AvdR Webinars

W E B I N A R S

ACTUALITEITEN MERKEN EN MODELLENRECHT READER II SPREKER PROF. MR. CH.E.F.M. GIELEN, BIJZONDER HOOGLERAAR INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT UNIVERSITEIT VAN GRONINGEN, ADVOCAAT NAUTADUTILH N.V. JANUARI 2013 09:00 – 12:15 UUR WEBINAR 01 018 Magna Charta is onderdeel van de Academie voor de Rechtspraktijk Postbus 13346

|

3507 LH Utrecht

|

T 030 – 220 10 70

magnacharta.avdrwebinars.nl

|

F 030 – 220 53 27

W E

B I

N A R S

H O O G L E R A R E N

De Academie voor de Rechtspraktijk heeft onder de naam Magna Charta Webinars 30 hoogleraren bereid gevonden webinars te verzorgen op de verschillende rechtsgebieden.

Prof. mr. B.J. van Ettekoven, senior rechter Rechtbank Utrecht en hoogleraar Bestuursrecht Universiteit van Amsterdam Prof. mr. dr. I.N. Tzankova, bijzonder hoogleraar Comparative mass litigation Universiteit van Tilburg, advocaat BarentsKrans N.V. en mr. C.M. Verhage, advocaat BarentsKrans N.V. Prof. mr. G.T.M.J. Raaijmakers, hoogleraar Ondernemings- en Effectenrecht Vrije Universiteit Amsterdam, advocaat NautaDutilh N.V. Prof. mr. F.T. Oldenhuis, universitair hoofddocent aan de vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht van de Rijksuniversiteit Groningen Prof. mr. F.W.J.M. Schols, hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder notarieel recht, Radboud Universiteit Nijmegen, estate planner Prof. dr. M.B.M. Loos, hoogleraar Privaatrecht Universiteit van Amsterdam Prof. mr. J.G.J. Rinkes, hoogleraar Privaatrecht Open Universiteit, bijzonder hoogleraar Europees Consumentenrecht Universiteit Maastricht, raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem, rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam, adviseur Paulussen advocaten Prof. mr. M.M. van Rossum, hoofd Wetenschappelijk Bureau Deterink Advocaten en Notarissen, bijzonder hoogleraar Privaatrecht Open Universiteit Heerlen Prof. mr. M.E. Koppenol-Laforce, hoogleraar Faculteit Rechtsgeleerdheid, Instituut voor Privaatrecht, Ondernemingsrecht, Universiteit Leiden, advocaat Houthoff Buruma Prof. mr. drs. M.L. Hendrikse, bijzonder hoogleraar Handelsrecht en Verzekeringsrecht Open Universiteit (JPR advocatenleerstoel), directeur UvA Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS), opleidingsdirecteur Master Verzekeringskunde UvA Amsterdam Business School, universitair hoofddocent Privaatrecht Universiteit van Amsterdam, rechterplaatsvervanger Rechtbank Utrecht, lid geschillencommissie Kifid (verzekeringskamer) Prof. mr. G.C.C. Lewin, bijzonder hoogleraar Bijzondere aspecten van het Privaatrecht Universiteit van Amsterdam, raadsheer Hof Amsterdam Prof. mr. CH. E.F.M. Gielen, hoogleraar Intellectueel Eigendomsrecht Universiteit van Groningen, advocaat NautaDutilh N.V. Prof. mr. A.H.N. Stollenwerck, hoogleraar Notarieel en Fiscaal Recht Vrije Universiteit Amsterdam, raadsheerplaatsvervanger Hof Den Bosch Prof. mr. C.A. Schwarz, hoogleraar Handels- en Ondernemingsrecht Universiteit Maastricht Prof. mr. J.M. Hebly, hoogleraar Bouw- en Aanbestedingsrecht Universiteit Leiden, advocaat Houthoff Buruma Prof. mr. G.K. Sluiter, hoogleraar Internationaal Strafrecht Universiteit van Amsterdam, advocaat Bรถhler Advocaten Prof. mr. M.W. Scheltema, hoogleraar Enforcement issues in Private Law Erasmus Universiteit Rotterdam, advocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. Prof. mr. P. Vlaardingerbroek, hoogleraar Familie- en Personenrecht Universiteit Tilburg, raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch, rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam Prof. W.H. van Boom, hoogleraar Privaatrecht Erasmus School of Law, Erasmus Universiteit Rotterdam Prof. mr. dr. G.J. Zwenne, professor Faculteit Rechtsgeleerdheid, Instituut voor Metajuridica, eLaw@Leiden, Universiteit Leiden, advocaat Bird & Bird LLP Prof. dr. S. Perrick, bijzonder hoogleraar Universiteit van Amsterdam, advocaat Spinath & Wakkie Prof. dr. K.F. Haak, hoogleraar Handelsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam, rechter-plaatsvervanger Hof Arnhem Prof. W.D. Kolkman, hoogleraar Privaatrecht Rijksuniversiteit Groningen, raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem Prof. mr. dr. M.G.C.M. Peeters, bijzonder hoogleraar Derivatenrecht Universiteit van Amsterdam, advocaat NautaDutilh N.V. Prof. mr. E.P.M. Vermeulen, hoogleraar Business & Financial Law Universiteit van Tilburg Prof. mr. dr. W. Burgerhart, hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen, estate planner Prof. mr. dr. M. Heemskerk, bijzonder hoogleraar Pensioenrecht Radboud Universiteiten Nijmegen, advocaat Onno F. Blom Advocaten Prof. dr. H.B. Winter, bijzonder hoogleraar Toezicht Rijksuniversiteit Groningen Prof. mr. B. Barentsen, bijzonder hoogleraar Albeda leerstoel Universiteiten Leiden Prof. mr. dr. R.F.H. Mertens, bijzonder hoogleraar Zakelijke Rechten Open Universiteit Heerlen, advocaat Paulussen Advocaten

Klik hier voor meer informatie

Magna Charta is onderdeel van de Academie voor de Rechtspraktijk Postbus 13346

|

3507 LH Utrecht

|

T 030 - 220 10 70

E info@magnacharta.nl

|

F 030 - 220 53 27

Inhoudsopgave reader II Prof. Mr. CH.E.F.M. Gielen Modellenrecht jurisprudentie

Geinformeerde gebruiker en algemene indruk; vrijheid van de ontwerper Hof van Justitie, C- 281/10 Pepsico/Grupo Promer

p. 445

Algemene indruk en wijze van vergelijking Hof van Justitie, C-101/11

p. 458

C- 102/11 Neumann en Galdeano del sel/Baena Grup

p. 472

Optreden modelrechthouder tegen houder later ingeschreven Gemeenschapsmerk Hof van Justitie, C-488/10 Celaya

p. 474

Beoordeling algemene indruk en vrijheid ontwerper Gerecht, T-153/08 Shenzen/Bosch

p. 484

Betekenis stippellijnen Gerecht, T-68/10 Sphere Time

p. 499

Verzadiging “Umfeld�

Gerecht, T-83/11 Antrax

p. 514

Invloed vrijheid ontwerper op beschermingsomvang Gerecht, T-10/08 Kwang/Honda

p. 531

443

Beoordeling inbreuk door Samsung op Gemeenschapsmodel Apple voor een tabletcomputer Rechtbank Den Haag, 16 januari 2013 Apple/ Samsung

p. 542

Hof Den Haag, 24 januari 2012 Apple Samsung met conculsie van AG Verkade

p. 548

Hof Den Haag, 24 januari 2012, Apple Samsung

p. 595

Beoordeling inbreuk Gemeenschapsmodel B&O; alle tekeningen in modelinschrijving tellen mee; andere algemene indruk Rechtbank Den Haag, 31 januari 2013 B&O/Loewe

p. 608

Zelfde algemene indruk; modeldepot voldoende duidelijk Rechtbank Den Haag, 29 februari 2012 Sun Garden/Garden Impressions

p. 616

Kenmerken blijken voldoende uit depot; model is nieuw en heeft eigen karakter, andere algemene indruk Hof Den Haag, 3 april 2012 THC/Instamat

p. 621

Geldig model, combinatie bestaande elementen geeft eigen karakter; kleine verschillen doen niet af aan dezelfde algemene indruk; een andere dan de specifieke gebogen vorm van de rug is zeer wel mogelijk zonder dat dit (kennelijk) te zeer afbreuk doet aan het zitcomfort Hof Arnhem 25 sept. 2012 Zijlstra/Rolf Benz p. 627 De vorm van de gestelde wezenlijke kenmerken van het model (bloemvorm) beantwoorden aan een technische functie terwijl voldoende aannemelijk is geworden dat die ter vervulling van die functie werden gekozen, zodat zij bij de beoordeling van de algemene indruk van het model buiten beschouwing blijven; andere algemene indruk Vzr. Rechtbank Den Haag, 4 oktober 2012 IBC/Koti

444

p. 632

ARREST VAN HET HOF (Vierde kamer) 20 oktober 2011 (*)

„Hogere voorziening – Verordening (EG) nr. 6/2002 – Artikelen 5, 6, 10 en 25, lid 1, sub d – Gemeenschapsmodel – Ingeschreven gemeenschapsmodel dat cirkelvormige reclamedrager weergeeft – Ouder gemeenschapsmodel – Andere algemene indruk – Mate van vrijheid van ontwerper – Geïnformeerde gebruiker – Omvang rechterlijke toetsing – Onjuiste voorstelling van feiten”

In zaak C-281/10 P, betreffende een hogere voorziening krachtens artikel 56 van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie, ingesteld op 3 juni 2010, PepsiCo Inc., gevestigd te New York (Verenigde Staten), vertegenwoordigd door E. Armijo Chávarri, abogado, en V. von Bomhard, Rechtsanwältin, rekwirante, andere partijen in de procedure: Grupo Promer Mon Graphic, SA, gevestigd vertegenwoordigd door R. Almaraz Palmero, abogada,

te

Sabadell

(Spanje),

verzoekster in eerste aanleg, Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door A. Folliard-Monguiral als gemachtigde, verweerder in eerste aanleg, wijst HET HOF (Vierde kamer), samengesteld als volgt: J.-C. Bonichot, kamerpresident, K. Schiemann, L. Bay Larsen, C. Toader (rapporteur) en E. Jarašiūnas, rechters, advocaat-generaal: P. Mengozzi, griffier: A. Impellizzeri, administrateur, gezien de stukken en na de terechtzitting op 10 maart 2011, gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 12 mei 2011, het navolgende Arrest 1 Met haar hogere voorziening vordert PepsiCo Inc. AG (hierna: „PepsiCo”) vernietiging van het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 18 maart 2010, Grupo

445

Promer Mon Graphic/BHIM – PepsiCo (weergave van cirkelvormige reclamedrager) (T-9/07, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, hierna: „bestreden arrest”), waarbij het Gerecht heeft toegewezen het door Grupo Promer Mon Graphic SA (hierna: „Grupo Promer”) ingestelde beroep tot vernietiging van de beslissing van de derde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 27 oktober 2006 (zaak R 1001/2005-3), betreffende een nietigheidsprocedure tussen Grupo Promer en PepsiCo (hierna: „litigieuze beslissing”).

Rechtskader 2 Artikel 4 van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen (PB 2002, L 3, blz. 1), bepaalt: „1. Een model wordt als gemeenschapsmodel beschermd voor zover het nieuw is en een eigen karakter heeft. [...]”

3 Artikel 5 van verordening nr. 6/2002 luidt als volgt: „1. Een model wordt als nieuw beschouwd, indien geen identiek model voor het publiek beschikbaar is gesteld: a) bij een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel, vóór de datum waarop het model waarvoor bescherming wordt gevraagd voor het eerst voor het publiek beschikbaar is gesteld; b) bij een ingeschreven gemeenschapsmodel, vóór de datum van indiening van de aanvrage om inschrijving van het model waarvoor bescherming wordt gevraagd of, wanneer aanspraak op voorrang wordt gemaakt, vóór de datum van voorrang.

2. Modellen worden geacht identiek te zijn, indien de kenmerken ervan slechts in onbelangrijke details verschillen.”

4 Artikel 6 van deze verordening bepaalt: „1. Een model wordt geacht een eigen karakter te hebben, indien de algemene indruk die het bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door modellen die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld: a) bij een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel, vóór de datum waarop het model waarvoor bescherming wordt aangevraagd voor het eerst voor het publiek beschikbaar is gesteld; b) bij een ingeschreven gemeenschapsmodel, vóór de datum van indiening van de aanvrage om inschrijving of, wanneer aanspraak op voorrang wordt gemaakt, vóór de datum van voorrang.

2. Bij de beoordeling van het eigen karakter wordt rekening gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model.”

5 Artikel 10 van verordening nr. 6/2002 preciseert:

446

„1. De door een gemeenschapsmodel verleende bescherming omvat elk model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt.

2. Bij het beoordelen van de draagwijdte van de bescherming wordt rekening gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model.”

6 Artikel 25 van deze verordening bepaalt: „1. Een gemeenschapsmodel kan slechts in de volgende gevallen nietig worden verklaard: [...] b) het beantwoordt niet aan de voorwaarden van de artikelen 4 tot en met 9; [...] d) het gemeenschapsmodel is strijdig met een ouder model dat na de datum van indiening van de aanvrage of, wanneer aanspraak op voorrang wordt gemaakt, na de datum van voorrang voor het publiek beschikbaar is gesteld, en dat vanaf een aan deze datum voorafgaand tijdstip wordt beschermd als ingeschreven gemeenschapsmodel dan wel door een aanvrage om inschrijving als gemeenschapsmodel of door een ingeschreven modelrecht van een lidstaat dan wel door een aanvrage om een zodanig recht; [...]

3. De in lid 1, [sub] d, e en f, vermelde gronden kunnen alleen door de aanvrager of de houder van het oudere recht worden ingeroepen. [...]”

7 Artikel 52, lid 1, van verordening nr. 6/2002 preciseert dat „[o]nverminderd artikel 25, leden 2, 3, 4 en 5, [...] ieder natuurlijk of rechtspersoon, alsmede een daartoe gemachtigd overheidsorgaan, bij het [BHIM] een verzoek tot nietigverklaring van een ingeschreven gemeenschapsmodel [kan] indienen”.

8 Artikel 61, leden 1 tot en met 3, van verordening nr. 6/2002 bepaalt: „1. Tegen de beslissingen in beroep van de kamers van beroep kan beroep worden ingesteld bij het Hof van Justitie [...].

2. Beroep kan worden ingesteld wegens onbevoegdheid, schending van wezenlijke vormvoorschriften, schending van het Verdrag, van deze verordening of een uitvoeringsregeling daarvan, of wegens misbruik van bevoegdheid.

3. Het Hof van Justitie kan de bestreden beslissing vernietigen of herzien.”

Voorgeschiedenis van het geding en litigieuze beslissing 9 Op 9 september 2003 heeft PepsiCo krachtens verordening nr. 6/2002 een aanvraag voor inschrijving van een gemeenschapsmodel ingediend bij het BHIM. Bij de inschrijvingsaanvraag heeft zij aanspraak op voorrang gemaakt op basis van Spaans model nr. 157156 dat is ingediend op 23 juli 2003 en waarvan de inschrijvingsaanvraag is gepubliceerd op 16 november 2003.

447

10 Het gemeenschapsmodel is onder nummer 74463-0001 door het BHIM ingeschreven voor de volgende voortbrengselen: „Reclamemateriaal voor spellen”. Het is hierna afgebeeld:

11 Op 4 februari 2004 heeft Grupo Promer een vordering tot nietigverklaring van model nr. 74463-0001 (hierna: „betwist model”) ingediend uit hoofde van artikel 52 van verordening nr. 6/2002.

12 De vordering tot nietigverklaring was gebaseerd op het onder nummer 53186-0001 ingeschreven gemeenschapsmodel (hierna: „ouder model”), waarvoor de aanvraag is ingediend op 17 juli 2003 en waarvoor aanspraak op voorrang van Spaans model nr. 157098 is gemaakt, dat is ingeschreven op 8 juli 2003 en waarvoor de inschrijvingsaanvraag is gepubliceerd op 1 november 2003. Het oudere model is ingeschreven voor het volgende voortbrengsel: „Metalen schijfje voor spellen”. Het is hierna afgebeeld:

13 De ter onderbouwing van de vordering tot nietigverklaring ingeroepen gronden waren ontleend aan het feit dat het betwiste model niet nieuw was en geen eigen karakter had in de zin van artikel 25, lid 1, sub b, van verordening nr. 6/2002, alsook aan het bestaan van een ouder recht in de zin van artikel 25, lid 1, sub d, van deze verordening.

14 Bij beslissing van 20 juni 2005 heeft de nietigheidsafdeling van het BHIM de vordering tot nietigverklaring van het betwiste model toegewezen krachtens artikel 25, lid 1, sub d, van verordening nr. 6/2002.

15 Op 18 augustus 2005 heeft PepsiCo bij het BHIM beroep tegen deze beslissing van de nietigheidsafdeling ingesteld op basis van de artikelen 55 tot en met 60 van verordening nr. 6/2002.

448

16 Bij de litigieuze beslissing heeft de derde kamer van beroep van het BHIM (hierna: „kamer van beroep”) de beslissing van de nietigheidsafdeling vernietigd en de vordering tot nietigverklaring afgewezen. Na verzoeksters argument betreffende de kwade trouw van PepsiCo te hebben afgewezen, heeft de kamer van beroep in wezen geoordeeld dat het betwiste model niet strijdig was met het oudere recht van verzoekster en dat de voorwaarden van artikel 25, lid 1, sub d, van verordening nr. 6/2002 dus niet waren vervuld.

17 De kamer van beroep was in dit verband van oordeel dat de voortbrengselen waarop de modellen in kwestie betrekking hadden, tot een specifieke categorie van reclameartikelen behoorden, te weten de „tazos” of „rappers”, en dat de vrijheid van de ontwerper die dergelijke reclameartikelen diende te ontwerpen daardoor „sterk beperkt” was. De kamer van beroep heeft hieruit afgeleid dat het verschil in profiel tussen de betrokken modellen volstond om te concluderen dat deze modellen een andere algemene indruk bij de geïnformeerde gebruiker wekten.

Procesverloop voor het Gerecht en bestreden arrest 18 Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 9 januari 2007, heeft Grupo Promer beroep ingesteld strekkende tot vernietiging van de litigieuze beslissing en tot verwijzing van het BHIM en PepsiCo in de kosten.

19 Ter onderbouwing van haar beroep heeft Grupo Promer drie middelen aangevoerd, ontleend aan, ten eerste, kwade trouw van PepsiCo en restrictieve uitlegging van verordening nr. 6/2002, ten tweede, het feit dat het betwiste model niet nieuw is, en ten derde, schending van artikel 25, lid 1, sub d, van verordening nr. 6/2002.

20 Bij het bestreden arrest heeft het Gerecht, na het eerste middel te hebben afgewezen, het derde middel toegewezen en vastgesteld dat het tweede middel van het beroep bijgevolg niet meer hoefde te worden onderzocht.

21 Het derde middel van het beroep bestond uit vier onderdelen.

22 In de eerste plaats betwistte Grupo Promer de afbakening van de categorie voortbrengselen waarop de modellen in kwestie betrekking hebben als die van de „pogs”, „rappers” of „tazos”, aangezien het volgens haar om andere voortbrengselen ging. Volgens Grupo Promer had de kamer van beroep de algemene categorie reclamemateriaal voor spellen in aanmerking moeten nemen.

23 In dit verband heeft het Gerecht in punt 60 van het bestreden arrest geconcludeerd dat de kamer van beroep terecht had geoordeeld dat het betrokken voortbrengsel – binnen de ruimere categorie reclamemateriaal voor spellen – tot een specifieke categorie behoorde, namelijk de categorie van de stukken speelgoed die onder de benamingen „pogs”, „rappers” of „tazos” bekendstaan.

24 In de tweede plaats betwistte Grupo Promer, op basis van het feit dat het betwiste model onder de algemene categorie reclamemateriaal voor spellen viel, de conclusie in de litigieuze beslissing dat de vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het betwiste model „sterk beperkt” was.

25 Het Gerecht heeft in punt 70 van het bestreden arrest geconcludeerd dat de kamer van beroep terecht had geoordeeld dat, op de datum van de voorrang waarop voor het betwiste model aanspraak werd gemaakt, de vrijheid van de ontwerper „sterk beperkt” was, aangezien deze in zijn model de gemeenschappelijke kenmerken van de betrokken voortbrengsels diende te integreren.

449

26 In de derde plaats stelde Grupo Promer dat de geïnformeerde gebruiker een kind van ongeveer vijf à tien jaar oud was, en niet een marketingdirecteur zoals in de litigieuze beslissing was aangegeven.

Een marketingdirecteur in de voedingsindustrie is immers geen eindgebruiker en bezit een grotere deskundigheid dan de simpele gebruiker.

27 In dit verband heeft het Gerecht in punt 62 van het bestreden arrest het begrip „geïnformeerde gebruiker” gedefinieerd en in de punten 64 en 65 van dat arrest geconcludeerd dat de kamer van beroep terecht had geoordeeld dat, of de geïnformeerde gebruiker nu een kind is van ongeveer vijf à tien jaar oud was dan wel de marketingdirecteur van een onderneming die producten vervaardigt waarvoor reclame wordt gemaakt door „pogs”, „rappers” of „tazos” aan te bieden, in casu van belang was dat deze twee categorieën personen het fenomeen „rappers” kennen.

28 In de vierde plaats wekten de betrokken modellen volgens Grupo Promer dezelfde algemene indruk, aangezien, anders dan de kamer van beroep in de litigieuze beslissing had aangegeven, de verschillen in profiel tussen deze modellen niet duidelijk zijn, daar deze verschillen slechts met bijzondere aandacht en een nauwgezette bestudering van de schijf kunnen worden waargenomen.

29 Evenals de kamer van beroep heeft het Gerecht dienaangaande, rekening houdend met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het betwiste model, in punt 72 van het bestreden arrest geoordeeld dat aangezien de gelijkenissen tussen de betrokken modellen gemeenschappelijke kenmerken betreffen, deze gelijkenissen van weinig belang zullen zijn voor de algemene indruk die deze modellen bij de geïnformeerde gebruiker wekken. Bovendien, hoe meer de vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het betwiste model beperkt is, hoe meer kleine verschillen tussen de betrokken modellen kunnen volstaan om bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk te wekken.

30 Vervolgens heeft het Gerecht in de punten 77 tot en met 82 van het bestreden arrest vijf gelijkenissen tussen de conflicterende modellen onderzocht. Beide modellen bestaan uit een nagenoeg platte schijf bevattende vlak bij de rand een concentrische cirkel, een concentrische cirkel die zich op een afstand van ongeveer één derde tussen de rand en het middelpunt van de schijf bevindt, en een omgebogen rand die uitspringt ten opzichte van het gedeelte van de schijf dat zich tussen de rand en het uitspringende centrale gedeelte bevindt. Beide modellen vertonen ook gelijkenis in de respectieve dimensies van het uitspringende centrale gedeelte en het gedeelte van de schijf dat zich tussen de rand en het uitspringende centrale gedeelte bevindt.

31 Na te hebben geconstateerd dat de eerste gelijkenis een gemeenschappelijk kenmerk van alle modellen voor voortbrengselen van het type van het betrokken voortbrengsel betrof, en dat de tweede gelijkenis mogelijkerwijs verband hield met een beperking voor de ontwerper inzake veiligheidseisen, heeft het Gerecht geconcludeerd dat de geïnformeerde gebruiker, wat de door de betrokken modellen gewekte algemene indruk betreft, niet op deze gelijkenissen zal letten.

32 Met betrekking tot de laatste drie gelijkenissen heeft het Gerecht daarentegen geoordeeld dat deze gelijkenissen elementen betroffen waarvoor de ontwerper vrijheid genoot bij de ontwikkeling van het betwiste model en de geïnformeerde gebruiker daaraan dan ook aandacht zal besteden, te meer daar de bovenkanten voor deze gebruiker in casu het best zichtbaar zijn.

450

33 Wat de verschillen tussen de betrokken modellen betreft, heeft het Gerecht in punt 83 van het bestreden arrest geconstateerd dat het betwiste model in bovenaanzicht twee concentrische cirkels méér dan het oudere model bevat en dat de twee modellen in zijaanzicht verschillen, doordat het betwiste model enigszins – maar niet beduidend – boller is.

34 Het Gerecht heeft evenwel geoordeeld dat de door de kamer van beroep vastgestelde verschillen niet volstonden om te concluderen dat het betwiste model bij de geïnformeerde gebruiker een algemene indruk wekt die verschilt van die van het oudere model. Bijgevolg heeft het Gerecht de litigieuze beslissing vernietigd.

Conclusies van partijen voor het Hof 35 PepsiCo verzoekt het Hof: – het bestreden arrest te vernietigen; – de zaak definitief af te doen door de in eerste aanleg geformuleerde vorderingen af te wijzen of, subsidiair, de zaak terug te verwijzen naar het Gerecht; – Grupo Promer te verwijzen in de kosten.

36 Het BHIM verzoekt het Hof, de hogere voorziening af te wijzen en Grupo Promer te verwijzen in de kosten.

37 Grupo Promer verzoekt het Hof: – de hogere voorziening niet-ontvankelijk en ongegrond te verklaren; – PepsiCo te verwijzen in de kosten van de onderhavige hogere voorziening; – PepsiCo en het BHIM te verwijzen in de kosten die voor haar zijn voortgekomen uit de procedure voor het Gerecht; – PepsiCo te verwijzen in de kosten van de procedure voor het BHIM. Hogere voorziening 38 Ter onderbouwing van haar hogere voorziening voert PepsiCo één enkel middel aan, ontleend aan schending van artikel 25, lid 1, sub d, van verordening nr. 6/2002. Dit middel bestaat uit vijf onderdelen. De eerste vier onderdelen betreffen verschillende onjuiste opvattingen van het Gerecht met betrekking tot de beperkingen van de vrijheid van de ontwerper, het begrip „geïnformeerde gebruiker” en diens aandachtsniveau, de omvang van de rechterlijke toetsing waarmee het belast is en de mogelijkheid om veeleer de voortbrengselen dan de betrokken modellen te vergelijken. Het laatste onderdeel betreft beweerde onjuiste voorstelling van de feiten.

Eerste onderdeel van het middel: de beperkingen die aan de vrijheid van de ontwerper zijn gesteld Argumenten van partijen

451

39 Volgens PepsiCo zijn de drie door het Gerecht genoemde gelijkenissen (de cirkelvorm van het centrale gedeelte, de verhoogde rand en de proporties tussen de delen) alle drie aan de functies van de betrokken voortbrengselen te wijten en vormen zij gemeenschappelijke kenmerken daarvan, waardoor de vrijheid van de ontwerper wordt beperkt. Het Gerecht heeft bij zijn vergelijking van de betrokken modellen echter geen rekening met deze beperkingen gehouden. Indien wordt geoordeeld dat deze modellen op elkaar lijken wegens die specifieke gemeenschappelijke kenmerken, komt dit erop neer dat Grupo Promer een uitsluitend recht op het exploiteren van deze gemeenschappelijke kenmerken wordt verleend, hetgeen niet strookt met de door artikel 25, lid 1, sub d, van verordening nr. 6/2002 beoogde doelstelling.

40 Het BHIM voert aan dat zelfs indien bepaalde kenmerken, zoals de vorm van de platte schijf of het bolle centrale gedeelte ervan, niet door enigerlei functie of wettelijke voorschriften worden bepaald, deze niettemin door de vereisten van de markt worden opgelegd, waardoor de vrijheid van de ontwerper wordt beperkt.

41 Uit de gegevens van het dossier blijkt dat het overgrote gedeelte – zoniet alle – „pogs” die op de datum van voorrang van het betwiste model op de markt waren, in het midden een cirkelvormige welving vertoonden. De reden hiervoor is dat „pogs” met een andere dan cirkelvormige centrale welving, niet kunnen worden gestapeld met de overgrote meerderheid van „pogs” die dit kenmerk wel bezitten.

42 Grupo Promer stelt dat dit onderdeel van het middel niet-ontvankelijk is, aangezien daarmee de in het bestreden arrest verrichte feitelijke beoordelingen worden aangevochten.

Beoordeling door het Hof 43 Vastgesteld moet worden dat PepsiCo met het eerste onderdeel van het door haar aangevoerde middel het Gerecht in wezen verwijt te hebben geoordeeld dat het centrale cirkelvormige gedeelte, de verhoogde rand en de soortgelijke proporties van de betrokken modellen niet uit een beperking van de vrijheid van hun ontwerper voortvloeien, terwijl deze gelijkenissen in werkelijkheid noodzakelijk zijn opdat de betrokken voortbrengselen hun rol zouden kunnen vervullen. Volgens PepsiCo heeft het Gerecht daardoor de algemene indruk die door elk van de conflicterende modellen wordt gewekt, onjuist beoordeeld.

44 Aldus beoogt PepsiCo een feitelijke beoordeling van het Gerecht ter discussie te stellen, zonder aan te tonen dat sprake is van onjuiste voorstelling van de feiten en zonder op te komen tegen de relevantie van de elementen die bepalend zijn voor de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model, zoals die door het Gerecht in punt 67 van het bestreden arrest zijn gedefinieerd, te weten onder meer het feit dat de technische functie van het voortbrengsel of een deel daarvan bepaalde kenmerken oplegt dan wel de wettelijke voorschriften die voor het voortbrengsel gelden, noch tegen de consequenties die het Gerecht in punt 72 van dat arrest daaraan heeft verbonden.

45 Volgens vaste rechtspraak is echter alleen het Gerecht bevoegd de feiten vast te stellen, tenzij uit de hem overgelegde stukken blijkt dat zijn bevindingen materieel onjuist zijn, en deze feiten vervolgens te beoordelen. De beoordeling van de feiten levert dus, behoudens in het geval van een onjuiste opvatting van de voorgelegde gegevens, geen rechtsvraag op die als zodanig vatbaar is voor toetsing door het Hof in het kader van een hogere voorziening (arrest van 29 april 2004, Parlement/Ripa di Meana e.a., C-470/00 P, Jurispr. blz. I-4167, punt 40 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

452

46 Derhalve moet worden vastgesteld dat het eerste onderdeel van het middel nietontvankelijk is.

Tweede onderdeel van het middel: het begrip „geïnformeerde gebruiker” en diens aandachtsniveau Argumenten van partijen 47 PepsiCo betoogt dat het Gerecht onjuiste criteria heeft toegepast door te ontkennen dat de betrokken modellen een verschillende algemene indruk bij de „geïnformeerde gebruiker” wekken. Deze laatste is noch de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument zoals deze in het merkenrecht is gedefinieerd, noch uitsluitend de eindgebruiker van de betrokken voortbrengselen.

48 Voorts moet volgens haar worden aangenomen dat de geïnformeerde gebruiker in staat is om de modellen naast elkaar te vergelijken en dat hij, anders dan hetgeen in het merkenrecht het geval is, niet op een „onvolmaakte herinnering” dient af te gaan.

49 Indien het Gerecht de juiste criteria had toegepast, zou het hebben geconcludeerd dat de geïnformeerde gebruiker de betrokken modellen moeiteloos van elkaar kan onderscheiden dankzij de twee meest significante verschillen tussen beide, te weten, ten eerste, de twee extra concentrische cirkels die duidelijk zichtbaar zijn op de bovenkant van het betwiste model, en ten tweede, de gebogen vorm van dit laatste, in tegenstelling tot het oudere model dat – behalve de boord – volledig plat is.

50 Bovendien is PepsiCo van mening dat de geïnformeerde gebruiker niet enkel rekening zal houden met de „best zichtbare” zijden van het model en zich niet alleen zal concentreren op de delen die „gemakkelijk zullen worden opgemerkt” (punt 83 van het bestreden arrest), maar hij de gelegenheid zal hebben om het model in zijn geheel in detail te bestuderen en het met oudere modellen te vergelijken, rekening houdend met de vrijheid waarover de ontwerper beschikt.

51 Het BHIM betoogt eveneens dat de vergelijking niet op de onvolmaakte herinnering van de geïnformeerde gebruiker maar op de rechtstreekse vergelijking van de modellen moet zijn gebaseerd.

52 Grupo Promer is van mening dat ook dit onderdeel van het middel een feitelijke kwestie betreft. Zij stelt tevens dat het Gerecht geen criterium betreffende het merkenrecht, zoals het gevaar voor verwarring tussen de twee conflicterende modellen in kwestie, heeft toegepast.

Beoordeling door het Hof 53 In de eerste plaats dient erop te worden gewezen dat verordening nr. 6/2002 geen definitie van het begrip „geïnformeerde gebruiker” bevat. Zoals de advocaatgeneraal in de punten 43 en 44 van zijn conclusie terecht heeft aangegeven, dient dit begrip evenwel te worden opgevat als een tussencategorie tussen de – op het gebied van het merkenrecht gehanteerde – gemiddelde consument, van wie geen enkele specifieke kennis wordt verwacht en die de strijdige merken in de regel niet rechtstreeks vergelijkt, en de vakman met grondige technische deskundigheid. Het begrip „geïnformeerde gebruiker” kan derhalve aldus worden opgevat dat het betrekking heeft op een gebruiker die niet slechts gemiddeld, maar in hoge mate

453

aandachtig is, hetzij door zijn persoonlijke ervaring, hetzij door zijn uitgebreide kennis van de betrokken sector.

54 Vastgesteld moet worden dat het Gerecht in punt 62 van het bestreden arrest wel degelijk dit tussenbegrip heeft toegepast. Dit blijkt overigens uit de conclusies die het in punt 64 van het bestreden arrest heeft getrokken waar het verklaart dat de geïnformeerde gebruiker in casu een kind van ongeveer vijf à tien jaar oud kan zijn óf de marketingdirecteur van een onderneming die voortbrengselen vervaardigt waarvoor reclame wordt gemaakt door „pogs”, „rappers” of „tazos” aan te bieden.

55 In de tweede plaats is het weliswaar juist dat, zoals de advocaat-generaal in de punten 51 en 52 van zijn conclusie heeft opgemerkt, de geïnformeerde gebruiker zoals die hierboven is gedefinieerd, naar zijn aard de betrokken modellen zo mogelijk rechtstreeks zal vergelijken, maar is het niet uitgesloten dat een dergelijke vergelijking niet mogelijk is of in de betrokken sector ongebruikelijk is, met name wegens specifieke omstandigheden of wegens de kenmerken van de voorwerpen waarop de betrokken modellen betrekking hebben.

56 Het Gerecht kan dan ook niet met kans op slagen worden verweten, blijk te hebben gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door de algemene indruk die door de conflicterende modellen wordt gewekt, niet te hebben beoordeeld op basis van de premisse dat de geïnformeerde gebruiker deze modellen in elk geval rechtstreeks met elkaar zal vergelijken.

57 Dat geldt des te meer daar bij gebreke van nauwkeurige aanwijzingen dienaangaande in verordening nr. 6/2002, niet ervan kan worden uitgegaan dat de wetgever van de Unie de beoordeling van eventuele modellen tot de rechtstreekse vergelijking ervan heeft willen beperken.

58 Hieruit volgt dat, ook al zouden de door het Gerecht in punt 77 van het bestreden arrest gebruikte bewoordingen – buiten hun context bezien – volgens welke „de geïnformeerde gebruiker, wat de door deze modellen gewekte algemene indruk betreft, niet op deze gelijkenis zal letten”, erop wijzen dat de redenering van het Gerecht is gebaseerd op een methode van indirecte vergelijking die van een onvolmaakte herinnering uitgaat, deze bewoordingen geen onjuiste rechtsopvatting van het Gerecht opleveren.

59 Wat in de derde plaats het aandachtsniveau van de geïnformeerde gebruiker betreft, zij eraan herinnerd dat deze weliswaar niet de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument is die een model gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet op de verschillende details ervan let (zie naar analogie arrest van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97 P, Jurispr. blz. I-3819, punten 25 en 26), maar dat het evenmin gaat om de vakman die in detail de minieme verschillen die mogelijkerwijs tussen de conflicterende modellen bestaan, kan onderscheiden. Het bijvoeglijke naamwoord „geïnformeerde” suggereert dan ook dat de gebruiker, zonder een ontwerper of een technisch deskundige te zijn, verschillende in de betrokken sector bestaande modellen kent, een zekere kennis bezit met betrekking tot de elementen die deze modellen over het algemeen bevatten, en door zijn belangstelling voor de betrokken voortbrengselen blijk geeft van een vrij hoog aandachtsniveau bij gebruik ervan.

60 Derhalve moeten de in punt 83 van het bestreden arrest gebruikte bewoordingen „gemakkelijk zal worden opgemerkt” in ruimere zin worden opgevat als een louter punctuele precisering betreffende het feit dat het betwiste model boller is. Voor zover het Gerecht een correcte methode heeft toegepast om de geïnformeerde gebruiker te definiëren, kan immers niet worden geconcludeerd dat deze in punt 83

454

gebruikte bewoordingen op zich impliceren dat het aandachtsniveau van de geïnformeerde gebruiker door het Gerecht onjuist is beoordeeld.

61 Gelet op de voorgaande overwegingen dient het tweede onderdeel van het middel ongegrond te worden verklaard.

Derde onderdeel van het middel: de omvang van de rechterlijke toetsing Argumenten van partijen 62 Onder verwijzing naar een recent arrest van het Hof betreffende plantenrassen (arrest van 15 april 2010, Schräder/CBP, C-38/09 P, Jurispr. blz. I-3209, punt 77), voert PepsiCo aan dat het minutieuze onderzoek van de verschillen en de gelijkenissen tussen de betrokken modellen waartoe het Gerecht is overgegaan, verder gaat dan de taak waarmee het krachtens artikel 61, lid 2, van verordening nr. 6/2002 belast is. PepsiCo betoogt dus dat de beantwoording van de vraag of al dan niet sprake is van eenzelfde algemene indruk, aan de beoordeling van de kamer van beroep moet worden overgelaten.

63 Ook het BHIM is van mening dat het Gerecht, door zich niet tot het onderzoek van kennelijke beoordelingsfouten te hebben beperkt, verder is gegaan dan hetgeen artikel 61 van verordening nr. 6/2002 op het gebied van gemeenschapsmodellen toelaat.

64 Grupo Promer stelt dat het argument van PepsiCo ongegrond is. De door het Hof in het voornoemde arrest Schräder/CBP geformuleerde vaststellingen hielden volgens haar verband met het feit dat het in dat geval om een technisch en ingewikkeld onderzoek ging, terwijl in de onderhavige zaak louter modellen moeten worden onderzocht, teneinde uit te maken of het betwiste model al dan niet een eigen karakter heeft.

Beoordeling door het Hof 65 In casu wordt niet betwist dat het Gerecht een grondig onderzoek van de betrokken modellen heeft verricht, alvorens de beslissing van de kamer van beroep te vernietigen.

66 In die context moet eraan worden herinnerd dat het Gerecht bevoegd is om een volledige wettigheidstoetsing te verrichten met betrekking tot de wijze waarop het BHIM de door de aanvrager overgelegde gegevens heeft beoordeeld (zie arrest van 5 juli 2011, Edwin/BHIM, C-263/09 P, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 52).

67 Stellig kan het Gerecht, naar analogie met het voormelde arrest Schräder/CBP, het BHIM een zekere beoordelingsvrijheid laten, met name wanneer dit laatste zeer technische beoordelingen dient te verrichten, en kan het zich, wat de omvang van zijn toezicht op de beslissingen van de kamer van beroep op het gebied van industriële modellen betreft, tot het onderzoek van kennelijke beoordelingsfouten beperken.

68 Vastgesteld moet echter worden dat het Gerecht in de concrete omstandigheden van de onderhavige zaak niet verder is gegaan dan het toetsen van de litigieuze beslissing conform de herzieningsbevoegdheid waarover het volgens artikel 61 van verordening nr. 6/2002 beschikt.

69 Het derde onderdeel van het middel dient dan ook ongegrond te worden verklaard.

455

Vierde onderdeel van het middel: de toetsing van de voortbrengselen in plaats van de conflicterende modellen Argumenten van partijen 70 Volgens PepsiCo kunnen de conflicterende modellen niet worden beoordeeld door reële monsters van voortbrengselen die door de partijen ter verduidelijking van hun betoog zijn overgelegd, met elkaar te vergelijken. Inzonderheid hoeft het BHIM – in het kader van dergelijke beroepen inzake vorderingen tot nietigverklaring – geenszins vooruit te lopen op eventuele parallelle of toekomstige inbreukprocedures die zijn gebaseerd op hetzelfde oudere model en hetzelfde jongere model zoals deze op de markt worden gebruikt.

71 Grupo Promer herinnert eraan dat de monsters van voortbrengselen ook zijn onderzocht door de nietigheidsafdeling en door de kamer van beroep. Bijgevolg betreft de beoordeling van het Gerecht van het geheel van de reeds in het dossier opgenomen gegevens een feitenkwestie waaraan geen middel in hogere voorziening voor het Hof kan worden ontleend.

Beoordeling door het Hof 72 Opgemerkt zij dat het Gerecht in punt 83 van het bestreden arrest heeft verklaard dat zijn beoordeling van de mate waarin de betrokken modellen bol zijn, „[wordt bevestigd] door de daadwerkelijk verhandelde voortbrengselen zoals deze in het aan het Gerecht overgelegde dossier van het BHIM zijn opgenomen”.

73 Aangezien op het gebied van modellen de persoon die de vergelijking verricht, de geïnformeerde gebruiker betreft die, zoals in de punten 53 en 59 van het onderhavige arrest is geconstateerd, verschilt van de gemiddelde consument, is geen sprake van een onjuiste rechtsopvatting wanneer bij de beoordeling van de algemene indruk die door de betrokken modellen wordt gewekt, de daadwerkelijk verhandelde voortbrengselen waarop deze modellen betrekking hebben, in aanmerking worden genomen.

74 Hoe dan ook blijkt uit het gebruik van het werkwoord „bevestigen” in punt 83 van het bestreden arrest dat het Gerecht zijn bevindingen in werkelijkheid heeft gebaseerd op de conflicterende modellen zoals deze in de respectieve inschrijvingsaanvragen zijn beschreven en weergegeven, zodat de vergelijking van de reële voortbrengselen enkel ter verduidelijking is gebruikt, teneinde reeds eerder getrokken conclusies te bevestigen, en die vergelijking niet als de grondslag van de motivering van het bestreden arrest kan worden beschouwd.

75 Bijgevolg dient het vierde onderdeel van het middel ongegrond te worden verklaard.

Vijfde onderdeel van het middel: beweerdelijk onjuiste voorstelling van de feiten Argumenten van partijen 76 PepsiCo stelt – samen met het BHIM – dat het Gerecht de feiten onjuist heeft voorgesteld door met name te oordelen dat het onrealistisch en strijdig met de algemene ervaring is, ervan uit te gaan dat de geïnformeerde gebruiker het betrokken voorwerp enkel „in bovenaanzicht” zal waarnemen. Bovendien zijn de verschillen tussen de betrokken modellen onmiddellijk zichtbaar, zelfs wanneer deze in bovenaanzicht en op basis van hun platte zijde worden onderzocht.

456

77 Grupo Promer is van mening dat de beweerde onjuiste voorstelling van de feiten, zonder dat onjuiste opvatting bij de beoordeling van de bewijselementen wordt gesteld, geen argument vormt waarop een hogere voorziening voor het Hof kan worden gebaseerd. De beoordeling van de feiten en de bewijselementen vormt, behoudens onjuiste opvatting van de aan het Hof voorgelegde gegevens, geen rechtsvraag die als zodanig aan toetsing door het Hof is onderworpen in het kader van een hogere voorziening.

Beoordeling door het Hof 78 Het Hof heeft reeds geoordeeld dat, rekening ermee houdend dat de grief van een onjuiste opvatting uitzonderlijk van aard is, artikel 256 VWEU, artikel 58, eerste alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie en artikel 112, lid 1, eerste alinea, sub c, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof inzonderheid verlangen dat de rekwirant precies aangeeft welke elementen volgens hem door het Gerecht onjuist zijn voorgesteld en aantoont welke fouten in de analyse het Gerecht tot deze onjuiste voorstelling hebben gebracht (zie in die zin arrest van 7 januari 2004, Aalborg Portland e.a./Commissie, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P en C-219/00 P, Jurispr. blz.

I-123, punt 50).

79 Een dergelijke onjuiste voorstelling moet duidelijk uit de processtukken blijken, zonder dat een nieuwe beoordeling van de feiten en de bewijzen hoeft te worden verricht (arrest van 18 december 2008, Éditions Albert René/BHIM, C-16/06 P, Jurispr. blz. I-10053, punt 69 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

80 In casu verwijt PepsiCo het Gerecht in wezen, de feiten onjuist te hebben weergegeven door de betrokken modellen enkel op basis van de perceptie ervan „in bovenaanzicht” te hebben vergeleken, daarbij voorbijgaand aan de verschillen die duidelijk opvallen wanneer zij „in zijaanzicht” worden bekeken. Aldus geeft PepsiCo niet precies aan welke elementen volgens haar door het Gerecht onjuist zijn voorgesteld en toont zij evenmin aan welke fouten in de analyse het Gerecht tot deze onjuiste voorstelling hebben gebracht.

81 In die omstandigheden moet worden vastgesteld dat de door rekwirante ter zake aangevoerde argumenten niet aan de door voornoemde rechtspraak opgelegde vereisten voldoen. Derhalve moet het vijfde onderdeel van het middel nietontvankelijk worden verklaard.

82 Aangezien alle onderdelen van rekwirantes enige middel falen, dient de hogere voorziening in haar geheel te worden afgewezen.

Kosten 83 Volgens artikel 69, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering, dat krachtens artikel 118 van dit reglement van toepassing is op de procedure in hogere voorziening, wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten, voor zover dit is gevorderd. Aangezien PepsiCo in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van Grupo Promer te worden verwezen in de kosten.

Het Hof (Vierde kamer) verklaart: 1) De hogere voorziening wordt afgewezen.

2) PepsiCo Inc. wordt verwezen in de kosten.

457

ondertekeningen

ARREST VAN HET HOF (Zesde kamer) 18 oktober 2012 (*)

„Hogere voorziening – Gemeenschapsmodel – Verordening (EG) nr. 6/2002 – Artikelen 6, 25, lid 1, sub b en e, en 61 – Ingeschreven gemeenschapsmodel dat zittende figuur weergeeft – Ouder gemeenschapsbeeldmerk – Andere algemene indruk – Mate van vrijheid van ontwerper – Geïnformeerde gebruiker – Omvang van rechterlijke toetsing – Ontoereikende motivering”

In de gevoegde zaken C-101/11 P en C-102/11 P, betreffende twee hogere voorzieningen krachtens artikel 56 van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie, ingesteld op 28 februari 2011, Herbert Neuman, Andoni Galdeano del Sel, wonende te Tarifa (Spanje), vertegenwoordigd door S. Míguez Pereira, abogada, Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door J. Crespo Carrillo en A. FolliardMonguiral als gemachtigden, rekwiranten, andere partij in de procedure: José Manuel Baena Grupo SA, gevestigd vertegenwoordigd door A. Canela Giménez, abogado,

te

Barcelona

(Spanje),

verzoekster in eerste aanleg, wijst HET HOF (Zesde kamer), samengesteld als volgt: U. Lõhmus (rapporteur), waarnemend voor de president van de Zesde kamer, A. Arabadjiev en C. G. Fernlund, rechters, advocaat-generaal: P. Mengozzi, griffier: A. Calot Escobar, het navolgende Arrest

458

1 Met hun respectieve hogere voorzieningen vorderen Neuman en Galdeano del Sel enerzijds en het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) anderzijds (hierna samen: „rekwiranten”) vernietiging van het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 16 december 2010, Baena Grupo/BHIM – Neuman en Galdeano del Sel (Zittende figuur), T-513/09 (hierna: „bestreden arrest”), waarbij het Gerecht heeft toegewezen het beroep tot vernietiging dat José Manuel Baena Grupo SA (hierna: „Baena Grupo”) had ingesteld tegen de beslissing van de derde kamer van beroep van het BHIM van 14 oktober 2009 (zaak R 1323/2008-3) inzake een nietigheidsprocedure tussen Neuman en Galdeano del Sel enerzijds en Baena Grupo anderzijds (hierna: „litigieuze beslissing”).

Toepasselijke bepalingen 2 Punt 14 van de considerans van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen (PB 2002, L 3, blz. 1) bepaalt: „Het criterium voor de beoordeling van het eigen karakter van een model moet het duidelijke verschil zijn tussen de algemene indruk die wordt gewekt bij een geïnformeerde gebruiker die het model bekijkt, en die welke bij hem wordt gewekt door het vormgevingserfgoed, met inachtneming van de aard van het voortbrengsel waarop het model wordt toegepast of waarin het is verwerkt en in het bijzonder van de bedrijfstak waarmee het verbonden is en de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model.”

3 Artikel 4, lid 1, van deze verordening luidt als volgt: „Een model wordt als gemeenschapsmodel beschermd voor zover het nieuw is en een eigen karakter heeft.”

4 Artikel 5 van deze verordening is als volgt geformuleerd: „1. Een model wordt als nieuw beschouwd, indien geen identiek model voor het publiek beschikbaar is gesteld: a) bij een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel, vóór de datum waarop het model waarvoor bescherming wordt gevraagd voor het eerst voor het publiek beschikbaar is gesteld; b) bij een ingeschreven gemeenschapsmodel, vóór de datum van indiening van de aanvrage om inschrijving van het model waarvoor bescherming wordt gevraagd of, wanneer aanspraak op voorrang wordt gemaakt, vóór de datum van voorrang.

2. Modellen worden geacht identiek te zijn, indien de kenmerken ervan slechts in onbelangrijke details verschillen.”

5 Artikel 6 van dezelfde verordening bepaalt: „1. Een model wordt geacht een eigen karakter te hebben, indien de algemene indruk die het bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door modellen die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld:

459

a) bij een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel, vóór de datum waarop het model waarvoor bescherming wordt aangevraagd voor het eerst voor het publiek beschikbaar is gesteld; b) bij een ingeschreven gemeenschapsmodel, vóór de datum van indiening van de aanvrage om inschrijving of, wanneer aanspraak op voorrang wordt gemaakt, vóór de datum van voorrang.

2. Bij de beoordeling van het eigen karakter wordt rekening gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model.”

6 Artikel 7, leden 1 en 2, van verordening nr. 6/2002 bepaalt: „1. Voor de toepassing van de artikelen 5 en 6 wordt een model geacht voor het publiek beschikbaar te zijn gesteld, indien dit gepubliceerd is na inschrijving of op andere wijze, of tentoongesteld, in de handel gebracht of anderszins openbaar gemaakt is vóór de in artikel 5, [lid 1, sub] a en artikel 6, lid 1, [sub] a, genoemde datum of de in artikel 5, [lid 1, sub] b, en artikel 6, lid 1, [sub] b, genoemde datum, tenzij deze feiten bij een normale gang van zaken redelijkerwijs niet ter kennis konden zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector die in de Gemeenschap werkzaam zijn. Het model wordt echter niet geacht voor het publiek beschikbaar te zijn gesteld, louter omdat het onder uitdrukkelijke of stilzwijgende voorwaarde van geheimhouding aan een derde bekendgemaakt is.

2. Openbaarmaking wordt voor de toepassing van de artikelen 5 en 6 niet in aanmerking genomen, wanneer een model waarvoor aanspraak op bescherming als ingeschreven gemeenschapsmodel wordt gemaakt, voor het publiek beschikbaar is gesteld: a) door de ontwerper, zijn rechtverkrijgende of een derde op basis van door de ontwerper of diens rechtverkrijgende verstrekte informatie of genomen maatregelen; en b) gedurende het tijdvak van twaalf maanden voorafgaande aan de datum van indiening van de aanvrage of, indien aanspraak wordt gemaakt op voorrang, aan de datum van voorrang.”

7 Artikel 25 van deze verordening, met het opschrift „Nietigheidsgronden”, bepaalt in de leden 1, sub b en e, en 3 ervan: „1. Een gemeenschapsmodel kan slechts in de volgende gevallen nietig worden verklaard: [...] b) het beantwoordt niet aan de voorwaarden van de artikelen 4 tot en met 9; [...] e) in een later model wordt van een onderscheidend teken gebruik gemaakt en het gemeenschapsrecht of het recht van de lidstaat dat op dat teken van toepassing is, staat de houder van het recht op het teken toe dat gebruik te verbieden; [...]

460

3. De in lid 1, [sub] d, e en f, vermelde gronden kunnen alleen door de aanvrager of de houder van het oudere recht worden ingeroepen. [...]”

8 Artikel 61, leden 1 tot en met 3, van deze verordening bepaalt: „1. Tegen de beslissingen in beroep van de kamers van beroep kan beroep worden ingesteld bij het Hof van Justitie [...].

2. Beroep kan worden ingesteld wegens onbevoegdheid, schending van wezenlijke vormvoorschriften, schending van het Verdrag, van deze verordening of een uitvoeringsregeling daarvan, of wegens misbruik van bevoegdheid.

3. Het Hof van Justitie kan de bestreden beslissing vernietigen of herzien.”

Voorgeschiedenis van het geding 9 Baena Grupo is houder van het volgende gemeenschapsmodel nr. 426895-0002 (hierna: „litigieuze model”):

10 Dit model werd aangevraagd op 7 november 2005 en vervolgens ingeschreven en gepubliceerd op 27 december 2005 voor de volgende voortbrengselen van klasse 99-00 in de zin van de Overeenkomst van Locarno van 8 oktober 1968 tot instelling van een internationale classificatie voor tekeningen en modellen van nijverheid, zoals gewijzigd (hierna: „Overeenkomst van Locarno”): „t-shirts (versieringen voor -); petten (met zonneklep) (versieringen voor -); stickers (versieringen voor -); drukwerken, met inbegrip van reclamemateriaal (versieringen voor -)”.

11 Op 18 februari 2008 hebben Neuman en Galdeano del Sel bij het BHIM een vordering tot nietigverklaring van het litigieuze model ingediend krachtens artikel 25, lid 1, sub b en e, van verordening nr. 6/2002. Daarbij betoogden zij enerzijds dat het litigieuze model niet nieuw was en geen eigen karakter had in de zin van artikel 4 van deze verordening, gelezen in samenhang met de artikelen 5 en 6 ervan, en anderzijds dat in dit model gebruik werd gemaakt van een onderscheidend teken in de zin van artikel 25, lid 1, sub e, van deze verordening.

12 Ter ondersteuning van hun vordering tot nietigverklaring hebben Neuman en Galdeano del Sel zich beroepen op het volgende oudere gemeenschapsbeeldmerk nr. 1312651 (hierna: „ouder merk”):

461

13 Dit merk werd op 7 november 2000 ingeschreven voor waren van de klassen 25, 28 en 32 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd (hierna: „Overeenkomst van Nice”). Deze waren zijn omschreven als volgt: – klasse 25: „kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels”; – klasse 28: „spellen, speelgoed; gymnastiek- en sportartikelen”; – klasse 32: „bieren; minerale en gazeuse wateren, andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen, siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken”.

14 Bij beslissing van 15 juli 2008 heeft de nietigheidsafdeling van het BHIM de vordering tot nietigverklaring van het litigieuze model toegewezen op grond van artikel 25, lid 1, sub e, van verordening nr. 6/2002.

15 Op 16 september 2008 heeft Baena Grupo krachtens de artikelen 55 tot en met 60 van verordening nr. 6/2002 bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling.

16 Bij de litigieuze beslissing heeft de derde kamer van beroep van het BHIM (hierna: „kamer van beroep”) zich op het standpunt gesteld dat de nietigheidsafdeling blijk had gegeven van een onjuiste opvatting door te oordelen dat in het litigieuze model gebruik was gemaakt van het oudere merk. Niettemin was zij van mening dat dit model geen eigen karakter had, daar het bij de geïnformeerde gebruiker, te weten jongeren of kinderen die gewoonlijk t-shirts, petten en stickers kopen of gebruikers van drukwerk, een andere algemene indruk wekt dan die welke door het oudere merk wordt gewekt. Aldus heeft de kamer van beroep overeenkomstig artikel 60, lid 1, van verordening nr. 6/2002 de nietigheid van het litigieuze model bevestigd, maar op grond van artikel 25, lid 1, sub b, van deze verordening, gelezen in samenhang met artikel 6, lid 1, ervan.

Procesverloop voor het Gerecht en bestreden arrest 17 Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 22 december 2009, heeft Baena Grupo beroep tot vernietiging van de litigieuze beslissing ingesteld. Ter onderbouwing van haar beroep voerde zij één middel aan, te weten schending van artikel 6 van verordening nr. 6/2002. Zij heeft aangevoerd dat de verschillen tussen het oudere merk en het litigieuze model van dien aard zijn dat de door elk van deze figuren bij de geïnformeerde gebruiker gewekte algemene indruk anders is.

462

18 Bij het bestreden arrest heeft het Gerecht de litigieuze beslissing vernietigd.

19 Het Gerecht heeft om te beginnen in punt 20 van het bestreden arrest geoordeeld dat diende te worden overgegaan tot een vergelijking tussen enerzijds de door het litigieuze model gewekte algemene indruk en anderzijds de algemene indruk die bij de geïnformeerde gebruiker wordt gewekt door het oudere merk, dat een voor het publiek beschikbaar gesteld model vormt.

20 In de punten 21 en 22 van het bestreden arrest heeft het Gerecht overwogen dat de door de betrokken twee figuren bij de geïnformeerde gebruiker gewekte algemene indruk in grote mate wordt bepaald door de gelaatsuitdrukking van elke figuur. Het Gerecht heeft erop gewezen dat het verschil in de gelaatsuitdrukking van de twee figuren een wezenlijk kenmerk vormt dat de geïnformeerde gebruiker, zoals deze door de kamer van beroep juist werd gedefinieerd, bijblijft.

21 Vervolgens heeft het Gerecht in punt 23 van het bestreden arrest vastgesteld dat deze uitdrukking, in combinatie met de naar voren leunende positie van het lichaam die de indruk geeft van een zekere ergernis, de geïnformeerde gebruiker ertoe zal brengen om het „oudere model” aan te merken als een geagiteerde persoon.

Daarentegen wordt de door het litigieuze model gewekte algemene indruk niet gekenmerkt door de uiting van een of ander gevoel, noch op basis van de gelaatsuitdrukking noch op basis van de positie van het lichaam, dat naar achteren leunt.

22 In dit verband heeft het Gerecht in punt 24 van het bestreden arrest verklaard dat „het verschil in de gelaatsuitdrukking duidelijk zal zijn voor jongeren die t-shirts en petten kopen [, en] nog belangrijker zal zijn voor kinderen die stickers gebruiken om voorwerpen te verpersoonlijken en die nog meer geneigd zijn om bijzondere aandacht te besteden aan de gevoelens die elk figuurtje op een sticker toont”.

23 Ten slotte was het Gerecht in punt 25 van het bestreden arrest van oordeel dat de verschillen tussen de twee figuren „belangrijk genoeg zijn om bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk te wekken, ondanks het bestaan van punten van overeenstemming wat andere aspecten betreft en de grote vrijheid waarover de ontwerper van dergelijke figuren beschikt”.

24 In punt 26 van het bestreden arrest heeft het Gerecht dan ook geoordeeld dat de kamer van beroep blijk had gegeven van een onjuiste opvatting door te stellen dat het litigieuze model bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekte dan die welke werd gewekt door het „oudere model” dat ter onderbouwing van de vordering tot nietigverklaring werd aangevoerd.

Procesverloop voor het Hof en conclusies van partijen 25 Bij beschikking van de president van het Hof van 11 april 2011 zijn de zaken C-101/11 P en C-102/11 P gevoegd voor de schriftelijke en de mondelinge behandeling en voor het arrest.

26 Met hun hogere voorziening verzoeken Neuman en Galdeano del Sel het Hof: – het bestreden arrest te vernietigen; – het litigieuze model nietig te verklaren of, subsidiair, de zaak naar het Gerecht terug te verwijzen, en

463

– Baena Grupo te verwijzen in de kosten van deze hogere voorziening en van de procedure voor het Gerecht.

27 Met zijn hogere voorziening verzoekt het BHIM het Hof: – het bestreden arrest te vernietigen; – de zaak ten gronde af te doen middels een nieuwe uitspraak waarbij het beroep tegen de litigieuze beslissing wordt verworpen, of de zaak terug te verwijzen naar het Gerecht, en – Baena Grupo te verwijzen in de kosten.

28 In haar memorie van antwoord verzoekt Baena Grupo het Hof: – de hogere voorziening in zaak C-101/11 P niet-ontvankelijk te verklaren of, subsidiair, deze hogere voorziening af te wijzen; – de hogere voorziening in zaak C-102/11 P af te wijzen, en – rekwiranten te verwijzen in de kosten.

Hogere voorziening 29 Neuman en Galdeano del Sel onderbouwen hun hogere voorziening met drie middelen. Volgens de eerste twee middelen heeft het Gerecht blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting bij de toepassing van artikel 25, lid 1, sub b, van verordening nr. 6/2002, gelezen in samenhang met de artikelen 4 tot en met 9 ervan, respectievelijk artikel 25, lid 1, sub e, van deze verordening. Volgens het derde middel is het Gerecht de verplichting tot motivering van het bestreden arrest niet nagekomen.

30 Ter onderbouwing van zijn hogere voorziening voert het BHIM twee middelen aan, te weten schending door het Gerecht van enerzijds artikel 61 van verordening nr.

6/2002 en anderzijds artikel 25, lid 1, sub b, van deze verordening, gelezen in samenhang met artikel 6 ervan. Het tweede middel bevat twee onderdelen, volgens welke het Gerecht de specifieke criteria van het merkenrecht heeft verward met de criteria die eigen zijn aan het gemeenschapsmodellenrecht, en het Gerecht zijn motiveringsplicht niet is nagekomen.

Eerste middel van het BHIM: schending van artikel 61 van verordening nr. 6/2002 Argumenten van partijen 31 In de eerste plaats en onder verwijzing naar het arrest van 15 april 2010, Schräder/OCVV (C-38/09 P, Jurispr. blz. I-3209, punt 77), verwijt het BHIM het Gerecht dat het bij de beoordeling van de rechtmatigheid van de litigieuze beslissing is overgegaan tot een zeer gedetailleerd onderzoek van de „betrokken gemeenschapsmodellen”.

32 Het BHIM betoogt dat de toetsing van de geldigheid van gemeenschapsmodellen, die wordt gekenmerkt door een hoge technische complexiteit, in het kader van artikel 25, lid 1, sub b en d, van verordening nr. 6/2002 enkel betrekking heeft op de vaststelling van de mate van vrijheid van de ontwerper. Volgens het BHIM heeft het

464

Gerecht de grenzen van artikel 61 van deze verordening overschreden door zijn toetsing niet te beperken tot die van de kennelijke beoordelingsfouten met betrekking tot de geldigheid van dergelijke modellen.

33 In de tweede plaats voert het BHIM aan dat het Gerecht zijn redenering in de plaats heeft gesteld van die van de kamer van beroep door te oordelen dat de uiting van gevoelens door de figuren van de „betrokken modellen” belangrijker is dan de grafische weergave van deze modellen. Aldus is het Gerecht overgegaan tot een nieuwe beoordeling van de feiten zonder zijn onderzoek te beperken tot de toetsing van de rechtmatigheid van de litigieuze beslissing.

34 In dit verband is het BHIM van mening dat het Gerecht, door niet de aard van de fout te verduidelijken die de kamer van beroep heeft gemaakt bij de toepassing van artikel 25, lid 1, sub b, van verordening nr. 6/2002, gelezen in samenhang met artikel 6 ervan, het BHIM niet in staat stelt om conclusies te trekken uit het bestreden arrest met het oog op een juiste toepassing van artikel 6 van deze verordening.

35 Baena Grupo is van mening dat het betoog van het BHIM ongegrond is. Volgens haar kan het Gerecht de betrokken feiten volledig vrij beoordelen. Zij verwijst op dit punt naar het arrest van 30 maart 2000, VBA/Florimex e.a. (C-265/97 P, Jurispr. blz. I-2061), waar het Hof in het kader van een bij hem ingestelde latere hogere voorziening melding maakt van de beoordeling van de bewijselementen door het Gerecht.

Beoordeling door het Hof 36 Onderzocht dient te worden of het Gerecht de grenzen van zijn toetsingsbevoegdheid heeft overschreden en zijn eigen beoordeling in de plaats van die van het BHIM heeft gesteld.

37 In die context moet eraan worden herinnerd dat overeenkomstig artikel 61, lid 2, van verordening nr. 6/2002 beroep tegen de beslissingen van de kamers van beroep van het BHIM kan worden ingesteld bij het Gerecht wegens schending van het Verdrag, van deze verordening of een uitvoeringsregeling daarvan. Daaruit vloeit voort dat het Gerecht bevoegd is om een volledige rechtmatigheidstoetsing te verrichten met betrekking tot de wijze waarop het BHIM de door de verzoeker overgelegde gegevens heeft beoordeeld (zie arresten van 5 juli 2011, Edwin/BHIM, C-263/09 P, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 52, et 20 oktober 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C-281/10 P, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 66).

38 Volgens deze bepaling moet het Gerecht de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep toetsen door na te gaan of deze het Unierecht hebben nageleefd, gelet met name op de feitelijke gegevens die voor deze kamers zijn aangevoerd (zie naar analogie arrest van 18 december 2008, Les Éditions Albert René/BHIM, C-16/06 P, Jurispr. blz. I-10053, punt 38, en beschikking van 28 maart 2011, Herhof/BHIM, C-418/10 P, punt 47).

39 In het bijzonder kan het Gerecht de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep van het BHIM volledig toetsen en daarbij, zo nodig, nagaan of deze kamers de feiten van het geding rechtens correct hebben gekwalificeerd, dan wel of de beoordeling van de aan deze kamers voorgelegde feitelijke elementen fouten vertoont (zie naar analogie arrest Les Éditions Albert René/BHIM, reeds aangehaald, punt 39, en beschikking Herhof/BHIM, reeds aangehaald, punt 48).

465

40 Wanneer het Gerecht de rechtmatigheid van een beslissing van een kamer van beroep van het BHIM moet beoordelen, kan het immers niet gebonden zijn door een onjuiste beoordeling van de feiten door deze kamer, voor zover die beoordeling deel uitmaakt van de conclusies waarvan de rechtmatigheid voor het Gerecht wordt betwist (zie naar analogie arrest Les Éditions Albert René/BHIM, reeds aangehaald, punt 48).

41 Stellig kan het Gerecht het BHIM een zekere beoordelingsvrijheid laten, met name wanneer dit laatste zeer technische beoordelingen dient te verrichten, en kan het zich, wat de omvang van zijn toezicht op de beslissingen van de kamer van beroep op het gebied van industriële modellen betreft, tot het onderzoek van kennelijke beoordelingsfouten beperken (arrest PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, reeds aangehaald, punt 67).

42 In casu heeft het BHIM evenwel niet aangetoond dat de betrokken beoordeling zeer technische beoordelingen vereiste die rechtvaardigen dat het BHIM een zekere beoordelingsvrijheid wordt gelaten, waardoor de omvang van het toezicht van het Gerecht tot kennelijke fouten wordt beperkt.

43 Bovendien heeft Baena Grupo voor het Gerecht aangevoerd dat de kamer van beroep artikel 6 van verordening nr. 6/2002 heeft geschonden door te oordelen dat het litigieuze model geen eigen karakter had daar het bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekte dan die welke door het oudere merk werd gewekt.

44 Aangezien Baena Grupo de beoordeling door de kamer van beroep inzake de door elk van de betrokken figuren bij de geïnformeerde gebruiker gewekte algemene indruk in geding had gebracht, was het Gerecht dus bevoegd om de beoordeling door deze kamer van beroep van de overeenstemming van het oudere merk met het litigieuze model te onderzoeken (zie naar analogie arrest Les Éditions Albert René/BHIM, reeds aangehaald, punt 47).

45 Het Gerecht heeft dan ook geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door in de punten 20 tot en met 25 van het bestreden arrest over te gaan tot een concreet onderzoek van de beoordelingen door de kamer van beroep om de litigieuze beslissing te vernietigen.

46 Derhalve moet het eerste middel van het BHIM worden afgewezen.

Eerste onderdeel van het tweede middel van het BHIM en eerste middel van Neuman en Galdeano del Sel: schending van artikel 25, lid 1, sub b, van verordening nr. 6/2002, gelezen in samenhang met de artikelen 4 tot en met 9 van deze verordening Argumenten van partijen 47 In de eerste plaats voert het BHIM aan dat het Gerecht de specifieke criteria van het merkenrecht heeft verward met de criteria die eigen zijn aan het gemeenschapsmodellenrecht. Het merkenrecht beoogt het algemene belang van de consument te vrijwaren, zodat deze zich niet vergist wanneer hij door een merk aangeduide waren of diensten verkrijgt, terwijl het gemeenschapsmodellenrecht particuliere belangen beoogt te beschermen, te weten de belangen van de marktdeelnemer die de creatie van een vorm ontwikkelt of exploiteert, los van het eventuele bestaan van verwarringsgevaar met betrekking tot de commerciële herkomst van het gekochte voortbrengsel. In het bijzonder verwijt het BHIM het Gerecht, de vergelijking van de „betrokken modellen” in de punten 22 en 23 van

466

het bestreden arrest te hebben gebaseerd op de onvolmaakte herinnering die de geïnformeerde gebruiker bijblijft.

48 In dit verband zijn zowel Neuman en Galdeano del Sel als het BHIM van mening dat die vergelijking niet moet worden gebaseerd op de onvolmaakte herinnering van de geïnformeerde gebruiker, maar op een directe vergelijking van de betrokken figuren.

49 In de tweede plaats stelt het BHIM dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door in punt 24 van het bestreden arrest zijn onderzoek van de door de „betrokken modellen” gewekte indruk niet te baseren op de perceptie van het gehele relevante publiek. Het Gerecht heeft zijn onderzoek van die modellen immers beperkt tot de perceptie van een deel van het relevante publiek, te weten die van jonge gebruikers van t-shirts, petten en stickers.

50 In de derde plaats betogen Neuman en Galdeano del Sel dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door in punt 21 van het bestreden arrest te oordelen dat de door de betrokken twee figuren bij de geïnformeerde gebruiker gewekte algemene indruk wordt bepaald door de gelaatsuitdrukking van elk van deze figuren. Zij stellen dat het litigieuze model geen eigen karakter heeft en dat de kleine verschillen op het vlak van de expressie van de betrokken twee figuren geen invloed hebben op de erdoor gewekte algemene indruk. In dit verband wijzen zij erop dat de betrokken waren en het beoogde publiek identiek zijn. Verder merken zij op dat het Gerecht in punt 25 van het bestreden arrest heeft erkend dat de ontwerpers van figuren over een grote mate van vrijheid beschikken.

51 Baena Grupo is van mening dat Neuman en Galdeano del Sel met hun betoog in werkelijkheid enkel opkomen tegen de feitelijke analyse die het Gerecht heeft verricht, en aldus beogen dat het Hof zijn eigen beoordeling in de plaats stelt van die van het Gerecht.

52 Baena Grupo werpt tevens op dat de grief van het BHIM inzake het relevante publiek niet-ontvankelijk is, op grond dat het Gerecht zich daarover niet hoefde uit te spreken.

Beoordeling door het Hof 53 Wat in de eerste plaats de gestelde onjuiste rechtsopvatting van het Gerecht bij de vergelijking van het oudere merk met het litigieuze model betreft, dient erop te worden gewezen dat verordening nr. 6/2002 geen definitie van het daarin gehanteerde begrip „geïnformeerde gebruiker” bevat. Dit begrip dient evenwel te worden opgevat als een tussencategorie tussen de – op het gebied van het merkenrecht gehanteerde – gemiddelde consument, van wie geen enkele specifieke kennis wordt verwacht en die de conflicterende merken in de regel niet rechtstreeks vergelijkt, en de vakman met grondige technische deskundigheid. Het begrip „geïnformeerde gebruiker” kan derhalve aldus worden opgevat dat het betrekking heeft op een gebruiker die niet slechts gemiddeld, maar in hoge mate aandachtig is, hetzij door zijn persoonlijke ervaring, hetzij door zijn uitgebreide kennis van de betrokken sector (zie arrest PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, reeds aangehaald, punt 53).

54 In dit verband is het weliswaar juist dat de geïnformeerde gebruiker zoals die door het Hof is gedefinieerd, naar zijn aard het oudere merk en het litigieuze model zo mogelijk rechtstreeks zal vergelijken, maar het is niet uitgesloten dat een dergelijke vergelijking niet mogelijk is of in de betrokken sector ongebruikelijk is, met name wegens specifieke omstandigheden of wegens de kenmerken van de voorwerpen

467

waarop het oudere merk en het litigieuze model betrekking hebben (zie in die zin arrest PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, reeds aangehaald, punt 55).

55 Het Gerecht kan dan ook niet met kans op slagen worden verweten, blijk te hebben gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door de algemene indruk die door het oudere merk en het litigieuze model wordt gewekt, niet te hebben beoordeeld op basis van de premisse dat de geïnformeerde gebruiker deze modellen in elk geval rechtstreeks met elkaar zal vergelijken (zie in die zin arrest PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, reeds aangehaald, punt 56).

56 Dat geldt des te meer daar bij gebreke van nauwkeurige aanwijzingen dienaangaande in verordening nr. 6/2002, niet ervan kan worden uitgegaan dat de wetgever van de Unie de beoordeling van eventuele modellen tot de rechtstreekse vergelijking ervan heeft willen beperken (zie arrest PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, reeds aangehaald, punt 57).

57 Derhalve heeft het Gerecht bij de vergelijking van het oudere merk met het litigieuze model geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door in de punten 22 en 23 van het bestreden arrest zijn redenering te baseren op de onvolmaakte herinnering van de door de twee figuren gewekte algemene indruk die de geïnformeerde gebruiker bijblijft.

58 Deze grief moet dus worden afgewezen.

59 Wat in de tweede plaats de grief betreft dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door zijn onderzoek van het oudere merk en het litigieuze model te beperken tot de perceptie van een deel van het relevante publiek, dient allereerst te worden opgemerkt dat deze grief, anders dan Baena Grupo aanvoert, ontvankelijk is. Daarmee wordt immers beoogd op te treden tegen een onjuiste rechtsopvatting waarvan het Gerecht bij de uitlegging of toepassing van verordening nr. 6/2002 blijk zou hebben gegeven en die, indien aangetoond, de gehele redenering van het Gerecht kan aantasten.

60 Ten gronde dient te worden vastgesteld dat deze grief van het BHIM berust op een onjuiste lezing van het bestreden arrest. Bij de vergelijking van het oudere merk met het litigieuze model heeft het Gerecht immers in punt 22 van het bestreden arrest verwezen naar de geïnformeerde gebruiker „zoals deze door de kamer van beroep juist werd gedefinieerd”.

61 Aldus heeft het Gerecht rekening gehouden met het volledige relevante publiek zoals gedefinieerd door de kamer van beroep, te weten jongeren, kinderen en gebruikers van drukwerken, met inbegrip van reclamemateriaal. Hetzelfde geldt voor de redenering van het Gerecht in punt 23 van het bestreden arrest, waarin het verwijst naar die geïnformeerde gebruiker bij zijn onderzoek van de door het oudere merk en het litigieuze model gewekte indruk. Vervolgens heeft het Gerecht in punt 24 van het bestreden arrest in het bijzonder gesteld dat het verschil in de gelaatsuitdrukking van de twee figuren duidelijk zal zijn voor jongeren en kinderen.

62 Bijgevolg kan het Gerecht niet op goede gronden worden verweten dat het zijn onderzoek van de figuren niet op het gehele relevante publiek heeft gebaseerd.

63 In de derde plaats verwijten Neuman en Galdeano del Sel het Gerecht in wezen, te hebben geoordeeld dat de gelaatsuitdrukking van de twee figuren de bij de geïnformeerde gebruiker gewekte algemene indruk van het oudere merk en van het litigieuze model bepaalt.

468

64 Op dit punt dient te worden vastgesteld dat Neuman en Galdeano del Sel met hun betoog in werkelijkheid enkel opkomen tegen de feitelijke analyse die het Gerecht in het kader van de beoordeling van de door het oudere merk en het litigieuze model gewekte algemene indruk heeft verricht, en aldus beogen dat het Hof zijn eigen beoordeling in de plaats stelt van die van het Gerecht.

65 Neuman en Galdeano del Sel hebben immers aangevoerd noch aangetoond dat het Gerecht de hem voorgelegde feiten onjuist heeft opgevat; zij hebben het Gerecht louter verweten dat het de concrete omstandigheden onjuist heeft beoordeeld teneinde vast te stellen dat het litigieuze model bij de ge誰nformeerde gebruiker een andere algemene indruk wekt dan die welke wordt gewekt door het oudere merk dat ter onderbouwing van de vordering tot nietigverklaring werd aangevoerd.

66 Volgens vaste rechtspraak is echter alleen het Gerecht bevoegd de feiten vast te stellen, tenzij uit de hem overgelegde stukken blijkt dat zijn bevindingen materieel onjuist zijn, en deze feiten vervolgens te beoordelen. De beoordeling van de feiten levert dus, behoudens in het geval van een onjuiste opvatting van de voorgelegde gegevens, geen rechtsvraag op die als zodanig vatbaar is voor toetsing door het Hof in het kader van een hogere voorziening (zie arrest van 4 oktober 2007, Henkel/BHIM, C-144/06 P, Jurispr. blz. I-8109, punt 49 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

67 Deze grief moet dus niet-ontvankelijk worden verklaard.

68 Bijgevolg moeten het tweede middel van het BHIM en het eerste middel van Neuman en Galdeano del Sel in hun geheel worden afgewezen.

Tweede middel van Neuman en Galdeano del Sel: schending van artikel 25, lid 1, sub e, van verordening nr. 6/2002 Argumenten van partijen 69 Neuman en Galdeano del Sel verwijten het Gerecht, artikel 25, lid 1, sub e, van bovengenoemde verordening niet te hebben toegepast. Volgens hen is voldaan aan alle voorwaarden voor vaststelling van het bestaan van gevaar voor verwarring van het oudere merk met het litigieuze model. Derhalve heeft het Gerecht blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door geen uitspraak te doen over deze bepaling en door het gebruik van het litigieuze model niet te verbieden.

70 Volgens Baena Grupo is dit middel niet-ontvankelijk, aangezien daarmee de door het Gerecht in het bestreden arrest verrichte feitelijke beoordelingen worden aangevochten.

Beoordeling door het Hof 71 Vastgesteld dient te worden dat het een middel betreft dat voor het Gerecht niet werd aangevoerd met het oog op de vernietiging van de litigieuze beslissing, en dat het in elk geval geen middel van openbare orde is dat het Gerecht ambtshalve had moeten opwerpen.

72 Volgens artikel 113, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof mag het voorwerp van het geding voor het Gerecht in hogere voorziening evenwel niet worden gewijzigd. In hogere voorziening is het Hof namelijk enkel bevoegd om te oordelen over de rechtsbeslissing die is gegeven ten aanzien van de middelen die voor de rechter in eerste aanleg zijn aangevoerd (zie met name arresten van 1 juni 1994, Commissie/Brazzelli Lualdi e.a., C-136/92 P, Jurispr. blz. I-1981, punt 59; 15

469

maart 2007, T.I.M.E. ART/BHIM, C-171/06 P, punt 24, en 20 september 2007, Nestlé/BHIM, C-193/06 P, punt 56).

73 Het onderhavige middel moet dus niet-ontvankelijk worden verklaard.

Tweede onderdeel van het tweede middel van het BHIM en derde middel van Neuman en Galdeano del Sel: ontoereikende motivering van het bestreden arrest Argumenten van partijen 74 Het BHIM voert aan dat het Gerecht zijn motiveringsplicht niet is nagekomen door enerzijds niet uit te leggen waarom „het verschil in de gelaatsuitdrukking duidelijk zal zijn voor jongeren die t-shirts en petten kopen” zoals vastgesteld in punt 24 van het bestreden arrest, en anderzijds niet te verwijzen naar het publiek bestaande uit de gebruikers van drukwerken, met inbegrip van reclamemateriaal.

75 Neuman en Galdeano del Sel verwijten het Gerecht tevens, het bestreden arrest niet nauwkeurig, accuraat en coherent te hebben gemotiveerd, in strijd met de procedurele rechten van rekwiranten.

76 Met betrekking tot de grieven van het BHIM is Baena Grupo van mening dat het Gerecht zich niet hoefde uit te spreken over het relevante publiek, zoals vermeld in punt 52 supra, zodat het arrest van het Gerecht op dit punt niet ontoereikend kan zijn gemotiveerd.

77 De grieven van Neuman en Galdeano del Sel zijn volgens Baena Grupo nietontvankelijk. Neuman en Galdeano del Sel hebben niet aangeduid welke delen van het bestreden arrest ontoereikend zijn gemotiveerd.

Beoordeling door het Hof 78 Het argument van het BHIM inzake de niet-nakoming van de motiveringsplicht is gebaseerd op de bewering dat het Gerecht enerzijds niet heeft uitgelegd waarom „het verschil in de gelaatsuitdrukking duidelijk zal zijn voor jongeren die t-shirts en petten kopen”, en anderzijds niet heeft verwezen naar het publiek bestaande uit de gebruikers van „drukwerken, met inbegrip van reclamemateriaal”.

79 In dit verband dient eraan te worden herinnerd dat de verplichting om arresten te motiveren voortvloeit uit artikel 36 van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie, dat krachtens artikel 53, eerste alinea, van dit Statuut en artikel 81 van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht op het Gerecht van toepassing is (zie met name arrest van 4 oktober 2007, Naipes Heraclio Fournier/BHIM, C-311/05 P, punt 51 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

80 Blijkens vaste rechtspraak moeten arresten van het Gerecht voldoende gemotiveerd zijn om het Hof in staat te stellen, zijn rechterlijk toezicht uit te oefenen (zie met name arrest Naipes Heraclio Fournier/BHIM, reeds aangehaald, punt 52 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

81 Gelet op onder meer de vaststellingen in de punten 60 tot en met 62 van het onderhavige arrest volstaat in casu de vaststelling dat de redenering van het Gerecht in het bestreden arrest op zich duidelijk en begrijpelijk is, zodat het mogelijk is de redenen te kennen waarom het Gerecht het enige middel dat Baena Grupo voor hem had aangevoerd, heeft toegewezen. Het bestreden arrest is dus niet ontoereikend gemotiveerd.

470

82 Bijgevolg moet dit middel worden afgewezen.

83 Gelet op een en ander dienen de onderhavige hogere voorzieningen ten dele nietontvankelijk en ten dele ongegrond te worden verklaard, zodat de hogere voorzieningen moeten worden afgewezen.

Kosten 84 Volgens artikel 69, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof, dat krachtens artikel 118 van dit Reglement van toepassing is op de procedure in hogere voorziening, wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dit is gevorderd.

85 Aangezien Neuman en Galdeano del Sel in het kader van de hogere voorziening in zaak C-101/11 P in het ongelijk zijn gesteld, dienen zij overeenkomstig de vordering van Baena Grupo te worden verwezen in de kosten van deze hogere voorziening.

86 Aangezien het BHIM in het kader van de hogere voorziening in zaak C-102/11 P in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van Baena Grupo te worden verwezen in de kosten van deze hogere voorziening.

Het Hof (Zesde kamer) verklaart: 1) De hogere voorzieningen worden afgewezen.

2) Neuman en Galdeano del Sel dragen in verband met de hogere voorziening in zaak C-101/11 P hun eigen kosten alsook die van JosĂŠ Manuel Baena Grupo SA. 3) Het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) draagt in verband met de hogere voorziening in zaak C-102/11 P zijn eigen kosten alsook die van JosĂŠ Manuel Baena Grupo SA. ondertekeningen

471

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR 11 avril 2011(*)

«Jonction»

Dans l’affaire C-101/11 P, ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 28 février 2011, Herbert Neuman et Andoni Galdeano del Sel, demeurant à Tarifa (Espagne), représentés par Me S. Míguez Pereira, abogada, parties requérantes, les autres parties à la procédure étant: José Manuel Baena Grupo, SA, établie à Santa Perpètua de Mogoda (Espagne), représentée par Me A. Canela Giménez, abogado, partie requérante en première instance, Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. J. Crespo Carrillo et A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agents, partie défenderesse en première instance, et dans l’affaire C-102/11 P, ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 2 mars 2011, Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. J. Crespo Carrillo et A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agents, partie requérante, les autres parties à la procédure étant: José Manuel Baena Grupo, SA, établie à Santa Perpètua de Mogoda (Espagne), représentée par Me A. Canela Giménez, abogado, partie requérante en première instance, Herbert Neuman et Andoni Galdeano del Sel, demeurant à Tarifa (Espagne), représentés par Me S. Míguez Pereira, abogada, partie intervenante en première instance,

472

LE PRÉSIDENT DE LA COUR, le premier avocat général, M. Y. Bot, entendu, rend la présente Ordonnance 1 Par lettre du 11 mars 2011, la Cour a invité les parties à prendre position sur la jonction éventuelle des affaires C-101/11 P et C-102/11 P aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt.

2 Par lettre parvenue au greffe de la Cour le 21 mars 2011 (fax du 15 mars), Herbert Neuman et Andoni Galdeano del Sel ont fait savoir à la Cour qu’ils n’avaient pas d’observations sur une éventuelle jonction des affaires en cause.

3 Par lettre parvenue au greffe de la Cour le 22 mars 2011 (fax du 17 mars), l’OHMI a fait savoir à la Cour qu’il n’avait pas d’observations sur une éventuelle jonction des affaires en cause.

4 Par lettre parvenue au greffe de la Cour le 30 mars 2011 (fax du 24 mars), la partie José Manuel Baena Grupo, S.A. a fait savoir à la Cour qu’elle était d’accord avec une éventuelle jonction des affaires en cause.

5 Les affaires susmentionnées étant connexes par leur objet, il convient, conformément à l’article 43 du règlement de procédure, de les joindre aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne: 1) Les affaires C-101/11 P et C-102/11 P sont jointes aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt.

2) Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 11 avril 2011.

Signatures

473

ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer) 16 februari 2012 (*)

„Verordening (EG) nr. 6/2002 – Artikel 19, lid 1 – Gemeenschapsmodellen – Inbreuk of dreigende inbreuk – Begrip ,derde’”

In zaak C-488/10, betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door de Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante y n° 1 de Marca Comunitaria (Spanje) bij beslissing van 15 september 2010, ingekomen bij het Hof op 11 oktober 2010, in de procedure Celaya Emparanza y Galdos Internacional SA tegen Proyectos Integrales de Balizamiento SL, wijst HET HOF (Eerste kamer), samengesteld als volgt: A. Tizzano, kamerpresident, M. (rapporteur), E. Levits en M. Berger, rechters,

Safjan, M.

Ilešič

advocaat-generaal: P. Mengozzi, griffier: K. Malacek, administrateur, gezien de stukken en na de terechtzitting op 14 september 2011, gelet op de opmerkingen van: – Celaya Emparanza y Galdos Internacional SA, vertegenwoordigd door J. L. Gracia Albero, F. Rodríguez Domínguez, F. Miazetto en S. Ferrandis González, abogados, – de Poolse regering, vertegenwoordigd door M. Laszuk, I. Żarski en M. Szpunar als gemachtigden, – de Europese Commissie, vertegenwoordigd door F. Wenzel Bulst en R. Vidal Puig als gemachtigden, gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 8 november 2011, het navolgende Arrest

474

1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 19, lid 1, van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen (PB 2002, L 3, blz. 1; hierna: „verordening”).

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Celaya Emparanza y Galdos Internacional SA (hierna: „Cegasa”) en Proyectos Integrales de Balizamiento SL (hierna: „PROIN”) over een door Cegasa ingestelde rechtsvordering wegens inbreuk.

Toepasselijke bepalingen 3 De verordening beoogt volgens punt 5 van de considerans „een in elke lidstaat rechtstreeks geldend gemeenschapsmodel [in te voeren]” om „één recht op een model te verkrijgen dat in één, alle lidstaten omvattend gebied geldig is”.

4 Punt 18 van de considerans van de verordening bepaalt: „Een ingeschreven gemeenschapsmodel vergt dat een register wordt ingesteld bijgehouden, waarin alle aanvragen welke aan bepaalde vormvereisten voldoen waaraan een datum van indiening is toegekend, worden ingeschreven. Om inschrijvings- en andere formaliteiten voor de aanvrager tot een minimum beperken, moet het inschrijvingsstelsel in principe niet berusten op een aan registratie voorafgaand grondig onderzoek naar het al dan niet voldaan zijn aan voorwaarden voor bescherming.”

5

en en de te de de

Overeenkomstig artikel 1, lid 2, sub b, van de verordening wordt een gemeenschapsmodel beschermd „als een ,ingeschreven gemeenschapsmodel’, indien het op de bij deze verordening bepaalde wijze is ingeschreven”.

6 Artikel 1, lid 3, van de verordening bepaalt: „Het gemeenschapsmodel vormt een eenheid. Het heeft dezelfde rechtsgevolgen in de gehele Gemeenschap. Inschrijving, overdracht, afstand, vervallen- of nietigverklaring en verbod op het gebruik ervan zijn slechts voor de gehele Gemeenschap mogelijk. Dit beginsel en de implicaties ervan zijn van toepassing tenzij deze verordening anders bepaalt.”

7 Overeenkomstig artikel 3, sub a, van de verordening: „[...] wordt verstaan onder: a) ,model’: de verschijningsvorm van een voortbrengsel of een deel ervan, die wordt afgeleid uit de kenmerken van met name de lijnen, de omtrek, de kleuren, de vorm, de textuur en/of de materialen van het voortbrengsel zelf en/of de versiering ervan”.

8 Artikel 4, lid 1, van de verordening bepaalt: „Een model wordt als gemeenschapsmodel beschermd voor zover het nieuw is en een eigen karakter heeft.”

9 Overeenkomstig artikel 5, lid 1, sub b, van de verordening wordt een ingeschreven gemeenschapsmodel als nieuw beschouwd indien geen identiek model voor het publiek beschikbaar is gesteld „vóór de datum van indiening van de aanvraag om

475

inschrijving van het model waarvoor bescherming wordt gevraagd of, wanneer aanspraak op voorrang wordt gemaakt, vóór de datum van voorrang”.

10 Artikel 6, lid 1, sub b, van de verordening bepaalt dat een ingeschreven gemeenschapsmodel wordt geacht een eigen karakter te hebben, indien de algemene indruk die het bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door modellen die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld „vóór de datum van indiening van de aanvraag om inschrijving of, wanneer aanspraak op voorrang wordt gemaakt, vóór de datum van voorrang”.

11 Artikel 10 van de verordening, „Draagwijdte van de bescherming”, bepaalt in lid 1: „De door een gemeenschapsmodel verleende bescherming omvat elk model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt.”

12 Artikel 19 van de verordening, „Aan het gemeenschapsmodel verbonden rechten”, bepaalt: „1. Een ingeschreven gemeenschapsmodel verleent aan de houder ervan het uitsluitende recht om het te gebruiken en om derden aan wie hij daartoe geen toestemming heeft gegeven, te beletten het te gebruiken. Onder dit gebruik wordt met name verstaan het vervaardigen, aanbieden, in de handel brengen, invoeren, uitvoeren of gebruiken van een voortbrengsel waarin het model is verwerkt of waarop het is toegepast, alsmede het voor deze doeleinden in voorraad hebben van dat voortbrengsel.

2. Aan een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel is voor de houder echter alleen het recht verbonden om de in lid 1 genoemde handelingen te beletten, als het aangevochten gebruik voortvloeit uit het namaken van het beschermde model.

Het aangevochten gebruik wordt niet beschouwd als voortvloeiende uit het namaken van het beschermde model indien dit gebruik voortvloeit uit onafhankelijk scheppend werk door een ontwerper van wie redelijkerwijs mag worden aangenomen dat hij het door de rechthebbende openbaar gemaakte model niet kende. [...]”

13 Afdeling 5 van titel II van de verordening, „Nietigheid”, omvat de artikelen 24 tot en met 26 ervan.

14 Artikel 24, lid 1, van de verordening bepaalt: „Een ingeschreven gemeenschapsmodel wordt nietig verklaard op vordering bij het Bureau [voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen (BHIM)] overeenkomstig de procedure in de titels VI en VII of door een rechtbank voor het gemeenschapsmodel op reconventionele vordering in een inbreukprocedure.”

15 Artikel 25 van de verordening, „Nietigheidsgronden”, bepaalt in lid 1, sub d, dat een gemeenschapsmodel slechts nietig kan worden verklaard, met name, „indien het gemeenschapsmodel [...] strijdig [is] met een ouder model”.

16 Titel V van de verordening met als opschrift „Inschrijvingsprocedure” omvat de artikelen 45 tot en met 50 ervan.

476

17 Artikel 45 van de verordening, „Onderzoek of de aanvraag aan de vormvereisten voldoet”, bepaalt in lid 2: „Het [BHIM] onderzoekt of: a) de aanvraag voldoet aan de andere vereisten van artikel 36, leden 2, 3, 4 en 5, en, in het geval van een meervoudige aanvraag, aan de vereisten van artikel 37, leden 1 en 2; b) de aanvraag voldoet aan de vormvereisten die in de uitvoeringverordening voor de uitvoering van de artikelen 36 en 37 zijn vastgelegd; c) aan de vereisten van artikel 77, lid 2, is voldaan; d) aan de vereisten betreffende de aanspraak op voorrang is voldaan, indien op voorrang aanspraak wordt gemaakt.”

18 Artikel 47 van de verordening, „Gronden voor niet-inschrijving”, bepaalt in lid 1: „Indien het [BHIM] bij zijn onderzoek overeenkomstig artikel 45 bemerkt dat het model waarvoor bescherming wordt aangevraagd a) niet overeenstemt met de omschrijving van artikel 3, sub a, of b) strijdig is met de openbare orde of de goede zeden, wijst het [BHIM] de aanvraag af.”

19 Artikel 48 van de verordening bepaalt dat „[i]ndien een aanvraag om een ingeschreven gemeenschapsmodel aan alle vereisten hiervoor voldoet en in de mate waarin de aanvraag niet is afgewezen uit hoofde van artikel 47, [...] het [BHIM] de aanvraag als ingeschreven gemeenschapsmodel in het register van gemeenschapsmodellen [inschrijft]”.

20

Titel VI van de verordening, „Afstand en nietigheid van het gemeenschapsmodel”, omvat de artikelen 51 tot en met 54 ervan.

ingeschreven

21 Artikel 52 van de verordening, „Vordering tot nietigverklaring”, bepaalt in lid 1 dat „iedere natuurlijke of rechtspersoon, alsmede een daartoe gemachtigd overheidsorgaan, bij het [BHIM] een verzoek tot nietigverklaring van een ingeschreven gemeenschapsmodel [kan] indienen”.

22 Titel IX van de verordening, „Bevoegdheid en procedure inzake rechtsvorderingen betreffende gemeenschapsmodellen”, bevat met name een afdeling 2, „Geschillen ter zake van inbreuk op en geldigheid van gemeenschapsmodellen”, die de artikelen 80 tot en met 92 ervan omvat.

23 Artikel 81 van de verordening luidt: „De rechtbanken voor het gemeenschapsmodel hebben uitsluitende bevoegdheid ter zake van: a) alle rechtsvorderingen betreffende inbreuk en – indien naar nationaal recht toegestaan – dreigende inbreuk op gemeenschapsmodellen;

477

b) rechtsvorderingen tot vaststelling van niet-inbreuk op gemeenschapsmodellen, indien naar nationaal recht toegestaan; c)

rechtsvorderingen tot gemeenschapsmodel;

nietigverklaring

van

een

niet-ingeschreven

d) reconventionele vorderingen tot nietigverklaring van een gemeenschapsmodel die zijn ingesteld in samenhang met rechtsvorderingen als bedoeld sub a.”

24 Artikel 85 van de verordening, „Vermoeden van geldigheid – Verweer ten gronde”, bepaalt in lid 1: „In een procedure inzake een rechtsvordering betreffende inbreuk of dreigende inbreuk van een ingeschreven gemeenschapsmodel gaat de rechtbank voor het gemeenschapsmodel ervan uit dat het gemeenschapsmodel rechtsgeldig is. De rechtsgeldigheid kan slechts worden aangevochten bij wege van een reconventionele vordering tot nietigverklaring. Wanneer echter de exceptie van nietigheid van een gemeenschapsmodel anders dan bij wege van een reconventionele rechtsvordering wordt opgeworpen, is dit middel slechts ontvankelijk voor zover de verweerder stelt dat het gemeenschapsmodel op grond van een ouder nationaal modelrecht in de zin van artikel 25, lid 1, sub d, waarvan hij houder is, nietig zou kunnen worden verklaard.”

Hoofdgeding en prejudiciële vragen 25

Cegasa is houder van het onder nr. 000421649-0001 ingeschreven gemeenschapsmodel bestaande in een verkeerspaal bestemd voor wegmarkering.

Dit model werd op 26 oktober 2005 bij het BHIM ingediend en op 13 december 2005 in het register van gemeenschapsmodellen gepubliceerd.

26 Eind 2007 heeft PROIN de verkeerspaal H-75 in de handel gebracht. Aangezien deze paal geen andere algemene indruk wekte dan het ingeschreven gemeenschapsmodel nr. 000421649-0001, heeft Cegasa PROIN in januari 2008 buitengerechtelijk verzocht de inbreuk te staken. PROIN heeft de inbreuk betwist, maar zich niettemin ertoe verbonden wijzigingen in haar model aan te brengen. In maart 2008 heeft Cegasa PROIN nogmaals verzocht de inbreuk te staken.

27 Op 11 april 2008 heeft PROIN bij het BHIM een gemeenschapsmodelaanvraag ingediend voor een wegmarkeringsverkeerspaal. Dit model werd op 7 mei 2008 onder nr. 000915426-001 in het register van gemeenschapsmodellen gepubliceerd.

28 De verwijzende rechter is van oordeel dat de door PROIN in de handel gebrachte cilindrische zuil een reproductie is van het ingeschreven gemeenschapsmodel nr.

000421649-0001 van Cegasa, nu deze paal bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt dan dit model. Hij verduidelijkt echter dat Cegasa geen vordering tot nietigverklaring van het ingeschreven gemeenschapsmodel nr.

000915426-001 heeft ingediend.

29 Cegasa heeft daarentegen een vordering wegens inbreuk op een ingeschreven gemeenschapsmodel ingesteld bij de Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante y n° 1 de Marca Comunitaria en daarbij aangevoerd dat PROIN door het aanbieden, bevorderen van de verkoop, reclame maken voor, in voorraad hebben, in de handel brengen en het verdelen van de verkeerszuil H-75 inbreuk maakte op de rechten die haar als houder van het ingeschreven gemeenschapsmodel nr.

000421649-0001 op grond van de verordening toekomen.

478

30 PROIN heeft in deze inbreukprocedure verweer gevoerd. Zij heeft met name aangevoerd dat Cegasa procesbevoegdheid mist om een rechtsvordering wegens inbreuk op haar gemeenschapsmodel in te stellen, nu de door PROIN in de handel gebrachte verkeerspaal een reproductie is van een gemeenschapsmodel dat ook is ingeschreven. Zij heeft bijgevolg verdedigd dat, zolang deze inschrijving niet nietig is verklaard, de houder ervan op grond van de verordening een gebruiksrecht geniet, zodat de uitoefening van dit recht niet als een inbreuk kan worden beschouwd.

31 Daarop heeft de Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante y n° 1 de Marca Comunitaria de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld: „1) Strekt het recht om derden te beletten het model te gebruiken als bedoeld in artikel 19, lid 1, van de [verordening], zich in een procedure wegens inbreuk op het aan een ingeschreven gemeenschapsmodel verbonden uitsluitende recht uit tot iedere derde die een ander model gebruikt dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt, of valt een derde die gebruikmaakt van een gemeenschapsmodel dat later op zijn naam is ingeschreven, daar integendeel niet onder zolang dat model niet nietig is verklaard?

2) Staat het antwoord op de voorgaande vraag los van de intentie van de derde of varieert het naargelang zijn gedrag, waarbij bepalend is dat die derde het latere gemeenschapsmodel heeft aangevraagd en laten inschrijven nadat hij door de houder van het oudere gemeenschapsmodel buiten rechte was verzocht het in de handel brengen van een product te staken wegens inbreuk op de aan dat oudere model verbonden rechten?”

Beantwoording van de prejudiciële vragen Eerste vraag 32 Vooraf dient erop te worden gewezen dat de verordening geen bepaling bevat die uitdrukkelijk verwijst naar de mogelijkheid voor de houder van een eerder ingeschreven gemeenschapsmodel om een inbreukprocedure in te stellen tegen de houder van een later ingeschreven gemeenschapsmodel.

33 Evenwel moet worden vastgesteld dat de bewoordingen van artikel 19, lid 1, van de verordening geen onderscheid maken naargelang de derde al dan niet houder is van een ingeschreven gemeenschapsmodel.

34 Bijgevolg verleent het ingeschreven gemeenschapsmodel, overeenkomstig deze bepaling, de houder ervan het uitsluitende recht om het te gebruiken en om „derden” aan wie hij daartoe geen toestemming heeft gegeven, te beletten het te gebruiken.

35

Evenzo bepaalt artikel 10, lid 1, van de verordening dat de door het gemeenschapsmodel verleende bescherming „elk model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt” omvat.

36

Uit deze bepalingen vloeit voort dat de verordening niet uitsluit dat een inbreukprocedure wordt ingesteld door de houder van een ingeschreven gemeenschapsmodel met de bedoeling het gebruik te doen verbieden van een later

479

ingeschreven gemeenschapsmodel dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt.

37 Zoals de Poolse regering heeft opgemerkt in haar bij het Hof ingediende opmerkingen, geniet de houder van het later ingeschreven gemeenschapsmodel weliswaar in beginsel ook een uitsluitend recht om zijn model te gebruiken.

38 Dat gegeven kan evenwel niet afdoen aan de uitlegging van het begrip „derde” van artikel 19, lid 1, van de verordening, in de zin dat „derde” ook ziet op de derde houder van een later ingeschreven gemeenschapsmodel.

39 In dit verband moet eraan herinnerd worden dat, zoals de Europese Commissie in haar opmerkingen heeft aangevoerd, de bepalingen van de verordening moeten worden uitgelegd in het licht van het prioriteitsbeginsel, dat inhoudt dat het eerder ingeschreven gemeenschapsmodel voorrang heeft op de later ingeschreven gemeenschapsmodellen.

40 Uit met name artikel 4, lid 1, van de verordening vloeit voort dat een model als gemeenschapsmodel slechts wordt beschermd voor zover het nieuw is en een eigen karakter heeft. Bij een conflict tussen twee ingeschreven gemeenschapsmodellen wordt het als eerste ingeschreven model geacht te voldoen aan deze voorwaarden voor gemeenschapsbescherming vóór het als tweede ingeschreven model. Bijgevolg kan de houder van het later ingeschreven gemeenschapsmodel enkel de door de verordening verleende bescherming genieten indien hij bij wege van een vordering tot nietigverklaring of in voorkomend geval op reconventionele vordering aantoont dat voor het eerder ingeschreven gemeenschapsmodel niet is voldaan aan een van deze voorwaarden.

41 Zoals de advocaat-generaal in de punten 32 en 33 van zijn conclusie heeft opgemerkt, is het in deze context van belang rekening te houden met de wezenlijke kenmerken van de door de verordening ingestelde inschrijvingsprocedure voor gemeenschapsmodellen.

42 Overeenkomstig deze procedure, die wordt geregeld in de artikelen 45 tot en met 48 van de verordening, onderzoekt het BHIM immers of de aanvraag voldoet aan de in de verordening gestelde vormvereisten voor indiening. Indien de aanvraag voldoet aan deze voorwaarden, overeenstemt met de omschrijving van een model van artikel 3, sub a, van de verordening en niet strijdig is met de openbare orde of de goede zeden, schrijft het BHIM de aanvraag in in het register van gemeenschapsmodellen als ingeschreven gemeenschapsmodel.

43 Het betreft bijgevolg een snelle, in wezen formele controle, die, zoals in punt 18 van de considerans van de verordening is aangegeven, geen onderzoek ten gronde vereist om vóór inschrijving vast te stellen of het model voldoet aan de voorwaarden voor bescherming en die, anders dan de inschrijvingsprocedure van verordening nr. 207/2009 (EG) van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1), overigens geen stadium omvat waarin de houder van een eerder ingeschreven model zich tegen de inschrijving kan verzetten.

44 Aldus kan enkel een uitlegging van het begrip „derde” van artikel 19, lid 1, van de verordening in de zin dat „derde” ook de derde houder van een later ingeschreven gemeenschapsmodel omvat, de door de verordening nagestreefde doelstelling van doelmatige bescherming van ingeschreven gemeenschapsmodellen en de nuttige werking van inbreukprocedures waarborgen.

480

45 Deze conclusie wordt overigens geenszins ontkracht doordat de verordening de rechtbanken voor het gemeenschapsmodel niet de bevoegdheid toekent om kennis te nemen van vorderingen tot nietigverklaring van ingeschreven gemeenschapsmodellen en in artikel 85 bepaalt dat deze rechtbanken, in procedures inzake een rechtsvordering wegens inbreuk of dreigende inbreuk, ervan moeten uitgaan dat het gemeenschapsmodel rechtsgeldig is.

46 In dit verband moet worden benadrukt dat de verordening onder de vorderingen inzake ingeschreven gemeenschapsmodellen een duidelijk onderscheid maakt tussen vorderingen wegens inbreuk en vorderingen tot nietigverklaring.

47 Wat de vorderingen wegens inbreuk betreft, verleent artikel 81 van de verordening aan de rechtbanken voor het gemeenschapsmodel de uitsluitende bevoegdheid om kennis te nemen van dit contentieux. In het kader van deze vorderingen onderzoeken deze rechtbanken enkel of inbreuk is gemaakt op het uitsluitende gebruiksrecht dat de verordening de houder van een ingeschreven gemeenschapsmodel verleent.

48 Wat de vorderingen tot nietigverklaring van ingeschreven gemeenschapsmodellen betreft, is in de verordening ervoor gekozen de behandeling ervan te centraliseren bij het BHIM, hoewel dit principe wordt gematigd door de mogelijkheid voor de rechtbanken voor het gemeenschapsmodel om kennis te nemen van reconventionele vorderingen tot nietigverklaring van een ingeschreven gemeenschapsmodel die zijn ingediend in het kader van een vordering wegens inbreuk of dreigende inbreuk.

49 In dit verband kan niet worden ingestemd met het argument dat de uitlegging van het begrip „derde” van artikel 19, lid 1, van de verordening in de zin dat „derde” ook de derde houder van een later ingeschreven gemeenschapsmodel omvat, erop neerkomt dat aan de verdeling van de bevoegdheden tussen deze rechtbanken en het BHIM wordt getornd en bovendien de bevoegdheid van het BHIM inzake nietigheid wordt uitgehold.

50 Uit de hierboven uiteengezette kenmerken vloeit immers voort dat de vorderingen wegens inbreuk en de vorderingen tot nietigverklaring verschillen naar voorwerp en gevolgen, zodat de mogelijkheid voor een houder van een eerder ingeschreven gemeenschapsmodel om een inbreukprocedure in te stellen tegen de houder van een later ingeschreven gemeenschapsmodel het niet nutteloos kan maken om bij het BHIM een vordering tot nietigverklaring tegen de houder van het later ingeschreven gemeenschapsmodel in te stellen.

51

Bijgevolg moet worden vastgesteld dat, voor zover het later ingeschreven gemeenschapsmodel waarvan het gebruik werd verboden, rechtsgeldig blijft zolang het niet nietig is verklaard door het BHIM of door een rechtbank voor het gemeenschapsmodel op een reconventionele vordering tot nietigverklaring, aan het door de verordening ingestelde stelsel van rechtsmiddelen niet wordt afgedaan door de in punt 44 van het onderhavige arrest geformuleerde conclusie.

52 Gelet op het geheel van voorafgaande overwegingen moet op de eerste vraag worden geantwoord dat artikel 19, lid 1, van de verordening aldus moet worden uitgelegd dat, in een procedure wegens inbreuk op het aan een ingeschreven gemeenschapsmodel verbonden uitsluitende recht, het recht om derden te beletten dit model te gebruiken zich uitstrekt tot iedere derde die een model gebruikt dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt, daaronder begrepen de derde houder van een later ingeschreven gemeenschapsmodel.

481

Tweede vraag 53 Met zijn tweede vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of de intentie en het gedrag van de derde houder van een later ingeschreven gemeenschapsmodel verschil maken voor het antwoord op de eerste vraag.

54 De verwijzende rechter verwijst met name naar de situatie in het hoofdgeding, waarin PROIN haar gemeenschapsmodel pas heeft ingeschreven na door Cegasa in gebreke te zijn gesteld.

55 In dit verband dient in de eerste plaats te worden vastgesteld dat, zoals is opgemerkt door alle belanghebbenden die opmerkingen bij het Hof hebben ingediend, de omvang van de door de verordening verleende rechten objectief moet worden bepaald en niet mag verschillen naargelang van omstandigheden die verband houden met het gedrag van de aanvrager van het gemeenschapsmodel.

56 In de tweede plaats volgt uit artikel 19, lid 2, tweede alinea, van de verordening dat, zoals de advocaat-generaal in wezen heeft opgemerkt in punt 49 van zijn conclusie, de Uniewetgever wel rekening heeft gehouden met de goede trouw teneinde de ontwerper te beschermen die het door de rechthebbende openbaar gemaakte nietingeschreven model niet kende.

57 Daarentegen kan men alleen maar vaststellen dat de wetgever geen overwegingen in verband met de intentie van de derde heeft opgenomen in het eerste lid van dat artikel.

58 Bijgevolg moet op de tweede vraag worden geantwoord dat de intentie en het gedrag van de derde geen verschil maken voor het antwoord op de eerste vraag.

Kosten 59 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Eerste kamer) verklaart voor recht: 1) Artikel 19, lid 1, van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen moet aldus worden uitgelegd dat, in een procedure wegens inbreuk op het aan een ingeschreven gemeenschapsmodel verbonden uitsluitende recht, het recht om derden te beletten dat model te gebruiken zich uitstrekt tot iedere derde die een model gebruikt dat bij de ge誰nformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt, daaronder begrepen de derde houder van een later ingeschreven gemeenschapsmodel.

2) Voor het antwoord op de eerste vraag maken de intentie en het gedrag van de derde geen verschil. ondertekeningen

482

483

ARREST VAN HET GERECHT (Tweede kamer) 22 juni 2010 (*)

„Gemeenschapsmodel – Nietigheidsprocedure – Ingeschreven gemeenschapsmodel dat communicatie-apparatuur weergeeft – Ouder internationaal model – Nietigheidsgrond – Geen eigen karakter – Geen andere algemene indruk – Geïnformeerde gebruiker – Mate van vrijheid van ontwerper – Bewijs van openbaarmaking van ouder model – Artikel 4, lid 1, artikel 6, lid 1, sub b, en lid 2, artikel 7, lid 1, en artikel 25, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 6/2002”

In zaak T-153/08, Shenzhen Taiden Industrial Co. Ltd, gevestigd te Shenzhen, Guangdong (China), vertegenwoordigd door M. Hartmann en M. Helmer, advocaten, verzoekster, tegen Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door A. Folliard-Monguiral als gemachtigde, verweerder, andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniënte voor het Gerecht: Bosch Security Systems BV, gevestigd te Eindhoven (Nederland), vertegenwoordigd door C. Gielen, M. Bom en B. van Hunnik, advocaten, betreffende een beroep tegen de beslissing van de derde kamer van beroep van het BHIM van 11 februari 2008 (zaak R 1437/2006-3) inzake een nietigheidsprocedure tussen Bosch Security Systems BV en Shenzhen Taiden Industrial Co. Ltd, wijst HET GERECHT (Tweede kamer), samengesteld als volgt: I. Pelikánová (rapporteur), kamerpresident, K. Jürimäe en S. Soldevila Fragoso, rechters, griffier: C. Kantza, administrateur, gezien het op 25 april 2008 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift, gezien de op 25 juli 2008 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het BHIM, gezien de op 4 augustus 2008 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte, na de terechtzitting op 19 januari 2010,

484

het navolgende Arrest Voorgeschiedenis van het geding 1 Verzoekster, Shenzhen Taiden Industrial Co. Ltd, is houdster van ingeschreven gemeenschapsmodel nr. 214/903-0001, waarvoor de aanvraag op 11 augustus 2004 is ingediend en aanspraak op voorrangsdatum 22 april 2004 wordt gemaakt (hierna: „litigieuze model”). Het litigieuze model, dat is bestemd om te worden toegepast op „communicatie-apparatuur”, is als volgt weergegeven:

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

485

1.7

2 Op 2 september 2005 heeft interveniënte, Bosch Security Systems BV, bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een vordering tot nietigverklaring van het litigieuze model ingesteld op grond van artikel 25, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen (PB 2002, L 3, blz. 1).

In het kader van deze vordering heeft interveniënte aangevoerd dat het litigieuze model niet nieuw was en geen eigen karakter had in de zin van artikel 4 van verordening nr. 6/2002, gelezen in samenhang met de artikelen 5 en 6 van deze verordening.

3

Tot staving van haar vordering tot nietigverklaring heeft interveniënte het internationale model aangevoerd dat op 17 mei 2000 onder nummer DM/055655 werd ingeschreven, voor het publiek beschikbaar werd gesteld door de publicatie ervan in het Blad van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (OMPI) op 31 mei 2001 en diende te worden toegepast op „eenheden voor conferentiesystemen” (hierna: „internationale model”). Het internationale model is als volgt weergegeven:

486

487

4 Interveniënte heeft tevens een brochure, persknipsels en reclame uit 2000 en 2001 overgelegd waarin het model van een conferentie-eenheid wordt weergegeven (hierna: „in punt 4 weergegeven model”), dat volgens haar gelijk is aan het internationale model. Onder de door interveniënte meegedeelde afbeeldingen bevonden zich de volgende:

5 Bij beslissing van 15 september 2006 heeft de nietigheidsafdeling van het BHIM de vordering tot nietigverklaring afgewezen.

6 Op 6 november 2006 heeft interveniënte krachtens de artikelen 55 tot en met 60 van verordening nr. 6/2002 bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling.

7 Bij beslissing van 11 februari 2008 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de derde kamer van beroep van het BHIM het beroep gegrond verklaard. In het kader van een vergelijking tussen enerzijds het litigieuze model en anderzijds het internationale model in combinatie met de twee afbeeldingen van het in punt 4 weergegeven model, heeft de kamer van beroep zich eerst op het standpunt gesteld dat het litigieuze model nieuw was, aangezien de betrokken modellen niet dezelfde waren en de verschillen ertussen niet onbelangrijk waren. Vervolgens heeft zij evenwel verwezen naar de vrij grote mate van vrijheid bij de ontwikkeling van het model dat dient te worden verwerkt in een conferentie-eenheid, en dan ook vastgesteld dat de verschillen tussen de betrokken modellen onvoldoende zichtbaar waren om bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk te wekken.

Bijgevolg was de kamer van beroep van oordeel dat het litigieuze model geen eigen karakter had.

Conclusies van partijen 8 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

488

– de bestreden beslissing te vernietigen; – het BHIM te verwijzen in de kosten, met inbegrip van de kosten die verzoekster in het kader van de procedure voor de kamer van beroep heeft gemaakt.

9 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage: – het beroep te verwerpen; – verzoekster te verwijzen in de kosten.

10 Interveniënte concludeert dat het het Gerecht behage: – het beroep te verwerpen; – de bestreden beslissing te bevestigen; – verzoekster te verwijzen in de kosten, met inbegrip van de kosten die interveniënte voor de kamer van beroep en voor de nietigheidsafdeling heeft gemaakt.

11 Ter terechtzitting heeft interveniënte haar tweede vordering ingetrokken, alsmede haar derde vordering voor zover deze betrekking had op de voor de nietigheidsafdeling gemaakte kosten.

In rechte 12 Verzoekster voert twee middelen aan, te weten ten eerste schending van artikel 63, lid 1, van verordening nr. 6/2002, en ten tweede schending van artikel 4, lid 1, en van artikel 6 van deze verordening.

Eerste middel: schending van artikel 63, lid 1, van verordening nr. 6/2002 Argumenten van partijen 13 Volgens verzoekster heeft de kamer van beroep artikel 63, lid 1, van verordening nr.

6/2002 geschonden door rekening te houden met feiten die door interveniënte niet zijn bewezen. Om te beginnen heeft interveniënte niet het bewijs geleverd dat de brochure en de andere documenten waarin het in punt 4 weergegeven model stond, openbaar zijn gemaakt, aangezien zij geen elementen heeft aangedragen waaruit de datum van publicatie en de ontvangers ervan blijken. Verder heeft interveniënte niet aangetoond dat het in punt 4 weergegeven model gelijk was aan het internationale model, en derhalve niet het bewijs van het bestaan van een en hetzelfde oudere model geleverd. Terwijl bepaalde voorstellingen van het in punt 4 weergegeven model de conferentie-eenheid tonen met de rechtopstaande luidspreker, bevat het internationale model geen enkele vergelijkbare voorstelling.

14 Het BHIM en interveniënte betwisten de argumenten van verzoekster.

Beoordeling door het Gerecht 15 Volgens de bewoordingen van het verzoekschrift betreft het eerste middel schending van artikel 63, lid 1, van verordening nr. 6/2002, volgens hetwelk in een procedure inzake nietigverklaring het door het BHIM verrichte onderzoek beperkt blijft tot de

489

door de partijen aangevoerde middelen en argumenten en tot de door hen ingestelde vordering.

16 Verzoekster stelt evenwel in wezen dat de door interveniënte overgelegde bewijzen van het bestaan van een en hetzelfde oudere model ontoereikend zijn. Aldus dient te worden geoordeeld dat het eerste middel bestaat in twee grieven die in werkelijkheid zijn ontleend aan enerzijds schending van artikel 6, lid 1, en van artikel 7, lid 1, van verordening nr. 6/2002 wat de openbaarmaking van het in punt 4 weergegeven model betreft, en anderzijds schending van artikel 6, lid 1, van deze verordening wat de door de kamer van beroep verrichte gelijkstelling van het in punt 4 weergegeven model met het internationale model betreft.

– Openbaarmaking van het in punt 4 weergegeven model 17 Artikel 6, lid 1, sub b, van verordening nr. 6/2002 bepaalt dat een ingeschreven gemeenschapsmodel wordt geacht een eigen karakter te hebben, indien de algemene indruk die het bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door modellen die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld vóór de datum van indiening van de inschrijvingsaanvraag of, wanneer aanspraak op voorrang wordt gemaakt, vóór de datum van voorrang.

18 Artikel 7, lid 1, van verordening nr. 6/2002 preciseert dat een model wordt geacht voor het publiek beschikbaar te zijn gesteld, indien dit gepubliceerd is na inschrijving of op andere wijze, of tentoongesteld, in de handel gebracht of anderszins openbaar gemaakt is vóór de in artikel 6, lid 1, sub b, van verordening nr. 6/2002 genoemde datum, tenzij deze feiten bij een normale gang van zaken redelijkerwijs niet ter kennis konden zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector die in de Europese Unie werkzaam zijn.

19 In casu dient te worden onderzocht of uit de aan het BHIM overgelegde elementen blijkt dat het in punt 4 weergegeven model voor het publiek beschikbaar was gesteld vóór 22 april 2004, te weten de datum van voorrang waarop verzoekster voor het litigieuze model aanspraak maakt.

20 Dienaangaande blijkt uit het uittreksel uit het gespecialiseerde Spaanse tijdschrift El Instalador de Telecomunicación, dat door interveniënte aan de nietigheidsafdeling is overgelegd, dat de conferentie-eenheid „Concentus”, waarvan het uiterlijke voorkomen overeenkomt met dat van het in punt 4 weergegeven model, aan het publiek is voorgesteld op de Matelec-beurs die in 2000 in Madrid heeft plaatsgevonden. De andere reclame en persknipsels die door interveniënte aan de nietigheidsafdeling zijn overgelegd, verwijzen naar een conferentie-eenheid met dezelfde naam en omvatten foto's die weliswaar uit verschillende hoeken en meer of minder gedetailleerd zijn genomen, maar overeenkomen met de conferentieeenheid die in het uittreksel uit het tijdschrift El Instalador de Telecomunicación is weergegeven.

21 In deze omstandigheden dient te worden geoordeeld dat interveniënte voor het BHIM heeft aangetoond dat het in punt 4 weergegeven model openbaar werd gemaakt vanaf 2000, tijdens een commerciële beurs en in de gespecialiseerde pers. De ingewijden in de sector van conferentie-eenheden die in de Unie werkzaam zijn, volgen bij een normale gang van zaken de gespecialiseerde beurzen en tijdschriften van deze sector.

22 Derhalve dient te worden vastgesteld dat interveniënte aan het BHIM het bewijs heeft geleverd dat het in punt 4 weergegeven model voor het publiek beschikbaar was

490

gesteld vóór 22 april 2004, te weten de datum van voorrang waarop aanspraak wordt gemaakt voor het litigieuze model. De kamer van beroep mocht derhalve het in punt 4 weergegeven model in aanmerking nemen en de onderhavige grief moet dus worden afgewezen.

– Gelijkstelling van het in punt 4 weergegeven model met het internationale model 23 Aangezien artikel 6, lid 1, van verordening nr. 6/2002 verwijst naar een verschil tussen de algemene indrukken die door de betrokken modellen worden gewekt, mag het onderzoek van het eigen karakter van een gemeenschapsmodel niet worden verricht op basis van specifieke elementen van verschillende oudere modellen.

24 Derhalve dient een vergelijking te worden gemaakt tussen enerzijds de door het litigieuze gemeenschapsmodel gewekte algemene indruk, en anderzijds de algemene indruk die wordt gewekt door elk van de oudere modellen die rechtsgeldig door de verzoekende partij in de nietigheidsprocedure worden aangevoerd.

25 De verplichting om de door de betrokken modellen gewekte algemene indrukken te vergelijken, sluit niet uit dat rekening wordt gehouden, als weergaven van eenzelfde ouder model, met elementen die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld op verschillende manieren, in het bijzonder enerzijds door de publicatie van een inschrijving, en anderzijds door de voorstelling aan het publiek van een voortbrengsel waarin het ingeschreven model is verwerkt. Met de inschrijving van een model wordt immers beoogd, een uitsluitend recht te verkrijgen, in het bijzonder op de vervaardiging en de verhandeling van het voortbrengsel waarin het model is verwerkt, hetgeen impliceert dat de in de inschrijvingsaanvraag opgenomen weergaven doorgaans nauw verbonden zijn met de verschijningsvorm van het in de handel gebrachte voortbrengsel.

26 In deze omstandigheden dient te worden nagegaan of in casu het internationale model en het in punt 4 weergegeven model, zoals deze door interveniënte voor het BHIM zijn aangevoerd, daadwerkelijk weergaven van eenzelfde ouder model vormen.

27 Op dit punt wijst het onderzoek van de verschillende aan het BHIM overgelegde afbeeldingen van enerzijds het internationale model en anderzijds het in punt 4 weergegeven model, niet op elementen die suggereren dat de twee modellen van elkaar verschillen wat het voorkomen van het weergegeven voortbrengsel betreft.

In deze context is het juist dat de weergaven van het internationale model geen afbeelding van het apparaat met rechtopstaande klep bevatten en dat de verschillende afbeeldingen van het in punt 4 weergegeven model over het algemeen het apparaat in deze stand voorstellen, maar dit neemt niet weg dat de aanwezigheid van een scharnierende klep – die dus rechtop kan worden gezet – blijkt uit de afbeeldingen 1.1 en 1.6 van het internationale model.

28 Het in punt 4 weergegeven model bevat dus weliswaar extra elementen ten opzichte van het internationale model wat de binnenkant van de klep en de door deze klep bedekte bovenkant van de behuizing van het apparaat betreft, maar het bevat alle aspecten van de verschijningsvorm van het internationale model.

29 Bovendien betwist verzoekster enkel in algemene bewoordingen het bewijs dat het internationale model en het in punt 4 weergegeven model hetzelfde zijn, zonder hetzij argumenten aan te voeren met betrekking tot de specifieke kenmerken waardoor zij van elkaar verschillen, hetzij andere feitelijke elementen aan te voeren

491

die erop wijzen dat het daadwerkelijk niet gaat om twee weergaven van eenzelfde model.

30 In deze omstandigheden dient te worden vastgesteld dat de kamer van beroep op goede gronden heeft kunnen oordelen dat het internationale model en het in punt 4 weergegeven model verschillende weergaven van eenzelfde ouder model vormden (hierna: „ouder model”).

31 Bijgevolg dient deze grief, en dus het eerste middel in zijn geheel, te worden afgewezen.

Tweede middel: schending van artikel 4, lid 1, en van artikel 6 van verordening nr.

6/2002 Argumenten van partijen 32 Verzoekster stelt dat de kamer van beroep artikel 4, lid 1, en artikel 6 van verordening nr. 6/2002 heeft geschonden door te oordelen dat het litigieuze model geen eigen karakter had gelet op de algemene indruk die het bij de geïnformeerde gebruiker wekt.

33

In de eerste plaats wordt op het gebied van apparatuur inzake informatietechnologieën de vrijheid van de ontwerper immers beperkt door het functionele karakter van deze apparaten, alsmede door een algemene tendens waarbij de voorkeur wordt gegeven aan kleine, vlakke en rechthoekige apparaten, die vaak scharnierende elementen bevatten.

34

Aangezien de geïnformeerde gebruiker vertrouwd is met de betrokken voortbrengselen, kent hij die beperkingen. In het kader van de door een model gewekte algemene indruk zal hij derhalve meer belang hechten aan de esthetische, willekeurige of niet-standaardelementen dan aan de functionele elementen.

35 In de tweede plaats zal de door het litigieuze model gewekte algemene indruk, gelet op de beperkingen en de tendens die voor de configuratie van een conferentieeenheid gelden, niet worden bepaald door de basisconfiguratie ervan of door de details inzake de functionele elementen. Uit het oogpunt van de geïnformeerde gebruiker wordt het litigieuze model in esthetisch opzicht in het bijzonder gekenmerkt door het asymmetrische voorkomen ervan, dat wordt veroorzaakt door de combinatie van een scharnierende luidspreker rechts en een klein paneel links, verder door een versiering in de vorm van een gestileerde adelaar op de klep van de scharnierende luidspreker op de bovenkant van het apparaat, en ten slotte door de vormgeving van de microfoonkop en de basis van de hals ervan.

36 Wat in de derde plaats de vergelijking van het litigieuze model met het oudere model betreft, stelt verzoekster dat de kamer van beroep zich heeft gebaseerd op de overeenstemmingen die op functionele of technische overwegingen berusten, en niet op de algemene indruk, waarbij de elementen met een esthetische impact van groter belang zijn. De betrokken modellen verschillen juist van elkaar met betrekking tot dergelijke elementen, aangezien het oudere model wordt gekenmerkt door een symmetrische schikking van de verschillende elementen ervan, en niet is versierd met een gestileerde adelaar op de bovenkant.

37 Tevens verschillen de betrokken modellen van elkaar met betrekking tot een aantal details die voor de algemene indruk een zeker belang hebben. Deze verschillen betreffen de vorm van de luchtgaten van de luidspreker en van de microfoon, de

492

vorm van de microfoonhals, van de zijkanten van de behuizing van de conferentieeenheid en van de achterkant ervan.

38 Verzoekster voegt daaraan toe dat het feit dat beide conferentie-eenheden een scharnierende luidspreker bezitten die rechtop kan worden gezet, een louter functioneel kenmerk is, dat voorkomt in tal van apparaten uit de sector van de informatietechnologieën, zoals computers of mobiele telefoons. Op dezelfde manier moet de microfoon links worden geplaatst om het openen van de luidspreker niet te hinderen en rekening te houden met het feit dat de meeste gebruikers rechtshandig zijn. Om dezelfde reden moet de kaartlezer rechts vooraan worden geplaatst.

39 Verder is het argument, dat de verschillen inzake de kleppen niet meer zichtbaar zijn wanneer deze rechtop staan, irrelevant, aangezien het slechts om een van de zeven afbeeldingen van het litigieuze model gaat en dus niet berust op de door dit model gewekte algemene indruk. Verder is de betrokken versiering zichtbaar zelfs wanneer de klep rechtop staat, aangezien zij door geen enkel ander element op de achterkant van het apparaat wordt bedekt.

40 Het BHIM en interveniënte betwisten de argumenten van verzoekster.

Beoordeling door het Gerecht 41 Volgens artikel 4, lid 1, van verordening nr. 6/2002 wordt een model als gemeenschapsmodel beschermd voor zover het nieuw is en een eigen karakter heeft.

42 Zoals reeds in herinnering is gebracht, vloeit uit artikel 6, lid 1, sub b, van verordening nr. 6/2002 voort dat een ingeschreven gemeenschapsmodel wordt geacht een eigen karakter te hebben, indien de algemene indruk die het bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door modellen die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld vóór de datum van indiening van de inschrijvingsaanvraag of, wanneer aanspraak op voorrang wordt gemaakt, vóór de datum van voorrang. Artikel 6, lid 2, van verordening nr. 6/2002 preciseert verder dat bij de beoordeling van dit eigen karakter rekening wordt gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model.

43 Ten slotte vloeit uit punt 14 van de considerans van verordening nr. 6/2002 voort dat bij de beoordeling van het eigen karakter van een model rekening moet worden gehouden met de aard van het voortbrengsel waarop het model wordt toegepast of waarin het is verwerkt en in het bijzonder met de bedrijfstak waarmee het verbonden is.

44 In casu blijkt uit het onderzoek van het eerste middel dat het oudere model voor het publiek beschikbaar is gesteld vóór 22 april 2004, te weten de datum van voorrang waarop aanspraak wordt gemaakt voor het litigieuze model.

45 In deze omstandigheden dient te worden onderzocht of uit het oogpunt van de geïnformeerde gebruiker en rekening houdend met de mate van vrijheid van de ontwerper van een conferentie-eenheid, de door het litigieuze model gewekte algemene indruk verschilt van de algemene indruk die wordt gewekt door het oudere model.

– Geïnformeerde gebruiker

493

46 Wat de uitlegging van het begrip geïnformeerde gebruiker betreft, dient te worden geoordeeld dat de hoedanigheid van „gebruiker” impliceert dat de betrokken persoon het voortbrengsel waarin het model is verwerkt, gebruikt in overeenstemming met de doelstelling ervan.

47 Het bijvoeglijke naamwoord „geïnformeerd” suggereert voorts dat de gebruiker, zonder een ontwerper of een technisch deskundige te zijn, de in de betrokken sector bestaande verschillende modellen kent, een zekere kennis bezit met betrekking tot de elementen die deze modellen over het algemeen bevatten, en door zijn belangstelling voor de betrokken voortbrengselen blijk geeft van een vrij hoog aandachtsniveau bij gebruik ervan.

48 Anders dan verzoekster betoogt, betekent dit evenwel niet dat de geïnformeerde gebruiker, afgezien van de ervaring die hij door het gebruik van het betrokken voortbrengsel heeft verzameld, in staat is om een onderscheid te maken tussen de door de technische functie bepaalde aspecten van het voorkomen van het voortbrengsel en de willekeurige aspecten ervan.

49 In casu heeft de kamer van beroep in punt 18 van de bestreden beslissing vastgesteld dat de geïnformeerde gebruiker „om het even welke persoon die regelmatig aan conferenties of formele vergaderingen deelneemt [kon zijn], waarbij de verschillende deelnemers beschikken over een conferentie-eenheid met microfoon, die voor hen op tafel is geplaatst”.

50 Deze definitie komt overeen met de hierboven uiteengezette uitlegging van het begrip geïnformeerde gebruiker. Wie deelneemt aan een conferentie of vergadering gebruikt immers een conferentie-eenheid in overeenstemming met de doelstelling ervan, die erin bestaat, de uitwisseling van standpunten en informatie tussen de deelnemers te vergemakkelijken dankzij de overbrenging van de mededelingen en de ermee verbonden functies, zoals het stemmen of de identificatie van de personen. Door zijn regelmatige deelname aan conferenties of vergaderingen kent de geïnformeerde gebruiker voorts de verschillende modellen van conferentieeenheden en de elementen die deze over het algemeen bevatten. Aangezien de gebruiker zich vertrouwd moet maken met de verschillende functies en de interface van een conferentie-eenheid, opdat deze de functie ervan zou kunnen vervullen, zal hij voorts betrekkelijk aandachtig zijn wanneer hij met de betrokken voortbrengselen wordt geconfronteerd.

– Mate van vrijheid van de ontwerper 51 In punt 21 van de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep zich op het standpunt gesteld dat een conferentie-eenheid weliswaar bepaalde kenmerken moet bezitten om haar functie te kunnen vervullen, maar de mate van vrijheid van de ontwerper van een conferentie-eenheid niettemin betrekkelijk groot is.

52 Ter betwisting van de gegrondheid van deze opvatting voert verzoekster aan dat talrijke elementen van een conferentie-eenheid alsmede de configuratie ervan worden bepaald door de technische functie van het apparaat, en voorts dat er een algemene tendens bestaat waarbij de voorkeur wordt gegeven aan kleine, vlakke en rechthoekige apparaten, die vaak scharnierende elementen bevatten.

53 Wat de eerste omstandigheid betreft, is het zeker juist dat een conferentie-eenheid ter vervulling van de wezenlijke functie ervan minstens moet beschikken over een luidspreker en een microfoon, die aldus zijn gericht dat de gebruiker het door de luidspreker gereproduceerde geluid hoort en zijn woorden worden opgevangen door de microfoon. Tevens zijn voor de gebruiker toegankelijke knopjes noodzakelijk, in

494

het bijzonder om de microfoon aan te zetten en het volume van de luidspreker te regelen. Voor zover de conferentie-eenheden tevens daarmee verbonden functies bevatten, kunnen ook elementen als stemknopjes, een scherm en een kaartlezer uit functioneel oogpunt noodzakelijk blijken.

54 Zoals het BHIM en interveniënte hebben betoogd, betreffen deze vereisten evenwel de aanwezigheid van bepaalde elementen in de conferentie-eenheid, maar beïnvloeden niet in belangrijke mate de configuratie ervan, en dus de vorm en het algemene voorkomen van de conferentie-eenheid zelf. In het bijzonder blijkt niet dat een scharnierend element noodzakelijk is om een of andere functie van het apparaat te verzekeren.

55 Deze vaststelling wordt bevestigd door het geheel van bestaande modellen, zoals voorgesteld door interveniënte voor het BHIM, dat wijst op conferentie-eenheden met uiteenlopende vormen en configuraties, die aanzienlijk verschillen van die welke in het litigieuze model zijn gebruikt. Aldus bezit de microfoon naargelang van het model een hals of niet en is links, rechts of in het midden van de behuizing van het apparaat geplaatst. De kaartlezer is weliswaar normaalgezien rechts geplaatst, maar is over het algemeen niet ingebouwd in de luidspreker van de conferentieeenheid, maar in de behuizing zelf van het apparaat. Bovendien is de aanwezigheid van een of ander scharnierend element eerder uitzondering dan regel.

56 Daarentegen heeft verzoekster geen elementen aangevoerd die haar betoog staven dat de technische of functionele vereisten de mate van vrijheid van de ontwerper van een conferentie-eenheid aanzienlijk beperken.

57 In deze omstandigheden faalt dit betoog.

58 Met betrekking tot de vermeende algemene tendens waarbij de voorkeur wordt gegeven aan kleine, vlakke en rechthoekige apparaten die vaak scharnierende elementen bevatten, dient te worden opgemerkt dat de vraag of een model een algemene tendens inzake vormgeving volgt, hooguit relevant is voor de esthetische perceptie van het betrokken model en dus eventueel een invloed kan hebben op het commerciële succes van het voortbrengsel waarin het model is verwerkt.

Daarentegen is deze vraag irrelevant in het kader van het onderzoek van het eigen karakter van het betrokken model, dat erin bestaat na te gaan of de door dit model gewekte algemene indruk verschilt van de algemene indruk die wordt gewekt door modellen die eerder beschikbaar zijn gesteld, los van esthetische of commerciële overwegingen.

59 Verzoekster heeft overigens het bestaan van de door haar aangevoerde tendens niet aangetoond, aangezien zij geen voorbeelden van conferentie-eenheden met de gestelde kenmerken heeft overgelegd. Bovendien wordt de geloofwaardigheid van haar betoog ondermijnd door het geheel van bestaande modellen dat interveniënte aan het BHIM heeft voorgesteld. De meegedeelde elementen wijzen immers op conferentie-eenheden met uiteenlopende vormen – rechthoekig, driehoekig of afgerond – en uiteenlopende afmetingen, waarbij het merendeel niet is uitgerust met een luidspreker of een ander scharnierend element.

60 Verzoekster maakt in deze context nog gewag van laptopcomputers en mobiele telefoons met scharnierende schermen, alsmede van flatscreen-televisies.

Aangezien bij het onderzoek van het eigen karakter van een model rekening moet worden gehouden met de aard van het voortbrengsel waarin het model is verwerkt, zijn deze voorbeelden evenwel irrelevant.

495

61 Door een scharnierend scherm kan immers de grootte van het apparaat worden verminderd en de grootte is een wezenlijk kenmerk in het geval van laptopcomputers en mobiele telefoons. Op dezelfde wijze kan door een flatscreen de diepte van een televisie aanzienlijk worden verminderd zodat deze gemakkelijker kan worden opgesteld. Daarentegen is een conferentie-eenheid over het algemeen niet ontworpen om draagbaar te zijn, en de keuze van een vlakke vorm heeft geen belangrijke gevolgen met betrekking tot de plaats die nodig is voor de opstelling ervan. Derhalve gelden voor een conferentie-eenheid niet dezelfde vereisten als voor de door verzoekster vermelde apparaten.

62 Gelet op een en ander, dient te worden geoordeeld dat de kamer van beroep geen blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting door te stellen dat de mate van vrijheid van de ontwerper van een conferentie-eenheid betrekkelijk groot is.

– Vergelijking van de algemene indruk die wordt gewekt door de twee betrokken modellen 63 Gelet op hetgeen reeds is uiteengezet met betrekking tot de mate van vrijheid van de ontwerper van een conferentie-eenheid, dient te worden geoordeeld dat de door het litigieuze model gewekte algemene indruk wordt bepaald door de volgende elementen: – een rechthoekige behuizing van het apparaat, waarvan de bovenkant naar de gebruiker is gericht; – een scharnierende rechthoekige luidspreker, die een groot deel van de bovenkant van de behuizing van het apparaat bedekt en waarin een kaartlezer is ingebouwd; – een paneel met verschillende knopjes en schermen, dat door de scharnierende luidspreker is bedekt wanneer deze is neergeklapt; – een scharnierende microfoon met hals, die links is geplaatst.

64 Bovendien is er een gestileerde versiering op de klep van de luidspreker. Hoewel dit element een rol speelt in de door het litigieuze model gewekte algemene indruk, is de rol ervan evenwel minder belangrijk dan die van de in punt 63 supra opgesomde elementen.

65 Zoals de kamer van beroep in punt 20 van de bestreden beslissing heeft opgemerkt, wordt immers bij gebruik van de conferentie-eenheid de luidspreker rechtop gezet om zijn functie te kunnen vervullen. Bijgevolg bevindt de betrokken versiering zich op de achterkant van het apparaat, en dus buiten het onmiddellijke gezichtsveld van de gebruiker, waardoor het geen grote impact zal hebben op de perceptie van de gebruiker. De gebruiker kan hooguit dezelfde versiering zien op de achterkant van de apparaten van andere deelnemers die tegenover hem zitten. Deze waarneming gebeurt evenwel over het algemeen op afstand, zodat de details van de configuratie van de klep van de luidspreker minder zichtbaar zullen zijn.

66 Anders dan verzoekster stelt, is de inaanmerkingneming van de verminderde zichtbaarheid van de klep van de luidspreker voorts niet in strijd met de regel dat een beoordeling moet worden verricht van de algemene indruk die het litigieuze model bij de geïnformeerde gebruiker wekt. Deze indruk moet immers noodzakelijkerwijs ook worden vastgesteld op basis van de wijze waarop het betrokken voortbrengsel wordt gebruikt, in het bijzonder op basis van de normale bedieningswijze op dat moment.

496

67 De andere door verzoekster aangehaalde elementen zijn niet ter zake dienend. Om te beginnen is de lichtjes asymmetrische positie van de scharnierende luidspreker immers veel minder opvallend dan de aanwezigheid van een dergelijke luidspreker als zodanig. Gesteld dat de geïnformeerde gebruiker de asymmetrie van de conferentie-eenheid opvat als een belangrijk kenmerk, zal dit bovendien vooral zo zijn wegens de laterale, en dus asymmetrische positie van de microfoonhals.

68 Verder zijn de vorm van de microfoonkop en van de basis van de hals ervan elementen die weinig invloed hebben op het voorkomen van een conferentieeenheid en die niet de aandacht van de geïnformeerde gebruiker zullen trekken, zoals de kamer van beroep in punt 19 van de bestreden beslissing heeft vastgesteld.

69 De door het oudere model gewekte algemene indruk wordt hoofdzakelijk bepaald door de in punt 63 supra opgesomde kenmerken. De behuizing van de eenheid is immers globaal rechthoekig, de bovenkant ervan is naar de gebruiker gericht en is uitgerust met een scharnierende luidspreker. De luidspreker heeft dezelfde rechthoekige vorm en daarin is ook een kaartlezer met hetzelfde uiterlijke voorkomen ingebouwd. Het paneel onder de luidspreker komt, zowel wat de vorm als de configuratie van de verschillende elementen ervan betreft, overeen met het paneel op dezelfde plaats in het litigieuze model. Zoals laatstgenoemd model bezit het oudere model een microfoon met hals, die links is geplaatst.

70 Zoals de kamer van beroep in punt 20 van de bestreden beslissing heeft uiteengezet, heeft het enige verschil tussen de twee betrokken modellen dat een zeker belang kan hebben, betrekking op de klep van de scharnierende luidspreker, aangezien deze in het oudere model niet is voorzien van een gestileerde versiering, die wel aanwezig is in het litigieuze model.

71 Dit verschil is evenwel niet bijzonder uitgesproken, aangezien de kleppen van de twee modellen oneffen zijn en de versiering van het litigieuze model sterk gestileerd is.

72 Zoals in de punten 64 en 65 supra is vastgesteld, is het belang van dit verschilpunt bovendien beperkt doordat de klep van de conferentie-eenheid minder zichtbaar is wanneer het apparaat wordt gebruikt.

73 Derhalve dient te worden geoordeeld dat de gestileerde versiering in het litigieuze model niet kan opwegen tegen de vastgestelde overeenstemmingen, en bijgevolg niet volstaat om het model een eigen karakter te verlenen.

74 De andere door verzoekster aangevoerde verschillen, die betrekking hebben op de vorm van de luchtgaten van de luidspreker en van de microfoonkop, de vorm van de basis van de microfoonhals, van de zijkanten van de behuizing van de conferentie-eenheid en van de achterkant ervan, zijn onbelangrijk voor de door de twee betrokken modellen gewekte algemene indruk. Deze verschillen zijn immers onvoldoende opvallend om de twee apparaten te onderscheiden uit het oogpunt van de geïnformeerde gebruiker, te meer omdat zij grotendeels betrekking hebben op elementen van een conferentie-eenheid die niet de aandacht van de geïnformeerde gebruiker trekken.

75 Gelet op een en ander, dient te worden geoordeeld dat het litigieuze model en het oudere model bij de geïnformeerde gebruiker dezelfde algemene indruk wekken. De kamer van beroep is dus op goede gronden tot dezelfde vaststelling gekomen in punt 20 van de bestreden beslissing, en heeft terecht daaruit afgeleid dat het litigieuze model geen eigen karakter had in de zin van artikel 6 van verordening nr.

6/2002.

497

76 Derhalve moet het tweede middel worden afgewezen en het beroep dus in zijn geheel worden verworpen.

Kosten 77 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dat is gevorderd. Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, moet zij overeenkomstig de vordering van het BHIM en interveniënte in de kosten worden verwezen.

78 Verder worden volgens artikel 136, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering de door de partijen in verband met de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM gemaakte noodzakelijke kosten als invorderbare kosten aangemerkt.

Bijgevolg dient verzoekster overeenkomstig de vordering van interveniënte te worden verwezen in de door deze laatste in de procedure voor de kamer van beroep gemaakte kosten.

HET GERECHT (Tweede kamer), rechtdoende, verklaart: 1) Het beroep wordt verworpen.

2) Shenzhen Taiden Industrial Co. Ltd wordt verwezen in de kosten, met inbegrip van de noodzakelijke kosten die Bosch Security Systems BV heeft gemaakt in verband met de procedure voor de kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM).

Pelikánová

Jürimäe

Soldevila Fragoso

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 22 juni 2010. ondertekeningen

498

ARREST VAN HET GERECHT (Vierde kamer) 14 juni 2011 (*)

„Gemeenschapsmodel – Nietigheidsprocedure – Ingeschreven gemeenschapsmodel in vorm van horloge aan halslint – Ouder model – Openbaarmaking van ouder model – Eigen karakter – Misbruik van bevoegdheid – Artikelen 4, 6, 7 en 61 tot en met 63 van verordening (EG) nr. 6/2002”

In zaak T-68/10, Sphere Time, gevestigd te Windhof (Luxemburg), vertegenwoordigd door C. Jäger, N. Gehlsen en M.-C. Simon, advocaten, verzoekster, tegen Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door D. Botis als gemachtigde, verweerder, andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM: Punch SAS, gevestigd te Nice (Frankrijk), betreffende een beroep tegen de beslissing van de derde kamer van beroep van het BHIM van 2 december 2009 (zaak R 1130/2008-3) inzake een nietigheidsprocedure tussen Punch SAS en Sphere Time, wijst HET GERECHT (Vierde kamer), samengesteld als volgt: I. Pelikánová (rapporteur), kamerpresident, K. Jürimäe en M. van der Woude, rechters, griffier: S. Spyropoulos, administrateur, gezien het op 15 februari 2010 ter griffie van het Gerecht verzoekschrift,

neergelegde

gezien de op 1 juni 2010 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord, gezien de schriftelijke vraag van het Gerecht aan verzoekster, na de terechtzitting op 18 januari 2011, het navolgende Arrest

499

Voorgeschiedenis van het geding 1 Verzoek ster, Sphere Time, is houdster van het onder nr. 325949-0002 ingeschreven gem eenschapsm adel, waarvoor de aanvraag op 14 april 2005 is ingediend (hierna: "Iitigieus m adel"). Het Iitigieuze m adel, dat is bestemd om te worden toegepast op horloges, is als volgt weergegeven:

2 Op 26 maart 2007 heeft Puneh SAS, de andere partij in de procedure voor de kam er van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHI M), een vordering tot nietigverklaring van het Iitigieuze m adel ingesteld op grond van artikel 25, Iid 1, sub b, van verordening (EG) nr.

6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende

500

gemeenschapsmodellen (PB 2002, L 3, blz. 1). In het kader van deze vordering heeft de andere partij in de procedure voor de kamer van beroep aangevoerd dat het litigieuze model niet nieuw was en geen eigen karakter had in de zin van artikel 4 van verordening nr. 6/2002, gelezen in samenhang met de artikelen 5 en 6 van deze verordening.

3 Ter ondersteuning van haar vordering tot nietigverklaring heeft de andere partij in de procedure voor de kamer van beroep het bestaan van verschillende, volgens haar oudere modellen aangevoerd.

4 De andere partij in de procedure voor de kamer van beroep heeft een catalogus overgelegd met twee modellen van horloges die worden gemaakt door Fuzhou Eagle Electronic Co. Ltd (hierna: „modellen C en F”), alsmede een verklaring van deze vennootschap dat de modellen C en F in 2001 in Europa werden verkocht.

5 Bovendien heeft de andere partij in de procedure voor de kamer van beroep een catalogus overgelegd met twee modellen van horloges die worden gemaakt door Great Sun Technology Corp. alsmede een verklaring van deze vennootschap dat deze modellen sinds 2004 in Europa werden verkocht. Samen met deze catalogi werden een verzendfactuur en herkomstcertificaat overgelegd voor een levering van 2 000 eenheden van een van deze modellen met het merk SYMBICORT. Deze levering werd in april 2004 gedaan aan een klant in Nederland (laatstgenoemd model wordt hierna „model SYMBICORT” genoemd). Het model SYMBICORT is weergegeven als volgt:

6 Bij beslissing van 31 maart 2008 heeft de nietigheidsafdeling het litigieuze model nietig verklaard op grond dat het geen eigen karakter bezat doordat het dezelfde algemene indruk opriep als de modellen C en F. Op 13 mei 2008 heeft verzoekster beroep tegen deze beslissing ingesteld.

7 Bij beslissing van 2 december 2009 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de derde kamer van beroep van het BHIM het beroep verworpen. Vooraf heeft de kamer van beroep erop gewezen dat de verzendfactuur en het herkomstcertificaat voor de levering van het model SYMBICORT een rechtens genoegzaam bewijs vormden dat dit model openbaar was gemaakt vóór de datum van indiening van de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze model. Op basis van een vergelijking van het litigieuze model met het model SYMBICORT, zoals die worden waargenomen door een gewone consument die vertrouwd is met horloges aan een halslint, heeft de kamer van beroep allereerst geoordeeld dat deze modellen in hoge mate soortgelijk waren, vervolgens dat de verschillen verwaarloosbaar waren en ten slotte dat, voor zover de ontwerper vrij het model van met name de wijzerplaat kan ontwerpen, geen gebruik van deze vrijheid was gemaakt. De kamer van beroep is tot de conclusie gekomen dat het litigieuze model geen eigen karakter bezat omdat het

501

dezelfde algemene indruk bij de geïnformeerde gebruiker opriep als het model SYMBICORT. Conclusie van de partijen 8 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage: – de bestreden beslissing te vernietigen; – het BHIM te verwijzen in de kosten van de procedure voor het Gerecht en de andere partij in de procedure voor de kamer van beroep te verwijzen in de kosten van de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM. 9 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage: – het beroep te verwerpen; – verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte 10 Verzoekster voert drie middelen aan. Volgens de bewoordingen van het verzoekschrift betreft het eerste middel schending van de artikelen 4 en 5 van verordening nr.

6/2002, betreffende de nieuwheid van het litigieuze model. Het tweede middel betreft schending van de artikelen 4 en 6 van verordening nr. 6/2002, betreffende de beoordeling van het eigen karakter van het litigieuze model. Het derde middel betreft misbruik van bevoegdheid. Bovendien stelt verzoekster dat gelet op de inhoud van de bestreden beslissing de beoordeling van de modellen C en F geen deel uitmaakt van het voorwerp van het geding voor het Gerecht. Op dit punt is de kamer van beroep in de bestreden beslissing ten onrechte afgeweken van de beslissing van de nietigheidsafdeling, aangezien zij enkel het litigieuze model met het model SYMBICORT heeft vergeleken en deze keuze niet heeft gemotiveerd.

11 Het BHIM betwist dat de drie middelen gegrond zijn. Bovendien voert het aan dat de overeenstemming tussen het litigieuze model en de modellen C en F alsook het model SYMBICORT deel uitmaakt van het voorwerp van het geding voor het Gerecht, waarbij de kamer van beroep alleen een bijkomend motief aan de beslissing van de nietigheidsafdeling heeft toegevoegd.

12 Vooraf zij opgemerkt dat de kamer van beroep op goede grond haar beslissing kon baseren op een vergelijking van het litigieuze model en het model SYMBICORT. 13 Uit artikel 60, lid 1, van verordening nr. 6/2002 volgt immers dat de kamer van beroep, wanneer bij haar beroep is ingesteld, de vordering tot nietigverklaring opnieuw volledig ten gronde dient te onderzoeken, zowel rechtens als feitelijk (zie naar analogie arrest Hof van 13 maart 2007, BHIM/Kaul, C-29/05 P, Jurispr. blz.

I-2213, punt 57). Dit impliceert dat de kamer van beroep zich kan baseren op om het even welk ouder model dat wordt aangevoerd door de partij die nietigverklaring vordert, zonder dat zij aan de inhoud van de beslissing van de nietigheidsafdeling is gebonden en zonder dat zij op dit punt een specifieke motivering moet geven.

502

14 In casu wordt niet betwist dat het model SYMBICORT in de loop van de procedure voor de nietigheidsafdeling is aangevoerd door de andere partij in de procedure voor de kamer van beroep.

15 Aldus behoeft in dit stadium niet te worden uitgemaakt of de beoordeling van de modellen C en F deel uitmaakt van het voorwerp van het geding voor het Gerecht.

Daarentegen dient in eerste instantie te worden nagegaan of het beroep gegrond is voor zover het de beoordeling van het model SYMBICORT in de bestreden beslissing betreft. Pas wanneer het Gerecht vaststelt dat deze beoordeling onrechtmatig is kan de beoordeling van de modellen C en F in voorkomend geval relevant zijn voor de beslechting van het voor het Gerecht aanhangige geding.

Eerste middel: schending van de artikelen 4 en 5 van verordening nr. 6/2002 Argumenten van de partijen 16 Verzoekster stelt dat wat de datum van openbaarmaking van het model SYMBICORT betreft het bepaalde in artikel 7, lid 2, sub b, van verordening nr. 6/2002 in overweging dient te worden genomen. Bijgevolg is de in casu relevante datum niet de datum van indiening van de aanvraag voor het litigieuze model, 14 april 2005, maar 14 april 2004.

17 De verzendfactuur betrof een levering van producten van het model SYMBICORT die op een niet nader bepaalde datum in april 2004 is uitgevoerd. Aangezien dit document op 3 april 2004 in Hong Kong (China) is opgesteld, zijn de producten van het model SYMBICORT gelet op de afstand tussen Hong Kong en Nederland zeer waarschijnlijk na 14 april 2004 op de Europese markt gebracht en dateert de openbaarmaking van dit model voor het publiek dus van na 14 april 2004.

18 Verzoekster voegt daaraan toe dat de verzendfactuur aan de andere partij in de procedure voor de kamer van beroep is afgegeven door de fabrikant van de horloges van het model SYMBICORT, die er belang bij heeft te bewijzen dat dit model een ouder model is. Ook is het niet zeker dat het origineel van deze factuur aan het BHIM is overgelegd. Bijgevolg kan volgens verzoekster geen rekening met dit document worden gehouden.

19 Daarom is verzoekster van mening dat niet is bewezen dat het model SYMBICORT eerder openbaar is gemaakt. Daaruit leidt zij af dat het litigieuze model als nieuw moet worden beschouwd.

20 Het BHIM betwist de gegrondheid van verzoeksters argumenten.

Beoordeling door het Gerecht 21 Volgens de bewoordingen van het verzoekschrift betreft het eerste middel schending van de artikelen 4 en 5 van verordening nr. 6/2002, betreffende de nieuwheid van een gemeenschapsmodel. Zoals het BHIM opmerkt, is de bestreden beslissing niet gebaseerd op het gegeven dat het litigieuze model niet nieuw is.

22 In feite betreft het eerste middel de eerdere openbaarmaking van het model SYMBICORT. Met dit middel wordt dus in werkelijkheid schending van artikel 6, lid 1, juncto artikel 7 van verordening nr. 6/2002 gesteld.

23 Deze artikelen bepalen: „Artikel 6

503

Eigen karakter 1. Een model wordt geacht een eigen karakter te hebben, indien de algemene indruk die het bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door modellen die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld: [...] b) bij een ingeschreven gemeenschapsmodel, vóór de datum van indiening van de aanvrage om inschrijving of, wanneer aanspraak op voorrang wordt gemaakt, vóór de datum van voorrang. [...]

Artikel 7 Openbaarmaking 1. Voor de toepassing van de artikelen 5 en 6 wordt een model geacht voor het publiek beschikbaar te zijn gesteld, indien dit gepubliceerd is na inschrijving of op andere wijze, of tentoongesteld, in de handel gebracht of anderszins openbaar gemaakt is vóór de in […] artikel 6, lid 1, sub b, genoemde datum, tenzij deze feiten bij een normale gang van zaken redelijkerwijs niet ter kennis konden zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector die in de Gemeenschap werkzaam zijn. [...]

2. Openbaarmaking wordt voor de toepassing van de artikelen 5 en 6 niet in aanmerking genomen, wanneer een model waarvoor aanspraak op bescherming als ingeschreven gemeenschapsmodel wordt gemaakt, voor het publiek beschikbaar is gesteld: a) door de ontwerper, zijn rechtverkrijgende of een derde op basis van door de ontwerper of diens rechtverkrijgende verstrekte informatie of genomen maatregelen; en b) gedurende het tijdvak van twaalf maanden voorafgaande aan de datum van indiening van de aanvrage of, indien aanspraak wordt gemaakt op voorrang, aan de datum van voorrang. [...]”

24 Wat in de eerste plaats de toepasselijkheid van artikel 7, lid 2, van verordening nr.

6/2002 in casu betreft, zij opgemerkt dat deze bepaling tot doel heeft de ontwerper of zijn rechtverkrijgende de mogelijkheid te bieden een model gedurende een periode van twaalf maanden op de markt aan te bieden vooraleer hij de formaliteiten voor indiening van zijn aanvraag moet vervullen.

25 Gedurende dit tijdvak kan de ontwerper of zijn rechtverkrijgende een idee krijgen van het commerciële succes van het betrokken model vooraleer hij kosten voor inschrijving ervan moet maken, zonder dat hij ervoor moet vrezen dat openbaarmaking op deze wijze met succes kan worden aangevoerd in het kader van een nietigheidsprocedure die wordt ingesteld na eventuele inschrijving van het betrokken model.

26 Hieruit volgt dat artikel 7, lid 2, van verordening nr. 6/2002 in het kader van een nietigheidsprocedure slechts toepassing kan vinden wanneer de houder van het

504

model waarvan nietigverklaring wordt gevorderd, aantoont dat hij ofwel de ontwerper is van het model waarop deze vordering is gesteund, ofwel diens rechtverkrijgende is.

27 In casu moet verzoekster dus aantonen dat zij de ontwerper van het model SYMBICORT is dan wel diens rechtverkrijgende.

28 Verzoekster beweert zelfs niet dat dit het geval is.

29 Derhalve is artikel 7, lid 2, van verordening nr. 6/2002 niet van toepassing op de openbaarmaking van dit model.

30 In de tweede plaats dient in deze omstandigheden, gelet op het feit dat verzoekster voor het litigieuze model geen aanspraak op voorrang maakt, worden onderzocht of uit de aan het BHIM overgelegde elementen blijkt dat het model SYMBICORT vóór 14 april 2005, zijnde de datum van indiening van de aanvraag voor het litigieuze model, voor het publiek beschikbaar is gesteld.

31 De andere partij in de procedure voor de kamer van beroep heeft een verzendfactuur overgelegd voor een levering van 2 000 horloges van het model SYMBICORT aan een klant in Nederland. Volgens deze factuur werden deze producten op 3 april 2004 vanuit Hong Kong verscheept.

32 Gelet op de gebruikelijke transporttermijnen wordt met deze verzendfactuur aangetoond dat de betrokken horloges in Nederland werden geleverd en dat het model SYMBICORT dus ter kennis is gekomen van ingewijden in de betrokken sector die in de Gemeenschap werkzaam zijn, en wel vóór 14 april 2005, datum van indiening van de aanvraag voor het litigieuze model. Bovendien heeft verzoekster geen gegevens overgelegd waarmee kan worden aangetoond dat deze bekendmaking niet heeft plaatsgevonden of van na deze datum van indiening van de aanvraag dateert.

33 In de derde plaats dient wat de bewijskracht van de verzendfactuur betreft te worden erkend dat Great Sun Technology, die horloges van het model SYMBICORT maakt en het betrokken document aan de andere partij in de procedure voor de kamer van beroep heeft afgegeven, er belang bij heeft dat het litigieuze model nietig wordt verklaard. Na nietigverklaring kan deze vennootschap immers haar producten blijven verkopen in de Europese Unie.

34 Ook al kan deze omstandigheid de geloofwaardigheid van de – eveneens aan het BHIM overgelegde – verklaring van de directeur van Great Sun Technology in twijfel trekken, dezelfde conclusie geldt evenwel niet voor de verzendfactuur.

35 Dit document werd immers niet specifiek opgesteld als een bewijsstuk dat kan dienen in de nietigheidsprocedure; het werd opgesteld in het kader van een gebruikelijke handelstransactie als bewijs van een dienstverrichting en als verzoek aan de schuldenaar om de afgesproken prijs te betalen.

36 Bovendien werd de verzendfactuur niet aan de andere partij in de procedure voor de kamer van beroep maar aan een derde afgegeven, en zij werd opgesteld in april 2004, of ongeveer drie jaar vóór indiening van de vordering tot nietigverklaring op 26 maart 2007.

37 Gelet op deze omstandigheden wordt aan de bewijskracht van de verzendfactuur niet afgedaan door het feit dat zij aan de andere partij in de procedure voor de kamer

505

van beroep werd afgegeven door de fabrikant van de horloges van het model SYMBICORT. 38 Het gegeven dat in plaats van het origineel een kopie van de verzendfactuur is overgelegd, belet op zich niet dat met dit document rekening wordt gehouden.

39 Eventueel zou het van belang zijn dat het origineel van dit document wordt overgelegd wanneer de kopie onleesbaar was of aanwijzingen bevatte dat met de inhoud van dit document is geknoeid. Verzoekster stelt dit evenwel niet en het onderzoek van de verzendfactuur, zoals die aan het BHIM is overgelegd, doet evenmin op dit punt vragen rijzen.

40 Bijgevolg wordt aan de bewijskracht van de verzendfactuur niet afgedaan door het feit dat een kopie in plaats van het origineel ervan is overgelegd.

41 Gelet op het voorgaande luidt de conclusie dat de kamer van beroep niet ten onrechte heeft geoordeeld dat was aangetoond dat het model SYMBICORT voor het publiek beschikbaar is gesteld vóór de datum van indiening van de aanvraag voor het litigieuze model. Het eerste middel dient dus te worden afgewezen.

Tweede middel: schending van de artikelen 4 en 6 van verordening nr. 6/2002 Argumenten van de partijen 42 Verzoekster stelt dat de kamer van beroep blijk van een onjuiste beoordeling heeft gegeven door vast te stellen dat het litigieuze model dezelfde algemene indruk wekt als het model SYMBICORT. 43 Vooraf wijst verzoekster erop dat aangezien het model SYMBICORT bestemd is om reclame te maken, de geïnformeerde gebruiker een vakman is die reclameartikelen wenst aan te kopen. Daar op de markt een groot aantal halslinten wordt aangeboden, zal de geïnformeerde gebruiker bijzondere aandacht besteden aan de specifieke kenmerken van een bepaald halslint.

44 Vervolgens verwijt verzoekster de kamer van beroep ten eerste dat zij niet alle voor de twee betrokken modellen relevante kenmerken in overweging heeft genomen, namelijk het halslint, de horlogekast, het horloge zelf en het bevestigingsdeel. De kamer van beroep heeft immers alleen de wijzerplaat, de positie van het horloge en de kleur van de twee betrokken modellen vergeleken. Op deze wijze heeft zij bovendien geen acht geslagen op de omstandigheid dat de vrijheid van de ontwerper van een soortgelijk horloge beperkt is. Daarentegen beschikt de ontwerper over een grote vrijheid bij het ontwerp van het halslint en het bevestigingsdeel.

45 In de tweede plaats is het model SYMBICORT in de aan het BHIM overgelegde afbeelding niet volledig weergegeven daar alleen twee, uiteenlopende stroken zonder een verbindingslus te zien zijn. Aangezien de modellen moeten worden vergeleken op basis van de afbeeldingen ervan, mocht de kamer van beroep niet veronderstellen dat het model SYMBICORT voorzien was van een halslint waarmee een horloge om de hals kan worden gedragen.

46 In de derde plaats komt verzoekster op tegen de vaststelling van de kamer van beroep dat het bevestigingsdeel van het litigieuze model met een stippellijn is afgebeeld. Dat deel is met een volle lijn afgebeeld en had dus in overweging moeten worden geworden, temeer daar het een belangrijk element van het litigieuze model vormt. Dat deel trekt immers de aandacht van de geïnformeerde

506

gebruiker aangezien de vrijheid van de ontwerper voor dat deel niet beperkt is en de vorm ervan bepaalt welke voorwerpen aan het halslint kunnen worden bevestigd.

47 In casu is het bevestigingsdeel van het model SYMBICORT op de aan het BHIM meegedeelde afbeelding evenwel niet te zien, zodat niet kan worden bevestigd dat dit deel wel bestaat en welke kenmerken het eventueel heeft. Bovendien verschilt het bevestigingsdeel van het litigieuze model duidelijk van het uiteinde van het model SYMBICORT. 48 Het BHIM betwist de gegrondheid van verzoeksters argumenten.

Beoordeling door het Gerecht 49 De artikelen 4 en 6 van verordening nr. 6/2002 luiden: „Artikel 4 Beschermingsvoorwaarden 1. Een model wordt als gemeenschapsmodel beschermd voor zover het nieuw is en een eigen karakter heeft. [...]

Artikel 6 Eigen karakter 1. Een model wordt geacht een eigen karakter te hebben, indien de algemene indruk die het bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door modellen die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld: [...] b) bij een ingeschreven gemeenschapsmodel, vóór de datum van indiening van de aanvrage om inschrijving of, wanneer aanspraak op voorrang wordt gemaakt, vóór de datum van voorrang.

2. Bij de beoordeling van het eigen karakter wordt rekening gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model.”

50 Bijgevolg dient te worden nagegaan of uit het oogpunt van de geïnformeerde gebruiker en gelet op de mate van vrijheid van de ontwerper van een horloge dat aan een halslint is bevestigd, de algemene indruk die het litigieuze model wekt, verschilt van de algemene indruk die het model SYMBICORT oproept.

– De geïnformeerde gebruiker 51 Wat de uitlegging van het begrip geïnformeerde gebruiker betreft, dient te worden geoordeeld dat de hoedanigheid van „gebruiker” impliceert dat de betrokken persoon het voortbrengsel waarin het model is verwerkt, gebruikt in overeenstemming met de doelstelling ervan. Het bijvoeglijk naamwoord „geïnformeerd” suggereert voorts dat de gebruiker, zonder een ontwerper of een technisch deskundige te zijn, de in de betrokken sector bestaande verschillende

507

modellen kent, een zekere kennis bezit met betrekking tot de elementen die deze modellen over het algemeen bevatten, en door zijn belangstelling voor de betrokken voortbrengselen blijk geeft van een vrij hoog aandachtsniveau bij gebruik ervan [arrest Gerecht van 22 juni 2010, Shenzhen Taiden/BHIM – Bosch Security Systems (communicatieapparatuur), T-153/08, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punten 46 en 47].

52 In casu heeft de kamer van beroep in punt 21 van de bestreden beslissing geoordeeld dat de geïnformeerde gebruiker een gewone consument was, die vertrouwd is met horloges die aan een halslint om de hals worden gedragen.

53 Partijen betwisten niet dat het model SYMBICORT, evenals het litigieuze model, een reclameartikel is. In het geval van dergelijke artikelen is de geïnformeerde gebruiker, zoals gedefinieerd in punt 51 hierboven, niet alleen de vakman die reclameartikelen aankoopt om die aan de eindgebruikers uit te delen, maar ook de eindgebruiker zelf.

54 Bijgevolg dient in casu te worden aangenomen dat de geïnformeerde gebruiker zowel de gemiddelde consument is, zoals in de bestreden beslissing is aangevoerd, als de professionele aankoper van deze artikelen, zoals door verzoekster is gesteld.

55 Verzoekster voert geen argumenten aan waarmee kan worden aangetoond dat de perceptie van de betrokken modellen door de twee groepen van gebruikers verschilt.

56 Bovendien kan hoe dan ook alleen al op basis van het feit dat de betrokken modellen bij een van de twee groepen van geïnformeerde gebruikers dezelfde algemene indruk wekken, worden vastgesteld dat het litigieuze model geen eigen karakter bezit.

57 Derhalve doet het feit dat in de bestreden beslissing vakmensen niet worden genoemd als geïnformeerde gebruikers van horloges aan een halslint, niet af aan de rechtmatigheid van deze beslissing.

– De mate van vrijheid van de ontwerper 58 Alvorens de mate van vrijheid van de ontwerper te onderzoeken, die volgens verzoekster beperkt is voor het horloge en ruim voor het halslint en het bevestigingselement, is het nodig na te gaan welke elementen door het litigieuze model daadwerkelijk worden beschermd en welke elementen derhalve relevant zijn voor de vergelijking van het litigieuze model met het model SYMBICORT. 59 Punt 11.4 van de richtsnoeren voor het onderzoek van gemeenschapsmodellen, zoals aangenomen bij besluit EX-03-9 van de voorzitter van het BHIM van 9 december 2003, met als titel „Vormvoorwaarden voor de weergave van het model”, bepaalt: „[...]

Een model wordt alleen afgebeeld met die kenmerken waarvoor bescherming wordt aangevraagd. Toch kunnen ook andere elementen worden afgebeeld om mede de kenmerken te beschrijven van het model waarvoor bescherming wordt aangevraagd. In een aanvraag tot inschrijving van een gemeenschapsmodel zijn de volgende identificatie-elementen toegestaan: 1. Een stippellijn kan in een afbeelding worden gebruikt om de elementen aan te geven waarvoor geen bescherming wordt aangevraagd, of om delen van het model

508

aan te geven die niet op de betrokken afbeelding zichtbaar zijn. Een stippellijn beschrijft dus elementen die geen deel uitmaken van de afbeelding waarop deze elementen zijn weergegeven. [...]�

60 Verzoekster betwist deze regel niet. Op basis van de afbeelding van het litigieuze model in de bestreden beslissing, in het Gemeenschapsmodellenblad en in de gegevensbank van gemeenschapsmodellen op de internetpagina van het BHIM stelt zij evenwel dat, anders dan de kamer van beroep in punt 20 van de bestreden beslissing heeft geoordeeld, het bevestigingselement van het litigieuze model niet met een stippellijn is weergegeven.

61 In de eerste plaats dient te worden opgemerkt dat de afbeelding van het litigieuze model in de bestreden beslissing van geen belang is voor de omvang van de bescherming van dit model.

62 In de tweede plaats kan aan de hand van de verkleinde afbeelding van het litigieuze model in het Gemeenschapsmodellenblad en in de gegevensbank van gemeenschapsmodellen worden vastgesteld dat bepaalde elementen van dit model, met name het bevestigingselement, met minder duidelijke lijnen worden afgebeeld dan voor andere elementen het geval is, zoals het halslint en de horlogekast.

Omdat deze afbeelding klein is, is het echter niet mogelijk met zekerheid uit te maken of deze elementen met een stippellijn zijn weergegeven.

63 In de derde plaats wordt eventuele onzekerheid op dit punt weggenomen door de volledige afbeelding van het litigieuze model, die beschikbaar is via de verkleinde afbeelding in de elektronische versie van het Gemeenschapsmodellenblad en in de gegevensbank van gemeenschapsmodellen, en die overigens gelijk is aan de afbeelding van het litigieuze model in de door verzoekster bij het BHIM ingediende inschrijvingsaanvraag. Op deze afbeelding is immers duidelijk te zien dat het bevestigingselement van het litigieuze model met een stippellijn is weergegeven, net zoals de horlogewijzers en het rechthoekige element dat op de wijzerplaat van het horloge is aangebracht.

64 Bijgevolg dient te worden aangenomen dat het bevestigingselement van het litigieuze model, de horlogewijzers en het rechthoekige element dat op de wijzerplaat van het horloge is aangebracht, geen elementen zijn die door het litigieuze model worden beschermd. Deze vaststelling impliceert dat de mate van vrijheid van de ontwerper voor deze elementen in casu niet van belang is.

65 Met betrekking tot de overige elementen die verzoekster onder de aandacht brengt, zij opgemerkt dat verzoekster de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het halslint overdrijft.

66 Hoewel de lengte en de breedte van dit element in zekere mate kunnen verschillen, mogen deze kenmerken het echter niet onmogelijk maken om het halslint comfortabel om de hals te dragen. Dezelfde conclusie geldt voor de positie van het horloge aan het halslint.

67 Bijgevolg heeft de kamer van beroep door deze vaststellingen in punt 21 van de bestreden beslissing te doen geen blijk van een onjuiste beoordeling gegeven.

68 Met betrekking tot de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het horloge moet bovendien worden erkend dat een dergelijk horloge uit bepaalde elementen moet bestaan om zijn functie te kunnen vervullen, zoals een wijzerplaat,

509

wijzers die ongeveer in gelijkzetknop.

het midden van deze

wijzerplaat staan,

of een

69 Deze vereisten betreffen echter bepaalde elementen waaruit een horloge moet bestaan, en hebben geen merkbare invloed op de vorm en de algemene verschijningsvorm ervan. Met name de wijzerplaat en de horlogekast kunnen een verschillende vorm en een ander design hebben, zoals de kamer van beroep in punt 21 van de bestreden beslissing in wezen heeft opgemerkt.

– Vergelijking van de door de twee betrokken modellen opgeroepen algemene indruk 70 Gelet op hetgeen hierboven is uiteengezet betreffende de door het litigieuze model beschermde elementen en de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van een horloge dat aan een halslint is bevestigd, dient te worden aangenomen dat de volgende elementen bepalend zijn voor de algemene indruk die het litigieuze model wekt: – een halslint waarvan de stroken aan een van de uiteinden samenkomen, daarna elkaar overlappen en een lus aan het andere uiteinde vormen; – een rond horloge dat aan het halslint is bevestigd op de plaats waar de twee stroken van het halslint uit elkaar gaan; – twee concentrische ringen rond de rand van het horloge, waarbij de buitenste ring bovenaan een inkeping met een gelijkzetknop vertoont.

71 Voor de beoordeling van de door het model SYMBICORT opgeroepen algemene indruk moet allereerst worden ingegaan op verzoeksters argument dat de kamer van beroep niet had mogen veronderstellen dat het model SYMBICORT voorzien was van een halslint waarmee het horloge om de hals kan worden gedragen.

72 Weliswaar zijn op de aan het BHIM meegedeelde afbeelding van het model SYMBICORT slechts twee stroken weergegeven die in een verschillende richting gaan, maar geen lus vertonen waarmee het lint om de hals gaat.

73 Evenwel mag bij de beoordeling van de oudere modellen de grafische weergave ervan niet afzonderlijk en niet alleen worden onderzocht, maar veeleer moeten alle afgebeelde elementen globaal worden beoordeeld zodat de door het betrokken model opgeroepen algemene indruk met voldoende zekerheid en nauwkeurigheid kan worden bepaald.

74 In het geval van met name modellen die rechtstreeks, zonder te zijn ingeschreven, worden gebruikt in het handelsverkeer valt immers niet uit te sluiten dat daarvan geen grafische weergave met een afbeelding van alle relevante details bestaat, die kan worden vergeleken met de afbeelding in een inschrijvingsaanvraag. In deze omstandigheden zou het overdreven zijn van de partij die nietigverklaring vordert, te verlangen dat in alle gevallen een dergelijke weergave wordt overgelegd.

75 In casu zijn op de afbeelding van het model SYMBICORT die is overgelegd door de andere partij in de procedure voor de kamer van beroep, de twee stroken van het halslint plots afgebroken en verschijnt de term „symbicort” slechts gedeeltelijk op een van deze stroken. Dit suggereert dat de ontbrekende lus het gevolg is van het feit dat de weergave onvolledig is, en niet van het feit dat het betrokken model in werkelijkheid een verschijningsvorm zonder lus heeft.

510

76 Bovendien blijkt uit zowel de verzendfactuur als het herkomstcertificaat dat de levering door Great Sun Technology in Nederland op 3 april 2004 een levering was van 2 000 stuks „halslint met horloge ,SYMBICORT’”.

77 De functie van een halslint als dat in casu bestaat er ontegenzeggelijk in dat de drager een voorwerp om zijn hals kan dragen.

78 Aangezien de algemene indruk die een model wekt bij de geïnformeerde gebruiker, ook moet worden beoordeeld rekening houdend met de manier waarop de betrokken waar wordt gebruikt (arrest communicatieapparatuur, reeds aangehaald, punt 66), heeft de kamer van beroep in punt 20 van de bestreden beslissing aldus terecht geoordeeld dat het model SYMBICORT daadwerkelijk uit een halslint bestaat waardoor het horloge om de hals kan worden gedragen, ook al is de aan het BHIM overgelegde afbeelding onvolledig.

79 Gelet op het voorgaande dient te worden aangenomen dat de door het model SYMBICORT opgeroepen algemene indruk wordt bepaald door de in punt 70 hierboven opgesomde elementen. Zoals de kamer van beroep in punt 19 van de bestreden beslissing terecht heeft vastgesteld, vertoont het model SYMBICORT ook een halslint met in wezen dezelfde afmetingen, waaraan op dezelfde plaats een rond analoog horloge is bevestigd. Ook zijn er rond het horloge twee concentrische ringen, waarbij de buitenste ring een inkeping aan dezelfde kant vertoont, waarin de gelijkzetknop zich bevindt.

80 Bovendien heeft de kamer van beroep in punt 20 van de bestreden beslissing terecht vastgesteld dat de verschillen tussen de betrokken modellen, waarop verzoekster de aandacht heeft gevestigd, verwaarloosbaar zijn.

81 Allereerst kan geen aanzienlijk verschil in de lengte en de breedte van de halslinten van de betrokken modellen worden vastgesteld.

82 Vervolgens is het feit dat het halslint van het model SYMBICORT in het zwart is afgebeeld, niet van belang aangezien voor het litigieuze model geen aanspraak op een kleur wordt gemaakt. Aangezien het litigieuze model een reclameartikel is, kan tevens op goede grond worden aangenomen dat voor het gebruik ervan daarop een merk zal worden aangebracht. Bijgevolg ontstaat evenmin een aanzienlijk verschil doordat het merk SYMBICORT op het model SYMBICORT voorkomt.

83 Ten slotte is het design van de horlogekasten en de wijzerplaten van de twee modellen niet in die mate opmerkelijk dat de door deze modellen opgeroepen algemene indruk daardoor wordt beïnvloed. Dit klemt te meer daar uit de punten 58 tot en met 64 van het onderhavige arrest volgt dat de wijzers van het horloge en het rechthoekige element op de wijzerplaat geen door het litigieuze model beschermde elementen zijn.

84 Gelet op het voorgaande moet worden aangenomen dat het litigieuze model en het model SYMBICORT bij de geïnformeerde gebruiker dezelfde algemene indruk wekken. Derhalve is de kamer van beroep in punt 22 van de bestreden beslissing terecht tot dezelfde conclusie gekomen en heeft zij daaruit terecht afgeleid dat het litigieuze model geen eigen karakter in de zin van artikel 6 van verordening nr.

6/2002 bezat en dus nietig moest worden verklaard.

85 Het tweede middel moet dus worden afgewezen.

Derde middel: misbruik van bevoegdheid in de zin van artikel 61, lid 2, van verordening nr. 6/2002

511

Argumenten van de partijen 86 Verzoekster verwijt de kamer van beroep misbruik van bevoegdheid doordat zij ten eerste al haar argumenten en het overgelegde bewijsmateriaal, in het bijzonder de verzendfactuur, rechtens onvoldoende heeft onderzocht, ten tweede de vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het halslint en het bevestigingselement niet heeft erkend en ten derde de bestreden beslissing heeft gebaseerd op een onjuiste beoordeling van het bevestigingselement van het litigieuze model. Volgens verzoekster heeft de kamer van beroep in deze context geen echt onderzoek verricht, maar alleen vaststellingen gedaan die niet door argumenten of door verwijzingen naar bewijsstukken zijn onderbouwd, waardoor verzoeksters rechten van verdediging zijn geschonden. Bovendien heeft de kamer van beroep, door te verwijzen naar de omstandigheid dat het bevestigingselement met een stippellijn zou zijn weergegeven, mogelijk verwezen naar een onbekend model.

87 Het BHIM betwist dat verzoeksters argumenten gegrond zijn.

Beoordeling door het Gerecht 88 Het begrip misbruik van bevoegdheid heeft in het recht van de Unie een welbepaalde inhoud en ziet op het geval waarin een administratief gezag zijn bevoegdheden gebruikt voor een ander doel dan dat waarvoor zij zijn verleend. Volgens vaste rechtspraak is bij een besluit slechts sprake van misbruik van bevoegdheid wanneer er objectieve, ter zake dienende en onderling overeenstemmende aanwijzingen bestaan dat het is genomen ter bereiking van andere doeleinden dan die welke zijn aangevoerd [arresten Gerecht van 24 april 1996, Industrias Pesqueras Campos e.a./Commissie, T-551/93 en T-231/94–T-234/94, Jurispr. blz. II-247, punt 168, en 12 januari 2000, DKV/BHIM (COMPANYLINE), T-19/99, Jurispr. blz. II-1, punt 33].

89 In casu heeft verzoekster evenwel niet aangetoond en zelfs niet aangevoerd dat er dergelijke aanwijzingen bestaan. Wat volgens haar misbruik van bevoegdheid uitmaakt, is hooguit een eventuele beoordelingsfout die kan neerkomen op schending van de bepalingen van de artikelen 4, 6 en 7 van verordening nr.

6/2002. Uit het onderzoek van het eerste en het tweede middel blijkt echter dat verzoeksters betoog op dat punt in elk geval ongegrond is.

90 Wat de vermeende schending van verzoeksters rechten van verdediging betreft, blijkt uit artikel 62 van verordening nr. 6/2002 dat de beslissingen van het BHIM slechts kunnen worden genomen op gronden waartegen de partijen verweer hebben kunnen voeren. In casu heeft verzoekster voor de instanties van het BHIM haar standpunt uiteengezet over de bewijskracht van de verzendfactuur, de vrijheid van de ontwerper, het feit dat de afbeelding van het model SYMBICORT onvolledig is en het belang van het bevestigingselement in de algemene indruk die een horloge aan een halslint oproept. Dat het bevestigingselement geen door het litigieuze model beschermd element is, werd uitdrukkelijk vermeld in punt 21 van de beslissing van de nietigheidsafdeling, zodat verzoekster in de beroepsprocedure de gelegenheid had opmerkingen daarover te maken. Bijgevolg moet ook de grief betreffende schending van verzoeksters rechten van verdediging worden afgewezen.

91 Voor zover de argumenten die verzoekster met haar derde middel aanvoert, nog in die zin kunnen worden uitgelegd dat zij daarmee niet-nakoming van de motiveringsplicht van artikel 62 van verordening nr. 6/2002 stelt, of van de verplichting tot onderzoek van de door de partijen aangevoerde feiten, bewijselementen en argumenten van artikel 63, lid 1, van deze verordening, dient te worden vastgesteld dat in de bestreden beslissing op een samenhangende en

512

voldoende gedetailleerde wijze wordt uitgelegd waarom de kamer van beroep de bewijzen betreffende het model SYMBICORT, inzonderheid de verzendfactuur, als geloofwaardig en bewijskrachtig heeft beschouwd (punten 7 en 15–17 van de bestreden beslissing) en bovendien heeft geoordeeld dat het litigieuze model in de perceptie van de geïnformeerde gebruiker dezelfde algemene indruk als het model SYMBICORT opriep, gelet op de vrijheid van de ontwerper (punten 18-22 van de bestreden beslissing). Derhalve is de bestreden beslissing op dit punt niet onrechtmatig.

92 Gelet op het voorgaande dient het derde middel te worden afgewezen.

93 Aangezien geen van de door verzoekster aangevoerde middelen gegrond is voor zover zij zien op het bewijs van de openbaarmaking van het model SYMBICORT en de vergelijking van dit model met het litigieuze model, behoeven deze middelen niet meer te worden onderzocht wat de modellen C en F betreft, overeenkomstig hetgeen in de punten 12 tot en met 15 van het onderhavige arrest is uiteengezet.

De door de kamer van beroep gemaakte vergelijking van het litigieuze model met het model SYMBICORT is immers als grondslag voor de bestreden beslissing toereikend.

94 Derhalve dient het beroep in zijn geheel te worden verworpen.

Kosten 95 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dat is gevorderd. Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het BHIM te worden verwezen in de kosten.

HET GERECHT (Vierde kamer), rechtdoende, verklaart: 1) Het beroep wordt verworpen.

2) Sphere Time wordt verwezen in de kosten.

Pelikánová

Jürimäe

Van der Woude

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 14 juni 2011. ondertekeningen

513

ARREST VAN HET GERECHT (Tweede kamer) 13 november 2012 (*)

„Gemeenschapsmodel – Nietigheidsprocedure – Ingeschreven gemeenschapsmodellen die thermosifons voor verwarmingsradiatoren weergeven – Ouder model – Nietigheidsgrond – Geen eigen karakter – Geen andere algemene indruk – Artikel 6 en artikel 25, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 6/2002 – Verzadiging van stand van techniek – Motiveringsplicht”

In de gevoegde zaken T-83/11 en T-84/11, Antrax It Srl, gevestigd te Resana (Italië), vertegenwoordigd door L. Gazzola, advocaat, verzoekster, tegen Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), aanvankelijk vertegenwoordigd door G. Mannucci en A. Folliard-Monguiral, vervolgens door Folliard-Monguiral en F. Mattina, als gemachtigden, verweerder, andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniënte voor het Gerecht: The Heating Company (THC), gevestigd te Dilsen (België), vertegenwoordigd door J. Haber, advocaat, betreffende beroepen tegen de beslissingen van de derde kamer van beroep van het BHIM van 2 november 2010 (zaken R 1451/2009-3 en R 1452/2009-3) inzake nietigheidsprocedures tussen The Heating Company (THC) en Antrax It Srl, wijst HET GERECHT (Tweede kamer), samengesteld als volgt: N. J. Forwood, president, F. Dehousse (rapporteur) en J. Schwarcz, rechters, griffier: C. Heeren, administrateur, gezien de op 11 verzoekschriften,

februari

2011

ter

griffie

van

het

Gerecht

neergelegde

gezien de op 24 mei 2011 ter griffie van het Gerecht neergelegde memories van antwoord van het BHIM, gezien de op 18 mei en 27 juni 2011 ter griffie van het Gerecht neergelegde memories van antwoord van interveniënte,

514

gezien de op 22 augustus en 19 september 2011 ter griffie van het Gerecht neergelegde memories van repliek, gezien de opmerkingen van partijen van 25 en 29 mei 2012 in antwoord op de vraag van het Gerecht van 11 mei 2012, na de terechtzitting op 27 juni 2012, het navolgende Arrest Voorgeschiedenis van het geding 1 Verzoekster, Antrax It Srl, is houdster van acht gemeenschapsmodellen nrs.

000593959-0001 tot en met 000593959-0008, die op 25 september 2006 bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) zijn aangevraagd en op 21 november 2006 en 20 april 2009 in het Gemeenschapsmodellenblad zijn gepubliceerd.

2 Volgens de bewoordingen zelf van de door verzoekster bij het BHIM ingediende modelaanvragen gaat het om modellen van thermosifons („modelli di termosifoni”), bestemd om te worden toegepast op „verwarmingsradiatoren” van klasse 23.03 in de zin van de Overeenkomst van Locarno van 8 oktober 1968 tot instelling van een internationale classificatie voor tekeningen en modellen van nijverheid, zoals gewijzigd.

3

Enkel modellen nrs. 000593959-0001 en 000593959-0002 (hierna: modellen”) zijn in de onderhavige zaken aan de orde.

4 De litigieuze modellen zijn weergegeven als volgt: – model nr. 000593959-0002:

– model nr. 000593959-0001:

515

„litigieuze

5 Op 16 april 2008 heeft interveniënte, The Heating Company (THC), bij het BHIM vorderingen tot nietigverklaring van de litigieuze modellen ingesteld. Deze vorderingen werden ingeschreven onder de nummers ICD000005312 en ICD000005320, en waren gebaseerd op artikel 25, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen (PB 2002, L 3, blz. 1), waarin wordt verwezen naar de voorwaarden van de artikelen 4 tot en met 9 van deze verordening.

6 Ter staving van haar vorderingen tot nietigverklaring heeft interveniënte tegen de litigieuze modellen, met respectievelijk nr.

000593959-0002 en nr.

000593959-0001, de Duitse modellen met respectievelijk nr. 4 en nr. 5 (hierna: „oudere modellen”) aangevoerd die zijn vervat in meervoudige inschrijving nr.

40110481.8, die op 10 september 2002 is gepubliceerd en is uitgebreid tot Frankrijk, Italië en de Benelux als internationaal model nr. DM/060899.

7 De oudere modellen zijn weergegeven als volgt: – model nr. 4:

– model nr. 5:

516

8 Bij beslissingen van 30 september 2009 heeft de nietigheidsafdeling de litigieuze modellen nietig verklaard bij gebreke van nieuwheid in de zin van artikel 5 van verordening nr. 6/2002.

9 Op 27 november 2009 heeft verzoekster beroep tegen deze beslissingen ingesteld.

10 Bij beslissingen van 2 november 2010 (hierna: „bestreden beslissingen”) heeft de derde kamer van beroep van het BHIM de beslissingen van de nietigheidsafdeling vernietigd op grond van een ontoereikende motivering wat de nietigheidsgrond inzake het ontbreken van nieuwheid betreft, en heeft de litigieuze modellen nietig verklaard op grond van het ontbreken van eigen karakter.

11 In het bijzonder heeft de kamer van beroep eerst vastgesteld dat de voor haar aangevochten beslissingen van de nietigheidsafdeling ontoereikend waren gemotiveerd wat de nietigheidsgrond inzake het ontbreken van nieuwheid betreft (artikel 5 van verordening nr. 6/2002) en dat deze derhalve nietig moesten worden verklaard. Vervolgens is zij overgegaan tot een nieuw onderzoek van deze nietigheidsgrond en heeft deze afgewezen, op grond dat de verschillen tussen de litigieuze modellen en de oudere modellen (hierna samen: „betrokken modellen”) geen verschillen „buiten” deze ontwerpen betroffen, zoals het geval zou zijn bij een productcode of een kwaliteitsmerk, maar betrekking hadden op deze ontwerpen en uit dit oogpunt niet konden opgaan in het concept van „onbelangrijke details” in de zin van artikel 5, lid 2, van verordening nr. 6/2002.

12 Daarna heeft de kamer van beroep de nietigheidsgrond inzake het ontbreken van eigen karakter (artikel 25, lid 1, sub b, en artikel 6 van verordening nr. 6/2002) onderzocht.

13 In deze context heeft de kamer van beroep de geïnformeerde gebruiker in de zin van artikel 6, lid 1, van verordening nr. 6/2002 gedefinieerd als de persoon die verwarmingsradiatoren koopt om deze in zijn woning te installeren en die de mogelijkheid heeft gehad om modellen van radiatoren te zien en te vergelijken door design- of interieurtijdschriften te raadplegen, door gespecialiseerde winkels te bezoeken en door op internet te surfen (punt 39 van de bestreden beslissingen).

14 Vervolgens heeft de kamer van beroep gesteld dat „de [betrokken modellen] radiatoren weerg[aven] bestaande uit twee horizontale hoofdpijpen met

517

cirkelvormige doorsnede, die aan de voorzijde [voor modellen nr. 000593959-0002 en nr. 4 – respectievelijk aan de voorzijde en de achterzijde voor modellen nr.

000593959-0001 en nr. 5 –] met elkaar zijn verbonden door een reeks van verticale elementen (stralingsbuizen) met rechthoekige doorsnede die op een kleine afstand van elkaar zijn geplaatst” (punt 40 van de bestreden beslissingen).

15 De kamer van beroep is daarna overgegaan tot de volgende overwegingen: „41. De [betrokken modellen] gebruiken onderdelen die dezelfde vorm hebben. De verticale buizen zijn rechthoekig, de hoofdpijpen zijn cilindervormig. De zijwaartse uitsprong van de hoofdpijpen is eveneens identiek.

42. Het algemene voorkomen van de twee radiatoren moet worden geacht overeen te stemmen of niet van dien aard te zijn dat het bij de geïnformeerde gebruiker een duidelijk andere algemene indruk wekt, of de radiator nu wordt bekeken van voren, zijdelings of vanuit tussenliggende gezichtshoeken, zoals dat het meest geschiedt bij een normaal gebruik.”

16 De kamer van beroep was van oordeel dat niet kon worden voorbijgegaan aan de door verzoekster aangewezen verschillen tussen de betrokken modellen, die betrekking hebben op ten eerste de verhouding tussen de frontale afmeting (hierna: „breedte”) en de zijdelingse afmeting (hierna: „diepte”) van de buizen, ten tweede de verhouding tussen de breedte van de buizen en de afstand tussen twee buizen, en ten derde de verhouding tussen de diameter van de hoofdpijp en de diepte van de buizen. Zij was evenwel van mening dat deze verschillen, zelfs wanneer ze allemaal tegelijk in aanmerking werden genomen, niet volstonden om uit het oogpunt van de geïnformeerde gebruiker de door de betrokken modellen gewekte algemene indruk te wijzigen (punten 43 tot en met 47 van de bestreden beslissingen).

17 Het argument dat in casu rekening dient te worden gehouden met de beperkte mate van vrijheid van de ontwerper, werd door de kamer van beroep afgewezen op grond dat in het bijzonder voor buizen van radiatoren verschillende configuraties op het vlak van de doorsnede konden worden bedacht (punt 48 van de bestreden beslissingen).

18 De kamer van beroep kwam tot de slotsom dat de litigieuze modellen nietig moesten worden verklaard wegens het ontbreken van eigen karakter.

Conclusies van partijen 19 Verzoekster verzoekt het Gerecht: – de bestreden beslissingen te vernietigen voor zover daarbij de litigieuze modellen nietig zijn verklaard wegens het ontbreken van eigen karakter, en bijgevolg deze modellen geldig te verklaren; – de bestreden beslissingen te vernietigen voor zover zij is verwezen in de kosten die interveniënte in de procedures voor het BHIM zijn opgekomen; – het BHIM en interveniënte te verwijzen in alle kosten die haar in de onderhavige procedures zijn opgekomen, en in alle andere bedragen die wettelijk verschuldigd zijn;

518

– interveniënte te verwijzen in alle kosten die haar in de procedures voor het BHIM zijn opgekomen, en in alle andere bedragen die wettelijk verschuldigd zijn.

20 Het BHIM verzoekt het Gerecht: – de beroepen te verwerpen; – verzoekster te verwijzen in de kosten.

21 Interveniënte verzoekt het Gerecht: – de beroepen te verwerpen; – verzoekster te verwijzen in de kosten van de onderhavige procedure; – verzoekster te verwijzen in de voor het BHIM gemaakte kosten.

22 Bij brieven van 13 april en 27 mei 2011 heeft het BHIM overeenkomstig artikel 133, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht de dossiers van de procedures voor de derde kamer van beroep, die de dossiers van de procedures voor de nietigheidsafdeling bevatten, aan het Gerecht toegezonden.

23 Bij beschikking van 29 februari 2012 heeft de president van de Tweede kamer van het Gerecht, na de partijen te hebben gehoord, de onderhavige zaken overeenkomstig artikel 50, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering gevoegd voor de mondelinge behandeling en het arrest.

In rechte 24 Verzoekster voert één middel aan, dat in wezen schending van artikel 6 van verordening nr. 6/2002 betreft.

Ontvankelijkheid van de voor het eerst voor het Gerecht overgelegde stukken 25 Het BHIM betwist de ontvankelijkheid voor het Gerecht van de als bijlagen A 3 en A 4 bij de verzoekschriften overgelegde stukken, voor zover deze stukken in geen enkele fase van de procedure voor het BHIM werden overgelegd.

26 Volgens verzoekster zijn deze stukken geen nieuwe bewijselementen die het kader van het geding wijzigen, maar louter driedimensionale weergaven van de betrokken modellen, die enkel zijn gemaakt om de visualisatie van de wezenlijke verschillen die deze modellen kenmerken en bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk wekken, te vergemakkelijken. Het is één ding om in het kader van de procedure voor het Gerecht bewijzen over te leggen die nieuwe omstandigheden aanbrengen of die dienen als grondslag voor nieuwe stellingen die verschillen van die welke voor de kamer van beroep zijn aangevoerd. Het is helemaal iets anders om documenten bij te voegen die beogen de reeds uiteengezette argumenten te bevestigen en aan te tonen dat de stelling van het BHIM in de bestreden beslissingen onjuist en ongegrond is.

27 Opgemerkt dient te worden dat, wat verzoekster ook stelt, de als bijlagen A 3 en A 4 bij de verzoekschriften gevoegde stukken nieuwe bewijselementen vormen waarover de kamer van beroep niet beschikte.

519

28 Deze stukken, die voor het eerst voor het Gerecht zijn overgelegd, kunnen niet in aanmerking worden genomen. Een beroep bij het Gerecht is immers gericht op toetsing van de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep van het BHIM in de zin van artikel 61 van verordening nr. 6/2002, zodat het Gerecht niet tot taak heeft, de feiten opnieuw te onderzoeken tegen de achtergrond van bewijsstukken die voor het eerst voor hem zijn aangevoerd. Deze stukken dienen dus buiten beschouwing te worden gelaten en de bewijskracht ervan hoeft niet te worden onderzocht [arrest Gerecht van 18 maart 2010, Grupo Promer Mon Graphic/BHIM – PepsiCo (Weergave van cirkelvormige reclamedrager), T-9/07, Jurispr. blz. II-981, punt 24; zie ook naar analogie arrest Hof van 13 maart 2007, BHIM/Kaul, C-29/05 P, Jurispr. blz. I-2213, punt 54, en arrest Gerecht van 23 mei 2007, Henkel/BHIM – SERCA (COR), T-342/05, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 31].

29 Zoals het BHIM en interveniënte ter terechtzitting hebben aangevoerd, geldt dit ook voor de stukken die bij verzoeksters opmerkingen van 29 mei 2012 zijn gevoegd en die voor het eerst zijn overgelegd ter onderbouwing van haar stelling dat sprake was van een verzadiging van de stand van de techniek.

Enig middel: schending van artikel 6 van verordening nr. 6/2002 30 In het kader van dit middel voert verzoekster aan dat de kamer van beroep blijk heeft gegeven van onjuiste rechtsopvattingen bij haar beoordeling van het eigen karakter van de litigieuze modellen. De verschillen tussen de betrokken modellen zijn van dien aard dat de bij de geïnformeerde gebruiker gewekte algemene indrukken anders zijn en de litigieuze modellen dus een eigen karakter hebben.

31 Het BHIM en interveniënte betwisten verzoeksters argumenten.

32 Volgens artikel 4, lid 1, van verordening nr. 6/2002 wordt een model als gemeenschapsmodel beschermd voor zover het nieuw is en een eigen karakter heeft.

33 Artikel 6, lid 1, sub b, van verordening nr. 6/2002 bepaalt dat een ingeschreven gemeenschapsmodel wordt geacht een eigen karakter te hebben, indien de algemene indruk die het bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door modellen die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld vóór de datum van indiening van de inschrijvingsaanvraag of, wanneer aanspraak op voorrang wordt gemaakt, vóór de datum van voorrang.

34 Artikel 6, lid 2, van verordening nr. 6/2002 preciseert dat bij de beoordeling van het eigen karakter rekening wordt gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model.

35 Artikel 63 van verordening nr. 6/2002 bepaalt dat „[t]ijdens de procedure [...] het [BHIM] ambtshalve de feiten [onderzoekt]; in een procedure inzake nietigverklaring blijft dit onderzoek echter beperkt tot de door de partijen aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten en tot de door hen ingestelde vordering [...]”.

36 Wat in de eerste plaats de definitie van geïnformeerde gebruiker betreft, dient eraan te worden herinnerd dat volgens de rechtspraak het begrip „geïnformeerde gebruiker” in de zin van artikel 6 van verordening nr. 6/2002 niet ziet op een fabrikant of een verkoper van het voortbrengsel waarin het betrokken model zal worden verwerkt of waarop dit zal worden toegepast. De geïnformeerde gebruiker is een persoon die in hoge mate oplettend is en die beschikt over een bepaalde

520

kennis van de stand van de techniek, dat wil zeggen van de eerdere modellen betreffende het betrokken voortbrengsel die op de datum van neerlegging van het betrokken model beschikbaar waren gesteld (arrest Weergave van cirkelvormige reclamedrager, punt 28 supra, punt 62).

37 Bovendien impliceert de hoedanigheid van „gebruiker” dat de betrokken persoon het voortbrengsel waarin het model is verwerkt, gebruikt in overeenstemming met de doelstelling ervan [arrest Gerecht van 22 juni 2010, Shenzhen Taiden/BHIM – Bosch Security Systems (Communicatie-apparatuur), T-153/08, Jurispr. blz.

II-2517, punt 46].

38 Het bijvoeglijke naamwoord „geïnformeerd” suggereert voorts dat de gebruiker, zonder een ontwerper of een technische deskundige te zijn, de in de betrokken sector bestaande verschillende modellen kent, een zekere kennis bezit met betrekking tot de elementen die deze modellen over het algemeen bevatten, en door zijn belangstelling voor de betrokken voortbrengselen blijk geeft van een vrij hoog aandachtsniveau bij gebruik ervan (arrest Communicatie-apparatuur, punt 37 supra, punt 47).

39 Dit betekent evenwel niet dat de geïnformeerde gebruiker, afgezien van de ervaring die hij door het gebruik van het betrokken voortbrengsel heeft verzameld, in staat is om een onderscheid te maken tussen de door de technische functie bepaalde aspecten van het voorkomen van het voortbrengsel en de willekeurige aspecten ervan (arrest Communicatie-apparatuur, punt 37 supra, punt 48).

40 In het arrest van 20 oktober 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic (C-281/10 P, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 53), heeft het Hof erop gewezen dat het begrip „geïnformeerde gebruiker” moest worden opgevat als een tussencategorie tussen de – op het gebied van het merkenrecht gehanteerde – gemiddelde consument, van wie geen enkele specifieke kennis wordt verwacht en die de strijdige merken in de regel niet rechtstreeks vergelijkt, en de vakman met grondige technische deskundigheid. Het begrip „geïnformeerde gebruiker” kan derhalve aldus worden opgevat dat het betrekking heeft op een gebruiker die niet slechts gemiddeld, maar in hoge mate aandachtig is, hetzij door zijn persoonlijke ervaring, hetzij door zijn uitgebreide kennis van de betrokken sector.

41 In casu heeft de kamer van beroep de geïnformeerde gebruiker gedefinieerd als de persoon die verwarmingsradiatoren koopt om deze in zijn woning te installeren. De kamer van beroep heeft hieraan toegevoegd dat deze persoon „geïnformeerd” diende te zijn, in die zin dat hij de mogelijkheid moet hebben gehad om modellen van radiatoren te zien en te vergelijken door design- of interieurtijdschriften te raadplegen, door gespecialiseerde winkels te bezoeken en door op internet te surfen. Met andere woorden, volgens de kamer van beroep is deze persoon, zonder een deskundige op het vlak van industriële vormgeving te zijn (zoals een architect of een binnenhuisarchitect), op de hoogte van wat op de markt aangeboden wordt, van de modetrends en van de basiskenmerken van het voortbrengsel (punt 39 van de bestreden beslissingen).

42 Deze definitie, waarmee verzoekster overigens instemt, is correct.

43 Wat in de tweede plaats de beoordeling van het eigen karakter van een model betreft, bepaalt artikel 6, lid 2, van verordening nr. 6/2002 dat bij die beoordeling rekening dient te worden gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van dat model.

521

44 De mate van vrijheid van de ontwerper van een model wordt onder meer bepaald door beperkingen als gevolg van het feit dat de technische functie van het voortbrengsel of een deel daarvan bepaalde kenmerken oplegt, of door de wettelijke voorschriften die gelden voor het voortbrengsel waarop het model is toegepast. Deze beperkingen leiden tot een normalisatie van bepaalde kenmerken, die aldus gemeenschappelijk worden voor alle op het betrokken voortbrengsel toegepaste modellen [arresten Gerecht Weergave van cirkelvormige reclamedrager, punt 28 supra, punt 67, en van 9 september 2011, Kwang Yang Motor/BHIM – Honda Giken Kogyo (Verbrandingsmotor), T-11/08, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 32].

45 Hoe groter de vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van een model, hoe geringer derhalve de kans dat kleine verschillen tussen de vergeleken modellen volstaan om bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk te wekken. Omgekeerd, hoe kleiner de vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van een model, hoe groter de kans dat de kleine verschillen tussen de vergeleken modellen volstaan om bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk te wekken. Aldus versterkt een grote mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van een model de conclusie dat vergeleken modellen die geen belangrijke verschillen vertonen, bij de geïnformeerde gebruiker eenzelfde algemene indruk wekken (arrest Verbrandingsmotor, punt 44 supra, punt 33).

46 In punt 48 van de bestreden beslissingen was de kamer van beroep van oordeel dat verzoeksters argument dat de mate van vrijheid van de ontwerper in casu gering was, niet kon overtuigen. De kamer van beroep heeft erop gewezen dat in het bijzonder voor de buizen verschillende configuraties op het vlak van de doorsnede konden worden bedacht, zoals wordt aangetoond door de andere modellen die het voorwerp uitmaken van verzoeksters inschrijvingen nrs. 000593959-0003 tot en met 000593959-0008.

47 Vastgesteld dient te worden dat het standpunt van de kamer van beroep correct is.

48 Wat het model van de buizen betreft, is immers niet aangetoond en wordt zelfs niet beweerd dat de vrijheid van de ontwerper onderhevig is aan bijzondere beperkingen. Integendeel, het blijkt dat de ontwerper voor de doorsnede van de buizen kan kiezen uit een groot aantal verschillende vormen, waarvan verzoeksters modellen nrs. 000593959-0003 tot en met 000593959-0008 overigens een voorbeeld vormen.

49 Wat het model van de hoofdpijpen betreft, levert verzoekster geenszins het bewijs van het bestaan van technische of wettelijke eisen die de mate van vrijheid van de ontwerper beperken. Verzoeksters bewering dat „het geen toeval [zou zijn] indien de diameter van de hoofdpijpen van de radiatoren die daadwerkelijk door [interveniënte], [verzoekster] en de grote meerderheid van de producenten van radiatoren worden gemaakt, onveranderlijk is en 34 of 35 mm bedraagt”, vormt aldus geenszins het bewijs van het bestaan van technische of reglementaire beperkingen die deze diameter opleggen aan producenten van radiatoren, maar geeft integendeel expliciet te kennen dat andere diameters voor de hoofdpijpen – zelfs los van het gebruik van andere vormen van doorsnede dan de cilindervorm – niet enkel konden worden gebruikt, maar ook werden gebruikt.

50 Deze overwegingen worden overigens bevestigd door verzoeksters antwoord, in repliek, op de opmerking van het BHIM en interveniënte dat niet is bewezen dat technische of wettelijke beperkingen ter zake bestaan. Het enige antwoord dat verzoekster hierop heeft gegeven, is immers dat „op zijn minst in de onderhavige procedure de voortbrengselen van interveniënte en van verzoekster dezelfde

522

diameter van hoofdpijp hebben en [dat] dit zeker een werkelijk referentiepunt is bij de vergelijkende analyse van de twee modellen van radiatoren”. Evenwel dient te worden vastgesteld dat de eventuele omstandigheid dat de radiatoren die concreet door partijen worden geproduceerd volgens de betrokken modellen, hoofdpijpen met eenzelfde diameter hebben, niets afdoet aan het feit dat geenszins het bewijs is geleverd van een of andere technische of reglementaire beperking van de vrijheid van de ontwerper wat de hoofdpijpen betreft.

51 Wat ten slotte de details van de opbouw van de buizen en de hoofdpijpen betreft, is het bestaan van reglementaire of technische beperkingen niet aangetoond.

52 Uit deze overwegingen vloeit voort dat, zoals het BHIM betoogt, de kamer van beroep in punt 48 van de bestreden beslissingen in wezen terecht heeft geoordeeld dat de mate van vrijheid van de ontwerper niet beperkt was.

53 In de derde plaats dient de – door verzoekster bekritiseerde – beoordeling van de kamer van beroep inzake het eigen karakter van de litigieuze modellen te worden onderzocht.

54 Volgens verzoekster heeft de kamer van beroep ten onrechte verklaard dat in de betrokken modellen „[d]e zijwaartse uitsprong van de hoofdpijpen [...] eveneens identiek [was]” (punt 41 van de bestreden beslissingen). De facto vertonen de litigieuze modellen, wat de hoofdpijpen betreft, afgebroken lijnen, omdat de lengte ervan niet vooraf is vastgelegd, terwijl zij in elk geval geen zijwaartse uitsprong hebben, in tegenstelling tot de oudere modellen. Het feit dat, anders dan de oudere modellen, de hoofdpijpen van de litigieuze modellen geen zijwaartse uitsprong hebben, vormt derhalve een eerste wezenlijk verschil tussen de betrokken modellen, waarmee de kamer van beroep ten onrechte geen rekening heeft gehouden.

55 Allereerst dient te worden vastgesteld dat, zoals het BHIM overigens voor het Gerecht erkent, de litigieuze modellen geen enkele claim bevatten met betrekking tot de uiteinden van de hoofdpijpen, en in het bijzonder met betrekking tot een eventuele uitsprong die deze hoofdpijpen zouden hebben ten opzichte van de laatste buis. Dat daarop geen aanspraak wordt gemaakt, kan worden afgeleid uit de gebroken lijnen die in de afbeeldingen van de litigieuze modellen de tekeningen van de hoofdpijpen beëindigen.

56 Deze vaststelling inzake het ontbreken van een claim wat de uiteinden van de hoofdpijpen betreft, is overigens coherent met het feit dat de litigieuze modellen, zoals uitdrukkelijk blijkt uit de door verzoekster ingediende inschrijvingsaanvragen, geen modellen van „verwarmingsradiatoren” zijn maar, beperkter, modellen van „thermosifons” (modelli di termosifoni) die zijn bestemd om te worden toegepast op verwarmingsradiatoren.

57

In dit verband dient te worden opgemerkt dat de verwijzing naar „verwarmingsradiatoren” (radiatori per riscaldamento) die het BHIM ambtshalve heeft verricht in de inschrijvingen zoals gepubliceerd in het Gemeenschapsmodellenblad, het gevolg is van een zuiver administratief initiatief van het BHIM, teneinde deze inschrijvingen in te delen volgens de niet-verbindende terminologie van de door de Overeenkomst van Locarno ingestelde classificatie (punt 2 supra). Dit initiatief trad niet in de plaats van de in de inschrijvingsaanvragen vermelde beschrijving van de litigieuze modellen – modellen van thermosifons – en maakte deze evenmin ongeldig [zie in dit verband artikel 36, lid 6, van verordening nr. 6/2002 en artikel 3 van verordening (EG) nr. 2245/2002

523

van de Commissie van 21 oktober 2002 tot uitvoering van verordening nr. 6/2002 (PB L 341, blz. 28)].

58 Hieruit volgt dat alle verwijzingen in de onderhavige zaak naar de uitsprongen van de hoofdpijpen van de betrokken modellen, of het nu is om te oordelen dat deze identiek zijn of dat zouden kunnen zijn, of omgekeerd om te beweren dat ze verschillend zijn, het kader van de door de litigieuze modellen geclaimde bescherming te buiten gaan en derhalve irrelevant zijn.

59 De kamer van beroep heeft dus in punt 41 van de bestreden beslissingen ten onrechte geoordeeld dat „[d]e zijwaartse uitsprong van de hoofdpijpen [van de betrokken modellen] identiek [was]”.

60 Wat het BHIM ook stelt, deze overweging van de kamer van beroep is één van de overwegingen die in punt 41 van de bestreden beslissingen de grondslag vormen van de vaststelling van de kamer van beroep in punt 42 van deze beslissingen dat „[h]et algemene voorkomen van de [betrokken modellen] moet worden geacht overeen te stemmen of niet van dien aard te zijn dat het bij de geïnformeerde gebruiker een duidelijk andere algemene indruk wekt”.

61 Deze onjuiste beoordeling door de kamer van beroep leidt evenwel niet tot de vernietiging van de bestreden beslissingen indien blijkt dat de andere overwegingen van de kamer van beroep in die beslissingen met betrekking tot de vorm, de opbouw en de verhoudingen van de buizen en de hoofdpijpen de vaststelling dat de litigieuze modellen geen eigen karakter hadden, rechtens genoegzaam konden schragen.

62 Wat die andere overwegingen betreft, heeft de kamer van beroep om te beginnen opgemerkt dat de betrokken modellen twee horizontale hoofdpijpen met cirkelvormige doorsnede weergaven die aan de voorzijde (voor modellen nr.

000593959-0002 en nr. 4) en ook aan de achterzijde (voor modellen nr.

000593959-0001 en nr. 5) met elkaar zijn verbonden door een reeks van verticale elementen (stralingsbuizen) met rechthoekige doorsnede die op een kleine afstand van elkaar zijn geplaatst (punt 40 van de bestreden beslissingen).

63 De kamer van beroep heeft vastgesteld dat de betrokken modellen onderdelen gebruiken die dezelfde vorm hebben. Zij heeft verwezen naar het feit dat de verticale buizen rechthoekig en de hoofdpijpen cilindervormig waren (punt 41 van de bestreden beslissingen).

64 Vervolgens was de kamer van beroep van oordeel dat niet kon worden voorbijgegaan aan de door verzoekster voor de kamer van beroep aangewezen verschillen in de verhoudingen tussen de betrokken modellen, die betrekking hebben op ten eerste de verhouding tussen de breedte en de diepte van de buizen, ten tweede de verhouding tussen de breedte van de buizen en de afstand tussen twee buizen, en ten derde de verhouding tussen de diameter van de hoofdpijp en de diepte van de buizen. Zij was evenwel van mening dat deze verschillen, zelfs wanneer ze allemaal tegelijk in aanmerking werden genomen, niet volstonden om uit het oogpunt van de geïnformeerde gebruiker de door de betrokken modellen gewekte algemene indruk te wijzigen (punten 43 tot en met 47 van de bestreden beslissingen).

65 Tegen deze overwegingen voert verzoekster in wezen opnieuw het betoog aan dat zij reeds voor het BHIM heeft ontwikkeld en dat is gebaseerd op de verschillen in verhouding tussen de betrokken modellen, die zij voldoende belangrijk acht om bij de geïnformeerde gebruiker een duidelijk andere algemene indruk te wekken.

Verzoekster vergelijkt aldus de betrokken modellen op het vlak van de verhouding

524

diepte/breedte van de buizen (2,2/1 voor de oudere modellen tegenover 1,7/1 voor de litigieuze modellen) en de verhouding afstand tussen twee buizen/breedte van de buizen (1/1 voor de oudere modellen tegenover 0,6/1 voor de litigieuze modellen).

66 Volgens verzoekster valt het niet te ontkennen dat de oudere modellen veel dieper zijn dan de litigieuze modellen en dat de buizen van de oudere modellen veel verder uit elkaar zijn geplaatst dan die van de litigieuze modellen. Dit zorgt voor een duidelijk en belangrijk verschil in de bij de geïnformeerde gebruiker gewekte algemene indruk.

67 Allereerst dient erop te worden gewezen dat de gevraagde bescherming ziet op modellen, los van de concrete afmetingen van de voortbrengselen waarop deze modellen zullen worden toegepast, en dat bovendien verzoekster geen enkel bewijs heeft geleverd van een of andere technische of reglementaire beperking die een gelijke diameter oplegt voor de hoofdpijpen van verwarmingsradiatoren (zie in dit verband de punten 49 en 50 supra).

68 Hieraan dient te worden toegevoegd dat de omstandigheid dat het verzoekster vrij staat om in de bijlagen A 2 bij de verzoekschriften afbeeldingen van de betrokken modellen over te leggen die zijn weergegeven op een schaal die het mogelijk maakt om de zichtbare diameters van de hoofdpijpen gelijk te maken, niets afdoet aan het feit dat geenszins is aangetoond dat deze hoofdpijpen wegens technische of reglementaire beperkingen feitelijk met gelijke diameter moeten worden geproduceerd.

69 Bijgevolg zijn alle beweringen van verzoekster volgens welke de oudere modellen „dieper” zijn dan de litigieuze modellen, of de buizen van de oudere modellen „verder uit elkaar zijn geplaatst” dan die van de litigieuze modellen, of nog per strekkende meter thermosifon de radiatoren die kunnen worden gemaakt volgens de litigieuze modellen „44 buizen” bevatten en die welke volgens de oudere modellen worden gemaakt „24 buizen bevatten die duidelijk veel breder zijn en verder uit elkaar zijn geplaatst”, irrelevant aangezien het gaat om vergelijkingen in concrete afmetingen die zijn berekend volgens de niet-vaststaande premisse dat de in de betrokken modellen weergegeven hoofdpijpen noodzakelijkerwijs een gelijke diameter hebben.

70 Om dezelfde redenen voert verzoekster ten onrechte aan dat de kamer van beroep de afmetingen van de betrokken modellen niet naar behoren heeft beoordeeld doordat zij die modellen niet heeft vergeleken op basis van een gelijkstelling wat de afmetingen van de in deze modellen weergegeven hoofdpijpen betreft.

71 Tenslotte zijn in casu voor de vergelijking van de door de betrokken modellen gewekte algemene indrukken, naast de andere relevante overwegingen inzake de keuze van de vormen en van de opbouw van de buizen en hoofdpijpen, enkel de overwegingen relevant die betrekking hebben op de verschillen in de interne verhoudingen van die verschillende modellen.

72 In het licht van deze inleidende opmerkingen dient erop te worden gewezen dat, zoals de kamer van beroep overigens zelf vaststelt, er daadwerkelijk bepaalde verschillen tussen de betrokken modellen bestaan wat de interne verhoudingen van die modellen betreft.

73 Aldus neemt de kamer van beroep de door verzoekster voor het BHIM aangevoerde elementen over en vermeldt zij verschillen in de verhouding diepte/breedte van de buizen (2/1 voor de oudere modellen tegenover 1,7/1 voor de litigieuze modellen)

525

(punt 44 van de bestreden beslissingen), in de verhouding afstand tussen twee buizen/breedte van de buizen (1/1 voor de oudere modellen tegenover 0,6/1 voor de litigieuze modellen) (punt 45 van de bestreden beslissingen) en in de verhouding diameter van de hoofdpijp/diepte van de buizen (verhouding lager dan 1 voor de oudere modellen, en boven 1 voor de litigieuze modellen) (punt 46 van de bestreden beslissingen).

74 De kamer van beroep is in wezen van mening dat deze verschillen, of deze nu afzonderlijk of globaal in aanmerking worden genomen, niet dermate belangrijk zijn dat zij de door de betrokken modellen gewekte algemene indruk wijzigen (punten 44 tot en met 47 van de bestreden beslissingen).

75 In deze context heeft de kamer van beroep vervolgens verzoeksters standpunt afgewezen, volgens hetwelk de mate van vrijheid van de ontwerper beperkt was (punt 48 van de bestreden beslissingen).

76 In deze fase van het onderzoek van de beoordelingen van de kamer van beroep dient te worden opgemerkt dat laatstgenoemde overweging van de kamer van beroep weliswaar correct is (zie punten 46 tot en met 52 supra), maar niet wegneemt dat verzoekster in de procedure voor het BHIM een andere kwestie heeft opgeworpen die relevant is voor de beoordeling van het aandachtsniveau van de geïnformeerde gebruiker wat de verschillen tussen de betrokken modellen betreft.

77 Uit de bestreden beslissingen zelf blijkt immers dat verzoekster zowel voor de nietigheidsafdeling (zie punt 4, tweede volzin, van de bestreden beslissingen) als voor de kamer van beroep (zie punt 11, sub c, tweede volzin, van de bestreden beslissingen) heeft betoogd dat de sector van radiatoren met leden en hoofdpijpen was verzadigd in termen van design, zodat de verschillen op het vlak van de interne verhoudingen van de betrokken modellen helemaal niet onbelangrijk kunnen worden geacht in vergelijking met de punten die deze modellen gemeen hebben, maar integendeel onmiddellijk waarneembaar zijn voor een geïnformeerde gebruiker en dus zorgen voor andere algemene indrukken.

78 Uit de bestreden beslissingen blijkt tevens dat verzoekster voor de kamer van beroep eraan heeft herinnerd dat haar argumenten uitvoerig werden toegelicht tijdens de procedures voor de nietigheidsafdeling, die deze niet in aanmerking heeft genomen, zelfs niet om deze te weerleggen (punt 11, sub c, in fine, van de bestreden beslissingen).

79 Vastgesteld dient te worden dat de kamer van beroep deze argumenten van verzoekster inzake de verzadiging van de stand van de techniek weliswaar vermeldt, maar op haar beurt in de bestreden beslissingen geen enkele motivering ter zake verstrekt, al was het maar om deze af te wijzen bij gebreke van bewijs.

80 In het bijzonder en anders dan het BHIM in zijn memorie van antwoord voor het Gerecht suggereert, wordt in punt 48 van de bestreden beslissingen deze kwestie niet behandeld, maar enkel die inzake de beperking van de vrijheid van de ontwerper door technische of reglementaire vereisten, wat een andere kwestie is.

81 De vaststelling dat de vrijheid van de ontwerper niet door technische of reglementaire vereisten was beperkt, antwoordde immers geenszins op de vraag of de facto sprake was van een „verzadiging van de stand van de techniek” door het bestaan van andere modellen van thermosifons of van radiatoren met dezelfde globale kenmerken als de betrokken modellen, waarbij de verzadiging van de stand van de techniek van dien aard kon zijn dat de geïnformeerde gebruiker gevoeliger was

526

geworden voor de verschillen op het vlak van de interne verhoudingen van deze verschillende modellen.

82 Het BHIM en interveniënte, aan wie het Gerecht een vraag over de motivering van de bestreden beslissingen had voorgelegd, betwisten met betrekking tot verzoeksters bewering inzake de verzadiging van de stand van de techniek niet dat de bestreden beslissingen geen motivering daarover bevatten. Integendeel, in zijn opmerkingen van 29 mei 2012 erkent het BHIM in wezen dit motiveringsgebrek.

83 Tegelijkertijd stelt het BHIM in zijn opmerkingen van 29 mei 2012 en vervolgens ter terechtzitting, ten eerste dat verzoekster niet heeft beweerd dat een verzadiging van de stand van de techniek de perceptie van het model door de geïnformeerde gebruiker kon beïnvloeden, maar enkel dat een geringe mate van vrijheid van de ontwerper uit een dergelijke verzadiging kon voortvloeien, en ten tweede dat laatstgenoemde bewering onjuist is.

84 Subsidiair betoogt het BHIM, daarin gesteund door interveniënte, dat verzoekster hoe dan ook de verzadiging van de stand van de techniek niet heeft aangetoond en dat het BHIM niet hoeft te antwoorden op argumenten die van geen belang of irrelevant zijn. Het BHIM verwijst ook naar het arrest Communicatie-apparatuur (punt 37 supra, punt 58) en stelt dat het Gerecht in dat arrest een verzadiging van de stand van de techniek die enkel verband houdt met een tendens inzake vormgeving, als niet-relevant heeft afgewezen, of nog het beginsel heeft bevestigd dat het bestaan van een dergelijke tendens irrelevant is in het kader van de beoordeling van het eigen karakter.

85 Met betrekking tot de eerste stelling die het BHIM in zijn opmerkingen van 29 mei 2012 en vervolgens ter terechtzitting heeft geformuleerd over wat verzoekster wel of niet voor de nietigheidsafdeling en de kamer van beroep zou hebben beweerd, dient te worden vastgesteld dat deze stelling direct wordt weerlegd door zowel de vaststellingen in de punten 77 tot en met 79 supra als de verwijzing, door het BHIM zelf in punt 15 van zijn memorie van antwoord, naar verzoeksters argument voor de kamer van beroep inzake de verzadiging van de stand van de techniek.

Bijgevolg kan niet ernstig worden betwist dat verzoekster voor het BHIM had aangevoerd dat er sprake was van een verzadiging van de stand van de techniek die de perceptie van de betrokken modellen door de geïnformeerde gebruiker kon beïnvloeden, en dat het BHIM zich duidelijk rekenschap had gegeven van dit argument.

86 Verder blijkt de tweede stelling van het BHIM, volgens welke een geringe mate van vrijheid van de ontwerper niet kan voortvloeien uit een verzadiging van de stand van de techniek, irrelevant te zijn.

87 In casu is enkel de vraag aan de orde of de kamer van beroep verzoeksters argument heeft onderzocht dat sprake was van een verzadiging van de stand van de techniek die van dien aard was dat de perceptie van de betrokken modellen door de geïnformeerde gebruiker beïnvloed werd. Zoals reeds werd vastgesteld, moet deze vraag of het BHIM dat argument heeft onderzocht, ontkennend worden beantwoord.

88 Met zijn argumenten die subsidiair worden aangevoerd, betoogt het BHIM, daarin gesteund door interveniënte, dat verzoekster hoe dan ook de verzadiging van de stand van de techniek voor het BHIM niet heeft aangetoond en dat het niet hoeft te antwoorden op argumenten die van geen belang of irrelevant zijn.

527

89 Wat om te beginnen de verwijzing betreft naar het feit dat het BHIM niet hoeft te antwoorden op argumenten die van geen belang of irrelevant zijn, dient te worden geoordeeld dat, zoals reeds werd vastgesteld in punt 81 supra, een eventuele verzadiging van de stand van de techniek door het gestelde bestaan van andere modellen van thermosifons of van radiatoren met dezelfde globale kenmerken als de betrokken modellen, relevant was, daar zij van dien aard kon zijn dat de geïnformeerde gebruiker gevoeliger was geworden voor de verschillen op het vlak van de interne verhoudingen van deze verschillende modellen.

90 Wat het argument betreft dat verzoekster voor het BHIM de verzadiging van de stand van de techniek niet heeft aangetoond, dient te worden vastgesteld dat deze overweging, zoals verzoekster in wezen tegenwerpt, een poging tot motivering van de bestreden beslissingen ex post is die voor het Gerecht niet-ontvankelijk is.

Volgens vaste rechtspraak moet immers de motivering in beginsel de betrokkene tegelijk met de hem bezwarende handeling worden meegedeeld en kan het ontbreken van een motivering niet worden geregulariseerd doordat de betrokkene tijdens de procedure voor de Unierechter kennis krijgt van de redenen van het besluit (arresten Hof van 26 november 1981, Michel/Parlement, 195/80, Jurispr. blz. 2861, punt 22, en 28 juni 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commissie, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P – C-208/02 P en C-213/02 P, Jurispr. blz. I-5425, punt 463; arrest Gerecht van 12 december 2006, Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Raad, T-228/02, Jurispr. blz. II-4665, punt 139).

91 Voor zover dit argument van het BHIM, volgens hetwelk de verzadiging van de stand van de techniek in de administratieve procedure niet werd aangetoond, zou kunnen worden opgevat, net als de vorderingen, aangevoerde argumenten en nieuwe stukken die verzoekster in haar opmerkingen van 29 mei 2012 heeft overgelegd, als een verzoek aan het Gerecht om zelf de vraag van het bestaan van die verzadiging en van de gevolgen ervan voor de perceptie van de betrokken modellen door de geïnformeerde gebruiker te onderzoeken, dient het te worden afgewezen.

92 De aan het Gerecht toegekende bevoegdheid tot herziening impliceert immers niet dat het Gerecht bevoegd is om over te gaan tot een beoordeling waarover de kamer van beroep nog geen standpunt heeft ingenomen en de uitoefening van de bevoegdheid tot herziening moet derhalve in beginsel beperkt blijven tot situaties waarin het Gerecht na toetsing van de beoordeling van de kamer van beroep in staat is om op basis van de elementen, feitelijk en rechtens, zoals deze zijn vastgesteld, te bepalen welke beslissing de kamer van beroep had moeten nemen (arrest Hof van 5 juli 2011, Edwin/BHIM, C-263/09 P, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 72).

93 Wat ten slotte de verwijzing door het BHIM naar het arrest Communicatie-apparatuur (punt 37 supra, punt 58) betreft, dient te worden opgemerkt dat deze verwijzing irrelevant is.

94 In de zaak Communicatie-apparatuur voerde de verzoekende partij immers in wezen aan dat de vrijheid van de ontwerper met name werd beperkt door de bekommernis, zich aan te passen aan een algemene tendens inzake vormgeving (arrest Communicatie-apparatuur, punt 37 supra, punt 52, in fine). Het Gerecht heeft dit betoog afgewezen op grond dat een algemene tendens inzake vormgeving hooguit relevant is voor de esthetische perceptie van het betrokken model en dus eventueel een invloed kan hebben op het commerciële succes van het voortbrengsel waarin het model is verwerkt (arrest Communicatie-apparatuur, punt 37 supra, punt 58).

528

95 Aldus heeft het Gerecht enkel niet aanvaard dat een algemene tendens inzake vormgeving kan worden beschouwd als een factor die de vrijheid van de ontwerper beperkt, aangezien juist die vrijheid de ontwerper in staat stelt nieuwe vormen en nieuwe tendensen te ontdekken of vernieuwend te zijn in het kader van een bestaande tendens.

96

Het Gerecht heeft in het arrest Communicatie-apparatuur (punt 37 supra) daarentegen geenszins willen verklaren dat een situatie van verzadiging van de stand van de techniek irrelevant moet worden geacht voor de beoordeling van het eigen karakter van een model. Het Gerecht heeft hooguit elke overweging over de esthetiek van het onderzochte model of over het commerciële succes van het voortbrengsel waarin het model is verwerkt, uitgesloten van de beoordeling van het eigen karakter (zie in die zin arrest Communicatie-apparatuur, punt 37 supra, punt 58, in fine).

97 Uit deze overwegingen volgt dat, hoewel de bestreden beslissingen verzoeksters argument inzake een verzadiging van de stand van de techniek uitdrukkelijk vermelden en dit argument relevant was voor de beoordeling van het eigen karakter van de litigieuze modellen, deze beslissingen geen enkele motivering met betrekking tot dit betoog bevatten.

98 Volgens vaste rechtspraak vormt de motiveringsplicht, die tot doel heeft enerzijds de betrokkene voldoende gegevens te verschaffen om te kunnen nagaan of de handeling gegrond is dan wel een gebrek vertoont op grond waarvan de geldigheid ervan voor de rechter van de Unie kan worden betwist, en anderzijds deze laatste in staat te stellen de rechtmatigheid van die handeling te toetsen (arresten Hof van 2 oktober 2003, Corus UK/Commissie, C-199/99 P, Jurispr. blz. I-11177, punt 145, en Dansk Rørindustri e.a./Commissie, punt 90 supra, punt 462), een fundamenteel beginsel van het Unierecht, waarvan slechts om dwingende redenen kan worden afgeweken (zie arrest Gerecht van 29 september 2005, Napoli Buzzanca/Commissie, T-218/02, JurAmbt. blz. I-A-267 en II-1221, punt 57 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

99 In deze context, waaruit blijkt dat, naast de in de punten 59 tot en met 61 vermelde onjuiste beoordelingen, de kamer van beroep de bestreden beslissingen niet heeft gemotiveerd op een punt dat nochtans relevant was voor de beoordeling van het eigen karakter van de litigieuze modellen, dienen de bestreden beslissingen te worden vernietigd voor zover daarbij de litigieuze modellen nietig werden verklaard. De onderhavige beroepen worden verworpen voor het overige.

Kosten 100 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dit is gevorderd.

Aangezien het BHIM op de voornaamste punten in het ongelijk is gesteld, moet het overeenkomstig de vordering van verzoekster worden verwezen in de kosten.

101 Overeenkomstig artikel 87, lid 4, derde alinea, van het Reglement voor de procesvoering zal interveniënte, aan de zijde van het BHIM, haar eigen kosten dragen.

102 Verzoekster heeft voorts geconcludeerd tot verwijzing van interveniënte in de kosten die zij in de administratieve procedure voor het BHIM heeft gemaakt.

Dienaangaande zij eraan herinnerd dat volgens artikel 136, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering de door de partijen in verband met de procedure

529

voor de kamer van beroep gemaakte noodzakelijke kosten als invorderbare kosten worden aangemerkt. Dat geldt echter niet voor de kosten die zijn gemaakt in de procedure voor de nietigheidsafdeling. Bijgevolg kan verzoeksters vordering tot verwijzing van interveniĂŤnte, die in het ongelijk is gesteld, in de kosten van de administratieve procedure voor het BHIM slechts worden toegewezen voor de noodzakelijke kosten die verzoekster in de procedures voor de kamer van beroep heeft gemaakt.

HET GERECHT (Tweede kamer), rechtdoende, verklaart: 1) De beslissingen van de derde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 2 november 2010 (zaken R 1451/2009-3 en R 1452/2009-3) worden vernietigd voor zover daarbij modellen nrs.

000593959-0001 en 000593959-0002 nietig werden verklaard.

2) De beroepen worden verworpen voor het overige.

3) Het BHIM wordt verwezen in zijn eigen kosten en in die van Antrax It Srl in de procedure voor het Gerecht.

4) The Heating Company (THC) wordt verwezen in haar eigen kosten voor het Gerecht en in die van Antrax It in de procedures voor de kamer van beroep.

Forwood

Dehousse

Schwarcz

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 13 november 2012. ondertekeningen

530

JUDGMENT OF THE GENERAL COURT (First Chamber) 9 September 2011 (*)

(Community design – Invalidity proceedings – Registered Community design representing an internal combustion engine with the vent on the top – Earlier national design – Ground for invalidity – No individual character – Visible features of a component part of a complex product – No different overall impression – Informed user – Degree of freedom of the designer – Articles 4, 6 and 25(1)(b) of Regulation (EC) No 6/2002)

In Case T-10/08, Kwang Yang Motor Co., Ltd, established in Kaohsiung (Taiwan), represented by P. Rath, W. Festl-Wietek and M. Wetzel, lawyers, applicant, v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM), represented by G. Schneider, acting as Agent, defendant, the other party to the proceedings before the Board of Appeal of OHIM, intervener before the General Court, being Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha, established in Tokyo (Japan), represented by T. Musmann, H. Timmann, M. Büttner and S. von PetersdorffCampen, lawyers, ACTION brought against the decision of 8 October 2007 of the Third Board of Appeal of OHIM (Case R 1337/2006-3), relating to invalidity proceedings for Community designs between Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha and Kwang Yang Motor Co., Ltd, THE GENERAL COURT (First Chamber), composed of J. Azizi (Rapporteur), President, E. Cremona and S. Frimodt Nielsen, Judges, Registrar: E. Coulon, having regard to the application lodged at the Registry of the Court on 7 January 2008, having regard to the response of OHIM lodged at the Registry of the Court on 23 May 2008, having regard to the response of the intervener lodged at the Registry of the Court on 5 May 2008, further to the hearing on 2 February 2011,

531

gives the following Judgment Background to the dispute 1 On 2 April 2004, the applicant Kwang Yang Motor Co., Ltd, filed an application for registration of a Community design with the Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM), pursuant to Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs (OJ 2002 L 3, p. 1).

2 The design for which registration is sought is represented as follows:

532

3 The challenged design is intended to be applied to an ‘internal combustion engine’ in Class 15.01 of the Locarno Agreement Establishing an International Classification for Industrial Designs of 8 October 1968, as amended.

4 The challenged design was registered on 2 April 2004 as a Community design under No 163290-0001 and published in the Community Designs Bulletin No 2004/055 of 29 June 2004.

5 On 17 May 2005, the intervener, Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha filed an application with OHIM for a declaration of invalidity with respect to the challenged design pursuant to Article 52 of Regulation No 6/2002. The ground relied on in support of the application for a declaration of invalidity was that referred to in Article 25(1)(b) of Regulation No 6/2002, since the design does not fulfil the requirements for protection in Articles 4 to 6 thereof for lack of new and individual character. It claimed, inter alia, that the challenged design was identical to that protected by the design registered in the United States under Reference D367070 (‘the earlier design’), which is represented as follows:

533

534

6 By decision of 17 August 2006 the Invalidity Division rejected the application for invalidity on the ground that, pursuant to Article 4(2) of Regulation No 6/2002, the features of a complex product which are not visible during its normal use should be left aside when considering the novelty and individual character of the product in question. It held, therefore, that only features of the engine that remain visible when it is installed on the apparatus should be looked at, which is particularly relevant as regards the upper part of the engine. It was not identical to the earlier design. It held that their visible features present various differences, so that the challenged design is new. Neither was the challenged design devoid of individual character in so far as the upper side of the engine produced a different impression on the informed user on account of differences in shape and position of certain component parts.

7 On 16 October 2006, the intervener appealed under Articles 55 to 60 of Regulation No 6/2002 against the decision of the Invalidity Division.

8 By decision of 8 October 2007 (‘the contested decision’), the Third Board of Appeal annulled the Invalidity Division’s decision and declared the challenged design to be invalid on the ground that it lacked individual character, within the meaning of Article 6 of Regulation No 6/2002, because it produced on an informed user an overall impression that did not differ from that produced by the earlier design (paragraph 13 of the first contested decision). It held that an internal combustion engine was a component part of a complex product within the meaning of Article 4(2) of Regulation No 6/2002 (paragraph 15 of the contested decision). Moreover, it held that it was not contested that one of those complex products was a lawnmower (paragraph 15 of the contested decision). When the engine was installed on a lawnmower, the component parts of the engine that remain visible during normal use of the complex product were primarily the upper side, then the front side and the lateral sides, whereas the rear side was less visible and the underside was not visible (paragraph 18 of the contested decision). As regards the individual character of the challenged design, the Board of Appeal held that it should be assessed on the basis of the overall impression produced primarily by the upper side of the engine on an informed user of lawnmowers. It defined the latter as someone who wishes to use a lawnmower and has become informed on that subject (paragraph 19 of the contested decision).

9 The Board of Appeal also held that, as regards the comparison of the overall impression produced by the challenged design and that produced by the earlier

535

design, the overall impression produced on an informed user of lawnmowers is determined by the overall appearance of the upper side of the engine and, therefore, of the arrangement of the various components of the engine, their shape and their size relative to each other, and not by multiple technical details. It observed that the components of the designs at issue are identically placed and the shapes were very similar. It stated, in particular, that there was a difference as to the placing of the starter motor but that that difference did not alter the overall impression produced by the engine on an informed user (paragraphs 14 to 35 of the contested decision). Finally, the Board of Appeal held that designers of combustion engines have a high degree of freedom (paragraph 36 of the contested decision) and that this reinforced the conclusion that the challenged design produced the same overall impression on an informed user as the earlier design (paragraph 37 of the contested decision).

Forms of order sought 10 The applicant claims that the Court should: – annul the contested decision; – order OHIM to pay the costs.

11 OHIM and the intervener contend that the Court should: – dismiss the action; – order the applicant to pay the costs.

Law 12 The applicant puts forward a single plea, claiming essentially, infringement of Article 4(2) of Regulation No 6/2002, read in conjunction with Article 6 thereof.

13 In that plea, the applicant claims that the differences between the designs at issue are such that the overall impressions produced on an informed user are different and that the challenged design is not devoid of individual character. In that connection, it challenges the Board of Appeal’s assessment concerning the visible parts of the engine during its use. Furthermore, it claims that the freedom of the designer when developing the challenged design is limited.

14 OHIM and the intervener contest the applicant’s arguments.

15 The intervener claims that certain documents lodged by the applicant with its application are inadmissible as they were produced for the first time before the Court.

Overview 16 Under Article 4(1) of Regulation No 6/2002, the protection of a Community design is dependent on its being new and having individual character. Furthermore, according to Article 4(2) of Regulation No 6/2002, a design which constitutes a component part of a complex product is only considered to be new and to have individual character if the component part, once it has been incorporated into the complex product, remains visible during normal use and to the extent that those

536

visible features of the component part fulfil in themselves the requirements as to novelty and individual character.

17 Article 6(1)(b) of Regulation No 6/2002 also states that the individual character must be assessed, in the case of a registered Community design, in light of the overall impression produced on an informed user, which must be different from that produced by any design made available to the public before the date of filing of the application for registration or, if priority is claimed, before the date of priority.

Article 6(2) of Regulation No 6/2002 states that in assessing individual character, the degree of freedom of the designer in developing the design is to be taken into consideration.

18 Therefore, in assessing the individual character of the challenged design, it must be examined whether the overall impression that that design produces on an informed user is different from that produced by earlier designs existing before 2 April 2004, in particular, the design relied on by the applicant in support of the application for a declaration of invalidity, taking account of the degree of freedom enjoyed by the designer when developing the design.

19 For a design constituting a component part of a complex product, like that in the present case, it is necessary to determine the parts which remain visible during normal use of the complex product and whether the visible features of that component part produce on an informed user an overall impression different from that produced by another design which was made available to the public before 2 April 2004.

The classification of the challenged design as a component part of a complex product Design challenged as a component part of a complex product 20 The applicant has accepted that the challenged design constituted an internal combustion engine which could be incorporated into a lawnmower. Therefore, it must be considered that the challenged design constitutes a component part of that complex product. Furthermore, it is common ground that internal combustion engines are generally used for lawnmowers. The incorporation of the challenged design into a lawnmower may therefore serve as a basis for determining, first, whether the challenged design remains visible during normal use of the complex product, in particular, a lawnmower, by the end user and, second, whether the overall impression produced on an informed user by the visible features differ from that produced by another design which was made available to the public before 2 April 2004.

Visible parts of the component part during normal use 21 The applicant challenges the Board of Appeal’s assessment that the parts of the challenged design remaining visible during normal use of the complex product, once the engine is mounted on the lawnmower, are principally the upper side of the motor, then the front and lateral sides, whereas the rear side is less visible and the underside is not visible at all (paragraph 18 of the contested decision). It takes the view that the rear side and underside of the engine must not be neglected.

22 In that connection, it must be considered that the Board of Appeal’s assessment is not vitiated by any error. During the normal use of a lawnmower, it is placed on the ground and the user stands behind the lawnmower. Thus, the user, standing behind the lawnmower sees the engine from the top and therefore sees principally the

537

upper side of the engine. It follows that the upper side of the engine determines the overall impression produced by the engine.

The individual character The informed user 23 According to the case-law, an ‘informed user’ within the meaning of Article 6 of Regulation No 6/2002 is neither a manufacturer nor a seller of the products in which the designs at issue are intended to be incorporated or to which they are intended to be applied. An informed user is particularly observant and has some awareness of the state of the prior art, that is to say the previous designs relating to the product in question that had been disclosed on the date of filing of the contested design (Case T-9/07 Grupo Promer Mon Graphic v OHIM – Pepsico (Representation of a Circular Promotional Item) [2010] ECR II-0000, paragraph 62).

24 Furthermore, the status of ‘user’ implies that the person concerned uses the product in which the design is incorporated, in accordance with the purpose for which that product is intended (Case T-153/08 Shenzhen Taiden v OHIM – Bosch Security Systems (Communications Equipment) [2010] ECR II-0000, paragraph 46).

25 The qualifier ‘informed’ suggests in addition that, without being a designer or a technical expert, the user knows the various designs which exist in the sector concerned, possesses a certain degree of knowledge with regard to the features which those designs normally include, and, as a result of his interest in the products concerned, shows a relatively high degree of attention when he uses them (Communications Equipment, paragraph 47).

26 However, that factor does not imply that the informed user is able to distinguish, beyond the experience gained by using the product concerned, the aspects of the appearance of the product which are dictated by the product’s technical function from those which are arbitrary (Communications Equipment, paragraph 48).

27 Therefore, an informed user is a person having some awareness of the existing designs in the sector concerned, without knowing which aspects of that product are dictated by technical function.

28 In the present case, the Board of Appeal defined an informed user of a lawnmower as being someone wishing to use such a mower, who, for example, needs to purchase one and who has become informed on the subject.

29 The applicant has not challenged that assessment as such. It has argued however, in another context, that the internal combustion engine that constitutes the challenged design is sold to manufacturers of, for example, lawnmowers, air compressors, electric generators, pumps and other items, in which internal combustion engines are installed, and not to the end user.

30 In that connection, it must be observed that the definition of an informed user adopted by the Board of Appeal in the challenged decision is correct. As stated in paragraph 20 above, account must be taken, in the present case, of the normal use of a lawnmower. Therefore, the Board of Appeal has not committed any error in holding that an informed user was a person wishing to use a lawnmower, who, for example, needs to purchase one and who has become informed on the subject.

The designer’s degree of freedom

538

31 In the assessment of the individual character of the designs at issue, its visible features and therefore the overall impression on the informed user of the design, the designer’s degree of freedom in developing the challenged design must be taken into account (see, to that effect, Representation of a Circular Promotional Item, paragraph 72).

32 As the Court has recognised in its decisions, the designer’s degree of freedom in developing his design is established, inter alia, by the constraints of the features imposed by the technical function of the product or an element thereof, or by statutory requirements applicable to the product. Those constraints result in a standardisation of certain features, which will thus be common to the designs applied to the product concerned (Representation of a Circular Promotional Item, paragraph 67).

33 Therefore, the greater the designer’s freedom in developing the challenged design, the less likely it is that minor differences between the designs at issue will be sufficient to produce a different overall impression on an informed user. Conversely, the more the designer’s freedom in developing the challenged design is restricted, the more likely minor differences between the designs at issue will be sufficient to produce a different overall impression on an informed user. Therefore, if the designer enjoys a high degree of freedom in developing a design, that reinforces the conclusion that the designs which do not have significant differences produce the same overall impression on an informed user.

34 In the present case, the Board of Appeal held that the designers of internal combustion engines had a high degree of freedom in designing such engines. It took the view that no limit was imposed as to the shape of the upper side of those engines and that the components of the engines concerned could be positioned differently without altering the functionality or the aesthetic considerations.

35 That finding is challenged by the applicant, which asserts that the technical and functional requirements for internal combustion engines considerably restrict the designers in developing designs for such engines.

36 In that connection, it must be observed that, in the case in the main proceedings, while certain components of internal combustion engines, such as the fuel tank and the vent are essential and must be present in any internal combustion engine, their shape, configuration and their placement are not dictated by technical and functional constraints. Therefore, the general appearance of the internal combustion engine, particularly the appearance of the upper side thereof, is not determined by technical constraints and the designer of the internal combustion engine is free to choose the shape of the components of that engine and their position.

37 As appears from the representations of engines produced by the intervener during the proceedings before OHIM and the General Court, there are designs for internal combustion engines in varying shapes and configurations which differ considerably from those used in the challenged design. Internal combustion engines exist in a wide variety of shapes and combinations of components, as the informed user of such an engine, who has some knowledge of the relevant industrial sector, is aware. Those documents show, for example, that the fuel tank may also be placed on the lateral side of the engine rather than on the top, and that the air filter may also be positioned on the lateral or underside of the engine. Thus there are differences between the shapes of the components of an internal combustion engine and their arrangement, which shows the possibility of variations and differences in the design of internal combustion engines. It follows that the

539

placement of those components is not dictated by functional requirements.

Therefore, the general appearance of the visible features of the internal combustion engine is not determined by technical constraints. Since the positioning and shape of the components of an internal combustion engine are not limited by any particular technical necessity, the designer’s degree of creativity with respect to such internal combustion engines is not limited.

38 It follows that the Board of Appeal has not committed an error in holding that the designers of internal combustion engines enjoy a high degree of freedom in the development of designs relating to those internal combustion engines, including the challenged design.

The comparison of the overall impressions produced by the visible features of the internal combustion engines and the conclusion on the individual character of the challenged design 39 The Board of Appeal took the view that the overall impression produced by the challenged design was the same as that produced by the earlier design on account of similarities of shape, position and relative size of the various components of the internal combustion engine.

40 The Board of Appeal held that the overall impression produced on an informed user was principally determined by the general appearance of the upper side of the engine, and by the position of the various components of the internal combustion engine, their shape and size in relation to each other, and not by a multitude of technical details.

41 The applicant challenges the Board of Appeal’s assessment. It argues that the overall impression produced by the challenged design is different from that produced by the earlier design. It claims that even slight differences must be taken into consideration in the assessment of the individual character of the designs at issue.

In that connection, it submits a detailed analysis of those designs and concludes that the features of those designs are not identical and that, therefore, the overall impressions that the designs at issue produce are different.

42 In that connection, it must be held that the Board of Appeal’s assessment is not vitiated by an error. The upper sides of the designs at issue, which are the most visible during the normal use of the complex products in which the internal combustion engines are incorporated, are similar in appearance, both as regards the general shape of the internal combustion engines and as regards their components and their position. The central part of the body of the internal combustion engine is essentially rectangular, slightly elongated and rounded in each of the designs at issue. Furthermore, the air vents are situated in the same place and are circular in shape in each of the designs at issue. In addition, the designs at issue have the same basic structure, with five basic modules: the top casing, the vent, the fuel tank, the air filter casing and the muffler cover. Their principal components are arranged identically. The components other than the main fuel tank are arranged in the same manner around the fuel tank. On the designs at issue, the vents have the same circular shape, similar dimensions and openings of similar shapes, emerge vertically from the casing of the internal combustion engine and are situated in the same place, that is, on the upper side close to the rear side.

The designs at issue are also alike as regards the appearance of the front side, the components and elements are arranged in the same way with similar proportions.

The shape of the lateral sides of the internal combustion engines is also similar. Not only are the proportions, arrangement, layout, size and shape of the components of

540

the internal combustion engines almost identical, but the placing of the screws is also almost identical.

43 The shape, dimensions and arrangement of the various components of the internal combustion engine are more important than differences in details. The two designs at issue produce identical impressions on account of the shape and arrangement of their principal components and have the same basic structure.

44 The details relied on by the applicant cannot have any impact on the overall impression produced on an informed user by the two internal combustion engines represented by the designs at issue. An informed user will be guided by the basic structures alone and not by differences in the details, which do not produce different overall impressions on him.

45 It is clear from all of the foregoing that the Board of Appeal has not committed an error in its assessment of the individual character of the designs at issue, as the overall impression produced on an informed user by the challenged design does not differ from that produced by the earlier designs, including the earlier design registered in the United States.

46 Therefore, the applicant’s single plea and the action in its entirety must be dismissed, without there being any need to give a ruling on the admissibility, challenged by the intervener, of certain documents submitted by the applicant to the Court.

Costs 47 Under Article 87(2) of the Rules of Procedure of the Court, the unsuccessful party is to be ordered to pay the costs if they have been applied for in the successful party’s pleadings.

48 Since the applicant has been unsuccessful, it must be ordered to pay the costs in accordance with the forms of order sought by OHIM and the intervener.

On those grounds, THE GENERAL COURT (First Chamber) hereby: 1. Dismisses the action; 2. Orders Kwang Yang Motor Co., Ltd to pay the costs.

Azizi

Cremona

Delivered in open court in Luxembourg on 9 September 2011.

[Signatures]

541

Frimodt Nielsen

IEPT20130116, Rb Den Haag, Samsung v Apple

www.iept.nl

Rb Den Haag, 16 januari 2013, Samsung v Apple iPad

GMVo te verwijzen naar de Britse rechter zodat de zaken gezamenlijk hadden kunnen worden behandeld en beslist door één rechter. Dat verzoek is niet gedaan en de rechtbank kan niet ambtshalve zaken verwijzen naar buitenlandse rechters.

Daarom is onvermijdelijk dat ook de Nederlandse rechter zich buigt over de vraag die de Britse rechter al heeft beantwoordt.

Galaxy Tab 10

Rechtbank moet in beginsel oordeel van de Britse rechter volgen.

• Samsung heeft er terecht op gewezen dat het Britse oordeel juist richtinggevend dient te zijn bij v

voorliggen in deze Nederlandse procedure. Hét

MODELLENRECHT – PROCESRECHT – IPR

hebben immers betrekking op precies dezelfde

Oordeel Britse rechter over Gemeenschapsmodelrecht betreft niet dezelfde Samsung-partij: geen onbevoegdheid Nederlandse rechter • Dat die Samsung-vennootschappen wel deel uitmaken van hetzelfde concern, betekent niet dat zij gezamenlijk een partij vormen in de zin van artikel 27 EEX. Anders dan Apple heeft gesuggereerd, brengt het feit dat de Britse rechter inmiddels heeft uitgemaakt dat de Galaxy Tab 7.7, 8.9 en 10.1 niet onder de beschermingsomvang van het Gemeenschapsmodel vallen, niet mee dat de rechtbank zich in deze zaak ambtshalve onbevoegd moet verklaren om kennis te nemen van de vorderingen in conventie. De artikelen 27 EEX-Verordening (Verordening EG/44/2001) en 79lid 1 GMVo verplichten de rechtbank daar niet toe, omdat in de procedure voor de Britse rechter een andere Samsung-vennootschap betrokken is (Samsung Electranies (UK) Limited) dan de Samsungvennootschappen die partij zijn in deze Nederlandse procedure (Samsung Ltd, Samsung Benelux, Samsung Europe Logistics en Samsung Overseas). Dat die vennootschappen wel deel uitmaken van hetzelfde concern, betekent niet dat zij gezamenlijk een partij vormen in de zin van artikel 27 EEX. Het zijn namelijk verschillende rechtspersonen en hun belangen zijn ook niet volledig identiek en onlosmakelijk met elkaar verbonden in de zin van het arrest Drouot/CMI van het Hof van Justitie (HvJ EG 19 mei 1998, C-351/96, UN AD2884, zie over de belangen ook hierna 4.6 e.v.).

8.9 en 10.1 onder de beschermingsomvang van het Gemeenschapsmodel vallen. Bovendien is het oordeel gegeven door een hogere rechterlijke instantie dan deze rechtbank, te weten een gerecht voor het Gemeenschapsmodel van tweede aanleg, en is het in kracht van gewijsde gegaan.

4.9. Het feit dat de vorderingen in deze Nederlandse procedure zijn ingesteld door andere Samsungvennootschappen dan de eisende partij in de Britse procedure, leidt niet tot een ander oordeel Dat feit rechtvaardigt in dit geval namelijk geen verschil in de uitkomst van de Britse en Nederlandse procedure. Het enige geschilpunt in beide procedures betreft immers de vraag of de Galaxy Tab 7.7, 8.9 en 10.1 onder de beschermingsomvang vallen. De hoedanigheden en activiteiten van de verschillende Samsungvennootschappen spelen geen rol bij de beantwoording van die vraag.

4.10. Het voorgaande brengt mee dat de rechtbank in beginsel het oordeel van de Britse rechter moet volgen.

Samsung heeft er terecht op gewezen dat Apple geen redenen beeft aangevoerd om in dit geval af te wijken van het genoemde beginsel. Apple heeft in deze Nederlandse procedure geen andere argumenten naar voren gebracht dan de argumenten die de Britse rechter gemotiveerd heeft verworpen en Apple heeft niet aangegeven op welke grond de rechtbank in dit geval voorbij zou kunnen gaan aan het oordeel van de Britse Court of Appeal. Het enkele feit dat Apple het niet eens is met dat oordeel, is daarvoor onvoldoende

Geen verzoek gedaan tot verwijzing naar Britse rechter wegens samenhangende vorderingen.

Nederlandse rechter dient dezelfde vraag te beantwoorden • Het voorgaande laat onverlet dat de vorderingen in deze Nederlandse procedure duidelijk samenhangen met de vorderingen in de genoemde Britse procedure (en vorderingen in andere procedures in het buitenland). Apple (en Samsung) had op die grond deze rechtbank kunnen verzoeken de zaak krachtens de artikelen 28 EEX en 79 lid 1

Rb Den Haag, 16 januari 2013 (P.H. Blok, J.Th. van Walderveen en M.P.M. Loos) RECHTBANK DEN HAAG Teamhandel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/404787 / HA ZA 112522 Vonnis van 16 januari 2013 in de zaak van

Pagina 542 van

www.ie-portal.nl 542

IEPT20130116, Rb Den Haag, Samsung v Apple

www.iept.nl

1. de vennootschap naar buitenlands recht SAMSUNG ELECTRONICS CO. LID, gevestigd te Gyeonggi-do, Zuid-Korea, 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SAMSUNG ELECTRONICS BENELUX B.V., gevestigd te Delft, 3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SAMSUNG ELECTRONICS EUROPE LOGISTICS B.V., gevestigd te Delft, 4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SAMSUNG ELECTRONICS OVERSEAS B.V., gevestigd te Delft, eiseressen in conventie, verweersters in reconventie, advocaat mr.

BJ. Berghuis van Woortman te Amsterdam, tegen de vennootschap naar buitenlands recht APPLE INC., gevestigd te Cupertino, CA, Verenigde Staten van Amerika, gedaagde in conventie, eiseres in reconventie, advocaat mr. D. Knottenbelt te Rotterdam.

Eiseressen in conventie, verweersters in reconventie zullen hierna afzonderlijk worden aangeduid als Samsung Ltd, Samsung Benelux, Samsung Europe Logistics en Samsung Overseas en gezamenlijk Samsung worden genoemd. Gedaagde in conventie, eiseres in reconventie, zal Apple worden genoemd.

Inhoudelijk is de zaak behandeld voor Samsung door mr. B.J. Berghuis van Woortman, mr. Ch. Gielen, mr. L.W. Kamp en mr. R van Oerle en voor Apple door mr. R.M. Kleemans, mr. A.A.A.C.M. van Oorschot en mr. I.M. Ghislain, allen advocaat te Amsterdam.

1. De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit - het tussenvonnis van 30 mei 2012 en de daarin genoemde stukken; - de conclusie van antwoord in reconventie met producties 20-38; - de akte houdende overlegging aanvullende producties van Samsung met producties 39-50; - de akte houdende overlegging aanvullende producties van Apple met producties 17-24; - de akte houdende overlegging aanvullende producties van Samsung met producties 51-53; - de akte houdende overlegging aanvullende producties van Samsung met productie 54; - de akte houdende wijziging van eis in reconventie van Apple; - de aanvullende proceskostenoverzichten van partijen; - het pleidooi van 9 november 2012 en de daarbij door partijen overgelegde pleitnotities.

1.2. Vonnis is bepaald op heden.

2. De feiten 2.1. Apple is een wereldwijd opererende producent en ontwikkelaar van onder meer computers. Een van baar producten is de iPad, een tablet computer.

2.2.

Apple is houdster van het Gemeenschapsmodel181607-0001, ingediend op 24 mei 2004 met prioriteit van 17 maart 2004 en ingeschreven op 24 mei 2004 voor een "handheld computer" (hierna: het Gemeenschapsmodel). Onder meer de volgende afbeelding maakt onderdeel uit van de inschrijving:

2.3. Eiseressen in conventie, verweersters in reconventie, maken onderdeel uit van een groep van ondernemingen die zich bezig houdt met de productie en verhandeling van diverse producten, waaronder de hierna afgebeelde tablets:

2.4. Onder meer de volgende rechters hebben geoordeeld over de vraag of een of meer van de hiervoor genoemde Galaxy-tablets onder de beschermingsomvang van het Gemeenschapsmodel van Apple vallen: 2.4.1. Bij vonnis van 24 augustus 2011 heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank in een door Apple tegen Samsung Ltd, Samsung Benelux, Samsung Europe Logistics en Samsung Overseas aanhangig gemaakt kort geding, voorshands geoordeeld dat onder meer de Galaxy Tab 10.1 niet onder de beschermingsomvang van het Gemeenschapsmodel valt.

2.4.2. Bij uitspraak van 24 oktober 2011 heeft het Duitse Landgericht D端sseldorf in een door Apple tegen Samsung Ltd en Samsung Electronics GmbH aanhangig gemaakte einstweilige Verfurgung voorshands geoordeeld dat de Galaxy Tab 7.7 onder de beschermingsomvang van het Gemeenschapsmodel valt en heeft het op die grond een voorlopig verbod opgelegd aan Samsung Electronics GmbH. Het Landgericht heeft zich onbevoegd verklaard om kennis te nemen van de vorderingen tegen Samsung Ltd. 2.4.3. Bij arrest van 24 januari 2012 heeft het hof 'sGravenhage het hiervoor onder 2.4.1 genoemde oordeel van de voorzieningenrechter dat de Galaxy Tab 10.1 niet onder de beschermingsomvang van het Pagina 543 van

www.ie-portal.nl 543

IEPT20130116, Rb Den Haag, Samsung v Apple

www.iept.nl

Gemeenschapsmodel valt, bekrachtigd. Apple is in cassatie gegaan van deze uitspraak.

2.4.4. Bij vonnis van 9 juli 2012 heeft de Britse High Court in een door Samsung Electronics (UK) Limited tegen Apple aanhangig gemaakte bodemprocedure geoordeeld dat de Galaxy Tab 7.7, 8.9 en 10.1 niet onder de beschermingsomvang van het Gemeenschapsmodel vallen.

2.4.5. Bij arrest van 24 juli 2012 heeft het Duitse Oberlandesgericht D端sseldorf de hiervoor onder 2.4.2 genoemde beslissing van het Landgericht D端sseldorf om zich onbevoegd te verklaren om kennis te nemen van de vorderingen tegen Samsung Ltd vernietigd. Het Oberlandesgericht heeft voorshands geoordeeld dat de Galaxy Tab 7.7 onder de beschermingsomvang van het Gemeenschapsmodel valt en heeft daarom Samsung Ltd. een voorlopig verbod opgelegd de Galaxy Tab 7.7 te verhandelen op het grondgebied van de Europese Unie met uitzondering van Duitsland.

2.4.6. Bij arrest van 18 oktober 2012 heeft de Britse Court of Appeal de hiervoor onder 2.4.4 genoemde uitspraak van de Britse High Court, waarin is geoordeeld dat de Galaxy Tab 7.7, 8.9 en 10.1 niet onder de beschermingsomvang van het Gemeenschapsmodel vallen, bekrachtigd. In het arrest heeft Jacob LJ onder meer het volgende overwogen: 55. Finally I should say something about the 24th July decision of the Oberlandesgericht which held that the 7.7 infringed and granted a pan-EU injunction against SEC from selling it 56. Firstly I cannot understand on what basis the Court thought it had jurisdiction to grant interim relief. I do not think it did for several reasons.

57. Firstly it is common ground that no German court was "first seized" of the claim for a declaration of noninfringement Indeed given that Apple withdraw its claim for infringement in Germany, no German court appears even now to be seized of a claim for infringement. It is true that Samsung applied for declarations of non-infringement on the same day, 8tb September 2011 in Spain, the Netherlands and England and Wales and there could be (but I think rather overtaken by events given that the trial and appeal are over here) a dispute about which case started first in point of time. After all there is now a Community-wide decision on the point, now affirmed on appeal. One would think that ought to put an end to all other litigation about it.

58. Secondly I cannot see any basis for an interim injunction. The UK court had already granted a final declaration. Moreover it was sitting not just as a UK court but as a Community Court. Interim injunctions are what you grant in urgent cases where there is not enough time to have a full trial on the merits. That was not this case. Lord Grabiner told us that the Oberlandesgericht had jurisdiction pursuant to Art. 31 of the Brussels Regulation EC/44/2001. But that relates to "provisional, including protective measures." There was no room fur "provisional" measures once Judge Birss, sitting as a Community Court bad granted a final declaration of non-infringement

59. FW1hcr Judge Birss was not sitting as a purely national court. He was sitting as a Community design court, see Arts. 80 and 81 of the Designs Regulation 44/2001. So his declaration of non-infringement was binding throughout the Community. It was not for a national court - particularly one not first seized - to interfere with this Community wide jurisdiction and declaration.

60. The Oberlandesgericht apparently a1so thought it had jurisdiction because the party before it was SEC whereas the party before the English court was SEC's UK subsidiary. With great respect tha1 is quite unrealistic commercially - especial1y as I shal1 recount below, Apple at least took the view that SEC would be liable for the subsidiary's actions. They were all one "undertaking". I use the word of EU law fur this son of situation.

Apple heeft verzocht om toestemming om in cassatie te gaan tegen dit arrest. Die toestemming is geweigerd.

Apple heeft ervoor gekozen geen cassatie in te stellen zonder toestemming.

3. Vorderingen in conventie 3.1. Samsung vordert, na wijziging van eis bij akte van 1 februari 2012, dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, oordeelt dat voor het Nederlandse grondgebied Samsung Ltd. met de vervaardiging, het aanbod, het in de handel brengen, de in- en uitvoer alsmede het gebruik van de Samsung Galaxy Tab 10.1, 8.9 en/of 7.7 geen inbreuk maakt op het Gemeenschapsmodel. Samsung vordert dat de rechtbank dit oordeel ten aanzien van de overige eiseressen za) uitspreken met gelding in de gehele Europese Unie, een en ander met veroordeling van Apple in de proceskosten conform artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).

3.2. Bij de akte vermeerdering van eis van 4 april 2012 heeft Samsung haar eis uitgebreid met de vordering dat Apple wordt veroordeeld te gehengen en gedogen dat Samsung de Samsung Galaxy Tab 10.1, 8.9 en 7.7 vervaardigt, aanbiedt, in de handel brengt, invoert, uitvoert of gebruikt, op straffe van verbeurte van een dwangsom. Samsung vordert deze veroordeling ten aanzien van Samsung Ltd voor Nederland en ten aanzien van Samsung Benelux, Samsung Europe Logistics en Samsung Overseas voor de gehele Europese Unie.

3.3. Samsung legt aan haar vorderingen ten grondslag dat er geen sprake is van inbreuk in de zin van de Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen (hierna: GMVo) en dat dit blijkt uit onder meer bet hiervoor onder 2.4.6 genoemde arrest van de Britse Court of Appeal. in reconventie 3 .4. Apple vordert- samengevat- primair een verbod op inbreuk op het Gemeenschapsmodel, ten aanzien van Samsung Ltd voor Nederland en ten aanzien van de overige verweersters in reconventie voor de hele Europese Unie, met nevenvorderingen en veroordeling Pagina 3 van 6

www.ie-portal.nl 544

IEPT20130116, Rb Den Haag, Samsung v Apple

www.iept.nl

van Samsung in de proceskosten. Subsidiair vordert Apple een verbod dat zich specifiek richt tegen de Galaxy Tab 10.lv, 10.1, 8.9 en 7.7. Na wijziging van haar eis heeft Apple deze vorderingen ingesteld onder de voorwaarde dat de rechtbank zich bevoegd zou achten om kennis te nemen van de eis in conventie van Samsung Benelux, Samsung Europe Logistics en Samsung Overseas.

3.5. Apple legt aan haar vorderingen ten grondslag dat Samsung met de verhandeling van de Galaxy Tab 10.1, 8.9 en 7.7 inbreuk maakt op bet Gemeenschapsmodel.

De primaire verbodsvordering beeft zij tevens provisioneel ingesteld voor het geval dat de procedure in de hoofdzaak onredelijke vertraging oploopt.

4. De verdere beoordeling 4.1. De rechtbank neemt over en volhardt bij hetgeen is overwogen en beslist bij het tussenvonnis van 30 mei 2012. In dat tussenvonnis heeft de rechtbank zich in conventie onbevoegd verklaard tot kennisneming van de bij dagvaarding ingestelde vorderingen van Samsung Ltd zoals gewijzigd bij de akte van 1 februari 2012. Daarnaast heeft de rechtbank in conventie en reconventie de gevorderde schorsing van de procedure afgewezen. rechtsmacht 4.2. De Nederlandse rechter is bevoegd om kennis te nemen van de door Samsung Benelux, Samsung Europe Logistics en Samsung Overseas gevorderde verklaring van niet-inbreuk. Nu gesteld noch gebleken is dat Apple een vestiging heeft in de Europese Unie en deze Samsung-vennootschappen in Nederland gevestigd zijn, volgt dat uit de artikelen 81 sub b en 82 lid 2 GMVo. De Nederlandse rechter is ook bevoegd om kennis te nemen van de vordering in conventie tot gehengen en gedogen, alleen al omdat die bevoegdheid niet is bestreden door Apple (art. 9 sub a Rv). Dat geldt ook voor zover deze vordering is ingesteld door Samsung Ltd. Het door Apple opgeworpen bevoegdheidsincident tegen de vorderingen van Samsung Ltd heeft namelijk, zoals de rechtbank in het tussenvonnis al uitdrukkelijk heeft vastgesteld, geen betrekking op de mede door Samsung Ltd ingestelde vordering tot gehengen en gedogen, omdat die vordering pas is ingesteld nadat Apple het bevoegdheidsincident had opgeworpen (zie r.o. 4.4 van het tussenvonnis). Ook in reconventie is de Nederlandse rechter bevoegd, alleen al omdat Samsung de bevoegdheid niet heeft bestreden (artikel 24 EEX en 82 lid 4 sub b GMVo).

4.3. Anders dan Apple heeft gesuggereerd, brengt het feit dat de Britse rechter inmiddels heeft uitgemaakt dat de Galaxy Tab 7.7, 8.9 en 10.1 niet onder de beschermingsomvang van het Gemeenschapsmodel vallen, niet mee dat de rechtbank zich in deze zaak ambtshalve onbevoegd moet verklaren om kennis te nemen van de vorderingen in conventie. De artikelen 27 EEX-Verordening (Verordening EG/44/2001) en 79lid 1 GMVo verplichten de rechtbank daar niet toe, omdat in de procedure voor de Britse rechter een andere Samsung-vennootschap betrokken is (Samsung Electranies (UK) Limited) dan de Samsung-

vennootschappen die partij zijn in deze Nederlandse procedure (Samsung Ltd, Samsung Benelux, Samsung Europe Logistics en Samsung Overseas). Dat die vennootschappen wel deel uitmaken van hetzelfde concern, betekent niet dat zij gezamenlijk een partij vormen in de zin van artikel 27 EEX. Het zijn namelijk verschillende rechtspersonen en hun belangen zijn ook niet volledig identiek en onlosmakelijk met elkaar verbonden in de zin van het arrest Drouot/CMI van het Hof van Justitie (HvJ EG 19 mei 1998, C-351/96, UN AD2884, zie over de belangen ook hierna 4.6 e.v.).

4.4. Een ander oordeel volgt, anders dan Apple meent, ook niet uit het arrest van de Britse Court of Appeal.

De overwegingen van Jacob LJ waarnaar Apple in dit verband heeft verwezen, te weten de onder 2.4.6 aangehaalde paragrafen uit het arrest, hebben geen betrekking op internationale rechtsmacht, laat staan de rechtsmacht van deze rechtbank, maar op de mogelijkheid om voorlopige maatregelen op te leggen nadat de bodemrechter zich heeft uitgesproken. Jacob LJ spreekt zijn onbegrip uit over het feit dat het Duitse Oberlandesgericht in kort geding een voorlopig verbod op verhandeling van de Galaxy Tab 7.7 in de Europese Unie heeft opgelegd nadat de Britse bodemrechter al had geoordeeld dat de Galaxy Tab 7. 7 geen inbreuk maakte op het Gemeenschapsmodel.

4.5. Het voorgaande laat onverlet dat de vorderingen in deze Nederlandse procedure duidelijk samenhangen met de vorderingen in de genoemde Britse procedure (en vorderingen in andere procedures in het buitenland). Apple (en Samsung) had op die grond deze rechtbank kunnen verzoeken de zaak krachtens de artikelen 28 EEX en 79 lid 1 GMVo te verwijzen naar de Britse rechter zodat de zaken gezamenlijk hadden kunnen worden behandeld en beslist door ĂŠĂŠn rechter.

Dat verzoek is niet gedaan en de rechtbank kan niet ambtshalve zaken verwijzen naar buitenlandse rechters.

Daarom is onvermijdelijk dat ook de Nederlandse rechter zich buigt over de vraag die de Britse rechter al heeft beantwoordt. procesorde 4.6. Het feit dat de Britse rechter al heeft uitgemaakt dat de Galaxy Tab 7.7, 8.9 en 10.1 niet onder de beschermingsomvang van het Gemeenschapsmodel vallen, brengt, anders dan Apple meent, ook niet mee dat het instellen van dezelfde niet-inbreukvorderingen in deze Nederlandse procedure in strijd is met de goede procesorde. Daarbij staat voorop dat geen van partijen heeft aangevoerd dat aan het Britse oordeel - op grond van het van toepassing zijnde Britse recht (HvJ EG 4 februari 1988, C-145/86, Jur. 1988, blz. 645 , NJ 1990, 209 en HR. 12 maart 2004, LJN A01332) gezag van gewijsde toekomt in de relatie tussen Apple en de Samsung-vennootschappen die partij zijn in deze Nederlandse procedure. Apple zelf heeft juist uitdrukkelijk het standpunt ingenomen dat er geen sprake is van gezag van gewijsde omdat de Samsungvennootschappen die de vorderingen hebben ingesteld in deze Nederlandse procedure, geen waren partij in de Britse procedure.

Pagina 4 van 6

www.ie-portal.nl 545

IEPT20130116, Rb Den Haag, Samsung v Apple

www.iept.nl

4.7. Ervan uitgaande dat aan het Britse oordeel geen gezag van gewijsde toekomt, hebben eiseressen een legitiem belang om ook ten aanzien van hen in rechte vastgesteld te krijgen dat de betreffende producten niet onder de beschermingsomvang van het Gemeenschapsmodel vallen. Dat geldt zeker nu het Nederlandse kort geding waarin Apple deze Samsungvennootschappen inbreuk op het Gemeenschapsmodel verwijt, nog altijd aanhangig is. beoordeling 4.8. Het voorgaande oordeel over de bevoegdheid van de rechtbank impliceert, anders dan Apple meent, niet dat niets eraan in de weg staat om te komen tot een ander inhoudelijk oordeel dan de Britse rechter.

Samsung heeft er terecht op gewezen dat het Britse oordeel juist richtinggevend dient te zijn bij de inhoudelijke beoordeling van de vorderingen die voorliggen in deze Nederlandse procedure. Hét Britse oordeel en de vorderingen in deze procedure hebben immers betrekking op precies dezelfde rechtsvraag, te weten de vraag of de Galaxy Tab 7.7, 8.9 en 10.1 onder de beschermingsomvang van het Gemeenschapsmodel vallen. Bovendien is het oordeel gegeven door een hogere rechterlijke instantie dan deze rechtbank, te weten een gerecht voor het Gemeenschapsmodel van tweede aanleg. en is het in kracht van gewijsde gegaan.

4.9. Het feit dat de vorderingen in deze Nederlandse procedure zijn ingesteld door andere Samsungvennootschappen dan de eisende partij in de Britse procedure, leidt niet tot een ander oordeel Dat feit rechtvaardigt in dit geval namelijk geen verschil in de uitkomst van de Britse en Nederlandse procedure. Het enige geschilpunt in beide procedures betreft immers de vraag of de Galaxy Tab 7.7, 8.9 en 10.1 onder de beschermingsomvang vallen. De hoedanigheden en activiteiten van de verschillende Samsungvennootschappen spelen geen rol bij de beantwoording van die vraag.

4.10. Het voorgaande brengt mee dat de rechtbank in beginsel het oordeel van de Britse rechter moet volgen.

Samsung heeft er terecht op gewezen dat Apple geen redenen beeft aangevoerd om in dit geval af te wijken van het genoemde beginsel. Apple heeft in deze Nederlandse procedure geen andere argumenten naar voren gebracht dan de argumenten die de Britse rechter gemotiveerd heeft verworpen en Apple heeft niet aangegeven op welke grond de rechtbank in dit geval voorbij zou kunnen gaan aan het oordeel van de Britse Court of Appeal. Het enkele feit dat Apple het niet eens is met dat oordeel, is daarvoor onvoldoende. conclusie 4.11. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat de vorderingen in conventie toewijsbaar zijn. Dat geldt ook voor de vordering van onder meer Samsung Ltd om te gehengen en gedogen dat zij de betreffende Galaxy-tablets verhandelt. Apple beeft die vordering niet bestreden, afgezien van haar hiervoor verworpen betoog over de inbreuk.

4.12. Gelet op hetgeen in rechtsoverwegingen 42 en verder is geoordeeld over de bevoegdheid van deze rechtbank, moet worden geconcludeerd dat de

voorwaarde waaronder Apple haar vorderingen in reconventie heeft ingesteld, is ingetreden. De vorderingen moeten worden afgewezen om dezelfde reden als de vorderingen in conventie moeten worden toegewezen. De Galaxy Tab 7.7, 8.9 en 10.1 van Samsung vallen niet onder de beschermingsomvang van het Gemeenschapsmodel.

4.13. Uit de tekst van de subsidiaire vordering van Apple blijkt dat die vordering mede betrekking heeft op de Galaxy Tab 10.1v. In haar conclusie van eis in reconventie beeft Apple echter uitdrukkelijk verklaard dat de Galaxy Tab 10.1v "niet aan de orde [is] in deze procedure" (voetnoot 1). Apple heeft de inbreuk ook uitsluitend toegelicht aan de hand van de Galaxy Tab 10.1 (zonder "v"), 8.9 en 7.7 en niets gesteld over het uiterlijk van het type Galaxy Tab 10.1v (met "v"). De rechtbank gaat er daarom van uit dat Apple de Galaxy Tab 10.1v per abuis heeft opgenomen in haar vordering. Voor zover de vordering wel betrekking heeft op dit type, moet die bij gebrek aan onderbouwing worden afgewezen.

4.14. Apple zal als de in het ongelijk gestelde partij zowel in conventie als in reconventie in de proceskosten worden veroordeeld. Samsung vordert onder de verwijzing naar artikel 1019h Rv een bedrag van in totaal € 127.357,25. Apple heeft de redelijkheid en evenredigheid daarvan niet bestreden. Omdat partijen geen verdeling van de kosten over de procedure in conventie en reconventie hebben voorgesteld, zal de rechtbank ervan uitgaan dat de kosten gelijk zijn verdeeld over de procedures en dat de kosten per procedure dus uitkomen op € 63.678,63 (0,5 x € 127.357,25).

5. De beslissing De rechtbank in conventie 5.1. verklaart voor recht dat Samsung Benelux, Samsung Europe Logistics en Samsung Overseas met de vervaardiging, het aanbod, het in de handel brengen, de invoer en uitvoer alsmede het gebruik van de Samsung Galaxy Tab 10.1, 8.9 en/of 7.7 in de Europese Unie geen inbreuk maken op het Gemeenschapsmodel; 5.2. beveelt Apple te gehengen en gedogen dat Samsung Ltd de Samsung Galaxy Tab 1 0.1, 8.9 en 7. 7 in Nederland vervaardigt, aanbiedt, in de handel brengt, invoert, uitvoert of gebruikt op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 100.000,00 voor elke dag of een gedeelte van een dag dat Apple in strijd handelt met dit bevel, met een maximum van € 10.000.000,00; 5.3. beveelt Apple te gehengen en gedogen dat Samsung Benelux, Samsung Europe Logistics en Samsung Overseas de Samsung Galaxy Tab 10.1, 8.9 en 7.7 in de Europese Unie vervaardigen, aanbieden, in de handel brengen, invoeren, uitvoeren of gebruiken op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 100.000,00 voor elke dag of een gedeelte van een dag dat Apple in strijd handelt met dit bevel, met een maximum van € 10.000.000,00; 5.4. veroordeelt Apple in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van Samsung begroot op € 63.678,63; Pagina 5 van 6

www.ie-portal.nl 546

IEPT20130116, Rb Den Haag, Samsung v Apple

www.iept.nl

5.5. verklaart dit vonnis in conventie voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad; in reconventie 5.6. wijst de vorderingen af; 5.7. veroordeelt Apple in de proceskosten, tot op beden aan de zijde van Samsung begroot op â‚Ź 63 .678,63; S .8. verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.H. Blok, mr. J.Th. van Walderveen en mr. M.P.M. Loos en in het openbaar uitgesproken op 16 januari 2013.

Pagina 6 van 6

www.ie-portal.nl 547

LJN: BZ1983, Hoge Raad , CPG 12/01766 Datum uitspraak: 22-02-2013 Datum publicatie: 22-02-2013 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Cassatie Inhoudsindicatie: Modellenzaak Apple / Samsung. Kort geding.

Gemeenschapsmodellenrecht (Verordening nr. 6/2002 van de Raad, Pb. L3/1). Eis van ‘eigen karakter’. Vraag of aan geldig verklaard model een slechts beperkte beschermingsomvang kan worden verbonden. Vraag of bij bepaling van (mate van) eigen karakter met het oog op beschermingsomvang met slechts één of met meerdere oudere modellen van derden mag worden vergeleken.

Vindplaats(en): Rechtspraak.nl

Uitspraak Uitspraak volgt

Conclusie Nr. 12/01766 Mr. D.W.F. Verkade Zitting 22 februari 2013 Conclusie inzake: De vennootschap naar vreemd recht Apple Inc., principaal eiseres, incidenteel verweerster (hierna: 'Apple'), tegen: 1. de vennootschap naar vreemd recht Samsung Electronics Co. Limited, 2. Samsung Electronics Benelux BV, 3. Samsung Electronics Europe Logistics BV, en 4. Samsung Electronics Overseas BV, principaal verweersters, incidenteel eiseressen (hierna tezamen in enkelvoud: 'Samsung', en afzonderlijk: 'Samsung Zuid-Korea', 'Samsung Benelux', 'Samsung Logistics' en 'Samsung Overseas').

Inhoudsopgave 1.

2.

3.

4.

Inleiding (nrs. 1.1 - 1.6.4) Feiten (nrs. 2.1 - 2.5) Procesverloop (nrs. 3.1 - 3.5) Enkele inleidende opmerkingen over modellenrecht (nrs. 4.1 - 4.7)

5. Het principale beroep 5.A. Inleidende opmerkingen bij het principale cassatiemiddel (nrs. 5.1.1 - 5.48.3) 5.A.1. Bepaling van c.q. variatie in beschermingsomvang (nrs. 5.6 - 5.33) 5.A.2. Bepaling van 'eigen karakter' in de zin van art. 6 GModVo (nrs. 5.34.1 - 5.47) 5.A.3. De beslissingen van het High Court en van het OLG Düsseldorf (nrs. 5.48.1 5.48.3)

548

5.B. Door het principale cassatiemiddel aangevallen overwegingen van het hof (nr. 5.49) 5.C. Bespreking van de klachten in het principale cassatiemiddel (nrs. 5.50 - 5.79.4) 5.C.1. Klachtenbundel (i) over de beoordeling van het 'eigen karakter' van Apple's model (nrs. 5.53.1 - 5.59) 5.C.2. Klachtenbundel (ii) over de beschermingsomvang van Apple's model (nrs. 5.60.1 5.79.4) 5.D. Slotsom in het principale beroep (nrs. 5.80 - 5.81) 6. Bespreking van het voorwaardelijk incidentele cassatiemiddel (nrs. 6.1 - 6.38) 6.A. De techniekrestrictie (nrs. 6.2 - 6.10.2) 6.B. Het eigen karakter van Apple's gemeenschapsmodel (nrs. 6.11 - 6.22) 6.C. (On-)duidelijkheid van Apple's modelregistratie (nrs. 6.23 - 6.37) 6.D. Restklacht (nr. 6.38) 7. Conclusie 1. Inleiding 1.1. Deze kort geding-procedure tussen Apple en Samsung - één van vele procedures tussen de partijen - gaat in cassatie alleen nog over de geldigheid van Apple's gemeenschapsmodel (in de zin van Verordening (EG) nr. 6/2002 van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen, hierna: GModVo) nr. 181607-0001, en over de vraag of een van Samsungs tabletcomputers (de Galaxy Tab 10.1) daarop inbreuk maakt.

1.2. De voorzieningenrechter te 's-Gravenhage (vonnis van 24 augustus 2011, LJN BR5755) is ervan uitgegaan, en het gerechtshof te 's-Gravenhage (arrest van 24 januari 2012, LJN BV1612) heeft geoordeeld dat Apple's model dankzij voldoende 'eigen karakter' geldig was. Maar volgens beide instanties maakte Samsung daarop geen inbreuk.

1.3. Het principale cassatieberoep van Apple stelt in essentie twee rechtsvragen aan de orde: (i) Dient bij de beoordeling van het eigen karakter van een ingeschreven gemeenschapsmodel, vergeleken te worden met één ouder model, óf kan ook vergeleken worden met een verzameling van oudere modellen of met het vormgevingserfgoed in het algemeen? (ii) Speelt de mate van eigen karakter van het ingeschreven gemeenschapsmodel een rol bij de vaststelling van de beschermingsomvang daarvan?

1.4. Het voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep van Samsung stelt, kort gezegd, aan de orde: (1) de uitleg van art. 8 lid 1 GModVo, dat van bescherming uitsluit de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend technisch zijn bepaald; (2) de beoordeling van het eigen karakter, tegen de achtergrond van de mate van vrijheid van de ontwerper van het model en tegen de achtergrond van stijlelementen; (3) duidelijkheidseisen waaraan een modelregistratie zou moeten voldoen.

1.5. In Apple's principale cassatieberoep kom ik tot de slotsom dat dit faalt, zonder dat het nodig is om prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie te stellen.

Indien de Hoge Raad hierover anders oordeelt, komt het voorwaardelijk incidenteel beroep van Samsung aan de orde. Ik bespreek 'sowieso' de voorwaardelijk incidentele klachten. De slotsom is daar dat sommige klachten falen, zonder dat het nodig is om over de daarin aangeroerde kwesties prejudiciële vragen aan het HvJEU te stellen, maar dat die noodzaak zich wél voordoet bij één andere kwestie.

549

1.6.1. Wereldwijd zijn vele procedures tussen Apple en Samsung over octrooi- en modelrechten gevoerd c.q. nog aanhangig.

1.6.2. Een overzicht van lopende procedures over modelrechten in Europa, waarin het eveneens gaat over Apple's gemeenschapsmodel 181607-0001 versus Samsungs Galaxy Tab 10.1 is gegeven in de schriftelijke toelichting (d.d. 21 september 2012) namens Samsung, in nrs. 10-16; aangevuld(1) bij schriftelijk dupliek d.d. 5 oktober 2012, nrs. 23.

In het vervolg van deze conclusie zullen uit dat overzicht nog (kort) ter sprake komen: - Duitsland: een door Apple geëntameerde procedure gericht op het verkrijgen van een voorlopige voorziening. Daarin heeft het Landgericht Düsseldorf op 9 september 2011 een verbod tegen Samsung toegewezen. De beslissing over de inbreuk op modelrecht werd evenwel in appel vernietigd door het Oberlandesgericht Düsseldorf op 31 januari 2012 (I-20 U 175/11)(2).

- Engeland: Samsung heeft in een procedure ten gronde een verklaring voor recht gevorderd dat haar tabletcomputers Tab 10.1, Tab 8.9 en Tab 7.7 geen inbreuk maakten op Apple's rechten, waarna in reconventie Apple een inbreukverbod vorderde. Deze procedure had geen betrekking op de geldigheid van de registratie van het door Apple gehouden Gemeenschapsmodel. De High Court of Justice stelde Samsung in het gelijk bij vonnis van 9 juli 2012 (HC 11 C 3050, [2012] EWHC 1882 Pat)).

1.6.3. Als lezer van kranten en als internet-'infonaut' is mij niet ontgaan dat met het onder 1.6.2 bedoelde overzicht niet alles gezegd is over de actuele stand van zaken (per heden 22 februari 2012) van de daar bedoelde procedures.

Ik meen evenwel dat het niet aan mij is om - buiten de grenzen van het debat in cassatie - daarop in deze conclusie nader in te gaan. Voor zover partijen menen dat ik niet zo terughoudend zou moeten zijn en menen dat uw Raad hierover naar de laatste stand van zaken ingelicht behoort te zijn, kunnen zij zich bij brief ex art. 44 lid 3 Rv. daarover uitlaten.

1.6.4. Omdat het gemeenschapsmodellenrecht Uniewijd hetzelfde is, merk ik op dat met de onder 1.6.2 bedoelde Engelse procedure in zekere zin een uitspraak in bodemgeschil over de door Apple gestelde door Samsung weersproken inbreuken van Samsungs Galaxy Tab 10.1 op Apple's Europees gemeenschapsmodel nr. 181607-0001 voorhanden is.

2. Feiten(3) 2.1. Apple is houdster van gemeenschapsmodel nr. 181607-0001, ingediend op 24 mei 2004 met prioriteit van 17 maart 2004 en ingeschreven op 10 augustus 2004 voor een 'handheld computer' (hierna doorgaans: het 'Apple-model' of 'Apple's gemeenschapsmodel'). Bij dit model behoren de volgende afbeeldingen.

550

In de figuren 1.1 en 1.5 is de achterkant afgebeeld, in de figuren 1.2 en 1.3 de voorkant (zie de beschrijving van het overeenkomstige Amerikaanse Design Patent US D 504,889).

2.2. Samsung heeft in Europa een tabletcomputer onder de naam Galaxy Tab 10.1 ge誰ntroduceerd. Ten tijde van de inleidende dagvaarding in deze zaak, 27 juni 2011, was dit nog niet het geval. De Galaxy Tab 10.1 ziet er als volgt uit.

551

2.3. Op 9 september 2011 heeft het Landgericht D端sseldorf in een door Apple aanhangig gemaakt 'einstweiligen Verf端gungsverfahren' op basis van het Apple-model Samsung Electronics GmbH en Samsung Zuid Korea verboden om in respectievelijk de EU en Duitsland de Galaxy Tab 10.1 te gebruiken ('benutzen')(4).

3. Procesverloop 3.1. Bij exploot van 27 juni 2001 heeft Apple Samsung in kort geding gedagvaard voor de voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Gravenhage en - zeer kort samengevat gevorderd Samsung te verbieden inbreuk te maken op haar octrooi-, model- en auteursrechten, of om Apple-producten slaafs na te bootsen, met nevenvorderingen.

3.2. Voor zo ver hier van de belang, heeft de voorzieningenrechter bij vonnis in kort geding van 24 augustus 2011(5) geoordeeld dat geen sprake is van inbreuk op enig modelrecht van Apple (rov. 4.49 e.v.) en de proceskosten gecompenseerd omdat partijen over en weer in het ongelijk zijn gesteld (rov. 4.89).

3.3. Apple heeft spoedappel in kort geding ingesteld bij dagvaarding van 14 september 2011. Zij heeft in dit hoger beroep niet meer en niet minder gevorderd dan een verbod voor Samsung Zuid-Korea om in Nederland inbreuk te maken op het (in nr. 2.1 afgebeelde) gemeenschapsmodel 181607-0001 en een verbod voor Samsung Nederland om in de EU op dat model inbreuk te maken, met nevenvorderingen, alles op straffe van verbeurte van dwangsommen, en met veroordeling van Samsung in de proceskosten conform artikel 1019h Rv. Samsung heeft verweer gevoerd.

3.4. Het gerechtshof te 's-Gravenhage heeft bij arrest van 24 januari 2012(6) het vonnis van de voorzieningenrechter - voor zover in dit hoger beroep aan zijn oordeel onderworpen - vernietigd voor wat de proceskostenveroordeling betreft, en voor het overige bekrachtigd.

3.5. Apple is tegen dit arrest bij exploot van 20 maart 2012 - derhalve tijdig(7) - in cassatie opgekomen. Samsung heeft verweer gevoerd en voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep ingesteld. In het incidentele beroep heeft Apple zich verweerd. Partijen die over en weer proceskostenveroordeling op de voet van art. 1019h Rv hebben gevorderd - hebben hun standpunten schriftelijk doen toelichten en bij re- en dupliek op

552

elkaars standpunten gereageerd.

4. Enkele inleidende opmerkingen over modellenrecht 4.1. Wetgeving over bescherming van 'modellen' (of: 'tekeningen en modellen'(8)) betreft specifieke regels voor de bescherming van het uiterlijk van producten. Zulke specifieke regels ontbraken in Nederland tot 1975. Voordien, maar ook nadien, werd en wordt de bescherming (mede) gezocht in het auteursrecht en in de toepassing van art.

1401 (oud), thans art. 6:162 BW: het leerstuk van de zgn. slaafse nabootsing. Sinds 1970 kon en kan bescherming van het uiterlijk van producten onder omstandigheden ook gevonden worden in bescherming als (vorm-)merk(9).

4.2. Specifieke modellenrechtelijke regels kreeg Nederland per 1 januari 1975, via de toen ingevoerde 'Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen' (veelal afgekort als BTMW). Per 1 september 2006 is de (inmiddels meermalen gewijzigde) inhoud van de BTMW 'verhuisd' naar het 'Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)', doorgaans afgekort als BVIE. Titel III van het BVIE draagt het opschrift 'tekeningen of modellen'.

4.3. Het Benelux-modellenrecht heeft geen grote vlucht genomen. Ook na 1975 is in zaken over (beweerde) nabootsing van productvormgeving veelal (mede) een beroep gedaan op merkrecht, auteursrecht of 'slaafse nabootsing'; de zaken waarin het om 'puur' modellenrecht ging, zijn ver in de minderheid gebleven(10). Het aantal 'pure' modellenrechtzaken dat tussen 1975 en 2012 de Hoge Raad en/of het BeneluxGerechtshof heeft bereikt, is op de vingers van ĂŠĂŠn hand te tellen.

4.4. Op 13 oktober 1998 kwam - na jarenlange voorbereiding - tot stand de Richtlijn 98/71/EG inzake de rechtsbescherming van modellen (hierna: ModRl)(11). Het Beneluxmodellenrecht moest hieraan worden aangepast, hetgeen geschiedde per 1 december 2003.

Tegelijk met het werk aan de ModRl was in Europa gewerkt aan een Gemeenschapsmodellenverordening (hierna: GModVo). Deze verordening kwam tot stand op 12 december 2001(12). De mogelijkheid tot het aanvragen van in te schrijven gemeenschapsmodellen is ingegaan per 1 april 2003. De (met het Benelux-Bureau in Den Haag vergelijkbare) Unierechtelijke instantie hiervoor is het Office for the Harmonization of the Internal Market (Trade Marks and Designs) te Alicante (afgekort: OHIM, of in de Nederlandstalige variant: BHIM).

4.5. De ontwikkeling van het Beneluxmodellenrecht lijkt de kinderschoenen nooit ontwassen te zijn. Als de ervaringen sinds 2003 niet bedriegen, zal - ook binnen de Benelux - het Gemeenschapsmodel(lenrecht) meer betekenis kunnen krijgen. Intussen moet onderkend worden dat de ontwikkeling van het Unierechtelijke model(lenrecht) thans - 2013 - ook nog in de kinderschoenen staat. De hoogste uitlegger van de GModVo en de ModRl, het HvJEU, heeft zich hierover pas vier keer kunnen uitlaten, in 2009, in 2011, en (tweemaal) in 2012(13). Voor de Hoge Raad is deze zaak Apple/Samsung de eerste waarin hij hierover geadieerd wordt.

4.6. In het meest recente Nederlandstalige - uiteraard op Unierechtelijke leest geschoeide - boek over modellenrecht van Huydecoper, Van Nispen en Cohen Jehoram (2012), wordt in de inleidende paragrafen een zwakke stee in het fundament van het modellenrecht fraai aangeduid: 'Het feit dat het (specifieke) modellenrecht een positie inneemt tussen andere rechtsinstituten waardoor vormgeving wordt beschermd, die gebaseerd zijn op andere uitgangspunten, heeft gevolgen voor de inhoud van het modellenrecht: dat "balanceert" inderdaad in sommige opzichten tussen de verschillende beginselen die aan die andere rechtsinstituten ten grondslag liggen. Het modellenrecht zoekt een tussenweg of - minder

553

positief geformuleerd - schippert soms tussen een aantal onderling niet helemaal met elkaar verenigbare gedachten.' (14) En: 'De bescherming van het modellenrecht is [...] niet afhankelijk van een bepaalde bijzonderheid of verdienste van het uiterlijk van het model - zoals schoonheid, distinctie, uitgesproken originaliteit of onderscheidend vermogen. De [...] regels die de eisen voor modelbescherming bepalen, houden niet meer in dan dat het model nieuw moet zijn en een andere algemene indruk oproept dan de modellen die de geïnformeerde gebruiker al kan kennen [...].

De - bescheiden - eisen die zo aan te beschermen modellen worden gesteld, hebben hun weerslag op de omvang van de door het modellenrecht geboden bescherming. [...] Van het voorwerp van modelbescherming wordt alleen gevergd dat het (uiterlijk) "anders" is.

Wat de wetgever ertoe beweegt, dát gegeven te beschermen - en wat, in het verlengde daarvan, onder de beoogde bescherming is te begrijpen moet, zo beschouwd, worden gekwalificeerd als enigszins onbestemd.'(15) De laatst geciteerde woorden zijn moeilijk anders op te vatten dan als een understatement.(16) 4.7. Een van de belangrijkste verschillen van Unierechtelijke modellenrecht ten opzichte van het oude Beneluxmodellenrecht is de door het Unierecht (aan de eerder voor modelbescherming bestaande eis van nieuwheid) toegevoegde eis van: 'eigen karakter'.

In deze eerste zaak bij de Hoge Raad over Unierechtelijk modellenrecht is deze beschermingsvoorwaarde volop aan de orde(17).

5. Het principale beroep 5.A. Inleidende opmerkingen bij het principale cassatiemiddel 5.1.1. Ik citeer thans de volgende bepalingen van de GModVo: Artikel 4 lid 1: 'Een model wordt als Gemeenschapsmodel beschermd voor zover het nieuw is en een eigen karakter heeft'.

Artikel 6 (voor zover hier van belang): '1. Een model wordt geacht een eigen karakter te hebben, indien de algemene indruk die het bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door modellen die [eerder] voor het publiek beschikbaar zijn gesteld [...].

2. Bij de beoordeling van het eigen karakter wordt rekening gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model.'

Artikel 10: '1. De door een Gemeenschapsmodel verleende bescherming omvat elk model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt.

2. Bij het beoordelen van de draagwijdte van de bescherming wordt rekening gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model.'

5.1.2. Ik citeer ook punt 14 van de considerans van de GModVo: 'Het criterium voor de beoordeling van het eigen karakter van een model moet het duidelijke verschil zij tussen de algemene indruk die wordt gewekt bij een geïnformeerde gebruiker die het model bekijkt, en die welke bij hem wordt gewekt door het vormgevingserfgoed, met inachtneming van de aard van het voortbrengsel waarop het model wordt toegepast of waarin het is verwerkt en in het bijzonder van de bedrijfstak waarmee het verbonden is en de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling

554

van het model.'

5.2. Het lijkt mij vervolgens dienstig erop te wijzen dat de geschilpunten in deze modellenrechtzaak (ook in cassatie) het stramien vertonen van menige doorsnee intellectuele-eigendoms-zaak. Overeenkomstig dat stramien moet vaak - zoals in casu beslist worden over de volgende verweren tegen de gestelde inbreuk op het recht (hier: modelrecht) van de eiser: (i) ongeldigheid (nietigheid) van het ingeroepen recht op één of meer gronden in casu betwist Samsung de voldoening aan de geldigheidseis van art. 4 GModVo dat het model een 'eigen karakter' heeft in de nader door art. 6 bepaalde zin(18); (ii) zodanige verschillen dat het aangevallen model niet onder de draagwijdte van de bescherming van het door eiser ingeroepen recht valt in casu beroep Samsung zich erop dat haar modellen bij de geïnformeerde gebruiker een 'andere algemene indruk' wekken in de zin van art. 10 GModVo. 5.3. In het principale cassatieberoep zijn overwegingen en beslissingen van het hof ten aanzien van het onder (i) en het onder (ii) bedoelde thema aan de orde.

Wat thema (i) betreft, verbaast dat op het eerste gezicht, omdat het verweer van Samsung op dat punt door het hof verworpen is. Op het tweede gezicht behoeft dit minder te verbazen(19), om de volgende reden.

5.4.1. Bij thema (ii) is aan de orde de uitleg van het criterium in art. 10 GModVo van de 'andere algemene indruk' (bij de geïnformeerde gebruiker): 'anders' dan het door de eiser ingeroepen gemeenschapsmodel dus. Artikel 10 geeft niet aan wat er voor zo'n 'andere algemene indruk' nodig is. Artikel 6 in verbinding met art. 4 (thema (i)) hanteert óók een criterium waarin een (verschillende) 'algemene indruk' compareert. Zoals hierboven al bleek, gebeurt dat in art. 6 om te bepalen wanneer een te beschermen model voldoende 'eigen karakter' heeft om geldig te zijn: daarvoor moet 'de algemene indruk die het bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschil[len] van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door modellen die [eerder] voor het publiek beschikbaar zijn gesteld'.

De rechtsstrijd in het principale cassatieberoep gaat over de uitleg van deze bepalingen en hun onderlinge verhouding.

5.4.2. Zoals nog blijken zal, wordt er vrij algemeen van uitgegaan dat de criteria van art.

6 (jo. 4) en art. 10 spiegelbeeldig zijn in die zin dat aan de hand van dezelfde maatstaf enerzijds het 'eigen karakter' (of: de afstand) van het model van de eiser ten opzichte van eerdere voor het publiek beschikbare modellen moet worden bepaald als, anderzijds, het 'eigen karakter' (of: de afstand) van het model van de gedaagde ten opzichte van dat van de eiser. Deze 'spiegelbeeldigheid' is door het hof aangenomen, maar wordt door Apple ter discussie gesteld.

5.4.3. In het kader van deze 'spiegelbeeldigheid' heeft het hof in rov. 8.1 bij thema (ii) ten voordele van Samsung een beperkte beschermingsomvang van Apple's gemeenschapsmodel aangenomen. Het hof heeft die afgeleid uit een eerder - in het verlengde van thema (i) - aangenomen beperkt eigen karakter van dat model. Dat is voor Apple reden om ook 's hofs oordeel over thema (i) aan te vechten.

5.5. In deze inleidende opmerkingen bij het principale cassatiemiddel wil ik eerst nader ingaan op thema (ii): de beschermingsomvang. Na de nrs. 5.6 - 5.32.4, bereik ik daarover in nr. 5.33 een conclusie. De bevindingen over thema (ii) zullen ook behulpzaam blijken voor beschouwingen over thema (i) in nrs. 5.34.1 - 5.46.3.

5.A.1. Bepaling van, c.q. variatie in beschermingsomvang 5.6. Ik herhaal nog eens wat art. 10 GModVo over de beschermingsomvang zegt: '1. De door een Gemeenschapsmodel verleende bescherming omvat elk model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt.

555

2. Bij het beoordelen van de draagwijdte van de bescherming wordt rekening gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model.'

5.7. Hoe bepaalt iemand - en met name: de rechter - of een model bij de geïnformeerde gebruiker al dan niet een andere algemene indruk wekt?

Lid 2 van art. 10 GModVo geeft niet - laat staan zonder meer - het antwoord op die vraag. De bepaling dat 'rekening [moet] worden gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model', duidt aan dat er ruimte is voor nuancering. Die nuancering is klaarblijkelijk afhankelijk is van externe factoren die de vrijheid van de ontwerper kleiner of groter kunnen maken.

Maar met het aanreiken van deze nuanceringsruimte geeft art. 10 lid 2 nog geen antwoord op de hierboven gestelde vraag: hoe bepaalt men of een model bij de geïnformeerde gebruiker al dan niet een andere algemene indruk wekt?

5.8.1. Daartoe heeft men een maatstaf nodig. Aan de vraag naar de maatstaf kan voorafgaan - en gaat in modellenrechtelijke context vooraf - de vraag naar 'maatmens' (door wiens 'bril' moet gekeken worden?). De GModVo spreekt over de 'geïnformeerde gebruiker'. Wie is de 'geïnformeerde gebruiker'?

5.8.2. Op deze (voor-)vraag is het antwoord inmiddels bekend. Het Hof van Justitie van de EU heeft in 2011(20) geoordeeld dat het begrip 'geïnformeerde gebruiker' dient te: '53 [...] worden opgevat als een tussencategorie tussen de - op het gebied van het merkenrecht gehanteerde - gemiddelde consument, van wie geen enkele specifieke kennis wordt verwacht en die de strijdige merken in de regel niet rechtstreeks vergelijkt, en de vakman met grondige technische deskundigheid. Het begrip "geïnformeerde gebruiker" kan derhalve aldus worden opgevat dat het betrekking heeft op een gebruiker die niet slechts gemiddeld, maar in hoge mate aandachtig is, hetzij door zijn persoonlijke ervaring, hetzij door zijn uitgebreide kennis van de betrokken sector. [...]

59 Wat [...] het aandachtsniveau van de geïnformeerde gebruiker betreft, zij eraan herinnerd dat deze weliswaar niet de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument is die een model gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet op de verschillende details ervan let (zie, naar analogie, arrest van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C3-42/97 P, Jurispr. blz. I-3819, punten 25 en 26), maar dat het evenmin gaat om de vakman die in detail de minieme verschillen die mogelijkerwijs tussen de conflicterende modellen bestaan, kan onderscheiden. Het bijvoeglijke naamwoord "geïnformeerde" suggereert dan ook dat de gebruiker, zonder een ontwerper of een technisch deskundige te zijn, de in de betrokken sector bestaande verschillende modellen kent, een zekere kennis bezit met betrekking tot de elementen die deze modellen over het algemeen bevatten, en door zijn belangstelling voor de betrokken voortbrengselen blijk geeft van een vrij hoog aandachtsniveau bij gebruik ervan.'

Beide partijen leggen zich (zowel voor de toepassing van art. 6 als voor de toepassing van art. 10 GModVo) neer bij deze uitleg. In het (Haagse) arrest waarvan beroep verwijst het hof ernaar in rov. 3.3. Daartegen is geen cassatieklacht gericht, ook niet tegen 's hofs korte samenvatting in rov. 3.3: 'Kort gezegd is de geïnformeerde gebruiker dus een gebruiker die tevens op de details zal letten, zonder echter minieme verschillen te kunnen onderscheiden.' Partijen twisten in cassatie ook niet over de op zijn beurt aan het criterium van het HvJEU of aan het verkorte criterium van het Haagse hof te geven uitleg of toepassing.

5.9. Ik ben nu terug bij de vraag hoe de rechter bepaalt, of een model bij de(ze) geïnformeerde gebruiker al dan niet een andere algemene indruk wekt.

In welke context dan ook - dus ook in deze context - veronderstelt een beoordeling of

556

iets 'anders' is (hier: 'een andere algemene indruk wekt') ten eerste: vergelijking, en ten tweede: een vergelijkingsmaatstaf. De 'maatmens' van het arrest PepsiCo/Grupo Promer heeft nog steeds vergelijkingsmateriaal en een maatstaf nodig.

5.10. In de context van art. 10 GModVo is het vergelijkingsmateriaal natuurlijk primair: enerzijds het model M van de eiser, en anderzijds het beweerdelijk inbreukmakende model N van de gedaagde. Maar daarmee is er ter invulling van het criterium van '(g)een andere algemene indruk' nog geen maatstaf.

5.11. Er kan (taalkundig, en ook gelet op de totstandkomingsgeschiedenis van de GModVo) geen twijfel over bestaan dat een of meer niet in het oog vallende verschillen tussen model N en model M onvoldoende zijn om aan het verwijt van inbreuk te ontkomen. Maar zo'n verduidelijking is weinig meer dan een herhaling van het criterium 'geen andere algemene indruk'.

5.12. Om niet te blijven 'cirkelen' is er een uitweg à la het ei van Columbus nodig. De daartoe gevonden oplossing is even fraai als consistent en - met 'hindsight' - voor de hand liggend.

5.13.1. Men verplaatse zich in de rol van de juridisch adviseur J die, met nog niet meer kennis dan het vorenstaande, zijn cliënt, de ondernemer X moet adviseren over een door X ontwikkeld, volgens X nieuw en 'apart' model N voor (bijvoorbeeld) een buitenbrievenbus. X, een consciëntieuze ondernemer, wil beslist geen inbreuk maken op modelrechten van concurrenten. Het model van X toont verschillen, maar ook overeenkomsten met andere typen buitenbrievenbussen (M1, M2, M3) die in de afgelopen jaren door concurrenten op de markt zijn gebracht.

5.13.2. Met nog steeds niet meer kennis dan het vorenstaande, overweegt J het volgende. (i) Als een of meer concurrenten van X modelrechten hebben op hun modellen (M1, M2, M3), dan zullen die moeten voldoen aan de eisen van GModVo (c.q. de ModRl). (ii) Welke eisen worden daarin gesteld? Blijkens art. 4 GModVo: 'nieuwheid' en 'een eigen karakter'. (iii.a) Waaraan ontlenen deze modellen 'nieuwheid'? Door niet identiek te zijn aan (niet slechts in onbelangrijke details verschillen met; art. 5 lid 2) een of meer nog weer anticiperende modellen (L, of L1, L2, enz.). (iii.b) En waaraan ontlenen de modellen (M1, M2, M3) van de concurrenten 'eigen karakter'? Door ten opzichte van dezelfde nog weer anticiperende modellen (L, of L1, L2, enz.) een andere 'algemene indruk' te maken.

5.13.3. Met het hem ten dienste staande - aan klassieke filosofische en rechtsbeginselen, en aan gezond verstand ontleende - inzicht, redeneert adviseur J: - het kan niet zo zijn dat rechten van concurrenten op modellen M1, M2 en/of M3 tegen mijn cliënt X kunnen worden ingeroepen indien mijn cliënt (tenminste(21)) even veel afstand houdt van die modellen (M1, M2 en M3) als die modellen (M1, M2 en M3) afstand hielden van de nog weer anticiperende modellen (L, of L1, L2, enz.)

- mijn cliënt kan zich bij het beoordelen van zijn positie onder het inbreukcriterium van art. 10 GModVo dus 'spiegelen' aan de (Unierechtelijke) geldigheidscriteria van art. 4, 5 en 6 GModVo. 5.14. De luciditeit van de hierboven opgevoerde jurist J is niet van 2013. Ook als ik de klassieke bronnen hiertoe niet nader kan aanwijzen (daarvoor biedt deze conclusie niet de ruimte, en geen noodzaak), en evenmin vroege 20e-eeuwse of misschien al 19eeeuwse bronnen van diezelfde luciditeit in intellectueel-eigendomsrechtelijke context kan aanwijzen (idem), doet dat aan die luciditeit, en wat mij betreft: juistheid, niet af.

5.15.1. De lucide oplossing is, afgezien van de spiegelbeeldige teksten van art. 6 en art.

557

10 GModVo, niet met zo veel woorden in de tekst van de artikelen en de considerans te vinden, en ook niet in de officiĂŤle totstandkomingsgeschiedenis van de GModVo en de ModRl. 5.15.2. Integendeel blijken daaruit moeizame worstelingen - met op de achtergrond tegengestelde wensen van belangengroepen in industrie en dienstverlening, waarbij voor het benodigde verschil, zowel met het oog op niet-inbreuk (ontwerp-art. 9, thans art. 10) als om te voldoen aan de drempeleis van het eigen karakter (art. 6), criteria in absolute termen, zoals 'significantly', werden geprobeerd. En weer ingetrokken.(22) 5.15.3. De Europese wetgever kon uiteindelijk het criterium niet anders dan in algemene termen nader aanduiden. Zo bepaalt - uiteindelijk - art. 10 lid 2: '2. Bij de beoordeling van de draagwijdte van de bescherming wordt rekening gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model.' en het corresponderende art. 6 lid 2: '2. Bij de beoordeling van het eigen karakter wordt rekening gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model.'

En zo zegt overweging 14 van de considerans van de GModVo (met door mij toegevoegde cursiveringen): 'Het criterium [...] moet het duidelijke verschil zijn [...] met inachtneming van de aard van het voortbrengsel waarop het model wordt toegepast of waarin het is verwerkt en in het bijzonder van de bedrijfstak waarmee het verbonden is en de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model.'

5.15.4. Ondertussen zal in bovenstaande legislatieve teksten al wĂŠl zijn opgevallen de zekere flexibiliteit en relativiteit waar het gaat om (i) de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model, (ii) de bedrijfstak en (iii) de aard van het voortbrengsel. Dat impliceert dat deze factoren ertoe kunnen leiden dat de afstand die in acht genomen moet worden om enerzijds een modelrecht te kunnen verkrijgen en anderzijds om geen inbreuk te maken, per branche, (enz.) kan verschillen. De spiegelbeeldige criteria moeten ervoor zorgen dat in die branche (enz.) de afstand van model N ten opzichte van model M niet groter behoeft te zijn dan de afstand van model M ten opzichte van anticiperende modellen (L1, L2). Men mist in de totstandkomingsgeschiedenis evenwel een expliciete vermelding dat dit laatste geldt.

5.16. Een goede uiteenzetting van dit systeem is wĂŠl te vinden in het artikelsgewijs commentaar uit 1966 van Franzosi c.s.(23) bij de toenmalige gewijzigde voorstellen(24) voor de ModRl (en de materieelrechtelijk corresponderende GModVo). Franzosi schrijft in het commentaar op ontwerp-art. 9 GModVo (thans art. 10): 'The modification of the former version of Article 9 corresponds to the similar modification introduced in Article 5(1), to the former version of Article 5(1). For protection, it is sufficient that there is a difference in the overall impression of a design. The former version required that there a significant difference. Also in order to avoid infringement, a difference in the overall impression is sufficient. The former version excluded infringement unless there was a significant difference. A design which is (simply) different from the prior art is [...](25) eligible for protection; a design which is (simply) different from a protected design is not an infringement. It is a classical application of the German theory of the "Abstandlehre" (26): i.e. the same distance which is sufficient to assert protectability is also sufficient to assert non infringement. A consequence of this wording is that, contrary to what happens in the patent field, if a design is eligible for protection it is automatically free from claims for infringement of a prior design. In other

558

words, no dependency is admitted.' (27) 'Spiegelbeeldig' schrijft Franzosi in het commentaar op art. 6: 'I think that the way in which a design must differ from prior designs in order to be protected has to be assessed by the same standards which are used to make a finding of imitation. If we adopt a strict standard for the evaluation of the requirements for protection, we will have to use the same standard to evaluate infringement: if a great difference between the design and prior designs is required, it must be concluded that also later works presenting a notable difference constitute nevertheless an infringement.

On this point the drawing of parallels must be absolute. In this way the ideological concepts of judges will not lead to negative and unequal consequences. If a judge thinks the requirements for protection must be particularly strict, he will then have to accept also the consequence that the limits of infringement are broad: the same strictness used towards the owner has to be used towards infringement. If, on the contrary, the requirements for protection are diluted, as a result various subsequent works will escape a finding of infringement.'(28) 5.17. Dat bij de bepaling van de beschermingsomvang via de 'algemene indruk' teruggegrepen moét worden op 'algemene indruk' die het model van de eiser wekt ten opzichte van nog eerdere modellen, wordt eveneens fraai uiteengezet door Jestaedt: 'Es ist aber nicht möglich, den Gesamteindruck einer Gestaltung ohne Bezug auf dem vorbekannten Formenschatz(29) zu bestimmen. Denn eine Gestaltung knüpft immer in gewissen Umfang an vorbekannte Gestaltungen an. [...] Ohne einen solchen Hintergrund ist es nicht möglich, die charakteristischen Merkmale einer Gestaltung zu bestimmen.'(30) 5.18. Ik citeer voorts Musker: 'The test for infringement is the same as that for individual character.'(31) '2. Symmetry with the test for individual character (paras. 1 and 2). The comparison between an alleged infringement and a protected design, to determine whether the former falls within the scope of protection of the latter, is identical to that performed between the protected design and the state of the art to determine whether the former is invalidated over the latter. Thus, the primary question is whether the two create the same "overall impression" on the "informed user", with a subtest dependent on the degree of design freedom available to the designer (of the protected design, not of the infringement). Given that the "overall impression" and "design freedom" test for scope of protection are the same as those for individual character, reference is made to art. 7, notes 2-5. [...]

3. Interaction between validity and scope of protection. Bearing in mind that invalidity can be raised in a counterclaim to an infringement action [...], a proprietor will not succeed where his design is closer to the state of the art than to the alleged infringement, since under those circumstances, if it creates the same overall impression as the infringement, it must also create the same overall impression as the state of the art (and hence lack individual character). Designs which differ by only a small amount from the state of the art can therefore only validly have a correspondingly narrow scope of protection. This will arise in particular when the scope of freedom of the designer was limited.'(32) 5.19. Howe: 'The test of infringement is the same as the comparison test which is performed between the design and prior art in order to decide whether or not the design is valid.'(33)

559

5.20. Het Engelse Court of Appeal 10 oktober 2007 (Procter & Gamble Company v Reckitt Benckiser (UK) Ltd)(34) heeft ten deze overwogen: '35. [...] iii) Next is not a proposition of law but a statement about the way people (and thus the notional informed user) perceive things. It is simply that if a new design is markedly different from anything that has gone before, it is likely to have a greater overall visual impact than if it is "surrounded by kindred prior art." (HHJ Fysh's pithy phrase in Woodhouse at [58]). It follows that the "overall impression" created by such a design will be more significant and the room for differences which do not create a substantially different overall impression is greater. So protection for a striking novel product will be correspondingly greater than for a product which is incrementally different from the prior art, though different enough to have its own individual character and thus be validly registered.'

5.21. Ruhl: 'Der Grad der Gestaltungsfreiheit kann durch einen engen oder weiten Formenschatz beeinflußt sein, und zwar unabhängig davon, ob die vorbekannten Geschmacksmuster selbst (noch) geschützt sind oder nicht (vgl Art 6 Rdn 44). Dementsprechend führt ein eng besetzter Formenschatz zu einem entsprechend kleineren Schutzumfang.'(35) 5.22. Eichmann/Von Falckenstein bij het commentaar op § 2 GeschmG, Abs. 3 (Eigenart): 'Der Grad der Musterdichte ist neben produktspezifischen Gegebenheiten und neben branchenspezifischen Gegebenheiten ein weiteres Kriterium, das Einfluss auf den Grad der Gestaltungsfreiheit hat. [...] In diesen dichtbesetzten Designbereichen hat die Berücksichtigung der Gestaltungsfreiheit des Entwerfers zur Folge, dass Gestaltungen auch denn Eigenart aufweisen können, wenn sie sich nur verhältnismäßig geringfügig von vorbekannten Gestaltungen unterscheiden.'(36) en, spiegelbeeldig bij het commentaar op § 38 (Schutzumfang): 'Wenn ein Designbereich bereits dicht besetzt ist, steht idR nur ein geringer Gestaltungsspielraum zur Verfügung, s § 2, Rn 34. Je enger das Gestaltungsspielraum ist, desto eher können geringe Unterschiede einen abweichenden Gesamteindruck hervorrufen, EuG T-9/07 v 18.3.10 Rn 72.'(37) 5.23. Bulling/Langöhrig/Hellwig: '145 Aufgrund der gleichlautenden Definitionen müssen einheitliche Maßstäbe bei der Beurteiling der Rechtsbeständigkeit und einer Schutzrechtverletzung des Geschmacksmusters gelten.

146 Bei der Beurteilung, ob kein anderer Gesamteindruck vorliegt, ist also eine Wechselwirkung mit dem Grad der Gestaltungsfreiheit zu berücksichtigen (vgl. Rdn. 64).

Wird folglich auf einem Gebiet mit hoher Musterdichte eine geringe Abweichung von vorbekannten Formenschatz zur Erlangung einer Eigenart als ausreichend angesehen, so kann der Schutzumfang auch nur entsprechend gering ausfallen und sich nicht auf geringe aber dennoch eine eigene Eigenart begründende Abweichungen erstrecken.

Entsprechendes gilt für ein Muster auf einem Gebiet mit einer geringen Musterdichte. Hier sind die Anforderungen an das Vorliegen einer Eigenart höher; damit verbunden ist ein größerer Schutzumfang.'(38) 5.24. Steinberg en Auler in Büscher/Dittmer/Schiwy:

560

'Bei der Gegenüberstellung wird der Grad der Gestaltungsfreiheit des Entwerfers bei der Entwicklung des Geschmackmusters berücksichtigt [...]. Das bedeutet, dass das gestalterische Umfeld der jeweiligen Produktart konkret in die Prüfung einbezogen wird [...]. Bei der Beurteilung, ob sich der Gesamteindruck des zu schützenden Musters von dem eines vorbekannten Musters unterscheidet, ist eine Wechselwirkung bezüglich des Grades der Gestaltungsfreiheit des Musters zu berücksichtigen. Je höher die Musterdichte in einer bestimmten Erzeugerklasse ist, desto geringer sind die an die Eigenart zu stellenden Anforderungen.'(39) 'Ebenso wie bei Art. 6, ist auch vorliegend bei der Ermittlung des Schutzumfangs der Grad der Gestaltungsfreiheit des Entwerfers, somit also die Musterdichte auf dem betreffenden Erzeugnisgebiet, zu berücksichtigen. Dies wird häufig dazu führen, dass bei einer hohen Musterdichte bereits geringe Gestaltungsunterschiede beim informierten Benutzer einen anderen Gesamteindruck hervorrufen, während bei einem größeren Gestaltungsspielraum lediglich geringe Gestaltungsunterschiede aus Sicht des informierten Benutzers üblicherweise nicht zu einem anderen Gesamteindruck führen (Wechselwirkung, s. hierzu Art. 6 Rn. 9).'(40) 5.25. Passa: 'L'extension du contenu de la protection "à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente", opérée par l'article L. 513-5(41), est formulée, on l'aura noté, en termes repris quasiment mot pour mot de la définition de la condition de caractère propre (art. L 511-4)(42). [...]

Tout cequi a été dit de la condition de caractère propre est valable ici mutatis mutandis. [...] Ensuite, bien que le parapgraphe 2 de l'article 9 de la directive n'ait pas été repris à l'article L 513-5, il faut considérer que l'étendue de la protection doit être appréciée en tenant compte du degré de la liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle.'(43) 5.26. Vanhees: 'De begrippen "het wekken van een algemene indruk bij de geïnformeerde gebruiker" zijn ook terug te vinden bij de definiëring van de beschermingsvoorwaarde van het "eigen karakter" van een tekening of model. Dit is ook logisch: de beschermingsomvang is het spiegelbeeld van het eigen karakter. Alle modellen die een eigen karakter bezitten, maken immers per definitie geen inbreuk op eerdere modellen, terwijl geen enkel model dat een inbreuk maakt op een bestaand model, een eigen karakter kan bezitten." (44) 5.27. Van Nispen/Huydecoper/Cohen Jehoram: '"Eigen karakter" is een van de kernbegrippen uit het modellenrecht. [...] "Spiegelbeeldig" markeert dit begrip ook de grens van de voor een model geldende bescherming: zoals al even ter sprake kwam, is de maatstaf waarnaar "eigen karakter" beoordeeld moet worden (vrijwel precies) dezelfde waarmee ook, als het gaat om inbreuk op het modelrecht, moet worden beoordeeld of het ene model ontoelaatbaar lijkt op het andere'.(45) 5.28. Geerts in Gielen c.s., 'Kort begrip' (10e druk 2011): 'Het criterium voor de beschermingsomvang [...] komt overeen met het eigenkaraktercriterium [...]. Dit brengt mee dat de mate van verschil tussen het voortbrengsel van de gedaagde en het ingeschreven model van de eiser vergeleken zal moeten worden met de mate van verschil tussen dat ingeschreven model en de (al dan niet ingeschreven) anticiperende modellen. In (en buiten) rechte zal immers bezwaarlijk aangenomen kunnen worden dat het verschil tussen het ingeschreven model en het aangevallen model, anders beoordeeld zou moeten worden dan het verschil tussen het

561

ingeschreven model en eerder bestaande modellen.'(46) 5.29. Een duidelijke toepassing is te vinden het arrest van het Oostenrijkse Oberste Gerichtshof van 22 mei 2007, 4 Ob 43/07p, GRUR Int. 2008, p. 523 (cursiveringen toegevoegd): '1.2. Bei der Prüfung, ob ein Geschmacksmuster Eigenart besitzt, kommt es nicht auf eine vollständige Übereinstimmung der Merkmale zwischen dem Gemeinschaftsgeschmacksmuster und vorbekannten Geschmacksmustern an. Nicht die Merkmale im Einzelnen, sondern nur der jeweilige Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Geschmacksmuster sind auf Unterschiede zu prüfen. Der Gesamteindruck kann durch prägende Merkmale bestimmt sein. Zur Ermittlung des Gesamteindrucks sind daher die einzelnen Merkmale des Geschmacksmusters nach ihrem Beitrag zum Gesamteindruck zu bewerten und zu gewichten. Der Gesamteindruck des Gemeinschaftsgeschmacksmusters ist mit dem des vorbekannten Geschmacksmusters zu vergleichen. Die Eigenart des Gemeinschaftsgeschmacksmusters ist jedenfalls dann zu bejahen, wenn keines der vorbekannten Geschmacksmuster alle prägenden Merkmale des Gemeinschaftsgeschmacksmusters aufweist oder wenn ein vorbekanntes Geschmacksmuster prägende Merkmale umfasst, die das Gemeinschaftsgeschmacksmuster nicht besitzt. Tragen alle Merkmale im gleichen Maß zum Gesamteindruck bei, ist die Eigenart dann zu bejahen, wenn sich das Gemeinschaftsgeschmacksmuster und das vorbekannte Geschmacksmuster in mindestens einem Merkmal voneinander unterscheiden (4 Ob 177/05s = RdW 2006/537 = ecolex 2006/443 [Tonninger] m.w.N.).

Der Umfang des Schutzes aus dem Gemeinschaftsgeschmacksmuster erstreckt sich auf jedes Geschmacksmuster, das beim informierten Benutzer keinen anderen Gesamteindruck erweckt (Art 10 Abs 1 GGV). Diese Definition folgt im Wortlaut spiegelbildlich der Definition der Eigenart. Die Frage der Schutzfähigkeit und die Verletzungsfrage sind somit nach denselben Prüfungskriterien zu beurteilen. Bei Beurteilung der Frage, ob ein anderes Geschmacksmuster in den Schutzumfang des Gemeinschaftsgeschmacksmusters fällt, ist der jeweilige Gesamteindruck zu ermitteln und zu vergleichen. Es kommt nicht auf einen mosaikartig aufgespalteten Vergleich von Einzelheiten an. Maßgeblich ist vielmehr die Würdigung des Gesamteindrucks unter dem Blickwinkel, ob sich bei einer Gegenüberstellung zweier Formgebungen insgesamt der Eindruck einer Übereinstimmung ergibt. Durch die Verwendung der gleichen Terminologie für Schutzumfang und Eigenart führt die GGV zu gleichen Beurteilungsmaßstäben: Ein hohes Maß an Eigenart gibt Raum für einen großen Schutzumfang. Umgekehrt führt geringe Eigenart auch nur zu einem kleinen Schutzumfang. Ist der informierte Benutzer des geschützten Gemeinschaftsgeschmacksmusters bereit, trotz geringer Unterschiede zwischen Formenschatz und Gemeinschaftsgeschmackmuster die Eigenart zu bejahen, muss er gleichermaßen im Verletzungsstreit bei derartigen Unterschieden zwischen dem Gemeinschaftsgeschmacksmuster und der angegriffenen Ausführungsform die Verletzung verneinen (4 Ob 177/05s m.w.N.; 4 Ob 246/06i).'

5.30. Zo ook Gerecht EU 9 september 2011 (T-11/08; Kwang Yang Motor Co/OHIM): '33 Therefore, the greater the designer's freedom in developing the challenged design, the less likely it is that minor differences between the designs at issue will be sufficient to produce a different overall impression on an informed user. Conversely, the more the designer's freedom in developing the challenged design is restricted, the more likely minor differences between the designs at issue will be sufficient to produce a different overall impression on an informed user. Therefore, if the designer enjoys a high degree of freedom in developing a design, that reinforces the conclusion that the designs which do not have significant differences produce the same overall impression on an informed user. [...]'

5.31.1. Volgens Apple zou haar tegengestelde visie, dat het vormgevingserfgoed geen rol

562

speelt bij het vaststellen van de beschermingsomvang, bevestigd zijn door het Duitse Bundesgerichtshof.(47) Apple citeerde daarbij uit BGH 19 mei 2010, I ZR 71/08 (Untersetzer)(48): '11 (...) der Schutzumfang hängt nicht vom Grad der Eigenart des Geschmackmusters ab (...)

13 Für den Schutzumfang eines Gemeinschaftsgesmackmusters kommt es danach nicht darauf an, ob und inwieweit sich der Gesamteindruck dieses Geschmackmusters vom dem Gesamteindruck vorbekannter Geschmackmuster unterscheidet (inwieweit es also Eigenart hat), sondern allein darauf, ob der Gesamteindruck des angegriffenen Geschmackmusters mit dem Gesamteindruck dieses Geschmackmusters übereinstimmt.'

5.31.2. Apple's citaat uit dit arrest is echter in hoge mate onvolledig. Ik vul aan (met cursiveringen mijnerzijds): '16 b) Der nach Ansicht des Senats unzutreffende rechtliche Ausgangspunkt des Berufungsgerichts ist jedoch nicht entscheidungserheblich. Die Frage, ob der Schutzumfang eines Gemeinschaftsgeschmackmusters nach Art. 10 GGV vom Grad der Eigenart des Geschmackmusters abhängt, ist daher nicht dem Gerichtshof der Europäischen Union gemäß Art. 267 AEUV (ex-Artikel 234 EGV) zur Vorabentscheidung vorzulegen. Das Berufungsgericht hat den Schutzumfang letztlich zutreffend nach dessen Abstand zum vorbekannten Formenschatz bestimmt.

17 Das Berufungsgericht hat mit Recht angenommen, dass bei der Bestimmung des Schutzumfangs nach Art. 10 Abs. 2 GGV - ebenso wie bei der Bestimmung der Eigenart nach Art. 6 Abs. 2 GGV - der Grad der Gestaltungsfreiheit des Entwerfers bei der Entwicklung seines Geschmacksmusters zu berücksichtigen ist. Dabei besteht zwischen dem Gestaltungsspielraum des Entwerfers und dem Schutzumfang eine Wechselwirkung.

Eine hohe Musterdichte und damit ein kleiner Gestaltungsspielraum des Entwerfers führt zu einem engen Schutzumfang des Musters, mit der Folge, dass bereits geringe Gestaltungsunterschiede beim informierten Benutzer einen anderen Gesamteindruck hervorrufen können. Dagegen führt eine geringe Musterdichte und damit ein großer Gestaltungsspielraum des Entwerfers zu einem weiten Schutzumfang des Musters, so dass selbst größere Gestaltungsunterschiede beim informierten Benutzer möglicherweise keinen anderen Gesamteindruck erwecken (insoweit ebenso KG ZUM 2005, 230, 231, österr. OGH GRUR Int. 2008, 523, 525; Ruhl, aaO Art. 10 Rdn. 40; Auler in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO Art. 10 GGV Rdn. 2; Koschtial, GRUR Int. 2003, 973, 977; vgl. auch Begründung zum Regierungsentwurf des Geschmacksmusterreformgesetzes BT-Drucks. 15/1075, S. 52 zu §38 GeschmMG). Der bereits vor Umsetzung der Richtlinie 98/71/EG durch das Geschmacksmusterreformgesetz anerkannte Grundsatz, dass der Schutzumfang eines Geschmacksmusters von dessen Abstand zum vorbekannten Formenschatz abhängt (vgl. etwa BGH, Urt. v. 24.9.1987 - I ZR 142/85, GRUR 1988, 369, 370 - Messergriff), gilt daher nach wie vor (D. Jestaedt, GRUR 2008, 19, 22).'

5.31.3. Apple heeft derhalve passages uit het Untersetzer-arrest van het BGH geciteerd, waarin het principe (de Grundsatz) van spiegelbeeldigheid (Wechselwirkung) via de constructie van rechtstreekse verwijzing naar de mate van eigen karakter (art. 6 lid 1 GModVo) is afgewezen. Het BGH heeft in afwijzing dáárvan verschillende Duitse schrijvers, zoals Ruhl en Eichmann/ Von Falckenstein gevolgd(49). Maar zoals hierboven bleek, staat bij het Bundesgerichtshof (evenals bij de genoemde schrijvers), de 'Grundsatz, dass der Schutzumfang eines Geschmacksmusters von dessen Abstand zum vorbekannten Formenschatz abhängt', noch geheel overeind. Het enige verschil is dat die 'Grundsatz' nu wordt geconstrueerd(50) via het uitlegvoorschrift in lid 2 van art. 6 resp. art. 10 GModVo over 'mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model' (mede toegespitst op 'modeldichtheid' (Musterdichte)).

563

5.32.1. Terzijde noteer ik nog dat het principe van 'spiegelbeeldigheid' in enige Engelse rechtspraak en literatuur niet in ieder opzicht onderschreven wordt. Daarbij is de strekking echter niet (zoals Apple qua resultaat lijkt te bepleiten) om de van de door de modelhouder M in acht genomen afstand van de voorganger(s) L (L1, L2, enz.)) 'losgezongen' bescherming eventueel zelfs groter te laten zijn. Integendeel. De beschermingsomvang zou juist kleiner moeten zijn dan de door de modelhouder M in acht genomen afstand van de voorganger(s).

5.32.2. Deze opvatting is welsprekend verwoord door Lord Justice Sir Robin Jacob van het Engelse Court of Appeal op 10 oktober 2007: '18. The recital uses another phrase not carried over into the Articles - "clearly differs".

Only if the "overall impression" "clearly differs" from that of the "existing design corpus" will the design have an "individual character." Plainly that is relevant for registrability, even if Art. 6.1 does not expressly use "clearly differs". Does the phrase also apply to the infringement test? Does an accused design escape infringement only if its overall impression "clearly differs" from the registered design? All Art. 10.1 says is "different overall impression". Does that really mean "clearly different" - the word "clearly" requiring much blue water between the accused and registered design for noninfringement?

19. The Judge thought it did (see [57]). But I do not. Different policies are involved. It is one thing to restrict the grant of a monopoly right to designs which are shown "clearly" to differ from the existing design corpus. That makes sense - you need clear blue water between the registered design and the "prior art", otherwise there is a real risk that design monopolies will or may interfere with routine, ordinary, minor, every-day design modifications - what patent lawyers call "mere workshop modifications." But no such policy applies to the scope of protection. It is sufficient to avoid infringement if the accused product is of a design which produces a "different overall impression." There is no policy requirement that the difference be "clear." If a design differs, that is enough an informed user can discriminate.' (51) 5.32.3. Laddie, Prescott en Vitoria vallen deze opvatting bij: '55.13 [...] Firstly, it seems to the writers that scope of protection as defined in both the Directive and the Regulation is primarily directed to considerations of infringement, not validity, although assessment of validity involves recourse to similar considerations as the recitals to both make clear. It should not be assumed that the scope of protection and the extent to which an existing registration or other prior art may be used to prevent a later registration are necessarily co-extensive. It seems to the writers that there are potentially significant differences, a topic to which we return later in this work [...]'(52) '55.29 [...] In Procter & Gamble v Recktt Benckiser (UK) Ltd, the Court of Appeal appears to have accepted that a clear difference had to be present for there to be individual character in the context of a challenge of validity. However, it took the view that there was no policy requirement that the difference between the registration relied upon and the alleged infringement must be clear to avoid a finding of infringement. Given that the recitals appear on their face to relate only to the assessment of individual character (ie to validity), this may well be correct. However, the consequence would appear to be that an allegedly infringing design might be different enough to avoid a finding of infringement but not sufficiently different to secure registration in its own right. In other words, there is a clear distinction between the validity and the infringement tests.'(53) 5.32.4. Ook Franzosi suggereerde al dat er een beoordelingsverschil zou kunnen zijn ten voordele van degene die van inbreuk beticht wordt.(54) In deze zin ook Visser(55).

5.33. De conclusie van bovenstaande beschouwingen over thema (ii) kan geen andere

564

zijn, dan dat (ook) in het (Unie-)modellenrecht de volgende regels algemeen onderschreven worden: (a) de beschermingsomvang van een model M kan groter of kleiner zijn; en (b) de grotere of kleinere beschermingsomvang van model M is (spiegelbeeldgewijs) gerelateerd aan de mate van afstand van model M ten opzichte van eerder bekende modellen (waarbij de beschermingsomvang in elk geval niet groter mag zijn dan de afstand ten opzichte van eerder bekende modellen).

Hier kan gevoeglijk van een acte clair gesproken worden.

5.A.2. Bepaling van 'eigen karakter' in de zin van art. 6 GModVo 5.34.1. In nr. 5.5 van deze inleidende opmerkingen bij het principale cassatiemiddel heb ik aangekondigd dat bevindingen over het als eerste te bespreken thema (ii): de beschermingsomvang (hierboven nrs. 5.6 - 5.33), ook behulpzaam zullen blijken voor de nu volgende beschouwingen over thema (i). Dat thema betreft de toetsing door het hof van de door Samsung betwiste geldigheid van het door Apple ingeroepen recht in het licht van de geldigheidseis (ingevolge art. 4 jo. 6 GModVo) dat het model een 'eigen karakter' heeft.

Daarover nader in nrs. 5.35 - 5.46.3.

5.34.2. Ik herinner er nog aan (vgl. nr. 5.4.3) dat het hof - in het kader van de hierboven ampel besproken 'spiegelbeeldigheid'- de ten voordele van Samsung aangenomen 'tamelijk geringe' beschermingsomvang van Apple's gemeenschapsmodel (thema (ii)) heeft afgeleid uit het in het verlengde van zijn oordeel over thema (i) aangenomen 'beperkt eigen karakter' van dat model (rov. 8.1).

5.35. Uit de bespreking van thema (ii) hierboven weten wij inmiddels dat relativiteit van de beschermingsomvang van het model van in literatuur en rechtspraak volkomen gangbaar is, evenals de spiegelbeeldige koppeling van die beschermingsomvang aan mate van afstand van het model van de eiser ten opzichte van eerder bekende modellen (acte clair).

5.36. Om 'geldig' te zijn (niet voor weigering of nietigverklaring in aanmerking te komen), moet een (geregistreerd) model een eigen karakter(56) vertonen in de zin van art. 4 - 6 GmodVo: het model moet bij de geïnformeerde gebruiker een algemene indruk wekken, die verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door modellen die eerder voor het publiek beschikbaar zijn gesteld.

Dit verschil kan zo klein zijn dat de drempeleis van het 'verschil in algemene indruk' niet gehaald wordt. Het kan ook zijn dat de afwijking (net) groot genoeg is om aan die drempeleis te voldoen. En de afwijking kan groter zijn, zodat de drempel ruimschoots wordt gehaald.

In de eerdere beschouwingen over thema (ii) is reeds gebleken dat de notie de geringere of grotere mate van afwijking van eerder voor het publiek beschikbaar gestelde modellen in literatuur en rechtspraak evenzeer volkomen gangbaar is, hand in hand met de (slechts) daaraan te ontlenen maatstaf voor de beschermingsomvang.

5.37. Volgens art. 6 GModVo bestaat het vergelijkingsmateriaal uit 'modellen, die [eerder] voor het publiek beschikbaar zijn gesteld'. In de considerans, punt 14, van de GModVo wordt gesproken over 'vormgevingserfgoed'. In de literatuur wordt die term wel gebruikt, en voorts (door elkaar heen) 'prior art' of 'stand van de techniek' of gewoon (zoals vaak hierboven) 'anticiperende' of 'eerder bekende' modellen.

5.38. Het principale cassatieberoep van Apple stelt de vraag aan de orde of hierin niet meer 'ordening' moet gelden. Ook wijst Apple erop dat de Nederlandstalige tekst van art.

6 GModVo spreekt over [vergelijking met] 'modellen, die [eerder] voor het publiek beschikbaar zijn gesteld', terwijl andere taalversies in dit verband het enkelvoud bezigen ('any design which has been made available to the public'; 'tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public'; 'ein anderes Geschmacksmuster bei diesem Benutzer hervorruft,

565

das der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist').

5.39. In dit verband laten zich uit het cassatiedossier en uit literatuur en rechtspraak ongeveer(57) - de volgende vier voorgestelde 'ordeningen' afleiden: (A) Er mag slechts 'één-op-één' vergeleken worden met één (geïdentificeerd) anticiperend model(58), en niet meer dan één - (dit is volgens Apple de vergelijkingswijze die het hof in rov. 3.5 aan Apple's stellingname in hoger beroep toeschrijft, maar waarvan Apple betwist dat zij die verdedigd zou hebben); - ik duid haar hierna ook wel aan als de 'volstrekt solitaire vergelijking'.

(B) Er mag weliswaar 'één-op-één' vergeleken worden met méér dan één geïdentificeerde individuele anticiperende modellen, maar een oordeel dat er onvoldoende verschil in algemene indruk is kan slechts worden gebaseerd op onvoldoende verschil met één daarvan, en niet op het mede in aanmerking nemen van onvoldoende verschil (op een of meer andere punten) met een of meer andere geïdentificeerde individuele anticiperende modellen - (dit is de vergelijkingswijze waarvan Apple in cassatie stelt dat zij die in haar stellingname in hoger beroep geuit / bedoeld heeft, en die volgens Apple door het hof ten onrechte niet is toegepast); - ik duid haar hierna ook wel aan als de 'per saldo solitaire vergelijking'.

(C) Als alternatief (B), in die zin dat 'één-op-één' vergeleken mag (en moet) worden met méér dan één geïdentificeerde individuele anticiperende modellen; maar in deze variant mag het oordeel dat er onvoldoende verschil in algemene indruk is, wél gebaseerd worden op onvoldoende verschil met één daarvan in bepaalde opzichten, én op onvoldoende verschil (op een of meer andere punten) met een of meer andere geïdentificeerde individuele anticiperende modellen - (dit is de door Samsung aan het hof toegeschreven en door Samsung onderschreven vergelijkingswijze; de juistheid van een zodanige vergelijkingswijze wordt door Apple bestreden); - ik duid haar hierna ook wel aan als de 'eventueel kruislingse vergelijking met gespecificeerde identificatie'.

(D) Er mag worden vergeleken met het 'vormgevingserfgoed' in zijn totaliteit, waarbij de rechter abstraherend te werk mag gaan, en waarbij hij - zonder gehoudenheid tot (gedetailleerde) 'één-op-één'-identificaties - kan komen tot zijn oordeel over de al of niet aanwezigheid van verschil in algemene indruk (dit is een door Apple in haar s.t. (nr. 3.5.12) aan het hof toegeschreven, en door haar als onjuist bestreden vergelijkingswijze); - ik duid haar hierna ook wel aan als de 'kruislingse vergelijking zonder gespecificeerde identificatie'.

Het ligt voor de hand dat de varianten (A) en (B) de minste, en variant (D) de meeste ruimte bieden om voldoening aan de toets van art. 6 GModVo te ontkennen, met variant (C) daartussen.

Ik merk terzijde op dat volgens Apple juiste vergelijkingswijze (hierboven met (B) aangeduid), in wezen niet of nauwelijks verschilt van de daar door mij met de letter (A) aangeduide opvatting (die Apple zegt niét te onderschrijven). Ik laat opvatting (A) verder terzijde.

5.40. Men zou (mogen) verwachten dat op een punt als dit, dat de gemoederen zo zeer bezig blijkt te kunnen houden, de totstandkomingsgeschiedenis van de GModVo de ModRl richtinggevende aanwijzingen zou bevatten. Dat blijkt echter tegen te vallen.(59) 5.41.1. Partijen hebben de volgens elk van hen meest preferabele oplossing bepleit en zij hebben getracht om die over en weer met 'authority' te adstrueren(60). Ik heb daarvan kennis genomen(61),(62), en ik heb nog iets meer bronnen dan partijen erbij gelezen(63),(64).

566

5.41.2. Ik kwam evenwel tot het inzicht dat partijen (vooral Apple) hier een verkeerd spoor bewandelen.

5.42. Bestudering van de in voetnoten 61 en 63 aangeduide 'authorities'/ bronnen leert dat die bronnen zich bekommeren om de vraag of de beoordelaar (het OHIM of de rechter) de inschrijvingsweigering respectievelijk nietigverklaring wegens niet-voldoening aan het criterium van art. 6 GModVo slechts op variant (B), of ook op variant (C) of zelfs (D) mag baseren.

Daarbij gaat het om de vraag of het model waarvoor bescherming wordt verlangd net wĂŠl of net niĂŠt over de drempeleis van art. 6 GModVo komt: met de guillotine van inschrijvingsweigering of nietigverklaring als consequentie. Ik kan mij voorstellen dat discussie over keuze uit een van de hiervoor bedoelde varianten (B) t/m (D) in dĂĄt verband zin heeft, althans de gemoederen bezig houdt.

5.43.1. Ik kan mij (dan ook) wel voorstellen dat het OHIM en in beroep het Gerecht van de EU, als het gaat over weigering van een aanvrage of nietigverklaring van een reeds ingeschreven model ex art. 6 GModVo, wil kiezen voor het hard(er)e criterium van variant (B), en niet voor de flexibeler en daarmee - voor een mede op efficiency gerichte organisatie als OHIM - minder eenvoudige, ook kostbaarder, variant (C); nog minder voor variant (D). Zo'n opstelling van het Gerecht spreekt inderdaad uit het door Apple voorgehouden arrest Gerecht EU 22 juni 2010 (T-153/08; Shenzen Taiden/ Bosch), rov.

23 en 24: '23 Aangezien artikel 6, lid 1, van verordening nr. 6/2002 verwijst naar een verschil tussen de algemene indrukken die door de betrokken modellen worden gewekt, mag het onderzoek van het eigen karakter van een gemeenschapsmodel niet worden verricht op basis van specifieke elementen van verschillende oudere modellen.

24 Derhalve dient een vergelijking te worden gemaakt tussen enerzijds de door het litigieuze gemeenschapsmodel gewekte algemene indruk, en anderzijds de algemene indruk die wordt gewekt door elk van de oudere modellen die rechtsgeldig door de verzoekende partij in de nietigheidsprocedure worden aangevoerd'.

5.43.2. Maar - daargelaten dat deze jurisprudentie nog niet door het HvJEU bevestigd is kan deze opstelling ex art. 6 GModVo, als boven uiteengezet, niet maatgevend zijn als het gaat om beoordeling van exceptief verweer in het licht van de mate van eigen karakter van het model van de eiser boven het 'geldigheidsminimum', in verhouding tot de mate van afwijking van het model van de beweerde inbreukmaker.

5.44. Anders gezegd: is het model eenmaal voor de test van art. 6 geslaagd(65), dan gaat het in het kader van het exceptieve verweer van de gedaagde vervolgens om de vraag of modelhouder M reden tot klagen heeft tegen de gebruiker van het jongere model N, in het licht van de mate van afstand van model N ten opzichte van model M. Daartoe moet - noodzakelijkerwijs, zie boven - die afstand vergeleken worden met de mate van afstand die M (boven het minimum om te slagen voor de art. 6-test) genomen heeft ten opzichte van eerder beschikbare modellen.

De eerder besproken relativiteit van die beschermingsomvang in verhouding tot eerder bekende modellen (L, of in voorkomend geval L1, L2, enz.) geldt - naar algemene opvatting, zoals hiervoor in nrs. 5.16-5.33 aangegeven - zonder dat in dit verband een keuze tussen een van de alternatieven (B) t/m (D) aan de orde is.

5.45.1. De door Apple genoemde argumenten en bronnen ten faveure haar opvatting dat de GModVo een per saldo solitaire vergelijking (vgl. nr. 5.39 onder (B)) zou vereisen, zijn, zo zij al zouden opgaan voor de nietigheidsbeoordeling, dus niet aan de orde in het kader van de beoordeling van de beschermingsomvang van een geldig model.

567

5.45.2. Verwijzend naar de door Apple ingeroepen bronnen (als vermeld in voetnoot 61), noteer ik nog expliciet: - in GEU Shenzen Taiden/Bosch ging het niet om beschermingsomvang, maar om geldigheidstoetsing (ex art. 6); - hetzelfde geldt voor de aangehaalde rov. 33 in BGH Verlängerte Limousinen (zie ook rov. 9 en 10 aldaar); - het citaat van Musker komt uit diens commentaar op art. 6 (geldigheid) en niet uit diens commentaar op art. 10 (beschermingsomvang). Overigens heeft Apple Muskers commentaar op art. 6 onvolledig geciteerd(66); - evenzo komt het citaat uit Van Nispen, Huydecoper en Cohen Jehoram (Industriële Eigendom deel 3 (2012), nr. 1.4.2.5.5) uit hun commentaar op de geldigheidsvereisten en niet uit hun commentaar op de beschermingsomvang(67); - de aangehaalde passage uit de annotatie van Huydecoper onder het bestreden arrest in BIE 2012, nr. 56, lijkt evenzeer te slaan op 's hofs geldigheidstoetsing; over het resultaat van de overeenstemmingsbeoordeling leest men in de annotatie geen kritiek(68).

5.45.3. Verwijzend naar door mij zelf nog aangehaalde bronnen, die lijken te pleiten voor de 'per saldo solitaire vergelijking' (als vermeld in voetnoot 63), nl.: - het Ierse vonnis van 2007 inzake Karen Millen/Dunnes Stores, - Passa t.a.p. (nr. 699, p. 932), noteer ik hier expliciet, dat het ook daar steeds gaat om geldigheidstoetsing, en niet om beoordeling van de beschermingsomvang (van geen geldig model).

5.45.4. De door Samsung aangehaalde en enkele door mij toegevoegde bronnen (zie voetnoten 62 en 64) laten - overeenkomstig het door mij ten aanzien van beoordeling van de beschermingsomvang ingenomen standpunt - kruislingse vergelijking (variant (C), misschien zelfs variant (D) van nr. 5.39) toe. Zij hebben soms enkel betrekking op deze beoordeling van de beschermingsomvang. Soms lijken zij deze variant ook toe te laten in het kader van de geldigheidstoetsing, en dus, logischerwijs, a fortiori in het kader van de beoordeling van de beschermingsomvang.

5.46.1. Ik meen dat de toelaatbaarheid van 'kruislingse vergelijking' bij de beoordeling van de beschermingsomvang in wezen reeds (zij het impliciet) bevestiging heeft gevonden in het vaker genoemde arrest van HvJEU 12 mei 2011 (C-281/10; PepsiCo/Grupo Promer)(69).

Grupo Promer beschikte over een ingeschreven gemeenschapsmodel voor een zogenoemde 'flippo' (of: 'tazo', 'rapper', 'pog'), een rond schijfje van metaal als hulpmiddel bij het doen van spelletjes. Grupo Promer stelde een vordering in tot nietigverklaring van een later door PepsiCo ingeschreven model, met succes bij de nietigheidsafdeling van het OHIM. De kamer van beroep van het OHIM besliste echter anders. In de daarop gevolgde procedure voor het Gerecht van de EU trok Grupo Promer weer aan het langste eind. PepsiCo stelde vervolgens beroep in bij het HvJEU. Ik citeer thans de volgende (in deze conclusie nog niet eerder weergegeven) overwegingen van het HvJEU: '55 In de tweede plaats is het weliswaar juist dat, zoals de advocaat-generaal in de punten 51 en 52 van zijn conclusie heeft opgemerkt, de geïnformeerde gebruiker zoals die hierboven is gedefinieerd, naar zijn aard de betrokken modellen zo mogelijk rechtstreeks zal vergelijken, maar is het niet uitgesloten dat een dergelijke vergelijking niet mogelijk is of in de betrokken sector ongebruikelijk is, met name wegens specifieke omstandigheden of wegens de kenmerken van de voorwerpen waarop de betrokken modellen betrekking hebben.

56 Het Gerecht kan dan ook niet met kans op slagen worden verweten, blijk te hebben gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door de algemene indruk die door de conflicterende modellen wordt gewekt, niet te hebben beoordeeld op basis van de premisse dat de geïnformeerde gebruiker deze modellen in elk geval rechtstreeks met

568

elkaar zal vergelijken.

57 Dat geldt des te meer daar bij gebreke van nauwkeurige aanwijzingen dienaangaande in verordening nr. 6/2002, niet ervan kan worden uitgegaan dat de wetgever van de Unie de beoordeling van eventuele modellen tot de rechtstreekse vergelijking ervan heeft willen beperken.'

5.46.2. Het HvJEU ging akkoord - in een zaak waarin het (slechts) ging om de beoordeling door de 'geïnformeerde gebruiker' van de ene flippo (van PepsiCo) met de andere (van Grupo Promer) - met een niet rechtstreekse vergelijking, met andere woorden een vergelijking mede op basis van herinneringen. De geïnformeerde gebruiker behoeft de mate van afstand dus niet per se af te leiden uit een 'benoemd' (naast het te vergelijken object voor hem op tafel opgesteld) eerder object. De geïnformeerde gebruiker mag ook op herinneringen afgaan.

Nu die toetsingswijze zelfs toegelaten is in een zaak over één-op-één vergelijking met één eerder model (inzet van de PepsiCo/Grupo Promer-zaak), met als inzet geldigheid of nietigheid, moet a fortiori gelden dat in gevallen waarin het (slechts) gaat om de 'mate van afstand', zonder potentiële nietigheid als inzet maar met het oog op de bepaling van de beschermingsomvang, vergelijking op basis van herinneringen is toegestaan. Juist de geïnformeerde gebruiker kan, ja zál in voorkomend geval natuurlijk herinneringen hebben aan meerdere anticiperende modellen. Ook - of: te meer - in deze context behoeft de geïnformeerde gebruiker die modellen dus niet voor zich 'opgesteld' te bezien, en behoeft hij ze ook niet met merk- en typenaam te benoemen.

Ten slotte lijkt mij niet voor tegenspraak vatbaar - en dus een acte clair - dat de gebruiker die op basis van herinneringen oordeelt dat de algemene indruk van het nieuwe model weinig verschilt van de algemene indruk van een of meer eerdere modellen (meervoud), zonder alle specifieke anticipaties (met merk- en typenaam) te benoemen, dáárom zou diskwalificeren als 'geïnformeerde gebruiker'. Men kan toch niet verdedigen dat die gebruiker dáárom een 'domme' of 'niet geïnformeerde' gebruiker zou zijn.

5.46.3. In de vorenstaande nrs. 5.46.1 - 5.46.2 legde ik uit waarom ik in het arrest PepsiCo/ Grupo Promer een impliciete bevestiging lees van de toelaatbaarheid van de in nr. 5.39 aangegeven vergelijkingsmethoden (C) ('eventueel kruislingse vergelijking met gespecificeerde identificatie') en mogelijk zelfs (D) ('kruislingse vergelijking zonder gespecificeerde identificatie'), en zulks te meer of in ieder geval als het gaat om de 'mate van afstand'-vergelijking als in het kader van een exceptief verweer inzake de beschermingsomvang tussen Apple en Samsung aan de orde.

5.47. In het licht van de nrs. 5.6 t/m 5.46.3 zal ik - na weergave van de aangevallen overwegingen van het hof - de klachten van het principale cassatiemiddel van Apple beoordelen.

5.A.3. De beslissingen van het High Court en van het OLG Düsseldorf 5.48.1. Voordat ik daartoe overga, vermeld ik nog dat in de 'bodemzaak' tussen partijen over (onder meer) dezelfde inbreukvraag, in dezelfde zin geoordeeld is als door het gerechtshof 's-Gravenhage in deze kort-geding-zaak: met toepassing van vergelijkingsmethode (C) ('kruislingse vergelijking met gespecificeerde identificatie'). Ik doel op het vonnis van het High Court of Justice (Chancery Division, Patents Court (Birss J.) 9 juli 2012(70).

5.48.2. Ik wijs op de door Judge Birss (evenals het gerechtshof te 's-Gravenhage) toegepaste thematische vergelijking aan de hand van door Apple voorgehouden kenmerkende eigenschappen van het model, waarbij de Engelse rechter ten aanzien van die eigenschappen telkens ingaat op achtereenvolgens (a) de ontwerpvrijheid, (b) de aanwezigheid in het vormgevingserfgoed, (c) de gelijkenis van het kenmerk in de modellen van Apple en Samsung, en (d) de desbetreffende 'overall significance'. In het beoordelingsmodel van Judge Birss komen (vrijwel telkens) onder zijn rubriek (b) eerdere

569

modellen (meervoud) uit het vormgevingserfgoed aan de orde, vergelijkbaar met de beoordelingwijze in rov. 6.1 - 6.26 van hof 's-Gravenhage. Ik citeer hier nog letterlijk uit de afsluitende overwegingen van de Engelse rechter: '[189] [...] The front view of the Apple design takes its place among its kindred prior art.

There is a clear family resemblance between the front of the Apple design and other members of that family (Flatron, Bloomberg 1 and 2, Ozolins, Showbox, Wacom). They are not identical to each other but they form a family. [...] From the front both the Apple design and the Samsung Tablets look like members of the same, pre-existing family. As a result, the significance of that similarity overall is much reduced and the informed user's attention to the differences at the back and sides will be enhanced considerably.

[190] The informed user's overall impression of each of the Samsung Galaxy Tablets is the following. From the front they belong to the family which includes the Apple design: but the Samsung products are very thin, almost insubstantial members of that family with unusual details on the back. They do not have the same understated and extreme simplicity which is possessed by the Apple design. They are not as cool. The overall impression produced is different.

[191] The Samsung tablets do not infringe Apple's registered design No. 0001816070001' 5.48.3. Ook het OLG Düsseldorf heeft bij Urteil van 31 januari 2012(71) (met vernietiging in zoverre van het vonnis van Landgericht Düsseldorf 9 september 2011), inbreuk door Samsung met haar Galaxy Tab 10.1 op Apple's gemeenschapsmodel 000181607 afgewezen(72).

Ik ben mij ervan bewust dat het OLG in zijn arrest niet de beoordelingswijze (C) (kruislingse vergelijking met gespecificeerde identificatie) heeft toegepast. Het OLG achtte (met toepassing van beoordelingswijze (B) (per saldo solitaire vergelijking) de afstand van het Samsung-product groot genoeg in vergelijking met de afstand van Apple's model ten opzichte van het daar dichtst bijkomende oudere Ozolins-model(73).

5.B. Door het principale cassatiemiddel aangevallen overwegingen van het hof 5.49. De blijkens de cassatiedagvaarding aangevallen overwegingen van het hof luiden(74): 3. Het hoger beroep en de algemene uitgangspunten voor de beoordeling daarvan [...]

'3.5 Ingevolge artikel 6 lid 1 GModV wordt een model geacht een eigen karakter te hebben, indien de algemene indruk die het bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door modellen die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld. Deze aan het publiek beschikbaar gestelde modellen vormen het vormgevingserfgoed (door partijen ook wel aangeduid als 'prior art' of 'stand van de techniek'). Verder moet, zo is vermeld in artikel 6 lid 2 GModV, bij de beoordeling van het eigen karakter rekening worden gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model. De stelling van Apple in punt 30 PA, dat bij de beoordeling van het eigen karakter het model moet worden vergeleken met slechts één model uit het vormgevingserfgoed, kan niet worden onderschreven. In artikel 6 lid 1 GModV wordt niet voor niets gesproken over 'modellen die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld' (onderstreping hof). Alleen bij de nieuwheidstoets van artikel 5 GModV is een vergelijking met één ouder model geboden.

3.6 Apple betwist niet dat bij de beoordeling van het eigen karakter in het kader van een nietigheidsberoep een Gemeenschapsmodel moet worden vergeleken met de 'stand van

570

de techniek', doch naar haar opvatting speelt de 'stand van de techniek' nooit een rol bij de inbreukanalyse. Indien eenmaal is vastgesteld dat het model een eigen karakter heeft en dus geldig is, moet in het kader van de inbreukvraag het model uitsluitend worden vergeleken met het beweerdelijk inbreukmakende model als geheel; de 'stand van de techniek' mag niet worden betrokken bij de vaststelling van de reikwijdte van de bescherming van het model. Alleen de vrijheid van de ontwerper op het moment van het ontwikkelen van een model kan een beperking vormen van het beschermingsbereik van een model. Alles aldus Apple in de punten 25-31 AD en 107 PA. Samsung ziet dit anders en is van mening dat de beschermingsomvang van een Gemeenschapsmodel mede wordt bepaald door het vormgevingserfgoed.

3.7 In artikel 4 lid 1 GModV is bepaald dat 'een model als Gemeenschapsmodel wordt beschermd voorzover het (...) een eigen karakter heeft' (onderstreping hof). Hieruit volgt naar het oordeel van het hof dat de beschermingsomvang van een Gemeenschapsmodel afhangt van de mate waarin dit model een eigen karakter heeft.

3.8 Niet betwist is dat bij de beoordeling van het eigen karakter naar het vormgevingserfgoed moet worden gekeken. Dat blijkt uit het in rov. 3.5 al besproken artikel 6 lid 1 GModV, en is verder onderstreept in overweging (14) van de considerans van de GModV waarin het volgende is vermeld: "Het criterium voor de beoordeling van het eigen karakter van een model moet het duidelijke verschil zijn tussen de algemene indruk die wordt gewekt bij een geïnformeerde gebruiker die het model bekijkt, en die welke bij hem wordt gewekt door het vormgevingserfgoed, met inachtneming van de aard van het voortbrengsel waarop het model wordt toegepast (...) en in het bijzonder van de bedrijfstak waarmee het verbonden is en de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model."

3.9 Het onder 3.7 en 3.8 overwogene voert tot de conclusie dat bij de vaststelling van de beschermingsomvang van een model - via de tussenstap van het eigen karakter - het vormgevingserfgoed mede van belang is. In het vonnis van 9 september 2011 is ook het Landesgericht Düsseldorf hier van uitgegaan. Op blz. 35 van dat vonnis heeft dat gerecht - onder verwijzing naar de 'Untersetzer'-uitspraak van het Bundesgerichtshof van 19 mei 2010 (I ZR 71/08) - immers de afstand van Apple's model tot het vormgevingserfgoed ('Formenschatz') mede in aanmerking genomen bij de vaststelling van de beschermingsomvang ('Schutzbereich') van dat model. De bij de vergelijking tussen een ouder model en een jonger model/voortbrengsel in het kader van de inbreukvraag aan de orde zijnde indrukken worden derhalve vooral bepaald door de elementen of combinatie van elementen die het oudere model een eigen karakter geven. Het onder 3.6 weergegeven betoog van Apple kan bijgevolg niet als juist worden aanvaard. [...]

7. Is het Apple-model nietig?

7.1 Uit bovenstaand schema blijkt dat er niet één bestaand model was dat alle elementen van Apple's model in zich droeg. Ozolins bevat weliswaar alle kenmerkende elementen van dat model afgezien van element E, doch gelet op dit verschil en de andere verschillen tussen Ozolins en Apple's model, te weten: - de duidelijke bredere grensvlakken in Ozolins; - de meer vierkante vorm van het Ozolins-beeldscherm; - de afwijkende achterkant van Ozolins, waarin blijkens de figuren 1 en 9 bij die aanvrage een holte/uitstulping is aangebracht, kan voorshands niet worden gezegd dat het Apple-model ten opzichte van Ozolins geen eigen karakter heeft. Hetzelfde geldt voor de overige door Samsung genoemde 'prior art'.

Aan de vaststelling van dit hof dat alle kenmerkende elementen van Apple's model al in

571

het vormgevingserfgoed voorkwamen, kan evenmin de gevolgtrekking worden verbonden dat Apple's model een eigen karakter ontbeert.

Doordat in dat model een nog niet eerder vertoonde samenvoeging van al deze elementen heeft plaatsgevonden, zal dit model op de geïnformeerde gebruiker een (voldoende duidelijke) andere algemene indruk wekken dan die bij hem wordt gewekt door het vormgevingserfgoed, zeker nu de concrete wijze waarop de reeds bekende elementen in het Apple-model zijn vormgegeven in een aantal gevallen zozeer afwijkt van de wijze waarop dat in het vormgevingserfgoed is gebeurd dat de geïnformeerde gebruiker - die tevens op niet al te minimale details let - ook daarin relevante verschillen zal zien. Het beroep van Samsung op de nietigheid van Apple's model stuit op dit een en ander af.

8. De beschermingsomvang van het Apple-model 8.1 De omstandigheid dat ieder kenmerkend element van Apple's model al minstens twee keer in het vormgevingserfgoed van de betrokken sector voorkwam en het merendeel van die elementen zelfs in één bestaand model (Ozolins) is terug te vinden, brengt met zich dat de geïnformeerde gebruiker - die blijkens de rovv. 3.10, 6.2, 6.8, 6.12, 6.17, 6.21 en 6.23 alle hiervoor besproken 'prior art' kent - het Apple-model, hoewel hij dat enig eigen karakter niet zou ontzeggen, niet als erg bijzonder zou waarderen. Dat betekent dat dit model slechts een beperkt eigen karakter heeft, en daarmee een tamelijk geringe beschermingsomvang, zoals ook de voorzieningenrechter heeft overwogen. [...]

9. Vallen de Samsung-tablets onder de beschermingsomvang van het Apple-model? [...]

9.8 Gegeven enerzijds de geringe beschermingsomvang van Apple's model en anderzijds de tussen dit model en de Galaxy Tab 10.1 bestaande, niet onaanzienlijke, verschillen, is het hof, gelet op hetgeen in de rovv. 9.2 en 9.7 is overwogen, voorshands van oordeel dat de Galaxy Tab 10.1 bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk wekt dan het Apple-model. Hierbij heeft het hof met name ook meegewogen dat, naar Apple zelf heeft opgemerkt onder 73 AD, de 'thin form factor' een opvallend en belangrijk element is, zodat de geïnformeerde gebruiker aan de ongeveer twee maal zo grote 'thin form factor' van de Galaxy Tab 10.1 veel gewicht zal toekennen. Het marktonderzoek dat Apple - met een voor haar gunstige uitkomst - heeft doen verrichten door Synovate kan aan voormeld oordeel niet afdoen reeds omdat het daarvan opgemaakte rapport van 26 juli 2011 (productie 41, tabblad 5 van Apple) geen aanwijzing bevat dat Synovate proefpersonen heeft geselecteerd die voldoen aan de criteria van de 'geïnformeerde gebruiker' in de zin van de GModV, dat wil zeggen de gebruiker die, zonder een ontwerper of technisch deskundige te zijn, de in de betrokken sector bestaande verschillende modellen kent, een zekere kennis bezit met betrekking tot de elementen die deze modellen over het algemeen bevatten en die door zijn belangstelling voor de betrokken voortbrengselen blijk geeft van een vrij hoog aandachtsniveau bij gebruik ervan. Dit klemt temeer daar in dit geschil het vormgevingserfgoed een belangrijke rol speelt bij de vaststelling van de beschermingsomvang van Apple's model. Daarnaast is het Synovate-onderzoek ten onrechte (zie rov. 9.7) niet op een rechtstreekse vergelijking gebaseerd. Dit alles brengt het hof voorshands tot het oordeel dat het gebruik door Samsung van de Galaxy Tab 10.1 geen inbreuk op Apple's modelrecht oplevert.'

5.C. Bespreking van de klachten in het principale cassatiemiddel 5.50. Zoals in nrs. 5.2 en 5.3 aangegeven, gaat het in deze aangevallen rechtsoverwegingen in hoofdzaak om twee thema's: (i) de beoordeling van het 'eigen

572

karakter' van Apple's model - dat het hof aanneemt, maar beperkt (niet groot) acht; en (ii) de daaruit door het hof ten voordele van Samsung afgeleide beperkte beschermingsomvang van Apple's model.

5.51.1. De cassatiedagvaarding gaat eveneens van deze twee thema's uit. Zij munt niet uit door heldere opbouw. Daarover wil ik de stellers van Apple's cassatiedagvaarding niet hard vallen, want uit mijn inleidende beschouwingen hierboven bleek al dat tussen de thema's een aanzienlijk kruisverband bestaat.

Een (paragraaf- of regel-)nummering wordt in de cassatiedagvaarding evenwel node gemist. Enig speurwerk wijst uit dat Apple de boven bedoelde thema's (ongeveer) als volgt aan bod laat komen.

Thema (i) (beoordeling eigen karakter): - op p. 4 onderaan, onder het kopje 'Art. 4 GModV', t/m de tweede volle alinea op p. 5, - vervolgens(75) op p. 6, derde alinea, t/m p. 9, eerste helft.

Thema (ii) (beperkte beschermingsomvang): - op p. 5, de derde en de vierde volle alinea, onder het kopje 'Artikel 10 GModV', - (onmiddellijk) gevolgd op p. 5, onder het kopje 'Toelichting op het middel'(76) t/m de eerste twee alinea's op p. 6, - nader vervolgd op p. 9, onder het kopje 'Gevolgen van onjuiste rechtstoepassing', t/m p. 10.

5.51.2. Gezien deze weinig gestructureerde opbouw spreek ik in deze conclusie over 'klachtenbundels' zijdens Apple.

5.52. Nadat ik in mijn inleidende opmerkingen bij het principale cassatiemiddel vanaf nr.

5.6 t/m nr. 5.48.3 de behandeling van thema (ii) aan thema (i) heb laten voorafgaan, zal ik bij de nu volgende bespreking van Apple's klachtenbundels (zoveel mogelijk) de numerieke volgorde van (i) naar (ii) in acht nemen.

5.C.1. Klachtenbundel (i) over de beoordeling van het 'eigen karakter' van Apple's model 5.53.1. De kern van deze klachtenbundel is de volgende. Ten onrechte heeft het hof (in rov. 3.5 - 3.9, 7.1 en 8.1) geoordeeld dat bij de beoordeling van het eigen karakter het model moet worden vergeleken met het vormgevingserfgoed als geheel en niet met één individueel model, althans met telkens één individueel model uit het vormgevingserfgoed; en ten onrechte heeft het hof (dan ook) miskend dat het 'eigen karakter' niet een grootheid is die zich in gradaties van meer of minder, of ruimer of geringer zou laten vaststellen.

5.53.2. Voor goed begrip herinner ik er (nog eens) aan dat het hof zijn oordeel over de mate van eigen karakter van Apple's model gegeven heeft in verband met zijn rechtsoordelen (rov. 3.7) 'dat de beschermingsomvang van een Gemeenschapsmodel afhangt van de mate waarin dit model een eigen karakter heeft', resp. (rov. 3.9) 'dat bij de vaststelling van de beschermingsomvang van een model - via de tussenstap van het eigen karakter - het vormgevingserfgoed mede van belang is'.

Daaraan heeft het hof in rov. 8.1 (en vervolgens in rov. 9.8) de onder thema (ii) bedoelde en in Apple's tweede klachtenbundel bestreden voor Apple ongunstige gevolgen verbonden. De volgens het hof (kort samengevat) relatief geringe afwijking in het Applemodel ten opzichte van verschillende (geïndividualiseerde) anticiperende modellen uit het vormgevingserfgoed (in de ogen van de geïnformeerde gebruiker 'niet erg bijzonder', rov.

8.1) brengen voor het Apple-model een navenant 'tamelijk geringe' beschermingsomvang mee.

5.54.1. Het verst strekkende verweer van Samsung houdt in dat Apple bij haar gehele klachtenbundel over thema (i) geen belang heeft, omdat het hof (in rov. 8.1) geoordeeld heeft dát het Apple-model eigen karakter heeft en aldus in het voordeel van Apple heeft beslist (s.t., nr. 48).

573

5.54.2. Apple heeft bij haar klachtenbundel over thema (i) inderdaad geen belang, voor zover haar klachten tot uitgangspunt nemen dat het hof geoordeeld zou hebben dat haar model maar een beperkte geldigheid - onder art. 4 jo. art. 6 GModVo - zou hebben. In zoverre berusten de klachten ook op een verkeerde lezing van het arrest. Het hof heeft met ontkrachting van de daartegen door Samsung aangevoerde nietigheidsbezwaren die in rov. 6.1 t/m 6.26 zijn beoordeeld - in rov. 7.1 per saldo het model van Apple geldig (en niet: beperkt geldig) geacht.

5.54.3. Voor het overige gaat dit verst strekkende verweer van Samsung niet op. Zoals bleek, heeft het hof in rov. 3.7 geoordeeld dat de beschermingsomvang van een gemeenschapsmodel afhangt van 'de mate waarin' dit model een eigen karakter heeft (en in rov. 3.9 dienovereenkomstig geoordeeld dat bij de vaststelling van de beschermingsomvang van een model - 'via de tussenstap van het eigen karakter - het vormgevingserfgoed mede van belang is'). Ondanks het aannemen van het eigen karakter van Apple's model door het hof in rov. 7.1, zet 's hofs in de eerste klachtenbundel van Apple aangevochten beoordelingswijze van het eigen karakter zich voort in het vervolg van 's hofs arrest, over de beschermingsomvang, en zulks in voor Apple negatieve zin. In zoverre heeft Apple wĂŠl belang bij haar eerste klachtenbundel.

5.55. Niettemin faalt Apple's eerste klachtenbundel, omdat deze berust op een onjuiste rechtsopvatting en/of op verkeerde lezing van 's hofs arrest.

5.56.1. Voor zover Apple erover klaagt dat het oordeel over de geldigheid van haar model niet gebaseerd zou mogen worden op een andere dan de door haar aangehangen vergelijkingswijze, nl. de per saldo solitaire vergelijking (zoals in nr. 5.39 onder de letter (B) door mij kort aangeduid), heb ik al aangegeven (nr. 5.54.2) dat de juistheid van die opvatting bij gebrek aan belang in het midden kan blijven.

5.56.2. Voor zover de eerste klachtenbundel - evenals de tweede klachtenbundel, zie nr.

5.61 - ervan uitgaat dat de beschermingsomvang van een (geldig) gemeenschapsmodel los zou staan van de mate van afstand die dat model vertoont ten opzichte van eerdere modellen, berust zij op een onjuiste rechtsopvatting. Ik verwijs naar de nrs. 5.13.1 5.33 supra. Steunargumenten van Apple op p. 6 onderaan t/m p. 9, eerste helft - die overigens als motiveringsklachten niet kunnen leiden tot aantasting van een juist rechtsoordeel - zijn aldaar reeds weerlegd.

5.56.3. Voor zover de eerste klachtenbundel niet op dat (onjuiste) uitgangspunt berust, gaat zij uit van een verkeerde lezing van 's hofs arrest. In de daarin aangevallen overwegingen heeft het hof - anders dan in de eerste klachtenbundel wordt aangevoerd immers uitwerking gegeven aan zijn - juiste - rechtsopvatting.

5.57.1. Apple's verkeerde lezing, die zich aldus in de gehele eerste klachtenbundel manifesteert, bestaat hierin, dat - volgens Apple - het hof bij zijn oordeel over het volgens het hof beperkte eigen karakter toepassing zou geven aan (art. 4 jo.) art. 6 GModVo, terwijl - volgens Apple - de beschermingsomvang (draagwijdte van de bescherming) een kwestie is van art. 10 GModVo. Die lezing is verkeerd, omdat het hof in de door Apple aangevochten rechtsoverwegingen, oordelend over de rol van de mate van eigen karakter in verband met de beschermingsomvang, nu juist - klaarblijkelijk uitwerking geeft aan art. 10.

5.57.2. Dat het hof weet dat de beschermingsomvang van art. 10 beĂŻnvloed wordt door de mate van eigen karakter, getuigt zoals eerder ampel aangegeven van een juiste rechtsopvatting, die het hof veeleer siert dan dat dit klachtwaardig zou zijn.

5.57.3. Aan het voorafgaande doet niet af dat het hof in zijn arrest een werkwijze heeft toegepast, waarbij hij - terecht - heeft onderkend dat de inhoud van de door Samsung

574

primair naar voren gebrachte nietigheidsbezwaren (ook zonder tot een nietigheidsoordeel te leiden), tevens subsidiaire argumenten van Samsung waren ter verdediging van althans een beperkte beschermingsomvang van Apple's gemeenschapsmodel.

5.57.4. Aan het voorafgaande doet evenmin af dat het hof na de beoordeling van Samsungs desbetreffende argumenten en Apple's desbetreffende contra-argumenten in rov. 6.1 - 6.26, eerst in rov. 7.1 komt tot het geldigheidsoordeel, en vervolgens in rov.

8.1 - op basis van dezelfde bevindingen in rov. 6.1 - 6.26 - tot het oordeel van een 'tamelijk geringe beschermingsomvang'.

5.57.5. Een zodanige werkwijze van het hof laat zich niet anders kwalificeren dan als: voor de hand liggend en praktisch. Hiertegen kunnen ook geen bewaren bestaan, mits eventuele -specifieke regels voor het uitspreken van een nietigheidsoordeel respectievelijk voor een oordeel over de beschermingsomvang niet geschonden worden.

Uit het voorafgaande en uit het vervolg van deze conclusie blijkt dat daarvan geen sprake is.

5.58.1. Alle klachten van Apple's eerste klachtenbundel (volgens haar indeling: p. 4 onderaan t/m de tweede volle alinea op p. 5, vervolgd op p. 6, derde alinea, t/m p. 9, eerste helft van de cassatiedagvaarding) stuiten op het voorgaande af, behoudens daarin vervatte motiveringsklachten, maar met de aantekening dat die zich niet met succes tegen een juist rechtsoordeel kunnen richten.

5.58.2. Gezien het kruisverband tussen het onderwerp van Apple's klachtenbundels (i) en (ii), en mede gezien Apple's in de aanhef van het cassatiemiddel vervatte bede om de klachten 'in onderlinge samenhang te lezen' ben ik bereid om verderop bij de bespreking van de klachtenbundel (ii) nog naar klachtenbundel (i) terug te zien.

5.59. Ik sta hier nog stil bij een motiveringsklacht uit klachtenbundel (i), die beter nu afgedaan kan worden. Apple heeft een deelklacht neergelegd(77) waarin zij het hof verwijt in rov. 3.5 te hebben geoordeeld dat Apple blijkens § 30 van haar pleitnota in appel zou hebben betoogd dat in het kader van de toetsing ex art. 4 en 6 lid 1 GModVo van het eigen karakter vergeleken mag worden met slechts één - niet méér dan één individueel anterieur model. (Dit is de beoordelingswijze die ik in nr. 5.39 met de letter (A) heb aangeduid.)

Deze deelklacht faalt bij gebrek aan belang. Ook als Apple dat niet betoogd heeft, en het hof er ten onrechte van uitgegaan zou zijn dat Apple dat wél betoogd zou hebben, heeft Apple daarvan geen last ondervonden. Het hof heeft immers zo'n zienswijze niet gevolgd.

Uit rov. 6.1 t/m 6.26 blijkt dat het hof zich allerminst beperkt heeft tot vergelijking met één (en niet méér dan één) individueel anterieur model.

De deelklacht suggereert nog(78) dat het hof in rov. 3.5 (ten onrechte) de staf zou hebben gebroken over de gehele § 30 van de pleitnota in appel namens Apple, met inbegrip van de daarin voorkomende volzin: '[Een beoordeling van de verschijningsvorm van een voortbrengsel dwingt] [n]iet tot een abstracte toets tussen het model en vormgevingserfgoed als geheel.' Afgezien van gebrek aan belang, berust deze klacht op een verkeerde lezing: het hof heeft zich t.a.p. over die stelling van Apple niet uitgelaten.

5.C.2. Klachtenbundel (ii) over de beschermingsomvang van Apple's model 5.60.1. Zoals eerder aangegeven, is deze klachtenbundel (ii) in de cassatiedagvaarding te ontwaren op: - p. 5, de derde en de vierde volle alinea, onder het kopje 'Artikel 10 GModV', - (onmiddellijk) gevolgd op p. 5, onder het kopje 'Toelichting op het middel' t/m de eerste twee alinea's op p. 6, - nader vervolgd op p. 9, onder het kopje 'Gevolgen van onjuiste rechtstoepassing', t/m p. 10.

575

5.60.2. In nr. 5.58.2 gaf ik aan dat ik, gezien het kruisverband tussen het onderwerp van Apple's klachtenbundels (i) en (ii) bereid ben om bij de bespreking van de klachtenbundel (ii) straks nog naar klachtenbundel (i) terug te zien.

5.61. Apple's centrale klacht ten deze (cassatiedagvaarding p. 5, midden), gericht tegen rov. 8.1 (jo. rov. 7.1) van het hof, luidt (iets verkort weergegeven) als volgt.

Bij het bepalen van de beschermingsomvang ex art. 10 GModVo zijn de geldigheidsvoorwaarden niet opnieuw aan de orde. Lid 2 bepaalt de enige aanvullende beoordelingsmaatstaf (in aanvulling op lid 1) en betreft de mate van vrijheid die de ontwerper heeft bij het creëren van het model. Dat ziet krachtens Europese rechtspraak (Apple verwijst naar: Gerecht EU 18 maart 2010, T-9/07, rov. 67) op beperkingen door technische functie of door wettelijke voorschriften (zoals veiligheidsvoorschriften).

Volgens de klacht wordt de vrijheid van de ontwerper niet beperkt door het vormgevingserfgoed. Mocht het model te dicht bij een model uit het vormgevingserfgoed komen dat zal het niet nieuw zijn en/of geen eigen karakter hebben en derhalve geen modelbescherming waardig. Een zelfstandige factor voor beschermingsomvang is het niet.

5.62. Deze klacht berust op woordenspel en/of op een notoir onjuiste rechtsopvatting.

5.63. Zij berust op woordenspel voor zover zij beweert dat bij het bepalen van de beschermingsomvang ex art. 10 GModVo het eigen karakter als geldigheidsvoorwaarde niet opnieuw aan de orde is. Dat is zij inderdaad niet in het kader van een (drempel)geldigheidsdiscussie. Maar dat doet er niet aan af dat naar algemeen erkende opvatting de mate van eigen karakter nu juist bepalend is voor de beschermingsomvang, en daartoe 'spiegelbeeldig' in aanmerking behoort te worden. In zoverre berust de klacht op een notoir onjuiste rechtsopvatting.

Ik verwijs andermaal naar nrs. 5.13.1-5.33, en ik herhaal dat hier sprake is van een acte clair.

5.64.1. Overigens lijkt Apple het bovenstaande toch wel in te zien. Bovenaan p. 6 van de cassatiedagvaarding stelt Apple immers: 'In het kader van onderhavig cassatieberoep kan in het midden blijven of het vormgevingserfgoed daarbij een concrete rol kan spelen in de mate dat de geïnformeerde gebruiker bij het bepalen van zijn algemene indruk van het bestreden model, het vormgevingserfgoed mede in aanmerking neemt. In dat geval zou het vormgevingserfgoed een rol kunnen spelen bij de concrete toepassing van het inbreukcriterium.'

5.64.2. Deze observatie van Apple getuigt van de juiste rechtsopvatting, met uitzondering van de woorden 'In het kader van onderhavig cassatieberoep kan in het midden blijven of ... '. Wat daarachter volgt, kan - na desbetreffend verweer, zoals in casu door Samsung gevoerd - nu juist niét in het midden blijven. Immers, hoe moet onder art. 10 lid 1 GModVo - ánders beoordeeld worden of het model bij de geïnformeerde gebruiker al of niet een andere algemene indruk wekt? Dit kan onderscheiden van en naast de nieuwheidseis - niet anders dan door de mate van eigen karakter in aanmerking te nemen. Ik verwijs andermaal naar het exposé van de nrs.

5.13.1 - 5.33.

5.65.1. Niet onverdedigbaar is Apple's (deel-)stelling dat, gegeven voldoening aan de drempeleis, de enige aanvullende beoordelingsmaatstaf voor bepaling van de mate van eigen karakter te vinden zou zijn in art. 10 lid 2 GModVo, nl. de mate van vrijheid die de ontwerper heeft bij de ontwikkeling van het model.

5.65.2. Deze stelling vindt in het algemeen weinig steun in de in nrs. 5.16 - 5.30 aangehaalde doctrine en rechtspraak, maar wél bij enige Duitse schrijvers (zie nrs. 5.21 -

576

5.24) en bij het BGH in de Untersetzer-zaak (zie nrs. 5.31.1 - 5.31.3). Aldaar is echter meteen gebleken dat die schrijvers en het BGH de 'vrijheid van de ontwerper' in de zin van art. 10 lid 2 GModVo allerminst beperken tot de door Apple - met verwijzing naar rov. 67 van het arrest van Gerecht EU 18 maart 2010, T-9/07(79) - bedoelde 'beperkingen door technische functie of door wettelijke voorschriften (zoals veiligheidsvoorschriften)', maar zich juist ook laten uitstrekken tot [meer of minder] 'bestetzter Formenschatz' of 'Musterdichte'. Het BGH oordeelde dan ook (via de omweg van lid 2 van art. 10 GModVo) 'Der [...] Grundsatz, dass der Schutzumfang eines Geschmacksmusters von dessen Abstand zum vorbekannten Formenschatz abhängt [...] gilt daher nach wie vor'. Het enige verschil is dat die 'Grundsatz' nu wordt geconstrueerd via het uitlegvoorschrift in lid 2 van art. 6 resp. art. 10 GModVo over 'mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model'. De beslissing waarvan beroep waarin die omweg niet was bewandeld - bleef bij het BGH in stand.

5.65.3. Leest men nog de door Apple genoemde rov. 67 van Gerecht EU 18 maart 2010, T-9/07: '67 In dit verband dient erop te worden gewezen dat de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model onder meer wordt bepaald door beperkingen als gevolg van het feit dat de technische functie van het voortbrengsel of een deel daarvan bepaalde kenmerken oplegt, of door de wettelijke voorschriften die voor het voortbrengsel gelden. Deze beperkingen leiden tot een normalisatie van bepaalde kenmerken, die aldus gemeenschappelijk worden voor alle op het betrokken voortbrengsel toegepaste modellen.' dan blijkt uit de door mij gecursiveerde woorden 'onder meer' dat het Gerecht de door Apple omhelsde beperkingen qua 'technische functie of wettelijke' of 'wettelijke voorschriften' ook allerminst als exclusief heeft aangegeven.

5.65.4. Ook deze (deel-)stellingname faalt dus. Over de omstandigheid dat het hof zijn oordeel over de beperkte bescherming rechtstreeks gebaseerd zou hebben op het beperkte 'eigen karakter' (in de zin van lid 1 van art. 10 GModVo), en niet de omweg via het interpretatievoorschrift van art. 10 lid 2 gevolgd heeft met de 'bestetzter Formenschatz' of 'Musterdichte' (zoals het Duitse BGH indiceert), klaagt het middel niet(80). (Ook) daarom zie ik in dit aspect voor de Hoge Raad geen reden - net zomin als voor het BGH in de Untersetzer-zaak(81) - om het aangevallen arrest te vernietigen.

5.66. Na de in nr. 5.64.1 aangehaalde passage, die zich m.i. dus tĂŠgen Apple keert, vervolgt de cassatiedagvaarding (op p. 6) met de (ook al in de laatste alinea's op p. 5 te lezen) klacht: 'Kern van het bezwaar in cassatie is dat er geen wettelijke basis bestaat voor de beslissing van het hof dat het vormgevingserfgoed (in de zin van overweging 14 van de considerans van de richtlijn) in abstracto (dat wil zeggen onafhankelijk van de concrete vergelijking met het bestreden model) de bescherming van een bepaald modelrecht zou vergroten of verkleinen (r.o. 8.1 van het arrest).'

5.67. Voor zover Apple hiermee klaagt dat het oordeel over de beschermingsomvang van haar model in ieder geval niet gebaseerd zou mogen worden op de vergelijkingswijze die in nr. 5.39 onder de letter (D) kort aangeduid is als 'kruislingse vergelijking zonder gespecificeerde identificatie' (Apple spreekt, m.i. minder nauwkeurig, over een vergelijkingswijze 'in abstracto') kan zij niet tot cassatie leiden en wel om de volgende redenen, in onderling verband.

- (i) In het kader van 's hofs beoordeling van de beschermingsomvang moet de in nr.

5.39 onder (C) bedoelde vergelijkingswijze 'eventueel kruislingse vergelijking met gespecificeerde identificatie' rechtens juist worden geacht (nrs. 5.13.1 - 5.33 supra).

- (ii) Het hof heeft klaarblijkelijk deze in nr. 5.39 onder (C) bedoelde vergelijkingswijze

577

toegepast. Het hof heeft immers in rov. 6.1 t/m 6.26 het Apple-model vergeleken met geïdentificeerde, individuele door Samsung voorgehouden anterieure modellen.

Aldus mist de klacht over de toegepaste vergelijkingswijze (D) feitelijke grondslag, en kan toelaatbaarheid van dié vergelijkingswijze in dit het kader van de beoordeling van de beschermingsomvang in deze zaak (wél) in het midden blijven.

5.68. Ik vervolg de beoordeling van Apple's tweede klachtenbundel, door acht te slaan op p. 9, onder het kopje 'Gevolgen van onjuiste rechtstoepassing', t/m p. 10.

5.69. De aldaar op p. 9 geformuleerde klachten over rov. 8.1 en tevens over rov. 9.8 bouwen geheel voort op eerdere klachten, en delen het lot daarvan.

5.70. Voor de klachten in de eerste twee alinea's van p. 10 geldt hetzelfde, terwijl het bij de daarin aangevallen oordelen voor het overige - zoals het middel ook wel onderkent om een in cassatie niet te toetsen feitelijk oordeel gaat.

5.71. In de laatste alinea's op p. 10 wordt - kennelijk zekerheidshalve - nog geklaagd dat 's hofs conclusie van niet-inbreuk in casu niet gebaseerd kan worden op de enkele constatering dat er niet onaanzienlijke verschillen bestaan tussen de modellen in kwestie. De klacht faalt reeds omdat 's hofs oordeel niet op die enkele constatering is gebaseerd.

5.72. De verwijzing in deze alinea's naar teksten in toelichtingen bij het voorstel voor een GModVo uit het jaar 1993 kunnen, wat daar overigens van zij, hieraan niet afdoen nu die toenmalige teksten achterhaald zijn door de verdere totstandkomingsgeschiedenis van de ModRl en de GModVo. De voorstellen werd nadien nog meermalen gewijzigd. De door Apple ingeroepen bepaling werd eerst aldus gewijzigd (12 februari 1996, Pb C 287/157(82)) dat aan punten van overeenkomst nu in beginsel evenveel (en niet meer: meer) belang moest worden gehecht dan aan punten van verschil. Zo'n bepaling verdween volledig in een volgende wijziging (15 mei 1996, Pb C142/7); dat leverde de huidige tekst van lid 2 op.

5.73. Als vaker aangekondigd, wil ik nu nog terugzien naar klachten uit Apple's klachtenbundel (i), gezien het kruisverband tussen Apple's twee klachtenbundels, en die bezien als zouden zij (mede) behoren tot klachtenbundel (ii). Naar blijken zal, kan dit Apple echter niet baten.

5.74.1. Nu door de bril van klachtenbundel (ii) bezien, geven de alinea's op p. 6 van de cassatiedagvaarding, vanaf iets onder het midden ('Waar het Apple om gaat...') tot aan de laatste alinea, evenwel geen aanleiding tot ander commentaar dan hierboven reeds gegeven, behoudens het volgende.

5.74.2. Apple's retorisch aansprekende stelling iets onder de helft van p. 6: 'Mozaïeken - het combineren van twee of meer eerdere modellen - mag niet in het modellenrecht' is, naar ik denk, juist voor zover het in het kader van de geldigheidstoetsing gaat om de vereiste nieuwheid(83) (maar de nieuwheid is in deze zaak - als niet door Samsung betwist - niet aan de orde). Misschien is de stelling ook juist bij de toets van het eigen karakter(84), maar ook dan slechts in het kader van de binaire toetsing 'geldig' of 'nietig'.

De stelling is niet juist in het kader van de beoordeling van de beschermingsomvang, zoals hierboven al vaak herhalenderwijs uiteengezet, met verwijzing naar de in dat verband mogelijk toelaatbare vergelijkingswijze (D) van nr. 5.39 (die het hof echter niet heeft toegepast), en als dat niet het geval zou zijn, de stellig toelaatbare

578

vergelijkingswijze (C) van nr. 5.39 (die het hof heeft toegepast).

5.74.3. Hiermee is, voor zover nodig, ook de stellingname in de cassatiedagvaarding op p. 7, vanaf de 8e regel tot het midden van die pagina genoegzaam besproken.

5.74.4. De niet-relevantie van het Shenzen-arrest van het Europese Gerecht (T-153/08) voor de beoordeling van de beschermingsomvang heb ik al aangegeven in nrs. 5.43.1 5.43.2.

5.75. Apple verwijst onderaan p. 7 naar het Limousinen-arrest van 22 april 2010, rov.

33, waarin het Bundesgerichtshof heeft overwogen dat het eigen karakter van het Gemeenschapsmodel moet worden beoordeeld op basis van een individuele vergelijking met de relevante ontwerpen uit de stand van de techniek ('Einzelvergleich'). Lezing van rov. 9 en 32 van dit arrest leert evenwel dat dit oordeel gegeven is in het kader van de geldigheidstoetsing, en niet in het kader van de beoordeling van de beschermingsomvang. Vgl. supra nr. 5.45.2.

5.76.1. Teruggaand naar de laatste alinea op p. 6, vervolgd bovenaan p. 7, sta ik stil bij een door Apple nog in stelling gebracht taalkundig argument. Volgens deze klacht zou het hof, in rov. 3.5 verwijzend naar de meervoudsvorm 'modellen' in de tekst van artikel 6 lid 1 GModVo, eraan voorbijgegaan dat de Engelse tekst (in enkelvoud) spreekt over 'any design which has been made available to the public', de Franse tekst over 'tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public', en de Duitse tekst over 'ein anderes Geschmacksmuster bei diesem Benutzer hervorruft, das der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist'.(85) 5.76.2. Deze argumentatie maakt op mij geen indruk.

5.76.3. Ik zie, op de keper beschouwd, geen verschil tussen de taalversies. Met de tekst, in welke taalversie dan ook, is klaarblijkelijk bedoeld: 'ieder anterieur model' of 'welk anterieur model dan ook'. Dat blijkt ook uit de toelichting van de Europese Commissie bij deze tekstversie (die stamt uit het gewijzigde voorstel van 1996)(86). In dit voorstel werd in lid 1 het criterium 'significantly' (en de voorgeschreven weging van overeenkomsten en verschillen) vervangen door het 'verschillende-algemene-indruk'- criterium. In lid 2 verscheen de verwijzing naar de mate van vrijheid van de ontwerper. In het Explanatory Memorandum is daarover te lezen (cursivering toegevoegd): 'Paragraph 1 Paragraph l defines the individual character of a design and, in effect, sets the threshold for protection. The European Parliament has wished to lower the threshold by deleting the word "significantly". Because the provision still contains the requirement of a different overall impression, this deletion does not unduly lower the threshold; and the Commission therefore feels it can accept the amendment. As a consequence of the lowering of the "threshold" the Commission did, however, feel compelled to delete paragraph (2) of the initial proposal, for the following reason. In order to alleviate the effect of the relatively high threshold provided for in the original wording of paragraph (1), paragraph (2) substantially restricted the designs which were to be taken into consideration as comparison material when assessing the individual character of a design. Now that the "threshold" has been lowered, such a limitation would be counterproductive and the comparison should therefore he made with any design disclosed before the design in question. [...]'

Ik vind - tegen deze achtergrond - de Nederlandse taalversie, sprekend over 'modellen die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld', even helder als een versie waarin gestaan zou hebben 'ieder model dat voor het publiek beschikbaar is gesteld'.

5.76.4. Net zomin als het spreken over 'modellen' (meervoud) in de Nederlandstalige

579

versie van art. 6 doorslaggevend kan zijn voor de opvatting dat 'mozaïeken' of 'systeemvergelijking' toelaatbaar of geboden zou zijn (voor zover het hof dit wél een doorslaggevend argument geacht zou hebben, is Apple's kritiek in zoverre terecht), kan de 'enkelvoudversie' in andere taalversies niet doorslaggevend zijn voor het tegengestelde standpunt. Ook in die versies geldt immers dat vergeleken mag c.q. moet worden met - het meest nabije van - méér dan één anticiperend model, hetgeen Apple, als aanhanger van de in nr. 5.39 onder (B) aangegeven uitlegvariant, ook onderschrijft.

Het taalkundig argument kan wél enige steun geven aan de stelling dat die vergelijking, zoals Apple stelt, telkens één op één moet geschieden, en dat daarom de in nr. 5.39 onder (D) aangegeven uitlegvariant niet toelaatbaar zou zijn. Maar tegen toelaatbaarheid van het eventueel kruislings in aanmerking nemen van anticiperende modellen in het kader van de beoordeling van de beschermingsomvang (zonder miskenning van de mogelijkheid van een eigen karakter in en door zo'n combinatie; dit is de in nr. 5.39 onder (C) aangegeven, door het hof toegepaste uitlegvariant) vormen de door Apple genoemde taalversies geen - laat staan een doorslaggevend - argument.

5.77. Pagina 8 van de cassatiedagvaarding begint met het kopje 'Strekking van het middel ten aanzien van toepassing van artikel 10 alsmede ten aanzien van artikel 6 GModV'.

De eerste drie alinea's daaronder houden een herhaling in van eerdere klachten, en delen het lot daarvan. Ik verwijs met name naar nrs. 5.62 - 5.67.

5.78.1. In de vierde t/m zevende alinea op p. 8 van de cassatiedagvaarding (t/m het citaat uit het Explanatory Memorandum), verwijt Apple het hof dat het bij zijn 'stelling dat de beschermingsomvang in abstracto kan worden beperkt door een vergelijking met het vormgevingserfgoed', in rov. 3.7 is uitgegaan van een verkeerde lezing van art. 4 GModVo. 5.78.2. Ook deze klacht kan niet tot cassatie leiden. In de eerste plaats gaat zij uit van een verkeerde lezing van het arrest. In rov. 3.7 spreekt het hof niet over een toetsing in abstracto, en uit rov. 6.1 - 6.26 blijkt dat het hof ook niét een abstracte toetsingswijze oftewel de in nr. 5.39 onder (D) bedoelde 'kruislingse vergelijking zonder gespecificeerde identificatie' heeft toegepast. Het hof heeft de in nr. 5.39 onder (C) toetsingswijze 'kruislingse vergelijking met gespecificeerde identificatie' toegepast. Uit het voorafgaande van deze conclusie blijkt dat die wijze van beoordeling in het kader van de beoordeling van de beschermingsomvang juist is.

5.78.3. Ook Apple's klacht dat het hof zijn rechtsopvatting niet uit de woorden 'voor zover' in art. 4 GModVo had mogen afleiden, kan niet tot cassatie leiden. Wat er van dit argument van het hof zij, het hof hééft Apple's model geldig geoordeeld, en is bij zijn beoordelingswijze van de beschermingsomvang van een juiste rechtsopvatting uitgegaan, zodat Apple bij deze klacht geen belang heeft.

5.79.1. Onderaan p. 8 tot en met de eerste helft van p. 9 van de cassatiedagvaarding gaat het over de vraag of het hof in rov. 3.9 had mogen aannemen dat volgens de rechtspraak in Duitsland het vormgevingserfgoed een rol speelt bij het vaststellen van de beschermingsomvang, met (indirecte) verwijzing naar de 'Untersetzer'-uitspraak van het Bundesgerichtshof van 19 mei 2010. Apple meent dat uit die uitspraak het tegendeel blijkt.

5.79.2. Deze klacht kan reeds niet tot cassatie leiden, omdat een juist rechtsoordeel niet met een motiveringsklacht bestreden kan worden.

5.79.3. Overigens is in de nrs. 5.31.1 - 5.31.3 gebleken dat Apple op p. 9 van de cassatiedagvaarding de 'Untersetzer'-uitspraak van het BGH onvolledig en daarmee onjuist geciteerd heeft. Het arrest levert (in rov. 17) juist wél de bevestiging op dat 'Der bereits vor Umsetzung der Richtlinie 98/71/EG durch das

580

Geschmacksmusterreformgesetz anerkannte Grundsatz, dass der Schutzumfang eines Geschmacksmusters von dessen Abstand zum vorbekannten Formenschatz abhängt [...] nach wie vor [gilt]'.

5.79.4. Over de vraag of het hof § 113 van het vonnis van LG Düsseldorf 9 september 2011 in de zaak tussen Apple en Samsung juist verstaan heeft, is in cassatie iedere discussie overbodig. Toch zeg ik nog dat het hof het wat dat betreft in rov. 3.9 bij het juist eind heeft, en Apple's cassatiemiddel niet.

5.D. Slotsom in het principale beroep 5.80. In het principale beroep kom ik tot de slotsom dat Apple's klachten niet tot cassatie kunnen leiden.

5.81. Het hof kon, zonder schending van de GModVo, oordelen dat aan Apple's gemeenschapsmodel slechts een beperkte beschermingsomvang toekomt. Het hof kon bij zijn beoordeling van de beschermingsomvang meer dan één anterieur model in acht nemen (in elk geval, zoals het gedaan heeft: meer dan één gespecificeerd anterieur model), en zulks ook 'kruislings'.

Dat de GModVo (en ModRl) bij de beoordeling van de beschermingsomvang een zodanige beoordelingswijze toelaten, acht ik een acte clair. Ik zie dus geen aanleiding om de Hoge Raad voor te stellen prejudiciële vragen te stellen aan het HvJEU. 6. Bespreking van het voorwaardelijk incidentele cassatiemiddel 6.1. Hoewel bij de door mij geadviseerde verwerping van het principale beroep het voorwaardelijk ingestelde incidentele beroep niet aan de orde zal komen, zal ik de incidentele cassatieklachten toch bespreken.

6.A. De techniekrestrictie 6.2. Ten aanzien van alle door Apple gestelde kenmerkende eigenschappen van haar gemeenschapsmodel (zie daartoe rov. 5.1 van het arrest) heeft Samsung aangevoerd dat die niet voor bescherming onder de GModVo in aanmerking komen omdat zij uitsluitend door een technische functie worden bepaald, in de zin van art. 8 lid 1 GModVo. Die bepaling (de zgn. 'techniekrestrictie') luidt: 'Een recht op een Gemeenschapsmodel bestaat niet voor de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door een technische functie worden bepaald.'

6.3. Onderdeel 1 richt zich tegen rov. 5.5, waarin het hof heeft geoordeeld: '5.5 Van de zojuist genoemde elementen zijn - naast de behuizing van de computer - de aanwezigheid van het beeldscherm en de maatregel om het oppervlak waar dit zich onder bevindt transparant te doen zijn, technisch bepaald. Dit geldt echter niet voor de concrete vormgeving hiervan. Het hof gaat er van uit dat ook voor het overige de elementen A t/m H, althans in hun concrete uitvoeringsvormen, niet door de techniek zijn gedicteerd. Voor zover gebaseerd op de stelling dat het model (geheel of gedeeltelijk) technisch is bepaald, falen de (onder 3.2 weergegeven) verweren van Samsung.'

Hiermee verwierp het hof goeddeels Samsungs beroep op de 'techniekrestrictie'.

6.4.1. Ik citeer nu eerst uit Van Nispen/Huydecoper/Cohen Jehoram, o.c. (2012), nr.

1.4.3.4, p. 98, bij hun bespreking van art. 8 lid 1 GModVo (7 lid 1 ModRl; 3.2 lid 1, onder a, BVIE): 'Wat de bedoeling van deze regel(s) in haar algemeenheid is, is wel te begrijpen; hoe ver

581

het bereik van deze regel(s) gaat, is veel minder duidelijk en, en is inmiddels ook bepaald controversieel.

De - duidelijke - bedoeling van deze regels bestaat erin, dat modelbescherming niet mag dienen om anderen de toegang tot technische verworvenheden te beletten. Het modelrecht beschermt het uiterlijk van voortbrengsels, maar beoogt overigens geen belemmering te zijn voor de ontwikkeling van de techniek, of voor de deugdelijkheid of bruikbaarheid van producten [...].

De onduidelijkheid en de daarmee samenhangende controverse zien op de vraag wanneer moet worden aangenomen dat een uiterlijk kenmerk "uitsluitend" door een technische functie wordt bepaald.

Tegenover elkaar staan hier de "ruime" leer dat een uiterlijk kenmerk niet "uitsluitend" door een technische functie wordt bepaald wanneer dezelfde functie ook met een relevant aantal anders ogende uiterlijke kenmerken kan worden verwezenlijkt aan de ene kant, en de "enge" leer dat elk uiterlijk kenmerk dat in hoofdzaak door utilitaire kenmerken wordt ingegeven, van bescherming moet worden uitgesloten (dus ook al zou men met andere uiterlijke kenmerken hetzelfde technische effect kunnen verkrijgen).'(87) 'In de Nederlandse rechtsleer is op het voetspoor van Quaedvlieg in diens dissertatie Auteursrecht op techniek uit 1987, voor de ruime leer de aanduiding "resultaatgerichte leer" en voor de enge leer de aanduiding "apparaatgerichte leer" gangbaar geworden.'

Ik constateer dat de auteurs hun keuze voor de kwalificatie 'ruime' respectievelijk 'enge' leer kennelijk hierdoor hebben laten bepalen, dat de 'ruime' (door hen geprefereerde) leer méér mogelijkheden voor modelbescherming biedt, en de 'enge' leer minder.(88) 6.4.2. In het vervolg van de bespreking van dit onderwerp door Van Nispen, Huydecoper en Cohen Jehoram op p. 99-106 - waarin ook uitspraken van de Kamer van Beroep van het OHIM en van het GEU de revue passeren - komen nog varianten binnen de 'ruime' (resultaatgerichte) en de 'enge' (apparaatgerichte) leer aan de orde. Ook komt daar aan de orde de vraag of de 'apparaatgerichte' (althans: overwegend apparaatgerichte) keuze die het Hof van Justitie van de EU in 2002 bij de uitleg van de parallelle techniekrestrictie in het (Unie-)merkenrecht heeft gemaakt(89), al dan niet naar het modellenrecht zou moeten worden doorgetrokken, en of die misschien in 2010(90) al (tot op zekere hoogte) ís doorgetrokken.

Deze kwesties komen ook aan de orde in de schriftelijke toelichtingen van partijen: daar niet in oppererenderwijs, maar kemphaangewijs.

6.5. Uit de nrs. 6.4.1 - 6.4.2 is wel duidelijk geworden dat onderdeel 1 noopt tot prejudiciële vragen aan het HvJEU, tenzij dit onderdeel op processuele gronden zou stranden. Ik meen dat er voor dit laatste geen grond is.

6.6. Strandt de klacht van Samsung op de processuele grond dat Samsung daarbij geen belang heeft, omdat haar beroep op art. 8 lid 1 GModVo hoe dan ook (zowel bij toepassing van de resultaatgerichte en de apparaatgerichte leer) zou moeten stranden en het hof dat toereikend gemotiveerd heeft? Neen.

6.7. Indien de resultaatgerichte leer zou gelden, zou de - korte - afdoening van Samsungs beroep op art. 8 lid 1 GModVo, wellicht door de beugel kunnen. Maar of die resultaatgerichte leer (of een onbekende variant daarvan) al dan niet geldt, is nu juist een (Unierechtelijke) rechtsvraag.

6.8. Indien de apparaatgerichte leer (of een onbekende variant daarvan) zou gelden, meen ik - overeenkomstig Samsungs klacht in punt 6 van onderdeel 1 - dat het hof in zijn motiveringsplicht tekort geschoten is.

T.a.p. noemt Samsung vindplaatsen in de processtukken, waarin zij geadstrueerd betoogt dat de door Apple als kenmerkend aangeduide elementen van haar model door de technische functie daarvan worden bepaald. De verwijzingen zijn niet allemaal even ter zake dienend, maar dat zijn in elk geval wél de (inderdaad met producties

582

geadstrueerde) verwijzingen in de nrs. 5.12 - 5.35 van de Memorie van Antwoord.

Inderdaad heeft het hof onvoldoende inzichtelijk gemaakt waarom het in het licht van deze stellingen van Samsung oordeelde dat enkele kenmerken wel, maar de meeste kenmerken niet door de techniek worden gedicteerd.

Ik ben het niet eens met Apple's verwijt in haar s.t. nr. 4.1.27 dat punt 6 van Samsungs onderdeel 1 niet aan de aan een cassatiemiddel te stellen eisen zou voldoen omdat het niet zou motiveren waarom of in welk opzicht de motivering van 's hofs oordeel tekort zou schieten. Met verwijzing naar (met name) de 5.12 - 5.35 MvA is een duidelijke verwijzing naar de argumenten gegeven, en ik zie niet in(91) waarom die in het cassatiemiddel van Samsung nog eens uitgeschreven zouden moeten zijn.

6.9. Omdat de beoordeling van Samsungs klachten in punt 6 van het onderdeel duidelijkheid over de toetsingscriteria vereist, concludeer ik ten deze dus tot het stellen van vragen van uitleg over art. 8 lid 1 GModVo aan het Hof van Justitie van de EU. 6.10.1. In punt 7 van onderdeel 1 stelt Samsung dat het slagen van één of meer klachten van dit onderdeel meebrengt dat de rov. 5.6 tot en met 9.11 van 's hofs arrest evenmin in stand kunnen blijven. Volgens Samsung zou het wegvallen van 's hofs beslissing in rov. 5.5 meebrengen dat het model, althans de uiterlijke kenmerken daarvan, wegens technische bepaaldheid niet voor bescherming op grond van het modellenrecht in aanmerking komt c.q. komen.

6.10.2. Zoals Samsung zelf onderkent, hangt het succes van deze stellingname in de eerste plaats af van het al dan niet slagen van haar middelonderdeel 1. Wat Samsung m.i. niet onderkent, is dat de 'wijze van' (eventueel) slagen onderdeel 1 invloed kan zijn op de vraag wat het lot is van de rov. 5.6 t/m 9.11. Dat kan afhangen van het antwoord op de (wellicht mede hierop toe te spitsen) prejudiciële vraagstelling van de Hoge Raad.

6.B. Het eigen karakter van Apple's gemeenschapsmodel 6.11. Samsungs onderdeel 2 is gericht tegen het tweede gedeelte rov. 7.1 van 's hofs arrest. Dat gedeelte citeer ik gemakshalve nog even: '7. Is het Apple-model nietig?

7.1 [...] Doordat in dat model een nog niet eerder vertoonde samenvoeging van al deze elementen heeft plaatsgevonden, zal dit model op de geïnformeerde gebruiker een (voldoende duidelijke) andere algemene indruk wekken dan die bij hem wordt gewekt door het vormgevingserfgoed, zeker nu de concrete wijze waarop de reeds bekende elementen in het Apple-model zijn vormgegeven in een aantal gevallen zozeer afwijkt van de wijze waarop dat in het vormgevingserfgoed is gebeurd dat de geïnformeerde gebruiker - die tevens op niet al te minimale details let - ook daarin relevante verschillen zal zien. Het beroep van Samsung op de nietigheid van Apple's model stuit op dit een en ander af.'

6.12. Volgens het onderdeel (in punt 9) geeft het hof blijk van een onjuiste rechtsopvatting, voor zover het hof hierbij heeft miskend dat de ontwerper van het (Apple-)model bij de ontwikkeling daarvan zodanig was beperkt door technische en functionele eisen aan het product, dat van een eigen karakter geen sprake is (artikel 6 lid 2 GModVo).

6.13.1. Het onderdeel moet (reeds) falen om de volgende redenen. Wat er zij van de door Samsung voorgehouden rechtsopvatting (beperking door technische en functionele eisen aan het product in die mate, dat van een eigen karakter geen sprake kan zijn), het hof heeft die klaarblijkelijk niet miskend. Het onderdeel mist dus feitelijke grondslag.

6.13.2. In rov. 3.2 heeft het hof Samsungs desbetreffend verweer onderkend. In rov. 5.5

583

heeft het hof vervolgens overwogen: '5.5 Van de zojuist genoemde elementen zijn - naast de behuizing van de computer - de aanwezigheid van het beeldscherm en de maatregel om het oppervlak waar dit zich onder bevindt transparant te doen zijn, technisch bepaald. Dit geldt echter niet voor de concrete vormgeving hiervan. Het hof gaat er van uit dat ook voor het overige de elementen A t/m H, althans in hun concrete uitvoeringsvormen, niet door de techniek zijn gedicteerd. Voor zover gebaseerd op de stelling dat het model (geheel of gedeeltelijk) technisch is bepaald, falen de (onder 3.2 weergegeven) verweren van Samsung.'

Daartegen richt het onderhavige onderdeel 2 geen klacht.

6.13.3. Daarnaast blijkt uit de in rov. 6.1 - 6.26 uitgevoerde ampele vergelijking van de (elementen van de) daar genoemde - gelijkenissen maar ook verschillen vertonende modellen, en uit 's hofs evaluatie in rov. 7.1, 's hofs oordeel dat niettegenstaande beperkingen door technische en functionele eisen, in casu wel degelijk (toch) sprake van een eigen karakter is. Zulks (door het onderdeel niet bestreden): door een nog niet eerder vertoonde samenvoeging van elementen, en door de concrete wijze van vormgeving in het Apple-model. Anders gezegd: het hof heeft - ampel - aangegeven dat er (wĂŠl) voldoende variatiemogelijkheden waren, waarvan Apple in voldoende mate gebruik gemaakt heeft, om aan haar model een 'eigen karakter' te geven.

Ik teken nog aan dat de omstandigheid dat het hof in rov. 8.1 zijn oordeel over de 'tamelijk geringe beschermingsomvang' van Apple's model rechtstreeks op art. 6 lid 1 GModVo heeft gebaseerd, en aldaar niet (kenbaar) mede op het uitlegvoorschrift van lid 2, daaraan niet afdoet(92).

6.14. Terzijde teken ik aan dat het hof in rov. 7.1 m.i. van een juiste, en Samsung in haar klacht daartegen van een onjuiste rechtsopvatting uitgaat.

Artikel 8 lid 1 GModVo voorziet in uitsluiting van bescherming voor de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie worden bepaald (vgl. de bespreking van onderdeel 1 van Samsungs middel).

Dan is (apert) onlogisch een interpretatie van art. 6 lid 2 GModVo die via (ontbrekende) 'vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model' tot hetzelfde nietigheidsresultaat zou moeten kunnen leiden.

Voorts is bij de bespreking van het principale middel al gebleken dat art. 6 lid 2 GModVo een strekking heeft die juist tegenover de hier door Samsung beleden rechtsopvatting staat. De strekking van art. 6 lid 2 is dat ten voordele van de ontwerper rekening gehouden wordt met een geringe(re) mate van vrijheid van de ontwerper, zĂłnder dat dit aan een 'eigen karakter' behoeft af te doen (zij het met de spiegelbeeldige pendant in art. 10 lid 2 ten aanzien van de beschermingsomvang)(93).

Omdat het onderdeel reeds faalt op de in nr. 6.13.1 - 6.13.3 aangegeven gronden, geef ik deze observaties over de 'rechtskwestie' ten overvloede. Zij behoeven geen nadere beoordeling en komen daarmee ook niet voor eventuele prejudiciĂŤle vragen aan het HvJEU in aanmerking.

6.15. De motiveringsklacht van onderdeel 2 (in punt 10) kan evenmin tot cassatie leiden.

Ook indien de door Samsung beleden rechtsopvatting de juiste zou zijn, heeft het hof via rov. 6.1 - 6.26 en rov. 7.1 op Samsungs stellingen voldoende gerespondeerd, te meer in aanmerking genomen dat hier sprake is van een procedure in kort geding. Ik verwijs naar nrs. 6.13.2 - 6.13.3 hierboven. 's Hofs feitelijk oordeel ten deze komt niet voor toetsing in cassatie in aanmerking.

6.16. Onderdeel 3.a richt zich eveneens tegen rov. 8.1 (en tegen rov. 8.2). Volgens de rechtsklacht in punt 13 heeft het hof miskend dat de beschermingsomvang van een (Apple's) model wordt beperkt door een geringe keuzevrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling daarvan.

584

6.17. Onderdeel 3.a faalt om dezelfde reden als onderdeel 2. Hetgeen ik in nrs. 6.13.1 6.13.3 heb vermeld ten aanzien van onderdeel 2 is van (overeenkomstige) toepassing.

6.18. Ook de motiveringsklacht van onderdeel 3.a (in punt 14) kan niet tot cassatie leiden. Nr. 6.15 hierboven is van overeenkomstige toepassing.

6.19. Onderdeel 3.b klaagt (in punten 15 en 16) dat het hof bij de beoordeling van de beschermingsomvang van Apple's model in rov. 8.1 en 8.2 ten onrechte geen aandacht heeft besteed aan de (beperkende) invloed van stijlelementen op de beschermingsomvang. Voor zover het hof ervan is uitgegaan dat stijlelementen die tot uitdrukking komen in de vormgeving van een model geen invloed hebben op de beschermingsomvang van dat model, is zijn oordeel onjuist, omdat zulke stijlelementen (die Apple in haar model heeft overgenomen) niet beschermd zijn, c.q. buiten de beschermingsomvang vallen.

6.20. Ook dit onderdeel faalt (reeds) bij gebrek aan feitelijke grondslag. Met zijn - op het onderzoek in rov. 6.1 - 6.26 gestoeld - oordeel in rov. 8.1 dat de ge誰nformeerde gebruiker het Apple Model 'niet als erg bijzonder zou waarderen' heeft het hof klaarblijkelijk de voor Apple negatieve - invloed van (vaak: meer dan eens) in eerdere modellen voorkomende elementen op de beoordeling van (de mate van) het 'eigen karakter' van Apple's model 'meegenomen'. Dat het hof aan het meer dan eens voorkomen van elementen niet de kwalificatie 'stijlelement' verbindt, doet daaraan niet af (en voor zover Samsungs klacht zich daarop toespitst, heeft zij daarbij geen belang).

6.21. Net als bij incidenteel onderdeel 2, wil ik bij de rechtsklacht van incidenteel onderdeel 3.b ten overvloede nog aantekenen dat die m.i. uitgaat van een (notoir) onjuiste rechtsopvatting.

De criteria van art. 6 en art. 10 GModVo zijn naar hun aard doordesemd van de invloed van - al dan niet als 'stijlinvloed' te betitelen - anticiperende modellen. Het verlangen van onderdeel 3.b dat de rechter anticipaties daarmee ook zou moeten (sub)rubriceren als deel uitmakend van een (mede beslissende) 'stijlinvloed', verdraagt zich evenwel niet met de tekst en het systeem van de GModVo, en miskent dat het bij 'stijlinvloed' toch ook om een relatieve en niet absolute invloed zal gaan op de 'algemene indruk' van de 'ge誰nformeerde gebruiker'.

Uiteraard kan een belanghebbende partij zijn visie op het ontbreken van 'eigen karakter' desgewenst kan 'aandikken' door te spreken van 'stijlinvloed' e.d. Voor de rechter blijft het 'eigen karakter'-criterium van art. 6 lid 1 resp. art. 10 lid 1 GModVo (mede in het licht van het uitlegvoorschrift in lid 2 van elk van deze artikelen) echter decisief.

6.22. De motiveringsklacht in punt 17 kan Samsung niet baten, nu Samsungs daar bedoelde stellingen in het licht van het bovenstaande niet als essentieel kunnen worden beschouwd.

6.C. (On-)duidelijkheid van Apple's modelregistratie 6.23. Onderdeel 4 heeft betrekking op de wijze waarop het hof in rov. 5.2 Apple's modelregistratie heeft ge誰nterpreteerd. Volgens het onderdeel is het hof ten onrechte aan - aan Apple te wijten - onduidelijkheden of fouten daarin voorbijgegaan.

6.24.1. Onder het kopje '5. De kenmerkende elementen van Apple's model' heeft het hof, als tussenstap in de richting van de beoordeling van het eigen karakter van het model, zich gebogen over de vraag uit welke elementen van het model van Apple bestaat. In rov. 5.1 neemt het hof kennis van de elementen die volgens Apple kenmerkend zijn, waaronder 'een plat transparant oppervlak zonder enige versiering dat zich over de gehele voorzijde van het product uitstrekt' (zie rov. 5.1 sub b) en 'onder het transparante oppervlak, substanti谷le (zwarte of witte) grensvlakken aan alle zijden van het scherm' (zie rov. 5.1 sub e).

585

6.24.2. In rov. 5.2 bespreekt het hof Samsungs verweer dat deze (in nr. 6.24.1 bedoelde) door Apple gestelde elementen niet uit de modelregistratie blijken. Het hof overweegt hierover: [...]

'Ad b.

In de figuren 1.2 en 1.3 van Apple's model, waarin de voorkant van dat model is afgebeeld, en in figuur 1.1 daarvan, die de achterkant weergeeft, zijn schuine strepen getekend. De ge誰nformeerde gebruiker zal dit opvatten als een aanduiding van spiegelende oppervlakken. Omdat het model een computer betreft zal de ge誰nformeerde gebruiker bovendien zonder meer aannemen dat het oppervlak aan de voorzijde transparant is. Het verweer van Samsung, dat dit laatste niet uit het model niet blijkt, wordt dan ook verworpen. De schuine strepen lopen tot aan de zijkanten door. Daarmee is tot uitdrukking gebracht dat het spiegelende aan de voorzijde transparante oppervlak zich tot aan die zijkanten uitstrekt. [...]

Ad e.

In de tekeningen 1.2 en 1.3 van het Apple-model zijn stippellijnen aangebracht. Apple ziet deze stippellijnen als aanduiding van onder het transparante oppervlak gelegen grensvlakken aan alle zijden van het scherm. Volgens Samsung maken stippellijnen evenwel geen deel uit van het model, gelet op artikel 11.4 van de Examination Guidelines van de Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Design) - het OHIM - waarin het volgende is vermeld: 'Dotted Lines may be used in a view either to indicate the elements for which no protection is sought or to indicate portions of the design which are not visible in that particular view, i.e. non-visible lines. Therefore, dotted lines identify elements which are not part of the view in which they are used.'

Verder heeft Samsung in dit verband gewezen op het arrest van het Gerecht van de EU van 14 juni 2011 (T-68/10), waarin is overwogen dat de elementen die in het in die zaak aan de orde zijnde model met stippellijnen waren weergeven (waaronder het bevestigingselement van een horloge) niet door dat model worden beschermd.

Uit de hieronder te bespreken "prior art" blijkt dat het gebruikelijk was dat beeldschermen van "electronic devices" waren voorzien van een - door de voorzieningenrechter als "passe-partout" aangeduide - rand/grensvlak op (ongeveer) de plaats waar in Apple's model stippellijnen zijn aangebracht (dus rondom het beeldscherm). De ge誰nformeerde gebruiker zal daarom die stippellijnen als zo'n rand/grensvlak opvatten, en meer in het bijzonder als een "rand" die onder het transparante oppervlak is gelegen; anders had die rand niet met stippellijnen hoeven te worden aangegeven. Niet goed valt in te zien dat anders dan door gebruikmaking van stippellijnen de aanwezigheid van een rand/grensvlak onder het transparante oppervlak in een tekening tot uitdrukking kan worden gebracht. Indien dat wel mogelijk zou zijn, zoals Samsung suggereert in punt 2.15 PA, dan neemt dat niet weg dat het aanbrengen van stippellijnen daarvoor een geschikte en voor de hand liggende methode vormt. Aan de (vuist-)regel van artikel 11.4 van de Examination Guidelines van het OHIM kan Samsung dus geen argument ontlenen, en evenmin aan de uitspraak van het Gerecht van de EU in zaak T-68/10 waarin de met stippellijn weergegeven elementen, indien zij bedoeld waren om deel uit te maken van het model, even goed met ononderbroken lijnen hadden kunnen worden weergegeven. Het hof onderschrijft echter wel de stelling van Samsung, dat het Apple-model niet duidelijk maakt dat de grensvlakken zwart of wit zijn.

Wat betreft de kwalificatie "substantieel" overweegt het hof dat dit een subjectief/ relatief begrip is. Het hof acht de breedte van de grensvlakken, blijkend uit het model (de ruimte tussen de stippellijnen en de buitenrand van het model) afgezet tegen de afmetingen van het model als geheel van dien aard deze wel "substantieel" kunnen worden genoemd.'

586

6.25. Het onderdeel keert zich in (sub)onderdeel 4.a tegen de deeloverweging onder 'ad b' (met betrekking tot de schuine strepen), en in (sub)onderdeel 4.b tegen de deeloverweging onder 'ad e' (met betrekking tot de stippellijnen).

6.26. Onderdeel 4.a behelst de motiveringsklacht dat 's hofs oordeel over de 'schuine strepen' onbegrijpelijk is in het licht van een aantal als essentieel aan te merken stellingen van Samsung(94), die hierop neerkomen, dat de schuine strepen - in cassatie spreekt Samsung ook wel van 'diagonale strepen'(95) - in de registratie niet duiden op een transparant oppervlak, aangezien er ook schuine strepen aan de achterzijde van het model zijn getekend en tussen partijen vaststaat dat de achterzijde niet transparant is.

Bij s.t. heeft Samsung hieraan nog toegevoegd dat het voor de hand ligt dat de geïnformeerde gebruiker de (soortgelijke) diagonale strepen op de voor- en achterzijde objectief en op soortgelijke manier zal interpreteren(96).

6.27.1. Onderdeel 4.a. kan om verschillende redenen niet tot cassatie leiden.

6.27.2. Allereerst is - bij ontbreken van een rechtsklacht - een oordeel over de vraag hoe de geïnformeerde gebruiker (schuine strepen in) een modelregistratie zal interpreteren van feitelijke aard. Dat brengt mee dat over de begrijpelijkheid van de door het hof gekozen interpretatie niet met succes kan worden geklaagd op de grond dat een andere interpretatie ook mogelijk was geweest.

6.27.3. Daarnaast lijkt Samsung belang te ontberen, aangezien het hier bestreden oordeel mede berust op de overweging dat de geïnformeerde gebruiker de schuine strepen zal opvatten als een aanduiding van spiegelende oppervlakken, en het onderdeel dáárover niet klaagt.

6.27.4. Het onderdeel faalt ook inhoudelijk. Het HvJEU heeft in het (onder 5.8.2 besproken) arrest PepsiCo/Grupo Promer geoordeeld dat een gebruiker 'niet slechts gemiddeld, maar in hoge mate aandachtig is, hetzij door zijn persoonlijke ervaring, hetzij door zijn uitgebreide kennis van de betrokken sector' en 'zonder een ontwerper of een technisch deskundige te zijn, de in de betrokken sector bestaande verschillende modellen kent, een zekere kennis bezit met betrekking tot de elementen die deze modellen over het algemeen bevatten, en door zijn belangstelling voor de betrokken voortbrengselen blijk geeft van een vrij hoog aandachtsniveau bij gebruik ervan'.

In het licht van deze maatstaf kan niet worden volgehouden dat onbegrijpelijk is het oordeel van het hof dat zo'n aandachtige gebruiker zal aannemen dat de voorzijde van een handheld (tablet) computer - met of zonder diagonale strepen in de depot-tekening transparant is (en dat diagonale strepen in de depot-tekening van de niet transparante achterzijde daarvan, daaraan niet afdoen).

6.28. Onderdeel 4.b is gericht tegen rov. 5.2 onder 'ad e' (over de stippellijnen). Het bevat, na een inleiding in punten 21-22, in punten 23-26 rechtsklachten, vervolgens in punten 27-29 een motiveringsklacht, en in punt 30 een veegklacht.

6.29. De rechtsklachten verwijten het hof onjuiste rechtsopvattingen wegens: - (i; punt 23) strijd met de uitspraak van het GEU 14 juni 2011, nr. T-68/10, Sphere Time/ OHIM), waarin zou zijn bepaald dat de elementen die zijn weergegeven in gestippelde lijnen geen onderdeel uitmaken van de beschermingsomvang van het model; - (ii; punt 24) het eraan voorbij gaan dat de beschermingsomvang van een model objectief dient te worden vastgesteld op basis van het modeldepot, waarbij de intentie van de aanvrager geen rol mag spelen; Samsung wijst in dit verband op HvJEU 16 februari 2012, nr. C-488/10, Celaya/ Proyectos; - (iii; punt 25) onjuistheid van de benadering van het hof dat het aanbrengen van stippellijnen een geschikte en voor de hand liggende methode is om iets aan te geven, nu dit inzicht in de intentie van de aanvrager vergt welke zoals hiervoor aangegeven geen

587

rol mag spelen.

6.30. Deze rechtsklachten falen (reeds) om de volgende reden. Het hier bestreden oordeel van het hof berust op de - als zodanig niet bestreden - kernoverweging dat uit de 'prior art' blijkt dat 'het gebruikelijk was dat beeldschermen van 'electronic devices' waren voorzien van een rand/grensvlak op (ongeveer) de plaats waar in Apple's model stippellijnen zijn aangebracht (dus rondom het beeldscherm)', en dat de geïnformeerde gebruiker daarom die stippellijnen zal interpreteren als een onder het transparante oppervlak gelegen rand/ grensvlak. De door het hof bedoelde 'prior art' is elders in het arrest minutieus uiteengezet (rov. 6.1 - 6.26).

6.31. Hieruit blijkt dat het onderdeel feitelijke grondslag mist, waar het aanneemt dat het hof de kenmerkende elementen van het modeldepot heeft vastgesteld tegen de achtergrond van de intentie van de aanvrager. Het hof heeft zich veeleer gebaseerd op de beoordeling door de geïnformeerde gebruiker van het in het arrest besproken - met afbeeldingen geïllustreerde - vormgevingserfgoed. De rechtsklachten (ii) en (iii), die op deze onjuiste veronderstelling berusten, stuiten reeds hierop af.

6.32. Met argument (i) beroept Samsung zich op GEU 14 juni 2011, nr. T-68/10, Sphere Time/ OHIM. Volgens Samsung zou uit dat arrest blijken dat de elementen die zijn weergegeven in gestippelde lijnen geen onderdeel uitmaken van de beschermingsomvang van het model.

Een rechtsregel met deze strekking kan ik echter niet ontwaren in genoemd arrest. In de door Samsung gedeeltelijk aangehaalde rov. 63 en 64 is veeleer te lezen dat het GEA in die concrete zaak en op basis van de voorliggende registratie aan de hand van de GModVo heeft bepaald voor welke elementen bescherming is gezocht. Dat geldt ook voor de door Samsung in de s.t. nog genoemde zaken waarin het OHIM geoordeeld zou hebben dat voor de met stippellijnen aangegeven elementen geen bescherming werd gezocht(97). Deze concrete toepassingen lenen zich er niet voor om zaakoverstijgende betekenis te krijgen. Ik leg hieronder nog uit, bij de bespreking van de motiveringsklachten van onderdeel 4.b, waarom 'conventies van het OHIM' uit hoofde van de OHIM Guidelines for the examination of Community Designs(98), het voorgaande niet anders kunnen maken.

6.33. Samsung heeft bij s.t. (nr. 152) nog betoogd dat 'gebruiken uit het vormgevingserfgoed' geen rol mogen spelen bij de interpretatie van een moderegistratie, omdat zulks in strijd zou zijn (of afbreuk zou doen aan) de rechtszekerheid, en dit bovendien erop zou neerkomen dat een rol wordt toebedeeld aan iets anders dan alleen de uiterlijke indruk die door vormgevingselementen wordt opgeroepen.

Ook dit betoog faalt. De door het model bij de gebruiker opgeroepen uiterlijke indruk wordt mede bepaald door de geïnformeerdheid van die gebruiker. Die gebruiker is geen tabula rasa, maar kent de bestaande verschillende modellen en de daarin vervatte elementen. Het hof heeft niet anders gedaan dan het vaststellen van de interpretatie van de registratie aan de hand van de relevante maatstaf van de geïnformeerde gebruiker, waarbij het hof mocht uitgaan van diens door de kennis of kunde die hij geacht wordt te bezitten ingekleurde perceptie.

6.34. Volgens de motiveringsklacht van onderdeel 4.b (punten 27-29) is 's hofs oordeel ongenoegzaam gemotiveerd, omdat uit de OHIM Guidelines zou volgen dat de met stippellijnen aangegeven elementen geen onderdeel uitmaken van de bescherming van een gemeenschapsmodel, en Samsung heeft aangetoond dat het wel degelijk mogelijk is om anders dan door middel van stippellijnen aan te geven dat er een scherm aanwezig is onder een transparant oppervlak.

6.35. Ik zou menen dat de motiveringsklacht moet falen om de in nrs. 6.30-6.33 aangegeven redenen waarom de rechtsklachten niet opgaan. Daar komt het volgende bij.

588

6.36. Zoals Apple in cassatie met juistheid heeft aangegeven(99) stelt par. 1.1 van de OHIM Guidelines voorop dat dit document niet kan bij- of afdoen aan hetgeen uit hoofde van de GModVo rechtens is. Het gaat, met andere woorden, (dus) om 'soft law'(100) (die niet kwalificeert als recht in de zin van art. 79 RO).

Samsung miskent ook dat elders in de OHIM Guidelines(101) nog eens expliciet wordt aangegeven dat een registratie, behalve elementen waarvoor bescherming wordt gezocht, andere elementen mag bevatten die behulpzaam zijn bij het identificeren daarvan. Onjuist is dus Samsungs stelling (s.t. nr. 145) dat uit de OHIM Guidelines zou volgen dat elementen die zijn weergegeven met stippellijnen geen onderdeel uitmaken van het modelrecht (dat is in de Guidelines hoogstens een 'uitgangspunt').

6.37. Met het falen van de rechts- en motiveringsklachten, is ook het lot bepaald van de veegklacht (in punt 30) van onderdeel 4.b.

6.D. Restklacht 6.38. Onderdeel 5, nader toegelicht in Samsungs s.t. nr. 169, richt nog een motiveringsklacht tegen de overweging van het hof in rov. 9.11 dat aan de door Samsung bij pleidooi genoemde, door het hof - zonder nadere motivering - als 'miniem' aangemerkte verschillen niet behoeft te worden ingegaan. Samsung onderkent dat zij een ten overvloede gegeven overweging aanvalt, maar betoogt dat zij niettemin belang heeft bij een daartegen gerichte klacht, omdat zij wil voorkomen dat het verwijzingshof gebonden zou zijn aan het bestreden oordeel dat de hier bedoelde, door Samsung genoemde verschillen (te) miniem zouden zijn om bij een oordeel over de beschermingsomvang van Apple's model gewicht in de schaal te leggen.

Voor zover na vernietiging en verwijzing het verwijzingshof aan de hier bestreden rov.

9.11 gebonden zou zijn, is deze motiveringsklacht terecht voorgesteld.

7. Conclusie Mijn conclusie strekt tot verwerping van het principale beroep.

De procureur-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, A-G i.b.d.

1 Ook met een opmerking over een in VS lopende modelrechtelijke ('design patent') procedure.

2 Het OLG wees wel een door Apple subsidiair gevorderd verbod op basis van het Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), beperkt tot het Duitse grondgebied, toe.

3 Ontleend aan rov. 1 van het (ten deze niet) bestreden arrest van het hof. Punt b daarvan is weggelaten omdat de daar vermelde en afgebeelde iPad1 en iPad 2 van Apple in cassatie geen rol meer spelen. Uit punt c is, om dezelfde reden, Samsungs Galaxy Tab 10.1v weggelaten.

4 Zie evenwel nr. 1.6.2 supra.

5 LJN BR5755.

6 LJN BV1612, BIE 2012, nr. 36, p. 169 m.nt. J.L.R.A. Huydecoper.

7 Zie art. 402 lid 2 Rv jo. 339 lid 2 Rv. 8 'Tekening' betekent in deze context (zoals 'dessin'): tweedimensionale vormgeving.

'Model' wordt in deze context veelal gebruikt als verzamelbegrip voor zowel driedimensionale als tweedimensionale vormgeving.

9 Art. 2.1 BVIE. 10 Vgl. C.J.J.C. van Nispen, J.L.R.A. Huydecoper en T. Cohen Jehoram, IndustriĂŤle eigendom, deel 3, Deventer 2012 (hierna ook wel aangehaald als 'vN/H/CJ, IE3'), nr. 1.1 met uitvoerige voetnoot 4 aldaar.

11 Pb. L289/28, BIE 1998, p. 438.

589

12 Verordening nr. 6/2002 van de Raad, Pb. L3/1 van 5 januari 2002.

13 HvJEG 2 juli 2009 (C-32/08; FEIA/Cul de Sac c.s.) betrof nogal een detailkwestie (over art. 14 GModVo). HvJEU 16 februari 2012 (C-488/10; Celaya/Proyectos) betrof de vraag of een Gemeenschapsmodelhouder een inbreukactie tegen de houder van een jonger gemeenschapsmodel kan instellen zonder eerst of tegelijk een nietigheidsactie in te stellen (des ja). Het arrest Celaya/Proin komt later in deze conclusie zijdelings nog ter sprake. Twee andere, hier nog niet genoemde arresten van het HvJEU krijgen hierna nog volop de aandacht.

14 vN/H/CJ, IE3, nr. 1.1 (p. 33-34).

15 vN/H/CJ, IE3, nr. 1.4.1 (p. 45-46).

16 De auteurs wijzen het modellenrecht overigens niet af. Een expert die dat wél gedaan heeft, is de in de vorige eeuw zeer gerenommeerde Stephen P. Ladas, in: Patents, Trade Marks and Related Rights, National and International Protection, Vol. II, Cambridge (Mass.) 1975: Harvard Univerity Press, p. 829. Sprekend over het modellenrecht, en in het bijzonder over de eerste wet waarin dat recht werd neergelegd (de Napoleontische wet van 1806) schreef hij: 'This law was an accident'. Ik heb, ter relativering van toenmalig enthousiasme over de toen vrij nieuwe BTMW, dit citaat eerder aangehaald in mijn boek Bescherming van het uiterlijk van producten (Deventer 1985), nr. 183, p. 220.

17 Rechtspraak van feitenrechters over het Gemeenschapsmodellenrecht, met name ook over 'eigen karakter' en bescherming, is wel voorhanden. Maar vN/H/CJ, IE3, nr.

1.4.2.4.5, p. 73-76 constateren dat zij weinig richtinggevend is. In verreweg de meeste zaken reikt het partijdebat niet het onderhavige niveau van abstractie, of wordt de gehanteerde maatstaf niet uitgewerkt. Waar dat het geval is, gaat het om overwegend feitelijke oordelen die in het licht van hetgeen reeds besproken is, weinig kunnen toevoegen. Ik volsta met een verwijzing naar het door de auteurs gegeven overzicht in voetnoot 103 (p. 74), waaraan nog kan worden toegevoegd: Hof 's-Gravenhage 3 april 2012, LJN BW0094 (THC/Instamat) en Rb. Haarlem 25 september 2012, LJN BX9159 (PWN/Globaltap).

18 Samsung heeft niet de 'nieuwheid' van het model van Apple betwist. Vgl. de in cassatie niet bestreden rov. 3.4 van het arrest a quo.

19 Al zal Apple's belang bij klachten hieromtrent nog aan de orde komen.

20 HvJEU 20 oktober 2011 (zaak C-281/10), LJN BU2777, NJ 2012, 443 m.nt. ChG, IER 2012, nr. 7, p. 46 m.nt. HMHS, BIE 2012, nr. 3 m.nt. E.F. Brinkman (PepsiCo/Grupo Promer). In dezelfde zin: HvJEU 18 oktober 2012 (C-101/11 P en C-102/11 P; Neumann/BHIM-Baena Grupo SA), rov. 53 t/m 57.

21 Rekening houdend met een onzekerheidsmarge bij feitenrechterlijke beoordeling zal J nog wel zeggen: 'liever, veiligheidshalve, nog ietsje meer afstand'. In deze conclusie is (advisering over) een grotere 'veiligheidsmarge' niet wezenlijk.

22 Vgl. hierover (aangenaam beknopt en helder samenvattend) P. Schramm, Der Europaweite Schutz des Produktdesigns (diss. Saarbrücken), Baden-Baden 2005: Nomos Verlag, p. 155-158. In de ontwerp-verordening van 3 december 1993 (COM (93) 344 final - COD 464, [1994] O.J. C29/20-49) was bepaald: '(1) A design shall be considered to have an individual character if the overall impression it produces on the informed user differs significantly from the overall impression produced on such a user by any design referred to in paragraph (2)', met een pendant in art. 10. Het extra criterium 'significantly' is in het verdere verloop van de behandeling weer uit art. 6 en art. 10 verdwenen, maar in considerans 14 gebleven.

23 M. Franzosi (coordinator), M-R. Hirsch, W.A. Hoyng, M. Levin, D.C. Ohlgart, J.J. Phillips, B. Posner, V. Scordamaglia, European Design Protection, Commentary to Directive and Regulation Proposals, The Hague/London/Boston: Kluwer Law International 1996.

24 Amended proposal for a European Parliament and Council Directive on the legal protection of designs, 21 februari 1996, COM(96) 66 final - COD 464, p. 6.

25 Uit de context (en uit de hierna aan te halen literatuur) blijkt dat Franzosi hier per abuis het woordje 'not' had laten staan.

26 Franzosi schrijft per abuis 'Abstandläre'.

27 Franzosi, a.w., p. 99; cursivering toegevoegd. Op een vervolgpassage ga ik in nr.

590

5.32.4 nog in.

28 Franzosi, a.w., p. 60.

29 Formenschatz (D) = vormgevingserfgoed (NL).

30 D. Jestaedt, Der Schutzbereich des eingetragenen Geschmacksmusters nach dem neuen Geschmacksmustergesetz, GRUR 2008, p. 19 (21).

31 D.C. Musker, Community Design Law, Community Design Law, Principles and Practice, London: Sweet & Maxwell 2002, p. 54.

32 D.C. Musker, in: Ch. Gielen & V. von Bomhard (ed.), Concise European Trade Mark and Design Law, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International 2011, art. 10 CDR, notes 2 and 3.

33 M. Howe, Russel-Clarke and Howe on Industrial Designs 7th edition, London: Sweet & Maxwell 2005, p. 59.

34 Vindplaatsen in voetnoot 51.

35 O. Ruhl, Gemeinschaftsgeschmacksmuster, Kommentar, Köln: Carl Heymanns Verlag, 2. Auflage 2010, Art. 10, Rdn 40. .

36 H. Eichmann, R.V. von Falckenstein, Geschmacksmustergesetz, München: Verlag C.H. Beck, 4. Auflage 2010, § 2, Rn 34, p. 106.

37 O.c., § 38, Rn. 19, p. 513. Zie over GEU 18 maart 2010 (T-9/07) ook infra, nrs.

5.65.2 - 5.65.3.

38 A. Bulling. A. Langöhrig, T. Hellwig, Geschmacksmuster, Köln: Carl Heymanns Verlag, 3. Auflage 2011, p. 36-37.

39 J.H. Steinberg in W. Büscher, S. Dittmer, P. Schiwy (Hrsg.), Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht, Kommentar, Köln: Carl Heymanns Verlag, 2008, Art. 6 GGV Rn.9, p. 2233.

40 A. Auler in W. Büscher c.s. (Hrsg.), o.c. 2008, Art. 10 GGV Rn.2, p. 2242.

41 Artikel uit de Franse Code de la Propriété Intellectuelle; pendant van art. 10 GModVo. 42 Pendant van art. 6 GModVo. 43 J. Passa, Droit de la propriété industrielle, Paris: L.G.D.J. 2009, nr. 750, p. 998.

44 H. Vanhees, Het Beneluxmodel, Gent: Larcier 2006, nr. 258, p. 113.

45 vN/H/CJ, IE 3, nr. 1.4.2.4, p. 64. Zie ook nr. 1.9.1, p. 144; nr. 1.9.5, p. 147.

46 P.G.F.A. Geerts, Hst. V, Tekeningen en modellen, in: Ch. Gielen (red.), Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, 10e druk 2011, nr. 206, p. 172-173. In dezelfde zin: Geerts 2009, T&C IE, 3e druk, art. 3.16 BVIE, aant. 5c.

47 Cassatiedagvaarding, p. 8 onderaan, p. 9; s.t. namens Apple, nr. 3.6.9.

48 GRUR 2011, p. 142, m.nt. Ruhl.

49 Zie hierboven nrs. 5.21 - 5.22.

50 Zoals hierboven (nrs. 5.27 - 5.28) bleek, is de Nederlandse literatuur nog niet op dit 'ommetje' via het uitlegvoorschrift van lid 2 (met hetzelfde resultaat) overgegaan (wat ook geldt voor het hof 's- Gravenhage in het arrest waarvan beroep).

51 [2008] FSR 8 [2007] EWCA Civ 936, CASELEX:EN:2007:36 (Justices May, Dyson en Jacob; Procter & Gamble Co v Reckitt Benckiser (UK) Ltd). Over deze uitspraak ook: A. Carboni, EIPR 2008, p. 111 en U. Suthersanen, Design law, European Union and United States of America, 2nd ed., London: Sweet & Maxwell 2010, p. 131.

52 H. Laddie, P. Prescott & M. Vitoria, The modern law of copyright and designs, London: LexisNexis 2011, Vol. 2, p. 2005.

53 O.c., p. 2017.

54 M. Franzosi, o.c., p. 100.

55 D.J.G. Visser, Het ABC van iedere IE-inbreuk (oratie Leiden), Den Haag: Boom 2004, p. 8.

56 Ik beperk mij tot het criterium van het 'eigen karakter', omdat - zoals eerder aangegeven - voldoening door Apple aan het nieuwheidsvereiste van art. 4 jo. 5 GModVo tussen partijen niet omstreden is.

57 Het gaat hier niet om letterlijke citeringen, maar om de aanduiding van hoofdrichtingen. Uit het vervolg van deze conclusie (nr. 5.42 e.v.) zal eens te meer blijken waarom ik niet exacter behoef te zijn.

58 Kennelijk: het (door de tegenpartij aangewezen) meest nabij komende anticiperende model.

591

59 Ik verwijs in dit verband naar nrs. 5.15.1 - 5.15.4 hierboven.

60 Ik wijs erop dat partijen in deze weinig argumenten ontlenen aan te tekst van de GModVo (Apple het argument van de enkelvoudsvorm in andere taalversies (waarover nader in nrs. 5.76.1 - 5.76.4); Samsung het argument van de verwijzing naar het 'vormgevingserfgoed' in punt 14 van de considerans). Nog minder argumenteren partijen aan de hand van de totstandkomingsgeschiedenis van de GModVo en de ModRl. Die biedt inderdaad geen aanknopingspunten; vgl. vorige voetnoot.

Ik noteer (terzijde, want zie nr. 5.41.2 e.v.) uit de totstandkomingsgeschiedenis nog de volgende tegenstrijdige bewegingen: In de toelichting op de voorlopige voorstellen bij de Green Paper van 1991, leek de Europese Commissie aan te nemen dat het aangevallen gemeenschapsmodel vergeleken moet worden met 'the similar design' (enkelvoud): vgl.

Green Paper on the legal protection of industrial design, June 1991, 111/F/5131/ 91-EN, p. 73. Daartegenover staat dat de Commissie in de latere toelichting bij de ontwerpen voor de verordening en de richtlijn spreekt over vergelijking met 'previously existing designs': vgl. COM (93) 344 final - COD 464, p. 4 (3 december 1993). Het ESC sprak in zijn opinie van 6 juli 1994, Pb C388/9, over 'any other design known'.

61 Apple noemt als steun voor variant (B): Gerecht EU 22 juni 2010 (T-153/08), IEF 8930 (Shenzen Taiden/Bosch), rov. 23 en 24; BGH 22 april 2010 (I ZR 89/08; Verlängerte Limousinen), rov. 33; D.C. Musker, in: Ch. Gielen & V. von Bomhard (ed.), o.c. (2011), art. 6, note 3, p. 368; vN/H/CJ, IE3, nr. 1.4.2.5.5, p. 89; noot J.L.R.A. Huydecoper onder het bestreden arrest in BIE 2012, nr. 56, p. 169 (181).

62 Samsung noemt als steun voor variant (C) of (D): punt 14 van de considerans van de GModVo; HvJEU 20 oktober 2011 (zaak C-281/10) (PepsiCo/Grupo Promer), rov. 59; High Court of Justice (Chancery Division, Patents Court (Birss J.) 9 juli 2012 (Case HC 11 C 3050, [2012] EWHC 1882 Pat; Apple/ Samsung) (eerste instantie van de parallelle Britse bodemprocedure), para. 189; Court of Appeal for England and Wales 10 oktober 2007, [2007] EWCA Civ 936, CASELEX:EN:2007:36 (Procter & Gamble Co v Reckitt Benckiser (UK) Ltd); OLG Düsseldorf 31 januari 2012 (I-20 U 175/11 14c O 194/44) (hoger beroep van parallelle Duitse procedure); Oostenrijkse Oberste Gerichtshof van 22 mei 2007, 4 Ob 43/07p, GRUR Int. 2008, p. 523.

63 Aanhang voor variant (B) bespeur ik nog bij High Court (Ierland) 21 december 2007, [2007] IEHC 449, CASELEX:IE:2007:17 (Karen Millen/Dunnes Stores); J. Passa, Droit de la propriété industrielle, Paris: L.G.D.J. 2009, nr. 699, p. 932.

64 Aanhang voor variant (C) of (D) bespeur ik nog bij: H. Vanhees, Het Beneluxmodel, Gent: Larcier 2006, nr. 38, p. 18-19 en nr. 41, p. 19-20; H. Laddie, P. Prescott & M. Vitoria, The modern law of copyright and designs, London: LexisNexis 2011, Vol. 2, nr.

55.8, p. 2002-2003, nr. 55.29, p. 2017, nr. 55.38, p. 2022-2023; HvJEU 20 oktober 2011 (zaak C-281/10) (PepsiCo/Grupo Promer), rov. 55-58.

65 In kort geding kan de rechter eventueel hypothetisch uitgaan van de geldigheid (c.q. die in het midden laten) indien bij overigens de afstand model N van de gedaagde ten opzichte van het model M van de eiser groot genoeg acht (in het licht van de bij model M in acht genomen afstand ten opzichte van eerdere modellen. Aldus bijv. de werkwijze van de voorzieningenrechter in de eerste instantie van deze zaak.

66 Apple citeert uit Muskers commentaar op art. 6 (note 3, p. 368): 'The design is to be compared with "any design which has been made available to the public". It is clear from this that the design is to be compared with an individual design in the state of the art, rather than with a composite.' Apple vermeldt echter niet het onmiddellijk vervolg op dit citaat: 'The informed user should be presented with a single prior design for comparison with the design in question to reach a conclusion on whether the overall impression is the same, taking into account the information the informed user himself possesses.' Aldus kan bij Musker verder vormgevingserfgoed tóch een rol spelen.

67 Overigens is de sturende overweging in het hier bedoelde commentaar van vN/H/CJ, IE3 (2012): de vrees voor ontkenning van eigen karakter 'omdat het te onderzoeken model elementen van verschillende oudere modellen in combinatie met elkaar vertoont', terwijl zulke combinaties 'modelrechtelijk juist wél voor bescherming in aanmerking' komen. Van mijn kant merk ik op dat dit bij de geldigheidsbeoordeling ex art. 6 GModVo niet dwingt tot 'per saldo solitaire vergelijking' (variant (B) van nr. 5.39); immers niet

592

valt in te zien waarom bij 'kruislingse vergelijking met gespecificeerde identificatie' (variant (C)), aan nieuwe combinaties een 'eigen karakter' zou moeten worden ontzegd, laat staan per se zou moeten worden ontzegd. Zie ook voetnoot 84.

68 Ook op het resultaat van de geldigheidstoetsing leest men in de annotatie van Huydecoper trouwens geen (doorslaggevende) kritiek. In een door Apple niet geciteerd vervolg van de annotatie staat: 'In uitkomst blijkt het overigens geen groot verschil te maken: hoewel het hof Den Haag vervolgens vaststelt dat alle kenmerken van Apple's model al uit het vormgevingserfgoed bekend zijn - ook in modellen die combinaties van bijna alle kenmerken van Apple's model in zich verenigen - blijkt het model van Applemodel toch een eigen karakter te hebben vanwege de nieuwe combinatie. Door de uitkomst van de analyse van het hof, komt de gevolgde benadering per saldo op dezelfde neer als die van het Gerecht; maar principieel wordt er een nogal wezenlijk verschil beleden.'

69 Vindplaatsen in voetnoot 20.

70 Case HC 11 C 3050, [2012] EWHC 1882 Pat). Door Samsung overgelegd als bijlage B bij s.t.

71 Zaak I-20 U 175/11 14c O 194/44. Door Samsung overgelegd als bijlage A bij s.t.

72 Het OLG wees wel een door Apple subsidiair gevorderd verbod toe op basis van het Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), beperkt tot het Duitse grondgebied.

73 Vgl. pp. 32-35 van het arrest van het OLG. 74 Met de bijbehorende tussenkopjes uit het arrest.

75 Met de verwarrende inleidende strofe aldaar 'In de tweede plaats richt dit middel zich...' Zie verder de volgende voetnoot.

76 Met de verwarrende inleidende strofe aldaar 'Het middel richt zich primair tegen de toepassing door het hof in r.o. 8.1 (jo. rov. 7.1) van de maatstaf van artikel 10 GmodV'.

Deze ook in de vorige voetnoot aangeduide volgorde-verwarring heeft - overigens zonder schipbreuk te veroorzaken - toegeslagen in de s.t. van Samsung, sprekend over het 'eerste onderdeel' als het gaat om thema (ii) en over het 'tweede onderdeel' als het gaat om thema (i). De verwarring heeft evenzo toegeslagen in de s.t. van Apple zelf, waar de stellers de klachtenbundel over thema (i) als 'de tweede klacht', en die over thema (ii) als 'de eerste klacht' aanduiden; om vervolgens in nr. 3.5 e.v. de behandeling van wat zij 'de tweede klacht' noemen, naar voren te halen.

77 Cassatiedagvaarding p. 6, vierde en vijfde alinea. Zie ook de s.t. namens Apple, nrs.

3.5.5-3.5.6.

78 S.t. namens Apple nrs. 3.5.3, 3.5.5 en 3.5.6.

79 LJN BY1420, IER 2010, nr. 43, p. 315 m.nt. H.M.H. Speyart (Grupo Promer/OHIM en PepsiCo).

80 Integendeel: zoals nr. 5.65.2 bleek zou volgens Apple art. 10 lid 2 hier geen toepassing kunnen vinden.

81 Vgl. het citaat in nr. 5.31.2 en vgl. hierboven 5.65.2 in fine.

82 Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en van de Raad inzake de rechtsbescherming van modellen, 96/C 142/05, COM(96) 66 def. - COD 464.

83 Dat spreekt echter vanzelf, of liever gezegd: 'mozaïeken' ter betwisting van nieuwheid is zinloos, omdat het combineren van elementen uit verschillende voorbekende objecten nooit zal leiden tot een (nagenoeg) 'identiek' model in de zin van art. 5 GModVo. De ontoelaatbaarheid van 'mozaïeken' in het kader van de nieuwheidstoetsing levert echter geen argument, ook geen (consistent) steunargument op, als het gaat om 'mozaïeken' bij de toetsing van het eigen karakter: mits men uiteraard in het oog houdt dat 'mozaïeken' of 'systeemvergelijken' er geenszins aan in de weg behoeft te staan om eigen karakter aanwezig te achten.

84 De vergelijkingswijze die Apple in dit verband 'mozaïeken' noemt, en wat Van Nispen/ Huydecoper/ Cohen Jehoram in dit verband kwalificeren als 'systeemvergelijking', zou niet zijn toegestaan op basis van het argument dat daardoor miskend zou worden dat een nieuwe combinatie wél eigen karakter kan hebben. Ik heb dit argument al in voetnoot 67 besproken (en naar ik meen: weerlegd). De weerlegging vindt men - juist ook in het arrest waarvan beroep (rov. 7.1). Volgens het hof kan inderdaad 'een nog niet eerder vertoonde samenvoeging' van 'kenmerkende elementen [die] al in het

593

vormgevingserfgoed voorkwamen' 'op de geïnformeerde gebruiker een (voldoende duidelijke) andere algemene indruk wekken dan die bij hem wordt gewekt door het vormgevingserfgoed'. Het arrest waarvan beroep levert dus concreet de bevestiging op dat de rechter, niettegenstaande het voor Apple verfoeide 'mozaïeken' of 'systeemvergelijken', wel degelijk tot het oordeel kan komen dat de nieuwe combinatie tóch eigen karakter heeft.

85 Ik vermeld hier nog de versies in het Italiaans ('qualsiasi disegno o modello') en het Spaans ('cualquier otro dibujo o modelo').

86 Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en van de Raad inzake de rechtsbescherming van modellen, 96/C 142/05, COM(96) 66 def. - COD 464.

87 In een zeer uitgebreide voetnoot (voetnoot 155 aldaar) signaleren de auteurs bronnen waarin de 'ruime' dan wel de 'enge' uitleg wordt aanvaard of verdedigd, of waarin geen duidelijk standpunt wordt ingenomen.

88 Uitgaande van de strekking van de regel - het vrij houden van techniek - zou een omgekeerde kwalificatie meer voor de hand hebben gelegen. Musker spreekt over een 'causative meaning' (apparaatgericht) en een 'mandatory meaning' (resultaatgericht) in Gielen/Von Bomhard o.c. (2011), Art. 8, note 2, p. 373-374.

89 HvJEG 18 juni 2002 (C-299/99; Philips/Remington), Jur. p. I-5475, NJ 2003, 481 m.nt. JHS, BIE 2003, nr. 89, p. 547 m.nt. AAQ, IER 2002, nr. 42, p. 251 m.nt. FWG, AA 2003, p. 41 m.nt. ChG. 90 In HvJEU 14 september 2010 (C-48/09 P; Lego Juris/OHIM en Mega Brands), NJ 2011, 303 m.nt. JHS, IER 2010, nr. 85, p. 573 m.nt. De Wit en Vlaar.

91 Ook niet in het licht van HR 5 november 2010, nr. 09/00839, LJN BN6196, RvdW 2010, 1328, rov. 3.4.1.

92 Vgl. in dezelfde zin in het kader van principale beroep: nr. 5.65.4.

93 Vgl. nrs. 5.13.1 - 5.31.3.

94 Samsung verwijst (herhaaldelijk) naar de volgende vindplaatsen in de gedingstukken: MvA nrs. 4.7 en 5.19, en pleitaantekeningen in appel nrs. 2.10, 2.15-2.16.

95 S.t. nr. 137.

96 S.t. nr. 137.

97 S.t. Samsung nr. 145, voetnoot 60.

98 Te raadplegen via http://oami.europa.eu.

99 S.t. nrs. 4.4.9-4.4.14.

100 Vgl. vN/H/CJ, IE3, nr. 1.4.2.3.1, p. 61.

101 En wel: het door Samsung zelf bij s.t. (nr. 155) aangehaalde art. 11 lid 4.

594

IEPT20120124, Hof Den Haag, Apple v Samsung

www.iept.nl

(Advertenties)

Hof Den Haag, 24 januari 2012, Apple v Samsung

Ipad

Galaxy TAB 10 (hierna ook: bestaande modellen). De geïnformeerde gebruiker wordt dus verondersteld alle bestaande modellen te kennen.

• Dit geldt alleen niet voor openbaarmakingen die ‘bij een normale gang van zaken redelijkerwijs niet ter kennis konden zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector die in de Gemeenschap werkzaam zijn’ (de laatste zinsnede van de eerste volzin van artikel 7 lid 1 GModV). Zulke openbaarmakingen kunnen bij de beoordeling van de nieuwheid en het eigen karakter geen rol spelen.

v Iphone

Galaxy S

v MODELRECHT Eigen karakter niet slechts afgezet tegen één model • De stelling van Apple in punt 30 PA, dat bij de beoordeling van het eigen karakter het model moet worden vergeleken met slechts één model uit het vormgevingserfgoed, kan niet worden onderschreven. In artikel 6 lid 1 GModV wordt niet voor niets gesproken over ‘modellen die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld’ (onderstreping hof). Alleen bij de nieuwheidstoets van artikel 5 GModV is een vergelijking met één ouder model geboden.

Beschermingsomvang wordt mede bepaald door het vormgevingserfgoed.

• In artikel 4 lid 1 GModV is bepaald dat ‘een model als Gemeenschapsmodel wordt beschermd voorzover het (…) een eigen karakter heeft’ (onderstreping hof). Hieruit volgt naar het oordeel van het hof dat de beschermingsomvang van een Gemeenschapsmodel afhangt van de mate waarin dit model een eigen karakter heeft.

Vormgevingserfgoed: in beginsel alle voor de prioriteitsdatum openbare modellen • Voor de beoordeling van zowel de nieuwheid als het eigen karakter van een ingeschreven Gemeenschapsmodel worden ingevolge artikel 7 lid 1 GModV geacht tot het vormgevingserfgoed te behoren alle modellen die vóór de prioriteitsdatum van dat model op enigerlei wijze zijn openbaar gemaakt

Gedeponeerd model Apple ziet niet op iPad1 of iPad2: alleen kijken naar gedeponeerd model • De verhouding tussen dikte, lengte en breedte in de iPad2 is dus 1:30:23,1. In de figuren 1.4 t/m 1.7 van het – in rov. 1.a verkeind weergegeven – Applemodel is de computer ongeveer 0,5 cm dik bij een lengte van 7,2 en een breedte van 5,5. Dit geeft een verhouding tussen dikte, lengte en breedte van 1:14,2:11. Hieruit volgt dat de iPad2, in verhouding tot de lengte en breedte ervan, ongeveer twee keer zo dun is als de hand held computer volgens het model. Ook bij het uitgangspunt dat hij zelf geen meting zal verrichten zal dit de geïnformeerde gebruiker niet ontgaan.

De iPad2 kan daarom niet worden beschouwd als een voortbrengsel waarop Apple’s model betrekking heeft in de zin van het PepsiCo/Grupo Promer-arrest.

Geldig modelrecht: eigen karakter • Uit bovenstaand schema blijkt dat er niet één bestaand model was dat alle elementen van Apple’s model in zich droeg.

Geringe beschermingsomvang • De omstandigheid dat ieder kenmerkend element van Apple’s model al minstens twee keer in het vormgevingserfgoed van de betrokken sector voorkwam en het merendeel van die elementen zelfs in één bestaand model (Ozolins) is terug te vinden, brengt met zich dat de geïnformeerde gebruiker – […] – het Apple-model, hoewel hij dat enig eigen karakter niet zou ontzeggen, niet als erg bijzonder zou waarderen. Dat betekent dat dit model slechts een beperkt eigen karakter heeft, en daarmee een tamelijk geringe beschermingsomvang, zoals ook de voorzieningenrechter heeft overwogen.

Geen inbreuk modelrecht met Galaxy Tab 10.1 • Gegeven enerzijds de geringe beschermingsomvang van Apple’s model en anderzijds de tussen dit model en de Galaxy Tab 10.1 bestaande, niet onaanzienlijke, verschillen, is het hof, gelet op hetgeen in de rovv. 9.2 en 9.7 is overwogen, voorshands van Pagina 1 van 13

www.ie-portal.nl 595

IEPT20120124, Hof Den Haag, Apple v Samsung

www.iept.nl

oordeel dat de Galaxy Tab 10.1 bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk wekt dan het Apple-model.

Vindplaatsen: LJN: BV1612; BIE 2012, nr. 28, p. 143 Hof Den Haag, 24 januari 2012 (A.D. Kiers-Becking, T.H. Tanja-van den Broek en M.Y Bonneur) GERECHTSHOF ’s-GRAVENHAGE Sector Civiel Recht Zaaknummer : 200.094.132/01 Zaak-/rolnummer rechtbank : 396957/KG ZA 11-730 arrest d.d. 24 januari 2012 inzake de vennootschap naar vreemd recht APPLE INC., gevestigd te Cupertino, Californië, Verenigde Staten van Amerika, appellante, hierna te noemen: Apple, advocaat: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te ‘sGravenhage, tegen 1. de vennootschap naar vreemd recht SAMSUNG ELECTRONICS CO. LIMITED, gevestigd te Seoul, Zuid-Korea, 2. SAMSUNG ELECTRONICS BENELUX B.V., gevestigd te Delft, 3.

SAMSUNG ELECTRONICS EUROPE LOGISTICS B.V., gevestigd te Delft, 4. SAMSUNG ELECTRONICS OVERSEAS B.V., gevestigd te Delft, geïntimeerden, hierna te noemen: Samsung Zuid Korea (geïntimeerde sub 1) en Samsung Nederland (geïntimeerden sub 2 t/m 4) en gezamenlijk Samsung (in enkelvoud), advocaat: mr. W.P. den Hertog te ’s-Gravenhage.

Het geding Bij appeldagvaarding van 14 september 2011 is Apple in spoedappel gekomen van het tussen partijen gewezen vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank ’s-Gravenhage van 24 augustus 2011. Bij die appeldagvaarding (AD) heeft Apple 18 grieven tegen dat vonnis aangevoerd, die door Samsung zijn bestreden bij memorie van antwoord (MvA). Ter zitting van dit hof van 15 december 2011 hebben partijen hun standpunten doen bepleiten, Apple door mrs. R.M. Kleemans en A.A.A.C.M. van Oorschot, advocaten te Amsterdam, en Samsung door mrs. B.J. Berghuis van Woortman en Ch.E.F.M. Gielen, advocaten te Amsterdam. De raadslieden hebben zich hierbij bediend van pleitnotities (hierna: PA = Pleitnotities in Appel; de Pleitnotities in Eerste aanleg zullen tot ‘PE’ worden afgekort). Met het oog op het pleidooi zijn door partijen nog – binnen de termijn van artikel 9.1.11 van het Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven (uiterlijk vier dagen voor de dag van de zitting) – een aantal producties overgelegd, te weten door Apple de producties 53 t/m 61, en door Samsung de producties 66 t/m 90 en een kostenspecificatie. Deze stukken zijn door het hof geaccepteerd. De

schriftelijke verklaring van Brett J. Arnold die het hof op 12 december 2011 van Samsung heeft ontvangen, is naar aanleiding van het daartegen door Apple gemaakte bezwaar door het hof geweigerd op de grond dat op de datum van ontvangst de genoemde termijn was verstreken. Wel geaccepteerd is de eveneens op 12 december 2011 bij het hof binnengekomen productie 91 van Samsung aangezien Apple daartegen geen bezwaar heeft gemaakt. Ter zitting hebben partijen exemplaren van de iPad2, de Galaxy Tab 10.1v, de Galaxy Tab 10.1 en het computerscherm van de TC1000 aan het hof ter beschikking gesteld als hulpmiddelen bij het maken van het arrest. Tenslotte hebben partijen het hof gevraagd arrest te wijzen.

Beoordeling van het hoger beroep 1. De Feiten 1. Het hof neemt de volgende feiten tot uitgangspunt a. Apple is houdster van Gemeenschapsmodel 1816070001 (hierna: ‘CDR-607’ of ‘Apple’s model’/ ‘het Apple-model’), ingediend op 24 mei 2004 met prioriteit van 17 maart 2004 en ingeschreven op 10 augustus 2004 voor een ‘handheld computer’. Bij dit model behoren de volgende afbeeldingen.

In de figuren 1.1 en 1.5 is de achterkant afgebeeld, in de figuren 1.2 en 1.3 de voorkant (zie de beschrijving van het overeenkomstige Amerikaanse Design Patent US D 504,889). b. In 2010 heeft Apple onder de naam iPad een tabletcomputer op de markt gebracht. De iPad ziet er als volgt uit.

Pagina 2 van 13

www.ie-portal.nl 596

IEPT20120124, Hof Den Haag, Apple v Samsung

www.iept.nl

c. Samsung heeft in Europa, en ook in Nederland, een tabletcomputer onder de naam Galaxy Tab 10.1v op de markt gebracht. Inmiddels heeft Samsung tevens een tabletcomputer onder de naam Gaxaly Tab 10.1 in Europa geïntroduceerd. Ten tijde van de inleidende dagvaarding (hierna: ID) in deze zaak, 27 juni 2011, was dit nog niet het geval.

De Galaxy Tab 10.1v ziet er als volgt uit.

De Galaxy Tab 10.1 ziet er als volgt uit.

d. Op 9 september 2011 heeft het Landesgericht Düsseldorf in een door Apple aanhangig gemaakt ‘einstweiligen Verfügungsverfahren’ op basis van CDR-607 Samsung Electronics GmbH en Samsung Zuid Korea verboden om in respectievelijk de EU en Duitsland de Galaxy Tab 10.1 te gebruiken (‘benutzen’).

2. De vorderingen van Apple en de beslissing van de voorzieningenrechter

2.1 Apple heeft – voor zover in dit hoger beroep van belang – in deze zaak (zaak 11-730) gevorderd een verbod voor Samsung Zuid-Korea om in Nederland inbreuk te maken op CDR-607 en een verbod voor Samsung Nederland om in de EU op dat model inbreuk te maken, met nevenvorderingen, alles op straffe van verbeurte van dwangsommen, en met veroordeling van Samsung in de proceskosten conform artikel 1019h Rv. 2.2. Bij de beoordeling van deze vorderingen heeft de voorzieningenrechter vooropgesteld dat uitsluitend de uiterlijke kenmerken zoals deze blijken uit de modelinschrijving mogen worden meegewogen, en dat een eventuele concrete verwezenlijking daarvan bij de inbreukvraag niet kan meetellen. Daarnaast is de voorzieningenrechter ervan uitgegaan dat Apple’s model geldig is. Vervolgens heeft hij overwogen dat in feite alleen de voorkanten van de Samsung-tablets overeenstemmen met het Apple-model en dat de kenmerkende elementen van de voorzijde van dit model ieder voor zich reeds bekend waren op de prioriteitsdatum daarvan. Hieruit volgt dat aan de voorzijde van Apple’s model op zichzelf niet een grote mate van bescherming toekomt, aldus de voorzieningenrechter, die daarbij heeft meegewogen dat ook het nodige technisch bepaald lijkt. Naar aanleiding van de stelling van Apple dat haar model aantrekkelijk ‘minimalistisch’ of ‘strak’ is vormgegeven, heeft voorzieningenrechter opgemerkt dat ‘minimalistisch’ vormgeven in feite betekent dat de contouren worden gevolgd zoals deze door techniek en ergonomie van het apparaat worden gedicteerd en dat bij de vaststelling van de beschermingsomvang van het model deze technisch of anderszins praktisch/ergonomisch bepaalde elementen buiten beschouwing moeten blijven. In aanmerking voorts nemende dat de achterkanten en de zijkanten van de Galaxy Tabs 10.1v en 10.1 aanzienlijk verschillen van die van het Apple-model, heeft de voorzieningenrechter geconcludeerd dat de Samsung-tablets een andere algemene indruk wekken dan dat model, zodat geen sprake is van inbreuk daarop. Op grond van dit een en ander zijn in het vonnis van 24 augustus 2011 de op CDR- 607 gebaseerde vorderingen van Apple afgewezen. De voorzieningenrechter heeft de proceskosten gecompenseerd omdat, hoewel Samsung ook in de octrooi-aspecten van zaak 11-730 betreffende de tablets in het gelijk was gesteld, in de in dat vonnis tevens beslechte zaak 11-731 betreffende smartphones in haar nadeel is beslist.

3. Het hoger beroep en de algemene uitgangspunten voor de beoordeling daarvan 3.1 Tegen de beslissing tot afwijzing van haar vorderingen op basis van CDR-607 en de daartoe gebezigde motivering richten zich de grieven van Apple, die de strekking hebben om (uitsluitend) het geschil met betrekking tot dat model in volle omvang aan het hof voor te leggen. Het hof zal daarom de vorderingen van Apple opnieuw beoordelen aan de hand van de daartegen door Samsung (in de eerste aanleg en in hoger beroep) gevoerde verweren.

3.2 Die verweren komen er, ook in hoger beroep, op neer dat in het licht van het vormgevingserfgoed en Pagina 3 van 13

www.ie-portal.nl 597

IEPT20120124, Hof Den Haag, Apple v Samsung

www.iept.nl

gezien de technische bepaaldheid van de elementen daarvan, Apple’s model een eigen karakter ontbeert en bijgevolg nietig is, althans een zodanig gering eigen karakter heeft dat de Samsungtablets niet onder de beschermingsomvang daarvan vallen.

3.3 Het model waarvoor door Apple bescherming wordt ingeroepen is een model uit hoofde van Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen (GModV).

De ‘maatman’ in deze verordening is de ‘geïnformeerde gebruiker’.

In punt 53 van zijn arrest van 20 oktober 2011 in de zaak PepsiCo/Grupo Promer (zaak C-281/10) heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) in punt 53 gepreciseerd dat het hier gaat om een gebruiker die niet slechts gemiddeld, maar in hoge mate aandachtig is, hetzij door zijn persoonlijke ervaring, hetzij door zijn uitgebreide kennis van de betrokken sector.

In punt 59 van dat arrest heeft het HvJEU hierover nader het volgende overwogen.

‘Wat in de derde plaats het aandachtsniveau van de geïnformeerde gebruiker betreft, zij eraan herinnerd dat deze weliswaar niet de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument is die een model gewoonlijk als geheel waarneemt en niet op de verschillende details ervan let (…), maar dat het evenmin gaat om de vakman die in detail de minieme verschillen die mogelijkerwijs tussen de conflicterende modellen bestaan, kan onderscheiden. Het bijvoeglijke naamwoord “geïnformeerde” suggereert dan ook dat de gebruiker, zonder een ontwerper of technisch deskundige te zijn, de in de betrokken sector bestaande verschillende modellen kent, een zekere kennis bezit met betrekking tot de elementen die deze modellen over het algemeen bevatten, en door zijn belangstelling voor de betrokken voortbrengselen blijk geeft van een vrij hoog aandachtsniveau bij gebruik ervan’. Kort gezegd is de geïnformeerde gebruiker dus een gebruiker die tevens op de details zal letten, zonder echter minieme verschillen te kunnen onderscheiden.

3.4 Samsung heeft haar beroep op de nietigheid van Apple’s model uitsluitend gebaseerd op de stelling dat het geen eigen karakter heeft (artikel 25 lid 1 sub b in verbinding met de artikelen 4 lid 1 en 6 GModV). Bij pleidooi in hoger beroep heeft zij – buiten de pleitnota om – benadrukt niet de nieuwheid van dat model te willen aanvechten.

3.5 Ingevolge artikel 6 lid 1 GModV wordt een model geacht een eigen karakter te hebben, indien de algemene indruk die het bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door modellen die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld. Deze aan het publiek beschikbaar gestelde modellen vormen het vormgevingserfgoed (door partijen ook wel aangeduid als ‘prior art’ of ‘stand van de techniek’). Verder moet, zo is vermeld in artikel 6 lid 2 GModV, bij de beoordeling van het eigen karakter rekening worden gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model. De stelling van Apple in punt 30 PA, dat bij de beoordeling van het eigen karakter het model moet

worden vergeleken met slechts één model uit het vormgevingserfgoed, kan niet worden onderschreven. In artikel 6 lid 1 GModV wordt niet voor niets gesproken over ‘modellen die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld’ (onderstreping hof). Alleen bij de nieuwheidstoets van artikel 5 GModV is een vergelijking met één ouder model geboden.

3.6 Apple betwist niet dat bij de beoordeling van het eigen karakter in het kader van een nietigheidsberoep een Gemeenschapsmodel moet worden vergeleken met de ‘stand van de techniek’, doch naar haar opvatting speelt de ‘stand van de techniek’ nooit een rol bij de inbreukanalyse. Indien eenmaal is vastgesteld dat het model een eigen karakter heeft en dus geldig is, moet in het kader van de inbreukvraag het model uitsluitend worden vergeleken met het beweerdelijk inbreukmakende model als geheel; de ‘stand van de techniek’ mag niet worden betrokken bij de vaststelling van de reikwijdte van de bescherming van het model. Alleen de vrijheid van de ontwerper op het moment van het ontwikkelen van een model kan een beperking vormen van het beschermingsbereik van een model. Alles aldus Apple in de punten 25-31 AD en 107 PA. Samsung ziet dit anders en is van mening dat de beschermingsomvang van een Gemeenschapsmodel mede wordt bepaald door het vormgevingserfgoed.

3.7 In artikel 4 lid 1 GModV is bepaald dat ‘een model als Gemeenschapsmodel wordt beschermd voorzover het (…) een eigen karakter heeft’ (onderstreping hof).

Hieruit volgt naar het oordeel van het hof dat de beschermingsomvang van een Gemeenschapsmodel afhangt van de mate waarin dit model een eigen karakter heeft.

3.8 Niet betwist is dat bij de beoordeling van het eigen karakter naar het vormgevingserfgoed moet worden gekeken. Dat blijkt uit het in rov. 3.5 al besproken artikel 6 lid 1 GModV, en is verder onderstreept in overweging (14) van de considerans van de GModV waarin het volgende is vermeld: ‘Het criterium voor de beoordeling van het eigen karakter van een model moet het duidelijke verschil zijn tussen de algemene indruk die wordt gewekt bij een geïnformeerde gebruiker die het model bekijkt, en die welke bij hem wordt gewekt door het vormgevingserfgoed, met inachtneming van de aard van het voortbrengsel waarop het model wordt toegepast (…) en in het bijzonder van de bedrijfstak waarmee het verbonden is en de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model.’

3.9 Het onder 3.7 en 3.8 overwogene voert tot de conclusie dat bij de vaststelling van de beschermingsomvang van een model – via de tussenstap van het eigen karakter – het vormgevingserfgoed mede van belang is.

In het vonnis van 9 september 2011 is ook het Landesgericht Düsselfdorf hier van uitgegaan. Op blz. 35 van dat vonnis heeft dat gerecht – onder verwijzing naar de ‘Untersetzer’-uitspraak van het Bundesgerichtshof van 19 mei 2010 (I ZR 71/08) – immers de afstand van Apple’s model tot het vormgevingserfgoed (‘Formenschatz’) mede in aanmerking genomen bij de vaststelling van de beschermingsomvang (‘Schutzbereich’) van dat model. De bij de vergelijking tussen een ouder Pagina 4 van 13

www.ie-portal.nl 598

IEPT20120124, Hof Den Haag, Apple v Samsung

www.iept.nl

model en een jonger model/voortbrengsel in het kader van de inbreukvraag aan de orde zijnde indrukken worden derhalve vooral bepaald door de elementen of combinatie van elementen die het oudere model een eigen karakter geven. Het onder 3.6 weergegeven betoog van Apple kan bijgevolg niet als juist worden aanvaard.

3.10 Voor de beoordeling van zowel de nieuwheid als het eigen karakter van een ingeschreven Gemeenschapsmodel worden ingevolge artikel 7 lid 1 GModV geacht tot het vormgevingserfgoed te behoren alle modellen die vóór de prioriteitsdatum van dat model op enigerlei wijze zijn openbaar gemaakt (hierna ook: bestaande modellen). De geïnformeerde gebruiker wordt dus verondersteld alle bestaande modellen te kennen.

Dit geldt alleen niet voor openbaarmakingen die ‘bij een normale gang van zaken redelijkerwijs niet ter kennis konden zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector die in de Gemeenschap werkzaam zijn’ (de laatste zinsnede van de eerste volzin van artikel 7 lid 1 GModV). Zulke openbaarmakingen kunnen bij de beoordeling van de nieuwheid en het eigen karakter geen rol spelen.

3.11 Bij de vergelijking die door de geïnformeerde gebruiker tussen het model en het vormgevingserfgoed wordt gemaakt moeten de aard van het voortbrengsel waarop het model wordt toegepast en in het bijzonder van de bedrijfstak waarmee het is verbonden in acht worden genomen, aldus de zo-even geciteerde overweging (14) van de considerans van de GModV. 3.12 Het hiervoor onder 3.9 t/m 3.11 overwogene vindt bevestiging in de overweging van het HvJEU in punt 59 van het arrest PepsiCo/Grupo Promer, dat ‘de geinformeerde gebruiker (…) de in de betrokken sector bestaande verschillende modellen kent’.

4. Modeldepot of de iPad? 4.1 Allereerst dient nu te worden ingegaan op de vraag of alleen het Apple-model zoals ingeschreven maatgevend is, zoals Samsung stelt, of dat bij de vaststelling van de reikwijdte van dat model daarvan tevens het uiterlijk van de iPad mag worden betrokken, zoals Apple meent.

4.2 In het PepsiCo/Grupo Promer-arrest heeft het HvJEU overwogen dat ‘geen sprake [is] van een onjuiste rechtsopvatting wanneer bij de beoordeling van de algemene indruk die door de betrokken modellen wordt gewekt, de daadwerkelijk verhandelde voortbrengselen waarop deze modellen betrekking hebben, in aanmerking worden genomen’ (punt 73).

4.3 Naar Apple zelf heeft opgemerkt onder 73 AD is de ‘thin form factor’ van haar model een opvallend en belangrijk element (zie ook rov. 9.8 hierna). Door de geinformeerde gebruiker zullen relatief kleine verschillen in dikte van een tablet dan ook al snel worden opgemerkt. Naar ’s hofs voorlopig oordeel zal de geïnformeerde gebruiker waarnemen dat de iPad2 aanzienlijk dunner is dan de tablet overeenkomstig het model. Dit vindt bevestiging in het volgende. Meting door het hof aan het hem ter beschikking gestelde exemplaar van de iPad2 heeft uitgewezen dat deze tablet ongeveer 0,8 cm dik is bij een lengte van 24 cm en een breedte van 18,5

cm (waarbij aantekening verdient dat het hier, evenals bij de hierna nog te vermelden metingen, om een globale meting gaat, zodat de resultaten van deze metingen steeds als een benadering hebben te gelden). De verhouding tussen dikte, lengte en breedte in de iPad2 is dus 1:30:23,1. In de figuren 1.4 t/m 1.7 van het – in rov. 1.a verkeind weergegeven – Apple-model is de computer ongeveer 0,5 cm dik bij een lengte van 7,2 en een breedte van 5,5. Dit geeft een verhouding tussen dikte, lengte en breedte van 1:14,2:11. Hieruit volgt da de iPad2, in verhouding tot de lengte en breedte ervan ongeveer twee keer zo dun is als de hand held computer volgens het model. Ook bij het uitgangspunt dat hij zel geen meting zal verrichten zal dit de geïnformeerde gebruiker niet ontgaan. De iPad2 kan daarom niet worden beschouwd als een voortbrengsel waarop Apple’s model betrekking heeft in de zin van het PepsiCo/Grupo Promer-arrest. De iPad1 is weliswaar wat dikker dan de iPad2 – de verhouding tussen dikte, lengte en breedte is daarin blijkens de rov. 1.b opgenomen foto’s op het dikste punt ongeveer 1:21:16,3 – maar nog steeds merkbaar dunner dan het Apple-model Verder vertoont de achterkant van de iPad1 (zie hierover ook rov. 9.2 hierna) een zichtbare en bij gebruik ongetwijfeld ook voelbare bolling. De achterkant van het Apple-model is tussen de vrij steile afrondingen van de hoeken evenwel kaarsrecht. Deze twee voor de geïnformeerde gebruiker goed waarneembare verschillen brengen bijeen genomen met zich dat ook de iPad1 nie kan worden aangemerkt als een voortbrengsel waarop Apple’s model betrekking heeft. Met de voorzieningenrechter is het hof dan ook van oordeel dat in dit geval alleen mag worden gekeken naar het ingeschreven model, en niet tevens naar de iPad. 5. De kenmerkende elementen van Apple’s model 5.1 Door Apple zijn als kenmerkend voor haar model de volgende elementen genoemd (zie punt 180 ID, de punten 60, 64 en 69 van de als productie 39 door Apple overgelegde verklaring van [X] en punt 55 van Apple’s PE): a. een rechthoekig product met vier evenwijdig afgeronde hoeken; b. een plat transparant oppervlak zonder enige versiering dat zich over de gehele voorzijde van het product uitstrekt; c. een (metallic) rand rondom het platte transparante oppervlak; d. een beeldscherm onder het transparante oppervlak; e. onder het transparante oppervlak, substantiële (zwarte of witte) grensvlakken aan alle zijden van het scherm; f. een hoofdzakelijk platte achterzijde die aan de zijkanten ombuigt om de onder c genoemde rand te vormen; g. een ‘thin form factor’; h. een strakke en minimalistische vormgeving – onder meer doordat knoppen en dergelijke zijn ‘wegontworpen’ (PA onder 13 en 135) – wanneer het model van de bovenkant, onderkant en zijkanten wordt bekeken.

5.2 Volgens Samsung blijken een aantal van deze kenmerken evenwel niet uit het model. Mede naar aanleiPagina 5 van 13

www.ie-portal.nl 599

IEPT20120124, Hof Den Haag, Apple v Samsung

www.iept.nl

ding van dit verweer wordt over deze kenmerken het volgende overwogen.

Ad a.

Samsung heeft een vraagteken geplaatst bij de omschrijving ‘evenwijdig afgeronde hoeken’, zulks echter ten onrechte nu in het Apple-model de raaklijnen aan tegenover elkaar gelegen hoeken evenwijdig lopen. Nu dat model rechthoekig, maar niet vierkant is, kan onder ‘rechthoekig’ in de door Apple bedoelde zin niet tevens ‘vierkant’ worden verstaan.

Ad b.

In de figuren 1.2 en 1.3 van Apple’s model, waarin de voorkant van dat model is afgebeeld, en in figuur 1.1 daarvan, die de achterkant weergeeft, zijn schuine strepen getekend. De geïnformeerde gebruiker zal dit opvatten als een aanduiding van spiegelende oppervlakken. Omdat het model een computer betreft zal de geïnformeerde gebruiker bovendien zonder meer aannemen dat het oppervlak aan de voorzijde transparant is. Het verweer van Samsung, dat dit laatste niet uit het model niet blijkt, wordt dan ook verworpen. De schuine strepen lopen tot aan de zijkanten door. Daarmee is tot uitdrukking gebracht dat het spiegelende aan de voorzijde transparante oppervlak zich tot aan die zijkanten uitstrekt.

Ad c.

Samsung heeft er terecht op gewezen dat het element ‘metallic’ niet uit het model blijkt. Wel wordt uit het Apple-model duidelijk dat het om een dunne rand gaat.

Ad d.

De stelling van Samsung dat uit de modelregistratie niet blijkt dat van een beeldscherm sprake is, gaat niet op. Voor de geïnformeerde gebruiker is evident dat een ’handheld computer’ voorzien moet zijn van een beeldscherm.

Ad e.

In de tekeningen 1.2 en 1.3 van het Apple-model zijn stippellijnen aangebracht. Apple ziet deze stippellijnen als aanduiding van onder het transparante oppervlak gelegen grensvlakken aan alle zijden van het scherm.

Volgens Samsung maken stippellijnen evenwel geen deel uit van het model, gelet op artikel 11.4 van de Examination Guidelines van de Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Design) – het OHIM – waarin het volgende is vermeld: ‘Dotted Lines may be used in a view either to indicate the elements for which no protection is sought or to indicate portions of the design which are not visible in that particular view, i.e. non-visible lines. Therefore, dotted lines identify elements which are not part of the view in which they are used.’ Verder heeft Samsung in dit verband gewezen op het arrest van het Gerecht van de EU van 14 juni 2011 (T-68/10), waarin is overwogen dat de elementen die in het in die zaak aan de orde zijnde model met stippellijnen waren weergeven (waaronder het bevestigingselement van een horloge) niet door dat model worden beschermd. Uit de hieronder te bespreken ‘prior art’ blijkt dat het gebruikelijk was dat beeldschermen van ‘electronic devices’ waren voorzien van een – door de voorzieningenrechter als ‘passe-partout’ aangeduide – rand/grensvlak op (ongeveer) de plaats

waar in Apple’s model stippellijnen zijn aangebracht (dus rondom het beeldscherm). De geïnformeerde gebruiker zal daarom die stippellijnen als zo’n rand/grensvlak opvatten, en meer in het bijzonder als een ‘rand’ die onder het transparante oppervlak is gelegen; anders had die rand niet met stippellijnen hoeven te worden aangegeven. Niet goed valt in te zien dat anders dan door gebruikmaking van stippellijnen de aanwezigheid van een rand/grensvlak onder het transparante oppervlak in een tekening tot uitdrukking kan worden gebracht. Indien dat wel mogelijk zou zijn, zoals Samsung suggereert in punt 2.15 PA, dan neemt dat niet weg dat het aanbrengen van stippellijnen daarvoor een geschikte en voor de hand liggende methode vormt.

Aan de (vuist-)regel van artikel 11.4 van de Examination Guidelines van het OHIM kan Samsung dus geen argument ontlenen, en evenmin aan de uitspraak van het Gerecht van de EU in zaak T-68/10 waarin de met stippellijn weergegeven elementen, indien zij bedoeld waren om deel uit te maken van het model, even goed met ononderbroken lijnen hadden kunnen worden weergegeven. Het hof onderschrijft echter wel de stelling van Samsung, dat het Apple-model niet duidelijk maakt dat de grensvlakken zwart of wit zijn. Wat betreft de kwalificatie ‘substantieel’ overweegt het hof dat dit een subjectief/relatief begrip is. Het hof acht de breedte van de grensvlakken, blijkend uit het model (de ruimte tussen de stippellijnen en de buitenrand van het model) afgezet tegen de afmetingen van het model als geheel van dien aard deze wel ‘substantieel’ kunnen worden genoemd.

Ad g.

Anders dan Samsung stelt, blijkt uit het Apple-model dat het om een tamelijk dunne ‘hand held computer’ gaat, zij het dat de computer volgens dit model (veel) minder dun is dan de iPad (zie rov. 4.3). In zoverre dient de ‘thin form factor’ van dat model te worden gerelativeerd.

Ad h.

In de visie van Samsung is de term ‘strak’ subjectief.

Het hof is het in zoverre met Samsung eens dat het hier een tamelijk vaag begrip betreft. Nu Apple’s model een minder sterke ‘thin form factor’ heeft dan de iPad ziet dat model er in ieder geval minder ‘strak’ uit dan die tablet.

5.3 Vastgesteld kan dus worden dat het Apple-model uit de volgende kenmerkende elementen bestaat: A. een rechthoekig (maar niet vierkant) product met vier evenwijdig afgeronde hoeken; B1. aan de voorzijde een plat transparant oppervlak zonder enige versiering, B2. dat zich over de gehele voorzijde van het product uitstrekt; C. een dunne rand rondom het platte transparante oppervlak; D. een beeldscherm onder het transparante oppervlak; E. onder het transparante oppervlak, substantiële grensvlakken aan alle zijden van het scherm; F1. een hoofdzakelijk platte achterzijde, F2. die aan de zijkanten ombuigt om de onder C genoemde zeer dunne rand te vormen; Pagina 6 van 13

www.ie-portal.nl 560

IEPT20120124, Hof Den Haag, Apple v Samsung

www.iept.nl

G. een zekere ‘thin form factor’; H. een tamelijk strakke en minimalitische vormgeving – onder meer doordat knoppen en dergelijke zijn ‘wegontworpen’ – wanneer het model van de bovenkant, onderkant en zijkanten wordt bekeken. In het navolgende zal naar deze elementen worden verwezen door vermelding van de desbetreffende hoofdletter.

5.4 Door Apple is onder 72 PA naar voren gebracht dat haar model oogt als ‘een spiegelgladde vijver van waaruit een beeld kan worden opgetoverd’ en dat dit effect is gecreëerd is door het gebruik van een vlakke ononderbroken transparante plaat die de gehele voorzijde van het model bedekt, dus door de elementen B1 en B2. Dat effect was, aldus Apple, in 2004 uniek omdat in die tijd tablet-computers een ‘lijst’ hadden – dat wil zeggen een opstaande rand om een dieper liggend beeldscherm – waardoor de indruk van een ‘fotolijst’ ontstond die Apple juist wilde voorkomen (opmerking van Apple bij pleidooi in hoger beroep in aanvulling op punt 81 PA). Het hof merkt hierover op dat de metafoor van de ‘spiegelgladde vijver’ weliswaar toepasselijk is voor de – in dit geding niet in aanmerking te nemen – iPad, maar niet zonder meer voor het Apple-model. Of dat zo is, hangt met name af van de kleurstellingen.

Indien de ‘substantiële grensvlakken’ van dat model een wezenlijk andere kleur hebben dan het scherm (in ongebruikte toestand), dan wordt veeleer een beeld opgeroepen van een ‘fotolijst’ dan van een ‘spiegelende vijver’. Aangezien Apple’s modelregistratie geen uitsluitsel verschaft over kleurstellingen en in ieder geval de mogelijkheid openlaat dat voor de grensvlakken en het schermdeel van het transparante oppervlak wezenlijke andere kleuren worden gekozen, is in het Applemodel een als een ‘spiegelgladde vijver’ ogende handheld computer niet (voldoende duidelijk) geopenbaard.

5.5 Van de zojuist genoemde elementen zijn – naast de behuizing van de computer – de aanwezigheid van het beeldscherm en de maatregel om het oppervlak waar dit zich onder bevindt transparant te doen zijn, technisch bepaald. Dit geldt echter niet voor de concrete vormgeving hiervan. Het hof gaat er van uit dat ook voor het overige de elementen A t/m H, althans in hun concrete uitvoeringsvormen, niet door de techniek zijn gedicteerd. Voor zover gebaseerd op de stelling dat het model (geheel of gedeeltelijk) technisch is bepaald, falen de (onder 3.2 weergegeven) verweren van Samsung.

5.6 Het hof zal nu onderzoeken of, en zo ja in welke mate, de kenmerkende elementen van Apple’s model al in het vormgevingserfgoed voorkwamen.

6. Het vormgevingserfgoed De door Samsung genoemde ‘prior art’ 6.1 Samsung heeft zich (in hoger beroep in het bijzonder) beroepen op de volgende ‘prior art’ (MvA onder 4.18): I. De Amerikaanse octrooi-aanvrage US 2004/0041504 A1 (‘Ozolins’); II. De Knight Ridder Tablet; III. De HP Compaq TC1000 (de TC1000); IV. Het Canadese Design Patent 89155 (Design ‘155); V. Het Japanse design met nummer 887388 (Design ‘388);

VI. Het Japanse design met nummer 1142127 (Design ‘127).

Ad I Ozolins 6.2 Ozolins is een Amerikaanse octrooi-aanvrage voor een ‘bezel-less electronic display’ (randloos electronisch beeldscherm), die is gepubliceerd op 4 maart 2004, dus voor de prioriteitsdatum van Apple’s model (17 maart 2004). De stelling van Apple onder 100 PA, dat ingewijden deze octrooiaanvrage niet zouden beschouwen en in ieder geval de tekst van de octrooiaanvrage niet zouden lezen, kan haar niet baten. Om aan deze aanvrage en/of tekst daarvan voorbij te kunnen gaan zou immers zijn vereist dat zij bij een normale gang van zaken redelijkerwijs niet ter kennis konden zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector die in de Gemeenschap werkzaam zijn, doch dat deze situatie zich voordoet, is met voormelde stelling van Apple niet (voldoende concreet) naar voren gebracht en is bovendien niet aannemelijk. Verondersteld mag worden dat ingewijden in de EU bij een normale gang van zaken kennis kunnen nemen van een gepubliceerde Amerikaanse octrooi-aanvrage.

6.3 De figuren 1 en 2 bij de Ozolins-aanvrage zien er als volgt uit.

6.4 Uit deze figuren blijkt dat element A en de dunne rand van element C in het Ozolins-beeldscherm voorPagina 7 van 13

www.ie-portal.nl 561

IEPT20120124, Hof Den Haag, Apple v Samsung

www.iept.nl

komen. In Ozolins is die rand zelfs zeer dun. Afgezien van het feit dat in de achterkant van Ozolins een holte en/of een uitstulpsel aanwezig is, is deze in hoofdzaak plat. Deze achterkant bestaat blijkens de afbeelding aan de rechterkant van figuur 1 uit één stuk en loopt door om de zijkanten om zo die dunne rand aan de voorzijde te vormen, hetgeen ook is af te leiden uit de volgende passage van de beschrijving: ‘Preferably, the cover (= 200, hof) and display device (= 100, hof) are mounted to an enclosure (= 300, hof) which forms the rear and side of the electronic display’ [0005] De elementen F1 en F2 zijn derhalve eveneens in het Ozolinsbeeldscherm aanwezig. In de beschrijving van de aanvrage is verder het volgende opgemerkt: ‘(…) the first portion 210 and the second portion 220 of cover 200 present a uniform appearance such that they present a flush uniform front of the electric display 100 without a bezel, as illustrated in FIG. 2.’ [0035]; ‘(…) cover 200 may comprise any suitable structure capable of transmitting light, such as, for example, a glass or plastic sheet (…)’ [0036].

In samenhang bezien met figuur 1 blijkt hieruit dat in Ozolins sprake is van een plat transparant oppervlak 200 zonder enige versiering dat zich over de gehele voorzijde van het product uitstrekt (elementen B1 en B2) en dat zich onder dit transparant oppervlak een beeldscherm 100 bevindt (element D).

6.5 Kortom: de elementen A t/m D en F1 en F2 waren al voor de prioriteitsdatum van Apple’s model in de Ozolins-aanvrage geopenbaard. Verder is het apparaat volgens deze aanvrage vrij dun (element G), terwijl, gelet op figuur 2, de kwalificaties ‘strak’ en ‘minimalistisch’ (element H) in zekere zin ook op Ozolins van toepassing zijn. Aan de voorzijde en zijkanten van dat beeldscherm zijn geen ‘storende’ elementen als knoppen en dergelijke zichtbaar.

6.6 Het woord ‘of’ in de hiervoor geciteerde passage ‘the first portion 210 and the second portion 220 of cover 200’ duidt er op dat de ‘portions’ 210 en 220 deel uitmaken van het transparante oppervlak 200 en niet daaronder zijn gelegen, zodat niet kan worden gezegd dat element E in de Ozolinsaanvrage is geopenbaard.

Apple heeft hier terecht op gewezen in punt 102 PA. 6.7 Ten overvloede gezien het onder 5.4 overwogene wordt nog het volgende opgemerkt. Omdat in Ozolins het platte transparante oppervlak zich over de gehele voorzijde van het product uitstrekt, wekt deze, indien ‘the first portion 210 and the second portion 220’ dezelfde kleurstelling zouden krijgen, niet de indruk van een fotolijst, maar wordt daarmee, ondanks het ontbreken van element E, juist het door Apple geïntroduceerde beeld van een ‘spiegelgladde vijver’ opgeroepen.

Het hof kan niet goed inzien waarom, zoals Apple aanvoert onder 91-93 PA, het feit dat het Ozolinsbeeldscherm zich (bij gebruik) in verticale positie bevindt, aan de indruk van een ‘spiegelgladde vijver’ in de weg zou staan, in aanmerking nemende dat hiermee een metafoor is bedoeld. In zijn algemeenheid wordt een handheld computer als de iPad en de Samsung Ga-

laxy ook vaak in schuine, niet horizontale stand gebruikt.

Ad II De Knight Ridder-Tablet 6.8 In 1994 heeft de Amerikaanse vennootschap Knight Ridder Inc. een promotiofilm gemaakt waarin een (prototype of schaalmodel van een) tablet – de Knight Ridder-tablet – werd getoond die het consumenten mogelijk moest maken om digitaal een krant te lezen. Deze tablet is echter nooit op de markt gekomen. Die promotiefilm was voor 13 mei 2007 nog niet op You-tube te zien. Door Apple is betoogd dat de Knight Riddertablet geen relevante ‘prior art’ vormt omdat zij op de prioriteitsdatum van Apple’s model niet bekend was binnen de betrokken kringen in de EU/niet kenbaar was voor het betrokken publiek (PE punt 59, AD punten 6668). Nu Samsung onder 7.50 MvA en 3.6 PA onder onderlegging van ‘papers’ betreffende de Chi ’95 conferentie heeft gesteld dat de Knight Ridder-tablet in 1995 is gepresenteerd tijdens deze conferentie die door talloze Europese deskundigen is bezocht, en Apple dit vervolgens niet heeft weersproken, kan dat betoog van Apple evenwel niet worden aanvaard. Derhalve heeft de Knight Ridder-tablet als geopenbaard in de zin van artikel 7 GModV te gelden.

6.9 De Knight Ridder-tablet ziet er als volgt uit.

6.10 Op het eerste gezicht vertoont de Knight Riddertablet nogal wat overeenkomsten met Apple’s model.

Het is een rechthoekig product met evenwijdig afgeronde hoeken (element A), dat aan de voorzijde een plat transparant oppervlak heeft (element B1), met een beeldscherm onder dat oppervlak (element D), waarvan de achterzijde hoofdzakelijk plat is (element F1). Verder is de Knight Ridder-tablet vrij dun (element G), en maakt zij zeker van opzij bezien een tamelijk strakke indruk (element H).

6.11 Zoals door Samsung zelf is opgemerkt (MvA onder 4.25 en PA onder 3.21) is in de Knight Ridder tablet evenwel geen sprake van een plat transparant oppervlak dat zich over de gehele voorzijde van het product uitstrekt (element B2) en evenmin van substantiële grensvlakken aan alle zijden van het scherm onder dat transparante oppervlak (element E). In de plaats daarvan heeft de Knight Riddertablet een tamelijk brede rand om het transparante oppervlak, dat in die rand verzonken ligt, waardoor een duidelijk ‘foto-lijst’Pagina 8 van 13

www.ie-portal.nl 562

IEPT20120124, Hof Den Haag, Apple v Samsung

www.iept.nl

effect ontstaat. De Knight Ridder-tablet heeft, zo blijkt uit het zojuist overwogene, geen dunne rand om de zijkant, terwijl de tamelijk brede rand van die tablet niet wordt gevormd door ombuiging van de achterzijde. De elementen C en F2 ontbreken dus eveneens in de Knight Ridder-tablet.

Ad III De TC1000 6.12 De TC1000 is in 2002 openbaar gemaakt. Samsung heeft onweersproken gesteld (MvA onder 4.29) dat de TC1000 al ruimschoots voor de prioriteitsdatum van Apple’s model ter kennis is gekomen van ingewijden die in de EU in de betrokken sector werkzaam zijn.

6.13 De TC1000 ziet er als volgt uit.

6.14 In de begeleidende tekst bij voormelde afbeeldingen (uit Pen Computing Magazine) staat bij ‘type’ vermeld: ‘Slate with detachable keyboard (…)’ (een ‘slate’ is een tablet-PC die met een pennetje bediend wordt). Hieruit volgt dat de tablet van de TC 1000 – anders dan Apple betoogt onder 82 PA – door de geïnformeerde gebruiker tevens als zelfstandig object zal worden gezien. Waar hierna over de TC1000 wordt gesproken wordt deze tablet (zonder keyboard) bedoeld.

6.15 De TC1000 is een rechthoekig product met evenwijdig afgeronde hoeken (element A) met aan de voorzijde een plat transparant oppervlak (element B1), dat echter niet helemaal zonder ‘versiering’ is. Onder het transparante oppervlak bevinden zich, naar het hof in het hem ter beschikking gestelde exemplaar heeft geconstateerd, een (donkergrijs) beeldscherm (element D) en substantiële grensvlakken aan alle zijden van het scherm (element E), zij het dat deze grensvlakken uit twee stroken bestaan – een zwarte en een lichtgrijze – en niet, zoals in Apple’s model, uit één strook. Verder heeft de TC1000 een in hoofdzaak platte achterzijde (element F1).

6.16 Aan de voorzijde van de TC1000 bevindt zich een rand die niet als dun is aan te merken. Dat betekent dat het platte transparante oppervlak van de TC 1000 niet de gehele voorzijde bedekt; een niet te verwaarlozen deel daarvan is immers bedekt door die niet dunne rand. Deze rand wordt bovendien niet door ombuiging van de achterzijde gevormd. Verder ontbreekt in de TC1000 de ‘thin form factor’ en zijn aan vooral de zijkanten en achterkant daarvan nogal wat knoppen, gaten en dergelijke aangebracht. De vormgeving daarvan kan mede om deze redenen niet strak worden genoemd, ook niet naar de maatstaven van 2004. Ozolins en de Knight

Ridder-tablet waren dunner en strakker. De elementen B2, C, F2, G en H komen in de TC1000 dus niet voor.

Ad IV Design ‘155 6.17 Hoewel Design ‘155 door Samsung uitdrukkelijk ter sprake is gebracht in de MvA heeft Apple ervoor gekozen daarop niet in te gaan bij pleidooi in hoger beroep, ook al was haar daarbij verlengde spreektijd toegestaan.

6.18 Design ‘155 is geregistreerd op 31 maart 2000 en heeft betrekking op een ‘Ornamented Display Screen’.

Samsung heeft onweersproken gesteld (MvA onder 4.29) dat dit model ruimschoots voor de prioriteitsdatum van Apple’s model is gepubliceerd en ter kennis is gekomen van ingewijden die in de EU in de betrokken sector werkzaam zijn.

6.19 De figuren 2 t/m 4 bij Design ‘155 zien er als volgt uit.

6.20 Hoewel dit design reeds een andere indruk maakt dan Apple’s model omdat het blijkens figuur 2 vierkant is – aan element A is dus niet voldaan – zijn daarin verder wel een groot aantal elementen van Apple’s model terug te vinden, te weten, naar Samsung onweersproken heeft gesteld (MvA onder 4.43 en 4.44): - een beeldscherm (display) onder een vlak transparant oppervlak aan de voorzijde dat zich (naar blijkt uit de doorlopende horizontale strepen in de rechteronderhoek) over de hele voorzijde van het apparaat uitstrekt (elementen B1, B2 en D); - een tamelijk dunne rand rondom het vlakke transparante oppervlak (element C) die wordt gevormd door ombuiging van de achterkant om de zijkanten van het apparaat (element F2); - substantiële grensvlakken rondom het display die, gezien de ‘dunheid’ van het product, niet hoger zullen liggen dan het beeldscherm en die daarom – in aanmerking ook nemende dat Apple niet heeft aangevoerd dat dit anders is – verondersteld moeten worden te zijn aangebracht onder het zich over de gehele voorzijde uitrekkende transparante oppervlak (element E).

Het apparaat volgens Design ‘155 heeft blijkens de – hiervoor verkleind weergegeven – figuren 2 t/m 4 een dikte van 0,4/0,5 mm bij een lengte en breedte van 13 cm. Nu de verhouding tussen dikte, lengte en breedte dus ongeveer 1:26:26 is, is dit apparaat zelfs dunner

Pagina 9 van 13

www.ie-portal.nl 563

IEPT20120124, Hof Den Haag, Apple v Samsung

www.iept.nl

dan Apple’s model waarbij deze verhouding 1:14,2:11 is. Ook element G is dus in Design ‘155 aanwezig.

Over de achterzijde van Design ‘155 zelf (element F1) is niets gesteld of gebleken. Reeds door haar ‘thin form factor’ heeft dat design althans van de zijkant een zekere ‘strakke’ uitstraling, terwijl het ontwerp bovendien ‘eenvoudig’ en daarmee ‘minimalitisch’ oogt.

Ad V Design ‘388 6.21 Het Japanse Design ‘388, dat betrekking heeft op een ‘electronic personal organizer’, is op 21 december 1993 gepubliceerd. Samsung heeft onweersproken gesteld (MvA onder 4.46 en 4.47) dat dit design al ruimschoots voor de prioriteitsdatum van Apple’s model ter kennis is gekomen van ingewijden die in de EU in de betrokken sector werkzaam zijn.

6.22 Uit de figuren bij Design ‘388 blijkt dat element A daarin is terug te vinden. Nu het een ‘organizer’ betreft moet worden aangenomen dat de voorzijde is voorzien van een transparant oppervlak waaronder zich een beeldscherm bevindt (elementen B1 en D). De overige elementen van Apple’s model kunnen daarin evenwel niet zonder meer geopenbaard worden geacht. Er lijkt sprake te zijn van een rand, en dus niet van een grensvlakken onder het oppervlak aan de voorzijde, en deze rand is niet dun. De ‘organizer’ volgens Design ‘887 heeft een dikte van 0,5 cm bij een lengte van 5,5 cm en een breedte van 4 cm. De verhouding tussen dikte, breedte en lengte is dus 1:11:8, zodat de ‘thin form factor’ daarin in mindere mate aanwezig is dan in Apple’s model.

Ad VI Design ‘127 6.23 Het Japanse Design ‘127 heeft betrekking op een ‘electronic computer provided with a communication function’ dat blijkens de beschrijving van dat design ‘is used as a portable type’. Het op 27 mei 2002 gepubliceerde Design ‘127 is opgenomen in de database van de Japanse Patent Office. Gelet hierop kan niet worden gezegd dat dit model bij een normale gang van zaken redelijkerwijs niet ter kennis kon zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector die in de Gemeenschap werkzaam zijn. Aan de andersluidende stelling van Apple onder 52 PE wordt dan ook voorbij gegaan, waarbij het hof nog opmerkt dat inmiddels, bij MvA, een vertaling van design ‘127 is overgelegd.

6.24 Uit de afbeeldingen bij Design ‘127 wordt duidelijk dat het element A vertoont. Nu het een computer betreft, moet worden aangenomen dat de voorzijde is voorzien van een transprant oppervlak waaronder zich een beeldscherm bevindt (elementen B1 en D). Dat een of meer van de andere kenmerkende elementen van Apple’s model in design ’127 voorkomen is gelet op de summiere informatie die daarover is verstrekt, niet met voldoende zekerheid te zeggen, zodat het hof er van uit gaat dat dit niet het geval is.

Slotsom met betrekking tot het vormgevingserfgoed 6.25 Gelet op het in rov. 3.11 overwogene zal de geïnformeerde gebruiker alle zojuist besproken modellen uit het vormgevingserfgoed in aanmerking nemen.

6.26 Uit het hiervoor overwogene blijkt dat alle elementen van Apple’s model zijn terug te vinden in het vormgevingserfgoed, en wel volgens dit schema.

Element A: Ozolins, Knight Ridder-tablet, TC 1000, Design ‘388 en Design ‘127; Element B1: Ozolins, Knight Ridder-tablet, TC 1000, Design ‘155, Design ‘388 en Design ‘127; Element B2: Ozolins, Design ‘155; Element C: Ozolins, Design ‘155; Element D: Ozolins, Knight Ridder-tablet, TC 1000, Design ‘155, Design ‘388 en Design ‘127; Element E: TC 1000, Design ‘155 Element F1: Ozolins, Knight Ridder-tablet, TC 1000; Element F2: Ozolins, Design ‘155; Element G: Ozolins, Knight Ridder-tablet, Design ‘155; Element H: Ozolins, Knight Ridder-tablet, Design ‘155.

7. Is het Apple-model nietig?

7.1 Uit bovenstaand schema blijkt dat er niet één bestaand model was dat alle elementen van Apple’s model in zich droeg. Ozolins bevat weliswaar alle kenmerkende elementen van dat model afgezien van element E, doch gelet op dit verschil en de andere verschillen tussen Ozolins en Apple’s model, te weten: - de duidelijke bredere grensvlakken in Ozolins; - de meer vierkante vorm van het Ozolins-beeldscherm; - de afwijkende achterkant van Ozolins, waarin blijkens de figuren 1 en 9 bij die aanvrage een holte/uitstulping is aangebracht, kan voorshands niet worden gezegd dat het Apple-model ten opzichte van Ozolins geen eigen karakter heeft.

Hetzelfde geldt voor de overige door Samsung genoemde ‘prior art’. Aan de vaststelling van dit hof dat alle kenmerkende elementen van Apple’s model al in het vormgevingserfgoed voorkwamen, kan evenmin de gevolgtrekking worden verbonden dat Apple’s model een eigen karakter ontbeert. Doordat in dat model een nog niet eerder vertoonde samenvoeging van al deze elementen heeft plaatsgevonden, zal dit model op de geïnformeerde gebruiker een (voldoende duidelijke) andere algemene indruk wekken dan die bij hem wordt gewekt door het vormgevingserfgoed, zeker nu de concrete wijze waarop de reeds bekende elementen in het Apple-model zijn vormgegeven in een aantal gevallen zozeer afwijkt van de wijze waarop dat in het vormgevingserfgoed is gebeurd dat de geïnformeerde gebruiker – die tevens op niet al te minimale details let – ook daarin relevante verschillen zal zien. Het beroep van Samsung op de nietigheid van Apple’s model stuit op dit een en ander af.

8 De beschermingsomvang van het Apple-model 8.1 De omstandigheid dat ieder kenmerkend element van Apple’s model al minstens twee keer in het vormgevingserfgoed van de betrokken sector voorkwam en het merendeel van die elementen zelfs in één bestaand model (Ozolins) is terug te vinden, brengt met zich dat de geïnformeerde gebruiker – die blijkens de rovv.

3.10, 6.2, 6.8, 6.12, 6.17, 6.21 en 6.23 alle hiervoor besproken ‘prior art’ kent – het Apple-model, hoewel hij dat enig eigen karakter niet zou ontzeggen, niet als erg bijzonder zou waarderen. Dat betekent dat dit model slechts een beperkt eigen karakter heeft, en daarmee

Pagina 10 van 13

www.ie-portal.nl 564

IEPT20120124, Hof Den Haag, Apple v Samsung

www.iept.nl

een tamelijk geringe beschermingsomvang, zoals ook de voorzieningenrechter heeft overwogen.

8.2 Op dit punt wijkt het oordeel van dit hof af van dat van het Landesgericht Düsseldorf dat van een ‘mittleren bis grossen Schutzbereich’ van dat model is uitgegaan (blz. 35 van zijn vonnis). Hierbij mag echter niet onvermeld blijven dat dat Landesgericht alleen de Knight Ridder-tablet en de TC1000 (kenbaar) bij zijn beoordeling van het eigen karakter van het Applemodel heeft betrokken, terwijl dit hof bij de eigen karakter-toets tevens acht heeft geslagen op met name Ozolins en Design ‘155.

9. Vallen de Samsung-tablets onder de beschermingsomvang van het Apple-model?

9.1 Ingevolge artikel 10 GModV omvat de door het Apple-model verleende bescherming elk model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt.

9.2 Het hof stelt voorop dat de regel dat de geïnformeerde gebruiker niet alleen het model als geheel waarneemt, maar tevens op de details let (zie rov. 3.3) tot consequentie heeft dat eerder moet worden aangenomen dat het aangevallen model/voortbrengsel een andere algemene indruk wekt; ook detailverschillen moeten immers worden meegewogen. Voorts moet het volgende onder ogen worden gezien. Omdat de geïnformeerde gebruiker ‘in hoge mate aandachtig is’(punt 53 van het PepsiCo/Grupo Promer-arrest van het HvJEU) althans ‘blijk geeft van een vrij hoog aandachtsniveau’ (punt 59 van dat arrest), zal hij ook de achterkant en de zijkanten van een tablet bekijken. In het depot van het Apple-model zijn afzonderlijke afbeeldingen van de achterkant en de zijkanten opgenomen. Hiermee zou niet stroken om, zoals Apple onder 105-107 AD lijkt te willen bepleiten, het accent vrijwel volledig op de voorzijden te leggen. Ook aan de zij- en achterkanten moet een passende betekenis worden gehecht.

9.3 Door Samsung is niet betwist dat haar twee in dit geding aan de orde zijnde Galaxy-Tabs de kenmerkende elementen A t/m G van het Apple-model bevatten, met uitzondering van element F2 dat volgens Samsung in haar tablets ontbreekt. Het hof heeft aan de hand van de hem ter beschikking gestelde Galaxy-Tabs geconstateerd dat, zoals Samsung heeft gesteld onder 6.13 MvA en 5.13 PA, deze tablets een opvallende (grijze) rand rondom het apparaat hebben die een duidelijke afscheiding vormt tussen de zij- en achterkant daarvan. In de Galaxy Tabs 10.1v en 10.1 is mitsdien niet aan element F2 voldaan.

9.4 Samsung heeft verder aangevoerd dat haar tablets veel dunner zijn dan het Apple-model (punt 6.19 MvA en punt 5.15 PA). Dat dit met betrekking tot de 10.1versie zo is, is door het hof waargenomen en metingen hebben dit bevestigd. De Galaxy Tab 10.1 is ongeveer 0,9 cm dik (zie ook MvA onder 6.20) bij een lengte van 25,5 cm en een breedte van 17,5 cm. Dit geeft een verhouding tussen de dikte, lengte en breedte van ongeveer 1:28,3:19,4. Die verhouding is in het model 1:14,2:11. De Galaxy Tab 10.1 heeft derhalve een ongeveer twee keer zo grote ‘thin form factor’ als het Ap-

ple-model. Dit verschil is zo groot dat het de geïnformeerde gebruiker zonder meer opvalt (zie ook rov.

4.3).

9.5 Daarnaast is er door Samsung op gewezen dat haar tablets over dikke randen rond het scherm beschikken, waarmee zij doelt op de grensvlakken in de zin van element E van het Apple-model. In figuur 1.3 van Apple’s – in rov. 1.a verkleind weergegeven – modelregistratie is het grensvlak 0,4 cm breed, en is de handheldcomputer 7 cm lang en 5,3 cm breed. In dat model is de verhouding tussen de breedte van het grensvlak en de lengte van de computer dus 1:17,5 en de verhouding tussen de breedte van het grensvlak en de breedte van de computer dus 1:13,25. Meting door het hof heeft uitgewezen dat in de Galaxy Tab 10.1 het grensvlak 1,8 cm breed is en dat deze tablet een lengte van 25,5 cm heeft bij een breedte van 17,4 cm. In de Galaxy Tab 10.1 is de verhouding tussen de breedte van het grensvlak en de lengte van de tablet dus 1:14,1, en is de verhouding tussen de breedte van het grensvlak en de breedte van de tablet dus 1:9,6. Hieruit volgt dat in de Galaxy Tablet 10.1 het grensvlak breder is dan in het Apple-model, zoals ook is te zien wanneer de in rov.

1.a weergegeven figuur 1.3 van het Apple-model naast de in rov. 1.c opgenomen foto’s van de Galaxy Tab 10.1 wordt gehouden. Ook zonder meting zal dit niet aan de aandacht van de geïnformeerde gebruiker ontsnappen.

9.6 Van belang is voorts dat aan de achterkant van de Galaxy Tab 10.1 duidelijk een (grijze) langwerpige vorm is te zien waarin zich het cameraoog en de flitser bevinden. Een dergelijke vorm ontbreekt in het Applemodel, dat een ‘ongerepte’ achterkant heeft.

9.7 De zojuist genoemde verschillen tussen Apple’s model en de Galaxy Tab 10.1 springen in het oog en betreffen deels (zie de rovv. 9.3 en 9.4) elementen die door Apple, althans haar deskundige [X], als kenmerkend voor haar model zijn aangemerkt (zie rov. 5.1).

Gezien de aard van de modellen in kwestie en de sector waarmee zij zijn verbonden, moet voorshands worden aangenomen dat de geïnformeerde gebruiker het Applemodel en de Samsung tablets rechtstreeks zal vergelijken. Dat betekent dat hij die verschillen goed kan waarnemen.

9.8 Gegeven enerzijds de geringe beschermingsomvang van Apple’s model en anderzijds de tussen dit model en de Galaxy Tab 10.1 bestaande, niet onaanzienlijke, verschillen, is het hof, gelet op hetgeen in de rovv. 9.2 en 9.7 is overwogen, voorshands van oordeel dat de Galaxy Tab 10.1 bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk wekt dan het Apple-model.

Hierbij heeft het hof met name ook meegewogen dat, naar Apple zelf heeft opgemerkt onder 73 AD, de ‘thin form factor’ een opvallend en belangrijk element is, zodat de geïnformeerde gebruiker aan de ongeveer twee maal zo grote ‘thin form factor’ van de Galaxy Tab 10.1 veel gewicht zal toekennen. Het marktonderzoek dat Apple – met een voor haar gunstige uitkomst – heeft doen verrichten door Synovate kan aan voormeld oordeel niet afdoen reeds omdat het daarvan opgemaakte rapport van 26 juli 2011 (productie 41, tabblad Pagina 11 van 13

www.ie-portal.nl 565

IEPT20120124, Hof Den Haag, Apple v Samsung

www.iept.nl

5 van Apple) geen aanwijzing bevat dat Synovate proefpersonen heeft geselecteerd die voldoen aan de criteria van de ‘geïnformeerde gebruiker’ in de zin van de GModV, dat wil zeggen de gebruiker die, zonder een ontwerper of technisch deskundige te zijn, de in de betrokken sector bestaande verschillende modellen kent, een zekere kennis bezit met betrekking tot de elementen die deze modellen over het algemeen bevatten en die door zijn belangstelling voor de betrokken voortbrengselen blijk geeft van een vrij hoog aandachtsniveau bij gebruik ervan. Dit klemt temeer daar in dit geschil het vormgevingserfgoed een belangrijke rol speelt bij de vaststelling van de beschermingsomvang van Apple’s model. Daarnaast is het Synovateonderzoek ten onrechte (zie rov. 9.7) niet op een rechtstreekse vergelijking gebaseerd. Dit alles brengt het hof voorshands tot het oordeel dat het gebruik door Samsung van de Galaxy Tab 10.1 geen inbreuk op Apple’s modelrecht oplevert.

9.9 Het hof heeft uit eigen waarneming vastgesteld dat de Galaxy Tab 10.1v aanzienlijk dikker is dan de Galaxy Tab 10.1. Of de Galaxy Tab 10.1v onder de beschermingsomvang van het Apple-model valt, kan evenwel in het midden blijven, gelet op het navolgende.

9.10 Ten pleidooie in hoger beroep heeft Samsung – voor het eerst – de stelling betrokken dat de Galaxy Tab 10.1v al geruime tijd niet meer op de markt wordt gebracht, zulks ten betoge dat Apple geen spoedeisend belang meer heeft bij de door haar gevorderde voorzieningen ten aanzien van die tablet. Dit verweer kan, ook gelet op het arrest van de HR van 9 december 2011 (LJN BR2045), in aanmerking worden genomen nu het hier een nieuw feit betreft dat kennelijk in de twee maanden tussen de MvA en de datum van het pleidooi is opgekomen of definitief is geworden. Spoedeisend belang moet, anders dan Apple bij pleidooi heeft betoogd, nog bestaan op het moment van de uitspraak in hoger beroep (NJ 2001, 389), althans in een zaak als de onderhavige waarin het gevorderde in de eerste aanleg is afgewezen. Hoewel de genoemde stelling van Samsung aannemelijk is in het licht van a) de opmerking van Apple onder 3.b AD, dat tabletcomputers een zeer korte levenscyclus hebben (Apple spreekt over 6 maanden) en b) het feit dat Samsung in de vorm van de Galaxy Tab 10.1 inmiddels over een opvolger van de Galaxy Tab 10.1v beschikt – waardoor Apple bovendien op het hier bedoelde verweer bedacht had moeten zijn – heeft Apple niet voldoende duidelijk weten te maken dat de Galaxy Tab 10.1v nog wordt verhandeld. Bij deze stand van zaken kan niet worden aangenomen dat Apple thans voldoende spoedeisend belang bij het door haar gevorderde verbod tot gebruik van die tablet heeft.

Datzelfde geldt voor haar op die tablet geënte nevenvorderingen waarvoor het spoedeisend belang bovendien door Apple niet nader is toegelicht. De vorderingen ten aanzien van de Galaxy Tab 10.1v stranden dus op het ontbreken van spoedeisend belang.

9.11 Op de door Samsung in (onder meer) de punten 5.7-5.15 PA genoemde, maar in het voorgaande niet besproken verschillen hoeft nu niet meer te worden ingegaan. Bij een aantal daarvan – zoals het verschil in

de radius van de ronde hoeken van het Apple-model en de Galaxy Tabs – lijkt het overigens te gaan om minieme verschillen die door de geïnformeerde gebruiker niet zouden worden opgemerkt.

10. Slotsom 10.1 Uit het voorgaande volgt dat de vorderingen van Apple niet toewijsbaar zijn, zodat het bestreden vonnis – waar het afwijzing van die vorderingen betreft – zal worden bekrachtigd. De grieven van Apple hoeven bij deze stand van zaken niet nader te worden behandeld.

10.2 Als de in hoger beroep in het ongelijk gestelde partij zal Apple worden veroordeeld in de daarop gevallen kosten, met toepassing van, zoals door Samsung gevorderd, artikel 1019h Rv. Deze kosten worden conform de door Samsung overgelegde en door Apple niet betwiste kostenstaat begroot op € 132.466,14.

10.3 Onder 8.17 MvA en onder b. van het petitum van die memorie heeft Samsung voorts aanspraak gemaakt op betaling door Apple van € 75.000,-, stellende dat partijen zijn overeengekomen dat de kosten van de eerste instantie dat bedrag belopen. Het hof leest hierin een (ook voor Apple kenbare) incidentele grief tegen de beslissing van de voorzieningenrechter om de proceskosten in de door Samsung (volledig) gewonnen tabletzaak (zaak 11-730) – waarvan de in dit hoger beroep behandelde zaak overigens slechts een onderdeel vormt – te compenseren met die in de door haar (deels) verloren smartphone-zaak (zaak 11-731). Nu een dergelijke ‘brede’ kostencompensatie over twee afzonderlijk aangebrachte en niet gevoegde zaken niet in overeenstemming is te achten met artikel 237 Rv treft Samsungs incidentele grief – die door Apple ook niet is bestreden – doel.

Het vonnis van 24 augustus 2011 zal ten aanzien van de beslissing om in de tablet-zaak de proceskosten te compenseren dan ook worden vernietigd. In die zaak zal alsnog de door Samsung gevorderde proceskostenveroordeling in de eerste aanleg worden uitgesproken.

De daarmee gemoeide kosten zullen worden bepaald op het door Samsung genoemde en door Apple niet betwiste bedrag van € 75.000,-.

Beslissing Het gerechtshof: - vernietigt het tussen partijen gewezen vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank ’s- Gravenhage van 24 augustus 2011, doch uitsluitend voor zover daarin in zaak 11-730 de proceskosten zijn gecompenseerd, en te dien aanzien opnieuw rechtdoende: - veroordeelt Apple in de kosten van zaak 11-730 in de eerste aanleg, aan de zijde van Samsung begroot op € 75.000,-; - bekrachtigt voormeld vonnis – voor zover gewezen in het op de CDR-607 betrekking hebbende onderdeel van zaak 11-730 – voor het overige; - veroordeelt Apple in de kosten van deze procedure in hoger beroep, tot op heden aan de zijde van Samsung begroot op € 132.466,14; - verklaart dit arrest ten aanzien van de proceskostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. A.D. Kiers-Becking, T.H. Tanja-van den Broek en M.Y Bonneur; het is uitPagina 12 van 13

www.ie-portal.nl 566

IEPT20120124, Hof Den Haag, Apple v Samsung

www.iept.nl

gesproken ter openbare terechtzitting van 24 januari 2012 in aanwezigheid van de griffier.

Pagina 13 van 13

www.ie-portal.nl 567

IEPT20130121, Rb Den Haag, Bang & Olufsen v Loewe

www.boek9.nl

Vzgr Rb Den Haag, 21 januari 2013, Bang & Olufsen v Loewe

BeoVision 10

Justitie volgt dat het auteursrechtelijke werkbegrip een Europees geharmoniseerd begrip is, terwijl in het Painer-arrest bovendien is geoordeeld dat het enkele feit dat vorderingen tegen meerdere verweerders wegens identieke inbreuken op het auteursrecht zijn ingediend, en welke op per lidstaat verschillende nationale rechtsgrondslagen berusten, aan toepassing van artikel 6 lid 1 EEX-Vo niet in de weg staat, hetgeen te meer geldt indien de nationale bepalingen waarop de tegen de diverse gedaagden ingediende vorderingen zijn gebaseerd volgens de rechter in hoofdzaak identiek zijn (r.o. 81 en 82 van het arrest). Gelet daarop, en voorts gelet op alle omstandigheden van het geval, waaronder het feit dat voor Loewe c.s. voorzienbaar was dat zij kon worden opgeroepen in de lidstaat waar ten minste een van hen woonplaats had, wordt voorshands aangenomen dat de verschillende vorderingen tegen de respectieve Loewe-entiteiten samenhangend zijn, zowel feitelijk als rechtens, in die zin dat bij afzonderlijke berechting van de vorderingen gevaar bestaat voor onverenigbare beslissingen.

AUTEURSRECHT

Loewe Reference ID MODELRECHT Geen inbreuk op Gemeenschapsmodel BeoVision 10: • de Loewe Reference ID wekt door de bestaande en niet onaanzienlijke verschillen bij de geïnformeerde en in hoge mate aandachtige gebruiker een andere algemene indruk dan het model van B&O PROCESRECHT - IPR Nederlandse rechter bevoegd o.g.v. artikel 6 lid 1 EEX-Vo ter vermijding van onverenigbare beslissingen geharmoniseerd auteursrechtelijk werkbegrip • Wat betreft de voor het auteursrecht wél betwiste samenhang tussen de vorderingen in de zaken tegen Loewe GmbH en Loewe AG enerzijds en die in de zaak tegen Loewe B.V. anderzijds, geldt nog het volgende. Loewe c.s. wordt verweten met verhandeling van hetzelfde voortbrengsel, de Reference ID, inbreuk te maken op het(zelfde) auteursrecht van B&O. Terecht heeft B&O erop gewezen dat uit de rechtspraak van het Hof van

Onvoldoende aangetoond dat B&O auteursrechthebbende is op het ontwerp van BeoVision 10 uit hoofde van overdracht of werkgeversauteursrecht • Wat de auteursrechtelijke grondslag van de vorderingen betreft, heeft Loewe c.s. primair het verweer gevoerd dat niet is gebleken dat de auteursrechten ten aanzien van het ontwerp van de BeoVision 10 door de externe ontwerper, wijlen de heer Lewis, aan B&O zijn overgedragen. Zij wijst erop dat B&O slechts een overeenkomst heeft overgelegd waarbij de auteursrechten ten aanzien van het ontwerp van de BeoVision 10 op 6 november 2012 zijn overgedragen van de vennootschap David Lewis Designers ApS aan B&O. Er is evenwel geen bewijs bijgebracht van het feit dat Lewis, of zijn erven, de auteursrechten hebben overgedragen aan de vennootschap David Lewis Designers ApS. Dat, zoals B&O heeft aangevoerd, de auteursrechten uit hoofde van werkgeversauteursrecht aan David Lewis Designers ApS toekwamen, is voorshands niet aannemelijk geworden.

Vindplaatsen: Vzgr Rb Den Haag, 21 januari 2013 (J.Th. van Walderveen) Team handel zaaknummer / rolnummer: C/09/432020 / KG ZA 121331 Vonnis in kort geding van 21 januari 2013 in de zaak van de rechtspersoon naar vreemd recht BANG & OLUFSEN A/S, gevestigd te Struer, Denemarken, Pagina 1 van 8

568

IEPT20130121, Rb Den Haag, Bang & Olufsen v Loewe

www.boek9.nl

eiseres, advocaat: mr. T. Cohen Jehoram te Amsterdam, tegen 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LOEWE OPTA NEDERLAND B.V., statutair gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende te Antwerpen, België, 2. de vennootschap naar vreemd recht LOEWE OPTA GmbH, gevestigd te Kronach, Duitsland, 3. de vennootschap naar vreemd recht LOEWE AG, gevestigd te Kronach, Duitsland, gedaagden, advocaat: mr. F.W.E. Eijsvogels te Amsterdam. Partijen zullen hierna B&O en (gedaagden gezamenlijk) Loewe c.s. genoemd worden. Waar nodig zullen de gedaagde partijen afzonderlijk worden aangeduid als Loewe B.V., Loewe GmbH, Loewe AG. Voor B&O is opgetreden de advocaat voornoemd alsmede mrs. E.J. Morée en P.L. Tjiam, advocaten te Amsterdam. Loewe c.s. is bijgestaan door de advocaat voornoemd en door mr. M.L.J. van de Braak, advocate te Amsterdam.

1. De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: - de exploten van dagvaarding van 27 november 2012; - de producties 1 t/m 24 zijdens B&O; - de producties 1 t/m 12 zijdens Loewe c.s.; - de mondelinge behandeling van 17 december 2012; - de pleitnota’s van partijen.

1.2. Ten slotte is vonnis nader bepaald op heden.

2. De feiten 2.1. B&O is een Deense producent van technisch hoogwaardige audio- en videoproducten, zoals televisies.

2.2. B&O is houdster van het op 29 juli 2009 onder nummer 001595521-0001 ingeschreven Gemeenschapsmodel voor ‘Televisietoestellen’ (hierna ook: het model). Het model roept prioriteit in van 27 maart 2009 op basis van de Deense aanvrage DK 20009 00046.1 De bij de registratie behorende tekeningen zijn hieronder weergegeven: 0001.1

0001.5

0001.6

0001.7

2.3. B&O brengt sinds eind 2009 een flat screen televisie op de markt onder de naam BeoVision 10. De BeoVision 10 ziet er als volgt uit:

0001.2

De BeoVision 10 heeft aan de onderzijde van de televisie een groot rechthoekig luidsprekerfront dat ongeveer een derde van het oppervlak beslaat. Voor de BeoVision 10 zijn verschillende soorten frames en verschillende kleuren luidsprekerfronten beschikbaar.

Hierdoor kan het uiterlijk van de BeoVision 10 worden aangepast aan de omgeving en de eigen smaak. Hierna zijn nog enkele detailafbeeldingen opgenomen van de BeoVision 10 2:

0001.3

0001.4

1

Overigens gaat B&O er in dit geding blijkens haar stellingen in processtukken kennelijk vanuit dat de eerste datum 29 juli 2009 is

2 Ter gelegenheid van de mondelinge behandeling hebben partijen de voorzieningenrechter uitgebreid diverse modellen televisies uit het vormgevingserfgoed getoond die in de zittingszaal daartoe waren opgesteld. Ook de BeoVision 10 en de Reference ID van Loewe c.s. heeft de voorzieningenrechter op dat moment kunnen aanschouwen.

De voorzieningenrechter heeft van een aantal van de getoonde modellen foto’s gemaakt, hetgeen ook aan partijen is medegedeeld.

Sommige van de hierna weer te geven foto’s zijn uit die bron afkomstig

Pagina 2 van 8 569

IEPT20130121, Rb Den Haag, Bang & Olufsen v Loewe

www.boek9.nl

2.4. Loewe c.s. richt zich eveneens op de productie en verkoop van audio- en videoproducten.

2.5. Tijdens de consumentenelektronicabeurs in Berlijn (de IFA, die werd gehouden tussen 31 augustus en 5 september 2012) heeft Loewe c.s. haar nieuwste flat screen televisie gepresenteerd, de Loewe Reference ID. ‘ID’ staat voor ‘Individual Design’. Ook deze televisie kan geheel aangepast worden aan de (woon)stijl van de consument. Zo zijn er luidsprekercovers in verschillende designs en materialen, waaronder leder, kan het frame bestaan uit diverse materialen zoals hout of aluminium en is de televisie plaatsbaar op een voet of kan deze door middel van een standaard, als ware het een fotolijst, in de kamer gezet worden; het aan een muur ophangen van de televisie is ook mogelijk.

Afbeeldingen van de Reference ID zijn hierna opgenomen:

2.6. B&O is van mening dat de Loewe Reference ID inbreuk maakt op haar modelrecht alsook op het auteursrecht ten aanzien van het ontwerp van de BeoVision 10. Op 19 november 2012 heeft B&O Loewe c.s. gesommeerd de inbreuk op haar uitsluitende rechten te staken en gestaakt te houden. Loewe AG heeft op 26 november 2012 schriftelijk aangegeven aan de sommatie geen gehoor te geven.

2.7. Tot het vormgevingserfgoed behoren onder meer de volgende – ook van B&O afkomstige – televisiemodellen BeoVision 5 en BeoVision 9:

Pagina 3 van 8 570

IEPT20130121, Rb Den Haag, Bang & Olufsen v Loewe

www.boek9.nl

3. Het geschil 3.1. B&O vordert - samengevat - dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Loewe c.s. verbiedt binnen de lidstaten van de Europese Unie inbreuk te maken op de gemeenschapsmodel- en auteursrechten van B&O ten aanzien van het ontwerp van de BeoVision 10, daaronder begrepen het aanbieden of tonen via internet in de Europese Unie van de Loewe Reference ID, met vernietiging van reclamematerialen, alles op straffe van een hoofdelijk te verbeuren dwangsom en met veroordeling van Loewe c.s. in de volledige kosten van de procedure ex artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv), te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 Burgerlijk Wetboek vanaf veertien dagen na de datum van dit vonnis.

3.2. Aan haar vorderingen legt B&O ten grondslag dat Loewe c.s. in de Europese Unie inbreuk maakt op haar gemeenschapsmodelrecht met nummer 0015955210001 alsmede op haar auteursrechten ten aanzien van het ontwerp van de BeoVision 10.

3.3. Loewe c.s. voert gemotiveerd verweer.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling bevoegdheid 4.1. Loewe GmbH en Loewe AG betwisten dat de internationale bevoegdheid van deze voorzieningenrechter om van de gemeenschapsmodelrechtelijke vorderingen van B&O kennis te nemen grensoverschrijdend is; die bevoegdheid is volgens hen, gelet op artikel 90 lid 3 GModVo 3, beperkt tot Nederland. Voor zover de vorderingen auteursrechtelijk zijn ingestoken, zou 3

Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen

bevoegdheid op zich kunnen worden gebaseerd op artikel 6 EEX-Vo 4, zo betoogt Loewe c.s., doch daaraan staat in de weg dat het auteursrecht niet geharmoniseerd is en de vorderingen tegen de verschillende gedaagden aldus een eigen rechtsgrondslag hebben (i.e. inbreuk op een nationaal recht), zodat van eenzelfde situatie rechtens geen sprake is. Die betogen gaan naar voorlopig oordeel niet op.

4.2. Ten aanzien van de gemeenschapsmodelrechtelijk ingestoken vorderingen wordt als volgt overwogen.

Met B&O kan worden aangenomen dat deze voorzieningenrechter bevoegdheid heeft op basis van artikel 6 lid 1 EEX-Vo. Vooropgesteld wordt dat Loewe GmbH en Loewe AG niet hebben bestreden dat in hun zaak sprake is van dezelfde situatie, zowel feitelijk als rechtens, als die tegen Loewe B.V., waardoor onverenigbare beslissingen dienen te worden vermeden. Als geen bevoegdheid op basis van artikel 6 EEX-Vo zou worden aangenomen, zou dat betekenen dat eerst de Nederlandse rechter (voor Loewe B.V.) en vervolgens de eventueel aangezochte Duitse rechter (voor Loewe GmbH en Loewe AG) voor de gehele EU zouden moeten beoordelen of hetzelfde voortbrengsel inbreuk maakt volgens de GModVo op hetzelfde gemeenschapsmodel, terwijl de Nederlandse rechter in elk geval bevoegdheid heeft wat het Nederlandse territoir betreft ingevolge artikelen 82 lid 5 en 83 lid 2 GModVo. Duidelijk mag zijn dat die situatie onwenselijk is en tot onverenigbare beslissingen aanleiding kan geven (vgl. AG P. Cruz Villal贸n, 29 maart 2012, C-616/10, Solvay/Honeywell, nummers 23-27). Niet gesteld is overigens dat B&O de vordering jegens Loewe B.V. enkel heeft ingesteld om Loewe GmbH en Loewe AG van de volgens artikel 82 lid 1 GModVo bevoegde rechter af te trekken.

4.3. Voorts wordt overwogen dat artikel 6 EEX-Vo 5 aanvullend op de bevoegdheidsregeling van de GModVo van toepassing is ingevolge het bepaalde in artikel 79 lid 1 GModVo, terwijl artikel 6 EEX-Vo niet is opgenomen in de opsomming van uitgesloten bepalingen in lid 3. Dit betekent dat voorshands moet worden aangenomen dat de Gemeenschapswetgever bij het vaststellen van de GModVo heeft onderkend dat artikel 6 lid 1 EEX-Vo bevoegdheid kan scheppen, terwijl hij nochtans niet in artikel 83 GModVo heeft opgenomen dat die bevoegdheid territoriaal beperkt zou moeten zijn, zoals voor bevoegdheid op basis van artikel 82 lid 5 (forum delicti) wel is gebeurd. Bij die stand van zaken en indachtig dat artikel 6 lid 1 EEX-Vo volgens vaste rechtspraak 6 in beginsel een grensoverschrijdende bevoegdheid schept, moet voorshands worden aangenomen dat de 4 Verordening (EG) nr. 44/2001 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken 5 In artikel 79 wordt strikt genomen gesproken van het EEX-Verdrag (zie voetnoot 4), doch daaraan is de EEXVo in het kader van de thans voorliggende beoordeling gelijk te stellen 6 HvJ EU 1 december 2011, C-145/10 (Eva-Maria Painer v.

Standard Verlags GmbH c.s.), LJN BU7495; IER 2012, 16, m.nt. mrs. S.J. Schaafsma en P.G.F.A. Geerts

Pagina 4 van 8 571

IEPT20130121, Rb Den Haag, Bang & Olufsen v Loewe

www.boek9.nl

voorzieningenrechter in deze rechtbank ook jegens Loewe GmbH en Loewe AG voor de gehele EU bevoegd is voorlopige en beschermende maatregelen te treffen.

4.4. Anders dan Loewe GmbH en Loewe AG hebben betoogd, doet aan het voorgaande niet af dat artikel 90 lid 3 GModVo bepaalt dat geen enkele andere rechterlijke instantie (dan die ingevolge artikelen 82 leden 1-4 GModVo bevoegd is) de bevoegdheid heeft voorlopige maatregelen van kracht in elke lidstaat te bevelen. Uit hetgeen hiervoor is overwogen en gelet op de verbinding die in artikel 82 lid 1 GModVo met het krachtens artikel 79 GModVo tevens toepasselijke artikel 6 EEX-Vo wordt gelegd, is ervan uit te gaan dat bevoegdheid op basis van artikel 6 EEX-Vo op één lijn te stellen is met bevoegdheid op basis van artikel 82 lid 1 GModVo. Hierbij komt dat een andere lezing van artikel 90 lid 3 GModVo tot de ongerijmde consequentie zou leiden dat de voorzieningenrechter niet, maar de rechtbank als bodemrechter wel, bevoegd zou zijn tot het afgeven van een pan-Europees verbod.

Het HvJ EU heeft in het kader van artikel 24 EEXVerdrag 7 (artikel 31 EEX-Vo, hier niet rechtstreeks van toepassing ingevolge artikel 79 lid 3 GModVo) reeds overwogen dat de rechter die volgens de bevoegdheidsregels van onder andere artikel 6 EEX-Vo bevoegd is, tevens bevoegd is voorlopige en beschermende maatregelen te treffen. 8 9 4.5. Wat betreft de voor het auteursrecht wél betwiste samenhang tussen de vorderingen in de zaken tegen Loewe GmbH en Loewe AG enerzijds en die in de zaak tegen Loewe B.V. anderzijds, geldt nog het volgende.

Loewe c.s. wordt verweten met verhandeling van hetzelfde voortbrengsel, de Reference ID, inbreuk te maken op het(zelfde) auteursrecht van B&O. Terecht heeft B&O erop gewezen dat uit de rechtspraak van het Hof van Justitie 10 volgt dat het auteursrechtelijke werkbegrip een Europees geharmoniseerd begrip is 11, terwijl in het Painer-arrest 12 bovendien is geoordeeld dat het enkele feit dat vorderingen tegen meerdere verweerders wegens identieke inbreuken op het auteursrecht zijn ingediend, en welke op per lidstaat verschillende nationale rechtsgrondslagen berusten, aan toepassing van artikel 6 lid 1 EEX-Vo niet in de weg staat, hetgeen te meer geldt indien de nationale bepalingen waarop de tegen de diverse gedaagden 7 Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (Trb. 1969, 101) 8 HvJ EG 17 november 1998, LJN AD2958; NJ 1999, 339, Van Uden/Deco-Line (C-391/95), r.o. 19 9 In dezelfde zin (ten aanzien van vorderingen gebaseerd op Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk): Vzr. Rb. (toen nog) ’s-Gravenhage 7 mei 2012, IEPT20120507; Vzr. Rb. ’s-Gravenhage 11 juli 2012, LJN BX1228 10 Sinds Infopaq (HvJ EG 16 juli 2009, NJ 2011, 288, m.nt. P.B. Hugenholtz), en laatstelijk in het Painer-arrest (zie voetnoot 6) 11 Axel Metzger, Der Einfluss des EuGH auf die gegenwärtige Entwicklung des Urheberrechts, GRUR 2/2012, pp. 118-126); Christian Handig, Durch „freie kreative Entscheidungen“ zum europäischen urheberrechtlichen Werkbegriff, GRUR 11/2012, pp.

973-979 12 Zie voetnoot 6

ingediende vorderingen zijn gebaseerd volgens de rechter in hoofdzaak identiek zijn (r.o. 81 en 82 van het arrest). Gelet daarop, en voorts gelet op alle omstandigheden van het geval, waaronder het feit dat voor Loewe c.s. voorzienbaar was dat zij kon worden opgeroepen in de lidstaat waar ten minste een van hen woonplaats had, wordt voorshands aangenomen dat de verschillende vorderingen tegen de respectieve Loeweentiteiten samenhangend zijn, zowel feitelijk als rechtens, in die zin dat bij afzonderlijke berechting van de vorderingen gevaar bestaat voor onverenigbare beslissingen.

4.6.

Het vorenstaande betekent dat de voorzieningenrechter ook grensoverschrijdende bevoegdheid toekomt kennis te nemen van de jegens Loewe GmbH en Loewe AG ingestelde vorderingen. spoedeisend belang 4.7. De voor een in kort geding te treffen voorlopige voorziening noodzakelijke spoedeisendheid volgt uit de gestelde voortdurende inbreuk op de gemeenschapsmodel- en auteursrechten van B&O, althans de dreiging daartoe, en is overigens niet bestreden. bezwaar tegen laattijdige producties 4.8. Eerst aan het einde van haar tweede termijn heeft B&O een multomap overgelegd onder de noemer ‘overzicht van onvolledigheden in producties 5A en 5B van Loewe’. De map bevat tien tabbladen, waarvan, nadat Loewe c.s. een leespauze was gegund, tegen de stukken onder tabbladen 1, 8, 9 en 10 bezwaar is gemaakt door Loewe c.s. Tegen de stukken onder de tabbladen 2 t/m 7, die laten zien dat bepaalde door Loewe c.s. overgelegde inschrijvingen van gemeenschapsmodellen, anders dan zij deed voorkomen, geen ‘prior art’ maar ‘later art’ betreffen, heeft Loewe c.s. geen bezwaar gemaakt. Datzelfde geldt voor de eveneens overgelegde stukken ‘Aantekeningen voor repliek: veel geregistreerde gemeenschapsmodellen in producties Loewe zijn geen flat screen televisies’ en ‘Aantekeningen voor repliek: vierkante buitenvorm televisies van productie 5 [Loewe, vzr.] is volledig bepaald door de technische functie’.

4.9. Vooropgesteld wordt dat de voorzieningenrechter erop moet kunnen vertrouwen dat stellingen van partijen, zoals de stelling van Loewe c.s. dat bepaalde modellen tot het vormgevingserfgoed behoren omdat zij voor de inschrijvingsdatum van het model van B&O zijn ingeschreven, op waarheid berusten. Dit is ook als ankerpunt neergelegd in artikel 21 Rv. Zo beschouwd had B&O op zich het volste recht zich tegen feitelijke onjuistheden te verweren.

4.10. De timing en wijze waarop B&O zulks gemeend heeft te moeten doen, gaan alle perken echter te buiten.

In de eerste plaats valt niet in te zien, en desgevraagd is ter zake ook geen zinvolle verklaring verkregen, waarom B&O een en ander niet reeds voorafgaand aan de zitting, althans ten minste niet in haar eerste termijn aan de orde had kunnen stellen. De gegunde spreektijd van 60 minuten bood daarvoor voldoende gelegenheid.

In de tweede plaats beperkte de reactie van B&O zich Pagina 5 van 8

572

IEPT20130121, Rb Den Haag, Bang & Olufsen v Loewe

www.boek9.nl

niet tot het noemen van de modellen uit de producties van Loewe c.s. die niet tot het vormgevingserfgoed kunnen worden beschouwd, doch zijn, integendeel, ook diverse andere stukken onder de noemer ‘aantekeningen voor repliek’ overgelegd. Een dergelijke handelwijze komt in strijd met de eisen van een goede procesorde. Hij verrast immers niet alleen de wederpartij, doch maakt ook dat de voorzieningenrechter, die als unus-rechter in die situatie, de procesorde bewakend, on the spot snel en praktisch moet handelen, mogelijk onvoldoende gelegenheid heeft om enerzijds genoegzaam van de inhoud van die stukken kennis te nemen en anderzijds daarop ook adequaat te kunnen reageren.

4.11. Dit alles leidt ertoe dat alle bij repliek overgelegde stukken, met uitzondering van die onder de tabbladen 2 t/m 7, buiten beschouwing worden gelaten. Dat geldt dus ook voor stukken waartegen van de zijde van Loewe c.s. geen bezwaar is gemaakt. modelrechtelijke grondslag 4.12. Vooropgesteld wordt dat Loewe c.s. de geldigheid van het model van B&O niet heeft bestreden. 13 De voorzieningenrechter gaat er dan ook met Loewe c.s. veronderstellenderwijs vanuit dat het model nieuw is en een eigen karakter heeft.

4.13.

De beschermingsomvang van een gemeenschapsmodel omvat ingevolge artikel 10 lid 1 GModVo elk model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt.

4.14. In zijn arrest van 20 oktober 2011 in de zaak PepsiCo/Grupo Promer 14 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie overwogen dat het hier gaat om een gebruiker die niet slechts gemiddeld, maar in hoge mate aandachtig is, hetzij door zijn persoonlijke ervaring, hetzij door zijn uitgebreide kennis van de betrokken sector; in de samenvatting van het hof ’sGravenhage 15: ‘Kort gezegd is de geïnformeerde gebruiker dus een gebruiker die tevens op de details zal letten, zonder echter minieme verschillen te kunnen onderscheiden’. Deze regel heeft tot consequentie dat eerder moet worden aangenomen dat het aangevallen model/voortbrengsel een andere algemene indruk wekt; ook detailverschillen moeten immers worden meegewogen.

4.15. B&O heeft gesteld dat haar model de volgende kenmerkende elementen bezit: 16 (i) een (aaneengesloten) vierkant oppervlak (waarbij de vier zijden (nagenoeg) dezelfde lengte hebben); (ii) een rechthoekig luidsprekerfront aan de onderzijde van het oppervlak dat in hoogte ongeveer een derde van het oppervlak beslaat en aan de zij- en onderkant een kleine ruimte openlaat tot het frame; (iii) een (zeer) dun frame met scherpe hoeken dat bestaat uit vier gelijke delen waarbij elke hoek diagonaal is afgesneden waardoor het effect van een 13

Zie voetnoot 12 pleitnota Loewe c.s.

HvJ EU 20 oktober 2011 (C-281/10), PepsiCo, Inc v. Grupo Promer Mon Graphic SA, LJN BU2777, r.o. 53 en r.o. 59 15 Vgl. Gerechtshof ’s-Gravenhage 24 januari 2012, r.o. 3.3., LJN BV1612 (Apple v. Samsung) 16 Positum 25 dagvaarding, paragraaf 44 pleitnota mr. Cohen Jehoram 14

fotolijst ontstaat die om het vierkante oppervlak is geplaatst; en (iv) een dunne schaduwrand aan de binnenzijde van het frame.

4.16. Het valt op dat deze kenmerken alle slechts zichtbaar zijn indien het model vanuit een vooraanzicht wordt aanschouwd. Ter zitting heeft B&O in dit verband gesteld zich uitsluitend te beroepen op tekening 0001.3 (de voorzijde) van het model. 17 Volgens haar zijn de overige tekeningen van het model daarom niet relevant.

4.17. Deze laatste stelling getuigt, zo meent ook Loewe c.s., van een modelrechtelijk onjuiste benadering en wordt verworpen. Anders dan B&O suggereert, betreft haar model geen zogenaamde meervoudige aanvrage (waarbij voor verscheidene modellen één meervoudig depot kan worden ingediend, vgl. artikel 37 GModVo), maar een reguliere enkelvoudige aanvrage waarin verschillende aanzichten van één model zijn opgenomen. In het model van B&O zijn, behalve van de voorzijde, ook afzonderlijke tekeningen van de zijen achterkant opgenomen. De geïnformeerde gebruiker, die ‘in hoge mate aandachtig is’ althans ‘blijkt geeft van een vrij hoog aandachtsniveau’, zou hieraan bij het vaststellen van de beschermingsomvang een passende betekenis toe hechten. Een andersluidende opvatting zou in strijd komen met de rechtszekerheid van derden.

4.18. Vanuit dit vertrekpunt valt verder het volgende op te merken. Het scherm strekt zich blijkens de tekeningen in het model (zie tekeningen 0001.1 en 0001.3) uit tot het frame van het toestel. Voorts is te zien dat het luidsprekerfront bovenop het scherm ligt in die zin dat het naar voren toe uitsteekt (zie tekening 0001.1 van het model). Ook valt eruit af te leiden dat dat het luidsprekerfront aan de beide zijkanten niet uitstrekt tot het frame. Het laat niet een kleine, zoals B&O stelt, maar een behoorlijke ruimte open tot het frame. Wat het frame zelf betreft kan worden aangenomen dat het vanuit een vooraanzicht beschouwd relatief dun oogt. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat de tekeningen 0001.5 en 0001.6 laten zien dat het frame een specifieke vormgeving kent bestaande uit twee delen die aan de bovenzijde spits naar elkaar toelopen. Anders dan B&O meent kan uit model het effect van een fotolijst die om het vierkante oppervlak is geplaatst, niet zonder meer worden afgeleid; bij de aanvrage is ook geen beschrijving ingediend waaruit dit zou kunnen blijken. Met het door B&O eerst ter zitting genoemde kenmerk van een dunne schaduwrand aan de binnenzijde van het frame, doelt zij kennelijk op de opstaande rand van het frame, zoals uit tekening 0001.3 van het model blijkt. De achterzijde van het model, zo kan uit de tekeningen 0001.5 en 0001.6 in verbinding met tekeningen 0001.2 en 0001.4 worden afgeleid, bestaat aan de onderzijde uit twee uitstekende delen, welke verspringen in hoogte. Voorts zijn er bovenaan, in het midden en onderaan drie horizontaal verlopende (ventilatie)strepen zichtbaar.

17

Paragraaf 20 pleitnota mr. Cohen Jehoram

Pagina 6 van 8 573

IEPT20130121, Rb Den Haag, Bang & Olufsen v Loewe

www.boek9.nl

4.19. Aldus kan vastgesteld worden dat het model van B&O uit de volgende kenmerkende elementen bestaat: A. een vierkante vormgeving van het oppervlak van scherm en luidsprekerfront gezamenlijk; B. een zichtbaar rechthoekig luidsprekerfront aan de onderzijde van het oppervlak dat ten opzichte van het oppervlak uitsteekt, in hoogte ongeveer 1/3 van het oppervlak beslaat en aan de zij- en onderkant een substantiële ruimte openlaat tot het frame; C. een frame, met een opstaande rand, bestaande uit twee delen die aan de bovenzijde spits naar elkaar toelopen; D. De achterzijde van het model bestaat aan de onderzijde uit twee uitstekende delen, welke verspringen in hoogte. Voorts zijn er bovenaan, in het midden en onderaan drie horizontaal verlopende (ventilatie)strepen zichtbaar.

4.20. Bij de beoordeling van de draagwijdte van de bescherming valt in de eerste plaats onmiddellijk op dat in de Reference ID het rechthoekige front van de luidspreker niet wordt omgeven door de voor het eigen karakter van het model zo bepalende rand (‘passepartout’) die deel uitmaakt van het scherm. In de Reference ID strekt het luidsprekerfront zich juist helemaal uit tot aan de buitenrand van het scherm (vgl.

2.5., figuren 1 en 2). In de tweede plaats springt in het oog, zoals Loewe c.s. heeft aangevoerd, dat, in tegenstelling tot het model, het luidsprekerfront in de Reference ID niet bovenop het scherm ligt, maar onder en op gelijke hoogte met het scherm (vgl. 2.5., figuur 6). Het speakerfront steekt, anders gezegd, niet uit, zoals dat in het model, wel het geval is, en waardoor de ‘passe-partout’- werking wordt versterkt. Detail is nog dat het luidsprekerfront van de Reference ID iets kleiner is: het luidsprekerfront in de Reference ID neemt niet ongeveer 1/3 maar 3/8 van de hoogte van de totale televisie in beslag. In de derde plaats wijst Loewe c.s. er terecht op dat het frame in de Reference ID afwijkt van die van het model. Het frame volgens het model kent een opstaande rand en bestaat uit twee aan de bovenzijde spits naar elkaar toelopende delen, terwijl de Reference ID een recht en plat frame heeft dat uit slechts één deel bestaat en de indruk geeft van een minimalistische baklijst (vgl. 2.5., figuren 3, 5 en 7). In de vierde plaats verschilt ook de achterkant van de Reference ID van die volgens het model. Waar de achterzijde van het model onderaan twee uitstekende delen kent die in hoogte verspringen, en bovenaan, in het midden en onderaan drie horizontale (ventilatie)strepen vertonen, wordt de achterzijde van de Reference ID gekenmerkt door twee vlakken (vgl.

2.5., figuren 4 en 8): een groot vierkant (onder)vlak met daarbovenop aangebracht een verkleind vierkant, waarbij aan de rand van het grote vierkante (onder)vlak rondom een inkeping is gemaakt (vgl. 2.5., figuur 5); de achterzijde van de Reference ID oogt stijlvoller dan die van het model. De zo-even genoemde inkeping aan de achterzijde van de Reference ID, bevindt zich ook aan de voorzijde (vgl. 2.5., figuur 3), dit is een vijfde verschil. Het scherm sluit hierdoor niet volledig aan op het frame. In het model zit er tussen scherm en frame

geen ruimte en sluit het scherm volledig op het scherm aan. In de zesde plaats ten slotte bevat het speakerfront van de Reference ID middenin en onderaan een opvallende grote ring, bestaande uit een brede buitenring van aluminium met een effen zwarte binnenzijde, het bekende ‘Loewe oog’ (vgl. 2.5., figuren 1 en 2) en wijkt ook in dat opzicht af van het model. Dat, zoals B&O heeft betoogd, de geïnformeerde gebruiker het Loewe oog zou herkennen als een merk van Loewe c.s., mag zo zijn, doch doet aan het vorenstaande niet af.

4.21. Gegeven deze tussen het model en de Reference ID bestaande, niet onaanzienlijke, verschillen, wekt de Reference ID bij de geïnformeerde gebruiker naar voorlopig oordeel een andere algemene indruk dan het model van B&O, zodat van inbreuk geen sprake is.

4.22. Dat het model, zoals B&O nog heeft betoogd, een zeer sterk eigen karakter zou hebben en daarmee een ruime beschermingsomvang 18, wordt niet gevolgd en maakt het vorenstaande derhalve niet anders. Daaraan staat immers in de weg dat Loewe c.s. er terecht op heeft gewezen dat bepaalde kenmerken van het model afzonderlijk al bekend waren uit het vormgevingserfgoed, in de BeoVision 5 en de modelregistratie ten aanzien van het ontwerp van de BeoVision 9 (vgl. 2.7.) ten dele zelfs in combinatie; dat geldt in ieder geval voor de vierkante vorm van het televisietoestel en het aan de onderzijde van het scherm geplaatste grote luidsprekerfront. Het eigen karakter van het model komt dan ook vooral naar voren in het hiervoor genoemde ‘passe-partout’-kenmerk, geaccentueerd door het uitstekende luidsprekerfront, dat in de Reference ID nu juist ontbreekt.

4.23. Het vorenstaande betekent dat de vorderingen, voor zover deze op de modelrechtelijke grondslag zijn ingestoken, niet voor toewijzing in aanmerking komen. auteursrechtelijke grondslag 4.24. Wat de auteursrechtelijke grondslag van de vorderingen betreft, heeft Loewe c.s. primair het verweer gevoerd dat niet is gebleken dat de auteursrechten ten aanzien van het ontwerp van de BeoVision 10 door de externe ontwerper, wijlen de heer Lewis, aan B&O zijn overgedragen. Zij wijst erop dat B&O slechts een overeenkomst heeft overgelegd waarbij de auteursrechten ten aanzien van het ontwerp van de BeoVision 10 op 6 november 2012 zijn overgedragen van de vennootschap David Lewis Designers ApS aan B&O. Er is evenwel geen bewijs bijgebracht van het feit dat Lewis, of zijn erven, de auteursrechten hebben overgedragen aan de vennootschap David Lewis Designers ApS. Dat, zoals B&O heeft aangevoerd, de auteursrechten uit hoofde van werkgeversauteursrecht aan David Lewis Designers ApS toekwamen, is voorshands niet aannemelijk geworden. Zoals Loewe c.s. heeft betoogd, kent de Deense auteurswet (Bekendtgørelse af lov om ophavsret) naar voorlopig oordeel inderdaad geen algemene bepaling van werkgeversauteursrecht, met 18

Beide partijen gaan ervan uit dat de mate van eigen karakter relevant is voor de beschermingsomvang van het model

Pagina 7 van 8 574

IEPT20130121, Rb Den Haag, Bang & Olufsen v Loewe

www.boek9.nl

uitzondering van een bepaling in artikel 59 voor software, welke hier niet relevant is, en geldt (ingevolge artikel 1 van genoemde wet) als uitgangspunt dat het auteursrecht aan de maker ervan toekomt, welk recht bij overeenkomst kan worden overgedragen. Een dergelijk stuk ontbreekt evenwel. In de Deense rechtspraak zijn weliswaar criteria ontwikkeld die onder bepaalde omstandigheden toch overdracht van auteursrechten aan de werkgever aannemen, maar of daarvan in dit geval sprake zou zijn, is gesteld noch gebleken. Hier wringt zich dat B&O heeft nagelaten een opinie naar Deens recht over te leggen ter zake. Bij dit alles komt nog dat blijkens het eigen citaat van B&O 19 kennelijk ook de heer Torsten Valeur als ontwerper van de BeoVision 10 heeft te gelden, zoals Loewe c.s. heeft gesteld. Van hem is in de eerste plaats niet duidelijk of ook hij in dienst was bij David Lewis Designers ApS. Zou dat het geval zijn, dan geldt in de tweede plaats dat ook hier niet is komen vast te staan of zijn auteursrechten aan David Lewis Designers ApS zijn overgedragen. Bij die stand van zaken en gelet op het feit dat voor nadere bewijslevering binnen het beperkte bestek van een kort geding geen ruimte is, kan van een dergelijke overdracht voorshands niet worden uitgegaan. Daarop stranden de auteursrechtelijke ingestoken vorderingen. proceskosten 4.25. B&O zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van dit geding. Loewe c.s. heeft een opgave en specificatie gedaan ter hoogte van een bedrag van € 110.456,51. B&O heeft de redelijkheid en evenredigheid van de door B&O gemaakte kosten bestreden, in het bijzonder ten aanzien van de kosten van de Duitse advocaten die ongeveer € 30.000,00 daarvan uitmaken. Loewe c.s. heeft aangevoerd dat de kosten van de Duitse advocaten zien op het opstellen van een opinie met betrekking tot de vraag of de Reference ID naar Duits recht inbreuk maakt op het auteursrecht ten aanzien van het ontwerp van de BeoVision 10. Voorts zijn zij, aldus Loewe c.s., betrokken geweest bij het selecteren van bewijs en hebben zij geassisteerd bij argumentatie ten aanzien van internationale bevoegdheid.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat ook de kosten van de Duitse advocaten voor vergoeding in aanmerking komen, nu de noodzaak hiervan in een zaak als de onderhavige, waar twee in Duitsland gevestigde ondernemingen worden (mee)gedaagd, kan worden ingezien. De totale omvang van de kosten komen, gelet op de door Loewe c.s. verstrekte toelichting en gezien ook de eigen kosten van B&O ten bedrage van ongeveer € 70.000,00, niet onredelijk of onevenredig voor. Nu Loewe c.s. zulks heeft gevorderd, zal de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard.

5. De beslissing De voorzieningenrechter 5.1. wijst de vorderingen af;

5.2. veroordeelt B&O in de kosten van de procedure, aan de zijde van Loewe c.s. tot dusverre begroot op € 110.456,51; 5.3. verklaart dit vonnis ten aanzien van de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.Th. van Walderveen en in het openbaar uitgesproken op 21 januari 2013 door mr. M.P.M. Loos in tegenwoordigheid van de griffier.

19 Paragraaf 6 dagvaarding en de daar opgenomen link naar http://www.bang-olufsen.com/picture/beovision-10

Pagina 8 van 8 575

IEPT20120229, Rb Den Haag, Sun Garden v Garden Impressions

www.iept.nl

Rb Den Haag, 29 februari 2012, Sun Garden v Garden Impressions

geweest, blijken de hiervoor in 2.7 en 2.8 beschreven kenmerken van Model 6051 naar het oordeel van de rechtbank voldoende duidelijk uit het depot Vindplaatsen:

v

MODELRECHT Nieuwheid – eigen karakter • Sun Garden heeft zich er echter op beroepen, naar het oordeel van de rechtbank terecht, dat de nieuwheid en het eigen karakter van Model 6051 liggen in het samenbrengen van verschillende stijlelementen in één stoel en de specifieke vormgeving van ieder van die elementen.

Inbreuk: dezelfde algemene indruk • De verschillen waar Garden Impressions op heeft gewezen, de kleurstelling van de poten en het frame (aluminium/lichtgrijs; in één van de twee uitvoeringen is ook de bekleding lichtgrijs) de platte (in plaats van afgeronde) dwarsverbindingen tussen de poten, alsmede de enigszins afwijkende kleur (lichter) en vormgeving (ronder) van de armleuningen van de Menorca, zijn in het licht van de opvallende overeenkomsten ondergeschikt en kunnen er niet aan afdoen dat de Menorca bij de geïnformeerde gebruiker dezelfde algemene indruk wekt als Model 6051

Rb Den Haag, 29 februari 2012 (R. Kalden) vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 340931 / HA ZA 09-2109 Vonnis van 29 februari 2012 in de zaak van de rechtspersoon naar vreemd recht SUN GARDEN GmbH, gevestigd te Neuenkirchen, Duitsland, eiseres in conventie, verweerster in reconventie, advocaat mr. Ch.E.F.M. Gielen te Amsterdam, tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GARDEN IMPRESSIONS B.V., gevestigd te Swifterband (gemeente Dronten), gedaagde in conventie, eiseres in reconventie, advocaat mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te ‘sGravenhage.

Partijen zullen hierna respectievelijk Sun Garden en Garden Impressions genoemd worden. Sun Garden is bijgestaan door mr. R.K.C. van Oerle en mr. F. Keramati, advocaten te Amsterdam.

Garden Impressions is bijgestaan door mr. N.W. Mulder en ter comparitie van 15 november 2012 door mr A. Tsoutsanis, beiden advocaat te Amsterdam.

1. De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: - het tussenvonnis van 14 september 2011 en de daarin genoemde stukken; - de akte tot het in het geding brengen van diverse stukken van 9 november 2012 aan de zijde van Sun Garden; -de op 15 november 2012 gehouden comparitie van partijen en de ter gelegenheid daarvan door de raadslieden overgelegde stukken en pleitaantekeningen; -het proces-verbaal van comparitie.

1.2. Ten slotte is vonnis nader bepaald op heden.

2. De verdere beoordeling in conventie 2.1. De rechtbank neemt over en blijft bij hetgeen zij in het vonnis van 14 september 2011 (hierna: het tussenvonnis) heeft overwogen en beslist.

2.2. Ter beoordeling ligt voor of de Menorca, die in het verleden door Garden Impressions is verhandeld, inbreuk maakt op Model 6051 waarvan Sun Garden rechthebbende is. Duidelijkheidshalve worden Model 6051 en de Menorca hierna nogmaals afgebeeld:

Depot voldoende duidelijk • Het standpunt van Garden Impressions, dat de door Sun Garden ingeroepen vormgevingsaspecten onvoldoende duidelijk uit het Model blijken, wordt verworpen. Hoewel een duidelijker afbeelding van de stoel waarvan modelbescherming wordt ingeroepen mogelijk en wellicht ook wenselijk was

Pagina 1 van 5

www.ie-portal.nl 576

www.iept.nl

IEPT20120229, Rb Den Haag, Sun Garden v Garden Impressions Menorca zonder houten armleuningen. Overigens lijken ook beide partijen van deze beperkte lezing van de dagvaarding te zijn uitgegaan. vormgevingserfgoed 2.4. Met partijen neemt de rechtbank tot uitgangspunt dat de beschermingsomvang van Model 6051 mede (naast bijvoorbeeld de mate van ontwerpvrijheid) wordt bepaald door het vormgevingserfgoed ten tijde van de prioriteitsdatum van het depot (23 december 2002). Als productie 4.15 bij conclusie van eis in reconventie heeft Garden Impressions onderdelen van een Nederlandstalige brochure overgelegd met daarin de hierna afgebeelde tuinmeubelen uit de collectie 2003 van het merk Royal Garden (stoel Tapa, pagina 11) respectievelijk van het merk Preston (stoel Comfort, pagina 16), stellende dat deze stoelen op 1 april 2003 – daarbij ten onrechte uitgaand van de depotdatum en niet van de prioriteitsdatum van 23 december 2002 – aan het publiek ter beschikking waren gesteld.

Model 6051

De Menorca dagvaarding voldoende duidelijk? – omvang geschil 2.3. Garden Impressions heeft zich erover beklaagd – kort gezegd – dat uit de dagvaarding onvoldoende duidelijk blijkt op welke vormgevingsaspecten van Model 6051 Sun Garden zich beroept en welke aspecten van de Menorca daarmee zodanig overeenstemmend zouden zijn dat de Menorca als inbreukmakend moet worden aangemerkt. De rechtbank oordeelt daaromtrent als volgt. Uit de dagvaarding en overgelegde stukken blijkt genoegzaam op welke vormgevingsaspecten van Model 6051 Sun Garden haar vorderingen baseert. Uit het gestelde in de conclusie van antwoord en het ter comparitie verhandelde blijkt voorts dat dit voor Garden Impressions voldoende duidelijk was. Onduidelijk zou naar het oordeel van de rechtbank alleen kunnen zijn tegen welke uitvoering van de Menorca de vorderingen zijn gericht. De Menorca is blijkens overgelegde afbeeldingen immers ook aangeboden met aluminium in plaats van houten armleuningen. Gelet op het feit dat Sun Garden heeft gesteld dat zij de Duitse vonnissen tot uitgangspunt van haar vorderingen heeft genomen en hetgeen in de Duitse vonnissen is overwogen – te weten dat een van de in de Menorca overgenomen karakteristieke vormgevingsapecten van Model 6051 bestaat uit ‘een stoelframe met ongeveer even lange convex gebogen voor- en achterpoten die direct onder de houten armsteunen bij elkaar komen’ (cursivering Rb) 1 – moeten de vorderingen van Sun Garden geacht worden niet gericht te zijn tegen de uitvoering van de 1

Citaat uit het vonnis van het Landgericht Düsseldorf; ook het Oberlandesgericht Düsseldorf baseert zijn beslissing mede op het aanwezig zijn van houten armleuningen bij de Menorca.

2.5. Bij conclusie van antwoord in reconventie heeft Sun Garden ten aanzien van (onder meer) die brochure gesteld dat de ‘datum’ “collectie 2003” geen uitsluitsel geeft over de vraag wanneer de betreffende afbeelding voor het publiek beschikbaar was en dat aan deze productie daarom geen belang kan worden toegekend.

2.6. Voorafgaand aan de comparitie van 15 november 2011, die uitsluitend nog betrekking had op de in conventie aan de orde zijnde inbreukvraag, heeft Garden Impressions nadere stukken overgelegd, waaronder als productie 8B de door haar raadsman bij het OHIM ingediende aanvullende stukken in het kader van de door hem (althans zijn kantoor) aanhangig gemaakte procedure, waarin de nietigheid van Model 6051 wordt gevorderd. Productie 8B betreft het processtuk getiteld ‘Ergänzung zum Antrag auf Nichtigerklärung eines eingetragenen Gemeinschaftsgeschmackmusters’ met de daarbij behorende bijlagen (Anlagen). In dat processtuk wordt een uiteenzetting gegeven van de relevante ‘prior art’ op de prioriteitsdatum van het depot, 23 december 2002, onder meer onder verwijzing naar de in onderhavige procedure als productie 4.15 overgelegde brochure (in de procedure bij het OHIM overgelegd als Anlage 9A). Daarbij is evenwel uitsluitend een beroep gedaan op de stoel Tapa van het merk Royal Garden op pagina 11 van die brochure, in die procedure aangeduid als D12, met uiteenzetting waarom die stoel op 23 december 2002 bij het publiek bekend zou zijn geweest. Garden Impressions heeft zich ter comparitie nadrukkelijk beroepen op het vormgevingserfgoed zoals uiteengezet in de procedure bij het OHIM. Bij die Pagina 2 van 5

www.ie-portal.nl 577

www.iept.nl

IEPT20120229, Rb Den Haag, Sun Garden v Garden Impressions

stand van zaken is de rechtbank van oordeel dat Garden Impressions onvoldoende gemotiveerd heeft gesteld dat de stoel Comfort van Preston op 23 december 2002 tot het vormgevingserfgoed behoorde. beschermingsomvang Model 6051 2.7. Garden Impressions heeft er op gewezen – en Sun Garden heeft niet bestreden – dat het toepassen van houten armleuningen, het gebruik van gevlochten kunststof voor de zitting en rugleuning met uitsluitend profielen aan de zijkanten en convex gebogen poten die in omgekeerde V-vorm samenkomen onder de armleuning, op de prioriteitsdatum van het model al bekende stijlelementen van tuinstoelen waren. Sun Garden heeft zich er echter op beroepen, naar het oordeel van de rechtbank terecht, dat de nieuwheid en het eigen karakter van Model 6051 liggen in het samenbrengen van verschillende stijlelementen in één stoel en de specifieke vormgeving van ieder van die elementen. In het bijzonder blijkt uit geen van de door Garden Impressions overgelegde stukken dat op de prioriteitsdatum van het depot al bekend was de combinatie tussen het gebruik van gevlochten kunststof en plat liggende profielen, dat wil zeggen profielen die aan de van het kunststof afgekeerde buitenzijde breder zijn en aan het uiteinde rond, terwijl deze aan de binnenzijde smaller weglopen en het kunststof vlechtwerk omsluiten. Evenmin blijkt uit het in aanmerking te nemen vormgevingserfgoed zoals dat door Garden Impressions is aangedragen dat reeds stoelen bekend waren met in omgekeerde V-vorm ongeveer in het midden onder de armleuning samenkomende poten die bij vooraanzicht breder zijn dan diep.

Menorca inbreukmakend?

2.8. De in 2.7 hiervoor genoemde nog niet uit het vormgevingserfgoed bekende combinaties van elementen uit Model 6051 zijn allebei op dezelfde wijze terug te vinden in de Menorca, zij het dat het plat liggende profiel in de Menorca in detail anders is uitgewerkt. De Menorca heeft daarnaast ook convex gebogen ongeveer even lange poten, die enigszins bol zijn aan de lange voorzijde (vooraanzicht). Verder heeft de Menorca een zitting en rugleuning die op dezelfde wijze gegolfd zijn als bij Model 6051 het geval is, eveneens van gevlochten kunststof met uitsluitend een frame van aluminium (of ander metaal) aan de zijkanten, waarbij onder de zitting en achter de rugleuning op dezelfde plaats dwarsverbindingen tussen de frames aan weerszijden zijn aangebracht.

Voorts zijn ook bij de Menorca de poten en het frame van aluminium (of ander metaal) en de armleuningen van hout. Deze opvallende overeenkomsten tussen de Menorca en Model 6051 maken dat de algemene indruk die de Menorca wekt bij de geïnformeerde gebruiker geen andere is. De verschillen waar Garden Impressions op heeft gewezen, de kleurstelling van de poten en het frame (aluminium/lichtgrijs; in één van de twee uitvoeringen is ook de bekleding lichtgrijs) de platte (in plaats van afgeronde) dwarsverbindingen tussen de poten, alsmede de enigszins afwijkende kleur (lichter) en vormgeving (ronder) van de armleuningen

van de Menorca, zijn in het licht van de opvallende overeenkomsten ondergeschikt en kunnen er niet aan afdoen dat de Menorca bij de geïnformeerde gebruiker dezelfde algemene indruk wekt als Model 6051.

Overige verschillen die door Garden Impressions zijn genoemd (rechte in plaats van ingezakte rugleuning, vorming van het zitvlak, bevestiging van de stoelpoten, soort vlechtwerk, overgang tussen zitting en rugleuning) ziet de rechtbank niet, danwel zijn te onopvallend om opgemerkt te worden, zelfs door een geïnformeerde gebruiker. depot voldoende duidelijk?

2.9. Het standpunt van Garden Impressions, dat de door Sun Garden ingeroepen vormgevingsaspecten onvoldoende duidelijk uit het Model blijken, wordt verworpen. Hoewel een duidelijker afbeelding van de stoel waarvan modelbescherming wordt ingeroepen mogelijk en wellicht ook wenselijk was geweest, blijken de hiervoor in 2.7 en 2.8 beschreven kenmerken van Model 6051 naar het oordeel van de rechtbank voldoende duidelijk uit het depot. Wat de vormgeving en materiaal van de poten en dwarsligger betreft volgt dat (mede) uit de reflectie van het (zon)licht daarop. De geïnformeerde gebruiker zal met name aan de voor- en achterzijde van de zitting, de reflectie en de lichtdoorlatendheid van de rugleuning zien, dat die bestaat uit gevlochten kunststof. Uit de afbeelding is ook duidelijk zichtbaar dat zich aan de voor- en achterzijde respectievelijk boven- en onderzijde van de zitting en rugleuning geen profiel bevindt. De geïnformeerde gebruiker begrijpt daarom dat de twee donkere dwarsbalken in de rugleuning de door de doorzichtige bekleding heen zichtbare dwarse steunverbindingen zijn die de rugleuning stevigheid verschaffen, gelijk ook onder de zitting zo’n stevigheid verschaffende dwarsverbinding zichtbaar is. Tevens is zichtbaar dat de poten en bekleding zwart of in elk geval naar zwart tenderend donkerblauw of -grijs zijn.

Dat de rugleuning lichter (volgens Garden Impressions: lila) lijkt wordt veroorzaakt doordat deze (kenbaar) lichtdoorlatend is en tegen een lichtere achtergrond staat. technisch bepaalde vormgeving?

2.10. Garden Impressions heeft daarnaast aangevoerd dat de vormgevingsaspecten waar Sun Garden zich op beroept technisch bepaald zijn, zodat deze buiten beschouwing dienen te blijven. De rechtbank verwerpt dat verweer. Dat de welving van zitting en rugleuning zoals toegepast in Model 6051 en op dezelfde wijze terug te vinden in de Menorca ingegeven zou zijn door de anatomie van de mens valt gelet op de vele verschillend vormgegeven zittingen en rugleuningen uit het vormgevingserfgoed niet in te zien en is door Garden Impressions na betwisting door Sun Garden onvoldoende onderbouwd. Ook van de gestelde technische bepaaldheid van andere vormgevingsaspecten, zoals de vorm van de armsteunen, de vormgeving van de poten, de positie van de dwarsverbindingen, ontbreekt na betwisting door Sun Garden iedere onderbouwing, zodat daaraan voorbij wordt gegaan. Overigens merkt de rechtbank op Pagina 3 van 5

www.ie-portal.nl 578

www.iept.nl

IEPT20120229, Rb Den Haag, Sun Garden v Garden Impressions

dat deze vormgevingsaspecten niet in hoge mate bijdragen aan de overeenstemmende algemene indruk, die vooral wordt veroorzaakt door overname in de Menorca van de nieuwe combinatie van vormgevingselementen genoemd in 2.7 hiervoor. conclusie inbreuk 2.11. Op grond van al het voorgaande luidt de conclusie dat de Menorca op Model 6051 inbreuk maakt. Het oordeel van de rechtbank ten aanzien van de inbreukvraag komt aldus overeen met de beslissing op dat punt van het Landgericht Düsseldorf, bekrachtigd bij beslissing van het Oberlandesgericht Düsseldorf.

Derhalve behoeft de vraag wat de territoriale reikwijdte is van de inbreukbeslissing in de Duitse vonnissen niet te worden beantwoord. inbreukverbod 2.12. Garden Impressions heeft aangevoerd dat Sun Garden geen belang heeft bij een inbreukverbod, omdat Garden Impressions de verhandeling van de Menorca reeds heeft gestaakt. Dat standpunt wordt verworpen.

Garden Impressions heeft geen onthoudingsverklaring afgegeven, zodat de dreiging in stand is gebleven dat zij de verhandeling van de Menorca in de toekomst zal hervatten, temeer daar Garden Impressions zich op het standpunt blijft stellen dat er geen sprake is van inbreuk en Model 6051 nietig zou zijn. Daarmee is het belang van Sun Garden bij haar inbreukvordering gegeven. De rechtbank ziet wel aanleiding het inbreukverbod te beperken tot (alleen) de Menorca stoel met houten armleuningen. afgifte voorraad 2.13. Tegen de gevorderde afgifte van aanwezige vooraad inbreukmakende stoelen heeft Garden Impressions geen verweer gevoerd en deze vordering is ingevolge artikel 3.18 lid 1 BVIE 2 toewijsbaar. De rechtbank zal ook dit gebod beperken tot de Menorca met houten armleuningen. dwangsom 2.14. De gevorderde dwangsom acht de rechtbank onduidelijk en te hoog, zodat aan het inbreukverbod en het bevel tot afgifte van de nog aanwezige voorraad een dwangsom zal worden verbonden zoals hierna in het dictum verwoord. winstafdracht 2.15. Sun Garden heeft geen schadevergoeding gevorderd, doch uitsluitend afdracht van de door Garden Impressions ten gevolge van haar inbreukmakend handelen genoten winst. Een dergelijke vordering is ingevolge artikel 3.17 lid 4 BVIE alleen toewijsbaar indien sprake is van kwade trouw bij degene die inbreuk heeft gemaakt. In haar dagvaarding heeft Sun Garden niet gesteld dat daarvan bij Garden Impressions sprake zou zijn. Eerst nadat dit ter comparitie van 15 november 2011 door Garden Impressions aan de orde is gesteld heeft Sun Garden daarop aangevoerd dat kwade trouw kan worden aangenomen gelet op de mate van overeenstemming tussen de Menorca en Model 6051, hetgeen volgens

haar geen toeval kan zijn. De rechtbank acht dat – zo al niet te laat aangevoerd – onvoldoende, in het licht van het voor het aannemen van kwade trouw aan te leggen criterium. In het arrest Ondeo / Michel 3 heeft het Benelux Gerechtshof uitleg gegeven aan het vereiste van kwade trouw dat gesteld wordt aan een vordering tot winstafdracht. Het Hof oordeelde, kort gezegd, dat daarvan geen sprake is indien degene wiens handelen achteraf inbreukmakend wordt geoordeeld, het verwijt van inbreuk heeft bestreden met een verweer dat in redelijkheid niet als bij voorbaat kansloos kan worden aangemerkt. In het onderhavige geval heeft Garden Impressions uitvoerig verweer gevoerd over de mate waarin Model 6051 bescherming biedt, onder meer gelet op het vormgevingserfgoed, terwijl voorts – anders dan Sun Garden stelt – geen sprake is van een exacte kopie, zodat ruimte bestond voor discussie omtrent de vraag of de Menorca al dan niet dezelfde algemene indruk wekt als Model 6051. Dat de rechtbank in het nadeel van Garden Impressions heeft beslist maakt nog niet dat haar verweer ‘in redelijkheid bij voorbaat kansloos’ was. De gevorderde winstafdracht zal derhalve worden afgewezen.

Datzelfde geldt voor de vordering tot het doen van accountantsgecertificeerde opgave van genoten winst, die immers ten doel heeft het bedrag van de af te dragen winst vast te stellen.

Erkenning Duitse beslissingen 2.16. De rechtbank wijst het verzoek tot erkenning van de beslissing van het Landgericht Düsseldorf d.d. 14 november 2006 tussen partijen gewezen toe, echter voor wat betreft de veroordeling alleen voor zover die betrekking heeft op handelingen van Garden Impressions in Duitsland. Bij beslissing van het Oberlandesgericht Düsseldorf van 9 oktober 2007 in hoger beroep is immers de beslissing van het Landgericht Düsseldorf in die zin beperkt bekrachtigd.

De gevorderde erkenning van de beslissing het Oberlandesgericht Düsseldorf van 9 oktober 2007 wordt afgewezen, nu van die beslissing geen expeditie is overgelegd, zoals vereist door artikel 53 lid 1 EEXVo. proceskosten 2.17. Indachtig dat de schikkingsonderhandelingen tussen partijen niet zozeer op de onthoudingsverklaring, als wel op de hoogte van de door Garden Impressions af te dragen winst zijn afgestuit, ziet de rechtbank in de omstandigheid dat de vorderingen van Sun Garden slechts gedeeltelijk zullen worden toegewezen en deels – juist wat betreft de gevorderde afdracht van winst – worden afgewezen, aanleiding de proceskosten in conventie te compenseren in dier voege dat iedere partij zijn eigen kosten draagt.

3. De verdere beoordeling in reconventie proceskosten 3.1. Zoals volgt uit hetgeen in het tussenvonnis is overwogen, zal Garden Impressions niet ontvankelijk

2

3

Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)

Benelux Gerechtshof 11 februari 2008, LJN BC6935

Pagina 4 van 5

www.ie-portal.nl 579

www.iept.nl

IEPT20120229, Rb Den Haag, Sun Garden v Garden Impressions

worden verklaard in haar vordering tot nietigverklaring van Model 6051 in reconventie. Daarom zal Garden Impressions, als de in het ongelijk gestelde partij, op de voet van 1019h Rv worden veroordeeld in de redelijke en evenredige proceskosten van Sun Garden. Partijen hebben niet aangegeven welk aandeel van de proceskosten aan de reconventie dient te worden toegerekend. Nu een groot deel van hetgeen in reconventie is aangevoerd eveneens van belang was in de procedure in conventie in verband met het vaststellen van de beschermingsomvang van Model 6051 in het licht van het vormgevingserfgoed, zal de rechtbank een kwart van de totale kosten aan de reconventie toerekenen. De opgave van Sun Garden heeft Garden Impressions onvoldoende gemotiveerd bestreden, zodat daarvan wordt uitgegaan, met dien verstande dat de rechtbank zal uitgaan van de urenspecificatie van Sun Garden van 8 november 2011 (sluitend op een bedrag van EUR 48.472,90), nu de specificatie van 14 november te laat is ingediend en Garden Impressions daartegen uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt, zodat deze laatste wegens strijd met de goede procesorde buiten beschouwing moet blijven.

4. De beslissing De rechtbank in conventie 4.1. gebiedt Garden Impressions met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden in alle landen van de Europese Gemeenschap, iedere gebruik van Model 6051, waaronder wordt verstaan het vervaardigen, aanbieden, in de handel brengen, invoeren, uitvoeren of gebruiken van de Menorca met houten armleuningen, alsmede het voor deze doeleinden in voorraad hebben van de Menorca met houten armleuningen; 4.2. gebiedt Garden Impressions binnen 10 werkdagen na betekening van dit vonnis – te verlengen met iedere dag dat de raadsman de hierna bedoelde opgave later heeft gedaan dan hierna is bepaald – de door haar in voorraad gehouden Menorca tuinstoelen met houten armleuningen om niet af te leveren aan een door de raadsman, uiterlijk op de dag van betekening van dit vonnis, aan de raadsman van Garden Impressions (met afschrift per gelijke post, fax of e-mail aan Garden Impressions) op te geven adres; 4.3. veroordeelt Garden Impressions tot betaling van een dwangsom van EUR 500,- voor iedere Menorca stoel met houten armleuningen waarmee, dan wel, ter keuze van Sun Gardens, van EUR 5.000,- voor iedere dag waarop, zij in strijd handelt met een in dit vonnis gegeven gebod.

4.4. erkent de beslissing van het Landgericht DĂźsseldorf d.d. 14 november 2006 tussen partijen gewezen, met dien verstande dat voor wat betreft de veroordeling door het Landgericht, deze erkenning beperkt is tot die veroordeling voor zover die zich uitstrekt tot handelingen van Garden Impressions in Duitsland; 4.5. compenseert de proceskosten in dier voege dat iedere partij zijn eigen kosten draagt; 4.6. wijst het meer of anders gevorderde af;

in reconventie 4.7. verklaart Garden Impressions niet ontvankelijk in haar vordering; 4.8. veroordeelt Garden Impressions tot betaling aan Sun Garden van de door haar gemaakte proceskosten, tot op heden begroot op EUR 12.118,23.

Dit vonnis is gewezen door mr. R. Kalden en in het openbaar uitgesproken op 29 februari 2012.

Pagina 5 van 5

www.ie-portal.nl 580

IEPT20120403, Hof Den Haag, THC v Instamat

www.iept.nl

Hof Den Haag, 3 april 2012, THC v Instamat IR DM/060899

EU 000069307-0008

van de ruimte tussen de buizen zich verhoudt tot de breedte van de buizen. Voorts volgt uit artikel 3.9, lid 1, BVIE dat een depot meerdere modellen kan bevatten (een meervoudig depot). Niet valt in te zien dat het meervoudige depot er in dit geval toe leidt dat de kenmerkende eigenschappen van de respectieve modellen onvoldoende duidelijk uit de registratie blijken.

Quadro

Hoekigheid van hoeken nieuw • THC stelt dat de 'hoekigheid' van de hoeken van de buizen (waarmee zij bedoelt: de scherpte van de hoeken), wel nieuw was. Hoewel Instamat dat bestrijdt, gaat het hof daarvan voorshands uit. Het model maakt derhalve ten opzichte van het vormgevingserfgoed een andere algemene indruk doordat de bekende rechthoekige, verticaal geplaatste buizen scherpe (in tegenstelling tot een enigszins afgeronde) hoeken hebben, doordat de buizen een bepaalde breedte/diepte verhouding hebben en doordat zij op een bepaalde afstand van elkaar zijn geplaatst, een en ander zoals blijkt uit detailtekening

Quadro Bath

MODELRECHT Kenmerkende eigenschappen model blijkt voldoende uit depot • In de registratie is vermeld dat het gaat om radiatoren en de afbeeldingen bevestigen dat. De afbeeldingen van de modellen 1 en 4, waarop THC zich beroept, maken duidelijk dat het gaat om een radiator met verticaal geplaatste buizen. Uit de detailtekeningen 1.2 en 4.2 wordt duidelijk dat het gaat om rechthoekige buizen (in het geval van model 1 tevens vierkant) en dat de hoeken "hoekig" zijn (niet afgerond). Uit die detailtekeningen is eveneens af te leiden hoe de breedte van de buizen zich verhoudt tot de diepte daarvan en hoe de breedte

Geen inbreuk modelrecht • andere algemene indruk door de verhoudingen tussen de diepte en de breedte van de buizen en tussen de breedte van de buizen en de breedte van de tussenruimte Het hof is voorshands van oordeel dat de Quadro op de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk maakt dan model nr. 4. Weliswaar heeft ook de Quadro "hoekige hoeken", maar de verhoudingen tussen de diepte en de breedte van de buizen en tussen de breedte van de buizen en de breedte van de tussenruimte zijn zodanig anders dat de Quadro niettemin een andere algemene indruk maakt. In model nr. 4 zijn de buizen ongeveer twee maal zo diep als breed. De ruimte tussen de buizen is gelijk aan de breedte van de buizen.

Daardoor maakt het model een vrij transparante indruk.

Het ter zitting meegebrachte model Zana, dat model 4 qua afmetingen dicht nadert, bevestigt dat beeld. Bij de Quadro daarentegen verhoudt de diepte van de buizen zich tot de breedte daarvan zich als 2:1,5. De buizen maken derhalve een meer vierkante indruk. De ruimte tussen de buizen verhoudt zich tot de breedte van de buizen als 0,9:1,5. Die tussenruimte is derhalve aanmerkelijk minder breed dan een buisbreedte.

Daardoor maakt de Quadro een vrij massieve indruk, hetgeen bevestigd wordt door de hiervoor in rov. 2.4 weergegeven afbeelding van de Quadro (en het ter zitting meegebrachte model van de Quadro). Het hof is derhalve voorshands van oordeel dat Instamat door de verhandeling van de Quadro geen inbreuk maakt op model nr. 4 van het DM-depot.

Vindplaatsen: LJN: BW0094 Hof Den Haag, 3 april 2012

Pagina 1 van 6

www.ie-portal.nl 581

IEPT20120403, Hof Den Haag, THC v Instamat

www.iept.nl

(T.H. Tanja-van den Broek, R.C. Schlingemann en A.J. van der Meer) GERECHTSHOF 's-GRAVENHAGE Sector civiel recht Zaaknummer : 105.007.829/02 Rolnummer (oud) : C08/00419 Zaak/nummer Rb : 300317/KG ZA 07-1477 arrest van 3 april 2012 inzake The Heating Company B.V. B.A., gevestigd te Dilsen, België, appellante, hierna te noemen: THC, advocaat: mr. P.J.M. Steinhauser te Amsterdam, tegen Instamat Warmtetechniek B.V., gevestigd te Vaassen, geïntimeerde, hierna te noemen: Instamat, advocaat: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te 'sGravenhage.

Verder verloop van het geding Voor het procesverloop tot aan het tussenarrest van 20 oktober 2009 verwijst het hof naar dat arrest. Bij dat arrest heeft het hof de door THC bij akte van 14 juli 2009 voorgestelde eisvermeerdering geweigerd.

Vervolgens heeft Instamat een memorie van antwoord, met producties, genomen. Op 12 januari 2012 hebben partijen de zaak doen bepleiten, THC door haar procesadvocaat en Instamat door mr. H.W. de Weijs, advocaat te Arnhem, beiden aan de hand van pleitnotities die aan het procesdossier zijn toegevoegd.

Daarbij zijn door beide partijen aanvullende stukken overgelegd, die vermeld zijn in het van het pleidooi opgemaakte proces-verbaal. Vervolgens hebben partijen arrest gevraagd.

Inleiding 1. De door de voorzieningenrechter in r.o. 2.1 tot en met 2.5 van het bestreden vonnis vastgestelde feiten zijn niet weersproken, zodat ook het hof van die feiten uitgaat.

2. Kort gezegd gaat het om het volgende.

2.1. THC is ontwerper en producent van designradiatoren. THC heeft op 4 juni 2002 onder nummer DM/060899 een internationaal depot verricht van modellen van radiatoren (hierna: 'het DM-depot').

Het depot heeft gelding voor Nederland. Bij het DMdepot behoren de volgende afbeeldingen:

2.2. THC is daarnaast houdster van het op 27 augustus 2003 onder nummer 000069307 geregistreerde Gemeenschapsmodel (modellen 1 tot en met 8). Bij model nummer 8 (hierna: 'het GM'), waarop THC zich in deze procedure beroept, behoren de volgende afbeeldingen:

2.3. THC brengt op basis van het DM-depot en het GM producten op de markt onder respectievelijk de namen 'Carré' en 'Carré Bath'.

2.4. Instamat is leverancier van designradiatoren. Zij brengt in Nederland radiatoren op de markt onder de naam 'Quadro' en 'Quadro Bath'. In haar productfolders zijn de volgende afbeeldingen weergegeven:

Pagina 2 van 6

www.ie-portal.nl 582

IEPT20120403, Hof Den Haag, THC v Instamat

www.iept.nl

2.5. THC stelt dat Instamat met de verhandeling van de Quadro en de Quadro Bath inbreuk maakt op respectievelijk het DM-depot, in het bijzonder model nr. 4 daarvan, en model nr. 8 van het GM. In eerste aanleg heeft zij zich bovendien beroepen op auteursrechtinbreuk en slaafse nabootsing. Bij akte houdende vermindering van (grondslag van) eis van 12 januari 2012 heeft zij deze laatste twee grondslagen ingetrokken. Thans gaat het derhalve uitsluitend nog om de modelrechtelijke grondslag van de vorderingen.

2.6. De voorzieningenrechter heeft deze vorderingen afgewezen op de grond - kort gezegd - dat de Quadro en de Quadro Bath op de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk maken dan de modellen van THC. Daartegen richten zich de grieven 1 tot en met 7, 15 en 18. De grieven 16, 17, 19 en 20 zien op de beslissing van de voorzieningenrechter met betrekking tot de proceskosten. De grieven 8 tot en met 14, die betrekking hadden op de verwerping door de voorzieningenrechter van de auteursrechtelijke - en onrechtmatige daad-grondslag, heeft THC bij pleidooi ingetrokken.

Beoordeling van het beroep 3. Het meest verstrekkende verweer van Instamat is dat THC geen spoedeisend belang (meer) heeft bij de beoordeling van haar vorderingen. Desgevraagd heeft THC ter zitting verklaard dat zij juist het afgelopen jaar veel omzetverlies heeft geleden op de Carré en de Carré Bath. Zij wijdt dat aan de verkoop van de Quadro en Quadro Bath. Instamat stelt dat bedoeld omzetverlies ook te maken kan hebben met de economische crisis. Hoe dit ook zij, nu volgens THC sprake is van een nog steeds voortdurende inbreuk op haar modelrechten, acht het hof een voldoende spoedeisend belang aanwezig om THC ontvankelijk te achten in haar hoger beroep.

4. De grieven 1, 2 en 7 (deels) zien op de beschermingsomvang van het DM-depot. THC betoogt dat kenmerkend is voor het model (waarmee zij kennelijk bedoelt: model 4): 1) de rechthoekigheid van de buizen (ook wanneer die rechthoekigheid onderdeel zou moeten worden geacht van een bepaalde stijl), 2) de hoekigheid van de hoeken van de buizen en 3) de verticale buizen, waarvan de diepte groter is dan de breedte. Aan de combinatie van deze kenmerken komt

volgens THC een grote beschermingsomvang toe. De grieven 3 en 7 (deels) betreffen de vraag of Instamat met de Quadro inbreuk maakt op de modellen van het DM-depot (in het bijzonder: model 4). THC wijst erop dat het niet gaat om de ontleding van details, maar om de vraag of de Quadro een andere algemene indruk maakt dan het model. Daarbij is de geïnformeerde gebruiker: de in designradiatoren geïnteresseerde consument en de installateur van dergelijke radiatoren.

Deze zullen de Quadro en de op het model gebaseerde Carré volgens THC niet gelijktijdig zien. Afgezien van kleine maatverschillen zijn er volgens THC geen verschillen, zodat de Quadro op de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk maakt dan het model. THC wijst er in dat kader op dat ook de Quadro hoekige buizen heeft, waarvan de diepte groter is dan de breedte. Daarbij is de diepte van de buizen van de Quadro ongeveer gelijk aan die van model 1 van het DM-depot. Voor zover de Quadro aldus als een combinatie van model 4 en model 1 moet worden beschouwd, levert dat ook een inbreuk op, aldus THC. 5. De grieven 4, 5 en 7 (deels) betreffen de beschermingsomvang van het GM. Ook hier betoogt THC dat het eigen karakter van het model mede wordt bepaald door de hoekigheid van de hoeken. THC erkent dat juist is dat rechthoekige buizen al op de markt waren, maar daarbij ging het volgens haar om rechthoekige buizen met enigszins afgeronde hoeken.

De combinatie van rechthoekige buizen met hoekige hoeken, waarbij de diepte van de buizen gelijk is aan de breedte (derhalve: vierkante buizen), toegepast op een radiator, verdeeld in clusters met een grote tussenruimte, was volgens THC nog niet bekend. THC acht daarom de beschermingsomvang van het GM groot. In de grieven 6 en 7 (deels) betoogt THC dat de Quadro Bath op de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk maakt dan het GM, vooral niet nu de geïnformeerde gebruiker de beide modellen niet tegelijk en slechts vluchtig ziet.

Algemeen 6. De modelrechten waarvoor door THC bescherming wordt ingeroepen zijn enerzijds een model waarop het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), hierna: 'BVIE', van toepassing is en anderzijds een model uit hoofde van Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen (GModV). Voor zover in dit geschil van belang is de inhoud van het BVIE en de GModV gelijk.

7. De grieven van THC stellen in de eerste plaats de beschermingsomvang van de beide modellen aan de orde. In artikel 4 lid 1 GModV is bepaald dat 'een model als Gemeenschapsmodel wordt beschermd voor zover het (...) een eigen karakter heeft'. Hieruit volgt dat de beschermingsomvang van een Gemeenschapsmodel afhangt van de mate waarin dit model een eigen karakter heeft. Bij de beoordeling van het eigen karakter moet naar het vormgevingserfgoed worden gekeken. Dat blijkt uit artikel 6 lid 1 GModV, en tevens uit overweging (14) van de considerans van de GModV, waarin het volgende is vermeld: Pagina 3 van 6

www.ie-portal.nl 583

IEPT20120403, Hof Den Haag, THC v Instamat

www.iept.nl

'Het criterium voor de beoordeling van het eigen karakter van een model moet het duidelijke verschil zijn tussen de algemene indruk die wordt gewekt bij een geïnformeerde gebruiker die het model bekijkt, en die welke bij hem wordt gewekt door het vormgevingserfgoed, met inachtneming van de aard van het voortbrengsel waarop het model wordt toegepast (...) en in het bijzonder van de bedrijfstak waarmee het verbonden is en de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model.'

Artikel 10 GModV bepaalt dienovereenkomstig dat de door het Gemeenschapmodel verleende bescherming elk model omvat dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt en dat bij de beoordeling van de draagwijdte van de bescherming rekening wordt gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model. Een en ander volgt ook uit de artikelen 3.1, lid 1, 3.3, lid 2, en 3.3.16, lid 1 BVIE. 8. Aan de omstandigheid dat bepaalde elementen van een model als een uiting van een stijl of trend kunnen worden beschouwd, komt als zodanig geen betekenis toe. De maatstaf die moet worden toegepast bij beantwoording van zowel de vraag of aan een model eigen karakter toekomt, als de vraag of een later model inbreuk maakt op een eerder model, is immers of de beide modellen op de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk maken. Wel moet worden aangenomen dat, voor zover een model elementen bevat die kunnen worden beschouwd als een uiting van een bepaalde stijl of trend, aan het model in zoverre geen eigen karakter toekomt. Een (ander) model dat eveneens als een uiting van de betreffende stijl of trend kan worden beschouwd, wekt in zoverre bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk dan het vormgevingserfgoed waarin die stijl of trend tot uitdrukking is gebracht (Hof Den Haag 30 november 2010, BP3626).

9. De 'maatman' in het BVIE en de GModV is de 'geïnformeerde gebruiker'. In rov. 59 van zijn arrest van 20 oktober 2011 in de zaak PepsiCo/Grupo Promer (zaak C-281/10) heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) de 'geïnformeerde gebruiker' als volgt omschreven: 'Wat in de derde plaats het aandachtsniveau van de geïnformeerde gebruiker betreft, zij eraan herinnerd dat deze weliswaar niet de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument is die een model gewoonlijk als geheel waarneemt en niet op de verschillende details ervan let (...), maar dat het evenmin gaat om de vakman die in detail de minieme verschillen die mogelijkerwijs tussen de conflicterende modellen bestaan, kan onderscheiden. Het bijvoeglijke naamwoord "geïnformeerde" suggereert dan ook dat de gebruiker, zonder een ontwerper of technisch deskundige te zijn, de in de betrokken sector bestaande verschillende modellen kent, een zekere kennis bezit met betrekking tot de elementen die deze modellen over het algemeen bevatten, en door zijn belangstelling voor de betrokken voortbrengselen blijk geeft van een vrij hoog aandachtsniveau bij gebruik ervan'.

10. Uit rov. 55 van voormeld arrest blijkt dat de aldus gedefinieerde geïnformeerde gebruiker naar zijn aard de betrokken modellen zo mogelijk rechtstreeks zal vergelijken, maar dat het niet uitgesloten is dat een dergelijke vergelijking niet mogelijk is of in de betrokken sector ongebruikelijk is. Voorts is van belang dat, hoewel bij de beoordeling van de geldigheid of beschermingsomvang van een model het model zoals ingeschreven in aanmerking moet worden genomen, het daadwerkelijk verhandelde voortbrengsel waarop het model is toegepast in aanmerking mag worden genomen voor zover dit een bevestiging oplevert van hetgeen uit het model zoals ingeschreven blijkt (rov. 73 en 74 van genoemd arrest).

11. Voor het onderhavige geval leidt het voorgaande tot de volgende uitgangspunten.

In de eerste plaats zijn partijen het erover eens dat het bij de aard van de voortbrengselen en de bedrijfstak gaat om designradiatoren. Ook zijn zij het erover eens dat de geïnformeerde gebruiker in dit geval is: de consument op zoek naar/geïnteresseerd in designradiatoren of de installateur van dergelijke radiatoren.

In de tweede plaats heeft THC wel gesteld dat de geïnformeerde gebruiker de modellen niet tegelijk en slechts vluchtig zal zien, maar dat niet voldoende onderbouwd. In het bijzonder heeft THC niet gesteld dat rechtstreekse vergelijking van de modellen in dit geval niet mogelijk of niet gebruikelijk is. Voor zover het gaat om de geïnteresseerde consument acht het hof voorshands aannemelijk dat hij zich deugdelijk oriënteert en de verschillende modellen (wat betreft de modellen waarop THC zich beroept: de radiatoren waarin deze zijn belichaamd) ofwel in de showroom van leveranciers, ofwel in door hem ontvangen brochures nauwkeurig bestudeert. Zoals uit het voorgaande blijkt, is immers uitgangspunt dat de geïnformeerde gebruiker een hoog aandachtsniveau heeft. Ook de installateur van designradiatoren zal de verschillende modellen kennen en deze rechtstreeks kunnen vergelijken. In de derde plaats heeft THC in het kader van haar tweede grief (met betrekking tot het DM-depot) niet, althans onvoldoende weersproken dat, zoals de voorzieningenrechter in rov. 4.5 heeft vastgesteld, rechthoekige, verticaal geplaatste elementen (buizen) ten tijde van het depot al op de markt waren en dus tot het vormgevingserfgoed behoorden. In grief 5, met betrekking tot het GM, heeft THC dat zelfs met zoveel woorden erkend. Ook is geen grief gericht tegen de vaststelling van de voorzieningenrechter, in rov. 4.8 en 4.9, dat het GM een zeer gebruikelijke vlakverdeling toont, waarbij de buizen ongelijk zijn verdeeld en het vlak met het grootste aantal buizen onderaan is geplaatst. Ook dat behoorde derhalve - wat het GM betreft - tot het vormgevingserfgoed. Tot slot heeft THC geen grief gericht tegen het oordeel van de voorzieningenrechter, in rov. 4.6, dat het aantal elementen (buizen) technisch bepaald is in verband met de gewenste warmteafgifte en niet bepalend is voor het eigen karakter van een radiator.

Pagina 4 van 6

www.ie-portal.nl 584

IEPT20120403, Hof Den Haag, THC v Instamat

www.iept.nl

Het DM-depot en de Quadro 12. In hoger beroep stelt Instamat (voor het eerst) dat het DM-depot nietig is op grond van artikel 3.6 sub f BVIE, omdat de kenmerkende eigenschappen van het model onvoldoende uit de registratie blijken. Instamat neemt daarbij tot uitgangspunt dat het tweede blad van de door THC overgelegde productie 2 (uitvergrotingen van de modellen 1 tot en met 4) niet tot de modelregistratie behoort, hetgeen THC ten pleidooie heeft bevestigd. Uitgaande van het eerste en enige blad van de registratie, stelt Instamat dat uit het depot niet blijkt van scherpe hoeken, dat geen afmetingen en verhoudingen zijn vermeld en dat niet zichtbaar is dat het om radiatoren gaat. Ook het feit dat meerdere modellen in één depot zijn neergelegd maakt het depot volgens Instamat ontoelaatbaar onduidelijk.

13. Het hof verwerpt dit verweer. In de registratie is vermeld dat het gaat om radiatoren en de afbeeldingen bevestigen dat. De afbeeldingen van de modellen 1 en 4, waarop THC zich beroept, maken duidelijk dat het gaat om een radiator met verticaal geplaatste buizen.

Uit de detailtekeningen 1.2 en 4.2 wordt duidelijk dat het gaat om rechthoekige buizen (in het geval van model 1 tevens vierkant) en dat de hoeken "hoekig" zijn (niet afgerond). Uit die detailtekeningen is eveneens af te leiden hoe de breedte van de buizen zich verhoudt tot de diepte daarvan en hoe de breedte van de ruimte tussen de buizen zich verhoudt tot de breedte van de buizen. Voorts volgt uit artikel 3.9, lid 1, BVIE dat een depot meerdere modellen kan bevatten (een meervoudig depot). Niet valt in te zien dat het meervoudige depot er in dit geval toe leidt dat de kenmerkende eigenschappen van de respectieve modellen onvoldoende duidelijk uit de registratie blijken.

14. Wat betreft het eigen karakter en daarmee de beschermingsomvang van het DM-depot geldt het volgende. THC beroept zich met name op model 4.

Slechts voor wat betreft de diepte van de buizen van de Quadro doet THC een aanvullend beroep op model 1.

Het hof neemt dan ook model 4 tot uitgangspunt.

15. Nu rechthoekige, verticaal geplaatste buizen al op de markt waren (zie rov. 11), komt aan het model in zoverre geen eigen karakter toe. De door de rechtbank in rov. 2.5 afgebeelde radiator 'Thermic Line design' biedt daarvan een voorbeeld. Uit dat voorbeeld blijkt ook dat buizen waarvan de diepte groter is dan de breedte al op de markt waren. Ook in zoverre ontbeert het model derhalve eigen karakter. THC stelt dat de 'hoekigheid' van de hoeken van de buizen (waarmee zij bedoelt: de scherpte van de hoeken), wel nieuw was.

Hoewel Instamat dat bestrijdt, gaat het hof daarvan voorshands uit. Het model maakt derhalve ten opzichte van het vormgevingserfgoed een andere algemene indruk doordat de bekende rechthoekige, verticaal geplaatste buizen scherpe (in tegenstelling tot een enigszins afgeronde) hoeken hebben, doordat de buizen een bepaalde breedte/diepte verhouding hebben en doordat zij op een bepaalde afstand van elkaar zijn geplaatst, een en ander zoals blijkt uit detailtekening 4.2. Bij pleidooi heeft THC nog een beroep gedaan op

het feit dat de verticale buizen zijn geplaatst op ronde collectorbuizen. Afgezien van de vraag of het THC vrijstond zich voor het eerst bij pleidooi op dit kenmerk te beroepen, geldt dat Instamat onweersproken heeft gesteld dat ronde collectorbuizen gebruikelijk zijn, zodat dit kenmerk niet het eigen karakter van het model bepaalt.

16. Het hof is voorshands van oordeel dat de Quadro op de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk maakt dan model nr. 4. Weliswaar heeft ook de Quadro "hoekige hoeken", maar de verhoudingen tussen de diepte en de breedte van de buizen en tussen de breedte van de buizen en de breedte van de tussenruimte zijn zodanig anders dat de Quadro niettemin een andere algemene indruk maakt. In model nr. 4 zijn de buizen ongeveer twee maal zo diep als breed. De ruimte tussen de buizen is gelijk aan de breedte van de buizen. Daardoor maakt het model een vrij transparante indruk. Het ter zitting meegebrachte model Zana, dat model 4 qua afmetingen dicht nadert, bevestigt dat beeld. Bij de Quadro daarentegen verhoudt de diepte van de buizen zich tot de breedte daarvan zich als 2:1,5. De buizen maken derhalve een meer vierkante indruk. De ruimte tussen de buizen verhoudt zich tot de breedte van de buizen als 0,9:1,5.

Die tussenruimte is derhalve aanmerkelijk minder breed dan een buisbreedte. Daardoor maakt de Quadro een vrij massieve indruk, hetgeen bevestigd wordt door de hiervoor in rov. 2.4 weergegeven afbeelding van de Quadro (en het ter zitting meegebrachte model van de Quadro). Het hof is derhalve voorshands van oordeel dat Instamat door de verhandeling van de Quadro geen inbreuk maakt op model nr. 4 van het DM-depot.

17. Voor zover THC zich wat de diepte van de buizen mede beroept op model nummer 1 van het DMdepot baat dat haar niet. De modelbescherming gaat niet zover dat een modelhouder zich, ter ondersteuning van een gestelde inbreuk, op kenmerken van verschillende modellen kan beroepen en aldus een "combinatiemodel" in het leven kan roepen dat niet als zodanig is gedeponeerd. Dat de Quadro inbreuk maakt op model nr. 1 als geheel is door THC niet gesteld.

18. De beslissing van de derde kamer van beroep van het OHIM van 2 november 2010, die door THC als productie 18 is overgelegd, leidt niet tot een ander oordeel, reeds omdat die beslissing, naar Instamat tijdens het pleidooi heeft gesteld, een model betreft met andere kenmerken dan de Quadro, met name waar het de afmetingen van de buizen betreft. THC heeft dat verder niet meer tegengesproken. De juistheid van de stelling van Instamat lijkt voorts te worden bevestigd door de afbeeldingen (met name: nr. 0002.3) van de betreffende modelregistratie.

19. Op grond van het voorgaande falen de grieven 1 tot en met 3 en 7 (in zoverre).

Het GM en de Quadro Bath 20. Wat betreft het eigen karakter en daarmee de beschermingsomvang van het GM geldt min of meer hetzelfde als hetgeen het hof ten aanzien van model nr.

4 van het DM-depot heeft overwogen. Dat wil zeggen: het eigen karakter van het GM wordt niet bepaald door Pagina 5 van 6

www.ie-portal.nl 585

IEPT20120403, Hof Den Haag, THC v Instamat

www.iept.nl

de rechthoekigheid van de buizen en de ronde collectorbuizen (waarop ook ten aanzien van het GM voor het eerst bij pleidooi een beroep is gedaan). Het eigen karakter wordt evenmin bepaald door de verdeling in clusters met grote tussenruimtes, waarbij het onderste deel de meeste buizen bevat (zie rov. 11).

Net als bij het DMdepot wil het hof er voorshands vanuit gaan dat de buizen van het GM "hoekiger" zijn dan de buizen van radiatoren behorend tot het vormgevingserfgoed. De buizen van het GM zijn verder vierkant en (behoudens de tussenruimtes bedoeld voor de handdoeken) door een minimale tussenruimte van elkaar gescheiden. Daardoor wekken de clusters, zoals het hof ook aan de hand van het ter zitting meegebrachte model van de Carré Bath heeft kunnen vaststellen, de indruk te bestaan uit een vrijwel gesloten vlak. Het model maakt derhalve ten opzichte van het vormgevingserfgoed een andere algemene indruk doordat de bekende rechthoekige, horizontaal, in clusters geplaatste buizen scherpe (in tegenstelling tot een enigszins afgeronde) hoeken hebben, doordat de buizen vierkant zijn en (in de clusters) met een minimale tussenruimte van elkaar gescheiden zijn.

21. Het hof is voorshands van oordeel dat de Quadro Bath op de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk maakt dan het GM. Weliswaar heeft ook de Quadro Bath "hoekige" buizen, die (weliswaar niet helemaal, maar wel) bijna vierkant zijn, maar de tussenruimte tussen de buizen in de clusters is veel groter, te weten: de helft van een buisbreedte. Daardoor maken de vlakken en daarmee de radiator, zoals het hof ook heeft kunnen vaststellen aan de hand van het ter zitting meegebrachte model van de Quadro Bath, een veel transparantere indruk dan het GM, dat immers uit vrijwel aaneengesloten vlakken bestaat. Het hof is derhalve voorshands van oordeel dat Instamat met de verhandeling van de Quadro Bath geen inbreuk maakt op het GM. 22. Op grond van het voorgaande falen ook de grieven 4 tot en met 6 en 7 (voor het overige).

23. Nu de vorderingen van THC naar 's hofs oordeel terecht zijn afgewezen, falen ook de grieven 15, 16, 18 en 19.

24. De grieven 17 en 20 zien op de hoogte van de proceskosten van de eerste aanleg, waarin THC door de voorzieningenrechter is veroordeeld. THC betoogt dat niet duidelijk is hoeveel uren tegen welk tarief aan de zaak besteed zijn, althans dat niet uit de overgelegde specificaties volgt dat 80 uur aan de zaak besteed is.

THC acht een totaalbedrag van € 13.680,36, dat verkregen wordt op basis van 47,8 uren, redelijk.

Instamat heeft de grief bestreden en voorts nieuwe overzichten van haar proceskosten overgelegd. Bij pleidooi heeft zij een en ander nog nader doen toelichten. THC is daarop bij het pleidooi niet meer teruggekomen, zodat het hof ervan uitgaat dat zij thans wel overtuigd is van de juistheid van de opgave van Instamat. Het hof acht het gevorderde bedrag redelijke en evenredig. Nu THC geen andere bezwaren tegen de betreffende vergoeding heeft ingebracht, falen de grieven.

25. Aangezien alle grieven falen, geldt THC ook in hoger beroep als de in het ongelijk gestelde partij en zal zij in de kosten daarvan veroordeeld worden. Bij voorafgaand aan het pleidooi ingediende stukken heeft Instamat haar kosten in hoger beroep begroot op een bedrag van € 50.727,23. Bij pleidooi heeft Instamat voorts aangegeven voor wat betreft de (ingetrokken) onrechtmatige daadgrondslag aanspraak te maken op vergoeding overeenkomstig het liquidatietarief. THC heeft geen bezwaar gemaakt tegen de aldus gevorderde proceskosten. Het hof zal 10% van de begrote kosten toerekenen aan het verweer tegen de onrechtmatige daadgrondslag. Aan proceskosten die voor vergoeding op de voet van artikel 1019h Rv. in aanmerking komen zal het hof dan ook een bedrag van € 45.654,51 toewijzen. 10% van het toepasselijke liquidatietarief komt op een bedrag van € 268,20 (3 punten in tarief II).

Beslissing Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep; veroordeelt THC in de kosten van geding in hoger beroep, aan de zijde van Instamat begroot op € 45.922,71; verklaart dit arrest wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad. Dit arrest is gewezen door mrs. T.H. Tanja-van den Broek, R.C. Schlingemann en A.J. van der Meer, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 3 april 2012 in aanwezigheid van de griffier.

Pagina 6 van 6

www.ie-portal.nl 186

IEPT20120925, Hof Arnhem, Zijlstra v Rolf Benz

www.iept.nl

Hof Arnhem, 25 september 2012, Zijlstra v Rolf Benz

Modeldepot Rolf Benz 7400

MODELRECHT Geldig modeldepot Rolf Benz 7400: • combinatie drie elementen geeft andere algemene indruk dan bestaande vormgevingserfgoed.

• Maatman: geïnformeerde gebruiker, in hoge mate oplettend, met een hoog aandachtsniveau en waar mogelijk geneigd om de betrokken modellen rechtsreeks te vergelijken.

Dat deze drie elementen de [Y] te weinig een eigen karakter geven, heeft [X] ook in hoger beroep onvoldoende onderbouwd.

De geïnformeerde gebruiker, in hoge mate oplettend, met een hoog aandachtsniveau en waar mogelijk geneigd om de betrokken modellen rechtsreeks te vergelijken, die hier als “maatman” moet worden gehanteerd, zal zonder aarzeling de verschillen aanwijzen tussen de door [X] getoonde designklassiekers die, juist voor deze gebruiker, op alle drie voornoemde punten afzonderlijk en zeker in de combinatie daarvan een duidelijk andere algemene indruk maken dan het al bestaande vormgevingserfgoed, waaronder de afgebeelde stoelen van [A], [B], [C] en [D]. Ook op dit punt bestaat derhalve geen grond om het depot nietig te achten.

Geen technische bepaaldheid : • dat een andere dan de specifieke gebogen vorm van de rug zeer wel mogelijk is zonder dat dit (kennelijk) te zeer afbreuk doet aan het zitcomfort.

Dat geldt ten slotte evenmin voor de stelling dat voornoemde kenmerken alle technisch dan wel functioneel zijn bepaald.

Reeds uit het vormgevingserfgoed zoals afgebeeld op de foto’s die [X] zelf in het geding heeft gebracht, blijkt dat een

andere dan de specifieke gebogen vorm van de rug zeer wel mogelijk is zonder dat dit (kennelijk) te zeer afbreuk doet aan het zitcomfort. Ten aanzien van de waaiervorm van de rugleuning wordt dit door [X] ook niet betoogd. Ook de vorm van het sledeframe met onder verstek gelaste buizen dringt zich bij een stoel als de [Y] niet noodzakelijkerwijs op, ook niet door de keuze voor een zwevende zitting. Ook hiervan leveren voornoemde foto’s meer dan een illustratie.

Inbreukmakend model: • kleine verschillen doen niet af aan identieke algemene indruk Wanneer de gedeponeerde stoel op de drie voornoemde kenmerken wordt vergeleken met de door [X] verhandelde stoel, dit tegen de achtergrond van het aanwezige vormgevingserfgoed dat de beschermingsomvang mede bepaalt en bezien door de ogen van de onder 4.7 genoemde geïnformeerde gebruiker, dan doen de kleine verschillen van ondergeschikte betekenis niet af aan de identieke algemene indruk die beide stoelen maken. De geringe verschillen die er zijn in de kromming van de rug (de rug van de [X] is in zijaanzicht rechter, strakker en van gelijkblijvende dikte en van achter bezien rechter dan de uitwaaierende rug van de [Y]), de vorm van het frame, de (relatieve) dikte van de rugleuning en de zitting kunnen slechts worden opgemerkt wanneer de stoelen naast elkaar worden gepresenteerd. Ook de meer klassieke en door de vormgeving en afwerking luxueuzere uitstraling van de [Y] is slechts in directe vergelijking goed waarneembaar. Dat de geïnformeerde gebruiker de stoelen fysiek naast elkaar zal krijgen te zien, is echter weinig aannemelijk nu beide stoelen mede gelet op het grote prijsverschil voor een andere doelgroep zijn bedoeld en derhalve zelden of nooit in één winkel zullen worden aangetroffen. Neemt men de voornoemde fysieke nevenschikking weg, dan vervluchtigen de verschillen en vergt het zeer nauwkeurige en herhaalde studie van de stoelen in nevenschikking, die ook een geïnformeerde gebruiker, niet zijnde een deskundige vakman, zich niet zal getroosten, voordat een afzonderlijke (afbeelding van een) stoel als een [X] 3621 dan wel een [Y] 7400 kan worden herkend. Deze verschillen zijn zo klein dat de inbreuk is gegeven, ongeacht of het geharmoniseerde criterium van artikel 3.16 BVIE de grens legt bij een algemene indruk die duidelijk verschillend dan wel een die slechts verschillend is zoals [X] betoogt.

Vindplaatsen: LJN: BX8869; BIE 2013, nr. 15, p. 71 Hof Arnhem, 25 september 2012 (B.J. Lenselink, A.W. Steeg en F.W.J. Meijer) Sector civiel recht zaaknummer gerechtshof 200.081.261 (zaaknummer rechtbank 191461) arrest van de zesde civiele kamer van 25 september 2012 inzake

Pagina 1 van 5

www.ie-portal.nl 187

IEPT20120925, Hof Arnhem, Zijlstra v Rolf Benz

www.iept.nl

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [X], gevestigd te [plaats], appellante in het principaal hoger beroep, geïntimeerde in het incidenteel hoger beroep, hierna: [X], advocaat: mr.

W.A.J. Hagen, tegen: de vennootschap naar Duits recht [Y]., gevestigd te plaats] (Duitsland), geïntimeerde in het principaal hoger beroep, appellante in het incidenteel hoger beroep, hierna: [Y], advocaat: mr. F.A.M. Knüppe.

1. Het geding in eerste aanleg Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar de inhoud van de vonnissen van 10 maart 2010 en 29 september 2010 die de rechtbank Arnhem tussen [X] als gedaagde in conventie, eiseres in reconventie en [Y] als eiseres in conventie, verweerster in reconventie heeft gewezen. Laatstgenoemd vonnis is gepubliceerd onder LJN BN9365.

2. Het geding in hoger beroep 2.1 [X] heeft bij exploot van 8 december 2010 [Y] aangezegd van dat vonnis van 29 september 2010 in hoger beroep te komen, met dagvaarding van [Y] voor dit hof.

2.2 Bij memorie van grieven heeft [X] achttien grieven tegen het bestreden vonnis aangevoerd, en heeft zij bewijs aangeboden en nieuwe producties in het geding gebracht. [X] heeft gevorderd dat het hof het bestreden vonnis zal vernietigen en, opnieuw recht doende, bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard arrest, de in eerste aanleg door [Y] ingestelde vorderingen alsnog volledig zal afwijzen, indien van toepassing met toewijzing van de in eerste aanleg voorwaardelijk ingestelde reconventionele vorderingen van [X], met veroordeling van [Y] in de kosten van beide instanties.

2.3 Bij memorie van antwoord, waaraan de producties 14, 15 en 16 zijn gehecht, heeft [Y] verweer gevoerd en heeft zij bewijs aangeboden. [Y] heeft geconcludeerd dat het hof bij arrest, zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, het bestreden vonnis, zo nodig onder verbetering en/of aanvulling van de gronden, zal bekrachtigen, met veroordeling van [X] ex artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) in de kosten van [bedoeld zal zijn:] het hoger beroep.

2.4 Bij dezelfde memorie heeft [Y] incidenteel hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van 29 september 2010, en heeft zij daartegen twee grieven aangevoerd en bewijs aangeboden. [Y] heeft gevorderd dat het hof bij arrest, voor zover mogelijk uitvoer bij voorraad, het bestreden vonnis wat betreft rechtsoverweging 4.23 en 4.28 zal vernietigen en opnieuw recht doende de vorderingen van [Y] alsnog volledig en op alle gronden zal toewijzen, met veroordeling van [X] in de kosten van deze procedure in beide instanties ex artikel 1019h Rv, zodat [X] wat betreft de vordering ex artikel 1019h Rv in eerste aanleg aanvullend een bedrag van € 3.838,23 dient te voldoen.

2.5 Bij memorie van antwoord in het incidenteel hoger beroep heeft [X] verweer gevoerd en geconcludeerd dat het hof [Y] in haar incidenteel hoger beroep nietontvankelijk zal verklaren, althans dat beroep zal

verwerpen, met veroordeling van [Y] in de kosten van het incidenteel hoger beroep.

2.6 Ter zitting van 24 april 2012 hebben partijen de zaak doen bepleiten, [X] door mr. G.J. van de Kamp, advocaat te Arnhem en [Y] door mr. T. Berendsen, advocaat te ‘s-Hertogenbosch. Beiden hebben daarbij pleitnotities in het geding gebracht. Beide partijen hebben voorafgaand aan de zitting aan de wederpartij en het hof (aanvullende) kostenspecificaties gezonden, mr. Van de Kamp bij brief van 23 april 2012 en mr.

Berendsen bij brief van 5 april 2012 en bij faxbericht van 23 april 2012. Deze specificaties zijn, met instemming van de respectievelijke wederpartij, aan de gedingstukken toegevoegd.

2.7 Na afloop van de pleidooien heeft het hof arrest bepaald op het procesdossier van [X], zulks met het verzoek aan partijen om het hof te voorzien van digitale versies van de gedeponeerde foto’s alsmede van duidelijke afbeeldingen van de litigieuze stoelen, een en nader ter opname in dit arrest.

2.8 Ter voldoening aan dit verzoek heeft mr. Berendsen het hof een USB-stick met digitale foto’s toegezonden.

Bij zijn e-mailberichten van 5 en 6 juni 2012 heeft mr.

Van de Kamp een brief gevoegd, waarin hij bezwaar maakt tegen voornoemde foto’s voor zover deze nieuwe stukken behelzen. Naar aanleiding van deze bezwaren, waarop van de kant van [Y] niet is gereageerd, zal het hof slechts acht slaan op en gebruikmaken van de bij de voornoemde brief van mr.

Van de Kamp gevoegde bestanden.

3. De vaststaande feiten 3.1 [Y] houdt zich bezig met het (laten) ontwerpen en het verhandelen van onder andere meubels. [Y] en de door en/of namens haar ontworpen meubels genieten internationaal een grote bekendheid.

3.2 Een van de ontwerpen van [Y] is de door haar onder type aanduiding [Y] 7400 op de markt gebrachte stoel. Op 11 oktober 1999 heeft [Y] een internationaal modeldepot onder nummer DM/049614 geregistreerd ter zake van dit model. De [Y] 7400 is sinds 1999 op de markt. Sinds de introductie zijn er in Nederland meer dan 4.000 van deze stoelen verkocht. Wereldwijd zijn er inmiddels meer dan 30.000 van deze stoelen verkocht.

3.3 Het depot van het model [Y] 7400 (hierna ook: de [Y]) bestaat uit een drietal foto’s, zoals hieronder weergegeven. [Y] heeft geen beschrijving van haar model aan het depot toegevoegd.

3.4 [X] is een bedrijf in kleinmeubelen en verlichting.

[X] heeft aan Primalicht Verlichting B.V. stoelen verkocht en geleverd, waaronder de [X] 3621. Ter comparitie in eerste aanleg heeft [X] opgegeven dat deze stoelen worden gemaakt in China en dat zij deze stoelen verhandelt in Nederland. Het gaat om duizenden stoelen per jaar. Op de hieronder afgebeelde foto staat links de [X] 3621 en rechts de [Y] 7400.

4. De beoordeling in hoger beroep 4.1 Nu oorspronkelijk gedaagde [X] in Nederland is gevestigd, komt de Nederlandse rechter ex artikel 2 lid 1 EG-Executieverordening bevoegdheid toe om van de vorderingen van [Y] kennis te nemen. Dat geldt ex Pagina 2 van 5

www.ie-portal.nl 188

IEPT20120925, Hof Arnhem, Zijlstra v Rolf Benz

www.iept.nl

artikel 6, aanhef en lid 3, EG-Executieverordening ook voor de reconventionele vordering van [X] om de nietigheid uit te spreken van de voor het Beneluxgebied uit de modelinschrijving DM/049614 voortvloeiende rechten.

4.2 In deze procedure heeft [Y] zich op het standpunt gesteld dat [X] met het verhandelen van de [X] 3621 inbreuk maakt op haar modelrecht, haar auteursrecht alsmede dat het verhandelen onrechtmatig is op grond van slaafse nabootsing. Zij heeft op die grondslagen de gebruikelijk verboden en nevenvoorzieningen gevorderd. [X] heeft de vorderingen bestreden en in voorwaardelijke reconventie gevorderd dat in rechte de nietigheid wordt uitgesproken van de modelinschrijving en/of de daaruit voortvloeiende rechten.

4.3 In het bestreden vonnis heeft de rechtbank het standpunt van [Y] dat [X] inbreuk maakt op haar intellectuele eigendomsrechten, het modelrecht en het auteursrecht, gehonoreerd en de daarop gebaseerde vorderingen toegewezen. Het beroep op slaafse nabootsing wees de rechtbank af, evenals de voorwaardelijke vordering in reconventie. Voorts heeft de rechtbank [X] op de voet van artikel 1019h Rv veroordeeld in de volledige, door de rechtbank gematigde, proceskosten in conventie en in reconventie. Tegen de voor hen ongunstige beslissingen hebben partijen over en weer grieven gericht in het principale en het incidentele hoger beroep. de grieven in het principaal hoger beroep 4.4 In hoger beroep heeft [Y] de grondslag van haar vorderingen verduidelijkt en bevestigd dat de slaafse nabootsing subsidiair is ten opzichte van de beide intellectuele eigendomsrechten. In hoeverre zij, mede gelet op haar ter zitting gemaakte opmerking dat een beroep op het auteursrecht, dat een ruimere bescherming biedt dan het modelrecht, had volstaan, ook tussen deze beide grondslagen een rangorde heeft bedoelen aan te brengen, kan in het midden blijven omdat de rechtbank beide grondslagen cumulatief heeft behandeld en de gegrondbevinding daarvan bepalend is de hoogte van de geweest voor proceskostenveroordelingen in conventie en in reconventie. Derhalve zal het hof over beide grondslagen een oordeel hebben te geven. Evenals de rechtbank ziet het hof aanleiding eerst, overeenkomstig de volgorde van de grieven, het modelrecht te bespreken.

4.5 Van de verste strekking is de in grief 3 tot en met 6 uitgewerkte stelling van [X] dat het modelrecht nietig is, een stelling die tevens de grondslag vormt voor de vordering in voorwaardelijke reconventie.

4.6 Hoewel de gedeponeerde foto’s klein zijn en weinig detail laten zien, blijkt daaruit genoegzaam de door [Y] aangevoerde kenmerkende elementen van 1) de vorm van de rug, 2) de vorm van het sledeframe en 3) de spanning tussen de dikke zitting en de dunne rugleuning. Dat wordt door [X] in hoger beroep ook niet, althans onvoldoende, bestreden. Wel is het hof met [X] van oordeel dat het kenmerkende element van

de zwevende, niet met de rugleuning verbonden zitting niet van de foto’s kan worden afgelezen. Dit element zal bij de verdere modelrechtelijke beoordeling dan ook buiten beschouwing blijven. Dat slechts drie van de zeven door [Y] als kenmerkend aangewezen elementen uit het depot kunnen worden gekend, betekent dat de beschermingsomvang van het model door (uitsluitend) de drie voornoemde elementen wordt bepaald, maar het leidt niet tot nietigheid van het depot op de met enige terughoudendheid te hanteren nietigheidsgrond van artikel 3.6 sub f BVIE. 4.7 Dat deze drie elementen de [Y] te weinig een eigen karakter geven, heeft [X] ook in hoger beroep onvoldoende onderbouwd.

De geïnformeerde gebruiker, in hoge mate oplettend, met een hoog aandachtsniveau en waar mogelijk geneigd om de betrokken modellen rechtsreeks te vergelijken, die hier als “maatman” moet worden gehanteerd, zal zonder aarzeling de verschillen aanwijzen tussen de door [X] getoonde designklassiekers die, juist voor deze gebruiker, op alle drie voornoemde punten afzonderlijk en zeker in de combinatie daarvan een duidelijk andere algemene indruk maken dan het al bestaande vormgevingserfgoed, waaronder de afgebeelde stoelen van [A], [B], [C] en [D]. Ook op dit punt bestaat derhalve geen grond om het depot nietig te achten.

4.8 Dat geldt ten slotte evenmin voor de stelling dat voornoemde kenmerken alle technisch dan wel functioneel zijn bepaald.

Reeds uit het vormgevingserfgoed zoals afgebeeld op de foto’s die [X] zelf in het geding heeft gebracht, blijkt dat een andere dan de specifieke gebogen vorm van de rug zeer wel mogelijk is zonder dat dit (kennelijk) te zeer afbreuk doet aan het zitcomfort. Ten aanzien van de waaiervorm van de rugleuning wordt dit door [X] ook niet betoogd. Ook de vorm van het sledeframe met onder verstek gelaste buizen dringt zich bij een stoel als de [Y] niet noodzakelijkerwijs op, ook niet door de keuze voor een zwevende zitting. Ook hiervan leveren voornoemde foto’s meer dan een illustratie. Ten aanzien van de spanning tussen het dikke zitgedeelte en de dunne rugleuning geldt dat [X] over de verhouding als technisch bepaald niets heeft opgemerkt en dat haar stelling dat een dikke zitting onvermijdelijk is omdat daarin het frame moet worden gehuisvest, door [Y] gemotiveerd is weersproken. Nu [X] daarop niet nader is ingegaan, heeft zij ook op dit punt niet aan haar stelplicht voldaan.

4.9 Een en ander betekent dat de grieven 3 tot en met 6 falen, evenals grief 13 die klaagt over de afwijzing van de vordering in (voorwaardelijke) reconventie.

4.10 De grieven 7 tot en met 10 zijn vervolgens gericht tegen het oordeel dat de [X] 3621 inbreuk maakt op het modelrecht van [Y].

4.11 Ook deze grieven treffen geen doel. Wanneer de gedeponeerde stoel op de drie voornoemde kenmerken wordt vergeleken met de door [X] verhandelde stoel, dit tegen de achtergrond van het aanwezige vormgevingserfgoed dat de beschermingsomvang mede bepaalt en bezien door de ogen van de onder 4.7 genoemde geïnformeerde gebruiker, dan doen de kleine Pagina 3 van 5

www.ie-portal.nl 189

IEPT20120925, Hof Arnhem, Zijlstra v Rolf Benz

www.iept.nl

verschillen van ondergeschikte betekenis niet af aan de identieke algemene indruk die beide stoelen maken. De geringe verschillen die er zijn in de kromming van de rug (de rug van de [X] is in zijaanzicht rechter, strakker en van gelijkblijvende dikte en van achter bezien rechter dan de uitwaaierende rug van de [Y]), de vorm van het frame, de (relatieve) dikte van de rugleuning en de zitting kunnen slechts worden opgemerkt wanneer de stoelen naast elkaar worden gepresenteerd. Ook de meer klassieke en door de vormgeving en afwerking luxueuzere uitstraling van de [Y] is slechts in directe vergelijking goed waarneembaar. Dat de geïnformeerde gebruiker de stoelen fysiek naast elkaar zal krijgen te zien, is echter weinig aannemelijk nu beide stoelen mede gelet op het grote prijsverschil voor een andere doelgroep zijn bedoeld en derhalve zelden of nooit in één winkel zullen worden aangetroffen. Neemt men de voornoemde fysieke nevenschikking weg, dan vervluchtigen de verschillen en vergt het zeer nauwkeurige en herhaalde studie van de stoelen in nevenschikking, die ook een geïnformeerde gebruiker, niet zijnde een deskundige vakman, zich niet zal getroosten, voordat een afzonderlijke (afbeelding van een) stoel als een [X] 3621 dan wel een [Y] 7400 kan worden herkend. Deze verschillen zijn zo klein dat de inbreuk is gegeven, ongeacht of het geharmoniseerde criterium van artikel 3.16 BVIE de grens legt bij een algemene indruk die duidelijk verschillend dan wel een die slechts verschillend is zoals [X] betoogt.

4.12 Het oordeel over het auteursrecht wordt bestreden met de grieven 11 en 12. Evenals de rechtbank is het hof van oordeel dat de combinatie van de drie voornoemde elementen met de kenmerkende naad in Y-vorm op het rugvlak aan de achterkant duidelijk afwijkt van het door [X] getoonde “Umfeld” en de [Y] 7400 een eigen oorspronkelijk karakter geeft die, nu van functionele of technische bepaaldheid (ook op dit laatste element geen sprake is, auteursrechtelijke bescherming toekomt. Een vergelijking van deze auteursrechtelijk beschermde stoel met de [X] 3621 levert weliswaar een groot aantal kleine of zelfs minieme verschillen op (zoals opgesomd in de pleitnota in hoger beroep van mr. Van de Kamp) maar geen andere totaalindruk. Die, op de oorspronkelijke elementen berustende, totaalindruk is bij beide stoelen in essentie dezelfde, ook als men daarbij betrekt dat de [X] 3621 anders dan de [Y] geen zwevende zitting heeft. Ook de grieven 11 en 12 leiden dus niet tot vernietiging van het bestreden vonnis.

4.13 Hetgeen [X] met grief 14 aanvoert, geeft het hof geen aanleiding om anders te oordelen over de toewijsbaarheid van de vordering tot vergoeding van schade op te maken bij staat alsmede van het voorschot daarop van € 5.000,-. [X] behoorde de markt, waarin de [Y] 7400 aanwezig is, te kennen en mocht aan enkel tijdsverloop niet de verwachting ontlenen dat [Y] verder geen actie zou ondernemen. De summierlijk aangevoerde argumenten van [X] kunnen in de schadestaatprocedure worden besproken.

4.14 De omstandigheid dat in deze procedure uitsluitend een rechtsinbreuk ter zake van de [Y] 7400

is vastgesteld, brengt niet mee dat het algemene verbod zoals dat in het bestreden vonnis is uitgesproken, te ver gaat, zij het dat het, zoals [X] in hoger beroep aanvoert, redelijk en wenselijk voorkomt daaraan voor de toekomst de onder 58 van de memorie van grieven voorgestelde beperking te verbinden. In zoverre slaagt grief 15. Voorts klaagt grief 16 terecht dat in het dictum kennelijk abusievelijk de passage “en/of daarmee in verwarringwekkende wijze overeenstemt” is opgenomen, nu deze betrekking heeft op de door de rechtbank verworpen grondslag van de slaafse nabootsing. Nu het partijen duidelijk moet zijn geweest dat dit deel van het dictum geen steun vond in de motivering en derhalve bij vergissing in het dictum was opgenomen en ook niet is gesteld of gebleken dat op dit onderdeel executiehandelingen zijn verricht, zal het hof het dictum aldus verstaan bekrachtigen.

4.15 Uitgaande van een dwangsom van € 1.000,- per dag waarop [X] in overtreding is ten aanzien van een of meer veroordelingen (en dus niet per overtreding), ziet het hof aanleiding om deze dwangsommen te maximeren tot € 300.000,-. Grief 17 slaagt.

4.16 Grief 18, zonder zelfstandige betekenis, behoeft na het voorgaande geen bespreking meer. 4.17 De grieven 1 en 2 ten slotte, leiden niet tot vernietiging van het bestreden vonnis, nu het hof met inachtneming van hetgeen in grief 1 is gesteld een aangepaste feitenvaststelling heeft opgenomen en, voor het overige, de in de toelichting op voormelde grieven gemaakte opmerkingen, waar nodig, bij zijn beoordeling van de overige grieven heeft betrokken.

Anders dan [X], kan het hof uit productie 11 bij conclusie van antwoord niet opmaken dat de [Y] 7400 ook met een rechte onderzijde wordt verkocht, hetgeen ook wordt bestreden in de door [Y] als productie 8 in eerste aanleg overgelegde verklaring van haar productmanager Simon Barth. Dat de [Y] 7400 in twee hoogten en al dan niet voorzien van armsteunen wordt aangeboden, doet aan de gemaakte vergelijking van het door partijen gepresenteerde en besproken type van de [Y] 7400 met de [X] 3621, en daarmee aan het oordeel over de beschermingsomvang, niet af.

4.18 Partijen hebben geen voldoende concreet gestelde feiten en omstandigheden te bewijzen aangeboden die tot een ander oordeel kunnen leiden. Hun bewijsaanbiedingen worden daarom gepasseerd. de grieven in het incidenteel hoger beroep 4.19 Waar de grieven in het principaal hoger beroep van [X] tegen het toewijzen van de vorderingen op de modelrechtelijke en auteursrechtelijke grondslagen worden verworpen, heeft [Y], zoals volgt uit hetgeen onder 4.4 is overwogen, geen belang meer bij honorering van haar subsidiaire grondslag, slaafse nabootsing. Dit belang kan evenmin in de proceskosten worden gevonden: het hof ziet in het door [Y] gestelde onvoldoende aanleiding om naast de uit te spreken kostenveroordeling ex artikel 1019h Rv nog een afzonderlijke vergoeding volgens het liquidatietarief toe te kennen voor verrichtingen in verband met deze grondslag, zo het deze alsnog gegrond zou bevinden.

Grief 1 moet reeds om die reden falen.

Pagina 4 van 5

www.ie-portal.nl 190

IEPT20120925, Hof Arnhem, Zijlstra v Rolf Benz

www.iept.nl

4.20 Grief 2 treft daarentegen doel. [X] heeft niet, althans onvoldoende, weersproken dat [Y] haar vorderingen ten aanzien van de andere stoelen (de [Y] 7300 en 7800) in maart 2009 heeft laten vallen en dat de kosten nadien steeds betrekking hebben op de [Y] 7400. Daarvan uitgaande, klaagt [Y] terecht en verder niet weersproken dat bij toepassing van de door de rechtbank redelijk geachte matiging, een bedrag van € 3.838,23 ten onrechte in mindering is gebracht op de proceskosten. De omstandigheid dat [X] gedurende zekere tijd nodeloos proceskosten heeft moeten maken voor de 7300 en 7800 levert geen grond voor verdere matiging op. Het hof begrijpt deze grief, gelet op de vordering in incidenteel hoger beroep, aldus dat [Y] daarmee niet beoogt dat alsnog een op slaafse nabootsing betrokken deel van de proceskosten wordt toegewezen.

4.21 Voor zover [Y] bewijs aanbiedt van door haar in incidenteel hoger beroep aangevoerde feiten en omstandigheden, wordt dit bewijsaanbod gepasseerd op de onder 4.18 vermelde grond.

5. Slotsom 5.1 De grieven 15, 16 en 17 in het principaal hoger beroep, alsmede grief 2 in het incidenteel hoger beroep slagen (deels), hetgeen meebrengt dat het bestreden vonnis in zoverre moet worden vernietigd. Voor het overige zal dit vonnis dienen te worden bekrachtigd, waarbij het onder 5.1 uitgesproken verbod wordt verstaan zoals in 4.14 van dit arrest vermeld. Voorts zal worden bepaald dat dit verbod voor de toekomst wordt beperkt met de onder 4.14 bedoelde voorwaarde. De onder 5.4 opgelegde dwangsom wordt gemaximeerd.

5.2 Als de overwegend in het ongelijk gestelde partij zal het hof [X] veroordelen in de kosten van zowel het principale als het incidentele hoger beroep. Deze kosten heeft [Y] gesteld op € 28.348,68. Nu [X] tegen deze opgave geen bezwaar heeft gemaakt en deze het hof, mede gezien de eigen kostenopgave van [X] ad € 28.448,- niet onredelijk voorkomt, zal het hof het gevorderde bedrag, verhoogd met € 649,- aan griffierecht, toewijzen.

6. De beslissing Het hof, recht doende in het principaal en incidenteel hoger beroep: vernietigt het tussen partijen in conventie en in reconventie gewezen vonnis van de rechtbank Arnhem van 29 september 2010 doch uitsluitend voor zover daarbij in conventie het door [X] aan [Y] te vergoeden bedrag aan proceskosten is bepaald op € 12.435,45 en de onder 5.4 van het dictum opgelegde dwangsom niet van een maximum is voorzien, en in zoverre opnieuw recht doende: veroordeelt [X] in de kosten van de procedure in eerste aanleg in conventie ex artikel 1019h Rv, aan de zijde van [Y] tot 29 september 2010 begroot op € 16.273,68 en met bepaling dat [X] de wettelijke rente over de proceskosten verschuldigd is vanaf 13 oktober 2010 tot de dag der voldoening; bekrachtigt dat vonnis voor het overige met dien verstande dat het daarin onder 5.1 weergegeven verbod moet worden verstaan als volgt:

beveelt [X] met onmiddellijke ingang iedere inbreuk op de model- en auteursrechten van [Y] met betrekking tot de [Y] 7400 te staken en gestaakt houden, meer in het bijzonder het aanbieden, importeren, verkopen, leveren, in voorraad houden of anderszins verhandelen van stoelen waarvan de vormgeving een verveelvoudiging vormt van de [Y] 7400; beveelt [X] om binnen dertig dagen na een daartoe strekkende schriftelijke aanzegging door [Y] iedere andere inbreuk op de model- en auteursrechten van [Y] te staken en gestaakt te houden; bepaalt dat de onder 5.4 van het dictum opgelegde dwangsomveroordeling geldt tot een maximum van € 300.000,-; veroordeelt [X] in de kosten van de procedure in hoger beroep ex artikel 1019h Rv, aan de zijde van [Y] tot op heden begroot op € 28.997,68; verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad; wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit arrest is gewezen door mrs. B.J. Lenselink, A.W. Steeg en F.W.J. Meijer en is in tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 25 september 2012.

Pagina 5 van 5

www.ie-portal.nl 191

IEPT20121004, Rb Den Haag, IBC v Koti

www.iept.nl

Vzgr Rb Den Haag, 4 oktober 2012, IBC v Koti

oppervlak wordt geraakt dan een traditionele ronde borstel.

Vindplaatsen:

V

MODELRECHT Borstelsegmenten maken geen inbreuk op modelrecht voor complete borstelplaten: andere algemene indruk • Deze modelinschrijvingen immers zien, zoals Koti c.s. terecht heeft betoogd, op (complete) borstelplaten waar de plukken rechtstreeks met de borstelplaat zijn verbonden; het gebruik van afzonderlijke segmenten wordt door deze inschrijvingen niet beschermd. Nu IBC ter zitting uitdrukkelijk heeft aangegeven dat de vorderingen zich slechts richten tegen de verhandeling door Koti c.s. van afzonderlijke segmenten, en niet ook tegen borstelplaten waarbij de plukken rechtstreeks zijn bevestigd aan een plaat met zes inkepingen/ uitstulpingen, waarvan Koti c.s. overigens betwist dat zij die verhandelt, strandt het inbreukbetoog reeds omdat naar voorlopig oordeel niet gezegd kan worden dat de segmenten van Koti c.s. bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekken dan de ingeschreven modellen.

Bloemvorm borstelplaten bepaald door technische functie • Daartoe is redengevend dat de vorm van de gestelde wezenlijke kenmerken van het model beantwoorden aan een technische functie terwijl voldoende aannemelijk is geworden dat die ter vervulling van die functie werden gekozen, zodat zij bij de beoordeling van de algemene indruk van het model buiten beschouwing blijven.

• 4.9. IBC heeft ter zitting immers erkend dat de enigszins in een curve/glooiend opgestelde positionering van de plukken het voordeel heeft van een iets grotere radius waardoor bij het draaien van de borstels een bredere strook van het te reinigen

Vzgr Rb Den Haag, 4 oktober 2012 (J.Th. van Walderveen) RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 428297 / KG ZA 12-1079 Vonnis in kort geding van 4 oktober 2012 in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid INTERNATIONAL BRUSH COMPANY B.V., gevestigd te Nijkerk, eiseres, advocaat: mr. M.F.J. Haak te Amsterdam, tegen 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KOTI INDUSTRIEEL EN TECHNISCH BORSTELWERK B.V., gevestigd te Weert, 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JURENCO EQUIPMENT B.V., gevestigd te De Wolden, kantoorhoudende te Meppel, gedaagden, advocaat: mr. L.L. Huisman te 'sGravenhage.

Partijen zullen hierna IBC en Koti c.s. genoemd worden. Waar nodig zullen gedaagden afzonderlijk worden aangeduid als Koti en Jurenco. Voor IBC is opgetreden de advocaat voornoemd en mr. D. Haije, advocaat te Amsterdam. Koti c.s. is bijgestaan door de advocaat voornoemd en mr. M.G.J.L. Marell, advocaat te ‘s-Gravenhage.

1. De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: - de op 2 oktober 2012 door de voorzieningenrechter ex artikel 117 Rv aan IBC mondeling verleende toestemming te dagvaarden tegen de zitting van 3 oktober 2012 te 14.00 uur op voorwaarde dat betekening aan Koti c.s. plaatsvindt voor 2 oktober 2012 te 14.00 uur; - de exploten van dagvaarding van 2 oktober 2012; - de producties 1 t/m 9 zijdens IBC; - de producties 1 t/m 18 zijdens Koti c.s.; - de mondelinge behandeling van 3 oktober 2012 met de daarbij door beide partijen overgelegde pleitnotities.

1.2. In verband met het spoedeisende karakter van de zaak is op 4 oktober 2012 te 10.00 uur uitspraak gedaan door middel van een zogenoemd kop-staart vonnis, waarbij is aangekondigd dat de uitwerking daarvan zo spoedig mogelijk zou volgen. Dit vonnis vormt die uitwerking.

2. De feiten 2.1. IBC houdt zich bezig met de ontwikkeling, productie en verhandeling van borstels voor het professioneel verwijderen van onkruid. IBC verkoopt haar producten aan onder meer gemeenten, milieudiensten en particuliere loonbedrijven.

2.2. IBC is houdster van het op 12 augustus 2010 onder nummer 001742792-0001 ingeschreven Gemeenschapsmodel voor ‘Brushes’ (hierna ook: Pagina 1 van 6

www.ie-portal.nl 192

IEPT20121004, Rb Den Haag, IBC v Koti

www.iept.nl

‘model 1’). De bij deze registratie afbeeldingen zijn hieronder weergegeven:

behorende

2.3. IBC is voorts houdster van het op 12 augustus 2010 onder nummer 001742792- 0002 ingeschreven Gemeenschapsmodel voor ‘Brushes’ (hierna ook: ‘model 2’). De bij deze registratie behorende afbeeldingen zijn hieronder weergegeven:

varianten. Er is een variant (overeenkomend met model 1 en 2 – vgl. 2.2. en 2.3.) waarbij de ‘plukken’ staalkabels (hierna ook: plukken) rechtstreeks aan de borstelplaat zijn bevestigd (product 700.6.5):

En er is een product (vergelijkbaar met model 3, zij het dat in het model een borstelplaat ontbreekt – vgl. 2.4.) waarbij de plukken zijn bevestigd aan een bevestigingsplaat, welke laatste door middel van een bout losneembaar is verbonden met de borstelplaat.

Partijen spreken hier over segmenten. Dit product (495.6.5), met zes segmenten, ziet er als volgt uit:

Een afzonderlijk segment met vijf plukken van de bloemborstel van IBC is hieronder weergegeven:

2.4. IBC is ten slotte houdster van het op 12 augustus 2010 onder nummer 001742792- 0003 ingeschreven Gemeenschapsmodel voor ‘Brushes’ (hierna ook: model 3). De bij deze registratie behorende afbeeldingen zijn hieronder weergegeven:

In bedrijf is de bloemborstel aan een daarvoor uitgerust voertuig gemonteerd:

2.5. De in 2.2., 2.3. en 2.4. weergegeven gemeenschapsmodellen, maken deel uit van een zogenoemde meervoudige inschrijving.

2.6. Sinds 1 april 2010 verhandelt IBC onder meer zogenoemde ‘bloemborstels’. Deze roteerbare borstels, die hydraulisch bedienbaar zijn, bestaan in twee

2.7. Op de website van IBC is over de bloemborstel de volgende tekst opgenomen:

Pagina 2 van 6

www.ie-portal.nl 193

IEPT20121004, Rb Den Haag, IBC v Koti

www.iept.nl

Milieuprestaties van onkruidbestrijding – Borstelen met segmenten verslaat de LCA-quickscan. Het effect van onkruidbestrijding op het milieu is in kaart gebracht in een LCA quickscan. Opvallende uitkomst hierin: chemische onkruidbestrijding is minder schadelijk dan gedacht. Lees hier hoe door het gebruik van borstelsegmenten nog milieubestendiger gewerkt kan worden: Nut en noodzaak van onkruidbestrijding staat buiten kijf: naast overlast, aanblik en behoud van wegdek (wortelschade) is nat onkruid glad en daarmee gevaarlijk voor bijvoorbeeld motorrijders.

Onkruidbestrijding met borstels heeft vanaf het begin van de 21e eeuw een enorme technische ontwikkeling doorgemaakt. Fabrikant Ebrush IBC heeft in samenwerking met de grootste gebruikers van Europa segmenten ontwikkeld, waarbij elk aspect van de borstel opnieuw is ontworpen. Materiaal, stand van de plukken en positie van de segmenten hebben geresulteerd in gepatenteerde bloemsegmenten die substantieel efficiënter werken in vergelijking tot de traditionele onkruidborstel. Niet alleen hebben deze nieuwe segmenten een 40 tot 60% langere levensduur, zij maken het mogelijk om in minder arbeidsgangen te werken. Daarmee worden de belangrijkste minpunten in de LCA-quickscan van het traditionele borstelen getackeld: 1. Overmatige slijtage van het wegdek 2. Milieubelasting door staalproductie De noodzaak tot staalproductie wordt sterk gereduceerd met de bloemsegmenten door eerder genoemde efficiëntie, en door de basisplaat niet vervangen hoeft te worden. Hiermee wordt een aanzienlijk lagere milieubelasting gerealiseerd. Koppel deze besparing aan het grote voordeel van borstelen: het wegdek word tevens van aanslag gereinigd, en in dezelfde arbeidsgang wordt onkruid plus afval weggenomen en afgevoerd. Na-reiniging is overbodig geworden!

2.8. Koti en Jurenco maken elk afzonderlijk hun bedrijf van de productie en verhandeling van een groot scala aan onkruidborstels. Sinds kort verhandelen zij de hierna afgebeelde borstelsegmenten (Koti, links en Jurenco, rechts):

De plukken zijn door middel van klembussen aan een bevestigingsplaat bevestigd. Deze segmenten zijn (mede) geschikt voor gebruik op de (bloem)borstelplaat van IBC:

2.9. Op woensdag 3 t/m vrijdag 5 oktober 2012 vinden te Papendal de zogenoemde DEMOdagen plaats. Op deze belangrijke vakbeurs op het gebied van sport, recreatie en openbare ruimte, zullen Koti en Jurenco een eigen stand hebben.

2.10. Tot het umfeld behoren onder meer de volgende onkruidborstels en segmenten:

3. Het geschil 3.1. IBC vordert – kort samengevat – dat de voorzieningenrechter, bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad op de minuut en op alle dagen en uren, Koti c.s. verbiedt in de Europese Unie inbreuk te maken op haar ingeschreven en niet-ingeschreven gemeenschapsmodelrechten en in Nederland op het haar toekomende auteursrecht, met bevel tot rectificatie en recall, een en ander versterkt door een dwangsom, en met veroordeling van Koti c.s. in de daadwerkelijke kosten van dit geding ex artikel 1019h Rv. 3.2. Aan haar vorderingen legt IBC ten grondslag dat Koti c.s. inbreuk maakt op haar ingeschreven gemeenschapsmodelrechten, haar niet-ingeschreven gemeenschapsmodel alsmede op het auteursrecht ten aanzien van de (ontwerptekeningen van de) bloemborstels.

3.3. Koti c.s. voert gemotiveerd verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling bevoegdheid 4.1. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op het Gemeenschapsmodel kan de bevoegdheid worden gebaseerd op artikel 80 lid 1 jo. artikel 81 aanhef en

Pagina 3 van 6

www.ie-portal.nl 194

IEPT20121004, Rb Den Haag, IBC v Koti

www.iept.nl

onder a jo. artikel 82 lid 1 jo. artikel 90 lid 1 GModVo 1 jo. artikel 3 van de betreffende uitvoeringswet. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op de auteursrechtelijke grondslag, bestaat bevoegdheid al omdat die niet is bestreden. spoedeisendheid 4.2. Het spoedeisend belang bij het gevorderde inbreukverbod volgt uit het gestelde voortdurende karakter van de (dreigend) inbreukmakende handelingen. niet-ontvankelijkheid 4.3. Koti c.s. heeft bezwaar gemaakt tegen de korte termijn waarop zij in dit geding is opgeroepen en stelt dat zij daardoor in haar verdediging is geschaad.

Primair is zij van mening dat IBC hierdoor niet kan worden ontvangen in haar vorderingen, subsidiair meent Koti c.s. dat zij nog in de gelegenheid moet worden gesteld zich bij akte nader uit te laten.

4.4. Het bezwaar van Koti c.s. wordt verworpen.

Vanwege de gestelde dreigende inbreuk op een op 3 t/m 6 oktober 2012 plaatsvindende beurs, heeft de voorzieningenrechter aan IBC verlof verleend tot dagvaarding op verkorte termijn. Blijkens het door Koti c.s. gevoerde verweer ter zitting (aan de hand van 18 producties en een 27 pagina’s tellende pleitnota), is zij er in de – inderdaad – beperkte tijd niettemin zeer wel in geslaagd zich gemotiveerd tegen de vorderingen te verzetten, zodat niet gezegd kan worden dat Koti c.s. in haar verdediging is geschaad. Dat het verweer mogelijk nog uitgebreider had kunnen zijn, doet daaraan niet af.

Hierbij dient ook in ogenschouw te worden genomen het naar zijn aard beperkte bestek van een kort geding.

Voor een nadere akte(wisseling) is geen plaats en bestaat overigens ook geen aanleiding. modelrechtelijke grondslag van een 4.5.

De beschermingsomvang gemeenschapsmodel omvat ingevolge artikel 10 lid 1 GModVo elk model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt. Daarbij dient volgens het tweede lid van genoemd artikel rekening te worden gehouden met de vrijheid van de ontwerper terwijl volgens artikel 8 lid 1 het modelrecht niet geldt voor de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie worden bepaald.

Bij de beoordeling van de beschermingsomvang zal voorts rekening gehouden moeten worden met modellen die al eerder aan het publiek ter beschikking zijn gesteld (het ‘umfeld’).

4.6. De gestelde inbreuk op de modellen 1 en 2 (vgl.

2.2. en 2.3.) wordt afgewezen.

Deze modelinschrijvingen immers zien, zoals Koti c.s. terecht heeft betoogd, op (complete) borstelplaten waar de plukken rechtstreeks met de borstelplaat zijn verbonden; het gebruik van afzonderlijke segmenten wordt door deze inschrijvingen niet beschermd. Nu IBC ter zitting uitdrukkelijk heeft aangegeven dat de vorderingen zich slechts richten tegen de verhandeling door Koti c.s. van afzonderlijke segmenten, en niet ook 1

Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen

tegen borstelplaten waarbij de plukken rechtstreeks zijn bevestigd aan een plaat met zes inkepingen/ uitstulpingen, waarvan Koti c.s. overigens betwist dat zij die verhandelt, strandt het inbreukbetoog reeds omdat naar voorlopig oordeel niet gezegd kan worden dat de segmenten van Koti c.s. bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekken dan de ingeschreven modellen.

4.7. Vervolgens dient te worden onderzocht of IBC zich op basis van model 3 (vgl. 2.4.) wél tegen de verhandeling van afzonderlijke segmenten kan verzetten. Daarbij dient zich meteen de vraag aan hoe deze inschrijving moet worden begrepen. De registratie laat een zestal segmenten zien met ieder vijf door de bevestigingsplaat heen gestoken plukken, welke enigszins in een curve zijn opgesteld. De verschillende segmenten worden in een cirkelvorm weergegeven.

Tussen de segmenten bevindt zich een bepaalde separatie. Een borstelplaat, waaraan de segmenten kennelijk dienen te worden bevestigd, ontbreekt evenwel in deze registratie. Dat, zoals IBC in de dagvaarding suggereert, naast model 3 ook van belang zijn modellen 0002.1, 0002.3 en 0002.4 van model 1 omdat die een zij-aanzicht zouden tonen van model 3, kan niet worden ingezien omdat zulks getuigt van een modelrechtelijk onjuiste benadering. Als gezegd blijkt uit de inschrijving van model 1 dat de bescherming uitsluitend ziet op (complete) borstelplaten waar de plukken rechtstreeks met de borstelplaat zijn verbonden en niet op borstelplaten die geschikt zijn voor het gebruik van afzonderlijke segmenten.

4.8. IBC heeft gesteld dat de wezenlijke kenmerken van het model bestaan in (i) de ‘halve-maanvormige positionering van de vijf plukken staalkabels in het segment’ en (ii) ‘de uitsparingen tussen de verschillende segmenten’. Volgens IBC wekken de modellen (na montage van de borstelsegmenten op de borstelplaat) door de ronding waarin de plukken in het segment zijn geplaatst en de uitsparingen tussen de zes segmenten de indruk van een bloem. Die bloemvorm valt voor de geïnformeerde gebruiker (waarvan IBC aangeeft dat dit een medewerker is van gemeentelijke plantsoenendiensten althans van ondernemingen die deze borstels gebruiken en aanschaffen, maar waarvan het aandachts- en scholingsniveau betrekkelijk laag is) op en geeft het model een eigen karakter, aldus IBC. Die zienswijze wordt evenwel niet gevolgd. Daartoe is redengevend dat de vorm van de gestelde wezenlijke kenmerken van het model beantwoorden aan een technische functie terwijl voldoende aannemelijk is geworden dat die ter vervulling van die functie werden gekozen, zodat zij bij de beoordeling van de algemene indruk van het model buiten beschouwing blijven.

4.9. IBC heeft ter zitting immers erkend dat de enigszins in een curve/glooiend opgestelde positionering van de plukken het voordeel heeft van een iets grotere radius waardoor bij het draaien van de borstels een bredere strook van het te reinigen oppervlak wordt geraakt dan een traditionele ronde borstel. Dit rijmt ook met de eigen reclame van IBC voor haar product op de website (vgl. 2.7.) waar gezegd Pagina 4 van 6

www.ie-portal.nl 195

IEPT20121004, Rb Den Haag, IBC v Koti

www.iept.nl

wordt dat ‘materiaal, stand van de plukken en positie van de segmenten hebben geresulteerd in gepatenteerde bloemsegmenten die substantieel efficiënter werken in vergelijking tot de traditionele onkruidborstel’ en ‘het mogelijk maken om in minder arbeidsgangen te werken’. Dat dit effect volgens IBC ook kan worden bereikt door een alternatieve positionering van de plukken (bijvoorbeeld in een C-vorm, S-vorm, X-vorm etc.) doet hieraan niet af. Het kennelijke standpunt van IBC dat een technisch kenmerk alsnog voor bescherming in aanmerking komt indien er technische alternatieven voorhanden zijn, wordt voorshands als onjuist aangemerkt (vgl. HvJ EU 14 september 2010 (Lego/BHIM), IEPT20100914 / Gerechtshof ’sGravenhage 24 februari 2009, IEPT20090224).

4.10. Ten aanzien van het andere gestelde wezenlijke kenmerk, de uitsparingen tussen de zes segmenten, geldt het volgende. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat bij onduidelijkheid over de vraag wat door het model wordt beschermd, die onduidelijkheid in beginsel ten nadele van de houdster van het model werkt. Nu, zoals hiervoor uiteengezet, bij het ontbreken in de registratie van een borstelplaat onduidelijk is of deze een zestal segmenten met de in de registratie waarneembare onderlinge separatie onder bescherming stelt, moet het er, gelet op de rechtszekerheid voor derden, voor worden gehouden dat de beschermingsomvang van dit model, net als het niet-ingeschreven gemeenschapsmodel waarop IBC zich ook nog beroept (vgl. 2.6.), beperkt is tot een afzonderlijk segment met de hiervoor beschreven kenmerken. Dat in de registratie tussen de verschillende segmenten enige separatie zit, is dan niet langer van belang.

4.11. Indien zulks anders zou moeten worden gezien en ervan uitgegaan zou moeten worden dat de bescherming ziet op een zestal segmenten die onderling zijn voorzien van een bepaalde separatie (overeenkomend met de positionering van de segmenten op de borstelplaat), geldt dat niet zonder meer kan worden ingezien hoe Koti c.s. met de verhandeling van afzonderlijke segmenten daarop maken omdat de inbreuk zou Gemeenschapsmodellenverordening geen uitdrukkelijke regeling voor indirecte inbreuken kent.

Daar komt nog bij dat het kenmerk van de tussen de segmenten voorkomende separatie geacht wordt door technische eisen te zijn gedicteerd. Nog daargelaten dat het gebruik van losse segmenten bij een in hoofdzaak ronde borstelplaat (wat overigens tegemoet komt aan het in de LCA-Quickscan genoemde nadeel van milieubelasting door staalproductie – bij traditionele borstels wordt ook de metalen plaat steeds in zijn (vgl. opnieuw 2.7.)), geheel vervangen noodzakelijkerwijs altijd wel tot gevolg zal hebben dat er enige ruimte tussen de segmenten zit, geldt dat Koti c.s. onweersproken heeft gesteld dat het gebruik van de vorm van de losse segmenten met de lasuiteinden van de (doorgestoken) plukken aan de bovenkant (zoals ook blijkt uit de inschrijving van model 3), niet direct onder een ronde borstelplaat kunnen worden gemonteerd. De

doorgestoken plukken/bussen zouden de plaat dan raken. Om de segmenten toch te kunnen bevestigen aan een (vanwege de draaiende beweging van de borstels) ronde borstelplaat, kan dit niet anders worden bereikt dan door de plaat een zodanige vorm te geven dat de segmenten deels met een zijde door de plaat worden ingeklemd en deels met de andere zijde (met de doorgestoken plukken/bussen) daarvan uitsteken, hetgeen uitsparingen noodzakelijk maakt (zie afbeelding ter illustratie hieronder).

4.12. Uit het vorenstaande volgt dat de halvemaanvormige positionering van de plukken en de uitsparingen tussen de segmenten bij de beoordeling van de algemene indruk van het model naar voorlopig oordeel buiten beschouwing blijven. Nu niet in geschil is dat de overige kenmerken van het model niet aan het eigen karakter bijdragen, dienen de vorderingen van IBC voor zover zij zijn gebaseerd op model 3 evenzeer te worden afgewezen. Om de hiervoor genoemde redenen geldt hetzelfde voor het door IBC ingeroepen niet-ingeschreven gemeenschapsmodel voor een enkel segment. auteursrechtelijke grondslag 4.13. Langs dezelfde lijn als ten aanzien van de gemeenschapsmodellen is overwogen, strandt ook het beroep op het auteursrecht voor zover het de vormgeving van de segmenten van de bloemborstel betreft. Ook hier geldt dat de halve-maanvormige positionering van de plukken en de uitsparingen vanwege de technische bepaaldheid niet kunnen worden aangemerkt als beschermde trekken en bij de beoordeling van de totaalindruk buiten beschouwing dienen te blijven. Voor zover IBC zich beroept op het auteursrecht op de ontwerptekeningen (productie 8 IBC), slaagt het niet omdat die tekeningen zien op de vormgeving van de borstelplaat an sich, en niet kan worden ingezien (en ook overigens niet is toegelicht) dat en waarom Koti c.s. met de door haar verhandelde segmenten in dat verband een voorbehouden openbaarmakings- of verveelvoudigingshandeling zou verrichten.

4.14. De gevorderde voorzieningen kunnen derhalve ook niet worden toegewezen op basis van de gestelde inbreuk op auteursrecht. slotsom 4.15. IBC zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de Pagina 5 van 6

www.ie-portal.nl 196

IEPT20121004, Rb Den Haag, IBC v Koti

www.iept.nl

zijde van Koti c.s. worden conform haar niet bestreden opgave begroot op € 13.516,25.

5. De beslissing De voorzieningenrechter: 5.1. wijst de vorderingen af; 5.2. veroordeelt IBC in de kosten van dit geding, tot dusverre aan de zijde van Koti c.s. begroot op € 13.516,25; 5.3. verklaart dit vonnis ten aanzien van de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.Th. van Walderveen en in het openbaar uitgesproken op 4 oktober 2012 in tegenwoordigheid van mw. mr. B.O. Büller als griffier.

Pagina 6 van 6

www.ie-portal.nl 197