AvdR Webinars

ONTWIKKELINGEN INTELLECTUEEL EIGENDOM SPREKERS MR. L.E. FRESCO, ADVOCAAT HOYNG MONÉGIER LLP MR. G. THEUWS, ADVOCAAT HOYNG MONÉGIER LLP 29 NOVEMBER 2013 14:00 – 17:15 UUR

WWW.AVDRWEBINARS.NL

ALUMNUS COLLEGES 6 COLLEGES OVER DIVERSE ONDERWERPEN

START 6 DECEMBER 2013 De sprekers: Actualiteiten Personen- en Familierecht (6 december 2013) door prof. mr. A.J.M. Nuytinck Actualiteiten Goederenrecht en Insolventierecht (13 december 2013) door prof. mr. drs. J.W.A. Biemans Actualiteiten Ondernemingsrecht (16 december 2013) door prof. mr. C.A. Schwarz Actualiteiten Verjaring en Verval (18 december 2013) door prof. mr. J.L. Smeehuijzen

4

PO

Waarheid in het materiële en formele strafrecht (19 december 2013) door prof. mr. M. Otte Actualiteiten Dagvaardingsprocedure (30 december 2013) door prof. mrr. M.J.A.M. Ahsmann Een gelimiteerd aantal van 30 personen kunnen deelnemen aan deze unieke colleges.

Vol is vol, dus schrijf u snel in!

Kosten: €125,- voor onze alumni.

Inhoudsopgave Mr. L.E. Fresco Mr. G. Theuws Jurisprudentie

Merkenrecht Instandhoudend en normaal merkgebruik HvJ EU 25 oktober 2012, C-553/11 (Bernhard Rintisch tegen Klaus Eder) HvJ EU 19 december 2012, zaak C-149/11 (Leno Merken B.V. tegen Hagelkruis Beheer B.V.) HvJ EU 18 april 2013, C-12/12 (Colloseum Holding tegen Levi Strauss) HvJ EU 18 juli 2013, zaak C-252/12 (Specsavers tegen Healthcare) Grenzen van het merkenrecht Hoge Raad, 12 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY1533 (Hauck tegen Stokke) Hoge Raad, 26 april 2013, LJN BZ4098 (G-Star International B.V. tegen Benetton Group Spa) Vzr. Rechtbank Den Haag, 18 april 2013, LJN BZ7844, KG 13-123 (Christian Louboutin tegen Van Haren Schoenen B.V.) Gerecht EU, 28 mei 2013, zaak T-178/11 (Voss of Norway/OHMI - Nordic Spirit) Hof Amsterdam, 15 oktober 2013, zaaknr. 200.094.573/01 (AFC Ajax tegen ambulante handelaar)

p. 6 p. 12 p. 25 p. 34

p. 46 p. 57 p. 59 p. 65 p. 77

Merken en handelsnamen Hof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem 5 februari 2013, 200.098.888 (Hei Bike tegen Accell Duitsland) Hof Den Haag, 13 augustus 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:2967 (Koninklijke Talens B.V. tegen V) Gerechtshof Den Haag, 15 januari 2013, LJN BY8261 (Dr. Ing. H.C.F. Porsche AG tegen Porsche Specialist Van Den Berg Apeldoorn B.V.)

p. 82 p. 89 p. 100

Auteursrecht Mededeling aan het publiek/openbaarmaking PrejudiciĂŤle vragen aan HvJ EU 23 november 2012, zaak C-466/12 (Svensson e.a. tegen Retriever Sverige AB) Hof Amsterdam, 15 januari 2013, LJN BY8420 (A tegen Noordhoff Uitgevers en ThiemeMeulenhoff B.V.) HvJ EU 7 maart 2013, zaak C-607/11 (ITV Broadcasting tegen TV Catch Up Ltd) Hof Amsterdam 19 november 2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:4019 (GeenStijl Media tegen Sanoma, Playboy)

3 3

p. 110 p. 115 p. 120 p. 127

Capita Selecta Hoge Raad, 29 maart 2013, LJN BY8661 (Broeren tegen Duijsens) Vzr. Rechtbank Amsterdam, 14 mei 2013, LJN CA0350 (Stichting BREIN tegen ING Bank N.V.) Hoge Raad, 12 juli 2013, nr. 12/02298; ECLI:NL:HR:2013:CA0265 (Art & Allposters tegen Stichting Pictoright) Vzr. Rechtbank Den Haag, 21 oktober 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:14000 (Jumbo tegen Ravensburger)

p. 136 p. 139 p. 144 p. 149

Databankenrecht HvJ EU 18 oktober 2012, zaak C-173/11 (Football Dataco e.a. tegen Sportradar)

p. 156

Portretrecht HR 14 juni 2013, LJN CA2788 (Johan Cruijff tegen Tirion c.s.)

p. 163

Modellenrecht HvJ EU 18 oktober 2012, zaak C-101/11 en C-102/11 (Neuman/Baena) Hoge Raad, 31 mei 2013, IEPT20130531 (Apple v Samsung) Hof Den Haag, 13 augustus 2013, KG ZA 12-1331 (Bang & Olufsen tegen Loewe) Hoge Raad, 25 oktober 2013, ECLI:NL:HR:2013:1036 (S&S import en export tegen Esschert design b.v.)

p. 169 p. 179 p. 213 p. 232

Octrooirecht Hoge Raad, 7 juni 2013, IEF 12745; IEPT 20130607; ECLI:NL:HR:2013:BZ4115 (Lundbeck v. Tiefenbacher & Centrafarm B.V.) Landgericht D端sseldorf 21 maart 2013, IEF 12519; GRUR 6/2013, 614 (ZTE v. Huawei; Engelse vertaling bijgevoegd) Vzr. Rechtbank Utrecht 15 augustus 2012, IER 2013, nr. 9, p. 73 (m.nt. FE); IEF 11673; IEPT 20120815 (Boehringer Ingelheim Pharma GmbH v.

Teva Pharma B.V.) Vzr. Rechtbank Oost-Nederland, 1 februari 2013, BIE 2013, nr. 39, p. 135 (m.nt. TB); IEF 12305; IEPT20130201 (Astellas Pharma, Inc. v. Synthon B.V.) Hof Den Haag, 26 feburari 2013, IER 2013, nr. 35, p. 302; IEF 12381; IEPT20130226; LJN BZ1902 (Danisco v. Novozymes) Rechtbank Midden-Nederland, 29 mei 2013, IER 2013, 46, p. 393 (Sandoz v. Lundbeck)

p. 238 p. 245

p. 254 p. 279 p. 303 p. 313

Procesrecht Hoge Raad, 12 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ9958 (Molenbeek Invest tegen gerequestreerden) HvJ EU 3 oktober 2013, zaak C-170/12 (Pinckney tegen KDG Mediatech) Rechtbank Den Haag, 13 november 2013, zaaknr. C/09/408067 (G-Star/H&M)

4 4

p. 328 p. 335 p. 342

ARREST VAN HET HOF (Derde kamer) 25 oktober 2012 (*) „Merken – Richtlijn 89/104/EEG – Artikel 10, leden 1 en 2, sub a – Normaal gebruik – Gebruik van merk in vorm die zelf als merk is ingeschreven en die op onderdelen afwijkt zonder dat onderscheidend vermogen van merk wordt gewijzigd – Werking van arrest in tijd” In zaak C-553/11, betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door het Bundesgerichtshof (Duitsland) bij beslissing van 17 augustus 2011, ingekomen bij het Hof op 2 november 2011, in de procedure Bernhard Rintisch tegen Klaus Eder, wijst HET HOF (Derde kamer), samengesteld als volgt: R. Silva de Lapuerta, waarnemend voor de president van de Derde kamer, K. Lenaerts (rapporteur), E. Juhász, T. von Danwitz en D. Šváby, rechters, advocaat-generaal: V. Trstenjak, griffier: A. Calot Escobar, gezien de stukken, gelet op de opmerkingen van: – K. Eder, vertegenwoordigd door M. Douglas, Rechtsanwalt, – de Duitse regering, vertegenwoordigd door T. Henze en J. Kemper als gemachtigden, – de Europese Commissie, vertegenwoordigd door F. Bulst als gemachtigde, gelet op de beslissing, de advocaat-generaal gehoord, om de zaak zonder conclusie te berechten, het navolgende Arrest 1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 10, leden 1 en 2, sub a, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1).

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen B. Rintisch en K. Eder over het normale gebruik van een merk dat wordt gebruikt in een vorm die op onderdelen afwijkt van de vorm waarin dit merk werd ingeschreven zonder dat het onderscheidend vermogen ervan wordt gewijzigd, waarbij de gebruikte vorm zelf als merk is ingeschreven.

Toepasselijke bepalingen Internationaal recht 3 Artikel 5, C, lid 2, van het Verdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom, laatstelijk herzien te Stockholm op 14 juli 1967 en gewijzigd op 28 september 1979 (Recueil des traités des Nations Unies, deel 828, nr. 11851, blz. 305; hierna: „Verdrag van Parijs”), bepaalt: „Het gebruik van een fabrieks- of handelsmerk door de eigenaar in een vorm, welke door bestanddelen, die het onderscheiden kenmerk niet wijzigen, verschilt van het merk in de vorm, waaronder dit laatste in een van de landen der Unie [die wordt gevormd door de landen waarvoor het Verdrag van Parijs geldt] is ingeschreven, zal de ongeldigverklaring van de inschrijving niet ten gevolge hebben, noch de aan het merk verleende bescherming verminderen.”

5 5

Unierecht 4 De twaalfde overweging van de considerans van richtlijn 89/104 luidt als volgt: „Overwegende dat alle lidstaten van de Gemeenschap gebonden zijn door het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom; dat de bepalingen van deze richtlijn volledig moeten stroken met die van genoemd Verdrag; dat deze richtlijn de verplichtingen van de lidstaten die uit dat Verdrag voortvloeien, onverkort laat; dat in voorkomend geval artikel [267], tweede alinea, [VWEU] van toepassing is”.

5 Artikel 10, leden 1 en 2, sub a, van richtlijn 89/104, zoals ongewijzigd overgenomen in artikel 10 van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 299, blz. 25), waarbij enkel de nummering van de leden van dit artikel is gewijzigd, bepaalt onder „Gebruik van het merk”: „1.

Een merk waarvan de houder vijf jaar nadat de inschrijvingsprocedure is voltooid in de betrokken lidstaat geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen gebruik gemaakt is, is vatbaar voor de sancties van deze richtlijn, tenzij er een geldige reden is voor het niet gebruiken.

2.

Als gebruik in de zin van lid 1 wordt eveneens beschouwd: a) het gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het ingeschreven is, wordt gewijzigd”.

Duits recht 6 § 26, lid 3, van het Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (wet inzake de bescherming van merken en andere tekens) van 25 oktober 1994 (BGBl. 1994 I, blz. 3082; hierna: „MarkenG”), bepaalt: „Het gebruik van het merk in een vorm die afwijkt van deze waarin het is ingeschreven, wordt ook als gebruik van een ingeschreven merk beschouwd voor zover de verschillen het onderscheidend vermogen van het merk niet wijzigen. De eerste zin vindt toepassing ook al is het merk ingeschreven in de vorm waarin het wordt gebruikt.”

Hoofdgeding en prejudiciële vragen 7 Rintisch, verzoeker in het hoofdgeding, is houder van het op 20 mei 1996 onder nummer 395 49 559.8 ingeschreven woordmerk PROTIPLUS, het op 3 maart 1997 onder nummer 397 02 429 ingeschreven woordmerk PROTI, en het op 5 maart 1997 onder nummer 396 08 644.6 ingeschreven woord- en beeldmerk Proti Power. Deze nationale merken zijn met name ingeschreven voor waren op basis van proteïnen.

8 Eder, verweerder in het hoofdgeding, is houder van het op 11 februari 2003 onder nummer 302 47 818 ingeschreven jongere woordmerk Protifit voor voedingssupplementen, vitaminepreparaten en diëtische voedingsmiddelen.

9 Rintisch heeft een procedure ingeleid met als doel, ten eerste, dat Eder ermee instemt het merk Protifit door te halen, en, ten tweede, dat het gebruik ervan wordt verboden op grond van de rechten die uit zijn oudere merken voortvloeien. Daartoe heeft hij zijn vorderingen hoofdzakelijk gebaseerd op het merk PROTI en subsidiair op de merken PROTIPLUS en Proti Power. Hij heeft tevens gevorderd dat verweerder wordt veroordeeld tot vergoeding van de schade die hij stelt te hebben geleden.

10 Eder heeft een exceptie opgeworpen ontleend aan het feit dat Rintisch het merk PROTI niet gebruikt. Rintisch heeft hierop geantwoord dat hij dit merk wel had gebruikt door de benamingen „PROTIPLUS” en „Proti Power” te gebruiken. De rechter in eerste aanleg heeft de vorderingen van Rintisch afgewezen op grond dat de aan het merk PROTI ontleende rechten niet konden worden aangevoerd tegen het merk Protifit. In hoger

6 6

beroep heeft het Oberlandesgericht Köln de afwijzing van Rintisch’ vorderingen bevestigd.

11 Rintisch heeft bij het Bundesgerichtshof beroep in „Revision” ingesteld. Het Bundesgerichtshof merkt allereerst op dat, overeenkomstig de regels van het Duitse procesrecht, in de huidige stand van de procedure als vaststaand moet worden aangenomen dat de benamingen „PROTIPLUS” en „Proti Power” ondanks de wijzigingen ten aanzien van het merk PROTI het onderscheidend vermogen van dit merk niet wijzigen, en dat verzoeker de merken PROTIPLUS en Proti Power normaal heeft gebruikt vóór de publicatie van de inschrijving van het merk Protifit. De verwijzende rechter gaat dus uit van de premisse dat het merk PROTI moet worden geacht normaal te zijn gebruikt in de zin van § 26, lid 3, MarkenG. 12 De verwijzende rechter vraagt zich evenwel af of, en in voorkomend geval, in welke omstandigheden § 26, lid 3, tweede zin, MarkenG in overeenstemming is met artikel 10, leden 1 en 2, sub a, van richtlijn 89/104.

13 Daarop heeft het Bundesgerichtshof de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen: „1) Moet artikel 10, leden 1 en 2, sub a, van richtlijn [89/104] aldus worden uitgelegd dat dit voorschrift stelselmatig en algemeen in de weg staat aan een nationale regeling op grond waarvan moet worden aangenomen dat er ook sprake is van gebruik van een merk (merk 1) wanneer het merk (merk 1) wordt gebruikt in een afwijkende vorm zonder dat de afwijkingen het onderscheidend vermogen van het merk (merk 1) wijzigen, en het merk in de vorm waarin het wordt gebruikt, eveneens is ingeschreven (merk 2)?

2) Indien vraag 1 ontkennend wordt beantwoord: Is het hierboven onder 1 bedoelde nationale voorschrift verenigbaar met richtlijn [89/104], wanneer het nationale voorschrift in die zin beperkend wordt uitgelegd dat het niet wordt toegepast op een merk (merk 1) dat enkel is ingeschreven om de omvang van de bescherming van een ander ingeschreven merk (merk 2), dat is ingeschreven in de vorm waarin het wordt gebruikt, te verzekeren of uit te breiden?

3.

Indien vraag 1 bevestigend of vraag 2 ontkennend wordt beantwoord: a) Is er dan geen sprake van gebruik van een ingeschreven merk (merk 1) in de zin van artikel 10, leden 1 en 2, sub a, van richtlijn [89/104], – wanneer de merkhouder de vorm van een teken gebruikt die van de inschrijving van het merk (merk 1) en van een tweede merk (merk 2) van de merkhouder alleen op onderdelen afwijkt, zonder dat door de afwijkingen het onderscheidend vermogen van de merken (merk 1 en merk 2) wordt gewijzigd; – wanneer de merkhouder twee vormen van tekens gebruikt waarvan geen van beide overeenkomt met het ingeschreven merk (merk 1), maar waarvan een vorm waarin het teken wordt gebruikt (vorm 1) overeenkomt met een ander ingeschreven merk (merk 2) van de merkhouder, en de tweede vorm waarin de merkhouder het teken gebruikt (vorm 2) op onderdelen afwijkt van de twee ingeschreven merken (merk 1 en merk 2), zonder dat door de afwijkingen het onderscheidend vermogen van de merken wordt gewijzigd, en deze vorm van het teken (vorm 2) grotere overeenstemming vertoont met het andere merk (merk 2) van de merkhouder? b) Mag een rechterlijke instantie van een lidstaat een met een bepaling van een richtlijn [in casu artikel 10, leden 1 en 2, sub a, van richtlijn [89/104]] strijdig nationaal voorschrift [in casu § 26, lid 3, tweede zin, [MarkenG]] toepassen in gevallen waarin over de feiten reeds definitief was beslist vóór een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie waaruit voor het eerst aanknopingspunten voor de onverenigbaarheid van het voorschrift van de lidstaat met de bepaling van de richtlijn konden worden

7 7

afgeleid [in casu arrest van 13 september 2007, Il Ponte Finanziaria/BHIM [...], C-234/06 P, Jurispr. blz. I-7333], indien de nationale rechterlijke instantie het vertrouwen van een van de aan de gerechtelijke procedure deelnemende personen in de juridische bestendigheid van zijn grondwettelijk beschermde positie belangrijker acht dan het belang bij omzetting van een voorschrift van de richtlijn?”

Beantwoording van de prejudiciële vragen Ontvankelijkheid 14 Eder stelt dat het verzoek om een prejudiciële beslissing niet-ontvankelijk is op grond dat het niet relevant is voor de uitkomst van het hoofdgeding aangezien het Oberlandesgericht Köln over de feitelijke en rechtsvragen uitspraak heeft gedaan tijdens de procedure voor deze rechterlijke instantie.

15 In dit verband zij eraan herinnerd dat volgens vaste rechtspraak in het kader van de procedure van artikel 267 VWEU, die op een duidelijke afbakening van de taken van de nationale rechterlijke instanties en van het Hof berust, de nationale rechter bij uitsluiting bevoegd is om de feiten van het hoofdgeding vast te stellen en te beoordelen en het nationale recht uit te leggen en toe te passen. Het is tevens uitsluitend een zaak van de nationale rechter aan wie het geschil is voorgelegd en die de verantwoordelijkheid draagt voor de te geven rechterlijke beslissing, om, gelet op de bijzonderheden van het geval, zowel de noodzaak als de relevantie te beoordelen van de vragen die hij aan het Hof voorlegt. Wanneer de vragen betrekking hebben op de uitlegging van het Unierecht, is het Hof derhalve in beginsel verplicht daarop te antwoorden (arresten van 12 april 2005, Keller, C-145/03, Jurispr. blz. I-2529, punt 33; 18 juli 2007, Lucchini, C-119/05, Jurispr. blz. I-6199, punt 43, en 11 september 2008, Eckelkamp e.a., C-11/07, Jurispr. blz. I-6845, punten 27 en 32).

16 Het Hof kan een verzoek om een prejudiciële beslissing van een nationale rechter dus slechts afwijzen wanneer duidelijk blijkt dat de gevraagde uitlegging van het Unierecht geen verband houdt met een reëel geschil of met het voorwerp van het hoofdgeding, wanneer het vraagstuk van hypothetische aard is of het Hof niet beschikt over de gegevens, feitelijk en rechtens, die noodzakelijk zijn om een zinvol antwoord te geven op de gestelde vragen (arrest van 14 juni 2012, Banco Español de Crédito, C-618/10, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 77 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

17 Dit is evenwel in casu niet het geval. De gevraagde uitlegging van artikel 10, leden 1 en 2, sub a, van richtlijn 89/104 kan immers een invloed hebben op het op het hoofdgeding toepasselijke rechtskader en bijgevolg op de oplossing die het hoofdgeding verlangt. Het verzoek om een prejudiciële beslissing moet bijgevolg ontvankelijk worden verklaard.

Eerste vraag en derde vraag, sub a 18 Met zijn eerste vraag en zijn derde vraag, sub a, die samen moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 10, lid 2, sub a, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat het eraan in de weg staat dat de houder van een ingeschreven merk, om het gebruik ervan in de zin van deze bepaling aan te tonen, zich kan beroepen op het gebruik ervan in een vorm die afwijkt van die waarin dit merk is ingeschreven zonder dat de verschillen tussen deze twee vormen het onderscheidend vermogen van dit merk wijzigen, en dit niettegenstaande het feit dat deze afwijkende vorm zelf als merk is ingeschreven.

19 Dienaangaande dient eraan te worden herinnerd dat een merk onderscheidend vermogen heeft in de zin van de bepalingen van richtlijn 89/104 indien hiermee de waar waarvoor de inschrijving is aangevraagd als afkomstig van een bepaalde onderneming kan worden geïdentificeerd en dus deze waar van die van andere ondernemingen kan

8 8

worden onderscheiden (zie naar analogie arresten van 29 april 2004, Procter & Gamble/BHIM, C-468/01 P–C-472/01 P, Jurispr. blz. I-5141, punt 32; 21 oktober 2004, BHIM/Erpo Möbelwerk, C-64/02 P, Jurispr. blz. I-10031, punt 42; 8 mei 2008, Eurohypo/BHIM, C-304/06 P, Jurispr. blz. I-3297, punt 66, en 12 juli 2012, Smart Technologies/BHIM, C-311/11 P, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 23).

20 Uit de bewoordingen van artikel 10, lid 2, sub a, van richtlijn 89/104 volgt voorts geenszins dat de afwijkende vorm waarin het merk wordt gebruikt zelf niet als merk mag zijn ingeschreven. De enige in deze bepaling gestelde voorwaarde is immers dat de gebruikte vorm slechts van de vorm waarin dit merk is ingeschreven mag afwijken op onderdelen die het onderscheidend vermogen van het ingeschreven merk niet wijzigen.

21 Met betrekking tot het doel van artikel 10, lid 2, sub a, van richtlijn 89/104 dient erop te worden gewezen dat deze bepaling, door te vermijden dat een strikte overeenstemming van de in de handel gebruikte vorm van het merk met de ingeschreven vorm ervan wordt geëist, de houder van het ingeschreven merk toestaat tijdens het commerciële gebruik ervan variaties aan het teken aan te brengen waardoor het beter inspeelt op de eisen van het in de handel brengen en promoten van de betrokken waren en diensten zonder dat het onderscheidend vermogen ervan wordt gewijzigd.

22 Deze doelstelling zou evenwel in het gedrang komen indien voor het bewijs van het gebruik van het ingeschreven merk als bijkomende voorwaarde zou worden geëist dat de afwijkende vorm waarin dit merk wordt gebruikt, zelf niet als merk mag zijn ingeschreven. Door de inschrijving van nieuwe vormen van een merk kan immers in voorkomend geval worden geanticipeerd op wijzigingen die kunnen optreden in het beeld van het merk en kan het zo worden aangepast aan de reële toestand op een wijzigende markt.

23 Bovendien blijkt uit de twaalfde overweging van de considerans van richtlijn 89/104 dat de bepalingen van deze richtlijn „volledig moeten stroken met die van [...] [het] Verdrag [van Parijs]”. Artikel 10, lid 2, sub a, van deze richtlijn moet dus worden uitgelegd overeenkomstig artikel 5, C, lid 2, van dit Verdrag. Uit niets in deze bepaling kan echter worden opgemaakt dat de inschrijving van een teken als merk tot gevolg heeft dat het gebruik ervan niet meer kan worden aangevoerd om het gebruik aan te tonen van een ander ingeschreven merk waarvan het slechts afwijkt op een wijze waardoor het onderscheidend vermogen van dit ingeschreven merk niet wordt gewijzigd.

24 Daaruit volgt dat de inschrijving als merk van de vorm waarin een ander ingeschreven merk wordt gebruikt, waarbij deze vorm afwijkt van die waarin dat andere merk is ingeschreven zonder dat het onderscheidend vermogen ervan wordt gewijzigd, niet in de weg staat aan de toepassing van artikel 10, lid 2, sub a, van richtlijn 89/104.

25 Deze uitlegging is niet strijdig met de uit het reeds aangehaalde arrest Il Ponte Finanziaria/BHIM voortvloeiende uitlegging, en met name met het in de verwijzingsbeslissing vermelde punt 86 ervan.

26 In de zaak die heeft geleid tot dat arrest, was bij het Hof een geding aanhangig gemaakt waarbij een partij zich beriep op de bescherming van een „familie” of „serie” van overeenstemmende merken voor de beoordeling van het gevaar voor verwarring met het aangevraagde merk. Dit geding betrof artikel 15, lid 2, sub a, van verordening nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), dat op het tijdstip van de feiten van het geding overeenstemde met artikel 10, lid 2, sub a, van richtlijn 89/104, aangezien de bewoordingen van deze bepalingen in wezen gelijk zijn.

27 Nadat het Hof in punt 63 van dat arrest Il Ponte Finanziaria/BHIM had vastgesteld dat in het geval van een „familie” of „serie” van merken het verwarringsgevaar juist voortvloeit uit het feit dat de consument zich kan vergissen met betrekking tot de

9 9

herkomst of oorsprong van de waren of diensten waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, door ten onrechte te menen dat dit merk deel uitmaakt van deze familie of serie van merken, heeft het geoordeeld dat, om te kunnen aantonen dat een „familie” of „serie” van merken bestaat, het gebruik van een voldoende aantal merken die deze „familie” of „serie” kunnen vormen, moet zijn bewezen.

28 Vervolgens heeft het Hof in punt 64 van het arrest Il Ponte Finanziaria/BHIM geoordeeld dat bij gebreke van gebruik van een voldoende aantal merken die een „familie” of „serie” kunnen vormen, geen enkele consument kan worden geacht een gemeenschappelijk element in deze familie of serie van merken waar te nemen en/of met deze familie of serie een ander merk in verband te brengen dat hetzelfde gemeenschappelijke element bevat. Opdat een gevaar bestaat dat het publiek ten onrechte denkt dat het aangevraagde merk behoort tot een „familie” of „serie” is dus vereist dat de andere merken die deel uitmaken van deze familie of serie op de markt aanwezig zijn.

29 Het is in deze bijzondere context van het gestelde bestaan van een „familie” of „serie” van merken dat de vaststelling van het Hof in punt 86 van het arrest Il Ponte Finanziaria/BHIM moet worden begrepen, volgens welke het op grond van artikel 15, lid 2, sub a, van verordening nr. 40/94 en dus van artikel 10, lid 2, sub a, van richtlijn 89/104 niet mogelijk is door het bewijs van gebruik van een ingeschreven merk de aan dit merk toekomende bescherming uit te breiden tot een ander ingeschreven merk, waarvoor het bewijs van gebruik niet werd geleverd, op grond dat dit laatste merk slechts een lichte variant van het eerste merk is. Het gebruik van een merk kan immers niet worden aangevoerd om het gebruik van een ander merk te bewijzen, aangezien het doel erin bestaat het gebruik van een voldoende aantal merken van eenzelfde „familie” aan te tonen.

30 Gelet op alle voorgaande overwegingen moet op de eerste vraag en de derde vraag, sub a, worden geantwoord dat artikel 10, lid 2, sub a, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat het niet eraan in de weg staat dat de houder van een ingeschreven merk, om het gebruik ervan in de zin van deze bepaling aan te tonen, zich kan beroepen op het gebruik ervan in een vorm die afwijkt van die waarin dit merk is ingeschreven zonder dat de verschillen tussen deze twee vormen het onderscheidend vermogen van dit merk wijzigen, niettegenstaande het feit dat deze afwijkende vorm zelf als merk is ingeschreven.

Tweede vraag 31 Met zijn tweede vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 10, lid 2, sub a, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat het in de weg staat aan een uitlegging van de nationale bepaling waarbij dit artikel 10, lid 2, sub a, in nationaal recht wordt omgezet, volgens welke uitlegging deze nationale bepaling niet van toepassing is op een „defensief” merk dat enkel is ingeschreven om de omvang van de bescherming van een ander ingeschreven merk, dat is ingeschreven in de vorm waarin het wordt gebruikt, te verzekeren of uit te breiden.

32 Op dit punt dient te worden opgemerkt dat er geen reden is om artikel 10, lid 2, sub a, van richtlijn 89/104 aldus uit te leggen dat deze bepaling niet van toepassing is op een geval als bedoeld in het vorige punt. De aan de inschrijving van een merk voorafgaande subjectieve bedoeling is immers niet relevant voor de toepassing van deze bepaling en in zoverre vindt een dergelijk begrip „defensieve” merken, waarop deze bepaling niet van toepassing zou zijn, geen enkele grondslag in richtlijn 89/104 en evenmin in andere bepalingen van het Unierecht.

33 Uit het voorgaande volgt dat op de tweede vraag moet worden geantwoord dat artikel 10, lid 2, sub a, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat het in de

10 10

weg staat aan een uitlegging van de nationale bepaling waarbij dit artikel 10, lid 2, sub a, in nationaal recht wordt omgezet, volgens welke uitlegging deze nationale bepaling niet van toepassing is op een „defensief” merk dat enkel is ingeschreven om de omvang van de bescherming van een ander ingeschreven merk, dat is ingeschreven in de vorm waarin het wordt gebruikt, te verzekeren of uit te breiden.

Derde vraag, sub b 34 Met zijn derde vraag, sub b, vraagt de verwijzende rechter zich in wezen af in welke omstandigheden een arrest van het Hof, zoals het reeds aangehaalde arrest Il Ponte Finanziaria/BHIM, zijn effecten, of bepaalde ervan, slechts mag sorteren voor de periode na de datum van uitspraak ervan.

35 De verwijzende rechter stelt de gehele derde vraag „indien vraag 1 bevestigend of vraag 2 ontkennend wordt beantwoord”. In casu werd de als tweede gestelde vraag ontkennend beantwoord.

36 De derde vraag, sub b, berust evenwel op het uitgangspunt dat een nationale bepaling, te weten § 26, lid 3, tweede zin, MarkenG, onverenigbaar is met een bepaling van een richtlijn, in casu artikel 10, leden 1 en 2, sub a, van richtlijn 89/104. Noch het antwoord op de eerste vraag en de derde vraag, sub a, noch het antwoord op de tweede vraag stemt echter overeen met een dergelijk uitgangspunt.

37 Uit het voorgaande volgt dat de derde vraag, sub b, niet behoeft te worden beantwoord.

Kosten 38 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Derde kamer) verklaart voor recht: 1) Artikel 10, lid 2, sub a, van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moet aldus worden uitgelegd dat het niet eraan in de weg staat dat de houder van een ingeschreven merk, om het gebruik ervan in de zin van deze bepaling aan te tonen, zich kan beroepen op het gebruik ervan in een vorm die afwijkt van die waarin dit merk is ingeschreven zonder dat de verschillen tussen deze twee vormen het onderscheidend vermogen van dit merk wijzigen, niettegenstaande het feit dat deze afwijkende vorm zelf als merk is ingeschreven.

2) Artikel 10, lid 2, sub a, van richtlijn 89/104 moet aldus worden uitgelegd dat het in de weg staat aan een uitlegging van de nationale bepaling waarbij dit artikel 10, lid 2, sub a, in het nationaal recht wordt omgezet, volgens welke uitlegging deze nationale bepaling niet van toepassing is op een „defensief” merk dat enkel is ingeschreven om de omvang van de bescherming van een ander ingeschreven merk, dat is ingeschreven in de vorm waarin het wordt gebruikt, te verzekeren of uit te breiden.

11 11

ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer) 19 december 2012 (*) „Gemeenschapsmerk – Verordening (EG) nr. 207/2009 – Artikel 15, lid 1 – Begrip ‚normaal gebruik van merk’ – Territoriale omvang van gebruik – Gebruik van gemeenschapsmerk op grondgebied van één enkele lidstaat – Toereikendheid” In zaak C-149/11, betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door het Gerechtshof te ’s-Gravenhage (Nederland) bij beschikking van 1 februari 2011, ingekomen bij het Hof op 28 maart 2011, in de procedure Leno Merken BV tegen Hagelkruis Beheer BV, wijst HET HOF (Tweede kamer), samengesteld als volgt: A. Rosas, waarnemend voor de president van de Tweede kamer, U. Lõhmus (rapporteur), A. Ó Caoimh, A. Arabadjiev en C. G. Fernlund, rechters, advocaat-generaal: E. Sharpston, griffier: M. Ferreira, hoofdadministrateur, gezien de stukken en na de terechtzitting op 19 april 2012, gelet op de opmerkingen van: –

Leno Merken BV, vertegenwoordigd door D. M. Wille, advocaat,

–

Hagelkruis Beheer BV, vertegenwoordigd door J. Spoor, advocaat,

– de Nederlandse regering, vertegenwoordigd door C. Wissels en C. Schillemans als gemachtigden, –

de Belgische regering, vertegenwoordigd door J.-C. Halleux als gemachtigde,

–

de Deense regering, vertegenwoordigd door C. H. Vang als gemachtigde,

–

de Duitse regering, vertegenwoordigd door K. Petersen als gemachtigde,

–

de Franse regering, vertegenwoordigd door J. Gstalter als gemachtigde,

– de Hongaarse regering, vertegenwoordigd door M. Ficsor, K. Szíjjártó en K. Molnár als gemachtigden, – de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door S. Ossowski als gemachtigde,

12 12

– de Europese Commissie, vertegenwoordigd door T. van Rijn, F. W. Bulst en F. Wilman als gemachtigden, gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 5 juli 2012, het navolgende Arrest 1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 15, lid 1, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1).

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Leno Merken BV (hierna: „Leno”) en Hagelkruis Beheer BV (hierna: „Hagelkruis”) betreffende de oppositie die Leno als houdster van het gemeenschapsmerk ONEL heeft ingesteld tegen de inschrijving door Hagelkruis van het Benelux-merk OMEL. Toepasselijke bepalingen Verordening nr. 207/2009 3 De punten 2 tot en met 4, 6 en 10 van de considerans van verordening nr. 207/2009 luiden als volgt: „(2) Het is dienstig een harmonieuze ontwikkeling van de economische activiteit binnen de gehele Gemeenschap en een gestadige en evenwichtige expansie te bevorderen door de instelling en goede werking van een gemeenschappelijke markt die soortgelijke voorwaarden biedt als op een nationale markt bestaan. De verwezenlijking van een dergelijke markt en de versterking van zijn eenheidskarakter vergen niet alleen de opheffing van de belemmeringen voor het vrije verkeer van goederen en diensten alsmede de invoering van een regime waardoor wordt gewaarborgd dat de mededinging niet wordt vervalst, doch ook de instelling van een rechtskader waardoor de ondernemingen in staat worden gesteld onmiddellijk hun activiteiten, of het nu gaat om de productie en de afzet van goederen of het verrichten van diensten, op communautaire leest te schoeien. Op het punt van de rechtsinstrumenten waarover de ondernemingen te dien einde dienen te beschikken, zijn merken die hun waren of diensten in de gehele Gemeenschap, ongeacht de grenzen, op gelijke wijze herkenbaar maken, bijzonder passend.

(3) Om de bovengenoemde doelstellingen van de Gemeenschap voort te zetten, is het noodzakelijk in een communautair merkensysteem te voorzien, dat de ondernemingen volgens één enkele procedure in staat stelt gemeenschapsmerken te verkrijgen die een eenvormige bescherming genieten en rechtsgevolgen hebben op het gehele grondgebied van de Gemeenschap. Dit beginsel, namelijk dat het gemeenschapsmerk een eenheid vormt, moet van toepassing zijn tenzij deze verordening anders bepaalt.

(4) De aanpassing van de nationale wettelijke regelingen is niet bij machte de hindernis van de territorialiteit van de rechten die de wetgevingen der lidstaten aan de houders van merken verlenen, op te heffen. Om aan de ondernemingen een ongehinderde ontplooiing van activiteiten in het gehele door de interne markt bestreken grondgebied mogelijk te maken, is het bestaan noodzakelijk van merken welke worden

13 13

geregeerd door één enkele communautaire rechtsregeling die rechtstreeks in alle lidstaten toepasselijk is. [...]

(6) Het gemeenschapsmerkenrecht treedt echter niet in de plaats van het merkenrecht der lidstaten. Het lijkt namelijk niet gerechtvaardigd, de ondernemingen te verplichten hun merken als gemeenschapsmerk te deponeren, aangezien de nationale merken noodzakelijk blijven voor ondernemingen die geen bescherming van hun merken op Gemeenschapsniveau verlangen. [...]

(10) De bescherming van gemeenschapsmerken en de bescherming van ingeschreven oudere merken tegen gemeenschapsmerken is alleen gerechtvaardigd, voor zover deze merken daadwerkelijk worden gebruikt.”

4

Artikel 1, lid 2, van deze verordening bepaalt:

„Het gemeenschapsmerk vormt een eenheid: het heeft dezelfde rechtsgevolgen in de gehele Gemeenschap. Inschrijving, overdracht, afstand, vervallen- of nietigverklaring en verbod op het gebruik ervan zijn slechts voor de gehele Gemeenschap mogelijk. Dit beginsel is van toepassing tenzij deze verordening anders bepaalt.”

5 Artikel 15 van deze verordening, met als opschrift „Gebruik van het gemeenschapsmerk”, luidt als volgt: „1.

Een gemeenschapsmerk waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Gemeenschap geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, is vatbaar voor de sancties van deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken.

Als gebruik in de zin van de eerste alinea wordt eveneens beschouwd: a) het gebruik van het gemeenschapsmerk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het ingeschreven is, wordt gewijzigd; b) het aanbrengen van het gemeenschapsmerk op waren of de verpakking ervan in de Gemeenschap, uitsluitend met het oog op uitvoer.

2.

Het gebruik van het gemeenschapsmerk met toestemming van de houder geldt als gebruik door de merkhouder.”

6 Artikel 42 van die verordening, met als opschrift „Onderzoek van de oppositie”, bepaalt in de leden 2 en 3 ervan: „2.

Op verzoek van de aanvrager levert de houder van een ouder gemeenschapsmerk die oppositie heeft ingesteld, het bewijs dat in de vijf jaar vóór de publicatie van de aanvrage om een gemeenschapsmerk het oudere gemeenschapsmerk in de Gemeenschap normaal is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en waarop de oppositie gebaseerd is, of dat er een geldige reden is voor het niet gebruiken, voor zover het oudere merk op die datum sinds ten minste vijf jaar

14 14

ingeschreven was. Kan dat bewijs niet worden geleverd, dan wordt de oppositie afgewezen. [...]

3.

Lid 2 is van toepassing op de in artikel 8, lid 2, sub a, bedoelde oudere nationale merken, met dien verstande dat het gebruik in de Gemeenschap wordt vervangen door het gebruik in de lidstaat waar het oudere nationale merk beschermd wordt.”

7 Artikel 51 van verordening nr. 207/2009, met als opschrift „Gronden van verval”, bepaalt in lid 1, sub a, ervan: „De rechten van de houder van het gemeenschapsmerk worden op vordering bij het Bureau [voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)] of op reconventionele vordering in een inbreukprocedure vervallen verklaard: a) wanneer het merk in een ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal in de Gemeenschap is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en er geen geldige reden is voor het niet gebruiken; [...]”

8

Artikel 112 van deze verordening luidt:

„1.

De aanvrager of houder van een gemeenschapsmerk kan verzoeken dat zijn aanvrage of zijn gemeenschapsmerk in een aanvrage om een nationaal merk wordt omgezet: a) voor zover de aanvrage om een gemeenschapsmerk is geweigerd of ingetrokken of geacht wordt te zijn ingetrokken; b)

voor zover het gemeenschapsmerk geen rechtsgevolgen meer heeft.

2.

Er vindt geen omzetting plaats:

a) indien het gemeenschapsmerk wegens niet gebruiken vervallen is verklaard, tenzij het gemeenschapsmerk in de lidstaat waar om omzetting wordt verzocht zodanig is gebruikt, dat dit gebruik volgens de wetgeving van die lidstaat als normaal gebruik zou worden beschouwd; [...]”

Richtlijn 2008/95/EG 9 Punt 2 van de considerans van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 299, blz. 25) preciseert: „De merkenwetgevingen in de lidstaten van voor de inwerkingtreding van [de Eerste] richtlijn 89/104/EEG [van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1)] vertoonden verschillen die het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten konden belemmeren en de mededingingsvoorwaarden op de gemeenschappelijke markt konden vervalsen. De wetgevingen van de lidstaten moesten derhalve worden aangepast om de goede werking van de interne markt te verzekeren.”

10

Artikel 10, lid 1, van deze richtlijn bepaalt:

15 15

„Een merk waarvan de houder vijf jaar nadat de inschrijvingsprocedure is voltooid in de betrokken lidstaat geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen gebruik gemaakt is, is vatbaar voor de sancties van deze richtlijn, tenzij er een geldige reden is voor het niet gebruiken. [...]”

Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom 11 Het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), ondertekend te Den Haag op 25 februari 2005, in zijn gewijzigde versie die van kracht is sinds 1 februari 2007 (hierna: „BVIE”), beoogt onder meer de eenvormige wetten tot omzetting van de Eerste richtlijn 89/104, ingetrokken bij en vervangen door richtlijn 2008/95, in één enkele tekst systematisch en overzichtelijk samen te brengen.

12

Artikel 2.3 van het BVIE bepaalt:

„Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op: a.

gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken;

b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan; [...]”

13

Artikel 2.14, lid 1, van het BVIE luidt:

„De deposant of houder van een ouder merk kan, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat: a. in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b, [...]”

14 Volgens artikel 2.45 van het BVIE „[zijn] [a]rtikel 2.3 en artikel 2.28, lid 3, sub a, [...] van overeenkomstige toepassing ingeval de inschrijving berust op een eerder depot van een gemeenschapsmerk”.

15

Artikel 2.46 van het BVIE bepaalt:

„Artikel 2.3 en artikel 2.28, lid 3, sub a, zijn eveneens van toepassing op gemeenschapsmerken, waarvoor overeenkomstig de gemeenschapsmerkenverordening op geldige wijze de anciënniteit voor het Benelux-gebied wordt ingeroepen, ook al is de aan de anciënniteit ten grondslag liggende Benelux- of internationale inschrijving vrijwillig doorgehaald of de geldigheidsduur daarvan verstreken.”

Hoofdgeding en prejudiciële vragen

16 16

16 Op 27 juli 2009 heeft Hagelkruis bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) (BBIE) een depot verricht van het woordmerk OMEL voor diensten van de klassen 35 (reclame en publiciteit; zakelijke administratie; administratieve diensten; beheer van commerciële zaken; marketing), 41 (opleiding, cursussen en trainingen; organisatie van seminars en beurzen) en 45 (juridische diensten) in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd.

17 Leno is houdster van het op 19 maart 2002 aangevraagde gemeenschapswoordmerk ONEL dat op 2 oktober 2003 is ingeschreven voor diensten van de klassen 35, 41 en 42 in de zin van deze overeenkomst.

18 Op 18 augustus 2009 heeft Leno oppositie ingesteld tegen het depot van het merk OMEL door Hagelkruis, op basis van de gecombineerde bepalingen van de artikelen 2.14, lid 1, en 2.3, sub a of b, van het BVIE. Hagelkruis heeft op deze oppositie gereageerd door bewijzen van gebruik van het gemeenschapsmerk te vragen.

19 Bij beslissing van 15 januari 2010 heeft het BBIE deze oppositie afgewezen op grond dat Leno niet had aangetoond dat zij in het tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van het betwiste depot haar merk ONEL normaal had gebruikt.

Leno heeft tegen deze beslissing beroep ingesteld bij het Gerechtshof te ’s-Gravenhage.

20 Volgens de verwijzende rechter zijn de partijen het erover eens dat de twee merken overeenstemmen en dat zij zijn ingeschreven voor identieke of soortgelijke diensten, alsmede over het feit dat het gebruik van het merk OMEL bij het publiek verwarring kan doen ontstaan in de zin van artikel 2.3, sub b, van het BVIE. Zij zijn het echter oneens over de uitlegging van het begrip „normaal gebruik” in de zin van artikel 15 van verordening nr. 207/2009, en met name over de territoriale omvang die voor een dergelijk gebruik is vereist.

21 Uit de verduidelijkingen van de verwijzende rechter blijkt dat weliswaar vaststaat dat Leno heeft aangetoond dat zij gedurende het relevante tijdvak normaal gebruik van het oudere merk ONEL in Nederland heeft gemaakt, maar dat zij geen bewijs van het gebruik van dit merk binnen de rest van de Gemeenschap heeft overgelegd.

22 De verwijzende rechter brengt in herinnering dat uit de rechtspraak van het Hof (zie arresten van 11 maart 2003, Ansul, C-40/01, Jurispr. blz. I-2439, punt 43, en 11 mei 2006, Sunrider/BHIM, C-416/04 P, Jurispr. blz. I-4237, punten 66, 70-73 en 76, alsook beschikking van 27 januari 2004, La Mer Technology, C-259/02, Jurispr. blz. I-1159, punt 27) volgt dat „normaal gebruik” een autonoom Unierechtelijk begrip is, dat de territoriale omvang van het gebruik slechts één van de aandachtspunten is waarmee rekening moet worden gehouden bij de beoordeling of een ouder merk al dan niet „normaal is gebruikt” voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, en dat gebruik in uitsluitend één lidstaat niet noodzakelijkerwijs tot de gevolgtrekking leidt dat dan van „normaal gebruik” binnen de Gemeenschap geen sprake kan zijn.

23 De verwijzende rechter vraagt zich evenwel af wat het belang is van gemeenschappelijke verklaring nr. 10 bij artikel 15 van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), die bij de vaststelling van verordening nr. 40/94 in de notulen van de zitting van de Raad van de Europese Unie is opgenomen (gepubliceerd in PB BHIM 1996, blz. 613; hierna:

17 17

„gemeenschappelijke verklaring”), volgens welke „[d]e Raad en de Commissie van oordeel zijn dat een normaal gebruik in de zin van artikel 15 in één enkel land een normaal gebruik in de Gemeenschap uitmaakt”.

24 In die omstandigheden heeft het Gerechtshof te ’s-Gravenhage de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen: „1) Moet artikel 15, lid 1, [van verordening nr. 207/2009] aldus worden uitgelegd dat als normaal gebruik van een gemeenschapsmerk volstaat gebruik ervan binnen de grenzen van één enkele lidstaat, mits dit gebruik, ware het een nationaal merk, in die lidstaat als normaal gebruik wordt aangemerkt (vgl. Joint Statement [gemeenschappelijke verklaring] nr. 10 bij artikel 15 [van verordening nr. 207/2009] en de Opposition Guidelines [richtsnoeren inzake oppositie] van het BHIM)?

2) Indien het antwoord op vraag 1 ontkennend luidt, valt bovenomschreven gebruik van een gemeenschapsmerk binnen één enkele lidstaat nimmer aan te merken als normaal gebruik binnen de Gemeenschap als bedoeld in artikel 15, lid 1, [van verordening nr. 207/2009]?

3) Indien gebruik van een gemeenschapsmerk binnen één enkele lidstaat nimmer als normaal gebruik binnen de Gemeenschap is aan te merken, welke eisen moeten dan bij de beoordeling van een normaal gebruik binnen de Gemeenschap aan de territoriale omvang van het gebruik van een gemeenschapsmerk – naast de andere factoren – worden gesteld?

4) Of moet – anders dan het bovenstaande – artikel 15 [van verordening nr. 207/2009] aldus worden uitgelegd dat bij de beoordeling van normaal gebruik binnen de Gemeenschap volledig wordt geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de afzonderlijke lidstaten [en bijvoorbeeld wordt aangeknoopt bij marktaandelen (productmarkt/geografische markt)]?”

Beantwoording van de prejudiciële vragen 25 Met zijn vragen, die samen moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 aldus moet worden uitgelegd dat normaal gebruik van een gemeenschapsmerk in één lidstaat volstaat om te voldoen aan de voorwaarde van „normaal gebruik binnen de Gemeenschap” in de zin van deze bepaling, dan wel of bij de beoordeling van deze voorwaarde de grenzen van het grondgebied van de lidstaten buiten beschouwing dienen te blijven.

26 Vooraf zij eraan herinnerd dat het kenmerkend is voor de merkenbescherming in de Europese Unie dat verschillende beschermingsregelingen naast elkaar bestaan.

Richtlijn 2008/95 heeft enerzijds tot doel, volgens punt 2 van de considerans ervan, de nationale merkenwetgevingen onderling aan te passen teneinde de bestaande verschillen weg te werken die het vrije verkeer van goederen en de vrijheid van dienstverrichting kunnen belemmeren en de mededingingsvoorwaarden op de gemeenschappelijke markt kunnen vervalsen (zie in die zin arrest van 22 maart 2012, GENESIS, C-190/10, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punten 30 en 31).

18 18

27 Verordening nr. 207/2009 beoogt anderzijds, blijkens punt 3 van de considerans ervan, een communautair merkensysteem in te stellen waarbij de merken een eenvormige bescherming genieten en rechtsgevolgen hebben op het gehele grondgebied van de Unie (zie in die zin arrest van 12 april 2011, DHL Express France, C-235/09, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 41, en arrest GENESIS, reeds aangehaald, punt 35).

28 Het Hof heeft het begrip „normaal gebruik” reeds uitgelegd waar het normaal gebruik van nationale merken heeft beoordeeld in de voornoemde arresten Ansul en Sunrider/BHIM, alsook in de reeds aangehaalde beschikking La Mer Technology, door te preciseren dat het gaat om een autonoom begrip van het recht van de Unie dat op eenvormige wijze moet worden uitgelegd.

29 Uit deze rechtspraak volgt dat normaal gebruik van een merk wordt gemaakt wanneer het – overeenkomstig de wezenlijke functie ervan, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven – wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat alleen ertoe strekt, de aan de merkinschrijving verbonden rechten te behouden. Bij de beoordeling of een normaal gebruik van het merk is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan in het economische verkeer reëel is, inzonderheid de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandelen te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk (arresten Ansul, reeds aangehaald, punt 43, en Sunrider/BHIM, reeds aangehaald, punt 70, alsook beschikking La Mer Technology, reeds aangehaald, punt 27).

30 Het Hof heeft ook geoordeeld dat de territoriale omvang van het gebruik slechts één van de factoren is waarmee rekening moet worden gehouden om te bepalen of het gebruik al dan niet normaal is (zie arrest Sunrider/BHIM, reeds aangehaald, punt 76).

31 Deze uitlegging kan mutatis mutandis worden toegepast op gemeenschapsmerken, aangezien richtlijn 2008/95 en verordening nr. 207/2009 dezelfde doelstelling nastreven door de voorwaarde op te leggen dat het merk normaal wordt gebruikt.

32 Uit zowel punt 9 van de considerans van deze richtlijn als punt 10 van de considerans van deze verordening blijkt immers dat het de bedoeling van de wetgever van de Unie was om de rechten die met respectievelijk een nationaal merk en een gemeenschapsmerk zijn verbonden, enkel te behouden indien het betrokken merk daadwerkelijk wordt gebruikt. Zoals de advocaat-generaal in de punten 30 en 32 van haar conclusie heeft opgemerkt, kan een merk dat niet wordt gebruikt, de mededinging belemmeren doordat het een beperking meebrengt van de reeks van tekens die door anderen als merk kunnen worden ingeschreven en doordat het concurrenten de mogelijkheid ontzegt om dat merk of een overeenstemmend merk te gebruiken wanneer zij waren en/of diensten op de interne markt brengen die dezelfde zijn als of soortgelijk zijn aan die welke door het betrokken merk worden beschermd. Een niet gebruikt gemeenschapsmerk kan dus ook het vrije verkeer van goederen en de vrije dienstverrichting beperken.

19 19

33 Bij de toepassing naar analogie op gemeenschapsmerken van de in punt 29 van het onderhavige arrest in herinnering geroepen rechtspraak moet evenwel rekening worden gehouden met het verschil tussen de territoriale omvang van de bescherming die aan nationale merken wordt verleend en die van de bescherming die aan gemeenschapsmerken wordt verleend, welk verschil overigens voortvloeit uit de bewoordingen van de bepalingen die met betrekking tot de voorwaarde van normaal gebruik respectievelijk voor deze twee types van merken gelden.

34 Zo bepaalt artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 dat „[e]en gemeenschapsmerk waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Gemeenschap geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, [...] vatbaar [is] voor de sancties van deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken”. Artikel 10 van richtlijn 2008/95 bevat in wezen dezelfde regel voor nationale merken, maar bepaalt dat van deze merken normaal gebruik moet zijn gemaakt „in de betrokken lidstaat”.

35 Dit verschil betreffende de territoriale omvang van het „normaal gebruik” tussen beide merkenregelingen blijkt bovendien uitdrukkelijk uit artikel 42, lid 3, van verordening nr. 207/2009, waarin is bepaald dat de in lid 2 van dit artikel vastgestelde regel, namelijk dat de aanvrager van een gemeenschapsmerk in geval van oppositie kan verzoeken dat het bewijs wordt geleverd dat het oudere gemeenschapsmerk normaal is gebruikt in de Gemeenschap, ook van toepassing is op oudere nationale merken, „met dien verstande dat het gebruik in de Gemeenschap wordt vervangen door het gebruik in de lidstaat waar het oudere nationale merk beschermd wordt”.

36 Niettemin moet erop worden gewezen dat, zoals uit de in punt 30 van het onderhavige arrest in herinnering geroepen rechtspraak volgt, de territoriale omvang van het gebruik geen afzonderlijk criterium van het normaal gebruik vormt, maar een van de bestanddelen van dit gebruik dat in de globale analyse moet worden betrokken en samen met de andere bestanddelen ervan moet worden onderzocht. De bewoordingen „in de Gemeenschap” geven in dit verband de geografische referentiemarkt aan voor elk onderzoek van de vraag of een gemeenschapsmerk normaal is gebruikt.

37 Teneinde de voorgelegde vragen te kunnen beantwoorden moet dan ook worden nagegaan welke draagwijdte de uitdrukking „normaal gebruik binnen de Gemeenschap” in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 heeft.

38 Deze bepaling verwijst geenszins naar het grondgebied van de lidstaten. Uit de bewoordingen ervan blijkt daarentegen duidelijk dat het gemeenschapsmerk moet zijn gebruikt in de Gemeenschap, hetgeen met andere woorden betekent dat het gebruik van dit merk in derde landen niet in aanmerking kan worden genomen.

39 Daar andere preciseringen in artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 ontbreken, moet rekening worden gehouden met de context waartoe deze bepaling behoort, alsook met de door de betrokken regeling vastgestelde methode en de doelstellingen die zij nastreeft.

40 Wat de door de verordening nr. 207/2009 nagestreefde doelstellingen betreft, volgt uit de punten 2, 4 en 6 van de considerans ervan, in hun onderlinge samenhang gelezen, dat deze verordening ertoe strekt de hindernis van de territorialiteit van de rechten die de wetgevingen van de lidstaten aan de houders van merken verlenen, op te

20 20

heffen door de ondernemingen in staat te stellen hun economische activiteiten op communautaire leest te schoeien en deze activiteiten ongehinderd te ontplooien. De houder van een gemeenschapsmerk kan aldus met dit merk zijn waren of diensten in de gehele Gemeenschap op gelijke wijze herkenbaar maken, ongeacht de grenzen. De ondernemingen die geen bescherming van hun merken op Gemeenschapsniveau verlangen, kunnen er echter de voorkeur aan geven om nationale merken te blijven gebruiken, zonder dat zij verplicht zijn hun merken als gemeenschapsmerk in te schrijven.

41 Ter verwezenlijking van deze doelstellingen heeft de wetgever van de Unie in artikel 1, lid 2, van verordening nr. 207/2009, in samenhang gelezen met punt 3 van de considerans van deze verordening, bepaald dat het gemeenschapsmerk een eenheid vormt, waardoor het op het volledige grondgebied van de Gemeenschap op dezelfde wijze wordt beschermd en dezelfde rechtsgevolgen heeft. Inschrijving, overdracht, afstand, vervallen- of nietigverklaring en verbod op het gebruik ervan zijn in beginsel slechts mogelijk voor de gehele Gemeenschap.

42 Zoals uit punt 2 van de considerans van die verordening blijkt, heeft de regeling inzake het gemeenschapsmerk dus tot doel, op de gemeenschappelijke markt soortgelijke voorwaarden te bieden als op een nationale markt bestaan. Zou in die context worden geoordeeld dat in het kader van het communautaire merkenstelsel een bijzondere betekenis aan het grondgebied van de lidstaten moet worden toegekend, dan zou dit afbreuk doen aan de verwezenlijking van de in punt 40 van het onderhavige arrest vermelde doelstellingen en inbreuk maken op het beginsel dat het gemeenschapsmerk een eenheid vormt.

43 Stellig blijkt uit een systematische analyse van verordening nr. 207/2009 dat sommige bepalingen daarvan naar het grondgebied van één of meerdere lidstaten verwijzen. Opgemerkt zij evenwel dat deze verwijzingen met name de context van de nationale merken betreffen, in de bepalingen aangaande de bevoegdheid en de procedure voor rechtsvorderingen inzake gemeenschapsmerken en in de bepalingen betreffende de internationale merkinschrijving, terwijl voor rechten die door het gemeenschapsmerk worden verleend, in de regel de uitdrukking „in de Gemeenschap” is gebruikt.

44 Uit de voorgaande overwegingen volgt dat bij de beoordeling of sprake is van „normaal gebruik binnen de Gemeenschap” in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 moet worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten.

45 Aan deze uitlegging wordt niet afgedaan door de in punt 23 van het onderhavige arrest genoemde gemeenschappelijke verklaring volgens welke „een normaal gebruik in de zin van artikel 15 in één enkel land een normaal gebruik in de Gemeenschap uitmaakt”, noch door de richtsnoeren van het BHIM betreffende de oppositieprocedure die in wezen dezelfde regel bevatten.

46 Wat om te beginnen de gemeenschappelijke verklaring betreft, volgt uit vaste rechtspraak dat een verklaring die in de notulen van de Raad is opgenomen, wanneer zij niet terug te vinden is in de tekst van een bepaling van afgeleid recht, niet kan worden gebruikt bij de uitlegging daarvan (zie arresten van 26 februari 1991, Antonissen, C-292/89, Jurispr. blz. I-745, punt 18; 6 mei 2003, Libertel, C-104/01, Jurispr.

21 21

blz. I-3793, punt 25; 10 januari 2006, Skov en Bilka, C-402/03, Jurispr. blz. I-199, punt 42, en 19 april 2007, Farrell, C-356/05, Jurispr. blz. I-3067, punt 31).

47 De Raad en de Commissie hebben deze beperking overigens uitdrukkelijk erkend in de aanhef van hun verklaring: „De hierna weergegeven verklaringen van de Raad en de Commissie vormen geen onderdeel van de rechtshandeling en laten de uitlegging ervan door het Hof onverlet.”

48 Wat voorts de richtsnoeren van het BHIM betreft, moet worden benadrukt dat deze geen voor de uitlegging van de bepalingen van het recht van de Unie bindende rechtshandelingen vormen.

49 Sommige belanghebbenden die opmerkingen in het kader van de onderhavige procedure hebben ingediend, hebben aangevoerd dat de territoriale omvang van het gebruik van een gemeenschapsmerk in geen geval beperkt kan zijn tot het grondgebied van één enkele lidstaat. Deze stelling kan evenmin slagen. Het argument in kwestie is gebaseerd op artikel 112, lid 2, sub a, van verordening nr. 207/2009 dat bepaalt dat de houder van een wegens niet gebruiken vervallen verklaard gemeenschapsmerk kan verzoeken dat zijn gemeenschapsmerk wordt omgezet in een aanvraag voor een nationaal merk, indien „het gemeenschapsmerk in de lidstaat waar om omzetting wordt verzocht zodanig is gebruikt, dat dit gebruik volgens de wetgeving van die lidstaat als normaal gebruik zou worden beschouwd”.

50 Ook al kan redelijkerwijs worden verwacht dat een gemeenschapsmerk, aangezien het in territoriaal opzicht een ruimere bescherming geniet dan een nationaal merk, op een groter grondgebied wordt gebruikt dan het grondgebied van één enkele lidstaat om van een „normaal gebruik” te kunnen spreken, het is in bepaalde omstandigheden evenwel niet uitgesloten dat de markt van de waren of diensten waarvoor een gemeenschapsmerk is ingeschreven, zich in de praktijk slechts tot het grondgebied van één enkele lidstaat uitstrekt. In een dergelijk geval kan het gebruik van een gemeenschapsmerk op dit grondgebied voldoen aan de voorwaarden van zowel normaal gebruik van een gemeenschapsmerk als normaal gebruik van een nationaal merk.

51 Zoals de advocaat-generaal in punt 63 van haar conclusie heeft aangegeven, zal alleen wanneer een nationale rechter vaststelt dat, gelet op alle feiten van het concrete geval, het gebruik in een lidstaat niet volstaat om een normaal gebruik binnen de Gemeenschap te vormen, het nog steeds mogelijk zijn om het gemeenschapsmerk in een nationaal merk om te zetten overeenkomstig de uitzondering van artikel 112, lid 2, sub a, van verordening nr. 207/2009.

52 Sommige belanghebbenden die opmerkingen bij het Hof hebben ingediend, stellen tevens dat zelfs indien de grenzen van de lidstaten binnen de interne markt buiten beschouwing worden gelaten, de voorwaarde van normaal gebruik van een gemeenschapsmerk verlangt dat dit merk wordt gebruikt op een aanzienlijk deel van het grondgebied van de Gemeenschap, dat in voorkomend geval het grondgebied van een lidstaat kan zijn. Dit criterium vloeit volgens hen naar analogie voort uit de arresten van 14 september 1999, General Motors (C-375/97, Jurispr. blz. I-5421, punt 28); 22 november 2007, Nieto Nuño (C-328/06, Jurispr. blz. I-10093, punt 17), en 6 oktober 2009, PAGO International (C-301/07, Jurispr. blz. I-9429, punt 27).

53 Ook dit betoog kan niet worden aanvaard. In de eerste plaats heeft deze rechtspraak betrekking op de uitlegging van bepalingen betreffende de ruimere

22 22

bescherming die wordt verleend aan merken die een reputatie hebben verworven dan wel bekendheid genieten in de Gemeenschap of in de lidstaat waar zij zijn ingeschreven.

Deze bepalingen streven echter een andere doelstelling na dan de voorwaarde van normaal gebruik, die tot afwijzing van de oppositie of zelfs tot verval van het merk kan leiden, zoals met name in artikel 51 van verordening nr. 207/2009 is bepaald.

54 In de tweede plaats is het weliswaar juist dat redelijkerwijs mag worden aangenomen dat een gemeenschapsmerk op een groter grondgebied wordt gebruikt dan een nationaal merk, maar hoeft dit gebruik niet noodzakelijkerwijs betrekking te hebben op een geografisch uitgestrekt gebied om als normaal gebruik te kunnen worden gekwalificeerd, aangezien een dergelijke kwalificatie van de kenmerken van de betrokken waren of dienst op de desbetreffende markt afhangt (zie naar analogie, wat de kwantitatieve omvang van het gebruik betreft, arrest Ansul, reeds aangehaald, punt 39).

55 Aangezien bij de beoordeling van de vraag of het merk normaal is gebruikt, rekening moet worden gehouden met alle feiten en omstandigheden die erop kunnen wijzen dat dit merk op zodanige wijze commercieel is geëxploiteerd dat daarmee marktaandelen werden behouden of verkregen voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, is het niet mogelijk om bij voorbaat en in abstracto vast te stellen vanaf welke territoriale omvang er sprake is van normaal gebruik van dat merk. Een deminimisregel, waardoor de nationale rechter niet in staat zou zijn alle omstandigheden van het bij hem aanhangige geschil te beoordelen, kan dus niet worden vastgesteld (zie naar analogie beschikking La Mer Technology, reeds aangehaald, punten 25 en 27, en arrest Sunrider/BHIM, reeds aangehaald, punten 72 en 77).

56 Wat het gebruik van het in het hoofdgeding aan de orde zijnde gemeenschapsmerk betreft, beschikt het Hof niet over de noodzakelijke feitelijke gegevens om de verwijzende rechter meer concrete aanwijzingen te kunnen verstrekken betreffende de vraag of dit merk al dan niet normaal is gebruikt. Zoals uit de voorgaande overwegingen volgt, staat het aan deze rechter om te beoordelen of het betrokken merk is gebruikt conform de wezenlijke functie ervan en teneinde voor de beschermde waren of diensten marktaandelen te behouden of te verkrijgen. Deze beoordeling dient te zijn gebaseerd op alle relevante feiten en omstandigheden in het hoofdgeding, zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan.

57 Derhalve moet op de gestelde vragen worden geantwoord dat artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 aldus dient te worden uitgelegd dat bij de beoordeling van de voorwaarde inzake „normaal gebruik” van een merk „binnen de Gemeenschap” in de zin van deze bepaling, moet worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten.

58 Van een gemeenschapsmerk wordt „normaal gebruik gemaakt” in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 wanneer het wordt gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie ervan en teneinde in de Gemeenschap marktaandelen te behouden of te verkrijgen voor de door het merk aangeduide waren of diensten. Het staat aan de verwijzende rechter om te beoordelen of deze voorwaarden zijn vervuld in het hoofdgeding, gelet op alle relevante feiten en omstandigheden, zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk

23 23

beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan.

Kosten 59 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Tweede kamer) verklaart voor recht: Artikel 15, lid 1, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk dient aldus te worden uitgelegd dat bij de beoordeling van de voorwaarde betreffende „normaal gebruik” van een merk „binnen de Gemeenschap” in de zin van deze bepaling, moet worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten.

Van een gemeenschapsmerk wordt „normaal gebruik gemaakt” in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 wanneer het wordt gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie ervan en teneinde in de Europese Gemeenschap marktaandelen te behouden of te verkrijgen voor de door dit merk aangeduide waren of diensten. Het staat aan de verwijzende rechter om te beoordelen of deze voorwaarden zijn vervuld in het hoofdgeding, gelet op alle relevante feiten en omstandigheden, zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan.

24 24

ARREST VAN HET HOF (Vijfde kamer) 18 april 2013 (*) „Merken – Verordening (EG) nr. 40/94 – Artikel 15, lid 1 – Begrip ‚normaal gebruik’ – Merk dat uitsluitend als element van samengesteld merk of samen met ander merk wordt gebruikt” In zaak C-12/12, betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door het Bundesgerichtshof (Duitsland) bij beslissing van 24 november 2011, ingekomen bij het Hof op 9 januari 2012, in de procedure Colloseum Holding AG tegen Levi Strauss & Co., wijst HET HOF (Vijfde kamer), samengesteld als volgt: T. von Danwitz, kamerpresident, A. Rosas, E. Juhász (rapporteur), D. Šváby en C. Vajda, rechters, advocaat-generaal: P. Mengozzi, griffier: K. Malacek, administrateur, gezien de stukken en na de terechtzitting op 29 november 2012, gelet op de opmerkingen van: –

Colloseum Holding AG, vertegenwoordigd door M. Klette, Rechtsanwalt,

– Levi Strauss & Co., vertegenwoordigd door H. Harte-Bavendamm en M. Goldmann, Rechtsanwälte, – de Duitse regering, vertegenwoordigd door T. Henze en J. Kemper als gemachtigden, – de Italiaanse regering, vertegenwoordigd door G. Palmieri als gemachtigde, bijgestaan door M. Santoro, avvocato dello Stato, – de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door C. Murrell als gemachtigde, bijgestaan door S. Ford, barrister, – de Europese Commissie, vertegenwoordigd door F. Bulst en F. Wilman als gemachtigden, gelet op de beslissing, de advocaat-generaal gehoord, om de zaak zonder conclusie te berechten, het navolgende

25 25

Arrest 1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 15, lid 1, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), welke bepaling ongewijzigd is overgenomen in artikel 15, lid 1, eerste alinea, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1).

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Colloseum Holding AG (hierna: „Colloseum”) en Levi Strauss & Co. (hierna: „Levi Strauss”) over de uitlegging van het begrip „normaal gebruik” in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 40/94 wanneer een ingeschreven merk enkel wordt gebruikt via een ander, samengesteld merk waarvan het een van de elementen vormt, of wanneer het enkel samen met een ander merk wordt gebruikt en de samenstelling van de twee merken zelf als merk is ingeschreven.

Toepasselijke bepalingen Internationaal recht 3 Artikel 5, C, punten 1 en 2, van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom, ondertekend te Parijs op 20 maart 1883, zoals laatstelijk herzien te Stockholm op 14 juli 1967 en zoals gewijzigd op 28 september 1979 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, nr. 11851, blz. 305), bepaalt: „(1) Indien in een land het gebruik van het ingeschreven merk verplicht is, zal de inschrijving slechts kunnen worden vernietigd na verloop van een billijke termijn, en indien de belanghebbende zijn stilzitten niet rechtvaardigt.

(2) Het gebruik van een fabrieks- of handelsmerk door de eigenaar in een vorm, welke door bestanddelen, die het onderscheidend kenmerk niet wijzigen, verschilt van het merk in de vorm, waaronder dit laatste in een van de landen der [bij dat verdrag opgerichte] Unie is ingeschreven, zal de verklaring van ongeldigheid van de inschrijving niet ten gevolge hebben, noch de aan het merk verleende bescherming verminderen.”

Unierecht 4

De negende overweging van de considerans van verordening nr. 40/94 luidt:

„Overwegende dat de bescherming van gemeenschapsmerken en bescherming van ingeschreven oudere merken tegen gemeenschapsmerken alleen gerechtvaardigd is voor zover deze merken daadwerkelijk worden gebruikt”.

5 Artikel 7 van die verordening, met als opschrift „Absolute weigeringsgronden”, bepaalt in lid 1: „Geweigerd wordt inschrijving van: [...] b)

merken die elk onderscheidend vermogen missen;

c) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van

26 26

herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten; d) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden; [...]”

6

Artikel 7, lid 3, van die verordening is in de volgende bewoordingen gesteld:

„Lid 1, sub b, c en d, is niet van toepassing indien het merk als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de waren of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd.”

7 Artikel 9 van verordening nr. 40/94, met als opschrift „Rechten verbonden aan het gemeenschapsmerk”, bepaalt in lid 1: „Het gemeenschapsmerk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden: [...] b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan; verwarring omvat het gevaar van associatie met het merk; [...]”

8 Artikel 15 van die verordening, met als opschrift „Gebruik van het gemeenschapsmerk”, luidt: „1.

Een gemeenschapsmerk waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Gemeenschap geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, is vatbaar voor de sancties van deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken.

2.

Als gebruik in de zin van lid 1 wordt eveneens beschouwd:

a) het gebruik van het gemeenschapsmerk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het ingeschreven is, wordt gewijzigd; [...]”

9

Artikel 98 van verordening nr. 40/94 bepaalt in lid 1:

„Wanneer een rechtbank voor het gemeenschapsmerk van oordeel is dat de gedaagde inbreuk op een gemeenschapsmerk heeft gemaakt of heeft gedreigd te maken, verbiedt zij de gedaagde de betrokken handelingen te verrichten, tenzij er speciale redenen zijn om dit niet te verbieden. Zij treft tevens maatregelen overeenkomstig het nationale recht om ervoor te zorgen dat dit verbod wordt nageleefd.”

Duits recht

27 27

10 § 14, lid 2, punt 2, van het Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (wet inzake de bescherming van merken en andere tekens, BGBl. 1994 I, blz. 3082), zoals gewijzigd bij wet van 7 juli 2008 (BGBl. 2008 I, blz. 1191), stemt overeen met artikel 9, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, en voorziet in het recht van de merkhouder om het gebruik van een teken te verbieden: „[...] dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan; verwarring omvat het gevaar van associatie met het merk.”

11

§ 14, lid 5, van die wet luidt:

„Wie een teken in strijd met de leden 2 tot en met 4 gebruikt, kan bij herhalingsgevaar door de merkhouder in rechte worden aangesproken tot staking van dit gebruik. De vordering kan ook worden ingesteld wanneer een inbreuk voor het eerst dreigt te worden begaan.”

Hoofdgeding en prejudiciële vragen 12 Levi Strauss is houdster van een aantal merken en met name van het gemeenschapswoordmerk LEVI’S voor onder meer kleding en van het op 12 januari 1977 ingeschreven Duitse woord- en beeldmerk nr. DD 641 687 voor broeken, hemden, bloezen en jassen voor heren, dames en kinderen (hierna: „merk nr. 3”). Dit laatste merk, dat in een rood rechthoekig onderdeel aan de linker bovenrand van een zak het woordelement „LEVI’S” bevat, ziet er als volgt uit:

13 Levi Strauss is tevens houdster van het op 10 februari 2005 voor broeken ingeschreven gekleurde (rood, blauw) gemeenschapsbeeldmerk nr. 2 292 373 (hierna: „merk nr. 6”). Volgens de beschrijving in het register is dat merk een op een vaste plaats aangebracht merk en bestaat het uit een rood rechthoekig label uit textiel dat linksboven in de achterzak van broeken, shorts of rokken is genaaid en uit de naad steekt. Dit merk ziet er als volgt uit:

28 28

14 De inschrijving in het register van merk nr. 6 bevat een disclaimer dat met dit merk geen aanspraak wordt gemaakt op een exclusief recht op de vorm en de kleur van de zak op zich. Merk nr. 6 is overeenkomstig artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 ingeschreven op basis van een door het gebruik verkregen onderscheidend vermogen.

15 Colloseum exploiteert een detailhandel in bovenkleding. In het kader van die activiteit heeft zij jeansbroeken van de merken COLLOSEUM, S. MALIK en EURGIULIO op de markt gebracht. Die broeken zijn aan de rechterachterzak voorzien van een rood, rechthoekig stoffen vaantje, dat in de rechterbuitennaad in het bovenste deel van de zak is genaaid en waarop de desbetreffende merken respectievelijk de aanduiding „SM JEANS” zijn vermeld.

16 Levi Strauss heeft bij de bevoegde rechter in eerste aanleg beroep ingesteld, en vorderde daarbij met name dat Colloseum het verbod zou worden opgelegd nog langer dergelijke broeken aan te bieden, in de handel te brengen en daartoe in bezit te hebben.

Colloseum heeft een verweermiddel aangedragen dat was gebaseerd op het onvoldoende gebruik van merk nr. 6.

17 De rechter in eerste aanleg heeft de vordering van Levi Strauss toegewezen en de rechter in hoger beroep heeft het hoger beroep van Colloseum tegen de beslissing in eerste aanleg verworpen.

18 Nadat bij hem beroep in „Revision” was ingesteld door Colloseum, heeft de verwijzende rechter de uitspraak van de rechter in hoger beroep vernietigd en de zaak naar deze rechter terugverwezen. Nadat de rechter in hoger beroep haar hoger beroep opnieuw had verworpen, heeft Colloseum voor de verwijzende rechter wederom beroep in „Revision” ingesteld.

19 De verwijzende rechter merkt op dat de uitkomst van het tweede beroep in „Revision” afhangt van de uitlegging van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 40/94. Zou merk nr. 6 nog steeds geldig zijn, dan zou hij immers vaststellen dat er ingevolge artikel 9, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 gevaar voor verwarring bestaat tussen merk nr. 6 en de door Colloseum verhandelde broekmodellen.

20 De verwijzende rechter wijst erop dat hij dus dient te vernemen of merk nr. 6 normaal is gebruikt in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 40/94. Hij merkt op dat volgens de vaststellingen van de rechter in hoger beroep, waaraan hij op grond

29 29

van de Duitse procedurele voorschriften gebonden is, merk nr. 6 op 10 februari 2005 is ingeschreven. Bijgevolg is het merk vervallen indien het niet vóór het afsluiten van de mondelinge behandeling voor de rechter in hoger beroep op 18 februari 2010 normaal is gebruikt in de zin van voornoemde bepaling.

21 De verwijzende rechter merkt vervolgens op dat volgens de vaststellingen van de rechter in hoger beroep Levi Strauss merk nr. 6 enkel heeft gebruikt in de vorm van merk nr. 3. De uitkomst van het geding hangt dus met name af van het antwoord op de vraag of een ingeschreven merk dat een van de elementen van een ander merk vormt en door het gebruik van het andere merk onderscheidend vermogen heeft verkregen in de zin van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94, ook door het gebruik van dat andere merk normaal kan worden gebruikt in de zin van artikel 15, lid 1, van die verordening.

22 De verwijzende rechter merkt op dat die vraag niet kan worden geacht reeds te zijn beantwoord. Voorts wijst hij erop dat de merken nr. 3 en nr. 6 niet enkel verschillen op elementen die het onderscheidend vermogen van de merken onaangetast laten, zodat in casu niet is voldaan aan de voorwaarden van artikel 15, lid 2, sub a, van verordening nr. 40/94, waardoor het hoofdgeding zich onderscheidt van de feiten van het verzoek om een prejudiciële beslissing naar aanleiding waarvan het arrest van 25 oktober 2012, Rintisch (C-553/11, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie) is gewezen.

23 Daarenboven merkt de verwijzende rechter op dat het ook denkbaar is dat het gebruik van het rode rechthoekige vaantje door Levi Strauss bij de verkoop van broeken met het opschrift „LEVI’S”, meebrengt dat zowel merk nr. 6 als het woordmerk „LEVI’S” normaal zijn gebruikt, waarbij de combinatie van deze twee merken zelf ook is ingeschreven als merk nr. 3. De verwijzende rechter vraagt zich bijgevolg af of een merk normaal kan worden gebruikt in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 40/94 wanneer het alleen samen met een ander merk wordt gebruikt, het publiek in de twee merken zelfstandige tekens ziet, en beide merken bovendien samen als merk zijn ingeschreven.

24 Daarop heeft het Bundesgerichtshof de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen: „Dient artikel 15, lid 1, van verordening nr. 40/94 aldus te worden uitgelegd, 1) dat een merk dat een deel vormt van een samengesteld merk en alleen door het gebruik van het samengestelde merk onderscheidend vermogen heeft verkregen, rechtsinstandhoudend kan zijn gebruikt wanneer enkel het samengestelde merk wordt gebruikt; 2) dat een merk rechtsinstandhoudend wordt gebruikt wanneer het alleen samen met een ander merk wordt gebruikt, het publiek in de twee merken zelfstandige tekens ziet, en beide merken bovendien samen als merk zijn ingeschreven?”

Beantwoording van de prejudiciële vragen 25 Met die vragen, die samen moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen, of aan de voorwaarde van een normaal gebruik van een merk, te weten een gebruik dat de rechten van de merkhouder in stand houdt, in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 40/94 is voldaan wanneer een ingeschreven merk dat onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van het gebruik dat is

30 30

gemaakt van een ander, samengesteld merk waarvan het een van de elementen vormt, enkel wordt gebruikt via dat andere samengestelde merk, of wanneer het slechts samen met een ander merk wordt gebruikt en de samenstelling van de twee merken bovendien zelf als merk is ingeschreven.

26 Volgens vaste rechtspraak van het Hof heeft een merk onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7 van verordening nr. 40/94 indien hiermee de waar waarvoor de inschrijving is aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming kan worden geïdentificeerd en dus deze waar van die van andere ondernemingen kan worden onderscheiden (arrest van 12 juli 2012, Smart Technologies/BHIM, C-311/11 P, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 23 en aldaar aangehaalde rechtspraak). De essentiële functie van het merk bestaat daarin, voor de verbruikers duidelijk te maken van welke onderneming de waar afkomstig is (zie in die zin arrest van 16 november 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Jurispr. blz. I-10989, punt 59 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

27 Wat de vraag betreft, wanneer een merk, met het oog op de inschrijving ervan, onderscheidend vermogen verkrijgt door het gebruik dat ervan is gemaakt in de zin van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94, heeft het Hof in het kader van artikel 3, lid 3, van de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), welke laatste bepaling in wezen overeenstemt met voornoemde bepaling van verordening nr. 40/94, geoordeeld dat de verkrijging van een dergelijk vermogen zowel kan voortkomen uit het gebruik, als deel van een ingeschreven merk, van een element van dit laatste, als uit het gebruik van een afzonderlijk merk in samenhang met een ingeschreven merk. In de twee gevallen is het voldoende dat de betrokken kringen de waar of de dienst die wordt aangeduid met het enkele merk waarvoor inschrijving wordt aangevraagd, ten gevolge van dit gebruik daadwerkelijk percipiëren als afkomstig van een bepaalde onderneming (arrest van 7 juli 2005, Nestlé, C-353/03, Jurispr. blz. I-6135, punt 30).

28 Los van de vraag of het gebruik een teken als deel van een ingeschreven merk betreft dan wel een teken in samenhang met een ingeschreven merk, is de essentiële voorwaarde dus dat het teken waarvoor inschrijving als merk wordt aangevraagd, als gevolg van dat gebruik de betrokken kringen duidelijk kan maken dat de waren waarop het betrekking heeft afkomstig zijn van een bepaalde onderneming.

29 Bovendien heeft het Hof reeds geoordeeld dat de vaststelling in punt 30 van het reeds aangehaalde arrest Nestlé van algemene strekking is en ook van toepassing is wanneer het gaat om de vaststelling van het bijzonder onderscheidend vermogen van een ouder merk voor de beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 (zie arrest van 17 juli 2008, L & D/BHIM, C-488/06 P, Jurispr. blz. I-5725, punten 50-52).

30 Gelet op de systematiek en het doel van verordening nr. 40/94 en op de bewoordingen van artikel 15, lid 1, van deze verordening, moet de conclusie waartoe het Hof in punt 30 van het arrest Nestlé is gekomen ook gelden voor het begrip „normaal gebruik” met het oog op de instandhouding van de rechten van de houder van een ingeschreven merk in de zin van deze bepaling.

31 Het is juist dat het gebruik als gevolg waarvan een teken onderscheidend vermogen verkrijgt in de zin van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 de periode

31 31

vóór de inschrijving ervan als merk betreft, terwijl het normaal gebruik in de zin van artikel 15, lid 1, van die verordening een periode van vijf jaar na de inschrijving betreft, zodat het in artikel 7, lid 3 bedoelde gebruik ter wille van de inschrijving als zodanig niet kan worden aangevoerd om het gebruik in de zin van artikel 15, lid 1 aan te tonen met het oog op de instandhouding van de rechten van de houder van het ingeschreven merk.

32 Evenwel moet worden opgemerkt dat, zoals blijkt uit de punten 27 tot en met 30 van het arrest Nestlé, het begrip „gebruik” van een merk, zoals het woord al zegt, in het algemeen zowel het zelfstandige gebruik van dit merk omvat, als het gebruik ervan als bestanddeel van een ander merk in zijn geheel of in combinatie daarmee.

33 Zoals de Duitse regering en de regering van het Verenigd Koninkrijk ter terechtzitting voor het Hof terecht hebben opgemerkt, kan het – steeds wezenlijke – criterium van het gebruik niet worden beoordeeld aan de hand van verschillende elementen naargelang wordt vastgesteld of dit criterium rechten op een merk kan doen ontstaan dan wel kan verzekeren dat dergelijke rechten in stand worden gehouden.

Wanneer voor een teken bescherming als merk kan worden verkregen op grond van een bepaalde vorm van gebruik ervan, dan moet diezelfde vorm van gebruik immers ook kunnen verzekeren dat die bescherming in stand wordt gehouden.

34 Bijgevolg moet worden geoordeeld dat de voorwaarden die gelden bij het onderzoek of een merk normaal is gebruikt in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 40/94, vergelijkbaar zijn met die welke gelden voor de verkrijging van onderscheidend vermogen van een teken als gevolg van het gebruik met het oog op de inschrijving ervan in de zin van artikel 7, lid 3, van die verordening.

35 Dienaangaande zij er evenwel op gewezen dat, zoals de Duitse regering, de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Europese Commissie opmerken, wanneer een ingeschreven merk uitsluitend wordt gebruikt als deel van een samengesteld merk of samen met een ander merk, dit gebruik slechts onder het begrip „normaal gebruik” in de zin van artikel 15, lid 1, valt indien het merk nog steeds wordt gepercipieerd als een aanduiding van de herkomst van de betrokken waar.

36 Gelet op een en ander moet op de gestelde vragen worden geantwoord dat aan de voorwaarde van een normaal gebruik van een merk in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 40/94 kan zijn voldaan wanneer een ingeschreven merk dat onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van het gebruik dat is gemaakt van een ander, samengesteld merk waarvan het een van de elementen vormt, enkel wordt gebruikt via dat andere samengestelde merk, of wanneer het slechts samen met een ander merk wordt gebruikt en de samenstelling van die twee merken bovendien zelf als merk is ingeschreven.

Kosten 37 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de verwijzende rechter over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Vijfde kamer) verklaart voor recht:

32 32

Aan de voorwaarde van een normaal gebruik van een merk in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk kan zijn voldaan wanneer een ingeschreven merk dat onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van het gebruik dat is gemaakt van een ander, samengesteld merk waarvan het een van de elementen vormt, enkel wordt gebruikt via dat andere samengestelde merk, of wanneer het slechts samen met een ander merk wordt gebruikt en de samenstelling van die twee merken bovendien zelf als merk is ingeschreven.

33 33

ARREST VAN HET HOF (Derde kamer) 18 juli 2013 (*) „Merken – Verordening (EG) nr. 207/2009 – Artikelen 9, lid 1, sub b en c, 15, lid 1, en 51, lid 1, sub a – Gronden voor vervallenverklaring – Begrip ‚normaal gebruik’ – Merk gebruikt in combinatie met ander merk of als deel van samengesteld merk – Kleur of kleurencombinatie waarin merk wordt gebruikt – Bekendheid” In zaak C-252/12, betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door de Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) (Verenigd Koninkrijk) bij beslissing van 26 april 2012, ingekomen bij het Hof op 16 mei 2012, in de procedure Specsavers International Healthcare Ltd, Specsavers BV, Specsavers Optical Group Ltd, Specsavers Optical Superstores Ltd tegen Asda Stores Ltd, wijst HET HOF (Derde kamer), samengesteld als volgt: M. Ilešič (rapporteur), kamerpresident, E. Jarašiūnas, A. Ó Caoimh, C. Toader en C. G. Fernlund, rechters, advocaat-generaal: J. Kokott, griffier: L. Hewlett, hoofdadministrateur, gezien de stukken en na de terechtzitting op 20 maart 2013, gelet op de opmerkingen van: – Specsavers International Healthcare Ltd, Specsavers BV, Specsavers Optical Group Ltd en Specsavers Optical Superstores Ltd, vertegenwoordigd door A. Gold en K. Mattila, solicitors, en J. Mellor en A. Speck, QC, – de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door L. Christie als gemachtigde, bijgestaan door S. Malynicz, barrister, – de Duitse regering, vertegenwoordigd door T. Henze, J. Kemper en V. Cramer als gemachtigden, – de Europese Commissie, vertegenwoordigd door F. Bulst en J. Samnadda als gemachtigden,

34 34

gelet op de beslissing, de advocaat-generaal gehoord, om de zaak zonder conclusie te berechten, het navolgende Arrest 1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van de artikelen 9, lid 1, sub b en c, 15, lid 1, en 51, lid 1, sub a, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1).

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Specsavers International Healthcare Ltd, Specsavers BV, Specsavers Optical Group Ltd en Specsavers Optical Superstores Ltd (hierna tezamen: „Specsaversgroep”) en Asda Stores Ltd (hierna: „Asda”) over een vermeende inbreuk op door de Specsaversgroep ingeschreven gemeenschapsmerken.

Toepasselijke bepalingen Internationaal recht 3 Artikel 5, C, punten 1 en 2, van het Verdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom, laatstelijk herzien te Stockholm op 14 juli 1967 en gewijzigd op 28 september 1979 (Recueil des traités des Nations unies, deel 828, nr. 11851, blz. 305; hierna: „Verdrag van Parijs”), bepaalt: „1) Indien in een land het gebruik van het ingeschreven merk verplicht is, zal de inschrijving slechts kunnen worden vernietigd na verloop van een billijke termijn, en indien de belanghebbende zijn stilzitten niet rechtvaardigt.

2) Het gebruik van een fabrieks- of handelsmerk door de eigenaar in een vorm, welke door bestanddelen, die het onderscheiden kenmerk niet wijzigen, verschilt van het merk in de vorm, waaronder dit laatste in een van de landen van de Unie [voor de bescherming van de industriële eigendom, die is ingesteld krachtens artikel 1 van het Verdrag van Parijs] is ingeschreven, zal de ongeldigverklaring van de inschrijving niet ten gevolge hebben, noch de aan het merk verleende bescherming verminderen.”

Unierecht 4

In punt 10 van de considerans van verordening nr. 207/2009 is bepaald:

„De bescherming van gemeenschapsmerken en de bescherming van ingeschreven oudere merken tegen gemeenschapsmerken is alleen gerechtvaardigd, voor zover deze merken daadwerkelijk worden gebruikt.”

5 Artikel 7 van deze verordening, met als titel „Absolute weigeringsgronden”, bepaalt: „1.

Geweigerd wordt inschrijving van:

[...] b)

merken die elk onderscheidend vermogen missen;

35 35

c) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten; d) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden; [...]

3.

Lid 1, sub b, c en d, is niet van toepassing indien het merk als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de waren of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd.”

6 Artikel 9, lid 1, van deze verordening, met als opschrift „Rechten verbonden aan het gemeenschapsmerk”, bepaalt: „Het gemeenschapsmerk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economische verkeer te verbieden: [...] b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan; verwarring omvat het gevaar van associatie met het merk; c) dat gelijk is aan of overeenstemt met het gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het gemeenschapsmerk ingeschreven is, indien het een in de [Unie] bekend merk betreft en indien door het gebruik zonder geldige reden van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.”

7 Artikel 15, lid 1, van deze verordening, met als opschrift „Gebruik van het gemeenschapsmerk”, luidt als volgt: „Een gemeenschapsmerk waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de [Unie] geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, is vatbaar voor de sancties van deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken.

Als gebruik in de zin van de eerste alinea wordt eveneens beschouwd: a) het gebruik van het gemeenschapsmerk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het ingeschreven is, wordt gewijzigd; [...]”

8 Artikel 51, lid 1, van verordening nr. 207/2009, met als opschrift „Gronden van verval”, preciseert:

36 36

„De rechten van de houder van het gemeenschapsmerk worden op vordering bij het Bureau [voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)] of op reconventionele vordering in een inbreukprocedure vervallen verklaard: a) wanneer het merk in een ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal in de [Unie] is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en er geen geldige reden is voor het niet gebruiken; vervallenverklaring van een gemeenschapsmerk kan echter niet worden gevorderd wanneer het merk in de periode tussen het verstrijken van de vijfjarige periode en de instelling van de vordering of de reconventionele vordering, voor het eerst of opnieuw normaal is gebruikt; begin van gebruik of hernieuwd gebruik binnen drie maanden vóór de instelling van de vordering of van de reconventionele vordering, met dien verstande dat de periode van drie maanden ten vroegste na het verstrijken van de ononderbroken periode van vijf jaar van het niet gebruiken is ingegaan, wordt echter niet in aanmerking genomen indien de voorbereiding voor het begin van gebruik of het hernieuwde gebruik pas getroffen wordt, nadat de merkhouder er kennis van heeft gekregen dat de vordering of de reconventionele vordering kan worden ingesteld; [...]”

Aan het hoofgeding ten grondslag liggende feiten en prejudiciële vragen 9 In oktober 2009 heeft Asda, eigenaar van een supermarktketen, een reclamecampagne voor optische producten gelanceerd die tegen de Specsaversgroep, de grootste keten van optiekzaken van het Verenigd Koninkrijk en de grootste concurrent van Asda, was gericht. In het kader van deze campagne heeft Asda gebruikgemaakt van de slogans „Be a real spec saver at Asda” en „Spec savings at ASDA” en van de volgende logo’s:

10 Kort na de aanvang van deze reclamecampagne, op 19 oktober 2009, heeft de Specsaversgroep bij de High Court of Justice (England and Wales) (Civil division) tegen Asda een vordering ingesteld wegens inbreuk op de volgende gemeenschapsmerken: – de uit het woord „Specsavers” bestaande gemeenschapswoordmerken nrs. 1321298 en 3418928; – de gemeenschapsbeeldmerken nrs. 449256 en 1321348, die overeenstemmen met het volgende teken (hierna: „merken met schaduwlogo”):

37 37

–

gemeenschapsbeeldmerk nr. 5608385, dat overeenstemt met het volgende teken:

– en gemeenschapsbeeldmerk nr. 1358589, dat overeenstemt met het volgende teken (hierna: „merk met het woordloze logo”):

11 Bij vonnis van 6 oktober 2010 heeft de High Court of Justice (England and Wales) geoordeeld dat Asda geen inbreuk had gemaakt op de gemeenschapsmerken van de Specsaversgroep. Voorts heeft deze rechter het merk met het woordloze logo wegens niet-gebruik vervallen verklaard. Tegen dit vonnis heeft de Specsaversgroep hoger beroep ingesteld bij de Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division).

12 Bij arrest van 31 januari 2012 heeft de verwijzende rechter uitspraak gedaan over het geschil inzake de vermeende inbreuk op de gemeenschapswoordmerken nrs. 1321298 en 3418928 en de gemeenschapsbeeldmerken nrs. 449256, 1321348 en 5608385 van de Specsaversgroep. Naar haar oordeel mocht laatstgenoemde op grond van deze merken en overeenkomstig artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 207/2009 Asda verbieden gebruik te maken van de slogans „Be a real spec saver at Asda” en „Spec savings at Asda” alsook van het logo dat Asda in haar reclamecampagne gebruikte.

13 De verwijzende rechter was echter van oordeel dat het voor de beslechting van het op het merk met het woordloze logo betrekking hebbende deel van het hoofdgeding nodig was om het Hof vragen te stellen over de volgende punten.

14 In de eerste plaats, en voor zover Asda heeft verzocht om de aan het merk met het woordloze logo verbonden rechten wegens niet-gebruik vervallen te verklaren, vraagt de verwijzende rechter zich af of het gebruik van de merken met het schaduwlogo een gebruik van het merk met het woordloze logo kan opleveren.

15 In de tweede plaats wenst deze rechter te vernemen of in het kader van artikel 9, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 207/2009 rekening kan worden gehouden met de toegenomen bekendheid van de afbeelding in de kleur groen, dat de Specsaversgroep altijd heeft gebruikt voor de weergave van haar merk met het woordloze logo, ondanks het feit dat dat merk in zwart-wit is ingeschreven. Volgens de verwijzende rechter moet dit het geval zijn, maar laat het Unierecht dienaangaande ruimte voor interpretatie.

38 38

16 In deze omstandigheden heeft de Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen: „1) Wanneer een marktdeelnemer houder is van onderscheiden gemeenschapsmerkinschrijvingen voor a)

een beeldmerk, en

b)

een woordmerk

en deze beide tezamen gebruikt, kan dit dan gebruik van het beeldmerk in de zin van de artikelen 15 en 51 van verordening [nr. 207/2009] opleveren? Zo ja, hoe dient het gebruik van het beeldmerk te worden beoordeeld? [...]

2)

Maakt het daarbij verschil of:

a)

het woordmerk over het beeldelement is geplaatst?

b) de marktdeelnemer ook het samengestelde merk bestaande uit het beeldelement en het woordmerk als gemeenschapsmerk heeft laten inschrijven?

3) Hangt het antwoord op [de eerste en de tweede] vraag ervan af of het beeldelement en de woorden door de gemiddelde consument worden opgevat als afzonderlijke tekens dan wel als tekens met elk een zelfstandige onderscheidende rol? Zo ja, in hoeverre?

4) Zijn de kleur of kleuren waarin de verwerende partij het litigieuze teken gebruikt, relevant bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar in de zin van artikel 9, lid 1, sub b, [van verordening nr. 207/2009, dan wel van] het ongerechtvaardigd voordeel in de zin van artikel 9, lid 1, sub c, van [deze verordening], wanneer een gemeenschapsmerk niet in kleur is ingeschreven, maar de houder het op ruime schaal heeft gebruikt in een bepaalde kleur of kleurencombinatie, waardoor een aanzienlijk deel van het publiek (in een deel van, maar niet in de gehele Unie) het met die kleur of kleurencombinatie is gaan associëren? Zo ja, in hoeverre?

5) Zo ja, is het voor de globale beoordeling relevant dat de verwerende partij zelf door een aanzienlijk deel van het publiek geassocieerd wordt met de bijzondere kleur of kleurencombinatie die zij voor het litigieuze teken gebruikt?”

Beantwoording van de prejudiciële vragen Eerste tot en met derde vraag 17 Met zijn eerste tot en met zijn derde vraag, die tezamen moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of aan de voorwaarde van normaal gebruik van een gemeenschapsmerk in de zin van de artikelen 15, lid 1, en 51, lid 1, sub a, van verordening nr. 207/2009 is voldaan wanneer een gemeenschapsbeeldmerk enkel samen met een daarover geplaatst gemeenschapswoordmerk wordt gebruikt, en de combinatie van beide merken bovendien zelf als gemeenschapsmerk is ingeschreven.

18 Alle partijen die bij het Hof opmerkingen hebben ingediend, betogen in wezen dat het gebruik van een gemeenschapsbeeldmerk samen met een ander daarover geplaatst

39 39

woordmerk, normaal gebruik in de zin van de artikelen 15, lid 1, en 51, lid 1, sub a, van verordening nr. 207/2009 kan opleveren, voor zover dit beeldmerk in de globale verschijningsvorm een zelfstandige onderscheidende rol behoudt.

19 Allereerst moet worden gepreciseerd dat een situatie als die van het hoofdgeding, waarin een woordmerk over een beeldmerk is geplaatst, valt onder het in artikel 15, lid 1, tweede alinea, sub a, van verordening nr. 207/2009 bedoelde geval van het gebruik van het merk in een vorm die verschilt van die waarin dat merk is ingeschreven.

20 Dat het woordteken „Specsavers” over het merk met het woordloze logo is geplaatst, wijzigt immers de vorm waarin dit merk was ingeschreven, aangezien deze niet louter naast elkaar zijn geplaatst, daar bepaalde delen van het merk met het woordloze logo aldus door het woordteken aan het oog worden onttrokken.

21 Vervolgens zij erop gewezen dat uit de bewoordingen van artikel 15, lid 1, tweede alinea, sub a, van verordening nr. 207/2009 rechtstreeks volgt dat het gebruik van het merk in een vorm die afwijkt van die waarin het is ingeschreven, wordt beschouwd als een gebruik in de zin van de eerste alinea van dat artikel, voor zover het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het ingeschreven is, niet wordt gewijzigd.

22 Het onderscheidend vermogen van een merk in de zin van verordening nr. 207/2009 houdt in dat dit merk zich leent om de waar waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden (zie in die zin arresten van 29 april 2004, Procter & Gamble/BHIM, C-468/01 P–C-472/01 P, Jurispr. blz. I-5141, punt 32; 8 mei 2008, Eurohypo/BHIM, C-304/06 P, Jurispr. blz. I-3297, punt 66, en 12 juli 2012, Smart Technologies/BHIM, C-311/11 P, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 23).

23 Dit onderscheidend vermogen van een ingeschreven merk kan voortkomen zowel uit het gebruik – als deel van een ingeschreven merk – van een element ervan, als uit het gebruik van een afzonderlijk merk in combinatie met een ingeschreven merk. In beide gevallen volstaat het dat de betrokken kringen de betrokken waar of dienst ten gevolge van dit gebruik daadwerkelijk waarnemen als afkomstig van een bepaalde onderneming (zie, naar analogie, arrest van 7 juli 2005, Nestlé, C-353/03, Jurispr. blz. I-6135, punt 30).

24 Hieruit volgt dat het gebruik van het merk met het woordloze logo waarover het woordteken „Specsavers” is geplaatst, zelfs al komt dit gebruik uiteindelijk neer op een gebruik als deel van of in combinatie met een ingeschreven merk, kan worden aangemerkt als een normaal gebruik van het merk met het woordloze logo als zodanig, voor zover dit merk zoals dit is ingeschreven – te weten zonder dat een deel ervan door het daarover geplaatste woordteken „Specsavers” aan het oog wordt onttrokken – in deze vorm nog altijd verwijst naar de door de inschrijving aangeduide waren van de Specsaversgroep, wat de verwijzende rechter dient te beoordelen.

25 Aan deze conclusie wordt niet afgedaan door de omstandigheid dat het woordteken „Specsavers” alsook de combinatie van het woordloze logo met het daarover geplaatste woordteken „Specsavers” eveneens als gemeenschapsmerken zijn ingeschreven.

40 40

26 Het Hof heeft immers reeds geoordeeld dat aan de voorwaarde van normaal gebruik van een merk in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 kan worden voldaan wanneer het merk enkel wordt gebruikt via een ander, samengesteld merk of wanneer het enkel wordt gebruikt in combinatie met een ander merk, waarbij de combinatie van deze twee merken bovendien zelf als merk is ingeschreven, voor zover het merk nog steeds wordt waargenomen als een aanduiding van de herkomst van de betrokken waar (zie in die zin arrest van 18 april 2013, Colloseum Holding, C-12/12, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punten 35 et 36).

27 Het Hof heeft overigens, met betrekking tot artikel 10, lid 2, sub a, van Eerste Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht van de lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), welke bepaling grotendeels overeenstemt met artikel 15, lid 1, tweede alinea, sub a, van verordening nr. 207/2009, eveneens geoordeeld dat de houder van een ingeschreven merk zich ten bewijze van het gebruik ervan in de zin van deze bepaling kan beroepen op het gebruik ervan in een vorm die afwijkt van die waarin dit merk is ingeschreven zonder dat de verschillen tussen deze twee vormen het onderscheidend vermogen van dit merk wijzigen, en dit niettegenstaande het feit dat deze afwijkende vorm zelf als merk is ingeschreven (arrest van 25 oktober 2012, Rintisch, C-553/11, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 30).

28 De argumenten die het Hof ertoe hebben gebracht om artikel 10, lid 2, sub a, van richtlijn 89/104 in die zin uit te leggen, kunnen mutatis mutandis worden toegepast op de context van artikel 15, lid 1, tweede alinea, sub a, van verordening nr. 207/2009.

29 Deze uitlegging vindt inzonderheid steun in het doel van artikel 15, lid 1, tweede alinea, sub a, van verordening nr. 207/2009, dat, door geen strikte overeenstemming te vereisen tussen de in de handel gebruikte vorm en de ingeschreven vorm van het merk, de houder van het ingeschreven merk de mogelijkheid wil bieden om bij het commerciĂŤle gebruik ervan variaties aan het teken aan te brengen waardoor het beter inspeelt op de eisen van het in de handel brengen en promoten van de betrokken waren en diensten zonder dat het onderscheidend vermogen ervan wordt gewijzigd. Deze doelstelling zou immers in het gedrang komen indien voor het bewijs van het gebruik van het ingeschreven merk ook zou worden verlangd dat de afwijkende vorm waarin dit merk wordt gebruikt, zelf niet als merk mag zijn ingeschreven (zie naar analogie arrest Rintisch, reeds aangehaald, punten 21 en 22).

30 Overigens is deze lezing van artikel 15, lid 1, tweede alinea, sub a, van verordening nr. 207/2009 in overeenstemming met artikel 5, C, punt 2, van het Verdrag van Parijs, aangezien niets in deze bepaling erop duidt dat de inschrijving van een teken als merk tot gevolg heeft dat het gebruik van dit teken niet meer kan worden aangevoerd ten bewijze van het gebruik van een ander ingeschreven merk waarvan het teken slechts afwijkt op een wijze waardoor het onderscheidend vermogen van dit laatste merk niet wordt gewijzigd (zie arrest Rintisch, punt 23).

31 Gelet op de voorgaande overwegingen dient op de eerste tot en met de derde vraag te worden geantwoord dat de artikelen 15, lid 1, en 51, lid 1, sub a, van verordening nr. 207/2009 aldus moeten worden uitgelegd dat aan de voorwaarde van „normaal gebruik� in de zin van deze bepalingen kan zijn voldaan wanneer een gemeenschapsbeeldmerk enkel wordt gebruikt in combinatie met een erover geplaatst gemeenschapswoordmerk, waarbij de combinatie van beide merken bovendien zelf als

41 41

gemeenschapsmerk is ingeschreven, voor zover de verschillen tussen de vorm waarin het merk wordt gebruikt en die waarin dit merk is ingeschreven, het onderscheidend vermogen van dat merk zoals dit is ingeschreven, niet wijzigen.

Vierde vraag 32 Met zijn vierde vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of artikel 9, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 207/2009 aldus moet worden uitgelegd dat, wanneer een gemeenschapsmerk niet in kleur is ingeschreven, maar de houder het op ruime schaal in een specifieke kleur of kleurencombinatie heeft gebruikt, waardoor een aanzienlijk deel van het publiek dit merk met die kleur of kleurencombinatie is gaan associĂŤren, de kleur of kleuren die een derde gebruikt voor de weergave van een teken dat beweerdelijk inbreuk maakt op dat merk, relevant zijn bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar of van het ongerechtvaardigd voordeel in de zin van die bepalingen.

33 De Specsaversgroep en de Europese Commissie geven in overweging deze vraag bevestigend te beantwoorden, terwijl de regering van het Verenigd Koninkrijk meent dat zij ontkennend moet worden beantwoord.

34 Wat in de eerste plaats de beoordeling van het verwarringsgevaar in de zin van artikel 9, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 betreft, zij herinnerd aan de vaste rechtspraak dat het gevaar voor verwarring bij het publiek globaal moet worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (zie met name arresten van 11 november 1997, SABEL, C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 22; 6 oktober 2005, Medion, C-120/04, Jurispr. blz. I-8551, punt 27, en 12 juni 2007, BHIM/Shaker, C-334/05 P, Jurispr. blz. I-4529, punt 34).

35 Het Hof heeft eveneens meermaals geoordeeld dat de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming tussen de betrokken merken betreft, dient te berusten op de totaalindruk die ervan uitgaat, waarbij met name rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. De wijze waarop de gemiddelde consument de betrokken waren of diensten waarneemt, speelt een beslissende rol bij de globale beoordeling van dit gevaar. In dit verband neemt de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waar en let hij niet op de verschillende details ervan (zie met name de reeds aangehaalde arresten SABEL, punt 23; Medion, punt 28, en BHIM/Shaker, punt 35).

36 Voorts volgt uit de rechtspraak van het Hof dat het gevaar voor verwarring toeneemt naarmate het onderscheidend vermogen groter is. Aldus genieten merken die hetzij intrinsiek, hetzij wegens de bekendheid ervan op de markt, een groot onderscheidend vermogen hebben, een ruimere bescherming dan merken met een geringer onderscheidend vermogen (arrest van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 18).

37 Op zijn minst in de gevallen waarin het gaat om een merk dat niet in een specifieke of kenmerkende kleur, maar in zwart-wit is ingeschreven, beĂŻnvloedt de kleur of de kleurencombinatie waarin het merk daarna effectief wordt gebruikt, de wijze waarop de gemiddelde consument van de betrokken waren dit merk waarneemt en kan die kleur of kleurencombinatie bijgevolg het gevaar voor verwarring of associatie tussen het oudere merk en het teken dat daarop beweerdelijk inbreuk maakt, doen toenemen.

42 42

38 In deze omstandigheden zou het onlogisch zijn aan te nemen dat de omstandigheid dat een derde voor de weergave van een teken dat beweerdelijk inbreuk maakt op een ouder gemeenschapsmerk, gebruikmaakt van een kleur of kleurencombinatie die een aanzienlijk deel van het publiek, ten gevolge van het gebruik van dat oudere merk dat de houder ervan in die kleur of kleurencombinatie heeft gemaakt, met dat oudere merk is gaan associëren, bij de globale beoordeling niet in aanmerking mag worden genomen om de enkele reden dat dit oudere merk in zwart-wit is ingeschreven.

39 Wat in de tweede plaats de beoordeling van het uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk getrokken ongerechtvaardigd voordeel in de zin van artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 207/2009 betreft, moet eveneens een globale beoordeling worden verricht waarbij rekening wordt gehouden met alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder met name de mate van bekendheid en onderscheidend vermogen van het merk, de mate van overeenstemming tussen de conflicterende merken alsmede de aard van en de mate waarin de betrokken waren of diensten zijn gerelateerd. Wat de mate van bekendheid en onderscheidend vermogen van het merk betreft, heeft het Hof ook geoordeeld dat een inbreuk gemakkelijker zal worden vastgesteld naarmate het onderscheidend vermogen en de reputatie van dat merk groter zijn (zie arrest van 18 juni 2009, L’Oréal e.a., C-487/07, Jurispr. blz. I-5185, punt 44).

40 In dit verband blijkt uit de verwijzingsbeslissing dat de overeenstemming tussen de merken van de Specsaversgroep en de door Asda gebruikte tekens bewust is nagestreefd om bij het publiek een associatie tussen beide tekens op te roepen. De omstandigheid dat Asda een kleur heeft gebruikt die lijkt op die welke de Specsaversgroep heeft gebruikt, teneinde voordeel te trekken uit het onderscheidend vermogen en de bekendheid van de merken van laatstgenoemde, is een omstandigheid waarmee rekening moet worden gehouden bij de beoordeling of ongerechtvaardigd voordeel is getrokken uit het onderscheidend vermogen of de bekendheid van het merk (zie, naar analogie, arrest L’Oréal e.a., reeds aangehaald, punt 48).

41 Gelet op het voorgaande moet op de vierde vraag worden geantwoord dat artikel 9, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 207/2009 aldus moet worden uitgelegd dat, wanneer een gemeenschapsmerk niet in kleur is ingeschreven, maar de houder het op ruime schaal in een specifieke kleur of kleurencombinatie heeft gebruikt, waardoor een aanzienlijk deel van het publiek dit merk met die kleur of kleurencombinatie is gaan associëren, de kleur of kleuren die een derde gebruikt voor de weergave van een teken dat beweerdelijk inbreuk maakt op dat merk, relevant zijn bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar of van het ongerechtvaardigd voordeel in de zin van deze bepaling.

Vijfde vraag 42 Met zijn vijfde vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of artikel 9, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 207/2009 aldus moet worden uitgelegd dat het bij de beoordeling van het verwarringsgevaar en van het ongerechtvaardigd voordeel in de zin van deze bepaling relevant is dat de derde die gebruikmaakt van een teken dat beweerdelijk inbreuk maakt op het ingeschreven merk, door een aanzienlijk deel van het publiek wordt geassocieerd met de specifieke kleur of kleurencombinatie die hij gebruikt om dat teken weer te geven.

43 43

43 De Specsaversgroep geeft in overweging deze vraag bevestigend te beantwoorden, terwijl de Commissie meent dat met dit element enkel rekening mag worden gehouden voor de beoordeling van de geldige reden in de zin van artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 207/2009. Volgens de regering van het Verenigd Koninkrijk, die voorstelt om de vierde vraag ontkennend te beantwoorden, behoeft de vijfde vraag niet te worden beantwoord.

44 In dit verband zij erop gewezen dat, zoals in de punten 34 en 39 van dit arrest in herinnering is gebracht, zowel het verwarringsgevaar in de zin van artikel 9, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 als het ongerechtvaardigd voordeel in de zin van artikel 9, lid 1, sub c, van deze verordening globaal moeten worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval.

45 Bovendien volgt uit de rechtspraak van het Hof dat bij deze beoordeling rekening moet worden gehouden met de specifieke context waarin is gebruikgemaakt van het teken dat beweerdelijk overeenstemt met het ingeschreven merk [zie in die zin, wat artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 betreft, arrest van 12 juni 2008, O2 Holdings en O2 (UK), C-533/06, Jurispr. blz. I-4231, punt 64].

46 In deze omstandigheden moet worden geconstateerd dat de omstandigheid dat de derde die gebruikmaakt van een teken dat beweerdelijk inbreuk maakt op het ingeschreven merk, door een aanzienlijk deel van het publiek wordt geassocieerd met de specifieke kleur of kleurencombinatie die hij gebruikt om dat teken weer te geven, een van de elementen is die een zeker belang kunnen hebben bij de beoordeling of sprake is van verwarringsgevaar of van het ongerechtvaardigd voordeel in de zin van artikel 9, lid 1, sub b respectievelijk c, van verordening nr. 207/2009.

47 In de eerste plaats kan niet worden uitgesloten dat een dergelijke omstandigheid van invloed kan zijn op de wijze waarop het publiek de betrokken tekens waarneemt en dus gevolgen kan hebben voor het bestaan van verwarringsgevaar tussen die tekens in de zin van artikel 9, lid 1, sub b, van die verordening.

48 Bijgevolg kan in het hoofdgeding de omstandigheid dat Asda zelf wordt geassocieerd met de kleur groen, die zij gebruikt voor de tekens die beweerdelijk inbreuk maken op de merken van de Specsaversgroep, met name tot gevolg hebben dat het gevaar voor verwarring of associatie tussen deze tekens en de merken van de Specsaversgroep afneemt, aangezien bij het relevante publiek de indruk zou kunnen bestaan dat de groene kleur van die tekens Asda toebehoort, wat de verwijzende rechter dient na te gaan.

49 In de tweede plaats kan, zoals de Commissie in haar bij het Hof ingediende opmerkingen heeft aangevoerd, de omstandigheid dat de derde die gebruikmaakt van een teken dat beweerdelijk inbreuk maakt op het ingeschreven merk, door een aanzienlijk deel van het publiek wordt geassocieerd met de specifieke kleur of kleurencombinatie die hij gebruikt om dat teken weer te geven, een relevante omstandigheid zijn bij de beoordeling of voor het gebruik van dat teken een „geldige reden� bestaat in de zin van artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 207/2009.

50 Bijgevolg moet op de vijfde vraag worden geantwoord dat artikel 9, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 207/2009 aldus moet worden uitgelegd dat het voor de globale beoordeling van het verwarringsgevaar en van het ongerechtvaardigd voordeel in de zin van deze bepaling relevant is dat de derde die gebruikmaakt van een teken dat

44 44

beweerdelijk inbreuk maakt op het ingeschreven merk, door een aanzienlijk deel van het publiek wordt geassocieerd met de specifieke kleur of kleurencombinatie die hij gebruikt om dat teken weer te geven.

Kosten 51 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Derde kamer) verklaart voor recht: 1) De artikelen 15, lid 1, en 51, lid 1, sub a, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk moeten aldus worden uitgelegd dat aan de voorwaarde van „normaal gebruik� in de zin van deze bepalingen kan zijn voldaan wanneer een gemeenschapsbeeldmerk enkel wordt gebruikt in combinatie met een erover geplaatst gemeenschapswoordmerk, waarbij de combinatie van beide merken bovendien zelf als gemeenschapsmerk is ingeschreven, voor zover de verschillen tussen de vorm waarin het merk wordt gebruikt en die waarin dit merk is ingeschreven, het onderscheidend vermogen van dat merk zoals dit is ingeschreven, niet wijzigen.

2) Artikel 9, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 207/2009 moet aldus worden uitgelegd dat, wanneer een gemeenschapsmerk niet in kleur is ingeschreven, maar de houder het op ruime schaal in een specifieke kleur of kleurencombinatie heeft gebruikt, waardoor een aanzienlijk deel van het publiek dit merk met die kleur of kleurencombinatie is gaan associĂŤren, de kleur of kleuren die een derde gebruikt voor de weergave van een teken dat beweerdelijk inbreuk maakt op dat merk, relevant zijn bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar of van het ongerechtvaardigd voordeel in de zin van deze bepaling.

3) Artikel 9, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 207/2009 moet aldus worden uitgelegd dat het bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar en van het ongerechtvaardigd voordeel in de zin van deze bepaling relevant is dat de derde die gebruikmaakt van een teken dat beweerdelijk inbreuk maakt op het ingeschreven merk, door een aanzienlijk deel van het publiek wordt geassocieerd met de specifieke kleur of kleurencombinatie die hij gebruikt om dat teken weer te geven.

45 45

ECLI:NL:HR:2013:BY1533 Deeplink Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 12-04-2013 Datum publicatie 12-04-2013 Zaaknummer 11/04114 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Auteursrecht; inbreukactie; art. 1 , 10, 13 en 25 Auteurswet. Maatstaf beoordeling.

Werktoets. Beschermingsomvang. Vergelijking totaalindrukken. Feitelijke beoordeling.

Beperkte toetsbaarheid in cassatie. Schending persoonlijkheidsrecht? Nevenvordering tot verstrekken afnemerslijst; beoordelingsmaatstaf. Merkrecht; vordering tot nietigverklaring vormmerk. Devolutieve werking appel. Hoge Raad stelt vragen van uitleg aan HvJEU met betrekking tot art. 3 lid 1, aanhef en onder e, Merkenrichtlijn.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl Uitspraak 12 april 2013 Eerste Kamer 11/04114 TT/EE Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: De vennootschap naar Duits recht FIRMA HAUCK GMBH & CO. KG, gevestigd te Sonnefeld, Duitsland, EISERES tot cassatie, verweerster in het incidentele cassatieberoep, advocaat: mr. K. Aantjes, tegen 1. de vennootschap naar Noors recht STOKKE A/S, gevestigd te Skodje, Noorwegen, 2. STOKKE NEDERLAND B.V., gevestigd te Tilburg, 3. [Verweerder 3], wonende te [woonplaats], Noorwegen, 4. [Verweerster 4], gevestigd te [vestigingsplaats], Noorwegen, VERWEERDERS in cassatie, eisers in het incidentele cassatieberoep, advocaten: aanvankelijk mr. P.A. Ruig, thans mr. T. Cohen Jehoram en mr. V. Rรถrsch.

Eiseres zal hierna ook worden aangeduid als Hauck en verweerders zullen gezamenlijk worden aangeduid als Stokke c.s. en afzonderlijk als Stokke A/S, Stokke Nederland, [verweerder 3] en [verweerster 4].

1. Het geding in feitelijke instanties Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende stukken: a. het vonnis in de zaak 99.0289 van de rechtbank 's-Gravenhage van 4 oktober 2000; b. de arresten van het gerechtshof te 's-Gravenhage van 13 oktober 2005 (in de zaak 01/576), en 17 november 2009 en 31 mei 2011 (in de zaak 105.000.386/01).

De arresten van het hof zijn aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

46 46

Tegen de arresten van het hof heeft Hauck beroep in cassatie ingesteld. Stokke c.s. hebben incidenteel cassatieberoep ingesteld. De cassatiedagvaarding en de conclusie van antwoord tevens houdende incidenteel cassatieberoep zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit.

Partijen hebben over en weer geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor Hauck toegelicht door haar advocaat en mr. A.A. Quaedvlieg, mr. S.A. Klos en mr. S.A. Hoogcarspel, advocaten te Amsterdam. Voor Stokke c.s. is de zaak toegelicht door hun advocaten en mr. S.M. Kooij, advocaat te Amsterdam.

De conclusie van de Advocaat-Generaal in buitengewone dienst D.W.F. Verkade strekt ertoe dat de Hoge Raad, alvorens verder te beslissen, het Hof van Justitie van de Europese Unie zal verzoeken over vragen van uitleg van Richtlijn 89/104/EEG (geconsolideerde versie: 2008/95/EG) als bedoeld in par.6 van de conclusie uitspraak te doen, en het geding zal schorsen totdat het Hof van Justitie naar aanleiding van dat verzoek uitspraak zal hebben gedaan.

Namens Hauck hebben haar advocaat, alsmede mrs. A.A. Quaedvlieg en S.A. Klos bij brief van 19 oktober 2012 op die conclusie gereageerd; mr. T. Cohen Jehoram heeft dat namens Stokke c.s. gedaan bij brief van diezelfde datum.

3. Uitgangspunten in cassatie 3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan. (i) [Verweerder 3] heeft een kinderstoel ontworpen, genaamd Tripp Trapp. Het ontwerp van deze stoel is met verscheidene prijzen en eervolle vermeldingen bekroond en tentoongesteld in musea. (ii) Sinds 1972 brengen de in Stokke Gruppen (thans: Stokke A/S) opgegane Stokke Industri en Stokke Fabrikker de Tripp Trapp-kinderstoel op de markt, aanvankelijk vooral op de thuismarkt ScandinaviĂŤ. (iii) Sinds 1995 geschiedt de verkoop van Stokke-producten in Nederland door Stokke Nederland. (iv) Hauck vervaardigt, distribueert en verkoopt kinderartikelen, waaronder destijds twee stoelen die zij met Alpha en Beta aanduidt. Zij heeft een brochure verspreid waarin deze stoelen zijn afgebeeld. (v) Jakotrade was een groothandelaar in en importeur van diverse kinderartikelen. Zij was samen met de in BelgiĂŤ gevestigde New Valmar B.V.B.A. distributeur van Hauckartikelen in de Benelux. Jakotrade verkocht de Alpha- en Beta-stoelen in Nederland aan detaillisten. (vi) Op 8 mei 1998 heeft Stokke Industri(er) bij het Benelux-Merkenbureau het uiterlijk van de Tripp Trapp-kinderstoel als merk gedeponeerd. Het is op naam van Stokke Industrier als vormmerk ingeschreven voor 'stoelen, met name kinderstoelen'. (vii) In een procedure tussen Stokke Fabrikker en (o.a.) Hauck heeft het Oberlandesgericht te Hamburg bij in kracht van gewijsde gegaan arrest van 1 november 2001 aangenomen dat de Tripp Trapp-stoel naar Duits recht auteursrechtelijke bescherming geniet en dat de Alpha-stoel daarop inbreuk maakt. Het hof legde een verbod op en wees de vordering tot schadevergoeding toe, maar beperkte die (wegens rechtsverwerking) tot schade geleden vanaf 10 april 1997.

3.2 In dit geding vorderen Stokke c.s., kort gezegd, een verklaring voor recht dat door het verveelvoudigen en openbaar maken door Hauck van de Alpha- en Beta-stoelen inbreuk wordt gemaakt op de auteursrechten van Stokke c.s. op de Tripp Trapp, een bevel aan Hauck om elke (directe of indirecte) inbreuk op de auteursrechten en elke inbreuk op het merkrecht te staken en gestaakt te houden, met schadevergoeding, winstafdracht en nevenvorderingen. Hauck heeft zich verweerd en in reconventie gevorderd een verklaring voor recht dat er geen auteursrecht rust op de Tripp Trapp, voorts (voorwaardelijk) dat de Alpha- en Beta-stoelen geen inbreuk maken op de auteursrechten van Stokke c.s. althans dat er sprake is van rechtsverwerking, alsmede nietigverklaring en doorhaling van het door Stokke Industrier gedeponeerde merk en vergoeding van schade.

De rechtbank heeft de vorderingen van Stokke c.s., voor zover gebaseerd op hun exploitatierechten, goeddeels toegewezen. In reconventie heeft de rechtbank de vordering tot nietigverklaring van het vormmerk toegewezen.

47 47

Het hof heeft het vonnis op onderdelen, onder meer wat betreft de afwijzing van de op directe auteursrechtinbreuk gebaseerde vordering tot schadevergoeding, vernietigd, en voor het overige bekrachtigd.

3.3.1 Het hof oordeelde dat op de Tripp Trapp-stoel auteursrecht rust en dat de Alphaen Beta-stoelen onder de beschermingsomvang daarvan vallen (rov. 1.6 eindarrest). Het heeft verschillende overwegingen uit zijn arrest van 30 juni 2009 in de zaak Stokke/Fikszo (LJN BK8037), hierna: het Fikszo-arrest, overgenomen en tot de zijne gemaakt. Deze overwegingen, opgenomen in rov. 1.1 t/m 1.3 van het eindarrest, houden onder meer het volgende in.

Het hof beschouwt in het bijzonder als oorspronkelijk aan de Tripp Trapp de schuine staanders waarin alle elementen van de kinderstoel - de rugleuning, de zitting en de voetenplank - zijn verwerkt. Het zijaanzicht wordt bepaald door de achterover hellende staanders met de aan weerszijden van de staanders in horizontale richting uitstekende vlakken van de zitting en de voetenplank. Hierdoor krijgt de Tripp Trapp een strak, 'geometrisch' uiterlijk. Van de voorkant gezien valt eveneens op het strakke lijnenspel, gevormd door de (louter) verticale en horizontale elementen. Daarnaast, en daarvan te onderscheiden, acht het hof karakteristiek voor de Tripp Trapp de L-vorm, die ontstaat door de combinatie van de schuine staanders met de horizontale liggers. Hierdoor ontstaat het 'zwevende' effect. De schuine stand van de staanders is niet louter technisch bepaald. Ook voortbrengselen die een technisch effect dienen, kunnen voorwerp zijn van auteursrechtelijke bescherming, mits zij oorspronkelijk zijn. Van bescherming is slechts uitgesloten datgene wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect. De maker van de Tripp Trapp heeft gekozen voor een uitvoeringsvorm waarbij alle elementen van de kinderstoel in de staanders zijn verwerkt en wel zodanig dat deze elementen, van opzij bezien, zoveel mogelijk wegvallen tegen de staanders. Aan dit oordeel doet niet af dat de hoek tussen de staanders en de liggers van de Tripp Trapp mede wordt bepaald door de anatomie van de mens (het kind) en voorts door praktische en technische voorwaarden, zoals de lengte van de liggers en de staanders en de stabiliteit van de stoel. Indien moet worden aangenomen dat de Tripp Trapp, een ontwerp van [verweerder 3], valt binnen de 'Scandinavische stijl', is het hof van oordeel dat deze stijl op zichzelf geen invloed heeft gehad op de vormgeving van de auteursrechtelijk beschermde trekken. Deze trekken, te weten de schuine staanders waarin alle elementen van de stoel zijn verwerkt en de L-vorm van de staanders en de liggers, kunnen immers niet worden aangemerkt als typisch voor de Scandinavische stijl.

Een sobere vormgeving, zonder tierelantijnen, is niet voorbehouden aan Scandinavisch design. De Tripp Trapp heeft dus twee afzonderlijke auteursrechtelijk beschermde trekken: de schuine staanders waarin alle elementen van de stoel zijn verwerkt en de Lvorm van de staanders en de liggers.

Het door de Hoge Raad aanvaarde 'totaalindrukken'-criterium geldt alleen voor voorwerpen van toegepaste kunst. De beantwoording van de vraag of sprake is van auteursrechtinbreuk is in hoge mate afhankelijk van de omstandigheden van het geval, in het bijzonder de aard van het werk. Naar het oordeel van het hof is sprake van een revolutionair ontwerp met een hoge mate van oorspronkelijkheid en een nieuwe visie op het tot dan toe bestaande concept van een kinderstoel. Daarbij past een ruime beschermingsomvang. In een geval als het onderhavige, waarin in een werk twee auteursrechtelijk beschermde trekken kunnen worden onderscheiden, terwijl voorts moet worden uitgegaan van een ruime beschermingsomvang, kan niet worden aanvaard dat het overnemen van slechts één van die trekken zou meebrengen dat van auteursrechtinbreuk geen sprake kan zijn.

3.3.2 Het hof stelde vast dat de Alpha-stoel in ieder geval één van de auteursrechtelijk beschermde trekken van de Tripp Trapp-stoel vertoont, namelijk de schuine staanders waarin rugleuning, zitting en voetenplank zijn verwerkt, zodanig dat van opzij gezien deze elementen wegvallen tegen de achterwaarts hellende staanders.

De L-vorm van de staanders en de liggers van de Tripp Trapp-stoel is in de Alpha-stoel niet aanwezig. Van opzij gezien vormen de staander en het schuine latje de contouren van een A. Het 'zwevende' effect ontbreekt dan ook bij de Alpha-stoel. Dit neemt niet weg dat in het zijaanzicht van de Alpha-stoel, als onderdeel van de A-vorm, tevens de L-

48 48

vorm ligt besloten. De Alpha-stoel vertoont met zijn schuine staanders, waarin de rugleuning, zitting en voetenplank zijn verwerkt, in combinatie met de A-vorm van het onderstel waarin de L-vorm van de staanders en liggers van de Tripp Trapp ligt besloten, van opzij gezien in voldoende mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van de Tripp Trapp, terwijl het achteraanzicht van beide stoelen alleen hierin verschilt dat bij de Alpha-stoel ook aan de achterkant onderaan een niet erg opvallende dwarsbalk tussen de liggers aanwezig is. De totaalindrukken die de Tripp Trapp-stoel en de Alpha-stoel maken, verschillen te weinig voor het oordeel dat de Alpha-stoel als een nieuw en oorspronkelijk werk kan worden aangemerkt. De Alpha-stoel valt dan ook onder de beschermingsomvang van het auteursrecht op de Tripp Trapp-stoel. Dit geldt ook voor de Beta-stoel, ook al heeft die in plaats van de beugel van de Tripp Trapp-stoel een blad; noch de beugel in de Tripp Trapp-stoel noch bet blad in de Beta-stoel heeft een relevante invloed op de totaalindruk die door de stoel wordt gewekt. (rov. 1.5-1.6 eindarrest).

3.3.3 Het hof oordeelde dat Hauck door openbaarmakingshandelingen in de periode 1986-1999 inbreuken op het auteursrecht van Stokke c.s. heeft gemaakt (rov. 3.12 eindarrest). Nu de aan Hauck verweten handelingen directe auteursrechtinbreuk opleveren, kunnen deze niet tegelijkertijd als indirecte auteursrechtinbreuk worden aangemerkt (rov. 3.13 eindarrest).

3.3.4 Na te hebben vastgesteld dat in hoger beroep de beslissing van de rechtbank niet was bestreden om Hauck te veroordelen tot winstafdracht vanaf 1 juli 1998, overwoog het dat de rechtbank in een intussen door Stokke c.s. tegen Hauck aangespannen geding een beslissing over de methode van winstberekening had gegeven die afweek van het in het onderhavige hoger beroep door Stokke c.s. verdedigde standpunt en die in kracht van gewijsde was gegaan. Na te hebben vermeld dat Hauck had opgemerkt dat partijen daarom waren uitgeprocedeerd over de wijze waarop de winstafdracht onder art. 27a Aw berekend moet worden, overwoog het: "Het hof, dat deze opmerking opvat als een beroep op gezag van gewijsde, stelt vast dat de in geschil zijnde rechtsbetrekking waarover de rechtbank bij voormelde in kracht van gewijsde gegane vonnissen heeft beslist, dezelfde is als de rechtsbetrekking die met grief III.a van Stokke c.s. aan de orde wordt gesteld; de rechtbank heeft beslist op welke wijze de af te dragen winst moet worden berekend. Hauck's beroep op gezag van gewijsde - dat door Stokke c.s. ook niet is betwist - treft bijgevolg doel. De bij dagvaarding van 27 november 2001 door Stokke c.s. ingestelde vorderingen waren weliswaar beperkt tot de periode 1998-2000, doch niet valt in te zien dat in de periode voor 1998 een andere methodiek voor de winstbepaling zou moeten worden gehanteerd.

Grief III.a van Stokke c.s. stuit op dit een en ander af. Ten overvloede merkt het hof nog op dat de door de rechtbank gehanteerde methode (zie rov. 11 van haar vonnis van 23 juli 2003) in overeenstemming lijkt met de maatstaven die zijn geformuleerd in HR 18 juni 2010 (LJN: BL9662)."

3.3.5 Het hof heeft verder geoordeeld dat de rechtbank het vormmerk terecht nietig heeft verklaard. Het overwoog daartoe in rov. 5.1-5.2 van zijn eindarrest onder meer het volgende.

Stokke c.s. hebben toegelicht dat de wezenlijke waarde van de waar van de Tripp Trappstoel niet zozeer is gelegen in de aantrekkelijke vormgeving van het product als wel in de gebruiksfunctie daarvan, maar dat dit laatste niet tot toepasselijkheid van de weigeringsgrond 'aard van de waar' kan leiden omdat - nu kinderstoelen er in alle maten en vormgevingen zijn - het merk niet uit een vorm bestaat die uitsluitend door de aard van het product wordt bepaald. Hauck stelt hiertegenover dat de aantrekkelijke vorm van de Tripp Trapp-stoel de wezenlijke waarde van de waar be誰nvloedt en dat die vorm voorts grotendeels functioneel is bepaald, zodat zij in hoge mate door de aard van de waar wordt bepaald. Daarom zijn volgens Hauck beide nietigheidsgronden (aard van de waar en wezenlijke waarde van de waar) in meerdere of mindere mate aanwezig.

Rov. 5.3 luidt: "Uit de in rov. 1.2 weergegeven overwegingen uit het Fikszo-arrest blijkt dat de TRIPP TRAPP-stoel een (zeer) aantrekkelijk uiterlijk heeft. Dit geeft een wezenlijke waarde aan die stoel. Daarnaast is de TRIPP TRAPP-stoel door zijn vormgeving bij uitstek geschikt als kinderstoel. Het hof onderschrijft de stelling van Stokke c.s. (zie rov. 50 van het 2009-

49 49

tussenarrest) dat de TRIPP TRAPP-stoel veilig, comfortabel en deugdelijk is, en dat zij (daarom) pedagogisch en ergonomisch verantwoord is te noemen. In zoverre wordt de vorm van de TRIPP TRAPP-stoel bepaald door de aard van de waar. De consument koopt de TRIPP TRAPP-stoel dus omdat deze fraai én praktisch is. Naar deze kenmerken gaat de consument mogelijkerwijs op zoek in stoelen van concurrenten van Stokke c.s. De weigeringsgronden van artikel 3 lid 1 sub e van de Merkenrichtlijn hebben als ratio te verhinderen dat, als gevolg van de bescherming van het merkrecht, de merkhouder een monopolie wordt toegekend op zulks kenmerken van een waar (zie de rov. 52 van 2009tussenarrest geciteerde passage uit het 'Philips/'Remington'-arrest van het HvJEG). Gelet op die ratio en op het feit dat met artikel 3 lid 1 sub e van de Merkenrichtlijn een algemeen belang is nagestreefd (punt 80 van het 'Philips/Remington'-arrest) kan een merk dat, zoals het merk van Stokke Industri, uitsluitend bestaat uit een vorm waarvan de wezenlijke kenmerken deels door de aard van de waar worden bepaald en voor het andere deel een wezenlijke waarde aan de waar geven, op grond van die bepaling, en het in overeenstemming daarmee uit te leggen artikel 1, 1e volzin, BMW/artikel 2.1 lid 2 BVIE, geen merk. vormen. Dat de hiervoor bedoelde kenmerken ook door andere vormen kunnen worden verkregen, doet. anders dan Stokke c.s. menen, hieraan niet af, zo is af te leiden uit punt 84 van het 'Philips/Remington'-arrest. De rechtbank heeft dat merk dan ook terecht nietig verklaard. (...)"

4. Beoordeling van het middel in het principale beroep 4.1 Het middel richt geen klachten tegen de tussenarresten van het hof, zodat het beroep in cassatie in zoverre niet-ontvankelijk moet worden verklaard.

Auteursrecht 4.2 Bij de beoordeling van de onderdelen gericht tegen de hiervoor in 3.3.1-3.3.2 weergegeven oordelen, wordt het volgende vooropgesteld. (a) Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen, is vereist dat het desbetreffende werk een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt (vgl. HR 30 mei 2008, LJN BC2153, NJ 2008/556 ([E])). Het HvJEU heeft de maatstaf aldus geformuleerd dat het moet gaan om "een eigen intellectuele schepping van de auteur van het werk" (HvJEU 16 juli 2009, nr. C-5/08, LJN BJ3749, NJ 2011/288 (Infopaq I)). (b) Deze maatstaf geldt evenzeer indien het een gebruiksvoorwerp betreft (vgl. BenGH 22 mei 1987, nr. A 85/3, LJN AK1803, NJ 1987/881 en HR 15 januari 1988, LJN AG5738, NJ 1988/376 (Screenoprints)). Aanleiding voor de veronderstelling dat zulks naar Europees recht anders zou zijn, is er niet. (c) Dit werkbegrip vindt haar begrenzing waar het eigen, oorspronkelijk karakter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect.

Elementen van het werk die louter een technisch effect dienen of te zeer het resultaat zijn van een door technische uitgangspunten beperkte keuze, zijn van bescherming uitgesloten (vgl. HvJEU 22 december 2010, nr. C-393/09, LJN BP0405, NJ 2011/289 (BSA) en HR 16 juni 2006, LJN AU8940, NJ 2006/585 (Kecofa/Lancôme)). Daarbij verdient opmerking dat deze uitsluiting van auteursrechtelijke bescherming zich niet uitstrekt tot alle elementen die een technische functie bezitten: daarmee zou de industriële vormgeving ten onrechte buiten het bereik van het auteursrecht geplaatst worden. (d) Het feit dat het werk voldoet aan technische en functionele eisen laat onverlet dat de ontwerpmarges of keuzemogelijkheden zodanig kunnen zijn dat voldoende ruimte bestaat voor creatieve keuzes van de maker die een werk in auteursrechtelijke zin kunnen opleveren (vgl. HR 8 september 2006, LJN AX3171, NJ 2006/493 (Slotermeervilla's)). (e) Voor de beantwoording van de vraag of sprake is van inbreuk op een auteursrecht op een gebruiksvoorwerp dient beoordeeld te worden in welke mate de totaalindrukken van het beweerdelijk inbreuk makende werk en het beweerdelijk bewerkte of nagebootste werk overeenstemmen.

De auteursrechtelijk beschermde trekken of elementen van laatstbedoeld werk zijn daarbij bepalend, met dien verstande dat ook een verzameling of bepaalde selectie van op zichzelf niet beschermde elementen, een (oorspronkelijk) werk kan zijn in de zin van

50 50

de Auteurswet, mits die selectie het persoonlijk stempel van de maker draagt. Bij de vergelijking van de totaalindrukken dienen dus ook onbeschermde elementen in aanmerking te worden genomen, voor zover de combinatie van al deze elementen in het beweerdelijk nagebootste werk aan de "werktoets" beantwoordt. Voorts geldt dat de enkele omstandigheid dat het werk of bepaalde elementen daarvan, passen binnen een bepaalde mode, stijl of trend niet betekent dat het werk of deze elementen zonder meer onbeschermd zijn. Onderzocht moet worden of de vormgeving van de (combinatie van de) verschillende elementen zodanig is dat aangenomen kan worden dat met het ontwerp door de maker op een voldoende eigen wijze uiting is gegeven aan de vigerende stijl, trend of mode (HR 29 december 1995, LJN ZC1942, NJ 1996/546 (Decaux/Mediamax)). (f) De beoordeling van de auteursrechtelijke beschermingsomvang van een bepaald werk en van de vraag of daarop door een ander werk inbreuk wordt gemaakt, is in hoge mate feitelijk van aard en derhalve slechts in (zeer) beperkte mate vatbaar voor toetsing in cassatie (vgl. HR 5 januari 1979, LJN AB7291, NJ 1979/339 (Heertje/Hollebrand)).

Klachten die in wezen een nieuwe feitelijke beoordeling in cassatie vragen, miskennen de grenzen van de cassatierechtspraak. Overigens dient de wijze waarop de toetsing door de feitenrechter is uitgevoerd in overeenstemming te zijn met de hiervoor weergegeven rechtsregels en moet de uitspraak tenminste zodanig zijn gemotiveerd dat deze voldoende inzicht geeft in de aan haar ten grondslag liggende gedachtegang om de beslissing zowel voor partijen als voor derden - in geval van openstaan van hogere voorzieningen: de hogere rechter daaronder begrepen - controleerbaar en aanvaardbaar te maken (HR 4 juni 1993, LJN ZC0986, NJ 1993/659). Daartoe is evenwel niet steeds vereist dat alle door een partij aangedragen stellingen door de rechter uitdrukkelijk in de motivering worden betrokken. (HR 22 februari 2013, LJN BY1529, RvdW 2013/331.)

4.3.1 Onderdeel IA bestrijdt als onjuist of ontoereikend gemotiveerd het oordeel dat de schuine stand van de staanders niet louter technisch is bepaald.

4.3.2 Onder verwijzing naar stellingen van Hauck dat de L-vorm van de verticale staanders en de horizontale liggers van de Tripp Trapp-stoel een technische oplossing is die noodzakelijk is voor het meegroei-effect en voortvloeit uit de eis van stabiliteit, wordt onder 4-8 geklaagd dat de L-vorm technisch van aard is en derhalve is uitgesloten van auteursrechtelijke bescherming. Betoogd wordt dat het gewenste meegroei-effect meebrengt dat de keuzemogelijkheden te beperkt zijn voor een auteursrechtelijk relevante creatieve inbreng.

De klachten falen voor zover zij betogen dat het hof uit zijn vaststelling (rov. 1.2) dat de hoek tussen de staanders en de liggers van de Tripp Trapp mede wordt bepaald door de anatomie van de mens (het kind) en voorts door praktische en technische voorwaarden, zoals de lengte van de liggers en de staanders en de stabiliteit van de stoel, had moeten afleiden dat de schuine stand van de staanders een vorm oplevert die te zeer het resultaat is van een door technische uitgangspunten beperkte keuze. Uit het hiervoor in 4.2 onder (c) en (d) overwogene volgt dat de enkele omstandigheid dat elementen voldoen aan technische en functionele eisen niet meebrengt dat deze elementen van auteursrechtelijke bescherming zijn uitgesloten. Kennelijk heeft het hof geoordeeld dat de ontwerpmarges zodanig waren dat voldoende ruimte bestond voor creatieve keuzes bij het ontwerpen van de Tripp Trapp. Het heeft - zoals volgt uit rov. 11 van het Fikszoarrest, geciteerd in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 5.10.5 - voor dit oordeel van belang geacht dat het meegroei-effect ook kan worden bereikt met (nagenoeg) verticale staanders en dat er dus andere uitvoeringsvormen met toepassing van dezelfde techniek mogelijk waren die een geheel andere totaalindruk oproepen. Dit oordeel, waarover Hauck zich na en naar aanleiding van het tussenarrest van 17 november 2009 heeft kunnen uitlaten, is toereikend gemotiveerd en niet onbegrijpelijk.

Het onderdeel verwijst ook niet naar stellingen die dit oordeel onbegrijpelijk doen zijn.

4.3.3 De klachten onder 11-14 gaan uit van de lezing dat het hof voor zijn bestreden oordeel dat de schuine stand van de staanders niet louter technisch is bepaald, beslissend heeft geacht dat de verwerking van alle elementen van de kinderstoel in de schuine staanders, zodanig dat deze elementen, van opzij bezien, zoveel mogelijk 'wegvallen' tegen de staanders, als een uitvoeringsvorm van die staanders moet worden

51 51

aangemerkt, voor welke uitvoeringsvorm de maker van de Tripp Trapp heeft gekozen zonder dat zij technisch noodzakelijk was.

De klachten missen feitelijke grondslag. Zij miskennen de hiervoor in 4.3.2 vermelde motivering, alsmede dat het hof, met zijn verwijzing naar rov. 13 van het Fikszo-arrest, slechts heeft geoordeeld dat de L-vorm - van opzij bezien - wordt geaccentueerd door het 'wegvallen' van de elementen in de staanders.

Het heeft deze uitvoeringsvorm, als middel dat bijdraagt aan het verkrijgen van een duidelijke L-vorm, mede als auteursrechtelijk beschermde trek kunnen aanmerken.

4.4 Onderdeel IB is gericht tegen het oordeel - vervat in rov. 1.2 met verwijzing naar rov. 12 van het Fikszo-arrest - dat de Scandinavische stijl op zichzelf geen invloed heeft gehad op de vormgeving van de auteursrechtelijk beschermde trekken. Onder 18-20 wordt geklaagd dat het hof ten onrechte althans ontoereikend gemotiveerd heeft verworpen het betoog van Hauck dat de elementen van de Tripp Trapp die zijn bepaald door het gebruik van een sobere stijl, van auteursrechtelijke bescherming zijn uitgesloten.

Ook dit onderdeel faalt. Blijkens zijn hiervoor in 3.3.1 weergegeven beoordeling is het hof ervan uitgegaan dat de omstandigheid dat de Tripp Trapp mogelijk valt binnen de Scandinavische stijl, nog niet betekent dat de Tripp Trapp of onderdelen daarvan onbeschermd zijn. Met het bestreden oordeel heeft het tot uitdrukking gebracht dat met de vormgeving van de auteursrechtelijk beschermde trekken op voldoende eigen wijze uiting is gegeven aan de sobere stijl die past binnen (onder meer) de Scandinavische ontwerptraditie. Gelet op hetgeen hiervoor in 4.2 onder (e) is overwogen, is dit oordeel niet onjuist of onbegrijpelijk.

4.5 Onderdeel II richt (onder 24-27) klachten tegen hetgeen het hof ten aanzien van de beoordeling van de inbreukvraag heeft overwogen, als weergegeven hiervoor in 3.3.1.

De klachten falen. Zij berusten op de onjuiste opvatting dat de omstandigheid dat een ontwerp voldoet aan technische of functionele eisen en past binnen een bepaalde stijl, meebrengt dat aan het desbetreffende werk of onderdeel een (sterk) verminderde beschermingsomvang toekomt. Indien geoordeeld wordt, zoals het hof heeft gedaan, dat binnen het kader van de technische en functionele eisen en de vigerende stijl voldoende ruimte bestond voor het maken van creatieve keuzes en deze ruimte ook is benut hetgeen mede wordt ge誰llustreerd door het door het hof (in rov. 1.3) gememoreerde feit dat het ontwerp van de Tripp Trapp-stoel herhaaldelijk is bekroond en is opgenomen in de collectie van het Vitra Design Museum - dan is de bescherming die aan dat ontwerp toekomt niet beperkter dan zonder het voldoen aan of passen binnen bedoelde eisen of stijl het geval zou zijn geweest.

Voor het overige bouwen de klachten voort op hetzelfde onjuiste uitgangspunt als aan onderdeel IA ten grondslag ligt, te weten dat de L-vorm louter technisch bepaald is, en falen zij ook om die reden.

4.6 De overige, in het voorgaande niet behandelde klachten van de onderdelen IA en IB kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4.7 Onderdeel III is gericht tegen het oordeel, in rov. 2.10 van het eindarrest, dat onvoldoende is komen vast te staan om rechtsverwerking van Stokke c.s. voor het grondgebied van Nederland te kunnen aannemen.

De klachten falen op de gronden als uiteengezet in de conclusie van de AdvocaatGeneraal onder 5.20.2-5.23.

4.8 Onderdeel IV bouwt voort op onderdeel III en moet het lot daarvan delen.

5. Beoordeling van het middel in het incidentele beroep 5.1 De verwerping van het principale beroep brengt mee dat onderdeel V, dat is gericht tegen het oordeel dat geen sprake is van indirecte auteursrechtinbreuk, bij gemis aan belang geen behandeling behoeft. De verwerping van het principale beroep brengt voorts mee dat niet is voldaan aan de voorwaarde waaronder onderdeel VI is voorgesteld, zodat ook dit onderdeel geen behandeling behoeft.

Winstberekening

52 52

5.2.1 Onderdeel I keert zich met rechts- en motiveringsklachten tegen rov. 4.6 van het eindarrest, weergegeven hiervoor in 3.3.4. Geklaagd wordt (onder 1.a) dat het hof heeft miskend dat de wijze van winstberekening bij inbreuk op rechten van intellectuele eigendom een rechtsoordeel behelst en dat het daarom geen gezag van gewijsde toekomt; voorts (onder 1.b) dat de in dit geding gevorderde winstafdracht op een andere periode (namelijk: v贸贸r 1998) betrekking heeft dan die waaromtrent de rechtbank een beslissing heeft gegeven (te weten: 1998-2000); en ten slotte (onder 1.c) dat het hof niet heeft vastgesteld dat Hauck zich ook met betrekking tot de periode voorafgaand aan 1998 op het gezag van gewijsde van het rechtbankvonnis heeft beroepen.

5.2.2 Onderdeel I.a faalt, omdat de daaraan ten grondslag liggende rechtsopvatting onjuist is: art. 17a Aw laat de rechter een grote mate van vrijheid bij het vaststellen van de wijze van winstberekening, zodat een oordeel daaromtrent in de regel verweven zal zijn met waarderingen van feitelijke aard en daarom gezag van gewijsde kan verkrijgen.

5.2.3 De onderdelen 1.b en 1.c kunnen bij gebrek aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden, aangezien de bestreden overweging aldus moet worden begrepen dat het hof het beroep van Hauck op het gezag van gewijsde voor de periode vanaf 1 juli 1998 heeft gehonoreerd en daarnaast als zijn eigen oordeel heeft gegeven dat er geen grond bestaat om voor de winstbepaling voor het daaraan voorafgaande, in dit geding aan de orde zijnde, tijdvak een andere methode te hanteren.

5.2.4 Onderdeel 2.a richt zich tegen de slotzin van rov. 4.6, dat een overweging ten overvloede behelst, zodat het evenmin tot cassatie kan leiden. Onderdeel 2.b bouwt op de voorgaande onderdelen voort en deelt het lot daarvan.

Catalogus en nevenvorderingen 5.3.1 De onderdelen II.1 en II.2, die klachten behelzen tegen rov. 3.1 en 4.8, waarin het hof, kort gezegd, aan de verspreiding door Hauck van haar 'productie 8'-catalogus geen zelfstandige betekenis heeft willen toekennen, en tegen de afwijzing van de nevenvordering met betrekking tot die catalogus, falen op de gronden, vermeld in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 5.32 en 5.33.

5.3.2 De onderdelen II.3 en II.4 komen op tegen de afwijzing van de nevenvordering van Stokke c.s. tot het doen van opgave door Hauck van de namen en adressen van de afnemers. De klachten bestrijden het oordeel - in rov. 4.8 van het eindarrest - dat deze vordering geen betekenis heeft voor de begroting van de schade en dat Stokke c.s. niet hebben gesteld dat hun belang is gelegen in hetzij de controle van een recall hetzij hen in staat te stellen zich te wenden tot de wederverkopers die ook inbreuk maken. Het klaagt dat het hof heeft miskend dat in HR 23 februari 1990, LJN AD1044, NJ 1990/664 (Hameco) is geoordeeld dat het overleggen van een afnemerslijst een deugdelijk middel is om nakoming van de veroordeling te verzekeren, waaronder, aldus het onderdeel, mede begrepen moet worden een veroordeling tot winstafdracht.

5.3.3 De onderdelen missen doel. Daargelaten of een bevel tot het verstrekken van een lijst van (namen en adressen van) afnemers onder omstandigheden ook kan worden gegeven om een benadeelde in de gelegenheid te stellen de omvang te bepalen van door hem als gevolg van inbreukmakende handelingen geleden schade - en dus niet enkel als een aanvaardbaar zijdelings middel om nakoming van een veroordeling tot een recall te verzekeren, zoals aan de orde was in het voormelde arrest van 23 februari 1990 (Hameco) - dient de rechter bij zijn oordeelsvorming over de toewijsbaarheid van een dergelijke vordering steeds te letten op de wederzijdse belangen en de verdere omstandigheden van het geval, zoals de aard en de ernst van de onrechtmatige daad en het belang van de aansprakelijke persoon zijn commerci毛le gegevens niet aan de concurrentie ter beschikking te stellen. Kennelijk en niet onbegrijpelijk is het hof van oordeel geweest dat, gelet op de in dit geding te hanteren methodiek van winstberekening en de voor Stokke c.s. ook zonder een opgave van de namen en adressen der afnemers bestaande mogelijkheden om tot een berekening van de mogelijk alsnog door haar te eisen schadevergoeding te geraken, de belangenafweging in het nadeel van Stokke c.s. uitvalt.

5.3.4 De klachten van onderdeel II.5 tegen het oordeel van het hof dat de nevenvorderingen (a), (b) en (d) voldoende relevantie missen voor de begroting van de schade van Stokke c.s., falen eveneens. Voor zover zij voortbouwen op de voorafgaande

53 53

klachten van onderdeel II moeten zij het lot daarvan delen. Voor het overige maken zij niet duidelijk waarom de overwegingen van het hof daaromtrent tekortschieten. Dat een opgave als bedoeld onder (a) en (b) niet dienstig is voor de berekening van de schade van Stokke c.s., ligt immers voor de hand, terwijl vordering (d) door het hof alsnog is toegewezen, zij het zonder specificatie per afnemer, hetgeen gerechtvaardigd wordt door hetgeen hiervoor in 5.3.3 is overwogen.

5.3.5 Onderdeel II.6 betoogt dat de door het hof aan zijn oordeel met betrekking tot deze nevenvorderingen ten grondslag gelegde motivering - dat Hauck door de rechtbank is veroordeeld tot het afleggen van rekening en verantwoording - ontoereikend is, in het licht van hetgeen Stokke c.s. in hoger beroep hebben aangevoerd omtrent de (gebrekkige) wijze waarop Hauck aan die veroordeling heeft voldaan. Die stellingen van Stokke c.s. behoefden het hof evenwel niet tot een ander oordeel te brengen, gelet op de middelen die Stokke c.s. in het geding tot rekening en verantwoording ten dienste staan om een behoorlijke nakoming van de veroordeling te bewerkstelligen.

Persoonlijkheidsrechten 5.4.1 De klachten van onderdeel III richten zich tegen rov. 47-48 van het tussenarrest van 2009 en de daaruit voortvloeiende rov. 4.7 van het eindarrest. Het onderdeel klaagt niet over het oordeel van het hof (rov. 44) dat, waar het de beweerde schending van [verweerder 3]s persoonlijkheidsrechten aangaat, in hoger beroep nog slechts de gestelde verminking als bedoeld in art. 25 lid 1, onder d, Aw aan de orde is, noch over rov. 45, waarin het hof de 'enige verschillen' tussen de Tripp Trapp-stoel en de aangevallen stoelen van Hauck heeft vermeld, te weten de twee schuin naar beneden lopende schoren en aanwezigheid (bij de Beta-stoel) van een blad aan de voorzijde.

5.4.2 Onderdeel III.1 behelst slechts een inleiding. Onderdeel III.2 klaagt over onjuistheid of onbegrijpelijkheid van het oordeel van het hof, waarbij het tot uitgangspunt neemt dat het hof geen verminking aanwezig acht enkel en alleen op de grond dat het totaalbeeld van de stoelen van Hauck overeenstemt met dat van de Tripp Trapp en de verschillen van ondergeschikte betekenis zijn. Deze klacht kan, bij gebrek aan feitelijke grondslag, niet tot cassatie leiden, aangezien het hof zijn oordeel niet uitsluitend op de aanwezigheid van overeenstemmende totaalindrukken heeft gebaseerd.

Het heeft de in rov. 45 vermelde verschillen - die weliswaar onvoldoende zijn om inbreuk op de exploitatierechten van Stokke c.s. weg te nemen - in het licht van hetgeen het in rov. 47 heeft overwogen - kort gezegd: dat (ook) het persoonlijkheidsrecht van de maker zich niet uitstrekt tot functioneel bepaalde trekken van het ontwerp en dat Stokke c.s. niet hebben betoogd dat de aanwezigheid van het blad bij de Beta-stoel de harmonie van [verweerder 3]s ontwerp verstoort of anderszins het uiterlijk daarvan in ongunstige zin be誰nvloedt - van dien aard geacht dat van een verminking die nadeel zou kunnen toebrengen aan de eer of de naam van [verweerder 3] of aan zijn waarde als ontwerper, geen sprake is.

Dit oordeel geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Het antwoord op de vraag of een auteursrechtelijk werk door een ingreep verminkt is, berust op een in hoge mate subjectief oordeel, dat zich niet goed leent voor onderwerping aan een maatstaf anders dan dat door de ingreep nadeel kan worden toegebracht op de wijze als aan het slot van art. 25 lid 1 Aw is verwoord. Het bestreden oordeel is dan ook sterk verweven met waarderingen van feitelijke aard, zodat het voor het overige in cassatie niet op juistheid kan worden onderzocht. Daarop stuit ook de klacht van onderdeel III.3 af, dat klaagt over de wijze waarop het hof de mate van overeenstemming in zijn oordeel heeft betrokken.

5.4.3 Ook voor de overwegingen die worden bestreden met de klachten van de onderdelen III.4, III.5, III.6 en III.8 geldt dat zij zozeer zijn verweven met waarderingen van feitelijke aard dat zij in cassatie niet op juistheid kunnen worden onderzocht. Zij zijn niet onbegrijpelijk en behoefden ook in het licht van de in de onderdelen bedoelde stellingen van Stokke c.s. geen nadere motivering. Daarop stuiten die klachten af.

Onderdeel III.7 behoeft geen behandeling.

5.4.4 Waar in onderdeel III.6 nog wordt betoogd dat de toevoeging van een element aan een ontwerp van een gebruiksvoorwerp een verminking kan opleveren, ook als die toevoeging aan een niet beschermde trek van het ontwerp heeft plaatsgevonden, is die

54 54

opvatting juist. Dat het hof dat heeft miskend, kan uit het arrest evenwel niet worden afgeleid, zodat de klacht ook in zoverre faalt.

Merkrecht 5.5 Onderdeel IV is gericht tegen rov. 5.1-5.3, waarin het hof het vormmerk van Stokke c.s. op grond van art. 3 lid 1, aanhef en onder e, van Richtlijn 89/104/EEG, zoals gecodificeerd in Richtlijn 2008/95/EG (hierna: de Merkenrichtlijn) nietig heeft geoordeeld. Het hof heeft in rov. 5.3 overwogen als vermeld hiervoor in 3.3.5.

5.6 Onderdeel IV.1 houdt geen klacht in. Onderdeel IV.8, dat als eerste zal worden behandeld, behelst de klacht dat het hof de grenzen van de rechtsstrijd in hoger beroep heeft overschreden door ook de uitsluitingsgrond 'aard van de waar' in zijn beoordeling te betrekken, die Hauck in eerste aanleg mede aan haar vordering ten grondslag had gelegd maar die de rechtbank niet in aanmerking had genomen. Het voert daartoe aan dat, indien de beslissing van het hof met betrekking tot de uitsluitingsgrond 'wezenlijke waarde van de waar' in cassatie vernietigd zou worden, Stokke c.s. door het hof in een slechtere positie zijn gebracht omdat het hof ook de andere uitsluitingsgrond in aanmerking heeft genomen, hoewel Hauck die in hoger beroep niet aan de orde had gesteld.

Dit betoog stuit af op de omstandigheid dat het hof ingevolge de devolutieve werking van het appel de laatstbedoelde uitsluitingsgrond in aanmerking had te nemen. Ook het aan het slot van rov. 5.1 neergelegde oordeel van het hof dat geen sprake is van reformatio in peius is juist. Het onderdeel faalt derhalve.

5.7.1 Onderdeel IV.2 betoogt dat het hof in rov. 5.3 heeft vastgesteld dat de vorm van de Tripp Trapp-stoel niet uitsluitend in de beide uitgesloten vormen bestaat, nu het heeft overwogen dat de vorm deels door de aard van de waar wordt bepaald en deels een wezenlijke waarde aan de waar geeft en daarbij kennelijk van oordeel was dat elke uitsluitingsgrond op zich niet wordt gehaald, hetgeen, aldus het onderdeel, getuigt van een onjuiste rechtsopvatting.

5.7.2 Bij de beoordeling van deze klacht wordt vooropgesteld dat het hof, blijkens hetgeen het eerder in rov. 5.3 overwoog, heeft geoordeeld dat het (zeer) aantrekkelijke uiterlijk van de Tripp Trapp-stoel in dat opzicht een wezenlijke waarde aan de betrokken waar geeft en dat voor het overige de stoel door zijn vorm bij uitstek geschikt is als veilige, comfortabele en deugdelijke kinderstoel, hetgeen naar het oordeel van het hof maakt dat de vorm van de stoel in zoverre bepaald wordt door de aard van de waar, zodat het merk een teken is dat uitsluitend bestaat in een vorm die gedeeltelijk beantwoordt aan art. 3 lid 1 onder (i) en voor het overige aan (iii). Het onderdeel doet aldus een vraag van uitleg rijzen van art. 2.1 lid 2 BVIE en daarmee van art. 3 lid 1, aanhef en onder e, van de Merkenrichtlijn die in de rechtspraak van het HvJEU tot dusverre geen beantwoording heeft gevonden.

5.7.3 Onderdeel IV.3 betoogt dat het hof heeft miskend dat de specifieke vorm van de Tripp Trapp-stoel niet louter - dus: uitsluitend - voortvloeit uit de aard van de betrokken waar, aangezien er oneindig veel mogelijkheden zijn om een kinderstoel vorm te geven.

De onderdelen IV.4 en IV.5 verwijten het hof te hebben miskend dat de Tripp Trapp-stoel niet louter - dus: uitsluitend - bestaat in de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft, die, aldus het onderdeel, (in overwegende mate) gelegen is in de gebruiksfunctie, en dat de fraaie vorm niet de hoofdreden is waarom men het product aanschaft, zoals door Stokke c.s. in feitelijke instanties is aangevoerd.

5.7.4 Ook deze klachten stellen vragen aan de orde van uitleg van art. 2.1 lid 2 BVIE en daarmee van art. 3 lid 1art. 3 lid 1, aanhef en onder e, van de Merkenrichtlijn, die in de rechtspraak van het HvJEU tot dusverre geen beantwoording hebben gevonden.

5.7.5 De Hoge Raad zal daarom aan dat Hof de hierna te vermelden prejudiciĂŤle vragen voorleggen. In afwachting van de beantwoording van de vragen behoeven de onderdelen IV.6-IV.8 geen behandeling.

6. Omschrijving van de feiten waarop de door het Hof van Justitie te geven uitleg moet worden toegepast.

De Hoge Raad verwijst naar de hiervoor onder 3.1 vermelde feiten, waarvan te dezen moet worden uitgegaan.

7. Vragen van uitleg

55 55

1. a. Gaat het bij de weigerings- of nietigheidsgrond van art. 3 lid 1, aanhef en onder e (i), van de Richtlijn 89/104/EEG zoals gecodificeerd in Richtlijn 2008/95/EG, te weten dat vormmerken niet uitsluitend mogen bestaan uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, om een vorm die voor de functie van de waar onontbeerlijk is, of is daarvan reeds sprake bij aanwezigheid van een of meer wezenlijke gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt? b. Indien geen van deze alternatieven juist is, hoe dient het voorschrift dan te worden uitgelegd?

2. a. Gaat het bij de weigerings- of nietigheidsgrond van art. 3 lid 1, aanhef en onder e (iii), van de Richtlijn 89/104/EEG, zoals gecodificeerd in Richtlijn 2008/95/EG, te weten dat (vorm)merken niet uitsluitend mogen bestaan uit een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft, om het motief (of de motieven) van de aankoopbeslissing van het in aanmerking komende publiek? b. Is van 'een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft' in de zin van evenbedoeld voorschrift slechts sprake indien die vorm moet worden aangemerkt als de voornaamste of overheersende waarde in vergelijking tot andere waarden (zoals bij kinderstoelen: de veiligheid, het comfort en de deugdelijkheid) of kan daarvan ook sprake zijn, indien naast die waarde ook andere, eveneens als wezenlijk aan te merken waarden van die waar bestaan? c. Is voor de beantwoording van vragen 2.a en 2.b beslissend de opvatting van de meerderheid van het in aanmerking komende publiek, of kan de rechter oordelen dat reeds de opvatting van een deel van het publiek volstaat om de betrokken waarde als 'wezenlijk' in de zin van voormelde bepaling aan te merken? d. Indien het antwoord op vraag 2.c in laatstbedoelde zin luidt, welke eis dient dan aan de omvang van het betrokken deel van het publiek te worden gesteld?

3. Dient art. 3 lid 1 van de Richtlijn 89/104/EEG, zoals gecodificeerd in Richtlijn 2008/95/EG, aldus uitgelegd te worden dat de in dat artikel onder (e) bedoelde uitsluitingsgrond ook bestaat, indien het vormmerk een teken behelst waarvoor het aldaar onder (i) bedoelde geldt, en dat voor het overige voldoet aan het aldaar onder (iii) bedoelde?

8. Beslissing De Hoge Raad: in het principale beroep: verklaart Hauck niet-ontvankelijk in haar beroep tegen de arresten van het gerechtshof te 's-Gravenhage van 13 oktober 2005 en 17 november 2009; verwerpt het beroep voor het overige; veroordeelt Hauck in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Stokke c.s. begroot op â‚Ź 781,34 aan verschotten en â‚Ź 2.200,-- voor salaris; in het incidentele beroep: verzoekt het Hof van Justitie van de Europese Unie met betrekking tot de hiervoor onder 7 geformuleerde vragen uitspraak te doen; houdt iedere verdere beslissing aan en schorst het geding tot het Hof van Justitie naar aanleiding van dit verzoek uitspraak zal hebben gedaan.

Dit arrest is gewezen door de vice-president E.J. Numann als voorzitter, de vicepresident F.B. Bakels en de raadsheren M.A. Loth, C.E. Drion en G. Snijders, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer M.A. Loth op 12 april 2013.

56 56

ECLI:NL:HR:2013:BZ4098 Deeplink InstantieHoge Raad Datum uitspraak26-04-2013Datum publicatie 26-04-2013 ZaaknummerCPG 11/05558 Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:BZ4098 In cassatie op : ECLI:NL:GHSGR:2011:BS8925, Bekrachtiging/bevestiging RechtsgebiedenCiviel recht Bijzondere kenmerkenCassatie Inhoudsindicatie Art. 81 lid 1 RO. Vormmerk spijkerbroek (Elwood). Vervolg op HR 8 september 2006, LJN AV3384, HR 13 oktober 2006, LJN AZ0095 (herstelarrest), HvJEU 20 september 2007, nr. C-371/06, Pb. C 269, p. 15 en HR 3 april 2009, LJN BH1225. Art. 1 lid 2 BMW, art. 2 lid 1 BVIE, art. 3 lid 1 Merkenrichtlijn. Wezenlijke waarde van de waar. Art. 1019h Rv. VindplaatsenRechtspraak.nl RvdW 2013, 642 Uitspraak 26 april 2013 Eerste Kamer 11/05558 EE/AS Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: G-STAR INTERNATIONAL B.V., gevestigd te Amsterdam, EISERES tot cassatie, verweerster in het incidentele cassatieberoep, advocaat: mr. G. van der Wal, tegen de vennootschap naar vreemd recht BENETTON GROUP SPA, gevestigd te Ponzano, ItaliĂŤ, VERWEERSTER in cassatie, eiseres in het incidentele cassatieberoep, advocaat: mr. P.S. Kamminga.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als G-Star en Benetton.

1. Het geding Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende stukken: a. het arrest in de zaak C05/071HR, LJN BH1225, NJ 2010/41 van de Hoge Raad van 3 april 2009; b. het arrest in de zaak 200.032.181/01 van het gerechtshof te 's-Gravenhage van 13 september 2011.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het derde geding in cassatie Tegen het arrest van het hof heeft G-Star beroep in cassatie ingesteld. Benetton heeft incidenteel cassatieberoep ingesteld. De cassatiedagvaarding en de conclusie van antwoord in het principale beroep tevens houdende incidenteel beroep zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit.

Partijen hebben over en weer geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten en voor Benetton mede door mr.

S.M. Bartman, advocaat te Amsterdam.

57 57

De conclusie van de Advocaat-Generaal in buitengewonde dienst D.W.F. Verkade strekt in zowel het principale als in het incidentele beroep tot verwerping.

De advocaat van Benetton heeft bij brief van 21 maart 2013 op die conclusie gereageerd.

3. Beoordeling van de middelen in het principale en in het incidentele beroep 3.1 De in de middelen aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

3.2 Nu geen van partijen op de voet van art. 1019h Rv vergoeding heeft gevorderd van de volledige kosten van de onderhavige cassatieprocedure, zullen deze kosten op de gebruikelijke wijze worden begroot.

4. Beslissing De Hoge Raad: in het principale beroep: verwerpt het beroep; veroordeelt G-Star in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Benetton begroot op € 781,34 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris; in het incidentele beroep: verwerpt het beroep; veroordeelt Benetton in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van G-Star begroot op € 68,07 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president E.J. Numann als voorzitter en de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, C.A. Streefkerk, G. de Groot en M.V. Polak, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer M.A. Loth op 26 april 2013.

58 58

ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ7844 Deeplink Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 18-04-2013 Datum publicatie 18-04-2013 Zaaknummer C/09/436517 / KG ZA 13-123 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding Inhoudsindicatie Nederlandse schoenenwinkel Van Haren mag niet langer zijn zwarte en blauwe hooggehakte damesschoenen met rode zolen verkopen. Deze lijken ze te veel op de rode zool die ontwerper Christian Louboutin heeft laten registreren als merk. Dat is het vonnis van de voorzieningenrechter in Den Haag in een kort geding dat de Fransman had aangespannen.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl Uitspraak vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/436517 / KG ZA 13-123 Vonnis in kort geding van 18 april 2013 in de zaak van CHRISTIAN LOUBOUTIN, wonende te Parijs, Frankrijk, eiser, advocaat mr. D. Knottenbelt te Rotterdam, tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VAN HAREN SCHOENEN B.V., gevestigd te Waalwijk, gedaagde, advocaat mr. R.C.K. van Oerle te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Louboutin en Van Haren genoemd worden. De zaak is voor Louboutin behandeld door mr. S.A. Klos, advocaat te Amsterdam en mr. T. van Innis, advocaat te Brussel. Voor Van Haren is de zaak behandeld door mr. A.M.E. Verschuur en mr. Van Oerle voornoemd, beiden advocaat te Amsterdam.

1. De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: - de dagvaarding van 8 februari 2013, - de akte overlegging producties met 20 producties zijdens Louboutin; - de akte overlegging producties met 32 producties zijdens Van Haren; - de akte overlegging producties met producties 33 tot en met 37 zijdens Van Haren; - de akte overlegging producties met producties 21 tot en met 29 zijdens Louboutin; - de brief van mr. Klos van 25 maart 2013; - de mondelinge behandeling van 28 maart 2013 met de daarbij door beide partijen overgelegde pleitnotities.

1.2. Ten slotte is een datum voor het vonnis nader bepaald op heden.

2. De feiten

59 59

2.1. Louboutin is een Franse ontwerper die zich onder meer bezighoudt met het ontwerpen van high fashion damesschoenen. Sinds 1992 gebruikt hij voor de door hem ontworpen pumps met stiletto hakken, alsmede voor aanverwante modieuze schoenen met hoge hakken, een rode zool. Met betrekking tot de door hem consequent gebruikte rode zool heeft hij op 28 december 2009 een Beneluxmerk gedeponeerd, dat op 6 januari 2010 heeft geleid tot de hieronder afgebeelde Beneluxmerkinschrijving met nummer 0874489 voor de warenklasse 25: “Chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques)” (hierna ook: het zoolmerk).

Rouge (Pantone 18-1663TP), La marque consiste en la couleur rouge (Pantone 181663TP) appliquée sur la semelle d'une chaussure telle que représentée (le contour de la chaussure ne fait pas partie de la marque mais a pour but de mettre en évidence l'emplacement de la marque).

2.2. Als voorbeeld van de toepassing door Louboutin van het zoolmerk geldt onder meer de navolgende damesschoen:

2.3. Van Haren maakt deel uit van de Duitse Deichmann-groep, met 1.325 winkels de grootste schoenenretailonderneming van Europa. Van Haren exploiteert meer dan 135 schoenendetailhandels in plaatsen verspreid over heel Nederland.

2.4. Van Haren biedt de hieronder afgebeelde schoen aan.

Deze schoen wordt aangeboden met een bovenwerk in zwart, zoals hierboven afgebeeld, in donkerblauw en in rood, in alle gevallen voorzien van de hierboven afgebeelde zool.

60 60

2.5. Louboutin heeft Van Haren gesommeerd de verkoop van de hierboven afgebeelde schoen te staken en gestaakt te houden. Daar heeft Van Haren geen gehoor aan gegeven.

3. Het geschil 3.1. Louboutin vordert – samengevat – een bevel tot het staken van merkinbreuk, een door een registeraccountant goedgekeurde opgave van aantallen, prijzen, aanwezige voorraad en genoten winst, voorzien van schriftelijk bewijs en vernietiging van de voorraad, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom en met veroordeling van Van Haren in de volledige proceskosten van het geding conform artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv), met bepaling van een termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak conform artikel 1019i Rv. 3.2. Louboutin legt aan zijn vorderingen primair ten grondslag dat de door Van Haren voor haar schoenen gebruikte rode zool identiek is aan het zoolmerk, waardoor Van Haren inbreuk maakt op dat merk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE). Als er geoordeeld wordt dat de door Van Haren gebruikte zool niet identiek is aan het zoolmerk, is er volgens Louboutin sprake van overeenstemming, zodat hij subsidiair een beroep doet op artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. Cumulerend met zowel de primaire als de subsidiaire inbreukgrond, doet Louboutin tevens een beroep op artikel 2.20 lid sub c BVIE met de stelling dat Van Haren ongerechtvaardigd voordeel trekt uit de reputatie van het zoolmerk. Dit effect wordt nog versterkt door het gebruik door Van Haren van verwijzingen naar Halle Berry bij de marketing van de schoen, nu de actrice Halle Berry, volgens Louboutin, zich in publiek nagenoeg louter vertoont op schoenen van Louboutin en dit wijd en zijd wordt waargenomen en gerapporteerd. Overigens brengt het gebruik van de rode zool door Van Haren volgens Louboutin schade toe aan het zoolmerk, doordat het onderscheidend vermogen daarvan wordt aangetast.

3.3. Van Haren voert verweer.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling Bevoegdheid 4.1. De voorzieningenrechter stelt ambtshalve vast dat zij op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE bevoegd is kennis te nemen van de vorderingen die zijn gebaseerd op het door Louboutin ingeroepen zoolmerk, dat een Beneluxmerk is, nu de gestelde inbreuk zowel bestaat uit de verkoop van de schoenen via winkels van Van Haren, waaronder winkels gevestigd in Den Haag, als via een webshop gericht op heel Nederland, zodat de gestelde inbreuk derhalve ook in dit arrondissement plaatsvindt.

Spoedeisend belang 4.2. De spoedeisendheid van de het gevorderde bevel tot staking van de gestelde inbreuk volgt uit het gestelde voortdurende karakter daarvan en is overigens ook niet bestreden.

Producties 4.3. Van Haren heeft bezwaar gemaakt tegen producties 4e, 4g, 4h, 19 en 23 van Louboutin, omdat deze in een vreemde taal, niet zijnde Frans, Duits of Engels zijn gesteld en derhalve door haar niet te beoordelen zijn. Louboutin heeft in reactie op het bezwaar toegelicht dat de tekst die bij de overgelegde afbeeldingen niet relevant is en dat de producties zijn overgelegd met de bedoeling om de daarin weergegeven afbeeldingen kenbaar te maken en de in de producties weergegeven data, welke in cijfers zijn uitgedrukt en dat deze derhalve begrijpelijk zijn. Van Haren heeft haar bezwaar daarop ingetrokken. De voorzieningenrechter heeft naar aanleiding van de toelichting van Louboutin aangegeven dat zij de producties over en weer, voor zover deze niet in het Nederlands, Frans, Duits of Engels zijn gesteld, zal beoordelen op hun visuele aspecten en niet op de tekstuele inhoud.

De merkinschrijving 4.4. Van Haren heeft zich op het standpunt gesteld dat het zoolmerk een kleurmerk is, waarvoor derhalve de strenge eisen gelden die zijn ontwikkeld in het Libertel-arrest.

Desgevraagd is van de zijde van Louboutin aangegeven dat het ingeschreven merk geen kleur- of vormmerk is, maar een beeldmerk.

61 61

4.5. Naar voorlopig oordeel heeft het zoolmerk aspecten van zowel een kleur-, als een vormmerk, nu er een specifieke kleur in het depot is opgenomen en daarbij instructies zijn gegeven hoe en in welke vorm de kleur dient te worden toegepast. In zoverre is het zoolmerk geen zuiver kleurmerk, zodat de beperkingen die gelden voor (de inschrijving van) een kleurmerk hierop niet zonder meer van toepassing zijn. De vraag of een op een vaste plaats aangebracht merk een beeldmerk of een driedimensionaal merk vormt dan wel tot een bijzondere categorie merken behoort, is volgens het Gerecht EU in de zaak van X Technology Swiss niet relevant geacht voor het beoordelen van het onderscheidend vermogen.

4.6. Volgens vaste rechtspraak houdt het onderscheidend vermogen van een merk zoals het zoolmerk in dat het merk zich ertoe leent de waar waarvoor het is ingeschreven te identificeren als afkomstig van een bepaalde onderneming en dus deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Een merk zonder elk onderscheidend vermogen kan niet worden ingeschreven ofwel kan, eenmaal ingeschreven, des verzocht, nietig worden verklaard. Het onderscheidend vermogen moet worden beoordeeld ten opzichte van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd/verleend, uitgaande van de perceptie ervan door het relevante publiek. Deze perceptie kan worden beïnvloed door de aard van het merk waarvoor bescherming wordt gevraagd. Aangezien de gemiddelde consument niet de gewoonte heeft om de commerciële herkomst van waren af te leiden uit tekens die met het uiterlijk van de waar zelf samenvallen, hebben dergelijke merken enkel onderscheidend vermogen indien zij op significante wijze afwijken van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is.

4.7. Het zoolmerk wordt hier ingeroepen voor de waar hooggehakte damesschoenen.

Naar voorlopig oordeel valt het zoolmerk samen met (een deel van) deze waar omdat het gaat om de kleurstelling van de zool. Het merk kan derhalve niet los worden gezien van de waar. Of het zoolmerk op significante wijze afwijkt van de norm of wat in de betrokken sector gangbaar is kan hier verder in het midden blijven, omdat naar voorlopig oordeel voldoende aannemelijk is geworden dat het zoolmerk is ingeburgerd en in ieder geval daardoor onderscheidend vermogen heeft verkregen.

4.8. Naar voorlopig oordeel heeft Louboutin voldoende aannemelijk gemaakt dat het in aanmerking komende publiek in de Benelux zijn zoolmerk als zodanig opvat voor zover het gaat om hooggehakte damesschoenen; in zoverre is het zoolmerk ingeburgerd. Door verscheidene bronnen wordt in verschillende media verwezen naar de schoenen van Louboutin waarbij wordt genoemd dat deze als afkomstig van Louboutin herkenbaar zijn en herkend worden aan de rode zool. Dit blijkt onder meer uit de door Louboutin overgelegde productie 3. Vooralsnog ervan uitgaande dat het in aanmerking komende publiek in ieder geval wordt gevormd door (potentiële) klanten van hooggehakte damesschoenen in de Benelux en dat daarnaast ook de bredere kring van in mode geïnteresseerden daartoe mogen worden gerekend, volgt uit de door Louboutin overgelegde productie 3 dat dit publiek in de rode zool onder een hooggehakte damesschoen het zoolmerk herkent. Anders dan Van Haren heeft betoogd, gebruikt Louboutin de rode zool voorshands oordelend niet puur decoratief. Louboutin heeft met de overlegging van productie 3 voldoende aannemelijk gemaakt dat het publiek de rode zool (in ieder geval mede) opvat als herkomstaanduiding. Dat andere schoenenontwerpers, zoals Jan Jansen of Yves Saint Laurent, ook een rode zool hebben aangebracht op bepaalde schoenen en daarmee een rode zool decoratief of om een bepaald visueel effect te bereiken hebben gebruikt, doet niet af aan het bestendige gebruik van de rode zool door Louboutin als merk. Het verschil zit in het consequent toepassen van een rode zool op dezelfde wijze op alle hooggehakte schoenen, waardoor deze herkend kunnen worden en ook worden herkend als afkomstig van een bepaalde ontwerper versus een ontwerper die gebruik maakt van verschillende kleuren voor het ontwerp van zijn schoenen, waarbij hij in sommige gevallen, afhankelijk van de rest van het ontwerp, een rode zool aanbrengt. Uit de overige voorbeelden die Van Haren heeft overgelegd van damesschoenen met een hak en een rode zool blijkt vooralsnog dat het in de meeste, zo niet alle, gevallen gaat om incidenteel gebruik voor schoenen die ofwel niet vergelijkbaar zijn met Louboutin’s schoenen, ofwel om gebruik van een niet op het zoolmerk gelijkende kleur rood, ofwel om een zool die niet op die van het zoolmerk lijkt.

62 62

4.9. Of het zoolmerk ook is ingeburgerd voor andere schoenen dan hooggehakte damesschoenen, behoeft hier niet te worden beoordeeld, aangezien de vorderingen in dit kort geding alleen zijn gericht tegen het gebruik van een rode zool onder bepaalde hooggehakte damesschoenen van Van Haren. Gelet hierop kan vooralsnog in het midden blijven of het zoolmerk voldoende onderscheidend vermogen heeft voor andere schoenen dan hooggehakte damesschoenen. De argumenten die Van Haren heeft aangevoerd ten aanzien van haar stelling dat een rode zool niet kan dienen ter onderscheiding van de waar schoenen, omdat deze al lang en breed bekend zou zijn, waarbij zij een beroep heeft gedaan op het bestaan van talloze slippers, Croc’s, regenlaarzen, klompen en sneakers (etc.) met rode zolen, doen daarom niet af aan het voorlopige oordeel over de geldigheid van het zoolmerk voor hooggehakte damesschoenen.

Inbreuk 4.10. Ter zitting is verklaard namens Louboutin dat zijn bezwaren alleen betrekking hebben op de zwarte en blauwe versie van de Van Haren schoen, afgebeeld onder 2.4 en derhalve geen betrekking hebben op de rode variant. Aan de orde is dus de vergelijking van het zoolmerk met de zool zoals die onder de zwarte en blauwe schoen is aangebracht. Voorop staat dat uit artikel 2.20 lid 2 BVIE blijkt dat het aanbrengen van het teken op een waar is voorbehouden aan de merkhouder.

4.11. Louboutin’s beroep op artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE slaagt. Van een auditieve of begripsmatige overeenstemming is in een geval als het onderhavige geen sprake, althans, partijen hebben dat niet gesteld. De visuele overeenstemming tussen het zoolmerk en het gebruik van een rode zool door Van Haren is gelegen in het gebruik van – onbestreden – vrijwel dezelfde kleur rood op dezelfde plaats (de zool) van dezelfde waar (hooggehakte damesschoenen) als waarvoor het zoolmerk is ingeschreven en ingeroepen. De toevoeging van een zwarte omkadering van de zool, zoals door Van Haren wordt gevoerd, maakt niet dat er voorshands oordelend een andere totaalindruk bestaat tussen het zoolmerk en de door Van Haren gebruikte zolen. Integendeel: bij het zwarte of blauwe bovenwerk van de Van Haren schoenen zal de daarop aansluitende zwarte omkadering van de zool niet of nauwelijks als een op zichzelf staand beeldelement aandacht (kunnen) krijgen, terwijl het opvallende rood van de zool binnen de omkadering wat vorm en kleur betreft overeenstemt met het zoolmerk. Het visuele effect dat Louboutin met de toepassing van zijn zoolmerk bereikt, komt terug in de schoenen van Van Haren. Bij het beoordelen van overeenstemming is ook van belang dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft het zoolmerk en de zolen van de schoenen van Van Haren rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. De punten van overeenstemming bij de beoordeling van de gestelde inbreuk dienen daarom zwaarder te wegen dan de punten van verschil. Gelet op het voorgaande is naar voorlopig oordeel sprake van een voldoende overeenstemming en een overeenstemmende totaalindruk en daarmee van overeenstemming zoals bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. 4.12. Niet in geschil is dat de waren waarvoor Van Haren het met het zoolmerk overeenstemmende teken gebruikt identiek zijn aan de waren waarvoor het zoolmerk is ingeschreven, te weten schoenen. Daar komt bij dat Van Haren dat teken juist toepast op het specifieke type schoenen waarvoor Louboutin het zoolmerk ook consequent gebruikt, te weten modieuze hooggehakte damesschoenen. Zelfs de wijze waarop de rode zool bij alle schoenen van Louboutin doorloopt in de binnenkant van de hak, is door Van Haren toegepast bij haar schoenen. In aanmerking nemende het onderscheidend vermogen van het zoolmerk zoals dat blijkt uit de herkenning van de rode zool van de hooggehakte damesschoenen van Louboutin, de mate van overeenstemming tussen merk en teken gevoegd bij het gebruik voor (vrijwel) identieke waren en een vrijwel gelijke toepassing van de rode zool, leiden tot het voorlopig oordeel dat Louboutin voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat het in aanmerking komende publiek door de door Van Haren gebruikte zolen in verwarring kan raken. Ook hier geldt dat het in aanmerking komende publiek in ieder geval wordt gevormd door (potentiële) klanten van hooggehakte damesschoenen in de Benelux en dat daarnaast ook de bredere kring van in mode geïnteresseerden in de Benelux daartoe mogen worden gerekend. Dat niet te verwachten is dat potentiële kopers zich zullen vergissen (omdat de schoenen van

63 63

Louboutin slechts bij een beperkt aantal exclusieve winkels verkrijgbaar zijn voor een prijs die niet vergelijkbaar is met die van de schoenen van Van Haren) doet daaraan niet af. Ook door het zien van anderen met hooggehakte damesschoenen met rode zolen kan sprake zijn van merkenrechtelijk relevante verwarring (de zogenoemde “post-sale confusion”) als men aan de rode zool een Louboutin-schoen meent te herkennen terwijl sprake is van een Van Haren-schoen. De voorzieningenrechter komt daarom tot het voorlopig oordeel dat sprake is van inbreuk op het zoolmerk ex artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. 4.13. Met het voorgaande behoeven de op artikel 2.20 lid 1 sub a en sub c BVIE geënte grondslagen geen behandeling meer.

De vorderingen 4.14. Het bevel tot het staken en gestaakt houden van verdere inbreuk zal beperkt worden tot inbreuk op het zoolmerk, nu hier geen andere merkrechten zijn ingeroepen of aan de orde zijn. Ter zitting heeft Louboutin desgevraagd geëxpliciteerd dat het hem alleen gaat om de schoenen van Van Haren die zijn afgebeeld in 2.4 hiervoor in het zwart en in het donderblauw en niet om de rode uitvoering van dezelfde damesschoen. Deze explicitering zal ter vermijding van onduidelijkheden worden opgenomen in het dictum.

Voorts zal het bevel worden beperkt tot de Benelux nu het gegrond is op een Beneluxmerk. Opdat Van Haren in staat wordt gesteld tijdig gevolg te geven aan dit bevel en vermijding van executiegeschillen, zal in het dictum een termijn voor het voldoen aan het bevel worden opgenomen. De gevorderde dwangsom zal worden toegewezen en gemaximeerd zoals in het dictum bepaald. De voorzieningenrechter ziet geen aanleiding om hogere dwangsommen op te leggen zoals gevorderd, nu deze vooralsnog geacht worden een voldoende prikkel te vormen.

4.15. Bij gebrek aan een onderbouwing van het spoedeisend belang daarbij, ziet de voorzieningenrechter vooralsnog geen aanleiding de gevorderde schriftelijke opgave omtrent de verhandeling van inbreukmakende schoenen en de vernietiging van inbreukmakende schoenen toe te wijzen.

4.16. Van Haren zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden verwezen. Louboutin heeft de door haar gevorderde totale proceskosten gesteld op € 68.973,07. Deze kosten zijn door Van Haren bestreden voor zover zij de kosten (€ 8.000) van mr. Innis betreffen omdat specificatie van deze kosten niet 24 uur voor de mondelinge behandeling is ingediend. Nu uit hetgeen door partijen naar voren is gebracht volgt dat Van Haren de opgave van deze kosten meer dan 24 uur voor de zitting heeft ontvangen en de middag voor de mondelinge behandeling de desbetreffende specificatie heeft ontvangen, zij niet heeft gesteld in haar belangen te zijn geschaad door deze late ontvangst en zij in de gelegenheid is geweest op de specificatie te reageren, wordt dit bezwaar terzijde geschoven en is het overigens inhoudelijk onbestreden opgegeven bedrag toewijsbaar.

4.17. De termijn ex artikel 1019i Rv zal worden bepaald op zes maanden.

5. De beslissing De voorzieningenrechter 5.1. beveelt Van Haren binnen 24 uur na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden de verdere inbreuk in de Benelux op het Beneluxmerk ingeschreven onder nummer 0974489 van Louboutin, meer in het bijzonder: te staken en gestaakt te houden ieder gebruik van de rode zool afgebeeld in 2.4 van dit vonnis voor de in 2.4 afgebeelde schoenen in het zwart en/of in het donkerblauw, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 20.000 voor iedere dag waarop dit bevel wordt overtreden of – zulks naar keuze van Louboutin – van € 500 voor ieder individueel paar schoenen waarmee dit bevel wordt overtreden, in beide gevallen met een maximum van € 500.000; 5.2. veroordeelt Van Haren in de kosten van dit geding, aan de zijde van Louboutin tot op heden begroot op € 68.973,07; 5.3. bepaalt de termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak in de zin van artikel 1019i Rv, op zes maanden na heden; 5.4. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; 5.5. wijst af het meer of anders gevorderde.

64 64

JUDGMENT OF THE GENERAL COURT (First Chamber) 28 May 2013 (*) (Community trade mark – Cancellation proceedings – Three-dimensional Community trade mark depicting the shape of a bottle – Absolute grounds for refusal) In Case T-178/11, Voss of Norway ASA, established in Oslo (Norway), represented by F. Jacobacci and B. La Tella, lawyers, applicant, v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM), represented by A. Folliard-Monguiral and V. Melgar, acting as Agents, defendant, the other party to the proceedings before the Board of Appeal of OHIM being Nordic Spirit AB (publ), established in Stockholm (Sweden), ACTION brought against the decision of the First Board of Appeal of OHIM of 12 January 2011 (Case R 785/2010-1) relating to cancellation proceedings between Nordic Spirit AB (publ) and Voss of Norway ASA, THE GENERAL COURT (First Chamber), composed of J. Azizi, President, S. Frimodt Nielsen (Rapporteur) and E. Buttigieg, Judges, Registrar: T. Weiler, Administrator, having regard to the application lodged at the Registry of the General Court on 18 March 2011, having regard to the response lodged at the Court Registry on 5 July 2011, having regard to the reply lodged at the Court Registry on 19 October 2011, further to the hearing on 5 March 2013, gives the following Judgment Background to the dispute 1 On 3 December 2004, the applicant, Voss of Norway ASA, obtained registration under No 3156163 of the three-dimensional Community trade mark reproduced below (‘the contested trade mark’) from the Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM) pursuant to Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark (OJ 1994 L 11, p. 1), as amended (replaced by Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark (OJ 2009 L 78, p. 1)):

65 65

2 The goods in respect of which the trade mark is registered are in Classes 32 and 33 of the Nice Agreement concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks of 15 June 1957, as revised and amended, and correspond, for each of those classes, to the following description: – Class 32 – Beers; non-alcoholic drinks, water; – Class 33 – Alcoholic beverages (except beers).

3 On 17 July 2008, Nordic Spirit AB (publ) (‘the cancellation applicant’) applied for a declaration of invalidity in respect of the contested trade mark on the basis, first, of Article 51(1)(a), together with Article 7(1)(a), (b), (c), (d) and (e)(i), (ii) and (iii) of Regulation No 40/94 (now respectively Article 52(1)(a) and Article 7(1)(a), (b), (c), (d) and (e)(i), (ii) and (iii) of Regulation No 207/2009), and, second, of Article 51(1)(b) of Regulation No 40/94 (now Article 52(1)(b) of Regulation No 207/2009).

4 By decision of 10 March 2010, the Cancellation Division rejected the application for a declaration of invalidity in its entirety.

5 In essence, the Cancellation Division took the view that only marks departing significantly from the norms of the relevant sector were distinctive. It identified the relevant sector as being that of beverages and containers for beverages. It held that cylindrical boxes were used as containers for bottles, not for beverages themselves, that the two examples of glass cylindrical bottles submitted by the cancellation applicant were not accompanied with information as to their market presence, and that the contested trade mark was different from aluminium cans. The Cancellation Division indicated that its three members ‘were not aware of the market presence in the Community of bottles used for selling beverages shaped like [the contested trade mark] in May 2003’ and that they were instead familiar with bottles having a curved shape, either in the middle or the upper part. It concluded that the shape of the contested trade mark was not ‘common’ on the beverages market and that, because of the contrast between the transparent body and the cap, it departed significantly from existing bottles and could, for that reason, function as a trade mark. It rejected the remainder of the complaints put forward by the cancellation applicant.

6 On 6 May 2010, the cancellation applicant brought an appeal before OHIM against the Cancellation Division’s decision, pursuant to Articles 58 to 64 of Regulation No 207/2009.

7 By decision of 12 January 2011 (Case R 785/2010-1), the First Board of Appeal of OHIM annulled the Cancellation Division’s decision and upheld the application for a declaration of invalidity (‘the contested decision’).

8 The Board of Appeal notes that the contested trade mark was described by the applicant as being a ‘three-dimensional bottle’ and that protection was sought for a bottle, and not just for the picture of a bottle (paragraph 12 of the contested decision).

According to the Board of Appeal, that bottle must therefore have a distinctive character in order to qualify for registration (paragraph 15 of the contested decision). However, it also notes that it follows from the case-law that average consumers – in the present case, buyers of alcoholic or non-alcoholic beverages throughout the European Union (paragraph 15 of the contested decision) – do not normally choose a product, or distinguish it from a competitor’s product, merely on the basis of its design or the design of its packaging. On the contrary, they look for verbal or graphic signs – that is, words, names, emblems, devices, images, and so forth – on the product or its packaging that will inform them more reliably about the origin of the product (paragraph 18 of the contested decision). The Board of Appeal is of the view that that case-law reflects common sense and practical experience as regards consumers’ behaviour in respect of most products, which entails those consumers instinctively looking for a verbal or graphic sign on the product or its container that will tell them about the industrial or commercial origin of the product and then using that sign in order to distinguish that product from identical products made by other undertakings.

9 By contrast, according to the Board of Appeal, consumers will not rely on the outline or shape of a product or its container in order to determine its origin without having been exposed to that outline or shape for a sufficiently long period to have learned to recognise it ‘at a glance’ without even needing to look for a verbal or graphic

66 66

sign, as in the case of Coca-Cola bottles (paragraph 19 of the contested decision). The Board of Appeal takes the view that the facts set out above explain why the case-law dealing with the distinctive character of trade marks consisting of the appearance of a product or its container says that ‘it might be more difficult to establish the distinctive character of that typology of marks than for verbal or figurative marks’. It finds that that case-law is ‘based on the well-known fact that very few products are on offer on the market place without any “verbal or graphic signs” [to identify them] and that consumers are not, for that reason, used to [choosing] among unmarked products or packages’ (paragraphs 19 and 20 of the contested decision).

10 According to the Board of Appeal, this applies to the alcoholic and non-alcoholic beverages market in the European Union, since very few such beverages are in fact on offer at retail in containers which are not marked with any verbal or graphic signs, as the norm of that sector is to place a label on the bottle or to engrave or print a word or figurative mark on its surface. The Board of Appeal is of the view that the sort of branding practices to which the relevant public is being subjected must be taken into consideration when assessing the ability of a sign to function as a trade mark (paragraph 21 of the contested decision).

11 The Board of Appeal states that the fact that beverages such as whisky, mineral water and orange juice ‘are never sold in unmarked bottles but are sold invariably in containers that bear a “verbal or graphic sign” is … a decisive factor in determining whether the unmarked bottle may function, per se, as a trade mark’, which, according to the Board, has been acknowledged in settled case-law (paragraphs 24 to 29 of the contested decision). Thus, according to the Board, in view of the case-law according to which consumers first see bottles in which goods are contained as a means of packaging (judgment in Case T-129/04 Develey v OHIM (Shape of a plastic bottle) [2006] ECR II-811), consumers will look at the label on the bottle in order to identify the origin of the product and distinguish it from others (paragraph 22 of the contested decision).

Consumers are thus, in its view, able to distinguish between the container of a product and the brand of a product, since manufacturers and retailers have always respected that distinction when offering products on the market (paragraph 23 of the contested decision). The Board is accordingly of the view that, from 2005, the case-law increasingly clearly recommends that the assessment of the distinctive character of a trade mark which exclusively consists of the design of a product or its packaging should not be carried out in the abstract but with reference to the branding practices prevailing on the relevant market (paragraphs 29 and 30 of the contested decision).

12 The Board of Appeal holds that, in the present case, the applicant’s assertions that the average consumer is, on the contrary, capable of perceiving the shape of the packaging of the goods concerned as an indication of their trade origin, in so far as that shape presents characteristics which are sufficient to hold his attention, are not supported by any evidence. The Board therefore takes the view that those assertions are ‘no longer sufficient … to meet the standards set out by the case-law [referred to] previously’ inasmuch as they go against practical experience and established branding practices. It also notes that the applicant trade mark does not explain why, if consumers were able to discern trade origin solely on the basis of the shapes of containers, manufacturers would invariably add verbal or figurative signs to those containers.

According to the Board of Appeal, they do so because they are in fact unsure whether shapes per se – even when highly original or fanciful – enable consumers to distinguish goods according to their trade origin, and thus function as trade marks (paragraph 31 of the contested decision).

13 Furthermore, the Board of Appeal is of the view that no evidence has been adduced by the applicant to prove that the cancellation applicant was wrong in its contention that bottles of mineral water – or of any other beverage – always bear verbal or figurative signs and that, for that reason, consumers are accustomed to discerning trade origin on the basis of those signs rather than on the basis of the bottle design (paragraph 33 of the contested decision).

14 The Board of Appeal adds that the applicant also did not counter the cancellation applicant’s assertion, supported by evidence, that the former is already marketing

67 67

mineral water in bottles under the contested trade mark and that those bottles have the name Voss strikingly painted on them. The Board is of the view that, for the average EU consumer, Voss is a distinctive element and will thus be used to distinguishing the applicant’s mineral water from competing products (paragraph 34 of the contested decision).

15 The Board of Appeal also takes the view that, although nothing prevents the applicant from using more than one mark to distinguish its products, it is unlikely that consumers will perceive two separate marks. On the contrary, they will perceive the bottle as a container having a certain design and Voss as the mark of the mineral water.

The Board of Appeal accordingly finds that, in the present case, consumers will see only one mark, not two, namely the verbal sign Voss, which is strikingly displayed on the bottle. It further holds that the way in which the applicant is branding its products tends to confirm that it does not rely on the bottle per se as a badge of their origin. It emphasises in this regard that the assertion by the applicant that the average consumer is perfectly capable of perceiving the bottle as the mineral water’s mark ‘would have been more convincing if the bottle bore no Voss mark or if the Voss element was given only marginal importance’ (paragraph 34 of the contested decision).

16 The Board of Appeal concludes that there is no evidence that, on the beverages market, EU consumers are in the habit of inferring trade origin from the shape of the container. On the contrary, the Board is of the view that the available evidence and practical experience suggest that manufacturers of beverages do not expect consumers to infer the trade origin of a product from the appearance of the bottles used but from the two-dimensional signs (words and/or images) displayed on those bottles (paragraph 35 of the contested decision).

17 Lastly, the Board of Appeal holds that the shape of the bottle in question does not depart significantly from the shape of other containers used for alcoholic or non-alcoholic beverages within the European Union and is a mere variant thereof (paragraph 36 of the contested decision). It states that the shape in question is a perfect cylinder, that the vast majority of bottles to be found on the market have a cylindrical section, and that consumers naturally expect cylindrical shapes for bottles of alcoholic or non-alcoholic beverages, even if they are also aware of the existence of non-cylindrical bottles (paragraph 37 of the contested decision). Regarding the lack of a narrow neck, which, according to the applicant, distinguishes its bottle from other commercially available bottles, the Board of Appeal takes the view that this amounts to a variant of the existing shapes and cannot be regarded as a significant divergence. In addition, it holds that it is not even certain from the contested trade mark’s representation that the bottle has no neck, since the cap is not transparent (paragraph 38 of the contested decision). The Board of Appeal also finds that the applicant is wrong to claim that a distinctive feature of its bottle is its non-transparent cylindrical cap – this, the Board of Appeal finds, is hardly distinctive, given that many bottles are sealed with caps which are of a different material and colour from their bodies (paragraph 39 of the contested decision). The Board of Appeal also rejects the applicant’s argument that the bottle’s height/width ratio is distinctive, since it is unlikely, according to the Board, that consumers will perceive the bottle’s proportions as striking (paragraph 40 of the contested decision). Lastly, the Board notes that it has been established that the shape in question has already appeared on the market in the past, although it was abandoned (paragraph 41 of the contested decision).

Procedure and forms of order sought 18 The applicant claims that the Court should: – annul the contested decision; – order OHIM to pay the costs.

19 OHIM contends that the Court should: – dismiss the action in its entirety; – order the applicant to pay the costs.

Law 20 The applicant puts forward four pleas in law.

68 68

21 The first plea alleges infringement of Article 75 of Regulation No 207/2009, in that, in essence, the reasoning adopted by the Board of Appeal, is not part of the grounds of which the applicant was informed and in respect of which the applicant has had the opportunity to present its arguments.

22 The second plea alleges infringement of Article 99 of Regulation (EC) No 207/2009 and of Rule 37(b)(iv) of Commission Regulation (EC) No 2868/95 of 13 December 1995 implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark (OJ 1995 L 303, p. 1, replaced by Regulation No 207/2009) (‘the Implementing Regulation’), in that the Board of Appeal has unduly shifted the burden of proof onto the applicant for the distinctive character of the contested trade mark when it was registered and enjoyed a presumption of validity.

23 The third plea alleges infringement of Article 7(1)(b) of Regulation No 207/2009 and a misinterpretation of the case-law concerning the distinctive character of threedimensional marks, in that, in the test laid down by the case-law to assess the distinctive character of a three-dimensional trade mark in terms of the packaging of a liquid product where the trade mark is the very appearance of the product, a test which consists in determining whether the mark departs significantly from the norms and customs of the relevant sector, the Board of Appeal substituted another test based on the weight to be given to labels or other branding practices in use in the sector.

24 Lastly, the fourth plea alleges infringement of Article 7(1)(b) of Regulation No 207/2009 and distortion of evidence as regards the significant departure from the norms and customs of the relevant beverages sector, in that the Board of Appeal found incorrectly that the contested trade mark was devoid of distinctive character.

25 At the hearing, however, the applicant indicated that it was withdrawing its first plea.

26 It should be noted, as a preliminary point, that the contested decision is based on two pillars of reasoning which are distinct and independent of one another.

27 In paragraphs 18 to 35 of the contested decision (‘the first pillar’), the Board of Appeal considers, in essence, that it is well known that beverages are almost always sold in bottles, cans or other forms of packaging bearing a label or a verbal or graphic sign, that these are indications which allow consumers to differentiate between the different products on the market and that the applicant has not adduced any evidence in support of its assertions to the contrary.

28 Moreover, in paragraphs 36 to 41 of the contested decision (‘the second pillar’), the Board of Appeal conducts an independent analysis of the distinctive character of the registered trade mark to conclude, in essence, that the applicant’s bottle is not significantly different from the shapes of the other bottles on the market for alcoholic and non-alcoholic beverages and is a mere variant thereof, and that accordingly it does not depart significantly from the norms and customs of the sector. It dismisses the remainder of the arguments put forward by the applicant.

29 When questioned on this point at the hearing, the parties confirmed that the contested decision was based on two distinct and independent pillars of reasoning.

30 Next, it should be noted that the applicant stated at the hearing that its second plea in law was directed solely against the first pillar of the contested decision.

31 Having regard to the circumstances of the present case, it is appropriate to begin with an examination of the third and fourth pleas inasmuch as they are directed against the second pillar of the contested decision.

The third and fourth pleas in law: infringement of Article 7(1)(b) of Regulation No 207/2009 and misinterpretation of the distinctive character of three-dimensional trade marks, and distortion of the evidence 32 In support of its third plea the applicant submits, in essence, that the Board of Appeal disregarded the case-law and, in so doing, misinterpreted the test applicable to the examination of the distinctive character of three-dimensional signs, which entails an assessment of whether the sign departs significantly from the norms and customs of the sector in terms of the packaging of a liquid product where the sign is the very appearance of the product.

69 69

33 By its fourth plea, the applicant disputes, in essence, the Board of Appeal’s finding that the contested trade mark is devoid of distinctive character and considers that its bottle departs significantly from the norms and customs of the sector.

34 OHIM contests the applicant’s arguments.

35 Under Article 4 of Regulation No 207/2009, a Community trade mark may consist of the shape of goods or of their packaging, provided that they are capable of distinguishing the goods of one undertaking from those of other undertakings.

36 Under Article 7(1)(b) of Regulation No 40/94, trade marks which are devoid of any distinctive character are not to be registered.

37 Accordingly, the signs referred to in Article 7(1)(b) of Regulation No 207/2009 are regarded as incapable of performing the essential function of a trade mark, namely that of identifying the origin of the goods, thus enabling the consumer who acquired the goods to repeat the experience, if it proves to be positive, or to avoid it, if it proves to be negative, on the occasion of a subsequent acquisition (Case T-79/00 ReweZentral v OHIM (LITE) [2002] ECR II-705, paragraph 26, and Joined Cases T-79/01 and T-86/01 Bosch vOHIM (Kit Pro and Kit Super Pro) [2002] ECR II-4881, paragraph 19).

38 According to settled case-law, for a trade mark to possess distinctive character for the purposes of that provision, it must serve to identify the product in respect of which registration is applied for as originating from a particular undertaking, and thus to distinguish that product from those of other undertakings (see, to that effect, Joined Cases C-344/10 P and C-345/10 P Freixenet v OHIM [2011] ECR I-0000, paragraph 42 and the case-law cited).

39 That distinctive character must be assessed, first, in relation to the goods or services for which registration of the sign has been applied for and, second, in relation to the perception of the relevant public, which consists of the consumers of those goods or services (see Freixenet v OHIM, paragraph 38 above, paragraph 43 and the case-law cited).

40 In the present case, it is not disputed that the goods covered by the registered trade mark, namely, in essence, alcoholic and non-alcoholic beverages, are everyday consumer goods aimed at end consumers. Nor is it disputed that the relevant public is the average consumer in the European Union who is reasonably well informed and reasonably observant and circumspect (see, to that effect, Joined Cases C-473/01 P and C-474/01 P Procter & Gamble v OHIM [2004] ECR I-5173, paragraph 33, and Case C-25/05 P Storck vOHIM [2006] ECR I-5719, paragraph 25).

41 According to equally established case-law, the criteria for assessing the distinctive character of three-dimensional marks consisting of the appearance of the product itself are no different from those applicable to other categories of trade mark (see Freixenet v OHIM, paragraph 38 above, paragraph 45, and the case-law cited).

42 However, when those criteria are applied, account must be taken of the fact that the perception of the average consumer is not necessarily the same in relation to a three-dimensional mark consisting of the appearance of the product itself as it is in relation to a verbal or figurative mark consisting of a sign which is independent of the appearance of the products it denotes. Average consumers are not in the habit of making assumptions about the origin of products on the basis of their shape or the shape of their packaging in the absence of any verbal or graphic element, and it could therefore prove more difficult to establish distinctive character in relation to such a three-dimensional mark than in relation to a verbal or figurative mark (see Freixenet v OHIM, paragraph 38 above, paragraph 46 and the case-law cited).

43 More specifically, as a liquid product must be in a container in a bottle in order to be marketed, the average consumer will perceive the bottle above all simply as a form of container. A three-dimensional trade mark consisting of such a bottle is not distinctive unless it permits the average consumer of a product of that kind, who is reasonably well informed and reasonably observant and circumspect, to distinguish the product in question from that of other undertakings without any detailed examination or comparison and without being required to pay particular attention (Case C-218/01 Henkel [2004] ECR I-1725, paragraph 53, and Case T-399/02 Eurocermex v OHIM (Shape of a beer

70 70

bottle) [2004] ECR II-1391, paragraph 24, upheld on appeal in Case C-286/04 P Eurocermex v OHIM [2005] ECR I-5797).

44 In those circumstances, only a mark which departs significantly from the norm or customs of the sector and thereby fulfils its essential function of indicating origin is not devoid of any distinctive character for the purposes of Article 7(1)(b) of Regulation No 207/2009 (see Freixenet v OHIM, paragraph 38 above, paragraph 47 and the case-law cited.

45 It is therefore necessary to ascertain whether the mark applied for departs significantly from the norms and customs of the relevant sector.

46 It is apparent from paragraph 12 of the contested decision that the three-dimensional sign in respect of which the contested trade mark was registered was described by the applicant as a ‘three-dimensional bottle’ and that protection was thus sought for a bottle and not just the picture of a bottle.

47 That three-dimensional sign consists of a cylindrical, transparent container, with a non-transparent cap having the same diameter as the cylinder.

48 Consequently, it is a composite sign, consisting of beverage packaging comprising two components: the cylindrically-shaped base and a non-transparent cap having the same diameter as the cylindrical base.

49 It is therefore necessary, for the purposes of appraising the distinctive character of the three-dimensional sign at issue, to consider it as a whole. That is, however, not incompatible with a separate examination of its different components (Eurocermex v OHIM, paragraph 43 above, paragraphs 22 and 23, and Case T-194/01 Unilever v OHIM (Ovoid tablet) [2003] ECR II-383, paragraph 54).

50 It should be borne in mind that the Board of Appeal considered, in essence, that the shape of the applicant’s bottle did not depart significantly from the shape of other containers used for beverages in the European Union, but was a mere variant thereof. It observed in that regard that although the shape of the applicant’s bottle was a perfect cylinder, the vast majority of the bottles available on the market had a cylindrical component and that consumers would naturally expect bottles intended to hold beverages to have a cylindrical shape, even if they were aware that there were also noncylindrical bottles. It also took the view that the lack of narrow neck was a mere variant of the existing shapes and could not be considered to be a significant departure, since it was not even certain that there was no narrow neck, given the representation of the contested trade mark and given that the cap is not transparent. Lastly, the Board of Appeal considered that the cylindrical, non-transparent cap could hardly be regarded as distinctive, since many bottles are sealed with a cap made of a different material and colour from the body of the bottle (paragraph 36 et seq. of the contested decision).

51 As regards, firstly, the three-dimensional shape of the registered trade mark, it is well known that the vast majority of bottles available on the market have a cylindrical section. Therefore, the average consumer will naturally expect beverage bottles – alcoholic or non-alcoholic – mostly having that shape. Thus, the ‘perfect cylinder’ shape of the applicant’s bottle, although somewhat original, cannot be regarded as departing significantly from the norms and customs of the sector.

52 Next, as regards the non-transparent cap having the same diameter as the bottle itself, that, too, can hardly be considered to depart significantly from the norms and customs of the sector, as it is well known that many bottles are closed with a cap made of a different material and colour from the body of the bottle.

53 Nor can the diameter of the cap, which is the same as the bottle’s and is a mere variant of the existing shapes, be regarded as departing significantly from the norms and customs of the sector, even though it is somewhat original.

54 Consequently, the Board of Appeal’s reasoning in regards to those three assessments is not vitiated by any error.

55 Thus, the contested trade mark is made up of a combination of components, each of which is liable to be in general commercial use for packaging the goods covered by the trade mark application and is therefore devoid of distinctive character in relation to those goods (see, to that effect and by analogy, Case T-399/02 Eurocermex v OHIM (Shape of a beer bottle), paragraph 43 above, paragraph 33)

71 71

56 The contested trade mark is thus a mere variant of the basic shape of packaging for those goods, which will not enable the average consumer to distinguish the product in question from those of other undertakings (see, to that effect, Case T-351/07 Somm v OHIM (Shelter for shade), judgment of 17 December 2008, not published in the ECR, paragraph 27, and Case T-391/07 Alber v OHIM (Hand grip), judgment of 16 September 2009, not published in the ECR, paragraph 60).

57 It is clear, however, from the case-law that the fact that a composite trade mark is made up only of components which are devoid of distinctive character in relation to the goods concerned generally leads to the conclusion that that trade mark, taken as a whole, is devoid of distinctive character. That would not be the case only if concrete evidence, such as, for example, the way in which the various features are combined, were to indicate that the composite trade mark, taken as a whole, is greater than the sum of its parts (see, to that effect, Case T-305/02 Nestlé Waters France v OHIM (Shape of a bottle) [2003] ECR II-5207, paragraph 40, and Case T-399/02 Eurocermex v OHIM (Shape of a beer bottle), paragraph 43 above, paragraph 31).

58 There is no indication that such evidence exists in this case. The contested trade mark is characterised by the combination of a three-dimensionally-shaped transparent cylindrical bottle and a non-transparent cap having the same diameter as the bottle itself. However, the manner in which those components are combined in the present case represents nothing more than the sum of the parts which make up the contested trade mark, that is to say, a bottle with a non-transparent cap, as is the case with most bottles intended to serve as containers of alcoholic or non-alcoholic beverages on the market.

That shape is capable of being commonly used, in trade, for the presentation of the products referred to in the application for registration. It follows that nor is the manner in which the components of the composite trade mark at issue here are combined capable of giving it distinctive character (see, to that effect, Case T-399/02 Eurocermex v OHIM (Shape of a beer bottle), paragraph 43 above, paragraph 32).

59 The Board of Appeal therefore made no error in finding that the average consumer in the European Union would perceive the contested trade mark, as a whole, merely as a variant of the shape of the goods for which registration of that trade mark is sought.

60 It follows from all the foregoing that, in paragraph 36 et seq. of the contested decision, the Board of Appeal applied specifically the test established by the case-law in order to assess the distinctive character of the three-dimensional signs, which involves examining whether the sign departs significantly from the norms and customs of the sector, in terms of the packaging of a liquid product where the sign is the very appearance of the product.

61 It follows that the third plea must be dismissed in so far as it concerns the second pillar of the contested decision.

62 It also follows from the foregoing that the contested trade mark, as perceived by the relevant public, is not capable of individualising the goods covered by that trade mark and distinguishing them from those having another commercial origin. The Board of Appeal was therefore correct in finding that the contested trade mark is devoid of distinctive character within the meaning of Article 7(1)(b) of Regulation No 207/2009.

63 That conclusion cannot be affected by the other arguments put forward by the applicant.

64 Firstly, the applicant submits that the Board of Appeal distorted the evidence in the file by comparing a cylindrical shape with a cylinder section, since a cylindrical section is, mathematically speaking, an aberration (paragraph 37 of the contested decision).

65 It should also be borne in mind that the Board of Appeal found, in paragraph 37, that ‘[t]he vast majority of bottles that can be found on the market [had] a cylindrical section’.

66 There is, however, nothing to indicate that the Board of Appeal intended, in the contested decision, to construe those words in a mathematical sense to mean a ‘representation of a section of a geometrical shape’. On the contrary, that word should be understood to mean ‘any of the more or less distinct parts into which something is or

72 72

may be divided or from which it is made up’ as defined in the Oxford Dictionary, in paragraph 37 of the contested decision.

67 The vast majority of bottles have a cylindrical section, even though the bottle, taken as a whole, is not, in particular when the bottle narrows at the top to form the neck. The applicant’s argument must therefore be rejected.

68 Secondly, the applicant submits that the Board of Appeal gave a value to the section of the cylinder, whereas the relevant consumers perceive it only at the end since, before they hold the bottle in their hand, consumers cannot say whether the section is circular, elliptic, square or rectangular. It should be noted, however, that it does not dispute that the shape of the bottle is cylindrical, which is, in reality, the only aspect taken into consideration by the Board of Appeal (see paragraph 65 above) in paragraphs 37 and 38 of the contested decision. The applicant’s argument on this point is accordingly irrelevant.

69 Thirdly, the applicant maintains that the Board of Appeal failed to take account of the fact that the registered trade mark was a transparent cylindrical shape, apart from the cap, which, in its view, creates a contrast with the overall appearance of the bottle.

However, it should be noted that, in paragraph 39 of the contested decision, the Board of Appeal observed that ‘[t]he [trade mark] proprietor [argued], furthermore, that a distinctive feature of its bottle [was] that it [ended] with a cylindrical cap which [was] not transparent like the body’, which argument the Board of Appeal went on to reject. It follows that this plea put forward by the applicant lacks a factual basis.

70 Fourthly, the applicant submits that, if the contested trade mark was also common and did not depart significantly from the norms and customs of the sector, the cancellation applicant would have found numerous examples of similar bottles. It did not, however. To support its position that it did not, the applicant produces, in Annex 7 to its application, an extract from an article taken from the Internet in which a design specialist, Mr S., attests to the uniqueness of its bottle.

71 The Board of Appeal was correct, however, in noting that bottles containing alcoholic and non-alcoholic beverages generally had a cylindrical shape and a nontransparent cap – a point not challenged by the applicant – and that the applicant’s bottle was a mere variant of that commonly-used shape.

72 This finding is not affected by the fact that the Board of Appeal did not establish that there were other, similar bottles on the market which were also registered. It should also be noted that, even if the applicant’s bottle is one of a kind, that does not by itself mean that it departs significantly from the norms and customs of the sector and that it therefore has distinctive character.

73 Annex 7 to the application has no bearing on this conclusion and, as correctly pointed out by OHIM, that evidence is in any event inadmissible, since it is an extract from an article from the Internet dated 16 March 2011, i.e., subsequent to the adoption of the contested decision and since documents produced for the first time before the General Court are inadmissible (Case C-29/05 P OHIM v Kaul [2007] ECR I-2213, paragraph 54).

74 Fifthly, the applicant submits that, in finding that the lack of neck was not a significant departure from other bottles intended to hold beverages (paragraph 38 of the contested decision) and in presuming that the bottle might have a neck under the cap, the Board of Appeal distorted the evidence, since the contested trade mark does not have a neck.

75 It should be noted, first of all, that the applicant argued before the Board of Appeal that its bottle was different from other bottles on the market, which, unlike its bottle, have a diameter which narrows progressively towards the top (paragraph 38 of the contested decision).

76 Next, it should be noted that the Board of Appeal did not assume the existence of a neck, but rather merely found – in the absence of any other description of the bottle, a point not challenged – that since the cap was not transparent, it could not be certain that the bottle had no neck (or even a short one), as maintained by the applicant.

77 Lastly, it found, correctly, that that lack of a neck – as argued by the applicant itself, namely the lack of narrowing towards the top of the bottle and the bottle keeping

73 73

the same diameter from the base to the top – meant that the bottle was merely a variant of existing shapes of bottles sealed with a cap, which could not be viewed as departing significantly from the norms and customs of the sector.

78 Thus the Board of Appeal did not distort the evidence in its possession and the plea must therefore be rejected.

79 Sixthly, the applicant submits, in essence, that the Board of Appeal was incorrect in examining separately the colour of the cap in relation to the transparency of the bottle and its height/width ratio and dismissing their distinctive character, arguing that the bottles were marketed in a wide variety of shapes and sizes, whereas it ought to have determined whether the shapes of the beverage containers such as the contested trade mark, taken as whole, were the norm in 2003, when the trade mark was registered.

80 The Board of Appeal examined the non-transparent appearance of the cap in paragraph 39 of the contested decision and the height/width ratio of the bottle taken as a whole in paragraph 40.

81 It found, however, in paragraph 40 of the contested decision, that ‘consumers [would in this case] just see a cylinder with a cap’.

82 Consequently, although its reasoning was brief, the Board of Appeal did consider the different components of the trade mark – the cylindrical shape of the bottle and the non-transparent cap of the same diameter – and went on to find that consumers would see only ‘a cylinder with a cap’, that is to say, a bottle in a shape which does not depart significantly from the norms and customs of the sector.

83 The plea must therefore be rejected.

84 Seventhly, the applicant submits that, in paragraph 41 of the contested decision, the Board of Appeal distorted the evidence and misinterpreted the law in referring to the existence of another bottle similar to the contested trade mark. It states that it denied that that bottle had been marketed and that, even if it had been, it had not been established by the cancellation applicant when, where and in what volumes this had taken place. Yet, in its submission, the Board of Appeal took this into account to go on to find that ’variants of the same basic cylindrical bottle [did] appear now and then, in accordance with changing tastes, fashions and trends’. The applicant maintains, firstly, that only one bottle was found and not several; second, that the Board of Appeal failed to take account of the temporal aspect in assessing the norms and customs of the relevant market, whereas the distinctive character must be assessed at the time of the application for registration; and, third, that since that bottle had been taken off the market several years previously, the Board of Appeal ought to have found that the applicant’s bottle departed significantly from the norms and customs of the sector.

85 It is clear, however, that the Board of Appeal’s assessment in paragraph 41 of the contested decision is superfluous to the reasoning set out in paragraphs 36 to 40, from which it concluded that the applicant’s bottle did not depart significantly from the norms and customs of the sector; this is confirmed by use of the word ‘moreover’ at the start of paragraph 41.

86 The Board of Appeal was correct in endorsing the applicant’s argument to the effect that that bottle had been marketed in the past but had been taken off the market several years previously and that that evidence was accordingly inconclusive. Then it merely noted that that fact ‘merely confirms that variants of the same basic cylindrical bottle do appear now and then, in accordance with changing tastes, fashions and trends’.

87 Accordingly, paragraph 41 of the contested decision still has no bearing on the Board of Appeal’s reasoning as to the significant departure from the norms and customs of the market as set out in paragraphs 36 to 40 and the applicant’s line of argument on this point is therefore irrelevant.

88 Lastly and eighthly, the applicant disputes the Board of Appeal’s assessment that since the Voss sign is always displayed on the bottle, it is unlikely that consumers will perceive two marks and not one, since, in its submission, there is nothing preventing a container which always displays a sign from being identified per se as an indicator of commercial origin.

89 It should be noted, however, that this plea is lacking a factual basis, since the Board of Appeal did not base itself on the marking on the bottle and on the display of the

74 74

sign Voss on the bottle in its assessment of there being no significant departure from the norms and customs of the sector as set out in paragraphs 36 to 41 of the contested decision.

90 The Board of Appeal was therefore correct in finding that the registered trade mark was devoid of distinctive character and that it could not really be distinguished from the forms of packaging frequently used in the beverages sector, but rather was a variant of those shapes (see, to that effect, Case T-399/02 Eurocermex v OHIM (Shape of a beer bottle), paragraph 43 above, paragraph 33).

91 It follows from all the foregoing that the fourth plea in law must also be rejected.

Second plea: infringement of Article 99 of Regulation No 207/2009 and Rule 37(b)(iv) of the Implementing Regulation and third plea: infringement of Article 7(1)(b) of Regulation No 207/2009 and misinterpretation of the distinctive character of the three-dimensional trade marks 92 As observed in paragraphs 26 to 29 above, it is common ground that the second pillar of the contested decision is distinct and independent from the first pillar.

93 It is, moreover, apparent from the considerations set out in paragraphs 46 to 91 above that the pleas directed against the second pillar of the contested decision have been rejected because the Board of Appeal was correct in finding that the applicant’s bottle was not a significant departure from the norms and customs of the sector and that the registered trade mark was therefore devoid of distinctive character, and that the assessments made in relation to the second pillar of the contested decision are not vitiated by error.

94 According to settled case-law, in so far as certain grounds of a decision in themselves provide a sufficient legal basis for that decision, any errors in other grounds of the decision have no effect in any event on its operative part. Moreover, where the enacting terms of an OHIM decision are based on several pillars of reasoning, each of which would in itself be sufficient to justify those terms, that decision should, in principle, be annulled only if each of those pillars is vitiated by an illegality. In such a case, an error or other illegality which affects only one of the pillars of reasoning cannot be sufficient to justify annulment of the decision at issue because that error could not have had a decisive effect on the operative part adopted by the institution which adopted the decision (see, to that effect, Case T-162/06 Kronoply v Commission [2009] ECR II-1, paragraph 62, upheld on appeal by order of the Court of Justice in Case C-117/09 P Kronoply v Commission, judgment of 24 June 2010, not published in the ECR).

95 In the present case, even if the pleas directed against the first pillar of OHIM’s decision are well founded, that fact has no bearing on the operative part of the contested decision, since the second pillar is not vitiated by illegality. Even if the Board of Appeal was wrong in finding that it is well known that beverages are almost always sold in bottles displaying a label or a verbal or graphic sign, that those are indications enabling consumers to distinguish between the different products on the market and that the applicant did not adduce any evidence in support of its assertions to the contrary, those considerations still have no bearing on the finding that the contested trade mark lacks distinctive character, based on the legal assessments set out in paragraphs 46 to 91 above.

96 Consequently, the pleas directed against the first pillar of the contested decision must be rejected.

97 In conclusion, the application must be dismissed.

Costs 98 Under Article 87(2) of the Rules of Procedure of the Court, the unsuccessful party is to be ordered to pay the costs if they have been applied for in the successful party’s pleadings.

99 Since the applicant has been unsuccessful, it must be ordered to pay the costs, in accordance with form of order sought by OHIM. On those grounds, THE GENERAL COURT (First Chamber) hereby:

75 75

1.

2.

Dismisses the action.

Orders Voss of Norway ASA to pay the costs.

Azizi Frimodt Nielsen Delivered in open court in Luxembourg on 28 May 2013.

76 76

Buttigieg

Hof Amsterdam, 15 oktoberi 2013, Ajax

Artikel 2.19 BVIE sluit beroep op slaafse nabootsing officiële merchandisingproducten niet uit • Het hof verwerpt het betoog van X dat het bepaalde in artikel 2.19 BVIE in het onderhavige geval aan een actie uit hoofde van onrechtmatige daad in de weg staat. Ajax baseert haar vordering op een nabootsing van de onderscheidende kenmerken van haar officiële merchandising producten waardoor, naar zij stelt, bij het publiek verwarring kan ontstaan omtrent de herkomst van de vesten. Genoemde verdragsbepaling sluit het inroepen van de bescherming van het commune recht in een dergelijk geval niet uit.

v

MERKENRECHT Roodwit beeldmerken Ajax geldig: concrete grafische voorstelling van kleurcombinatie • Anders dan de rechtbank is het hof van oordeel dat de door Ajax ingeschreven roodwit beeldmerken rechtsgeldig zijn. Het gaat hier - zoals Ajax terecht aanvoert immers niet om abstracte kleurcombinatiemerken maar om de kleuren rood en wit aangebracht in een concrete grafische voorstelling waardoor aan de eisen van artikel 2.1 lid 1 BVIE is voldaan. De grief slaagt in zoverre en de door X in reconventie gevorderde nietigverklaring van de rood-wit merken (gebaseerd op het ontbreken van onderscheidend vermogen en het niet voldoen aan de strenge eisen die voor de registratie van kleurmerken gelden) zal daarom alsnog worden afgewezen.

Geen merkinbreuk: beschermingsomvang strekt niet tot ieder wit kledingstuk met aan voorzijde rode baan • Anders dan Ajax meent strekt de beschermingsomvang van de merken niet tot het weren van ieder wit kledingstuk waarop aan de voorzijde een brede rode baan is aangebracht, maar waarvan de contouren van de witte vlakken niet, althans niet op gelijke wijze als in de grafische voorstelling, zijn afgebakend. Het hof is van oordeel dat het vest dat inzet is van het onderhavige geding noch voldoende gelijkenis vertoont met de onder nummer 600269 ingeschreven in vlakken verdeelde rechthoek noch met het onder nummer 600270 ingeschreven (afbeelding van een) shirt om tot relevante overeenstemming te concluderen en het vest derhalve niet als daarop inbreukmakend kan worden beschouwd.

SLAAFSE NABOOTSING

77

Enkel aanhaken bij populariteit voetclub niet onrechtmatig • 3.4.4. In dit verband merkt het hof op dat het enkele voor commerciële doeleinden als de onderhavige aanhaken bij de populariteit van een voetbalclub niet als ontoelaatbaar kan worden beschouwd en dat dit (in beginsel) niet anders is indien die voetbalclub ook zelf zijn populariteit uitbaat door (via licentiehouders) merchandising artikelen op de markt te brengen. Voorts verdient opmerking dat niet gebleken is dat Ajax, die op haar eigen vesten wijst, (eerder) een qua uiterlijk sterk gelijkend vest op de markt brengt of heeft gebracht, zodat in zoverre niet van (slaafse) nabootsing kan worden gesproken. Weliswaar kan het nabootsen van (de combinatie van) onderscheidingsmiddelen/ uiterlijke kenmerken van de producten van een concurrent onder omstandigheden onrechtmatig zijn, doch het hof is van oordeel dat met het onderhavige vest voldoende afstand houdt en dat van een relevante, jegens Ajax onrechtmatige, misleiding van het in originele Ajax-souvenirs geïnteresseerde publiek niet kan worden gesproken. X wijst er in dit verband terecht op dat op het vest de bij uitstek onderscheidende vermelding van de naam Ajax en het hoofd van de mythologische held Ajax ontbreken.

• Dat op het etiket "fansport, fanwear for fans" en op het prijskaartje (in kleinere letters en zonder uitdrukkelijke verwijzing naar Ajax) "official licensed products" wordt vermeld en dat het vest mede voor, tijdens en na Ajaxwedstrijden op een buiten de Amsterdam Arena geplaatste kar verkoopt waarop hij ook Ajax merchandising producten te koop aanbiedt is onvoldoende om hierover anders te oordelen.

Vindplaatsen: Hof Amsterdam, 15 oktober 2013 (E.E. van Tuyll van Serooskerken-Röell, J.H. Huijzer en N. van Lingen) GERECHTSHOF AMSTERDAM afdeling civiel recht en belastingrecht, team I zaaknummer: 200.094.573/01 zaak-/rolnummer rechtbank: 454764/HA ZA 10-995 (Amsterdam)

arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 15 oktober 2013 inzake de naamloze vennootschap AFC AJAX N.V., gevestigd te Amsterdam, appellante, tevens incidenteel ge誰ntimeerde, advocaat: mr. A. Knigge te Amsterdam, tegen: X, tevens handelend onder de naam X, wonend te Y, ge誰ntimeerde, tevens incidenteel appellant, advocaat: mr. J.J. van der Goen te Soest.

1. Het geding in hoger beroep Partijen worden hierna Ajax en X genoemd. Ajax is bij dagvaarding van 15 september 2011 in hoger beroep gekomen van een vonnis van de rechtbank Amsterdam van 29 juni 2011 gewezen tussen Ajax als eiseres in conventie, verweerster in reconventie, en X als gedaagde in conventie, eiser in reconventie. Partijen hebben de volgende stukken ingediend: - memorie van grieven, met productie; - memorie van antwoord, tevens van grieven in incidenteel appel met producties; - memorie van antwoord in incidenteel appel.

Partijen hebben hun zaak ter zitting van het hof van 19 oktober 2012 doen bepleiten, Ajax door mr. A.S. Klos, advocaat te Amsterdam, en X door mr. Van der Goen voornoemd, ieder aan de hand van aan het hof overgelegde pleitnotities. Door beide partijen zijn bij die gelegenheid nadere producties in het geding gebracht. Vervolgens is arrest gevraagd. Ajax heeft geconcludeerd dat het hof het vonnis waarvan beroep zal bekrachtigen voor zover daarbij (in conventie) een deel van de vorderingen van Ajax is toegewezen en voor het overige het vonnis zal vernietigen en opnieuw rechtdoende - uitvoerbaar bij voorraad - alsnog de vorderingen van Ajax geheel zal toewijzen en die van X zal afwijzen, met veroordeling van in de volledige kosten van het geding in beide instanties op de voet van artikel 1019h Rv. X heeft geconcludeerd dat het hof het vonnis waarvan beroep zal vernietigen voorzover daarbij een deel van de vorderingen van Ajax is toegewezen en een deel van de vorderingen van X is afgewezen, het desbetreffende onderdeel van de vorderingen van Ajax alsnog zal afwijzen en de vorderingen van X, zoals in de memorie van grieven in het incidenteel appel verwoord alsnog zal toewijzen, met bekrachtiging van het vonnis voor het overige en veroordeling van Ajax in de volledige kosten van het geding in beide instanties op de voet van artikel 1019h R v. X heeft in hoger beroep bewijs van zijn stellingen aangeboden.

2. Feiten De rechtbank heeft in het bestreden vonnis onder 2.1 tot en met 2.10 de feiten vastgesteld die zij bij de beoordeling van het geschil van partijen tot uitgangspunt heeft genomen. Deze feiten zijn in hoger beroep niet in geschil en dienen derhalve ook het hof als uitgangspunt.

3. Beoordeling 3.1 (i) Ajax is een in Amsterdam gevestigde profvoetbalclub.

78

(ii) Ajax is houdster van een Beneluxmerk bestaande uit een rechthoekig rood vlak met aan weerszijden in de volle lengte van het rode vlak een smaller rechthoekig wit vlak, volgt:

Dit beeldmerk is ingeschreven onder nummer 0600269 en is voorzien van de vermelding CFE 26.4.2-7-924;19.1.12- Wit, rood. De inschrijving is op 1 augustus 1997 gepubliceerd. Het merk is ingeschreven voor onder meer de volgende waren en dienstenklassen: KI 24 Weefsels en textielprodukten voor zover niet begrepen in andere klassen; dekens en tafellakens; handdoeken van textiel. KI 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels. (iii) Ajax is voorts houdster van een Beneluxmerk bestaande uit de afbeelding van een wit shirt waarop van boven naar beneden een brede rode baan loopt, als volgt:

Dit beeldmerk is ingeschreven onder nummer 0600270.

De inschrijving is op 1 augustus 1997 gepubliceerd en is geschied voor onder meer de onder (ii) genoemde waren en diensten in de klassen 24 en 25. De merken onder ii en iii beschreven zullen hierna ook de rood-wit merken genoemd worden. (iv) Ajax is tevens houdster van een beeldmerk (hierna: het kruizenmerk), bestaande uit een langwerpig rechthoekig rood vlak met daarop van boven naar beneden twee andreaskruizen met daartussen een weergave van het hoofd van de mythologische held Ajax, als volgt:

Dit beeldmerk is ingeschreven onder nummer 0737566.

De inschrijving is gepubliceerd op 1 januari 2004 en ziet onder meer op waren- en dienstenklasse 25. (v) De hoofdsponsor van Ajax was in 2009 en 2010 (en is ook thans nog) Aegon. (vi) Ajax verkoopt onder andere in haar online shop artikelen met daarop de tekst "pride of Mokum", maar ook artikelen met het wapen van Amsterdam (de Ajax Amsterdam-lijn), alsook artikelen met het kruizenmerk (vii) X drijft onder de naam X een onderneming die zich richt op de groothandel- en de ambulante verkoop van voetbal- en Amsterdamsouvenirs. De feitelijke verkoop vindt sinds 1987 plaats vanaf een kar, eerst bij het oude Ajaxstadion en het Olympisch stadion. Sinds 1996 heeft hij een kar op een vaste plek bij de Amsterdam Arena aan de Arena Boulevard. X verkoopt onder andere producten en kleding met de tekst "pride of Mokum" en "'Amsterdam", alsmede zogenaamde merchandise artikelen afkomstig van Ajax (die met toestemming van Ajax in het verkeer zijn gebracht). (viii) X heeft een vest met capuchon verkocht waarop tegen een witte achtergrond aan de voorzijde in het midden een rode rechthoek is aangebracht met van boven naar beneden aan de ene kant van de ritssluiting drie andreaskruizen en aan de andere kant het woord Amsterdam met een in een kader (een gekanteld vierkant) geplaatste hoofdletter A. De mouwen zijn voorzien van een rode streep in de lengterichting met op ĂŠĂŠn mouw drie andreaskruizen gevolgd door de tekst Pride of Mokum. In het label van dit vest en op het aan het vest bevestigde prijskaartje wordt onder de aanduiding "FANSPORT, FANWEAR FOR FANS" vermeld dat het om "official licensed products" gaat.

79

(ix) Ajax heeft in verband met de verkoop van het hierboven getoonde vest door X bij de voorzieningenrechter een verzoekschrift ingediend tot het leggen van conservatoir beslag tot afgifte wegens inbreuk op haar rood-wit merken en haar kruizenmerk.

Daartoe is op 20 november 2009 verlof verleend.

Diezelfde dag heeft de voorzieningenrechter een ex parte beschikking afgegeven. X is daarbij bevolen op straffe van een dwangsom de in het verzoekschrift omschreven inbreukmakende handelingen te staken en gestaakt te houden. De ex parte beschikking is op 22 november 2009 aan X betekend. Op die datum heeft Ajax tevens beslag doen leggen op 21 vesten (gelijk aan het hiervoor bedoelde vest) die X in zijn kar voor de verkoop aanwezig had. (x) Op 25 november 2009 heeft Ajax X gesommeerd om door Ajax gestelde inbreukmakende handelingen te staken en X verzocht een onthoudingsverklaring te ondertekenen. X heeft niet aan de sommatie voldaan. (xi) Op 18 februari 2010 heeft Ajax tijdens de wedstrijd Ajax-Juventus bij de kar van X een gelijksoortig vest gekocht, dat echter in elk geval verschilt van de hiervoor genoemde vesten doordat de "A" van Amsterdam niet in een kader is geplaatst.

3.2. Ajax vordert in dit geding, zeer kort samengevat, een inbreukverbod met betrekking tot haar hierboven onder 3.1 sub ii en iii genoemde (rood-wit) merken en een verklaring voor recht dat X aansprakelijk is voor de schade die Ajax heeft geleden ten gevolge van onrechtmatig handelen, met veroordeling van X tot winstafdracht subsidiair schadevergoeding en diverse nevenvorderingen. X vordert, kort samengevat, de nietigverklaring van de rood-wit merken en het kruizenmerk, het ambtshalve gelasten van de doorhaling daarvan, opheffing van de door Ajax gelegde beslagen op de vesten, opheffing van het ex parte bevel en een verklaring voor recht dat Ajax gehouden is de ten gevolge van de gelegde beslagen op de vesten en de ex parte maatregel geleden schade te vergoeden. De rechtbank heeft in conventie X bevolen om het aanbieden, in de handel brengen of het daartoe in voorraad hebben van de hierboven onder 3.1 sub viii en xi bedoelde vesten te staken onder toewijzing van een aantal nevenvorderingen en voor recht verklaard dat X aansprakelijk is voor de als gevolg van zijn onrechtmatige handelen ontstane schade en hem veroordeeld tot vergoeding daarvan. In reconventie heeft de rechtbank de hierboven onder 3.1 sub ii en iii omschreven merken (de roodwit merken) nietig verklaard en de doorhaling daarvan uitgesproken. Met haar grieven komt Ajax op tegen, kort gezegd, de

beslissing van de rechtbank tot nietigverklaring van de rood-wit merken en de door de rechtbank aan haar beslissing ten grondslag gelegde motivering. X komt met zijn grieven op tegen de toewijzing van (een deel van) de vorderingen van Ajax op grond van onrechtmatige daad, de compensatie van de proceskosten in reconventie en de aan een en ander ten grondslag gelegde motivering.

3.3.1. Met betrekking tot de eerste grief van Ajax oordeelt het hof als volgt. Anders dan de rechtbank is het hof van oordeel dat de door Ajax ingeschreven roodwit beeldmerken rechtsgeldig zijn. Het gaat hier zoals Ajax terecht aanvoert - immers niet om abstracte kleurcombinatiemerken maar om de kleuren rood en wit aangebracht in een concrete grafische voorstelling waardoor aan de eisen van artikel 2.1 lid 1 BVIE is voldaan. De grief slaagt in zoverre en de door X in reconventie gevorderde nietigverklaring van de roodwit merken (gebaseerd op het ontbreken van onderscheidend vermogen en het niet voldoen aan de strenge eisen die voor de registratie van kleurmerken gelden) zal daarom alsnog worden afgewezen. In het door X aangedragen feitenmateriaal is voorts onvoldoende grond gelegen om de conclusie te wettigen dat de hier bedoelde beeldmerken in verband met het zonder geldige reden niet normaal gebruiken daarvan vervallen moet worden verklaard.

3.3.2. Wel brengt het feit dat het om (concrete) beeldmerken gaat mee dat de beschermingsomvang van deze merken is gerelateerd aan de concrete grafische voorstelling daarvan- een rechthoekig wit vlak met daarop in het midden een (in een specifieke verhouding tot de flankerende witte vlakken) brede rode baan aangebracht, respectievelijk (de voorzijde van) een wit shirt zonder kraag en met korte mouw waarop een brede rode baan is aangebracht- en in zoverre beperkter is dan Ajax kennelijk voor ogen staat. Anders dan Ajax meent strekt de beschermingsomvang van de merken niet tot het weren van ieder wit kledingstuk waarop aan de voorzijde een brede rode baan is aangebracht, maar waarvan de contouren van de witte vlakken niet, althans niet op gelijke wijze als in de grafische voorstelling, zijn afgebakend. Het hof is van oordeel dat het vest dat inzet is van het onderhavige geding noch voldoende gelijkenis vertoont met de onder nummer 600269 ingeschreven in vlakken verdeelde rechthoek noch met het onder nummer 600270 ingeschreven (afbeelding van een) shirt om tot relevante overeenstemming te concluderen en het vest derhalve niet als daarop inbreukmakend kan worden beschouwd. Dit brengt mee dat de op merkenrechtelijke grondslag gebaseerde vorderingen van Ajax betreffende de roodwit merken terecht zijn afgewezen.

3.3.3. Hieruit volgt dat de eerste grief van Ajax in zoverre doel treft dat de vordering van X strekkende tot nietigverklaring van de rood-wit merken alsnog zal worden afgewezen en de grief voor het overige faalt.

3.4.1. De tweede grief van Ajax en de grieven I en II in het incidenteel appel lenen zich voor gezamenlijke behandeling. Deze hebben kort gezegd betrekking op de vraag of het vest zodanige verwarringwekkende

80

gelijkenis vertoont met de merchandising producten van Ajax dat het op de markt brengen daarvan, mede gelet op de omstandigheden waaronder dit plaatsvindt, als onrechtmatig jegens Ajax moet worden beschouwd.

3.4.2. Het hof verwerpt het betoog van X dat het bepaalde in artikel 2.19 BVIE in het onderhavige geval aan een actie uit hoofde van onrechtmatige daad in de weg staat. Ajax baseert haar vordering op een nabootsing van de onderscheidende kenmerken van haar officiële merchandising producten waardoor, naar zij stelt, bij het publiek verwarring kan ontstaan omtrent de herkomst van de vesten. Genoemde verdragsbepaling sluit het inroepen van de bescherming van het commune recht in een dergelijk geval niet uit.

3.4.3. Het hof is met de rechtbank van oordeel dat Ajax het gebruik van een breed rood vlak op een wit kledingstuk niet kan monopoliseren en dat het een derde dan ook in beginsel niet verboden is witte vesten te verkopen met daarop onder meer een brede rode baan, ook indien daardoor een verband wordt gelegd met (de clubkleuren van) Ajax. Hetzelfde geldt voor de drie (Andreas)kruizen en de aanduiding Pride of Mokum die op het kledingstuk zijn aangebracht, te meer nu deze versierselen, zeker door het algemene publiek en in combinatie met de in grote letters op de voorzijde van het vest aangebrachte naam van de stad, in de eerste plaats geassocieerd zullen worden met (het logo/wapenschild van) de stad Amsterdam. Ajax heeft met betrekking tot de door het uiterlijk van het vest gewekte associatie met Ajax en haar (officiële) merchandising producten ook gewezen op de in een gekantelde vierhoek geplaatste hoofdletter A (waardoor een verband zou worden gelegd met Aegon, de hoofdsponsor van Ajax) maar ook daarmee vertoont het uiterlijk van het vest niet een zodanig verwarringwekkende gelijkenis met de producten van Ajax dat, in verband met een te duchten misleiding van het publiek, de verkoop van het vest als ongeoorloofd moet worden beschouwd.

3.4.4. In dit verband merkt het hof op dat het enkele voor commerciële doeleinden als de onderhavige aanhaken bij de populariteit van een voetbalclub niet als ontoelaatbaar kan worden beschouwd en dat dit (in beginsel) niet anders is indien die voetbalclub ook zelf zijn populariteit uitbaat door (via licentiehouders) merchandising artikelen op de markt te brengen. Voorts verdient opmerking dat niet gebleken is dat Ajax, die op haar eigen vesten wijst, (eerder) een qua uiterlijk sterk gelijkend vest op de markt brengt of heeft gebracht, zodat in zoverre niet van (slaafse) nabootsing kan worden gesproken. Weliswaar kan het nabootsen van (de combinatie van) onderscheidingsmiddelen/ uiterlijke kenmerken van de producten van een concurrent onder omstandigheden onrechtmatig zijn, doch het hof is van oordeel dat met het onderhavige vest voldoende afstand houdt en dat van een relevante, jegens Ajax onrechtmatige, misleiding van het in originele Ajax-souvenirs geïnteresseerde publiek niet kan worden gesproken. X wijst er in dit verband terecht op dat op het vest de bij uitstek onderscheidende vermelding van de naam Ajax en het hoofd van de

mythologische held Ajax ontbreken. Dat op het etiket "fansport, fanwear for fans" en op het prijskaartje (in kleinere letters en zonder uitdrukkelijke verwijzing naar Ajax) "official licensed products" wordt vermeld en dat het vest mede voor, tijdens en na Ajaxwedstrijden op een buiten de Amsterdam Arena geplaatste kar verkoopt waarop hij ook Ajax merchandising producten te koop aanbiedt is onvoldoende om hierover anders te oordelen.

Het hof acht het dan in het licht van de verschillen tussen het onderhavige vest en de door Ajax zelf op de markt gebrachte artikelen redelijkerwijs uitgesloten dat sprake is van een serieuze bedreiging van het bedrijfsdebiet van Ajax; het betreft immers een souvenir dat met de daarop aangebrachte versierselen vooral naar de stad Amsterdam verwijst en waarvan niet verwacht kan worden dat dit degenen die er op uit zijn om een aandenken aan Ajax te verwerven in verwarring zal brengen. In het licht hiervan valt evenmin in redelijkheid te verwachten dat Ajax, zoals zij stelt, van de verkoop van het hierbedoelde vest reputatieschade zal ondervinden.

3.4.5. Het voorgaande brengt mee dat de tweede grief van Ajax faalt en dat de grieven I en II van X doel treffen. De vordering van Ajax zal alsnog worden afgewezen De vorderingen van X strekkende tot opheffing van het op de vesten gelegde conservatoir beslag zal worden toegewezen evenals de gevorderde verklaring voor recht dat Ajax gehouden is de schade te vergoeden die X heeft geleden als gevolg van dit beslag alsmede als gevolg van het bij beschikking van 20 november 2009 door de voorzieningenrechter in de rechtbank Amsterdam gegeven ex parte verbod. Nu het beslag op de vesten wordt opgeheven bestaat er geen aanleiding om aan de last tot teruggave van de in het kader van dit beslag in gerechtelijke bewaring gegeven vesten een dwangsom te verbinden. Dit onderdeel van de reconventionele vordering is derhalve niet toewijsbaar.

3.5. Dit leidt tot de slotsom dat het vonnis zal worden vernietigd zowel wat de in conventie als de in reconventie gegeven beslissing betreft. De vorderingen van Ajax in conventie zullen alsnog geheel worden afgewezen en die van X in reconventie worden gedeeltelijk toegewezen. Nu de vorderingen voor zover die over en weer op merkenrechtelijke grondslag zijn ingesteld worden afgewezen, ziet het hof aanleiding om bij de kostenveroordeling de gevorderde toepassing van artikel 1019h Rv af te wijzen. Ajax zal worden verwezen in de kosten van het geding in eerste aanleg in conventie op basis van het liquidatietarief, de kosten van het geding in reconventie zullen worden gecompenseerd. Gelet op de uitkomst van het geding in hoger beroep acht het hof het geraden dat ieder der partijen de eigen kosten draagt.

4. Beslissing Het hof: rechtdoende in principaal en incidenteel appel: vernietigt het vonnis waarvan beroep; wijst de vorderingen van Ajax alsnog af;

81

heft op het ten verzoeke van Ajax op 22 november 2009 ten laste van X gelegde beslag en bepaalt dat de in gerechtelijke bewaring genomen vesten aan deze laatste zullen worden teruggegeven; verklaart voor recht dat Ajax aansprakelijk is voor de schade die het gevolg is van het hiervoor bedoelde beslag alsmede die het gevolg is van het door de voorzieningenrechter in de rechtbank Amsterdam op 20 november 2009 gegeven ex parte bevel; veroordeelt Ajax in de kosten van het geding in eerste aanleg in conventie, aan de zijde van X begroot op â‚Ź 550,- aan verschotten en op â‚Ź 904,- voor salaris; compenseert de kosten van het geding in eerste aanleg in reconventie in dier voege dat ieder der partijen de eigen kosten draagt; wijst af hetgeen X meer of anders heeft gevorderd; bepaalt dat in hoger beroep ieder der partijen de eigen kosten draagt, zowel van het principaal als van het incidenteel beroep; verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. E.E. van Tuyll van Serooskerken-RĂśell, J.H. Huijzer en N. van Lingen en door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 15 oktober 2013.

82

83

84

85

86

87

88

ECLI:NL:GHDHA:2013:2967 Deeplink Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 13-08-2013 Datum publicatie 30-08-2013 Zaaknummer 200.110.714-01 Formele relaties Eerste aanleg: ECLI:NL:RBSGR:2012:BY0893, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan Rechtsgebieden Intellectueel-eigendomsrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep kort geding Inhoudsindicatie IE; merkenrecht. Refererend merkgebruik. Gebruik naam Talensshop als domeinnaam/handelsnaam en merk voor webshop in Talens-materialen in strijd met merkrechten Royal Talens; geen geoorloofd refererend merkgebruik.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl Uitspraak GERECHTSHOF DEN HAAG Afdeling Civiel recht zaaknummer : 200.110.714/01 zaak-/rolnummer rechtbank : 417206 / KG ZA 12-383 Arrest van 13 augustus 2013 inzake: KONINKLIJKE TALENS B.V., gevestigd te Apeldoorn, appellante, hierna te noemen: Talens, advocaat: mr. M.J. Heerma van Voss te Amsterdam, tegen [geïntimeerde], wonende te [woonplaats], geïntimeerde, hierna te noemen: [geïntimeerde], advocaat: mr. W.J.G. Maas te Eindhoven.

Het verloop van het geding 1.

Bij exploot van 25 juli 2012 is Talens in hoger beroep gekomen van het vonnis in kort geding van de voorzieningenrechter in de rechtbank ’s-Gravenhage, sector Civiel recht, van 2 juli 2012, gewezen tussen Talens als eiseres en [geïntimeerde] als gedaagde. Bij memorie van grieven (met producties) heeft Talens negentien grieven tegen genoemd vonnis aangevoerd en haar vorderingen aangepast. [geïntimeerde] heeft deze grieven en de gewijzigde eis bestreden bij memorie van antwoord (met producties).

Bij akte genomen ter rolle van 30 mei 2013 heeft [geïntimeerde] verzocht om schorsing van het geding op grond van artikel 225 lid 1 sub c Rv stellende dat alle activiteiten, rechten en plichten van zijn eenmanszaak, voor zover deze betrekking hebben op de website talensshop.nl , bij overdrachtsakte van 27 mei 2013 onder bijzondere titel zijn overgegaan op ArtiMat B.V. (hierna: ArtiMat). Talens heeft bij op 30 mei 2013 genomen antwoordakte geconcludeerd tot afwijzing van het verzoek tot schorsing.

Vervolgens hebben partijen op 30 mei 2013 de zaak laten bepleiten, Talens door mr. Heerma van Voss voornoemd, en [geïntimeerde] door mr. F.C.M. Leentfaar, beiden

89 89

aan de hand van overgelegde pleitnotities. Voorafgaand aan deze pleitzitting hebben partijen nadere stukken overgelegd, die in het proces-verbaal van de zitting zijn gespecificeerd. Tijdens de zitting heeft het hof het verzoek van [geïntimeerde] tot schorsing van het geding afgewezen. De motivering van deze beslissing is opgenomen in het proces-verbaal van de zitting. Het hof handhaaft, voor zover nodig, zowel de beslissing als de daarvoor gegeven redenen. Aan het eind van de zitting hebben partijen arrest gevraagd.

Beoordeling van het hoger beroep 2.

De voorzieningenrechter heeft in overweging 2 van het bestreden vonnis een aantal feiten vastgesteld. Deze feiten zijn niet bestreden. Het hof gaat daar dan ook van uit.

Met inachtneming van hetgeen in hoger beroep in aanvulling daarop tussen partijen is komen vast te staan als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken, gaat het in deze zaak om het volgende. ( i) Talens is een reeds lang in Nederland en internationaal bekende producent van verfen tekenmaterialen en schildersbenodigheden. Talens is in ieder geval in Nederland en België al decennia marktleider in de markt van schilder- en tekenmaterialen, zowel voor professionele kunstschilders als voor hobbyisten. Talens verkoopt zelf niet direct aan eindverbruikers (consumenten). Verkoop van de Talens-producten (onder de submerken Talens, Rembrandt, Van Gogh, Cobra, Amsterdam, Decorfin en ArtCreation) vindt plaats door wederverkopers. ( ii) Talens heeft een website met de domeinnamen www.talens.com en www.royaltalens.com . Via deze website verkoopt zij geen producten aan eindverbruikers maar op de website is wel informatie te vinden over haar onderneming, over haar producten, over schilderen en tekenen, en andere informatie en nieuws, (onder meer) bedoeld voor eindverbruikers. ( iii) Talens is houdster van een aantal merkinschrijvingen onder meer voor waren als verven, vernissen, inkt en papier in klassen 1, 2 en 16, en voor diensten als reclame en advies op het gebied van schilderkunsten in klassen 35 en 41. Kort gezegd gaat het om de volgende inschrijvingen (zie ook overwegingen 2.4 - 2.8 van het bestreden vonnis): - Gemeenschapsmerkregistratie nr. 000119222 geregistreerd op 30 juli 1998 (woordmerk TALENS); - Beneluxmerkregistratie nr. 0918011 gepubliceerd op 18 april 2012 (spoedinschrijving woordmerk TALENS); - Beneluxmerkregistratie nr. 0436984 gepubliceerd op 1 augustus 1988 (beeldmerk TALENS in rood en wit); - Beneluxmerkregistratie nr. 0152903 gepubliceerd op 1 november 1987 (beeldmerk TALENS in zwart en wit); - Gemeenschapsmerkregistratie nr. 000119347 geregistreerd op 8 oktober 1998 (beeldmerk TALENS in zwart en wit). ( iv) [geïntimeerde] is lijstenmaker en voert een onderneming onder de naam […] vanuit zijn bedrijfspand te [plaats]. Daarnaast biedt hij vanuit dat bedrijfspand ophangsystemen aan in een fysieke winkel en een online winkel met de domeinnaam ophangsystemen.nl . ( v) Daarnaast is [geïntimeerde] per 27 november 2011 een fysieke winkel en een online webwinkel in schilder- en tekenmaterialen begonnen. Voor deze webwinkel gebruikt [geïntimeerde] de domeinnaamwww.talensshop.nl , alsmede het Facebookaccount talensshop.nl, het Twitter-account Talensshop, en het YouTubeaccount Talensshop . Op de website wordt de webwinkel genoemd naar haar domeinnaamTalensshop.nl (memorie van antwoord onder 10). Sinds kort exploiteert [geïntimeerde] ook een soortgelijke webwinkel onder de domeinnaam www.talensshop.be . ( vi) Een screenshot van (het bovenste deel van) de startpagina van www.talensshop.nl is hieronder afgebeeld (productie T-69):

90 90

Het blok in het midden is een flash-animatie waarvan het beeld ongeveer iedere twee à drie seconden wijzigt. In bovenstaande afbeelding is de flash ‘Welkom bij Talensshop.nl onafhankelijk dealer van o.a. …’ weergegeven. ( vii) Op iedere andere pagina staat links bovenin op dezelfde manier (groot en in rood) het teken ‘Talensshop’:

( viii) Eerder, vanaf in ieder geval 27 november 2011 tot en met eind februari 2012, gebruikte [geïntimeerde] ook op iedere pagina het Talens-beeldmerk, vlak naast de aanduiding ‘Talensshop.nl’ (zie overweging 2.13 van het bestreden vonnis). ( ix) Tot eind februari 2012 werden via Talensshop.nl voornamelijk Talens-producten verkocht, maar bijvoorbeeld ook spielatten die niet afkomstig zijn van Talens. Na sommatie daartoe wordt sinds maart 2012 via Talensshop.nl enkel het vrijwel complete assortiment Talens-producten aangeboden, derhalve geen producten van andere leveranciers dan Talens. ( x) Op de website Talensshop.nl werd voorheen in één van de steeds veranderende beelden (voornoemde flash animatie) op de startpagina vermeld dat de webshop “de nr.

1 van Nederland” en “de nr. 1 Talens dealer van NL” is. In de gesponsorde links werd vermeld dat de winkel “dé Talens dealer van NL” is. Deze uitlatingen zijn gestaakt na een tweede sommatie zijdens Talens van 12 april 2012 waarin werd meegedeeld dat die uitlatingen als oneerlijke handelspraktijken en als misleidende reclame ex artikel 6:194

91 91

BW zijn te kwalificeren. Thans afficheert de onderneming zich op haar website als “Onafhankelijk Talens Dealer”. ( xi) [geïntimeerde] is voorts houder van de volgende domeinnamen, thans nog zonder actieve website:talens-shop.nl, talensshop.eu, talenswinkel.eu, talens-shop.be, talensshop.de . De domeinnaam talensshop.nlis geregistreerd op 7 juli 2010. ( xii) [geïntimeerde] gebruikt het woord ‘Talens’ ook als trefwoord in het kader van internetzoekmachineadvertentiedienst Google Adword, en als metaname/metatag in het script vanwww.talensshop.nl .

3.

Met deze feitenvaststelling heeft het hof rekening gehouden met de tegen de feitenvaststelling door de voorzieningenrechter gerichte grief 1. Talens stelt in dat verband dat de voorzieningenrechter in de feitenvaststelling en/of zijn beoordeling ten onrechte niet heeft meegewogen dat Talens tevens houdster is van Beneluxmerkregistratie nr. 0918011 (zie overweging 2(iii)). [geïntimeerde] heeft dit niet betwist. In rechte moet dus als vaststaand worden beschouwd dat Talens ook rechthebbende is ten aanzien van dit merkrecht. Deze grief kan op zichzelf niet tot vernietiging leiden. Voor het overige heeft grief 1 geen betrekking op ten onrechte door de voorzieningenrechter als vaststaand aangenomen feiten, maar op een onvolledige weergave van de feiten, en kan hij daarom in zoverre evenmin tot vernietiging leiden.

4.

In eerste aanleg heeft Talens gevorderd – zeer kort gezegd – [geïntimeerde] te bevelen (i) inbreuken op haar handelsnaam- en merkrechten te staken, in het bijzonder het gebruik van de tekens ‘Talensshop’ en ‘Talenswinkel’ als handelsnaam en/of als merk, (ii) opgave te doen van al zijn domeinnaamregistraties waarin het woord ‘talens’ voorkomt, (iii) mee te werken aan overdracht van domeinnaamregistraties aan Talens; een en ander met dwangsommen, rente en kosten.

5.

De voorzieningenrechter heeft de vorderingen afgewezen. Daartoe oordeelde hij, samengevat, dat ten aanzien van de domeinnaam talensshop.nl is voldaan aan de vereisten voor bona fide refererend merkgebruik zoals neergelegd in de WIPOarbitragebeslissing louislatour.nl van 13 maart 2012, dat geen sprake is van verwarring als bedoeld in artikelen 5 en 5a Handelsnaamwet (hierna: Hnw), en dat geen sprake is van merkinbreuk sub b of c van artikel 9 lid 1 Gemeenschapsmerkenverordening (hierna: GMV) respectievelijk artikel 2.20 lid 1 Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: BVIE), omdat sprake is van rechtmatig refererend merkgebruik.

6.

In hoger beroep vordert Talens de vernietiging van het bestreden vonnis en opnieuw rechtdoende de toewijzing van haar vorderingen zoals gewijzigd bij memorie van grieven, met veroordeling van [geïntimeerde] in de kosten van beide instanties, voor zover van toepassing op de voet van artikel 1019h Rv. Samengevat vordert Talens thans, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, [geïntimeerde] te bevelen (A) geen inbreuk meer te maken op haar handelsnaam- en merkrechten, (subsidiair) niet jegens haar in strijd te handelen met artikel 6:193a-j BW, (meer subsidiair) niet jegens haar onrechtmatig te handelen, een en ander in het bijzonder door het gebruik en/of registratie van de tekens ‘Talensshop’ en ‘Talenswinkel’ (al dan niet met toevoegingen zoals een domeinnaamextensie of een afbreekstreepje) als handelsnaam voor zijn (online) onderneming, als merk ter onderscheiding van zijn waren en/of diensten, en/of als ander teken zoals domeinnaam (met name www.talensshop.nl ), e-mailadres (naam@talensshop.nl), metatag en social media accountnaam, (B) opgave te doen van al zijn domeinnaamregistraties waarin het woord ‘talens’ voorkomt, (C) mee te werken aan overdracht van domeinnaamregistraties aan Talens; een en ander met dwangsommen (D), rente en kosten (E).

7.

De negentien grieven strekken er toe om het geschil in volle omvang aan het hof voor te leggen. Zij richten zich met name tegen de overwegingen in het bestreden vonnis waarin werd geoordeeld (i) dat geen sprake is van verwarringsgevaar in merkenrechtelijke en

92 92

handelsnaamrechtelijke zin, en (ii) dat sprake is van geoorloofd refererend merkgebruik (memorie van grieven onder 10).

8.

Talens verzet zich in de onderhavige procedure met name tegen het gebruik door [geïntimeerde] van de tekens ‘Talensshop’ en ‘Talensshop.nl’ als merk, als handelsnaam en als domeinnaam, alsmede tegen het geregistreerd hebben en houden van (nog) niet actieve domeinnamen waarin het merk Talens voorkomt. Zij verzet zich daarnaast tegen het gebruik van het teken ‘Talenswinkel’. In dat verband heeft Talens gesteld dat [geïntimeerde] de domeinnaam talenswinkel.eu heeft geregistreerd; het hof begrijpt deze stelling aldus dat [geïntimeerde] dit teken dreigt te gebruiken, hetgeen door [geïntimeerde] niet is betwist. Ten slotte verzet Talens zich tegen het gebruik van het Talens-beeldmerk. [geïntimeerde] stelt dat hij geen inbreuk (meer) maakt reeds omdat de litigieuze activiteiten, activa en passiva eind mei 2013 zijn overgedragen aan ArtiMat (zie overweging 1). Deze overdracht, wat daar verder ook van zij, staat naar het oordeel van het hof echter niet in de weg aan beoordeling van de vorderingen zoals ingesteld tegen [geïntimeerde], omdat het hof in ieder geval dreigende inbreuk door (ook) [geïntimeerde] aannemelijk acht. In dat verband neemt het hof in aanmerking dat vaststaat dat [geïntimeerde] tot zeer recent (vlak voor het pleidooi in hoger beroep) zelf de gewraakte handelingen verrichtte, dat Talens de (omvang van de) overdracht heeft betwist in ieder geval wat betreft de IE-rechten en licenties, zoals de aanduiding Talensshop als handelsnaam en de verschillende domeinnamen en social media accounts, alsmede dat – naar Talens onbetwist heeft gesteld – [geïntimeerde] niet onvoorwaardelijk schriftelijk heeft willen verklaren onder verbeurte van een boete geen inbreuk meer te zullen plegen en dat [geïntimeerde] feitelijk bestuurder is van ArtiMat. Gebruik van ‘Talensshop’ en ‘Talensshop.nl’ als handelsnaam, merk en domeinnaam 9.

Naar voorlopig oordeel van het hof gebruikt [geïntimeerde] de tekens Talensshop en Talensshop.nl als handelsnaam ter aanduiding van de desbetreffende onderneming.

Talens heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat de naam waaronder de (web)winkel zich bij het publiek ter identificatie aandient op bijvoorbeeld (iedere pagina van) haar website, op orderbevestigingen, facturen, packing slips, Twitter, Facebook en YouTube (ook als social media accountnaam), in e-mails en in haar e-mailadres (info@talensshop.nl), nog steeds Talensshop en/of Talensshop.nl is (zie ook de (nietbetwiste) uitingen genoemd in overweging 2). Dat bij sommige van die uitingen in colofons en/of in kleine letters ook de (handels)naam Artimat wordt genoemd, doet daar niet aan af. Het hof verwerpt daarmee het betoog van [geïntimeerde] dat Talensshop thans alleen nog wordt gebruikt als domeinnaam van een website die wordt gevoerd door een onderneming genaamd Artimat.

10.

Voorts moet het gebruik dat [geïntimeerde] maakt van de tekens Talensshop en Talensshop.nl naar voorlopig oordeel van het hof worden aangemerkt als gebruik van die tekens als merk, namelijk ter onderscheiding van de diensten van Talensshop (detailshandelsdiensten; het aanbieden en wederverkopen van schilder- en tekenbenodigdheden van Talens). Gelet op de hiervoor in rechtsoverweging 9 genoemde uitingen maakt [geïntimeerde] met het teken Talensshop het publiek kenbaar dat hij is gespecialiseerd in (de verhandeling van) Talens-producten. Dit gebruik is zodanig dat een verband ontstaat tussen dit ook als handelsnaam gebruikte teken en de waren en/of diensten van Talensshop, zodat sprake is van gebruik ‘voor waren en diensten’ in de zin van sub a, b en c van artikel 2.20 BVIE en van artikel 9 lid 1 GMV (vgl. HvJ EG 11 september 2007, zaak C-17/06, IER 2007/102, Céline).

11.

De website die [geïntimeerde] exploiteert en waarop hij via zijn webwinkel zijn waren en diensten aanbiedt, heeft als domeinnaam www.talensshop.nl (alsook www.talensshop.be ). Gelet op het in rechtsoverweging 9 en 10 overwogene, moet het gebruik van deze domeinnamen, mede

93 93

in aanmerking genomen de onder deze domeinnamen actieve website(s), worden aangemerkt als gebruik als handelsnaam alsmede als merk (ter onderscheiding van (op deze website aangeboden) diensten).

Merkinbreuk Merkinbreuk ex artikel 2.20 lid 1 sub b, c en d BVIE en artikel 9 lid 1 sub b en c GMV 12.

De vraag rijst of Talens zich ingevolge artikel 2.20 lid 1 BVIE en artikel 9 lid 1 GMV op grond van haar merkrechten kan verzetten tegen voornoemd gebruik door [geïntimeerde] van de tekens Talensshop en Talensshop.nl.

13.

Volgens bepaling sub b van voornoemde artikelen is sprake van merkinbreuk indien het teken en het merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan. Bij de beoordeling van de vraag of daarvan sprake is, moet in aanmerking worden genomen dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld volgens de indruk die het teken en het merk bij de gemiddelde consument van de betrokken waren en diensten achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, met name de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van het teken en het merk, en de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op de totaalindruk die door het teken en het merk wordt opgeroepen waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Voorts dient rekening te worden gehouden met het onderscheidend vermogen van het merk. Er moet sprake zijn van reëel verwarringsgevaar bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Verwarringsgevaar moet eerder worden aangenomen naarmate de waren en/of diensten (soort)gelijker zijn en andersom minder snel wanneer de waren en/of diensten minder overeenstemmen.

14.

Naar voorlopig oordeel van het hof is in casu sprake van verwarringsgevaar als bedoeld in de bepaling sub b van eerdergenoemde artikelen. De hiervoor in overweging 2(iii) aangeduide merken van Talens en de tekens Talensshop en Talensshop.nl zoals in casu gebruikt stemmen, globaal beoordeeld naar de totaalindruk die beide maken, in auditief, visueel en begripsmatig opzicht zodanig overeen dat het relevante publiek daardoor kan menen dat de betrokken diensten afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen. Daarbij neemt het hof in aanmerking  i) dat het dominerende bestanddeel van de ingeroepen merken (ook de beeldmerken) het woord(element) ‘Talens’ is en dit woordelement in de tekens Talensshop en Talensshop ook het dominerende bestanddeel is. Het woordelement ‘Talens’ is in die tekens ook het meest onderscheidende onderdeel nu het merk Talens door zijn bekendheid groot onderscheidend vermogen heeft. Voorts is het woordelement ‘Talens’ in die tekens in zijn geheel overgenomen, en vormt het daarin het eerste bestanddeel waardoor het meer aandacht krijgt dan de daaropvolgende elementen, terwijl die overige elementen (‘shop’ en de domeinnaamextensie) beschrijvend van aard zijn;  ii) dat de (detailshandels)diensten van Talensshop met betrekking tot (uitsluitend) Talens-producten in hoge mate soortgelijk zijn aan de waren en diensten waarvoor Talens haar merken heeft ingeschreven. Deze hoge mate van soortgelijkheid brengt – zoals hiervoor overwogen – mee dat verwarringsgevaar eerder moet worden aangenomen;  iii) dat het relevante publiek de eindverbruikers/consumenten betreft van schilder- en tekenbenodigdheden, in het bijzonder van Talens. Voor zover [geïntimeerde] betoogt dat er sprake is van verschillend publiek omdat hij alleen aan consumenten en Talens alleen aan tussenhandel levert, verwerpt het hof dit betoog. Het gaat in dit verband immers om

94 94

het publiek dat gewoonlijk afnemer is van de waren/diensten zoals deze in de merkinschrijvingen staan vermeld, in dit geval dus eindverbruikers/ consumenten;  iv) dat de merken van Talens bekend zijn en daardoor een ruimere beschermingsomvang hebben.

15.

Naar voorlopig oordeel van het hof is in casu ook sprake van merkinbreuk als bedoeld in de bepaling sub c van artikel 2.20 lid 1 BVIE en artikel 9 lid 1 GMV omdat [geïntimeerde] ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van de bekende merken van marktleider Talens (dat, zoals door Talens gesteld, het merk Talens bekend is, is door [geïntimeerde] niet betwist). Daartoe overweegt het hof als volgt.

In de eerste plaats geldt, gelet op hetgeen in rechtsoverweging 14 is overwogen, dat het bekende merk Talens en de litigieuze tekens zodanig met elkaar overeenstemmen dat het betrokken publiek een verband tussen deze tekens en het merk legt.

In de tweede plaats trekt [geïntimeerde] ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van de merken van Talens doordat hij met het gebruik van het woord ‘Talens’ in de handelsnaam van zijn onderneming of in een teken dat hij gebruikt als merk ter onderscheiding van de door Talensshop aangeboden diensten naar voorlopig oordeel van het hof bij het relevante publiek de indruk wekt dat er een bijzondere (commerciële) band bestaat tussen die onderneming en Talens (vgl.

HvJ EG 23 februari 1999, zaak C-63/97, NJ 2001/134, BMW/Deenik). Talens heeft in dat verband een aantal voorbeelden aangevoerd waaruit blijkt dat consumenten dachten dat Talensshop de (officiële) webshop van Talens was (onder meer memorie van grieven onder 101 e.v.), hetgeen door [geïntimeerde] niet althans niet voldoende gemotiveerd is betwist. Voorts heeft Talens een marktonderzoek in het geding gebracht (productie T78). Uit dat onderzoek blijkt onder meer, afhankelijk van de getoonde webpagina van Talensshop of Google (zoekresultaten), dat tot 55,6% van de respondenten meent dat Talensshop de (officiële) webshop van Talens is, en dat 70,6 tot 91,5% denkt dat Talensshop op een of andere manier verbonden is met Talens (p. 12); dit alles ondanks de disclaimers en de aanduiding ‘onafhankelijk Talens dealer’ (zie ook rechtsoverweging 17). [geïntimeerde] heeft de onderzoeksmethode en -resultaten van het marktonderzoek betwist, en gesteld dat Talens onvoldoende concreet bewijs heeft geleverd. Het hof acht deze betwisting onvoldoende steekhoudend en is in dit kort geding van oordeel dat Talens voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat bij (een aanzienlijk deel van) het relevante publiek de indruk wordt gewekt dat er een bijzondere (commerciële) band bestaat tussen Talensshop en Talens, alsook dat het gebruik van de disclaimers en de aanduiding ‘onafhankelijk Talens dealer’ op de website die indruk niet wegneemt. Naar voorlopig oordeel van het hof suggereert het gebruik van het woord ‘dealer’ bovendien zelfs eerder een bijzondere band met Talens, zoals overigens ook blijkt uit het marktonderzoek van Talens. In dat verband overweegt het hof dat Talens geen officieel dealernetwerk heeft (zoals [geïntimeerde] ook heeft erkend, pleitnotities par. 31, 52), maar slechts wederverkopers (332 in getal), die staan vermeld op www.talens.com (‘winkelzoeker’). [geïntimeerde] heeft zijn onderneming aldaar laten vermelden als ‘[…]’ en niet als Talensshop (vgl. productie V-1 bij memorie van antwoord; productie T-18 en 20). Bij dit alles komt dat de aanduiding ‘onafhankelijk Talens dealer’ – naar Talens heeft onbestreden gesteld – alleen op de website wordt vermeld en niet elders, zoals op Facebook- en Twitter-pagina’s, poststukken, paklijsten, in e-mails, nieuwsbrieven en blogs.

Door aldus de indruk te wekken van een bijzondere band met Talens probeert [geïntimeerde] in het kielzog van het bekende merk Talens te varen om te profiteren van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige van dat merk, en om zonder financiële vergoeding profijt te halen uit de commerciële inspanning die Talens heeft geleverd om het imago van dit merk te creëren en te onderhouden (HvJ EG 18 juni 2009, zaak C-487/07, NJ 2009/576, L’Oréal/Bellure). Daarbij merkt het hof op dat tussen partijen in confesso is dat [geïntimeerde] zich met Talensshop in een voordeliger positie heeft gemanoeuvreerd en significant meer Talens-producten verkoopt dan andere

95 95

wederverkopers van Talens-producten. Bij dit alles is niet van belang of schade aan het merk wordt berokkend, of dat de handelwijze van [geïntimeerde] voordelig voor Talens zou zijn. Ten slotte is door [geïntimeerde] geen (steekhoudende) geldige reden voor de noodzaak van het gewraakte gebruik aangevoerd.

16.

Het voorgaande leidt tot de tussenconclusie dat Talens zich op grond van de bepalingen sub b en sub c van artikel 2.20 lid 1 BVIE en artikel 9 lid 1 GMV in beginsel kan verzetten tegen het gewraakte gebruik van de tekens Talensshop en Talensshop.nl als merk ter onderscheiding van de (detailshandels)diensten van Talensshop. Gelet op hetgeen in rechtsoverweging 15 is overwogen, kan Talens zich voorts op grond van haar Beneluxmerkrechten ingevolge artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE verzetten tegen gebruik van deze tekens anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, zoals als handelsnaam en als metatag, alsmede tegen het geregistreerd hebben en houden van (nog) niet actieve domeinnamen waarin het merk Talens is opgenomen. Het hof acht in dat verband aannemelijk dat deze domeinnamen zijn geregistreerd met de intentie om ze te gebruiken voor soortgelijke webwinkels als Talensshop.nl (zoals [geïntimeerde] zelf ook heeft aangegeven, zie memorie van antwoord onder 83). Door [geïntimeerde] is in dit verband geen (steekhoudende) geldige reden aangevoerd.

17.

Bovenstaande oordelen worden niet anders door de disclaimers die [geïntimeerde] op de websitetalensshop.nl heeft geplaatst. De eerste disclaimer (‘© Artimat. Deze website is geen onderdeel van Royal Talens’) is dermate onderaan de webpagina’s en in klein lettertype geplaatst dat zij door de gemiddelde websitebezoeker niet of zelden zal worden waargenomen. De tweede disclaimer (‘Deze website is geen onderdeel van Royal Talens’), die door [geïntimeerde] na het bestreden vonnis bovenaan de webpagina’s is geplaatst, baat hem evenmin. Naar voorlopig oordeel van het hof is deze disclaimer, in aanmerking genomen de lettergrootte, de tekst, de plaatsing en het totaalbeeld van de verschillende webpagina’s, niet voldoende duidelijk. Ook de aanduiding ‘onafhankelijk Talens dealer’ brengt geen verandering in bovenstaande oordelen (zie rechtsoverweging 15). Bij dit alles komt dat deze disclaimers/aanduiding, zoals Talens heeft gesteld en [geïntimeerde] niet heeft betwist, alleen op de website worden vermeld, en geen betrekking hebben op gebruik van de gewraakte tekens elders zoals op Facebook- en Twitter-pagina’s, poststukken, paklijsten, in e-mails, nieuwsbrieven en blogs.

18. [geïntimeerde] heeft niet gesteld – en Talens heeft uitdrukkelijk ontkend – dat Talens (expliciete of impliciete) toestemming heeft verleend voor het gewraakte gebruik; [geïntimeerde] heeft slechts gesteld dat hij zijn plannen een week voor het live gaan van de website/-winkel aan een vertegenwoordiger van Talens kenbaar heeft gemaakt.

Beperkingen ex artikel 2.23 BVIE en artikelen 12 en 13 GMV? 19. [geïntimeerde] beroept zich op de in artikel 2.23 lid 1 en 3 BVIE en artikelen 12 en 13 GMV vervatte beperkingen in de uitoefening van merkrechten. Volgens [geïntimeerde] zijn de merkrechten van Talens uitgeput omdat hij originele, bij Talens afgenomen en met toestemming van Talens in het verkeer gebrachte producten verhandelt; Talens kan zich niet verzetten tegen het maken van reclame met het merk teneinde de verdere verhandeling van deze producten te stimuleren. Volgens [geïntimeerde] is sprake van refererend merkgebruik. De voorzieningenrechter is [geïntimeerde] gevolgd in zijn standpunt dat sprake is van refererend merkgebruik. Grieven 3 tot en met 11 zijn, vanuit verschillende invalshoeken, hiertegen gericht.

20.

Zoals hiervoor in rechtsoverweging 15 is overwogen, wekt [geïntimeerde] door het gebruik van het woord ‘Talens’ in de handelsnaam van zijn onderneming of in een teken dat hij gebruikt als merk ter onderscheiding van de door Talensshop aangeboden diensten naar voorlopig oordeel van het hof bij het relevante publiek de indruk dat er een bijzondere (commerciële) band bestaat tussen die onderneming en Talens. Dit oordeel werkt in de onderhavige context op twee manieren door.

21.

96 96

In de eerste plaats brengt dit oordeel mee dat geen sprake is van ‘eerlijk gebruik’ als bedoeld in artikel 2.23 lid 1, slotzin, BVIE en artikel 12 GMV (zie voornoemd arrest BMW/Deenik en HvJ EG 16 november 2004, zaak C-245/02, NJ 2006/569, AnheuserBusch; vgl. ook Gerechtshof Den Haag 15 januari 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:BY8261, Porschespecialist Van den Berg, rov. 9 e.v.).

22.

In de tweede plaats brengt voormeld oordeel mee dat Talens een gegronde reden als bedoeld in artikel 2.23 lid 3 BVIE en artikel 13 lid 2 GMV heeft om zich te verzetten tegen gebruik van haar merken door [geïntimeerde] (in reclame) voor zover deze de Talensmerken daarin gebruikt anders dan ter aankondiging van de verdere verhandeling van Talens-producten. Volledigheidshalve merkt het hof daarbij op dat Talens zich niet verzet tegen de verhandeling door [geïntimeerde] van (bij haar afgenomen en met haar toestemming in de EER in het verkeer gebrachte) waren voorzien van het merk Talens, noch tegen gebruik van dat merk in reclame voor de aankondiging van de verdere verhandeling van deze waren (binnen de in dat verband geldende marges, vgl. HR 10 juli 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI2335, G-Star/Makro).

23.

Uit het voorgaande blijkt dat het beroep van [geïntimeerde] in artikel 2.23 lid 1 en 3 BVIE en artikelen 12 en 13 GMV niet opgaat. Deze bepalingen staan er in deze zaak dus niet aan in de weg staan dat Talens zich op haar merkrechten beroept. In zoverre slagen de grieven 3 tot en met 11.

Slotsom merkinbreuk; vorderingen 24.

Slotsom is dat Talens zich op grond van haar merkrechten kan verzetten tegen het (in rechtsoverweging 10 en 11 genoemde) gewraakte gebruik van de tekens ‘Talensshop’ en ‘Talensshop.nl’, daaronder begrepen gebruik van het aan het merk Talens gelijke teken als trefwoord in het kader van zoekmachineadvertentiediensten op internet, nu (de reclame op) Talensshop.nl het voor de gemiddelde internetgebruiker moeilijk maakt om te weten of de diensten die op deze website worden aangeboden afkomstig zijn van Talens of een economisch met Talens verbonden onderneming dan wel van een derde (vgl. HvJ EU 23 maart 2010, zaken C-236/08 tot en met C-238/08, NJ 2012/523, Google). Ook kan zij zich, op grond van haar Benelux-merkrechten, verzetten tegen gebruik van het merk Talens anders dan ter onderscheiding van waren en diensten, zoals als handelsnaam en als metaname/metatag alsmede tegen het geregistreerd hebben en houden van (nog) niet actieve domeinnamen waarin het merk Talens is opgenomen.

Het voorgaande geldt, zo overweegt het hof voor de volledigheid, ook voor variaties met beschrijvende toevoegingen zoals een andere domeinnaamextensie (zoals .be), een afbreekstreepje (‘talens-shop’), een lidwoord (‘detalensshop’) en/of het woord ‘winkel’ in plaats van ‘shop’. Voor de volledigheid merkt het hof daarbij voorts op dat het [geïntimeerde] vrij staat het merk Talens te gebruiken in reclame voor de aankondiging van de verdere verhandeling van (met toestemming van Talens in de EER in het verkeer gebrachte) waren voorzien van het merk Talens (binnen de in dat verband geldende marges; zie rechtsoverweging 22 hiervoor).

Het voorgaande geldt eveneens voor het gebruik van de beeldmerken van Talens, waarin immers het woordelement Talens centraal staat (zie overweging 2(iii)).

25.

Op grond van het hiervoor overwogene slagen (ook) de grieven 15 en 16, en zal het gevorderde bevel tot staking van de merkinbreuk alsnog worden toegewezen. [geïntimeerde] zal voorts worden bevolen opgave te doen van al zijn domeinnaamregistraties waarin het woord ‘Talens’ voorkomt. Ook zal [geïntimeerde] worden bevolen tot hetgeen redelijkerwijs van hem kan worden verlangd om te bewerkstelligen dat de talens-domeinnamen worden overgedragen aan Talens. In dat verband is van belang dat het hof thans niet tot uitgangspunt kan nemen dat desbetreffende domeinnaamregistraties zijn overgedragen aan ArtiMat; ten tijde van het pleidooi in hoger beroep was dit immers nog niet het geval (vgl. ook rechtsoverweging 8 en het proces-verbaal van het pleidooi). Het hof gaat er dus van uit dat [geïntimeerde] de overdracht van de domeinnamen aan Talens nog steeds in zijn macht heeft. Het hof

97 97

zal aan dit bevel echter geen dwangsom verbinden en de vordering te bepalen dat dit vonnis in de plaats treedt van de medewerking van [geïntimeerde] afwijzen. Aan de overige bevelen zal wel een dwangsom worden verbonden. Daarbij zal worden bepaald dat de op te leggen dwangsom vatbaar is voor matiging door de rechter, als nader verwoord in het dictum.

Handelsnaaminbreuk, oneerlijke handelspraktijk en onrechtmatige daad 26.

Nu haar merkenrechtelijke vorderingen worden toegewezen, heeft Talens geen belang meer (gesteld) bij het daarnaast gevorderde handelsnaaminbreukverbod. De grieven 2, 12, 13 en 14 en dit deel van de vorderingen behoeven dan ook geen verdere bespreking.

Evenmin bespreking behoeft grief 17, die (de vorderingen voor zover gegrond op) de subsidiaire grondslag (oneerlijke handelspraktijk; artikel 6:193 BW) en de meer subsidiaire grondslag (onrechtmatige daad; artikel 6:162 BW) betreft.

Proceskosten 27.

Uit het vorenstaande volgt dat het hoger beroep van Talens slaagt, zodat het bestreden vonnis dient te worden vernietigd. Grief 19 slaagt derhalve. [geïntimeerde] zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van de eerste aanleg en het hoger beroep. Grief 18 inzake de proceskostenveroordeling slaagt. Partijen zijn het er over eens dat 90% van de opgevoerde proceskosten betrekking heeft op inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten (artikel 1019h Rv) en 10% op de overige grondslagen (liquidatietarief). Talens heeft een totaalbedrag (eerste aanleg en hoger beroep) gevorderd van € 82.594,89 inclusief verschotten en exclusief BTW. [geïntimeerde] heeft betwist dat dit bedrag redelijk en evenredig is als bedoeld in artikel 1019h Rv. 28.

Het hof overweegt als volgt. In eerste aanleg vorderde Talens een bedrag van € 22.689,17 (exclusief BTW); voor het hoger beroep vordert zij dus (€ 82.594,89 minus € 22.689,17 =) € 59.905,72. Gelet op de zojuist genoemde verdeling gaat het om een bedrag van (90% van € 22.689,17 =) € 20.420,25 voor de eerste aanleg, en een bedrag van (90% van € 59.905,72 =) € 53.915,15 voor het hoger beroep. In aanmerking nemende de aard en de mate van complexiteit van de onderhavige zaak, en op grond van algemene ervaringsregels, acht het hof een bedrag van € 53.915,15 als proceskosten voor het hoger beroep niet redelijk en evenredig als bedoeld in artikel 1019h Rv; het hof acht een bedrag van € 50.000,- aan proceskosten voor de eerste aanleg en het hoger beroep gezamenlijk redelijk en evenredig (de kosten voor hoger beroep worden daarmee dus begroot op (€ 50.000 minus 20.420,25 =) € 29.579,75, inclusief griffierecht € 666,-). De proceskostenveroordeling zal uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard, zoals door Talens gevorderd. Het hof zal, gelet op rechtsoverweging 26, met betrekking tot de (meer) subsidiaire grondslagen geen proceskostenveroordeling uitspreken.

Beslissing Het hof: vernietigt het tussen partijen gewezen vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank ’s-Gravenhage, sector Civiel recht, van 2 juli 2012, en, opnieuw rechtdoende: ( a) beveelt [geïntimeerde] om binnen achtenveertig uur na betekening van dit arrest iedere inbreuk op de in overweging 2(iii) genoemde Benelux- en Gemeenschapsmerkrechten van Talens in het Benelux-gebied respectievelijk de lidstaten van de Europese Unie te staken en gestaakt te houden, een en ander als nader omschreven in rov. 24; ( b) beveelt [geïntimeerde] om binnen zeven dagen na betekening van dit arrest aan de advocaat van Talens schriftelijk en volledig opgave te doen, voorzien van deugdelijk schriftelijk bewijs, van alle domeinnaamregistraties die zijn verricht op zijn naam, op naam van aan hem gelieerde ondernemingen, en/of op naam van derden ten behoeve van hem, waarin het woord ‘talens’ voorkomt; ( c) beveelt [geïntimeerde] om binnen veertien dagen na betekening van dit arrest al datgene te doen wat redelijkerwijs van hem kan worden verlangd om, op eigen kosten,

98 98

de domeinnamen talensshop.nl , talensshop.nl, talensshop.eu , talenswinkel.eu , talensshop.be , talensshop.be en talensshop.de , alsmede de eventuele andere domeinnamen waarin het woord ‘talens’ voorkomt, blijkend uit de opgave genoemd onder (b), op naam te zetten van Talens, één en ander in overeenstemming met de desbetreffende voorwaarden van de betreffende domeinnaam-organisatie, zoals de SIDN; ( d) veroordeelt [geïntimeerde] om aan Talens een dwangsom van € 5.000,- te betalen voor iedere dag (een dagdeel daaronder begrepen) dat hij één of meer van de bevelen onder (a) en (b) overtreedt, dan wel (naar keuze van Talens) per overtreding van één van de bevelen onder (a) en (b), met een maximum van € 250.000,-; ( e) veroordeelt [geïntimeerde] in de kosten van het geding in eerste aanleg, aan de zijde van Talens tot 2 juli 2012 begroot op € 20.420,25;  f) veroordeelt [geïntimeerde] in de kosten van het geding in hoger beroep, aan de zijde van Talens tot op heden begroot op € 29.579,75;  g) bepaalt dat deze bedragen binnen veertien dagen na de dag van deze uitspraak moeten zijn voldaan, bij gebreke waarvan de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW verschuldigd is vanaf het einde van voormelde termijn tot aan de dag der algehele voldoening; ( h) verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad; ( i) bepaalt dat de in (d) bedoelde dwangsom vatbaar zal zijn voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan het arrest is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding; ( j) wijst af het anders of meer gevorderde; ( k) bepaalt de termijn ex artikel 1019i Rv op zes maanden na heden.

Dit arrest is gewezen door mrs. T.H. Tanja-van den Broek, J.E.H.M. Pinckaers en S.J. Schaafsma, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 13 augustus 2013 in aanwezigheid van de griffier.

99 99

ECLI:NL:GHDHA:2013:BY8261 Deeplink Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 15-01-2013 Datum publicatie 17-01-2013 Zaaknummer 200.098.670/01 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie Intellectuele eigendom, merkenrecht en handelsnaam ('Porschespecialist [naam geïntimeerde]'). BMW/Deenik-criteria.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl Uitspraak GERECHTSHOF DEN HAAG Afdeling Civiel recht zaaknummer : 200.098.670/01 zaak-/rolnummer rechtbank : 334946 / HA ZA 09-1190 Arrest van 15 januari 2013 inzake: de vennootschap naar vreemd recht Dr. Ing. H.C.F. Porsche AG, gevestigd te Stuttgart, Duitsland, appellante, hierna te noemen: Porsche, advocaat: mr. D. Knottenbelt te Rotterdam, tegen Porsche Specialist [naam geïntimeerde] B.V., gevestigd te Apeldoorn, geïntimeerde, hierna te noemen: [geïntimeerde], advocaat: mr. R.J. Vriezen te Amersfoort.

Het verloop van het geding 1. Bij exploot van 25 oktober 2011 is Porsche in hoger beroep gekomen van het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage, sector civiel recht, van 27 juli 2011 (welk vonnis is hersteld bij herstelvonnis van 10 augustus 2011). Bij memorie van grieven (met producties) heeft Porsche tien grieven tegen genoemd vonnis aangevoerd, die [geïntimeerde] bij memorie van antwoord (met producties) heeft bestreden.

Vervolgens hebben partijen op 6 september 2012 de zaak laten bepleiten, Porsche door mrs. J.A.K. van den Berg en J.A. Schaap, advocaten te Amsterdam, en [geïntimeerde] door mr. Vriezen voornoemd, allen aan de hand van overgelegde pleitnotities. Ten slotte hebben partijen arrest gevraagd.

Beoordeling van het hoger beroep 2. De feiten die de rechtbank in overweging 2 van het bestreden vonnis heeft vastgesteld, zijn met uitzondering van 2.4 en 2.5 onweersproken. Met inachtneming van hetgeen in hoger beroep in aanvulling daarop is aangevoerd en onweersproken is gebleven, gaat het hof van het volgende uit. (i) Porsche is een gerenommeerde producent van onder meer exclusieve sportwagens, bijbehorende onderdelen en accessoires. Porsche voert sinds 1931 de handelsnaam 'Porsche', en is houdster van een aantal merkinschrijvingen voor onder meer automobielen en onderdelen daarvoor in klasse 12 en diensten als constructie en

100 100

reparatie in klasse 37. Kort gezegd gaat het om de volgende inschrijvingen (zie nader overweging 2.3 van het bestreden vonnis): - Gemeenschapsmerkregistratie nr. 73098 ingeschreven op 12 december 2000 (woorden beeldmerk PORSCHE); - internationale merkregistratie, met gelding in onder meer de Benelux, nr. 179928 ingeschreven op 8 oktober 1954 (woord- en beeldmerk PORSCHE); - internationale merkregistratie, met gelding in onder meer de Benelux, nr. 181932 ingeschreven op 7 januari 1955 (beeldmerk PORSCHE); - internationale merkregistratie, met gelding in onder meer de Benelux, nr. 730310 ingeschreven op 12 november 1999 (beeldmerk PORSCHE). (ii) [geïntimeerde] exploiteert sinds 1 september 1995 een handelsonderneming in tweedehands automobielen van in hoofdzaak het merk Porsche, en in nieuwe en gebruikte onderdelen (detailhandel), alsmede in reparatie en renovatie van automobielen van het merk Porsche. (iii) [geïntimeerde] voert, in ieder geval sinds 1996, de handelsnaam 'Porschespecialist [naam geïntimeerde]', soms gevolgd door de plaats waar haar bedrijf is gevestigd (Apeldoorn); zie overweging 3 hierna. (iv) [geïntimeerde] is sinds 11 maart 1999 houdster van de domeinnaam 'www.porschespecialist.nl'. Een screenprint van deze website is opgenomen in overweging 2.9 van het bestreden vonnis. Bovenaan iedere pagina van de website is links onder het logo in klein kapitaal de aanduiding Porschespecialist terug te vinden. Op de rechterzijde van iedere pagina staat de aanduiding 'Porschespecialist [naam geïntimeerde] Apeldoorn B.V.' boven de contactgegevens vermeld. Verder maakt [geïntimeerde] in genoemd logo en op iedere pagina van haar website, aan de onderzijde, gebruik van een afbeelding die de contouren van het 'Porsche 911'model aangeeft. (v) Bij brieven van 19 maart 2008 en 5 november 2008 is [geïntimeerde] gesommeerd ieder gebruik van het teken 'Porschespecialist [naam geïntimeerde]' te staken en gestaakt te houden, evenals het gebruik van de domeinnaam 'www.porschespecialist.nl'.

3. Met deze feitenvaststelling heeft het hof rekening gehouden met de tegen de feitenvaststelling door de rechtbank gerichte grief 1. Porsche stelt in dat verband dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat [geïntimeerde] sinds 1995 de handelsnaam 'Porschespecialist [naam geïntimeerde]' (dan wel 'Porschespecialist [naam geïntimeerde] Apeldoorn') voert en dat [geïntimeerde] pas in 1999 is begonnen deze handelsnaam te voeren. Naar het oordeel van het hof heeft Porsche dit verweer, gelet op de gemotiveerde onderbouwing door [geïntimeerde] van haar desbetreffende stelling (onder verwijzing naar correspondentie uit 1996 waarin zij wordt aangeduid als 'Porschespecialist [naam geïntimeerde]'), onvoldoende onderbouwd. In rechte moet dus als vaststaand worden beschouwd dat [geïntimeerde] in ieder geval al sinds 1996 de handelsnaam 'Porschespecialist [naam geïntimeerde]' voert. Grief 1 kan op zichzelf niet tot vernietiging leiden.

4. In eerste aanleg heeft Porsche gevorderd - kort gezegd - [geïntimeerde] (i) ieder gebruik te verbieden van de hiervoor in overweging 2(i) genoemde merken dan wel daarmee overeenstemmende tekens onder meer bestaande uit het gebruik van het woord 'Porsche' als onderdeel van haar handelsnaam en domeinnaam of anderszins ter onderscheiding van haar eigen waren en/of diensten en/of onderneming, (ii) te verbieden inbreuk te maken op de auteursrechten van Porsche op de vormgeving van het 'Porsche 911'-model, (iii) te veroordelen tot opgave van bepaalde gegevens en (iv) te veroordelen tot schadevergoeding, nader op te maken bij staat; een en ander met dwangsom, rente en kosten.

5. De rechtbank heeft de vorderingen afgewezen. Daartoe oordeelde de rechtbank kort gezegd, dat [geïntimeerde] zich kan beroepen op artikel 2.23 lid 1 Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) zodat Porsche zich op grond van haar merkrechten niet kan verzetten tegen het gebruik dat [geïntimeerde] maakt van de gewraakte tekens. Voorts oordeelde de rechtbank dat geen sprake is van handelsnaamof auteursrechtinbreuk of onrechtmatig handelen. Gebruik van de handelsnaam 'Porsche

101 101

[naam geïntimeerde] Apeldoorn' (zonder specialist) is niet toegestaan, maar niet is vast komen te staan dat [geïntimeerde] dit teken gebruikt, aldus de rechtbank.

6. Porsche heeft tien grieven tegen het bestreden vonnis aangevoerd.

De gewraakte tekens en het gebruik daarvan 7. Porsche verzet zich in de onderhavige procedure tegen het gebruik door [geïntimeerde] van de volgende tekens: (i) 'Porschespecialist [naam geïntimeerde]' (dan wel 'Porschespecialist [naam geïntimeerde] [...]'), (onder meer) gebruikt als de handelsnaam; (ii) de domeinnaam 'www.porschespecialist.nl'; (iii) 'Porsche [geïntimeerde]', (onder meer) gebruikt als de handelsnaam; (iv) het volgende logo (hierna: 'het logo'): [afbeelding] (v) een afbeelding die bestaat uit de contouren van een Porsche 911 in het logo onder (iv).

Kan [geïntimeerde] zich beroepen op artikel 2.23 lid 1 BVIE resp. artikel 12 GMV? 8. De rechtbank heeft geoordeeld dat Porsche zich op grond van haar merkrechten niet kan verzetten tegen het gebruik dat [geïntimeerde] maakt van de gewraakte tekens omdat [geïntimeerde] zich kan beroepen op artikel 2.23 lid 1 BVIE (met betrekking tot teken (iii) zie rechtsoverweging 36). Daartoe oordeelde de rechtbank, onder verwijzing naar HvJ EG 23 februari 1999, zaak C-63/97, Jur. 1999, p. I-905 (BMW/Deenik), dat er geen reële kans is dat het gebruik door [geïntimeerde] van de gewraakte tekens bij het publiek de indruk kan wekken dat er een commerciële band bestaat tussen [geïntimeerde] en Porsche, met name dat de onderneming van [geïntimeerde] tot het distributienet van Porsche behoort of dat een bijzondere band tussen de twee ondernemingen bestaat. Grieven 3 tot en met 6 keren zich tegen de desbetreffende overwegingen.

9. Volgens artikel 2.23 lid 1 BVIE (dat strekt tot implementatie van artikel 6 lid 1 Richtlijn 89/104/EEG, thans Richtlijn 2008/95/EG) en volgens artikel 12 GMV kan de merkhouder zich onder meer niet verzetten tegen gebruik in het economisch verkeer door een derde van diens naam (sub a), en van het merk wanneer dit nodig is om de bestemming van een waar of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven (sub c), een en ander voor zover sprake is van eerlijk gebruik in nijverheid en handel. Laatstgenoemd vereiste brengt in wezen een loyaliteitsverplichting tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder tot uitdrukking. Onder 'naam' in artikel 2.23 lid 1 sub a BVIE valt ook een handelsnaam (HvJ EG 16 november 2004, C-245/02, Jur. 2004, p. I10989, NJ 2006, 569 (Anheuser-Busch)).

Slotzin: eerlijk gebruik?

10. Volgens Porsche gebruikt [geïntimeerde] de tekens (i) tot en met (iv) niet volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Bij een aanzienlijk deel van het relevante publiek wordt de indruk gewekt dat er een verband (commerciële band) bestaat tussen [geïntimeerde] ('Porschespecialist [naam geïntimeerde]') en Porsche. Het woord 'specialist' neemt, anders dan de rechtbank meent, die indruk niet weg. Uit marktonderzoek in opdracht van Porsche blijkt kort gezegd dat slechts 14% van de (meer dan 300) respondenten aangaf te denken dat 'Porschespecialist [naam geïntimeerde]' geen officiële Porschedealer is en ook niet verbonden is met Porsche. Ook uit andere omstandigheden blijkt dat [geïntimeerde] niet loyaal ten opzichte van Porsche heeft gehandeld. Zo heeft zij onder meer een webshop (gehad) waarin zij reserveonderdelen verkocht die niet waren voorzien van het merk 'Porsche', repareert en verkoopt zij ook auto's van andere merken, en zijn de merken van Porsche veelvuldig zichtbaar op de website van [geïntimeerde] op foto's van Porsche-automobielen, aldus nog steeds Porsche.

11. [geïntimeerde] voert verweer; voor zover nodig wordt daar hieronder nader op in gegaan. Volgens [geïntimeerde] gebruikt zij het merk volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Zij heeft de juistheid van de onderzoeksmethode en -resultaten betwist.

12. Het hof overweegt als volgt. Van eerlijk gebruik als hier bedoeld is geen sprake wanneer het merk door een derde zo wordt gebruikt dat de indruk kan ontstaan dat er

102 102

een commerciële band tussen die derde en de merkhouder bestaat, en met name dat de onderneming van de derde tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat een bijzondere band tussen de twee ondernemingen bestaat (HvJ EG 23 februari 1999, zaak C-63/97, Jur. 1999, p. I-905, NJ 2001, 134 (BMW/Deenik)). Voor zover het gaat om gebruik van een handelsnaam moet bij de beoordeling van de vraag of de handelsnaam wordt gebruikt volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel, rekening worden gehouden - aldus HvJ EG 16 november 2004, C-245/02, Jur. 2004, p. I-10989, NJ 2006, 569 (Anheuser-Busch) - met de mate waarin het gebruik van de handelsnaam van de derde door het betrokken publiek of althans een aanzienlijk deel daarvan zou worden begrepen als aanwijzing voor het bestaan van een verband tussen de waren of diensten van de derde en de houder van het merk of een persoon die toestemming heeft voor het gebruik van het merk, alsook met de mate waarin de derde zich daarvan bewust had moeten zijn. Voorts moet bij deze beoordeling rekening worden gehouden met de omstandigheid dat het een merk betreft dat in de lidstaat waar het is ingeschreven en waar bescherming wordt gevraagd, een zekere bekendheid geniet, waaruit de derde voordeel zou kunnen halen om zijn waren in de handel te brengen.

13. Naar het oordeel van het hof is het gebruik door [geïntimeerde] van de tekens (i) tot en met (iv), beoordeeld aan de hand van bovenstaande maatstaven, geen eerlijk gebruik als hier bedoeld.

Gebruik van het woord 'Porsche' of het woord 'porschespecialist' door [geïntimeerde] in haar handelsnaam of in een teken dat zij gebruikt 'als merk' (ter onderscheiding van waren en diensten) kan naar het oordeel van het hof bij het relevante publiek (in dit geval: Porsche-bezitters als het gaat om reparatie/onderhoud van hun Porscheautomobiel en om de aanschaf van reserve-onderdelen, en (potentiële) kopers van gebruikte automobielen) de indruk wekken dat er een bijzondere band bestaat tussen die onderneming en Porsche. Er is een reële kans dat (een aanzienlijk deel van) het betrokken publiek in dergelijk gebruik een aanwijzing ziet voor het bestaan van een verband tussen de waren of diensten van die onderneming en Porsche.

Het hof is van oordeel dat het gebruik van het woord 'specialist' die indruk niet wegneemt. Het kan zich dus niet verenigen met het oordeel van de rechtbank dat [geïntimeerde] zich aldus afficheert als 'specialist' en derhalve juist niet de indruk kan wekken als ware zij officiële dealer. Naar het oordeel van het hof kan er niet van worden uitgegaan dat (een aanzienlijk deel van) het relevante publiek het teken 'porschespecialist' in een handelsnaam of in een als merk gebruikt teken aldus begrijpt dat de desbetreffende onderneming dus géén officiële dealer van Porsche is. Bovendien is voor oneerlijk gebruik reeds voldoende dat, kort gezegd, bij het publiek de indruk kan ontstaan dat er een bijzondere band tussen [geïntimeerde] en Porsche bestaat; dat hoeft niet een officieel dealerschap te zijn. Die indruk kan, zoals hiervoor is overwogen, in dit geval naar het oordeel van het hof worden gewekt. [geïntimeerde] had zich hier bewust van moeten zijn. Bij dit alles komt dat het merk 'Porsche' in de Benelux bekendheid geniet, waaruit [geïntimeerde] voordeel zou kunnen halen om haar waren en/of diensten in de handel te brengen.

14. Ten aanzien van de website met de domeinnaam 'www.porschespecialist.nl' overweegt het hof in dit verband nog als volgt. Op de website is steeds linksboven het logo afgebeeld en rechtsboven de handelsnaam 'Porschespecialist [naam geïntimeerde] Apeldoorn B.V.' met contactgegevens. Mede in het licht van hetgeen hiervoor is overwogen wekt de inhoud van de website daarmee, anders dan de rechtbank oordeelde, de indruk dat er een bijzondere band bestaat tussen [geïntimeerde] en Porsche. [geïntimeerde] heeft aangevoerd dat zij op haar website een disclaimer heeft opgenomen die haar disculpeert: onderaan de webpagina wordt meegedeeld dat Porschespecialist [naam geïntimeerde] op generlei wijze is verbonden aan Porsche AG automobielen of [naam importeur] Porsche, en dat het woord Porsche louter verwijst naar het type auto.

Deze disclaimer baat [geïntimeerde] echter niet. Daargelaten dat zij alleen ziet op de website en niet op gebruik van de gewraakte tekens elders, is, zoals Porsche heeft uiteengezet in de memorie van grieven onder 91, de disclaimer dermate onderaan de webpagina's geplaatst dat zij door de gemiddelde websitebezoeker niet zal worden waargenomen.

103 103

15. Uit het bovenstaande volgt dat [geïntimeerde] geen eerlijk gebruik maakt van de tekens (i) tot en met (iv) als bedoeld in artikel 2.23 lid 1 BVIE en/of artikel 12 GMV. In het midden kan derhalve blijven of de overige door Porsche genoemde omstandigheden (zie rechtsoverweging 10) verder bijdragen aan de vaststelling dat sprake is van oneerlijk gebruik.

16. Het bovenstaande doet er niet aan af dat het [geïntimeerde] in beginsel vrijstaat om in advertenties bijvoorbeeld te vermelden 'garagebedrijf [geïntimeerde], gespecialiseerd in reparatie en onderhoud van Porsche', 'specialist in Porsche' en 'gespecialiseerd in Porsche'. Porsche heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen dergelijke aanduidingen.

17. De slotsom is dat [geïntimeerde] zich niet kan beroepen op de in artikel 2.23 lid 1 BVIE en artikel 12 GMV vervatte beperkingen in de uitoefening van de merkrechten van Porsche, en dat deze bepalingen er in deze zaak dus niet aan in de weg staan dat Porsche zich op haar merkrechten beroept. In zoverre slagen de grieven 3 tot en met 6.

Toestemming / rechtsverwerking?

18. [geïntimeerde] heeft betoogd (zie in hoger beroep memorie van antwoord onder 3.29-40) dat zij van Porsche toestemming heeft verkregen om zich te presenteren als onderdeel van de Nederlandse verkoop- en/of onderhoudsorganisatie van Porsche. [geïntimeerde] maakt deel uit van de dealerorganisatie ofwel van de Porsche organisatie, ofwel van de Porsche (Service) Dealerorganisatie in Nederland. Dit blijkt uit correspondentie in producties 8 tot en met 11 van de zijde van [geïntimeerde] in eerste aanleg, aldus steeds [geïntimeerde]. Subsidiair stelt [geïntimeerde] dat tussen haar en Porsche, althans haar importeur in Nederland (hierna: [naam importeur]), een bijzondere band bestaat als bedoeld in het eerdergenoemde BMW/Deenik-arrest (memorie van antwoord onder 3.39; pleitnota in hoger beroep, onder 11). Ten slotte stelt [geïntimeerde] meer subsidiair dat sprake is van rechtsverwerking. Porsche heeft een en ander gemotiveerd betwist.

19. Wat betreft het primaire betoog (toestemming) merkt het hof in de eerste plaats op dat [geïntimeerde] ten pleidooie in hoger beroep heeft erkend dat zij nimmer officiële Porsche-dealer is geweest. Ten aanzien van de vraag of [geïntimeerde] de hiervoor bedoelde toestemming had, overweegt het hof dat de stelplicht en bewijslast ter zake bij [geïntimeerde] ligt. Naar het oordeel van het hof heeft [geïntimeerde] haar stelling op dit punt onvoldoende onderbouwd. Uit de correspondentie, (algemene) brieven, facturen, softwarelicentie, e.d. in genoemde producties blijkt niet dat Porsche (of [naam importeur]) aan [geïntimeerde] toestemming heeft verleend om het merk Porsche te gebruiken in de gewraakte tekens.

20. Ter onderbouwing van haar subsidiaire betoog (bijzondere band als bedoeld in het BMW/Deenik-arrest) heeft [geïntimeerde] gesteld dat zij reeds jarenlang met Porsche is verbonden als afnemer van producten en opleidingen, als licentienemer van bepaalde software, en als toeleverancier van marketing- en klanteninformatie. Nog daargelaten dat het BMW/Deenik-arrest niet gaat over de vraag of een bijzondere band tussen de gebruiker van een merk en de merkhouder deze laatste beperkt in de uitoefening van zijn merkrechten, duidt dit een en ander - wat daar verder ook van zij - op een vasteklant-relatie, en dat is naar het oordeel van het hof onvoldoende om te kunnen spreken van een commerciële of bijzondere band die de rechten van Porsche als merkhouder beperkt of [geïntimeerde] het recht geeft de merken te gebruiken.

21. Wat betreft het meer subsidiaire betoog (rechtsverwerking) dat Porsche het recht heeft verwerkt om jegens [geïntimeerde] een beroep te doen op haar merkrechten, overweegt het hof als volgt. Enkel tijdsverloop of louter stilzitten door Porsche levert geen toereikende grond op voor het aannemen van rechtsverwerking. Vereist is daartoe de aanwezigheid van bijzondere omstandigheden als gevolg waarvan hetzij bij [geïntimeerde] het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat Porsche haar aanspraken niet (meer) geldend zal maken, hetzij de positie van [geïntimeerde] onredelijk zou worden benadeeld of verzwaard in geval Porsche haar aanspraak alsnog geldend zou maken. Het is aan [geïntimeerde] om dergelijke bijzondere omstandigheden te stellen en zo nodig te bewijzen.

104 104

22. [geïntimeerde] stelt in dat verband, zo begrijpt het hof, dat uit een geschiedenis van jarenlange samenwerking blijkt dat zij verregaand was opgenomen in de Porsche organisatie. Porsche betwist dit.

23. Naar het oordeel van het hof blijkt uit de door [geïntimeerde] in dit verband overgelegde producties slechts dat [geïntimeerde] een jarenlange, wellicht innige vasteklant-relatie heeft (gehad) met [naam importeur], maar niet dat zij verregaand was opgenomen in de Porsche organisatie. [geïntimeerde] is altijd buiten deze organisatie gebleven. Reeds daarom kan [geïntimeerde] niet worden gevolgd in haar stelling dat zij, omdat zij verregaand was opgenomen in de Porsche organisatie, er op mocht vertrouwen dat Porsche haar aanspraken niet (meer) geldend zal maken zodat Porsche thans haar rechten heeft verwerkt. De vraag of gedragingen van [naam importeur] in dit verband kunnen/moeten worden toegerekend aan Porsche, kan dus in het midden blijven.

24. [geïntimeerde] heeft, onder overlegging van voorbeelden, ook nog gesteld dat zij bij [naam importeur] bestellingen plaatste onder de naam 'Porschespecialist [naam geïntimeerde]' (zodat [naam importeur] op de hoogte was van het gebruik van deze naam, terwijl zij niet daartegen protesteerde) en dat [naam importeur] en Porsche ook brieven hebben gericht aan 'Porschespecialist [naam geïntimeerde]'. Volgens Porsche zegt dat niets omdat de verkoopafdeling van [naam importeur] de persoon die de onderdelen bestelt op naam van 'Porschespecialist [naam geïntimeerde]' in het kader van de afwikkeling van die transactie ook op die manier terugschrijft. Wat daar ook van zij, naar het oordeel van het hof bieden deze (en de andere overgelegde) stukken onvoldoende grond voor het oordeel dat [geïntimeerde] het gerechtvaardigd vertrouwen mocht koesteren dat zij impliciete toestemming had om de aanduiding 'porschespecialist' te voeren of dat Porsche haar aanspraken niet (meer) geldend zou maken.

25. [geïntimeerde] heeft dus niet het bewijs bijgebracht van bijzondere omstandigheden als bedoeld in rechtsoverweging 21. Zij heeft voorts geen specifiek bewijsaanbod ter zake gedaan. Haar betoog over rechtsverwerking faalt derhalve.

26. Voor zover [geïntimeerde] (in memorie van antwoord onder 3.29) heeft bedoeld te stellen dat op grond van voormelde omstandigheden sprake is van een geldige reden in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub c en d BVIE en artikel 9 sub c GMV faalt dit betoog op grond van het hiervoor overwogene.

Inbreuk?

27. Porsche heeft gesteld dat [geïntimeerde] door gebruik van tekens (i), (ii), (iii) en (iv) inbreuk maakt op haar merkrechten en/of handelsnaamrechten. Wat betreft teken (v) stelt Porsche dat [geïntimeerde] inbreuk maakt op haar auteursrechten.

Teken (i): 'Porschespecialist [naam geïntimeerde]' 28. De vraag rijst hoe het gebruik dat [geïntimeerde] van dit teken maakt, moet worden gekwalificeerd. Naar het oordeel van het hof is het gebruik dat [geïntimeerde] maakt van de aanduiding 'Porschespecialist [naam geïntimeerde]' niet beperkt tot handelsnaamgebruik: het aanduiden van haar onderneming. Met het woord 'porsche' of 'porschespecialist' maakt [geïntimeerde], zoals zij zelf heeft aangegeven, het publiek kenbaar dat zij in het merk Porsche is gespecialiseerd en dat zij onderhoud, reparatie en verkoop van tweedehands exemplaren van dit merk ter hand neemt. Er is dus een verband tussen deze ook als handelsnaam gebruikte aanduiding en de waren en/of diensten van [geïntimeerde], zodat sprake is van gebruik 'voor waren of diensten' in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a, b en c BVIE (artikel 5 Merkenrichtlijn) en artikel 9 GMV (vgl. HvJ EG 11 september 2007, zaak C-17/06, Jur. 2007, p. I-7041, IER 2007, 102 (Céline), rechtsoverweging 23).

29. Vervolgens rijst de vraag of Porsche zich ingevolge artikel 2.20 lid 1 BVIE en artikel 9 lid 1 GMV op grond van haar merkrechten kan verzetten tegen gebruik van dit teken.

Voor zover het teken wordt gebruikt als merk geldt het volgende. Volgens de bepaling sub b van deze artikelen is dat het geval indien het teken en het merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan. Bij de beoordeling van de vraag of daarvan sprake is, moet in aanmerking worden genomen dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld volgens de indruk die het teken en het merk bij de gemiddelde consument van de betrokken waren en diensten

105 105

achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, met name de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van het teken en het merk, en de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op de totaalindruk die door het teken en het merk wordt opgeroepen waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Voorts dient rekening te worden gehouden met het onderscheidend vermogen van het merk. Er moet sprake zijn van reëel verwarringsgevaar bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Verwarringsgevaar moet eerder worden aangenomen naarmate de waren en/of diensten (soort)gelijker zijn en andersom minder snel wanneer de waren en/of diensten minder overeenstemmen.

30. Naar het oordeel van het hof kan Porsche zich krachtens deze bepaling op grond van haar merkrechten verzetten tegen het gebruik van het teken 'Porschespecialist [naam geïntimeerde]'. De hiervoor onder 2(i) aangeduide merken van Porsche en het teken 'Porschespecialist [naam geïntimeerde]' stemmen in visueel en auditief opzicht zodanig overeen dat het relevante publiek (als eerder omschreven) daardoor kan menen dat de betrokken waren en/of diensten afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen. Daarbij neemt het hof in aanmerking (i) dat het woord 'Porsche' geheel is overgenomen in het teken en daarin het eerste bestanddeel vormt waardoor het meer aandacht krijgt dan de daaropvolgende woorden terwijl het merk Porsche door haar bekendheid groot onderscheidend vermogen heeft waardoor het ook het meest onderscheidend onderdeel van het teken vormt, (ii) dat [geïntimeerde] het teken gebruikt voor (onderdelen van) dezelfde auto's derhalve voor waren en diensten die (soort)gelijk zijn aan de waren en diensten waarvoor de merken zijn ingeschreven, en (iii) dat de merken van Porsche bekend zijn en daardoor een ruimere beschermingsomvang hebben.

31. Daarnaast kan Porsche, voor zover [geïntimeerde] het teken 'Porschespecialist [naam geïntimeerde]' gebruikt als handelsnaam, het gebruik daarvan verbieden krachtens artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE en artikel 5a Handelsnaamwet op grond van haar oudere Benelux-merkrechten (uit 1954 en 1955) en krachtens artikel 5 Handelsnaamwet op grond van haar (onbetwiste) oudere handelsnaam 'Porsche'. De handelsnaam 'Porschespecialist [naam geïntimeerde]' wijkt - gelet op het bovenstaande - in geringe mate af van de handelsnaam 'Porsche' ten gevolge waarvan, in verband met de aard van de beide ondernemingen en plaats waar zij gevestigd zijn (beide richten zich, naar Porsche onbetwist heeft gesteld, (onder meer) op de Nederlandse markt), bij het relevante publiek verwarring tussen deze ondernemingen te duchten is. In zoverre slaagt de tegen het andersluidende oordeel van de rechtbank gerichte grief 7.

32. Conclusie is dat Porsche zich kan verzetten tegen het gebruik door [geïntimeerde] van de aanduiding 'Porschespecialist [naam geïntimeerde]'. In zoverre zijn de vorderingen van Porsche dus toewijsbaar.

Teken (ii): domeinnaam 'www.porschespecialist.nl' 33. [geïntimeerde] exploiteert een actieve website met de domeinnaam 'www.porschespecialist.nl', waarop zij haar waren en diensten aanbiedt. [geïntimeerde] gebruikt deze domeinnaam als handelsnaam (reeds omdat zij buiten internet de daarmee overeenstemmende handelsnaam 'Porschespecialist [naam geïntimeerde]' voor haar onderneming gebruikt) alsmede als merk (immers ter onderscheiding van (op deze website aangeboden) waren/diensten) in de Benelux.

34. Dat betekent dat Porsche zich - gelet op hetgeen hiervoor is overwogen ten aanzien van de aanduiding 'Porschespecialist [naam geïntimeerde]' - ook kan verzetten tegen het gebruik van deze domeinnaam. Daarbij neemt het hof in aanmerking dat, zoals Porsche heeft aangevoerd, de mate van overeenstemming tussen de merken en het teken 'porschespecialist' (zonder de toevoeging '[geïntimeerde]') groter is dan tussen de merken en het teken 'Porschespecialist [naam geïntimeerde]'.

35. Conclusie is dat Porsche zich kan verzetten tegen het gebruik door [geïntimeerde] van de domeinnaam 'www.porschespecialist.nl'. Ook in zoverre zijn de vorderingen van Porsche dus toewijsbaar.

Teken (iii): 'Porsche [geïntimeerde]'

106 106

36. De rechtbank oordeelde in rechtsoverweging 4.12 van het bestreden vonnis dat gebruik van de handelsnaam 'Porsche [geïntimeerde]' niet is toegestaan. Hiertegen is in hoger beroep geen grief gericht.

37. Porsche heeft wel een grief aangevoerd tegen het oordeel van de rechtbank dat hoewel gebruik van de handelsnaam 'Porsche [geïntimeerde]' niet is toegestaan - geen verbod wordt opgelegd omdat [geïntimeerde] heeft betwist dat zij deze handelsnaam (heeft) gebruikt en Porsche onvoldoende heeft onderbouwd dat het gebruik van die handelsnaam op twee websites is geschied met medewerking of instemming van [geïntimeerde]. Grief 9 strekt ten betoge dat een verbod moet worden opgelegd omdat [geïntimeerde] niet heeft willen toezeggen dat hij zich in de toekomst zal onthouden van het gebruik van deze naam en heeft geweigerd een afdwingbare toezegging te doen met betrekking tot de toekomst.

38. De grief faalt. Niet (is gegriefd tegen het oordeel dat niet) is komen vast te staan dat [geïntimeerde] de handelsnaam 'Porsche [geïntimeerde]' (heeft) gebruikt of dreigt te gaan gebruiken. In die omstandigheden kan niet worden gezegd dat de omstandigheid dat [geïntimeerde] geen afdwingbare onthoudingsverklaring heeft gegeven, meebrengt dat Porsche een belang heeft bij een verbod.

Teken (iv): logo 39. [geïntimeerde] stelt dat zij haar logo niet ter onderscheiding van waren en/of diensten gebruikt doch enkel ter onderscheiding van haar onderneming, hetgeen zou blijken uit het gebruik van dit logo op haar website en haar briefpapier. Dit betoog faalt.

Zoals Porsche terecht heeft aangevoerd, gebruikt [geïntimeerde] dit bedrijfsembleem, waarin het woord 'porschespecialist' is opgenomen, als merk, en wel voor die waren en diensten waarvoor het 'Porsche' merk is ingeschreven. Het hof verwijst naar hetgeen hiervoor in rechtsoverweging 28 is overwogen (vgl. HvJ EG 11 september 2007, zaak C17/06, Jur. 2007, p. I-7041 (Céline), rechtsoverweging 23).

40. Vervolgens rijst de vraag of Porsche zich ingevolge artikel 2.20 lid 1 BVIE en artikel 9 lid 1 GMV op grond van haar merkrechten kan verzetten tegen gebruik van dit teken.

Volgens de bepaling sub b van deze artikelen is dat het geval indien het teken en het merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan (zie nader rechtsoverweging 29). Naar het oordeel van het hof kan Porsche zich krachtens deze bepaling op grond van haar merkrechten verzetten tegen het gebruik van het logo.

De hiervoor onder 2(i) aangeduide merken van Porsche en het logo stemmen zodanig overeen dat het relevante publiek (als eerder omschreven) daardoor kan menen dat de betrokken waren en/of diensten afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen. Daarbij neemt het hof in aanmerking (i) dat het woord 'Porsche' geheel is overgenomen in het logo en wel in een opvallende rode kleur, (ii) Porsche door haar bekendheid een onderscheidend bestanddeel vormt in het logo, (iii) het logo aanhaakt bij (de huisstijl van) Porsche doordat de contouren van een Porsche 911 prominent worden weergegeven, welke contouren mede leiden tot begripsmatige overeenstemming, en doordat de huiskleuren van Porsche worden gebruikt, (iv) dat [geïntimeerde] het teken gebruikt voor waren en diensten die (soort)gelijk zijn aan de waren en diensten waarvoor de merken zijn ingeschreven, en (v) dat de merken van Porsche bekend zijn en daardoor een ruimere beschermingsomvang hebben.

41. Conclusie is dat Porsche zich ook kan verzetten tegen het gebruik door [geïntimeerde] van het logo. In zoverre zijn de vorderingen van Porsche dus toewijsbaar.

42. Het bovenstaande brengt mee dat grief 6, gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat geen sprake is van merkinbreuk, ook in zoverre slaagt. Dit geldt ook voor grief 2.

Teken (v): afbeelding 43. Porsche stelt dat [geïntimeerde] door het gebruik van de afbeelding inbreuk maakt op haar auteursrechten. Naar vaste rechtspraak geldt dat, wil een voortbrengsel kunnen worden beschouwd als een werk van letterkunde, wetenschap of kunst als bedoeld in artikel 1 juncto artikel 10 Auteurswet, vereist is dat het een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt (HR 30 mei 2008, NJ 2008, 556, Endstra-tapes). Porsche heeft in dat verband gesteld dat het 911-model zich

107 107

met name onderscheidt van andere modellen auto's door de gestroomlijnde vormgeving en profile en door de kenmerkende wijze waarop de koplampen daarin een rol spelen.

Naar het oordeel van het hof heeft Porsche aldus, in verband met voornoemd vereiste, ook in hoger beroep onvoldoende gesteld. Daarop stuit grief 8, gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat geen sprake is van auteursrechtinbreuk, af. In zoverre zijn de vorderingen van Porsche dus niet toewijsbaar.

Vorderingen 44. Uit het bovenstaande blijkt dat de grieven deels slagen en dat de inbreukvorderingen van Porsche deels toewijsbaar zijn. Ten aanzien van de vorderingen overweegt het hof als volgt.

45. Porsche heeft gevorderd, kort gezegd, (i) een verbod, (ii) opgave/rekening en verantwoording, een en ander op straffe van een dwangsom; (iii) vergoeding van geleden schade nader op te maken bij staat; en (iv) veroordeling van [geïntimeerde] in de proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv. 46. Zoals hiervoor overwogen, is het gevorderde verbod toewijsbaar voor zover het gaat om de handelsnaam 'Porschespecialist [naam geïntimeerde]', de domeinnaam 'www.porschespecialist.nl' en het logo. Het hof zal deze vordering toewijzen en ook een verbod uitspreken ter zake van het gebruik van andere handelsnamen, domeinnamen en andere tekens ter onderscheiding van (gelijke of soortgelijke) waren en/of diensten die het merk Porsche bevatten. Het hof acht het daarbij redelijk dat [geïntimeerde] een termijn van zes maanden krijgt om haar handelsnaam, bedrijfspresentatie, website, enz. aan te passen.

47. Ten aanzien van de vordering tot schadevergoeding nader op te maken bij staat, overweegt het hof dat Porsche (ook in eerste aanleg, inleidende dagvaarding onder 33) onvoldoende heeft gesteld om de mogelijkheid van schade te kunnen aannemen (zie ook conclusie van antwoord onder 75). Zo heeft zij bijvoorbeeld niet gesteld dat zij door de handelwijze van [geïntimeerde] inkomsten is misgelopen. Mede gelet op de lange periode dat [geïntimeerde] de gewraakte tekens reeds gebruikt (vanaf in ieder geval 1996), had het op de weg van Porsche gelegen om in dit verband enige concrete indicaties te geven omtrent de (mogelijk) geleden schade. Het hof zal deze vordering dus afwijzen. Daarmee ontvalt ook het belang aan de opgave-vordering; deze vordering zal dus ook worden afgewezen. Het hof merkt op dat Porsche geen winstafdracht heeft gevorderd.

48. Het hof zal het bestreden vonnis vernietigen en, opnieuw rechtdoende, de vorderingen toewijzen als hiervoor overwogen. Het hof zal de dwangsom matigen als in het dictum vermeld. [geïntimeerde] zal, als in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van de beide instanties op de voet van artikel 1019h Rv. Ten aanzien van de kosten in eerste aanleg overweegt het hof dat de kosten aan de zijde van Porsche niet zijn weersproken; zij worden conform haar opgave begroot op € 12.180,02.

Ten aanzien van de kosten van het hoger beroep overweegt het hof als volgt. Porsche heeft bij brief van 26 september 2012 aan het hof een afschrift gezonden waaruit blijkt dat (onder meer) haar 1019h-kostenoverzicht op 23 augustus 2012 door een koerier is bezorgd bij (de bode van) het hof. Daaruit blijkt dat dit overzicht tijdig is ingediend. Deze kosten aan de zijde van Porsche zijn niet weersproken en worden conform haar opgave begroot op € 32.687,94. Gelet op het bovenstaande slaagt grief 10 deels en faalt hij voor het overige.

Slotsom 49. Het hoger beroep van Porsche slaagt grotendeels. De vorderingen van Porsche zullen alsnog (deels) worden toegewezen. Samengevat komt het hof, op grond van het (Europese) merkenrecht en de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie, tot het volgende oordeel: het is [geïntimeerde] niet toegestaan om het merk 'Porsche' te gebruiken in handelsnamen, domeinnamen of andere tekens ter onderscheiding van (soort)gelijke waren of diensten als waarvoor het merk 'Porsche' is ingeschreven. Het is [geïntimeerde] daarentegen in beginsel wel toegestaan om in (andere) reclame-uitingen te vermelden dat zij is gespecialiseerd in Porsche (bijvoorbeeld: 'reparatie en onderhoud van Porsche', 'specialist in Porsche' en 'gespecialiseerd in Porsche').

Beslissing Het hof:

108 108

(a) vernietigt het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage, sector civiel recht, van 27 juli 2011, hersteld bij herstelvonnis van 10 augustus 2011, en, opnieuw rechtdoende: (b) verbiedt [geïntimeerde] om, na zes maanden na betekening van dit arrest, te gebruiken: - de aanduiding 'Porschespecialist [naam geïntimeerde]' als handelsnaam of als merk (ter onderscheiding van waren en/of diensten), - de domeinnaam 'www.porschespecialist.nl', - het logo afgebeeld in overweging 7 onder (iv), alsmede - andere handelsnamen, domeinnamen en andere tekens ter onderscheiding van waren en/of diensten (die (soort)gelijk zijn aan die waarvoor de merken van Porsche zijn ingeschreven) die het merk Porsche bevatten; (c) veroordeelt [geïntimeerde] tot een dwangsom van € 1.000,- per keer of - zulks ter keuze van Porsche - € 5.000,- per dag, een dagdeel daaronder begrepen, dat wordt gehandeld in strijd met een het hiervoor genoemde verbod, met een maximum van € 100.000,-; (d) veroordeelt [geïntimeerde] in de kosten van het geding in eerste aanleg, aan de zijde van Porsche tot op 27 juli 2011 begroot op € 12.180,02; (e) veroordeelt [geïntimeerde] in de kosten van het geding in hoger beroep, tot op heden aan de zijde van Porsche tot op heden begroot op € 32.687,94; (f) bepaalt dat de bedragen onder (d) en (e) binnen veertien dagen na de dag van deze uitspraak moeten zijn voldaan, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf het einde van voormelde termijn tot aan de dag der algehele voldoening; (g) verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad; (h) wijst de vorderingen voor het overige af.

Dit arrest is gewezen door mrs. J.C. Fasseur-van Santen, A.D. Kiers-Becking en S.J. Schaafsma, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 15 januari 2013 in aanwezigheid van de griffier.

109 109

Vertaling

C-466/12 - 1 Zaak C-466/12 Verzoek om een prejudiciële beslissing

Datum van indiening: 18 oktober 2012 Verwijzende rechter: Svea hovrätt (Zweden) Datum van de verwijzingsbeslissing: 18 september 2012 Verzoekende partijen: Nils Svensson Sten Sjögren Madeleine Sahlman Pia Gadd Verwerende partij: Retriever Sverige AB

(omissis) Verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie Zaak De bij het Svea hovrätt aanhangige zaak (omissis) betreft een aantal artikelen (hierna: „artikelen”) die door Nils Svensson, Pia Gadd, Sten Sjögren en Madeleine Sahlman (hierna: „journalisten”) zijn geschreven en gepubliceerd in de krant Göteborgs-Posten en op de website van Göteborgs-Posten (www.gp.se). Vast staat dat de artikelen werken van letterkunde zijn in de zin van § 1 van Lag (1960:729) om konstnärliga och litterära verk (upphovsrättslagen) (wet 1960/729 inzake

NL 110

VERZOEK OM EEN PREJUDICIËLE BESLISSING VAN 18. 9. 2012 – ZAAK C-466/12

werken van letterkunde en kunst; hierna: „wet op het auteursrecht”) en dat de journalisten zelf – althans gedeeltelijk – het auteursrecht op de artikelen hebben.

De journalisten hebben bij de Stockholms Tingsrätt beroep ingesteld en daarbij gevorderd dat Retriever Sverige AB (hierna: „Retriever”) ertoe zou worden veroordeeld hen een passende vergoeding te betalen overeenkomstig § 54, eerste volzin, van de wet op het auteursrecht omdat zij de artikelen heeft gebruikt doordat zij deze zonder toestemming ter beschikking van het publiek heeft gesteld voor bepaalde tijdvakken, via de dienst www.retriever-info.com en de zoek- en bewakingsfuncties ervan.

Retriever betwist de vordering.

De Tingsrätt heeft de vordering van de journalisten afgewezen.

De journalisten zijn tegen het vonnis van de Tingsrätt opgekomen bij het Svea Hovrätt met het betoog dat hun vordering moest worden toegewezen.

De journalisten voeren de volgende middelen aan: Retriever heeft het uitsluitende recht van de journalisten om hun respectieve werken ter beschikking van het publiek te stellen geschonden. De schending bestaat erin dat de internetgebaseerde zoek- en/of bewakingsdienst (www.retriever-info.com) die Retriever het publiek aanbiedt, aldus is ontworpen dat abonnees toegang hebben gekregen tot de werken op het internet. De toegang bestaat erin dat de abonnees de werken hebben geconsulteerd of konden consulteren.

Retriever voert de volgende middelen aan: Ten eerste betoogt Retriever dat geen van de aan de orde zijnde koppelingsmaatregelen handelingen vormen die voor het auteursrecht relevant zijn. Mocht het Hovrätt om de een of andere reden oordelen dat Retriever’s koppelingen naar wat in de zaak „gedrukt materiaal” wordt genoemd – namelijk materiaal dat beschikbaar is op het internet in het artikelenbestand Mediearkivet, dat wordt beheerd door Mediearkivet Svenska AB (hierna: „Mediearkivet”) – relevant is voor het auteursrecht, betoogt Retriever met betrekking tot die koppelingen ten tweede dat zij zijn gemaakt in opdracht en voor rekening van Mediearkivet en dat Retriever ze alleen te koop aanbiedt. Dat vormt geen basis om Retriever aansprakelijk te stellen wegens schending van het auteursrecht.

De journalisten hebben onder meer het volgende betoogd: Retriever heeft op de Zweedse markt een abonnementscontract te koop aangeboden en verhandeld, op basis waarvan haar klanten tekstmateriaal dat verband houdt met de krant [Göteborgs-Posten] konden inzien. Het materiaal is gepubliceerd in de gedrukte krant [Göteborgs-Posten] en op www.gp.se. Retriever heeft met een groot aantal klanten dergelijke abonnementscontracten gesloten. Een klant betaalt zowel voor een basisabonnement als voor elk doorgegeven artikel en/of beeld. Ten minste één klant, die een abonnementcontract met Retriever had gesloten, heeft de dienst gebruikt doordat hij alle 13 in deze zaak aan de orde zijnde artikelen heeft gezocht 2

111

SVENSSON M.FL.

en vervolgens geconsulteerd. De betrokken artikelen, die voor de toepassing van het auteursrecht als werken moeten worden beschouwd, zijn aan de klant doorgegeven en door hem gebruikt. Voorts heeft de klant Retriever betaald voor die toegang.

Retrievers zoekfunctie kon als volgt worden gebruikt: Nadat hij had ingelogd op de website van Retriever, kon de klant daar een zoekfunctie gebruiken. Door een of meer zoektermen in een tekstvak in te geven en vervolgens op „zoek” te klikken, verkreeg de klant een lijst van treffers met diverse links die konden worden aangeklikt. Indien de klant dan op een van de links klikte, werd het artikel waarnaar de link verwees geopend in een nieuw venster, dat automatisch opende over het venster waarin Retrievers website werd getoond. De klant kreeg niet te zien dat hij door op de link te klikken werd doorgestuurd naar www.gps.se of een andere site dan die van Retriever.

Retriever’s bewakingsfunctie kon als volgt worden gebruikt: De klant kon een of meer zoektermen kiezen. Wanneer de klant vervolgens inlogde op de website van Retriever, gaf Retriever de klant op basis van die zoektermen een lijst van treffers met diverse links die konden worden aangeklikt. Indien de klant dan op een van de links klikte, werd het artikel dat aan de link was gekoppeld, getoond in een nieuw venster, dat automatisch opende over het venster waarin de website van Retriever werd getoond.

Ongeacht of de klant de zoek- of de bewakingsfunctie gebruikte en ongeacht of de klant daarmee de artikelen in hun „gedrukte” versie of „web”-versie kon consulteren, stelde Retriever de artikelen ter beschikking van het publiek. Dit vormt een mededeling aan het publiek of subsidiair een publieke uitvoering.

Mocht worden geoordeeld dat de wijze waarop de artikelen ter beschikking zijn gesteld, geen van de genoemde vormen is, dan gaat het om een andere vorm van beschikbaarstelling, maar niet om distributie. Alle handelingen waarbij de artikelen ter beschikking zijn gesteld, hebben op het internet plaatsgevonden.

De originelen van de 13 artikelen die door Retriever ter beschikking zijn gesteld, zijn gepubliceerd op www.gp.se („webversies”) en op een Noorse server („gedrukte versies”). De journalisten weten niet wie de kopieën op de Noorse server heeft geplaatst. De journalisten betogen bijgevolg niet dat Retriever de „gedrukte” versies op een andere wijze dan de hierboven beschreven wijze ter beschikking heeft gesteld.

Retriever heeft ter onderbouwing van haar betoog onder meer het volgende aangevoerd: Retriever heeft geen werken doorgegeven. Retriever wijst alleen op websites op het internet waar bepaald materiaal te vinden is. De klant kan zelf kiezen of hij het materiaal wil consulteren door op een link te klikken.

Wanneer een klant heeft geklikt op een link die door Retriever is geplaatst, wordt de klant doorverwezen naar de website waar het artikel waarnaar de link verwijst 3

112

VERZOEK OM EEN PREJUDICIËLE BESLISSING VAN 18. 9. 2012 – ZAAK C-466/12

beschikbaar is. Het materiaal is niet opgenomen op de website van Retriever. Het is voor de klant duidelijk dat hij wordt doorverwezen.

Toepasselijke bepalingen § 2 van de wet op het auteursrecht bevat de economische rechten die met het auteursrecht verbonden zijn. Het auteursrecht houdt hoofdzakelijk een uitsluitend in om over het werk te beschikken door het te reproduceren en ter beschikking te stellen van het publiek. Een werk wordt ter beschikking van het publiek gesteld wanneer het wordt meegedeeld aan het publiek, publiekelijk wordt uitgevoerd, publiekelijk wordt vertoond, of wordt te koop aangeboden, verhuurd, uitgeleend of op een andere wijze onder het publiek wordt verspreid.

Het begrip mededeling aan het publiek deed zijn intrede in het Zweedse recht bij de omzetting van richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij. Die vorm om een werk ter beschikking te stellen, houdt volgens § 2 van de wet op het auteursrecht, die op dit punt overeenstemt met artikel 3, lid 1, van de richtlijn, in dat het werk ter beschikking wordt gesteld vanaf een andere plaats dan die waar het publiek het werk kan consulteren, ongeacht of dit per draad of draadloos gebeurt. Het begrip mededeling aan het publiek heeft ook betrekking op mededelingen die op zodanige wijze plaatsvinden dat het werk voor leden van het publiek op een door hen individueel gekozen plaats en tijd toegankelijk is.

In verband met de uitvoering van de richtlijn, heeft de Zweedse regering erop gewezen dat wijzigingen van § 2 van de wet op het auteursrecht de omvang van het uitsluitende recht van de auteur om het werk ter beschikking van het publiek te stellen, niet hebben gewijzigd, maar alleen een herverdeling inhielden van de vorige vormen om een werk beschikbaar te stellen, namelijk publieke uitvoering, distributie onder het publiek en publieke vertoning. Volgens de regering staat de richtlijn evenmin eraan in de weg dat de auteur uitgebreidere uitsluitende rechten worden verleend dan de richtlijn vereist (wetsontwerp 2004/05:110, blz. 71).

Noodzaak van een prejudiciële beslissing Voor de uitkomst van het geding is het bepalend te weten of de links die Retriever plaatst, moeten worden geacht een mededeling aan het publiek te vormen van het werk waarnaar de respectieve links verwijzen.

De richtlijn bevat geen nadere definitie van de handelingen die een mededeling aan het publiek vormen. Volgens het Hovrätt schept de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (zie onder meer zaak C-306/05, het arrest Rafael Hoteles) niet voldoende duidelijkheid om een standpunt te kunnen innemen in de onderhavige zaak.

4

113

SVENSSON M.FL.

Ook relevant is de vraag of het Zweedse recht, overeenkomstig de hierboven beschreven voorbereidende werkzaamheden, een ruimer uitsluitend recht kan verlenen aan auteurs dan dat welk de richtlijn voorschrijft.

Verzoek om een prejudiciële beslissing Gelet op het voorgaande verzoekt het Hovrätt het Hof van Justitie van de Europese Unie om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen: 1.

Is sprake van mededeling aan het publiek in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij, wanneer iemand anders dan de houder van het auteursrecht op een bepaald werk, op zijn website een aanklikbare link plaatst naar het werk?

2.

Is het voor het antwoord op de eerste vraag relevant of het werk waarnaar de link verwijst, is geplaatst op een website op het internet waartoe iedereen zonder beperkingen toegang heeft dan wel of de toegang op enige wijze is beperkt?

3.

Moet bij de beantwoording van de eerste vraag onderscheid worden gemaakt tussen gevallen waarin het werk, nadat de gebruiker op de link heeft geklikt, wordt getoond op een andere website, en gevallen waarin het werk, nadat de gebruiker op de link heeft geklikt, aldus wordt getoond dat de indruk wordt gewekt dat het op dezelfde website verschijnt?

4.

Kan een lidstaat een ruimere bescherming bieden aan het uitsluitende recht van auteurs door onder het begrip „mededeling aan het publiek” een groter aantal handelingen te verstaan dan die welke zijn genoemd in artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29?

(omissis)

5

114

ECLI:NL:GHAMS:2012:BY8420 Deeplink Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 15-01-2012 Datum publicatie 15-01-2013 Zaaknummer 200.095.838/01 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie art. 10 en 12 Auteurswet / art. 6:162 BW / via hyperlink verwijzen naar plaatsen op het internet waardoor derden gefaciliteerd worden in het vinden van publicaties waarmee een inbreuk wordt gemaakt op auteursrecht, geen openbaar maken maar wel in strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid en derhalve onrechtmatig.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl Uitspraak arrest ___________________________________________________________________ _ _ GERECHTSHOF AMSTERDAM afdeling civiel en belastingrecht zaaknummer: 200.095.838/01 : zaaknummer rechtbank Haarlem: 173726 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 15 januari 2013 inzake [ APPELLANT ], wonend te [ woonplaats ], APPELLANT, advocaat: mr. M. Koudstaal te Haarlem, tegen 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NOORDHOFF UITGEVERS B.V., gevestigd te Groningen, 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid THIEMEMEULENHOFF B.V. gevestigd te Amersfoort, GEÏNTIMEERDEN, advocaat: mr. A. Knigge te Amsterdam.

De appellant wordt hierna [ Appellant ] genoemd, de geïntimeerden tezamen Noordhoff c.s. en ieder voor zich respectievelijk Noordhoff en Thieme.

1. Het geding in hoger beroep 1.1 Bij dagvaarding van 3 oktober 2011 is [ Appellant ] in hoger beroep gekomen van het vonnis van 17 augustus 2011 met het nummer 173726/HAZA 10-1325, dat de rechtbank Haarlem in deze zaak heeft gewezen tussen [ Appellant ] als gedaagde in de hoofdzaak/verweerder in het incident en Noordhoff c.s. als eiseressen in de hoofdzaak en in het incident (hierna: het vonnis).

1.2 [ Appellant ] heeft bij memorie tien grieven geformuleerd en bescheiden in het geding gebracht, met conclusie, kort gezegd, dat het hof het vonnis zal vernietigen en, alsnog, de vorderingen van Noordhoff c.s. zal afwijzen en hen uitvoerbaar bij voorraadhoofdelijk zal veroordelen in de proceskosten.

1.3 Daarop hebben Noordhoff c.s. geantwoord, beschei¬den in het geding gebracht, bewijs aangeboden en geconcludeerd dat het hof het vonnis zal bekrachtigen, met

115 115

veroordeling van [ Appellant ] in de volledige proceskosten van het appel op de voet van artikel 1019h Rv. 1.4 Op 27 februari 2012 is Noordhoff c.s. akte verleend van het depot (7/2012) van een drietal leerboeken van de methode Moderne Wiskunde voor HAVO respectievelijk VWO en de daarbij behorende uitwerkingenboeken.

1.5 De partijen hebben de zaak op 16 mei 2012 doen bepleiten, [ Appellant ] door zijn voornoemde advocaat, Noordhoff c.s. door mr. D.J.G. Visser en mr. M. Bakker, advocaten te Amsterdam. De advocaten hebben hun pleitnotities aan het hof overgelegd.

Bij die gelegenheid zijn van weers¬zijden bij akte verdere bescheiden in het geding ¬ge¬bracht.

1.6 Ten slotte is arrest gevraagd.

2. Beoordeling 2.1 De rechtbank heeft in het vonnis onder 2.1 tot en met 2.8 een aantal feiten vastgesteld. Met grief I bestrijdt [ Appellant ] de juistheid van de overwegingen 2.5 en 2.6. Voor zover nodig zal het hof daarop hierna ingaan. Voor het overige bestaat geen geschil over de feitenopsomming, zodat deze in zoverre ook het hof tot uitgangspunt dient.

2.2 Het gaat in deze zaak, samengevat, om het volgende.

2.2.1 Noordhoff c.s. zijn uitgevers van schoolboeken. Noordhoff geeft onder meer de lesmethodes Moderne Wiskunde, Getal en Ruimte, Netwerk, Natuurkunde Overal, Pulsar en Scoop uit. Thieme is uitgever van de methodes Curie, Newton en Systematische Natuurkunde. Een lesmethode bestaat uit een leerboek/werkboek met oefenopgaven en een antwoordenboek met de uitwerkingen van de desbetreffende opgaven (hierna: uitwerkingenboek).

2.2.2 De servers van een aantal server hosts, waaronder Skydrive, Sqweebs en Nofeehost, bevatten internetadressen waar uitwerkingen (pdf-bestanden) van de opgaven van Noordhoff c.s. zijn opgenomen.

2.2.3 [ Appellant ] is leraar wiskunde (geweest). Hij beheert de website http://home.hccnet.nl/t.amerongen. Op de homepage van deze website stond een inhoudsopgave waarin een aantal van de onder 2.2.1 genoemde lesmethodes waren vermeld. Het was voor derden mogelijk om vanaf de website van [ Appellant ] met een aantal klikken de onder 2.2.2 bedoelde internetadressen te bereiken en de daar opgenomen pdf-bestanden te openen.

2.2.4 De voorzieningenrechter te Den Haag heeft [ Appellant ] bij beschikking van 30 oktober 2009 verboden inbreuk te maken op het auteursrecht van Noordhoff. [ Appellant ] heeft aan dit bevel voldaan, maar heeft –nadat Noordhoff niet binnen zes maanden na deze beschikking een eis in de hoofdzaak had ingesteld- vorenbedoelde uitwerkingen weer bereikbaar gemaakt via zijn website.

2.3 In het vonnis heeft de rechtbank op vordering van Noordhoff c.s. [ Appellant ] op straffe van verbeurte van een dwangsom kort en zakelijk weergegeven- verboden ieder openbaar maken en/of verveelvoudigen van de uitwerkingenboeken waarop aan Noordhoff c.s. auteursrecht toekomt, waaronder begrepen het beschikbaar stellen van die werken via een website of e mail.

2.4 Met grief II betoogt [ Appellant ], kort gezegd, dat op de uitwerkingenboeken geen auteursrecht rust.

Het hof neemt tot uitgangspunt dat van een auteursrechtelijk beschermd werk sprake is indien het gaat om een eigen intellectuele schepping van de maker die de persoonlijkheid van deze weerspiegelt en tot uiting komt door de door deze gemaakte vrije creatieve keuzen.

Niet in geschil is dat de les- en werkboeken van Noordhoff c.s. werken zijn als bedoeld in artikel 10 van de Auteurswet (Aw). Maar volgens [ Appellant ] geldt dat niet voor de daarbij horende uitwerkingenboeken. Volgens hem kunnen wis- en natuurkundige vraagstukken maar tot één juist antwoord leiden. De standaardberekeningen die daaraan ten grondslag liggen, zijn door wetenschappers en niet door Noordhoff c.s. bedacht.

Noordhoff c.s. voeren daartegenover aan dat het niet slechts gaat om het uiteindelijke antwoord op een vraagstuk maar ook om de selectie van de te behandelen onderwerpen, de beschrijving van de uitwerking en de lay-out daarvan.

116 116

Het gelijk is aan de zijde van Noordhoff c.s. Niet alleen bij het formuleren van de lesstof en de opgaven moet de maker creatieve keuzen maken, maar ook bij de wijze van uitwerking van de opgaven kan dat het geval zijn. Dat er uiteindelijk maar één goed antwoord is, doet daar niet aan af. Anders dan de rechtbank, heeft het hof kennis kunnen nemen van één van de methodes, te weten Moderne Wiskunde. De uitwerkingenboeken daarvan moeten worden gekwalificeerd als werk in vorenbedoelde zin. [ Appellant ] heeft niet aangevoerd dat de gedeponeerde uitwerkingenboeken niet representatief zijn voor die van alle andere onder 2.2.1 genoemde methodes. Het hof kan daarom als vaststaand aannemen dat alle uitwerkingenboeken waar het in dit geschil om gaat, werken zijn in de zin van artikel 10 Aw. De tweede grief slaagt dus niet.

2.5 In zijn toelichting op grief III concludeert [ Appellant ] dat Noordhoff c.s. onbetwist niet de maker zijn van de uitwerkingenboeken.

Voor zover [ Appellant ] met deze grief bedoelt te herhalen hetgeen hij reeds in grief II heeft aangevoerd, kan de grief niet slagen. Ook overigens slaagt de derde grief niet, omdat [ Appellant ] niet heeft bestreden dat de makers van de methodes hun auteursrechten, met inbegrip van hun auteursrechten op de uitwerkingenboeken, aan Noordhoff c.s. hebben overgedragen, waardoor deze rechthebbenden op de auteursrechten van de uitwerkingenboeken zijn geworden.

2.6 In rov. 4.6 van het vonnis heeft de rechtbank overwogen dat [ Appellant ] niet voldoende heeft betwist dat de (delen van de) uitwerkingenboeken waarnaar hij op zijn website verwijst, letterlijke kopieën van de uitwerkingenboeken zijn die Noordhoff c.s. uitgeven.

Grief IV is tegen deze overweging gericht. Volgens [ Appellant ] heeft hij dit wel uitdrukkelijk betwist en ligt de bewijslast nu bij Noordhoff c.s.

Noordhoff c.s. hebben in eerste aanleg door overlegging van zogenoemde screenshots (vgl. productie 6) een aantal voorbeelden gegeven van de weg waarlangs [ Appellant ] de uitwerkingen toegankelijk maakt. Deze voorbeelden eindigen steeds met een aantal uitwerkingen die uiterlijk gelijk zijn aan uitwerkingen in de uitwerkingenboeken. [ Appellant ] heeft weliswaar aangevoerd dat het niet om letterlijke kopieën gaat, maar dat is door hem op geen enkele wijze onderbouwd of toegelicht. De rechtbank heeft daarom, met inachtneming van de tweede volzin van artikel 149 lid 1 Rv, en derhalve op goede grond als vaststaand aangenomen dat het om letterlijke kopieën gaat. Ook in hoger beroep heeft [ Appellant ] zijn betwisting niet nader toegelicht, zodat zijn vierde grief tevergeefs is opgeworpen.

2.7 Niet in geschil is dat degene die kopieën van uitwerkingen waarvan het auteursrecht bij Noordhoff c.s. berust, op internet openbaart inbreuk maakt op die auteursrechten. De rechtbank komt in het vonnis tot de conclusie (rov. 4.11) dat [ Appellant ] de uitwerkingen waarnaar hij op zijn website verwijst op eerderbedoelde servers heeft geplaatst.

Met zijn grieven V en VI bestrijdt [ Appellant ] dat oordeel door aan te voeren dat hij geen serverruimte heeft gehuurd bij de onder 2.2.2 genoemde server hosts noch daar anderszins over kan beschikken en evenmin de uitwerkingen daarop heeft geplaatst. Het ligt dan op de weg van Noordhoff c.s. hun desbetreffende stelling deugdelijk te adstrueren en zo nodig bewijs daarvan te leveren.

Noordhoff c.s. voeren in dat kader het volgende aan. [ Appellant ] is de enige is die links naar de desbetreffende servers aanbiedt. Uit zijn reacties op berichten in zijn gastenboek blijkt dat hij het in zijn macht heeft problemen op de servers op te lossen. Noordhoff heeft [ Appellant ] 12 oktober 2009 anoniem de uitwerkingen van de negende editie van Moderne Wiskunde VWO D hoofdstuk 3 toegezonden, die nog niet op internet stonden.

Binnen enkele uren zijn deze uitwerkingen daarna op internet verschenen. Aan de hand van dit een en ander concluderen Noordhoff c.s. dat het niet anders kan dan dat [ Appellant ] de uitwerkingenboeken op internet heeft geopenbaard. [ Appellant ]’s verweer tegen deze constateringen van Noordhoff c.s. is niet heel sterk.

Volgens hem heeft hij de toegezonden uitwerkingen niet zelf geplaatst maar doorgestuurd aan een bekende die daarin was geïnteresseerd, maar hij weet niet meer wie dat was en hoe hij wist dat deze persoon geïnteresseerd was. Hij beschikt, naar zijn

117 117

zeggen, niet meer over de e-mail waarmee hij het bestand heeft doorgestuurd maar merkwaardigerwijze nog wel over de e mail die hij via Noordhoff ontving.

De door Noordhoff c.s. genoemde feitelijkheden zijn onvoldoende om op grond daarvan hun stelling als bewezen behoudens tegenbewijs, te kunnen aanmerken. Dat het verweer van [ Appellant ] weinig oprecht lijkt, doet dat niet anders zijn. Noordhoff c.s. dienen derhalve verder bewijs bij te brengen. In eerste aanleg hebben zij bij gelegenheid van de comparitie gezegd niet over meer bewijs te beschikken en hun bewijsaanbod in hoger beroep is ook niet op dit punt gericht, zodat er geen aanleiding is hen tot verder bewijs toe te laten. Het hof komt daarom tot de conclusie dat tussen partijen niet vast staat dat [ Appellant ] de litigieuze uitwerkingenboeken zelf op internet heeft openbaar gemaakt, waardoor evenmin vast staat dat hij op die wijze inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten van Noordhoff c.s. De vijfde en zesde grief slagen derhalve in zoverre.

2.8 Op grond van de devolutieve werking van het appel dient het hof thans de oorspronkelijke subsidiaire en meer subsidiaire stellingen van Noordhoff c.s. te beoordelen die inhouden dat [ Appellant ] door het plaatsen van hyperlinks op zijn website het zodanig eenvoudig maakte voor derden om de uitwerkingenboeken in te zien of te downloaden dat dit moet worden gekwalificeerd als openbaren daarvan, althans als een onrechtmatige daad van [ Appellant ] jegens Noordhoff c.s.

Nu niet vast staat dat [ Appellant ] de uitwerkingen zelf op internet heeft gezet en het evenmin door middel van bijzondere technische faciliteiten mogelijk maakte dat derden kennis konden nemen van de uitwerkingen maar slechts door een eenvoudige hyperlink de weg daarnaar wees, kan dit niet worden aangemerkt als openbaar maken in de zin van artikel 12 Aw. Volgens [ Appellant ] is het downloaden uit illegale bron toegestaan, zodat het faciliteren daarvan evenmin onrechtmatig is. Deze stelling van [ Appellant ] kan in zijn algemeenheid niet als juist worden aanvaard. De door [ Appellant ] geplaatste hyperlinks maken het voor derden mogelijk of in ieder geval veel eenvoudiger enthousiaste reacties in het gastenboek op de website van [ Appellant ] getuigen daarvan om de illegaal op het internet geopenbaarde uitwerkingen te vinden. [ Appellant ] heeft niet weten te concretiseren dat de uitwerkingen ook via zoekprogramma’s of andere links bereikbaar zijn, zodat het hof aan dat verweer, wat daar verder van zij, voorbij gaat. Dat [ Appellant ] door het plaatsen van de hyperlinks derden (in vergaande mate) behulpzaam is, is in dit geval in strijd met de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt te achten. In dit verband is van betekenis dat bezwaarlijk anders kan worden aangenomen dan dat Noordhoff c.s. doordat de uitwerkingen op internet zijn gepubliceerd en bereikbaar zijn gemaakt minder uitwerkingenboeken zullen verkopen en daardoor inkomsten derven. Dat zijn website voor [ Appellant ] een niet commerciële hobby is in welk kader hij belangeloos naar informatie zoekt die nuttig is voor zijn bezoekers en om leerlingen van dienst te zijn, neemt niet weg dat hij er aan meewerkt dat afbreuk wordt gedaan aan de normale exploitatie van de uitwerkingenboeken door Noordhoff c.s. Dat Noordhoff c.s. zelf andere uitwerkingen openbaar maken mag zo zijn zij zijn daartoe als rechthebbende op de desbetreffende auteursrechten ook bij uitstek gerechtigd maar dat rechtvaardigt niet dat [ Appellant ] handelt zoals hij doet. Daarmee faalt ook grief VIII. 2.9 Grief VII is gericht tegen rechtsoverweging 4.12 van de rechtbank. Het hof acht deze overweging juist en maakt deze tot de zijne. Anders dan [ Appellant ] kennelijk meent is het op verzoek aan iedere willekeurige derde toesturen van een kopie van een of meer uitwerkingen een vorm van openbaar maken van de uitwerkingenboeken waartoe hij niet gerechtigd is. Ook de zevende grief treft dus geen doel.

2.10 De omstandigheid dat de vijfde en zesde grief van [ Appellant ] slagen heeft niet tot gevolg dat het vonnis moet worden vernietigd. Het dictum onder 5.1 is nog steeds juist, omdat uit het falen van de zevende grief voortvloeit dat [ Appellant ] inderdaad inbreuk maakte op auteursrechten van Noordhoff c.s. Nu voorts de oorspronkelijke meer subsidiaire grondslag van Noordhoff c.s. –onrechtmatige daad- alsnog deugdelijk is bevonden brengt dat mee dat het vonnis aanvulling behoeft zoals hierna te doen.

2.11 [ Appellant ] maakt met zijn grief IX bezwaar tegen de door de rechtbank gegeven proceskostenveroordeling, omdat de kosten niet zijn aangetoond en de uurlonen voor nota bene drie advocaten overdreven hoog zijn.

118 118

Het hof stelt voorop dat nu de rechtbank [ Appellant ], in het licht van hetgeen hierboven onder 2.9 is overwogen, op goede grond heeft bevolen zijn inbreuk op auteursrechten van Noordhoff c.s. te staken, zij hem op even goede grond heeft veroordeeld in de kosten van het geding. [ Appellant ] bestrijdt niet dat de rechtbank op goede grond toepassing heeft gegeven aan artikel 1019h Rv. In het licht daarvan acht het hof, gelet op de omvang van de procedure, een bedrag van € 5.216,87 redelijk en evenredig ook wanneer slechts één advocaat tegen een gemiddeld honorarium aan de zaak zou hebben gewerkt. De negende grief is dus eveneens tevergeefs opgeworpen.

2.12 Grief X heeft geen zelfstandige betekenis en behoeft derhalve geen bespreking.

3. Slotsom en kosten Alleen de vijfde en de zesde grief slagen gedeeltelijk, maar dat leidt niet tot vernietiging van het vonnis. Wel brengt de omstandigheid dat de meer subsidiaire grondslag van Noordhoff c.s. voor hun oorspronkelijke vordering alsnog deugdelijk is bevonden mee dat het vonnis moet worden aangevuld. [ Appellant ] wordt in hoger beroep voor het overgrote deel in het ongelijk gesteld, waarbij echter overwegende betekenis toekomt aan de door Noordhoff c.s. gestelde onrechtmatige daad. Het hof vindt daarin aanleiding in hoger beroep geen toepassing te geven aan artikel 1019h Rv, maar [ Appellant ] te belasten met de gebruikelijke te liquideren kosten die zullen worden begroot als hierna te doen.

4. Beslissing Het hof: bekrachtigt het vonnis waarvan beroep; beveelt [ Appellant ] in aanvulling op het vonnis met onmiddellijke ingang na betekening van dit arrest te staken en gestaakt te houden iedere verwijzing op zijn website door middel van hyperlinks naar plaatsen op het internet waar in strijd met auteursrechten van Noordhoff c.s. (delen van) uitwerkingenboeken zijn openbaar gemaakt; bepaalt dat [ Appellant ] voor iedere overtreding van voormeld bevel op gelijke voet een dwangsom verbeurt als bedoeld in rechtsoverweging 5.2 van het vonnis zonder dat het daar genoemde maximum bedrag wordt verhoogd; verwijst [ Appellant ] in de proceskosten van het hoger beroep en begroot die kosten voor zover tot heden aan de kant van Noordhoff c.s. gevallen, op € 649,-- voor verschotten en € 2.682,-- voor salaris; verklaart deze veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mr. J.H. Huijzer, mr. R.J.F. Thiessen en mr. E.E. van Tuyll van Serooskerken-Röell, en door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 15 januari 2013.

119 119

ARREST VAN HET HOF (Vierde kamer) 7 maart 2013 (*) „Richtlijn 2001/29/EG – Artikel 3, lid 1 – Uitzending door derde via internet van uitzendingen van commerciële televisiezenders – ,Live streaming’ – Mededeling aan publiek” In zaak C-607/11, betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door de High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division (Verenigd Koninkrijk), bij beslissing van 17 november 2011, ingekomen bij het Hof op 28 november 2011, in de procedure ITV Broadcasting Ltd, ITV 2 Ltd, ITV Digital Channels Ltd, Channel 4 Television Corporation, 4 Ventures Ltd, Channel 5 Broadcasting Ltd, ITV Studios Ltd tegen TVCatchup Ltd, wijst HET HOF (Vierde kamer), samengesteld als volgt: L. Bay Larsen, kamerpresident, K. Lenaerts, vicepresident van het Hof, waarnemend rechter van de Vierde kamer, J. Malenovský (rapporteur), U. Lõhmus en M. Safjan, rechters, advocaat-generaal: Y. Bot, griffier: K. Malacek, administrateur, gezien de stukken en na de terechtzitting op 19 november 2012, gelet op de opmerkingen van: – ITV Broadcasting Ltd, ITV 2 Ltd, ITV Digital Channels Ltd, Channel 4 Television Corporation, 4 Ventures Ltd, Channel 5 Broadcasting Ltd en ITV Studios Ltd, vertegenwoordigd door J. Mellor, QC, J. Bowhill, barrister, alsmede P. Stevens en J. Vertes, solicitors, – TVCatchup Ltd, vertegenwoordigd door L. Gilmore, solicitor, en M. Howe, QC, – de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door S. Ossowski en L. Christie als gemachtigden, bijgestaan door C. May, barrister, – de Franse regering, vertegenwoordigd door G. de Bergues en M. Perrot als gemachtigden, – de Italiaanse regering, vertegenwoordigd door G. Palmieri als gemachtigde, bijgestaan door M. Russo, avvocato dello Stato, – de Poolse regering, vertegenwoordigd door M. Szpunar en B. Majczyna als gemachtigden, – de Portugese regering, vertegenwoordigd door L. Inez Fernandes en N. Conde als gemachtigden, – de Europese Commissie, vertegenwoordigd door J. Samnadda en F. Wilman als gemachtigden, gelet op de beslissing, de advocaat-generaal gehoord, om de zaak zonder conclusie te berechten, het navolgende Arrest 1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (PB L 167, blz. 10).

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen ITV Broadcasting Ltd, ITV 2 Ltd, ITV Digital Channels Ltd, Channel 4 Television Corporation, 4 Ventures Ltd, Channel 5 Broadcasting Ltd en ITV Studios Ltd enerzijds, en TVCatchup Ltd (hierna:

120 120

„TVC”) anderzijds, over de uitzending door TVC via internet en nagenoeg in real time van de door verzoeksters in het hoofdgeding uitgezonden televisie-uitzendingen.

Toepasselijke bepalingen Unierecht 3 De punten 23 en 27 van de considerans van richtlijn 2001/29 bepalen: „(23) Deze richtlijn moet het recht van de auteur van mededeling van werken aan het publiek verder harmoniseren. Aan dit recht moet een ruime betekenis worden gegeven die iedere mededeling omvat die aan niet op de plaats van oorsprong van de mededeling aanwezig publiek wordt gedaan. Dit recht dient zich uit te strekken tot elke dergelijke doorgifte of wederdoorgifte van een werk aan het publiek, per draad of draadloos, met inbegrip van uitzending. Dit recht heeft geen betrekking op enige andere handeling. [...]

(27) De beschikbaarstelling van fysieke faciliteiten om een mededeling mogelijk te maken of te verrichten is op zich geen mededeling in de zin van deze richtlijn.”

4 Artikel 3 van deze richtlijn, „Recht van mededeling van werken aan het publiek en recht van beschikbaarstelling van ander materiaal voor het publiek”, bepaalt: „1.

De lidstaten voorzien ten behoeve van auteurs in het uitsluitende recht, de mededeling van hun werken aan het publiek, per draad of draadloos, met inbegrip van de beschikbaarstelling van hun werken voor het publiek op zodanige wijze dat deze voor leden van het publiek op een door hen individueel gekozen plaats en tijd toegankelijk zijn, toe te staan of te verbieden. [...]

3.

De in de leden 1 en 2 bedoelde rechten worden niet uitgeput door enige handeling, bestaande in een mededeling aan het publiek of beschikbaarstelling aan het publiek overeenkomstig dit artikel.”

5 Artikel 2 van richtlijn 93/83/EEG van de Raad van 27 september 1993 tot coördinatie van bepaalde voorschriften betreffende het auteursrecht en naburige rechten op het gebied van de satellietomroep en de doorgifte via de kabel (PB L 248, blz. 15) luidt als volgt: „[...] [D]e lidstaten [kennen] auteurs een uitsluitend recht toe de mededeling aan het publiek per satelliet van auteursrechtelijk beschermde werken toe te staan.”

6 Artikel 8, lid 1, van deze richtlijn bepaalt: „De lidstaten dragen er zorg voor dat de doorgifte via de kabel van omroepuitzendingen uit andere lidstaten op hun grondgebied met inachtneming van de toepasselijke auteursrechten en naburige rechten geschiedt en op grond van individuele of collectieve contractuele regelingen tussen de auteursrechthebbenden, de houders van naburige rechten en de kabelmaatschappijen.”

Engels recht 7 Section 20 van de Copyright, Designs and Patents Act 1988 (wet van 1988 op het auteursrecht, modellen en octrooien), zoals van toepassing ten tijde van de feiten in het hoofdgeding, „Inbreuken door middel van mededeling aan het publiek”, bepaalt: „1.

De mededeling van een werk aan het publiek is een handeling die wordt beperkt door het auteursrecht op a) een letterkundig, toneel-, muziek- of kunstwerk; b) een geluidsopname of een film; of c) een uitzending.

2.

De verwijzingen in dit deel naar de mededeling aan het publiek zijn verwijzingen naar de mededeling aan het publiek door middel van elektronische doorgifte; in verband met een werk omvat dit a) de uitzending van het werk; b) de beschikbaarstelling van het werk voor het publiek door middel van elektronische doorgifte op zodanige wijze dat het voor leden van het publiek op een door hen individueel gekozen plaats en tijd toegankelijk is.”

Hoofdgeding en prejudiciële vragen 8 Verzoeksters in het hoofdgeding zijn commerciële televisiezenders die naar nationaal recht auteursrechten bezitten op hun televisie-uitzendingen en op de films en

121 121

de andere onderdelen van hun uitzendingen. Zij halen hun inkomsten uit de reclame in hun uitzendingen.

9 TVC biedt op internet diensten voor de uitzending van televisieprogramma’s aan.

Door deze diensten kunnen gebruikers „rechtstreeks” via internet streams van gratis televisie-uitzendingen ontvangen, waaronder de door verzoeksters in het hoofdgeding uitgezonden televisie-uitzendingen.

10 TVC vergewist zich ervan dat de gebruikers van haar diensten enkel toegang krijgen tot een inhoud waarnaar zij op grond van hun kijkvergunning reeds gerechtigd zijn te kijken in het Verenigd Koninkrijk. De voorwaarden waarmee de gebruikers moeten instemmen, omvatten derhalve het bezit van een geldige kijkvergunning en de beperking van het gebruik van de diensten van TVC tot het Verenigd Koninkrijk. Met de internetsite van TVC kan worden nagegaan waar de gebruiker zich bevindt, en wordt de toegang geweigerd wanneer de aan de gebruikers opgelegde voorwaarden niet zijn vervuld.

11 De diensten van TVC worden gefinancierd door reclame. Het betreft audiovisuele reclame die wordt getoond vóór de videostream van de betrokken uitzending kan worden bekeken. De reeds in de oorspronkelijke uitzendingen opgenomen reclame blijft ongewijzigd en wordt aan de gebruiker toegezonden als een onderdeel van de stream.

Ook verschijnt „in-skin”-reclame op de computer of het andere toestel van de gebruiker.

12 TVC gebruikt voor haar activiteiten vier groepen servers, namelijk acquisition, encoding, origin en edge servers.

13 De door TVC gebruikte binnenkomende signalen zijn de door verzoeksters in het hoofdgeding via zendmast en satelliet doorgegeven normale omroepsignalen. De signalen worden opgevangen via een antenne en doorgestuurd naar de acquisition servers, die de individuele videostreams ongewijzigd uit het signaal halen. De encoding servers zetten deze stream in een andere compressienorm om. Vervolgens bereiden de acquisition servers videostreams voor om ze via internet in verschillende formaten te versturen.

Voorbij dit punt worden de door TVC aangeboden kanalen slechts verder verwerkt indien ten minste één gebruiker om het betrokken kanaal heeft verzocht. Indien er naar een bepaald kanaal geen vraag bestaat, wordt dat signaal niet verder gebruikt.

14 De edge servers zijn via internet met de computer of de mobiele telefoon van de gebruiker verbonden. Wanneer een edge server een aanvraag voor een kanaal ontvangt van een gebruiker, maakt hij verbinding met de origin server die dit kanaal uitzendt, tenzij het betrokken kanaal reeds door de edge server naar een andere gebruiker werd uitgezonden. De software van de edge server creëert een afzonderlijke stream voor elke gebruiker die via deze edge server een kanaal aanvraagt. Een individueel gegevenspakket wordt dus naar een individuele gebruiker en niet naar een groep gebruikers verstuurd.

15 De door de edge servers geleverde streams kunnen in verschillende formaten voorkomen. De gebruikte formaten zijn Adobe Flash-streams voor computers, HTTPstreams voor draagbare Apple-toestellen en RTSP-streams voor mobiele Android- en Blackberry-telefoons.

16 Verzoeksters in het hoofdgeding hebben TVC voor de High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division, gedagvaard wegens schending van hun auteursrechten op hun uitzendingen en hun films op grond van met name een bij section 20 van de wet van 1988 op het auteursrecht, modellen en octrooien, zoals van toepassing ten tijde van de feiten in het hoofdgeding, en artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 verboden mededeling aan het publiek.

17 Volgens de verwijzende rechter kan op grond van de arresten van 7 december 2006, SGAE (C-306/05, Jurispr. blz. I-11519), en 13 oktober 2011, Airfield en Canal Digitaal (C-431/09 en C-432/09, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie), niet duidelijk worden bepaald of een organisatie als TVC een „mededeling aan het publiek” in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 doet wanneer zij, zich volledig bewust van de gevolgen van haar handelingen en met het doel om een publiek voor haar eigen doorgiften en reclame aan te trekken, op internet televisieprogramma’s uitzendt voor leden van het publiek die recht zouden hebben gehad op toegang tot het oorspronkelijke omroepsignaal wanneer zij thuis op hun eigen televisietoestellen of draagbare computers deze programma’s zouden hebben bekeken.

122 122

18 Daarop heeft de High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division, de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen: „1) Is het in artikel 3, lid 1, van richtlijn [2001/29] bedoelde recht om de ,mededeling van hun werken aan het publiek, per draad of draadloos’ toe te staan of te verbieden ook van toepassing op een geval waarin: a) de auteurs toestaan dat hun werken worden opgenomen in een gratis televisieuitzending die via zendmasten wordt uitgezonden en bedoeld is om op het gehele grondgebied van een lidstaat, dan wel in een deel daarvan te worden ontvangen; b) een derde (dat wil zeggen een andere organisatie dan de oorspronkelijke omroeporganisatie) een dienst aanbiedt waarbij individuele abonnees die zich in het bedoelde ontvangstgebied van de uitzending bevinden en gerechtigd zijn om de uitzending thuis op een televisieontvanger te ontvangen, op de server van de derde kunnen inloggen en de inhoud van de uitzending door middel van een internetstream kunnen ontvangen?

2) Maakt het voor de beantwoording van de eerste vraag verschil of: a) de server van de derde voor elke abonnee slechts een ,een-op-een’-verbinding toestaat, waarbij elke individuele abonnee zijn eigen internetverbinding met de server maakt en elk gegevenspakket dat door de server via internet wordt verzonden aan slechts één abonnee is gericht? b) de dienst van de derde wordt gefinancierd door middel van reclame die ,pre-roll’ (dat wil zeggen nadat de abonnee heeft ingelogd, maar voordat hij de inhoud van de uitzending begint te ontvangen) of ,in-skin’ (dat wil zeggen binnen het venster van de viewing software waarin het ontvangen programma wordt getoond op het toestel waarmee de abonnee dat bekijkt, maar buiten het beeld van het programma zelf) wordt getoond, maar de abonnee de oorspronkelijke reclameboodschappen uit de uitzending wel te zien krijgt op het punt waarop zij door de omroeporganisatie in het programma waren ingelast? c) de interveniërende organisatie: i) een dienst aanbiedt die een alternatief vormt voor de dienst van de oorspronkelijke omroeporganisatie en dus met deze omroeporganisatie rechtstreeks concurreert om kijkers; of ii) met de oorspronkelijke omroeporganisatie rechtstreeks concurreert om reclameinkomsten?”

Beantwoording van de prejudiciële vragen Beantwoording van de eerste vraag en de tweede vraag, sub a 19 Met zijn eerste vraag en zijn tweede vraag, sub a, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of het begrip „mededeling aan het publiek” in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 aldus moet worden uitgelegd dat het betrekking heeft op een wederdoorgifte van de werken die zijn opgenomen in een via zendmasten uitgezonden televisie-uitzending – door een andere organisatie dan de oorspronkelijke omroeporganisatie, – door middel van een internetstream die ter beschikking wordt gesteld van de abonnees van deze organisatie, die deze wederdoorgifte kunnen ontvangen door op de server van deze organisatie in te loggen, – waarbij deze abonnees zich in het ontvangstgebied van deze via zendmasten uitgezonden televisie-uitzending bevinden en gerechtigd zijn om deze uitzending op een televisieontvanger te ontvangen.

20 Vooraf moet worden opgemerkt dat richtlijn 2001/29 als belangrijkste doelstelling heeft een hoog beschermingsniveau voor auteurs te verwezenlijken, zodat zij met name bij een mededeling aan het publiek een passende beloning voor het gebruik van hun werk kunnen ontvangen. Aan het begrip mededeling aan het publiek moet dus een ruime betekenis worden gegeven, zoals overigens uitdrukkelijk vermeld staat in punt 23 van de considerans van die richtlijn (arrest SGAE, reeds aangehaald, punt 36, en arrest van 4 oktober 2011, Football Association Premier League e.a., C-403/08 en C-429/08, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 186).

123 123

21 In de eerste plaats moet de inhoud van het begrip „mededeling” worden bepaald en moet worden geantwoord op de vraag of de in het hoofdgeding aan de orde zijnde activiteit binnen de werkingssfeer van dit begrip valt.

22 Richtlijn 2001/29 geeft geen uitputtende omschrijving van het begrip mededeling.

De betekenis en de draagwijdte van dit begrip moeten worden gepreciseerd aan de hand van de context waarin het zich bevindt en de in punt 20 van het onderhavige arrest vermelde doelstelling.

23 Inzonderheid uit punt 23 van de considerans van richtlijn 2001/29 blijkt dat het recht van de auteur van mededeling van werken aan het publiek zich uitstrekt tot elke doorgifte of wederdoorgifte van een werk aan niet op de plaats van oorsprong van de mededeling aanwezig publiek, per draad of draadloos, met inbegrip van uitzending.

Bovendien volgt uit artikel 3, lid 3, van deze richtlijn dat de toestemming om de beschermde werken in een mededeling aan het publiek op te nemen het recht om andere mededelingen van deze werken aan het publiek toe te staan of te verbieden niet uitput.

24 Daaruit volgt dat de Uniewetgever, door een regeling vast te stellen voor situaties waarin een bepaald werk meermaals wordt gebruikt, heeft gewild dat elke doorgifte of wederdoorgifte van een werk waarbij een specifieke technische werkwijze wordt gebruikt, in beginsel individueel door de auteur van het betrokken werk wordt toegestaan.

25 Deze vaststellingen worden overigens bevestigd door de artikelen 2 en 8 van richtlijn 93/83, op grond waarvan een nieuwe toestemming is vereist voor een gelijktijdige, ongewijzigde en integrale doorgifte, per satelliet of kabel, van een eerste uitzending van radio- of televisieprogramma’s die beschermde werken bevatten, ook al konden deze uitzendingen in hun ontvangstgebied reeds worden ontvangen via andere technische werkwijzen, zoals via radiogolven van grondnetwerken.

26 Aangezien een beschikbaarstelling van de werken via wederdoorgifte op internet van een via zendmasten uitgezonden televisie-uitzending gebeurt volgens een specifieke technische werkwijze die verschilt van de werkwijze voor de oorspronkelijke mededeling, moet zij worden beschouwd als een „mededeling” in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29. Bijgevolg kan een dergelijke wederdoorgifte niet gebeuren zonder de toestemming van de auteurs van de wederdoorgegeven werken wanneer zij aan het publiek worden medegedeeld.

27 Aan dit besluit kan niet worden afgedaan door het bezwaar van TVC dat de beschikbaarstelling van de werken op internet als in het hoofdgeding een louter technisch middel vormt om de ontvangst van de via zendmasten uitgezonden televisie-uitzending in het ontvangstgebied ervan mogelijk te maken of te verbeteren.

28 Uit de rechtspraak van het Hof blijkt weliswaar dat een louter technisch middel om de ontvangst van de oorspronkelijke uitzending in het ontvangstgebied ervan mogelijk te maken of te verbeteren, geen „mededeling” in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 vormt (zie in die zin reeds aangehaalde arresten Football Association Premier League e.a., punt 194, en Airfield en Canal Digitaal, punten 74 en 79).

29 Het gebruik van een dergelijk technisch middel moet zich dus ertoe beperken de kwaliteit van de ontvangst van een reeds bestaande doorgifte te behouden of te verhogen en mag niet dienen voor een van deze doorgifte onderscheiden doorgifte.

30 In de onderhavige zaak bestaat de interventie van TVC evenwel in een doorgifte van de betrokken beschermde werken die verschilt van de doorgifte door de betrokken omroeporganisatie. De interventie van TVC heeft geenszins tot doel de kwaliteit van de ontvangst van de doorgifte door deze organisatie te behouden of te verhogen. Bijgevolg kan deze interventie niet als een louter technisch middel in de zin van punt 28 van het onderhavige arrest worden beschouwd.

31 In de tweede plaats kunnen de beschermde werken slechts onder het begrip „mededeling aan het publiek” in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 vallen wanneer zij daadwerkelijk aan een „publiek” worden medegedeeld.

32 In dit verband blijkt uit de rechtspraak van het Hof dat het begrip publiek waarnaar deze bepaling verwijst, op een onbepaald aantal potentiële kijkers ziet en overigens een vrij groot aantal personen impliceert (zie in die zin arrest SGAE, reeds aangehaald, punten 37 en 38 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

124 124

33 Met betrekking tot inzonderheid dit laatste criterium moet rekening worden gehouden met de cumulatieve gevolgen van de beschikbaarstelling van de werken aan de potentiële kijkers. Dienaangaande is het met name van belang te weten hoeveel personen tegelijk en achtereenvolgens tot hetzelfde werk toegang hebben (arrest SGAE, reeds aangehaald, punt 39).

34 In dit verband is de vraag of de potentiële kijkers via een een-op-eenverbinding toegang tot de medegedeelde werken hebben niet relevant. Deze techniek belet immers niet dat een groot aantal personen tegelijk tot hetzelfde werk toegang heeft.

35 In casu richt de in het hoofdgeding aan de orde zijnde wederdoorgifte van de werken via internet zich tot alle personen die in het Verenigd Koninkrijk wonen, over een internetverbinding beschikken en beweren dat zij over een kijkvergunning in deze staat beschikken. Deze personen kunnen bij de „live streaming” van de televisie-uitzendingen op internet tegelijk toegang tot de beschermde werken hebben.

36 Derhalve ziet deze wederdoorgifte op een onbepaald aantal potentiële kijkers en impliceert deze een groot aantal personen. Bijgevolg worden de beschermde werken bij de betrokken wederdoorgifte daadwerkelijk aan een „publiek” in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 medegedeeld.

37 TVC stelt evenwel dat de in het hoofdgeding aan de orde zijnde wederdoorgifte niet voldoet aan de voorwaarde van het nieuwe publiek, waaraan nochtans moet zijn voldaan volgens de reeds aangehaalde arresten SGAE (punt 40), Football Association Premier League e.a. (punt 197), alsook Airfield en Canal Digitaal (punt 72). De kijkers van de wederdoorgifte door TVC hebben immers het recht om de uitzending, met identieke inhoud, via hun televisietoestellen te volgen.

38 Dienaangaande valt op te merken dat de situaties die onderzocht werden in de zaken die hebben geleid tot deze arresten, duidelijk verschillen van de in de onderhavige zaak in het hoofdgeding aan de orde zijnde situatie. In de genoemde zaken heeft het Hof immers situaties onderzocht waarin een ondernemer door zijn bewuste interventie een uitzending met beschermde werken toegankelijk had gemaakt voor een nieuw publiek waarmee de betrokken auteurs geen rekening hebben gehouden toen zij de betrokken uitgezonden doorgifte hebben toegestaan.

39 De onderhavige zaak in het hoofdgeding heeft daarentegen betrekking op de doorgifte van de werken die zijn opgenomen in een uitzending via zendmasten en de beschikbaarstelling van deze werken op internet. Zoals blijkt uit de punten 24 en 26 van het onderhavige arrest, moet elk van deze twee doorgiften individueel en afzonderlijk door de betrokken auteurs worden toegestaan aangezien beide doorgiften onder specifieke technische omstandigheden gebeuren, met een andere manier van doorgifte van de beschermde werken en elk bestemd voor een publiek. De voorwaarde van het nieuwe publiek, die enkel relevant is in de situaties waarover het Hof zich heeft moeten uitspreken in de zaken die hebben geleid tot de reeds aangehaalde arresten SGAE, Football Association Premier League e.a., alsook Airfield en Canal Digitaal, behoeft derhalve niet meer subsidiair te worden onderzocht.

40 Gelet op het voorgaande, moet op de eerste vraag en de tweede vraag, sub a, worden geantwoord dat het begrip „mededeling aan het publiek” in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 aldus moet worden uitgelegd dat het betrekking heeft op een wederdoorgifte van de werken die zijn opgenomen in een via zendmasten uitgezonden televisie-uitzending – door een andere organisatie dan de oorspronkelijke omroeporganisatie, – door middel van een internetstream die ter beschikking wordt gesteld van de abonnees van deze organisatie, die deze wederdoorgifte kunnen ontvangen door op de server van deze organisatie in te loggen, – hoewel deze abonnees zich in het ontvangstgebied van deze via zendmasten uitgezonden televisie-uitzending bevinden en gerechtigd zijn om deze uitzending op een televisieontvanger te ontvangen.

Beantwoording van de tweede vraag, sub b 41 Met zijn tweede vraag, sub b, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of het voor het antwoord op de eerste vraag van belang is dat een wederdoorgifte als in het hoofdgeding wordt gefinancierd door reclame en dus een winstoogmerk heeft.

125 125

42 Dienaangaande heeft het Hof weliswaar erop gewezen dat het niet irrelevant is dat een „mededeling” in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 een winstoogmerk heeft (arrest Football Association Premier League e.a., reeds aangehaald, punt 204).

Toch heeft het Hof erkend dat het winstoogmerk niet absoluut een noodzakelijke voorwaarde is voor het bestaan zelf van een mededeling aan het publiek (zie in die zin arrest SGAE, reeds aangehaald, punt 44).

43 Het winstoogmerk is dus niet bepalend om een wederdoorgifte als in het hoofdgeding te kwalificeren als „mededeling” in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29.

44 Bijgevolg moet op de tweede vraag, sub b, worden geantwoord dat het voor het antwoord op de eerste vraag niet van belang is dat een wederdoorgifte als in het hoofdgeding wordt gefinancierd door reclame en dus een winstoogmerk heeft.

Beantwoording van de tweede vraag, sub c 45 Met zijn tweede vraag, sub c, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of het voor het antwoord op de eerste vraag van belang is dat een wederdoorgifte als in het hoofdgeding gebeurt door een organisatie die rechtstreeks concurreert met de oorspronkelijke omroeporganisatie.

46 Dienaangaande hoeft slechts te worden vastgesteld dat noch uit richtlijn 2001/29, noch uit de rechtspraak van het Hof blijkt dat het feit dat de organisaties die gelijktijdige doorgiften of achtereenvolgende wederdoorgiften van auteursrechtelijk beschermde werken verrichten met elkaar concurreren, relevant is om een doorgifte als „mededeling aan het publiek” in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 te kwalificeren.

47 Bijgevolg moet op de tweede vraag, sub c, worden geantwoord dat het voor het antwoord op de eerste vraag niet van belang is dat een wederdoorgifte als in het hoofdgeding gebeurt door een organisatie die rechtstreeks concurreert met de oorspronkelijke omroeporganisatie.

Kosten 48 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Vierde kamer) verklaart voor recht: 1) Het begrip „mededeling aan het publiek” in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij moet aldus worden uitgelegd dat het betrekking heeft op een wederdoorgifte van de werken die zijn opgenomen in een via zendmasten uitgezonden televisie-uitzending – door een andere organisatie dan de oorspronkelijke omroeporganisatie, – door middel van een internetstream die ter beschikking wordt gesteld van de abonnees van deze organisatie, die deze wederdoorgifte kunnen ontvangen door op de server van deze organisatie in te loggen, – hoewel deze abonnees zich in het ontvangstgebied van deze via zendmasten uitgezonden televisie-uitzending bevinden en gerechtigd zijn om deze uitzending op een televisieontvanger te ontvangen.

2) Voor het antwoord op de eerste vraag is het niet van belang dat een wederdoorgifte als in het hoofdgeding door reclame wordt gefinancierd en dus een winstoogmerk heeft.

3) Voor het antwoord op de eerste vraag is het niet van belang dat een wederdoorgifte als in het hoofdgeding gebeurt door een organisatie die rechtstreeks concurreert met de oorspronkelijke omroeporganisatie.

126 126

ECLI:NL:GHAMS:2013:4019 Deeplink Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 19-11-2013 Datum publicatie 19-11-2013 Zaaknummer 200.121.190/01 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie Artt. 12, 15a en 21 Aw, art. 6:162 BW / Auteursrecht, Portretrecht, Onrechtmatige daad: Het plaatsen van een hyperlink naar een elders openbaar gemaakt werk is in beginsel geen zelfstandige manier van openbaar maken of van interventie daarbij en levert geen inbreuk op auteursrecht op. De afbeelding van een ander lichaamsdeel dan het gelaat van betrokkene is in het onderhavige geval geen portret. Het plaatsen van een hyperlink die faciliteert dat derden kennis kunnen nemen van een onrechtmatig openbaar gemaakt werk, is in casu onrechtmatig jegens de auteursrechthebbende.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl Uitspraak GERECHTSHOF AMSTERDAM afdeling civiel recht en belastingrecht, team II zaaknummer gerechtshof : 200.121.190/01 zaak-/rolnummer rechtbank : 507119 / HA ZA 11-2896 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 19 november 2013 inzake de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GS MEDIA B.V. , gevestigd te Amsterdam, appellante, advocaat: mr. A. van Hees te Amsterdam, tegen: 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SANOMA MEDIA NETHERLANDS B.V. , gevestigd te Hoofddorp, 2. de rechtspersoon naar buitenlands recht PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL INC. , gevestigd te Chicago, Verenigde Staten van Noord Amerika, 3. [X] , wonend te[woonplaats], ge誰ntimeerden, advocaat: mr. Chr.A. Alberdingk Thijm te Amsterdam.

1Het geding in hoger beroep De appellante wordt hierna GS Media genoemd. De ge誰ntimeerden worden tezamen Sanoma c.s. genoemd en ieder voor zich Sanoma, Playboy Enterprises en [X].

1.1 GS Media is bij dagvaarding van 10 december 2012 in hoger beroep gekomen van het vonnis met opgemeld zaak-/rolnummer van de rechtbank Amsterdam van 12 september 2012, gewezen tussen GS Media als gedaagde en Sanoma c.s. als eiseressen (hierna: het vonnis).

1.2

127 127

GS Media heeft bij memorie vijf grieven (met een aantal subgrieven) geformuleerd, bescheiden in het geding gebracht en bewijs aangeboden, met conclusie, kort gezegd, dat het hof het vonnis zal vernietigen voor zover daarbij vorderingen van Sanoma c.s. zijn toegewezen en alsnog al hun vorderingen zal afwijzen met -uitvoerbaar bij voorraadveroordeling van Sanoma c.s. in de proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv. 1.3 Daarop hebben Sanoma c.s. geantwoord en bescheiden in het geding gebracht.

1.4 De partijen hebben de zaak ter zitting van 7 oktober 2013 doen bepleiten, GS Media door mr. R.D. Chavannes, advocaat te Amsterdam, Sanoma c.s. door hun procesadvocaat en mr. C.F.M. de Vries, advocaat te Amsterdam, allen aan de hand van pleitnotities die zijn overgelegd. Beide partijen hebben nog producties in het geding gebracht.

1.5 Ten slotte is arrest gevraagd.

2Beoordeling 2.1 De rechtbank heeft in het vonnis onder 2.1 tot en met 2.11 de feiten vastgesteld die zij tot uitgangspunt heeft genomen. Met haar grief 1 heeft GS Media bezwaar gemaakt tegen een aantal van deze feiten. Om redenen van proceseconomie zal het hof de feiten opnieuw opsommen voor zover die in deze zaak tussen partijen vaststaan. Verder klaagt GS Media er over dat de rechtbank niet al haar stellingen heeft weergegeven. Ingevolge artikel 230 lid 1 sub e Rv behoeft een rechter alleen die feiten en gronden in zijn vonnis te vermelden waarop zijn beslissing steunt, zodat dit onderdeel van de grief niet kan slagen. De in deze grief vervatte klachten met betrekking tot rechtsoverweging 4.10 van het vonnis komen hierna onder 2.4.5 e.v. aan de orde.

2.2 Tussen partijen staat in deze zaak het volgende vast.

2.2.1 Sanoma is uitgever van het maandblad Playboy (hierna: Playboy). [X] treedt geregeld op in Nederlandse televisieprogramma’s.

2.2.2 GS Media exploiteert de website Geenstijl.nl (hierna: GeenStijl). Deze website vermeldt: “Op GeenStijl wisselen nieuwsfeiten, schandelijke onthullingen en journalistiek onderzoek elkaar af met luchtige onderwerpen en prettig gestoorde onzin. De redactie informeert dagelijks ruim 230.000 bezoekers over de andere kant van het nieuws. De site behoort tot de top 10 van de best bezochte actualiteitensites van Nederland.”

GeenStijl kwalificeert zichzelf op haar website als: “Tendentieus, Ongefundeerd & Nodeloos Kwetsend”.

2.2.3 De fotograaf [fotograaf] (hierna:[fotograaf]) heeft op 13 en 14 oktober 2011 in opdracht van Sanoma een fotoreportage gemaakt van [X] (hierna: de foto’s). In de desbetreffende overeenkomst, gedateerd 9/11/2011, is onder meer het volgende opgenomen: “(…) 2. [[fotograaf]] verleent [Sanoma] exclusief, derhalve met uitsluiting van derden en [[fotograaf]] zelf, toestemming om de Productie in zijn geheel of in gedeelten in bovengenoemde editie van Playboy te publiceren. Dit recht omvat het recht om de Productie eveneens geheel of gedeeltelijk te publiceren op de (mobiele) website(s) van Playboy (…)

4. [[fotograaf]] machtigt [Sanoma] om in het kader van deze overeenkomst de uit zijn auteursrecht voortvloeiende rechten en bevoegdheden uit te oefenen. In het bijzonder is [Sanoma] bevoegd om zelfstandig in rechte op te treden en schadevergoeding en winstafdracht te vorderen (…)”

Voorts heeft[fotograaf] op 14 december 2011 aan Sanoma volmacht verleend hem te vertegenwoordigen ter bescherming en handhaving van zijn uit voormelde opdracht voortvloeiende intellectuele eigendomsrechten.

2.2.4 Op 26 oktober 2011 heeft GeenStijl een “linktip” ontvangen van iemand die kennelijk een schuilnaam gebruikte. Die tip verwees naar een bestand op de Australische website voor

128 128

dataopslag Filefactory.com (hierna: Filefactory), welk bestand de foto’s bevatte, en had als begeleidende tekst: “Omdat ik jullie stijlloze mannen de primeur weer gun”.

Diezelfde dag is in het televisieprogramma Pownews gemeld dat de foto’s vóór publicatie waren uitgelekt en zijn enkele van de foto’s getoond. Eveneens die dag heeft [Y], Chief Operating Officer van Sanoma, telefonisch contact opgenomen met[Z], directeur van Telegraaf Media Nederland B.V. (hierna: TMG), het moederbedrijf van GS Media, met het verzoek te voorkomen dat de foto’s via GeenStijl zouden uitlekken.

2.2.5 Op 27 oktober 2011 stond op GeenStijl een bericht met als kop “Fucking uitgelekt! Naaktfoto’s (…) [X]”.

Bij dat bericht was in de linkerbovenhoek van de site een deel van een (of twee) van de foto’s opgenomen. Het bericht eindigde met de volgende tekst: “En dan nu het linkje met pics waar u op zat te wachten. Wie het eerst fapt, die het eerst komt. HIERRR. (...) “ De lezer werd door middel van een klik op een hyperlink aangeduid met HIERRR doorgeleid naar Filefactory . Door het aanklikken van een volgende hyperlink werd een nieuw venster geopend. Dat venster bevatte de knop “DOWLOAD NOW”. Door op die knop te klikken werd een zip-bestand geopend met elf pdf-bestanden die ieder één van de foto’s bevatten.

2.2.6 Sanoma heeft op 27 oktober 2011 een e-mail aan TMG gestuurd met daarbij een concept-brief waarin zij sommeert voor 18.00 uur te bevestigen dat de hyperlink naar de foto’s zal worden verwijderd. GS Media heeft geen gevolg gegeven aan deze sommatie.

2.2.7 Na daartoe door Sanoma te zijn gesommeerd, heeft Filefactory de foto’s van haar website verwijderd.

2.2.8 Bij brief van 7 november 2011 heeft de raadsman van Sanoma c.s. GS Media gesommeerd om het onder 2.2.5 aangehaalde bericht met de daarin opgenomen links, foto’s en de erbij geplaatste reacties van haar website te verwijderen.

2.2.9 Op GeenStijl stond op 7 november 2011 een bericht met de titel: “Blote [[X]] gaat GeenStijl aanklaguh”, met betrekking tot het inmiddels ontstane geschil tussen GS Media en Sanoma c.s. over de uitgelekte foto’s. Het bericht eindigde met: “Update: naaktpics [[X]] nog niet gezien? Ze staan HIERRR” Ook dit bericht bevatte een hyperlink, deze leidde naar de website Imageshack.us (hierna: Imageshack) waar een of meer foto’s te vinden waren. Ook Imageshack heeft voldaan aan Sanoma’s verzoek tot verwijdering.

2.2.10 Een derde bericht met een hyperlink die naar de foto’s leidde, verscheen op 17 november 2011 op GeenStijl en had als titel: “Bye Bye Zwaai Zwaai Playboy”.

2.2.11 Op het forum van GeenStijl plaatsten haar “reaguurders” nieuwe links naar andere websites waar de foto’s te zien zouden zijn. Voorts heeft [X] zelf op 1 november 2011 op Twitter een link geplaatst die leidde naar een Mexicaanse website waar de foto’s zijn geplaatst. Ook die foto’s zijn verwijderd.

2.2.12 De foto’s zijn in het decembernummer 2011 van Playboy gepubliceerd.

2.2.13 Jaarlijks publiceert GeenStijl een lijst van de 50 best gelezen topics van haar site. In 2011 was dat het artikel over [X]. In 2012 stond berichtgeving over [X] op de tweede plaats. Ter zitting heeft [A], hoofdredacteur van GeenStijl, verklaard dat deze lijsten onzin zijn en dat hij ze zelf verzint, rekening houdend met de interessesfeer van het geenstijlpubliek.

129 129

2.3 Op vordering van Sanoma c.s. heeft de rechtbank, kort en zakelijk samengevat, (i) voor recht verklaard dat GS Media door de openbaarmaking van de foto’s inbreuk maakt en heeft gemaakt op (a) de auteursrechten van Sanoma dan wel haar licentiegevers en (b) het portretrecht en de persoonlijke levenssfeer van [X], en daarmee onrechtmatig jegens hen heeft gehandeld, (ii) GS Media verboden door middel van openbaarmaking van de foto’s inbreuken te plegen op auteursrechten van Sanoma en/of haar licentiegevers en portretrechten van [X], met bepaling van een dwangsom, (iii) GS Media veroordeeld tot vergoeding van de schade die Sanoma c.s. ten gevolge van deze inbreuk hebben geleden, op te maken bij staat, en (iv) GS Media veroordeeld in de proceskosten van Sanoma c.s., op de voet van artikel 1019h Rv begroot op € 28.396,52.

De overige vorderingen van Sanoma c.s. heeft de rechtbank afgewezen.

2.4 Met grief 2 betoogt GS Media dat zij door het plaatsen van de hyperlinks op GeenStijl de foto’s niet heeft openbaar gemaakt.

2.4.1 De rechtbank heeft, na het geven van een definitie van het begrip openbaarmaking en een uiteenzetting met betrekking tot de criteria waarvan, ingevolge de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), kan worden beoordeeld of in een voorkomend geval van openbaarmaking kan worden gesproken (te weten: interventie, (nieuw) publiek en winstoogmerk), onder meer het volgende overwogen.

Het plaatsen van een hyperlink die verwijst naar de locatie op internet waar een bepaald werk voor publiek toegankelijk is gemaakt, is in beginsel geen zelfstandige openbaarmaking. De terbeschikkingstelling aan het publiek vindt plaats op de website waar de hyperlink naar verwijst (rechtsoverweging 4.11). Als onbetwist staat vast dat de op Filefactory geplaatste bestanden niet door middel van zoekprogramma’s kunnen worden gevonden maar alleen toegankelijk zijn voor internetgebruikers indien zij het exacte URL-adres intoetsen (rechtsoverweging 4.10). Niet de plaatsing van de foto’s in een voor het publiek onvindbare file binnen Filefactory, maar de plaatsing van de hyperlink op GeenStijl heeft er voor gezorgd dat het publiek vanaf 27 oktober 2011 kennis kon nemen van de foto’s voordat deze door Sanoma werden gepubliceerd in Playboy (rechtsoverweging 4.11). De rechtbank is onder meer op grond van het voorgaande tot de conclusie gekomen dat GS Media inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van[fotograaf] en het portretrecht en het recht op privacy van [X].

2.4.2 In deze procedure is niet komen vast te staan wie de foto’s op Filefactory of Imageshack heeft geplaatst. Uit niets blijkt dat dit door of vanwege GS Media is gedaan. De suggestie van GS Media dat Sanoma dit om publicitaire redenen zelf heeft gedaan is louter speculatief en op geen enkele wijze onderbouwd, zodat het hof daaraan voorbij gaat.

Indien juist zou zijn, Sanoma heeft dat op basis van een deskundigenrapport deugdelijk betwist, dat iemand vanuit de organisatie van Sanoma de foto’s op de genoemde websites heeft geplaatst is van belang dat onvoldoende is onderbouwd dat dit met toestemming of medeweten van Sanoma zou zijn geschied. Het hof gaat er daarom vanuit dat de foto’s door een onbekende derde (of derden) zonder recht of titel op Filefactory, Imageshack en andere websites, zijn geplaatst.

2.4.3 Dat Pownews tijdens haar uitzending van 26 oktober 2011, waarin zij het uitlekken als nieuwsfeit meldde zonder een vindplaats op internet (c.q. het desbetreffende URL-adres) te tonen of te noemen, ook één of twee van de foto’s heeft getoond, maakt niet dat zij daardoor de fotoreportage op voor de onderhavige zaak relevante wijze door het publiek toegang te verschaffen heeft openbaar gemaakt, zodat het hof daaraan voorbij kan gaan.

2.4.4 Het hof neemt tot uitgangspunt dat het internet in zijn huidige vorm een vrij, open en voor een ieder toegankelijk communicatienetwerk is. Degene die een werk op internet plaatst zodanig dat dit toegankelijk is voor het publiek (en daardoor mededeling doet aan het publiek in de zin van de Auteursrechtrichtlijn), is degene die dit werk ter beschikking stelt van het publiek en dus openbaart. Verwijzing met een hyperlink naar een aldus op

130 130

een andere locatie openbaar gemaakt werk is niet veel anders dan met een voetnoot in een boek of tijdschriftartikel verwijzen naar een reeds gepubliceerd ander werk. Een zelfstandige manier van openbaar maken of van interventie daarbij is het geven van een hyperlink in dat geval in beginsel niet.

2.4.5 Sanoma c.s. betogen dat deze algemene regel in dit geval niet opgaat, omdat Filefactory een digitale kluis is waartoe niet geautoriseerde derden geen toegang hebben. De bestanden die een gebruiker op Filefactory heeft opgeslagen, zijn alleen bereikbaar voor die gebruiker. Wanneer deze een bestand in zijn kluis wil delen met een ander kan hij een unieke code genereren, de accesslink . Derden kunnen alleen toegang krijgen tot de bestanden in de digitale kluis indien zij kennis hebben gekregen van de specifieke code van het te delen bestand. Het is dus niet zo dat iedere internetgebruiker toegang heeft tot de digitale kluis. Dat is te minder het geval omdat bestanden op Filefactory niet worden geïndexeerd voor zoekmachines. Tot voor kort was het niet mogelijk de site van Filefactory zelf te doorzoeken, doch dat is sedert september 2013 gewijzigd voor gratis accounts , echter premium accounts blijven private by default , aldus nog steeds Sanoma c.s.

2.4.6 GS Media heeft het voorgaande betoog van Sanoma c.s. en daarmee ook rechtsoverweging 4.10 van de rechtbank bestreden. Volgens haar kunnen bestanden op internet niet alleen gevonden worden door het exacte URL-adres handmatig in te tikken in een browser, maar ook door een hyperlink aan te klikken op een andere webpagina, een e-mailbericht of een twitterboodschap. GS Media betwist dat de bestanden op Filefactory niet door zoekmachines geïndexeerd worden. Websitehouders kunnen zoekmachines weliswaar verzoeken om hun website niet te doorzoeken, maar dat biedt geen garantie dat het desbetreffende bestand onvindbaar blijft.

2.4.7 Indien, zoals Sanoma c.s. stelt maar GS Media betwist, de door een gebruiker op Filefactory geplaatste bestanden inderdaad volmaakt privé blijven, kan door de enkele plaatsingshandeling niet worden gesproken van ter beschikking stellen aan het publiek.

Dat kan anders zijn indien de gebruiker zijn digitale sleutel ruim bekend maakt of indien een ander dat doet. Doch daarvoor dient eerst te komen vast te staan dat de inhoud van de bij Filefactory opgeslagen bestanden inderdaad onvindbaar en onbereikbaar is voor het publiek, zoals Sanoma c.s. stellen. Nu GS Media die stelling voldoende gemotiveerd heeft bestreden, ligt het op de weg van Sanoma c.s. bewijs te leveren van hun stelling.

Sanoma c.s. hebben geen bewijs laat staan specifiek bewijs, zoals in hoger beroep wordt verlangd- van hun stelling aangeboden. Dat betekent dat hun stelling onbewezen blijft.

Derhalve is niet komen vast te staan dat de foto’s op Filefactory volmaakt privé zijn gebleven, zodat het hof er daarom vanuit moet gaan dat een derde de foto’s heeft geopenbaard door deze op Filefactory te plaatsen en dat GS Media, hoewel zij de toegang tot de foto’s tot op zekere hoogte heeft gefaciliteerd (zie hieronder 2.7.3) niet aan het publiek daartoe een nieuw toegangskanaal heeft verschaft en derhalve geen interventie heeft gepleegd in de zin van de jurisprudentie van het HvJEU. Een onderzoek naar de plaatsing van de foto’s op Imageshack en andere websites waar de foto’s konden worden bekeken, kan verder onbesproken blijven.

2.4.8 De tweede grief slaagt op de wijze als hiervoor overwogen en behoeft geen nadere bespreking.

2.5 Grief 3.1 is gericht tegen het oordeel van de rechtbank (rechtsoverweging 4.17) dat GS Media met de openbaarmaking op haar website op 27 oktober 2011 van een uitsnede van één van de foto’s inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van Sanoma.

2.5.1 Volgens Sanoma c.s. gaat het niet om één maar twee, alternerend getoonde uitsnedes van de foto’s. De eerste is een deel van een foto van [X] in badkleding de andere is volgens Sanoma c.s. een vergelijkbaar deel van een foto, maar dan zonder badkleding.

131 131

GS Media erkent dat de foto mèt badkleding een uitsnede is van één van de foto’s, maar betwist dat ten aanzien van de andere foto.

Indien Sanoma c.s. de tweede foto alsnog in het debat hadden willen betrekken hadden zij, gelet op vaststelling van de rechtbank en het standpunt van GS Media, dienen te bewijzen dat dit inderdaad een uitsnede van één van de foto’s is. Dat bewijs hebben zij aangeboden noch geleverd, zodat het hof alleen als vaststaand kan aannemen dat op GeenStijl een uitsnede van één van de foto’s met badkleding- (hierna: de uitsnede) is getoond.

2.5.2 Niet in geschil is dat de foto’s auteursrechtelijk beschermde werken zijn, in die zin dat steeds kan worden gesproken van een eigen intellectuele schepping van[fotograaf] die de persoonlijkheid van deze weerspiegelt en tot uiting komt door de door hem gemaakte vrije creatieve keuzen.

2.5.3 Volgens GS Media is de uitsnede een dermate klein en onherkenbaar deel van één van de foto’s, dat deze op zichzelf niet voldoet aan de auteursrechtelijke definitie van een werk, zodat evenmin kan worden gesproken van de openbaarmaking daarvan.

Sanoma c.s. voeren daar tegen aan dat ook uit de uitsnede blijkt van originele en subjectieve keuzes van[fotograaf] zoals compositie, kleur, afstand tot [X], hoek, belichting en positionering.

2.5.4 Het enkele feit dat een derde slechts een klein deel van een beschermd werk verveelvoudigt en openbaar maakt, betekent niet zonder meer dat daardoor geen auteursrecht wordt geschonden. In dit geval was de uitsnede bedoeld als een zogenaamde ‘ teaser ’, dat wil zeggen om de aandacht van het geenstijlpubliek naar de gehele foto en de andere foto’s te trekken. Het hof beschouwt de uitsnede daarom als een citaat uit de gehele foto. In artikel 15a Aw is geregeld aan welke voorwaarden een citaat moet voldoen om niet te worden beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht op een werk. Allereerst is daarvoor van belang dat het werk waaruit wordt geciteerd rechtmatig openbaar is gemaakt. Uit de rechtsoverwegingen 2.4.2 en 2.4.6 volgt dat een derde de foto’s zonder recht of titel, en derhalve onrechtmatig, openbaar heeft gemaakt.

GS Media was daarvan op de hoogte, zo al niet aanstonds dan toch sinds het verzoek dat Sanoma heeft gedaan om niet tot publicatie over te gaan. Bovendien heeft GS Media verzuimd duidelijk de naam van de maker te vermelden. Nu GS Media niet heeft voldaan aan voornoemde eisen van art. 15a Aw levert de openbaarmaking van de uitsnede inbreuk op auteursrecht op.

2.5.5 GS Media betoogt dat in dit geval nog een belangenafweging moet plaatsvinden. Voor zover zij daarmee bedoelt dat een volledige afweging moet plaatsvinden tussen het recht op vrijheid van meningsuiting en het auteursrecht, is haar opvatting onjuist. Het recht op vrijheid van meningsuiting is een hoogwaardig recht dat -zo volgt uit artikel 10 lid 2 EVRM- alleen kan worden onderworpen aan bij de wet voorziene beperkingen voor zover deze noodzakelijk zijn in een democratische samenleving. Het auteursrecht zoals geregeld in de Nederlandse Auteurswet is zo een beperking, die overigens weer wordt ingeperkt door het wettelijk citaatrecht. Slechts in uitzonderlijke gevallen, die ten aanzien van de onderhavige uitsnede zijn gesteld noch gebleken, kan worden aanvaard dat de vrijheid van meningsuiting een inbreuk op het auteursrecht van een ander rechtvaardigt.

2.5.6 Het eerste deel van de derde grief is dus tevergeefs opgeworpen.

2.6 Grief 3.2 die het portretrecht van [X] betreft, ligt zoals GS Media ook opmerkt in het verlengde van de daaraan voorafgaande grieven.

2.6.1 Nu ten aanzien van grief 2 is geoordeeld dat GS Media geen openbaarmakingshandelingen van de foto’s heeft verricht slaagt ook grief 3.2 in zoverre.

2.6.2

132 132

Verder betoogt GS Media dat het openbaar maken van de uitsnede geen inbreuk is op het portretrecht van [X], omdat daaruit niet kan worden afgeleid om wie het gaat.

[X] bestrijdt dat, omdat volgens haar uit de context van het artikel waarbij de uitsnede was geplaatst, duidelijk blijkt dat zij en geen ander kon zijn bedoeld.

2.6.3 Onder een portret is te verstaan een herkenbare afbeelding van (het gelaat van) een persoon met of zonder andere lichaamsdelen. In dit geval is niet het gelaat van [X] afgebeeld bij meergenoemd artikel doch haar in badkleding gehulde buik. Zelfs met een ruime uitleg van het begrip portret, kan in dit geval niet worden aanvaard dat GS Media een portret van [X] heeft geopenbaard, zodat het tweede deel van grief drie slaagt.

2.7 Uit het voorgaande volgt dat de primaire grondslag waarop Sanoma c.s. hun vordering doen steunen voor het overgrote deel ondeugdelijk is. Alleen de openbaarmaking van de uitsnede van één foto op GeenStijl levert een inbreuk op het auteursrecht van[fotograaf] op. Op grond van de devolutieve werking van het appel dient het hof daarom de subsidiaire grondslag van de vorderingen van Sanoma c.s. aan de orde te stellen.

2.7.1 Volgens Sanoma c.s. is de handelwijze van GS Media, ook indien deze de foto’s niet heeft openbaargemaakt, onrechtmatig jegens zowel Sanoma als [X], omdat (i) zij wist dat het ging om ongeautoriseerde foto’s die nog niet eerder in Playboy openbaar waren gemaakt, (ii) zij het geenstijlpubliek oproept de foto’s te bekijken, (iii) zij stelselmatig foto’s uit Playboy openbaar maakt, (iv) zij profiteert van de onrechtmatige openbaarmaking van de foto’s, (v) consumenten als gevolg van de onrechtmatige openbaarmaking zullen afzien van aankoop van het desbetreffende nummer van Playboy, (vi) waardoor zowel Sanoma als [X] schade lijden. Sanoma voegt daar aan toe dat het willens en wetens verwijzen door middel van een link naar en het profiteren van inbreukmakend materiaal, onrechtmatig is ook als dit geschiedt door een persorgaan.

2.7.2 GS Media bestrijdt dat zij onrechtmatig jegens Sanoma en/of [X] heeft gehandeld.

Volgens haar heeft zij met de vereiste zorgvuldigheid gehandeld nu zij, na afweging van de belangen van Sanoma c.s. tegen haar eigen belangen en de belangen van het geenstijlpubliek, de hyperlink heeft geplaatst op GeenStijl. In haar overwegingen heeft zij betrokken dat Sanoma de foto’s zelf had gelekt en dat aan haar als persmedium bijzondere rechten toekomen om te publiceren over het feit dat de foto’s, eenevent of contemporary society volgens GS Media, waren gelekt.

2.7.3 Anders dan GS Media meent is in dit geding, zie ook hiervoor 2.4.2, niet komen vast te staan dat Sanoma de foto’s zelf heeft gelekt. Het hof gaat er daarom vanuit dat de foto’s zonder recht of titel door een onbekende derde zijn geopenbaard, waardoor deze derde inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten van[fotograaf] en de portretrechten en privacy van [X], hetgeen onrechtmatig is.

GS Media wist dat de publicatie van de foto’s door vorenbedoelde derde onrechtmatig was. Niet alleen had zij dat al kunnen begrijpen doordat zij de link naar de foto’s kreeg toegespeeld door iemand die zich van een kennelijke schuilnaam bediende, maar Sanoma heeft haar nog vóór de publicatie van het artikel met de hyperlink erop gewezen dat de foto’s op onrechtmatige wijze waren verkregen en bovendien heeft zij GS Media kort na de plaatsing van de hyperlink gesommeerd deze te verwijderen, waaraan GS Media niet heeft voldaan. Bovendien heeft zij nadat Filefactory had voldaan aan de sommatie van Sanoma c.s. een nieuwe link geplaatst en voorts toegelaten dat haar “reaguurders” nieuwe links plaatsten.

Uit niets blijkt dat het geenstijlpubliek de foto’s zonder hulp en bijstand van GS Media op eenvoudige wijze had kunnen vinden. Het plaatsen van de hyperlink had derhalve in hoge mate een faciliterend karakter en bovendien kunnen de teksten van de artikelen waarin de hyperlinks waren opgenomen niet anders worden begrepen dan als enthousiasmerend voor het geenstijlpubliek om de illegaal geplaatste foto’s te bekijken.

Dat alles bijeen maakt dat GS Media jegens Sanoma c.s. heeft gehandeld in strijd met de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt.

133 133

2.7.4 Uit het verweer van GS Media begrijpt het hof dat zij stelt dat de omstandigheid dat GS Media een persmedium is, het plaatsen van hyperlinks rechtvaardigt, omdat zij de misstand dat herhaaldelijk Playboy reportages voortijdig uitlekten alleen op serieuze manier aan de kaak kon stellen door hyperlinks te plaatsen om daarmee aan te tonen dat inderdaad opnieuw drukproeven van een fotoreportage waren gelekt.

2.7.5 Sanoma c.s bestrijden dat GeenStijl een nieuwsmedium pur sang is dat een bijdrage levert aan de pluriformiteit van het publieke debat. De core business van GeenStijl is soft news , berichtgeving overcelebrities , lifestyle , film en seks. In dat verband verwijzen Sanoma c.s. naar de jaarlijks gepubliceerde top 50 van GeenStijl. Aan GeenStijl komt minder bescherming toe dan aan media die het zogenaamde hard news publiceren, aldus Sanoma c.s..

2.7.6 Hoewel de in dit geding overgelegde uitingen van GeenStijl niet direct bijdragen tot de overtuiging dat zij op een serieuze manier maatschappelijke misstanden aan de kaak wil stellen, zal het hof er veronderstellenderwijs vanuit gaan dat dit wel het geval is. Zoals de rechtbank ook heeft overwogen (rechtsoverweging 4.29) stond het GS Media vrij via GeenStijl te publiceren dat de foto’s reeds vóór publicatie daarvan waren uitgelekt. Het stond haar daarbij ook vrij enige feitelijke onderbouwing te geven van haar mededeling.

Maar niet kan worden aanvaard dat er een pressing need bestond om de hyperlink te plaatsen waardoor het geenstijlpubliek toegang kreeg tot alle foto’s. Kennisneming van alle foto’s was niet een publiekbelang maar klaarblijkelijk, de context waarin de hyperlink is geplaatst wijst daar op, bedoeld om de nieuwsgierigheid van het geenstijlpubliek te bevredigen. Het beroep van GS Media op artikel 10 EVRM gaat in dit geval dus niet op, ook niet waar het de vraag naar de schending van het portretrecht van [X] betreft, zodat grief 4 geen doel treft.

2.7.7 GS Media heeft derhalve onrechtmatig gehandeld door het geenstijlpubliek te faciliteren en te enthousiasmeren kennis te nemen van de foto’s door welks plaatsing op het internet zowel het auteursrecht van[fotograaf] als het portretrecht en de privacy van [X] zijn geschonden. GS Media dient de schade van Sanoma c.s. die haar kan worden toegerekend, te vergoeden. De mogelijkheid dat Sanoma c.s. als gevolg van het handelen van GS Media enige schade hebben geleden is aannemelijk, zodat een verwijzing naar een schadestaatprocedure mogelijk is. In die procedure kan een eventueel eigenschuldverweer -bijvoorbeeld inhoudend dat [X] zelf ook een hyperlink naar de foto’s heeft geplaatst- aan de orde komen.

2.8 Grief 5 is gericht tegen de door de rechtbank uitgesproken veroordelingen. Nu het hof de grieven van GS Media gedeeltelijk gegrond heeft bevonden, zal het hof het vonnis vernietigen en in overeenstemming met hetgeen het hof hiervoor heeft overwogen, beslissen als hierna te doen. Partijen worden elk op enige punten in het ongelijk gesteld.

Het hof zal daarom de kosten van zowel de eerste aanleg als het hoger beroep compenseren als hierna te bepalen.

3Beslissing Het hof: vernietigt het vonnis, en opnieuw rechtdoende: verklaart voor recht dat GS Media inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van[fotograaf], die in dit geding door Sanoma wordt vertegenwoordigd, door een uitsnede van één van diens meerbedoelde foto’s op de website GeenStijl te plaatsen; verbiedt GS Media verdere openbaarmaking van deze uitsnede; bepaalt dat GS Media een dwangsom verbeurt van € 1.000,-- voor iedere dag dat zij niet voldoet aan voormeld verbod, met een maximum van € 50.000,--; verklaart voorts voor recht dat GS Media onrechtmatig heeft gehandeld jegens Sanoma c.s. door meerbedoelde hyperlinks op de website van GeenStijl te plaatsen; veroordeelt GS Media tot vergoeding van de schade die Sanoma c.s. door de hiervoor bedoelde inbreuk en onrechtmatige daad hebben geleden, op te maken bij staat;

134 134

bepaalt dat ieder partij de eigen kosten draagt, zowel van de eerste aanleg als het hoger beroep; verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad; wijst af hetgeen meer of anders is gevorderd.

Dit arrest is gewezen door mr. E.E. van Tuyll van Serooskerken-Rรถell, mr. J.H. Huijzer en mr. N. van Lingen, en door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 19 november 2013.

135 135

ECLI:NL:HR:2013:BY8661 Deeplink Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 29-03-2013 Datum publicatie 29-03-2013 Zaaknummer 12/01003 Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:BY8661 In cassatie op : ECLI:NL:GHSHE:2011:BU4770, (Gedeeltelijke) vernietiging met verwijzen Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Cassatie Inhoudsindicatie Auteursrecht; inbreukactie; art. 13 Aw. Onrechtmatige daad. Aanvullende bescherming op grond van art. 6:162 BW tegen slaafse nabootsing van een stijl of van stijlkenmerken? Bijkomende omstandigheden.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl RvdW 2013, 472 NJB 2013, 801 Uitspraak 29 maart 2013 Eerste Kamer 12/01003 RM/TJ Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: [Eiser], wonende te [woonplaats], EISER tot cassatie, advocaat: mr. S.M. Kingma, tegen [Verweerster], wonende te [woonplaats], VERWEERSTER in cassatie, niet verschenen.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als [eiser] en [verweerster].

1. Het geding in feitelijke instanties Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende stukken: a. het vonnis in de zaak 207794/HA ZA 10-510 van de rechtbank 's-Hertogenbosch van 25 augustus 2010; b. het arrest in de zaak HD 200.079.650 van het gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 15 november 2011.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie Tegen het arrest van het hof heeft [eiser] beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Tegen [verweerster] is verstek verleend.

De zaak is voor [eiser] toegelicht door zijn advocaat.

136 136

De conclusie van de Advocaat-Generaal in buitengewone dienst D.W.F. Verkade strekt tot vernietiging van het bestreden arrest met zodanige verdere bepalingen als de Hoge Raad geraden zal oordelen.

3. Beoordeling van de middelen 3.1 In deze zaak gaat het om de vraag of een kunstschilder met succes een beroep kan doen op art. 6:162 BW wegens de slaafse nabootsing van een door haar toegepaste stijl.

In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan. (i) Zowel [verweerster] als [eiser] zijn beeldend kunstenaars-schilders. [Verweerster] heeft sinds 1999 op diverse tentoonstellingen in binnen- en buitenland geĂŤxposeerd. (ii) [Eiser] verkoopt zijn werken onder meer via MondiArt. Op 7 november 2009 heeft [verweerster] een e-mail verzonden aan MondiArt, waarin zij onder meer schrijft: "Door middel van een brief met foto's ben ik op de hoogte gesteld van het feit dat u copieen van mijn werk verkoopt."

3.2 In dit geding vordert [verweerster] een verklaring voor recht dat de figuren op haar werken auteursrechtelijke bescherming genieten, waarop door werken van [eiser] inbreuk wordt gemaakt. Voorts stelt zij vorderingen in die ertoe strekken de gevolgen daarvan ongedaan te maken. De rechtbank heeft ten aanzien van drie schilderijen van [eiser] geoordeeld dat deze verveelvoudigingen zijn van werken van [verweerster]. Op die grond heeft zij [eiser] veroordeeld die schilderijen ter vernietiging af te geven aan [verweerster]. Het meer of anders gevorderde heeft de rechtbank afgewezen, daartoe overwegende dat de wijze van afbeelden van een gezicht of lichaamshouding een stijlelement is dat geen zelfstandig auteursrechtelijk beschermd werk oplevert.

3.3 Het hof heeft het vonnis bekrachtigd voor zover het betrekking heeft op de drie genoemde werken. Het heeft het vonnis voor het overige vernietigd en de vorderingen van [verweerster] grotendeels toegewezen. Voor zover in cassatie van belang heeft het hof het navolgende overwogen.

De rechtbank heeft ten onrechte het geschil niet mede op grond van onrechtmatige daad beoordeeld (slaafse nabootsing), terwijl [verweerster] dat wel aan haar vorderingen ten grondslag had gelegd. (rov. 4.5) Het hof is voorts van oordeel dat auteursrecht rust op de werken van [verweerster] als geheel, maar dat de figuren op de schilderijen van [verweerster] - gedefinieerd als een geheel van elementen en kenmerken en niet als concreet vormgegeven werken - niet als afzonderlijk auteursrechtelijk beschermde werken kunnen worden beschouwd. Gelet hierop overweegt het hof dat er sprake moet zijn van verveelvoudiging conform art. 13 Aw van een of meer concrete werken van [verweerster], wil er sprake zijn van een door [eiser] gepleegde inbreuk. Het hof oordeelt dat [eiser] met vijf van zijn werken inbreuk maakt op de auteursrechten van [verweerster] (waaronder de drie hiervoor in 3.2 bedoelde werken). (rov. 4.10 en 4.11) Ten aanzien van die overgelegde werken van [eiser] die geen inbreuk vormen op de aan [verweerster] toekomende auteursrechten, onderzoekt het hof vervolgens de vraag of deze werken een onrechtmatige, want nodeloos slaafse nabootsing vormen van de schilderijen en/of de stijl van [verweerster]. Naar het oordeel van het hof onderscheiden de werken van [verweerster] zich door stijlkenmerken die in meerdere of mindere mate terugkomen in genoemde werken van [eiser]. Deze stijlnabootsing acht het hof niet alleen opvallend, maar ook nodeloos. [Eiser] is aldus tekortgeschoten in zijn verplichting om bij het nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door de gelijkheid van de schilderijen gevaar voor verwarring kan ontstaan. Als gevolg van de nabootsing door [eiser] van de stijl van [verweerster] is verwarring bij het publiek te duchten. De naamsvermelding van [eiser] op zijn werken doet daaraan naar het oordeel van het hof niet af. Het hof is op deze gronden van oordeel dat [eiser] door het vervaardigen en exploiteren van die werken, mede gelet op de reeds geconstateerde inbreuken op de auteursrechten van [verweerster] met betrekking tot vijf voornoemde werken van [eiser], onrechtmatig handelt jegens [verweerster] door nodeloos haar stijl na te bootsen. (rov. 4.12) 3.4 Onderdeel 1.1 van het middel behelst de rechtsklacht dat het hof ten onrechte het leerstuk van de onrechtmatige (slaafse) nabootsing van (stoffelijke) producten van toepassing heeft geacht op een geval waarin slechts sprake is van de nabootsing van de

137 137

stijl(kenmerken) van een ander. Het hof heeft daarmee miskend dat het nabootsen van (kenmerken van) een stijl van een ander waardoor bij het publiek verwarring valt te duchten, niet onrechtmatig is, ook niet indien de wijze van nabootsing "nodeloos" is.

Naar Nederlands recht worden stijlkenmerken auteursrechtelijk niet beschermd door zorgvuldigheidsnormen.

3.5 De klacht treft doel. Volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad brengt het gebruik van hetzelfde materiaal, het bewerken daarvan volgens dezelfde, een bepaald artistiek effect opleverende methode, of het volgen van dezelfde stijl, nog niet mee dat sprake is van nabootsing van een werk als bedoeld in art. 13 Aw (HR 28 juni 1946, NJ 1946/712, vgl. voorts HR 29 december 1995, LJN ZC1942, NJ 1996/546). De Auteurswet geeft geen exclusief recht aan degene die volgens een - hem kenmerkende - stijl werkt. Aan deze rechtspraak ligt de gedachte ten grondslag dat de auteursrechtelijke bescherming van abstracties als stijlkenmerken een ontoelaatbare beperking van de vrijheid van creatie van de maker zou meebrengen, en aldus een rem op culturele ontwikkelingen zou vormen.

3.6 Tegen deze achtergrond dient te worden geoordeeld dat het recht geen ruimte laat voor aanvullende bescherming van de maker van een werk op grond van art. 6:162 BW tegen zogenoemde slaafse nabootsing van een stijl of van stijlkenmerken. Een ander oordeel zou meebrengen dat langs die weg alsnog het resultaat zou worden bereikt dat de hiervoor in 3.5 vermelde rechtspraak beoogt te voorkomen.

Het vorenstaande sluit niet uit dat slaafse nabootsing van een stijl of van stijlkenmerken onder bijkomende omstandigheden onrechtmatig kan zijn, maar daartoe is niet toereikend dat die nabootsing nodeloos is en bij het publiek verwarring wekt.

3.7 De overige klachten behoeven geen behandeling.

4. Beslissing De Hoge Raad: vernietigt het arrest van het gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 15 november 2011; verwijst de zaak naar het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden ter verdere behandeling en beslissing; veroordeelt [verweerster] in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van [eiser] begroot op â‚Ź 473,82 aan verschotten en â‚Ź 2.600,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president E.J. Numann als voorzitter en de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, C.A. Streefkerk, A.H.T. Heisterkamp en M.A. Loth, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer M.A. Loth op 29 maart 2013.

138 138

ECLI:NL:RBAMS:2013:CA0350 Deeplink Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 14-05-2013 Datum publicatie 16-05-2013 Zaaknummer C/13/539327 / KG ZA 13-409 SR/MV Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding Inhoudsindicatie Stichting Brein vordert van ING Bank de naam en adresgegevens die behoren bij een bankrekeningnummer dat staat vermeld op de website FTD World. Volgens Brein kan via die website illegaal auteursrechtelijk beschermd materiaal worden verkregen. De voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam wijst de vordering af. Er zijn andere mogelijkheden voor Brein om de gegevens te verkrijgen. ING Bank dient zich de privacybelangen van haar cliĂŤnten aan te trekken.Een afweging van belangen valt daarom in het voordeel uit van ING Bank.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl Uitspraak vonnis RECHTBANK AMSTERDAM Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel zaaknummer / rolnummer: C/13/539327 / KG ZA 13-409 SR/MV Vonnis in kort geding van 14 mei 2013 in de zaak van de stichting STICHTING BESCHERMING RECHTEN ENTERTAINMENT INDUSTRIE NEDERLAND, BREIN, gevestigd te Amsterdam, eiseres bij dagvaarding van 9 april 2013, advocaat mr. D.J.G. Visser te Amsterdam, tegen de naamloze vennootschap ING BANK N.V., gevestigd te Amsterdam, gedaagde, advocaten mrs. T.R.B. de Greve, J.J.C. Bierman en R.P. Raas te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Brein en ING Bank worden genoemd.

1. De procedure Ter terechtzitting van 29 april 2013 heeft Brein gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Ter zitting heeft zij haar eis verminderd in die zin dat haar raadsman enkele passages uit het petitum van de dagvaarding heeft doorgestreept. Een fotokopie van de verminderde eis zal eveneens aan dit vonnis worden gehecht.

ING Bank heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorzieningen. Beide partijen hebben producties en pleitnota’s in het geding gebracht.

Ter zitting waren voor zover van belang aanwezig: Aan de zijde van Brein: [A], [B] en [C] met mr. Visser en zijn kantoorgenote mr. P. de Leeuwe.

Aan de zijde van ING Bank: [D] met mrs. De Greve, Bierman en Raas.

Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

2. De feiten

139 139

2.1. Brein bestrijdt namens bij haar aangesloten rechthebbenden intellectuele eigendomsfraude. Op grond van artikel 3:305 BW is zij bevoegd rechtsvorderingen in te stellen.

2.2. Volgens Brein worden op de website www.ftdworld.net auteursrechtelijk beschermde entertainmentbestanden (zoals boeken, films, muziek, e-books, games en software) aangeboden zonder toestemming van de rechthebbenden. Bezoekers van www.ftdworld.com worden doorgeleid naar www.ftdworld.net. Beide websites zullen hierna ook worden aangeduid als FTD World.

2.3. De domeinnaamregistraties van FTD World staan op naam van [E], woonachtig te [plaats]. De websites van FTD World worden gehost door een Russische hostingprovider.

2.4. Op FTD World is onder meer het volgende vermeld: Heb je al een Super VIP pakket dan kan je ons altijd steunen door over te maken op rek postbank: [rekeningnummer] ter attentie van : [F] [plaats] Het genoemde bankrekeningnummer is een nummer van ING Bank. Blijkens een uittreksel uit de basisadministratie van de gemeente Amsterdam is mevrouw [F] (hierna [F]) geboren in 1927 en sinds 2009 woonachtig in Suriname.

2.5. Op 15 en 27 februari 2013 en op 1 maart 2013 heeft de raadsman van Brein brieven gezonden naar ING Bank waarin hij kort gezegd verzoekt (en sommeert) om alle identificerende gegevens te verstrekken van personen die gerechtigd of gevolmachtigd zijn geld van de bankrekening van [F] op te nemen, gegevens van plaatsen en tijdstippen waarop geld van deze bankrekening is opgenomen en de rekeningnummers (met bijhorende rekeninghouders) waarnaar geld van de bankrekening van [F] is overgemaakt.

2.6. Bij brief van 7 maart 2013 heeft ING Bank de raadsman van Brein onder meer het volgende medegedeeld: (…)

De ING houdt zich hierbij aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Zij zal daarom nooit zonder rechtsgrond klantgegevens aan een derde verstrekken.

Wij hebben uw verzoek opnieuw beoordeeld en wij hebben de relevante jurisprudentie over dit onderwerp bij onze beoordeling betrokken. Daarbij hebben wij ook de belangen van onze rekeninghoudster en die van uw cliente afgewogen. Op grond hiervan kunnen wij gedeeltelijk aan uw verzoek tegemoet komen. Hierna geven wij aan welke van de door u gevraagde gegevens wij wel zullen verstrekken en welke niet met vermelding van de reden. (…)

Mevrouw [F] heeft iemand gemachtigd op haar rekening. Helaas kunnen wij u geen identificerende gegevens van deze gemachtigde verstrekken. (…) in de periode van 4 tot en met 18 februari 2013 zijn geldopnames en betalingen verricht met de Betaalpas van mevrouw [F] vanaf rekening [rekeningnummer]. Deze hebben alleen plaatsgevonden in Amsterdam-Noord. (…) kunnen wij u bevestigen dat in de periode 17 december 2012 tot en met 18 februari 2013 er geen overschrijvingen hebben plaatsgevonden vanaf Betaalrekening [rekeningnummer] naar andere rekeningen. (…)

Mevrouw [F] beschikt niet over andere producten bij de ING (…)

3. Het geschil 3.1. Brein vordert – na vermindering van eis – ING Bank te gebieden binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis aan de raadsman van Brein ten behoeve van Brein te verschaffen de bij de ING Bank beschikbare gegevens van personen die gevolmachtigd zijn geld van de rekening met rekeningnummer [rekeningnummer] op te nemen, te weten: namen, telefoonnummers, e-mailadressen en postadressen, met veroordeling van ING Bank in de kosten van dit geding.

140 140

3.2. Brein stelt hiertoe – samengevat weergegeven – dat FTD World zich onmiskenbaar schuldig maakt aan het (doen) plegen van voortdurende auteursrechtinbreuken dan wel aan het faciliteren daarvan. Brein heeft dan ook een spoedeisend belang om te kunnen achterhalen wie de verantwoordelijken zijn achter FTD World. Op grond van de artikelen 31 en 31a van de Auteurswet (Aw) kunnen de activiteiten van FTD World als een strafrechtelijk vergrijp worden aangemerkt. Bovendien is in dit geval de strafverzwaringsgrond van artikel 31b Aw van toepassing. Het bedrijfsmodel van FTD World houdt in dat zij betalingen ontvangt van adverteerders en van gebruikers van de websites van FTD World. ING Bank faciliteert deze betalingen. In de praktijk blijkt het nagenoeg onmogelijk de verantwoordelijken achter FTD World te achterhalen. De domeinnaamhouder van FTD World ([E]) is een niet bestaande persoon. Op een sommatie aan zijn/haar adres is nooit gereageerd. De Russische hostingprovider heeft evenmin gereageerd op een sommatie van Brein. De Nederlandse tussenpersoon die betrokken is bij de registratie van de domeinnaam van FTD World beschikt niet over meer informatie dan al bij Brein bekend is. Aangenomen kan worden dat [F] niet verantwoordelijk is voor de websites van FTD World; zij is hoogbejaard en woont in Suriname op een onbekende plaats. Mogelijk is zij een zogenaamde ‘katvanger’. De persoon die thans in de voormalige woning van [F] woonachtig is in [plaats] heeft evenmin iets met FTD World van doen. Brein heeft derhalve alles gedaan om de identiteit van de verantwoordelijken achter FTD World te achterhalen. Thans is haar enige aanknopingspunt het rekeningnummer bij ING Bank. ING Bank is blijkens haar brief van 7 maart 2013 (zie 2.6) slechts bereid om gedeeltelijk aan het verzoek om informatie van Brein te voldoen. ING Bank heeft kenbaar gemaakt dat sprake is van een gevolmachtigde, maar de gegevens die zij verder in haar brief heeft verschaft leiden niet tot de identiteit van die gevolmachtigde. Naar de mening van Brein dient ING Bank dergelijke gegevens eveneens te verschaffen. Aan de voorwaarden die hieraan kunnen worden gesteld (zie bijvoorbeeld het arrest van de Hoge Raad van 25 november 2005 in de zaak Lycos/Pessers) is in dit geval voldaan. FTD World ontplooit onmiskenbaar onrechtmatige activiteiten, buiten redelijke twijfel staat dat de gevolmachtigde van [F] hiervoor verantwoordelijk is, de bij Brein aangesloten rechthebbenden lijden hierdoor aanzienlijke schade en Brein beschikt niet over andere (praktische) mogelijkheden om de verantwoordelijken te achterhalen. De vordering van Brein is – zeker na de vermindering van eis – beperkt, voldoende concreet en proportioneel. De privacybelangen van [F] dienen dan ook te wijken voor de belangen van de bij Brein aangesloten rechthebbenden.

3.3. ING Bank heeft verweer gevoerd. Op dit verweer wordt hierna – voor zover van belang – nader ingegaan.

4. De beoordeling 4.1. De vordering van Brein kan worden toegewezen indien voldoende aannemelijk is dat ING Bank onrechtmatig handelt jegens Brein. Volgens Brein rust op ING Bank op basis van maatschappelijke zorgvuldigheidsnormen de rechtsplicht om identificerende gegevens te verstrekken van diegenen die gevolmachtigd zijn te beschikken over de gelden op de rekening van [F] en handelt ING Bank onrechtmatig jegens haar door ondanks een verzoek daartoe dat niet te doen. Bij beantwoording van de vraag of in dit geval sprake is van onrechtmatig handelen, komt het naar het oordeel van de voorzieningenrechter neer op een afweging van de wederzijdse belangen. ING Bank dient zich de privacybelangen van haar klanten aan te trekken. Het belang van Brein is erin gelegen dat zij dient op te treden tegen auteursrechtinbreuken ten behoeve van bij haar aangesloten rechthebbenden. Bij deze afweging van belangen dienen alle relevante omstandigheden van het geval te worden betrokken.

4.2. Beide partijen hebben verwezen naar de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp), met name naar artikel 8 sub f van die wet. ING Bank heeft daarnaast verwezen naar de uit de Wbp afgeleide Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Hierbij geldt dat het doel van het verzamelen van persoonsgegevens door een bank als ING Bank niet is gelegen in de opsporing van strafbare en/of onrechtmatige activiteiten. Bij de beantwoording van de vraag of ING Bank op grond van de Wbp en/of de Gedragscode desondanks verplicht kan worden gesteld gegevens te verstrekken, komt het in grote lijnen neer op dezelfde belangenafweging als genoemd onder 4.1. Ook in dit

141 141

kader dient het gerechtvaardigde belang bij de verstrekking van bepaalde gegevens, te worden afgewogen tegen het privacybelang.

4.3. ING Bank heeft ter zitting voorshands terecht betoogd dat zij niet “instrumenteel” is bij het plegen van (de beweerde) auteursrechtinbreuken door FTD World of het faciliteren hiervan door FTD World. Brein heeft zich ter ondersteuning van haar vordering beroepen op jurisprudentie waarin hostingproviders en/of internet service providers veroordeeld zijn om de persoonsgegevens te verstrekken van verantwoordelijken achter “piratenwebsites”. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter miskent Brein hiermee dat de rol van een internet service provider of hostingprovider wezenlijk anders is dan die van een bank als ING Bank. Een “piratenwebsite” kan niet bestaan zonder een provider. Er is geen sprake van onrechtmatigheid als de provider zijn diensten niet verricht. ING Bank verzorgt “slechts” het bankverkeer, hetgeen niet als conditio sine qua non heeft te gelden met betrekking tot (mogelijke) auteursrechtinbreuk. Het verlenen van de diensten door ING Bank, is niet noodzakelijk voor de auteursrechtinbreuk (de onrechtmatigheid). Deze is er ook als op de betrokken websites geen rekeningnummer wordt genoemd. Het verrichten van een betaling is ook niet vereist om gebruik te kunnen maken van de diensten die worden aangeboden op de websites van FTD World. De beweerde onrechtmatige activiteiten vinden geheel plaats buiten het gezichtsveld van ING Bank en ook buiten haar invloedssfeer. ING Bank verkeert niet in de positie – en zij hoeft ook niet over de expertise te beschikken – om zich een verantwoord oordeel te (kunnen) vormen over de (on)rechtmatigheid van “piratenwebsites”. Er is dan ook geen relatie tussen ING Bank en de auteursrechtinbreuk, terwijl er wel een relatie is tussen een internet service provider of hostingprovider en de auteursrechtinbreuk.

4.4. Voorts heeft ING Bank terecht aangevoerd dat de (juridische) mogelijkheden van Brein om de verantwoordelijken achter FTD World te achterhalen (nog) niet zijn uitgeput.

Zo kunnen vraagtekens worden gezet bij de doelmatigheid van de pogingen van Brein om de domeinnaamhoud(st)er en/of de Russische hostingprovider te traceren. Bovendien is [F] niet aangeschreven of in rechte opgeroepen om de persoonsgegevens van de gevolmachtigde te verstrekken, laat staan dat is gepoogd haar te traceren. Brein neemt aan dat [F] niets met FTD World van doen heeft, maar deze aanname is nergens anders op gebaseerd dan op algemene kennis over het “profiel” van verantwoordelijken achter “piratenwebsites”.

4.5. Ook de strafrechtelijke weg is voor Brein niet afgesloten. Brein heeft geen aangifte gedaan, terwijl naar haar mening sprake is van strafbare feiten. Weliswaar is juist dat de Aanwijzing Intellectuele Eigendomsfraude uitgaat van het beginsel van civielrechtelijke handhaving, maar dit neemt niet weg dat de officier van justitie bij uitstek diegene is die in het kader van een strafrechtelijk onderzoek een derde kan verzoeken bepaalde gegevens aan hem te verstrekken. Indien Brein inzage wenst in persoonsgegevens, kan zij aangifte doen van een strafbaar feit, om zodoende de officier van justitie te bewegen die gegevens te verstrekken. De Aanwijzing Intellectuele Eigendomsfraude maakt het doen van aangifte niet onmogelijk.

4.6. ING Bank heeft zich tot slot voorshands terecht beroepen op de bijzondere positie die banken innemen in het juridisch en financieel verkeer. Hierbij is sterk de nadruk gelegd op het vertrouwen dat cliënten moeten kunnen genieten in hun banken. Dit vertrouwen dient onder meer in te houden dat persoonsgegevens van cliënten slechts in zeer uitzonderlijke situaties aan derden mogen worden verstrekt. Mochten die gegevens al worden verstrekt dan dienen zij bij die derden “in veilige handen” te zijn. Dat Brein, zoals zij ter zitting heeft aangevoerd, beschikt over een rechtmatigheidsverklaring van het College Bescherming Persoonsgegevens, leidt niet zonder meer tot de conclusie dat zij de gegevens niet aan anderen zal verstrekken.

4.7. Op grond van hetgeen hiervoor is overwogen is de voorzieningenrechter van oordeel dat de belangen van ING Bank in dit geding zwaarder wegen dan die van Brein.

Voorshands handelt ING Bank dan ook niet onrechtmatig door te weigeren (verdere) gegevens te verstrekken. Dit leidt tot het weigeren van de door Brein gevraagde voorziening.

4.8. Het beroep van Brein op het vonnis van de rechtbank Den Haag van

142 142

6 december 2011 in de zaak Brein/Techno Design werpt geen ander licht op deze zaak.

In dat vonnis is allereerst opgenomen dat Techno Design beperkt verweer heeft gevoerd.

Techno Design is bovendien geen bank, maar een zogenaamde payment provider. Zij biedt een online-betaaldienst aan waarmee bezoekers van een website betalingen kunnen verrichten aan de beheerder van een website, zonder dat die bezoeker gegevens onder ogen krijgt van die beheerder. Op deze wijze stelt zij beheerders van websites – dus ook beheerders van websites met behulp waarvan auteursrechtinbreuken kunnen worden gepleegd – bewust in de gelegenheid anoniem te blijven. Anders dan in de onderhavige zaak waarbij Brein via [F] kan achterhalen wie de gevolmachtigde is op de rekening, was in de zaak Brein/Techno Design voor Brein alleen Techno Design een ingang om te achterhalen wie het onrechtmatig handelen pleegde. Om die reden is de afweging van belangen anders uitvallen.

4.9. Brein zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van dit geding, gevallen aan de zijde van ING Bank.

5. De beslissing De voorzieningenrechter 5.1. weigert de gevraagde voorzieningen, 5.2. veroordeelt Brein in de kosten van dit geding, tot op heden aan de zijde van ING Bank begroot op € 589,- aan griffierecht en € 816,- aan salaris advocaat, 5.3. verklaart deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. Sj.A. Rullmann, voorzieningenrechter, en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. M. Veraart op 14 mei 2013.

143 143

ECLI:NL:HR:2013:CA0265 Deeplink Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 12-07-2013 Datum publicatie 12-07-2013 Zaaknummer 12/02298 Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:CA0265, Gevolgd In cassatie op : ECLI:NL:GHSHE:2012:BV0773 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Cassatie Prejudicieel verzoek Inhoudsindicatie Auteursrecht. Openbaarmaking van “canvas transfers” die zijn vervaardigd van in het verkeer gebrachte posters. Uitputting; art. 12b Aw, art. 4 Auteursrechtrichtlijn (ARtl).

Poortvlietmaatstaf. Bewerkingsrecht. Hoge Raad stelt prejudiciële vragen aan HvJEU met betrekking tot de uitleg van art. 4 ARtl. Vindplaatsen Rechtspraak.nl Uitspraak 12 juli 2013 Eerste Kamer nr. 12/02298 EE/LZ Arrest in de zaak van: ART & ALLPOSTERS INTERNATIONAL B.V., gevestigd te Amsterdam, EISERES tot cassatie, advocaat: aanvankelijk mr. P.A. Ruig, thans mr. T. Cohen Jehoram, tegen de stichting STICHTING PICTORIGHT, gevestigd te Amsterdam, VERWEERSTER in cassatie, advocaten: mr. R.S. Meijer en mr. A.M. van Aerde.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Allposters en Pictoright.

1Het geding in feitelijke instanties Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende stukken: a. het vonnis in de zaak 90339/HA ZA 08-822 van de rechtbank Roermond van 22 september 2010; b. het arrest in de zaak HD 200.079.664 van het gerechtshof te ’s-Hertogenbosch van 3 januari 2012.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2Het geding in cassatie Tegen het arrest van het hof heeft Allposters beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Pictoright heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.

De conclusie van de Advocaat-Generaal in buitengewone dienst D.W.F. Verkade strekt ertoe het Hof van Justitie van de Europese Unie te verzoeken om over vragen van uitleg

144 144

van Richtlijn 2001/29/EG als bedoeld in par. 5 van de conclusie uitspraak te doen, alsmede tot aanhouding van de zaak totdat dat Hof daarover uitspraak heeft gedaan.

De advocaat van Allposters heeft bij brief van 17 mei 2013 op die conclusie gereageerd.

De advocaat van Pictoright heeft bij brief van diezelfde datum op de conclusie gereageerd.

3Beoordeling van het middel 3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan. ( i) Pictoright is een auteursrechtorganisatie die de belangen behartigt van de bij haar aangesloten auteursrechthebbenden. Op grond van overeenkomsten met buitenlandse zusterorganisaties behartigt zij ook de belangen in Nederland van buitenlandse kunstenaars.

Deze belangenbehartiging bestaat uit het recht om namens de rechthebbenden de auteursrechten te exploiteren, bijvoorbeeld door middel van het verstrekken van licenties, en op te treden tegen inbreuken. Pictoright behartigt onder meer de belangen van (de erven van) Pablo Picasso, Wassily Kandinsky, Henri Matisse, Edvard Munch, Joan Miro, Marc Chagall, Francis Bacon, Bruno Paul, Hans Bohrdt, Henk Hofstra en Rie Cramer en tot 1 januari 2011 Paul Klee (hierna: de rechthebbenden). (ii) Allposters is een aanbieder van posters en prints. Via haar websites biedt Allposters posters en andere kunstreproducties aan waarop werken zijn afgebeeld van onder meer de hiervoor onder (i) genoemde kunstenaars (hierna: de kunstenaars). (iii) Personen die een bestelling van een kunstreproductie willen plaatsen bij Allposters hebben onder meer de keuze tussen een poster, een ingelijste poster, een poster op hout of een afbeelding op canvas. Indien de klant kiest voor een afbeelding op canvas is de werkwijze als volgt. Allposters neemt een papieren poster, brengt op die poster een kunststof laag aan (het laminaat), zet de afbeelding van het papier door gebruikmaking van een chemisch procédé over op een canvasdoek en spant het canvasdoek op een houten frame. Dit procédé en het resultaat ervan duidt zij aan als “canvas transfer”. (iv) Pictoright heeft geconstateerd dat Allposters reproducties van werken van de kunstenaars te koop aanbiedt, waaronder “canvas transfers”. Pictoright heeft conservatoir bewijsbeslag gelegd op de administratie van Allposters voor zover deze gegevens bevat over de verveelvoudiging, verkoop, distributie en levering van inbreukmakende werken. ( v) Pictoright heeft Allposters gesommeerd om op straffe van een boete het aanbieden van posters die op canvas zijn aangebracht te staken en gestaakt te houden, en gesommeerd tot betaling van schadevergoeding en tot afdracht van de genoten winst.

Allposters heeft aan deze sommatie geen gehoor gegeven.

3.2 Pictoright vordert in dit geding Allposters te veroordelen elke directe of indirecte inbreuk op de auteursrechten of persoonlijkheidsrechten van de rechthebbenden te staken, met nevenvorderingen, alsmede tot betaling van schadevergoeding. Volgens Pictoright maakt Allposters inbreuk op de auteursrechten van de rechthebbenden en handelt zij onrechtmatig jegens hen door zonder toestemming hun werken op canvas aan te brengen en in die vorm te verveelvoudigen of openbaar te maken. In de gevallen waarin de posters worden afgesneden voordat ze op canvas worden aangebracht, maakt Allposters tevens inbreuk op de persoonlijkheidsrechten van de kunstenaars, aldus Pictoright.

De rechtbank heeft de vorderingen afgewezen.

3.3 Het hof heeft de vorderingen van Pictoright grotendeels toegewezen. Het heeft daartoe onder meer het volgende overwogen.

De verkoop van een poster of van een canvasproduct waarin het werk van één van de kunstenaars is vastgelegd valt onder het begrip “openbaarmaken” in de zin van art. 1 en 12 Aw. Art. 12b Aw regelt de uitputting van het distributierecht van een exemplaar van een auteursrechtelijk beschermd werk. Die bepaling is ingevoerd ter uitvoering van Richtlijn 2001/29/EEG Auteursrecht in de informatiemaatschappij (hierna: de Auteursrechtrichtlijn, afgekort ARtl). Uit art. 4 lid 2 ARtl volgt dat het distributierecht met

145 145

betrekking tot het origineel of kopieën van een werk in de EU alleen dan is uitgeput, wanneer de eerste verkoop of eigendomsovergang van dat materiaal in de EU geschiedt door de rechthebbende of met diens toestemming. Ingevolge art. 12b Aw is de verdere verspreiding van een exemplaar van het werk binnen de EU/EER vrij, indien dat exemplaar door of met toestemming van de rechthebbenden in de EU/EER in het verkeer is gebracht door eigendomsoverdracht. (rov. 4.7 – 4.7.2) De vraag of de openbaarmaking van “canvas transfers” die zijn vervaardigd van in het verkeer gebrachte posters kan vallen onder de uitzondering op het uitsluitend recht tot openbaarmaking van art. 12b Aw, dient te worden beantwoord aan de hand van HR 19 januari 1979, LJN AC6463, NJ 1979/412 (Poortvliet).

Als uitgangspunt heeft te gelden dat sprake is van een nieuwe openbaarmaking in de zin van art. 12 Aw in geval het door de rechthebbende in het verkeer gebrachte exemplaar in een andere vorm onder het publiek wordt verspreid, hetgeen leidt tot een nieuwe exploitatiemogelijkheid voor degene die deze nieuwe vorm van het oorspronkelijk in het verkeer gebrachte exemplaar verhandelt. De papieren poster, zoals die door de rechthebbenden in het verkeer is gebracht, wordt vervangen door een afbeelding op een canvasdoek op een houten frame. De overbrenging van de drukinkt op canvast vormt een verandering in de toestand van de betrokken exemplaren die van wezenlijk andere orde is dan het inlijsten van de bewuste poster. Het canvasdoek heeft een ander uiterlijk en de kleur van de “canvas transfer” heeft een ander aanzien dan de kleur van de poster.

De “canvas transfer” kan derhalve niet meer worden beschouwd als het door de rechthebbende in het verkeer gebrachte “exemplaar” in de zin van art. 12b Aw of “materiaal” in de zin van art. 4 ARtl. Daarbij wordt mede in aanmerking genomen dat op grond van de strekking en de tekst van art. 4 lid 2 ARtl heeft te gelden dat de uitputting als beperking van het distributierecht van de rechthebbende strikt moet worden geïnterpreteerd en niet optreedt wanneer het gaat om verdere verspreiding van een exemplaar van het werk dat een ingrijpende wijziging heeft ondergaan, zoals in dit geval aan de orde is.

Deze nieuwe vorm leidt voorts tot nieuwe exploitatiemogelijkheden voor Allposters, omdat zij het door een hogere prijsstelling mogelijk maakt een andere doelgroep te bereiken. De slotsom is dat de verhandeling van “canvas transfers” een verboden openbaarmaking inhoudt, dat het beroep van Allposters op uitputting moet worden verworpen, en dat Allposters inbreuk maakt op het auteursrecht van de rechthebbenden. (rov. 4.7.3 – 4.7.14) 3.4 Het eerste onderdeel van het middel klaagt onder meer dat de Poortvlietdoctrine geen gelding meer heeft en door het hof ten onrechte is toegepast, omdat de auteursrechtelijke uitputtings- en openbaarmakings-begrippen inmiddels Europees zijn geharmoniseerd. Volgens onderdeel 1.1.1 had het hof het Unierechtelijke begrip “uitputting” in de zin van art. 4 lid 2 ARtl moeten toepassen, welke uitputting niet terzijde wordt geschoven wanneer de zaak waarin het werk is belichaamd, de drager, een wijziging heeft ondergaan. Volgens onderdeel 1.1.2 had het hof het Unierechtelijke begrip “recht van distributie onder het publiek” in de zin van art. 4 lid 1 ARtl moeten toepassen, en niet het Nederlandse begrip “openbaarmaking” als bedoeld in art. 12 Aw, aangezien daaronder mede valt het recht van mededeling aan het publiek als bedoeld in art. 3 ARtl, welk recht hier niet relevant is. Subsidiair klaagt onderdeel 1.2 dat, indien er onduidelijkheid zou bestaan over de uitleg van art. 12 lid 1, onder 1, en art. 12b Aw, in het licht van art. 4 lid 1 en 2 ARtl, ter zake prejudiciële vragen aan het HvJEU dienen te worden gesteld.

3.5 Het onderdeel legt art. 4 lid 1 ARtl aldus uit, dat die bepaling betrekking heeft op de distributie van een werk dat in een tastbare zaak is belichaamd (ter onderscheiding van art. 3 ARtl, dat ziet op het recht van mededeling aan het publiek). Uitputting als bedoeld in art. 4 lid 2 ARtl treedt op bij distributie van een werk dat in een tastbare zaak, een exemplaar, is belichaamd, indien dat exemplaar door de rechthebbende of met diens toestemming in de EER in het verkeer is gebracht.

146 146

Een eventuele latere wijziging in het exemplaar of het materiaal heeft geen gevolgen voor de uitputting.

Ter toelichting wijst Allposters op het verschil tussen art. 4 lid 2 ARtl en art. 7 lid 2 Richtlijn 2008/95/EG (hierna: Merkenrichtlijn), betreffende de uitputting van het merkrecht. Laatstgenoemde bepaling houdt in dat de uitputtingsregel van lid 1 niet van toepassing is indien er voor de rechthebbende gegronde redenen zijn zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is. Art. 4 lid 2 ARtl houdt niet een dergelijke beperking in. Dat strookt met het doel van commerciële auteursrechten als het distributierecht, te weten de commerciële exploitatie van beschermde werken (en niet, zoals bij het merkenrecht, de aanduiding van de herkomst van de waren).

3.6 Pictoright verdedigt een andere uitleg van art. 4 ARtl. In die uitleg heeft de Poortvlietmaatstaf na de implementatie van de Auteursrechtrichtlijn haar gelding behouden. Primair voert zij aan dat het bewerkingsrecht nog niet in het Europese auteursrecht is geharmoniseerd, zoals dat wel met het Europese merkenrecht het geval is (vgl. art. 7 lid 2 Merkenrichtlijn). Subsidiair betoogt zij dat, ook indien dat anders zou zijn, de Poortvliet-maatstaf – met name de gedachte dat een (ingrijpende) wijziging van het materiaal uitputting voorkomt – goed aansluit bij het Unierecht.

Een richtlijnconforme uitleg van art. 12b Aw vergt dat rekening wordt gehouden met de bewoordingen en de context van de bepalingen van de Auteursrechtrichtlijn. De woorden “dat materiaal” in art. 4 lid 2 ARtl wijzen terug naar de woorden “het origineel of kopieën daarvan” in art. 4 lid 1 ARtl. De “canvas transfers” kunnen niet als zodanig gelden, omdat zij als gevolg van ingrijpende wijzigingen wezenlijk verschillen van de oorspronkelijke posters. Dat sluit aan bij de doelstelling van de Auteursrechtrichtlijn, te weten het bieden van een hoog beschermingsniveau voor auteurs, zodat zij een passende beloning kunnen krijgen voor het gebruik van hun werken, onder meer bij reproductie ervan, teneinde hun scheppende en creatieve arbeid te kunnen voortzetten.

Ten slotte sluit deze uitleg van het uitputtings- en het openbaarmakingsbegrip aan bij art. 6 van het “WIPO Copyright Treaty” van 20 december 1996, aangezien dat de verdragsluitende partijen de vrijheid laat om voorwaarden te stellen aan de toepassing van de uitputtingsregel.

Ook sluit zij aan bij art. 12 Berner Conventie dat bepaalt dat auteurs van werken van letterkunde of kunst het uitsluitend recht genieten om toestemming te verlenen tot bewerkingen, arrangementen en andere veranderingen van hun werken, aldus nog steeds het samengevat weergegeven standpunt van Pictoright.

3.7 Het onderdeel stelt aldus vragen van uitleg van de Auteursrechtrichtlijn aan de orde, omtrent de beantwoording waarvan twijfel mogelijk is. De Hoge Raad ziet daarin aanleiding voor het stellen van prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Bij de beantwoording van die vragen kan worden uitgegaan van de hiervoor in 3.1 vermelde feiten.

4Prejudiciële vragen 1. Beheerst art. 4 Auteursrechtrichtlijn het antwoord op de vraag of het distributierecht van de auteursrechthebbende kan worden uitgeoefend ten aanzien van een reproductie van een auteursrechtelijk beschermd werk dat door of met toestemming van de rechthebbende in de EER is verkocht en geleverd, indien deze reproductie nadien een wijziging ten aanzien van de vorm heeft ondergaan en in die vorm opnieuw in het verkeer wordt gebracht?

2(a) Indien het antwoord op vraag 1 bevestigend luidt, is dan de omstandigheid dat sprake is van een wijziging als in vraag 1 bedoeld, van betekenis voor het antwoord op de vraag of uitputting als bedoeld in art. 4 lid 2 Auteursrechtrichtlijn wordt verhinderd of doorbroken?  -

147 147

b) Indien het antwoord op vraag 2(a) bevestigend luidt, welke maatstaven dienen dan te worden aangelegd om van een wijziging ten aanzien van de vorm van de reproductie te spreken die uitputting als bedoeld in art. 4 lid 2 Auteursrechtrichtlijn verhindert of doorbreekt?  c) Laten die maatstaven ruimte voor de in het nationale recht in Nederland ontwikkelde maatstaf, inhoudende dat van uitputting niet langer sprake is op de enkele grond dat de wederverkoper de reproducties een andere vorm heeft gegeven en ze in die vorm onder het publiek heeft verspreid (HR 19 januari 1979, NJ 1979/412, Poortvliet)?

5Beslissing De Hoge Raad: alvorens verder te beslissen; verzoekt het Hof van Justitie om de hiervoor in 4 vermelde prejudiciĂŤle vragen te beantwoorden; houdt iedere verdere beslissing aan totdat het antwoord van het Hof van Justitie is ontvangen.

Dit arrest is gewezen door de vice-president F.B. Bakels als voorzitter en de raadsheren C.A. Streefkerk, M.A. Loth, G. Snijders en G. de Groot, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer M.A. Loth op 12 juli 2013 .

148 148

ECLI:NL:RBDHA:2013:14000 Deeplink Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 21-10-2013 Datum publicatie 21-10-2013 Zaaknummer C/09/450710 KG ZA 13-1054 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding Inhoudsindicatie Jumbo verliest een kort geding tegen Ravensburger over WASGIJ-legpuzzels. De voorzieningenrechter oordeelt dat het spelformat niet auteursrechtelijk beschermd is. Dit zou een te grote rem zijn op de ontwikkeling van spellen door concurrenten.

Jumbo was van mening dat het idee achter het spel auteursrechtelijk beschermd zou moeten zijn, los van hoe de puzzel er zelf uitziet. De rechter volgt deze redenering niet.

Bij de WASGIJ-puzzels is het spelconcept namelijk niet goed te scheiden van de vormgeving van de spelmaterialen. Het gaat daarbij om een legpuzzel waarbij de puzzelaar niet weet wat er op de legpuzzel is afgebeeld. Deze krijgt alleen een hint via een gerelateerde afbeelding op de doos.

Dat Ravensburger een licentieovereenkomst heeft met Jumbo voor dit spel, is volgens de rechter geen reden om wel uit te gaan van beschermde auteursrechten. De licentie is namelijk bedoeld voor reproductie van het gehele spel, inclusief het WASGIJ-merk en het door Jumbo aangeleverde artwork. Dit betekent niet dat Ravensburger geen vergelijkbare spellen mag maken. Verder is de overeenkomst bedoeld voor de Amerikaanse markt, terwijl het hier over Europees auteursrecht gaat.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl Uitspraak vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter zaaknummer / rolnummer: C/09/450710 KG ZA 13-1054 Vonnis in kort geding van 21 oktober 2013 in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Koninklijke Jumbo B.V., gevestigd te Amsterdam, eiseres, advocaat: mr. D. Knottenbelt te Rotterdam, tegen 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RAVENSBURGER B.V. , gevestigd te Amersfoort, 2. de rechtspersoon naar vreemd recht RAVENSBURGER LIMITED, gevestigd te Bicester, Oxfordshire, Verenigd Koninkrijk, 3. de vennootschap naar vreemd recht RAVENSBURGER N.V., gevestigd te Brussel, BelgiĂŤ, 4. de vennootschap naar vreemd recht RAVENSBURGER AG, gevestigd te Ravensburg, Duitsland,

149 149

gedaagden, advocaat: mr. G.J.T.M. van den Bergh te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Jumbo en (gedaagden gezamenlijk) Ravensburger genoemd worden. Waar nodig zullen de gedaagde partijen afzonderlijk worden aangeduid als Ravensburger B.V., Ravensburger Limited, Ravensburger N.V. en Ravensburger AG. Voor Jumbo zijn opgetreden mr. S.A. Klos en mr. J. Klopper, advocaten te Amsterdam. Voor Ravensburger is opgetreden haar hiervoor genoemde advocaat en mr. B. Brouwer, advocaat te Amsterdam.

1De procedure 1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit: - de dagvaarding van 16 september 2013; - de producties 1 tot en met 32 van Jumbo; - de producties 1 tot en met 24 van Ravensburger; - de kostenspecificaties van beide zijden; - de mondelinge behandeling van 3 oktober 2013 en de daarbij door beide zijde overgelegde pleitnotities.

1.2.

Vonnis is nader bepaald op heden.

2De feiten 2.1.

Jumbo houdt zich onder meer bezig met het produceren en verhandelen van (gezelschaps)spellen, waaronder legpuzzels.

2.2.

Ravensburger houdt zich onder meer bezig met het produceren en verhandelen van speelgoed, waaronder legpuzzels.

2.3. [ A], [B] en [C], gezamenlijk handelend onder de naam [D], hebben het concept van een legpuzzelspel genaamd WASGIJ bedacht (WASGIJ is het omgekeerde van het woord “jigsaw�, de Engelse term voor legpuzzel).

2.4.

Novus en Jumbo hebben in 1996 een licentieovereenkomst gesloten, waarin is bepaald dat Jumbo het wereldwijde recht is toegekend spellen naar het concept WASGIJ te ontwikkelen en te verhandelen, alsook dat Jumbo zelfstandig in rechte mag optreden tegen inbreuken. De licentieovereenkomst was van kracht tot 31 december 1999. Nadien hebben Novus en Jumbo ter zake een nieuwe licentieovereenkomst afgesloten onder vergelijkbare condities.

2.5.

De WASGIJ-puzzels worden er onder meer door gekenmerkt dat de speler een legpuzzel moet leggen van een afbeelding die niet identiek is aan de afbeelding die staat afgebeeld op de doos waarin de legpuzzel is verpakt, maar daarmee wel een relatie heeft. De aard van de relatie tussen afbeelding op de doos en die van de legpuzzel wordt meegedeeld aan de speler van het spel. De afbeeldingen zijn steeds in cartoonstijl weergegeven en tonen steeds een aantal personages.

2.6.

Jumbo heeft haar WASGIJ-puzzels vanaf 1997 in verscheidene edities op de markt gebracht. De edities verschillen in de aard van de relatie tussen de afbeelding op de doos en de afbeelding op de legpuzzel.

2.6.1.

In de WASGIJ Original editie is de relatie tussen de afbeelding op de doos en de afbeelding op de legpuzzel een verschil in perspectief. Hierna volgt een voorbeeld van de in deze editie gebruikte afbeeldingen (afbeelding op doos links, afbeelding op de legpuzzel rechts):

150 150

2.6.2.

In de WASGIJ Mystery editie is de relatie tussen de afbeelding op de doos en de afbeelding op de legpuzzel temporeel, in die zin dat de afbeelding op de doos een situatie betreft die voorafgaat aan de situatie die wordt afgebeeld op de legpuzzel. Hierna volgt een voorbeeld van een in deze editie gebruikte afbeelding op de doos (de afbeelding op de legpuzzel is niet in het geding gebracht):

2.6.3.

In de WASGIJ Destiny editie is de relatie tussen de afbeelding op de doos en de afbeelding op de legpuzzel temporeel in die zin dat de afbeelding op de doos een tafereel uit het verleden betreft en de afbeelding op de doos een vergelijkbaar tafereel in het heden. Hierna volgt een voorbeeld van een in deze editie gebruikte afbeelding op de doos (de afbeelding op de legpuzzel is niet in het geding gebracht):

2.7.

De vennootschap naar vreemd recht Ravensburger USA (hierna: “Ravensburger USA”) maakt deel uit van het concern waarvan gedaagden ook deel uitmaken. Op 1 september 2008 hebben Jumbo en Ravensburger USA een licentieovereenkomst gesloten voor de periode 1 september 2008 tot en met 31 december 2011. Daarin is onder meer het volgende opgenomen: “Property/Puzzle concept: WASGIJ including artwork form Licensor as specified from time to time

151 151

(…)

Product: puzzels using the Property/Game concept and Trademark (…)

[Jumbo] grants to [Ravensburger USA] the sole and exclusive right and license to sell, market, promote and advertise the Products in the Territory in the Distribution channels” 2.8.

Op 1 januari 2012 hebben Jumbo en Ravensburger opnieuw een licentieovereenkomst afgesloten ter zake van WASGIJ voor de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2013.

2.9.

Sinds januari 2013 verhandelt Ravensburger een spel onder de naam “What if” in Nederland, Engeland, België en Duitsland (hierna: de Ravensburger-legpuzzel). Bij de Ravensburger-legpuzzel moet de speler een legpuzzel leggen van een afbeelding die niet identiek is aan de afbeelding die op de doos staat afgebeeld, maar daarmee wel in verband staat. De afbeeldingen zijn in cartoonstijl weergegeven en tonen een aantal personages. Op de doos van de Ravensburger-legpuzzel staat steeds vermeld: “ The picture on this box shows what [the character] would like to happen… …the PUZZLE INSIDE THIS BOX SHOWS WHAT REALLY DID! ”.

Een van de uitwerkingen van de afbeelding op de doos van de Ravensburger-legpuzzel ziet er als volgt uit (een afbeelding van de legpuzzel is niet in het geding gebracht):

2.10.

In augustus 2013 heeft Jumbo een nieuwe editie van WASGIJ genaamd “What if…?” op de markt gebracht.

3Het geschil 3.1.

Jumbo vordert - samengevat - een verbod op inbreuk in de Europese Unie op de auteursrechten met betrekking tot het WASGIJ format en een bevel tot opgave van gegevens, met veroordeling van Ravensburger in de proceskosten in de zin van artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).

3.2.

Jumbo legt aan haar vorderingen ten grondslag dat zij de exclusieve exploitatierechten heeft op een auteursrechtelijk beschermd WASGIJ spelformat, dat samengevat de volgende elementen heeft: (i) één of meerdere spelers; (ii) spelmaterialen in de vorm van twee tweedimensionale grafische voorstellingen, één op de legpuzzel en een op de doos waarin de legpuzzel is verpakt; (iii) een complete afbeelding van de beeltenis op de legpuzzel behoort niet tot de spelmaterialen; (iv) de afbeeldingen zijn in cartoonstijl weergegeven en tonen een aantal personages; (v) de afbeeldingen op de doos en de legpuzzel staan in logische relatie met elkaar; (vi) deze logische relatie is ruimtelijk of temporeel van aard; (vii) de aard van de relatie tussen de afbeeldingen wordt aan de speler(s) meegedeeld.

152 152

Volgens Jumbo vormen de Ravensburger-legpuzzels een inbreuk op het auteursrecht op het WASGIJ spelformat. Ravensbuger AG produceert de betreffende puzzels, en Ravensburger Limited, Ravensburger BV en Ravensburger NV bieden deze aan op de Engelse respectievelijk Nederlandse respectievelijk Belgische markt, aldus nog steeds Jumbo.

3.3.

Ravensburger voert verweer.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4De beoordeling rechtsmacht 4.1.

De rechtsmacht van de Nederlandse rechter ten aanzien van Ravensburger BV bestaat op grond van artikel 2 van de Verordening (EG) nr. 44/2001 betreffende de rechtelijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (EEX-Vo). De rechtsmacht ten aanzien van deze partij is ook niet in geschil.

4.2.

De vraag of de Nederlandse rechter op grond van artikel 6 lid 1 EEX-Vo eveneens bevoegd is om kennis te nemen van de vorderingen jegens Ravensburger N.V., Ravensburger Limited en Ravensburger AG, beantwoordt de voorzieningenrechter voorlopig bevestigend. Naar zijn voorlopig oordeel hangen de verschillende vorderingen zodanig nauw samen dat bij afzonderlijke berechting gevaar bestaat voor onverenigbare beslissingen. De beweerde inbreuken zijn niet alleen feitelijk (vrijwel) identiek omdat het om dezelfde legpuzzels gaat, maar ook rechtens is sprake van dezelfde situatie. Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie volgt immers dat het auteursrechtelijke werkbegrip en inbreukbegrip Europees geharmoniseerde begrippen zijn. 1 Daarom zijn de verschillende nationale rechtsgrondslagen die van toepassing zijn op de handelingen van de verschillende gedaagden, in hoofdzaak identiek. Het Painer-arrest 2 bevestigt dat aan toepassing van artikel 6 lid 1 EEX-Vo niet in de weg staat dat vorderingen tegen meerdere verweerders wegens inhoudelijk identieke inbreuken op het auteursrecht op per lidstaat verschillende nationale rechtsgrondslagen berusten. Bovendien hebben de gedaagden in deze zaak niet onafhankelijk van elkaar gehandeld, maar in concernverband. Ten slotte was het voor Ravensburger voorzienbaar dat zij konden worden opgeroepen in de lidstaat waar ten minste een van hen woonplaats had. 3 spoedeisend belang 4.3.

Het spoedeisende belang bij het gevorderde verbod vloeit voort uit het gestelde voortdurende inbreukmakende handelen van Ravensburger en uit de onweersproken stelling van Jumbo dat “het hoogseizoen voor spellen” zoals WASGIJ nadert. auteursrecht 4.4.

Voorop staat dat Jumbo haar vorderingen niet heeft gebaseerd op een auteursrecht op een van haar legpuzzels. Als Jumbo dat wel zou hebben gedaan, zou dat ook niet hebben kunnen leiden tot toewijzing van haar vorderingen. Ravensburger heeft namelijk onbestreden aangevoerd dat haar legpuzzel niet kan worden aangemerkt als een verveelvoudiging van een van de legpuzzels van Jumbo. Daarvoor verschillen die puzzels teveel wat betreft het “artwork” van de afbeeldingen, de vormgeving van de doos, het afgebeelde scenario op de puzzel en de doos, de hints en de tekenstijl.

4.5.

In plaats van een auteursrecht op een van haar legpuzzels, claimt Jumbo in deze procedure een auteursrecht op een “spelformat”. Dat spelformat is als zodanig niet aan het publiek ter beschikking gesteld, althans dat heeft Jumbo niet aangevoerd. De voorzieningenrechter begrijpt dat Jumbo zich op het standpunt stelt dat Ravensburger het bedoelde spelformat wel heeft kunnen afleiden uit de serie WASGIJ-puzzels die Jumbo op de markt heeft gebracht. Naar voorlopig oordeel is het door Jumbo geformuleerde spelformat echter teveel geabstraheerd van die concrete spellen om in

153 153

aanmerking te komen voor auteursrechtelijke bescherming. Auteursrechtelijke bescherming van dergelijke abstracties zou een te ver gaande beperking van de vrijheid van creatie van derden meebrengen en aldus een te grote rem vormen op de ontwikkeling van spellen door concurrenten zoals Ravensburger (vgl. HR 29 maart 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY8661, r.o. 3.5). Deze conclusie wordt ook ondersteund door de Duitse en Engelse rechtspraak, waarin auteursrechtelijke bescherming van formats wordt afgewezen (zie o.m. BGH 26 juni 2003, [2003] GRUR 876, 878, Sendeformat; en High Court 21 december 2004, [2004] EWHC 2985 (Ch), IPC Media – Highbury ). Naar voorlopig oordeel is die buitenlandse jurisprudentie niet achterhaald door rechtspraak van het Hof van Justitie zoals het hiervoor aangehaalde Infopaq-arrest, alleen al omdat het Hof nog geen uitspraak heeft gedaan over de auteursrechtelijke bescherming van formats los van een concrete uitdrukkingsvorm.

4.6.

Het door Jumbo geclaimde spelformat is te abstract omdat de meeste elementen daarvan een aspect zijn van één en hetzelfde abstracte spelidee, te weten: een legpuzzel waarbij de puzzelaar niet weet wat er op de legpuzzel is afbeeld, maar alleen een hint krijgt via een gerelateerde afbeelding op de doos. Dat geldt naar voorlopig oordeel voor de volgende, door Jumbo in de dagvaarding gespecificeerde elementen van het spelformat: - één of meerder spelers; - spelmaterialen: o twee tweedimensionale grafische voorstellingen; o één van de twee tweedimensionale grafische voorstellingen is afgebeeld op de voorzijde van de doos waarin het spel is verpakt (het “doosbeeld); o de andere van de twee tweedimensionale afbeelding is afgebeeld op een vlak dat is onderverdeeld in Jigsaw-puzzelstukjes (het “jigsaw-beeld”) o een complete afbeelding van het beeld dat gevormd wordt door het aanleggen van de Jigsaw-stukjes (jigsaw-beeld) behoort niet tot de spelmaterialen - doel van het spel: reconstrueren van het jigsawbeeld door de jigsaw-stukjes aaneen te leggen zonder daarbij gebruik te maken van een visuele vergelijking met een afbeelding van het volledige jigsaw-beeld; - het doos-beeld heeft een specifieke, vooraf bepaalde logische relatie tot het jigsawbeeld; - de aard van de relatie tussen het doos-beeld en het jigsaw-beeld wordt meegedeeld aan de speler of spelers van het spel; - de speler of spelers van het spel reconstrueren het jigsaw-beeld door het aaneenleggen van de jigsaw-stukjes op basis van de informatie die is verstrekt met betrekking tot de relatie tussen het doos-beeld en het jigsaw-beeld; - het doos-beeld wordt aldus gereconstrueerd op basis van een proces van logische deductie gecombineerd met nauwkeurige visuele waarneming en het proces van “trialand-error” benodigd voor het fysiek reconstrueren van het jigsaw-beeld.

4.7.

De enige twee elementen waarmee Jumbo het abstracte spelidee heeft uitgewerkt in het geclaimde spelformat betreffen (i) de aard van de relatie tussen het doosbeeld en het jigsawbeeld, en (ii) de stijl van die afbeeldingen. Die uitwerking is echter nog steeds vrij abstract. Binnen het geclaimde spelformat mag de aard van de relatie ruimtelijk of temporeel zijn. Daarbij moet volgens Jumbo onder een temporele relatie ook worden begrepen: een jigsaw-beeld dat een werkelijke situatie weergeeft (bijvoorbeeld: hoe ziet het leven van Jim eruit nu hij zijn winnend lot heeft verloren) en een doos-beeld dat een door de hoofdpersoon gewenste situatie weergeeft (bijvoorbeeld: hoe zou het leven van Jim eruit zien als hij zijn winnende lot niet zou hebben verloren) zoals bij de Ravensburger-legpuzzel. Ook de omschrijving van de stijl van de afbeelding is vrij abstract. Het moet gaan om afbeelding van diverse personages en gebeurtenissen in een cartoonstijl.

4.8.

De door Jumbo aangehaalde Nederlandse rechtspraak waarin een spelconcept los van de spelmaterialen is aangemerkt als auteursrechtelijk beschermd werk, kan in dit geval niet worden gevolgd. Bij de WASGIJ-puzzels van Jumbo is het spelconcept namelijk niet goed

154 154

te scheiden van de vormgeving van de spelmaterialen. Dat blijkt wel uit het feit dat Jumbo in de omschrijving van haar geclaimde spelformat ook elementen heeft opgenomen van de vormgeving van de spelmaterialen, te weten de cartoonstijl van de afbeeldingen op de doos en de legpuzzel.

4.9.

Ten slotte heeft Jumbo erop gewezen dat Jumbo en Ravensburger USA een licentieovereenkomst hebben gesloten ter zake van WASGIJ. Voor zover Jumbo daarmee heeft bedoeld te betogen dat daaruit volgt dat de ondernemingen van het Ravensburgerconcern hebben erkend dat het geclaimde spelformat auteursrechtelijk is beschermd, moet dat betoog om de volgende redenen worden gepasseerd. Ten eerste blijkt uit de tekst van bedoelde licentieovereenkomst duidelijk dat de licentie juist ziet op reproductie van het gehele spel, inclusief het WASGIJ-merk en het door Jumbo aangeleverde artwork voor de gebruikte afbeeldingen. Ten tweede is het antwoord op de vraag of een spelformat auteursrechtelijk kan worden beschermd niet afhankelijk van de opvatting van partijen daarover. Ten derde heeft de licentie betrekking op Amerikaans auteursrecht, terwijl in deze procedure Europees auteursrecht aan de orde is. proceskosten 4.10.

Jumbo zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.

Ravensburger vordert onder verwijzing naar artikel 1019h Rv een bedrag van in totaal â‚Ź 37.536,47. Die vordering is onbestreden en zal daarom volledig worden toegewezen.

5De beslissing De voorzieningenrechter 5.1. wijst de vorderingen af; 5.2. veroordeelt Jumbo in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van Ravensburger begroot op â‚Ź 37.536,47.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.H. Blok en bij zijn ontstentenis in het openbaar uitgesproken door mr. M.P.M. Loos in het bijzijn van de griffier mr. F.L.M. Munter op 21 oktober 2013.

1Zie Infopaq (HvJ EG 16 juli 2009, NJ 2011, 288, m.nt. P.B. Hugenholtz.

2HvJ EU 1 december 2011, C-145/10 (Eva-Maria Painer v. Standard Verlags GmbH c.s.) , LJN BU 7495; IER 2012, 16, m.nt. mrs. S.J. Schaafsma en P.G.F.A. Geerts.

3In gelijke zin: Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag, 21 januari 2013, IEPT 20130121, bevestigd in Gerechtshof Den Haag 13 augustus 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:3356.

155 155

ARREST VAN HET HOF (Derde kamer) 18 oktober 2012 (*) „Richtlijn 96/9/EG – Rechtsbescherming van databanken – Artikel 7 – Recht sui generis – Databank met gegevens over aan de gang zijnde wedstrijden uit voetbalcompetities – Begrip ,hergebruik’ – Plaats waar hergebruik plaatsvindt” In zaak C-173/11, betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door de Court of Appeal of England and Wales (Civil Division) (Verenigd Koninkrijk) bij beslissing van 5 april 2011, ingekomen bij het Hof op 8 april 2011, in de procedure Football Dataco Ltd, Scottish Premier League Ltd, Scottish Football League, PA Sport UK Ltd tegen Sportradar GmbH, Sportradar AG, wijst HET HOF (Derde kamer), samengesteld als volgt: R. Silva de Lapuerta, waarnemend voor de president van de Derde kamer, K. Lenaerts (rapporteur), G. Arestis, J. Malenovský en D. Šváby, rechters, advocaat-generaal: P. Cruz Villalón, griffier: C. Strömholm, administrateur, gezien de stukken en na de terechtzitting op 8 maart 2012, gelet op de opmerkingen van: – Football Dataco Ltd, Scottish Premier League Ltd, Scottish Football League en PA Sport UK Ltd, vertegenwoordigd door J. Mellor en L. Lane, barristers, geïnstrueerd door S. Levine en R. Hoy, solicitors, – Sportradar GmbH en Sportradar AG, vertegenwoordigd door H. Carr, QC, geïnstrueerd door P. Brownlow, solicitor, – de Belgische regering, vertegenwoordigd door T. Materne als gemachtigde, bijgestaan door R. Verbeke, advocaat, – de Spaanse regering, vertegenwoordigd door N. Díaz Abad als gemachtigde, – de Portugese regering, vertegenwoordigd door L. Inez Fernandes, A. Barros en A. Silva Coelho als gemachtigden, – de Europese Commissie, vertegenwoordigd door M. Wilderspin en J. Samnadda als gemachtigden, gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 21 juni 2012, het navolgende Arrest 1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 7 van richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken (PB L 77, blz. 20).

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen enerzijds Football Dataco Ltd, Scottish Premier League Ltd, Scottish Football League en PA Sport UK Ltd (hierna gezamenlijk: „Football Dataco e.a.”) en anderzijds Sportradar GmbH en Sportradar AG (hierna gezamenlijk: „Sportradar”) over met name een vermeende inbreuk door Sportradar op het recht sui generis dat Football Dataco e.a. stellen te hebben op een databank met gegevens over aan de gang zijnde wedstrijden uit voetbalcompetities („Football Live”).

Toepasselijke bepalingen 3 Artikel 1, lid 2, van richtlijn 96/9 luidt: „In deze richtlijn wordt verstaan onder ,databank’: een verzameling van werken, gegevens of andere zelfstandige elementen, systematisch of methodisch geordend, en afzonderlijk met elektronische middelen of anderszins toegankelijk.”

4 Artikel 7 over het voorwerp van de bescherming, dat deel uitmaakt van hoofdstuk III van deze richtlijn, „recht sui generis”, bepaalt:

156 156

„1.

De lidstaten voorzien in een recht voor de fabrikant van een databank, waarvan de verkrijging, de controle of de presentatie van de inhoud in kwalitatief of kwantitatief opzicht getuigt van een substantiële investering, om de opvraging en/of het hergebruik van het geheel of een in kwalitatief of kwantitatief opzicht substantieel deel van die inhoud te verbieden.

2.

In dit hoofdstuk wordt: a) onder ,opvraging’ verstaan, het permanent of tijdelijk overbrengen van de inhoud van een databank of een substantieel deel ervan op een andere drager, ongeacht op welke wijze en in welke vorm, b) onder ,hergebruik’ verstaan, elke vorm van het aan het publiek ter beschikking stellen van de inhoud van een databank of een substantieel deel ervan, door verspreiding van kopieën, verhuur, onlinetransmissie of in een andere vorm. [...] [...]

5.

Het herhaald en systematisch opvragen en/of hergebruiken van niet-substantiële delen van de inhoud van de databank, in strijd met een normale exploitatie van die databank of waardoor ongerechtvaardigde schade wordt toegebracht aan de rechtmatige belangen van de fabrikant van de databank, zijn niet toegestaan.”

5 Richtlijn 96/9 is in het Verenigd Koninkrijk omgezet door vaststelling van de Copyright and Rights in Database Regulations 1997 (besluit van 1997 inzake auteursrechten en rechten op databanken), waarbij de Copyright, Designs and Patents Act 1988 (wet van 1988 inzake auteursrechten, modellen en octrooien) is gewijzigd. De voor het hoofdgeding relevante bepalingen van dat besluit zijn in dezelfde bewoordingen als de relevante bepalingen van deze richtlijn geformuleerd.

6 Volgens artikel 5, punt 3, van verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (PB 2001, L 12, blz. 1) kan een persoon die woonplaats heeft op het grondgebied van een lidstaat, in een andere lidstaat „ten aanzien van verbintenissen uit onrechtmatige daad: voor het gerecht van de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen” worden opgeroepen.

7 Artikel 8, leden 1 en 2, van verordening (EG) nr. 864/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen („Rome II”) (PB L 199, blz. 40), luidt: „1.

De niet-contractuele verbintenis die voortvloeit uit een inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht, wordt beheerst door het recht van het land waarvoor de bescherming wordt gevorderd.

2.

De niet-contractuele verbintenis die voortvloeit uit een inbreuk op een unitair communautair intellectuele-eigendomsrecht, wordt, voor alle aangelegenheden die niet door het desbetreffende communautaire instrument zijn geregeld, beheerst door het recht van het land waar de inbreuk is gepleegd.”

Hoofdgeding en prejudiciële vraag 8 Football Dataco e.a. zijn verantwoordelijk voor de organisatie van voetbalcompetities in Engeland en Schotland. Football Dataco Ltd verzorgt de aanmaak en exploitatie van de gegevens en intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot die competities. Football Dataco e.a. stellen dat zij krachtens het recht van het Verenigd Koninkrijk een recht sui generis hebben op de databank met de naam „Football Live”.

9 Football Live bestaat uit een compilatie van gegevens over aan de gang zijnde voetbalwedstrijden (scoreverloop, namen van doelpuntenmakers, moment waarop een speler een gele of rode kaart krijgt en naam van die speler, eventuele strafschoppen, vervangingen tijdens de wedstrijd). Deze gegevens zouden voornamelijk worden verzameld door voormalige beroepsvoetballers die als zelfstandigen voor Football Dataco e.a. werken en daartoe wedstrijden bijwonen. Volgens Football Dataco e.a. vereist de verkrijging en/of controle van deze gegevens een substantiële investering en vraagt het aanleggen van deze databank bovendien aanzienlijke vaardigheden, inspanningen, kennis van zaken en/of denkkracht.

10 Sportradar GmbH is een Duitse vennootschap die live, via internet, de resultaten en andere statistische gegevens van met name voetbalwedstrijden uit de Engelse

157 157

competitie verspreidt. De dienst heet „Sport Live Data”. Sportradar GmbH heeft een website met de naam betradar.com. De gokbedrijven die klant zijn bij Sportradar GmbH, sluiten overeenkomsten met de Zwitserse holding Sportradar AG, de moedermaatschappij van Sportradar GmbH. Tot die klanten behoren onder meer bet365, een vennootschap naar het recht van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, en Stan James, een in Gibraltar gevestigde vennootschap, die gokdiensten aanbieden die gericht zijn op de Britse markt. Hun websites hebben een link naar betradar.com. Wanneer een internetgebruiker „Live Score” aanklikt, verschijnen de gevraagde gegevens met de vermelding „bet365” of „Stan James”. De verwijzende rechter leidt hieruit af dat het publiek in het Verenigd Koninkrijk voor Sportradar duidelijk een belangrijke doelgroep is.

11 Op 23 april 2010 hebben Football Dataco e.a. bij de High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division, met name schadevergoeding van Sportradar geëist wegens schending van hun recht sui generis. Op 9 juli 2010 heeft Sportradar de bevoegdheid van deze rechterlijke instantie betwist.

12 Op 14 juli 2010 heeft Sportradar GmbH het Landgericht Gera (Duitsland) verzocht voor recht te verklaren dat haar activiteiten geen inbreuk maken op een intellectueeleigendomsrecht van Football Dataco e.a.

13 Bij beslissing van 17 november 2010 heeft de High Court of Justice zich bevoegd verklaard om kennis te nemen van de vordering van Football Dataco e.a., voor zover deze ertoe strekt Sportradar en haar klanten die in het Verenigd Koninkrijk van haar website gebruikmaken, hoofdelijk aansprakelijk te houden wegens schending van hun recht sui generis door opvraging en/of hergebruik. Deze rechterlijke instantie heeft zich daarentegen onbevoegd verklaard voor zover de vordering van Football Dataco e.a. ertoe strekt Sportradar primair aansprakelijk te houden voor een dergelijke schending.

14 Tegen deze beslissing zijn zowel Football Dataco e.a. als Sportradar in beroep gegaan bij de Court of Appeal of England and Wales (Civil Division).

15 Football Dataco e.a. stellen dat Sportradar haar gegevens verkrijgt door de gegevens van Football Live op haar server te kopiëren en de gekopieerde gegevens vervolgens toezendt aan het publiek in het Verenigd Koninkrijk dat Live Score aanklikt.

Zij voeren aan dat de in het hoofdgeding aan de orde zijnde handelingen volgens de „transmissietheorie” of „mededelingstheorie” niet alleen plaatsvinden in de lidstaat van waaruit de gegevens door Sportradar zijn verzonden, maar ook in de lidstaat waar de adressaat van die verzending zich bevindt, te weten in dit geval het Verenigd Koninkrijk.

16 Sportradar betoogt dat de gegevens op de website betradar.com zelfstandig worden voortgebracht. Zij voegt hieraan toe dat volgens de „uitzendingstheorie” transmissie slechts plaatsvindt op de plaats waarvan de gegevens afkomstig zijn, zodat de haar verweten handelingen niet binnen de bevoegdheid van de Britse rechter vallen.

17 Daarop heeft de Court of Appeal of England and Wales (Civil Division) de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vraag gesteld: „Wanneer een partij gegevens van een door een recht sui generis ingevolge richtlijn 96/9/EG [...] beschermde databank uploadt op de webserver van die partij in lidstaat A en deze webserver in reactie op verzoeken van een gebruiker in lidstaat B deze gegevens naar de computer van de gebruiker verzendt, zodat zij worden opgeslagen in het geheugen van die computer en op het computerscherm worden getoond, a) moet het verzenden van de gegevens dan worden beschouwd als ‚opvraging’ of ‚hergebruik’ door die partij; b) vindt er dan een opvraging en/of hergebruik door die partij plaats: i) alleen in lidstaat A, ii) alleen in lidstaat B, of iii) in lidstaat A en lidstaat B?” Beantwoording van de prejudiciële vraag 18 Met zijn vraag, sub a, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 7 van richtlijn 96/9 aldus moet worden uitgelegd dat wanneer een persoon gegevens die hij eerder heeft geüpload uit een databank die wordt beschermd door het recht sui generis ingevolge deze richtlijn, via een webserver in lidstaat A naar de computer van een andere persoon in lidstaat B op diens verzoek verzendt om in het

158 158

geheugen van deze computer te worden opgeslagen en op het computerscherm te worden getoond, sprake is van „opvraging” of „hergebruik” van die gegevens door de verzender. Zo ja, wenst de verwijzende rechter met zijn vraag, sub b, te vernemen of deze handeling dan moet worden geacht plaats te vinden in lidstaat A, in lidstaat B of in beide lidstaten.

19 De vraag van de verwijzende rechter berust op verschillende uitgangspunten, waarvan de juistheid uitsluitend door hem kan worden beoordeeld, te weten: – Football Live is een „databank” in de zin van artikel 1, lid 2, van richtlijn 96/9 en voldoet aan de materiële voorwaarden die volgens artikel 7, lid 1, van deze richtlijn moeten worden nageleefd om bescherming door het recht sui generis te genieten; – Football Dataco e.a. genieten de bescherming die het recht sui generis van de databank Football Live biedt, en – de gegevens waarop de in het hoofdgeding aan de orde zijnde verzending betrekking heeft, zijn door Sportradar eerder uit deze databank geüpload.

20 Met betrekking tot de vraag, sub a, heeft het Hof reeds geoordeeld dat gelet op de in artikel 7, lid 2, sub b, van richtlijn 96/9 gebruikte bewoordingen om het begrip „hergebruik” te definiëren en op het doel van het door de Uniewetgever vastgestelde recht sui generis, dit begrip in de algemene context van artikel 7 ruim moet worden opgevat, zodat het ziet op elke handeling die zonder toestemming van de fabrikant van de door dit recht sui generis beschermde databank geschiedt en erin bestaat de gehele inhoud van deze databank of een deel daarvan onder het publiek te verspreiden (zie arrest van 9 november 2004, The British Horseracing Board e.a., C-203/02, Jurispr. blz. I-10415, punten 45, 46, 51 en 67). De aard en de vorm van het daartoe gebruikte procedé zijn in dit verband irrelevant.

21 Onder dat begrip valt de handeling die, zoals in het hoofdgeding, erin bestaat dat een persoon gegevens die eerder uit een door het recht sui generis beschermde databank zijn opgevraagd, via zijn webserver naar de computer van een andere persoon op diens verzoek verzendt. Door een dergelijke verzending worden deze gegevens immers beschikbaar gesteld aan een lid van het publiek.

22 Dat de in het hoofdgeding aan de orde zijnde verzending wordt voorafgegaan door handelingen met gokbedrijven die op grond van een overeenkomst toegang hebben tot de webserver van Sportradar en in het kader van hun activiteiten die server voor hun eigen klanten toegankelijk maken, doet niet af aan de juridische kwalificatie als „hergebruik”, in de zin van artikel 7 van richtlijn 96/9, van de handeling waarbij Sportradar uit een beschermde databank afkomstige gegevens van die server naar de computer van die klanten verzendt.

23 Wat de vraag sub b, betreft, heeft de Europese Commissie in haar schriftelijke opmerkingen getwijfeld aan het nut van beantwoording van deze vraag in het huidige stadium van het hoofdgeding.

24 Zoals de Commissie stelt, staat het antwoord op de vraag of de handeling in het hoofdgeding onder het begrip „hergebruik” in de zin van richtlijn 96/9 valt weliswaar los van de plaats in de Europese Unie waar deze wordt verricht, maar er zij op gewezen, ten eerste, dat deze richtlijn niet ten doel heeft een door een uniform recht op Unieniveau geregelde bescherming door het recht sui generis te bieden.

25 Richtlijn 96/9 beoogt de opheffing, door harmonisatie van de nationale wettelijke regelingen, van de verschillen die tussen deze nationale wettelijke regelingen bestonden op het gebied van de rechtsbescherming van databanken en die afbreuk deden aan de werking van de interne markt, het vrije verkeer van goederen en diensten in de Unie en de ontwikkeling van een informatiemarkt in de Unie (zie arrest van 1 maart 2012, Football Dataco e.a., C-604/10, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 48).

26 Daartoe moeten volgens deze richtlijn alle lidstaten in hun nationale recht bepalen dat databanken door een recht sui generis worden beschermd.

27 In die context is de bescherming door het recht sui generis waarin de wettelijke regeling van een lidstaat voorziet, in beginsel beperkt tot het grondgebied van die lidstaat, zodat degene die deze bescherming geniet zich daar slechts op kan beroepen bij hergebruik zonder toestemming dat op dit grondgebied plaatsvindt (zie naar analogie

159 159

arrest van 19 april 2012, Wintersteiger, C-523/10, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 25).

28 Zoals uit het verzoek om een prejudiciële beslissing blijkt, moet de verwijzende rechter in het hoofdgeding de gegrondheid beoordelen van de grieven die Football Dataco e.a. ontlenen aan schending van het recht sui generis dat zij krachtens het recht van het Verenigd Koninkrijk op de databank Football Live stellen te hebben. Voor die beoordeling moet dus worden onderzocht of de verzending van gegevens in het hoofdgeding, als handeling die in het Verenigd Koninkrijk plaatsvindt, binnen de territoriale werkingssfeer van de door het recht van deze lidstaat geboden bescherming door het recht sui generis valt.

29 Ten tweede voorziet artikel 5, punt 3, van verordening nr. 44/2001 in zaken die, zoals het hoofdgeding, betrekking hebben op verbintenissen uit onrechtmatige daad, in bijzondere bevoegdheid voor „het gerecht van de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen”.

30 De vraag waar de in het hoofdgeding aan de orde zijnde verzending plaatsvindt, welke verzending volgens Football Dataco e.a. afbreuk heeft gedaan aan de substantiële investering bij het aanleggen van de databank Football Live, kan van invloed zijn op de vraag of de verwijzende rechter bevoegd is, met name voor de vordering strekkende tot vaststelling van de primaire aansprakelijkheid van Sportradar in het bij de verwijzende rechter aanhangige geding.

31 Ten derde blijkt uit artikel 8 van verordening nr. 864/2007 dat bij inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht dat, zoals het in richtlijn 96/9 vastgestelde recht sui generis, niet „unitair communautair” in de zin van artikel 8, lid 2, is (zie de punten 24-26 van het onderhavige arrest), de niet-contractuele verbintenis die voortvloeit uit een dergelijke inbreuk overeenkomstig artikel 8, lid 1, wordt beheerst door „het recht van het land waarvoor de bescherming wordt gevorderd”.

32 Deze collisieregel bevestigt dat het van belang is te weten of, los van de eventuele plaatsbepaling van de in het hoofdgeding aan de orde zijnde verzending in de lidstaat waar de webserver van de verzender zich bevindt, sprake is van verzending in het Verenigd Koninkrijk, de lidstaat waar Football Dataco e.a. aanspraak maken op bescherming van de databank Football Live door het recht sui generis.

33 Voor de plaatsbepaling van „hergebruik” in de zin van artikel 7 van richtlijn 96/9 gelden, evenals voor de definitie van dit begrip, autonome Unierechtelijke criteria (zie naar analogie arrest van 21 juni 2012, Donner, C-5/11, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 25).

34 Wanneer het, zoals in het hoofdgeding, gaat om hergebruik via de server van een website, moet er, zoals de advocaat-generaal in de punten 58 en 59 van zijn conclusie doet, op worden gewezen dat hergebruik bestaat uit een reeks opeenvolgende handelingen die in ieder geval gaat van het plaatsen van de betrokken gegevens op die website zodat het publiek ze kan raadplegen, tot de transmissie van deze gegevens naar geïnteresseerde leden van het publiek, en dat die handelingen op het grondgebied van verschillende lidstaten kunnen plaatsvinden (zie naar analogie arrest Donner, reeds aangehaald, punt 26).

35 Daarnaast moet echter ook rekening worden gehouden met de omstandigheid dat een dergelijke beschikbaarstelling aan het publiek in beginsel is te onderscheiden van traditionele wijzen van verspreiding doordat de content van een website altijd en overal toegankelijk is, aangezien deze content door een onbepaald aantal internetgebruikers overal ter wereld onmiddellijk kan worden geraadpleegd, ongeacht of de exploitant van die website de bedoeling heeft dat deze buiten zijn lidstaat van vestiging beschikbaar is en zonder dat hij daar invloed op heeft (zie in die zin arresten van 7 december 2010, Pammer en Hotel Alpenhof, C-585/08 en C-144/09, Jurispr. blz. I-12527, punt 68, en 25 oktober 2011, eDate Advertising en Martinez, C-509/09 en C-161/10, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 45).

36 Het volstaat dus niet dat de website met de betrokken gegevens vanaf een bepaald nationaal grondgebied toegankelijk is om te concluderen dat sprake is van hergebruik, door de exploitant van die website, dat onder het aldaar geldende nationale recht inzake bescherming door het recht sui generis valt (zie naar analogie arrest

160 160

Pammer en Hotel Alpenhof, reeds aangehaald, punt 69, en 12 juli 2011, L’Oréal e.a., C-324/09, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 64).

37 Indien reeds uit die toegankelijkheid zou kunnen worden afgeleid dat sprake is van hergebruik, zouden websites en gegevens die, hoewel zij klaarblijkelijk voor buiten de betrokken lidstaat gevestigde personen bestemd zijn, technisch gezien vanaf het grondgebied van die lidstaat toegankelijk zijn, immers ten onrechte aan het aldaar ter zake geldende recht worden onderworpen (zie naar analogie arrest L’Oréal e.a., reeds aangehaald, punt 64).

38 In het hoofdgeding is het feit dat op verzoek van een internetgebruiker in het Verenigd Koninkrijk gegevens van de webserver van Sportradar naar de computer van die internetgebruiker voor technische opslag- en beeldschermvisualisatiedoeleinden worden verzonden, op zich dus niet voldoende om vast te stellen dat het hergebruik door Sportradar waarvan daarbij sprake is, op het grondgebied van deze lidstaat plaatsvindt.

39 Of hergebruik plaatsvindt op het grondgebied van de lidstaat waarnaar de betrokken gegevens worden verzonden, is afhankelijk van het bestaan van aanwijzingen dat uit de handeling blijkt dat degene die deze verricht zich op personen op dat grondgebied wil richten (zie naar analogie reeds aangehaalde arresten Pammer en Hotel Alpendorf, punten 75, 76, 80 en 92; L’Oréal e.a., punt 65, en Donner, punten 27-29).

40 In het hoofdgeding kan de omstandigheid dat de gegevens op de server van Sportradar ook gegevens van wedstrijden uit de Engelse voetbalcompetitie bevatten, hetgeen aantoont dat aan de in het hoofdgeding aan de orde zijnde verzending de wil van Sportradar ten grondslag ligt om de interesse van het publiek in het Verenigd Koninkrijk te wekken, een dergelijke aanwijzing zijn.

41 Dat Sportradar middels een overeenkomst toegang tot haar server heeft verleend aan bedrijven die gokdiensten aanbieden aan het publiek in het Verenigd Koninkrijk, kan eveneens wijzen op haar wil om zich op dit publiek te richten indien – hetgeen de verwijzende rechter dient na te gaan – Sportradar zich bewust was of moest zijn van die specifieke gerichtheid (zie naar analogie reeds aangehaalde arresten Pammer en Hotel Alpenhof, punt 89, en Donner, punten 27 en 28). De eventuele omstandigheid dat bij de door Sportradar voor het verlenen van toegang gevraagde vergoeding rekening wordt gehouden met de omvang van de activiteiten van die bedrijven op de Britse markt en met de kans dat internetgebruikers in het Verenigd Koninkrijk vervolgens haar website betradar.com raadplegen, kan in dit verband relevant zijn.

42 Ten slotte kan de omstandigheid dat de door Sportradar online geplaatste gegevens voor internetgebruikers in het Verenigd Koninkrijk die klant zijn bij die bedrijven, toegankelijk zijn in hun eigen taal, die niet dezelfde is als die welke normaal worden gebruikt in de lidstaten van waaruit Sportradar haar activiteiten uitoefent, in voorkomend geval een bevestiging opleveren van de aanwijzingen dat sprake is van een handelen dat met name op het publiek in het Verenigd Koninkrijk is gericht (zie naar analogie reeds aangehaalde arresten Pammer en Hotel Alpenhof, punt 84, en Donner, punt 29).

43 Gelet op deze aanwijzingen heeft de verwijzende rechter gegronde redenen om aan te nemen dat hergebruik, zoals in het hoofdgeding, plaatsvindt op het grondgebied van de lidstaat waar de gebruiker zich bevindt naar wiens computer de betrokken gegevens op diens verzoek worden toegezonden om te worden opgeslagen en op het computerscherm te worden getoond (lidstaat B).

44 De stelling van Sportradar dat „hergebruik” in de zin van artikel 7 van richtlijn 96/9 steeds moet worden geacht uitsluitend plaats te vinden op het grondgebied van de lidstaat waar de webserver zich bevindt vanwaar de betrokken gegevens worden verzonden, kan niet worden aanvaard.

45 Naast het feit dat het, zoals Football Dataco e.a. hebben opgemerkt, soms moeilijk is met zekerheid te bepalen waar die server zich bevindt (zie arrest Wintersteiger, reeds aangehaald, punt 36), zou een dergelijke stelling immers inhouden dat een marktdeelnemer die zonder toestemming van de fabrikant van een krachtens het recht van een bepaalde lidstaat door het recht sui generis beschermde databank de inhoud daarvan online hergebruikt en zich daarbij op het publiek van die lidstaat richt, aan de toepassing van dat nationale recht zou ontsnappen om de enkele reden dat zijn server

161 161

zich buiten het grondgebied van die lidstaat bevindt. Een dergelijke situatie zou afbreuk doen aan het nuttig effect van de door het betrokken nationale recht geboden bescherming die de databank krachtens dat recht geniet (zie naar analogie arrest L’Oréal e.a., reeds aangehaald, punt 62).

46 Zoals Football Dataco e.a. hebben gesteld, zou de verwezenlijking van het door richtlijn 96/9 nagestreefde doel om databanken door het recht sui generis te beschermen bovendien in het algemeen in het gedrang komen indien hergebruik dat is gericht op het publiek op het grondgebied van de Unie of een gedeelte van dat grondgebied, buiten de werkingssfeer van deze richtlijn en van de nationale wetten ter omzetting daarvan zou vallen vanwege het enkele feit dat de server van de door de hergebruiker geëxploiteerde website zich in een derde staat bevindt (zie naar analogie arrest L’Oréal e.a., punt 63).

47 Gelet op het voorgaande moet op de prejudiciële vraag worden geantwoord dat artikel 7 van richtlijn 96/9 aldus moet worden uitgelegd dat wanneer een persoon gegevens die hij eerder heeft geüpload uit een databank die wordt beschermd door het recht sui generis ingevolge deze richtlijn, via een webserver in lidstaat A naar de computer van een andere persoon in lidstaat B op diens verzoek verzendt om in het geheugen van deze computer te worden opgeslagen en op het computerscherm te worden getoond, sprake is van „hergebruik” van die gegevens door de verzender. Die handeling moet worden geacht in elk geval in lidstaat B plaats te vinden wanneer er aanwijzingen zijn dat uit de handeling blijkt dat degene die deze verricht zich op leden van het publiek in die lidstaat wil richten, hetgeen ter beoordeling van de nationale rechter staat.

Kosten 48 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de verwijzende rechter over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Derde kamer) verklaart voor recht: Artikel 7 van richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken moet aldus worden uitgelegd dat wanneer een persoon gegevens die hij eerder heeft geüpload uit een databank die wordt beschermd door het recht sui generis ingevolge deze richtlijn, via een webserver in lidstaat A naar de computer van een andere persoon in lidstaat B op diens verzoek verzendt om in het geheugen van deze computer te worden opgeslagen en op het computerscherm te worden getoond, sprake is van „hergebruik” van die gegevens door de verzender. Die handeling moet worden geacht in elk geval in lidstaat B plaats te vinden wanneer er aanwijzingen zijn dat uit de handeling blijkt dat degene die deze verricht zich op leden van het publiek in die lidstaat wil richten, hetgeen ter beoordeling van de nationale rechter staat.

162 162

ECLI:NL:HR:2013:CA2788 Deeplink Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 14-06-2013 Datum publicatie 14-06-2013 Zaaknummer 12/01825 Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:CA2788 In cassatie op : ECLI:NL:GHAMS:2012:BU9938, Bekrachtiging/bevestiging Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Cassatie Inhoudsindicatie Auteursrecht/portretrecht; art. 21 Auteurswet. Onrechtmatige daad. Beoordeling of openbaarmaking van niet in opdracht vervaardigd portret jegens de geportretteerde onrechtmatig is; maatstaf; belangenafweging in het kader van art. 8 en 10 EVRM. Redelijk belang. Verzilverbare populariteit. Redelijke vergoeding. Mogelijkheid van verbodsvordering. Absoluut verbodsrecht of exclusief exploitatierecht geportretteerde?

Vindplaatsen Rechtspraak.nl Uitspraak 14 juni 2013 Eerste Kamer 12/01825 TT/AS Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: Hendricus Johannes CRUIJFF, wonende te Barcelona, Spanje, EISER tot cassatie, advocaat: mr. L. Kelkensberg en mr. R.P.J.L. Tjittes, tegen 1. TIRION UITGEVERS B.V., gevestigd te Baarn, 2. Guus DE JONG, wonende te Amsterdam, VERWEERDERS in cassatie, advocaat: mr. R.S. Meijer en mr. A.M. van Aerde.

Eiser zal hierna ook worden aangeduid als Cruijff en verweerders als Tirion, De Jong en gezamenlijk als Tirion c.s.

1. Het geding in feitelijke instanties Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende stukken: a. de vonnissen in de zaak 351804/HA ZA 06-3100 van de rechtbank Amsterdam van 2 mei 2007, 11 juli 2007 en 14 april 2010; b. het arrest in de zaak 200.070.228/01 van het gerechtshof te Amsterdam van 3 januari 2012.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie Tegen het arrest van het hof heeft Cruijff beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

163 163

Tirion c.s. hebben geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor Cruijff mondeling toegelicht door mr. R.D. Chavannes, advocaat te Amsterdam. Voor Tirion c.s. is de zaak mondeling toegelicht door hun advocaat mr. A.M. van Aerde.

De conclusie van de Advocaat-Generaal in buitengewone dienst D.W.F. Verkade strekt tot verwerping van het beroep.

Bij brief van 22 maart 2013 heeft mr. R.D. Chavannes namens Cruijff op die conclusie gereageerd.

3. Beoordeling van het middel 3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan. (i) Cruijff is een (voormalig) voetbalspeler, voetbaltrainer en commentator. (ii) Tirion is een uitgeverij die in 2003 het plan heeft opgevat om een fotoboek 'Johan Cruijff - De Ajacied' op de markt te brengen. (iii) De toenmalige raadsman van Cruijff heeft Tirion op 29 april 2003 schriftelijk bericht dat zij vooralsnog niet gerechtigd was een dergelijk boek te publiceren maar dat bereidheid bestond het door Tirion gedane voorstel voor een financiĂŤle vergoeding te bestuderen. Daarop is correspondentie over dit voorstel gevolgd die niet tot overeenstemming heeft geleid. (iv) Het fotoboek 'Johan Cruijff - De Ajacied' (hierna ook: het fotoboek) is op 5 november 2003 in de handel verschenen. De daarin opgenomen foto's zijn afkomstig uit het archief van De Jong. De foto's zijn geselecteerd en voorzien van commentaar door Jaap Visser.

Zowel Visser als De Jong heeft een kort voorwoord geschreven.

Het betreft een verzameling foto's, vooral uit de tijd dat Cruijff als voetballer voor Ajax uitkwam. (v) Het boek is enige tijd uit de handel geweest als gevolg van een door Cruijff en Supportersvereniging Ajax (hierna: SVA) als tussenkomende partij tegen Tirion gevoerd kort geding dat heeft geleid tot een verbod van verdere verkoop en verspreiding van het boek op straffe van verbeurte van een dwangsom ten gunste van SVA. (vi) Nadat de rechtbank Utrecht bij vonnis van 24 augustus 2005 in de bodemprocedure (onder meer) het gevorderde verbod alsnog had afgewezen, is de verkoop van het boek medio september 2005 hervat. Het boek is sinds eind 2008 uitverkocht en niet meer leverbaar.

3.2 Cruijff vordert in dit geding, samengevat, een verklaring voor recht dat hij een recht, althans een redelijk belang, heeft zich te verzetten tegen de publicatie en verspreiding van het boek, een verklaring voor recht dat het boek inbreuk maakt op de privacy (het portret en de naam) van Cruijff en mitsdien jegens Cruijff onrechtmatig is, alsmede een gebod om deze inbreuk, waaronder ieder openbaar maken en verveelvoudigen van het boek, te staken en gestaakt te houden, en veroordeling van Tirion tot schadevergoeding op te maken bij staat.

De rechtbank heeft de vorderingen afgewezen.

3.3 Het hof heeft het vonnis van de rechtbank bekrachtigd. Het oordeelde dat van een onrechtmatig handelen van Tirion c.s. jegens Cruijff niet is gebleken en overwoog daartoe onder meer het volgende.

De in het boek gepubliceerde foto's hebben betrekking op het functioneren van Cruijff als voetballer in het eerste elftal van een club en/of in competities waarvan bekend is dat zij grote publieke aandacht trekken en betreffen derhalve niet, althans niet in relevante mate, zijn persoonlijke levenssfeer. Het betreft foto's van een sportman die (nog steeds) als zodanig actief en zeer bekend is en die niet op enigerlei wijze als diffamerend zijn aan te merken. Van een situatie waarin het door art. 8 EVRM gewaarborgde recht op bescherming van het privĂŠleven is geschonden en/of zou moeten prevaleren boven de door art. 10 EVRM gewaarborgde uitingsvrijheid kan derhalve niet worden gesproken. (rov. 3.4) Het aanvaarden als algemeen uitgangspunt dat publicatie van foto's als de onderhavige niet mag plaatsvinden zonder dat de daarop afgebeelde persoon daartoe toestemming heeft gegeven (het door Cruijff bepleite zogenoemde zelfbeschikkingsrecht, slechts wijkend voor wat in het kader van de nieuwsvoorziening noodzakelijk is) zou de vrijheid om door middel van foto's inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of te verstrekken te

164 164

zeer belemmeren. Het hof sluit zich aan bij hetgeen de rechtbank daaromtrent, (mede) naar aanleiding van de uitspraken van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in de zogenoemde Caroline van Hannover en Reklos zaken, heeft overwogen. Tirion c.s. wijzen er in dit verband terecht op dat volgens de portretbepalingen in de Nederlandse Auteurswet enkel bij in opdracht gemaakte portretten toestemming van de geportretteerde is vereist voor openbaarmaking ervan. (rov. 3.5) Aan de orde is vervolgens de vraag of Cruijff zich niettemin, op grond van een redelijk belang als bedoeld in art. 21 Aw, tegen de publicatie van de foto's (of een of meerdere daarvan) kan verzetten. In het onderhavige geval gaat het niet om afbeeldingen die (in relevante mate) betrekking hebben op het dagelijks privéleven van Cruijff terwijl er evenmin sprake is van omstandigheden die kunnen leiden tot het oordeel dat door het maken van de foto's de privélevenssfeer van Cruijff is geschonden. De foto's zijn door Tirion c.s. gepubliceerd in een boek dat klaarblijkelijk bedoeld is om het in voetbal geïnteresseerde publiek over het talent van Cruijff te informeren. Het boek is in feite een verslag van dit voetbaltalent aan de hand van foto's van het optreden van Cruijff als voetballer. Het boek is in zoverre te vergelijken met een biografie (en niet als louter een compilatie van foto's). Dat het verhaal in feite door de foto's wordt 'verteld' en de tekst in het boek een ondergeschikte rol speelt, leidt niet tot een ander oordeel. Dat dit fotoboek op enigerlei wijze schadelijk is voor de reputatie van Cruijff is door hem onvoldoende toegelicht. De foto's zijn niet diffamerend voor Cruijff. Het publiek zal menen dat het fotoboek over Cruijff gaat, maar het boek wekt niet indruk dat Cruijff betrokken is geweest bij de totstandkoming daarvan. (rov. 3.6) Dat het portretrecht aanspraak geeft op een exclusief exploitatierecht en in zoverre is te vergelijken met een recht van intellectuele eigendom, kan niet als juist worden aanvaard.

Daarmee worden de rechten van de auteur van de foto's, zonder wiens eigen creatieve prestatie de foto's überhaupt niet zouden hebben bestaan, miskend. In zoverre moet ook het standpunt van Cruijff dat zijn economische belangen dienen te prevaleren boven die van de auteursrechthebbende worden verworpen. (rov. 3.7) Dit neemt niet weg dat indien sprake is van verzilverbare populariteit het redelijk belang van de betrokken geportretteerde zich ertegen kan verzetten dat tot publicatie wordt overgegaan zonder dat aan hem een passende vergoeding wordt aangeboden. Dat ook Tirion c.s. daarvan uitgaan, valt op te maken uit het feit dat Tirion aan Cruijff een aan de verkoopcijfers van het boek gerelateerde vergoeding heeft aangeboden. Dat dit niet aanvaarde aanbod in de omstandigheden niet redelijk was, wordt door Cruijff niet voldoende toegelicht, zodat Cruijff hieraan evenmin een argument ontleent om tegen de publicatie van het fotoboek op te komen. (rov. 3.8) Dit brengt mee dat van een onrechtmatig handelen van Tirion c.s. jegens Cruijff ook naar het oordeel van het hof niet is gebleken (rov. 3.9).

3.4 Het middel stelt in de kern aan de orde de reikwijdte van de bescherming die de geportretteerde aan art. 21 Aw kan ontlenen. Bij de beoordeling ervan wordt het volgende vooropgesteld. (a) Ingevolge art. 21 Aw is openbaarmaking van een niet in opdracht vervaardigd portret ongeoorloofd voor zover een redelijk belang van de geportretteerde zich tegen openbaarmaking verzet. Deze norm richt zich niet alleen tot de maker, maar evenzeer tot derden (HR 22 mei 1916, NJ 1916, p. 808). (b) Een redelijk belang als bedoeld in art. 21 Aw kan zowel zien op persoonlijke (privacy)belangen als op commerciële belangen. (c) Uit het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, dat naar zijn inhoud mede door art. 8 EVRM wordt bepaald, vloeit voort dat indien door de openbaarmaking van een portret op dit recht inbreuk wordt gemaakt, in beginsel sprake is van een redelijk belang van de geportretteerde als bedoeld in art. 21 Aw dat zich tegen die openbaarmaking verzet. Vgl. HR 1 juli 1988, LJN AB7688, NJ 1988/1000 (Vondelpark) en HR 2 mei 1997, LJN ZC2364, NJ 1997/661 (Discodanser). (d) De beoordeling van de vraag of openbaarmaking jegens de geportretteerde onrechtmatig is, vergt een afweging in het kader van het door art. 8 EVRM beschermde recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en van het door art. 10 EVRM beschermde recht op vrijheid van meningsuiting en informatievrijheid, welke afweging

165 165

met inachtneming van alle bijzonderheden van het gegeven geval ertoe strekt na te gaan welk van de betrokken belangen het zwaarst weegt (vgl. HR 21 januari 1994, NJ 1994/473 (Ferdi E.)). Bij deze afweging kunnen van belang zijn de persoon van de geportretteerde, de plaats en de wijze van totstandkoming van de afbeelding, de aard en mate van intimiteit waarin de geportretteerde is afgebeeld, het karakter van de afbeelding, de context van de publicatie, de juistheid van de overige in de publicatie verstrekte informatie, alsmede het maatschappelijk belang, de nieuwswaarde of informatieve waarde van de openbaarmaking hiervan. (e) Ook personen die bekendheid of publieke belangstelling genieten, mogen legitieme verwachtingen hebben als het gaat om de eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer (vgl. EHRM 24 juni 2004, nr. 59320/00, LJN AQ6531, NJ 2005/22 (Caroline von Hannover I)). Daarbij komt dat de aan art. 8 EVRM te ontlenen bescherming niet is beperkt tot privĂŠ-activiteiten, maar ook mogelijk is ten aanzien van professionele of zakelijke activiteiten (vgl. EHRM 5 oktober 2010, nr. 420/07, LJN BP3541, NJ 2011/566 (KĂśpke) en EHRM 16 december 1992, nr. 13710/88, LJN AD1800, NJ 1993/400 (Niemietz)). (f) De in art. 21 Aw neergelegde norm brengt voorts mee dat geportretteerden niet behoeven toe te laten dat hun in de uitoefening van hun beroep verworven populariteit commercieel wordt geĂŤxploiteerd door openbaarmaking van hun portretten, zonder dat zij daarvoor een vergoeding ontvangen. Het meedelen in de voordelen van deze exploitatie is een redelijk belang in de zin van art. 21 Aw. Vgl. HR 19 januari 1979, LJN AC6461, NJ 1979/383 ('t Schaep). (g) In geval van onrechtmatige openbaarmaking kan de geportretteerde verschillende vorderingen instellen, waaronder, naast schadevergoeding op grond van art. 6:162 BW, een verbod op (verdere) openbaarmaking (art. 3:296 BW in verbinding met art. 6:162 BW of art. 21 Aw). (h) De beoordeling van de vraag of de geportretteerde zich op de voet van art. 21 Aw tegen openbaarmaking kan verzetten, vergt afwegingen met een in hoge mate feitelijk karakter en is dus beperkt vatbaar voor toetsing in cassatie.

3.5 Uit het voorgaande volgt dat een geportretteerde zich kan verzetten tegen het zonder zijn toestemming openbaar maken van zijn (niet in opdracht vervaardigd) portret voor zover hij daarbij een redelijk belang heeft waarvoor het recht van meningsuiting en informatievrijheid in de gegeven omstandigheden moet wijken. In een zodanig geval is openbaarmaking van het portret in beginsel onrechtmatig en geldt als uitgangspunt dat publicatie kan worden verboden. Niet geldt als uitgangspunt dat voor openbaarmaking steeds voorafgaande toestemming van de geportretteerde is vereist. Ook uit de rechtspraak van het EHRM bij art. 8 EVRM - het middel verwijst in dit verband onder meer naar EHRM 7 februari 2012, nrs. 40660/08 en 60641/08, LJN BW0604 (Caroline von Hannover II) en EHRM 15 januari 2009, nr. 1234/05, LJN BI0375, NJ 2009/524 (Reklos) - kan niet een dergelijk absoluut verbodsrecht van de geportretteerde worden afgeleid.

3.6.1 Het feitelijke karakter van de beoordeling brengt mee dat het antwoord op de vraag of en in welke mate openbaarmaking van een niet in opdracht vervaardigd portret onrechtmatig is jegens de geportretteerde, niet in zijn algemeenheid is te geven. Wel kunnen aan de hand van de hiervoor in 3.4 onder (e) vermelde, bij de beoordeling in aanmerking te nemen omstandigheden op hoofdlijnen de volgende gevallen of belangen worden onderscheiden.

3.6.2 Voor zover gericht op de bescherming van privacy-belangen is het portretrecht een persoonlijkheidsrecht waaraan in de regel een zwaarwegend gewicht zal toekomen. Dit geldt vooral ten aanzien van geportretteerden die geen publieke bekendheid genieten, in die zin dat zij openbaarmaking van hun portret in beginsel niet behoeven te dulden. Ten aanzien van personen die door hun beroepsuitoefening bekendheid genieten, geldt evenwel dat de openbaarmaking van foto's die deze beroepsuitoefening betreffen en zijn gemaakt in voor het algemeen publiek toegankelijke plaatsen, tot op zekere hoogte inherent is aan hun beroepsuitoefening en de daarmee gemoeide bekendheid en belangstelling van het publiek. Indien de openbaarmaking de beroepsuitoefening van een daardoor bekende geportretteerde betreft, komt derhalve in de regel groot gewicht toe

166 166

aan factoren als algemene nieuwswaarde en informatie aan het publiek in verhouding tot diens enkele verzet tegen openbaarmaking.

3.6.3 Juist bij de personen die door hun beroepsuitoefening bekendheid genieten, kunnen commerciĂŤle belangen gemoeid zijn bij de openbaarmaking van hun portret. Ook dergelijke belangen vinden onder art. 8 EVRM bescherming en kunnen worden betrokken in de afweging tegen het onder art. 10 EVRM beschermde recht op vrijheid van meningsuiting en informatievrijheid. Welk gewicht aan het door de geportretteerde gestelde commerciĂŤle belang in een gegeven geval toekomt, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Is bij een geportretteerde met verzilverbare populariteit enkel sprake van een zodanig belang en is geen sprake van omstandigheden die rechtvaardigen om aan dat belang voorbij te gaan, dan kan bij de beoordeling een belangrijke rol spelen of een redelijke vergoeding is aangeboden. Wat in dit verband als een redelijke vergoeding heeft te gelden, zal moeten worden vastgesteld aan de hand van de omstandigheden van het geval. In ieder geval zal de vergoeding recht moeten doen aan de mate van populariteit of bekendheid van de geportretteerde en in overeenstemming dienen te zijn met de waarde van het exploitatiebelang van de geportretteerde in het economisch verkeer. Indien vaststaat of onbetwist is dat een redelijke vergoeding is aangeboden (en bescherming van privacy-belangen niet aan de orde is), zullen in beginsel bijkomende omstandigheden nodig zijn voor het oordeel dat openbaarmaking jegens de geportretteerde onrechtmatig is. Deze omstandigheden zullen door de geportretteerde gemotiveerd gesteld dienen te worden. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan de situatie dat de publicatie afbreuk doet aan of schadelijk is voor de wijze waarop de geportretteerde zijn bekendheid wenst te exploiteren.

3.7 Het in 3.5 overwogene brengt mee dat het middel faalt voor zover het zich (in de onderdelen 3.a, 3.b en 9.c) keert tegen de verwerping van het betoog van Cruijff dat publicatie van foto's als de onderhavige niet mag plaatsvinden zonder dat de daarop afgebeelde persoon daartoe toestemming heeft gegeven en dat het portretrecht aanspraak geeft op een exclusief exploitatierecht.

Voor zover in onderdeel 3.a een genuanceerder "zelfbeschikkingsrecht" wordt bepleit, in die zin dat de geportretteerde zich tegen openbaarmaking kan verzetten indien een afweging van de betrokken belangen daartoe aanleiding geeft, geldt dat het hof dit niet heeft miskend. De daarop gerichte klacht faalt dus bij gemis aan feitelijke grondslag.

3.8 Anders dan waarvan de onderdelen 6.a-6.d en onderdeel 4 uitgaan, heeft het hof voorts niet miskend dat de geportretteerde een verbod kan verkrijgen (indien de openbaarmaking onrechtmatig is), ook als het (enkel) gaat om de bescherming van een commercieel belang.

De hierop gerichte klachten van deze onderdelen falen dus eveneens bij gebrek aan feitelijke grondslag.

3.9 De hiervoor in 3.3 weergegeven overwegingen komen erop neer dat het hof de door Cruijff aangevoerde omstandigheden onvoldoende heeft bevonden om aan te kunnen nemen dat hij met de publicatie van het fotoboek in een redelijk belang is geschonden.

Gelet op hetgeen hiervoor in 3.4 onder d, 3.6.2 en 3.6.3 is overwogen, geven deze overwegingen geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Dat het hof de commerciĂŤle belangen van Cruijff niet (voldoende) heeft meegewogen en aldus een onjuiste maatstaf zou hebben aangelegd bij de toetsing aan het begrip 'private life' in de zin van art. 8 EVRM, valt voorts niet uit het arrest af te leiden, mede in het licht van hetgeen het hof in rov. 3.5 omtrent relevante uitspraken van het EHRM heeft overwogen. Waar door Cruijff onvoldoende was toegelicht dat het aanbod van Tirion niet redelijk was, kon hij zich, bij gebreke van overige relevante omstandigheden, die naar het kennelijk oordeel van het hof niet door hem waren gesteld, niet tegen de exploitatie van zijn populariteit door openbaarmaking van het fotoboek verzetten.

De beoordeling - die een sterk feitelijk karakter heeft en dus in cassatie slechts in beperkte mate kan worden onderzocht - is verder niet onbegrijpelijk of ontoereikend gemotiveerd, ook niet in het licht van de in onderdeel 1.d aangehaalde stellingen over, onder meer, het ontbreken van nieuwswaarde of van een artistiek oogmerk van de foto's.

De foto's hebben betrekking op het professionele functioneren van Cruijff en vormen een illustratie van zijn voetbaltalent. Het fotoboek ontleent daaraan naar het oordeel van het

167 167

hof in belangrijke mate zijn informatieve waarde voor het in voetbal geïnteresseerde publiek. Dat het hof zich van dit oordeel niet heeft laten weerhouden door de omstandigheid dat de tekst in het boek een ondergeschikte rol speelt, is niet onjuist of onbegrijpelijk. De omstandigheid dat de belangen van Tirion c.s. bij openbaarmaking van het fotoboek, zoals Cruijff stelt, enkel commercieel van aard zijn, behoefde het hof ten slotte niet tot een andere beoordeling of weging te brengen.

De onderdelen 1.a-1.e, de onderdelen 5.a en 5.c en onderdeel 8 stuiten op het voorgaande af.

3.10 Ook de overige in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden.

Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing De Hoge Raad: verwerpt het beroep; veroordeelt Cruijff in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Tirion c.s. begroot op € 799,34 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president E.J. Numann als voorzitter en de raadsheren A.H.T. Heisterkamp, M.A. Loth, C.E. Drion en G. Snijders, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer M.A. Loth op 14 juni 2013.

168 168

ARREST VAN HET HOF (Zesde kamer) 18 oktober 2012 (*) „Hogere voorziening – Gemeenschapsmodel – Verordening (EG) nr. 6/2002 – Artikelen 6, 25, lid 1, sub b en e, en 61 – Ingeschreven gemeenschapsmodel dat zittende figuur weergeeft – Ouder gemeenschapsbeeldmerk – Andere algemene indruk – Mate van vrijheid van ontwerper – Geïnformeerde gebruiker – Omvang van rechterlijke toetsing – Ontoereikende motivering” In de gevoegde zaken C-101/11 P en C-102/11 P, betreffende twee hogere voorzieningen krachtens artikel 56 van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie, ingesteld op 28 februari 2011, Herbert Neuman, Andoni Galdeano del Sel, wonende te Tarifa (Spanje), vertegenwoordigd door S. Míguez Pereira, abogada, Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door J. Crespo Carrillo en A. Folliard-Monguiral als gemachtigden, rekwiranten, andere partij in de procedure: José Manuel Baena Grupo SA, gevestigd te Barcelona (Spanje), vertegenwoordigd door A. Canela Giménez, abogado, verzoekster in eerste aanleg, wijst HET HOF (Zesde kamer), samengesteld als volgt: U. Lõhmus (rapporteur), waarnemend voor de president van de Zesde kamer, A. Arabadjiev en C. G. Fernlund, rechters, advocaat-generaal: P. Mengozzi, griffier: A. Calot Escobar, het navolgende Arrest 1 Met hun respectieve hogere voorzieningen vorderen Neuman en Galdeano del Sel enerzijds en het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) anderzijds (hierna samen: „rekwiranten”) vernietiging van het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 16 december 2010, Baena Grupo/BHIM – Neuman en Galdeano del Sel (Zittende figuur), T-513/09 (hierna: „bestreden arrest”), waarbij het Gerecht heeft toegewezen het beroep tot vernietiging dat José Manuel Baena Grupo SA (hierna: „Baena Grupo”) had ingesteld tegen de beslissing van de derde kamer van beroep van het BHIM van 14 oktober 2009 (zaak R 1323/2008-3) inzake een nietigheidsprocedure tussen Neuman en Galdeano del Sel enerzijds en Baena Grupo anderzijds (hierna: „litigieuze beslissing”).

Toepasselijke bepalingen 2 Punt 14 van de considerans van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen (PB 2002, L 3, blz. 1) bepaalt: „Het criterium voor de beoordeling van het eigen karakter van een model moet het duidelijke verschil zijn tussen de algemene indruk die wordt gewekt bij een geïnformeerde gebruiker die het model bekijkt, en die welke bij hem wordt gewekt door het vormgevingserfgoed, met inachtneming van de aard van het voortbrengsel waarop het model wordt toegepast of waarin het is verwerkt en in het bijzonder van de bedrijfstak waarmee het verbonden is en de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model.”

3 Artikel 4, lid 1, van deze verordening luidt als volgt: „Een model wordt als gemeenschapsmodel beschermd voor zover het nieuw is en een eigen karakter heeft.”

4 Artikel 5 van deze verordening is als volgt geformuleerd: „1.

Een model wordt als nieuw beschouwd, indien geen identiek model voor het publiek beschikbaar is gesteld:

169 169

a) bij een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel, vóór de datum waarop het model waarvoor bescherming wordt gevraagd voor het eerst voor het publiek beschikbaar is gesteld; b) bij een ingeschreven gemeenschapsmodel, vóór de datum van indiening van de aanvrage om inschrijving van het model waarvoor bescherming wordt gevraagd of, wanneer aanspraak op voorrang wordt gemaakt, vóór de datum van voorrang.

2.

Modellen worden geacht identiek te zijn, indien de kenmerken ervan slechts in onbelangrijke details verschillen.”

5 Artikel 6 van dezelfde verordening bepaalt: „1.

Een model wordt geacht een eigen karakter te hebben, indien de algemene indruk die het bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door modellen die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld: a) bij een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel, vóór de datum waarop het model waarvoor bescherming wordt aangevraagd voor het eerst voor het publiek beschikbaar is gesteld; b) bij een ingeschreven gemeenschapsmodel, vóór de datum van indiening van de aanvrage om inschrijving of, wanneer aanspraak op voorrang wordt gemaakt, vóór de datum van voorrang.

2.

Bij de beoordeling van het eigen karakter wordt rekening gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model.”

6 Artikel 7, leden 1 en 2, van verordening nr. 6/2002 bepaalt: „1.

Voor de toepassing van de artikelen 5 en 6 wordt een model geacht voor het publiek beschikbaar te zijn gesteld, indien dit gepubliceerd is na inschrijving of op andere wijze, of tentoongesteld, in de handel gebracht of anderszins openbaar gemaakt is vóór de in artikel 5, [lid 1, sub] a en artikel 6, lid 1, [sub] a, genoemde datum of de in artikel 5, [lid 1, sub] b, en artikel 6, lid 1, [sub] b, genoemde datum, tenzij deze feiten bij een normale gang van zaken redelijkerwijs niet ter kennis konden zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector die in de Gemeenschap werkzaam zijn. Het model wordt echter niet geacht voor het publiek beschikbaar te zijn gesteld, louter omdat het onder uitdrukkelijke of stilzwijgende voorwaarde van geheimhouding aan een derde bekendgemaakt is.

2.

Openbaarmaking wordt voor de toepassing van de artikelen 5 en 6 niet in aanmerking genomen, wanneer een model waarvoor aanspraak op bescherming als ingeschreven gemeenschapsmodel wordt gemaakt, voor het publiek beschikbaar is gesteld: a) door de ontwerper, zijn rechtverkrijgende of een derde op basis van door de ontwerper of diens rechtverkrijgende verstrekte informatie of genomen maatregelen; en b) gedurende het tijdvak van twaalf maanden voorafgaande aan de datum van indiening van de aanvrage of, indien aanspraak wordt gemaakt op voorrang, aan de datum van voorrang.”

7 Artikel 25 van deze verordening, met het opschrift „Nietigheidsgronden”, bepaalt in de leden 1, sub b en e, en 3 ervan: „1.

Een gemeenschapsmodel kan slechts in de volgende gevallen nietig worden verklaard: [...] b) het beantwoordt niet aan de voorwaarden van de artikelen 4 tot en met 9; [...] e) in een later model wordt van een onderscheidend teken gebruik gemaakt en het gemeenschapsrecht of het recht van de lidstaat dat op dat teken van toepassing is, staat de houder van het recht op het teken toe dat gebruik te verbieden; [...]

3.

De in lid 1, [sub] d, e en f, vermelde gronden kunnen alleen door de aanvrager of de houder van het oudere recht worden ingeroepen. [...]”

8 Artikel 61, leden 1 tot en met 3, van deze verordening bepaalt: „1.

Tegen de beslissingen in beroep van de kamers van beroep kan beroep worden ingesteld bij het Hof van Justitie [...].

170 170

2.

Beroep kan worden ingesteld wegens onbevoegdheid, schending van wezenlijke vormvoorschriften, schending van het Verdrag, van deze verordening of een uitvoeringsregeling daarvan, of wegens misbruik van bevoegdheid.

3.

Het Hof van Justitie kan de bestreden beslissing vernietigen of herzien.”

Voorgeschiedenis van het geding 9 Baena Grupo is houder van het volgende gemeenschapsmodel nr. 426895-0002 (hierna: „litigieuze model”):

10 Dit model werd aangevraagd op 7 november 2005 en vervolgens ingeschreven en gepubliceerd op 27 december 2005 voor de volgende voortbrengselen van klasse 99-00 in de zin van de Overeenkomst van Locarno van 8 oktober 1968 tot instelling van een internationale classificatie voor tekeningen en modellen van nijverheid, zoals gewijzigd (hierna: „Overeenkomst van Locarno”): „t-shirts (versieringen voor -); petten (met zonneklep) (versieringen voor -); stickers (versieringen voor -); drukwerken, met inbegrip van reclamemateriaal (versieringen voor -)”.

11 Op 18 februari 2008 hebben Neuman en Galdeano del Sel bij het BHIM een vordering tot nietigverklaring van het litigieuze model ingediend krachtens artikel 25, lid 1, sub b en e, van verordening nr. 6/2002. Daarbij betoogden zij enerzijds dat het litigieuze model niet nieuw was en geen eigen karakter had in de zin van artikel 4 van deze verordening, gelezen in samenhang met de artikelen 5 en 6 ervan, en anderzijds dat in dit model gebruik werd gemaakt van een onderscheidend teken in de zin van artikel 25, lid 1, sub e, van deze verordening.

12 Ter ondersteuning van hun vordering tot nietigverklaring hebben Neuman en Galdeano del Sel zich beroepen op het volgende oudere gemeenschapsbeeldmerk nr. 1312651 (hierna: „ouder merk”):

13 Dit merk werd op 7 november 2000 ingeschreven voor waren van de klassen 25, 28 en 32 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd (hierna: „Overeenkomst van Nice”). Deze waren zijn omschreven als volgt: – klasse 25: „kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels”; – klasse 28: „spellen, speelgoed; gymnastiek- en sportartikelen”; – klasse 32: „bieren; minerale en gazeuse wateren, andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen, siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken”.

14 Bij beslissing van 15 juli 2008 heeft de nietigheidsafdeling van het BHIM de vordering tot nietigverklaring van het litigieuze model toegewezen op grond van artikel 25, lid 1, sub e, van verordening nr. 6/2002.

171 171

15 Op 16 september 2008 heeft Baena Grupo krachtens de artikelen 55 tot en met 60 van verordening nr. 6/2002 bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling.

16 Bij de litigieuze beslissing heeft de derde kamer van beroep van het BHIM (hierna: „kamer van beroep”) zich op het standpunt gesteld dat de nietigheidsafdeling blijk had gegeven van een onjuiste opvatting door te oordelen dat in het litigieuze model gebruik was gemaakt van het oudere merk. Niettemin was zij van mening dat dit model geen eigen karakter had, daar het bij de geïnformeerde gebruiker, te weten jongeren of kinderen die gewoonlijk t-shirts, petten en stickers kopen of gebruikers van drukwerk, een andere algemene indruk wekt dan die welke door het oudere merk wordt gewekt.

Aldus heeft de kamer van beroep overeenkomstig artikel 60, lid 1, van verordening nr. 6/2002 de nietigheid van het litigieuze model bevestigd, maar op grond van artikel 25, lid 1, sub b, van deze verordening, gelezen in samenhang met artikel 6, lid 1, ervan.

Procesverloop voor het Gerecht en bestreden arrest 17 Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 22 december 2009, heeft Baena Grupo beroep tot vernietiging van de litigieuze beslissing ingesteld. Ter onderbouwing van haar beroep voerde zij één middel aan, te weten schending van artikel 6 van verordening nr. 6/2002. Zij heeft aangevoerd dat de verschillen tussen het oudere merk en het litigieuze model van dien aard zijn dat de door elk van deze figuren bij de geïnformeerde gebruiker gewekte algemene indruk anders is.

18 Bij het bestreden arrest heeft het Gerecht de litigieuze beslissing vernietigd.

19 Het Gerecht heeft om te beginnen in punt 20 van het bestreden arrest geoordeeld dat diende te worden overgegaan tot een vergelijking tussen enerzijds de door het litigieuze model gewekte algemene indruk en anderzijds de algemene indruk die bij de geïnformeerde gebruiker wordt gewekt door het oudere merk, dat een voor het publiek beschikbaar gesteld model vormt.

20 In de punten 21 en 22 van het bestreden arrest heeft het Gerecht overwogen dat de door de betrokken twee figuren bij de geïnformeerde gebruiker gewekte algemene indruk in grote mate wordt bepaald door de gelaatsuitdrukking van elke figuur. Het Gerecht heeft erop gewezen dat het verschil in de gelaatsuitdrukking van de twee figuren een wezenlijk kenmerk vormt dat de geïnformeerde gebruiker, zoals deze door de kamer van beroep juist werd gedefinieerd, bijblijft.

21 Vervolgens heeft het Gerecht in punt 23 van het bestreden arrest vastgesteld dat deze uitdrukking, in combinatie met de naar voren leunende positie van het lichaam die de indruk geeft van een zekere ergernis, de geïnformeerde gebruiker ertoe zal brengen om het „oudere model” aan te merken als een geagiteerde persoon. Daarentegen wordt de door het litigieuze model gewekte algemene indruk niet gekenmerkt door de uiting van een of ander gevoel, noch op basis van de gelaatsuitdrukking noch op basis van de positie van het lichaam, dat naar achteren leunt.

22 In dit verband heeft het Gerecht in punt 24 van het bestreden arrest verklaard dat „het verschil in de gelaatsuitdrukking duidelijk zal zijn voor jongeren die t-shirts en petten kopen [, en] nog belangrijker zal zijn voor kinderen die stickers gebruiken om voorwerpen te verpersoonlijken en die nog meer geneigd zijn om bijzondere aandacht te besteden aan de gevoelens die elk figuurtje op een sticker toont”.

23 Ten slotte was het Gerecht in punt 25 van het bestreden arrest van oordeel dat de verschillen tussen de twee figuren „belangrijk genoeg zijn om bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk te wekken, ondanks het bestaan van punten van overeenstemming wat andere aspecten betreft en de grote vrijheid waarover de ontwerper van dergelijke figuren beschikt”.

24 In punt 26 van het bestreden arrest heeft het Gerecht dan ook geoordeeld dat de kamer van beroep blijk had gegeven van een onjuiste opvatting door te stellen dat het litigieuze model bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekte dan die welke werd gewekt door het „oudere model” dat ter onderbouwing van de vordering tot nietigverklaring werd aangevoerd.

Procesverloop voor het Hof en conclusies van partijen

172 172

25 Bij beschikking van de president van het Hof van 11 april 2011 zijn de zaken C-101/11 P en C-102/11 P gevoegd voor de schriftelijke en de mondelinge behandeling en voor het arrest.

26 Met hun hogere voorziening verzoeken Neuman en Galdeano del Sel het Hof: – het bestreden arrest te vernietigen; – het litigieuze model nietig te verklaren of, subsidiair, de zaak naar het Gerecht terug te verwijzen, en – Baena Grupo te verwijzen in de kosten van deze hogere voorziening en van de procedure voor het Gerecht.

27 Met zijn hogere voorziening verzoekt het BHIM het Hof: – het bestreden arrest te vernietigen; – de zaak ten gronde af te doen middels een nieuwe uitspraak waarbij het beroep tegen de litigieuze beslissing wordt verworpen, of de zaak terug te verwijzen naar het Gerecht, en – Baena Grupo te verwijzen in de kosten.

28 In haar memorie van antwoord verzoekt Baena Grupo het Hof: – de hogere voorziening in zaak C-101/11 P niet-ontvankelijk te verklaren of, subsidiair, deze hogere voorziening af te wijzen; – de hogere voorziening in zaak C-102/11 P af te wijzen, en – rekwiranten te verwijzen in de kosten.

Hogere voorziening 29 Neuman en Galdeano del Sel onderbouwen hun hogere voorziening met drie middelen. Volgens de eerste twee middelen heeft het Gerecht blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting bij de toepassing van artikel 25, lid 1, sub b, van verordening nr. 6/2002, gelezen in samenhang met de artikelen 4 tot en met 9 ervan, respectievelijk artikel 25, lid 1, sub e, van deze verordening. Volgens het derde middel is het Gerecht de verplichting tot motivering van het bestreden arrest niet nagekomen.

30 Ter onderbouwing van zijn hogere voorziening voert het BHIM twee middelen aan, te weten schending door het Gerecht van enerzijds artikel 61 van verordening nr. 6/2002 en anderzijds artikel 25, lid 1, sub b, van deze verordening, gelezen in samenhang met artikel 6 ervan. Het tweede middel bevat twee onderdelen, volgens welke het Gerecht de specifieke criteria van het merkenrecht heeft verward met de criteria die eigen zijn aan het gemeenschapsmodellenrecht, en het Gerecht zijn motiveringsplicht niet is nagekomen.

Eerste middel van het BHIM: schending van artikel 61 van verordening nr. 6/2002 Argumenten van partijen 31 In de eerste plaats en onder verwijzing naar het arrest van 15 april 2010, Schräder/OCVV (C-38/09 P, Jurispr. blz. I-3209, punt 77), verwijt het BHIM het Gerecht dat het bij de beoordeling van de rechtmatigheid van de litigieuze beslissing is overgegaan tot een zeer gedetailleerd onderzoek van de „betrokken gemeenschapsmodellen”.

32 Het BHIM betoogt dat de toetsing van de geldigheid van gemeenschapsmodellen, die wordt gekenmerkt door een hoge technische complexiteit, in het kader van artikel 25, lid 1, sub b en d, van verordening nr. 6/2002 enkel betrekking heeft op de vaststelling van de mate van vrijheid van de ontwerper. Volgens het BHIM heeft het Gerecht de grenzen van artikel 61 van deze verordening overschreden door zijn toetsing niet te beperken tot die van de kennelijke beoordelingsfouten met betrekking tot de geldigheid van dergelijke modellen.

33 In de tweede plaats voert het BHIM aan dat het Gerecht zijn redenering in de plaats heeft gesteld van die van de kamer van beroep door te oordelen dat de uiting van gevoelens door de figuren van de „betrokken modellen” belangrijker is dan de grafische weergave van deze modellen. Aldus is het Gerecht overgegaan tot een nieuwe beoordeling van de feiten zonder zijn onderzoek te beperken tot de toetsing van de rechtmatigheid van de litigieuze beslissing.

34 In dit verband is het BHIM van mening dat het Gerecht, door niet de aard van de fout te verduidelijken die de kamer van beroep heeft gemaakt bij de toepassing van artikel 25, lid 1, sub b, van verordening nr. 6/2002, gelezen in samenhang met artikel 6

173 173

ervan, het BHIM niet in staat stelt om conclusies te trekken uit het bestreden arrest met het oog op een juiste toepassing van artikel 6 van deze verordening.

35 Baena Grupo is van mening dat het betoog van het BHIM ongegrond is. Volgens haar kan het Gerecht de betrokken feiten volledig vrij beoordelen. Zij verwijst op dit punt naar het arrest van 30 maart 2000, VBA/Florimex e.a. (C-265/97 P, Jurispr. blz. I-2061), waar het Hof in het kader van een bij hem ingestelde latere hogere voorziening melding maakt van de beoordeling van de bewijselementen door het Gerecht.

Beoordeling door het Hof 36 Onderzocht dient te worden of het Gerecht de grenzen van zijn toetsingsbevoegdheid heeft overschreden en zijn eigen beoordeling in de plaats van die van het BHIM heeft gesteld.

37 In die context moet eraan worden herinnerd dat overeenkomstig artikel 61, lid 2, van verordening nr. 6/2002 beroep tegen de beslissingen van de kamers van beroep van het BHIM kan worden ingesteld bij het Gerecht wegens schending van het Verdrag, van deze verordening of een uitvoeringsregeling daarvan. Daaruit vloeit voort dat het Gerecht bevoegd is om een volledige rechtmatigheidstoetsing te verrichten met betrekking tot de wijze waarop het BHIM de door de verzoeker overgelegde gegevens heeft beoordeeld (zie arresten van 5 juli 2011, Edwin/BHIM, C-263/09 P, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 52, et 20 oktober 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C-281/10 P, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 66).

38 Volgens deze bepaling moet het Gerecht de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep toetsen door na te gaan of deze het Unierecht hebben nageleefd, gelet met name op de feitelijke gegevens die voor deze kamers zijn aangevoerd (zie naar analogie arrest van 18 december 2008, Les Éditions Albert René/BHIM, C-16/06 P, Jurispr. blz. I-10053, punt 38, en beschikking van 28 maart 2011, Herhof/BHIM, C-418/10 P, punt 47).

39 In het bijzonder kan het Gerecht de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep van het BHIM volledig toetsen en daarbij, zo nodig, nagaan of deze kamers de feiten van het geding rechtens correct hebben gekwalificeerd, dan wel of de beoordeling van de aan deze kamers voorgelegde feitelijke elementen fouten vertoont (zie naar analogie arrest Les Éditions Albert René/BHIM, reeds aangehaald, punt 39, en beschikking Herhof/BHIM, reeds aangehaald, punt 48).

40 Wanneer het Gerecht de rechtmatigheid van een beslissing van een kamer van beroep van het BHIM moet beoordelen, kan het immers niet gebonden zijn door een onjuiste beoordeling van de feiten door deze kamer, voor zover die beoordeling deel uitmaakt van de conclusies waarvan de rechtmatigheid voor het Gerecht wordt betwist (zie naar analogie arrest Les Éditions Albert René/BHIM, reeds aangehaald, punt 48).

41 Stellig kan het Gerecht het BHIM een zekere beoordelingsvrijheid laten, met name wanneer dit laatste zeer technische beoordelingen dient te verrichten, en kan het zich, wat de omvang van zijn toezicht op de beslissingen van de kamer van beroep op het gebied van industriële modellen betreft, tot het onderzoek van kennelijke beoordelingsfouten beperken (arrest PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, reeds aangehaald, punt 67).

42 In casu heeft het BHIM evenwel niet aangetoond dat de betrokken beoordeling zeer technische beoordelingen vereiste die rechtvaardigen dat het BHIM een zekere beoordelingsvrijheid wordt gelaten, waardoor de omvang van het toezicht van het Gerecht tot kennelijke fouten wordt beperkt.

43 Bovendien heeft Baena Grupo voor het Gerecht aangevoerd dat de kamer van beroep artikel 6 van verordening nr. 6/2002 heeft geschonden door te oordelen dat het litigieuze model geen eigen karakter had daar het bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekte dan die welke door het oudere merk werd gewekt.

44 Aangezien Baena Grupo de beoordeling door de kamer van beroep inzake de door elk van de betrokken figuren bij de geïnformeerde gebruiker gewekte algemene indruk in geding had gebracht, was het Gerecht dus bevoegd om de beoordeling door deze kamer van beroep van de overeenstemming van het oudere merk met het litigieuze model te onderzoeken (zie naar analogie arrest Les Éditions Albert René/BHIM, reeds aangehaald, punt 47).

174 174

45 Het Gerecht heeft dan ook geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door in de punten 20 tot en met 25 van het bestreden arrest over te gaan tot een concreet onderzoek van de beoordelingen door de kamer van beroep om de litigieuze beslissing te vernietigen.

46 Derhalve moet het eerste middel van het BHIM worden afgewezen.

Eerste onderdeel van het tweede middel van het BHIM en eerste middel van Neuman en Galdeano del Sel: schending van artikel 25, lid 1, sub b, van verordening nr. 6/2002, gelezen in samenhang met de artikelen 4 tot en met 9 van deze verordening Argumenten van partijen 47 In de eerste plaats voert het BHIM aan dat het Gerecht de specifieke criteria van het merkenrecht heeft verward met de criteria die eigen zijn aan het gemeenschapsmodellenrecht. Het merkenrecht beoogt het algemene belang van de consument te vrijwaren, zodat deze zich niet vergist wanneer hij door een merk aangeduide waren of diensten verkrijgt, terwijl het gemeenschapsmodellenrecht particuliere belangen beoogt te beschermen, te weten de belangen van de marktdeelnemer die de creatie van een vorm ontwikkelt of exploiteert, los van het eventuele bestaan van verwarringsgevaar met betrekking tot de commerciële herkomst van het gekochte voortbrengsel. In het bijzonder verwijt het BHIM het Gerecht, de vergelijking van de „betrokken modellen” in de punten 22 en 23 van het bestreden arrest te hebben gebaseerd op de onvolmaakte herinnering die de geïnformeerde gebruiker bijblijft.

48 In dit verband zijn zowel Neuman en Galdeano del Sel als het BHIM van mening dat die vergelijking niet moet worden gebaseerd op de onvolmaakte herinnering van de geïnformeerde gebruiker, maar op een directe vergelijking van de betrokken figuren.

49 In de tweede plaats stelt het BHIM dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door in punt 24 van het bestreden arrest zijn onderzoek van de door de „betrokken modellen” gewekte indruk niet te baseren op de perceptie van het gehele relevante publiek. Het Gerecht heeft zijn onderzoek van die modellen immers beperkt tot de perceptie van een deel van het relevante publiek, te weten die van jonge gebruikers van t-shirts, petten en stickers.

50 In de derde plaats betogen Neuman en Galdeano del Sel dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door in punt 21 van het bestreden arrest te oordelen dat de door de betrokken twee figuren bij de geïnformeerde gebruiker gewekte algemene indruk wordt bepaald door de gelaatsuitdrukking van elk van deze figuren. Zij stellen dat het litigieuze model geen eigen karakter heeft en dat de kleine verschillen op het vlak van de expressie van de betrokken twee figuren geen invloed hebben op de erdoor gewekte algemene indruk. In dit verband wijzen zij erop dat de betrokken waren en het beoogde publiek identiek zijn. Verder merken zij op dat het Gerecht in punt 25 van het bestreden arrest heeft erkend dat de ontwerpers van figuren over een grote mate van vrijheid beschikken.

51 Baena Grupo is van mening dat Neuman en Galdeano del Sel met hun betoog in werkelijkheid enkel opkomen tegen de feitelijke analyse die het Gerecht heeft verricht, en aldus beogen dat het Hof zijn eigen beoordeling in de plaats stelt van die van het Gerecht.

52 Baena Grupo werpt tevens op dat de grief van het BHIM inzake het relevante publiek niet-ontvankelijk is, op grond dat het Gerecht zich daarover niet hoefde uit te spreken.

Beoordeling door het Hof 53 Wat in de eerste plaats de gestelde onjuiste rechtsopvatting van het Gerecht bij de vergelijking van het oudere merk met het litigieuze model betreft, dient erop te worden gewezen dat verordening nr. 6/2002 geen definitie van het daarin gehanteerde begrip „geïnformeerde gebruiker” bevat. Dit begrip dient evenwel te worden opgevat als een tussencategorie tussen de – op het gebied van het merkenrecht gehanteerde – gemiddelde consument, van wie geen enkele specifieke kennis wordt verwacht en die de conflicterende merken in de regel niet rechtstreeks vergelijkt, en de vakman met grondige technische deskundigheid. Het begrip „geïnformeerde gebruiker” kan derhalve aldus worden opgevat dat het betrekking heeft op een gebruiker die niet slechts

175 175

gemiddeld, maar in hoge mate aandachtig is, hetzij door zijn persoonlijke ervaring, hetzij door zijn uitgebreide kennis van de betrokken sector (zie arrest PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, reeds aangehaald, punt 53).

54 In dit verband is het weliswaar juist dat de geïnformeerde gebruiker zoals die door het Hof is gedefinieerd, naar zijn aard het oudere merk en het litigieuze model zo mogelijk rechtstreeks zal vergelijken, maar het is niet uitgesloten dat een dergelijke vergelijking niet mogelijk is of in de betrokken sector ongebruikelijk is, met name wegens specifieke omstandigheden of wegens de kenmerken van de voorwerpen waarop het oudere merk en het litigieuze model betrekking hebben (zie in die zin arrest PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, reeds aangehaald, punt 55).

55 Het Gerecht kan dan ook niet met kans op slagen worden verweten, blijk te hebben gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door de algemene indruk die door het oudere merk en het litigieuze model wordt gewekt, niet te hebben beoordeeld op basis van de premisse dat de geïnformeerde gebruiker deze modellen in elk geval rechtstreeks met elkaar zal vergelijken (zie in die zin arrest PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, reeds aangehaald, punt 56).

56 Dat geldt des te meer daar bij gebreke van nauwkeurige aanwijzingen dienaangaande in verordening nr. 6/2002, niet ervan kan worden uitgegaan dat de wetgever van de Unie de beoordeling van eventuele modellen tot de rechtstreekse vergelijking ervan heeft willen beperken (zie arrest PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, reeds aangehaald, punt 57).

57 Derhalve heeft het Gerecht bij de vergelijking van het oudere merk met het litigieuze model geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door in de punten 22 en 23 van het bestreden arrest zijn redenering te baseren op de onvolmaakte herinnering van de door de twee figuren gewekte algemene indruk die de geïnformeerde gebruiker bijblijft.

58 Deze grief moet dus worden afgewezen.

59 Wat in de tweede plaats de grief betreft dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door zijn onderzoek van het oudere merk en het litigieuze model te beperken tot de perceptie van een deel van het relevante publiek, dient allereerst te worden opgemerkt dat deze grief, anders dan Baena Grupo aanvoert, ontvankelijk is. Daarmee wordt immers beoogd op te treden tegen een onjuiste rechtsopvatting waarvan het Gerecht bij de uitlegging of toepassing van verordening nr. 6/2002 blijk zou hebben gegeven en die, indien aangetoond, de gehele redenering van het Gerecht kan aantasten.

60 Ten gronde dient te worden vastgesteld dat deze grief van het BHIM berust op een onjuiste lezing van het bestreden arrest. Bij de vergelijking van het oudere merk met het litigieuze model heeft het Gerecht immers in punt 22 van het bestreden arrest verwezen naar de geïnformeerde gebruiker „zoals deze door de kamer van beroep juist werd gedefinieerd”.

61 Aldus heeft het Gerecht rekening gehouden met het volledige relevante publiek zoals gedefinieerd door de kamer van beroep, te weten jongeren, kinderen en gebruikers van drukwerken, met inbegrip van reclamemateriaal. Hetzelfde geldt voor de redenering van het Gerecht in punt 23 van het bestreden arrest, waarin het verwijst naar die geïnformeerde gebruiker bij zijn onderzoek van de door het oudere merk en het litigieuze model gewekte indruk. Vervolgens heeft het Gerecht in punt 24 van het bestreden arrest in het bijzonder gesteld dat het verschil in de gelaatsuitdrukking van de twee figuren duidelijk zal zijn voor jongeren en kinderen.

62 Bijgevolg kan het Gerecht niet op goede gronden worden verweten dat het zijn onderzoek van de figuren niet op het gehele relevante publiek heeft gebaseerd.

63 In de derde plaats verwijten Neuman en Galdeano del Sel het Gerecht in wezen, te hebben geoordeeld dat de gelaatsuitdrukking van de twee figuren de bij de geïnformeerde gebruiker gewekte algemene indruk van het oudere merk en van het litigieuze model bepaalt.

64 Op dit punt dient te worden vastgesteld dat Neuman en Galdeano del Sel met hun betoog in werkelijkheid enkel opkomen tegen de feitelijke analyse die het Gerecht in het kader van de beoordeling van de door het oudere merk en het litigieuze model gewekte

176 176

algemene indruk heeft verricht, en aldus beogen dat het Hof zijn eigen beoordeling in de plaats stelt van die van het Gerecht.

65 Neuman en Galdeano del Sel hebben immers aangevoerd noch aangetoond dat het Gerecht de hem voorgelegde feiten onjuist heeft opgevat; zij hebben het Gerecht louter verweten dat het de concrete omstandigheden onjuist heeft beoordeeld teneinde vast te stellen dat het litigieuze model bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk wekt dan die welke wordt gewekt door het oudere merk dat ter onderbouwing van de vordering tot nietigverklaring werd aangevoerd.

66 Volgens vaste rechtspraak is echter alleen het Gerecht bevoegd de feiten vast te stellen, tenzij uit de hem overgelegde stukken blijkt dat zijn bevindingen materieel onjuist zijn, en deze feiten vervolgens te beoordelen. De beoordeling van de feiten levert dus, behoudens in het geval van een onjuiste opvatting van de voorgelegde gegevens, geen rechtsvraag op die als zodanig vatbaar is voor toetsing door het Hof in het kader van een hogere voorziening (zie arrest van 4 oktober 2007, Henkel/BHIM, C-144/06 P, Jurispr. blz. I-8109, punt 49 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

67 Deze grief moet dus niet-ontvankelijk worden verklaard.

68 Bijgevolg moeten het tweede middel van het BHIM en het eerste middel van Neuman en Galdeano del Sel in hun geheel worden afgewezen.

Tweede middel van Neuman en Galdeano del Sel: schending van artikel 25, lid 1, sub e, van verordening nr. 6/2002 Argumenten van partijen 69 Neuman en Galdeano del Sel verwijten het Gerecht, artikel 25, lid 1, sub e, van bovengenoemde verordening niet te hebben toegepast. Volgens hen is voldaan aan alle voorwaarden voor vaststelling van het bestaan van gevaar voor verwarring van het oudere merk met het litigieuze model. Derhalve heeft het Gerecht blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door geen uitspraak te doen over deze bepaling en door het gebruik van het litigieuze model niet te verbieden.

70 Volgens Baena Grupo is dit middel niet-ontvankelijk, aangezien daarmee de door het Gerecht in het bestreden arrest verrichte feitelijke beoordelingen worden aangevochten.

Beoordeling door het Hof 71 Vastgesteld dient te worden dat het een middel betreft dat voor het Gerecht niet werd aangevoerd met het oog op de vernietiging van de litigieuze beslissing, en dat het in elk geval geen middel van openbare orde is dat het Gerecht ambtshalve had moeten opwerpen.

72 Volgens artikel 113, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof mag het voorwerp van het geding voor het Gerecht in hogere voorziening evenwel niet worden gewijzigd. In hogere voorziening is het Hof namelijk enkel bevoegd om te oordelen over de rechtsbeslissing die is gegeven ten aanzien van de middelen die voor de rechter in eerste aanleg zijn aangevoerd (zie met name arresten van 1 juni 1994, Commissie/Brazzelli Lualdi e.a., C-136/92 P, Jurispr. blz. I-1981, punt 59; 15 maart 2007, T.I.M.E. ART/BHIM, C-171/06 P, punt 24, en 20 september 2007, Nestlé/BHIM, C-193/06 P, punt 56).

73 Het onderhavige middel moet dus niet-ontvankelijk worden verklaard.

Tweede onderdeel van het tweede middel van het BHIM en derde middel van Neuman en Galdeano del Sel: ontoereikende motivering van het bestreden arrest Argumenten van partijen 74 Het BHIM voert aan dat het Gerecht zijn motiveringsplicht niet is nagekomen door enerzijds niet uit te leggen waarom „het verschil in de gelaatsuitdrukking duidelijk zal zijn voor jongeren die t-shirts en petten kopen” zoals vastgesteld in punt 24 van het bestreden arrest, en anderzijds niet te verwijzen naar het publiek bestaande uit de gebruikers van drukwerken, met inbegrip van reclamemateriaal.

75 Neuman en Galdeano del Sel verwijten het Gerecht tevens, het bestreden arrest niet nauwkeurig, accuraat en coherent te hebben gemotiveerd, in strijd met de procedurele rechten van rekwiranten.

76 Met betrekking tot de grieven van het BHIM is Baena Grupo van mening dat het Gerecht zich niet hoefde uit te spreken over het relevante publiek, zoals vermeld in

177 177

punt 52 supra, zodat het arrest van het Gerecht op dit punt niet ontoereikend kan zijn gemotiveerd.

77 De grieven van Neuman en Galdeano del Sel zijn volgens Baena Grupo nietontvankelijk. Neuman en Galdeano del Sel hebben niet aangeduid welke delen van het bestreden arrest ontoereikend zijn gemotiveerd.

Beoordeling door het Hof 78 Het argument van het BHIM inzake de niet-nakoming van de motiveringsplicht is gebaseerd op de bewering dat het Gerecht enerzijds niet heeft uitgelegd waarom „het verschil in de gelaatsuitdrukking duidelijk zal zijn voor jongeren die t-shirts en petten kopen”, en anderzijds niet heeft verwezen naar het publiek bestaande uit de gebruikers van „drukwerken, met inbegrip van reclamemateriaal”.

79 In dit verband dient eraan te worden herinnerd dat de verplichting om arresten te motiveren voortvloeit uit artikel 36 van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie, dat krachtens artikel 53, eerste alinea, van dit Statuut en artikel 81 van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht op het Gerecht van toepassing is (zie met name arrest van 4 oktober 2007, Naipes Heraclio Fournier/BHIM, C-311/05 P, punt 51 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

80 Blijkens vaste rechtspraak moeten arresten van het Gerecht voldoende gemotiveerd zijn om het Hof in staat te stellen, zijn rechterlijk toezicht uit te oefenen (zie met name arrest Naipes Heraclio Fournier/BHIM, reeds aangehaald, punt 52 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

81 Gelet op onder meer de vaststellingen in de punten 60 tot en met 62 van het onderhavige arrest volstaat in casu de vaststelling dat de redenering van het Gerecht in het bestreden arrest op zich duidelijk en begrijpelijk is, zodat het mogelijk is de redenen te kennen waarom het Gerecht het enige middel dat Baena Grupo voor hem had aangevoerd, heeft toegewezen. Het bestreden arrest is dus niet ontoereikend gemotiveerd.

82 Bijgevolg moet dit middel worden afgewezen.

83 Gelet op een en ander dienen de onderhavige hogere voorzieningen ten dele nietontvankelijk en ten dele ongegrond te worden verklaard, zodat de hogere voorzieningen moeten worden afgewezen.

Kosten 84 Volgens artikel 69, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof, dat krachtens artikel 118 van dit Reglement van toepassing is op de procedure in hogere voorziening, wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dit is gevorderd.

85 Aangezien Neuman en Galdeano del Sel in het kader van de hogere voorziening in zaak C-101/11 P in het ongelijk zijn gesteld, dienen zij overeenkomstig de vordering van Baena Grupo te worden verwezen in de kosten van deze hogere voorziening.

86 Aangezien het BHIM in het kader van de hogere voorziening in zaak C-102/11 P in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van Baena Grupo te worden verwezen in de kosten van deze hogere voorziening.

Het Hof (Zesde kamer) verklaart: 1) De hogere voorzieningen worden afgewezen.

2) Neuman en Galdeano del Sel dragen in verband met de hogere voorziening in zaak C-101/11 P hun eigen kosten alsook die van José Manuel Baena Grupo SA. 3) Het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) draagt in verband met de hogere voorziening in zaak C-102/11 P zijn eigen kosten alsook die van José Manuel Baena Grupo SA.

178 178

beoordeling van de beschermingsomvang van een (geldig) model, de in art. 10 lid 2 GModVo bedoelde mate van vrijheid is die de ontwerper heeft bij het creëren van het model.

Hoge Raad, 31 mei 2013, Apple v Samsung Ipad

Galaxy Tab 10

v MODELRECHT Afstand tussen model en prior art speelt rol bij beoordeling van zowel geldigheid als beschermingsomvang van een model • Dit verweer faalt omdat de gronden waarop het hof het Apple-model geldig heeft geacht, mede van belang zijn voor de beoordeling van de beschermingsomvang daarvan. Zoals volgt uit de in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 5.165.32.4 aangehaalde bronnen bestaat immers tussen de beantwoording van de vragen of een model geldig is, en wat de beschermingsomvang daarvan is, in die zin verband dat, indien vaststaat dat een model geldig is, de beschermingsomvang daarvan (i) afhankelijk is van de afstand die bestaat tussen het model en eerdere soortgelijke modellen, en (ii) ten opzichte van latere modellen niet groter is dan de afstand die bestaat tussen het model en eerdere soortgelijke modellen.

Omdat partijen uiteenlopende maatstaven hebben verdedigd voor de beoordeling of een model een eigen karakter heeft, en deze maatstaven - gelet op het vorenoverwogene doorwerken in de beschermingsomvang van een eenmaal geldig geacht model, heeft Apple belang bij haar onderhavige klachten.

4.8 Bij de beoordeling van de hiervoor in 4.2(b) samengevat weergegeven klachten wordt vooropgesteld dat zij, zoals uit hetgeen hiervoor in 4.3 is overwogen volgt, op een onjuiste rechtsopvatting berusten voor zover zij verdedigen dat de afstand die bestaat tussen het model waarvan de bescherming wordt ingeroepen en eerdere anticiperende modellen uit het vormgevingserfgoed, uitsluitend van belang is bij de beantwoording van de vraag of het model geldig is, en niet (opnieuw) bij de beoordeling van de beschermingsomvang daarvan. Het hof heeft dus terecht en op goede gronden de vragen of het Applemodel geldig is, en wat daarvan de beschermingsomvang is, in samenhang besproken, zonder ze nochtans met elkaar te vereenzelvigen. Uit het vorenoverwogene volgt voorts dat de klachten op een onjuiste rechtsopvatting berusten, voor zover zij verdedigen dat de enige aanvullende maatstaf bij de

179

Ontbreken van eigen karakter van model moet gebaseerd worden op verschillen met alle (aangevoerde) prior art, niet slechts op onvoldoende verschil met één specifiek anticiperend model • De klachten gaan terecht ervan uit dat bij de beoordeling of een model een eigen karakter heeft, toelaatbaar is dat een vergelijking wordt gemaakt met meer dan één anticiperend model. Zij voeren echter ten onrechte aan dat het oordeel dat een model geen eigen karakter heeft, slechts kan worden gebaseerd op onvoldoende verschil met één specifiek anticiperend model.

Bij de beoordeling van de geldigheid van een model gaat het, gelet op art. 6 lid 1 GmodVo, om de vergelijking met "modellen die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld", zodat de vraag of voldoende afstand bestaat tussen het model en eerdere soortgelijke modellen, moet worden beantwoord aan de hand van de verschillen die bestaan tussen het model en het model of de modellen waarop degene die het nietigheidsverweer voert, zich in dat verband beroept.

Dit geldt dus ook indien degene die dit verweer voert, daartoe verwijst naar meer dan één anticiperend model, en in die zin naar het vormgevingserfgoed. Het hiervoor in 3.4 onder (a) door het hof verrichte onderzoek berust dus op een juiste rechtsopvatting.

Geen recht op vergoeding proceskosten in kader van een met principale beroep samenhangende voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep, als HR niet aan beoordeling daarvan toekomt • Als de in het ongelijk gestelde partij dient Apple in de kosten van het principale beroep te worden veroordeeld. Samsung c.s. hebben vergoeding van deze kosten gevorderd op de voet van art. 1019h Rv. Zij hebben deze kosten begroot op een bedrag van € 112.901,44, maar hebben bij de daartoe opgevoerde werkzaamheden geen onderscheid gemaakt tussen het principale en het incidentele beroep. Zij hebben aangevoerd dat zij daartoe niet zijn gehouden omdat zij, gelet op de samenhang met het principale beroep, óók recht hebben op vergoeding van de kosten die zij hebben gemaakt in het kader van het voorwaardelijk incidentele cassatieberoep als de Hoge Raad niet aan beoordeling daarvan zou toekomen. Deze opvatting is onjuist.

Vindplaatsen: LJN: BZ1983 Hoge Raad, 31 mei 2013 (F.B. Bakels, C.E. Drion, G. Snijders, G. de Groot en M.V. Polak) Uitspraak 31 mei 2013 Eerste Kamer 12/01766

RM/IF Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: de vennootschap naar vreemd recht APPLE INC., gevestigd te Cupertino, CaliforniĂŤ, Verenigde Staten van Amerika, EISERES tot cassatie, verweerster in het voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep, advocaten: aanvankelijk mr. K. Aantjes en mr. J.C. Zevenberg, thans mr. R.S. Meijer en mr. A.M. van Aerde, tegen 1. De vennootschap naar vreemd recht SAMSUNG ELECTRONICS CO. LIMITED, gevestigd te Seoul, Zuid-Korea, 2. SAMSUNG ELECTRONICS BENELUX B.V., gevestigd te Delft, 3.

SAMSUNG ELECTRONICS EUROPE LOGISTICS B.V., gevestigd te Delft, 4. SAMSUNG ELECTRONICS OVERSEAS B.V., gevestigd te Delft, VERWEERSTERS in cassatie, eiseressen in het voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep, advocaten: mr. J.P. Heering en mr. L. Kelkensberg. Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Apple en Samsung c.s.

1. Het geding in feitelijke instanties Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende stukken: a. het vonnis in de zaak 396957/KG ZA 11-730 van de voorzieningenrechter in de rechtbank 'sGravenhage van 24 augustus 2011; b. het arrest in de zaak 200.094.132/01 van het gerechtshof te 's-Gravenhage van 24 januari 2012.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie Tegen het arrest van het hof heeft Apple beroep in cassatie ingesteld. Samsung c.s. hebben voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep ingesteld.

De cassatiedagvaarding en de conclusie van antwoord, tevens houdende incidenteel cassatieberoep, zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit. Partijen hebben over en weer geconcludeerd tot verwerping van het beroep en tevens een proceskostenveroordeling op de voet van art. 1019h Rv gevorderd. De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten en voor Samsung c.s. mede door mr. B.J. Berghuis van Woortman, advocaat te Amsterdam. De conclusie van de Advocaat-Generaal D.W.F. Verkade strekt tot verwerping van het principale beroep. De advocaten van Apple en Samsung c.s. hebben bij brief van 8 maart 2013 op die conclusie gereageerd.

3. Uitgangspunten in cassatie 3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan. (i) Apple is houdster van Gemeenschapsmodel nr.

181607-0001, ingediend op 24 mei 2004 met prioriteit van 17 maart 2004 en ingeschreven op 10 augustus 2004 voor een 'handheld computer' (hierna: CDR-607 of 'het Apple-model'). Voor de bij dit model behorende afbeeldingen verwijst de Hoge Raad naar rov. 1.a van het in cassatie bestreden arrest. In de daar weergegeven figuren 1.1 en 1.5 is de achterkant van het model afgebeeld, in de figuren 1.2 en 1.3 de voorkant.

180

(ii) In 2010 heeft Apple onder de naam iPad een tabletcomputer op de markt gebracht. (iii) Samsung c.s. hebben in Europa een tabletcomputer onder de naam Galaxy Tab 10.1v op de markt gebracht.

Nadat in deze zaak op 27 juni 2011 de inleidende dagvaarding was uitgebracht, hebben Samsung c.s. een tabletcomputer onder de naam Galaxy Tab 10.1 op de markt gebracht. Deze modellen zijn afgebeeld in rov.

1.c van het in cassatie bestreden arrest.

3.2.1In dit kort geding heeft Apple - voor zover in cassatie van belang, en kort gezegd - gevorderd dat een verbod wordt uitgesproken om inbreuk te maken op haar model CDR-607 - ten aanzien van Samsung Zuid-Korea: in Nederland, en - ten aanzien van Samsung Nederland: in de Europese Unie.

Daarnaast heeft zij een aantal nevenvorderingen ingesteld, en veroordeling van Samsung c.s. gevorderd in de proceskosten, te berekenen op de voet van art.

1019h Rv. Apple heeft aan haar vorderingen - kort gezegd - ten grondslag gelegd dat Samsung c.s. inbreuk maken op de modelrechten van Apple door het vervaardigen en op de markt brengen van tabletcomputers (hierna ook: tablets) van het type Galaxy Tab 10.1 en Galaxy Tab 10.1v.

3.2.2 Samsung c.s. hebben verweer gevoerd. Zij hebben primair bestreden dat Apple een rechtsgeldig modelrecht heeft verkregen en hebben subsidiair aangevoerd dat zij geen inbreuk hebben gemaakt op het eventuele modelrecht van Apple, gelet op de beperkte beschermingsomvang daarvan, en mede in aanmerking genomen de verschillen die bestaan tussen de door Apple en de door haar op de markt gebrachte tablets, terwijl de overeenkomsten in belangrijke mate worden bepaald door de technische functie van de samenstellende elementen van die tablets.

3.3 De voorzieningenrechter heeft de gevraagde voorzieningen geweigerd. Kort gezegd was hij van oordeel dat Apple weliswaar een geldig modelrecht heeft verkregen, maar dat de beschermingsomvang daarvan slechts beperkt is en dat de tablets van Samsung daarop geen inbreuk maken. De voorzieningenrechter stelde voorop dat uitsluitend de uiterlijke kenmerken zoals die blijken uit de modelinschrijving van Apple mogen worden meegewogen, en overwoog verder dat bij de vaststelling van de beschermingsomvang van het model, de door techniek of ergonomie gedicteerde elementen van het apparaat waarvoor bescherming wordt ingeroepen, buiten beschouwing moeten blijven.

In aanmerking genomen dat alleen de voorkanten van de Samsung-tablets overeenstemmen met het Applemodel en dat de kenmerkende elementen van de voorzijde van het Apple-model alle reeds op de prioriteitsdatum bekend waren, komt aan deze voorzijde geen grote mate van bescherming toe.

Aangezien de achterkanten en zijkanten van de Galaxy Tabs 10.1v en 10.1 aanzienlijk verschillen van het Apple-model, wekken de tablets van Samsung een andere algemene indruk dan het Apple-model.

3.4 Apple is van dit vonnis in hoger beroep gegaan. Het hof heeft het vonnis van de voorzieningenrechter bekrachtigd, behalve ten aanzien van de proceskostenveroordeling. Zijn overwegingen kunnen als volgt worden weergegeven. (a) Samsung c.s. hebben de door hen ingeroepen nietigheid van het Apple-model gebaseerd op het vormgevingserfgoed (of 'prior art'), meer in het bijzonder op een zestal met name genoemde modellen.

Deze modellen zijn door het hof minutieus onderzocht op overeenkomsten en verschillen met het Apple-model ter beoordeling of, en zo ja in welke mate, de kenmerkende elementen van het Applemodel al in het vormgevingserfgoed voorkwamen, en meer in het bijzonder in de bedoelde zes anticiperende modellen (rov. 5.6-6.24). De slotsom van dit onderzoek was, dat alle elementen van het Apple-model in het vormgevingserfgoed zijn terug te vinden (rov. 6.26). (b) Omdat er niet één bestaand model is dat alle elementen van het Apple-model in zich droeg, kan voorshands echter niet worden gezegd dat het Applemodel geen eigen karakter heeft. Voorts kan aan het feit dat alle kenmerkende elementen van het Applemodel al in het vormgevingserfgoed voorkwamen, niet de gevolgtrekking worden verbonden dat aan het Apple-model een eigen karakter ontbreekt. Het Applemodel zal bij de geïnformeerde gebruiker een (voldoende duidelijke) andere algemene indruk wekken dan het vormgevingserfgoed, aangezien in dit model een nog niet eerder vertoonde samenvoeging van die kenmerkende elementen heeft plaatsgevonden, zeker nu de wijze waarop de reeds bekende elementen in het Apple-model concreet zijn vormgegeven, in een aantal gevallen zozeer afwijkt van de wijze waarop dat in het vormgevingserfgoed is gebeurd, dat de geïnformeerde gebruiker ook daarin relevante verschillen zal zien.

Daarop stuit het beroep op nietigheid van het Applemodel af. (rov. 7.1) (c) Het Apple-model heeft slechts in beperkte mate een eigen karakter en daarmee ook een tamelijk geringe beschermingsomvang aangezien ieder kenmerkend element van het Apple-model al ten minste twee keer in het vormgevingserfgoed van de betrokken sector voorkwam en het merendeel van die elementen zelfs in één bestaand model is terug te vinden (Ozolins). De geïnformeerde gebruiker - die kennis draagt van alle door het hof besproken 'prior art' - zou het Applemodel dan ook niet als erg bijzonder waarderen, hoewel hij dat model enig eigen karakter niet zou ontzeggen. (rov. 8.1-8.2) (d) Wat betreft de beschermingsomvang van het Applemodel dient tot uitgangspunt dat de bescherming elk model omvat dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt. De daarbij vooropgestelde regel dat de geïnformeerde gebruiker niet alleen het model als geheel, maar ook de details daarvan waarneemt, heeft tot gevolg dat een aangevallen model eerder een andere algemene indruk wekt omdat ook detailverschillen moeten worden meegewogen. Daarbij dient in aanmerking te worden genomen dat de geïnformeerde gebruiker 'in hoge mate

181

aandachtig is' (punt 53 van het PepsiCo/Grupo Promerarrest van het HvJEU) althans 'blijk geeft van een vrij hoog aandachtsniveau' (punt 59 van dat arrest), waardoor niet alleen aan de voorzijde, maar ook aan de zij- en achterkanten van het model passende betekenis moet worden gehecht. (rov. 9.1-9.2) Weliswaar bevatten de Galaxy Tab 10.1v en 10.1 de kenmerkende elementen van het Apple-model, maar zij verschillen daarvan wat betreft de zeer dunne rand rondom het platte transparante oppervlak van het Apple-model. De Galaxy-modellen hebben daarentegen een opvallende (grijze) rand rondom het apparaat die een duidelijke afscheiding vormt tussen de zijkant en achterkant daarvan. Verder verschillen de tablets van Samsung in dikte zozeer van die van Apple dat het de geïnformeerde gebruiker zonder meer opvalt.

Daarnaast zal het niet aan de aandacht van die geïnformeerde gebruiker ontsnappen dat de Samsungtablets beschikken over dikke randen in de zin van de substantiële grensvlakken onder het transparante oppervlak aan alle zijden van het scherm, die - zoals het hof heeft vastgesteld voor de Galaxy Tab 10.1 breder zijn dan in het Apple-model het geval is. Ten slotte bezit de Galaxy 10.1 aan de achterkant een (grijze) langwerpige vorm met camera-oog en flitser, die ontbreken in het Applemodel dat een ongerepte achterkant heeft. (rov. 9.3-9.6) Deze verschillen tussen het Apple-model en de Galaxy Tab 10.1 springen in het oog en betreffen ten dele elementen die door Apple als kenmerkend voor haar model zijn aangemerkt. Gezien de aard van de modellen in kwestie en de sector waarmee zij zijn verbonden, moet voorshands worden aangenomen dat de geïnformeerde gebruiker het Apple-model en de Samsung-tablets rechtstreeks zal vergelijken en dat hij die verschillen goed kan waarnemen.

Gegeven enerzijds de geringe beschermingsomvang van het Apple-model en anderzijds de tussen dit model en de Galaxy Tab 10.1 bestaande, niet onaanzienlijke verschillen, was het hof voorshands van oordeel dat de Galaxy Tab 10.1 bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk wekt dan het Apple-model en geen inbreuk op het modelrecht van Apple oplevert. In dit verband is met name van belang dat de 'thin form factor', die bij de Galaxy Tab 10.1 ongeveer twee keer zo groot is als het geval is bij het Applemodel, een opvallend en belangrijk element is waaraan de geïnformeerde gebruiker veel gewicht zal toekennen. (rov. 9.7-9.8) In het midden kan blijven of de Galaxy Tab 10.1v onder de beschermingsomvang van het Apple-model valt aangezien aan de desbetreffende vorderingen van Apple spoedeisend belang ontbreekt op het moment van de uitspraak in hoger beroep nu voldoende aannemelijk is dat deze tablet al geruime tijd niet meer op de markt wordt gebracht. (rov. 9.9-9.10) 4. Beoordeling van het middel in het principale beroep 4.1.1 Bij de beoordeling van de klachten van het middel wordt het volgende vooropgesteld.

4.1.2 Het gaat in dit kort geding in de kern om de vragen of het hof aan de hand van de juiste maatstaven

tot het oordeel is gekomen dat het Apple-model geldig is te achten, aan dat model terecht een slechts tamelijk geringe beschermingsomvang heeft toegekend en op goede gronden voorshands tot het oordeel is gekomen dat het gebruik door Samsung c.s. van de Galaxy 10.1, geen inbreuk op dat model oplevert.

4.1.3 De beoordeling van de geldigheid van het Applemodel dient te geschieden aan de hand van de art. 4 lid 1 en 6 van Verordening nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001, Pb. L3/1 van 5 januari 2002, kortweg de Gemeenschapsmodellenverordening (hierna: GModVo). Voor zover thans van belang luiden deze bepalingen als volgt: Art. 4 lid 1: 'Een model wordt als Gemeenschapsmodel beschermd voor zover het nieuw is en een eigen karakter heeft'.

Art 6: '1. Een model wordt geacht een eigen karakter te hebben, indien de algemene indruk die het bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door modellen die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld (...).

2. Bij de beoordeling van het eigen karakter wordt rekening gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model.'

4.1.4 De considerans van de GModVo bevat onder 14 de volgende passage: 'Het criterium voor de beoordeling van het eigen karakter van een model moet het duidelijke verschil zijn tussen de algemene indruk die wordt gewekt bij een geïnformeerde gebruiker die het model bekijkt, en die welke bij hem wordt gewekt door het vormgevingserfgoed, met inachtneming van de aard van het voortbrengsel waarop het model wordt toegepast of waarin het is verwerkt en in het bijzonder van de bedrijfstak waarmee het verbonden is en de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model.'

4.1.5 De in art. 6 lid 1 vermelde geïnformeerde gebruiker is door het HvJEU in zijn uitspraak van 20 oktober 2011, C-281/10, LJN BU2777, NJ 2012/443 (PepsiCo/Grupo Promer) aldus omschreven dat deze kan “53 (...) worden opgevat als een tussencategorie tussen de - op het gebied van het merkenrecht gehanteerde gemiddelde consument, van wie geen enkele specifieke kennis wordt verwacht en die de strijdige merken in de regel niet rechtstreeks vergelijkt, en de vakman met grondige technische deskundigheid. Het begrip "geïnformeerde gebruiker" kan derhalve aldus worden opgevat dat het betrekking heeft op een gebruiker die niet slechts gemiddeld, maar in hoge mate aandachtig is, hetzij door zijn persoonlijke ervaring, hetzij door zijn uitgebreide kennis van de betrokken sector. (...)

59 Wat (...) het aandachtsniveau van de geïnformeerde gebruiker betreft, zij eraan herinnerd dat deze weliswaar niet de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument is die een model gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet op de

182

verschillende details ervan let (zie, naar analogie, arrest van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C3-42/97 P, Jurispr. blz. I-3819, punten 25 en 26), maar dat het evenmin gaat om de vakman die in detail de minieme verschillen die mogelijkerwijs tussen de conflicterende modellen bestaan, kan onderscheiden.

Het bijvoeglijke naamwoord "geïnformeerde" suggereert dan ook dat de gebruiker, zonder een ontwerper of een technisch deskundige te zijn, de in de betrokken sector bestaande verschillende modellen kent, een zekere kennis bezit met betrekking tot de elementen die deze modellen over het algemeen bevatten, en door zijn belangstelling voor de betrokken voortbrengselen blijk geeft van een vrij hoog aandachtsniveau bij gebruik ervan."

4.1.6 De beoordeling van de beschermingsomvang die aan een model toekomt dient te geschieden aan de hand van art. 10 GModVo, dat als volgt luidt: “1. De door een Gemeenschapsmodel verleende bescherming omvat elk model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt.

2. Bij het beoordelen van de draagwijdte van de bescherming wordt rekening gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model."

4.2 De door het middel aangevoerde klachten zijn, kort samengevat, met name de volgende: (a) Het hof heeft een onjuiste maatstaf gehanteerd bij zijn onderzoek van de geldigheid van het Apple-model aan de hand van de art. 4 en 6 GmodVo. Het antwoord op de vraag of een model nieuw is en een eigen karakter heeft mag enerzijds niet slechts worden gebaseerd op een vergelijking met één individueel model, maar anderzijds ook niet op een abstraherende vergelijking met het vormgevingserfgoed als geheel.

Ongeoorloofd is ook het combineren van de kenmerken van twee of meer anticiperende modellen, zoals het hof heeft gedaan. Bij de beoordeling of een model een eigen karakter heeft is toelaatbaar dat een vergelijking wordt gemaakt met meer dan één anticiperend model, maar het oordeel dat dit niet het geval is, kan slechts worden gebaseerd op onvoldoende verschil met één specifiek anticiperend model. Mede ten gevolge van zijn onjuiste rechtsopvatting heeft het hof ten onrechte het Apple-model slechts beperkt geldig geacht. (b) Bij het bepalen van de beschermingsomvang van het Apple-model zijn de geldigheidsvoorwaarden niet opnieuw aan de orde. De enige aanvullende beoordelingsmaatstaf is de in art. 10 lid 2 GModVo bedoelde mate van vrijheid die de ontwerper heeft bij het creëren van het model. Deze vrijheid wordt niet beperkt door het vormgevingserfgoed, maar uitsluitend door de eventuele technische functie van voorwerpen waarop het modelrecht betrekking heeft, of door wettelijke voorschriften. De afstand die bestaat tussen het model waarvan de bescherming wordt ingeroepen en eerdere anticiperende modellen uit het vormgevingserfgoed, is uitsluitend van belang bij de beantwoording van de vraag of het model geldig is, en niet (opnieuw) bij de beoordeling van de beschermingsomvang daarvan.

(c) Ten onrechte, althans niet naar behoren gemotiveerd, heeft het hof geoordeeld dat de Galaxy Tab 10.1 tablet geen inbreuk maakt op het Applemodel.

4.3 Voordat aan de beoordeling van de hiervoor in 4.2(a) samengevat weergegeven klachten kan worden toegekomen, dient het verweer van Samsung c.s. te worden beoordeeld dat Apple geen belang heeft bij deze klachten, nu het hof het Apple-model geldig heeft geacht. Dit verweer faalt omdat de gronden waarop het hof het Apple-model geldig heeft geacht, mede van belang zijn voor de beoordeling van de beschermingsomvang daarvan. Zoals volgt uit de in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 5.165.32.4 aangehaalde bronnen bestaat immers tussen de beantwoording van de vragen of een model geldig is, en wat de beschermingsomvang daarvan is, in die zin verband dat, indien vaststaat dat een model geldig is, de beschermingsomvang daarvan (i) afhankelijk is van de afstand die bestaat tussen het model en eerdere soortgelijke modellen, en (ii) ten opzichte van latere modellen niet groter is dan de afstand die bestaat tussen het model en eerdere soortgelijke modellen. Omdat partijen uiteenlopende maatstaven hebben verdedigd voor de beoordeling of een model een eigen karakter heeft, en deze maatstaven - gelet op het vorenoverwogene doorwerken in de beschermingsomvang van een eenmaal geldig geacht model, heeft Apple belang bij haar onderhavige klachten.

4.4 De klachten gaan terecht ervan uit dat bij de beoordeling of een model een eigen karakter heeft, toelaatbaar is dat een vergelijking wordt gemaakt met meer dan één anticiperend model. Zij voeren echter ten onrechte aan dat het oordeel dat een model geen eigen karakter heeft, slechts kan worden gebaseerd op onvoldoende verschil met één specifiek anticiperend model. Bij de beoordeling van de geldigheid van een model gaat het, gelet op art. 6 lid 1 GmodVo, om de vergelijking met "modellen die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld", zodat de vraag of voldoende afstand bestaat tussen het model en eerdere soortgelijke modellen, moet worden beantwoord aan de hand van de verschillen die bestaan tussen het model en het model of de modellen waarop degene die het nietigheidsverweer voert, zich in dat verband beroept.

Dit geldt dus ook indien degene die dit verweer voert, daartoe verwijst naar meer dan één anticiperend model, en in die zin naar het vormgevingserfgoed. Het hiervoor in 3.4 onder (a) door het hof verrichte onderzoek berust dus op een juiste rechtsopvatting.

4.5 De klachten missen feitelijke grondslag voor zover zij inhouden, of op het uitgangspunt zijn gebaseerd, dat het hof het Apple-model slechts beperkt geldig heeft geacht. Beperkte geldigheid bestaat niet in het modellenrecht. Zoals hiervoor in 3.4 onder (b) is overwogen, heeft het hof het Apple-model niet nietig geacht, en dus geldig.

4.6 De klachten missen eveneens feitelijke grondslag voor zover zij aanvoeren dat het hof ten onrechte zijn beoordeling van de geldigheid van het Apple-model

183

heeft gebaseerd op de omstandigheid dat dit model voldoende afstand bewaart tot slechts één anticiperend model. Zoals hiervoor in 3.4 onder (a) vermeld, heeft het hof zijn oordeel over de (geldigheid of) nietigheid van het Apple-model immers meer in het bijzonder gebaseerd op een zestal met name door Samsung c.s. genoemde, anticiperende, modellen, die door het hof minutieus zijn onderzocht op overeenkomsten en verschillen met het Apple-model.

4.7 Voor zover Apple bij de hiervoor in 4.2(a) samengevat weergegeven klachten belang heeft, kunnen deze dus niet tot cassatie leiden.

4.8 Bij de beoordeling van de hiervoor in 4.2(b) samengevat weergegeven klachten wordt vooropgesteld dat zij, zoals uit hetgeen hiervoor in 4.3 is overwogen volgt, op een onjuiste rechtsopvatting berusten voor zover zij verdedigen dat de afstand die bestaat tussen het model waarvan de bescherming wordt ingeroepen en eerdere anticiperende modellen uit het vormgevingserfgoed, uitsluitend van belang is bij de beantwoording van de vraag of het model geldig is, en niet (opnieuw) bij de beoordeling van de beschermingsomvang daarvan. Het hof heeft dus terecht en op goede gronden de vragen of het Applemodel geldig is, en wat daarvan de beschermingsomvang is, in samenhang besproken, zonder ze nochtans met elkaar te vereenzelvigen. Uit het vorenoverwogene volgt voorts dat de klachten op een onjuiste rechtsopvatting berusten, voor zover zij verdedigen dat de enige aanvullende maatstaf bij de beoordeling van de beschermingsomvang van een (geldig) model, de in art. 10 lid 2 GModVo bedoelde mate van vrijheid is die de ontwerper heeft bij het creëren van het model.

4.9 De hiervoor in 4.2(b) samengevat weergegeven klachten falen dus.

4.10 Hetzelfde geldt voor de hiervoor in 4.2(c) samengevat weergegeven klachten. Het hof heeft op juiste gronden een alleszins begrijpelijk oordeel gegeven.

4.11 Ook de overige klachten van het middel kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4.12 De klachten van het middel in het voorwaardelijk ingestelde incidentele beroep behoeven daarom geen behandeling.

4.13 Als de in het ongelijk gestelde partij dient Apple in de kosten van het principale beroep te worden veroordeeld. Samsung c.s. hebben vergoeding van deze kosten gevorderd op de voet van art. 1019h Rv. Zij hebben deze kosten begroot op een bedrag van € 112.901,44, maar hebben bij de daartoe opgevoerde werkzaamheden geen onderscheid gemaakt tussen het principale en het incidentele beroep. Zij hebben aangevoerd dat zij daartoe niet zijn gehouden omdat zij, gelet op de samenhang met het principale beroep, óók recht hebben op vergoeding van de kosten die zij hebben gemaakt in het kader van het voorwaardelijk incidentele cassatieberoep als de Hoge Raad niet aan

beoordeling daarvan zou toekomen. Deze opvatting is onjuist. Nu Apple evenwel in haar conclusie van repliek in cassatie heeft aangevoerd dat haar inschatting is dat 85% tot 90% van de - op zichzelf door haar niet bestreden - totale kosten van Samsung c.s. betrekking hebben op het voorwaardelijk incidentele cassatieberoep (en het restant dus de door haar te vergoeden kosten in het principale beroep betreft), zal de Hoge Raad, bij gebrek aan nadere gegevens, dienovereenkomstig beslissen. Daarom zal Apple worden veroordeeld aan Samsung c.s. als proceskosten te voldoen een bedrag van (12,5% van het voormelde bedrag van € 112.901,44, maakt afgerond) € 14.113,--.

5. Beslissing De Hoge Raad: verwerpt het principale beroep; veroordeelt Apple in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Samsung c.s. begroot op € 799,34 aan verschotten en € 14.113,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president F.B. Bakels als voorzitter en de raadsheren C.E. Drion, G. Snijders, G. de Groot en M.V. Polak, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer M.A. Loth op 31 mei 2013.

Conclusie Nr. 12/01766 Mr. D.W.F. Verkade Zitting 22 februari 2013 Conclusie inzake: De vennootschap naar vreemd recht Apple Inc., principaal eiseres, incidenteel verweerster (hierna: 'Apple'), tegen: 1. de vennootschap naar vreemd recht Samsung Electronics Co. Limited, 2. Samsung Electronics Benelux BV, 3. Samsung Electronics Europe Logistics BV, en 4. Samsung Electronics Overseas BV, principaal verweersters, incidenteel eiseressen (hierna tezamen in enkelvoud: 'Samsung', en afzonderlijk: 'Samsung Zuid-Korea', 'Samsung Benelux', 'Samsung Logistics' en 'Samsung Overseas'). ____________________________________________ Inhoudsopgave 1. Inleiding (nrs. 1.1 - 1.6.4) 2. Feiten (nrs. 2.1 - 2.5) 3. Procesverloop (nrs. 3.1 - 3.5) 4. Enkele inleidende opmerkingen over modellenrecht (nrs. 4.1 - 4.7) 5. Het principale beroep 5.A. Inleidende opmerkingen bij het principale cassatiemiddel (nrs. 5.1.1 - 5.48.3) 5.A.1.

Bepaling van c.q. variatie in beschermingsomvang (nrs. 5.6 - 5.33) 5.A.2. Bepaling van 'eigen karakter' in de zin van art. 6 GModVo (nrs. 5.34.1 - 5.47) 5.A.3. De beslissingen van het High Court en van het OLG Düsseldorf (nrs. 5.48.1 - 5.48.3)

184

5.B. Door het principale cassatiemiddel aangevallen overwegingen van het hof (nr. 5.49) 5.C. Bespreking van de klachten in het principale cassatiemiddel (nrs. 5.50 - 5.79.4) 5.C.1. Klachtenbundel (i) over de beoordeling van het 'eigen karakter' van Apple's model (nrs. 5.53.1 - 5.59) 5.C.2.

Klachtenbundel (ii) over de beschermingsomvang van Apple's model (nrs. 5.60.1 5.79.4) 5.D. Slotsom in het principale beroep (nrs. 5.80 - 5.81) 6. Bespreking van het voorwaardelijk incidentele cassatiemiddel (nrs. 6.1 - 6.38) 6.A. De techniekrestrictie (nrs. 6.2 - 6.10.2) 6.B. Het eigen karakter van Apple's gemeenschapsmodel (nrs. 6.11 - 6.22) 6.C. (On-)duidelijkheid van Apple's modelregistratie (nrs. 6.23 - 6.37) 6.D. Restklacht (nr. 6.38) 7. Conclusie ____________________________________________ 1. Inleiding 1.1. Deze kort geding-procedure tussen Apple en Samsung - één van vele procedures tussen de partijen gaat in cassatie alleen nog over de geldigheid van Apple's gemeenschapsmodel (in de zin van Verordening (EG) nr. 6/2002 van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen, hierna: GModVo) nr. 181607-0001, en over de vraag of een van Samsungs tabletcomputers (de Galaxy Tab 10.1) daarop inbreuk maakt.

1.2. De voorzieningenrechter te 's-Gravenhage (vonnis van 24 augustus 2011, LJN BR5755) is ervan uitgegaan, en het gerechtshof te 's-Gravenhage (arrest van 24 januari 2012, LJN BV1612) heeft geoordeeld dat Apple's model dankzij voldoende 'eigen karakter' geldig was. Maar volgens beide instanties maakte Samsung daarop geen inbreuk.

1.3. Het principale cassatieberoep van Apple stelt in essentie twee rechtsvragen aan de orde: (i) Dient bij de beoordeling van het eigen karakter van een ingeschreven gemeenschapsmodel, vergeleken te worden met één ouder model, óf kan ook vergeleken worden met een verzameling van oudere modellen of met het vormgevingserfgoed in het algemeen? (ii) Speelt de mate van eigen karakter van het ingeschreven gemeenschapsmodel een rol bij de vaststelling van de beschermingsomvang daarvan?

1.4. Het voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep van Samsung stelt, kort gezegd, aan de orde: (1) de uitleg van art. 8 lid 1 GModVo, dat van bescherming uitsluit de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend technisch zijn bepaald; (2) de beoordeling van het eigen karakter, tegen de achtergrond van de mate van vrijheid van de ontwerper van het model en tegen de achtergrond van stijlelementen; (3) duidelijkheidseisen waaraan een modelregistratie zou moeten voldoen.

1.5. In Apple's principale cassatieberoep kom ik tot de slotsom dat dit faalt, zonder dat het nodig is om prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de

Europese Unie te stellen. Indien de Hoge Raad hierover anders oordeelt, komt het voorwaardelijk incidenteel beroep van Samsung aan de orde. Ik bespreek 'sowieso' de voorwaardelijk incidentele klachten. De slotsom is daar dat sommige klachten falen, zonder dat het nodig is om over de daarin aangeroerde kwesties prejudiciële vragen aan het HvJEU te stellen, maar dat die noodzaak zich wél voordoet bij één andere kwestie.

1.6.1. Wereldwijd zijn vele procedures tussen Apple en Samsung over octrooi- en modelrechten gevoerd c.q. nog aanhangig.

1.6.2. Een overzicht van lopende procedures over modelrechten in Europa, waarin het eveneens gaat over Apple's gemeenschapsmodel 181607-0001 versus Samsungs Galaxy Tab 10.1 is gegeven in de schriftelijke toelichting (d.d. 21 september 2012) namens Samsung, in nrs. 10-16; aangevuld(1) bij schriftelijk dupliek d.d. 5 oktober 2012, nrs. 2-3. In het vervolg van deze conclusie zullen uit dat overzicht nog (kort) ter sprake komen: - Duitsland: een door Apple geëntameerde procedure gericht op het verkrijgen van een voorlopige voorziening. Daarin heeft het Landgericht Düsseldorf op 9 september 2011 een verbod tegen Samsung toegewezen. De beslissing over de inbreuk op modelrecht werd evenwel in appel vernietigd door het Oberlandesgericht Düsseldorf op 31 januari 2012 (I-20 U 175/11)(2).

- Engeland: Samsung heeft in een procedure ten gronde een verklaring voor recht gevorderd dat haar tabletcomputers Tab 10.1, Tab 8.9 en Tab 7.7 geen inbreuk maakten op Apple's rechten, waarna in reconventie Apple een inbreukverbod vorderde. Deze procedure had geen betrekking op de geldigheid van de registratie van het door Apple gehouden Gemeenschapsmodel. De High Court of Justice stelde Samsung in het gelijk bij vonnis van 9 juli 2012 (HC 11 C 3050, [2012] EWHC 1882 Pat)).

1.6.3. Als lezer van kranten en als internet-'infonaut' is mij niet ontgaan dat met het onder 1.6.2 bedoelde overzicht niet alles gezegd is over de actuele stand van zaken (per heden 22 februari 2012) van de daar bedoelde procedures. Ik meen evenwel dat het niet aan mij is om - buiten de grenzen van het debat in cassatie daarop in deze conclusie nader in te gaan. Voor zover partijen menen dat ik niet zo terughoudend zou moeten zijn en menen dat uw Raad hierover naar de laatste stand van zaken ingelicht behoort te zijn, kunnen zij zich bij brief ex art. 44 lid 3 Rv. daarover uitlaten.

1.6.4.

Omdat het gemeenschapsmodellenrecht Uniewijd hetzelfde is, merk ik op dat met de onder 1.6.2 bedoelde Engelse procedure in zekere zin een uitspraak in bodemgeschil over de door Apple gestelde door Samsung weersproken inbreuken van Samsungs Galaxy Tab 10.1 op Apple's Europees gemeenschapsmodel nr. 181607-0001 voorhanden is.

2. Feiten(3) 2.1. Apple is houdster van gemeenschapsmodel nr.

181607-0001, ingediend op 24 mei 2004 met prioriteit van 17 maart 2004 en ingeschreven op 10 augustus 2004 voor een 'handheld computer' (hierna doorgaans:

185

het 'Apple-model' of 'Apple's gemeenschapsmodel').

Bij dit model behoren de volgende afbeeldingen.

In de figuren 1.1 en 1.5 is de achterkant afgebeeld, in de figuren 1.2 en 1.3 de voorkant (zie de beschrijving van het overeenkomstige Amerikaanse Design Patent US D 504,889).

2.2. Samsung heeft in Europa een tabletcomputer onder de naam Galaxy Tab 10.1 geïntroduceerd. Ten tijde van de inleidende dagvaarding in deze zaak, 27 juni 2011, was dit nog niet het geval. De Galaxy Tab 10.1 ziet er als volgt uit.

2.3. Op 9 september 2011 heeft het Landgericht Düsseldorf in een door Apple aanhangig gemaakt 'einstweiligen Verfügungsverfahren' op basis van het Apple-model Samsung Electronics GmbH en Samsung Zuid Korea verboden om in respectievelijk de EU en Duitsland de Galaxy Tab 10.1 te gebruiken ('benutzen')(4).

3. Procesverloop 3.1. Bij exploot van 27 juni 2001 heeft Apple Samsung in kort geding gedagvaard voor de voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Gravenhage en - zeer kort samengevat - gevorderd Samsung te verbieden inbreuk te maken op haar octrooi-, model- en auteursrechten, of om Appleproducten slaafs na te bootsen, met nevenvorderingen.

3.2. Voor zo ver hier van de belang, heeft de voorzieningenrechter bij vonnis in kort geding van 24 augustus 2011(5) geoordeeld dat geen sprake is van inbreuk op enig modelrecht van Apple (rov. 4.49 e.v.)

en de proceskosten gecompenseerd omdat partijen over en weer in het ongelijk zijn gesteld (rov. 4.89).

3.3. Apple heeft spoedappel in kort geding ingesteld bij dagvaarding van 14 september 2011. Zij heeft in dit hoger beroep niet meer en niet minder gevorderd dan een verbod voor Samsung Zuid-Korea om in Nederland inbreuk te maken op het (in nr. 2.1 afgebeelde) gemeenschapsmodel 181607-0001 en een verbod voor Samsung Nederland om in de EU op dat model inbreuk te maken, met nevenvorderingen, alles op straffe van verbeurte van dwangsommen, en met veroordeling van Samsung in de proceskosten conform artikel 1019h Rv. Samsung heeft verweer gevoerd.

3.4. Het gerechtshof te 's-Gravenhage heeft bij arrest van 24 januari 2012(6) het vonnis van de voorzieningenrechter - voor zover in dit hoger beroep aan zijn oordeel onderworpen - vernietigd voor wat de proceskostenveroordeling betreft, en voor het overige bekrachtigd.

3.5. Apple is tegen dit arrest bij exploot van 20 maart 2012 - derhalve tijdig(7) - in cassatie opgekomen.

Samsung heeft verweer gevoerd en voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep ingesteld. In het incidentele beroep heeft Apple zich verweerd. Partijen - die over en weer proceskostenveroordeling op de voet van art.

1019h Rv hebben gevorderd - hebben hun standpunten schriftelijk doen toelichten en bij re- en dupliek op elkaars standpunten gereageerd.

4.

Enkele inleidende opmerkingen over modellenrecht 4.1. Wetgeving over bescherming van 'modellen' (of: 'tekeningen en modellen'(8)) betreft specifieke regels voor de bescherming van het uiterlijk van producten.

Zulke specifieke regels ontbraken in Nederland tot 1975. Voordien, maar ook nadien, werd en wordt de bescherming (mede) gezocht in het auteursrecht en in de toepassing van art. 1401 (oud), thans art. 6:162 BW: het leerstuk van de zgn. slaafse nabootsing. Sinds 1970 kon en kan bescherming van het uiterlijk van producten onder omstandigheden ook gevonden worden in bescherming als (vorm-)merk(9).

4.2. Specifieke modellenrechtelijke regels kreeg Nederland per 1 januari 1975, via de toen ingevoerde 'Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen' (veelal afgekort als BTMW). Per 1 september 2006 is de (inmiddels meermalen gewijzigde) inhoud van de BTMW 'verhuisd' naar het 'Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)', doorgaans afgekort als BVIE. Titel III van het BVIE draagt het opschrift 'tekeningen of modellen'.

4.3. Het Benelux-modellenrecht heeft geen grote vlucht genomen. Ook na 1975 is in zaken over (beweerde) nabootsing van productvormgeving veelal (mede) een beroep gedaan op merkrecht, auteursrecht of 'slaafse nabootsing'; de zaken waarin het om 'puur' modellenrecht ging, zijn ver in de minderheid gebleven(10). Het aantal 'pure' modellenrechtzaken dat tussen 1975 en 2012 de Hoge Raad en/of het BeneluxGerechtshof heeft bereikt, is op de vingers van ĂŠĂŠn hand te tellen.

186

4.4. Op 13 oktober 1998 kwam - na jarenlange voorbereiding - tot stand de Richtlijn 98/71/EG inzake de rechtsbescherming van modellen (hierna: ModRl)(11). Het Benelux-modellenrecht moest hieraan worden aangepast, hetgeen geschiedde per 1 december 2003. Tegelijk met het werk aan de ModRl was in Europa gewerkt aan een Gemeenschapsmodellenverordening (hierna: GModVo). Deze verordening kwam tot stand op 12 december 2001(12). De mogelijkheid tot het aanvragen van in te schrijven gemeenschapsmodellen is ingegaan per 1 april 2003. De (met het Benelux-Bureau in Den Haag vergelijkbare) Unierechtelijke instantie hiervoor is het Office for the Harmonization of the Internal Market (Trade Marks and Designs) te Alicante (afgekort: OHIM, of in de Nederlandstalige variant: BHIM).

4.5. De ontwikkeling van het Beneluxmodellenrecht lijkt de kinderschoenen nooit ontwassen te zijn. Als de ervaringen sinds 2003 niet bedriegen, zal - ook binnen de Benelux - het Gemeenschapsmodel (lenrecht) meer betekenis kunnen krijgen. Intussen moet onderkend worden dat de ontwikkeling van het Unierechtelijke model(lenrecht) thans - 2013 - ook nog in de kinderschoenen staat. De hoogste uitlegger van de GModVo en de ModRl, het HvJEU, heeft zich hierover pas vier keer kunnen uitlaten, in 2009, in 2011, en (tweemaal) in 2012(13). Voor de Hoge Raad is deze zaak Apple/Samsung de eerste waarin hij hierover geadieerd wordt.

4.6. In het meest recente Nederlandstalige - uiteraard op Unierechtelijke leest geschoeide - boek over modellenrecht van Huydecoper, Van Nispen en Cohen Jehoram (2012), wordt in de inleidende paragrafen een zwakke stee in het fundament van het modellenrecht fraai aangeduid: 'Het feit dat het (specifieke) modellenrecht een positie inneemt tussen andere rechtsinstituten waardoor vormgeving wordt beschermd, die gebaseerd zijn op andere uitgangspunten, heeft gevolgen voor de inhoud van het modellenrecht: dat "balanceert" inderdaad in sommige opzichten tussen de verschillende beginselen die aan die andere rechtsinstituten ten grondslag liggen. Het modellenrecht zoekt een tussenweg of minder positief geformuleerd - schippert soms tussen een aantal onderling niet helemaal met elkaar verenigbare gedachten.' (14) En: 'De bescherming van het modellenrecht is [...] niet afhankelijk van een bepaalde bijzonderheid of verdienste van het uiterlijk van het model - zoals schoonheid, distinctie, uitgesproken originaliteit of onderscheidend vermogen. De [...] regels die de eisen voor modelbescherming bepalen, houden niet meer in dan dat het model nieuw moet zijn en een andere algemene indruk oproept dan de modellen die de geĂŻnformeerde gebruiker al kan kennen [...]. De bescheiden - eisen die zo aan te beschermen modellen worden gesteld, hebben hun weerslag op de omvang van de door het modellenrecht geboden bescherming. [...] Van het voorwerp van modelbescherming wordt

alleen gevergd dat het (uiterlijk) "anders" is. Wat de wetgever ertoe beweegt, dát gegeven te beschermen en wat, in het verlengde daarvan, onder de beoogde bescherming is te begrijpen moet, zo beschouwd, worden gekwalificeerd als enigszins onbestemd.'(15) De laatst geciteerde woorden zijn moeilijk anders op te vatten dan als een understatement.(16) 4.7. Een van de belangrijkste verschillen van Unierechtelijke modellenrecht ten opzichte van het oude Beneluxmodellenrecht is de door het Unierecht (aan de eerder voor modelbescherming bestaande eis van nieuwheid) toegevoegde eis van: 'eigen karakter'.

In deze eerste zaak bij de Hoge Raad over Unierechtelijk modellenrecht is deze beschermingsvoorwaarde volop aan de orde(17).

5. Het principale beroep 5.A. Inleidende opmerkingen bij het principale cassatiemiddel 5.1.1. Ik citeer thans de volgende bepalingen van de GModVo: Artikel 4 lid 1: 'Een model wordt als Gemeenschapsmodel beschermd voor zover het nieuw is en een eigen karakter heeft'.

Artikel 6 (voor zover hier van belang): '1. Een model wordt geacht een eigen karakter te hebben, indien de algemene indruk die het bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door modellen die [eerder] voor het publiek beschikbaar zijn gesteld [...].

2. Bij de beoordeling van het eigen karakter wordt rekening gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model.'

Artikel 10: '1. De door een Gemeenschapsmodel verleende bescherming omvat elk model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt.

2. Bij het beoordelen van de draagwijdte van de bescherming wordt rekening gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model.'

5.1.2. Ik citeer ook punt 14 van de considerans van de GModVo: 'Het criterium voor de beoordeling van het eigen karakter van een model moet het duidelijke verschil zij tussen de algemene indruk die wordt gewekt bij een geïnformeerde gebruiker die het model bekijkt, en die welke bij hem wordt gewekt door het vormgevingserfgoed, met inachtneming van de aard van het voortbrengsel waarop het model wordt toegepast of waarin het is verwerkt en in het bijzonder van de bedrijfstak waarmee het verbonden is en de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model.'

5.2. Het lijkt mij vervolgens dienstig erop te wijzen dat de geschilpunten in deze modellenrechtzaak (ook in cassatie) het stramien vertonen van menige doorsnee intellectuele-eigendoms-zaak. Overeenkomstig dat stramien moet vaak - zoals in casu - beslist worden over de volgende verweren tegen de gestelde inbreuk op het recht (hier: modelrecht) van de eiser:

187

(i) ongeldigheid (nietigheid) van het ingeroepen recht op één of meer gronden in casu betwist Samsung de voldoening aan de geldigheidseis van art. 4 GModVo dat het model een 'eigen karakter' heeft in de nader door art. 6 bepaalde zin(18); (ii) zodanige verschillen dat het aangevallen model niet onder de draagwijdte van de bescherming van het door eiser ingeroepen recht valt in casu beroep Samsung zich erop dat haar modellen bij de geïnformeerde gebruiker een 'andere algemene indruk' wekken in de zin van art. 10 GModVo. 5.3. In het principale cassatieberoep zijn overwegingen en beslissingen van het hof ten aanzien van het onder (i) en het onder (ii) bedoelde thema aan de orde. Wat thema (i) betreft, verbaast dat op het eerste gezicht, omdat het verweer van Samsung op dat punt door het hof verworpen is. Op het tweede gezicht behoeft dit minder te verbazen(19), om de volgende reden.

5.4.1. Bij thema (ii) is aan de orde de uitleg van het criterium in art. 10 GModVo van de 'andere algemene indruk' (bij de geïnformeerde gebruiker): 'anders' dan het door de eiser ingeroepen gemeenschapsmodel dus.

Artikel 10 geeft niet aan wat er voor zo'n 'andere algemene indruk' nodig is. Artikel 6 in verbinding met art. 4 (thema (i)) hanteert óók een criterium waarin een (verschillende) 'algemene indruk' compareert. Zoals hierboven al bleek, gebeurt dat in art. 6 om te bepalen wanneer een te beschermen model voldoende 'eigen karakter' heeft om geldig te zijn: daarvoor moet 'de algemene indruk die het bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschil[len] van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door modellen die [eerder] voor het publiek beschikbaar zijn gesteld'. De rechtsstrijd in het principale cassatieberoep gaat over de uitleg van deze bepalingen en hun onderlinge verhouding.

5.4.2. Zoals nog blijken zal, wordt er vrij algemeen van uitgegaan dat de criteria van art. 6 (jo. 4) en art. 10 spiegelbeeldig zijn in die zin dat aan de hand van dezelfde maatstaf enerzijds het 'eigen karakter' (of: de afstand) van het model van de eiser ten opzichte van eerdere voor het publiek beschikbare modellen moet worden bepaald als, anderzijds, het 'eigen karakter' (of: de afstand) van het model van de gedaagde ten opzichte van dat van de eiser. Deze 'spiegelbeeldigheid' is door het hof aangenomen, maar wordt door Apple ter discussie gesteld.

5.4.3. In het kader van deze 'spiegelbeeldigheid' heeft het hof in rov. 8.1 bij thema (ii) ten voordele van Samsung een beperkte beschermingsomvang van Apple's gemeenschapsmodel aangenomen. Het hof heeft die afgeleid uit een eerder - in het verlengde van thema (i) - aangenomen beperkt eigen karakter van dat model. Dat is voor Apple reden om ook 's hofs oordeel over thema (i) aan te vechten.

5.5. In deze inleidende opmerkingen bij het principale cassatiemiddel wil ik eerst nader ingaan op thema (ii): de beschermingsomvang. Na de nrs. 5.6 - 5.32.4, bereik ik daarover in nr. 5.33 een conclusie. De bevindingen over thema (ii) zullen ook behulpzaam blijken voor beschouwingen over thema (i) in nrs. 5.34.1 - 5.46.3.

5.A.1.

Bepaling van, c.q. variatie in beschermingsomvang 5.6. Ik herhaal nog eens wat art. 10 GModVo over de beschermingsomvang zegt: '1. De door een Gemeenschapsmodel verleende bescherming omvat elk model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt.

2. Bij het beoordelen van de draagwijdte van de bescherming wordt rekening gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model.'

5.7. Hoe bepaalt iemand - en met name: de rechter - of een model bij de geïnformeerde gebruiker al dan niet een andere algemene indruk wekt? Lid 2 van art. 10 GModVo geeft niet - laat staan zonder meer - het antwoord op die vraag. De bepaling dat 'rekening [moet] worden gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model', duidt aan dat er ruimte is voor nuancering. Die nuancering is klaarblijkelijk afhankelijk is van externe factoren die de vrijheid van de ontwerper kleiner of groter kunnen maken. Maar met het aanreiken van deze nuanceringsruimte geeft art. 10 lid 2 nog geen antwoord op de hierboven gestelde vraag: hoe bepaalt men of een model bij de geïnformeerde gebruiker al dan niet een andere algemene indruk wekt?

5.8.1. Daartoe heeft men een maatstaf nodig. Aan de vraag naar de maatstaf kan voorafgaan - en gaat in modellenrechtelijke context vooraf - de vraag naar 'maatmens' (door wiens 'bril' moet gekeken worden?).

De GModVo spreekt over de 'geïnformeerde gebruiker'.

Wie is de 'geïnformeerde gebruiker'?

5.8.2. Op deze (voor-)vraag is het antwoord inmiddels bekend. Het Hof van Justitie van de EU heeft in 2011(20) geoordeeld dat het begrip 'geïnformeerde gebruiker' dient te: '53 [...] worden opgevat als een tussencategorie tussen de - op het gebied van het merkenrecht gehanteerde gemiddelde consument, van wie geen enkele specifieke kennis wordt verwacht en die de strijdige merken in de regel niet rechtstreeks vergelijkt, en de vakman met grondige technische deskundigheid. Het begrip "geïnformeerde gebruiker" kan derhalve aldus worden opgevat dat het betrekking heeft op een gebruiker die niet slechts gemiddeld, maar in hoge mate aandachtig is, hetzij door zijn persoonlijke ervaring, hetzij door zijn uitgebreide kennis van de betrokken sector. [...]

59 Wat [...] het aandachtsniveau van de geïnformeerde gebruiker betreft, zij eraan herinnerd dat deze weliswaar niet de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument is die een model gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet op de verschillende details ervan let (zie, naar analogie, arrest van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C342/97 P, Jurispr. blz. I-3819, punten 25 en 26), maar dat het evenmin gaat om de vakman die in detail de minieme verschillen die mogelijkerwijs tussen de conflicterende modellen bestaan, kan onderscheiden.

Het bijvoeglijke naamwoord "geïnformeerde" suggereert dan ook dat de gebruiker, zonder een

188

ontwerper of een technisch deskundige te zijn, de in de betrokken sector bestaande verschillende modellen kent, een zekere kennis bezit met betrekking tot de elementen die deze modellen over het algemeen bevatten, en door zijn belangstelling voor de betrokken voortbrengselen blijk geeft van een vrij hoog aandachtsniveau bij gebruik ervan.'

Beide partijen leggen zich (zowel voor de toepassing van art. 6 als voor de toepassing van art. 10 GModVo) neer bij deze uitleg. In het (Haagse) arrest waarvan beroep verwijst het hof ernaar in rov. 3.3. Daartegen is geen cassatieklacht gericht, ook niet tegen 's hofs korte samenvatting in rov. 3.3: 'Kort gezegd is de geïnformeerde gebruiker dus een gebruiker die tevens op de details zal letten, zonder echter minieme verschillen te kunnen onderscheiden.'

Partijen twisten in cassatie ook niet over de op zijn beurt aan het criterium van het HvJEU of aan het verkorte criterium van het Haagse hof te geven uitleg of toepassing.

5.9. Ik ben nu terug bij de vraag hoe de rechter bepaalt, of een model bij de(ze) geïnformeerde gebruiker al dan niet een andere algemene indruk wekt. In welke context dan ook - dus ook in deze context - veronderstelt een beoordeling of iets 'anders' is (hier: 'een andere algemene indruk wekt') ten eerste: vergelijking, en ten tweede: een vergelijkingsmaatstaf. De 'maatmens' van het arrest PepsiCo/Grupo Promer heeft nog steeds vergelijkingsmateriaal en een maatstaf nodig.

5.10. In de context van art. 10 GModVo is het vergelijkingsmateriaal natuurlijk primair: enerzijds het model M van de eiser, en anderzijds het beweerdelijk inbreukmakende model N van de gedaagde. Maar daarmee is er ter invulling van het criterium van '(g)een andere algemene indruk' nog geen maatstaf.

5.11. Er kan (taalkundig, en ook gelet op de totstandkomingsgeschiedenis van de GModVo) geen twijfel over bestaan dat een of meer niet in het oog vallende verschillen tussen model N en model M onvoldoende zijn om aan het verwijt van inbreuk te ontkomen. Maar zo'n verduidelijking is weinig meer dan een herhaling van het criterium 'geen andere algemene indruk'.

5.12. Om niet te blijven 'cirkelen' is er een uitweg à la het ei van Columbus nodig. De daartoe gevonden oplossing is even fraai als consistent en - met 'hindsight' - voor de hand liggend.

5.13.1. Men verplaatse zich in de rol van de juridisch adviseur J die, met nog niet meer kennis dan het vorenstaande, zijn cliënt, de ondernemer X moet adviseren over een door X ontwikkeld, volgens X nieuw en 'apart' model N voor (bijvoorbeeld) een buitenbrievenbus. X, een consciëntieuze ondernemer, wil beslist geen inbreuk maken op modelrechten van concurrenten. Het model van X toont verschillen, maar ook overeenkomsten met andere typen buitenbrievenbussen (M1, M2, M3) die in de afgelopen jaren door concurrenten op de markt zijn gebracht.

5.13.2. Met nog steeds niet meer kennis dan het vorenstaande, overweegt J het volgende.

(i) Als een of meer concurrenten van X modelrechten hebben op hun modellen (M1, M2, M3), dan zullen die moeten voldoen aan de eisen van GModVo (c.q. de ModRl). (ii) Welke eisen worden daarin gesteld? Blijkens art. 4 GModVo: 'nieuwheid' en 'een eigen karakter'. (iii.a) Waaraan ontlenen deze modellen 'nieuwheid'?

Door niet identiek te zijn aan (niet slechts in onbelangrijke details verschillen met; art. 5 lid 2) een of meer nog weer anticiperende modellen (L, of L1, L2, enz.). (iii.b) En waaraan ontlenen de modellen (M1, M2, M3) van de concurrenten 'eigen karakter'? Door ten opzichte van dezelfde nog weer anticiperende modellen (L, of L1, L2, enz.) een andere 'algemene indruk' te maken.

5.13.3. Met het hem ten dienste staande - aan klassieke filosofische en rechtsbeginselen, en aan gezond verstand ontleende - inzicht, redeneert adviseur J: - het kan niet zo zijn dat rechten van concurrenten op modellen M1, M2 en/of M3 tegen mijn cliënt X kunnen worden ingeroepen indien mijn cliënt (tenminste(21)) even veel afstand houdt van die modellen (M1, M2 en M3) als die modellen (M1, M2 en M3) afstand hielden van de nog weer anticiperende modellen (L, of L1, L2, enz.)

- mijn cliënt kan zich bij het beoordelen van zijn positie onder het inbreukcriterium van art. 10 GModVo dus 'spiegelen' aan de (Unierechtelijke) geldigheidscriteria van art. 4, 5 en 6 GModVo. 5.14. De luciditeit van de hierboven opgevoerde jurist J is niet van 2013. Ook als ik de klassieke bronnen hiertoe niet nader kan aanwijzen (daarvoor biedt deze conclusie niet de ruimte, en geen noodzaak), en evenmin vroege 20e-eeuwse of misschien al 19eeeuwse bronnen van diezelfde luciditeit in intellectueeleigendomsrechtelijke context kan aanwijzen (idem), doet dat aan die luciditeit, en wat mij betreft: juistheid, niet af.

5.15.1. De lucide oplossing is, afgezien van de spiegelbeeldige teksten van art. 6 en art. 10 GModVo, niet met zo veel woorden in de tekst van de artikelen en de considerans te vinden, en ook niet in de officiële totstandkomingsgeschiedenis van de GModVo en de ModRl. 5.15.2. Integendeel blijken daaruit moeizame worstelingen - met op de achtergrond tegengestelde wensen van belangengroepen in industrie en dienstverlening, waarbij voor het benodigde verschil, zowel met het oog op niet-inbreuk (ontwerp-art. 9, thans art. 10) als om te voldoen aan de drempeleis van het eigen karakter (art. 6), criteria in absolute termen, zoals 'significantly', werden geprobeerd. En weer ingetrokken.(22) 5.15.3. De Europese wetgever kon uiteindelijk het criterium niet anders dan in algemene termen nader aanduiden. Zo bepaalt - uiteindelijk - art. 10 lid 2: '2. Bij de beoordeling van de draagwijdte van de bescherming wordt rekening gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model.' en het corresponderende art. 6 lid 2:

189

'2. Bij de beoordeling van het eigen karakter wordt rekening gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model.'

En zo zegt overweging 14 van de considerans van de GModVo (met door mij toegevoegde cursiveringen): 'Het criterium [...] moet het duidelijke verschil zijn [...] met inachtneming van de aard van het voortbrengsel waarop het model wordt toegepast of waarin het is verwerkt en in het bijzonder van de bedrijfstak waarmee het verbonden is en de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model.'

5.15.4. Ondertussen zal in bovenstaande legislatieve teksten al wél zijn opgevallen de zekere flexibiliteit en relativiteit waar het gaat om (i) de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model, (ii) de bedrijfstak en (iii) de aard van het voortbrengsel.

Dat impliceert dat deze factoren ertoe kunnen leiden dat de afstand die in acht genomen moet worden om enerzijds een modelrecht te kunnen verkrijgen en anderzijds om geen inbreuk te maken, per branche, (enz.) kan verschillen. De spiegelbeeldige criteria moeten ervoor zorgen dat in die branche (enz.) de afstand van model N ten opzichte van model M niet groter behoeft te zijn dan de afstand van model M ten opzichte van anticiperende modellen (L1, L2). Men mist in de totstandkomingsgeschiedenis evenwel een expliciete vermelding dat dit laatste geldt.

5.16. Een goede uiteenzetting van dit systeem is wél te vinden in het artikelsgewijs commentaar uit 1966 van Franzosi c.s.(23) bij de toenmalige gewijzigde voorstellen(24) voor de ModRl (en de materieelrechtelijk corresponderende GModVo).

Franzosi schrijft in het commentaar op ontwerp-art. 9 GModVo (thans art. 10): 'The modification of the former version of Article 9 corresponds to the similar modification introduced in Article 5(1), to the former version of Article 5(1). For protection, it is sufficient that there is a difference in the overall impression of a design. The former version required that there a significant difference. Also in order to avoid infringement, a difference in the overall impression is sufficient. The former version excluded infringement unless there was a significant difference.

A design which is (simply) different from the prior art is [...](25) eligible for protection; a design which is (simply) different from a protected design is not an infringement. It is a classical application of the German theory of the "Abstandlehre" (26): i.e. the same distance which is sufficient to assert protectability is also sufficient to assert non infringement. A consequence of this wording is that, contrary to what happens in the patent field, if a design is eligible for protection it is automatically free from claims for infringement of a prior design. In other words, no dependency is admitted.' (27) 'Spiegelbeeldig' schrijft Franzosi in het commentaar op art. 6: 'I think that the way in which a design must differ from prior designs in order to be protected has to be assessed by the same standards which are used to make a finding of imitation. If we adopt a strict standard for

the evaluation of the requirements for protection, we will have to use the same standard to evaluate infringement: if a great difference between the design and prior designs is required, it must be concluded that also later works presenting a notable difference constitute nevertheless an infringement. On this point the drawing of parallels must be absolute. In this way the ideological concepts of judges will not lead to negative and unequal consequences. If a judge thinks the requirements for protection must be particularly strict, he will then have to accept also the consequence that the limits of infringement are broad: the same strictness used towards the owner has to be used towards infringement. If, on the contrary, the requirements for protection are diluted, as a result various subsequent works will escape a finding of infringement.'(28) 5.17. Dat bij de bepaling van de beschermingsomvang via de 'algemene indruk' teruggegrepen moét worden op 'algemene indruk' die het model van de eiser wekt ten opzichte van nog eerdere modellen, wordt eveneens fraai uiteengezet door Jestaedt: 'Es ist aber nicht möglich, den Gesamteindruck einer Gestaltung ohne Bezug auf dem vorbekannten Formenschatz(29) zu bestimmen. Denn eine Gestaltung knüpft immer in gewissen Umfang an vorbekannte Gestaltungen an. [...] Ohne einen solchen Hintergrund ist es nicht möglich, die charakteristischen Merkmale einer Gestaltung zu bestimmen.'(30) 5.18. Ik citeer voorts Musker: 'The test for infringement is the same as that for individual character.'(31) '2.

Symmetry with the test for individual character (paras.

1 and 2). The comparison between an alleged infringement and a protected design, to determine whether the former falls within the scope of protection of the latter, is identical to that performed between the protected design and the state of the art to determine whether the former is invalidated over the latter. Thus, the primary question is whether the two create the same "overall impression" on the "informed user", with a subtest dependent on the degree of design freedom available to the designer (of the protected design, not of the infringement). Given that the "overall impression" and "design freedom" test for scope of protection are the same as those for individual character, reference is made to art. 7, notes 2-5. [...] 3.

Interaction between validity and scope of protection.

Bearing in mind that invalidity can be raised in a counterclaim to an infringement action [...], a proprietor will not succeed where his design is closer to the state of the art than to the alleged infringement, since under those circumstances, if it creates the same overall impression as the infringement, it must also create the same overall impression as the state of the art (and hence lack individual character). Designs which differ by only a small amount from the state of the art can therefore only validly have a correspondingly narrow scope of protection. This will arise in particular when the scope of freedom of the designer was limited.'(32) 5.19. Howe:

190

'The test of infringement is the same as the comparison test which is performed between the design and prior art in order to decide whether or not the design is valid.'(33) 5.20. Het Engelse Court of Appeal 10 oktober 2007 (Procter & Gamble Company v Reckitt Benckiser (UK) Ltd)(34) heeft ten deze overwogen: '35. [...] iii) Next is not a proposition of law but a statement about the way people (and thus the notional informed user) perceive things. It is simply that if a new design is markedly different from anything that has gone before, it is likely to have a greater overall visual impact than if it is "surrounded by kindred prior art."

(HHJ Fysh's pithy phrase in Woodhouse at [58]). It follows that the "overall impression" created by such a design will be more significant and the room for differences which do not create a substantially different overall impression is greater. So protection for a striking novel product will be correspondingly greater than for a product which is incrementally different from the prior art, though different enough to have its own individual character and thus be validly registered.'

5.21. Ruhl: 'Der Grad der Gestaltungsfreiheit kann durch einen engen oder weiten Formenschatz beeinflußt sein, und zwar unabhängig davon, ob die vorbekannten Geschmacksmuster selbst (noch) geschützt sind oder nicht (vgl Art 6 Rdn 44). Dementsprechend führt ein eng besetzter Formenschatz zu einem entsprechend kleineren Schutzumfang.'(35) 5.22. Eichmann/Von Falckenstein bij het commentaar op § 2 GeschmG, Abs. 3 (Eigenart): 'Der Grad der Musterdichte ist neben produktspezifischen Gegebenheiten und neben branchenspezifischen Gegebenheiten ein weiteres Kriterium, das Einfluss auf den Grad der Gestaltungsfreiheit hat. [...] In diesen dichtbesetzten Designbereichen hat die Berücksichtigung der Gestaltungsfreiheit des Entwerfers zur Folge, dass Gestaltungen auch denn Eigenart aufweisen können, wenn sie sich nur verhältnismäßig geringfügig von vorbekannten Gestaltungen unterscheiden.'(36) en, spiegelbeeldig bij het commentaar op § 38 (Schutzumfang): 'Wenn ein Designbereich bereits dicht besetzt ist, steht idR nur ein geringer Gestaltungsspielraum zur Verfügung, s § 2, Rn 34. Je enger das Gestaltungsspielraum ist, desto eher können geringe Unterschiede einen abweichenden Gesamteindruck hervorrufen, EuG T-9/07 v 18.3.10 Rn 72.'(37) 5.23. Bulling/Langöhrig/Hellwig: '145 Aufgrund der gleichlautenden Definitionen müssen einheitliche Maßstäbe bei der Beurteiling der Rechtsbeständigkeit und einer Schutzrechtverletzung des Geschmacksmusters gelten.

146 Bei der Beurteilung, ob kein anderer Gesamteindruck vorliegt, ist also eine Wechselwirkung mit dem Grad der Gestaltungsfreiheit zu berücksichtigen (vgl. Rdn. 64). Wird folglich auf einem Gebiet mit hoher Musterdichte eine geringe Abweichung von vorbekannten Formenschatz zur

Erlangung einer Eigenart als ausreichend angesehen, so kann der Schutzumfang auch nur entsprechend gering ausfallen und sich nicht auf geringe aber dennoch eine eigene Eigenart begründende Abweichungen erstrecken. Entsprechendes gilt für ein Muster auf einem Gebiet mit einer geringen Musterdichte. Hier sind die Anforderungen an das Vorliegen einer Eigenart höher; damit verbunden ist ein größerer Schutzumfang.'(38) 5.24. Steinberg en Auler in Büscher/Dittmer/Schiwy: 'Bei der Gegenüberstellung wird der Grad der Gestaltungsfreiheit des Entwerfers bei der Entwicklung des Geschmackmusters berücksichtigt [...]. Das bedeutet, dass das gestalterische Umfeld der jeweiligen Produktart konkret in die Prüfung einbezogen wird [...]. Bei der Beurteilung, ob sich der Gesamteindruck des zu schützenden Musters von dem eines vorbekannten Musters unterscheidet, ist eine Wechselwirkung bezüglich des Grades der Gestaltungsfreiheit des Musters zu berücksichtigen. Je höher die Musterdichte in einer bestimmten Erzeugerklasse ist, desto geringer sind die an die Eigenart zu stellenden Anforderungen.'(39) 'Ebenso wie bei Art. 6, ist auch vorliegend bei der Ermittlung des Schutzumfangs der Grad der Gestaltungsfreiheit des Entwerfers, somit also die Musterdichte auf dem betreffenden Erzeugnisgebiet, zu berücksichtigen. Dies wird häufig dazu führen, dass bei einer hohen Musterdichte bereits geringe Gestaltungsunterschiede beim informierten Benutzer einen anderen Gesamteindruck hervorrufen, während bei einem größeren Gestaltungsspielraum lediglich geringe Gestaltungsunterschiede aus Sicht des informierten Benutzers üblicherweise nicht zu einem anderen Gesamteindruck führen (Wechselwirkung, s. hierzu Art. 6 Rn. 9).'(40) 5.25. Passa: 'L'extension du contenu de la protection "à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente", opérée par l'article L. 513-5(41), est formulée, on l'aura noté, en termes repris quasiment mot pour mot de la définition de la condition de caractère propre (art. L 511-4)(42). [...]

Tout cequi a été dit de la condition de caractère propre est valable ici mutatis mutandis. [...] Ensuite, bien que le parapgraphe 2 de l'article 9 de la directive n'ait pas été repris à l'article L 513-5, il faut considérer que l'étendue de la protection doit être appréciée en tenant compte du degré de la liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle.'(43) 5.26. Vanhees: 'De begrippen "het wekken van een algemene indruk bij de geïnformeerde gebruiker" zijn ook terug te vinden bij de definiëring van de beschermingsvoorwaarde van het "eigen karakter" van een tekening of model. Dit is ook logisch: de beschermingsomvang is het spiegelbeeld van het eigen karakter. Alle modellen die een eigen karakter bezitten, maken immers per definitie geen inbreuk op eerdere modellen, terwijl geen enkel

191

model dat een inbreuk maakt op een bestaand model, een eigen karakter kan bezitten." (44) 5.27. Van Nispen/Huydecoper/Cohen Jehoram: '"Eigen karakter" is een van de kernbegrippen uit het modellenrecht. [...] "Spiegelbeeldig" markeert dit begrip ook de grens van de voor een model geldende bescherming: zoals al even ter sprake kwam, is de maatstaf waarnaar "eigen karakter" beoordeeld moet worden (vrijwel precies) dezelfde waarmee ook, als het gaat om inbreuk op het modelrecht, moet worden beoordeeld of het ene model ontoelaatbaar lijkt op het andere'.(45) 5.28. Geerts in Gielen c.s., 'Kort begrip' (10e druk 2011): 'Het criterium voor de beschermingsomvang [...] komt overeen met het eigenkaraktercriterium [...]. Dit brengt mee dat de mate van verschil tussen het voortbrengsel van de gedaagde en het ingeschreven model van de eiser vergeleken zal moeten worden met de mate van verschil tussen dat ingeschreven model en de (al dan niet ingeschreven) anticiperende modellen. In (en buiten) rechte zal immers bezwaarlijk aangenomen kunnen worden dat het verschil tussen het ingeschreven model en het aangevallen model, anders beoordeeld zou moeten worden dan het verschil tussen het ingeschreven model en eerder bestaande modellen.'(46) 5.29. Een duidelijke toepassing is te vinden het arrest van het Oostenrijkse Oberste Gerichtshof van 22 mei 2007, 4 Ob 43/07p, GRUR Int. 2008, p. 523 (cursiveringen toegevoegd): '1.2. Bei der Prüfung, ob ein Geschmacksmuster Eigenart besitzt, kommt es nicht auf eine vollständige Übereinstimmung der Merkmale zwischen dem Gemeinschaftsgeschmacksmuster und vorbekannten Geschmacksmustern an. Nicht die Merkmale im Einzelnen, sondern nur der jeweilige Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Geschmacksmuster sind auf Unterschiede zu prüfen. Der Gesamteindruck kann durch prägende Merkmale bestimmt sein. Zur Ermittlung des Gesamteindrucks sind daher die einzelnen Merkmale des Geschmacksmusters nach ihrem Beitrag zum Gesamteindruck zu bewerten und zu gewichten.

Der Gesamteindruck des Gemeinschaftsgeschmacksmusters ist mit dem des vorbekannten Geschmacksmusters zu vergleichen. Die Eigenart des Gemeinschaftsgeschmacksmusters ist jedenfalls dann zu bejahen, wenn keines der vorbekannten Geschmacksmuster alle prägenden Merkmale des Gemeinschaftsgeschmacksmusters aufweist oder wenn ein vorbekanntes Geschmacksmuster prägende Merkmale umfasst, die das Gemeinschaftsgeschmacksmuster nicht besitzt.

Tragen alle Merkmale im gleichen Maß zum Gesamteindruck bei, ist die Eigenart dann zu bejahen, wenn sich das Gemeinschaftsgeschmacksmuster und das vorbekannte Geschmacksmuster in mindestens einem Merkmal voneinander unterscheiden (4 Ob 177/05s = RdW 2006/537 = ecolex 2006/443 [Tonninger] m.w.N.). Der Umfang des Schutzes aus dem Gemeinschaftsgeschmacksmuster erstreckt sich auf jedes Geschmacksmuster, das beim informierten

Benutzer keinen anderen Gesamteindruck erweckt (Art 10 Abs 1 GGV). Diese Definition folgt im Wortlaut spiegelbildlich der Definition der Eigenart. Die Frage der Schutzfähigkeit und die Verletzungsfrage sind somit nach denselben Prüfungskriterien zu beurteilen. Bei Beurteilung der Frage, ob ein anderes Geschmacksmuster in den Schutzumfang des Gemeinschaftsgeschmacksmusters fällt, ist der jeweilige Gesamteindruck zu ermitteln und zu vergleichen. Es kommt nicht auf einen mosaikartig aufgespalteten Vergleich von Einzelheiten an.

Maßgeblich ist vielmehr die Würdigung des Gesamteindrucks unter dem Blickwinkel, ob sich bei einer Gegenüberstellung zweier Formgebungen insgesamt der Eindruck einer Übereinstimmung ergibt.

Durch die Verwendung der gleichen Terminologie für Schutzumfang und Eigenart führt die GGV zu gleichen Beurteilungsmaßstäben: Ein hohes Maß an Eigenart gibt Raum für einen großen Schutzumfang. Umgekehrt führt geringe Eigenart auch nur zu einem kleinen Schutzumfang. Ist der informierte Benutzer des geschützten Gemeinschaftsgeschmacksmusters bereit, trotz geringer Unterschiede zwischen Formenschatz und Gemeinschaftsgeschmackmuster die Eigenart zu bejahen, muss er gleichermaßen im Verletzungsstreit bei derartigen Unterschieden zwischen dem Gemeinschaftsgeschmacksmuster und der angegriffenen Ausführungsform die Verletzung verneinen (4 Ob 177/05s m.w.N.; 4 Ob 246/06i).'

5.30. Zo ook Gerecht EU 9 september 2011 (T-11/08; Kwang Yang Motor Co/OHIM): '33 Therefore, the greater the designer's freedom in developing the challenged design, the less likely it is that minor differences between the designs at issue will be sufficient to produce a different overall impression on an informed user. Conversely, the more the designer's freedom in developing the challenged design is restricted, the more likely minor differences between the designs at issue will be sufficient to produce a different overall impression on an informed user.

Therefore, if the designer enjoys a high degree of freedom in developing a design, that reinforces the conclusion that the designs which do not have significant differences produce the same overall impression on an informed user. [...]'

5.31.1. Volgens Apple zou haar tegengestelde visie, dat het vormgevingserfgoed geen rol speelt bij het vaststellen van de beschermingsomvang, bevestigd zijn door het Duitse Bundesgerichtshof.(47) Apple citeerde daarbij uit BGH 19 mei 2010, I ZR 71/08 (Untersetzer)(48): '11 (...) der Schutzumfang hängt nicht vom Grad der Eigenart des Geschmackmusters ab (...)

13 Für den Schutzumfang eines Gemeinschaftsgesmackmusters kommt es danach nicht darauf an, ob und inwieweit sich der Gesamteindruck dieses Geschmackmusters vom dem Gesamteindruck vorbekannter Geschmackmuster unterscheidet (inwieweit es also Eigenart hat), sondern allein darauf, ob der Gesamteindruck des angegriffenen

192

Geschmackmusters mit dem Gesamteindruck dieses Geschmackmusters übereinstimmt.'

5.31.2. Apple's citaat uit dit arrest is echter in hoge mate onvolledig. Ik vul aan (met cursiveringen mijnerzijds): '16 b) Der nach Ansicht des Senats unzutreffende rechtliche Ausgangspunkt des Berufungsgerichts ist jedoch nicht entscheidungserheblich. Die Frage, ob der Schutzumfang eines Gemeinschaftsgeschmackmusters nach Art. 10 GGV vom Grad der Eigenart des Geschmackmusters abhängt, ist daher nicht dem Gerichtshof der Europäischen Union gemäß Art. 267 AEUV (ex-Artikel 234 EGV) zur Vorabentscheidung vorzulegen.

Das Berufungsgericht hat den Schutzumfang letztlich zutreffend nach dessen Abstand zum vorbekannten Formenschatz bestimmt.

17 Das Berufungsgericht hat mit Recht angenommen, dass bei der Bestimmung des Schutzumfangs nach Art. 10 Abs. 2 GGV - ebenso wie bei der Bestimmung der Eigenart nach Art. 6 Abs. 2 GGV - der Grad der Gestaltungsfreiheit des Entwerfers bei der Entwicklung seines Geschmacksmusters zu berücksichtigen ist.

Dabei besteht zwischen dem Gestaltungsspielraum des Entwerfers und dem Schutzumfang eine Wechselwirkung. Eine hohe Musterdichte und damit ein kleiner Gestaltungsspielraum des Entwerfers führt zu einem engen Schutzumfang des Musters, mit der Folge, dass bereits geringe Gestaltungsunterschiede beim informierten Benutzer einen anderen Gesamteindruck hervorrufen können. Dagegen führt eine geringe Musterdichte und damit ein großer Gestaltungsspielraum des Entwerfers zu einem weiten Schutzumfang des Musters, so dass selbst größere Gestaltungsunterschiede beim informierten Benutzer möglicherweise keinen anderen Gesamteindruck erwecken (insoweit ebenso KG ZUM 2005, 230, 231, österr. OGH GRUR Int. 2008, 523, 525; Ruhl, aaO Art. 10 Rdn. 40; Auler in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO Art. 10 GGV Rdn. 2; Koschtial, GRUR Int. 2003, 973, 977; vgl. auch Begründung zum Regierungsentwurf des Geschmacksmusterreformgesetzes BT-Drucks. 15/1075, S. 52 zu §38 GeschmMG). Der bereits vor Umsetzung der Richtlinie 98/71/EG durch das Geschmacksmusterreformgesetz anerkannte Grundsatz, dass der Schutzumfang eines Geschmacksmusters von dessen Abstand zum vorbekannten Formenschatz abhängt (vgl. etwa BGH, Urt. v. 24.9.1987 - I ZR 142/85, GRUR 1988, 369, 370 - Messergriff), gilt daher nach wie vor (D. Jestaedt, GRUR 2008, 19, 22).'

5.31.3. Apple heeft derhalve passages uit het Untersetzer-arrest van het BGH geciteerd, waarin het principe (de Grundsatz) van spiegelbeeldigheid (Wechselwirkung) via de constructie van rechtstreekse verwijzing naar de mate van eigen karakter (art. 6 lid 1 GModVo) is afgewezen. Het BGH heeft in afwijzing dáárvan verschillende Duitse schrijvers, zoals Ruhl en Eichmann/ Von Falckenstein gevolgd (49). Maar zoals hierboven bleek, staat bij het Bundesgerichtshof (evenals bij de genoemde schrijvers), de 'Grundsatz, dass der Schutzumfang eines Geschmacksmusters von dessen Abstand zum vorbekannten Formenschatz

abh채ngt', noch geheel overeind. Het enige verschil is dat die 'Grundsatz' nu wordt geconstrueerd(50) via het uitlegvoorschrift in lid 2 van art. 6 resp. art. 10 GModVo over 'mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model' (mede toegespitst op 'modeldichtheid' (Musterdichte)).

5.32.1. Terzijde noteer ik nog dat het principe van 'spiegelbeeldigheid' in enige Engelse rechtspraak en literatuur niet in ieder opzicht onderschreven wordt.

Daarbij is de strekking echter niet (zoals Apple qua resultaat lijkt te bepleiten) om de van de door de modelhouder M in acht genomen afstand van de voorganger(s) L (L1, L2, enz.)) 'losgezongen' bescherming eventueel zelfs groter te laten zijn.

Integendeel. De beschermingsomvang zou juist kleiner moeten zijn dan de door de modelhouder M in acht genomen afstand van de voorganger(s).

5.32.2. Deze opvatting is welsprekend verwoord door Lord Justice Sir Robin Jacob van het Engelse Court of Appeal op 10 oktober 2007: '18. The recital uses another phrase not carried over into the Articles - "clearly differs". Only if the "overall impression" "clearly differs" from that of the "existing design corpus" will the design have an "individual character." Plainly that is relevant for registrability, even if Art. 6.1 does not expressly use "clearly differs".

Does the phrase also apply to the infringement test?

Does an accused design escape infringement only if its overall impression "clearly differs" from the registered design? All Art. 10.1 says is "different overall impression". Does that really mean "clearly different" the word "clearly" requiring much blue water between the accused and registered design for noninfringement?

19. The Judge thought it did (see [57]). But I do not.

Different policies are involved. It is one thing to restrict the grant of a monopoly right to designs which are shown "clearly" to differ from the existing design corpus. That makes sense - you need clear blue water between the registered design and the "prior art", otherwise there is a real risk that design monopolies will or may interfere with routine, ordinary, minor, every-day design modifications - what patent lawyers call "mere workshop modifications." But no such policy applies to the scope of protection. It is sufficient to avoid infringement if the accused product is of a design which produces a "different overall impression." There is no policy requirement that the difference be "clear."

If a design differs, that is enough - an informed user can discriminate.' (51) 5.32.3. Laddie, Prescott en Vitoria vallen deze opvatting bij: '55.13 [...] Firstly, it seems to the writers that scope of protection as defined in both the Directive and the Regulation is primarily directed to considerations of infringement, not validity, although assessment of validity involves recourse to similar considerations as the recitals to both make clear. It should not be assumed that the scope of protection and the extent to which an existing registration or other prior art may be used to prevent a later registration are necessarily co-

193

extensive. It seems to the writers that there are potentially significant differences, a topic to which we return later in this work [...]'(52) '55.29 [...] In Procter & Gamble v Recktt Benckiser (UK) Ltd, the Court of Appeal appears to have accepted that a clear difference had to be present for there to be individual character in the context of a challenge of validity. However, it took the view that there was no policy requirement that the difference between the registration relied upon and the alleged infringement must be clear to avoid a finding of infringement. Given that the recitals appear on their face to relate only to the assessment of individual character (ie to validity), this may well be correct.

However, the consequence would appear to be that an allegedly infringing design might be different enough to avoid a finding of infringement but not sufficiently different to secure registration in its own right. In other words, there is a clear distinction between the validity and the infringement tests.'(53) 5.32.4. Ook Franzosi suggereerde al dat er een beoordelingsverschil zou kunnen zijn ten voordele van degene die van inbreuk beticht wordt.(54) In deze zin ook Visser(55).

5.33. De conclusie van bovenstaande beschouwingen over thema (ii) kan geen andere zijn, dan dat (ook) in het (Unie-)modellenrecht de volgende regels algemeen onderschreven worden: (a) de beschermingsomvang van een model M kan groter of kleiner zijn; en (b) de grotere of kleinere beschermingsomvang van model M is (spiegelbeeldgewijs) gerelateerd aan de mate van afstand van model M ten opzichte van eerder bekende modellen (waarbij de beschermingsomvang in elk geval niet groter mag zijn dan de afstand ten opzichte van eerder bekende modellen). Hier kan gevoeglijk van een acte clair gesproken worden.

5.A.2. Bepaling van 'eigen karakter' in de zin van art. 6 GModVo 5.34.1. In nr. 5.5 van deze inleidende opmerkingen bij het principale cassatiemiddel heb ik aangekondigd dat bevindingen over het als eerste te bespreken thema (ii): de beschermingsomvang (hierboven nrs. 5.6 - 5.33), ook behulpzaam zullen blijken voor de nu volgende beschouwingen over thema (i). Dat thema betreft de toetsing door het hof van de door Samsung betwiste geldigheid van het door Apple ingeroepen recht in het licht van de geldigheidseis (ingevolge art. 4 jo. 6 GModVo) dat het model een 'eigen karakter' heeft.

Daarover nader in nrs. 5.35 - 5.46.3.

5.34.2. Ik herinner er nog aan (vgl. nr. 5.4.3) dat het hof - in het kader van de hierboven ampel besproken 'spiegelbeeldigheid'- de ten voordele van Samsung aangenomen 'tamelijk geringe' beschermingsomvang van Apple's gemeenschapsmodel (thema (ii)) heeft afgeleid uit het in het verlengde van zijn oordeel over thema (i) aangenomen 'beperkt eigen karakter' van dat model (rov. 8.1).

5.35. Uit de bespreking van thema (ii) hierboven weten wij inmiddels dat relativiteit van de beschermingsomvang van het model van in literatuur

en rechtspraak volkomen gangbaar is, evenals de spiegelbeeldige koppeling van die beschermingsomvang aan mate van afstand van het model van de eiser ten opzichte van eerder bekende modellen (acte clair).

5.36. Om 'geldig' te zijn (niet voor weigering of nietigverklaring in aanmerking te komen), moet een (geregistreerd) model een eigen karakter(56) vertonen in de zin van art. 4 - 6 GmodVo: het model moet bij de geïnformeerde gebruiker een algemene indruk wekken, die verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door modellen die eerder voor het publiek beschikbaar zijn gesteld. Dit verschil kan zo klein zijn dat de drempeleis van het 'verschil in algemene indruk' niet gehaald wordt. Het kan ook zijn dat de afwijking (net) groot genoeg is om aan die drempeleis te voldoen. En de afwijking kan groter zijn, zodat de drempel ruimschoots wordt gehaald. In de eerdere beschouwingen over thema (ii) is reeds gebleken dat de notie de geringere of grotere mate van afwijking van eerder voor het publiek beschikbaar gestelde modellen in literatuur en rechtspraak evenzeer volkomen gangbaar is, hand in hand met de (slechts) daaraan te ontlenen maatstaf voor de beschermingsomvang.

5.37. Volgens art. 6 GModVo bestaat het vergelijkingsmateriaal uit 'modellen, die [eerder] voor het publiek beschikbaar zijn gesteld'. In de considerans, punt 14, van de GModVo wordt gesproken over 'vormgevingserfgoed'. In de literatuur wordt die term wel gebruikt, en voorts (door elkaar heen) 'prior art' of 'stand van de techniek' of gewoon (zoals vaak hierboven) 'anticiperende' of 'eerder bekende' modellen.

5.38. Het principale cassatieberoep van Apple stelt de vraag aan de orde of hierin niet meer 'ordening' moet gelden. Ook wijst Apple erop dat de Nederlandstalige tekst van art. 6 GModVo spreekt over [vergelijking met] 'modellen, die [eerder] voor het publiek beschikbaar zijn gesteld', terwijl andere taalversies in dit verband het enkelvoud bezigen ('any design which has been made available to the public'; 'tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public'; 'ein anderes Geschmacksmuster bei diesem Benutzer hervorruft, das der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist').

5.39. In dit verband laten zich uit het cassatiedossier en uit literatuur en rechtspraak - ongeveer(57) - de volgende vier voorgestelde 'ordeningen' afleiden: (A) Er mag slechts 'één-op-één' vergeleken worden met één (geïdentificeerd) anticiperend model(58), en niet meer dan één - (dit is volgens Apple de vergelijkingswijze die het hof in rov. 3.5 aan Apple's stellingname in hoger beroep toeschrijft, maar waarvan Apple betwist dat zij die verdedigd zou hebben); - ik duid haar hierna ook wel aan als de 'volstrekt solitaire vergelijking'.

(B) Er mag weliswaar 'één-op-één' vergeleken worden met méér dan één geïdentificeerde individuele anticiperende modellen, maar een oordeel dat er onvoldoende verschil in algemene indruk is kan slechts worden gebaseerd op onvoldoende verschil met één

194

daarvan, en niet op het mede in aanmerking nemen van onvoldoende verschil (op een of meer andere punten) met een of meer andere geïdentificeerde individuele anticiperende modellen - (dit is de vergelijkingswijze waarvan Apple in cassatie stelt dat zij die in haar stellingname in hoger beroep geuit / bedoeld heeft, en die volgens Apple door het hof ten onrechte niet is toegepast); - ik duid haar hierna ook wel aan als de 'per saldo solitaire vergelijking'.

(C) Als alternatief (B), in die zin dat 'één-op-één' vergeleken mag (en moet) worden met méér dan één geïdentificeerde individuele anticiperende modellen; maar in deze variant mag het oordeel dat er onvoldoende verschil in algemene indruk is, wél gebaseerd worden op onvoldoende verschil met één daarvan in bepaalde opzichten, én op onvoldoende verschil (op een of meer andere punten) met een of meer andere geïdentificeerde individuele anticiperende modellen - (dit is de door Samsung aan het hof toegeschreven en door Samsung onderschreven vergelijkingswijze; de juistheid van een zodanige vergelijkingswijze wordt door Apple bestreden); - ik duid haar hierna ook wel aan als de 'eventueel kruislingse vergelijking met gespecificeerde identificatie'.

(D) Er mag worden vergeleken met het 'vormgevingserfgoed' in zijn totaliteit, waarbij de rechter abstraherend te werk mag gaan, en waarbij hij zonder gehoudenheid tot (gedetailleerde) 'één-opéén'identificaties - kan komen tot zijn oordeel over de al of niet aanwezigheid van verschil in algemene indruk (dit is een door Apple in haar s.t. (nr. 3.5.12) aan het hof toegeschreven, en door haar als onjuist bestreden vergelijkingswijze); - ik duid haar hierna ook wel aan als de 'kruislingse vergelijking zonder gespecificeerde identificatie'.

Het ligt voor de hand dat de varianten (A) en (B) de minste, en variant (D) de meeste ruimte bieden om voldoening aan de toets van art. 6 GModVo te ontkennen, met variant (C) daartussen. Ik merk terzijde op dat volgens Apple juiste vergelijkingswijze (hierboven met (B) aangeduid), in wezen niet of nauwelijks verschilt van de daar door mij met de letter (A) aangeduide opvatting (die Apple zegt niét te onderschrijven). Ik laat opvatting (A) verder terzijde.

5.40. Men zou (mogen) verwachten dat op een punt als dit, dat de gemoederen zo zeer bezig blijkt te kunnen houden, de totstandkomingsgeschiedenis van de GModVo de ModRl richtinggevende aanwijzingen zou bevatten. Dat blijkt echter tegen te vallen.(59) 5.41.1. Partijen hebben de volgens elk van hen meest preferabele oplossing bepleit en zij hebben getracht om die over en weer met 'authority' te adstrueren(60). Ik heb daarvan kennis genomen(61), (62), en ik heb nog iets meer bronnen dan partijen erbij gelezen(63),(64).

5.41.2. Ik kwam evenwel tot het inzicht dat partijen (vooral Apple) hier een verkeerd spoor bewandelen.

5.42. Bestudering van de in voetnoten 61 en 63 aangeduide 'authorities'/ bronnen leert dat die bronnen

zich bekommeren om de vraag of de beoordelaar (het OHIM of de rechter) de inschrijvingsweigering respectievelijk nietigverklaring wegens niet-voldoening aan het criterium van art. 6 GModVo slechts op variant (B), of ook op variant (C) of zelfs (D) mag baseren.

Daarbij gaat het om de vraag of het model waarvoor bescherming wordt verlangd net wél of net niét over de drempeleis van art. 6 GModVo komt: met de guillotine van inschrijvingsweigering of nietigverklaring als consequentie. Ik kan mij voorstellen dat discussie over keuze uit een van de hiervoor bedoelde varianten (B) t/m (D) in dát verband zin heeft, althans de gemoederen bezig houdt.

5.43.1. Ik kan mij (dan ook) wel voorstellen dat het OHIM en in beroep het Gerecht van de EU, als het gaat over weigering van een aanvrage of nietigverklaring van een reeds ingeschreven model ex art. 6 GModVo, wil kiezen voor het hard(er)e criterium van variant (B), en niet voor de flexibeler en daarmee - voor een mede op efficiency gerichte organisatie als OHIM - minder eenvoudige, ook kostbaarder, variant (C); nog minder voor variant (D). Zo'n opstelling van het Gerecht spreekt inderdaad uit het door Apple voorgehouden arrest Gerecht EU 22 juni 2010 (T-153/08; Shenzen Taiden/ Bosch), rov. 23 en 24: '23 Aangezien artikel 6, lid 1, van verordening nr.

6/2002 verwijst naar een verschil tussen de algemene indrukken die door de betrokken modellen worden gewekt, mag het onderzoek van het eigen karakter van een gemeenschapsmodel niet worden verricht op basis van specifieke elementen van verschillende oudere modellen.

24 Derhalve dient een vergelijking te worden gemaakt tussen enerzijds de door het litigieuze gemeenschapsmodel gewekte algemene indruk, en anderzijds de algemene indruk die wordt gewekt door elk van de oudere modellen die rechtsgeldig door de verzoekende partij in de nietigheidsprocedure worden aangevoerd'.

5.43.2. Maar - daargelaten dat deze jurisprudentie nog niet door het HvJEU bevestigd is - kan deze opstelling ex art. 6 GModVo, als boven uiteengezet, niet maatgevend zijn als het gaat om beoordeling van exceptief verweer in het licht van de mate van eigen karakter van het model van de eiser boven het 'geldigheidsminimum', in verhouding tot de mate van afwijking van het model van de beweerde inbreukmaker.

5.44. Anders gezegd: is het model eenmaal voor de test van art. 6 geslaagd(65), dan gaat het in het kader van het exceptieve verweer van de gedaagde vervolgens om de vraag of modelhouder M reden tot klagen heeft tegen de gebruiker van het jongere model N, in het licht van de mate van afstand van model N ten opzichte van model M. Daartoe moet - noodzakelijkerwijs, zie boven - die afstand vergeleken worden met de mate van afstand die M (boven het minimum om te slagen voor de art. 6- test) genomen heeft ten opzichte van eerder beschikbare modellen. De eerder besproken relativiteit van die beschermingsomvang in verhouding tot eerder bekende modellen (L, of in voorkomend geval L1, L2,

195

enz.) geldt - naar algemene opvatting, zoals hiervoor in nrs. 5.16-5.33 aangegeven - zonder dat in dit verband een keuze tussen een van de alternatieven (B) t/m (D) aan de orde is.

5.45.1. De door Apple genoemde argumenten en bronnen ten faveure haar opvatting dat de GModVo een per saldo solitaire vergelijking (vgl. nr. 5.39 onder (B)) zou vereisen, zijn, zo zij al zouden opgaan voor de nietigheidsbeoordeling, dus niet aan de orde in het kader van de beoordeling van de beschermingsomvang van een geldig model.

5.45.2. Verwijzend naar de door Apple ingeroepen bronnen (als vermeld in voetnoot 61), noteer ik nog expliciet: - in GEU Shenzen Taiden/Bosch ging het niet om beschermingsomvang, maar om geldigheidstoetsing (ex art. 6); - hetzelfde geldt voor de aangehaalde rov. 33 in BGH Verlängerte Limousinen (zie ook rov. 9 en 10 aldaar); - het citaat van Musker komt uit diens commentaar op art. 6 (geldigheid) en niet uit diens commentaar op art.

10 (beschermingsomvang). Overigens heeft Apple Muskers commentaar op art. 6 onvolledig geciteerd(66); - evenzo komt het citaat uit Van Nispen, Huydecoper en Cohen Jehoram (Industriële Eigendom deel 3 (2012), nr. 1.4.2.5.5) uit hun commentaar op de geldigheidsvereisten en niet uit hun commentaar op de beschermingsomvang(67); - de aangehaalde passage uit de annotatie van Huydecoper onder het bestreden arrest in BIE 2012, nr.

56, lijkt evenzeer te slaan op 's hofs geldigheidstoetsing; over het resultaat van de overeenstemmingsbeoordeling leest men in de annotatie geen kritiek(68).

5.45.3. Verwijzend naar door mij zelf nog aangehaalde bronnen, die lijken te pleiten voor de 'per saldo solitaire vergelijking' (als vermeld in voetnoot 63), nl.: - het Ierse vonnis van 2007 inzake Karen Millen/Dunnes Stores, - Passa t.a.p. (nr. 699, p. 932), noteer ik hier expliciet, dat het ook daar steeds gaat om geldigheidstoetsing, en niet om beoordeling van de beschermingsomvang (van geen geldig model).

5.45.4. De door Samsung aangehaalde en enkele door mij toegevoegde bronnen (zie voetnoten 62 en 64) laten - overeenkomstig het door mij ten aanzien van beoordeling van de beschermingsomvang ingenomen standpunt - kruislingse vergelijking (variant (C), misschien zelfs variant (D) van nr. 5.39) toe. Zij hebben soms enkel betrekking op deze beoordeling van de beschermingsomvang. Soms lijken zij deze variant ook toe te laten in het kader van de geldigheidstoetsing, en dus, logischerwijs, a fortiori in het kader van de beoordeling van de beschermingsomvang.

5.46.1. Ik meen dat de toelaatbaarheid van 'kruislingse vergelijking' bij de beoordeling van de beschermingsomvang in wezen reeds (zij het impliciet) bevestiging heeft gevonden in het vaker genoemde arrest van HvJEU 12 mei 2011 (C-281/10; PepsiCo/Grupo Promer)(69). Grupo Promer beschikte

over een ingeschreven gemeenschapsmodel voor een zogenoemde 'flippo' (of: 'tazo', 'rapper', 'pog'), een rond schijfje van metaal als hulpmiddel bij het doen van spelletjes. Grupo Promer stelde een vordering in tot nietigverklaring van een later door PepsiCo ingeschreven model, met succes bij de nietigheidsafdeling van het OHIM. De kamer van beroep van het OHIM besliste echter anders. In de daarop gevolgde procedure voor het Gerecht van de EU trok Grupo Promer weer aan het langste eind. PepsiCo stelde vervolgens beroep in bij het HvJEU. Ik citeer thans de volgende (in deze conclusie nog niet eerder weergegeven) overwegingen van het HvJEU: '55 In de tweede plaats is het weliswaar juist dat, zoals de advocaat-generaal in de punten 51 en 52 van zijn conclusie heeft opgemerkt, de geïnformeerde gebruiker zoals die hierboven is gedefinieerd, naar zijn aard de betrokken modellen zo mogelijk rechtstreeks zal vergelijken, maar is het niet uitgesloten dat een dergelijke vergelijking niet mogelijk is of in de betrokken sector ongebruikelijk is, met name wegens specifieke omstandigheden of wegens de kenmerken van de voorwerpen waarop de betrokken modellen betrekking hebben.

56 Het Gerecht kan dan ook niet met kans op slagen worden verweten, blijk te hebben gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door de algemene indruk die door de conflicterende modellen wordt gewekt, niet te hebben beoordeeld op basis van de premisse dat de geïnformeerde gebruiker deze modellen in elk geval rechtstreeks met elkaar zal vergelijken.

57 Dat geldt des te meer daar bij gebreke van nauwkeurige aanwijzingen dienaangaande in verordening nr. 6/2002, niet ervan kan worden uitgegaan dat de wetgever van de Unie de beoordeling van eventuele modellen tot de rechtstreekse vergelijking ervan heeft willen beperken.'

5.46.2. Het HvJEU ging akkoord - in een zaak waarin het (slechts) ging om de beoordeling door de 'geïnformeerde gebruiker' van de ene flippo (van PepsiCo) met de andere (van Grupo Promer) - met een niet rechtstreekse vergelijking, met andere woorden een vergelijking mede op basis van herinneringen. De geïnformeerde gebruiker behoeft de mate van afstand dus niet per se af te leiden uit een 'benoemd' (naast het te vergelijken object voor hem op tafel opgesteld) eerder object. De geïnformeerde gebruiker mag ook op herinneringen afgaan. Nu die toetsingswijze zelfs toegelaten is in een zaak over één-op-één vergelijking met één eerder model (inzet van de PepsiCo/Grupo Promer-zaak), met als inzet geldigheid of nietigheid, moet a fortiori gelden dat in gevallen waarin het (slechts) gaat om de 'mate van afstand', zonder potentiële nietigheid als inzet maar met het oog op de bepaling van de beschermingsomvang, vergelijking op basis van herinneringen is toegestaan. Juist de geïnformeerde gebruiker kan, ja zál in voorkomend geval natuurlijk herinneringen hebben aan meerdere anticiperende modellen. Ook - of: te meer - in deze context behoeft de geïnformeerde gebruiker die modellen dus niet voor zich 'opgesteld' te bezien, en

196

behoeft hij ze ook niet met merk- en typenaam te benoemen. Ten slotte lijkt mij niet voor tegenspraak vatbaar - en dus een acte clair - dat de gebruiker die op basis van herinneringen oordeelt dat de algemene indruk van het nieuwe model weinig verschilt van de algemene indruk van een of meer eerdere modellen (meervoud), zonder alle specifieke anticipaties (met merk- en typenaam) te benoemen, dáárom zou diskwalificeren als 'geïnformeerde gebruiker'. Men kan toch niet verdedigen dat die gebruiker dáárom een 'domme' of 'niet geïnformeerde' gebruiker zou zijn.

5.46.3. In de vorenstaande nrs. 5.46.1 - 5.46.2 legde ik uit waarom ik in het arrest PepsiCo/ Grupo Promer een impliciete bevestiging lees van de toelaatbaarheid van de in nr. 5.39 aangegeven vergelijkingsmethoden (C) ('eventueel kruislingse vergelijking met gespecificeerde identificatie') en mogelijk zelfs (D) ('kruislingse vergelijking zonder gespecificeerde identificatie'), en zulks te meer of in ieder geval als het gaat om de 'mate van afstand'-vergelijking als in het kader van een exceptief verweer inzake de beschermingsomvang tussen Apple en Samsung aan de orde.

5.47. In het licht van de nrs. 5.6 t/m 5.46.3 zal ik - na weergave van de aangevallen overwegingen van het hof - de klachten van het principale cassatiemiddel van Apple beoordelen.

5.A.3. De beslissingen van het High Court en van het OLG Düsseldorf 5.48.1. Voordat ik daartoe overga, vermeld ik nog dat in de 'bodemzaak' tussen partijen over (onder meer) dezelfde inbreukvraag, in dezelfde zin geoordeeld is als door het gerechtshof 's-Gravenhage in deze kortgeding-zaak: met toepassing van vergelijkingsmethode (C) ('kruislingse vergelijking met gespecificeerde identificatie'). Ik doel op het vonnis van het High Court of Justice (Chancery Division, Patents Court (Birss J.) 9 juli 2012(70).

5.48.2. Ik wijs op de door Judge Birss (evenals het gerechtshof te 's-Gravenhage) toegepaste thematische vergelijking aan de hand van door Apple voorgehouden kenmerkende eigenschappen van het model, waarbij de Engelse rechter ten aanzien van die eigenschappen telkens ingaat op achtereenvolgens (a) de ontwerpvrijheid, (b) de aanwezigheid in het vormgevingserfgoed, (c) de gelijkenis van het kenmerk in de modellen van Apple en Samsung, en (d) de desbetreffende 'overall significance'.

In het beoordelingsmodel van Judge Birss komen (vrijwel telkens) onder zijn rubriek (b) eerdere modellen (meervoud) uit het vormgevingserfgoed aan de orde, vergelijkbaar met de beoordelingwijze in rov. 6.1 - 6.26 van hof 's-Gravenhage. Ik citeer hier nog letterlijk uit de afsluitende overwegingen van de Engelse rechter: '[189] [...] The front view of the Apple design takes its place among its kindred prior art. There is a clear family resemblance between the front of the Apple design and other members of that family (Flatron, Bloomberg 1 and 2, Ozolins, Showbox, Wacom). They are not identical to each other but they form a family. [...] From the front both the Apple design and the Samsung Tablets look like members of the same, pre-

existing family. As a result, the significance of that similarity overall is much reduced and the informed user's attention to the differences at the back and sides will be enhanced considerably.

[190] The informed user's overall impression of each of the Samsung Galaxy Tablets is the following. From the front they belong to the family which includes the Apple design: but the Samsung products are very thin, almost insubstantial members of that family with unusual details on the back. They do not have the same understated and extreme simplicity which is possessed by the Apple design. They are not as cool. The overall impression produced is different.

[191] The Samsung tablets do not infringe Apple's registered design No. 000181607-0001' 5.48.3. Ook het OLG Düsseldorf heeft bij Urteil van 31 januari 2012(71) (met vernietiging in zoverre van het vonnis van Landgericht Düsseldorf 9 september 2011), inbreuk door Samsung met haar Galaxy Tab 10.1 op Apple's gemeenschapsmodel 000181607 afgewezen(72). Ik ben mij ervan bewust dat het OLG in zijn arrest niet de beoordelingswijze (C) (kruislingse vergelijking met gespecificeerde identificatie) heeft toegepast. Het OLG achtte (met toepassing van beoordelingswijze (B) (per saldo solitaire vergelijking) de afstand van het Samsung-product groot genoeg in vergelijking met de afstand van Apple's model ten opzichte van het daar dichtst bijkomende oudere Ozolins-model(73).

5.B. Door het principale cassatiemiddel aangevallen overwegingen van het hof 5.49. De blijkens de cassatiedagvaarding aangevallen overwegingen van het hof luiden(74): 3. Het hoger beroep en de algemene uitgangspunten voor de beoordeling daarvan [...]

'3.5 Ingevolge artikel 6 lid 1 GModV wordt een model geacht een eigen karakter te hebben, indien de algemene indruk die het bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door modellen die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld. Deze aan het publiek beschikbaar gestelde modellen vormen het vormgevingserfgoed (door partijen ook wel aangeduid als 'prior art' of 'stand van de techniek'). Verder moet, zo is vermeld in artikel 6 lid 2 GModV, bij de beoordeling van het eigen karakter rekening worden gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model. De stelling van Apple in punt 30 PA, dat bij de beoordeling van het eigen karakter het model moet worden vergeleken met slechts één model uit het vormgevingserfgoed, kan niet worden onderschreven. In artikel 6 lid 1 GModV wordt niet voor niets gesproken over 'modellen die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld' (onderstreping hof).

Alleen bij de nieuwheidstoets van artikel 5 GModV is een vergelijking met één ouder model geboden.

3.6 Apple betwist niet dat bij de beoordeling van het eigen karakter in het kader van een nietigheidsberoep een Gemeenschapsmodel moet worden vergeleken met de 'stand van de techniek', doch naar haar opvatting

197

speelt de 'stand van de techniek' nooit een rol bij de inbreukanalyse. Indien eenmaal is vastgesteld dat het model een eigen karakter heeft en dus geldig is, moet in het kader van de inbreukvraag het model uitsluitend worden vergeleken met het beweerdelijk inbreukmakende model als geheel; de 'stand van de techniek' mag niet worden betrokken bij de vaststelling van de reikwijdte van de bescherming van het model.

Alleen de vrijheid van de ontwerper op het moment van het ontwikkelen van een model kan een beperking vormen van het beschermingsbereik van een model.

Alles aldus Apple in de punten 25-31 AD en 107 PA. Samsung ziet dit anders en is van mening dat de beschermingsomvang van een Gemeenschapsmodel mede wordt bepaald door het vormgevingserfgoed.

3.7 In artikel 4 lid 1 GModV is bepaald dat 'een model als Gemeenschapsmodel wordt beschermd voorzover het (...) een eigen karakter heeft' (onderstreping hof).

Hieruit volgt naar het oordeel van het hof dat de beschermingsomvang van een Gemeenschapsmodel afhangt van de mate waarin dit model een eigen karakter heeft.

3.8 Niet betwist is dat bij de beoordeling van het eigen karakter naar het vormgevingserfgoed moet worden gekeken. Dat blijkt uit het in rov. 3.5 al besproken artikel 6 lid 1 GModV, en is verder onderstreept in overweging (14) van de considerans van de GModV waarin het volgende is vermeld: "Het criterium voor de beoordeling van het eigen karakter van een model moet het duidelijke verschil zijn tussen de algemene indruk die wordt gewekt bij een geïnformeerde gebruiker die het model bekijkt, en die welke bij hem wordt gewekt door het vormgevingserfgoed, met inachtneming van de aard van het voortbrengsel waarop het model wordt toegepast (...) en in het bijzonder van de bedrijfstak waarmee het verbonden is en de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model."

3.9 Het onder 3.7 en 3.8 overwogene voert tot de conclusie dat bij de vaststelling van de beschermingsomvang van een model - via de tussenstap van het eigen karakter - het vormgevingserfgoed mede van belang is. In het vonnis van 9 september 2011 is ook het Landesgericht Düsseldorf hier van uitgegaan.

Op blz. 35 van dat vonnis heeft dat gerecht - onder verwijzing naar de 'Untersetzer'-uitspraak van het Bundesgerichtshof van 19 mei 2010 (I ZR 71/08) immers de afstand van Apple's model tot het vormgevingserfgoed ('Formenschatz') mede in aanmerking genomen bij de vaststelling van de beschermingsomvang ('Schutzbereich') van dat model.

De bij de vergelijking tussen een ouder model en een jonger model/voortbrengsel in het kader van de inbreukvraag aan de orde zijnde indrukken worden derhalve vooral bepaald door de elementen of combinatie van elementen die het oudere model een eigen karakter geven. Het onder 3.6 weergegeven betoog van Apple kan bijgevolg niet als juist worden aanvaard. [...]

7. Is het Apple-model nietig?

7.1 Uit bovenstaand schema blijkt dat er niet één bestaand model was dat alle elementen van Apple's model in zich droeg. Ozolins bevat weliswaar alle kenmerkende elementen van dat model afgezien van element E, doch gelet op dit verschil en de andere verschillen tussen Ozolins en Apple's model, te weten: - de duidelijke bredere grensvlakken in Ozolins; - de meer vierkante vorm van het Ozolins-beeldscherm; - de afwijkende achterkant van Ozolins, waarin blijkens de figuren 1 en 9 bij die aanvrage een holte/uitstulping is aangebracht, kan voorshands niet worden gezegd dat het Apple-model ten opzichte van Ozolins geen eigen karakter heeft. Hetzelfde geldt voor de overige door Samsung genoemde 'prior art'. Aan de vaststelling van dit hof dat alle kenmerkende elementen van Apple's model al in het vormgevingserfgoed voorkwamen, kan evenmin de gevolgtrekking worden verbonden dat Apple's model een eigen karakter ontbeert. Doordat in dat model een nog niet eerder vertoonde samenvoeging van al deze elementen heeft plaatsgevonden, zal dit model op de geïnformeerde gebruiker een (voldoende duidelijke) andere algemene indruk wekken dan die bij hem wordt gewekt door het vormgevingserfgoed, zeker nu de concrete wijze waarop de reeds bekende elementen in het Apple-model zijn vormgegeven in een aantal gevallen zozeer afwijkt van de wijze waarop dat in het vormgevingserfgoed is gebeurd dat de geïnformeerde gebruiker - die tevens op niet al te minimale details let - ook daarin relevante verschillen zal zien. Het beroep van Samsung op de nietigheid van Apple's model stuit op dit een en ander af.

8. De beschermingsomvang van het Apple-model 8.1 De omstandigheid dat ieder kenmerkend element van Apple's model al minstens twee keer in het vormgevingserfgoed van de betrokken sector voorkwam en het merendeel van die elementen zelfs in één bestaand model (Ozolins) is terug te vinden, brengt met zich dat de geïnformeerde gebruiker - die blijkens de rovv. 3.10, 6.2, 6.8, 6.12, 6.17, 6.21 en 6.23 alle hiervoor besproken 'prior art' kent - het Apple-model, hoewel hij dat enig eigen karakter niet zou ontzeggen, niet als erg bijzonder zou waarderen. Dat betekent dat dit model slechts een beperkt eigen karakter heeft, en daarmee een tamelijk geringe beschermingsomvang, zoals ook de voorzieningenrechter heeft overwogen. [...]

9.

Vallen de Samsung-tablets onder de beschermingsomvang van het Apple-model? [...]

9.8 Gegeven enerzijds de geringe beschermingsomvang van Apple's model en anderzijds de tussen dit model en de Galaxy Tab 10.1 bestaande, niet onaanzienlijke, verschillen, is het hof, gelet op hetgeen in de rovv. 9.2 en 9.7 is overwogen, voorshands van oordeel dat de Galaxy Tab 10.1 bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk wekt dan het Apple-model.

Hierbij heeft het hof met name ook meegewogen dat, naar Apple zelf heeft opgemerkt onder 73 AD, de 'thin form factor' een opvallend en belangrijk element is, zodat de geïnformeerde gebruiker aan de ongeveer twee maal zo grote 'thin form factor' van de Galaxy

198

Tab 10.1 veel gewicht zal toekennen. Het marktonderzoek dat Apple - met een voor haar gunstige uitkomst - heeft doen verrichten door Synovate kan aan voormeld oordeel niet afdoen reeds omdat het daarvan opgemaakte rapport van 26 juli 2011 (productie 41, tabblad 5 van Apple) geen aanwijzing bevat dat Synovate proefpersonen heeft geselecteerd die voldoen aan de criteria van de 'geïnformeerde gebruiker' in de zin van de GModV, dat wil zeggen de gebruiker die, zonder een ontwerper of technisch deskundige te zijn, de in de betrokken sector bestaande verschillende modellen kent, een zekere kennis bezit met betrekking tot de elementen die deze modellen over het algemeen bevatten en die door zijn belangstelling voor de betrokken voortbrengselen blijk geeft van een vrij hoog aandachtsniveau bij gebruik ervan. Dit klemt temeer daar in dit geschil het vormgevingserfgoed een belangrijke rol speelt bij de vaststelling van de beschermingsomvang van Apple's model. Daarnaast is het Synovate-onderzoek ten onrechte (zie rov. 9.7) niet op een rechtstreekse vergelijking gebaseerd. Dit alles brengt het hof voorshands tot het oordeel dat het gebruik door Samsung van de Galaxy Tab 10.1 geen inbreuk op Apple's modelrecht oplevert.'

5.C. Bespreking van de klachten in het principale cassatiemiddel 5.50. Zoals in nrs. 5.2 en 5.3 aangegeven, gaat het in deze aangevallen rechtsoverwegingen in hoofdzaak om twee thema's: (i) de beoordeling van het 'eigen karakter' van Apple's model - dat het hof aanneemt, maar beperkt (niet groot) acht; en (ii) de daaruit door het hof ten voordele van Samsung afgeleide beperkte beschermingsomvang van Apple's model.

5.51.1. De cassatiedagvaarding gaat eveneens van deze twee thema's uit. Zij munt niet uit door heldere opbouw. Daarover wil ik de stellers van Apple's cassatiedagvaarding niet hard vallen, want uit mijn inleidende beschouwingen hierboven bleek al dat tussen de thema's een aanzienlijk kruisverband bestaat.

Een (paragraaf- of regel-)nummering wordt in de cassatiedagvaarding evenwel node gemist. Enig speurwerk wijst uit dat Apple de boven bedoelde thema's (ongeveer) als volgt aan bod laat komen.

Thema (i) (beoordeling eigen karakter): - op p. 4 onderaan, onder het kopje 'Art. 4 GModV', t/m de tweede volle alinea op p. 5, - vervolgens(75) op p. 6, derde alinea, t/m p. 9, eerste helft.

Thema (ii) (beperkte beschermingsomvang): - op p. 5, de derde en de vierde volle alinea, onder het kopje 'Artikel 10 GModV', - (onmiddellijk) gevolgd op p. 5, onder het kopje 'Toelichting op het middel'(76) t/m de eerste twee alinea's op p. 6, - nader vervolgd op p. 9, onder het kopje 'Gevolgen van onjuiste rechtstoepassing', t/m p. 10.

5.51.2. Gezien deze weinig gestructureerde opbouw spreek ik in deze conclusie over 'klachtenbundels' zijdens Apple.

5.52. Nadat ik in mijn inleidende opmerkingen bij het principale cassatiemiddel vanaf nr. 5.6 t/m nr. 5.48.3 de

behandeling van thema (ii) aan thema (i) heb laten voorafgaan, zal ik bij de nu volgende bespreking van Apple's klachtenbundels (zoveel mogelijk) de numerieke volgorde van (i) naar (ii) in acht nemen.

5.C.1. Klachtenbundel (i) over de beoordeling van het 'eigen karakter' van Apple's model 5.53.1. De kern van deze klachtenbundel is de volgende. Ten onrechte heeft het hof (in rov. 3.5 - 3.9, 7.1 en 8.1) geoordeeld dat bij de beoordeling van het eigen karakter het model moet worden vergeleken met het vormgevingserfgoed als geheel en niet met één individueel model, althans met telkens één individueel model uit het vormgevingserfgoed; en ten onrechte heeft het hof (dan ook) miskend dat het 'eigen karakter' niet een grootheid is die zich in gradaties van meer of minder, of ruimer of geringer zou laten vaststellen.

5.53.2. Voor goed begrip herinner ik er (nog eens) aan dat het hof zijn oordeel over de mate van eigen karakter van Apple's model gegeven heeft in verband met zijn rechtsoordelen (rov. 3.7) 'dat de beschermingsomvang van een Gemeenschapsmodel afhangt van de mate waarin dit model een eigen karakter heeft', resp. (rov.

3.9) 'dat bij de vaststelling van de beschermingsomvang van een model - via de tussenstap van het eigen karakter - het vormgevingserfgoed mede van belang is'.

Daaraan heeft het hof in rov. 8.1 (en vervolgens in rov.

9.8) de onder thema (ii) bedoelde en in Apple's tweede klachtenbundel bestreden voor Apple ongunstige gevolgen verbonden. De volgens het hof (kort samengevat) relatief geringe afwijking in het Applemodel ten opzichte van verschillende (geïndividualiseerde) anticiperende modellen uit het vormgevingserfgoed (in de ogen van de geïnformeerde gebruiker 'niet erg bijzonder', rov. 8.1) brengen voor het Apple-model een navenant 'tamelijk geringe' beschermingsomvang mee.

5.54.1. Het verst strekkende verweer van Samsung houdt in dat Apple bij haar gehele klachtenbundel over thema (i) geen belang heeft, omdat het hof (in rov. 8.1) geoordeeld heeft dát het Apple-model eigen karakter heeft en aldus in het voordeel van Apple heeft beslist (s.t., nr. 48).

5.54.2. Apple heeft bij haar klachtenbundel over thema (i) inderdaad geen belang, voor zover haar klachten tot uitgangspunt nemen dat het hof geoordeeld zou hebben dat haar model maar een beperkte geldigheid - onder art. 4 jo. art. 6 GModVo - zou hebben. In zoverre berusten de klachten ook op een verkeerde lezing van het arrest. Het hof heeft - met ontkrachting van de daartegen door Samsung aangevoerde nietigheidsbezwaren die in rov. 6.1 t/m 6.26 zijn beoordeeld - in rov. 7.1 per saldo het model van Apple geldig (en niet: beperkt geldig) geacht.

5.54.3. Voor het overige gaat dit verst strekkende verweer van Samsung niet op. Zoals bleek, heeft het hof in rov. 3.7 geoordeeld dat de beschermingsomvang van een gemeenschapsmodel afhangt van 'de mate waarin' dit model een eigen karakter heeft (en in rov.

3.9 dienovereenkomstig geoordeeld dat bij de vaststelling van de beschermingsomvang van een

199

model - 'via de tussenstap van het eigen karakter - het vormgevingserfgoed mede van belang is'). Ondanks het aannemen van het eigen karakter van Apple's model door het hof in rov. 7.1, zet 's hofs in de eerste klachtenbundel van Apple aangevochten beoordelingswijze van het eigen karakter zich voort in het vervolg van 's hofs arrest, over de beschermingsomvang, en zulks in voor Apple negatieve zin. In zoverre heeft Apple wél belang bij haar eerste klachtenbundel.

5.55. Niettemin faalt Apple's eerste klachtenbundel, omdat deze berust op een onjuiste rechtsopvatting en/of op verkeerde lezing van 's hofs arrest.

5.56.1. Voor zover Apple erover klaagt dat het oordeel over de geldigheid van haar model niet gebaseerd zou mogen worden op een andere dan de door haar aangehangen vergelijkingswijze, nl. de per saldo solitaire vergelijking (zoals in nr. 5.39 onder de letter (B) door mij kort aangeduid), heb ik al aangegeven (nr.

5.54.2) dat de juistheid van die opvatting bij gebrek aan belang in het midden kan blijven.

5.56.2. Voor zover de eerste klachtenbundel - evenals de tweede klachtenbundel, zie nr. 5.61 - ervan uitgaat dat de beschermingsomvang van een (geldig) gemeenschapsmodel los zou staan van de mate van afstand die dat model vertoont ten opzichte van eerdere modellen, berust zij op een onjuiste rechtsopvatting. Ik verwijs naar de nrs. 5.13.1 - 5.33 supra.

Steunargumenten van Apple op p. 6 onderaan t/m p. 9, eerste helft - die overigens als motiveringsklachten niet kunnen leiden tot aantasting van een juist rechtsoordeel - zijn aldaar reeds weerlegd.

5.56.3. Voor zover de eerste klachtenbundel niet op dat (onjuiste) uitgangspunt berust, gaat zij uit van een verkeerde lezing van 's hofs arrest. In de daarin aangevallen overwegingen heeft het hof - anders dan in de eerste klachtenbundel wordt aangevoerd - immers uitwerking gegeven aan zijn - juiste - rechtsopvatting.

5.57.1. Apple's verkeerde lezing, die zich aldus in de gehele eerste klachtenbundel manifesteert, bestaat hierin, dat - volgens Apple - het hof bij zijn oordeel over het volgens het hof beperkte eigen karakter toepassing zou geven aan (art. 4 jo.) art. 6 GModVo, terwijl - volgens Apple - de beschermingsomvang (draagwijdte van de bescherming) een kwestie is van art. 10 GModVo. Die lezing is verkeerd, omdat het hof in de door Apple aangevochten rechtsoverwegingen, oordelend over de rol van de mate van eigen karakter in verband met de beschermingsomvang, nu juist klaarblijkelijk - uitwerking geeft aan art. 10.

5.57.2. Dat het hof weet dat de beschermingsomvang van art. 10 beïnvloed wordt door de mate van eigen karakter, getuigt zoals eerder ampel aangegeven van een juiste rechtsopvatting, die het hof veeleer siert dan dat dit klachtwaardig zou zijn.

5.57.3. Aan het voorafgaande doet niet af dat het hof in zijn arrest een werkwijze heeft toegepast, waarbij hij terecht - heeft onderkend dat de inhoud van de door Samsung primair naar voren gebrachte nietigheidsbezwaren (ook zonder tot een nietigheidsoordeel te leiden), tevens subsidiaire

argumenten van Samsung waren ter verdediging van althans een beperkte beschermingsomvang van Apple's gemeenschapsmodel.

5.57.4. Aan het voorafgaande doet evenmin af dat het hof na de beoordeling van Samsungs desbetreffende argumenten en Apple's desbetreffende contraargumenten in rov. 6.1 - 6.26, eerst in rov. 7.1 komt tot het geldigheidsoordeel, en vervolgens in rov. 8.1 - op basis van dezelfde bevindingen in rov. 6.1 - 6.26 - tot het oordeel van een 'tamelijk geringe beschermingsomvang'.

5.57.5. Een zodanige werkwijze van het hof laat zich niet anders kwalificeren dan als: voor de hand liggend en praktisch. Hiertegen kunnen ook geen bewaren bestaan, mits - eventuele -specifieke regels voor het uitspreken van een nietigheidsoordeel respectievelijk voor een oordeel over de beschermingsomvang niet geschonden worden. Uit het voorafgaande en uit het vervolg van deze conclusie blijkt dat daarvan geen sprake is.

5.58.1. Alle klachten van Apple's eerste klachtenbundel (volgens haar indeling: p. 4 onderaan t/m de tweede volle alinea op p. 5, vervolgd op p. 6, derde alinea, t/m p. 9, eerste helft van de cassatiedagvaarding) stuiten op het voorgaande af, behoudens daarin vervatte motiveringsklachten, maar met de aantekening dat die zich niet met succes tegen een juist rechtsoordeel kunnen richten.

5.58.2. Gezien het kruisverband tussen het onderwerp van Apple's klachtenbundels (i) en (ii), en mede gezien Apple's in de aanhef van het cassatiemiddel vervatte bede om de klachten 'in onderlinge samenhang te lezen' ben ik bereid om verderop bij de bespreking van de klachtenbundel (ii) nog naar klachtenbundel (i) terug te zien.

5.59. Ik sta hier nog stil bij een motiveringsklacht uit klachtenbundel (i), die beter nu afgedaan kan worden.

Apple heeft een deelklacht neergelegd(77) waarin zij het hof verwijt in rov. 3.5 te hebben geoordeeld dat Apple blijkens § 30 van haar pleitnota in appel zou hebben betoogd dat in het kader van de toetsing ex art.

4 en 6 lid 1 GModVo van het eigen karakter vergeleken mag worden met slechts één - niet méér dan één individueel anterieur model.

(Dit is de beoordelingswijze die ik in nr. 5.39 met de letter (A) heb aangeduid.) Deze deelklacht faalt bij gebrek aan belang. Ook als Apple dat niet betoogd heeft, en het hof er ten onrechte van uitgegaan zou zijn dat Apple dat wél betoogd zou hebben, heeft Apple daarvan geen last ondervonden. Het hof heeft immers zo'n zienswijze niet gevolgd. Uit rov. 6.1 t/m 6.26 blijkt dat het hof zich allerminst beperkt heeft tot vergelijking met één (en niet méér dan één) individueel anterieur model. De deelklacht suggereert nog(78) dat het hof in rov. 3.5 (ten onrechte) de staf zou hebben gebroken over de gehele § 30 van de pleitnota in appel namens Apple, met inbegrip van de daarin voorkomende volzin: '[Een beoordeling van de verschijningsvorm van een voortbrengsel dwingt] [n]iet tot een abstracte toets tussen het model en vormgevingserfgoed als geheel.'

Afgezien van gebrek aan belang, berust deze klacht op

200

een verkeerde lezing: het hof heeft zich t.a.p. over die stelling van Apple niet uitgelaten.

5.C.2.

Klachtenbundel (ii) over de beschermingsomvang van Apple's model 5.60.1. Zoals eerder aangegeven, is deze klachtenbundel (ii) in de cassatiedagvaarding te ontwaren op: - p. 5, de derde en de vierde volle alinea, onder het kopje 'Artikel 10 GModV', - (onmiddellijk) gevolgd op p. 5, onder het kopje 'Toelichting op het middel' t/m de eerste twee alinea's op p. 6, - nader vervolgd op p. 9, onder het kopje 'Gevolgen van onjuiste rechtstoepassing', t/m p. 10.

5.60.2. In nr. 5.58.2 gaf ik aan dat ik, gezien het kruisverband tussen het onderwerp van Apple's klachtenbundels (i) en (ii) bereid ben om bij de bespreking van de klachtenbundel (ii) straks nog naar klachtenbundel (i) terug te zien.

5.61.

Apple's centrale klacht ten deze (cassatiedagvaarding p. 5, midden), gericht tegen rov.

8.1 (jo. rov. 7.1) van het hof, luidt (iets verkort weergegeven) als volgt. Bij het bepalen van de beschermingsomvang ex art. 10 GModVo zijn de geldigheidsvoorwaarden niet opnieuw aan de orde. Lid 2 bepaalt de enige aanvullende beoordelingsmaatstaf (in aanvulling op lid 1) en betreft de mate van vrijheid die de ontwerper heeft bij het creëren van het model.

Dat ziet krachtens Europese rechtspraak (Apple verwijst naar: Gerecht EU 18 maart 2010, T-9/07, rov.

67) op beperkingen door technische functie of door wettelijke voorschriften (zoals veiligheidsvoorschriften). Volgens de klacht wordt de vrijheid van de ontwerper niet beperkt door het vormgevingserfgoed. Mocht het model te dicht bij een model uit het vormgevingserfgoed komen dat zal het niet nieuw zijn en/of geen eigen karakter hebben en derhalve geen modelbescherming waardig. Een zelfstandige factor voor beschermingsomvang is het niet.

5.62. Deze klacht berust op woordenspel en/of op een notoir onjuiste rechtsopvatting.

5.63. Zij berust op woordenspel voor zover zij beweert dat bij het bepalen van de beschermingsomvang ex art.

10 GModVo het eigen karakter als geldigheidsvoorwaarde niet opnieuw aan de orde is.

Dat is zij inderdaad niet in het kader van een (drempel)geldigheidsdiscussie. Maar dat doet er niet aan af dat naar algemeen erkende opvatting de mate van eigen karakter nu juist bepalend is voor de beschermingsomvang, en daartoe 'spiegelbeeldig' in aanmerking behoort te worden. In zoverre berust de klacht op een notoir onjuiste rechtsopvatting. Ik verwijs andermaal naar nrs. 5.13.1-5.33, en ik herhaal dat hier sprake is van een acte clair.

5.64.1. Overigens lijkt Apple het bovenstaande toch wel in te zien. Bovenaan p. 6 van de cassatiedagvaarding stelt Apple immers: 'In het kader van onderhavig cassatieberoep kan in het midden blijven of het vormgevingserfgoed daarbij een concrete rol kan spelen in de mate dat de

geïnformeerde gebruiker bij het bepalen van zijn algemene indruk van het bestreden model, het vormgevingserfgoed mede in aanmerking neemt. In dat geval zou het vormgevingserfgoed een rol kunnen spelen bij de concrete toepassing van het inbreukcriterium.'

5.64.2. Deze observatie van Apple getuigt van de juiste rechtsopvatting, met uitzondering van de woorden 'In het kader van onderhavig cassatieberoep kan in het midden blijven of ... '. Wat daarachter volgt, kan - na desbetreffend verweer, zoals in casu door Samsung gevoerd - nu juist niét in het midden blijven. Immers, hoe moet - onder art. 10 lid 1 GModVo - ánders beoordeeld worden of het model bij de geïnformeerde gebruiker al of niet een andere algemene indruk wekt?

Dit kan - onderscheiden van en naast de nieuwheidseis - niet anders dan door de mate van eigen karakter in aanmerking te nemen. Ik verwijs andermaal naar het exposé van de nrs. 5.13.1 - 5.33.

5.65.1. Niet onverdedigbaar is Apple's (deel-)stelling dat, gegeven voldoening aan de drempeleis, de enige aanvullende beoordelingsmaatstaf voor bepaling van de mate van eigen karakter te vinden zou zijn in art. 10 lid 2 GModVo, nl. de mate van vrijheid die de ontwerper heeft bij de ontwikkeling van het model.

5.65.2. Deze stelling vindt in het algemeen weinig steun in de in nrs. 5.16 - 5.30 aangehaalde doctrine en rechtspraak, maar wél bij enige Duitse schrijvers (zie nrs. 5.21 - 5.24) en bij het BGH in de Untersetzer-zaak (zie nrs. 5.31.1 - 5.31.3). Aldaar is echter meteen gebleken dat die schrijvers en het BGH de 'vrijheid van de ontwerper' in de zin van art. 10 lid 2 GModVo allerminst beperken tot de door Apple - met verwijzing naar rov. 67 van het arrest van Gerecht EU 18 maart 2010, T-9/07(79) - bedoelde 'beperkingen door technische functie of door wettelijke voorschriften (zoals veiligheidsvoorschriften)', maar zich juist ook laten uitstrekken tot [meer of minder] 'bestetzter Formenschatz' of 'Musterdichte'. Het BGH oordeelde dan ook (via de omweg van lid 2 van art. 10 GModVo) 'Der [...] Grundsatz, dass der Schutzumfang eines Geschmacksmusters von dessen Abstand zum vorbekannten Formenschatz abhängt [...] gilt daher nach wie vor'. Het enige verschil is dat die 'Grundsatz' nu wordt geconstrueerd via het uitlegvoorschrift in lid 2 van art. 6 resp. art. 10 GModVo over 'mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model'.

De beslissing waarvan beroep - waarin die omweg niet was bewandeld - bleef bij het BGH in stand.

5.65.3. Leest men nog de door Apple genoemde rov. 67 van Gerecht EU 18 maart 2010, T-9/07: '67 In dit verband dient erop te worden gewezen dat de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model onder meer wordt bepaald door beperkingen als gevolg van het feit dat de technische functie van het voortbrengsel of een deel daarvan bepaalde kenmerken oplegt, of door de wettelijke voorschriften die voor het voortbrengsel gelden. Deze beperkingen leiden tot een normalisatie van bepaalde kenmerken, die aldus gemeenschappelijk worden voor

201

alle op het betrokken voortbrengsel toegepaste modellen.' dan blijkt uit de door mij gecursiveerde woorden 'onder meer' dat het Gerecht de door Apple omhelsde beperkingen qua 'technische functie of wettelijke' of 'wettelijke voorschriften' ook allerminst als exclusief heeft aangegeven.

5.65.4. Ook deze (deel-)stellingname faalt dus. Over de omstandigheid dat het hof zijn oordeel over de beperkte bescherming rechtstreeks gebaseerd zou hebben op het beperkte 'eigen karakter' (in de zin van lid 1 van art. 10 GModVo), en niet de omweg via het interpretatievoorschrift van art. 10 lid 2 gevolgd heeft met de 'bestetzter Formenschatz' of 'Musterdichte' (zoals het Duitse BGH indiceert), klaagt het middel niet(80). (Ook) daarom zie ik in dit aspect voor de Hoge Raad geen reden - net zomin als voor het BGH in de Untersetzer-zaak(81) - om het aangevallen arrest te vernietigen.

5.66. Na de in nr. 5.64.1 aangehaalde passage, die zich m.i. dus tégen Apple keert, vervolgt de cassatiedagvaarding (op p. 6) met de (ook al in de laatste alinea's op p. 5 te lezen) klacht: 'Kern van het bezwaar in cassatie is dat er geen wettelijke basis bestaat voor de beslissing van het hof dat het vormgevingserfgoed (in de zin van overweging 14 van de considerans van de richtlijn) in abstracto (dat wil zeggen onafhankelijk van de concrete vergelijking met het bestreden model) de bescherming van een bepaald modelrecht zou vergroten of verkleinen (r.o. 8.1 van het arrest).'

5.67. Voor zover Apple hiermee klaagt dat het oordeel over de beschermingsomvang van haar model in ieder geval niet gebaseerd zou mogen worden op de vergelijkingswijze die in nr. 5.39 onder de letter (D) kort aangeduid is als 'kruislingse vergelijking zonder gespecificeerde identificatie' (Apple spreekt, m.i. minder nauwkeurig, over een vergelijkingswijze 'in abstracto') kan zij niet tot cassatie leiden en wel om de volgende redenen, in onderling verband.

- (i) In het kader van 's hofs beoordeling van de beschermingsomvang moet de in nr. 5.39 onder (C) bedoelde vergelijkingswijze 'eventueel kruislingse vergelijking met gespecificeerde identificatie' rechtens juist worden geacht (nrs. 5.13.1 - 5.33 supra).

- (ii) Het hof heeft klaarblijkelijk deze in nr. 5.39 onder (C) bedoelde vergelijkingswijze toegepast. Het hof heeft immers in rov. 6.1 t/m 6.26 het Apple-model vergeleken met geïdentificeerde, individuele door Samsung voorgehouden anterieure modellen. Aldus mist de klacht over de toegepaste vergelijkingswijze (D) feitelijke grondslag, en kan toelaatbaarheid van dié vergelijkingswijze in dit het kader van de beoordeling van de beschermingsomvang in deze zaak (wél) in het midden blijven.

5.68. Ik vervolg de beoordeling van Apple's tweede klachtenbundel, door acht te slaan op p. 9, onder het kopje 'Gevolgen van onjuiste rechtstoepassing', t/m p.

10.

5.69. De aldaar op p. 9 geformuleerde klachten over rov. 8.1 en tevens over rov. 9.8 bouwen geheel voort op eerdere klachten, en delen het lot daarvan.

5.70. Voor de klachten in de eerste twee alinea's van p.

10 geldt hetzelfde, terwijl het bij de daarin aangevallen oordelen voor het overige - zoals het middel ook wel onderkent - om een in cassatie niet te toetsen feitelijk oordeel gaat.

5.71. In de laatste alinea's op p. 10 wordt - kennelijk zekerheidshalve - nog geklaagd dat 's hofs conclusie van niet-inbreuk in casu niet gebaseerd kan worden op de enkele constatering dat er niet onaanzienlijke verschillen bestaan tussen de modellen in kwestie. De klacht faalt reeds omdat 's hofs oordeel niet op die enkele constatering is gebaseerd.

5.72. De verwijzing in deze alinea's naar teksten in toelichtingen bij het voorstel voor een GModVo uit het jaar 1993 kunnen, wat daar overigens van zij, hieraan niet afdoen nu die toenmalige teksten achterhaald zijn door de verdere totstandkomingsgeschiedenis van de ModRl en de GModVo. De voorstellen werd nadien nog meermalen gewijzigd. De door Apple ingeroepen bepaling werd eerst aldus gewijzigd (12 februari 1996, Pb C 287/157(82)) dat aan punten van overeenkomst nu in beginsel evenveel (en niet meer: meer) belang moest worden gehecht dan aan punten van verschil. Zo'n bepaling verdween volledig in een volgende wijziging (15 mei 1996, Pb C142/7); dat leverde de huidige tekst van lid 2 op.

5.73. Als vaker aangekondigd, wil ik nu nog terugzien naar klachten uit Apple's klachtenbundel (i), gezien het kruisverband tussen Apple's twee klachtenbundels, en die bezien als zouden zij (mede) behoren tot klachtenbundel (ii). Naar blijken zal, kan dit Apple echter niet baten.

5.74.1. Nu door de bril van klachtenbundel (ii) bezien, geven de alinea's op p. 6 van de cassatiedagvaarding, vanaf iets onder het midden ('Waar het Apple om gaat...') tot aan de laatste alinea, evenwel geen aanleiding tot ander commentaar dan hierboven reeds gegeven, behoudens het volgende.

5.74.2. Apple's retorisch aansprekende stelling iets onder de helft van p. 6: 'Mozaïeken - het combineren van twee of meer eerdere modellen - mag niet in het modellenrecht' is, naar ik denk, juist voor zover het in het kader van de geldigheidstoetsing gaat om de vereiste nieuwheid(83) (maar de nieuwheid is in deze zaak - als niet door Samsung betwist - niet aan de orde). Misschien is de stelling ook juist bij de toets van het eigen karakter(84), maar ook dan slechts in het kader van de binaire toetsing 'geldig' of 'nietig'. De stelling is niet juist in het kader van de beoordeling van de beschermingsomvang, zoals hierboven al vaak herhalenderwijs uiteengezet, met verwijzing naar de in dat verband mogelijk toelaatbare vergelijkingswijze (D) van nr. 5.39 (die het hof echter niet heeft toegepast), en als dat niet het geval zou zijn, de stellig toelaatbare vergelijkingswijze (C) van nr. 5.39 (die het hof heeft toegepast).

5.74.3. Hiermee is, voor zover nodig, ook de stellingname in de cassatiedagvaarding op p. 7, vanaf

202

de 8e regel tot het midden van die pagina genoegzaam besproken.

5.74.4. De niet-relevantie van het Shenzen-arrest van het Europese Gerecht (T-153/08) voor de beoordeling van de beschermingsomvang heb ik al aangegeven in nrs. 5.43.1 - 5.43.2.

5.75. Apple verwijst onderaan p. 7 naar het Limousinen-arrest van 22 april 2010, rov. 33, waarin het Bundesgerichtshof heeft overwogen dat het eigen karakter van het Gemeenschapsmodel moet worden beoordeeld op basis van een individuele vergelijking met de relevante ontwerpen uit de stand van de techniek ('Einzelvergleich'). Lezing van rov. 9 en 32 van dit arrest leert evenwel dat dit oordeel gegeven is in het kader van de geldigheidstoetsing, en niet in het kader van de beoordeling van de beschermingsomvang.

Vgl. supra nr. 5.45.2.

5.76.1. Teruggaand naar de laatste alinea op p. 6, vervolgd bovenaan p. 7, sta ik stil bij een door Apple nog in stelling gebracht taalkundig argument. Volgens deze klacht zou het hof, in rov. 3.5 verwijzend naar de meervoudsvorm 'modellen' in de tekst van artikel 6 lid 1 GModVo, eraan voorbijgegaan dat de Engelse tekst (in enkelvoud) spreekt over 'any design which has been made available to the public', de Franse tekst over 'tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public', en de Duitse tekst over 'ein anderes Geschmacksmuster bei diesem Benutzer hervorruft, das der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist'.(85) 5.76.2. Deze argumentatie maakt op mij geen indruk.

5.76.3. Ik zie, op de keper beschouwd, geen verschil tussen de taalversies. Met de tekst, in welke taalversie dan ook, is klaarblijkelijk bedoeld: 'ieder anterieur model' of 'welk anterieur model dan ook'. Dat blijkt ook uit de toelichting van de Europese Commissie bij deze tekstversie (die stamt uit het gewijzigde voorstel van 1996)(86). In dit voorstel werd in lid 1 het criterium 'significantly' (en de voorgeschreven weging van overeenkomsten en verschillen) vervangen door het 'verschillendealgemene- indruk'-criterium. In lid 2 verscheen de verwijzing naar de mate van vrijheid van de ontwerper. In het Explanatory Memorandum is daarover te lezen (cursivering toegevoegd): 'Paragraph 1 Paragraph l defines the individual character of a design and, in effect, sets the threshold for protection.

The European Parliament has wished to lower the threshold by deleting the word "significantly". Because the provision still contains the requirement of a different overall impression, this deletion does not unduly lower the threshold; and the Commission therefore feels it can accept the amendment. As a consequence of the lowering of the "threshold" the Commission did, however, feel compelled to delete paragraph (2) of the initial proposal, for the following reason. In order to alleviate the effect of the relatively high threshold provided for in the original wording of paragraph (1), paragraph (2) substantially restricted the designs which were to be taken into consideration as comparison material when assessing the individual character of a design. Now that the "threshold" has

been lowered, such a limitation would be counterproductive and the comparison should therefore he made with any design disclosed before the design in question. [...]'

Ik vind - tegen deze achtergrond - de Nederlandse taalversie, sprekend over 'modellen die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld', even helder als een versie waarin gestaan zou hebben 'ieder model dat voor het publiek beschikbaar is gesteld'.

5.76.4. Net zomin als het spreken over 'modellen' (meervoud) in de Nederlandstalige versie van art. 6 doorslaggevend kan zijn voor de opvatting dat 'mozaïeken' of 'systeemvergelijking' toelaatbaar of geboden zou zijn (voor zover het hof dit wél een doorslaggevend argument geacht zou hebben, is Apple's kritiek in zoverre terecht), kan de 'enkelvoudversie' in andere taalversies niet doorslaggevend zijn voor het tegengestelde standpunt.

Ook in die versies geldt immers dat vergeleken mag c.q. moet worden met - het meest nabije van - méér dan één anticiperend model, hetgeen Apple, als aanhanger van de in nr. 5.39 onder (B) aangegeven uitlegvariant, ook onderschrijft. Het taalkundig argument kan wél enige steun geven aan de stelling dat die vergelijking, zoals Apple stelt, telkens één op één moet geschieden, en dat daarom de in nr. 5.39 onder (D) aangegeven uitlegvariant niet toelaatbaar zou zijn. Maar tegen toelaatbaarheid van het eventueel kruislings in aanmerking nemen van anticiperende modellen in het kader van de beoordeling van de beschermingsomvang (zonder miskenning van de mogelijkheid van een eigen karakter in en door zo'n combinatie; dit is de in nr. 5.39 onder (C) aangegeven, door het hof toegepaste uitlegvariant) vormen de door Apple genoemde taalversies geen - laat staan een doorslaggevend argument.

5.77. Pagina 8 van de cassatiedagvaarding begint met het kopje 'Strekking van het middel ten aanzien van toepassing van artikel 10 alsmede ten aanzien van artikel 6 GModV'. De eerste drie alinea's daaronder houden een herhaling in van eerdere klachten, en delen het lot daarvan. Ik verwijs met name naar nrs. 5.62 5.67. 5.78.1. In de vierde t/m zevende alinea op p. 8 van de cassatiedagvaarding (t/m het citaat uit het Explanatory Memorandum), verwijt Apple het hof dat het bij zijn 'stelling dat de beschermingsomvang in abstracto kan worden beperkt door een vergelijking met het vormgevingserfgoed', in rov. 3.7 is uitgegaan van een verkeerde lezing van art. 4 GModVo. 5.78.2. Ook deze klacht kan niet tot cassatie leiden. In de eerste plaats gaat zij uit van een verkeerde lezing van het arrest. In rov. 3.7 spreekt het hof niet over een toetsing in abstracto, en uit rov. 6.1 - 6.26 blijkt dat het hof ook niét een abstracte toetsingswijze oftewel de in nr. 5.39 onder (D) bedoelde 'kruislingse vergelijking zonder gespecificeerde identificatie' heeft toegepast.

Het hof heeft de in nr. 5.39 onder (C) toetsingswijze 'kruislingse vergelijking met gespecificeerde identificatie' toegepast. Uit het voorafgaande van deze conclusie blijkt dat die wijze van beoordeling in het

203

kader van de beoordeling van de beschermingsomvang juist is.

5.78.3. Ook Apple's klacht dat het hof zijn rechtsopvatting niet uit de woorden 'voor zover' in art.

4 GModVo had mogen afleiden, kan niet tot cassatie leiden. Wat er van dit argument van het hof zij, het hof hééft Apple's model geldig geoordeeld, en is bij zijn beoordelingswijze van de beschermingsomvang van een juiste rechtsopvatting uitgegaan, zodat Apple bij deze klacht geen belang heeft.

5.79.1. Onderaan p. 8 tot en met de eerste helft van p. 9 van de cassatiedagvaarding gaat het over de vraag of het hof in rov. 3.9 had mogen aannemen dat volgens de rechtspraak in Duitsland het vormgevingserfgoed een rol speelt bij het vaststellen van de beschermingsomvang, met (indirecte) verwijzing naar de 'Untersetzer'-uitspraak van het Bundesgerichtshof van 19 mei 2010. Apple meent dat uit die uitspraak het tegendeel blijkt.

5.79.2. Deze klacht kan reeds niet tot cassatie leiden, omdat een juist rechtsoordeel niet met een motiveringsklacht bestreden kan worden.

5.79.3. Overigens is in de nrs. 5.31.1 - 5.31.3 gebleken dat Apple op p. 9 van de cassatiedagvaarding de 'Untersetzer'-uitspraak van het BGH onvolledig en daarmee onjuist geciteerd heeft. Het arrest levert (in rov. 17) juist wél de bevestiging op dat 'Der bereits vor Umsetzung der Richtlinie 98/71/EG durch das Geschmacksmusterreformgesetz anerkannte Grundsatz, dass der Schutzumfang eines Geschmacksmusters von dessen Abstand zum vorbekannten Formenschatz abhängt [...] nach wie vor [gilt]'.

5.79.4. Over de vraag of het hof § 113 van het vonnis van LG Düsseldorf 9 september 2011 in de zaak tussen Apple en Samsung juist verstaan heeft, is in cassatie iedere discussie overbodig. Toch zeg ik nog dat het hof het wat dat betreft in rov. 3.9 bij het juist eind heeft, en Apple's cassatiemiddel niet.

5.D. Slotsom in het principale beroep 5.80. In het principale beroep kom ik tot de slotsom dat Apple's klachten niet tot cassatie kunnen leiden.

5.81. Het hof kon, zonder schending van de GModVo, oordelen dat aan Apple's gemeenschapsmodel slechts een beperkte beschermingsomvang toekomt. Het hof kon bij zijn beoordeling van de beschermingsomvang meer dan één anterieur model in acht nemen (in elk geval, zoals het gedaan heeft: meer dan één gespecificeerd anterieur model), en zulks ook 'kruislings'. Dat de GModVo (en ModRl) bij de beoordeling van de beschermingsomvang een zodanige beoordelingswijze toelaten, acht ik een acte clair. Ik zie dus geen aanleiding om de Hoge Raad voor te stellen prejudiciële vragen te stellen aan het HvJEU. 6. Bespreking van het voorwaardelijk incidentele cassatiemiddel 6.1. Hoewel bij de door mij geadviseerde verwerping van het principale beroep het voorwaardelijk ingestelde incidentele beroep niet aan de orde zal komen, zal ik de incidentele cassatieklachten toch bespreken.

6.A. De techniekrestrictie

6.2. Ten aanzien van alle door Apple gestelde kenmerkende eigenschappen van haar gemeenschapsmodel (zie daartoe rov. 5.1 van het arrest) heeft Samsung aangevoerd dat die niet voor bescherming onder de GModVo in aanmerking komen omdat zij uitsluitend door een technische functie worden bepaald, in de zin van art. 8 lid 1 GModVo. Die bepaling (de zgn. 'techniekrestrictie') luidt: 'Een recht op een Gemeenschapsmodel bestaat niet voor de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door een technische functie worden bepaald.'

6.3. Onderdeel 1 richt zich tegen rov. 5.5, waarin het hof heeft geoordeeld: '5.5 Van de zojuist genoemde elementen zijn - naast de behuizing van de computer - de aanwezigheid van het beeldscherm en de maatregel om het oppervlak waar dit zich onder bevindt transparant te doen zijn, technisch bepaald. Dit geldt echter niet voor de concrete vormgeving hiervan. Het hof gaat er van uit dat ook voor het overige de elementen A t/m H, althans in hun concrete uitvoeringsvormen, niet door de techniek zijn gedicteerd. Voor zover gebaseerd op de stelling dat het model (geheel of gedeeltelijk) technisch is bepaald, falen de (onder 3.2 weergegeven) verweren van Samsung.'

Hiermee verwierp het hof goeddeels Samsungs beroep op de 'techniekrestrictie'.

6.4.1.

Ik citeer nu eerst uit Van Nispen/Huydecoper/Cohen Jehoram, o.c. (2012), nr.

1.4.3.4, p. 98, bij hun bespreking van art. 8 lid 1 GModVo (7 lid 1 ModRl; 3.2 lid 1, onder a, BVIE): 'Wat de bedoeling van deze regel(s) in haar algemeenheid is, is wel te begrijpen; hoe ver het bereik van deze regel(s) gaat, is veel minder duidelijk en, en is inmiddels ook bepaald controversieel. De - duidelijke bedoeling van deze regels bestaat erin, dat modelbescherming niet mag dienen om anderen de toegang tot technische verworvenheden te beletten. Het modelrecht beschermt het uiterlijk van voortbrengsels, maar beoogt overigens geen belemmering te zijn voor de ontwikkeling van de techniek, of voor de deugdelijkheid of bruikbaarheid van producten [...]. De onduidelijkheid en de daarmee samenhangende controverse zien op de vraag wanneer moet worden aangenomen dat een uiterlijk kenmerk "uitsluitend" door een technische functie wordt bepaald. Tegenover elkaar staan hier de "ruime" leer dat een uiterlijk kenmerk niet "uitsluitend" door een technische functie wordt bepaald wanneer dezelfde functie ook met een relevant aantal anders ogende uiterlijke kenmerken kan worden verwezenlijkt aan de ene kant, en de "enge" leer dat elk uiterlijk kenmerk dat in hoofdzaak door utilitaire kenmerken wordt ingegeven, van bescherming moet worden uitgesloten (dus ook al zou men met andere uiterlijke kenmerken hetzelfde technische effect kunnen verkrijgen).'(87) 'In de Nederlandse rechtsleer is op het voetspoor van Quaedvlieg in diens dissertatie Auteursrecht op techniek uit 1987, voor de ruime leer de aanduiding "resultaatgerichte leer" en voor de enge leer de

204

aanduiding "apparaatgerichte leer" gangbaar geworden.'

Ik constateer dat de auteurs hun keuze voor de kwalificatie 'ruime' respectievelijk 'enge' leer kennelijk hierdoor hebben laten bepalen, dat de 'ruime' (door hen geprefereerde) leer méér mogelijkheden voor modelbescherming biedt, en de 'enge' leer minder.(88) 6.4.2. In het vervolg van de bespreking van dit onderwerp door Van Nispen, Huydecoper en Cohen Jehoram op p. 99-106 - waarin ook uitspraken van de Kamer van Beroep van het OHIM en van het GEU de revue passeren - komen nog varianten binnen de 'ruime' (resultaatgerichte) en de 'enge' (apparaatgerichte) leer aan de orde. Ook komt daar aan de orde de vraag of de 'apparaatgerichte' (althans: overwegend apparaatgerichte) keuze die het Hof van Justitie van de EU in 2002 bij de uitleg van de parallelle techniekrestrictie in het (Unie-)merkenrecht heeft gemaakt(89), al dan niet naar het modellenrecht zou moeten worden doorgetrokken, en of die misschien in 2010(90) al (tot op zekere hoogte) ís doorgetrokken.

Deze kwesties komen ook aan de orde in de schriftelijke toelichtingen van partijen: daar niet in oppererenderwijs, maar kemphaangewijs.

6.5. Uit de nrs. 6.4.1 - 6.4.2 is wel duidelijk geworden dat onderdeel 1 noopt tot prejudiciële vragen aan het HvJEU, tenzij dit onderdeel op processuele gronden zou stranden. Ik meen dat er voor dit laatste geen grond is.

6.6. Strandt de klacht van Samsung op de processuele grond dat Samsung daarbij geen belang heeft, omdat haar beroep op art. 8 lid 1 GModVo hoe dan ook (zowel bij toepassing van de resultaatgerichte en de apparaatgerichte leer) zou moeten stranden en het hof dat toereikend gemotiveerd heeft? Neen.

6.7. Indien de resultaatgerichte leer zou gelden, zou de - korte - afdoening van Samsungs beroep op art. 8 lid 1 GModVo, wellicht door de beugel kunnen. Maar of die resultaatgerichte leer (of een onbekende variant daarvan) al dan niet geldt, is nu juist een (Unierechtelijke) rechtsvraag.

6.8. Indien de apparaatgerichte leer (of een onbekende variant daarvan) zou gelden, meen ik - overeenkomstig Samsungs klacht in punt 6 van onderdeel 1 - dat het hof in zijn motiveringsplicht tekort geschoten is. T.a.p. noemt Samsung vindplaatsen in de processtukken, waarin zij geadstrueerd betoogt dat de door Apple als kenmerkend aangeduide elementen van haar model door de technische functie daarvan worden bepaald. De verwijzingen zijn niet allemaal even ter zake dienend, maar dat zijn in elk geval wél de (inderdaad met producties geadstrueerde) verwijzingen in de nrs. 5.12 5.35 van de Memorie van Antwoord. Inderdaad heeft het hof onvoldoende inzichtelijk gemaakt waarom het in het licht van deze stellingen van Samsung oordeelde dat enkele kenmerken wel, maar de meeste kenmerken niet door de techniek worden gedicteerd. Ik ben het niet eens met Apple's verwijt in haar s.t. nr. 4.1.27 dat punt 6 van Samsungs onderdeel 1 niet aan de aan een cassatiemiddel te stellen eisen zou voldoen omdat het niet zou motiveren waarom of in welk opzicht de

motivering van 's hofs oordeel tekort zou schieten. Met verwijzing naar (met name) de 5.12 - 5.35 MvA is een duidelijke verwijzing naar de argumenten gegeven, en ik zie niet in (91) waarom die in het cassatiemiddel van Samsung nog eens uitgeschreven zouden moeten zijn.

6.9. Omdat de beoordeling van Samsungs klachten in punt 6 van het onderdeel duidelijkheid over de toetsingscriteria vereist, concludeer ik ten deze dus tot het stellen van vragen van uitleg over art. 8 lid 1 GModVo aan het Hof van Justitie van de EU. 6.10.1. In punt 7 van onderdeel 1 stelt Samsung dat het slagen van één of meer klachten van dit onderdeel meebrengt dat de rov. 5.6 tot en met 9.11 van 's hofs arrest evenmin in stand kunnen blijven. Volgens Samsung zou het wegvallen van 's hofs beslissing in rov. 5.5 meebrengen dat het model, althans de uiterlijke kenmerken daarvan, wegens technische bepaaldheid niet voor bescherming op grond van het modellenrecht in aanmerking komt c.q. komen.

6.10.2. Zoals Samsung zelf onderkent, hangt het succes van deze stellingname in de eerste plaats af van het al dan niet slagen van haar middelonderdeel 1. Wat Samsung m.i. niet onderkent, is dat de 'wijze van' (eventueel) slagen onderdeel 1 invloed kan zijn op de vraag wat het lot is van de rov. 5.6 t/m 9.11. Dat kan afhangen van het antwoord op de (wellicht mede hierop toe te spitsen) prejudiciële vraagstelling van de Hoge Raad.

6.B. Het eigen karakter van Apple's gemeenschapsmodel 6.11. Samsungs onderdeel 2 is gericht tegen het tweede gedeelte rov. 7.1 van 's hofs arrest. Dat gedeelte citeer ik gemakshalve nog even: '7. Is het Apple-model nietig?

7.1 [...] Doordat in dat model een nog niet eerder vertoonde samenvoeging van al deze elementen heeft plaatsgevonden, zal dit model op de geïnformeerde gebruiker een (voldoende duidelijke) andere algemene indruk wekken dan die bij hem wordt gewekt door het vormgevingserfgoed, zeker nu de concrete wijze waarop de reeds bekende elementen in het Apple-model zijn vormgegeven in een aantal gevallen zozeer afwijkt van de wijze waarop dat in het vormgevingserfgoed is gebeurd dat de geïnformeerde gebruiker - die tevens op niet al te minimale details let - ook daarin relevante verschillen zal zien. Het beroep van Samsung op de nietigheid van Apple's model stuit op dit een en ander af.'

6.12. Volgens het onderdeel (in punt 9) geeft het hof blijk van een onjuiste rechtsopvatting, voor zover het hof hierbij heeft miskend dat de ontwerper van het (Apple-)model bij de ontwikkeling daarvan zodanig was beperkt door technische en functionele eisen aan het product, dat van een eigen karakter geen sprake is (artikel 6 lid 2 GModVo).

6.13.1. Het onderdeel moet (reeds) falen om de volgende redenen. Wat er zij van de door Samsung voorgehouden rechtsopvatting (beperking door technische en functionele eisen aan het product in die mate, dat van een eigen karakter geen sprake kan zijn),

205

het hof heeft die klaarblijkelijk niet miskend. Het onderdeel mist dus feitelijke grondslag.

6.13.2. In rov. 3.2 heeft het hof Samsungs desbetreffend verweer onderkend. In rov. 5.5 heeft het hof vervolgens overwogen: '5.5 Van de zojuist genoemde elementen zijn - naast de behuizing van de computer - de aanwezigheid van het beeldscherm en de maatregel om het oppervlak waar dit zich onder bevindt transparant te doen zijn, technisch bepaald. Dit geldt echter niet voor de concrete vormgeving hiervan. Het hof gaat er van uit dat ook voor het overige de elementen A t/m H, althans in hun concrete uitvoeringsvormen, niet door de techniek zijn gedicteerd. Voor zover gebaseerd op de stelling dat het model (geheel of gedeeltelijk) technisch is bepaald, falen de (onder 3.2 weergegeven) verweren van Samsung.'

Daartegen richt het onderhavige onderdeel 2 geen klacht.

6.13.3. Daarnaast blijkt uit de in rov. 6.1 - 6.26 uitgevoerde ampele vergelijking van de (elementen van de) daar genoemde - gelijkenissen maar ook verschillen vertonende - modellen, en uit 's hofs evaluatie in rov.

7.1, 's hofs oordeel dat niettegenstaande beperkingen door technische en functionele eisen, in casu wel degelijk (toch) sprake van een eigen karakter is. Zulks (door het onderdeel niet bestreden): door een nog niet eerder vertoonde samenvoeging van elementen, en door de concrete wijze van vormgeving in het Apple-model.

Anders gezegd: het hof heeft - ampel - aangegeven dat er (wél) voldoende variatiemogelijkheden waren, waarvan Apple in voldoende mate gebruik gemaakt heeft, om aan haar model een 'eigen karakter' te geven.

Ik teken nog aan dat de omstandigheid dat het hof in rov. 8.1 zijn oordeel over de 'tamelijk geringe beschermingsomvang' van Apple's model rechtstreeks op art. 6 lid 1 GModVo heeft gebaseerd, en aldaar niet (kenbaar) mede op het uitlegvoorschrift van lid 2, daaraan niet afdoet(92).

6.14. Terzijde teken ik aan dat het hof in rov. 7.1 m.i. van een juiste, en Samsung in haar klacht daartegen van een onjuiste rechtsopvatting uitgaat. Artikel 8 lid 1 GModVo voorziet in uitsluiting van bescherming voor de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie worden bepaald (vgl. de bespreking van onderdeel 1 van Samsungs middel). Dan is (apert) onlogisch een interpretatie van art. 6 lid 2 GModVo die via (ontbrekende) 'vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model' tot hetzelfde nietigheidsresultaat zou moeten kunnen leiden. Voorts is bij de bespreking van het principale middel al gebleken dat art. 6 lid 2 GModVo een strekking heeft die juist tegenover de hier door Samsung beleden rechtsopvatting staat. De strekking van art. 6 lid 2 is dat ten voordele van de ontwerper rekening gehouden wordt met een geringe(re) mate van vrijheid van de ontwerper, zónder dat dit aan een 'eigen karakter' behoeft af te doen (zij het met de spiegelbeeldige pendant in art. 10 lid 2 ten aanzien van de beschermingsomvang)(93). Omdat het onderdeel reeds faalt op de in nr. 6.13.1 - 6.13.3 aangegeven

gronden, geef ik deze observaties over de 'rechtskwestie' ten overvloede. Zij behoeven geen nadere beoordeling en komen daarmee ook niet voor eventuele prejudiciële vragen aan het HvJEU in aanmerking.

6.15. De motiveringsklacht van onderdeel 2 (in punt 10) kan evenmin tot cassatie leiden. Ook indien de door Samsung beleden rechtsopvatting de juiste zou zijn, heeft het hof via rov. 6.1 - 6.26 en rov. 7.1 op Samsungs stellingen voldoende gerespondeerd, te meer in aanmerking genomen dat hier sprake is van een procedure in kort geding. Ik verwijs naar nrs. 6.13.2 6.13.3 hierboven. 's Hofs feitelijk oordeel ten deze komt niet voor toetsing in cassatie in aanmerking.

6.16. Onderdeel 3.a richt zich eveneens tegen rov. 8.1 (en tegen rov. 8.2). Volgens de rechtsklacht in punt 13 heeft het hof miskend dat de beschermingsomvang van een (Apple's) model wordt beperkt door een geringe keuzevrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling daarvan.

6.17. Onderdeel 3.a faalt om dezelfde reden als onderdeel 2. Hetgeen ik in nrs. 6.13.1 - 6.13.3 heb vermeld ten aanzien van onderdeel 2 is van (overeenkomstige) toepassing.

6.18. Ook de motiveringsklacht van onderdeel 3.a (in punt 14) kan niet tot cassatie leiden. Nr. 6.15 hierboven is van overeenkomstige toepassing.

6.19. Onderdeel 3.b klaagt (in punten 15 en 16) dat het hof bij de beoordeling van de beschermingsomvang van Apple's model in rov. 8.1 en 8.2 ten onrechte geen aandacht heeft besteed aan de (beperkende) invloed van stijlelementen op de beschermingsomvang. Voor zover het hof ervan is uitgegaan dat stijlelementen die tot uitdrukking komen in de vormgeving van een model geen invloed hebben op de beschermingsomvang van dat model, is zijn oordeel onjuist, omdat zulke stijlelementen (die Apple in haar model heeft overgenomen) niet beschermd zijn, c.q. buiten de beschermingsomvang vallen.

6.20. Ook dit onderdeel faalt (reeds) bij gebrek aan feitelijke grondslag. Met zijn - op het onderzoek in rov.

6.1 - 6.26 gestoeld - oordeel in rov. 8.1 dat de geïnformeerde gebruiker het Apple Model 'niet als erg bijzonder zou waarderen' heeft het hof klaarblijkelijk de - voor Apple negatieve - invloed van (vaak: meer dan eens) in eerdere modellen voorkomende elementen op de beoordeling van (de mate van) het 'eigen karakter' van Apple's model 'meegenomen'. Dat het hof aan het meer dan eens voorkomen van elementen niet de kwalificatie 'stijlelement' verbindt, doet daaraan niet af (en voor zover Samsungs klacht zich daarop toespitst, heeft zij daarbij geen belang).

6.21. Net als bij incidenteel onderdeel 2, wil ik bij de rechtsklacht van incidenteel onderdeel 3.b ten overvloede nog aantekenen dat die m.i. uitgaat van een (notoir) onjuiste rechtsopvatting. De criteria van art. 6 en art. 10 GModVo zijn naar hun aard doordesemd van de invloed van - al dan niet als 'stijlinvloed' te betitelen - anticiperende modellen. Het verlangen van onderdeel 3.b dat de rechter anticipaties daarmee ook zou moeten (sub)rubriceren als deel uitmakend van een (mede

206

beslissende) 'stijlinvloed', verdraagt zich evenwel niet met de tekst en het systeem van de GModVo, en miskent dat het bij 'stijlinvloed' toch ook om een relatieve en niet absolute invloed zal gaan op de 'algemene indruk' van de 'geïnformeerde gebruiker'.

Uiteraard kan een belanghebbende partij zijn visie op het ontbreken van 'eigen karakter' desgewenst kan 'aandikken' door te spreken van 'stijlinvloed' e.d. Voor de rechter blijft het 'eigen karakter'- criterium van art. 6 lid 1 resp. art. 10 lid 1 GModVo (mede in het licht van het uitlegvoorschrift in lid 2 van elk van deze artikelen) echter decisief.

6.22. De motiveringsklacht in punt 17 kan Samsung niet baten, nu Samsungs daar bedoelde stellingen in het licht van het bovenstaande niet als essentieel kunnen worden beschouwd. 6.C. (On-)duidelijkheid van Apple's modelregistratie 6.23. Onderdeel 4 heeft betrekking op de wijze waarop het hof in rov. 5.2 Apple's modelregistratie heeft geïnterpreteerd. Volgens het onderdeel is het hof ten onrechte aan - aan Apple te wijten - onduidelijkheden of fouten daarin voorbijgegaan.

6.24.1. Onder het kopje '5. De kenmerkende elementen van Apple's model' heeft het hof, als tussenstap in de richting van de beoordeling van het eigen karakter van het model, zich gebogen over de vraag uit welke elementen van het model van Apple bestaat. In rov. 5.1 neemt het hof kennis van de elementen die volgens Apple kenmerkend zijn, waaronder 'een plat transparant oppervlak zonder enige versiering dat zich over de gehele voorzijde van het product uitstrekt' (zie rov. 5.1 sub b) en 'onder het transparante oppervlak, substantiële (zwarte of witte) grensvlakken aan alle zijden van het scherm' (zie rov. 5.1 sub e).

6.24.2. In rov. 5.2 bespreekt het hof Samsungs verweer dat deze (in nr. 6.24.1 bedoelde) door Apple gestelde elementen niet uit de modelregistratie blijken. Het hof overweegt hierover: [...]

'Ad b.

In de figuren 1.2 en 1.3 van Apple's model, waarin de voorkant van dat model is afgebeeld, en in figuur 1.1 daarvan, die de achterkant weergeeft, zijn schuine strepen getekend. De geïnformeerde gebruiker zal dit opvatten als een aanduiding van spiegelende oppervlakken. Omdat het model een computer betreft zal de geïnformeerde gebruiker bovendien zonder meer aannemen dat het oppervlak aan de voorzijde transparant is. Het verweer van Samsung, dat dit laatste niet uit het model niet blijkt, wordt dan ook verworpen. De schuine strepen lopen tot aan de zijkanten door. Daarmee is tot uitdrukking gebracht dat het spiegelende aan de voorzijde transparante oppervlak zich tot aan die zijkanten uitstrekt. [...]

Ad e.

In de tekeningen 1.2 en 1.3 van het Apple-model zijn stippellijnen aangebracht. Apple ziet deze stippellijnen als aanduiding van onder het transparante oppervlak gelegen grensvlakken aan alle zijden van het scherm.

Volgens Samsung maken stippellijnen evenwel geen

deel uit van het model, gelet op artikel 11.4 van de Examination Guidelines van de Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Design) - het OHIM - waarin het volgende is vermeld: 'Dotted Lines may be used in a view either to indicate the elements for which no protection is sought or to indicate portions of the design which are not visible in that particular view, i.e. non-visible lines.

Therefore, dotted lines identify elements which are not part of the view in which they are used.' Verder heeft Samsung in dit verband gewezen op het arrest van het Gerecht van de EU van 14 juni 2011 (T-68/10), waarin is overwogen dat de elementen die in het in die zaak aan de orde zijnde model met stippellijnen waren weergeven (waaronder het bevestigingselement van een horloge) niet door dat model worden beschermd. Uit de hieronder te bespreken "prior art" blijkt dat het gebruikelijk was dat beeldschermen van "electronic devices" waren voorzien van een - door de voorzieningenrechter als "passe-partout" aangeduide rand/grensvlak op (ongeveer) de plaats waar in Apple's model stippellijnen zijn aangebracht (dus rondom het beeldscherm). De geïnformeerde gebruiker zal daarom die stippellijnen als zo'n rand/grensvlak opvatten, en meer in het bijzonder als een "rand" die onder het transparante oppervlak is gelegen; anders had die rand niet met stippellijnen hoeven te worden aangegeven.

Niet goed valt in te zien dat anders dan door gebruikmaking van stippellijnen de aanwezigheid van een rand/grensvlak onder het transparante oppervlak in een tekening tot uitdrukking kan worden gebracht.

Indien dat wel mogelijk zou zijn, zoals Samsung suggereert in punt 2.15 PA, dan neemt dat niet weg dat het aanbrengen van stippellijnen daarvoor een geschikte en voor de hand liggende methode vormt.

Aan de (vuist-)regel van artikel 11.4 van de Examination Guidelines van het OHIM kan Samsung dus geen argument ontlenen, en evenmin aan de uitspraak van het Gerecht van de EU in zaak T-68/10 waarin de met stippellijn weergegeven elementen, indien zij bedoeld waren om deel uit te maken van het model, even goed met ononderbroken lijnen hadden kunnen worden weergegeven. Het hof onderschrijft echter wel de stelling van Samsung, dat het Applemodel niet duidelijk maakt dat de grensvlakken zwart of wit zijn. Wat betreft de kwalificatie "substantieel" overweegt het hof dat dit een subjectief/ relatief begrip is. Het hof acht de breedte van de grensvlakken, blijkend uit het model (de ruimte tussen de stippellijnen en de buitenrand van het model) afgezet tegen de afmetingen van het model als geheel van dien aard deze wel "substantieel" kunnen worden genoemd.'

6.25. Het onderdeel keert zich in (sub)onderdeel 4.a tegen de deeloverweging onder 'ad b' (met betrekking tot de schuine strepen), en in (sub)onderdeel 4.b tegen de deeloverweging onder 'ad e' (met betrekking tot de stippellijnen).

6.26. Onderdeel 4.a behelst de motiveringsklacht dat 's hofs oordeel over de 'schuine strepen' onbegrijpelijk is in het licht van een aantal als essentieel aan te merken stellingen van Samsung(94), die hierop neerkomen, dat

207

de schuine strepen - in cassatie spreekt Samsung ook wel van 'diagonale strepen'(95) - in de registratie niet duiden op een transparant oppervlak, aangezien er ook schuine strepen aan de achterzijde van het model zijn getekend en tussen partijen vaststaat dat de achterzijde niet transparant is. Bij s.t. heeft Samsung hieraan nog toegevoegd dat het voor de hand ligt dat de geïnformeerde gebruiker de (soortgelijke) diagonale strepen op de voor- en achterzijde objectief en op soortgelijke manier zal interpreteren(96).

6.27.1. Onderdeel 4.a. kan om verschillende redenen niet tot cassatie leiden.

6.27.2. Allereerst is - bij ontbreken van een rechtsklacht - een oordeel over de vraag hoe de geïnformeerde gebruiker (schuine strepen in) een modelregistratie zal interpreteren van feitelijke aard.

Dat brengt mee dat over de begrijpelijkheid van de door het hof gekozen interpretatie niet met succes kan worden geklaagd op de grond dat een andere interpretatie ook mogelijk was geweest.

6.27.3. Daarnaast lijkt Samsung belang te ontberen, aangezien het hier bestreden oordeel mede berust op de overweging dat de geïnformeerde gebruiker de schuine strepen zal opvatten als een aanduiding van spiegelende oppervlakken, en het onderdeel dáárover niet klaagt.

6.27.4. Het onderdeel faalt ook inhoudelijk. Het HvJEU heeft in het (onder 5.8.2 besproken) arrest PepsiCo/Grupo Promer geoordeeld dat een gebruiker 'niet slechts gemiddeld, maar in hoge mate aandachtig is, hetzij door zijn persoonlijke ervaring, hetzij door zijn uitgebreide kennis van de betrokken sector' en 'zonder een ontwerper of een technisch deskundige te zijn, de in de betrokken sector bestaande verschillende modellen kent, een zekere kennis bezit met betrekking tot de elementen die deze modellen over het algemeen bevatten, en door zijn belangstelling voor de betrokken voortbrengselen blijk geeft van een vrij hoog aandachtsniveau bij gebruik ervan'.

In het licht van deze maatstaf kan niet worden volgehouden dat onbegrijpelijk is het oordeel van het hof dat zo'n aandachtige gebruiker zal aannemen dat de voorzijde van een handheld (tablet) computer - met of zonder diagonale strepen in de depot-tekening transparant is (en dat diagonale strepen in de depottekening van de niet transparante achterzijde daarvan, daaraan niet afdoen).

6.28. Onderdeel 4.b is gericht tegen rov. 5.2 onder 'ad e' (over de stippellijnen). Het bevat, na een inleiding in punten 21-22, in punten 23-26 rechtsklachten, vervolgens in punten 27-29 een motiveringsklacht, en in punt 30 een veegklacht.

6.29. De rechtsklachten verwijten het hof onjuiste rechtsopvattingen wegens: - (i; punt 23) strijd met de uitspraak van het GEU 14 juni 2011, nr. T-68/10, Sphere Time/ OHIM), waarin zou zijn bepaald dat de elementen die zijn weergegeven in gestippelde lijnen geen onderdeel uitmaken van de beschermingsomvang van het model; - (ii; punt 24) het eraan voorbij gaan dat de beschermingsomvang van een model objectief dient te worden vastgesteld op basis van het modeldepot,

waarbij de intentie van de aanvrager geen rol mag spelen; Samsung wijst in dit verband op HvJEU 16 februari 2012, nr. C-488/10, Celaya/ Proyectos; - (iii; punt 25) onjuistheid van de benadering van het hof dat het aanbrengen van stippellijnen een geschikte en voor de hand liggende methode is om iets aan te geven, nu dit inzicht in de intentie van de aanvrager vergt welke zoals hiervoor aangegeven geen rol mag spelen.

6.30. Deze rechtsklachten falen (reeds) om de volgende reden. Het hier bestreden oordeel van het hof berust op de - als zodanig niet bestreden - kernoverweging dat uit de 'prior art' blijkt dat 'het gebruikelijk was dat beeldschermen van 'electronic devices' waren voorzien van een rand/grensvlak op (ongeveer) de plaats waar in Apple's model stippellijnen zijn aangebracht (dus rondom het beeldscherm)', en dat de geïnformeerde gebruiker daarom die stippellijnen zal interpreteren als een onder het transparante oppervlak gelegen rand/ grensvlak. De door het hof bedoelde 'prior art' is elders in het arrest minutieus uiteengezet (rov. 6.1 - 6.26).

6.31. Hieruit blijkt dat het onderdeel feitelijke grondslag mist, waar het aanneemt dat het hof de kenmerkende elementen van het modeldepot heeft vastgesteld tegen de achtergrond van de intentie van de aanvrager. Het hof heeft zich veeleer gebaseerd op de beoordeling door de geïnformeerde gebruiker van het in het arrest besproken - met afbeeldingen geïllustreerde - vormgevingserfgoed. De rechtsklachten (ii) en (iii), die op deze onjuiste veronderstelling berusten, stuiten reeds hierop af.

6.32. Met argument (i) beroept Samsung zich op GEU 14 juni 2011, nr. T-68/10, Sphere Time/ OHIM. Volgens Samsung zou uit dat arrest blijken dat de elementen die zijn weergegeven in gestippelde lijnen geen onderdeel uitmaken van de beschermingsomvang van het model. Een rechtsregel met deze strekking kan ik echter niet ontwaren in genoemd arrest. In de door Samsung gedeeltelijk aangehaalde rov. 63 en 64 is veeleer te lezen dat het GEA in die concrete zaak en op basis van de voorliggende registratie aan de hand van de GModVo heeft bepaald voor welke elementen bescherming is gezocht. Dat geldt ook voor de door Samsung in de s.t. nog genoemde zaken waarin het OHIM geoordeeld zou hebben dat voor de met stippellijnen aangegeven elementen geen bescherming werd gezocht(97). Deze concrete toepassingen lenen zich er niet voor om zaakoverstijgende betekenis te krijgen. Ik leg hieronder nog uit, bij de bespreking van de motiveringsklachten van onderdeel 4.b, waarom 'conventies van het OHIM' uit hoofde van de OHIM Guidelines for the examination of Community Designs(98), het voorgaande niet anders kunnen maken.

6.33. Samsung heeft bij s.t. (nr. 152) nog betoogd dat 'gebruiken uit het vormgevingserfgoed' geen rol mogen spelen bij de interpretatie van een moderegistratie, omdat zulks in strijd zou zijn (of afbreuk zou doen aan) de rechtszekerheid, en dit bovendien erop zou neerkomen dat een rol wordt toebedeeld aan iets anders dan alleen de uiterlijke indruk die door

208

vormgevingselementen wordt opgeroepen. Ook dit betoog faalt. De door het model bij de gebruiker opgeroepen uiterlijke indruk wordt mede bepaald door de geïnformeerdheid van die gebruiker. Die gebruiker is geen tabula rasa, maar kent de bestaande verschillende modellen en de daarin vervatte elementen. Het hof heeft niet anders gedaan dan het vaststellen van de interpretatie van de registratie aan de hand van de relevante maatstaf van de geïnformeerde gebruiker, waarbij het hof mocht uitgaan van diens door de kennis of kunde die hij geacht wordt te bezitten ingekleurde perceptie.

6.34. Volgens de motiveringsklacht van onderdeel 4.b (punten 27-29) is 's hofs oordeel ongenoegzaam gemotiveerd, omdat uit de OHIM Guidelines zou volgen dat de met stippellijnen aangegeven elementen geen onderdeel uitmaken van de bescherming van een gemeenschapsmodel, en Samsung heeft aangetoond dat het wel degelijk mogelijk is om anders dan door middel van stippellijnen aan te geven dat er een scherm aanwezig is onder een transparant oppervlak.

6.35. Ik zou menen dat de motiveringsklacht moet falen om de in nrs. 6.30-6.33 aangegeven redenen waarom de rechtsklachten niet opgaan. Daar komt het volgende bij.

6.36. Zoals Apple in cassatie met juistheid heeft aangegeven(99) stelt par. 1.1 van de OHIM Guidelines voorop dat dit document niet kan bij- of afdoen aan hetgeen uit hoofde van de GModVo rechtens is. Het gaat, met andere woorden, (dus) om 'soft law'(100) (die niet kwalificeert als recht in de zin van art. 79 RO).

Samsung miskent ook dat elders in de OHIM Guidelines(101) nog eens expliciet wordt aangegeven dat een registratie, behalve elementen waarvoor bescherming wordt gezocht, andere elementen mag bevatten die behulpzaam zijn bij het identificeren daarvan. Onjuist is dus Samsungs stelling (s.t. nr. 145) dat uit de OHIM Guidelines zou volgen dat elementen die zijn weergegeven met stippellijnen geen onderdeel uitmaken van het modelrecht (dat is in de Guidelines hoogstens een 'uitgangspunt').

6.37. Met het falen van de rechts- en motiveringsklachten, is ook het lot bepaald van de veegklacht (in punt 30) van onderdeel 4.b.

6.D. Restklacht 6.38. Onderdeel 5, nader toegelicht in Samsungs s.t. nr.

169, richt nog een motiveringsklacht tegen de overweging van het hof in rov. 9.11 dat aan de door Samsung bij pleidooi genoemde, door het hof - zonder nadere motivering - als 'miniem' aangemerkte verschillen niet behoeft te worden ingegaan. Samsung onderkent dat zij een ten overvloede gegeven overweging aanvalt, maar betoogt dat zij niettemin belang heeft bij een daartegen gerichte klacht, omdat zij wil voorkomen dat het verwijzingshof gebonden zou zijn aan het bestreden oordeel dat de hier bedoelde, door Samsung genoemde verschillen (te) miniem zouden zijn om bij een oordeel over de beschermingsomvang van Apple's model gewicht in de schaal te leggen. Voor zover na vernietiging en verwijzing het verwijzingshof aan de hier bestreden

rov. 9.11 gebonden zou zijn, is deze motiveringsklacht terecht voorgesteld.

7. Conclusie Mijn conclusie strekt tot verwerping van het principale beroep.

De procureur-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, A-G i.b.d. ____________________________________________ 1 Ook met een opmerking over een in VS lopende modelrechtelijke ('design patent') procedure.

2 Het OLG wees wel een door Apple subsidiair gevorderd verbod op basis van het Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), beperkt tot het Duitse grondgebied, toe.

3 Ontleend aan rov. 1 van het (ten deze niet) bestreden arrest van het hof. Punt b daarvan is weggelaten omdat de daar vermelde en afgebeelde iPad1 en iPad 2 van Apple in cassatie geen rol meer spelen. Uit punt c is, om dezelfde reden, Samsungs Galaxy Tab 10.1v weggelaten.

4 Zie evenwel nr. 1.6.2 supra.

5 LJN BR5755.

6 LJN BV1612, BIE 2012, nr. 36, p. 169 m.nt. J.L.R.A. Huydecoper.

7 Zie art. 402 lid 2 Rv jo. 339 lid 2 Rv. 8 'Tekening' betekent in deze context (zoals 'dessin'): tweedimensionale vormgeving. 'Model' wordt in deze context veelal gebruikt als verzamelbegrip voor zowel driedimensionale als tweedimensionale vormgeving.

9 Art. 2.1 BVIE. 10 Vgl. C.J.J.C. van Nispen, J.L.R.A. Huydecoper en T. Cohen Jehoram, Industriële eigendom, deel 3, Deventer 2012 (hierna ook wel aangehaald als 'vN/H/CJ, IE3'), nr. 1.1 met uitvoerige voetnoot 4 aldaar.

11 Pb. L289/28, BIE 1998, p. 438.

12 Verordening nr. 6/2002 van de Raad, Pb. L3/1 van 5 januari 2002.

13 HvJEG 2 juli 2009 (C-32/08; FEIA/Cul de Sac c.s.) betrof nogal een detailkwestie (over art. 14 GModVo).

HvJEU 16 februari 2012 (C-488/10; Celaya/Proyectos) betrof de vraag of een Gemeenschapsmodelhouder een inbreukactie tegen de houder van een jonger gemeenschapsmodel kan instellen zonder eerst of tegelijk een nietigheidsactie in te stellen (des ja). Het arrest Celaya/Proin komt later in deze conclusie zijdelings nog ter sprake. Twee andere, hier nog niet genoemde arresten van het HvJEU krijgen hierna nog volop de aandacht.

14 vN/H/CJ, IE3, nr. 1.1 (p. 33-34).

15 vN/H/CJ, IE3, nr. 1.4.1 (p. 45-46).

16 De auteurs wijzen het modellenrecht overigens niet af. Een expert die dat wél gedaan heeft, is de in de vorige eeuw zeer gerenommeerde Stephen P. Ladas, in: Patents, Trade Marks and Related Rights, National and International Protection, Vol. II, Cambridge (Mass.)

1975: Harvard Univerity Press, p. 829. Sprekend over het modellenrecht, en in het bijzonder over de eerste wet waarin dat recht werd neergelegd (de Napoleontische wet van 1806) schreef hij: 'This law

209

was an accident'. Ik heb, ter relativering van toenmalig enthousiasme over de toen vrij nieuwe BTMW, dit citaat eerder aangehaald in mijn boek Bescherming van het uiterlijk van producten (Deventer 1985), nr. 183, p.

220.

17 Rechtspraak van feitenrechters over het Gemeenschapsmodellenrecht, met name ook over 'eigen karakter' en bescherming, is wel voorhanden.

Maar vN/H/CJ, IE3, nr. 1.4.2.4.5, p. 73-76 constateren dat zij weinig richtinggevend is. In verreweg de meeste zaken reikt het partijdebat niet het onderhavige niveau van abstractie, of wordt de gehanteerde maatstaf niet uitgewerkt. Waar dat het geval is, gaat het om overwegend feitelijke oordelen die in het licht van hetgeen reeds besproken is, weinig kunnen toevoegen.

Ik volsta met een verwijzing naar het door de auteurs gegeven overzicht in voetnoot 103 (p. 74), waaraan nog kan worden toegevoegd: Hof 's-Gravenhage 3 april 2012, LJN BW0094 (THC/Instamat) en Rb. Haarlem 25 september 2012, LJN BX9159 (PWN/Globaltap).

18 Samsung heeft niet de 'nieuwheid' van het model van Apple betwist. Vgl. de in cassatie niet bestreden rov. 3.4 van het arrest a quo.

19 Al zal Apple's belang bij klachten hieromtrent nog aan de orde komen.

20 HvJEU 20 oktober 2011 (zaak C-281/10), LJN BU2777, NJ 2012, 443 m.nt. ChG, IER 2012, nr. 7, p.

46 m.nt. HMHS, BIE 2012, nr. 3 m.nt. E.F. Brinkman (PepsiCo/Grupo Promer). In dezelfde zin: HvJEU 18 oktober 2012 (C-101/11 P en C-102/11 P; Neumann/BHIM-Baena Grupo SA), rov. 53 t/m 57.

21 Rekening houdend met een onzekerheidsmarge bij feitenrechterlijke beoordeling zal J nog wel zeggen: 'liever, veiligheidshalve, nog ietsje meer afstand'. In deze conclusie is (advisering over) een grotere 'veiligheidsmarge' niet wezenlijk.

22 Vgl. hierover (aangenaam beknopt en helder samenvattend) P. Schramm, Der Europaweite Schutz des Produktdesigns (diss. Saarbrücken), Baden-Baden 2005: Nomos Verlag, p. 155-158. In de ontwerpverordening van 3 december 1993 (COM (93) 344 final - COD 464, [1994] O.J. C29/20-49) was bepaald: '(1) A design shall be considered to have an individual character if the overall impression it produces on the informed user differs significantly from the overall impression produced on such a user by any design referred to in paragraph (2)', met een pendant in art. 10.

Het extra criterium 'significantly' is in het verdere verloop van de behandeling weer uit art. 6 en art. 10 verdwenen, maar in considerans 14 gebleven.

23 M. Franzosi (coordinator), M-R. Hirsch, W.A. Hoyng, M. Levin, D.C. Ohlgart, J.J. Phillips, B. Posner, V. Scordamaglia, European Design Protection, Commentary to Directive and Regulation Proposals, The Hague/London/Boston: Kluwer Law International 1996.

24 Amended proposal for a European Parliament and Council Directive on the legal protection of designs, 21 februari 1996, COM(96) 66 final - COD 464, p. 6.

25 Uit de context (en uit de hierna aan te halen literatuur) blijkt dat Franzosi hier per abuis het woordje 'not' had laten staan.

26 Franzosi schrijft per abuis 'Abstandläre'.

27 Franzosi, a.w., p. 99; cursivering toegevoegd. Op een vervolgpassage ga ik in nr. 5.32.4 nog in.

28 Franzosi, a.w., p. 60.

29 Formenschatz (D) = vormgevingserfgoed (NL).

30 D. Jestaedt, Der Schutzbereich des eingetragenen Geschmacksmusters nach dem neuen Geschmacksmustergesetz, GRUR 2008, p. 19 (21).

31 D.C. Musker, Community Design Law, Community Design Law, Principles and Practice, London: Sweet & Maxwell 2002, p. 54.

32 D.C. Musker, in: Ch. Gielen & V. von Bomhard (ed.), Concise European Trade Mark and Design Law, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International 2011, art. 10 CDR, notes 2 and 3.

33 M. Howe, Russel-Clarke and Howe on Industrial Designs 7th edition, London: Sweet & Maxwell 2005, p. 59.

34 Vindplaatsen in voetnoot 51.

35 O. Ruhl, Gemeinschaftsgeschmacksmuster, Kommentar, Köln: Carl Heymanns Verlag, 2. Auflage 2010, Art. 10, Rdn 40. .

36 H. Eichmann, R.V. von Falckenstein, Geschmacksmustergesetz, München: Verlag C.H. Beck, 4. Auflage 2010, § 2, Rn 34, p. 106.

37 O.c., § 38, Rn. 19, p. 513. Zie over GEU 18 maart 2010 (T-9/07) ook infra, nrs. 5.65.2 - 5.65.3.

38 A. Bulling. A. Langöhrig, T. Hellwig, Geschmacksmuster, Köln: Carl Heymanns Verlag, 3.

Auflage 2011, p. 36-37.

39 J.H. Steinberg in W. Büscher, S. Dittmer, P. Schiwy (Hrsg.), Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht, Kommentar, Köln: Carl Heymanns Verlag, 2008, Art. 6 GGV Rn.9, p. 2233.

40 A. Auler in W. Büscher c.s. (Hrsg.), o.c. 2008, Art. 10 GGV Rn.2, p. 2242.

41 Artikel uit de Franse Code de la Propriété Intellectuelle; pendant van art. 10 GModVo. 42 Pendant van art. 6 GModVo. 43 J. Passa, Droit de la propriété industrielle, Paris: L.G.D.J. 2009, nr. 750, p. 998.

44 H. Vanhees, Het Beneluxmodel, Gent: Larcier 2006, nr. 258, p. 113.

45 vN/H/CJ, IE 3, nr. 1.4.2.4, p. 64. Zie ook nr. 1.9.1, p. 144; nr. 1.9.5, p. 147.

46 P.G.F.A. Geerts, Hst. V, Tekeningen en modellen, in: Ch. Gielen (red.), Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, 10e druk 2011, nr. 206, p. 172-173. In dezelfde zin: Geerts 2009, T&C IE, 3e druk, art. 3.16 BVIE, aant. 5c.

47 Cassatiedagvaarding, p. 8 onderaan, p. 9; s.t. namens Apple, nr. 3.6.9.

48 GRUR 2011, p. 142, m.nt. Ruhl.

49 Zie hierboven nrs. 5.21 - 5.22.

50 Zoals hierboven (nrs. 5.27 - 5.28) bleek, is de Nederlandse literatuur nog niet op dit 'ommetje' via het uitlegvoorschrift van lid 2 (met hetzelfde resultaat)

210

overgegaan (wat ook geldt voor het hof 's- Gravenhage in het arrest waarvan beroep).

51 [2008] FSR 8 [2007] EWCA Civ 936, CASELEX:EN:2007:36 (Justices May, Dyson en Jacob; Procter & Gamble Co v Reckitt Benckiser (UK) Ltd). Over deze uitspraak ook: A. Carboni, EIPR 2008, p. 111 en U. Suthersanen, Design law, European Union and United States of America, 2nd ed., London: Sweet & Maxwell 2010, p. 131.

52 H. Laddie, P. Prescott & M. Vitoria, The modern law of copyright and designs, London: LexisNexis 2011, Vol. 2, p. 2005.

53 O.c., p. 2017.

54 M. Franzosi, o.c., p. 100.

55 D.J.G. Visser, Het ABC van iedere IE-inbreuk (oratie Leiden), Den Haag: Boom 2004, p. 8. 56 Ik beperk mij tot het criterium van het 'eigen karakter', omdat - zoals eerder aangegeven - voldoening door Apple aan het nieuwheidsvereiste van art. 4 jo. 5 GModVo tussen partijen niet omstreden is.

57 Het gaat hier niet om letterlijke citeringen, maar om de aanduiding van hoofdrichtingen. Uit het vervolg van deze conclusie (nr. 5.42 e.v.) zal eens te meer blijken waarom ik niet exacter behoef te zijn.

58 Kennelijk: het (door de tegenpartij aangewezen) meest nabij komende anticiperende model.

59 Ik verwijs in dit verband naar nrs. 5.15.1 - 5.15.4 hierboven.

60 Ik wijs erop dat partijen in deze weinig argumenten ontlenen aan te tekst van de GModVo (Apple het argument van de enkelvoudsvorm in andere taalversies (waarover nader in nrs. 5.76.1 - 5.76.4); Samsung het argument van de verwijzing naar het 'vormgevingserfgoed' in punt 14 van de considerans).

Nog minder argumenteren partijen aan de hand van de totstandkomingsgeschiedenis van de GModVo en de ModRl. Die biedt inderdaad geen aanknopingspunten; vgl. vorige voetnoot. Ik noteer (terzijde, want zie nr.

5.41.2 e.v.) uit de totstandkomingsgeschiedenis nog de volgende tegenstrijdige bewegingen: In de toelichting op de voorlopige voorstellen bij de Green Paper van 1991, leek de Europese Commissie aan te nemen dat het aangevallen gemeenschapsmodel vergeleken moet worden met 'the similar design' (enkelvoud): vgl. Green Paper on the legal protection of industrial design, June 1991, 111/F/5131/ 91-EN, p. 73. Daartegenover staat dat de Commissie in de latere toelichting bij de ontwerpen voor de verordening en de richtlijn spreekt over vergelijking met 'previously existing designs': vgl.

COM (93) 344 final - COD 464, p. 4 (3 december 1993). Het ESC sprak in zijn opinie van 6 juli 1994, Pb C388/9, over 'any other design known'.

61 Apple noemt als steun voor variant (B): Gerecht EU 22 juni 2010 (T-153/08), IEF 8930 (Shenzen Taiden/Bosch), rov. 23 en 24; BGH 22 april 2010 (I ZR 89/08; Verlängerte Limousinen), rov. 33; D.C. Musker, in: Ch. Gielen & V. von Bomhard (ed.), o.c. (2011), art.

6, note 3, p. 368; vN/H/CJ, IE3, nr. 1.4.2.5.5, p. 89; noot J.L.R.A. Huydecoper onder het bestreden arrest in BIE 2012, nr. 56, p. 169 (181).

62 Samsung noemt als steun voor variant (C) of (D): punt 14 van de considerans van de GModVo; HvJEU 20 oktober 2011 (zaak C-281/10) (PepsiCo/Grupo Promer), rov. 59; High Court of Justice (Chancery Division, Patents Court (Birss J.) 9 juli 2012 (Case HC 11 C 3050, [2012] EWHC 1882 Pat; Apple/ Samsung) (eerste instantie van de parallelle Britse bodemprocedure), para. 189; Court of Appeal for England and Wales 10 oktober 2007, [2007] EWCA Civ 936, CASELEX:EN:2007:36 (Procter & Gamble Co v Reckitt Benckiser (UK) Ltd); OLG Düsseldorf 31 januari 2012 (I-20 U 175/11 14c O 194/44) (hoger beroep van parallelle Duitse procedure); Oostenrijkse Oberste Gerichtshof van 22 mei 2007, 4 Ob 43/07p, GRUR Int. 2008, p. 523.

63 Aanhang voor variant (B) bespeur ik nog bij High Court (Ierland) 21 december 2007, [2007] IEHC 449, CASELEX:IE:2007:17 (Karen Millen/Dunnes Stores); J. Passa, Droit de la propriété industrielle, Paris: L.G.D.J. 2009, nr. 699, p. 932.

64 Aanhang voor variant (C) of (D) bespeur ik nog bij: H. Vanhees, Het Beneluxmodel, Gent: Larcier 2006, nr.

38, p. 18-19 en nr. 41, p. 19-20; H. Laddie, P. Prescott & M. Vitoria, The modern law of copyright and designs, London: LexisNexis 2011, Vol. 2, nr. 55.8, p.

2002-2003, nr. 55.29, p. 2017, nr. 55.38, p. 2022-2023; HvJEU 20 oktober 2011 (zaak C-281/10) (PepsiCo/Grupo Promer), rov. 55- 58.

65 In kort geding kan de rechter eventueel hypothetisch uitgaan van de geldigheid (c.q. die in het midden laten) indien bij overigens de afstand model N van de gedaagde ten opzichte van het model M van de eiser groot genoeg acht (in het licht van de bij model M in acht genomen afstand ten opzichte van eerdere modellen. Aldus bijv. de werkwijze van de voorzieningenrechter in de eerste instantie van deze zaak.

66 Apple citeert uit Muskers commentaar op art. 6 (note 3, p. 368): 'The design is to be compared with "any design which has been made available to the public". It is clear from this that the design is to be compared with an individual design in the state of the art, rather than with a composite.' Apple vermeldt echter niet het onmiddellijk vervolg op dit citaat: 'The informed user should be presented with a single prior design for comparison with the design in question to reach a conclusion on whether the overall impression is the same, taking into account the information the informed user himself possesses.' Aldus kan bij Musker verder vormgevingserfgoed tóch een rol spelen.

67 Overigens is de sturende overweging in het hier bedoelde commentaar van vN/H/CJ, IE3 (2012): de vrees voor ontkenning van eigen karakter 'omdat het te onderzoeken model elementen van verschillende oudere modellen in combinatie met elkaar vertoont', terwijl zulke combinaties 'modelrechtelijk juist wél voor bescherming in aanmerking' komen. Van mijn kant merk ik op dat dit bij de geldigheidsbeoordeling ex art. 6 GModVo niet dwingt tot 'per saldo solitaire vergelijking' (variant (B) van nr. 5.39); immers niet valt in te zien waarom bij 'kruislingse vergelijking met

211

gespecificeerde identificatie' (variant (C)), aan nieuwe combinaties een 'eigen karakter' zou moeten worden ontzegd, laat staan per se zou moeten worden ontzegd.

Zie ook voetnoot 84.

68 Ook op het resultaat van de geldigheidstoetsing leest men in de annotatie van Huydecoper trouwens geen (doorslaggevende) kritiek. In een door Apple niet geciteerd vervolg van de annotatie staat: 'In uitkomst blijkt het overigens geen groot verschil te maken: hoewel het hof Den Haag vervolgens vaststelt dat alle kenmerken van Apple's model al uit het vormgevingserfgoed bekend zijn - ook in modellen die combinaties van bijna alle kenmerken van Apple's model in zich verenigen - blijkt het model van Applemodel toch een eigen karakter te hebben vanwege de nieuwe combinatie. Door de uitkomst van de analyse van het hof, komt de gevolgde benadering per saldo op dezelfde neer als die van het Gerecht; maar principieel wordt er een nogal wezenlijk verschil beleden.'

69 Vindplaatsen in voetnoot 20.

70 Case HC 11 C 3050, [2012] EWHC 1882 Pat). Door Samsung overgelegd als bijlage B bij s.t.

71 Zaak I-20 U 175/11 14c O 194/44. Door Samsung overgelegd als bijlage A bij s.t.

72 Het OLG wees wel een door Apple subsidiair gevorderd verbod toe op basis van het Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), beperkt tot het Duitse grondgebied.

73 Vgl. pp. 32-35 van het arrest van het OLG. 74 Met de bijbehorende tussenkopjes uit het arrest.

75 Met de verwarrende inleidende strofe aldaar 'In de tweede plaats richt dit middel zich...' Zie verder de volgende voetnoot.

76 Met de verwarrende inleidende strofe aldaar 'Het middel richt zich primair tegen de toepassing door het hof in r.o. 8.1 (jo. rov. 7.1) van de maatstaf van artikel 10 GmodV'. Deze ook in de vorige voetnoot aangeduide volgorde-verwarring heeft - overigens zonder schipbreuk te veroorzaken - toegeslagen in de s.t. van Samsung, sprekend over het 'eerste onderdeel' als het gaat om thema (ii) en over het 'tweede onderdeel' als het gaat om thema (i). De verwarring heeft evenzo toegeslagen in de s.t. van Apple zelf, waar de stellers de klachtenbundel over thema (i) als 'de tweede klacht', en die over thema (ii) als 'de eerste klacht' aanduiden; om vervolgens in nr. 3.5 e.v. de behandeling van wat zij 'de tweede klacht' noemen, naar voren te halen.

77 Cassatiedagvaarding p. 6, vierde en vijfde alinea.

Zie ook de s.t. namens Apple, nrs. 3.5.5-3.5.6.

78 S.t. namens Apple nrs. 3.5.3, 3.5.5 en 3.5.6.

79 LJN BY1420, IER 2010, nr. 43, p. 315 m.nt.

H.M.H. Speyart (Grupo Promer/OHIM en PepsiCo).

80 Integendeel: zoals nr. 5.65.2 bleek zou volgens Apple art. 10 lid 2 hier geen toepassing kunnen vinden.

81 Vgl. het citaat in nr. 5.31.2 en vgl. hierboven 5.65.2 in fine.

82 Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en van de Raad inzake de rechtsbescherming van modellen, 96/C 142/05, COM(96) 66 def. - COD 464.

83 Dat spreekt echter vanzelf, of liever gezegd: 'mozaïeken' ter betwisting van nieuwheid is zinloos, omdat het combineren van elementen uit verschillende voorbekende objecten nooit zal leiden tot een (nagenoeg) 'identiek' model in de zin van art. 5 GModVo. De ontoelaatbaarheid van 'mozaïeken' in het kader van de nieuwheidstoetsing levert echter geen argument, ook geen (consistent) steunargument op, als het gaat om 'mozaïeken' bij de toetsing van het eigen karakter: mits men uiteraard in het oog houdt dat 'mozaïeken' of 'systeemvergelijken' er geenszins aan in de weg behoeft te staan om eigen karakter aanwezig te achten.

84 De vergelijkingswijze die Apple in dit verband 'mozaïeken' noemt, en wat Van Nispen/ Huydecoper/ Cohen Jehoram in dit verband kwalificeren als 'systeemvergelijking', zou niet zijn toegestaan op basis van het argument dat daardoor miskend zou worden dat een nieuwe combinatie wél eigen karakter kan hebben.

Ik heb dit argument al in voetnoot 67 besproken (en naar ik meen: weerlegd). De weerlegging vindt men juist - ook in het arrest waarvan beroep (rov. 7.1).

Volgens het hof kan inderdaad 'een nog niet eerder vertoonde samenvoeging' van 'kenmerkende elementen [die] al in het vormgevingserfgoed voorkwamen' 'op de geïnformeerde gebruiker een (voldoende duidelijke) andere algemene indruk wekken dan die bij hem wordt gewekt door het vormgevingserfgoed'. Het arrest waarvan beroep levert dus concreet de bevestiging op dat de rechter, niettegenstaande het voor Apple verfoeide 'mozaïeken' of 'systeemvergelijken', wel degelijk tot het oordeel kan komen dat de nieuwe combinatie tóch eigen karakter heeft.

85 Ik vermeld hier nog de versies in het Italiaans ('qualsiasi disegno o modello') en het Spaans ('cualquier otro dibujo o modelo').

86 Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en van de Raad inzake de rechtsbescherming van modellen, 96/C 142/05, COM(96) 66 def. - COD 464.

87 In een zeer uitgebreide voetnoot (voetnoot 155 aldaar) signaleren de auteurs bronnen waarin de 'ruime' dan wel de 'enge' uitleg wordt aanvaard of verdedigd, of waarin geen duidelijk standpunt wordt ingenomen.

88 Uitgaande van de strekking van de regel - het vrij houden van techniek - zou een omgekeerde kwalificatie meer voor de hand hebben gelegen. Musker spreekt over een 'causative meaning' (apparaatgericht) en een 'mandatory meaning' (resultaatgericht) in Gielen/Von Bomhard o.c. (2011), Art. 8, note 2, p. 373-374.

89 HvJEG 18 juni 2002 (C-299/99; Philips/Remington), Jur. p. I-5475, NJ 2003, 481 m.nt.

JHS, BIE 2003, nr. 89, p. 547 m.nt. AAQ, IER 2002, nr. 42, p. 251 m.nt. FWG, AA 2003, p. 41 m.nt. ChG. 90 In HvJEU 14 september 2010 (C-48/09 P; Lego Juris/OHIM en Mega Brands), NJ 2011, 303 m.nt. JHS, IER 2010, nr. 85, p. 573 m.nt. De Wit en Vlaar.

91 Ook niet in het licht van HR 5 november 2010, nr.

09/00839, LJN BN6196, RvdW 2010, 1328, rov. 3.4.1.

92 Vgl. in dezelfde zin in het kader van principale beroep: nr. 5.65.4.

212

93 Vgl. nrs. 5.13.1 - 5.31.3.

94 Samsung verwijst (herhaaldelijk) naar de volgende vindplaatsen in de gedingstukken: MvA nrs. 4.7 en 5.19, en pleitaantekeningen in appel nrs. 2.10, 2.152.16.

95 S.t. nr. 137.

96 S.t. nr. 137.

97 S.t. Samsung nr. 145, voetnoot 60.

98 Te raadplegen via http://oami.europa.eu.

99 S.t. nrs. 4.4.9-4.4.14.

100 Vgl. vN/H/CJ, IE3, nr. 1.4.2.3.1, p. 61.

101 En wel: het door Samsung zelf bij s.t. (nr. 155) aangehaalde art. 11 lid 4. ____________________________________________

ECLI:NL:GHDHA:2013:3356 Deeplink Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 13-08-2013 Datum publicatie 06-09-2013 Zaaknummer 200.122.433-01 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger beroep kort geding Inhoudsindicatie IE; modelrecht en auteursrecht televisies. Geïnformeerde gebruiker; in aanmerking te nemen afbeeldingen uit modelregistratie; beschermingsomvang; geen inbreuk.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl Uitspraak GERECHTSHOF DEN HAAG Afdeling civiel recht Zaaknummer : 200.122.433/01 Zaak/rolnummer Rb : C/09/432020/KG ZA 12-1331 arrest van 13 augustus 2013 inzake de rechtspersoon naar Deens recht BANG & OLUFSEN A/S, gevestigd te Struer, Denemarken, appellante, tevens geïntimeerde in voorwaardelijk incidenteel beroep, hierna te noemen: B&O, advocaat: mr. T. Cohen Jehoram te Amsterdam, tegen 1.

LOEWE OPTA NEDERLAND B.V., gevestigd te Utrecht, hierna te noemen: Loewe Nederland, 2. de rechtspersoon naar Duits recht LOEWE OPTA GmbH , gevestigd te Kronach, Duitsland, hierna te noemen: Loewe GmbH, 3. de rechtspersoon naar Duits recht LOEWE AG , gevestigd te Kronach, Duitsland, hierna te noemen: Loewe AG, geïntimeerden, tevens appellanten in het voorwaardelijk incidenteel beroep, hierna gezamenlijk te noemen: Loewe (in enkelvoud), advocaat: mr. L.Ph.J. van Utenhove te ’s-Gravenhage.

Verloop van het geding

213 213

Bij exploot van 18 februari 2013 is B&O in hoger beroep gekomen van het tussen partijen gewezen vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag van 21 januari 2013. Daarbij heeft B&O elf grieven tegen het vonnis waarvan beroep aangevoerd. Ter rolle van 26 februari 2013 heeft B&O een conclusie van eis in hoger beroep, tevens houdende vermeerdering van eis, met producties genomen. Bij memorie van antwoord, tevens memorie van grieven in het voorwaardelijk incidenteel appel, tevens akte houdende overlegging producties, heeft Loewe de grieven bestreden en heeft zij, onder aanvoering van één grief, voorwaardelijk incidenteel beroep ingesteld. Bij memorie van antwoord in het voorwaardelijk incidenteel appel heeft B&O de grief bestreden.

Op 28 mei 2013 heeft Loewe drie televisies doen deponeren, te weten: één exemplaar van de (hierna in rov. 1.3 te noemen) BeoVision 10, met een wit luidsprekerfront en op een voet, en twee exemplaren van de Reference ID (zie hierna, rov. 1.4), beide met een zwart luidsprekerfront, waarvan één met een zilverkleurige, en één met een houten omlijsting. De laatste staat op een voet.

Op 30 mei 2013 hebben partijen de zaak doen bepleiten, B&O door haar voornoemde advocaat en mr. E.J. Morée, advocaat te Amsterdam, en Loewe door mrs. M.L.J. van de Braak en F.W.E. Eijsvogels, advocaten te Amsterdam, allen aan de hand van pleitnotities die aan het procesdossier zijn toegevoegd. Daarbij zijn uit de pleitnota zijdens B&O de nrs. 27-30 en uit de pleitnota zijdens Loewe de nrs. 83 en verder niet voorgedragen.

Door beide partijen zijn ter gelegenheid van het pleidooi aanvullende stukken ingediend, die in het van de pleitzitting opgemaakte proces-verbaal zijn gespecificeerd. Voorts heeft B&O ter zitting drie voorwerpen gedeponeerd, te weten: twee kartonnen schaalmodellen van respectievelijk het hierna, onder 1.2, te noemen model en de Reference ID en één zwart luidsprekerfront ten behoeve de BeoVision 10.

Vervolgens hebben partijen op 2 juli 2013 een akte genomen naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van 31 mei 2013 in de zaak Apple/Samsung (LJN BZ1983).

Arrest is bepaald op heden.

Beoordeling van het beroep Inleiding 1.

De door de voorzieningenrechter in rov. 2.1 tot en met 2.7 van het bestreden vonnis vastgestelde feiten zijn niet weersproken. Aan die vaststelling, alsmede aan hetgeen in hoger beroep nog is aangevoerd en onweersproken is gebleven, wordt het volgende ontleend.

1.1. B&O is een Deense producent van technisch hoogwaardige audio- en videoproducten, zoals televisies.

1.2. B&O is houdster van het op 29 juli 2009 onder nummer 001595521-0001 ingeschreven Gemeenschapsmodel voor ‘Televisietoestellen’ (hierna ook: het model). Het model roept prioriteit in van 27 maart 2009 op basis van de Deense aanvrage DK 2009 00046.1 Bij de registratie behoren de volgende tekeningen: 0001.1

214 214

0001.2 0001.3 0001.4

0001.5 0001.6

215 215

0001.7

1.3. B&O brengt sinds eind 2009 een flat screen televisie op de markt onder de naam BeoVision 10. Daarin zijn de kenmerken van het model belichaamd. Voor de BeoVision 10 zijn verschillende soorten frames en verschillende kleuren luidsprekerfronten beschikbaar. Hierdoor kan het uiterlijk van de BeoVision 10 worden aangepast aan de omgeving en de eigen smaak. De BeoVision 10 kan aan de muur worden gehangen, maar is ook verkrijgbaar met een voet. De BeoVision 10 is onder meer verkrijgbaar in de volgende uitvoeringsvormen:

1.4. Loewe richt zich eveneens op de productie en verkoop van audio- en videoproducten.

Tijdens de consumentenelektronicabeurs in Berlijn (de IFA, die werd gehouden tussen 31 augustus en 5 september 2012) heeft Loewe haar nieuwste flat screen televisie gepresenteerd, de Loewe Reference ID. ‘ID’ staat voor ‘Individual Design’. Ook deze televisie kan geheel aangepast worden aan de (woon)stijl van de consument. Zo zijn er luidsprekercovers in verschillende designs en materialen, waaronder leder, kan het frame bestaan uit diverse materialen zoals hout of aluminium en is de televisie plaatsbaar op een voet of kan deze door middel van een standaard, als ware het een fotolijst, in de kamer gezet worden; het aan een muur ophangen van de televisie is ook mogelijk.

Voorbeelden van uitvoeringsvormen van de Reference ID zijn de volgende:

216 216

1.5. B&O is van mening dat de Loewe Reference ID inbreuk maakt op haar modelrecht alsook op het auteursrecht ten aanzien van het ontwerp van de BeoVision 10. Op 19 november 2012 heeft B&O Loewe gesommeerd de inbreuk op haar uitsluitende rechten te staken en gestaakt te houden. Loewe AG heeft op 26 november 2012 schriftelijk aangegeven aan de sommatie geen gehoor te geven.

1.6. Loewe brengt de Reference ID sinds begin 2013 in diverse EU-landen op de markt.

2.

De voorzieningenrechter heeft, na te hebben vastgesteld dat hij ten aanzien van alle gedaagden internationale bevoegdheid heeft, ook wat betreft de gevraagde grensoverschrijdende voorzieningen, de vorderingen afgewezen. Hij was voorshands van oordeel dat de Reference ID ten opzichte van het model een andere algemene indruk

217 217

maakt, zodat van inbreuk op dat model geen sprake is. De op het auteursrecht gebaseerde vorderingen heeft hij afgewezen op de grond dat B&O niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij auteursrechthebbende is op de BeoVision 10.

3.

In het principale beroep hebben de grieven 1 tot en met 6 betrekking op de afwijzing van de vordering gegrond op het modelrecht. In grief 7 klaagt B&O over het buiten beschouwing laten van stukken door de voorzieningenrechter. De grieven 8 en 9 zien op het auteursrecht. Met grief 10 beoogt B&O het geschil in volle omvang aan het hof voor te leggen. Grief 11 ten slotte betreft de hoogte van de in eerste aanleg aan Loewe toegewezen proceskostenvergoeding.

Met haar grief in het voorwaardelijk incidentele beroep benadrukt Loewe haar verweer dat de op het auteursrecht gestoelde vorderingen in ieder geval moeten worden afgewezen voor andere landen dan Nederland, omdat het auteursrecht niet geharmoniseerd is en niet vastgesteld kan worden dat de BeoVision 10 naar het recht van andere (EU-)landen dan Nederland een auteursrechtelijk beschermd werk is en/of dat daarop met de Reference ID inbreuk wordt gemaakt.

Bevoegdheid 4.

Het hof dient ambtshalve vast te stellen of en in hoeverre de Nederlandse rechter (rechtbank voor het gemeenschapsmodel) internationaal bevoegd is tot kennisneming van de ingestelde vorderingen. Het hof oordeelt, net als de voorzieningenrechter dat dit ten aanzien van alle geĂŻntimeerden het geval is, ook voor zover met de vorderingen grensoverschrijdende voorzieningen worden gevraagd.

Voor zover het gaat om de vorderingen betreffende inbreuk op het Gemeenschapsmodel is deze bevoegdheid ten aanzien van de in Nederland gevestigde verweerder (Loewe Nederland) gebaseerd op artikel 82 lid 1 juncto 90 lid 3 Verordening (EG) Nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende de gemeenschapsmodellen (hierna: GModVo), en ten aanzien van de in Duitsland gevestigde verweerders (Loewe GmbH en Loewe AG) op artikel 79 GModVo juncto artikel 6 sub 1 Verordening (EG) Nr. 44/2001 (hierna: EEX-Verordening). In dat verband overweegt het hof dat bevoegdheid op grond van artikel 6 sub 1 EEX-Verdrag/Verordening in beginsel territoriaal onbeperkt is, en dat in het kader van voorlopige voorzieningen (artikel 90 lid 3 van) de GModVo daaraan niet afdoet.

Voor zover het gaat om de vorderingen betreffende auteursrechtinbreuk is de internationale bevoegdheid ten aanzien van Loewe Nederland gebaseerd op artikel 2 EEX-Verordening, en ten aanzien van Loewe GmbH en Loewe AG op artikel 6 sub 1 EEXVerordening.

Bij dit alles merkt het hof op dat Loewe niet (langer) betwist dat, ook in de auteursrechtelijke context, sprake is van ‘eenzelfde situatie rechtens’ in het kader van artikel 6 sub 1 EEX-Verordening (vgl. HvJ EU 1 december 2011, C-145/10, Painer).

De processuele grief 5.

In grief 7 beklaagt B&O zich erover dat de voorzieningenrechter bij pleidooi door B&O overgelegde stukken buiten beschouwing heeft gelaten. Behandeling van de daartegen gerichte klacht kan achterwege blijven. De desbetreffende stukken zijn immers in hoger beroep alsnog overgelegd, zodat het hof de beoordeling van de grieven mede daarop kan gronden. B&O mist om die reden belang bij haar grief.

Het modelrecht; inleiding 6.

In de onderhavige zaak is onder meer de vraag aan de orde of Loewe met het op de markt brengen van de Reference ID inbreuk maakt op het model. Aangezien het gaat om een Gemeenschapsmodel dient die vraag te worden beantwoord met toepassing van de GModVo. De geldigheid van het model wordt niet bestreden. Beoordeeld dient dus te worden of de Reference ID valt binnen de beschermingsomvang van het model. Daartoe dient allereerst te worden vastgesteld hoe groot die beschermingsomvang is. Partijen erkennen dat in dat kader een vergelijking dient te worden gemaakt tussen het model en het

218 218

vormgevingserfgoed (de modellen die voorafgaand aan de aanvrage of de prioriteitsdatum aan het publiek ter beschikking waren gesteld, art. 6 GModVo).

Dat dit juist is blijkt uit het arrest van de Hoge Raad van 31 mei 2013 in de zaak Apple/Samsung, LJN BZ1983. Daarin overwoog de Hoge Raad onder meer (rov. 4.3): “(…) bestaat immers tussen de beantwoording van de vragen of een model geldig is, en wat de beschermingsomvang daarvan is, in die zin verband dat, indien vaststaat dat een model geldig is, de beschermingsomvang daarvan (i) afhankelijk is van de afstand die bestaat tussen het model en eerdere soortgelijke modellen, en (ii) ten opzichte van latere modellen niet groter is dan de afstand die bestaat tussen het model en eerdere soortgelijke modellen.”

En (rov. 4.8): “Bij de beoordeling van de (…) klachten wordt voorop gesteld dat zij, zoals uit hetgeen hiervoor in 4.3 is overwogen volgt, op een onjuiste rechtsopvatting berusten voor zover zij verdedigen dat de afstand die bestaat tussen het model waarvan de bescherming wordt ingeroepen en eerdere anticiperende modellen uit het vormgevingserfgoed, uitsluitend van belang is bij de beantwoording van de vraag of het model nietig is, en niet (opnieuw)bij de beoordeling van de beschermingsomvang daarvan.”

In dit arrest verwierp de Hoge Raad voorts de klacht tegen de wijze van vergelijking tussen het model en het vormgevingserfgoed zoals toegepast door dit hof in voormelde zaak (arrest van 24 januari 2012, LJN BV1612), te weten de vaststelling van de mate waarin elk van de kenmerkende elementen van het model voorkwam in de modellen uit het vormgevingserfgoed van de betrokken sector (in het bijzonder een zestal modellen waarop door Samsung een beroep was gedaan). De Hoge Raad overwoog in rov. 4.4 ten aanzien van het door het hof verrichte onderzoek, door de Raad weergegeven in rov. 3.4 onder (a) van zijn arrest, dat dit op een juiste rechtsopvatting berust.

Bij de beoordeling van de onderhavige zaak zal het hof de aldus door de Hoge Raad juist bevonden toetsingsmaatstaven tot uitgangspunt nemen.

Het modelrecht; de grieven Grief 1: de geïnformeerde gebruiker 7.

In haar eerste grief maakt B&O bezwaar tegen de overweging van de voorzieningenrechter dat de geïnformeerde gebruiker tevens op de details zal letten en dat dit tot consequentie heeft dat eerder moet worden aangenomen dat het model/voortbrengsel een andere algemene indruk maakt. B&O betoogt dat de overweging in het laatste zinsdeel in strijd is met de bedoeling van de Europese wetgever, te weten een hoge geldigheidsdrempel, met als consequentie een hoog beschermingsniveau.

Verder stelt B&O dat de voorzieningenrechter heeft veronachtzaamd dat de geïnformeerde gebruiker bij zijn vergelijking tussen het model en het aangevallen voortbrengsel verschillende omstandigheden meeweegt, waaronder het vormgevingserfgoed, de aard van het voortbrengsel, de betrokken bedrijfstak en de vrijheid van de ontwerper.

8.

De door de voorzieningenrechter gehanteerde omschrijving van de geïnformeerde gebruiker is juist. Deze is immers ontleend aan het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) van 20 oktober 2011, C-281/10, NJ 2012, 443 in de zaak Pepsico/Grupo Promer. In rov. 53 van dat arrest heeft het HvJEU de geïnformeerde gebruiker omschreven als een gebruiker die niet slechts gemiddeld, maar in hoge mate aandachtig is, hetzij door zijn persoonlijke ervaring, hetzij door zijn uitgebreide kennis van de betrokken sector. In rov. 59 heeft het HvJEU daaraan toegevoegd dat de geïnformeerde gebruiker weliswaar niet de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument is die een model gewoonlijk als geheel waarneemt en niet op de verschillende details ervan let, maar dat het evenmin gaat om de vakman die in detail de minieme verschillen die mogelijkerwijs tussen de conflicterende modellen bestaan, kan onderscheiden. Het bijvoeglijke naamwoord “geïnformeerde” suggereert volgens het HvJEU dan ook dat de gebruiker, zonder een ontwerper of technisch deskundige te zijn, de in de betrokken sector bestaande verschillende modellen kent, een

219 219

zekere kennis bezit met betrekking tot de elementen die deze modellen over het algemeen bevatten, en door zijn belangstelling voor de betrokken voortbrengselen blijk geeft van een vrij hoog aandachtsniveau bij gebruik ervan.

De toevoeging van de voorzieningenrechter (in navolging van dit hof in zijn hiervoor genoemde arrest in de zaak Apple/Samsung, rov. 9.2) dat de aldus tot uitgangspunt genomen kennis en het aandachtsniveau van de geïnformeerde gebruiker tot gevolg heeft dat eerder moet worden aangenomen dat het model/voortbrengsel een andere algemene indruk wekt, heeft geen andere strekking dan dat het in aanmerking nemen, door de geïnformeerde gebruiker, van detailverschillen, er eerder toe kan leiden dat het model ten opzichte van het model/de modellen of het voortbrengsel/de voortbrengselen waarmee het vergeleken wordt een andere algemene indruk maakt, dan wanneer een en ander zou worden bezien vanuit het perspectief van de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument die een model als geheel waarneemt en niet op de verschillende details ervan let.

In zoverre faalt de grief.

9.

Juist is dat, zoals B&O betoogt, bij de vaststelling van de afstand – vanuit het perspectief van de geïnformeerde gebruiker – tussen het model en het vormgevingserfgoed, rekening dient te worden gehouden met de aard van het voortbrengsel waarop het model is toegepast of waarin het is verwerkt, de bedrijfstak waarmee het is verbonden en de vrijheid van de ontwerper (considerans onder 14 van de GModVo). Anders dan B&O veronderstelt behoeft evenwel niet steeds expliciet te worden overwogen dat en in hoeverre deze factoren zijn meegewogen. Dat zij zijn meegewogen kan in het oordeel over het eigen karakter en de beschermingsomvang van het model besloten liggen. In hoeverre de rechter daaraan in zijn motivering afzonderlijke aandacht dient te besteden hangt mede af van het partijdebat daaromtrent. In lijn hiermee zal het hof bij de beoordeling van de verdere grieven waar nodig aandacht besteden aan de genoemde factoren.

10.

Als geïnformeerde gebruiker moet in het onderhavige geval worden beschouwd de consument of handelaar die geïnteresseerd is in flatscreen televisies in het duurste segment (waartoe zowel de BeoVision 10 als de Reference ID behoren). Hij kent de diverse modellen uit het vormgevingserfgoed. Aan te nemen valt dat deze geïnformeerde gebruiker door zijn ervaring (de consument) of kennis van de bedrijfstak (de handelaar) niet alleen bekend is met de diverse modellen in het duurste segment, maar ook de modellen kent uit het goedkope en middensegment. Voorts acht het hof voorshands aannemelijk dat de geïnformeerde gebruiker ook bekend is met modellen die niet plat zijn, maar een diepte van enige omvang hebben. Immers, gesteld noch gebleken is dat het gaat om gescheiden markten. Anders dan Loewe betoogt, ziet het hof geen aanleiding te veronderstellen dat de geïnformeerde gebruiker andere elektronica met een scherm bij zijn beoordeling zal betrekken.

Grieven 2 en 3: in aanmerking te nemen afbeeldingen uit de modelregistratie 11.

In haar tweede grief betoogt B&O dat de voorzieningenrechter ten onrechte alle tekeningen uit de modelregistratie in aanmerking heeft genomen, waar B&O zich op slechts één van die tekeningen (genummerd 0001.3) heeft beroepen. Volgens B&O leidt deze benadering ertoe (i) dat de positie van de modelrechthebbende verzwakt naarmate hij meer dan één tekening in zijn modelregistratie vastlegt, (ii) dat concurrenten en/of andere producenten op zeer eenvoudige wijze de modelregistratie kunnen omzeilen, en is zij in strijd met (iii) de bestendige praktijk om alle zes zijden of gezichtspunten van een gemeenschapsmodel vast te leggen en (iv) het systeem van meervoudige depots.

12.

De grief faalt. Degene die een modelregistratie verricht beoogt daarmee het uiterlijk van (een deel van) een voortbrengsel te beschermen tegen navolging. Het is aan hem om te bepalen welke kenmerken van het voortbrengsel hij aldus onder bescherming wil stellen.

Hij dient in elk geval één afbeelding van het model in de aanvraag op te nemen, alsmede een opgave van het voortbrengsel waarin het model verwerkt zal worden of waarop het

220 220

zal worden toegepast. Hij kan er voorts voor kiezen meerdere afbeeldingen, al dan niet van de verschillende aanzichten van het voortbrengsel, in de registratie te doen opnemen en/of een beschrijving van de afbeelding(en) (zie art. 1 van Verordening (EG) Nr. 2245/2002 van de Commissie van 21 oktober 2002 tot uitvoering van de GModVo). De inhoud van de registratie als geheel bepaalt – voor de geïnformeerde gebruiker, die het register raadpleegt – de algemene indruk, en daarmee de beschermingsomvang van het model (art. 10 GModVo). Met dit systeem en de daarmee gediende rechtszekerheid verdraagt zich niet dat de rechthebbende zich naar keuze op één of meer van de geregistreerde afbeeldingen zou kunnen beroepen, met uitsluiting van de andere.

Voor zover B&O bedoelt te betogen dat het haar vrijstaat een beroep te doen op één model uit een meervoudig depot, stuit dat betoog daarop af dat in het onderhavige geval geen sprake is van een meervoudig depot (een depot van meerdere modellen), maar van een enkelvoudig depot waarin meerdere afbeeldingen van het model zijn opgenomen.

13.

B&O betoogt subsidiair dat het vooraanzicht van het model vele malen zwaarder zou moeten wegen dan de andere aanzichten. Daarop aansluitend bepleit B&O in haar derde grief dat (bij de vaststelling van de beschermingsomvang en beoordeling van de inbreukvraag) doorslaggevende, althans tenminste aanzienlijk grotere waarde moet worden gehecht aan de algemene indruk die het model wekt bij normaal gebruik, welk gebruik B&O omschrijft als het vanaf een aantal meter afstand naar de voorzijde van de televisie kijken.

14.

Zoals hiervoor is overwogen, dient ervan uitgegaan te worden dat de geïnformeerde gebruiker in hoge mate aandachtig is en ook op de details let. Daarmee strookt dat hij ook aandacht zal besteden aan de zij- en achterkant van het model, indien het depot daarvan afbeeldingen bevat. De beschermingsomvang van het model wordt immers mede daardoor bepaald. Dit is slechts anders indien de zij- en/of achterkant van het voortbrengsel bij normaal gebruik niet zichtbaar zou(den) zijn (zie de considerans van de GModVo, onder 12). Dienovereenkomstig zal de geïnformeerde gebruiker – behoudens even genoemde uitzondering – bij zijn vergelijking van het model met het vormgevingserfgoed en van het model met daarna op de markt verschenen modellen, ook letten op de zij- en de achterkant van het voortbrengsel waarop het model is toegepast of waarin het is verwerkt en van latere voortbrengsels.

In het onderhavige geval staat vast dat zowel de BeoVision 10 (waarin het model is belichaamd), als de Reference ID, hetzij aan de muur kan worden gehangen, hetzij (op een standaard) kan worden neergezet. In beide scenario’s is in elk geval de zijkant zichtbaar. Voor zover B&O aanvoert dat ‘normaal gebruik’ beperkt is tot het frontaal voor de televisie zitten, verwerpt het hof dat betoog. Het hof acht aannemelijk dat de geïnformeerde gebruiker, wanneer deze televisie kijkt, dat niet alleen frontaal, maar ook (wel eens) schuin voor de televisie zittend zal doen. Daarnaast acht het hof aannemelijk dat normaal gebruik tevens omvat de waarneming van de televisie wanneer deze is uitgeschakeld, derhalve als onderdeel van het interieur. Alsdan zijn, ongeacht de wijze van plaatsing (hangend of staand), over het algemeen ook de zijkanten zichtbaar.

Wanneer de televisie niet is opgehangen, maar neergezet, kan – afhankelijk van de wijze van neerzetten in meer of mindere mate – ook de achterzijde zichtbaar zijn.

Iets anders is dat de aard van het voortbrengsel (een televisie) meebrengt dat het aanzicht van de voorzijde bij de geïnformeerde gebruiker relatief meer gewicht in de schaal zal leggen. Maar dat dit “vele malen meer” zou moeten zijn, of doorslaggevend, is onjuist.

In zoverre falen de grieven 2 en 3.

Grieven 3 tot en met 6: beschermingsomvang; inbreuk?

15.

De grieven 3 voor het overige en 4 tot en met 6 betreffen de vaststelling van de beschermingsomvang van het model en de beantwoording van de vraag of de Reference ID daarop inbreuk maakt.

Bij de beoordeling van deze grieven wordt voorop gesteld dat tussen partijen niet in geschil is dat de BeoVision 10 een voortbrengsel is waarop het model is toegepast. In het

221 221

eerder genoemde Pepsico-arrest heeft het HvJEU in dat verband overwogen dat geen sprake is van een onjuiste rechtsopvatting wanneer bij de beoordeling van de algemene indruk die door de betrokken modellen wordt gewekt, de daadwerkelijk verhandelde voortbrengselen waarop deze modellen betrekking hebben, in aanmerking worden genomen (rov. 73). Uit hetgeen het HvJEU in rov. 74 daaraan heeft toegevoegd heeft het hof Den Haag afgeleid (i) dat het daadwerkelijk verhandelde voortbrengsel waarop het model is toegepast in aanmerking mag worden genomen voor zover dit een bevestiging oplevert van hetgeen uit het model zoals ingeschreven blijkt, dus enkel ter verduidelijking, teneinde reeds eerder getrokken conclusies te bevestigen, zodat (ii) niet kan worden aangenomen dat elementen die niet uit het model, zoals ingeschreven, blijken een rol kunnen spelen bij de beoordeling van de algemene indruk die het model wekt (vgl. Hof 's-Gravenhage 13 december 2011, LJN BU8147). Voorts is van belang de overweging van het HvJEU dat de geïnformeerde gebruiker de modellen zo mogelijk rechtstreeks zal vergelijken (rov. 55). Tussen partijen is niet in geschil dat de geïnformeerde gebruiker ook in het onderhavige geval in staat zal zijn het model (en ter bevestiging: de BeoVision 10) en de Reference ID rechtstreeks te vergelijken.

Kenmerken van het model 16.

De voorzieningenrechter heeft in rov. 4.19 vastgesteld dat het model uit de volgende kenmerkende elementen bestaat: A. een vierkante vormgeving van het oppervlak van scherm en luidsprekerfront gezamenlijk; B. een zichtbaar rechthoekig luidsprekerfront aan de onderzijde van het oppervlak dat ten opzichte van het oppervlak uitsteekt, in hoogte ongeveer 1/3 van het oppervlak beslaat en aan de zij- en onderkant een substantiële ruimte openlaat tot het frame; C. een frame, met een opstaande rand, bestaande uit twee delen die aan de bovenzijde spits naar elkaar toelopen; D. de achterzijde van het model bestaat aan de onderzijde uit twee uitstekende delen, welke verspringen in hoogte. Voorts zijn er bovenaan, in het midden en onderaan drie horizontaal verlopende (ventilatie)strepen zichtbaar.

Uit rov. 4.18 blijkt dat de voorzieningenrechter voorts als kenmerk in aanmerking heeft genomen dat het scherm zich uitstrekt tot aan het frame. Dat laatste wordt door B&O in haar derde grief bestreden. Voor zover B&O zou bedoelen dat uit de betreffende afbeeldingen niet valt af te leiden dat het beeld scherm zich tot aan het frame uitstrekt, heeft zij daarin gelijk: in de afbeeldingen is niet aangegeven waar het beeldscherm zich onder de oppervlakte van het scherm bevindt. Wel zal de geïnformeerde gebruiker uit de afbeeldingen van de voorzijde van het model afleiden dat dit bestaat uit een glad oppervlak (“scherm”) dat zich aan alle zijden uitstrekt tot aan het frame.

B&O maakt verder bezwaar tegen de overweging van de voorzieningenrechter in rov.

4.18 dat B&O met “de schaduwrand” kennelijk doelt op de opstaande rand van het frame. Volgens B&O volgt de door haar genoemde schaduwrand uit de dubbele streep aan de binnenzijde van het frame. Naar ’s hofs voorlopig oordeel zal de geïnformeerde gebruiker de dubbele streep aan de binnenzijde van het frame opvatten als het terugwijken van het frame richting scherm, met als effect dat het frame enigszins overhangt ten opzichte van het scherm, waardoor het scherm als het ware in het frame ligt. Overigens heeft de voorzieningenrechter klaarblijkelijk hetzelfde bedoeld.

40. In nr. 13 van haar memorie van grieven noemt B&O nog een tweetal kenmerken, in aanvulling op, respectievelijk afwijking van de vaststelling van de voorzieningenrechter: de kwalificatie van het frame als “zeer dun” en de kwalificatie van de ruimte aan de zijkanten en onderkant van het luidsprekerfront als “klein”. Het hof is van oordeel dat dergelijke kwalificaties niet erg bruikbaar zijn. Begrippen als “dun” en “klein” zijn immers subjectief en relatief. Zij krijgen pas betekenis indien men het model vergelijkt met andere modellen of voortbrengsels.

Voor zover al iets gezegd zou kunnen worden over het frame, is het dat de geïnformeerde gebruiker uit de afbeeldingen 0001.5-0001.7 in samenhang met de afbeeldingen van de voorzijde (0001.1 en 0001.3) niet zal afleiden dat het frame zeer dun is. Anderzijds zal de geïnformeerde gebruiker, kennis nemend van de

222 222

afbeeldingen in de modelregistratie, het frame ook niet als “volumineus” aanmerken, zoals Loewe betoogt (memorie van antwoord 60). Wel zal de geïnformeerde gebruiker opmerken dat het frame bestaat uit een wat dikker voorprofiel en een wat dunner achterprofiel, beide met een bollend oppervlak, die in een driehoek naar elkaar toelopen en asymmetrisch op elkaar aansluiten (afbeeldingen 0001.5 en 0001.6).

Ten aanzien van de ruimte rondom het luidsprekerfront is naar ’s hofs oordeel niet zozeer van belang of de geïnformeerde gebruiker deze als “klein” of “aanzienlijk” zal aanmerken, maar dat hij uit het model zal afleiden dat het luidsprekerfront als een soort eiland in het overigens volledig gladde oppervlak ligt. Volgens Loewe is in dit verband nog van belang dat uit het model kan worden afgeleid dat het luidsprekerfront in hoogteminder dan een derde van het totale oppervlak beslaat. Hoewel dat rekenkundig gezien wellicht juist is, is dat naar ’s hofs oordeel voor de bepaling van de algemene indruk die het model op de geïnformeerde gebruiker maakt niet van belang. Daarvoor is wel van belang dat, zoals de voorzieningenrechter heeft vastgesteld, het luidsprekerfront ongeveer een derde van het oppervlak in beslag neemt.

Loewe stelt verder nog dat het model niet geheel vierkant is, nu de horizontale zijden iets langer zijn dan de verticale zijden. Hoewel dat juist is (het model meet horizontaal 7,6 cm. en verticaal 7.3 cm), oogt het model echter wel vierkant.

De overige door Loewe (in memorie van antwoord 60) genoemde kenmerken, met name waar zij de achterzijde van het model beschrijft, zijn naar ’s hofs oordeel van een zodanig detail-niveau, dat deze geen rol zullen spelen bij de algemene indruk die de geïnformeerde gebruiker zich van het model vormt, te meer niet nu het de achterzijde betreft. Hoewel de achterzijde, zoals het hof hiervoor heeft overwogen, niet buiten beschouwing kan worden gelaten, is aannemelijk dat de geïnformeerde gebruiker daaraan minder aandacht zal besteden dan aan de voor- en zijkanten.

17.

Gelet op het voorgaande zal de geïnformeerde gebruiker naar het voorlopig oordeel van het hof uit het model afleiden dat het gaat om: A. een flatscreen televisie, met B. een vierkant ogende vormgeving van het oppervlak van scherm en luidsprekerfront gezamenlijk; C. een scherm dat aan alle zijden doorloopt tot aan het frame; D. een zichtbaar rechthoekig, in de onderste helft van het scherm horizontaal geplaatst luidsprekerfront, dat ten opzichte van het oppervlak uitsteekt, in hoogte ongeveer 1/3 van het oppervlak beslaat en aan de zij- en onderkant een zodanige ruimte openlaat tot het frame, dat het luidsprekerfront als het ware als een eiland in het gladde oppervlak ligt; E. een frame, bestaande uit een wat dikker voorprofiel en een wat dunner achterprofiel, beide met een bollend oppervlak, die in een driehoek naar elkaar toelopen en asymetrisch op elkaar aansluiten, waarbij het voorprofiel terugwijkt naar het scherm, met als effect dat het scherm als het ware in het frame ligt; F. een achterzijde, aan de onderzijde bestaande uit twee uitstekende, in hoogte verspringende delen, en bovenaan, in het midden en onderaan voorzien van drie horizontaal verlopende (ventilatie)strepen.

Dat het model deze kenmerken heeft vindt bevestiging in de BeoVision 10.

Het vormgevingserfgoed 18.

Het hof heeft hiervoor overwogen dat de geïnformeerde gebruiker het model zal afzetten tegen het relevante vormgevingserfgoed, bestaande uit televisies (zie rov. 10). Loewe heeft in het bijzonder een beroep gedaan op de volgende modellen:

223 223

Toshiba 57H84 (2004)

Mitsubishi WL 82913 (2003)

224 224

Loewe Spheros Masterpiece (2004)

CD 328083-1 (Samsung, 2005) 19.

Uit deze voorbeelden blijkt dat het vormgevingserfgoed vierkant(e) (ogende) televisies omvatte. B&O betoogt dat televisies uit het vormgevingserfgoed waarin de vierkante vorm technisch is bepaald niet in aanmerking mogen worden genomen. Dat is volgens haar het geval waar het gaat om televisies met een 4:3-beeldscherm (in plaats van 16:9) en televisies met ‘ rear projection (zoals de hierboven afgebeelde Toshiba en de Mitsubishi)’. Loewe betwist gemotiveerd dat een 4:3-beeldscherm en rear projection noodzaken tot een vierkante vormgeving. In elk geval voor wat betreft het 4:3-beeldscherm is ook het hof daar niet van overtuigd. Immers, ook een scherm met dergelijke afmetingen is rechthoekig. Voorts valt niet in te zien waarom de regel dat technisch bepaalde elementen van voortbrengsels niet voor modelrechtelijke bescherming in aanmerking komen zou moeten worden doorgetrokken naar het in aanmerking te nemen vormgevingserfgoed. Waar het om gaat is welke vormgeving de geïnformeerde gebruiker uit dat erfgoed kent. Zoals het hof hiervoor heeft overwogen, is er evenmin reden om aan te nemen dat de geïnformeerde gebruiker vormgeving van andere televisies dan flatscreens met een 16:9 en zonder rear projection niet zou laten

225 225

meewegen bij de vergelijking tussen de algemene indruk die hij van het vormgevingserfgoed heeft en de algemene indruk die het model maakt.

20.

Voorts is, anders dan B&O betoogt, voor vaststelling van de afstand van het model tot het vormgevingserfgoed niet van belang welk percentage deze modellen uitmaken van het totale aanbod televisies. De geïnformeerde gebruiker zal het model immers vooral vergelijken met de beschikbare modellen die daar het dichtst bij komen. Dat geldt te meer wanneer hij, zoals in casu, geïnteresseerd is in het topsegment. B&O heeft niet weersproken dat in dat segment niet alleen aan functionaliteit, maar ook aan ‘design’ een belangrijke betekenis toekomt.

21.

Naar ’s hofs voorlopig oordeel komen de BeoVision 5 en de BeoVision 9 het dichtst bij het model. Het betreftflatscreens met een (in elk geval aan de bovenkant en de bovenste helft van de zijkanten) tot aan het frame doorlopend scherm en een horizontaal geplaatst luidsprekerfront dat in de vierkante vormgeving een aanzienlijk deel van het oppervlak inneemt (kenmerken A, B en deels C en D).

22.

Het model neemt daarvan afstand door een combinatie van de kenmerken A en B met een oppervlak dat aan alle zijden doorloopt tot aan het frame (kenmerk C), een ten opzichte van het oppervlak uitstekend luidsprekerfront dat in hoogte ongeveer 1/3 van het oppervlak beslaat en aan de zij- en onderkant een zodanige ruimte openlaat tot het frame, dat het luidsprekerfront als het ware als een eiland in het gladde oppervlak ligt (kenmerk D), alsmede de kenmerken E en F. De geïnformeerde gebruiker zal daarbij relatief het meeste gewicht hechten aan de kenmerken die het voor- en zijaanzicht van het model bepalen, (A tot en met D en E deels), aangezien de algemene indruk (niet uitsluitend, maar wel) in aanzienlijke mate daardoor wordt bepaald. Hoewel zeker vernieuwend, met name waar het de nieuwe elementen van de kenmerken C en D en de combinatie met kenmerk B betreft, acht het hof de afstand van het model tot het vormgevingserfgoed, in het bijzonder tot de BeoVision 5 en BeoVision 9, (het eigen karakter van het model) niet zodanig dat aan het model een ruime beschermingsomvang zou moeten worden toegekend. Daarbij neemt het hof in aanmerking dat, anders dan B&O betoogt, niet aannemelijk is geworden dat de vrijheid van de ontwerper beperkt was. Het vormgevingserfgoed laat zien dat er geen noodzaak was om voor een rechthoekige vorm te kiezen, ook niet bij toepassing van een breedbeeldscherm. Het hof ziet overigens ook geen aanleiding om, zoals Loewe bepleit, een geringe beschermingsomvang aan het model toe te kennen.

De Reference ID; inbreuk?

23.

De Reference ID voldoet – in alle uitvoeringsvormen – aan de kenmerken A en B (een flatscreen met een vierkante vormgeving van scherm en luidsprekerfront gezamenlijk). Ook is het luidsprekerfront horizontaal aan de onderzijde van de vierkante vorm geplaatst en neemt het in verhouding tot het totale oppervlak een aanzienlijke ruimte in beslag – waarbij de precieze verhouding, naar Loewe onweersproken heeft gesteld, afhangt van de maat van de televisie – (kenmerk D deels). Anders dan bij het model, loopt het scherm echter niet door om het luidsprekerfront heen. Ook steekt het luidsprekerfront niet uit ten opzichte van het scherm (kenmerk D voor het overige).

Scherm en luidsprekerfront lopen niet door tot aan het frame: tussen scherm en luidsprekerfront enerzijds en het frame anderzijds bevindt zich een diepe inkeping van ongeveer 0,8 cm. breed (kenmerk C). Aldus ontstaat niet het, het model zo kenmerkende, effect van een luidsprekerfront dat als het ware als een eiland in het gladde oppervlak ligt (door partijen en de voorzieningenrechter ook wel “passe-partout”effect genoemd).

Ook het frame is geheel anders. Het frame van de Reference ID bestaat uit een simpele dunne platte omlijsting (ook wel een “minimalistische baklijst” genoemd), die eindigt ter hoogte van het scherm en het luidsprekerfront (niet overhangt). De achterzijde verschilt eveneens aanzienlijk van die van het model: een glad vierkant oppervlak, aan de randen omgeven door dezelfde inkeping als aan de voorzijde, met daar bovenop aan de

226 226

onderzijde een kleiner vierkant. De kenmerken E en F zijn derhalve helemaal niet aanwezig in de Reference ID. Aldus ontbreken in de Reference ID de kenmerken die het model onderscheiden van het vormgevingserfgoed. De verschillen zijn daarbij zodanig, dat, naar ’s hofs voorlopig oordeel, de Reference ID – gelet op de afstand die het model neemt tot het (meest relevante) vormgevingserfgoed – op de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk zal maken, met andere woorden: buiten de beschermingsomvang van het model blijft. Daarbij kan de betekenis van het zogenaamde “Loewe-oog” in het midden blijven.

24.

Gelet op het voorgaande is ook het hof van oordeel dat Loewe met de Reference ID geen inbreuk maakt op de rechten van B&O uit hoofde van het model. De grieven 3 en 4 tot en met 6 falen dus.

Grieven 8 en 9: het auteursrecht 25.

In haar achtste grief bestrijdt B&O het oordeel van de voorzieningenrechter dat B&O niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij auteursrechthebbende is op de BeoVision 10. Ter onderbouwing van haar stelling dat zij die hoedanigheid wel degelijk heeft, heeft B&O een aantal stukken overgelegd. Loewe erkent dat op basis van deze stukken kan worden aangenomen dat B&O het auteursrecht op de BeoVision 10 heeft. De grief slaagt dus, zodat alsnog onderzocht dient te worden of Loewe met de Reference ID inbreuk maakt op het auteursrecht van B&O op de BeoVision 10.

26.

In de zaken Stokke/H3 (22 februari 2013, LJN BY1529), Stokke/Fikszo (HR 12 april 2013, LJN BY1532) en Hauck/Stokke (12 april 2013, LJN BY1533) heeft de Hoge Raad – voor zover van belang voor de onderhavige zaak – het volgende voorop gesteld: “(a) Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen, is vereist dat het desbetreffende werk een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt (vgl. HR 30 mei 2008, LJN BC2153, NJ 2008/556 (Endstra)). Het HvJEU heeft de maatstaf aldus geformuleerd dat het moet gaan om "een eigen intellectuele schepping van de auteur van het werk" (HvJEU 16 juli 2009, nr. C-5/08, LJN BJ3749, NJ 2011/288 (Infopaq I)). (b) Deze maatstaf geldt evenzeer indien het een gebruiksvoorwerp betreft (vgl. BenGH 22 mei 1987, nr. A 85/3, LJN AK1803, NJ 1987/881 en HR 15 januari 1988, LJN AG5738, NJ 1988/376 (Screenoprints)). Aanleiding voor de veronderstelling dat zulks naar Europees recht anders zou zijn, is er niet. (…) (e) Voor de beantwoording van de vraag of sprake is van inbreuk op een auteursrecht op een gebruiksvoorwerp dient beoordeeld te worden in welke mate de totaalindrukken van het beweerdelijk inbreuk makende werk en het beweerdelijk bewerkte of nagebootste werk overeenstemmen. De auteursrechtelijk beschermde trekken of elementen van laatstbedoeld werk zijn daarbij bepalend, met dien verstande dat ook een verzameling of bepaalde selectie van op zichzelf niet beschermde elementen, een (oorspronkelijk) werk kan zijn in de zin van de Auteurswet, mits die selectie het persoonlijk stempel van de maker draagt. Bij de vergelijking van de totaalindrukken dienen dus ook onbeschermde elementen in aanmerking te worden genomen, voor zover de combinatie van al deze elementen in het beweerdelijk nagebootste werk aan de "werktoets" beantwoordt. Voorts geldt dat de enkele omstandigheid dat het werk of bepaalde elementen daarvan, passen binnen een bepaalde mode, stijl of trend niet betekent dat het werk of deze elementen zonder meer onbeschermd zijn. Onderzocht moet worden of de vormgeving van de (combinatie van de) verschillende elementen zodanig is dat aangenomen kan worden dat met het ontwerp door de maker op een voldoende eigen wijze uiting is gegeven aan de vigerende stijl, trend of mode (HR 29 december 1995, LJN ZC1942, NJ 1996/546 (Decaux/Mediamax)). (…)”

227 227

Voorts zijn van belang de overwegingen in het arrest Stokke/Fikszo: (i) dat het betoog, dat bij de beoordeling van een auteursrechtelijke inbreukvraag nadruk dient te liggen op de punten van overeenstemming en niet op punten van verschil, uitgaat van een onjuiste rechtsopvatting (rov. 5.1.3); (ii) dat mogelijk is dat een bewerking van een werk daarvan noch een verveelvoudiging vormt, noch een bewerking die een nieuw, oorspronkelijk werk is (rov. 5.2.1); (iii) dat het oordeel van het hof, dat gegeven de hoge mate van oorspronkelijkheid van het werk, reeds het overnemen van één van de twee auteursrechtelijk beschermde trekken een inbreuk oplevert, niet onverenigbaar is met het ‘totaalindrukken-criterium’ en dus geen blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting (rov. 6.3.2).

27.

Loewe bestrijdt niet dat de BeoVision 10 voldoet aan de ‘werktoets’ zoals geformuleerd door de Hoge Raad en het HvJEU. Zij bestrijdt (zowel in haar verweer tegen grief 9, als in haar voorwaardelijk incidenteel appel) wel dat de in dit verband relevante rechtspraak van het HvJEU meebrengt dat de ‘werktoets’ geharmoniseerd is en dat (dus) ook naar het recht van andere EU-landen dan Nederland zou moeten worden aangenomen dat de BeoVision 10 een auteursrechtelijk beschermd werk is. In het bijzonder naar Duits recht zou dat volgens haar niet het geval zijn.

Het hof zal thans eerst onderzoeken of naar Nederlands recht sprake is van inbreuk op het auteursrecht.

28.

In haar memorie van grieven somt B&O een aantal kenmerken op van de BeoVision 10, die volgens haar (in auteursrechtelijke zin) onderscheidend zijn. Die kenmerken komen grotendeels overeen met de kenmerken die volgens haar uit het model blijken. Van de door B&O genoemde kenmerken blijken de volgende niet uit het model: G) een beeld scherm dat als het ware in de televisie ligt, waardoor aan alle zijden van het scherm nog een brede donkere rand overblijft; en H) de mogelijkheid om verschillende kleuren luidsprekerfronten en frames op de BeoVision 10 te plaatsen, zodat de koper de televisie kan personaliseren.

Volgens B&O zijn alle ontwerpkeuzes ingegeven door esthetiek en staan zij haaks op alle heersende trends. Om die reden is de beschermingsomvang van de BeoVision 10 volgens B&O zeer ruim.

B&O betoogt voorts dat de Reference ID slechts een bewerkte versie van de BeoVision 10 vormt en daarmee een auteursrechtelijk relevante verveelvoudiging. Zij stelt in dat verband dat de Reference ID in zo vergaande mate op de BeoVision 10 lijkt dat sprake is van een overeenstemmende totaalindruk. Daarbij wijst zij erop dat al sprake kan zijn van een auteursrechtinbreuk bij een gedeeltelijke overname van een auteursrechtelijk beschermd werk. Benaderd vanuit de verschillen geldt volgens B&O dat deze niet van dien aard zijn dat de Reference ID als zelfstandig werk kan worden aangemerkt.

29.

Loewe stelt dat de auteursrechtelijk beschermde trekken van de BeoVision 10 gelegen zijn in het rondom het naar voren uitstekende luidsprekerfront doorlopende oppervlak en het volumineuze frame. Juist op deze punten wijkt de Reference ID daarvan zo aanzienlijk af dat van een voldoende mate van overeenstemming volgens haar geen sprake is. Zij wijst daarbij op de verschillen die in het kader van het modelrecht zijn besproken en voegt daaraan toe dat de Reference ID in andere maten verkrijgbaar is dan de BeoVision 10, met steeds een andere verhouding tussen de grootte van het scherm en die van het luidsprekerfront, en dat, waar de Reference ID verkrijgbaar is in zeer veel materialen- print- en kleurencombinaties, de BeoVision 10 alleen in zwart en wit verkrijgbaar is, met een frame alleen in zilver en het front in slechts zes tinten. Loewe weerspreekt dan ook dat sprake is van ontlening. Zij stelt dat de Reference ID is gebaseerd op en geïnspireerd door de Loewe Art 1 uit 1985 en de overige Loewe televisies uit het vormgevingserfgoed, waaronder de Reference uit 2008.

30.

Zoals blijkt uit de hiervoor weergegeven rechtspraak van de Hoge Raad en het HvJEU, is juist dat (onder omstandigheden) al sprake kan zijn van een auteursrechtinbreuk bij een gedeeltelijke overname van een auteursrechtelijk beschermd werk. Dat neemt echter niet

228 228

weg dat de totaalindruk van de twee te vergelijken objecten bepalend blijft.

Gelet op voormelde jurisprudentie is voorts niet juist dat alleen dan geen sprake is van inbreuk, indien het beweerd inbreukmakende werk zelf een zelfstandig werk is – waarmee B&O kennelijk bedoelt: een werk dat een eigen oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt en dus zelf auteursrechtelijk beschermd is.

31.

Naar voorlopig oordeel van het hof vormen de kenmerken die het eigen karakter van het model bepalen (rov. 22) tevens auteursrechtelijke beschermde trekken van de BeoVision 10. Uit hetgeen het hof met betrekking tot het model heeft overwogen, volgt dat het de stelling dat de BeoVision 10 haaks staat op alle heersende trends en daarmee een hoge mate van oorspronkelijkheid heeft, niet deelt voor zover het gaat om de kenmerken die ook uit het model blijken. Voorts is het hof op gelijke gronden als waarop het oordeelt dat de Reference ID een andere algemene indruk maakt dan het model, van oordeel dat de verschillen tussen de Reference ID en de BeoVision 10 van dien aard zijn dat de beide televisies een andere totaalindruk maken. Dit geldt ook indien niet de geïnformeerde gebruiker uit het modelrecht als maatman wordt genomen, maar de ‘gemiddelde consument’. Hoewel deze laatste in mindere mate aandachtig is en minder op de details let dan de geïnformeerde gebruiker, zal de gemiddelde consument de mate van oorspronkelijkheid van de BeoVision 10 en het vormgevingserfgoed, alsook de verschillen tussen de BeoVision 10 en de Reference ID naar ’s hofs voorlopig oordeel niet anders beoordelen dan de geïnformeerde gebruiker. Het tegendeel is ook niet gesteld.

De kenmerken die niet uit het model blijken (hiervoor aangeduid als G en H) leiden niet tot een ander oordeel. De zwarte rand om het beeldscherm is alleen zichtbaar wanneer de televisie aan staat. Voor zover dit, bij vergelijking met het vormgevingserfgoed, al als een auteursrechtelijk beschermde trek zou kunnen worden aangemerkt, acht het hof de invloed daarvan op de totaalindruk klein. Voor zover de mogelijkheid om voor verschillende kleuruitvoeringen te kiezen kan worden beschouwd als oorspronkelijk en zelfs, zoals B&O stelt, als een trendbreuk, geldt dat Loewe daarvan met de Reference ID in voldoende mate is afgeweken. Niet weersproken is en uit de stukken blijkt ook, dat, waar de BeoVision 10 alleen in zwart en wit verkrijgbaar is, met een frame in zilver en het front in zes verschillende kleuren (zie prod. 20C Loewe), bij de Reference ID zowel het luidsprekerfront, als het frame en de achterkant, verkrijgbaar zijn in zeer veel materialen-, print- en kleurencombinaties. Ook indien alle kenmerken tezamen in aanmerking worden genomen, maakt de Reference ID naar ’s hofs voorlopig oordeel een andere totaalindruk dan de BeoVision 10. Van inbreuk op het auteursrecht is aldus naar Nederlands recht geen sprake. Wat betreft het recht van andere EU-landen gaat het hof ervan uit dat hierin op het punt van de inbreukvraag geen strengere maatstaven worden aangelegd (gelijkheidsvermoeden). B&O heeft het tegendeel niet gesteld, laat staan aannemelijk gemaakt. Grief 9 faalt dus.

Grieven 10 en 11 en de eisvermeerdering 32.

Grief 10, waarmee beoogd wordt het geschil in volle omvang aan het hof voor te leggen, mist zelfstandige betekenis en behoeft om die reden geen bespreking.

33.

B&O vordert bij wijze van eisvermeerdering een Loewe GmbH en Loewe AG op te leggen verbod om jegens B&O onrechtmatig te handelen, meer in het bijzonder om de Reference ID te (doen) vervaardigen, te (doen) im- en exporteren, te (doen) verveelvoudigen, in voorraad te (doen) hebben, ter verkoop te (doen) aanbieden, te doen afleveren of op andere wijze te (doen) verveelvoudigen en/of openbaar maken, een en ander voor het geval zou worden geoordeeld dat Loewe GmbH en Loewe AG niet zelfstandig inbreuk zouden maken op de modelrechten en/of de auteursrechten van B&O ten aanzien van de BeoVision 10. Nu het hof van oordeel is dat van inbreuk op de modelrechten en het auteursrecht van B&O geen sprake is, valt, zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet in te zien waarom de genoemde handelingen aan Loewe GmbH en Loewe AG zouden moeten worden verboden.

34.

229 229

In grief 11 maakt B&O bezwaar tegen een deel van de proceskostenveroordeling in eerste aanleg, te weten voor zover daarin begrepen zijn de kosten van de Duitse advocaten van Loewe (€ 30.760,-). Zij stelt niet in te zien waarom deze kosten gemaakt moesten worden. Voor zover die kosten betrekking hebben op de opinie van de Duitse advocaten over de grensoverschrijdende bevoegdheid van de voorzieningenrechter, wijst zij er op dat zij op dit punt in het gelijk is gesteld.

35.

Loewe voert als verweer aan dat de kosten zijn gemaakt in verband met: i) het bevoegdheidsverweer, ii) het verweer dat het auteursrecht in de Europese Unie niet volledig is geharmoniseerd en iii) het verzamelen van bewijs. De onder i) en ii) genoemde verweren kwalificeert zij als “niet bij voorbaat kansloos”. Verder is van dubbel werk volgens haar geen sprake geweest.

36.

Het hof is van oordeel dat het onder i) genoemde verweer een zo geringe kans van slagen had dat het niet redelijk is de daarmee gemoeide kosten voor rekening van B&O te laten komen (zie rov. 4). Ten aanzien van het verweer onder ii) geldt dat discussie mogelijk is over de vraag of de ‘werktoets’ door de rechtspraak van de het HvJEU ook geharmoniseerd is wanneer het gaat om auteursrechtelijke bescherming van als zodanig geregistreerde modellen (vgl. A-G Verkade bij het eerder genoemde arrest in de zaak Stokke/Fikszo, nrs. 4.26.1 e.v.). Het betreffende verweer kan dus niet als bij voorbaat kansloos worden aangemerkt. Ook wat betreft de onder iii) genoemde kosten ziet het hof geen aanleiding deze van vergoeding op de voet van art. 1019h Rv. uit te sluiten, te meer niet nu B&O niet heeft weersproken dat geen sprake is geweest van dubbel werk.

Bij gebreke van een uitsplitsing van de (met de inschakeling van Duitse advocaten gemoeide) kosten over de onder i), ii) en iii) genoemde verweren, zal het hof de kosten terzake van verweer i) begroten op ongeveer een derde, te weten € 10.000,-. Het hof zal de proceskostenveroordeling in eerste aanleg met dat bedrag verminderen. In zoverre slaagt de grief.

Het voorwaardelijk incidentele beroep 37.

Loewe heeft incidenteel beroep ingesteld onder de voorwaarde dat het hof oordeelt dat Loewe inbreuk maakt op het auteursrecht van B&O. Voor dat geval maakt zij bezwaar tegen de overweging van de voorzieningenrechter dat uit de rechtspraak van het HvJEU volgt dat het auteursrechtelijk werkbegrip een Europees geharmoniseerd begrip is.

Nu de voorwaarde waaronder de grief is geformuleerd niet in vervulling gaat, komt het hof aan de behandeling daarvan niet toe.

Slotsom en proceskosten 38.

In het principale beroep slagen de grieven 8 en 11 (gedeeltelijk). Dat leidt evenwel slechts tot een aanpassing van de proceskostenveroordeling. B&O zal dan ook als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten worden veroordeeld. Nu het hof niet toekomt aan beoordeling van het incidentele beroep zal het hof over de kosten daarvan geen beslissing nemen.

39.

Loewe heeft de kosten van het hoger beroep begroot op € 170.663,25. B&O heeft daartegen bezwaar gemaakt voor zover het betreft: a) de forfaitaire opslag van 6% voor kantoorkosten; b) de kosten van de door prof. Ninaber afgegeven opinies ad in totaal € 14.127,50; c) een bedrag van € 3.529,54; d) een bedrag van € 8.705,- terzake van kosten van de Duitse advocaten.

40.

Met betrekking tot de posten onder b) heeft Loewe bij pleidooi aangevoerd dat hierbij zijn inbegrepen de kosten van door een professionele fotograaf gemaakte foto’s van de televisies. De onder c) genoemde kosten zien volgens Loewe op de inschakeling van een extern vervoersbedrijf uit Duitsland die de ter zitting getoonde televisies naar Nederland heeft gebracht. Loewe heeft niet gereageerd op de bezwaren genoemd onder a) en d).

41.

230 230

Het hof ziet, gelet op de door Loewe daarvoor gegeven verklaring, geen aanleiding de kosten genoemd onder b) en c) buiten beschouwing te laten. De kosten genoemd onder a) en d) zal het hof, bij gebreke van een reactie op het bezwaar daartegen, wel van vergoeding uitzonderen. Desgevraagd heeft Loewe verklaard dat 95% van haar kosten ziet op het principale beroep. Het hof acht dat aannemelijk. Het hof ziet geen aanleiding om een aftrek toe te passen voor het verweer tegen de bij eiswijziging geïntroduceerde onrechtmatige daad-grondslag, nu Loewe daaraan in haar memorie van antwoord en haar pleitnota slechts twee korte alinea’s heeft gewijd. Een en ander leidt ertoe dat het hof de door B&O aan Loewe verschuldigde vergoeding voor in hoger beroep gemaakte proceskosten zal vaststellen op: € 92.604,50 € 36.322,€ 7.639,12 € 14.127,50 € 3.529,54 __________ € 154.222,66 x 95% = € 146.511,53 Beslissing Het hof in het principale beroep: vernietigt het vonnis waarvan beroep voor zover B&O daarin is veroordeeld tot betaling van een bedrag van € 110.456,51 aan proceskosten en, in zoverre opnieuw recht doende: veroordeelt B&O in de kosten van het geding in eerste aanleg en begroot deze tot op 21 januari 2013 aan de zijde van Loewe op een bedrag van € 100.456,51; bekrachtigt het vonnis voor het overige; wijst af het in hoger beroep anders of meer gevorderde; veroordeelt B&O in de kosten van het hoger beroep, aan de zijde van Loewe begroot op € 146.511,53; verklaart dit arrest wat betreft de kostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. T.H. Tanja-van den Broek, J.E.H.M. Pinckaers en S.J. Schaafsma, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 13 augustus 2013 in aanwezigheid van de griffier.

231 231

ECLI:NL:HR:2013:1036 Deeplink Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 25-10-2013 Datum publicatie 25-10-2013 Zaaknummer 12/01479 Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:60, Contrair In cassatie op : ECLI:NL:GHLEE:2012:BV0720, Bekrachtiging/bevestiging Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Cassatie Inhoudsindicatie Auteursrecht; inbreukvordering. Verschilt het nationaal auteursrechtelijk werkbegrip van het communautaire? Diende het hof te onderzoeken of vuurkorf en verpakking modellen zijn in de zin van art. 3.1 lid 1 BVIE en art. 3 onder a Gemeenschapsmodellenverordening (GModVo)? Geen strijd tussen BVIE en GModVo op het punt van auteursrechtelijk makerschap. Beoordeling spoedeisendheid nevenvorderingen in kort geding. Verwantschap met hoofdvordering.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl Uitspraak 25 oktober 2013 Eerste Kamer nr. 12/01479 LZ/NH Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: S&S IMPORT EN EXPORT B.V., gevestigd te Stadskanaal, EISERES tot cassatie, verweerster in het voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep, advocaten: mr. T. Cohen Jehoram en mr. V. Rรถrsch, tegen ESSCHERT DESIGN B.V. gevestigd te Deurningen, VERWEERSTER in cassatie, eiseres in het voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep, advocaten: mr. R.F. Thunnissen en mr. W.A. Hoyng.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als S&S en Esschert.

1Het geding in feitelijke instanties Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende stukken: a. het vonnis in de zaak 120807/KG ZA 10-321, van de voorzieningenrechter in de rechtbank Groningen van 24 september 2010; b. de arresten in de zaak 200.076.285/01, van het gerechtshof te Leeuwarden van 6 september 2011, en 10 januari 2012, verbeterd bij arrest van 7 februari 2012; Het arrest van het hof van 10 januari 2012 is aan dit arrest gehecht.

2Het geding in cassatie Tegen het arrest van het hof van 10 januari 2012 heeft S&S beroep in cassatie ingesteld.

Esschert heeft voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep ingesteld. De cassatiedagvaarding en conclusie van antwoord tevens houdende incidenteel cassatieberoep zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit.

232 232

Partijen hebben over en weer geconcludeerd tot verwerping van het beroep en voorts tot veroordeling in de kosten op de voet van art. 1019h Rv van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.

De conclusie van de waarnemend Advocaat-Generaal A. Hammerstein strekt in het principaal cassatieberoep tot vernietiging en verwijzing, en in het voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep tot verwerping, met een beslissing omtrent de kosten zoals onder 4.2 in de conclusie aangegeven.

De advocaat van Esschert heeft bij brief van12 juli 2013 op die conclusie gereageerd.

3Uitgangspunten in cassatie 3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan. (i) Esschert brengt de productielijn “Fancy Flames” op de markt. Deze productielijn omvat verschillende gebruiksartikelen voor in de tuin. Een van de uit die lijn afkomstige artikelen betreft een in drie verschillende maten verkrijgbare vuurkorf, de FF87, FF88 en FF89. (ii) De vuurkorf bestaat uit vijf losse onderdelen die plat op elkaar liggend zijn verpakt in een krat van pallethout. Om de verpakking is een wikkel aangebracht waarop is weergegeven op welke wijze de vuurkorf in elkaar gezet dient te worden. (iii) S&S biedt ter verkoop een vuurkorf met de naam ‘Brazil’ aan. De vuurkorf bestaat uit vijf losse onderdelen die plat op elkaar liggend zijn verpakt in een krat van pallethout.

Om de verpakking is een wikkel aangebracht waarop is weergegeven op welke wijze de vuurkorf dient te worden gemonteerd. (iv) Op 17 augustus 2010 heeft Esschert (bij monde van haar advocaat) onder meer aan S&S laten weten (a) dat het kopiëren van Esscherts vuurkorf en/of verhandelen van de vuurkorf ‘Brazil’ en verpakking met een uiterlijk dat (nagenoeg) identiek is aan dat van de vuurkorf en de verpakking van Esschert, zonder toestemming van Esschert verboden is op grond van het auteursrecht, (b) dat S&S tevens onrechtmatig handelt door het slaafs nabootsen van de vuurkorf met de specifieke verpakking daarvan, waardoor bij het publiek verwarring ontstaat en (c) dat Esschert daarvan aanzienlijke schade ondervindt en dat zij S&S aansprakelijk houdt voor de vergoeding van die schade. (v) Bij schrijven van 24 augustus 2010 heeft S&S (althans haar toenmalig gemachtigde) betwist dat sprake is van een uniek en oorspronkelijk ontwerp. (vi) De vuurkorf en de specifieke verpakking daarvan zijn in opdracht van Esschert door [betrokkene 1] ontworpen. [betrokkene 1] heeft hierover schriftelijk verklaard dat de vuurkorven die door Esschert op de markt gebracht worden met nrs. FF87, FF88 en FF89 door hem in opdracht van Esschert zijn ontworpen en dat die ontwerpen uniek zijn en door hemzelf zijn getekend en ontwikkeld. Volgens [betrokkene 1] dateren de eerste schetsen van 16 mei 2007 en is vervolgens samen met [betrokkene 2] een speciale wikkel voor de vuurkorven ontwikkeld om de instructie op de verpakking voor de consument duidelijk te maken. Volgens de verklaring van [betrokkene 1] liggen de exclusieve verkooprechten voor deze producten bij Esschert.

3.2.1 In de onderhavige procedure heeft Esschert in eerste aanleg gesteld dat S&S inbreuk maakt op de auteursrechten van haar vuurkorf, althans met de nabootsing van die vuurkorf zich schuldig maakt aan slaafse nabootsing. Op grond daarvan heeft Esschert in eerste aanleg gevorderd, kort gezegd, een verbod tot elke vervaardiging, invoer, verhandeling, gebruik, te koop aanbieden of het in voorraad hebben en houden van de inbreukmakende vuurkorven of van andere, daarmee op verwarringwekkende wijze overeenstemmende vuurkorven. Zij stelde voorts enkele nevenvorderingen in, kort gezegd, strekkende tot schriftelijke opgave van de gegevens van de producent, de wederverkopers en de aantallen verkochte en in voorraad zijnde vuurkorven.

3.2.2 De voorzieningenrechter heeft de vorderingen afgewezen. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter kan voorshands niet worden geoordeeld dat de vuurkorf kan worden aangemerkt als werk in de zin van de Auteurswet, omdat de kenmerkende vormgevingselementen van de vuurkorf in overwegende mate dwingend voortvloeien uit de technische vereisten die aan een vuurkorf worden gesteld en het ontwerp niet

233 233

oorspronkelijk is. Met betrekking tot de gestelde slaafse nabootsing heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat een zorgvuldig oordeel een grondiger onderzoek vergt naar de rest van de markt, waartoe het kort geding onvoldoende mogelijkheid biedt.

3.2.3 In hoger beroep heeft Esschert haar eis (onder meer) aldus gewijzigd, dat zij aan haar vorderingen mede ten grondslag heeft gelegd dat de vuurkorf onder het beschermingsregime valt van Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen (hierna: de GModVo). Bij tussenarrest heeft het hof die eiswijziging geweigerd, voor zover daarin de GModVo aan de vordering van Esschert ten grondslag wordt gelegd. Deze beslissing wordt in cassatie niet bestreden.

Bij eindarrest heeft het hof de vermelde vorderingen van Esschert toegewezen. Het hof is voorshands tot de conclusie gekomen dat de vuurkorf, de verpakking en de wikkel van Esschert ieder afzonderlijk zijn te beschouwen als werken in de zin van de Auteurswet (rov. 3.17). Naar het voorlopig oordeel van het hof is door S&S, binnen de grenzen die getrokken worden door de eisen van functionaliteit, onvoldoende afstand genomen van de corresponderende werken van Esschert. De totaalindrukken die de werken van S&S en Esschert maken, verschillen te weinig voor het oordeel dat eerstbedoelde werken als zelfstandige werken kunnen worden aangemerkt, zodat sprake is van ontlening. (rov.

3.20-21) Het verweer van S&S dat [betrokkene 1] en niet Esschert als maker in de zin van de Auteurswet moet worden beschouwd, heeft het hof verworpen. Het hof heeft daartoe onder meer overwogen dat indien een tekening of model op bestelling is ontworpen, degene die de bestelling heeft gedaan ingevolge art. 3.8 BVIE als ontwerper wordt beschouwd, behoudens andersluidend beding, mits de bestelling is gedaan met het oog op een gebruik in handel of nijverheid van het voortbrengsel waarin de tekening of het model is belichaamd. Art. 3.29 BVIE, dat ook van toepassing is op niet gedeponeerde modellen, bepaalt dat het auteursrecht ten aanzien van bedoelde tekening of model toekomt aan degene die met toepassing van art. 3.8 BVIE als ontwerper wordt beschouwd. Niet in geschil is dat de vuurkorf en de verpakking beschouwd moeten worden als modellen in de zin van artikel 3.1 lid 2 BVIE. Vast staat dat de vuurkorf en de verpakking door [betrokkene 1] in opdracht van Esschert zijn gemaakt. Van andersluidende afspraken is het hof niet gebleken. Gelet op genoemde BVIE-bepalingen, komt het auteursrecht met betrekking tot de vuurkorf en de verpakking derhalve aan Esschert toe. Met betrekking tot de wikkel geldt dat deze dooreen werknemer van Esschert is gemaakt, zodat de auteursrechten daarop eveneens bij Esschert rusten. (rov.

3.23) Dit alles heeft het hof tot de slotsom gebracht dat S&S met haar vuurkorf "Brazil", de verpakking en de wikkel inbreuk maakt op de auteursrechten van Esschert. Het hof heeft het door Esschert gevorderde verbod en nevenvoorzieningen toegewezen.

4Beoordeling van het middel in het principale beroep 4.1.1 Onderdeel 1 klaagt dat het hof het geschil heeft beoordeeld aan de hand van een communautair auteursrechtelijk werkbegrip, terwijl de vraag of de vuurkorf, de verpakking en de wikkel auteursrechtelijke bescherming genieten naar nationaal recht moet worden beantwoord. Het richt zich in het bijzonder tegen rov. 3.12 en 3.26. In rov. 3.26 heeft het hof overwogen dat het auteursrecht binnen de EU is geharmoniseerd en dat het werkbegrip krachtens de in rov. 3.12 aangehaalde rechtspraak van het HvJEU communautair uitgelegd dient te worden.

Onderdeel 1.1 klaagt dat het hof heeft miskend dat art. 17 van Richtlijn (EG) 98/71 van 13 oktober 1998 (hierna: de Modellenrichtlijn) en art. 96 GModVo bepalen dat de omvang en de voorwaarden voor auteursrechtelijke bescherming van modellen, met inbegrip van het vereiste gehalte aan oorspronkelijkheid, aan de lidstaten worden overgelaten. Onderdeel 1.2 behelst een motiveringsklacht, voor zover het hof is uitgegaan van de juiste rechtsopvatting .

4.1.2

234 234

Art. 17 Modellenrichtlijn en art. 96 lid 2 GModVo laten de lidstaten vrij om te bepalen of en, zo ja, in hoeverre een model auteursrechtelijk wordt beschermd. In de jaren die op de inwerkingtreding van deze Europese regelgeving zijn gevolgd, heeft het HvJEU evenwel in een reeks van uitspraken, te beginnen met HvJEU 16 juli 2009, ECLI:NL:XX:2009:BJ3749, NJ 2011/288 (Infopaq), het auteursrechtelijke werkbegrip geharmoniseerd. Dat is geschied in het kader van de uitleg van art. 2, onder a, van Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (hierna: de Auteursrechtrichtlijn). Zoals vermeld in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 2.5, houden de relevante richtlijnen die betrekking hebben op het auteursrecht, waaronder de Auteursrechtrichtlijn, geen beperkingen in wat betreft de soorten werken waarop zij betrekking hebben en zonderen zij modellen of werken van toegepaste kunst niet uit van hun werkingssfeer. Dat betekent dat de vrijheid die de Europese regelgever in de meerbedoelde bepalingen van de Modellenrichtlijn en de GModVo aan de nationale rechtsstelsels heeft willen overlaten, door de bedoelde rechtspraak van het HvJEU is beperkt. Dat wordt bevestigd in het arrest van het HvJEU van 27 januari 2011, C-168/09, ECLI:NL:XX:2011:BP3418 (Flos/Semeraro), dat in punt 34 voor de vatbaarheid voor auteursrechtelijke bescherming van niet-ingeschreven modellen verwijst naar met name de Auteursrechtrichtlijn, ‘voor zover aan de toepassingsvoorwaarden hiervan is voldaan’.

Het hof heeft zich derhalve met juistheid mede georiënteerd op de meerbedoelde Europese rechtspraak, zodat de rechtsklacht faalt. De motiveringsklacht behoeft daarom geen behandeling.

4.2.1 Onderdeel 2.1 klaagt dat het hof ten onrechte zonder eigen onderzoek heeft aangenomen (in rov. 3.23) dat de vuurkorf en verpakking modellen zijn in de zin van art. 3.1 BVIE en/of art. 3 onder a GModVo; onderdeel 2.2 verbindt daaraan een motiveringsklacht.

Onderdeel 2.3 behelst de klacht dat het hof de vraag naar de auteursrechthebbende ten onrechte heeft beantwoord aan de hand van het BVIE, in plaats van op basis van de GModVo. Onderdeel 2.4 houdt terzake een motiveringsklacht in.

4.2.2 Het hof heeft in rov. 3.23 geoordeeld dat (niet in geschil is dat) de vuurkorf en de verpakking beschouwd moeten worden als modellen in de zin van art. 3.1 lid 2 BVIE. Het heeft die vaststelling gehanteerd als grondslag voor de toepassing van art. 3.29 in verbinding met art. 3.8 BVIE en de daaruit voortvloeiende slotsom dat Esschert als auteursrechthebbende van die voortbrengselen dient te worden aangemerkt. De onderdelen 2.1 en 2.2 berusten op de opvatting dat het hof vuurkorf en verpakking heeft aangemerkt als voor modelrechtelijke bescherming in aanmerking komende voortbrengselen, nu zij het hof verwijten dat het heeft verzuimd te onderzoeken of de modellen voldoen aan de vereisten van nieuwheid en eigen karakter als bedoeld in art.

3.3 BVIE en dat het hof is voorbijgegaan aan essentiële stellingen, die blijkens het dossier betrekking hebben op die vereisten alsmede op de vereisten die voor auteursrechtelijke bescherming gelden. Voor toepassing van art. 3.29 in verbinding met art. 3.8 BVIE is evenwel niet vereist dat sprake is van een voor bescherming in aanmerking komend model als bedoeld in art. 3.1 lid 1 BVIE, maar is voldoende dat het voortbrengsel een (tekening of) model is in de zin van art. 3.1 lid 2 BVIE, dus ‘het uiterlijk van een voortbrengsel of een deel ervan’ vormt. Het oordeel van het hof dat dit laatste niet in geschil is, is, mede in het licht van de stellingen van S&S, niet onbegrijpelijk. Beide onderdelen missen derhalve doel.

4.2.3 Bij de beoordeling van de onderdelen 2.3 en 2.4 wordt vooropgesteld dat, als gevolg van de door het hof geweigerde wijziging van eis, aan de vorderingen van Esschert geen gemeenschapsmodelrecht ten grondslag ligt. Die vorderingen zijn gebaseerd primair op auteursrecht, subsidiair op slaafse nabootsing. Het hof heeft de primaire grondslag gehonoreerd en heeft het verweer van S&S dat het auteursrecht op de vuurkorf en de verpakking niet aan Esschert, maar aan [betrokkene 1] toekomt, verworpen op grond van meergenoemd art. 3.29 in verbinding met art. 3.8 BVIE. De klacht van onderdeel 2.3

235 235

dat het hof niet aan de hand van de GModVo heeft bepaald aan wie dat auteursrecht toekomt, faalt, reeds omdat de GModVo omtrent het auteursrecht op modellen niet anders bepaalt dan dat – kort gezegd – deze verordening het gemeenschapsrecht en het nationale recht inzake (onder meer) niet-ingeschreven modellen onverlet laat (art. 96 lid 1), alsmede (in art. 96 lid 2): “Een model dat wordt beschermd door een Gemeenschapsmodel, kan tevens worden beschermd door het auteursrecht van lidstaten vanaf de datum waarop het model is gecreëerd of in vorm is vastgelegd. Elke lidstaat bepaalt de omvang en de voorwaarden van die bescherming, met inbegrip van het vereiste gehalte aan oorspronkelijkheid.”

De verordening kent geen bepaling omtrent de vraag wie als maker in auteursrechtelijke zin van een auteursrechtelijk beschermd model moet worden aangemerkt of aan wie het auteursrecht op een model anderszins toekomt. De door S&S ingeroepen leden 1 en 3 van art. 14 GModVo zien slechts op de vraag wie als rechthebbende op een gemeenschapsmodel heeft te gelden. Anders dan het onderdeel betoogt, komt de regeling die het BVIE met betrekking tot het auteursrecht op modellen kent, dus niet in strijd met de genoemde voorschriften uit de GModVo. De omstandigheid dat uit kracht van de GModVo een ander modelrechthebbende kan zijn dan de naar nationaal (Benelux)recht auteursrechthebbende, leidt, gelet alleen al op art. 96 lid 2 GModVo, evenmin tot een conflict van regels waarin de Benelux- regeling moet wijken voor de Unierechtelijke.

Gelet op het vorenstaande behoeft onderdeel 2.4 geen behandeling.

4.3.1 Onderdeel 3 verwijt het hof dat het de nevenvorderingen heeft toegewezen, zonder deze elk afzonderlijk te onderzoeken op spoedeisendheid.

Onderdeel 3.1 klaagt dat het hof heeft miskend dat de nevenvorderingen ter zake van vernietiging van de bij S&S aanwezige voorraad vuurkorven (met verpakking), de terugname van aan afnemers geleverde voorraden vuurkorven en van de schriftelijke opgave van voorraad-, verkoop- en klantinformatie, alsmede die betreffende het aanschrijven van klanten, onomkeerbaar zijn, respectievelijk tot onomkeerbare schade leiden en dat de regel dat de spoedeisendheid van de hoofdvordering ook de nevenvordering spoedeisend maakt, hier niet opgaat.

De onderdelen 3.2 en 3.3 bevatten motiveringsklachten.

4.3.2 Onderdeel 3.1 mist doel voor zover het klaagt over de onomkeerbaarheid van de toegewezen nevenvorderingen, aangezien de enkele omstandigheid dat toewijzing van een vordering in kort geding, of het nu een hoofd- of nevenvordering is, tot een onomkeerbare schade of andere onomkeerbare gevolgen leidt, geen beletsel behoeft te zijn voor toewijzing. Het hof heeft de bedoelde nevenvorderingen nauw verwant geacht met de voor beoordeling in kort geding voldoende spoedeisende hoofdvordering. Het onderdeel klaagt dat de klaarblijkelijk door het hof toegepaste regel van HR 15 juni 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA1522, NJ 2008/153 in dit geval niet opgaat, doch het zet niet uiteen waarom dat het geval zou zijn, anders dan wegens de eerdergenoemde onomkeerbaarheid. Nu het bij deze nevenvorderingen voorts gaat om maatregelen die, naar het hof overwoog, ertoe strekken te bewerkstelligen dat verdere inbreuken op het auteursrecht uitblijven – en die derhalve ter versterking van het opgelegde inbreukverbod dienen – en S&S die vorderingen voor het overige inhoudelijk niet had betwist, kon het hof nauwe verwantschap in bovenbedoelde zin aannemen en behoefde die onomkeerbaarheid het hof niet van toewijzing te weerhouden. Het oordeel van het hof is niet onbegrijpelijk en niet ontoereikend gemotiveerd. Hierop stuiten de onderdelen 3.2 en 3.3 af.

4.4 Het incidentele beroep, dat is ingesteld onder de voorwaarde dat het principale beroep tot vernietiging van het arrest van het hof dan wel tot het stellen van prejudiciële vragen leidt, behoeft gelet op hetgeen hiervoor is overwogen geen behandeling.

4.5 Als de in cassatie in het ongelijk gestelde partij dient S&S te worden verwezen in de proceskosten. Nu Esschert op de voet van art. 1019h Rv vergoeding van de kosten in

236 236

cassatie heeft gevorderd en partijen overeenstemming hebben bereikt over de terzake op de voet van deze bepaling toe te schatten kosten, zal dienovereenkomstig worden beslist.

5Beslissing De Hoge Raad: verwerpt het principale beroep; veroordeelt S&S in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Esschert begroot op â‚Ź 799,34 aan verschotten en â‚Ź 12.500,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president E.J. Numann als voorzitter en de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, A.H.T. Heisterkamp, M.A. Loth en G. Snijders, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer M.A. Loth op 25 oktober 2013 .

237 237

ECLI:NL:HR:2013:BZ4115 Deeplink Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 07-06-2013 Datum publicatie 07-06-2013 Zaaknummer CPG 12/00888 Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:BZ4115 In cassatie op : ECLI:NL:GHSGR:2012:BV1963, (Gedeeltelijke) vernietiging met terugwijzen Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Cassatie Inhoudsindicatie Europees octrooi, nietigheidsvordering, art. 56 Europees Octrooiverdrag en art. 6 Rijksoctrooiwet 1995. Stofoctrooi voor reeds bekende stof ter verkrijging waarvan geen werkwijze bekend is, inventiviteit, stand van de techniek. Motiveringsklachten.

Bewijslastverdeling, hoofdregel, art. 150 Rv. Inventiviteit werkwijze, oordeel van feitelijke aard. Aanvullend beschermingscertificaat, product in de zin van art. 1 aanhef en onder b Verordening 469/2009 betreffende het aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen, werkzame stof. Samenhang nietigheid octrooi en aanvullend beschermingscertificaat.

Ontvankelijkheid incidenteel cassatieberoep, onafhankelijk van inhoud van principale cassatiemiddelen, art. 410 lid 1 en 2 Rv. Aanvulling principale cassatiemiddelen bij conclusie van antwoord in incidenteel cassatieberoep, verstrijken cassatietermijn, art. 410 lid 1 en 427 lid 2 Rv. Vindplaatsen Rechtspraak.nl Uitspraak 7 juni 2013 Eerste Kamer 12/00888 TT Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: [Eiseres], gevestigd te [vestigingsplaats], Denemarken, EISERES tot cassatie, verweerster in het incidentele cassatieberoep, advocaat: aanvankelijk mr. R.F. Thunnissen, thans mr. W.A. Hoyng, tegen 1. [Verweerster 1], gevestigd te [vestigingsplaats], Duitsland, 2. CENTRAFARM B.V., gevestigd te Etten-Leur, VERWEERSTERS in cassatie, eiseressen in het incidentele cassatieberoep, advocaten: mr. L. Kelkensberg en mr. M.H.J. van den Horst.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als [eiseres] en [verweerster 1] en Centrafarm.

1. Het geding in feitelijke instanties Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende stukken:

238 238

a. het vonnis in de zaken 312468/HA ZA 08-1827, 314574/HA ZA 08-2142 en 314783/HA ZA 08-2172 van de rechtbank 's-Gravenhage van 8 april 2009; b. het arrest in de zaken 200.044.332/01, 200.081.980/01, 200.081.996/01 van het gerechtshof te 's-Gravenhage van 24 januari 2012. c. het tussenarrest van de Hoge Raad van 12 oktober 2012.

Het arrest van het hof en het tussenarrest van de Hoge Raad zijn aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie Tegen het arrest van het hof heeft [eiseres] beroep in cassatie ingesteld. [verweerster 1] en Centrafarm hebben incidenteel cassatieberoep ingesteld.

De cassatiedagvaarding en de conclusie van antwoord tevens houdende incidenteel cassatieberoep zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit.

[Eiseres] heeft in het incidentele cassatieberoep primair tot niet-ontvankelijkheid geconcludeerd en subsidiair tot verwerping. [Verweerster 1] en Centrafarm hebben in het principale cassatieberoep primair tot niet-ontvankelijkheid geconcludeerd en subsidiair tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor [eiseres] mondeling toegelicht door haar advocaat. Voor [verweerster 1] en Centrafarm is de zaak mondeling toegelicht door mr. Van den Horst, voornoemd, en mr. J.J.E. Bremer en mr. R.P.J.L. Tjittes, advocaten bij de Hoge Raad.

De conclusie van de Advocaat-Generaal A. Hammerstein strekt tot verwerping in zowel het principale als in het incidentele cassatieberoep, met een beslissing omtrent de kosten zoals onder 5.4. is aangegeven.

De advocaat van [eiseres] heeft bij brief van 22 maart 2013 op die conclusie gereageerd.

Mr. J.P. Heering heeft hetzelfde gedaan namens [verweerster 1] en Centrafarm bij brief van dezelfde datum.

3. Uitgangspunten in cassatie 3.1 In cassatie kan worden uitgegaan van de volgende feiten. (i) [Verweerster 1] en Centrafarm zijn fabrikanten en leveranciers van generieke geneesmiddelen. Zij zijn actief op de Europese markt. (ii) [Eiseres] ontwikkelt, vervaardigt en verhandelt geneesmiddelen, waaronder sinds 1989 Cipramil met de werkzame stof citalopram en Cipralex met de werkzame stof escitalopram, dat sinds 2002 op de markt is. Beide geneesmiddelen zijn antidepressiva. (iii) Citalopram is een zogeheten racemisch mengsel of racemaat van twee verschillende enantiomeren, een (+)- en (-)-enantiomeer (ook wel aangeduid als S- en Renantiomeer). Enantiomeren zijn stereo-isomeren, dat wil zeggen stoffen met een identieke chemische formule en atoomvolgorde, maar met een afwijkende ruimtelijke configuratie. Escitalopram is de (+)- of S-enantiomeer van citalopram. (iv) [Eiseres] is houdster van het Europese octrooi EP 0.347.066 B1 (hierna: 'EP 066') dat blijkens de korte aanduiding (in de authentieke Engelse taal) is verleend voor "New enantiomers and their isolation" en, kort gezegd, betrekking heeft op escitalopram. De vermelding van de verlening van het octrooi is gepubliceerd op 15 maart 1995. Het octrooi is verleend voor een groot aantal landen, waaronder Nederland. Tegen het octrooi is geen oppositie ingesteld. (v) De (onder meer voor Nederland geldende) conclusies van EP 066 luiden in de oorspronkelijke Engelse tekst als volgt: "1.(+)-l-(3-dimethylaminopropyl)-l-(4'fluorophenyl)-l,3-dihydroisobenzofuran-5carbonitrile having the general formula

and non-toxic acid addition salts thereof.

239 239

2. The pamoic acid addition salt of the compound of claim 1.

3. A pharmaceutical composition in unit dosage form comprising as an active ingredient, a compound as defined in claim 1.

4. A pharmaceutical composition in unit dosage form comprising, as an active ingredient, the compound of claim 2.

5. A pharmaceutical composition in unit dosage form, according to claim 3 or 4, wherein the active ingredient is present in an amount from 0.1 to 100 milligram per unit dose.

6. A method for the preparation of a compound as defined in claim 1, which comprises, converting (-)-4-[4-(dimethylamino)-l-(4'-fluorophenyl)-1-hydroxy-1-butyl]-3(hydroxymethyl) benzonitrile or a monoester thereof in a stereoselective way to (+)-l-(3dimethylaminopropyl)-l-(4'-fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile which is isolated as such or as a non-toxic acid addition salt thereof.

7.(-)-Enantiomer of the compound 4-[4dimethylamino)-l-(4'-fluorophenyl)-l-hydroxy-1butyl]-3-(hydroxymethyl)-benzonitrile or an ester of said (-) enantiomer, which ester has the general formula

wherein R is a labile ester group." (v) Op basis van EP 066 heeft [eiseres] een aanvullend beschermingscertificaat aangevraagd op 13 juli 2004 en onder nummer 300155 verkregen op 9 december 2004 (hierna: ABC 155). ABC 155 is van kracht tot 31 mei 2014 en verleend voor escitalopram, desgewenst in de vorm van een farmaceutisch aanvaardbaar zuuradditiezout, in het bijzonder escitalopramoxalaat.

3.2 [Verweerster 1] en Certrafarm vorderen primair vernietiging van het Nederlandse deel van EP 066 en subsidiair, voor het geval en voor zover de rechter EP 066 niet vernietigt, een verklaring voor recht dat ABC 155 nietig is. Zij stellen daartoe dat EP 066 niet nieuw dan wel niet inventief is. Volgens hen zijn conclusies 1 t/m 5 daarvan niet nieuw, althans niet inventief. Conclusies 6 en 7 achten zij niet inventief.

3.3 Het hof heeft het Nederlandse deel van EP 066 vernietigd voor zover het de conclusies 1-5 betreft, onder afwijzing van het meer of anders gevorderde.

4. Beoordeling van het middel in het principale beroep 4.1 Dit beroep keert zich tegen de vernietiging door het hof van het Nederlandse deel van EP 066 voor zover het de conclusies 1-5 betreft. Hetgeen het hof in dit verband heeft overwogen, laat zich als volgt samenvatten. (a) Conclusie 1 van het octrooi is gericht op de chemische verbinding die kortweg kan worden aangeduid met (+)- of S-enantiomeer of escitalopram, alsmede de niet giftige zuuradditiezouten daarvan. Gezien deze hoofdconclusie is EP 066 (wat betreft de conclusies 1-5) dus een zogenoemd stofoctrooi. Een dergelijk octrooi komt 'absolute' bescherming toe, omdat op de stof zelf een octrooi rust. Voor zulk een vergaande bescherming dient de stof per se nieuw ĂŠn inventief te zijn. Daarom dient de vraag te worden beantwoord of het door [eiseres] aan de stand van de techniek toegevoegde escitalopram per se nieuw en inventief is (rov. 6). (b) Escitalopram maakt als (+)-enantiomeer voor de helft deel uit van het racemaat dat als werkzame stof met de naam Citalopram in het geneesmiddel 'Cipramil' door [eiseres] op de markt is gebracht sinds 1989. Dit racemaat is bekend uit onder meer de in de aanvrage vermelde Amerikaanse octrooischriften US-A 4.136.193 en US-A 4.650.884.

Hoewel escitalopram in deze zin niet nieuw was, dient het wel als nieuw te worden aangemerkt, nu het niet in zuivere vorm als enantiomeer beschikbaar was en dit laatste

240 240

volgens het Europees Octrooibureau beslissend is in dit verband (uitspraak T 296/87) (rov. 7). (c) Op de prioriteitsdatum lag het voor de vakman voor de hand om na te gaan of een racemaat is te scheiden in zijn enantiomeren omdat er vele aanwijzingen bestonden dat een zuiver enantiomeer een betere werking kan hebben dan het racemaat. Bij citalopram bestond een redelijke verwachting dat van die betere werking sprake zou zijn, zoals naderhand ook het geval is gebleken bij escitalopram. Het in het Amerikaanse octrooischrift US-A 4.136.193 geopenbaarde racemaat citalopram, bestaat, zo weet de vakman, uit twee enantiomeren. De vakman die op zoek is naar een enantiomeer dat beter werkt dan het racemaat, komt dus direct uit bij ofwel het (+)-enantiomeer ofwel het (-)-enantiomeer van Citalopram, waarbij een verbeterde werking van het (+)enantiomeer met een factor van ongeveer 2 ten opzichte van het racemaat niet verrassend is (zodat van een verrassend technisch effect geen sprake is). Het door [eiseres] aan de stand der techniek toegevoegde escitalopram mist daarom inventiviteit (rov. 8.1-8.9). (d) De werkwijze om escitalopram te verkrijgen volgens conclusie 6 van EP 066 is nieuw en inventief (rov. 9-12). Daarmee heeft [eiseres] tevens de uitsluitende rechten verkregen voor het rechtstreeks daarmee verkregen escitalopram. Het standpunt van [eiseres] dat zij daarmee ook de uitsluitende rechten heeft verkregen op escitalopram als zodanig, is onjuist. Absolute stofbescherming wordt verleend aan hem die voor het eerst de stand van de techniek heeft verrijkt met een nieuw ĂŠn inventief product. Indien, zoals hier, de inventiviteit slechts is gelegen in de werkwijze waarmee het (nieuwe, maar niet inventieve) product voor het eerst wordt verkregen, is de stand van de techniek verrijkt met deze werkwijze en met het product verkregen volgens die werkwijze, voor welke werkwijze en product dan bescherming wordt verleend. Zolang derden niet in staat zijn het product te verkrijgen via een wezenlijk andere bereidingswijze, zoals volgens [eiseres] hier het geval is, is er in feite sprake van een stofbescherming. Naarmate er echter wezenlijk andere werkwijzen voor de bereiding van het product aan de stand van de techniek worden toegevoegd, vallen de daarmee verkregen producten, indien toegepast door een derde, niet onder de werkwijze-conclusie van het octrooi (rov. 14.114.3 en 14.5-15). (e) Uit uitspraak T 595/90 van de Technische kamer van beroep van het Europese Octrooibureau valt mogelijk iets anders af te leiden met betrekking tot de stofbescherming, namelijk dat indien geen bekende manier bestaat om een op zichzelf bekende en dus niet inventieve stof te maken, degene die daarvoor een methode ontwikkelt die nieuw en inventief is, ook een octrooi op de stof kan claimen. In dat geval rust echter de bewijslast dat op de prioriteitsdatum geen bekende werkwijzen bestonden waarmee het enantiomeer kon worden verkregen, op de houder van het op het enantiomeer gerichte octrooi. [Eiseres] heeft dienaangaande geen specifiek bewijsaanbod gedaan (rov. 14.3 en 14.4).

4.2 Het middel keert zich tegen de hiervoor onder (c)-(e) vermelde oordelen. Het betoogt in de eerste plaats dat het hof heeft miskend dat het op inventieve wijze oplossen van het probleem dat een gemiddelde vakman (en derhalve de stand van de techniek) over een stof met te verwachten gunstige eigenschappen niet kan beschikken, betekent dat bedoelde stof die op die wijze wordt verschaft en waarmee de stand van de techniek derhalve wordt verrijkt, (nieuw en) inventief is.

4.3 Dit betoog is gegrond. Een stof waarvan de samenstelling en mogelijke eigenschappen op zichzelf bekend zijn en die om die reden op voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek als bedoeld in art. 56 Europees Octrooiverdrag (EOV) en art. 6 ROW 1995, kan desondanks niet voor de hand liggend zijn in de zin van die bepalingen en daarom octrooieerbaar, als uit de stand van de techniek op de prioriteitsdatum geen werkwijze bekend is om die stof te verkrijgen en met de geclaimde werkwijze derhalve voor het eerst die stof kan worden verkregen op een inventieve wijze. In zodanig geval geldt immers dat ook de stof, hoewel op zichzelf bekend wat betreft samenstelling en mogelijke eigenschappen, niet op voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek. In dat geval kan daarom ook een stofoctrooi worden verkregen.

241 241

Dit is de vaste lijn van de Kamers van beroep van het Europees Octrooibureau (zie de beslissingen die worden aangehaald onder 2.7 van de conclusie van de AdvocaatGeneraal). Ook door de hoogste rechters van Duitsland en het Verenigd Koninkrijk is met betrekking tot het onderhavige octrooi - in deze zin geoordeeld (BGH 10 september 2009, Xa ZR 130/07 en - hoewel de inventiviteit in die uitspraak als zodanig niet meer ter discussie stond - House of Lords, UK, 25 februari 2009, [2009] UKHL 12).

4.4 Het hiervoor in 4.1 onder (d) vermelde oordeel van het hof is dus onjuist, terwijl het hof niet tot de hiervoor in 4.1 aan het slot van (c) vermelde slotsom heeft kunnen komen dat escitalopram inventiviteit mist, nu het bij het bereiken van die slotsom niet heeft betrokken dat escitalopram ook inventief kan zijn op de hiervoor in 4.3 vermelde grond.

4.5.1 Ook het hiervoor in 4.1 onder (e) vermelde oordeel van het hof kan geen stand houden. [Eiseres] heeft in dit geding gemotiveerd aangevoerd dat escitalopram inventief is op de hiervoor in 4.3 vermelde grond. Blijkens zijn hiervoor in 4.1 onder (d) vermelde oordeel heeft het hof de juistheid van deze stelling tot uitgangspunt genomen. Het heeft voorts in rov. 10.1-12 de stelling van [verweerster 1] en Centrafarm verworpen die inhoudt dat conclusie 6 van EP 066 inventiviteit mist omdat, kort gezegd, de methoden voor scheiding van (de) enantiomeren (van citalopram) voor de hand liggend zijn.

Daarbij heeft het hof weliswaar in rov. 12 de waarde in het midden gelaten van het door [verweerster 1] en Centrafarm in het geding gebrachte rapport van Matrix Laboratories van 27 november 2008 - volgens welk rapport de enantiomeren van citalopram kunnen worden bereid langs een andere weg dan beschreven bij conclusie 6, namelijk met gebruik van desmethylcitalopram als precursor - maar het heeft niet vastgesteld dat de verwijzing naar dat rapport, waarvan de inhoud door [eiseres] gemotiveerd is bestreden als onjuist en niet naar behoren onderbouwd, een voldoende betwisting oplevert van de stelling van [eiseres]. Het heeft de stelling van [eiseres] reeds daarom niet kunnen afdoen op de grond dat [eiseres] dienaangaande geen specifiek bewijsaanbod heeft gedaan. In onderdeel II onder 4 liggen hierop gerichte klachten besloten, die slagen.

4.5.2 Overigens klaagt onderdeel II onder 4 eveneens terecht dat het hof bij zijn oordeel is uitgegaan van een onjuiste opvatting omtrent de bewijslast in dit verband. Nu [verweerster 1] en Centrafarm vernietiging van het octrooi vorderen wegens het ontbreken van inventiviteit, rust de bewijslast van de stelling dat die inventiviteit ontbreekt, in beginsel op hen (art. 150 Rv). Dit wordt niet anders doordat het hier het bewijs betreft van een eis als bedoeld hiervoor in 4.3, te weten dat geen (andere) werkwijze bekend is om de geclaimde stof te bereiden.

Uit de door het hof genoemde uitspraak T 595/90 van de Technische kamer van beroep van het Europees Octrooibureau volgt geen andere bewijslastverdeling. In de eerste plaats heeft die uitspraak betrekking op de verlening van een octrooi en niet op de vernietiging van een reeds verleend octrooi. In de tweede plaats is die uitspraak gebaseerd op de bijzonderheden van (de stand van de techniek met betrekking tot) het daarin aan de orde zijnde geval van het zuiver maken van een chemische stof. In deze zaak gaat het om iets anders, namelijk -naar het hof heeft vastgesteld in rov. 7 en 18.5 om het verkrijgen van een nieuwe stof.

4.6 Gelet op het hiervoor overwogene, behoeven de overige klachten van het middel geen behandeling.

5. Beoordeling van de middelen in het incidentele beroep 5.1 Het beroep van [eiseres] op niet-ontvankelijkheid van het incidentele cassatieberoep van [verweerster 1] en Centrafarm wordt verworpen op de grond die is vermeld onder 3.3 van de conclusie van de Advocaat-Generaal.

5.2.1 De onderdelen 1a en 1b van middel A zijn aangevoerd onder de voorwaarde dat het principale beroep slaagt. Blijkens het hiervoor overwogene is deze voorwaarde vervuld.

5.2.2 Onderdeel 1a keert zich tegen het hiervoor in 4.1 onder (b) weergegeven oordeel van het hof dat escitalopram als nieuw dient te worden aangemerkt, nu deze stof op de prioriteitsdatum niet in zuivere vorm (als enantiomeer) beschikbaar was. Het onderdeel faalt omdat het oordeel van het hof juist is. Een stof is nieuw als zij voordien niet beschikbaar was en daardoor op de prioriteitsdatum niet behoorde tot de stand van de techniek als bedoeld in art. 54 lid 1 EOV en 4 lid 1 ROW.

242 242

5.2.3 Gelet op het slagen van de hiervoor vermelde klachten in het principale beroep, kan onderdeel 1b niet tot cassatie leiden bij gebrek aan belang.

5.3.1 De onderdelen 2a-3f van middel A zijn gericht tegen het oordeel van het hof in rov.

10.1-12 dat de werkwijze om escitalopram te verkrijgen volgens conclusie 6 van EP 066 inventief is. Dat oordeel berust onder meer op de overwegingen van het hof dat op de prioriteitsdatum geen bekende werkwijze bestond om escitalopram te verkrijgen (rov.

10.2), dat in de stand van de techniek geen enkele aanwijzing bestond op grond waarvan de vakman succes kon verwachten van een van de diverse in aanmerking komende methoden om enantiomeren van een racemaat in handen te krijgen (rov. 10.5 en 10.6), en dat het gebruik van de in conclusie 6 genoemde diol-base als precursor niet voortvloeide uit de stand van de techniek (rov. 10.6, 10.7 en 12). Voorts heeft het hof nog in aanmerking genomen de voordelen die aan de werkwijze van conclusie 6 zijn verbonden (rov. 12).

5.3.2 De onderdelen 2a-3f kunnen niet tot cassatie leiden. Het oordeel van het hof dat de werkwijze van conclusie 6 inventief is, en hetgeen het hof in dat verband heeft overwogen, geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Een en ander is zozeer verweven met waarderingen van feitelijke aard dat het voor het overige in cassatie niet op juistheid kan worden onderzocht. Het is niet onbegrijpelijk en behoefde geen nadere motivering.

5.4.1 De onderdelen 4a en 4b van middel A zijn gericht tegen het oordeel van het hof in rov. 13 dat ook conclusie 7 van EP 066 - dat betrekking heeft op het (-)-enantiomeer van de in conclusie 6 genoemde diol-base - inventief is. Dit oordeel heeft het hof daarop gebaseerd dat dit enantiomeer een (uit genoemde diol-base verkregen) tussenproduct is van de werkwijze van conclusie 6 en daarom evenals die werkwijze als inventief valt aan te merken.

5.4.2 De onderdelen falen omdat het oordeel van het hof dat nu genoemde enantiomeer als tussenproduct onderdeel vormt van de als inventief aan te merken werkwijze van conclusie 6, ook dat enantiomeer inventief is, niet blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting en niet onbegrijpelijk is. Overigens verdient opmerking dat, anders dan onderdeel 4a tot uitgangspunt neemt, de rechter bij de beantwoording van de vraag of een uitvinding al dan niet behoort tot de stand van de techniek of daaruit op voor de hand liggende wijze voortvloeit als bedoeld in art. 56 EOV en art. 6 ROW, niet gehouden is de in het onderdeel bedoelde 'problem-and-solution-approach' toe te passen.

5.5.1 Onderdeel 1 van middel B keert zich tegen het oordeel van het hof in rov. 18.418.7 dat [verweerster 1] en Centrafarm tevergeefs een beroep doen op de nietigheid van het ABC 155. Het aanvullend beschermingscertificaat is thans geregeld in Verordening 469/2009 betreffende het aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen (Gecodificeerde versie), Pb. L 152/1-10 (hierna: Verordening 469/2009). Voor zover in cassatie van belang, heeft het hof in dit verband, overeenkomstig art. 1, aanhef en onder b, Verordening 469/2009, het begrip 'product' in de zin van deze verordening uitgelegd als 'werkzame stof' en vervolgens vastgesteld dat escitalopram een andere 'werkzame stof' is dan citalopram, zodat het ABC 155 niet nietig is op de grond dat het niet had mogen verleend omdat reeds eerder een certificaat voor het product is verkregen (art.

15 lid 1, aanhef en onder 1, in verbinding met art. 3, aanhef en onder c, Verordening 469/2009).

5.5.2 Voor zover het onderdeel voortbouwt op de klachten tegen het oordeel van het hof met betrekking tot de geldigheid van conclusie 6 van EP 066, moet het onderdeel het lot van die klachten delen.

Voor zover het onderdeel het oordeel van het hof bestrijdt dat escitalopram een andere werkzame stof is en dus een ander product in de zin van Verordening 469/2009 dan citalopram, faalt het. Hetgeen het hof heeft overwogen, komt erop neer dat escitalopram een andere stof is dan citalopram en een eigen therapeutische werking kent. Dit oordeel is feitelijk en niet onbegrijpelijk. Aldus verstaan is het oordeel van het hof dat escitalopram een ander product is in de zin van Verordening 469/2009 dan citalopram, in overeenstemming met die verordening, de toelichting daarop van de Europese Commissie zoals weergegeven onder 3.70 van de conclusie van de Advocaat-Generaal en de rechtspraak van het Hof van Justitie EU (HvJ

243 243

EU 4 mei 2006, C-431/04, Jurispr. I-4107 e.v. (MIT) en 17 april 2007, C-202/05, Jurispr.

I-2839 e.v. (Yissum)). Gelet op de doelstelling van Verordening 469/2009 - te weten de verlengde bescherming van geneesmiddelen waarvoor een octrooi is verleend -, mocht het hof zich, anders dan het onderdeel betoogt, mede laten leiden door het feit dat een nieuw octrooi voor escitalopram is verleend.

5.5.3 Voor zover het onderdeel een klacht inhoudt met betrekking tot het beroep dat [verweerster 1] en Centrafarm hebben gedaan op een beslissing van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen van 25 februari 2010, faalt het omdat het door die klacht bestreden oordeel van het hof dat sprake is van verschillende zaken, niet onbegrijpelijk is.

5.6 Onderdeel 2 van middel B is evenwel gegrond. [Verweerster 1] en Centrafarm hebben, zoals hiervoor weergegeven in 3.2, niet alleen vernietiging van EP 066 gevorderd op de grond dat dit octrooi niet nieuw en inventief is, maar ook nietigverklaring van het ABC 155. Nu het hof de vernietiging met betrekking tot conclusies 1-5 van EP 066 heeft uitgesproken omdat deze niet inventief zijn, klaagt het onderdeel terecht dat het hof niet het meer of anders gevorderde heeft kunnen afwijzen, voor zover de vordering tot nietigverklaring van het ABC 155 betrekking heeft op die conclusies.

6. Aanvulling van het middel in het principale cassatieberoep 6.1 [Eiseres] heeft bij conclusie van antwoord in het incidenteel cassatieberoep haar middel in het principale beroep aangevuld. Zij heeft aangevoerd dat haar dit behoort te worden toegestaan omdat zij eerst belang heeft gekregen bij de daarbij aangevoerde klachten door de klachten van [verweerster 1] en Centrafarm in het incidentele cassatieberoep (en wel voor het geval die klachten zouden slagen).

6.2 Dit standpunt is onjuist. Op grond van art. 407 lid 2 en 426a lid 2 Rv dient de cassatiedagvaarding dan wel het cassatieverzoekschrift de middelen te bevatten waarop het beroep steunt. Indien de verweerder van zijn kant in cassatie komt, dienen op grond van art. 410 lid 1 en 427 lid 2 Rv de middelen waarop dat beroep steunt, te zijn opgenomen in de conclusie van antwoord dan wel het cassatieverweerschrift. Na het verstrijken van de cassatietermijn, respectievelijk het tijdstip waarop uiterlijk voor antwoord dient te worden geconcludeerd dan wel het verweerschrift dient te worden ingediend, kunnen geen nieuwe klachten worden aangevoerd, behoudens - in deze zaak niet aan de orde zijnde - bijzondere omstandigheden die een uitzondering op deze regel rechtvaardigen.

Uit deze regeling van de cassatieprocedure - die ertoe strekt die procedure niet onnodig lang te laten duren - volgt dat partijen alle (eind)beslissingen die zij onjuist dan wel niet naar behoren gemotiveerd achten, aanstonds moeten bestrijden, eventueel slechts voorwaardelijk indien zij daarbij alleen belang hebben voor een bepaald geval. Een dergelijk geval kan onder meer zijn het slagen van een mogelijke klacht van de wederpartij. De eiser dan wel verzoeker tot cassatie moet dus op zulke klachten anticiperen.

6.3 De nadere klachten van [eiseres] moeten derhalve buiten behandeling blijven.

7. Kosten Partijen hebben blijkens hun uitlatingen een overeenkomst gesloten ter zake van de kosten van het cassatiegeding en vorderen terzake geen veroordeling. Die veroordeling blijft daarom achterwege.

8. Beslissing De Hoge Raad: in het principale en het incidentele beroep: vernietigt het arrest van het gerechtshof te 's-Gravenhage van 24 januari 2012; wijst de zaak ter verdere behandeling en beslissing terug naar het gerechtshof Den Haag.

Dit arrest is gewezen door de vice-president E.J. Numann als voorzitter en de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, A.H.T. Heisterkamp, C.E. Drion en G. Snijders, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer M.A. Loth op 7 juni 2013.

244 244

Vertaling

C-170/13 - 1 Zaak C-170/13

Samenvatting van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie Datum van indiening: 5 april 2013 Verwijzende rechter: Landgericht Düsseldorf (Duitsland) Datum van de verwijzingsbeslissing: 21 maart 2013 Verzoekende partij: Huawei Technologies Co. Ltd Verwerende partijen: ZTE Corp.

ZTE Deutschland GmbH Voorwerp van de procedure in het hoofdgeding vorderingen wegens octrooi-inbreuk Voorwerp en rechtsgrondslag van het verzoek om een prejudiciële beslissing uitlegging van het Unierecht, artikel 267 VWEU Prejudiciële vragen 1)

Maakt de houder van een standaard-essentieel octrooi die tegenover een standaardisatieorganisatie heeft verklaard bereid te zijn elke derde een licentie te verlenen onder eerlijke, redelijke en niet-discriminerende voorwaarden, misbruik van zijn machtspositie wanneer hij tegen een inbreukmaker een stakingsvordering heeft ingesteld, hoewel de

NL 245

SAMENVATTING VAN HET VERZOEK OM EEN PREJUDICIËLE BESLISSING – ZAAK C-170/13

inbreukmaker zich bereid heeft verklaard te onderhandelen over een dergelijke licentie, of is er pas sprake van misbruik van machtspositie wanneer de inbreukmaker de houder van het standaard-essentiële octrooi een ondertekeningsklaar en onvoorwaardelijk voorstel voor het afsluiten van een licentieovereenkomst heeft gedaan dat de octrooihouder niet kan afwijzen zonder de inbreukmaker op ongeoorloofde wijze te belemmeren of het discriminatieverbod te schenden, en de inbreukmaker vooruitlopend op de te verlenen licentie voor reeds gemaakt gebruik de krachtens die overeenkomst op hem rustende verplichtingen nakomt?

2)

Voor zover misbruik van machtspositie reeds als gevolg van de bereidheid van de inbreukmaker tot onderhandelen dient te worden aangenomen: Stelt artikel 102 VWEU bijzondere kwalitatieve en/of temporele eisen aan de bereidheid tot onderhandelen? Kan een dergelijke bereidheid in het bijzonder reeds worden verondersteld wanneer de inbreukmaker louter op algemene wijze (mondeling) heeft verklaard bereid te zijn te onderhandelen, of moet de inbreukmaker reeds aan het onderhandelen zijn, waarbij hij bijvoorbeeld concrete voorwaarden vermeldt waaronder hij bereid is een licentieovereenkomst af te sluiten?

3)

Voor zover slechts sprake is van misbruik van machtspositie wanneer een ondertekeningsklaar en onvoorwaardelijk voorstel voor het afsluiten van een licentieovereenkomst is overgelegd: Stelt artikel 102 VWEU bijzondere kwalitatieve en/of temporele eisen aan dit voorstel? Moet het voorstel alle bepalingen bevatten die gewoonlijk zijn opgenomen in licentieovereenkomsten op het betrokken technische gebied?

Mag in het bijzonder het voorstel worden gedaan op voorwaarde dat het standaard-essentiële octrooi daadwerkelijk wordt gebruikt en/of geldig blijkt te zijn?

4)

Voor zover slechts sprake is van misbruik van machtspositie wanneer de inbreukmaker de verplichtingen nakomt die voor hem voortvloeien uit de te verlenen licentieovereenkomst: Stelt artikel 102 VWEU bijzondere eisen met betrekking tot de handelingen die worden verricht ter nakoming van die verplichtingen? Is de inbreukmaker met name gehouden, met betrekking tot vroeger gebruik inzage in de boeken te geven en/of royalty’s te betalen? Kan een verplichting tot betaling van royalty’s in voorkomend geval ook worden nagekomen door middel van het stellen van een zekerheid?

2

246

HUAWEI TECHNOLOGIES

5)

Gelden de voorwaarden waaronder misbruik van machtspositie door de houder van een standaard-essentieel octrooi aangenomen dient te worden, ook voor het instellen van de andere vorderingen (inzage in de boeken, terugroeping van producten, schadevergoeding) wegens octrooi-inbreuk?

Aangevoerde internationaalrechtelijke bepalingen Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Europees Octrooiverdrag, EOV), in het bijzonder artikel 64 Aangevoerde bepalingen van Unierecht VWEU, in het bijzonder artikel 102 (respectievelijk artikel 82 EG) Aangevoerde bepalingen van nationaal recht Patentgesetz (PatG), in het bijzonder §§ 139 e.v.

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), in het bijzonder §§ 242, 315, 372 e.v.

Korte uiteenzetting van de feiten en de procedure in het hoofdgeding 1

Verzoekster stelde tegen verweersters op grond van artikel 64 EOV en §§ 139 e.v.

PatG wegens octrooi-inbreuk vorderingen in tot staking, inzage in de boeken, terugroeping en schadevergoeding respectievelijk vaststelling van de schadevergoeding.

2

Verzoekster is ingeschreven houdster van Europees octrooi EP 2 090 050 B 1 (hierna: „verzoeksters octrooi”), op het gebied van de mobiele telecommunicatietechnologie, met de titel „werkwijze en inrichting ter oprichting van een synchronisatiesignaal in een communicatiesysteem”. Dit octrooi is voor de Long Term Evolution (LTE)–standaard essentieel, dit wil zeggen dat de leer ervan bij gebruik van de LTE-standaard automatisch wordt verwezenlijkt.

3

De LTE-standaard is een mobiele telecommunicatiestandaard van de volgende (4de) generatie, die door de vereniging 3 GPP (3rd Generation Partnership Project), waartoe onder meer het European Telecommunication Standards Institute (ETSI) behoort, wordt gestandaardiseerd.

4

Op 4 maart 2009 heeft verzoekster ETSI kennis gegeven van haar octrooiaanvraag en zich tegelijkertijd ertoe verbonden, licenties te verlenen aan derden onder voorwaarden die „fair, reasonable and non-discriminatory” (eerlijk, redelijk en niet-discriminerend; hierna: „FRAND”) zijn.

3

247

SAMENVATTING VAN HET VERZOEK OM EEN PREJUDICIËLE BESLISSING – ZAAK C-170/13

5

Verweersters behoren tot een groep van ondernemingen die telecommunicatie- en netwerkapparatuur produceert en verkoopt. Hun activiteiten omvatten onder meer het aanbieden en de verkoop van basisstations met LTE-software (hierna: „litigieuze uitvoeringsvormen”) in Duitsland.

6

Van november 2010 tot eind maart 2011 stond verzoekster in contact met eerste verweerster over onder meer de inbreuk op verzoeksters octrooi en de mogelijkheid van een licentie onder FRAND-voorwaarden. Verzoekster vermeldde de royalty die zij redelijk achtte. Eerste verweerster streefde naar een kruislicentie waarbij geen royalty’s aan verzoekster betaald zouden moeten worden. Concrete licentievoorstellen deden partijen destijds niet aan elkaar.

7

Tijdens de procedure voor de verwijzende rechter deden verweersters schriftelijke licentievoorstellen waarin als „onder de licentie vallende producten” uitdrukkelijk enkel die basisstations werden vermeld die de LTE-standaard ondersteunen en gebruik maken van het betreffende octrooi, met andere woorden het voorstel gold uitsluitend voor producten waarvoor een inbreuk op verzoeksters octrooi kon worden vastgesteld. Verweersters hebben de volgens hen verschuldigde royalty van 50 EUR niet betaald en evenmin in bewaring gegeven. Zij hebben niet naar behoren volledige inzage gegeven in de boeken met betrekking tot vroeger gebruik.

Korte uiteenzetting van de motivering van de verwijzing

8

Vooraf dient te worden opgemerkt dat volgens de verwijzende rechter de prejudiciële vragen niet reeds het voorwerp zijn geweest van een uitlegging door het Hof. Het arrest van 29 april 2004, IMS Health (C-418/01, Jurispr. blz. I-5069), betrof immers enkel gevallen waarin een houder van een intellectueeleigendomsrecht principieel weigerde licenties toe te kennen.

Eerste en tweede vraag

9

In beginsel heeft verzoekster recht op de aanspraken die het tegen verweersters heeft aangevoerd wegens octrooi-inbreuk, in het bijzonder ook de stakingsvordering overeenkomstig artikel 64 EOV en § 139, lid 1, PatG. De tenuitvoerlegging van de stakingsvordering kan evenwel worden verhinderd door verweersters’ tegenwerping inzake de dwanglicentie krachtens het mededingingsrecht overeenkomstig § 242 BGB juncto artikel 102 VWEU. Dit is het geval indien het instellen van die vordering door verzoekster dient te worden beschouwd als misbruik van haar niet-betwiste machtspositie op de markt. Over de vraag, wanneer sprake is van misbruik wanneer een verzoekende partij een stakingsvordering op grond van haar standaard-essentiële octrooi instelt, hoewel de verweerder aanspraak kan maken op de verlening van een licentie, bestaan verschillende opvattingen.

4

248

HUAWEI TECHNOLOGIES

10

In een perscommuniqué van 21 december 2012 over de mededeling van punten van bezwaar wegens mogelijk misbruik van een octrooi op de mobiele telefoniemarkt in een tegen Samsung ingeleide procedure heeft de Europese Commissie een voorlopig standpunt ingenomen, dat als volgt kan worden samengevat: het instellen van een stakingsvordering vormt misbruik overeenkomstig artikel 102 VWEU, wanneer een standaard-essentieel octrooi in geding is, de octrooihouder tegenover een standaardisatieorganisatie toegezegd heeft, licenties voor dit octrooi onder FRAND-voorwaarden toe te kennen, en de bereidheid van de inbreukmaker tot onderhandelen vaststaat. Wanneer een inbreukmaker bereid is te onderhandelen, wordt niet uiteengezet.

11

In het onderhavige geval is zonder meer voldaan aan de eerste twee voorwaarden, en de bereidheid van verweersters tot onderhandelen blijkt in ieder geval uit de overlegging van de schriftelijke licentievoorstellen. Bijgevolg zou de vordering moeten worden afgewezen op grond van rechtsmisbruik.

12

Daarentegen heeft het Duitse Bundesgerichtshof onder verwijzing naar onder meer artikel 82 EG-Verdrag en § 242 BGB (goede trouw) in een dergelijke situatie het bestaan van misbruik enkel vastgesteld wanneer is voldaan aan de volgende voorwaarden:

13

Ten eerste moet verweerder aan verzoeker een onvoorwaardelijk voorstel voor het afsluiten van een licentieovereenkomst hebben gedaan waaraan hij zich gebonden acht en dat door verzoeker niet kan worden afgewezen zonder verweerder op ongeoorloofde wijze te belemmeren of het discriminatieverbod te schenden.

Wanneer verweerder van mening is dat verzoekers licentievordering excessief is en misbruik uitmaakt, of verzoeker weigert de royalty’s te becijferen, volstaat een voorstel voor het afsluiten van een licentieovereenkomst waarin verzoeker het bedrag van de royalty’s ex æquo et bono bepaalt overeenkomstig § 315 BGB.

14

Ten tweede moet verweerder, wanneer hij het voorwerp van het octrooi reeds gebruikt vóór de aanvaarding van zijn voorstel door verzoeker, de verplichtingen nakomen die volgens de af te sluiten licentieovereenkomst verbonden zijn aan het gebruik van het onder de licentie vallende voorwerp. Dit betekent in de eerste plaats dat verweerder een afrekening moet maken met betrekking tot de omvang van het door hem gemaakte gebruik overeenkomstig de voorwaarden van een nietdiscriminerende overeenkomst en de daaruit voortvloeiende betalingsverplichtingen moet nakomen.

15

De voorstellen respectievelijk het gedrag van verweersters stemmen duidelijk niet overeen met deze voorwaarden, zodat de vordering zou moeten worden toegewezen.

16

De verwijzende rechter is ook geneigd te veronderstellen dat in het onderhavige geval de uit bovengenoemd perscommuniqué voortvloeiende voorwaarden niet volstaan voor de vaststelling van misbruik van machtspositie op de markt.

5

249

SAMENVATTING VAN HET VERZOEK OM EEN PREJUDICIËLE BESLISSING – ZAAK C-170/13

17

De enige voorwaarde voor een stakingsvordering door de octrooihouder krachtens artikel 64 EOV en § 139, lid 1, PatG is het onrechtmatige gebruik van zijn octrooi.

Bijzondere omstandigheden met betrekking tot de octrooihouder of de inbreukmaker zelf of specifieke soorten octrooien zijn voor de instelling van de stakingsvordering in beginsel niet noodzakelijk. Ook de houder van een standaard-essentieel octrooi heeft dus het recht om een stakingsvordering in te stellen. In principe kan de uitoefening van een bij wet verleend recht derhalve niet worden beschouwd als een misbruik van machtspositie op de markt. Daartoe zijn vele extra factoren vereist.

18

In deze context dient ook de nadruk te worden gelegd op de betekenis van standaarden: voor heel Europa geldende en voor het publiek toegankelijke (industrie-)standaarden zijn economisch zinvol, effectief en noodzakelijk gelet op de omvang van de investering die vereist is voor parallel naast elkaar ontwikkelde technologieën. Een technologische standaard brengt compatibiliteitsnormen tot stand die een conditio sine qua non zijn om een jonge technologie binnen een redelijke termijn, voor het brede publiek en tegen een aanvaardbare prijs toegankelijk te maken. De toegang tot de markt wordt gemakkelijker gemaakt door een voor het publiek toegankelijke standaard, hetgeen onder meer leidt tot het ontstaan en de bevordering van de mededinging tussen verschillende producenten en dienstverrichters en uiteindelijk tot een grotere keuze tussen compatibele producten tegen een lage prijs voor de consument.

19

Tegen deze achtergrond dient te worden erkend dat de houder van een standaardessentieel octrooi op grond van zijn door de standaard verkregen machtspositie bij het onderhandelen over licenties wegens de hem ter beschikking staande stakingsvordering een sterke positie heeft, waarvan geen misbruik mag worden gemaakt.

20

Anderzijds is er geen reden om de inbreukmaker te bevoordelen en hem in staat te stellen een licentieovereenkomst uitsluitend onder zijn voorwaarden op te leggen.

Dit gevaar bestaat evenwel wanneer de octrooihouder als zodanig wordt verboden, de stakingsvordering in te stellen, zodat hij niet beschikt over het noodzakelijke „drukmiddel” voor onderhandelingen over een licentie op voet van gelijkheid. Een verzwakking van de onderhandelingspositie van de octrooihouder is des te minder geschikt daar de in rechte aangesproken inbreukmaker in de regel niet de enige licentienemer van een standaard-essentieel octrooi is. Daarentegen zijn er gewoonlijk een aantal concurrenten die bij de octrooihouder een licentie hebben aangevraagd voordat zij met het gebruik zijn gestart en die sindsdien hun informatie- en betalingsverplichtingen zijn nagekomen. Voor deze licentienemers en de inbreukmaker geldt het beginsel van gelijke behandeling. De octrooihouder handelt derhalve ook in het belang van zijn licentienemers, voor wie een concurrentienadeel zou ontstaan omdat de inbreukmaker zich onttrekt aan de uit de licentieovereenkomst voortvloeiende verplichtingen en derhalve geen rekening moet houden met de licentiekosten die de andere licentienemers dienen te betalen.

6

250

HUAWEI TECHNOLOGIES

21

Hieruit volgt dat een redelijk en eerlijk evenwicht tussen de belangen moet worden verzekerd, waarbij de beschermenswaardige belangen van partijen in aanmerking worden genomen, zodat beide partijen beschikken over een onderhandelingspositie ongeveer op voet van gelijkheid.

22

Dat een dergelijk evenwicht mogelijk is wanneer het enige criterium de bereidheid tot onderhandelen van de inbreukmaker is, lijkt onzeker. Dit begrip laat immers veel ruimte voor interpretatie. Wanneer het ruim wordt opgevat, is niet vereist dat onderhandelingen reeds zijn begonnen, maar volstaat een algemeen geformuleerde mondelinge verklaring die geen specifieke voorwaarden bevat en die louter de bereidheid te kennen geeft om te onderhandelen over een licentie (ooit, op de een of andere manier). Een dergelijke verklaring kan zonder moeite worden afgelegd, is nauwelijks bezwarend en kan op elk ogenblik gewijzigd, ingetrokken en indien nodig hernieuwd worden. Daaruit blijkt niet of de betrokken licentie FRAND is.

23

Wanneer de bereidheid tot onderhandelen niettemin dient te worden gehanteerd als een dienstig criterium, moet deze ten minste door bepaalde kwalitatieve en temporele elementen worden gekenmerkt, waaruit blijkt dat verweerder te goeder trouw is en beschermd dient te worden. Bijvoorbeeld kan worden geëist dat de inbreukmaker reeds is begonnen te onderhandelen met vermelding van concrete voorwaarden waaronder hij bereid is, een licentieovereenkomst af te sluiten. Ook in dit geval kan evenwel twijfel bestaan over de ernst van de verklaring, daar de inbreukmaker deze op elk moment kan wijzigen of intrekken of voorwaarden kan stellen die duidelijk onredelijk zijn.

24

Derhalve lijkt het geschikter om te eisen dat de inbreukmaker een uitgewerkt, ondertekeningsklaar voorstel voor een licentieovereenkomst overlegt dat alle bepalingen bevat die gewoonlijk zijn opgenomen in licentieovereenkomsten op het betrokken technische gebied. Enkel in dit geval kan een octrooihouder redelijkerwijs worden verweten, door afwijzing van een dergelijk voorstel de betrokkene te discrimineren ten opzichte van andere licentienemers. Bovendien bevestigt de afgifte van een dergelijk voorstel de ernst van de aangevoerde tegenwerping. Het is in beginsel ook wat in redelijkheid gevergd kan worden van een aanvrager van een licentie. Afgezien van het feit dat vaak reeds licentieovereenkomsten met betrekking tot de litigieuze standaard bestaan die gewoonlijk door de octrooihouder worden gebruikt en waarop derhalve kan worden afgestemd, heeft de verwijzende rechter vastgesteld dat inbreukmakers in de regel (gespecialiseerde) ondernemingen zijn die op de hoogte zijn van de licentieovereenkomsten op het betreffende technische gebied.

Derde vraag

25

De verwijzende rechter vraag zich evenwel af in hoeverre een dergelijk voorstel, om als ernstig te worden beschouwd, in overeenstemming met de hierboven aangevoerde nationale rechtspraak „onvoorwaardelijk” moet zijn, in die zin dat het niet mag worden gedaan met een inbreukvoorbehoud.

7

251

SAMENVATTING VAN HET VERZOEK OM EEN PREJUDICIËLE BESLISSING – ZAAK C-170/13

26

Ten eerste is de verwijzende rechter van mening dat het voorbehoud, dat de litigieuze uitvoeringsvormen (zoals door de rechter vastgesteld) gebruik maken van het octrooi, niet noodzakelijkerwijs ontoelaatbaar is. Ook licentieovereenkomsten waarover vrij wordt onderhandeld, betreffen regelmatig enkel voorwerpen die gebruik maken van de technische leer van het octrooi. Dit voorbehoud beantwoordt bovendien aan de voor verweerder bestaande mogelijkheid, het gebruik van het octrooi te betwisten.

27

Ten tweede is de verwijzende rechter van mening dat ook het voorbehoud inzake de geldigheid van het octrooi niet noodzakelijkerwijs ontoelaatbaar is. Anders zou de geldigheid van standaard-essentiële octrooien, die alle marktdeelnemers moeten gebruiken, mogelijkerwijs nooit worden onderzocht. Een concurrent die twijfelt aan de geldigheid van een standaard-essentieel octrooi zou enkel ervoor kunnen „kiezen”, voor de aanvang van zijn handelsactiviteiten een gerechtelijke procedure betreffende de geldigheid in te leiden en te wachten op een definitieve uitspraak.

Vierde vraag

28

Het lijkt passend en logisch om een verweerder die de vrijheid heeft genomen, reeds voor de verlening van een licentie voorwerpen in de handel te brengen die inbreuk maken op het octrooi, meteen de verplichtingen op te leggen die zouden voortvloeien uit de te verlenen licentie waarom hij heeft verzocht via de op het mededingingsrecht gebaseerde licentieovereenkomst. Het „vooruitlopen” op de rechten komt overeen met het „vooruitlopen” op de verplichtingen. Niet alleen de octrooihouder moet worden behandeld alsof de licentie reeds werd verleend, ook de inbreukmaker moet zich zo laten behandelen. Hierdoor wordt een evenwichtige verhouding tussen de partijen bij de licentie verzekerd. Door het nakomen van de verplichtingen die normaal op hem zouden rusten, toont de inbreukmaker de ernst van zijn verzoek om een licentie aan. Ten slotte valt in dit verband niet in te zien waarom de inbreukmaker in een betere positie dan een andere licentienemer geplaatst zou moeten worden. Derhalve lijkt het redelijk, ook van de inbreukmaker in het bijzonder te eisen dat hij naar behoren inzage geeft in de boeken en royalty’s betaalt.

29

Bovendien kan een redelijke bescherming van de inbreukmaker tegen onredelijke eisen van de octrooihouder met betrekking tot royalty’s bijvoorbeeld worden bereikt doordat hem de mogelijkheid wordt geboden, de royalty’s niet direct aan de octrooihouder te betalen, maar daarvoor eerste enkel een „zekerheid” te stellen.

Deze moet overeenkomen met redelijke royalty’s, waarvan het bedrag bij benadering geraamd kan worden door de rechter die de inbreuk behandelt. Naar Duits recht is het bijvoorbeeld mogelijk om een geldbedrag bij een Amtsgericht (rechtbank van eerste aanleg) te deponeren (§§ 372 e.v. BGB). Of en in welke mate de zekerheid aan de octrooihouder dient te worden overhandigd als royalty, wordt in een latere procedure behandeld.

8

252

HUAWEI TECHNOLOGIES

30

Ook dient in aanmerking te worden genomen dat de inbreukmaker de octrooihouder het recht op vaststelling van de royalty’s ex aequo et bono toevertrouwt. Met deze handelwijze loopt de inbreukmaker niet het gevaar, een te hoge royalty voor te stellen, die de octrooihouder zou bevoordelen, of een te lage royalty, waardoor zijn verzoek om een licentie elke kans op slagen wordt ontnomen.

Vijfde vraag

31

Verzoekster vordert naast staking ook de overlegging van informatie, de terugroeping van goederen en schadevergoeding respectievelijk vaststelling ervan.

Verweersters kunnen ook met betrekking tot deze vorderingen de dwanglicentie krachtens het mededingingsrecht tegenwerpen. Bijgevolg rijst de vraag of de voorwaarden waaronder misbruik van machtspositie door de houder van een standard-essentieel octrooi moet worden aangenomen, ook gelden voor het instellen van de andere vorderingen wegens inbreuk op het octrooi.

9

253

vonnis RECHTBANK UTRECHT Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer Utrecht: 324094 / KG ZA 12-319 zaaknummer / rolnummer ’s-Gravenhage: 420290 / KG ZA 12-559 Vonnis in kort geding van 15 augustus 2012 in de zaak van de vennootschap naar vreemd recht BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO.KG, gevestigd te Ingelheim am Rhein, Duitsland, eiseres, advocaat: mr. J.J. Allen te Amsterdam, tegen 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TEVA PHARMA B.V., gevestigd te Utrecht, 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V., gevestigd te Utrecht, 3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PHARMACHEMIE B.V., gevestigd te Haarlem, gedaagden, advocaat: mr. L.L. Huisman te ‘s-Gravenhage.

Eiseres zal hierna worden aangeduid als BI DE. Gedaagden zullen afzonderlijk Teva Pharma NL, Teva Europe en Pharmachemie worden genoemd. Gezamenlijk zullen zij worden aangeduid als Teva c.s. Voor BI DE is opgetreden de advocaat voornoemd en mr. ir. P. van Dongen, advocaat te Amsterdam, met bijstand van drs. K.L. Bijvank, Europees octrooigemachtigde. Teva c.s. is bijgestaan door de advocaat voornoemd alsmede door mr. M.A.A. van Wijngaarden, advocaat te ’s-Gravenhage, met bijstand van dr. ir. H. Prins, Europees octrooigemachtigde.

1.

De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit: - de dagvaarding van 15 mei 2012; - de akte houdende overlegging van producties zijdens BI DE met de producties 1 t/m 13; - de akte houdende overlegging van producties zijdens Teva c.s. met de producties A t/m H; - de akte houdende overlegging van reactieve producties zijdens BI DE met de producties 14 t/m 16;

254

zaak / rolnummer Utrecht: 324094 / KG ZA 12-319 zaak / rolnummer ’s-Gravenhage: 420290 / KG ZA 12-559 15 augustus 2012

-

2

de akte houdende overlegging van reactieve producties zijdens Teva c.s. met de producties I en J; de akte houdende overlegging van nadere reactieve producties zijdens BI DE met de producties 17 en 18; de opgaven en specificaties van de proceskosten door partijen (door BI DE overgelegd als productie 19).

1.2.

De mondelinge behandeling was oorspronkelijk gepland voor 6 juni 2012 in een van de lokalen van het gerechtsgebouw te Utrecht. Na overleg met partijen is ingestemd met de behandeling van de zaak door een rechter-plaatsvervanger van de rechtbank Utrecht in een van de lokalen van het paleis van justitie te ’s-Gravenhage op 6 juli 2012. De advocaten hebben pleitnotities gehanteerd, waarbij door Teva c.s. nog een tweetal producties zijn overgelegd waartegen BI DE geen bezwaar heeft gemaakt.

1.3.

BI DE heeft ter zitting haar eis gewijzigd en een op schrift gesteld exemplaar van het petitum overhandigd. Tegen deze eiswijziging is door Teva c.s. bezwaar gemaakt.

1.4.

Na verder debat heeft de voorzieningenrechter partijen in de gelegenheid gesteld zich bij akte uit te laten over het door het Hof van Justitie van de Europese Unie op 12 juli 2012 gewezen arrest in de zaak Solvay SA v. Honeywell c.s. (C-616/10). De aktes zijn genomen op 19 juli 2012.

1.5.

Bij e-mail van 23 juli 2012 is namens mr. Huisman voornoemd verzocht de akte zijdens BI DE te weigeren nu die, in weerwil van de op de zitting gegeven instructies, is aangegrepen om na te pleiten. BI DE heeft op deze e-mail niet gereageerd.

1.6.

Het vonnis is nader bepaald op heden.

2.

De feiten

2.1.

De Boehringer Ingelheim-groep is een internationaal farmaceutisch bedrijf dat zich bezighoudt met onderzoek en ontwikkeling, productie en verhandeling van geneesmiddelen. BI DE is één van de tot die groep behorende ondernemingen.

2.2.

BI DE was, naast Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc (hierna: BI US), mede-houdster van Europees octrooi EP 0 429 987 (hierna: EP 987) betrekking hebbende op ‘5, 11-Dihydro-6H-dipyrido[3,2-b:2’, 3’-e] [1,4]diazepines and their use in the prevention or treatment of HIV infection’. EP 987 is verleend op 17 maart 1999 op een aanvrage daartoe van 16 november 1990, onder inroeping van prioriteit van 17 november 1989, 6 september 1990, en 19 oktober 1990 op basis van respectievelijk US 438,923, US 579,001 en US 600,390. De nationale delen van EP 987 zijn vervallen wegens de afloop van de maximale beschermingsduur.

2.3.

BI DE is, samen met BI US, mede-houdster van het Portugese nationale octrooi PT 95919 (hierna: PT 919 of het octrooi), dat een zusteroctrooi is van EP 987.

255

zaak / rolnummer Utrecht: 324094 / KG ZA 12-319 zaak / rolnummer ’s-Gravenhage: 420290 / KG ZA 12-559 15 augustus 2012

3

PT 919 heeft betrekking op een ‘processo para a preparação de 5,11-dihydro-6Hdipirido [3,2-b:2’,3’-e][1,4]diazepinas e de composições farmacêuticas que os contêm’. PT 919 is op een aanvrage daartoe van 16 november 1990 verleend op 22 oktober 1997 en is geldig tot 22 oktober 2012. Het roept prioriteit in van 28 juni 1989 op basis van US 372,974.

2.4.

PT 919 telt 5 conclusies, waarvan de conclusies 1 en 5 onafhankelijk zijn. De conclusies luiden in de niet bestreden Engelse vertaling als volgt: 1. Process for the preparation of a compound with formula I

wherein, Z is oxygen, sulfur, =NCN, or a group with the formula =NOR9, wherein R9 is alkyl with 1 to 3 carbon atoms; R1 is hydrogen, alkyl with 1 to 6 carbon atoms, fluoroalkyl with 1 to 6 carbon atoms and 1 to 3 fluorine atoms, cycloalkyl with 3 to 6 carbon atoms, alkenyl or alkynyl with 2 to 6 carbon atoms, 2-halo-2-propen-1-yl, mono- or di-halovinyl, aryl or arylmethyl (wherein the aryl moiety is phenyl, thienyl or furanyl, which is either unsubstituted or substituted with methyl, methoxy or halogen), alkanoyl with 2 to 4 carbon atoms, aminoethyl, mono- or dialkylaminoethyl wherein each alkyl moiety contains 1 to 2 carbon atoms, alkyloxyalkyl or alkylthioalkyl with 2 to 4 carbon atoms, alkyloxycarbonyl wherein the alkyl moiety contains 1 to 4 carbon atoms, alkenyloxy- or alkynyloxycarbonyl wherein each alkenyl or alkynyl moiety contains 2 to 4 carbon atoms, hydroxy, alkyloxy with 1 to 4 carbon atoms, amino, mono- or di-alkylamino wherein each alkyl moiety contains 1 to 4 carbon atoms, aminocarbonylmethyl, or cyanoalkyl wherein the alkyl moiety contains 1 to 4 carbon atoms; R2 is hydrogen (with the proviso that R1 is not hydrogen), alkyl with 1 to 6 carbon atoms, fluoroalkyl with 1 to 6 carbon atoms and 1 to 3 fluorine atoms, cycloalkyl with 3 to 6 carbon atoms, oxethanyl, thiethanyl, tetrahydrofuranyl or tetrahydrothienyl, alkenyl or alkynyl with 2 to 6 carbon atoms, alkyloxyalkyl or alkylthioalkyl with 2 to 5 carbon atoms, alkanoyl with 2 to 5 carbon atoms, cyano, hydroxyalkyl with 2 to 6 carbon atoms, aryl or arylmethyl (wherein the aryl moiety is phenyl, thienyl or furanyl, which is either unsubstituted or substituted by alkyl or alkyloxy with 1 to 3 carbon atoms, hydroxyl or halogen), or alkyloxycarbonylmethyl wherein the alkyl moiety contains 1 to 5 carbon atoms; and one of R3, R4 and R5 is alkyl with 1 to 6 carbon atoms, cycloalkyl with 3 to 6 carbon atoms, alkenyl or alkynyl with 2 to 6 carbon atoms, trihalomethyl, hydroxyalkyl with 1 to 6 carbon atoms, alkyloxyalkyl or alkylthioalkyl with 2 to 5 carbon atoms, alkyloxycarbonylalkyl wherein the alkyl moieties each contain 1 to 2 carbon atoms, hydroxyl, alkyloxy or alkylthio with 1 to 5 carbon atoms, hydroxyalkyloxy with 2 to 4 carbon atoms, alkanoyloxy with 2 to 4 carbon atoms, alkylsulfinyl or alkylsulfonyl with 1 to 4 carbon atoms, alkanoyl with 2 to 6 carbon

256

zaak / rolnummer Utrecht: 324094 / KG ZA 12-319 zaak / rolnummer ’s-Gravenhage: 420290 / KG ZA 12-559 15 augustus 2012

atoms, alkyloxycarbonyl wherein the alkyl moiety contains 1 to 3 carbon atoms, mono- or di-alkylaminocarbonyl wherein each alkyl moiety contains 1 to 3 carbon atoms, aminoalkyl with 1 to 4 carbon atoms, mono- or di-alkylaminoalkyl wherein each alkyl moiety contains 1 to 3 carbon atoms, aryl or arylmethyl (wherein the aryl moiety is phenyl, thienyl or furanyl, which is either unsubstituted or substituted with alkyl or alkyloxy with 1 to 3 carbon atoms, hydroxyl or halogen), a group with the formula -NR10R11, halogen, cyano, nitro, azido or carboxyl, with the other two substituents being hydrogen, methyl or chloro; or, two of R3, R4 and R5 are independently alkyl or hydroxyalkyl with 1 to 2 carbon atoms, trihalomethyl, alkyloxy or alkylthio with 1 to 2 carbon atoms, halogen or a group with the formula –NR10R11, with the other substituent being hydrogen or methyl; or, R3, R4 and R5 are each hydrogen; one of R6, R7 and R8 is alkyl with 1 to 4 carbon atoms, alkenyl with 2 to 4 carbon atoms, trihalomethyl, hydroxyalkyl with 1 to 4 carbon atoms, alkyloxyalkyl or alkylthioalkyl with 2 to 4 carbon atoms, alkyloxycarbonylalkyl wherein the alkyl moieties contain 1 to 2 carbon atoms, hydroxyl, alkyloxy or alkylthio with 1 to 4 carbon atoms, hydroxyalkyloxy with 2 to 4 carbon atoms, alkanoyloxy with 2 to 4 carbon atoms, alkylsulfinyl or alkylsulfonyl with to 4 carbon atoms, alkanoyl with 2 to 6 carbon atoms, alkoxycarbonyl wherein the alkyl moiety contains 1 to 3 carbon atoms, aminoalkyl with 1 to 4 carbon atoms, mono- or di-alkylaminoalkyl wherein the alkyl moiety contains 1 to 2 carbon atoms, a group with the formula -NR12R13, halogen, cyano, nitro, azido or carboxyl, with the other two substituents being hydrogen, or two of R6, R7 and R8 are independently alkyl with 1 to 2 carbon atoms, trihalomethyl, alkyloxy or alkylthio with 1 to 2 carbon atoms, halogen or a group with the formula -NR12R13, with the other substituent being hydrogen or, R6, R7 and R8 are each hydrogen and, R10, R11, R12 and R13 are each independently hydrogen, alkyl with 1 to 4 carbon atoms, alkenylmethyl or alkynylmethyl with 2 to 4 carbon atoms, aryl or arylmethyl (wherein the aryl moiety is phenyl, thienyl or furanyl, which is either unsubstituted or substituted with methyl, methoxy or halogen), mono- or dihydroxyalkylmethyl with 2 to 4 carbon atoms, alkoxy with 1 to 3 carbon atoms, hydroxy, alkyloxyethyl or alkylthioethyl with 3 to 4 carbon atoms, aminoalkylmethyl with 2 to 4 carbon atoms, mono- or dialkylaminoalkylmethyl wherein each alkyl moiety contains 1 or 2 carbon atoms, or alkanoyl with 1 to 4 carbon atoms; or, R10 and R11, R12 and R13, together with the nitrogen atoms between them, respectively and independently form azetidin-1-yl or 5, 6 or 7-membered ring which is either saturated or unsaturated, which optionally contains up to one additional heteroatom which may be selected from O, S or N, or which optionally contains in place of the carbon atom a group with the formula =R14 wherein R14 is hydrogen or alkyl with 1 to 2 carbon atoms, and which ring is optionally and independently substituted by hydroxymethyl, aminomethyl, 1 to 4 methyl groups and 1 to 2 hydroxy groups; with the proviso that when a) Z is oxygen or sulphur b) R2 is hydrogen, alkyl with 1 to 5 carbon atoms, alkenyl or alkynyl with 2 to 5 carbon atoms, alkoxyalkyl or alkylthioalkyl with 2 to 4 carbon atoms, alkanoyl with 2 to 4 carbon atoms, hydroxyalkyl with 2 to 5 carbon atoms, phenyl (optionally substituted with alkyl or alkoxy with 1 to 3 carbon atoms, hydroxyl or halogen) or alkoxycarbonylmethyl wherein the alkyl moiety contains 1 to 5 carbon atoms, c)

i) R3, R4, R5, R6, R7 and R8 are each hydrogen or

257

4

zaak / rolnummer Utrecht: 324094 / KG ZA 12-319 zaak / rolnummer ’s-Gravenhage: 420290 / KG ZA 12-559 15 augustus 2012

5

ii) one of R3, R4, R5, R6, R7 and R8 is alkyl with 1 to 4 carbon atoms, hydroxyalkyl with 1 to 4 carbon atoms, alkyloxycarbonylalkyl wherein the alkyl moieties each contain 1 to 2 carbon atoms, hydroxyl, alkoxy or alkylthio with 1 to 4 carbon atoms, alkanoyloxy of up to 4 carbon atoms, amino, aminoalkyl with up to 4 carbon atoms, mono- or di-alkylaminoalkyl wherein each alkyl moiety contains 1 to 2 carbon atoms, halogen, cyano, nitro, azido, or carboxyl, and the remaining five of R3, R4, R5, R6, R7 and R8 are each hydrogen, or iii) R3, R4 and R5 are independently hydrogen or alkyl with 1 to 3 carbon atoms, provided that at least one is hydrogen, or one of R3, R4 and R5 is butyl with the remaining two being hydrogen and R6, R7 and R8 are independently hydrogen or alkyl with 1 to 3 carbon atoms, provided that at least one is hydrogen, or one of R6, R7 and R8 is butyl with the remaining two being hydrogen, then R1 can not be hydrogen, alkyl with 1 to 5 carbon atoms, alkenyl or alkynyl with 3 to 5 carbon atoms, 2-halo-2-propen-1-yl, arylmethyl (wherein the aryl moiety is phenyl, thienyl or furanyl, which is either unsubstituted or substituted by methyl, methoxy or (halogen), alkanoyl containing 2 or 3 carbon atoms, alkoxyalkyl or alkylthioalkyl with 2 to 4 carbon atoms; or of a compound with the formula I wherein Z is oxygen and i)

ii) iii) iv)

R1 is methyl, R2 is ethyl and or R1 is azido, amino or nitro and R3 to R6 and R8 are hydrogen, or R3 is ethylamino or diethyamino and R4 to R8 are hydrogen, or R6 to R8 are methyl and R3 to R5 and R7 are hydrogen, or R3 and R4 are methyl and R5 to R8 are hydrogen, or R1 is methyl, R2 is ethyl, t-butyl, s-butyl or isopropyl and R3 to R8 are hydrogen, or R1 and R2 are methoxymethyl, R5 is methyl, and R3, R4, and R6, R7 and R8 are hydrogen, or R1 is hydrogen, R2 is ethyl, and R3 to R8 are hydrogen or of a pharmaceutical acceptable acid addition salt thereof, characterized in that it comprises, at least, one of the following phases:

(A) for the preparation of compounds with the Formula I wherein R2 is different of hydrogen and Z is oxygen, cyclizing one carboxylic acid amide of the General Formula II

in which R1, R3 and R8 are as defined above, R2’ is as defined for R2 with the exception of hydrogen, and Hal represents a fluorine, chlorine, bromine or iodine atom, (B) for the preparation of compounds with the Formula I wherein R2 is hydrogen and Z is oxygen, hydrolytically cleaving an arylmethyl group of a compound with the Formula III

258

zaak / rolnummer Utrecht: 324094 / KG ZA 12-319 zaak / rolnummer ’s-Gravenhage: 420290 / KG ZA 12-559 15 augustus 2012

wherein R1, R3 to R8 are as defined above and Ar represents a aryl group, (C) for the preparation of compounds with the Formula I wherein R1 is different from hydrogen and Z is oxygen in a corresponding 5-alkaline or alkaline-earth metal compound and subsequently reacting the referred compound of alkaline or alkaline-earth metal with a compound with the formula V R1’ X (V) in which R1’ is as defined above for R1 with the exception of hydrogen and X is the radical of a reactive ester, a halogen atom, a OSO2OR1’ group, a methanesulphonyloxy or ethanesulphonyloxy group or an aromatic sulphonyloxy group, (C’) for the preparation of compounds with the Formula I wherein R1 is different from hydrogen and Z is oxygen, reacting a compound with the Formula I wherein R1 is hydrogen and Z is oxygen with a compound with the Formula V, as defined above, in the presence of one amine or a carbonate or bicarbonate of alkaline metal, (D) for the preparation of a compound with the Formula I wherein Z is oxygen, to convert a compound of Formula I wherein R2 is hydrogen in a corresponding metal salt with the formula VIa or, when R1 represents hydrogen, VIb

wherein M represents a alkaline metal, as for example, lithium, sodium, potassium, rubidium or cesium, or M represents the MgHal+ group, wherein Hal is chlorine, bromine or iodine and subsequently alkylating with a compound with

259

6

zaak / rolnummer Utrecht: 324094 / KG ZA 12-319 zaak / rolnummer ’s-Gravenhage: 420290 / KG ZA 12-559 15 augustus 2012

the Formula VII R2X (VII) wherein X is as defined above, and R2 is as defined for R2, (E) for preparing a compound with the formula I, wherein Z is sulfur, reacting a compound with the Formula I, wherein Z is oxygen with a sulphurating agent, (F) for preparing a compound with the Formula I wherein R1 is hydrogen, R2 to R8 are as defined above and Z is a group with the Formula =NCN, reacting a compound with the Formula XI

with cyanamide (G) for preparing a compound with the Formula I wherein R1 is hydrogen and R2 to R8 are as defined above and Z is a group with the Formula =NOR9, reacting a compound with the Formula XI as defined above with a suitable alkoxylamine (O-alkylhydroxylamine) or a salt thereof: and isolate the compound with the Formula I as is or under the form of acid addition salt thereof. [vet en onderstreping toegevoegd, vzr] 2. Process according to claim 1, characterized in that it is obtained a compound in which Z is oxygen, sulfur or a group with the Formula =NOR9, wherein R9 is alkyl with one to two carbon atoms, R1 is hydrogen, alkyl with 1 to 4 carbon atoms, fluoroalkyl with 1 to 4 carbon atoms, cyclopropyl, alkenylmethyl or alkynylmethyl with 3 to 4 carbon atoms, 2-halo-2-propen-1-yl, alkanoyl with 2 to 3 carbon atoms, alkyloxyalkyl or alkylthioalkyl with 2 to 3 carbon atoms or cyanoalkyl wherein the alkyl moiety contains 1 to 3 carbon atoms, R2 is hydrogen, (with the proviso that R1 is not hydrogen, alkyl with 1 to 5 carbon atoms, fluoroalkyl with 1 to 5 carbon atoms, cycloalkyl with 3 to 5 carbon atoms, oxetanyl, thietanyl, alkenylmethyl or alkynylmethyl with 3 to 5 carbon atoms, alkyloxyalkyl or alkylthioalkyl with 2 to 4 carbon atoms, hydroxyalkyl with 2 to 5 carbon atoms, aryl or arylmethyl wherein the aryl moiety is phenyl, thienyl or furanyl, which is either unsubstituted or substituted by alkyl or alkyloxy with 1 to 3 carbon atoms, hydroxyl or halogen, or alkyloxycarbonylmethyl wherein the alkyl moiety contains I to 4 carbon atoms; one of R3, R4 and R5 is alkyl with 1 to 4 carbon atoms, alkenyl or alkynyl with 2 to 4 carbon atoms, trihalomethyl, hydroxyalkyl with 1 to 4 carbon atoms, alkyloxyalkyl or alkylthioalkyl with 2 to 4 carbon atoms, alkyloxycarbonylalkyl wherein the alkyl moieties contain 1 to 2 carbon atoms, hydroxyl, alkyloxy or

260

7

zaak / rolnummer Utrecht: 324094 / KG ZA 12-319 zaak / rolnummer ’s-Gravenhage: 420290 / KG ZA 12-559 15 augustus 2012

alkylthio with 1 to 3 carbon atoms, hydroxyalkyloxy with 2 to 3 carbon atoms, alkanoyloxy with 2 to 3 carbon atoms, alkylsulfinyl or alkylsulfonyl with 1 to 3 carbon atoms, alkanoyl with 2 to 4 carbon atoms, alkyloxycarbonyl wherein the alkyl moiety contains 1 to 2 carbon atoms, aminoalkyl with 1 to 3 carbon atoms, mono- or di-alkylamino wherein each alkyl moiety contains 1 to 4 carbon atoms, azetidin-1-yl, pyrrol-1-yl, pyrrolin-1-yl, pyrrolidin-1-yl, pyrazol-1-yl, pyrazolin-1-yl, pyrazolidin-1-yl, imidazol-1-yl, imidazolin-1-yl, imidazolidin-1-yl, tetrahydropiridin1-yl, piperidin-1-yl, morpholin-1-yl, (4-methyl)piperazin-1-yl, piperazin-1-yl, N, N-bis(2-hydroxyethyl)amino, N,N-bis(2-methoxyethyl)amino or halogen, with the other two substituents being hydrogen, methyl, or chloro, or two of R3, R4 and R5 are independently alkyl with 1 to 2 carbon atoms, alkyloxy or alkylthio with 1 to 2 carbon atoms, amino, mono- or di-alkylamino wherein each alkyl moiety contains 1 to 3 carbon atoms, azetidin-1-yl, pyrrol-1-yl, pyrrolin-1-yl, pyrrolidin-1-yl, pyrazol-1-yl, pyrazolin-1-yl, pyrazolidin-1-yl, imidazol-1-yl, imidazolin-1-yl, imidazolidin-1-yl, tetrahydropyridin-1-yl, piperidin-1-yl, morpholin1-yl, (4-methyl) piperazin-1-yl, piperazin-1-yl, N,N-bis(2-hydroxyethyl)amino, N,N-bis(2-methoxyethyl)amino, or halogen with the other two substituents being hydrogen, methyl or chloro, or R3, R4 and R5 are hydrogen one of R6, R7 and R8 is alkyl with 1 to 2 carbon atoms, vinyl, trifluoromethyl, hydroxyalkyl with 1 to 2 carbon atoms, hydroxyl, alkyloxy or alkylthio with 1 to 2 carbon atoms, hydroxyalkyloxy with 2 to 3 carbon atoms, alkanoyloxy with 2 to 3 carbon atoms, amino, mono- or di-alkylamino wherein each alkyl moiety contains 1 to 2 carbon atoms, azetidin-1-yl, pyrrol-1-yl, pyrrolin-1-yl, pyrrolidin-1-yl, pyrazol-1-yl, pyrazolin-1-yl, pyrazolidin-1-yl, imidazol-1-yl, imidazolin-1-yl, imidazolidin-1-yl, tetrahydropyridin-1-yl, piperidin-1-yl, morpholin, 1, yl, (4-methyl)piperazin-1-yl, piperazin-1-yl, N,N-bis(2-hydroxyethyl)amino, N,N-bis(2-methoxyethyl)amino, or halogen, with the other two substituents being hydrogen; or, R6, R7 and R8 are each hydrogen; or a pharmaceutically acceptable acid addition salt thereof.

3. Process according to claim 1, characterized in that it is obtained a compound in which Z is oxygen or sulfur; R1 is hydrogen, alkyl with 1 to 3 carbon atoms or alkyl; R2 is alkyl with 2 to 3 carbon atoms, or cycloalkyl with 3 to 4 carbon atoms; R3 is hydrogen, methyl, alkyloxy or alkylthio with 1 to 3 carbon atoms, chloro, amino, mono- or di-alkylamino wherein each alkyl moiety contains 1 to 3 carbon atoms, allylamino, azetidin-1-yl, pyrrol-1-yl, pyrrolin-1-yl, pyrrolidin-1-yl, pyrazol-1 yl, pyrazolin-1-yl, pyrazolidin-1-yl, imidazol-1-yl, imidazolin-1-yl, imidazolidin-1-yl, tetrahydropyridin-1-yl, piperidin-1-yl, morpholin-1-yl, (4-methyl)piperazin-1-yl, piperazin-1-yl, N,N-bis(2-hydroxyethyl)amino, R4 is hydrogen, methyl or chloro R5 is hydrogen, methyl, ethyl, chloro, or trifluoromethyl; R6 and R8 are hydrogen; and R7 is hydrogen or amino; or a pharmaceutically acceptable acid addition salt thereof.

4. Process according to claim 1, characterized in that it is obtained a compound in which Z is oxygen or sulfur; R1 is hydrogen, alkyl with 1 to 3 carbon atoms or allyl; R2 is alkyl with 2 to 3 carbon atoms, or cycloalkyl with 3 to 4 carbon atoms; R3 is hydrogen, methyl, chloro, methoxy, ethoxy, amino, mono- or di-alkylamino wherein each alkyl moiety contains 1 to 2 carbon atoms, allylamino, allylmethylamino, pyrrolin-1-yl, pyrrolidin-1-yl, tetrahydropyridin-1-yl, piperidin-1-yl or morpholin-1-yl; R4 is hydrogen; R5 is hydrogen, methyl, ethyl, chloro, or trifluoromethyl; R6 and R8 are hydrogen; and R7 is hydrogen or amino;

261

8

zaak / rolnummer Utrecht: 324094 / KG ZA 12-319 zaak / rolnummer ’s-Gravenhage: 420290 / KG ZA 12-559 15 augustus 2012

9

or a pharmaceutically acceptable salt thereof.

5. Process for the preparation of a pharmaceutical composition characterized by incorporating as active ingredient a compound when prepared according to claims 1 to 4, in association with a pharmaceutically acceptable carrier.

2.5.

In de oorspronkelijke aanvrage van PT 919 is een groot aantal voorbeelden opgenomen. Voorbeeld 12 luidt als volgt:

2.6.

BI DE is in Portugal, samen met BI US, mede-houdster van het aanvullend beschermingscertificaat1 met nummer 12 voor het product nevirapine (hierna: het certificaat). Het certificaat werd op een aanvrage met nummer 14871 van 4 augustus 1998 verleend bij besluit van het Portugese Instituto Nacional da Propriedade Industrial (hierna: INPI) van 16 september 1998. Het in de aanvrage ingeroepen basisoctrooi is PT 919. Het certificaat is verlengd met 6 maanden pediatrische exclusiviteit in de zin van Verordening (EG) 1901/2006.2 In een uittreksel uit het Portugese octrooiregister wordt vermeld dat de geldigheid van het certificaat loopt tot 30 mei 2015.

2.7.

Teva c.s. is onderdeel van een concern dat zich wereldwijd bezighoudt met de productie van en handel in farmaceutische producten. Teva Europe maakt haar bedrijf van de groothandel in farmaceutische producten en houdt de volledige aandelen in Teva Pharma NL. Teva Pharma NL houdt zich onder meer bezig met de im- en export van, de handel in en de fabricage van famaceutische producten.

Pharmachemie houdt zich onder meer bezig met de im- en export van, de groothandel in, en de fabricage van farmaceutische producten. Pharmachemie is een 100% dochter van Teva Pharma NL (via de vennootschap Pharmachemie Holding B.V.).

2.8.

Teva Pharma NL heeft op 30 november 2009 een Europese handelsvergunning verkregen voor een geneesmiddel met als werkzame stof nevirapine. Het referentiegeneesmiddel is het Boehringer-geneesmiddel ViramuneÂŽ 200 mg tabletten.

1

In de zin van Verordening (EG) nr. 469/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende het aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen (hierna: ABC-verordening).

2 Verordening (EG) nr. 1901/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor pediatrisch gebruik en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1768/92, Richtlijn 2001/20/EG, Richtlijn 2001/83/EG en Verordening (EG) nr. 726/2004 (hierna: pediatrische verordening)

262

zaak / rolnummer Utrecht: 324094 / KG ZA 12-319 zaak / rolnummer ’s-Gravenhage: 420290 / KG ZA 12-559 15 augustus 2012

10

2.9.

Het generieke geneesmiddel wordt in Portugal verhandeld door Teva Pharma – Produtos Farmacêuticos Lda (hierna: Teva Pharma PT) onder de naam Nevirapina Teva. De aandelen in Teva Pharma PT worden voor 98% gehouden door Teva Europe. De resterende 2% aandelen worden gehouden door Orpahell B.V., een entiteit die een volle dochter is van Teva Europe. Aan Teva Pharma NL is in Portugal een registratienummer toegekend.3 In de bijsluiter en op de verpakking van Nevirapina Teva staat Teva Pharma NL als vergunninghoudster vermeld.

2.10.

BI US heeft op 22 December 2011 voor de rechtbank in Portimão, Portugal, een (civiele) bodemprocedure tegen Teva Pharma PT en Teva Pharma NL aanhangig gemaakt ter zake van inbreuk op PT 919. Op 18 mei 2012 hebben Teva Pharma PT en Teva Pharma NL geantwoord. Zij hebben aangekondigd een reconventionele vordering in te stellen strekkende tot een verklaring voor recht dat PT 919 en het certificaat nietig zijn. Omdat alleen BI US als procespartij optreedt, hebben Teva Pharma PT en Teva Pharma NL de rechtbank verzocht BI DE als mede-houdster van PT 919 en het certificaat in de procedure te betrekken als gevoegde partij. De zaak is nog lopend.

2.11.

BI US heeft op 14 juli 2010 bij de Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa te Lissabon, Portugal, een voorlopige voorziening tegen INFARMED, de Portugese bevoegde autoriteit, ingesteld strekkende tot schorsing van de registratie in Portugal van de Europese handelsvergunning van Teva Pharma NL. Teva Pharma NL is in deze procedure opgetreden als belanghebbende partij. Het bezwaar van BI US is op 8 oktober 2010 ongegrond verklaard en de registratie van de handelsvergunning is in stand gelaten. Het tegen deze beslissing door BI op 2 november 2010 bij de Tribunal Central Administrativo Sul te Lissabon ingestelde beroep is op 30 juni 2011 verworpen. De hiertegen op 8 augustus 2011 ingestelde cassatie bij de Supremo Tribunal Administrativo is op 19 januari 2012 afgewezen.

BI US heeft de hoofdzaak tegen INFARMED als gedaagde en Teva Pharma NL als belanghebbende partij aanhangig gemaakt op 10 november 2010 bij de Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa te Lissabon. Teva Pharma NL heeft op 18 februari 2011 geantwoord. De zaak is nog lopend.

2.12.

Tot de (fictieve) stand van de techniek ten opzichte van PT 919 behoort de eerdere Portugese octrooiaanvrage PT 94521 (hierna: PT 521), ook op naam van Boehringer Ingelheim, welke volgens de in de Engelse taal gestelde niet-bestreden Europese parallelle aanvrage EP 0 410 148 A1 betrekking heeft op ‘Novel 5,11dihydro-6H-dipyrido[3,2-b:2’,3’-e][1,4]diazepin-6-ones and –thiones and their use in the prevention or treatment of AIDS’. De aanvrage is ingediend op 27 juni 1990 onder inroeping van prioriteit van 28 juni 1989 op basis van US 372,974. De aanvrage is gepubliceerd op 8 februari 1991.

In de beschrijving is de onderstaande tabel opgenomen met de resultaten van voorbeelden 3 – 54.

3

Een Europese handelsvergunning heeft een Portugees registratienummer nodig voordat deze van kracht is in Portugal.

263

zaak / rolnummer Utrecht: 324094 / KG ZA 12-319 zaak / rolnummer ’s-Gravenhage: 420290 / KG ZA 12-559 15 augustus 2012

264

11

zaak / rolnummer Utrecht: 324094 / KG ZA 12-319 zaak / rolnummer ’s-Gravenhage: 420290 / KG ZA 12-559 15 augustus 2012

265

12

zaak / rolnummer Utrecht: 324094 / KG ZA 12-319 zaak / rolnummer ’s-Gravenhage: 420290 / KG ZA 12-559 15 augustus 2012

2.13.

13

Artikel 51 van de Portugese Cógido da Propriedade Industrial (Intellectual Property Code – hierna: IPC) volgens de versie uit 19954 luidt in de Engelse vertaling als volgt: (State of the Art) Art. 51.(1) The state of the art shall be held to comprise everything which, in Portugal or elsewhere, is available to the public before the date of the patent application by means of a description, by use or by any other means, in such a way as to be understood and worked by those skilled in the art.

(2) The contents of patent and utility model applications filed in Portugal before the date mentioned in this Article but not yet published shall also be considered as included in the state of the art.

3.

Het geschil

3.1.

Na wijziging van eis vordert BI DE primair – samengevat – dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Teva c.s. verbiedt, in Nederland, enige onrechtmatige handeling jegens BI DE te verrichten, meer in het bijzonder door betrokken te zijn bij inbreuk op de exclusieve rechten van BI DE voortvloeiend uit de nationale delen van EP 987 en/of op PT 919, althans handelingen te verrichten (waaronder het nalaten van redelijke maatregelen om dergelijke inbreuken te voorkomen en/of te beëindigen) of voort te zetten met het oogmerk of gevolg dat dergelijke inbreukmakende handelingen voortduren en/of plaatsvinden, een en ander op straffe van betaling aan BI DE van een onmiddellijk opeisbare – hoofdelijk verschuldigde – dwangsom van € 100.000,00 voor iedere dag dat of, ter keuze van BI DE, € 10.000,00 voor iedere inbreukmakende eenheid waarmee dit verbod zal zijn overtreden. Subsidiair vordert BI DE hetzelfde maar dan beperkt tot inbreuk op PT 919; Voorts vordert BI DE dat het Teva c.s. wordt bevolen om binnen twee weken na betekening van dit vonnis, ieder voor zich dan wel namens alle, aan de raadsman van BI DE, een schriftelijk volledige, en door een registeraccountant (RA), onafhankelijk van partijen, naar keuze van Teva c.s., van KPMG, PriceWaterhouseCoopers of Deloitte Touche Tohmatsu, met inachtneming van COS 4400 (Control and Other Standards) geaccordeerde en gecertificeerde opgave te verstrekken van al hetgeen Teva c.s. bekend is omtrent de herkomst en distributiekanalen, de namen en adressen van fabrikanten en de namen en adressen van commerciële klanten van Nevirapine Teva en het werkzame bestanddeel nevirapine, dat wordt verhandeld in Europa, waaronder uitdrukkelijk Portugal, tezamen met documentatie die de juistheid en compleetheid van de informatie aantoont, één en ander op straffe van betaling aan BI DE van een onmiddellijk opeisbare – hoofdelijk verschuldigde – dwangsom van € 100.000,00 voor iedere

4

Ambtshalve is vastgesteld dat deze bepaling (thans: artikel 56) volgens de laatstelijk gewijzigde versie (in werking getreden op 1 oktober 2008) in hoofdzaak niet is veranderd.

266

zaak / rolnummer Utrecht: 324094 / KG ZA 12-319 zaak / rolnummer ’s-Gravenhage: 420290 / KG ZA 12-559 15 augustus 2012

14

dag dat (een of meer) gedaagden dit bevel niet (daaronder begrepen: niet-volledig) nakomt/nakomen en die niet-nakoming voortduurt, daarbij ieder gedeelte van een dag als een hele gerekend, met veroordeling van Teva c.s. in de kosten van de procedure ex artikel 1019h Rv. 3.2.

BI DE legt aan haar vorderingen ten grondslag dat Teva c.s. onrechtmatig jegens haar handelt door betrokken te zijn bij inbreuk op de aan haar toekomende intellectuele eigendomsrechten voortvloeiend uit de nationale delen van EP 987 en/of op PT 919, waaronder ook, zo althans begrijpt de voorzieningenrechter de vorderingen van BI DE ter zake (en kennelijk heeft Teva c.s. gelet op het door haar gevoerde verweer die vorderingen ook zo begrepen), het in 2.6. genoemde certificaat. Teva c.s. is volgens BI DE bekend met de inbreuk door Teva Pharma PT in Portugal en coördineert, bevordert en faciliteert die inbreuk vanuit Nederland, althans laat na die inbreuk te beëindigen of te voorkomen.

3.3.

Teva c.s. voert gemotiveerd verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4.

De beoordeling

bevoegdheid 4.1.

Ofschoon deze zaak niet een typische Gat/Luk5-situatie betreft omdat BI DE geen inbreuk op aan haar toekomende intellectuele eigendomsrechten aan haar vorderingen ten grondslag legt maar onrechtmatig handelen van Teva c.s. in Nederland door – kort gezegd – betrokken te zijn bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten in het buitenland, speelt niettemin ook in dit geding de geldigheidsvraag een rol nu de vorderingen van BI DE door Teva c.s. met een geldigheidsverweer worden begroet. Onzeker is of artikel 22 lid 4 EEX-Vo6 hier toepassing vindt. Indien daarvan wordt uitgegaan, komt de voorzieningenrechter in ieder geval op grond van artikel 31 EEX-Vo internationale bevoegdheid toe van de vorderingen strekkende tot het nemen van voorlopige maatregelen kennis te nemen. Anders dan Teva c.s. heeft aangevoerd is er, gezien de vestigingsplaats van Teva c.s., ook sprake van een voldoende reële band met de Nederlandse rechtssfeer. Dat ten aanzien van het gestelde onrechtmatig handelen in Nederland een beoordeling naar vreemd recht noodzakelijk zal zijn ten aanzien van de vraag of er op de (respectieve) intellectuele eigendomsrechten in het buitenland inbreuk wordt gemaakt en in dat kader de geldigheid van die rechten moet worden onderzocht, doet aan de bevoegdheid niet af. Artikel 22 lid 4 EEX-Vo staat daaraan niet in de weg nu uit HvJ EU 12 juli 2012 (zaak C-616/10, Solvay v. Honeywell c.s.) volgt dat artikel 31 EEX-Vo een autonome draagwijdte heeft ten opzichte van eerstgenoemd artikel. Het gevaar voor tegenstrijdige beslissingen ontbreekt nu de

5

HvJ EG 13 juli 2006, zaak C-4/03.

Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken.

6

267

zaak / rolnummer Utrecht: 324094 / KG ZA 12-319 zaak / rolnummer ’s-Gravenhage: 420290 / KG ZA 12-559 15 augustus 2012

15

voorlopige beslissing in dit geding geenszins vooruit zal lopen op de beslissing ten gronde van de op grond van artikel 22 lid 4 EEX-Vo bevoegde (Portugese) rechter.

4.2.

De voorzieningenrechter is op grond van de hoofdregel van artikel 99 lid 1 Rv tevens de relatief bevoegde rechter nu Teva Pharma NL en Teva Europe in dit arrondissement zijn gevestigd. De relatieve bevoegdheid ten aanzien van Pharmachemie volgt uit artikel 107 Rv. Het verweer van Teva c.s. dat de zaak verkapte octrooiinbreuk betreft en de Utrechtse voorzieningenrechter gezien artikel 80 Rijksoctrooiwet 1995 (hierna: ROW) geen relatieve bevoegheid zou toekomen (volgens Teva c.s. is de Haagse voorzieningenrechter relatief bevoegd), slaagt niet.

Aan de vorderingen is geen inbreuk op de aan BI DE als zodanig toekomende octrooirechten ten grondslag gelegd maar onrechtmatig handelen in Nederland. Een dergelijke vordering valt buiten het toepassingsbereik van de uitsluitende bevoegdheidsregeling van artikel 80 lid 2 ROW.

spoedeisend belang 4.3.

Het spoedeisend belang bij het primair en subsidiair gevorderde verbod volgt uit het gestelde voortdurende karakter van de onrechtmatige handelingen. Dat, zoals Teva c.s. heeft aangevoerd, al enkele procedures in Portugal aanhangig zijn (geweest), doet aan het belang van BI DE niet af nu onweersproken is gesteld dat zij eerst in december 2011 op de hoogte is geraakt van de verhandeling van Nevirapina Teva in Portugal en niet gezegd kan worden dat zij door in mei 2012 in Nederland een kort geding dagvaarding uit te brengen zodanig talmend is opgetreden dat enig spoedeisend belang aan haar vorderingen thans moet worden ontzegd. Daar komt bij dat het gros van de Portugese procedures administratiefrechtelijk van aard is en ziet op de (praktisch gesproken gepasseerde) vraag of Teva Pharma NL op goede grond een Portugese registratie van haar Europese handelsvergunning heeft verkregen. In de bij de rechtbank van Portimão aanhangige hoofdzaak valt op korte termijn geen uitspraak te verwachten, zodat, gelet op het feit dat het octrooi als zodanig op 22 oktober 2012 expireert, ook in dat opzicht een spoedeisend belang bij een voorlopige voorziening van deze voorzieningenrechter inzichtelijk is. Dat die voorziening mogelijk ook bij de in de hoofdzaak bevoegde rechter had kunnen worden ingesteld, doet daaraan niet af.

eiswijziging 4.4.

Het bezwaar tegen de ter zitting door BI DE gedane eiswijziging wordt afgewezen.

Daartoe geldt dat de geherformuleerde eis i) is ingegeven door ter zitting gestelde vragen van de voorzieningenrechter ten aanzien van de aanvankelijke eis, ii) op schrift is gesteld en in kopie aan Teva c.s. en de voorzieningenrechter is verstrekt en iii) niet valt in te zien hoe Teva c.s. in haar belangen is geschaad nu de gewijzigde eis slechts een precisering is van de aanvankelijk geformuleerde eis. De in de gewijzigde eis voorkomende termen ‘voorkomen en/of beëindigen’, waartegen Teva c.s. in het bijzonder bezwaren uit, kwamen weliswaar niet in de aanvankelijk geformuleerde eis voor doch zij diende gelet op het lichaam van de

268

zaak / rolnummer Utrecht: 324094 / KG ZA 12-319 zaak / rolnummer ’s-Gravenhage: 420290 / KG ZA 12-559 15 augustus 2012

16

dagvaarding en de ter zitting gegeven toelichting7 wel als zodanig te worden begrepen. bezwaar tegen akte BI DE (‘napleiten’) 4.5.

De voorzieningenrechter heeft partijen gelegenheid gegeven zich uit te laten over het in 1.4. bedoelde arrest. Teva c.s. maakt terecht bezwaar tegen het feit dat BI DE zich in haar akte – in weerwil van de ter zitting gegeven instructie – daartoe niet heeft beperkt. De akte zal mitsdien worden geweigerd voor zover het meer omvat dan de paragrafen 1 en 2 (eerste zin), 3 t/m 5, 9 en 14.

geschikt voor kort geding 4.6.

Anders dan Teva c.s. heeft aangevoerd is de onderhavige zaak niet ongeschikt voor kort geding. De wetgever dient naar hedendaagse rechtsopvatting behoedzaam van de in artikel 256 Rv gegeven bevoegdheid gebruik te maken. Dit in aanmerking nemend kan niet gezegd worden dat het voorliggende feitencomplex niet tot voldoende klaarheid is gebracht. Evenmin is er sprake van een situatie waarin de gevolgen van een door de voorzieningenrechter te geven voorziening niet kan worden overzien.

onrechtmatige betrokkenheid bij inbreuk?

4.7.

Voorop wordt gesteld dat BI DE de gestelde betrokkenheid van Teva c.s. bij inbreuk op haar exclusieve rechten in het buitenland alleen gemotiveerd heeft onderbouwd ten aanzien van PT 919 en het in 2.6. genoemde certificaat. Wat de (dreigende) inbreuk op de nationale delen van EP 987 betreft, heeft BI DE het betoog van Teva c.s. dat die delen reeds zijn geëxpireerd en zij daaraan geen rechten meer kan ontlenen, niet weersproken. Dat BI DE in andere landen dan Portugal nog over aanvullende beschermingscertificaten zou beschikken waarop inbreuk wordt gemaakt, is niet door haar gesteld. Dit betekent dat reeds om die reden de vorderingen, voor zover zij betrekking hebben op onrechtmatig handelen bestaande in betrokkenheid bij inbreuk op (andere) nationale delen van EP 987 (dan zusteroctrooi PT 9198 en het certificaat), dienen te worden afgewezen.

4.8.

Wat PT 919 betreft heeft Teva c.s. aangevoerd dat van inbreuk geen sprake is omdat de werkwijzeconclusies van het octrooi geen bescherming bieden voor de door toepassing daarvan te verkrijgen stof nevirapine en het octrooi nietig is.

Volgens Teva c.s. zal de Portugese bodemrechter het octrooi dan ook niet in stand houden.

4.9.

Nu van enig onrechtmatig handelen naar Nederlands recht reeds geen sprake zou zijn indien Teva c.s. op PT 919 om voornoemde argumenten geen inbreuk zou

7

Zie positum 17, 19, 38 dagvaarding (controle over de verhandeling van nevirapine in Portugal) en paragraaf 7, 12, 13, 148, 150, 152 pleitnota mrs. Allen en Van Dongen.

8 Onder de oude Portugese wetgeving bestond een beschermingsduur van 15 jaar gerekend vanaf de datum van verlening.

269

zaak / rolnummer Utrecht: 324094 / KG ZA 12-319 zaak / rolnummer ’s-Gravenhage: 420290 / KG ZA 12-559 15 augustus 2012

17

maken, zal de voorzieningenrechter eerst voorshands de beschermingomvang en de geldigheid van PT 919 dienen te onderzoeken en wel naar het toepasselijke Portugees recht. wordt nevirapine door PT 919 door de werkwijzeconclusies onder bescherming gesteld?

4.10.

De conclusies 1 t/m 4 van PT 919 hebben betrekking op werkwijzen voor het bereiden van diazepine derivaten met de basisstructuurformule als weergegeven in conclusie 1 (vgl. 2.4.).9 Conclusie 5 heeft betrekking op een werkwijze voor het bereiden van een farmaceutische compositie gebruikmakend van een product van de werkwijzen volgens conclusie 1 t/m 4 als actief ingrediënt.

4.11.

Door toepassing van de werkwijzeconclusies van PT 919 kan (onder meer) de stof nevirapine worden verkregen. Nevirapine is niet expliciet in de conclusies van PT 919 geopenbaard. De stof wordt in de beschrijving van PT 919 onder voorbeeld 12 genoemd (vgl. 2.5.10).

4.12.

Nevirapine is een zogenaamde non-nucleoside reverse transcriptase (RT) inhibitor.

Het is het actieve ingrediënt van het innovatieve geneesmiddel Viramune® van Boehringer Ingelheim alsook van het generieke geneesmiddel Nevirapina Teva.

Het geneesmiddel is geïndiceerd voor de behandeling (in combinatie met andere anti-retrovirale middelen) van personen die geïnfecteerd zijn met het HIV-1 virus.

4.13.

In conclusie 1 is een disclaimer opgenomen (vgl. opnieuw 2.4.) om af te bakenen, zo neemt ook BI DE aan (vgl. rapport Bijvank d.d. 22 juni 2012, pagina 4, regels 89), van de eerdere Portugese octrooiaanvrage PT 521 (vgl. 2.12.), welke aanvrage eerst is gepubliceerd na de aanvraagdatum van PT 919. Het voor het geschil relevante deel van de disclaimer luidt: with the proviso that when a) […] b) R2 is […], alkyl with 1 to 5 carbon atoms, […] [vet toegevoegd, vzr] c) […] then R1 can not be hydrogen, alkyl with 1 to 5 carbon atoms, alkenyl or alkynyl with 3 to 5 carbon atoms, 2-halo-2-propen-1-yl, arylmethyl (wherein the aryl moiety is phenyl, thienyl or furanyl, which is either unsubstituted or substituted by methyl, methoxy or (halogen), alkanoyl containing 2 or 3 carbon atoms, alkoxyalkyl or alkylthioalkyl with 2 to 4 carbon atoms;

9

Voor nevirapine zijn alleen de werkwijzen A en D van conclusie 1 relevant.

In 2.5. is de tekst van de oorspronkelijke aanvrage opgenomen. De tekst van PT 919 zoals verleend is daaraan gelijk omdat octrooiaanvragen door het Portugese octrooibureau INPI niet inhoudelijk werden (en worden) beoordeeld.

10

270

zaak / rolnummer Utrecht: 324094 / KG ZA 12-319 zaak / rolnummer ’s-Gravenhage: 420290 / KG ZA 12-559 15 augustus 2012

18

4.14.

Kort gezegd komt de disclaimer hierop neer dat de R1-groep niet een van de in de disclaimer genoemde verbindingen mag zijn wanneer aan de in a, b en c genoemde cumulatieve condities is voldaan.

4.15.

De chemische benaming van nevirapine luidt 11-cyclopropyl-4-methyl-5,11dihydro-6H-dipyrido[3,2-b:2,3-e]-[1,4]diazepin-6-one en heeft de hierna weergegeven structuurformule. De voor de stof kenmerkende variabelen staan onder de formule opgesomd. In dit geding is alleen de substituent op positie R2 relevant:

Z R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

= O (zuurstof) = H (waterstof) = cycloalkyl met 3 koolstof atomen (cyclopropyl) = H = H = CH3 (methyl) = H (waterstof) = H (waterstof) = H (waterstof)

4.16.

Teva c.s. stelt nu dat de werkwijze volgens conclusie 1 en de daarvan afhankelijke conclusies van PT 919 niet ook zou zien op de bereiding van de stof nevirapine omdat een van de kenmerken van deze verbinding, te weten cyclopropyl op positie R2, door de disclaimer van conclusie 1 (vgl. 4.13.), meer in het bijzonder het vet gemarkeerde onderdeel b) wordt gedisclaimd en dus buiten de beschermingsomvang van PT 919 zou vallen.

4.17.

De beschermingsomvang van een Portugees octrooi dient op grond van artikelen 93 lid 1 IPC 1995 en/of artikel 97 lid 1 IPC 2003 te worden vastgesteld aan de hand van de inhoud van de conclusies, waarbij de beschrijving en tekeningen dienen tot uitleg van de conclusies.

4.18.

De in conclusie 1 van PT 919 opgenomen disclaimer betreft een zogenaamde disclosed disclaimer, een disclaimer derhalve die in de oorspronkelijke aanvrage ook al was geopenbaard en niet eerst na de aanvrage is gedaan (de zogenaamde undisclosed disclaimer). Voor een disclosed disclaimer, in feite een negatief geformuleerd kenmerk van de conclusie, geldt dat deze op dezelfde, hiervoor aangehaalde, wijze moeten worden uitgelegd als ieder ander (positief geformuleerd) conclusiekenmerk.

271

zaak / rolnummer Utrecht: 324094 / KG ZA 12-319 zaak / rolnummer ’s-Gravenhage: 420290 / KG ZA 12-559 15 augustus 2012

4.19.

19

In de conclusies van PT 919 wordt door de octrooihouder een duidelijk onderscheid gemaakt tussen alkyl enerzijds en cycloalkyl anderzijds. Zie bijvoorbeeld conclusie 1: R1 is hydrogen, alkyl with 1 to 6 carbon atoms, fluoralkyl with 1 to 6 carbon atoms and 1 to 3 fluorine atoms, cycloalkyl with 3 to 6 carbon atoms, alkenyl or alkynyl with 2 to 6 carbon atoms […] [onderstreping toegevoegd, vzr] R2 is hydrogen (with the proviso that R1 is not hydrogen), alkyl with 1 to 6 carbon atoms, fluoralkyl with 1 to 6 carbon atoms and 1 to 3 fluorine atoms, cycloalkyl with 3 to 6 carbons atoms, oxethanyl […] [onderstreping toegevoegd, vzr]

Wanneer in de disclaimer van PT 919, binnen dezelfde conclusie, wordt gesproken over alkyl, zou de gemiddelde vakman begrijpen dat alleen wordt bedoeld het eerder geclaimde alkyl te disclaimen en niet om ook het eerder geclaimde cycloalkyl te disclaimen. Dit in de conclusies gemaakte onderscheid tussen alkyl en cycloalkyl sluit ook bij het technische onderscheid tussen beide koolwaterstofverbindingen, te weten de alifatische alkylgroepen (met rechte en vertakte verbindingen) en alicyclische of cyclische alkylgroepen (met een cyclische verbinding). Bovendien blijkt ook uit de tekst van de disclaimer dat het niet om cycloalkyl kán gaan omdat daar gesproken wordt over een ‘alkyl with 1 to 5 carbon atoms’: een cyclische groep kan immers niet uit maar 1 of 2 koolstofatomen bestaan. Dat dit, zoals partijdeskundige Spangenberg van Teva c.s. heeft verklaard, ook opgaat voor rechte of vertakte alkylgroepen, is, wat daarvan ook zij, in die zin niet relevant nu zich bij nevirapine geen rechte of vertakte alkylgroepen voordoen en bedoelde groepen in PT 919 ook niet worden geclaimd of beschreven.

4.20.

In het argument van Spangenberg dat voor de betekenis van de in PT 919 gebruikte terminologie te raden zou moeten worden gegaan bij PT 521, waarvan het octrooi afbakent, kan niet worden meegegaan. De octrooihouder is immers zijn eigen lexicograaf en de gemiddelde vakman zou in beginsel afgaan op de in het octrooischrift gebruikte terminologie. De door Spangenberg aangehaalde uitspraak van de Enlarged Board of Appeal van het Europees octrooibureau in de zaak G1/03, waarop hij zijn argument kennelijk baseert, ziet op undisclosed disclaimers en niet ook op, zoals hier, disclosed disclaimers (vgl. G 2/10), en is reeds daarom niet relevant.11

4.21.

Nu in de disclaimer alleen bepaalde reguliere alkylgroepen worden gedisclaimd, maar niet cycloalkyl-groepen, valt de door toepassing van de in conclusie 1 en de daarvan afhankelijke conclusies geclaimde werkwijze rechtstreeks te verkrijgen stof nevirapine naar voorlopig oordeel onder de beschermingsomvang van PT 919.

nieuwheid werkwijze voor bereiding van nevirapine 4.22.

Met BI DE neemt de voorzieningenrechter aan dat – en zulks is in feite ook door Teva c.s. erkend (vgl. paragraaf 85 pleitnota Teva c.s.) – nevirapine niet direct en

11

Of uit G1/03 een regel als door Spangenberg voorgestaan kan worden afgeleid, wat BI DE weerspreekt, kan hier onbesproken blijven.

272

zaak / rolnummer Utrecht: 324094 / KG ZA 12-319 zaak / rolnummer ’s-Gravenhage: 420290 / KG ZA 12-559 15 augustus 2012

20

ondubbelzinnig in PT 521 wordt geopenbaard. De in PT 521 geclaimde diazepine derivaten hebben op de R2 positie immers geen cycloalkyl-groep, laat staan een cyclopropyl-groep zoals bij nevirapine. Dit betekent dat de werkwijze van PT 919, in ieder geval voor zover deze ziet op de bereiding van nevirapine, als nieuw moet worden aangemerkt. Of, zoals Teva c.s. nog heeft aangevoerd, de disclaimer van conclusie 1 te ‘smal’ is, deze niet zonder uitbreiding van materie kan worden geamendeerd en de werkwijzeconclusies van PT 919 voor de bereiding van bepaalde verbindingen anderszins worden geanticipeerd door PT 521 zal de voorzieningenrechter in het bestek van dit geding buiten beschouwing laten nu de gestelde inbreuk uitsluitend ziet op de verhandeling van de (met toepassing van de werkwijze verkregen) verbinding nevirapine en aangenomen moet worden dat BI DE haar octrooi ‘worst case’ daartoe in de Portugese bodemprocedure (op de voet van artikel 114 lid 2 IPC 2003) zou kunnen beperken. Daarvoor is, zoals BI DE naar voorlopig oordeel terecht heeft aangevoerd, ook voldoende basis in de oorspronkelijke aanvrage te vinden waar in ‘exemplo 12’ de verbinding nevirapine wordt geopenbaard (vgl. 2.5.). inventiviteit werkwijze voor de bereiding van nevirapine 4.23.

Teva c.s. heeft ter zitting aangegeven dat de wetgeving in Portugal op het gebied van inventiviteitschadelijke prior art in die zin van het Europese en Nederlandse systeem verschilt dat fictieve stand van de techniek ‘shall also be considered as included in the state of the art’ (vgl. 2.13.), anders gezegd dat PT 521 ook voor de beoordeling van inventiviteit van belang is. Daarvan voorshands uitgaande zal de voorzieningenrechter zich bij de beoordeling van de inventiviteit, om de hiervoor opgemelde redenen, opnieuw beperken tot de vraag of de werkwijzen van de conclusie 1 en de daarvan afhankelijke conclusies, in het bijzonder conclusie 4, voor de bereiding van de verbinding nevirapine voldoende uitvindingshoogte heeft.

Dat is naar voorlopig oordeel het geval.

4.24.

Teva c.s. neemt als vertrekpunt PT 521, waarvan niet in geschil is dat dit document als meest nabije stand van de techniek heeft te gelden. Zij wijst op de daarin geopenbaarde tabel (vgl. 2.12.) waarin de verbindingen uit de voorbeelden in relatie tot hun RT HIV-1 remmende werking staan weergegeven en stelt dat verbinding 44 qua structuur nagenoeg gelijk is aan nevirapine. Daarmee miskent zij echter dat, zoals bij de beoordeling van de nieuwheid al aan de orde kwam, nevirapine met de verbinding van PT 521 hierin verschilt dat bij nevirapine op positie R2 een cyclopropyl-groep zit in plaats van een isopropyl-groep. Als uitgangspunt geldt dat kleine verschillen in chemische structuur kunnen leiden tot grote veranderingen in reactiviteit. In de tabel van PT 521 worden meetgegevens met betrekking tot de effectiviteit ten aanzien van RT HIV-1 remmende werking van verbinding 44 met isopropyl (anders dan van een groot aantal andere verbindingen) niet geopenbaard, noch heeft Teva c.s. anderszins aangegeven waaruit de mate van effectiviteit zou blijken. Zij heeft bovendien – mogelijk ook omdat zij ter zitting heeft aangegeven eerst de dag voor het pleidooi bekend te zijn geworden met de mogelijke relevantie van PT 521 voor inventiviteit onder Portugees recht – geen secundaire stand van de techniek overgelegd waaruit zou volgen dat de gemiddelde vakman een incentive zou hebben om de isopropyl-groep uit PT 521 te vervangen door een cyclopropyl-groep en dat hij daarbij een redelijke

273

zaak / rolnummer Utrecht: 324094 / KG ZA 12-319 zaak / rolnummer ’s-Gravenhage: 420290 / KG ZA 12-559 15 augustus 2012

21

verwachting van succes zou hebben dat het vervangen van genoemde groepen in het samenstel van de andere elementen van de in 2.12. weergegeven algemene structuurformule van een diazepine derivaat zou leiden tot een verbinding met een verbeterde RT HIV-1 remmende werking. Bij gebreke daarvan is er naar voorlopig oordeel vooralsnog niet van uit te gaan dat de gemiddelde vakman op basis van PT 521 tot de uitvinding van PT 919 zou (‘would’) zijn gekomen. niet nawerkbaarheid 4.25.

Teva c.s. heeft aan het begin van haar pleidooi nog gesteld dat PT 919 ook nietig is omdat de werkwijze niet nawerkbaar zou zijn geopenbaard, doch die stelling heeft zij nadien in het geheel niet onderbouwd, zodat daaraan voorbij wordt gegaan.

‘formele argumenten’ 4.26.

Ten slotte heeft Teva c.s. bij wijze van verweer nog een aantal argumenten naar voren gebracht die ook in de Portugese civiele procedure aan de orde zijn, welke mogelijk naar Nederlands recht wat ‘exotisch’ overkomen. Deze argumenten zullen hierna niettemin op hun merites naar Portugees recht worden beoordeeld.

PT 919 is aangevraagd in strijd met het onder de IPC 1940 geldende verbod op stofoctrooien 4.27.

PT 919 is aangevraagd onder de oude IPC 1940. Omdat onder de vigeur van de IPC 1940 geen stofbescherming mogelijk was in Portugal en PT 919 volgens Teva c.s. in feite geen werkwijzeoctrooi is maar een productoctrooi, is het octrooi volgens haar nietig. De voorzieningenrechter volgt Teva c.s. hierin niet. In de eerste plaats worden in de conclusies van het octrooi werkwijzen onder bescherming gesteld voor het bereiden van diazepine derivaten en voor het bereiden van een farmaceutische compositie gebruikmakend van een product van de werkwijzen volgens conclusie 1 t/m 4 als actief ingrediënt. Voorshands is dan ook niet sprake van een productoctrooi, zodat het door Teva c.s. opgeworpen probleem hier niet relevant is. Zelfs indien dat anders zou zijn geldt in de tweede plaats dat het verbod op stofbescherming met de inwerkingtreding van de IPC 1995 is komen te vervallen. Partijen hebben een overgangsrechtelijke discussie gevoerd en over en weer verklaringen van Portugese advocaten ter zake in het geding gebracht, doch ter zitting heeft Teva c.s. desgevraagd erkend dat het arrest van de Supremo Tribunal de Justiça van 27 januari 2010 (vgl. productie B bijlage 3 Teva c.s.) de meest recente en op het hoogste niveau gegeven oordeel is over deze kwestie. In dit arrest is naar de kern genomen geoordeeld dat de IPC 1995 ook van toepassing is op voor de inwerkingtreding van die wet op 1 juni 1995 ingediende maar nadien verleende octrooien. De voorzieningrechter zal hiervan voorshands dan ook uit gaan. Ook om deze reden slaagt het betoog van Teva c.s. niet.

de titel van PT 919 correspondeert niet met de materie ervan 4.28.

Het in het verlengde hiervan gevoerde betoog dat PT 919 nietig is omdat de titel van het octrooi niet zou zien op de in het octrooi geopenbaarde materie, staat of valt met de vraag of in PT 919 werkwijzen onder beschermd zijn gesteld of

274

zaak / rolnummer Utrecht: 324094 / KG ZA 12-319 zaak / rolnummer ’s-Gravenhage: 420290 / KG ZA 12-559 15 augustus 2012

22

stofconclusies. Nu hiervoor al is geoordeeld dat van dit laatste voorshands niet is uit te gaan, strandt het betoog reeds om die reden. slotsom 4.29.

Uit het vorenstaande volgt dat PT 919 naar Portugees recht naar voorlopig oordeel in ieder geval geldig is voor zover het de daarin onder bescherming gestelde (door toepassing van de werkwijze rechtstreeks te verkrijgen) verbinding nevirapine betreft, zodat van een serieuze, niet te verwaarlozen kans dat de Portugese bodemrechter het octrooi ook in zoverre zou vernietigen, geen sprake is. Nu zij het gestelde onrechtmatig handelen niet met andere dan de hiervoor ongegrond geoordeelde (niet-inbreuk)argumenten heeft bestreden, moet voorshands worden aangenomen dat Teva Pharma NL naar Nederlands recht, als houdster van de vergunning om het generieke geneesmiddel in Europa, meer in het bijzonder in Portugal, in het verkeer te brengen, en voorts ook als de in Portugal (separaat) geregistreerde vergunninghoudster van bedoeld geneesmiddel, jegens BI DE in strijd handelt met de maatschappelijke zorgvuldigheid. Zij moet geacht worden met de uitsluitende rechten van BI DE in Portugal bekend te zijn althans behoort dit te zijn. Het bevorderen of faciliteren van of deelnemen in Nederland aan de inbreuk door een gelieerde concern-maatschappij in Portugal, te weten Teva Pharma PT, die noodzakelijkerwijs van Teva Pharma NL als vergunninghouder direct of indirect toestemming voor het aldaar op de markt brengen van Nevirapina Teva moet hebben gekregen, dient voorshands als onrechtmatig te worden beschouwd.

4.30.

Het gevorderde verbod zal gelet op een en ander worden toegewezen, zij het dat het dictum, omwille van de praktische uitvoerbaarheid en ter voorkoming van executiegeschillen, zal afwijken van de ter zitting geherformuleerde eis.

4.31.

Eveneens ter voorkoming van executiegeschillen zij nog het volgende opgemerkt.

Partijen hebben gedebatteerd over de maximale duur van het certificaat. Teva Pharma NL heeft aan de hand van een verklaring van twee Portugese advocaten (productie A en bijlage 6 daarbij, zijnde het antwoord in de civiele procedure bij de rechtbank van PortimĂŁo) onderbouwd gesteld dat het certificaat, dat in Portugal bij expiratie van PT 919 op 22 oktober 2012 van kracht wordt, in duur beperkt is tot uiterlijk 22 december 2012. Als uitgegaan zou worden van de door BI DE genoemde datum van 30 mei 2015, zou de door de ABC-verordening (in de considerans onder 9) bepaalde maximale beschermingsduur van 15 jaar gerekend vanaf de afgifte van de eerste vergunning worden overschreden, zo heeft zij betoogd. Desgevraagd heeft BI DE deze stelling ter zitting niet voldoende gemotiveerd kunnen weerspreken, zodat aangenomen wordt dat het certificaat eerder vervalt dan de door BI DE genoemde datum. Teva Pharma NL heeft echter op haar beurt weer niet betwist dat, zoals BI DE heeft gesteld (vgl. 2.6. / positum 10 dagvaarding), het certificaat op grond van de pediatrische verordening met zes maanden is verlengd. Op deze verlenging heeft Teva Pharma NL in haar berekening ten onrechte geen acht geslagen. Gelet op een en ander dient ervan uit te worden gegaan dat het certificaat niet expireert op 22 december 2012 maar, zes maanden later, op 22 juni 2013.

275

zaak / rolnummer Utrecht: 324094 / KG ZA 12-319 zaak / rolnummer ’s-Gravenhage: 420290 / KG ZA 12-559 15 augustus 2012

23

4.32.

Hoewel in dit geding aan de gevorderde opgave geen inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht ten grondslag is gelegd, zal de vordering, nu die niet anders is weersproken dan dat de opgave beperkt dient te blijven tot de verhandeling van Nevirapina Teva in Portugal, worden toegewezen.

4.33.

De dwangsommen zullen worden gematigd en gemaximeerd.

vorderingen tegen Teva Europe en Pharmachemie 4.34.

De positie van Teva Europe en Pharmachemie is anders.

4.35.

Pharmachemie heeft een verklaring van haar CEO in het geding gebracht waarin hij verklaart dat Nevirapina Teva niet door Pharmachemie wordt vervaardigd. Deze verklaring is zijdens BI DE onweersproken gelaten. Nu ook anderszins niet is gebleken van onrechtmatige betrokkenheid van Pharmachemie bij inbreuk op PT 919, dienen de vorderingen voor zover ingesteld tegen Pharmachemie te worden afgewezen.

4.36.

Hetzelfde geldt voor de vorderingen tegen Teva Europe. Alleen bij zeer bijzondere omstandigheden die maken dat aan de aangesproken bestuurder een ernstig persoonlijk verwijt kan worden gemaakt, kan doorbraak van aansprakelijkheid aan de orde komen. Dergelijke omstandigheden zijn gesteld noch gebleken. Het enkele feit dat Teva Europe bestuurder is van Teva Pharma NL en daarin de aandelen houdt alsmede dat zij direct en indirect de aandelen houdt in Teva Pharma PT is daartoe in ieder geval onvoldoende.

proceskosten 4.37.

In de procedure tegen Teva Pharma NL zal Teva Pharma NL als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Partijen hebben beide de stelling betrokken dat het onderhavige geschil onder het materiële toepassingsbereik van de artikelen 1019 e.v. Rv valt. Zoals het hof ’s-Gravenhage bij zijn arrest van 17 januari 2012 heeft geoordeeld (LJN BV1072), dient de rechter dat evenwel ambtshalve te beoordelen. De vorderingen van BI DE zijn uitsluitend gebaseerd op onrechtmatige daad (en niet op een aan BI DE toekomend intellectueel eigendomsrecht). Zij stelt immers dat Teva Pharma NL door betrokken te zijn bij octrooiinbreuk, althans nalaat die inbreuk te voorkomen, handelt in strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid. Dat is naar voorlopig oordeel niet een situatie waarin de octrooihouder de hem als zodanig toekomende intellectuele eigendomsrechten handhaaft en deze situatie kan mitsdien niet onder het genoemde bereik worden geschaard. Dat in de procedure materieel gezien ook de inbreuk en geldigheid van het Portugese deel van het Europese octrooi voorligt, doet daaraan niet af.

4.38.

De kosten aan de zijde van BI DE zullen aan de hand van het liquidatietarief begroot worden op (1/3 x tarief vastrecht ad € 575,00 = € 191,67 + 90,64 kosten uitbrengen dagvaarding =) € 282,31 aan verschotten en (1/3 x € 816,00 =) € 272,00 aan salaris advocaat.

276

zaak / rolnummer Utrecht: 324094 / KG ZA 12-319 zaak / rolnummer ’s-Gravenhage: 420290 / KG ZA 12-559 15 augustus 2012

24

4.39.

In de procedure tegen Teva Europe en Pharmachemie zal BI DE als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Teva Europe en Pharmachemie worden begroot op (2/3 x tarief vastrecht ad € 575,00 =) € 383,33 aan verschotten en (2/3 x € 816,00 =) € 544,00 aan salaris advocaat. Nu Teva Europe en Pharmachemie zulks niet hebben gevorderd, zal de proceskostenveroordeling niet uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard. Voor een ambtshalve toepassing op de voet van artikel 258 Rv ziet de voorzieningenrechter geen aanleiding.

5.

De beslissing

De voorzieningenrechter in de procedure tegen Teva Pharma NL: 5.1.

verbiedt Teva Pharma NL om binnen 2 werkdagen na betekening van dit vonnis onrechtmatig jegens BI DE te handelen, meer in het bijzonder door betrokken te zijn bij inbreuk door Teva Pharma PT op PT 919 in Portugal of die inbreuk te faciliteren, waaronder mede wordt verstaan het niet volledig en onvoorwaardelijk intrekken van direct of indirect gegeven toestemming aan Teva Pharma PT om Nevirapina Teva in Portugal in het verkeer te brengen, op straffe van een dwangsom van € 100.000,00 voor iedere dag, of ter keuze van BI DE, € 5.000,00 voor ieder product (waaronder is te verstaan: een patiëntenverpakking van Nevirapina Teva, ongeacht het aantal daarin voorkomende tabletten) waarmee dit verbod zal zijn overtreden;

5.2.

beveelt Teva Pharma NL om binnen 4 weken na betekening van dit vonnis aan mr. J.J. Allen, raadsman van BI DE, een schriftelijk volledige, en door een onafhankelijke registeraccountant (RA) van, naar keuze van Teva Pharma NL, KPMG, PriceWaterhouseCoopers of Deloitte Touche Tohmatsu, met inachtneming van COS 4400 (Control and Other Standards) geaccordeerde en gecertificeerde opgave te verstrekken van al hetgeen Teva Pharma NL bekend is omtrent de herkomst en distributiekanalen, de namen en adressen van fabrikanten en de namen en adressen van commerciële klanten van Nevirapina Teva en het werkzame bestanddeel nevirapine, dat wordt verhandeld in Portugal, tezamen met documentatie die de juistheid en compleetheid van de informatie aantoont, een en ander op straffe van een dwangsom van € 100.000,00 voor iedere dag dat Teva Pharma NL dit bevel niet of niet volledig nakomt en die niet-nakoming of nietvolledige nakoming voortduurt, waarbij ieder gedeelte van een dag als een hele wordt gerekend;

5.3.

bepaalt het maximum aan de onder 5.1. en 5.2. gezamenlijk te verbeuren dwangsommen op € 10.000.000,00;

5.4.

veroordeelt Teva Pharma NL in de proceskosten, aan de zijde van BI DE tot op heden begroot op € 282,31 aan verschotten en € 272,00 aan salaris advocaat;

5.5.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

277

zaak / rolnummer Utrecht: 324094 / KG ZA 12-319 zaak / rolnummer ’s-Gravenhage: 420290 / KG ZA 12-559 15 augustus 2012

5.6.

25

wijst af het meer of anders gevorderde.

in de procedure tegen Teva Europe en Pharmachemie: 5.7.

wijst de vorderingen af;

5.8.

veroordeelt BI DE in de proceskosten, aan de zijde van Teva Europe en Pharmachemie tot op heden begroot op € 383,33 aan verschotten en € 544,00 aan salaris advocaat;

Dit vonnis is gewezen door mr. J.Th. van Walderveen en bij zijn ontstentenis op 15 augustus 2012 in het openbaar uitgesproken door mr. Chr.A.J.F.M. Hensen.

278

vonnis RECHTBANK OOST-NEDERLAND Team handel Zittingsplaats Arnhem

zaaknummer / rolnummer Oost-Nederland: 234794 / KG ZA 12-533 zaaknummer / rolnummer Den Haag: C/09/429848 / KG ZA 12-1189 Vonnis in kort geding van 1 februari 2013 in de zaak van de vennootschap naar vreemd recht ASTELLAS PHARMA INC., gevestigd te Tokyo, Japan, eiseres, advocaat: mr. W.A. Hoyng te Amsterdam, tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SYNTHON B.V., gevestigd te Nijmegen, gedaagde, advocaat: mr. P. Burgers te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Astellas en Synthon genoemd worden. Astellas is bijgestaan door de advocaat voornoemd en door mr. F.W.E. Eijsvogels, advocaat te Amsterdam, met bijstand van dr. J.H.J. den Hartog, Europees octrooigemachtigde te Amsterdam. Voor Synthon zijn opgetreden de advocaat voornoemd en mr. M.G.R. van Gardingen, advocaat te Amsterdam, met bijstand van dr. ir. H.W. Prins, Europees octrooigemachtigde te EnschedĂŠ.

1.

De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit: - de dagvaarding van 8 oktober 2012 met 15 producties; - de akte houdende overlegging van producties zijdens Synthon met 12 producties; - de conclusie van antwoord zijdens Synthon en haar reactieve producties 13 t/m 16; - de reactieve producties 16 t/m 20 zijdens Astellas; - de mondelinge behandeling van 13 december 2012; - de door beide partijen gehanteerde pleitnotities.

1.2.

Op verzoek van Synthon en met uiteindelijke instemming van Astellas is besloten dat de behandeling van het kort geding plaatsvindt door een in het octrooirecht gespecialiseerde rechter van de rechtbank Den Haag, tevens rechter-plaatsvervanger van de rechtbank Oost-Nederland, in een van de zittingszalen van het Paleis van Justitie te Den Haag.

279

Zaak/rolnummer Oost-Nederland: 234794 / KG ZA 12-533 Zaak/rolnummer Den Haag: C/09/429848 / KG ZA 12-1189 1 februari 2013

1.3.

Ten slotte is vonnis nader bepaald op heden.

2.

De feiten

2

2.1.

Astellas is houdster van Europees octrooi 0 661 045 B1 (hierna: EP 045 of het octrooi) voor een ‘sustained-release hydrogel preparation’ (in de Nederlandse vertaling: ‘Hydrogelpreparaat met aanhoudende afgifte’), op een aanvrage van 10 september 1993 verleend op 3 juli 2002. Het octrooi doet een beroep op voorrang op basis van twee Japanse documenten, te weten JP 27497992 van 18 september 1992 en JP 16526393 van 8 juni 1993. Het octrooi is van kracht in de volgende landen: Oostenrijk, België, Zwitserland, Duitsland, Denemarken, Spanje, Frankrijk, Groot-Brittannië, Griekenland, Ierland, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Portugal en Nederland. EP 045 expireert op 10 september 2013.

2.2.

De conclusies van het octrooi luiden in de oorspronkelijke taal als volgt: 1. A hydrogel-forming sustained release preparation in the form of a tablet or capsule for oral administration, said preparation (a), having a gelation index of 70% or more and (b) comprising: (1) at least one drug in a total amount of not more than 85% by weight based on the total preparation, (2) at least one additive which ensures penetration of water into the preparation and which has a solubility such that the volume of water required for dissolving 1 gram of said additive is not more than 5 ml, the total amount of said additive being from 5 to 80% by weight based on the total preparation, and (3) at least one hydrogel-forming polymer having an average molecular weight of not less than 2,000,000 or a viscosity of not less than 1000 cps as measured at 1% concentration in water at 25°C, the total amount of said hydrogel-forming polymer being from 10 to 95% by weight based on the total preparation and not less than 70 mg per tablet or capsule.

2. A preparation according to claim 1 having a gelation index of 80% or more.

3. A preparation according to claim 1 or 2 wherein said additive has a solubility such that the volume of water required for dissolving 1 gram of said additive is not more than 4 ml.

4. A preparation according to any preceding claim wherein the amount of drug is not more than 80%, the amount of said additive is from 5 to 60%, and the amount of hydrogel-forming polymer is from 15 to 90%, all by weight based on the total preparation.

5. A preparation according to any preceding claim wherein the amount of said hydrogel-forming polymer is not less than 100 mg per tablet or capsule.

6. A preparation according to any preceding claim wherein said drug comprises nicardipine hydrochloride or tamusulosin hydrochloride.

7. A preparation according to any preceding claim wherein said additive is selected from polyethylene glycol, polyvinylpyrrolidone, D-sorbitol, xylitol, sucrose, anhydrous maltose, D-fructose, dextran, polyoxyethylene-hydrogenated castor oil, polyoxyethylene-polyoxypropylene glycol, polyoxyethyelne [bedoeld zal zijn: polyoxyethylene, vzr]-sorbitan higher fatty acid ester, sodium chloride, magnesium chloride, citric acid, tartaric acid, glycine, ß-alanine, lysine hydrochloride and meglumine.

280

Zaak/rolnummer Oost-Nederland: 234794 / KG ZA 12-533 Zaak/rolnummer Den Haag: C/09/429848 / KG ZA 12-1189 1 februari 2013

3

8. A preparation according to claim 7 wherein said additive is selected from polyethylene glycol, polyvinylpyrrolidone, and D-sorbitol.

9. A preparation according to claim 8 wherein said additive is polyethylene glycol.

10. A preparation according to any preceding claim wherein said hydrogel-forming polymer is selected from polyethylene oxide, hydroxypropylmethylcellulose, sodium carboxymethylcellulose, hydroxyethylcellulose, and carboxyvinyl polymers.

11. A preparation according to claim 10 wherein said hydrogel-forming polymer is polyethylene oxide.

12. A preparation according to claim 15 [sic, vzr] wherein said additive is polyethylene glycol.

13. A preparation according to any preceding claim wherein said gelation index is defined by the equation (1- (D obs)3/(D ini)3) x 100 wherein (D ini) is the diameter of the preparation before testing and (D obs) is the diameter of the preparation not gelled at two hours after beginning the test, or (1- (W obs)/(W ini)) x 100 wherein (W ini) is the weight of the preparation before testing and (W obs) is the weight of the preparation not gelled at two hours after beginning the test.

14. A preparation according to claim 1 wherein said tablet or capsule is capable of releasing said drug in the upper digestive tract of a patient and also in the lower digestive tract including the colon of the patient.

2.3.

In de niet-bestreden Nederlandse vertaling luiden de conclusies als volgt: 1. Hydrogel vormend preparaat met aanhoudende afgifte in de vorm van een tablet of een capsule voor orale toediening, waarbij het preparaat (a) een geleringsindex van 70% of meer heeft en (b): (1) ten minste één geneesmiddel in een totale hoeveelheid van niet meer dan 85% op basis van het totale preparaat, (2) ten minste één toevoegsel, dat penetratie van water in het preparaat waarborgt en dat een zodanige oplosbaarheid heeft dat het volume aan water, dat vereist is om 1 gram van het toevoegsel op te lossen, niet meer dan 5 ml is, waarbij de totale hoeveelheid van het toevoegsel 5 tot 80 gew.% op basis van het totale preparaat is, en (3) ten minste één hydrogel vormend polymeer met een gemiddeld molecuulgewicht van niet minder dan 2 miljoen of een viscositeit van niet minder dan 1000 cps zoals gemeten bij een concentratie van 1% in water bij 25°C, waarbij de totale hoeveelheid van het hydrogel vormende polymeer 10 tot 95 gew.% betrokken op het totale preparaat en niet minder dan 70 mg per tablet of capsule is, bevat.

281

Zaak/rolnummer Oost-Nederland: 234794 / KG ZA 12-533 Zaak/rolnummer Den Haag: C/09/429848 / KG ZA 12-1189 1 februari 2013

4

2. Preparaat volgens conclusie 1 met een geleringsindex van 80% of meer.

3. Preparaat volgens conclusie 1 of 2, waarbij het toevoegsel een zodanige oplosbaarheid heeft dat het volume water, dat vereist is om 1 gram van het toevoegsel op te lossen, niet meer dan 4 ml is.

4. Preparaat volgens één van de voorafgaande conclusies, waarbij de hoeveelheid geneesmiddel niet meer dan 80% is, de hoeveelheid van het toevoegsel 5 tot 60% is en de hoeveelheid hydrogel vormend polymeer 15 tot 90% is, alle betrokken op gewicht betrokken op het totale preparaat.

5. Preparaat volgens één van de voorafgaande conclusies, waarbij de hoeveelheid van het hydrogel vormende polymeer niet minder dan 100 mg per tablet of capsule is.

6. Preparaat volgens één van de voorafgaande conclusies, waarbij het geneesmiddel nicardipinewaterstofchloride of tamusulosinwaterstofchloride omvat.

7. Preparaat volgens één van de voorafgaande conclusies, waarbij het toevoegsel gekozen is uit polyethyleenglycol, polyvinylpyrrolidon, D-sorbitol, xylitol, sucrose, watervrije maltose, D-fructose, dextran, polyoxyethyleen-gehydrogeneerde ricinusolie, polyoxyethyleenpolyoxypropyleenglycol, polyoxyethyleensorbitan hogere vetzuurester, natriumchloride, magnesiumchloride, citroenzuur, wijnsteenzuur, glycine, ß-alanine, lysinewaterstofchloride en meglumine.

8. Preparaat volgens conclusie 7, waarbij het toevoegsel gekozen is uit polyethyleenglycol, polyvinylpyrrolidon en D-sorbitol.

9. Preparaat volgens conclusie 8, waarbij het toevoegsel polyethyleenglycol is.

10. Preparaat volgens één van de voorafgaande conclusies, waarbij het hydrogel vormende polymeer gekozen is uit polyethyleenoxide, hydroxypropylmethylcellulose, natriumcarboxymethylcellulose, hydroxyethylcellulose en carboxyvinylpolymeren.

11. Preparaat volgens conclusie 10, waarbij het hydrogel vormende polymeer polyethyleenoxide is.

12. Preparaat volgens conclusie 8, waarbij het toevoegsel polyethyleenglycol is.

13. Preparaat volgens één van de voorafgaande conclusies, waarbij de geleringsindex wordt gedefinieerd door de vergelijking (1- (D obs)3/(D ini)3) x 100 waarin (D ini) de diameter van het preparaat is vóór beproeving en (D obs) de diameter van het preparaat is dat niet na het begin van de proef na 2 uur is gegeleerd, of (1- (W obs)/(W ini)) x 100 waarin (W ini) het gewicht van het preparaat vóór beproeving is en (W obs) het gewicht van het preparaat dat niet 2 uur na het begin van de proef is gegeleerd.

14. Preparaat volgens conclusie 1, waarbij het tablet of de capsule het geneesmiddel in het bovenste spijsverteringskanaal van een patiënt en eveneens in het lagere spijsverteringskanaal, met inbegrip van de colon van de patiënt, kan vrijlaten.

282

Zaak/rolnummer Oost-Nederland: 234794 / KG ZA 12-533 Zaak/rolnummer Den Haag: C/09/429848 / KG ZA 12-1189 1 februari 2013

2.4.

5

In de beschrijving van het octrooi is onder meer het volgende opgenomen:

[0005] However, all of these preparations are designed to release a drug continuously while the administered preparation is still retained in the upper digestive tract, typically in the stomach and small intestine, and are not intended to provide for a release of the drug in the lower digestive tract, typically in the colon, where little water is available. Thus, for any sustained-release preparation designed to release a drug for absorption during its descent down in the digestive tract, the extent of drug release and absorption in the upper digestive tract has a major influence on the bioavailability of the drug. However, it is generally believed that the release of the drug in the colon can hardly be expected because of the paucity of water and the influence of spodogenous contents etc. and actually, little research has been undertaken on drug release in colon (Pharm. Tech. Japan 8 (1), (1992), 41). […]

[0007] As a result of extensive studies on the sustained-release of a drug, the inventors of the present invention discovered that the release of a drug in the colon, which is low in water content, can be achieved by providing a preparation adapted to absorb water into its core to undergo substantially complete gelation during its stay in the upper digestive tract such as stomach and small intestine, and then move in the form of the gel down to the lower digestive tract. The present invention was achieved based on the above finding.

[0008] Thus, the present invention relates to a hydrogel-type sustained-release preparation comprising (1) at least one drug, (2) an additive providing for a penetration of water into the core of the preparation, and (3) a hydrogelforming polymer, which preparation undergoes a substantially complete gelation during its stay in the upper digestive tract such as stomach and small intestine and is capable of releasing a drug in the colon.

[0009] The term “substantially complete gelation” of the preparation as used in this specification refers to the state in which not less than about 70%, preferably not less than 80%, of the preparation is gelled. […]

[0011] Since even the colon can be utilized as a site of absorption, the sustained-release preparation of the present invention prolongs the absorption period of the drug to a remarkable extent and, hence, insures a steady blood level of the drug. Thus, the preparation of the present invention absorbs water during its stay in the upper digestive tract to undergo a substantially complete gelation and then moves down into the lower digestive tract with its surface being constantly eroded, and maintains drug release by further erosion in the lower digestive tract, with the result that a sustained and sufficient absorption of the drug is achieved even in the colon where little water is available. […]

[0018] The additive for allowing water to penetrate into the core of the preparation according to the present invention (this additive for insuring a penetration of water into the preparation core will hereinafter be referred to as "hydrophilic base") is such that the amount of water required to dissolve 1 g of the hydrophilic base is not more than 5 ml and preferably not more than 4 ml at the temperature of 20 ± 5° C. The higher the solubility of the hydrophilic base in water, the more effective is the base in allowing water into the core of the preparation.

The hydrophilic base includes, inter alia, highly hydrophilic polymers such as polyethylene glycol (PEG; e.g.

PEG400, PEG1500, PEG4000, PEG6000 and PEG20000, produced by Nippon Oils and Fats Co.) and polyvinylpyrrolidone (PVP; e.g. PVP K30, the trade name of BASF), sugar alcohols such as D-sorbitol, xylitol, etc., sugars such as sucrose, anhydrous maltose, D-fructose, dextran (e.g. dextran 40), glucose, etc., surfactants such as polyoxyethylene-hydrogenated castor oil (HCO; e.g. Cremophor RH40 produced by BASF, HCO-40 and HCO-60 produced by Nikko Chemicals Co.), polyoxyethylene-polyoxypropylene glycol (e.g. Pluronic F68

283

Zaak/rolnummer Oost-Nederland: 234794 / KG ZA 12-533 Zaak/rolnummer Den Haag: C/09/429848 / KG ZA 12-1189 1 februari 2013

6

produced by Asahi Oenka Kogyo K.K.), polyoxyethylene-sorbitan high molecular fatty acid ester (Tween; e.g.

Tween 80 produced by Kanto Kagaku K.K.), etc.; salts such as sodium chloride, magnesium chloride, etc.; organic acids such as citric acid, tartaric acid, etc.; amino acids such as glycine, Ă&#x;-aline, lysine hydrochloride, etc.; and amino sugars such as meglumine.

[0019] Preferred ones are PEG6000, PVP, D-sorbitol, etc.

[0020] The proportion of such hydrophilic base depends on the characteristics of the drug (solubility, therapeutic efficacy, etc.) and content of the drug, solubility of the hydrophilic base itself, characteristics of the hydrogelforming polymer used, the patient's condition at the time of administration and other factors. However, the proportion may preferably be a sufficient level to achieve a substantially complete gelation during the stay of the preparation in the upper digestive tract. The preparation stays in the upper digestive tract in a different period depending on the species and the individual but in about 2 hours after administration in the case of dogs and in about 4 to 5 hours after administration in the case of human (Br. J. clin. Pharmac, (1988) 26, 435-443). For administration to human, the proportion may preferably be a sufficient level to achieve a substantially complete gelation in about 4 to 5 hours after administration. The proportion of the hydrophilic base is, therefore, generally about 5-80% by weight and preferably about 5-60% by weight based on the total weight of the preparation.

[0021] When the content of the hydrophilic base is too small, the necessary gelation into the core of the preparation does not proceed so that the release of the drug in the colon becomes insufficient. On the other hand, when the content of the hydrophilic base is excessive, the gelation proceeds in a shorter time but the resulting gel becomes so fragile that the release of the drug is too fast, thus failing to insure a sufficient sustained release.

Moreover, because the amount of the base is large, the product becomes bulky.

[0022] The hydrogel-forming polymer mentioned above should have the physical characteristics, inclusive of viscosity in the gelled state, which permit the preparation of the present invention to retain its shape more or less during its travel down to the lower digestive tract, namely the colon, by withstanding the contractile forces of the digestive tract associated with the digestion of food. [‌] [0027] In order to insure a release of the drug in the human colon, it is necessary that a portion of the preparation having undergone gelation still remain in the colon even as late as at least 6-8 hours, preferably at least 12 hours, after administration. [‌] [0029] Regarding the types and proportions of the hydrophilic base and hydro-gel forming polymer (the latter is hereinafter referred to as hydrogel-forming base), their usefulness has been established by the following experiments.

Experimental Example (Types and Proportions of Hydrophilic Base and Hydrogel-Forming Base) (1) The time course of gelation velocity of the hydrogel-type sustained-release preparation according to the present invention.

Sample [0030] 100 parts by weight of hydrogel-forming base Polyox WSR-303 (referred to as POLYOX303 hereinafter) blended with 150 parts by weight of hydrophilic base PEG6000 was mixed in a mortar. The mixed composition

284

Zaak/rolnummer Oost-Nederland: 234794 / KG ZA 12-533 Zaak/rolnummer Den Haag: C/09/429848 / KG ZA 12-1189 1 februari 2013

7

was compression-molded using an oil press at a compression pressure of 1 ton/punch to provide tablets each measuring 8.0 mm in diameter and weighing 200 mg.

Gelation Test [0031] Using The Pharmacopeia of Japan XII (referred to "JP" hereinafter) Disintegration Test Fluid 2, a gelation test was carried out by JP Dissolution Test Method 2 (paddle method) at a paddle speed of 25 rpm.

Sample tablets were taken out at predetermined intervals, the gel layer was removed and the diameter (D obs) of the portion not forming a gel was measured. From this D obs value, the gelation index (G) was calculated (Table 1, Fig. 1 and Equation 1).

[0032] The "gelation index" as used herein represents the percentage of the portion of the tablet which has undergone gelation. The method of calculating the gelation index is not particularly limited but the following calculation method may be mentioned as an example.

[0033] Thus, the test tablet is moistened for a predetermined time, the volume (or weight) of the portion not forming a gel is then measured and the result is subtracted from the volume (or weight) of the tablet before the beginning of the test.

[0034] To be specific, the gel layer of the tablet moistened for a predetermined time is removed, the diameter (or thickness) of the portion not forming a gel is then measured and the gelation index is calculated by means of Equation 1. The gelation index may also be calculated by means of Equation 2 given hereinafter.

[0035] As an alternative which takes advantage of the difference in strength between the gel layer and non-gel portion, the diameter (or thickness) under a predetermined pressure is assumed to be the diameter (or thickness) of the portion not forming a gel and the gelation index is calculated from Equation 1.

D obs: D ini:

The diameter of the portion not gelled after initiation of test The diameter of the preparation before initiation of test

Results [0036] The hydrogel tablet containing PEG6000 as a hydrophilic base underwent gelation with its core diameter diminishing progressively at a substantially constant rate. Two hours after the initiation of the test, the hydrogel tablet substantially went through gelation (not less than 80%).

285

Zaak/rolnummer Oost-Nederland: 234794 / KG ZA 12-533 Zaak/rolnummer Den Haag: C/09/429848 / KG ZA 12-1189 1 februari 2013

8

[…]

(3) Screening of Hydrophilic Bases Samples [0040] One-hundred parts by weight of the hydrogel-forming base POLYOX303 blended with 100 parts by weight of each test hydrophilic base was mixed in a mortar and compression-molded using an oil press at a compression pressure of 1 ton/punch to provide tablets each measuring 8.0 mm in diameter and weighing 200 mg.

Gelation Test [0041] Using JP Disintegration Test Fluid No. 2, the gelation test was performed by JP Dissolution Test Method 2 (paddle method) at a paddle speed of 25 rpm. The tablets were taken out at 2 hours after initiation of the test and the gel layer was stripped of and the diameter (D obs) of the portion not forming a gel was measured. From the D obs value, the gelation index (G) was calculated (Table 3 and Fig. 3).

Results [0042] When D-mannitol and lactose, which require more than 6 ml of water and 8 ml of water for dissolution of 1 g, were respectively added, the systems showed gelation indices comparable to the index of the system using POLYOX303 alone, indicating that these additives are less effective in causing gelation to proceed into the core of the tablet.

[0043] It was found that as the hydrophilic base providing for not less than 80% gelation in 2 hours, highly soluble bases (which require not more than 5 ml, preferably not more than 4 ml, of water for dissolution of 1 gram) such as glycine, PVP K30, PEG6000 and D-sorbitol are suitable. […]

BEST MODE FOR WORKING THE INVENTION

286

Zaak/rolnummer Oost-Nederland: 234794 / KG ZA 12-533 Zaak/rolnummer Den Haag: C/09/429848 / KG ZA 12-1189 1 februari 2013

9

[0070] The following examples are intended to describe the preparation of the present invention in further detail and should by no means be interpreted as limiting the scope of the invention. [‌] Example 18 [0140]

[0141] Tamusulosin hydrochloride, D-sorbitol and PEO (Polyox WSR N-60K) were wet-granulated with ethanol and dried. To this dried granules was added lubricant and the resulting composition was mixed and then compression-molded to provide tablets each measuring 8 mm in diameter and weighing 200 mg (tamusulosin in HCL content: 0.2 mg).

[0155] Since the conventional sustained-release preparations release drugs only in the upper digestive tract, the duration of release is about 6 hours at most (‌).

2.5.

Astellas heeft in anticipatie op mogelijke geldigheidsbezwaren een beroep gedaan op het volgende hulpverzoek: 1. A hydrogel-forming sustained release preparation in the form of a tablet or capsule for oral administration, said preparation (a), having a gelation index of 70% or more and (b) comprising: (1) at least one drug in a total amount of not more than 85% by weight based on the total preparation, (2) at least one additive which ensures penetration of water into the preparation and which has a solubility such that the volume of water required for dissolving 1 gram of said additive is not more than 5 ml, the total amount of said additive being from 5 to 80% by weight based on the total preparation, and (3) at least one hydrogel-forming polymer having an average molecular weight of not less than 2,000,000 or a viscosity of not less than 1000 cps as measured at 1% concentration in water at 25°C, the total amount of said hydrogel-forming polymer being from 10 to 95% by weight based on the total preparation and not less than 70 mg per tablet or capsule, and wherein said drug comprises tamsulosin hydrochloride, and wherein the preparation undergoes a substantially complete gelation during its stay in the upper digestive tract such as stomach and small intestine and is capable of releasing a drug in the colon [verschillen ten aanzien van conclusie 1 onderstreept, vzr].

2.6.

Het octrooi bevat 19 figuren. Alleen figuur 3 is hieronder weergegeven:

287

Zaak/rolnummer Oost-Nederland: 234794 / KG ZA 12-533 Zaak/rolnummer Den Haag: C/09/429848 / KG ZA 12-1189 1 februari 2013

10

2.7.

In de ‘Pharmacopeia of Japan XII (12th Edition)’ (hierna afgekort tot: JP XII) is in paragraaf 24 en 25 het volgende opgenomen: 24. In the section under the heading Description, solubilities are expressed in the terms of Table 2. Unless otherwise directed, solubility means the degree of dissolution of medicine, previously powdered in the case of a solid, within 30 minutes in a solvent at 20 ± 5°, by vigorous shaking for 30 seconds each time at 5-minute intervals.

Descriptive term

Solvent required for 1 g or 1 ml of solute Less than 1 ml From 1 ml to 10 ml From 10 ml to 30 ml From 30 ml to 100 ml From 100 ml to 1000 ml From 1000 ml tot 10,000 ml 10,000 ml and over

Very soluble Freely soluble Soluble Sparingly soluble Slightly soluble Very slightly soluble Practically insoluble or insoluble Table 2

25. In the test of medicine, the description ‘dissolve’ or ‘miscible’ indicates that it dissolves in, or mixes with, in arbitrary proportion, the solvent to form a clear solution or mixture, and the presence of fibers etc. is not permitted unless in the extremely minute quantities.

2.8. Op de Spaanse markt heeft Astellas onder meer de volgende producten aangetroffen: - Tamsulosina KERN PHARMA 0,4 mg tabletten met vertraagde afgifte; - Tamsulosina MABO 0,4 mg tabletten met vertraagde afgifte;

288

Zaak/rolnummer Oost-Nederland: 234794 / KG ZA 12-533 Zaak/rolnummer Den Haag: C/09/429848 / KG ZA 12-1189 1 februari 2013

11

De respectieve bijsluiters vermelden als verantwoordelijken voor de fabricage Synthon Hispania, S.L. en Synthon (B.V.).

2.9.

Buiten de Spaanse markt heeft Astellas onder meer ook de volgende producten aangetroffen: - Promictan 0,4 (Finland) - Tanyz Eraz 0,4 (Polen) - Tamsulosine EG LP 0,4 (Frankrijk) - Tamsulosine EG 0,4 (België) - Tamsulosine MYLAN LP 0,4 (Frankrijk) - Tamsulosine HCL Retard Mylan 0,4 (Frankrijk, Nederland) Ook op de bijsluiters van deze producten worden Synthon Hispania, S.L. en Synthon (B.V.) als fabrikanten vermeld.1 2.10.

De Synthon-producten bevatten een kern en een buitenste deel. Dit kan als volgt worden weergegeven:

Zij bestaan uit de volgende bestandsdelen:

1

De in 2.8. en 2.9. genoemde producten zullen hierna worden aangeduid als: “Synthon-producten”.

289

Zaak/rolnummer Oost-Nederland: 234794 / KG ZA 12-533 Zaak/rolnummer Den Haag: C/09/429848 / KG ZA 12-1189 1 februari 2013

12

2.11.

Op 17 mei 2012 heeft het Commerciële Gerecht nummer 10 van Barcelona op een daartoe strekkende vordering van onder meer Astellas bij wijze van voorlopige voorziening een verbod opgelegd inbreuk te maken op het Spaanse deel van EP 045 aan: Labaratorios Q Pharma, S.L., Prostrakan Farmaceutica, S.L.U., Laboratorios Cinfa, S.A., Sandoz Farmaceutica, S.A., Kern Pharma, S.L., Mabo Farma, S.A.U., Ratiopharm Espanã, S.A., Laboratorio Stada, S.L., Qualigen, S.L., Mylan Pharmaceuticals, S.L., Laboratorios Normon, S.A. en Synthon Hispania, S.L. 2.12.

Op een daartoe strekkend verzoek van Astellas van 4 september 2012, heeft de voorzieningenrechter van de (toen nog) rechtbank Arnhem op 5 september 2012 verlof verleend voor het doen leggen van een conservatoir bewijsbeslag onder Synthon op – kort gezegd – bewijs dat Synthon de in 2.8. en 2.9. genoemde producten heeft vervaardigd.

2.13.

Op 13 en 14 september 2012 is het in 2.12. bedoelde conservatoir bewijsbeslag gelegd. De deurwaarder heeft in totaal 4 DVD+R diskettes met ‘mogelijke relevante digitale bestanden zich bevindende op of benaderd via het in het bedrijfspand aanwezige computersysteem’ en kopieën van ‘mogelijk relevante documenten uit de administratie’ in beslag genomen.

2.14.

Bij brief van 21 september 2012 hebben de advocaten van Astellas Synthon verzocht inzage in het beslagen bewijs te verschaffen. Synthon heeft niet op dat verzoek gereageerd.

3.

Het geschil

3.1.

Astellas vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

1. te bepalen dat Astellas inzage krijgt in en door afgifte de beschikking krijgt over afschriften van de door de deurwaarder in beslag genomen en bij deze in bewaring gegeven relevante documentatie (waaronder tevens begrepen elektronische data) zoals bedoeld in paragraaf 51 van de dagvaarding, die gegevens (kunnen) bevatten over het verrichten van een of meerdere handelingen door Synthon waarmee Synthon volgens Astellas inbreuk maakt of heeft gemaakt op EP 045 in Nederland en/of in enig ander land waar dit octrooi van kracht is en/of waardoor Synthon volgens Astellas in Nederland onrechtmatig jegens Astellas handelt of heeft gehandeld; 2. te bevelen dat Synthon de onder 1. vermelde inzage en afgifte dient te gehengen en te gedogen; 3. te bepalen dat: (i) de advocaten van Astellas een eerste selectie maken van de onder 1. bedoelde documenten die zij aan Astellas wensen te verstrekken; (ii) Synthon vervolgens het recht heeft om binnen 15 kalenderdagen na de dag waarop de advocaten van Synthon de selectie bedoeld onder (i) hebben ontvangen bezwaar te maken tegen inzage of afgifte van bepaalde documenten; (iii) dat Synthon geacht wordt haar bezwaren niet te handhaven als zij daarover niet binnen 15 dagen na het schriftelijk kenbaar maken van het bezwaar dit door dagvaarding van

290

Zaak/rolnummer Oost-Nederland: 234794 / KG ZA 12-533 Zaak/rolnummer Den Haag: C/09/429848 / KG ZA 12-1189 1 februari 2013

13

Astellas ter zake (die vrijwillig zal verschijnen) ter beoordeling heeft voorgelegd aan de voorzieningenrechter; dan wel een andere door de voorzieningenrechter vast te stellen regeling; 4. Synthon te veroordelen tot betaling van een dwangsom aan Astellas van â‚Ź 50.000,00 voor iedere dag of elke keer, ter keuze van Astellas, dat zij geheel of gedeeltelijk niet voldoet aan de bevelen onder 2 of 3; 5. Synthon te veroordelen in de kosten van deze procedure op grond van artikel 1019h Rv2.

3.2.

Aan haar vorderingen legt Astellas ten grondslag dat zij serieuze aanwijzingen heeft dat Synthon de in 2.8. en 2.9. genoemde producten vervaardigt of in haar opdracht door een derde doet vervaardigen. Aldus maakt Synthon, zo stelt Astellas, in de gedesigneerde landen inbreuk op conclusies 1, 2, 4, 5, 6, 10 en 14 van EP 045 althans handelt zij onrechtmatig jegens Astellas door inbreuken op EP 045 in de gedesigneerde landen te coĂśrdineren, te bevorderen en/of te faciliteren. Op grond hiervan heeft zij, aldus Astellas, een rechtmatig belang bij inzage in de zin van artikel 843a Rv jo. artikel 1019a Rv. Met de inzage hoopt Astellas documenten aan te treffen die haar stelling dat Synthon voorbehouden handelingen heeft verricht met betrekking tot EP 045 in de gedesigneerde landen, althans onrechtmatig jegens haar handelt, kunnen bewijzen.

3.3.

Synthon voert gemotiveerd verweer.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4.

De beoordeling

bevoegdheid 4.1.

De internationale bevoegdheid van de vorderingen kennis te nemen is gebaseerd op artikel 2 EEX-Vo3 nu Synthon in Nederland woonplaats heeft. Omdat zij is gevestigd in dit arrondissement en de vorderingen niet onder artikel 80 Rijksoctrooiwet 1995 vallen, is de voorzieningenrechter van deze rechtbank ook de relatief bevoegde rechter. spoedeisendheid 4.2.

Het spoedeisend belang van Astellas bij de gevorderde inzage in het beslagen materiaal vloeit voort uit het feit dat zij te verkrijgen bewijsmateriaal wil gebruiken in een eventueel, namelijk indien het materiaal daartoe aanleiding geeft, tegen Synthon aanhangig te maken procedure en is overigens niet bestreden.

2

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Verordening (EG) 44/2001 van de raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken.

3

291

Zaak/rolnummer Oost-Nederland: 234794 / KG ZA 12-533 Zaak/rolnummer Den Haag: C/09/429848 / KG ZA 12-1189 1 februari 2013

14

inzage-vordering / maatstaf 4.3.

Voor toewijzing van een vordering op grond van artikel 843a Rv jo. artikel 1019a Rv is onder meer noodzakelijk dat er sprake is van een rechtmatig belang en een rechtsbetrekking waarin degene die dat vordert partij is. Een rechtmatig belang en het bestaan van een rechtsbetrekking kunnen slechts aanwezig worden geacht als ten minste kan worden geoordeeld dat de eiser voldoende aannemelijk heeft gemaakt, of anderszins voldoende aannemelijk is geworden, dat er inbreuk op een recht van intellectuele eigendom van de eiser is gemaakt of dreigt te worden gemaakt. Daarbij heeft gelet op de strekking van de IE-handhavingsrichtlijn4, waaraan artikelen 1019a e.v. zijn ontsproten, als kanttekening te gelden dat inbreuk of de dreiging ervan in elk geval niet pas dan voldoende aannemelijk wordt geacht, als zij reeds met andere bewijsmiddelen bewezen is, immers dan zou het veiliggestelde bewijsmateriaal overbodig zijn. Evenmin mag worden gevergd dat de (dreiging van de) inbreuk reeds zó aannemelijk is geworden als nodig zou zijn voor het verkrijgen van bijvoorbeeld een gebod tot staking of onthouding van inbreuk in een inbreukprocedure in kort geding of bodemprocedure. Wél moet de eiser concrete feiten en omstandigheden aanvoeren waaruit een redelijk vermoeden van de (dreiging van de) inbreuk kan volgen, en de stellingen van de wederpartij, voor zover deze een deugdelijke betwisting kunnen opleveren, naar behoren pareren. Daarbij moet dan worden verlangd – mede gelet op artikel 6, eerste lid, van de IE-handhavingsrichtlijn – dat de eiser voldoende bewijsmateriaal dat redelijkerwijs al beschikbaar is, overlegt om de beweerde inbreuk (ter zake waarvan hij een vordering wil instellen) toe te lichten, alsmede dat hij stelt dat het materiaal dat in conservatoir bewijsbeslag is genomen, (aanvullend) bewijs vormt om die beweerde inbreuk te staven.5 Bij dit alles speelt ook de ook de mate van vertrouwelijkheid van de informatie waarvan inzage wordt gevorderd een rol. Naarmate die gegevens vertrouwelijker zijn, en daarop door de wederpartij een beroep wordt gedaan, zal van degene die inzage vordert ten aanzien van het aannemelijk maken van inbreuk meer mogen worden verwacht; in de afweging van belangen zijn het als het ware communicerende vaten.

4.4.

Het vorenstaande komt er dus op neer dat de aan te leggen toets wat betreft een redelijk vermoeden van inbreuk minder zwaar is dan die in kort geding. Tegelijkertijd – en in weerwil van wat Astellas betoogt – is niet voldoende dat in het kader van de verlofverlening voor beslag door de voorzieningenrechter van deze rechtbank reeds geoordeeld is dat voldoende aannemelijk is gemaakt dat er inbreuk is gemaakt of dreigt te worden gemaakt. Omdat verlof voor beslag geen recht op inzage geeft, ligt de lat bij een bewarende maatregel relatief laag. Daarbij komt dat het daar in de regel een procedure zonder tegenspraak betreft zodat de argumenten van de vermeende inbreukmaker nog niet konden worden getoetst. Dat Synthon niet om opheffing van het bewijsbeslag heeft gevraagd, zoals Astellas in dit verband nog heeft aangevoerd, maakt het vorenstaande niet anders.

4.5.

Synthon bestrijdt dat Astellas een rechtmatig belang heeft en dat van de vereiste rechtsbetrekking sprake is. Als belangrijkste verweer voert zij aan dat het door haar ontwikkelde tamsulosine-product niet onder de beschermingsomvang van EP 045 valt omdat het i) geen geleringsindex van 70% of meer heeft en ii) geen additief bevat in de zin 4

Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten.

5 vgl. Hof Amsterdam 26 april 2012, Rhodia Chimie v. VAT c.s., LJN BW4100.

292

Zaak/rolnummer Oost-Nederland: 234794 / KG ZA 12-533 Zaak/rolnummer Den Haag: C/09/429848 / KG ZA 12-1189 1 februari 2013

15

van EP 045. Daarnaast meent zij dat EP 045 nietig is. Op deze verweren zal hierna worden ingegaan. Eerst wordt kort uiteengezet waarop het octrooi betrekking heeft. het octrooi 4.6.

EP 045 ziet op een hydrogel preparaat met vertraagde afgifte. De uitvinding ligt niet in het verschaffen van een vertraagde-afgifte preparaat voor een specifiek werkzaam geneesmiddel, maar op het preparaat zelf. Met het preparaat volgens EP 045 kan de afgifte van een geneesmiddel in de water-arme dikke darm (‘colon’) worden verkregen door ervoor te zorgen dat het preparaat een ‘substantieel complete gelering’ ondergaat in het bovenste (waterrijke) deel van het spijsverteringskanaal (maag, dunne darm) en zich dan als een gel voortbeweegt door de dikke darm en daarbij continue het geneesmiddel vrijgeeft (vgl. paragraaf [0007]). Een geneesmiddel verblijft bij mensen ongeveer 4 tot 5 uur in het bovenste deel van het spijsverteringskanaal (vgl. paragraaf [0020]) en komt daarna in het onderste deel terecht; bij honden is dit 2 uur.

4.7.

Het hydrogel preparaat met vertraagde afgifte volgens EP 045 bestaat uit drie componenten, te weten een geneesmiddel, een hydrogel vormend polymeer en een additief om de penetratie van water in het gehele tablet te bevorderen (vgl. paragraaf [0008]). In paragraaf [0011], laatste zin van de beschrijving, wordt uitgelegd dat het gegeleerde preparaat het geneesmiddel in de dikke darm afgeeft door erosie van het tablet. In paragraaf [0022] wordt beschreven dat het hydrofiele polymeer sterk genoeg moet zijn om het preparaat zijn vorm te laten behouden gedurende de gang door het maagdarmkanaal, ondanks de daarin voorkomende peristaltische bewegingen. Om die reden moet het moleculair gewicht of de viscositeit hoog genoeg zijn. Het additief verschaft kanalen voor het transport van water naar de binnenkant van het tablet en zorgt er aldus voor dat sprake is van nagenoeg volledige en voldoende snelle gelvorming. Een voor deze functie geschikt additief heeft, zo claimt de octrooihouder in conclusie 1, een zodanige oplosbaarheid dat het volume aan water dat vereist is om 1 gram van het additief op te lossen, niet meer dan 5 ml water is (zie ook paragraaf [0018]). Voorbeelden van verschillende additieven zijn te vinden in tabel 3 op pagina 7 van de beschrijving (vgl. 2.4.). Deze tabel toont het effect van het additief op de snelheid van de gelering. Het laat zien dat additieven waarvoor meer dan 5 ml water benodigd is, gemeten volgens de Japanse Pharmacopeia, een veel lagere graad van gelering bewerkstelligen dan additieven die oplossen in 5 ml of minder. Het additief heeft dan ook een significante invloed op de gelering. Bij afwezigheid van een additief zoals door de uitvinding wordt voorgesteld, blijft de gelering eveneens beperkt, te weten rond de 30%.

EP 045 nietig?

4.8.

De vraag of EP 045 nietig is wegens gebrek aan nieuwheid, inventiviteit, toegevoegde materie en niet-nawerkbaarheid, kan in het kader van dit geding buiten beschouwing worden gelaten nu Astellas EP 045 uitsluitend verdedigt conform het door haar overgelegde hulpverzoek (vgl. 2.5.). Synthon heeft in het licht van Astellas’ verweer op dit punt, onvoldoende gemotiveerd gesteld waaruit zou volgen dat ook het hulpverzoek, waarin het hydrogel vormend preparaat wordt beperkt tot een samenstelling met als actieve stof tamsulosine en waarvoor een basis kan worden gevonden in conclusies 1, 6 en 14, niet geldig zou zijn. In haar pleidooi heeft Synthon de accenten gelegd op haar niet-inbreukargumentatie. In tweede termijn is zij op de geldigheid ook niet meer teruggekomen.

293

Zaak/rolnummer Oost-Nederland: 234794 / KG ZA 12-533 Zaak/rolnummer Den Haag: C/09/429848 / KG ZA 12-1189 1 februari 2013

16

ad i) hebben de Synthon-producten een geleringsindex van 70% of meer?

4.9.

Partijen verschillen van mening over de uitleg van het in conclusie 1 en in de conclusie volgens het hulpverzoek voorkomende kenmerk dat het hydrogel vormende vertraagde afgifte preparaat een geleringsindex van 70% of meer heeft. Volgens Astellas is de geleringsindex een index van de formulering, onafhankelijk van de tijd; Synthon daarentegen betoogt primair dat de mate van gelering wordt gemeten na 2 uur, althans, subsidiair, na 4-5 uur, althans, uiterst subsidiair, in ieder geval na 6 uur. Overwogen wordt als volgt.

4.10.

Volgens vaste rechtspraak dient een conclusie van een octrooi op grond van artikel 69 van het Europees octrooiverdrag6 en het daarbij behorende protocol contextgebonden te worden uitgelegd in het licht van de beschrijving en de tekeningen. In de beschrijving wordt in paragraaf [0032] een definitie gegeven van ‘gelation index’: er wordt gezegd dat deze index ‘represents the percentage of the portion of the tablet which has undergone gelation’.

De gemiddelde vakman leest in paragrafen [0007] t/m [0009] dat het preparaat een ‘substantially complete gelation during its stay in the upper digestive tract such as stomach and small intestine’ moet ondergaan. Het resultaat dat daarmee volgens de beschrijving wordt bereikt, is dat het preparaat al nagenoeg volledig is gegeleerd vóór het in het onderste deel van het spijsverteringskanaal, de dikke darm, aankomt, die een laag watergehalte heeft.

De beschrijving leert de vakman (vgl. paragraaf [0020]) dat het bij mensen ongeveer 4 tot 5 uur duurt voordat een preparaat in het onderste deel van het spijsverteringskanaal aankomt; bij honden is dit 2 uur. De vakman zal begrijpen dat de nagenoeg volledige gelering in het bovenste deel van het spijsverteringskanaal voordelig is omdat in de dikke darm te weinig water aanwezig is voor gelering. Als nagenoeg volledige gelering immers al heeft plaatsgevonden in het (waterrijke) bovenste deel van het spijsverteringskanaal, zal het preparaat ook in de dikke darm actieve stof kunnen blijven afgeven.

4.11.

De geleringsindex kan volgens de beschrijving worden vastgesteld door te berekenen hoeveel procent van het preparaat na een bepaalde tijd is gegeleerd. Daarvoor moet het preparaat in contact worden gebracht met een vloeistof beschreven in de JP XII (vgl. 2.7.). Er zijn 2 typen testvloeistof: de JP XII Disintegration Test Fluid 2 (met een pH van 6,8) en de JP XII Desintegration Test Fluid 1 (met een pH van 1,2). In de beschrijving worden beide vloeistoffen gebruikt. Voor de berekening van de mate van gelering moet uitgegaan worden van ‘Equation 1’ of ‘Equation 2’ (vgl. paragrafen [0035] en [0099]). Bij ‘Equation 1’ wordt de aanvankelijke diameter van het preparaat (voor gelering) vergeleken met de diameter van het deel dat op het moment van meten niet gegeleerd is. Bij ‘Equation 2’ vindt de berekening plaats aan de hand van het gewicht van het preparaat aan het begin van de test en het gewicht van het overgebleven gedeelte van het preparaat na verwijdering van de gel-laag (ook hier dus het gedeelte van het preparaat dat op het moment van meting niet is gegeleerd). Uit de wijze van berekening van de geleringsindex blijkt derhalve dat deze tijdsafhankelijk is.

4.12.

In de voorbeelden in het octrooi wordt de ‘gelation index’ dan ook vastgesteld nadat het preparaat gedurende een bepaalde tijd met een vloeistof in contact is geweest.

Doorgaans wordt de geleringsindex vastgesteld na 2, 4, 5 en 6 uur, bijvoorbeeld in tabel 1 op pagina 5 en tabel 10 op pagina 14 van het octrooi.

6

Rijkswet van 15 december 1994, houdende regels met betrekking tot octrooien.

294

Zaak/rolnummer Oost-Nederland: 234794 / KG ZA 12-533 Zaak/rolnummer Den Haag: C/09/429848 / KG ZA 12-1189 1 februari 2013

17

4.13.

Hoewel conclusie 1 van het octrooi en ook het hulpverzoek geen uitsluitsel geven over de vraag na welke duur de geleringsindex moet worden bepaald, zou de gemiddelde vakman naar voorlopig oordeel op grond van de hiervoor uit de beschrijving genoemde aanwijzingen begrijpen dat de geclaimde geleringsindex tijdsafhankelijk is en, in geval van preparaten bestemd voor gebruik bij de mens7, moet worden gemeten nadat het preparaat gedurende circa 4 tot 5 uur in contact is geweest met een testvloeistof, welke duur overeenkomt met de periode dat het preparaat bij de mens in het bovenste deel van het spijsverteringskanaal verblijft. Dit laat vanzelfsprekend onverlet dat als testen gemeten na 2 uur al uitwijzen dat de geleringsindex 70% of meer bedraagt, het testen op latere tijdstippen niet per se nodig is. De geclaimde mate van gelering is dan immers al bereikt.

4.14.

Astellas heeft voor het bewijs dat de (Spaanse) Synthon-producten (van Stada, Sandoz, Kern Pharma en Mabo)8 voldoen aan het kenmerk van een geleringsindex van 70% of meer, verwezen naar een in de Spaanse procedure ingebrachte opinie van prof. J. Martínez Lanao (hierna: Lanao) van 23 december 2011, die op basis van zijn onderzoek concludeert dat genoemde producten een geleringsindex kennen van 100%. Synthon heeft echter gewezen op het feit dat de resultaten van het door Lanao verrichte onderzoek zijn gebaseerd op oplossingstijden (in testvloeistof 2) van 15 uur, onder meer aan de hand van een in de Spaanse procedure gehouden cross-examination (productie 10 Synthon) waarin Lanao dit erkent en aangeeft dat bij 5 uur de ‘maximum gelation value’ nog niet was bereikt.

Nu hiervoor is geoordeeld dat de geleringsindex na verloop van circa 4 tot 5 uur moet worden gemeten, kan het rapport van Lanao niet bijdragen aan het bewijs van Astellas’ stelling dat de Synthon-producten een index kennen die voldoet aan het geclaimde percentage.

4.15.

Harerzijds heeft Synthon een rapport van 9 april 2012 (evenzeer afkomstig uit de Spaanse procedure) in het geding gebracht van prof. dr. I. Caraballo Rodríguez (hierna: Caraballo) van 9 april 2012, als managing director werkzaam bij Cronofarma, een spin-off van de Universiteit van Sevilla dat geneesmiddelen ontwikkelt. Metingen zijn verricht met tabletten van Kern, Stada en Sandoz, zowel aan het gehele tablet als aan alleen het buitenste deel (waarin zich bij Synthon de actieve stof bevindt) ook hier met gebruikmaking van testvloeistof 2. Er is gemeten aan de hand van diameter en gewicht na 2 uur, 4 uur en 6 uur, en met steeds 6 keer herhaling. In geen geval, zelfs bij meting na 6 uur niet, wordt een geleringsindex gehaald van 70%. Gemiddeld wordt aan de hand van een gewichtsmeting na 4 uur een waarde behaald van 51,7% voor het buitenste deel en 40,4% voor de gehele tablet, aan de hand van een diametermeting is dat 46,1% versus 37,4%. Na 6 uur liggen de waarden bij gewichtsmeting op 64,2% voor het buitenste deel en 50,0% voor de gehele tablet; bij meting aan de hand van de diameter laten de resultaten waarden zien van 58,9% (buitenste deel) en 48,1% (gehele tablet). Dit rapport, waarvan de resultaten door Astellas als zodanig niet zijn weersproken, roept aldus bepaald vragen op over het voldoen van de Synthonproducten aan het kenmerk van een geleringsindex van 70% of meer.

4.16.

Astellas heeft in het kader van dit kort geding evenwel als reactieve productie een rapport van prof. dr. H.W. Frijlink (hierna: Frijlink), hoogleraar farmaceutische technologie en biofarmacie aan de Universiteit van Groningen, in het geding gebracht. Frijlink heeft 7

Terecht heeft Synthon erop gewezen dat de conclusies niet zijn beperkt tot preparaten bij mensen.

Niet bestreden wordt dat de Spaanse producten qua samenstelling gelijk zijn aan de buiten Spanje door Astellas aangetroffen Synthon-producten.

8

295

Zaak/rolnummer Oost-Nederland: 234794 / KG ZA 12-533 Zaak/rolnummer Den Haag: C/09/429848 / KG ZA 12-1189 1 februari 2013

18

tabeletten van Mylan op geleringseigenschappen onderzocht met een vloeistof die in de Amerikaanse Pharmacopeia staat beschreven als gesimuleerd maagsap (SGF, simulated gastric fluid, met een pH van 1,2), welke volgens Synthon overeenkomt met JP XII desintegration testvloeistof 1. Het rapport is summier op dit punt en onderliggende data van de metingen ‘at regular intervals’ ontbreken, maar Frijlink stelt dat de tabletten na 2 uur een geleringsindex laten zien van 81,1% (gehele tablet) respectievelijk 100% (buitenste deel).

De bevindingen van Frijlink wijken significant af van die van zijn Spaanse collega’s Lanao en Caraballo. Een verklaring hiervoor wordt door Frijlink niet gegeven.

4.17.

Synthon heeft op het rapport van Frijlink nog gereageerd door een verklaring over te leggen van de heer H. Swaans (hierna: Swaans) van 7 december 2012, als R&D onderzoeker werkzaam bij Synthon, vergezeld van een opinie van gelijke datum van prof. dr. K-J. Steffens (hierna: Steffens), hoogleraar farmaceutische technologie aan de Universiteit van Bonn. Volgens Steffens zijn de resultaten van Frijlink ‘most remarkable’ en ‘surprising’. Swaans heeft de Synthon-producten, in aanwezigheid van Steffens, ook in SGF (de door Frijlink gebruikte testvloeistof) getest. De resultaten van deze test laten zien dat de producten niet geleren voor ten minste 70%, niet na 2 uur, niet na 4 uur en zelfs niet na 6 uur. Swaans en Steffens hebben zowel aan de hand van de diameter als gewicht gemeten, en afzonderlijk getest op zowel de gehele tablet als alleen het buitenste gedeelte. Synthon’s conclusie is dat Frijlink iets verkeerd heeft gedaan.

4.18.

Ter zitting heeft Astellas weer kritiek geuit op de door Swaans en Steffens uitgevoerde testen. Astellas stelt dat aan de hand van de onderzoeksresultaten valt te zien dat er naar een eindresultaat is toegewerkt omdat tussen de meting van 4 uur en die van 6 uur het gewicht van het niet gegeleerde deel van het preparaat toeneemt. Dit kan volgens haar alleen maar verklaard worden als gegeleerd materiaal niet volledig wordt verwijderd.

Bovendien wordt er, aldus Astellas, gebruik gemaakt van een niet in het octrooi beschreven droogstap. Tijdens het drogen vindt dan krimp plaats van niet verwijderd gegeleerd materiaal, hetgeen de resultaten beïnvloedt. Synthon heeft deze kritiek in haar tweede termijn niet weerlegd. Daarnaast heeft Astellas er nog op gewezen dat de foto die is genomen ten tijde van de meting na 4 uur (productie 13 Synthon annex 1) het loslaten van de inerte kern van het tablet laat zien; dat moet volgens Astellas betekenen dat van volledige gelering sprake is.

4.19.

Vastgesteld kan worden dat de vraag of de Synthon-producten een geleringsindex hebben van ten minste 70% op basis van de – merkwaardig genoeg – sterk uiteenlopende resultaten van de hiervoor besproken rapportages, vooralsnog niet is te beantwoorden.

Welke conclusies aan dit alles moeten worden verbonden, zal hierna worden besproken. ad ii) is er sprake van een additief in de zin van EP 045?

4.20.

Tegenstrijdige uitkomsten van deskundingenonderzoeken komen ook terug in de discussie of de Synthon-producten voldoen aan het kenmerk dat het preparaat een additief kent ‘which ensures penetration of water into the preparation’ en een oplosbaarheid heeft ‘such that the volume of water required for dissolving 1 gram of said additive is not more than 5 ml’.

4.21.

Ook hier verschillen partijen van mening over hoe de conclusies van het octrooi moeten worden uitgelegd. Anders dan Synthon, meent Astellas dat het niet om twee te onderscheiden kenmerken gaat. Zij wijst in dat verband op paragraaf [0008] en [0018] t/m

296

Zaak/rolnummer Oost-Nederland: 234794 / KG ZA 12-533 Zaak/rolnummer Den Haag: C/09/429848 / KG ZA 12-1189 1 februari 2013

19

[0021] van de beschrijving waaruit volgens haar volgt dat het oplosbaarheidskenmerk is opgenomen omdat als daaraan is voldaan een voldoende penetratie van het water in het preparaat ‘min of meer gegarandeerd’ is. Astellas meent, zo begrijpt de voorzieningenrechter haar betoog, dat bepalend is of het additief penetratie van water in het preparaat bevordert. De conclusies omvatten ieder additief dat die eigenschap heeft, aldus Astellas.

Dit standpunt lijkt voorshands niet juist. In de conclusie wordt een additief geclaimd dat ‘ensures penetration of water’ én (‘and’) ‘has a solubility such that the volume of water required for dissolving 1 gram of said additive is not more than 5 ml’. Wanneer deze conclusie wordt uitgelegd in de context van de beschrijving zal de gemiddelde vakman begrijpen dat de gegeven mate van oplosbaarheid wezenlijk is: er wordt immers aangegeven dat die oplosbaarheid ‘not more than 5 ml’ is en ‘preferably not more than 4 ml’ (vgl. paragraaf [0018]). Een additief in de zin van het octrooi is naar voorlopig oordeel dan ook alleen geschikt als het óók voldoet aan de geclaimde oplosbaarheids-eigenschappen. Een andere uitleg van de conclusie zou naar voorlopig oordeel in strijd komen met de rechtszekerheid van derden.

4.22.

Synthon gebruikt in de door haar ontwikkelde producten, naast een percentage van 65% hydroxypropylmethylcellulose (HPMC) als hydrogel vormend polymeer, 5,5% Carbopol® 71G NF (hierna: Carbopol9). Astellas is van mening dat deze laatste stof moet worden aangemerkt als het additief in de in het octrooi bedoelde zin. Het heeft volgens haar de eigenschap dat het de penetratie van water in het preparaat waarborgt, terwijl het een oplosbaarheid heeft zodanig dat het volume aan water, dat vereist is om 1 gram van het additief op te lossen, niet meer dan 5 ml is.

4.23.

In paragraaf [0018] van de beschrijving worden voorbeelden gegeven van geschikte additieven. Gezegd wordt dat onder meer ‘highly hydrophilic polymers’ daarvoor in aanmerking komen. Carbopol wordt weliswaar niet met name genoemd in de voorbeelden maar is wel hygroscopisch van aard en dus geschikt om water aan te trekken. Zo beschouwd lijkt het dan ook een geschikt additief te zijn voor penetratie van water in het preparaat. Een aanwijzing daarvoor volgt ook uit het rapport van Frijlink, waarin de mate van gelering van een HPMC-preparaat is onderzocht met en zonder toevoeging van Carbopol. Een preparaat bestaande uit alleen HPMC geleert minder goed dan een preparaat dat voor de helft uit Carbopol bestaat, zodat aannemelijk is dat Carbopol de gelering bevordert.

4.24.

Niet iedere hydrofiele stof lost echter goed op in water. Daarmee komen we aan de andere, hiervoor genoemde, eis van de oplosbaarheid. Het octrooi bevat onder meer in paragraaf [0031] en [0041] van de beschrijving een verwijzing naar JP XII. In de in JP XII beschreven ‘methods for solubility measurement’ wordt de oplosbaarheid gedefinieerd als ‘the degree of dissolution of medicine, previously powdered in the case of a solid, within 30 minutes in a solvent at 20 ± 5°, by vigorous shaking for 30 seconds each time at 5-minute intervals’ (vgl. 2.7.). De vakman zou gezien de verwijzingen in de beschrijving dan ook begrijpen dat voor het testen van de oplosbaarheid van een additief in water de daarvoor bestemde test van JP XII moet worden uitgevoerd.

9

Niet te verwarren met Carbopol 940, een ander polymeer dat in paragraaf [0024] van de beschrijving geschikt wordt bevonden als hydrogel vormend polymeer. Carbopol 940 heeft bijvoorbeeld een tien keer hogere viscositeit dan Carbopol 71G NF.

297

Zaak/rolnummer Oost-Nederland: 234794 / KG ZA 12-533 Zaak/rolnummer Den Haag: C/09/429848 / KG ZA 12-1189 1 februari 2013

20

4.25.

Astellas heeft een rapport van de resultaten van een inhouse door K. Hojo en R. Sakamoto uitgevoerde test (productie 11 Astellas) overgelegd waaruit zou moeten blijken dat Carbopol oplosbaar is in water. De bij test gevoegde foto met reageerbuizen ziet er als volgt uit:

Op dit rapport valt het nodige af te dingen. Terecht heeft Synthon er in de eerste plaats op gewezen dat alleen het hierin genoemde mengsel ‘A’ relevant is nu alle andere mengsels niet bestaan uit de geclaimde verhouding van 1 gram additief in maximaal 5 ml water. In de tweede plaats heeft Astellas volgens Synthon verzwegen dat er, anders dan JP XII voorschrijft, niet hevig is geschud maar geroerd. Synthon heeft ter zake een verklaring van prof. Y. Kawashima (hierna: Kawashima) overgelegd, onder wiens gezag de testen kennelijk zijn uitgevoerd, waaruit dit blijkt. In de derde plaats betoogt Synthon dat er vervolgens nog is gecentrifugeerd gedurende 30 minuten met 3000 rpm. Ook dit blijkt uit de verklaring van Kawashima. Inderdaad kan met Synthon worden aangenomen dat een centrifugestap niet conform de in JP XII beschreven methode is. In de vierde plaats ten slotte voert Synthon aan dat er slechts wordt gezegd dat het mengsel eruit ziet als een heldere oplossing (‘Appearance of solution was clear within all the solutions (A-E)’ maar dat dit nog niet betekent dat die oplossing ook werkelijk helder is.

4.26.

Synthon heeft ook eigen testen laten uitvoeren door Swaans die stelt dat deze volgens de methode van JP XII zijn uitgevoerd. De bij zijn verklaring gevoegde foto’s laten zien dat Carbopol ‘opgelost’ in een verhouding van 6g additief / 30 ml water het uiterlijk vertoont van een kleverige, niet opgeloste, gelei (foto links). Ter zitting is dit ook aan de voorzieningenrechter getoond. Indien ook wordt gecentrifugeerd (10 minuten op rpm 2500 en 10 minuten op rpm 3000) is een meer helder mengsel zichtbaar (foto rechts).

298

Zaak/rolnummer Oost-Nederland: 234794 / KG ZA 12-533 Zaak/rolnummer Den Haag: C/09/429848 / KG ZA 12-1189 1 februari 2013

21

4.27.

Uit het vorenstaande kan vooralsnog niet zonder meer worden aangenomen dat Carbopol in de in conclusie 1 van het octrooi en in het hulpverzoek geclaimde verhouding voldoende oplost in water. Het rapport van Frijlink maakt dit niet anders. Integendeel, hij erkent dat Carbopol niet een oplossing ‘in traditionele zin’ vormt, maar een zogenaamde ‘colloïdale’ oplossing betreft. Frijlink stelt dat het vanuit wetenschappelijke optiek een interessante discussie is of een colloïd een oplossing is of niet en meent dat er in de loop van de jaren ‘wellicht’ een verschuiving te zien is van de definitie van oplossing. Dat mag wellicht zo zijn, vooralsnog is echter vast te houden aan de in het octrooi beschreven oplosbaarheidsverhouding van 1g additief in niet meer dan 5 ml water. Een colloïdaal mengsel, dat het midden houdt tussen een oplossing en een neerslag, lijkt daar vooralsnog niet zonder meer aan te voldoen. slotsom 4.28.

Gezien de hiervoor besproken over en weer gewisselde argumenten en grotendeels tegenstrijdige deskundigenverklaringen is er serieuze twijfel mogelijk over de vraag of de Synthon-producten onder de beschermingsomvang vallen van EP 045. Vooralsnog staat inbreuk bepaald niet vast.

4.29.

De voor toewijsbaarheid van de in dit geding gevorderde inzage aan te leggen toets is, zoals hiervoor in r.o. 4.3. al werd aangehaald, echter lager dan die voor een in kort geding of bodemprocedure toe te wijzen verbodsvordering. In het kader van de belangenafweging speelt bovendien mee, en dat weegt zwaar, dat Synthon op geen enkele wijze gemotiveerd heeft aangegeven dat en waarom de informatie waarvan Astellas inzage wenst vertrouwelijk is10, zodat daar niet van is uit te gaan. Dat maakt dat er vanuit moet worden gegaan dat de gevorderde maatregel voor Synthon niet ingrijpend is. Dit werkt door in de eisen die gesteld moeten worden aan het aannemelijk maken van de inbreuk. Alles afwegend leidt dit tot de conclusie dat Astellas voldoende heeft gesteld en de verweren van Synthon ook in voldoende mate heeft gepareerd om van een redelijk vermoeden van inbreuk uit te gaan.

10

Vgl. paragraaf 15 pleitnota mr. Hoyng.

299

Zaak/rolnummer Oost-Nederland: 234794 / KG ZA 12-533 Zaak/rolnummer Den Haag: C/09/429848 / KG ZA 12-1189 1 februari 2013

22

4.30.

Uitgaande van dat redelijke vermoeden van inbreuk heeft Astellas een rechtmatig belang bij inzage in gegevens voor zover die kunnen dienen tot staving van de gestelde inbreuk. Weliswaar heeft Astellas de gegevens niet nodig ter onderbouwing van haar stelling dat de Synthon-producten onder de beschermingsomvang van EP 045 vallen, maar wel om het verrichten van voorbehouden handelingen door Synthon of aan Synthon gelieerde partijen, of hun betrokkenheid daarbij, inzichtelijk te maken. Astellas heeft aan de hand van bijsluiters laten zien dat Synthon daarin als fabrikant van de in Spanje en daarbuiten in Europa aangetroffen generieke tamsulosine-tabletten wordt genoemd. Synthon heeft bij monde van haar statutair directeur J.M. Lemmens weliswaar verklaard dat er door Synthon in haar vestiging in Nijmegen geen geneesmiddelen (en dus ook geen tamsulosine tabletten) voor de commerciële verkoop worden vervaardigd, doch met Astellas is de voorzieningenrechter van oordeel dat die verklaring onvoldoende duidelijk is. Daar komt bij dat Synthon ter zitting desgevraagd heeft verklaard dat Synthon “betrokken is bij de verhandeling van tamsulosine in Europa”. Daarmee is gegeven dat ook een redelijk vermoeden bestaat dat Synthon voorbehouden handelingen heeft verricht althans daarbij onrechtmatig is betrokken.

4.31.

Welke gegevens Astellas wil inzien, is, anders dan Synthon betoogt, voldoende bepaald in de zin van artikel 843a Rv voor zover Astellas inzage vordert in de bestanden/documenten die specifiek zijn omschreven in het beslagrekest en welke Astellas in paragraaf 57 van haar pleitnota heeft herhaald ter toelichting van de bepaaldheid van haar eis. Het gaat dan om documenten die inbreuk op EP 045 in de gedesigneerde landen door Synthon en/of betrokkenheid van Synthon bij die inbreuk (kunnen) aantonen, in het bijzonder: Vergunningen, verpakkingsmateriaal (inclusief, doch niet beperkt tot bijsluiters, PIL’s e.d.) of marketingmaterialen met betrekking tot de Synthon-producten, documenten betreffende standaardprocedures met betrekking tot de Synthon-producten en vergelijkbare documenten, aankooporders voor de Synthon-producten, facturen die werden verzonden voor de Synthon-producten, aanbiedingen van Synthon tot levering van de Synthon-producten, overeenkomsten met afnemers voor de koop of de levering van de Synthon-producten, correspondentie waaruit blijkt dat Synthon de Synthonproducten vervaardigt of heeft vervaardigd, overeenkomsten tussen Synthon en één of meer derde partijen voor het vervaardigen en leveren van de Synthon-producten (voor alle documenten geldt: ongeacht of het gaat om gedrukte, dan wel om digitale documenten, inclusief e-mails).

Voor zover Astellas heeft bedoeld om inzage te vorderen in meer dan die specifiek omschreven documenten, moet de vordering worden afgewezen vanwege de onbepaaldheid.

4.32.

Als gezegd heeft Synthon geen beroep gedaan op de vertrouwelijkheid van de informatie waarvan inzage wordt gevorderd. Astellas heeft zelf echter, bij wijze van safeguard om eventuele vertrouwelijke informatie te beschermen, voorgesteld dat de advocaten van Astellas een eerste selectie maken die zij aan Astellas wensen te verstrekken, waarbij Synthon het recht heeft om binnen 15 kalenderdagen na de dag waarop de advocaten van Synthon deze selectie hebben ontvangen bezwaar te maken tegen afgifte of inzage van bepaalde documenten, waarbij Synthon geacht wordt haar bezwaren niet te handhaven als zij daarover niet binnen 15 dagen na het schriftelijk kenbaar maken van het bezwaar dit, door dagvaarding van Astellas ter zake (die vrijwillig zal verschijnen), ter beoordeling heeft voorgelegd aan de voorzieningenrechter. Ter zitting hebben de advocaten van Astellas eigener beweging geheimhouding beloofd totdat Synthon of de voorzieningenrechter inzage of afgifte van informatie heeft toegestaan.

300

Zaak/rolnummer Oost-Nederland: 234794 / KG ZA 12-533 Zaak/rolnummer Den Haag: C/09/429848 / KG ZA 12-1189 1 februari 2013

23

4.33.

Tegen dit voorstel heeft Synthon zich niet verzet, anders dan dat zij nog als makke ziet dat aan eventuele schending van de geheimhouding door de advocaten van Astellas geen sanctie is verbonden. Dit is een valide punt waaraan in het dictum tegemoet zal worden gekomen door te bepalen dat inzage eerst dan wordt verkregen nadat de advocaten van Astellas aan Synthon een schriftelijke geheimhoudingsverklaring hebben verstrekt, waarin zij zich op straffe van een direct opeisbare boete van â‚Ź 100.000,00 verplichten tot geheimhouding, totdat Synthon of de rechter de inzage of afgifte heeft toegestaan. Dit komt vanuit de optiek van de beroepsbeoefening van de advocaat mogelijk vreemd voor, doch het zijn de advocaten van Astellas zelf geweest die ter zitting geheimhouding hebben beloofd, derhalve ook jegens hun cliĂŤnten.

4.34.

Gelet op een en ander staat de bescherming van vertrouwelijke informatie niet in de weg aan toewijzing van de vordering.

4.35.

Ter voorkoming van onnodige geschillen met betrekking tot de toetsing van eventueel door Synthon te maken bezwaar tegen inzage of afgifte van bepaalde documenten op grond van bedrijfsvertrouwelijkheid, zij opgemerkt dat partijen er rekening mee dienen te houden dat dit bezwaar in beginsel gegrond zal worden geacht voor zover het documenten betreft waaruit het verrichten van voorbehouden handelingen door Synthon met betrekking tot EP 045 of betrokkenheid daarbij, niet kan blijken. Tegelijkertijd zal een bezwaar tegen voor Synthon belastende documenten in beginsel worden gepasseerd.

4.36.

De gevorderde dwangsom wordt gemaximeerd.

proceskosten 4.37.

Synthon zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van dit geding. Tussen partijen is afgesproken dat de kosten van de in het gelijk gestelde partij worden begroot op â‚Ź 175.000,00. Synthon zal worden veroordeeld genoemd bedrag aan Astellas te voldoen.

5.

De beslissing

De voorzieningenrechter 5.1. bepaalt dat Astellas op de in 5.3. bedoelde wijze inzage krijgt in en door afgifte de beschikking krijgt over afschriften van het krachtens de beschikking van 5 september 2012 onder Synthon in beslag genomen materiaal zoals bedoeld in r.o. 4.31. van dit vonnis, die gegevens bevatten over het verrichten van een of meer handelingen door Synthon waarmee Synthon inbreuk maakt of heeft gemaakt op EP 0 661 045 B1 in Nederland en/of in enig ander land waar dit octrooi van kracht is en/of waardoor Synthon in Nederland onrechtmatig jegens Astellas handelt of heeft gehandeld; 5.2. beveelt Synthon de onder 5.1. genoemde inzage en afgifte te gehengen en te gedogen; 5.3.

bepaalt dat:

301

Zaak/rolnummer Oost-Nederland: 234794 / KG ZA 12-533 Zaak/rolnummer Den Haag: C/09/429848 / KG ZA 12-1189 1 februari 2013

24

(i)

de advocaten van Astellas aan Synthon een schriftelijke verklaring zullen verstrekken waarin zij zich ten opzichte van Synthon op straffe van een direct opeisbare boete van € 100.000,00 verplichten tot geheimhouding, ook jegens hun cliënten, totdat Synthon of de rechter de inzage of afgifte zal hebben toegestaan;

(ii)

eerst nadat de in (i) bedoelde verklaring zal zijn verstrekt, de advocaten van Astellas gelegenheid krijgen een eerste selectie te maken van het in 5.1. genoemde materiaal dat zij aan Astellas wensen te verstrekken, op kosten van Astellas;

(iii)

de advocaten van Astellas de onder (ii) genoemde selectie binnen 15 kalenderdagen nadat zij een aanvang hebben gemaakt met het maken daarvan, aan de advocaten van Synthon dienen te verstrekken;

(iv)

Synthon vervolgens de gelegenheid heeft om binnen 15 kalenderdagen na de dag waarop de advocaten van Synthon de selectie bedoeld onder (ii) hebben ontvangen, bezwaar te maken tegen afgifte of inzage van bepaald materiaal, op grond van de bescherming van vertrouwelijke informatie als bedoeld in artikel 1019a lid 3 Rv;

(v)

Synthon geacht wordt haar bezwaren niet te handhaven als zij daarover niet binnen 15 kalenderdagen na het schriftelijk kenbaar maken van het bezwaar dit, door dagvaarding van Astellas ter zake (die vrijwillig zal verschijnen) ter beoordeling heeft voorgelegd aan de voorzieningenrechter;

5.4. veroordeelt Synthon tot betaling van een dwangsom aan Astellas van € 50.000,00 voor iedere dag of elke keer, zulks ter keuze van Astellas, dat zij geheel of gedeeltelijk niet voldoet aan het in 5.2. en 5.3. bepaalde, waarbij de totaal te verbeuren dwangsom een bedrag van € 5.000.000,00 niet zal overschrijden; 5.5. veroordeelt Synthon in de kosten van dit geding, aan de zijde van Astellas tot zover begroot op € 175.000,00; 5.6.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

5.7.

wijst het meer of anders gevorderde af;

5.8. bepaalt, voor zover nodig, de termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak in de zin van artikel 1019i Rv, op zes maanden na heden.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.Th. van Walderveen en in het openbaar uitgesproken op 1 februari 2013 in tegenwoordigheid van de griffier.

302

ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ1902 Deeplink Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 26-02-2013 Datum publicatie 26-02-2013 Zaaknummer 200.094.921-01 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie Intellectuele eigendom; octrooi. Proceskostenvergoeding 1019h Rv. Gevolgen van HvJEU Bericap/Plastinnova.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl IER 2013/35 met annotatie door mr. F.W.E. Eijsvogels Uitspraak GERECHTSHOF DEN HAAG Afdeling civiel recht Zaaknummer : 200.094.921/01 Zaak/rolnummer Rb : 371965/HA ZA 10-2627 arrest van 26 februari 2013 inzake de vennootschap naar vreemd recht DANISCO A/S, gevestigd te Kopenhagen, Denemarken, appellante, hierna te noemen: Danisco, advocaat: mr. L.Ph.J. baron van Utenhove te Den Haag, tegen de vennootschap naar vreemd recht NOVOZYMES A/S, gevestigd te Bagsvaerd, Denemarken, ge誰ntimeerde, hierna te noemen: Novozymes, advocaat: mr. D. Knottenbelt te Rotterdam.

Verloop van het geding Bij exploot van 24 augustus 2011 is Danisco in hoger beroep gekomen van het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank Den Haag van 22 juni 2011. Bij memorie van grieven, met producties, heeft Danisco dertien grieven tegen het vonnis waarvan beroep aangevoerd, die door Novozymes bij memorie van antwoord, met producties, zijn bestreden.

Op 17 januari 2013 hebben partijen de zaak doen bepleiten, Danisco door mr. B.J. van den Broek, advocaat te Amsterdam, en Novozymes door mr. P.L. Reeskamp, advocaat te Amsterdam, beiden aan de hand van pleitnotities die aan het procesdossier zijn toegevoegd. Door beide partijen zijn voorafgaand aan het pleidooi aanvullende stukken ingediend, die in het van de pleitzitting opgemaakte proces-verbaal zijn gespecificeerd.

Vervolgens hebben partijen arrest gevraagd.

Beoordeling van het beroep 1. De door de rechtbank in rov. 2.1 tot en met 2.9 van het bestreden vonnis vastgestelde feiten zijn niet weersproken, zodat ook het hof van die feiten uitgaat.

Daarnaast is in hoger beroep komen vast te staan dat de Oppositie-Divisie van het Europees Octrooibureau (hierna: "EOB") bij beslissing van 7 juli 2011 het eerder aan Novozymes verleende Europese octrooi met nummer EP 1 804 592 (hierna: "EP 592" of: "het octrooi"), welk octrooi de inzet vormde van de onderhavige procedure, op de voet

303 303

van artikel 101, lid 3, onder b, van het Europees Octrooiverdrag (hierna: "EOV"), heeft herroepen en dat het tegen deze beslissing bij de Technische Kamer van Beroep (hierna: "TKB") van het EOB ingestelde beroep bij beslissing van 29 juni 2012 is verworpen.

2. In eerste aanleg heeft Danisco in conventie de vernietiging van EP 592 gevorderd. In reconventie vorderde Novozymes een inbreukverbod met nevenvoorzieningen. De rechtbank is tot de slotsom gekomen dat het octrooi geldig is en heeft op die grond de vordering van Danisco afgewezen. In reconventie is zij tot het oordeel gekomen dat Danisco met haar TPT-granules indirect inbreuk maakt op EP 592 en heeft zij een inbreukverbod aan Danisco opgelegd en een aantal nevenvorderingen aan Novozymes toegewezen.

3. De grieven 1 tot en met 9 zijn gericht tegen het oordeel van de rechtbank in conventie en bepleiten de ongeldigheid van EP 592 op grond van toegevoegde materie (grief 1), gebrek aan nieuwheid (grieven 2 tot en met 4), gebrek aan inventiviteit (grieven 5 tot en met 8) en niet-nawerkbaarheid (grief 8). Grief 9 betreft het dictum in conventie. De grieven 10 tot en met 13 zijn gericht tegen het oordeel en de beslissing in reconventie.

4. Bij brief van 28 april 2012 heeft de advocaat van Danisco het hof laten weten dat het hof het hoger beroep slechts inhoudelijk zal hoeven behandelen, wanneer de TKB de beslissing van de Oppositie-Divisie zou herroepen en het octrooi in stand zou houden. Bij brief van 3 oktober 2012 heeft deze advocaat het hof meegedeeld dat het, gelet op de beslissing van de TKB, in hoger beroep nog slechts om de proceskosten ex artikel 1019h Rv. gaat. Bij brief van 20 december 2012 heeft de advocaat van Novozymes dit bevestigd. Partijen hebben vervolgens ook slechts over de proceskosten gepleit.

5. Het hof verstaat voornoemde mededeling, voor zover afkomstig van Danisco, aldus dat, hoewel nog slechts de proceskosten tussen partijen in geschil zijn, wel een beslissing wordt verlangd op het hoger beroep, rekening houdend met de herroeping van EP 592.

Danisco heeft haar grieven immers niet ingetrokken.

6. De beslissing van de TKB brengt mee dat de herroeping van EP 592 definitief is.

Ingevolge artikel 68 EOV heeft de herroeping terugwerkende kracht en wordt het octrooi geacht nooit te hebben bestaan. De in artikel 50, lid 2, onder a, van de Rijksoctrooiwet 1995 genoemde uitzondering op deze terugwerkende kracht - daargelaten of zij verenigbaar is met artikel 68 EOV - doet zich in dit geval niet voor. Het vonnis waarvan beroep is immers, ingevolge het onderhavige beroep, nu juist niet in kracht van gewijsde gegaan. Dat betekent dat de vordering van Danisco, tot vernietiging van het octrooi, niet kan worden toegewezen, omdat er niets meer te vernietigen valt. De afwijzing van die vordering dient derhalve in stand te blijven, zij het onder verbetering van gronden. De grieven 1 tot en met 8 en 9 kunnen in zoverre niet tot vernietiging leiden. Grief 9 slaagt wel voor zover daarin bezwaar wordt gemaakt tegen de veroordeling van Danisco in de proceskosten van de procedure in conventie. In plaats van Danisco dient Novozymes, die zich immers ten onrechte op de geldigheid van EP 592 heeft beroepen, in de kosten te worden veroordeeld.

7. De herroeping van EP 592 brengt voor wat betreft de reconventie mee dat de grieven 10, 11 en 13, gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat - uitgaande van de geldigheid van EP 592 - Danisco daarop (indirect) inbreuk maakt, slagen. Bij de beoordeling van grief 12, waarin Danisco betoogt dat zij in Nederland geen voorbehouden handelingen pleegt, heeft Danisco geen belang. De vorderingen van Novozymes dienen alsnog te worden afgewezen en Novozymes dient in de kosten van Danisco te worden veroordeeld.

8. Bij gelegenheid van het pleidooi voor het hof hebben partijen meegedeeld dat zij geen verschil van mening hebben over de verschuldigdheid en de hoogte van de door Novozymes aan Danisco te betalen proceskostenvergoeding voor de eerste aanleg en dat Novozymes het daarmee gemoeide bedrag reeds aan Danisco heeft voldaan. Aldus zal het hof in zijn dictum verstaan.

9. Het geschil beperkt zich derhalve tot de proceskostenvergoeding in hoger beroep.

Danisco begroot haar in hoger beroep gemaakte kosten op de voet van artikel 1019h Rv. op een bedrag van â‚Ź 293.067,14, waarvan een bedrag van â‚Ź 269.604,50 aan honorarium. Novozymes erkent dat zij de proceskosten van Danisco dient te voldoen, maar stelt enerzijds dat die kosten voor wat betreft de conventie niet voor begroting met

304 304

toepassing van artikel 1019h Rv. in aanmerking komen en betwist anderzijds de redelijkheid en evenredigheid van het bedrag waarop Danisco aanspraak maakt.

10. Haar stelling dat Danisco voor wat betreft de conventie geen aanspraak kan maken op een volledige proceskostenvergoeding grondt Novozymes op de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU (hierna: HvJEU) van 15 november 2012 in de zaak Bericap/Plastinnova (C-180/11). Hoewel het een verweer betreft dat, in afwijking van de twee conclusie-regel, na het nemen van de memorie van antwoord is aangevoerd, zal het hof daarover oordelen, omdat het gebaseerd is op een uitspraak van het HvJEU die ten tijde van de memorie van antwoord nog niet gedaan was en Danisco bovendien geen bezwaar heeft gemaakt tegen het stadium waarin het verweer is aangevoerd.

11. In de zaak Bericap/Plastinnova heeft het HvJEU antwoord gegeven op prejudiciĂŤle vragen van de rechter in Hongarije, in een geschil dat de nietigheid van een gebruiksmodel betrof. De zaak kenmerkt zich, blijkens de weergave daarvan door het HvJEU, hierdoor dat Bericap tweemaal, in het kader van een administratieve procedure, een verzoek tot nietigverklaring van het gebruiksmodel heeft ingediend bij het Hongaarse octrooibureau, wegens het ontbreken van nieuwheid en uitvinderswerkzaamheid. In de eerste procedure is het verzoek kennelijk (na beroep en cassatie) afgewezen, waarna Bericap een nieuwe vordering tot nietigverklaring bij het Hongaarse octrooibureau heeft ingediend. In de daarop gevolgde beroepsprocedures is de vraag opgekomen of en in hoeverre in de tweede procedure rekening mag, c.q. moet worden gehouden met documenten die al in de eerste procedure waren beoordeeld. De verwijzende rechter heeft daarop, uitgaande van de toepasselijkheid van richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten (hierna: de Handhavingsrichtlijn), prejudiciĂŤle vragen gesteld betreffende de verenigbaarheid met het Unierecht van - kort gezegd - het al dan niet in aanmerking nemen van bewijsmiddelen die al in een eerdere procedure, strekkende tot nietigverklaring, zijn beoordeeld. Het HvJEU heeft daarop, na te hebben vastgesteld dat de verwijzende rechter klaarblijkelijk de mening is toegedaan dat de Handhavingsrichtlijn van toepassing is op de in het hoofdgeding gevoerde procedure, onder meer overwogen: "72. Wat alle bovengenoemde bepalingen van de TRIPs-Overeenkomst en het Verdrag van Parijs hoofdzakelijk gemeen hebben, is dus de verplichting voor de partijen bij deze verdragen, om door middel van hun interne recht de handhaving van de intellectueleeigendomsrechten te waarborgen door te voorzien in rechtsgangen waarmee doeltreffend kan worden opgetreden tegen elke inbreuk op die rechten.

73. Die verplichting om regels op te stellen is de Unie nagekomen door de vaststelling van richtlijn 2004/48, die blijkens artikel 1 ervan juist beoogt de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten te waarborgen door de invoering van verschillende maatregelen, procedures en rechtsmiddelen in de lidstaten.

74. Meer in het bijzonder blijkt uit artikel 2, lid 1, van richtlijn 2004/48 dat de bij die richtlijn vastgestelde maatregelen, procedures en rechtsmiddelen overeenkomstig artikel 3 ervan van toepassing zijn op elke inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten, zoals bepaald in het recht van de Unie en/of het nationale recht van de betrokken lidstaat.

75. Alle bovengenoemde bepalingen van de TRIPs-Overeenkomst, van het Verdrag van Parijs en van richtlijn 2004/48 (hierna: "betrokken bepalingen") beogen dus niet, alle aspecten betreffende de intellectuele-eigendomsrechten te regelen, maar alleen de aspecten die inherent zijn aan enerzijds de handhaving van deze rechten en anderzijds de inbreuken op die rechten, door te eisen dat doeltreffende rechtsgangen bestaan om elke inbreuk op een bestaand intellectueel-eigendomsrecht te voorkomen, te doen staken of te verhelpen.

76. In dit verband blijkt uit artikel 17 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie dat een procedure die beoogt de handhaving van een intellectueeleigendomsrecht te waarborgen, veronderstelt dat dit recht rechtmatig is verkregen (zie in die zin arrest van 12 juli 2005, Alliance for Natural Health e.a., C-154/04 en C-155/04, Jurispr. blz. I-6451, punt 128).

77. Zoals overigens ook blijkt uit artikel 2, lid 1, van richtlijn 2004/48, waarborgen de betrokken bepalingen derhalve enkel de handhaving van de verschillende rechten van de

305 305

personen die intellectuele-eigendomsrechten verkregen hebben, te weten de houders van dergelijke rechten, en kunnen zij niet in die zin worden uitgelegd dat zij beogen de verschillende maatregelen en procedures te regelen die ter beschikking worden gesteld van de personen die, zoals verzoekster in het hoofdgeding, door anderen verkregen intellectuele-eigendomsrechten betwisten zonder zelf houders van dergelijke rechten te zijn.

78. Een nietigheidsprocedure als die welke in het hoofdgeding aan de orde is, wordt juist ter beschikking gesteld van een persoon die, zonder houder van een intellectueeleigendomsrecht te zijn, opkomt tegen de bescherming van een gebruiksmodel die aan de houder van de overeenkomstige rechten is verleend.

79. Een dergelijke procedure beoogt dus niet de bescherming van houders van intellectuele-eigendomsrechten te verzekeren in de zin van de betrokken bepalingen.

80. Die procedure betreft immers geen inbreuk op een intellectueel-eigendomsrecht, of het nu gaat om de persoon die deze procedure inleidt, aangezien deze geen houder van een dergelijk recht is en derhalve per definitie geen inbreuk op dit recht kan ondergaan, of om de houder van een recht waarop die procedure betrekking heeft, aangezien een tegen hem gerichte rechtsvordering waarbij het bestaan van zijn intellectueeleigendomsrecht in rechte wordt betwist, per definitie niet als een inbreuk kan worden aangemerkt."

Vervolgens heeft het HvJEU geantwoord, kort gezegd, dat de relevante bepalingen van de Handhavingsrichtlijn, uitgelegd tegen de achtergrond van de toepasselijke bepalingen van het Verdrag van Parijs en de TRIPs-overeenkomst, zich, bij gebreke van toepasselijkheid, (dus) niet verzetten tegen de in de vragen voorgestelde handelwijzen.

12. Novozymes betoogt dat uit deze uitspraak volgt dat de Handhavingsrichtlijn, in het bijzonder artikel 14 daarvan, evenmin van toepassing is op de onderhavige procedure in conventie, waarvan de inzet is de vordering tot vernietiging van EP 592. Subsidiair stelt zij voor het HvJEU terzake prejudiciĂŤle vragen te stellen.

Danisco bestrijdt voormelde gevolgtrekking. Volgens haar moet de uitspraak van het HvJEU worden gelezen tegen de achtergrond van de procedure die in het hoofdgeding aan de orde was, te weten: een zuivere nietigheidsprocedure, zonder dat (kenbaar) sprake was van een (dreigende) inbreuk. Aangezien de nietigheidsvordering in het onderhavige geding wĂŠl samenhangt met een beweerde inbreuk, noodzaakt de uitspraak in de zaak Bericap volgens Danisco geenszins tot aanpassing van of het in twijfel trekken van de juistheid van de vaste jurisprudentie van de Nederlandse rechter, in het bijzonder dit hof.

13. De vaste jurisprudentie waarop Danisco doelt is onder andere neergelegd in de uitspraak van dit hof van 29 maart 2011, LJN BP9443. Daarin overwoog het hof over het toepassingsbereik van artikel 1019 e.v. Rv.: "8.2 Aangenomen moet worden - zolang het Hof van Justitie van de EU niet anders heeft beslist (...) - dat Richtlijn 2004/48/EG alleen van toepassing is op (dreigende) inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten. Dit blijkt uit artikel 2 over het toepassingsgebied van de Richtlijn. Het blijkt bovendien uit de considerans en uit andere bepalingen in de Richtlijn waar steeds wordt gesproken over 'inbreuk', 'inbreukmaker', 'inbreukprocedure', 'inbreukmakende goederen', enz. De maatregelen, procedures en rechtsmiddelen in de Richtlijn zijn ook bedoeld voor de bestrijding van inbreuk. In dat licht bezien moet, naar het oordeel van het hof, de ook in de Richtlijn gebezigde term 'handhaving' worden begrepen als handhaving tegen inbreuk. Dit een en ander vindt overigens ook bevestiging in verschillende commissiedocumenten in dit verband, zoals COM(1998)569, COM(2003)24, COM(2010)779.

8.3 Het bovenstaande betekent dat art. 14 van de Richtlijn, dat de lidstaten opdraagt er voor te zorgen dat de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten door de verliezende partij zullen worden gedragen, alleen betrekking heeft op procedures over inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht. Het toepassingsgebied van art. 14 wijkt immers niet af van dat van (de overige bepalingen van) de Richtlijn.

8.4 Bij de implementatie van ( art. 14 van) de Richtlijn heeft de Nederlandse wetgever gekozen voor ditzelfde toepassingsgebied: de maatregelen in titel 15 Rv. kunnen worden genomen naar aanleiding van inbreuk of dreigende inbreuk, en de

306 306

proceskostenveroordeling van art. 1019h Rv. heeft betrekking op 'intellectuele eigendomsinbreukzaken' ( Kamerstukken II , 30 329, 2005/06, nr. 3, p. 17 en 26).

8.5 Dit betekent dat art. 1019h Rv alleen van toepassing is op procedures tussen enerzijds de houder van een intellectuele-eigendomsrecht (...) en anderzijds de vermeende inbreukmaker (...), voor zover in zo'n procedure de vraag aan de orde is of de vermeende inbreukmaker zonder toestemming handelingen (heeft) verricht of dreigt te verrichten die zijn voorbehouden aan de houder van het recht.

8.6 Deze vraag is aan de orde waar in een procedure wordt opgetreden tegen een inbreuk of waar een verklaring voor recht van niet-inbreuk wordt gevraagd. Ook is de inbreukvraag bijvoorbeeld aan de orde in een executiegeschil waarin het gaat om de vraag of een eerder gegeven inbreukverbod wordt nageleefd (Hof Den Haag 19 mei 2009), alsmede in nietigheids- en oppositieprocedures voor zover die samenhangen met een concrete (voorgenomen) inbreukactie (Hof Den Haag 13 juli 2010, LJN BN4723; Hof Den Haag 30 maart 2010, LJN BM6017). In laatstgenoemde procedures is immers in feite sprake van een vooruitgeschoven inbreukverweer. Datzelfde geldt voor een procedure waarin een zogenaamd 'wapperverbod' wordt gevorderd op de grond dat er geen inbreuk wordt gemaakt."

14. Uit de uitspraak van het HvJEU in de zaak Bericap/Plastinnova blijkt dat de in de rov.

8.2 en 8.3 van het zojuist aangehaalde arrest van dit hof weergegeven uitleg van (het toepassingsbereik van) de Handhavingsrichtlijn, en in het kielzog daarvan, van de artikelen 1019 e.v. Rv. (rov. 8.4 en 8.5), daarmee in lijn is. Dat het daarbij niet slechts gaat om bescherming tegen daadwerkelijke inbreuk, maar ook tegen dreigende inbreuk, volgt bijvoorbeeld uit het bepaalde in artikel 9, in het bijzonder lid 1 onder a), van de Handhavingsrichtlijn. Met het oog op de vraag of ook hetgeen door dit hof is overwogen in rov. 8.6 van voornoemd arrest in overeenstemming is met de uitspraak in de zaak Bericap/Plastinova, is het volgende van belang.

15. Artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn bepaalt: "De lidstaten dragen er zorg voor dat, als algemene regel, redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, door de verliezende partij zullen worden gedragen, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet."

Uit de (door het hof) vetgedrukte gedeelten van de bepaling blijkt dat niet alleen de houder van het intellectuele eigendomsrecht (bij winst van de procedure) aanspraak dient te kunnen maken op vergoeding van zijn kosten, maar dat dit ook geldt voor de wederpartij, te weten degene die ten onrechte van (dreigend) inbreukmakend handelen is beticht. Een ander uitgangspunt, waarin bedoelde aanspraak alleen zou gelden voor de houder van het intellectueel eigendomsrecht, zou ook in strijd komen met het in artikel 6 EVRM gewaarborgde beginsel van 'equality of arms'.

16. Uit het feit dat ook degene die ten onrechte blijkt te zijn beticht van (dreigend) inbreukmakend handelen, aanspraak kan maken op vergoeding van zijn (redelijke en evenredige) kosten, volgt noodzakelijk dat aan deze een vergoeding toekomt van kosten gemaakt voor het aanvoeren van verweren tegen het gesteld (dreigend) inbreukmakend handelen. Een belangrijk en veel gevoerd verweer tegen (dreigend) handhavend optreden door de houder van het desbetreffende intellectuele eigendomsrecht is de stelling dat dat recht niet bestaat of ongeldig (nietig) is.

Het hof is van oordeel dat ook de kosten van een dergelijk verweer onder het toepassingsbereik van de Handhavingsrichtlijn - en dus van artikel 1019 e.v. Rv. - vallen.

De uitspraak van het HvJEU inzake Bericap/Plastinnova staat niet aan dat oordeel in de weg. Immers, het HvJEU heeft in rov. 78 uitdrukkelijk overwogen dat het antwoord op de gestelde vragen betrekking heeft op "Een nietigheidsprocedure als die welke in het hoofdgeding aan de orde is", te weten: een (administratieve) procedure die nietigverklaring van het betreffende gebruiksmodel tot inzet had. Daarbij bevat de uitspraak van het HvJEU geen enkele aanwijzing dat de vordering tot nietigverklaring kon worden gekwalificeerd als een inbreukverweer. De uitspraak van het HvJEU in die zaak ziet derhalve op een andere situatie dan in dit geding aan de orde is.

Het hof verwerpt voorts het argument van Novozymes dat het risico van een veroordeling in de volledige kosten van de wederpartij ook in geval van een nietigheidsverweer een drempel opwerpt voor het treffen van handhavingsmaatregelen

307 307

en dat dit strijdig is met de doelstelling van de Handhavingsrichtlijn. Immers, wanneer dat nietigheidsverweer wordt verworpen kan de rechthebbende (in beginsel) aanspraak maken op vergoeding van de kosten gemaakt ter bestrijding daarvan; wanneer het nietigheidsverweer wordt gehonoreerd, blijkt degene die handhavingsmaatregelen heeft getroffen geen intellectueel eigendomsrecht te hebben en is de doelstelling van de Handhavingsrichtlijn, te weten: bescherming van de houder van een intellectueel eigendomsrecht, niet in het geding.

17. In dat verband is van belang dat, hoewel Danisco de procedure is begonnen met een vordering tot nietigverklaring van EP 592, deze vordering er, naar zij onweersproken heeft gesteld (pleitnota in hoger beroep onder 3-6), op gericht was zich te weer te stellen tegen het dreigend handhavend handelen op grond van dat octrooi door Novozymes (ook in Nederland). Aldus moet deze vordering worden gekwalificeerd als een (op het moment van aanhangig maken ervan) vooruitgeschoven inbreukverweer. Uit hetgeen het hof hiervoor, in de rov. 14-16 heeft overwogen, volgt dat naar 's hofs oordeel ook de aan een dergelijk verweer verbonden kosten onder het toepassingsbereik van artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn vallen. Niet valt in te zien waarom het met het oog op dat toepassingsbereik verschil zou maken of het verweer van de vermeende inbreukmaker tegen handhavend optreden van de houder van het intellectuele eigendomsrecht wordt gevoerd in de vorm van een vordering tot nietigverklaring die voorafgaat aan het verwachte (en ook gerealiseerde) optreden van de rechthebbende, dan wel in reactie daarop.

18. Gelet op het voorgaande ziet het hof geen aanleiding om prejudiciële vragen aan het HvJEU te stellen. Het op de uitspraak van het HvJEU in de zaak Bericap/Plastinnova gebaseerde verweer van Novozymes tegen de gevorderde vergoeding ex artikel 1019h Rv. in conventie, wordt derhalve verworpen.

19. Novozymes maakt voorts bezwaar tegen de gevorderde vergoeding op de grond dat deze niet redelijk en evenredig is. Ter onderbouwing van dat verweer heeft Novozymes, hoewel zij zelf geen aanspraak maakt op vergoeding van haar proceskosten, een begroting van die (eigen) kosten overgelegd. Bij pleidooi heeft zij nader verklaard dat haar kosten (voor het hoger beroep) in totaal uitkomen op ongeveer € 96.000,- (ca. € 85.000,- voor de periode tot begin januari 2013 en ca. € 11.000,- voor het pleidooi). Zij acht, mede om die reden, het door Danisco gevorderde bedrag van € 269.604,50 aan honorarium disproportioneel. Meer specifiek maakt Novozymes bezwaar tegen de navolgende onderdelen van de begrote kosten: i) werkzaamheden die betrekking hebben op de oppositie bij het EOB; ii) werkzaamheden besteed aan 'sufficiency' en een 'court submission'; iii) werkzaamheden die geen betrekking hebben op het opstellen van de memorie van grieven en de onder i) en ii) genoemde (zie haar pleitnota onder 30 e.v.).

De kosten (naar het hof begrijpt: terzake van honorarium) gemoeid met het opstellen van de memorie van grieven bedragen volgens Novozymes ongeveer € 60.000,- (naar zij uit de door Danisco overgelegde specificatie afleidt); dat acht zij redelijk.

De onder i) genoemde werkzaamheden horen volgens Danisco niet thuis in de onderhavige procedure, behoudens wat betreft kennisname van hetgeen in de oppositieprocedure plaatsvindt, maar zij neemt aan dat de daaraan verbonden kosten zijn verdisconteerd in de kosten van het opstellen van de memorie van grieven.

De onder ii) genoemde kosten zien volgens Novozymes op een beoogd rapport van de octrooigemachtigde van Danisco, [...], naar aanleiding van de 'discovery'-stukken die door het High Court of Justice in zijn uitspraak van 9 maart 2012 zijn vrijgegeven.

Volgens Novozymes waren die werkzaamheden onnodig, omdat een dergelijk rapport overbodig zou zijn wanneer de TKB de herroeping van het octrooi in stand zou laten, hetgeen eind juni 2012 bekend zou zijn, terwijl er voor het opstellen van het rapport ruim voldoende tijd zou zijn indien de TKB anders zou oordelen, omdat (naar in mei 2012 al bekend was) het pleidooi in het onderhavige beroep pas op 17 januari 2013 zou plaatsvinden.

De onder iii) genoemde werkzaamheden, waarvan door Novozymes uit de specificatie van Danisco wordt afgeleid dat zij onder meer betrekking hebben op

308 308

e-mails, correspondentie en telefoongesprekken en dat zij ca. € 115.000,- bedragen, acht Novozymes, mede in aanmerking genomen dat haar eigen, daarop betrekking hebbende kosten ca. € 17.000,- bedragen, disproportioneel.

Ook het bedrag dat Danisco heeft opgegeven als kosten gemoeid met het pleidooi voor het hof (€ 19.868,75 aan honorarium) acht Novozymes niet evenredig, gelet op het feit dat zijzelf daaraan, naar zij stelt, ongeveer € 11.000,- heeft besteed. Zij wijst er daarbij op dat, nu het pleidooi nog slechts over de kosten ging, er geen noodzaak was om met twee advocaten ter zitting te verschijnen.

20. Danisco heeft nader gespecificeerd dat met het opstellen van de memorie van grieven ongeveer € 72.000,- gemoeid is. Het hof gaat ervan uit dat daaronder begrepen zijn de kosten verbonden aan het opstellen en laten uitbrengen van de appeldagvaarding. Het hof acht, gelet op de door Danisco overgelegde specificatie, voldoende aannemelijk dat met die werkzaamheden een dergelijk bedrag gemoeid is geweest en acht dit bedrag redelijk en evenredig.

21. Voor zover het gaat om kosten, gemaakt in verband met haar betrokkenheid bij de oppositieprocedure bij het EOB, stelt Danisco dat zij slechts die kosten in rekening heeft gebracht die verband houden met werkzaamheden ten nutte van de onderhavige procedure. Ten aanzien van de kosten van de werkzaamheden van haar octrooigemachtigde [...] erkent Danisco dat deze betrekking hebben op een inhoudelijk stuk over de 'discovery'-documenten uit Engeland, welk stuk bedoeld was voor indiening bij het hof voor het geval het octrooi toch stand zou houden. Volgens Danisco waren deze documenten essentieel, omdat daaraan een argument ontleend kon worden ter onderbouwing van de gestelde nietigheid van het octrooi, dat in de Nederlandse procedure nog niet aangevoerd had kunnen worden, vanwege de weigering tot afgifte van de betreffende documenten door Novozymes tot aan de vrijgave daarvan door het High Court of Justice. Danisco betwist evenwel niet dat de beslissing van de TKB voorzien was voor eind juni 2012, dat medio mei 2012 reeds bekend was dat het pleidooi voor dit hof medio januari 2013 zou plaatsvinden en dat er tussen eind juni 2012 en januari 2013 voldoende tijd was om - indien de TKB het octrooi in stand zou houden - het beoogde document door [...] te laten opstellen.

22. Het hof acht het redelijk werkzaamheden die bestaan uit het bestuderen van documenten uit de oppositieprocedure bij het EOB voor vergoeding in aanmerking te nemen, voor zover dat dienstig kan zijn geweest aan de onderhavige procedure. In dat verband is van belang dat de memorie van grieven dateert van 27 december 2011 en dat Danisco nadien, tot aan (de voorbereiding van) het pleidooi, geen gedingstukken heeft hoeven produceren. Bovendien was op 29 juni 2012 bekend dat het octrooi geen stand hield en dat het debat in hoger beroep dus nog slechts de proceskosten zou betreffen.

Om die reden zal het hof de kosten, verband houdend met het bestuderen en bespreken van de stukken uit de oppositieprocedure, tot aan 27 december 2011 in aanmerking nemen, behoudens de kosten gemoeid met het bijwonen van de hoorzitting bij de Oppositie-Divisie van het EOB op 7 juli 2011 (10 uren van mr. Van den Broek). Niet valt in te zien dat - met het oog op het opstellen van de memorie van grieven - niet volstaan kon worden met bestudering van het daarvan opgemaakte verslag. Overige kosten, verband houdend met de oppositieprocedure, zal het hof buiten beschouwing laten.

Kosten van het bestuderen van de uitspraak van de TKB van 29 juni 2012 heeft het hof in de specificatie van Danisco niet aangetroffen. Bovendien was voor de procedure voor dit hof slechts relevant het blote feit dat de TKB het beroep tegen de beslissing van de Oppositie-Divisie heeft verworpen.

23. Ten pleidooie heeft Danisco een kopie van haar kostenspecificatie (productie 41) overgelegd, waarop zij de werkzaamheden met betrekking tot de oppositieprocedure geel heeft gemarkeerd. Het hof leidt daaruit af dat die werkzaamheden niet reeds zijn verdisconteerd in het bedrag van € 72.000,- dat volgens Danisco aan de opstelling van (de appeldagvaarding en) de memorie van grieven is besteed. Uit de specificatie volgt dat met de EOB-gerelateerde werkzaamheden die betrekking hebben op de periode tot aan de memorie van grieven en die het hof blijkens het voorgaande in aanmerking neemt, ca. 17 uren van mr. B.J. van den Broek gemoeid zijn, tegen een uurtarief van € 525,-, mitsdien (afgerond) € 8.925,-. Het hof neemt daarbij in aanmerking dat de

309 309

specificatie van de werkzaamheden op 8 augustus 2011 deels kennelijk mede betrekking heeft op het bestuderen van stukken uit een parallelle procedure in Denemarken (waarover hierna, rov. 27). Uit dezelfde specificatie volgt dat de werkzaamheden met betrekking tot de oppositieprocedure waarvan het hof het niet redelijk acht deze toe te rekenen aan de onderhavige procedure corresponderen met een bedrag van afgerond € 38.063,- (10 uur voor het bijwonen van de zitting van de Oppositie-Divisie van het EOB door mr. Van den Broek op 7 juli 2011 en werkzaamheden na 27 december 2011, te weten: 47,4 uur van mr. Van den Broek en 15,5 uur van [...], waarbij het hof van de op 12 april 2012 geboekte werkzaamheden één derde heeft toegerekend aan de procedure bij het EOB en van de op 21 mei, 1 juni en 25 juni 2012 geboekte werkzaamheden de helft).

24. Wat betreft de werkzaamheden met betrekking tot de uit de Engelse procedure vrijgekomen documenten ten behoeve van een 'court submission' is het hof van oordeel dat, nu Danisco, zoals hiervoor is vermeld, niet heeft betwist dat deze ook hadden kunnen worden uitgevoerd nadat de noodzaak daartoe was gebleken, derhalve na eind juni 2012, het niet redelijk is deze ten laste van Novozymes te brengen. Hetzelfde geldt voor daarmee samenhangende werkzaamheden van de advocaten van Danisco.

Novozymes maakt eveneens bezwaar tegen werkzaamheden die verband houden met 'sufficiency'. In het bewerkte overzicht (productie 41) van Danisco zijn deze werkzaamheden (net als die welke betrekking hebben op de 'court submission') roze gemarkeerd. Volgens opgave van Danisco gaat het om werkzaamheden met betrekking tot de interne testresultaten van Novozymes. Daarmee was volgens Danisco € 47.000,gemoeid (zie haar pleitnota onder 37, c en noot 8). Nu het deze interne testresultaten zijn die in de Engelse procedure zijn vrijgegeven, ziet ook de 'sufficiency' kennelijk daarop. Al deze werkzaamheden zijn verricht in 2012. Om redenen genoemd in rov. 22 is het hof van oordeel dat deze niet voor vergoeding in aanmerking komen.

25. Uit de specificatie van 16 januari 2013 van Danisco blijkt dat zij in de periode van 3 tot 17 januari 2013 een bedrag van € 19.868,75 aan honorarium heeft besteed aan de voorbereiding en het bijwonen het pleidooi. Op de vraag van het hof of na 29 juni 2012, toen de herroeping van het octrooi definitief werd, nog wel sprake was van een geschil betreffende de handhaving van een intellectueel eigendomsrecht, dan wel het een incassogeschil is geworden, en (dus) of de nadien gemaakte kosten nog vallen onder het toepassingsbereik van artikel 1019h Rv., hebben partijen geantwoord dat die kosten vallen onder het toepassingsbereik van artikel 1019h Rv. (Danisco), respectievelijk in het verlengde van de procedure liggen en dus niet anders behandeld moeten worden dan de voordien gemaakte kosten (Novozymes). Het hof kan bij die stand van zaken het antwoord op voormelde vraag in het midden laten. Immers, nu beide partijen menen dat de betreffende kosten voor volledige vergoeding in aanmerking komen (wat Novozymes betreft: indien het arrest Bericap/Plastinova daaraan niet in de weg staat, hetgeen blijkens het voorgaande niet het geval is), kunnen zij worden geacht aldus een overeenkomst te hebben gesloten tot volledige vergoeding van de in de periode na 29 juni 2012 gemaakte kosten.

Het hof verwerpt het bezwaar van Novozymes tegen de hoogte van de door Danisco voor het pleidooi begrote kosten. Dat deze hoger zijn dan die zij zelf heeft gemaakt, is niet doorslaggevend voor de beoordeling van de redelijkheid en evenredigheid ervan. Voorts is in zaken als de onderhavige gebruikelijk dat een partij wordt bijgestaan door meer dan één deskundige. Hoewel denkbaar zou zijn geweest om in dit geval, waarin het nog slechts om de proceskosten gaat, met één advocaat ter zitting te verschijnen, zal het hof aan de andere keuze van Danisco geen gevolgen verbinden, nu de advocaat van Novozymes zich ter zitting heeft laten vergezellen door de octrooigemachtigde van Novozymes en derhalve zelf ook met twee deskundigen is verschenen.

26. Het bovenstaande in aanmerking nemend blijft een bedrag van € 83.747,75 ter beoordeling over (€ 269.604,50 minus € 72.000,-, € 8.925,-, € 38.063,-, € 47.000,- en € 19.868,75). Het gaat dan om diverse werkzaamheden. Novozymes stelt dat met bedoelde overige werkzaamheden een bedrag van € 115.000,- gemoeid is, doch een aantal van de door haar onder die categorie ondergebrachte werkzaamheden zijn in het voorgaande reeds meegenomen. Novozymes acht het door haar genoemde bedrag niet

310 310

redelijk en evenredig, gelet op het feit dat zij zelf voor 'overige kosten' een bedrag van € 17.000,- begroot heeft.

Zoals het hof reeds heeft overwogen, rechtvaardigt het enkele feit dat de verliezende partij minder kosten heeft gemaakt dan de winnende partij, niet zonder meer de conclusie dat de kosten, op vergoeding waarvan de winnende partij aanspraak maakt, niet redelijk en evenredig zijn; bij een grote discrepantie kan dat hooguit een aanwijzing voor die conclusie zijn. In het onderhavige geval dient rekening te worden gehouden met het feit dat Danisco door de rechtbank zowel in conventie, als in reconventie in het ongelijk is gesteld en bovendien geconfronteerd werd met een herhaalde weigering van Novozymes om bepaalde, naar later is gebleken, essentiële stukken af te geven (zie hierna). Dat maakt aannemelijk dat zij aanmerkelijk meer tijd aan het hoger beroep heeft moeten besteden dan Novozymes.

27. Novozymes heeft haar verweer tegen wat zij als 'overige werkzaamheden' betitelt niet op andere wijze onderbouwd. Zonder meer valt ook niet in te zien dat het terzake gevorderde bedrag niet redelijk en evenredig is. Tot de overige werkzaamheden behoren die, welke betrekking hebben op bestudering van voor dit hoger beroep relevante stukken uit in andere landen gevoerde procedures. Deze zijn door Danisco op haar als productie 41 overgelegde overzicht groen gemarkeerd. Het hof is van oordeel dat het redelijk is deze werkzaamheden in aanmerking te nemen tot aan de datum waarop de memorie van grieven is genomen, derhalve 27 december 2011 (zie rov. 22). Danisco heeft in haar pleitnota aangegeven dat met bedoelde werkzaamheden een bedrag van € 17.000,- gemoeid is (noot 7 op blz. 10). Nagenoeg alle betreffende werkzaamheden zijn verricht in 2011. Voor werkzaamheden in 2012 zal het hof € 1.000,- aftrekken. Voorts behoren daartoe werkzaamheden onder de noemer 'communicatie' met de cliënt en derden en bestudering van de memorie van antwoord, welke het hof redelijk acht. Het hof zal aan 'overige werkzaamheden' derhalve een bedrag van € 82.747,75 als onderdeel van de te vergoeden kosten in aanmerking nemen.

28. Op grond van het voorgaande komt aan Danisco in beginsel een bedrag toe van (afgerond) € 183.542,- aan honorarium (€ 72.000,- + € 8.925,- + € 19.868,75 + € 82.747,75). Novozymes heeft bij pleidooi ook nog als verweer aangevoerd dat bij beoordeling van de redelijkheid en evenredigheid van de gevorderde proceskosten in aanmerking moet worden genomen welke van de door de winnende partij aangevoerde argumenten succes hebben gehad en welke niet (in Engeland genoemd: de 'issue based approach'). Novozymes betoogt in dat verband dat rekening moet worden gehouden met het feit dat Danisco de zaak bij de TKB gewonnen heeft op grond van een argument dat zij in de onderhavige procedure niet heeft aangevoerd. Voorts stelt zij dat één van de door Danisco aangevoerde verweren tegen de gestelde inbreuk evident kansloos was.

29. Danisco stelt dat dit verweer moet worden gekwalificeerd als nieuw en derhalve buiten beschouwing moet blijven. Het hof volgt haar daarin. Niet valt in te zien waarom Novozymes dit verweer niet bij memorie van antwoord had kunnen aanvoeren. Immers, Danisco had reeds bij memorie van grieven aanspraak gemaakt op volledige vergoeding van haar proceskosten. De omstandigheid dat zij die kosten nog niet had gespecificeerd stond geenszins in de weg aan een beroep op de 'issue based approach'. Ten overvloede overweegt het hof dat, hoewel niet valt uit te sluiten dat het in bepaalde, sprekende gevallen, redelijk kan zijn bij de begroting van de kosten rekening te houden met de kans van slagen van de aangevoerde argumenten, het daarvoor in de onderhavige zaak in elk geval geen aanleiding ziet. Daarbij is van belang dat Danisco de stukken op grond waarvan zij de zaak bij de TKB (en thans ook bij het hof) heeft gewonnen door toedoen van Novozymes niet vóór het formuleren van haar memorie van grieven in handen heeft gekregen. Dat Danisco, naar Novozymes stelt, het winnende argument ook op andere wijze, namelijk door zelf bepaalde proeven te doen, boven tafel had kunnen krijgen, doet daaraan niet af. Danisco heeft voorts weersproken dat het door Novozymes bedoelde niet-inbreukverweer kansloos was.

30. Aan kantoorkosten rekent Danisco 6% van het honorarium. De redelijkheid daarvan is door Novozymes niet ter discussie gesteld. Derhalve zal het hof terzake een bedrag van afgerond € 11.013,- in aanmerking nemen. Ook de door Danisco gevorderde

311 311

vergoeding van verschotten van afgerond € 7.286,- komt voor vergoeding in aanmerking. Aldus komt het totaal op een bedrag van € 201.841,-.

31. Het voorgaande leidt tot de volgende beslissing.

Beslissing Het hof: vernietigt het vonnis waarvan beroep en, opnieuw recht doende: in conventie: wijst de vordering tot vernietiging van EP 1 804 592 af; in reconventie: wijst de vorderingen van Novozymes af; in conventie en in reconventie: veroordeelt Novozymes in de kosten van het geding van Danisco in eerste aanleg en verstaat dat Novozymes het terzake tussen partijen overeengekomen bedrag aan Danisco heeft voldaan; veroordeelt Novozymes in de kosten van het geding in hoger beroep, aan de zijde van Danisco begroot op € € 201.841,-; verklaart dit arrest wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. J.C. Fasseur-van Santen, A.D. Kiers-Becking en T.H. Tanja-van den Broek, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 26 februari 2013 in aanwezigheid van de griffier.

312 312

IER 2013/4: (Sanoma/GeenStijl) Instantie: Rechtbank Amsterdam Datum: 12 september 2012 Magistraten: Mrs. I.H.J. Konings, R.H.C. van Harmelen en S.E. Sijsma Zaaknr: 507119 / HA ZA 11-2896 Conclusie: LJN: BX7043 Noot: J.M.B. Seignette Roepnaam: Brondocumenten: ECLI:NL:RBAMS:2012:BX7043, Uitspraak, Rechtbank Amsterdam, 12‑09‑2012 Wetingang: (Art. 12, 15a en 21 Aw; art. 3 Richtlijn 2001/29/EG; art. 10 EVRM) Brondocument: Rb. Amsterdam, 12-09-2012, nr 507119 / HA ZA 11-2896 Snel naar: EssentieSamenvattingPartij(en)UitspraakNoot EssentieNaar boven (Sanoma/GeenStijl) SamenvattingNaar boven Publicatie van foto’s op GeenStijl door middel van hyperlink naar bestand op server van cloud provider. Openbaarmaking. Citaatrecht. Portretrecht. Vrijheid om informatie te ontvangen.

Partij(en)Naar boven 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sanoma Media Netherlands B.V., gevestigd te Amsterdam, 2. de rechtspersoon naar vreemd recht Playboy Enterprises International Inc., gevestigd te Illinois, 3. [eiseres 3], wonende te [woonplaats], eiseressen, advocaat mr. drs. I.M.C.A. Reinders Folmer te Amsterdam, tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GS Media B.V., gevestigd te Amsterdam, gedaagde, advocaat mr. A. van Hees te Amsterdam. gedaagde, advocaat mr. A. van Hees te Amsterdam.

Eisers zullen hierna gezamenlijk Sanoma c.s. en afzonderlijk Sanoma, Playboy en [eiseres 3] worden genoemd. Gedaagde zal hierna GeenStijl worden genoemd.

UitspraakNaar boven 1.De procedure (…)

2.De feiten 2.1.

Sanoma en Playboy zijn uitgever van onder meer het tijdschrift ʻPlayboy’. Enkele malen per jaar publiceren zij in dit blad een fotoreportage met een zogenoemde bekende Nederlander.

2.2. [eiseres 3] is bekend van haar optreden in de televisieprogrammaʼs Take me Out en Echte Meisjes in de Jungle en is regelmatig te gast in het televisieprogramma De Wereld Draait Door.

2.3.

GeenStijl exploiteert de website Geenstijl.nl. Op deze website staat vermeld: Op GeenStijl wisselen nieuwsfeiten, schandelijke onthullingen en journalistiek onderzoek elkaar af met luchtige onderwerpen en prettig gestoorde onzin. De redactie informeert dagelijks ruim 230.000 bezoekers over de andere kant van het nieuws. De site behoort tot de top 10 van best bezochte actualiteitensites van Nederland.

2.4.

Op 13 en 14 oktober 2011 heeft fotograaf [fotograaf] (hierna: [fotograaf]) op verzoek van Playboy een fotoreportage gemaakt van [eiseres 3] (hierna: de fotoreportage) en aan Sanoma een exclusieve licentie verstrekt om dit werk te publiceren. [fotograaf] heeft

313 313

Sanoma tevens gemachtigd om hem in rechte te vertegenwoordigen en om zelfstandig en op eigen naam in rechte op te treden, ter bescherming en handhaving van de intellectuele eigendomrechten die voortvloeien uit de opdracht.

2.5.

Op 26 oktober 2011 vernam Sanoma dat de foto’s van de reportage met [eiseres 3] in handen van onbevoegde derden was gekomen. Die avond werd in de uitzending van het televisieprogramma Pownews melding gemaakt van het uitlekken van de fotoʼs. Nog diezelfde dag nam de heer [naam 1], Chief Operating Officer van Sanoma, telefonisch contact op met de heer [naam 2], directeur van Telegraaf Media Nederland B.V., het moederbedrijf van GeenStijl, met het verzoek te voorkomen dat de fotoreportage via GeenStijl zou uitlekken.

2.6.

Op 27 oktober 2011 stond op Geenstijl.nl een bericht over het uitlekken van de fotoʼs onder de kop Fucking uitgelekt! Naaktfoto’s [naam eiseres 3]. Het bericht eindigde met de volgende tekst: En dan nu het linkje met pics waar u op zat te wachten. Wie het eerst fapt, die het eerst komt. HIERRR. (…). De lezer werd door middel van een klik op de hyperlink (HIERRR) doorgeleid naar een zip-bestand op een Australische website voor data-opslag en datauitwisseling, genaamd Filefactory.com. Bij het bericht op Geenstijl.nl was in de linkerbovenhoek een deel van een foto uit de reportage opgenomen.

2.7.

Na daartoe door Sanoma te zijn gesommeerd, heeft Filefactory de foto’s van haar website verwijderd. Op Geenstijl.nl verscheen vervolgens een update, met een hyperlink die leidde naar een andere website waar de fotoreportage rechtstreeks te vinden was, te weten Imageshack.us. Ook Imageshack heeft na sommatie van Sanoma de fotoreportage van haar website verwijderd. De fotoreportage is inmiddels verspreid over het internet en in het forum van GeenStijl plaatsen zogenoemde reaguurders telkens nieuwe links naar andere websites waar de fotoreportage te raadplegen is.

2.8.

Bij brief van 7 november 2011 heeft de raadsman van Sanoma c.s. GeenStijl gesommeerd om het bericht met de daarin opgenomen links, foto’s en de erbij geplaatste reacties van haar website te verwijderen.

2.9.

Op Geenstijl.nl stond op 7 november 2011 een bericht met de titel Blote [voornaam eiseres 3] gaat GeenStijl aanklaguh, over het inmiddels ontstane geschil tussen GeenStijl en Sanoma c.s. over de uitgelekte foto’s. Het bericht eindigde met: Update: naaktpics [voornaam eiseres 3] nog niet gezien? Ze staan HIERRR. Ook dit bericht bevatte een hyperlink die leidde naar een website waarop de fotoreportage te vinden was.

2.10.

Een derde bericht met een hyperlink die naar de fotoreportage leidde, verscheen op 17 november 2011 op Geenstijl.nl en had als titel Bye Bye Zwaai Zwaai Playboy.

2.11.

De fotoreportage werd in het decembernummer 2011 van Playboy gepubliceerd.

3.Het geschil 3.1.

Sanoma c.s. vordert samengevat – om bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad: I. primair voor recht te verklaren dat GeenStijl a. inbreuk maakt en heeft gemaakt op de auteursrechten van Sanoma dan wel haar licentiegevers en onrechtmatig jegens Sanoma heeft gehandeld door zonder toestemming berichten met materiaal ten aanzien waarvan Sanoma danwel haar licentiegevers auteursrechten bezitten, al dan niet via hyperlinks, op de website Geenstijl.nl te plaatsen; b. inbreuk maakt en heeft gemaakt op het portretrecht en de persoonlijke levenssfeer van [eiseres 3] en onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld door zonder toestemming

314 314

berichten met fotoʼs van [eiseres 3], al dan niet via hyperlinks, op de website Geenstijl.nl te plaatsen; II. primair GeenStijl te verbieden inbreuken te plegen op a. auteursrechten van Sanoma en/of haar licentiegevers b. portretrechten en/of de persoonlijke levenssfeer van [eiseres 3], althans andere personen waarvan in opdracht van Sanoma een fotoreportage is of zal worden gemaakt; subsidiair GeenStijl te verbieden onrechtmatig te handelen jegens Sanoma; meer subsidiair GeenStijl te gebieden berichten op de website Geenstijl.nl en andere websites onder haar beheer, met links naar materiaal waarop Sanoma danwel haar licentiegevers de auteursrechten bezitten, te verwijderen en verwijderd te houden; III. GeenStijl te gebieden de drie in de dagvaarding onder VI van de vordering genoemde berichten en de daarin opgenomen hyperlinks en fotoʼs en de daarbij geplaatste reacties, van de website Geenstijl.nl of enige andere website van of gelieerd aan GeenStijl te verwijderen en verwijderd te houden; IV. GeenStijl te gebieden Google te verzoeken de hyperlinks naar de litigieuze berichten uit haar zoekindex en haar cache te verwijderen en verwijderd te houden en derden, die de berichten al dan niet gedeeltelijk hebben overgenomen te verzoeken de berichten te verwijderen en verwijderd te houden; V. GeenStijl te gebieden opgave te doen van alle gegevens van natuurlijke en/of rechtspersonen a. van wie GeenStijl (links naar en/of vindplaatsen van) materiaal heeft verkregen ten aanzien waarvan Sanoma dan wel haar licentiegevers auteursrechten bezitten; b. die berichten op Geenstijl.nl hebben geplaatst waarin (links naar en/of vindplaatsen van) materiaal is opgenomen ten aanzien waarvan Sanoma dan wel haar licentiegevers auteursrechten bezitten; VI. GeenStijl te verbieden op de website Geenstijl.nl of enige andere website van of gelieerd aan GeenStijl mededelingen te doen ten aanzien van informatie waarover zij in het kader van de onderhavige procedure zal beschikken, in het bijzonder bedragen die gemoeid zijn met de fotoreportages in opdracht van Sanoma en persoonlijke informatie van [eiseres 3]; VII. GeenStijl te veroordelen tot vergoeding van schade nader op te maken bij staat en te vermeerderen met wettelijke rente; VIII. GeenStijl te veroordelen tot betaling van een dwangsom van € 50.000 voor iedere nietnakoming van de in de dagvaarding onder III tot en met IX omschreven bevelen/veroordelingen, met een maximum van € 1.000.000; IX. GeenStijl te veroordelen in de volledige proceskosten op de voet van artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

3.2.

GeenStijl voert verweer.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4.De beoordeling 4.1.

Tussen partijen is niet in geschil dat de fotoreportage een werk is in auteursrechtelijke zin en dat de auteursrechten op dit werk berusten bij [fotograaf].

315 315

GeenStijl meent echter dat nu Sanoma c.s. geen auteursrechthebbende is op de fotoreportage, zij geen recht heeft om op eigen naam op te treden ter bescherming van de auteursrechten. De overgelegde opdrachtovereenkomst met [fotograaf] en volmacht van hem bevatten geen verwijzing naar het voorwerp van de verstrekte opdracht. Niet duidelijk is waarop die opdrachtovereenkomst en volmacht betrekking hebben. Die stukken zijn volgens GeenStijl daarom onvoldoende voor Sanoma c.s. om in deze procedure op eigen naam op te treden ter bescherming van het auteursrecht op de fotoreportage, aldus GeenStijl.

4.2.

Sanoma c.s. heeft naar aanleiding van dit verweer van GeenStijl aanvullende producties overgelegd. GeenStijl heeft daar niet meer op gereageerd. De rechtbank zal daarom uitgaan van die overgelegde producties en de daarbij door Sanoma c.s. gegeven toelichting, nu deze onvoldoende zijn weersproken. Dit betekent dat voor juist zal worden gehouden dat, zoals Sanoma c.s. heeft gesteld, de opdracht aan [fotograaf] en de daarmee verband houdende volmacht om hem te vertegenwoordigen en op eigen naam op te treden ter bescherming en handhaving van de intellectuele eigendomsrechten, beide betrekking hebben op de onderhavige fotoreportage van [eiseres 3] die [fotograaf] voor Sanoma c.s. heeft gemaakt. Dit betekent dat Sanoma c.s. bevoegd is om op eigen naam op te treden ter bescherming van het auteursrecht van [fotograaf] op de fotoreportage.

Auteursrechtinbreuk 4.3.

Sanoma c.s. stelt dat GeenStijl de fotoreportage (via hyperlinks) openbaar heeft gemaakt en heeft verveelvoudigd zonder toestemming van de auteursrechthebbende. De foto’s zijn door GeenStijl toegankelijk gemaakt aan een ruimer publiek dan het publiek waar de fotograaf c.q. licentiegever of Sanoma c.s. op doelde. Zonder interventie van GeenStijl zou dit publiek niet worden bereikt. De handelingen van GeenStijl gaan verder dan het louter technisch, door middel van een hyperlink, faciliteren van een mogelijkheid om de foto’s openbaar te maken. GeenStijl heeft de fotoreportage openbaar gemaakt met het oogmerk meer bezoekers naar haar website te trekken en zodoende winst te genereren. Daarmee pleegt zij auteursrechtinbreuk, aldus Sanoma c.s.

4.4.

GeenStijl betwist dat zij de fotoreportage openbaar heeft gemaakt. Zij heeft geen enkele feitelijke, technische of overige rol gespeeld bij het uitlekken of publiceren van de fotoreportage. Ze is door middel van een tip op de hoogte geraakt van de vindplaats van de fotoreportage op Filefactory.com. Uit nader onderzoek op verzoek van GeenStijl blijkt dat deze tip afkomstig is van een IP-adres uit het computernetwerk van het hoofdkantoor van Sanoma, zodat het ervoor moet worden gehouden dat een medewerker van Sanoma de fotoreportage op Filefactory en later op Imageshack heeft geplaatst en openbaar gemaakt. Dit moet aan Sanoma worden toegerekend. Het aanbrengen van een hyperlink door GeenStijl op Geenstijl.nl is niet als een openbaarmaking in auteursrechtelijke zin te beschouwen. Dat met een handeling – het plaatsen van een hyperlink naar Filefactory.com en/of Imageshack.us – het feitelijk publieksbereik van de openbaarmaking kan worden vergroot, maakt die handeling niet tot een zelfstandige openbaarmaking. Het plaatsen van een kleine uitsnede van een van de foto’s bij het artikel van 27 oktober 2011 moet worden gezien als een toelaatbaar citaat in de zin van artikel 15a Auteurswet. Van een verveelvoudiging is geen sprake. Door het aanbrengen van een hyperlink wordt het bestand niet gekopieerd. De fotoreportage is te beschouwen als journalistiek bronmateriaal. Dat de fotoreportage was uitgelekt is het nieuwsbericht dat door GeenStijl werd gebracht en de beschikbaarheid van de fotoreportage op Filefactory.com vormt het onderliggende bewijs van de juistheid van dat bericht. Voor zover het op grond van de Auteurswet niet is toegestaan een kopie van onderzoeks- en bewijsmateriaal te maken en te bewaren, komt toepassing van de wet in strijd met het in artikel 10 EVRM gewaarborgde recht om inlichtingen te verstrekken en te ontvangen.

Openbaarmaking

316 316

4.5.

De eerste vraag waarvoor de rechtbank zich ziet gesteld, is of het handelen van GeenStijl als een openbaarmaking in auteursrechtelijke zin moet worden beschouwd, of dat GeenStijl niet meer doet dan het vindbaar maken van een elders op het internet geplaatst bestand met de fotoreportage.

4.6.

Het begrip ‘openbaarmaking’ van artikel 12 Auteurswet moet worden uitgelegd in overeenstemming met het begrip ‘mededeling aan het publiek’, zoals neergelegd in artikel 3 lid 1 van de ‘Richtlijn 2001/29 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij’ (hierna: de Auteursrechtrichtlijn). Daarbij gaat het erom, of het werk op een of andere manier ter kennisneming van het publiek wordt gebracht en de beschikbaarstelling voor het publiek plaatsvindt op zodanige wijze dat het werk voor leden van het publiek op een door hen individueel gekozen plaats en tijd toegankelijk is. Volgens vaste rechtspraak moet voor de uitlegging van een gemeenschapsrechtelijke bepaling niet alleen rekening worden gehouden met de bewoordingen ervan, maar ook met de context en de doelstellingen die de regeling waarvan zij deel uitmaakt, nastreeft.

Blijkens punt 23 van de considerans van de Auteursrechtrichtlijn moet aan het recht van de auteur van mededeling van werken aan het publiek een ruime betekenis worden gegeven, die iedere mededeling omvat die aan niet op de plaats van oorsprong van de mededeling aanwezig publiek wordt gedaan. Dit recht dient zich uit te strekken tot elke dergelijke doorgifte of wederdoorgifte van een werk aan het publiek, per draad of draadloos, met inbegrip van uitzending. Dit recht heeft geen betrekking op enige andere handeling.

Uit jurisprudentie van het Hof van Justitie EU blijkt dat bij de beoordeling of sprake is van een openbaarmaking rekening moet worden gehouden met de omstandigheden van het geval. In die jurisprudentie wordt een aantal criteria genoemd, die daarbij een rol spelen.

Van belang is met name of er sprake is van een interventie, een (nieuw) publiek en winstoogmerk. De rechtbank zal in het navolgende aan de hand van die criteria beoordelen of in het onderhavige geval van een openbaarmaking sprake is.

Interventie 4.7.

Allereerst is van belang om te bepalen of GeenStijl, met volledige kennis van de gevolgen van haar gedrag, een interventie heeft gepleegd waarmee toegang wordt verleend tot de fotoreportage.

4.8.

GeenStijl heeft hyperlinks op haar eigen website geplaatst, die leiden naar andere websites (Filefactory.com en Imageshack.us) waarop de fotoreportage te vinden is.

Volgens Sanoma c.s. heeft GeenStijl de fotoreportage zelf op Filefactory.com en op Imageshack.us geplaatst. Gezien echter de gemotiveerde betwisting van GeenStijl heeft Sanoma c.s. haar stelling op dit punt onvoldoende onderbouwd. Zij heeft niets aangevoerd, waaruit de betrokkenheid van GeenStijl bij de plaatsing van de fotoreportage op Filefactory.com en/of Imageshack.us blijkt. Dat standpunt van Sanoma c.s. kan dan ook niet worden gevolgd.

4.9.

Volgens Sanoma c.s. was de fotoreportage niet te vinden voordat GeenStijl de hyperlink naar het bestand op Filefactory.com op haar website plaatste. Het was onmogelijk om het bestand via Google te zoeken; bestanden op Filefactory.com worden niet geïndexeerd via zoekmachines. Filefactory.com is uitsluitend bedoeld als back-up van bestanden (‘in the cloud’) en genereert geen eigen bezoekers. De website Filefactory.com bevat geen mogelijkheid om een bestand te zoeken. Uit de naam van het bestand (Vet!.zip) valt op geen enkele wijze af te leiden dat het om de Playboy-fotoreportage van [eiseres 3] ging.

Alleen door het exacte URL-adres in te voeren, kon de fotoreportage gevonden en bekeken worden. Dat adres was: http://www.filefactory.com/file/ce978bc/n/Vet_.zip. Dit adres was echter op het moment van het plaatsen van de hyperlink niet algemeen

317 317

bekend. De foto’s zaten achter slot en grendel en de sleutel tot het bestand was de hyperlink die op Geenstijl.nl stond, aldus steeds Sanoma.

4.10.

Filefactory.com biedt ruimte aan op het internet, om grote bestanden gecomprimeerd op te kunnen slaan en te delen met anderen. De rechtbank stelt als onbetwist vast dat deze bestanden niet door middel van zoekprogramma’s kunnen worden gevonden doch uitsluitend toegankelijk zijn voor gebruikers van het internet indien zij het exacte URLadres intoetsen.

De rechtbank neemt bovendien als vaststaand aan dat de fotoreportage nog niet (rechtmatig) openbaar was gemaakt, voordat GeenStijl de vindplaats via de hyperlink bekend maakte. Gesteld noch gebleken is dat de URL-adressen die leidden naar de fotoreportage op Filefactory.com en Imageshack.us behalve aan GeenStijl, publiekelijk bekend waren gemaakt. Weliswaar heeft Pownews de avond voordat GeenStijl de hyperlink naar Filefactory.com op haar website plaatste in haar uitzending gemeld dat de fotoreportage was uitgelekt en daarbij enkele foto’s getoond, maar niet gesteld of gebleken is dat in die uitzending het URL-adres werd genoemd of getoond.

4.11.

Het plaatsen van een hyperlink, die verwijst naar de locatie op het internet waar een bepaald werk voor publiek toegankelijk is gemaakt, is in beginsel geen zelfstandige openbaarmaking. De feitelijke terbeschikkingstelling aan het publiek vindt plaats op de website waar de hyperlink naar verwijst.

In het onderhavige geval was de fotoreportage echter niet op zodanige wijze voor het publiek beschikbaar gesteld, dat deze voor publiek toegankelijk en vindbaar was. Slechts de kring van personen die op de hoogte was van het URL-adres kon de fotoreportage via Filefactory (en later Imageshack.us) bekijken. Zoals in het voorgaande reeds is vastgesteld, was deze kring van personen zeer klein: behalve uit de perso(o)n(en) die het bestand op de locatie had(den) opgeslagen, was de redactie van Geenstijl.nl hiervan op de hoogte en mogelijk ook – daarover bestaat geen zekerheid – de redactie van Pownews. Door het plaatsen van een hyperlink op haar website heeft GeenStijl de gehele fotoreportage, die tot dan toe slechts voor een onbeduidend aantal personen vindbaar was, ontsloten. Daarmee was de fotoreportage vanaf dat moment beschikbaar voor de 230.000 dagelijkse bezoekers van de website van GeenStijl. Zij hoefden slechts te klikken op HIERRR en kwamen daarmee onmiddellijk bij de betreffende file met de fotoreportage terecht. Niet de plaatsing in een voor het publiek onvindbare file binnen de website Filefactory.com, maar de plaatsing van de hyperlink op Geenstijl.nl heeft er dan ook voor gezorgd dat het publiek vanaf 27 oktober 2011 kennis kon nemen van de fotoreportage voordat deze zou worden gepubliceerd in het decembernummer 2011 van Playboy. Dat GeenStijl over de file(s) binnen Filefactory.com geen zeggenschap en controle had, doet daaraan niets af. De conclusie is dan ook dat GeenStijl door het bericht op Geenstijl.nl waarin de hyperlink werd genoemd een interventie heeft gepleegd waarmee aan het publiek toegang wordt verleend tot de fotoreportage. Zonder die interventie zou het publiek geen toegang tot de fotoreportage hebben gehad. Zowel uit de kop (Fucking uitgelekt!) als uit de tekst van het bericht op Geenstijl.nl op 27 oktober 2011 (En dan nu het linkje met pics waar u op zat te wachten. Wie het eerst fapt, die het eerst komt. HIERRR.) is af te leiden dat GeenStijl een dergelijke interventie ook beoogde.

4.12.

GeenStijl was er van op de hoogte dat de fotoreportage bedoeld was voor (toekomstige) publicatie in de Playboy. Zij betoogt echter dat het laten uitlekken van de fotoreportage een bewuste marketingstrategie is van Sanoma. Dat blijkt volgens GeenStijl uit het feit dat de aan haar gezonden tip die leidde naar Filefactory.com afkomstig is uit het computernetwerk van Sanoma. Volgens GeenStijl heeft zij de betreffende tip op 26 oktober 2011 ontvangen. De tipgever had als naam opgegeven ‘Heemsboy’ en als emailadres J.Heemskut@playboy.nl. De toelichting luidde: ‘omdat ik jullie stijlloze mannen de primeur weer gun’. Het IP-adres waarvan de tip afkomstig was, behoorde tot een reeks die in gebruik is gegeven aan Atos Origin en kon worden gekoppeld aan een locatie in Hoofddorp. Sanoma is gezeteld in Hoofddorp en is een klant van Atos Origin. De

318 318

vindplaats Imageshack.us werd bij GeenStijl bekend, nadat deze in een ‘comment’ op het eerst gepubliceerde artikel was genoemd, aldus GeenStijl.

4.13.

Zelfs al zou vast komen te staan dat de tip afkomstig is van een IP-adres dat toebehoort aan Sanoma – wat door Sanoma c.s. wordt betwist – dan kan dit verweer GeenStijl niet baten. Dit geeft GeenStijl immers geen vrijbrief om tot openbaarmaking over te gaan, temeer niet nu Sanoma GeenStijl, via Telegraaf Media Nederland BV, nog vóór het bericht op Geenstijl.nl van 27 oktober 2011, heeft laten weten dat zij geen openbaarmaking wenste. Dat sprake zou zijn van bewust uitlekken door Sanoma, als marketingstrategie, kan niet enkel uit het gebruik van een IP-adres dat toebehoort aan Sanoma worden opgemaakt. Ook het door GeenStijl aangevoerde feit dat er al eerder (naakt)foto’s bestemd voor publicatie in Playboy zijn uitgelekt, is onvoldoende om tot de conclusie te komen dat er in dit geval van een bewuste marketingstrategie van Sanoma zelf sprake is.

(Nieuw) publiek 4.14.

Bij het begrip ‘mededeling aan het publiek’ (artikel 3 van de Auteursrechtrichtlijn), moet het gaan om bereik van een ander publiek dan het door de oorspronkelijke mededeling van het werk beoogde publiek, in feite dus een nieuw publiek. De rechtbank oordeelt dat GeenStijl de fotoreportage heeft ontsloten voor een nieuw publiek, te weten de gemiddeld 230.000 dagelijkse bezoekers van haar website. Er was nog geen, hooguit een zeer klein, publiek dat kennis had genomen van de fotoreportage, aangezien deze op een paar foto’s na (uitgezonden door Pownews) nog niet was gepubliceerd of op andere wijze was ontsloten. Door het plaatsen van de hyperlink kon een vrij grote en onbepaalde kring van personen kennis nemen van de fotoreportage. Dit is een ander publiek dan dat waarop de auteursrechthebbende doelde toen deze toestemming verleende voor openbaarmaking van de fotoreportage.

Winstoogmerk 4.15.

Van belang is ten slotte of GeenStijl profijt heeft getrokken van het toegankelijk maken van de fotoreportage. De rechtbank overweegt daartoe dat het plaatsen van de naar de fotoreportage leidende hyperlink op de website Geenstijl.nl onmiskenbaar is geschied met de bedoeling om bezoekers naar de website te trekken en/of de kring van vaste bezoekers te behouden. GeenStijl heeft – zo constateert zij ook zelf – een commercieel belang om haar lezers te voorzien van een breed scala aan (althans in haar woorden) ‘rijke en verrijkteʼ berichten. Dat het plaatsen van de hyperlink van invloed is geweest op de bezoekersaantallen van de website, kan worden opgemaakt uit een door Sanoma c.s. overgelegd en door Geenstijl.nl gepubliceerd overzicht van ‘de 50 TOP TOPICS van 2011’, waaruit blijkt dat het bericht Fucking uitgelekt! Naaktfoto’s [naam eiseres 3] in 2011 het best bekeken Topic was op de website GeenStijl.nl. Het plaatsen van de hyperlink door GeenStijl dient dan ook een winstoogmerk.

4.16.

Nu volgens de rechtbank in de onderhavige, specifieke omstandigheden sprake is van een bewuste interventie door GeenStijl, waarmee een nieuw publiek wordt bereikt en die vanuit een winstoogmerk heeft plaatsgevonden, leidt dit tot het oordeel dat GeenStijl de fotoreportage openbaar heeft gemaakt. GeenStijl heeft inbreuk gemaakt op de auteursrechten op de fotoreportage, nu deze openbaarmaking zonder toestemming van de auteursrechthebbende heeft plaatsgevonden.

4.17.

Sanoma heeft aangevoerd dat ook het plaatsen door GeenStijl van de uitsnede van een van de foto’s bij het bericht van 27 oktober 2011 op haar website een openbaarmaking is waarvoor geen toestemming is gegeven. GeenStijl heeft zich (subsidiair) ten aanzien van deze uitsnede beroepen op het citaatrecht. Dit verweer faalt, aangezien niet aan alle in artikel 15a lid 1 Auteurswet genoemde vereisten voor een toegestaan citaat is voldaan.

Zo is het werk waaruit wordt geciteerd niet rechtmatig openbaar gemaakt, is de foto

319 319

bewerkt en ontbreekt de naam van [fotograaf], zijnde de maker van de foto. Ook met deze openbaarmaking pleegt GeenStijl auteursrechtinbreuk.

Verveelvoudiging 4.18.

Voor de beoordeling of GeenStijl de fotoreportage ook heeft verveelvoudigd, heeft Sanoma onvoldoende gesteld. Dat de fotoreportage ook via links op andere websites, waaronder de aan GeenStijl gelieerde website Dumpert.nl vindbaar was, is onvoldoende om aan te nemen dat sprake is van verveelvoudiging door GeenStijl.

Beroep op artikel 10 EVRM 4.19.

GeenStijl betoogt, dat de vorderingen van Sanoma c.s. ertoe strekken om haar uitingsvrijheid en de ontvangstvrijheid van haar lezers te beperken, hetgeen betekent dat ze moeten worden getoetst aan artikel 10 lid 1 EVRM. De vorderingen voldoen volgens GeenStijl niet aan de eisen van voorzienbaarheid, noodzakelijkheid, evenredigheid en proportionaliteit.

4.20.

De rechtbank merkt de publicatie van GeenStijl met de daarin geplaatste hyperlink naar de fotoreportage aan als een meningsuiting van GeenStijl in de zin van artikel 10 lid 1 EVRM. Toewijzing van het door Sanoma c.s. gevorderde levert een repressieve beperking op van de uitingsvrijheid van GeenStijl. Of een dergelijke beperking in overeenstemming is met artikel 10 EVRM, hangt af van de verdere toetsing. Lid 2 van artikel 10 EVRM bepaalt onder welke omstandigheden aan het recht op uitingsvrijheid beperkingen gesteld mogen worden. Een dergelijk recht kan slechts worden beperkt indien dit bij de wet is voorzien en noodzakelijk is in een democratische samenleving, bijvoorbeeld ter bescherming van de goede naam en de rechten van anderen. Van een beperking die bij de wet is voorzien is in dit geval sprake, nu de openbaarmaking door GeenStijl een inbreuk op auteurs- en portretrecht oplevert.

4.21.

In geval van inbreuk op auteursrecht is alleen in zeer uitzonderlijke gevallen plaats voor een geslaagd beroep op artikel 10 lid 2 EVRM. De wetgever heeft binnen de Auteurswet immers al een afweging gemaakt tussen vrije toegang tot informatie enerzijds en bescherming van informatie anderzijds. Om tegemoet te komen aan het informatierecht heeft de wetgever in de Auteurswet allerlei uitzonderingen op het auteursrecht opgenomen, bijvoorbeeld het citaatrecht, de parodie-exceptie en de onderwijsexceptie.

Alleen in zeer uitzonderlijke omstandigheden kan aanleiding worden gevonden voor het verleggen van de reeds in de Auteurswet verdisconteerde grenzen met een beroep op buiten het auteursrecht zelf gelegen correcties, zoals de informatievrijheid. GeenStijl heeft onvoldoende gesteld om te kunnen aannemen dat in dit geval van zeer uitzonderlijke omstandigheden sprake is.

Portretrecht 4.22.

De openbaarmaking van de fotoreportage resulteert volgens [eiseres 3] op grond van artikel 20 Auteurswet in een schending van haar portretrechten. De fotoreportage is in opdracht van [eiseres 3] gemaakt en mag niet zonder haar toestemming openbaar worden gemaakt. Als geen sprake is van in opdracht gemaakte portretten, dan heeft [eiseres 3] een redelijk belang als bedoeld in artikel 21 Auteurswet om zich tegen (voortijdige) openbaarmaking daarvan te verzetten. Er is sprake van een ernstige aantasting van de persoonlijke levenssfeer van [eiseres 3] (privacybelang) en zij hoeft openbaarmaking voor commerciĂŤle doeleinden niet te dulden zonder daarvoor een vergoeding te ontvangen, aangezien zij zogenaamde verzilverbare populariteit bezit, aldus steeds [eiseres 3].

4.23.

Tussen partijen is niet in geschil dat de foto’s uit de fotoreportage portretten in de auteursrechtelijke betekenis zijn. [eiseres 3] heeft toestemming gegeven voor het maken

320 320

van de fotoreportage, maar zij heeft daartoe geen opdracht gegeven. Evenmin is de fotoreportage te haren behoeve gemaakt. Op grond van artikel 21 Auteurswet is openbaarmaking van deze niet in opdracht gemaakte portretten niet toegestaan, voor zover een redelijk belang van [eiseres 3] zich daartegen verzet. Ook als het gaat om een openbaarmaking door een derde, niet zijnde de auteursrechthebbende, is daarvoor in beginsel de toestemming van [eiseres 3] vereist, nu de uit artikel 21 Auteurswet voortvloeiende rechten ook jegens derden zijn in te roepen.

4.24.

GeenStijl heeft aangevoerd dat er geen redelijk belang is van [eiseres 3] dat zich tegen openbaarmaking verzet. Zij heeft zelf medewerking verleend aan de fotoreportage waarin zij naakt te zien is. Zij heeft bovendien zelf op 1 november 2011, nog vóór de publicatie in Playboy, in een twitterbericht de aandacht gevestigd op de uitgelekte foto’s, door te verwijzen naar een website in Mexico waar de fotoreportage te vinden was.

4.25.

De rechtbank overweegt het volgende. Uit het recht van een ieder op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer vloeit voort dat indien de openbaarmaking van een portret op dit recht inbreuk maakt, in beginsel sprake is van een redelijk belang van de geportretteerde dat zich tegen die openbaarmaking verzet. Of van zodanige inbreuk sprake is hangt af van de feitelijke omstandigheden, met name de aard en mate van intimiteit waarin de geportretteerde is afgebeeld. Ook de context van de openbaarmaking kan daarbij van belang zijn.

4.26.

In het onderhavige geval gaat het om een serie naaktfoto’s van [eiseres 3]. Dat [eiseres 3] toestemming heeft gegeven om de fotoreportage in het tijdschrift en op de websites van Playboy openbaar te maken, heeft tot gevolg dat zij haar privacy in zekere mate heeft prijsgegeven. Dat ontneemt haar echter niet het belang om zich te verzetten tegen de openbaarmaking door GeenStijl. Zij heeft immers geen toestemming verleend voor openbaarmaking door anderen dan Playboy op een moment en op een wijze zoals thans heeft plaatsgevonden, te weten door middel van een link naar een website, in de context van berichten van GeenStijl met een – zo heeft [eiseres 3] onbetwist gesteld – diskwalificerende toon, nog vóór de door [eiseres 3] wel toegestane publicatie in Playboy. [eiseres 3] werd onverwacht met deze door haar ongewilde openbaarmaking geconfronteerd. De rechtbank is dan ook van oordeel dat door de wijze waarop de fotoreportage door GeenStijl openbaar is gemaakt, inbreuk is gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van [eiseres 3].

4.27.

Daar komt bij dat [eiseres 3] als gevolg van haar televisie-optredens populariteit heeft verworven in de uitoefening van haar beroep, die van dien aard is dat commerciële exploitatie van die populariteit door openbaarmaking van haar portret mogelijk is. Deze verzilverbare populariteit blijkt ook uit het aanbod van Sanoma om [eiseres 3] te betalen voor haar medewerking aan de fotoreportage. De vergoeding die zij daarvoor ontvangt is deels afhankelijk van het aantal verkochte exemplaren van de Playboy met de fotoreportage.

4.28.

Op grond van het voorgaande komt de rechtbank tot het oordeel dat [eiseres 3] een redelijk belang heeft, zowel een privacybelang als een commercieel belang, om zich tegen de openbaarmaking door GeenStijl te verzetten. Het belang van [eiseres 3] moet worden afgewogen tegen het belang van GeenStijl om zich vrij te kunnen uiten en het belang van haar lezers om informatie te ontvangen.

4.29.

Het stond GeenStijl in beginsel vrij om via Geenstijl.nl het bericht te publiceren dat de fotoreportage van [eiseres 3] reeds vóór publicatie in Playboy was uitgelekt. GeenStijl heeft onvoldoende gesteld om duidelijk te maken dat het daarbij noodzakelijk was om via de hyperlink, de gehele fotoreportage toegankelijk te maken. GeenStijl heeft aangevoerd dat haar berichtgeving over het uitlekken van de fotoreportage voor bezoekers van Geenstijl.nl verifieerbaar moet zijn en dat daarin de rechtvaardiging voor openbaarmaking van de hele fotoreportage is te vinden. Journalistieke verificatie van de

321 321

juistheid van een door haar te publiceren nieuwsfeit dient echter door de redactie van Geenstijl.nl te worden verricht, niet noodzakelijkerwijs door de bezoekers van Geenstijl.nl. In het afleggen van journalistieke verantwoording voor de juistheid van het bericht is, anders dan GeenStijl beoogt aan te voeren, geen rechtvaardiging te vinden voor openbaarmaking van de gehele reportage. Het betoog van GeenStijl, hierop neerkomend dat zij door middel van de hyperlink de juistheid van het bericht heeft willen aantonen, is bovendien niet op ĂŠĂŠn lijn te stellen met de tekst van het bericht waarin de hyperlink was opgenomen: En dan nu het linkje met pics waar u op zat te wachten. Wie het eerst fapt, die het eerst komt. HIERRR en in een later bericht: naaktpics [voornaam eiseres 3] nog niet gezien? Ze staan HIERRR. Uit die tekst blijkt niet dat GeenStijl met de hyperlink bewijs wilde leveren voor de juistheid van het bericht, maar veeleer dat zij door het toegankelijk maken van de gehele fotoreportage via de hyperlink de bezoekers van Geenstijl.nl entertainment heeft willen bieden.

Tegen deze achtergrond bezien dient de weging van de wederzijdse belangen daarom in het voordeel van [eiseres 3] uit te vallen. Daaruit volgt dat de openbaarmaking door GeenStijl een schending van het portretrecht van [eiseres 3] oplevert.

4.30.

Dat [eiseres 3] zelf met een twitterbericht de aandacht op de inmiddels op een Mexicaanse website te vinden fotoreportage heeft gevestigd, doet aan het voorgaande niets af. Voor zover GeenStijl daarmee betoogt dat er sprake is van eigen schuld aan de zijde van [eiseres 3], zal dat bij de beoordeling van de schade aan de orde kunnen komen.

De vorderingen 4.31.

De onder I (nummering van de rechtbank, zie rechtsoverweging 3.1.) primair gevorderde verklaring voor recht is toewijsbaar als hierna te melden, nu in het voorgaande is geoordeeld dat de handelwijze van GeenStijl een inbreuk op het auteursrecht en het portretrecht oplevert.

4.32.

Het onder II primair gevorderde inbreukverbod kan eveneens worden toegewezen, zij het dat de vordering zoals door Sanoma c.s. omschreven te algemeen is. Het verbod geldt uitsluitend voor de fotoreportage van [eiseres 3] en geen andere, niet nader omschreven en thans nog onbekende auteursrechtelijk beschermde werken. De rechtbank zal, als onder VIII gevorderd, een dwangsom opleggen voor het geval dat GeenStijl het inbreukverbod overtreedt. De gevorderde dwangsom zal worden beperkt als hierna te noemen.

4.33.

Sanoma c.s. heeft voldoende gesteld omtrent de door haar geleden schade, zodat de onder VII gevorderde schadevergoeding op te maken bij staat eveneens kan worden toegewezen.

4.34.

De vordering onder III ziet op het verwijderen van de berichten van GeenStijl op haar website met de daarin opgenomen hyperlinks. Sanoma c.s. heeft niet gesteld dat en waarom de inhoud van die berichten een inbreuk op een recht vormen en zouden moeten worden verwijderd. Gebleken is dat thans geen van de in de door Sanoma c.s. genoemde berichten opgenomen hyperlinks nog leidt naar een website waarop de fotoreportage te vinden is, zodat Sanoma c.s. bij verwijdering van die hyperlinks geen belang meer heeft.

De vordering onder III zal daarom worden afgewezen. Nu de hyperlinks verwijzen naar plaatsen waar de fotoreportage niet meer is te vinden, bestaat er ook geen belang bij toewijzing van het onder IV gevorderde gebod om Google en derden te verzoeken om hyperlinks naar de berichten uit haar zoekindex en cache te verwijderen.

4.35.

Onder V heeft Sanoma c.s. gevorderd dat GeenStijl opgave moet doen van haar bronnen.

Ook deze vordering zal worden afgewezen, waartoe het volgende redengevend is.

De website Geenstijl.nl is als een journalistiek medium c.q. een persorgaan te beschouwen, met een eigen signatuur.

322 322

Het onder V gevorderde bevel houdt een beperking in op het recht van GeenStijl om informatie te ontvangen en mee te delen in de zin van artikel 10 lid 1 EVRM. Journalistieke bronnen zijn voor de persvrijheid van essentieel belang. Het recht op bronbescherming van journalisten c.q. persorganen is in de rechtspraak erkend. Het EHRM heeft in de zaak-Goodwin geoordeeld dat het in strijd is met de informatievrijheid als een journalist gedwongen wordt zijn bron te onthullen tenzij ʻan overriding requirement in the public interestʼ zich voordoet. Gesteld noch gebleken is dat in het onderhavige geval daarvan sprake is. GeenStijl heeft zich dan ook terecht beroepen op haar recht op bronbescherming.

4.36.

Ook het onder VI gevorderde verbod, dat zich uitstrekt tot het doen van mededelingen ten aanzien van alle informatie waarover GeenStijl in het kader van deze procedure beschikt, zal worden afgewezen. Er gelden in beginsel geen beperkingen voor het gebruik van de informatie waarop Sanoma c.s. doelt. Dat neemt niet weg dat gebruik van deze informatie onder bepaalde omstandigheden onrechtmatig kan zijn jegens Sanoma c.s.

Sanoma c.s. heeft echter geen concrete feiten en omstandigheden gesteld waaruit kan volgen dat er vrees bestaat dat GeenStijl op onrechtmatige wijze gebruik zal maken van de bedoelde informatie. Ook de in dat verband gevorderde dwangsom zal worden afgewezen.

Proceskosten 4.37.

GeenStijl zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. GeenStijl heeft in dit verband nog aangevoerd dat de rechtbank rekening dient te houden met het ‘chilling effect’ dat van een proceskostenveroordeling op een persorgaan kan uitgaan. De rechtbank passeert dit verweer. Partijen hebben gelijke toegang tot de rechter. Er is hier geen sprake van ‘inequality of arms,’ anders dan bij de zaak waar GeenStijl in dit kader naar heeft verwezen. GeenStijl moet evenals overigens Sanoma c.s. in staat worden geacht zich te verweren tegen beschuldigingen.

Sanoma c.s. heeft vergoeding van de volledige proceskosten op de voet van artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering gevorderd. De rechtbank begroot de proceskosten die verband houden met de gestelde auteursrechtinbreuk (daaronder niet begrepen de portretrechtinbreuk) op 70% van de door Sanoma c.s. begrote volledige kosten, zijnde € 27.930,08 (70% van € 39.900,12). De overige kosten (30%) zullen worden begroot aan de hand van het liquidatietarief als in het Rapport Voorwerk II. De kosten aan de zijde van Sanoma c.s. worden begroot op: dagvaarding € 90,81 griffierecht € 560,00 salaris advocaat € 904,00 (2 punt × tarief € 452,00) Totaal € 1.554,81 x 30% = € 466,44 proceskosten ex artikel 1019h Rv € 27.930,08 Totaal € 28.396,52 5.De beslissing De rechtbank 5.1. verklaart voor recht dat GeenStijl a. inbreuk maakt en heeft gemaakt op de auteursrechten van Sanoma dan wel haar licentiegevers en daarmee onrechtmatig jegens Sanoma heeft gehandeld door zonder toestemming fotomateriaal ten aanzien waarvan Sanoma danwel haar licentiegevers auteursrechten bezitten, op de website Geenstijl.nl te plaatsen en de fotoreportage via hyperlinks te openbaren; b.

323 323

inbreuk maakt en heeft gemaakt op het portretrecht en de persoonlijke levenssfeer van [eiseres 3] en daarmee onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld door zonder toestemming fotoʼs van [eiseres 3] op de website Geenstijl.nl te plaatsen en de fotoreportage via hyperlinks te openbaren; 5.2. veroordeelt GeenStijl tot vergoeding van de schade die Sanoma c.s. tengevolge van deze inbreuk heeft geleden, welke schade nader zal moeten worden opgemaakt bij staat; 5.3. verbiedt GeenStijl door middel van openbaarmaking van de door [fotograaf] gemaakte fotoreportage van [eiseres 3] voor het blad Playboy, inbreuken te plegen op auteursrechten van Sanoma en/of haar licentiegevers en portretrechten van [eiseres 3]; 5.4. veroordeelt GeenStijl om aan Sanoma een dwangsom te betalen van € 50.000 voor iedere overtreding van het in 5.3 uitgesproken verbod , tot een maximum van € 1.000.000 is bereikt, 5.5. veroordeelt GeenStijl in de proceskosten, aan de zijde van Sanoma c.s. tot op heden begroot op € 28.396,52; 5.6. verklaart het onder 5.3 tot en met 5.5 van dit vonnis bepaalde uitvoerbaar bij voorraad, 5.7. wijst het meer of anders gevorderde af.

NootNaar boven Auteur: J.M.B. Seignette GeenStijl brengt het bericht dat foto’s van een Playboy-naaktreportage van Britt Dekker zijn uitgelekt voordat de publicatie in Playboy verschijnt. Op de site is een deel van een foto te zien. De volledige fotoreportage kan worden gedownload door een link aan te klikken. De link verwijst naar een zip-bestand op Filefactory.com, een Australische filesharing service. Filefactory haalt de foto’s op verzoek van Playboy-uitgever Sanoma offline, maar GeenStijl plaatst een nieuwe link, dit keer naar Imageshack.us. Imageshack haalt de foto’s ook offline, maar bezoekers van GeenStijl (ʻreaguurdersʼ) plaatsen links naar de diverse sites waar de foto’s inmiddels te vinden zijn. Na sommatie plaatst GeenStijl opnieuw een link naar de foto’s onder de titel ʻBlote Britt gaat GeenStijl aanklaguh’.

GeenStijl betoogt dat zij de foto’s niet heeft openbaargemaakt, omdat het plaatsen van de links geen zelfstandige openbaarmaking oplevert. De rechtbank oordeelt echter dat GeenStijl wel openbaar maakt. Het plaatsen van hyperlinks vormt op zich geen openbaarmaking, maar kan onder omstandigheden wel tot een openbaarmaking leiden.

De rechtbank overweegt daartoe in navolging van de rechtspraak van het Hof van Justitie dat het recht op mededeling aan het publiek van art. 3 Auteursrechtrichtlijn ruim moet worden uitgelegd[1.] en dat rekening moet worden gehouden met de omstandigheden van het geval.[2.] Relevant is, aldus de rechtbank, met name of er sprake is van een interventie, een (nieuw) publiek en winstoogmerk. Met interventie wordt bedoeld dat men met volledige kennis van de gevolgen van zijn gedrag een interventie heeft gepleegd waarmee toegang wordt verleend tot het auteursrechtelijk beschermde werk (r.o. 4.6-4.7).[3.]

Interventie: de rechtbank stelt vast dat de bestanden niet openbaar waren voordat GeenStijl de link naar de bestanden op Filefactory.com plaatste. De vindplaats van de bestanden was niet met zoekmachines te vinden. Door de link te plaatsen, maakte GeenStijl de bestanden beschikbaar voor haar bezoekers en deze interventie was blijkens de begeleidende teksten ook zo bedoeld. Dat GeenStijl geen zeggenschap en controle heeft over de bestanden op Filefactory.com en Imageshack.us, acht de rechtbank niet relevant (r.o. 4.7-4.13).

Nieuw publiek: door het plaatsen van de hyperlink kon een vrij grote en onbepaalde kring van personen kennis nemen van de fotoreportage. Dit is een ander publiek dan dat waarop de auteursrechthebbende doelde toen deze toestemming verleende voor openbaarmaking van de fotoreportage (r.o. 4.14). De rechtbank bedoelt hier wellicht de

324 324

toestemming van de fotograaf voor publicatie in de Playboy. Het Hof van Justitie kijkt in Airfield echter niet of er ergens auteursrechtelijke toestemming is gegeven, maar of er auteursrechtelijke toestemming is gegeven aan de partij die het signaal verzendt waartoe een ander door middel van een interventie toegang verschaft (Airfield die toegang verschafte tot het door de omroep verzonden signaal). Als dat het geval is, heeft de aanbieder die de interventie pleegt alleen dan geen toestemming nodig als met de eerste partij is overeengekomen dat ‘de beschermde werken ook via deze aanbieder aan het publiek worden meegedeeld, op voorwaarde dat, in dat laatste geval, de interventie van deze aanbieder deze werken niet voor een nieuw publiek toegankelijk maakt.’[4.] Uit het vonnis blijkt niet dat dit verweer is gevoerd. GeenStijl betoogde wel dat Sanoma zich niet tegen de publicatie kan verzetten omdat zij de foto’s doelbewust heeft laten uitlekken, wat zou blijken uit het feit dat de vindplaats van de bestanden aan GeenStijl zou zijn gemaild vanaf het computernetwerk van Sanoma. De rechtbank achtte dit feit onvoldoende aannemelijk en, als het wel juist zou zijn, zou dat de publicatie op GeenStijl niet rechtmatig maken omdat Sanoma voor publicatie aan GeenStijl heeft laten weten dat ze dat niet wenste (r.o. 4.13).

De rechtbank betrekt ook het winstoogmerk van GeenStijl in de beoordeling. Het Hof van Justitie acht winstoogmerk ‘niet irrelevant’[5.] maar ook niet een absolute voorwaarde voor een ‘mededeling aan het publiek’.[6.] In dit geval oordeelt de rechtbank dat GeenStijl de links onmiskenbaar heeft geplaatst om bezoekers te trekken en dat zij daar een commercieel belang bij heeft. Het artikel was het meest bezochte item op GeenStijl in 2011 (r.o. 4.15).

GeenStijl maakt aldus openbaar. Voor een uitzondering op grond van art. 10 EVRM ziet de rechtbank geen aanleiding. Buiten de in de wet opgenomen beperkingen, zoals het citaatrecht, de parodie-exceptie en de onderwijsexceptie, is daarvoor alleen in zeer uitzonderlijke omstandigheden aanleiding. Daarvoor heeft GeenStijl onvoldoende gesteld (r.o. 4.20-4.21).

De rechtbank doet aldus wat de afgelopen 10 jaar in internetzaken nogal ongebruikelijk was: iemand verantwoordelijk houden voor een openbaarmaking op functionele in plaats van technische overwegingen. GeenStijl is verantwoordelijk voor de openbaarmaking van de foto’s, ook al staat het bestand op andermans server en is het daar door iemand anders op gezet. De rechtbank doorbreekt hiermee een trend. De afgelopen jaren zijn vele diensten op het internet aan directe aansprakelijkheid voor auteursrechtinbreuk ontsnapt doordat zij betoogden dat zij niet meer deden dan het plaatsen van hyperlinks naar bestanden op servers van derden: ZoekMP3, Kazaa, Shareconnector, Mininova, MyP2P, Real Networks en recentelijk nog Sumotorrent.[7.] Aangespoord door de rechtspraak van het Hof van Justitie over het begrip ‘mededeling aan het publiek’ (over televisieuitzendingen), lijkt de Nederlandse rechtspraak deze technische benadering van het openbaarmakingsbegrip nu wat te laten varen. Dit was al zichtbaar in Cmore/MyP2P, Tele2/UPC en FTD/Eyeworks waarin werd geoordeeld dat iemand onder omstandigheden kan openbaarmaken door toegang te bieden tot een signaal dat van een derde afkomstig is.[8.] Recentelijk oordeelde de Haagse rechtbank dat Nederland.fm de muziek op de radiostations openbaarmaakt die men op Nederland.fm kan beluisteren en dat daarbij niet uitmaakt dat Nederland.fm daarvoor via hyperlinks gebruikmaakt van de radiostream van de servers van de radiostations.[9.]

In de jurisprudentie van het Hof van Justitie komt de functionele benadering tot uitdrukking in het Airfield-arrest. Het verkopen van abonnementen op een tv-pakket en het verstrekken van smart cards kan tot directe aansprakelijkheid voor een satellietuitzending leiden, ook als de technische bemoeienis met de uitzending beperkt is tot het verstrekken aan abonnees van smart cards waarmee men het signaal kan decoderen. Bepalend is dat men doelbewust een interventie pleegt om aan een nieuw publiek toegang te verschaffen en dat dit niet wordt gedekt door de eventuele toestemming die de auteursrechthebbende heeft gegeven aan de derde tot wiens signaal toegang wordt verschaft.[10.]

Dat GeenStijl in deze zaak verantwoordelijk wordt gehouden, is begrijpelijk. In het rijtje van betrokken partijen, is GeenStijl de meest gerede partij. Het plaatsen van de link was een doelbewuste actie, bedoeld om veel bezoekers te genereren. De persoon die de

325 325

foto’s op Filefactory.com heeft geplaatst, zou onder omstandigheden medeverantwoordelijk kunnen zijn. Een zekere betrokkenheid lijkt hier aanwezig. De rechtbank neemt als vaststaand aan dat de vindplaats van de bestanden enkel aan GeenStijl bekend was (en mogelijk aan Pownews die de avond voorafgaande aan de publicatie op GeenStijl een foto publiceerde). Hier spreekt een intentie uit om de bestanden aan het publiek van GeenStijl ter beschikking te stellen.

De rechtbank oordeelt dat GeenStijl inbreuk maakt op het portretrecht van Britt Dekker.

De rechtbank acht de publicatie in strijd met haar persoonlijke levenssfeer. Door haar besluit in de Playboy te verschijnen, heeft zij haar privacy weliswaar enigszins prijsgegeven, maar dat betekent niet dat zij hoeft te tolereren dat zij onverwacht wordt geconfronteerd met publicatie op GeenStijl in een diskwalificerende context (r.o. 4.26).

Haar populariteit is als gevolg van haar televisieoptredens bovendien verzilverbaar, hetgeen blijkt uit het feit dat zij voor de Playboy-reportage betaald krijgt (r.o. 4.27).

Deze privacy- en commerciële belangen wegen zwaarder dan het belang van GeenStijl om de foto’s te plaatsen. Voor het brengen van de nieuwsfeiten (’Playboy-reportage Britt Dekker uitgelekt’; ’Britt Dekker klaagt GeenStijl aan’), hoeven de foto’s zelf niet te worden gepubliceerd. Dat Dekker zelf op Twitter aandacht heeft gevestigd op het feit dat haar foto’s op een Mexicaanse site zijn verschenen, doet aan deze belangenafweging niet af, maar kan in het kader van een eigen schuldverweer aan de orde komen bij de schadevaststelling (r.o.4.24, 4.30).[11.]

Sanoma vordert een verbod op verdere publicatie van de berichten over de Playboyreportage, publicatie van de informatie die GeenStijl in de procedure verkrijgt (o.a. de vergoeding die Dekker van Playboy krijgt) en verstrekking van de namen van de personen die de vindplaatsen van de foto’s hebben aangeleverd. Dit zijn vanuit IEhandhaving begrijpelijke vorderingen, maar voor een uitgever die leeft van vrije nieuwsgaring toch opmerkelijk. De rechtbank wijst de vorderingen af. Bij een verbod op publicatie van de berichten bestaat geen belang, omdat de links naar de foto’s zijn verwijderd. Vrijgeven van de bronnen acht de rechtbank in strijd met art. 10 EVRM omdat niet is gesteld en gebleken dat er ʻan overriding requirement in the public interestʼ is (r.o. 4.35). Dit lijkt mij een terechte toets ten aanzien van de persoon die GeenStijl over de fotoreportage heeft getipt en daarbij tevens de vindplaats van de foto op Filefactory.com heeft verstrekt. Het lijkt mij niet noodzakelijkerwijs terecht voor de persoon die de vindplaats op Imageshack.us heeft verstrekt. De rechtbank achtte publicatie van de foto’s immers niet nodig om het nieuws over het uitlekken van de Playboy-reportage te brengen (r.o. 4.29).

Voetnoten Voetnoten [1.]

Verwijzend naar HvJ EU 7 december 2006, nr. C-306/05, r.o. 36, AMI 2007/02, m.nt. K.J. Koelman (SGAE/Rafael Hoteles).

[2.]

Vermoedelijk ontleend aan HvJ EU 15 maart 2012, r.o.74-76, IER 2012/36 en AMI 2012/3 (SCF/Marco Del Corso). Het HvJ overweegt hier dat een geïndividualiseerde beoordeling in het bijzonder van belang is voor de uitleg van het begrip ʻmededeling aan het publiekʼ in de Verhuurrichtlijn. De doelstelling van dit begrip is gelijksoortig aan het begrip ʻmededeling aan het publiekʼ in de Auteursrechtrichtlijn, maar niet helemaal.

[3.]

Verwijzend naar HvJ EU 7 december 2006, nr. C-306/05, r.o. 42, AMI 2007/02, m.nt. K.J. Koelman (SGAE/Rafael Hoteles).

[4.]

HvJ EU 13 oktober 2011, nr. C-431/09 en C-432/09, r.o. 83, IER 2012/27, m.nt.

J.M.B. Seignette (Airfield & Canal Digitaal/Sabam).

[5.]

HvJ EU 4 oktober 2011, nr. C-403/08 en C-429/08, r.o. 204, IER 2012/26, m.nt.

M. de Cock Buning en H.M.H. Speyart (Premier League).

[6.]

HvJ EU 7 december 2006, nr. C-306/05, r.o. 44, AMI 2007/02, m.nt. K.J. Koelman (SGAE/Rafael Hoteles).

[7.]

Hof Amsterdam 15 juni 2006, AMI 2006, p. 173, m.nt. Koelman (ZoekMP3); HR 19 december 2003, NJ 2009/548, m.nt. P.B. Hugenholtz (Buma/KaZaA); Hof Amsterdam 16 maart 2010, IER 2010/78, m.nt. M. de Cock Buning (shareconnector); Rb. Utrecht 26 augustus 2009, IER 2009/60 (Brein/Mininova); Rb. ’s-Gravenhage (vzr.) 22 maart 2011,

326 326

IER 2011/44, m.nt. J.M.B. Seignette (Premier league/MyP2P); Rb. ’s-Gravenhage 2 november 2011, LJN BU3223 (Real Networks) en Rb. ’s-Gravenhage 24 oktober 2012, IEPT20121024 (Brein/XS Networks).

[8.]

Hof ’s-Hertogenbosch 12 januari 2010, IER 2010/34, m.nt. J.M.B. Seignette en S.J. Schaafsma (Cmore/MyP2P); Rb.’s-Gravenhage (vzr.) 31 mei 2010, IEPT20100531 en IEF 8872 (Tele2 & Online/UPC & Ziggo) en Hof ’s-Gravenhage 15 november 2010, IER 2011/28, m.nt. K.J. Koelman (FTD/Eyeworks).

[9.]

Rb. ’s-Gravenhage 19 december 2012, IEPT20121219 en IEF 12159 (Buma Stemra/Nederland.fm).

[10.] HvJ EU 13 oktober 2011, nr. C-431/09 en C-432/09, IER 2012/27, m.nt. J.M.B. Seignette (Airfield & Canal Digitaal/Sabam).

[11.] Over de afweging van belangen tussen bekende personen en het belang van informatievrijheid zie voorts de noot van D.J.G. Visser in Mediaforum 2012/10, p. 330.

327 327

ECLI:NL:HR:2013:BZ9958 Deeplink Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 13-09-2013 Datum publicatie 13-09-2013 Zaaknummer 12/05529 Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:BZ9958 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Cassatie Prejudiciële beslissing Inhoudsindicatie Prejudiciële beslissing, art. 392 Rv. Bewijsbeslag, mogelijkheid, wettelijke grondslag, art.

843a in verbinding met art. 730 Rv, overeenkomstige toepassing art. 1019a lid 1 en 3, 1019b lid 3 en 4, en 1019c Rv. Geen fishing expeditions. Beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. Door rechter te bepalen uitvoeringsmaatregelen, wijze van beslag en wijze van inzage, waarborgen vertrouwelijkheid; gerechtelijke bewaring, art. 709 Rv; zekerheidstelling, art. 701 Rv; toegang verlenen aan deurwaarder, art. 444-444b Rv, medewerkingsplicht beslagene.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl Uitspraak 13 september 2013 Eerste Kamer nr. 12/05529 EV/LZ Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: [eiseres], gevestigd te [vestigingsplaats], EISERES in eerste aanleg, niet verschenen in de prejudiciële procedure, tegen 1. [gedaagde 1], wonende te [woonplaats], 2. [gedaagde 2], wonende te [woonplaats], GEDAAGDEN in eerste aanleg, niet verschenen in de prejudiciële procedure.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als [eiseres] en [gedaagden] 1Het geding in feitelijke instantie Voor het verloop van het geding in feitelijke instantie verwijst de Hoge Raad naar de tussenbeschikking in de zaak 526958/KG RK 12-2482 HJ/CB van de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam van 4 december 2012.

De tussenbeschikking van de voorzieningenrechter is aan deze beschikking gehecht.

2De prejudiciële procedure Bij voornoemde tussenbeschikking heeft de voorzieningenrechter bepaald dat aan de Hoge Raad op de voet van art. 392 Rv de in de tussenbeschikking onder 4.6 omschreven vragen worden gesteld.

328 328

[eiseres] en [gedaagden] hebben geen schriftelijke opmerkingen als bedoeld in art. 393 lid 1 Rv ingediend.

Na daartoe desgevraagd in de gelegenheid te zijn gesteld, heeft mr. M.A.J.G. Janssen, advocaat bij de Hoge Raad, namens de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders op de voet van art. 393 lid 2 Rv schriftelijke opmerkingen ingediend. Mr. F.E. Vermeulen, advocaat bij de Hoge Raad, heeft namens de Nederlandse Vereniging van Banken eveneens schriftelijke opmerkingen ingediend.

De conclusie van de Advocaat-Generaa E.M. Wesseling-van Gent strekt tot beantwoording van de aan de Hoge Raad voorgelegde prejudiciële vragen in de onder 2.29, 2.33 en 2.44 van de conclusie aangegeven zin.

Mr. Vermeulen heeft bij brief van 8 mei 2013 op die conclusie gereageerd.

3Beantwoording van de prejudiciële vragen 3.1 Bij de beantwoording van de prejudiciële vragen gaat de Hoge Raad uit van de volgende door de voorzieningenrechter voorshands vastgestelde feiten. ( i) [eiseres] houdt zich bezig met beleggingen.

Zij heeft in een aantal tranches een bedrag van ruim € 17 miljoen geïnvesteerd in Unify Group Holding B.V. (hierna UGH). Uiteindelijk betrof ruim € 14 miljoen van dit bedrag deelnemingen, en ruim € 3 miljoen geldleningen aan UGH en háár deelnemingen. [eiseres] bezat 67% van de aandelen UGH. (ii) UGH richtte zich op de telecommunicatie. Zij had een netwerk opgezet voor het routeren van mobiele telefoongesprekken, met behulp waarvan gebruikers in het buitenland tegen lokaal tarief konden bellen. (iii) [gedaagde 1] bezat 31,7% van de aandelen in UGH en was tevens bestuurder van die vennootschap. [gedaagde 2] was sales manager daarvan. (iv) UGH heeft in de jaren 2009-2011 grote verliezen geleden. Haar bestuurder achtte samenwerking met andere partijen nodig om de continuïteit te waarborgen.

In september 2011 hebben [gedaagde 1] en [gedaagde 2] namens UGH overeenstemming bereikt met Itel, dat laatstgenoemde het belang van [eiseres] in UGH zou overnemen voor een bedrag van € 3 miljoen. Itel zou tevens € 4 miljoen aan werkkapitaal in UGH storten. ( v) De verkoop van UGH aan Itel is niet doorgegaan.

Aan UGH is op 1 december 2011 surseance van betaling verleend. Op 13 december 2011 is zij failliet verklaard. (vi) [eiseres] stelt dat [gedaagde 1] en [gedaagde 2] vertrouwelijke of onjuiste informatie aan Itel hebben verstrekt, als gevolg waarvan de transactie met Itel niet is doorgegaan. Volgens [eiseres] hebben [gedaagde 1] en [gedaagde 2] dit gedaan om zichzelf te bevoordelen. (vii) Tijdens een bespreking heeft [gedaagde 2] verklaard over 16.000 e-mails te beschikken die zijn gelijk zouden aantonen. [gedaagde 2] was echter niet bereid deze emails aan [eiseres] af te staan.

3.2 [eiseres] heeft de rechtbank op de voet van art. 730 in verbinding met 843a Rv verlof verzocht om ten laste van [gedaagde 1] en [gedaagde 2] bewijsbeslag te mogen leggen, met name op de meergenoemde 16.000 e-mails, met gerechtelijke bewaring op de voet van art. 709 Rv. De voorzieningenrechter heeft, na (de advocaat van) [eiseres] te hebben gehoord en zonder [gedaagde 1] en [gedaagde 2] te horen, voorlopig verlof verleend om bewijsbeslag te leggen op de in het verzoekschrift omschreven gegevensdragers en bescheiden die zich bevinden in de woningen van [gedaagde 1] en [gedaagde 2].

Vervolgens is op 6 november 2012 het bewijsbeslag gelegd. Daarop heeft de voorzieningenrechter, alvorens een oordeel uit te spreken over de vraag of het verlof definitief zou worden verleend, beide partijen en hun raadslieden in de gelegenheid gesteld zich uit te laten over zijn voornemen prejudiciële vragen aan de Hoge Raad te stellen, alsmede over de inhoud van de te stellen vragen. Daarna heeft de voorzieningenrechter, met aanhouding van iedere verdere beslissing, en met instemming

329 329

van de raadslieden van beide partijen, op de voet van art. 392 lid 1 Rv de volgende prejudiciële vragen aan de Hoge Raad voorgelegd: “1. Volgens artikel 1019b lid 1 jo. 1019c lid 1 Wetboek van burgerlijke rechtsvordering (Rv) kan bewijsbeslag gelegd worden in zaken met betrekking tot intellectuele eigendom.

Bestaat in zaken die niet vallen onder deze bepalingen (‘niet IE-zaken’) ook de mogelijkheid voor het leggen van een bewijsbeslag?

2.1 Indien bewijsbeslag in niet IE-zaken mogelijk is, moet er dan bijzondere terughoudendheid worden betracht bij het leggen van bewijsbeslag in woonhuizen? En als dit zo is, dient de voorzieningenrechter daarvoor in zijn beslagverlof bijzondere bepalingen op te nemen?

2.2 Indien bewijsbeslag in een woonhuis mogelijk is, is toetsing aan het bepaaldheidscriterium conform 843a Rv dan vereist bij het verlenen van verlof voor een conservatoir bewijsbeslag? En als dit zo is, mag dan enkel op deze bepaalde bescheiden conservatoir bewijsbeslag worden gelegd?

3.1 Dient de voorzieningenrechter bij de beslaglegging (in geval van bewijsbeslag in niet IEzaken) aanwezig te zijn? Zo ja, geldt dit altijd of alleen als het gaat om beslag in woonhuizen?

Zo nee, dient hij zich dan beschikbaar te houden voor vragen of problemen die zich tijdens de beslaglegging voordoen?

3.2 Kan bij het verlenen van het conservatoir beslag iedere willekeurige IT-specialist aangewezen worden?

4. Artikel 392 lid 5 Rv bepaalt: “De rechter houdt de beslissing op de eis of het verzoek aan totdat een afschrift van de beslissing van de Hoge Raad is ontvangen.”

Is met deze bepaling verenigbaar dat als de spoedeisendheid van een verzoek dit vereist, het verzoek voorlopig wordt toegewezen, waarbij de definitieve beslissing wordt aangehouden in afwachting van het antwoord van de Hoge Raad op de te stellen prejudiciële vraag?

5. Is het de deurwaarder toegestaan twee verschillende versies van het proces verbaal van beslaglegging op te maken?

6. Bestaat voor de beslagene een verplichting om mee te werken aan de beslaglegging in die zin dat hij verplicht is het in het verlof bedoelde bewijsmateriaal toegankelijk te maken voor beslaglegging door het verstrekken van gebruikersnamen, wachtwoorden, etc.?

Zo ja, bestaat die verplichting reeds in het stadium van de beslaglegging of ontstaat deze verplichting pas nadat in het kader van artikel 843a Rv is bepaald in welk deel van het beslagen materiaal inzage mag worden genomen?”

3.3.1 Voordat de door de voorzieningenrechter gestelde vragen worden beantwoord, wordt het volgende opgemerkt over de toelaatbaarheid van bewijsbeslag naar Nederlands recht, en over de voorwaarden waaraan in dat verband moet worden voldaan.

3.3.2 Een bewijsbeslag is een ingrijpend dwangmiddel waardoor onder omstandigheden aan de wederpartij of de derde onder wie het beslag wordt gelegd, aanzienlijke hinder of schade kan worden toegebracht. Beslaglegging is niet steeds nodig om tegemoet te komen aan de belangen van de verzoeker. Indien immers een partij voor het bewijs van haar stellingen is aangewezen op de medewerking van haar wederpartij, en deze die medewerking zonder voldoende grond weigert, kan de in de in de hoofdzaak oordelende rechter, mede gelet op art. 21 Rv, daaruit de gevolgtrekking maken die hij geraden acht.

3.3.3 Uit het recht van de ons omringende landen blijkt dat de vraag of een zodanig beslag mag worden gelegd en zo ja, onder welke voorwaarden, uiteenlopend kan worden

330 330

beantwoord. Om die reden zou het de voorkeur hebben verdiend dat de wetgever de in dit kader van belang zijnde afwegingen en keuzes had gemaakt.

3.4.1 De minister heeft echter in het kader van het wetsvoorstel “Aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de wijziging van het recht op inzage, afschrift of uittreksel van bescheiden” over het bewijsbeslag onder meer opgemerkt: “(…) dat het voorgestelde recht op inzage, afschrift of uittreksel van bescheiden de in de praktijk ontwikkelde mogelijkheid conservatoir beslag tot afgifte op bescheiden te leggen om daarvan een afschrift ter bescherming van bewijs ex artikel 730 Rv te verkrijgen, onverlet laat. Voor het verkrijgen van inzage, afschrift of uittreksel van de beslagen bescheiden is vervolgens telkens een rechterlijke machtiging vereist. Wordt het beslag achteraf onrechtmatig geoordeeld, dan is de beslaglegger in beginsel schadeplichtig.” (…)

“Een enkele keer hebben de reacties niet tot de gewenste aanpassing aanleiding gegeven. In dat verband mag de suggestie het bewijsbeslag in de wet te regelen niet onvermeld blijven. Volgens de regering gaat het om een afzonderlijk onderwerp, dat anders dan het recht op afschrift van bescheiden, niet zo ver gaat dat daaronder ook de afgifte van roerende zaken en DNA kunnen worden begrepen, en waarvan de regeling alleen daarom al, mochten er inderdaad problemen bestaan die een wettelijke oplossing behoeven, bij voorkeur geschiedt in zijn eigen specifieke context. Op dit moment geeft de wetgever er de voorkeur aan de ontwikkelingen in de praktijk af te wachten.”

(Kamerstukken II, 2011-2012, 33 079, nr. 3, p. 5 en 7-8) 3.4.2 Met deze opmerkingen van de minister stemt overeen dat de mogelijkheid om ook in niet-IE-zaken bewijsbeslag te leggen, door de meerderheid van de rechtsgeleerde schrijvers en ook door de meeste feitenrechters die zich hierover hebben uitgesproken, wordt aanvaard, zoals blijkt uit de conclusie van de Advocaat-Generaal, nrs. 2.3-2.13.

3.4.3 Uit de arresten van het EHRM van 30 maart 1989 (Chappell/Verenigd Koninkrijk, no.

10461/83, ECLI:NL:XX:1989:AD0700, NJ 1991/522) en 16 december 1992 (Niemitz/Duitsland, no. 13710/88, ECLI:NL:XX:1992:AD1800, NJ 1993/400) volgt dat een zodanig beslag niet in strijd hoeft te komen met art. 8 EVRM. 3.5 Omdat de wetgever, blijkens het hiervoor in 3.4.1 vermelde citaat, kennelijk de voorkeur eraan geeft de ontwikkelingen in de praktijk af te wachten, zal de Hoge Raad de noodzakelijke afwegingen en keuzes ten dele zelf maken. Deze strekken ertoe het bewijsbeslag, dat toelaatbaar wordt geacht, met adequate en effectieve waarborgen te omringen, en willekeurige inmenging en misbruik te voorkomen, en om ervoor te zorgen dat eventuele schadelijke gevolgen daarvan voor de wederpartij of de derde onder wie de beslaglegging plaatsvindt, binnen redelijke grenzen blijven. De hierna te vermelden regels laten de voorzieningenrechter de ruimte daaraan toepassing te geven op een wijze waarop aan de zojuist vermelde strekking recht wordt gedaan.

3.6.1 Mede gelet op het vorenoverwogene moet worden aangenomen dat de art. 730 en 843a Rv voldoende grondslag bieden voor het leggen van een bewijsbeslag ook in niet-IEzaken; de art. 1019a leden 1 en 3, 1019b leden 3 en 4 en 1019c Rv zijn, voor zover nodig, overeenkomstig van toepassing. Dit betekent dat de beslaglegging slechts kan plaatsvinden onder de in art. 843a Rv gestelde voorwaarden en dus ook dat zij slechts betrekking kan hebben op "bescheiden" in de zin van die bepaling (waaronder overigens mede digitale bestanden kunnen worden begrepen, met dien verstande dat de mogelijkheid bestaat dat daarvan onder toezicht van de deurwaarder ter plaatse kopieën worden gemaakt, die dan in beslag worden genomen). Zij kan, indien noodzakelijk, tevens de voorwerpen betreffen waarin, of de gegevensdragers waarop deze bescheiden zich bevinden.

3.6.2 Het rechterlijke verlof om het bewijsbeslag te leggen geeft geen verdergaande aanspraken dan de bewaring van de in beslag genomen bescheiden; noch dit verlof, noch

331 331

de beslaglegging zelf geeft de beslaglegger dan ook recht op afgifte, inzage of afschrift.

De verzoeker ontleent aan het verlof ook niet het recht bij de beslaglegging aanwezig te zijn (art. 702 lid 1 in verbinding met 443 lid 2 Rv).

3.6.3 Onder omstandigheden kunnen deze bescheiden, ter plaatse gemaakte kopieĂŤn daaronder begrepen, ter gerechtelijke bewaring worden afgegeven, zulks met inachtneming van het bepaalde in art. 709 Rv. 3.7.1 In het inleidende verzoekschrift dienen de in beslag te nemen bescheiden zo precies te worden omschreven als in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van de verzoeker kan worden verlangd, omdat de beslaglegging niet mag ontaarden in een fishing expedition . In het verzoekschrift dient zowel de rechtsbetrekking te worden gesteld met het oog waarop het verlof wordt gevraagd, als de identiteit van de wederpartij of de derde onder wie het beslag moet worden gelegd. Voorts dient de verzoeker zijn belang bij de beslaglegging voldoende aannemelijk te maken, alsmede feiten en omstandigheden waaruit volgt dat de beslaglegging met het oog daarop noodzakelijk is.

Daartoe is nodig dat gegronde vrees bestaat dat de betrokken bescheiden anders verloren gaan, en dat de beoogde bewijsvoering niet op andere, voor de beslagene minder ingrijpende wijze kan plaatsvinden (zie de MvT bij art. 1019b Rv, Kamerstukken II 2005/06, 30 392, nr. 3,p. 20: de keuze van de maatregelen dient te worden geleid door overwegingen van proportionaliteit en subsidiariteit). De verzoeker dient ook te vermelden of een eis in de hoofdzaak is of wordt ingesteld, en aannemelijk te maken dat de in beslag te nemen bescheiden zich onder de wederpartij of de derde bevinden (zie ook art. 444a lid 1 Rv).

3.7.2 Het verlof wordt zo nodig gegeven zonder dat de wederpartij wordt gehoord, met name indien het aannemelijk is dat uitstel de verzoeker onherstelbare schade zal berokkenen of indien er een aantoonbaar gevaar voor verduistering of verlies van bewijs bestaat (vgl. art. 1019b lid 3 BW).

3.7.3 Verlof voor de beslaglegging wordt niet gegeven indien de bescherming van de eventuele vertrouwelijkheid van de in beslag te nemen bescheiden onvoldoende is gewaarborgd (vgl. art. 1019b lid 4 Rv). Verder kan de voorzieningenrechter, met name indien hij het verlof verleent zonder dat de wederpartij wordt gehoord, aan het verlof - met overeenkomstige toepassing van art. 701 Rv - de voorwaarde verbinden dat de beslaglegger zekerheid stelt ter zake van de schade die hij heeft te vergoeden indien het beslag onrechtmatig blijkt te zijn.

3.7.4 De met de executie van het verlof belaste deurwaarder heeft ter inbeslagneming toegang tot elke plaats, voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van zijn taak nodig is, zulks met inachtneming van de art. 444-444b Rv, welke bepalingen overeenkomstig van toepassing zijn op het conservatoire beslag (art. 712 en 734 Rv), en ook op het bewijsbeslag.

3.8 Mede in het licht van het vorenoverwogene, kunnen de door de voorzieningenrechter gestelde vragen als volgt worden beantwoord.

3.9.1 Vraag 1 wordt bevestigend beantwoord, met inachtneming van hetgeen hiervoor in 3.6.1-3.7.4 is overwogen.

3.9.2 Vraag 2.1 moet aldus worden beantwoord dat aan de stelplicht van degene die verlof vraagt om bewijsbeslag te leggen, hoge eisen moeten worden gesteld. Indien het verlof wordt verleend, geldt wat betreft de omstandigheid dat het beslag in een woning moet worden gelegd, dat de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit meebrengen dat het privĂŠleven en het familie- en gezinsleven van degene onder wie het beslag wordt gelegd, zoveel mogelijk worden gerespecteerd.

332 332

De voorzieningenrechter kan op de omstandigheden van het geval toegesneden voorwaarden in zijn uitspraak opnemen.

3.9.3 Vraag 2.2 wordt in die zin beantwoord dat, zoals volgt uit hetgeen hiervoor in 3.6.1 is overwogen, het verzoek steeds mede dient te worden getoetst aan de criteria van art.

843a Rv, dus ook in het geval van beslaglegging in een woning. Het beslag mag slechts worden gelegd op de in het verzoekschrift omschreven bescheiden (zie hiervoor in 3.7.1).

3.9.4 Vraag 3.1 leent zich niet voor beantwoording omdat de noodzakelijke waarborgen voor de beslagene in verschillende richtingen kunnen worden gezocht, bijvoorbeeld door de beslaglegger te verplichten tot zekerheidstelling voor de door hem eventueel verschuldigde schadevergoeding, of door toezicht van de voorzieningenrechter die het verlof voor de beslaglegging heeft gegeven, of doordat de advocaat van de beslaglegger bij de beslaglegging aanwezig moet zijn en de beslaglegging, nadat conserverende maatregelen zijn genomen, geen voortgang vindt voordat ook een advocaat of andere vertrouwenspersoon van de beslagene ter plaatse aanwezig is, of door een combinatie van deze of andere maatregelen.

Overigens verdient opmerking dat de voorzieningenrechter zitting houdt op alle dagen en alle uren zodat hij, indien zich bij de beslaglegging problemen voordoen, op zeer korte termijn benaderd moet kunnen worden.

3.9.5 Vraag 3.2 is klaarblijkelijk gericht op de bescherming van de belangen van de beslagene bij beslag op digitale bestanden in verband met de mogelijkheid dat, indien de deurwaarder die het beslag legt wordt vergezeld door een "willekeurige IT-specialist", de vereiste vertrouwelijkheid niet per se voldoende is gewaarborgd.

De vraag leent zich niet voor beantwoording in algemene zin. De vereiste vertrouwelijkheid kan immers op diverse wijzen worden gewaarborgd, bijvoorbeeld door invoering van een certificeringsstelsel, en het is niet aan de rechter om zulke keuzes in algemene zin te maken. De voorzieningenrechter dient een beslissing te nemen met inachtneming van alle omstandigheden van het geval.

3.9.6 Vraag 4 wordt aldus verstaan dat zij erop is gericht duidelijkheid erover te verkrijgen of de in het onderhavige geval gevolgde procedure, zoals hiervoor in 3.2 omschreven, aanvaardbaar is.

Het antwoord op deze vraag luidt bevestigend.

De door de voorzieningenrechter gevolgde procedure is in een spoedeisend geval als het onderhavige verenigbaar met de in de vraag genoemde wetsbepaling.

3.9.7 Vraag 5 dient aldus te worden beantwoord dat het de deurwaarder is toegestaan om, als daartoe aanleiding is, twee verschillende processen-verbaal van beslaglegging op te maken; een proces-verbaal dat is bestemd voor de verzoeker, waarin de in beslag genomen bescheiden slechts globaal zijn omschreven, en een proces-verbaal dat is bestemd voor diens wederpartij en, eventueel, de derde onder wie het beslag is gelegd, dat een gedetailleerde omschrijving van deze bescheiden bevat. Aanleiding hiertoe bestaat met name indien het beslag ook vertrouwelijke bescheiden omvat of kan omvatten.

3.9.8 Bij de beantwoording van vraag 6 ten slotte wordt het volgende vooropgesteld. De in de vraag bedoelde medewerkingsplicht heeft betrekking op de tenuitvoerlegging door de deurwaarder van het door de voorzieningenrechter gegeven verlof tot beslaglegging. Zij moet worden onderscheiden van de op de voet van art. 843a Rv te beoordelen vraag of, en zo ja in hoeverre, de beslaglegger inzage, afschrift of uittreksel van de in beslag genomen bescheiden wordt verschaft.

De medewerkingsplicht waarop de vraag betrekking heeft, betreft de tenuitvoerlegging van het beslagverlof.

3.9.9

333 333

Een medewerkingsplicht als hier bedoeld hoeft niet te worden aangenomen indien tijdens de beslaglegging een gegevensdrager wordt aangetroffen waarop een of meer versleutelde of met een toegangscode beschermde bestanden staan. Indien redelijke grond bestaat om te vermoeden dat deze bestanden zijn aan te merken als bescheiden in de zin van het beslagverlof, kan de deurwaarder deze gegevensdrager zelf in beslag nemen indien de bestanden niet voor hem toegankelijk worden gemaakt. De rechter in de hoofdzaak beoordeelt of de wederpartij of de derde is gehouden de toegang tot de bestanden te verschaffen; hetzelfde geldt voor de consequenties voor het geval dit ten onrechte wordt geweigerd.

3.9.10 Indien tijdens de tenuitvoerlegging van het beslagverlof echter redelijke gronden blijken te bestaan om te vermoeden dat de beslagene of de derde digitale bestanden elders dan op een aangetroffen gegevensdrager (bijvoorbeeld ‘ in the cloud ’) bewaart, en dat deze bestanden vallen onder het beslagverlof, dient hij – onverminderd hetgeen hiervoor in 3.3.2 is vermeld - deze bestanden voor de deurwaarder toegankelijk te maken. De rechterlijke toestemming tot beslaglegging omvat in dit soort gevallen immers uit haar aard mede een tot de beslagene of de derde gericht bevel om de noodzakelijke medewerking te verlenen aan de beslaglegging omdat die toestemming anders zinloos zou zijn.

3.10 Omdat [eiseres] en [gedaagden] geen schriftelijke opmerkingen als bedoeld in art. 393 lid 1 Rv hebben ingediend, ziet de Hoge Raad geen aanleiding een kostenbegroting te maken als in art. 394 lid 2 Rv bedoeld.

4Beslissing De Hoge Raad: beantwoordt de prejudiciële vragen op de hiervoor in 3.9.1-3.9.10 weergegeven wijze Deze beslissing is gegeven door de vice-president F.B. Bakels als voorzitter en de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, A.H.T. Heisterkamp, M.A. Loth en G. Snijders, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer M.A. Loth op 13 september 2013 .

334 334

ARREST VAN HET HOF (Vierde kamer) 3 oktober 2013 (*) „Verordening (EG) nr. 44/2001 – Rechterlijke bevoegdheid – Verbintenissen uit onrechtmatige daad – Vermogensrechten van auteur – Materiële drager waarop beschermd werk wordt gekopieerd – Terbeschikkingstelling via internet – Bepaling van plaats waar schade is ingetreden” In zaak C-170/12, betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door de Cour de cassation (Frankrijk) bij beslissing van 5 april 2012, ingekomen bij het Hof op 11 april 2012, in de procedure Peter Pinckney tegen KDG Mediatech AG, wijst HET HOF (Vierde kamer), samengesteld als volgt: L. Bay Larsen, kamerpresident, J. Malenovský, U. Lõhmus, M. Safjan (rapporteur) en A. Prechal, rechters, advocaat-generaal: N. Jääskinen, griffier: A. Calot Escobar, gezien de stukken, gelet op de opmerkingen van: – P. Pinckney, vertegenwoordigd door J. de Salve de Bruneton, avocat, – de Franse regering, vertegenwoordigd door G. de Bergues en B. BeaupèreManokha als gemachtigden, – de Griekse regering, vertegenwoordigd door S. Chala als gemachtigde, – de Oostenrijkse regering, vertegenwoordigd door C. Pesendorfer als gemachtigde, – de Poolse regering, vertegenwoordigd door B. Majczyna en M. Szpunar als gemachtigden, – de Europese Commissie, vertegenwoordigd door A.-M. Rouchaud-Joët als gemachtigde, gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 13 juni 2013, het navolgende Arrest 1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 5, punt 3, van verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (PB 2001, L 12, blz. 1; hierna: „verordening”).

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen P. Pinckney, die in Frankrijk woont, en KDG Mediatech AG (hierna: „Mediatech”), een in Oostenrijk gevestigde onderneming, betreffende een vordering tot schadevergoeding wegens de beweerde inbreuk van die onderneming op de aan het auteursrecht van Pinckney verbonden vermogensrechten.

Toepasselijke bepalingen Verordening 3 De punten 2, 11, 12 en 15 van de considerans van de verordening luiden: „(2) Sommige verschillen in de nationale regels inzake de rechterlijke bevoegdheid en de erkenning van beslissingen bemoeilijken de goede werking van de interne markt.

Bepalingen die de eenvormigheid van de regels inzake jurisdictiegeschillen in burgerlijke en handelszaken mogelijk maken alsook de vereenvoudiging van de formaliteiten met het oog op een snelle en eenvoudige erkenning en tenuitvoerlegging van de beslissingen van de lidstaten waarvoor deze verordening verbindend is, zijn onontbeerlijk. [...]

(11) De bevoegdheidsregels moeten in hoge mate voorspelbaar zijn, waarbij als beginsel geldt dat de bevoegdheid in het algemeen gegrond wordt op de woonplaats van de verweerder; de bevoegdheid moet altijd op die grond kunnen worden gevestigd, behalve in een gering aantal duidelijk omschreven gevallen waarin het voorwerp van het

335 335

geschil of de autonomie van de partijen een ander aanknopingspunt wettigt. Voor rechtspersonen moet de woonplaats autonoom worden bepaald om de gemeenschappelijke regels doorzichtiger te maken en jurisdictiegeschillen te voorkomen.

(12) Naast de woonplaats van de verweerder moeten er alternatieve bevoegdheidsgronden mogelijk zijn, gebaseerd op de nauwe band tussen het gerecht en de vordering of de noodzaak een goede rechtsbedeling te vergemakkelijken. [...]

(15) Met het oog op een harmonische rechtsbedeling in de Gemeenschap moeten parallel lopende processen zo veel mogelijk worden beperkt en moet worden voorkomen dat in twee lidstaten onverenigbare beslissingen worden gegeven. [...]”

4 De bevoegdheidsregels zijn opgenomen in hoofdstuk II van de verordening, dat de artikelen 2 tot en met 31 bevat.

5 Artikel 2, lid 1, van de verordening, dat deel uitmaakt van afdeling 1 van dat hoofdstuk II, „Algemene bepalingen”, luidt: „Onverminderd deze verordening worden zij die woonplaats hebben op het grondgebied van een lidstaat, ongeacht hun nationaliteit, opgeroepen voor de gerechten van die lidstaat.”

6 Artikel 3, lid 1, van de verordening, in dezelfde afdeling, bepaalt: „Degenen die op het grondgebied van een lidstaat woonplaats hebben, kunnen slechts voor het gerecht van een andere lidstaat worden opgeroepen krachtens de in de afdelingen 2 tot en met 7 van dit hoofdstuk gegeven regels.”

7 Afdeling 2 van hoofdstuk II van de verordening, „Bijzondere bevoegdheid”, bevat met name artikel 5. Punt 3 van dat artikel 5 luidt: „Een persoon die woonplaats heeft op het grondgebied van een lidstaat, kan in een andere lidstaat voor de volgende gerechten worden opgeroepen: [...]

3. ten aanzien van verbintenissen uit onrechtmatige daad: voor het gerecht van de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen”.

Richtlijn 2001/29/EG 8 Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (PB L 167, blz. 10) bevat een hoofdstuk II, „Rechten en beperkingen”, met daarin in het bijzonder de artikelen 2 tot en met 4, die betrekking hebben op het recht van mededeling van werken aan het publiek en het recht van beschikbaarstelling van ander materiaal voor het publiek, respectievelijk het distributierecht.

Hoofdgeding en prejudiciële vragen 9 Pinckney, die in Toulouse (Frankrijk) woont, stelt auteur, componist en vertolker te zijn van twaalf door de groep Aubray Small op vinylplaat opgenomen liedjes.

10 Nadat hij had ontdekt dat die nummers zonder zijn toestemming waren gekopieerd op een in Oostenrijk door Mediatech geperste compact disc (cd) en vervolgens door de Britse ondernemingen Crusoe of Elegy te koop waren aangeboden via verschillende websites die hij vanuit zijn woning in Toulouse kon raadplegen, heeft hij Mediatech op 12 oktober 2006 gedagvaard voor het Tribunal de grande instance de Toulouse tot vergoeding van de door de inbreuk op zijn auteursrechten veroorzaakte schade.

11 Volgens Mediatech is de Franse rechter niet bevoegd. Bij beschikking van 14 februari 2008 heeft de rechter van instructie van het Tribunal de grande instance de Toulouse die exceptie van onbevoegdheid afgewezen op grond dat de enkele omstandigheid dat Pinckney de betrokken cd’s vanuit zijn Franse woonplaats kon kopen op een voor het Franse publiek toegankelijke website volstond voor een wezenlijk verband tussen de feiten en de beweerde schade, zodat de aangezochte rechter bevoegd was.

12 Mediatech heeft hoger beroep ingesteld tegen dit vonnis met het betoog dat de cd’s waren geperst in Oostenrijk – waar zij is gevestigd – op verzoek van een Britse onderneming, die deze verkoopt via een website. Volgens haar zijn dus enkel de gerechten van de woonplaats van de verwerende partij – in casu Oostenrijk – bevoegd of

336 336

die van de plaats waar de schade is ingetreden, dat wil zeggen waar de gestelde fout is begaan, in casu het Verenigd Koninkrijk.

13 Bij arrest van 21 januari 2009 heeft de Cour d’appel de Toulouse het Tribunal de grande instance de Toulouse onbevoegd verklaard, op grond dat verweerster woonplaats heeft in Oostenrijk en dat de plaats waar de schade is ingetreden niet in Frankrijk kan liggen, zonder dat de respectieve aansprakelijkheid van Mediatech en de ondernemingen Crusoe of Elegy hoeft te worden onderzocht, aangezien de medeplichtigheid van die ondernemingen aan Mediatechs inbreuk niet was aangevoerd.

14 Pinckney heeft tegen dit arrest cassatieberoep ingesteld met het betoog dat artikel 5, punt 3, van de verordening is geschonden. Volgens hem is de Franse rechter bevoegd en is zijn vordering ten onrechte afgewezen.

15 In deze omstandigheden heeft de Cour de cassation de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen: „1) Moet artikel 5, punt 3, van [de] verordening [...] aldus worden uitgelegd dat in geval van een beweerde schending van de aan het auteursrecht verbonden vermogensrechten door op internet geplaatste content, – de persoon die zich gelaedeerd acht, bij de gerechten van elke lidstaat op het grondgebied waarvan een op internet geplaatste content toegankelijk is of is geweest, een vordering kan instellen tot vergoeding van de schade die is veroorzaakt op het grondgebied van de lidstaat van het aangezochte gerecht, of – moet deze content bovendien bestemd zijn of zijn geweest voor het op het grondgebied van die lidstaat gevestigde publiek, of moet er sprake zijn van een ander aanknopingspunt?

2) Moet de eerste vraag op dezelfde wijze worden beantwoord wanneer de beweerde schending van de aan het auteursrecht verbonden vermogensrechten niet voortvloeit uit het feit dat content in gedematerialiseerde vorm op internet werd geplaatst, maar, zoals in casu, uit het feit dat een materiële drager waarop deze content is gekopieerd, op internet wordt aangeboden?”

Beantwoording van de prejudiciële vragen Ontvankelijkheid 16 Volgens de Oostenrijkse regering zijn de prejudiciële vragen niet-ontvankelijk. Zij zouden hypothetisch zijn ten aanzien van de omstandigheden van het hoofdgeding, omdat zij geen betrekking hebben op de reproductie door Mediatech, maar op latere, door de betrokken Britse ondernemingen verrichte, verkoophandelingen. Uit de uiteenzetting van de feiten in het hoofdgeding blijkt niet dat Mediatech de verkoop van de cd’s door die ondernemingen heeft georganiseerd of dat zij een band met hen heeft.

17 In elk geval is volgens die regering de eerste vraag niet-ontvankelijk omdat zij uitgaat van de onjuiste premisse dat content in gedematerialiseerde vorm, namelijk het werk op zich, via het internet is aangeboden, terwijl in het hoofdgeding slechts het aanbod van een materiële drager waarop die content was gekopieerd aan de orde is.

18 In dit verband zij eraan herinnerd dat volgens vaste rechtspraak het Hof een verzoek om een prejudiciële beslissing van een nationale rechter slechts kan afwijzen wanneer duidelijk blijkt dat de gevraagde uitlegging van het Unierecht geen verband houdt met een reëel geschil of met het voorwerp van het hoofdgeding, wanneer het vraagstuk van hypothetische aard is of het Hof niet beschikt over de gegevens, feitelijk en rechtens, die noodzakelijk zijn om een zinvol antwoord te geven op de gestelde vragen (arresten van 11 september 2008, Eckelkamp e.a., C-11/07, Jurispr. blz. I-6845, punt 28, en 20 juni 2013, Rodopi-M 91, C-259/12, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 27).

19 Het Hof heeft voorts verduidelijkt dat de reden voor een prejudiciële verwijzing niet het bieden van de mogelijkheid om rechtsgeleerde adviezen over algemene of hypothetische vraagstukken te formuleren is, maar de behoefte aan werkelijke beslechting van een geschil (zie arrest van 2 april 2009, Elshani, C-459/07, Jurispr. blz. I-2759, punt 42).

20 In casu staat vast dat de verwijzende rechter uitspraak moet doen over een beweerde inbreuk op de aan het auteursrecht verbonden vermogensrechten door een

337 337

aanbod op het internet van een materiële drager waarop een beschermd werk is gekopieerd en dat de vraag of de Franse gerechten bevoegd zijn om kennis te nemen van die beschuldiging het eigenlijke voorwerp van het hoofdgeding uitmaakt. Gelet op alle gegevens waarover het Hof beschikt, blijkt namelijk dat de uitkomst van dit geding afhangt van het antwoord op de prejudiciële vragen, die bovendien kunnen worden geherformuleerd.

21 De prejudiciële vragen zijn bijgevolg ontvankelijk.

Ten gronde 22 Met zijn vragen, die moeten worden geherformuleerd, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 5, punt 3, van de verordening aldus moet worden uitgelegd dat wanneer een inbreuk wordt aangevoerd op aan het auteursrecht verbonden vermogensrechten die worden gewaarborgd door de lidstaat van de aangezochte rechter, deze bevoegd is kennis te nemen van een door de auteur van een werk ingeleide aansprakelijkheidsvordering tegen een in een andere lidstaat gevestigde onderneming die daar dat werk heeft gekopieerd op een materiële drager die vervolgens is verkocht door in een derde lidstaat gevestigde ondernemingen via een website die ook toegankelijk is in het rechtsgebied van de aangezochte rechter.

23 Om die vragen te kunnen beantwoorden, zij er meteen aan herinnerd dat de bepalingen van de verordening autonoom moeten worden uitgelegd aan de hand van het stelsel en de doelstellingen ervan (arrest van 16 mei 2013, Melzer, C-228/11, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 22 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

24 Bij wijze van afwijking van het fundamentele beginsel van artikel 2, lid 1, van deze verordening, waarbij de gerechten van de lidstaat op het grondgebied waarvan de verweerder zijn woonplaats heeft, bevoegd worden verklaard, regelt afdeling 2 van hoofdstuk II van de verordening een aantal bijzondere bevoegdheden, waaronder die van artikel 5, punt 3 (arrest Melzer, reeds aangehaald, punt 23).

25 Aangezien de bevoegdheid van de gerechten van de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen, een bijzondere bevoegdheidsregel vormt, moet er een strikte uitlegging aan worden gegeven, die niet verder gaat dan de door de verordening uitdrukkelijk bedoelde gevallen (arrest Melzer, reeds aangehaald, punt 24).

26 Dat neemt niet weg dat de zinsnede „plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen” in artikel 5, punt 3, van de verordening zowel doelt op de plaats waar de schade is ingetreden als op de plaats van de schadeveroorzakende gebeurtenis, zodat de verwerende partij naar keuze van de eiser voor het gerecht van de ene dan wel van de andere plaats kan worden opgeroepen (arrest Melzer, reeds aangehaald, punt 25).

27 In dit verband is het vaste rechtspraak dat de bevoegdheidsregel van artikel 5, punt 3, van de verordening berust op het bestaan van een bijzonder nauw verband tussen de vordering en de gerechten van de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen, op grond waarvan het om redenen verband houdend met een goede rechtsbedeling en nuttige procesinrichting gerechtvaardigd is dat deze laatste bevoegd zijn (arrest Melzer, reeds aangehaald, punt 26).

28 Aangezien de vaststelling van een van de aanknopingspunten die in de in punt 26 van het onderhavige arrest aangehaalde rechtspraak zijn erkend, het mogelijk moet maken de rechter bevoegd te verklaren die objectief gezien het best in staat is om te beoordelen of de verwerende partij aansprakelijk kan worden gesteld, kan enkel de rechter van het rechtsgebied waar het relevante aanknopingspunt zich bevindt, rechtsgeldig worden aangezocht (zie in die zin arrest van 25 oktober 2012, Folien Fischer en Fofitec, C-133/11, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 52).

29 In casu heeft het hoofdgeding, anders dan de zaak die heeft geleid tot het arrest Melzer, reeds aangehaald, geen betrekking op de mogelijkheid om voor de aangezochte rechter een van de veronderstelde schadeveroorzakers op te roepen op grond van de plaats van de schadeveroorzakende gebeurtenis. Vaststaat immers dat die plaats zich niet bevindt in het rechtsgebied van de door Pinckney aangezochte rechter. De vraag rijst dus of die rechter bevoegd is op basis van de plaats waar de schade is ingetreden.

338 338

30 Derhalve moet in concreto worden bepaald onder welke omstandigheden – voor toepassing van artikel 5, punt 3, van de verordening – de schade die voortvloeit uit de beweerde inbreuk op de aan het auteursrecht verbonden vermogensrechten intreedt of kan intreden in een andere lidstaat dan die waar verweerster het werk van de auteur heeft gekopieerd op een materiële drager die vervolgens is verkocht via een website die ook toegankelijk is in het rechtsgebied van de aangezochte rechter.

31 Het Hof heeft artikel 5, punt 3, van de verordening reeds uitgelegd in het geval van beweerde inbreuken door middel van het internet, waardoor de schade op verschillende plaatsen kan intreden (arresten van 25 oktober 2011, eDate Advertising en Martinez, C-509/09 en C-161/10, Jurispr. blz. I-10269, en 19 april 2012, Wintersteiger, C-523/10, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie).

32 Uit die rechtspraak volgt in de eerste plaats dat de plaats waar de schade is ingetreden in de zin van die bepaling kan verschillen naargelang de aard van het recht dat zou zijn geschonden (zie in die zin arrest Wintersteiger, reeds aangehaald, punten 21-24).

33 In de tweede plaats kan schade alleen maar intreden in een bepaalde lidstaat als het recht dat zou zijn geschonden, in die lidstaat wordt beschermd (zie arrest Wintersteiger, reeds aangehaald, punt 25).

34 Tot slot volgt in de derde plaats uit die rechtspraak dat de vaststelling van de plaats waar de schade is ingetreden om te bepalen welke rechter bevoegd is om kennis te nemen van een vordering inzake onrechtmatige daad, overeenkomstig de in punt 27 van het onderhavige arrest in herinnering gebrachte doelstellingen, ook afhangt van de vraag welke rechter het best is geplaatst om de gegrondheid van de beweerde inbreuk na te gaan (reeds aangehaalde arresten eDate Advertising en Martinez, punt 48, en Wintersteiger, punt 27).

35 Aan de hand van die beginselen heeft het Hof voor de vaststelling van de plaats waar schade is ingetreden die zou zijn veroorzaakt door middel van het internet, een onderscheid gemaakt tussen inbreuken op persoonlijkheidsrechten en op een recht inzake intellectuele en industriële eigendom.

36 Zo kan het vermeende slachtoffer van een inbreuk op persoonlijkheidsrechten – die in alle lidstaten worden beschermd – door op het internet geplaatste content, op basis van het intreden van de schade een aansprakelijkheidsvordering instellen bij de gerechten van elke lidstaat waar die content toegankelijk is of is geweest. Deze gerechten kunnen enkel uitspraak doen over schade die is veroorzaakt op het grondgebied van de lidstaat van het aangezochte gerecht (zie arrest eDate Advertising en Martinez, reeds aangehaald, punt 52). Aangezien de gevolgen van een inbreuk door middel van op het internet geplaatste content voor de persoonlijkheidsrechten van een persoon het best kunnen worden beoordeeld door het gerecht van de plaats waar die persoon het centrum van zijn belangen heeft, kan het beweerde slachtoffer er voorts voor kiezen zich voor de volledige schade enkel tot het gerecht van die plaats te richten (arrest eDate Advertising en Martinez, reeds aangehaald, punt 48).

37 De beweerde inbreuk op een recht inzake intellectuele of industriële eigendom, dat door inschrijving enkel wordt beschermd op het grondgebied van de lidstaat van inschrijving, moet daarentegen aanhangig worden gemaakt bij de gerechten van die lidstaat. Het zijn immers de gerechten van de lidstaat van inschrijving die het best in staat zijn om te beoordelen of het betrokken recht daadwerkelijk is geschonden (zie in die zin, inzake nationale merken, arrest Wintersteiger, reeds aangehaald, punten 25 en 28).

38 Nagegaan moet worden in hoeverre de overwegingen uit voornoemde zaken van toepassing zijn op beweerde inbreuken op auteursrechten.

39 Vooreerst zij opgemerkt dat de vermogensrechten van een auteur, net als de aan een nationaal merk verbonden rechten, weliswaar territoriaal gebonden zijn, maar met name op grond van richtlijn 2001/29, automatisch moeten worden beschermd in alle lidstaten en dus – naargelang het toepasselijke materiële recht – in elk van de lidstaten kunnen worden geschonden.

40 In dat verband zij meteen gepreciseerd dat de vraag wanneer sprake is van schending van een in de lidstaat van de aangezochte rechter beschermd recht en de

339 339

vraag of die schending aan de verwerende partij kan worden toegerekend, behoren tot het onderzoek ten gronde door de bevoegde rechter (zie in die zin arrest Wintersteiger, reeds aangehaald, punt 26).

41 In de fase waarin wordt onderzocht of een rechter bevoegd is om uitspraak te doen over schade, kan de plaats waar deze is ingetreden in de zin van artikel 5, punt 3, van de verordening niet worden vastgesteld aan de hand van criteria die behoren tot dat onderzoek ten gronde en die niet worden vermeld in die bepaling. Deze verwijst immers als enige voorwaarde naar de omstandigheid dat schade zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen.

42 Anders dan artikel 15, lid 1, sub c, van de verordening, dat is uitgelegd in het arrest van 7 december 2010, Pammer en Hotel Alpenhof (C-585/08 en C-144/09, Jurispr. blz. I-12527), vereist artikel 5, punt 3, van die verordening met name dus niet dat de betrokken activiteit „gericht is op” de lidstaat van de aangezochte rechter.

43 Daaruit volgt dat wat de vermeende schending van een aan het auteursrecht verbonden vermogensrecht betreft, de aangezochte rechter bevoegd is om kennis te nemen van een vordering inzake onrechtmatige daad zodra de lidstaat op het grondgebied waarvan die rechter zich bevindt de door de eiser ingeroepen vermogensrechten beschermt en de beweerde schade kan intreden in het rechtsgebied van de aangezochte rechter.

44 In omstandigheden zoals die in het hoofdgeding vloeit dat risico op schade met name voort uit de mogelijkheid om een kopie van het werk waaraan de door de eiser ingeroepen rechten zijn verbonden aan te schaffen via een website die toegankelijk is in het rechtsgebied van de aangezochte rechter.

45 Aangezien echter de door de lidstaat van de aangezochte rechter verleende bescherming enkel geldt voor het grondgebied van die lidstaat, mag de aangezochte rechter slechts uitspraak doen over de schade die is veroorzaakt op het grondgebied van zijn lidstaat.

46 Indien die rechter immers ook bevoegd zou zijn om uitspraak te doen over schade die is veroorzaakt op het grondgebied van andere lidstaten, zou hij zich in de plaats stellen van de gerechten van die staten, terwijl die laatste in beginsel krachtens artikel 5, punt 3, van de verordening en het territorialiteitsbeginsel bevoegd zijn om uitspraak te doen over schade die is veroorzaakt op het grondgebied van hun lidstaat en beter geplaatst zijn om te beoordelen of de aan het auteursrecht verbonden vermogensrechten die door de betrokken lidstaat worden gewaarborgd, daadwerkelijk zijn geschonden en om de aard van de veroorzaakte schade vast te stellen.

47 Gelet op een en ander moet op de prejudiciële vragen worden geantwoord dat artikel 5, lid 3, van de verordening aldus moet worden uitgelegd dat wanneer een inbreuk wordt aangevoerd op aan het auteursrecht verbonden vermogensrechten die worden gewaarborgd door de lidstaat van de aangezochte rechter, deze bevoegd is kennis te nemen van een door de auteur van een werk ingeleide aansprakelijkheidsvordering tegen een in een andere lidstaat gevestigde onderneming die daar dat werk heeft gekopieerd op een materiële drager die vervolgens is verkocht door in een derde lidstaat gevestigde ondernemingen via een website die ook toegankelijk is in het rechtsgebied van de aangezochte rechter. Die rechter mag slechts uitspraak doen over de schade die is veroorzaakt op het grondgebied van zijn lidstaat.

Kosten 48 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de verwijzende rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Vierde kamer) verklaart voor recht: Artikel 5, punt 3, van verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken moet aldus worden uitgelegd dat wanneer een inbreuk wordt aangevoerd op aan het auteursrecht verbonden vermogensrechten die worden gewaarborgd door de lidstaat van de aangezochte rechter, deze bevoegd is kennis te nemen van een

340 340

door de auteur van een werk ingeleide aansprakelijkheidsvordering tegen een in een andere lidstaat gevestigde onderneming die daar dat werk heeft gekopieerd op een materiĂŤle drager die vervolgens is verkocht door in een derde lidstaat gevestigde ondernemingen via een website die ook toegankelijk is in het rechtsgebied van de aangezochte rechter. Die rechter mag slechts uitspraak doen over de schade die is veroorzaakt op het grondgebied van zijn lidstaat.

341 341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356