AvdR Webinars by Academie voor de Rechtspraktijk

INLEIDING MERKENRECHT (DEEL I) SPREKER MR. W.J.G. MAAS, ADVOCAAT DETERINK ADVOCATEN EN NOTARISSEN 6 FEBRUARI 2013 15:00 – 17:15 UUR

WWW.AVDRWEBINARS.NL WEBINAR 0215

W E B I N A R S

H O O G L E R A R E N

Magna Charta is onderdeel van de Academie voor de Rechtspraktijk Postbus 13346

3507 LH Utrecht

T 030 - 220 10 70

E info@magnacharta.nl

F 030 - 220 53 27

Inhoudsopgave Deel I Spreker W.J.G. Maas

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

HvJ EG, 4 november 1997, zaak C-337/95 HvJ EG, 11 november 1997, zaak C-251/95 HvJ EG, 29 september 1998, zaak C-39/97 HvJ EG, 23 februari 1999, zaak C-63/97 HvJ EG, 22 juni 1999, zaak C-342/97 HvJ EG, 14 september 1999, zaak C-375/97 HvJ EG, 22 juni 2000, zaak C-425/98 HvJ EG, 20 september 2001, zaak C-383/99 HvJ EG, 18 juni 2002, zaak C-299/99 HvJ EG, 12 november 2002, zaak C-206/01 HvJ EG, 11 maart 2003, zaak C-40/01 HvJ EG, 8 april 2003, zaak C-53/01 HvJ EG, 6 mei 2003, zaak C-104/01 HvJ EG, 23 oktober 2003, zaak C-191/01P HvJ EG, 23 oktober 2003, zaak C-408/01 HvJ EG, 27 november 2003, zaak C-283/01 HvJ EG, 12 februari 2004, zaak C-363/99 HvJ EG, 12 februari 2004, zaak C-218/01 HvJ EG, 24 juni 2004, zaak C-49/02 HvJ EG, 7 juli 2005, zaak C-353 HvJ EG, 22 juni 2006, zaak C-24/05 HvJ EG, 7 september 2006, zaak C-108/05 HvJ, 20 september 2006, zaak C-371/06 HvJ EG, 25 januari 2007, zaak C-48/05 HR, 16 februari 2007, LJN AY9707 HvJ EG, 12 juni 2007, zaak C-334/05P HvJ EG, 10 april 2008, zaak C-102/07 HvJ EG, 12 juni 2008, zaak C-533/06 HvJ EG, 27 november 2008, zaak C-252/07 HvJ EG. 18 juni 2009, zaak C-487/07 HvJ EG, 6 oktober 2009, zaak C-301/07 HR, 20 november 2009, LJN BJ6999

p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p.

4 19 28 37 55 64 74 84 96 116 131 144 162 180 191 202 217 247 264 275 281 297 304 310 320 352 361 371 384 398 415 421

ARREST VAN HET HOF 4 november 1997(1) [234sâ&#x20AC;?Merk- en auteursrechten â&#x20AC;&#x201D; Vordering van houder van deze rechten om wederverkoper verbod op te leggen reclame te maken voorverdere verhandeling van product â&#x20AC;&#x201D; Parfum" [s In zaak C-337/95, betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 177 EG-Verdrag van de Hoge Raad der Nederlanden, in het aldaar aanhangig geding tussen Parfums Christian Dior SA en Parfums Christian Dior BV en Evora BV, om een prejudiciĂŤle beslissing over de uitlegging van de artikelen 30, 36 en 177, derde alinea, EG-Verdrag, alsmede van de artikelen 5 en 7 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (PB 1989, L 40, blz. 1), wijst HET HOF VAN JUSTITIE,

samengesteld als volgt: G. C. RodrĂguez Iglesias, president, C. Gulmann (rapporteur), H. Ragnemalm, R. Schintgen, kamerpresidenten, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, P. J. G. Kapteyn, J. L. Murray, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann en L. SevĂłn, rechters, advocaat-generaal: F. G. Jacobs griffier: H. von Holstein, adjunct-griffier gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door: ď&#x201A;§

Parfums Christian Dior SA en Parfums Christian Dior BV, vertegenwoordigd door C. Gielen, advocaat te Amsterdam, en M. H. van der Woude, advocaat te Brussel,

ď&#x201A;§

Evora BV, vertegenwoordigd door D. W. F. Verkade en O. W. Brouwer, advocaten te Amsterdam, en P. Wytinck, advocaat te Brussel,

ď&#x201A;§

de Franse regering, vertegenwoordigd door C. de Salins, onderdirecteur bij de directie Juridische zaken van het Ministerie van Buitenlandse zaken, en P. Martinet, secretaris Buitenlandse zaken bij deze directie, als gemachtigden,



de Italiaanse regering, vertegenwoordigd door U. Leanza, hoofd van de dienst Diplomatieke geschillen van het Ministerie van Buitenlandse zaken, als gemachtigde, bijgestaan door O. Fiumara, avvocato dello Stato,



de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door L. Nicoll van het Treasury Solicitor's Department, als gemachtigde, bijgestaan door M. Silverleaf, Barrister,



de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door B. J. Drijber, lid van haar juridische dienst, als gemachtigde,

gezien het rapport ter terechtzitting, gehoord de mondelinge opmerkingen van Parfums Christian Dior SA en Parfums Christian Dior BV, vertegenwoordigd door C. Gielen en M. H. van der Woude, van Evora BV, vertegenwoordigd door O. W. Brouwer, L. de Gryse, advocaat te Brussel, en P. Wytinck, van de Franse regering, vertegenwoordigd door P. Martinet, en van de Commissie, vertegenwoordigd door B. J. Drijber, ter terechtzitting van 5 februari 1997, gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 29 april 1997, het navolgende Arrest 1. Bij arrest van 20 oktober 1995, ingekomen bij het Hof op 26 oktober daaraanvolgend, heeft de Hoge Raad der Nederlanden krachtens artikel 177 EGVerdrag zes prejudiciële vragen gesteld over de uitlegging van de artikelen 30, 36 en 177, derde alinea, van dit Verdrag, alsmede van de artikelen 5 en 7 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (PB 1989, L 40, blz. 1; hierna: ”richtlijn"). 2. Deze vragen zijn gerezen in een geding tussen Parfums Christian Dior SA, te Parijs gevestigde vennootschap naar Frans recht (hierna: ”Dior Frankrijk"), en Parfums Christian Dior BV, te Rotterdam gevestigde vennootschap naar Nederlands recht (hierna: ”Dior Nederland"), enerzijds, en Evora BV, te Renswoude gevestigde vennootschap naar Nederlands recht (hierna: ”Evora"), anderzijds, over de reclame die Evora maakt voor door haar verkochte Diorproducten. 3. Dior Frankrijk ontwikkelt en produceert parfums en andere cosmetische producten. Deze zijn vrij duur en worden gerekend tot de markt van de luxe cosmetische producten. Voor de verkoop van haar producten in landen buiten Frankrijk heeft zij alleenvertegenwoordigers aangewezen, waaronder Dior Nederland in Nederland. Evenals andere alleenvertegenwoordigers van Dior Frankrijk in Europa maakt Dior Nederland voor de distributie van Dior-producten in Nederland gebruik van een systeem van selectieve distributie, dat inhoudt dat de Dior-producten slechts worden verkocht aan geselecteerde wederverkopers, die ertoe worden verplicht slechts te leveren aan eindafnemers en nooit door te leveren aan andere dan eveneens voor de verkoop van Dior-producten geselecteerde wederverkopers. 4. In de Benelux is Dior Frankrijk de enige rechthebbende op de beeldmerken Eau sauvage, Poison, Fahrenheit en Dune, met name voor parfums. Deze merken bestaan uit afbeeldingen van de verpakking waarin de flesjes met de aldus genoemde parfums worden verkocht. Dior Frankrijk is bovendien houder van het

auteursrecht op deze verpakkingen en op de flesjes, alsook op de verpakkingen en de flesjes van de producten die onder de naam Svelte op de markt worden gebracht. 5. Evora exploiteert onder de naam van haar dochteronderneming Kruidvat een grote keten van drogisterijwinkels. Hoewel de Kruidvat-winkels door Dior Nederland niet als distribiteur zijn aangewezen, worden er Dior-producten verkocht die Evora door middel van parallelimport betrekt. De rechtmatigheid van de wederverkoop van deze producten wordt in het hoofdgeding niet betwist. 6. Tijdens de kerstactie 1993 bood Kruidvat de Dior-producten Eau sauvage, Poison, Fahrenheit, Dune en Svelte te koop aan en nam zij in haar reclamefolders een afbeelding van de verpakkingen en van de flesjes van enkele van deze producten op. Volgens het verwijzingsarrest werden de verpakkingen en flesjes uitsluitend in direct en duidelijk verband met het te koop aangeboden product en op een voor de wederverkopers in deze handelstak gebruikelijke wijze afgebeeld. 7. Van oordeel, dat deze reclame niet strookte met het luxueuze en prestigieuze imago van de Dior-merken, dagvaardden Dior Frankrijk en Dior Nederland (hierna: â&#x20AC;?Dior") Evora wegens merkinbreuk in kort geding voor de Rechtbank te Haarlem om haar te doen gelasten het gebruik van de beeldmerken van Dior, alsmede elke openbaarmaking of verveelvoudiging van haar producten in catalogi, brochures, advertenties of anderszins te staken en zich hiervan te onthouden. Dior betoogde onder meer, dat Evora haar merken gebruikte op een wijze die in strijd was met de bepalingen van de toentertijd geldende versie van de Eenvormige Beneluxwet op de merken en die schade kon toebrengen aan hun luxueuze en prestigieuze imago. Tevens voerde Dior aan, dat de reclame van Evora inbreuk maakte op haar auteursrechten. 8. De president van de Rechtbank wees de vordering van Dior toe, in die zin dat hij Evora gelastte onmiddellijk elk gebruik van de beeldmerken van Dior, alsmede elke openbaarmaking of verveelvoudiging van de betrokken Dior-producten in catalogi, brochures, advertenties en op elke andere wijze die niet in overeenstemming is met de voor Dior gebruikelijke wijze van adverteren, te staken. Evora stelde tegen dit vonnis hoger beroep in bij het Gerechtshof te Amsterdam. 9. Het Gerechtshof vernietigde het bestreden vonnis en weigerde de gevraagde maatregelen. Het verwierp met name het argument van Dior, dat zij zich tegen verdere verhandeling van de producten kon verzetten op grond van artikel 7, lid 2, van de richtlijn, volgens hetwelk de merkhouder zich kan verzetten tegen het gebruik van het merk voor producten die onder dit merk door de houder in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht, wanneer hiervoor gegronde redenen aanwezig zijn, met name wanneer de toestand van de producten, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is. Het Gerechtshof was van oordeel, dat deze bepaling uitsluitend betrekking heeft op aantasting van de reputatie van het merk door een verandering van de fysieke toestand van het betrokken merkartikel. 10. Dior stelde tegen dit arrest cassatieberoep in bij de Hoge Raad. Zij betoogde onder meer, dat â&#x20AC;?de toestand van de waren" in de zin van artikel 7, lid 2, van de richtlijn ook de â&#x20AC;?psychische" toestand van het product omvat, te weten de allure, het prestigieuze imago en de luxueuze uitstraling van het product als gevolg van de door de merkhouder met gebruikmaking van zijn merkrechten gekozen wijze van presentatie en reclame.

11. Evora betoogde onder meer, dat haar reclame — die is gevoerd op een voor de detailhandelaren in deze handelstak gebruikelijke wijze — geen inbreuk maakte op de uitsluitende rechten van Dior en dat de bepalingen van de richtlijn, alsmede de artikelen 30 en 36 van het Verdrag, eraan in de weg staan, dat Dior met een beroep op haar merken auteursrechten Evora verbiedt reclame te maken voor de Dior-producten die zij verkoopt. 12. In deze omstandigheden was de Hoge Raad van oordeel, dat aan het BeneluxGerechtshof (hierna: ”Beneluxhof") prejudiciële vragen moesten worden gesteld over de uitlegging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken en aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen prejudiciële vragen over het gemeenschapsrecht. In dit verband wierp de Hoge Raad de vraag op, of in casu het Beneluxhof dan wel hijzelf de nationale rechterlijke instantie is waarvan de beslissingen volgens het nationale recht niet vatbaar zijn voor hoger beroep en die derhalve op grond van artikel 177, derde alinea, van het Verdrag gehouden is zich tot het Hof van Justitie te wenden. 13. De Hoge Raad wees er voorts op, dat ofschoon de Beneluxlanden ten tijde van zijn verwijzingsarrest hun wetgeving nog niet aan de richtlijn hadden aangepast, ook al was de termijn daarvoor verstreken, de uitlegging van de richtlijn ter zake dienend is, aangezien volgens de rechtspraak van het Hof, wanneer een justitiabele een beroep doet op een richtlijn die niet tijdig in nationaal recht is omgezet, de nationale bepalingen zoveel mogelijk moeten worden uitgelegd in het licht van de bewoordingen en het doel van de richtlijn (zie, onder meer, arrest van 14 juli 1994, zaak C-91/92, Faccini Dori, Jurispr. 1994, blz. I-3325). Voor het geval dat de betrokken nationale bepalingen niet in overeenstemming met de richtlijn zouden kunnen worden uitgelegd, werd voorts een vraag betreffende de uitlegging van de artikelen 30 en 36 van het Verdrag gesteld. 14. Derhalve heeft de Hoge Raad de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende vragen voorgelegd:

8;1) Moet, indien in een merkenrechtelijke procedure in één der Beneluxlanden in verband met de uitleg van de Eenvormige Beneluxwet op de merken een vraag van uitleg van de Eerste richtlijn van de Raad van de Europese gemeenschappen van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der LidStaten (89/104/EEG) rijst, de hoogste nationale rechter dan wel het BeneluxGerechtshof worden aangemerkt als de nationale rechterlijke instantie waarvan de beslissingen volgens het nationale recht niet vatbaar zijn voor hoger beroep, en die derhalve op grond van artikel 177, derde alinea, van het EG-Verdrag gehouden is zich tot het Hof van Justitie te wenden? 2) Strookt het met het systeem van bovenvermelde richtlijn en met name met de artikelen 5 tot en met 7 daarvan om aan te nemen dat, wanneer het gaat om wederverkoop van waren die onder een merk door de houder van dat merk of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht, het de wederverkoper óók vrijstaat dit merk te gebruiken teneinde dit verder verhandelen aan het publiek aan te kondigen? 3) Zo vraag 2 bevestigend wordt beantwoord, bestaan op deze regel dan uitzonderingen? 4) Indien vraag 3 bevestigend wordt beantwoord, is dan plaats voor een uitzondering in het geval dat de reclame-functie van het merk wordt bedreigd, doordat de wederverkoper door de wijze waarop hij het merk bij bedoeld aankondigen gebruikt, schade toebrengt aan het luxueuze en prestigieuze imago van dat merk? 5) Kan van 'gegronde redenen‘ in de zin van artikel 7, lid 2, van de richtlijn worden gesproken, indien door de wijze waarop de wederverkoper reclame maakt voor de waren, 'de psychische toestand‘ van die waren — te weten de allure, het prestigieuze imago en de luxueuze uitstraling van de waren als gevolg van de door de merkhouder onder gebruikmaking van zijn merkrechten gekozen wijze van presentatie en reclame — wordt gewijzigd of verslechterd? 6) Verzet het bepaalde in de artikelen 30 en 36 EG-Verdrag zich ertegen dat de houder van een (beeld)merk dan wel de gerechtigde tot een auteursrecht dat betrekking heeft op de voor zijn waren gebezigde flessen en verpakkingen, met een beroep op dat merkrecht of dat auteursrecht het voor een wederverkoper aan wie de verdere verhandeling van die waren vrijstaat, onmogelijk maakt reclame voor die waar te maken op een wijze die voor detailhandelaren in de betrokken branche gebruikelijk is? Geldt dit ook indien de wederverkoper door de wijze waarop hij het merk in zijn reclamemateriaal gebruikt, schade toebrengt aan het luxueuze en prestigieuze imago van dat merk, respectievelijk de openbaarmaking en verveelvoudiging plaatsvinden onder zodanige omstandigheden dat aan de rechthebbende op het auteursrecht schade kan worden toegebracht?" De eerste vraag

15. Uit het verwijzingsarrest blijkt 

dat het Beneluxhof is opgericht bij op 31 maart 1965 te Brussel tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden gesloten Verdrag en is het samengesteld uit rechters van de hoogste rechtscolleges van elk van de drie landen, en

ď&#x201A;§

dat de Hoge Raad ingevolge artikel 6, lid 3, van voormeld verdrag juncto artikel 10 van het op 19 maart 1962 tussen deze drie Beneluxlanden gesloten Benelux-Verdrag inzake de warenmerken, in beginsel verplicht is vragen betreffende de uitlegging van de aan laatstgenoemd verdrag gehechte Eenvormige Beneluxwet op de merken ter prejudiciĂŤle beslissing aan het Beneluxhof voor te leggen.

16. Artikel 6 van het Verdrag betreffende de instelling van het Beneluxhof luidt als volgt:

8;1. In de hierna omschreven gevallen neemt het Beneluxhof kennis van vragen betreffende de uitleg van rechtsregels, aangewezen krachtens artikel 1, voorzover deze zijn gerezen in zaken aanhangig hetzij bij een rechtscollege van één der drie landen dat zitting houdt binnen hun grondgebied in Europa (...). 2. Wanneer blijkt, dat een uitspraak in een voor een nationaal rechtscollege aanhangige zaak medebrengt de beantwoording van een vraag van uitleg van een krachtens artikel 1 aangewezen rechtsregel, kan dat rechtscollege, indien het van mening is dat een beslissing op dit punt noodzakelijk is om vonnis te kunnen wijzen, ook ambtshalve zijn definitieve uitspraak opschorten teneinde een beslissing van het Beneluxhof over de vraag van uitleg uit te lokken. 3. Indien aan de voorwaarden, omschreven in het voorgaande lid is voldaan, is een nationaal rechtscollege, tegen de uitspraken waarvan krachtens hetnationale recht geen beroep kan worden ingesteld, verplicht de vraag van uitleg aan het Beneluxhof voor te leggen. (...)" 17. Artikel 7, lid 2, van dit verdrag bepaalt voorts: ”De nationale rechters die daarna in de zaak uitspraak doen, zijn gebonden aan de uitleg welke voortvloeit uit de door het Beneluxhof gedane uitspraak." 18. Gelet op deze bepalingen wenst de nationale rechter met zijn eerste vraag te vernemen, of, wanneer in één van de Lid-Staten van de Benelux in een procedure over de uitlegging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken een vraag over de uitlegging van de richtlijn rijst, de hoogste nationale rechterlijke instantie dan wel het Beneluxhof de nationale rechterlijke instantie is waarvan de beslissingen volgens het nationale recht niet vatbaar zijn voor hoger beroep, en die derhalve op grond van artikel 177, derde alinea, van het Verdrag gehouden is zich tot het Hof te wenden. 19. Voor de beantwoording van deze vraag moet om te beginnen worden nagegaan, of een rechterlijke instantie als het Beneluxhof bevoegd is, en in voorkomend geval verplicht kan zijn, het Hof prejudiciële vragen voor te leggen. 20. In de eerste plaats gaat de door de nationale rechter gestelde vraag terecht uit van de premisse, dat een rechterlijke instantie als het Beneluxhof prejudiciële vragen aan het Hof kan voorleggen. 21. Er is immers geen enkele reden waarom een dergelijke rechterlijke instantie die verschillende Lid-Staten gemeen hebben, anders dan de rechterlijke instanties van elk van deze Lid-Staten, het Hof geen prejudiciële vragen zou kunnen voorleggen. 22. In dit verband dient inzonderheid in aanmerking te worden genomen, dat het Beneluxhof tot taak heeft de uniforme toepassing van de gemeenschappelijke rechtsregels van de drie Beneluxlanden te verzekeren, en dat de procedure voor het Beneluxhof een in een voor de nationale rechterlijke instanties aanhangige procedure gerezen incident vormt waarin definitief uitspraak wordt gedaan over de uitlegging van de gemeenschappelijke rechtsregels van de Benelux. 23. Het is derhalve in overeenstemming met het doel van artikel 177 van het Verdrag, te weten de uniforme uitlegging van het gemeenschapsrecht te waarborgen, dat

een rechterlijke instantie als het Beneluxhof van de procedure van artikel 177 gebruik mag maken wanneer zij in de uitoefening van haar taak genoodzaakt is gemeenschapsrechtelijke bepalingen uit te leggen. 24. Wat vervolgens de vraag betreft, of een rechterlijke instantie als het Beneluxhof verplicht kan zijn zich tot het Hof te wenden, zij eraan herinnerd, dat indien een prejudiciële vraag wordt opgeworpen in een zaak die aanhangig is bij een nationale rechterlijke instantie waarvan de beslissingen volgens het nationale recht niet vatbaar zijn voor hoger beroep, deze instantie ingevolge artikel 177, derde alinea, van het Verdrag gehouden is zich tot het Hof van Justitie te wenden. 25. Volgens de rechtspraak van het Hof moet deze verwijzingsverplichting worden gezien in het kader van de samenwerking tussen de nationale rechterlijke instanties — in hun hoedanigheid van rechters belast met de toepassing van het gemeenschapsrecht — en het Hof van Justitie, ter verzekering van de juiste toepassing en eenvormige uitlegging van het gemeenschapsrecht in alle LidStaten (zie, onder meer, arrest van 6 oktober 1982, zaak 283/81, Cilfit, Jurispr. 1982, blz. 3415, r.o. 7). Uit de rechtspraak blijkt tevens, dat artikel 177, derde alinea, inzonderheid beoogt te voorkomen, dat zich in een Lid-Staat een nationale rechtspraak ontwikkelt die niet met de normen van het gemeenschapsrecht in overeenstemming is (zie, onder meer, arresten van 24 mei 1977, zaak 107/76, Hoffmann-La Roche, Jurispr. 1977, blz. 957, r.o. 5, en 27 oktober 1982, gevoegde zaken 35/82 en 36/82, Morson en Jhanjan, Jurispr. 1982, blz. 3723, r.o. 8). 26. Hieruit volgt, dat aangezien geen hoger beroep openstaat tegen de uitspraak van een rechterlijke instantie als het Beneluxhof, die definitief uitspraak doet op vragen over de uitlegging van het uniforme Beneluxrecht, deze instantie ingevolge artikel 177, derde alinea, gehouden kan zijn zich tot het Hof te wenden wanneer voor haar een vraag over de uitlegging van de richtlijn wordt opgeworpen. 27. Wat voorts de vraag betreft, of de Hoge Raad verplicht kan zijn aan het Hof prejudiciële vragen voor te leggen, staat vast dat een dergelijke hoogste nationale rechter waarvan de beslissingen volgens het nationale recht evenmin vatbaar zijn voor hoger beroep, geen uitspraak kan doen zonder zich eerst krachtens artikel 177, derde alinea, van het Verdrag tot het Hof te hebben gewend wanneer voor hem een vraag over de uitlegging van het gemeenschapsrecht was opgeworpen. 28. Hieruit vloeit evenwel niet noodzakelijkerwijs voort, dat in een situatie als die welke de Hoge Raad bedoelt, beide rechterlijke instanties gehouden zijn zich tot het Hof te wenden. 29. Het is immers vaste rechtspraak van het Hof, dat artikel 177, laatste alinea, weliswaar de nationale rechterlijke instanties waarvan de beslissingen volgens het nationale recht niet vatbaar zijn voor hoger beroep, zonder enige beperking de verplichting oplegt om zich met vragen van uitlegging tot het Hof te wenden zodra zulk een vraag voor hen wordt opgeworpen, doch dat het gezag van een door het Hof reeds krachtens artikel 177 gegeven uitlegging deze verplichting van haar grond kan beroven en derhalve van haar inhoud kan ontdoen. Dit is met name het geval wanneer de opgeworpen vraag zakelijk gelijk is aan een vraag die reeds in een gelijksoortig geval voorwerp van een prejudiciële beslissing is geweest (zie, onder meer, arrest Cilfit, reeds aangehaald, r.o. 13, en arrest van 27 maart 1963, gevoegde zaken 28/62, 29/62 en 30/62, Da Costa en Schaake, Jurispr. 1963, blz. 61). Dit geldt a fortiori wanneer de opgeworpen vraag zakelijk gelijk is aan een vraag die reeds in het kader van dezelfde nationale zaak voorwerp van een prejudiciële beslissing is geweest.

30. Hieruit volgt, dat wanneer een rechterlijke instantie als de Hoge Raad, alvorens zich tot het Beneluxhof te wenden, gebruik heeft gemaakt van haar bevoegdheid om de opgeworpen vraag aan het Hof van Justitie voor te leggen, het gezag van de door het Hof gegeven uitlegging een rechterlijke instantie als het Beneluxhof kan ontslaan van haar verplichting om een zakelijk gelijke vraag te stellen alvorens uitspraak te doen. Wanneer omgekeerd een rechterlijke instantie als de Hoge Raad zich niet tevoren tot het Hof van Justitie heeft gewend, is een rechterlijke instantie als het Beneluxhof gehouden de opgeworpen vraag voor te leggen aan het Hof, waarvan de beslissing dan de Hoge Raad kan ontslaan van de verplichting om een zakelijk gelijke vraag te stellen alvorens uitspraak te doen. 31. Derhalve moet op de eerste vraag worden geantwoord, dat wanneer in één van de Lid-Staten van de Benelux in een procedure over de uitlegging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken een vraag over de uitlegging van de richtlijn rijst, een rechterlijke instantie waarvan de beslissingen volgens het nationale recht niet vatbaar zijn voor hoger beroep, zoals zowel het Beneluxhof als de Hoge Raad er een is, op grond van artikel 177, derde alinea, van het Verdrag gehouden is zich tot het Hof van Justitie te wenden. Deze verplichting wordt evenwel van haar grond beroofd en derhalve van haar inhoud ontdaan wanneer de opgeworpen vraag zakelijk gelijk is aan een vraag die reeds in het kader van dezelfde nationale zaak voorwerp van een prejudiciële beslissing is geweest. De tweede vraag 32. Met zijn tweede vraag wenst de nationale rechter in wezen te vernemen, of de artikelen 5 tot en met 7 van de richtlijn aldus moeten worden uitgelegd, dat wanneer van een merk voorziene producten door de houder van dat merk of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht, het een wederverkoper niet alleen vrijstaat deze producten door te verkopen, doch eveneens het merk te gebruiken om de verdere verhandeling van deze producten bij het publiek aan te kondigen. 33. Voor de beantwoording van deze vraag dienen eerst de relevante bepalingen van de artikelen van de richtlijn waarnaar de nationale rechter heeft verwezen, in herinnering te worden gebracht. 34. Volgens artikel 5, lid 1, van de richtlijn, waarin de aan een merk verbonden rechten worden genoemd, is de houder bevoegd iedere derde het gebruik van zijn merk in het economisch verkeer te verbieden; ingevolge artikel 5, lid 3, sub d, kan het iedere derde worden verboden het merk in advertenties te gebruiken. 35. Artikel 7, lid 1, van de richtlijn, dat betrekking heeft op de uitputting van het aan een merk verbonden recht bepaalt, dat dit recht de houder niet toestaat het gebruik van het merk te verbieden voor producten die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht. 36. Vaststaat, dat waar het op grond van artikel 5 van de richtlijn aan een merkhouder verleende recht om het gebruik van zijn merk voor producten te verbieden, is uitgeput zodra deze door hemzelf of met zijn toestemming in de handel zijn gebracht, dit eveneens geldt voor het recht om het merk te gebruiken om de verdere verhandeling van deze producten bij het publiek aan te kondigen. 37. Volgens de rechtspraak van het Hof moet artikel 7 van de richtlijn immers worden uitgelegd in het licht van de verdragsbepalingen inzake het vrije verkeer van goederen, in het bijzonder met inachtneming van artikel 36 (zie arrest van 11 juli 1996, gevoegde zaken C-427/93, C-429/93 en C-436/93, Bristol-Myers Squibb e.a., Jurispr. 1996, blz. I-3457, r.o. 27), en heeft de uitputtingsregel tot doel te

voorkomen dat de merkhouders in staat worden gesteld de nationale markten af te schermen, en aldus het voortbestaan van eventueel tussen de Lid-Staten bestaande prijsverschillen te bevorderen (zie arrest Bristol-Myers Squibb e.a., reeds aangehaald, r.o. 46). Indien het recht om het merk voor de aankondiging van de verdere verhandeling te gebruiken, evenwel niet op dezelfde wijze werd uitgeput als het recht van wederverkoop, zou wederverkoop aanzienlijk moeilijker worden en zou de doelstelling van de in artikel 7 geformuleerde uitputtingsregel dus in gevaar worden gebracht. 38. Bijgevolg moet op de tweede vraag worden geantwoord, dat de artikelen 5 en 7 van de richtlijn aldus moeten worden uitgelegd, dat wanneer van een merk voorziene producten door de houder van dat merk of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht, het een wederverkoper niet alleen vrijstaat deze producten door te verkopen, doch eveneens het merk te gebruiken om de verdere verhandeling van deze producten bij het publiek aan te kondigen. De derde, de vierde en de vijfde vraag 39. Met zijn derde, vierde en vijfde vraag, die tezamen dienen te worden behandeld, wenst de nationale rechter in wezen te vernemen, of er uitzonderingen bestaan op de uit het antwoord op de tweede vraag voortvloeiende regel, inzonderheid 

wanneer de reclamefunctie van het merk wordt bedreigd, doordat de wederverkoper door de wijze waarop hij het merk bij het aankondigen gebruikt, schade toebrengt aan het luxueuze en prestigieuze imago van dat merk, en



wanneer door de wijze waarop de wederverkoper reclame maakt voor de producten, de 'psychische‘ toestand van die producten — te weten de allure, het prestigieuze imago en de luxueuze uitstraling van de producten als gevolg van de door de merkhouder onder gebruikmaking van zijn merkrechten gekozen wijze van presentatie en reclame — wordt gewijzigd of verslechterd.

40. Dienaangaande zij eraan herinnerd, dat volgens artikel 7, lid 2, van de richtlijn de in lid 1 geformuleerde uitputtingsregel niet van toepassing is wanneer er voor de merkhouder gegronde redenen zijn om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de van het merk voorziene producten, met name wanneer de toestand van de producten, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is. 41. Derhalve moet worden nagegaan, of de door de nationale rechter bedoelde gevallen gegronde redenen in de zin van artikel 7, lid 2, van de richtlijn vormen, op grond waarvan de merkhouder zich ertegen kan verzetten, dat een wederverkoper het merk gebruikt om de verdere verhandeling van de van dit merk voorziene producten bij het publiek aan te kondigen. 42. Dienaangaande zij er om te beginnen aan herinnerd, dat volgens de rechtspraak van het Hof artikel 7 van de richtlijn voorziet in een sluitende regeling van het probleem van de uitputting van het merkrecht voor producten die in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht, en dat het gebruik van de term ”met name" in lid 2 erop wijst, dat het geval van wijziging of verslechtering van de toestand van de van het merk voorziene producten slechts als voorbeeld van gegronde redenen is genoemd (zie arrest Bristol-Myers Squibb e.a., reeds aangehaald, r.o. 26 en 39). Voorts beoogt deze bepaling de fundamentele

belangen van de bescherming van het merkrecht en het vrije verkeer van goederen binnen de gemeenschappelijke markt met elkaar in overeenstemming te brengen (arrest Bristol-Myers Squibb e.a., reeds aangehaald, r.o. 40). 43. Vervolgens moet worden vastgesteld, dat de aan de reputatie van het merk toegebrachte schade in beginsel voor de merkhouder een gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2, van de richtlijn kan zijn om zich te verzetten tegen de verdere verhandeling van de producten die door hem of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht. Volgens de rechtspraak van het Hof met betrekking tot de ompakking van merkproducten, heeft de merkhouder immers een gerechtvaardigd belang, behorend tot het specifieke voorwerp van het merkrecht, om zich tegen de verhandeling van deze producten te kunnen verzetten, indien de presentatie van de omgepakte producten de reputatie van het merk kan schaden (zie arrest Bristol-Myers Squibb e.a., reeds aangehaald, r.o. 75). 44. Hieruit volgt, dat wanneer een wederverkoper gebruik maakt van een merk om de verdere verhandeling van de van het merk voorziene producten aan te kondigen, het gerechtvaardigd belang van de merkhouder om te worden beschermd tegen wederverkopers die zijn merk voor reclamedoeleinden gebruiken op een wijze die de reputatie van het merk zou kunnen schaden, moet worden afgewogen tegen het gerechtvaardigd belang van de wederverkoper om de betrokken producten te kunnen doorverkopen met gebruikmaking van de in zijn bedrijfssector gebruikelijke wijze van adverteren. 45. In een geval waar het gaat om luxueuze en prestigieuze producten, zoals het geval dat in het hoofdgeding aan de orde is, mag de wederverkoper niet deloyaal handelen tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder. Hij moet dus trachten te voorkomen, dat zijn reclame de waarde van het merk aantast doordat zij de allure, het prestigieuze imago en de luxueuze uitstraling van de betrokken producten schaadt. 46. Vaststaat evenwel ook, dat het feit dat een wederverkoper die gewoonlijk gelijkaardige artikelen verkoopt die evenwel niet noodzakelijkerwijs van dezelfde kwaliteit zijn, voor van het merk voorziene producten gebruik maakt van de in zijn bedrijfssector gebruikelijke wijze van adverteren, ook al komt deze niet overeen met de door de merkhouder zelf of zijn erkende wederverkopers gebruikte wijze, voor de merkhouder geen gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2, van de richtlijn is om zich tegen deze reclame te verzetten, tenzij wordt aangetoond, dat in de bijzondere omstandigheden van het geval het gebruik van het merk in het reclamemateriaal van de wederverkoper de reputatie van het merk ernstig schaadt. 47. Dergelijke ernstige schade zou kunnen ontstaan doordat de wederverkoper nietheeft voorkomen, dat het merk in de door hem verspreide reclamefolder werd afgebeeld te midden van andere merken die ernstig afbreuk kunnen doen aan het imago dat de merkhouder rondom zijn merk heeft weten op te bouwen. 48. Gelet op het voorgaande, moet op de derde, de vierde en de vijfde vraag worden geantwoord, dat een merkhouder zich niet met een beroep op artikel 7, lid 2, van de richtlijn ertegen kan verzetten, dat een wederverkoper die gewoonlijk gelijkaardige artikelen verkoopt die evenwel niet noodzakelijkerwijs van dezelfde kwaliteit zijn als de van het merk voorziene producten, het merk op de in zijn bedrijfssector gebruikelijke wijze gebruikt om de verdere verhandeling van deze producten bij het publiek aan te kondigen, tenzij wordt aangetoond, dat in de bijzondere omstandigheden van het geval het gebruik van het merk voor dat doel de reputatie van dit merk ernstig schaadt.

De zesde vraag 49. Met zijn zesde vraag wenst de nationale rechter in wezen te vernemen, of de artikelen 30 en 36 van het Verdrag zich ertegen verzetten, dat de houder van een merkrecht of een auteursrecht op de voor zijn producten gebruikte flessen en verpakkingen, met een beroep op dat merkrecht of dat auteursrecht een wederverkoper belet voor de verdere verhandeling van die producten reclame te maken op een wijze die voor detailhandelaren in de betrokken branche gebruikelijk is. Voorts wil hij vernemen, of dit ook geldt indien de wederverkoper, door de wijze waarop hij het merk in zijn reclamemateriaal gebruikt, schade toebrengt aan het luxueuze en prestigieuze imago van dat merk, of indien de openbaarmaking en verveelvoudiging van het merk plaatsvinden onder zodanige omstandigheden dat aan de rechthebbende op het auteursrecht schade kan worden toegebracht. 50. Deze vragen gaan uit van de premissen: 

dat in de bedoelde gevallen de merkhouder of de rechthebbende op het auteursrecht volgens het desbetreffende nationale recht een wederverkoper mag verbieden reclame te maken voor de verdere verhandeling van de producten, en



dat een dergelijk verbod een door artikel 30 van het Verdrag verboden belemmering van het vrije verkeer van goederen vormt, tenzij dit verbod zijn rechtvaardiging vindt in een van de in artikel 36 van dit Verdrag genoemde gronden.

51. Anders dan Dior betoogt, is de nationale rechter terecht van oordeel, dat een verbod als het in het hoofdgeding bedoelde een in beginsel door artikel 30 verboden maatregel van gelijke werking als een kwantitatieve beperking kan vormen. Dienaangaande kan worden volstaan met de vaststelling, dat het volgens het verwijzingsarrest in het hoofdgeding gaat om producten die de wederverkoper door middel van parallelimport heeft verkregen, en dat een reclameverbod als in het hoofdgeding is gevorderd, de verhandeling en bijgevolg de toegang tot de markt van deze producten aanzienlijk zou bemoeilijken. 52. Derhalve moet worden nagegaan, of een verbod als in het hoofdgeding is gevorderd, kan worden toegestaan op grond van artikel 36 van het Verdrag, volgens hetwelk de bepalingen van de artikelen 30 tot en met 34 geen beletsel vormen voor verboden of beperkingen van de invoer die gerechtvaardigd zijn uit hoofde van bescherming van de industriële en commerciële eigendom, mits zij geen middel tot willekeurige discriminatie noch een verkapte beperking van de handel tussen de Lid-Staten vormen. 53. Met betrekking tot de vraag inzake het recht van de merkhouder zij eraan herinnerd, dat volgens de rechtspraak van het Hof artikel 36 van het Verdrag en artikel 7 van de richtlijn op identieke wijze moeten worden uitgelegd (arrest Bristol-Myers Squibb e.a., reeds aangehaald, r.o. 40). 54. Gelet op de antwoorden op de tweede, de derde, de vierde en de vijfde vraag, moet derhalve op dit onderdeel van de zesde vraag worden geantwoord, dat de artikelen 30 en 36 van het Verdrag aldus moeten worden uitgelegd, dat een merkhouder zich niet ertegen kan verzetten, dat een wederverkoper die gewoonlijk gelijkaardige artikelen verkoopt die evenwel niet noodzakelijkerwijs

van dezelfde kwaliteit zijn als de van het merk voorziene producten, het merk op de in zijn bedrijfssector gebruikelijke wijze gebruikt om de verdere verhandeling van deze producten bij het publiek aan te kondigen, tenzij wordt aangetoond, dat in de bijzondere omstandigheden van het geval het gebruik van het merk voor dat doel de reputatie van dit merk ernstig schaadt. 55. Aangaande het onderdeel van de zesde vraag dat betrekking heeft op het auteursrecht, zij opgemerkt, dat volgens de rechtspraak van het Hof de bescherming van de industriële en commerciële eigendom in de zin van artikel 36 mede de door het auteursrecht geboden bescherming omvat (arrest van 20 januari 1981, gevoegde zaken 55/80 en 57/80, Musik-Vertrieb membran, Jurispr. 1981, blz. 147, r.o. 9). 56. Literaire en artistieke werken kunnen commercieel worden geëxploiteerd bij wege van publieke vertoning of bij wege van verveelvoudiging en het in omloop brengen van de materiële dragers van deze kopieën, en de twee voornaamste prerogatieven van de auteur, het alleenrecht van vertoning en het alleenrecht van verveelvoudiging, worden door de verdragsbepalingen onverlet gelaten (arrest van 17 mei 1988, zaak 158/86, Warner Brothers e.a., Jurispr. 1988, blz. 2605, r.o. 13). 57. Bovendien blijkt uit de rechtspraak, dat de commerciële exploitatie van het auteursrecht niet alleen een bron van inkomsten voor de rechthebbende vormt, doch deze tevens een vorm van toezicht op de verhandeling biedt, en dat de commerciële exploitatie van het auteursrecht in dit opzicht dezelfde problemen oplevert als die van een ander recht van industriële of commerciële eigendom (zie arrest Musik-Vertrieb membran, reeds aangehaald, r.o. 13). Derhalve heeft het Hof vastgesteld, dat de auteursrechthebbende niet met een beroep op het door het auteursrecht verleende exclusieve exploitatierecht de invoer van geluidsdragers waarop beschermde werken zijn opgenomen, kan verhinderen of beperken wanneer die geluidsdragers in een andere Lid-Staat door de rechthebbende zelf of met zijn toestemming rechtmatig in het verkeer zijn gebracht (zie arrest Musik-Vertrieb membran, reeds aangehaald, r.o. 15). 58. Gezien deze rechtspraak — en zonder dat behoeft te worden ingegaan op de vraag, of voor hetzelfde product tegelijkertijd een beroep kan worden gedaan op een auteursrecht en op een merkrecht — kan worden volstaan met de vaststelling, dat in omstandigheden als die van het hoofdgeding de door het auteursrecht verleende bescherming met betrekking tot de verveelvoudiging van de beschermde werken in het reclamemateriaal van de wederverkoper hoe dan ook niet verder kan gaan dan de bescherming die in dezelfde omstandigheden aan de rechthebbende op een merkrecht wordt verleend. 59. Derhalve moet op de zesde vraag worden geantwoord, dat de artikelen 30 en 36 van het Verdrag aldus moeten worden uitgelegd, dat de houder van een merkrecht of een auteursrecht zich niet ertegen kan verzetten, dat een wederverkoper die gewoonlijk gelijkaardige artikelen verkoopt die evenwel niet noodzakelijkerwijs van dezelfde kwaliteit zijn als de beschermde producten, deze laatste op de in zijn bedrijfssector gebruikelijke wijze gebruikt om de verdere verhandeling van deze producten bij het publiek aan te kondigen, tenzij wordt aangetoond, dat in de bijzondere omstandigheden van het geval het gebruik van deze producten voor dat doel de reputatie ervan ernstig schaadt. Kosten 60. De kosten door de Franse en de Italiaanse regering, de regering van het Verenigd Koninkrijk, alsmede de Commissie van de Europese Gemeenschappen wegens

indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakt, kunnen niet voor vergoeding in aanmerking komen. Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. HET HOF VAN JUSTITIE, uitspraak doende op de door de Hoge Raad der Nederlanden bij arrest van 20 oktober 1995 gestelde vragen, verklaart voor recht: 1. Wanneer in één van de Lid-Staten van de Benelux in een procedure over de uitlegging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken een vraag over de uitlegging van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten, rijst, is een rechterlijke instantie waarvan de beslissingen volgens het nationale recht niet vatbaar zijn voor hoger beroep, zoals zowel het Benelux-Gerechtshof als de Hoge Raad der Nederlanden er een is, op grond van artikel 177, derde alinea, EG-Verdrag gehouden zich tot het Hof van Justitie te wenden. Deze verplichting wordt evenwel van haar grond beroofd en derhalve van haar inhoud ontdaan wanneer de opgeworpen vraag zakelijk gelijk is aan een vraag die reeds in het kader van dezelfde nationale zaak voorwerp van een prejudiciële beslissing is geweest. 2. De artikelen 5 en7 van richtlijn 89/104 moeten aldus worden uitgelegd, dat wanneer van een merk voorziene producten door de houder van dat merk of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht, het een wederverkoper niet alleen vrijstaat deze producten door te verkopen, doch eveneens het merk te gebruiken om de verdere verhandeling van deze producten bij het publiek aan te kondigen. 3. Een merkhouder kan zich niet met een beroep op artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104 ertegen verzetten, dat een wederverkoper die gewoonlijk gelijkaardige artikelen verkoopt die evenwel niet noodzakelijkerwijs van dezelfde kwaliteit zijn als de van het merk voorziene producten, het merk op de in zijn bedrijfssector gebruikelijke wijze gebruikt om de verdere verhandeling van deze producten bij het publiek aan te kondigen, tenzij wordt aangetoond, dat in de bijzondere omstandigheden van het geval het gebruik van het merk voor dat doel de reputatie van dit merk ernstig schaadt. 4. De artikelen 30 en 36 EG-Verdrag moeten aldus worden uitgelegd, dat de houder van een merkrecht of een auteursrecht zich niet ertegen kan verzetten, dat een wederverkoper die gewoonlijk gelijkaardige artikelen verkoopt die evenwel niet noodzakelijkerwijs van dezelfde kwaliteit zijn als de beschermde producten, deze laatste op de in zijn bedrijfssector gebruikelijke wijze gebruikt om de verdere verhandeling van deze producten bij het publiek aan te kondigen, tenzij wordt aangetoond, dat in de bijzondere omstandigheden van het geval het gebruik van deze producten voor dat doel de reputatie ervan ernstig schaadt.

Rodríguez IglesiasGulmann Ragnemalm SchintgenMancini Moitinho de Almeida KapteynMurray Edward Puissochet Hirsch Jann Sevón Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 4 november 1997. De griffier De president R. Grass G. C. Rodríguez Iglesias

ARREST VAN HET HOF 11 november 1997(1) [234sâ&#x20AC;?Richtlijn 89/104/EEG â&#x20AC;&#x201D; Aanpassing van de wetgevingen inzake het merkenrecht â&#x20AC;&#x201D; Verwarringsgevaar, dat associatiegevaar insluit" [s In zaak C-251/95, betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 177 EG-Verdrag van het Bundesgerichtshof, in het aldaar aanhangig geding tussen SABEL BV en Puma AG, Rudolf Dassler Sport, om een prejudiciĂŤle beslissing over de uitlegging van artikel 4, lid 1, sub b, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (PB 1989, L 40, blz. 1), wijst HET HOF VAN JUSTITIE,

samengesteld als volgt: G. C. RodrĂguez Iglesias, president, C. Gulmann (rapporteur), H. Ragnemalm, M. Wathelet, kamerpresidenten, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, P. J. G. Kapteyn, J. L. Murray, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann en L. SevĂłn, rechters, advocaat-generaal: F. G. Jacobs griffier: H. A. RĂźhl, hoofdadministrateur gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door: ď&#x201A;§

Puma AG, Rudolf Dassler Sport, vertegenwoordigd door W. Hufnagel, Patentanwalt,

ď&#x201A;§

de Franse regering, vertegenwoordigd door C. de Salins, onderdirecteur bij de directie juridische zaken van het Ministerie van Buitenlandse zaken, en P. Martinet, secretaris bij die directie, als gemachtigden,

ď&#x201A;§

de Nederlandse regering, vertegenwoordigd door A. Bos, juridisch adviseur bij het Ministerie van Buitenlandse zaken, als gemachtigde,

ď&#x201A;§

de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door L. Nicoll van het Treasury Solicitor's Department als gemachtigde, bijgestaan door M. Silverleaf, Barrister,



de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door J. Grunwald, juridisch adviseur, en B. J. Drijber, lid van haar juridische dienst, als gemachtigden,

gezien het rapport ter terechtzitting, gehoord de mondelinge opmerkingen van SABEL BV, vertegenwoordigd door R. E. P. de Ranitz, advocaat te 's-Gravenhage, de Belgische regering, vertegenwoordigd door A. Braun, advocaat te Brussel, de Franse regering, vertegenwoordigd door P. Martinet, de Luxemburgse regering, vertegenwoordigd door N. Decker, advocaat te Luxemburg, de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door L. Nicoll, bijgestaan door M. Silverleaf, en de Commissie, vertegenwoordigd door J. Grunwald, ter terechtzitting van 28 januari 1997, gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 29 april 1997, het navolgende Arrest 1. Bij beschikking van 29 juni 1995, ingekomen bij het Hof op 20 juli daaraanvolgend, heeft het Bundesgerichtshof krachtens artikel 177 EG-Verdrag een prejudiciële vraag gesteld over de uitlegging van artikel 4, lid 1, sub b, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (PB 1989, L 40, blz. 1; hierna: de ”richtlijn"). 2. Deze vraag is gerezen in een geschil tussen de Nederlandse vennootschap SABEL BV (hierna: ”SABEL") en de Duitse vennootschap Puma AG, Rudolf Dassler Sport (hierna: ”Puma") in verband met een verzoek om inschrijving in Duitsland van het hieronder weergegeven IR-merk 540 894 Figure

Image file SABEL.WPG with height " and width " voor waren van onder meer de klassen 18) leder en imitaties daarvan, werken van deze stoffen, niet onder andere klassen begrepen, tassen en handtassen, en 25) kleding, daaronder begrepen panties, kousen en sokken, riemen, sjaals, dassen en bretels; schoeisel; hoofddeksels. 3. Puma heeft tegen de inschrijving van dit merk oppositie gedaan, stellende dat zij houdster is van het navolgende, wegens anciënniteit prioritaire beeldmerk Figure

Image file PUMA_2.WPG with height " and width " dat in Duitsland onder nr. 1 106 066 is ingeschreven voor onder meer leder en imitaties daarvan, werken van deze stoffen (tassen), en kleding. 4. Het Deutsche Patentamt achtte tussen beide merken geen overeenstemming in merkenrechtelijke zin aanwezig en wees de oppositie af. Daarop is Puma in beroep gekomen bij het Bundespatentgericht, dat haar ten dele in het gelijk

stelde. Naar zijn oordeel bestond er overeenstemming tussen de merken wat betreft de SABEL-producten behorende tot de klassen 18 en 25, die als gelijk of gelijksoortig aan de door het merk van Puma gedekte producten waren te beschouwen. Vervolgens heeft SABEL beroep in ”Revision" bij het Bundesgerichtshof ingesteld tegen deze afwijzing van haar verzoek. 5. Naar het voorlopig oordeel van het Bundesgerichtshof, is in casu gezien de tot dusver in het Duitse recht gehanteerde beginselen ter beoordeling van het verwarringsgevaar, merkenrechtelijk geen sprake van een dergelijk gevaar. 6. Dit voorlopige oordeel berust op de volgende overwegingen: 

Ter beoordeling van het verwarringsgevaar dient te worden uitgegaan van de totaalindruk van de betrokken tekens. Het is niet toelaatbaar, een bestanddeel uit het geheel los te maken en het verwarringsgevaar alleen voor dit bestanddeel te onderzoeken. Niettemin kan aan een afzonderlijk bestanddeel een bijzondere onderscheidingskracht voor het teken in zijn geheel worden toegekend, zodat in geval van overeenstemming van een ander teken met het aldus als geheel gekenmerkte teken gevaar voor verwarring kan worden aangenomen. Ook in dat geval moeten de twee tekens evenwel in hun geheel worden vergeleken en niet enkel de afzonderlijke (kenmerkende) bestanddelen.



Een teken kan hetzij van huis uit, hetzij wegens het aanzien van het merk bij het publiek, een bijzondere onderscheidingskracht hebben. Het verwarringsgevaar neemt toe naarmate de onderscheidingskracht van het teken groter is. In casu is ter zake evenwel niets gesteld en dient derhalve bij de beoordeling van de gelijkenis van de twee betrokken merken te worden uitgegaan van een normale onderscheidingskracht van het oudere merk.



De beoordeling van de vraag, of een bestanddeel kenmerkend is voor het teken in zijn geheel, behoort in wezen tot de bevoegdheid van de feitenrechter, met inachtneming evenwel van de systematische beginselen en de ervaringsregels. Het Bundespatentgericht heeft geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door de betekenis van het grafische bestanddeel van het merk van SABEL te benadrukken en het tekstuele bestanddeel van ondergeschikt belang te achten.



Bij grafische bestanddelen van beschrijvende aard en met een geringe verbeeldingsvolle inhoud moeten evenwel strenge eisen aan het verwarringsgevaar worden gesteld. De grafische voorstelling van een springende roofkat betreft een aan de natuur ontleend motief en geeft de voor deze dieren typische sprong weer. De bijzonderheden van de afbeelding van de springende roofkat in het merk van Puma, zoals de weergave in silhouet, ontbreken bij het merk van SABEL. De inhoudelijke overeenstemming tussen het grafische bestanddeel van beide tekens kan derhalve grond voor het aannemen van verwarringsgevaar opleveren.

7. Het Bundesgerichtshof verkeert evenwel in twijfel, welke betekenis bij de beoordeling van het verwarringsgevaar moet worden toegekend aan de begripsinhoud van merken (in casu een ”springende roofkat"), een vraagstuk dat met name voortvloeit uit de onduidelijke formulering van artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn, dat bepaalt dat dit gevaar de mogelijkheid van associatie met het oudere merk omvat. Het vraagt zich dan ook af, of alleen al het verband dat het

publiek tussen beide merken zou kunnen leggen via het begrip â&#x20AC;?roofkat", rechtvaardigt om in Duitsland aan het merk van SABEL bescherming te ontzeggen voor de waren die gelijksoortig zijn aan die welke door het prioritaire merk van Puma worden gedekt. 8. De richtlijn, die in Duitsland is omgezet bij het Gesetz Ăźber den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen van 25 oktober 1994 (BGBl. I, blz. 3082), bepaalt in artikel 4, lid 1, sub b:

8;1. Een merk wordt niet ingeschreven of kan, indien ingeschreven, worden nietig verklaard: a)

(...)

b) wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met een ander merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk." 9. In de tiende alinea van de considerans van de richtlijn wordt het volgende opgemerkt: ”Overwegende dat de door het ingeschreven merk verleende bescherming, waarvan de functie met name is het merk als aanduiding van herkomst te waarborgen, absoluut is wanneer het merk gelijk is aan het teken en de waren of diensten dezelfde zijn; dat de bescherming ook geldt wanneer het merk overeenstemt met het teken en de waren of diensten soortgelijk zijn; dat het begrip overeenstemming in samenhang met het gevaar van verwarring moet worden uitgelegd: dat het gevaar van verwarring, dat van vele factoren afhangt en met name van de bekendheid van het merk op de markt, van de vraag in hoeverre een associatie mogelijk is met het gebruikte of ingeschreven teken van de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en van de geïdentificeerde waren of diensten, de grondslag voor de bescherming vormt; dat de wijze waarop het gevaar van verwarring kan worden vastgesteld, en in het bijzonder de bewijslast, een zaak is van nationaal procesrecht, waarop deze richtlijn geen betrekking heeft." 10. Het Bundesgerichtshof heeft besloten, de behandeling van de zaak op te schorten totdat het Hof uitspraak zou hebben gedaan op de navolgende prejudiciële vraag over de uitlegging van artikel 4, lid 1, sub b, van de Eerste richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der LidStaten: ”Is het voor het aannemen van verwarringsgevaar tussen een uit een woord en een afbeelding samengesteld teken en een enkel uit een afbeelding bestaand teken, dat is ingeschreven voor dezelfde of soortgelijke waren en geen bijzondere bekendheid bij het publiek geniet, voldoende, dat beide afbeeldingen naar hun begripsinhoud (in casu: een springende roofkat) met elkaar overeenstemmen? Welke betekenis moet in dit verband worden gehecht aan de bewoordingen van de richtlijn, volgens welke het gevaar voor verwarring de mogelijkheid van associatie met het oudere merk omvat?" 11. Met zijn vraag wil het Bundesgerichtshof in wezen weten, of het criterium ”gevaar voor verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk", als bedoeld in artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd, dat reeds indien het publiek twee merken met elkaar zou kunnen associëren op grond van hun overeenstemmende begripsinhoud, gevaar voor verwarring in de zin van deze bepaling behoort te worden aangenomen, wanneer het ene merk bestaat uit een combinatie van een woord en een afbeelding, en het andere, voor dezelfde of soortgelijke waren ingeschreven merk enkel uit een afbeelding bestaat en geen bijzondere bekendheid bij het publiek geniet.

12. Artikel 4 van de richtlijn, waarin aanvullende gronden van weigering of nietigheid betreffende strijd met oudere rechten zijn gedefinieerd, bepaalt in lid 1, sub b, dat er strijdigheid bestaat tussen een merk met een ouder merk, wanneer wegens de identiteit of gelijksoortigheid van zowel de merken als de erdoor aangeduide waren of diensten bij het publiek verwarring kan ontstaan, daaronder begrepen de mogelijkheid van associatie tussen de twee merken. 13. In wezen identieke bepalingen zijn overigens te vinden in artikel 5, lid 1, sub a en b, van de richtlijn, dat de gevallen regelt waarin de merkhouder het gebruik van identieke of gelijksoortige tekens aan derden kan verbieden, alsmede in de artikelen 8, lid 1, sub b, en 9, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1). 14. De Belgische, de Luxemburgse en de Nederlandse regering hebben erop gewezen, dat het begrip ”associatiegevaar" op hun aandringen in de genoemde bepalingen van de richtlijn is opgenomen, opdat deze op dezelfde wijze kunnen worden uitgelegd als artikel 13 A van de Eenvormige Beneluxwet op de merken, waarin ter afbakening van de omvang van het door het merk verleende uitsluitende recht niet het verwarringsgevaar, maar het begrip overeenstemming als maatstaf wordt gebruikt. 15. Zij verwijzen naar een arrest van het Benelux-Gerechtshof, volgens hetwelk van overeenstemming tussen een merk en een teken sprake is, wanneer — mede gezien de omstandigheden van het gegeven geval, en met name de onderscheidende kracht van het merk — merk en teken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met het teken wordt geconfronteerd associaties tussen het teken en het merk worden gewekt (arrest van 20 mei 1983, Jullien/Verschuere, A 82/5, Jurispr. 1983, deel 4, blz. 36). Deze rechtspraak berust op de gedachte, dat wanneer een teken associaties met een merk kan opwekken, het publiek tussen het teken en dat merk een verband zal leggen. Een dergelijk verband kan schadelijk zijn voor het oudere merk, niet alleen wanneer daardoor de gedachte aan gelijke of verwante herkomst van de waren kan worden opgeroepen, maar eveneens wanneer geen verwarringsgevaar tussen teken en merk bestaat. Associatiemogelijkheden tussen een teken en een merk kunnen namelijk, omdat de waarneming van het teken vaak onbewust de herinnering aan het merk oproept, de ”goodwill" van het oudere merk overhevelen naar het teken en aldus het imago van dit merk verwateren. 16. Volgens de genoemde regeringen omvat het associatiegevaar derhalve drie situaties: in de eerste plaats het geval, dat het publiek het teken en het betrokken merk met elkaar verwart (direct verwarringsgevaar); in de tweede plaats het geval, dat het publiek een verband legt tussen de gerechtigden op het teken en het merk en ze met elkaar verwart (indirect verwarringsgevaar of associatiegevaar); in de derde plaats het geval, dat het publiek een verband ziet tussen het teken en het merk, omdat door de waarneming van het teken de herinnering aan het merk wordt opgeroepen, ofschoon beide niet met elkaar worden verward (associatiegevaar in eigenlijk zin). 17. Onderzocht dient derhalve te worden, of — zoals de genoemde regeringen stellen — artikel 4, lid 1, sub b, toepassing kan vinden ingeval geen direct of indirect verwarringsgevaar bestaat, maar alleen associatiegevaar in eigenlijke zin. Een dergelijke uitlegging van de richtlijn wordt door zowel de regering van het Verenigd Koninkrijk als de Commissie bestreden.

18. In zoverre dient eraan te worden herinnerd, dat artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn slechts toepassing kan vinden, indien wegens de identiteit of gelijksoortigheid van zowel de merken als de erdoor geïdentificeerde waren of diensten ”bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk". Blijkens deze formulering is het begripassociatiegevaar geen alternatief voor het begrip verwarringsgevaar, maar dient het ter precisering van de draagwijdte ervan. Reeds op grond van haar formulering is deze bepaling derhalve niet toepasbaar, indien bij het publiek geen verwarring kan ontstaan. 19. Deze uitlegging vindt eveneens steun in de tiende overweging van de considerans van de richtlijn, waar wordt gezegd, dat ”het gevaar van verwarring (...) de grondslag voor de bescherming vormt". 20. De in rechtsoverweging 18 van dit arrest gegeven uitlegging wordt niet weerlegd door de artikelen 4, leden 3 en 4, sub a, en 5, lid 2, van de richtlijn, op grond waarvan de houder van een bekend merk, zelfs indien de betrokken waren niet gelijksoortig zijn, het gebruik zonder geldige reden van identieke of overeenstemmende tekens kan verbieden zonder dat een verwarringsgevaar behoeft te worden bewezen. 21. Anders dan artikel 4, lid 1, sub b, zijn voormelde bepalingen namelijk uitsluitend van toepassing op merken die bekend zijn, en wel op voorwaarde dat door het gebruik zonder geldige reden van het andere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan hun onderscheidend vermogen of reputatie. 22. Artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn is, zoals in rechtsoverweging 18 van dit arrest is aangegeven, niet toepasselijk indien geen verwarring bij het publiek kan ontstaan. In dit verband blijkt uit de tiende overweging van de considerans van de richtlijn, dat het verwarringsgevaar ”van vele factoren afhangt en met name van de bekendheid van het merk op de markt, van de vraag in hoeverre een associatie mogelijk is met het gebruikte of ingeschreven teken [, en] van de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en van de geïdentificeerde waren of diensten". Het verwarringsgevaar dient derhalve globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. 23. Deze globale beoordeling dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Blijkens de formulering van artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn, dat ”bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie", speelt de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument nu neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan. 24. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Derhalve kan niet worden uitgesloten, dat een begripsmatige gelijkenis voortvloeiend uit het feit dat twee merken afbeeldingen met een overeenstemmende begripsinhoud gebruiken, verwarring kan doen ontstaan in een geval waarin een ouder merk hetzij van huis uit, hetzij wegens zijn bekendheid bij het publiek, bijzondere onderscheidingskracht bezit.

25. In omstandigheden echter als die van het hoofdgeding, waarin het oudere merk geen bijzondere bekendheid geniet en bestaat uit een afbeelding met weinig suggestieve elementen, volstaat een louter begripsmatige gelijkenis tussen de merken niet om verwarringsgevaar te scheppen. 26. Mitsdien moet op de prejudiciële vraag worden geantwoord, dat het criterium ”gevaar voor verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk", als bedoeld in artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd, dat gevaar voor verwarring in de zin van deze bepaling niet reeds aanwezig kan worden geacht, indien het publiek twee merken wegens hun overeenstemmende begripsinhoud met elkaar zou kunnen associëren. Kosten 27. De kosten door de Belgische, de Franse, de Luxemburgse en de Nederlandse regering en de regering van het Verenigd Koninkrijk alsmede de Commissie van de Europese Gemeenschappen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakt, kunnen niet voor vergoeding in aanmerking komen. Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. HET HOF VAN JUSTITIE, uitspraak doende op de door Bundesgerichtshof bij beschikking van 29 juni 1995 gestelde vraag, verklaart voor recht: Het criterium ”gevaar voor verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk", als bedoeld in artikel 4, lid 1, sub b, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten moet aldus worden uitgelegd, dat gevaar voor verwarring in de zin van deze bepaling niet reeds aanwezig kan worden geacht, indien het publiek twee merken wegens hun overeenstemmende begripsinhoud met elkaar zou kunnen associëren.

Rodríguez IglesiasGulmann Ragnemalm WatheletMancini Moitinho de Almeida KapteynMurray Edward Puissochet HirschJann Sevón Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 11 november 1997. De griffier

De president R. Grass

ARREST VAN HET HOF 29 september 1998 (1) „Merkenrecht — Verwarringsgevaar — Soortgelijkheid van waren of diensten” In zaak C-39/97, betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 177 EG-Verdrag van het Bundesgerichtshof (Duitsland), in het aldaar aanhangig geding tussen Canon Kabushiki Kaisha en Metro-Goldwyn-Mayer Inc., voorheen Pathe Communications Corporation, om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van artikel 4, lid 1, sub b, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), wijst HET HOF VAN JUSTITIE, samengesteld als volgt: G. C. Rodríguez Iglesias, president, C. Gulmann (rapporteur), H. Ragnemalm, M. Wathelet en R. Schintgen, kamerpresidenten, P. J. G. Kapteyn, J. L. Murray, D. A. O. Edward, G. Hirsch, P. Jann en L. Sevón, rechters, advocaat-generaal: F. G. Jacobs

griffier: H. von Holstein, adjunct-griffier gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door: —

Canon Kabushiki Kaisha, vertegenwoordigd door G. Jordan, advocaat te Karlsruhe,

— Metro-Goldwyn-Mayer Inc., voorheen Pathe Communications Corporation, vertegenwoordigd door W.-W. Wodrich, advocaat te Essen, — de Franse regering, vertegenwoordigd door K. Rispal-Bellanger, onderdirecteur bij de directie juridische zaken van het Ministerie van Buitenlandse zaken, en P. Martinet, secretaris buitenlandse zaken bij deze directie, als gemachtigden, — de Italiaanse regering, vertegenwoordigd door U. Leanza, hoofd van de dienst diplomatieke geschillen van het Ministerie van Buitenlandse zaken, als gemachtigde, bijgestaan door O. Fiumara, avvocato dello Stato, — de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door L. Nicoll van het Treasury Solicitor's Department als gemachtigde, en D. Alexander, barrister, en

— de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door J. Grunwald, juridisch adviseur, en B. J. Drijber, lid van de juridische dienst, als gemachtigden, gezien het rapport ter terechtzitting, gehoord de mondelinge opmerkingen van Canon Kabushiki Kaisha, vertegenwoordigd door A. Rinkler, advocaat te Karlsruhe, Metro-Goldwyn-Mayer Inc., voorheen Pathe Communications Corporation, vertegenwoordigd door W.-W. Wodrich en J. K. Zenz, Patentanwalt te Essen, de Franse regering, vertegenwoordigd door A. de Bourgoing, chargé de mission bij de directie juridische zaken van het Ministerie van Buitenlandse zaken, als gemachtigde, de Italiaanse regering, vertegenwoordigd door O. Fiumara, de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door D. Alexander, en de Commissie, vertegenwoordigd door J. Grunwald, ter terechtzitting van 20 januari 1998, gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 2 april 1998, het navolgende Arrest 1. Bij beschikking van 12 december 1996, ingekomen bij het Hof op 28 januari 1997, heeft het Bundesgerichtshof krachtens artikel 177 EG-Verdrag een prejudiciële vraag gesteld over de uitlegging van artikel 4, lid 1, sub b, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz 1, hierna: „richtlijn”). 2. Deze vraag is gerezen in een geding tussen de Japanse vennootschap Canon Kabushiki Kaisha (hierna: „CKK”) en de Amerikaanse vennootschap MetroGoldwyn-Mayer Inc., voorheen Pathe Communications Corporation, (hierna: „MGM”) naar aanleiding van het in 1986 door laatstgenoemde in Duitsland ingediende verzoek om inschrijving van het woordmerk „CANNON” ter aanduiding van de volgende waren en diensten: „op videocassettes opgenomen films (videofilmcassettes); productie, verhuur en projectie van films voor bioscoop en televisie-omroep”. 3. CKK verzette zich op grond van § 5, lid 4, sub 1, van het Warenzeichengesetz (oude merkenwet, hierna: „WZG”) bij het Deutsche Patentamt (Duits octrooibureau) tegen dit verzoek. Haars inziens maakte het inbreuk op haar eigen — oudere — woordmerk „Canon”, dat in Duitsland onder meer is ingeschreven voor de volgende waren: „foto- en filmcamera's en -projectoren; apparatuur voor televisie-opname en -registratie, apparatuur voor televisie-uitzendingen, apparatuur voor de ontvangst en weergave van televisiebeelden, daaronder begrepen apparatuur voor opname en weergave van televisiebeelden op band en plaat”. 4.

Na een eerste onderzoek stelde het Deutsche Patentamt vast, dat er sprake was van overeenstemming tussen beide merken, en weigerde de inschrijving, omdat de respectieve waren en diensten gelijksoortig waren in de zin van § 5, lid 4, sub 1, WZG. Na een tweede onderzoek werd dit besluit nietig verklaard en het verzet ongegrond verklaard wegens het ontbreken van gelijksoortigheid. 5. Het Bundespatentgericht verwierp het beroep van CKK tegen dit laatste besluit, omdat de betrokken waren en diensten naar zijn oordeel niet gelijksoortig waren in de zin van § 5, lid 4, sub 1, WZG. Het verklaarde, dat van gelijksoortigheid alleen sprake kan zijn, indien de waren of diensten wegens hun economisch belang en de wijze waarop zij worden gebruikt, en met name wat de gebruikelijke productie- en verkoopplaatsen betreft, dusdanige overeenkomsten vertonen, dat bij de gemiddelde koper de indruk kan worden gewekt, dat zij van dezelfde onderneming afkomstig zijn, voor zover overeenstemmende of als zodanig op te vatten onderscheidende tekens worden gebruikt. Volgens het Bundespatentgericht was aan deze voorwaarde niet voldaan. 6. Tegen deze uitspraak van het Bundespatentgericht stelde CKK hogere voorziening in bij het Bundesgerichtshof. 7. In zijn verwijzingsbeschikking merkt het Bundesgerichtshof om te beginnen op, dat de zaak moet worden beslist met inachtneming van het Markengesetz (nieuwe Duitse merkenwet, in werking getreden op 1 januari 1995), waarbij de richtlijn in Duits recht is omgezet en waarvan § 9, lid 1, sub 2, overeenkomt met artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn. 8. Laatstbedoelde bepaling luidt als volgt: „1. Een merk wordt niet ingeschreven of kan, indien ingeschreven, worden nietig verklaard: (...) b) wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met een ander merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk.” 9. Ter toelichting van de context en het belang van de gestelde vraag overweegt het Bundesgerichtshof het volgende:

— in casu staat vast, dat de twee merken „CANNON” en „Canon” auditief gelijk zijn en dat „Canon” een bekend merk is; verder heeft het Bundespatentgericht vastgesteld, dat in de opvatting van het publiek „op videocassettes opgenomen films (videofilmcassettes)” en „opname- en weergave-apparatuur voor videobanden (videorecorders)” niet van dezelfde producent afkomstig zijn; — het Bundespatentgericht heeft overeenkomstig de beginselen van het WZG geen betekenis toegekend aan de gelijkheid van de tekens en aan de bekendheid van het merk van CKK; — omdat thans het Markengesetz van toepassing is, dient te worden vastgesteld, welke criteria moeten worden gehanteerd bij de uitlegging van het begrip „soortgelijke waren of diensten” in de zin van artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn; — wordt in casu wegens het ontbreken van soortgelijkheid van de waren of diensten waarop beide merken betrekking hebben, de bekendheid van het oudere merk buiten beschouwing gelaten bij de beoordeling van het verwarringsgevaar, dan kan de vordering van CKK op grond van de vaststellingen van het Bundespatentgericht niet slagen; — artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn zou evenwel ook aldus kunnen worden uitgelegd, dat de bekendheid van het oudere merk niet alleen de onderscheidingskracht van het merk als zodanig versterkt, maar er ook toe leidt, dat bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop de merken betrekking hebben, de opvatting van het publiek over de plaats van herkomst („Herkunftsstätte”) van de waren of diensten buiten beschouwing wordt gelaten; — volgens de rechtsleer kan bij de beoordeling van het verwarringsgevaar in de zin van het Markengesetz de soortgelijkheid van de waren in correlatie worden gebracht met de mate van overeenstemming van de desbetreffende tekens en de onderscheidingskracht van het te beschermen merk, in dier voege, dat de soortgelijkheid van waren minder gewicht toekomt naarmate de tekens meer gelijkenis vertonen en de onderscheidingskracht van het eisende merk groter is. 10. Ten slotte merkt het Bundesgerichtshof op, dat het praktisch belang van de uitlegging van artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn des te groter is, omdat de relatieve weigeringsgrond voor inschrijving genoemd in § 9, lid 1, sub 3, van het Markengesetz — dat uitvoering geeft aan de in artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn geregelde mogelijkheid voor de lidstaten om met loslating van de eis dat het soortgelijke waren of diensten betreft, bekende merken een verdergaande bescherming te bieden — niet in de nationale oppositieprocedure kan worden ingeroepen, doch enkel voor de gewone rechter in het kader van een vordering tot doorhaling of een inbreukvordering. 11. Op grond van deze overwegingen heeft het Bundesgerichtshof de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vraag gesteld:

„Dient bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop beide merken betrekking hebben, het onderscheidend vermogen, meer bepaald de bekendheid van het oudere merk (op het voor de anciënniteit van het jongere merk bepalende tijdstip) in aanmerking te worden genomen, met name in dier voege, dat gevaar van verwarring in de zin van artikel 4, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104/EEG ook moet worden aangenomen, wanneer de betrokken waren of diensten naar de mening van het publiek verschillende plaatsen van herkomst (.Herkunftsstätten‘) hebben?” 12. Met het eerste gedeelte van zijn vraag wenst het Bundesgerichtshof in wezen te vernemen, of artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd, dat het onderscheidend vermogen van het oudere merk, en meer bepaald de bekendheid daarvan, in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling, of de waren of diensten waarop beide merken betrekking hebben, voldoende gelijksoortig zijn om een verwarringsgevaar te scheppen. 13. CKK, de Franse en de Italiaanse regering alsook de Commissie beantwoorden deze vraag in hoofdzaak bevestigend. 14. MGM en de regering van het Verenigd Koninkrijk menen daarentegen, dat de soortgelijkheid van de waren of diensten objectief en autonoom, dus ongeacht de onderscheidingskracht en de bekendheid van het oudere merk, moet worden beoordeeld. 15. Dienaangaande zij er in de eerste plaats aan herinnerd, dat in de tiende overweging van de considerans van de richtlijn wordt gesteld, „dat de door het ingeschreven merk verleende bescherming, waarvan de functie met name is het merk als aanduiding van herkomst te waarborgen, absoluut is wanneer het merk gelijk is aan het teken en de waren of diensten dezelfde zijn; dat de bescherming ook geldt wanneer het merk overeenstemt met het teken en de waren of diensten soortgelijk zijn; dat het begrip overeenstemming in samenhang met het gevaar van verwarring moet worden uitgelegd: dat het gevaar van verwarring, dat van vele factoren afhangt en met name van de bekendheid van het merk op de markt, van de vraag in hoeverre een associatie mogelijk is met het gebruikte of ingeschreven teken [en] van de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en van de geïdentificeerde waren of diensten, de grondslag voor de bescherming vormt”. 16. In de tweede plaats zij opgemerkt, dat volgens de rechtspraak van het Hof het verwarringsgevaar, dat een voorwaarde is voor de toepassing van artikel 4, lid 1,

sub b, van de richtlijn, globaal dient te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (arrest van 11 november 1997, Sabel, C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 22). 17. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd. De onderlinge samenhang tussen deze factoren komt tot uitdrukking in de tiende overweging van de considerans van de richtlijn, waarin wordt gesteld, dat het begrip overeenstemming in samenhang met het verwarringsgevaar moet worden uitgelegd en dat de beoordeling daarvan weer afhangt van met name de bekendheid van het merk op de markt en van de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en van de mate van soortgelijkheid van de desbetreffende waren of diensten. 18. Verder blijkt uit de rechtspraak van het Hof, dat het verwarringsgevaar des te groter is naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is (arrest Sabel, reeds aangehaald, punt 24). Aangezien artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn voor bescherming van een ingeschreven merk het bestaan van gevaar voorverwarring vereist, genieten merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht. 19. Hieruit volgt, dat er bij de toepassing van artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn aanleiding kan zijn om, ondanks een geringe mate van soortgelijkheid van de desbetreffende waren of diensten, de inschrijving van een merk te weigeren, wanneer de merken in hoge mate overeenstemmen en het oudere merk een grote onderscheidingskracht en meer bepaald een grote bekendheid heeft. 20. Tegen deze uitlegging voerden MGM en de regering van het Verenigd Koninkrijk aan, dat de inschrijvingsprocedure langer zou kunnen gaan duren, wanneer bij het onderzoek van de soortgelijkheid van de waren of diensten rekening moet worden gehouden met de mate van onderscheidingskracht van het oudere merk. De Franse regering verklaarde daarentegen, dat haar ervaring leert, dat de inaanmerkingneming van deze factor bij het soortgelijkheidsonderzoek de inschrijvingsprocedure niet onnodig vertraagt of ingewikkeld maakt. 21. Gesteld dat deze uitlegging al tot gevolg zou kunnen hebben, dat de inschrijvingsprocedure aanzienlijk wordt vertraagd, dan nog kan dit niet als beslissende factor voor de uitlegging van artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn

worden aangemerkt. Om redenen van rechtszekerheid en goed bestuur moet er hoe dan ook voor worden gewaakt, dat merken worden ingeschreven waarvan het gebruik met succes voor de rechter zou kunnen worden aangevochten. 22. Niettemin moet voor de toepassing van artikel 4, lid 1, sub b, ook wanneer er sprake is van een gelijkenis met een merk met een bijzonder grote onderscheidingskracht, nog altijd het bewijs worden geleverd, dat de desbetreffende waren of diensten soortgelijk zijn. Anders dan bijvoorbeeld artikel 4, lid 4, sub a, dat uitdrukkelijk betrekking heeft op waren of diensten die niet soortgelijk zijn, bepaalt artikel 4, lid 1, sub b, immers, dat een verwarringsgevaar veronderstelt dat er sprake is van dezelfde of soortgelijke waren of producten. 23. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten moet, zoals de Franse regering, de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Commissie hebben betoogd, rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan. 24. Gelet op het voorgaande, moet op het eerste gedeelte van de prejudiciële vraag worden geantwoord, dat artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd, dat de onderscheidingskracht van het oudere merk, en meer bepaald de bekendheid daarvan, in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling, of de waren of diensten waarop beide merken betrekking hebben, voldoende gelijksoortig zijn om een verwarringsgevaar te scheppen. 25. Met het tweede gedeelte van zijn vraag wenst het Bundesgerichtshof in wezen te vernemen, of van een verwarringsgevaar in de zin van artikel 4, lid 1, sub b, van richtlijn ook sprake kan zijn, wanneer de betrokken waren of diensten naar de mening van het publiek verschillende plaatsen van herkomst („Herkunftsstätten”) hebben. 26. Van een verwarringsgevaar in de zin van artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn is sprake, wanneer het publiek zich kan vergissen in de herkomst van de betrokken waren of diensten. 27. Blijkens artikel 2 van de richtlijn moet een merk immers de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden; verder wordt in de tiende overweging van de considerans van de richtlijn gesteld, dat met de door het merk

verleende bescherming met name wordt beoogd het merk als aanduiding van herkomst te waarborgen. 28. Voorts is volgens vaste rechtspraak de wezenlijke functie van het merk daarin gelegen, dat aan de consument of de eindverbruiker met betrekking tot de gemerkte waren of diensten de identiteit van de oorsprong wordt gewaarborgd, in dier voege dat hij deze zonder gevaar voor verwarring van waren of diensten van andere herkomst kan onderscheiden; om zijn rol van essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging dat het Verdrag wil vestigen, te kunnen vervullen, dient het merk de waarborg te bieden, dat alle van dat merk voorziene waren of diensten zijn vervaardigd onder controle van een en dezelfde onderneming die verantwoordelijk kan worden geacht voor de kwaliteit ervan (zie, onder meer, arrest van 17 oktober 1990, HAG II, C-10/89, Jurispr. blz. I-3711, punten 14 en 13). 29. Derhalve is er sprake van verwarringsgevaar in de zin van artikel 4, lid 1, sub b van de richtlijn, wanneer het publiek kan menen, dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (zie, in deze zin, arrest Sabel, reeds aangehaald, punten 16-18). Het enkele bewijs, dat bij het publiek geen verwarring kan ontstaan omtrent de plaats waar de betrokken waren worden vervaardigd of de diensten worden verricht, volstaat dus niet om dit verwarringsgevaar uitgesloten te achten, zoals de advocaat-generaal in punt 30 van zijn conclusie opmerkt. 30. Op het tweede gedeelte van de gestelde vraag moet dus worden geantwoord, dat van een verwarringsgevaar in de zin van artikel 4, lid 1, sub b, van richtlijn ook sprake kan zijn, wanneer de betrokken waren of diensten naar de mening van het publiek verschillende plaatsen van herkomst hebben. Dit verwarringsgevaar moet evenwel uitgesloten worden geacht, indien niet blijkt, dat het publiek kan menen, dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Kosten 31. De kosten door de Franse en de Italiaanse regering, de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Commissie wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakt, kunnen niet voor vergoeding in aanmerking komen. Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. HET HOF VAN JUSTITIE,

uitspraak doende op de door het Bundesgerichtshof bij beschikking van 12 december 1996 gestelde vraag, verklaart voor recht: Artikel 4, lid 1, sub b, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moet aldus worden uitgelegd, dat de onderscheidingskracht van het oudere merk, en meer bepaald de bekendheid daarvan, in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling, of de waren of diensten waarop beide merken betrekking hebben, voldoende gelijksoortig zijn om een verwarringsgevaar te scheppen. Van een verwarringsgevaar in de zin van artikel 4, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 kan ook sprake zijn, wanneer de betrokken waren of diensten naar de mening van het publiek verschillende plaatsen van herkomst hebben. Dit verwarringsgevaar moet evenwel uitgesloten worden geacht, indien niet blijkt, dat het publiek kan menen, dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Rodríguez Iglesias Gulmann Ragnemalm Wathelet Schintgen Kapteyn Murray Edward Hirsch Jann Sevón

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 29 september 1998. De griffier De president R. Grass G. C. Rodríguez Iglesias

ARREST VAN HET HOF 23 februari 1999 (1) „Merkenrichtlijn — Ongeoorloofd gebruik van BMW-merk in advertenties van garagehouder” In zaak C-63/97, betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 177 EG-Verdrag van de Hoge Raad der Nederlanden, in het aldaar aanhangig geding tussen Bayerische Motorenwerke AG (BMW) et BMW Nederland BV en R. K. Deenik, om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van de artikelen 5 tot en met 7 van richtlijn 89/104/EEG: Eerste richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), wijst HET HOF VAN JUSTITIE, samengesteld als volgt: G. C. Rodríguez Iglesias, president, P. J. G. Kapteyn, J.-P. Puissochet en P. Jann, kamerpresidenten, C. Gulmann (rapporteur), J. L. Murray, D. A. O. Edward, H. Ragnemalm, L. Sevón, M. Wathelet en R. Schintgen, rechters, advocaat-generaal: F. G. Jacobs

griffier: H. von Holstein, adjunct-griffier gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door: — Bayerische Motorenwerke AG (BMW) en BMW Nederland BV, vertegenwoordigd door G. van der Wal, advocaat te Brussel, en H. Ferment, advocaat te 's-Gravenhage, — de Italiaanse regering, vertegenwoordigd door U. Leanza, hoofd van de dienst diplomatieke geschillen van het Ministerie van Buitenlandse zaken, als gemachtigde, bijgestaan door O. Fiumara, avvocato dello Stato, — de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door L. Nicoll van het Treasury Solicitor's Department als gemachtigde, bijgestaan door D. Alexander, Barrister, — de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door B. J. Drijber, lid van haar juridische dienst, als gemachtigde, gezien het rapport ter terechtzitting,

gehoord de mondelinge opmerkingen van Bayerische Motorenwerke AG (BMW) en BMW Nederland BV, vertegenwoordigd door G. van der Wal; R. K. Deenik, vertegenwoordigd door J. L. Hofdijk, advocaat te 's-Gravenhage; de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door S. Ridley van het Treasury Solicitor's Department als gemachtigde, bijgestaan door D. Alexander, en de Commissie, vertegenwoordigd door B. J. Drijber, ter terechtzitting van 13 januari 1998, gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 2 april 1998, het navolgende Arrest 1. Bij arrest van 7 februari 1997, binnengekomen bij het Hof op 13 februari daaraanvolgend, heeft de Hoge Raad der Nederlanden krachtens artikel 177 EGVerdrag vijf prejudiciële vragen gesteld over de uitlegging van de artikelen 5 tot en met 7 van richtlijn 89/104/EEG: Eerste richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1; hierna: „richtlijn”). 2. Die vragen zijn gerezen in een geding dat de Duitse vennootschap Bayerische Motorenwerke AG (BMW) en de Nederlandse vennootschap BMW Nederland BV (hierna: „BMW AG” respectievelijk „BMW BV”, en, gezamenlijk, „BMW”) hebben aangespannen tegen Deenik, een te Almere (Nederland) woonachtige garagehouder, ter zake van de reclame die hij voor de verkoop van tweedehands automobielen van het merk BMW alsmede voor de reparatie en het onderhoud van automobielen van dat merk maakt. 3. Artikel 5 van de richtlijn, dat de aan het merk verbonden rechten betreft, bepaalt: „1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden: a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is; b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk. 2. Elke lidstaat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economisch verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dit bekend is in de lidstaat en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of

afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. 3.

Met name kan krachtens de leden 1 en 2 worden verboden:

het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking;

b) het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken; c)

het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken;

d) het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties. 4. Indien op grond van het recht van de lidstaat het gebruik van een teken, overeenkomstig lid 1, onder b), en lid 2, vóór de datum waarop de bepalingen die noodzakelijk zijn om aan deze richtlijn te voldoen, in de betrokken lidstaat van kracht worden, niet kon worden verboden, kan het aan het merk verbonden recht niet worden ingeroepen om verder gebruik van dit teken te verhinderen. 5. De leden 1 tot en met 4 laten onverlet bepalingen in een lidstaat betreffende bescherming tegen het gebruik van een teken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.” 4. Artikel 6 van de richtlijn, betreffende de beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen, bepaalt onder meer: „1. Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken: (...) c) van het merk, wanneer dit nodig is om de bestemming van een product of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven, voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.” 5. Artikel 7 van de richtlijn, betreffende de uitputting van het aan het merk verbonden recht, luidt: „1. Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht. 2. Lid 1 is niet van toepassing wanneer er voor de houder gegronde redenen zijn om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name

wanneer de toestand van de waren, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.” 6. BMW AG brengt in tal van landen, en sinds 1930 in de Benelux, door haar vervaardigde automobielen in de handel, waarvoor zij bij het Benelux Merkenbureau het woordmerk BMW en twee figuurmerken voor onder meer motoren, automobielen alsmede onderdelen van en toebehoren voor motoren en automobielen heeft gedeponeerd (hierna: „BMW-merk”). 7. BMW AG verkoopt haar automobielen via een net van dealers. In Nederland controleert zij het net met behulp van BMW BV. De dealers mogen voor hun bedrijfsuitoefening het BMW-merk gebruiken, doch zij dienen bij de door hen verleende service en garantie alsmede bij de verkoopbevordering de hoge kwaliteitsnormen te respecteren die BMW noodzakelijk acht. 8. Deenik, een garagehouder, heeft zich gespecialiseerd in de verkoop van tweedehands automobielen van het merk BMW alsmede in de reparatie en het onderhoud van automobielen van dit merk. Hij is niet aangesloten bij het dealernet van BMW. 9. In het hoofdgeding stelt BMW, dat Deenik in het kader van zijn bedrijfsuitoefening in advertenties ongeoorloofd gebruik heeft gemaakt van het BMW-merk of althans van daarmee overeenstemmende tekens. Op die grond heeft zij bij dagvaarding van 21 februari 1994 voor de Rechtbank te Zwolle gevorderd Deenik onder meer te verbieden, in advertenties, reclame-uitingen of andere aankondigingen dan wel op enige andere wijze voor of in verband met zijn onderneming gebruik te maken van het BMW-merk of van enig daarmee overeenstemmend teken, alsmede hem te veroordelen tot betaling van schadevergoeding. BMW beroept zich op haar rechten krachtens artikel 13A van de Eenvormige Beneluxwet op de merken, zoals die ten tijde van de feiten gold. 10. De Rechtbank oordeelde, dat een aantal uitlatingen van Deenik in zijn advertenties ongeoorloofd gebruik van het BMW-merk opleverde, omdat die uitlatingen de indruk konden wekken dat zij afkomstig waren van een onderneming die gerechtigd was dit merk te voeren, dat wil zeggen een onderneming die deel uitmaakt van het dealernet van BMW. De Rechtbank verbood hem daarom het BMW-merk aldus te gebruiken. Naar het oordeel van de Rechtbank mocht Deenik echter wel in advertenties uitlatingen bezigen als „reparaties en onderhoud van BMW”, omdat daarin op voldoende duidelijke wijze tot uiting kwam dat deze uitlating alleen betrekking had op waren van het merk BMW. Voorts achtte de Rechtbank uitlatingen geoorloofd als „specialist in BMW” of „gespecialiseerd in BMW”, op grond dat door BMW niet was betwist dat Deenik

specialistische ervaring in BMW's had, en het niet aan BMW stond uit te maken wie zich specialist in BMW's mocht noemen. De Rechtbank wees de door BMW ingestelde schadevordering af. 11. BMW is van dit vonnis in hoger beroep gekomen bij het Gerechtshof te Arnhem en heeft onder meer een verklaring voor recht gevorderd, dat Deenik, door in advertenties uitlatingen te doen als „reparaties en onderhoud van BMW” en zich voor te doen als „specialist in BMW” of „gespecialiseerd in BMW”, inbreuk maakt op haar merkrechten. Het Gerechtshof heeft het vonnis van de Rechtbank bekrachtigd, waarna BMW op 10 november 1995 tegen dit arrest cassatieberoep bij de Hoge Raad heeft ingesteld. 12. Onder deze omstandigheden heeft de Hoge Raad de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen voorgelegd: „1) Zijn, nu de richtlijn voor wat betreft de aan het merk verbonden rechten enkel met het oog op het in lid 4 van artikel 5 omschreven geval een bepaling van overgangsrecht inhoudt, de lidstaten voor het overige vrij te dier zake regelingen te geven, of brengen het gemeenschapsrecht in het algemeen dan wel doel en strekking van de richtlijn in het bijzonder mee dat zij dienaangaande niet volkomen vrij zijn, maar zich aan bepaalde beperkingen, en zo ja, welke, hebben te houden? 2) Indien iemand zonder toestemming van de merkhouder gebruik maakt van diens uitsluitend voor bepaalde waren ingeschreven merk teneinde aan het publiek aan te kondigen dat hij a) reparatie- en onderhoudswerkzaamheden verricht met betrekking tot de waren die door dan wel met toestemming van de merkhouder onder dat merk in het verkeer zijn gebracht, dan wel b)

specialist respectievelijk gespecialiseerd is met betrekking tot zulke waren,

is dan in het systeem van artikel 5 van de richtlijn sprake van: i) gebruik van het merk voor dezelfde waren als die waarvoor het is ingeschreven, als bedoeld in lid 1 van artikel 5, sub a); ii) gebruik van dat merk voor diensten dat heeft te gelden als gebruik van het merk in de zin van lid 1 van artikel 5, sub a), dan wel als gebruik van het merk als bedoeld in lid 1 van artikel 5, sub b), aangenomen dat gezegd kan worden dat soortgelijkheid bestaat tussen deze diensten en de waren waarvoor het merk is ingeschreven; iii)

gebruik van het merk als bedoeld in artikel 5, lid 2; of

iv)

gebruik van het merk als bedoeld in artikel 5, lid 5?

3) Maakt het voor de beantwoording van vraag 2 verschil of het gaat om aankondiging a) dan wel om aankondiging b)?

4) Maakt het, mede gezien het bepaalde in artikel 7 van de richtlijn, voor de vraag of de merkhouder zich tegen gebruik van zijn uitsluitend voor bepaalde waren ingeschreven merk kan verzetten, verschil of sprake is van gebruik als bedoeld in vraag 2), sub i), ii), iii) dan wel iv)? 5) Kan de merkhouder, aangenomen dat in beide of in één van de in de aanhef van vraag 2) omschreven gevallen, sprake is van gebruik van zijn merk in de zin van artikel 5, eerste lid, hetzij sub a), hetzij sub b), zich enkel tegen dat gebruik verzetten, wanneer degene die aldus van het merk gebruik maakt, daarmee de indruk wekt dat zijn onderneming behoort tot de organisatie van de merkhouder, of kan hij zich ook tegen dat gebruik verzetten, indien de gerede kans bestaat dat door de wijze waarop het merk voor deze aankondigingen wordt gebruikt, bij het publiek de indruk wordt gewekt dat het merk daarbij in belangrijke mate wordt gebezigd teneinde reclame te maken voor de eigen onderneming als zodanig door het wekken van een bepaalde kwaliteitssuggestie?” De eerste vraag 13. Om te beginnen moet het feitelijk en juridisch kader worden gepreciseerd, dat aan deze vraag ten grondslag ligt. 14. Blijkens beschikking 92/10/EEG van de Raad van 19 december 1991 tot verschuiving van de datum van tenuitvoerlegging van de nationale toepassingsbepalingen van richtlijn 89/104 (PB 1992, L 6, blz. 35) moesten de lidstaten de richtlijn uiterlijk op 31 december 1992 hebben omgezet. De regels voorde aanpassing van de Eenvormige Beneluxwet op de merken aan de richtlijn zijn krachtens het Benelux-protocol van 2 december 1992 echter pas op 1 januari 1996 in werking getreden (hierna: „gewijzigde Beneluxwet”, en, voor de versie geldend vóór de aanpassing, „oude Beneluxwet”). 15. Het hoofdgeding, dat een geschil tussen particulieren betreft, is ingesteld na afloop van de termijn die in beschikking 92/10 voor de inwerkingtreding van de nationale toepassingsbepalingen van de richtlijn was voorzien, maar vóór de inwerkingtreding van de gewijzigde Beneluxwet. Het cassatieberoep bij de Hoge Raad is eveneens vóór die datum ingesteld. 16. De advocaat-generaal bij de Hoge Raad is in zijn conclusie daarom ingegaan op de vraag, of de Hoge Raad op de bij hem aanhangige zaak de regels van de oude Beneluxwet moet toepassen zoals die op de datum waarop het geding bij de Rechtbank aanhangig was gemaakt en op de datum van instelling van het cassatieberoep van kracht waren, dan wel of hij juist de regels van de gewijzigde Beneluxwet moet toepassen zoals die op de datum van de uitspraak van zijn arrest gelden. Onverminderd de regel, dat de nationale wet, indien de voor de omzetting van een richtlijn bepaalde datum eenmaal is verstreken, zoveel

mogelijk in overeenstemming met de richtlijn moet worden uitgelegd, heeft hij zich op het standpunt gesteld, dat de Hoge Raad naar analogie van artikel 74, lid 4, van de Overgangswet Nieuw Burgerlijk Wetboek de oude Beneluxwet moet toepassen. 17. In het verwijzingsarrest heeft de Hoge Raad opgemerkt: — dat het Benelux-protocol van 2 december 1992 waarbij de Eenvormige Beneluxwet is aangepast, geen overgangsbepalingen bevat met betrekking tot artikel 13A van deze wet, waarvan lid 1 de omzetting vormt van artikel 5, leden 1, 2 en 5, van de richtlijn in Beneluxrecht, en — dat hij het Benelux-Gerechtshof de vraag heeft voorgelegd, of het Beneluxmerkenrecht aldus moet worden uitgelegd, dat wanneer in een door de merkhouder krachtens de oude Beneluxwet aanhangig gemaakt geding het cassatieberoep zich richt tegen een vóór 1 januari 1996 gegeven beslissing, het vóór die datum geldende recht van toepassing blijft. 18. Indien dat het geval is, vraagt de Hoge Raad zich af, of het gemeenschapsrecht in aanmerking moet worden genomen om het aan het Benelux-Gerechtshof voorgelegde probleem op te lossen. 19. Dienaangaande herinnert de Hoge Raad eraan, dat de richtlijn met betrekking tot de artikelen 5 tot en met 7 daarvan geen andere regels voor overgangsproblemen bevat dan die in artikel 5, lid 4. Hij vraagt zich daarom af, of de lidstaten door middel van nationale bepalingen overgangsproblemen mogen regelen voor andere gevallen dan de in deze bepaling genoemde. In het bijzonder wil hij weten, of het gemeenschapsrecht zich verzet tegen een nationale overgangsbepaling op grond waarvan een cassatieberoep tegen een beslissing gegeven vóór de datum waarop de nationale omzettingsregels van de richtlijn — te laat — van kracht werden, volgens de vóór die datum geldende regels moet worden beslecht, ook al wordt het arrest na die datum gewezen. 20. Dienaangaande moet om te beginnen worden vastgesteld, dat artikel 5, lid 4, van de richtlijn de werking in de tijd van de nieuwe nationale omzettingsregels van de richtlijn beoogt te beperken. Het bepaalt immers, dat indien op grond van het recht van de lidstaat het gebruik van een teken, overeenkomstig lid 1, sub b, en lid 2, vóór de datum waarop de bepalingen die noodzakelijk zijn om aan deze richtlijn te voldoen, in de betrokken lidstaat van kracht worden, niet kon worden verboden, het aan het merk verbonden recht niet kan worden ingeroepen om verder gebruik van dit teken te verhinderen. 21.

Voorts moet worden opgemerkt, dat het overgangsprobleem waarvoor de Hoge Raad zich in deze gesteld ziet, van andere aard is dan dat bedoeld in artikel 5, lid 4, en dat de richtlijn geen bepalingen bevat ten aanzien van het nationale recht dat in een dergelijke situatie zou moeten worden toegepast. Voor het overige zijn er geen overwegingen verband houdend met de doeltreffendheid van het gemeenschapsrecht in het algemeen of van de richtlijn in het bijzonder, die een bepaalde oplossing zouden voorschrijven, zodat de verwijzende rechter aan de hand van de toepasselijke nationale regels dient te bepalen, of het bij hem aanhangige geding in cassatie volgens de regels van de oude of van de gewijzigde Beneluxwet moet worden beslecht (zie in die zin arrest van 11 november 1997, Loendersloot, C-349/95, Jurispr. blz. I-6227, punt 18). 22. Welke de toepasselijke nationale wettelijke regeling ook is, deze moet zoveel mogelijk in het licht van de bewoordingen en het doel van de richtlijn worden uitgelegd, teneinde het hiermee beoogde resultaat te bereiken en aldus aan artikel 189, derde alinea, EG-Verdrag te voldoen (zie met name arresten van 13 november 1990, Marleasing, C-106/89, Jurispr. blz. I-4135, punt 8, en 14 juli 1994, Faccini Dori, C-91/92, Jurispr. blz. I-3325, punt 26). 23. Deze verplichting geldt eveneens ten aanzien van de nationale regels van overgangsrecht. De nationale rechter moet die regels dus zoveel mogelijk zo uitleggen, dat met betrekking tot het gebruik van een merk na de datum waarop de richtlijn had moeten zijn omgezet, de volle werking van de artikelen 5 tot en met 7 van de richtlijn is verzekerd. 24. Gelet op het voorgaande moet op de eerste prejudiciële vraag worden geantwoord, dat onverminderd de verplichting van de verwijzende rechter om het nationale recht zoveel mogelijk in overeenstemming met het gemeenschapsrecht uit te leggen, het gemeenschapsrecht zich niet verzet tegen een nationale overgangsbepaling op grond waarvan een cassatieberoep tegen een beslissing gegeven vóór de datum waarop de nationale omzettingsregels van de richtlijn — te laat — van kracht werden, volgens de vóór die datum geldende regels wordt beslecht, ook al wordt het arrest na die datum gewezen. Inleidende opmerkingen bij de tweede tot en met de vijfde vraag 25. Met de tweede tot en met de vijfde vraag verzoekt de Hoge Raad het Hof om uitlegging van de artikelen 5 tot en met 7 van de richtlijn teneinde te kunnen beslissen, of het gebruik van het BMW-merk in aankondigingen als „reparatie en onderhoud van BMW”, „specialist in BMW” en „gespecialiseerd in BMW” inbreuk maakt op dit merk. 26.

Met een eerste reeks vragen wil de Hoge Raad weten, aan de hand van welke bepaling van artikel 5 van de richtlijn het betrokken gebruik van het merk moet worden beoordeeld. Zijn daaropvolgende vragen zijn bedoeld om te kunnen beslissen, of het aldus gekwalificeerde gebruik in het stelsel van de richtlijn geoorloofd is. 27. Er zij aan herinnerd, dat: — artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn het gebruik van een teken betreft dat gelijk is aan het merk en dat gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als waarvoor het merk is ingeschreven, — artikel 5, lid 1, sub b, het gebruik van een teken betreft dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en dat gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, — artikel 5, lid 2, het gebruik van een teken betreft dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dit bekend is in de lidstaat, en — artikel 5, lid 5, het gebruik van een teken betreft anders dan ter onderscheiding van waren of diensten. 28. Voor de toepassing van de leden 2 en 5 van artikel 5 moet overigens zijn voldaan aan de daarin gestelde aanvullende voorwaarde, dat door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. 29. Voorts bevatten de artikelen 6 en 7 van de richtlijn beperkingen op het door artikel 5 aan de merkhouder verleende recht om een derde het gebruik van zijn merk te verbieden. Dienaangaande bepaalt artikel 6 onder meer, dat de merkhouder een derde het gebruik van een merk niet kan verbieden, wanneer dit nodig is om de bestemming van een product aan te geven, voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Artikel 7 bepaalt, dat de merkhouder het gebruik van het merk niet kan verbieden voor waren die onder dit merk door of met toestemming van de houder in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht, tenzij er voor de merkhouder gegronde redenen zijn om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren. 30. Ten slotte moet, mede gelet op de pleidooien voor het Hof, worden beklemtoond, dat de eventuele kwalificatie van het betrokken merkgebruik als gebruik in de zin van de ene dan wel de andere specifieke bepaling van artikel 5

niet noodzakelijkerwijs consequenties voor de beoordeling van de rechtmatigheid van het betrokken gebruik heeft. De tweede en de derde vraag 31. Met de tweede en de derde vraag, die gezamenlijk moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen, of het gebruik van een merk door een derde zonder toestemming van de merkhouder, om bij het publiek aan te kondigen dat hij de reparatie en het onderhoud van waren voorzien van dit merk verricht dan wel gespecialiseerd of specialist in die waren is, een gebruik van dit merk in de zin van een van de bepalingen van artikel 5 van de richtlijn is. 32. Dienaangaande is het, evenals de Hoge Raad heeft gedaan, van belang erop te wijzen, dat: — het in het hoofdgeding aan de orde zijnde merk uitsluitend voor bepaalde waren (in het bijzonder automobielen) is ingeschreven, — de betrokken reclame-uitingen — „reparatie en onderhoud van BMW”, „specialist in BMW” en „gespecialiseerd in BMW” — waren betreffen die door of met toestemming van de merkhouder onder dit merk in de handel zijn gebracht, en — de aankondigingen „specialist in BMW” en „gespecialiseerd in BMW” zowel betrekking hebben op de verkoop van tweedehands automobielen van het merk BMW als op de reparatie en het onderhoud van automobielen van dit merk. 33. De gestelde vragen betreffen dus een situatie waarin het BMW-merk wordt gebruikt om aan het publiek duidelijk te maken, dat de adverteerder automobielen van dit merk repareert en onderhoudt of zich heeft gespecialiseerd of specialist is in de verkoop of de reparatie en het onderhoud van dergelijke automobielen. 34. Aldus gepreciseerd, gaat het, althans op het eerste gezicht, om een situatie waarin het betrokken gebruik — gelijk de regering van het Verenigd Koninkrijk heeft opgemerkt — onder artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn valt, aangezien het BMW-merk voor authentieke BMW-waren wordt gebruikt. 35. Waar deze kwalificatie in sommige bij het Hof ingediende opmerkingen is betwist, gebeurde dit voornamelijk op basis van twee argumenten. 36.

Het eerste argument was, dat in de betrokken aankondigingen, en met name in de uitlating „specialist of gespecialiseerd in BMW”, het BMW-merk anders dan ter onderscheiding van waren of diensten wordt gebruikt, zodat artikel 5, lid 5, van de richtlijn toepasselijk is. 37. Het tweede argument was, dat in de aankondiging „reparatie en onderhoud van BMW” het BMW-merk niet voor waren wordt gebruikt, maar ter aanduiding van een dienst waarvoor het merk niet is ingeschreven. Om die reden zou artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn niet van toepassing zijn, zodat zou moeten worden onderzocht, of het eerste lid, sub b, of het tweede lid van dit artikel toepassing kunnen vinden. 38. Dienaangaande moet worden vastgesteld, dat de werkingssfeer van artikel 5, leden 1 en 2, van de richtlijn enerzijds en van artikel 5, lid 5, anderzijds inderdaad ervan afhangt, of het merk wordt gebruikt ter onderscheiding van de betrokken waren of diensten als afkomstig van een bepaalde onderneming, dat wil zeggen als merk, dan wel of het voor andere doeleinden wordt gebruikt. Welnu, in een situatie als die in het hoofdgeding gaat het ontegenzeglijk om een gebruik van hetzelfde merk ter onderscheiding van de betrokken waren als het object van de door de adverteerder verleende diensten. 39. De adverteerder gebruikt het BMW-merk immers om de herkomst aan te geven van de waren die het object van de verleende dienst zijn, en dus om die waren te onderscheiden van andere waren die het object van diezelfde dienst hadden kunnen zijn. Waar het gebruik van het merk in aankondigingen voor de dienst bestaande in de verkoop van tweedehands BMW-automobielen zonder enige twijfel bedoeld is om het object van de verleende diensten te onderscheiden, bestaat er geen aanleiding de aankondigingen voor de dienst bestaande in de reparatie en het onderhoud van BMW-automobielen in dit opzicht anders te behandelen. In dit geval wordt het merk eveneens gebruikt ter aanduiding van de herkomst van de waren die het object van de dienst vormen. 40. In dit verband moet worden opgemerkt, dat de vraag, of door het gebruik ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, bijvoorbeeld doordat bij het publiek een verkeerde indruk wordt gewekt over de relatie tussen de adverteerder en de merkhouder, alleen rijst in de gevallen bedoeld in artikel 5, lid 2 of lid 5. Dergelijke aspecten moeten daarom niet in het stadium van de kwalificatie van het gebruik in het kader van artikel 5 in aanmerking wordengenomen, maar bij de beoordeling van de rechtmatigheid van het betrokken gebruik in de gevallen bedoeld in artikel 5, lid 2 of lid 5.

41. Ten slotte moet worden vastgesteld, dat het gebruik dat in het hoofdgeding aan de orde is, inderdaad een gebruik â&#x20AC;&#x17E;in het economisch verkeerâ&#x20AC;? is in de zin van artikel 5, leden 1 en 2, van de richtlijn. Als voorbeeld van een merkgebruik dat op grond van artikel 5, leden 1 en 2, kan worden verboden, wordt in lid 3 van deze bepaling immers uitdrukkelijk het gebruik van het merk in advertenties genoemd. 42. Mitsdien moet op de tweede en de derde vraag worden geantwoord, dat het gebruik van een merk door een derde zonder toestemming van de merkhouder, om bij het publiek aan te kondigen dat hij de reparatie en het onderhoud van waren voorzien van dit merk verricht dan wel gespecialiseerd of specialist in die waren is, in omstandigheden als beschreven in het verwijzingsarrest een gebruik van het merk in de zin van artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn is. De vierde en de vijfde vraag 43. Met de vierde en de vijfde vraag, die gezamenlijk moeten worden onderzocht, wenst de nationale rechter in wezen te vernemen, of de artikelen 5 tot en met 7 van de richtlijn de merkhouder toestaan een derde te verbieden, van zijn merk gebruik te maken om bij het publiek aan te kondigen dat hij de reparatie en het onderhoud van waren voorzien van een merk verricht die door dan wel met toestemming van de merkhouder onder het merk in de handel zijn gebracht, of dat hij gespecialiseerd dan wel specialist is in de verkoop of de reparatie en het onderhoud van dergelijke waren. 44. Het Hof wordt in dit verband verzocht zich met name uit te spreken over de vraag, of de merkhouder zich uitsluitend tegen dit gebruik kan verzetten, wanneer de adverteerder de indruk wekt dat zijn onderneming tot het distributienet van de merkhouder behoort, of dat hij zich eveneens daartegen kan verzetten, wanneer door de wijze waarop het merk in de aankondigingen wordt gebruikt de gerede kans bestaat, dat bij het publiek de indruk wordt gewekt dat het merk daarbij in belangrijke mate wordt gebezigd teneinde reclame te maken voor de eigen onderneming als zodanig, door het wekken van een bepaalde kwaliteitssuggestie. 45. Bij de beantwoording van deze vraag moet voor ogen worden gehouden, dat, gelet op het antwoord op de tweede en de derde vraag, namelijk dat het gebruik van het merk in de omstreden aankondigingen onder artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn valt, het betrokken gebruik door de merkhouder kan worden verboden, tenzij artikel 6, betreffende de beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen, of artikel 7, betreffende de uitputting van het aan het merk verbonden recht, van toepassing zijn.

46. Deze vraag moet eerst worden onderzocht voor de aankondigingen betreffende de verkoop van tweedehands automobielen en vervolgens voor die betreffende de reparatie en het onderhoud van automobielen. De aankondigingen betreffende de verkoop van tweedehands BMW-automobielen 47. Ten aanzien van de aankondigingen betreffende de verkoop van tweedehands BMW-automobielen die door dan wel met toestemming van de merkhouder onder dat merk in de handel zijn gebracht, moet worden herinnerd aan de vaste rechtspraak van het Hof inzake het gebruik van een merk om de wederverkoop van waren voorzien van een merk bij het publiek aan te kondigen. 48. In het arrest van 4 november 1997, Parfums Christian Dior (C-337/95, Jurispr. blz. I-6013) besliste het Hof in de eerste plaats (punt 38), dat de artikelen 5 en 7 van de richtlijn aldus moeten worden uitgelegd, dat wanneer waren voorzien van een merk door of met toestemming van de merkhouder op de gemeenschapsmarkt zijn gebracht, het een wederverkoper niet alleen vrijstaat deze waren door te verkopen, doch eveneens het merk te gebruiken om de verdere verhandeling van deze waren bij het publiek aan te kondigen. 49. In ditzelfde arrest stelde het Hof vervolgens (punt 43) vast, dat de aan de reputatie van het merk toegebrachte schade in beginsel voor de merkhouder een gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2, van de richtlijn kan zijn om zich te verzetten tegen de verdere verhandeling van de waren die door hem of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht. Met betrekking tot prestigieuze waren merkte het Hof op (punt 45), dat de wederverkoper niet deloyaal mag handelen tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder, doch moet trachten te voorkomen, dat zijn reclame de waarde van het merk aantast doordat zij het prestigieuze imago van de betrokken waren schaadt. Het Hof concludeerde hieruit (punt 48), dat de merkhouder zich niet met een beroep op artikel 7, lid 2, van de richtlijn ertegen kan verzetten, dat een wederverkoper het merk op de in zijn bedrijfssector gebruikelijke wijze gebruikt om de verdere verhandeling van waren voorzien van het merk bij het publiek aan te kondigen, tenzij wordt aangetoond, dat dit gebruik de reputatie van het merk ernstig schaadt. 50. In het kader van de onderhavige zaak betekent deze rechtspraak, dat artikel 7 van de richtlijn zich ertegen verzet, dat de houder van het BMW-merk een derde verbiedt, zijn merk te gebruiken om bij het publiek aan te kondigen dat hij gespecialiseerd of specialist is in de verkoop van tweedehands BMWautomobielen, mits de reclame automobielen betreft die door dan wel met

toestemming van de merkhouder onder dit merk op de gemeenschapsmarkt zijn gebracht en de wijze waarop het merk in deze reclame wordt gebruikt, geen gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2, voor de merkhouder oplevert om zich daartegen te verzetten. 51. Een gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2, van de richtlijn kan zijn, dat het merk in de reclame van de wederverkoper zo wordt gebruikt, dat de indruk kan ontstaan dat er een commerciĂŤle band tussen de wederverkoper en de merkhouder bestaat, en met name dat de onderneming van de wederverkoper tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat een bijzondere band tussen de twee ondernemingen bestaat. 52. Een dergelijke reclame is immers niet nodig om de verdere verhandeling van waren die door of met toestemming van de merkhouder onder het merk op de gemeenschapsmarkt zijn gebracht, en dus het doel van de uitputtingsregel van artikel 7 van de richtlijn te verzekeren. Zij druist bovendien in tegen de verplichting, loyaal te handelen tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder, en tast de waarde van het merk aan, doordat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie ervan. Aldus komt zij in strijd met het specifieke voorwerp van het merkrecht, dat volgens de rechtspraak van het Hof er met name in bestaat, de merkhouder te beschermen tegen concurrenten die de positie en de reputatie van het merk zouden willen misbruiken (zie met name arrest van 17 oktober 1990, HAG II, C10/89, Jurispr. blz. I-3711, punt 14). 53. Bestaat er echter geen gevaar, dat bij het publiek de indruk wordt gewekt dat er een commerciĂŤle band tussen de wederverkoper en de merkhouder bestaat, dan vormt het enkele feit dat het gebruik van het merk de wederverkoper een voordeel oplevert omdat de, overigens correcte en loyale, reclame voor de verkoop van de waren van het merk zijn eigen activiteit een kwaliteitsuitstraling geeft, geen gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2, van de richtlijn. 54. Een wederverkoper die tweedehands BMW-automobielen verkoopt en zich daadwerkelijk in de verkoop van die automobielen heeft gespecialiseerd dan wel daar specialist in is, kan immers in de praktijk zijn klanten hierover niet informeren zonder gebruik te maken van het BMW-merk. Een dergelijk, voor informatiedoeleinden bestemd gebruik van het BMW-merk is dus noodzakelijk om het uit artikel 7 van de richtlijn voortvloeiende recht van wederverkoop te verzekeren, en hierdoor wordt geen ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. 55. De vraag, of een advertentie de indruk kan wekken dat er een commerciĂŤle band tussen de wederverkoper en de merkhouder bestaat, is een feitelijke vraag,

die de nationale rechter op grond van de omstandigheden van elk concreet geval moet beantwoorden. De aankondigingen betreffende de reparatie en het onderhoud van BMWautomobielen 56. Om te beginnen moet worden vastgesteld, dat de regel betreffende de uitputting van het aan het merk verbonden recht, opgenomen in artikel 7 van de richtlijn, niet geldt voor de aankondigingen betreffende de reparatie en het onderhoud van BMW-automobielen. 57. Artikel 7 beoogt immers de belangen van de bescherming van de rechten van het merk en die van het vrije verkeer van goederen in de Gemeenschap met elkaar in overeenstemming te brengen door de latere verhandeling van een product voorzien van een merk mogelijk te maken, zonder dat de merkhouder zich daartegen kan verzetten (zie in die zin arrest Parfums Christian Dior, reeds aangehaald, punten 37 en 38). De aankondigingen betreffende de reparatie en het onderhoud van automobielen betreffen echter niet de latere verhandeling van de betrokken waren. 58. Wat die aankondigingen betreft, moet echter nog wel worden onderzocht, of het gebruik van het merk gerechtvaardigd kan zijn krachtens artikel 6, lid 1, sub c, van de richtlijn, bepalende dat de merkhouder een derde het gebruik van zijn merk niet kan verbieden, wanneer dit nodig is om de bestemming van een product of dienst aan te geven, met name als accessoire of onderdeel, voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. 59. Gelijk met name de regering van het Verenigd Koninkrijk heeft opgemerkt, is het gebruik van het merk om het publiek duidelijk te maken, dat de adverteerder de van dit merk voorziene producten repareert en onderhoudt, een gebruik ter aanduiding van de bestemming van een dienst in de zin van artikel 6, lid 1, sub c. Evenals het gebruik van een merk bestemd om de automobielen aan te duiden waarop een niet-origineel onderdeel past, vindt het betrokken gebruik plaats om de producten te identificeren die het object van de verleende dienst zijn. 60. Bovendien is het betrokken gebruik noodzakelijk om de bestemming van de dienst aan te geven. Dienaangaande volstaat de opmerking, dat â&#x20AC;&#x201D; gelijk de advocaat-generaal in punt 54 van zijn conclusie heeft gesteld â&#x20AC;&#x201D; indien een zelfstandig ondernemer het onderhoud en de reparatie van BMW-automobielen verricht of zich daadwerkelijk daarin heeft gespecialiseerd, hij deze informatie in de praktijk niet aan zijn klanten kan meedelen, zonder het BMW-merk te gebruiken.

61. De voorwaarde ten slotte, dat het gebruik van het merk in overeenstemming met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel moet zijn, brengt in wezen een loyaliteitsverplichting tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder tot uitdrukking, overeenkomend met die welke voor de wederverkoper geldt, wanneer hij andermans merk gebruikt om de wederverkoop van waren voorzien van dit merk aan te kondigen. 62. Evenals artikel 7 beoogt artikel 6 van de richtlijn immers de fundamentele belangen van de bescherming van de rechten van het merk en die van het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten in de gemeenschapsmarkt met elkaar in overeenstemming te brengen, en wel zo dat het merkrecht zijn rol van essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging kan vervullen, dat het Verdrag wil vestigen en handhaven (zie met name arrest HAG II, reeds aangehaald, punt 13). 63. Om de in de punten 51 tot en met 54 van dit arrest genoemde redenen, die mutatis mutandis gelden, is het gebruik van andermans merk om de reparatie en het onderhoud van waren voorzien van dit merk bij het publiek aan te kondigen, derhalve onder dezelfde voorwaarden geoorloofd als het gebruik van het merk om de wederverkoop van waren voorzien van dit merk bij het publiek aan te kondigen. 64. Gelet op het voorgaande moet op de vierde en de vijfde vraag worden geantwoord, dat de artikelen 5 tot en met 7 van de richtlijn de merkhouder niet toestaan een derde te verbieden, van zijn merk gebruik te maken om bij het publiek aan te kondigen dat hij de reparatie en het onderhoud van waren voorzien van dit merk verricht die door dan wel met toestemming van de merkhouder onder het merk in de handel zijn gebracht, of dat hij gespecialiseerd dan wel specialist is in de verkoop of de reparatie en het onderhoud van die waren, tenzij het merk zo wordt gebruikt, dat de indruk kan worden gewekt, dat er een commerciĂŤle band tussen de derde onderneming en de merkhouder bestaat, en met name dat de onderneming van de wederverkoper tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat een bijzondere relatie tussen de twee ondernemingen bestaat. Kosten 65. De kosten door de Italiaanse regering, de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Commissie wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakt, kunnen niet voor vergoeding in aanmerking komen. Ten aanzien van de partijen in het

hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. HET HOF VAN JUSTITIE, uitspraak doende op de door Hoge Raad der Nederlanden bij arrest van 7 februari 1997 gestelde vragen, verklaart voor recht: 1) Onverminderd de verplichting van de verwijzende rechter om het nationale recht zoveel mogelijk in overeenstemming met het gemeenschapsrecht uit te leggen, verzet het gemeenschapsrecht zich niet tegen een nationale overgangsbepaling op grond waarvan een cassatieberoep tegen een beslissing gegeven vóór de datum waarop de nationale omzettingsregels van richtlijn 89/104/EEG: Eerste richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, — te laat — van kracht werden, volgens de vóór die datum geldende regels wordt beslecht, ook alwordt het arrest na die datum gewezen. 2) Het gebruik van een merk door een derde zonder toestemming van de merkhouder, om bij het publiek aan te kondigen dat hij de reparatie en het onderhoud van waren voorzien van dit merk verricht dan wel gespecialiseerd of specialist in die waren is, is in omstandigheden als beschreven in het verwijzingsarrest een gebruik van het merk in de zin van artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104. 3) De artikelen 5 tot en met 7 van richtlijn 89/104 staan de merkhouder niet toe een derde te verbieden, van zijn merk gebruik te maken om bij het publiek aan te kondigen dat hij de reparatie en het onderhoud van waren voorzien van dit merk verricht die door dan wel met toestemming van de merkhouder onder het merk in de handel zijn gebracht, of dat hij gespecialiseerd dan wel specialist is in de verkoop of de reparatie en het onderhoud van die waren, tenzij het merk zo wordt gebruikt, dat de indruk kan worden gewekt, dat er een commerciële band tussen de derde onderneming en de merkhouder bestaat, en met name dat de onderneming van de wederverkoper tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat een bijzondere relatie tussen de twee ondernemingen bestaat. Rodríguez Iglesias Kapteyn Puissochet Jann Gulmann Murray Edward Ragnemalm

Sev贸n Wathelet Schintgen

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 23 februari 1999. De griffier De president R. Grass G. C. Rodr铆guez Iglesias

ARREST VAN HET HOF 22 juni 1999 (1) „Richtlijn 89/104/EEG — Merkenrecht — Verwarringsgevaar — Auditieve gelijkenis” In zaak C-342/97, betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 234 EG (ex artikel 177) van het Landgericht München I (Duitsland), in het aldaar aanhangig geding tussen Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH en Klijsen Handel BV, om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van artikel 5, lid 1, sub b, van de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), wijst HET HOF VAN JUSTITIE, samengesteld als volgt: P. J. G. Kapteyn, president van de Vierde en de Zesde kamer, waarnemend voor de president, J.-P. Puissochet en P. Jann, kamerpresidenten, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann (rapporteur), D. A. O. Edward, L. Sevón en M. Wathelet, rechters, advocaat-generaal: F. G. Jacobs

griffier: R. Grass gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door: — Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH, vertegenwoordigd door J. Kroher, advocaat te München, —

Klijsen Handel BV, vertegenwoordigd door W. A. Rehmann, advocaat te München,

— de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door B. J. Drijber, lid van haar juridische dienst, als gemachtigde, bijgestaan door B. Wägenbaur, advocaat te Hamburg en te Brussel, gezien het rapport ter terechtzitting, gehoord de mondelinge opmerkingen van Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH, vertegenwoordigd door J. Kroher, Klijsen Handel BV, vertegenwoordigd door W. A. Rehmann, en de Commissie, vertegenwoordigd door K. Banks, lid van haar juridische dienst, als gemachtigde, bijgestaan door B. Wägenbaur, ter terechtzitting van 22 september 1998,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 29 oktober 1998, het navolgende Arrest 1. Bij beschikking van 11 september 1997, ingekomen bij het Hof op 1 oktober daaraanvolgend, heeft het Landgericht München I krachtens artikel 234 EG (ex artikel 177) vier prejudiciële vragen gesteld over de uitlegging van artikel 5, lid 1, sub b, van de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1; hierna: „richtlijn”). 2. Die vragen zijn gerezen in een geding tussen de Duitse vennootschap Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH (hierna: „Lloyd”) en de Nederlandse vennootschap Klijsen Handel BV (hierna: „Klijsen”) over het gebruik van het merk Loint's voor schoenen in het economisch verkeer in Duitsland door Klijsen. 3. De richtlijn, die in Duitsland is omgezet bij het Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen van 25 oktober 1994 (BGBl. I, 1994, blz. 3082), bepaalt in artikel 5 onder het opschrift „Rechten verbonden aan het merk”: „1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden: (...) b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.” 4. Een in wezen identieke bepaling staat in artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn, dat aanvullende, op oudere rechten gebaseerde weigerings- of nietigheidsgronden aangeeft voor de procedure van inschrijving van een merk. 5. Lloyd vervaardigt schoenen, die zij sinds 1927 verkoopt onder het merk Lloyd. Zij is houdster van verschillende in Duitsland ingeschreven woorden beeldmerken, alle gebaseerd op de naam Lloyd. 6. Klijsen vervaardigt ook schoenen, die zij sinds 1970 in Nederland en sinds 1991 in Duitsland verkoopt onder het merk Loint's. Zij worden verkocht in winkels die gespecialiseerd zijn in gemakkelijke schoenen; meer dan 90 % van de verkopen

betreffen damesschoenen. Klijsen heeft het internationale merk Loint's in 1995 laten inschrijven in de Benelux en verzocht om uitbreiding van de bescherming tot Duitsland. Verder heeft zij in 1996 in de Benelux het woord-beeldmerk Loint's laten inschrijven, waarvan de bescherming zich eveneens tot Duitsland is uitgebreid. 7. In het hoofdgeding vordert Lloyd, Klijsen te verbieden het teken Loint's voor schoeisel en toebehoren in Duitsland in het economisch verkeer te gebruiken, en haar te gelasten bij het Deutsche Patentamt mee te werken aan de beëindiging van de bescherming van het merk Loint's voor Duitsland. Zij stelt ter zake, dat het merk Loint's kan worden verward met het merk Lloyd wegens de auditieve gelijkenis, wegens het gebruik voor dezelfde producten alsook wegens de bijzondere onderscheidingskracht van het merk Lloyd, dat geen beschrijvende bestanddelen bevat, grote bekendheid geniet en gedurende een zeer lange periode veelvuldig, op eenvormige wijze en op grote schaal is gebruikt. 8. Klijsen concludeert tot afwijzing van deze vorderingen, op grond dat er geen enkel gevaar van verwarring van de twee merken is. Zij betoogt met name, dat niet is aangetoond, dat de producten van Lloyd een hoge bekendheidsgraad genieten. Bovendien hebben deze laatste geen raakvlakken met haar producten, aangezien Lloyd nauwelijks op de markt van het vrijetijdsschoeisel actief is, terwijl Klijsen uitsluitend dergelijk schoeisel vervaardigt. Ten slotte is in de sector schoenen niet het auditieve verwarringsgevaar van belang, doch alleen het verwarringsgevaar ten aanzien van het letterbeeld. 9. Van oordeel dat de oplossing van het hoofdgeding afhangt van de uitlegging van de richtlijn, heeft de verwijzende rechter met name het volgende opgemerkt: — Gelet op de Duitse rechtspraak tot dusver moet het verwarringsgevaar waarschijnlijk worden bevestigd. Hij betwijfelt evenwel, of deze rechtspraak onder vigeur van de richtlijn kan worden gehandhaafd. —

Er kan hooguit sprake zijn van een auditief verwarringsgevaar.

— Blijkens een onderzoek in november 1995 was 36 % van de totale bevolking van 14 tot 64 jaar bekend met het merk Lloyd. Bij een onderzoek in april 1996 had 10 % van de mannen vanaf 14 jaar op de vraag „Welke merken mannenschoenen kent u?” het merk Lloyd genoemd. — Hij betwijfelt, of een op een bekendheidsgraad van 36 % bij het belanghebbende publiek gebaseerd groter onderscheidend vermogen grond kan opleveren voor verwarringsgevaar, mede gelet op het gevaar van associatie. Dienaangaande wijst hij erop, dat blijkens een onderzoek in 1995 33 schoenmerken een bekendheidsgraad van meer dan 20 %, 13 een bekendheidsgraad van 40 % of meer, en 6 merken een bekendheid van 70 % of meer bleken te bezitten.

— In casu moeten de producten als identiek worden beschouwd, aangezien het productassortiment van de twee partijen bestaat uit schoenen en de tendens thans is meer producten onder een merk op de markt te brengen. — Ook al worden met elkaar overeenstemmende tekens vrijwel nooit gelijktijdig door de kopers van schoenen waargenomen, kan bij de beoordeling van het verwarringsgevaar niet een „onoplettende koper” als maatstaf worden genomen. 10. Gelet op deze overwegingen heeft het Landgericht München I besloten, de behandeling van de zaak te schorsen en het Hof de volgende prejudiciële vragen te stellen: „1) Is het voldoende voor het bestaan van verwarringsgevaar, wegens overeenstemming van het teken met het merk en de identiteit van de door het merk en het teken aangeduide waren of diensten, dat het merk en het teken elk uit één lettergreep bestaan, de beginklank en de enige tweeklank aan het begin ervan identiek zijn en de — enige — slotmedeklinker van het merk in het teken op soortgelijke wijze (t in plaats van d) terugkeert in een groep medeklinkers van drie letters, waaronder een s; kortom, is er strijd tussen de benamingen .Lloyd‘ en .Loint's‘ voor schoenen? 2. Welke betekenis moet in dit verband worden gehecht aan het bepaalde in de richtlijn, dat het verwarringsgevaar het gevaar van associatie met het merk inhoudt? 3. Kan bij een bekendheidsgraad van 10 % in de belanghebbende kringen reeds een groter onderscheidend vermogen en dus een grotere objectieve beschermingsomvang worden aangenomen? Kan dit bij een bekendheidsgraad van 36 % het geval zijn? Zou een dergelijke uitgebreide beschermingsomvang tot een ander antwoord op de eerste vraag leiden, zo deze door het Hof ontkennend werd beantwoord? 4. Heeft een merk reeds een groter onderscheidend vermogen, omdat het geen beschrijvende bestanddelen bevat?” 11. Volgens de vaste rechtspraak over de in artikel 234 EG vastgelegde taakverdeling, waaraan de advocaat-generaal in de punten 8 tot en met 13 van zijn conclusie heeft herinnerd, is de taak van het Hof ertoe beperkt, de nationale rechter de uitleggingsgegevens te verschaffen die hij nodig heeft om het bij hem aanhangige geschil op te lossen, terwijl het aan de nationale rechter is, de regels van gemeenschapsrecht zoals uitgelegd door het Hof, toe te passen op het concrete geval (zie in deze zin arrest van 8 februari 1990, Shipping and Forwarding Enterprise Safe, C-320/88, Jurispr. blz. I-285, punt 11). Het is dus de taak van de nationale rechter te beslissen, of er tussen de twee in het hoofdgeding aan de orde zijnde merken verwarring kan ontstaan in de zin van de richtlijn.

12. Met zijn vragen, die tezamen moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter dus te vernemen — welke criteria bij de beoordeling van het verwarringsgevaar in de zin van artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn moeten worden toegepast; — wat de betekenis is van de bepaling in de richtlijn, dat het verwarringsgevaar „het gevaar van associatie” met het oudere merk inhoudt, en — welke gevolgen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar moeten worden gehecht aan het feit, dat een merk een sterk onderscheidend vermogen heeft. 13. De verwijzende rechter wil dus weten, of reeds bij auditieve gelijkenis tussen de betrokken merken verwarringsgevaar kan worden aangenomen, en of het enkele feit dat een merk geen beschrijvende bestanddelen bevat, volstaat om er een grotere onderscheidingskracht aan te verlenen. 14. Lloyd stelt voor, de prejudiciële vraag bevestigend te beantwoorden. Haars inziens behoort een bijzonder onderscheidend vermogen niet stelselmatig te worden beoordeeld naar bekendheidspercentages zoals die bij onderzoek zijn gebleken. Of een merk een bijzonder onderscheidend vermogen heeft, hangt af van een kwalitatieve beoordeling van alle factoren die de bekendheid van een merk uitmaken, waaronder de oorspronkelijke mate van onderscheidend vermogen, de duur en de omvang van het gebruik van het merk, het kwaliteitsimago van het merk bij de betrokken kringen alsook de bekendheidsgraad. Bovendien heeft een merk zonder beschrijvende bestanddelen in haar opvatting van huis uit een grotere zeggingskracht dan merken die een zwakker onderscheidend vermogen hebben of die in hogere mate vrij beschikbaar moeten blijven, waarbij de vraag van de gelijksoortigheid van de waren een belangrijke rol speelt bij de bepaling van het verwarringsgevaar. 15. Volgens Klijsen dient niet te worden uitgegaan van de afzonderlijke combinatie van klinkers, doch van de totaalindruk die de twee merken oproepen, daarbij rekening houdend met alle relevante factoren van het geval, in het bijzonder de wijze waarop de merken op de markt concreet wordt waargenomen. Haars inziens nemen de betrokken kringen de merken visueel waar, daar schoenen slechts worden gekocht na te zijn gepast. Juist vanwege de concrete situatie bij de aankoop van schoenen kan een omzichtige en redelijk oplettende consument niet in verwarring raken. Een bijzonder onderscheidend vermogen kan niet alleen berusten op een abstract bepaalde bekendheidsgraad. Er dient integendeel rekening te worden gehouden met alle factoren die de respectieve merken concreet kenmerken. Uit het enkele feit dat een merk geen beschrijvende bestanddelen bevat, kan niet een bijzonder onderscheidend vermogen worden afgeleid.

16. Volgens de Commissie is het niet de taak van het Hof te bepalen, of de benamingen Lloyd en Loint's voor schoenen auditief voldoende overeenstemmen om verwarringsgevaar te scheppen. Verwijzend naar het arrest van 11 november 1997, SABEL (C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punten 22 en 23), stelt de Commissie, dat voor het bestaan van verwarringsgevaar in de zin van artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn niet alleen beslissend is, of de merken auditief met elkaar overeenstemmen. Voorts wijst zij erop, dat het onderscheidend vermogen van een merk niet alleen afhangt van de mate van bekendheid ervan, doch ook moet worden beoordeeld op basis van de vraag, of en in hoeverre de bestanddelen ervan beschrijvend en weinig suggestief zijn. 17. Volgens de rechtspraak van het Hof is er sprake van verwarringsgevaar in de zin van artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn, wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (zie in deze zin arrest SABEL, reeds aangehaald, punten 16-18, en arrest van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 29). Reeds uit de tekst van artikel 5, lid 1, sub b, vloeit voort, dat het begrip associatiegevaar geen alternatief voor het begrip verwarringsgevaar is, maar dient ter precisering van de draagwijdte ervan (zie in deze zin arrest SABEL, reeds aangehaald, punten 18 en 19). 18. Volgens deze rechtspraak dient het verwarringsgevaar bij het publiek globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (zie in deze zin arrest SABEL, reeds aangehaald, punt 22). 19. Deze globale beoordeling veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd. De onderlinge samenhang tussen deze factoren komt tot uitdrukking in de tiende overweging van de considerans van de richtlijn, waarin wordt gesteld, dat het begrip overeenstemming in samenhang met het verwarringsgevaar moet worden uitgelegd en dat de beoordeling daarvan weer afhangt van met name de bekendheid van het merk op de markt en van de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en van de mate van soortgelijkheid van de desbetreffende waren of diensten (zie arrest Canon, reeds aangehaald, punt 17). 20.

Aangezien het verwarringsgevaar des te groter is naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is (arrest SABEL, reeds aangehaald, punt 24), genieten merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (zie arrest Canon, reeds aangehaald, punt 18). 21. Ondanks een geringe mate van overeenstemming tussen de merken kan er dus verwarringsgevaar in de zin van artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn zijn, wanneer de betrokken waren of diensten in hoge mate gelijksoortig zijn en het oudere merk een grote onderscheidingskracht heeft (zie in deze zin arrest Canon, reeds aangehaald, punt 19). 22. Om de onderscheidingskracht van een merk te bepalen en dus te beoordelen, of het een grotere onderscheidingskracht heeft, moet de nationale rechter globaal beoordelen, in hoeverre het merk geschikt is om de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waren of diensten van die van andere ondernemingen te onderscheiden (zie in deze zin arrest van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee, C108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-0000, punt 49). 23. Bij deze beoordeling dient met name rekening te worden gehouden met de eigenschappen die het merk van huis uit bezit, waaronder het feit, of het al dan niet een beschrijving bevat van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van dit merk, de hoogte van de reclamekosten van de onderneming voor het merk, de omvang van het gedeelte van het belanghebbende publiek, dat de waren of diensten op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert, alsmede de verklaringen van de kamers van koophandel en industrie en van andere beroepsverenigingen (zie arrest Windsurfing Chiemsee, reeds aangehaald, punt 51). 24. Derhalve is niet in algemene zin te zeggen â&#x20AC;&#x201D; bijvoorbeeld aan de hand van bepaalde percentages voor de bekendheidsgraad van het merk in de belanghebbende kringen â&#x20AC;&#x201D;, wanneer een merk een grote onderscheidingskracht heeft (zie in deze zin arrest Windsurfing Chiemsee, reeds aangehaald, punt 52). 25. Voorts dient de globale beoordeling van het verwarringsgevaar wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis tussen de merken betreft, te berusten op de

totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Blijkens de formulering van artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn, dat „(...) bij het publiek verwarring kan ontstaan (...)”, speelt de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument nu neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (zie in deze zin arrest SABEL, reeds aangehaald, punt 23). 26. Voor deze globale beoordeling moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort producten (zie in deze zin arrest van 16 juli 1998, Gut Springenheide en Tusky, C-210/96, Jurispr. blz. I-4657, punt 31). Er dient evenwel rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft, verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden, dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat. 27. Om de mate van overeenstemming tussen de betrokken merken te beoordelen, moet de nationale rechter de mate van visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis ervan bepalen alsook in voorkomend geval het aan deze verschillende elementen te hechten belang, in aanmerking genomen de aard van de betrokken waren of diensten en de omstandigheden waaronder zij in het economisch verkeer worden gebracht. 28. Mitsdien moet op de vragen worden geantwoord, dat niet valt uit te sluiten, dat de enkele auditieve gelijkenis tussen de merken verwarring in de zin van artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn kan doen ontstaan. Hoe groter de gelijksoortigheid van de betrokken waren of diensten en hoe groter de onderscheidingskracht van het oudere merk is, hoe groter het verwarringsgevaar is. Om de onderscheidingskracht van een merk te bepalen en dus te beoordelen, of het een grote onderscheidingskracht heeft, moet globaal worden beoordeeld, in hoeverre het merk geschikt is om de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waren of diensten van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Bij deze beoordeling dient rekening te worden gehouden met alle relevante factoren en met name met de eigenschappen die het merk van huis uit bezit, waaronder het feit, of het al dan niet een beschrijving bevat van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven. Wanneer een merk een grote onderscheidingskracht heeft, is niet — bijvoorbeeld aan de hand van bepaalde percentages voor de bekendheidsgraad van het merk in de belanghebbende kringen — in algemene zin te zeggen. Kosten

29. De kosten door de Commissie wegens indiening van haar opmerkingen bij het Hof gemaakt, kunnen niet voor vergoeding in aanmerking komen. Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. HET HOF VAN JUSTITIE, uitspraak doende op de door het Landgericht München I bij beschikking van 11 september 1997 gestelde vragen, verklaart voor recht: Niet valt uit te sluiten, dat de enkele auditieve gelijkenis tussen de merken verwarring in de zin van artikel 5, lid 1, sub b, van de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten kan doen ontstaan. Hoe groter de gelijksoortigheid van de betrokken waren of diensten en hoe groter de onderscheidingskracht van het oudere merk is, hoe groter het verwarringsgevaar is. Om de onderscheidingskracht van een merk te bepalen en dus te beoordelen, of het een grote onderscheidingskracht heeft, moet globaal worden beoordeeld, in hoeverre het merk geschikt is om de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waren of diensten van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Bij deze beoordeling dient rekening te worden gehouden met alle relevante factoren en met name met de eigenschappen die het merk van huis uit bezit, waaronder het feit, of het al dan niet een beschrijving bevat van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven. Wanneer een merk een grote onderscheidingskracht heeft, is niet — bijvoorbeeld aan de hand van bepaalde percentages voor de bekendheidsgraad van het merk in de belanghebbende kringen — in algemene zin te zeggen. Kapteyn Puissochet Jann Mancini Moitinho de Almeida Gulmann Edward Sevón Wathelet

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 22 juni 1999.

De griffier De president R. Grass G. C. Rodríguez Iglesias ARREST VAN HET HOF 14 september 1999 (1) „Richtlijn 89/104/EEG — Merken — Bescherming — Waren of diensten die niet soortgelijk zijn — Bekend merk” In zaak C-375/97, betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 177 EG-Verdrag (thans artikel 234 EG) van de Handelsrechtbank te Doornik (België), in het aldaar aanhangig geding tussen General Motors Corporation en Yplon SA, om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van artikel 5, lid 2, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), wijst HET HOF VAN JUSTITIE, samengesteld als volgt: J.-P. Puissochet, president van de Derde en de Vijfde kamer, waarnemend voor de president, P. Jann, kamerpresident, J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann (rapporteur), J. L. Murray, D. A. O. Edward, H. Ragnemalm, M. Wathelet en R. Schintgen, rechters, advocaat-generaal: F. G. Jacobs

griffier: R. Grass gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door: — General Motors Corporation, vertegenwoordigd door A. Braun en E. Cornu, advocaten te Brussel, —

Yplon SA, vertegenwoordigd door E. Felten en D.-M. Philippe, advocaten te Brussel,

— de Belgische regering, vertegenwoordigd door J. Devadder, adviseur-generaal bij de juridische dienst van het Ministerie van Buitenlandse zaken, Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking, als gemachtigde,

— de Franse regering, vertegenwoordigd door K. Rispal-Bellanger, onderdirecteur internationaal economisch recht en gemeenschapsrecht bij de directie juridische zaken van het Ministerie van Buitenlandse zaken, en A. de Bourgoing, chargé de mission bij die directie, als gemachtigden, — de Nederlandse regering, vertegenwoordigd door J. G. Lammers, waarnemend juridisch adviseur bij het Ministerie van Buitenlandse zaken, als gemachtigde, — de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door B. J. Drijber, lid van haar juridische dienst, als gemachtigde, gezien het rapport ter terechtzitting, gehoord de mondelinge opmerkingen van General Motors Corporation, vertegenwoordigd door A. Braun en E. Cornu; Yplon SA, vertegenwoordigd door D.-M. Philippe; de Nederlandse regering, vertegenwoordigd door M. A. Fierstra, assistent juridisch adviseur bij het Ministerie van Buitenlandse zaken, als gemachtigde; de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door M. Silverleaf, QC, en de Commissie, vertegenwoordigd door K. Banks, lid van haar juridische dienst, als gemachtigde, ter terechtzitting van 22 september 1998, gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 26 november 1998, het navolgende Arrest 1. Bij vonnis van 30 oktober 1997, ingekomen bij het Hof op 3 november daaraanvolgend, heeft de Handelsrechtbank te Doornik krachtens artikel 177 EGVerdrag (thans artikel 234 EG) een prejudiciële vraag gesteld over de uitlegging van artikel 5, lid 2, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1; hierna: „richtlijn”). 2. Die vraag is gerezen in een geding tussen General Motors Corporation (hierna: „General Motors”), gevestigd te Detroit (Verenigde Staten van Amerika), en Yplon SA (hierna: „Yplon”), gevestigd te Estaimpuis (België), over het gebruik van het merk Chevy. Het gemeenschapsrecht 3. Artikel 1 van de richtlijn, met het opschrift „Toepassing”, bepaalt: „Deze richtlijn is van toepassing op ieder merk voor waren of diensten dat in een lidstaat het voorwerp is van inschrijving of aanvrage om inschrijving als een individueel, collectief, garantie- of kwaliteitsmerk, dan wel het voorwerp is van inschrijving of aanvrage om inschrijving bij het Benelux-Merkenbureau of van een internationale inschrijving die rechtsgevolgen heeft in een lidstaat.”

4. De leden 1 en 2 van artikel 5 van de richtlijn, met het opschrift „Rechten verbonden aan het merk”, luiden: „1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden: a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is; b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk. 2. Elke lidstaat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economisch verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dit bekend is in de lidstaat en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.” De Benelux-wetgeving 5. Artikel 13 A, lid 1, sub c, van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna: „Eenvormige Beneluxwet”), waarbij artikel 5, lid 2, van de richtlijn in de Benelux-wetgeving is overgenomen, bepaalt: „Onverminderd de toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen: (...) c) elk gebruik dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van een binnen het Beneluxgebied bekend merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor waren die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, indien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, (...)” 6. Deze bepaling, die op 1 januari 1996 in werking is getreden, vervangt met ingang van die datum het oude artikel 13 A, sub 2, van de Eenvormige Beneluxwet, volgens hetwelk de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend

recht kon verzetten tegen „elk ander gebruik [dan dat bedoeld sub 1, te weten het gebruik voor dezelfde of soortgelijke waren] dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt onder zodanige omstandigheden, dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht”. Het hoofdgeding 7. General Motors is houder van het Beneluxmerk Chevy, dat op 18 oktober 1971 bij het Benelux-Merkenbureau is gedeponeerd voor waren van de klassen 4, 7, 9, 11 en 12, met name motorvoertuigen. Met die inschrijving werd de aanspraak bevestigd op de rechten die waren verkregen door het eerste depot in België op 1 september 1961 en het eerste gebruik in Nederland in 1961 en in Luxemburg in 1962. Thans wordt het merk Chevy in België meer in het bijzonder gebruikt voor voertuigen van het type „van”. 8. Yplon is eveneens houder van het Beneluxmerk Chevy, dat op 30 maart 1988 bij het Benelux-Merkenbureau is gedeponeerd voor waren van klasse 3 en op 10 juli 1991 voor waren van de klassen 1, 3 en 5. Zij gebruikt het merk voor wasmiddelen en verschillende schoonmaakmiddelen. Zij is tevens houder van het merk Chevy in andere landen, waaronder een aantal lidstaten. 9. Op 28 december 1995 stelde General Motors bij de Handelsrechtbank te Doornik een vordering in, die ertoe strekte Yplon te verbieden het merk Chevy te gebruiken ter aanduiding van was- of schoonmaakmiddelen, op grond dat een dergelijk gebruik leidde tot verwatering van haar eigen merk en daardoor afbreuk deed aan de reclamefunctie ervan. Haar vordering is voor de periode vóór 1 januari 1996 gebaseerd op het oude artikel 13 A, sub 2, van de Eenvormige Beneluxwet en voor de periode na 1 januari 1996 op het nieuwe artikel 13 A, lid 1, sub c, van die wet. Zij stelt, dat haar merk Chevy een „bekend merk” is in de zin van laatstgenoemde bepaling. 10. Yplon betwist de vordering, onder meer op grond dat General Motors niet het bewijs levert, dat haar merk Chevy binnen het Beneluxgebied „bekend” is in de zin van het nieuwe artikel 13 A, lid 1, sub c, van de Eenvormige Beneluxwet. 11. Van oordeel, dat ter beslechting van het hoofdgeding meer duidelijkheid moest worden verkregen over het begrip „bekend merk” en over de vraag, of van bekendheid sprake moet zijn in het gehele Beneluxgebied dan wel slechts in een gedeelte ervan, heeft de Handelsrechtbank te Doornik de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de navolgende prejudiciële vraag gesteld:

„Wat is de precieze betekenis van .bekend merk‘ in de zin van het ingevolge het sinds 1 januari 1996 van kracht zijnde wijzigingsprotocol ingevoegde artikel 13 A, lid 1, sub c, van de Eenvormige Beneluxwet, en kan worden gezegd, dat dit .bekend zijn‘ voor het gehele Beneluxgebied moet gelden, of voor een gedeelte hiervan?” De prejudiciële vraag 12. Met zijn vraag verzoekt de nationale rechter het Hof in wezen, de betekenis van „bekend is” te preciseren — de eerste van de twee in artikel 5, lid 2, van de richtlijn genoemde voorwaarden waaraan een ingeschreven merk moet voldoen om in aanmerking te komen voor de verruimde bescherming ten opzichte van waren of diensten die niet soortgelijk zijn — en aan te geven, of in het gehele Beneluxgebied aan deze voorwaarde moet zijn voldaan, dan wel of het voldoende is dat het merk in een gedeelte van dat gebied bekend is. 13. General Motors meent, dat om het oudere merk als bekend te kunnen aanmerken in de zin van artikel 5, lid 2, van de richtlijn, het bekend moet zijn bij het betrokken publiek; het behoeft evenwel niet de mate van bekendheid te bereiken van een „algemeen bekend” merk in de zin van artikel 6 bis van het Unieverdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom (hierna: „Unieverdrag van Parijs”), waarnaar voor een andere situatie uitdrukkelijk wordt verwezen in artikel 4, lid 2, sub d, van de richtlijn. Voorts is het volgens haar voldoende, dat er sprake is van bekendheid in een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van een lidstaat, bijvoorbeeld in een gemeenschap of gewest van die staat. 14. Yplon stelt zich op het standpunt, dat een merk dat is ingeschreven voor waren of diensten die voor het grote publiek zijn bestemd, bekend is in de zin van artikel 5, lid 2, van de richtlijn, wanneer het bekend is bij een groot deel van dat publiek. Aan de specialiteitsregel mag alleen worden voorbijgegaan ten gunste van merken die spontaan met een bepaalde waar of dienst kunnen worden geassocieerd. De bekendheid dient te bestaan in het gehele grondgebied van een lidstaat of, wat het Beneluxgebied betreft, in één van de ertoe behorende landen. 15. De Belgische regering stelt, dat het begrip „bekend merk” soepel moet worden uitgelegd en dat er, wat de mate van bekendheid betreft, een gradueel verschil bestaat tussen, met name, een bekend merk en een algemeen bekend merk. Dit begrip leent zich niet voor een waardering in abstracto, bijvoorbeeld door een bekendheidspercentage vast te stellen. Bekendheid in één van de drie Beneluxlanden geldt voor het gehele Beneluxgebied. 16.

De Franse regering geeft het Hof in overweging te antwoorden, dat het begrip „bekend merk” in de zin van artikel 5, lid 2, van de richtlijn zich niet nauwkeurig laat definiëren. In feite moet van geval tot geval worden beoordeeld, of het oudere merk bekend is bij een groot deel van het publiek waarvoor de producten van beide merken bestemd zijn, en of de reputatie ervan zodanig is, dat het publiek een verband legt met het betwiste jongere merk. Is de bekendheid eenmaal vastgesteld, dan is de mate ervan van invloed op de omvang van de bescherming krachtens artikel 5, lid 2, van de richtlijn. In territoriaal opzicht volstaat bekendheid in één Beneluxland. 17. De Nederlandse regering acht het voldoende, dat het merk bekendheid geniet bij het publiek waarop het in het bijzonder is gericht. De vereiste mate van bekendheid is niet in abstracto aan te geven. Relevant is of, gelet op alle omstandigheden van het geval, het oudere merk een reputatie heeft die door het gebruik van dat merk voor niet-soortgelijke waren kan worden aangetast. Het is niet vereist, dat het merk bekend is in het gehele gebied van een lidstaat en, wat Beneluxmerken betreft, in het gehele Beneluxgebied. 18. Volgens de regering van het Verenigd Koninkrijk is beslissend, of zonder geldige reden gebruik wordt gemaakt van het jongere merk en of daardoor ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. Het antwoord op deze vraag hangt af van een globale beoordeling van alle relevante factoren en met name van het onderscheidend vermogen van het merk, de mate van bekendheid die het heeft verworven, de mate van overeenstemming tussen beide merken en het belang van de verschillen tussen de betrokken waren of diensten. Alle merken die bekendheid hebben verworven, dienen in aanmerking te komen voor bescherming en er moeten kwalificerende criteria worden toegepast om de bescherming te beperken tot de merken waarvan de reputatie dit rechtvaardigt; de bescherming dient pas te gelden, wanneer duidelijke bewijzen vanreële schade zijn geleverd. Rechtens is het niet noodzakelijk, dat de bekendheid op het gehele grondgebied van een lidstaat bestaat. In de praktijk is het echter niet mogelijk het bewijs van reële schade te leveren bij een merk dat slechts in een gedeelte van een lidstaat bekend is. 19. De Commissie geeft in overweging onder „bekend merk” te verstaan een merk dat bekend is bij het betrokken publiek. Dit gaat duidelijk minder ver dan „algemeen bekend merk” in de zin van artikel 6 bis van het Unieverdrag van Parijs. Het is voldoende, dat het merk bekend is in een aanmerkelijk deel van het Beneluxgebied, doch merken met een regionale bekendheid verdienen evenzeer bescherming als merken die in dat gehele gebied bekend zijn. 20. Opgemerkt zij, dat de eerste voorwaarde voor de in artikel 5, lid 2, van de richtlijn bedoelde verruimde bescherming aldaar wordt uitgedrukt met de woorden

„er renommeret” in de Deens versie, „bekannt ist” in de Duitse versie, „÷áßñåé öÞìçò” in de Griekse versie, „goce de renombre” in de Spaanse versie, „jouit d'une renommée” in de Franse versie, „gode di notorietà” in de Italiaanse versie, „bekend is” in de Nederlandse versie, „goze de prestigio” in de Portugese versie, „laajalti tunnettu” in de Finse versie, „är känt” in de Zweedse versie en „has a reputation” in de Engelse versie. 21. In de Duitse, de Nederlandse en de Zweedse versie worden woorden gebruikt die betekenen dat het merk „bekend” moet zijn, zonder nadere precisering van de vereiste mate van bekendheid, terwijl in de andere taalversies de term „reputatie” wordt gebruikt dan wel een uitdrukking die, evenals laatstgenoemde term, in kwantitatief opzicht een zekere mate van bekendheid bij het publiek impliceert. 22. Deze nuance, die geen echte tegenspraak in zich bergt en die een uitvloeisel is van het meer neutrale karakter van de in de Duitse, de Nederlandse en de Zweedse versie gebezigde termen, betekent echter niet, dat er geen minimum aan bekendheid vereist zou zijn. Dit blijkt, wanneer men, met het oog op een eenvormige uitlegging van het gemeenschapsrecht, alle taalversies van de richtlijn met elkaar vergelijkt. 23. Dat vereiste vloeit eveneens voort uit de systematiek en het doel van de richtlijn. Aangezien artikel 5, lid 2, anders dan artikel 5, lid 1, een ingeschreven merk bescherming biedt ten opzichte van waren of diensten die niet soortgelijk zijn, onderstelt de eerste voorwaarde die het stelt, een zekere mate van bekendheid van het oudere merk bij het publiek. Immers, enkel wanneer er sprake is van een voldoende mate van bekendheid van dat merk, kan door het publiek dat met het jongere merk in aanraking komt, eventueel een verband worden gelegd tussen de twee merken, ook bij waren of diensten die niet soortgelijk zijn, en kan daardoor afbreuk worden gedaan aan het oudere merk. 24. Het publiek waarbij het oudere merk bekendheid moet hebben verworven, is het publiek waarop dat merk is gericht, dat wil zeggen — naar gelang van de aangeboden waar of dienst — het grote publiek dan wel een meer specifiek publiek, bijvoorbeeld een bepaalde beroepsgroep. 25. De letter noch de geest van artikel 5, lid 2, van de richtlijn bieden een aanknoping voor het vereiste, dat het merk bekend moet zijn bij een bepaald percentage van het aldus omschreven publiek. 26.

De vereiste mate van bekendheid kan worden geacht te zijn bereikt, wanneer het oudere merk bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn. 27. Bij het onderzoek van deze voorwaarde dient de nationale rechter alle relevante omstandigheden van het geval in aanmerking te nemen, zoals, met name, het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik ervan, en de omvang van de door de onderneming verrichte investeringen om het bekendheid te geven. 28. Wat het territoriale aspect betreft, is aan deze voorwaarde voldaan wanneer het merk, overeenkomstig de bewoordingen van artikel 5, lid 2, van de richtlijn, bekend is „in de lidstaat”. Nu in de gemeenschapsbepaling een precisering in die zin ontbreekt, kan niet worden verlangd, dat het merk bekend is op het „gehele” grondgebied van de lidstaat. Het is voldoende, dat het bekend is in een aanmerkelijk gedeelte ervan. 29. Ten aanzien van bij het Benelux-Merkenbureau ingeschreven merken moet het Beneluxgebied worden gelijkgesteld met het grondgebied van een lidstaat, aangezien artikel 1 van de richtlijn die merken gelijkstelt met in een lidstaat ingeschreven merken. Artikel 5, lid 2, moet derhalve aldus worden gelezen, dat bekendheid is verworven „in” het Beneluxgebied. Om dezelfde redenen als met betrekking tot de voorwaarde, dat het merk bekend is een lidstaat, kan voor een Beneluxmerk dus niet worden verlangd, dat het in het gehele Beneluxgebied bekend is. Het is voldoende, dat het merk bekend is in een aanmerkelijk gedeelte van dat gebied, hetgeen in voorkomend geval een gedeelte van één van de Beneluxlanden kan zijn. 30. Wanneer de nationale rechter aan het einde van zijn onderzoek tot de slotsom komt, dat zowel ten aanzien van het publiek als ten aanzien van het grondgebied aan de bekendheidsvoorwaarde is voldaan, zal hij de tweede voorwaarde van artikel 5, lid 2, van de richtlijn moeten onderzoeken, te weten dat er zonder geldige reden afbreuk wordt gedaan aan het oudere merk. Dienaangaande geldt: hoe groter het onderscheidend vermogen en de bekendheid van het merk zijn, des te gemakkelijker zal de afbreuk kunnen worden vastgesteld. 31. Mitsdien moet op de gestelde vraag worden geantwoord, dat artikel 5, lid 2, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd, dat een ingeschreven merk slechts in aanmerking komt voor de verruimde bescherming ten opzichte van waren of diensten die niet soortgelijk zijn, wanneer het bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten

bestemd zijn, en dat het in het Beneluxgebied voldoende is, dat het bekend is bij een aanmerkelijk deel van het desbetreffende publiek in een aanmerkelijk gedeelte van dat gebied, hetgeen in voorkomend geval een gedeelte van één van de Beneluxlanden kan zijn. Kosten 32. De kosten door de Belgische, de Franse en de Nederlandse regering, alsmede door de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Commissie wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakt, kunnen niet voor vergoeding in aanmerking komen. Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. HET HOF VAN JUSTITIE, uitspraak doende op de door de Handelsrechtbank te Doornik bij vonnis van 30 oktober 1997 gestelde vraag, verklaart voor recht: Artikel 5, lid 2, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet aldus worden uitgelegd, dat een ingeschreven merk slechts in aanmerking komt voor de verruimde bescherming ten opzichte van waren of diensten die niet soortgelijk zijn, wanneer het bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn. In het Beneluxgebied is het voldoende, dat het bekend is bij een aanmerkelijk deel van het desbetreffende publiek in een aanmerkelijk gedeelte van dat gebied, hetgeen in voorkomend geval een gedeelte van één van de Beneluxlanden kan zijn. Puissochet Jann Moitinho de Almeida Gulmann Murray Edward Ragnemalm Wathelet Schintgen

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 14 september 1999.

De griffier De president R. Grass G. C. RodrĂguez Iglesias

ARREST VAN HET HOF (Zesde kamer) 22 juni 2000 (1) „Richtlijn 89/104/EEG - Artikel 5, lid 1, sub b - Merken - Verwarringsgevaar - Gevaar van associatie van teken met merk” In zaak C-425/98, betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 177 EG-Verdrag (thans artikel 234 EG) van de Hoge Raad der Nederlanden, in het aldaar aanhangig geding tussen Marca Mode CV en Adidas AG, Adidas Benelux BV, om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van artikel 5, lid 1, sub b, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), wijst HET HOF VAN JUSTITIE (Zesde kamer), samengesteld als volgt: J. C. Moitinho de Almeida, kamerpresident, C. Gulmann (rapporteur), J.-P. Puissochet, G. Hirsch en F. Macken, rechters, advocaat-generaal: F. G. Jacobs

griffier: H. von Holstein, adjunct-griffier gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door: - Marca Mode CV, vertegenwoordigd door O. W. Brouwer, D. W. F. Verkade en D. J. G. Visser, advocaten te Amsterdam, en P. Wytinck, advocaat te Brussel, - Adidas AG en Adidas Benelux BV, vertegenwoordigd door C. Gielen, advocaat te Amsterdam, - de Nederlandse regering, vertegenwoordigd door M. A. Fierstra, hoofd van de afdeling Europees recht van het Ministerie van Buitenlandse zaken, als gemachtigde, - de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door M. Ewing, Treasury Solicitor's Department, als gemachtigde, - de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door K. Banks en P. van Nuffel, leden van haar juridische dienst, als gemachtigden, gezien het rapport ter terechtzitting,

gehoord de mondelinge opmerkingen van Marca Mode CV, vertegenwoordigd door D. J. G. Visser en C. R. A. Swaak, advocaat te Amsterdam; Adidas AG en Adidas Benelux BV, vertegenwoordigd door S. A. Klos, advocaat te Amsterdam, en de Commissie, vertegenwoordigd door H. M. H. Speyart, lid van haar juridische dienst, als gemachtigde, ter terechtzitting van 24 november 1999, gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 27 januari 2000, het navolgende Arrest 1. Bij arrest van 6 november 1998, binnengekomen bij het Hof op 26 november 1998, heeft de Hoge Raad der Nederlanden krachtens artikel 177 EG-Verdrag (thans artikel 234 EG) een prejudiciële vraag gesteld over de uitlegging van artikel 5, lid 1, sub b, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1; hierna: „richtlijn”). 2. Deze vraag is gerezen in een geding tussen Marca Mode CV (hierna: „Marca Mode”), gevestigd te Amsterdam (Nederland), en Adidas AG, gevestigd te Herzogenaurach (Duitsland), en Adidas Benelux BV, gevestigd te Etten-Leur (Nederland), in verband met een door Adidas AG bij het Benelux Merkenbureau ingeschreven beeldmerk, dat door Adidas AG voor de Benelux in exclusieve licentie is gegeven aan Adidas Benelux BV. Het juridisch kader 3. Artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn („rechten verbonden aan het merk”) bepaalt: „Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden: a)

(...)

b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.” 4. De meeste taalversies van de richtlijn hanteren in deze bepaling het begrip „risico” of „gevaar” van verwarring of associatie. De Nederlandse en de Zweedse versie spreken echter van de mogelijkheid van verwarring en van het gevaar van associatie, terwijl de Engelse versie spreekt van „likelihood” (waarschijnlijkheid) van verwarring of associatie.

5. Artikel 5, lid 2, van de richtlijn bepaalt: „Elke lidstaat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economisch verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dit bekend is in de lidstaat en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.” 6. Artikel 13A, lid 1, sub b, van de Eenvormige Beneluxwet op de merken, strekkende tot omzetting van artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn in de Beneluxwetgeving, bepaalt: „Onverminderd de toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen: (...) b) elk gebruik dat in het economisch verkeer van het merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren, indien daardoor de mogelijkheidbestaat dat bij het publiek een associatie wordt gewekt tussen het teken en het merk.” Het hoofdgeding 7. Het door Adidas AG bij het Benelux Merkenbureau ingeschreven beeldmerk bestaat uit drie parallelle strepen. Het heeft in het bijzonder betrekking op sportkleding en sportartikelen. 8. Marca Mode bood in haar vestiging te Breda (Nederland) een collectie sportkleding aan, waarvan sommige kledingstukken aan de zijkanten waren voorzien van twee in de lengterichting parallel lopende strepen. Deze kledingstukken waren wit met zwarte strepen of zwart met witte strepen. 9. Daarnaast verkocht Marca Mode witte en oranje T-shirts met in het midden van de voorzijde over de gehele lengte drie zwarte, verticaal en parallel lopende strepen, die aan de buitenzijde waren voorzien van een smal wit randje en aan de voorzijde waren onderbroken door een medaillon met de afbeelding van een kat, met daarop vermeld „TIM”. 10.

Op 26 juni 1996 daagden Adidas AG en Adidas Benelux BV (hierna: „Adidas”) Marca Mode in kort geding voor de president van de Rechtbank te Breda. Stellende dat Marca inbreuk maakte op haar drie-strepen-beeldmerk, vorderde Adidas tegen Marca een verbod, het uit drie of twee strepen bestaande teken nog verder in de Benelux te gebruiken. 11. De president wees deze vordering toe voor zeven kledingstukken en het T-shirt met het opschrift „TIM”. 12. Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch heeft dit vonnis bekrachtigd. 13. Marca Mode heeft daarop tegen het arrest van het Gerechtshof cassatieberoep bij de Hoge Raad der Nederlanden ingesteld. 14. In cassatie betoogde zij onder meer, dat de rechter in hoger beroep artikel 13A, lid 1, sub b, van de Eenvormige Beneluxwet op de merken onjuist heeft toegepast door zijn beslissing enkel hierop te baseren, dat de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek een associatie wordt gewekt tussen de litigieuze tekens en het ingeschreven merk. Onder verwijzing naar het arrest van het Hof van 11 november 1997, SABEL (C-251/95, Jurispr. blz. I-6191) stelde zij, dat het Gerechtshof overeenkomstig artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn de aanwezigheid van verwarringsgevaar had moeten vaststellen. 15. De Hoge Raad is van oordeel, dat het arrest SABEL (reeds aangehaald) en in het bijzonder de punten 18, 22 en 24 ervan de conclusie zou kunnen rechtvaardigen, dat indien op grond van bijzondere omstandigheden, zoals de bijzondere onderscheidingskracht die een merk hetzij van huis uit hetzij wegens zijn bekendheid bij het publiek bezit, moet worden aangenomen dat verwarringsgevaar niet is uitgesloten, de vaststelling van associatiegevaar voldoende is om een verbod op het gebruik van de litigieuze tekens te wettigen. 16. Deze uitlegging zou, aldus de Hoge Raad, het bepaalde in lid 1, sub b, en in lid 2, van artikel 5 van de richtlijn met elkaar in harmonie kunnen brengen waar het om bekende merken gaat; laatstgenoemde bepaling staat de lidstaten toe om aan bekende merken bescherming te verlenen in geval van gebruik voor niet soortgelijke waren of diensten, „wanneer (...) door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk”. Bij de voorgestelde uitlegging van artikel 5, lid 1, sub b, zouden bekende merken ook in geval van gebruik voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten worden

beschermd tegen het trekken van voordeel uit of afbreuk doen aan hun bijzondere onderscheidend vermogen. 17. Ten slotte overweegt de Hoge Raad, dat wanneer zijn lezing van het arrest SABEL (reeds aangehaald) juist zou zijn, het middel van Marca Mode niet tot cassatie van het arrest van het Gerechtshof kan leiden. Behalve het bestaan van de mogelijkheid van associatie tussen het teken van Marca Mode en het merk van Adidas heeft het Gerechtshof immers ook vastgesteld, dat dit merk algemeen bekend is. Gelet op deze laatste factor kan niet worden uitgesloten, aldus de Hoge Raad, dat de associatiemogelijkheid verwarring kan doen ontstaan; derhalve zouden de vastgestelde feiten toewijzing van de verbodsvordering van Adidas kunnen rechtvaardigen. 18. Tegen deze achtergrond heeft de Hoge Raad besloten, de behandeling van de zaak te schorsen en het Hof de volgende prejudiciële vraag te stellen: „Moet het bepaalde in artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 aldus worden uitgelegd dat, ingeval a) een merk hetzij van huis uit hetzij wegens zijn bekendheid bij het publiek een bijzondere onderscheidingskracht bezit, en b) een derde zonder de toestemming van de merkhouder in het economisch verkeer voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, een teken gebruikt dat in zodanige mate met het merk overeenstemt dat daardoor de mogelijkheid van associatie met het merk ontstaat, het uitsluitend recht van de merkhouder hem toestaat aan die derde dat gebruik van het teken te verbieden wanneer de onderscheidingskracht van het merk zodanig is dat niet uitgesloten is dat die associatie verwarring kan doen ontstaan?” 19. Bij hetzelfde verwijzingsarrest heeft de Hoge Raad eveneens enkele prejudiciële vragen aan het Benelux-Gerechtshof. Naar Marca Mode meedeelt, heeft het bij beschikkingvan 18 januari 1999 de behandeling van de gestelde vragen geschorst totdat het Hof van Justitie uitspraak zal hebben gedaan. De prejudiciële vraag 20. Adidas wenst, dat het Hof zich uitspreekt over de uitlegging van artikel 5, lid 2, van de richtlijn. 21. Volgens vaste rechtspraak is in het kader van de bevoegdheidsverdeling tussen de nationale rechter en het Hof van Justitie overeenkomstig artikel 177 van het

Verdrag de nationale rechter, die als enige rechtstreeks kennis heeft van de feiten van het geding en van de door partijen aangevoerde argumenten en die uitspraak in de zaak zal moeten doen, het best in staat om, met volledige kennis van zaken, het belang van de in het bij hem aanhangige geding opgeworpen rechtsvragen te beoordelen en te beslissen, of een prejudiciĂŤle beslissing voor het wijzen van zijn vonnis noodzakelijk is. Niettemin is het Hof van Justitie vrij om, wanneer de vragen onjuist zijn geformuleerd, uit de door de nationale rechter verschafte gegevens en met name de motivering van de verwijzingsbeslissing de elementen van gemeenschapsrecht te putten die, gelet op het voorwerp van het geschil, uitlegging behoeven (zie onder meer arrest van 29 november 1978, Pigs Marketing Board, 83/78, Jurispr. blz. 2347, punten 25 en 26). 22. Blijkens het verwijzingsarrest in de onderhavige zaak verzoekt de Hoge Raad enkel om uitlegging van artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn en hangt de oplossing van het geschil in het hoofdgeding af van de vraag, of het Gerechtshof terecht heeft geoordeeld dat was voldaan aan de voorwaarde, dat â&#x20AC;&#x17E;bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merkâ&#x20AC;? in de zin van genoemde gemeenschapsbepaling. 23. Voorts blijkt uit het verwijzingsarrest niet, dat Adidas in het hoofdgeding zou hebben gesteld, dat door het gebruik, zonder geldige reden, van het litigieuze teken ongerechtvaardigd voordeel is getrokken uit of afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het door haar ingeschreven beeldmerk, hetgeen als voorwaarde geldt voor de eventuele toepassing van de omzettingsbepaling van artikel 5, lid 2, van de richtlijn. De Hoge Raad haalt deze laatste bepaling aan, niet omdat het geschil daadwerkelijk verband zou houden met de in die bepaling bedoelde specifieke merkinbreuk, maar als argument voor zijn opvatting, dat de in het verwijzingsarrest verdedigde uitlegging van artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn een zekere samenhang zou bewerkstelligen tussen de door de beide bepalingen geregelde situaties. 24. Voor een nuttig antwoord op de vraag van de Hoge Raad is uitlegging van artikel 5, lid 2, van de richtlijn derhalve niet nodig. 25. Artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn, waarop de vraag betrekking heeft, staat de houder van een merk onder bepaalde voorwaarden toe om derden het gebruik van een teken te verbieden, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk. 26. Een in wezen gelijkluidende formulering bevat artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn, dat de gronden opsomt waarop de inschrijving van een merk kan worden geweigerd of, indien het is ingeschreven, nietig kan worden verklaard.

27. Artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn is door het Hof uitgelegd in, onder meer, het arrest SABEL (reeds aangehaald). 28. Die uitlegging moet daarom eveneens gelden voor artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn. 29. Volgens de Hoge Raad sluit de rechtspraak van het Hof niet uit, dat een gevaar van verwarring tussen merk en teken kan worden verondersteld, ingeval het merkbijzondere onderscheidingskracht heeft, onder meer wegens zijn bekendheid, en het door derden voor dezelfde of soortgelijke waren gebruikte teken zodanig met het merk overeenstemt, dat hierdoor de mogelijkheid van associatie met het merk ontstaat. 30. Zo komt de Hoge Raad tot de vraag, of artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd, dat de merkhouder in dergelijke omstandigheden aan een derde het gebruik van het teken kan verbieden, wanneer de onderscheidingskracht van het merk zodanig is dat niet is uitgesloten, dat de bij het publiek gewekte associatie tussen het teken en het merk verwarring kan teweegbrengen. 31. Onder verwijzing naar het arrest SABEL (reeds aangehaald) hebben Marca Mode, de Nederlandse regering en de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Commissie betoogd, dat de door artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn geboden bescherming, evenals die krachtens artikel 4, lid 1, sub b, van dezelfde richtlijn, steeds afhankelijk is van het positieve bewijs van verwarringsgevaar. Ook voor bekende merken is het niet voldoende, dat in geval er enkel associatiegevaar bestaat, verwarringsgevaar niet is uit te sluiten. 32. Adidas stelt daarentegen, steun zoekend in met name punt 24 van het arrest SABEL (reeds aangehaald), dat bij bekende merken associatiegevaar voldoende is om een verbod te rechtvaardigen, zodra verwarringsgevaar niet is uitgesloten. Met andere woorden, associatiegevaar zou bij zulke merken een vermoeden van verwarringsgevaar scheppen. 33. Op dit punt moet aanstonds worden vastgesteld, dat verwarringsgevaar niet op grond van een vermoeden mag worden aangenomen, ook niet in de specifieke omstandigheden als in het verwijzingsarrest worden beschreven. 34.

Artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn kan immers slechts toepassing vinden, indien wegens de identiteit of gelijksoortigheid van zowel de merken als de erdoorgeïdentificeerde waren of diensten „bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk”. Blijkens deze formulering is het begrip associatiegevaar geen alternatief voor het begrip verwarringsgevaar, maar dient het ter precisering van de draagwijdte ervan. Reeds op grond van haar formulering is deze bepaling derhalve niet toepasbaar, indien bij het publiek geen verwarring kan ontstaan (zie, in verband met artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn, arrest SABEL, reeds aangehaald, punt 18). Artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn vereist dus voor bescherming van een ingeschreven merk het bestaan van gevaar van verwarring (zie, in verband met artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn, arrest van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 18). 35. Deze uitlegging volgt eveneens uit de tiende overweging van de richtlijn, waar wordt gezegd, dat „het gevaar van verwarring (...) de grondslag voor de bescherming vormt” (arrest SABEL, reeds aangehaald, punt 19). 36. Deze uitlegging is niet in strijd met artikel 5, lid 2, van de richtlijn, dat bekende merken bescherming biedt zonder dat het bestaan van verwarringsgevaar is vereist. Deze bepaling geldt immers voor situaties waarin de grondslag voor de bescherming bestaat in een gebruik van het betwiste teken zonder geldige reden, waardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. 37. Adidas kan zich niet met succes op punt 24 van het arrest SABEL (reeds aangehaald) beroepen. 38. Daarin overwoog het Hof, dat het verwarringsgevaar des te groter is naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is, en dat derhalve niet kan worden uitgesloten, dat een begripsmatige gelijkenis voortvloeiend uit het feit dat twee merken afbeeldingen met een overeenstemmende begripsinhoud gebruiken, verwarring kan doen ontstaan in een geval waarin een ouder merk hetzij van huis uit, hetzij wegens zijn bekendheid bij het publiek, bijzondere onderscheidingskracht bezit. 39. Het Hof heeft hiermee te kennen gegeven, dat de bijzondere onderscheidingskracht van het oudere merk het verwarringsgevaar kan vergroten en, in geval van een begripsmatige gelijkenis tussen merk en teken, aan het ontstaan van dit gevaar kan bijdragen. De negatieve formulering „kan niet worden uitgesloten” in punt 24 van het arrest SABEL (reeds aangehaald) benadrukt enkel de mogelijkheid, dat uit de combinatie van de twee genoemde factoren een gevaar kan ontstaan. Zij betekent geenszins een vermoeden van

verwarringsgevaar bij het bestaan van gevaar voor associatie in enge zin. Met deze formulering heeft het Hof impliciet gedoeld op de door de nationale rechter in iedere bij hem aanhangige zaak te verrichten bewijswaardering. Het Hof heeft de nationale rechter niet ontheven van de noodzakelijke positieve vaststelling van verwarringsgevaar, waarvan het bewijs moet worden geleverd. 40. Het verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (arrest SABEL, reeds aangehaald, punt 22). De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking komende factoren (arrest Canon, reeds aangehaald, punt 17). Er kan bijvoorbeeld ondanks een geringe mate van gelijksoortigheid van de desbetreffende waren of diensten verwarringsgevaar worden vastgesteld, wanneer de merken in hoge mate overeenstemmen en het oudere merk een grote onderscheidingskracht en meer bepaald een grote bekendheid heeft (arrest Canon, reeds aangehaald, punt 19). 41. De bekendheid van een merk, indien deze is bewezen, is dus een factor die naast andere stellig van belang kan zijn. Merken met een - in het bijzonder door hun bekendheid - sterke onderscheidingskracht genieten in zoverre een ruimere bescherming dan merken met een geringere onderscheidingskracht (arrest Canon, reeds aangehaald, punt 18). Niettemin is de bekendheid van een merk geen grond om het bestaan van verwarringsgevaar te vermoeden, enkel omdat er gevaar voor associatie in enge zin bestaat. 42. Op de prejudiciĂŤle vraag moet derhalve worden geantwoord, dat artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn niet aldus kan worden uitgelegd, dat ingeval - een merk hetzij van huis uit hetzij wegens zijn bekendheid bij het publiek een bijzondere onderscheidingskracht bezit, en - een derde zonder de toestemming van de merkhouder in het economisch verkeer voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, een teken gebruikt dat in zodanige mate met het merk overeenstemt dat daardoor de mogelijkheid van associatie met het merk ontstaat, het uitsluitend recht van de merkhouder hem toestaat aan die derde dat gebruik van het teken te verbieden, wanneer de onderscheidingskracht van het merk zodanig is dat niet uitgesloten is, dat die associatie verwarring kan doen ontstaan. Kosten 43. De kosten door de Nederlandse regering, de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Commissie wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakt, kunnen niet voor vergoeding in aanmerking komen. Ten aanzien van de

partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. HET HOF VAN JUSTITIE (Zesde kamer), uitspraak doende op de door de Hoge Raad der Nederlanden bij arrest van 6 november 1998 gestelde vraag, verklaart voor recht: Artikel 5, lid 1, sub b, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, kan niet aldus worden uitgelegd, dat ingeval - een merk hetzij van huis uit hetzij wegens zijn bekendheid bij het publiek een bijzondere onderscheidingskracht bezit, en - een derde zonder de toestemming van de merkhouder in het economisch verkeer voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, een teken gebruikt dat in zodanige mate met het merk overeenstemt dat daardoor de mogelijkheid van associatie met het merk ontstaat, het uitsluitend recht van de merkhouder hem toestaat aan die derde dat gebruik van het teken te verbieden, wanneer de onderscheidingskracht van het merk zodanig is dat niet uitgesloten is, dat die associatie verwarring kan doen ontstaan. Moitinho de Almeida Gulmann Puissochet Hirsch Macken

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 22 juni 2000. De griffier De president van de Zesde kamer R. Grass J. C. Moitinho de Almeida

ARREST VAN HET HOF 20 september 2001 (1) „Hogere voorziening - Ontvankelijkheid - Gemeenschapsmerk - Verordening (EG) nr. 40/94 - Absolute weigeringsgrond - Onderscheidend vermogen - Merken die uitsluitend bestaan uit beschrijvende tekens of aanduidingen - Woordcombinatie Baby-dry” In zaak C-383/99 P, Procter & Gamble Company, gevestigd te Cincinnatti (Verenigde Staten), vertegenwoordigd door T. van Innis, advocaat, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg, rekwirante, betreffende hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen (Tweede kamer) van 8 juli 1999, Procter & Gamble/BHIM (BABY-DRY) (T-163/98, Jurispr. blz. II-2383), strekkende tot vernietiging van dat arrest voorzover het Gerecht heeft geoordeeld dat de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) bij de vaststelling van haar beslissing van 31 juli 1998 (zaak R 35/1998-1) niet in strijd heeft gehandeld met artikel 7, lid 1, sub c, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), andere partij bij de procedure: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), vertegenwoordigd door O. Montalto en E. Joly als gemachtigden, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg, verweerder in eerste aanleg, wijst HET HOF VAN JUSTITIE, samengesteld als volgt: G. C. Rodríguez Iglesias, president, C. Gulmann, M. Wathelet en V. Skouris, kamerpresidenten, J.-P. Puissochet (rapporteur), P. Jann, L. Sevón, R. Schintgen, F. Macken, N. Colneric en S. von Bahr, rechters, advocaat-generaal: F. G. Jacobs,

griffier: D. Louterman-Hubeau, afdelingshoofd, gezien het rapport ter terechtzitting, gehoord de pleidooien van partijen ter terechtzitting van 30 januari 2001, waarbij Procter & Gamble Company werd vertegenwoordigd door T. van Innis en door F. Herbert, advocaat, en het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) door O. Montalto en E. Joly,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 5 april 2001, het navolgende Arrest 1. Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Hof op 8 oktober 1999, heeft Procter & Gamble Company (hierna: „Procter & Gamble”) krachtens artikel 49 van 's Hofs Statuut-EG hogere voorziening ingesteld tegen het arrest van het Gerecht van eersteaanleg van de Europese Gemeenschappen van 8 juli 1999, Procter & Gamble/BHIM (BABY-DRY) (T-163/98, Jurispr. blz. II-2383; hierna: „bestreden arrest”), waarbij het Gerecht de beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: „BHIM”) van 31 juli 1998 (zaak R 35/1998-1; hierna: „omstreden beslissing”) houdende verwerping van het door Procter & Gamble ingestelde beroep tegen de weigering tot inschrijving van de woordcombinatie Baby-dry als gemeenschapsmerk voor wegwerpluiers van papier of cellulose en luiers van stof, uitsluitend wegens schending van artikel 62, lid 1, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1) heeft vernietigd. Verordening nr. 40/94 2. Artikel 7 van verordening nr. 40/94 luidt als volgt: „1. a)

Geweigerd wordt inschrijving van: tekens die niet in overeenstemming zijn met artikel 4;

merken die elk onderscheidend vermogen missen;

c) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten; (...) 2. Lid 1 is ook van toepassing indien de weigeringsgronden slechts in een deel van de Gemeenschap bestaan. 3. Lid 1, onder b, c en d, is niet van toepassing indien het merk als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de waren of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd.” 3. Artikel 62, lid 1, van verordening nr. 40/94 bepaalt:

â&#x20AC;&#x17E;Nadat onderzocht is of het beroep ontvankelijk is, beslist de kamer van beroep over het beroep. De kamer van beroep kan hetzij de bevoegdheden uitoefenen van de instantie die de bestreden beslissing heeft genomen, hetzij de zaak voor verdere afdoening naar deze instantie terugwijzen.â&#x20AC;? De feiten van het geding 4. Bij brief van 8 april 1996 heeft Procter & Gamble bij het BHIM een aanvraag ingediend tot inschrijving van de woordcombinatie Baby-dry als gemeenschapsmerk voor wegwerpluiers van papier of cellulose en voor luiers van stof. 5. De onderzoeker van het BHIM heeft deze aanvraag bij beslissing van 29 januari 1998 afgewezen. Het door Procter & Gamble tegen deze beslissing ingestelde beroep is bij de omstreden beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM verworpen. Deze kamer was van oordeel dat de woordcombinatie Baby-dry uitsluitend uit woorden bestond die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de bestemming van de betrokken waar, en dat zij onderscheidend vermogen miste, zodat zij op grond van artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 40/94 ongeschikt was om te worden ingeschreven. Voorts verklaarde de kamer van beroep het op artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 gebaseerde betoog van Procter & Gamble dat het merk onderscheidend vermogen had verkregen door het gebruik dat ervan was gemaakt, niet-ontvankelijk omdat dit betoog niet voor de onderzoeker van het BHIM was gevoerd. Het bestreden arrest 6. Het bestreden arrest erkent om te beginnen dat de woordcombinatie Baby-dry geen gemeenschapsmerk kan vormen, waarmee de beoordeling in de omstreden beslissing wordt bevestigd. 7. Het Gerecht heeft namelijk overwogen dat tekens die uitsluitend bestaan uit woorden die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de bestemming van de waar, naar hun aard reeds ongeschikt zijn om de waren van een onderneming te onderscheiden van die van een andere onderneming, ook al bestaat de weigeringsgrond slechts in een deel van de Gemeenschap. Aangezien luiers een absorberende functie voor het drooghouden van baby's hebben, concludeerde het Gerecht dat de woordcombinatie Baby-dry de gebruiker slechts informeert over de bestemming van de waar, zonder dat zij wordt aangevuld door een extra bestanddeel dat haar onderscheidend vermogen zou kunnen verlenen. 8. In de tweede plaats onderzocht het Gerecht het subsidiaire betoog van rekwirante dat het bewijsaanbod van Procter & Gamble voor de stelling dat de

woordcombinatie Baby-dry overeenkomstig artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 door het gebruik ervan onderscheidend vermogen had verkregen, in de omstreden beslissing ten onrechte niet-ontvankelijk was verklaard omdat het niet voor de onderzoeker was gedaan. Het Gerecht oordeelde dat de kamer van beroep, door dit bewijsaanbod niet-ontvankelijk te verklaren, artikel 62 van verordening nr. 40/94 had geschonden. Gelezen in het licht van de systematiek van deze verordening, die een continu誰teit binnen het BHIM tussen het optreden van de onderzoeker en dat van de kamers van beroep veronderstelt, zou die bepaling de kamer namelijk niet toestaan een betoog te verwerpen op de enkele grond dat het niet voor de onderzoeker was gevoerd. 9. Het Gerecht concludeerde dan ook, dat de omstreden beslissing moest worden vernietigd op grond dat de kamer van beroep van het BHIM ten onrechte had geweigerd het betoog van Procter & Gamble betreffende artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 te onderzoeken. 10. Het wees de overige conclusies van Procter & Gamble af en vernietigde de omstreden beslissing. De hogere voorziening 11. Procter & Gamble concludeert dat het het Hof behage, het bestreden arrest te vernietigen voorzover het Gerecht heeft geoordeeld dat de eerste kamer van beroep van het BHIM bij de vaststelling van de bestreden beslissing niet in strijd heeft gehandeld met artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94. Voorts vordert zij veroordeling van het BHIM in de kosten. 12. Het BHIM concludeert tot afwijzing van de hogere voorziening en tot veroordeling van Procter & Gamble in de kosten. De ontvankelijkheid van de hogere voorziening Argumenten van partijen 13. Rekwirante stelt om te beginnen dat zij door het Gerecht gedeeltelijk in het ongelijk is gesteld omdat deze rechterlijke instantie haar betoog dat de omstreden beslissing werd gekenmerkt door een schending van artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 40/94, heeft verworpen. 14. Voorts zet zij uiteen, dat zij belang heeft bij het instellen van hogere voorziening omdat het BHIM ter uitvoering van het bestreden arrest de betrokken

inschrijvingsaanvrage slechts zal toetsen aan artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 en niet aan artikel 7, lid 1, sub b en c, van deze verordening. Het Gerecht heeft immers de uitlegging aanvaard die in de omstreden beslissing aan laatstgenoemde twee bepalingen is gegeven; de draagwijdte van de verplichting tot uitvoering van het bestreden arrest moet worden beoordeeld tegen de achtergrond van de overwegingen waarop het dictum berust. 15. Het BHIM erkent dat rekwirante een procesbelang heeft. Wat de ontvankelijkheid aangaat, betwijfelt zij slechts of het middel inzake schending van het gemeenschapsrecht een hogere voorziening kan staven. Hoe dan ook refereert het BHIM zich aan het oordeel van het Hof, omdat het om een vraag van openbare orde gaat. Beoordeling door het Hof 16. Artikel 49, eerste en tweede alinea, van 's Hofs Statuut-EG bepaalt: „Uiterlijk binnen twee maanden te rekenen vanaf de betekening van de bestreden beslissing kan bij het Hof een verzoek om hogere voorziening worden ingediend tegen eindbeslissingen van het Gerecht, alsmede tegen beslissingen die het geding ten gronde slechts gedeeltelijk beslechten of die een einde maken aan een procesincident ter zake van onbevoegdheid of niet-ontvankelijkheid. Hogere voorziening staat open voor iedere partij die geheel of gedeeltelijk in het ongelijk is gesteld. (...)” 17. Artikel 92, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof luidt als volgt: „Het Hof kan in iedere stand van het geding ambtshalve middelen van nietontvankelijkheid die van openbare orde zijn, in behandeling nemen of, na de partijen te hebben gehoord, vaststellen dat het beroep zonder voorwerp is geraakt en dat er niet meer op behoeft te worden beslist; de beslissing wordt genomen met inachtneming van het bepaalde in artikel 91, leden 3 en 4.” 18. Aangezien Procter & Gamble het Gerecht om vernietiging van de omstreden beslissing heeft verzocht en het dictum van het bestreden arrest is ingekleed als een blote vernietiging van deze beslissing, dient het Hof ambtshalve te onderzoeken of rekwirante op zijn minst gedeeltelijk in het ongelijk is gesteld en dus ontvankelijk moet worden geacht in de hogere voorziening die zij bij het Hof tegen het bestreden arrest heeft ingesteld. 19.

Blijkens punt 9 van het bestreden arrest heeft rekwirante onder meer geconcludeerd dat het het Gerecht behage, primair, de omstreden beslissing te vernietigen voorzover daarin is geoordeeld dat het merk niet voldoet aan de eisen van artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 40/94, en, subsidiair, de omstreden beslissing te vernietigen voorzover daarbij haar op artikel 7, lid 3, van die verordening gebaseerde betoog niet-ontvankelijk is verklaard. 20. Het Gerecht heeft allereerst het belangrijkste onderdeel van de conclusies uitdrukkelijk afgewezen door in punt 28 van het bestreden arrest te verklaren dat de eerste kamer van beroep van het BHIM terecht heeft geconcludeerd dat de woordcombinatie Baby-dry op grond van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 geen gemeenschapsmerk kan zijn. Pas daarna heeft het Gerecht vastgesteld dat deze kamer de bepalingen van artikel 62 van diezelfde verordening heeft geschonden door het op artikel 7, lid 3, gebaseerde betoog van rekwirante niet-ontvankelijk te verklaren, en heeft het het subsidiaire onderdeel van de conclusies van het beroep gegrond verklaard. 21. Aan zijn onderzoek van de twee onderdelen van het beroep heeft het Gerecht in punt 54 van het bestreden arrest de algemene conclusie verbonden, dat de omstredenbeslissing moet worden vernietigd op grond dat de eerste kamer van beroep van het BHIM ten onrechte heeft geweigerd het op artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 gebaseerde betoog van rekwirante te onderzoeken; het heeft hieraan toegevoegd dat het BHIM de maatregelen dient te treffen die ter uitvoering van het arrest nodig zijn. 22. Gelet hierop en niettegenstaande het feit dat het dictum de in punt 54 van het bestreden arrest geformuleerde beperking niet uitdrukkelijk overneemt, moet worden geoordeeld, dat de vorderingen van rekwirante in dit arrest in werkelijkheid slechts gedeeltelijk zijn toegewezen. 23. In feite heeft de eerste kamer van beroep van het BHIM namelijk twee maatregelen in de vorm van ĂŠĂŠn enkele handeling, de omstreden beslissing, vastgesteld, te weten weigering van inschrijving van de woordcombinatie Babydry op de in artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 40/94 vermelde gronden, en niet-ontvankelijkverklaring van rekwirantes betoog betreffende artikel 7, lid 3, van deze verordening. 24. Doordat het bestreden arrest de omstreden beslissing heeft vernietigd op de enkele grond dat daarin is geweigerd het betoog betreffende artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 te onderzoeken, is het gedeelte van deze beslissing betreffende het voldoen van de woordcombinatie Baby-dry aan de eisen van artikel 7, lid 1, sub b en c, van deze verordening in stand gebleven.

25. Het Gerecht heeft dus de aan zijn toezicht onderworpen handeling slechts gedeeltelijk vernietigd. Hieruit volgt dat het BHIM bij het treffen van de maatregelen ter uitvoering van het bestreden arrest, zoals door het Gerecht in punt 54 ervan genoemd, kon volstaan met een onderzoek naar de toepassing van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 op het onderhavige geval zonder terug te komen op zijn uitlegging van artikel 7, lid 1, sub b en c, van deze verordening, die immers door het Gerecht is aanvaard. 26. Procter & Gamble heeft derhalve een belang bij het instellen van hogere voorziening tegen het bestreden arrest, omdat daarin is geweigerd gevolg te geven aan haar vordering tot vernietiging van de op artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 40/94 gebaseerde weigering om het merk Baby-dry in te schrijven. 27. De hogere voorziening, die ertoe strekt het bestreden arrest op dit punt te vernietigen, moet dan ook ontvankelijk worden verklaard. De gegrondheid van de hogere voorziening Argumenten van partijen 28. Tot staving van haar hogere voorziening voert rekwirante ĂŠĂŠn middel aan, namelijk dat het Gerecht een te ruime draagwijdte heeft toegekend aan de absolute weigeringsgrond inzake het zuiver beschrijvende karakter van de tekens en aanduidingen van een merk. Op basis van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 kan namelijk slechts de inschrijving als gemeenschapsmerk worden geweigerd van tekens en aanduidingen die door het publiek niet anders kunnen worden opgevat dan als een aanduiding van de eigenschappen van de betrokken waar en die als zodanig ongeschikt worden geacht om de onderscheidende rol van een merk te vervullen. Aan de hand van het merk moet een waar immers kunnen worden geassocieerd met de onderneming die ze op de markt brengt, doordat zij wordt onderscheiden van soortgelijke waren van concurrerende ondernemingen. 29. Het Gerecht zou de betrokken bepaling onjuist hebben uitgelegd en toegepast door te oordelen dat de woordcombinatie Baby-dry de consument rechtstreeks informeert over de bestemming van de waar en niet wordt aangevuld door een extra bestanddeel dat aan het teken in zijn geheel de geschiktheid zou kunnen verlenen om de waren van rekwirante te onderscheiden van die van andere ondernemingen. 30.

Volgens rekwirante ligt aan het arrest van het Gerecht een achterhaalde opvatting van het merk ten grondslag, namelijk dat de inschrijving van een merk aan de houder daarvan een monopolie verleent op het gebruik van de tekens of aanduidingen waaruit het merk bestaat, met als gevolg dat alle tekens of aanduidingen met een beschrijvend karakter, die vrij moeten blijven voor gebruik in de handel, per definitie ongeschikt zijn om een merk te vormen. 31. De moderne opvatting waarvan verordening nr. 40/94 volgens rekwirante uitgaat, sluit daarentegen elk monopolistisch recht op de tekens of aanduidingen waaruit een merk bestaat, uit. Derden mogen hiervan een normaal gebruik blijven maken. De wisselwerking hiervan is, dat geen enkele categorie tekens of aanduidingen in abstracto ongeschikt wordt geacht om een merk te vormen. Het beschrijvende karakter is, evenals het generieke karakter van een teken of aanduiding, slechts een onderdeel van de weigeringsgrond inzake het ontbreken van onderscheidend vermogen van de als merk voorgedragen tekens of aanduidingen, aangezien beide begrippen - onderscheidend vermogen en niet uitsluitend beschrijvend karakter - tezamen moeten worden genomen om uit te maken of de voorgedragen tekens of aanduidingen geschikt zijn om de betrokken waren te kunnen identificeren als zijnde afkomstig van een bepaalde onderneming. 32. Het BHIM betwist de relevantie van deze theoretische analyse niet en zet uiteen dat het onderscheidend vermogen het beslissende element is ter beoordeling van de geschiktheid van een teken om een merk te vormen; het uitsluitend beschrijvende karakter is in dit verband een aanwijzing dat het onderscheidend vermogen vermoedelijk ontbreekt. 33. Volgens het BHIM vooronderstelt de op het beschrijvende karakter gebaseerde weigering tot inschrijving dat aan drie voorwaarden is voldaan, namelijk: - het ontbreken van een aanbiedingsvorm of aanvullende bestanddelen waardoor het teken niet langer uitsluitend beschrijvend zou zijn; - de verwijzing van het teken naar een essentiĂŤle eigenschap van de waar en niet naar een eigenschap van ondergeschikt belang of een eigenschap die niet karakteristiek is voor de waar; - de herkenbaarheid van de verwijzing voor de potentiĂŤle consumenten van de waar. 34. Volgens het BHIM voldoet de woordcombinatie Baby-dry, zoals ook het Gerecht heeft geoordeeld, aan die voorwaarden om als uitsluitend beschrijvend te kunnen worden aangemerkt. Beoordeling door het Hof

35. Opgemerkt zij dat volgens artikel 7, lid 1, van verordening nr. 40/94 de inschrijving moet worden geweigerd van merken die elk onderscheidend vermogen missen (lid 1, sub b) en van merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten (lid 1, sub c). 36. Ingevolge artikel 12 van verordening nr. 40/94 staat het aan het merk verbonden recht de houder niet toe een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten, voorzover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. 37. Uit de combinatie van deze bepalingen volgt dat het verbod om zuiver beschrijvende tekens of aanduidingen als merk in te schrijven tot doel heeft, zoals zowel Procter & Gamble als het BHIM erkennen, te voorkomen dat als merk tekens of aanduidingen worden ingeschreven die, wegens hun overeenkomst met de gebruikelijke wijze van aanduiding van de betrokken waren of diensten of van de eigenschappen daarvan, niet de functie kunnen vervullen van identificatie van de onderneming die ze op de markt brengt, en dus het onderscheidend vermogen missen die voor het vervullen van deze functie vereist is. 38. Dit is de enige uitlegging die ook verenigbaar is met artikel 4 van verordening nr. 40/94, volgens hetwelk gemeenschapsmerken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden van die van andere ondernemingen. 39. De tekens en aanduidingen waarop artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 doelt, zijn dus slechts die welke in het normale gebruik uit het oogpunt van de consument kunnen dienen ter aanduiding, hetzij rechtstreeks, hetzij door vermelding van een van de essentiĂŤle eigenschappen ervan, van een waar of dienst als die waarvoor de inschrijving is aangevraagd. Verder kan de inschrijving van een merk dat tekens en aanduidingen bevat die aan deze omschrijving beantwoorden, slechts worden geweigerd op voorwaarde dat het geen andere tekens of aanduidingen bevat en dat bovendien de zuiver beschrijvende tekens en aanduidingen waaruit het bestaat, niet worden gepresenteerd of geschikt op een

wijze die het geheel onderscheidt van de gebruikelijke wijzen van aanduiding van de betrokken waren of diensten of van de essentiële eigenschappen daarvan. 40. Met betrekking tot merken die uit woorden bestaan, zoals het merk dat in casu voorwerp is van het geschil, moet een eventueel beschrijvend karakter niet alleen worden vastgesteld ten aanzien van elk van de woorden afzonderlijk, doch ook ten aanzien van het geheel dat zij vormen. Elk merkbaar verschil tussen de formulering van de woordcombinatie waarvoor inschrijving wordt aangevraagd, en de terminologie die in het normale taalgebruik van de betrokken categorie consumenten wordt gebezigd om de waar of de dienst of de essentiële eigenschappen daarvan aan te duiden, is geschikt om deze woordcombinatie onderscheidend vermogen te verlenen, zodat zij als merk kan worden ingeschreven. 41. Artikel 7, lid 2, van verordening nr. 40/94 preciseert dat het eerste lid van dit artikel ook van toepassing is indien de weigeringsgronden slechts in een deel van de Gemeenschap bestaan. Deze bepaling, die terecht is aangehaald in punt 24 van het bestreden arrest, betekent dat wanneer een woordcombinatie een zuiver beschrijvend karakter heeft in een van de talen die in de intracommunautaire handel worden gebezigd, dit volstaat om haar als ongeschikt voor een inschrijving als gemeenschapsmerk aan te merken. 42. Teneinde te beoordelen of een woordcombinatie als Baby-dry onderscheidend vermogen kan hebben, dient men zich dus te verplaatsen in de positie van de Engelstalige consument. Vanuit dit perspectief hangt de beoordeling in het geval van luiers voor baby's af van het antwoord op de vraag, of de betrokken woordcombinatie kan worden opgevat als een normale wijze om dit product in de omgangstaal aan te duiden of de essentiële eigenschappen ervan weer te geven. 43. Weliswaar roept de in geding zijnde woordcombinatie onbetwistbaar de functie op die de waar geacht wordt te vervullen, doch dit betekent nog niet dat zij daarmee ook voldoet aan de voorwaarden genoemd in de punten 39 tot en met 42 van dit arrest. Immers, ook al kan elk van de twee woorden waaruit het geheel is samengesteld, deel uitmaken van de uitdrukkingen die in de omgangstaal ter aanduiding van de functie van luiers voor baby's worden gebruikt, dit neemt niet weg dat de nevenschikking ervan, die qua structuur ongebruikelijk is, geen uitdrukking vormt die in de Engelse taal bekendstaat als een aanduiding van dergelijke producten of een weergave van de essentiële eigenschappen daarvan. 44. Woorden als Baby-dry kunnen, samengenomen, derhalve niet worden geacht een beschrijvend karakter te hebben; zij vloeien veeleer voort uit een taalkundige vondst die het aldus gevormde merk in staat stelt een onderscheidende rol te

spelen, en de inschrijving ervan kan niet met een beroep op artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 worden geweigerd. 45. Het Gerecht heeft derhalve blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat de eerste kamer van beroep van het BHIM op basis van bovengenoemde bepaling wettig heeft kunnen beslissen dat de woordcombinatie Baby-dry geen gemeenschapsmerk kan vormen. 46. In deze omstandigheden moet het bestreden arrest worden vernietigd voorzover dit door Procter & Gamble is gevorderd en moet, met toewijzing van de door rekwirante voor het Gerecht voorgedragen conclusies, ook de omstreden beslissing worden vernietigd voorzover daarbij de aanvraag tot inschrijving van het merk Baby-dry is afgewezen op grond van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94. Kosten 47. Volgens artikel 122 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof beslist het Hof ten aanzien van de proceskosten wanneer de hogere voorziening gegrond is en het Hof de zaak zelf afdoet. 48. Volgens artikel 69, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof, dat krachtens artikel 118 van toepassing is op de procedure in hogere voorziening, wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen voorzover dit is gevorderd. Aangezien het BHIM in het ongelijk is gesteld, moet het overeenkomstig de vordering van Procter & Gamble in de kosten van de twee instanties worden verwezen. HET HOF VAN JUSTITIE, rechtdoende: 1) Vernietigt het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen van 8 juli 1999, Procter & Gamble/BHIM (BABY-DRY) (T-163/98), voorzover daarin is geoordeeld dat de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) bij de vaststelling van haar beslissing van 31 juli 1998 (zaak R 35/1998-1) niet in strijd heeft gehandeld met artikel 7, lid 1, sub c, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk. 2) Vernietigt de beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 31 juli 1998 (zaak R 35/1998-1) voorzover daarin de aanvraag tot inschrijving van het merk Baby-dry is afgewezen op grond van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94.

3) Verwijst het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) in de kosten van de twee instanties. Rodríguez Iglesias Gulmann Wathelet Skouris Puissochet Jann Sevón Schintgen Macken Colneric von Bahr

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 20 september 2001. De griffier De president R. Grass G. C. Rodríguez Iglesias

ARREST VAN HET HOF 18 juni 2002 (1) „Aanpassing van wetgevingen - Merken - Richtlijn 89/104/EEG - Artikelen 3, leden 1 en 3, 5, lid 1, en 6, lid 1, sub b - Tekens die een merk kunnen vormen - Tekens die uitsluitend bestaan in de vorm van de waar” In zaak C-299/99, betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 234 EG van de Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Verenigd Koninkrijk), in het aldaar aanhangig geding tussen Koninklijke Philips Electronics NV en Remington Consumer Products Ltd, om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van de artikelen 3, leden 1 en 3, 5, lid 1, en 6, lid 1, sub b, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), wijst HET HOF VAN JUSTITIE, samengesteld als volgt: G. C. Rodríguez Iglesias, president, P. Jann, F. Macken (rapporteur), N. Colneric en S. von Bahr, kamerpresidenten, C. Gulmann, D. A. O. Edward, A. La Pergola, J.-P. Puissochet, J. N. Cunha Rodrigues en C. W. A. Timmermans, rechters, advocaat-generaal: D. Ruiz-Jarabo Colomer,

griffier: D. Louterman-Hubeau, afdelingshoofd, gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door: - Koninklijke Philips Electronics NV, vertegenwoordigd door H. Carr en D. Anderson, QC, alsmede door W. A. Hoyng, hoogleraar, aanvankelijk geïnstrueerd door Eversheds Solicitors, vervolgens door Allen & Overy, solicitors, - Remington Consumer Products Ltd, vertegenwoordigd door Lochners Technology Solicitors, solicitors, - de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door R. Magrill als gemachtigde, bijgestaan door S. Moore, barrister, - de Franse regering, vertegenwoordigd door K. Rispal-Bellanger en A. Maitrepierre als gemachtigden,

- de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door K. Banks als gemachtigde, gezien het rapport ter terechtzitting, gehoord de mondelinge opmerkingen van Koninklijke Philips Electronics NV, vertegenwoordigd door H. Carr en W. A. Hoyng; Remington Consumer Products Ltd, vertegenwoordigd door S. Thorley en R. Wyand, QC; de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door R. Magrill, bijgestaan door D. Alexander, barrister, en de Commissie, vertegenwoordigd door K. Banks, ter terechtzitting van 29 november 2000, gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 23 januari 2001, het navolgende Arrest 1. Bij beschikking van 5 mei 1999, ingekomen bij het Hof op 9 augustus daaraanvolgend, heeft de Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) krachtens artikel 234 EG zeven prejudiciële vragen gesteld over de uitlegging van de artikelen 3, leden 1 en 3, 5, lid 1, en 6, lid 1, sub b, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1; hierna: „richtlijn”). 2. Deze vragen zijn gerezen in het kader van een geding tussen Koninklijke Philips Electronics NV (hierna: „Philips”) en Remington Consumer Products Ltd (hierna: „Remington”) betreffende een vordering wegens inbreuk op een merk dat Philips op grond van gebruik had laten inschrijven overeenkomstig de Trade Marks Act 1938 (merkenwet van 1938). Het rechtskader De communautaire wettelijke regeling 3. De richtlijn heeft volgens de eerste overweging van de considerans tot doel, de merkenwetgevingen van de lidstaten aan te passen teneinde de bestaande verschillen op te heffen die het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten kunnen belemmeren en de mededingingsvoorwaarden op de gemeenschappelijke markt kunnen vervalsen. 4. Blijkens de derde overweging van de considerans beoogt de richtlijn evenwel geen volledige aanpassing van de merkenwetgevingen van de lidstaten. 5.

Artikel 2 van de richtlijn, getiteld „Tekens die een [...]merk kunnen vormen”, bepaalt: „Merken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden.” 6. Artikel 3 van de richtlijn, waarin de gronden voor weigering of nietigheid van de inschrijving worden opgesomd, luidt als volgt: „1. Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden: a)

tekens die geen merk kunnen vormen;

merken die elk onderscheidend vermogen missen;

tekens die uitsluitend bestaan uit: -

de vorm die door de aard van de waar bepaald wordt, of

- de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, of -

de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft;

[...] 3. Een merk wordt niet geweigerd of kan, indien ingeschreven, niet worden nietig verklaard overeenkomstig lid 1, onder b, c of d, indien het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van de aanvrage om inschrijving onderscheidend vermogen heeft verkregen. De lidstaten kunnen voorts bepalen dat deze bepaling ook van toepassing is, wanneer het onderscheidend vermogen verkregen is na de aanvrage om inschrijving of na de inschrijving. [...]” 7. Artikel 5, lid 1, betreft de rechten verbonden aan het merk en bepaalt:

„Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden: a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is; b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.” 8. Artikel 6 van de richtlijn, getiteld „Beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen”, luidt als volgt: „1. Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken: a)

van diens naam en adres;

b) van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten; c) van het merk, wanneer dit nodig is om de bestemming van een product of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven, voorzover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. [...]” De nationale wettelijke regeling 9. In het Verenigd Koninkrijk was de inschrijving van merken geregeld in de Trade Marks Act 1938. Deze wet is afgeschaft en vervangen bij de Trade Marks Act 1994 (merkenwet van 1994), die uitvoering geeft aan de richtlijn en een aantal nieuwe bepalingen inzake ingeschreven merken bevat. 10. Overeenkomstig de Trade Marks Act 1938 ingeschreven merken hebben krachtens bijlage 3 van de Trade Marks Act 1994 dezelfde gevolgen als wanneer inschrijving overeenkomstig deze laatste Act had plaatsgevonden. Het hoofdgeding en de prejudiciële vragen 11. In 1966 ontwikkelde Philips een nieuw type elektrisch scheerapparaat met drie roterende scheerkoppen. In 1985 ging zij over tot inschrijving van een merk

bestaande in de grafische voorstelling van de vorm en configuratie van het bovenstuk van een dergelijk scheerapparaat. Dit bovenstuk bevat drie ronde scheerkoppen met roterende mesjes, die zijn opgesteld als een gelijkzijdige driehoek. Dit merk werd op grond van gebruik ingeschreven overeenkomstig de Trade Marks Act 1938. 12. Remington, een concurrent, is in 1995 in het Verenigd Koninkrijk gestart met de productie en verkoop van het scheerapparaat DT 55, dat is uitgerust met drie roterende scheerkoppen die een gelijkzijdige driehoek vormen en waarvan de configuratie lijkt op de door Philips gebruikte. 13. Philips heeft derhalve tegen Remington een vordering wegens inbreuk op haar merk ingediend. In reconventie heeft deze laatste nietigverklaring van het merk van Philips gevorderd. 14. De High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patents Court) (Verenigd Koninkrijk), heeft de vordering in reconventie toegewezen en heeft de nietigverklaring van het merk van Philips gelast op grond dat het teken waarop deze laatste zich beriep, de betrokken waar niet kon onderscheiden van die van andere ondernemingen en elk onderscheidend vermogen miste. Volgens deze rechterlijke instantie bestond het betrokken merk uitsluitend in een teken dat in de handel diende tot aanduiding van de bestemming van de waar alsmede in een vorm die noodzakelijk was om een technische uitkomst te verkrijgen en die een wezenlijke waarde aan de waar gaf. Ook indien het merk wel geldig was, zou geen sprake zijn van inbreuk. 15. Tegen deze uitspraak van de High Court heeft Philips hoger beroep ingesteld bij de Court of Appeal. 16. Gelet op de vragen die partijen over de uitlegging van de richtlijn hebben opgeworpen, heeft de Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciĂŤle vragen gesteld: â&#x20AC;&#x17E;1) Bestaat er een categorie van merken die niet van inschrijving zijn uitgesloten op grond van artikel 3, lid 1, sub b tot en met d, en artikel 3, lid 3, van richtlijn 89/104/EEG van de Raad [...], doch niettemin ingevolge artikel 3, lid 1, sub a, van de richtlijn niet kunnen worden ingeschreven omdat deze merken de waren van de merkhouder niet kunnen onderscheiden van die van andere ondernemingen? 2) Kan de vorm (of een gedeelte van de vorm) van een waar (waarvoor het teken wordt ingeschreven) deze waar alleen onderscheiden in de zin van artikel 2,

100

indien aan de vorm een grillig element (bestaande in een verfraaiing zonder functioneel doel) is toegevoegd? 3) Wanneer een onderneming als enige bepaalde waren op de markt brengt, is grootschalig gebruik van een teken dat bestaat in de vorm (of een gedeelte van de vorm) van deze waren en geen grillig element bevat, dan voldoende om het teken onderscheidend vermogen te verlenen in de zin van artikel 3, lid 3, indien als gevolg van dit gebruik een aanmerkelijk deel van de betrokken handelaren en het in aanmerking komende publiek a)

de vorm enkel met die onderneming associeert;

b) bij gebreke van een andersluidende vermelding meent dat waren met deze vorm van die onderneming afkomstig zijn? 4) a) Kan de beperking die is gelegen in de woorden .die uitsluitend bestaan uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen’ in artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, worden ondervangen door het bewijs, dat er nog andere vormen zijn waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen, of b) kan de vorm op grond van deze bepaling niet worden ingeschreven indien wordt aangetoond, dat de wezenlijke kenmerken van de vorm uitsluitend aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven, of c) behoort een andere toetsing, en zo ja welke, te worden verricht om uit te maken of deze beperking van toepassing is? 5) Artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn betreft .merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming [...] van de waren of diensten’. Artikel 6, lid 1, sub b, van de richtlijn betreft het gebruik door derden van .aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid bestemming [...] van de waren of diensten’. Het woord .uitsluitend’ komt dus voor in artikel 3, lid 1, sub c, en ontbreekt in artikel 6, lid 1, sub b, van de richtlijn. Betekent dit dat de richtlijn aldus moet worden uitgelegd, dat ook indien een merk bestaande in de vorm van waren geldig is ingeschreven, er geen sprake is van inbreuk krachtens artikel 6, lid 1, sub b, wanneer a) het gelaakte gebruik van de vorm van waren een aanduiding inzake de soort of bestemming van de waren is en als zodanig zou worden opgevat, en b) een aanmerkelijk deel van de betrokken handelaren en het in aanmerking komende publiek meent dat waren met die vorm afkomstig zijn van de merkhouder, tenzij anders is vermeld? 6) Staat het ingevolge artikel 5, lid 1, verleende uitsluitende recht de merkhouder ook toe, derden het gebruik van identieke of overeenstemmende tekens te verbieden wanneer dat gebruik niet de herkomst aanduidt, of kan hij dit gebruik slechts verbieden voorzover het geheel of ten dele de herkomst aanduidt? 7) Moet het gebruik van een beweerdelijk inbreuk makende vorm van waren die een aanduiding inzake de soort of bestemming van de waren is en als zodanig zou worden opgevat, niettemin als aanduiding van de herkomst worden aangemerkt, indien een aanmerkelijk deel van de betrokken handelaren en het in aanmerking

101

komende publiek meent dat waren met de gelaakte vorm van de merkhouder afkomstig zijn tenzij anders is vermeld?â&#x20AC;? 17. Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Hof op 25 april 2001, heeft Philips verzocht om heropening van de mondelinge behandeling, die op 23 januari 2001 gesloten was verklaard nadat de advocaat-generaal conclusie had genomen, en/of om voeging van de onderhavige zaak met de zaken Linde AG (C-53/01), Winward Industries (C-54/01) en Rado (C-55/01), waarin de verzoeken om een prejudiciĂŤle beslissing van het Bundesgerichtshof (Duitsland) op 8 februari 2001 ter griffie van het Hof werden ingeschreven. 18. Philips betoogt dat het raadzaam zou zijn om de verwijzende rechter in de onderhavige zaak pas een antwoord te geven nadat de opvatting van het Bundesgerichtshof in de in het vorige punt vermelde zaken - waarin soortgelijke vragen aan de orde zijn - in overweging is genomen en de betrokken partijen in de gelegenheid zijn gesteld om daarover opmerkingen in te dienen. 19. Bij brieven van 8 en 16 mei 2001 heeft Remington zich verzet tegen dit verzoek tot heropening en/of voeging. 20. Er zij aan herinnerd dat het Hof ambtshalve, op voorstel van de advocaatgeneraal dan wel op verzoek van partijen, de mondelinge behandeling krachtens artikel 61 van het Reglement voor de procesvoering kan heropenen, indien het van oordeel is dat het onvoldoende is ingelicht of dat de zaak moet worden beslecht op basis van een argument waarover tussen partijen geen discussie heeft plaatsgevonden (zie arrest van 10 februari 2000, Deutsche Post, C-270/97 en C271/97, Jurispr. blz. I-929, punt 30). 21. Het Hof is van oordeel dat er geen reden is om de onderhavige zaak te voegen met de in punt 17 vermelde zaken, en dat het over alle noodzakelijke gegevens beschikt om de gestelde vragen te kunnen beantwoorden. 22. Het verzoek van Philips dient derhalve te worden afgewezen. De eerste vraag 23. Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen, of er een categorie van merken bestaat die niet van inschrijving zijn uitgesloten op grond van artikel 3, lid 1, sub b tot en met d, en artikel 3, lid 3, van de richtlijn, doch niettemin ingevolge artikel 3, lid 1, sub a, niet kunnen worden ingeschreven

102

omdat deze merken de waren van de merkhouder niet kunnen onderscheiden van die van andere ondernemingen. 24. Volgens Philips wenst de nationale rechter met deze vraag te vernemen, of er een bijzondere categorie bestaat van merken die ondanks hun feitelijk onderscheidend vermogen toch volgens de toepasselijke regelgeving niet kunnen onderscheiden. Philips betoogt dat dit niet het geval is gelet op de door het Hof in het arrest Windsurfing Chiemsee van 4 mei 1999 (C-108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-2779) ontwikkelde redenering. Behoudens de in artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn vermelde uitzondering gelden de in lid 1, sub a tot en met d, van deze bepaling opgesomde gronden voor weigering of nietigverklaring van de inschrijving niet voor een vorm die onderscheidend vermogen heeft verkregen overeenkomstig artikel 3, lid 3, en kan deze vorm niet worden beschouwd als een teken dat onderscheidend vermogen mist in de zin van de toepasselijke regelgeving. 25. Remington voert aan dat de tekens die niet voldoen aan de voorwaarden van artikel 2 van de richtlijn omdat zij de waren van een onderneming niet kunnen onderscheiden van die van andere ondernemingen, en dus onder artikel 3, lid 1, sub a, vallen, sterk verschillen van de merken die de toets van artikel 3, lid 1, sub b tot en met d, niet doorstaan. Terwijl de eerste nooit kunnen worden ingeschreven, zelfs niet bij bewijs van â&#x20AC;&#x17E;grootschalig gebruikâ&#x20AC;?, kunnen de tweede overeenkomstig artikel 3, lid 3, wel worden ingeschreven indien is aangetoond dat zij door gebruik onderscheidend vermogen hebben verkregen. 26. De regering van het Verenigd Koninkrijk is van mening dat een teken dat prima facie geen onderscheidend vermogen had en waarvan is aangetoond dat het dit heeft verkregen, de waren van een onderneming moet kunnen onderscheiden in de zin van artikel 2 van de richtlijn. In het reeds aangehaalde arrest Windsurfing Chiemsee heeft het Hof geoordeeld dat volgens de richtlijn louter beschrijvende woorden, die prima facie de waren of diensten van een onderneming niet kunnen onderscheiden in de zin van artikel 2, mogen worden ingeschreven wanneer deze woorden in feite onderscheidend vermogen hebben verkregen in de zin van artikel 3, lid 3, van de richtlijn en dus een bijkomende betekenis als merk hebben verworven. 27. Volgens de Franse regering sluit de richtlijn niet als zodanig een bijzondere categorie merken van inschrijving uit. Artikel 3 van de richtlijn kan ertoe leiden dat in individuele gevallen tekens als merk worden uitgesloten, maar het mag niet aldus worden uitgelegd dat het een categorie tekens als zodanig van bescherming uitsluit. 28.

103

De Commissie betoogt dat een merk dat onderscheidend vermogen heeft verkregen in de zin van artikel 3, lid 3, van de richtlijn, niet van inschrijving kan worden uitgesloten op basis van artikel 3, lid 1, sub a, op grond dat dit merk de waren van de merkhouder niet kan onderscheiden. Beoordeling 29. Zoals in de tiende overweging van de considerans van de richtlijn wordt gesteld, wordt met de door het merk verleende bescherming met name beoogd het merk als aanduiding van herkomst te waarborgen. 30. Voorts is volgens vaste rechtspraak van het Hof de wezenlijke functie van het merk daarin gelegen, dat aan de consument of de eindverbruiker met betrekking tot de gemerkte waren of diensten de identiteit van de oorsprong wordt gewaarborgd, in dier voege dat hij deze zonder gevaar voor verwarring van waren of diensten van andere herkomst kan onderscheiden; om zijn rol van essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging dat het Verdrag tot stand wil brengen te kunnen vervullen, dient het merk de waarborg te bieden dat alle van dat merk voorziene waren of diensten zijn vervaardigd of verricht onder controle van een en dezelfde onderneming die verantwoordelijk kan worden geacht voor de kwaliteit ervan (zie met name arresten van 11 november 1997, Loendersloot, C-349/95, Jurispr. blz. I-6227, punten 22 en 24, en 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 28). 31. Deze wezenlijke functie van het merk blijkt ook uit de bewoordingen en de opzet van de verschillende bepalingen van de richtlijn inzake de gronden waarop inschrijving wordt geweigerd. 32. Om te beginnen bepaalt artikel 2 van de richtlijn dat alle tekens merken kunnen vormen, op voorwaarde dat zij vatbaar zijn voor grafische voorstelling alsmede de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden. 33. Verder volgt uit de regel van artikel 3, lid 1, sub b tot en met d, van de richtlijn dat merken die elk onderscheidend vermogen missen, beschrijvende merken en merken die uitsluitend bestaan in tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden, niet worden ingeschreven, of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden (arrest Windsurfing Chiemsee, reeds aangehaald, punt 45). 34. Ten slotte wordt door artikel 3, lid 3, van de richtlijn de regel van lid 1, sub b tot en met d, aanzienlijk afgezwakt aangezien een teken door het gebruik dat

104

ervan is gemaakt, een onderscheidend vermogen kan verkrijgen dat het aanvankelijk niet had, en dus als merk kan worden ingeschreven. Het teken verkrijgt het onderscheidend vermogen dat een voorwaarde voor de inschrijving ervan is, dus in deze omstandigheden (zie arrest Windsurfing Chiemsee, reeds aangehaald, punt 44). 35. Zoals het Hof in punt 46 van het arrest Windsurfing Chiemsee, reeds aangehaald, heeft opgemerkt, betekent het door het gebruik verworven onderscheidend vermogen van een merk, evenals het onderscheidend vermogen dat volgens artikel 3, lid 1, sub b, een van de algemene voorwaarden voor de inschrijving van een merk is, dat het merk zich leent om de waar waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden. 36. Artikel 3, lid 1, sub a, van de richtlijn bepaalt dat ook tekens die geen merk kunnen vormen, niet worden ingeschreven of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden. 37. De bewoordingen van artikel 3, lid 1, sub a, en de opzet van de richtlijn geven evenwel duidelijk aan dat deze bepaling in wezen beoogt de inschrijving uit te sluiten van tekens die niet algemeen geschikt zijn om een merk te vormen, en die dus niet vatbaar zijn voor grafische voorstelling en/of de waren of diensten van een onderneming niet kunnen onderscheiden. 38. Evenals de regel van artikel 3, lid 1, sub b tot en met d, van de richtlijn verhindert artikel 3, lid 1, sub a, dus de inschrijving van tekens of benamingen die niet voldoen aan een van de twee voorwaarden van artikel 2 van de richtlijn, te weten het vereiste dat dergelijke tekens de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden. 39. Derhalve bestaat er geen categorie van merken die naar hun aard of door het gebruik dat ervan is gemaakt onderscheidend vermogen hebben, maar die toch de waren of diensten niet kunnen onderscheiden in de zin van artikel 2 van de richtlijn. 40. Gelet op het voorgaande moet op de eerste vraag worden geantwoord, dat er geen categorie van merken bestaat die niet van inschrijving zijn uitgesloten op grond van artikel 3, lid 1, sub b tot en met d, en artikel 3, lid 3, van de richtlijn, doch niettemin ingevolge artikel 3, lid 1, sub a, niet kunnen worden ingeschreven

105

omdat deze merken de waren van de merkhouder niet kunnen onderscheiden van die van andere ondernemingen. De tweede vraag 41. Met zijn tweede vraag wenst de nationale rechter te vernemen, of de vorm van een waar (waarvoor het teken wordt ingeschreven) deze waar slechts kan onderscheiden in de zin van artikel 2 van de richtlijn indien aan die vorm een grillig element, zoals een verfraaiing zonder functioneel doel, is toegevoegd. 42. Philips betoogt dat indien er, in tegenstelling tot hetgeen zij met betrekking tot de eerste vraag heeft opgemerkt, toch een categorie van merken zou bestaan waarvoor kan worden aangetoond dat zij onderscheidend vermogen hebben verkregen, maar niettemin de waren niet kunnen onderscheiden, ter vaststelling van de tot die categorie behorende merken niet het door de verwijzende rechter vermelde criterium van een toegevoegd grillig element moet worden gehanteerd. Zo een bijzondere categorie van merken in het leven moet worden geroepen die ondanks hun feitelijk onderscheidend vermogen de waren niet kunnen onderscheiden, stelt Philips een ander toetsingscriterium voor, te weten de vraag of het betrokken merk de enige praktische manier is om de waren te beschrijven. 43. Daarentegen is Remington van mening dat, wanneer de vorm van een waar geen enkel grillig element bevat, het teken uitsluitend zal bestaan in een functionele vorm die de onder dit merk vervaardigde waren niet kan onderscheiden van identieke waren van een andere onderneming. In een dergelijk geval kan alleen een toegevoegd grillig element als herkomstaanduiding functioneren. Voorts is het van belang hoe beschrijvend een teken is, in die zin dat een teken minder onderscheidend vermogen heeft naarmate het meer beschrijvend is. Bijgevolg kan een louter beschrijvend teken de waren niet onderscheiden en moet er een grillig element zijn toegevoegd om het teken onderscheidend vermogen te verlenen. 44. De regering van het Verenigd Koninkrijk betoogt dat het voor de beantwoording van de vraag, of een teken bestaande in een vorm de waren kan onderscheiden in de zin van artikel 2 van de richtlijn, niet nuttig is te onderzoeken of dit teken een grillig element of verfraaiing bevat. 45. Volgens de Franse regering blijkt geenszins uit de artikelen 2 en 3 van de richtlijn dat de vorm van een waar deze waar slechts kan onderscheiden van die van andere ondernemingen indien hij een grillig element bevat, bestaande in een verfraaiing zonder functioneel doel. 46.

106

Gelet op haar betoog inzake de eerste vraag, stelt de Commissie voor om de tweede vraag niet te beantwoorden. Hoe dan ook vormen de artikelen 2 en 3, lid 1, sub a, van de richtlijn geen onafhankelijke weigeringsgrond wegens gemis aan onderscheidend vermogen. Beoordeling door het Hof 47. Om te beginnen zij eraan herinnerd dat blijkens artikel 2 van de richtlijn een merk onderscheidend vermogen heeft wanneer de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, aan de hand van dit merk naar hun herkomst kunnen worden onderscheiden. Daartoe volstaat het blijkens punt 30 van dit arrest, dat het merk de doelgroep in staat stelt de door het merk aangeduide waar of dienst te onderscheiden van die van een andere commerciĂŤle herkomst en te concluderen dat alle door dat merk aangeduide waren of diensten zijn vervaardigd, in de handel gebracht of verstrekt onder toezicht van de merkhouder, die verantwoordelijk kan worden geacht voor de kwaliteit ervan. 48. Verder maakt artikel 2 van de richtlijn geen enkel onderscheid tussen verschillende categorieĂŤn merken. De criteria ter beoordeling van het onderscheidend vermogen van driedimensionale merken als het in geding zijnde merk, verschillen dus niet van de voor andere categorieĂŤn merken te hanteren criteria. 49. In het bijzonder vereist de richtlijn geenszins dat de vorm van de waar waarvoor het teken wordt ingeschreven, een grillig element bevat. Overeenkomstig artikel 2 van de richtlijn moet de betrokken vorm eenvoudig de waar van de merkhouder kunnen onderscheiden van die van andere ondernemingen en dus zijn wezenlijke functie - het waarborgen van de oorsprong van de waar - kunnen vervullen. 50. Mitsdien moet op de tweede vraag worden geantwoord, dat de vorm van de waar waarvoor het teken wordt ingeschreven geen grillig element, zoals een verfraaiing zonder functioneel doel, hoeft te bevatten om deze waar te kunnen onderscheiden in de zin van artikel 2 van de richtlijn. De derde vraag 51. Met zijn derde vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen, of grootschalig gebruik van een teken bestaande in de vorm van bepaalde waren, kan volstaan om dit teken onderscheidend vermogen te verlenen in de zin van artikel 3, lid 3, van de richtlijn, wanneer een onderneming als enige deze waren op de markt brengt en als gevolg van dit gebruik een aanmerkelijk deel van de

107

betrokken kringen de vorm enkel met die onderneming associeert, met uitsluiting van iedere andere onderneming, of, bij gebreke van een andersluidende vermelding, meent dat waren met deze vorm van die onderneming afkomstig zijn. 52. Volgens Philips is voldaan aan het criterium van artikel 3, lid 3, van de richtlijn wanneer de betrokken handelaren en het in aanmerking komende publiek wegens grootschalig gebruik van een bepaalde vorm ervan overtuigd zijn dat de waren met deze vorm van een bepaalde onderneming afkomstig zijn. Een feitelijk monopolie op waren met de betrokken vorm gedurende vele jaren vormt een belangrijk bewijs waardoor de verkrijging van onderscheidend vermogen wordt gestaafd. Wanneer een handelaar zijn inschrijvingsaanvraag wil baseren op door gebruik verkregen onderscheidend vermogen, is een feitelijk monopolie bijna een noodzakelijke voorwaarde voor een dergelijke inschrijving. 53. Remington voert aan dat voor een vorm met uitsluitend functionele bestanddelen afdoende moet worden aangetoond dat de vorm zelf ook als herkomstaanduiding werd gebruikt zodat deze vorm een bijkomende betekenis heeft verkregen die de inschrijving kan rechtvaardigen. Wanneer er een monopolie op de levering van de waren is geweest, moet er bijzondere aandacht aan worden besteed dat het onderzoek van de feiten is afgestemd op relevante elementen. 54. De regering van het Verenigd Koninkrijk is van mening dat elke vorm waarvan de inschrijving op grond van artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn wordt geweigerd, niet kan worden beschermd krachtens artikel 3, lid 3, aangezien dit lid 3 enkel van toepassing is op tekens die anders op basis van artikel 3, lid 1, sub b tot en met d, ongeldig zouden worden verklaard, en niet op tekens die onder artikel 3, lid 1, sub e, vallen. Gesteld dat de inschrijving van de vorm niet op basis van deze laatste bepaling wordt geweigerd, zijn de voorwaarden van artikel 3, lid 3, evenwel niet vervuld wanneer de identificatie door het publiek niet is toe te schrijven aan het merk, maar voortvloeit uit het monopolie op de levering van de waren. 55. Volgens de Franse regering moet de derde vraag bevestigend worden beantwoord. Het door artikel 3, lid 3, van de richtlijn vereiste onderscheidend vermogen kan zich perfect uiten in het feit dat een aanmerkelijk deel van de handelaren en het in aanmerking komende publiek de vorm van de waar wegens het gebruik ervan enkel associeert met een bepaalde handelaar en meent dat waren met deze vorm van die handelaar afkomstig zijn.

56.

108

De Commissie stelt dat, of het onderscheidend vermogen nu is verkregen in een monopoliesituatie of op een andere manier, de voorwaarden van artikel 3, lid 3, van de richtlijn zijn vervuld wanneer een aanmerkelijk deel van het in aanmerking komende publiek meent dat de waren waarop dit merk is aangebracht, van een bepaalde onderneming afkomstig zijn. Beoordeling door het Hof 57. Om te beginnen zij eraan herinnerd dat een vorm waarvan de inschrijving wordt geweigerd krachtens artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn, waarvan de uitlegging aan de orde is in de vierde vraag, in geen geval kan worden ingeschreven op grond van artikel 3, lid 3. 58. Daarentegen bepaalt artikel 3, lid 3, van de richtlijn dat een teken dat overeenkomstig artikel 3, lid 1, sub b, c en d, wordt geweigerd, door het gebruik dat ervan is gemaakt een onderscheidend vermogen kan hebben verkregen dat het aanvankelijk niet had, en dus als merk kan worden ingeschreven. Het teken verkrijgt het onderscheidend vermogen dat een voorwaarde voor de inschrijving ervan is, dus door zijn gebruik. 59. Het onderscheidend vermogen van een merk, daaronder begrepen dat verkregen door gebruik, moet worden beoordeeld ten aanzien van de waren of diensten waarvoor de inschrijving van het merk wordt gevraagd. 60. Zoals blijkt uit punt 51 van het reeds aangehaalde arrest Windsurfing Chiemsee, kan bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het merk waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, inzonderheid rekening worden gehouden met het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van dit merk, de hoogte van de reclamekosten van de onderneming voor het merk, het aandeel van de betrokken kringen dat de waar op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert, alsmede de verklaringen van de kamers van koophandel en industrie of van andere beroepsverenigingen. 61. Het Hof heeft tevens geoordeeld dat, indien de bevoegde autoriteit op basis van die factoren van mening is dat de betrokken kringen, of althans een aanzienlijk deel ervan, de waar op basis van het merk als van een bepaalde onderneming afkomstig identificeren, zij in elk geval daaraan de conclusie moet verbinden, dat aan de in artikel 3, lid 3, van de richtlijn gestelde voorwaarde voor de inschrijving van het merk is voldaan (arrest Windsurfing Chiemsee, reeds aangehaald, punt 52). 62.

109

Opgemerkt zij evenwel dat het Hof daarbij heeft verduidelijkt dat de omstandigheden waaronder de voorwaarde van artikel 3, lid 3, van de richtlijn als vervuld kan worden beschouwd, niet alleen op basis van algemene en abstracte gegevens, zoals bepaalde percentages, kunnen worden vastgesteld (arrest Windsurfing Chiemsee, reeds aangehaald, punt 52). 63. Bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een teken bestaande in de vorm van een waar, ook indien dat onderscheidend vermogen door gebruik is verkregen, dient voorts rekening te worden gehouden met de vermoedelijke perceptie van een normaal ge誰nformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken categorie waren of diensten (zie in die zin arrest van 16 juli 1998, Gut Springenheide en Tusky, C-210/96, Jurispr. blz. I4657, punt 31). 64. Ten slotte moeten de betrokken kringen de waar als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeren op basis van het gebruik van het teken als merk, en dus aan de hand van de aard en het effect van het teken, waardoor dit de betrokken waar van die van andere ondernemingen kan onderscheiden. 65. Mitsdien moet op de derde vraag worden geantwoord dat grootschalig gebruik van een teken bestaande in de vorm van bepaalde waren, kan volstaan om dit teken onderscheidend vermogen te verlenen in de zin van artikel 3, lid 3, van de richtlijn, wanneer een onderneming als enige deze waren op de markt brengt en als gevolg van dit gebruik een aanmerkelijk deel van de betrokken kringen de vorm enkel met die onderneming associeert, met uitsluiting van iedere andere onderneming, of meent dat waren met deze vorm van die onderneming afkomstig zijn. Wat evenwel de omstandigheden betreft waaronder de in die bepaling gestelde voorwaarde is vervuld, dient de nationale rechter na te gaan of deze omstandigheden zijn vastgesteld op basis van concrete en betrouwbare gegevens, of de vermoedelijke perceptie van een normaal ge誰nformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken categorie waren of diensten in aanmerking is genomen en of de betrokken kringen de waar als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeren op basis van het gebruik van het teken als merk. De vierde vraag 66. Met zijn vierde vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen, of artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat een teken dat uitsluitend bestaat in de vorm van een waar, op grond van deze bepaling niet kan worden ingeschreven indien wordt aangetoond dat de wezenlijke functionele kenmerken van die vorm uitsluitend aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven. Tevens wordt gevraagd of de in deze bepaling vervatte grond voor weigering of nietigheid van de inschrijving opzij kan worden

110

gezet door het bewijs, dat er nog andere vormen bestaan waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen. 67. Philips voert aan dat deze bepaling van de richtlijn tot doel heeft, te verhinderen dat op een bepaalde technische uitkomst een monopolie wordt verkregen via bescherming als merk. Inschrijving van een merk bestaande in een vorm die een technische uitkomst vertolkt, betekent evenwel geen onredelijke beperking voor de industrie of voor vernieuwing indien deze technische uitkomst ook kan worden verkregen door andere vormen die de concurrenten gemakkelijk kunnen produceren. Voor de vorm die het betrokken merk uitmaakt, bestaan talrijke alternatieve oplossingen waarmee tegen een vergelijkbare kostprijs dezelfde technische uitkomst inzake het scheren wordt verkregen. 68. Volgens Remington betekent artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn duidelijk dat een vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, in de zin dat deze vorm een functie vervult ter verkrijging van die uitkomst maar niet noodzakelijkerwijs de enige vorm is die deze functie kan vervullen, niet mag worden ingeschreven. In de door Philips verdedigde uitlegging wordt deze uitsluiting zodanig ingeperkt dat zij nutteloos wordt en een onderzoek van de technische waarde van de verschillende tekeningen impliceert, zodat de richtlijn de bescherming van het algemeen belang niet zou kunnen verzekeren. 69. De regering van het Verenigd Koninkrijk betoogt dat de inschrijving moet worden geweigerd wanneer de wezenlijke kenmerken van de vorm waaruit het teken bestaat, uitsluitend aan een technische uitkomst zijn toe te schrijven. 70. Volgens de Franse regering heeft de in artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, voorziene uitsluiting tot doel, te verhinderen dat de in de tijd beperkte bescherming van technische creaties wordt omzeild door een beroep op de regels voor het merk, waarvan de gevolgen langer kunnen aanhouden. 71. Zowel de Franse regering als de regering van het Verenigd Koninkrijk zijn van mening dat de weigeringsgrond van artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, van de richtlijn niet kan worden ondervangen door het bewijs, dat er nog andere vormen bestaan waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen. 72. Gelet op de ontstaansgeschiedenis van artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn en de noodzaak om uitzonderingen strikt uit te leggen, is volgens de Commissie het bestaan van andere vormen waarmee de nagestreefde technische uitkomst kan worden verkregen, het relevante criterium.

111

Beoordeling door het Hof 73. Om te beginnen zij eraan herinnerd dat overeenkomstig artikel 2 van de richtlijn een teken bestaande in de vorm van een waar in beginsel een merk kan vormen, op voorwaarde dat het vatbaar is voor grafische voorstelling en de waar of dienst van een onderneming kan onderscheiden. 74. Verder zijn de gronden waarop de inschrijving van tekens bestaande in de vorm van een waar wordt geweigerd, uitdrukkelijk vermeld in artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn. Ingevolge deze bepaling worden niet ingeschreven of, indien ingeschreven, kunnen worden nietig verklaard de tekens die uitsluitend bestaan in de vorm die door de aard van de waar bepaald wordt, de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, en de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft. Overeenkomstig de zevende overweging van de considerans van de richtlijn worden deze weigeringsgronden daar limitatief opgesomd. 75. Ten slotte zij eraan herinnerd dat de merken waarvan de inschrijving om de in artikel 3, lid 1, sub b tot en met d, van de richtlijn opgesomde gronden kan worden geweigerd, overeenkomstig artikel 3, lid 3, onderscheidend vermogen kunnen verkrijgen door het gebruik dat ervan is gemaakt. Daarentegen kan een teken waarvan de inschrijving op basis van artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn wordt geweigerd, nooit onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 3, verkrijgen door het gebruik dat ervan is gemaakt. 76. Artikel 3, lid 1, sub e, heeft dus betrekking op bepaalde tekens die geen merk vormen en is een eerste obstakel dat de inschrijving van een teken dat uitsluitend bestaat in de vorm van een waar, kan verhinderen. Reeds wanneer ĂŠĂŠn van de in die bepaling vermelde gevallen zich voordoet, kan een teken dat uitsluitend bestaat in de vorm van de waar of in een grafische voorstelling van deze vorm, niet als merk worden ingeschreven. 77. De verschillende in artikel 3 van de richtlijn opgesomde weigeringsgronden moeten worden uitgelegd in het licht van het algemeen belang dat aan elk van die gronden ten grondslag ligt (zie in die zin arrest Windsurfing Chiemsee, reeds aangehaald, punten 25-27). 78. De weigeringsgronden van artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn hebben als ratio te verhinderen dat, als gevolg van de bescherming van het merkrecht, de merkhouder een monopolie wordt toegekend op technische oplossingen of gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkerwijs in de

112

waren van concurrenten zoekt. Artikel 3, lid 1, sub e, wil aldus vermijden dat het merkrecht verder gaat dan de bescherming van tekens op basis waarvan een waar of dienst van die van concurrenten kan worden onderscheiden, en op die manier eraan in de weg zou komen te staan dat concurrenten ongestoord in concurrentie met de merkhouder waren kunnen aanbieden waarin die technische oplossingen of die gebruikskenmerken aanwezig zijn. 79. Wat in het bijzonder de in artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, van de richtlijn vermelde tekens betreft die uitsluitend bestaan in de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, zij vastgesteld dat deze bepaling beoogt de inschrijving te weigeren van vormen waarvan de wezenlijke kenmerken beantwoorden aan een technische functie. Bij inschrijving van deze vormen zouden de aan het merk verbonden uitsluitende rechten concurrenten immers de mogelijkheid ontnemen om een waar met een dergelijke functie aan te bieden, althans hun beletten, de verschillende technische oplossingen voor incorporatie van een dergelijke functie in hun waren vrij te kiezen. 80. Artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn streeft dus een doel van algemeen belang na, volgens hetwelk een vorm waarvan de wezenlijke kenmerken beantwoorden aan een technische functie en ter vervulling van die functie werden gekozen, door eenieder ongestoord moet kunnen worden gebruikt, en belet derhalve dat dergelijke tekens op grond van hun inschrijving als merk aan ĂŠĂŠn onderneming worden voorbehouden (zie in die zin arrest Windsurfing Chiemsee, reeds aangehaald, punt 25). 81. Met betrekking tot de vraag, of het bewijs dat er nog andere vormen bestaan waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen, de in artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, vermelde grond voor weigering of nietigheid van de inschrijving opzij zet, zij opgemerkt dat niets in de bewoordingen van deze bepaling een dergelijke zienswijze rechtvaardigt. 82. Door te bepalen dat inschrijving van de daarin vermelde tekens wordt geweigerd, geeft artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, van de richtlijn de legitieme doelstelling weer, particulieren niet toe te staan een merk in te schrijven teneinde uitsluitende rechten op technische oplossingen te verkrijgen of te bestendigen. 83. Wanneer de wezenlijke functionele kenmerken van de vorm van een waar uitsluitend aan een technische uitkomst zijn toe te schrijven, staat artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, in de weg aan de inschrijving van een teken bestaande in een dergelijke vorm, zelfs indien de betrokken technische uitkomst ook door andere vormen kan worden verkregen.

113

84. Mitsdien moet op de vierde vraag worden geantwoord, dat artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat een teken dat uitsluitend bestaat in de vorm van een waar, op grond van deze bepaling niet kan worden ingeschreven indien wordt aangetoond dat de wezenlijke functionele kenmerken van die vorm uitsluitend aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven. Bovendien kan het bewijs dat er nog andere vormen bestaan waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen, de in deze bepaling vermelde grond voor weigering of nietigheid van de inschrijving niet opzij zetten. 85. De verwijzende rechter heeft gepreciseerd dat behandeling van de vragen over inbreuk niet nodig is voorzover zijn uitlegging van artikel 3 van de richtlijn door het Hof wordt bevestigd. Aangezien het antwoord op de vierde vraag deze uitlegging heeft bevestigd, behoeven de vijfde, de zesde en de zevende vraag geen beantwoording. Kosten 86. De kosten door de regering van het Verenigd Koninkrijk, de Franse regering en de Commissie wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakt, kunnen niet voor vergoeding in aanmerking komen. Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. HET HOF VAN JUSTITIE, uitspraak doende op de door de Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) bij beschikking van 5 mei 1999 gestelde vragen, verklaart voor recht: 1) Er bestaat geen categorie van merken die niet van inschrijving zijn uitgesloten op grond van artikel 3, lid 1, sub b tot en met d, en artikel 3, lid 3, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, doch niettemin ingevolge artikel 3, lid 1, sub a, niet kunnen worden ingeschreven omdat deze merken de waren van de merkhouder niet kunnen onderscheiden van die van andere ondernemingen. 2) De vorm van de waar waarvoor het teken wordt ingeschreven, hoeft geen grillig element, zoals een verfraaiing zonder functioneel doel, te bevatten om deze waar te kunnen onderscheiden in de zin van artikel 2 van richtlijn 89/104. 3) Grootschalig gebruik van een teken bestaande in de vorm van bepaalde waren, kan volstaan om dit teken onderscheidend vermogen te verlenen in de zin van artikel 3, lid 3, van richtlijn 89/104, wanneer een onderneming als enige deze waren op de markt brengt en als gevolg van dit gebruik een aanmerkelijk deel van de betrokken kringen de vorm

114

enkel met die onderneming associeert, met uitsluiting van iedere andere onderneming, of meent dat waren met deze vorm van die onderneming afkomstig zijn. Wat evenwel de omstandigheden betreft waaronder de in die bepaling gestelde voorwaarde is vervuld, dient de nationale rechter na te gaan of deze omstandigheden zijn vastgesteld op basis van concrete en betrouwbare gegevens, of de vermoedelijke perceptie van een normaal geĂŻnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken categorie waren of diensten in aanmerking is genomen en of de betrokken kringen de waar als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeren op basis van het gebruik van het teken als merk. 4) Artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, van richtlijn 89/104 moet aldus worden uitgelegd dat een teken dat uitsluitend bestaat in de vorm van een waar, op grond van deze bepaling niet kan worden ingeschreven indien wordt aangetoond dat de wezenlijke functionele kenmerken van die vorm uitsluitend aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven. Bovendien kan het bewijs dat er nog andere vormen bestaan waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen, de in deze bepaling vermelde grond voor weigering of nietigheid van de inschrijving niet opzij zetten. RodrĂguez Iglesias Jann Macken Colneric von Bahr Gulmann Edward La Pergola Puissochet Cunha Rodrigues

Timmermans

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 18 juni 2002. De griffier De president R. Grass G. C. RodrĂguez Iglesias

115

ARREST VAN HET HOF 12 november 2002 (1) „Harmonisatie van wetgevingen - Merken - Richtlijn 89/104/EEG - Artikel 5, lid 1, sub a Omvang van uitsluitend recht van merkhouder” In zaak C-206/01, betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 234 EG van de High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Verenigd Koninkrijk), in het aldaar aanhangig geding tussen Arsenal Football Club plc en Matthew Reed, om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van artikel 5, lid 1, sub a, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), wijst HET HOF VAN JUSTITIE, samengesteld als volgt: G. C. Rodríguez Iglesias, president, J.-P. Puissochet, M. Wathelet en C. W. A. Timmermans (rapporteur), kamerpresidenten, C. Gulmann, D. A. O. Edward, P. Jann, V. Skouris, F. Macken, N. Colneric en S. von Bahr, rechters, advocaat-generaal: D. Ruiz-Jarabo Colomer,

griffier: L. Hewlett, hoofdadministrateur, gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door: - Arsenal Football Club plc, vertegenwoordigd door S. Thorley, QC, en T. Mitcheson, barrister, geïnstrueerd door Lawrence Jones, solicitors, - M. Reed, vertegenwoordigd door A. Roughton, barrister, geïnstrueerd door Stunt & Son, solicitors, - de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door N. B. Rasmussen als gemachtigde, - de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA, vertegenwoordigd door P. Dyrberg als gemachtigde, gezien het rapport ter terechtzitting, gehoord de mondelinge opmerkingen van Arsenal Football Club plc, vertegenwoordigd door S. Thorley en T. Mitcheson; M. Reed, vertegenwoordigd door A. Roughton en S.

116

Malynicz, barrister, en de Commissie, vertegenwoordigd door N. B. Rasmussen en M. Shotter als gemachtigde, ter terechtzitting van 14 mei 2002, gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 13 juni 2002, het navolgende Arrest 1. Bij beschikking van 4 mei 2001, ingekomen bij het Hof op 18 mei daaraanvolgend, heeft de High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, krachtens artikel 234 EG twee prejudiciële vragen gesteld over de uitlegging van artikel 5, lid 1, sub a, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1; hierna: „richtlijn”). 2. Deze vragen zijn gerezen in het kader van een geding tussen Arsenal Football Club plc (hierna: „Arsenal FC”) en M. Reed naar aanleiding van de verkoop en het te koop aanbieden door deze laatste van sjaals waarop in grote letters het woord „Arsenal” stond, een teken dat Arsenal met name voor dergelijke waren als merk heeft laten inschrijven. Toepasselijke bepalingen Bepalingen van gemeenschapsrecht 3. Volgens de eerste overweging van de considerans van de richtlijn vertonen de nationale merkenwetgevingen verschillen die het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten kunnen belemmeren en de mededingingsvoorwaarden op de gemeenschappelijke markt kunnen vervalsen. Hieraan wordt in deze overweging de conclusie verbonden dat de wetgevingen van de lidstaten met het oog op de instelling en de werking van de interne markt moeten worden aangepast. In de derde overweging van de considerans van de richtlijn is gepreciseerd dat het thans niet nodig is de merkenwetgevingen van de lidstaten volledig aan te passen. 4. In de tiende overweging van de considerans heet het: „[...] de door het ingeschreven merk verleende bescherming, waarvan de functie met name is het merk als aanduiding van herkomst te waarborgen, [is] absoluut [...] wanneer het merk gelijk is aan het teken en de waren of diensten dezelfde zijn [...]” 5. Artikel 5, lid 1, van de richtlijn bepaalt:

117

„Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden: a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is; b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.” 6. Artikel 5, lid 3, sub a en b, van de richtlijn luidt: „Met name kan krachtens de leden 1 en 2 worden verboden: a)

het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking;

b) het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren [...]” 7. In artikel 5, lid 5, van de richtlijn is bepaald: „De leden 1 tot en met 4 laten onverlet bepalingen in een lidstaat, betreffende bescherming tegen het gebruik van een teken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.” 8. Artikel 6, lid 1, van de richtlijn luidt als volgt: „Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken: a)

van diens naam en adres;

b) van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten; c) van het merk, wanneer dit nodig is om de bestemming van een product of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven, voorzover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.” Bepalingen van nationaal recht 9.

118

In het Verenigd Koninkrijk wordt het merkenrecht geregeld door de Trade Marks Act 1994 (merkenwet 1994), die ter uitvoering van de richtlijn in de plaats is gekomen van de Trade Marks Act 1938. 10. Section 10(1) van de Trade Marks Act 1994 bepaalt: „Van een inbreuk op een ingeschreven merk is sprake, wanneer iemand in het economisch verkeer gebruik maakt van een teken dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven.” 11. In section 10(2)(b) van de Trade Marks Act 1994 is bepaald: „Van een inbreuk op een ingeschreven merk is sprake, wanneer iemand in het economisch verkeer gebruik maakt van een teken dat [...] b) overeenstemt met het merk en wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.” Het hoofdgeding en de prejudiciële vragen 12. Arsenal FC is een befaamde voetbalclub uit de Engelse Premier League. Zij staat ook bekend onder de bijnaam „the Gunners” en werd lange tijd met twee logo's geassocieerd, namelijk een schild („the Crest Device”) en een kanon („the Cannon Device”). 13. In 1989 heeft Arsenal FC met name de woorden „Arsenal” en „Arsenal Gunners” alsook het kanon- en het schildlogo laten inschrijven als merk voor een warenklasse die bovenkleding en sportkleding en schoeisel omvatte. Arsenal FC ontwerpt en verkoopt haar waren zelf of laat deze vervaardigen en verkopen via een netwerk van erkende wederverkopers. 14. Aangezien Arsenals handels- en promotionele activiteiten in de vorm van de verkoop van souvenirs en afgeleide producten onder bovenbedoelde merken de laatste jaren een aanzienlijke vlucht hebben genomen en zij hieruit aanzienlijke inkomsten haalt, heeft zij ervoor trachten te zorgen dat haar „officiële” producten - dat wil zeggen de voor haar of met haar toestemming vervaardigde waren duidelijk te herkennen zijn, en heeft zij gepoogd haar supporters te overtuigen enkel dergelijke waren te kopen. Verder heeft zij zowel burgerlijke als

119

strafprocedures aangespannen tegen handelaars die niet-officiële waren verkochten. 15. Sinds 1970 verkoopt Reed in verschillende kramen buiten het stadion van Arsenal FC voetbalsouvenirs en andere afgeleide voetbalproducten, die bijna allemaal tekens bevatten die verwijzen naar Arsenal FC. Hij heeft van de vennootschap KT Sports, die door de club was belast met de verkoop van haar waren aan de wederverkopers rond het stadion, slechts zeer geringe hoeveelheden van deze officiële waren kunnen kopen. In 1991 en 1995 heeft Arsenal FC beslag laten leggen op niet-officiële waren in het bezit van Reed. 16. Volgens de verwijzende rechter wordt in het hoofdgeding niet betwist dat Reed in een van zijn kramen sjaals heeft verkocht of te koop aangeboden waarop grote lettertekens waren aangebracht die verwezen naar Arsenal FC, en dat het in casu ging om niet-officiële waren. 17. Verder wijst de verwijzende rechter erop dat zich in bovenbedoelde kraam een groot bord bevond met de volgende tekst: „Het woord of het/de logo('s) op de te koop aangeboden waren dienen enkel ter versiering van deze waren en wijzen niet op enige connectie of relatie met de producenten of distributeurs van enig ander product; enkel producten voorzien van het officiële Arsenal-label zijn officiële Arsenal-waren.” 18. Verder merkt de verwijzende rechter op dat Reed, wanneer hij er in uitzonderlijke gevallen in slaagde officiële artikelen aan te kopen, tegenover zijn klanten een duidelijk onderscheid heeft gemaakt tussen de officiële en de nietofficiële waren, met name door een etiket aan te brengen met de vermelding „officieel”. Overigens waren de officiële waren duurder. 19. Van mening dat Reed door de verkoop van de betrokken niet-officiële sjaals niet-contractueel aansprakelijk was wegens „passing off” - door de verwijzende rechter omschreven als het misleidende gedrag van een derde waardoor bij een groot aantal personen de indruk wordt gewekt dat de door deze derde verkochte artikelen afkomstig zijn van verzoekster of met haar toestemming worden verkocht, of dat er een commercieel verband bestaat tussen deze voorwerpen en verzoekster - en zich verder schuldig had gemaakt aan een merkenrechtelijke inbreuk, heeft Arsenal FC tegen deze handelaar een vordering ingesteld bij de High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division. 20.

120

Gelet op de omstandigheden van het hoofdgeding heeft de verwijzende rechter de niet-contractuele aansprakelijkheidsvordering van Arsenal FC (wegens „passing off”) afgewezen, in wezen op grond dat deze club niet had kunnen bewijzen dat er werkelijk verwarring bestond bij het betrokken publiek, en meer in het bijzonder niet had aangetoond dat alle door Reed verkochte niet-officiële waren in de ogen van het publiek afkomstig waren van Arsenal FC of met haar toestemming werden verkocht. Dienaangaande heeft de verwijzende rechter met name opgemerkt dat, naar het hem voorkwam, de tekens die waren aangebracht op de door Reed verkochte artikelen en die verwezen naar Arsenal FC, geen enkele aanwijzing bevatten omtrent de herkomst ervan. 21. Wat de aan section 10(1) en (2) (b) van de Trade Marks Act 1994 ontleende grief van Arsenal FC inzake inbreuk op haar merkrechten betreft, heeft de verwijzende rechter het argument van Arsenal FC verworpen dat het gebruik door Reed van de als merk ingeschreven tekens door de doelgroep werd opgevat als een verwijzing naar de herkomst van de waar („badge of origin”) en dus een gebruik van deze tekens „als merk” („trademark use”) inhield. 22. De tekens op de waren van Reed werden volgens de verwijzende rechter door het publiek immers opgevat als een blijk van steun, trouw of gehechtheid („badge of support, loyalty or affiliation”). 23. Gelet op een en ander, was de verwijzende rechter van oordeel dat de vordering van Arsenal FC wegens merkinbreuk slechts kon slagen indien de bescherming die aan de merkhouder werd verleend door artikel 10 van de Trade Marks Act 1994 en de door deze wet omgezette richtlijn, derden ook andere vormen van gebruik dan als merk verbood, hetgeen een ruime uitlegging van deze teksten veronderstelde. 24. Volgens de verwijzende rechter leidt de stelling dat voor derden ook het gebruik anders dan als merk verboden is, tot incoherenties. De tegenovergestelde zienswijze, namelijk dat enkel het gebruik van het merk als merk is geregeld, stuit evenwel op een probleem in verband met de formulering van de richtlijn en de Trade Marks Act 1994, waarin een merkinbreuk wordt omschreven als het gebruik van een „teken”, en niet als het gebruik van een „merk”. 25. De verwijzende rechter merkt op dat de Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division), met name gelet op deze formulering, in het arrest Philips Electronics Ltd/Remington Consumer Products ([1999] RPC 809) heeft geoordeeld, dat het gebruik van een als merk ingeschreven teken een schending van een merkrecht kan opleveren, ook wanneer het niet gaat om een gebruik als merk. Volgens de High Court blijft de stand van het recht ter zake evenwel onzeker.

121

26. Voorts heeft de verwijzende rechter het argument van Reed betreffende de ongeldigheid van de merken van Arsenal FC verworpen. 27. In deze omstandigheden heeft de High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen: „1)

Wanneer een merk geldig is ingeschreven en

a) een derde in het economisch verkeer gebruik maakt van een teken dat gelijk is aan dit merk, voor dezelfde waren als die waarvoor het merk is ingeschreven, en

b) deze derde de gestelde merkinbreuk niet kan weerleggen op basis van artikel 6, lid 1, van richtlijn 89/104/EEG [...],

kan de derde dan als verweer aanvoeren dat het bestreden gebruik geen verwijzing inhoudt naar de herkomst van de waren (d.i. een band in het economisch verkeer tussen de waren en de merkhouder)? 2) Zo ja, maakt het feit dat het betrokken gebruik als blijk van steun, trouw of gehechtheid aan de merkhouder wordt opgevat, dan een voldoende band uit?” De prejudiciële vragen 28. De twee prejudiciële vragen dienen tezamen te worden onderzocht. Bij het Hof ingediende opmerkingen 29. Arsenal FC betoogt dat de merkhouder op basis van artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn het gebruik kan verbieden van een teken dat gelijk is aan het merk, en dat de uitoefening van dit recht niet afhankelijk is van de voorwaarde dat het teken als merk wordt gebruikt. De door deze bepaling verleende bescherming strekt zich dus uit tot het gebruik van het teken door een derde, ook wanneer door dit gebruik niet het bestaan van een band tussen de waar en de merkhouder wordt gesuggereerd. Deze uitlegging vindt steun in artikel 6, lid 1, van de richtlijn, omdat de specifieke beperkingen die in dit artikel worden gesteld aan de uitoefening van de merkrechten, aantonen dat een dergelijk gebruik in beginsel binnen de werkingssfeer van artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn valt en slechts is toegestaan in de in artikel 6, lid 1, van de richtlijn limitatief genoemde gevallen.

122

30. Subsidiair stelt Arsenal FC dat Reed in casu het aan het Arsenal-merk gelijke teken in elk geval heeft gebruikt als merk, aangezien zij met dit gebruik de herkomst van de waren heeft aangeduid en niet vereist is dat hiermee naar de merkhouder wordt verwezen. 31. Volgens Reed geldt artikel 5, lid 1, van de richtlijn niet voor de in het hoofdgeding aan de orde zijnde handelsactiviteiten, aangezien Arsenal FC niet heeft aangetoond dat het teken als merk is gebruikt, dat wil zeggen ter aanduiding van de herkomst van de waren, zoals door de richtlijn, en meer in het bijzonder door artikel 5 ervan, wordt geĂŤist. Indien het publiek het teken niet als een herkomstaanduiding opvat, is er geen sprake van een gebruik van het teken als merk. Verder wijst niets in artikel 6 van de richtlijn erop dat deze bepaling een limitatieve lijst bevat van activiteiten die geen merkinbreuk uitmaken. 32. De Commissie betoogt dat het voor het recht dat de merkhouder ontleent aan artikel 5, lid 1, van de richtlijn, niet ter zake doet dat de derde het teken niet als merk, en in het bijzonder niet als herkomstaanduiding gebruikt, maar het publiek met andere middelen te kennen geeft dat de waren niet afkomstig zijn van de merkhouder, of zelfs dat deze geen toestemming heeft gegeven voor het gebruik van het teken. Het specifieke doel van het merk is immers te waarborgen dat enkel de merkhouder door het aanbrengen van het merk de waar haar identiteit van oorsprong kan geven. Volgens de Commissie volgt verder uit de tiende overweging van de considerans van de richtlijn dat de door artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn verleende bescherming absoluut is. 33. Ter terechtzitting heeft de Commissie hieraan toegevoegd dat het begrip gebruik van het merk als merk, zo dit al als relevant wordt beschouwd, verwijst naar een gebruik ter onderscheiding van de waren en niet ter aanduiding van de herkomst ervan. Dit begrip geldt ook in geval van gebruik door derden waardoor de belangen van de merkhouder, zoals zijn belang bij het behoud van de reputatie van de waren, worden aangetast. In elk geval sluit het feit dat het publiek het woord â&#x20AC;&#x17E;Arsenalâ&#x20AC;?, dat gelijk is aan een woordmerk, opvat als een blijk van steun, trouw of gehechtheid aan de merkhouder, niet uit dat de betrokken waren ook daarom als afkomstig van de merkhouder worden aangezien. Een dergelijke perceptie bevestigt integendeel het onderscheidend vermogen van het merk en verhoogt het risico dat de waren worden geacht afkomstig te zijn van de merkhouder. Zelfs al was het gebruik van het merk als merk een relevant criterium, dan nog moet de merkhouder dus de in het hoofdgeding aan de orde zijnde handelsactiviteit kunnen verbieden. 34. De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA betoogt dat de merkhouder zich slechts op artikel 5, lid 1, van de richtlijn kan beroepen, indien de derde het teken

123

overeenkomstig de primaire, traditionele functie van het merk gebruikt ter onderscheiding van waren of diensten, dat wil zeggen indien de derde het merk als merk gebruikt. Zo niet, kan de merkhouder zich enkel beroepen op de in artikel 5, lid 5, van de richtlijn bedoelde bepalingen van nationaal recht. 35. De voorwaarde van het gebruik van het merk als merk in de zin van artikel 5, lid 1, van de richtlijn, waaronder moet worden verstaan dat een aan het merk identiek teken wordt gebruikt ter onderscheiding van waren of diensten, moet evenwel als gemeenschapsrechtelijk begrip ruim worden uitgelegd, en omvat met name het gebruik als blijk van steun, trouw of gehechtheid aan de merkhouder. 36. Volgens de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA sluit de omstandigheid dat de derde die het merk op waren aanbrengt, aangeeft dat deze niet afkomstig zijn van de merkhouder, verwarringsgevaar binnen een ruimere gebruikerskring niet uit. Indien de merkhouder zich niet tegen een dergelijke handelwijze van derden kon verzetten, zou dit kunnen leiden tot een veralgemeend gebruik van het teken, waardoor het merk uiteindelijk zijn onderscheidend vermogen zou verliezen, en zijn primaire, traditionele functie in gevaar zou komen. Antwoord van het Hof 37. Vooraf zij eraan herinnerd, dat artikel 5 van de richtlijn de „rechten verbonden aan het merk” omschrijft, en dat artikel 6 regels bevat betreffende de „beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen”. 38. Volgens artikel 5, lid 1, eerste zin, van de richtlijn geeft het ingeschreven merk de houder een uitsluitend recht. Volgens hetzelfde lid, sub a, staat dit recht de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden, wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven. Artikel 5, lid 3, van de richtlijn geeft een nietlimitatieve opsomming van soorten gebruik die de houder krachtens artikel 5, lid 1, kan verbieden. Andere bepalingen van de richtlijn, zoals artikel 6, stellen een aantal beperkingen aan de aan het merk verbonden rechtsgevolgen. 39. Aangaande de situatie in het hoofdgeding zij opgemerkt dat, zoals in het bijzonder uit punt 19 en bijlage V van de verwijzingsbeschikking blijkt, het woord „Arsenal” in grote letters op de door Reed te koop aangeboden sjaals staat, naast andere, aanzienlijk minder opvallende vermeldingen, met name „the Gunners”, die alle naar de merkhouder, Arsenal FC, verwijzen. Deze sjaals zijn onder andere bestemd voor de supporters van Arsenal FC, die deze met name dragen tijdens de door hun club gespeelde wedstrijden.

124

40. In deze omstandigheden wordt het aan het merk identieke teken wel degelijk gebruikt in het economisch verkeer, zoals de verwijzende rechter heeft opgemerkt, aangezien het wordt gebruikt in het kader van een handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd, en niet in de particuliere sfeer. Verder gaat het om het in de artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn bedoelde geval, namelijk het gebruik van een teken dat gelijk is aan het merk, voor dezelfde waren als die waarvoor het merk is ingeschreven. 41. Dienaangaande dient in het bijzonder te worden vastgesteld, dat het in het hoofdgeding aan de orde zijnde gebruik betrekking heeft op „waren” in de zin van artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn, aangezien het aan het merk identieke teken is aangebracht op waren die zijn aangeboden, in de handel gebracht of daartoe in voorraad zijn gehouden in de zin van artikel 5, lid 3, sub a en b, van de richtlijn. 42. Ter beantwoording van de prejudiciële vragen dient te worden uitgemaakt, of artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn de merkhouder toestaat aan een derde elk gebruik in het economisch leven te verbieden van een teken dat gelijk is aan het merk, wanneer dat wordt gebruikt voor dezelfde waren als die waarvoor het merk is ingeschreven, dan wel of voor de uitoefening van dit recht vereist is dat de merkhouder als zodanig een specifiek belang heeft, in die zin dat het gebruik van het betrokken teken door een derde afbreuk moet doen of kunnen doen aan een van de functies van het merk. 43. Dienaangaande zij er in de eerste plaats aan herinnerd, dat artikel 5, lid 1, van de richtlijn een volledige harmonisatie tot stand brengt en de exclusieve rechten van merkhouders in de Gemeenschap afbakent (zie in die zin arrest van 20 november 2001, Zino Davidoff en Levi Strauss, C-414/99-C-416/99, Jurispr. blz. I-8691, punt 39, en de aldaar aangehaalde rechtspraak). 44. Volgens de negende overweging van de considerans van de richtlijn heeft deze tot doel de merkhouder „in alle lidstaten dezelfde wettelijke bescherming” te garanderen, welk doel als „fundamenteel” wordt aangemerkt. 45. Om te vermijden dat de aan de merkhouder verleende bescherming van lidstaat tot lidstaat verschilt, staat het dus aan het Hof om een uniforme uitlegging te geven van artikel 5, lid 1, van de richtlijn en in het bijzonder van het daarin genoemde begrip „gebruik”, waarop de prejudiciële vragen in de onderhavige zaak betrekking hebben (zie in die zin arrest Zino Davidoff en Levi Strauss, reeds aangehaald, punten 42 en 43). 46.

125

In de tweede plaats zij opgemerkt, dat de richtlijn volgens de eerste overweging van de considerans ervan tot doel heeft de verschillen tussen de nationale merkenwetgevingen weg te nemen die het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten kunnen belemmeren en de mededingingsvoorwaarden op de gemeenschappelijke markt kunnen vervalsen. 47. Het merkrecht is namelijk een essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging dat het Verdrag wil vestigen en handhaven. In een dergelijk systeem moeten de ondernemingen hun clientĂ¨le door de kwaliteit van hun waren of diensten aan zich kunnen binden, hetgeen slechts mogelijk is wanneer er onderscheidingstekens bestaan met behulp waarvan die waren en diensten kunnen worden geĂŻdentificeerd (zie met name arresten van 17 oktober 1990, Hag GF, C-10/89, Jurispr. blz. I-3711, punt 13, en 4 oktober 2001, Merz & Krell, C-517/99, Jurispr. blz. I-6959, punt 21). 48. Aldus gezien, is de wezenlijke functie van het merk daarin gelegen, dat aan de consument of de eindverbruiker de identiteit van de oorsprong van de gemerkte waren of diensten wordt gewaarborgd, zodat hij deze van waren of diensten van andere herkomst kan onderscheiden zonder gevaar voor verwarring. Om zijn rol als essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging dat het Verdrag tot stand wil brengen te kunnen vervullen, dient het merk immers de waarborg te bieden dat alle van dat merk voorziene waren of diensten zijn vervaardigd of verricht onder controle van een en dezelfde onderneming die kan worden geacht voor de kwaliteit ervan in te staan (zie met name arresten van 23 mei 1978, Hoffmann-La Roche, 102/77, Jurispr. blz. 1139, punt 7, en 18 juni 2002, Philips, C-299/99, Jurispr. blz. I-5475, punt 30). 49. De gemeenschapswetgever heeft dit als een wezenlijke functie van het merk vastgelegd door in artikel 2 van de richtlijn te bepalen dat de tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, slechts een merk kunnen vormen mits zij de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden (zie met name arrest Merz & Krell, reeds aangehaald, punt 23). 50. Deze herkomstgarantie, die de wezenlijke functie is van het merk, kan slechts worden gewaarborgd, indien de merkhouder wordt beschermd tegen concurrenten die van de positie en de reputatie van het merk misbruik zouden willen maken door waren te verkopen die ten onrechte van het merk zijn voorzien (zie met name arrest Hoffmann-La Roche, reeds aangehaald, punt 7, en arrest van 11 november 1997, Loendersloot, C-349/95, Jurispr. blz. I-6227, punt 22). Dienaangaande is in de tiende overweging van de considerans van de richtlijn beklemtoond dat de door het merk verleende bescherming absoluut is wanneer het merk gelijk is aan het teken, en de waren of diensten dezelfde zijn als die waarvoor het merk is ingeschreven. Verder heet het in deze overweging dat deze

126

bescherming met name tot doel heeft de functie van herkomstaanduiding van het merk te waarborgen. 51. Uit het voorgaande volgt dat het in artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn bedoelde exclusieve recht is verleend om de merkhouder de mogelijkheid te bieden zijn specifieke belangen als merkhouder te beschermen, dat wil zeggen om te verzekeren dat het merk zijn wezenlijke functies kan vervullen. De uitoefening van dit recht moet dus beperkt blijven tot gevallen waarin het gebruik van het merk door een derde afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk en met name aan de essentiële functie ervan, namelijk de consumenten de herkomst van de waar te garanderen. 52. Het exclusieve karakter van het volgens artikel 5, lid 1, sub a, door het ingeschreven merk aan de houder verleende recht kan immers slechts gerechtvaardigd zijn binnen de grenzen van de werkingssfeer van deze bepaling. 53. Dienaangaande zij eraan herinnerd, dat artikel 5, lid 5, van de richtlijn bepaalt dat de leden 1 tot en met 4 ervan bepalingen in een lidstaat betreffende bescherming tegen het gebruik van een teken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten onverlet laten. 54. De merkhouder kan immers het gebruik van een teken dat gelijk is aan het merk, voor dezelfde waren als die waarvoor het merk is ingeschreven, niet verbieden indien door dit gebruik, gelet op de functies van het merk, zijn eigen belangen als merkhouder niet kunnen worden aangetast. Aldus zijn bepaalde soorten gebruik voor zuiver beschrijvende doeleinden uitgesloten van de werkingssfeer van artikel 5, lid 1, van de richtlijn, aangezien zij geen van de belangen die deze bepaling beoogt te beschermen, aantasten en dus niet onder het begrip gebruik in de zin van deze bepaling vallen (zie inzake een gebruik voor zuiver beschrijvende doeleinden met betrekking tot de kenmerken van de aangeboden waar, arrest van 14 mei 2002, Hölterhoff, C-2/00, Jurispr. blz. I4187, punt 16). 55. Dienaangaande dient meteen te worden vastgesteld, dat de situatie in het hoofdgeding fundamenteel verschilt van die in het reeds aangehaalde arrest Hölterhoff. In casu wordt het teken immers gebruikt in het kader van verkopen aan consumenten, en wordt het kennelijk niet gehanteerd voor zuiver beschrijvende doeleinden. 56. Gelet op de presentatie van het woord „Arsenal” en op de andere ondergeschikte vermeldingen op de betrokken waren (zie punt 39 van het

127

onderhavige arrest), kan het gebruik van dit teken de indruk doen ontstaan dat er in het economisch leven een materieel verband bestaat tussen deze waren en de merkhouder. 57. Aan deze conclusie wordt niet afgedaan door het bericht aan de kraam van Reed, dat de betrokken producten geen officiĂŤle waren van Arsenal FC zijn (zie punt 17 van het onderhavige arrest). Gesteld al dat een derde in een procedure wegens merkinbreuk een dergelijk bericht als verweer zou kunnen aanvoeren, dient immers te worden vastgesteld dat in casu niet kan worden uitgesloten dat bepaalde consumenten, met name wanneer de waren hun worden getoond nadat zij door Reed zijn verkocht en de kraam met dit bericht hebben verlaten, in het teken een aanwijzing zien dat de waren afkomstig zijn van Arsenal FC. 58. Verder dient te worden vastgesteld dat in casu evenmin is gewaarborgd, zoals de in punt 48 van het onderhavige arrest in herinnering gebrachte rechtspraak van het Hof nochtans eist, dat alle van het merk voorziene waren zijn vervaardigd of geleverd onder controle van een en dezelfde onderneming die kan worden geacht voor de kwaliteit ervan in te staan. 59. De levering van de betrokken waren ontsnapte immers aan de controle van Arsenal FC als merkhouder, aangezien vaststaat dat deze waren niet afkomstig zijn van Arsenal FC of van haar erkende wederverkopers. 60. In deze omstandigheden kan het gebruik van een teken dat gelijk is aan het betrokken merk, de herkomstgarantie - die volgens de in punt 48 van het onderhavige arrest genoemde rechtspraak van het Hof de wezenlijke functie van het merk uitmaakt - in gevaar brengen. De merkhouder kan zich dus overeenkomstig artikel 5, lid 1, van de richtlijn tegen dit gebruik verzetten. 61. Nu is vastgesteld dat het gebruik van het betrokken teken door de derde in het hoofdgeding afbreuk kan doen aan de herkomstgarantie van de waar en dat de merkhouder zich hiertegen moet kunnen verzetten, kan aan deze conclusie niet worden afgedaan door de omstandigheid dat het gebruik van het merk wordt opgevat als een blijk van steun, trouw of gehechtheid aan de merkhouder. 62. Gelet op een en ander, dient op de vragen van de verwijzende rechter te worden geantwoord, dat in een situatie die niet onder artikel 6, lid 1, van de richtlijn valt, en waarin een derde in het economisch verkeer een teken dat gelijk is aan een geldig ingeschreven merk gebruikt voor dezelfde waren als die waarvoor het merk is ingeschreven, de merkhouder zich in een geval als in het hoofdgeding aan de orde is, overeenkomstig artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn

128

tegen dit gebruik kan verzetten. Aan deze conclusie wordt niet afgedaan door de omstandigheid dat het gebruik van dit teken wordt opgevat als een blijk van steun, trouw of gehechtheid aan de merkhouder. Kosten 63. De kosten door de Commissie alsmede door de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakt, komen niet voor vergoeding in aanmerking. Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. HET HOF VAN JUSTITIE, uitspraak doende op de door de High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, bij beschikking van 4 mei 2001 gestelde vragen, verklaart voor recht: In een situatie die niet onder artikel 6, lid 1, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten valt en waarin een derde in het economisch verkeer een teken dat gelijk is aan een geldig ingeschreven merk gebruikt voor dezelfde waren als die waarvoor het merk is ingeschreven, kan de merkhouder zich in een geval als in het hoofdgeding aan de orde is, overeenkomstig artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn tegen dit gebruik verzetten. Aan deze conclusie wordt niet afgedaan door de omstandigheid dat het gebruik van bovenbedoeld teken wordt opgevat als een blijk van steun, trouw of gehechtheid aan de merkhouder. RodrĂguez Iglesias Puissochet Wathelet Timmermans Gulmann Edward Jann Skouris Macken Colneric

129

von Bahr

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 12 november 2002. De griffier De president R. Grass G. C. RodrĂguez Iglesias

130

ARREST VAN HET HOF 11 maart 2003 (1) „Merken - Richtlijn 89/104/EEG - Artikel 12, lid 1 - Verval van rechten van merkhouder Begrip .normaal gebruik’ van merk - Activiteit bestaande in onderhoud van reeds op de markt gebrachte waren, met verkoop van onderdelen en toebehoren” In zaak C-40/01, betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 234 EG van de Hoge Raad der Nederlanden, in het aldaar aanhangig geding tussen Ansul BV en Ajax Brandbeveiliging BV, om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van artikel 12, lid 1, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), wijst HET HOF VAN JUSTITIE, samengesteld als volgt: G. C. Rodríguez Iglesias, president, J.-P. Puissochet (rapporteur), M. Wathelet en C. W. A. Timmermans, kamerpresidenten, C. Gulmann, A. La Pergola, P. Jann, V. Skouris, F. Macken, N. Colneric en S. von Bahr, rechters, advocaat-generaal: D. Ruiz-Jarabo Colomer,

griffier: M.-F. Contet, hoofdadministrateur, gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door: -

Ansul BV, vertegenwoordigd door E. J. Louwers en T. Cohen Jehoram, advocaten,

Ajax Brandbeveiliging BV, vertegenwoordigd door R. E. P. de Ranitz, advocaat,

de Nederlandse regering, vertegenwoordigd door H. G. Sevenster als gemachtigde,

- de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door K. Banks en H. M. H. Speyart als gemachtigden, gezien het rapport ter terechtzitting, gehoord de mondelinge opmerkingen van Ansul BV en de Commissie ter terechtzitting van 4 juni 2002, gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 2 juli 2002,

131

het navolgende Arrest 1. Bij arrest van 26 januari 2001, ingekomen bij het Hof op 31 januari daaraanvolgend, heeft de Hoge Raad der Nederlanden krachtens artikel 234 EG twee prejudiciële vragen gesteld over de uitlegging van artikel 12, lid 1, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1; hierna: „richtlijn”). 2. Deze vragen zijn gerezen in een geding tussen de vennootschappen naar Nederlands recht Ansul BV (hierna: „Ansul”) en Ajax Brandbeveiliging BV (hierna: „Ajax”) ter zake van het gebruik van het merk Minimax voor door hen op de markt aangeboden waren en diensten. Rechtskader Gemeenschapsrecht 3. Artikel 10, leden 1 tot en met 3, van de richtlijn bepaalt: „1. Een merk waarvan de houder vijf jaar nadat de inschrijvingsprocedure is voltooid in de betrokken lidstaat geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen gebruik gemaakt is, is vatbaar voor de sancties van deze richtlijn, tenzij er een geldige reden is voor het niet gebruiken. 2.

Als gebruik in de zin van lid 1 wordt eveneens beschouwd:

a) het gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het ingeschreven is, wordt gewijzigd; b) het aanbrengen van het merk op waren of de verpakking ervan in de [betrokken] lidstaat, uitsluitend met het oog op uitvoer. 3. Gebruik van het merk met toestemming van de houder dan wel door eenieder die bevoegd is om een collectief merk, een garantiemerk of een kwaliteitsmerk te gebruiken, wordt als gebruik door de merkhouder beschouwd.” 4. Artikel 12, lid 1, van de richtlijn luidt als volgt: „1. Een merk kan vervallen worden verklaard wanneer het gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal in de betrokken lidstaat is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en er geen geldige reden is voor het niet gebruiken; vervallenverklaring van een merk kan

132

echter niet worden gevorderd wanneer het merk in de periode tussen het verstrijken van de vijfjarige periode en de instelling van de vordering tot vervallenverklaring voor het eerst of opnieuw normaal is gebruikt: begin van gebruik of hernieuwd gebruik binnen drie maanden die aan de instelling van de vordering tot vervallenverklaring voorafgaan, met dien verstande dat de periode van drie maanden ten vroegste na het verstrijken van de ononderbroken periode van vijf jaar van het niet gebruiken is ingegaan, wordt echter niet in aanmerking genomen indien de voorbereiding voor het begin van gebruik of het hernieuwd gebruik pas wordt getroffen nadat de merkhouder er kennis van heeft genomen dat de vordering tot vervallenverklaring kan worden ingesteld.” Nationaal recht 5. Artikel 5, lid 3, van de Eenvormige Beneluxwet op de merken, van 19 maart 1962, in werking getreden op 1 januari 1971 (Benelux Publicatieblad, 1962-2, blz. 59; hierna: „BMW”), luidde in de tot 31 december 1995 geldende versie als volgt: „Het recht op het merk vervalt: [...] 3. voorzover, hetzij binnen drie jaren volgend op het depot, hetzij gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren, noch door de merkhouder, noch door een licentiehouder, zonder geldige reden, enig normaal gebruik van het merk is gemaakt binnen het Beneluxgebied; in een geding kan de rechter de merkhouder geheel of gedeeltelijk met het bewijs van het gebruik belasten; niettemin moet het niet-gebruik in een meer dan zes jaren voor de dagvaarding liggend tijdvak worden bewezen door degene, die zich erop beroept; [...]” 6. In de vanaf 1 januari 1996 geldende versie, voortvloeiend uit het op 2 december 1992 ondertekende protocol (Trb. 1993, 12, blz. 1), dat de uitvoering van de richtlijn diende te verzekeren, bepaalt artikel 5, leden 2 en 3, van de richtlijn: „2. Het recht op het merk wordt, binnen de in artikel 14, sub C, gestelde grenzen, vervallen verklaard: a) voorzover gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren zonder geldige reden, geen normaal gebruik van het merk is gemaakt binnen het Beneluxgebied voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven; in een geding kan de rechter de merkhouder geheel of gedeeltelijk met het bewijs van het gebruik belasten; [...] 3. Voor de toepassing van het tweede lid, sub a, wordt onder gebruik van het merk mede verstaan:

133

a) het gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm, zonder dat het onderscheidend kenmerk van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, wordt gewijzigd; b) het aanbrengen van het merk op waren of de verpakking ervan, uitsluitend met het oog op uitvoer; c) het gebruik van het merk door een derde met toestemming van de merkhouder.â&#x20AC;? 7. Artikel 14, sub C, BMW bepaalt, onder welke voorwaarden bij de bevoegde nationale rechterlijke instanties vervallenverklaring van het merkrecht kan worden gevorderd. 8. Ingevolge artikel 39 BMW zijn de in de punten 5 tot en met 7 van dit arrest genoemde bepalingen van deze wet van overeenkomstige toepassing op dienstmerken. Het hoofdgeding 9. Ansul is sinds 15 september 1971 houdster van het woordmerk Minimax, dat bij het Benelux-Merkenbureau voor verschillende warenklassen, voornamelijk brandblusapparaten en aanverwante waren, is ingeschreven onder nummer 052713. 10. In 1988 is de goedkeuring van de door Ansul onder het merk Minimax op de markt gebrachte brandblusapparaten vervallen. Sinds ten laatste 2 mei 1989 brengt Ansul dus geen brandblusapparaten onder dat merk meer op de markt. 11. Tussen mei 1989 en 1994 heeft Ansul evenwel onderdelen en blusmiddelen voor brandblusapparaten van dat merk verkocht aan ondernemingen die dergelijke apparaten onderhielden. In dezelfde periode heeft zij ook apparaten voorzien van het merk Minimax onderhouden, gereviseerd en gerepareerd, dat merk aangebracht op de facturen voor die verrichtingen en stickers voorzien van hetzelfde merk alsmede strips met daarop de woorden â&#x20AC;&#x17E;Gebruiksklaar Minimaxâ&#x20AC;? op deze apparaten aangebracht. Ansul verkocht deze stickers en strips ook aan bovengenoemde onderhoudsbedrijven. 12. Ajax is een dochteronderneming van de vennootschap naar Duits recht Minimax GmbH. Zij brengt in Nederland brandbeveiligingsapparatuur en aanverwante artikelen op de markt, in het bijzonder brandblusapparaten afkomstig van Minimax GmbH.

134

13. In Duitsland is Minimax GmbH sinds ruim 50 jaar houdster van het merk Minimax. Sinds 16 maart 1992 is zij tevens in de Benelux voor diverse waren, in het bijzonder brandblusapparaten en brandblusmiddelen, en voor bepaalde diensten, waaronder de installatie, het herstel, het onderhoud en het vullen van brandblusapparaten, houdster van het onder nummer 517006 ingeschreven, op een bepaalde manier getekende en samengestelde woorden beeldmerk bestaande uit het woord â&#x20AC;&#x17E;Minimaxâ&#x20AC;?. 14. In 1994 zijn Ajax en Minimax GmbH feitelijk begonnen het merk Minimax binnen de Benelux te gebruiken. Daartegen heeft Ansul bij brief van 19 januari 1994 bezwaar gemaakt. 15. Op 13 juni 1994 heeft Ansul het woordmerk Minimax gedeponeerd voor bepaalde diensten, waaronder het onderhoud en het herstel van brandblusapparaten. Dit merk is door het Benelux-Merkenbureau ingeschreven onder nummer 549146. 16. Ajax heeft Ansul op 8 februari 1995 gedagvaard voor de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Zij vorderde vervallenverklaring, wegens niet-gebruik, van Ansuls rechten op het in 1971 onder nummer 052713 ingeschreven merk Minimax en nietigverklaring van de in 1994 onder nummer 549146 verrichte inschrijving van hetzelfde merk wegens depot te kwader trouw. Ansul heeft deze vorderingen bestreden en in reconventie gevorderd dat Ajax een verbod zou worden opgelegd om het merk Minimax binnen de Benelux te gebruiken. 17. Bij vonnis van 18 april 1996 heeft de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam de vordering van Ajax afgewezen en de vordering in reconventie van Ansul toegewezen. Ajax werd derhalve veroordeeld om zich van het gebruik van het merk Minimax in de Benelux te onthouden. 18. Tegen dit vonnis heeft Ajax hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te 'sGravenhage, dat oordeelde dat Ansul sinds 1989 geen normaal gebruik meer had gemaakt van het merk Minimax. Het stelde met name vast dat Ansul sinds die datum geen nieuwe waren op de markt had gebracht, maar enkel gebruikte apparaten had onderhouden, gereviseerd en hersteld. Het oordeelde dat het gebruik van stickers en strips voorzien van het betrokken merk niet kon dienen ter onderscheiding van de brandblusapparaten en dat, zelfs als men van gebruik van het merk zou willen spreken, dit geen normaal gebruik van het merk in de zin van artikel 5, lid 3, BMW kon zijn, aangezien dit gebruik er niet toe strekte voor de brandblusapparaten een afzet te vinden of te behouden.

135

19. Bijgevolg heeft het Gerechtshof bij arrest van 5 november 1998 het bestreden vonnis vernietigd, Ansuls rechten op het in 1971 onder nummer 052713 ingeschreven merk vervallen verklaard, de rechten van Ansul op het in 1994 onder nummer 549146 ingeschreven merk nietig verklaard en de doorhaling van die inschrijvingen gelast. 20. Ansul heeft beroep in cassatie ingesteld bij de Hoge Raad der Nederlanden, die oordeelde dat de beslechting van het geding afhing van de uitlegging van het begrip „normaal gebruik” van het merk in de zin van artikel 5, lid 3, BMW. 21. De Hoge Raad heeft in de eerste plaats overwogen, dat van een merk een normaal gebruik wordt gemaakt in de zin van de BMW „indien het desbetreffende teken in het economisch verkeer ook metterdaad wordt gebezigd om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden”. Volgens de Hoge Raad kan de vraag of enig gebruik als normaal gebruik kan worden beschouwd, slechts worden beantwoord door „alle aan het geval eigen feiten en omstandigheden” in aanmerking te nemen, waarbij beslissend is of het geheel van de aan het geval eigen feiten en omstandigheden, „bezien in verband met hetgeen in de desbetreffende sector van het economisch verkeer als gebruikelijk en commercieel verantwoord geldt, de indruk wekt dat het gebruik ertoe strekt voor de waren en diensten onder het merk een afzet te vinden of te behouden en niet enkel en alleen om het merk in stand te houden”. Onder verwijzing naar het arrest van het Benelux-Gerechtshof van 27 januari 1981, Turmac/Reynolds (A 80/1, Jur. 198081, blz. 23), heeft de Hoge Raad hieraan toegevoegd dat „wat deze feiten en omstandigheden betreft in de regel valt te letten op de aard, de omvang, de frequentie, de regelmaat alsmede de duur van het gebruik in verband met de aard van de waar of dienst en de aard en de omvang van de onderneming”. 22. De Hoge Raad heeft voorts overwogen dat de uitlegging van artikel 5, lid 3, BMW dient te geschieden in overeenstemming met die van het overeenkomstige begrip „normaal is gebruikt” in artikel 12, lid 1, van de richtlijn. Daarop heeft hij besloten, de behandeling van de zaak te schorsen en het Hof de volgende prejudiciële vragen te stellen: „1) Moeten de woorden .normaal is gebruikt’ in artikel 12, lid 1, van richtlijn [89/104] worden uitgelegd op de wijze als hiervoor in 3.4 is omschreven [dat wil zeggen in dier voege dat het dezelfde betekenis heeft als normaal gebruik van een merk in de zin van de BMW, zoals uiteengezet in punt 21 van dit arrest] en, voorzover het antwoord ontkennend luidt, aan de hand van welke (andere) maatstaf dient de betekenis van .normaal gebruik’ dan te worden vastgesteld? 2) Kan van .normaal gebruik’ als vorenbedoeld ook sprake zijn, indien onder het merk geen nieuwe waren worden verhandeld, doch wel andere activiteiten worden verricht als hiervoor omschreven in 3.1 onder (v) en (vi) [te weten de activiteiten van Ansul tussen 1989 en 1994 zoals beschreven in punt 11 van dit arrest]?”

136

De eerste vraag 23. Met haar eerste vraag wenst de verwijzende rechterlijke instantie in hoofdzaak te vernemen, welke uitlegging moet worden gegeven aan het begrip normaal gebruik van het merk in de zin van artikel 12, lid 1, van de richtlijn, dat ook in artikel 10, lid 1, van deze laatste voorkomt, en met name of dit begrip kan worden gedefinieerd aan de hand van dezelfde criteria als het begrip „normaal gebruik” bedoeld in artikel 5 BMW dan wel of andere criteria in aanmerking moeten worden genomen. 24. Deze vraag vindt haar oorsprong in de in punt 3.5 van het verwijzingsarrest vermelde omstandigheid, dat het Gerechtshof voor de conclusie dat Ansul geen normaal gebruik van het merk Minimax had gemaakt doorslaggevend heeft geacht, dat deze onderneming onder dat merk geen nieuwe brandblusapparaten op de markt had gebracht, maar reeds op de markt gebrachte, gebruikte apparaten reviseerde. Ansul betoogt voor de verwijzende rechterlijke instantie evenwel, dat dit geen juiste maatstaf is om te beoordelen of sprake is van normaal gebruik van een merk in de zin van de BMW. 25. Om te beginnen moet worden beoordeeld of, gelet op situaties als de thans in geding zijnde, aan het begrip „normaal gebruik” van het merk bedoeld in de artikelen 10 en 12 van de richtlijn in de communautaire rechtsorde een eenvormige uitlegging moet worden gegeven. 26. Met het oog op de eenvormige toepassing van het gemeenschapsrecht en het beginsel van gelijke behandeling is het als algemene regel noodzakelijk, dat de begrippen van een gemeenschapsrechtelijke bepaling die voor de vaststelling van haar betekenis en draagwijdte niet uitdrukkelijk naar het recht van de lidstaten verwijst, in de gehele Gemeenschap autonoom en op eenvormige wijze worden uitgelegd, waarbij rekening moet worden gehouden met de context van de bepaling en met het doel van de betrokken regeling (arrest van 19 september 2000, Linster, C-287/98, Jurispr. blz. I-6917, punt 43). 27. Ofschoon volgens de derde overweging van de considerans van de richtlijn „het thans niet nodig lijkt de merkenwetgevingen van de lidstaten volledig aan te passen”, bevat de richtlijn niettemin een harmonisatie van de belangrijkste basisregels ter zake, te weten, volgens dezelfde overweging, regels betreffende de bepalingen van nationaal recht welke het meest rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne markt, en sluit deze overweging niet uit dat die regels volledig worden geharmoniseerd (arrest van 16 juli 1998, Silhouette International Schmied, C-355/96, Jurispr. blz. I-4799, punt 23). 28.

137

Zo kan volgens de zevende overweging van de considerans van de richtlijn „het doel van de aanpassing [van de wetgevingen der lidstaten] alleen worden bereikt als de verkrijging en het behoud van het recht op een ingeschreven merk in alle lidstaten in beginsel afhankelijk wordt gesteld van gelijke voorwaarden”. Luidens de achtste overweging van de considerans van de richtlijn moet, „om het totale aantal in de Gemeenschap ingeschreven en beschermde merken en derhalve het aantal daartussen rijzende conflicten te verminderen, de eis [...] worden gesteld dat een ingeschreven merk werkelijk wordt gebruikt en bij gebreke daarvan vervallen kan worden verklaard”. In de negende overweging van de considerans van de richtlijn wordt voorts verklaard „dat het, om het vrije verkeer van waren en de vrije dienstverlening te vergemakkelijken, van fundamenteel belang is ervoor te zorgen dat ingeschreven merken voortaan in alle lidstaten dezelfde wettelijke bescherming genieten”. In de artikelen 10 tot en met 15 van de richtlijn zijn de voorwaarden ten gronde vastgelegd waaraan moet zijn voldaan zowel voor het behoud van de rechten die het gebruik van het merk aan de merkhouder verleent als voor de betwisting waarvoor die rechten vatbaar zijn, met name wegens het ontbreken van normaal gebruik, welk begrip het doorslaggevend element is voor het behoud van de rechten op het merk. 29. Blijkens de in het voorgaande punt aangehaalde bepalingen heeft de gemeenschapswetgever het behoud van de rechten op het merk in alle lidstaten aan dezelfde voorwaarde van normaal gebruik willen onderwerpen, opdat het aan het merk verbonden niveau van bescherming niet verschilt naar gelang van de betrokken wetgeving (zie in die zin arrest van 20 november 2001, Zino Davidoff en Levi Strauss, C-414/99-C-416/99, Jurispr. blz. I-8691, punten 41 en 42). 30. Hetzelfde begrip „normaal gebruik” wordt overigens in de artikelen 15 en 50 van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1) gebruikt als criterium voor het verval van de aan dat merk verbonden rechten. 31. Het staat derhalve aan het Hof, aan het begrip „normaal gebruik” als bedoeld in de artikelen 10 en 12 van de richtlijn een eenvormige uitlegging te geven. 32. Om dit begrip „normaal gebruik” te definiëren, zij er allereerst aan herinnerd, zoals ook in de twaalfde overweging van de considerans van de richtlijn wordt verklaard, dat „alle lidstaten van de Gemeenschap gebonden zijn door het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom [en] dat de bepalingen van deze richtlijn volledig moeten stroken met die van genoemd verdrag”. 33. Dit verdrag bepaalt ter zake van de vervallenverklaring wegens niet-gebruik in artikel 5, C, lid 1, enkel het volgende:

138

„Indien in een land het gebruik van het ingeschreven merk verplicht is, zal de inschrijving slechts kunnen worden vernietigd na verloop van een billijke termijn, en indien de belanghebbende zijn stilzitten niet rechtvaardigt.” 34. De bepalingen van het Verdrag van Parijs bevatten derhalve geen relevant element aan de hand waarvan het begrip „normaal gebruik” kan worden gepreciseerd. De draagwijdte van dit begrip kan dan ook slechts door onderzoek van de bepalingen van de richtlijn worden vastgesteld. 35. Zoals Ansul betoogt, preciseert de richtlijn voorts in de achtste overweging van de considerans, dat de eis moet worden gesteld „dat een [...] merk werkelijk wordt gebruikt en bij gebreke daarvan vervallen kan worden verklaard”. Een „normaal gebruik” is derhalve een werkelijk gebruik van het merk. Dit wordt onder meer bevestigd door andere taalversies van de richtlijn die in de achtste overweging van de considerans spreken van „werkelijk gebruik”, zoals de Spaanse („uso efectivo”), de Italiaanse („uso effettivo”) of de Engelse („genuine use”). 36. Onder „normaal gebruik” moet derhalve worden verstaan een gebruik anders dan een symbolisch gebruik dat enkel ertoe strekt de aan het merk verbonden rechten te behouden. Er moet sprake zijn van een gebruik dat strookt met de voornaamste functie van het merk, die erin bestaat de consument of eindverbruiker de identiteit van de oorsprong van een waar of dienst te waarborgen, door hem in staat te stellen die waar of dienst zonder gevaar voor verwarring te onderscheiden van waren of diensten die een andere oorsprong hebben. 37. Hieruit volgt dat een „normaal gebruik” van het merk veronderstelt dat dit wordt gebruikt op de markt van de door het merk beschermde waren of diensten en niet enkel binnen de betrokken onderneming. De bescherming van het merk en de gevolgen die door de inschrijving ervan aan derden kunnen worden tegengeworpen, zouden niet kunnen voortduren indien het merk zijn commerciële bestaansreden verloor, welke erin bestaat voor de waren of diensten waarop het teken van het merk is aangebracht, een afzet te vinden of te behouden ten opzichte van waren of diensten die afkomstig zijn van andere ondernemingen. Het gebruik van het merk moet derhalve betrekking hebben op waren of diensten die reeds op de markt zijn gebracht of die door een onderneming met het oog op het winnen van klanten, met name in het kader van reclamecampagnes, op ieder moment op de markt kunnen worden gebracht. Daarbij kan het zowel gaan om het gebruik door de merkhouder als om het in artikel 10, lid 3, van de richtlijn bedoelde gebruik door een derde die het merk mag gebruiken. 38. Ten slotte moet bij de beoordeling of van het merk een normaal gebruik is gemaakt, rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de

139

hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, inzonderheid de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandelen te behouden of te verkrijgen. 39. De beoordeling van de betrokken omstandigheden kan derhalve de inaanmerkingneming rechtvaardigen van onder meer de aard van de betrokken waar of dienst, de kenmerken van de betrokken markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk. Zo hoeft het gebruik van het merk niet altijd kwantitatief gezien omvangrijk te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd, aangezien daartoe de kenmerken van de betrokken waar of dienst op de overeenkomstige markt in aanmerking moeten worden genomen. 40. Voor het overige kan in bepaalde omstandigheden ook sprake zijn van een normaal gebruik van reeds op de markt gebrachte producten - waarvoor het merk is ingeschreven - die niet meer opnieuw ten verkoop worden aangeboden. 41. Dit is met name het geval wanneer de houder van het merk waaronder die waren op de markt zijn gebracht, onderdelen verkoopt die moeten worden gerekend tot de samenstelling of de structuur van de reeds op de markt gebrachte waren en waarvoor hij een werkelijk gebruik maakt van hetzelfde merk, op de wijze als bedoeld in de punten 35 tot en met 39 van dit arrest. Aangezien die onderdelen een integrerend deel uitmaken van die waren en onder hetzelfde merk worden verkocht, moet een normaal gebruik van het merk voor die onderdelen worden beschouwd als een gebruik voor de reeds op de markt gebrachte producten zelf, dat het behoud van de rechten van de merkhouder voor die producten tot gevolg heeft. 42. Dit kan ook het geval zijn wanneer de houder van het merk dit op dezelfde wijze werkelijk gebruikt voor waren of diensten die niet zijn te rekenen tot de samenstelling of de structuur van de reeds op de markt gebrachte waren, maar die rechtstreeks verband houden met die waren en bestemd zijn om aan de behoeften van de afnemers daarvan te voldoen. Zulks kan het geval zijn bij klantendiensten, zoals de verkoop van toebehoren of aanverwante producten, of de verrichting van onderhouds- en reparatiediensten. 43. Gelet op bovenstaande overwegingen moet op de eerste vraag worden geantwoord, dat artikel 12, lid 1, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat van een merk een „normaal gebruik” wordt gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn voornaamste functie, dat wil zeggen het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat enkel ertoe

140

strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. Bij de beoordeling of van het merk een normaal gebruik is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, inzonderheid de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandelen te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk. De omstandigheid dat het gebruik van het merk geen betrekking heeft op waren die voor de eerste keer op de markt worden gebracht, maar op waren die zich reeds op de markt bevonden, neemt niet weg dat sprake is van normaal gebruik, mits het merk door de merkhouder werkelijk wordt gebruikt voor onderdelen die moeten worden gerekend tot de samenstelling of de structuur van die waren of voor waren of diensten die rechtstreeks verband houden met de reeds op de markt gebrachte waren en die bestemd zijn om aan de behoeften van de afnemers daarvan te voldoen. De tweede vraag 44. Met de tweede vraag wenst de verwijzende rechterlijke instantie in hoofdzaak te vernemen of, gelet op het antwoord op de eerste vraag, het gebruik van het merk Minimax door Ansul tussen 1989 en 1994 in het kader van de in punt 11 van dit arrest beschreven commerciële activiteiten, als „normaal gebruik” in de zin van de BMW of artikel 12 van de richtlijn kan worden beschouwd. 45. Het staat niet aan het Hof om dit te beoordelen. In het kader van de in artikel 234 EG neergelegde taakverdeling dient immers de verwijzende rechter de regels van gemeenschapsrecht zoals die door het Hof zijn uitgelegd, toe te passen op het aan hem voorgelegde concrete geval (zie arrest van 8 februari 1990, Shipping and Forwarding Enterprise Safe, C-320/88, Jurispr. blz. I-285, punt 11). 46. In die omstandigheden moet op de tweede vraag worden geantwoord, dat de verwijzende rechterlijke instantie voor de oplossing van het aan haar voorgelegde geschil de gevolgen dient te trekken uit de uitlegging van het gemeenschapsrechtelijke begrip „normaal gebruik” van het merk, zoals deze voortvloeit uit het antwoord op de eerste prejudiciële vraag. Kosten 47. De kosten door de Nederlandse regering en de Commissie wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakt, kunnen niet voor vergoeding in aanmerking komen. Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen.

141

HET HOF VAN JUSTITIE, uitspraak doende op de door de Hoge Raad der Nederlanden bij arrest van 26 januari 2001 gestelde vragen, verklaart voor recht: 1) Artikel 12, lid 1, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet aldus worden uitgelegd dat van een merk een „normaal gebruik” wordt gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn voornaamste functie, dat wil zeggen het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat enkel ertoe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. Bij de beoordeling of van het merk een normaal gebruik is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, inzonderheid de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandelen te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk. De omstandigheid dat het gebruik van het merk geen betrekking heeft op waren die voor de eerste keer op de markt worden gebracht, maar op waren die zich reeds op de markt bevonden, neemt niet weg dat sprake is van normaal gebruik, mits het merk door de merkhouder werkelijk wordt gebruikt voor onderdelen die moeten worden gerekend tot de samenstelling of de structuur van die waren of voor waren of diensten die rechtstreeks verband houden met de reeds op de markt gebrachte waren en die bestemd zijn om aan de behoeften van de afnemers daarvan te voldoen. 2) De verwijzende rechterlijke instantie dient voor de oplossing van het aan haar voorgelegde geschil de gevolgen te trekken uit de uitlegging van het gemeenschapsrechtelijke begrip „normaal gebruik” van het merk, zoals deze voortvloeit uit het antwoord op de eerste prejudiciële vraag. Rodríguez Iglesias Puissochet Wathelet Timmermans Gulmann La Pergola Jann Skouris Macken

142

Colneric von Bahr

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 11 maart 2003. De griffier De president R. Grass G. C. RodrĂguez Iglesias

143

ARREST VAN HET HOF 8 april 2003 (1) „Harmonisatie van wetgevingen - Merken - Richtlijn 89/104/EEG - Gronden voor weigering van inschrijving - Artikel 3, lid 1, sub b, c en e - Driedimensionaal merk bestaande in de vorm van de waar - Onderscheidend vermogen - Algemeen belang om bepaalde tekens vrij beschikbaar te houden” In de gevoegde zaken C-53/01 tot en met C-55/01, betreffende verzoeken aan het Hof krachtens artikel 234 EG van het Bundesgerichtshof (Duitsland), in de procedures aldaar ingeleid door Linde AG (C-53/01), Winward Industries Inc. (C-54/01) en Rado Uhren AG (C-55/01), om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van artikel 3, lid 1, sub b, c en e, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), wijst HET HOF VAN JUSTITIE, samengesteld als volgt: G. C. Rodríguez Iglesias, president, J.-P. Puissochet, R. Schintgen en C. W. A. Timmermans, kamerpresidenten, C. Gulmann, D. A. O. Edward, A. La Pergola, V. Skouris, F. Macken (rapporteur), J. N. Cunha Rodrigues en A. Rosas, rechters, advocaat-generaal: D. Ruiz-Jarabo Colomer,

griffier: H. von Holstein, adjunct-griffier, gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door: - Linde AG, vertegenwoordigd door H. Messer en C. von Mettenheim, Rechtsanwälte (C-53/01), - Winward Industries Inc., vertegenwoordigd door M. Schaeffer, Rechtsanwalt (C54/01), -

Rado Uhren AG, vertegenwoordigd door D. von Schultz, Rechtsanwalt (C-55/01),

- de Oostenrijkse regering, vertegenwoordigd door H. Dossi als gemachtigde (C-53/01C-55/01),

144

- de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door R. Magrill als gemachtigde bijgestaan door D. Alexander, barrister (C-53/01-C-55/01), - de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door N. B. Rasmussen en P. F. Nemitz als gemachtigden (C-53/01-C-55/01), gezien het rapport ter terechtzitting, gehoord de mondelinge opmerkingen van Winward Industries Inc., vertegenwoordigd door M. Schaeffer; Rado Uhren AG, vertegenwoordigd door D. von Schultz; de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door P. Ormond als gemachtigde, bijgestaan door M. Tappin, barrister, en de Commissie, vertegenwoordigd door N. B. Rasmussen en P. F. Nemitz, ter terechtzitting van 17 september 2002, gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 24 oktober 2002, het navolgende Arrest 1. Bij beschikkingen van 23 november 2000, ingekomen bij het Hof op 8 februari 2001, heeft het Bundesgerichtshof krachtens artikel 234 EG twee prejudiciële vragen gesteld over de uitlegging van artikel 3, lid 1, sub b, c en e, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1; hierna: „richtlijn”). 2. Deze vragen zijn gerezen in drie gedingen tussen respectievelijk Linde AG (hierna: „Linde”), Winward Industries Inc. (hierna: „Winward”) en Rado Uhren AG (hierna: „Rado”) en het Deutsche Patent- und Markenamt (Duits Octrooi- en Merkenbureau) betreffende diens afwijzing van aanvragen tot inschrijving van merken van genoemde vennootschappen wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen. Rechtskader De gemeenschapsregeling 3. De richtlijn heeft volgens de eerste overweging van de considerans tot doel, de merkenwetgevingen van de lidstaten aan te passen teneinde de bestaande verschillen op te heffen die het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten kunnen belemmeren en de mededingingsvoorwaarden op de gemeenschappelijke markt kunnen vervalsen. 4. Artikel 2 van de richtlijn, getiteld „Tekens die een [...]merk kunnen vormen”, bepaalt:

145

„Merken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden.” 5. Artikel 3 van de richtlijn, waarin de gronden voor weigering of nietigheid van de inschrijving worden opgesomd, luidt als volgt: „1. Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden: a)

tekens die geen merk kunnen vormen;

merken die elk onderscheidend vermogen missen;

tekens die uitsluitend bestaan uit: -

de vorm die door de aard van de waar bepaald wordt, of

- de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, of -

de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft;

[...] 3. Een merk wordt niet geweigerd of kan, indien ingeschreven, niet worden nietig verklaard overeenkomstig lid 1, sub b, c of d, indien het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van de aanvraag om inschrijving onderscheidend vermogen heeft verkregen. De lidstaten kunnen voorts bepalen dat deze bepaling ook van toepassing is, wanneer het onderscheidend vermogen verkregen is na de aanvraag om inschrijving of na de inschrijving. [...]” De nationale regeling 6. § 3 van het Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichnungen van 25 oktober 1994 (Duitse wet inzake de bescherming van merken en andere tekens; BGBl. 1994 I, blz. 3082; hierna: „Markengesetz”), dat

146

op 1 januari 1995 in werking is getreden en de richtlijn in Duits recht heeft omgezet, luidt als volgt: „1) Vatbaar voor bescherming als merk zijn alle tekens, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, auditieve tekens, driedimensionale vormen, met inbegrip van vormen van waren of van hun verpakking, alsmede andere opmaakvormen, met inbegrip van kleuren en kleurencombinaties, die de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden. 2) Niet vatbaar voor bescherming als merk zijn tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm 1.

die wordt bepaald door de aard van de waar,

die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, of

die aan de waar een wezenlijke waarde geeft.”

7. Ingevolge § 8, lid 1, van het Markengesetz worden niet als merk ingeschreven, de niet voor grafische voorstelling vatbare tekens die in de zin van § 3 van de wet kunnen worden beschermd. 8. § 8, lid 2, van het Markengesetz bepaalt: „Niet ingeschreven worden, de merken 1.

die elk onderscheidend vermogen voor waren of diensten missen;

2. die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten, 3. die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden om de waren of diensten aan te duiden. [...]” 9. Krachtens § 8, lid 3, van het Markengesetz geldt het bepaalde in § 8, lid 2, punten 1, 2 en 3 niet, wanneer het merk vóór de datum van het besluit tot inschrijving ervan en als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt voor de waren of diensten waarvoor de inschrijving van het merk is aangevraagd, in de betrokken handelssector gangbaar is geworden. De hoofdgedingen en de prejudiciële vragen

147

10. Aan de onderhavige verzoeken om prejudiciële beslissingen liggen drie gedingen ten grondslag. 11. In het eerste geding (C-53/01) heeft Linde verzocht om inschrijving van een voertuig als driedimensionaal merk voor de waren „op de werkvloer gebruikte transportwerktuigen met motor en andere transportvoertuigen met een stuurcabine, inzonderheid vorkheftrucks”. Het Deutsche Patent- und Markenamt heeft deze aanvraag afgewezen wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen. 12. Het Bundespatentgericht (federale rechterlijke instantie inzake industriële eigendom) (Duitsland) heeft het beroep van Linde tegen de afwijzingsbeschikking verworpen op grond dat het betrokken merk elk onderscheidend vermogen miste. Het heeft met name opgemerkt dat het „publiek in een dergelijke voorstelling van de waar alleen de waar zelf ziet en haar geen enkele onderscheidende functie toeschrijft zolang zij binnen haar vertrouwde kader blijft. De vorm van de waar gaat niet verder dan modern industrieel design. In haar niet-technische onderdelen onderscheidt zij zich niet zozeer van de gewone vormen dat het publiek er niet alleen een variatie van bekende vormen in ziet, maar tevens het kenteken van een onderneming”. 13. In het tweede geding (C-54/01) heeft Winward verzocht om inschrijving van een staaflantaarn als driedimensionaal merk. Het Deutsche Patent- und Markenamt heeft die aanvraag tot inschrijving afgewezen op grond dat het merk waarvoor inschrijving werd aangevraagd onderscheidend vermogen miste in de zin van § 8, lid 2, punt 1, van het Markengesetz. 14. Ook het Bundespatentgericht heeft de mogelijkheid tot inschrijving van het bedoelde merk afgewezen op grond dat het onderscheidend vermogen miste. Het zou immers gaan „om een voor staaflantaarns kenmerkende vorm, die weliswaar vrij elegant is, maar toch binnen de grenzen van het gebruikelijke blijft. In die sector zal de consument in de vorm van de waar geen verwijzing zien naar een bepaalde onderneming waarvan de waar afkomstig is. Gelet op de minimale verschillen met de waren van de concurrentie, zal ook de oplettende consument nauwelijks in staat zijn een bepaalde producent uit het hoofd te identificeren.” 15. Het derde geding (C-55/01) betreft een aanvraag van Rado tot inschrijving van haar reeds als internationaal merk met nummer 640 196 geregistreerd driedimensionaal merk bestaande uit een grafische voorstelling van een polshorloge. Het Deutsche Patent- und Markenamt heeft deze aanvraag

148

afgewezen wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen en wegens de behoefte die voorstelling vrij beschikbaar te houden („Freihaltebedürfnis”). 16. Het beroep van Rado bij het Bundespatentgericht tegen deze beschikking werd verworpen. Volgens die rechter mist de concrete vorm van de driedimensionale voorstelling van de horlogekast met al dan niet gesloten wijzerplaat en met een gesegmenteerde armband van dezelfde breedte als de horlogekast het noodzakelijke onderscheidend vermogen. Het Bundespatentgericht was tevens van mening dat „voor bescherming enkel in aanmerking komt een originele vorm die verwijst naar de herkomst van de waar, waardoor kan worden tegemoetgekomen aan de behoefte om de .elementaire vorm’ van de waar vrij beschikbaar te houden en het ontbreken van onderscheidend vermogen kan worden verholpen. De originaliteit van de waar of haar onderdelen dient vrij strikt te worden beoordeeld, omdat de waar en haar onderdelen het belangrijkste middel zijn voor de beschrijving van de waar en de monopolisering ervan het gevaar inhoudt dat de concurrenten de vormgeving van hun waren niet meer vrij kunnen bepalen en omdat behoefte bestaat aan vrij beschikbare vormen”. 17. Tegen die drie arresten van het Bundespatentgericht is hogere voorziening ingesteld bij het Bundesgerichtshof. 18. Volgens die rechterlijke instantie hangt het welslagen van de hogere voorzieningen af van de uitlegging van artikel 3, lid 1, sub b, c en e van de richtlijn. 19. Het Bundesgerichtshof is van mening dat er geen redenen zijn om aan driedimensionale merken het in artikel 2 van de richtlijn bedoelde abstracte onderscheidend vermogen te ontzeggen. Deze bepaling vereist dat op basis van het merk waren of diensten abstract kunnen worden onderscheiden. Het vereiste van een concreet onderscheidend vermogen voor waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, vloeit voort uit artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn. 20. Het Bundesgerichtshof is voorts van mening dat de in artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn voorziene gronden voor de weigering van een inschrijving niet van toepassing zijn. Dienaangaande voert het aan dat de merken waarvoor Linde en Rado de inschrijving hebben aangevraagd, naast de algemene aan de techniek toe te schrijven kenmerken van de elementaire vorm van de betrokken waren, een aantal formele kenmerken vertonen die niet uitsluitend zijn bepaald door de aard zelf van de waar, noch door technische of met de waarde van de waar verband houdende overwegingen. In zaak C-54/01 (Winward) heeft het Bundesgerichtshof tevens vastgesteld dat het betrokken merk kenmerken vertoont die verder gaan dan de aan de techniek toe te schrijven elementaire vorm van een staaflantaarn

149

en die noch uitsluitend door de aard zelf van de waar zijn bepaald, noch noodzakelijk zijn voor het verkrijgen van een technische uitkomst. 21. Derhalve is de verwijzende rechter van mening dat moet worden nagegaan of de merken waarover het in de drie zaken gaat, elk onderscheidend vermogen missen in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn of dat er op basis van die bepaling, sub c, een grond is om inschrijving te weigeren. 22. Blijkens de verwijzingsbeschikking in zaak C-53/01 (Linde) stelt de rechtspraak van het Bundespatentgericht met betrekking tot ยง 8, lid 2, punt 1, van het Markengesetz, de nationale bepaling die overeenstemt met artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn, voor driedimensionale merken bestaande uit de vorm van de waar strengere eisen inzake onderscheidend vermogen dan voor andere merken. Om die strengere eisen voor het onderscheidend vermogen te rechtvaardigen, baseert het Bundespatentgericht zich op een behoefte om vormen die gemakkelijk te ontwerpen zijn vrij beschikbaar te houden, en op het verschil tussen het merkenrecht, dat tot doel heeft de herkomst aan te duiden, en de rechten die een vormgeving beschermen, inzonderheid de wetgeving inzake tekeningen en modellen. 23. Het Bundesgerichtshof ziet evenwel geen reden om aan het onderscheidend vermogen van driedimensionale merken bestaande uit de vorm van de waar strengere eisen te stellen dan aan traditionele merken. De strengere eisen voor het onderscheidend vermogen van het merk vinden geen rechtvaardiging in concrete gegevens waaruit zou blijken dat de markt er belang bij heeft dat de vorm van de waar vrij beschikbaar blijft voor andere ondernemingen. 24. Volgens de verwijzende rechter heeft het Hof bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een merk ook elke differentiatie afgewezen die is gebaseerd op het vastgestelde belang om een geografische benaming vrij beschikbaar te houden (zie arrest van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee, C108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-2779, punt 48). Het belang dat grafische vormen in het algemeen vrij beschikbaar blijven, mag - onverminderd de mogelijkheid om in het geval van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn met dat vereiste rekening te houden - geen gevolgen hebben voor het in artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn bedoelde onderscheidend vermogen. 25. Wat de uitlegging van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn betreft, is het Bundesgerichtshof van mening dat deze bepaling zelfstandig geldt voor alle soorten merken, dus ook voor merken bestaande uit de vorm van de waar en dit ongeacht artikel 3, lid 1, sub e. Met de behoefte om de driedimensionale vormen van waren vrij beschikbaar te houden, moet rekening worden gehouden in het kader van artikel 3, lid 1, sub c, en niet op basis van een ruime uitlegging van het

150

bepaalde sub e. Volgens het Bundesgerichtshof volgt daaruit dat de inschrijving als merk in de meeste gevallen enkel mogelijk zal zijn voor merken die als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt een onderscheidend vermogen verwerven, als bedoeld in artikel 3, lid 3, eerste zin, van de richtlijn. 26. In die omstandigheden heeft het Bundesgerichtshof de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende, in de drie zaken identiek geformuleerde prejudiciĂŤle vragen voorgelegd: â&#x20AC;&#x17E;1) Moet het onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van [de] richtlijn voor driedimensionale merken bestaande uit de vorm van de waar, volgens strengere criteria worden beoordeeld dan voor andere soorten merken? 2) Heeft artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn bij de beoordeling van driedimensionale merken bestaande uit de vorm van de waar, een eigen rol te vervullen naast artikel 3, lid 1, sub e? Zo ja, dient dan bij de beoordeling van artikel 3, lid 1, sub c, of sub e, rekening te worden gehouden met het belang van de markt bij de vrije beschikbaarheid van de vorm van de waar, zodat inschrijving van dergelijke merken in elk geval in beginsel uitgesloten is en over het algemeen slechts mogelijk is voor merken die voldoen aan de voorwaarden van artikel 3, lid 3, eerste zin, van de richtlijn?â&#x20AC;? 27. Bij beschikking van de president van het Hof van 15 maart 2001 zijn de drie zaken gevoegd voor de schriftelijke en de mondelinge behandeling en voor het arrest. De eerste vraag 28. Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of het onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn voor driedimensionale merken bestaande uit de vorm van de waar, volgens strengere criteria moet worden beoordeeld dan voor andere soorten merken. Bij het Hof ingediende opmerkingen 29. Winward en Linde zijn van mening dat wat het onderscheidend vermogen betreft, voor de bescherming van driedimensionale merken bestaande uit de vorm van de waar geen strengere eisen kunnen worden gesteld dan voor andere soorten merken. 30. Volgens Winward heeft het Hof reeds geweigerd om uit de behoefte van vrijhouding bijkomende voorwaarden inzake onderscheidend vermogen af te leiden (zie in die zin arrest Windsurfing Chiemsee, reeds aangehaald, punt 48).

151

31. Winward en Rado voeren aan dat voor alle soorten merken een eenvormig criterium moet worden gehanteerd om te bepalen of een teken de waren en diensten van een onderneming kan onderscheiden van die van andere ondernemingen. Alleen artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn bevat een uitdrukkelijke afwijkende bepaling voor driedimensionale merken. Artikel 3, lid 1, sub b, maakt daarentegen geen enkel onderscheid tussen de merken bestaande uit de vorm en de andere soorten merken. Om het concrete onderscheidend vermogen van een merk bestaande uit een vorm te beoordelen, mogen dus geen strengere criteria worden gehanteerd dan wanneer het gaat om andere soorten merken. 32. De Oostenrijkse regering is van mening dat wanneer de vorm van een driedimensionaal teken beantwoordt aan de verwachtingen van de consument inzake de aan de waar of de verpakking gegeven vorm, de betrokkenen die vorm niet zullen opvatten als een aanwijzing dat de waar afkomstig is van een bepaalde onderneming. Volgens die regering gaat het er dienaangaande niet om een strenger criterium te bepalen ter beoordeling van het onderscheidend vermogen van driedimensionale merken, maar moet rekening worden gehouden met het feit dat de verscheidenheid van vormen die aan waren en hun verpakkingen kan worden gegeven, het in bepaalde marktsectoren moeilijker kan maken om de vorm van een waar of van een verpakking als merk te erkennen. 33. De regering van het Verenigd Koninkrijk meent dat artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn geen onderscheid maakt tussen merken bestaande uit de vorm van de waar en andere tekens die een merk kunnen vormen in de zin van artikel 2 van de richtlijn. Alleen artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn ziet specifiek op de inschrijving van driedimensionale merken. Bij een juiste uitlegging houdt de richtlijn volledig rekening met het belang dat de markt erbij heeft dat de vormen van de waren zelf vrij beschikbaar worden gehouden voor gebruik door concurrenten. 34. Zowel de regering van het Verenigd Koninkrijk als de Oostenrijkse regering voeren evenwel aan dat, ofschoon het criterium ter beoordeling van het onderscheidend vermogen voor alle merken identiek is, een onderneming in de praktijk waarschijnlijk meer moeilijkheden zal ondervinden om het onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn aan te tonen wanneer het gaat om een driedimensionaal merk bestaande uit de vorm van de waar, dan wanneer het gaat om een woordmerk of een beeldmerk. 35. Wat woord- of beeldmerken betreft, is de gemiddelde consument eraan gewend dat woorden, logo's en soortgelijke tekens een belangrijke rol kunnen spelen bij de aanduiding van de commerciĂŤle herkomst van de waren waarop zij zijn

152

aangebracht. De voornaamste kenmerken van een aantal waren zijn daarentegen be誰nvloed door hun functie, en waren van een zelfde soort vertonen om die reden tal van gelijkenissen, zodat geen enkele vorm in het bijzonder opvalt. Het onderscheidend vermogen van de vorm moet ook worden beoordeeld aan de hand van de normale variatie van de betrokken waar. Wanneer de verschillende kenmerken van de vorm binnen de normale variaties van die waar blijven, is het volgens de regering van het Verenigd Koninkrijk onwaarschijnlijk dat de gemiddelde consument aan de vorm de betekenis van een merk toeschrijft. 36. De Commissie voert aan dat, behalve artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn, dat de inschrijving van de vorm van een waar uitsluit wanneer de onderneming die vorm kan monopoliseren ten nadele van haar concurrenten of consumenten, de richtlijn geen specifieke criteria bevat met betrekking tot de vormen waarvoor de inschrijving is aangevraagd. Om het onderscheidend vermogen van een merk in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn te beoordelen, moet voor driedimensionale merken bestaande uit de vorm van de waar derhalve geen strenger criterium worden gehanteerd dan voor andere soorten merken. Beoordeling door het Hof 37. Om te beginnen zij eraan herinnerd dat artikel 2 van de richtlijn bepaalt dat alle tekens merken kunnen vormen op voorwaarde dat zij vatbaar zijn voor grafische voorstelling en waren of diensten van een onderneming van die van andere ondernemingen kunnen onderscheiden. 38. Daaruit volgt dat een driedimensionaal teken dat de vorm van een waar weergeeft in beginsel een merk kan vormen, op voorwaarde dat aan die twee criteria is voldaan (zie arrest van 18 juni 2002, Philips, C-299/99, Jurispr. blz. I5475, punt 73). 39. Voorts worden ingevolge artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn niet ingeschreven of kunnen, indien ingeschreven, nietig worden verklaard, merken die elk onderscheidend vermogen missen. 40. Het onderscheidend vermogen van een merk in de zin van die bepaling houdt in dat het merk zich leent om de waar waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden (zie arrest Philips, reeds aangehaald, punt 35). 41.

153

Bovendien moet het onderscheidend vermogen van een merk worden beoordeeld op basis van de waren of diensten waarvoor de inschrijving van het merk is aangevraagd en van de perceptie door de betrokken marktsectoren, bestaande uit de consumenten van die waren en diensten. Volgens de rechtspraak van het Hof gaat het om de vermoedelijke perceptie van een normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken categorie waren of diensten (zie arrest van 16 juli 1998, Gut Springenheide en Tusky, C-210/96, Jurispr. blz. I-4657, punt 31, en arrest Philips, reeds aangehaald, punt 63). 42. Tot slot heeft het Hof in punt 48 van het reeds aangehaalde arrest Philips opgemerkt dat de criteria ter beoordeling van het onderscheidend vermogen van driedimensionale merken bestaande uit de vorm van de waar niet verschillen van de voor andere categorieën merken te hanteren criteria. Artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn maakt voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen immers geen onderscheid tussen verschillende categorieën merken. 43. Alleen artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn individualiseert uitdrukkelijk bepaalde tekens bestaande uit de vorm van de waar doordat het de specifieke weigeringsgronden voor de inschrijving van die tekens opsomt. Ingevolge deze bepaling worden niet ingeschreven of, indien ingeschreven, kunnen worden nietig verklaard de tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm die door de aard van de waar bepaald wordt, de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, en de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft. 44. Aangezien artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn een eerste obstakel is voor de inschrijving van een teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm van een waar, volgt daaruit dat wanneer één van de in die bepaling vermelde gevallen zich voordoet, een dergelijk teken niet als merk kan worden ingeschreven. Bovendien kan het nooit onderscheidend vermogen verkrijgen door het gebruik dat ervan is gemaakt, als bedoeld in artikel 3, lid 3 (zie arrest Philips, reeds aangehaald, punten 74-76). 45. Wanneer dit eerste obstakel is weggewerkt, moet evenwel nog worden nagegaan of de inschrijving van een driedimensionaal teken bestaande uit de vorm van een waar moet worden geweigerd op één of meer in die bepaling, sub b tot en met d, vermelde weigeringsgronden. 46. Wat artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn betreft, zij opgemerkt dat noch het opzet van de richtlijn, noch de bewoordingen van die bepaling aangeven dat bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een driedimensionaal merk bestaande uit de vorm van de waar zelf strengere criteria moeten worden gehanteerd dan voor andere categorieën van merken.

154

47. Blijkens punt 40 van dit arrest vereist het criterium van het onderscheidend vermogen immers dat elk merk zich ertoe leent om de waar als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden 48. Zoals de Oostenrijkse regering, de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Commissie terecht betogen, kan het gelet op de in de punten 40 en 41 van dit arrest in herinnering gebrachte criteria in de praktijk evenwel moeilijker zijn om het onderscheidend vermogen aan te tonen van een merk bestaande uit de vorm van een waar dan dat van een woord- of beeldmerk. Die moeilijkheid, die aan de basis kan liggen van de weigering van de inschrijving van dergelijke merken, sluit evenwel niet uit dat zij als gevolg van het gebruik dat ervan wordt gemaakt onderscheidend vermogen kunnen verwerven en dat zij bijgevolg als merken kunnen worden ingeschreven op grond van artikel 3, lid 3, van de richtlijn. 49. Gelet op hetgeen voorafgaat moet op de eerste vraag worden geantwoord dat voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn, van een driedimensionaal merk bestaande uit de vorm van een waar, geen strenger criterium moet worden gehanteerd dan voor andere soorten merken. De tweede vraag 50. Met het eerste onderdeel van de tweede vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of naast artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn, ook artikel 3, lid 1, sub c, van betekenis is voor de driedimensionale merken bestaande uit de vorm van de waar. 51. Het tweede onderdeel van de tweede vraag gaat uit van twee hypothesen die afhankelijk zijn van het antwoord van het Hof op het eerste onderdeel van die vraag. 52. Zo naast artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn, ook artikel 3, lid 1, sub c, van betekenis is voor de driedimensionale merken bestaande uit de vorm van de waar, wenst de verwijzende rechter te vernemen of bij de uitlegging van die bepaling rekening moet worden gehouden met het algemene belang voor de markt om de vorm van de waar vrij beschikbaar te houden, zodat de inschrijving in beginsel uitgesloten is, en in de regel slechts mogelijk is voor merken die voldoen aan de voorwaarden van artikel 3, lid 3, eerste zin, van de richtlijn. 53.

155

Zo het eerste onderdeel van de tweede vraag ontkennend wordt beantwoord, dat wil zeggen wanneer alleen artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn van toepassing is op driedimensionale merken bestaande uit de vorm van de waar, wenst de verwijzende rechter niettemin te vernemen of bij de uitlegging van deze bepaling tevens rekening moet worden gehouden met het algemeen belang voor de markt om de vorm van de waar vrij beschikbaar te houden. Bij het Hof ingediende opmerkingen 54. Linde voert aan dat artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn voor driedimensionale merken een zelfstandige betekenis heeft naast artikel 3, lid 1, sub e. Het voorschrift van vrijhouding dat rekening houdt met de concreet vastgestelde noodzaak van concurrentie moet worden onderzocht in het licht van het bepaalde sub c, nadat is nagegaan dat het absolute voorschrift van vrijhouding dat voortvloeit uit het bepaalde sub e geen belemmering vormt voor de inschrijving van het driedimensionale merk. 55. Het bestaan van een dergelijke behoefte van vrijhouding moet slechts gelden voor bepaalde vormen die worden opgedrongen door technische of esthetische vereisten in verband met de aard van de waar of haar verpakking, namelijk in de werkingssfeer van artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn. Voor andere vormen van waren en verpakkingen volstaat het geval per geval het onderscheidend vermogen en het voorschrift van vrijhouding te onderzoeken. 56. Winward meent dat de in artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn opgesomde absolute belemmeringen voor de inschrijving enkel gelden wanneer er een absolute behoefte van vrijhouding van de vorm bestaat. Deze bepaling bevat geen uitputtende regeling betreffende de onmogelijkheid om zich driedimensionale merken bestaande uit de vorm van een waar toe te eigenen, en is niet van toepassing wanneer naast de vorm waarvoor inschrijving wordt aangevraagd nog andere vormen bestaan waardoor het verwachte technische resultaat kan worden bereikt. 57. Artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn geldt onafhankelijk van het bepaalde sub e, ook voor merken bestaande uit de vorm van de waar; het is in het kader van laatstgenoemde bepaling dat moet worden nagegaan of er een behoefte van vrijhouding bestaat. 58. Rado meent dat, zelfs al worden met artikel 3, lid 1, sub c en sub e, vergelijkbare doelstellingen nagestreefd, namelijk de exclusieve toeĂŤigening beletten van vormen die de markt nodig heeft voor de vormgeving van identieke waren, die twee bepalingen onafhankelijk van elkaar van toepassing zijn. De

156

werkingssfeer van het bepaalde sub c is evenwel ruimer dan de werkingssfeer van het bepaalde sub e. 59. In verband met artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn zijn driedimensionale merken bestaande uit de vorm van de waar onderworpen aan dezelfde beoordelingscriteria als andere soorten merken. Een restrictieve uitlegging die ertoe leidt dat het belang om dergelijke driedimensionale merken vrij beschikbaar te houden in beginsel de inschrijving ervan belemmert, kan niet worden aanvaard. 60. De regering van het Verenigd Koninkrijk voert aan dat artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn de â&#x20AC;&#x17E;eerste verdedigingslijnâ&#x20AC;? vormt in de strijd tegen de ongerechtvaardigde monopolisering van vormen van waren zelf door middel van het merkenrecht. Artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn heeft een zelfstandige betekenis ten opzichte van het bepaalde sub e, doordat het de inschrijving van tekens uitsluit die niet door deze bepaling kunnen worden uitgesloten. Bij een teleologische uitlegging van artikel 3, lid 1, sub e, zal het bepaalde sub c evenwel weinig toepassing vinden. Het belang van de markt om de vormen van waren vrij beschikbaar voor gebruik te houden is door de toepassing van die twee bepalingen van de richtlijn hoe dan ook gevrijwaard. 61. De Commissie voert aan dat uit de bewoordingen van de richtlijn geenszins volgt dat alleen artikel 3, lid 1, sub e, van toepassing is op driedimensionale merken bestaande uit de vorm van de waar. Zo de inschrijving van dergelijke merken niet kan worden geweigerd krachtens die bepaling, blijven zij niettemin onderworpen aan de weigeringsgronden van artikel 3, lid 1, sub c. Deze laatste bepaling moet bij het onderzoek van een aanvraag tot inschrijving van driedimensionale merken bestaande uit de vorm van de waar op zelfstandig wijze worden toegepast. 62. Volgens de rechtspraak van het Hof hangt de toepassing van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn niet af van het bestaan van een concrete, actuele of ernstige behoefte om de benaming vrij te houden in de zin van de Duitse rechtspraak (zie in die zin arrest Windsurfing Chiemsee, reeds aangehaald, punt 35). Bovenop het onderzoek van de in die bepaling vermelde precieze voorwaarden, kan geen rekening worden gehouden met een ruimere behoefte van vrijhouding. Het belang voor de markt om bepaalde vormen vrij te houden is immers reeds vervat in artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn. Beoordeling door het Hof 63. Aangaande het eerste onderdeel van de tweede vraag zij opgemerkt dat volgens artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn niet ingeschreven worden,

157

beschrijvende merken, namelijk die welke uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van de waren of diensten waarvoor die inschrijving is aangevraagd. 64. Ingevolge artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn worden niet ingeschreven, de tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm die door de aard van de waar bepaald wordt, de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, of de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft. 65. Die specifieke weigeringsgronden voor de inschrijving van bepaalde tekens bestaande uit de vorm van de waar, die uitdrukkelijk zijn vermeld in artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn, vormen, zoals uit punt 44 van dit arrest blijkt, een eerste obstakel voor de inschrijving van dergelijke tekens (zie arrest Philips, reeds aangehaald, punten 74 en 76). 66. Zelfs al wordt dit eerste obstakel weggewerkt, blijkt evenwel noch uit de bewoordingen van artikel 3, lid 1, van de richtlijn, noch uit het opzet ervan dat de andere in die bepaling vermelde weigeringsgronden, met inbegrip van het bepaalde sub c, niet eveneens van toepassing kunnen zijn op aanvragen tot inschrijving van driedimensionale merken bestaande uit de vorm van de waar. 67. Uit artikel 3, lid 1, van de richtlijn blijkt immers duidelijk dat de in die bepaling vermelde weigeringsgronden onafhankelijk zijn van elkaar en een afzonderlijk onderzoek vereisen. 68. Daaruit volgt dat wanneer de inschrijving van een driedimensionaal teken bestaande uit de vorm van de waar niet wordt geweigerd ingevolge artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn, toch een weigering kan volgen wanneer een dergelijk teken behoort tot één of meer van de sub b tot en met d vermelde categorieën. 69. Wat inzonderheid artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn betreft, belet in beginsel niets dat die bepaling wordt toegepast op een aanvraag tot inschrijving van een driedimensionaal merk bestaande uit de vorm van de waar. De verwijzing naar andere merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van andere waren of diensten dan die welke uitdrukkelijk in die bepaling zijn opgesomd, is immers ruim genoeg om een grote verscheidenheid aan merken te omvatten, met inbegrip van driedimensionale merken bestaande uit de vorm van de waar. 70.

158

Gelet op hetgeen voorafgaat, moet op het eerste onderdeel van de tweede vraag worden geantwoord dat naast artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn, ook artikel 3, lid 1, sub c, van betekenis is voor driedimensionale merken bestaande uit de vorm van de waar. 71. Wat het tweede onderdeel van de tweede vraag betreft, zij om te beginnen in herinnering gebracht dat volgens de rechtspraak van het Hof de verschillende in artikel 3 van de richtlijn opgesomde weigeringsgronden moeten worden uitgelegd in het licht van het algemeen belang dat aan elk van die gronden ten grondslag ligt (zie reeds aangehaalde arresten Windsurfing Chiemsee, punten 25-27, en Philips, punt 77). 72. Wat meer bepaald de tweede hypothese van de verwijzende rechter inzake artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn betreft, zij opgemerkt dat voor bepaalde driedimensionale tekens bestaande uit de vorm van de waar, het Hof reeds heeft geoordeeld dat de in die bepaling genoemde weigeringsgronden als ratio hebben te verhinderen dat als gevolg van de bescherming van het merkrecht de merkhouder een monopolie wordt toegekend op technische oplossingen of gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt (zie arrest Philips, reeds aangehaald, punten 7880). 73. Volgens de rechtspraak van het Hof streeft artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn een doel van algemeen belang na, volgens hetwelk tekens of benamingen die de kenmerken van waren of diensten beschrijven waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, door eenieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt, ook als collectieve merken of in samengestelde of grafische merken. Deze bepaling belet derhalve, dat die tekens of benamingen op grond van hun inschrijving als merk aan een enkele onderneming worden voorbehouden (zie in die zin arrest Windsurfing Chiemsee, reeds aangehaald, punt 25). 74. Het algemeen belang dat ten grondslag ligt aan artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn impliceert dat alle merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van waren of diensten in de zin van die bepaling, voor eenieder vrij beschikbaar zijn en niet kunnen worden ingeschreven, onverminderd de toepassing van lid 3 van die bepaling. 75. De instantie die bevoegd is om artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn op die merken toe te passen moet ten opzichte van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, op basis van een onderzoek in concreto van alle relevante elementen die de aanvraag kenmerken en inzonderheid tegen de achtergrond van het hierv贸贸r vermelde algemene belang, vaststellen of de in die

159

bepaling voorziene weigeringsgrond voor de inschrijving in casu van toepassing is. Een dergelijk onderzoek in concreto is ook vereist voor een aanvraag tot inschrijving van een driedimensionaal merk bestaande uit de vorm van de waar. Die instantie kan een dergelijke aanvraag daarentegen niet principieel afwijzen. 76. Daaruit volgt dat voor een driedimensionaal merk bestaande uit de vorm van de waar, zoals voor elke andere categorie van merken, moet worden onderzocht of het in overeenstemming is met alle in artikel 3, lid 1, sub b tot en met e, van de richtlijn genoemde criteria en dat deze in elk concreet geval moeten worden uitgelegd en toegepast tegen de achtergrond van het algemeen belang dat aan elk ervan ten grondslag ligt. 77. Gelet op hetgeen voorafgaat moet op het tweede onderdeel van de tweede vraag worden geantwoord dat bij het onderzoek van de in artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn voorziene weigeringsgrond voor inschrijving in elk concreet geval rekening moet worden gehouden met het algemeen belang dat aan deze bepaling ten grondslag ligt, namelijk dat alle uit de vorm van een waar bestaande driedimensionale merken welke uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die tot aanduiding van de kenmerken van waren of diensten in de zin van deze bepaling kunnen dienen, voor eenieder vrij beschikbaar moeten zijn en niet kunnen worden ingeschreven, onverminderd de toepassing van artikel 3, lid 3, van de richtlijn. Kosten 78. De kosten door de Oostenrijkse regering, de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Commissie wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakt, kunnen niet voor vergoeding in aanmerking komen. Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. HET HOF VAN JUSTITIE, uitspraak doende op de door het Bundesgerichtshof bij beschikking van 23 november 2000 gestelde vragen, verklaart voor recht: 1) Voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, van een driedimensionaal merk bestaande uit de vorm van een waar, moet geen strenger criterium worden gehanteerd dan voor andere soorten merken. 2) Naast artikel 3, lid 1, sub e, van de Eerste richtlijn (89/104) is ook artikel 3, lid 1, sub c, van betekenis voor driedimensionale merken bestaande uit de vorm van de waar.

160

Bij het onderzoek van de in artikel 3, lid 1, sub c, voorziene weigeringsgrond voor inschrijving moet in elk concreet geval rekening worden gehouden met het algemeen belang dat aan deze bepaling ten grondslag ligt, namelijk dat alle uit de vorm van een waar bestaande driedimensionale merken welke uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die tot aanduiding van de kenmerken van waren of diensten in de zin van deze bepaling kunnen dienen, voor eenieder vrij beschikbaar moeten zijn en niet kunnen worden ingeschreven, onverminderd de toepassing van artikel 3, lid 3, van de richtlijn. RodrĂguez Iglesias Puissochet Schintgen Timmermans Gulmann Edward La Pergola Skouris Macken Cunha Rodrigues Rosas

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 8 april 2003. De griffier De president R. Grass G. C. RodrĂguez Iglesias

161

ARREST VAN HET HOF 6 mei 2003 (1) „Merken - Harmonisatie van wetgevingen - Richtlijn 89/104/EEG - Tekens die merk kunnen zijn - Onderscheidend vermogen - Kleur als zodanig - Kleur oranje” In zaak C-104/01, betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 234 EG van de Hoge Raad der Nederlanden, in het aldaar aanhangig geding tussen Libertel Groep BV en Benelux-Merkenbureau, om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van artikel 3 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), wijst HET HOF VAN JUSTITIE, samengesteld als volgt: J.-P. Puissochet, president van de Zesde kamer, waarnemend voor de president, M. Wathelet en C. W. A. Timmermans, kamerpresidenten, C. Gulmann, D. A. O. Edward, P. Jann, F. Macken, S. von Bahr en J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), rechters, advocaat-generaal: P. Léger,

griffier: M.-F. Contet, hoofdadministrateur, gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door: - Libertel Groep BV, vertegenwoordigd door D. W. F. Verkade en D. J. G. Visser, advocaten, -

Benelux-Merkenbureau, vertegenwoordigd door C. J. J. C. van Nispen, advocaat,

de Nederlandse regering, vertegenwoordigd door H. G. Sevenster als gemachtigde,

- de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door R. Magrill als gemachtigde, bijgestaan door D. Alexander, barrister, - de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door N. B. Rasmussen en H. M. H. Speyart als gemachtigden, gezien het rapport ter terechtzitting,

162

gehoord de mondelinge opmerkingen van het Benelux-Merkenbureau, vertegenwoordigd door C. J. J. C. van Nispen; de Nederlandse regering, vertegenwoordigd door J. van Bakel als gemachtigde; de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door M. Tappin, barrister, en de Commissie, vertegenwoordigd door H. M. H. Speyart, ter terechtzitting van 30 april 2002, gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 12 november 2002, het navolgende Arrest 1. Bij beschikking van 23 februari 2001, ingekomen bij het Hof op 5 maart daaraanvolgend, heeft de Hoge Raad der Nederlanden krachtens artikel 234 EG vier prejudiciële vragen gesteld over de uitlegging van artikel 3 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1; hierna: „richtlijn”). 2. Deze vragen zijn gerezen in een geding tussen Libertel Groep BV (hierna: „Libertel”) en het Benelux-Merkenbureau (hierna: „BMB”) naar aanleiding van de weigering van BMB op de aanvraag van Libertel om een oranje kleur in te schrijven als merk voor waren en diensten op het gebied van de telecommunicatie. Rechtskader Het Verdrag van Parijs 3. Op internationaal niveau wordt het merkenrecht geregeld door het Verdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom, laatstelijk herzien te Stockholm op 14 juli 1967 (Série des traités des Nations Unies, nr. 11851, deel 828, blz. 305-388; hierna: „Unieverdrag”). Alle lidstaten zijn partij bij dit verdrag. 4. Artikel 6 quinquies, B, 2, van het Unieverdrag bepaalt, dat tekens ter inschrijving geweigerd kunnen worden of merken nietig verklaard kunnen worden wanneer zij elk onderscheidend vermogen missen. 5. Artikel 6 quinquies, C, 1, van het Unieverdrag bepaalt: „Bij de beoordeling of het merk in aanmerking komt voor bescherming zal rekening gehouden moeten worden met alle feitelijke omstandigheden, met name met de duur van het gebruik van het merk.”

163

De gemeenschapswetgeving 6. Artikel 2 van de richtlijn, getiteld „Tekens die een [...] merk kunnen vormen”, bepaalt: „Merken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden.” 7. Artikel 3 van de richtlijn, getiteld „Gronden voor weigering of nietigheid”, bepaalt in het eerste en het derde lid ervan: „1. Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden: a)

tekens die geen merk kunnen vormen;

merken die elk onderscheidend vermogen missen;

tekens die uitsluitend bestaan uit: -

de vorm die door de aard van de waar bepaald wordt, of

- de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, of -

de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft;

164

„1. Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken: a)

van diens naam en adres;

b) van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten; c) van het merk, wanneer dit nodig is om de bestemming van een product of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven, voorzover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. 2. Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken van een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis, wanneer dat recht erkend is door de wetgeving van de betrokken lidstaat en binnen de grenzen van het grondgebied waarin het erkend wordt.” De Eenvormige Beneluxwet op de merken 9. Het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden hebben hun merkenrecht neergelegd in een gemeenschappelijke wet, de Eenvormige Beneluxwet op de merken (Trb. 1962, 58). Deze wet is per 1 januari 1996 gewijzigd bij een op 2 december 1992 te Brussel ondertekend protocol houdende wijziging van voornoemde wet (Trb. 1993, 12), welk protocol tot omzetting van de richtlijn in de rechtsorde van deze drie lidstaten strekte. 10. Artikel 6 bis van de aldus gewijzigde Eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna: „BMW”) bepaalt: „1. Het Benelux-Merkenbureau weigert een depot in te schrijven, indien naar zijn oordeel: a. het gedeponeerde teken niet beantwoordt aan de in artikel 1 gegeven omschrijving van een merk, met name wanneer het ieder onderscheidend vermogen in de zin van artikel 6 quinquies, B, onder 2, van het Verdrag van Parijs mist; b. 2.

het depot betrekking heeft op een merk als bedoeld in artikel 4, onder 1 en

2. De weigering om tot inschrijving over te gaan moet het teken dat een merk vormt in zijn geheel betreffen. Zij kan tot een of meer van de waren waarvoor het merk bestemd is worden beperkt. 3. Het Benelux-Bureau geeft van zijn voornemen de inschrijving geheel of gedeeltelijk te weigeren, onder opgave van redenen, onverwijld schriftelijk kennis

165

aan de deposant en stelt hem in de gelegenheid hierop binnen een bij uitvoeringsreglement gestelde termijn te antwoorden. 4. Indien de bezwaren van het Benelux-Bureau tegen de inschrijving niet binnen de gestelde termijn zijn opgeheven, wordt de inschrijving van het depot geheel of gedeeltelijk geweigerd. Van de weigering geeft het Benelux-Bureau onder opgave van redenen onverwijld schriftelijk kennis aan de deposant, onder vermelding van het in artikel 6 ter genoemde rechtsmiddel tegen die beslissing. 5. Met de al dan niet gedeeltelijke weigering het depot in te schrijven is het depot geheel of gedeeltelijk nietig. Deze nietigheid treedt eerst in nadat de termijn voor het instellen van het in artikel 6 ter bedoelde rechtsmiddel ongebruikt is verstreken dan wel nadat het verzoek om een bevel tot inschrijving te geven onherroepelijk is afgewezen.” 11. Artikel 6 ter van de BMW luidt: „De deposant kan zich binnen twee maanden na de kennisgeving bedoeld in artikel 6 bis, vierde lid, bij verzoekschrift wenden tot het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het Cour d'Appel te Luxemburg teneinde een bevel tot inschrijving van het depot te verkrijgen. Het territoriaal bevoegde Hof wordt bepaald door het bij het depot vermelde adres van de deposant of zijn gemachtigde dan wel door het bij het depot opgegeven correspondentieadres.” Het hoofdgeding en de prejudiciële vragen 12. Libertel is een in Nederland gevestigde vennootschap wier hoofdactiviteit bestaat uit de levering van diensten op het gebied van de mobiele telecommunicatie. 13. Het BMB is de bevoegde merkenautoriteit voor het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden. Sinds 1 januari 1996 toetst het BMB merkendepots aan de absolute weigeringsgronden. 14. Op 27 augustus 1996 heeft Libertel bij het BMB een oranje kleur als merk gedeponeerd voor bepaalde waren en diensten op het gebied van de telecommunicatie, te weten voor waren van klasse 9, telecommunicatieapparatuur, en voor diensten van klassen 35 tot en met 38, zakelijk, financieel en technisch beheer van telecommunicatiemiddelen en telecommunicatiediensten. 15. Het depotbewijs bevatte een oranje gekleurde rechthoek in het voor afbeelding van het merk bestemde vak en de vermelding „oranje” in het voor de omschrijving van dit merk bestemde vak, zonder vermelding van een kleurcode.

166

16. Het BMB heeft Libertel bij brief van 21 februari 1997 meegedeeld de inschrijving van dit teken voorlopig te weigeren. Het overwoog in dit verband dat aangezien Libertel niet had aangetoond dat het gedeponeerde teken, dat uitsluitend uit de kleur oranje bestaat, door gebruik onderscheidend vermogen had verkregen, dit teken elk onderscheidend vermogen miste in de zin van artikel 6 bis, lid 1, sub a, BMW. 17. Libertel heeft bezwaar gemaakt tegen deze voorlopige weigering. Het BMB heeft hierin geen aanleiding gezien zijn weigering te herzien en heeft Libertel per brief van 10 september 1997 in kennis gesteld van zijn definitieve weigering. 18. Overeenkomstig artikel 6 ter BMW heeft Libertel beroep tegen deze weigering ingesteld bij het Gerechtshof te 's-Gravenhage, welk beroep bij beschikking van 4 juni 1998 is afgewezen. 19. Op 3 augustus 1998 heeft Libertel tegen deze beschikking beroep in cassatie ingesteld bij de Hoge Raad der Nederlanden. 20. In het kader van de beoordeling van dit geschil zijn bij de Hoge Raad vragen gerezen over de juiste toepassing van artikel 6 bis, lid 1, sub a, BMW en dus over de uitlegging van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn. Derhalve heeft de Hoge Raad bij beschikking van 23 februari 2001 de volgende prejudiciĂŤle vragen aan het Hof voorgelegd: â&#x20AC;&#x17E;1) Is het mogelijk dat aan een enkele, specifieke kleur, die als zodanig is afgebeeld of met een internationaal toegepaste code is aangeduid, onderscheidend vermogen toekomt voor bepaalde waren of diensten in de zin van artikel 3, eerste lid, aanhef en onder b, van de richtlijn? 2)

Indien het antwoord op vraag 1 bevestigend luidt:

a) Onder welke omstandigheden mag worden aangenomen dat een enkele, specifieke kleur onderscheidend vermogen in eerdergenoemde zin bezit? b) Maakt het daarbij enig verschil of de inschrijving is verzocht voor een grote reeks van waren en/of diensten, dan wel voor een specifieke waar of dienst, onderscheidenlijk groep van waren of diensten? 3) Dient bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een bepaalde kleur als merk nagegaan te worden of er met betrekking tot die kleur een algemeen belang bij vrijhouding bestaat, zoals dat kan bestaan ten aanzien van tekens die een geografische herkomst aanduiden?

167

4) Dient het [Benelux-Merkenbureau], bij de beoordeling van de vraag of een als merk gedeponeerd teken het in artikel 3, eerste lid, aanhef en onder b, van de richtlijn bedoelde onderscheidend vermogen bezit, zich te beperken tot een beoordeling in abstracto van het onderscheidend vermogen of moet het rekening houden met alle concrete omstandigheden van het geval, waaronder begrepen het gebruik dat van het teken wordt gemaakt en de wijze waarop het teken wordt gebruikt?” De prejudiciële vragen Inleidende opmerkingen 21. De prejudiciële vragen, die betrekking hebben op artikel 3 van de richtlijn, komen erop neer of, en zo ja, onder welke voorwaarden, een kleur als zodanig, zonder bepaalde omtrek, onderscheidend vermogen kan hebben voor bepaalde waren of diensten. 22. Om deze vragen te kunnen beantwoorden, moet eerst worden onderzocht of een kleur als zodanig een merk in de zin van artikel 2 van de richtlijn kan vormen. 23. Daarvoor moet aan drie voorwaarden zijn voldaan. In de eerste plaats moet de kleur als zodanig een teken vormen. In de tweede plaats moet dit teken vatbaar zijn voor grafische voorstelling. In de derde plaats moet dit teken geschikt zijn om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen. 24. De Raad van de Europese Unie en de Commissie hebben in het proces-verbaal van de vergadering van de Raad waarin de richtlijn is vastgesteld, een gemeenschappelijke verklaring opgenomen, luidend dat zij „van oordeel zijn dat artikel 2 niet de mogelijkheid uitsluit dat een kleurencombinatie of enkele kleur als merk wordt ingeschreven, mits die tekens de waren of diensten van een onderneming van die van een andere onderneming kunnen onderscheiden” (PB BHIM nr. 5/96, blz. 607). 25. Een dergelijke verklaring kan echter niet in aanmerking worden genomen voor de uitlegging van een bepaling van afgeleid recht wanneer, zoals in casu, de inhoud ervan niet in de tekst van de betrokken bepaling is terug te vinden en dus geen rechtskracht heeft (arresten van 26 februari 1991, Antonissen, C-292/89, Jurispr. blz. I-745, punt 18, en 29 mei 1997, VAG Sverige, C-329/95, Jurispr. blz. I-2675, punt 23). Deze beperking is overigens door de Raad en de Commissie uitdrukkelijk erkend in de aanhef van hun verklaring: „De hierna weergegeven verklaringen van de Raad en Commissie vormen geen onderdeel van de

168

rechtshandeling en laten de uitlegging ervan door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen onverlet.â&#x20AC;? 26. Bijgevolg is het de taak van het Hof om vast te stellen of artikel 2 van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat een kleur als zodanig een merk kan vormen. 27. In dit verband moet worden opgemerkt dat een kleur als zodanig niet vermoed kan worden een teken te zijn. Gewoonlijk is een kleur niet meer dan een eigenschap van voorwerpen. Zij kan echter wel een teken zijn. Of dit het geval is, hangt af van de context waarin zij wordt gebruikt. Een kleur kan dus als zodanig in relatie tot een waar of dienst een teken vormen. 28. Zoals het Hof bovendien reeds heeft geoordeeld, moet een grafische voorstelling in de zin van artikel 2 van de richtlijn een visuele weergave van het teken mogelijk maken, inzonderheid door middel van figuren, lijnen of lettertekens, zodat het teken nauwkeurig kan worden geĂŻdentificeerd (arrest van 12 december 2002, Sieckmann, C-273/00, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 46). 29. Om haar functie te kunnen vervullen, moet de grafische voorstelling in de zin van artikel 2 van de richtlijn duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief zijn (arrest Sieckmann, reeds aangehaald, punten 47-55). 30. In casu heeft de aan het Hof gestelde vraag betrekking op de aanvraag om inschrijving van een kleur als zodanig, die is afgebeeld in de vorm van een monster van de kleur op een glad oppervlak, in combinatie met een verbale omschrijving van de kleur en/of een internationaal erkende kleurcode. 31. Een eenvoudig kleurmonster voldoet echter niet aan de in de punten 28 en 29 van dit arrest genoemde vereisten. 32. In het bijzonder kan een kleurmonster na verloop van tijd verkleuren. Er bestaan wellicht dragers waarop een kleur onveranderlijk kan worden vastgelegd, doch er zijn ook dragers, zoals met name papier, waarop de kleurtint met het verstrijken van de tijd onvermijdelijk wordt aangetast. In dat geval voldoet het depot van een kleurmonster niet aan het in artikel 2 van de richtlijn opgenomen vereiste van duurzaamheid (zie arrest Sieckmann, reeds aangehaald, punt 53).

169

33. Hieruit volgt dat het depot van een kleurmonster als zodanig geen grafische voorstelling in de zin van artikel 2 van de richtlijn vormt. 34. Daarentegen is de verbale beschrijving van een kleur wel een grafische voorstelling daarvan, omdat zij is samengesteld uit woorden die zelf weer uit lettertekens bestaan (zie in die zin arrest Sieckmann, reeds aangehaald, punt 70). 35. Een verbale beschrijving van de kleur voldoet niet noodzakelijkerwijs in alle gevallen aan de criteria genoemd in de punten 28 en 29 van dit arrest. Of dit al dan niet zo is, moet worden beoordeeld aan de hand van de omstandigheden van het concrete geval. 36. De combinatie van een monster van een kleur en een verbale beschrijving van die kleur kan dus een grafische voorstelling in de zin van artikel 2 van de richtlijn vormen, mits de beschrijving duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk en objectief is. 37. Om dezelfde reden als die genoemd in punt 34 van dit arrest kan ook de aanduiding van een kleur door middel van een internationaal erkende code als een grafische voorstelling worden beschouwd. Dergelijke codes staan erom bekend dat zij nauwkeurig en stabiel zijn. 38. Indien een kleurmonster in combinatie met een verbale beschrijving niet aan de voorwaarden van artikel 2 van de richtlijn voldoet om van een grafische voorstelling te kunnen spreken, omdat bijvoorbeeld de vereiste nauwkeurigheid of duurzaamheid ontbreekt, kan dit in voorkomend geval worden gecompenseerd door de kleur daarnaast met een internationaal erkende kleurcode aan te duiden. 39. Om te beoordelen of een kleur als zodanig geschikt is om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen in de zin van artikel 2 van de richtlijn, moet worden onderzocht of de kleuren als zodanig al dan niet geschikt zijn om nauwkeurige informatie te verstrekken, onder meer met betrekking tot de herkomst van een waar of dienst. 40. Op dit punt moet in herinnering worden gebracht, dat kleuren weliswaar bepaalde gedachteassociaties kunnen oproepen of gevoelens kunnen opwekken, doch dat zij naar hun aard nauwelijks geĂŤigend zijn om nauwkeurige informatie over te brengen. Dit laatste geldt te meer daar kleuren in de reclame en bij de

170

verkoop van waren en diensten gewoonlijk en op grote schaal worden gebruikt wegens hun aantrekkingskracht, los van enige specifieke boodschap. 41. Het zou echter onjuist zijn, aan deze feitelijke constatering de conclusie te verbinden dat kleuren als zodanig nimmer geschikt zijn om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen. Het valt immers niet uit te sluiten dat er situaties bestaan waarin een kleur als zodanig de herkomst van de waren of diensten van een onderneming kan aanduiden. Derhalve moet worden aanvaard, dat kleuren als zodanig in de zin van artikel 2 van de richtlijn geschikt kunnen zijn om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen. 42. Uit het voorgaande volgt dat een kleur als zodanig, onder de voormelde voorwaarden, een merk in de zin van artikel 2 van de richtlijn kan vormen. 43. In het licht van hetgeen hiervoor in de punten 22 tot en met 42 van dit arrest is overwogen, kan thans worden overgegaan tot het onderzoek van de prejudiciĂŤle vragen. De derde vraag 44. Als eerste moet de derde vraag van de verwijzende rechter worden onderzocht, die erop neerkomt of bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een bepaalde kleur als merk nagegaan dient te worden of er met betrekking tot die kleur een algemeen belang bij vrijhouding bestaat, zoals dat het geval is ten aanzien van tekens die een geografische herkomst aanduiden. 45. Volgens sommige van de bij het Hof ingediende opmerkingen kan met de huidige technische middelen een zeer groot aantal kleurtinten worden onderscheiden. Dit moge zo zijn, doch voor de hier aan de orde zijnde vraag is dit niet van belang. De vraag of een kleur als zodanig kan worden ingeschreven als merk, dient te worden beantwoord vanuit het gezichtspunt van het relevante publiek. 46. Bij gebreke van andersluidende informatie in de verwijzingsbeschikking moet ervan worden uitgegaan dat het hoofdgeding betrekking heeft op waren en diensten die voor alle consumenten bestemd zijn. Het relevante publiek bestaat in casu dus uit de redelijk geĂŻnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument (zie arrest van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 26).

171

47. Het aantal kleuren dat dit publiek kan onderscheiden is beperkt, omdat zich slechts zelden de mogelijkheid voordoet om waren met verschillende kleurtinten rechtstreeks met elkaar te vergelijken. Dit betekent dat het aantal verschillende kleuren dat daadwerkelijk als potentieel merk beschikbaar is om waren of diensten te onderscheiden, gering moet worden geacht. 48. Volgens vaste rechtspraak is het merkrecht een essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging dat het Verdrag wil vestigen en handhaven (zie arresten van 17 oktober 1990, HAG II, C-10/89, Jurispr. blz. I-3711, punt 13, en 23 februari 1999, BMW, C-63/97, Jurispr. blz. I-905, punt 62). De rechten en bevoegdheden die het merk de houder ervan verleent, moeten in het licht van dat doel worden bezien. 49. Bovendien geeft het ingeschreven merk de houder volgens artikel 5, lid 1, van de richtlijn voor bepaalde waren of diensten een uitsluitend recht dat hem in staat stelt het ingeschreven teken zonder tijdslimiet als merk te monopoliseren. 50. De mogelijkheid om een merk in te schrijven, kan worden beperkt om redenen van openbaar belang. 51. De verschillende in artikel 3 van de richtlijn opgesomde weigeringsgronden moeten derhalve worden uitgelegd in het licht van het algemeen belang dat aan elk van die gronden ten grondslag ligt (zie arrest van 18 juni 2002, Philips, C299/99, Jurispr. blz. I-5475, punt 77). 52. Wat artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn betreft, heeft het Hof erkend dat deze bepaling een doel van algemeen belang nastreeft, te weten dat tekens of benamingen die de categorieĂŤn van waren of diensten beschrijven waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, door eenieder vrij moeten kunnen worden gebruikt (arresten van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 en C109/97, Jurispr. blz. I-2779, punt 25, en 8 april 2003, Linde e.a., C-53/01-C55/01, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 73). 53. Ook met betrekking tot artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn heeft het Hof reeds verklaard dat deze bepaling een doel van algemeen belang nastreeft, erin bestaande dat een vorm waarvan de wezenlijke kenmerken beantwoorden aan een technische functie en ter vervulling van die functie werden gekozen, door eenieder vrij moet kunnen worden gebruikt (reeds aangehaalde arresten Philips, punt 80, en Linde e.a., punt 72).

172

54. Wat de inschrijving als merk van kleuren als zodanig zonder bepaalde omtrek betreft, heeft het beperkte aantal daadwerkelijk beschikbare kleuren tot gevolg dat een gering aantal inschrijvingen als merk voor bepaalde waren of diensten reeds het gehele palet aan beschikbare kleuren zou kunnen uitputten. Een monopolie van die omvang zou niet verenigbaar zijn met het stelsel van onvervalste mededinging, onder meer omdat hierdoor een ongerechtvaardigd mededingingsvoordeel zou kunnen toevallen aan ĂŠĂŠn enkele marktdeelnemer. Ook zou het niet bevorderlijk zijn voor de economische ontwikkeling en de ondernemingsgeest indien reeds gevestigde marktdeelnemers alle daadwerkelijk beschikbare kleuren konden laten registreren ten koste van nieuwkomers op de markt. 55. Op het gebied van het communautaire merkenrecht moet derhalve het bestaan van een algemeen belang worden aanvaard, dat de beschikbaarheid van kleuren niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor de andere marktdeelnemers die waren of diensten aanbieden van het type waarvoor de inschrijving is aangevraagd. 56. Hoe groter het aantal waren of diensten waarvoor de inschrijving van het merk wordt aangevraagd, hoe meer het door een merk verleende exclusieve recht een buitensporige omvang kan aannemen en daardoor in conflict komen met de handhaving van het stelsel van onvervalste mededinging en met het algemeen belang om de beschikbaarheid van kleuren niet ongerechtvaardigd te beperken voor de andere marktdeelnemers die waren of diensten aanbieden van het type waarvoor de inschrijving is aangevraagd. 57. De Commissie betoogt in haar opmerkingen, dat de gedachte dat sommige tekens beschikbaar moeten blijven en dus niet voor bescherming in aanmerking kunnen komen, tot uiting is gebracht in artikel 6 van de richtlijn en niet in de artikelen 2 en 3 daarvan. Dit argument kan niet worden aanvaard. 58. Artikel 6 van de richtlijn regelt immers de beperking van de gevolgen van het merk wanneer dit eenmaal is ingeschreven. Het argument van de Commissie komt op hetzelfde neer als een pleidooi om de toetsing aan de weigeringsgronden van artikel 3 van de richtlijn bij het onderzoek van de inschrijvingsaanvraag tot een minimum te beperken omdat het risico dat marktdeelnemers zich bepaalde tekens zullen toe-eigenen die vrij behoren te blijven, wordt geneutraliseerd door de beperkingen die voornoemd artikel 6 in het stadium van de implementatie van de gevolgen van het ingeschreven merk stelt. Per saldo wordt in deze gedachtegang de toetsing aan de weigeringsgronden van artikel 3 van de richtlijn onttrokken aan de bevoegde autoriteit op het moment van inschrijving van het merk en in handen gelegd van de rechterlijke instanties die belast zijn met het

173

waarborgen van de concrete uitoefening van de uit het merk voortvloeiende rechten. 59. Een dergelijke benadering is onverenigbaar met het stelsel van de richtlijn, dat gebaseerd is op een controle v贸贸r de inschrijving en niet op een controle achteraf. De richtlijn bevat geen enkele aanwijzing dat aan artikel 6 een dergelijke conclusie zou mogen worden verbonden. Integendeel, uit het aantal en de gedetailleerde aard van de in de artikelen 2 en 3 van de richtlijn opgesomde inschrijvingbeletselen en het brede scala aan beroepsmogelijkheden in geval van een weigering blijkt reeds dat het onderzoek in het kader van de aanvraag om inschrijving niet minimaal mag zijn. Dit onderzoek moet streng en volledig zijn, teneinde te voorkomen dat merken ten onrechte worden ingeschreven. Zoals het Hof reeds heeft geoordeeld, moet er om redenen van rechtszekerheid en goed bestuur voor worden gewaakt, dat merken worden ingeschreven waarvan het gebruik met succes voor de rechter zou kunnen worden aangevochten (arrest van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 21). 60. Bijgevolg moet de derde prejudici毛le vraag aldus worden beantwoord dat bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een bepaalde kleur als merk rekening moet worden gehouden met het algemeen belang, dat de beschikbaarheid van kleuren niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor de andere marktdeelnemers die waren of diensten van het type waarvoor de inschrijving is aangevraagd, aanbieden. De eerste vraag en de tweede vraag, sub a 61. De eerste vraag en de tweede vraag, sub a, van de verwijzende rechter komen erop neer of, en zo ja, onder welke voorwaarden, aan een kleur als zodanig onderscheidend vermogen toekomt in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, en lid 3, van de richtlijn. 62. Volgens vaste rechtspraak is de wezenlijke functie van het merk daarin gelegen dat aan de consument of de eindverbruiker de identiteit van oorsprong van de gemerkte waar of dienst wordt gewaarborgd, in dier voege dat hij deze waar of dienst zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst (zie onder meer arrest Canon, reeds aangehaald, punt 28, en arrest van 4 oktober 2001, Merz & Krell, C-517/99, Jurispr. blz. I-6959, punt 22). Een merk moet de betrokken waren of diensten identificeren als afkomstig van een bepaalde onderneming. In dit verband moet rekening worden gehouden zowel met het normale gebruik van merken als herkomstaanduiding in de betrokken sectoren als met de perceptie door het relevante publiek. 63.

174

Het relevante publiek, als omschreven in punt 46 van dit arrest, bestaat uit de redelijk geĂŻnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument. 64. De gemiddelde consument heeft slechts zelden de mogelijkheid om verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken en moet doorgaans afgaan op het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (zie, in verschillende constellaties, arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 26, en arrest van 20 maart 2003, LTJ Diffusion, C-291/00, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 52). 65. De perceptie door het relevante publiek van een teken dat uit een kleur als zodanig bestaat, is niet noodzakelijkerwijs dezelfde als van een woord- of beeldmerk, dat bestaat in een teken dat niet samenvalt met het uiterlijk van de erdoor aangeduide waren. Het publiek moge eraan gewend zijn om woord- of beeldmerken onmiddellijk op te vatten als tekens die de herkomst van de waar aanduiden, doch dit geldt niet noodzakelijkerwijs ook voor tekens die samenvallen met het uiterlijk van de waar waarvoor de inschrijving van het teken als merk wordt aangevraagd. De consumenten zijn niet gewend om de herkomst van waren bij gebreke van enig grafisch of tekstueel element af te leiden uit de kleur of de kleur van de verpakking ervan, omdat een kleur als zodanig in het hedendaags handelsgebruik in beginsel niet wordt gebruikt als identificatiemiddel. Een kleur als zodanig heeft normaliter niet de wezenlijke eigenschap dat zij de waren van een bepaalde onderneming onderscheidt. 66. Slechts in uitzonderlijke gevallen is het denkbaar dat een kleur als zodanig onderscheidend vermogen toekomt alvorens daarvan enig gebruik is gemaakt, met name wanneer het aantal waren of diensten waarvoor het merk wordt aangevraagd, zeer beperkt is en de relevante markt zeer specifiek is. 67. Ook al heeft een kleur als zodanig niet van meet af aan onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn, dit neemt niet weg dat zij in relatie tot de waren of diensten waarvoor zij wordt aangevraagd, onderscheidend vermogen kan krijgen door het gebruik dat ervan is gemaakt, in de zin van het derde lid van dit artikel. Dit onderscheidend vermogen kan onder meer worden verkregen na een normaal proces van inburgering bij het relevante publiek. In dat geval moet de bevoegde autoriteit alle factoren onderzoeken waaruit kan blijken, dat het merk geschikt is geworden om de betrokken waar als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden (arrest Windsurfing Chiemsee, reeds aangehaald, punt 49). 68. De eerste prejudiciĂŤle vraag moet derhalve aldus worden beantwoord, dat een kleur als zodanig, zonder bepaalde omtrek, voor bepaalde waren en diensten

175

onderscheidend vermogen kan hebben in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, en lid 3, van de richtlijn, op voorwaarde onder meer dat zij het voorwerp kan vormen van een grafische voorstelling die duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief is. Aan deze laatste voorwaarde kan niet worden voldaan door de betrokken kleur eenvoudigweg op papier weer te geven, doch wel door de kleur aan te duiden met een internationaal erkende kleurcode. 69. De tweede prejudiciĂŤle vraag, sub a, moet aldus worden beantwoord, dat aan een kleur als zodanig onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, en lid 3, van de richtlijn toekomt voorzover het merk in de perceptie van het relevante publiek geschikt is om de waar of de dienst waarvoor de inschrijving is aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar of dienst van die van andere ondernemingen te onderscheiden. De tweede vraag, sub b 70. Met zijn tweede vraag, sub b, wil de verwijzende rechter vernemen of het feit dat de inschrijving van een kleur als zodanig is aangevraagd voor een grote reeks van waren en/of diensten, dan wel voor een specifieke waar of dienst, onderscheidenlijk groep van waren of diensten, van belang is voor de beoordeling van de vraag of deze kleur onderscheidend vermogen heeft in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn. 71. Gelet op de overwegingen in de punten 56, 66 en 67 van dit arrest, moet de tweede prejudiciĂŤle vraag, sub b, aldus worden beantwoord, dat het feit dat de inschrijving van een kleur als zodanig is aangevraagd voor een grote reeks van waren en/of diensten, dan wel voor een specifieke waar of dienst, onderscheidenlijk groep van waren of diensten, tezamen met de overige omstandigheden van het concrete geval van belang is zowel voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van de kleur waarvoor om inschrijving is verzocht, als voor de beoordeling van de vraag of de inschrijving ervan zou indruisen tegen het algemeen belang, dat de beschikbaarheid van kleuren niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor de andere marktdeelnemers die waren of diensten van het type waarvoor de inschrijving is aangevraagd, aanbieden. De vierde vraag 72. De vierde vraag van de verwijzende rechter luidt in wezen, of de autoriteit die bevoegd is voor de inschrijving van merken, bij de beoordeling van de vraag of een merk het in artikel 3, lid 1, sub b, en lid 3, van de richtlijn bedoelde onderscheidend vermogen bezit, haar onderzoek in abstracto dient te verrichten dan wel rekening moet houden met alle concrete omstandigheden van het geval, daaronder begrepen het gebruik dat van het teken is gemaakt.

176

73. In de eerste plaats moet worden geconstateerd, dat volgens de twaalfde overweging van de considerans van de richtlijn „alle lidstaten van de Gemeenschap gebonden zijn door het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom” en „de bepalingen van deze richtlijn volledig moeten stroken met die van genoemd verdrag”. 74. Artikel 6 quinquies, C, lid 1, van het Unieverdrag preciseert, dat „[b]ij de beoordeling of het merk in aanmerking komt voor bescherming [...] rekening gehouden [zal] moeten worden met alle feitelijke omstandigheden, met name met de duur van het gebruik van het merk”. 75. In de tweede plaats wordt de inschrijving van een teken als merk altijd aangevraagd voor de waren of diensten die in de inschrijvingsaanvraag staan vermeld. Bijgevolg moet het onderscheidend vermogen van een merk enerzijds worden beoordeeld in relatie tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, en anderzijds in relatie tot de perceptie ervan door het relevante publiek. 76. Aangezien de autoriteit die bevoegd is voor de inschrijving van merken, zich ervan dient te vergewissen of het teken geen onderscheidend vermogen mist voor de waren of diensten van de onderneming die de inschrijving ervan als merk aanvraagt, kan zij zich niet beperken tot een onderzoek in abstracto, doch moet dit onderzoek noodzakelijkerwijs concreet van aard zijn. Bij dit onderzoek moet rekening worden gehouden met alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder in voorkomend geval het gebruik dat is gemaakt van het teken waarvan de inschrijving als merk is aangevraagd. 77. De vierde prejudiciële vraag moet dan ook in die zin worden beantwoord, dat bij de beoordeling van de vraag of een merk onderscheidend vermogen bezit in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, en lid 3, van de richtlijn, de autoriteit die bevoegd is voor de inschrijving van merken, een concreet onderzoek moet verrichten, daarbij rekening houdend met alle concrete omstandigheden van het geval, daaronder begrepen het gebruik dat van het merk is gemaakt. Kosten 78. De kosten door de Nederlandse regering, de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Commissie van de Europese Gemeenschappen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakt, kunnen niet voor vergoeding in aanmerking komen. Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de

177

procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. HET HOF VAN JUSTITIE, uitspraak doende op de door de Hoge Raad der Nederlanden bij beschikking van 23 februari 2001 gestelde vragen, verklaart voor recht: 1) Een kleur als zodanig, zonder bepaalde omtrek, kan voor bepaalde waren en diensten onderscheidend vermogen hebben in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, en lid 3, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, op voorwaarde onder meer dat zij het voorwerp kan vormen van een grafische voorstelling die duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief is. Aan deze laatste voorwaarde kan niet worden voldaan door de betrokken kleur eenvoudigweg op papier weer te geven, doch wel door de kleur aan te duiden met een internationaal erkende kleurcode. 2) Bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een bepaalde kleur als merk moet rekening worden gehouden met het algemeen belang, dat de beschikbaarheid van kleuren niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor de andere marktdeelnemers die waren of diensten aanbieden van het type waarvoor de inschrijving is aangevraagd. 3) Aan een kleur als zodanig komt onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, en lid 3, van richtlijn 89/104 toe voorzover het merk in de perceptie van het relevante publiek geschikt is om de waar of de dienst waarvoor de inschrijving is aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar of dienst van die van andere ondernemingen te onderscheiden. 4) Het feit dat de inschrijving van een kleur als zodanig is aangevraagd voor een grote reeks van waren en/of diensten, dan wel voor een specifieke waar of dienst, onderscheidenlijk groep van waren of diensten, is tezamen met de overige omstandigheden van het concrete geval van belang zowel voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van de kleur waarvoor om inschrijving is verzocht, als voor de beoordeling van de vraag of de inschrijving ervan zou indruisen tegen het algemeen belang, dat de beschikbaarheid van kleuren niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor de andere marktdeelnemers die waren of diensten aanbieden van het type waarvoor de inschrijving is aangevraagd. 5) Bij de beoordeling van de vraag of een merk onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, en lid 3, van richtlijn 89/104 bezit, moet de autoriteit die bevoegd is voor de inschrijving van merken, een concreet onderzoek verrichten, daarbij rekening houdend met alle concrete omstandigheden van het geval, daaronder begrepen het gebruik dat van het merk is gemaakt. Puissochet Wathelet

178

Timmermans Gulmann Edward Jann Macken von Bahr Cunha Rodrigues

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 6 mei 2003. De griffier De president R. Grass G. C. RodrĂguez Iglesias

179

ARREST VAN HET HOF (Zesde kamer) 23 oktober 2003 (1) „Richtlijn 89/104/EEG - Artikel 5, lid 2 - Bekende merken - Bescherming tegen gebruik van teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten - Mate van overeenstemming tussen merk en teken - Uitwerking op publiek - Teken opgevat als versiering” In zaak C-408/01, betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 234 EG van de Hoge Raad der Nederlanden, in het aldaar aanhangig geding tussen Adidas-Salomon AG, voorheen Adidas AG, Adidas Benelux BV en Fitnessworld Trading Ltd, om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van artikel 5, lid 2, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), wijst HET HOF VAN JUSTITIE (Zesde kamer), samengesteld als volgt: J.-P. Puissochet, kamerpresident, C. Gulmann (rapporteur), F. Macken, N. Colneric en J. N. Cunha Rodrigues, rechters, advocaat-generaal: F. G. Jacobs,

griffier: M.-F. Contet, hoofdadministrateur, gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door: - Adidas-Salomon AG en Adidas Benelux BV, vertegenwoordigd door C. Gielen, advocaat, - Fitnessworld Trading Ltd, vertegenwoordigd door J. J. Brinkhof en D. J. G. Visser, advocaten, -

de Nederlandse regering, vertegenwoordigd door H. G. Sevenster als gemachtigde,

- de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door G. J. A. Amodeo als gemachtigde, bijgestaan door M. Tappin, barrister, - de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door H. M. H. Speyart en N. B. Rasmussen als gemachtigden, gezien het rapport ter terechtzitting,

180

gehoord de mondelinge opmerkingen van Adidas-Salomon AG en Adidas Benelux BV, vertegenwoordigd door C. Gielen; Fitnessworld Trading Ltd, vertegenwoordigd door D. J. G. Visser; de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door K. Manji als gemachtigde, bijgestaan door M. Tappin, en de Commissie, vertegenwoordigd door N. B. Rasmussen, bijgestaan door F. Tuytschaever, advocaat, ter terechtzitting van 3 april 2003, gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 10 juli 2003, het navolgende Arrest 1. Bij arrest van 12 oktober 2001, ingekomen bij het Hof op 15 oktober daaraanvolgend, heeft de Hoge Raad der Nederlanden krachtens artikel 234 EG twee prejudiciële vragen gesteld over de uitlegging van artikel 5, lid 2, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1; hierna: „richtlijn”). 2. Deze vragen zijn gerezen in een geding tussen Adidas-Salomon AG en Adidas Benelux BV, enerzijds, en Fitnessworld Trading Ltd (hierna: „Fitnessworld”), anderzijds, ter zake van het in het verkeer brengen van sportkleding door Fitnessworld. Rechtskader 3. Artikel 5, leden 1 en 2, van de richtlijn bepaalt: „1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden: a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is; b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk. 2. Elke lidstaat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economisch verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dit bekend is in de lidstaat en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.”

181

4. Artikel 13 A, lid 1, sub b en c, van de Eenvormige Beneluxwet op de merken, waarbij artikel 5, leden 1 en 2, van de richtlijn in de Beneluxwetgeving is overgenomen, bepaalt: „Onverminderd de toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen: [...] b) elk gebruik, dat in het economisch verkeer van het merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren, indien daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek een associatie wordt gewekt tussen het teken en het merk; c) elk gebruik, dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van een binnen het Beneluxgebied bekend merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor waren, die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, indien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.” Het hoofdgeding 5. Adidas-Salomon AG, een in Duitsland gevestigde vennootschap, is houdster van een bij het Benelux-Merkenbureau ingeschreven beeldmerk voor een aantal kledingsoorten. Dit merk omvat een motief bestaande uit drie verticaal parallel lopende en fel opvallende strepen van dezelfde breedte die aan de zijkant over de gehele lengte van het kledingstuk voorkomen. Het motief kan in verschillende kleurcombinaties en in verschillende groottes worden uitgevoerd, met dien verstande dat het steeds contrasteert met de basiskleur van het kledingstuk. 6. Het merk is voor de Benelux in exclusieve licentie gegeven aan Adidas Benelux BV, een in Nederland gevestigde vennootschap. 7. De in het Verenigd Koninkrijk gevestigde vennootschap Fitnessworld brengt onder de naam Perfetto sportkleding in het verkeer. Sommige van deze kledingstukken zijn voorzien van een motief dat bestaat uit twee parallel lopende strepen van dezelfde breedte die contrasteren met de hoofdkleur en zijn aangebracht op de zijnaden van de kleding. 8. Het geding voor de Hoge Raad der Nederlanden tussen Adidas-Salomon AG en Adidas Benelux BV (hierna gezamenlijk: „Adidas”) en Fitnessworld betreft het

182

door laatstgenoemde in Nederland in het verkeer brengen van kleding onder de naam Perfetto. 9. Adidas betoogt dat het in het verkeer brengen van kleding met het tweestrepenmotief bij het publiek verwarring kan doen ontstaan, omdat het die kledingstukken zou kunnen associëren met de sport- en vrijetijdskleding van het merk Adidas, die is voorzien van drie strepen. Fitnessworld trekt aldus voordeel uit de reputatie van het merk Adidas, terwijl ook de exclusiviteit van dit merk zou kunnen worden aangetast. 10. Volgens de Hoge Raad moet worden nagegaan of de verwijzing in artikel 5, lid 2, van de richtlijn alsmede in artikel 13 A, lid 1, sub c, van de Eenvormige Beneluxwet op de merken naar niet-soortgelijke waren of diensten moet worden uitgelegd als een beperking, in die zin dat de betrokken regels geen toepassing vinden als het gaat om het gebruik van een teken voor soortgelijke waren of diensten, dan wel of met deze verwijzing slechts wordt bedoeld te beklemtonen dat deze regels ook van toepassing zijn als de waren of diensten niet soortgelijk zijn, zodat zij niet alleen toepassing vinden wanneer het teken voor soortgelijke waren wordt gebruikt. 11. Ingeval artikel 5, lid 2, van de richtlijn van toepassing is op het gebruik van een teken voor soortgelijke waren, vraagt de Hoge Raad zich af of hij een andere maatstaf dan herkomstverwarring dient aan te leggen en of de omstandigheid dat het in aanmerking komend publiek het teken louter als versiering opvat, van invloed is op de beoordeling van de situatie. 12. In deze context heeft de Hoge Raad der Nederlanden de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen voorgelegd: „1) a) Dient artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104/EEG aldus te worden uitgelegd dat ingevolge een nationale wet waarin die bepaling is geïmplementeerd de houder van een in de desbetreffende lidstaat bekend merk zich ook kan verzetten tegen het gebruik van het merk of een daarmee overeenstemmend teken, op de wijze en onder de omstandigheden als daar bedoeld, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven? b) Indien het antwoord op vraag 1) a) ontkennend luidt: moet, in het geval in een nationale wet de bepaling van artikel 5, lid 2, van de richtlijn is geïmplementeerd, het in artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn bedoelde .gevaar voor verwarring’ aldus worden uitgelegd dat daarvan sprake is, indien een ander dan de merkhouder een bekend merk of een daarmee overeenstemmend teken, op de wijze en onder de omstandigheden als in artikel 5, lid 2, van de richtlijn bedoeld, gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven? 2)

Indien het antwoord op vraag 1) a) bevestigend luidt:

183

a) Dient de vraag naar de overeenstemming tussen het merk en het teken in een dergelijk geval te worden beoordeeld aan de hand van een andere maatstaf dan die van de (directe of indirecte) herkomstverwarring: en zo ja, volgens welke maatstaf? b) Indien het als inbreukmakend aangevochten teken in een dergelijk geval door het in aanmerking komende publiek louter als versiering wordt opgevat, welk gewicht komt bij de vraag naar de overeenstemming tussen merk en teken dan toe aan die omstandigheid?â&#x20AC;? De eerste vraag De eerste vraag sub a 13. De eerste vraag sub a is erop gericht te vernemen of artikel 5, lid 2, van de richtlijn, niettegenstaande dat deze bepaling uitdrukkelijk slechts betrekking heeft op het gebruik door een derde van een teken voor niet-soortgelijke waren of diensten, aldus dient te worden uitgelegd dat het de lidstaten de bevoegdheid verleent om voor een ingeschreven bekend merk in een specifieke bescherming te voorzien, wanneer het jongere merk of teken dat gelijk is aan of overeenstemt met dit ingeschreven merk, bestemd is om te worden gebruikt of wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk of soortgelijk zijn aan die waarvoor het bekende merk is ingeschreven. 14. Deze vraag is, nadat het verwijzingsarrest reeds was ingeschreven, bevestigend beantwoord bij 's Hofs arrest van 9 januari 2003, Davidoff (C-292/00, Jurispr. blz. I-389). 15. Gelet op deze uitlegging en teneinde een voor de beslechting van het hoofdgeding nuttig antwoord te verschaffen, moet de eerste vraag sub a aldus worden begrepen dat eveneens wordt gevraagd of een lidstaat die gebruik maakt van de door artikel 5, lid 2, van de richtlijn geboden keuzemogelijkheid, de betrokken specifieke bescherming in geval van gebruik door een derde van een jonger merk of teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het ingeschreven bekende merk, moet verlenen zowel voor niet-soortgelijke waren of diensten als voor waren of diensten die gelijk of soortgelijk zijn aan die waarvoor het bekende merk is ingeschreven. 16. Adidas en de Commissie stellen dat de vraag op dit punt bevestigend moet worden beantwoord. Volgens de Commissie vloeit dit antwoord noodzakelijkerwijs voort uit punt 25 van voormeld arrest Davidoff. 17. Volgens de regering van het Verenigd Koninkrijk daarentegen moet de vraag ontkennend worden beantwoord. Het staat een lidstaat vrij, bepalingen vast te

184

stellen waarvan de inhoud niet verder gaat dan de uitdrukkelijke tekst van artikel 5, lid 2, van de richtlijn, dat wil zeggen bepalingen die enkel niet-soortgelijke waren of diensten betreffen. Hij is niet verplicht, die bescherming eveneens voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten te verlenen. In ieder geval is de uitlegging van een omzettingsbepaling van artikel 5, lid 2, van de richtlijn met betrekking tot de vraag welke bescherming een lidstaat de houders van bekende merken heeft willen verlenen, een aangelegenheid van de nationale rechterlijke instanties. 18. In dit verband moet erop worden gewezen dat een lidstaat die van de hem door artikel 5, lid 2, van de richtlijn geboden keuzemogelijkheid gebruik maakt, de houders van bekende merken een bescherming moet verlenen die met die bepaling in overeenstemming is. 19. In voormeld arrest Davidoff (punten 24 en 25) heeft het Hof ter onderbouwing van zijn uitlegging overwogen dat artikel 5, lid 2, van de richtlijn, gelet op de algemene opzet en de doelstellingen van de regeling waarvan het deel uitmaakt, niet aldus kan worden uitgelegd dat bekende merken minder bescherming zouden genieten wanneer een teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten wordt gebruikt, dan wanneer een teken voor niet-soortgelijke waren of diensten wordt gebruikt. Samenvattend heeft het geoordeeld dat het bekende merk in geval van gebruik van een teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten een minstens even ruime bescherming moet genieten als in geval van gebruik van een teken voor niet-soortgelijke waren of diensten (arrest Davidoff, punt 26). 20. Gelet op het voorgaande moet een lidstaat bij de omzetting van artikel 5, lid 2, van de richtlijn dus voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten een minstens even ruime bescherming verlenen als voor niet-soortgelijke waren of diensten. De keuzemogelijkheid van de lidstaat betreft aldus de vraag of bekende merken principieel een verdergaande bescherming verdienen, maar niet de situaties waarvoor de bescherming moet gelden, wanneer deze wordt verleend. 21. Het is vaste rechtspraak dat de nationale rechter bij de toepassing van het nationale recht, met name van een speciaal ter omzetting van een richtlijn vastgestelde nationale wet, zijn nationale recht zoveel mogelijk moet uitleggen in het licht van de bewoordingen en het doel van die richtlijn (zie onder meer arresten van 10 april 1984, Von Colson en Kamann, 14/83, Jurispr. blz. 1891, punt 26, en Harz, 79/83, Jurispr. blz. 1921, punt 26, en 22 september 1998, Coote, C-185/97, Jurispr. blz. I-5199, punt 18). 22. Derhalve moet op de eerste vraag sub a worden geantwoord dat een lidstaat die van de door artikel 5, lid 2, van de richtlijn geboden keuzemogelijkheid gebruik maakt, de betrokken specifieke bescherming in geval van gebruik door

185

een derde van een jonger merk of teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het ingeschreven bekende merk, moet verlenen zowel voor niet-soortgelijke waren of diensten als voor waren of diensten die gelijk of soortgelijk zijn aan die waarvoor het bekende merk is ingeschreven. De eerste vraag sub b 23. Aangezien de eerste vraag sub b enkel is gesteld voor het geval van een ontkennend antwoord op de eerste vraag sub a, behoeft zij niet te worden beantwoord. De tweede vraag De tweede vraag sub a 24. Met zijn tweede vraag sub a wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of de bescherming uit hoofde van artikel 5, lid 2, van de richtlijn vooropstelt dat tussen het bekende merk en het teken een zodanige mate van overeenstemming bestaat dat daardoor bij het in aanmerking komend publiek verwarring tussen het merk en het teken kan ontstaan. 25. Volgens Adidas behoeft geen verwarringsgevaar te worden vastgesteld. Het volstaat dat de nationale rechter op grond van een visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming tussen het bekende merk en het teken een associatiegevaar vaststelt. Ook volgens de Commissie volstaat een gevaar van associatie. 26. Fitnessworld daarentegen betoogt dat het merk en het teken zodanig met elkaar moeten overeenstemmen dat daardoor, gelet op de visuele, auditieve of begripsmatige punten van overeenkomst, bij het in aanmerking komend publiek verwarring kan ontstaan. 27. Dienaangaande moet aanstonds eraan worden herinnerd dat artikel 5, lid 2, van de richtlijn, anders dan artikel 5, lid 1, sub b, dat slechts toepassing kan vinden indien bij het publiek verwarring kan ontstaan, bekende merken bescherming biedt zonder dat het bestaan van een dergelijk gevaar is vereist. Deze bepaling geldt immers voor situaties waarin de specifieke grondslag voor de bescherming bestaat in een gebruik van het betwiste teken zonder geldige reden, waardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk (zie arrest van 22 juni 2000, Marca Mode, C-425/98, Jurispr. blz. I-4861, punten 34 en 36).

186

28. De in artikel 5, lid 2, van de richtlijn gestelde voorwaarde van overeenstemming tussen het merk en het teken onderstelt inzonderheid het bestaan van punten van visuele, auditieve of begripsmatige overeenkomst (zie wat artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn betreft, arresten van 11 november 1997, SABEL, C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 23 in fine, en 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punten 25 en 27 in fine). 29. De inbreuken bedoeld in artikel 5, lid 2, van de richtlijn, wanneer zij zich voordoen, zijn het gevolg van een zekere mate van overeenstemming tussen het merk en het teken, op grond waarvan het betrokken publiek een samenhang ziet tussen het teken en het merk, dat wil zeggen een verband hiertussen legt, ook al verwart het deze niet (zie in die zin arrest van 14 september 1999, General Motors, C-375/97, Jurispr. blz. I-5421, punt 23). 30. Het bestaan van een dergelijk verband dient, evenals een verwarringsgevaar in het kader van artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn, globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (zie wat het verwarringsgevaar betreft, arresten SABEL, punt 22, en Marca Mode, punt 40, beide reeds aangehaald). 31. Op de tweede vraag sub a moet dus worden geantwoord dat de bescherming uit hoofde van artikel 5, lid 2, van de richtlijn niet vooropstelt dat tussen het bekende merk en het teken een zodanige mate van overeenstemming bestaat dat daardoor bij het in aanmerking komend publiek verwarring tussen het merk en het teken kan ontstaan. Het volstaat dat het bekende merk en het teken zodanig met elkaar overeenstemmen dat het betrokken publiek een verband tussen het teken en het merk legt. De tweede vraag sub b 32. De tweede vraag sub b van de verwijzende rechter houdt in welk gewicht bij de vraag naar de overeenstemming tussen het bekende merk en het teken toekomt aan de feitelijke vaststelling van de nationale rechter, dat het betwiste teken door het in aanmerking komend publiek louter als versiering wordt opgevat. Bij het Hof ingediende opmerkingen 33. Adidas is van mening dat het feit dat een teken als versiering wordt gebruikt of opgevat, niet van invloed is op de toepasselijkheid van artikel 5, lid 2, van de richtlijn in situaties als door de verwijzende rechter omschreven. Aangezien deze bepaling de houder van een bekend merk het recht geeft om zich te verzetten

187

tegen het gebruik van elk met zijn merk overeenstemmend teken, is niet vereist dat het een onderscheidingsteken betreft. Het kan om elk ander teken gaan, zoals een versiering. 34. Fitnessworld stelt voor, op de vraag te antwoorden dat wanneer een teken door het in aanmerking komend publiek louter als versiering wordt opgevat, er in geen geval sprake kan zijn van een merkinbreuk. 35. Volgens de Nederlandse regering kan ook een decoratief gebruik van een teken een bekend merk verwateren, in het bijzonder wanneer het een beeldmerk betreft. 36. De regering van het Verenigd Koninkrijk voert slechts aan dat het feit dat een teken louter als versiering wordt opgevat, niet relevant is voor de vraag of dit teken al dan niet soortgelijk is aan het bekende merk. 37. Volgens de Commissie gaat het in artikel 5, lid 2, van de richtlijn om bescherming tegen het gebruik van een zodanig met het bekende merk overeenstemmend teken dat de reputatie van het merk door dit gebruik kan verwateren of kan worden aangetast. In feite is het moeilijk voorstelbaar dat een teken dat een dergelijke overeenstemming met een bekend merk vertoont, louter als versiering kan worden beschouwd. Omgekeerd kan bij een loutere versiering per definitie niet van overeenstemming in de zin van artikel 5, lid 2, van de richtlijn met een bekend merk worden gesproken. Antwoord van het Hof 38. Uit het antwoord op de tweede vraag sub a volgt dat een van de voorwaarden voor de bescherming uit hoofde van artikel 5, lid 2, van de richtlijn is, dat het bekende merk en het teken zodanig met elkaar overeenstemmen dat het betrokken publiek een verband tussen het teken en het merk legt. 39. Dat een teken door het in aanmerking komend publiek als versiering wordt opgevat, staat op zich niet in de weg aan de bescherming uit hoofde van artikel 5, lid 2, van de richtlijn, wanneer het teken en het merk nochtans een zodanige mate van overeenstemming vertonen dat het betrokken publiek een verband tussen beide legt. 40. Vat het betrokken publiek het teken echter naar de feitelijke vaststelling van de nationale rechter louter als versiering op, dan legt het publiek logischerwijs geen

188

verband met een ingeschreven merk. Dit betekent derhalve dat de mate van overeenstemming tussen het teken en het merk niet groot genoeg is om een dergelijk verband te kunnen scheppen. 41. Derhalve moet op de tweede vraag sub b worden geantwoord dat het feit dat een teken door het in aanmerking komend publiek als versiering wordt opgevat, op zich niet in de weg staat aan de bescherming uit hoofde van artikel 5, lid 2, van de richtlijn, wanneer het teken en het merk nochtans een zodanige mate van overeenstemming vertonen dat dit publiek een verband tussen beide legt. Vat dit publiek het teken echter naar de feitelijke vaststelling van de nationale rechter louter als versiering op, dan legt het publiek logischerwijs geen verband met een ingeschreven merk, zodat in dat geval een van de voorwaarden voor de bescherming uit hoofde van artikel 5, lid 2, van de richtlijn niet is vervuld. Kosten 42. De kosten door de Nederlandse regering en de regering van het Verenigd Koninkrijk, alsmede door de Commissie wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakt, kunnen niet voor vergoeding in aanmerking komen. Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. HET HOF VAN JUSTITIE (Zesde kamer), uitspraak doende op de door de Hoge Raad der Nederlanden bij arrest van 12 oktober 2001 gestelde vragen, verklaart voor recht: 1) Een lidstaat die gebruik maakt van de keuzemogelijkheid geboden door artikel 5, lid 2, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet de betrokken specifieke bescherming in geval van gebruik door een derde van een jonger merk of teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het ingeschreven bekende merk, verlenen zowel voor niet-soortgelijke waren of diensten als voor waren of diensten die gelijk of soortgelijk zijn aan die waarvoor het bekende merk is ingeschreven. 2) De bescherming uit hoofde van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 stelt niet voorop dat tussen het bekende merk en het teken een zodanige mate van overeenstemming bestaat dat daardoor bij het in aanmerking komend publiek verwarring tussen het merk en het teken kan ontstaan. Het volstaat dat het bekende merk en het teken zodanig met elkaar overeenstemmen dat het betrokken publiek een verband tussen het teken en het merk legt. 3) Het feit dat een teken door het in aanmerking komend publiek als versiering wordt opgevat, staat op zich niet in de weg aan de bescherming uit hoofde van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104, wanneer het teken en het merk nochtans een zodanige mate van overeenstemming vertonen dat dit publiek een verband tussen beide legt. Vat dit publiek

189

het teken echter naar de feitelijke vaststelling van de nationale rechter louter als versiering op, dan legt het publiek logischerwijs geen verband met een ingeschreven merk, zodat in dat geval een van de voorwaarden voor de bescherming uit hoofde van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 niet is vervuld. Puissochet Gulmann Macken Colneric Cunha Rodrigues

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 23 oktober 2003. De griffier De president R. Grass V. Skouris

190

de Nederlandse regering, vertegenwoordigd door H. G. Sevenster als gemachtigde,

191

192

193

Indien het antwoord op vraag 1) a) bevestigend luidt:

194

195

196

197

198

199

200

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 23 oktober 2003. De griffier De president R. Grass V. Skouris

201

ARREST VAN HET HOF (Zesde kamer) 27 november 2003 (1) „Merken - Harmonisatie van wetgevingen - Richtlijn 89/104/EEG - Artikel 2 - Tekens die merk kunnen vormen - Tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling - Klanken Notenschrift - Omschrijving in woorden - Onomatopee” In zaak C-283/01, betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 234 EG van de Hoge Raad der Nederlanden, in het aldaar aanhangige geding tussen Shield Mark BV en Joost Kist h.o.d.n. Memex, om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van artikel 2 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), wijst HET HOF VAN JUSTITIE (Zesde kamer), samengesteld als volgt : V. Skouris, waarnemend voor de president van de Zesde kamer, J. N. Cunha Rodrigues, J.-P. Puissochet, R. Schintgen en F. Macken (rapporteur), rechters, advocaat-generaal: D. Ruiz-Jarabo Colomer,

griffier: M.-F. Contet, hoofdadministrateur, gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door: -

Shield Mark BV, vertegenwoordigd door T. Cohen Jehoram en E. J. Morée, advocaten,

de Nederlandse regering, vertegenwoordigd door H. G. Sevenster als gemachtigde,

- de Franse regering, vertegenwoordigd door G. de Bergues en A. Maitrepierre als gemachtigden, - de Italiaanse regering, vertegenwoordigd door U. Leanza als gemachtigde, bijgestaan door O. Fiumara, avvocato dello Stato, -

de Oostenrijkse regering, vertegenwoordigd door C. Pesendorfer als gemachtigde,

- de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door J. E. Collins als gemachtigde, bijgestaan door D. Alexander, barrister,

202

- de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door N. B. Rasmussen en H. M. H. Speyart als gemachtigden, gezien het rapport ter terechtzitting, gehoord de mondelinge opmerkingen van Shield Mark BV, vertegenwoordigd door T. Cohen Jehoram; de Nederlandse regering, vertegenwoordigd door N. A. J. Bel als gemachtigde, en de Commissie, vertegenwoordigd door N. B. Rasmussen en H. van Vliet als gemachtigde, ter terechtzitting van 27 februari 2003, gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 3 april 2003, het navolgende Arrest 1. Bij arrest van 13 juli 2001, binnengekomen bij het Hof op 18 juli daaraanvolgend, heeft de Hoge Raad der Nederlanden krachtens artikel 234 EG twee prejudiciële vragen gesteld over de uitlegging van artikel 2 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1; hierna: „richtlijn”). 2. Deze vragen zijn gerezen in een geding tussen Shield Mark BV (hierna: „Shield Mark”) en J. Kist, handeldrijvend onder de naam Memex, over het gebruik door laatstgenoemde, in het kader van zijn bedrijfsactiviteit, van melodieën die Shield Mark eerder bij het Benelux Merkenbureau (hierna: „BMB”) als klankmerken had laten inschrijven. Het rechtskader De communautaire regeling 3. Volgens de eerste overweging van de considerans van de richtlijn beoogt deze de merkenwetgevingen van de lidstaten aan te passen teneinde de bestaande verschillen die het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten kunnen belemmeren en de mededingingsvoorwaarden op de gemeenschappelijke markt kunnen vervalsen, op te heffen. Uit de derde overweging van de considerans volgt evenwel dat de richtlijn niet de volledige aanpassing van deze wetgevingen beoogt. 4. In de zevende overweging van de considerans van de richtlijn wordt gepreciseerd dat „het doel van de aanpassing alleen kan worden bereikt als de verkrijging en het behoud van het recht op een ingeschreven merk in alle lidstaten in beginsel afhankelijk wordt gesteld van gelijke voorwaarden” en dat „hiertoe een niet-limitatieve opsomming van tekens moet worden vastgesteld die

203

een merk kunnen vormen, vooropgesteld dat zij de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden van die van andere ondernemingen”. 5. Artikel 2 van de richtlijn, „Tekens die een gemeenschapsmerk kunnen vormen”, bevat de in de zevende overweging van de considerans bedoelde, niet-limitatieve opsomming. Het luidt: „Merken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden.” 6. Artikel 3, lid 1, sub a en b, van de richtlijn, „Gronden voor weigering of nietigheid”, bepaalt: „Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden: a)

tekens die geen merk kunnen vormen;

merken die elk onderscheidend vermogen missen.”

De in de Benelux geldende regeling 7. Het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden hebben hun merkenrecht neergelegd in een gemeenschappelijke wet, de Eenvormige Beneluxwet op de merken (Trb. 1962, 58, en Trb. 1983, 187; hierna: „BMW”), waarvan de tenuitvoerlegging aan een gemeenschappelijk orgaan, het BMB, is opgedragen. 8. De BMW is per 1 januari 1996 gewijzigd bij het protocol van 2 december 1992 houdende wijziging van voornoemde wet (Trb. 1993, 12; hierna: „protocol”) om de richtlijn in de rechtsorde van deze drie lidstaten om te zetten. 9. Het werd echter niet nodig geacht, de BMW te wijzigen om de artikelen 2 en 3 van de richtlijn uitdrukkelijk om te zetten. Dienaangaande wordt in punt I.2, zesde en zevende alinea, van de memorie van toelichting bij het protocol uiteengezet: „Artikel 2 van de richtlijn, dat betrekking heeft op tekens welke voor bescherming in aanmerking komen, geeft geen aanleiding tot aanpassing van de BMW. De tekst van dit artikel komt nagenoeg overeen met artikel 1 van de BMW. Weliswaar vereist artikel 1 van de BMW anders dan artikel 2 van de richtlijn niet dat tekens

204

voor grafische weergave vatbaar moeten zijn, in de praktijk moeten tekens wel aan dit vereiste voldoen om voor bescherming in aanmerking te komen. Ook artikel 3 van de richtlijn heeft niet geleid tot aanpassing van de BMW. De in het eerste lid van dit artikel opgenomen absolute weigerings- of nietigheidsgronden komen ook voor in de artikelen 1 en 4, onder 1 en 2, in samenhang met artikel 14, onder A, onder 1, van de BMW. [...]” 10. Artikel 1 BMW, dat bij het protocol dus niet is gewijzigd, luidt: „Als individuele merken worden beschouwd de benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere tekens, die dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden.” 11. Artikel 1, sub b, van het uitvoeringsreglement van de BMW bepaalt dat „het Beneluxdepot van een merk [...] in het Nederlands of het Frans [geschiedt] door de indiening van een document, waarop voorkomen [...] de afbeelding van het merk”. 12. Terwijl het BMB vóór de inwerkingtreding van het protocol op 1 januari 1996 de inschrijving van een merk niet inhoudelijk toetste, deze toetsing vond in voorkomend geval namelijk achteraf plaats naar aanleiding van een nietigheidsactie of in het kader van een reconventionele vordering in een zaak betreffende inbreuk op het recht van een merkhouder, toetst het de depots thans inhoudelijk aan de in de BMW opgenomen absolute weigeringsgronden. 13. Met betrekking tot klankmerken stelde het BMB zich aanvankelijk op het standpunt dat deze ingeschreven konden worden. Na het arrest van het Gerechtshof te 's-Gravenhage (Nederland) van 27 mei 1999, gewezen tussen partijen in het hoofdgeding, weigert het BMB in de regel evenwel de inschrijving van klankmerken. Het hoofdgeding en de prejudiciële vragen 14. Shield Mark is houdster van veertien merken die, het eerste op 5 juni 1992 en de laatste op 2 februari 1999, bij het BMB zijn ingeschreven voor diverse waren en diensten van klasse 9 [geregistreerde computerprogramma's (software), etc.], 16 (tijdschriften, kranten, etc.), 35 (reclame, beheer van commerciële zaken, etc.), 41 (opvoeding, opleiding, het organiseren van studiebijeenkomsten op het gebied van reclame, marketing, intellectuele eigendom en commerciële communicatie, etc.) en 42 (juridische diensten) van de Overeenkomst van Nice betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken van 15 juni 1997, zoals herzien en gewijzigd.

205

15. Vier van deze merken bestaan in een notenbalk met daarop de eerste negen noten van het muziekwerk „Für Elise” van L. van Beethoven. Twee ervan gaan vergezeld van de vermelding „Klankmerk. Het merk wordt gevormd door de muzikale weergave van de in de notenbalk (grafisch) weergegeven tonen.” Voor één van de twee wordt bovendien gepreciseerd „gespeeld op een piano”. 16. Vier andere merken bestaan in „de eerste negen noten van .Für Elise’”. Twee ervan gaan vergezeld van de vermelding „Klankmerk. Het merk wordt gevormd door het beschreven geluid.” Voor één van de twee is daaraan toegevoegd „gespeeld op een piano”. 17. Drie andere merken bestaan in de opeenvolgende muzieknoten „e, dis, e, dis, e, b, d, c, a”. Twee ervan gaan vergezeld van de vermelding „Klankmerk. Het merk wordt gevormd door de muzikale weergave van de opeenvolgende beschreven noten.” Voor één van de twee wordt bovendien gepreciseerd „gespeeld op een piano”. 18. Twee door Shield Mark ingeschreven merken bestaan in het woord „Kukelekuuuuu” (een onomatopee die in het Nederlands het gekraai van een haan voorstelt). Een ervan gaat vergezeld van de omschrijving: „Klankmerk. Het merk is een onomatopee en staat voor het gekraai van een haan.” 19. Ten slotte bestaat één merk in „het gekraai van een haan” met de vermelding „Klankmerk. Het merk wordt gevormd door het beschreven geluid.” 20. In oktober 1992 lanceerde Shield Mark een reclamecampagne op de radio door middel van reclameboodschappen die telkens begonnen met een herkenningsmelodie (jingle) bestaande uit de eerste negen noten van „Für Elise”. Daarnaast brengt zij sinds februari 1993 nieuwsbrieven uit over de door haar op de markt aangeboden diensten. Deze nieuwsbrieven liggen in een display bij boekhandels en kiosken en telkens wanneer er een nieuwsbrief uit het display wordt genomen, weerklinkt de herkenningsmelodie. Tot slot heeft Shield Mark een softwarepakket ontwikkeld, bestemd voor juristen en marketingdeskundigen. Bij het opstarten van de diskette waarop dit programma is vastgelegd, klinkt telkens het gekraai van een haan. 21. Kist, die als communicatieadviseur met name op het gebied van het reclameen het merkenrecht werkzaam is, organiseert seminars op het gebied van

206

intellectuele eigendom en marketing en geeft een tijdschrift over deze gebieden uit. 22. Tijdens een op 1 januari 1995 gestarte reclamecampagne heeft Kist gebruik gemaakt van een melodie bestaande in de eerste negen noten van „Für Elise”. Voorts heeft hij een computerprogramma verkocht dat bij het opstarten het geluid van een kraaiende haan laat weerklinken. 23. Shield Mark heeft tegen Kist beroep ingesteld wegens merkinbreuk en oneerlijke concurrentie. 24. Het Gerechtshof te 's-Gravenhage heeft bij arrest van 27 mei 1999 de vordering van Shield Mark toegewezen, voorzover deze was gebaseerd op onrechtmatig handelen, doch afgewezen, voorzover deze op het merkenrecht berustte, op grond dat de regeringen van de Benelux-landen hadden willen uitsluiten dat klanken als merk werden ingeschreven. 25. Shield Mark heeft daarop cassatieberoep ingesteld bij de Hoge Raad der Nederlanden, die de behandeling van de zaak heeft geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen heeft voorgelegd: „1) a) Dient artikel 2 van de richtlijn aldus te worden uitgelegd dat het zich ertegen verzet dat klanken of geluiden als merken worden aangemerkt? b) Indien het antwoord op vraag 1, sub a, ontkennend luidt: Brengt het door de richtlijn in het leven geroepen stelsel mede dat klanken of geluiden als merken dienen te worden aangemerkt? 2) a) Indien het antwoord op vraag 1, sub a, ontkennend luidt: Welke eisen stelt de richtlijn ten aanzien van klankmerken aan de in artikel 2 bedoelde vatbaarheid voor grafische weergave van het teken en, in verband daarmede, aan de wijze waarop het depot van een dergelijk merk moet plaatsvinden? b) Is in het bijzonder aan de onder sub a bedoelde eisen voldaan indien de klank of het geluid is gedeponeerd onderscheidenlijk in de vorm van: -

notenschrift;

een omschrijving in woorden in de vorm van een onomatopee;

een omschrijving in woorden op een andere wijze;

een grafische voorstelling zoals een stemplaatje of sonagram;

een aan het depotformulier toegevoegde geluidsdrager;

207

een digitale vastlegging die via internet kan worden beluisterd;

een combinatie van deze mogelijkheden;

een ander middel, en zo ja, welk?â&#x20AC;?

De eerste vraag 26. Met vraag 1, sub a, wenst de verwijzende rechter te vernemen, of artikel 2 van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat het zich ertegen verzet dat klanken als merk worden aangemerkt. Voor het geval dat deze vraag ontkennend wordt beantwoord, wenst hij met vraag 1, sub b, te vernemen, of dit artikel impliceert dat klanken als merk dienen te worden aangemerkt. Bij het Hof ingediende opmerkingen 27. Volgens Shield Mark blijkt uit de zevende overweging van de considerans van de richtlijn dat artikel 2 geen limitatieve opsomming bevat van tekens die een merk kunnen vormen. Alle tekens die geschikt zijn om de waren of diensten van een onderneming van die van andere ondernemingen te onderscheiden, kunnen in beginsel als merk dienen. Dit betekent dat klanken, aangezien zij daartoe duidelijk geschikt zijn, als merk kunnen dienen. 28. Deze uitlegging zou met name steun vinden in de conclusie van advocaatgeneraal Ruiz-Jarabo Colomer in de zaak Sieckmann (arrest van 12 december 2002, C-273/00, Jurispr. blz. I-11737), in de ontstaansgeschiedenis van de richtlijn, in de voor het publiek toegankelijke documenten van de Raad betreffende de vaststelling van de richtlijn en van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1) en in de examination guidelines van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM). 29. De Nederlandse, de Franse, de Italiaanse en de Oostenrijkse regering alsmede de regering van het Verenigd Koninkrijk zijn van mening dat klanken geschikt zijn om de waren of diensten van een onderneming van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Daar de in artikel 2 van de richtlijn opgenomen lijst van tekens die een merk kunnen vormen, slechts een indicatieve waarde heeft, kunnen klanken huns inziens een merk vormen. 30. De Franse en de Oostenrijkse regering voegen hieraan toe dat klanken, gelet op de doelstelling van de richtlijn, namelijk het aanpassen van de merkenwetgeving van de lidstaten, als merk moeten kunnen worden aangemerkt wanneer zij vatbaar zijn voor grafische voorstelling.

208

31. De Commissie herinnert eraan dat artikel 2 van de richtlijn voor de inschrijving van een teken als merk vereist dat het vatbaar is voor grafische voorstelling en dat het geschikt is om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden van die van een andere onderneming. Uit het door de artikelen 2 en 3 van de richtlijn ingevoerde stelsel kan worden afgeleid dat het bij het onderscheidend vermogen in de zin van artikel 2, anders dan in artikel 3, niet gaat om de vraag of een bepaald teken onderscheidend kan zijn voor de waren of diensten waarvoor de inschrijving als merk wordt gevraagd, maar of het betrokken teken, in het algemeen en abstraherend van klassen van waren of diensten, onderscheidend kan zijn. 32. Klanken en geluiden kunnen door de mens worden waargenomen en in het geheugen worden opslagen en kunnen waren of diensten van een onderneming onderscheiden van die van een andere onderneming. Bovendien zijn zij vatbaar voor grafische voorstelling. 33. Aangezien de in artikel 2 van de richtlijn opgenomen lijst van tekens die een merk kunnen vormen, niet-limitatief is, zijn tekens die in klanken of geluiden bestaan, volgens de Commissie in beginsel geschikt om als merk te worden ingeschreven, op voorwaarde dat zij waren of diensten zonder gevaar van verwarring kunnen onderscheiden en vatbaar zijn voor een duidelijke, precieze en stabiele grafische voorstelling, waardoor derden gemakkelijk kunnen begrijpen wat het beschermde merk is. Antwoord van het Hof 34. Wat vraag 1, sub a, betreft, zij eraan herinnerd dat artikel 2 van de richtlijn vastlegt, welke soorten tekens een merk kunnen vormen. Volgens die bepaling kunnen merken worden gevormd door „met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking [...]”. Wel noemt deze bepaling slechts twee- of driedimensionale tekens die visueel waarneembaar zijn en die dus door middel van letters of lettertekens of door een afbeelding kunnen worden voorgesteld (arrest Sieckmann, reeds aangehaald, punt 43). 35. Uit de tekst van zowel artikel 2 als de zevende overweging van de considerans van de richtlijn, die spreekt van een „niet-limitatieve opsomming” van tekens die een merk kunnen vormen, blijkt evenwel dat dit geen uitputtende opsomming is. Hoewel deze bepaling geen tekens noemt die als zodanig niet visueel kunnen worden waargenomen, zoals klanken, zijn die tekens dus niet met zoveel woorden uitgesloten (zie in die zin, voor olfactorische tekens, arrest Sieckmann, reeds aangehaald, punt 44).

209

36. Voorts zijn klanken, gelijk Shield Mark, de betrokken regeringen en de Commissie hebben beklemtoond, van nature niet ongeschikt om waren of diensten van een onderneming te onderscheiden van die van een andere onderneming. 37. In deze omstandigheden moet artikel 2 van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat klanken een merk kunnen vormen, op voorwaarde dat zij bovendien vatbaar zijn voor grafische voorstelling, een vraag die in het kader van de behandeling van de tweede vraag zal worden beantwoord. 38. Met betrekking tot vraag 1, sub b, zij vastgesteld dat artikel 2 van de richtlijn zich niet ertegen verzet dat klanken als merk worden ingeschreven. De lidstaten kunnen een dergelijke inschrijving dus niet in beginsel uitsluiten. 39. De richtlijn beoogt weliswaar niet de volledige aanpassing van de merkenwetgeving van de lidstaten, doch uit de zevende overweging van de considerans van de richtlijn volgt duidelijk dat de verkrijging en het behoud van het recht op een ingeschreven merk in alle lidstaten afhankelijk worden gesteld van gelijke voorwaarden. 40. Gelijk de Franse regering heeft opgemerkt, kan er dienaangaande tussen de ene en de andere lidstaat geen verschil bestaan over het soort teken dat een merk kan vormen. 41. Derhalve moet op de eerste vraag worden geantwoord dat artikel 2 van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat klanken als merk dienen te worden aangemerkt wanneer zij geschikt zijn om de waren of diensten van een onderneming van die van een andere onderneming te onderscheiden en vatbaar zijn voor grafische voorstelling. De tweede vraag 42. Met zijn tweede vraag wenst de verwijzende rechter van het Hof te vernemen, onder welke voorwaarden een klank vatbaar is voor grafische voorstelling in de zin van artikel 2 van de richtlijn en, in het bijzonder, of notenschrift, een omschrijving in woorden in de vorm van een onomatopee, een omschrijving in woorden op een andere wijze, een grafische voorstelling zoals een stemplaatje of sonagram, een aan het depotformulier toegevoegde geluidsdrager, een digitale vastlegging die via internet kan worden beluisterd, een combinatie van deze

210

mogelijkheden of een ander middel aan de vereisten van grafische voorstelling voldoen. Bij het Hof ingediende opmerkingen 43. In de eerste plaats zijn Shield Mark, de betrokken regeringen en de Commissie het erover eens dat een grafische voorstelling van een klank aan een aantal vereisten moet voldoen om een merk te kunnen vormen. 44. Zo moet de grafische voorstelling volgens Shield Mark duidelijk, precies en zonder bovenmatige inspanning voor derden begrijpelijk zijn. De Nederlandse regering stelt dat zij volledig, duidelijk en precies moet zijn, zodat kan worden vastgesteld waarop het uitsluitende recht van de merkhouder betrekking heeft, en begrijpelijk voor degenen die er belang bij hebben, het merkenregister in te zien. De Franse regering betoogt dat de grafische voorstelling duidelijk en precies moet zijn, zonder dat het teken door het publiek onmiddellijk moet kunnen worden waargenomen; bovendien moet het beschermde teken begrijpelijk zijn. Volgens de Italiaanse regering moet de grafische voorstelling geschikt zijn om de klank uit te drukken en deze begrijpelijk en individualiseerbaar te maken. De Oostenrijkse regering is van mening dat een grafische voorstelling de klank van een klankmerk duidelijk moet doen uitkomen, of dat deze op grond daarvan voldoende duidelijk moet kunnen worden begrepen, zodat de eventuele omvang van de merkbescherming met voldoende precisie kan worden vastgesteld. Volgens de regering van het Verenigd Koninkrijk moet de grafische voorstelling een voldoende zelfstandige voorstelling zijn en moet deze duidelijk, precies en zonder buitensporige inspanning, begrijpelijk zijn voor personen die het merkenregister inzien. De Commissie stelt ten slotte dat deze voorstelling duidelijk, precies en stabiel moet zijn en dat derden hierdoor gemakkelijk moeten kunnen begrijpen wat het beschermde merk is. 45. Wat, in de tweede plaats, de voor de grafische voorstelling van klanken aanvaardbare vormen betreft, stellen Shield Mark, de Franse en de Oostenrijkse regering, de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Commissie zich op het standpunt dat een notenbalk een grafische voorstelling in de zin van artikel 2 van de richtlijn vormt. 46. Shield Mark en de Franse regering zijn, anders dan de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Commissie, van mening dat een verwijzing naar een bekend werk, zoals „de eerste negen noten van .Für Elise’”, een grafische voorstelling vormt. 47.

211

Anders dan de Franse regering en de regering van het Verenigd Koninkrijk, zijn Shield Mark en de Commissie van mening dat de beschrijving van een melodie door de transcriptie van de noten waarin zij bestaat, zoals „e, dis, e, dis, e, b, d, c, a”, als een grafische voorstelling van de betrokken melodie moet worden aangemerkt. 48. Shield Mark en de Franse en de Oostenrijkse regering erkennen in wezen dat een sonagram een grafische voorstelling is. De Oostenrijkse regering voegt hieraan toe dat een dergelijk depot ontvankelijk is op voorwaarde dat het vergezeld gaat van een akoestische reproductie op een informatiedrager. De Franse regering stelt dat aan deze grafische voorstelling een geluidsdrager of een digitale vastlegging kan worden toegevoegd. De regering van het Verenigd Koninkrijk stelt zich daarentegen op het standpunt dat deze vorm van grafische voorstelling in de regel niet kan worden aanvaard, en de Commissie betoogt dat bij de huidige stand van de techniek niet kan worden aanvaard dat een sonagram in het kader van het depot van een teken als merk een aanvaardbare vorm van grafische voorstelling is. 49. Anders dan de Franse en de Oostenrijkse regering zijn Shield Mark en, onder bepaalde voorwaarden (duidelijke en ondubbelzinnige omschrijving), de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Commissie van mening dat de onomatopee ook voor inschrijving in aanmerking komt. 50. Wat een aan het depotformulier toegevoegde geluidsdrager betreft, meent de Franse regering dat deze aan een sonagram of spectrogram kan worden toegevoegd, terwijl de Oostenrijkse regering eist dat aan een sonagram een geluidsdrager wordt toegevoegd. Shield Mark, de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Commissie betwisten evenwel dat deze vorm van „grafische voorstelling” een wijze kan zijn om een teken als merk te deponeren. Antwoord van het Hof 51. In de eerste plaats zij eraan herinnerd dat het in het kader van de in artikel 234 EG neergelegde samenwerking tussen de nationale rechterlijke instanties en het Hof uitsluitend een zaak is van de nationale rechter aan wie het geschil is voorgelegd en die de verantwoordelijkheid draagt voor de te geven rechterlijke beslissing, om, gelet op de bijzonderheden van het geval, zowel de noodzaak van een prejudiciële beslissing voor het wijzen van zijn vonnis te beoordelen, als de relevantie van de vragen die hij aan het Hof voorlegt. Wanneer de vragen betrekking hebben op de uitlegging van gemeenschapsrecht, is het Hof derhalve in beginsel verplicht daarop te antwoorden (zie, met name, arrest van 15 december 1995, Bosman, C-415/93, Jurispr. blz. I-4921, punt 59). 52.

212

Het Hof heeft evenwel geoordeeld dat het ter toetsing van zijn eigen bevoegdheid een onderzoek kan instellen naar de omstandigheden waaronder de nationale rechter zich tot hem heeft gewend. De geest van samenwerking waarin de prejudiciĂŤle verzoeken moeten worden gedaan, impliceert immers, dat de nationale rechter oog heeft voor de aan het Hof opgedragen taak om bij te dragen aan een goede rechtsbedeling in de lidstaten, doch niet om adviezen over algemene of hypothetische vraagstukken te formuleren (zie, met name, arrest Bosman, reeds aangehaald, punt 60). 53. Zo kan het Hof weigeren een uitspraak te doen op een prejudiciĂŤle vraag van een nationale rechter, onder andere wanneer het vraagstuk van hypothetische aard is (zie, met name, arrest van 8 mei 2003, Gantner Electronic, C-111/01, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 36). 54. In casu zij vastgesteld dat Shield Mark geen inschrijvingsaanvraag in de vorm van een sonagram, een geluidsdrager, een digitale vastlegging of een combinatie van deze mogelijkheden heeft ingediend, zodat de gestelde vraag irrelevant is voorzover zij betrekking heeft op deze voorstellingswijzen, en om die reden in zoverre niet zal worden beantwoord. 55. Wat, in de eerste plaats, de eisen betreft waaraan een grafische voorstelling moet voldoen, heeft het Hof in het arrest Sieckmann, reeds aangehaald, dat betrekking had op olfactorische tekens, voor recht verklaard dat artikel 2 van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat een teken dat als zodanig niet visueel waarneembaar is, een merk kan vormen op voorwaarde dat het vatbaar is voor grafische voorstelling, inzonderheid door middel van figuren, lijnen of lettertekens, en die voorstelling duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief is. 56. Deze voorwaarden gelden ook voor klanken die, net als olfactorische tekens, als zodanig niet visueel waarneembaar zijn. 57. Wat, in de tweede plaats, de aanvaardbare vormen van grafische voorstelling betreft, zij opgemerkt dat ook al is het de taak van de verwijzende rechter, in elk concreet bij hem aanhangig geval te bepalen of het teken een merk kon vormen en dus wettig kon worden ingeschreven, het Hof niettemin bevoegd is, aanwijzingen te geven voor het beantwoorden van de vraag, of een voorstelling door middel van notenschrift of een omschrijving in woorden een grafische voorstelling van een klank in de zin van artikel 2 van de richtlijn vormt. 58.

213

Vooraf zij beklemtoond dat een teken niet als klankmerk kan worden ingeschreven wanneer de aanvrager in zijn inschrijvingsaanvraag niet heeft gepreciseerd dat het gedeponeerde teken als klank moet worden opgevat. In een dergelijk geval mogen de voor de inschrijving van merken bevoegde autoriteit en het publiek, inzonderheid de ondernemers, er namelijk van uitgaan dat het om een woord- of beeldmerk gaat, zoals dit in de inschrijvingsaanvraag grafisch is weergegeven. 59. Wat allereerst de voorstelling van een klank door middel van een omschrijving in woorden betreft, kan niet a priori worden uitgesloten dat een dergelijke wijze van grafische voorstelling aan de in punt 55 van dit arrest genoemde voorwaarden voldoet. Met betrekking tot tekens als die welke in het hoofdgeding aan de orde zijn, moet evenwel worden opgemerkt dat een grafische voorstelling als „de eerste negen noten van .Für Elise’” of „het gekraai van een haan” op zijn minst onvoldoende nauwkeurig en onvoldoende duidelijk is om de omvang van de gevraagde bescherming te kunnen bepalen. Zij kan derhalve geen grafische voorstelling van dit teken in de zin van artikel 2 van de richtlijn vormen. 60. Voorts zij met betrekking tot onomatopeeën vastgesteld dat er een discrepantie bestaat tussen de onomatopee zelf, zoals deze wordt uitgesproken, en de werkelijke klank of het werkelijke geluid dan wel de opeenvolging van werkelijke klanken of geluiden die zij fonetisch wil nabootsen. Zo is het in het geval waarin een klank slechts grafisch wordt voorgesteld door een onomatopee, voor de bevoegde autoriteiten en het publiek, in het bijzonder de ondernemers, niet mogelijk, te bepalen of het beschermde teken de onomatopee zelf is, zoals deze wordt uitgesproken, dan wel de werkelijke klank of het werkelijke geluid. Bovendien kunnen onomatopeeën van persoon tot persoon of van de ene tot de andere lidstaat verschillend worden opgevat. Dit is het geval met de Nederlandse onomatopee „Kukelekuuuuu”, die het gekraai van een haan tracht na te bootsen en nogal verschilt van de overeenkomstige onomatopee in de andere talen die in de lidstaten van de Benelux worden gesproken. Een onomatopee alleen zonder nadere precisering kan daarom geen grafische voorstelling vormen van de klank of het geluid waarvan zij de fonetische transcriptie zou zijn. 61. Wat, ten slotte, de muzieknoten betreft, een gebruikelijke wijze van voorstelling van klanken, zij opgemerkt dat een opeenvolging van noten zonder nadere precisering, zoals „e, dis, e, dis, e, b, d, c, a”, evenmin een grafische voorstelling in de zin van artikel 2 van de richtlijn vormt. Een dergelijke omschrijving, die noch duidelijk noch precies noch als zodanig volledig is, laat immers niet toe, de hoogte en de duur te bepalen van de klanken die de melodie vormen waarop de merkaanvraag betrekking heeft, en die essentiële gegevens zijn om deze melodie te kennen en, bijgevolg, het merk zelf af te bakenen. 62.

214

Daarentegen kan een in maten verdeelde notenbalk met daarop onder meer een sleutel (g-sleutel, f-sleutel of c-sleutel), muzieknoten en rusten waarvan de vorm (voor de noten: hele noot, halve noot, kwartnoot, achtste noot, zestiende noot, etc.; voor de rusten: hele rust, halve rust, kwartrust, achtste rust, etc.) de relatieve waarde aangeeft en, eventueel, alteraties (kruis, mol, herstellingsteken) - die tezamen de hoogte en de duur van de klanken bepalen -, als een getrouwe voorstelling worden aangemerkt van de opeenvolging van klanken die de melodie vormen waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking heeft. Deze wijze van grafische voorstelling van de klanken beantwoordt aan de uit de rechtspraak van het Hof voortvloeiende vereisten, dat de voorstelling duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief moet zijn. 63. Zelfs al wordt een dergelijke voorstelling niet onmiddellijk begrepen, dit neemt niet weg dat zij gemakkelijk kan worden begrepen, zodat de bevoegde autoriteiten en het publiek, in het bijzonder de ondernemers, een juist idee kunnen krijgen van het teken waarop de merkaanvraag betrekking heeft. 64. Op de tweede vraag moet worden geantwoord: - Artikel 2 van de richtlijn moet aldus worden uitgelegd dat een teken dat als zodanig niet visueel waarneembaar is, een merk kan vormen op voorwaarde dat het vatbaar is voor grafische voorstelling, inzonderheid door middel van figuren, lijnen of lettertekens, en die voorstelling duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief is. - Wat een klank betreft, wordt niet aan deze voorwaarden voldaan wanneer het teken grafisch wordt voorgesteld door middel van een omschrijving in woorden, zoals de vermelding dat het teken bestaat in de noten die een bekend muziekstuk vormen of in het geluid van een dier, of slechts door middel van een onomatopee zonder nadere precisering dan wel door een opeenvolging van muzieknoten zonder nadere precisering. Daarentegen wordt wel aan deze voorwaarden voldaan wanneer het teken wordt voorgesteld door middel van een in maten verdeelde notenbalk met daarop onder meer een sleutel, muzieknoten en rusten waarvan de vorm de relatieve waarde aangeeft, en eventueel alteraties. Kosten 65. De kosten door de Nederlandse, de Franse, de Italiaanse en de Oostenrijkse regering, de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Commissie wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakt, komen niet voor vergoeding in aanmerking. Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. HET HOF VAN JUSTITIE (Zesde kamer),

215

uitspraak doende op de door de Hoge Raad der Nederlanden bij arrest van 13 juli 2001 gestelde vragen, verklaart voor recht: 1) Artikel 2 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moet aldus worden uitgelegd dat klanken als merk dienen te worden aangemerkt wanneer zij geschikt zijn om de waren of diensten van een onderneming van die van een andere onderneming te onderscheiden en vatbaar zijn voor grafische voorstelling. 2) Artikel 2 van richtlijn 89/104 moet aldus worden uitgelegd dat een teken dat als zodanig niet visueel waarneembaar is, een merk kan vormen op voorwaarde dat het vatbaar is voor grafische voorstelling, inzonderheid door middel van figuren, lijnen of lettertekens, en die voorstelling duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief is. Wat een klank betreft, wordt niet aan deze voorwaarden voldaan wanneer het teken grafisch wordt voorgesteld door middel van een omschrijving in woorden, zoals de vermelding dat het teken bestaat in de noten die een bekend muziekstuk vormen of in het geluid van een dier, of slechts door middel van een onomatopee zonder nadere precisering dan wel door een opeenvolging van muzieknoten zonder nadere precisering. Daarentegen wordt wel aan deze voorwaarden voldaan wanneer het teken wordt voorgesteld door middel van een in maten verdeelde notenbalk met daarop onder meer een sleutel, muzieknoten en rusten waarvan de vorm de relatieve waarde aangeeft, en eventueel alteraties. Skouris Cunha Rodrigues Puissochet Schintgen Macken

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 27 november 2003. De griffier De president R. Grass V. Skouris

216

ARREST VAN HET HOF (Zesde kamer) 12 februari 2004 (1) „Harmonisatie van wetgevingen – Merken – Richtlijn 89/104/EEG – Artikel 3, lid 1 – Gronden voor weigering van inschrijving – Inaanmerkingneming van alle relevante feiten en omstandigheden – Verbod om merk in te schrijven voor bepaalde waren of diensten op voorwaarde dat deze bepaald kenmerk niet bezitten – Woord waarvan elk bestanddeel beschrijvend is voor kenmerken van betrokken waren of diensten” In zaak C-363/99, betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 234 EG van het Gerechtshof te 'sGravenhage (Nederland), in het aldaar aanhangige geding tussen Koninklijke KPN Nederland NV en Benelux-Merkenbureau, om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van de artikelen 2 en 3 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), wijst HET HOF VAN JUSTITIE (Zesde kamer),

samengesteld als volgt: V. Skouris, waarnemend voor de president van de Zesde kamer, C. Gulmann, J. N. Cunha Rodrigues, R. Schintgen en F. Macken (rapporteur), rechters, advocaat-generaal: D. Ruiz-Jarabo Colomer, griffier: H. von Holstein, adjunct-griffier, gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door: – Koninklijke KPN Nederland NV, vertegenwoordigd door K. Limperg en T. Cohen Jehoram, advocaten, – het Benelux-Merkenbureau, vertegenwoordigd door J. H. Spoor en L. De Gryse, advocaten, – de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door K. Banks en H. M. H. Speyart als gemachtigden, gezien het rapport ter terechtzitting,

217

gehoord de mondelinge opmerkingen van Koninklijke KPN Nederland NV, het BeneluxMerkenbureau en de Commissie ter terechtzitting van 15 november 2001, gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 31 januari 2002, het navolgende

Arrest

1 Bij beschikking van 3 juni 1999, binnengekomen bij het Hof op 1 oktober daaraanvolgend, heeft het Gerechtshof te ’s-Gravenhage krachtens artikel 234 EG negen prejudiciële vragen gesteld over de uitlegging van de artikelen 2 en 3 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1; hierna: „richtlijn”). 2 Deze vragen zijn gerezen in een geding tussen Koninklijke KPN Nederland NV (hierna: „KPN”) en het Benelux-Merkenbureau (hierna: „BMB”) naar aanleiding van de weigering van het BMB om het teken „Postkantoor” als merk voor verschillende waren en diensten in te schrijven, zoals door KPN was aangevraagd.

Rechtskader De communautaire regelgeving 3 De richtlijn heeft volgens de eerste overweging van de considerans tot doel, de merkenwetgevingen van de lidstaten aan te passen teneinde de bestaande verschillen op te heffen die het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten kunnen belemmeren en de mededingingsvoorwaarden op de gemeenschappelijke markt kunnen vervalsen. 4 Blijkens de derde overweging van de considerans beoogt de richtlijn evenwel geen volledige aanpassing van de merkenwetgevingen van de lidstaten, en past zij slechts die bepalingen van nationaal recht aan welke het meest rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne markt. 5

218

De zevende overweging van de considerans van de richtlijn preciseert dat het doel van de aanpassing van de merkenwetgevingen van de lidstaten alleen kan worden bereikt als de verkrijging en het behoud van het recht op een ingeschreven merk in alle lidstaten in beginsel afhankelijk wordt gesteld van gelijke voorwaarden, en dat de gronden van weigering of nietigverklaring van het recht op een merk zelf, zoals gebrek aan onderscheidend vermogen, limitatief moeten worden opgesomd, zij het deels facultatief, zodat de lidstaten deze in hun wetgeving kunnen handhaven of opnemen. 6 De twaalfde overweging van de considerans van de richtlijn geeft aan dat alle lidstaten van de Gemeenschap gebonden zijn door het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom van 20 maart 1883, laatstelijk herzien te Stockholm op 14 juli 1967 (Recueil des traités des Nations Unies, deel 828, nr. 11847, blz. 108), en dat de bepalingen van de richtlijn volledig moeten stroken met die van genoemd verdrag. 7 Artikel 2 van de richtlijn, getiteld „Tekens die een [...]merk kunnen vormen”, bepaalt: „Merken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden.” 8 Artikel 3 van de richtlijn, waarin de gronden voor weigering of nietigheid van de inschrijving worden opgesomd, bepaalt in de leden 1 en 3: „1.

Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden:

a) tekens die geen merk kunnen vormen; b) merken die elk onderscheidend vermogen missen; c) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten; d) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden; [...] g)

219

merken die tot misleiding van het publiek kunnen leiden, bijvoorbeeld ten aanzien van aard, hoedanigheid of plaats van herkomst van de waren of diensten; [...] 3. Een merk wordt niet geweigerd of kan, indien ingeschreven, niet worden nietig verklaard overeenkomstig lid 1, onder b, c of d, indien het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van de aanvrage om inschrijving onderscheidend vermogen heeft verkregen. De lidstaten kunnen voorts bepalen dat deze bepaling ook van toepassing is, wanneer het onderscheidend vermogen verkregen is na de aanvrage om inschrijving of na de inschrijving.” De Eenvormige Beneluxwet op de merken 9 De Eenvormige Beneluxwet op de merken werd per 1 januari 1996 gewijzigd bij het protocol van 2 december 1992 houdende wijziging van voornoemde wet (Nederlands Traktatenblad1993, 12; hierna: „BMW”), welk protocol strekte tot omzetting van de richtlijn in de rechtsorde van de drie lidstaten van de Benelux. 10 Artikel 1 van de BMW bepaalt: „Als individuele merken worden beschouwd de benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere tekens, die dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden. Evenwel kunnen niet als merken worden beschouwd vormen, die door de aard van de waar worden bepaald, die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden of die een uitkomst op het gebied van de nijverheid opleveren.” 11 Artikel 6 bis, leden 1 tot en met 4, van de BMW bepaalt: „1. Het Benelux-Merkenbureau weigert een depot in te schrijven, indien naar zijn oordeel: a. het gedeponeerde teken niet beantwoordt aan de in artikel 1 gegeven omschrijving van een merk, met name wanneer het ieder onderscheidend vermogen in de zin van artikel 6 quinquies, B, sub 2, van het Verdrag van Parijs mist; b. het depot betrekking heeft op een merk als bedoeld in artikel 4, sub 1 en 2. 2. De weigering om tot inschrijving over te gaan moet het teken dat een merk vormt in zijn geheel betreffen. Zij kan tot een of meer van de waren waarvoor het merk bestemd is worden beperkt.

220

3. Het Benelux-Bureau geeft van zijn voornemen de inschrijving geheel of gedeeltelijk te weigeren, onder opgave van redenen, onverwijld schriftelijk kennis aan de deposant en stelt hem in de gelegenheid hierop binnen een bij uitvoeringsreglement gestelde termijn te antwoorden. 4. Indien de bezwaren van het Benelux-Bureau tegen de inschrijving niet binnen de gestelde termijn zijn opgeheven, wordt de inschrijving van het depot geheel of gedeeltelijk geweigerd. Van de weigering geeft het Benelux-Bureau onder opgave van redenen onverwijld schriftelijk kennis aan de deposant, onder vermelding van het in artikel 6 ter genoemde rechtsmiddel tegen die beslissing.” 12 Artikel 6 ter van de BMW luidt: „De deposant kan zich binnen twee maanden na de kennisgeving bedoeld in artikel 6 bis, vierde lid, bij verzoekschrift wenden tot het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te ’s-Gravenhage of het Cour d’appel te Luxemburg teneinde een bevel tot inschrijving van het depot te verkrijgen. Het territoriaal bevoegde Hof wordt bepaald door het bij het depot vermelde adres van de deposant of zijn gemachtigde dan wel door het bij het depot opgegeven correspondentieadres.” 13 Artikel 13, sub c, eerste alinea, van de BMW bepaalt: „Het uitsluitend recht op een merk, luidende in één der nationale of streektalen van het Beneluxgebied, strekt zich van rechtswege uit over zijn vertaling in een ander dezer talen.”

Het hoofdgeding en de prejudiciële vragen 14 Op 2 april 1997 heeft KPN bij het BMB een aanvraag voor de inschrijving van het woord „Postkantoor” als merk ingediend voor bepaalde waren en diensten van de klassen 16, 35 tot en met 39, 41 en 42 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd (hierna: „Overeenkomst van Nice”). Deze klassen betreffen onder meer papier, reclame, verzekeringen, uitgeven van frankeerzegels, bouw, telecommunicatie, transport, opvoeding, en het geven van technische voorlichting en advisering. 15 Het BMB heeft KPN bij brief van 16 juni 1997 meegedeeld de inschrijving voorlopig te weigeren op grond dat „het teken Postkantoor [...] uitsluitend beschrijvend [is] voor de in de klassen 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41 en 42 genoemde waren en diensten met betrekking tot een postkantoor” en „derhalve [...] ieder onderscheidend vermogen zoals bedoeld in artikel 6 bis, eerste lid, sub a, van de Eenvormige Beneluxwet op de merken [mist]”.

221

16 Bij brief van 15 december 1997 heeft KPN bezwaar gemaakt tegen deze weigering, die definitief is geworden bij brief van het BMB van 28 januari 1998. 17 Op 30 maart 1998 heeft KPN tegen deze weigering beroep ingesteld bij het Gerechtshof te ’s-Gravenhage, dat van oordeel was dat het antwoord op bepaalde vragen, inzake de uitlegging van de BMW, verwijzing naar het Benelux-Gerechtshof vereiste, en dat verwijzing naar het Hof van Justitie noodzakelijk was voor het antwoord op andere vragen, inzake de uitlegging van de richtlijn. 18 In deze omstandigheden heeft het Gerechtshof te ’s-Gravenhage de behandeling van de zaak geschorst en het Hof van Justitie de volgende negen prejudiciële vragen gesteld: „1) Dient het Benelux-Merkenbureau, waaraan bij het Protocol van 2 december 1992, houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (Trb. 1993, 12), de toetsing van merkdepots op de absolute gronden, weergegeven in artikel 3, lid 1, juncto artikel 2 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988, betreffende aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40) is opgedragen, rekening te houden niet alleen met het teken zoals het is gedeponeerd maar ook met alle hem bekende relevante feiten en omstandigheden waaronder die welke hem door de deposant zijn meegedeeld (bijvoorbeeld dat de deposant het teken reeds vóór het depot op grote schaal als merk voor de desbetreffende waren heeft gebruikt of dat uit onderzoek blijkt dat het teken voor de in het depot vermelde waren en/of diensten niet tot misleiding van het publiek zal kunnen leiden)? 2) Geldt het antwoord op [de eerste] vraag [...] evenzo voor het oordeel van het Benelux-Merkenbureau omtrent de vraag of zijn bezwaren tegen de inschrijving door de deposant zijn opgeheven, en voor zijn besluit het merk geheel of gedeeltelijk te weigeren, een en ander als bedoeld in artikel 6 bis, lid 4, BMW? 3) Geldt het antwoord op [de eerste] vraag [...] evenzo voor het rechterlijk oordeel omtrent het in artikel 6 ter BMW bedoelde verzoek? 4) Vallen – mede gelet op het bepaalde in artikel 6 quinquies, B, sub 2, van het Verdrag van Parijs – onder de merken, die krachtens artikel 3, lid 1, aanhef en c, van de richtlijn niet worden ingeschreven of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden, ook merken die zijn samengesteld uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van

222

de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten, ook indien die samenstelling niet de (enige of meest) gebruikelijke aanduiding ter zake is? Speelt daarbij een rol of er weinig of veel concurrenten zijn die belang kunnen hebben bij de mogelijkheid om zodanige aanduidingen te bezigen? [vgl. het arrest van het Benelux-Gerechtshof van 19 januari 1981, NJ 1981, 294, inzake P. Ferrero & Co SpA/Alfred Ritter, Schokoladefabrik GmbH (Kinder)]. Is voorts nog van belang dat volgens artikel 13 C BMW het recht op een merk, luidende in één der nationale of streektalen van het Beneluxgebied, zich van rechtswege uitstrekt over zijn vertaling in een andere van deze talen? 5)

Moet bij de beoordeling van de vraag of een teken, dat bestaat uit een (nieuw) woord dat is samengesteld uit bestanddelen die ieder op zichzelf voor de waren of diensten waarvoor het depot is verricht elk onderscheidend vermogen missen, beantwoordt aan de in artikel 2 van de richtlijn (en in artikel 1 BMW) gegeven omschrijving van een merk, ervan worden uitgegaan dat een dergelijk (nieuw) woord in beginsel onderscheidend vermogen heeft? Zo neen, moet dan worden aangenomen dat een dergelijk woord (afgezien van inburgering) in beginsel onderscheidend vermogen mist, en dat zulks slechts anders is onder bijkomende omstandigheden die ertoe leiden dat de combinatie méér is dan de som der delen? Is daarbij van belang of het teken de enige althans een voor de hand liggende term is om de desbetreffende hoedanigheid of (combinatie van) hoedanigheden aan te duiden, dan wel of daarvoor synoniemen bestaan welke redelijkerwijs ook voor gebruik in aanmerking komen, of dat het woord een commercieel wezenlijke dan wel een meer bijkomstige hoedanigheid van de waar of dienst aanduidt? Is voorts nog van belang dat volgens artikel 13 C BMW het recht op een merk, luidende in één der nationale of streektalen van het Beneluxgebied, zich van rechtswege uitstrekt over zijn vertaling in een andere van deze talen?

6) Is de enkele omstandigheid dat een beschrijvend teken mede is gedeponeerd als merk voor waren en/of diensten waarvoor het teken niet beschrijvend is, voldoende om te kunnen oordelen dat het teken daardoor onderscheidend vermogen heeft voor die waren en/of diensten (bijvoorbeeld het teken Postkantoor voor meubelen)? Zo neen, dient bij de beantwoording van de vraag of een dergelijk beschrijvend teken onderscheidend vermogen bezit voor zodanige waren en/of diensten, rekening te worden gehouden met de mogelijkheid dat (een deel van) het publiek dat teken, gelet op zijn beschrijvende betekenis of betekenissen, niet zal opvatten als een onderscheidingsteken voor (alle of sommige van) die waren of diensten? 7)

223

Legt bij de beantwoording van voormelde vragen nog gewicht in de schaal dat, nu de Benelux-staten ervoor gekozen hebben de merkdepots aan een onderzoek door het Benelux-Merkenbureau te onderwerpen alvorens tot inschrijving over te gaan, het toetsingsbeleid van het Benelux-Merkenbureau ingevolge artikel 6 bis BMW volgens het Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen ‚een voorzichtig en terughoudend beleid (zal) moeten zijn, waarbij met alle belangen van het bedrijfsleven rekening wordt gehouden en waarbij het streven erop gericht zal zijn slechts de evident ontoelaatbare depots inhoudelijk te herstellen dan wel te weigeren’? Zo ja, volgens welke normen dient te worden beoordeeld of een depot ‚evident ontoelaatbaar’ is? Aangenomen wordt dat in een contentieuze nietigheidsprocedure (die na de inschrijving van een teken kan worden ingesteld) voor het inroepen van de nietigheid van het als merk gedeponeerde teken niet de extra eis geldt dat het teken ‚evident ontoelaatbaar’ is. 8) Is het verenigbaar met het stelsel van de richtlijn en het Verdrag van Parijs, dat een teken wordt ingeschreven voor bepaalde waren of diensten met de beperking dat de inschrijving slechts geldt voor die waren of diensten voorzover deze een bepaalde hoedanigheid of bepaalde hoedanigheden niet bezitten (bijvoorbeeld het depot van het teken Postkantoor voor de diensten: het verzorgen van direct-mail campagnes en uitgeven van frankeerzegels‚ voorzover die niet betrekking hebben op een postkantoor’)? 9) Is bij de beantwoording van de vragen nog van invloed of een overeenkomstig teken voor gelijke waren of diensten in een andere lidstaat als merk is ingeschreven?”

De eerste drie vragen 19 Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 3 van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat een voor merkinschrijving bevoegde autoriteit niet alleen rekening moet houden met het merk zoals het is gedeponeerd, maar ook met alle haar bekende relevante feiten en omstandigheden. Met zijn tweede en derde vraag, die tegelijkertijd moeten worden onderzocht, vraagt de verwijzende rechter in welke fase van de procedure voor de bevoegde autoriteit, deze rekening moet houden met alle relevante feiten en omstandigheden, en in geval van beroep bij een rechterlijke instantie, of ook de rechter daarmee rekening moet houden. Bij het Hof ingediende opmerkingen 20 KPN is van mening dat het BMB bij het onderzoek of een merk kan worden ingeschreven, niet uitsluitend moet oordelen op basis van het merk, maar ook rekening mag houden

224

met bepaalde feiten van algemene bekendheid alsmede met de door de deposant gegeven informatie. Het BMB mag echter niet verder gaan dan de relevante feiten en omstandigheden die hem bekend zijn op het tijdstip van de indiening van de aanvraag. 21 KPN betoogt dat het BMB dezelfde criteria dient te hanteren zowel bij het voorlopige onderzoek als bij het definitieve onderzoek van een inschrijvingsaanvraag. Niettemin moet het voor het BMB mogelijk zijn om bij het definitieve onderzoek rekening te houden met relevante feiten die hem na het voorlopige onderzoek werden bekend gemaakt. 22 Ten slotte wijst KPN erop dat de rechter bij wie een beroep tegen een beslissing van het BMB is ingesteld, dient te oordelen op basis van dezelfde feiten als het BMB. 23 Het BMB voert aan dat het rekening moet houden met alle hem bekende feiten en omstandigheden die betrekking hebben op de vraag of het merk, zoals het is gedeponeerd, zijn functie als onderscheidingsteken voor de waren en diensten waarvoor het is gedeponeerd, kan vervullen. Het BMB kan zich dan ook niet beperken tot de gegevens die hem door de deposant zijn meegedeeld of die van algemene bekendheid zijn, waarbij het evenwel opmerkt dat, indien het BMB wil steunen op elementen die de deposant niet kent, het de deposant in de gelegenheid moet stellen zijn mening daaromtrent te kennen te geven overeenkomstig het beginsel van eerbiediging van de rechten van de verdediging. 24 Voorts betoogt het BMB dat deze verplichting, rekening te houden met alle relevante feiten en omstandigheden, geldt voor alle fasen van de procedure voor het BMB. 25 Ten slotte stelt het BMB in wezen dat de rechter bij wie beroep tegen een beslissing van het BMB is ingesteld, de merites van het depot dient te beoordelen op basis van alle aan het BMB ten tijde van de definitieve weigering bekende feiten en omstandigheden, zonder acht te kunnen slaan op voor hem voor het eerst aangevoerde nieuwe gronden. 26 De Commissie stelt dat een beoordeling in abstracto van het gedeponeerde teken en van de vraag, of dit teken valt onder een van de in artikel 3 van de richtlijn vermelde weigeringsgronden, niet denkbaar is. 27 Bij alle merken, met name bij woordmerken, zal het antwoord op deze vraag immers afhangen van de betekenis van het merk, en deze betekenis is weer afhankelijk van het gebruik dat in het economisch en sociaal verkeer van dit merk wordt gemaakt, met name bij het publiek waarvoor het betrokken merk is bedoeld. Voorts wordt de bescherming nooit in absolute termen aangevraagd, maar in verhouding tot bepaalde, in de inschrijvingsaanvraag te noemen, waren of diensten. De geschiktheid van het merk om

225

de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden, moet altijd worden beoordeeld in verhouding tot de waren of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd. 28 Ten slotte wijst zij erop dat de lidstaten de procedurele aspecten van het merkenrecht vrij mogen regelen, maar dat daarentegen de handhaving van de door de richtlijn voorgeschreven materiële normen niet afhankelijk mag worden gesteld van de fase van de procedure, zodat de verplichting om bij de beoordeling van de inschrijvingsaanvraag rekening te houden met de concrete omstandigheden, zowel geldt voor de bevoegde autoriteit als voor de rechterlijke instantie. Antwoord van het Hof 29 Met betrekking tot de vraag of een bevoegde autoriteit bij het onderzoek van een aanvraag voor de inschrijving van een merk rekening moet houden met alle relevante feiten en omstandigheden, zij in de eerste plaats vastgesteld dat de twaalfde overweging van de considerans van de richtlijn preciseert dat „alle lidstaten van de Gemeenschap gebonden zijn door het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom” en dat „de bepalingen van deze richtlijn volledig moeten stroken met die van genoemd verdrag”. 30 Artikel 6 quinquies, C, lid 1, van het Verdrag van Parijs bepaalt dat „[b]ij de beoordeling of het merk voor bescherming in aanmerking komt [...] rekening gehouden [zal] moeten worden met alle feitelijke omstandigheden, met name met de duur van het gebruik van het merk”. 31 In de tweede plaats, wanneer de bevoegde autoriteit een aanvraag voor de inschrijving van een merk onderzoekt en met het oog hierop met name moet vaststellen of het merk elk onderscheidend vermogen mist, of het beschrijvend is voor de kenmerken van de betrokken waren of diensten, en of het een soortnaam geworden is, mag dit geen onderzoek in abstracto zijn. 32 Bij dit onderzoek dient de bevoegde autoriteit immers rekening te houden met de kenmerken die eigen zijn aan het aangevraagde merk, waaronder de aard van het merk (woordmerk, beeldmerk, enz.) en, bij een woordmerk, de betekenis ervan, teneinde vast te stellen of dit merk valt onder een van de in artikel 3 van de richtlijn vermelde gronden voor weigering van de inschrijving. 33 Aangezien voorts de inschrijving van een merk altijd wordt gevraagd voor de in de inschrijvingsaanvraag vermelde waren of diensten, dient de vraag of het merk valt onder een van de in artikel 3 van de richtlijn vermelde weigeringsgronden, in concreto met betrekking tot deze waren of diensten te worden beoordeeld.

226

34 Het onderscheidend vermogen van een merk in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn moet enerzijds worden beoordeeld in relatie tot deze waren of diensten en anderzijds in relatie tot de perceptie ervan door het relevante publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van die waren of diensten (zie met name arresten van 8 april 2003, Linde e.a., C-53/01–C55/01, Jurispr. blz. I-3161, punt 41, en 6 mei 2003, Libertel, C-104/01, Jurispr. blz. I3793, punten 46 en 75). 35 In het kader van haar beoordeling houdt de bevoegde autoriteit rekening met alle relevante feiten en omstandigheden, waaronder – in voorkomend geval – de resultaten van een studie die de aanvrager overlegt teneinde bijvoorbeeld aan te tonen dat het merk onderscheidend vermogen heeft of dat het niet misleidend is. 36 Met betrekking tot de vraag, in welke fase van de voor de bevoegde autoriteit gevolgde onderzoeksprocedure rekening moet worden gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden, alsmede met betrekking tot de vraag, in het geval dat volgens de nationale wetgeving tegen de beslissing van de bevoegde autoriteit beroep kan worden ingesteld bij een rechterlijke instantie, of deze laatste ook rekening moet houden met de relevante feiten en omstandigheden, zij beklemtoond dat de bevoegde autoriteit rekening moet houden met alle relevante feiten en omstandigheden alvorens een definitieve beslissing te nemen over een aanvraag voor de inschrijving van een merk. Een rechterlijke instantie bij wie beroep is ingesteld tegen een beslissing over een aanvraag voor de inschrijving van een merk, moet eveneens rekening houden met alle relevante feiten en omstandigheden binnen de grenzen van de uitoefening van haar bevoegdheden, zoals vastgesteld door de toepasselijke nationale regelgeving. 37 Op de eerste drie vragen dient dus te worden geantwoord dat artikel 3 van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat een voor merkinschrijving bevoegde autoriteit niet alleen rekening moet houden met het merk zoals het is gedeponeerd, maar met alle relevante feiten en omstandigheden. Deze autoriteit moet rekening houden met alle relevante feiten en omstandigheden, alvorens een definitieve beslissing te nemen over een aanvraag voor de inschrijving van een merk. Een rechterlijke instantie bij wie beroep is ingesteld tegen een beslissing over een aanvraag voor de inschrijving van een merk, moet eveneens rekening houden met alle relevante feiten en omstandigheden binnen de grenzen van de uitoefening van haar bevoegdheden, zoals vastgesteld door de toepasselijke nationale regelgeving.

De negende vraag 38 Met zijn negende vraag, die als tweede dient te worden behandeld, wil de verwijzende rechter vernemen of het feit dat een merk voor bepaalde waren of diensten in een

227

lidstaat is ingeschreven, invloed heeft op het onderzoek dat een voor merkinschrijving bevoegde autoriteit in een andere lidstaat verricht met betrekking tot een aanvraag voor de inschrijving van een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het eerste merk is ingeschreven. Bij het Hof ingediende opmerkingen 39 KPN is van mening dat het bestaan van een inschrijving van een merk voor bepaalde waren of diensten in een lidstaat niet onder alle omstandigheden meebrengt dat dit merk of een overeenkomstig merk voor dezelfde waren of diensten ook zal moeten worden ingeschreven in andere lidstaten. Een gegeven merk hoeft immers niet per se hetzelfde onderscheidend vermogen te hebben in de verschillende lidstaten. Per lidstaat zal moeten worden beoordeeld in hoeverre het betrokken merk onderscheidend vermogen heeft in de ogen van het in die lidstaat in aanmerking komende publiek. 40 Het BMB betoogt dat het bij zijn onderzoek van een aanvraag tot inschrijving van een teken, naast dit teken niet ook rekening kan houden met de tekens die in de andere lidstaten zijn ingeschreven. Bovendien kan een merk ook zijn ingeschreven in een andere lidstaat omdat het van huis uit weliswaar geen onderscheidend vermogen heeft, doch dit door gebruik wel heeft verkregen en zulks door de deposant aannemelijk is gemaakt. Ten slotte krijgt een teken geen onderscheidend vermogen doordat een ander, evenmin onderscheidend teken ten onrechte is ingeschreven. Beoordelingsfouten zijn onvermijdelijk maar kunnen niet, op grond van verkeerd begrepen rechtsbeginselen zoals het gewettigd vertrouwen of de rechtszekerheid, tot herhaling daarvan dwingen. 41 De Commissie stelt dat een in een lidstaat verrichte definitieve inschrijving, na toetsing op de weigeringsgronden, voor de bevoegde autoriteiten van andere lidstaten een aanwijzing kan vormen bij hun toetsing in het kader van artikel 3, lid 1, sub b tot en met d, van de richtlijn. Bij woordmerken zal een dergelijke inschrijving evenwel slechts relevant zijn als het betrokken woord is gesteld in een van de talen van het betrokken merkenstelsel. In elk geval vormt een dergelijke inschrijving slechts een aanwijzing en kan deze niet in de plaats treden van de beoordeling, die op grond van de concrete omstandigheden van het geval door de bevoegde autoriteiten van andere lidstaten moet worden verricht, afgaand op de bescherming van de betrokken kringen in deze lidstaten. Antwoord van het Hof 42 Zoals in punt 32 van het onderhavige arrest is gezegd, dient de bevoegde autoriteit rekening te houden met de kenmerken die eigen zijn aan het aangevraagde merk, teneinde vast te stellen of dit valt onder een van de in artikel 3 van de richtlijn vermelde gronden voor weigering van de inschrijving. Zoals voorts in punt 33 in herinnering is gebracht, wordt de inschrijving van een merk altijd gevraagd voor de in de inschrijvingsaanvraag vermelde waren of diensten. 43

228

Dat een merk in een lidstaat voor bepaalde waren of diensten is ingeschreven, kan derhalve geen invloed hebben op de vraag of een overeenstemmend merk, waarvan de inschrijving voor soortgelijke waren of diensten in een andere lidstaat wordt gevraagd, valt onder een van de in artikel 3 van de richtlijn vermelde weigeringsgronden. 44 Op de negende vraag dient dus te worden geantwoord dat de inschrijving van een merk voor bepaalde waren of diensten in een lidstaat, geen invloed heeft op het onderzoek dat een voor merkinschrijving bevoegde autoriteit in een andere lidstaat verricht met betrekking tot een aanvraag voor de inschrijving van een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het eerste merk is ingeschreven.

De vierde vraag 45 Met het eerste deel van de vierde vraag, die als derde dient te worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter te vernemen of artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn zich verzet tegen de inschrijving van een merk dat uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, wanneer er tekens of benamingen bestaan die gebruikelijker zijn om dezelfde kenmerken aan te duiden. Hij vraagt ook of het voor de beantwoording van deze vraag een rol speelt dat een klein dan wel een groot aantal concurrenten belang kan hebben bij gebruik van de tekens of benamingen waaruit het merk bestaat. Met het tweede deel van de vierde vraag wil hij vernemen welke gevolgen voor de toepassing van deze bepaling voortvloeien uit een nationale wetgeving volgens welke het uitsluitende recht dat wordt verkregen door inschrijving door een bevoegde autoriteit in een gebied waar verschillende officieel erkende talen naast elkaar bestaan, van een merk luidende in ĂŠĂŠn van deze talen, zich van rechtswege uitstrekt over de vertaling ervan in deze andere talen. Bij het Hof ingediende opmerkingen 46 Volgens KPN is het geenszins ongewoon dat geldige merken een zeker verwijzend of beschrijvend karakter hebben. Een dergelijk merk kan evenwel worden ingeschreven, zelfs indien het in de ogen van een zeker publiek spontaan verwijst naar kenmerken van de waren waarvoor het is ingeschreven. Tekens die op het moment van het depot niet een gebruikelijke aanduiding van een bepaalde eigenschap van de waren zijn, maar slechts een verwijzend karakter hebben, zijn geen tekens waarop wordt gedoeld in artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn. 47 KPN voegt eraan toe dat het van belang is te weten of er voor de concurrenten alternatieven zijn, want hoe meer alternatieven er zijn, hoe kleiner de kans is dat een concurrent wordt beperkt in zijn mogelijkheden om een verwijzend teken als onderscheidingsteken te gebruiken. 48

229

Het BMB is van mening dat de weigeringsgrond van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn van toepassing is wanneer een merk uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de waren of diensten waarvoor om inschrijving wordt verzocht. Het is van geen belang dat er naast deze tekens of benamingen andere mogelijkheden bestaan om dezelfde kenmerken aan te duiden. Dit wordt bevestigd door het arrest van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee (C108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-2779). 49 Het BMB voert voorts aan dat de vraag of veel of weinig concurrenten de betrokken tekens of benamingen willen gebruiken, geen bepalend criterium is voor de toepassing van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn. 50 Ten slotte stelt het BMB dat het Beneluxgebied voor de toepassing van het Beneluxmerkenrecht één en ondeelbaar is, zodat de inschrijving van een teken als merk dient te worden geweigerd voor het gehele Beneluxgebied, indien dit teken in slechts één van de Beneluxlanden of in één van de Beneluxtalen beschrijvend is of anderszins onderscheidend vermogen mist. 51 Op grond van het reeds aangehaalde arrest Windsurfing Chiemsee betoogt de Commissie dat het in artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn gestelde verbod op beschrijvende merken beoogt dat tekens die kenmerken van de waren beschrijven, door eenieder ongestoord gebruikt kunnen worden. In dit verband is voor het verbod op dergelijke merken niet vereist dat het monopoliseringsgevaar actueel of concreet is. Verder is het irrelevant of er synoniemen bestaan voor de tekens of benamingen die kunnen worden gebruikt om kenmerken van de waren te beschrijven. 52 Ten slotte is het volgens de Commissie evenmin relevant of er veel dan wel weinig concurrenten zijn die hinder zouden kunnen ondervinden van monopolisering door inschrijving van een merk dat uitsluitend bestaat uit dergelijke tekens of benamingen. Antwoord van het Hof 53 Wat het eerste deel van de vraag betreft, zij eraan herinnerd dat volgens artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn de inschrijving wordt geweigerd van merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de waren of diensten waarvoor deze inschrijving wordt aangevraagd. 54 Zoals het Hof reeds heeft verklaard (reeds aangehaalde arresten Windsurfing Chiemsee, punt 25; Linde e.a., punt 73, en Libertel, punt 52), streeft artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn een doel van algemeen belang na, volgens hetwelk dergelijke tekens of benamingen door eenieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt. Deze bepaling

230

belet derhalve dat die tekens of benamingen op grond van hun inschrijving als merk aan een enkele onderneming worden voorbehouden. 55 Dit algemeen belang impliceert immers dat alle tekens of benamingen die kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, voor alle ondernemingen vrij beschikbaar blijven zodat zij deze tekens en benamingen kunnen gebruiken om dezelfde kenmerken van hun eigen waren te beschrijven. Merken die uitsluitend bestaan uit dergelijke tekens of benamingen kunnen dus niet worden ingeschreven, behalve door toepassing van artikel 3, lid 3, van de richtlijn. 56 In deze omstandigheden moet de bevoegde autoriteit krachtens artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn beoordelen, of een merk waarvan de inschrijving is aangevraagd, in de opvatting van de betrokken kringen thans kenmerken van de betrokken waren of diensten beschrijft, dan wel dit in de toekomst redelijkerwijs te verwachten is (zie in die zin arrest Windsurfing Chiemsee, reeds aangehaald, punt 31). Indien de bevoegde autoriteit na dit onderzoek concludeert dat dit het geval is, moet zij de inschrijving van het merk weigeren op grond van deze bepaling. 57 Het is irrelevant dat er andere tekens of benamingen bestaan die gebruikelijker zijn dan die waaruit het merk bestaat, om dezelfde kenmerken van de in de inschrijvingsaanvraag vermelde waren of diensten aan te duiden. Artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn bepaalt immers weliswaar dat een merk onder de in deze bepaling vermelde weigeringsgrond valt indien het „uitsluitend” bestaat uit tekens of benamingen die kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de betrokken waren of diensten, maar vereist niet dat deze tekens of benamingen de enig mogelijke manier van aanduiding van deze kenmerken zijn. 58 Evenmin is het doorslaggevend of een groot dan wel een klein aantal concurrenten belang kan hebben bij gebruik van de tekens of benamingen waaruit het merk bestaat. Elke marktdeelnemer die thans waren of diensten aanbiedt die concurreren met die waarvoor de inschrijving is aangevraagd, alsmede elke marktdeelnemer die dit in de toekomst zou kunnen doen, moet ongestoord gebruik kunnen maken van de tekens of benamingen die kunnen dienen om de kenmerken van deze waren of diensten te beschrijven. 59 Met betrekking tot het tweede deel van de vierde vraag zij opgemerkt dat, wanneer zoals in het hoofdgeding de toepasselijke nationale wetgeving bepaalt dat het uitsluitende recht dat wordt verkregen door inschrijving door een bevoegde autoriteit in een gebied waar verschillende officieel erkende talen naast elkaar bestaan, van een woordmerk luidende in één van deze talen, zich van rechtswege uitstrekt over de vertaling ervan in de andere talen, een dergelijke bepaling in feite gelijkstaat aan de inschrijving van een aantal verschillende merken.

231

60 Derhalve dient bovengenoemde autoriteit voor elk van deze vertalingen na te gaan, of deze niet uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd. 61 De vierde vraag moet derhalve aldus worden beantwoord, dat artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn zich verzet tegen de inschrijving van een merk dat uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, zelfs indien er tekens of benamingen bestaan die gebruikelijker zijn om dezelfde kenmerken aan te duiden en ongeacht het aantal concurrenten dat belang kan hebben bij gebruik van de tekens of benamingen waaruit het merk bestaat. Wanneer de toepasselijke nationale wetgeving bepaalt dat het uitsluitende recht dat wordt verkregen door inschrijving door een bevoegde autoriteit in een gebied waar verschillende officieel erkende talen naast elkaar bestaan, van een woordmerk luidende in één van deze talen, zich van rechtswege uitstrekt over de vertaling ervan in die andere talen, dient die autoriteit voor elk van deze vertalingen na te gaan, of deze niet uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van die waren of diensten.

De zesde vraag 62 Met het eerste deel van zijn zesde vraag, die als vierde dient te worden behandeld, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 3, lid 1, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat een merk dat beschrijvend is voor kenmerken van bepaalde waren of diensten, maar dit niet is voor kenmerken van andere waren of diensten in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn, moet worden geacht voor deze andere waren of diensten noodzakelijkerwijs onderscheidend vermogen te hebben in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn. In geval van een ontkennend antwoord wenst de verwijzende rechter met het tweede deel van zijn vraag te vernemen of bij de vaststelling, of een dergelijk merk onderscheidend vermogen heeft voor bepaalde waren of diensten waarvoor het niet beschrijvend is, rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat het publiek dit merk niet zal opvatten als onderscheidend voor die waren of diensten, omdat het merk kenmerken van andere waren of diensten beschrijft. Bij het Hof ingediende opmerkingen 63 KPN stelt dat, indien de verwijzende rechter met „beschrijvend teken” doelt op een woord uit het gangbare spraakgebruik, voldaan is aan de eisen van de artikelen 1 en 3 van de richtlijn inzake onderscheidend vermogen, wanneer een dergelijk woord als merk wordt gedeponeerd voor waren of diensten waarvoor het niet beschrijvend is. Voorts betoogt KPN dat het onderscheidend vermogen van een merk dient te worden beoordeeld met betrekking tot de waren of diensten waarvoor het merk is gedeponeerd, en niet met

232

betrekking tot waren of diensten die verband zouden kunnen houden met de waren of diensten waarvoor het merk is gedeponeerd. 64 Volgens het BMB kan een teken als Postkantoor onder meer dienen om de bestemming van de waren of diensten aan te geven, bijvoorbeeld meubelen bestemd voor gebruik in een postkantoor. Dat het teken door het relevante publiek kan worden begrepen als een aanwijzing in verband met een kenmerk van de betrokken waren of diensten (bijvoorbeeld de bestemming), maakt het teken dan ongeschikt als merk in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn. 65 Doch ook al zou het publiek het teken Postkantoor voor bepaalde waren of diensten niet als een aanwijzing in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn opvatten, dan nog blijft het teken op grond van deze bepaling ongeschikt om als merk te fungeren. Voor deze bepaling is immers niet zozeer van belang hoe het teken thans door het betrokken publiek wordt opgevat, maar wel of het teken in de handel kan dienen ter aanduiding van aldaar genoemde kenmerken of omstandigheden. Tevens moet rekening worden gehouden met de perceptie van het teken door de betrokken kringen zoals die redelijkerwijs in de toekomst te verwachten is. 66 De Commissie stelt dat het onderscheidend vermogen van een merk zowel afhangt van de waren of diensten waarvoor bescherming wordt aangevraagd, als van de wijze waarop de normaal ge誰nformeerde, redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van deze waren of diensten het merk opvat. Voorts is zij van mening dat de weigeringsgronden van artikel 3, lid 1, sub b en c, van de richtlijn afzonderlijk dienen te worden beoordeeld, hoewel er in de praktijk overlappingen kunnen optreden. Het is voor de vaststelling dat een teken voor deze waren of diensten onderscheidend vermogen bezit, dus niet voldoende dat het teken voor deze waren of diensten niet louter beschrijvend is. Antwoord van het Hof 67 Wat het eerste deel van de vraag betreft, blijkt uit artikel 3, lid 1, van de richtlijn dat de in deze bepaling vermelde weigeringsgronden onafhankelijk zijn van elkaar en een afzonderlijk onderzoek vereisen (zie met name arrest Linde e.a., reeds aangehaald, punt 67). Dit geldt in het bijzonder voor de weigeringsgronden die respectievelijk sub b, c, en d, van deze bepaling worden vermeld, ook al bestaat er een duidelijke overlapping tussen de respectieve werkingssfeer ervan (zie in die zin arrest van 4 oktober 2001, Merz & Krell, C-517/99, Jurispr. blz. I-6959, punten 35 en 36). 68 Voorts moeten volgens de rechtspraak van het Hof de verschillende in artikel 3 van de richtlijn opgesomde weigeringsgronden worden uitgelegd in het licht van het algemeen belang dat aan elk van die gronden ten grondslag ligt (zie met name arrest van 18 juni

233

2002, Philips, C-299/99, Jurispr. blz. I-5475, punt 77; arresten Linde e.a., reeds aangehaald, punt 71, en Libertel, reeds aangehaald, punt 51). 69 Bijgevolg kan uit het feit dat een teken niet valt onder een van deze weigeringsgronden, niet worden geconcludeerd dat het niet onder een andere weigeringsgrond kan vallen (zie in die zin arrest Linde e.a., reeds aangehaald, punt 68). 70 De bevoegde autoriteit kan dus in het bijzonder niet concluderen dat een merk onderscheidend vermogen heeft voor bepaalde waren of diensten op de enkele grond dat het deze waren of diensten niet beschrijft. 71 Zoals in punt 34 van het onderhavige arrest in herinnering is gebracht, moet het onderscheidend vermogen van een merk in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn voorts worden beoordeeld in relatie tot de in de inschrijvingsaanvraag vermelde waren of diensten. 72 Verder bepaalt artikel 13 van de richtlijn dat â&#x20AC;&#x17E;[i]ndien een grond voor weigering van inschrijving [...] slechts bestaat voor een deel van de waren of diensten waarvoor dit merk gedeponeerd [...] is, [...] de weigering van inschrijving [...] alleen die waren of diensten [betreft]â&#x20AC;?. 73 Bij een verzoek om inschrijving van een merk voor verschillende waren of diensten, moet de bevoegde autoriteit derhalve voor elke van deze waren of diensten nagaan of het merk onder geen van de in artikel 3, lid 1, van de richtlijn vermelde weigeringsgronden valt, en kan zij voor de in aanmerking genomen waren of diensten tot uiteenlopende conclusies komen. 74 De bevoegde autoriteit kan dus niet concluderen dat een merk onderscheidend vermogen heeft voor bepaalde waren of diensten op de enkele grond dat het kenmerken van andere waren of diensten beschrijft, zelfs al wordt de inschrijving ervan gevraagd voor al deze waren of diensten. 75 Wat het tweede deel van de vraag betreft moet, zoals in punt 34 van het onderhavige arrest is opgemerkt, het onderscheidend vermogen van een merk enerzijds worden beoordeeld in relatie tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving van het merk is aangevraagd, en anderzijds in relatie tot de perceptie ervan door het relevante publiek, dat bestaat uit de normaal geĂŻnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van die waren of diensten. 76

234

Hieruit volgt dat, indien de bevoegde autoriteit na het onderzoek van een aanvraag voor merkinschrijving vaststelt dat, gelet op alle relevante feiten en omstandigheden een merk elk onderscheidend vermogen mist voor bepaalde waren of diensten in de ogen van de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige gemiddelde consument van deze waren of diensten, zij de inschrijving van dit merk voor deze waren of diensten moet weigeren overeenkomstig artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn. 77 Daarentegen is het irrelevant dat ditzelfde merk in de ogen van de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige gemiddelde consument van andere waren of diensten, beschrijvend is voor kenmerken van deze andere waren of diensten in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn. 78 Noch uit artikel 3, noch uit enige andere bepaling van de richtlijn vloeit immers voort dat het beschrijvend karakter van een merk voor bepaalde waren of diensten een grond is voor weigering van de inschrijving van dit merk voor andere waren of diensten. Zoals in de zevende overweging van de considerans van de richtlijn wordt gepreciseerd, worden de gronden van weigering van het recht op een merk zelf, limitatief opgesomd. 79 Op de zesde vraag dient derhalve te worden geantwoord, dat artikel 3, lid 1, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat een merk dat beschrijvend is voor kenmerken van bepaalde waren of diensten, maar dit niet is voor kenmerken van andere waren of diensten in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn, niet kan worden geacht voor deze andere waren of diensten noodzakelijkerwijs onderscheidend vermogen te hebben in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn. Dat een merk kenmerken van bepaalde waren of diensten beschrijft in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn is irrelevant voor de beoordeling of ditzelfde merk voor andere waren of diensten onderscheidend vermogen heeft in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn.

De vijfde vraag 80 Vooraf moet er allereerst op worden gewezen dat in artikel 2 van de richtlijn wordt vastgelegd, welke soorten tekens een merk kunnen vormen (arrest van 12 december 2002, Sieckmann, C-273/00, Jurispr. blz. I-11737, punt 43), onafhankelijk van de waren of diensten waarvoor bescherming is aangevraagd (zie in die zin arresten Sieckmann, reeds aangehaald, punten 43-55; Libertel, reeds aangehaald, punten 22-42, en arrest van 27 november 2003, Shield Mark, C-283/01, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punten 34-41). In deze bepaling staat onder meer dat „woorden” en „letters” merken kunnen vormen, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden. 81

235

Gelet op deze bepaling is er geen reden om aan te nemen dat een woord als „Postkantoor” voor bepaalde waren of diensten niet geschikt is om de wezenlijke functie van het merk te vervullen, die daarin is gelegen dat aan de consument of de eindverbruiker de identiteit van oorsprong van de gemerkte waar of dienst wordt gewaarborgd, in dier voege dat hij deze waar of dienst zonder gevaar van verwarring kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst (zie onder meer arrest van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 28; arresten Merz & Krell, reeds aangehaald, punt 22, en Libertel, reeds aangehaald, punt 62). Bijgevolg draagt de uitlegging van artikel 2 van de richtlijn niet bij tot de beslechting van het geschil. 82 Evenwel blijkt uit de formulering van de vijfde vraag dat de verwijzende rechter in feite wil vernemen, of een merk waarvan inschrijving wordt gevraagd voor bepaalde waren of diensten, onder een weigeringsgrond valt of niet. Deze vraag dient dan ook aldus te worden begrepen dat de verwijzende rechter verzoekt om uitlegging van artikel 3, lid 1, van de richtlijn. 83 In de tweede plaats blijkt uit punt 15 van het onderhavige arrest dat het BMB zich in het hoofdgeding heeft gebaseerd op het feit dat „het teken Postkantoor [...] uitsluitend beschrijvend is voor de [betrokken] waren en diensten met betrekking tot een postkantoor” en daaruit heeft afgeleid dat het teken Postkantoor geen onderscheidend vermogen had. 84 Het eventuele gebrek aan onderscheidend vermogen van het teken Postkantoor waarop de verwijzende rechter doelt, vloeit dus voort uit de vaststelling dat dit teken kenmerken van de betrokken waren en diensten beschrijft, aangezien het uitsluitend bestaat uit bestanddelen die deze kenmerken beschrijven. 85 In dit verband dient te worden opgemerkt, zoals ook reeds in punt 67 van het onderhavige arrest werd beklemtoond, dat de in artikel 3, lid 1, van de richtlijn vermelde weigeringsgronden weliswaar onafhankelijk zijn van elkaar en een afzonderlijk onderzoek vereisen, maar er een duidelijke overlapping bestaat tussen de respectieve werkingssfeer van de in artikel 3, lid 1, sub b, c, en d, vermelde weigeringsgronden. 86 In het bijzonder mist een woordmerk dat kenmerken van waren of diensten beschrijft in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn, daardoor noodzakelijkerwijs elk onderscheidend vermogen voor deze waren of diensten in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn. Een merk kan evenwel elk onderscheidend vermogen missen voor waren of diensten om andere redenen dan dat het eventueel een beschrijvend karakter heeft. 87

236

Teneinde de verwijzende rechter een bruikbaar antwoord te geven, dient de vijfde vraag – die als vijfde dient te worden behandeld – derhalve zo te worden begrepen, dat in wezen wordt gevraagd of artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat een merk bestaande uit een woord waarvan elk bestanddeel beschrijvend is voor kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, kan worden geacht zelf niet beschrijvend te zijn voor kenmerken van deze waren of diensten, en zo ja onder welke voorwaarden. In deze context vraagt de verwijzende rechter of het van belang is dat er voor dit woord synoniemen bestaan of dat de kenmerken van de waren of diensten die door het woord kunnen worden beschreven, commercieel essentieel dan wel bijkomstig zijn. Bij het Hof ingediende opmerkingen 88 KPN voert aan dat, wanneer de bestanddelen van een merk elk onderscheidend vermogen missen voor de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, het merk meestal ook elk onderscheidend vermogen zal missen. Indien de bestanddelen van het merk evenwel niet elk onderscheidend vermogen missen, maar louter verwijzend van aard zijn voor de betrokken waren of diensten, zodat zij in theorie in de handel kunnen worden gebruikt om te verwijzen naar bepaalde eigenschappen ervan, kan het merk niettemin onderscheidend vermogen hebben voor deze waren of diensten. 89 Volgens het BMB dient elk teken, samengesteld of niet, te beantwoorden aan de criteria van de artikelen 2 en 3, lid 1, sub b, c, en d, van de richtlijn. Een nieuwe woordcombinatie zonder onderscheidend vermogen is niet ipso facto onderscheidend. 90 Het BMB stelt dat de vraag meestal zal zijn of een combinatie van woorden die louter beschrijvend zijn voor kenmerken van de betrokken waren, niettemin erin slaagt voldoende onderscheidend vermogen te verkrijgen, zodat het uit deze woordcombinatie bestaande merk zelf niet beschrijvend zal zijn in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn. Indien de combinatie niets anders is dan het louter bij elkaar voegen van twee niet onderscheidende (want beschrijvende) elementen, zal een dergelijke combinatie, hoewel strikt genomen nieuw, meestal niet onderscheidend worden geacht. 91 Ten slotte is het feit dat er synoniemen bestaan voor een – mogelijk beschrijvend – teken, geen bepalend criterium voor de geldigheid van een dergelijk teken als merk. 92 De Commissie betoogt dat een teken dat is samengesteld uit bestanddelen die ieder op zich voor de waren of diensten waarvoor het depot is verricht elk onderscheidend vermogen missen, in de regel, afgezien van inburgering, zelf ook geen onderscheidend vermogen heeft, tenzij er bijkomende omstandigheden zijn, zoals een wijziging van de grafische voorstelling of de betekenis van de samenstelling van die bestanddelen, die ertoe leiden dat het teken een extra kenmerk krijgt, waardoor het in zijn geheel geschikt is geworden om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden. De

237

betrokken toetsing dient echter steeds te zijn gebaseerd op de concrete omstandigheden van het geval. Antwoord van het Hof 93 Volgens artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn wordt de inschrijving geweigerd van merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waar of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten. 94 Zoals in punt 68 van het onderhavige arrest is benadrukt, moeten de verschillende in artikel 3 van de richtlijn opgesomde weigeringsgronden worden uitgelegd in het licht van het algemeen belang dat aan elk van die gronden ten grondslag ligt. 95 Blijkens de punten 54 en 55 van het onderhavige arrest streeft artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn een doel van algemeen belang na, volgens hetwelk tekens of benamingen die de kenmerken van waren of diensten beschrijven waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, door eenieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt. Deze bepaling belet derhalve dat dergelijke tekens of benamingen op grond van hun inschrijving als merk aan een enkele onderneming worden voorbehouden. 96 Voor de conclusie dat een merk dat, zoals het merk in het hoofdgeding, wordt gevormd door een woord bestaande uit een combinatie van bestanddelen, beschrijvend is in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn, is de vaststelling dat elk van deze bestanddelen beschrijvend is, onvoldoende. Het beschrijvend karakter moet worden vastgesteld voor het woord zelf. 97 Het is voorts niet noodzakelijk dat de in artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn bedoelde tekens of benamingen waaruit het merk is samengesteld, op het moment van de inschrijvingsaanvraag daadwerkelijk worden gebruikt voor de beschrijving van waren of diensten als die waarvoor de aanvraag is ingediend, of van kenmerken van deze waren of deze diensten. Zoals de formulering van deze bepaling aangeeft, is het voldoende dat deze tekens en benamingen hiertoe kunnen dienen. De inschrijving van een woord als merk moet dan ook op grond van deze bepaling worden geweigerd, indien het in minstens ĂŠĂŠn van de potentiĂŤle betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt [zie in die zin met betrekking tot de identieke bepalingen van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1) arrest van 23 oktober 2003, BHIM/Wrigley, C-191/01 P, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 32]. 98

238

Over het algemeen is de enkele combinatie van bestanddelen die op zich beschrijvend zijn voor kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, zelf nog steeds beschrijvend voor deze kenmerken in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn. Het enkele aaneenschrijven van dergelijke bestanddelen, zonder daaraan een ongebruikelijke wending te geven in bijvoorbeeld syntactische of semantische zin, kan immers slechts leiden tot een merk dat uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van deze waren of diensten. 99 Het is evenwel mogelijk dat een dergelijke combinatie niet beschrijvend is in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn, indien de door deze combinatie gewekte indruk ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van die bestanddelen. In het geval van een woordmerk, dat bestemd is om zowel gehoord als gelezen te worden, zal aan die voorwaarde zowel voor de auditieve als voor de visuele indruk die door het merk wordt gewekt, moeten zijn voldaan. 100 Een merk bestaande uit een woord waarvan elk bestanddeel beschrijvend is voor kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, is derhalve zelf ook beschrijvend voor deze kenmerken in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn, tenzij het woord merkbaar verschilt van de loutere som van zijn bestanddelen. Daarvoor moet het woord ofwel door de voor deze waren of diensten ongebruikelijke combinatie een indruk wekken die ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van de door de bestanddelen gegeven aanwijzingen, zodat dit woord meer is dan de som van zijn bestanddelen, ofwel moet het woord zijn gaan behoren tot het normale spraakgebruik en aldaar een eigen betekenis hebben gekregen, zodat het voortaan losstaat van zijn bestanddelen. In dit laatste geval dient dan te worden onderzocht of het woord dat een eigen betekenis heeft gekregen, niet zelf beschrijvend is in de zin van diezelfde bepaling. 101 Overigens is het om de in punt 57 van het onderhavige arrest uiteengezette reden, bij de beoordeling of een dergelijk merk valt onder de weigeringsgrond van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn, irrelevant of er synoniemen bestaan die dezelfde kenmerken van de waren of diensten kunnen aanduiden als in de inschrijvingsaanvraag zijn vermeld. 102 Het is evenmin relevant dat de kenmerken van de waren of diensten die kunnen worden beschreven, commercieel essentieel dan wel bijkomstig zijn. De formulering van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn maakt immers geen onderscheid naar de kenmerken waarop kan worden gewezen door de tekens of benamingen waaruit het merk bestaat. In het licht van het aan deze bepaling ten grondslag liggende algemeen belang moet elke onderneming werkelijk ongestoord gebruik kunnen maken van dergelijke tekens of benamingen ter beschrijving van welk kenmerk van haar eigen waren dan ook, ongeacht het commercieel belang. 103

239

Ten slotte is in de punten 59 en 60 supra reeds geantwoord op de vraag, in hoeverre een nationale bepaling als artikel 13, sub c, eerste alinea, BMW een rol speelt bij de uitlegging van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn. 104 Op de vijfde vraag dient dus te worden geantwoord dat artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat een merk bestaande uit een woord waarvan elk bestanddeel beschrijvend is voor kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, zelf beschrijvend is voor kenmerken van deze waren of diensten in de zin van deze bepaling, tenzij het woord merkbaar verschilt van de loutere som van zijn bestanddelen, Daarvoor moet het woord ofwel door de voor deze waren of diensten ongebruikelijke combinatie een indruk wekken die ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van de benamingen van de bestanddelen, zodat dit woord meer is dan de som van zijn bestanddelen, ofwel moet het woord zijn gaan behoren tot het normale spraakgebruik en aldaar een eigen betekenis hebben gekregen, zodat het voortaan losstaat van zijn bestanddelen. In dit laatste geval dient dan te worden onderzocht of het woord dat een eigen betekenis heeft gekregen, niet zelf beschrijvend is in de zin van die bepaling. Bij de beoordeling of een dergelijk merk valt onder de weigeringsgrond van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn, is het irrelevant of er synoniemen bestaan die dezelfde kenmerken van de waren of diensten kunnen aanduiden als in de inschrijvingsaanvraag zijn vermeld, dan wel of de kenmerken van de waren of diensten die kunnen worden beschreven, commercieel essentieel dan wel bijkomstig zijn.

De achtste vraag 105 Met zijn achtste vraag, die als zesde dient te worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of de richtlijn dan wel het Verdrag van Parijs zich ertegen verzet dat een tot merkinschrijving bevoegde autoriteit een merk inschrijft voor bepaalde waren of bepaalde diensten op voorwaarde dat deze een bepaald kenmerk niet bezitten. 106 De verwijzende rechter tekent daarbij aan dat het hem erom gaat of het teken Postkantoor kan worden ingeschreven voor bijvoorbeeld diensten van het verzorgen van direct-mail campagnes en het uitgeven van frankeerzegels â&#x20AC;&#x17E;voorzover die niet betrekking hebben op een postkantoorâ&#x20AC;?. Bij het Hof ingediende opmerkingen 107 KPN betoogt dat de richtlijn hierover niets regelt, zodat het Hof niet bevoegd is om zich over deze kwestie uit te spreken. Subsidiair stelt zij dat dergelijke beperkingen toelaatbaar zijn en dat het mogelijk is bij het depot uitsluitingen toe te staan of zelfs te vereisen. 108

240

Het BMB voert aan dat volgens de richtlijn de procedurele vraagstukken weliswaar behoren tot de bevoegdheid van de lidstaten, doch dat voor de verkrijging en het behoud van het merkrecht in al die staten in beginsel dezelfde voorwaarden gelden. Tot die voorwaarden behoort ook de verplichting dat de formulering van de inschrijving voldoet aan internationaal aanvaarde normen, met name de classificatie in de Overeenkomst van Nice. 109 De bepalingen van de Overeenkomst van Nice staan evenwel niet toe dat het ontbreken van een bepaalde, niet objectief vaststelbare eigenschap wordt opgenomen als onderdeel van een waren- of dienstenlijst. 110 De Commissie betoogt om te beginnen dat het Hof niet bevoegd is om een uitspraak te doen over de verenigbaarheid van een nationaalrechtelijke bepaling met het Verdrag van Parijs. Onder verwijzing naar verordening nr. 40/94 stelt zij voorts dat artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn zich er niet tegen verzet dat merken die voor sommige waren of diensten beschrijvend zijn, worden geweigerd voor een deel van de in de inschrijvingsaanvraag genoemde waren of diensten, een praktijk die ook door het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) wordt gehanteerd. Antwoord van het Hof 111 Er zij aan herinnerd dat de Overeenkomst van Nice de waren en diensten onderverdeelt in klassen teneinde de inschrijving van merken te vergemakkelijken. Elke klasse omvat verscheidene waren of verscheidene diensten. 112 Een onderneming kan weliswaar verzoeken om inschrijving van een merk voor alle waren of alle diensten van een dergelijke klasse, maar geen enkele bepaling van de richtlijn verbiedt haar om die inschrijving slechts voor bepaalde waren of diensten te vragen. 113 Zo is het ook mogelijk dat de bevoegde autoriteit bij een aanvraag voor inschrijving van een merk voor een volledige klasse van de Overeenkomst van Nice, het merk overeenkomstig artikel 13 van de richtlijn slechts inschrijft voor bepaalde waren of diensten van deze klasse, bijvoorbeeld wanneer het merk elk onderscheidend vermogen mist voor de andere in de aanvraag vermelde waren of diensten. 114 Daarentegen kan niet worden aanvaard dat de bevoegde autoriteit bij een inschrijvingsaanvraag voor bepaalde waren of diensten, het merk slechts inschrijft voorzover deze waren of diensten een bepaald kenmerk niet bezitten. 115

241

Een dergelijke praktijk zou leiden tot rechtsonzekerheid met betrekking tot de beschermingsomvang van het merk. Derden – in het bijzonder concurrenten – zouden doorgaans niet op de hoogte zijn van het feit dat voor bepaalde waren of diensten de door het merk verleende bescherming zich niet uitstrekt tot de waren of diensten met een bepaald kenmerk, en dit zou ertoe kunnen leiden dat zij ervan afzien, de tekens of benamingen waaruit het merk bestaat en die dit kenmerk beschrijven, te gebruiken om hun eigen waren te beschrijven. 116 Aangezien de richtlijn zich tegen een dergelijke praktijk verzet, behoeft niet te worden ingegaan op de uitlegging van het Verdrag van Parijs. 117 In deze omstandigheden dient op de achtste vraag te worden geantwoord dat de richtlijn zich ertegen verzet dat een voor merkinschrijving bevoegde autoriteit een merk inschrijft voor bepaalde waren of bepaalde diensten op voorwaarde dat deze een bepaald kenmerk niet bezitten.

De zevende vraag 118 Met zijn zevende vraag, die als laatste dient te worden onderzocht, wil de verwijzende rechter vernemen of artikel 3 van de richtlijn zich verzet tegen de praktijk van een voor merkinschrijving bevoegde autoriteit waarbij uitsluitend de inschrijving van evident ontoelaatbare merken wordt geweigerd. Bij het Hof ingediende opmerkingen 119 KPN stelt dat, daar de richtlijn in artikel 3, lid 1, bepaalt dat tekens niet worden ingeschreven of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden, zij de lidstaten expliciet toestaat om merken in te schrijven die later nietig verklaard kunnen worden. Bijgevolg staat het de lidstaten vrij om in het stadium van de inschrijving te bepalen dat alleen „evident ontoelaatbare” tekens worden geweigerd. Het staat hen ook vrij te bepalen welke tekens als „evident ontoelaatbaar” moeten worden beschouwd en welke niet. De invulling van dit criterium zou kunnen zijn dat tot inschrijving van een teken wordt overgegaan, ook al bestaat er gerede twijfel over de vraag of het teken voldoende onderscheidend vermogen heeft. Daarentegen dienen in een procedure tot nietigverklaring van een ingeschreven merk de criteria van de artikelen 1 tot en met 3 van de richtlijn strikt te worden toegepast. 120 Het BMB en de Commissie zijn daarentegen van mening dat de Beneluxlanden sinds de inwerkingtreding van de richtlijn niet meer kunnen afgaan op de gemeenschappelijke commentaren van hun regeringen inzake de BMW en evenmin op de eerdere uitspraken van het Benelux-Gerechtshof, die ten gevolge van de richtlijn achterhaald zijn, maar zich moeten baseren op de tekst, het doel en de strekking van artikel 3 van de richtlijn. Deze

242

bepaling maakt geen onderscheid tussen „ontoelaatbare” en „evident ontoelaatbare” depots. Antwoord van het Hof 121 Blijkens punt I, lid 6, laatste alinea, van de memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de BMW van 2 december 1992 „zal het [...] toetsingsbeleid een voorzichtig en terughoudend beleid moeten zijn, waarbij met alle belangen van het bedrijfsleven rekening wordt gehouden en waarbij het streven erop gericht zal zijn slechts de evident ontoelaatbare depots inhoudelijk te herstellen dan wel te weigeren” en „[zal] de toetsing binnen de grenzen [...] blijven die door de rechtspraak in de Benelux, met name die van het Benelux-Gerechtshof, zijn getrokken”. 122 Dienaangaande zij eraan herinnerd dat de derde overweging van de considerans van de richtlijn weliswaar bepaalt dat het thans niet nodig lijkt de merkenwetgevingen van de lidstaten volledig aan te passen, maar de zevende overweging van de considerans preciseert dat de verkrijging en het behoud van het recht op een ingeschreven merk in alle lidstaten in beginsel afhankelijk worden gesteld van gelijke voorwaarden en dat hiertoe de gronden van weigering van het recht op een merk zelf limitatief worden opgesomd in de richtlijn. 123 Bovendien is het stelsel van de richtlijn gebaseerd op een controle vóór de inschrijving, al regelt zij tevens een controle achteraf. Het onderzoek van met name de in artikel 3 van de richtlijn vermelde weigeringsgronden vindt plaats in het kader van de aanvraag om inschrijving en moet grondig en volledig zijn, teneinde te voorkomen dat merken ten onrechte worden ingeschreven (zie in die zin arrest Libertel, reeds aangehaald, punt 59). 124 De bevoegde autoriteit van een lidstaat moet derhalve de inschrijving weigeren van elk merk dat valt onder een van de gronden voor weigering van de inschrijving die zijn vastgesteld door de richtlijn, met name in artikel 3. 125 Artikel 3 van de richtlijn maakt geen onderscheid tussen merken die niet kunnen worden ingeschreven en merken die „evident” niet kunnen worden ingeschreven. Bijgevolg mag een bevoegde autoriteit niet overgaan tot inschrijving van merken die vallen onder een van de in dit artikel vermelde gronden voor weigering van inschrijving op grond dat deze merken niet „evident ontoelaatbaar” zouden zijn. 126 Derhalve dient op de zevende vraag te worden geantwoord dat artikel 3 van de richtlijn zich verzet tegen de praktijk van een voor merkinschrijving bevoegde autoriteit waarbij uitsluitend de inschrijving van „evident ontoelaatbare” merken wordt geweigerd.

243

Kosten 127 De kosten door de Commissie wegens indiening van haar opmerkingen bij het Hof gemaakt, komen niet voor vergoeding in aanmerking. Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen.

HET HOF VAN JUSTITIE (Zesde kamer),

uitspraak doende op de door het Gerechtshof te â&#x20AC;&#x2122;s-Gravenhage bij beschikking van 3 juni 1999 gestelde vragen, verklaart voor recht: 1) Artikel 3 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moet aldus worden uitgelegd dat een voor merkinschrijving bevoegde autoriteit niet alleen rekening moet houden met het merk zoals het is gedeponeerd, maar met alle relevante feiten en omstandigheden. Deze autoriteit moet rekening houden met alle relevante feiten en omstandigheden, alvorens een definitieve beslissing te nemen over een aanvraag voor de inschrijving van een merk. Een rechterlijke instantie bij wie beroep is ingesteld tegen een beslissing over een aanvraag voor de inschrijving van een merk, moet eveneens rekening houden met alle relevante feiten en omstandigheden binnen de grenzen van de uitoefening van haar bevoegdheden, zoals vastgesteld door de toepasselijke nationale regelgeving. 2) De inschrijving van een merk voor bepaalde waren of diensten in een lidstaat heeft geen invloed op het onderzoek dat een voor merkinschrijving bevoegde autoriteit in een andere lidstaat verricht met betrekking tot een aanvraag voor de inschrijving van een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het eerste merk is ingeschreven. 3) Artikel 3, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104 verzet zich tegen de inschrijving van een merk dat uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, zelfs indien er tekens of benamingen bestaan die gebruikelijker zijn om dezelfde kenmerken aan te duiden en ongeacht het

244

aantal concurrenten dat belang kan hebben bij gebruik van de tekens of benamingen waaruit het merk bestaat. Wanneer de toepasselijke nationale wetgeving bepaalt dat het uitsluitende recht dat wordt verkregen door inschrijving door een bevoegde autoriteit in een gebied waar verschillende officieel erkende talen naast elkaar bestaan, van een woordmerk luidende in ĂŠĂŠn van deze talen, zich van rechtswege uitstrekt over de vertaling ervan in die andere talen, dient die autoriteit voor elk van deze vertalingen na te gaan, of deze niet uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van die waren of diensten. 4) Artikel 3, lid 1, van richtlijn 89/104 moet aldus worden uitgelegd dat een merk dat beschrijvend is voor kenmerken van bepaalde waren of diensten, maar dit niet is voor kenmerken van andere waren of diensten in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van deze richtlijn, niet kan worden geacht voor deze andere waren of diensten noodzakelijkerwijs onderscheidend vermogen te hebben in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn. Dat een merk kenmerken van bepaalde waren of diensten beschrijft in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104 is irrelevant voor de beoordeling of ditzelfde merk voor andere waren of diensten onderscheidend vermogen heeft in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn. 5) Artikel 3, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104 moet aldus worden uitgelegd dat een merk bestaande uit een woord waarvan elk bestanddeel beschrijvend is voor kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, zelf beschrijvend is voor kenmerken van deze waren of diensten in de zin van deze bepaling, tenzij het woord merkbaar verschilt van de loutere som van zijn bestanddelen. Daarvoor moet het woord ofwel door de voor deze waren of diensten ongebruikelijke combinatie een indruk wekken die ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van de benaming van de bestanddelen, zodat dit woord meer is dan de som van zijn bestanddelen, ofwel moet het woord zijn gaan behoren tot het normale spraakgebruik en aldaar een eigen betekenis hebben gekregen, zodat het voortaan losstaat van zijn bestanddelen. In dit laatste geval dient dan te worden onderzocht of het woord dat een eigen betekenis heeft gekregen, niet zelf beschrijvend is in de zin van die bepaling. Bij de beoordeling of een dergelijk merk valt onder de weigeringsgrond van artikel 3, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104, is het irrelevant of er synoniemen bestaan die dezelfde kenmerken van de waren of diensten aanduiden als in de inschrijvingsaanvraag zijn vermeld, dan wel of de kenmerken van de waren of diensten die kunnen worden beschreven, commercieel essentieel dan wel bijkomstig zijn.

245

6) Richtlijn 89/104 verzet zich ertegen dat een voor merkinschrijving bevoegde autoriteit een merk inschrijft voor bepaalde waren of bepaalde diensten op voorwaarde dat deze een bepaald kenmerk niet bezitten. 7) Artikel 3 van richtlijn 89/104 verzet zich tegen de praktijk van een voor merkinschrijving bevoegde autoriteit waarbij uitsluitend de inschrijving van â&#x20AC;&#x17E;evident ontoelaatbareâ&#x20AC;? merken wordt geweigerd. Skouris

Gulmann

Cunha Rodrigues

Schintgen

Macken

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 12 februari 2004. De griffier

De president

R. Grass

V. Skouris

246

ARREST VAN HET HOF (Zesde kamer) 12 februari 2004 (1) „Harmonisatie van wetgevingen – Merken – Richtlijn 89/104/EEG – Artikel 3, lid 1, sub b, c en e – Gronden voor weigering van inschrijving – Driedimensionaal merk gevormd door productverpakking – Onderscheidend vermogen” In zaak C-218/01, betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 234 EG van het Bundespatentgericht (Duitsland), in de procedure die aldaar aanhangig is gemaakt door Henkel KGaA, om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van artikel 3, lid 1, sub b, c en e, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), wijst HET HOF VAN JUSTITIE (Zesde kamer),

samengesteld als volgt: C. Gulmann, waarnemend voor de president van de Zesde kamer, J. N. Cunha Rodrigues, J.-P. Puissochet, R. Schintgen en F. Macken (rapporteur), rechters, advocaat-generaal: D. Ruiz-Jarabo Colomer, griffier: L. Hewlett, hoofdadministrateur, gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door N. Rasmussen en P. Nemitz als gemachtigden, gezien het rapport ter terechtzitting, gehoord de mondelinge opmerkingen van Henkel KGaA, vertegenwoordigd door C. Osterrieth, Rechtsanwalt, en de Commissie, vertegenwoordigd door N. Rasmussen en P. Nemitz, ter terechtzitting van 14 november 2002, gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 14 januari 2003, het navolgende

Arrest

247

Bij beschikking van 10 april 2001, ingekomen bij het Hof op 29 mei daaraanvolgend, heeft het Bundespatentgericht krachtens artikel 234 EG drie prejudiciële vragen gesteld over de uitlegging van artikel 3, lid 1, sub b, c en e, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1; hierna: „richtlijn”). 2 Deze vragen zijn gerezen in een beroep dat Henkel KGaA (hierna: „Henkel”) heeft ingesteld tegen het besluit van het Duitse Patent- und Markenamt (Duits octrooi- en merkenbureau), een merk van genoemde vennootschap niet in te schrijven wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen.

Rechtskader De gemeenschapsregeling 3 Volgens de eerste overweging van de considerans heeft de richtlijn tot doel om de merkenwetgevingen van de lidstaten aan te passen, teneinde de bestaande verschillen op te heffen die het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten kunnen belemmeren en de mededingingsvoorwaarden op de gemeenschappelijke markt kunnen vervalsen. 4 Uit de tiende overweging van de considerans van de richtlijn volgt dat de door het ingeschreven merk verleende bescherming met name tot doel heeft, de functie van het merk als aanduiding van de herkomst te waarborgen. 5 Artikel 2 van de richtlijn, met de titel „Tekens die een merk kunnen vormen”, bepaalt: „Merken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden.” 6 Artikel 3 van de richtlijn, waarin de gronden voor weigering of nietigheid van de inschrijving zijn opgesomd, bepaalt: „1.

Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden:

a) tekens die geen merk kunnen vormen; b) merken die elk onderscheidend vermogen missen;

248

c) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten; [...] e) tekens die uitsluitend bestaan uit: – de vorm die door de aard van de waar bepaald wordt, of – de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, of – de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft; [...] 3. Een merk wordt niet geweigerd of kan, indien ingeschreven, niet worden nietig verklaard overeenkomstig lid 1, sub b, c of d, indien het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van de aanvraag om inschrijving onderscheidend vermogen heeft verkregen. De lidstaten kunnen voorts bepalen dat deze bepaling ook van toepassing is, wanneer het onderscheidend vermogen verkregen is na de aanvraag om inschrijving of na de inschrijving. [...]” De nationale regeling 7 § 3 van het Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichnungen (wet inzake de bescherming van merken en andere onderscheidende tekens) van 25 oktober 1994 (BGBl. 1994 I, blz. 3082; hierna: „Markengesetz”), dat op 1 januari 1995 in werking is getreden en de richtlijn in Duits recht heeft omgezet, luidt als volgt: „1) Als merk kunnen worden beschermd alle tekens, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, afbeeldingen, letters, cijfers, geluiden, driedimensionale vormgevingen, met inbegrip van vormen van waren of van hun verpakking, alsook andere presentatievormen, met inbegrip van kleuren en kleursamenstellingen, die de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden. 2) Kunnen niet als merk worden beschermd tekens die uitsluitend bestaan in een vorm 1.

249

die door de aard van de waar wordt bepaald, 2. die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, of 3. die een wezenlijke waarde geeft aan de waar.” 8 Ingevolge § 8, lid 1, van het Markengesetz worden tekens die in de zin van § 3 van de wet kunnen worden beschermd, niet ingeschreven als zij niet grafisch kunnen worden voorgesteld. 9 § 8, lid 2, van het Markengesetz bepaalt: „Niet ingeschreven worden merken 1. die voor de waren of diensten elk onderscheidend vermogen missen; 2. die uitsluitend bestaan in tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten, [...]” 10 Krachtens § 8, lid 3, van het Markengesetz geldt het bepaalde in § 8, lid 2, sub 1 en 2, niet indien het merk vóór de datum waarop een besluit omtrent de inschrijving is genomen, als gevolg van het gebruik van dit merk voor de waren of diensten waarvoor het is aangemeld, in de betrokken kringen is ingeburgerd.

Het hoofdgeding en de prejudiciële vragen 11 Op 18 juni 1998 heeft Henkel de volgende vormgeving als gekleurd driedimensionaal merk voor „vloeibare wasmiddelen voor wol” aangemeld:

250

12 Het gaat om een langgerekte fles die naar boven toe smaller wordt, waarmee de handgreep één geheel vormt, met een relatief kleine mond en een tweeledige afsluitdop die ook als doseerbeker dienst kan doen. 13 Het Duitse Patent- und Markenamt heeft genoemde aanvraag op basis van § 8, lid 2, sub 1, van het Markengesetz afgewezen op grond dat de betreffende vorm voor de betrokken waren een gangbare verpakkingsvorm is, die geen verwijzing inhoudt naar de herkomst van de waar en dus het nodige onderscheidende vermogen mist. 14 Henkel heeft tegen dit afwijzende besluit beroep aangetekend bij het Bundespatentgericht. Zij voert in het bijzonder aan dat, gelet op de totaalindruk die het betrokken merk maakt, dit merk onderscheidend vermogen heeft. Door de combinatie van vorm en kleur onderscheidt het zich duidelijk van soortgelijke producten van concurrenten. In het economisch verkeer pleegt men de betrokken waren, met name aan de hand van de vorm en het uiterlijk van de fles, met bepaalde producenten in verband te brengen. Dit blijkt ook uit een in opdracht van Henkel in april 1998 uitgevoerde enquête. 15 Henkel stelt dat het merk waarvoor inschrijving is gevraagd, voorts niet als beschrijvend teken in de zin van § 8, lid 2, sub 2, van het Markengesetz (dat overeenkomt met artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn) vrij beschikbaar hoeft te worden gehouden, aangezien de concurrenten niet op de betrokken vorm en kleur zijn aangewezen, maar voor hun flessen voor vloeibaar wolwasmiddel uit een grote verscheidenheid aan vormen kunnen putten. 16 Het Bundespatentgericht stelt vast dat het teken waarvoor inschrijving is verzocht een merk kan vormen in de zin van artikel 2 van de richtlijn. 17 De verwijzende rechterlijke instantie stelt dat bij aanvragen om inschrijving van driedimensionale verpakkingsvormen voor producten die in de handel over het algemeen

251

worden verpakt, tevens rekening moet worden gehouden met de in artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn opgesomde weigeringsgronden. Voor het litigieuze merk geldt evenwel dat het kenmerken heeft die niet worden bepaald door de aard van de waar, noch noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen, noch een wezenlijke waarde aan de waar geven in de zin van die bepaling. 18 Met betrekking tot artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn, waarvan de toepassing door diezelfde bepaling, sub e, niet wordt uitgesloten, merkt de verwijzende rechterlijke instantie op dat niet kan worden uitgesloten dat de vorm van een verpakking, zoals een fles, waarvoor inschrijving is gevraagd, kan dienen ter aanduiding van de inhoud van de verpakking en daarmee van de hoedanigheid van de betrokken waar. Zij refereert tevens aan het algemeen belang dat aan artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn ten grondslag ligt. Volgens genoemde rechterlijke instantie stelt deze bepaling de voorwaarde dat de vrije keuzemogelijkheid tussen alle benamingen en tekens die ter aanduiding van de kenmerken van de betrokken waren kunnen dienen, moet worden behouden. 19 Onder deze omstandigheden heeft het Bundespatentgericht, van oordeel dat de oplossing van het geding afhangt van de uitlegging van artikel 3, lid 1, sub b, c en e, van de richtlijn, besloten om de behandeling van de zaak te schorsen en het Hof de volgende prejudiciĂŤle vragen te stellen: â&#x20AC;&#x17E;1) Moet bij driedimensionale merken, bestaande in de verpakking van waren die (zoals vloeistoffen) gewoonlijk in verpakte vorm in het economisch verkeer worden gebracht, de verpakking van de waar in merkenrechtelijk opzicht met de vorm van de waar worden gelijkgesteld, zodat a) de verpakking van de waar als vorm van de waar in de zin van artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn moet worden beschouwd; b) de verpakking van de waar kan dienen ter aanduiding van de (uiterlijke) hoedanigheid van de verpakte waar in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn? 2) Bezitten driedimensionale merken, bestaande in de verpakking van waren die gewoonlijk in verpakte vorm in het economisch verkeer worden gebracht, onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn, indien de typische kenmerken van het aangevraagde driedimensionale merk, die afwijken van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is en die dus bepalend zijn voor de geschiktheid van het merk ter aanduiding van de herkomst van de waren, ook zonder analytisch en vergelijkend onderzoek en zonder

252

bijzondere oplettendheid door de redelijk geĂŻnformeerde, omzichtige en oplettende, gemiddelde consument kunnen worden herkend? 3) Kan het onderscheidend vermogen uitsluitend worden beoordeeld op basis van de opvattingen in de binnenlandse handel, zonder dat een ambtelijk onderzoek hoeft te worden verricht teneinde te bepalen of en in welke omvang gelijke of overeenstemmende merken in andere lidstaten van de Europese Unie zijn ingeschreven of van inschrijving zijn uitgesloten?â&#x20AC;?

De eerste vraag Bij het Hof ingediende opmerkingen 20 Met betrekking tot de eerste vraag, sub a, betoogt Henkel dat de ratio legis van artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn, zoals uitgemaakt door het Hof in zijn arrest van 18 juni 2002, Philips (C-299/99, Jurispr. blz. I-5475), niet extensief kan worden uitgelegd als betrekking hebbende op de inschrijving als merk van de verpakking van een product. Geen enkele marktdeelnemer zal worden belet een vloeibaar wasmiddel op de markt te brengen, als de litigieuze verpakking wordt ingeschreven. Het zal dan alleen niet mogelijk zijn om de door de merkhouder gekozen presentatie, fles of dop te gebruiken. 21 Met betrekking tot vloeibare waar merkt Henkel op dat de vorm hiervan inherent is aan de aard van de waar. Als de waar geen vorm heeft, zoals bij vloeistoffen, kan hij evenmin een vorm krijgen door middel van zijn verpakking. 22 Met betrekking tot de eerste vraag, sub b, stelt Henkel dat de gemiddelde consument onderscheid maakt tussen waar en verpakking. Er bestaat slechts een beperkt verband tussen verpakking en inhoud daarvan. Henkel merkt op dat er een grote verscheidenheid aan verpakkingen bestaat en dat het hoofdgeding betrekking heeft op een nieuwe verpakkingsvorm. 23 Volgens Henkel kan in zijn algemeenheid niet worden gesteld dat de verpakking een aanwijzing vormt voor de hoedanigheid van de waar. De eigenschap van iedere vloeistof is enkel dat het een stof in vloeibare staat betreft. Deze staat is echter niet een hoedanigheid van de waar, althans niet een hoedanigheid die van belang is met het oog op artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn. 24 De Commissie van de Europese Gemeenschappen baseert zich op de verklaringen die zij bij de vaststelling van de richtlijn samen met de Raad van de Europese Unie heeft afgegeven met betrekking tot artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn, welke verklaringen zijn opgenomen in het proces-verbaal van de Raad (PB BHIM nr. 5/96, blz. 607). Daaruit

253

blijkt de zienswijze dat bij verpakte waar de uitdrukking „vorm van de waar” eveneens ziet op de vorm van de verpakking. Volgens de Commissie moet de eerste vraag, sub a, dan ook bevestigend worden beantwoord. 25 Volgens haar impliceert dit antwoord echter niet noodzakelijkerwijs dat in het hoofdgeding aan de voorwaarden van artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn is voldaan. 26 Met betrekking tot de eerste vraag, sub b, stelt de Commissie dat merken die bestaan in „tekens of benamingen” als bedoeld in artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn, tevens non-verbale twee- of driedimensionale tekens omvatten. Derhalve kan deze bepaling ook betrekking hebben op de verpakking van waar met een driedimensionale vorm. Dat de gezamenlijke verklaringen van de Raad en de Commissie zijn gegeven met betrekking tot artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn, sluit volgens haar eventuele toepasselijkheid van diezelfde bepaling, sub c, op de verpakking van waar met een driedimensionale vorm niet uit. 27 Volgens de Commissie moet onderscheid worden gemaakt tussen de eventuele toepasselijkheid van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn op driedimensionale merken bestaande in de verpakking van de waar en de daadwerkelijke toepassing van deze bepaling op een concreet geval. Zij benadrukt dat de hoedanigheid van de verpakking niet automatisch mag worden vereenzelvigd met de (uiterlijke) hoedanigheid van de inhoud daarvan. Integendeel, om te bepalen of een driedimensionale verpakking de (met name uiterlijke) hoedanigheid van de verpakte waar aanduidt in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn, dient het verband te worden onderzocht tussen de verpakking en de hoedanigheid van de waar, waarbij rekening dient te worden gehouden met de waarneming van de gemiddelde consument. 28 De Commissie merkt tot slot op dat de verpakking van waar met een driedimensionale vorm kan dienen ter aanduiding van de hoedanigheid van verpakte waar in de zin van artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn. Antwoord van het Hof 29 Overeenkomstig artikel 2 van de richtlijn kan de vorm van de waar of van de verpakking ervan een merk vormen, op voorwaarde dat zij vatbaar is voor grafische voorstelling en de waren of diensten van een onderneming kan onderscheiden. 30 Zoals voor ieder merk geldt voor het betrokken merk dat het de wezenlijke functie van een merk moet vervullen, te weten dat aan de consument of de eindverbruiker met betrekking tot de gemerkte waren of diensten de identiteit van de oorsprong wordt gewaarborgd, in dier voege dat hij deze zonder gevaar voor verwarring van waren of

254

diensten van andere herkomst kan onderscheiden. Om zijn rol van essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging dat het EG-Verdrag tot stand wil brengen te kunnen vervullen, dient het merk de waarborg te bieden dat alle van dat merk voorziene waren of diensten zijn vervaardigd of verricht onder controle van een en dezelfde onderneming, die verantwoordelijk kan worden geacht voor de kwaliteit ervan (zie met name arresten van 11 november 1997, Loendersloot, C-349/95, Jurispr. blz. I-6227, punten 22 en 24, en 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 28, en arrest Philips, reeds aangehaald, punt 30). 31 Met betrekking tot de weigeringsgronden van artikel 3, lid 1, van de richtlijn dient eraan te worden herinnerd dat merken altijd moeten worden beoordeeld met betrekking tot de waren of diensten waarvoor inschrijving van het merk wordt aangevraagd (zie arrest Philips, reeds aangehaald, punt 59). 32 Sommige waar heeft een intrinsieke vorm in die zin, dat deze vorm noodzakelijkerwijs voortvloeit uit de kenmerken van de waar en het niet nodig is om de waar een bepaalde vorm te geven om deze in de handel te kunnen brengen. In dergelijke gevallen is er in beginsel geen voldoende nauw verband tussen verpakking en waar, zodat de verpakking niet met de vorm van de waar kan worden gelijkgesteld voor het onderzoek van een aanvraag om inschrijving als merk. Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn voor spijkers, die in het algemeen verpakt in de handel worden gebracht. 33 Daarnaast is er waar die geen intrinsieke vorm heeft en enkel in verpakte toestand in de handel kan worden gebracht. De gekozen verpakking geeft aan de waar haar vorm. In die gevallen dient deze verpakking voor het onderzoek van een aanvraag om inschrijving als merk te worden gelijkgesteld met de vorm van de waar. Dit is bijvoorbeeld het geval voor waar die in korrels, als poeder of als vloeistof wordt geproduceerd en reeds naar zijn aard een echte vorm ontbeert. 34 Ingevolge artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn worden niet ingeschreven of, indien ingeschreven, kunnen nietig worden verklaard tekens die uitsluitend bestaan in de vorm die door de aard van de waar bepaald wordt, in de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen en in de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft. 35 Als een deelnemer aan het economisch verkeer de inschrijving als merk vraagt van de verpakking van waar zoals beschreven in de punten 11 en 12 van het onderhavige arrest, moeten voor een weigering om in te schrijven op grond van artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn de vorm van de waar en die van de verpakking worden gelijkgesteld. 36

255

Aangezien deze laatste bepaling, zoals het Hof reeds eerder heeft opgemerkt, een eerste obstakel vormt dat de inschrijving kan verhinderen van een teken dat uitsluitend bestaat in de vorm van een waar (zie arrest Philips, reeds aangehaald, punt 76), dient een dergelijke aanvraag in de eerste plaats te worden onderzocht aan de hand van de drie in deze bepaling genoemde weigeringsgronden. 37 Derhalve moet op de eerste vraag, sub a, worden geantwoord dat bij driedimensionale merken bestaande in de verpakking van waar die om met de aard van die waar verband houdende redenen in verpakte vorm in de handel wordt gebracht, de verpakking van de waar moet worden gelijkgesteld met de vorm van de waar, zodat deze verpakking de vorm van de waar is in de zin van artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn. 38 Met betrekking tot de eerste vraag, sub b, is voor de vraag hoe een aangemeld driedimensionaal merk dat bestaat in de verpakking van de waar moet worden beoordeeld aan de hand van de verschillende weigeringsgronden van artikel 3, lid 1, van de richtlijn, allereerst van belang dat deze weigeringsgronden los van elkaar staan en elk een onafhankelijk onderzoek vergen (zie arrest van 8 april 2003, Linde e.a., C-53/01– C-55/01, Jurispr. blz. I-3161, punt 67). 39 Hieruit volgt dat wanneer de inschrijving van een driedimensionaal merk bestaande in de vorm van de waar niet wordt geweigerd op grond van artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn, toch een weigering kan volgen wanneer een dergelijk merk behoort tot één of meer van de in dat artikel, met name sub b tot en met d, vermelde categorieën (arrest Linde e.a., reeds aangehaald, punt 68). 40 Volgens artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn worden beschrijvende merken, dat wil zeggen die welke uitsluitend bestaan in tekens of benamingen die in het economisch verkeer kunnen dienen ter aanduiding van de kenmerken van de waren of diensten waarvoor die inschrijving is aangevraagd, niet ingeschreven. 41 Het algemeen belang dat aan deze bepaling ten grondslag ligt impliceert, dat alle merken die uitsluitend bestaan in tekens of benamingen die kunnen dienen ter aanduiding van de kenmerken van waren of diensten in de zin van die bepaling, voor eenieder vrij beschikbaar dienen te zijn en niet kunnen worden ingeschreven, onverminderd de toepassing van artikel 3, lid 3, van die bepaling (arrest Linde e.a., reeds aangehaald, punt 74). 42 Artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn sluit niet uit, dat een merk bestaande in een met de vorm van de waar gelijk te stellen driedimensionale verpakking kan dienen om bepaalde kenmerken van de aldus verpakte waar aan te duiden. Al kan het moeilijk zijn om

256

dergelijke kenmerken te herkennen, niet kan worden uitgesloten dat de verpakking kenmerken van de waar, daarbij inbegrepen de hoedanigheid van de waar, aanduidt. 43 In dit verband dient de instantie die bevoegd is om deze bepaling toe te passen, het verband te onderzoeken tussen de verpakking en de aard van de waar waarvoor de inschrijving is aangevraagd, en vast te stellen of de in die bepaling opgenomen weigeringsgrond bij een concreet onderzoek van alle relevante elementen die het aangemelde merk kenmerken, inzonderheid tegen de achtergrond van het hiervóór vermelde algemeen belang, in het concrete geval van toepassing is. 44 Gelet op het voorgaande dient op de eerste vraag, sub b, te worden geantwoord dat bij driedimensionale merken bestaande in de verpakking van waar welke om met de aard van die waar verband houdende redenen in verpakte vorm in de handel wordt gebracht, de verpakking van de waar kan dienen ter aanduiding van kenmerken, daaronder begrepen de hoedanigheid, van de verpakte waar in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn.

De tweede vraag 45 Met zijn tweede vraag wenst de verwijzende rechterlijke instantie te vernemen of bij driedimensionale merken bestaande in de verpakking van waren die gewoonlijk in verpakte vorm in de handel worden gebracht, het onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn afhangt van de vraag of de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende, gemiddelde consument ook zonder analytisch of vergelijkend onderzoek en zonder bijzondere oplettendheid de kenmerken van het aangevraagde driedimensionale merk, die afwijken van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is, kan herkennen, zodat die kenmerken de betrokken waar kunnen onderscheiden van waren van andere ondernemingen. Bij het Hof ingediende opmerkingen 46 Henkel stelt dat, in tegenstelling tot hetgeen de verwijzende rechterlijke instantie naar voren heeft gebracht, de consument onderscheid maakt tussen enerzijds de waar en anderzijds de verpakking. Door dit onderscheid heeft de verpakking voor hem de functie van herkomstaanduiding. 47 Volgens de Commissie is het bepalende element in dit opzicht de waarneming van de gemiddelde consument en niet de abstracte beoordeling van kenmerken die, volgens de bewoordingen van de tweede vraag, „afwijken van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is”. Hoewel deze kenmerken op zich niet bepalend zijn, kunnen zij niettemin in bepaalde gevallen de waarneming van de gemiddelde consument beïnvloeden. De Commissie meent dat het Hof de beginselen dient toe te passen die

257

voortvloeien uit zijn rechtspraak, waarin het reeds heeft aangegeven dat de nationale rechter dient uit te gaan van „de vermoedelijke verwachting” van de gemiddeld geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende, gemiddelde consument (zie onder meer arrest van 16 juli 1998, Gut Springenheide en Tusky, C-210/96, Jurispr. blz. I-4657, punten 30, 31 en 37). Antwoord van het Hof 48 Volgens de rechtspraak van het Hof houdt het onderscheidend vermogen van een merk in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn in dat het merk zich leent om de waar waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden (zie arrest Linde e.a., reeds aangehaald, punt 40). 49 Hieruit volgt dat een eenvoudige afwijking van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is, niet volstaat om de weigeringsgrond van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn opzij te zetten. Een merk daarentegen dat op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is en derhalve zijn essentiële functie als herkomstaanduiding vervult, heeft wel onderscheidend vermogen. 50 Dit onderscheidend vermogen van een merk in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn moet worden beoordeeld aan de hand van enerzijds de waar of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd en anderzijds de waarneming van de betrokken kringen, te weten de consument van genoemde waar of diensten. Van belang is de vermoedelijke verwachting van de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende, gemiddelde consument van de betrokken waar of diensten (zie in deze zin reeds aangehaalde arresten Gut Springenheide en Tusky, punt 31; Philips, punt 63, en Linde e.a., punt 41). 51 De bevoegde autoriteit dient derhalve het onderscheidend vermogen van het betrokken merk concreet te beoordelen aan de hand van de waarneming van de gemiddelde consument zoals gedefinieerd in punt 50 van het onderhavige arrest, teneinde na te gaan of het merk zijn wezenlijke functie vervult, te weten het waarborgen van de herkomst van het product. 52 In elk geval is de waarneming van de gemiddelde consument in het geval van een driedimensionaal merk bestaande in de verpakking van de waar, niet noodzakelijkerwijs dezelfde als bij een woord- of beeldmerk, dat bestaat in een van het uiterlijk van de erdoor aangeduide waar onafhankelijk teken. De gemiddelde consument is immers niet gewend om de herkomst van de waar bij gebreke van enig grafisch of tekstueel element af te leiden uit de vorm van de verpakking, en in het geval van een dergelijk driedimensionaal merk zou het dus moeilijker kunnen zijn om het onderscheidend vermogen vast te stellen dan in geval van een woord- of beeldmerk (zie in die zin reeds

258

aangehaald arrest Linde e.a., punt 48, en, met betrekking tot een kleurmerk, arrest van 6 mei 2003, Libertel, C-104/01, Jurispr. blz. I-3793, punt 65). 53 Gelet op het voorgaande dient op de tweede vraag te worden geantwoord dat, bij driedimensionale merken bestaande in de verpakking van waren die om redenen verband houdend met de aard van de waar in verpakte vorm in de handel worden gebracht, het onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn dient te worden beoordeeld aan de hand van de waarneming van de normaal ge誰nformeerde, redelijk omzichtige en oplettende, gemiddelde consument van die waar. Een dergelijk merk moet het deze consument mogelijk maken, de betrokken waar ook zonder analytisch of vergelijkend onderzoek en zonder bijzondere oplettendheid van die van andere ondernemingen te onderscheiden.

De derde vraag 54 De derde vraag van de verwijzende rechterlijke instantie luidt of het onderscheidend vermogen van een merk in de zin van artikel 3, lid 1, sub, van de richtlijn uitsluitend kan worden beoordeeld aan de hand van de opvattingen in de binnenlandse handel, zonder dat een ambtelijk onderzoek hoeft te worden verricht teneinde te bepalen of en in welke omvang gelijke of overeenstemmende merken in andere lidstaten van de Europese Unie zijn ingeschreven of van inschrijving zijn uitgesloten. Bij het Hof ingediende opmerkingen 55 Henkel stelt dat de praktijk en de beslissingen van de bevoegde autoriteiten inzake de al dan niet inschrijving van een teken, door de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten in aanmerking moeten worden genomen om te waarborgen dat in de toekomst de toepassing van de richtlijn zal geschieden op basis van een communautaire opvatting van het begrip van de consument. 56 De Commissie stelt van haar kant dat de beslissingen van de autoriteiten en de rechterlijke instanties van de Europese Unie en haar lidstaten om merken al dan niet in te schrijven, een aanwijzing kunnen vormen voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen als bedoeld in artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn, wanneer de merken zijn ingeschreven op basis van geharmoniseerde wetgeving en er geen sprake is van concrete elementen die duiden op een afwijkende perceptie in de binnenlandse handel. 57 Volgens de Commissie strookt het zonder meer met de doelstellingen van het Verdrag en de bepalingen hiervan betreffende de gemeenschappelijke markt, dat het Bundesgerichtshof (Duitsland) inschrijvingen in andere lidstaten van de Europese Unie beschouwt als nuttig, maar niet als dwingend, voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van merken wanneer deze zijn ingeschreven op basis van

259

geharmoniseerde wetgeving en er geen andere aanwijzingen bestaan dat het nationale publiek het merk anders waarneemt dan consumenten uit die andere staten. 58 De Commissie benadrukt dat juist in het merkenrecht doeltreffend rekening kan worden gehouden met de daadwerkelijke aanpassing van de gebruiken van de handel en van de consument op de gemeenschappelijke markt. Hoewel het gemeenschapsrecht niet verlangt dat dienaangaande een ambtelijk onderzoek wordt ingesteld, stelt het wel de voorwaarde dat de richtlijn evenals de wetten ter omzetting hiervan worden uitgelegd en toegepast in het licht van de strekking van het Verdrag, te weten de instelling van een gemeenschappelijke markt die wordt gekenmerkt door de afschaffing, tussen de lidstaten, van belemmeringen voor het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal. Antwoord van het Hof 59 Er zij aan herinnerd dat de richtlijn volgens de eerste overweging van de considerans tot doel heeft om de merkenwetgevingen van de lidstaten aan te passen. Luidens de zevende overweging van de considerans kan het doel van de aanpassing alleen worden bereikt als de verkrijging en het behoud van het recht op een ingeschreven merk in alle lidstaten in beginsel afhankelijk worden gesteld van gelijke voorwaarden. 60 Zoals het Hof reeds eerder heeft uitgemaakt, dienen de bevoegde autoriteiten die het toepasselijke nationale recht moeten toepassen en uitleggen, dit zo veel mogelijk te doen in het licht van de bewoordingen en het doel van de richtlijn teneinde het hiermee beoogde resultaat te bereiken en aldus aan artikel 249, derde alinea, EG te voldoen (zie arresten van 11 juli 1996, Eurim-Pharm, C-71/94â&#x20AC;&#x201C;C-73/94, Jurispr. blz. I-3603, punt 26, en 23 februari 1999, BMW, C-63/97, Jurispr. blz. I-905, punt 22). 61 De bevoegde autoriteit van een lidstaat kan rekening houden met de inschrijving in een andere lidstaat van een gelijk merk voor waren of diensten die overeenstemmen met die waarvoor inschrijving wordt gevraagd. 62 Hieruit volgt echter niet dat de bevoegde autoriteit van een lidstaat gebonden is aan de beslissingen van de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten, want de inschrijving van een merk hangt in elk concreet geval af van in het kader van nauwkeurig bepaalde omstandigheden toepasselijke specifieke criteria, aan de hand waarvan moet worden vastgesteld dat het merk niet valt onder een van de weigeringsgronden van artikel 3, lid 1, van de richtlijn. 63 Hoewel de inschrijving van een gelijk merk voor dezelfde waren of diensten in een lidstaat een omstandigheid is waarmee de bevoegde autoriteit van een andere lidstaat

260

rekening kan houden naast alle overige in aanmerking te nemen feiten en omstandigheden, kan deze inschrijving evenwel niet bepalend zijn voor de beslissing van deze autoriteit om de inschrijving van een bepaald merk toe te staan of te weigeren. 64 Met betrekking tot de vraag of bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen ingevolge artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn een ambtelijk onderzoek moet worden verricht teneinde te bepalen of en in welke mate in andere lidstaten overeenstemmende merken zijn ingeschreven, zij eraan herinnerd dat de omstandigheid dat een merk in een lidstaat voor bepaalde waren of diensten is ingeschreven, geen enkele invloed kan hebben op het onderzoek, door de ter zake van inschrijving van merken bevoegde autoriteit van een andere lidstaat, naar het onderscheidend vermogen van een overeenstemmend merk voor waren of diensten die soortgelijk zijn met die waarvoor het eerste merk is ingeschreven (arrest van heden, KPN, C-363/99, Jurispr. blz. I-0000, punt 22). 65 Derhalve moet op de derde vraag worden geantwoord dat het onderscheidend vermogen van een merk in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn uitsluitend kan worden beoordeeld aan de hand van de opvattingen in de binnenlandse handel, zonder dat nader ambtelijk onderzoek hoeft te worden verricht teneinde te bepalen of en in welke omvang gelijke merken in andere lidstaten van de Europese Unie zijn ingeschreven of van inschrijving zijn uitgesloten. De omstandigheid dat een gelijk merk in een lidstaat voor dezelfde waren of diensten als merk is ingeschreven, kan door de bevoegde autoriteit van een andere lidstaat in aanmerking worden genomen naast alle andere omstandigheden waarmee deze autoriteit rekening dient te houden om het onderscheidend vermogen van een merk te beoordelen, maar zij is niet bepalend voor de beslissing van deze laatste om de inschrijving van een merk al dan niet toe te staan. De omstandigheid dat een merk in een lidstaat voor bepaalde waren of diensten is ingeschreven, kan daarentegen geen enkele invloed hebben op het onderzoek, door de ter zake van inschrijving van merken bevoegde autoriteit van een andere lidstaat, naar het onderscheidend vermogen van een overeenstemmend merk voor waren of producten die soortgelijk zijn met die waarvoor het eerste merk is ingeschreven.

Kosten 66 De kosten door de Commissie wegens indiening van haar opmerkingen bij het Hof gemaakt, kunnen niet voor vergoeding in aanmerking komen. Ten aanzien van de partijen in de hoofdprocedure is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen.

HET HOF VAN JUSTITIE (Zesde kamer),

261

uitspraak doende op de door het Bundespatentgericht bij beschikking van 10 april 2001 gestelde vragen, verklaart voor recht: 1) Bij driedimensionale merken bestaande in de verpakking van waar die om met de aard van die waar verband houdende redenen in verpakte vorm in de handel wordt gebracht, moet de verpakking van de waar worden gelijkgesteld met de vorm van de waar, zodat die verpakking de vorm van de waar kan vormen in de zin van artikel 3, lid 1, sub e, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, en in voorkomend geval kan dienen ter aanduiding van kenmerken, daaronder begrepen de hoedanigheid, van de verpakte waar in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van deze richtlijn. 2) Bij driedimensionale merken bestaande in de verpakking van waren die om redenen verband houdend met de aard van de waar in verpakte vorm in de handel worden gebracht, dient het onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 te worden beoordeeld aan de hand van de waarneming van de normaal ge誰nformeerde, redelijk omzichtige en oplettende, gemiddelde consument van die waar. Een dergelijk merk moet het deze consument mogelijk maken, de betrokken waar ook zonder analytisch of vergelijkend onderzoek en zonder bijzondere oplettendheid van die van andere ondernemingen te onderscheiden. 3) Het onderscheidend vermogen van een merk in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 kan uitsluitend worden beoordeeld aan de hand van de opvattingen in de binnenlandse handel, zonder dat nader ambtelijk onderzoek hoeft te worden verricht teneinde te bepalen of en in welke omvang gelijke merken in andere lidstaten van de Europese Unie zijn ingeschreven of van inschrijving zijn uitgesloten. De omstandigheid dat een gelijk merk in een lidstaat voor dezelfde waren of diensten als merk is ingeschreven, kan door de bevoegde autoriteit van een andere lidstaat in aanmerking worden genomen naast alle andere omstandigheden waarmee deze autoriteit rekening dient te houden om het onderscheidend vermogen van een merk te beoordelen, maar zij is niet bepalend voor de beslissing van deze laatste om de inschrijving van een merk al dan niet toe te staan. De omstandigheid dat een merk in een lidstaat voor bepaalde waren of diensten is ingeschreven, kan daarentegen geen enkele invloed hebben op het onderzoek, door de ter zake van inschrijving van merken bevoegde autoriteit van een andere lidstaat, naar het onderscheidend vermogen van een

262

overeenstemmend merk voor waren of producten die soortgelijk zijn met die waarvoor het eerste merk is ingeschreven. Gulmann

Cunha Rodrigues

Puissochet

Schintgen

Macken

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 12 februari 2004. De griffier

De president

R. Grass

V. Skouris

263

ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer) 24 juni 2004 (1) „Merken – Harmonisatie van wetgevingen – Richtlijn 89/104/EEG – Tekens die merk kunnen zijn – Kleurencombinaties – Kleuren blauw en geel voor bepaalde waren voor bouwsector” In zaak C-49/02, betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 234 EG van het Bundespatentgericht (Duitsland), in het geding dat aldaar aanhangig is gemaakt door Heidelberger Bauchemie GmbH, om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van artikel 2 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), wijst HET HOF VAN JUSTITIE (Tweede kamer),

samengesteld als volgt: C. W. A. Timmermans, kamerpresident, J.-P. Puissochet, J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), R. Schintgen en N. Colneric, rechters, advocaat-generaal: P. Léger, griffier: H. von Holstein, adjunct-griffier, gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door: – Heidelberger Bauchemie GmbH, vertegenwoordigd door V. Schmitz, Rechtsanwalt, – de Nederlandse regering, vertegenwoordigd door H. G. Sevenster als gemachtigde, – de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door P. Ormond als gemachtigde, bijgestaan door D. Alexander, barrister, – de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door N. B. Rasmussen en T. Jürgensen als gemachtigden, gezien het rapport ter terechtzitting, gehoord de mondelinge opmerkingen van Heidelberger Bauchemie GmbH en de Commissie ter terechtzitting van 6 november 2003,

264

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 15 januari 2004, het navolgende

Arrest

1 Bij beschikking van 22 januari 2002, ingekomen bij het Hof op 20 februari daaraanvolgend, heeft het Bundespatentgericht krachtens artikel 234 EG twee prejudiciële vragen gesteld over de uitlegging van artikel 2 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1; hierna: „richtlijn”). 2 Deze vragen zijn gerezen in het kader van het beroep dat Heidelberger Bauchemie GmbH (hierna: „Heidelberger Bauchemie”) heeft ingesteld tegen de weigering van het Deutsche Patentamt (Duits octrooibureau; hierna: „octrooibureau”) om de kleuren blauw en geel als merk voor bepaalde waren voor de bouwsector in te schrijven.

Het rechtskader De TRIPs-overeenkomst 3 De Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (hierna: „TRIPs-overeenkomst”), die als bijlage aan de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie van 15 april 1994 is gehecht, is namens de Europese Gemeenschap, voor wat de onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden betreft, goedgekeurd bij besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994 (PB L 336, blz. 1, 214). De TRIPs-overeenkomst is op 1 januari 1995 in werking getreden. Volgens artikel 65, lid 1, ervan zijn de leden echter niet verplicht de bepalingen ervan toe te passen vóór het verstrijken van een algemene termijn van een jaar, te weten vóór 1 januari 1996. 4 Artikel 15, lid 1, van de TRIPs-overeenkomst bepaalt: „Elk teken, of elke combinatie van tekens, waarmee de waren of diensten van de ene onderneming kunnen worden onderscheiden van die van andere ondernemingen kan een handelsmerk vormen. Deze tekens, met name woorden die persoonsnamen, letters, cijfers, figuratieve elementen en combinaties van kleuren alsmede een combinatie van zodanige tekens omvatten, komen in aanmerking voor inschrijving als handelsmerken.

265

Wanneer de desbetreffende waren of diensten niet kunnen worden onderscheiden met de tekens op zichzelf, kunnen de leden het in aanmerking komen voor inschrijving afhankelijk stellen van het onderscheidend vermogen op grond van het gebruik. De leden kunnen als voorwaarde voor inschrijving verlangen dat de tekens met het oog waarneembaar zijn.” De communautaire regeling 5 Artikel 2 van de richtlijn, met het opschrift „Tekens die een gemeenschapsmerk kunnen vormen”, luidt: „Merken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden.” 6 Artikel 3 van de richtlijn, met het opschrift „Gronden voor weigering of nietigheid”, bepaalt: „1.

Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden:

tekens die geen merk kunnen vormen;

merken die elk onderscheidend vermogen missen;

266

Het Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichnen (wet inzake de bescherming van merken en andere tekens) van 25 oktober 1994 (BGBl. 1994 I, blz. 3082; hierna: „Markengesetz”) vervat in § 1 van het Gesetz zur Reform des Markenrechts und zur Umsetzung der Ersten Richtlinie (wet tot hervorming van het merkenrecht en tot uitvoering van de Eerste richtlijn), dat op 1 januari 1995 in werking is getreden, zet de richtlijn om in Duits recht. 8 § 3, lid 1, van het Markengesetz luidt: „Als merk kunnen worden beschermd alle tekens, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, auditieve tekens, driedimensionale vormen, met inbegrip van de vormen van waren of van hun verpakking, alsmede andere opmaakvormen, met inbegrip van kleuren en kleurencombinaties, die de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden.” 9 § 8 van het Markengesetz bepaalt: „(1) Niet ingeschreven worden, de niet voor grafische voorstelling vatbare tekens die in de zin van § 3 van de wet kunnen worden beschermd. (2) Niet ingeschreven worden, de merken 1. die elk onderscheidend vermogen voor de waren of diensten missen, […] (3) Het bepaalde in lid 2, punten 1, 2 en 3, geldt niet wanneer het merk vóór de datum van het besluit tot inschrijving ervan, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt voor de waren of diensten waarvoor de inschrijving van het merk is aangevraagd, in de betrokken handelssector gangbaar is geworden.”

Het hoofdgeding en de prejudiciële vragen 10 Op 22 maart 1995 diende Heidelberger Bauchemie bij het octrooibureau een aanvraag tot inschrijving van de kleuren blauw en geel als merk in. De „weergave van het merk” was een rechthoekig stuk papier waarvan de bovenste helft blauw en de onderste helft geel was. Bij de aanvraag was de volgende merkomschrijving gevoegd: „Het aangevraagde merk bestaat uit de bedrijfskleuren van de aanvrager, die in alle denkbare vormen worden gebruikt, inzonderheid voor verpakkingen en etiketten. De juiste aanduiding van de kleuren is als volgt: RAL 5015/HKS 47 – blauw

267

RAL 1016/HKS 3 – geel.” 11 De merkaanvraag betrof verscheidene waren voor de bouwsector, zoals lijm, oplosmiddel, vernis, verf, smeermiddel en isolatiemateriaal. 12 Het octrooibureau heeft deze aanvraag bij beslissing van 18 september 1996 afgewezen op grond dat enerzijds het teken waarvan de inschrijving was gevraagd, geen merk kon vormen en niet vatbaar was voor grafische voorstelling, en anderzijds dat teken elk onderscheidend vermogen miste. Na de beslissing „kleurmerk zwart/geel” van het Bundesgerichtshof (Duitsland) van 10 december 1998 heeft het octrooibureau zijn standpunt evenwel herzien. Bij beslissing van 2 mei 2000 heeft het aanvaard dat kleuren in beginsel een merk kunnen vormen, maar heeft het de inschrijving geweigerd wegens het ontbreken van elk onderscheidend vermogen. Heidelberger Bauchemie heeft tegen deze beslissing beroep ingesteld bij het Bundespatentgericht. 13 Volgens het Bundespatentgericht is het niet zeker is dat abstracte en contourloze kleurmerken kunnen worden beschouwd als „tekens” die vatbaar zijn voor grafische voorstelling in de zin van artikel 2 van de richtlijn. Deze bepaling ziet op duidelijk afgebakende, concrete, onmiddellijk zichtbare en voor grafische voorstelling vatbare tekens. De in artikel 2 van de richtlijn bedoelde vatbaarheid voor grafische voorstelling maakt het mogelijk rekening te houden met het merkenrechtelijke vereiste van nauwkeurigheid waaraan moet zijn voldaan voor de inschrijving van een merk. Betwijfeld kan worden of een abstract kleurmerk aan dat vereiste voldoet. Artikel 2 van de richtlijn dient derhalve te worden uitgelegd om te verduidelijken of abstracte kleuren of kleurencombinaties vallen onder het begrip „[t]ekens die een gemeenschapsmerk kunnen vormen”. Ook dient te worden onderzocht tot op welke hoogte de bescherming van „abstracte kleurmerken” verenigbaar is met de voor de marktdeelnemers nodige rechtszekerheid dan wel of deze bescherming het vrije verkeer van goederen en diensten beperkt doordat de merkhouders te omvangrijke monopolierechten krijgen die ten opzichte van de concurrenten niet redelijk zijn. 14 In deze omstandigheden heeft het Bundespatentgericht de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld: „Voldoen abstract en contourloos aangeduide kleuren of kleurencombinaties, waarvan de kleurtonen bij naam zijn genoemd met overlegging van een kleurvoorbeeld (kleurstaal) en die volgens een erkend kleurenclassificatiesysteem nauwkeurig zijn aangeduid, aan de in artikel 2 van de [richtlijn] gestelde voorwaarden om voor inschrijving als merk in aanmerking te komen? Is een dergelijk, zogenoemd ‚(abstract) kleurmerk’ inzonderheid a)

een teken,

dat geschikt is om de herkomst aan te duiden,

268

dat vatbaar is voor grafische voorstelling,

in de zin van artikel 2 van de richtlijn?”

De prejudiciële vragen 15 Met zijn vragen, die samen moeten worden behandeld, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of, en zo ja onder welke voorwaarden, abstract en contourloos aangeduide kleuren of kleurencombinaties een merk in de zin van artikel 2 van de richtlijn kunnen vormen. 16 Dienaangaande heeft het Hof er in de punten 24 tot en met 26 van zijn arrest van 6 mei 2003, Libertel (C-104/01, Jurispr. blz. I-3793), aan herinnerd dat de Raad van de Europese Unie en de Commissie in het proces-verbaal van de vergadering van de Raad waarin de richtlijn is vastgesteld, een gemeenschappelijke verklaring hebben opgenomen, luidend dat zij „van oordeel zijn dat artikel 2 niet de mogelijkheid uitsluit dat een kleurencombinatie of enkele kleur als merk wordt ingeschreven, mits die tekens de waren of diensten van een onderneming van die van een andere onderneming kunnen onderscheiden” (PB BHIM nr. 5/96, blz. 607). 17 Een dergelijke verklaring kan niet in aanmerking worden genomen voor de uitlegging van een bepaling van afgeleid recht wanneer, zoals in casu, de inhoud ervan niet in de tekst van de betrokken bepaling is terug te vinden en dus geen rechtskracht heeft (arresten van 26 februari 1991, Antonissen, C-292/89, Jurispr. blz. I-745, punt 18, en 29 mei 1997, VAG Sverige, C-329/95, Jurispr. blz. I-2675, punt 23). Deze beperking is door de Raad en de Commissie overigens uitdrukkelijk erkend in de aanhef van hun verklaring: „De hierna weergegeven verklaringen van de Raad en de Commissie vormen geen onderdeel van de rechtshandeling en laten de uitlegging ervan door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen onverlet.” 18 Bijgevolg is het de taak van het Hof om vast te stellen of, en zo ja onder welke voorwaarden, artikel 2 van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat ruimtelijk nietafgebakende kleuren of kleurencombinaties een merk kunnen vormen. 19 Artikel 15, lid 1, van de TRIPs-overeenkomst bepaalt dat „combinaties van kleuren […] in aanmerking [komen] voor inschrijving als handelsmerken”. Het begrip „combinaties van kleuren” wordt in deze overeenkomst echter niet gedefinieerd. 20 Aangezien de Gemeenschap partij is bij de TRIPs-overeenkomst, moet het communautaire merkenrecht zo veel mogelijk tegen de achtergrond van de

269

bewoordingen en het doel van deze overeenkomst worden uitgelegd (zie in die zin arrest van 16 juni 1998, Hermès, C-53/96, Jurispr. blz. I-3603, punt 28). 21 Bijgevolg dient te worden nagegaan of artikel 2 van de richtlijn aldus kan worden uitgelegd dat „combinaties van kleuren” merken kunnen vormen. 22 Kleuren of kleurencombinaties vormen slechts een merk in de zin van artikel 2 van de richtlijn indien aan drie voorwaarden is voldaan. In de eerste plaats moeten zij als zodanig een teken vormen. In de tweede plaats moet dit teken vatbaar zijn voor grafische voorstelling. In de derde plaats moet dit teken geschikt zijn om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen (zie in die zin arrest Libertel, reeds aangehaald, punt 23). 23 Zoals het Hof reeds heeft geoordeeld, is een kleur gewoonlijk niet meer dan een eigenschap van voorwerpen (arrest Libertel, reeds aangehaald, punt 27). Zelfs binnen de specifieke context van de handel worden kleuren en kleurencombinaties doorgaans gebruikt omwille van hun aantrekkingskracht of ter versiering, zonder dat daarbij enige betekenis wordt overgebracht. Het is echter niet uitgesloten dat een kleur of kleurencombinatie met betrekking tot een waar of dienst een teken kan vormen. 24 Voor de toepassing van artikel 2 van de richtlijn moet worden aangetoond dat de kleuren of kleurencombinaties waarvan de inschrijving als merk is aangevraagd, in de context waarin zij worden gebruikt, daadwerkelijk als een teken overkomen. Dat vereiste heeft tot doel, te verhinderen dat het merkrecht wordt misbruikt om een ongerechtvaardigd mededingingsvoordeel te verkrijgen. 25 Volgens de rechtspraak van het Hof (arrest van 12 december 2002, Sieckmann, C-273/00, Jurispr. blz. I-11737, punten 46-55, en arrest Libertel, reeds aangehaald, punten 28 en 29) moet een grafische voorstelling in de zin van artikel 2 van de richtlijn een visuele weergave van het teken mogelijk maken, inzonderheid door middel van figuren, lijnen of lettertekens, zodat het teken nauwkeurig kan worden geïdentificeerd. 26 Deze uitlegging is geboden om de goede werking van het stelsel van inschrijving van de merken te waarborgen. 27 Het vereiste van grafische voorstelling heeft met name tot doel, het merk zelf af te bakenen om aldus te bepalen wat precies de bescherming is die het ingeschreven merk de houder ervan verleent. 28

270

De inschrijving in een openbaar register heeft immers tot doel het merk toegankelijk te maken voor de bevoegde autoriteiten en voor het publiek, met name voor de marktdeelnemers. 29 De bevoegde autoriteiten moeten zich een duidelijk en nauwkeurig beeld kunnen vormen van de aard van de tekens die een merk vormen, teneinde te kunnen voldoen aan hun verplichtingen met betrekking tot het vooronderzoek van de inschrijvingsaanvragen, de publicatie en de instandhouding van een adequaat en nauwkeurig merkenregister. 30 De marktdeelnemers moeten zich ervan kunnen vergewissen, welke inschrijvingen er precies zijn verricht of welke aanvragen hun feitelijke of potentiĂŤle concurrenten precies hebben ingediend, en moeten aldus relevante informatie over de rechten van derden kunnen ontvangen. 31 In deze omstandigheden kan een teken zijn rol van ingeschreven merk alleen vervullen wanneer het voortdurend en stellig wordt waargenomen, waardoor dit merk als aanduiding van herkomst wordt gewaarborgd. Gelet op de duur van de inschrijving van een merk en op het feit dat deze voor langere of kortere tijd kan worden verlengd, zoals in de richtlijn is bepaald, moet de voorstelling duurzaam zijn. 32 Bijgevolg moet een grafische voorstelling in de zin van artikel 2 van de richtlijn met name nauwkeurig en duurzaam zijn. 33 Daartoe moet de grafische voorstelling van twee of meer abstract en contourloos aangeduide kleuren een systematische schikking bevatten die de betrokken kleuren op van tevoren bepaalde en duurzame wijze met elkaar in verbinding brengt. 34 De gewone vormen contourloze nevenschikking van twee of meer kleuren of het noemen van twee of meer kleuren â&#x20AC;&#x17E;in alle denkbare vormenâ&#x20AC;?, zoals in het hoofdgeding het geval is, voldoet niet aan de vereisten van nauwkeurigheid en duurzaamheid van artikel 2 van de richtlijn, zoals uitgelegd in de punten 25 tot en met 32 van het onderhavige arrest. 35 Dergelijke voorstellingen lenen zich immers tot tal van verschillende combinaties, zodat de consument niet in staat is een bepaalde combinatie te vatten en te memoriseren teneinde een aankoopervaring met zekerheid te kunnen herhalen, en de bevoegde autoriteiten en de marktdeelnemers niet in staat zijn, zich van de omvang van de beschermde rechten van de merkhouder te vergewissen. 36

271

Wat de wijze van voorstelling van elk van de betrokken kleuren betreft, volgt uit de punten 33, 34, 37, 38 en 68 van het reeds aangehaalde arrest Libertel dat een staal van de betrokken kleur samen met de aanduiding ervan door middel van een internationaal erkende kleurenidentificatiecode, een grafische voorstelling in de zin van artikel 2 van de richtlijn kan vormen. 37 Met betrekking tot de vraag of kleuren of kleurencombinaties in de zin van deze bepaling geschikt zijn om de waren of diensten van de ene onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen, moet worden nagegaan of deze kleuren of kleurencombinaties geschikt zijn om nauwkeurige informatie over te brengen, meer bepaald wat de herkomst van een waar of dienst betreft. 38 Uit de punten 40, 41 en 65 tot en met 67 van het reeds aangehaalde arrest Libertel volgt dat kleuren weliswaar bepaalde gedachteassociaties kunnen oproepen of gevoelens kunnen opwekken, doch dat zij naar hun aard nauwelijks geschikt zijn om nauwkeurige informatie over te brengen. Dat klemt te meer, omdat kleuren in de reclame en bij de verkoop van waren en diensten gewoonlijk en op grote schaal worden gebruikt omwille van hun aantrekkingskracht, los van enige specifieke boodschap. 39 Behoudens in uitzonderlijke omstandigheden hebben kleuren ab initio geen onderscheidend vermogen, maar zij kunnen eventueel onderscheidend vermogen krijgen door het gebruik ervan met betrekking tot de waren of diensten waarop de aanvraag betrekking heeft. 40 Binnen deze grenzen moet worden aanvaard dat abstract en contourloos aangeduide kleuren en kleurencombinaties geschikt kunnen zijn om de waren of diensten van de ene onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen. 41 Zelfs wanneer een kleurencombinatie waarvan de inschrijving als merk is aangevraagd, voldoet aan de voorwaarden om een merk in de zin van artikel 2 van de richtlijn te kunnen vormen, moet de autoriteit die bevoegd is voor de inschrijving van merken, bovendien nog onderzoeken of de aangevraagde combinatie voldoet aan de andere, met name in artikel 3 van de richtlijn gestelde voorwaarden om als merk te worden ingeschreven voor de waren of diensten van de onderneming die de inschrijving ervan aanvraagt. Bij dit onderzoek moet rekening worden gehouden met alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder in voorkomend geval het gebruik dat is gemaakt van het teken waarvan de inschrijving als merk is aangevraagd (arrest Libertel, reeds aangehaald, punt 76, en arrest van 12 februari 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 37). Bij dat onderzoek moet ook rekening worden gehouden met het algemene belang dat de beschikbaarheid van kleuren niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor de andere marktdeelnemers die waren of diensten aanbieden van het type waarvoor de inschrijving is aangevraagd (arrest Libertel, reeds aangehaald, punten 52-56).

272

42 Gelet op het voorgaande dient op de gestelde vragen te worden geantwoord dat abstract en contourloos aangeduide kleuren of kleurencombinaties, waarvan de kleurtonen bij naam zijn genoemd met overlegging van een kleurvoorbeeld en die volgens een internationaal erkend kleurenclassificatiesysteem nauwkeurig zijn aangeduid, een merk in de zin van artikel 2 van de richtlijn kunnen vormen, op voorwaarde dat: â&#x20AC;&#x201C; wordt aangetoond dat deze kleuren of kleurencombinaties, in de context waarin zij worden gebruikt, daadwerkelijk als een teken overkomen, en â&#x20AC;&#x201C; de inschrijvingsaanvraag een systematische schikking bevat die de betrokken kleuren op van tevoren bepaalde en duurzame wijze met elkaar in verbinding brengt. Zelfs wanneer een kleurencombinatie voldoet aan de voorwaarden om een merk in de zin van artikel 2 van de richtlijn te kunnen vormen, moet de autoriteit die bevoegd is voor de inschrijving van merken, bovendien nog onderzoeken of de aangevraagde combinatie voldoet aan de andere, met name in artikel 3 van de richtlijn gestelde voorwaarden om als merk te worden ingeschreven voor de waren of diensten van de onderneming die de inschrijving ervan aanvraagt. Bij dit onderzoek moet rekening worden gehouden met alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder in voorkomend geval het gebruik dat is gemaakt van het teken waarvan de inschrijving als merk is aangevraagd. Bij dat onderzoek moet ook rekening worden gehouden met het algemene belang dat de beschikbaarheid van kleuren niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor de andere marktdeelnemers die waren of diensten aanbieden van het type waarvoor de inschrijving is aangevraagd.

Kosten 43 De kosten door de Nederlandse regering, de regering van het Verenigd Koninkrijk alsmede door de Commissie wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakt, komen niet voor vergoeding in aanmerking. Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de verwijzende rechter over de kosten heeft te beslissen.

HET HOF VAN JUSTITIE (Tweede kamer),

uitspraak doende op de door het Bundespatentgericht bij beschikking van 22 januari 2002 gestelde vragen, verklaart voor recht:

273

Abstract en contourloos aangeduide kleuren of kleurencombinaties, waarvan de kleurtonen bij naam zijn genoemd met overlegging van een kleurvoorbeeld en die volgens een internationaal erkend kleurenclassificatiesysteem nauwkeurig zijn aangeduid, kunnen een merk in de zin van artikel 2 van de richtlijn vormen, op voorwaarde dat: â&#x20AC;&#x201C; wordt aangetoond dat deze kleuren of kleurencombinaties, in de context waarin zij worden gebruikt, daadwerkelijk als een teken overkomen, en â&#x20AC;&#x201C; de inschrijvingsaanvraag een systematische schikking bevat die de betrokken kleuren op van tevoren bepaalde en duurzame wijze met elkaar in verbinding brengt. Zelfs wanneer een kleurencombinatie voldoet aan de voorwaarden om een merk in de zin van artikel 2 van de richtlijn te kunnen vormen, moet de autoriteit die bevoegd is voor de inschrijving van merken, bovendien nog onderzoeken of de aangevraagde combinatie voldoet aan de andere, met name in artikel 3 van de richtlijn gestelde voorwaarden om als merk te worden ingeschreven voor de waren of diensten van de onderneming die de inschrijving ervan aanvraagt. Bij dit onderzoek moet rekening worden gehouden met alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder in voorkomend geval het gebruik dat is gemaakt van het teken waarvan de inschrijving als merk is aangevraagd. Bij dat onderzoek moet ook rekening worden gehouden met het algemene belang dat de beschikbaarheid van kleuren niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor de andere marktdeelnemers die waren of diensten aanbieden van het type waarvoor de inschrijving is aangevraagd. Timmermans

Puissochet

Cunha Rodrigues

Schintgen

Colneric

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 24 juni 2004. De griffier

De president van de Tweede kamer

R. Grass

C. W. A. Timmermans

274

Zaak C-353/03 Société des produits Nestlé SA tegen Mars UK Ltd [verzoek van de Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) om een prejudiciële beslissing]

„Merken – Richtlijn 89/104/EEG – Ontbreken van onderscheidend vermogen – Onderscheidend vermogen verkregen als gevolg van gebruik – Gebruik als deel van of in samenhang met ingeschreven merk” Conclusie van advocaat-generaal J. Kokott van 27 januari 2005 Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 7 juli 2005 Samenvatting van het arrest Harmonisatie van wetgevingen – Merken – Richtlijn 89/104 – Weigering van inschrijving of nietigheid – Ontbreken van onderscheidend vermogen – Onderscheidend vermogen verkregen als gevolg van gebruik – Gebruik van merk als deel van of in samenhang met ingeschreven merk (Richtlijn 89/104 van de Raad, art. 3, lid 3) Een merk kan onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 3, van de Eerste richtlijn (89/104) betreffende het merkenrecht verkrijgen ten gevolge van het gebruik van dit merk als deel van of in samenhang met een ingeschreven merk. Wat de verkrijging van het onderscheidend vermogen door gebruik betreft, moeten de betrokken kringen de waar of de dienst weliswaar als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeren op basis van het gebruik van het teken als merk, maar om te kunnen voldoen aan laatstgenoemde voorwaarde, hoeft het merk waarvan inschrijving wordt aangevraagd, niet noodzakelijkerwijs zelfstandig te zijn gebruikt. Een dergelijke identificatie kan zowel voortkomen uit het gebruik, als deel van een ingeschreven merk, van een element van dit laatste, als uit het gebruik van een afzonderlijk merk in samenhang met een ingeschreven merk. (cf. punten 26-27, 30, 32 en dictum)

ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer) 7 juli 2005 (*)

„Merken – Richtlijn 89/104/EEG – Gebrek aan onderscheidend vermogen – Door gebruik verkregen onderscheidend vermogen – Gebruik als deel van of in samenhang met ingeschreven merk” In zaak C-353/03,

275

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG, ingediend door de Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) (Verenigd Koninkrijk) bij beslissing van 25 juli 2003, ingekomen bij het Hof op 18 augustus 2003, in de procedure Société des produits Nestlé SA tegen Mars UK Ltd, wijst HET HOF VAN JUSTITIE (Tweede kamer), samengesteld als volgt: C. W. A. Timmermans, kamerpresident, R. Silva de Lapuerta, C. Gulmann (rapporteur), P. Kūris en G. Arestis, rechters, advocaat-generaal: J. Kokott, griffier: L. Hewlett, hoofdadministrateur, gezien de stukken en na de terechtzitting op 20 januari 2005, gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door: – Société des produits Nestlé SA, vertegenwoordigd door J. Mutimear, solicitor, en H. Carr, QC, – Mars UK Ltd, vertegenwoordigd door V. Marsland, solicitor, en M. Bloch, QC, – de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door E. O’Neill als gemachtigde, bijgestaan door M. Tappin, barrister, – de Ierse regering, vertegenwoordigd door D. J. O’Hagan als gemachtigde, – de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door N. B. Rasmussen en M. Shotter als gemachtigden, gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 27 januari 2005, het navolgende Arrest 1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 3, lid 3, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1; hierna: „richtlijn”), en artikel 7, lid 3, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1; hierna: „verordening”) .

276

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Société des produits Nestlé SA (hierna: „Nestlé”) en Mars UK Ltd (hierna: „Mars”) over het verzoek van Nestlé om een gedeelte van een slagzin die een ingeschreven merk vormt waarvan deze onderneming reeds houder is, te laten inschrijven als merk. Toepasselijke bepalingen 3 Artikel 2 van de richtlijn bepaalt dat „[m]erken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden”. 4 Artikel 3 van de richtlijn, met de titel „Gronden voor weigering of nietigheid”, luidt als volgt: „1. Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden: […] b) merken die elk onderscheidend vermogen missen; […] 3. Een merk wordt niet geweigerd of kan, indien ingeschreven, niet worden nietig verklaard overeenkomstig lid 1[, sub b,] indien het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van de aanvrage om inschrijving onderscheidend vermogen heeft verkregen. […]” 5 De artikelen 4 en 7, leden 1, sub b, en 3, van de verordening zijn in grotendeels dezelfde bewoordingen gesteld als respectievelijk de artikelen 2 en 3, leden 1, sub b, en 3, van de richtlijn. Het hoofdgeding en de prejudiciële vraag 6 De slagzin „HAVE A BREAK … HAVE A KIT KAT” en de naam „KIT KAT” zijn merken die in het Verenigd Koninkrijk zijn ingeschreven in klasse 30 van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals gewijzigd en herzien, namelijk voor chocoladeproducten, suikerbakkerswaren, snoepjes en koekjes. 7 Op 28 maart 1995 heeft Nestlé, houder van deze twee merken, de inschrijving in het Verenigd Koninkrijk van het merk HAVE A BREAK in klasse 30 aangevraagd. 8 Tegen deze aanvraag is oppositie ingesteld door Mars, die zich met name op artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn beriep. 9 Op 31 mei 2002 is de oppositie op grond van deze bepaling aanvaard en is de aanvraag om inschrijving afgewezen. 10 Nestlé heeft bij de High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division, beroep ingesteld. Het beroep is verworpen bij beslissing van 2 december 2002.

277

11 Nestlé heeft daartegen hoger beroep ingesteld bij de Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division). 12 Op basis van de gegevens van het bij hem aanhangige geding oordeelt deze rechter dat de zin „HAVE A BREAK” intrinsiek onderscheidend vermogen mist en dat derhalve ingevolge artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn inschrijving daarvan als merk in beginsel uitgesloten is. 13 Volgens de verwijzende rechter kan een merk dus enkel op grond van artikel 3, lid 3, van de richtlijn worden ingeschreven indien wordt bewezen dat het door het gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen. 14 Hij stelt vast dat de aanvraag om inschrijving is afgewezen op grond dat de zin „HAVE A BREAK” hoofdzakelijk is gebruikt als onderdeel van het ingeschreven merk HAVE A BREAK … HAVE A KIT KAT en niet echt als zelfstandig merk. 15 Voorts vermeldt de verwijzende rechter dat deze opvatting volgens Nestlé ernstige gevolgen kan hebben voor marktdeelnemers die merken wensen in te schrijven die vormen bevatten, aangezien dergelijke merken zelden alleen worden gebruikt. 16 Naar zijn oordeel kan een zin die het voorkomen heeft van een met een merk verbonden slagzin, door de herhaling ervan op den duur een afzonderlijke en zelfstandige indruk teweegbrengen en dus onderscheidend vermogen verkrijgen door gebruik. 17 In die omstandigheden heeft de Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) besloten de behandeling van de zaak te schorsen en het Hof de volgende prejudiciële vraag te stellen: „Kan een merk onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 3, van [de] richtlijn [...] en artikel 7, lid 3, van [de] verordening [...] verkrijgen na of ten gevolge van het gebruik van dat merk als deel van of in samenhang met een ander merk?” Beantwoording van de prejudiciële vraag 18 Op grond van de gegevens in de verwijzingsbeslissing moet de gestelde vraag aldus worden begrepen dat zij enkel betrekking heeft op de uitlegging van de richtlijn, aangezien de verordening niet van toepassing is op de feiten van het hoofdgeding. 19 Met zijn vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of een merk onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 3, van de richtlijn kan verkrijgen ten gevolge van het gebruik van dit merk als deel van of in samenhang met een ingeschreven merk. 20 Nestlé en de Ierse regering zijn van mening dat een merk krachtens artikel 3, lid 3, van de richtlijn onderscheidend vermogen kan verkrijgen ten gevolge van het gebruik van dit merk als deel van of in samenhang met een ander merk. 21 Volgens Mars, de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Commissie van de Europese Gemeenschappen kan een merk het onderscheidend vermogen niet uitsluitend ten gevolge van het gebruik als deel van een samengesteld merk verkrijgen. Mars en de Commissie erkennen daarentegen dat een merk onderscheidend vermogen kan verkrijgen ten gevolge van het gebruik in samenhang met een ander merk. Volgens de regering van het Verenigd Koninkrijk

278

kan het onderscheidend vermogen eveneens worden verkregen door het gebruik van het merk als fysiek element. 22 Dienaangaande zij eraan herinnerd, dat een merk ingevolge artikel 2 van de richtlijn onderscheidend vermogen bezit wanneer het waren of diensten van een onderneming kan onderscheiden van die van andere ondernemingen. 23 Krachtens artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn wordt de inschrijving van een merk geweigerd of kan het nietig worden verklaard wanneer het onderscheidend vermogen mist. 24 Laatstgenoemde bepaling blijft ingevolge artikel 3, lid 3, van de richtlijn evenwel buiten toepassing indien het merk, door het gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van de aanvraag om inschrijving onderscheidend vermogen heeft verkregen. 25 Het onderscheidend vermogen van een merk, of het nu intrinsiek is dan wel door gebruik is verkregen, moet worden beoordeeld ten aanzien van de waren of diensten waarvoor de inschrijving van het merk wordt aangevraagd, alsook op basis van de vermoedelijke perceptie van een normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende, gemiddelde consument van de betrokken categorie van waren of diensten (arrest van 18 juni 2002, Philips, C-299/99, Jurispr. blz. I-5475, punten 59 en 63). 26 Wat de verkrijging van het onderscheidend vermogen door gebruik betreft, moeten de betrokken kringen de waar of de dienst als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeren op basis van het gebruik van het teken als merk (arrest Philips, reeds aangehaald, punt 64). 27 Om te kunnen voldoen aan laatstgenoemde voorwaarde, die in het hoofdgeding aan de orde is, hoeft het merk waarvoor inschrijving wordt aangevraagd, niet noodzakelijkerwijs zelfstandig te zijn gebruikt. 28 Artikel 3, lid 3, van de richtlijn bevat immers geen beperking in die zin en doelt enkel op „het gebruik dat [...] is gemaakt” van het merk. 29 De uitdrukking „gebruik van het teken als merk” moet derhalve aldus worden begrepen dat zij enkel betrekking heeft op het gebruik van het teken met het oog op de identificatie door de betrokken kringen van de waar of de dienst als afkomstig van een bepaalde onderneming. 30 Een dergelijke identificatie, en dus de verkrijging van onderscheidend vermogen, kan zowel voortkomen uit het gebruik, als deel van een ingeschreven merk, van een element van dit laatste, als uit het gebruik van een afzonderlijk teken in samenhang met een ingeschreven merk. In de twee gevallen is het voldoende dat de betrokken kringen de waar of de dienst die wordt aangeduid met het enkele merk waarvoor inschrijving wordt aangevraagd, ten gevolge van dit gebruik daadwerkelijk percipiëren als afkomstig van een bepaalde onderneming. 31 Er zij aan herinnerd dat alle factoren moeten worden onderzocht waaruit kan blijken dat het merk geschikt is geworden om de betrokken waar of dienst te identificeren, en dat bij deze beoordeling rekening kan worden gehouden met onder meer het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van dit merk, de omvang van de investeringen die de onderneming heeft gedaan voor de promotie ervan, het aandeel van de betrokken kringen dat op basis van het merk de waar of de dienst identificeert als afkomstig van een bepaalde onderneming, alsmede de verklaringen van kamers van koophandel en

279

industrie of van andere beroepsverenigingen (arrest van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-2779, punten 49 en 51). 32 Derhalve moet de prejudiciĂŤle vraag aldus worden beantwoord dat een merk onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 3, van de richtlijn kan verkrijgen ten gevolge van het gebruik van dit merk als deel van of in samenhang met een ingeschreven merk. Kosten 33 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking. Het Hof van Justitie (Tweede kamer) verklaart voor recht: Een merk kan onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 3, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, verkrijgen ten gevolge van het gebruik van dit merk als deel van of in samenhang met een ingeschreven merk. ondertekeningen

280

Zaak C-24/05 P August Storck KG tegen Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)

„Hogere voorziening – Gemeenschapsmerk – Artikel 7, leden 1, sub b, en 3, van verordening (EG) nr. 40/94 – Absolute weigeringsgrond – Driedimensionaal merk – Driedimensionale vorm van lichtbruin snoepje – Onderscheidend vermogen” Conclusie van advocaat-generaal D. Ruiz-Jarabo Colomer van 23 maart 2006 Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 22 juni 2006 Samenvatting van het arrest 1. Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk – Absolute weigeringsgronden – Merken zonder onderscheidend vermogen (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 7, lid 1, sub b) 2. Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk – Absolute weigeringsgronden – Merken zonder onderscheidend vermogen (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 7, lid 3) 3. Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk – Absolute weigeringsgronden – Merken zonder onderscheidend vermogen (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 7, lid 3) 1. De criteria ter beoordeling van het onderscheidend vermogen, in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk, van driedimensionale merken bestaande in de verschijningsvorm van de waar zelf, verschillen niet van die welke voor andere categorieën van merken gelden. Bij de toepassing van deze criteria is de perceptie door het relevante publiek in het geval van een driedimensionaal merk bestaande in de verschijningsvorm van de waar zelf, evenwel niet noodzakelijk dezelfde als bij een woord- of beeldmerk dat bestaat in een van het uiterlijk van de erdoor aangeduide waar onafhankelijk teken. De gemiddelde consument is immers niet gewend om de herkomst van de waar bij gebreke van enig grafisch of tekstueel element af te leiden uit de vorm ervan of uit die van de verpakking, en in het geval van een dergelijk driedimensionaal merk zou het dus moeilijker kunnen zijn om het onderscheidend vermogen vast te stellen dan in het geval van een woord- of beeldmerk. Alleen een merk dat op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is, en derhalve de essentiële functie van herkomstaanduiding kan vervullen, heeft dus onderscheidend vermogen in de zin van deze bepaling.

281

(cf. punten 24-26) 2. Een merk kan onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk verkrijgen ten gevolge van het gebruik dat van dit merk is gemaakt in samenhang met een ingeschreven merk. Een driedimensionaal merk kan derhalve in voorkomend geval onderscheidend vermogen verkrijgen door het gebruik, ook al wordt het gebruikt in combinatie met een woord- of beeldmerk. Een driedimensionaal merk valt echter per definitie niet samen met de tweedimensionale grafische voorstelling ervan. Wanneer de waar op de verpakking wordt afgebeeld, worden de consumenten dus niet geconfronteerd met het merk zelf, als dit merk bestaat in de driedimensionale vorm van de waar. Het is evenwel niet uitgesloten dat de tweedimensionale afbeelding van een dergelijk merk in voorkomend geval de bekendheid van het merk bij het relevante publiek in de hand kan werken wanneer het mogelijk is, in deze afbeelding de wezenlijke elementen van de driedimensionale vorm van de waar te zien. Bovendien moeten, wat de verkrijging van onderscheidend vermogen door het gebruik betreft, de betrokken kringen de waar of de dienst als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeren op basis van het gebruik van het merk als merk. Niet om het even welk gebruik van het merk, en a fortiori niet het gebruik van een tweedimensionale afbeelding van een driedimensionaal merk, vormt dus per se een gebruik als merk. (cf. punten 57-62) 3. Bij de beoordeling of een merk onderscheidend vermogen door het gebruik heeft verkregen in de zin van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk, moet rekening worden gehouden met alle omstandigheden waarin het relevante publiek met dat merk wordt geconfronteerd. Dit is niet alleen het geval bij de aankoopbeslissing, maar ook ervóór, bijvoorbeeld via reclame, en op het tijdstip waarop de waar wordt verbruikt. Het is evenwel wanneer hij zijn keuze tussen verschillende waren van de betrokken categorie voorbereidt en maakt dat de gemiddelde consument het meest oplettend is, zodat het antwoord op de vraag of de gemiddelde consument met het merk wordt geconfronteerd bij de aankoop ervan, bijzonder belangrijk is om te bepalen of dat merk onderscheidend vermogen door het gebruik heeft verkregen. (cf. punten 71-72)

ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer) 22 juni 2006 (*)

282

In zaak C-24/05 P, betreffende een hogere voorziening krachtens artikel 56 van het Statuut van het Hof van Justitie, ingesteld op 24 januari 2005, August Storck KG, gevestigd te Berlijn (Duitsland), vertegenwoordigd door I. Rohr, H. Wrage-Molkenthin en T. Reher, Rechtsanwälte, rekwirante, andere partij in de procedure: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door G. Schneider als gemachtigde, verweerder in eerste aanleg, wijst HET HOF VAN JUSTITIE (Eerste kamer), samengesteld als volgt: P. Jann, kamerpresident, N. Colneric, J. N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič (rapporteur) en E. Levits, rechters, advocaat-generaal: D. Ruiz-Jarabo Colomer, griffier: B. Fülöp, administrateur, gezien de stukken en na de terechtzitting op 16 februari 2006, gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 23 maart 2006, het navolgende Arrest 1 August Storck KG verzoekt het Hof om vernietiging van het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen (Vierde kamer) van 10 november 2004, Storck/BHIM (Vorm van snoepje) (T-396/02, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie; hierna: „bestreden arrest”), waarbij het Gerecht heeft verworpen haar beroep tot vernietiging van de beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 14 oktober 2002 (zaak R 187/2001-4) (hierna: „omstreden beslissing”), houdende weigering van inschrijving van een driedimensionaal merk bestaande in de vorm van een lichtbruin snoepje. Het rechtskader 2 Artikel 7, met als titel „Absolute weigeringsgronden”, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1) bepaalt: „1. Geweigerd wordt inschrijving van:

283

[...] b) merken die elk onderscheidend vermogen missen; [...] 3. Lid 1, sub b, c en d, is niet van toepassing indien het merk als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de waren of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd.” 3 Artikel 73 van verordening nr. 40/94, met als titel „Gronden van de beslissing”, bepaalt: „De beslissingen van het [BHIM] worden met redenen omkleed. Zij kunnen slechts worden genomen op gronden waartegen de partijen verweer hebben kunnen voeren.” 4 Artikel 74, lid 1, van verordening nr. 40/94, met als titel „Ambtshalve onderzoek van de feiten”, preciseert: „Tijdens de procedure onderzoekt het [BHIM] ambtshalve de feiten; in procedures inzake relatieve afwijzingsgronden blijft dit onderzoek echter beperkt tot de door de partijen aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten en tot de door hen ingestelde vordering.” De voorgeschiedenis van het geding 5 Op 30 maart 1998 heeft rekwirante krachtens verordening nr. 40/94 bij het BHIM een aanvraag ingediend tot inschrijving als gemeenschapsmerk van een driedimensionaal merk dat overeenkomt met de hieronder afgebeelde verschijningsvorm van een lichtbruin snoepje:

6 De waren waarvoor de inschrijving is aangevraagd, zijn „suikergoed” en behoren tot klasse 30 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. 7 Bij beslissing van 25 januari 2001 heeft de onderzoeker de aanvraag afgewezen op grond dat het aangevraagde merk elk onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 en geen onderscheidend vermogen door gebruik had verkregen in de zin van lid 3 van datzelfde artikel. 8 Bij de omstreden beslissing heeft de vierde kamer van beroep van het BHIM de beslissing van de onderzoeker bevestigd. Zij heeft, zakelijk weergegeven, geoordeeld dat de combinatie van vorm en kleur die het aangevraagde merk vormt, intrinsiek geen aanduiding kan verstrekken met betrekking tot de herkomst van de betrokken waren, te weten het suikergoed. Bovendien was zij van oordeel dat de door rekwirante aangevoerde elementen niet aantoonden dat dit merk

284

onderscheidend vermogen had verkregen voor, met name, karamelsnoepjes als gevolg van het gebruik dat van dit merk was gemaakt. De procedure voor het Gerecht en het bestreden arrest 9 Rekwirante heeft bij het Gerecht een beroep tot vernietiging van de omstreden beslissing ingesteld en daartoe twee middelen aangevoerd. 10 Aangaande het eerste middel, te weten schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, heeft het Gerecht in de punten 39 tot en met 45 van het bestreden arrest geoordeeld dat de kamer van beroep om de volgende redenen terecht had geconcludeerd dat het aangevraagde merk elk onderscheidend vermogen mist in de zin van deze bepaling: „39 In casu heeft de kamer van beroep terecht geoordeeld dat, met betrekking tot wijdverbreide consumptiegoederen als die welke in de onderhavige zaak aan de orde zijn ,de consument niet veel aandacht aan de kleur en de vorm van het suikergoed zal besteden’, en dat het dus ,onwaarschijnlijk is dat de gemiddelde consument zich bij zijn keuze door de vorm van het snoepje zal laten leiden’ (punt 12 van de [omstreden] beslissing). 40 Bovendien heeft de kamer van beroep aangetoond dat geen enkel van de vormkenmerken van dit merk – op zichzelf of in samenhang met andere – onderscheidend vermogen heeft. Dienaangaande heeft zij om te beginnen geoordeeld dat ,de betrokken vorm, die nagenoeg rond is en aan een cirkel doet denken [...], een geometrische basisvorm is’ en dat de gemiddelde consument ,eraan gewoon is om suikergoed – met inbegrip van snoepjes – met een ronde vorm (cirkelvormig, ovaal, elliptisch of cilindrisch) aan te treffen’. Wat voorts de gebombeerde randen bovenaan het snoepje betreft, was zij van mening dat ,snoepjes gebombeerde randen hebben, ongeacht de uiterlijke verschijningsvorm ervan’, en dit om functionele redenen. Met betrekking tot de cirkelvormige holte in het midden van het snoepje en de vlakke onderkant ervan, heeft de kamer van beroep geconcludeerd dat ,deze elementen de door de vorm opgeroepen totaalindruk niet wezenlijk beïnvloeden’ en dat het bijgevolg ,onwaarschijnlijk is dat de gemiddelde consument zozeer op deze twee kenmerken let, dat hij er een bepaalde commerciële herkomst uit afleidt’ (punt 13 van de [omstreden] beslissing). 41 Aangaande de kleur van de betrokken waar, namelijk kastanjebruin of de verschillende schakeringen ervan, heeft de kamer van beroep eveneens opgemerkt dat het om een ,voor snoepjes gebruikelijke kleur’ gaat (punt 13 van de [omstreden] beslissing). Vaststaat inderdaad dat het in aanmerking komende publiek gewoon is aan deze kleur voor suikergoed. 42 Bijgevolg is de driedimensionale vorm waarvan de inschrijving is aangevraagd, een geometrische basisvorm welke behoort tot de vormen die de consument als natuurlijk ervaart voor courante consumptiegoederen zoals snoepjes. 43 In die omstandigheden moet verzoeksters argument inzake de aanzienlijke verschillen die er volgens haar bestaan tussen de vorm en de kleur van het aangevraagde merk en die van ander suikergoed, worden afgewezen. 44 Gelet op wat voorafgaat, moet worden aangenomen dat het aangevraagde driedimensionale merk bestaat uit een combinatie van als natuurlijk ervaren elementen van de aanbiedingsvorm welke typisch zijn voor de betrokken waren. De betrokken vorm verschilt immers niet wezenlijk van bepaalde, in

285

de handel gebruikelijke basisvormen van de betrokken waren, maar is veeleer een variante daarvan. Aangezien de aangevoerde verschillen niet opvallen, onderscheidt de betrokken vorm zich onvoldoende van andere, voor snoepjes gebruikelijke vormen, en stelt zij het relevante publiek niet in staat om de snoepjes van verzoekster onmiddellijk en feilloos te onderscheiden van die met een andere commerciële herkomst. 45 De betrokken waren kunnen derhalve aan de hand van het aangevraagde merk, zoals dit door een normaal geïnformeerde, redelijk oplettende en omzichtige, gemiddelde consument wordt waargenomen, niet worden geïndividualiseerd en worden onderscheiden van die met een andere commerciële herkomst. Bijgevolg mist het merk elk onderscheidend vermogen met betrekking tot deze waren.” 11 Aangaande het tweede middel, te weten schending van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94, heeft het Gerecht in de punten 61 tot en met 67 van het bestreden arrest geoordeeld dat de kamer van beroep om de volgende redenen niet van een onjuiste rechtsopvatting blijk heeft gegeven door te oordelen dat rekwirante niet heeft aangetoond dat het aanvraagde merk onderscheidend vermogen heeft verkregen door het gebruik dat ervan is gemaakt: „61 Om te beginnen vormen de argumenten die verzoekster ontleent aan de verkoopcijfers en de hoge reclamekosten voor het karamelsnoepje ,Werther’s Original’ (,Werther’s Echte’) geen bewijs dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt. 62 De kamer van beroep heeft weliswaar erkend dat de omzetcijfers en de gegevens met betrekking tot de reclamekosten erop wezen dat het betrokken soort snoepje ruim op de markt was verspreid, doch heeft niettemin geoordeeld dat deze informatie niet het – nochtans essentiële – bewijs vormde dat het aangevraagde teken als driedimensionaal merk werd gebruikt om de snoepjes van verzoekster aan te duiden (punt 16 van de [omstreden] beslissing). 63 In de punten 17 tot en met 21 van de [omstreden] beslissing heeft de kamer van beroep dit oordeel onderbouwd als volgt: ,17. Verzoekster heeft stalen overgelegd van de plasticzakjes waarin haar snoepjes worden verpakt, en daarbij aangevoerd dat de erop afgebeelde vorm voor de consument een „centrale referentie en een aanknopingspunt” vormt. Volgens haar vormt dit gebruik het bewijs dat reclame wordt gemaakt voor de vorm van de waar als merk en dat de consument deze vorm in die zin zal opvatten. De kamer van beroep ziet zich genoopt dit standpunt af te wijzen. Er is immers een discrepantie tussen de verklaringen van verzoekster en de wijze waarop de snoepjes globaliter op het zakje staan afgebeeld. 18. Weliswaar staan de snoepjes met een bruine vorm, zoals verzoekster deze heeft overgelegd, op de verpakking afgebeeld, doch de bedoeling van deze afbeelding moet worden onderzocht. Dit onderzoek mag niet abstract zijn. Het moet integendeel zien op de wijze waarop de gemiddelde consument de afbeelding van de snoepjes zoals die op de verpakking staat, waarschijnlijk zal opvatten. 19. Welnu, wanneer hij met een zakje snoepjes van verzoekster wordt geconfronteerd, ziet de betrokken consument allereerst de benaming

286

„Werther’s Original”, die – door het grote lettertype ervan – bijna de helft van het zakje beslaat en wordt omgeven door aanvullende elementen zoals een klein ovaal teken met de naam „Storck” en de gestileerde tekening van een dorpje waaronder „Traditional Werther’s Quality” [de kwaliteit van de traditionele Werther] te lezen staat. Op de onderste helft van het zakje staat een kleurenfoto van ongeveer vijftien snoepjes door elkaar met het onderschrift: „The classic candy made with real butter and fresh cream” [het klassieke snoepje met echte boter en verse room bereid]. 20. Volgens de verklaringen van verzoekster komt deze illustratie overeen met het driedimensionale merk waarvan zij de inschrijving heeft gevraagd. De kamer van beroep betwist evenwel de gegrondheid van dit standpunt. De wijze waarop de snoepjes op het zakje worden afgebeeld, stemt niet overeen met de traditionele afbeeldingswijze van een merk op een waar. De bedoeling van deze afbeelding is haar inziens (veeleer) de inhoud van het zakje te illustreren. Anders dan verzoekster stelt, wordt op het zakje immers niet een vorm, maar een realistisch beeld van een hoopje niet-verpakte snoepjes getoond. Daarbij valt op dat deze afbeelding niet erop is gericht de kenmerken te doen uitkomen waarvan verzoekster stelt dat zij het merk onderscheidend vermogen verlenen (holte in het midden, vlakke onderkant en gebombeerde randen). Om die reden is de kamer van beroep van oordeel dat er discordantie is tussen de wijze waarop de snoepjes op het zakje worden afgebeeld en de stelling dat deze afbeelding een driedimensionaal merk is dat door de gemiddelde consument als zodanig wordt opgevat. De kamer van beroep is veeleer van mening dat de consument het beeld van de snoepjes slechts als een illustratie van de inhoud van het zakje zal zien. De verpakkingen op aantrekkelijke wijze illustreren om het uiterlijk van de waar of de mogelijke serveerwijzen ervan te tonen, is een beproefde methode in de voedingsindustrie, de industrie van suikergoed daaronder begrepen, en is meer ingegeven door marketingoverwegingen dan door de zorg om de waren te identificeren met behulp van een merk. De kamer van beroep is dan ook van oordeel dat het beeld niet de functie van een merk vervult, doch uitsluitend tot illustratie van de waar dient. Het onderschrift bij het beeld, namelijk „The classic candy made with real butter and fresh cream”, bevestigt bovendien dat een redelijk oplettende koper van snoepjes dit waarschijnlijk zo zal opvatten. Zin en beeld vullen elkaar immers aan: de zin beschrijft de aard van de snoepjes en het beeld toont ze. De kamer van beroep is het eens met verzoekster dat een waar tegelijkertijd drager van verschillende merken kan zijn. Gelet op het uiterlijk van de zakjes waarin de snoepjes van verzoekster worden verpakt, is de kamer van beroep evenwel van mening dat de afbeelding van de snoepjes op deze zakjes niet overeenstemt met de afbeelding van een merk. 21. Op grond van de hierboven geformuleerde overwegingen moet worden geconcludeerd dat de als bewijsstukken overgelegde omzetcijfers en cijfergegevens betreffende de reclamekosten weliswaar aantonen dat de snoepjes „Werther’s” op de markt te koop worden aangeboden, maar niet dat de vorm ervan als merk wordt gebruikt [...]’ 64 Er is geen enkele reden om deze overwegingen op losse te schroeven te zetten. Het door verzoekster overgelegde reclamemateriaal bevat geen enkel bewijs van het gebruik van het merk, zoals dit is aangevraagd. Op alle overgelegde afbeeldingen worden de geclaimde vorm en kleur immers tezamen met

287

woorden beeldtekens afgebeeld. Dit materiaal bewijst dus niet dat het in aanmerking komende publiek het aangevraagde merk, als zodanig en los van de woorden beeldmerken die er in de reclameboodschappen en bij de verkoop aan zijn toegevoegd, als aanduiding van de commerciële herkomst van de betrokken waren en diensten opvat [...] 65 Verder zij opgemerkt dat verzoekster in haar verzoekschrift zelf verklaart dat het betrokken snoepje niet in bulk wordt verkocht, maar in zakjes waarin elk snoepje bovendien afzonderlijk is verpakt. Bijgevolg wordt de gemiddelde consument bij de aankoopbeslissing niet rechtstreeks geconfronteerd met de betrokken vorm van het snoepje waarin hij een herkomstaanduiding zou kunnen herkennen. 66 Hetzelfde geldt voorts voor de marktonderzoeken die verzoekster als bewijs van het door gebruik verkregen onderscheidend vermogen van het aangevraagde merk aan de kamer van beroep ter beoordeling heeft overgelegd. Uit punt 21, in fine, van de [omstreden] beslissing volgt immers duidelijk dat het door verzoekster verhandelde snoepje niet op basis van de betrokken vorm, maar op basis van de benaming ,Werther’s’ als merk bekend is.” 12 Derhalve heeft het Gerecht het beroep van rekwirante verworpen en haar verwezen in de kosten. De hogere voorziening 13 In haar hogere voorziening, ter ondersteuning waarvan zij vier middelen aanvoert, concludeert rekwirante dat het het Hof behage: – het bestreden arrest te vernietigen; – primair, de zaak definitief af te doen door de in eerste aanleg geformuleerde vorderingen toe te wijzen; – subsidiair, de zaak naar het Gerecht terug te wijzen; – het BHIM te verwijzen in de kosten. 14 Het BHIM verzoekt het Hof, de hogere voorziening af te wijzen en rekwirante te verwijzen in de kosten. Het eerste middel De argumenten van de partijen 15 Met haar eerste middel, dat uit twee delen bestaat, stelt rekwirante schending door het Gerecht van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. 16 In de eerste plaats heeft het Gerecht in punt 44 van het bestreden arrest de vaststelling dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen bezit, ten onrechte laten afhangen van de voorwaarde dat dit merk wezenlijk verschilt van de in de handel gebruikelijke aanbiedingsvormen van snoepjes, en heeft het bijgevolg voor driedimensionale merken strengere eisen gesteld dan voor woord- of beeldmerken.

288

17 Het Gerecht heeft tevens ten onrechte geëist dat het aangevraagde merk wezenlijk verschilt van eventuele soortgelijke merken in de suikergoedsector. 18 Volgens rekwirante is de omstandigheid dat verwarring met waren van een andere herkomst kan ontstaan, slechts relevant in het kader van een oppositie op grond van het bestaan van gevaar van verwarring van het aangevraagde merk met een ouder merk. 19 In de tweede plaats hebben de kamer van beroep en het Gerecht nagelaten te onderzoeken of het aangevraagde merk, los van de op de markt bestaande overeenstemmende aanbiedingsvormen van snoepjes, een minimum aan intrinsiek onderscheidend vermogen bezit. Volgens rekwirante zou het Gerecht na dit onderzoek hebben geconcludeerd dat dit merk wel degelijk onderscheidend vermogen bezit. 20 In dit verband betwist rekwirante het oordeel van het Gerecht, in punt 39 van het bestreden arrest, dat het onwaarschijnlijk is dat de gemiddelde consument zich bij zijn keuze laat leiden door de vorm van het snoepje. Zij betwist tevens het oordeel van het Gerecht, in punt 42 van dat arrest, dat de vorm waarvan de inschrijving als merk is aangevraagd, een geometrische basisvorm is. 21 Het BHIM antwoordt, in de eerste plaats, dat het Gerecht voor het aangevraagde merk geen strengere criteria heeft toegepast dan voor woord- of beeldmerken, doch toepassing heeft gemaakt van de vaste rechtspraak dat de vorm van de waar waarvan de inschrijving als merk is aangevraagd, zich op significante wijze moet onderscheiden van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is. 22 In de tweede plaats is de grief dat het Gerecht had moeten concluderen dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen bezit, erop gericht de beoordeling van de feiten opnieuw ter discussie te stellen; derhalve is deze grief nietontvankelijk in het kader van een hogere voorziening. Beoordeling door het Hof 23 Wat het eerste onderdeel van het eerste middel betreft, blijkt uit vaste rechtspraak dat het onderscheidend vermogen van een merk in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 moet worden beoordeeld met betrekking tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, en uitgaande van de perceptie van het merk door het relevante publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van die waren of diensten (zie met name arresten van 29 april 2004, Henkel/BHIM, C-456/01 P en C-457/01 P, Jurispr. blz. I-5089, punt 35, en 12 januari 2006, Deutsche SiSiWerke/BHIM, C-173/04 P, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 25). 24 Eveneens volgens vaste rechtspraak verschillen de criteria ter beoordeling van het onderscheidend vermogen van driedimensionale merken bestaande in de verschijningsvorm van de waar zelf, niet van die welke voor andere categorieën van merken gelden (arrest Henkel/BHIM, reeds aangehaald, punt 38; arrest van 7 oktober 2004, Mag Instrument/BHIM, C-136/02 P, Jurispr. blz. I-9165, punt 30, en arrest Deutsche SiSi-Werke/BHIM, reeds aangehaald, punt 27). 25 Bij de toepassing van deze criteria is de perceptie door het relevante publiek in het geval van een driedimensionaal merk bestaande in de verschijningsvorm van de waar zelf, evenwel niet noodzakelijk dezelfde als bij een woord- of beeldmerk dat bestaat in een van het uiterlijk van de erdoor aangeduide waar onafhankelijk teken. De gemiddelde consument is immers niet gewend om de herkomst van de waar bij

289

gebreke van enig grafisch of tekstueel element af te leiden uit de vorm ervan of uit die van de verpakking, en in het geval van een dergelijk driedimensionaal merk zou het dus moeilijker kunnen zijn om het onderscheidend vermogen vast te stellen dan in het geval van een woord- of beeldmerk (zie met name reeds aangehaalde arresten Henkel/BHIM, punt 38; Mag Instrument/BHIM, punt 30, en Deutsche SiSiWerke/BHIM, punt 28). 26 Alleen een merk dat op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is, en derhalve de essentiële functie van herkomstaanduiding vervult, heeft dus onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 (zie met name reeds aangehaalde arresten Henkel/BHIM, punt 39; Mag Instrument/BHIM, punt 31, en Deutsche SiSiWerke/BHIM, punt 31). 27 Derhalve heeft het Gerecht bij de beoordeling of het aangevraagde merk onderscheidend vermogen bezit, terecht rekening gehouden met de in de handel gangbare vormen en kleuren van snoepjes. 28 In punt 44 van het bestreden arrest heeft het Gerecht vastgesteld dat de betrokken vorm van het snoepje „niet wezenlijk van bepaalde, in de handel gebruikelijke basisvormen van de betrokken waren [verschilt]”. Aangezien de voorwaarde van een wezenlijk verschil verder gaat dan een gewone, significante afwijking, zoals wordt geëist in de in punt 26 van het onderhavige arrest aangehaalde rechtspraak, zou het Gerecht van een onjuiste rechtsopvatting blijk hebben gegeven indien het de vaststelling van het onderscheidend vermogen van het aangevraagde merk had laten afhangen van een dergelijke voorwaarde. 29 Dat is echter niet het geval. Uit hetzelfde punt van het bestreden arrest blijkt immers dat het Gerecht zich heeft gebaseerd op de vaststelling dat het aangevraagde merk bestaat uit een combinatie van als natuurlijk ervaren elementen van de aanbiedingsvorm die typisch zijn voor de betrokken waren, dat het een variante is van bepaalde, in de suikergoedsector gebruikelijke basisvormen, dat het zich onvoldoende onderscheidt van andere, voor snoepjes gebruikelijke vormen omdat de aangevoerde verschillen niet opvallen, en dat het het relevante publiek niet in staat stelt, rekwirantes snoepjes onmiddellijk en feilloos te onderscheiden van die met een andere commerciële herkomst. 30 Met deze vaststellingen heeft het Gerecht rechtens genoegzaam aangetoond dat het aangevraagde merk niet op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de suikergoedsector gangbaar is. Derhalve heeft het niet van een onjuiste rechtsopvatting blijk gegeven door te concluderen dat dit merk onderscheidend vermogen mist. 31 Waar rekwirante aanvoert dat het Gerecht heeft geëist dat het aangevraagde merk wezenlijk verschilt van eventuele soortgelijke merken in de suikergoedsector, leest zij het bestreden arrest verkeerd, aangezien het Gerecht niet heeft onderzocht of andere merken die voor dit soort van waren worden gebruikt, gelijk zijn aan of overeenstemmen met het aangevraagde merk. 32 Het eerste onderdeel van het eerste middel moet dus ongegrond worden verklaard. 33 Wat het tweede onderdeel van het eerste middel betreft, heeft het Gerecht, zoals blijkt uit punt 27 van het onderhavige arrest, niet van een onjuiste rechtsopvatting blijk gegeven door bij de beoordeling of het aanvraagde merk onderscheidend vermogen bezit, rekening te houden met de in de handel gebruikelijke vormen van snoepjes.

290

34 Bovendien wil rekwirante, voorzover zij het Gerecht verwijt, te hebben geconcludeerd dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen mist, met dit onderdeel van het eerste middel in feite verkrijgen dat het Hof zijn eigen beoordeling van de feiten in de plaats stelt van die van het Gerecht. 35 De vaststellingen die het Gerecht in de punten 39 tot en met 42 van het bestreden arrest heeft gedaan, namelijk dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument met betrekking tot de vorm en de kleur van suikergoed niet hoog is, en dat de driedimensionale vorm waarin het aangevraagde merk bestaat, een geometrische basisvorm is, vormen immers feitelijke beoordelingen (zie in die zin reeds aangehaalde arresten Henkel/BHIM, punt 56, en Deutsche SiSi-Werke/BHIM, punt 47). 36 Overeenkomstig artikel 225, lid 1, EG en artikel 58, eerste alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie is hogere voorziening echter beperkt tot rechtsvragen. Het Gerecht is dus bij uitsluiting bevoegd om de relevante feiten vast te stellen en te beoordelen, alsook om de bewijselementen te beoordelen. De beoordeling van deze feiten en bewijselementen levert dus, behoudens het geval van een onjuiste opvatting daarvan, geen rechtsvraag op die als zodanig in hogere voorziening vatbaar is voor toetsing door het Hof (zie met name arrest van 19 september 2002, DKV/BHIM, C-104/00 P, Jurispr. blz. I-7561, punt 22, en arrest Deutsche SiSiWerke/BHIM, reeds aangehaald, punt 35). 37 Aangezien in casu niet wordt aangevoerd dat het Gerecht de voor hem aangedragen feiten en bewijselementen onjuist heeft opgevat, dient het tweede onderdeel van het eerste middel ten dele ongegrond en ten dele niet-ontvankelijk te worden verklaard. Dit middel dient bijgevolg in zijn geheel te worden afgewezen. Het tweede en het derde middel De argumenten van de partijen 38 Met haar tweede en haar derde middel stelt rekwirante schending door het Gerecht van artikel 74, lid 1, van verordening nr. 40/94, volgens hetwelk het BHIM de feiten ambtshalve onderzoekt, respectievelijk artikel 73 van deze verordening, volgens hetwelk de beslissingen van het BHIM slechts kunnen worden genomen op gronden waartegen de partijen verweer hebben kunnen voeren. 39 Ingevolge artikel 74, lid 1, van verordening nr. 40/94 is het BHIM verplicht, zelf de feiten te onderzoeken waarop het zijn beslissing wil baseren. Door haar conclusie dat het aangevraagde merk gebruikelijk is, te baseren op het bestaan van snoepjes met hetzelfde uiterlijk als dat merk, doch geen voorbeelden daarvan te geven, ofschoon zij daartoe verplicht was, heeft de kamer van beroep rekwirante de mogelijkheid ontnomen, de relevantie van deze voorbeelden te betwisten. 40 Door in punt 40 van het bestreden arrest dit ongefundeerde oordeel van de kamer van beroep bij te treden en door in de punten 41 en 42 van dat arrest zelf soortgelijke overwegingen te formuleren zonder zich daarbij op verifieerbare feiten te baseren, heeft het Gerecht artikel 74, lid 1, van verordening nr. 40/94 geschonden. 41 Doordat de kamer van beroep geen voorbeelden van de volgens haar met het aangevraagde merk overeenstemmende snoepjes heeft gegeven, heeft rekwirante bovendien in geen enkel stadium van de procedure een standpunt daarover kunnen innemen en heeft zij aldus met name niet de mogelijkheid gekregen, aan te tonen

291

dat deze snoepjes in feite doorslaggevende verschillen met het aangevraagde merk vertoonden. Daardoor is haar recht om te worden gehoord, geschonden. 42 Door de verklaringen van de kamer van beroep waaromtrent rekwirante geen standpunt heeft kunnen innemen, bij te treden en door zijn eigen beslissing op die verklaringen te baseren, heeft het Gerecht artikel 73 van verordening nr. 40/94 geschonden. 43 Het BHIM voert aan dat, aangezien rekwirante schending van de artikelen 73 en 74, lid 1, van verordening nr. 40/94 voor het eerst voor het Hof heeft aangevoerd, het tweede en het derde middel niet-ontvankelijk moeten worden verklaard. 44 Het voegt daaraan toe dat, voorzover rekwirante met haar derde middel het Gerecht schending van haar rechten van verdediging verwijt, deze grief ongegrond is, aangezien de door rekwirante aangevochten vaststellingen van de kamer van beroep de kern van het debat voor de kamer van beroep vormden en door rekwirante opnieuw zijn betwist voor het Gerecht. Beoordeling door het Hof 45 Volgens vaste rechtspraak zou een partij, indien zij een middel dat zij voor het Gerecht niet heeft aangevoerd, voor het eerst voor het Hof zou mogen aanvoeren, in feite bij het Hof, dat een beperkte bevoegdheid in hogere voorziening heeft, een geschil aanhangig kunnen maken met een ruimere strekking dan het geschil waarvan het Gerecht kennis heeft genomen. In hogere voorziening is het Hof dus alleen bevoegd om te oordelen over de rechtsbeslissing die is gegeven over de middelen die voor de rechter in eerste aanleg zijn aangevoerd (zie met name arrest van 11 november 2004, RamondĂn e.a./Commissie, C-186/02 P en C-188/02 P, Jurispr. blz. I-10653, punt 60). 46 In casu heeft rekwirante voor het Gerecht niet aangevoerd dat de kamer van beroep de artikelen 73 en 74, lid 1, van verordening nr. 40/94 heeft geschonden door geen voorbeelden te geven van de snoepjes die gelijk zijn aan of overeenstemmen met de door rekwirante verkochte snoepjes. 47 Voorzover rekwirante met het tweede en het derde middel het Gerecht verwijt, de omstreden beslissing niet op deze gronden te hebben vernietigd, voert zij deze middelen voor het eerst in hogere voorziening aan en moeten deze middelen dus niet-ontvankelijk worden verklaard. 48 Voorzover rekwirante met deze middelen het Gerecht verwijt, ook door zijn eigen ongefundeerde verklaringen de artikelen 73 en 74, lid 1, van verordening nr. 40/94 te hebben geschonden, zijn deze middelen ongegrond. Deze bepalingen moeten immers in acht worden genomen in het kader van het onderzoek van de inschrijvingsaanvragen door de instanties van het BHIM, doch niet in het kader van de procedure voor het Gerecht, die wordt geregeld door het Statuut van het Hof van Justitie en door het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht. 49 Overigens heeft rekwirante de mogelijkheid gehad, het oordeel van de kamer van beroep dat de betrokken vorm van het snoepje niet op significante wijze verschilt van de talloze, in de suikergoedsector gebruikelijke vormen, voor het Gerecht te betwisten, zodat haar rechten van de verdediging, en inzonderheid haar recht om te worden gehoord, voor deze rechterlijke instantie niet zijn geschonden. 50 Het tweede en het derde middel van de hogere voorziening dienen dus ten dele nietontvankelijk en ten dele ongegrond te worden verklaard.

292

Het vierde middel De argumenten van de partijen 51 Met haar vierde middel, dat uit drie delen bestaat, stelt rekwirante schending door het Gerecht van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94, doordat onjuiste voorwaarden zijn gesteld voor het bewijs dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen door het gebruik ervan heeft verkregen. 52 In de eerste plaats heeft het Gerecht in punt 64 van het bestreden arrest geoordeeld dat het bewijs van het gebruik van een driedimensionaal merk niet kan worden geleverd door documenten zoals de verpakkingen van de waren waarvoor de inschrijving van dat merk is aangevraagd, of het reclamemateriaal voor deze waren, wanneer op deze documenten dat merk tezamen met andere woord- of beeldmerken is afgebeeld. Het Gerecht heeft dus geoordeeld dat een merk bestaande in de driedimensionale vorm van de betrokken waar, geen onderscheidend vermogen kan krijgen wanneer het tezamen met een woord- of beeldmerk wordt gebruikt. 53 Deze analyse strookt niet met de perceptie van de merken door de gemiddelde consument. De omstandigheid dat verschillende merken tegelijk op een waar zijn afgebeeld, belet deze consument niet om elk merk afzonderlijk als een herkomstaanduiding op te vatten, waarbij deze verschillende merken elkaar zelfs kunnen versterken doordat de bekendheid van het ene merk die van het andere vergroot. Aangezien een driedimensionaal merk naar de aard zelf ervan samen met andere woord- of beeldmerken wordt gebruikt, zou de analyse van het Gerecht bovendien ertoe leiden dat het gebruik van een driedimensionaal merk nooit kan worden bewezen, hetgeen haaks staat op de bedoeling van de gemeenschapswetgever. 54 In de tweede plaats heeft het Gerecht zich in punt 64 van het bestreden arrest ten onrechte geschaard achter het oordeel van de kamer van beroep dat de afbeelding van het aangevraagde merk op het zakje waarin de betrokken snoepjes worden verkocht, alleen tot doel heeft, de inhoud van het zakje te tonen, en bovendien in punt 65 van dat arrest ten onrechte geoordeeld dat de consument bij de aankoopbeslissing niet rechtstreeks met het aangevraagde merk wordt geconfronteerd doordat de snoepjes in zakjes worden verkocht. Het merk wordt immers op de verpakkingszakjes afgebeeld en aangezien het merk tegelijkertijd de waar zelf is, geeft de afbeelding van het merk niet alleen informatie over de inhoud van het zakje, maar vormt het bovendien een aanduiding van de herkomst van de waar. 55 In de derde plaats heeft het Gerecht in punt 65 van het bestreden arrest ten onrechte uitsluitend de perceptie door de gemiddelde consument bij de aankoopbeslissing in aanmerking genomen. Om te bepalen in hoeverre deze consument het merk herkent, moet immers rekening worden gehouden met de wijze waarop hij ermee wordt geconfronteerd, en dit niet alleen bij de aankoopbeslissing, maar ook daarv贸贸r, bijvoorbeeld via reclame, en op het tijdstip waarop hij de waar verbruikt. 56 Volgens het BHIM hebben de kamer van beroep en het Gerecht geenszins ge毛ist dat de bewijzen van het gebruik van een driedimensionaal merk alleen dat merk betreffen, doch zij hebben terecht opgemerkt dat het overgelegde reclamemateriaal niet het bewijs opleverde van het gebruik van het merk zoals dat is aangevraagd. Zoals in punt 63 van het bestreden arrest is aangegeven, heeft de kamer van beroep met name vastgesteld dat zij er niet in slaagde, de specifieke kenmerken van de vorm van het snoepje op het reclamemateriaal te onderscheiden, en dat de

293

afbeelding van de snoepjes op het als bewijs overgelegde verpakkingszakje niet overeenstemde met de afbeelding van het merk. Verder, heeft het Gerecht in punt 64 van dat arrest erop gewezen dat de afbeelding van de vorm van het snoepje op de verpakking zo onduidelijk is en door diverse andere tekens wordt gemaskeerd dat de consument de afbeelding niet kan opvatten als een afbeelding van het aangevraagde merk. Beoordeling door het Hof 57 Wat het eerste en het tweede onderdeel van het vierde middel betreft, heeft het Hof in het arrest van 7 juli 2005, Nestlé (C-353/03, Jurispr. blz. I-6135), voor recht verklaard dat een merk onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 3, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1) kan verkrijgen ten gevolge van het gebruik dat van dit merk is gemaakt in samenhang met een ingeschreven merk. 58 Hetzelfde geldt voor het door het gebruik verkregen onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94, aangezien dit artikel en artikel 3, lid 3, van richtlijn 89/104 in wezen hetzelfde bepalen. 59 Een driedimensionaal merk kan derhalve in voorkomend geval onderscheidend vermogen verkrijgen door het gebruik, ook al wordt het gebruikt in combinatie met een woord- of beeldmerk. Dat is het geval wanneer het merk bestaat in de vorm of de verpakking van de waar en daarop stelselmatig een woordmerk wordt afgebeeld waaronder deze worden verkocht. 60 Benadrukt zij evenwel dat een driedimensionaal merk per definitie niet samenvalt met de tweedimensionale grafische voorstelling ervan. Wanneer – zoals in casu – de waar op de verpakking wordt afgebeeld, worden de consumenten dus niet geconfronteerd met het merk zelf, als dit merk bestaat in de driedimensionale vorm van de waar. Het is evenwel niet uitgesloten dat de tweedimensionale afbeelding van een dergelijk merk in voorkomend geval de bekendheid van het merk bij het relevante publiek in de hand kan werken wanneer het mogelijk is, in deze afbeelding de wezenlijke elementen van de driedimensionale vorm van de waar te zien. 61 Bovendien zij eraan herinnerd dat, wat de verkrijging van onderscheidend vermogen door het gebruik betreft, de betrokken kringen de waar of de dienst als afkomstig van een bepaalde onderneming moeten identificeren op basis van het gebruik van het merk als merk (arrest van 18 juni 2002, Philips, C-299/99, Jurispr. blz. I-5475, punt 64, en arrest Nestlé, reeds aangehaald, punt 26). De uitdrukking „gebruik van het merk als merk” moet aldus worden begrepen dat zij betrekking heeft op het gebruik van het merk met het oog op de identificatie door de betrokken kringen van de waar of de dienst als afkomstig van een bepaalde onderneming (arrest Nestlé, reeds aangehaald, punt 29). 62 Niet om het even welk gebruik van het merk, en a fortiori niet het gebruik van een tweedimensionale afbeelding van een driedimensionaal merk, vormt dus per se een gebruik als merk. 63 Het Gerecht heeft in casu niet van een onjuiste rechtsopvatting blijk gegeven. 64 In de punten 63 en 64 van het bestreden arrest, waar het Gerecht het oordeel van de kamer van beroep overneemt, heeft het vastgesteld dat de wijze waarop de snoepjes worden afgebeeld – een hoopje van ongeveer vijftien snoepjes – op de

294

zakjes waarin rekwirante de snoepjes verkoopt, niet overeenstemt met de afbeelding van een merk, aangezien deze afbeelding met name niet de vorm van het snoepje waarvoor de inschrijving als merk is aangevraagd, toont, doch een realistisch beeld geeft van een hoopje snoepjes, en niet erop is gericht, de kenmerken te doen uitkomen waarvan rekwirante stelt dat zij het aangevraagde merk onderscheidend vermogen verlenen (holte in het midden, vlakke onderkant en gebombeerde randen), zodat er discordantie is tussen de afbeelding van de snoepjes op de zakjes en het ter inschrijving voorgedragen driedimensionale merk. 65 Dit is een beoordeling van de feiten die, behoudens het geval van een onjuiste opvatting daarvan – hetgeen in casu niet is aangevoerd –, niet kan worden getoetst in hogere voorziening. 66 Bovendien blijkt uit dezelfde punten van het bestreden arrest niet dat het Gerecht in beginsel heeft uitgesloten dat een driedimensionaal merk bestaande in de vorm van de betrokken waar, onderscheidend vermogen door het gebruik kan verkrijgen wanneer het in combinatie met een woord- of beeldmerk wordt gebruikt. 67 Het Gerecht heeft immers de vaststellingen van de kamer van beroep in de punten 17 tot en met 21 van de omstreden beslissing expressis verbis overgenomen. In punt 20 van deze beslissing heeft de kamer van beroep evenwel erkend dat een waar tegelijkertijd drager van verschillende merken kan zijn. 68 In punt 64 van het bestreden arrest heeft het Gerecht alleen geoordeeld dat de zakjes die rekwirante gebruikt om haar waren te verkopen, gelet op de kenmerken ervan, niet kunnen bewijzen dat het aangevraagde merk als een aanduiding van de herkomst van deze waren wordt opgevat. Ook dit is een beoordeling van de feiten die, behoudens het geval van een onjuiste opvatting daarvan, niet kan worden getoetst in hogere voorziening. 69 Het eerste en het tweede onderdeel van het vierde middel zijn dus ongegrond. 70 Wat het derde onderdeel van dit middel betreft, zij eraan herinnerd dat, ook al heeft een merk niet ab initio onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, dit niet wegneemt dat het met betrekking tot de waren of diensten waarvoor het wordt aangevraagd, onderscheidend vermogen kan krijgen door het gebruik dat ervan is gemaakt, in de zin van lid 3 van dat artikel. Dit onderscheidend vermogen kan onder meer worden verkregen na een normaal proces van inburgering bij het relevante publiek (arrest van 6 mei 2003, Libertel, C-104/01, Jurispr. blz. I-3793, punt 67, en arrest Mag Instrument/BHIM, reeds aangehaald, punt 47). 71 Bijgevolg moet bij de beoordeling of een merk onderscheidend vermogen door het gebruik heeft verkregen, rekening worden gehouden met alle omstandigheden waarin het relevante publiek met dat merk wordt geconfronteerd. Dit is niet alleen het geval bij de aankoopbeslissing, maar ook ervóór, bijvoorbeeld via reclame, en op het tijdstip waarop de waar wordt verbruikt. 72 Het is evenwel wanneer hij zijn keuze tussen verschillende waren van de betrokken categorie voorbereidt en maakt dat de gemiddelde consument het meest oplettend is (zie in die zin arrest van 12 januari 2006, Ruiz-Picasso e.a./BHIM, C-361/04 P, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 41), zodat het antwoord op de vraag of de gemiddelde consument met het merk wordt geconfronteerd bij de aankoop ervan, bijzonder belangrijk is om te bepalen of dat merk onderscheidend vermogen door het gebruik heeft verkregen.

295

73 In casu blijkt uit punt 65 van het bestreden arrest niet dat het Gerecht alleen het tijdstip van de aankoopbeslissing in aanmerking heeft genomen bij de beoordeling of het aangevraagde merk onderscheidend vermogen heeft verkregen door het gebruik dat ervan is gemaakt. 74 In het kader van het tweede middel dat zij in eerste aanleg heeft aangevoerd, stelde rekwirante, zakelijk weergegeven, dat het aangevraagde merk duidelijk zichtbaar is op alle verpakkingen van haar snoepjes, en heeft zij het andersluidende oordeel van de kamer van beroep aangevochten. In de punten 63 tot en met 65 van het bestreden arrest heeft het Gerecht dit betoog weerlegd met de vaststelling dat de gemiddelde consument bij het zien van een van deze verpakkingen niet rechtstreeks wordt geconfronteerd met de vorm van het snoepje waarvan de inschrijving als driedimensionaal merk is aangevraagd. Daarbij is het Gerecht logischerwijs uitgegaan van het tijdstip zelf van de aankoop. 75 Opgemerkt zij evenwel dat het Gerecht in punt 66 van het bestreden arrest de marktonderzoeken heeft geanalyseerd die rekwirante had overgelegd ten bewijze van de bekendheid van het merk. In dergelijke marktonderzoeken wordt echter geen onderscheid gemaakt naar gelang van de omstandigheden waarin de consumenten met het merk worden geconfronteerd. Het Gerecht heeft vastgesteld dat de overgelegde marktonderzoeken niet konden aantonen dat het aangevraagde merk bekend was. 76 In deze omstandigheden is ook het derde onderdeel van het vierde middel ongegrond. Derhalve moet het middel in zijn geheel worden afgewezen. 77 Aangezien alle middelen van rekwirante falen, moet de hogere voorziening worden afgewezen. Kosten 78 Volgens artikel 69, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering, dat krachtens artikel 118 van dit reglement van toepassing is op de procedure in hogere voorziening, wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten, voorzover dat is gevorderd. Aangezien rekwirante in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het BHIM te worden verwezen in de kosten. Het Hof van Justitie (Eerste kamer) verklaart: 1) De hogere voorziening wordt afgewezen. 2) August Storck KG wordt verwezen in de kosten. ondertekeningen

296

Bovemij Verzekeringen NV tegen Benelux-Merkenbureau (verzoek van het Gerechtshof te ’s-Gravenhage om een prejudiciële beslissing)

„Merken – Richtlijn 89/104/EEG – Artikel 3, lid 3 – Onderscheidend vermogen – Verkrijging door gebruik – Inaanmerkingneming van geheel of aanmerkelijk deel van Beneluxgebied – Inaanmerkingneming van taalgebieden van Benelux – Woordmerk EUROPOLIS” Conclusie van advocaat-generaal E. Sharpston van 30 maart 2006 Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 7 september 2006 Samenvatting van het arrest Harmonisatie van wetgevingen – Merken – Richtlijn 89/104 – Weigering van inschrijving of nietigheid – Merken zonder onderscheidend vermogen, beschrijvende merken of merken die gebruikelijk zijn geworden (Richtlijn 89/104 van de Raad, art. 3, lid 3) Artikel 3, lid 3, van de Eerste richtlijn (89/104) betreffende de merken, moet aldus worden uitgelegd dat de inschrijving van een merk alleen toelaatbaar is op grond van deze bepaling indien wordt aangetoond dat dit merk door het gebruik ervan onderscheidend vermogen heeft verkregen op het gehele grondgebied van een lidstaat of, in het geval van de Benelux, op het gehele gedeelte van het Beneluxgebied waar een weigeringsgrond bestaat. Wanneer bij een uit een of meer woorden van een officiële taal van een lidstaat of van de Benelux bestaand merk de weigeringsgrond slechts bestaat in een van de taalgebieden van een lidstaat of, in het geval van de Benelux, slechts in één taalgebied van de Benelux, moet komen vast te staan dat het merk door het gebruik onderscheidend vermogen heeft verworven in dit gehele taalgebied. Voor het aldus gedefinieerde taalgebied moet worden beoordeeld of de betrokken kringen, althans een aanzienlijk deel ervan, de betrokken waar of dienst op basis van het merk als van een bepaalde onderneming afkomstig identificeren. (cf. punten 23, 28, dictum 1-2)

ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer) 7 september 2006 (*)

297

In zaak C-108/05, betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG, ingediend door het Gerechtshof te ’s-Gravenhage (Nederland) bij beslissing van 27 januari 2005, ingekomen bij het Hof op 4 maart daaraanvolgend, in de procedure Bovemij Verzekeringen NV tegen Benelux-Merkenbureau, wijst HET HOF VAN JUSTITIE (Eerste kamer), samengesteld als volgt: P. Jann, kamerpresident, K. Schiemann, N. Colneric, J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur) en E. Levits, rechters, advocaat-generaal: E. Sharpston, griffier: M. Ferreira, hoofdadministrateur, gezien de stukken en na de terechtzitting op 2 februari 2006, gelet op de opmerkingen van: – Bovemij Verzekeringen NV, vertegenwoordigd door E. M. Matser, advocaat, – het Benelux-Merkenbureau, vertegenwoordigd door C. van Nispen en E. D. Huisman, advocaten, – de Nederlandse regering, vertegenwoordigd door H. G. Sevenster en M. de Grave als gemachtigden, – de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door S. Malynicz, barrister, – de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door W. Wils en N. B. Rasmussen als gemachtigden, gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 30 maart 2006, het navolgende Arrest 1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 3, lid 3, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1; hierna: „richtlijn”).

298

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Bovemij Verzekeringen NV (hierna: „Bovemij”) en het Benelux-Merkenbureau (hierna: „BMB”) ter zake van de weigering van het BMB om het teken EUROPOLIS als merk in te schrijven. Toepasselijke bepalingen 3 Artikel 1 van de richtlijn bepaalt: „Deze richtlijn is van toepassing op ieder merk voor waren of diensten dat in lidstaat het voorwerp is van inschrijving of aanvrage om inschrijving als individueel, collectief, garantie- of kwaliteitsmerk, dan wel het voorwerp is inschrijving of aanvrage om inschrijving bij het Benelux-Merkenbureau of van internationale inschrijving die rechtsgevolgen heeft in een lidstaat.”

een een van een

4 Artikel 3, lid 1, van de richtlijn bepaalt: „Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden: a) [...] b) merken die elk onderscheidend vermogen missen; c) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken of diensten;

in de handel hoeveelheid, vervaardiging van de waren

d) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden; [...]” 5 Artikel 3, lid 3, van de richtlijn luidt: „Een merk wordt niet geweigerd of kan, indien ingeschreven, niet worden nietig verklaard overeenkomstig lid 1, onder b, c of d, indien het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van de aanvrage om inschrijving onderscheidend vermogen heeft verkregen. De lidstaten kunnen voorts bepalen dat deze bepaling ook van toepassing is, wanneer het onderscheidend vermogen verkregen is na de aanvrage om inschrijving of na de inschrijving.” Het hoofdgeding en de prejudiciële vragen 6 Op 28 mei 1997 heeft Bovemij het teken EUROPOLIS gedeponeerd als woordmerk voor de volgende klassen van diensten in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd: Klasse 36 Verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij en handel in onroerende goederen. Klasse 39 Transport; verpakking en opslag van goederen; organisatie van reizen.

299

7 Bij brief van 31 oktober 1997 heeft het BMB Bovemij in kennis gesteld van zijn voorlopige weigering tot inschrijving van het depot. Als redenen voor deze weigering heeft het opgegeven: „Het teken EUROPOLIS is samengesteld uit het gangbare voorvoegsel EURO (voor Europa) en de soortnaam POLIS en is uitsluitend beschrijvend voor de in de klassen 36 en 39 genoemde diensten met betrekking tot een polis in Euro(pees) verband. Derhalve mist het teken ieder onderscheidend vermogen [...]” 8 Bij brief van 14 april 1998 heeft Bovemij bezwaar gemaakt tegen deze voorlopige weigering tot inschrijving van het depot, stellende dat het teken door Europolis BV, een dochtermaatschappij van Bovemij, sinds 1988 rechtmatig als merk in het economisch verkeer wordt gebruikt. Ter onderbouwing van haar stelling heeft Bovemij drie brochures van Europolis BV betreffende fietsverzekeringen overgelegd, met het aanbod om zo nodig aanvullend bewijsmateriaal toe te zenden. 9 Bij brief van 5 mei 1998 heeft het BMB laten weten in het bezwaar van Bovemij geen aanleiding te zien zijn voorlopige weigering te herzien. Aan het eerder ingenomen standpunt voegde het toe dat er geen sprake is van inburgering van het teken, nu de duur van het gebruik daarvoor ontoereikend was, en uit de toegezonden producties alleen gebruik van het teken als handelsnaam bleek. 10 Bij brief van 28 mei 1998 heeft het BMB Bovemij in kennis gesteld van zijn „definitieve weigering” tot inschrijving van het depot. 11 Bovemij heeft daarop het Gerechtshof te ’s-Gravenhage verzocht het BMB te bevelen om het gedeponeerde teken alsnog in het merkenregister te schrijven. Zij stelde daartoe primair, dat EUROPOLIS van huis uit onderscheidend vermogen heeft, en subsidiair, dat het teken als merk is ingeburgerd vóór de datum van de aanvraag. Het BMB heeft deze argumenten betwist. 12 Wat het primair door Bovemij aangevoerde argument betreft, heeft het BMB vastgesteld dat het gedeponeerde teken bestaat uit een combinatie van het woord „POLIS” met het voorvoegsel „EURO”. Met de Nederlandse term „polis” wordt gewoonlijk een verzekeringsovereenkomst aangeduid. Het gaat om een soortnaam, die tal van verschillende typen van verzekeringen omvat. „EURO” is de (ten tijde van het depot reeds bekende) naam van de thans in de Beneluxlanden geldende munteenheid en een gangbare afkorting van de begrippen „Europa” of „Europees”. Volgens het Gerechtshof gaat het om een zodanig veel gebruikt begrip, dat daaraan elk zelfstandig onderscheidend vermogen moet worden ontzegd. Naar zijn oordeel kan „EURO” voorts in het normale taalgebruik de aanduiding zijn van een wezenlijk kenmerk van diensten, namelijk de Europese hoedanigheid, herkomst of bestemming van die diensten. Aldus geeft het voorvoegsel „EURO” aan het betrokken teken de betekenis van een verzekering met een Europees kenmerk. 13 Derhalve was het Gerechtshof van oordeel dat het teken EUROPOLIS uitsluitend bestaat uit tekens en aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de diensten, en van huis uit elk onderscheidend vermogen mist. 14 Wat het subsidiair aangevoerde argument betreft, volgens hetwelk het teken EUROPOLIS door het gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen, heeft Bovemij gesteld dat voor inburgering van een teken – mits aan de andere voorwaarden is voldaan – voldoende is dat het als merk wordt opgevat in een aanmerkelijk deel van het Beneluxgebied, hetgeen volgens haar ook alleen Nederland kan zijn.

300

15 Het BMB betoogt in dit verband dat inburgering vereist dat het teken als merk wordt opgevat in het gehele Beneluxgebied, te weten in het Koninkrijk België, het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg. 16 Het Gerechtshof heeft vastgesteld dat partijen het oneens zijn over de vraag welk gebied in aanmerking moet worden genomen om te kunnen vaststellen of er sprake is van inburgering. 17 Het heeft gepreciseerd dat deze vraag voor de Beneluxlanden moet worden beoordeeld naar het tijdstip van depot, zodat slechts acht kan worden geslagen op het gebruik van het teken EUROPOLIS tot 28 mei 1997. 18 In dit verband heeft het Gerechtshof de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld: „1) Moet artikel 3, lid 3, van de richtlijn zodanig worden uitgelegd dat voor het verkrijgen van onderscheidend vermogen (in casu door een Beneluxmerk) als gevolg van gebruik, als in dat lid bedoeld, noodzakelijk is dat het teken vóór het tijdstip van depot wordt opgevat als merk door het in aanmerking komende publiek in het gehele Beneluxgebied, derhalve in België, Nederland en Luxemburg? In geval van ontkennende beantwoording van vraag 1: 2) Is aan de in artikel 3, lid 3, van de richtlijn gestelde voorwaarde voor inschrijving, als bedoeld in dat lid, voldaan indien het teken, als gevolg van het gebruik ervan, door het in aanmerking komende publiek in een aanmerkelijk deel van het Beneluxgebied als merk wordt opgevat, en kan dit aanmerkelijk deel bijvoorbeeld ook alleen Nederland zijn? 3) a) Dient bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen door gebruik, als bedoeld in artikel 3, lid 3, van de richtlijn, van een – uit een of meer woorden van een officiële taal binnen het grondgebied van een lidstaat (of, zoals in casu, het Beneluxgebied) bestaand – teken rekening te worden gehouden met de taalgebieden binnen dat gebied? b) Is daarbij voor inschrijving als merk, in het geval dat aan de overige vereisten voor inschrijving is voldaan, voldoende indien vereist dat het teken als merk wordt opgevat door het in aanmerking komende publiek in een aanmerkelijk deel van het taalgebied van de lidstaat (of, zoals in casu, van het Beneluxgebied) waar die taal officieel wordt gesproken?” Beantwoording van de prejudiciële vragen De eerste en de tweede vraag 19 Met de eerste twee vragen, die tezamen moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen welk grondgebied in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling of een teken door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen, in de zin van artikel 3, lid 3, van de richtlijn, in een lidstaat of in een groep lidstaten die beschikken over een gezamenlijke merkenwetgeving, zoals de Benelux. 20 Allereerst zij eraan herinnerd dat ten aanzien van bij het BMB ingeschreven merken het Beneluxgebied moet worden gelijkgesteld met het grondgebied van een

301

lidstaat, aangezien artikel 1 van de richtlijn die merken gelijkstelt met in een lidstaat ingeschreven merken (arrest van 14 september 1999, General Motors, C-375/97, Jurispr. blz. I-5421, punt 29). 21 Artikel 3, lid 3, van de richtlijn voorziet niet in een zelfstandig recht op inschrijving van een merk. Het bevat een uitzondering op de in artikel 3, lid 1, sub b tot en met d, van deze richtlijn vermelde weigeringsgronden. De draagwijdte van artikel 3, lid 3, moet derhalve worden uitgelegd in samenhang met deze weigeringsgronden. 22 Bij de beoordeling of de voormelde weigeringsgronden moeten worden uitgesloten als gevolg van de verkrijging van onderscheidend vermogen door gebruik overeenkomstig artikel 3, lid 3, van de richtlijn, is enkel de situatie relevant in het gedeelte van het grondgebied van de betrokken lidstaat (of, in voorkomend geval, in het gedeelte van het Beneluxgebied) waarin de weigeringsgronden zijn vastgesteld [zie in die zin, met betrekking tot artikel 7, lid 3, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), welke bepaling in wezen identiek is aan artikel 3, lid 3, van de richtlijn, arrest van 22 juni 2006, Storck/BHIM, C-25/05 P, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 83]. 23 Bijgevolg moet op de eerste twee vragen worden geantwoord, dat artikel 3, lid 3, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat de inschrijving van een merk enkel toelaatbaar is op grond van deze bepaling indien wordt aangetoond dat dit merk door het gebruik ervan onderscheidend vermogen heeft verkregen in het gehele grondgebied van een lidstaat of, in het geval van de Benelux, in het gehele gedeelte van het Beneluxgebied waar een weigeringsgrond bestaat. De derde vraag 24 Met de derde vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen in hoeverre rekening moet worden gehouden met taalgebieden in een lidstaat of, in voorkomend geval, in de Benelux, bij de beoordeling of een merk dat bestaat uit een of meer woorden van een officiĂŤle taal van een lidstaat of van de Benelux, door het gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen. 25 In het hoofdgeding zijn het BMB en de verwijzende rechter van oordeel dat het betrokken teken beschrijvend is en geen onderscheidend vermogen heeft, dat wil zeggen dat er sprake is van de weigeringsgronden van artikel 3, lid 1, sub b en c, van de richtlijn. Zij hebben aan deze conclusie met name ten grondslag gelegd dat de Nederlandse term â&#x20AC;&#x17E;polisâ&#x20AC;? gewoonlijk een verzekeringsovereenkomst aanduidt. De in het hoofdgeding vastgestelde weigeringsgronden bestaan dus enkel in het gedeelte van het Beneluxgebied waar Nederlands wordt gesproken. 26 Gelet op het antwoord op de eerste twee vragen volgt hieruit dat bij de beoordeling of een dergelijk merk door het gebruik een zodanig onderscheidend vermogen heeft gekregen dat uitsluiting van deze weigeringsgronden krachtens artikel 3, lid 3, van de richtlijn gerechtvaardigd is, rekening moet worden gehouden met het gedeelte van het Beneluxgebied waar Nederlands wordt gesproken. 27 Voor het aldus gedefinieerde taalgebied dient de bevoegde autoriteit te beoordelen of de betrokken kringen, althans een aanzienlijk deel ervan, de betrokken waar of dienst op basis van het merk als van een bepaalde onderneming afkomstig identificeren (zie in die zin arresten van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-2779, punt 52, en 18 juni 2002, Philips, C-299/99, Jurispr. blz. I-5475, punt 61).

302

28 Bijgevolg moet op de derde vraag worden geantwoord, dat wanneer bij een uit een of meer woorden van een officiële taal van een lidstaat of van de Benelux bestaand merk de weigeringsgrond slechts bestaat in een van de taalgebieden van een lidstaat of, in het geval van de Benelux, slechts in één taalgebied van de Benelux, moet komen vast te staan dat het merk door het gebruik onderscheidend vermogen heeft verworven in dit gehele taalgebied. Voor het aldus gedefinieerde taalgebied moet worden beoordeeld of de betrokken kringen, althans een aanzienlijk deel ervan, de betrokken waar of dienst op basis van het merk als van een bepaalde onderneming afkomstig identificeren. Kosten 29 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking. Het Hof van Justitie (Eerste kamer) verklaart: 1) Artikel 3, lid 3, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet aldus worden uitgelegd dat de inschrijving van een merk enkel toelaatbaar is op grond van deze bepaling indien wordt aangetoond dat dit merk door het gebruik ervan onderscheidend vermogen heeft verkregen in het gehele grondgebied van een lidstaat of, in het geval van de Benelux, in het gehele gedeelte van het Beneluxgebied waar een weigeringsgrond bestaat. 2) Wanneer bij een uit een of meer woorden van een officiële taal van een lidstaat of van de Benelux bestaand merk de weigeringsgrond slechts bestaat in een van de taalgebieden van een lidstaat of, in het geval van de Benelux, slechts in één taalgebied van de Benelux, moet komen vast te staan dat het merk door het gebruik onderscheidend vermogen heeft verworven in dit gehele taalgebied. Voor het aldus gedefinieerde taalgebied moet worden beoordeeld of de betrokken kringen, althans een aanzienlijk deel ervan, de betrokken waar of dienst op basis van het merk als van een bepaalde onderneming afkomstig identificeren. ondertekeningen

303

ARREST VAN HET HOF (Zesde kamer) 20 september 2007 (*)

„Merken – Richtlijn 89/104/EEG – Artikel 3, leden 1, sub e, derde streepje, en 3 – Teken – Vorm die wezenlijke waarde aan waar geeft – Gebruik – Reclamecampagnes – Aantrekkingskracht van vorm die vóór inschrijvingsaanvraag is verkregen door bekendheid ervan als onderscheidingsteken”

In zaak C-371/06, betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG, ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden bij arrest van 8 september 2006, ingekomen bij het Hof op 12 september 2006, in de procedure Benetton Group SpA tegen G-Star International BV, wijst HET HOF VAN JUSTITIE (Zesde kamer), samengesteld als volgt: P. Kūris, kamerpresident, K. Schiemann en L. Bay Larsen (rapporteur), rechters, advocaat-generaal: D. Ruiz-Jarabo Colomer, griffier: R. Grass, gezien de stukken, gelet op de opmerkingen van: – Benetton Group SpA, vertegenwoordigd door N. W. Mulder, advocaat, – G-Star International BV, vertegenwoordigd door G. van der Wal, advocaat, – de Italiaanse regering, vertegenwoordigd door I. M. Braguglia als gemachtigde, bijgestaan door S. Fiorentino, avvocato dello Stato, – de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door W. Wils als gemachtigde, gelet op de beslissing, de advocaat-generaal gehoord, om de zaak zonder conclusie te berechten, het navolgende Arrest

304

1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 3, lid 1, sub e, derde streepje, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1; hierna: „richtlijn”). 2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Benetton Group SpA (hierna: „Benetton”) en G-Star International BV (hierna: „G-Star”) over de verhandeling door Benetton van een kledingstuk dat door zijn vorm inbreuk zou maken op twee door G-Star ingeschreven vormmerken. Toepasselijke bepalingen Gemeenschapsregeling 3 Artikel 2 van de richtlijn, getiteld „Tekens die een Gemeenschapsmerk kunnen vormen”, luidt: „Merken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden.” 4 Artikel 3 van de richtlijn, getiteld „Gronden voor weigering of nietigheid”, bepaalt: „1. Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden: a) tekens die geen merk kunnen vormen; b) merken die elk onderscheidend vermogen missen; c) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken of diensten;

in de handel hoeveelheid, vervaardiging van de waren

d) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden; e) tekens die uitsluitend bestaan uit: – de vorm die door de aard van de waar bepaald wordt, of – de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, of – de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft; [...] 3. Een merk wordt niet geweigerd of kan, indien ingeschreven, niet worden nietig verklaard overeenkomstig lid 1, [sub] b, c of d, indien het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van de aanvrage om inschrijving onderscheidend vermogen heeft verkregen. De lidstaten kunnen voorts bepalen dat

305

deze bepaling ook van toepassing is, wanneer het onderscheidend vermogen verkregen is na de aanvrage om inschrijving of na de inschrijving. [...]” Nationale regeling 5 Artikel 1 van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 19 maart 1962 (Trb. 1962, 58), in de versie die ten tijde van de feiten van het hoofdgeding van toepassing was, bepaalt: „Als individuele merken worden beschouwd de benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere tekens, die dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden. Evenwel kunnen niet als merken worden beschouwd vormen, die door de aard van de waar worden bepaald, die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden of die een uitkomst op het gebied van de nijverheid opleveren.” Hoofdgeding en prejudiciële vragen 6 G-Star ontwerpt, vervaardigt en verhandelt kleding van het gelijknamige merk, in het bijzonder jeans. 7 Zij is houdster van twee vormmerken voor waren van klasse 25 van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd, namelijk voor kleding. Die twee merken zijn op 7 augustus 1997 en op 24 november 1999 ingeschreven. 8 De bescherming is voor elk van die merken respectievelijk aangevraagd op basis van de volgende onderscheidende elementen: – schuine stiksels van heuphoogte naar kruisnaad, kniestukken, inzetstuk zitvlak, horizontaal stiksel op kniehoogte op achterpand, band op achterpand aan onderkant van broekspijp van contrasterende kleur of van ander stofmateriaal, het voorgaande in een combinatie gebruikt; – naden, stiksels en inkepingen van het kniestuk van de broek; het kniestuk bolt enigszins. 9 Benetton exploiteert textielhandelsondernemingen. In Nederland verkoopt zij haar producten via franchisenemers. 10 Op 25 mei 2000 heeft G-Star Benetton voor de Rechtbank te Amsterdam gedaagd om zich te verzetten tegen de vervaardiging, verhandeling en/of distributie in Nederland van een broek van het merk Benetton. Ter onderbouwing van haar vordering heeft G-Star betoogd dat die onderneming inbreuk had gemaakt op haar merkrechten op haar broek van het model Elwood, door in de zomer van 1999 een broek te vervaardigen en op de markt te brengen met onder meer een ovaal kniestuk en twee schuine stiksels van heuphoogte naar kruishoogte. 11 Benetton heeft die vordering bestreden en in reconventie de nietigverklaring van de ingeschreven merken gevorderd op basis van artikel 1, tweede alinea, van de Eenvormige Beneluxwet op de merken, op grond dat de betrokken vormen door

306

hun fraaiheid of oorspronkelijk karakter in belangrijke mate de marktwaarde van de waren bepaalden. 12 De Rechtbank heeft de vorderingen van G-Star die op schending van haar merkrechten waren gebaseerd, alsmede de vordering in reconventie van Benetton afgewezen. 13 Beide partijen hebben hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te Amsterdam. Dit heeft het hoger beroep van G-Star toegewezen en de vordering tot nietigverklaring van Benetton afgewezen. 14 Volgens het Gerechtshof had de Rechtbank terecht geoordeeld, met name, dat de Elwood-broek een groot verkoopsucces was, dat G-Star intensieve reclamecampagnes had gevoerd om die broek met haar specifieke kenmerken als een product van G-Star bekendheid te geven, en dat daarom de populariteit van de Elwood-broek voor een groot deel was terug te voeren, niet op de esthetische aantrekkelijkheid van de vorm, maar op de wervingskracht die samenhing met de bekendheid van het merk. 15 Het heeft benadrukt dat G-Star, door uitgebreid reclame te maken, met kracht de aandacht had gevestigd op de onderscheidende kenmerken van de broek en het kniestuk. 16 Benetton heeft beroep in cassatie ingesteld bij de Hoge Raad der Nederlanden en die analyse van het Gerechtshof bestreden. 17 De Hoge Raad merkt op dat aan de bestreden overwegingen van het Gerechtshof de opvatting ten grondslag ligt dat de uitsluiting van artikel 3, lid 1, sub e, derde streepje, van de richtlijn niet aan een rechtsgeldige merkinschrijving in de weg behoeft te staan, indien te eniger tijd voorafgaand aan de inschrijvingsaanvraag de aantrekkelijkheid van de vorm een gevolg is geworden van de wervingskracht die samenhangt met de bekendheid van de vorm als merk. 18 De Hoge Raad herinnert eraan dat het Hof in zijn arrest van 18 juni 2002, Philips (C-299/99, blz. I-5475), heeft geoordeeld dat de tekens waarvan de inschrijving op basis van artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn moet worden geweigerd, overeenkomstig artikel 3, lid 3, geen onderscheidend vermogen kunnen verkrijgen door het gebruik dat ervan is gemaakt. 19 Evenwel is de Hoge Raad van oordeel dat het Hof niet heeft beslist ten aanzien van de in het hoofdgeding aan de orde zijnde vraag, die geen betrekking zou hebben op het onderscheidend vermogen van de omstreden merken. 20 Daarop heeft de Hoge Raad der Nederlanden de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende vragen gesteld: â&#x20AC;&#x17E;1) Moet artikel 3, lid 1, [sub] e, derde streepje, [van de richtlijn] aldus worden uitgelegd dat de daarin vervatte uitsluiting de inschrijving als merk van een vorm blijvend belet, indien de aard van de waar zodanig is dat haar uiterlijk en vormgeving door hun fraaiheid of oorspronkelijk karakter geheel, dan wel in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen, of mist die uitsluiting toepassing indien, voorafgaand aan de aanvrage om inschrijving, voor het publiek de aantrekkingskracht van de desbetreffende vorm in overwegende mate bepaald is gaan worden door de bekendheid daarvan als onderscheidingsteken?

307

2) Indien het antwoord op vraag 1 in laatstbedoelde zin luidt: in welke mate moet die aantrekkingskracht de overhand hebben gekregen, wil de uitsluiting niet langer van toepassing zijn?” Beantwoording van de prejudiciële vragen Eerste vraag 21 Met zijn eerste vraag wenst de Hoge Raad in wezen te vernemen of artikel 3, lid 1, sub e, derde streepje, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat de vorm van een waar die een wezenlijke waarde aan die waar geeft, toch een merk kan vormen op basis van artikel 3, lid 3, van de richtlijn, wanneer die vorm vóór de inschrijvingsaanvraag aantrekkingskracht heeft verkregen door de bekendheid ervan als onderscheidingsteken, als gevolg van reclamecampagnes waarin de aandacht werd gevestigd op de specifieke kenmerken van de betrokken waar. 22 Die vraag heeft dus betrekking op het geval waarin een teken dat oorspronkelijk uitsluitend bestond uit een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar gaf, vervolgens en vóór de inschrijvingsaanvraag bekendheid heeft verkregen als gevolg van reclamecampagnes, dat wil zeggen als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt. 23 De Hoge Raad wenst met andere woorden te vernemen of het gebruik dat vóór de inschrijvingsaanvraag van een teken als bedoeld in artikel 3, lid 1, sub e, derde streepje, van de richtlijn is gemaakt, de inschrijving ervan als merk mogelijk kan maken of in de weg kan staan aan de nietigverklaring van dat merk wanneer het teken is ingeschreven. 24 In dit verband moet om te beginnen worden vastgesteld dat artikel 3, lid 3, van de richtlijn verband houdt met het begrip „onderscheidend vermogen van een teken” in de zin van artikel 2 van de richtlijn. Volgens de bewoordingen ervan staat artikel 3, lid 3, immers de inschrijving of de geldigheid van de in artikel 3, lid 1, sub b, c, of d, bedoelde merken wegens het gebruik dat ervan is gemaakt toe, wanneer het merk als gevolg van dat gebruik „onderscheidend vermogen heeft verkregen”. 25 Voorts dient te worden vastgesteld dat artikel 3, lid 3, van de richtlijn, voor de bepaling van de draagwijdte van de uitzondering waarin het voorziet, niet verwijst naar de in artikel 3, lid 1, sub e, bedoelde tekens. 26 Tot slot moet eraan worden herinnerd dat het Hof in het vermelde arrest Philips reeds heeft geoordeeld dat: – een vorm waarvan de inschrijving wordt geweigerd krachtens artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn, in geen geval kan worden ingeschreven op grond van artikel 3, lid 3 (punt 57); – een teken waarvan de inschrijving op basis van artikel 3, lid 1, sub e, wordt geweigerd, nooit onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 3, kan verkrijgen door het gebruik dat ervan is gemaakt (punt 75); – artikel 3, lid 1, sub e, betrekking heeft op bepaalde tekens die geen merk vormen en een eerste obstakel is dat de inschrijving van een teken dat uitsluitend bestaat in de vorm van een waar, kan verhinderen, zodat reeds wanneer één van de in die bepaling vermelde gevallen zich voordoet, het teken dat

308

uitsluitend bestaat uit de vorm van de waar niet als merk kan worden ingeschreven (punt 76). 27 Bijgevolg maakt, in een geval zoals het door de Hoge Raad beschreven geval, het gebruik dat van een teken in de zin van artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn is gemaakt, het niet mogelijk artikel 3, lid 3, van de richtlijn op dit teken toe te passen. 28 Op de eerste vraag moet derhalve worden geantwoord dat artikel 3, lid 1, sub e, derde streepje, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat de vorm van een waar die een wezenlijke waarde aan die waar geeft, geen merk kan vormen op basis van artikel 3, lid 3, van de richtlijn, wanneer die vorm v贸贸r de inschrijvingsaanvraag aantrekkingskracht heeft verkregen door de bekendheid ervan als onderscheidingsteken, als gevolg van reclamecampagnes waarin de aandacht werd gevestigd op de specifieke kenmerken van de betrokken waar. Tweede vraag 29 Gelet op het antwoord op de eerste vraag behoeft de tweede vraag geen beantwoording. Kosten 30 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking. Het Hof van Justitie (Zesde kamer) verklaart voor recht: Artikel 3, lid 1, sub e, derde streepje, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet aldus worden uitgelegd dat de vorm van een waar die een wezenlijke waarde aan die waar geeft, geen merk kan vormen op basis van artikel 3, lid 3, van de richtlijn, wanneer die vorm v贸贸r de inschrijvingsaanvraag aantrekkingskracht heeft verkregen door de bekendheid ervan als onderscheidingsteken, als gevolg van reclamecampagnes waarin de aandacht werd gevestigd op de specifieke kenmerken van de betrokken waar. ondertekeningen

309

ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer) 25 januari 2007 (*)

„Prejudiciële verwijzing – Merk – Artikel 5, leden 1, sub a, en 2, en artikel 6, lid 1, sub b, van Eerste richtlijn (89/104/EEG) – Recht van merkhouder om zich te verzetten tegen gebruik door derde van teken dat gelijk is aan of overeenstemt met merk – Merk dat is ingeschreven voor auto’s en voor speelgoed – Weergave van merk door derde op schaalmodellen van voertuigen van dat merk”

In zaak C-48/05, betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG, ingediend door het Landgericht Nürnberg-Fürth (Duitsland) bij beslissing van 28 januari 2005, ingekomen bij het Hof op 8 februari 2005, in de procedure Adam Opel AG tegen Autec AG, in tegenwoordigheid van: Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie eV, wijst HET HOF VAN JUSTITIE (Eerste kamer), samengesteld als volgt: P. Jann, kamerpresident, K. Schiemann en M. Ilešič (rapporteur), rechters, advocaat-generaal: D. Ruiz-Jarabo Colomer, griffier: M. Ferreira, hoofdadministrateur, gezien de stukken en na de terechtzitting op 2 februari 2006, gelet op de opmerkingen van: – Adam Opel AG, vertegenwoordigd door S. Völker en A. Klett, Rechtsanwälte, – Autec AG, vertegenwoordigd door R. Prager en T. Nägele, Rechtsanwälte, alsmede door D. Tergau, Patentanwalt, – Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie eV, vertegenwoordigd door T. Nägele, Rechtsanwalt, – de Franse regering, vertegenwoordigd door G. de Bergues en A. Bodard-Hermant als gemachtigden, – de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door M. Bethell als gemachtigde, bijgestaan door M. Tappin, barrister, en S. Malynicz, barrister,

310

– de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door G. Braun, B. Rasmussen en W. Wils als gemachtigden, gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 7 maart 2006, het navolgende Arrest 1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van de artikelen 5, lid 1, sub a, en 6, lid 1, sub b, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1; hierna: „richtlijn”). Rechtskader 2 Artikel 5 van de richtlijn, met als titel „Rechten verbonden aan het merk”, bepaalt: „1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden: a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is; b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk. 2. Elke lidstaat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economisch verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dit bekend is in de lidstaat en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. 3. Met name kan krachtens de leden 1 en 2 worden verboden: a) het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking; b) het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken; c) het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken; d) het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties. [...] 5. De leden 1 tot en met 4 laten onverlet bepalingen in een lidstaat, betreffende bescherming tegen het gebruik van een teken anders dan ter onderscheiding

311

van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.” 3 Lid 1 van artikel 6 van de richtlijn, met als titel „Beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen”, luidt als volgt: „Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken: a) van diens naam en adres; b) van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten; c) van het merk, wanneer dit nodig is om de bestemming van een product of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven, voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.” Hoofdgeding en prejudiciële vragen 4 Adam Opel AG (hierna: „Adam Opel”) is een autoconstructeur en houder van het hieronder afgebeelde nationale beeldmerk dat in Duitsland op 10 april 1990 is ingeschreven voor, met name, auto’s en speelgoed (hierna: „Opel-logo”).

5 Autec AG (hierna: „Autec”) vervaardigt onder meer telebestuurde modelauto’s die zij onder het merk cartronic distribueert. 6 Begin 2004 heeft Adam Opel vastgesteld dat in Duitsland een telebestuurd modelvoertuig op een schaal van 1/24 van de Opel Astra V8 Coupé werd verkocht en dat op de grille ervan, net als op het originele voertuig, het Opel-logo was aangebracht. Dat speelgoedartikel wordt vervaardigd door Autec. 7 Het merk cartronic, gevolgd door het symbool ®, is duidelijk zichtbaar op het voorblad van de gebruiksaanwijzing die bij elk schaalmodel hoort, alsmede op de voorkant van de afstandsbediening. Bovendien staan op het achterblad van de gebruiksaanwijzing de vermeldingen „AUTEC® AG” en „AUTEC® AG D 90441 Nürnberg”, waarbij de tweede vermelding ook is aangebracht op een sticker op de onderkant van de afstandsbediening. 8 Bij verzoekschrift, ingediend bij het Landgericht Nürnberg-Fürth, heeft Adam Opel deze rechterlijke instantie verzocht, Autec te verbieden om in het economische verkeer het Opel-logo aan te brengen op modelvoertuigen en om modelvoertuigen met dat merk aan te bieden, in de handel te brengen of daartoe in voorraad te hebben, in te

312

voeren of uit te voeren op straffe van een dwangsom van 250 000 EUR per overtreding of, subsidiair, lijfsdwang van maximaal zes maanden. 9 Adam Opel is van mening dat het gebruik van het Opel-logo op speelgoed, met name op schaalmodellen van door haar vervaardigde en gedistribueerde voertuigen een inbreuk op dat merk vormt. Volgens haar wordt dat merk gebruikt voor dezelfde waren als die waarvoor dat is ingeschreven, namelijk speelgoed. Dat vormt een gebruik als merk in de zin van de rechtspraak van het Hof, want het publiek gaat ervan uit dat de fabrikant van schaalmodellen van voertuigen van een bepaald merk van de merkhouder een licentie heeft verkregen om deze te vervaardigen en te distribueren. 10 Met een beroep op beslissingen van diverse Duitse rechterlijke instanties repliceert Autec, die wordt ondersteund door Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie eV (Duitse vereniging van speelgoedfabrikanten), dat het aanbrengen van een beschermd merk op schaalmodellen die een getrouwe replica van voertuigen van dat merk zijn, geen gebruik van het merk als merk vormt. In casu wordt niet geraakt aan de herkomstaanduidende functie van het Opel-logo omdat dankzij het gebruik van de merken cartronic en AUTEC voor het publiek duidelijk wordt gemaakt dat het schaalmodel niet afkomstig is van de fabrikant van het voertuig waarvan het een replica is. Overigens is het voor het publiek een gewone zaak dat speelgoedfabrikanten reeds meer dan een eeuw werkelijk bestaande waren getrouw nabootsen en daarbij ook het merk ervan aanbrengen. 11 Gelet op het arrest van 23 februari 1999, BMW (C-63/97, Jurispr. blz. I-905), oordeelt het Landgericht Nürnberg-Fürth dat het gebruik van het Opel-logo door Autec op grond van artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn alleen dan kan worden verboden wanneer het als merk wordt gebruikt. 12 Het Landgericht Nürnberg-Fürth is geneigd, zich op het standpunt te stellen dat Autec dat logo als merk gebruikt, omdat het verwijst naar de fabrikant van het originele model. Het vraagt zich bovendien af of een dergelijk gebruik, dat naar zijn oordeel tevens een beschrijvend gebruik in de zin van artikel 6, lid 1, van de richtlijn vormt, overeenkomstig deze bepaling toelaatbaar is ofschoon dat merk ook voor speelgoed is ingeschreven. 13 Van mening dat voor de beslechting van het geding uitlegging van de richtlijn noodzakelijk is, heeft het Landgericht Nürnberg-Fürth de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld: „1) Vormt het gebruik van een ook voor ‚speelgoed’ beschermd merk een gebruik als merk in de zin van artikel 5, lid 1, sub a, van de [richtlijn], indien de fabrikant van een speelgoed-modelauto een werkelijk bestaand voorbeeldvoertuig op verkleinde schaal, met inbegrip van het op dat voorbeeld aangebrachte merk van de merkhouder, nabouwt en in de handel brengt? 2) Zo ja, is dan de in vraag 1 beschreven wijze van gebruik van het merk een aanduiding inzake soort of kwaliteit van het modelvoertuig in de zin van artikel 6, lid 1, sub a, van de [richtlijn]? 3) Zo ja, welke criteria zijn dan in dit soort gevallen van belang om te kunnen beoordelen wanneer sprake is van gebruik van het merk volgens de eerlijke gebruiken in handel of nijverheid?

313

Is dit in het bijzonder het geval wanneer de fabrikant van het modelvoertuig op de verpakking en op een voor het gebruik van het model benodigd onderdeel een voor het handelsverkeer als eigen merk herkenbaar teken alsmede de firmanaam met vermelding van zijn maatschappelijke zetel aanbrengt?” Beantwoording van de prejudiciële vragen Eerste vraag Uitlegging van artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn 14 Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of het aanbrengen door een derde, zonder toestemming van de houder van een merk dat zowel voor auto’s als voor speelgoed is ingeschreven, van een aan dat merk gelijk teken op schaalmodellen van voertuigen van dat merk om deze voertuigen getrouw na te bootsen, en het in de handel brengen van deze schaalmodellen, in de zin van artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn een gebruik vormen dat de merkhouder kan verbieden. 15 Artikel 5 van de richtlijn bepaalt de „[r]echten verbonden aan het merk”, terwijl in artikel 6 wordt gepreciseerd welke „[b]eperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen” geldt. 16 Volgens artikel 5, lid 1, eerste volzin, van de richtlijn geeft het ingeschreven merk de houder een uitsluitend recht. Volgens hetzelfde lid, sub a, staat dit uitsluitende recht de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming daartoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economische verkeer te verbieden, wanneer dat gelijk is aan het merk en wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven. Artikel 5, lid 3, van de richtlijn geeft een niet-limitatieve opsomming van soorten gebruik die de houder krachtens artikel 5, lid 1, kan verbieden. Andere bepalingen van de richtlijn, zoals artikel 6, stellen een aantal beperkingen aan de aan het merk verbonden rechtsgevolgen (arrest van 12 november 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Jurispr. blz. I-10273, punt 38). 17 Om te vermijden dat de aan de merkhouder verleende bescherming van lidstaat tot lidstaat verschilt, staat het aan het Hof om een uniforme uitlegging te geven van artikel 5, lid 1, van de richtlijn en in het bijzonder van het daarin genoemde begrip „gebruik” (arrest Arsenal Football Club, reeds aangehaald, punt 45). 18 Vaststaat dat in het hoofdgeding het aan het betrokken merk gelijke teken wel degelijk wordt gebruikt in het economische verkeer, aangezien het wordt gebruikt in het kader van een handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd, en niet in de particuliere sfeer (zie in die zin arrest Arsenal Football Club, reeds aangehaald, punt 40). 19 Voorts staat vast dat dit teken wordt gebruikt zonder toestemming van de houder van het betrokken merk. 20 Voor zover het Opel-logo voor speelgoed is ingeschreven, gaat het bovendien om het geval bedoeld in artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn, namelijk het geval waarin het teken gelijk is aan het betrokken merk voor waren – speelgoed – die dezelfde zijn als die waarvoor dat merk is ingeschreven. Dienaangaande dient in het bijzonder te worden vastgesteld dat het in het hoofdgeding aan de orde zijnde gebruik betrekking heeft op „waren” in de zin van artikel 5, lid 1, sub a, van de

314

richtlijn, aangezien het aan het merk gelijke teken is aangebracht op waren die zijn aangeboden, in de handel gebracht of daartoe in voorraad zijn gehouden in de zin van artikel 5, lid 3, sub a en b, van de richtlijn (zie in die zin arrest Arsenal Football Club, reeds aangehaald, punten 40 en 41). 21 Evenwel zij eraan herinnerd dat volgens de rechtspraak van het Hof het in artikel 5, lid 1, van de richtlijn bedoelde uitsluitende recht is verleend om de merkhouder de mogelijkheid te bieden, zijn specifieke belangen als houder van dat merk te beschermen, dat wil zeggen te verzekeren dat het merk zijn wezenlijke functies kan vervullen, en dat de uitoefening van dit recht derhalve beperkt moet blijven tot de gevallen waarin het gebruik van het teken door een derde afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk en met name aan de essentiële functie ervan, de consument de herkomst van de waar te waarborgen (arrest Arsenal Football Club, reeds aangehaald, punt 51, en arrest van 16 november 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Jurispr. blz. I-10989, punt 59). 22 Bijgevolg kan het aanbrengen door een derde van een teken dat gelijk is aan een voor speelgoed ingeschreven merk op schaalmodellen van voertuigen op grond van artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn alleen dan worden verboden wanneer het afbreuk doet of kan doen aan de functies van dat merk. 23 In het hoofdgeding, waarin het betrokken merk zowel voor auto’s als voor speelgoed is ingeschreven, heeft de verwijzende rechter verduidelijkt dat het in Duitsland voor de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument van waren van speelgoedfabrikanten een gewone zaak is dat schaalmodellen werkelijk bestaande voorbeelden nabootsen en dat deze consument zelfs veel belang hecht aan totale origineelgetrouwheid, zodat hij het Opel-logo op de waren van Autec zal opvatten als een aanduiding dat het gaat om een nabootsing op verkleinde schaal van een voertuig van het merk Opel. 24 Zo de verwijzende rechter met zijn toelichting heeft willen benadrukken dat het relevante publiek het aan het Opel-logo gelijke teken op de door Autec in de handel gebrachte schaalmodellen niet waarneemt als een aanduiding dat deze waren afkomstig zijn van Adam Opel of van een met Adam Opel economisch verbonden onderneming, moet hij alsdan vaststellen dat het in het hoofdgeding aan de orde zijnde gebruik geen afbreuk doet aan de wezenlijke functie van het Opel-logo als voor speelgoed ingeschreven merk. 25 Het is aan de verwijzende rechter om uit te maken of, uit het oogpunt van de gemiddelde consument van speelgoed in Duitsland, het in het hoofdgeding aan de orde zijnde gebruik afbreuk doet aan de functies van het Opel-logo als voor speelgoed ingeschreven merk. Overigens heeft Adam Opel niet gesteld dat dit gebruik afbreuk doet aan andere functies van dat merk dan de wezenlijke functie ervan. 26 Bovendien stelt de verwijzende rechter, die zich baseert op het reeds aangehaalde arrest BMW, de vraag of Autec gebruikmaakt van het Opel-logo als voor auto’s ingeschreven merk. 27 De zaak BMW, reeds aangehaald, betrof weliswaar het gebruik van een aan het merk gelijk teken voor diensten die niet dezelfde waren als die waarvoor dat merk was ingeschreven, aangezien het in het geding zijnde merk BMW was ingeschreven voor wagens doch niet voor wagenreparatiediensten. De door de derde verrichte diensten – reparaties van wagens – betroffen evenwel de door de houder van het merk BMW onder dat merk verkochte wagens, zodat het absoluut noodzakelijk was de herkomst van de wagens van het merk BMW waarop deze diensten betrekking

315

hadden, te identificeren. Gelet op dat bijzondere en onscheidbare verband tussen de door het merk aangeduide waren en de door de derde verrichte diensten heeft het Hof geoordeeld dat, in de specifieke omstandigheden van de zaak BMW, reeds aangehaald, het gebruik door de derde van het aan het merk gelijk teken voor waren die niet de derde, doch de merkhouder in de handel brengt, binnen de werkingssfeer van artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn viel. 28 Afgezien van het specifieke geval waarin van een merk gebruik wordt gemaakt door een derde die met betrekking tot de door dat merk aangeduide waren diensten verricht, moet artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat het ziet op het gebruik van een aan het merk gelijk teken voor door de derde in de handel gebrachte waren of voor door de derde verrichte diensten die dezelfde zijn als die waarvoor het merk is ingeschreven. 29 De uitlegging dat de in artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn bedoelde waren of diensten die zijn welke de derde in de handel brengt of verricht, vloeit immers voort uit de bewoordingen zelf van deze bepalingen, met name uit de woorden „gebruik [...] voor [...] waren of diensten”. Een andere uitlegging zou bovendien ertoe leiden dat de in artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn gebruikte woorden „waren” en „diensten” in voorkomend geval duiden op de waren of diensten van de merkhouder, terwijl de woorden „waren” respectievelijk „product” en „diensten” respectievelijk „dienst” in artikel 6, lid 1, sub b en c, van de richtlijn noodzakelijkerwijs zien op die welke de derde in de handel brengt of verricht, zodat, in strijd met de opzet van de richtlijn, dezelfde woorden anders worden uitgelegd naargelang zij in artikel 5 dan wel in artikel 6 worden gebruikt. 30 Aangezien in het hoofdgeding Autec geen auto’s verkoopt, maakt Autec geen gebruik van het Opel-logo als voor auto’s ingeschreven merk in de zin van artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn. Uitlegging van artikel 5, lid 2, van de richtlijn 31

Volgens vaste rechtspraak moet het Hof de verwijzende rechter alle uitleggingsgegevens met betrekking tot het gemeenschapsrecht verschaffen die van nut kunnen zijn voor de beslechting van de voor hem dienende zaak, ongeacht of deze in zijn vragen worden genoemd (zie arresten van 7 september 2004, Trojani, C-456/02, Jurispr. blz. I-7573, punt 38, en 15 september 2005, Ioannidis, C-258/04, Jurispr. blz. I-8275, punt 20).

32 Gelet op de omstandigheden van het hoofdgeding moet aan de verwijzende rechter ook een uitlegging van artikel 5, lid 2, van de richtlijn worden verschaft. 33 Anders dan artikel 5, lid 1, van de richtlijn legt artikel 5, lid 2, ervan de lidstaten niet de verplichting op om in hun nationale recht de in deze bepaling omschreven bescherming op te nemen, doch de lidstaten wordt enkel de mogelijkheid geboden in een dergelijke bescherming te voorzien (arrest van 9 januari 2003, Davidoff, C-292/00, Jurispr. blz. I-389, punt 18). Onder voorbehoud van bevestiging door de verwijzende rechter blijkt echter uit de vragen die het Bundesgerichtshof (Duitsland) in de zaak Davidoff, reeds aangehaald, heeft gesteld en die het Hof heeft onderzocht, dat de Duitse wetgever de bepalingen van artikel 5, lid 2, van de richtlijn heeft uitgevoerd. 34 In het hoofdgeding is, ten eerste, het Opel-logo ook voor auto’s ingeschreven, gaat het, ten tweede – onder voorbehoud van bevestiging door de verwijzende rechter – om een in Duitsland voor dat soort waren bekend merk en zijn, ten slotte, een auto en een schaalmodel van deze auto geen soortgelijke waren. Derhalve kan op grond

316

van artikel 5, lid 2, van de richtlijn ook het in het hoofdgeding aan de orde zijnde gebruik worden verboden wanneer door dat gebruik, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk dat als merk is ingeschreven voor auto’s. 35 Adam Opel heeft ter terechtzitting voor het Hof verklaard dat zij er belang bij heeft dat de schaalmodellen van voertuigen van het merk Opel van goede kwaliteit en geheel actueel zijn, aangezien anders afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van dat merk, als voor auto’s ingeschreven merk. 36 Het gaat in elk geval om een feitelijke beoordeling. Het is de taak van de verwijzende rechter om in voorkomend geval na te gaan of door het in het hoofdgeding aan de orde zijnde gebruik, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, als ingeschreven merk. 37 Derhalve dient op de eerste vraag te worden geantwoord dat, wanneer een merk zowel voor auto’s – waarvoor het bekend is – als voor speelgoed is ingeschreven, het aanbrengen door een derde, zonder toestemming van de merkhouder, van een aan dat merk gelijk teken op schaalmodellen van voertuigen van dat merk om deze voertuigen getrouw na te bootsen, en het in de handel brengen van deze schaalmodellen: – in de zin van artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn een gebruik vormen dat de merkhouder kan verbieden wanneer door dat gebruik afbreuk wordt gedaan of kan worden gedaan aan de functies van het merk als voor speelgoed ingeschreven merk; – in de zin van artikel 5, lid 2, van de richtlijn een gebruik vormen dat de merkhouder kan verbieden – indien de in deze bepaling omschreven bescherming in het nationale recht is opgenomen – wanneer door dat gebruik zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk als voor auto’s ingeschreven merk. Tweede vraag 38 Hoewel de verwijzende rechter met zijn tweede vraag formeel verzoekt om uitlegging van artikel 6, lid 1, sub a, van de richtlijn, blijkt uit de verwijzingsbeslissing duidelijk dat hij in werkelijkheid uitlegging van lid 1, sub b, wenst. 39 Vooraf zij opgemerkt dat het in het hoofdgeding aan de orde zijnde gebruik van het Opel-logo niet toelaatbaar is op grond van artikel 6, lid 1, sub c, van de richtlijn. Met het aanbrengen van dat merk op de schaalmodellen van Autec wordt immers niet beoogd, de bestemming van dat speelgoed aan te geven. 40 Overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub b, van de richtlijn staat het aan het merk verbonden recht de houder ervan niet toe een derde te verbieden om in het economische verkeer gebruik te maken van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten. 41 Adam Opel en de Franse regering stellen dat de door deze bepaling nagestreefde doelstelling er met name in bestaat, te voorkomen dat een merkhouder zich kan

317

verzetten tegen het gebruik door een derde van een aanduiding die een kenmerk van diens waren of diensten beschrijft. Het Opel-logo is echter in geen enkel opzicht een aanduiding van de soort, de kwaliteit of andere kenmerken van de schaalmodellen. De Commissie van de Europese Gemeenschappen is van dezelfde mening wat het in het hoofdgeding aan de orde zijnde gebruik betreft, doch sluit niet uit dat in een andere feitelijke context waarin de schaalmodellen voor verzamelaars bestemd zijn, de getrouwe nabootsing van elk detail van het originele voertuig eventueel een wezenlijk kenmerk van die categorie van waren kan vormen, zodat artikel 6, lid 1, sub b, van de richtlijn ook op de getrouwe kopie van het merk kan zien. 42 Hoewel deze bepaling in de eerste plaats ertoe strekt de houder van een merk te beletten dat hij concurrenten verbiedt om een of meer beschrijvende aanduidingen die van zijn merk deel uitmaken, te gebruiken teneinde kenmerken van hun eigen waren aan te duiden (zie met name arrest van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-2779, punt 28), is zij echter geenszins tot een dergelijk geval beperkt. 43 Het valt dus niet a priori uit te sluiten dat een derde op grond van deze bepaling gebruik kan maken van een merk wanneer het wordt gebruikt om een aanduiding te geven inzake soort, kwaliteit of andere kenmerken van de door deze derde in de handel gebrachte waren, mits dat merk wordt gebruikt volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. 44 Met het aanbrengen van een teken dat gelijk is aan een voor met name auto’s ingeschreven merk, op schaalmodellen van voertuigen van dat merk als getrouwe nabootsing van deze voertuigen, wordt echter niet beoogd, een aanduiding inzake een kenmerk van deze schaalmodellen te geven; het is slechts een element van de getrouwe nabootsing van de originele voertuigen. 45 Op de tweede vraag moet dus worden geantwoord dat, wanneer een merk met name voor auto’s is ingeschreven, het aanbrengen door een derde, zonder toestemming van de merkhouder, van een aan dat merk gelijk teken op schaalmodellen van voertuigen van dat merk om deze voertuigen getrouw na te bootsen, en het in de handel brengen van deze schaalmodellen geen gebruik vormen van een aanduiding inzake een kenmerk van deze schaalmodellen, in de zin van artikel 6, lid 1, sub b, van de richtlijn. Derde vraag 46 Gelet op het antwoord op de tweede vraag behoeft de derde prejudiciële vraag niet te worden beantwoord. Kosten 47 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking. Het Hof van Justitie (Eerste kamer) verklaart voor recht: 1) Wanneer een merk zowel voor auto’s – waarvoor het bekend is – als voor speelgoed is ingeschreven, vormen het aanbrengen door een derde, zonder toestemming van de merkhouder, van een aan dat merk gelijk teken op

318

schaalmodellen van voertuigen van dat merk om deze voertuigen getrouw na te bootsen, en het in de handel brengen van deze schaalmodellen: – in de zin van artikel 5, lid 1, sub a, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, een gebruik dat de merkhouder kan verbieden wanneer door dat gebruik afbreuk wordt gedaan of kan worden gedaan aan de functies van het merk als voor speelgoed ingeschreven merk; – in de zin van artikel 5, lid 2, van dezelfde richtlijn een gebruik dat de merkhouder kan verbieden – indien de in deze bepaling omschreven bescherming in het nationale recht is opgenomen – wanneer door dat gebruik zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk als voor auto’s ingeschreven merk. 2) Wanneer een merk met name voor auto’s is ingeschreven, vormen het aanbrengen door een derde, zonder toestemming van de merkhouder, van een aan dat merk gelijk teken op schaalmodellen van voertuigen van dat merk om deze voertuigen getrouw na te bootsen, en het in de handel brengen van deze schaalmodellen geen gebruik van een aanduiding inzake een kenmerk van deze schaalmodellen, in de zin van artikel 6, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104. ondertekeningen

319

LJN: AY9707, Hoge Raad , C05/160HR Datum uitspraak: 16-02-2007 Datum publicatie: 16-02-2007 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Cassatie Inhoudsindicatie: Merkenzaak. Geschil tussen Adidas en H&M/Vendex over beschermingsomvang van het bekend beeldmerk in de Benelux gevormd door het drie-strepenmotief op sport- en vrijetijdskleding; onrechtmatige daad, inbreuk op een subjectief recht, taak (appel)rechter: beoordeling ‘ex tunc’ of ‘ex nunc’?, verhouding kort geding en bodemprocedure; verklaring voor recht van niet-inbreuk, reikwijdte voor de toekomst; beschikbaarheid van nietonderscheidend maar als (bekend) merk ingeburgerd en ingeschreven teken, ‘freihaltebedürfnis’, prejudiciële vragen aan HvJEG omtrent uitleg van art. 3 lid 1 onder b en c Merkenrichtlijn. Vindplaats(en): BIE 2007, 61 IER 2007, 44 m. nt. ChG JOL 2007, 108 NJ 2007, 117 NJB 2007, 537 m. nt. Ch. Gielen RvdW 2007, 204 Uitspraak 16 februari 2007 Eerste Kamer Nr. C05/160HR MK Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: 1. de vennootschap naar Duits recht ADIDAS AG, gevestigd te Herzogenaurach, Duitsland, 2. ADIDAS BENELUX B.V., gevestigd te Etten-Leur, EISERESSEN tot cassatie, incidentele verweersters in cassatie, advocaat: mr. K. Aantjes, tegen 1. de commanditaire vennootschap MARCA MODE, gevestigd te Amsterdam, alsmede haar beherende vennoten: [beherende vennoot 1], wonende te [woonplaats], [beherende vennoot 2], wonende te [woonplaats], [beherende vennoot 3], wonende te [woonplaats], 2. de commanditaire vennootschap C&A NEDERLAND,

320

gevestigd te Amsterdam, alsmede haar beherende vennoten: [beherende vennoot 1], wonende te [woonplaats], [beherende vennoot 2], wonende te [woonplaats], [beherende vennoot 4], wonende te [woonplaats], [beherende vennoot 5], wonende te [woonplaats], [beherende vennoot 3], wonende te [woonplaats], VERWEERDERS in cassatie, advocaat: mr. H.A. Groen, 3. H&M HENNES & MAURITZ NETHERLANDS B.V., gevestigd te Amsterdam, VERWEERSTER in cassatie, incidentele eiseres tot cassatie, advocaat: mr. W. Taekema, 4. VENDEX KBB NEDERLAND B.V., gevestigd te Amsterdam, VERWEERSTER in cassatie, niet verschenen. 1. Het geding in feitelijke instanties Eiseressen tot cassatie - verder te noemen: Adidas c.s. - hebben verweerster in cassatie sub 3 - verder te noemen: H&M - in kort geding gedagvaard voor de rechtbank Breda en gevorderd, na vermeerdering van eis, zakelijk weergegeven, een verbod op het gebruik van een teken dat bestaat uit het drie-strepenbeeldmerk of enig ander teken dat overeenstemt met het drie-strepenmotief van Adidas, zoals het door H&M gebezigde twee-strepenmotief aangebracht op een aantal nader in de dagvaarding omschreven kledingstukken, met een aantal nevenvorderingen. H&M heeft de vorderingen bestreden. Adidas c.s. hebben tevens onder meer verweerders in cassatie sub 1 en 2 - verder afzonderlijk te noemen: Marca en C&A, dan wel gezamenlijk met verweerster in cassatie sub 4 (hierna: Vendex) te noemen: Marca c.s. - gedagvaard voor de rechtbank Breda (rolnummer 51896 HAZA 97-1622) en in deze bodemprocedure eveneens een verbod gevorderd op het gebruik van een teken dat bestaat uit het drie-strepenbeeldmerk of enig ander teken dat overeenstemt met het beeldmerk van Adidas, zoals de tweestrepenmotieven die zijn aangebracht op een aantal in de de dagvaarding omschreven kledingstukken van Marca c.s., met een aantal nevenvorderingen. Marca c.s. hebben in reconventie een verklaring voor recht gevorderd die ertoe strekt dat het hun vrij staat twee strepen te gebruiken als decoratie op sport- en vrijetijdskleding. Marca c.s. en onder meer H&M hebben daarnaast tegen Adidas c.s. een zelfstandig geding aanhangig gemaakt bij de rechtbank Breda (rolnummer 53157 HAZA 97-1937), waarin zij eenzelfde verklaring voor recht hebben gevorderd als hierboven omschreven. Adidas c.s. hebben de vordering bestreden. De president in kort geding heeft bij vonnis van 2 oktober 1997, kort weergegeven, H&M geboden in de Benelux te staken en gestaakt te houden het gebruik van het teken dat bestaat uit het drie-strepenbeeldmerk of enig ander teken dat overeenstemt met het drie-strepenbeeldmerk van Adidas, zoals het door H&M gebezigde twee-strepenmotief. Bij vonnis van 13 oktober 1998 heeft de rechtbank in de zaak met rolnummer 51896 HAZA 97-1622 de zaak naar de rol verwezen voor conclusie na tussenvonnis aan de zijde van Adidas c.s. en in deze zaak, alsmede in de zaak met rolnummer 53157 HAZA 971937, iedere verdere beslissing aangehouden. Tegen het vonnis van de president heeft H&M hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof

321

te 's-Hertogenbosch (rolnummer 9700988). In dit appel heeft het hof op 8 juni 1999 een tussenarrest uitgesproken. Marca c.s. hebben hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank van 13 oktober 1998 bij het gerechtshof te 's-Hertogenbosch onder rolnummer C9900284. Bij tussenarrest van 29 april 2003 heeft het hof de onder de rolnummers 9900284 en 9700988 aanhangige gedingen gevoegd. Bij eindarrest van 29 maart 2005 heeft het hof in de zaak met rolnummer 9900284 het vonnis van de rechtbank van 13 oktober 1998 vernietigd, en opnieuw rechtdoende, in de zaak met rolnummer 51896 HAZA 97-1622 de vorderingen van Adidas c.s. in conventie en van Marca en C&A in reconventie afgewezen en in de zaak met rolnummer 53157 HAZA 97-1937 de vorderingen van Marca c.s. en van H&M afgewezen; in de zaak met rolnummer 9700988 heeft het hof het vonnis van de president van 2 oktober 1997 vernietigd en, opnieuw rechtdoende, de vorderingen van Adidas c.s. afgewezen. Het tussenarrest van het hof van 8 juni 1999 en het eindarrest van 29 maart 2005 zijn aan dit arrest gehecht. 2. Het geding in cassatie Tegen deze arresten van het hof hebben Adidas c.s. beroep in cassatie ingesteld. Tegen de niet verschenen Vendex is verstek verleend. H&M heeft incidenteel cassatieberoep ingesteld. De cassatiedagvaarding en de conclusie van antwoord tevens houdende het incidenteel cassatieberoep van H&M zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit. Partijen hebben over en weer geconcludeerd tot verwerping van het beroep. De zaak is voor Adidas c.s. toegelicht door mr. A.A. Quaedvlieg, advocaat te Amsterdam, voor Marca en C&A door hun advocaat en mede door mr. T.F.E. Tjong Tjin Tai, advocaat bij de Hoge Raad en voor H&M door mr. W.A. Hoyng, advocaat te Amsterdam en mr. G.S.C.M. van Roeyen, advocaat te 's-Hertogenbosch. De conclusie van de Advocaat-Generaal J.L.R.A. Huydecoper strekt in het principale cassatieberoep tot vernietiging van het eindarrest en tot verwijzing en in het incidentele cassatieberoep tot verwerping. De advocaat van H&M heeft bij brief van 19 oktober 2006, de advocaat van Marca c.s. heeft bij brief van 20 oktober 2006 op die conclusie gereageerd. 3. Uitgangspunten in cassatie 3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan. (i) Adidas A.G. is op basis van een zevental Benelux- en internationale inschrijvingen houder in de Benelux van beeldmerken, telkens gevormd door een motief van drie verticaal en parallel lopende strepen van gelijke breedte die zijn aangebracht over de gehele lengte van de zijkant van schouders, mouwen en broekspijpen en/of zijnaden van een kledingstuk, uitgevoerd in een met de basiskleur van het kledingstuk contrasterende kleur. De merken - hierna ook aangeduid als: het drie-strepenmotief of het driestrepenmerk - zijn ingeschreven voor sport- en vrijetijdskleding. Deze inschrijvingen bestonden alle reeds ten tijde van de in de onderhavige gedingen als inbreukmakend aangevochten gedragingen van Marca c.s. (ii) Adidas B.V. is exclusief licentienemer van Adidas A.G. voor de Benelux. (iii) Marca c.s. zijn bedrijven in de textielhandel met vestigingen onder meer in Nederland. (iv)In de loop van 1986 hebben Adidas c.s. geconstateerd dat Marca en C&A sport- en vrijetijdskleding zijn gaan verkopen die voorzien was van twee parallel lopende verticale strepen waarvan de kleur contrasteert met de basiskleur van de kleding (zwart/wit). (v) Marca en C&A zijn niet bereid gebleken Adidas c.s. toe te zeggen dat zij zich zullen onthouden van het gebruik van twee in kleur contrasterende parallelle, verticale strepen op kleding. 3.2 Zoals hiervoor onder 1 vermeld, heeft het hof in het bestreden eindarrest de

322

voorliggende drie samenhangende zaken gevoegd behandeld en beslist. Adidas c.s. hebben aan hun hiervoor onder 1 vermelde vordering in kort geding tegen H&M de stelling ten grondslag gelegd dat H&M met het gebruik van tekens op sport- en vrijetijdskleding, bestaande in twee in kleur contrasterende, parallelle, verticale strepen over de gehele lengte van de zijkant van de kleding (hierna ook: het tweestrepenmotief), inbreuk maakt op haar hiervoor in 3.1 onder (i) bedoelde merken. Adidas c.s. hebben aan hun hiervoor onder 1 vermelde vorderingen in de tegen de overige verweerders in cassatie ingestelde bodemprocedure dezelfde stelling ten grondslag gelegd. De gedaagden in dat geding vorderden in die procedure in reconventie een verklaring voor recht die ertoe strekte dat het in geding zijnde gebruik van een uit twee strepen bestaand teken hun vrijstond. Daarnaast hebben diezelfde gedaagden, samen met (o.a.) H&M een afzonderlijke bodemprocedure tegen Adidas c.s. aangespannen, waarin eenzelfde verklaring voor recht werd gevorderd. Zowel de voorzieningenrechter als de rechtbank in de beide bodemprocedures heeft geoordeeld dat er in bepaalde opzichten inbreuk werd gemaakt op de door Adidas c.s. ingeroepen merkrechten. Tegen alle uitspraken is hoger beroep ingesteld. Nadat in het hoger beroep tegen het vonnis in kort geding intussen op 8 juni 1999 een tussenarrest was uitgesproken, is door het hof in het door Marca c.s. ingestelde hoger beroep en het door Adidas c.s. ingestelde incidenteel appel tegen de uitspraken in de bodemprocedure, voeging van alle procedures bevolen. In zijn eindarrest heeft het hof, kort gezegd, geoordeeld dat de handelwijze van Marca c.s. die door Adidas c.s. werd aangevochten, geen inbreuk maakt op de namens Adidas c.s. ingeroepen merkrechten, zodat de op deze grondslag berustende vorderingen van Adidas c.s. niet toewijsbaar zijn (rov. 4.13-4.26). Het hof oordeelde voorts dat er evenmin grond bestaat voor toewijzing van de gevorderde verklaringen voor recht, omdat, kort gezegd, die vorderingen van zo algemene strekking zijn dat daarmee wordt miskend dat de beschermingsomvang van een merk geen statisch gegeven is en de omstandigheden die voor de beoordeling van de inbreukvraag van belang zijn, veranderlijk zijn naar tijd en plaats (rov. 4.29 - 4.32). 4. Beoordeling van de middelen in het principale beroep 4.1 Middel I keert zich tegen hetgeen het hof in rov. 4.15 en de daarop voortbouwende rov. 4.23 heeft overwogen, te weten, kort gezegd, dat het bij de vorderingen van Adidas c.s. gaat om gestelde inbreuken uit 1996 en dat daarom bij de beoordeling daarvan de (markt)situatie van destijds, niet die ten tijde van de uitspraak van het hof bepalend is en dat dus toetsing 'ex tunc' dient plaats te vinden (rov. 4.15); en dat Adidas c.s. onvoldoende hebben onderbouwd dat in 1996 het in aanmerking komende publiek een verband legde tussen het drie-strepenmotief en het twee-strepenmotief, terwijl hetgeen Adidas c.s. dienaangaande naar voren hadden gebracht, waaronder het in hoger beroep overgelegde rapport van P.H. van Westendorp van een marktonderzoek, steeds betrekking had op de omstandigheden ten tijde van 's hofs arrest (rov. 4.23). Het middel klaagt op verschillende gronden dat het hof ten onrechte de vorderingen van Adidas c.s. uitsluitend heeft beoordeeld in het licht van een beslissing over de inbreukvraag ex tunc. 4.2.1 Bij de beoordeling van deze klachten geldt het volgende. Vooropgesteld wordt dat het antwoord op de vraag of de rechter bij de beoordeling van een vordering die betrekking heeft op inbreukmakend of anderszins onrechtmatig handelen niet alleen de omstandigheden zoals die zich voordeden ten tijde van het gewraakte handelen, maar ook die ten tijde van zijn uitspraak in aanmerking dient te nemen, in de eerste plaats afhangt van de aard van het geschil en hetgeen de aanlegger, mede gelet op hetgeen deze vordert, tot inzet van het geding heeft gemaakt. Bij gebreke van aanwijzingen die tot een beperkte toetsing ('ex tunc') aanleiding moeten geven, zal de rechter in beginsel alle hem ter kennis gebrachte omstandigheden in zijn beoordeling dienen te betrekken, ook voor zover die zich niet in een eerder stadium hebben voorgedaan. Dat laatste geldt in het bijzonder indien de vordering een bevel of verbod van meer algemene strekking behelst dat beoogd wordt voort te duren na de uitspraak van de rechter. Voor de appelrechter geldt bovendien de regel dat het hoger beroep niet uitsluitend strekt tot een

323

beoordeling van de juistheid van de in eerste aanleg gegeven beslissing, maar, binnen de grenzen van de rechtsstrijd in appel, tot een nieuwe behandeling en beslissing van de zaak, waarbij de appelrechter heeft te oordelen naar de toestand zoals die zich voordoet ten tijde van zijn beslissing (HR 23 februari 1996, nr. 15904, NJ 1996, 395). Er bestaat geen aanleiding op dit punt anders te oordelen voor een kort geding dan voor een procedure ten gronde. 4.2.2 Blijkens hetgeen het hof heeft overwogen in rov. 4.3 en 4.7 heeft het tot uitgangspunt genomen dat Adidas c.s. een verbod vorderen op het gebruik niet alleen van het twee-strepenmotief zoals aangebracht op een aantal met name genoemde kledingstukken van H&M, Marca en C&A, maar ook, meer algemeen, een verbod op het twee-strepenmotief of enig ander met het beeldmerk van Adidas overeenstemmend teken. Die vordering stoelt dus mede op dreigend inbreukmakend handelen. Dat Marca en C&A in hoger beroep opkwamen tegen het oordeel van de rechtbank dat met betrekking tot een aantal van de door Adidas c.s. aangevallen kledingstukken inderdaad sprake was van inbreuk, zoals het hof in rov. 4.14 overwoog, doet daaraan niet af. Bij het ontbreken van enige aanwijzing in andere zin klaagt het middel terecht dat het hof de gestelde merkinbreuk slechts heeft beoordeeld naar de situatie van 1996 (rov. 4.15). Hetzelfde geldt voor de kennelijk daarop voortbouwende overweging (rov. 4.23) dat Adidas c.s. haar stelling dat het in aanmerking komende publiek een verband legt tussen het drie-strepenmerk en het twee-strepenmotief voor de situatie van 1996 onvoldoende hebben onderbouwd en het oordeel van het hof dat het rapport van Westendorp, dat betrekking had op de omstandigheden ten tijde van het arrest, als niet ter zake dienend buiten beschouwing moet worden gelaten. 4.3.1 Middel II, onderverdeeld in A, B en C, keert zich tegen rov. 4.17-4.24. Middel II.A richt klachten tegen rov. 4.17, waarin het hof, veronderstellenderwijs ervan uitgaande dat het drie-strepenmerk van Adidas aangemerkt kan worden als een algemeen bekend merk in de zin van art. 6bis van het Unieverdrag van Parijs, kort gezegd, het volgende overwoog: het merk kan niet als een van huis uit sterk merk worden gezien, omdat het drie-strepenmotief op zichzelf genomen weinig onderscheidend vermogen kan worden toegedicht; het had evenwel in 1996, als gevolg van de reclame-inspanningen van Adidas c.s., door inburgering grote onderscheidende kracht verkregen; het beeldmerk komt daarom een ruime beschermingsomvang toe voor zover het om het drie-strepenmotief gaat, maar dit wil niet zeggen dat de beschermingsomvang van het merk zich daardoor mede is gaan uitstrekken tot andere streepmotieven; strepen en eenvoudige streepmotieven zijn naar hun aard tekens die zich niet lenen voor een dergelijke, in de breedte uitwaaierende monopolisering; deze tekens zijn algemeen gangbaar en dienen daarom ook voor derden beschikbaar te zijn. 4.3.2 Middel II.A klaagt allereerst (onderdeel a) dat deze overweging innerlijk tegenstrijdig is, waar het hof enerzijds een ruime beschermingsomvang toekent, maar anderzijds oordeelt dat een streepmotief dat niet uit drie strepen bestaat, daarbuiten valt. Deze klacht faalt. Mede gelet op hetgeen het hof in rov. 4.19-4.20 heeft overwogen omtrent het verwarringsgevaar tussen het merk en het twee-strepenmotief, is het hof kennelijk van oordeel dat de grote onderscheidende kracht van het drie-strepenmerk is gelegen is de herkenbaarheid van juist de drie strepen. Daarom is op zichzelf met de door het hof aangenomen ruime beschermingsomvang niet onverenigbaar dat motieven, bestaande uit meer of minder dan drie strepen, daarbuiten vallen. 4.3.3 Onderdeel b behelst klachten dat het hof met rov. 4.17 het volgende heeft miskend: (i) het merk van Adidas is niet ingeschreven als een claim op streepmotieven in het algemeen, maar slechts als drie-strepenmotief voor specifieke waren, gebruikt op een specifieke wijze, waardoor van monopolisering van streepmotieven al geen sprake kan zijn, waardoor 's hofs beslissing onbegrijpelijk is; (ii) het belang van beschikbaarheid voor derden volgens de rechtspraak van het HvJEG in het systeem van de Merkenrichtlijn moet wel worden meegewogen bij de weigeringsgronden van art. 3 daarvan, maar, als

324

het teken eenmaal onderscheidend vermogen toekomt, wordt het beschermd als merk; mocht het hof dit niet hebben miskend, dan acht het onderdeel de beslissing onbegrijpelijk; (iii) indien het teken niet onder een der weigeringsgronden van de Merkenrichtlijn valt, mag het belang van beschikbaarheid niet (opnieuw en dubbelop) in het kader van de beschermingsomvang aan de orde komen; mocht het hof dit niet hebben miskend, dan acht het onderdeel ook deze beslissing onbegrijpelijk. 4.3.4 De klacht onder (i) mist feitelijke grondslag en kan dus niet tot cassatie leiden. Het hof heeft niet miskend dat de door Adidas geclaimde merkbescherming niet tot monopolisering van streepmotieven in het algemeen leidt, doch het is kennelijk van oordeel dat reeds de belemmering van het gebruik van verticale streepmotieven op de zijkant van sport- en vrijetijdskleding, als wel door Adidas c.s. als inbreukmakend bestempeld, tot een ontoelaatbare monopolisering van dergelijke motieven leidt. In hoeverre dit laatste juist is, komt hierna, naar aanleiding van de klachten onder (ii) en (iii) aan de orde. 4.3.5 De klachten onder (ii) en (iii) lenen zich voor gezamenlijke behandeling. Zij keren zich tegen de in de bestreden overweging neergelegde opvatting van het hof dat er een aan het algemeen belang ontleende - en in art. 3 lid 1 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, hierna: de Richtlijn, verankerde - behoefte bestaat om voor bepaalde tekens te waarborgen dat die beschikbaar blijven voor algemeen gebruik, en dat het gebruik van dergelijke tekens daarom niet omwille van de bescherming van een merk waarmee die tekens mogelijk overeenstemmen, aan die beschikbaarheid worden onttrokken, en dat zulks ook geldt wanneer het desbetreffende merk zelf van oorsprong een dergelijk teken is dat door inburgering de voor een merk vereiste mate van onderscheidend vermogen heeft gekregen. 4.3.6 Het HvJEG heeft in zijn arrest van 4 mei 1999, nr. C-108/97, NJ 2000, 269 (Chiemsee) beslist dat de weigeringsgronden van art. 3 lid 1 onder c van de Richtlijn een doel van algemeen belang dienen, daarin bestaande dat de in die bepaling genoemde aanduidingen door een ieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt (aangeduid als het 'FreihaltebedĂźrfnis'; rov. 25), maar dat een teken dat geen onderscheidend vermogen als bedoeld in art. 3 lid 1 onder b van de Richtlijn bezit, op de voet van het derde lid van dat artikel, dus door inburgering, die eigenschap alsnog kan verkrijgen en aldus vatbaar wordt voor inschrijving als merk (rov. 44-47), zonder dat daarbij het onderscheidend vermogen mag worden gedifferentieerd naar gelang het bedoelde algemene belang (rov. 48). Anderzijds heeft het Hof in zijn arrest van 6 mei 2003, nr. C104/01, BIE 2004, 50, IER 2003, 50 (Libertel) beslist dat bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een bepaalde kleur als merk - naar valt aan te nemen: ook na inburgering, nu het Hof, dat (in rov. 52) verwees naar het Chiemsee-arrest, terzake geen voorbehoud maakt en in rov. 67 met zoveel woorden de mogelijkheid van inburgering als merk van een kleur noemt - rekening dient te worden gehouden met het algemeen belang dat de beschikbaarheid van kleuren niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor de andere marktdeelnemers die de desbetreffende waren of diensten aanbieden (rov. 60). Beide beslissingen hebben betrekking op de vraag of het als merk gepresenteerde teken aan de eisen voldoet die de Richtlijn aan een merk stelt. Aldus rijst de vraag of bij de bepaling van de beschermingsomvang van een merk dat wordt gevormd door een teken dat van huis uit geen onderscheidend vermogen bezit of door een aanduiding die beantwoordt aan de omschrijving in art. 3 lid 1 onder c van de Richtlijn, doch dat als merk is ingeburgerd en vervolgens ingeschreven, rekening dient te worden gehouden met het algemene belang dat de beschikbaarheid van bepaalde tekens niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor de andere marktdeelnemers die de desbetreffende waren of diensten aanbieden (het FreihaltebedĂźrfnis), en zo ja, in hoeverre. Er bestaat derhalve grond om de hierna te noemen prejudiciĂŤle vragen te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.

325

4.4 In afwachting van de beantwoording van de prejudiciĂŤle vragen wordt de behandeling van de overige klachten van middel II en die van de middelen III en IV aangehouden. 5. Omschrijving van de feiten waarop de door het HvJEG te geven uitleg moet worden toegepast De Hoge Raad verwijst naar de hiervoor in 3.1 vermelde feiten, waarvan te dezen moet worden uitgegaan. Voorts kan als in cassatie vaststaand gelden dat het drie-strepenmerk van Adidas door inburgering grote onderscheidende kracht heeft verkregen. 6. Vragen van uitleg 1. Dient bij de bepaling van de beschermingsomvang van een merk dat wordt gevormd door een teken dat van huis uit geen onderscheidend vermogen bezit of door een aanduiding die beantwoordt aan de omschrijving in art. 3 lid 1 onder c van de Richtlijn, doch dat als merk is ingeburgerd en ingeschreven, rekening te worden gehouden met het algemene belang dat de beschikbaarheid van bepaalde tekens niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor de andere marktdeelnemers die de desbetreffende waren of diensten aanbieden (het FreihaltebedĂźrfnis)? 2. Indien het antwoord op vraag 1 bevestigend luidt: maakt het daarbij verschil of de daar bedoelde, beschikbaar te houden tekens door het in aanmerking komende publiek worden gezien als tekens ter onderscheiding van waren, dan wel als louter versiering van de waar? 3. Indien het antwoord op vraag 1 bevestigend luidt: maakt het daarbij nog verschil of het door de merkhouder aangevallen teken onderscheidend vermogen mist als bedoeld in art. 3 lid 1 onder b van de Richtlijn, dan wel een aanduiding behelst als bedoeld in art. 3 lid 1 onder c van de Richtlijn? 7. Beoordeling van het middel in het incidentele beroep van H&M 7.1 Het middel van H&M richt zich tegen de afwijzing van de (onder meer) door haar in reconventie gevorderde verklaring voor recht en de in rov. 4.27-4.32 daartoe gebezigde gronden. Onderdeel 1.1 klaagt dat het hof onvoldoende duidelijk heeft gemaakt welk verwijt het in rov. 4.31 aan H&M maakt; onderdeel 1.2 dat die beslissing van het hof in elk geval onbegrijpelijk is, nu H&M ter onderbouwing van haar vordering het nodige heeft aangedragen en gemotiveerd gesteld, zoals nader in het onderdeel aan de hand van een groot aantal citaten uit de processtukken aangevoerd. Deze stellingen komen er, kort gezegd, op neer (a) dat decoraties van twee strepen gebruikelijk zijn in de eerlijke en vaststaande gewoonten van de handel (als bedoeld in art. 3 lid 1 onder d van de Richtlijn), (b) dat het merkrecht van Adidas zich niet uitstrekt tot twee-strepenmotieven, (c) dat Adidas zich in de markt van intimidatietechnieken bedient, (d) dat Adidas in het verleden openlijk te kennen heeft gegeven zich niet te willen verzetten tegen het gebruik van motieven met twee evenwijdige strepen op kleding en schoenen, zodat van rechtsverwerking sprake is, (e) dat de beschermingsomvang van het drie-strepenmerk zich, gelet op de merkenrechtelijke regelgeving, nooit kan uitstrekken tot als decoratie gebruikte twee-strepenmotieven en (f) dat het gebruik van twee-strepenmotieven nooit tot verwarringsgevaar kan leiden. Onderdeel 2 betoogt dat de oordelen in de rov. 4.31 en 4.32 onjuist althans onbegrijpelijk zijn, nu H&M heeft gesteld dat door een wijziging in omstandigheden in de toekomst een andere situatie kan ontstaan en zij niet beoogde ook in dat geval gevrijwaard te zijn van vorderingen van Adidas c.s.; voorts dat de omstandigheid dat de beschermingsomvang van een merk geen statisch gegeven is, de overweging van rov. 4.23 niet kan dragen, waar het bij een verklaring voor recht altijd gaat om het vaststellen van de toestand die rechtens is ten tijde van het vonnis.

326

7.2 H&M heeft, naar het hof in rov. 4.31 ook heeft vastgesteld, met haar vordering onmiskenbaar beoogd in de toekomst gevrijwaard te blijven van inbreukacties van de zijde van Adidas c.s. ter zake van het gebruik van een twee-strepenmotief op sport- en vrijetijdskleding. Zij heeft zich ter onderbouwing van haar belang bij de verlangde verklaring voor recht evenwel mede beroepen op gronden, die vatbaar zijn voor wijziging in de toekomst, zoals in elk geval die, bedoeld hiervoor in 7.1 onder (a), (b) en (f). Terecht heeft het hof geoordeeld dat bij die stand van zaken voor een dergelijke verklaring voor recht die haar werking ook in de toekomst behoudt - behoudens indien daarover opnieuw wordt geprocedeerd en de rechter tot het oordeel komt dat als gevolg van een wijziging in de relevante omstandigheden de partij die haar verkreeg daaraan niet langer rechten kan ontlenen - geen plaats is. Bovendien heeft het hof kennelijk het beroep op de deels veranderlijke en deels onveranderlijke omstandigheden als onderbouwing van aard en strekking van de vordering ontoereikend geacht. Dat oordeel is niet onbegrijpelijk en behoefde geen nadere motivering. Op het vorenstaande stuit het middel in al zijn onderdelen af. 8. Beslissing De Hoge Raad: in het principale beroep: verzoekt het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen met betrekking tot de onder 6 geformuleerde vragen uitspraak te doen; houdt iedere verdere beslissing aan en schorst het geding tot het Hof van Justitie naar aanleiding van dit verzoek uitspraak zal hebben gedaan; in het incidentele beroep: verwerpt het beroep; veroordeelt H&M in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Adidas c.s. begroot op â&#x201A;Ź 68,07 aan verschotten en â&#x201A;Ź 2.200,-- voor salaris. Dit arrest is gewezen door de vice-president D.H. Beukenhorst als voorzitter en de raadsheren O. de Savornin Lohman, E.J. Numann, A. Hammerstein en J.C. van Oven, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 16 februari 2007.

Conclusie Zaaknr. C05/160HR Mr Huydecoper Zitting van 6 oktober 2006 Conclusie inzake 1. Adidas AG 2. Adidas Benelux B.V. eiseressen tot cassatie tegen 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Marca Mode C&A Nederland H&M Hennes & Mauritz Netherlands B.V. Vendex KBB Nederland B.V. [beherende vennoot 1] [beherende vennoot 2] [beherende vennoot 3] [beherende vennoot 4]

327

9. [beherende vennoot 5] verweerders in cassatie Feiten en procesverloop 1) Deze cassatieprocedure vloeit voort uit verschillende in de feitelijke instanties tussen partijen(1) gevoerde procedures. Aangezien voor de beoordeling van het huidige cassatieberoep de wisselvalligheden in de verschillende procedures voor een groot deel niet terzake doen, veroorloof ik mij met een tot het uiterste samengevatte weergave daarvan te volstaan: - de huidige eiseressen tot cassatie, Adidas c.s.(2), hebben in 1997 een kort geding ingeleid tegen de derde verweerster in cassatie (in de door mij gekozen volgorde - het gaat hier dus om partij H&M). Zij vorderden daarin in essentie een verbod (met nevenvorderingen) terzake van het gebruik, door H&M, van tekens bestaande in twee evenwijdige, verticale, even brede en in met de ondergrond contrasterende kleur uitgevoerde strepen langs de gehele zij-lengte van door H&M aangeboden kledingstukken, uit het genre: sport- en vrijetijdskleding. Adidas c.s. baseerden hun vorderingen op verschillende te hunnen gunste(3) bestaande depots voor merken, bestaande uit drie overigens aan de zojuist gegeven beschrijving beantwoordende strepen. - Adidas c.s. hebben jegens de overige verweerders in cassatie - Marca c.s. - in eerste aanleg ten gronde een verbod gevorderd van overeenkomstige strekking (en op overeenkomstige gronden) als in de zojuist aangeduide kortgeding-procedure(4) tegen H&M. Marca c.s. vorderden in die procedure in reconventie een verklaring voor recht die ertoe strekte dat het in geding zijnde gebruik van een uit twee strepen bestaand teken hun vrijstond. Daarnaast hebben Marca c.s. samen met (o.a.) H&M een zelfstandig geding ten gronde aanhangig gemaakt, waarin eenzelfde verklaring voor recht werd gevorderd. 2) In alle genoemde procedures bevond de rechter in eerste aanleg dat er in bepaalde opzichten inbreuk werd gemaakt op de door Adidas c.s. ingeroepen merkrechten(5). Er werd van de kant van Marca c.s. en H&M hoger beroep ingesteld, en namens Adidas c.s. incidenteel appel ingesteld ten aanzien van die aspecten van de vorderingen van Adidas c.s. waarin de eerste rechter dezen niet was gevolgd. In de appelprocedures werd, naar aanleiding van een incidentele vordering van die strekking, voeging van alle procedures bevolen. In de kortgeding-procedure tussen Adidas c.s. en H&M was inmiddels op 8 juni 1999 een tussenarrest gewezen. Ook dat arrest wordt in de onderhavige cassatieprocedure bestreden. 3) Nadat het debat in de appelprocedure(s) was afgerond heeft het hof daarin bij een (eind)arrest van 29 maart 2005 beslist; en, kort gezegd, geoordeeld dat de handelwijze van Marca c.s. en H&M die door Adidas c.s. werd aangevochten, geen inbreuk maakte op de namens Adidas c.s. ingeroepen merkrechten, zodat de op deze grondslag berustende vorderingen van Adidas c.s. niet toewijsbaar waren; maar dat er evenmin grond bestond voor toewijzing van de gevorderde verklaringen voor recht, omdat - in mijn summiere samenvatting - daardoor ongerechtvaardigd zou worden geanticipeerd op mogelijke wijzigingen in de beschermingsomvang van de in geding zijnde merken (rov. 4.29 4.32). 4) Adidas c.s. hebben tijdig en regelmatig cassatieberoep laten instellen(6). Namens Marca c.s. en H&M (die afzonderlijk in cassatie zijn verschenen(7)) is tot verwerping geconcludeerd; H&M heeft daarbij incidenteel cassatieberoep laten instellen. Van de kant van Adidas c.s. is tot verwerping van dat incidentele beroep geconcludeerd. Alle verschenen partijen hebben hun standpunten laten toelichten, van de kant van Adidas c.s.: in de cassatiedagvaarding(8) en nogmaals bij "gewone" schriftelijke toelichting, en

328

van de kant van Marca c.s. en H&M bij schriftelijke toelichting, in alle gevallen: gegeven ter terechtzitting van 17 februari 2006. Er is gerepliceerd, en namens H&M gedupliceerd. Ontvankelijkheid 5) Dit onderwerp kan om aandacht vragen, omdat namens Adidas c.s. bij één exploot van dagvaarding cassatieberoep is ingesteld in een aantal verschillende zaken, ten dele aanhangig tussen verschillende partijen. In de rechtspraak van de Hoge Raad is immers vastgesteld dat dat in beginsel niet geoorloofd is (en dat veronachtzaming van deze regel niet-ontvankelijkheid met zich meebrengt)(9). Er wordt echter ook aangenomen dat op deze regel een uitzondering geldt wanneer het gaat om zaken die, hoewel zij als verschillend zijn aan te merken en daarbij verschillende partijen betrokken zijn, een zodanig verband met elkaar houden dat het instellen van een rechtsmiddel bij één exploot of verzoekschrift als verantwoord moet worden beschouwd; en in dat verband wordt telkens het feit dat de zaken in de eerdere instantie werden gevoegd of gevoegd zijn behandeld, als een van de voorbeelden van een dergelijk verband aangehaald(10). Dat geval doet zich in deze zaak/zaken voor; zodat ik geen beletsel zie voor de ontvankelijkheid van het cassatieberoep. Toepasselijk recht 6) De regelgeving die voor de onderhavige zaak bepalend is, is in de loop van dit geding een aantal malen gewijzigd. Voor het eerst gebeurde dat bij Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken(11) van 7 augustus 1996, in werking getreden op 1 januari 2000. Het voor deze zaak relevante art. 13 onder A BMW is toen overigens niet op voor deze zaak van belang zijnde punten gewijzigd. Een volgende wijziging vond plaats bij gelijknamig Protocol van 11 december 2001, in werking getreden op 1 januari 2004(12). Bij die gelegenheid is de tekst van art. 13 onder A BMW wel ingrijpend gewijzigd. De sedertdien geldende tekst beoogt kennelijk zo nauw mogelijk aan te sluiten bij de tekst (van art. 5) van de hierna nog te bespreken Richtlijn 89/104 EEG. Dit Protocol bevat in de Art. III - VI bepalingen van overgangsrecht, die zich er alle door kenmerken dat voor sommige van de nieuwe regels wordt afgeweken van het beginsel van onmiddellijke werking. Kennelijk neemt het Protocol (dus) overigens tot uitgangspunt dat zijn bepalingen onmiddellijke werking hebben - zoals ook wel voor de hand ligt. Hierna zal blijken dat in cassatie mede aan de orde is, of het hof de conflictstof van partijen "ex tunc" had te beoordelen of - minstgenomen: mede - "ex nunc". Het zal duidelijk zijn dat het antwoord op de in dit verband voorgelegde vraag mede bepalend is voor de toepasselijke versie van de BMW. 7) Tenslotte is nog te vermelden dat per 1 september jl. in werking is getreden het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) van 25 februari 2005 (BVIE)(13). Het BVIE vervangt, onder meer, de BMW. Het merkenrecht worden sedertdien rechtstreeks bepaald door Titel II van het BVIE. Art. 2.20 daarvan geeft echter regels die identiek zijn aan art. 13 onder A BMW - de bepaling waar partijen in deze zaak over hebben gestreden. In dit opzicht is er dus geen sprake van een wijziging van het toepasselijke materiële recht(14). Daarom acht ik het gewettigd, voorbij te gaan aan de overgangsrechtelijke gevolgen van deze nieuwe regeling. Bespreking van het cassatiemiddel in het principale cassatieberoep 8) Dit middel vangt aan met een korte inleiding, waaruit onder meer valt op te maken dat het middel drie thema's betreft(15): Ten eerste zou in het bestreden arrest ten onrechte tot uitgangspunt zijn genomen dat de basis voor de vorderingen van Adidas c.s. moest worden beoordeeld "ex tunc", wat in dit geval wil zeggen: naar de stand van zaken ten tijde van het instellen van de

329

vorderingen, in de jaren 1996 dan wel 1997. Dit "thema" wordt aan de orde gesteld in onderdeel I van het middel. Ten tweede zou er bij de beoordeling van de onderscheidende kracht van de namens Adidas c.s. ingeroepen merken en/of bij de beoordeling van de gestelde inbreuk, voorbij zijn gegaan aan (sommige van) de bijzonderheden waardoor de desbetreffende merken zich onderscheiden, en tevens ten onrechte rekening zijn gehouden met de omstandigheid dat strepen en eenvoudige streepmotieven algemeen gangbaar zijn en daarom ook voor derden beschikbaar dienen te zijn. Deze gegevens zouden, met name, niet kunnen afdoen aan de door veelvuldig gebruik en intensieve reclame verkregen bekendheid van de door Adidas c.s. voor bescherming voorgedragen tekens en de daarmee samenhangende acceptatie van die tekens als merk (zogenaamde "inburgering"): aan daadwerkelijk vaststaande "inburgering" zouden de beide genoemde omstandigheden (gangbaarheid van het teken dan wel behoefte aan beschikbaarheid voor derden) niet (mogen) afdoen. Over dit thema gaat het in middelonderdeel II sub A. Ten derde zou het hof bij de beoordeling van de overeenstemming tussen de merken van Adidas c.s. en de door Marca c.s. en H&M gebruikte tekens, in verschillende opzichten de voor die beoordeling vereiste benadering hebben miskend, in het bijzonder door aan slechts ĂŠĂŠn (wezenlijk) verschil, namelijk: de toepassing van twee strepen dan wel drie strepen, doorslaggevende betekenis toe te kennen ondanks de aanwezigheid van een belangrijk aantal punten van overeenstemming; en/of door eraan voorbij te zien dat verwarringsgevaar (in de vorm van zogenaamde "indirecte verwarring") en/of het door het publiek leggen van verbanden waardoor afbreuk wordt gedaan aan de onderscheidingskracht van een algemeen bekend merk of ongerechtvaardigd voordeel daaruit wordt getrokken, zich beide kunnen voordoen (juist dan) wanneer tussen een merk en een daarmee te vergelijken teken zodanige verschillen bestaan dat het publiek merk en teken niet met elkaar verwart (maar de verschillen daartussen opmerkt). Dit thema wordt - met een belangrijk aantal verbijzonderingen - uitgewerkt in de onderdelen II onder B en C en onderdeel III van het middel. Aan onderdeel IV komt, zo merk ik nu al op, volgens mij geen zelfstandige betekenis toe. Ik stel mij voor de argumenten van het middel aan de hand van de zojuist gemaakte driedeling te bespreken. Eerste thema: beoordeling "ex tunc" 9) De vraag of de rechter die in een later stadium over eerder in een procedure gegeven beslissingen te oordelen krijgt, zijn oordeel "ex tunc" of "ex nunc" moet geven, vormt meer dan eens een bron van problemen(16). Zoals uit de in de voetnoot aangehaalde rechtspraak (en de conclusies voor de aangehaalde arresten) blijkt, is op die vraag niet een eenduidig antwoord mogelijk, maar hangt het van de voorgelegde vraag af, of beoordeling "ex tunc"of "ex nunc", dan wel allebei, aangewezen zijn. 10) Bijwege van illustratie: in de in NJ 2003, 343, NJ 2001, 389 en NJ 1999, 381 gepubliceerde zaken ging het om bevelen/veroordelingen in kort geding, en stond ter discussie of de beoordeling daarvan in appel moest plaatsvinden naar de toestand ten tijde van de beoordeling in de eerste aanleg, dan wel naar de stand van zaken ten tijde van de beoordeling in appel (waarbij de Hoge Raad telkens als uitgangspunt voorop stelde, dat het (spoedeisend) belang ten tijde van de beoordeling in appel de gevorderde veroordeling moest rechtvaardigen). Inzoverre dus: beoordeling "ex nunc". In de zaak die in NJ 1996, 395 werd gepubliceerd ging het om in een bodemprocedure in de eerste aanleg bevolen bewijsmaatregelen. Daar werd, voor de vraag of die maatregelen in appel (nog) als passend moesten worden aangemerkt, (ook) de stand van zaken ten tijde van de beoordeling in appel als maatgevend aangewezen. Ook hier dus beoordeling "ex nunc".

330

In de zaak uit NJ 1996, 163 ging het daarentegen (ook) om de vraag of in eerste aanleg terecht een voorziening was geweigerd (en om de in verband daarmee te geven kostenveroordeling). Voor die vraag is - zoals enigszins voor de hand ligt - beslissend de toestand zoals die zich ten tijde van de beoordeling in de eerste aanleg voordeed. 11) In de zaak uit NJ 2003, 343 speelde de bijzonderheid dat partijen hun standpunten in appel in belangrijke mate hadden afgestemd op de vraag, of ingevolge de in eerste aanleg gegeven veroordelingen verbeurde dwangsommen door de beslissing in appel zouden worden "aangetast". In de aangehaalde overwegingen stelde de Hoge Raad dan ook voorop dat indien het in appel gaat over de vraag of een in kort geding gevorderde voorziening (nadat daarover in eerste aanleg is geoordeeld) in appel voor toewijzing in aanmerking komt, mede moet worden beoordeeld of de eisende partij ten tijde van de beoordeling in appel bij de gevorderde voorziening een spoedeisend belang heeft (dus: beoordeling van dat gegeven "ex nunc"). Omdat de partijen in deze zaak vooral streden over de vraag of ingevolge de in eerste aanleg gegeven voorziening dwangsommen waren verbeurd, kon het hof echter het appel zo opvatten, dat aan zijn oordeel (alleen) was onderworpen of het vonnis van de eerste aanleg juist was gewezen. Daarom hoefde in dat geval een eventueel ontbreken van spoedeisend belang in de fase van het hoger beroep voor het gevraagde oordeel geen verschil te maken: dsu (alleen) beoordeling "ex tunc". 12) In alinea's 2.5 en 2.6 van zijn conclusie voor het in NJ 1999, 381 gepubliceerde arrest geeft A-G Langemeijer helder weer hoe zeer het van de omstandigheden afhangt of een beoordeling "ex tunc" dan wel "ex nunc" aangewezen is. (Hij geeft het voorbeeld van een vordering tot nakoming van een concurrentiebeding(17). Bij zo'n vordering laat zich zeer wel denken dat die in eerste aanleg toewijsbaar is en dat dat in de appelfase anders is, omdat de duur van het concurrentiebeding inmiddels is gewijzigd (of, voeg ik toe: verstreken)). Langemeijer oppert voor dat geval de mogelijkheid dat de rechter kan worden gevraagd om zijn oordeel te splitsen, en zich zowel over de gerechtvaardigdheid van de voorziening in de eerste aanleg als over de gerechtvaardigdheid daarvan in de appelfase uit te spreken. Ik denk dat dat inderdaad een legitiem verlangen (van partijen of van de "gerede partij") kan zijn. 13) De hiervóór besproken casuïstiek laat intussen wel zien dat als het om een rechterlijk verbod dan wel bevel gaat dat bedoeld is om na beoordeling in eerste aanleg en na beoordeling in appel voort te duren, het op z'n minst in de rede ligt dat ook de toewijsbaarheid van het gevorderde naar de toestand ten tijde van de beoordeling in appel in het geding is. Die casuïstiek laat immers zien dat er omstandigheden kunnen zijn waaronder hetzij alleen beoordeling naar de toestand ten tijde van de beslissing van de eerste aanleg aangewezen is, hetzij verschil moet worden gemaakt naar gelang het om de beoordeling in eerste aanleg en die in appel gaat (in dier voege dat, met toepassing van de door Langemeijer geopperde splitsing, beide situaties op hun eigen merites (moeten) worden beoordeeld). Maar die casuïstiek laat ook zien dat er bij de situatie die hier voorligt, namelijk: het verbod of bevel dat bedoeld is om van begin af aan voort te duren, ook in en na de appelfase, er geen omstandigheden zijn aan te wijzen die rechtvaardigen dat de rechter zich beperkt tot een beoordeling "ex tunc". 14) Uit de bedoelde casuïstiek blijkt verder, dat het in belangrijke mate aan partijen is om aan te geven, welke beoordeling van de rechter zij verlangen. Zoals al aangestipt ging het, bijvoorbeeld, in de in NJ 2003, 343 gepubliceerde zaak over zonder beperking in de tijdsduur gevorderde voorzieningen (zodat de Hoge Raad dan ook vooropstelde dat beoordeling van de belangen in appel "ex nunc" in de rede lag); maar had het partijdebat in die zaak zich geconcentreerd op de vraag of onder de in eerste aanleg gegeven veroordeling dwangsommen waren verbeurd - wat de rechter aanleiding kon geven om (slechts) te onderzoeken of de veroordeling voorzover daaronder reeds dwangsommen zouden zijn verbeurd, terecht was gegeven (en dat laatste veronderstelt weer een beoordeling "ex tunc").

331

15) Aan de hand van deze beschouwingen meen ik dat het middel in onderdeel I het hof ten onrechte schending verwijt van rechtsregels die er, in het algemeen, toe zouden strekken dat beoordeling van verbodsvorderingen wegens merkinbreuk altijd "ex nunc" zou moeten plaatsvinden. Of beoordeling "ex nunc" aangewezen is hangt af van de aard van de zaak en van hetgeen partijen elkaar daarin betwisten. Men kan dat illustreren aan de hand van de casus uit NJ 2003, 343, maar ook aan de hand van het voorstel uit de hoger aangehaalde conclusie van Langemeijer: ook een aanspraak uit merkenrecht kan, rechtens of feitelijk, in de tijd beperkt zijn (doordat het merk na enige tijd is vervallen, in andere handen is overgegaan, of eenvoudig: omdat het artikel waarop het merk betrekking had slechts korte tijd populair is geweest, en daarna van de markt is verdwenen). Bij omstandigheden zoals zojuist genoemd, is goed denkbaar dat partijen alleen verschillen over in het verleden gesitueerde inbreuken, en beoordeling "ex nunc" dus niet aangewezen is, dan wel niet door partijen wordt nagestreefd. 16) Toch beoordeel ik de klachten van onderdeel I van het middel als gegrond. Ik doe dat, omdat, zoals al gezegd, in dit geval omstandigheden die een beoordeling (alleen) "ex tunc" zouden rechtvaardigen, ten enen male ontbreken (er zijn geen partijstellingen die in die zin kunnen worden verstaan - namens Marca c.s. of H&M wordt dan ook niet op dergelijke stellingen gewezen -, en het hof heeft ook niets vastgesteld dat zo'n rechtvaardiging zou kunnen opleveren). Al moge er dan niet een algemene regel bestaan zoals die in het middel primair wordt ingeroepen, ik meen dat wanneer de rechter wordt gevraagd te oordelen over voor onbepaalde tijd voortdurende voorzieningen, die dus ook tijdens zijn beslissing en daarna nog zouden moeten gelden, die rechter bij het op die manier gevraagde oordeel op z'n minst mede de stand van zaken ten tijde van zijn beslissing in aanmerking zal moeten nemen(18). De appelrechter die in een dergelijk geval zijn oordeel beperkt tot de omstandigheden die zich ten tijde van de beoordeling in de eerste aanleg voordeden, miskent inderdaad wat er in dit opzicht rechtens van hem gevraagd wordt. 17) Dat is, zoals eerder al opgemerkt, anders wanneer de rechter uit het partijdebat mag opmaken dat partijen specifiek verschillen over de gerechtvaardigdheid van de gevorderde voorzieningen ten tijde van de beslissing in eerste aanleg (en daarom in de rede ligt dat zij ook alleen een oordeel daarover wensen) - zoals dat in de zaak uit NJ 2003, 343 het geval was. Ik heb mij afgevraagd of de beslissing van het hof zo moet worden begrepen dat het hof de vorderingen van Adidas c.s. inderdaad heeft verstaan als beperkt, op dezelfde manier als in de zaak uit NJ 2003, 343(19). Dat lijkt mij echter een onaannemelijke uitleg van de beslissing van het hof - niets in die beslissing suggereert dat het hof zich door deze gedachte heeft laten leiden, en in het partijdebat heb ik ook geen aanknopingspunten aangetroffen die daaraan voedsel hadden kunnen geven. Uitgaande van de andere, meer plausibele uitleg - en dus van vorderingen van Adidas c.s., gericht op een ook ten tijde van het oordeel van het hof en daarna nog geldend verbod - ontbreekt een deugdelijke grondslag om die vorderingen alleen aan de hand van de situatie "ex tunc" te beoordelen. 18) In de schriftelijke toelichting namens Marca c.s.(20) wordt gesuggereerd dat de beslissing van het hof zou berusten op de (niet uitgesproken) gedachte dat Adidas c.s. onvoldoende zouden hebben gesteld om beoordeling van hun vorderingen "ex nunc" te rechtvaardigen. In dat verband wordt er op gewezen dat Adidas c.s. alleen de in de jaren 1996 - 1997 aan Marca c.s. dan wel H&M verweten inbreuken op de merkrechten van Adidas c.s. aan hun vorderingen ten grondslag (zouden) hebben gelegd. Ook hier geloof ik echter dat het arrest van het hof niet in de namens Marca c.s. gesuggereerde zin mag worden verstaan. Het hof bezigt de overweging dat de zaak "ex tunc" moet worden beoordeeld immers (mede) als argument om voorbij te (kunnen) gaan aan stellingen van Adidas c.s. betreffende de (markt)situatie ten tijde van 's hofs oordeel en de in verband daarmee aangevoerde stukken van overtuiging

332

(marktonderzoek)(21). Dat kan ik niet verenigen met de gedachte dat het hof ("eigenlijk") heeft geoordeeld dat Adidas c.s. over de situatie "ex nunc" onvoldoende zouden hebben gesteld: motivering die ertoe strekt dat aan bepaalde stellingen voorbij mag/moet worden gegaan, is iets wezenlijk anders dan (stilzwijgend) oordelen dat die zelfde stellingen onvoldoende zijn om als basis voor een oordeel over de gestelde merkinbreuken "ex nunc" te kunnen dienen. 19) Men is allicht geneigd zich af te vragen in hoeverre 's hofs oordeel berust op de eveneens onuitgesproken - gedachte dat er in de situaties waaronder de botsende merken/tekens van partijen moeten worden beoordeeld in de periode tussen 1996 en het eindarrest wezenlijke veranderingen kunnen, of zullen zijn opgetreden. Men is misschien geneigd te denken dat het hof daar wél van zal zijn uitgegaan - ware dat anders, dan valt immers moeilijk in te zien waarom aan gegevens zoals het in rov. 4.23 van het eindarrest genoemde marktonderzoek niet al daarom niet "zomaar" voorbij kon worden gegaan, omdat bij een (min of meer) onveranderde situatie in de periode in kwestie, die gegevens óók licht zouden (kunnen) werpen op hoe de verhoudingen aan het begin van de periode waren. 20) Op dat stramien doordenkend, kan men een reeksje vragen zien opdoemen als het erom gaat, wat de invloed kan zijn van in de loop van de tijd veranderende percepties van het publiek met betrekking tot in een geschil betrokken merken/tekens. Één aspect daarvan is in de rechtspraak uitvoerig onderzocht: namelijk de vraag of de merkhouder tegen zich moet laten gelden dat de onderscheidingskracht van zijn merk in de loop van de tijd is verzwakt ("verwaterd") door het (ondanks zijn verzet) op de markt circuleren van "inbreukmakende" waren van anderen(22). Men kan zich echter ook andere varianten van het probleem voorstellen. De onderhavige zaak roept bijvoorbeeld deze variant naar voren, dat het merk in de loop van de tijd aan onderscheidend vermogen kan hebben gewonnen onder invloed van het feit dat de merkhouder concurrenten van de markt heeft kunnen weren - maar op gronden die de rechter die de zaak in de latere fase te beoordelen krijgt, beoordeelt als ontoereikend. In het eerstgenoemde geval zou men kunnen spreken van verwatering die, wegens de onrechtmatige oorzaak daarvan, buiten beschouwing moet blijven. De interessante vraag die het tweede geval oproept is allicht, of ook "inburgering" in het voordeel van de merkhouder buiten beschouwing zou kunnen moeten worden gelaten, omdat die inburgering door achteraf als onrechtmatig te beoordelen optreden van de merkhouder in de hand is gewerkt. 21) Deze en dergelijke vragen moeten echter, denk ik, in dit cassatiegeding worden gelaten voor wat zij zijn: uit het arrest van het hof valt niet op te maken dat het hof zich door gedachten over die vragen heeft laten leiden (en dus al helemaal niet, in welke zin die gedachten dan zouden hebben geluid. Op mij maakt het (eind)arrest van het hof overigens de indruk dat het hof de hier bedoelde problemen niet onder ogen heeft gezien). Er blijkt ook niet of partijen ten overstaan van het hof stellingen met betrekking tot deze vragen hadden aangevoerd (ik heb die stellingen ook niet aangetroffen). In de cassatiedagvaarding - in de toelichting onder nrs. 8 t/m 19 die ik echter, zoals in voetnoot 8 al aangestipt, voor de zekerheid als onderdeel van het middel aanmerk wordt uitvoerig op de eerste variant van de hiervóór aangestipte (rechts)vragen ingegaan, maar wordt aan de andere variant die ik opperde - om voor de hand liggende redenen - voorbij gegaan. Hoewel ik, zoals eerder al bleek, instem met de klacht dat het hof zich niet had mogen beperken tot een beoordeling van het geschil "ex tunc", hoeft volgens mij om de eerder besproken redenen niet op de hier aangeroerde rechtsvragen te worden ingegaan (en kan daar, bij gebreke van houvast in het bestreden eindarrest en in de verdere gedingstukken, ook niet op worden ingegaan). Het leek mij desondanks goed om deze vragen even aan te stippen - bij bestudering van de zaak stuit men daar immers onwillekeurig wél op.

333

Het tweede thema: beoordeling van het gegeven "inburgering" 22) In de context van dit thema wil ik de argumenten van het middel uit onderdeel II sub A bespreken; waarbij ik ter vermijding van misverstand moet opmerken dat sommige daarvan niet onder de vlag van de zojuist gegeven, naar "inburgering" verwijzende titel zijn te brengen - al merk ik dat wel aan als het belangrijkste gegeven uit de argumenten van dit middelonderdeel. 23) Allereerst klaagt het middel namelijk in dit onderdeel, in subalinea A onder a), dat de overwegingen van het hof innerlijk tegenstrijdig (en dus onvoldoende begrijpelijk) zouden zijn omdat het hof in rov. 4.17 voor de namens Adidas c.s. ingeroepen merken (een grote onderscheidingskracht en daarom) een ruime beschermingsomvang gerechtvaardigd oordeelt, maar daar meteen op laat volgen dat dat alleen voor het driestrepen-motief opgaat. Het één - een ruime beschermingsomvang - zou met het ander namelijk beperking van de desbetreffende bevindingen tot het drie-strepen-motief - niet te rijmen zijn. 24) Deze klacht lijkt mij ondeugdelijk. Zoals in alinea's 51 e.v. hierna nader te bespreken, berust het oordeel van het hof er klaarblijkelijk op dat de onderscheidende kracht van de merken van Adidas c.s., en (dus ook) de mate waarin het publiek die merken herkent als tekens die verwijzen naar Adidas c.s. en naar de door dezen onder die merken in het verkeer gebrachte waren, in sterke mate wordt bepaald door, dan wel verbonden is met, het feit dat die merken uit (nu juist, en opvallenderwijs) drie strepen bestaan. Wanneer men de kracht van de merken van Adidas c.s. zo beoordeelt, is niet onlogisch dat men aanneemt dat de bescherming zich niet uitstrekt tot andere streepmotieven - dat wil zeggen motieven die niet de typische kenmerken van het "driestrepen-motief" vertonen. 25) In subonderdeel I A sub b onder i wordt geklaagd dat het hof met de verwijzing weer in de hier besproken rov. 4.17 - naar het algemeen gangbaar zijn van streepmotieven zou hebben miskend dat Adidas c.s. geen monopolie "claimen" voor streepmotieven, maar voor één door een reeks van bijzonderheden gekenmerkt motief van (drie) strepen, steeds op een bijzondere manier geconfigureerd en op de waren in kwestie aangebracht. Reeds de in de vorige alinea besproken beschouwing van het hof maakt echter duidelijk dat het hof dat nu juist niet heeft miskend: het heeft immers juist vanwege de bijzonderheden waardoor het merk van Adidas c.s. zich (in de zienswijze van het hof) onderscheidt, de aan het merk verbonden bescherming met die bijzonderheden in verband gebracht en (daarom) uitbreiding daarvan (d.w.z.: van de bescherming) tot tekens uit het genre "streepmotief" die dergelijke bijzonderheden niet vertonen, afgewezen. 26) Daarbij kon het hof ongetwijfeld betekenis toekennen aan het feit dat streepmotieven - waaronder streepmotieven die relevant van de merken van Adidas c.s. verschillen algemeen gangbaar zijn. Naarmate de elementen die een merk (mede) bepalen, behoren tot een genre dat algemeen gangbaar is, in die zin dat dergelijke elementen in verscheidene of zelfs in veel verschillende vormen voor met de desbetreffende merkartikelen relevant verband vertonende verschijnselen worden gebruikt, ligt het juist voor de hand dat men de onderscheidende kracht van het merk in verband brengt met die bijzonderheden waardoor het merk "opvalt" en zich duidelijk onderscheidt van andere varianten waarbij de bedoelde elementen niet in die vorm worden toegepast. Bij een merk dat opvalt doordat daarin een element gebruikt wordt dat overigens geheel onbekend is, kan men er geredelijk toe komen (alle) andere tekens die zich door een overeenkomstig element kenmerken, onder de beschermingsomvang van het merk te brengen. In het hier te onderzoeken geval geldt het omgekeerde: bij een merk dat bestaat uit een bepaalde, sterk benadrukte, combinatie van overigens algemeen gangbare elementen, ligt het uitbreiden van de beschermingsomvang tot andere

334

combinaties van die elementen - uiteraard: afhankelijk van de verdere omstandigheden juist minder voor de hand. 27) Intussen heeft het hof zijn overweging betreffende de algemene gangbaarheid van streepmotieven "uitgebouwd" met de woorden: "en dienen daarom ook voor derden beschikbaar te zijn". Op die toevoeging richten zich de verdere klachten van dit middelonderdeel; en daar gaat het (wel) om de invloed van het verschijnsel van de merkenrechtelijke inburgering, dat mij de titel van dit onderdeel van deze conclusie ingaf. 28) Voor ik deze klachten inhoudelijk bespreek merk ik op dat het mogelijk is, de hier bestreden overweging van het hof zo te lezen dat het in cassatie aangevochten oordeel niet (mede) gedragen wordt door het gedeelte van die overweging dat nu in de schijnwerper staat. Men kán de redenering van het hof namelijk zo begrijpen dat het hof beperking tot drie-strepen-motieven aangewezen heeft geacht omdat het nu eenmaal dát - dus de toepassing van drie strepen - als het belangrijkste "herkenningspunt" van de merken van Adidas c.s. heeft aangemerkt; en dit (mede) omdat strepenmotieven overigens algemeen gangbaar zijn. De daarop volgende gedachte uit de hier besproken overweging, namelijk dat zulke (andere) motieven voor derden beschikbaar dienen te zijn, zou dan moet worden gezien als een "obiter" vermeld logisch uitvloeisel van de eerdere vaststelling (die ertoe strekt dat er legio "gangbare" streepmotieven zijn waartoe Adidas' rechten zich niet uitstrekken). Het is overigens ook mogelijk om de hier bedoelde vervolg-gedachte te begrijpen als een alternatieve, als zelfstandig dragend bedoelde grond om tot hetzelfde oordeel te komen. Bij deze lezing(en) van het arrest zouden de tegen deze overweging gerichte klachte niet opgaan. 29) Zelf meen ik echter dat de overweging van het hof anders moet worden gelezen, en dat daarin de normatieve component wordt beoogd, waarop Adidas c.s. hun hier te bespreken pijlen richten. Die component omschrijf ik dan aldus, dat er tekens bestaan waarbij een brede, "uitwaaierende" beschermingsomvang niet in aanmerking komt omdat tekens van deze soort algemeen gangbaar zijn en er daarom behoefte bestaat dat die voor derden beschikbaar zijn - óók dan, als een teken uit dit genre zich heeft ontwikkeld tot een algemeen bekend merk met een grote onderscheidingskracht. 30) Deze lezing van de hier bestreden overweging lijkt mij daarom toch de meer aannemelijke, omdat de andere lezingen die ik zo-even heb beschreven als óók mogelijk, een gedachtelijn volgen die niet goed spoort met de manier waarop het hof zijn overweging heeft opgezet. Die gedachtelijn moet ongeveer als volgt zijn: "In een veld waarin bepaalde elementen in allerlei vormen als teken (waarmee ik mede bedoel: als decoratie) gangbaar zijn, komt, wanneer een teken uit dat veld zich tot bekend merk heeft ontwikkeld, grote betekenis toe aan de bijzonderheden waardoor dat bekende merk zich van de andere (gangbare) tekens onderscheidt. Dan moeten juist die bijzonderheden als (het meest) bepalend voor (het onderscheidend vermogen van) het merk worden beschouwd, en komt aan andere aspecten (veel) minder betekenis toe. Wegens de manier waarop de perceptie van het publiek door de veelheid aan gangbare tekens wordt beïnvloed, is de onderscheidingskracht van het merk dan minder groot, dan men overigens zou kunnen denken; en althans houdt de onderscheidingskracht juist verband met de eerder bedoelde bijzonderheden, wat een dienovereenkomstige beperking van de beschermingsomvang impliceert." 31) Zoals ik al aangaf, lijkt mij dat het toekennen van de in alinea 28 hiervóór veronderstelde betekenis(sen) aan de in alinea 27 aangehaalde toevoeging bij de hier besproken overweging, niet goed met de zojuist in parafrase neergeschreven gedachtegang te rijmen is; terwijl die gedachtegang wel aansluit bij de uitleg waar ook het middel van uitgaat: waar een merk (vooral) elementen vertoont die algemeen gangbaar zijn en die daarom voor derden beschikbaar behoren te zijn, kan beperking van

335

de beschermingsomvang aangewezen zijn, zelfs wanneer het merk algemeen bekend is geworden en het grote onderscheidende kracht heeft gekregen (met als onuitgesproken vervolg: ook als die onderscheidende kracht overigens een ruimere beschermingsomvang zou rechtvaardigen). De kern van de hier te bespreken klachten komt erop neer, dat die gedachtengang niet met het geldende merkenrecht strookt. 32) Het merkenrecht waar het middel op doelt is het Benelux-merkenrecht zoals dat sedert 21 december 1988 - stapsgewijs, immers: langs de weg van de in alinea's 6 en 7 hierv贸贸r genoemde wijzigingen in de regelgeving en een gestage ontwikkeling in de rechtspraak - is aangepast aan de EG Merkenrichtlijn(23). Indachtig mijn beschouwingen over de beoordeling "ex nunc" die het hof - op z'n minst mede - had behoren toe te passen, zal ik daarbij uitgaan van de sedert 1 januari 2004 geldende tekst van de BMW. Overigens vertonen de elkaar opvolgende teksten van die wet, denk ik, geen verschillen die voor de beoordeling van de onderhavige cassatiezaak wezenlijk gewicht in de schaal (kunnen) leggen. 33) De gedachte die het middel hier bestrijdt - en die dus, in de door mij aan het arrest van het hof gegeven uitleg, wel mede aan dat arrest ten grondslag ligt - kan ik zo weergeven, dat er een aan het algemeen belang ontleende behoefte bestaat om voor sommige tekens te waarborgen dat die (in zekere mate) beschikbaar blijven voor "algemeen gebruik"; en dat dat gegeven zich ertegen verzet dat zulke tekens onder de vlag van merkenbescherming aan algemene beschikbaarheid worden onttrokken (althans: in ruimere mate dan met de hier spelende aspecten van het algemeen belang verenigbaar is), zodat ook wanneer een teken door zgn. inburgering de voor merkenbescherming vereiste mate van onderscheidend vermogen heeft gekregen, de belangen bij algemene beschikbaarheid voorrang krijgen boven de belangen die merkenbescherming aandringen(24). Ofschoon men gebruik van uitdrukkingen uit andere talen misschien liever vermijdt, erken ik dat de Duitse uitdrukking "Freihaltebed眉rfnis" de kern van deze gedachte helder weergeeft. 34) Uit de rechtspraak van het HJEG blijkt dat deze gedachte in bepaalde gevallen onverkort opgeld doet. In HJEG 18 juni 2002, NJ 2003, 481 m.nt. JHS; IER 2002, 42 (p.251 e.v.) m.nt. FWG inzake Philips/Remington, rov. 57 en 73 - 84, is bijvoorbeeld buiten twijfel gesteld dat de tekens die ingevolge art. 3 lid 1 onder e van Richtlijn 89/104 niet voor merkenbescherming in aanmerking komen, (ook) niet langs de weg van "inburgering" zoals aangeduid in art. 3 lid 3 van die Richtlijn alsnog als merk beschermbaar kunnen worden (het gaat hier om de vormen die door de aard van de waar bepaald worden, die noodzakelijk zijn voor de verkrijging van een technische uitkomst, of die een wezenlijke waarde aan de waar geven(25)). 35) Aan de andere kant kan uit HJEG 4 mei 1999, NJ 2000, 269 m.nt. DWFV (Chiemsee), rov. 25 - 34 en rov. 44 - 54, worden opgemaakt dat er weliswaar een aspect van algemeen belang mee gemoeid is dat, onder andere, beschrijvende aanduidingen niet als merk worden gemonopoliseerd maar voor algemeen gebruik - ook als merk - beschikbaar blijven, en dat dat (met name ook) geldt voor die geografische aanduidingen die actueel 贸f potentieel kunnen dienen om indrukken omtrent de herkomst van waren of bepaalde aspecten daarvan "over te brengen"; maar dat dat er niet aan in de weg staat dat zo'n geografische aanduiding door "inburgering" onderscheidend vermogen verkrijgt en daardoor voor inschrijving als merk vatbaar wordt; waarbij geldt dat "het onderscheidend vermogen niet kan worden gedifferentieerd naar gelang het vastgestelde belang om de geografische benaming vrij te houden voor gebruik door andere ondernemingen" (rov. 48). Deze beslissing wordt veelal zo uitgelegd, dat wanneer een beschrijvend teken door inburgering tot onderscheidingsteken is geworden, daarmee het beletsel (voor bescherming als merk) van het beschrijvend karakter van het teken, ophoudt te gelden(26). Zoals het in rov. 45 van dit arrest wordt uitgedrukt, wordt hierdoor "de regel

336

van artikel 3 lid 1 sub b, c en d, dat merken die elk onderscheidend vermogen missen, beschrijvende merken en merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden, niet worden ingeschreven, aanzienlijk afgezwakt." 36) De vraag was eveneens aan de orde in het al aangehaalde arrest HJEG 6 mei 2003, BIE 2004, 50; IER 2003, 50 (p. 247 e.v.) m.nt. ChG (Libertel). In die zaak ging het om de bescherming, als merk, van een teken bestaande uit een loutere (specifieke) kleur, in dit geval een bepaalde tint oranje. Het HJEG overwoog, in rov. 51 en 53 en met verwijzing naar het Philips/Remington arrest, dat de verschillende in art. 3 van Richtlijn 89/104 EEG genoemde weigeringsgronden moeten worden uitgelegd in het licht van het algemeen belang dat aan elk van die gronden ten grondslag ligt; en, in rov. 52, met verwijzing naar het Chiemsee arrest, dat art. 3 lid 1 sub c van Richtlijn 89/104 EEG (waarin, kort gezegd, "beschrijvende" aanduidingen van inschrijving als merk worden uitgesloten), een doel van algemeen belang nastreeft, te weten dat tekens of benamingen die de categorieën van waren of diensten beschrijven waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, door eenieder vrij moeten kunnen worden gebruikt. 37) Vervolgens stelt het HJEG - nog steeds in het Libertel-arrest - in rov. 54 - 56 vast dat door het slechts beperkte aantal daadwerkelijk beschikbare kleuren, aan monopolisering van kleuren als merk belangrijke bezwaren verbonden kunnen zijn, zodat het bestaan van een algemeen belang moet worden aanvaard dat de beschikbaarheid van kleuren niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor andere marktdeelnemers die op het gebied waarop inschrijving wordt gevraagd actief (willen) zijn; en dat het aan een merk verbonden recht eens te meer als excessief kan worden aangemerkt naarmate inschrijving voor méér waren of diensten wordt gevraagd. Dit mondt erin uit - in rov. 60 dat bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een bepaalde kleur als merk, rekening moet worden gehouden met - kort gezegd - de eerder aangeduide aspecten van algemeen belang. 38) Men kan deze overwegingen - ik bedoel dan de zojuist geparafraseerde overwegingen uit het Libertel-arrest - geredelijk zo begrijpen, dat in de hier beschreven context met het "Freihaltebedürfnis" rekening moet worden gehouden. Of dat inderdaad de strekking van het arrest is, kan intussen weer betwijfeld worden omdat in de rov. 61 e.v., en met name in rov. 67, de mogelijkheid van inburgering, ook als het om een enkele kleur gaat, ongeclausuleerd lijkt te worden aanvaard. Daarbij wordt niet gesuggereerd dat aan de inburgering slechts een beperkt effect zou mogen worden toegekend om recht te doen wedervaren aan de onder het "Freihaltebedürfnis" beoogde belangen. In dit opzicht ontkom ik er helaas niet aan, dit arrest als enigszins tweeslachtig te beoordelen: waar in de context van de derde vraag overwegingen (en een dictum) worden gegeven die op mij de indruk maken dat de algemeen belang-aspecten die het "Freihaltebedürfnis" bepalen wél in aanmerking moeten worden genomen bij de beoordeling of merkenbescherming in de gegeven omstandigheden (niet) als ongerechtvaardigde beperking (van de vrijheid van andere marktdeelnemers) moet worden beschouwd, wekken de overwegingen en het dictum met betrekking tot de eerste en tweede vragen juist de indruk dat "na een normaal proces van inburgering" verkregen onderscheidend vermogen voor de bescherming als merk beslissend en voldoende is een benadering waarbij niet zou passen, op de aldus bepaalde bescherming weer af te dingen aan de hand van overwegingen ontleend aan het algemeen belang(27). 39) De indrukken die men in de laatstgenoemde zin krijgt, vinden bovendien steun in het Chiemsee-arrest: daarin wordt ongeclausuleerd overwogen dat verkrijging van onderscheidend vermogen door inburgering het uitgangspunt dat (het algemeen belang gebiedt dat) beschrijvende tekens voor gebruik - ook als merk - beschikbaar moeten blijven, "aanzienlijk afzwakt" (rov. 45) én dat er niet mag worden gedifferentieerd naar gelang (van) het vastgestelde belang om de geografische benaming vrij te houden (etc., rov. 48).

337

40) Er is ook daarom aanleiding om de overwegingen van het Libertel-arrest zo te lezen dat die sporen met wat het Chiemsee-arrest, naar de gemeenlijk aanvaarde uitleg daarvan, heeft geleerd, omdat het in het Libertel-arrest ging om de bescherming, als merk, van een loutere kleur. Een loutere kleur is naar zijn aard (zeer) weinig geëigend om de functie van onderscheidingsteken te vervullen, en zal om die reden vaak onderscheidend vermogen missen; maar een kleur kan veelal niet als voor bepaalde waren of diensten beschrijvend dan wel gebruikelijk worden aangemerkt, zodat die reden om geen onderscheidend vermogen aan te nemen zich niet voordoet. Met het oog hierop kon het HJEG aanleiding vinden om in het Libertel-arrest nader uiteen te zetten dat kleuren naar hun aard weinig geëigend zijn om als onderscheidingsteken te dienen, maar dat er (ook) andere aan het algemeen belang te ontlenen redenen bestaan - en wel redenen die te vergelijken zijn met die, die voor beschrijvende dan wel gebruikelijke aanduidingen gelden - die zich doen voelen als het gaat om de bescherming van een loutere kleur als merk. In het verlengde daarvan ligt dan in de rede, dat op het verschijnsel van inburgering als merk, als het om kleuren gaat, de regels van toepassing zijn die ook voor beschrijvende en gebruikelijke tekens gelden, en niet de (daarvan afwijkende) regels die in het Philips/Remington-arrest waren onderzocht. 41) Aan de hand van deze beschouwingen onderschrijf ik de gedachte die aan de hier besproken klachten van het middel ten grondslag ligt: althans wanneer het gaat om tekens die beschrijvend of gebruikelijk zijn, die om vergelijkbare redenen van algemeen belang niet zonder meer voor bescherming als merk in aanmerking komen óf die naar hun aard als niet-onderscheidend moeten worden aangemerkt, geldt dat die door inburgering onderscheidend vermogen kunnen verkrijgen; en geldt tevens dat wanneer onderscheidend vermogen verkregen is, dát gegeven bepalend is voor de bescherming als merk; en dat daarop geen beperking behoort te worden aangebracht met het oog op de aspecten van algemeen belang die overigens aan de beletselen om dergelijke tekens als merk te aanvaarden, ten grondslag liggen. In elk geval geldt dat, denk ik, voor de aan het algemeen belang ontleende behoefte om sommige van de bedoelde tekens "vrij te houden" voor algemeen gebruik door een ieder. Dat lijkt mij de norm die uit de besproken rechtspraak van het HJEG naar voren komt(28). Bovendien denk ik - ondanks de ruimte voor een marge van twijfel die in mijn eerdere beschouwingen zichtbaar bleef dat de rechtspraak van het HJEG op dit punt inmiddels het stadium van de "acte éclairé" heeft bereikt, zodat verwijzing van de zaak met prejudiciële vragen aan het HJEG niet in aanmerking komt. Vanzelfsprekend geldt dat wanneer men hierover anders denkt, verwijzing naar het HJEG zich als wél geboden aandient. 42) Ik meen overigens dat er nog een andere reden is waarom verwijzing van deze zaak niet nodig of wenselijk is. Ik licht die als volgt toe: ook als men de eerder besproken rechtspraak zo zou moeten verstaan dat bij tekens ten aanzien waarvan een "Freihaltebedürfnis" bestaat, het effect van inburgering, daar waar Richtlijn 89/104 EEG daarvoor ruimte biedt, moet worden beoordeeld met inachtneming van de bij het "Freihaltebedürfnis" betrokken belangen, toch in elk geval duidelijk zal moeten zijn dát er redenen zijn om met het oog op aspecten van algemeen belang, af te dingen op de bescherming die overigens als gevolg van inburgering aan een overigens niet voor merkenbescherming vatbaar teken kan worden verbonden. Zowel in het Chiemsee- als in het Libertel-arrest wordt dan ook onderzocht welke de aspecten van algemeen belang zijn die zich tegen "monopolisering" van de in die zaken onderzochte tekens verzetten, en hoe die gewaardeerd moeten worden. Dat laatste is in het in deze zaak bestreden arrest van het hof niet gebeurd; en wat mij betreft is ook niet dadelijk duidelijk dát er aspecten van algemeen belang bij de bescherming van streepmotieven als merk betrokken zijn, of hoe die zouden moeten worden gewaardeerd. 43) Daarbij weegt, denk ik, mee

338

- dat, naar in de rede ligt, streepmotieven in een (zeer) ruim scala aan variëteiten denkbaar, en ook daadwerkelijk beschikbaar zijn; - dat daarom, althans: naar men geneigd is te denken, het bezwaar tegen bescherming van een streepmotief als merk veeleer gezocht moet worden in het feit dat algemeen gangbare en naar hun aard weinig of niet onderscheidende motieven zoals men zich die bij de aanduiding "streepmotieven" voorstelt, in de regel niet geschikt zullen zijn om waren (of diensten) als afkomstig van een bepaalde onderneming te individualiseren; en niet in het feit dat er een wezenlijke behoefte bestaat aan het in ruimere mate vrij houden van dergelijke motieven voor andere marktdeelnemers, óók als dat is: ten opzichte van een streepmotief dat wél door het publiek als onderscheidend wordt gepercipieerd. Bij streepmotieven is men geneigd het probleem van het onderscheidend vermogen eerder te plaatsen bij het "niet kunnen onderscheiden" dan bij het "niet mogen onderscheiden"(29). 44) Terwijl de jurisprudentie van het HJEG zoals ik die begrijp, misschien een minimum aan twijfel laat bestaan als het gaat om de plaats van het "Freihaltebedürfnis" in het geval van tekens waarvan duidelijk is dat het algemeen belang bij het voor algemeen gebruik beschikbaar houden van die tekens betrokken is, lijkt mij dat niet het geval als het gaat om tekens die naar hun aard weinig of geen onderscheidend vermogen hebben. Voor die (laatstgenoemde) tekens geldt, zou ik denken, in ieder geval dat als die door inburgering wél onderscheidend vermogen hebben verkregen, er geen aspecten van algemeen belang zijn die zich verzetten tegen bescherming overeenkomstig het verkregen onderscheidend vermogen (dan wel tegen "excessieve" bescherming(30)). 45) Aan de hand van deze beschouwingen kom ik ertoe, onderdeel IIA b) ii van het middel als gegrond aan te merken: hoewel zeer kort geformuleerd, brengt dat onderdeel de klacht die ik hiervóór heb onderzocht, inderdaad naar voren. Dat is dan de klacht die ik eerder geparafraseerd heb weergegeven: namelijk dat op de door inburgering verkregen onderscheidingskracht van een merk niet mag worden afgedongen aan de hand van aan het algemeen belang ontleende motieven voor beperking van toelaatbaarheid of reikwijdte van merken; en dat dat althans het geval is als er geen specifieke argumenten zijn vastgesteld die een relevant "Freihaltebedürfnis" (kunnen) opleveren. Het feit dat "streepmotieven" algemeen gangbaar zijn levert wat mij betreft niet zo'n argument op - althans niet een argument dat zomaar, zonder verdere onderbouwing, voldoende begrijpelijk is. In de beide genoemde varianten, klaagt dit middelonderdeel hier volgens mij terecht over. 46) Tenslotte klaagt het middel in onderdeel II A b) sub iii dat miskend zou zijn dat de redenen ontleend aan het algemeen belang die bij inschrijving van een merk mogelijk een beletsel voor die inschrijving kunnen opleveren, bij de beoordeling van de beschermingsomvang van het eenmaal ingeschreven merk niet nogmaals onderzocht/getoetst zouden mogen worden (vooral: omdat dat "dubbelop" zou zijn). Hier komt, in een iets gewijzigde context, de gedachte naar voren die ik in voetnoot 27 hiervóór heb besproken, en daar als onaannemelijk heb gekwalificeerd. Zoals daar al werd gezegd, lijkt het mij niet juist dat de Richtlijn voor de toetsing van merken in het stadium van inschrijving een ander kader zou voorschrijven, dan voor de toetsing van de geldigheid van het ingeschreven merk én voor de daarmee ten nauwste verband houdende beschermingsomvang. De ongerijmdheden van een systeem zoals deze klacht dat suggereert zijn zodanig evident dat ik, bij gebreke van duidelijke aanwijzingen voor het tegendeel in de tekst van de Richtlijn (of in andere bronnen), het als uitgesloten aanmerk, dat de Richtlijn iets dergelijks zou beogen. Dat zo'n systeem desondanks (dus: ook als de Richtlijn dat niet zou voorschrijven) in de BMW zou zijn neergelegd, wordt in het middel niet verdedigd (en dat is a fortiori onaannemelijk). Het derde thema: onjuiste beoordeling van de inbreuk

339

47) In dit thema bespreek ik de klachten van onderdeel II sub B en C en onderdelen III en IV van het middel. Ik wil, ter vermijding van een mogelijk onjuiste indruk, niet onvermeld laten dat ik mij in (alinea 16 van) de conclusie voor HR 12 oktober 2001, NJ 2002, 12 een opmerking heb veroorloofd die ertoe strekte dat, ware mij de beoordeling van het centrale strijdpunt in die zaak voorgelegd, die beoordeling waarschijnlijk in een andere zin zou zijn uitgepakt dan die waartoe het hof in die zaak was gekomen. Hetzelfde geldt voor de beoordeling die het hof in de thans te beoordelen zaak heeft gegeven; wat in zoverre niet verrassend is, dat het in beide zaken gaat om nagenoeg hetzelfde geschilpunt (kort gezegd: een conflict tussen het "drie-strepen-merk" van Adidas c.s., en een teken dat zich voornamelijk door toepassing van twéé strepen van het merk van Adidas c.s. onderscheidde), en om oordelen van de appelrechter van inhoudelijk dezelfde strekking. In alinea 14 van de aangehaalde conclusie heb ik ook als mijn mening gegeven, dat de beoordeling van overeenstemming tussen merken en tekens berust op een in (zeer) overwegende mate als feitelijk aan te merken waardering van het complex aan omstandigheden van het desbetreffende geval. Ook dat ben ik ook nu nog - of weer - van mening(31). 48) Met die uitgangspunten voor ogen, beoordeel ik de klachten uit de hier te bespreken middelonderdelen als ongegrond. Ik licht dat in de volgende alinea's voor de individuele klachtonderdelen nader toe. 49) Een stelling die in de onderhavige middelonderdelen terugkeert(32) komt er op neer dat de rechter niet aan de hand van slechts één punt van verschil kan oordelen dat een teken niet met een merk overeenstemt, althans wanneer overigens van een aanzienlijk aantal punten van overeenstemming sprake is. Deze stelling gaat uit van de toepasselijkheid van bepaalde regels met algemene gelding, terwijl zulke regels in een zo sterk door feitelijke afwegingen bepaalde materie als deze niet kunnen worden aangewezen. Ik stem met de steller van het middel in dat het hof zich vooral door één verschil tussen de conflicterende tekens heeft laten leiden bij zijn oordeel dat die niet als overeenstemmend mochten worden aangemerkt (namelijk het verschil dat de merken van Adidas c.s door drie strepen worden gekenmerkt en de aangevochten tekens door twee strepen). Ik verschil echter met de steller van het middel van mening als het erom gaat dat dat (persé) onvoldoende zou zijn om merk en teken, bij aanwezigheid van de nodige andere overeenstemmende kenmerken, als niet-overeenstemmend te beoordelen. 50) Bij de beoordeling van overeenstemming komt aanmerkelijk gewicht toe aan die kenmerken van het merk (en in voorkomend geval van het daarmee te vergelijken teken) die de onderscheidende kracht bepalen dan wel daar (aanmerkelijk) toe bijdragen; en komt minder gewicht, en soms helemaal geen gewicht toe aan kenmerken die tot het onderscheidend vermogen niet of nauwelijks bijdragen, bijvoorbeeld omdat het merk die kenmerken met vele andere tekens gemeen heeft en die kenmerken daarom door het publiek niet als individualiserend worden onderkend(33) (waarbij overigens wél vooropstaat dat merk en teken in hun geheel (dan wel "globaal") moeten worden beoordeeld). De Hoge Raad heeft, althans voor het Arubaanse merkenrecht, de vuistregel onderschreven dat bij deze beoordeling aan punten van overeenstemming meer gewicht toekomt dan aan punten van verschil(34); maar ongetwijfeld heeft de Hoge Raad daarbij niet (zonder dat expliciet te zeggen) willen aangeven dat verschillen in de bijdrage aan de onderscheidende kracht van de conflicterende tekens niet in aanmerking zouden mogen (of eerder: moeten) worden genomen. 51) Zoals ik al eerder te kennen gaf, lijdt voor mij geen twijfel dat het hof in deze zaak het aantal (van drie) strepen als het belangrijkste onderscheidende element uit de merken van Adidas c.s. heeft beoordeeld. Daarnaast is aannemelijk dat het hof aan de

340

verdere elementen uit de merken van Adidas c.s. weinig of geen bijdrage tot het onderscheidend vermogen heeft "toegekend". Meerdere overwegingen uit het bestreden eindarrest geven blijk van deze oordelen van het hof; in rov. 4.20 vindt men ze misschien in hun meest expliciete vorm. Het hof heeft dat, naar in de rede ligt, (mede) zo beoordeeld omdat streepmotieven algemeen gangbaar zijn (aan dat gegeven heeft het hof immers in rov. 4.17 enige nadruk gegeven), en omdat het hof klaarblijkelijk heeft aangenomen dat de streepmotieven waarmee het publiek overigens geconfronteerd wordt, de nodige punten van overeenstemming met de andere elementen uit de merken van Adidas c.s. bevatten. Dat kán de gevolgtrekking dragen dat die andere elementen slechts weinig aan het onderscheidend vermogen van die merken (kunnen) bijdragen. 52) Als men het aantal strepen beoordeelt als hét element dat de perceptie van het publiek van de merken van Adidas c.s. bepaalt, en de overige uiterlijke kentekens van dat merk aanmerkt als "algemeen gangbaar" en daarmee niet of nauwelijks relevant voor het onderscheidend vermogen van het merk (en ik herhaal dat mij duidelijk lijkt dát het hof de zaak zo heeft beoordeeld), is het oordeel dat de in deze zaak conflicterende tekens niet relevant overeenstemmen noch rechtens aanvechtbaar noch onbegrijpelijk. Daarop stuiten de hier besproken klachten, denk ik, alle af. Ik loop die klachten volledigheidshalve nog stuk voor stuk na: 53) Alinea 17 van het middel bevat geen specifieke klacht. De klacht van alinea 18 onder a) i is even hiervóór al besproken. Ik teken daarbij aan dat de stelling dat de punten van overeenstemming van de merken/tekens van partijen kwalitatief zwaarder wegend zijn dan de punten (of, in de door het middel verdedigde opvatting: het punt) van verschil, in cassatie niet aan de orde kan komen. Het hof heeft de bedoelde verschillen klaarblijkelijk als kwalitatief minder zwaar aangemerkt. Dat is niet onbegrijpelijk en kan, als een overwegend feitelijk oordeel, in cassatie overigens niet worden getoetst(35). 54) Alinea 18 a) ii van het middel poneert dat het hof de omstandigheden dat de merken/tekens uit deze zaak voor (soort)gelijke waren worden gebruikt en dat het merk van Adidas c.s. bekend is, onvoldoende (duidelijk) in zijn beoordeling zou hebben betrokken. Voorzover de klacht ertoe strekt dat het hof deze gegevens uit het oog heeft verloren mist die feitelijke grondslag. Niets wijst erop dat het hof dit zou hebben gedaan; dat het hof in rov. 4.17 verschillende beschouwingen aan de bekendheid van het merk van Adidas c.s. wijdt, stelt buiten twijfel dat het hof met dat gegeven wél rekening heeft gehouden; en reeds het feit dat tussen partijen niet in geschil was dat de conflicterende merken/tekens voor (soort)gelijke waren werden gevoerd maakt het begrijpelijk, waarom het hof dat gegeven niet met meer nadruk in zijn motivering heeft betrokken: het was "sous-entendu". Allicht mag daaruit niet worden afgeleid dat het hof dat gegeven niet in de beoordeling heeft "meegenomen". Bovendien noemt het hof dit gegeven - de soortgelijkheid van de betrokken waren - in rov. 4.21 wel expliciet genoemd als een van de gegevens waarmee bij de beoordeling rekening is gehouden (zie overigens ook rov. 4.16, waar het hof ook de soortgelijkheid van de betrokken waren als een van de in aanmerking te nemen factoren heeft aangehaald). Verder strekt deze klacht er toe, dat aan deze gegevens een groter gewicht toekwam dan het hof er aan heeft toegekend. Daarvoor geldt wat ik eerder schreef dienovereenkomstig: hier vraagt het middel herwaardering, in cassatie, van een in overwegende mate door feitelijke waardering bepaald oordeel; daarvoor biedt de wet geen ruimte. 55) De klachten van de subonderdelen II B a) iii en iv kwalificeer ik als variaties op de in de vorige alinea's besproken thema's. Die behoeven geen afzonderlijke bespreking. Onderdeel v dat hierop volgt, stelt opnieuw de al eerder besproken kwestie van het "Freihaltebedürfnis" aan de orde. Wat daar hier van gezegd wordt, geeft mij geen aanleiding tot andere opmerkingen dan ik hiervóór al over dat onderwerp gemaakt heb.

341

56) Onderdeel II B b) voert aan dat de eerdere klachten in versterkte mate opgaan ten aanzien van het zgn. indirecte verwarringsgevaar(36). Gegeven mijn mening dat de eerdere klachten van onderdeel II B niet opgaan, zal het niet verbazen dat ik daar ook zo over denk als het gaat om de in dit verband gepresenteerde klachten. Ik geef de steller van het middel na dat indirecte verwarring zich ook - en juist - voordoet als directe verwarring niet kan worden vastgesteld, en dat het in de rede ligt dat een geringere overeenstemming tussen merk en teken kan meebrengen dat er géén directe verwarring is maar wel indirecte verwarring; maar dat alles brengt niet mee dat de rechter bij aanwezigheid van een wezenlijk, direct opvallend verschil tussen merk en teken (zie wederom rov. 4.20) niet zou kunnen oordelen dat verwarring in beide denkbare vormen niet aannemelijk is. Als men, zoals ik doe, het oordeel van het hof in de context van directe verwarring als begrijpelijk aanmerkt (uit het feit dat ik zelf vermoedelijk een andere feitelijke beoordeling zou hebben bereikt zal overigens duidelijk zijn geworden dat ik de uitkomst van het hof niet als de meest plausibele beoordeel), komt ook het dienovereenkomstige oordeel over indirecte verwarring over als nietonbegrijpelijk. Ook hier geldt: het hof heeft nu eenmaal het verschil tussen twee en drie strepen als veel pregnanter gewaardeerd dan Adidas c.s. voorstaan, en heeft als logisch gevolg van het belang dat aan dit verschil werd toegekend, andere elementen die niet of weinig van elkaar verschilden, beoordeeld als onvoldoende om aan het "overwegende" effect van dat zo belangrijke verschil af te kunnen doen. Zo kán men, binnen de wettelijke beoordelingskaders, wel degelijk over het geval denken. Dat is niet onbegrijpelijk, en behoeft ook geen motivering buiten de - tamelijk uitvoerige - motivering die het hof heeft gegeven. 57) Onderdeel II c) klaagt over het voorbijgaan aan de "begripsmatige" aspecten van het merk van Adidas c.s. Wat deze klacht betreft kan ik slechts met het hof instemmen. Men kán het begrip "begripsmatig" zo ruim opvatten, dat zelfs aan een strepenmotief een begripsmatige inhoud wordt toegedacht; maar dat het hof dat niet heeft gedaan is niet met het geldende (merken)recht in strijd, noch onbegrijpelijk. Daarbij heeft te gelden dat "begripsmatige overeenstemming" niet een in de wet vastgelegde beoordelingsmaatstaf is, maar een in de rechtspraak ontwikkeld hulpmiddel om op een betere basis tot beoordeling van overeenstemming te komen. De gedachte die aan dat hulpmiddel ten grondslag ligt kan aldus worden weergegeven, dat ook tussen tekens die auditief of visueel geheel verschillend zijn overeenstemming kan bestaan wanneer beide tekens een zelfde (en voor het publiek voldoende opvallende) begripsinhoud "overbrengen". Zo zou, bijwege van verzonnen voorbeeld, tussen de tekens "kikker" en "ooievaar" (hetzij als woord, hetzij als beeld) verband kunnen worden gelegd omdat menigeen meent te weten dat ooievaars op kikkers jagen. Een streepmotief draagt gewoonlijk niet of nauwelijks een begripsmatige betekenis uit(37). Dat het hof daar - klaarblijkelijk - ook van uit is gegaan is niet onbegrijpelijk, en behoefde in het bestreden arrest geen verdere uitleg; waarbij ik nog aanteken dat van de kant van Adidas c.s. ook niet gemotiveerd was onderbouwd dat de betekenisassociaties van het publiek in dit verband een bijzondere rol zouden spelen (het middel wijst dan ook niet op vindplaatsen waar dat zou zijn gebeurd). 58) Alinea 19(38) bevat weer geen zelfstandige klacht. In de alinea's 20 en 21 wordt geklaagd dat het hof zou hebben miskend dat van een merkhouder niet mag worden verlangd dat die aanwijzingen voor het bestaan van indirecte verwarring (of verwarringsgevaar) stelt dan wel aannemelijk maakt (en dat het hof Adidas c.s. in dit verband met een niet te verantwoorden bewijslast zou hebben geconfronteerd). Ik meen echter dat het hof deze eis(en) niet heeft gesteld, en dat er dus niet met vrucht over kan worden geklaagd dat dat wel zou zijn gebeurd. Het hof heeft slechts vastgesteld dat concrete aanwijzingen voor het bestaan van indirecte verwarring/verwarringsgevaar niet zijn aangevoerd. Dat is inderdaad het geval - het middel maakt geen melding van plaatsen waarin zulke aanwijzingen wel zouden zijn

342

aangevoerd. In het verlengde van deze vaststelling had het hof dus aan de hand van niet meer dan wat er wĂŠl aan gegevens beschikbaar was (hoofdzakelijk: de wederzijdse stellingen, met verdere ondersteuning, betreffende de gelijkenis van de conflicterende tekens, de bekendheid van het merk van Adidas c.s. en de aanwezigheid van veel andere "streepmotieven" in het blikveld van het relevante publiek), te beoordelen of indirect verwarringsgevaar aannemelijk was. Dat heeft het hof gedaan. De hier besproken alinea's uit het middel voeren opnieuw argumenten aan die ertoe strekken dat het hof daarbij de van de kant van Adidas c.s. benadrukte gegevens te licht heeft gewaardeerd, of de van de andere kant aangevoerde gegevens te zwaar; maar ook hier geldt dat daarmee een feitelijke herbeoordeling in cassatie wordt gevraagd, waartoe de wet de Hoge Raad niet bevoegd verklaart. 59) De alinea's 22 en 23 kwalificeren als onbegrijpelijk dat het hof verschillende daar genoemde argumenten niet anders heeft gewaardeerd, en per saldo het namens Adidas c.s. verdedigde standpunt (niet) heeft aanvaard. Ik liet al eerder blijken dat ik de door het hof gevonden slotsom weliswaar als minder plausibel beoordeel, maar (bepaald) niet als onbegrijpelijk. Daaraan doet de waardering, door het hof, van de detailpunten die deze alinea's aan de orde stellen niet toe of af. 60) In alinea 25(39) wordt geklaagd dat ten onrechte of op onvoldoende begrijpelijke wijze zou zijn geoordeeld dat Adidas c.s. onvoldoende hebben onderbouwd dat het publiek een merkenrechtelijk relevant verband legt tussen de conflicterende tekens. Ik heb de indruk dat deze klacht vooral beoogt, de argumenten uit de eerdere klachten ook in verband met het oordeel van het hof over het hier aan de orde zijnde punt namelijk: merkinbreuk in de vorm van (gevaar voor) verwatering van het merk of aanhaken daaraan - opnieuw aan de orde te stellen. Voorzover dat het geval is, kan deze klacht niet slagen omdat het oordeel van het hof dat er ook geen verband bestaat dat de evengenoemde gevaren aannemelijk maakt, op dezelfde gronden kon worden gebaseerd als de oordelen van het hof over de andere benaderingen van het gegeven "merkinbreuk", en ook in deze context (voldoende) begrijpelijk is. Ook hier geldt dat als men, met het hof, vindt dat een uit drie strepen bestaand merk door het publiek als heel iets anders wordt gepercipieerd dan een uit twee strepen bestaand teken, de conclusie ten aanzien van (ook) de gevaren van verwatering en aanhaken, daarmee gegeven is. Dit geldt ook voor de klacht van alinea 28 sub b), die volgens mij van dezelfde strekking is. 61) Voor het overige faalt deze klacht omdat niet wordt aangegeven wat Adidas c.s. ter nadere onderbouwing van het hier bedoelde gegeven zouden hebben aangevoerd (en waar in de processtukken dat gebeurd zou zijn). Bij gebreke daarvan komt een klacht dat op ontoereikende gronden zou zijn geoordeeld dat iets door een procespartij onvoldoende is gesteld, niet voor beoordeling in cassatie in aanmerking. Voor de klachten uit de alinea's 26 en 27 geldt mutatis mutandis hetzelfde. 62) De klacht uit alinea 28 neemt ten onrechte tot uitgangspunt (de veronderstelling) dat het hof als onderbouwing voor het hier bedoelde betoog van Adidas c.s. (slechts) een marktonderzoek betreffende de situatie in 1996 zou hebben aanvaard. Er is niets dat erop wijst dat het hof iets dergelijke heeft verlangd of gemeend. Subonderdeel a) van deze klacht sluit zich slechts aan bij al eerder besproken (en verworpen) klachten; over subonderdeel b) gaf ik mijn mening al in alinea 60. Subonderdeel c) voegt aan al eerder besproken klachten (waarvan dit onderdeel er een aantal herhaalt) slechts toe dat de beoordeling terzake van (gevaar voor) verwatering of aanhaken een juridisch onderzoek en oordeel vergt; terwijl het hof zich tot empirisch/feitelijk onderzoek beperkt zou hebben. Ik meen echter dat ook de beoordeling van (gevaar voor) verwatering of aanhaken per saldo moet worden aangemerkt als (vooral) door feitelijke waardering van de relevante omstandigheden bepaald.

343

63) Men zou de neiging kunnen voelen om daar anders over te denken, omdat het hier gegevens betreft die in nog sterkere mate dan het gegeven "verwarringsgevaar", vaststelling en weging van ontastbare en niet (of zĂŠĂŠr moeilijk) voor meting en waarneming vatbare grootheden vraagt. Toch gaat het niet om juridische grootheden, maar om heuse feitelijke verschijnselen (met inbegrip van: het gevaar voor het intreden daarvan). Aantasting van de positie van een merk door gebruik van een overeenstemmend teken of ongerechtvaardigd "meeliften" op de populariteit van een merk mogen dingen zijn die moeilijk voor exacte vaststelling of waarneming vatbaar zijn - het zijn toch daadwerkelijke, zich in de feitelijke werkelijkheid afspelende verschijnselen; en ook het gevaar dat die verschijnselen zullen intreden is een reĂŤel, in de feitelijke werkelijkheid te beoordelen gegeven, en niet een louter juridisch bedenksel. 64) De klacht van alinea 28 sub d betreffende het marktonderzoek van drs. Westendorp kwam bij de bespreking van middelonderdeel I al aan de orde: neemt men, zoals ik daar heb verdedigd, aan dat het hof niet met een beoordeling "ex tunc" kon volstaan, dan ontvalt inderdaad de grond aan het oordeel dat dit marktonderzoek a priori als irrelevant mag worden beschouwd; en in het omgekeerde geval, moet dat oordeel als (niet on)deugdelijk worden aanvaard. 65) Onderdeel III klaagt over het oordeel (in rov. 4.25) dat het beroep van Adidas c.s. op art. 13 onder A, aanhef en sub d BMW onvoldoende zou zijn onderbouwd Art. 13 onder A, aanhef en sub d BMW (inmiddels dus art. 2.20 lid 1, aanhef en sub d BVIE) behandelt het geval dat van een merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken of dat aan de reputatie van het merk afbreuk wordt gedaan, door gebruik van een met het merk overeenstemmend teken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten. Het debat in deze zaak is in sterk overwegende mate toegespitst geweest op gebruik van de door Adidas c.s. aangevochten tekens (twee-strepen motieven) op sport- en vrijetijdskleding, dus: op de waren waarvoor het merk van Adidas c.s. (onder andere) is ingeschreven. Adidas c.s. hebben dit gebruik van de bedoelde tekens steeds geduid als gebruik ter onderscheiding van de desbetreffende waren. Aan de mogelijkheid dat ook ander gebruik van deze tekens de gestelde schadelijke gevolgen met betrekking tot de merken van Adidas c.s. zou kunnen hebben (zelfs als dat ten aanzien van het gebruik van de tekens als onderscheidingsteken voor de desbetreffende waren anders zou (moeten) worden beoordeeld) is geen afzonderlijke aandacht besteed. Adidas c.s. geven dan ook niet aan, waar zij in de stukken op dit probleem toegesneden stellingen zouden hebben aangevoerd. 66) In dat licht bezien kan men moeilijk anders menen dan het hof heeft gedaan, te weten: dat voor deze namens Adidas c.s. aangevoerde gronden voor de vorderingen onvoldoende onderbouwing was aangevoerd; en althans geldt dat dit oordeel van het hof noch als rechtens onjuist noch als onvoldoende begrijpelijk kan worden aangemerkt(40). Daarom kan onbesproken blijven een prikkelende vraag die in alinea 8.5 van de schriftelijke toelichting namens Marca c.s. wordt opgeworpen: namelijk of de in deze wetsbepaling beoogde bescherming ook kan worden ingeroepen tegen tekens die niet identiek zijn aan het merk (maar daarmee "slechts" overeenstemmen). Ik denk overigens dat, hoewel de hier namens Marca c.s. geopperde gedachte in textueel opzicht "een punt heeft", die gedachte dermate slecht spoort met de bedoelingen die uit deze bepaling (gelezen in zijn context) spreken, dat die zou moeten worden verworpen. 67) Onderdeel IV van het middel in het principale beroep bevat, zoals ik al even opmerkte, geen klachten die niet al eerder werden besproken, en behoeft dus geen zelfstandige bespreking. Het middel in het incidentele cassatieberoep 68) Het middel in het incidentele cassatieberoep is zeer omvangrijk; maar het stelt een

344

vraag van beperkte omvang aan de orde: kon het hof op de daartoe in het bestreden arrest gebezigde gronden oordelen dat de van de kant van H&M gevorderde verklaring voor recht niet voor toewijzing in aanmerking kwam? Ik stel, bij de beoordeling van deze klacht(en), voorop dat het hof in de hier bestreden overwegingen, namelijk rov. 4.31 en 4.32 van het eindarrest, drie gronden voor zijn beslissing vermeldt; en dat men die gronden ieder voor zich kan aanmerken als voldoende om het oordeel waartoe het hof komt, te dragen. 69) De gronden die volgens mij aan de hier bestreden beslissing ten grondslag liggen (en die corresponderen met de drie verweren van Adidas c.s. die het hof in rov. 4.30 in samenvatting weergeeft), vat ik samen als: - H&M heeft onvoldoende (te weten: niets) naar voren gebracht ter onderbouwing voor de aard en strekking van deze vordering; - De vorderingen die er in wezen toe strekken dat H&M gevrijwaard blijft van vorderingen van Adidas op grond van haar beeldmerk(en) tegen gebruik van twee strepen op kledingstukken, kunnen niet op de van de kant van H&M gewenste wijze worden bewerkstelligd (rov. 4.31); en - Omdat de beschermingsomvang van een merk geen statisch gegeven is en de voor inbreuk relevante omstandigheden naar tijd en plaats kunnen veranderen, is een veklaring vooer recht van de door H&M velangde algemene strekking niet toewijsbaar (rov. 4.32). 70) De klacht van subonderdeel 1.2 van het incidentele middel behelst dat het hof onvoldoende duidelijk zou hebben gemaakt welk gebrek aan onderbouwing H&M precies wordt tegengeworpen (het middel zegt: verweten). Mij dunkt dat die klacht geen doel treft: zoals ik hierna nader zal beschrijven, heeft H&M nogal uiteenlopende gronden voor haar vordering aangevoerd, terwijl die gronden in bepaalde opzichten met elkaar in tegenspraak zijn. Dat zo zijnde, kon het hof zeer wel oordelen dat niets was aangevoerd dat (voldoende) verduidelijkte wat H&M precies wilde vorderen, of waar zij die vordering op deed steunen. De gronden die voor een vordering worden aangevoerd "kleuren" immers vaak de strekking van de vordering; naarmate verschillende en niet goed met elkaar verenigbare gronden worden aangevoerd en ook de strekking van de vordering met verwijzing daarnaar wordt toegelicht, kan de onduidelijkheid die het hof kennelijk bedoelt, inderdaad ontstaan; en allicht kan men niet verlangen dat de rechter nader aangeeft, welke gedeelten van een als onduidelijk beoordeeld betoog nu precies als onvoldoende zijn aangemerkt. Dat is al daarom het geval omdat, juist wanneer onduidelijkheid (mede) door tegenstrijdigheden in een betoog wordt veroorzaakt, meestal niet - precies - valt aan te geven waar de onduidelijkheid begint of ophoudt. Allicht stelt de wet aan de rechterlijke motivering niet zulke overtrokken eisen. 71) De uitgebreide citaten uit de stellingen van H&M die de subonderdelen 1.2.1.1 1.2.2.3 en 2 laten volgen, ondersteunen het zojuist gezegde veeleer, dan zij daaraan afdoen. Ik licht dat toe: Ik geef, om te beginnen, van de stellingen die ik op het oog heb een samenvatting: a) De rechten van Adidas c.s. strekken zich niet uit tot tekens, gekenmerkt door twee strepen; (ook) omdat het merk van Adidas c.s. ondanks inburgering als zwak is te beschouwen. Dat rechtvaardigt een verklaring voor recht van deze strekking, en daarbij hebben betrokkenen ook belang (conclusie van antwoord tevens incidenteel beroep tot cassatie, o.a. op p. 7 -9 en p. 16 - 23; NB dat het hier soms om dezelfde (herhaalde) passages gaat); b) Het belang bij het gevorderde krijgt nader accent door willekeurig en als intimiderend gekwalificeerd optreden van Adidas c.s. in de markt, waarbij Adidas c.s. steeds (althans: vaker) excessief ruim geformuleerde, of althans onduidelijk geformuleerde verbodssancties vorderen (t.a.p, o.a. op p. 6 - 11);

345

c) Adidas c.s. zouden kenbaar hebben gemaakt, dan wel uit hun opstelling zou opgemaakt mogen worden dat geen bescherming tegen tekens met twee strepen werd verlangd. Daardoor zou (o.a.) het recht zijn verwerkt, tegen dergelijke tekens op te treden (t.a.p., p. 11 - 15 en p. 20 - 21); d) Er bestaat geen verwarringsgevaar of gevaar van verwatering/reputatieschade in verband met de merken van Adidas c.s. en tekens met twee strepen (t.a.p. p. 24 - 29); e) H&M onderkent duidelijk, en stelt ook, dat door wijziging van de omstandigheden in de toekomst een andere situatie kan ontstaan en H&M beoogde niet om ook bij wijziging van omstandigheden gevrijwaard te zijn van vorderingen van Adidas (t.a.p. p. 29 - 30). 72) De zojuist in alinea 71 onder a) tot en met c) weergegeven stellingen(reeksen) kan men zeer wel zo begrijpen, dat die iets wezenlijk anders naar voren brengen dan de stellingen(reeksen) die daar onder d) en vooral e) werden samengevat. De eerdere stellingen strekken er immers toe - althans: zo kan men ze geredelijk opvatten, een kwalificatie die ik hierna niet telkens zal herhalen - dat aanspraak wordt gemaakt op (en ook belang bestaat bij) een definitieve constatering dat Adidas c.s. geen recht hebben op bescherming ten opzichte van uit twee strepen bestaande tekens; waardoor Adidas c.s. wordt belet om in de toekomst de in de bedoelde stellingen gewraakte acties tegen concurrenten te ondernemen. De laatstgenoemde stellingen strekken tot iets geheel anders: vaststelling, bij wege van "momentopname", dat Adidas' rechten zich niet tot twee-strepen motieven (of: tot de dan in het geding zijnde twee-strepen motieven) uitstrekken, zonder repercussies ten opzichte van de situatie op andere momenten, dan wel ten opzichte van andere twee-strepen motieven. 73) Bovendien brengen ook de stellingen van de in alinea 71 onder a) en onder b) weergegeven strekking relevant andere consequenties mee dan de daar onder c) weergegeven stellingen. De eerdere stellingen strekken ertoe dat de merkrechten van Adidas c.s. (blijvend) als beperkt moeten worden beoordeeld, en zich niet tot tweestrepen motieven uitstrekken. De stellingen onder c) strekken er daarantegen toe dat Adidas c.s. zich het recht hebben benomen om tegen twee-strepen motieven op te treden; waarbij niet (langer) terzake doet of de rechten can Adidas c.s. door inburgering sterker zouden worden, omdat dat aan de effecten van rechtsafstand of rechtsverwerking niet af kan (althans: niet af hoeft te) doen. 74) Anders dan in het incidentele middel wordt aangevoerd, denk ik dat de zojuist enigszins summier toegelichte onduidelijkheden en tegenstrijdigheden in het namens H&M verdedigde standpunt het hof wel degelijk konden doen besluiten dat niets naar voren was gebracht ter (deugdelijke) onderbouwing van de aard en strekking van de gevorderde verklaring voor recht. 75) Hetzelfde geldt voor de vaststelling dat het de kennelijke bedoeling van H&M was, daardoor (ik bedoel: door de toewijzing van de gevorderde verklaring voor recht) voortaan gevrijwaard te blijven van vorderingen van Adidas c.s. op grond van de in geding zijnde (beeld)merken (en gericht tegen twee-strepen tekens): een zeer groot deel van de ter ondersteuning van het incidentele cassatieberoep aangehaalde stellingen kan men inderdaad zo begrijpen; en dan hoeft men aan een minderheid aan stellingen die hier weer op afdingen, niet de tegengestelde gevolgtrekking te verbinden. In aansluiting hierop kon het hof ook zonder miskenning van recht of logica oordelen dat dit niet op de manier zoals H&M dat wensten, kon worden bewerkstelligd: dat oordeel wordt namelijk zowel door de eerdere vaststelling over de tekortschietende onderbouwing ondersteund, als door het aanstonds te bespreken oordeel over de voor wijziging vatbare beschermingsomvang van de merken van Adidas c.s.(41) 76) Het laatstgenoemde oordeel - dat er op neerkomt dat de bescherming van de merken van Adidas c.s. geen constante grootheid is en dat (ook) daarom de gevorderde verklaring voor recht niet voor toewijzing in aanmerking komt - wordt bestreden met stellingen die ik zo samenvat, dat H&M voldoende duidelijk kenbaar zou hebben gemaakt

346

dat haar vordering een beperktere strekking had, en ook, waarom zij bij die vordering een gerechtvaardigd belang had. Ik denk dat noch het een noch het ander het geval is. 77) Wat het eerste betreft verwijs ik naar alinea 75: het hof heeft de vordering van H&M anders begrepen; en die (aan het hof voorbehouden) uitleg van H&M's nogal polyinterpretabele opstelling is bepaald niet onbegrijpelijk. Wat het tweede betreft moet ik bekennen dat ook ik niet kan inzien welk belang men heeft bij een verklaring voor recht, die voor de rechtsverhouding van de partijen in de (nabije) toekomst al geen betekenis meer heeft (omdat die rechtsverhouding door gewijzigde omstandigheden verandert). Misschien kan wel onderbouwd worden dat zo'n belang bestaat - maar ik meen dat H&M deze onderbouwing niet heeft gegeven(42), en althans dat het hof (daargelaten dat dat de vordering anders heeft verstaan dan hier wordt verondersteld) dan ook geredelijk had kunnen oordelen dat dat niet, of niet in toereikende mate was gebeurd. 78) Daarmee zijn de verschillende klachten van het incidentele middel, meen ik, alle onderzocht en niet-doeltreffend bevonden. Onderdeel 1 stuit, in alle aangevoerde (sub)onderdelen, af op de in alinea's 71 - 76 hierv贸贸r aangevoerde beletselen; en onderdeel 2 - wederom: ook in zijn subonderdelen - op de in alinea's 76 en 77 hierv贸贸r geopperde bezwaren. Van het principale cassatiemiddel lijken mij daarentegen de onderdelen I en II A b) ii gegrond, om de redenen die eerder uitvoerig werden besproken. Conclusie Ik concludeer in het principale cassatieberoep tot vernietiging van het bestreden eindarrest en tot verwijzing van de zaak op de gebruikelijke voet; en in het incidentele cassatieberoep tot verwerping. De Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden 1 In de feitelijke instanties waren nog een aantal andere partijen bij de procedure(s) betrokken, maar de zaken tussen de huidige eiseressen tot cassatie en deze partijen zijn geroyeerd. Die spelen in cassatie (dus) geen rol. 2 Die zelf hun naam meestal met een kleine aanvangsletter schrijven. Ik heb ervoor gekozen, mij bij de door het hof gebruikte spelling aan te sluiten. 3 Hetzij in de hoedanigheid van houdster van het desbetreffende merkendepot, hetzij in hoedanigheid van licentieneemster onder de daarbij betrokken merkrechten. 4 Parallel hieraan is ook, over inhoudelijk grotendeels dezelfde geschilpunten, een kort geding tussen Adidas c.s. en Marca c.s. gevoerd, waarin onder meer de arresten HR 20 november 1998, NJ 1999, 134 en HJEG 22 juni 2000, NJ 2000, 712 zijn gevallen. In deze zaak is nog geen eindarrest gewezen. 5 Volledigheidshalve wijs ik erop dat ten aanzien van de door Marca c.s. in reconventie gevorderde verklaring voor recht werd geoordeeld dat deze niet voor toewijzing in aanmerking kwam (reeds) omdat men niet tweemaal dezelfde vordering tegen dezelfde wederpartij aanhangig behoort te maken. 6 Het in cassatie bestreden eindarrest is, zoals al aangestipt, van 29 maart 2005, en de formeel correct uitgebrachte cassatiedagvaarding werd op 24 mei 2005 (voor alle betrokkenen aan hetzelfde in appel gekozen domicilie) betekend. Dat is de laatste dag van de ingevolge art. 339 lid 2 jo. art. 402 lid 2 Rv. geldende termijn voor de procedure in kort geding (en dus ook binnen de termijn van art. 402 lid 1 Rv., die in de andere zaken van toepassing is). 7 Partij Vendex KBB is in cassatie niet verschenen. (Ook) in zoverre zijn partijen Marca c.s. in cassatie niet geheel dezelfde, als de partijen in de vorige instantie. 8 Men kan zich afvragen of dat betekent dat de toelichting niet slechts als zodanig -

347

namelijk: als toelichting op het middel - heeft te gelden, maar als onderdeel van het middel zelf. Ik zal voor de zekerheid uitgaan van de veronderstelling dat dat laatste het geval is, zie alinea 21 hierna. 9 HR 23 december 2005, JBPr 2006, 34 m.nt. HWW onder JBPr 2006, 37; rov. 3. 10 Dat gebeurt bijvoorbeeld in het zoeven aangehaalde arrest (t.a.p.) en in alinea 6 van de conclusie van A-G Strikwerda v贸贸r dat arrest. 11 Die ik hierna, zoals gebruikelijk, zal aanduiden als "BMW". 12 Dus na de vonnissen van de eerste aanleg en het tussenarrest in de zaak Adidas c.s./H&M, maar voor het eindarrest in de thans in cassatie betrokken zaken. 13 Trb. 2005, 96. De goedkeuringswet is gepubliceerd in Stb. 2006, 262. 14 Zie ook Kamerstukken II 2005 - 2006, 30 403, nr. 3, p. 3. 15 Ter vermijding van misverstand wijs ik er op dat de hier gemaakte onderscheiding in drie thema's, berust op mijn lezing van het middel en de inleidende paragrafen daarvan in het middel zelf wordt niet specifiek van dezelfde indeling in drie毛n melding gemaakt. 16 Over die vraag bijvoorbeeld HR 31 mei 2002, NJ 2003, 343 m.nt. HJS, rov. 3.4 en 3.5; HR 30 juni 2000, NJ 2001, 389 m.nt. HJS, rov. 3.4.2; HR 22 januari 1999, NJ 1999, 381 m.nt. DWFV, rov. 3.5; HR 23 februari 1996, NJ 1996, 395, rov. 3.5 (waar het, anders dan in de eerder aangehaalde zaken, ging om een bodemprocedure); HR 24 november 1995, NJ 1996, 163, rov. 3.2 - 3.4. Zoals de aangehaalde vindplaatsen laten zien, wordt de vraag van beoordeling "ex tunc" dan wel (of: mede) "ex nunc", vaak in verband gebracht met het vereiste van een voldoende belang aan de kant van de eiser (in kort geding: een spoedeisend belang). Ik veroorloof mij thans niet nader in te gaan op het "belangenvereiste": het lijkt mij evident dat een procespartij die, met een beroep op dreigende (verdere) inbreuk op haar rechten, een in de tijd onbeperkt verbod van inbreuk op haar merk vordert, bij die vordering een voldoende belang heeft, en dat de toewijsbaarheid daarom alleen kan afhangen van de vraag of met recht aanspraak op het gevorderde (verbod) wordt gemaakt. (Men kan die gedachte ook omkeren: aangenomen dat er van een geldig merkrecht sprake is en dat de eiser met recht vreest dat daarop inbreuk zal worden gemaakt (wat, wanneer de wederpartij de onrechtmatigheid van het gewraakte gedrag bestrijdt en geen bona fide blijk geeft dat gedrag verder niet in praktijk te zullen brengen, in de regel mag worden aangenomen (Van Nispen, Het rechterlijk verbod en bevel, diss. 1978, p. 192 - 193)), is daarmee ook gegeven dat er bij een verbodsvordering voldoende belang bestaat, en behoeft dat geen nader betoog of onderzoek.) 17 Zie voor andere voorbeelden Van Nispen, Het rechterlijk verbod en bevel, diss. 1978, p. 174 - 175. 18 Van Nispen, Het rechterlijk verbod en bevel, diss. 1978, p. 141. 19 Wanneer het hof de stellingen van Adidas c.s. zo zou hebben uitgelegd zou dit een in beginsel aan de "feitenrechter" voorbehouden uitleg van partijstellingen betreffen, die in cassatie gerespecteerd zou moeten worden. (Ik laat daar dat een dergelijk oordeel met motiveringsklachten kan worden bestreden: zulke klachten bevat het middel niet). 20 Alinea's 6.6 e.v. 21 Rov. 4.23 van het arrest van 29 maart 2005. 22 Blijkens HJEG 27 april 2006, zaaknr. C-145/05 (Levi Strauss/Casucci) mag het hier bedoelde gegeven niet in het nadeel van de merkhouder in aanmerking worden genomen, zoals al eerder was beslist in BenGH 13 december 1994, NJ 1995, 409 m.nt. DWFV ("Quick"). 23 Eerste Richtlijn 89/104 EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten, Pb. 1989 L 40/1; maar door mij geraadpleegd in de SDU Wettenverzameling Intellectuele Eigendom, 2006, p. 368 e.v. 24 De laatstgenoemde belangen komen, denk ik, tot uitdrukking in de overwegingen van het HJEG die aangeven dat het merkenrecht een essentieel onderdeel vormt van het stelsel van onvervalste mededinging dat het EG Verdrag wil vestigen en handhaven - zie bijvoorbeeld rov. 48 van het arrest HJEG 6 mei 2003, BIE 2004, 50; IER 2003, 50 (p. 247 e.v.) m.nt. ChG (Libertel). 25 Zoals beoordeeld in HR 8 september 2006, NJ 2006, 492, rov. 3.7.2 - 3.7.4.

348

26 Zie bijvoorbeeld Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names, 2005, nrs. 8-017 - 8022, 8-113 - 8-115 en 8-132 - 8-138; Phillips, Trade Mark Law, 2003, nrs. 4.80 en 4.176 - 4.178; Feser, Markenrecht, 2001, §8, rndnrs. 32, 34a en 34c; Ingerl, GRUR Int. 2001, p. 582 - 584; Verkade, alinea's 5 en 6 van zijn noot onder het Chiemsee-arrest in NJ 2000, 269; Fox, EIPR 2000, p. 3 - 5; Speyart, NTER 1999, p. 196; Huydecoper, BMMBulletin 1999, p. 183 - 185. 27 Het middel (in onderdeel I A b) sub ii en de toelichting in de cassatiedagvaarding in alinea 21), suggereert dat de discrepantie waar ik hier mee worstel, te verklaren zou zijn omdat de criteria voor inschrijving van een merk op dit punt niet (geheel) overeen zouden komen met de criteria voor de beoordeling van de aan het merk te verlenen bescherming na inschrijving. Ik erken dat men uit de relevante teksten indirecte aanwijzingen voor die gedachte kan putten, maar ik wijs die gedachte toch met enige beslistheid van de hand. Het lijkt mij namelijk vergaand ongerijmd om aan het systeem van Richtlijn 89/104 EEG een dergelijke betekenis toe te dichten; en ik neem dan ook aan dat het HJEG dat niet heeft gedaan. Ongerijmd, in de eerste plaats omdat art. 3 van de Richtlijn de daar vermelde criteria in één adem noemt als criteria voor inschrijving van het merk én voor nietigverklaring van het verkregen recht na inschrijving (wat nu niet meteen wijst op een verschil in beoordelingscriteria voor de inschrijving en voor het merk nadat dat eenmaal is ingeschreven). Maar ongerijmd vooral daarom, omdat het zich als onlogisch (en ook overigens onwenselijk) opdringt, dat verkrijging van een merkrecht (door inschrijving) beoordeeld zou moeten worden naar criteria waarbij bepaalde beletselen (verbonden met het aan het merk toe te kennen onderscheidend vermogen) wel in aanmerking zouden mogen worden genomen, terwijl diezelfde beletselen - naar men moet veronderstellen: zelfs wanneer de aanwezigheid daarvan buiten kijf was - bij de beoordeling van de reikwijdte van het eenmaal ingeschreven merk (en dus in zoverre: beoordeling van de geldigheid daarvan), geen rol zouden mogen spelen. Een dergelijk gekunsteld systeem zou al moeilijk aannemelijk zijn wanneer de Richtlijn tekstueel duidelijke aanwijzingen daarvoor zou bevatten; een dergelijk gewrongen systeem daarin "inlezen" terwijl eenduidige tekstuele aanwijzingen daarvoor ontbreken, lijkt mij klaarblijkelijk onjuist. Ten overvloede geldt nog, dat mij ook juist lijkt wat namens H&M in alinea 41 van de schriftelijke toelichting wordt opgemerkt: als het er om gaat of een merk kan worden ingeschreven staat alleen de onderscheidende kracht van dat merk (zelf) ter beoordeling, en niet de beschermingsomvang (ten opzichte van overeenstemmende tekens). De beoordelaar heeft dan dus een andere vraag te beoordelen, dan wanneer het gaat om een conflict tussen twee merken/tekens - maar er gelden geen andere beoordelingscriteria voor het gegeven "onderscheidend vermogen". 28 Een complicatie die ik niet onvermeld wil laten, is dat het HJEG in rov. 50 van het Chiemsee-arrest de lezer voorhoudt dat zeer bekende geografische benamingen slechts door navenant intensief gebruik als merk zullen kunnen inburgeren. In dat opzicht neemt het HJEG dus wél aan dat verschil gemaakt moet worden naar gelang het beschrijvende aspect van het teken (in dit geval: een geografische aanduiding) meer op de voorgrond staat. In de door mij hier verdedigde opvatting betekent dit echter niet dat in dat geval extra gewicht wordt toegekend aan het algemeen-belang aspect dat gemoeid is met het beschikbaar houden van dergelijke tekens voor vrij gebruik, maar dat bij de beoordeling van de perceptie van het publiek (van het teken als merk dan wel als aanduiding van (geografische) herkomst c.q. hoedanigheid) bijzonder gewicht toekomt aan de bekendheid van het teken in zijn tweede - beschrijvende - functie. Dus geen clausulering van de norm: wat beschrijvend is kan door inburgering merk worden, maar een vingerwijzing aan de feitelijke beoordelaar dat inburgering bij een teken waaraan het publiek een uitgesproken beschrijvend karakter toekent, moeilijker tot stand komt, en daarom minder snel aannemelijk zal zijn. In die zin ook Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names, 2005, nr. 8-133 (onder 3); Phillips, Trade Mark Law, 2003, nrs. 4.163 4.166 ; Feser, Markenrecht, 2001, §8, rndnr. 34c. Een slag om de arm houdt Verkade in alinea 7 van zijn noot onder het Chiemsee-arrest in NJ 2000, 269. 29 Deze uitdrukkingen zijn in de Nederlandse doctrine wel gebruikt als illustratie van het

349

verschil tussen feitelijk (ontbrekend) onderscheidend vermogen enerzijds, en op grond van algemeen-belang aspecten beperken van het effect van verkregen onderscheidend vermogen anderzijds. 30 Indachtig de Nederlandse volkswijsheid dat "te" onder bijna alle omstandigheden onwenselijk is, erken ik dat excessieve bescherming nagenoeg altijd als onwenselijk zou moeten worden aangemerkt. Ik gebruik de uitdrukking desondanks, mede omdat, zoals in alinea 37 hierv贸贸r al aangestipt, het Libertel-arrest (waar telkens gesproken wordt van "ongerechtvaardigd" beperken van de vrijheid van anderen), enigszins suggereert dat het (vooral) de aspecten van algemeen belang, van "niet mogen beschermen" zijn, die op inburgering gebaseerde bescherming van een merk excessief (ongerechtvaardigd beperkend) zouden kunnen doen zijn. 31 Ik word daarin gesterkt door de overwegingen (rov. 33 - 35) uit het al eerder vermelde arrest uit een eerdere procedure tussen Adidas c.s. en Marca c.s., HJEG 22 juni 2000, NJ 2000, 712. In die overwegingen wordt benadrukt dat de rechter inbreuk op de voet van de maatstaf van art. 5 lid 1 sub b van Richtlijn 89/104 EEG (kort gezegd: overeenstemming die verwarringsgevaar teweegbrengt), moet beoordelen aan de hand van daadwerkelijk aannemelijk geworden verwarring(sgevaar). Een dergelijke beoordeling is klaarblijkelijk alleen aan de hand van waardering van de feitelijke omstandigheden mogelijk; dat overigens krachtens de Richtlijn opengestelde beoordelingen van inbreukmakende overeenstemming niet aan de hand van feitelijke appreciatie maar (in overwegende mate) "normatief" zouden moeten plaatsvinden, dringt zich dan op als weinig aannemelijk. Ik wijs er intussen op dat het oordeel over overeenstemming naar Arubaans merkenrecht bij HR 16 april 1999, NJ 1999, 697 m.nt. Hugenholtz, IER 1999, 29 (p. 161 e.v.) inzake BAT/Doucal, rov. 3.7 is aangemerkt als niet van zuiver feitelijke aard, en dat daarbij ook is aangegeven dat voor de beoordeling van dit gegeven door de "feitelijke" rechter een wezenlijke motiveringseis gold. Zowel het een als het ander zal, neem ik aan, voor het (op EG-leest geharmoniseerde) Benelux merkenrecht niet wezenlijk anders zijn. 32 In onderdelen II B a) sub i, II B b) en alinea 21. 33 Dat aan de elementen die sterk tot het onderscheidend vermogen bijdragen veel gewicht toekomt (en aan andere elementen dus navenant minder gewicht) blijkt bijvoorbeeld uit HJEG 22 juni 1999, NJ 2000, 375 m.nt. DWFV, IER 1999, 48 (p. 241 e.v.) inzake Lloyd/Klijsen, rov. 25 en HJEG 11 november 1997, NJ 1998, 523 m.nt. DWFV (Puma/Sabel), rov. 23. 34 Opnieuw: HR 16 april 1999, NJ 1999, 679 m.nt. Hugenholtz, IER 1999, 29 (p. 161 e.v.) inzake BAT/Doucal, rov. 3.7. 35 Zo werd geoordeeld over een klacht van vergelijkbare inhoud in HR 14 november 2003, NJ 2004, 101, rov. 3.10. 36 Daarmee wordt veelal, en ook hier, het verschijnsel bedoeld dat een enkele keer een merk en een teken weliswaar onvoldoende overeenstemming vertonen om bij het publiek directe verwarring (het aanzien van het ene product voor het andere, of het aanmerken van producten als van dezelfde herkomst) teweeg te brengen, maar dat er bij het publiek door de overeenstemming van de conflicterende tekens wel een suggestie wordt opgeroepen dat de beide producten een in enig opzicht een verwante herkomst hebben, bijvoorbeeld in de vorm van vennootschappelijke, organisatorische of contractuele banden tussen de betrokken ondernemingen. 37 Natuurlijk zijn er legio streepmotieven waar wel bepaalde betekenisassociaties mee verbonden worden - bijvoorbeeld een motief dat herinnert aan zebra's of aan de gestreepte kleding die met gevangenissen in verband wordt gebracht. Maar dit zijn uitzonderingen. Verreweg de meeste streepmotieven hebben geen noemenswaardige "zeggingskracht". Vermoedelijk zal namens Adidas c.s. worden aangevoerd dat er toch het begrip "streepmotief" door wordt opgeroepen; maar ik denk dat het hof zonder miskenning van recht of logica kon oordelen dat een streepmotief - wederom: gewoonlijk - bij vrijwel niemand de verbinding met dit begrip oproept. 38 Ter vermijding van mogelijk misverstand vermeld ik dat de klachten van de alinea's 19 - 24 van de cassatiedagvaarding specifiek betrekking hebben op het tussenarrest van 8 juni 1999 uit de zaak tussen (alleen) Adidas c.s. en H&M.

350

39 Vanaf hier - dat wil zeggen: waar het onderdeel II C van het middel betreft - zien de klachten, blijkens de rechtsoverwegingen die daarin worden aangehaald, weer (alleen) op het eindarrest van het hof. 40 Zie voor een illustratie van de beoordelingsmarge die de rechter in dit opzicht heeft bijvoorbeeld HR 11 maart 2005, rechtspraak.nl LJN AR6199, rov. 3.3.2. 41 Ik veroorloof mij nog de opmerking dat een vordering die er inhoudelijk toe strekt dat het een ander onmogelijk wordt gemaakt om zich voortaan op bepaalde (vermeende) rechten te beroepen, als vergaand moet worden beoordeeld. Ă ls aan het (mede in art. 6 EVRM tot uitdrukking komende) recht om zijn vermeende aanspraken geldend te (blijven) maken al beletselen in de weg mogen worden gelegd, moeten daarvoor toch klemmende gronden blijken te bestaan. Ook daarom kon het hof geredelijk aanleiding vinden om datgene wat H&M (naar 's hofs interpretatie) beoogde, als onvoldoende duidelijk en onvoldoende onderbouwd aan te merken. 42 Zoals al aangestipt, zijn de in het incidentele cassatieberoep aangehaalde passages die deze onderbouwing zouden moeten opleveren betrekkelijk summier, en bovendien onverenigbaar met de veel omvangrijker stellingen (die het incidentele middel eveneens citeert) waarin een geheel ander beeld van de door H&M beoogde vordering wordt gegeven.

351

ARREST VAN HET HOF (Derde kamer) 12 juni 2007 (*)

„Hogere voorziening – Gemeenschapsmerk – Verordening (EG) nr. 40/94 – Artikel 8, lid 1, sub b – Gevaar voor verwarring – Gemeenschapsmerkaanvraag voor beeldmerk met woordelementen ‚Limoncello della Costiera Amalfitana’ en ‚shaker’ – Oppositie door houder van ouder nationaal woordmerk LIMONCHELO”

In zaak C-334/05 P, betreffende een hogere voorziening krachtens artikel 56 van het Statuut van het Hof van Justitie, ingesteld op 9 september 2005, Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door O. Montalto en P. Bullock als gemachtigden, rekwirant, andere partijen in de procedure: Shaker di L. Laudato & C. Sas, gevestigd te Vietri sul Mare (Italië), vertegenwoordigd door F. Sciaudone, avvocato, verzoekster in eerste aanleg, Limiñana y Botella SL, gevestigd te Monforte del Cid (Spanje), partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, wijst HET HOF VAN JUSTITIE (Derde kamer), samengesteld als volgt: A. Rosas, kamerpresident, J. Klučka (rapporteur), J. N. Cunha Rodrigues, U. Lõhmus en A. Ó Caoimh, rechters, advocaat-generaal: J. Kokott, griffier: B. Fülöp, administrateur, gezien de stukken en na de terechtzitting op 24 januari 2007, gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 8 maart 2007, het navolgende Arrest 1 De hogere voorziening van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) strekt tot vernietiging van het arrest van

352

het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen van 15 juni 2005, Shaker/BHIM – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker) (T-7/04, Jurispr. blz. II-2305; hierna: „bestreden arrest”), waarmee het Gerecht het beroep van Shaker di L. Laudato & C. Sas (hierna „Shaker”) heeft toegewezen en heeft vernietigd de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 24 oktober 2003 (hierna: „litigieuze beslissing”), waarbij het BHIM heeft geweigerd het gemeenschapsbeeldmerk met de woordelementen „Limoncello della Costiera Amalfitana” en „shaker” van deze onderneming in te schrijven. Toepasselijke bepalingen 2 De zevende overweging van de considerans van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), luidt als volgt: „[...] de door het Gemeenschapsmerk verleende bescherming [heeft] met name ten doel […] de herkomstaanduidende functie van het merk te waarborgen, en [is] absoluut […] wanneer het merk en het teken en de waren of diensten gelijk zijn; [...] de bescherming [...] geldt [ook] in geval van overeenstemming tussen het merk en het teken en tussen de waren of diensten; [...] het begrip overeenstemming [dient] in samenhang met het gevaar voor verwarring [...] te worden uitgelegd; [...] het gevaar voor verwarring, waarvan de afweging afhangt van vele factoren, met name de bekendheid van het merk op de markt, de mogelijkheid van associatie van het merk met het gebruikte of ingeschreven teken, de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en tussen de erdoor geïdentificeerde waren of diensten, [vormt] de specifieke voorwaarde voor bescherming”. 3 Artikel 8, lid 1, sub b, van bedoelde verordening bepaalt: „Na oppositie door de houder van een ouder merk wordt inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd: [...] b) wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk beschermd wordt; verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk.” Voorgeschiedenis van het geding 4 Op 20 oktober 1999 heeft Shaker bij het BHIM een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend voor het volgende beeldmerk:

353

5 De waren waarvoor de merkaanvraag werd ingediend, behoren tot de klassen 29, 32 en 33 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd (hierna: „Overeenkomst van Nice”). 6 Na tussenkomst door het BHIM heeft Shaker haar aanvraag met betrekking tot de waren van klasse 33, „Alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren)”, beperkt tot citroenlikeuren afkomstig uit de Costiera Amalfitana. 7 Op 1 juni 2000 heeft Limiñana y Botella SL krachtens artikel 42, lid 1, van verordening nr. 40/94 oppositie ingesteld. Ter ondersteuning van deze oppositie werd aangevoerd dat er gevaar voor verwarring in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bestond tussen enerzijds het aangevraagde merk voor zover het dient ter aanduiding van de waren van klasse 33 van de Overeenkomst van Nice en anderzijds het woordmerk van opposante, dat tevens ziet op de waren van klasse 33, dat in 1996 is ingeschreven bij de Oficina Española de Patentes y Marcas (Spaanse octrooi- en merkenbureau) en dat „Limonchelo” luidt. 8 Bij beslissing van 9 september 2002 heeft de oppositieafdeling van het BHIM de oppositie toegewezen en de aangevraagde inschrijving van het merk geweigerd. 9 Met de litigieuze beslissing heeft de tweede kamer van beroep van het BHIM de merkaanvraag van Shaker afgewezen. Zakelijk weergegeven heeft deze kamer overwogen dat het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk het woord „Limoncello” was en dat dit merk en het oudere merk visueel en fonetisch zeer dicht bij elkaar lagen, zodat er gevaar voor verwarring bestond. Beroep voor het Gerecht en het bestreden arrest 10 Op 7 januari 2004 heeft Shaker bij het Gerecht beroep tot vernietiging van de litigieuze beslissing ingesteld. Tot staving van haar beroep voerde zij in de eerste plaats schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 aan, in de tweede plaats misbruik van bevoegdheid en in de derde plaats schending van de motiveringsplicht. 11 Aangaande het eerste middel heeft het Gerecht, na te hebben vastgesteld dat de betrokken waren dezelfde waren, in de punten 53 en 54 van het bestreden arrest ten aanzien van de betrokken tekens overwogen: „53 [d]at de kamer van beroep moet onderzoeken, welk bestanddeel van het aangevraagde merk door de visuele, fonetische of begripsmatige kenmerken ervan op zichzelf een indruk van dit merk kan oproepen die bij het relevante publiek in herinnering blijft, zodat de andere bestanddelen in dit opzicht verwaarloosbaar zijn. [...] 54 Indien het aangevraagde merk evenwel een samengesteld merk van visuele aard is, moeten de beoordeling van de door dit merk opgeroepen totaalindruk alsmede de vaststelling, of een bestanddeel ervan dominerend is, gebeuren op basis van een visuele analyse. In een dergelijk geval dient dus alleen voor zover een eventueel dominerend bestanddeel niet-visuele semantische aspecten bevat, dit bestanddeel te worden vergeleken met het oudere merk met inaanmerkingneming van deze andere semantische aspecten, zoals bijvoorbeeld relevante fonetische aspecten of abstracte concepten.”

354

12 In de lijn van deze redenering heeft het Gerecht in punt 59 van het bestreden arrest overwogen dat de afbeelding van het met citroenen versierde ronde bord duidelijk als het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk moest worden beschouwd. Het heeft vastgesteld dat de woordelementen van dit merk niet dominant waren op visueel vlak en geoordeeld dat het niet nodig was om de fonetische of begripsmatige kenmerken van die elementen te onderzoeken. 13 Bijgevolg heeft het Gerecht in punt 65 van het bestreden arrest vastgesteld dat het bestanddeel dat het ronde bord afbeeldde niets gemeen had met het oudere merk, dat een zuiver woordmerk is. 14 Het Gerecht heeft in de punten 66 tot en met 69 van het bestreden arrest overwogen: „66 Bijgevolg bestaat er geen gevaar voor verwarring van de betrokken merken. Het feit dat de afbeelding van een met citroenen versierd rond bord de andere bestanddelen van het aangevraagde merk domineert, voorkomt elk gevaar [voor] verwarring op grond van visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming tussen de termen ‚limonchelo’ en ‚limoncello’, die deel uitmaken van de betrokken merken. 67 In het kader van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient er nog aan te worden herinnerd dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, en moet aanhaken bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven [...]. Bijgevolg is het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk, te weten het met citroenen versierde ronde bord, zeer belangrijk bij de analyse van de totaalindruk van het teken, aangezien de consument bij het bekijken van een etiket van een alcoholrijke drank op het dominerende bestanddeel van het teken let en dit onthoudt teneinde bij een latere aankoop die keuze te kunnen herhalen. 68 Aangezien het beeldelement bestaande uit het met citroenen versierde ronde bord het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk is, is de beoordeling van de onderscheidende elementen van het oudere merk in casu van geen invloed voor de toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. De sterkte van het onderscheidend vermogen van een ouder woordmerk kan de beoordeling van het verwarringsgevaar weliswaar beïnvloeden [...], maar dit criterium veronderstelt dat er minstens een zeker gevaar voor verwarring van het oudere merk met het aangevraagde merk bestaat. Uit de globale beoordeling van het gevaar [voor] verwarring van de betrokken merken blijkt evenwel dat de dominerende positie van een met citroenen versierd rond bord in het aangevraagde merk elk gevaar [voor] verwarring met het oudere merk uitsluit. Bijgevolg behoeft geen uitspraak te worden gedaan over het onderscheidend vermogen van het oudere merk [...] 69 Gelet op deze overwegingen moet worden vastgesteld dat, ondanks de gelijkheid van de betrokken waren, de mate van overeenstemming van de betrokken merken onvoldoende groot is om te kunnen aannemen dat het relevante Spaanse publiek kan menen dat de betrokken waren van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Anders dan het BHIM in de [litigieuze] beslissing heeft geoordeeld, is er dus geen verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.” 15 Derhalve heeft het Gerecht het eerste middel toegewezen, geoordeeld dat de overige middelen niet hoefden te worden onderzocht en de litigieuze beslissing vernietigd.

355

Het heeft voorts de litigieuze beslissing herzien in die zin dat het beroep van Shaker bij het BHIM gegrond was en bijgevolg de oppositie moest worden afgewezen. Hogere voorziening 16 Tot staving van haar hogere voorziening heeft het BHIM twee middelen ingeroepen, maar het tweede heeft zij in de loop van de procedure voor het Hof ingetrokken na een rectificatie door het Gerecht bij beschikking van 12 juni 2006. Het tweede middel hoeft bijgevolg niet te worden onderzocht. Argumenten van partijen 17 Het middel dat BHIM in het kader van zijn hogere voorziening heeft gehandhaafd is ontleend aan verkeerde uitlegging en toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. 18 Volgens het BHIM heeft het Gerecht zijn oordeel dat elk gevaar voor verwarring is uitgesloten, enkel gebaseerd op de visuele perceptie van het aangevraagde merk, zonder fonetisch of begripsmatig onderzoek van alle bestanddelen van de betrokken merken. Dit is in strijd met het beginsel van globale beoordeling van het verwarringsgevaar, zoals dit onder meer volgt uit het arrest van 11 november 1997, SABEL (C-251/95, Jurispr. blz. I-6191). 19 Daarenboven komt het BHIM op tegen de bepaling van het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de tekens in het bestreden arrest. Het Gerecht heeft uitsluitende en beslissende waarde toegekend aan de afbeelding van het met citroenen versierde ronde bord, zonder in aanmerking te nemen dat de andere bestanddelen enig onderscheidend vermogen kunnen hebben. 20 Het BHIM meent dat het Gerecht de daadwerkelijke invloed van de term „Limoncello” op de perceptie die de gemiddelde consument van de betrokken waren heeft had moeten onderzoeken en rekening had moeten houden met het in casu relevante publiek. Bij alcoholhoudende dranken let de gemiddelde consument niet zozeer op de iconografische elementen die op het etiket worden weergegeven, maar veeleer op het woordbestanddeel, aangezien het een categorie waren betreft die doorgaans aan de naam van het product wordt herkend. 21 Door na te laten om de intrinsieke onderscheidende kenmerken van het oudere merk te beoordelen, heeft het Gerecht in het bestreden arrest de gang van zaken die tot de beoordeling van verwarringsgevaar moet leiden omgedraaid. Het Gerecht heeft zich beperkt tot een eenvoudig onderzoek van de tekens, zonder over te gaan tot een globale beoordeling. 22 Shaker meent daarentegen dat, in de eerste plaats, de hogere voorziening is gebaseerd op verkeerde lezing van het arrest SABEL, reeds aangehaald. Verordening nr. 40/94 voorziet niet in een onderzoek van elk van de visuele, fonetische en begripsmatige bestanddelen van de betrokken merken. 23 Bovendien is irrelevant het arrest van het Gerecht van 15 februari 2005, Cervecería Modelo/BHIM – Modelo Continente Hipermercados (NEGRA MODELO) (T-169/02, Jurispr. blz. II-505), dat door het BHIM is ingeroepen en waarin is geoordeeld, in punt 40, dat het feit dat het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk en het oudere merk fonetisch en begripsmatig gelijk zijn, de visuele verschillen die voortvloeien uit de bijzondere grafische kenmerken van het aangevraagde merk neutraliseert. Dit arrest heeft betrekking op twee beeldmerken, en de

356

neutraliserende waarde van de fonetische en begripsmatige overeenstemming valt samen met het dominerende element van het auditieve en begripsmatige bestanddeel dat de twee merken gemeen hebben. Volgens Shaker heeft de zienswijze van het BHIM tot gevolg dat fonetische en begripsmatige overeenstemming het dominerende visuele element kan neutraliseren, waardoor het dominerende karakter geen nut meer heeft bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring. 24 In de tweede plaats voert Shaker aan dat het BHIM, door te beweren dat het Gerecht uitsluitende en beslissende waarde heeft toegekend aan de afbeelding van het met citroenen versierde ronde bord, het Hof in werkelijkheid vraagt om de beoordeling van de feiten door het Gerecht te toetsen, iets waartoe het Hof niet bevoegd is. 25 Het argument is bijgevolg niet-ontvankelijk en in elk geval ongegrond, daar het BHIM het Gerecht niet een onvolledige beoordeling van de feitelijke elementen kan verwijten, aangezien het BHIM zelf ook geen volledige beoordeling heeft gemaakt. Het onderzoek moet plaatsvinden in het licht van het arrest van het Gerecht van 23 oktober 2002, Matratzen Concord/BHIM â&#x20AC;&#x201C; Hukla Germany (MATRATZEN) (T-6/01, Jurispr. blz. II-4335), bevestigd bij beschikking van het Hof van 28 april 2004, Matratzen Concord/BHIM (C-3/03 P, Jurispr. blz. I-3657), waaruit volgt dat het niet is uitgesloten dat de totaalindruk die een samengesteld merk in het geheugen van het relevante publiek achterlaat, in bepaalde omstandigheden door een of meerdere bestanddelen van dat merk kan worden gedomineerd. 26 In de derde plaats zijn volgens Shaker de argumenten van het BHIM met betrekking tot het verzuim van het Gerecht om afdoende rekening te houden met de gemiddelde consument en met het beginsel van onderlinge samenhang, nietontvankelijk daar zij ertoe strekken het Hof te verzoeken de door het Gerecht beoordeelde feiten opnieuw te beoordelen. Daarnaast voert Shaker aan dat de door het BHIM ingeroepen arresten van het Gerecht irrelevant zijn, omdat de omstandigheden waarin deze arresten zijn gewezen verschillen van die van de onderhavige zaak. 27 Op het punt van het relevante publiek heeft het Gerecht op goede gronden rekening gehouden met de Spaanse gemiddelde consument door hier bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring specifiek naar te verwijzen. Beoordeling door het Hof Ontvankelijkheid 28 Aangaande de door Shaker opgeworpen exceptie van niet-ontvankelijkheid zij eraan herinnerd dat overeenkomstig artikel 225, lid 1, EG en artikel 58, eerste alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie de hogere voorziening beperkt is tot rechtsvragen. Alleen het Gerecht is immers bevoegd om de relevante feiten vast te stellen en de bewijsmiddelen te beoordelen. De vaststelling van die feiten en de beoordeling van die bewijselementen leveren dus, behoudens het geval van een onjuiste opvatting daarvan, geen rechtsvraag op die als zodanig vatbaar is voor toetsing door het Hof in hogere voorziening (zie in die zin onder meer arresten van 19 september 2002, DKV/BHIM, C-104/00 P, Jurispr. blz. I-7561, punt 22; 12 januari 2006, Deutsche SiSi-Werke/BHIM, C-173/04 P, Jurispr. blz. I-551, punt 35, en 22 juni 2006, Storck/BHIM, C-25/05 P, Jurispr. blz. I-5719, punt 40). 29 In het onderhavige geval ziet het door het BHIM aangevoerde middel op een rechtsvraag. Het strekt ertoe aan te tonen dat het Gerecht is uitgegaan van een verkeerde draagwijdte van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 voor

357

zover het enkel een visuele analyse van de betrokken merken heeft verricht en die merken niet op hun fonetische en begripsmatige aspecten heeft onderzocht. 30 Bijgevolg is dit middel ontvankelijk. Ten gronde 31 Ten aanzien van de gegrondheid van het middel inzake verkeerde uitlegging en toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, zij eraan herinnerd dat volgens deze bepaling na oppositie door de houder van een ouder merk de inschrijving van het aangevraagde merk wordt geweigerd wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk beschermd wordt. Een dergelijk verwarringsgevaar omvat het gevaar voor associatie met het oudere merk. 32 De gemeenschapswetgever heeft op dit punt in de zevende overweging van de considerans van verordening nr. 40/94, verduidelijkt dat het gevaar voor verwarring afhangt van vele factoren, met name de bekendheid van het merk op de markt, de mogelijkheid van associatie van het merk met het gebruikte of ingeschreven teken en de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en tussen de erdoor ge誰dentificeerde waren of diensten. 33 In dit verband volgt uit vaste rechtspraak dat van gevaar voor verwarring in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 sprake is, wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn [zie in die zin, over de Eerste Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), arresten van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 17, en 6 oktober 2005, Medion, C-120/04, Jurispr. blz. I-8551, punt 26]. 34 Het gevaar voor verwarring bij het publiek dient bovendien globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (zie in die zin reeds aangehaalde arresten SABEL, punt 22, en Lloyd Schuhfabrik Meyer, punt 18; arrest van 22 juni 2000, Marca Mode, C-425/98, Jurispr. blz. I-4861, punt 40; beschikking Matratzen Concord/BHIM, reeds aangehaald, punt 28; arrest Medion, reeds aangehaald, punt 27, en arrest van 23 maart 2006, M端hlens/BHIM, C-206/04 P, Jurispr. blz. I-2717, punt 18). 35

Eveneens volgens vaste rechtspraak dient de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming tussen de betrokken merken betreft, te berusten op de totaalindruk die door deze merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. De perceptie die de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten heeft, speelt een beslissende rol bij de globale beoordeling van dit gevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk waar als een geheel en let niet op de verschillende details ervan (zie in die zin reeds aangehaalde arresten SABEL, punt 23, Lloyd Schuhfabrik Meyer, punt 25, Medion, punt 28, en M端hlens/BHIM, punt 19, en reeds aangehaalde beschikking Matratzen Concord/BHIM, punt 29).

36 Hieraan moet worden toegevoegd dat, om de mate van overeenstemming tussen de betrokken merken te beoordelen, de mate van visuele, auditieve en begripsmatige

358

overeenstemming ervan dient te worden bepaald, terwijl in voorkomend geval moet worden beoordeeld welk belang aan deze verschillende elementen moet worden toegekend gelet op de categorie betrokken waren of diensten en de omstandigheden waaronder zij in het economisch verkeer worden gebracht (zie arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 27). 37 In de onderhavige zaak heeft het Gerecht in punt 49 van het bestreden arrest de aandacht gevestigd op de rechtspraak zoals die in punt 35 van het onderhavige arrest in herinnering is gebracht en volgens welke de globale beoordeling van het verwarringsgevaar moet worden gebaseerd op de totaalindruk die de betrokken tekens achterlaten. 38 In punt 54 van het bestreden arrest heeft het Gerecht evenwel opgemerkt dat indien het aangevraagde merk een samengesteld merk van visuele aard is, de beoordeling van de door dit merk opgeroepen totaalindruk alsmede de vaststelling of een bestanddeel ervan dominerend is, moeten gebeuren op basis van een visuele analyse. Het heeft hieraan toegevoegd dat in een dergelijk geval alleen voor zover een eventueel dominerend bestanddeel niet-visuele semantische aspecten bevat, dit bestanddeel dient te worden vergeleken met het oudere merk met inaanmerkingneming van deze andere semantische aspecten, zoals relevante fonetische aspecten of abstracte concepten. 39 Op basis van deze overwegingen heeft het Gerecht, in het kader van het onderzoek van de betrokken tekens, eerst vastgesteld dat het aangevraagde merk een dominerend element had bestaande in de afbeelding van een met citroenen versierd rond bord. In punten 62 tot en met 64 van het bestreden arrest heeft het daaruit vervolgens afgeleid dat de fonetische of begripsmatige kenmerken van de overige elementen van dat merk niet hoefden te worden onderzocht. In punt 66 van hetzelfde arrest heeft het ten slotte geconcludeerd dat het feit dat de afbeelding van een met citroenen versierd rond bord de andere bestanddelen van het aangevraagde merk domineerde, elk gevaar voor verwarring op grond van visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming van de termen limonchelo en limoncello, die deel uitmaken van de betrokken merken, belette. 40 Met deze benadering heeft het Gerecht geen globale beoordeling van het gevaar voor verwarring van de betrokken merken gemaakt. 41 Volgens de rechtspraak van het Hof moet immers bij het onderzoek of sprake is van gevaar voor verwarring, niet slechts ĂŠĂŠn bestanddeel van een samengesteld merk in de beschouwing worden betrokken en worden vergeleken met een ander merk. Bij een dergelijke vergelijking moeten de betrokken merken juist elk in hun geheel worden onderzocht, hetgeen niet uitsluit dat de totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, in bepaalde omstandigheden door een of meerdere bestanddelen ervan kan worden gedomineerd (zie in die zin beschikking Matratzen Concord/BHIM, reeds aangehaald, punt 32, en arrest Medion, reeds aangehaald, punt 29). 42 Zoals de advocaat-generaal heeft opgemerkt in punt 21 van haar conclusie, kan alleen wanneer alle andere bestanddelen van het merk te verwaarlozen zijn, de overeenstemming op basis van enkel het dominerende bestanddeel worden beoordeeld. 43 Bijgevolg heeft het Gerecht artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 verkeerd toegepast.

359

44 In die omstandigheden kan het BHIM op goede gronden stellen dat het bestreden arrest blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting. 45 Uit het voorgaande volgt dat het bestreden arrest moet worden vernietigd. 46 Overeenkomstig artikel 61, eerste alinea, tweede volzin, van het Statuut van het Hof van Justitie kan het Hof in geval van vernietiging van de beslissing van het Gerecht, de zaak voor afdoening verwijzen naar het Gerecht. 47 In casu dient de zaak naar het Gerecht te worden verwezen en moet de beslissing over de kosten worden aangehouden. Het Hof van Justitie (Derde kamer) verklaart: 1) Het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen van 15 juni 2005, Shaker/BHIM â&#x20AC;&#x201C; LimiĂąana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker) (T-7/04), wordt vernietigd. 2) De zaak wordt verwezen naar het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen. 3) De beslissing omtrent de kosten wordt aangehouden. ondertekeningen

360

ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer) 10 april 2008 (*)

„Merken – Artikelen 5, leden 1, sub b, en 2, en 6, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104/EEG – Vrijhoudingsbehoefte – Driestrepenbeeldmerken – Door concurrenten als versiering gebruikte tweestrepenmotieven – Verwijt inzake inbreuk op merk en verwatering daarvan”

In zaak C-102/07, betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG, ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden bij beslissing van 16 februari 2007, ingekomen bij het Hof op 21 februari 2007, in de procedure adidas AG, adidas Benelux BV tegen Marca Mode CV, C&A Nederland CV, H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV, Vendex KBB Nederland BV, wijst HET HOF VAN JUSTITIE (Eerste kamer), samengesteld als volgt: P. Jann, kamerpresident, A. Tizzano, A. Borg Barthet, M. Ilešič (rapporteur) en E. Levits, rechters, advocaat-generaal: D. Ruiz-Jarabo Colomer, griffier: M. Ferreira, hoofdadministrateur, gezien de stukken en na de terechtzitting op 6 december 2007, gelet op de opmerkingen van: – adidas AG en adidas Benelux BV, vertegenwoordigd door G. Vos en A. Quaedvlieg, advocaten, – Marca Mode CV en Marca CV, vertegenwoordigd door J. Brinkhof, advocaat, – H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV, vertegenwoordigd door G. van Roeyen, advocaat, – de Italiaanse regering, vertegenwoordigd door I. M. Braguglia als gemachtigde, bijgestaan door S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

361

– de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door C. Gibbs als gemachtigde, bijgestaan door M. Edenborough, barrister, – de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door W. Wils als gemachtigde, gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 16 januari 2008, het navolgende Arrest 1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1; hierna: „richtlijn”). 2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen adidas AG en adidas Benelux BV, enerzijds, en Marca Mode CV (hierna: „Marca Mode”), C&A Nederland CV (hierna: „C&A”), H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV (hierna: „H&M”) en Vendex KBB Nederland BV (hierna: „Vendex”), anderzijds, over de beschermingsomvang van de driestrepenbeeldmerken waarvan adidas AG houdster is. Toepasselijke bepalingen 3 Artikel 3 van de richtlijn, „Gronden voor weigering of nietigheid”, bepaalt in lid 1: „1. Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden: a) tekens die geen merk kunnen vormen; b) merken die elk onderscheidend vermogen missen; c) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken of diensten;

in de handel hoeveelheid, vervaardiging van de waren

362

4 Artikel 3, lid 3, van de richtlijn luidt als volgt: „Een merk wordt niet geweigerd of kan, indien ingeschreven, niet worden nietig verklaard overeenkomstig lid 1, sub b, c of d, indien het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van de aanvrage om inschrijving onderscheidend vermogen heeft verkregen. De lidstaten kunnen voorts bepalen dat deze bepaling ook van toepassing is, wanneer het onderscheidend vermogen verkregen is na de aanvrage om inschrijving of na de inschrijving.” 5 Artikel 5 van de richtlijn, „Rechten verbonden aan het merk”, bepaalt in de leden 1 en 2: „1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden: a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is; b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk. 2. Elke lidstaat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economisch verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dit bekend is in de lidstaat en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.” 6 Artikel 6 van de richtlijn, „Beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen”, bepaalt in lid 1: „Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken: a) van diens naam en adres; b) van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten; c) van het merk, wanneer dit nodig is om de bestemming van een product of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven, voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.” 7 Artikel 12 van de richtlijn, „Gronden voor vervallenverklaring”, bepaalt in lid 2: „Een merk kan [...] vervallen worden verklaard wanneer het, na de datum waarop het is ingeschreven: a) door toedoen of nalaten van de merkhouder tot de in de handel gebruikelijke benaming is geworden van een waar of dienst waarvoor het ingeschreven is;

363

[...]” Hoofdgeding en prejudiciële vragen 8 De vennootschap adidas AG is houdster van beeldmerken die bestaan uit drie verticaal en parallel lopende strepen van gelijke breedte die zijn aangebracht op de zijkant van sport- en vrijetijdskleding en zijn uitgevoerd in een met de basiskleur van het kledingstuk contrasterende kleur. 9 De vennootschap adidas Benelux BV is exclusief licentieneemster van adidas AG voor de Benelux. 10 Marca Mode, C&A, H&M en Vendex zijn concurrerende ondernemingen die actief zijn in de handel in textielwaren. 11 Nadat zij hadden vastgesteld dat sommige van die concurrenten waren begonnen met de verkoop van sport- en vrijetijdskleding die was voorzien van twee parallel lopende strepen in een met de basiskleur van de kleding contrasterende kleur, hebben adidas AG en adidas Benelux BV (hierna tezamen: „adidas”) H&M in kort geding gedagvaard voor de Rechtbank te Breda en bij dezelfde rechter een bodemprocedure aanhangig gemaakt tegen Marca Mode en C&A, en tegen deze ondernemingen een verbod gevorderd op het gebruik van elk teken dat bestaat uit het op verzoek van adidas ingeschreven driestrepenmotief of een hiermee overeenstemmend motief, zoals het door deze ondernemingen gebruikte motief van twee parallel lopende strepen. 12 Marca Mode, C&A, H&M en Vendex hebben op hun beurt voor de Rechtbank te Breda een verklaring voor recht gevorderd dat het hun vrijstaat om twee strepen als versiering op sport- en vrijetijdskleding te gebruiken. 13 De president in kort geding van de Rechtbank te Breda heeft bij vonnis van 2 oktober 1997 H&M geboden, in de Benelux het gebruik te staken van het teken dat bestaat uit het op verzoek van adidas ingeschreven driestrepenmotief of van enig ander teken dat hiermee overeenstemt, zoals het door H&M gebruikte tweestrepenmotief. 14 Bij tussenvonnis van 13 oktober 1998 heeft de Rechtbank te Breda geoordeeld dat inbreuk was gemaakt op de merken waarvan adidas houdster is. 15 Tegen de vonnissen van 2 oktober 1997 en 13 oktober 1998 is hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch. 16 Bij arrest van 29 maart 2005 heeft het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch de vonnissen van 2 oktober 1997 en 13 oktober 1998 vernietigd en, opnieuw rechtdoende, zowel de vordering van adidas als de vorderingen van Marca Mode, C&A, H&M en Vendex afgewezen op grond dat enerzijds geen inbreuk was gemaakt op de merken waarvan adidas houdster is en anderzijds de vorderingen van Marca Mode, C&A, H&M en Vendex van een te algemene strekking waren. 17 Het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch heeft gepreciseerd dat een driestrepenmotief als dat hetwelk op verzoek van adidas is ingeschreven, op zich weinig onderscheidend is, maar dat de merken waarvan zij houdster is als gevolg van haar reclameinspanningen een groot onderscheidend vermogen hebben verkregen en algemeen bekende merken zijn geworden. Die merken komt daarom een ruime beschermingsomvang toe voor zover het om het driestrepenmotief gaat. Aangezien strepen en eenvoudige streepmotieven in beginsel tekens zijn die beschikbaar

364

moeten blijven en zich dus niet voor een uitsluitend recht lenen, kunnen de merken waarvan adidas houdster is echter geen bescherming bieden tegen het gebruik van tweestrepenmotieven. 18 Adidas, die bij de Hoge Raad der Nederlanden beroep in cassatie heeft ingesteld, is van mening dat in het systeem van de richtlijn de vrijhoudingsbehoefte alleen bij de toepassing van de in artikel 3 van de richtlijn genoemde weigerings- of nietigheidsgronden dient te worden meegewogen. 19 Daarop heeft de Hoge Raad der Nederlanden de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld: „1) Dient bij de bepaling van de beschermingsomvang van een merk dat wordt gevormd door een teken dat van huis uit geen onderscheidend vermogen bezit of door een aanduiding die beantwoordt aan de omschrijving in artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn, doch dat als merk is ingeburgerd en ingeschreven, rekening te worden gehouden met het algemene belang dat de beschikbaarheid van bepaalde tekens niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor de andere marktdeelnemers die de desbetreffende waren of diensten aanbieden (het Freihaltebedürfnis)? 2) Indien het antwoord op vraag 1 bevestigend luidt: maakt het daarbij verschil of de daar bedoelde, beschikbaar te houden tekens door het in aanmerking komende publiek worden gezien als tekens ter onderscheiding van waren, dan wel als louter versiering van de waar? 3) Indien het antwoord op vraag 1 bevestigend luidt: maakt het daarbij nog verschil of het door de merkhouder aangevallen teken onderscheidend vermogen mist als bedoeld in artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn, dan wel een aanduiding behelst als bedoeld in artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn?” Beantwoording van de prejudiciële vragen 20 Met zijn vragen, die gezamenlijk moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen in hoeverre bij de bepaling van de omvang van het uitsluitende recht van de houder van een merk rekening moet worden gehouden met het algemene belang dat de beschikbaarheid van bepaalde tekens niet ongerechtvaardigd wordt beperkt. 21 Die rechter heeft dit verzoek geformuleerd met betrekking tot het op verzoek van adidas ingeschreven driestrepenmotief, dat door het gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen. In het bijzonder wenst hij te vernemen of, wanneer derden zonder toestemming van de merkhouder tekens gebruiken die gelijk zijn aan of overeenstemmen met het betrokken merk en dat gebruik op de vrijhoudingsbehoefte baseren, het van belang is of die tekens door het in aanmerking komende publiek al dan niet als versiering worden gezien, of zij al dan niet onderscheidend vermogen missen als bedoeld in artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn, en of zij al dan niet een beschrijvend karakter hebben als bedoeld in artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn. Inleidende overwegingen 22 Zoals de advocaat-generaal heeft opgemerkt in de punten 33 en volgende van zijn conclusie, bestaan er overwegingen van algemeen belang, met name verband houdend met de noodzaak van een onvervalste mededinging, waardoor het

365

wenselijk is dat bepaalde tekens ongestoord door alle marktdeelnemers kunnen worden gebruikt. 23 Zoals het Hof reeds heeft overwogen, is deze vrijhoudingsbehoefte de ratio die ten grondslag ligt aan bepaalde in artikel 3 van de richtlijn genoemde gronden voor weigering van de inschrijving (zie onder meer, in die zin, arresten van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-2779, punt 25; 8 april 2003, Linde e.a., C-53/01â&#x20AC;&#x201C;C-55/01, Jurispr. blz. I-3161, punt 73, en 6 mei 2003, Libertel, C-104/01, Jurispr. blz. I-3793, punt 53). 24 Voorts bepaalt artikel 12, lid 2, sub a, van de richtlijn dat een merk vervallen kan worden verklaard wanneer het, na de inschrijving ervan, door toedoen of nalaten van de merkhouder tot de in de handel gebruikelijke benaming is geworden van de waar of dienst waarvoor het is ingeschreven. Met deze bepaling heeft de gemeenschapswetgever de belangen van de merkhouder afgewogen tegen de met de beschikbaarheid van tekens verband houdende belangen van zijn concurrenten (zie arrest van 27 april 2006, Levi Strauss, C-145/05, Jurispr. blz. I-3703, punt 19). 25 Hoewel aldus blijkt dat de vrijhoudingsbehoefte een belangrijke rol speelt in het kader van de artikelen 3 en 12 van de richtlijn, moet worden vastgesteld dat het onderhavige verzoek om een prejudiciĂŤle beslissing dit kader te buiten gaat, omdat het de vraag opwerpt of de vrijhoudingsbehoefte een beoordelingscriterium is om, nadat een merk is ingeschreven, de omvang van het uitsluitende recht van de merkhouder af te bakenen. Marca Mode, C&A, H&M en Vendex wensen namelijk geen nietigverklaring in de zin van artikel 3 of een vervallenverklaring in de zin van artikel 12, maar maken met een beroep op de behoefte aan vrijhouding van andere streepmotieven dan dat hetwelk op verzoek van adidas is ingeschreven, hun recht geldend om die motieven zonder toestemming van adidas te gebruiken. 26 Beroept een derde zich voor het geldend maken van zijn recht op het gebruik van een ander teken dan hetwelk op verzoek van de merkhouder is ingeschreven, op de vrijhoudingsbehoefte, dan kan de relevantie van dat argument niet worden beoordeeld in het kader van de artikelen 3 en 12 van de richtlijn, maar moet zij worden onderzocht in het licht van artikel 5 van de richtlijn, dat betrekking heeft op de bescherming van het ingeschreven merk tegen het gebruik van tekens door derden, en van artikel 6, lid 1, sub b, van de richtlijn, wanneer het betrokken teken binnen de werkingssfeer van deze bepaling valt. Uitlegging van artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn 27 Door de houder van een merk het recht te verlenen, iedere derde het gebruik van een gelijk of overeenstemmend teken te verbieden in geval van gevaar voor verwarring, en door aan te geven welk bepaald gebruik van dit teken kan worden verboden, beoogt artikel 5 van de richtlijn de merkhouder te beschermen tegen het gebruik van tekens die inbreuk kunnen maken op dit merk (zie in die zin arrest Levi Strauss, reeds aangehaald, punt 14). 28 Het gevaar voor verwarring vormt de specifieke grondslag voor de door het ingeschreven merk verleende bescherming, met name tegen het gebruik door derden van tekens die niet gelijk zijn. Het Hof heeft dit omschreven als het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (zie arresten van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 17, en 6 oktober 2005, Medion, C-120/04, Jurispr. blz. I-8551, punten 24 en 26).

366

29 Volgens de tiende overweging van de considerans van de richtlijn hangt het bestaan van een dergelijk gevaar â&#x20AC;&#x17E;van vele factoren af[...] en met name van de bekendheid van het merk op de markt, van de vraag in hoeverre een associatie mogelijk is met het gebruikte of ingeschreven teken, van de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en van de geĂŻdentificeerde waren of dienstenâ&#x20AC;?. Het gevaar voor verwarring dient dus globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (zie arresten van 11 november 1997, SABEL, C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 22, en 22 juni 2000, Marca Mode, C-425/98, Jurispr. blz. I-4861, punt 40, en arrest Medion, reeds aangehaald, punt 27). 30 Dat er voor de marktdeelnemers een behoefte aan vrijhouding van het teken bestaat, kan niet een dergelijke relevante omstandigheid zijn. Zoals blijkt uit de tekst van artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn en uit bovenvermelde rechtspraak, moet het antwoord op de vraag of er sprake is van een verwarringsgevaar namelijk worden gebaseerd op de perceptie door het publiek van de waren waarop het merk van de merkhouder betrekking heeft en van de waren waarop het door de derde gebruikte teken betrekking heeft. 31 Voorts kan van tekens die in beginsel moeten worden vrijgehouden voor alle marktdeelnemers, misbruik worden gemaakt om bij de consument verwarring te zaaien. Kon de derde zich in een dergelijke context op de vrijhoudingsbehoefte beroepen om ongestoord gebruik te maken van een teken dat evenwel met het merk overeenstemt, zonder dat de houder daarvan zich met een beroep op een gevaar voor verwarring hiertegen kan verzetten, dan zou afbreuk worden gedaan aan de doeltreffende toepassing van de regel van artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn. 32 Dit geldt met name voor streepmotieven. Zoals adidas heeft erkend in het inleidende gedeelte van haar opmerkingen, zijn streepmotieven als zodanig beschikbaar en kunnen zij dus op velerlei manieren door alle marktdeelnemers op sport- en vrijetijdskleding worden aangebracht. Niettemin kan het de concurrenten van adidas niet worden toegestaan om inbreuk te maken op het op verzoek van laatstgenoemde ingeschreven driestrepenmotief door op de door hen verhandelde sport- en vrijetijdskleding streepmotieven aan te brengen die zodanig overeenstemmen met het op verzoek van adidas ingeschreven motief dat er bij het publiek verwarring kan ontstaan. 33 Het staat aan de nationale rechter om na te gaan of er sprake is van een dergelijk verwarringsgevaar. Met het oog hierop is het nuttig de vraag van de verwijzende rechter te onderzoeken of het van belang is na te gaan of het publiek het door de derde gebruikte teken opvat als louter versiering van de betrokken waar. 34 In dit verband moet worden opgemerkt dat de perceptie door het publiek van een teken als versiering niet in de weg kan staan aan de door artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn verleende bescherming, wanneer dat teken, niettegenstaande het decoratieve karakter ervan, zodanig overeenstemt met het ingeschreven merk dat het betrokken publiek kan menen dat de waren van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. 35 In casu moet dus worden nagegaan of de gemiddelde consument bij het zien van sport- en vrijetijdskleding die is voorzien van streepmotieven die op dezelfde plaatsen zijn aangebracht en dezelfde kenmerken vertonen als het op verzoek van adidas ingeschreven streepmotief, met het enige verschil dat zij uit twee en niet uit drie strepen bestaan, zich kan vergissen over de herkomst van die waar door te

367

menen dat die wordt verhandeld door adidas AG, adidas Benelux BV of een daarmee economisch verbonden onderneming. 36 Zoals blijkt uit de tiende overweging van de considerans van de richtlijn speelt daarbij niet uitsluitend de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken een rol, maar ook het gemak waarmee het teken kan worden geassocieerd met het merk, met name gelet op de bekendheid daarvan op de markt. Hoe bekender het merk, hoe groter namelijk het aantal marktdeelnemers dat overeenstemmende tekens zal willen gebruiken. De aanwezigheid op de markt van een grote hoeveelheid met overeenstemmende tekens voorziene waren zou inbreuk kunnen maken op het merk voor zover daardoor het onderscheidend vermogen van het merk kan worden aangetast en de wezenlijke functie daarvan, namelijk de consumenten de herkomst van de betrokken waren te garanderen, in gevaar kan worden gebracht. Uitlegging van artikel 5, lid 2, van de richtlijn 37 Tussen partijen in het hoofdgeding is onbetwist dat het op verzoek van adidas ingeschreven driestrepenmotief een bekend merk is. Bovendien staat vast dat de in Nederland toepasselijke wettelijke regeling de regel van artikel 5, lid 2, van de richtlijn behelst. Overigens heeft het Hof gepreciseerd dat artikel 5, lid 2, van de richtlijn eveneens van toepassing is met betrekking tot waren en diensten die gelijk of soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven (zie in die zin arresten van 9 januari 2003, Davidoff, C-292/00, Jurispr. blz. I-389, punt 30, en 23 oktober 2003, Adidas-Salomon en Adidas Benelux, C-408/01, Jurispr. blz. I-12537, punten 18-22). 38 Het op verzoek van adidas ingeschreven driestrepenmotief geniet dus zowel de bescherming van artikel 5, lid 1, als de ruimere bescherming van artikel 5, lid 2, van de richtlijn (zie, mutatis mutandis, arrest Davidoff, reeds aangehaald, punten 18 en 19). 39 Derhalve moet het verzoek om een prejudiciĂŤle beslissing ook worden beantwoord uit het oogpunt van laatstbedoelde bepaling, die specifiek betrekking heeft op de bescherming van bekende merken. 40 Artikel 5, lid 2, van de richtlijn biedt bekende merken bescherming zonder dat het bestaan van een verwarringsgevaar is vereist. Deze bepaling geldt immers voor situaties waarin de specifieke grondslag voor de bescherming bestaat in een gebruik van het betwiste teken zonder geldige reden, waardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk (reeds aangehaalde arresten Marca Mode, punt 36, alsmede Adidas-Salomon en Adidas Benelux, punt 27). 41 De inbreuken bedoeld in artikel 5, lid 2, van de richtlijn, wanneer zij zich voordoen, zijn het gevolg van een zekere mate van overeenstemming tussen het merk en het teken, op grond waarvan het betrokken publiek een samenhang ziet tussen het teken en het merk, dat wil zeggen een verband hiertussen legt, ook al verwart het deze niet. Niet vereist is dus dat tussen het bekende merk en het door de derde gebruikte teken een zodanige mate van overeenstemming bestaat dat daardoor bij het in aanmerking komend publiek verwarring kan ontstaan. Het volstaat dat het bekende merk en het teken zodanig met elkaar overeenstemmen dat het betrokken publiek een verband tussen het teken en het merk legt (zie arrest Adidas-Salomon en Adidas Benelux, reeds aangehaald, punten 29 en 31).

368

42 Het bestaan van een dergelijk verband dient globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden (arrest Adidas-Salomon en Adidas Benelux, reeds aangehaald, punt 30). 43 Vastgesteld moet worden dat de vrijhoudingsbehoefte losstaat zowel van de beoordeling van de mate van overeenstemming tussen het bekende merk en het door de derde gebruikte teken als van het verband dat het betrokken publiek tussen dat merk en dat teken zou kunnen leggen. Die behoefte kan dus geen relevante factor zijn om na te gaan of door het gebruik van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Uitlegging van artikel 6, lid 1, sub b, van de richtlijn 44 Artikel 6, lid 1, sub b, van de richtlijn bepaalt dat de houder van een merk derden niet mag verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten, voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. 45 Door aldus de gevolgen van het uitsluitende recht van de merkhouder te beperken, beoogt artikel 6 van de richtlijn de fundamentele belangen van de bescherming van de rechten van het merk en die van het vrij verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten op de gemeenschappelijke markt met elkaar in overeenstemming te brengen, en wel z贸 dat het merkrecht zijn rol van essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging kan vervullen, dat het EGVerdrag wil vestigen en handhaven (zie arrest van 17 maart 2005, Gillette Company en Gillette Group Finland, C-228/03, Jurispr. blz. I-2337, punt 29 en aldaar aangehaalde rechtspraak). 46 Meer bepaald wil artikel 6, lid 1, sub b, van de richtlijn voor alle marktdeelnemers de mogelijkheid waarborgen om beschrijvende aanduidingen te gebruiken. Deze bepaling vormt dus, zoals de advocaat-generaal heeft opgemerkt in de punten 75 en 78 van zijn conclusie, een uitdrukking van de vrijhoudingsbehoefte. 47 De vrijhoudingsbehoefte kan evenwel hoe dan ook geen autonome beperking vormen van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen, naast die welke uitdrukkelijk zijn voorzien in artikel 6, lid 1, sub b, van de richtlijn. In dit verband moet erop worden gewezen dat een derde zich alleen op de in artikel 6, lid 1, sub b, van de richtlijn neergelegde beperkingen van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen kan beroepen en zich in die context alleen op de aan die bepaling ten grondslag liggende vrijhoudingsbehoefte kan baseren, wanneer de door hem gebruikte aanduiding, zoals die bepaling vereist, verband houdt met een van de kenmerken van de door deze derde verhandelde waar of verrichte dienst (zie in die zin arrest Windsurfing Chiemsee, reeds aangehaald, punt 28, en arrest van 25 januari 2007, Adam Opel, C-48/05, Jurispr. blz. I-1017, punten 42-44). 48 In casu blijkt uit de verwijzingsbeslissing en de door de concurrenten van adidas bij het Hof ingediende opmerkingen dat laatstgenoemde zich ter rechtvaardiging van het gebruik van de litigieuze tweestrepenmotieven op het zuiver decoratieve karakter daarvan baseren. Bijgevolg beogen deze concurrenten met het aanbrengen van streepmotieven op kleding niet een aanduiding inzake een van de kenmerken van deze waren te geven.

369

49 Gelet op een en ander, moet op de prejudiciĂŤle vragen worden geantwoord dat de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat bij de bepaling van de omvang van het uitsluitende recht van de houder van een merk geen rekening kan worden gehouden met de vrijhoudingsbehoefte, behoudens voor zover de in artikel 6, lid 1, sub b, van die richtlijn omschreven beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen van toepassing is. Kosten 50 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking. Het Hof van Justitie (Eerste kamer) verklaart voor recht: De Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet aldus worden uitgelegd dat bij de bepaling van de omvang van het uitsluitende recht van de houder van een merk geen rekening kan worden gehouden met de vrijhoudingsbehoefte, behoudens voor zover de in artikel 6, lid 1, sub b, van die richtlijn omschreven beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen van toepassing is. ondertekeningen

370

ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer) 12 juni 2008 (*)

„Merken – Richtlijn 89/104/EEG – Artikel 5, lid 1 – Uitsluitend recht van merkhouder – Gebruik, in vergelijkende reclame, van teken dat gelijk is aan of overeenstemt met merk – Beperking van aan merk verbonden rechten – Vergelijkende reclame – Richtlijnen 84/450/EEG en 97/55/EG – Artikel 3 bis, lid 1 – Voorwaarden voor geoorloofdheid van vergelijkende reclame – Gebruik van merk van concurrent of van met dit merk overeenstemmend teken”

In zaak C-533/06, betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG, ingediend door de Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) (Verenigd Koninkrijk) bij beslissing van 14 december 2006, ingekomen bij het Hof op 28 december 2006, in de procedure O2 Holdings Limited, O2 (UK) Limited tegen Hutchison 3G UK Limited, wijst HET HOF VAN JUSTITIE (Eerste kamer), samengesteld als volgt: P. Jann, kamerpresident, A. Tizzano, A. Borg Barthet, M. Ilešič (rapporteur) en E. Levits, rechters, advocaat-generaal: P. Mengozzi, griffier: J. Swedenborg, administrateur, gezien de stukken en na de terechtzitting op 29 november 2007, gelet op de opmerkingen van: – O2 Holdings Limited en O2 (UK) Limited, vertegenwoordigd door R. Arnold, QC, M. Vanhegen, barrister, en J. Stobbs, attorney, geïnstrueerd door S. Tierney, A. Brodie en S. Magee, solicitors, – Hutchison 3G UK Limited, vertegenwoordigd door G. Hobbs, QC, en E. Hinsworth, barrister, geïnstrueerd door L. Silkin, G. Crown, N. Walker en S. Jones, solicitors, – de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door W. Wils als gemachtigde,

371

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 31 januari 2008, het navolgende Arrest 1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 5, lid 1, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), alsook van artikel 3 bis, lid 1, van richtlijn 84/450/EEG van de Raad van 10 september 1984 inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame (PB L 250, blz. 17), zoals gewijzigd bij richtlijn 97/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 oktober 1997 (PB L 290, blz. 18; hierna: „richtlijn 84/450”). 2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen O2 Holdings Limited en O2 (UK) Limited [hierna gezamenlijk: „O2 en O2 (UK)”] en Hutchison 3G UK Limited (hierna: „H3G”) betreffende het gebruik door H3G, in het kader van vergelijkende reclame, van merken waarvan O2 en O2 (UK) houder zijn. Rechtskader Gemeenschapsregeling 3 Artikel 5, met als titel „Rechten verbonden aan het merk”, van richtlijn 89/104 bepaalt: „1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden: a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is; b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk. 2. Elke lidstaat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economisch verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dit bekend is in de lidstaat en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. 3. Met name kan krachtens de leden 1 en 2 worden verboden: a) het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking; b) het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken; c) het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken;

372

d) het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties. [...] 5. De leden 1 tot en met 4 laten onverlet bepalingen in een lidstaat, betreffende bescherming tegen het gebruik van een teken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.” 4 Artikel 6, met als titel „Beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen”, lid 1, van richtlijn 89/104, luidt als volgt: „Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken: a) van diens naam en adres; b) van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten; c) van het merk, wanneer dit nodig is om de bestemming van een product of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven, voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.” 5 Richtlijn 97/55 heeft in richtlijn 84/450 de bepalingen inzake vergelijkende reclame ingevoegd. 6 In de overwegingen 13 tot en met 15 van richtlijn 97/55 staat te lezen: „(13) Overwegende dat bij artikel 5 van [...] richtlijn 89/104 [...] de houder van een ingeschreven merk exclusieve rechten worden verleend waaronder het recht derden te verbieden in het economisch verkeer hetzelfde of een vergelijkbaar teken te gebruiken voor dezelfde producten of diensten, of in voorkomend geval zelfs voor andere producten; (14) Overwegende dat het voor een doeltreffende vergelijkende reclame evenwel noodzakelijk kan zijn de producten of diensten van een concurrent aan te duiden door melding te maken van een merk waarvan deze laatste de houder is of van diens handelsnaam; (15) Overwegende dat een dergelijk gebruik van het merk, de handelsnaam of een ander onderscheidingsteken van een derde, voor zover daarbij de in deze richtlijn vastgestelde voorwaarden worden nageleefd, geen inbreuk vormt op het exclusieve recht van die derde, aangezien er uitsluitend naar wordt gestreefd deze van elkaar te onderscheiden en aldus verschillen op objectieve wijze te doen uitkomen”. 7 Volgens artikel 1 van richtlijn 84/450 beoogt deze richtlijn onder meer de voorwaarden vast te stellen waaronder vergelijkende reclame geoorloofd is.

373

8 Artikel 2, punt 2 bis, van deze richtlijn definieert vergelijkende reclame als „elke vorm van reclame waarbij een concurrent dan wel door een concurrent aangeboden goederen of diensten uitdrukkelijk of impliciet worden genoemd”. 9 Artikel 3 bis, lid 1, van deze richtlijn bepaalt: „Vergelijkende reclame is, wat de vergelijking betreft, geoorloofd op voorwaarde dat deze: a) niet misleidend is in de zin van artikel 2, lid 2, artikel 3 en artikel 7, lid 1; [...] d) er niet toe leidt dat op de markt de adverteerder met een concurrent, of de merken, handelsnamen, andere onderscheidende kenmerken, goederen of diensten van de adverteerder met die van een concurrent worden verward; e) niet de goede naam schaadt van of zich niet kleinerend uitlaat over de merken, handelsnamen, andere onderscheidende kenmerken, goederen, diensten, activiteiten of omstandigheden van een concurrent; [...] g) geen oneerlijk voordeel oplevert ten gevolge van de bekendheid van een merk, handelsnaam of andere onderscheidende kenmerken van een concurrent dan wel van de oorsprongsbenamingen van concurrerende producten; h) niet goederen of diensten voorstelt als een imitatie of namaak van goederen of diensten met een beschermd handelsmerk of beschermde handelsnaam.” Nationale regeling 10 De bepalingen van richtlijn 89/104 zijn in nationaal recht omgezet bij de Trade Marks Act 1994 (merkenwet van 1994). 11 De bepalingen van richtlijn 84/450 zijn in nationaal recht omgezet bij de Control of Misleading Advertisements Regulations 1988 (verordeningen inzake misleidende reclame van 1988) (SI 1988/915), zoals gewijzigd bij de Regulations 2003 (SI 2003/3183; hierna: „UK Regulations”). 12 Volgens de UK Regulations wordt de bestrijding van misleidende reclame en de naleving van de bepalingen inzake vergelijkende reclame, bedoeld in artikel 4 van richtlijn 84/450, verzekerd door de Director General of Fair Trading, een overheidsdienst die bevoegd is om uitspraak te doen op klachten of om de passende gerechtelijke vervolging in te leiden. 13 Regulation 4A van de UK Regulations preciseert in lid 3: „De bepalingen van de onderhavige regulation mogen niet aldus worden uitgelegd dat zij a) een vorderingsrecht verlenen in een civielrechtelijke procedure inzake eender welke inbreuk op deze regulation (onder voorbehoud van hetgeen in onderhavige Regulations uitdrukkelijk is bepaald); of

374

b) afbreuk doen aan enig vorderingsrecht of aan enig ander rechtsmiddel (civiel- of strafrechtelijk) in een procedure die niet krachtens onderhavige Regulations aanhangig werd gemaakt.” Hoofdgeding en prejudiciële vragen 14

De activiteit van O2 mobieletelefoniediensten.

(UK)

bestaat

het

aanbieden

van

15 Om hun diensten te promoten gebruiken zij op verschillende wijzen beelden van bubbels. Vaststaat dat op het gebied van mobiele telefonie de consumenten de beelden van bubbels in water, met name tegen een uitvloeiende blauwe achtergrond, associëren met de door O2 en O2 (UK) verstrekte diensten. 16 O2 en O2 (UK) zijn onder meer houder van twee nationale beeldmerken bestaande in een statisch beeld van bubbels, die in het Verenigd Koninkrijk zijn ingeschreven voor telecommunicatietoestellen en -diensten (hierna: „bubbelmerken”). 17 H3G biedt onder de merknaam „3” eveneens mobieletelefoniediensten aan. Zij biedt in het bijzonder een „pay-as-you-go”-dienst aan onder de naam „Threepay”. 18 In 2004 startte H3G een reclamecampagne. Daartoe liet zij televisiespots uitzenden waarin de prijs van haar diensten met die van O2 en O2 (UK) werd vergeleken. Deze televisiereclame (hierna: „omstreden reclame”) begon met het tonen van de naam „O2” en van zwartwitbeelden van bewegende bubbels, waarna beelden van „Threepay” en „3” werden getoond met de boodschap dat de diensten van H3G in een bepaald opzicht goedkoper zijn. 19 O2 en O2 (UK) stelden bij de High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division, beroep in tegen H3G. Zij verweten haar inbreuk te hebben gemaakt op hun bubbelmerken. 20 In het kader van het hoofdgeding hebben zij erkend dat de prijzen in de omstreden reclame correct werden vergeleken, en dat deze reclame, in haar geheel beschouwd, niet misleidend was. De omstreden reclame suggereerde met name niet dat er een commercieel verband bestond tussen O2 en O2 (UK) en H3G. 21 Deze vordering wegens merkinbreuk werd afgewezen bij vonnis van 23 maart 2006. De High Court was in wezen van oordeel dat het gebruik van de beelden van bubbels in de omstreden reclame onder artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 viel, maar dat, aangezien de reclame in overeenstemming was met artikel 3 bis van richtlijn 84/450, deze overeenstemming H3G een verweermiddel op grond van artikel 6, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 verleende. 22 O2 en O2 (UK) hebben tegen dit vonnis hoger beroep ingesteld bij de Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division). 23 De verwijzende rechter verzoekt in de eerste plaats om uitlegging van artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104. 24 Hij wenst te vernemen of het in deze bepaling bedoelde gebruik uitsluitend doelt op het gebruik om de commerciële herkomst van de door de derde in de handel gebrachte waren of diensten aan te duiden. Een bevestigend antwoord zou volgens hem betekenen dat het gebruik van het merk van een concurrent in het kader van

375

vergelijkende reclame niet onder artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 valt, aangezien het merk dan niet wordt gebruikt om de oorsprong van de waren van de adverteerder aan te duiden. 25 Verder vraagt hij zich af of voor de beoordeling of er sprake is van verwarringsgevaar in de zin van artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104, uitsluitend een vergelijking moet worden gemaakt tussen het merk en het omstreden teken en tussen de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, en die waarvoor het teken wordt gebruikt, dan wel of rekening moet worden gehouden met het feitelijke kader waarin het teken wordt gebruikt. 26 In de tweede plaats is de verwijzende rechter van oordeel dat de omstandigheid dat de vergelijkende reclame waarin het merk van een concurrent wordt gebruikt, in overeenstemming is met artikel 3 bis van richtlijn 84/450, neerkomt op een verweermiddel dat kan worden aangevoerd tegen het door de concurrent ingestelde beroep tegen een dergelijk gebruik van zijn merk. 27 Voor het geval dat het Hof artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 aldus zou uitleggen dat in een situatie zoals in het hoofdgeding de houder van een ingeschreven merk op grond van deze bepaling het gebruik van zijn merk in vergelijkende reclame mag verbieden, verzoekt de verwijzende rechter eveneens om uitlegging van artikel 3 bis, lid 1, van richtlijn 84/450, om te vernemen of vergelijkende reclame waarin gebruik wordt gemaakt van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk van een concurrent, alleen dan geoorloofd is wanneer het gebruik van dit teken „noodzakelijk” is om de waren of diensten van de concurrent met die van de adverteerder te vergelijken. 28 In deze omstandigheden heeft de Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld: „1) Wanneer een handelaar in reclame voor zijn eigen waren of diensten gebruik maakt van een ingeschreven merk van een concurrent teneinde de kenmerken (en inzonderheid de prijs) van de door hem in de handel gebrachte waren of de door hem verrichte diensten te vergelijken met de kenmerken (en inzonderheid de prijs) van de door dat merk aangeduide waren of diensten van de concurrent, en dit doet op zodanige wijze dat geen verwarringsgevaar ontstaat of anderszins afbreuk wordt gedaan aan de wezenlijke functie van het merk als herkomstaanduiding, valt dit gebruik dan binnen de werkingssfeer van artikel 5[, lid 1], sub a of b, van richtlijn 89/104? 2) Wanneer een handelaar in vergelijkende reclame gebruik maakt van het ingeschreven merk van een concurrent, moet dat gebruik dan, teneinde in overeenstemming te zijn met artikel 3 bis, [lid 1], van richtlijn 84/450 [...], ‚noodzakelijk’ zijn, en zo ja, aan de hand van welke criteria kan worden beoordeeld of is voldaan aan deze noodzakelijkheidsvoorwaarde? 3) Wanneer noodzakelijkheid een voorwaarde is, sluit deze voorwaarde dan met name uit dat gebruik wordt gemaakt van een teken dat niet gelijk is aan, maar in hoge mate overeenstemt met het ingeschreven merk?” Beantwoording van de prejudiciële vragen Voorafgaande opmerkingen

376

29 Met zijn vragen verzoekt de verwijzende rechter het Hof om uitlegging van zowel artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 als artikel 3 bis, lid 1, van richtlijn 84/450. 30 Het hoofdgeding wordt immers gekenmerkt door de omstandigheid dat O2 en O2 (UK) stellen dat het gebruik door H3G van een met hun bubbelmerken overeenstemmend teken in vergelijkende reclame inbreuk maakt op het uitsluitend recht dat zij aan genoemde merken ontlenen. 31 Alvorens de prejudiciĂŤle vragen te behandelen moet dus het verband tussen de richtlijnen 89/104 en 84/450 worden gepreciseerd. 32 Volgens artikel 5, leden 1 en 2, van richtlijn 89/104 geeft het ingeschreven merk de houder ervan een uitsluitend recht dat hem toestaat om, in bepaalde omstandigheden, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk, in het economisch verkeer te verbieden. Volgens artikel 5, lid 3, sub d, van deze richtlijn kan hij iedere derde onder meer het gebruik van een dergelijk teken in advertenties verbieden. 33 Het gebruik dat een adverteerder in vergelijkende reclame maakt van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk van een concurrent, kan een gebruik in de zin van artikel 5, leden 1 en 2, van richtlijn 89/104 zijn. 34 Enerzijds moet artikel 5, leden 1 en 2, van richtlijn 89/104 immers aldus worden uitgelegd dat het ziet op het gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk, voor door de derde in de handel gebrachte waren of voor door deze verrichte diensten (zie in die zin, aangaande artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104, arrest van 25 januari 2007, Adam Opel, C-48/05, Jurispr. blz. I-1017, punt 28). 35 Anderzijds beoogt reclame waarmee de adverteerder de door hem op de markt gebrachte waren en diensten vergelijkt met die van een concurrent, uiteraard de waren en de diensten van deze adverteerder te promoten. Met dergelijke reclame probeert de adverteerder zijn waren en diensten te onderscheiden door de kenmerken ervan te vergelijken met die van de concurrerende waren en diensten. Deze analyse wordt bevestigd door overweging 15 van richtlijn 97/55, waarin de gemeenschapswetgever heeft benadrukt dat vergelijkende reclame er naar streeft, de waren en diensten van de adverteerder te onderscheiden van die van zijn concurrent (zie arrest van 25 oktober 2001, Toshiba Europe, C-112/99, Jurispr. blz. I-7945, punt 53). 36 Het gebruik dat een adverteerder in vergelijkende reclame maakt van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk van een concurrent, om de door laatstgenoemde aangeboden waren of diensten aan te duiden, komt derhalve neer op een gebruik voor de waren of diensten van de adverteerder zelf, in de zin van artikel 5, leden 1 en 2, van richtlijn 89/104. 37 Dergelijk gebruik kan dus in voorkomend geval worden verboden op grond van genoemde bepalingen. 38 Zoals evenwel blijkt uit de overwegingen 2 tot en met 6 van richtlijn 97/55, heeft de gemeenschapswetgever de vergelijkende reclame willen stimuleren, en daarbij heeft hij in overweging 2 met name erop gewezen dat vergelijkende reclame â&#x20AC;&#x17E;voorts, in het belang van de consument een stimulans kan vormen voor de concurrentie tussen de leveranciers van goederen en dienstenâ&#x20AC;? en, in overweging 5,

377

dat zij „een gewettigd middel kan zijn om de consumenten over hun voordelen voor te lichten”. 39 Volgens de bewoordingen van de overwegingen 13 tot en met 15 van richtlijn 97/55 heeft de gemeenschapswetgever geoordeeld dat de noodzaak om vergelijkende reclame te stimuleren meebrengt dat het door het merk toegekende recht in zekere mate dient te worden beperkt. 40 Een dergelijke beperking van de gevolgen van het merk ter stimulering van vergelijkende reclame lijkt niet alleen nodig wanneer de adverteerder gebruikmaakt van het merk zelf van een concurrent, maar eveneens wanneer hij gebruikmaakt van een met dit merk overeenstemmend teken. 41 Artikel 2, punt 2 bis, van richtlijn 84/450 definieert „vergelijkende reclame” immers als elke vorm van reclame waarbij een concurrent dan wel door een concurrent aangeboden waren of diensten uitdrukkelijk of impliciet worden genoemd. 42 Volgens vaste rechtspraak gaat het om een ruime definitie waarmee alle vormen van vergelijkende reclame kunnen worden bestreken, zodat een vermelding waarbij een concurrent dan wel door een concurrent aangeboden waren of diensten, zelfs impliciet, worden genoemd, volstaat om van vergelijkende reclame te kunnen spreken (zie arrest Toshiba Europe, reeds aangehaald, punten 30 en 31, en arresten van 8 april 2003, Pippig Augenoptik, C-44/01, Jurispr. blz. I-3095, punt 35, en 19 april 2007, De Landtsheer Emmanuel, C-381/05, Jurispr. blz. I-3115, punt 16). 43 Om van een vergelijkende reclameboodschap te kunnen spreken, is dus vereist dat een concurrent van de adverteerder dan wel door een concurrent aangeboden waren of diensten uitdrukkelijk of impliciet worden genoemd (reeds aangehaalde arresten Toshiba Europe, punt 29, en De Landtsheer Emmanuel, punt 17). 44 Wanneer het gebruik dat in een reclameboodschap van een met het merk van een concurrent van de adverteerder overeenstemmend teken wordt gemaakt, door de gemiddelde consument wordt opgevat als een verwijzing naar deze concurrent of naar de door hem aangeboden waren of diensten – zoals in het hoofdgeding – is er derhalve sprake van vergelijkende reclame in de zin van artikel 2, punt 2 bis, van richtlijn 84/450. 45 Teneinde de bescherming van de ingeschreven merken te verzoenen met het gebruik van vergelijkende reclame, dienen artikel 5, leden 1 en 2, van richtlijn 89/104 en artikel 3 bis, lid 1, van richtlijn 84/450 bijgevolg aldus te worden uitgelegd, dat de houder van een ingeschreven merk niet gerechtigd is een derde het gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk, te verbieden in vergelijkende reclame die voldoet aan alle in artikel 3 bis, lid 1, genoemde voorwaarden voor geoorloofdheid. 46 Er zij evenwel op gewezen dat indien is voldaan aan de in artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 vermelde voorwaarden om het gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een ingeschreven merk, te verbieden, de vergelijkende reclame waarin gebruik wordt gemaakt van dit teken, onmogelijk kan voldoen aan de in artikel 3 bis, lid 1, sub d, van richtlijn 84/450 genoemde voorwaarde voor geoorloofdheid. 47 Enerzijds is het immers zo dat wanneer het merk overeenstemt met het teken en de waren of de diensten soortgelijk zijn, het gevaar van verwarring de specifieke voorwaarde voor de bescherming vormt. Artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104

378

kan bijgevolg slechts toepassing vinden indien er bij het publiek verwarringsgevaar bestaat doordat de merken gelijk zijn of overeenstemmen en de aangeduide waren of diensten dezelfde of soortgelijk zijn (arrest van 6 oktober 2005, Medion, C-120/04, Jurispr. blz. I-8551, punten 24 en 25). 48 Anderzijds blijkt uit artikel 3 bis, lid 1, sub d, van richtlijn 84/450 dat vergelijkende reclame niet geoorloofd is wanneer het gevaar bestaat dat zij ertoe leidt dat de adverteerder met een concurrent, of de merken, goederen of diensten van de adverteerder met die van een concurrent worden verward. 49 Gelet op de overwegingen 13 tot en met 15 van richtlijn 97/55, dient het begrip â&#x20AC;&#x17E;verwarringâ&#x20AC;?, dat zowel in artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 als in artikel 3 bis, lid 1, sub d, van richtlijn 84/450 wordt gebruikt, op dezelfde wijze te worden uitgelegd. 50 In het geval dat een adverteerder in vergelijkende reclame een teken gebruikt dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk van een concurrent, kan laatstgenoemde hetzij niet aantonen dat er verwarringsgevaar bestaat, zodat hij niet gerechtigd is om het gebruik van dit teken te doen verbieden op grond van artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104, hetzij wel aantonen dat er verwarringsgevaar bestaat, en kan de adverteerder zich dus niet tegen een dergelijk verbod verzetten op grond van artikel 3 bis, lid 1, van richtlijn 84/450, aangezien de betrokken reclame niet aan alle in deze bepaling vermelde voorwaarden voldoet. 51 Derhalve dient om te beginnen te worden geantwoord dat artikel 5, leden 1 en 2, van richtlijn 89/104 en artikel 3 bis, lid 1, van richtlijn 84/450, aldus moeten worden uitgelegd dat de houder van een ingeschreven merk niet gerechtigd is te verbieden dat een derde in vergelijkende reclame die voldoet aan alle in artikel 3 bis, lid 1, genoemde voorwaarden voor geoorloofdheid, gebruikmaakt van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk. Indien is voldaan aan alle in artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 gestelde voorwaarden om het gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een ingeschreven merk, te verbieden, kan de vergelijkende reclame waarin gebruik wordt gemaakt van genoemd teken, echter onmogelijk voldoen aan de in artikel 3 bis, lid 1, sub d, van richtlijn 84/450 genoemde voorwaarde voor geoorloofdheid. De eerste vraag, betreffende de uitlegging van artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 52 Vaststaat dat H3G in het hoofdgeding geen gebruik heeft gemaakt van de bubbelmerken zoals zij door O2 en O2 (UK) zijn ingeschreven, maar van een met deze merken overeenstemmend teken. 53 Artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 is echter uitsluitend van toepassing op gevallen waarin een teken dat gelijk is aan het merk, wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven. 54 Aangezien deze bepaling niet kan worden toegepast in het hoofdgeding, dient zij niet te worden uitgelegd. 55 Derhalve dient de eerste vraag aldus te worden begrepen dat de verwijzende rechter wenst te vernemen of artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat de houder van een ingeschreven merk gerechtigd is te doen verbieden dat een derde in vergelijkende reclame gebruikmaakt van een met dit merk overeenstemmend teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als

379

die waarvoor het merk is ingeschreven, indien dit gebruik niet leidt tot verwarringsgevaar bij het publiek. 56 Volgens vaste rechtspraak dient het Hof, om te vermijden dat de aan de merkhouder verleende bescherming van lidstaat tot lidstaat verschilt, een uniforme uitlegging te geven van artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 en in het bijzonder van het daarin gehanteerde begrip „gebruik” (arrest van 12 november 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Jurispr. blz. I-10273, punt 45; arrest Adam Opel, reeds aangehaald, punt 17, en arrest van 11 september 2007, Céline, C-17/06, Jurispr. blz. I-7041, punt 15). 57 Zoals blijkt uit de rechtspraak van het Hof (arrest Arsenal Football Club, reeds aangehaald; arrest van 16 november 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Jurispr. blz. I-10989, en arresten Medion, reeds aangehaald, Adam Opel, reeds aangehaald, en Céline, reeds aangehaald), kan de houder van een ingeschreven merk het gebruik door een derde van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk, krachtens artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 slechts verbieden, indien aan de vier volgende voorwaarden is voldaan: – dit gebruik moet plaatsvinden in het economisch verkeer; – het moet geschieden zonder toestemming van de merkhouder; – het moet betrekking hebben op dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, en – het moet afbreuk doen of kunnen doen aan de wezenlijke functie van het merk, namelijk het waarborgen van de herkomst van de waren of diensten aan de consument, wegens het verwarringsgevaar bij het publiek. 58 Wat meer in het bijzonder de vierde voorwaarde betreft, kan artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104, zoals in punt 47 van het onderhavige arrest in herinnering is gebracht, slechts toepassing vinden indien er bij het publiek verwarringsgevaar bestaat doordat de merken gelijk zijn of overeenstemmen, en de aangeduide waren of diensten dezelfde of soortgelijk zijn. 59 Verder is er volgens vaste rechtspraak sprake van verwarringsgevaar in de zin van deze bepaling wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (zie met name, arrest van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 17, en arrest Medion, reeds aangehaald, punt 26). Het gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en leidt tot verwarringsgevaar bij het publiek, doet afbreuk of kan afbreuk doen aan de wezenlijke functie van het merk. 60 Vaststaat dat H3G in het hoofdgeding een met de bubbelmerken overeenstemmend teken heeft gebruikt in het kader van een handelsactiviteit waarmee economisch voordeel wordt nagestreefd, en niet in de particuliere sfeer. Bijgevolg is dit teken gebruikt in het economisch verkeer (zie, mutatis mutandis, reeds aangehaald arrest Céline, punt 17). 61 Vaststaat eveneens dat H3G dat teken heeft gebruikt zonder toestemming van O2 en O2 (UK), houders van de bubbelmerken.

380

62 Het betreft bovendien een gebruik voor dezelfde diensten als die waarvoor genoemde merken zijn ingeschreven. 63 Daarentegen moet worden vastgesteld dat, volgens de vaststellingen van de verwijzende rechter zelf, het gebruik dat H3G in de omstreden reclame van met de bubbelmerken overeenstemmende beelden van bubbels heeft gemaakt, niet heeft geleid tot verwarring bij de consumenten. De omstreden reclame was, in haar geheel beschouwd, immers niet misleidend en suggereerde met name geen enkel commercieel verband tussen O2 en O2 (UK) enerzijds en H3G anderzijds. 64 Dienaangaande heeft de verwijzende rechter, anders dan O2 en O2 (UK) betogen, in het kader van zijn beoordeling of er sprake is van verwarringsgevaar, zijn onderzoek terecht beperkt tot de context waarin het met de bubbelmerken overeenstemmende teken door H3G is gebruikt. 65 Het gaat in de artikelen 4, lid 1, sub b, en 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 uiteraard om hetzelfde verwarringsgevaar (zie in die zin arrest van 22 juni 2000, Marca Mode, C-425/98, Jurispr. blz. I-4861, punten 25-28). 66 Artikel 4, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 betreft evenwel de aanvraag tot inschrijving van een merk. Wanneer een merk eenmaal is ingeschreven, heeft de houder ervan het recht om het naar eigen goeddunken te gebruiken, zodat voor de beoordeling of de inschrijvingsaanvraag onder de in deze bepaling genoemde weigeringsgrond valt, moet worden onderzocht of er gevaar van verwarring met het oudere merk van de opposant bestaat in alle omstandigheden waarin het aangevraagde merk, indien het zou worden ingeschreven, kan worden gebruikt. 67 In het in artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 bedoelde geval beroept de derde die gebruikmaakt van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een ingeschreven merk, zich daarentegen niet op enig merkrecht op dit teken, maar maakt hij er gericht gebruik van. In deze omstandigheden dient het onderzoek of de houder van het ingeschreven merk het recht heeft om zich tegen dit specifieke gebruik te verzetten, zich te beperken tot de omstandigheden waarin genoemd gebruik plaatsvindt, zonder dat moet worden nagegaan of een ander gebruik van hetzelfde teken in andere omstandigheden eveneens verwarringsgevaar zou opleveren. 68 Derhalve is in het hoofdgeding niet voldaan aan de vierde voorwaarde die moet worden vervuld opdat de houder van een ingeschreven merk gerechtigd is om te verbieden dat een met zijn merk overeenstemmend teken wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor genoemd merk is ingeschreven. 69 Op de eerste vraag dient dus te worden geantwoord dat artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat de houder van een ingeschreven merk niet gerechtigd is te doen verbieden dat een derde in vergelijkende reclame gebruikmaakt van een met dit merk overeenstemmend teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, indien dit gebruik niet leidt tot verwarringsgevaar bij het publiek, en dit ongeacht of die vergelijkende reclame voldoet aan alle in artikel 3 bis van richtlijn 84/450 genoemde voorwaarden voor geoorloofdheid. De tweede en de derde vraag, betreffende de uitlegging van artikel 3 bis, lid 1, van richtlijn 84/450

381

70 Met zijn tweede en zijn derde vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of artikel 3 bis, lid 1, van richtlijn 84/450 aldus dient te worden uitgelegd dat vergelijkende reclame waarin de adverteerder gebruikmaakt van het merk van een concurrent of van een teken dat hiermee overeenstemt, alleen geoorloofd is wanneer dit gebruik noodzakelijk is om de waren of diensten van de adverteerder met die van de concurrent te vergelijken en, in voorkomend geval, of het gebruik van een met het merk van de concurrent overeenstemmend teken als noodzakelijk kan worden beschouwd. 71 De verwijzende rechter heeft evenwel slechts om uitlegging van deze bepaling verzocht voor het geval dat het Hof de eerste prejudiciĂŤle vraag bevestigend zou beantwoorden. 72 Derhalve dienen de tweede en de derde prejudiciĂŤle vraag niet te worden behandeld. Kosten 73 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking. Het Hof van Justitie (Eerste kamer) verklaart voor recht: 1) Artikel 5, leden 1 en 2, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, en artikel 3 bis, lid 1, van richtlijn 84/450/EEG van de Raad van 10 september 1984 inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame, zoals gewijzigd bij richtlijn 97/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 oktober 1997, moeten aldus worden uitgelegd dat de houder van een ingeschreven merk niet gerechtigd is te verbieden dat een derde in vergelijkende reclame die voldoet aan alle in artikel 3 bis, lid 1, genoemde voorwaarden voor geoorloofdheid, gebruikmaakt van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk. Indien is voldaan aan alle in artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 gestelde voorwaarden om het gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een ingeschreven merk, te verbieden, kan de vergelijkende reclame waarin gebruik wordt gemaakt van genoemd teken, echter onmogelijk voldoen aan de in artikel 3 bis, lid 1, sub d, van richtlijn 84/450, zoals gewijzigd bij richtlijn 97/55, genoemde voorwaarde voor geoorloofdheid. 2) Artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 moet aldus worden uitgelegd dat de houder van een ingeschreven merk niet gerechtigd is te doen verbieden dat een derde in vergelijkende reclame gebruikmaakt van een met dit merk overeenstemmend teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, indien dit gebruik niet leidt tot verwarringsgevaar bij het publiek, en dit ongeacht of de vergelijkende reclame voldoet aan alle in artikel 3 bis van richtlijn 84/450, zoals gewijzigd bij richtlijn 97/55, genoemde voorwaarden voor geoorloofdheid. ondertekeningen

382

383

ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer) 27 november 2008 (*)

„Richtlijn 89/104/EEG – Merken – Artikel 4, lid 4, sub a – Bekende merken – Bescherming tegen gebruik van gelijk of overeenstemmend jonger merk – Gebruik waardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt of zou worden getrokken uit of afbreuk wordt of zou worden gedaan aan onderscheidend vermogen of reputatie van ouder merk”

In zaak C-252/07, betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG, ingediend door de Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) (Verenigd Koninkrijk) bij beslissing van 15 mei 2007, ingekomen bij het Hof op 29 mei 2007, in de procedure Intel Corporation Inc. tegen CPM United Kingdom Ltd, wijst HET HOF VAN JUSTITIE (Eerste kamer), samengesteld als volgt: P. Jann, kamerpresident, M. Ilešič (rapporteur), A. Tizzano, A. Borg Barthet en E. Levits, rechters, advocaat-generaal: E. Sharpston, griffier: L. Hewlett, hoofdadministrateur, gezien de stukken en na de terechtzitting op 16 april 2008, gelet op de opmerkingen van: – Intel Corporation Inc., vertegenwoordigd door J. Mellor, QC, geïnstrueerd door CMS Cameron McKenna LLP, – CPM United Kingdom Ltd, vertegenwoordigd door M. Engelman, barrister, en M. Bilewycz, registered trade mark attorney, – de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door V. Jackson als gemachtigde, bijgestaan door S. Malynicz, barrister, – de Italiaanse regering, vertegenwoordigd door I. M. Braguglia als gemachtigde, bijgestaan door G. Aiello, avvocato dello Stato, – de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door W. Wils als gemachtigde, gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 26 juni 2008,

384

het navolgende Arrest 1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 4, lid 4, sub a, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1; hierna: „richtlijn”). 2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een door Intel Corporation Inc. (hierna: „Intel Corporation”) ingesteld beroep tot nietigverklaring van de inschrijving van het merk INTELMARK, waarvan CPM United Kingdom Ltd houder is. Rechtskader Gemeenschapsrecht 3 Artikel 4 van de richtlijn, met als titel „Aanvullende gronden van weigering of nietigheid betreffende strijd met oudere rechten”, bepaalt: „1. Een merk wordt niet ingeschreven of kan, indien ingeschreven, worden nietig verklaard: a) wanneer het gelijk is aan een ouder merk en wanneer de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd of ingeschreven, dezelfde zijn als de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven; b) wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met een ander merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk. 2. Onder ,oudere merken’ in de zin van lid 1 worden verstaan: a) de merken waarvan de depotdatum voorafgaat aan de depotdatum van de merkaanvrage, waarbij in voorkomend geval rekening wordt gehouden met het ten behoeve van die merken ingeroepen voorrangsrecht, en die behoren tot de volgende categorieën: [...] ii) in de lidstaat [...] ingeschreven merken; [...] [...] 4. Elke lidstaat kan voorts bepalen dat een merk niet wordt ingeschreven of, indien ingeschreven, kan worden nietig verklaard indien en voor zover: a) het merk gelijk is aan of overeenstemt met een ouder nationaal merk in de zin van lid 2, waarvoor inschrijving is gevraagd of dat is ingeschreven voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het oudere merk ingeschreven is, indien het oudere merk bekend is in de betrokken lidstaat en

385

indien door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk; [...]” 4 In lid 2 van artikel 5 van de richtlijn, met als titel „Rechten verbonden aan het merk”, staat: „Elke lidstaat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economisch verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dit bekend is in de lidstaat en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.” 5 Het Hof heeft deze laatste bepaling als volgt uitgelegd in de punten 29 en 30 van het arrest van 23 oktober 2003, Adidas-Salomon en Adidas Benelux (C-408/01, Jurispr. blz. I-12537): „29 Inbreuken bedoeld in artikel 5, lid 2, van de richtlijn, wanneer zij zich voordoen, zijn het gevolg van een zekere mate van overeenstemming tussen het merk en het teken, op grond waarvan het betrokken publiek een samenhang ziet tussen het teken en het merk, dat wil zeggen een verband hiertussen legt, ook al verwart het deze niet (zie in die zin arrest van 14 september 1999, General Motors, C-375/97, Jurispr. blz. I-5421, punt 23). 30 Het bestaan van een dergelijk verband dient, evenals een verwarringsgevaar in het kader van artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn, globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (zie, wat het verwarringsgevaar betreft, arresten [van 11 november 1997,] SABEL, [C-251/95, Jurispr. blz. I-6191,] punt 22, en [22 juni 2000,] Marca Mode, [C-425/98, Jurispr. blz. I-4861,] punt 40).” Nationaal recht 6 De richtlijn werd in het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland omgezet in de Trade Marks Act 1994 (de merkenwet van 1994; hierna: „merkenwet”). 7 Section 5(3)(a) van de merkenwet bepaalt dat „[e]en merk dat [...] gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk, niet wordt ingeschreven wanneer en voor zover het oudere merk bekend is in het Verenigd Koninkrijk (of, in geval van een gemeenschapsmerk [of een internationaal merk (EG)] in de Europese Gemeenschap) en door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk”. 8 Section 47(2)(a) van de merkenwet bepaalt dat „[d]e inschrijving van een merk nietig kan worden verklaard op grond dat [...] er een ouder merk bestaat waarvoor is voldaan aan de voorwaarden van section 5(1)(2) of (3) [...]”. Hoofdgeding en prejudiciële vragen

386

9 Intel Corporation is houder van onder meer het nationale woordmerk INTEL, dat in het Verenigd Koninkrijk is ingeschreven, alsmede van diverse andere nationale en gemeenschapsmerken die bestaan uit het woord „Intel” of dat woord als bestanddeel hebben. De waren en diensten waarvoor deze merken zijn ingeschreven, zijn in wezen computers en computergerelateerde waren en diensten van de klassen 9, 16, 38 en 42 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. 10 Blijkens de verwijzingsbeslissing is het merk INTEL in het Verenigd Koninkrijk enorm bekend voor microprocessors (chips en randapparatuur) en voor multimedia- en bedrijfssoftware. 11 CPM United Kingdom Ltd is houder van het nationale woordmerk INTELMARK, dat met ingang van 31 januari 1997 in het Verenigd Koninkrijk is ingeschreven voor „marketing- en telemarketingdiensten” van klasse 35 in de zin van de Overeenkomst van Nice. 12 Op 31 oktober 2003 heeft Intel Corporation krachtens Section 47(2) van de merkenwet bij het United Kingdom Trade Mark Registry een vordering tot nietigverklaring van de inschrijving van het merk INTELMARK ingediend op grond dat door het gebruik van dat merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van haar oudere merk INTEL, in de zin van Section 5(3) van deze wet. 13 Haar vordering werd afgewezen bij beslissing van de Hearing Officer (bevoegde ambtenaar van het United Kingdom Trade Mark Registry) van 1 februari 2006. 14 Op 26 juli 2006 werd het beroep dat Intel Corporation had ingesteld bij de High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division (Intellectual Property), verworpen. 15 Tegen deze rechterlijke uitspraak heeft Intel Corporation hoger beroep ingesteld bij de Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division). 16 Voor deze rechterlijke instantie heeft Intel Corporation aangevoerd dat zowel artikel 4, lid 4, sub a, als artikel 5, lid 2, van de richtlijn de houder van een bekend merk beoogt te beschermen tegen het gevaar van verwatering. 17 Op basis van het reeds aangehaalde arrest Adidas-Salomon en Adidas Benelux is Intel Corporation van mening dat de bij artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn geboden bescherming reeds geldt zodra het betrokken publiek als gevolg van de mate van overeenstemming tussen het bekende oudere merk en het jongere merk een verband tussen beide merken legt. Onder „verband” dient te worden verstaan, elke vorm van mentale associatie tussen deze merken. Het volstaat dus dat het oudere merk in gedachten komt. 18 Bovendien stelt Intel Corporation op grond van punt 30 van het reeds aangehaalde arrest General Motors dat wanneer het oudere merk zowel uniek is als een groot onderscheidend vermogen heeft, door nagenoeg elk gebruik voor enigerlei andere waren of diensten aan dat oudere merk afbreuk zal worden gedaan. Voorts moet, wanneer het oudere merk uniek en zeer bekend is, elke inbreuk van meet af aan worden stopgezet aangezien dat merk anders langzaam wordt uitgehold. 19 De verwijzende rechter stelt in de eerste plaats vast dat „Intel” een verzonnen woord is dat buiten de waren die erdoor worden geïdentificeerd, geen betekenis heeft, dat

387

het merk INTEL uniek is in de zin dat het woord waaruit dat merk bestaat, door niemand voor enigerlei waren of diensten wordt gebruikt behalve door Intel Corporation voor de door haar verkochte waren en diensten, en ten slotte dat dit merk in het Verenigd Koninkrijk zeer bekend is voor computers en computergerelateerde waren. 20 In de tweede plaats is de verwijzende rechter van oordeel dat de merken INTEL en INTELMARK overeenstemmen, doch hij gaat uit van de veronderstelling dat het gebruik van INTELMARK geen commercieel verband met Intel Corporation kan oproepen. 21 In de derde plaats stelt de verwijzende rechter vast dat de waren – inzonderheid computers en computergerelateerde waren – en de diensten waarvoor de uit het woord „Intel” bestaande of dat woord omvattende nationale en gemeenschapsmerken (waarvan Intel Corporation houder is) zijn ingeschreven, enerzijds, en de diensten waarvoor het merk INTELMARK is ingeschreven, niet soortgelijk zijn. 22 Hij vraagt zich af of de houder van het bekende oudere merk, gelet op deze feitelijke achtergrond, aanspraak heeft op de bij artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn geboden bescherming. Meer in het algemeen vraagt hij zich af onder welke voorwaarden deze bescherming geldt en wat de omvang ervan is. 23 De Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) heeft derhalve de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld: „1) Gelet op artikel 4, lid 4, sub a, van de [richtlijn] en in het geval dat: a) het oudere merk een zeer grote bekendheid heeft voor bepaalde specifieke soorten van waren of diensten, b) deze waren of diensten niet soortgelijk zijn of in hoge mate niet soortgelijk zijn aan de waren of diensten waarop het jongere merk betrekking heeft, c) het oudere merk uniek is voor welke waren of diensten ook, d) het oudere merk bij de gemiddelde consument in gedachten komt wanneer hij in aanraking komt met het jongere merk voor de diensten van het jongere merk, volstaan deze gegevens op zich om i) een ,verband’ in de zin van de punten 29 en 30 van [het reeds aangehaalde arrest Adidas-Salomon en Adidas Benelux] en/of ii) ongerechtvaardigd voordeel en/of afbreuk in de zin van dat artikel vast te stellen? 2) Zo niet, welke factoren dient de nationale rechter in aanmerking te nemen om te beslissen of deze gegevens volstaan? Welke betekenis moet hij meer bepaald bij de globale beoordeling of er sprake is van een ,verband’ toekennen aan de waren of diensten in de omschrijving van het jongere merk? 3) Wat is in het kader van artikel 4, lid 4, sub a, [van de richtlijn] vereist opdat is voldaan aan de voorwaarde dat afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen? Meer bepaald, i) moet het oudere merk uniek zijn, ii) is een eerste conflicterend gebruik voldoende om te kunnen vaststellen dat afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen, en iii) vereist de

388

afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk dat het economische gedrag van de consument is beïnvloed?” Beantwoording van de prejudiciële vragen Opmerkingen vooraf 24 De artikelen 4, lid 4, sub a, en 5, lid 2, van de richtlijn bepalen in wezen hetzelfde en beogen dezelfde bescherming te bieden aan bekende merken. 25 Bijgevolg geldt de uitlegging die het Hof aan artikel 5, lid 2, van de richtlijn heeft gegeven in het reeds aangehaalde arrest Adidas-Salomon en Adidas Benelux, ook voor artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn (zie in die zin arrest van 9 januari 2003, Davidoff, C-292/00, Jurispr. blz. I-389, punt 17). Bescherming geboden bij artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn 26 Artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn biedt bekende merken een ruimere bescherming dan de bescherming die bij lid 1 van dat artikel wordt verleend. De voor deze bescherming bijzondere voorwaarde is dat door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt of zou worden getrokken uit of afbreuk wordt of zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk (zie in die zin, met betrekking tot artikel 5, lid 2, van de richtlijn, reeds aangehaalde arresten Marca Mode, punt 36, en Adidas-Salomon en Adidas Benelux, punt 27, en arrest van 10 april 2008, adidas en adidas Benelux, C-102/07, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 40). 27 De inbreuken waartegen artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn deze bescherming aan bekende merken biedt, zijn ten eerste afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk, ten tweede afbreuk aan de reputatie van dat merk en ten derde ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van dat merk. 28 Zodra er sprake is van één van deze drie soorten inbreuken, is deze bepaling van toepassing. 29 Er is met name sprake van afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk, hetgeen ook „verwatering”, „verschraling” of „vervaging” wordt genoemd, zodra dit merk minder geschikt wordt om de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en wordt gebruikt, te identificeren als afkomstig van de houder van dit merk, doordat door het gebruik van het jongere merk de identiteit van het oudere merk afbrokkelt en aan impact op het publiek inboet. Dat is met name het geval wanneer het oudere merk, dat onmiddellijk een associatie oproept met de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, deze associatie niet meer kan oproepen. 30 De inbreuken bedoeld in artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn, wanneer zij zich voordoen, zijn het gevolg van een zekere mate van overeenstemming tussen het oudere merk en het jongere merk, op grond waarvan het betrokken publiek een samenhang ziet tussen beide merken, dat wil zeggen een verband ertussen legt, ook al verwart het deze niet (zie, met betrekking tot artikel 5, lid 2, van de richtlijn, reeds aangehaalde arresten General Motors, punt 23; Adidas-Salomon en Adidas Benelux, punt 29, en adidas en adidas Benelux, punt 41).

389

31 Wanneer het publiek dit verband niet legt, kan door het gebruik van het jongere merk geen ongerechtvaardigd voordeel worden getrokken uit of afbreuk worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. 32 Dat een dergelijk verband wordt gelegd, is op zich evenwel geen voldoende grond om te concluderen dat er sprake is van een van de in artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn bedoelde inbreuken, die – zoals is opgemerkt in punt 26 van het onderhavige arrest – de bijzondere voorwaarde vormen voor de bij deze bepaling aan bekende merken geboden bescherming. Relevant publiek 33 Het publiek dat in aanmerking dient te worden genomen om te bepalen of inschrijving van het jongere merk nietig kan worden verklaard op grond van artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn, verschilt naargelang van het soort inbreuk waar de houder van het oudere merk tegen opkomt. 34 Zowel het onderscheidend vermogen als de bekendheid van een merk moet immers worden beoordeeld in relatie tot de perceptie ervan door het relevante publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor dat merk is ingeschreven (zie, aangaande het onderscheidend vermogen, arrest van 12 februari 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Jurispr. blz. I-1619, punt 34; wat de bekendheid betreft, zie in die zin arrest General Motors, reeds aangehaald, punt 24). 35 Of er sprake is van een inbreuk waarbij afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk, dient bijgevolg te worden beoordeeld uit het oogpunt van de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor dat merk is ingeschreven. 36 Of er sprake is van een inbreuk waarbij ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk voor zover het de houder van het jongere merk verboden is voordeel te halen uit dat merk, moet bovendien worden beoordeeld uit het oogpunt van de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor het jongere merk is ingeschreven. Bewijs 37 Om de bij artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn geboden bescherming te genieten moet de houder van het oudere merk bewijzen dat door het gebruik van het jongere merk „ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk”. 38 Daartoe hoeft de houder van het oudere merk niet aan te tonen dat op dat ogenblik daadwerkelijk inbreuk wordt gemaakt op zijn merk in de zin van artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn. Wanneer voorzienbaar is dat een dergelijke inbreuk zal voortvloeien uit het gebruik dat de houder van het jongere merk van zijn merk kan maken, kan de houder van het oudere merk immers niet worden verplicht te wachten tot deze inbreuk zich daadwerkelijk voordoet alvorens het gebruik ervan te doen verbieden. De houder van het oudere merk moet echter wel bewijzen dat er elementen zijn op basis waarvan kan worden geconcludeerd dat er sprake is van een ernstig gevaar dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst voordoet.

390

39 Wanneer de houder van het oudere merk in staat is aan te tonen hetzij dat er op dat ogenblik daadwerkelijk inbreuk wordt gemaakt op zijn merk in de zin van artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn, hetzij, in het andere geval, dat er sprake is van een ernstig gevaar dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst voordoet, moet de houder van het jongere merk bewijzen dat met een geldige reden van dat merk gebruik wordt gemaakt. Eerste vraag, sub i, en tweede vraag 40 Met zijn eerste vraag, sub i, en met zijn tweede vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen op basis van welke relevante criteria moet worden beoordeeld of er een verband bestaat, in de zin van het reeds aangehaalde arrest Adidas-Salomon en Adidas Benelux (hierna: „verband”), tussen het bekende oudere merk en het jongere merk waarvan nietigverklaring wordt gevorderd. 41 Het bestaan van een dergelijk verband dient globaal te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (zie, met betrekking tot artikel 5, lid 2, van de richtlijn, reeds aangehaalde arresten AdidasSalomon en Adidas Benelux, punt 30, en adidas en adidas Benelux, punt 42). 42 Tot deze omstandigheden behoren: – de mate van overeenstemming van de conflicterende merken; – de aard van de waren of diensten waarvoor de conflicterende merken zijn ingeschreven, daaronder begrepen de mate waarin deze waren of diensten gerelateerd zijn dan wel onderling verschillen, alsmede het relevante publiek; – de mate van bekendheid van het oudere merk; – de mate van intrinsiek dan wel door gebruik verkregen onderscheidend vermogen van het oudere merk; – het bestaan van verwarringsgevaar bij het publiek. 43 In dit verband is de volgende toelichting nodig. 44 Wat de mate van overeenstemming van de conflicterende merken betreft, is het zo dat hoe meer deze merken overeenstemmen, des te groter de kans is dat het jongere merk het bekende oudere merk in gedachten oproept bij het relevante publiek. Dat is a fortiori het geval wanneer deze merken gelijk zijn. 45 Het is echter niet voldoende dat de conflicterende merken gelijk zijn en, a fortiori, zonder meer overeenstemmen opdat kan worden geconcludeerd dat er tussen deze merken een verband bestaat. 46 Het is immers mogelijk dat de conflicterende merken zijn ingeschreven voor waren of diensten zonder dat er een overlapping van het relevante publiek is. 47 Overigens zij eraan herinnerd dat de bekendheid van een merk wordt beoordeeld uitgaande van het publiek waarop de waren of diensten waarvoor dat merk is ingeschreven, gericht zijn. Dit kan het grote publiek of een meer specifiek publiek zijn (zie arrest General Motors, reeds aangehaald, punt 24).

391

48 Het valt dus niet uit te sluiten dat het doelpubliek van de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven, totaal onderscheiden is van het doelpubliek van de waren of diensten waarvoor het jongere merk is ingeschreven, en dat het oudere merk, ook al is dat bekend, bij het doelpubliek van het jongere merk onbekend is. In een dergelijk geval is het mogelijk dat het doelpubliek van elk van deze merken nooit in aanraking komt met het andere merk, zodat het geen verband tussen deze merken zal leggen. 49 Ook al is het doelpubliek van de waren of diensten waarvoor de conflicterende merken zijn ingeschreven, hetzelfde of tot op zekere hoogte overlappend, deze waren of diensten kunnen bovendien in die mate onderling verschillen dat het jongere merk onmogelijk het oudere merk bij het relevante publiek in gedachten kan oproepen. 50 De aard van de waren of diensten waarvoor de conflicterende merken zijn ingeschreven, moet bijgevolg in aanmerking worden genomen bij de beoordeling of tussen deze merken een verband bestaat. 51 Tevens is het mogelijk dat de bekendheid die sommige merken hebben verkregen, verder reikt dan het doelpubliek van de waren of diensten waarvoor deze merken zijn ingeschreven. 52 In een dergelijk geval kan het doelpubliek van de waren of diensten waarvoor het jongere merk is ingeschreven, een samenhang tussen de conflicterende merken zien hoewel dit publiek totaal onderscheiden is van het doelpubliek van de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven. 53 Bij de beoordeling of tussen de conflicterende merken een verband bestaat, kan het dus noodzakelijk zijn rekening te houden met de mate van bekendheid van het oudere merk teneinde te bepalen of deze bekendheid verder reikt dan het doelpubliek van dit merk. 54 Voorts is het zo dat hoe groter het intrinsieke dan wel door gebruik verkregen onderscheidend vermogen van het oudere merk is, des te groter de kans is dat dit oudere merk bij het relevante publiek in gedachten komt wanneer het met een gelijk of overeenstemmend jonger merk in aanraking komt. 55 Bij de beoordeling of tussen de conflicterende merken een verband bestaat, dient bijgevolg rekening te worden gehouden met de mate van onderscheidend vermogen van het oudere merk. 56 Aangezien een merk des te geschikter is om de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en wordt gebruikt te identificeren als afkomstig van de houder van dit merk, en bijgevolg het onderscheidend vermogen ervan des te groter is, naarmate dit merk uniek is â&#x20AC;&#x201C; dat wil zeggen, voor een woordmerk zoals INTEL, dat het woord waaruit het bestaat, door niemand wordt gebruikt voor enigerlei waren of diensten behalve door de houder van dit merk voor de door hem verkochte waren of diensten â&#x20AC;&#x201C;, dient te worden nagegaan of het oudere merk uniek is of in wezen uniek. 57 Ten slotte wordt noodzakelijkerwijs een verband tussen de conflicterende merken gelegd wanneer er verwarringsgevaar bestaat, dit wil zeggen wanneer het relevante publiek aanneemt of kan aannemen dat de onder het oudere merk verkochte waren of diensten en de onder het jongere merk verkochte waren of diensten afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen [zie in die zin met name arresten van 22 juni 1999, Lloyd

392

Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 17, en 12 juni 2008, O2 Holdings en O2 (UK), C-533/06, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 59]. 58 Zoals blijkt uit de punten 27 tot en met 31 van het reeds aangehaalde arrest AdidasSalomon en Adidas Benelux, is evenwel niet vereist dat verwarringsgevaar bestaat opdat de bij artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn geboden bescherming geldt. 59 De verwijzende rechter wenst meer in het bijzonder te vernemen of de sub a tot en met d van zijn eerste prejudiciële vraag genoemde omstandigheden volstaan om te concluderen dat tussen de conflicterende merken een verband bestaat. 60 Wat de omstandigheid sub d van deze vraag betreft, staat het feit dat het jongere merk het oudere merk in gedachten oproept bij de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument, gelijk met het bestaan van een dergelijk verband. 61 De omstandigheden sub a tot en met c van diezelfde vraag impliceren, zoals blijkt uit de punten 41 tot en met 58 van het onderhavige arrest, niet noodzakelijk het bestaan van een verband tussen de conflicterende merken, maar zij sluiten dat evenmin uit. De verwijzende rechter moet bij zijn onderzoek alle feiten van het hoofdgeding in overweging nemen. 62 Op de eerste vraag, sub i, en op de tweede vraag dient dus te worden geantwoord dat artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat het bestaan van een verband, in de zin van het reeds aangehaalde arrest AdidasSalomon en Adidas Benelux, tussen het bekende oudere merk en het jongere merk globaal dient te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. 63 De omstandigheid dat het jongere merk het bekende oudere merk in gedachten oproept bij de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument, staat gelijk met het bestaan van een verband, in de zin van het reeds aangehaalde arrest Adidas-Salomon en Adidas Benelux, tussen de conflicterende merken. 64 De omstandigheid dat: – het oudere merk zeer bekend is voor bepaalde specifieke soorten van waren of diensten, en – deze waren of diensten en de waren of diensten waarvoor het jongere merk is ingeschreven, niet soortgelijk zijn of in hoge mate niet soortgelijk zijn, en – het oudere merk uniek is voor welke waren of diensten ook, impliceert niet noodzakelijk het bestaan van een verband, in de zin van het reeds aangehaalde arrest Adidas-Salomon en Adidas-Benelux, tussen de conflicterende merken. Eerste vraag, sub ii, en derde vraag 65 Met zijn eerste vraag, sub ii, wenst de verwijzende rechter te vernemen of de aldaar sub a tot en met d genoemde omstandigheden volstaan als bewijs dat door het gebruik van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt of zou worden

393

getrokken uit of afbreuk wordt of zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. Met zijn derde vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen op basis van welke relevante criteria moet worden beoordeeld of door het gebruik van het jongere merk afbreuk wordt of zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk. 66 In de eerste plaats zijn de in artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn bedoelde inbreuken wanneer zij zich voordoen, zoals is uiteengezet in punt 30 van het onderhavige arrest, het gevolg van een bepaalde mate van overeenstemming van het oudere merk en het jongere merk, op grond waarvan het betrokken publiek een samenhang tussen deze twee merken ziet, dat wil zeggen een verband ertussen legt, ook al verwart het deze merken niet. 67 Hoe directer en sterker het oudere merk door het jongere merk in gedachten wordt opgeroepen, hoe groter de kans dat door het gebruik van het jongere merk op dat ogenblik of in de toekomst ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. 68 Zoals het bestaan van een verband tussen de conflicterende merken, moet het bestaan van een van de in artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn bedoelde inbreuken of een grote kans dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst voordoet, bijgevolg globaal worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder de reeds in punt 42 van het onderhavige arrest genoemde criteria. 69 Wat de mate van bekendheid en de mate van het onderscheidend vermogen van het oudere merk betreft, heeft het Hof overigens reeds geoordeeld dat hoe groter het onderscheidend vermogen en de bekendheid van het merk zijn, des te gemakkelijker een inbreuk zal kunnen worden vastgesteld (zie, met betrekking tot artikel 5, lid 2, van de richtlijn, arrest General Motors, reeds aangehaald, punt 30). 70 In de tweede plaats volstaan de sub a tot en met d van de eerste vraag genoemde omstandigheden niet als bewijs dat er sprake is van een ongerechtvaardigd voordeel en/of van afbreuk in de zin van artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn. 71 Wat met name de omstandigheid sub d van deze vraag betreft, impliceert het bestaan van een verband tussen de conflicterende merken zoals volgt uit punt 32 van het onderhavige arrest, voor de houder van het oudere merk niet dat hij niet moet bewijzen dat op dat tijdstip daadwerkelijk een inbreuk wordt gemaakt op zijn merk in de zin van artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn of dat er een grote kans bestaat dat in de toekomst een dergelijke inbreuk wordt gemaakt. 72 In de laatste plaats dient, wat inzonderheid de afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk betreft, op het tweede onderdeel van de derde vraag te worden geantwoord, ten eerste, dat het oudere merk niet noodzakelijk uniek moet zijn opdat het bestaan van een dergelijke inbreuk of van een grote kans dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst voordoet, kan worden aangetoond. 73 Een bekend merk heeft immers noodzakelijkerwijs â&#x20AC;&#x201C; op zijn minst door gebruik verkregen â&#x20AC;&#x201C; onderscheidend vermogen. Ook al is een bekend ouder merk niet uniek, door het gebruik van een gelijk of overeenstemmend jonger merk kan het onderscheidend vermogen van het oudere merk bijgevolg afzwakken.

394

74 Toch is het zo dat hoe unieker het oudere merk is, des te gemakkelijker door het gebruik van een gelijk of overeenstemmend jonger merk afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van dat oudere merk. 75 Ten tweede kan door een eerste gebruik van een gelijk of overeenstemmend jonger merk in voorkomend geval reeds op dat tijdstip daadwerkelijk afbreuk worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk of kan er sprake zijn van een grote kans dat in de toekomst op deze wijze afbreuk wordt gedaan. 76 Ten derde wordt er, zoals is benadrukt in punt 29 van het onderhavige arrest, afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk zodra dit merk minder geschikt wordt om de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en wordt gebruikt, te identificeren als afkomstig van de houder van dit merk, doordat door het gebruik van het jongere merk de identiteit van het oudere merk afbrokkelt en aan impact op het publiek inboet. 77 Bijgevolg veronderstelt het bewijs dat door het gebruik van het jongere merk afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk, dat is aangetoond dat het economische gedrag van de gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven, is gewijzigd als gevolg van het gebruik van het jongere merk of dat er een grote kans bestaat dat dit gedrag in de toekomst wijzigt. 78 Bij de beoordeling of door het gebruik van het jongere merk afbreuk wordt of zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk is daarentegen van geen belang of de houder van het jongere merk werkelijk commercieel voordeel haalt uit het onderscheidend vermogen van het oudere merk. 79 Op de eerste vraag, sub ii, en op de derde vraag dient dus te worden geantwoord dat artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat het bestaan van een gebruik van het jongere merk waardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt of zou worden getrokken uit of afbreuk wordt of zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk, globaal dient te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. 80 De omstandigheid dat: – het oudere merk zeer bekend is voor bepaalde specifieke soorten van waren of diensten, en – deze waren of diensten en de waren of diensten waarvoor het jongere merk is ingeschreven, niet soortgelijk zijn of in hoge mate niet soortgelijk zijn, en – het oudere merk uniek is voor welke waren of diensten ook, en – het jongere merk het bekende oudere merk in gedachten oproept bij de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument, volstaat niet als bewijs dat door het gebruik van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt of zou worden getrokken uit of afbreuk wordt of zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk in de zin van artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn. 81 Artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn dient aldus te worden uitgelegd dat:

395

– door het gebruik van het jongere merk afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het bekende oudere merk, ook al is laatstgenoemd merk niet uniek; –

een eerste gebruik van het jongere merk kan volstaan om onderscheidend vermogen van het oudere merk afbreuk te doen;

aan

het

– het bewijs dat door het gebruik van het jongere merk afbreuk wordt of zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk, veronderstelt dat is aangetoond dat het economische gedrag van de gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven, is gewijzigd als gevolg van het gebruik van het jongere merk of dat er een grote kans bestaat dat dit gedrag in de toekomst wijzigt. Kosten 82 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking. Het Hof van Justitie (Eerste kamer) verklaart voor recht: 1) Artikel 4, lid 4, sub a, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet aldus worden uitgelegd dat het bestaan van een verband, in de zin van het arrest van 23 oktober 2003, Adidas-Salomon en Adidas Benelux (C-408/01), tussen het bekende oudere merk en het jongere merk globaal dient te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. 2) De omstandigheid dat het jongere merk het bekende oudere merk in gedachten oproept bij de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument, staat gelijk met het bestaan van een verband, in de zin van het reeds aangehaalde arrest Adidas-Salomon en Adidas Benelux, tussen de conflicterende merken. 3) De omstandigheid dat: – het oudere merk zeer bekend is voor bepaalde specifieke soorten van waren of diensten, en – deze waren of diensten en de waren of diensten waarvoor het jongere merk is ingeschreven, niet soortgelijk zijn of in hoge mate niet soortgelijk zijn, en – het oudere merk uniek is voor welke waren of diensten ook, impliceert niet noodzakelijk het bestaan van een verband, in de zin van het reeds aangehaalde arrest Adidas-Salomon en Adidas-Benelux, tussen de conflicterende merken. 4) Artikel 4, lid 4, sub a, van richtlijn 89/104 moet aldus worden uitgelegd dat het bestaan van een gebruik van het jongere merk waardoor

396

ongerechtvaardigd voordeel wordt of zou worden getrokken uit of afbreuk wordt of zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk, globaal dient te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. 5) De omstandigheid dat: – het oudere merk zeer bekend is voor bepaalde specifieke soorten van waren of diensten, en – deze waren of diensten en de waren of diensten waarvoor het jongere merk is ingeschreven, niet soortgelijk zijn of in hoge mate niet soortgelijk zijn, en – het oudere merk uniek is voor welke waren of diensten ook, en – het jongere merk het bekende oudere merk in gedachten oproept bij de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument, volstaat niet als bewijs dat door het gebruik van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt of zou worden getrokken uit of afbreuk wordt of zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk in de zin van artikel 4, lid 4, sub a, van richtlijn 89/104. 6) Artikel 4, lid 4, sub a, van richtlijn 89/104 moet aldus worden uitgelegd dat: – door het gebruik van het jongere merk afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het bekende oudere merk, ook al is laatstgenoemd merk niet uniek; – een eerste gebruik van het jongere merk kan volstaan om aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk afbreuk te doen; – het bewijs dat door het gebruik van het jongere merk afbreuk wordt of zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk, veronderstelt dat is aangetoond dat het economische gedrag van de gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven, is gewijzigd als gevolg van het gebruik van het jongere merk of dat er een grote kans bestaat dat dit gedrag in de toekomst wijzigt. ondertekening

397

ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer) 18 juni 2009 (*)

„Richtlijn 89/104/EEG – Merken – Artikel 5, leden 1 en 2 – Gebruik in vergelijkende reclame – Recht om dit gebruik te laten verbieden – Ongerechtvaardigd voordeel uit reputatie – Afbreuk aan functies van merk – Richtlijn 84/450/EEG – Vergelijkende reclame – Artikel 3 bis, lid 1, sub g en h – Voorwaarden voor geoorloofde vergelijkende reclame – Oneerlijk voordeel ten gevolge van bekendheid van merk – Voorstelling van goed als imitatie of namaak”

In zaak C-487/07, betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG, ingediend door de Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) (Verenigd Koninkrijk) bij beslissing van 22 oktober 2007, ingekomen bij het Hof op 5 november 2007, in de procedure L’Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie tegen Bellure NV, Malaika Investments Ltd, handelend onder de handelsnaam „Honey pot cosmetic & Perfumery Sales”, Starion International Ltd, wijst HET HOF VAN JUSTITIE (Eerste kamer), samengesteld als volgt: P. Jann, kamerpresident, M. Ilešič (rapporteur), A. Tizzano, A. Borg Barthet en E. Levits, rechters, advocaat-generaal: P. Mengozzi, griffier: R. Şereş, administrateur, gezien de stukken en na de terechtzitting op 5 november 2008, gelet op de opmerkingen van: – L’Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC en Laboratoire Garnier & Cie, vertegenwoordigd door H. Carr en D. Anderson, QC, alsmede door J. Reid, barrister, geïnstrueerd door Baker & McKenzie LLP, – Malaika Investments Ltd en Starion International Ltd, vertegenwoordigd door R. Wyand, QC, alsmede door H. Porter en T. Moody-Stuart, solicitors,

398

– de regering van het Verenigd Koninkrijk, aanvankelijk vertegenwoordigd door T. Harris, vervolgens door L. Seeboruth als gemachtigden, bijgestaan door S. Malynciz, barrister, – de Franse regering, vertegenwoordigd door G. de Bergues, A.-L. During en B. Beaupère-Manokha als gemachtigden, – de Nederlandse regering, vertegenwoordigd door C. Wissels als gemachtigde, – de Poolse regering, vertegenwoordigd door A. Rutkowska en K. Rokicka als gemachtigden, – de Portugese regering, vertegenwoordigd door L. Inez Fernandes en I. Vieira da Silva als gemachtigden, – de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door W. Wils en H. Krämer als gemachtigden, gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 10 februari 2009, het navolgende Arrest 1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 5, leden 1 en 2, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), alsmede van artikel 3 bis, lid 1, van richtlijn 84/450/EEG van de Raad van 10 september 1984 inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame (PB L 250, blz. 17), zoals gewijzigd bij richtlijn 97/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 oktober 1997 (PB L 290, blz. 18; hierna: „richtlijn 84/450”). 2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een beroep dat werd ingesteld door L’Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC en Laboratoires Garnier & Cie (hierna samen: „L’Oréal e.a.”) tegen Bellure NV (hierna: „Bellure”), Malaika Investments Ltd, handelend onder de handelsnaam „Honey pot cosmetics & Perfumery Sales” (hierna: „Malaika”), en Starion International Ltd (hierna: „Starion”), met het oog op de veroordeling van laatstgenoemde ondernemingen wegens merkinbreuk. Toepasselijke bepalingen Gemeenschapsregeling 3 Richtlijn 89/104 is ingetrokken bij richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 299, blz. 25), die op 28 november 2008 in werking is getreden. Gelet op het tijdstip van de feiten, blijft richtlijn 89/104 echter van toepassing op het hoofdgeding. 4 De tiende overweging van de considerans van richtlijn 89/104 luidt als volgt:

399

„Overwegende dat de door het ingeschreven merk verleende bescherming, waarvan de functie met name is het merk als aanduiding van herkomst te waarborgen, absoluut is wanneer het merk gelijk is aan het teken en de waren of diensten dezelfde zijn; dat de bescherming ook geldt wanneer het merk overeenstemt met het teken en de waren of diensten soortgelijk zijn; dat het begrip overeenstemming in samenhang met het gevaar van verwarring moet worden uitgelegd: dat het gevaar van verwarring, dat van vele factoren afhangt en met name van de bekendheid van het merk op de markt, van de vraag in hoeverre een associatie mogelijk is met het gebruikte of ingeschreven teken, van de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en van de geïdentificeerde waren of diensten, de grondslag voor de bescherming vormt; dat de wijze waarop het gevaar van verwarring kan worden vastgesteld, en in het bijzonder de bewijslast, een zaak is van nationaal procesrecht, waarop deze richtlijn geen betrekking heeft.” 5 Artikel 5 van richtlijn 89/104, „Rechten verbonden aan het merk”, bepaalt: „1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden: a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is; b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk. 2. Elke lidstaat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economisch verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dit bekend is in de lidstaat en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. 3. Met name kan krachtens de leden 1 en 2 worden verboden: [...] b) het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken; [...] d) het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties. [...]” 6 Artikel 6, lid 1, van deze richtlijn, „Beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen”, luidt: „Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken: [...]

400

b) van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten; [...]” 7 De bepalingen inzake vergelijkende reclame zijn in de oorspronkelijke versie van richtlijn 84/450 ingevoegd bij richtlijn 97/55. 8 De punten 2, 7, 9, 11, 13 tot en met 15 en 19 van de considerans van richtlijn 97/55 luiden als volgt: „(2) Overwegende dat met de voltooiing van de interne markt het aanbod steeds gevarieerder zal worden; dat aangezien de consumenten zo veel mogelijk profijt van de interne markt kunnen en moeten trekken en aangezien reclame een zeer belangrijk middel is om overal in de Gemeenschap voor alle goederen en diensten reële afzetmogelijkheden te scheppen, de basisbepalingen die de vorm en inhoud van reclame regelen, uniform dienen te zijn en de voorwaarden voor het gebruik van vergelijkende reclame in de lidstaten geharmoniseerd dienen te worden; onder die voorwaarden zal dit ertoe bijdragen dat de voordelen van de verschillende vergelijkbare producten objectief kunnen worden belicht; dat vergelijkende reclame voorts in het belang van de consument een stimulans kan vormen voor de concurrentie tussen de leveranciers van goederen en diensten; [...] (7) Overwegende dat er voorwaarden voor – wat de vergelijking betreft – geoorloofde vergelijkende reclame moeten worden vastgesteld om te bepalen welke praktijken in verband met vergelijkende reclame de concurrentie kunnen verstoren, de concurrenten schade kunnen berokkenen en een negatieve invloed kunnen hebben op de keuze van de consument; dat die voorwaarden voor geoorloofde reclame criteria moeten omvatten voor een objectieve vergelijking van de kenmerken van goederen en diensten; [...] (9) Overwegende dat het, teneinde te voorkomen dat anti-concurrerende en oneerlijke wijze wordt uitsluitend vergelijkingen toe te staan tussen diensten die in dezelfde behoeften voorzien of zijn;

vergelijkende reclame op een aangewend, noodzakelijk is concurrerende goederen en voor hetzelfde doel bestemd

[...] (11) Overwegende dat de voorwaarden voor vergelijkende reclame cumulatief moeten zijn en in hun geheel moeten worden nageleefd; [...] [...] (13) Overwegende dat bij artikel 5 van [...] richtlijn 89/104 [...] de houder van een ingeschreven merk exclusieve rechten worden verleend, waaronder het recht derden te verbieden in het economisch verkeer hetzelfde of een vergelijkbaar teken te gebruiken voor dezelfde producten of diensten, of in voorkomend geval zelfs voor andere producten;

401

(14) Overwegende dat het voor een doeltreffende vergelijkende reclame evenwel noodzakelijk kan zijn de producten of diensten van een concurrent aan te duiden door melding te maken van een merk waarvan deze laatste de houder is of van diens handelsnaam; (15) Overwegende dat een dergelijk gebruik van het merk, de handelsnaam of een ander onderscheidingsteken van een derde, voor zover daarbij de in deze richtlijn vastgestelde voorwaarden worden nageleefd, geen inbreuk vormt op het exclusieve recht van die derde, aangezien er uitsluitend naar wordt gestreefd deze van elkaar te onderscheiden en aldus verschillen op objectieve wijze te doen uitkomen; [...] (19) Overwegende dat een vergelijking die goederen of diensten als een imitatie of een replica van goederen of diensten met een geregistreerd merk voorstelt, niet wordt geacht te voldoen aan de voorwaarden waaraan geoorloofde vergelijkende reclame moet voldoen.” 9 Volgens artikel 1 ervan beoogt richtlijn 84/450 met name, de voorwaarden vast te stellen waaronder vergelijkende reclame geoorloofd is. 10 Artikel 2, punt 1, van deze richtlijn omschrijft reclame als „iedere mededeling bij de uitoefening van een commerciële, industriële of ambachtelijke activiteit of van een vrij beroep ter bevordering van de afzet van goederen of diensten, met inbegrip van onroerende goederen, rechten en verplichtingen”. Volgens punt 2 bis van dit artikel wordt onder vergelijkende reclame verstaan „elke vorm van reclame waarbij een concurrent dan wel door een concurrent aangeboden goederen of diensten uitdrukkelijk of impliciet worden genoemd”. 11 Artikel 3 bis, lid 1, van deze richtlijn bepaalt: „Vergelijkende reclame is, wat de vergelijking betreft, geoorloofd op voorwaarde dat deze: a) niet misleidend is in de zin van artikel 2, lid [punt] 2, artikel 3 en artikel 7, lid 1; [...] d) er niet toe leidt dat op de markt de adverteerder met een concurrent, of de merken, handelsnamen, andere onderscheidende kenmerken, goederen of diensten van de adverteerder met die van een concurrent worden verward; e) niet de goede naam schaadt van of zich niet kleinerend uitlaat over de merken, handelsnamen, andere onderscheidende kenmerken, goederen, diensten, activiteiten of omstandigheden van een concurrent; [...] g) geen oneerlijk voordeel oplevert ten gevolge van de bekendheid van een merk, handelsnaam of andere onderscheidende kenmerken van een concurrent dan wel van de oorsprongsbenamingen van concurrerende producten; h) niet goederen of diensten voorstelt als een imitatie of namaak van goederen of diensten met een beschermd handelsmerk of beschermde handelsnaam.” Nationale regeling

402

12 De bepalingen van richtlijn 89/104 werden in nationaal recht omgezet bij de Trade Marks Act 1994 (merkenwet van 1994). Artikel 5, leden 1, sub a, en 2, van richtlijn 89/104 werd uitgevoerd bij artikel 10, leden 1 en 3, van deze wet. 13 De bepalingen van artikel 3 bis van richtlijn 84/450 werden in nationaal recht omgezet bij de Control of Misleading Advertisements (Amendment) Regulations 2000 (reglementeringen van 2000 inzake misleidende reclame) (SI 2000/914), waarbij een nieuw artikel 4 A is ingevoegd in de Control of Misleading Advertisements (Amendment) Regulations 1988 (reglementeringen van 1988 inzake misleidende reclame) (SI 1988/915). Hoofdgeding en prejudiciële vragen 14 L’Oréal e.a. behoren tot de groep L’Oréal, die luxeparfums produceert en in de handel brengt. In het Verenigd Koninkrijk zijn zij houdster van de volgende bekende merken, die zijn ingeschreven voor parfumerieën: – de aan het Trésor-parfum gekoppelde merken: – het woordmerk Trésor (hierna: „woordmerk Trésor”); – het woorden beeldmerk bestaande in een afbeelding van het Trésorparfumflesje, van voren en van opzij gezien, waarop met name het woord „Trésor” staat (hierna: „merk Trésor-flesje”); – het woorden beeldmerk bestaande in een afbeelding van het doosje waarin dit flesje in de handel wordt gebracht, van voren gezien, waarop met name de naam „Trésor” staat (hierna: „merk Trésor-doosje”); – de aan het Miracle-parfum gekoppelde merken: – het woordmerk Miracle (hierna: „woordmerk Miracle”); – het woorden beeldmerk bestaande in een afbeelding van het Miracleparfumflesje, van voren gezien, waarop met name het woord „Miracle” staat (hierna: „merk Miracle-flesje”); – het woorden beeldmerk bestaande in een afbeelding van het doosje waarin het Miracle-parfumflesje in de handel wordt gebracht, van voren gezien, waarop met name het woord „Miracle” staat (hierna: „merk Miracle-doosje”); – het woordmerk Anaïs-Anaïs; – de aan het Noa-parfum gekoppelde merken: – het woordmerk Noa Noa, alsmede – de woorden beeldmerken bestaande in een gestileerde weergave van het woord „Noa”. 15 Malaika en Starion brengen in het Verenigd Koninkrijk imitaties van luxeparfums uit de „Creation Lamis”-lijn in de handel. Starion verhandelt voorts imitaties van luxeparfums uit de lijnen „Dorall” en „Stitch”.

403

16 De lijnen „Creation Lamis” en „Dorall” worden geproduceerd door Bellure. 17 De „Creation Lamis”-lijn omvat met name het La Valeur-parfum, dat een imitatie is van het Trésor-parfum en waarvan het flesje en het doosje een zekere gelijkenis vertonen met die van Trésor. De lijn omvat verder het Pink Wonder-parfum, dat een imitatie is van het Miracle-parfum en waarvan het flesje en het doosje een zekere gelijkenis vertonen met die van Miracle. 18 In beide gevallen staat evenwel vast dat de gelijkenis niet zo groot is dat de wederverkopers of het publiek erdoor kunnen worden misleid. 19 De „Dorall”-lijn omvat met name het Coffret d’Or-parfum, dat een imitatie is van het Trésor-parfum en waarvan het flesje en het doosje een lichte gelijkenis vertonen met die van Trésor. 20 Tussen de doosjes van de parfums uit de „Stitch”-lijn, die er basic uitzien, en de flesjes en doosjes die door L’Oréal e.a. in de handel worden gebracht, is er geen enkele gelijkenis. 21 In het kader van de afzet van parfums uit de lijnen „Creation Lamis”, „Dorall” en „Stitch” bezorgen Malaika en Starion aan de kleinhandelaars vergelijkingslijsten die het woordmerk van het luxeparfum bevatten waarvan het verhandelde parfum de imitatie is (hierna: „vergelijkingslijsten”). 22 L’Oréal e.a. stelden bij de High Court of Justice of England and Wales (Chancery Division) een vordering wegens merkinbreuk in tegen Bellure, Malaika en Starion. 23 L’Oréal e.a. betoogden dat het gebruik van de vergelijkingslijsten een inbreuk vormde op hun woordmerken Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs en Noa, en op hun woorden beeldmerk Noa, en aldus in strijd was met artikel 10, lid 1, van de merkenwet van 1994. 24 Zij stelden voorts dat de imitatie van de flesjes en de doosjes van hun waren en de verkoop van parfum in die doosjes een inbreuk vormden op hun woordmerken Trésor en Miracle en op hun woorden beeldmerken Trésor-flesje, Trésor-doosje, Miracle-flesje en Miracle-doosje, en aldus in strijd waren met artikel 10, lid 3, van de merkenwet van 1994. 25 Bij beslissing van 4 oktober 2006 wees de High Court de vordering toe, voor zover die was gebaseerd op artikel 10, lid 1, van de merkenwet van 1994. Voor zover de vordering was gebaseerd op artikel 10, lid 3, van deze wet, werd die daarentegen slechts toegewezen met betrekking tot de merken Trésor-doosje en Miracle-flesje. 26 Zowel Malaika en Starion als L’Oréal e.a. stelden tegen deze beslissing hoger beroep in bij de Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division). 27 Met betrekking tot het gebruik van de vergelijkingslijsten waarop de woordmerken van L’Oréal e.a. worden vermeld, die volgens laatstgenoemden vergelijkende reclame in de zin van richtlijn 84/450 vormen, vraagt de verwijzende rechter zich af of het gebruik van het merk van een concurrent in dergelijke lijsten kan worden verboden op grond van artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104. 28 Zo dat het geval is, vraagt de verwijzende rechter zich af of een dergelijk gebruik mogelijk toch is toegestaan krachtens artikel 6, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104. Ervan uitgaande dat het gebruik van het merk van een concurrent in vergelijkende

404

reclame in overeenstemming is met het bepaalde in artikel 6 van richtlijn 89/104 wanneer die reclame voldoet aan artikel 3 bis van richtlijn 84/450, is hij van mening dat hij zonder uitlegging van laatstgenoemde bepaling in het hoofdgeding geen uitspraak kan doen. 29 Met betrekking tot het gebruik van soortgelijke doosjes en flesjes als die van de door L’Oréal e.a. in de handel gebrachte luxeparfums heeft de verwijzende rechter vragen bij het begrip „ongerechtvaardigd voordeel” in de zin van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104. 30 Daarop heeft de Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende vragen gesteld: „1) Wanneer een handelaar in een advertentie voor zijn eigen waren of diensten gebruikmaakt van een ingeschreven merk van een concurrent om de kenmerken (in het bijzonder de geur) van de door hem verhandelde waren te vergelijken met de kenmerken (in het bijzonder de geur) van de door de concurrent onder dat merk verhandelde waren, en hij dat merk daarbij gebruikt op een wijze die niet tot verwarring leidt of anderszins afbreuk doet aan de wezenlijke functie van het merk als herkomstaanduiding, valt dat gebruik dan onder artikel 5, lid 1, sub a of sub b, van richtlijn 89/104? 2) Wanneer een handelaar in het economisch verkeer (met name in een vergelijkingslijst) gebruikmaakt van een bekend ingeschreven merk om een kenmerk van zijn eigen waar (in het bijzonder de geur ervan) aan te duiden, en dit gebruik: a) geen enkel verwarringsgevaar met zich brengt, en b) de verkoop van de waren onder het bekende ingeschreven merk niet schaadt, en c) geen afbreuk doet aan de wezenlijke functie van het ingeschreven merk als herkomstgarantie, of aan de reputatie van het merk door aantasting van het imago, door verwatering of op enige andere wijze, en d) een belangrijke rol speelt in de reclame voor de waar van die handelaar, valt dat gebruik dan onder artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104? 3) Hoe moet de zinsnede ‚geen oneerlijk voordeel oplevert’ worden uitgelegd in artikel 3 bis, sub g, van richtlijn [84/450] en, in het bijzonder, verkrijgt een handelaar oneerlijk voordeel uit de reputatie van een bekend merk, wanneer hij in een vergelijkingslijst zijn eigen waar vergelijkt met een waar van een bekend merk? 4) Hoe moet de zinsnede ‚waren of diensten voorstelt als een imitatie of namaak’ in artikel 3 bis, sub h, van genoemde richtlijn worden uitgelegd, en, in het bijzonder, omvat deze formulering ook gevallen waarin een partij, zonder daarmee enige vorm van verwarring of misleiding te veroorzaken, enkel waarheidsgetrouw vermeldt dat een belangrijk kenmerk (de geur) van zijn waar overeenstemt met dat van een bekende waar die merkenrechtelijk beschermd is? 5) Wanneer een handelaar een teken dat overeenstemt met een ingeschreven merk dat een bepaalde reputatie geniet, maar er niet zodanig mee overeenstemt dat het ermee kan worden verward, op zodanige wijze gebruikt dat:

405

a) de wezenlijke functie van het ingeschreven merk als herkomstgarantie niet wordt aangetast of gevaar loopt; b) het ingeschreven merk of de reputatie ervan niet wordt aangetast of vervaagd, of het gevaar hiervoor bestaat; c) de merkhouder geen omzetverlies lijdt, en d) de merkhouder geen uit de promotie, het onderhoud en de versterking van zijn merk voortvloeiende opbrengsten misloopt; e) maar de handelaar een commercieel voordeel trekt uit het gebruik van zijn teken, omdat het overeenstemt met het ingeschreven merk, wordt dan ‚ongerechtvaardigd voordeel getrokken’ uit de reputatie van het ingeschreven merk in de zin van artikel 5, lid 2, van [richtlijn 89/104]?” Beantwoording van de prejudiciële vragen 31 Zoals uiteengezet door de verwijzende rechter, hebben de eerste tot en met de vierde vraag, over de uitlegging van artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 en artikel 3 bis, lid 1, van richtlijn 84/450, betrekking op het gebruik dat verweersters in het hoofdgeding in vergelijkingslijsten maken van de woordmerken waarvan L’Oréal e.a. houdster zijn, terwijl de vijfde vraag, over de uitlegging van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104, ziet op het gebruik van soortgelijke doosjes en flesjes als die van de door L’Oréal e.a. in de handel gebrachte luxeparfums, die door woorden beeldmerken worden beschermd. Aangezien laatstgenoemde bepaling evenwel ook op het gebruik van die merken in de betrokken vergelijkingslijsten kan worden toegepast, moet eerst op de vijfde vraag worden geantwoord. De vijfde vraag 32 Met zijn vijfde vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat een derde die gebruikmaakt van een teken dat overeenstemt met een bekend merk, kan worden geacht ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit het merk in de zin van die bepaling, wanneer dat gebruik hem een voordeel oplevert voor het in de handel brengen van zijn waren of diensten, zonder dat daardoor evenwel bij het publiek verwarring kan ontstaan, of het merk of de houder ervan schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend. 33 Preliminair zij eraan herinnerd dat het juridische en feitelijke kader door de verwijzende rechter wordt afgebakend, zodat het niet aan het Hof staat, feitelijke beoordelingen ter discussie te stellen (zie in die zin arresten van 13 november 2003, Neri, C-153/02, Jurispr. blz. I-13555, punten 34 en 35, en 17 juli 2008, ASM Brescia, C-347/06, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 28). Ook al kan het, zoals de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Franse regering hebben gesteld, op het eerste gezicht weinig waarschijnlijk lijken dat het gebruik door een derde van een met een merk overeenstemmend teken om waren in de handel te brengen die een imitatie zijn van de waren waarvoor dat merk is ingeschreven, de afzet van diens waren bevordert zonder dat tegelijk het imago of de afzet van de waren met dat merk wordt geschaad, het Hof is bijgevolg door die benadering van de verwijzende rechter gebonden. 34 Artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 biedt bekende merken een ruimere bescherming dan de bescherming die bij artikel 5, lid 1, van die richtlijn wordt verleend. De

406

specifieke grondslag voor deze bescherming bestaat in een gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een ingeschreven merk, zonder geldige reden, waardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt of zou worden getrokken uit of afbreuk wordt of zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van dat merk (zie in die zin arresten van 22 juni 2000, Marca Mode, C-425/98, Jurispr. blz. I-4861, punt 36; 23 oktober 2003, Adidas-Salomon en Adidas Benelux, C-408/01, Jurispr. blz. I-12537, punt 27, en 10 april 2008, adidas en adidas Benelux, C-102/07, Jurispr. blz. I-2439, punt 40, alsmede met betrekking tot artikel 4, lid 4, sub a, van richtlijn 89/104, arrest van 27 november 2008, Intel Corporation, C-252/07, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 26). 35 Voorts heeft het Hof gepreciseerd dat artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 eveneens van toepassing is met betrekking tot waren en diensten die gelijk of soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven (zie in die zin arrest van 9 januari 2003, Davidoff, C-292/00, Jurispr. blz. I-389, punt 30, alsmede reeds aangehaalde arresten Adidas-Salomon en Adidas Benelux, punten 18-22, en adidas en adidas Benelux, punt 37). 36 De inbreuken bedoeld in artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104, wanneer zij zich voordoen, zijn het gevolg van een zekere mate van overeenstemming tussen het merk en het teken, op grond waarvan het betrokken publiek een samenhang ziet tussen het teken en het merk, dat wil zeggen een verband hiertussen legt, ook al verwart het deze niet. Niet vereist is dus dat tussen het bekende merk en het door de derde gebruikte teken een zodanige mate van overeenstemming bestaat dat daardoor bij het in aanmerking komend publiek verwarring kan ontstaan. Het volstaat dat het bekende merk en het teken zodanig met elkaar overeenstemmen dat het betrokken publiek een verband tussen het teken en het merk legt (zie reeds aangehaalde arresten Adidas-Salomon en Adidas Benelux, punten 29 en 31, alsmede adidas en adidas Benelux, punt 41). 37 Dat het publiek een dergelijk verband legt, is een noodzakelijke maar op zich geen voldoende voorwaarde voor de conclusie dat er sprake is van een van de inbreuken waartegen artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 bekende merken bescherming biedt (zie in die zin arrest Intel Corporation, reeds aangehaald, punten 31 en 32). 38 Deze inbreuken zijn ten eerste afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het merk, ten tweede afbreuk aan de reputatie van dat merk en ten derde ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van dat merk (zie in die zin arrest Intel Corporation, reeds aangehaald, punt 27). 39 Er is sprake van afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het merk, hetgeen ook „verwatering”, „verschraling” of „vervaging” wordt genoemd, zodra dit merk minder geschikt wordt om de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en wordt gebruikt, te identificeren, doordat door het gebruik van het teken dat daaraan gelijk is of daarmee overeenstemt door de derde de identiteit van het merk afbrokkelt en aan impact op het publiek inboet. Dat is met name het geval wanneer het merk, dat onmiddellijk een associatie opriep met de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, deze associatie niet meer kan oproepen (zie in die zin arrest Intel Corporation, reeds aangehaald, punt 29). 40 Er is sprake van afbreuk aan de reputatie van het merk, ook wel „aantasting” of „degeneratie” genoemd, wanneer de waren of diensten waarvoor het teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk door de derde wordt gebruikt, op zodanige wijze aan de zintuigen van het publiek appelleren, dat de aantrekkingskracht van het merk vermindert. Het risico op een dergelijke afbreuk

407

kan met name volgen uit het feit dat de waren of diensten die door de derde worden aangeboden een kenmerk of kwaliteit bezitten waarvan een negatieve invloed op het imago van het merk kan uitgaan. 41 Het begrip „ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk”, ook aangeduid als „meeliften” en „free riding”, verwijst niet naar de schade die het merk wordt berokkend, maar naar het profijt dat de derde haalt uit het gebruik van het teken dat daaraan gelijk is of daarmee overeenstemt. Het omvat met name alle gevallen waarin, dankzij de afstraling van het imago van het merk of de door dit merk opgeroepen kenmerken op de waren die worden aangeduid door het teken dat daaraan gelijk is of daarmee overeenstemt, duidelijk sprake is van exploitatie van de bekendheid van het merk. 42 Zodra er sprake is van één van deze drie soorten inbreuken, is artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 van toepassing (zie in die zin arrest Intel Corporation, reeds aangehaald, punt 28). 43 Hieruit volgt dat het voordeel dat een derde haalt uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, ongerechtvaardigd kan blijken, ook al wordt door het gebruik van het teken dat daaraan gelijk is of daarmee overeenstemt, noch het onderscheidend vermogen, noch de reputatie van het merk aangetast, noch, meer algemeen, de houder ervan schade berokkend. 44 Om uit te maken of door het gebruik van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, moet een globale beoordeling worden gemaakt met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder met name de mate van bekendheid en de mate waarin het merk onderscheidend vermogen heeft, de mate van overeenstemming van de conflicterende merken alsmede de aard van en de mate waarin de betrokken waren en diensten gerelateerd zijn. Met betrekking tot de mate van bekendheid en de mate waarin het merk onderscheidend vermogen heeft, heeft het Hof reeds geoordeeld dat hoe groter het onderscheidend vermogen en de bekendheid van dat merk zijn, des te gemakkelijker een inbreuk zal kunnen worden vastgesteld. Uit de rechtspraak volgt ook dat hoe directer en sterker het merk door het teken in gedachten wordt opgeroepen, hoe groter de kans is dat door het gebruik van het teken op dat ogenblik of in de toekomst ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk (zie in die zin arrest Intel Corporation, reeds aangehaald, punten 67-69). 45 Voorts zij erop gewezen dat in het kader van een dergelijke globale beoordeling zo nodig ook het bestaan van een gevaar voor verwatering of aantasting van het merk in aanmerking kan worden genomen. 46 In het onderhavige geval staat vast dat Malaika en Starion doosjes en flesjes gebruiken die overeenstemmen met die van de bekende door L’Oréal e.a. ingeschreven merken, om parfums te verhandelen die „goedkope” imitaties zijn van de luxeparfums waarvoor die merken worden ingeschreven en gebruikt. 47 Dienaangaande heeft de verwijzende rechter een verband vastgesteld tussen, enerzijds, een aantal door Malaika en Starion gebruikte doosjes, en, anderzijds, een aantal merken voor doosjes en flesjes waarvan L’Oréal e.a. houdster zijn. Voorts blijkt uit de verwijzingsbeslissing dat dit verband verweersters in het hoofdgeding commercieel voordeel verschaft. Uit de verwijzingsbeslissing volgt tevens dat de overeenstemming tussen die merken en de door Malaika en Starion verhandelde waren bewust is nagestreefd zodat het publiek de link zou leggen tussen de

408

luxeparfums en de imitaties daarvan, en deze imitaties gemakkelijker zouden worden verkocht. 48 Bij de algemene beoordeling die de verwijzende rechter zal moeten verrichten om uit te maken of in die omstandigheden kan worden vastgesteld dat ongerechtvaardigd voordeel is getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, zal met name rekening moeten worden gehouden met het feit dat het gebruik van doosjes en flesjes die overeenstemmen met die van de geïmiteerde parfums erop gericht is, voor reclamedoeleinden profijt te halen uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van de merken waaronder die parfums in de handel worden gebracht. 49 In dit verband zij gepreciseerd dat wanneer een derde door het gebruik van een teken dat overeenstemt met een bekend merk, in het kielzog van dit merk probeert te varen om van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige ervan te profiteren alsmede om zonder enige financiële vergoeding en zonder daarvoor passende inspanningen te moeten leveren, voordeel te halen uit de commerciële inspanning die de houder van het merk heeft gedaan om het imago van dat merk te creëren en te onderhouden, het uit dat gebruik voortvloeiende voordeel moet worden geacht ongerechtvaardigd te zijn getrokken uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van dat merk. 50 Gelet op het voorgaande, moet op de vijfde vraag worden geantwoord dat artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat voor een ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk in de zin van die bepaling noch is vereist dat er sprake is van verwarringsgevaar, noch dat er gevaar bestaat dat aan dat onderscheidend vermogen of die reputatie afbreuk wordt gedaan, of, meer algemeen, aan de houder ervan schade wordt berokkend. Het voordeel dat voortvloeit uit het gebruik door een derde van een teken dat overeenstemt met een bekend merk, wordt door die derde ongerechtvaardigd uit dat onderscheidend vermogen of die reputatie getrokken wanneer hij door dit gebruik in het kielzog van het bekende merk probeert te varen om te profiteren van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige van dat merk, en om zonder financiële vergoeding profijt te halen uit de commerciële inspanning die de houder van het merk heeft geleverd om het imago van dit merk te creëren en te onderhouden. De eerste en de tweede vraag 51 Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of artikel 5, lid 1, sub a of b, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat de houder van een ingeschreven merk gerechtigd is, een derde het gebruik in vergelijkende reclame te laten verbieden van een teken dat gelijk is aan dat merk, voor waren of diensten die gelijk zijn aan die waarvoor dat merk is ingeschreven, wanneer dat gebruik geen afbreuk kan doen aan de wezenlijke functie van het merk als herkomstaanduiding van de waren of diensten. De tweede vraag van de verwijzende rechter, die samen met de eerste moet worden onderzocht, houdt in wezen in of de houder van een algemeen bekend merk zich op grond van lid 1, sub a, van dat artikel kan verzetten tegen een dergelijk gebruik, wanneer dit geen afbreuk doet aan het merk of een van de functies ervan, maar toch een belangrijke rol speelt bij de reclame voor de waren of diensten van de derde. 52 Vooraf zij erop gewezen dat vergelijkingslijsten als die welke in het hoofdgeding aan de orde zijn, als vergelijkende reclame kunnen worden aangemerkt. In de zin van artikel 2, punt 1, van richtlijn 84/450 is reclame immers iedere mededeling bij de uitoefening van een commerciële, industriële of ambachtelijke activiteit of van een

409

vrij beroep ter bevordering van de afzet van goederen of diensten. Volgens artikel 2, punt 2 bis, van deze richtlijn moet dergelijke reclame als vergelijkende reclame worden gekwalificeerd wanneer daarbij een concurrent dan wel door een concurrent aangeboden goederen of diensten uitdrukkelijk of impliciet worden genoemd. Gelet op deze bijzonder ruime definities, kan vergelijkende reclame zeer uiteenlopende vormen aannemen [zie in die zin arresten van 25 oktober 2001, Toshiba Europe, C-112/99, Jurispr. blz. I-7945, punten 28 en 31; 8 april 2003, Pippig Augenoptik, C-44/01, Jurispr. blz. I-3095, punt 35; 19 april 2007, De Landtsheer Emmanuel, C-381/05, Jurispr. blz. I-3115, punt 16, en 12 juni 2008, O2 Holdings en O2 (UK), C-533/06, Jurispr. blz. I-4231, punt 42]. 53 Voorts heeft het Hof geoordeeld dat het gebruik dat een adverteerder in vergelijkende reclame maakt van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk van een concurrent, om de door laatstgenoemde aangeboden waren of diensten aan te duiden, neerkomt op een gebruik voor de waren of diensten van de adverteerder zelf, in de zin van artikel 5, leden 1 en 2, van richtlijn 89/104. Een dergelijk gebruik kan dus in voorkomend geval worden verboden op grond van genoemde bepalingen [zie arrest O2 Holdings en O2 (UK), reeds aangehaald, punten 36 en 37]. 54 Het Hof heeft evenwel gepreciseerd dat de houder van een ingeschreven merk niet gerechtigd is, te verbieden dat een derde in vergelijkende reclame die voldoet aan alle in artikel 3 bis, lid 1, van richtlijn 84/450 genoemde voorwaarden voor geoorloofdheid, gebruikmaakt van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk [zie arrest O2 Holdings en O2 (UK), reeds aangehaald, punten 45 en 51]. 55 Verder staat vast dat Malaika en Starion in de vergelijkingslijsten voor parfums gebruik hebben gemaakt van de woordmerken Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs en Noa, zoals die door L’Oréal e.a. zijn ingeschreven, en niet van tekens die slechts met die merken overeenstemmen. Dat gebruik is overigens gemaakt in verband met dezelfde waren als die waarvoor die merken zijn ingeschreven, te weten parfums. 56 Een dergelijk gebruik valt binnen de werkingssfeer van artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104, en niet binnen die van artikel 5, lid 1, sub b, daarvan. 57 Volgens artikel 5, lid 1, eerste zin, van richtlijn 89/104 geeft het ingeschreven merk de houder een uitsluitend recht. Ingevolge artikel 5, lid 1, sub a, van deze richtlijn staat dit uitsluitend recht de houder toe, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven. 58 Het Hof heeft reeds vastgesteld dat het in artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 bedoelde uitsluitende recht is verleend om de merkhouder de mogelijkheid te bieden, zijn specifieke belangen als houder van dat merk te beschermen, dat wil zeggen zeker te stellen dat het merk zijn wezenlijke functies kan vervullen, en dat de uitoefening van dit recht derhalve beperkt moet blijven tot de gevallen waarin het gebruik van het teken door een derde afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk (arresten van 12 november 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Jurispr. blz. I-10273, punt 51; 16 november 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Jurispr. blz. I-10989, punt 59, en 25 januari 2007, Adam Opel, C-48/05, Jurispr. blz. I-1017, punt 21). Tot die functies behoren niet alleen de wezenlijke functie van het merk, de consument de herkomst van de waar of de dienst te waarborgen, maar ook de overige functies ervan, zoals met name die welke erin bestaat de kwaliteit van deze waar of deze dienst te garanderen, of de communicatie-, de investerings- en de reclamefunctie.

410

59 De bij artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 verleende bescherming is dus ruimer dan die waarin artikel 5, lid 1, sub b, voorziet, voor de toepassing waarvan er sprake moet zijn van verwarringsgevaar en dus van de mogelijkheid dat aan de wezenlijke functie van het merk afbreuk wordt gedaan [zie in die zin reeds aangehaalde arresten Davidoff, punt 28, alsmede O2 Holdings en O2 (UK), punt 57]. Ingevolge de tiende overweging van de considerans van richtlijn 89/104 is de door het ingeschreven merk verleende bescherming namelijk absoluut wanneer het merk gelijk is aan het teken en de waren of diensten dezelfde zijn, terwijl wanneer het merk overeenstemt met het teken en de waren of diensten soortgelijk zijn, het gevaar voor verwarring de specifieke grondslag voor de bescherming vormt. 60 Uit de in punt 58 van het onderhavige arrest aangehaalde rechtspraak blijkt dat de houder van het merk zich niet op grond van artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 kan verzetten tegen het gebruik van een teken dat gelijk is aan het merk, wanneer dat gebruik aan geen van de functies van het merk afbreuk kan doen (zie ook reeds aangehaalde arresten Arsenal Football Club, punt 54, en Adam Opel, punt 22). 61 Zo heeft het Hof reeds geoordeeld dat het gebruik voor zuiver beschrijvende doeleinden van de werkingssfeer van artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 is uitgesloten, omdat dat gebruik geen van de belangen aantast die deze bepaling beoogt te beschermen en dus niet onder het begrip gebruik in de zin van die bepaling valt (zie in die zin arrest van 14 mei 2002, Hölterhoff, C-2/00, Jurispr. blz. I-4187, punt 16). 62 In dit verband zij evenwel gepreciseerd dat de in het hoofdgeding beschreven situatie wezenlijk verschilt van die in de reeds aangehaalde zaak Hölterhoff, aangezien de woordmerken waarvan L’Oréal e.a. houdster zijn in de door Malaika en Starion verspreide vergelijkingslijsten niet voor zuiver beschrijvende doeleinden maar voor reclamedoeleinden worden gebruikt. 63 Het staat aan de verwijzende rechter, te beoordelen of in een situatie als die in het hoofdgeding het gebruik dat van de merken van L’Oréal e.a. wordt gemaakt, afbreuk kan doen aan een van de functies van die merken, zoals met name de communicatie-, de investerings- of de reclamefunctie daarvan. 64 Voor zover de verwijzende rechter heeft vastgesteld dat die merken bekendheid genieten, kan het gebruik ervan in de vergelijkingslijsten voorts worden verboden krachtens artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104, voor de toepassing waarvan, zoals in punt 50 van dit arrest is geoordeeld, er niet noodzakelijkerwijs gevaar moet bestaan dat het merk of de houder ervan schade wordt berokkend doordat de derde ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het gebruik van het merk. 65 Gelet op het voorgaande, moet op de eerste en de tweede vraag worden geantwoord dat artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat de houder van een ingeschreven merk gerechtigd is, een derde in vergelijkende reclame die niet aan alle in artikel 3 bis, lid 1, van richtlijn 84/450 genoemde voorwaarden voor geoorloofdheid voldoet, het gebruik te laten verbieden van een teken dat gelijk is aan dat merk en wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor dat merk is ingeschreven, ook wanneer dat gebruik geen afbreuk kan doen aan de wezenlijke functie van het merk, die erin bestaat de herkomst van de waren of diensten aan te duiden, mits dat gebruik afbreuk doet of kan doen aan één van de overige functies van het merk. De derde en de vierde vraag

411

66 Met zijn derde en zijn vierde vraag, die samen moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 3 bis, lid 1, van richtlijn 84/450 aldus moet worden uitgelegd dat een adverteerder, wanneer hij door middel van een vergelijkingslijst, zonder daarmee verwarring en misleiding te veroorzaken, aangeeft dat een wezenlijk kenmerk van zijn waar overeenstemt met dat van een waar die onder een algemeen bekend merk wordt verhandeld, waarvan de waar van de adverteerder een imitatie is, oneerlijk voordeel trekt uit de bekendheid van dat merk in de zin van dat artikel 3 bis, lid 1, sub g, dan wel â&#x20AC;&#x17E;goederen of diensten voorstelt als een imitatie of namaakâ&#x20AC;? in de zin van artikel 3 bis, lid 1, sub h. 67 Artikel 3 bis, lid 1, sub a tot en met h, van richtlijn 84/450 formuleert cumulatieve voorwaarden waaraan vergelijkende reclame moet voldoen om als geoorloofd te kunnen worden gekwalificeerd. 68 Die voorwaarden strekken tot afweging van de verschillende belangen die kunnen worden geraakt doordat vergelijkende reclame wordt toegestaan. Zo blijkt uit de punten 2, 7 en 9 van de considerans van richtlijn 97/55, gelezen in onderlinge samenhang, dat genoemd artikel 3 bis tot doel heeft de concurrentie tussen de leveranciers van goederen en diensten in het belang van de consument te stimuleren, door concurrenten de mogelijkheid te bieden om objectief de voordelen van verschillende vergelijkbare waren te belichten en door tegelijk praktijken te verbieden die de concurrentie kunnen verstoren, de concurrenten schade kunnen berokkenen en een negatieve invloed kunnen hebben op de keuze van de consument. 69 Daaruit volgt dat de in dat artikel 3 bis, lid 1, genoemde voorwaarden in de meest gunstige zin moeten worden uitgelegd teneinde reclame toe te staan waarin de kenmerken van goederen of diensten objectief worden vergeleken (zie in die zin arrest De Landtsheer Emmanuel, reeds aangehaald, punt 35 en aldaar aangehaalde rechtspraak), waarbij ervoor moet worden gezorgd dat vergelijkende reclame niet op een anti-concurrerende en oneerlijke wijze wordt aangewend of op een zodanige manier dat de belangen van de consument worden geschaad. 70 Wat concreter het gebruik van het merk van een concurrent in vergelijkende reclame betreft, stelt artikel 3 bis, lid 1, van richtlijn 84/450 een dergelijk gebruik met name afhankelijk van vier specifieke voorwaarden, die respectievelijk sub d, e, g en h, daarvan worden genoemd. Daarbij wordt verlangd dat het gebruik van het merk geen gevaar voor verwarring meebrengt, de goede naam van het merk niet schaadt of niet gepaard gaat met kleinerende uitlatingen erover, geen oneerlijk voordeel oplevert ten gevolge van de bekendheid van het merk, en goederen en diensten daarbij niet worden voorgesteld als een imitatie of namaak van de waren of diensten met het merk. 71 Zoals blijkt uit de punten 13 tot en met 15 van de considerans van richtlijn 97/55, beogen die voorwaarden het belang van de houder van het merk bij bescherming van zijn uitsluitend recht in overeenstemming te brengen met het belang van de concurrenten van die houder alsmede met dat van de consument bij effectieve vergelijkende reclame die de verschillen tussen de aangeboden goederen of diensten objectief belicht. 72 Hieruit volgt dat het gebruik van het merk van een concurrent in vergelijkende reclame volgens het gemeenschapsrecht geoorloofd is, wanneer bij die vergelijking een dergelijke objectieve belichting van de verschillen plaatsvindt, die niet tot doel of tot gevolg heeft dat situaties van oneerlijke concurrentie in het leven worden geroepen als die welke met name in artikel 3 bis, lid 1, sub d, e, g en h, van

412

richtlijn 84/450 worden beschreven (zie in die zin arrest Pippig Augenoptik, reeds aangehaald, punt 49). 73 Wat in de eerste plaats artikel 3 bis, lid 1, sub h, van richtlijn 84/450 betreft, ingevolge hetwelk vergelijkende reclame goederen of diensten niet mag voorstellen als een imitatie of namaak van goederen of diensten met een beschermd handelsmerk of beschermde handelsnaam, zij vastgesteld dat duidelijk uit de bewoordingen van deze bepaling en uit punt 19 van de considerans van richtlijn 97/55 volgt dat deze voorwaarde niet alleen op namaakgoederen, maar ook op elke imitatie en replica van toepassing is. 74 Voorts blijkt uit een systematische uitlegging van artikel 3 bis, lid 1, sub h, van richtlijn 84/450 dat deze bepaling niet verlangt dat de vergelijkende reclame een misleidend karakter heeft en evenmin dat er sprake is van verwarringsgevaar. Het ontbreken van een misleidend karakter en de afwezigheid van verwarringsgevaar vormen namelijk onafhankelijke voorwaarden voor de geoorloofdheid van vergelijkende reclame die in artikel 3 bis, lid 1, sub a en d, worden geformuleerd. 75 De in artikel 3 bis, lid 1, sub h, van richtlijn 84/450 gestelde voorwaarde strekt specifiek ertoe de adverteerder te verbieden, in vergelijkende reclame tot uitdrukking te brengen dat de waar of de dienst die hij in de handel brengt, een imitatie of namaak is van de waar of de dienst met het merk. Zoals de advocaatgeneraal in punt 84 van zijn conclusie heeft uiteengezet, zijn in dit verband niet alleen reclameboodschappen verboden die expliciet het idee weergeven dat er sprake is van een imitatie of namaak, maar ook die welke, gelet op de concrete globale voorstelling en economische context, geschikt zijn om dat idee aan de doelgroep over te brengen. 76 Vaststaat dat de in het hoofdgeding aan de orde zijnde vergelijkingslijsten tot doel en tot gevolg hebben, dat de aandacht van de doelgroep wordt gevestigd op het originele parfum waarvan de door Malaika en Starion verhandelde parfums worden geacht een imitatie te zijn. Deze lijsten bevestigen dus dat laatstgenoemde parfums een imitatie zijn van de parfums die onder een aantal merken van L’Oréal e.a. in de handel worden gebracht en stellen de door de adverteerder verkochte producten bijgevolg voor als een imitatie van waren met een beschermd merk in de zin van artikel 3 bis, lid 1, sub h, van richtlijn 84/450. Zoals de advocaat-generaal in punt 88 van zijn conclusie heeft aangegeven, is in dit verband de vraag irrelevant, of de reclameboodschap vermeldt dat het gaat om een imitatie van de waar met een beschermd merk in haar geheel of slechts om een imitatie van een belangrijk kenmerk ervan, zoals in casu de geur van de betrokken waren. 77 Wat in de tweede plaats artikel 3 bis, lid 1, sub g, van richtlijn 84/450 betreft, ingevolge hetwelk vergelijkende reclame geen oneerlijk voordeel mag opleveren ten gevolge van de bekendheid van een merk, zij erop gewezen dat het begrip „oneerlijk voordeel” ten gevolge van die bekendheid, welk begrip zowel in die bepaling als in artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 („ongerechtvaardigd voordeel”) wordt gebruikt, in het licht van de punten 13 tot en met 15 van de considerans van richtlijn 97/55, in beginsel op dezelfde wijze moet worden uitgelegd [zie naar analogie arrest O2 Holdings en O2 (UK), reeds aangehaald, punt 49]. 78 Aangezien in punt 76 van het onderhavige arrest is vastgesteld dat de door verweersters in het hoofdgeding gebruikte vergelijkingslijsten de door hen in de handel gebrachte parfums voorstellen als een imitatie of namaak van waren met een beschermd merk in de zin van artikel 3 bis, lid 1, sub h, van richtlijn 84/450, dient de derde vraag aldus te worden begrepen dat zij erop gericht is te vernemen of in dergelijke omstandigheden het voordeel dat voortvloeit uit het gebruik van die

413

lijsten een oneerlijk voordeel ten gevolge van de bekendheid van dat beschermde merk in de zin van dat artikel 3 bis, lid 1, sub g, is. 79 Dienaangaande zij vastgesteld dat aangezien vergelijkende reclame waarbij de waren van de adverteerder als een imitatie van een waar met een merk worden voorgesteld, volgens richtlijn 84/450 indruist tegen de eerlijke concurrentie en dus ongeoorloofd is, het voordeel dat de adverteerder dankzij dergelijke reclame behaalt, voortkomt uit oneerlijke concurrentie en derhalve als een oneerlijk voordeel ten gevolge van de bekendheid van dat merk moet worden beschouwd. 80 Bijgevolg moet op de derde en de vierde vraag worden geantwoord dat artikel 3 bis, lid 1, van richtlijn 84/450 aldus moet worden uitgelegd dat een adverteerder die in vergelijkende reclame expliciet of impliciet vermeldt dat de waar die hij in de handel brengt, een imitatie is van een waar met een algemeen bekend merk, „goederen of diensten voorstelt als een imitatie of namaak” in de zin van genoemd artikel 3 bis, lid 1, sub h. Het voordeel dat de adverteerder dankzij een dergelijke ongeoorloofde vergelijkende reclame behaalt, moet als een „oneerlijk voordeel” ten gevolge van de bekendheid van dat merk in de zin van dat artikel 3 bis, lid 1, sub g, worden beschouwd. Kosten 81 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking. Het Hof van Justitie (Eerste kamer) verklaart voor recht: 1) Artikel 5, lid 2, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet aldus worden uitgelegd dat voor een ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk in de zin van die bepaling noch is vereist dat er sprake is van verwarringsgevaar, noch dat er gevaar bestaat dat aan dat onderscheidend vermogen of die reputatie afbreuk wordt gedaan, of, meer algemeen, aan de houder ervan schade wordt berokkend. Het voordeel dat voortvloeit uit het gebruik door een derde van een teken dat overeenstemt met een bekend merk, wordt door die derde ongerechtvaardigd uit dat onderscheidend vermogen of die reputatie getrokken wanneer hij door dit gebruik in het kielzog van het bekende merk probeert te varen om te profiteren van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige van dat merk, en om zonder financiële vergoeding profijt te halen uit de commerciële inspanning die de houder van het merk heeft geleverd om het imago van dit merk te creëren en te onderhouden. 2) Artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 moet aldus worden uitgelegd dat de houder van een ingeschreven merk gerechtigd is, een derde in vergelijkende reclame die niet voldoet aan alle voorwaarden voor geoorloofdheid genoemd in artikel 3 bis, lid 1, van richtlijn 84/450/EEG van de Raad van 10 september 1984 inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame, zoals gewijzigd bij richtlijn 97/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 oktober 1997, het gebruik te laten verbieden van een teken dat gelijk is aan

414

dat merk en wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor dat merk is ingeschreven, ook wanneer dat gebruik geen afbreuk kan doen aan de wezenlijke functie van het merk, die erin bestaat de herkomst van de waren of diensten aan te duiden, mits dat gebruik afbreuk doet of kan doen aan één van de overige functies van het merk. 3) Artikel 3 bis, lid 1, van richtlijn 84/450, zoals gewijzigd bij richtlijn 97/55, moet aldus worden uitgelegd dat een adverteerder die in vergelijkende reclame expliciet of impliciet vermeldt dat de waar die hij in de handel brengt, een imitatie is van een waar met een algemeen bekend merk, „goederen of diensten voorstelt als een imitatie of namaak” in de zin van genoemd artikel 3 bis, lid 1, sub h. Het voordeel dat de adverteerder dankzij een dergelijke ongeoorloofde vergelijkende reclame behaalt, moet als een „oneerlijk voordeel” ten gevolge van de bekendheid van dat merk in de zin van dat artikel 3 bis, lid 1, sub g, worden beschouwd. ondertekeningen

ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer) 6 oktober 2009 (*)

„Merken – Verordening (EG) nr. 40/94 – Artikel 9, lid 1, sub c – In Gemeenschap bekend merk – Geografische omvang van bekendheid”

In zaak C-301/07, betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG, ingediend door het Oberste Gerichtshof (Oostenrijk) bij beslissing van 12 juni 2007, ingekomen bij het Hof op 26 juni 2007, in de procedure PAGO International GmbH tegen Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH, wijst HET HOF VAN JUSTITIE (Tweede kamer), samengesteld als volgt: C. W. A. Timmermans, kamerpresident, J.-C. Bonichot, K. Schiemann, J. Makarczyk en L. Bay Larsen (rapporteur), rechters, advocaat-generaal: E. Sharpston, griffier: B. Fülöp, administrateur,

415

gezien de stukken en na de terechtzitting op 5 juni 2008, gelet op de opmerkingen van: – PAGO International GmbH, vertegenwoordigd door C. Hauer, Rechtsanwalt, – Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH, vertegenwoordigd door G. Schönherr, Rechtsanwalt, – de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door W. Wils en H. Krämer als gemachtigden, gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 30 april 2009, het navolgende Arrest 1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 9, lid 1, sub c, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1; hierna: „verordening”). 2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen PAGO International GmbH (hierna: „PAGO”) en Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH (hierna: „Tirolmilch”) over het gemeenschapsmerk waarvan PAGO houder is. Rechtskader 3 Artikel 1, lid 2, van de verordening bepaalt: „Het gemeenschapsmerk vormt een eenheid: het heeft dezelfde rechtsgevolgen in de gehele Gemeenschap. Inschrijving [...] of nietigverklaring en verbod op het gebruik ervan zijn slechts voor de gehele Gemeenschap mogelijk. Dit beginsel is van toepassing tenzij deze verordening anders bepaalt.” 4 Artikel 9, lid 1, sub c, van de verordening bepaalt: „1. Het gemeenschapsmerk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden: [...] c) dat gelijk is aan of overeenstemt met het gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het gemeenschapsmerk ingeschreven is, indien het een in de Gemeenschap bekend merk betreft en indien door het gebruik zonder geldige reden van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.”

416

5 Artikel 5, lid 2 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1; hierna: „richtlijn”) luidt als volgt: „Elke lidstaat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economisch verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dit bekend is in de lidstaat en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.” Hoofdgeding en prejudiciële vragen 6 PAGO is sinds 2001 houder van een gemeenschapsbeeldmerk voor onder meer vruchtendranken en vruchtensappen. Het essentiële bestanddeel van het merk is de afbeelding van een groene glazen fles met een kenmerkend etiket en een kenmerkende dop. PAGO verkoopt in Oostenrijk onder de benaming „Pago” vruchtensap in dergelijke flessen. Het gemeenschapsmerk van PAGO is in deze lidstaat zeer bekend. 7 Tirolmilch verkoopt ook in Oostenrijk vruchtendrank met melkwei onder de benaming „Lattella”. Deze drank werd aanvankelijk verkocht in een kartonnen verpakking. Later werd de drank ook in glazen flessen verpakt. Twee flesvormen stemmen in verschillende opzichten overeen met het gemeenschapsmerk PAGO. Tirolmilch gebruikt in haar reclame een afbeelding die, zoals het gemeenschapsmerk van PAGO, een fles naast een gevuld glas toont. 8 PAGO heeft bij het Handelsgericht Wien een kortgeding aangespannen teneinde Tirolmilch verbod op te leggen reclame te maken voor haar drank in de kwestieuze flessen, haar drank in deze flessen aan te bieden en te verkopen of daarvan anderszins gebruik te maken en daarvoor reclame te maken met een afbeelding van de flessen en een met vruchtensap gevuld glas. 9 Het Handelsgericht Wien heeft de vordering toegewezen. In hoger beroep tegen deze uitspraak heeft het Oberlandesgericht Wien de vordering van PAGO afgewezen. Daarop heeft PAGO beroep in „Revision” ingesteld bij het Oberste Gerichtshof. 10 Volgens deze rechterlijke instantie bestaat er geen gevaar voor verwarring van de door Tirolmilch gebruikte flessen en het gemeenschapsmerk van PAGO, zelfs bij een onderzoek van het totaalbeeld, aangezien op de etiketten op de kwestieuze flessen de benamingen „Pago” respectievelijk „Lattella” zijn aangebracht. Beide benamingen zijn in Oostenrijk zeer bekend. 11 Aangezien PAGO stelt dat Tirolmilch zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het onderscheidend vermogen en de reputatie, in Oostenrijk, van het gemeenschapsmerk van PAGO, vraagt het Oberste Gerichtshof zich niettemin af wat de draagwijdte is van de term „een in de Gemeenschap bekend merk”, die wordt gebruikt in de betrokken bepaling van de verordening. 12 Deze rechterlijke instantie vermoedt, naar analogie van het arrest van het Hof van 14 september 1999, General Motors (C-375/97, Jurispr. blz. I-5421), waarin het Hof zich heeft uitgesproken over de term „bekend in de lidstaat” van artikel 5, lid 2, van de richtlijn, dat het voldoende is dat het gemeenschapsmerk in een „aanmerkelijk gedeelte” van de Gemeenschap bekend is.

417

13 Aangezien PAGO een bevel tot staking van het gebruik voor de gehele Gemeenschap heeft gevorderd en haar merk alleen in Oostenrijk bekend is, vraagt het Oberste Gerichtshof zich evenwel af of een totaal verbod kan worden opgelegd ofschoon het gemeenschapsmerk in slechts één lidstaat bekend is en of, zo het merk in slechts één lidstaat bekend is, een tot deze staat beperkt „verbod” in de zin van artikel 9, lid 1, sub c, van de verordening kan worden opgelegd. 14 Daarop heeft het Oberste Gerichtshof de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld: „1) Wordt een gemeenschapsmerk in de gehele Gemeenschap beschermd als ,bekend merk’ in de zin van artikel 9, lid 1, sub c, van [de verordening], wanneer het in slechts één lidstaat ,bekend’ is? 2) Indien de eerste vraag ontkennend wordt beantwoord, is een in slechts één lidstaat ,bekend’ merk krachtens artikel 9, lid 1, sub c, van [de verordening] beschermd, zodat een tot deze lidstaat beperkt verbod kan worden uitgevaardigd?” Beantwoording van de prejudiciële vragen 15 Vooraf zij opgemerkt dat in het hoofdgeding het gemeenschapsmerk waarvan PAGO houder is, betrekking heeft op vruchtensappen en vruchtendranken en dat de door Tirolmilch verkochte waar vruchtensap met melkwei is. 16 Uit de verwijzingsbeslissing blijkt niet dat de nationale rechter reeds heeft geoordeeld of de betrokken waren soortgelijk zijn. 17 Teneinde aan deze rechter een in elk geval bruikbaar antwoord te geven dient te worden opgemerkt dat artikel 9, lid 1, sub c, van de verordening volgens de bewoordingen ervan, aan een gemeenschapsmerk bescherming biedt tegen gebruik van een teken voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor dat merk is ingeschreven. 18 Ondanks de bewoordingen ervan en gelet op de algemene opzet en de doelstellingen van de regeling waarvan artikel 9, lid 1, sub c, van de verordening deel uitmaakt, kunnen bekende gemeenschapsmerken echter niet minder bescherming genieten wanneer een teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten wordt gebruikt, dan wanneer een teken voor niet-soortgelijke waren of diensten wordt gebruikt (zie, mutatis mutandis, arrest van 9 januari 2003, Davidoff, C-292/00, Jurispr. blz. I-389, punten 24 en 25, met betrekking tot artikel 5, lid 2, van de richtlijn). 19 Derhalve moet worden aangenomen dat artikel 9, lid 1, sub c, van de verordening aan een bekend gemeenschapsmerk eveneens bescherming biedt tegen gebruik van een teken voor waren of diensten die soortgelijk zijn aan die waarvoor dat merk is ingeschreven (zie, mutatis mutandis, arrest Davidoff, reeds aangehaald, punt 30). Beantwoording van de eerste vraag 20 Met zijn eerste prejudiciële vraag verzoekt de verwijzende rechter het Hof in wezen om toelichting over de betekenis van de term „in de Gemeenschap bekend”, waarmee in artikel 9, lid 1, sub c, van de verordening een van de twee voorwaarden wordt verwoord waaraan een gemeenschapsmerk moet voldoen om de bij deze bepaling geboden bescherming te genieten. Bovendien wenst de

418

verwijzende rechter te vernemen of geografisch gezien aan deze voorwaarde is voldaan wanneer het gemeenschapsmerk in slechts één lidstaat bekend is. 21 Het begrip „bekend” veronderstelt een zekere mate van vertrouwdheid bij het relevante publiek. 22 Het relevante publiek is het publiek waarop het gemeenschapsmerk is gericht, dat wil zeggen – naargelang van de aangeboden waar of dienst – het grote publiek dan wel een specifieker publiek, bijvoorbeeld een bepaalde beroepsgroep (zie, mutatis mutandis, arrest General Motors, reeds aangehaald, punt 24, met betrekking tot artikel 5, lid 2, van de richtlijn). 23 Er kan niet worden verlangd dat het merk bekend is bij een bepaald percentage van het aldus omschreven publiek (zie, mutatis mutandis, arrest General Motors, reeds aangehaald, punt 25). 24 De vereiste mate van bekendheid kan worden geacht te zijn bereikt wanneer het gemeenschapsmerk bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn (zie, mutatis mutandis, arrest General Motors, reeds aangehaald, punt 26). 25 Bij het onderzoek van deze voorwaarde dient de nationale rechter alle relevante omstandigheden van het geval in aanmerking te nemen, zoals, met name, het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik ervan, en de omvang van de door de onderneming verrichte investeringen om het bekendheid te geven (zie, mutatis mutandis, arrest General Motors, reeds aangehaald, punt 27). 26 Bijgevolg moet de verwijzende rechter op basis van de gegevens in het hoofdgeding nagaan of het betrokken gemeenschapsmerk bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren bestemd zijn. 27 Wat het territoriale aspect betreft, is aan de bekendheidsvoorwaarde voldaan wanneer het gemeenschapsmerk bekend is in een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Gemeenschap (zie, mutatis mutandis, arrest General Motors, reeds aangehaald, punt 28). 28 Het Hof heeft reeds geoordeeld dat het met betrekking tot een Benelux-merk voor de toepassing van artikel 5, lid 2, van de richtlijn voldoende is dat dit merk bekend is in een aanmerkelijk gedeelte van het Benelux-gebied, hetgeen in voorkomend geval een gedeelte van één van de Benelux-landen kan zijn (arrest General Motors, reeds aangehaald, punt 29). 29 Daar het in casu gaat om een gemeenschapmerk dat op het gehele grondgebied van een lidstaat bekend is, namelijk Oostenrijk, kan worden aangenomen dat, gelet op de omstandigheden van het hoofdgeding, is voldaan aan de territoriale voorwaarde van artikel 9, lid 1, sub c, van de verordening. 30 Op de eerste prejudiciële vraag dient dus te worden geantwoord dat artikel 9, lid 1, sub c, van de verordening aldus moet worden uitgelegd dat een gemeenschapsmerk slechts de bij deze bepaling geboden bescherming geniet wanneer het bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de door dat merk aangeduide waren of diensten bestemd zijn, in een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Europese Gemeenschap en dat, gelet op de omstandigheden van het hoofdgeding, het grondgebied van de betrokken lidstaat

419

kan worden beschouwd als een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Gemeenschap. Beantwoording van de tweede prejudiciële vraag 31 Gelet op het antwoord op de eerste prejudiciële vraag en de omstandigheden van het hoofdgeding behoeft niet te worden geantwoord op de tweede prejudiciële vraag. Kosten 32 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking. Het Hof van Justitie (Tweede kamer) verklaart voor recht: Artikel 9, lid 1, sub c, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk moet aldus worden uitgelegd dat een gemeenschapsmerk slechts de bij deze bepaling geboden bescherming geniet wanneer het bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de door dat merk aangeduide waren of diensten bestemd zijn, in een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Europese Gemeenschap en dat, gelet op de omstandigheden van het hoofdgeding, het grondgebied van de betrokken lidstaat kan worden beschouwd als een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Gemeenschap. ondertekeningen

420

LJN: BJ6999, Hoge Raad , 07/13142 Datum uitspraak: 20-11-2009 Datum publicatie: 20-11-2009 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Cassatie Inhoudsindicatie: Onrechtmatige daad. Nabootsing van product dat niet (langer) wordt beschermd door een intellectuele-eigendomsrecht (Lego); maatstaf. Behoefte aan standaardisatie (i.c. compabiliteit en uitwisselbaarheid) kan rechtvaardigingsgrond zijn voor verwarringwekkend nabootsen; ook dan is nabootser echter verplicht om verwarring zo veel mogelijk te voorkomen. Vindplaats(en): BIE 2010, 4 m. nt. P.J.M.S. Steinhauser IER 2010, 16 m. nt. F.W. Grosheide NJ 2011, 302 m. nt. J.H. Spoor NJB 2009, 2151 RvdW 2009, 1357 Uitspraak 20 november 2009 Eerste Kamer 07/13142 EV/AS Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: 1. LEGO NEDERLAND B.V., gevestigd te Rotterdam, 2. LEGO SYSTEM A/S, gevestigd te Billund, Denemarken, EISERESSEN tot cassatie, advocaat: mr. R.S. Meijer, tegen 1. MEGA BRANDS INC., voorheen genaamd Mega Bloks Inc., gevestigd te Montreal, Canada, 2. MEGA BRANDS EUROPE NV/SA, voorheen genaamd Mega Bloks Europe NV/SA, gevestigd te Temse, BelgiĂŤ, VERWEERSTERS in cassatie, advocaat: aanvankelijk mr. H.J.A. Knijff, thans mr. R.A.A. Duk. Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Lego en Mega Brands. 1. Het geding in feitelijke instanties Mega Brands heeft bij exploot van 4 februari 2003 Lego gedagvaard voor de rechtbank Breda en gevorderd, kort gezegd, te verklaren voor recht dat de invoer, uitvoer, het aanbieden, de verkoop en distributie en in voorraad hebben van de speelgoedbouwsystemen Mega Bloks Micro en Mega Bloks Mini niet te kwalificeren zijn als "slaafse nabootsing" en dat deze handelingen op die grond niet onrechtmatig zijn jegens

421

Lego en dat deze handelingen derhalve aan Mega Brands en hun afnemers in Nederland is toegestaan. Lego heeft de vordering bestreden en, in reconventie, gevorderd, kort gezegd, de invoer, uitvoer, het aanbieden, de verkoop en distributie en in voorraad hebben van de speelbouwsystemen Mega Bloks Micro en Mega Bloks Mini in Nederland te verbieden op straffe van een dwangsom. De rechtbank heeft bij vonnis van 6 juli 2005 in conventie de vordering afgewezen en in reconventie de vordering toegewezen, voor zover het twee typen steentjes betreft. Tegen dit vonnis heeft Mega Brands hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 'sHertogenbosch en haar eis vermeerderd. Lego heeft incidenteel hoger beroep ingesteld en daarbij haar reconventionele vordering gewijzigd en vermeerderd. Na tussenarresten waarbij het hof het bezwaar van Mega Brands tegen de wijziging en vermeerdering van eis van Lego ongegrond heeft verklaard, respectievelijk het bezwaar van Lego tegen een verdere wijziging van eis door Mega Brands gegrond, heeft het hof bij eindarrest van 12 juni 2007 in het principaal appel en het incidenteel appel het vonnis waarvan beroep zowel in conventie als in reconventie vernietigd en, opnieuw rechtdoende, de verklaring voor recht, zoals gevorderd door Mega Brands, toegewezen en de vordering van Lego afgewezen. De arresten van het hof zijn aan dit arrest gehecht. 2. Het geding in cassatie Tegen het eindarrest van het hof van 12 juni 2007 heeft Lego beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit. Mega Brands heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep. De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten, voor Mega Brands mede door mr. W.A. Hoyng, advocaat te Amsterdam. De conclusie van de Advocaat-Generaal D.W.F. Verkade strekt tot vernietiging en verwijzing. Mr. Hoyng heeft bij brief van 18 september 2009 namens Mega Brands op die conclusie gereageerd. 3. Beoordeling van het middel 3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan. (i) Eiseres onder (2) is producente van constructiespeelgoed dat in de uitvoeringen BABY, LEGO en DUPLO op de markt wordt gebracht. (ii) In Nederland worden deze producten verkocht door eiseres onder (1). De basiselementen van LEGO en DUPLO zijn in Nederland algemeen bekend. DUPLO is tweemaal zo groot als Lego; onderling zijn de elementen compatibel. DUPLO is bestemd voor jongere kinderen, LEGO voor het wat oudere kind. (iii) Lego Juris A/S is houdster van de Benelux-merkinschrijvingen voor LEGO (nr. 0054491 van 20 september 1971) en DUPLO (nr. 0366884 van 3 juli 1980). Licenties zijn ingeschreven voor eiseressen. Lego Juris A/S heeft eiseres onder (2) gemachtigd in merkinbreukzaken op te treden. (iv) Met betrekking tot de basiselementen van LEGO en DUPLO komt Lego geen beroep (meer) toe op enig recht van intellectuele eigendom. (v) Verweerster onder (1) is producent van constructiespeelgoed dat zij onder de merknaam Mega Bloks verkoopt. Mega Bloks wordt vervaardigd in de uitvoeringen BABY, MAXI, MINI en MICRO. (vi) Verweerster onder (2) verkoopt de producten BABY en MAXI in Nederland. Mega Brands verkoopt de producten MINI en MICRO wel in andere landen, zoals Duitsland en BelgiĂŤ, maar niet in Nederland. Mega Brands wil deze beide producten ook in Nederland gaan verkopen, maar stuit daarbij op verzet van Lego. MINI komt in uiterlijk en vormgeving grotendeels overeen en is compatibel met DUPLO; MICRO met LEGO. (vii) Mega Brands heeft in verband met dit verzet van Lego begin 2007 vier marktonderzoeken doen uitvoeren door [A]. Het resultaat van deze onderzoeken is

422

neergelegd in een rapport van 21 maart 2007. 3.2 Het gaat in deze zaak om de vraag of Mega Brands onrechtmatig handelt jegens Lego door - kort gezegd - het hier te lande (gaan) aanbieden en distribueren van de speelgoedbouwsystemen Mega Bloks MICRO en Mega Bloks MINI, op de grond dat sprake is van 'slaafse nabootsing' van de overeenkomstige Lego-systemen. De rechtbank heeft die vraag bevestigend beantwoord, het hof ontkennend. Het hof heeft, onder verwijzing naar HR 30 oktober 1998, nr. C97/084, LJN ZC2760, NJ 1999, 84, onderzocht of, indien in dit geval sprake is van verwarringwekkende nabootsing door Mega Brands, daarvoor een rechtvaardiging bestaat. Het hof heeft die rechtvaardiging aanwezig geacht in de omstandigheid, kort gezegd, dat, mede gelet op het hiervoor in 3.1 onder (vii) genoemde onderzoeksrapport, bij een aanmerkelijk deel van het in aanmerking komende publiek de potentiĂŤle kopers van constructiespeelgoed - een behoefte blijkt te bestaan aan compatibiliteit en uitwisselbaarheid met het bestaande en wijdverbreide Lego-systeem. Het heeft op die grond geoordeeld dat de nabootsing door Mega Brands van die eigenschappen van dat systeem welke noodzakelijk zijn om deze compatibiliteit en uitwisselbaarheid tot stand te brengen niet onrechtmatig is, ook niet indien die nabootsing leidt tot producten die door hun uiterlijk verwarring zouden kunnen opleveren met (elementen van) het bedoelde systeem. (rov. 4.13-4.16) De op genoemd onderzoeksrapport door Lego uitgeoefende kritiek heeft het hof als niet voldoende gemotiveerd gepasseerd (rov. 4.17-4.18). Dit alles is uitgemond in de (in rov. 4.19 neergelegde) conclusie dat sprake is van nabootsen, doch dat daarvoor een rechtvaardiging is gelegen in de bij potentiĂŤle kopers bestaande behoefte bouwsteentjes te kunnen aanschaffen die naar maatvoering en uiterlijk passen op/bij de steentjes die men al bezit, hetgeen in de praktijk van het Nederlandse huisgezin in veel gevallen LEGO en DUPLO is. Voorts, dat om aan die wens tegemoet te komen, een producent zijn producten aan maatvoering en uiterlijk van LEGO en DUPLO zal moeten aanpassen. Ten slotte is naar het oordeel van het hof voldoende komen vast te staan dat voor Mega Brands de nabootsing van zowel de afmetingen als de overige vormaspecten van de basiselementen van LEGO en DUPLO noodzakelijk is voor het tot stand brengen van de compatibiliteit en uitwisselbaarheid als bedoeld in rov. 4.15. 3.3.1 Onderdeel 1 van het middel keert zich tegen rov. 4.15. Het klaagt dat, behoudens bijkomende omstandigheden die niet zijn vastgesteld, het louter bestaan van een behoefte bij een aanmerkelijk deel van het in aanmerking komende publiek aan compatibiliteit en uitwisselbaarheid met LEGO en DUPLO als bestaande en wijdverbreide speelgoedconstructiesystemen, rechtens niet, althans niet zonder meer een voldoende rechtvaardiging kan opleveren voor een verwarringwekkende, slaafse nabootsing van die bestaande systemen, gezien de navolgende (veronderstellenderwijs) vaststaande omstandigheden: (1) LEGO en DUPLO hebben als uiterst succesvolle en eerder deels door een octrooirecht beschermde speelgoedconstructiesystemen in hoge mate een eigen gezicht in de relevante markt; (2) De blokjes van Mega Brands veroorzaken door de volstrekt met die van Lego overeenstemmende totaalindruk een concreet verwarringsgevaar en serieus afbreukrisico voor de producten van Lego; (3) er bestaat voor Mega Brands geen enkele door technische, functionaliteits- of andere objectieve (standaardisatie-)eisen bepaalde noodzaak voor exacte nabootsing van de vormgeving van LEGO en DUPLO; (4) er zijn vele speelgoedconstructiesystemen met een van LEGO en DUPLO afwijkende vormgeving mogelijk, die ook feitelijk worden verhandeld; Mega Brands wil louter profiteren van het succes, de bekendheid en het marktaandeel van Lego. Op grond van deze omstandigheden kan volgens het onderdeel niet gezegd worden dat een rechtvaardiging bestaat voor de verwarringwekkende, slaafse nabootsing door Mega Brands, mede omdat daarvoor in elk geval vereist is - hetgeen het hof niet heeft vastgesteld - dat een andere constructieve en/of esthetische vormgeving van de door

423

Mega Brands op de markt te brengen blokjes daadwerkelijk afbreuk zou doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid ervan. 3.3.2 Het onderdeel is tevergeefs voorgesteld. Ten aanzien van nabootsing van een stoffelijk product dat niet (langer) wordt beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom geldt dat nabootsing van dit product in beginsel vrijstaat, zij het dat dit beginsel uitzondering lijdt wanneer door die nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat. Onder omstandigheden kan een bij afnemers van de producten bestaande behoefte aan standaardisatie evenwel een rechtvaardiging zijn voor het verwarringwekkend nabootsen van een product (vgl. HR 30 oktober 1998, vermeld hiervoor in 3.2). Gegeven de door het hof vastgestelde behoefte bij een aanmerkelijk deel van het in aanmerking komende publiek aan bouwsteentjes die door compatibiliteit en uitwisselbaarheid met LEGO en DUPLO worden gekenmerkt - waarvoor, naar 's hofs in cassatie niet bestreden vaststelling, vereist is dat de steentjes zich in maatvoering en uiterlijk niet onderscheiden van die van Lego - heeft het hof dan ook zonder schending van enige rechtsregel en niet onbegrijpelijk kunnen oordelen dat een rechtvaardiging bestaat voor nabootsing door Mega Brands van de steentjes van Lego, ook indien sprake mocht zijn van gevaar voor verwarring. De in het onderdeel opgesomde omstandigheden doen daaraan niet af. De vraag of bij de nabootsing door Mega Brands sprake is van nodeloos verwarringsgevaar, komt aan de orde bij de behandeling van onderdeel 3. 3.4.1 De klachten van onderdeel 2 zijn gericht tegen rov. 4.16, 4.18 en 4.19. Onderdeel 2.1 bouwt voort op onderdeel 1, zodat het evenmin doel treft. Onderdeel 2.2 klaagt dat het hof (in rov. 4.15) ten onrechte van de veronderstelling is uitgegaan dat het, vanwege de voor de speelmogelijkheden met LEGO en DUPLO essentiële compatibiliteit, bepaald voor de hand ligt dat potentiële kopers zich niet alleen laten leiden door hetgeen aan nieuwe producten te koop wordt aangeboden, maar ook door hetgeen zij op het gebied van dat speelgoed al in huis hebben of waarvan zij weten dat het kind waarvoor het is bestemd er al meer van heeft. Het betoogt daartoe dat het hof daarbij ten onrechte niet, althans niet kenbaar, voor de aankoop of behoefte van de potentiële kopers invloedrijke factoren als onder meer prijs, merk(trouw) en kwaliteit heeft verdisconteerd en zich bovendien geen (kenbare) rekenschap ervan heeft gegeven dat behoefte aan compatibiliteit ('must fit') nog geen behoefte aan uitwisselbaarheid ('must match') insluit. Deze klacht faalt, aangezien uit de bedoelde veronderstelling van het hof niet kan worden afgeleid dat het zich niet bewust is geweest dat voor (potentiële) kopers van constructiespeelgoed als hier aan de orde ook andere overwegingen een rol (kunnen) spelen, zoals de in het onderdeel genoemde. Kennelijk en niet onbegrijpelijk is het hof van oordeel geweest dat die mogelijke overwegingen niet kunnen afdoen aan zijn oordeel omtrent de rechtvaardiging van de nabootsing, zowel met het oog op de compatibiliteit als de uitwisselbaarheid. De in het onderdeel vervatte klacht omtrent het gebruik door het hof van het door Mega Brands voorafgaand aan het pleidooi in hoger beroep overgelegde onderzoeksrapport, faalt op de gronden vermeld in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 5.10 en 5.12. 3.4.2 De onderdelen 2.3 en 2.4 keren zich tegen de verwerping door het hof (in rov. 4.18) van de kritiek van Lego op het meerbedoelde onderzoek(srapport). De methodologische bezwaren van Lego hielden in (i) dat in het onderzoek ten onrechte geen onderscheid is gemaakt tussen 'prospects' die constructiespeelgoed willen kopen en daarbij uitsluitend aan het merk Lego denken, en 'prospects' die dergelijk speelgoed (misschien) willen kopen, ongeacht het merk, en dat (dus) niet is uitgesloten dat de meerderheid in de steekproef uit mensen heeft bestaan die (misschien) wel van plan zijn om binnenkort bouwsteentjes te kopen, maar alleen als het echte Lego is, in welk geval

424

het evident is dat die mensen vinden dat de steentjes die ze zullen kopen compatibel moeten zijn met (en er hetzelfde uitzien als) Lego. Voorts (ii) dat de vragen in het onderzoek ten onrechte het Lego-steentje tot uitgangspunt nemen, het enige steentje met het Lego-uiterlijk dat het Nederlandse publiek kent, en dat de consument ten onrechte niet is gevraagd of hij het erg zou vinden met een bouwsteentje te spelen dat andersoortig is dan het Lego-systeem. In onderdeel 2.4 wordt betoogd dat Lego's verweer onder (ii) alleszins relevant is, omdat het onderzoek door zijn opzet geen antwoord gaf op de - voor het kunnen aannemen van een behoefte aan compatibiliteit en uitwisselbaarheid - essentiĂŤle vraag of de consument daadwerkelijk een andersoortig speelgoedconstructiesysteem zou afwijzen. Vooropgesteld zij dat de waardering van het aan een onderzoek als het onderhavige te ontlenen bewijs is voorbehouden aan het hof als rechter die over de feiten oordeelt. Dat het hof de kritiek onder (i) - die het in rov. 4.17 onder ogen heeft gezien - als een onvoldoende gemotiveerde betwisting heeft aangemerkt, geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk, nu de door Lego aangedragen bezwaren van prof. Pruyn niet tot de slotsom nopen dat de steekproef niet voldoende consumenten omvatte die geen bezwaar zouden hebben met andere steentjes dan die van Lego te spelen en die de behoefte aan compatibiliteit en uitwisselbaarheid bevestigden. De verwerping van het verweer onder (ii) is evenmin onbegrijpelijk, gelet op de door het hof vastgestelde, in cassatie niet bestreden, unieke plaats die de Lego-steentjes op de speelgoedmarkt hebben verworven, die meebrengt dat, naar Lego zelf heeft aangevoerd, haar steentjes de enige zijn die het Nederlandse publiek kent. 3.5.1 Onderdeel 3.1 behelst de klacht dat het hof (in rov. 4.15-4.19) heeft miskend dat, ook al bestaat een (rechtens relevante) behoefte aan compatibiliteit en uitwisselbaarheid als zodanig van het door Mega Brands aangeboden constructiespeelgoed met LEGO en DUPLO, verwarringwekkende, slaafse nabootsing slechts gerechtvaardigd is, indien en voor zover dit voor de deugdelijkheid en bruikbaarheid noodzakelijk is, en dat de imiterende concurrent in elk geval, zonder dat dit ten koste gaat van de compatibiliteit en uitwisselbaarheid, gehouden is om afwijkingen in (esthetische) vormgeving aan te brengen ter voorkoming van verwarringsgevaar. Onderdeel 3.2 klaagt dat het hof althans zijn oordeel dat er ook een (reĂŤle) behoefte bestaat aan identiteit, niet alleen qua maatvoering, maar ook qua uiterlijk (overige vormaspecten) ontoereikend heeft gemotiveerd in het licht van Lego's stellingen, die inhouden dat ook binnen de voor compatibiliteit en uitwisselbaarheid als zodanig noodzakelijke maatvoering en vormaspecten wel degelijk afwijkingen qua uiterlijk mogelijk en dus geboden zijn, onder meer door variaties aan te brengen in de vorm, hoogte en oppervlak van de noppen, de materiaalkeuze, markeringen/gaten in de steentjes en andere duidelijk waarneembare afwijkingen. Gelet op deze stellingen kon het hof niet, althans niet zonder nadere motivering, kort gezegd, oordelen dat voor de verwarringwekkende nabootsing door Mega Brands een rechtvaardiging bestaat. 3.5.2 Bij de beoordeling van deze klachten wordt vooreerst herinnerd aan hetgeen is overwogen in het arrest van 30 oktober 1998, vermeld hiervoor in 3.3.2. Dat een bij afnemers van de producten bestaande behoefte aan standaardisatie een rechtvaardiging kan zijn voor het verwarringwekkend nabootsen van een product, zoals reeds was beslist in HR 12 juni 1970, LJN AC2520, NJ 1970, 434, brengt niet mee dat bij de aanwezigheid van een dergelijke behoefte op de nabootser niet langer de in HR 1 december 1989, nr. 13682, LJN AB7836, NJ 1990, 473 geformuleerde verplichting rust om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door de als gevolg van de aanpassing aan de standaard bestaande gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat of vergroot wordt. Beslist is slechts dat gevaar voor verwarring niet in de weg staat aan rechtmatige nabootsing, indien de zojuist genoemde verplichting is nageleefd. 3.5.3 Het hof is evenwel kennelijk en niet onbegrijpelijk van oordeel geweest dat de door de rechtbank vastgestelde, in hoger beroep niet bestreden, uiterlijke verschillen tussen

425

de steentjes van Mega Brands en die van Lego - de kleur en de (plaats van de) naamsvermelding - voldoende zijn om, gegeven de bij de potentiële kopers bestaande behoefte bouwsteentjes te verkrijgen die naar maatvoering en uiterlijk passen op/bij de steentjes die men al bezit, het gevaar van nodeloze verwarring te voorkomen. De onderdelen falen dus. 3.6 Onderdeel 4, dat voortbouwt op de voorafgaande onderdelen, moet het lot daarvan delen. 4. Beslissing De Hoge Raad: verwerpt het beroep; veroordeelt Lego in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Mega Brands begroot op € 371,34 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris. Dit arrest is gewezen door de vice-president J.B. Fleers als voorzitter en de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, E.J. Numann, J.C. van Oven en C.A. Streefkerk, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 20 november 2009.

Conclusie Nr. 07/13142 Mr. D.W.F. Verkade Zitting 4 september 2009 Conclusie inzake: 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Lego Nederland BV 2. de vennootschap naar Deens recht Lego System A/S (hierna tezamen: 'Lego') tegen 1. de vennootschap naar Canadees recht Mega Brands Inc. 2. de vennootschap naar Belgisch recht Mega Brands Europe NV/SA (hierna tezamen: 'Mega Brands')(1) 1. Inleiding 1.1. Deze zaak gaat over nabootsing van de alom bekende speelgoedbouwsteentjes van Lego. In deze zaak is uitgangspunt dat die steentjes niet (meer) door enig intellectueel eigendomsrecht beschermd zijn. 1.2. Partijen strijden over de vraag of het constructiespeelgoed dat Mega Brands in de uitvoeringen Mini en Micro op de Nederlandse markt wil brengen is te kwalificeren als een nodeloze en verwarringwekkende nabootsing ten opzichte van Lego's DUPLO en LEGO. 1.3. Anders dan de rechtbank zag het hof een rechtvaardiging voor de (verondersteld: verwarringwekkende) nabootsing, gelegen in de reële behoefte van potentiële kopers aan compatibiliteit en uitwisselbaarheid met het bestaande en wijdverbreide constructiespeelgoedsysteem van Lego. 1.4. Het cassatiemiddel keert zich tegen dit oordeel met een aantal klachten, mede tegen de wijze waarop het hof het in opdracht van Mega Brands uitgevoerde consumentenonderzoek in zijn oordeel betrokken heeft.

426

2. Feiten(2) 2.1. Lego System A/S is producent van constructiespeelgoed dat in de uitvoeringen BABY, LEGO en DUPLO op de markt wordt gebracht. 2.2. In Nederland worden deze producten verkocht door Lego Nederland BV. De basiselementen van LEGO en DUPLO zijn in Nederland algemeen bekend. DUPLO is tweemaal zo groot als Lego; onderling zijn de elementen compatibel. DUPLO is bestemd voor jongere kinderen, LEGO voor het wat oudere kind. 2.3. Lego Juris A/S is houder van de Benelux-merkinschrijvingen voor LEGO (nr. 0054491 d.d. 20 september 1971) en DUPLO (nr. 0366884 d.d. 3 juli 1980). Licenties zijn ingeschreven voor Lego System A/S en Lego Nederland BV. Lego Juris A/S heeft Lego System A/S gemachtigd in merkinbreukzaken op te treden. 2.4. Met betrekking tot de basiselementen van LEGO en DUPLO komt Lego geen beroep (meer) toe op enig recht van intellectuele eigendom. 2.5. Mega Brands Inc. is producent van constructiespeelgoed dat zij onder de merknaam Mega Bloks verkoopt. Mega Bloks is verkrijgbaar in de uitvoeringen BABY, MAXI, MINI en MICRO. 2.6. Mega Brands Europe NV/SA verkoopt de producten BABY en MAXI in Nederland. Mega Brands verkoopt de producten MINI en MICRO wel in andere landen, zoals Duitsland en BelgiĂŤ, maar niet in Nederland. Mega Brands wil deze beide producten ook in Nederland gaan verkopen, maar stuit daarbij op verzet van Lego. MINI komt in uiterlijk en vormgeving grotendeels overeen en is compatibel met DUPLO; MICRO met LEGO. 2.7. Mega Brands heeft in verband met dit verzet van Lego begin 2007 vier marktonderzoeken doen uitvoeren door [A]. Het resultaat van deze onderzoeken is neergelegd in een rapport van 21 maart 2007. 3. Procesverloop 3.1. Bij inleidende dagvaarding van 4 februari 2003 heeft Mega Brands Lego gedagvaard voor de rechtbank Breda en gevorderd voor recht te verklaren dat de invoer, uitvoer, het aanbieden, de verkoop en distributie en in voorraad hebben van de speelgoed bouwsystemen Mega Bloks Micro en Mega Bloks Mini niet zijn te kwalificeren als "slaafse nabootsing" en dat deze handelingen derhalve aan Mega Brands en haar afnemers in Nederland zijn toegestaan. 3.2. Lego heeft de vordering bestreden en in reconventie gevorderd Mega Brands, op straffe van een dwangsom, de invoer, uitvoer, het aanbieden, de verkoop en distributie en in voorraad hebben van de speelgoed bouwsystemen Mega Bloks Micro en Mega Bloks Mini in Nederland te verbieden. 3.3. Na verdere conclusiewisseling en pleidooien heeft de rechtbank bij vonnis van 6 juli 2005(3) de vordering in conventie van Mega Brands afgewezen en de vordering in reconventie van Lego toegewezen. 3.4. Mega Brands is van dit vonnis in hoger beroep gekomen bij het gerechtshof te 'sHertogenbosch. 3.5. Lego heeft het hoger beroep bestreden en incidenteel hoger beroep ingesteld en daarbij haar reconventionele vordering gewijzigd en vermeerderd. Mega Brands heeft in het incidentele hoger beroep verweer gevoerd en tevens haar

427

vordering gewijzigd. 3.6. Bij tussenarresten van 11 juli 2006 respectievelijk 24 oktober 2006 heeft het hof het bezwaar van Mega Brands tegen de wijziging en vermeerdering van eis door Lego ongegrond verklaard, respectievelijk het bezwaar van Lego tegen de wijziging van eis door Mega Brands gegrond verklaard. 3.7. Na pleidooien heeft het hof bij arrest van 12 juni 2007(4) het vonnis waarvan beroep zowel in conventie als in reconventie vernietigd en opnieuw rechtdoende, de verklaring voor recht, zoals gevorderd door Mega Brands toegewezen en de vordering van Lego afgewezen. Daartoe overwoog het hof: '4.12 Partijen zijn het er verder over eens dat zowel bij de gevorderde verklaring voor recht in conventie als bij de reconventionele verbodsvordering de kernvraag is of Mega Brands zich bij de introductie van Mega Brands Mini en Micro in Nederland schuldig maakt aan slaafse nabootsing ten opzichte van Duplo en Lego. 4.13 Bij de beoordeling van deze vraag dient het volgende vooropgesteld te worden. Ten aanzien van nabootsing van een stoffelijk product dat niet (langer) wordt beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom geldt de regel dat nabootsing van dit product weliswaar in beginsel vrijstaat, maar dat dit beginsel uitzondering lijdt wanneer door die nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij het nabootsten alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat. Onder omstandigheden kan een bij afnemers van de producten bestaande behoefte aan standaardisatie een rechtvaardiging zijn voor het nabootsen van een product (o.m. HR 30 oktober 1998, NJ 1999, 84 - Layher/Assco). 4.14 Partijen hebben uiteenlopende opvattingen met betrekking tot alle aspecten van de hiervoor weergegeven regel en de uitzondering daarop. Het hof zal niet op al deze aspecten ingaan, maar zich concentreren op de vraag of, indien in dit geval gesproken dient te worden van verwarringwekkende nabootsing door Mega Brands, daarvoor een rechtvaardiging bestaat. Naar het oordeel van het hof is dat het geval. Hierbij zijn de volgende omstandigheden van belang. 4.15 Lego heeft in de afgelopen vijftig jaar in Nederland een grote markt gecreëerd voor het door haar vervaardigde constructiespeelgoed. Voor opeenvolgende generaties is dit het constructiespeelgoed bij uitstek geworden. Daarbij zijn de basiselementen terug te vinden in basisdozen, aanvulsets en themadozen. Alle andere elementen laten zich met deze basiselementen combineren. Daardoor zijn de speelmogelijkheden van de door Lego op de markt gebrachte dozen niet beperkt tot de inhoud van die dozen zelf, maar zijn de onderdelen ervan onderling uitwisselbaar zodat ook buiten de grenzen van de afzonderlijke dozen bouwsels kunnen worden uitgevoerd. Binnen het product is de compatibiliteit een essentieel aspect. Doordat Lego kon beschikken over een octrooi, is zij lange tijd in staat geweest te verhinderen dat concurrenten met hetzelfde product op de markt konden komen. Hoewel er ook andere soorten constructiespeelgoed op de markt zijn, zoals Lego met recht opmerkt, is door deze omstandigheden de situatie ontstaan dat Lego en Duplo op de speelgoedmarkt een unieke plaats hebben verworven. Het ligt in die situatie bepaald voor de hand dat potentiële kopers van constructiespeelgoed zich bij hun aankoop niet alleen laten leiden door hetgeen aan nieuwe producten te koop wordt aangeboden, maar ook door hetgeen zij op het gebied van dat speelgoed al in huis hebben of waarvan zij weten dat het kind waarvoor het bestemd is er al meer van heeft. Wanneer aldus bij een aanmerkelijk deel van het in aanmerking komende publiek een behoefte blijkt te bestaan aan compatibiliteit en uitwisselbaarheid met een bestaand en wijdverbreid systeem, is de nabootsing door een concurrent van díe eigenschappen van dat systeem welke noodzakelijk zijn om deze compatibiliteit en uitwisselbaarheid tot

428

stand te brengen niet onrechtmatig, ook niet indien die nabootsing leidt tot producten die door hun uiterlijk verwarring zouden kunnen opleveren met (elementen van) het bedoelde systeem. 4.16 In het marktonderzoek dat hiervoor in 4.2 onder g) is aangehaald, is onder meer onderzoek gedaan naar 'de bij potentiële kopers van steentjes bestaande wens ten aanzien van de compatibiliteit met de legosteentjes die zij reeds in hun bezit hebben'. Hierbij ging het zowel om het op elkaar passen van de verschillende elementen als om het uiterlijk ervan. De conclusie van dit onderzoek is 'dat onder de potentiële kopers van steentjes er een sterke wens bestaat dat blokjes die zij kopen passend zijn en hetzelfde uiterlijk hebben als (d.w.z. identiek zijn aan) de legoblokjes die zij in huis hebben'. Met deze conclusie bevestigt het onderzoek de hiervoor als voor de hand liggend aangeduide veronderstelling. 4.17 Lego heeft bij het pleidooi op een aantal punten inhoudelijk gereageerd op het marktonderzoek (m.n. pleitnota punten 16, 23, 25 en 40). Daarbij heeft Lego de opzet en de uitvoering van de verschillende onderdelen van het onderzoek niet gemotiveerd bestreden. Alleen met betrekking tot de hiervoor genoemde kwestie van de gewenste compatibiliteit citeert Lego een kennelijk telefonisch doorgegeven kritische reactie van [B] (pleitnota punt 40). Deze wijst erop dat in de vraagstelling geen onderscheid is gemaakt naar Lego dan wel een ander systeem. De consument is niet de vraag gesteld of hij het erg zou vinden met een ander bouwsysteem te spelen dat andersoortig is dan het Lego-systeem, aldus [B]. Om die reden acht hij de resultaten geheel onbetrouwbaar. 4.18 Het hof acht dit een onvoldoende gemotiveerde betwisting van de conclusie die [A] uit zijn onderzoek heeft getrokken. Onvoldoende wordt aannemelijk gemaakt dat en waarom een andere vraagstelling is aangewezen en dat er dusdanige manco's aan de gehanteerde vraagstelling kleven dat de resultaten daardoor onbetrouwbaar zijn. Deze kritische kanttekening van Lego is niet toereikend om de betrouwbaarheid en bruikbaarheid van het marktonderzoek te ondergraven. Nu Lego voor het overige geen argumenten heeft aangedragen die aan de waarde van het onderzoek afbreuk kunnen doen, gaat het hof uit van de juistheid van de gehanteerde methode, van de bevindingen en van de daarop gebaseerde conclusie. 4.19 Dit betekent dat ervan uitgegaan dient te worden dat sprake is van een door potentiële kopers gevoelde behoefte om bij verdere aankopen bouwsteentjes te verkrijgen die naar maatvoering en uiterlijk passen op/bij de steentjes die men al bezit. In de praktijk van het Nederlandse huisgezin is dat in veel gevallen: Lego en Duplo. Om aan die wens tegemoet te komen, zal een producent zijn producten aan maatvoering en uiterlijk van Lego en Duplo moeten aanpassen. Dat betekent nabootsen, maar in de bijzondere omstandigheden van dit geval is dat een nabootsing die zijn rechtvaardiging vindt in de reële behoefte bij klanten aan compatibiliteit. Daarbij is naar het oordeel van het hof voldoende komen vast te staan dat voor Mega Brands de nabootsing van zowel de afmetingen als de overige vormaspecten van de basiselementen van Lego en Duplo noodzakelijk is voor het tot stand brengen van de compatibiliteit en uitwisselbaarheid als hierboven bedoeld onder 4.15.' 3.8. Lego heeft tegen het arrest van het hof - tijdig(5) - beroep in cassatie ingesteld. Mega Brands heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep. Beide partijen hebben hun zaak schriftelijk doen toelichten, gevolgd door re- en dupliek. 4. Inleidende beschouwingen 4.1. Alvorens op het cassatiemiddel in te gaan, sta ik stil bij het in de rechtspraak vormgegeven leerstuk van de slaafse nabootsing, en meer in het bijzonder bij de in dat verband spelende behoefte aan standaardisatie van producten. Dit overzicht laat ik volgen door een samenvatting van de (uiteenlopende) oordelen van de rechtbank en het

429

hof in deze zaak en van oordelen van Nederlandse rechters in enkele andere zaken over constructiespeelgoed. 4.A. Slaafse nabootsing 4.2. Het 'slaafs' nabootsten van een (stoffelijk) product dat niet (langer) wordt beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom staat in beginsel vrij, maar wordt onrechtmatig wanneer nodeloos verwarringsgevaar wordt veroorzaakt. Volgens de rechtspraak van de Hoge Raad is de nabootsing alleen dan ongeoorloofd, indien de 'nabootser' zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid op bepaalde punten evengoed een andere weg had kunnen inslaan en door dit na te laten verwarring sticht. 4.3. Aan deze rechtspraak, die geldt sinds het arrest Hyster Karry Krane van 1953, ligt het in de rechtsliteratuur zo genoemde ethisch-sociale vrijheidsbeginsel ten grondslag(6). De Hoge Raad overwoog in dit (standaard)arrest dat het aan een ieder moet vrijstaan om aan zijn industriĂŤle producten een zo groot mogelijke deugdelijkheid en bruikbaarheid te geven, zodat het niet verboden is om te dien einde, ten eigen voordele en mogelijk tot nadeel van een concurrent, van in diens producten geopenbaarde resultaten van inspanning, inzicht of kennis gebruik te maken, zelfs wanneer enkel tengevolge van dat gebruik maken tussen het eigen product en dat van de concurrent bij het publiek verwarring mocht ontstaan(7). 4.4. Om tegen (onnodig verwarringwekkende) nabootsing te worden beschermd, moet het product een zeker onderscheidend vermogen, een eigen plaats op de markt hebben (zonder dat het product nieuw of oorspronkelijk of door de eisende concurrent zelf ontworpen behoeft te zijn).(8) Voor de beoordeling van het verwarringsgevaar is het uitgangspunt de totale indruk, die bepalend is voor elk product en de beschouwing daarvan door een weinig oplettend kopend publiek, dat de beide producten meestal niet naast elkaar ziet(9). 4.5. De bij de nabootsing in acht te nemen zorgvuldigheid eist niet dat het (beweerdelijk) nagebootste product van dat van de concurrent op alle punten verschilt waarop dat mogelijk zou zijn zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen, doch brengt wel de verplichting mee om bij de nabootsing alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten de kans op verwarring ontstaat of wordt vergroot(10). De mogelijkheid om een andere weg in te slaan, zonder daarmee afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en de bruikbaarheid van het product, brengt dan tevens de verplichting mee dit te doen(11). 4.6. Verdedigd is dat een product dat de bescherming van een intellectueel eigendomsrecht (octrooi, modelrecht, auteursrecht) heeft genoten, na afloop van die bescherming 'vrij' behoort te zijn, en - niettegenstaande verwarringsgevaar - niet een langer durende bescherming langs de weg van art. 1401 (oud) respectievelijk art. 6:162 BW behoort te kunnen krijgen(12). De Hoge Raad heeft die opvatting in 1991 evenwel afgewezen, in een zaak die betrekking had op nabootsing van een tevoren door octrooi beschermde raamuitzetter(13). In de visie van de Hoge Raad zou de in de rechtspraak ontwikkelde bescherming tegen slaafse nabootsing slechts het verbod inhouden verwarring te stichten door na te bootsen op punten waar dat voor de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product niet nodig is, en niet een monopoliepositie in het leven roepen (of bestendigen); deze bescherming zou de concurrenten niet beperken in hun vrijheid het product te vervaardigen en te verhandelen, maar enkel hen beletten daarbij onoirbaar te werk te gaan door onnodig gevaar voor verwarring bij het publiek te scheppen. Op deze redenering en het resultaat daarvan is in de literatuur wel kritiek geuit: de door de Hoge Raad benadrukte (andere) dogmatische grondslag leidt in wezen immers niettemin tot een (verlengd) monopolie op een bepaalde vormgeving, waarvan de

430

wettelijke bescherming ingevolge de wens van de wetgever zou moeten eindigen(14). Het Duitse Bundesgerichtshof heeft - in een zaak over de Lego-steentjes - op 2 december 2004 geoordeeld (rov. II,4,b) dat 'mit dem wettbewerbsrechtlichen Schutz des Unternehmens vor einem Einschieben in seine Serie kein in zeitlicher Hinsicht unbegrenzter Schutz vor Nachahmungen für eine Innovation gewährt werden darf. Ein solcher Schutz stünde im Gegensatz zu der gesetzlichen Befristung des Innovationsschutzes im Patenrecht, im Gebrauchsmusterrecht und im Geschmacksmusterrecht. Die Gewährung eines wettbewerbsrechtlichten Schutzes des Unternehmens vor einem Einschieben in seine Produktserie verhinderte, dass in diesem Bereich der Grundsatz der Freiheit der Nachahmung von Produkten, die keinen sonderrechtlichen Schutz (mehr) unterfallen, jemals berücksichtigt werden könnte.'(15) 4.B. Slaafse nabootsing en standaardisatie(wensen) 4.7. De deugdelijkheid en bruikbaarheid van een product dienen niet alleen te worden verstaan in technisch/functionele zin, maar ook in economisch opzicht, in die zin dat onder de afnemers bepaalde behoeften en wensen kunnen bestaan met betrekking tot een uniforme maatvoering en verdere vormgeving. Ook deze behoefte aan standaardisatie kan onder omstandigheden een rechtvaardiging zijn voor het slaafs (verwarringwekkend) nabootsen van een product. Het daarop betrekking hebbende standaardarrest dateert van 1970. Het ging om een bepaald model klerenhangers van Tomado, welk model door C&A, een grote afnemer van klerenhangers, werd voorgeschreven aan haar confectioneurs, die deze klerenhanger ook gingen gebruiken voor hun leveringen aan andere afnemers. Hoewel in elk geval een minderheid van de confectioneurs andere modellen klerenhangers bleef gebruiken, bracht Hazenveld klerenhangers op de markt, die 'qua uiterlijk, vorm en maten, de maten van de inkepingen, de versterkingsribben, de materiaaldikten, de sluitingen en de knikken, enz., identiek zijn aan Tomado's artikelen, en slechts daarvan afwijken in enkele onbetekenende details'. Ten aanzien van de (on)rechtmatigheid van de nabootsing overwoog de Hoge Raad dat: 'waar de bruikbaarheid van een produkt voor een belangrijk deel wordt bepaald door de wensen en behoeften van degenen voor wie het bestemd is, nabootsing van het produkt van een ander, voor zover zij nodig is om tegemoet te komen aan bij een deel van de afnemers bestaande wensen ten aanzien van het uiterlijk of eigenschappen van het produkt - daaronder begrepen de wensen die verband houden met de behoefte aan standaardisatie (...) - op zichzelf genomen niet onrechtmatig is jegens de fabrikant van het nagebootste produkt mits de nabootsing niet in strijd komt met enig wetsvoorschrift, zulks ook al zou die nabootsing verwarring omtrent de herkomst van het produkt kunnen wekken; dat (...) het voorgaande ook geldt indien (...) een niet te verwaarlozen groep afnemers geen behoefte heeft aan een zodanige standaardisatie; dat hierdoor immers niet wordt uitgesloten, dat Hazenveld een redelijk belang heeft bij dat deel van de markt voor klerenhangers, waar een standaardisatie overeenkomstig het Tomadomodel wel wordt gewenst;'(16). Voor de vraag naar de onrechtmatigheid van de nabootsing achtte de Hoge Raad niet van belang dat het oorspronkelijke product buiten de wens en medewerking van de fabrikant als standaardmodel op de markt is gaan gelden. 4.8. In de rechtspraak van de Hoge Raad is het beroep op standaardisatie(wensen) verder aan de orde gekomen bij onderdelen van bouwsteigers. De zaak Monte/Kwikform betrof door Monte in het verkeer gebrachte steigerdelen, waarvan de koppelingen naar constructie, vorm en maten exact gelijk waren aan die van de door Kwikform verhandelde steigerdelen en daarmee uitwisselbaar waren. De Hoge Raad liet het oordeel van het hof dat Monte geen feiten en omstandigheden had gesteld waaruit kan volgen dat het voor de technische deugdelijkheid en bruikbaarheid van de

431

toe te passen koppelingen dan wel voor de uitwisselbaarheid van haar steigerdelen noodzakelijk is om die koppelingen exact dezelfde vorm en maten te geven, in stand(17). In een andere steigersysteemzaak(18) ging het eveneens om steigermateriaal dat qua maatvoering en koppeling identiek was aan dat van een concurrent. Layher vorderde Assco te verbieden haar steiger of onderdelen daarvan in de handel te brengen. In een (te(19)) laat stadium van de procedure stelde Assco dat in het algemeen, zonder dat dit enig bewijs behoeft, ervan mag worden uitgegaan dat uitwisselbaarheid van de bedoelde steigeronderdelen 'een bij afnemers van steigers bestaande behoefte is.' Ook hier liet de Hoge Raad 's hofs oordeel in stand dat zich niet de situatie voordeed dat het kiezen van een andere vorm afbreuk zou doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product, in welk oordeel, aldus de Hoge Raad, besloten lag dat het hof niet als zonder bewijslevering vaststaand heeft aangenomen dat de bedoelde behoefte bij afnemers van steigers inderdaad bestaat; het hof was, mede gelet op het late stadium waarin de stelling was opgeworpen, niet gehouden met zoveel woorden op de stelling in te gaan. 4.9. De technische en economische voordelen van standaardisatie zijn enorm. Niet voor niets bestaan er al vele decennia nationale, Europese en internationale instituten om standaardisatie of normalisatie te bevorderen(20). Verwijzing naar een standaardnorm - een norm die uiteraard staat voor een deugdelijk product(element) - maakt verdere omschrijving van eigenschappen van producten overbodig in aanbestedingen, bestekken, bestellingen, enz. Standaardisatie bij verwante producten zorgt ervoor dat producten op elkaar aansluiten: de stekker en het stopcontact, de perforator en de ordner, de container en de oplegger, enz. Standaardisatie van gelijke producten kan voorts - bij zgn. modulaire producten - naast aansluitbaarheid ook uitwisselbaarheid bevorderen (bijv. steigers, containers). Standaardisatie kan ook stapelbaarheid meebrengen en daarmee het beslag op strekkende opslagruimte aanzienlijk verminderen (bijv. stapelbare stoelen en andermaal containers (bij vervoer per zeeschip). Standaardisatie levert logistieke voordelen op in productie-, distributie- en gebruiksfasen: het voorraadbeheer is eenvoudiger en goedkoper omdat minder soorten in voorraad gehouden behoeven te worden, met als gevolg besparing op kredietruimte, opslag, sortering en administratie. Door A-G Asser is in 1998 voorts het immanente voordeel benadrukt dat de aan gelijke maatvoering en/of verdere vormgeving te danken onderlinge uitwisselbaarheid ertoe leidt dat de producten kunnen worden betrokken van verschillende producenten, die met elkaar concurreren in prijs en kwaliteit.(21) Bij een bepaald product dat uit vervangbare of verwisselbare onderdelen bestaat, is de markt ermee gediend als die onderdelen van verschillende leveranciers kunnen worden betrokken (op voorwaarde dat daarbij uiteraard geen rechten van industriële eigendom worden geschonden)(22). Daarom is, indien de verwisselbaarheid de deugdelijkheid en bruikbaarheid mede bepaalt en een deel van de markt deze verwisselbaarheid wenst, de slaafse nabootsing van die producten gerechtvaardigd, ook al valt er verwarring omtrent de herkomst van de producten te duchten. 4.10. Aansluitend bij de eerdere jurisprudentie van de Hoge Raad, waarin gesproken wordt van de wens van (een deel van) de markt, kan volgens A-G Asser wél de vraag gesteld worden van wie de wens tot verwisselbaarheid komt. Indien de behoefte aan verwisselbaarheid van de nabootser uitgaat, is het eerder zijn wens om een bepaalde markt te betreden en de concurrentie aan te gaan met een succesvol product dan een wens van de afnemers om dezelfde soort producten van verschillende, met elkaar concurrerende producenten te kunnen verwerven. In dat geval is (in het vigerende systeem van de Hoge Raad) de nabootsing ongeoorloofd, omdat de verwisselbaarheid niet mede wordt bepaald door de deugdelijkheid en bruikbaarheid, maar bijdraagt aan het scheppen van nodeloze verwarring. Komt de behoefte aan verwisselbaarheid van de afnemers, dan wordt de verwarring door die behoefte gerechtvaardigd(23). Óf het aanbod aan onderling verwisselbare producten door de wensen en behoeften van het daarvoor in aanmerking komende publiek ontstaat, of dat die wensen en behoeften

432

juist door het aanbod worden gecreĂŤerd is, naar A-G Asser opmerkt, in het algemeen echter niet te zeggen, omdat vraag en aanbod nog al eens in elkaar overlopen(24). De marktactiviteiten van concurrenten kunnen ertoe leiden dat consumenten, bijvoorbeeld de afnemers van klerenhangers of van delen van bouwsteigers, hun interesse voor onderscheiden, gedifferentieerde producten verliezen en een behoefte ontstaat aan generieke producten met scherpe prijsconcurrentie in plaats van kwaliteitsconcurrentie met merken geĂŻndividualiseerde vormproducten.(25) 4.11. Ik sluit mij bij deze observaties aan, en ik wil een stap verder zetten. Standaardisatie biedt enorme voordelen (zie nr. 4.9). In het geval van producten, bestemd voor een professionele markt ('B2B', waaronder overheidsafnemers zoals 'Verkeer & Waterstaat', 'Defensie' of 'Gemeentewerken') zal standaardisatie vroeger of later allicht gevraagd, zo niet afgedwongen worden van de kant van de afnemers, zoals het voorbeeld van de (Tomado-)klerenhangers laat zien. Ik kan niet inzien waarom een actieve ondernemer het uiten van de wens naar een gestandaardiseerd product van de kant van de professionele afnemer zou moeten afwachten, en waarom hij daarop niet zou mogen vooruitlopen. Een verzonnen voorbeeld, gesitueerd in de jaren '70: 'Geacht Gemeentebestuur. U hebt op TV gezien en in de krant gelezen over het succes van nieuwe anti-parkeerpaaltjes in Amsterdam. Ook onze onderneming kan deze, geheel compatibele (in het magazijn stapelbare) paaltjes om het parkeren op de stoep te voorkomen (ook wel "amsterdammertjes" genoemd) aanbieden, en wel aanzienlijk goedkoper dan de concurrentie'. Ik kan niet inzien waarom - gelet op de genoemde algemene belangen bij standaardisatie - een dergelijke proactiviteit van een ondernemer zou moeten worden afgestraft, terwijl het de luiere ondernemer die afwacht tot gemeenten of wegenbouwers bij hun aanbestedings- of inkoopbeleid het initiatief nemen, wĂŠl vrijstaat om aan hun 'Tomado'-wensen te voldoen. Het niet afstraffen van proactiviteit lijkt mij niet in strijd, doch geheel in overeenstemming met de hoofdprincipes van onze economische ordening en met het door Hijmans van den Bergh bedoelde ethisch-sociale vrijheidsbeginsel(26). Ten aanzien van de markt voor particuliere consumenten dient m.i. niet anders te gelden, of zelfs eens te minder nu een (groeps-)initiatief onder consumenten allicht minder gauw te verwachten is dan een initiatief van de kant van professionele afnemers. Volgens de leer van het Tomado-arrest kan een aandringen op standaardisatie van bijv. de Consumentenbond (denk bijv. aan koffiefilterzakjes, ooit een monopolie van Melitta) of de Vereniging Eigen Huis (denk bijv. aan alarmsystemen) leiden tot een legitimerende consumentenwens. Ook hier zie ik - tegen de achtergrond van de genoemde standaardisatiebelangen - niet in waarom een concurrent niet op een nog niet (bewijsbaar) geuite, maar alleszins plausibele wens van consumentenzijde zou mogen vooruitlopen. En om het beestje bij de naam te noemen: waarom een concurrent van Lego een proclamatie of petitie van zo iets als een Vereniging van Gebruikers van Constructiespeelgoed zou moeten afwachten. Het vorenstaande acht ik in elk geval hoogst verdedigbaar voor rationele (met interoperabiliteit samenhangende) standaardisatiewensen van consumenten(27); uiteraard onverminderd eventuele wettelijke auteurs-, octrooi- en modelrechten, en uiteraard onverminderd het merkenrecht. 4.12. Bij uitwisselbaarheid van producten wordt naar Angelsaksisch voorbeeld vaak een onderscheid gemaakt tussen 'must fit' en 'must match'. Bij 'must fit' gaat het om vormgevingskenmerken die technisch noodzakelijk zijn om een product in of op een ander product te laten passen (naar een door Speyart vermeld voorbeeld: een autodeur met dezelfde afmetingen als de originele deur, die derhalve naadloos in de auto past, zonder overneming van de niet voor deze aansluiting noodzakelijke kenmerken); bij 'must match' gaat het om uiterlijke kenmerken die nodig zijn om een product bij een ander product te laten passen (in hetzelfde voorbeeld: kleur en welving van de autodeur)(28). A-G Langemeijer heeft dit onderscheid toegepast op steigeronderdelen: 'must fit' brengt mee dat technisch bepaalde eisen ertoe leiden dat een steigerelement van het ene fabrikaat naar formaat en koppelingsmechaniek kan worden aangebracht en

433

opgeslagen tussen steigerelementen van het andere fabrikaat. Daarmee is volgens A-G Langemeijer nog niet gezegd dat de afnemers ook (mogen) verlangen dat de verdere vormgeving van de steigeronderdelen wordt afgestemd op de vormgeving van dat andere fabrikaat en de steigeronderdelen van de verschillende fabrikanten zodoende met elkaar 'matchen' en evenmin dat de markt er behoefte aan heeft dat de afstemming zo ver wordt doorgevoerd dat de gemiddelde afnemer de producten van de ene fabrikant niet meer kan onderscheiden van de producten van de andere fabrikant(29). De vraag of, tegen deze achtergrond, Lego-steentjes gelijk te stellen zijn aan steigerelementen, komt bij de bespreking van de cassatieklachten vanzelfsprekend nog terug. Terzijde merk ik nog op dat de discussie over uitzonderingen op wettelijke modellenrechtelijke bescherming met het oog op 'must fit' en 'must match'-gevallen, in het kader van de totstandkoming van de Modellenrichtlijn 98/71/EG en de Gemeenschapsmodellenverordening 6/2002/EG tot heftige debatten, en vervolgens tot moeizame compromissen heeft geleid. Ik ga hierop niet verder in(30), nu intellectueeleigendomsrechtelijke modellenbescherming in deze zaak niet aan de orde is. 4.C. Enige Lego-zaken tot dusverre 4.13. Na afloop van haar octrooibescherming komt Lego geen beroep meer toe op enig recht van intellectuele eigendom met betrekking tot haar basisblokjes (wettelijke modellenbescherming is, als gezegd, evenmin voorhanden). Nochtans strijdt Lego, na het verlopen van haar octrooibescherming, in tal van landen in talloze procedures met het oog op blijvende juridische exclusiviteitbescherming.(31) Ik doe een kleine greep uit enkele procedures over constructiespeelgoed op basis van slaafse nabootsing, waaronder de onderhavige. 4.14. In een procedure van Lego tegen Unica S.A., die steentjes onder het merk Byggis verhandelde, oordeelde het Hof van Beroep te Luik dat de uitwisselbare speelgoedsteentjes, gelet op de duidelijke naams- en herkomstvermelding op de steentjes en de verschillende presentatie van de verpakkingen, geen relevant verwarringsgevaar teweegbrachten. Daarbij nam het hof het recht om uitvindingen die in het publiek domein zijn gevallen te mogen namaken, in ogenschouw(32). 4.15. In een zaak tussen twee fabrikanten van (Meccano-)constructiespeelgoed (waarbij Lego niet betrokken was) kwam het gerechtshof te Arnhem - kort gezegd - tot het oordeel dat verwarringsgevaar aannemelijk is, en dat onvoldoende is gedaan om dat verwarringsgevaar te vermijden, nu het speelgoed op onderdelen en qua maatvoering exact gelijk is aan het eerder door de concurrent op de markt gebrachte speelgoed.(33) 4.16. In de zaak Lego tegen Lima(34) oordeelde het gerechtshof te Amsterdam dat er sprake was van onrechtmatige, slaafse nabootsing, doordat Lima met haar Klipbouwsteen niet op alle punten waarop dat redelijkerwijs mogelijk en dus noodzakelijk is voldoende afstand heeft bewaard tot de Lego-bouwsteen. Bij zijn beoordeling stelde het hof voorop: (i) de Lego-bouwsteen heeft met zijn karakteristieke uiterlijk met noppen onmiskenbaar onderscheidend vermogen verworven, nu de Lego-bouwsteen als zodanig door het publiek aan zijn uiterlijk wordt herkend (rov. 4.3.2); (ii) het Klip-bouwsysteem van Lima is een nabootsing van het Lego-bouwsysteem, nu de beide bouwstenen qua vorm, afmeting, constructie en toepassing alsmede qua kleur vrijwel volledig overeenstemmen en de verschillen van ondergeschikte aard zijn (rov. 4.3.3); (iii) de grote gelijkenis tussen de bouwstenen leidt ertoe dat als gevolg van het totaalbeeld dat de stenen oproepen gevaar voor verwarring te duchten is bij het kopend publiek, dat de steentjes veelal niet naast elkaar zal zien en vaak weinig oplettend zal zijn en welk publiek in hoge mate bekend is met de Lego-bouwsteen (rov. 4.3.4); (iv) kern van het geschil is de vraag of de verwarring nodeloos is in die zin dat Lima, zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van haar bouwsteen afbreuk te doen,

434

evengoed een andere weg had kunnen inslaan (rov. 4.3.5). Het hof verwierp de door Lima gestelde behoefte aan standaardisatie, omdat de wens tot standaardisatie niet afkomstig is van (een deel van) het in aanmerking komende publiek, maar van Lima zelf om een bouwsteen op de markt te brengen die door uiterlijk en eigenschappen volledig past op en uitwisselbaar is met die van Lego en een onderdeel kan vormen van het LEGO bouwsysteem en om zodoende in de markt behoefte aan (goedkopere) bouwstenen te creëren (rov. 4.3.8). De vraag of Lima op alle redelijkerwijs mogelijke en dus nodige punten voldoende afstand had genomen tot de Lego-bouwsteen, beantwoordde het hof uiteindelijk ontkennend, omdat - niettegenstaande de door het hof aanvaarde gelijkenis in maatvoering en kleuren - de omstandigheid dat de vormgeving van de bouwsteen in overwegende mate door het 'technische' effect van koppelingsmogelijkheden en verwisselbaarheid is bepaald, niet wegneemt dat afwijkingen in het uiterlijk, met betrekking tot de vormgeving, toch nog redelijkerwijs mogelijk zijn zonder dat de bouwsteen als uitwisselbaar en (bij)passend onderdeel van het bouwsysteem niet deugdelijk of bruikbaar zou zijn (rov. 4.3.10-4.3.23).(35) 4.17. In de onderhavige zaak Lego/Mega Brands was naar het oordeel van de rechtbank(36) eveneens sprake van verwarringwekkende en nodeloze nabootsing, omdat Mega Brands zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid voor een andere maatvoering had kunnen en dus had moeten kiezen. Daartoe oordeelde de rechtbank: (i) de Lego-blokjes hebben onderscheidend vermogen, omdat zij qua uiterlijk eigen unieke plaatsen in de Nederlandse markt van speelgoedbouwsystemen innemen (rov. 3.5); (ii) de blokjes van Lego en van Mega Brands stemmen qua vorm, afmeting, constructie en toepassing vrijwel geheel overeen en de verschillen zijn van ondergeschikt belang en kunnen er niet aan afdoen dat de totaalindruk van de blokjes dezelfde is (rov. 3.6). Gelet op de grote gelijkenis tussen de blokjes en de onderlinge uitwisselbaarheid ervan is bij het gemiddelde publiek, dat de producten oppervlakkig waarneemt (ook na het moment van aankoop), verwarring te duchten tussen de producten en omtrent de herkomst van de blokjes; (iii) het staat Mega Brands niet vrij de identieke maatvoering van Lego over te nemen en Mega Brands had dan ook voor de maatvoering van de blokjes een andere keuze kunnen maken zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van haar blokjes. De maatvoering van de Lego- en de Duplo-blokjes is niet volledig technisch en functioneel bepaald - hetgeen al blijkt doordat ze in verschillende maten op de markt worden gebracht - terwijl de bouwblokjes van Mega Brands niet compatibel hoeven te zijn met de Lego- en Duplo-bouwsystemen. Speelgoedbouwsystemen zijn even bruikbaar en vervullen hun functie als speelgoed even goed als deze niet onderling uitwisselbaar zijn (rov. 3.11); (iv) de rechtbank verwierp het beroep op standaardisatie, omdat van een daaraan bij afnemers bestaande behoefte niet is gebleken. De vorm van speelgoedbouwsteentjes wordt niet gedicteerd door factoren van buitenaf, zoals bijvoorbeeld bij een cassettebandje, zodat in zoverre geen norm op het gebied van speelgoedblokjes bestaat en daarmee geen rechtvaardiging om een zelfde maatvoering te gebruiken. Een wens van afnemers om tegen een lagere prijs producten met een bepaald uiterlijk af te nemen, waarbij die niet afkomstig hoeven te zijn van de oorspronkelijke fabrikant, is geen rechtvaardiging voor nabootsing van de Lego-blokjes (rov. 3.12). 4.18. Anders dan de rechtbank, zag het hof in het thans bestreden arrest wél een rechtvaardiging voor de (verwarringwekkende) nabootsing door Mega Brands, die het hof gelegen achtte in de volgende omstandigheden (rov. 4.15): (i) Lego heeft in de afgelopen vijftig jaar in Nederland een grote markt gecreëerd voor het door haar vervaardigde constructiespeelgoed, dat voor opeenvolgende generaties het constructiespeelgoed bij uitstek is geworden; (ii) de basiselementen van LEGO zijn terug te vinden in basisdozen, aanvulsets en themadozen. Alle andere elementen laten zich daarmee combineren, waardoor de

435

speelmogelijkheden van de door Lego op de markt gebrachte dozen niet beperkt zijn tot de inhoud van die dozen zelf. Met de onderling uitwisselbare onderdelen kunnen ook buiten de grenzen van de afzonderlijke dozen bouwsels worden uitgevoerd; binnen het product is de compatibiliteit een essentieel aspect; (iii) door haar octrooi is Lego lange tijd in staat geweest concurrentie met hetzelfde product te verhinderen. Hoewel er ook andere soorten constructiespeelgoed op de markt zijn gebracht, hebben LEGO en DUPLO door het octrooi een unieke plaats op de speelgoedmarkt weten te verwerven; (iv) in die situatie - compatibiliteit is een essentieel onderdeel en LEGO is het constructiespeelgoed bij uitstek - ligt het bepaald voor de hand dat potentiële kopers van constructiespeelgoed zich bij hun aankoop niet alleen laten leiden door hetgeen aan nieuwe producten te koop wordt aangeboden, maar ook door hetgeen zij op het gebied van dat speelgoed al in huis hebben of waarvan zij weten dat het kind waarvoor het speelgoed bestemd is er al meer van heeft; (v) wanneer aldus bij een aanmerkelijk deel van het in aanmerking komende publiek een behoefte blijkt te bestaan aan compatibiliteit en uitwisselbaarheid met een bestaand en wijdverbreid systeem, dan is nabootsing door een concurrent van die eigenschappen van dat systeem welke noodzakelijk zijn om deze compatibiliteit en uitwisselbaarheid tot stand te brengen, niet onrechtmatig, ook niet indien die nabootsing leidt tot producten die door hun uiterlijk verwarring zouden kunnen opleveren met (elementen van) het bedoelde systeem; (vi) de conclusie van een in opdracht van Mega Brands uitgevoerd marktonderzoek bevestigt 's hofs veronderstelling (rov. 4.16); (vii) daarom dient ervan uit gegaan te worden dat sprake is van een door potentiële kopers gevoelde behoefte om bij verdere aankopen bouwsteentjes te verkrijgen die naar maatvoering en uiterlijk passen op/bij de steentjes die men al in huis heeft, wat in de praktijk van het Nederlandse huisgezin veelal LEGO en DUPLO is. Om aan die wens tegemoet te komen, zal een producent zijn producten aan maatvoering en uiterlijk van Lego en Duplo moeten aanpassen: nabootsen dus, wat in de bijzondere omstandigheden van dit geval zijn rechtvaardiging vindt in de reële behoefte bij klanten aan compatibiliteit. De nabootsing van zowel de afmetingen als de overige vormaspecten van de basiselementen van LEGO en DUPLO is noodzakelijk voor het tot stand brengen van de compatibiliteit en de uitwisselbaarheid (rov. 4.19). 4.19. Als LEGO-liefhebber doet de uitspraak van het hof Gellaerts, de auteur van een aan LEGO gewijd (IE-)boek, een beetje pijn(37), maar dat is, om met Visser te spreken, een basisemotie: 'vernieuwen is goed, nabootsen is slecht'. Die emotie moet het afleggen tegen de rationele overweging dat economisch gezien nabootsen juist goed is, omdat dat leidt tot meer (prijs)concurrentie, meer variatie en misschien zelfs meer innovatie(38). 4.20. Lego heeft in de loop der tijd ook getracht haar blokjes als vormmerk te beschermen(39). Die pogingen hebben in 2008 hun (voorlopig) Waterloo gevonden in een arrest van het Gerecht van Eerste Aanleg van de EG. Het arrest van het GEA bevestigde de weigering door het Europese merkenbureau (OHIM) van Lego's vormmerkdepot voor het Legoblokje wegens (kort gezegd) technische bepaaldheid.(40), (41) 5. De cassatieklachten Onderdeel 1 5.1. Het eerste onderdeel is gericht tegen rov. 4.15 en klaagt dat, behoudens bijkomende omstandigheden die niet zijn vastgesteld, het louter bestaan van een behoefte bij een aanmerkelijk deel van het in aanmerking komende publiek aan compatibiliteit en uitwisselbaarheid met LEGO en DUPLO als bestaande en wijdverbreide speelgoedconstructiesystemen, rechtens niet, althans niet zonder meer een voldoende rechtvaardiging kan opleveren voor een verwarringwekkende, slaafse nabootsing van die bestaande systemen, gezien de in casu (veronderstellenderwijs) vaststaande

436

omstandigheden: (1) het in hoge mate eigen gezicht van LEGO dankzij het uiterst succesvolle en eerder deels door een octrooirecht beschermde speelgoedconstructiesysteem; (2) het concrete verwarringsgevaar en serieuze afbreukrisico voor LEGO door de volstrekt overeenstemmende totaalindruk van de blokjes van Mega Brands met die van Lego; (3) het ontbreken van een door technische, functionaliteits- of andere objectieve (standaardisatie-)eisen bepaalde noodzaak voor nabootsing van de vormgeving van LEGO; (4) het bestaan van vele constructiespeelgoedsystemen met een van LEGO en DUPLO afwijkende vormgeving alsmede de kennelijke wens van Mega Brands om louter te profiteren van het succes, de bekendheid en het marktaandeel van Lego. Op grond van deze omstandigheden kan volgens het onderdeel niet gezegd worden dat een rechtvaardiging bestaat voor de verwarringwekkende, slaafse nabootsing door Mega Brands, mede omdat daarvoor in elk geval vereist is - hetgeen het hof niet heeft vastgesteld - dat een andere constructieve en/of esthetische vormgeving van de door Mega Brands op de markt te brengen blokjes daadwerkelijk afbreuk zou doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid ervan. 5.2. Deze klacht kan m.i. niet slagen. Met zijn bestreden oordeel dat in de situatie, waarin compatibiliteit een essentieel aspect is van het constructiespeelgoed en LEGO en DUPLO op die markt een unieke plaats hebben verworven, het bepaald voor de hand ligt dat potentiĂŤle afnemers zich bij hun aankoop niet alleen laten leiden door hetgeen aan nieuwe producten te koop is, maar ook door hetgeen zij op dat gebied al bezitten, heeft het hof kennelijk aansluiting gezocht bij een zeer voor de hand liggende rationele, en daarmee te honoreren, wens van afnemers ten aanzien van producten die naar hun aard bestemd zijn om te worden gekoppeld en uitgewisseld. Uit de door het hof genoemde en van belang zijnde omstandigheden volgt dat het constructiespeelgoed van Lego niet de individuele basissteentjes betreft, maar een heel systeem, waardoor de speelmogelijkheden eindeloos gevarieerd kunnen worden en buiten de afzonderlijke dozen verschillende bouwsels kunnen worden ontworpen. Gelet op deze aard van dit constructiespeelgoed, bestaande in de onderlinge uitwisselbaarheid van de speelgoedsteentjes en de compatibiliteit binnen het product, in combinatie met de unieke plaats van LEGO en DUPLO op de speelgoedmarkt, is het voor de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het door Mega Brands aangeboden speelgoed noodzakelijk dat haar speelgoedsteentjes compatibel en uitwisselbaar zijn met die van Lego, waarvoor een zelfde maatvoering en vormgeving geboden is. Deze oordelen van het hof getuigen niet van een onjuiste rechtsopvatting en zijn niet onbegrijpelijk. Dat geldt ook voor 's hofs overweging dat, nu LEGO voor opeenvolgende generaties het constructiespeelgoed bij uitstek is geworden en het Nederlandse huisgezin in de praktijk daarom reeds veelal LEGO- en DUPLO-steentjes in huis heeft, potentiĂŤle kopers van constructiespeelgoed graag gelijk of passend materiaal bij hun verzameling willen bijkopen. Dat het hierbij zou gaan om een subjectieve wens van een deel van het daarvoor in aanmerking komende publiek, doet daaraan niet af, nu het hof die wens klaarblijkelijk - zonder miskenning van een rechtsregel en alleszins begrijpelijk - als een rationele en daarmee te honoreren wens vanuit een voldoende relevant deel van het publiek heeft beschouwd. 5.3. Dat een product 'klakkeloos' mag worden nagebootst als maar genoeg afnemers een compatibele en uitwisselbare aanvulling op hun exemplaren wensen, acht Lego te meer onwenselijk omdat die wens neerkomt op 'hetzelfde speelgoed, maar dan goedkoper' en een succesvolle aanbieder zo 'het slachtoffer wordt van zijn eigen succes'.(42) Met betrekking tot de lagere prijs stelt Lego dat de consument doorgaans alle producten wel voor een lagere prijs aangeboden willen krijgen en dat indien die algemene consumentenwens wordt aanvaard als een rechtvaardiging voor nodeloos verwarringwekkend nabootsen, het leerstuk van de slaafse nabootsing een lege huls wordt. Met dit betoog verliest Lego uit het oog dat het leerstuk van de slaafse nabootsing niet bedoeld is om een quasi-intellectueel-eigendomsrechtelijk monopolie te verschaffen en

437

integendeel een beperking vormt van het mededingingsrechtelijk uitgangspunt waarin vrije concurrentie centraal staat, en waarbij de concurrent aan zijn product een zo groot mogelijke deugdelijkheid en bruikbaarheid mag geven en dat voor een concurrerende prijs mag aanbieden. Aan het nog steeds(43) vigerende stelsel van concurrentievrijheid ligt juist ten grondslag de te honoreren behoefte van de consument aan een qua kwaliteit gelijk (liever beter, of desnoods iets minder) product voor een (liefst) lagere prijs. Die wens is dus per definitie legitiem, en het inspelen op die wens door concurrenten is dus evenzeer per definitie legitiem. Die vrijheid is - zoals wij zagen - in de rechtspraak van de Hoge Raad weliswaar begrensd voor gevallen waarin - door de gelijkenis - nodeloos verwarring wordt gewekt, maar wij zagen reeds dat de Hoge Raad vervolgens aanvaard heeft dat (rationele) standaardisatiewensen van het publiek op hun beurt dat verwarringsgevaar kunnen rechtvaardigen. Inherent aan deze rechtsopvatting is uiteraard dat juist succesvolle producten voor nabootsing in aanmerking kunnen komen(44) (zoals bijv. de klerenhangers van Tomado of het constructiespeelgoed van Lego). Aldus kon het hof rechtens juist en alleszins begrijpelijk oordelen dat het Mega Brands vrijstaat om aan te sluiten op het door Lego vervaardigde constructiespeelgoed en voor de deugdelijkheid en bruikbaarheid van haar product bouwsteentjes op de markt te brengen die compatibel en uitwisselbaar zijn met de steentjes die veel potentiĂŤle afnemers al in huis hebben, waarmee Mega Brands een rationele en daarmee rechtens te rechtvaardigen consumentenwens invult. 5.4. De vier door het onderdeel aangevoerde 'omstandigheden' kunnen hieraan niet afdoen. Op zichzelf dienen de onder (1) en (2) genoemde omstandigheden van een 'eigen gezicht' en (potentieel) 'verwarringsgevaar' aanwezig te zijn om Ăźberhaupt bescherming tegen slaafse (onnodig verwarringwekkende) nabootsing te kunnen inroepen. Het hof kon evenwel, zonder schending van een rechtsregel, de kernvraag in dit geschil - of Mega Brands zich bij het op de markt brengen van Mega Brands MINI en MICRO schuldig heeft gemaakt aan slaafse nabootsing ten opzichte van DUPLO en LEGO (rov. 4.12) - terugbrengen tot een andere schakel in de (redenerings-)ketting die vereist is om onrechtmatigheid aan te nemen, nl. de vraag of - indien gesproken dient te worden van verwarringwekkende nabootsing door Mega Brands (rov. 4.14) - daarvoor een rechtvaardiging bestaat. Door zijn oordeel daarop te concentreren, heeft het hof de twee genoemde omstandigheden impliciet - bij wijze van hypothetisch uitgangspunt - in zijn beoordeling betrokken. Onder de van belang zijnde omstandigheden heeft het hof overigens expliciet de unieke plaats van LEGO en DUPLO op de speelgoedmarkt benadrukt, wat voor het hof evenwel te meer een reden is om een bestaande behoefte aan het door Mega Brands in de handel gebrachte speelgoed aan te nemen. Met betrekking tot het verwarringsgevaar overweegt het hof aan het slot van rov. 4.15 dat de nabootsing in dit geval ook niet onrechtmatig is, indien die nabootsing verwarringsgevaar met elementen van het nagebootste systeem oplevert. 5.5. Met de onder (3) genoemde omstandigheid miskent het onderdeel dat juist de behoefte aan uitwisselbaarheid met een bestaand en wijdverbreid succesvol product, dat uit verschillende, onderling uitwisselbare onderdelen bestaat, een rechtvaardiging kan vormen voor het gedetailleerd (slaafs) nabootsen van een product. Omdat die maximale uitwisselbaarheid de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product mede bepaalt, ligt daarin een noodzaak om die eigenschappen die de compatibiliteit en uitwisselbaarheid tot stand brengen, na te bootsen, wat aldus een rechtvaardigingsgrond kan vormen voor deze nabootsing. De omstandigheid dat er vele andere constructiespeelgoedsystemen op de markt worden verhandeld (de onder (4) genoemde omstandigheid), is door het hof evenzeer onderkend in zijn bestreden rov. 4.15, en kan aan de juistheid van zijn oordeel niet afdoen, omdat voor de behoefte aan standaardisatie als rechtvaardigingsgrond voldoende is dat een deel van de afnemers die behoefte heeft, ook al zou voor afwijkende modellen (of in dit geval: andere constructiespeelgoedsystemen met een van LEGO en DUPLO afwijkende maatvoering en vormgeving) nog een markt bestaan. Voldoende is dat de nabootsende concurrent, Mega Brands, een redelijk belang heeft bij het vervaardigen van met Lego en Duplo compatibele en uitwisselbare steentjes, gegeven de genoemde

438

behoefte bij (een deel van) het publiek(45). Onderdeel 2 5.6. Onderdeel 2.1 klaagt dat het hof op de in onderdeel 1 aangevoerde gronden niet op basis van de loutere behoefte van potentiële kopers van bouwsteentjes om bij verdere aankopen bouwsteentjes te verkrijgen die naar maatvoering en uiterlijk passen op/bij de steentjes die men al bezit, mocht oordelen dat dit in de gegeven omstandigheden van het geval, waaronder in het bijzonder het bestaan van (vele) andersoortige speelgoedconstructiesystemen, reeds een voldoende rechtvaardiging oplevert voor de slaafse, verwarringwekkende nabootsing door Mega Brands van de maatvoering en het uiterlijk van het bestaande succesvolle en daardoor wijdverbreide DUPLO en LEGO. Dit onderdeel 2.1 bouwt geheel voort op onderdeel 1, en deelt het lot daarvan. 5.7. Onderdeel 2.2 keert zich tegen de door het hof vooropgestelde veronderstelling in rov. 4.15 dat het, vanwege de voor de speelmogelijkheden met LEGO en DUPLO essentiële compatibiliteit, bepaald voor de hand ligt dat potentiële kopers zich niet alleen laten leiden door hetgeen aan nieuwe producten te koop wordt aangeboden, maar ook door hetgeen zij op het gebied van dat speelgoed al in huis hebben of waarvan zij weten dat het kind waarvoor het is bestemd er al meer van heeft. Geklaagd wordt, vooreerst, dat het hof in zijn veronderstelling ten onrechte niet, althans niet kenbaar, voor de aankoop of behoefte van de potentiële kopers invloedrijke factoren als onder meer prijs, merk(trouw) en kwaliteit heeft verdisconteerd. 5.8. Deze klacht gaat uit van een vérgezochte, en daarmee onjuiste lezing van rov. 4.15. De veronderstelling van het hof 'dat potentiële kopers van constructiespeelgoed zich bij hun aankoop niet alleen laten leiden door hetgeen aan nieuwe producten te koop wordt aangeboden, maar ook door hetgeen zij op het gebied van dat speelgoed al in huis hebben of waarvan zij weten dat het kind waarvoor het bestemd is er al meer van heeft' sluit immers allerminst uit dat potentiële kopers zich óók kunnen en veelal zullen laten leiden door factoren als prijs, merk(trouw) en kwaliteit. Het hof merkt klaarblijkelijk de factor van het 'al in huis hebben' of 'er al meer van hebben' als een eveneens - in verband met compatibiliteit/uitwisselbaarheid - voor potentiële kopers richtinggevende factor aan. Anders dan de s.t. onder 5.12 wil doen geloven, betekent de door het onderdeel bestreden veronderstelling van het hof dat een consumentenbehoefte bestaat aan met het bestaande en wijdverbreide constructiespeelgoedsysteem van Lego compatibele en uitwisselbare speelgoedsteentjes niet slechts 'hetzelfde speelgoed, maar dan goedkoper'. 's Hofs veronderstelling houdt in dat potentiële kopers van constructiespeelgoed in het kader van een eerlijke mededinging bij hun aankoop een keuze hebben uit verschillende aanbieders van constructiespeelgoed, waarbij voor de kopers een factor van belang is dat de aan te kopen speelgoedsteentjes compatibel/uitwisselbaar zijn met de veelal in huis voorhanden bouwsteentjes. Andere, ook belangrijke factoren voor consumenten blijven, naast de prijs, uiteraard de (van Lego goed bekende!) kwaliteit, en daarom - of ook los daarvan - de merktrouw aan het bekende woordmerk LEGO. Ook nog andere factoren, zoals de aantrekkelijkheid van de verpakking, of de voorradigheid of leveringssnelheid kunnen een rol spelen bij de keuze van het kopende publiek. Deze overige factoren behoefde het hof niet uitdrukkelijk in zijn oordeel te betrekken, niet alleen omdat zij van zelf spreken, maar ook omdat de kernvraag die partijen verdeeld houdt, beperkt is tot de vraag of voor de (veronderstellenderwijs aangenomen) verwarringwekkende, slaafse nabootsing door Mega Brands een rechtvaardiging bestaat, die is gelegen in de behoefte van het daarvoor in aanmerking komende publiek aan standaardisatie van de speelgoedsteentjes, zodat die compatibel/uitwisselbaar zijn met de speelgoedsteentjes die dat publiek veelal reeds in huis heeft. 5.9. Onderdeel 2.2 bevat vervolgens de klacht dat het hof zich geen of onvoldoende rekenschap ervan heeft gegeven dat een behoefte aan compatibiliteit nog geen behoefte aan uitwisselbaarheid betekent.

439

Het onderdeel geeft niet aan wat het zélf bedoeld met 'compatibiliteit' enerzijds, en 'uitwisselbaarheid' anderzijds. De s.t. (onder 5.11) doet dat wél: bij compatibiliteit zou het gaan om 'must fit' en bij uitwisselbaarheid om 'must match'. Hierboven, in nr. 4.12, is aan de hand van het voorbeeld van de autodeur uiteengezet wat de modellenrechtelijke literatuur onder dat onderscheid verstaat: een vervangende deur voor een auto van een bepaald type moet om technische redenen uiteraard passen ('must fit'), en dient bij 'must match' ook dezelfde rondingen of welvingen en dezelfde kleur te hebben. De s.t. verstaat onder 'uitwisselbaarheid' (of 'must match'): 'vormgelijkheid'. Aldus gelezen faalt de klacht, nu het hof in rov. 4.15 met 'uitwisselbaarheid' (naast 'compatibiliteit') klaarblijkelijk (in ieder geval(46)) het oog gehad heeft op: aanwezigheid van (i) een compatibel klemsysteem, én (ii) een zodanige overeenstemming van standaardafmetingen dat de elementen niet slechts klemmen, maar ook optimaal klemmen en op of naast elkaar passen, en dus niet bijv. (door van de standaardmaten afwijkende hoogte- of breedte- of lengteverschillen bij de bouwelementen) horizontale of verticale naden in het bouwwerk vertonen. Díe vorm van compatibiliteit (die mede de stabiliteit van het constructieresultaat betreft) valt zonder twijfel onder legitieme standaardisatiewensen(47). 5.10. Onderdeel 2.2 klaagt ten slotte dat het hof zijn veronderstelling ten onrechte uitsluitend heeft getoetst aan het door Mega Brands overgelegde rapport van het marktonderzoek(48), waarvan algemeen bekend is dat de resultaten sterk beïnvloedbaar zijn door de opzet en uitvoering ervan. Deze laatste (deel)klacht klemt volgens het onderdeel te meer, nu Mega Brands dit rapport pas aan het einde van een ruim vier jaar durende procedure heeft overgelegd, waardoor Lego in de korte resterende tijd van de procedure uitsluitend nog met een methodologisch argument kon reageren zonder dat zij de conclusies van dat onderzoek kon verifiëren of anderszins inhoudelijk kon bestrijden. Ik lees in het onderdeel geen - zelfstandige - klacht over een te laat zijn van het 'formeel laatste' tijdstip (volgens Lego: 'onnodig pas (exact) twee weken voor appelpleidooi') waarop Mega Brands het onderzoeksrapport heeft overgelegd. Het onderdeel gewaagt niet van een zodanig (uiterlijk) ter zitting van het hof gemaakt (formeel) bezwaar, en klaagt evenmin over een miskenning door het hof van een plicht tot ambtshalve bewaking(49) van de belangen van Lego. Het onderdeel geeft ook niet aan dat Lego de deskundigheid van de partijdeskundige ([A]) betwist zou hebben. Het hof kon zich in zoverre dus van het rapport van [A] bedienen(50). Daarbij dient te gelden dat het oordeel van de rechter over rechterlijke waardering van een bewijsmiddel als het onderhavige van feitelijke aard is, zodat het niet op juistheid kan worden beoordeeld, maar slechts op (on)begrijpelijkheid. De klachten tegen de wijze waarop het hof zich (mede) heeft gebaseerd op het rapport van [A], zijn onderwerp van het volgende onderdeel. 5.11. In onderdeel 2.3 wordt geklaagd dat 's hofs verwerping in rov. 4.18 van Lego's verweer tegen het door Mega Brands overgelegde onderzoek rechtens onjuist, onbegrijpelijk en ontoereikend gemotiveerd is. Het methodologische verweer van Lego hield in (i) dat in het onderzoek ten onrechte geen onderscheid is gemaakt tussen 'prospects' die uitsluitend het constructiespeelgoed van Lego willen kopen en 'prospects' die dergelijk speelgoed (misschien) willen kopen, ongeacht het merk, en dat (dus) niet is uitgesloten dat de meerderheid in de steekproef uit mensen heeft bestaan die (misschien) wel van plan zijn om binnenkort bouwsteentjes te kopen, maar alleen als het échte Lego is, in welk geval het evident is dat die mensen vinden dat de steentjes die ze zullen kopen compatibel moeten zijn met (en er hetzelfde uitzien als) Lego.(51) Daarnaast hield het methodologische verweer van Lego in (ii) dat de vragen in het onderzoek ten onrechte het Lego-steentje tot uitgangspunt nemen, het enige steentje met het Lego-uiterlijk dat het Nederlandse publiek kent, en dat de consument ten onrechte niet is gevraagd of hij het erg zou vinden met een bouwsteentje te spelen dat andersoortig is dan het Lego-systeem.(52) Daarop voortbouwend betoogt onderdeel 2.4 dat Lego's verweer onder (ii) alleszins

440

relevant is, omdat het onderzoek door zijn opzet geen antwoord gaf op de - voor het kunnen aannemen van een behoefte aan compatibiliteit en uitwisselbaarheid - essentiële vraag of de consument daadwerkelijk een andersoortig speelgoedconstructiesysteem zou afwijzen. Ook het verweer onder (i) is alleszins relevant, terwijl niet blijkt dat het hof op deze stelling acht heeft geslagen. 5.12. Zoals gezegd is de waardering van het onderzoek, waarvan de conclusie naar 's hofs oordeel zijn veronderstelling bevestigt, van feitelijke aard en daarom voorbehouden aan het hof als feitenrechter. De (deel)klacht van onderdeel 2.2, dat het hof ten onrechte uitsluitend heeft getoetst aan het door Mega Brands in het geding gebrachte marktonderzoek, stuit reeds hierop af. Lego's klacht dat Mega Brands voor dit onderzoek eerder ampel gelegenheid heeft gehad en dit het eerste consumentenonderzoek is in de ruim vier jaar lange procedure, is omkeerbaar: het mag opmerkelijk heten dat Lego niet met zelf geëntameerd onderzoek is gekomen, gezien de vele procedures die zij in tal van landen voert en 'ook omdat het procestechnisch voor rechters eenvoudiger is om marktonderzoeken tegen elkaar weg te strepen of daar een middenweg in te zoeken.'(53) Weliswaar was het, gelet op eerdere jurisprudentie van de Hoge Raad(54), aan Mega Brands, die een beroep doet op standaardisatiewensen, te bewijzen dat er die behoefte ook bestaat, maar Lego had net zo goed onderzoek kunnen laten uitvoeren. Niet gesteld of gebleken is voorts dat Lego na de confrontatie met het door Mega Brands verrichte marktonderzoek uitdrukkelijk tegenbewijs heeft aangeboden door middel van een eigen onderzoek. Lego heeft er voor gekozen slechts methodologische bezwaren tegen het rapport aan te voeren, die het hof niet hebben kunnen overtuigen. Het oordeel van het hof acht ik niet onbegrijpelijk. 5.13. De deelklacht dat het hof geen acht heeft geslagen op het onder (i) bedoelde verweer (onderdeel 2.4), mist overigens feitelijke grondslag. Anders dan het onderdeel stelt, heeft het hof in rov. 4.17 niet alleen naar de vindplaats van dit verweer verwezen (pleitnota punt 40), maar dit verweer ook uitdrukkelijk weergegeven. De verwerping van dat verweer (als onvoldoende gemotiveerd, rov. 4.18) acht ik, als gezegd, niet onbegrijpelijk. Ook al zou het zo zijn dat een (volgens [B] in het onderzoek ten onrechte niet onderscheiden) groep (mogelijk zelfs meerderheidsgroep van de ondervraagde consumenten) alleen maar bouwsteentjes zouden willen kopen indien het échte Lego was, dan nog is niet onbegrijpelijk dat het hof daarmee niet weerlegd achtte dat er een voldoende grote groep andere potentiële kopers uit de steekproef overbleef die de compatibiliteitsbehoefte kon bevestigen. 5.14. Ook 's hofs verwerping van het onder (ii) weergegeven verweer is niet onbegrijpelijk. Dat verweer hield in dat de vragen in het onderzoek ten onrechte het Lego-steentje tot uitgangspunt nemen en dat de consument ten onrechte niet de vraag is gesteld of hij het erg zou vinden met een bouwsysteem te spelen dat andersoortig is dan het Lego-systeem. Door deze vraagstelling heeft de consument, aldus het onderdeel, geen antwoord kunnen geven op de vraag of hij daadwerkelijk een andersoortig speelgoedsysteem zou afwijzen. Ik merk over deze klacht nog het volgende op. Blijkens het marktonderzoek is onder meer onderzoek gedaan naar '(II) De bij potentiële kopers van steentjes eventueel bestaande wens ten aanzien van compatibiliteit met de legosteentjes die zij reeds in hun bezit hebben'. Met betrekking tot de uitdrukkelijk genoemde Lego-steentjes verwijst het onderzoek naar een voetnoot, waarin staat: 'Nu in Nederland tot op heden alleen steentjes afkomstig van Lego (LEGO/DUPLO) zijn verkocht mag aangenomen worden dat de antwoorden op die blokjes betrekking hebben.' In zijn arrest heeft ook het hof - in cassatie onbestreden - het onderscheidend vermogen en de unieke plaats van Lego in de (speelgoed)markt vooropgesteld. Onder de omstandigheden die volgens het hof de verwarringwekkende nabootsing door Mega Brands kunnen rechtvaardigen, noemt het hof in de eerste plaats de grote markt die Lego in de afgelopen vijftig jaar in Nederland heeft gecreëerd voor het door haar vervaardigde speelgoed. Het hof overweegt vervolgens dat Lego voor opeenvolgende generaties het constructiespeelgoed bij uitstek

441

is geworden en dat zij met haar octrooi lange tijd in staat is geweest de concurrentie met hetzelfde product te verhinderen. Door deze omstandigheden (naast de kenmerken van het constructiespeelgoed van Lego, zoals de compatibiliteit binnen het product en de onderlinge uitwisselbaarheid met allerlei andere elementen) is de situatie ontstaan dat Lego en Duplo op de speelgoedmarkt een unieke plaats hebben verworven. Gezien deze omstandigheden verbaast het niet dat het marktonderzoek van Mega Brands, mede gelet op de toelichting in de eerste voetnoot, het Lego-steentje tot uitgangspunt neemt, nu dat steentje, zoals Lego in haar klacht opmerkt, 'het enige steentje (is) dat het Nederlandse publiek kent'. De omstandigheid dat er ook andere soorten constructiespeelgoed op de markt worden verhandeld, zoals het hof in rov. 4.15 onderkent, doet gelet op de unieke plaats van Lego hieraan niet af. Immers, 's hofs reeds besproken veronderstelling is dat in die situatie, waarin Lego een unieke plaats heeft, potentiële kopers zich niet alleen laten leiden door hetgeen aan nieuwe en andersoortige speelgoedconstructiesystemen te koop wordt aangeboden, maar ook door hetgeen zij op dat gebied reeds in huis hebben of het kind waarvoor het bestemd is er al meer van heeft en dat is, zoals het hof in rov. 4.19 opmerkt, in de praktijk van het Nederlandse huisgezin in veel gevallen: LEGO en DUPLO. Daarom is het niet onbegrijpelijk dat het onderzoek zich niet richtte op andersoortig constructiespeelgoed, maar zich concentreerde op de vraag of potentiële kopers behoefte hebben aan steentjes die passen op en hetzelfde uiterlijk hebben als de speelgoedsteentjes die ze al in huis hebben, met inachtneming van de omstandigheid dat voor een rechtvaardiging de wens van slechts een deel van de markt voldoende is. Onderdeel 3 5.15. Onderdeel 3.1 klaagt dat het hof in rov. 4.15-4.19 heeft miskend dat, ook al bestaat een (rechtens relevante) behoefte aan compatibiliteit en uitwisselbaarheid als zodanig van het door Mega Brands aangeboden constructiespeelgoed met LEGO en DUPLO, verwarringwekkende, slaafse nabootsing slechts gerechtvaardigd is, indien en voor zover dit voor de deugdelijkheid en bruikbaarheid noodzakelijk is, en dat de nabootser in elk geval, zonder dat dit ten koste gaat van de compatibiliteit en uitwisselbaarheid, gehouden is om afwijkingen in (esthetische) vormgeving aan te brengen ter voorkoming van verwarringsgevaar. In onderdeel 3.2 wordt geklaagd dat het hof zijn oordeel dat er ook een (reële) behoefte bestaat aan identiteit, niet alleen qua maatvoering, maar ook qua uiterlijk (overige vormaspecten) ontoereikend heeft gemotiveerd in het licht van Lego's stellingen.(55) Die stellingen houden in dat ook binnen de voor compatibiliteit en uitwisselbaarheid als zodanig noodzakelijke maatvoering en vormaspecten wel degelijk afwijkingen qua uiterlijk mogelijk en dus geboden zijn, onder meer door variaties aan te brengen in de vorm, hoogte en oppervlak van de noppen, de materiaalkeuze, markeringen/gaten in de steentjes en andere duidelijk waarneembare afwijkingen. Gelet op deze stellingen kon het hof niet, althans niet zonder nadere motivering, uitsluitend op grond van de conclusies van het onderzoek van Mega Brands oordelen dat er een zodanige behoefte is bij een aanmerkelijk deel van het in aanmerking komende publiek aan algehele identiteit van speelgoedconstructiesystemen met Lego en Duplo, dat Mega Brands met haar verwarringwekkende producten niet onrechtmatig handelt jegens Lego. 5.16. Zoals hiervoor uiteengezet is, brengen de binnen het speelgoedconstructiesysteem van Lego essentiële compatibiliteit enerzijds en de unieke plaats die Lego in de markt heeft weten te verwerven anderzijds mee dat een reële en rechtens te honoreren behoefte bestaat aan (alternatieve) speelgoedbouwsteentjes die compatibel en uitwisselbaar zijn met het bestaande en wijdverbreide speelgoedconstructiesysteem van Lego. 's Hofs oordeel dat sprake is van een door potentiële kopers gevoelde behoefte om bij verdere aankopen bouwsteentjes te verkrijgen die qua maatvoering en uiterlijk passen op/bij de reeds in bezit zijnde steentjes van Lego, gaat dan ook niet uit van een onjuiste rechtopvatting en is een begrijpelijke redenering. 5.17. Dat betekent volgens Lego's onderdeel 3 echter nog niet dat de speelgoedsteentjes ook qua verdere vormgeving en uiterlijk identiek moeten zijn.

442

5.18. Dat de steentjes (technisch) bij en op elkaar moeten passen qua koppeling en qua maatvoering uitwisselbaar moeten zijn (vgl. nr. 5.16), betekent inderdaad nog niet zonder meer dat de vormgeving van de steentjes in (alle) verdere opzichten op elkaar zou moeten aansluiten.(56) In de formulering van het onderdeel gaat Lego evenwel ten onrechte voorbij aan de in de jurisprudentie van de Hoge Raad neergelegde norm dat de verplichting om af te wijken betrekking heeft op het doen van wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat(57). Aansluitend op de 'must-fit' en 'must match'-criteria stellen onderdeel 3 en het antwoord daarop van Mega Brands (in vervolg op dergelijke debatten in de feitelijke instanties) de vraag aan de orde of naast de deugdelijkheid en bruikbaarheid in technisch/functionele en daarmee verband houdende economische zin ook betekenis kan toekomen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid in esthetisch en daarmee verband houdend economisch opzicht. Mega Brands stelt in dit verband dat het succes van een uit additionele onderdelen bestaand product ook wordt bepaald door de visuele compatibiliteit. Toegepast op het constructiesysteem van Lego: de (nagebootste) speelgoedsteentjes zijn (pas) optimaal als de steentjes (van concurrerende producenten) visueel van elkaar niet te onderscheiden zijn. De steentjes moeten immers gebruikt kunnen worden in het (Lego)- systeem zonder afwijkingen in het visuele aspect van het resultaat van het gebruik ervan, in de vervaardigde bouwwerken. Een muur in het te vervaardigen bouwwerk moet op een echte muur lijken en een eenheid vormen met de overige (van andere producenten afkomstige) gebruikte bouwsteentjes in die muur. Een uit speelgoedsteentjes met een verschillend uiterlijk opgebouwde muur is volgens Mega Brands niet natuurgetrouw en 'werkt niet'(58). 5.19. Het hier besproken onderdeel 3 gaat ervan uit dat ten aanzien van (i)(59) de materiaalkeuze, (ii) de vorm, de hoogte en het oppervlak van de noppen (niet langer, in onderdeel 3: de steentjes zelf), (iii) markeringen/gaten in de steentjes, en (iv) 'andere duidelijk waarneembare afwijkingen' verschillen mogelijk zijn, die (A) verwarringsgevaar kunnen wegnemen of doen afnemen, en die (B) aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid niet afdoen, ook niet vanuit een gezichtspunt van standaardiseringwensen. 5.20. De vooreerst rijzende vraag is of - zoals Mega Brands in haar s.t. in wezen bepleit aangenomen moet of mag worden dat het hof in (met name) rov. 4.19 de hier bedoelde stellingen van Lego kennelijk verworpen heeft, daarbij niet uitgegaan is van een onjuiste rechtsopvatting, en dat dit zonder nadere motivering niet onbegrijpelijk is. 5.21. Ik denk dat daarbij onderscheid gemaakt moet worden. Ik zou menen dat een verwerping door het hof ten aanzien van (i) de materiaalkeuze aan de in 5.20 bedoelde toets voldoet. Het middel maakt van zijn kant onvoldoende duidelijk dat (gesteld is dat) en waarom de keuze voor een ander materiaal verwarring zou wegnemen; en evenmin dat als dat laatste wĂŠl zou opgaan, (gesteld is dat) de keuze voor een ander materiaal niet aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid zou afdoen. 5.22. Vervolgens zou ik menen dat een verwerping door het hof ten aanzien van (ii) de vorm, de hoogte en het oppervlak van (ook) de noppen van de steentjes eveneens besloten ligt in 's hofs oordeel (vgl. rov. 4.19 over het naar maatvoering passen op/bij de steentjes die met al bezit). Het middel van zijn kant maakt ook hier onvoldoende duidelijk dat (gesteld is dat) afwijkingen op deze (qua waarneming subtiele) punten verwarring zou wegnemen; en evenmin als dat laatste wĂŠl zou kunnen, dat de keuze voor een iets andere vorm, hoogte of oppervlak van de noppen niet aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid zou afdoen.

443

5.23. Ten aanzien van (iii) markeringen/gaten in de steentjes kan ik een voldoende gemotiveerde verwerping niet in 's hofs arrest besloten zien liggen; niet in de deeloverweging van rov. 4.19 dat 'een producent zijn producten aan [het] uiterlijk van Lego en Duplo [zal] moeten aanpassen', noch in de deeloverweging waarmee rov. 4.19 besluit (noodzaak tot nabootsing ook ten aanzien van 'overige vormaspecten' is 'genoegzaam komen vast te staan'). 5.24. Wat betreft (iv) 'andere duidelijk waarneembare afwijkingen' voldoet de klacht m.i. niet aan de ingevolge art. 407, lid 2 Rv te stellen eisen, nu enige nadere specificatie ontbreekt. In de processtukken, waarnaar het onderdeel verwijst, tref ik die ook niet aan. 5.25. Ten aanzien van het in nr. 5.23 genoemde punt van (iii) markeringen/gaten in de steentjes, zou - tot zover - dus vernietiging en verwijzing dienen te volgen. Of zulks inderdaad geboden is, kan mede afhangen van enige hieronder neergelegde gezichtspunten. In geval van vernietiging en verwijzing kunnen zulke gezichtpunten wellicht nuttig blijken in de procedure na verwijzing, waarin ook Mega Brands' in nr. 5.18 kort gereleveerde principiële verweer allicht weer aan de orde zal zijn. 5.26.1. G.J. Wiarda heeft in hoofdstuk 12 van zijn befaamde monografie Drie typen van rechtsvinding(60) de zo genoemde 'vergelijkingsmethode' beschreven, en hij heeft die toegelicht aan de hand van nu juist het eerste slaafse-nabootsings-arrest van de Hoge Raad, het hiervoor al ter sprake gekomen Hyster Karry Krane-arrest. Ik citeer een passage uit het boekje, omdat die bij de in middel 3 aangesneden kwestie wellicht ook weer behulpzaam zou kunnen zijn. Ik ontleen aan de pp. 108-110: 'Als voorbeeld noem ik het geval van 'Hyster Karry Krane', beslist bij het arrest van de Hoge Raad van 26 juni 1951, NJ 1954, 90, waarin het ging om de vraag in hoever de navolging van industriële producten waarvoor geen octrooibescherming geldt, rechtmatig is. De Hyster Company, een Amerikaanse vennootschap, welke een mobiele hijskraan had ontworpen en vervaardigd en hier te lande in de handel bracht, beklaagde zich erover dat een Nederlandse vennootschap die hijskraan vrijwel volkomen had nagebootst en, door die in de handel te brengen, onrechtmatig voordeel trok van de inspanning die Hyster zich voor het ontwerpen en construeren van haar kraan had getroost en van de door Hyster met haar product verworven goede reputatie. Waar in het onderhavige geval vaststond dat van inbreuk op enig octrooi of auteursrecht geen sprake was - recht op modellenbescherming bestond destijds nog niet - beschikte de rechter voor de vraag of een dergelijke, als 'slaafs' gekwalificeerde navolging geoorloofd was, over geen andere maatstaven dan de in het toenmalige artikel 1401 BW geïmpliceerde normen van de in het maatschappelijk verkeer tegenover eens anders persoon of goed betamende zorgvuldigheid. In zijn beslissing ging de Hoge Raad uit van het beginsel dat het in het algemeen aan een ieder moet vrijstaan om aan zijn producten een zo groot mogelijke deugdelijkheid en bruikbaarheid te geven voorzover hij daarbij geen inbreuk maakt op de rechten die anderen ter bescherming van hun producten aan Octrooiwet of Auteurswet ontlenen. Op de grondslag van dit beginsel werden vervolgens drie verschillende situaties beoordeeld die zich in een dergelijk geval kunnen voordoen: in de eerste plaats die waarin de nabootsing alleen betrekking heeft op eigenschappen die bestemd en geschikt zijn om de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product te bevorderen, terwijl door die nabootsing overigens geen verwarring hij het kopend publiek kan ontstaan: in de tweede plaats dezelfde situatie waarbij ten gevolge van een nabootsing tussen het eigen product en dat van de concurrent wél verwarring kan ontstaan: en in de derde plaats de situatie waarin de nabootsing verder gaat dan voor de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product noodzakelijk is en elementen betreft ten aanzien waarvan de nabootser evengoed een andere weg had kunnen inslaan, terwijl hij door dit na te laten verwarring sticht. Van de genoemde situaties kan men zeggen, dat, wanneer men uitgaat van het door de

444

Hoge Raad voorop gestelde beginsel dat het in het algemeen aan een ieder moet vrij staan om aan zijn producten een zo groot mogelijke deugdelijkheid en bruikbaarheid te geven, tegen de eerst veronderstelde situatie weinig is in te brengen, terwijl de derde een evident onbehoorlijk gedrag veronderstelt: nl. het zonder enig in redelijkheid te respecteren belang profiteren van de inspanning van de concurrent en daarbij te zijnen nadele verwarring stichten hij het publiek. De in de tweede plaats genoemde situatie, waarin als gevolg van de nabootsing, eveneens verwarringsgevaar aanwezig is, doch waarin die nabootsing een overigens als redelijk te beschouwen belang dient, is minder evident en kan daardoor meer twijfel wekken. Men kan zich, om tot een beslissing te komen, oriënteren zowel op de naastgelegen evident rechtmatige, als op de naastgelegen evident onrechtmatige situatie; men kan met andere woorden zeggen: ook hier gaat de nabootsing niet verder dan nodig is om aan het product een zo groot mogelijke deugdelijkheid en bruikbaarheid te geven, hetgeen een ieder in beginsel moet vrij staan; maar eveneens is vol te houden: ook hier wordt zowel geprofiteerd als verwarring gesticht. De Hoge Raad koos voor de eerste oplossing en legde aldus de grens tussen de rechtmatige en de onrechtmatige nabootsing tussen de hierboven in de tweede en derde plaats genoemde situaties.[..] Het geval van de 'Hyster Karry Krane' is een voorbeeld van een uitspraak waarin uit de motivering valt af te leiden dat de rechter om tot zijn beslissing te komen volgens de hierboven aanbevolen vergelijkingsmethode te werk is gegaan. Veel talrijker blijven de gevallen waarin weliswaar kan worden aangenomen dat hij dit ook heeft gedaan, doch waarin de gang van zijn redenering niet met zoveel woorden in de motivering van zijn uitspraak tot uitdrukking is gebracht.' 5.26.2. Het lijdt m.i. geen twijfel dat de Hoge Raad zich ook in de klerenhanger-zaak dáár impliciet - van de vergelijkingsmethode heeft bediend. Daar zal dan vergeleken zijn met enerzijds de categorie van het (inmiddels) evident rechtmatig nabootsen van voor de strikt technische deugdelijkheid en bruikbaarheid noodzakelijke factoren, ondanks verwarringsgevaar, en anderzijds een (nog steeds) evident onrechtmatig nabootsen bij een 'zonder enig in redelijkheid te respecteren belang profiteren van de inspanning van de concurrent en daarbij te zijnen nadele verwarring stichten hij het publiek'. Bij het in de klerenhanger-zaak berechte tussengeval - het geval waarin er technisch even goed bruikbare andere klerenhangers bestonden, en de bruikbaarheid van het met de Tomadoklerenhanger aansluitende product voor een belangrijk deel werd bepaald teneinde tegemoet te komen aan bij een deel van de afnemers bestaande wensen ten aanzien van het uiterlijk of eigenschappen van het product, daaronder begrepen de wensen die verband houden met de behoefte aan standaardisatie - koos de Hoge Raad voor aansluiting bij de categorie van de technische noodzaak, en niet bij de categorie van 'zonder enig in redelijkheid te respecteren belang profiteren...'. 5.26.3. Het komt mij voor dat de door middel 3 aan de orde gestelde kwestie aanleiding kan geven tot nadere rechtsverfijning door de Hoge Raad, waarbij de door Wiarda bedoelde vergelijkingsmethode wederom dienstbaar kan zijn. Thans gaat de vergelijking tussen enerzijds de categorie van het (inmiddels) evident rechtmatig nabootsen van het uiterlijk of de eigenschappen van het product in geval de bruikbaarheid van een product voor een belangrijk deel wordt bepaald door de wensen (daaronder begrepen standaardisatiewensen) en behoeften van degenen voor wie het bestemd is, en anderzijds (nog steeds) de categorie van 'zonder enig in redelijkheid te respecteren belang profiteren...'. 5.26.4. In de door Wiarda geschetste denkwijze is er dan aanleiding voor nadere oriëntatie op 'imaginaire buurgevallen'. Nu het gaat om de vraag of de op zichzelf door standaardisatiewensen gelegitimeerde nabootsing zich óók mag uitstrekken tot steentjes zonder markeringen/gaten (vgl. nr. 5.23), schets ik als buurgevallen (vanuit consumentenperspectief): (a) enerzijds: siertegels, gevel- of plafondplaten, zonweringen, beklede stoelen, serviesgoed;

445

(b) en anderzijds: schemerlampen, wekkers, koekoeksklokken en (gehuurde) steigerelementen. Daargelaten de kwaliteit van nu juist deze voorbeelden (partijen zullen er wel over mopperen, zoals ook over andere voorbeelden gemopperd zal kunnen worden) gaat het in de vergelijkingsmethode er slechts om of men een product als Lego-steentjes, ook ten aanzien een aspect als 'markeringen/gaten', eerder zou rekenen tot een categorie als (a) dan wel een categorie als (b). 5.27. Passend binnen het in de rechtspraak ontwikkelde kader en op begrijpelijke wijze heeft het hof kunnen oordelen dat de slaafse nabootsing van Mega Brands zijn rechtvaardiging vindt in een reĂŤle behoefte aan compatibiliteit en uitwisselbaarheid met het bestaande en wijdverbreide Lego-systeem en dat dit een nabootsing meebrengt van zowel de maatvoering als de overige constructieve en esthetische vormaspecten. Bij dit oordeel heeft het hof m.i. echter onvoldoende gerespondeerd op de (essentiĂŤle) stelling van Lego dat Mega Brands - ter voorkoming of beperking van verwarringsgevaar redelijkerwijs de mogelijkheid zou hebben tot het aanbrengen van markeringen/gaten zonder dat dit afbreuk zou doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van de steentjes. Mogelijk is het hof van oordeel geweest dat Mega Brands - ter beperking van verwarringsgevaar - in voldoende mate tegemoet gekomen is aan hetgeen redelijkerwijs van haar verlangd mocht worden, nu zij - zoals door de rechtbank in rov. 3.6 is vastgesteld, en in hoger beroep en in cassatie niet ter discussie is gesteld - haar blokjes kleuren heeft gegeven die afwijken dan de door Lego gebezigde kleuren(61), zodat daarom volgens het hof ter beperking van verwarringsgevaar van Mega Brands niet ook nog het aanbrengen van markeringen/gaten behoefde te worden gevergd(62). Wat hier overigens van zij, het hof heeft dit echter niet in zijn overwegingen neergelegd. 5.28. Onderdeel 4 bevat geen zelfstandige klacht en behoeft dan ook geen verdere bespreking. 6. Conclusie Mijn conclusie strekt tot vernietiging en verwijzing. De procureur-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, A-G i.b.d. 1 Voorheen 'Mega Bloks' geheten; in het vonnis van de rechtbank worden verweersters in cassatie nog Mega Bloks genoemd. 2 Ontleend aan rov. 4.2 a t/m g van het (ten deze niet) bestreden arrest. 3 LJN AT8962 (met commentaar F.W. Grosheide in IER 2005, nr. 64, p. 270 (271 r.k.). 4 LJN BA7231, IER 2007, nr. 79, p. 301 m.nt. AKS. 5 Arrest van 12 juni 2007; de cassatiedagvaarding is uitgebracht op 12 september 2007. 6 Vgl. Hijmans van den Berg in zijn noot in AA onder HR 26 juni 1953 (zie volgende voetnoot). 7 HR 26 juni 1953, NJ 1954, 90 m.nt. PhANH, AA 1953, p. 10 m.nt. HB, BIE 1953, nr. 55, p. 113 (Hyster Karry Krane). 8 HR 21 december 1956, NJ 1960, 414 m.nt. onder HR 8 januari 1960, NJ 1960, 415, BIE 1957, nr. 11, p. 36, AA X, p. 19 m.nt. G (drukasbak); HR 15 maart 1968, NJ 1968, 268 m.nt. HB, BIE 1968, nr. 43, p. 145 (Plastic stapelschalen). 9 HR 7 juni 1991, NJ 1992, 392 (Rummikub). 'De rest van de markt' is van groot belang voor de vraag of het product onderscheidend vermogen heeft: zie D.J.G. Visser, Het ABC van iedere IE-inbreuk (oratie Leiden), 2004, p. 31-32. 10 HR 8 januari 1960, NJ 1960, 415 m.nt. HB, BIE 1960, nr. 19, p. 60, AA X, p. 20 m.nt. G (Scrabble). Zie ook HR 1 december 1989, NJ 1990, 473 m.nt. DWFV, BIE 1997, nr. 68,

446

p. 244 (Monte/Kwikform); HR 31 mei 1991, NJ 1992, 391 m.nt. DWFV, IER 1991, nr. 47, p. 116 m.nt. Vriesendorp, BIE 1992, nr. 15, p. 50 m.nt. Ste (Borsumij/Stenman); HR 30 oktober 1998, NJ 1999, 84 (Assco/Layher); HR 29 juni 2001, NJ 2001, 602 m.nt. DWFV (Impag). 11 HR 15 maart 1968, NJ 1968, 268 m.nt. HB, BIE 1968, nr. 43, p. 145 (Plastic stapelschalen). 12 Enige steun voor die opvatting was te vinden in twee deeloverwegingen van HR 26 juni 1986, NJ 1987, 191 m.nt. vNH, BIE 1986, nr. 71, p. 280, IER 1986, nr. 29, p. 280 en Computerrecht 1986, p. 176 m.nt. E.J. Dommering (Decca/Holland Nautic). Zie rov. 4.2, derde volzin: 'Daarbij past in zoverre terughoudendheid dat de rechter door deze vraag bevestigend te beantwoorden en, gelijk het hof heeft gedaan, op grond daarvan het verhandelen van de radio-ontvangers van Holland Nautic te verbieden, aan Decca een bescherming biedt die niet wezenlijk verschilt van die waarvan zij zou hebben geprofiteerd indien zij zich ter bescherming van het DNS op octrooirechten zou hebben kunnen beroepen of zich anderszins zou hebben kunnen baseren op schending van een absoluut recht van intellectuele eigendom. Ontbreekt een dergelijk absoluut recht dan is bij een stand van zaken als zich hier voordoet voor een vergelijkbare bescherming via het recht van de ongeoorloofde mededinging in beginsel ten minste vereist dat wordt geprofiteerd van een prestatie van dien aard dat zij op een lijn valt te stellen met die welke toekenning van een dergelijk recht rechtvaardigen.' En voorts rov. 4.3, derde alinea: [bescherming ex art. 1401 BW is ook niet gerechtvaardigd] 'reeds hierom omdat, naar Holland Nautic in de feitelijke instanties heeft gesteld en het hof in het midden heeft gelaten, zodat daarvan in cassatie te haren gunste mag worden uitgegaan, Decca voor het DNS "gedurende 35 jaar practisch een monopolie heeft bezeten", zodat - tegen de achtergrond van art. 47 Rijksoctrooiwet - moet worden aangenomen dat Decca voor die inventiviteit, inspanningen en investeringen voldoende is beloond.' 13 HR 31 mei 1991, NJ 1992, 391 m.nt. DWFV, IER 1991, nr. 47, p. 116 m.nt. Vriesendorp, BIE 1992, nr. 15, p. 50 m.nt. Ste. (Borsumij/Stenman). 14 Vgl. Quaedvlieg, BIE 1992, p. 367 en mijn noot in NJ 1991, 391 (Borsumij/Stenman). Vgl. ook Brinkhof in BIE 1991, p. 257 (p. 259, sub 19). 15 BGH 2 december 2004, I ZR 30/02, GRUR 2005/4, p. 349. 16 HR 12 juni 1970, NJ 1970, 434 m.nt. HB, BIE 1970, nr. 90, p. 306 (Klerenhangers). 17 HR 1 december 1989, NJ 1990, 473 (Monte/ Kwikform). 18 HR 30 oktober 1998, NJ 1999, 84 (Assco/Layher). 19 Vgl. rov. 3.6 van het arrest van de Hoge Raad. 20 Internationaal: International Standard Organization te Gen猫ve ('ISO-normen'); in Nederland: het Nederlands Normalisatie-instituut te Delft ('NEN-normen'). 21 Conclusie voor HR 1 december 1989, NJ 1990, 473 (Monte/Kwikform), nr. 2.20 e.v. 22 T.a.p., nr. 2.25. 23 T.a.p., nrs. 2.22-2.24 en 2.26. 24 T.a.p., nr. 2.24. In nr. 2.22 verwijst Asser naar het opstel van A.G. Maris, Slaafse navolging en normalisatie, in: Met eerbiedigende werking (Hijmans van den Bergh-bundel 1971), p. 187. Maris heeft in zijn analyse van het klerenhanger-arrest op p. 189 opgemerkt dat enerzijds afnemers een product met een bepaald uiterlijk of bepaalde eigenschappen kunnen wensen, ongeacht van welke producent het afkomstig is (klerenhangers gelijk aan het model van Tomado, zonder dat ze ook van Tomado afkomstig hoeven te zijn), maar dat het anderzijds ook kan zijn dat het publiek slechts het oog heeft op het product van een bepaalde producent (Tomado). In het laatste geval bestaat volgens Maris voor de nabootsing geen rechtvaardiging in de standaardisatiewensen. Maris onderkent evenwel (p. 190) dat de vraag 贸f de wensen van het publiek in de ene of in de andere zin luiden, in veel gevallen niet makkelijk te beantwoorden is, te meer nu het Klerenhangerarrest niet vereist dat 'de' markt de wens of behoefte heeft aan compatibele en uitwisselbare producten, en reeds voldoende is dat die wens bij een deel van het publiek bestaat. Zelf zou ik menen dat de afnemers die het originele artikel wensen, in staat zijn de merknaam aan te geven; uiteraard mogen nagebootste klerenhangers niet onder het merk Tomado worden verkocht. 25 P.J. Kaufmann en G. Gemser, De lof der nabootsing revisited, BIE 1994/4, p. 108.

447

26 Vgl. voetnoot 6. 27 Tussen rationele en irrationele wensen onderscheidde ik eerder in: D.W.F. Verkade, Ongeoorloofde mededinging, 2e druk 1986, p. 77. 28 H.M.H. Speyart, Het gewijzigde voorstel van de Europese Commissie voor de modellen-richtlijn, BIE 1996/7, p. 227-228. 29 A-G Langemeijer in zijn conclusie voor HR 30 oktober 1998, NJ 1999, 84 (Assco/Layher), onder nr. 2.18. 30 Ik kan ten deze nog verwijzen naar Speyart, a.w. (voetnoot 28). Vgl. ook Pinckaers, De techniekrestrictie in het modellenrecht en de relevantie van alternatieven, in: Spoorbundel (2007), p. 257-275. 31 S. Gellaerts, Lego(r), the road ahead (2008), geeft op p. 94 e.v. een overzicht van procedures die Lego in diverse landen op basis van 'slaafse nabootsing' heeft gevoerd. Wat het buitenland betreft noemt hij naast de door mij aan te halen Belgische zaak (door Lego verloren), nog zaken in Denemarken (1993), Finland (2003), Griekenland (2006) en Zweden (2004), die door Lego werden gewonnen; en zaken in Duitsland (2004), Frankrijk (1994), Oostenrijk (2000) en de Verenigde Staten (1988), die door Lego werden verloren. Een zaak in ItaliĂŤ eindigde na een uitspraak van de Corte di Cassazione (1997) in een schikking. 32 Hof van Beroep te Luik 30 juni 1993 (Unica/Lego), BIE 1996, nr. 84, p. 306. 33 Hof Arnhem 8 juli 1997, IER 1997, nr. 47, p. 177 (Remco Toys/Meccano). In cassatie (HR 22 januari 1999, NJ 1999, 381 m.nt. DWFV) was dit punt niet aan de orde. 34 Hof Amsterdam 23 december 1999, IER 2000, nr. 21, p. 103 m.nt. FWG, AMI 2000/5, p. 84 m.nt. Quaedvlieg. 35 Zie over dit arrest ook hierna, nr. 5.27, voetnoot 62. 36 Zie over het vonnis van de rechtbank: F.W. Grosheide, Hoe slaafs mag men nabootsten, IER 2005, p. 271; S. Gellaerts, a.w. (2008), p. 102-111; P.J.M. Steinhauser, Grenzen aan verwarringsgevaar als onrechtmatigheidscriterium, BIE 2008, p. 201-204. 37 S. Gellaerts, a.w. (2008), p. 113. 38 D.J.G. Visser, Het ABC van iedere IE-inbreuk (oratie Leiden), 2004, p. 2 en 38. 39 Zie S. Gellaerts, a.w., 2008, p. 51 e.v. (i.h.b. p. 65-75). 40 GEA 12 november 2008, zaak T270/06, B9 7264 (Lego/Mega Brands), en daarover Visser, Kroniek van de intellectuele eigendom, NJB 2009/14, p. 918. Volgens artikel 7, lid 1, sub e-ii, van de Gemeenschapsmerkenverordening (40/94/EG) 'wordt inschrijving [geweigerd] van [...] tekens die uitsluitend bestaan uit [...] de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen'. Zo ook artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, van Merkenrichtlijn 89/104/EEG en art. 2.1 lid 2 BVIE. 41 Lego heeft op 2 februari 2009 beroep ingesteld bij het Hof van Justitie van de EG (zie Pb. 2009, C82/19). De zaak is daar aanhangig onder nr. C-48/09. 42 Zie de s.t. van Lego, o.m. nrs. 1.7, 3.15-3.16 en 5.6-5.7. 43 In sommige - Oost-Europese en Aziatische - landen: weer, of voor het eerst. 44 Vgl. A.G. Maris, a.w. (1971, zie voetnoot 24), p. 188-191. Vgl. ook A-G Eggens in zijn conclusie voor HR 26 juni 1953, NJ 1954, 90 m.nt. PhANH (Hyster Karry Krane), p. 183 (l.k.), die wijst op het algemeen belang dat vereist dat 'het goede en nuttige' wordt nagevolgd (tegenover de, in tijd te beperken, erkenning van rechten van de scheppende mens). Dat ook een spel de maatschappelijke vooruitgang dient, is benadrukt door Hijmans van den Bergh in zijn noot onder HR 8 januari 1960, NJ 1960, 415 (Scrabble), sub 9. 45 Op het aannemen van die wens van (een deel van) het publiek hebben de onderdelen 2.2 t/m 2.4 betrekking. 46 De vraag of het hof met 'uitwisselbaarheid' ook het oog gehad heeft op een nog verdergaande mate van gelijkheid, komt aan de orde bij de bespreking van onderdeel 3. 47 In die zin ook Hof Amsterdam 23 december 1999, IER 2000, nr. 21, p. 103 m.nt. FWG, AMI 2000/5, p. 84 m.nt. Quaedvlieg (Lego/Lima), rov. 4.3.14. 48 Dit marktonderzoek is overgelegd als productie 19 en bevindt zich bij de stukken van het geding achter de pleitnotities in appel van Mega Brands. 49 In de zin van HR 29 november 2002, nr. C00/128, NJ 2004, 172 (Dispasa/Huyton). 50 Vgl. HR 16 juni 2006, nr. C04/327, LJN AU8940, NJ 2006, 585 m.nt. Spoor, AMI

448

2006/5, nr. 14, p. 161 m.nt. Quaedvlieg (Lancôme/Kecofa), rov. 3.4.3. 51 Pleitnota in hoger beroep, nr. 40. 52 Pleitnota in hoger beroep, nr. 47. 53 Vgl. S. Gellaerts, a.w. (2008), p. 109, voetnoot 451 (slot). 54 Vgl. HR 1 december 1989, NJ 1990, 473 m.nt. DWFV, BIE 1997, nr. 68, p. 244 (Monte/ Kwikform) en HR 30 oktober 1998, NJ 1999, 84 (Assco/Layher). 55 Het onderdeel verwijst naar de CvA nrs. 55-64, de CvD nrs. 88-97, de MvA nrs. 81-85 en de pleitnota in appel nrs. 45 en 47. 56 Vgl. ook de s.t. van Lego onder nr. 5.26. 57 HR 8 januari 1960, NJ 1960, 415 m.nt. HB, BIE 1960, nr. 19, p. 60, AA X, p. 20 m.nt. G (Scrabble). 58 S.t. van Mega Brands onder nrs. 32-35. 59 Volgorde en aanduidingen (i) t/m (iv) en (A) en (B) afkomstig van mij, A-G. 60 Vierde druk 1999, bewerkt door T. Koopmans. 61 Voorts (eveneens rov. 3.6): afwijking ten aanzien van de vermelding van de onderscheiden woordmerken, en bij het Micro-blokje van Mega Brands hogere noppen, en twee tussenschotten méér, in vergelijking tot Lego's Duplo-blokje. 62 Het hof zou zich daarbij gespiegeld kunnen hebben (passend in Wiarda's vergelijkingsmethode!) aan het in nr. 4.16 hierboven besproken oordeel van het hof Amsterdam 23 december 1999, IER 2000, nr. 21, p. 103 m.nt. FWG, AMI 2000/5, p. 84 m.nt. Quaedvlieg (Lego/Lima), waarin dát hof de overeenstemming qua kleuren gerechtvaardigd achtte, maar (omgekeerd) andere afwijkingen in het uiterlijk, met betrekking tot de vormgeving, nog redelijkerwijs mogelijk achtte (waarbij aan markeringen/gaten kan zijn gedacht; vgl. rov. 4.18-4.20 van het Lego/Lima-arrest).

449