AvdR Webinars

ACTUALITEITEN IE SPREKER MR A.C.M ALKEMA, ADVOCAAT HOFHUIS ALKEMA GROEN 6 MAART 2013 15:00 – 17:15 UUR

WWW.AVDRWEBINARS.NL WEBINAR 0235

W E B I N A R S

H O O G L E R A R E N

De Academie voor de Rechtspraktijk heeft onder de naam Magna Charta Webinars 30 hoogleraren bereid gevonden webinars te verzorgen op de verschillende rechtsgebieden.

Prof. mr. B.J. van Ettekoven, senior rechter Rechtbank Utrecht en hoogleraar Bestuursrecht Universiteit van Amsterdam Prof. mr. dr. I.N. Tzankova, bijzonder hoogleraar Comparative mass litigation Universiteit van Tilburg, advocaat BarentsKrans N.V. en mr. C.M. Verhage, advocaat BarentsKrans N.V. Prof. mr. G.T.M.J. Raaijmakers, hoogleraar Ondernemings- en Effectenrecht Vrije Universiteit Amsterdam, advocaat NautaDutilh N.V. Prof. mr. F.T. Oldenhuis, universitair hoofddocent aan de vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht van de Rijksuniversiteit Groningen Prof. mr. F.W.J.M. Schols, hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder notarieel recht, Radboud Universiteit Nijmegen, estate planner Prof. dr. M.B.M. Loos, hoogleraar Privaatrecht Universiteit van Amsterdam Prof. mr. J.G.J. Rinkes, hoogleraar Privaatrecht Open Universiteit, bijzonder hoogleraar Europees Consumentenrecht Universiteit Maastricht, raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem, rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam, adviseur Paulussen advocaten Prof. mr. M.M. van Rossum, hoofd Wetenschappelijk Bureau Deterink Advocaten en Notarissen, bijzonder hoogleraar Privaatrecht Open Universiteit Heerlen Prof. mr. M.E. Koppenol-Laforce, hoogleraar Faculteit Rechtsgeleerdheid, Instituut voor Privaatrecht, Ondernemingsrecht, Universiteit Leiden, advocaat Houthoff Buruma Prof. mr. drs. M.L. Hendrikse, bijzonder hoogleraar Handelsrecht en Verzekeringsrecht Open Universiteit (JPR advocatenleerstoel), directeur UvA Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS), opleidingsdirecteur Master Verzekeringskunde UvA Amsterdam Business School, universitair hoofddocent Privaatrecht Universiteit van Amsterdam, rechterplaatsvervanger Rechtbank Utrecht, lid geschillencommissie Kifid (verzekeringskamer) Prof. mr. G.C.C. Lewin, bijzonder hoogleraar Bijzondere aspecten van het Privaatrecht Universiteit van Amsterdam, raadsheer Hof Amsterdam Prof. mr. CH. E.F.M. Gielen, hoogleraar Intellectueel Eigendomsrecht Universiteit van Groningen, advocaat NautaDutilh N.V. Prof. mr. A.H.N. Stollenwerck, hoogleraar Notarieel en Fiscaal Recht Vrije Universiteit Amsterdam, raadsheerplaatsvervanger Hof Den Bosch Prof. mr. C.A. Schwarz, hoogleraar Handels- en Ondernemingsrecht Universiteit Maastricht Prof. mr. J.M. Hebly, hoogleraar Bouw- en Aanbestedingsrecht Universiteit Leiden, advocaat Houthoff Buruma Prof. mr. G.K. Sluiter, hoogleraar Internationaal Strafrecht Universiteit van Amsterdam, advocaat Bรถhler Advocaten Prof. mr. M.W. Scheltema, hoogleraar Enforcement issues in Private Law Erasmus Universiteit Rotterdam, advocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. Prof. mr. P. Vlaardingerbroek, hoogleraar Familie- en Personenrecht Universiteit Tilburg, raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch, rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam Prof. W.H. van Boom, hoogleraar Privaatrecht Erasmus School of Law, Erasmus Universiteit Rotterdam Prof. mr. dr. G.J. Zwenne, professor Faculteit Rechtsgeleerdheid, Instituut voor Metajuridica, eLaw@Leiden, Universiteit Leiden, advocaat Bird & Bird LLP Prof. dr. S. Perrick, bijzonder hoogleraar Universiteit van Amsterdam, advocaat Spinath & Wakkie Prof. dr. K.F. Haak, hoogleraar Handelsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam, rechter-plaatsvervanger Hof Arnhem Prof. W.D. Kolkman, hoogleraar Privaatrecht Rijksuniversiteit Groningen, raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem Prof. mr. dr. M.G.C.M. Peeters, bijzonder hoogleraar Derivatenrecht Universiteit van Amsterdam, advocaat NautaDutilh N.V. Prof. mr. E.P.M. Vermeulen, hoogleraar Business & Financial Law Universiteit van Tilburg Prof. mr. dr. W. Burgerhart, hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen, estate planner Prof. mr. dr. M. Heemskerk, bijzonder hoogleraar Pensioenrecht Radboud Universiteiten Nijmegen, advocaat Onno F. Blom Advocaten Prof. dr. H.B. Winter, bijzonder hoogleraar Toezicht Rijksuniversiteit Groningen Prof. mr. B. Barentsen, bijzonder hoogleraar Albeda leerstoel Universiteiten Leiden Prof. mr. dr. R.F.H. Mertens, bijzonder hoogleraar Zakelijke Rechten Open Universiteit Heerlen, advocaat Paulussen Advocaten

Klik hier voor meer informatie

Magna Charta is onderdeel van de Academie voor de Rechtspraktijk Postbus 13346

|

3507 LH Utrecht

|

T 030 - 220 10 70

E info@magnacharta.nl

|

F 030 - 220 53 27

Inhoudsopgave Spreker Mr. A.C.M. Alkema

Jusrisprudentie Auteursrecht Hoge Raad, 22 februari 2013, IEPT20130222 Gerechtshof Arnhem, 25 september 2012, IEPT20120925 Hof van Justitie EU, 15 maart 2012, IEPT20120315 Gerechtshof Amsterdam, 15 januari 2013, IEPT20130115 Rechtbank Den Haag, 19 december 2012, IEPT20121219 Rechtbank Amsterdam, 12 september 2012, IEPT20120912 Rechtbank Amsterdam, 1 augustus 2012, IEPT20120801 Gerechtshof Leeuwarden, 10 juli 2012, IEPT20120710 Hof van Justitie EU, 3 juli 2012, IEPT20120703 Hof van Justitie EU, 16 februari 2012, IEPT20120216 Rechtbank Den Haag, 20 februari 2013, IEPT20130220 Hoge Raad, 12 oktober 2012, IEPT20121012 Hoge Raad, 21 september 2012, IEPT20120921

p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p.

Databankrecht Gerechtshof Den Haag, 27 maart 2012, IEPT20120327 Gerechtshof Amsterdam, 13 maart 2012, IEPT20120313

p. 185 p. 196

Modellenrecht Hof van Justitie EU, 18 oktober 2012, IEPT20121018 Hof van Justitie EU, 16 februari 2012, IEPT20120216 Gerechtshof Den Haag, 24 januari 2012, IEPT20120124

p. 205 p. 213 p. 223

Merkenrecht/handelsnaamrecht Gerechtshof Den Haag, 15 januari 2013, IEPT20130115 Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag, 15 november 2012, IEPT20121115 Rechtbank Alkmaar, 14 november 2012, IEPT20121114 Rechtbank Den Haag, 31 oktober 2012, IEPT20121031 Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag, 5 september 2012, IEPT20120905 Gerechtshof Leeuwarden, 7 augustus 2012, IEPT20120807 Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag, 21 augustus 2012, IEPT20120821 Hoge Raad, 3 februari 2012, IEPT20120203 Hof van Justitie EU, 19 december 2012, IEPT20121219 Slaafse nabootsing Gerechtshof Den Bosch, 13 maart 2012, IEPT20120313 3

5 38 43 73 77 84 93 97 106 129 136 148 158

p. 236 p. 244 p. 249 p. 257 p. 263 p. 269 p. 277 p. 282 p. 299

p. 314

Gerechtshof Den Bosch, 28 februari 2012, IEPT20120228 Gerechtshof Den Bosch, 15 november 2011, IEPT20111115

p. 324 p. 333

Bevoegdheid Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag, 21 januari 2013, IEPT20130121 p. 344 Gerechtshof van Justitie EU, 12 juli 2012, IEPT20120712 p. 352

4

www.boek9.nl

Hoge Raad, 22 februari 2013, Stokke v H3 Products

AUTEURSRECHT Geen aanleiding te veronderstellen dat naar Europees recht andere oorspronkelijkheidseisen voor werken van toegepaste kunst gelden • Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen, is vereist dat het desbetreffende werk een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt (vgl. HR 30 mei 2008, (Endstra)). Het HvJEU heeft de maatstaf aldus geformuleerd dat het moet gaan om "een eigen intellectuele schepping van de auteur van het werk" (HvJEU 16 juli 2009, (Infopaq I)) .

• Deze maatstaf geldt evenzeer indien het een gebruiksvoorwerp betreft (vgl. BenGH 22 mei 1987, en HR 15 januari 1988, (Screenoprints)). Aanleiding voor de veronderstelling dat zulks naar Europees recht anders zou zijn, is er niet.

Uitsluiting auteursrechtelijke bescherming strekt zich niet uit tot alle elementen die een technische functie bezitten • Dit werkbegrip vindt haar begrenzing waar het eigen, oorspronkelijk karakter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect. Elementen van het werk die louter een technisch effect dienen of te zeer het resultaat zijn van een door technische uitgangspunten beperkte keuze, zijn van bescherming uitgesloten (vgl. HvJEU 22 december 2010, (BSA) en HR 16 juni 2006, (Kecofa/Lancome)). Daarbij verdient opmerking dat deze uitsluiting van auteursrechtelijke bescherming zich niet uitstrekt tot alle elementen die een technische functie bezitten: daarmee zou de industriële vormgeving ten onrechte buiten het bereik van het auteursrecht geplaatst worden.

Technische eisen kunnen voldoende ruimte voor ontwerpmarges en keuzemogelijkheden laten • Het feit dat het werk voldoet aan technische en functionele eisen laat onverlet dat de ontwerpmarges of keuzemogelijkheden zodanig

IEPT20130222, HR, Stokke v H3 Products kunnen zijn dat voldoende ruimte bestaat voor creatieve keuzes van de maker die een werk in auteursrechtelijke zin kunnen opleveren (vgl. HR 8 september 2006, (Slotermeervilla's)).

Beschermingsomvang: beoordeling totaalindrukken inclusief onbeschermde (stijl)elementen • Voor de beantwoording van de vraag of sprake is van inbreuk op een auteursrecht op een gebruiksvoorwerp dient beoordeeld te worden in welke mate de totaalindrukken van het beweerdelijk inbreuk makende werk en het beweerdelijk bewerkte of nagebootste werk overeenstemmen. De auteursrechtelijk beschermde trekken of elementen van laatstbedoeld werk zijn daarbij bepalend, met dien verstande dat ook een verzameling of bepaalde selectie van op zichzelf niet beschermde elementen, een (oorspronkelijk) werk kan zijn in de zin van de Auteurswet, mits die selectie het persoonlijk stempel van de maker draagt. Bij de vergelijking van de totaalindrukken dienen dus ook onbeschermde elementen in aanmerking te worden genomen, voor zover de combinatie van al deze elementen in het beweerdelijk nagebootste werk aan de "werktoets" beantwoordt. Voorts geldt dat de enkele omstandigheid dat het werk of bepaalde elementen daarvan, passen binnen een bepaalde mode, stijl of trend niet betekent dat het werk of deze elementen zonder meer onbeschermd zijn. Onderzocht moet worden of de vormgeving van de (combinatie van de) verschillende elementen 11/02739 13 zodanig is dat aangenomen kan worden dat met het ontwerp door de maker op een voldoende eigen wijze uiting is gegeven aan de vigerende stijl, trend of mode (HR 29 december 1995, (Decaux/Mediamax)).

Inbreukvraag in hoge mate feitelijk en zeer beperkt toetsbaar in cassatie: niet steeds vereist dat alle stellingen gemotiveerd weerlegd worden • De beoordeling van de auteursrechtelijke beschermingsomvang van een bepaald werk en van de vraag of daarop door een ander werk inbreuk wordt gemaakt, is in hoge mate feitelijk van aard en derhalve slechts in (zeer) beperkte mate vatbaar voor toetsing in cassatie (vgl. HR 5 januari 1979, Heertje/Hollebrand)).

• niet steeds vereist dat alle door een partij aangedragen stellingen door de rechter uitdrukkelijk in de motivering worden betrokken.

Vindplaatsen: LJN: BY1529 Hoge Raad, 22 februari 2013 (E.J. Numann, F.B. Bakels, J.C. van Oven, C.E. Drion en G. Snijders) Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: 1. de vennootschap naar Noors recht STOKKE AS, gevestigd te Skodje, Noorwegen, 2. STOKKE NEDERLAND B.V., gevestigd te Tilburg, Pagina 1 van 33

www.boek9.nl

3. Peter OPSVIK, wonende te Oslo, Noorwegen, 4. de vennootschap naar Noors recht Peter OPSVIK AS, gevestigd te Oslo, Noorwegen, EISERS tot cassatie, advocaten: aanvankelijk mr. R.A.A. Duk en mr. P.A. Ruig, thans mr, T. Cohen Jehoram en mr. V. Rörsch, tegen 1. H3 PRODUCTS B.V., gevestigd te Swalmen, gemeente Roermond, 2. de vennootschap naar Belgisch recht DEVA INTERNATIONAL BVBA, gevestigd te Wielsbeke, België, 3. Theodore Louis VAN DE POLL, handelend onder de naam Het Babyhuis, wonende te Haarlem, VERWEERDERS in cassatie, advocaat: mr. C.S.G. Janssens.

Verzoekers zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als Stokke c.s. en afzonderlijk als Stokke AS, Stokke Nederland en Opsvik en Opsvik AS. Verweerders zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als H3 Products c.s. en afzonderlijk als H3 Products, Deva en het Babyhuis.

1. Het geding in feitelijke instanties Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende stukken: a. het vonnis in de zaak 141611 / HA ZA 07-1510 van de rechtbank Haarlem van 7 januari 2009; b. het arrest in de zaak 200.037.074/01 van het gerechtshof te Amsterdam van 15 maart 2011.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie Tegen het arrest van het hof heeft Stokke c.s. beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding en het herstelexploot zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit.

H3 Products c.s. heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen mondeling en schriftelijk toegelicht door hun advocaten en voor Stokke c.s. mede door mr. O.F.A.W. Van Haperen, advocaat te Rotterdam.

De conclusie van de Advocaat-Generaal in buitengewone dienst D.W.F. Verkade strekt tot verwerping van het beroep.

De advocaat van Stokke c.s. heeft bij brief van 19 oktober 2012 op die conclusie gereageerd.

3. Beoordeling van het middel 3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan. (i) Opsvik heeft in 1972 de verstelbare Tripp Trapp kinderstoel, hierna: de Tripp Trapp, ontworpen. Sinds 1972 produceert en verkoopt Stokke AS de Tripp Trapp. In Nederland wordt de Tripp Trapp sinds 1995 op de markt gebracht door Stokke Nederland. (ii) De Tripp Trapp bestaat uit twee evenwijdige schuin oplopende staanders van hout waartussen aan de bovenzijde een rugleuning en wat lager een zit- en een voetenplankje zijn geklemd. De staanders zijn voorzien van horizontaal lopende groeven die dienen voor het verstelbaar inschuiven en vastklemmen van de zit- en voetenplankjes, waardoor de hoogte van die plankjes kan variëren en kan worden aangepast aan de grootte

IEPT20130222, HR, Stokke v H3 Products van het kind en de hoogte van een (eet)tafel. Het vastklemmen wordt geborgd door middel van twee metalen verbindingsstangen die zijn gemonteerd met inbusbouten door de staanders. De rugleuning (bestaande uit twee delen) wordt aan de staanders gefixeerd met inbusbouten. De staanders worden gesteund door middel van horizontaal naar achteren lopende liggers van iets breder hout die met een schuine naad aan de onderzijde van de staanders zijn bevestigd. Tussen de twee liggers is met inbusbouten een houten dwarsregel gemonteerd. De aan het hof getoonde modellen zijn wat betreft de uit hout bestaande delen gemaakt van blank gelakt en whitewash beukenhout. De metalen delen (stangen en inbusbouten) zijn zwart gelakt. (iii) Het Babyhuis verkoopt onder meer in haar winkel in Haarlem en op haar website diverse baby- en kinderartikelen. H3 Products is een producent en leverancier van diverse baby- en kinderartikelen, waaronder kinderstoelen. Deze worden onder meer door Deva gedistribueerd. (iv) Sinds half mei 2007 biedt het Babyhuis een kinderstoel aan onder de naam Carlo, hierna: de Carlo.

Het Babyhuis betrekt de Carlo van Deva. De stoel wordt door H3 Products geproduceerd. (v) De Carlo bestaat eveneens uit de onder (ii) genoemde elementen, met dien verstande echter dat het staand en op de grond rustend "frame" van de stoel niet vervaardigd is uit (schuin afgesneden) rechte stukken hout maar uit twee aan de bovenzijde licht gebogen (hout)delen die aan de onderzijde met een bocht doorlopen in het "liggende" gedeelte daarvan, dat eveneens licht gebogen is.

3.2 In dit geding vorderen Stokke c.s., kort gezegd, een verklaring voor recht dat met het verveelvoudigen of openbaarmaken van de Carlo inbreuk wordt gemaakt op de auteursrechten van Stokke c.s. op de Tripp Trapp, een bevel aan H3 Products deze inbreuk te staken en gestaakt te houden, met nevenvorderingen, schadevergoeding en vergoeding van de volledige proceskosten op de voet van art. 1019h Rv. H3 Products c.s. hebben zich verweerd en in reconventie gevorderd een verklaring voor recht dat de Carlo geen inbreuk maakt op de auteursrechten van Stokke c.s., alsmede vergoeding van schade en van de daadwerkelijk gemaakte proceskosten.

De rechtbank heeft de vorderingen van Stokke c.s., voor zover gebaseerd op hun exploitatierechten, toegewezen en de vorderingen in reconventie afgewezen.

3.3 Het hof heeft het vonnis vernietigd en, opnieuw rechtdoende, de vorderingen van Stokke c.s. afgewezen, voor recht verklaard dat de Carlo geen inbreuk maakt op de auteursrechten van Stokke c.s. met betrekking tot de Tripp Trapp en Stokke c.s. veroordeeld tot vergoeding aan H3 Products c.s. van schade en van de kosten van het geding. Het overwoog daartoe, kort weergegeven, als volgt.

Partijen zijn het erover eens dat de Tripp Trapp in 1972 een baanbrekend ontwerp was en dat daaraan auteursrechtelijke bescherming toekomt. Het succes Pagina 2 van 33

www.boek9.nl

van de Tripp Trapp is niet alleen gelegen in de onderscheidende vormgeving doch met name ook in de praktische bruikbaarheid van de stoel. Deze bruikbaarheid wordt ontleend aan het feit dat de stoel (naast een uit twee gebogen delen bestaande vaste rugleuning) is voorzien van een zit- en een voetenplankje die verstelbaar zijn. Deze verstelbaarheid wordt bereikt door een aantal keuzes van technische aard. Doordat de staanders schuin naar achter hellen, blijft de stoel stabiel en kan het iets grotere kind door het "trap"-ef fect zelf op de stoel klimmen. Doordat de plankjes in vorm gelijk zijn, kan het (iets grotere) voetenplankje dienst doen als zitplaats voor een volwassene. Met de beugel en de rugleuning wordt de veiligheid van het jonge kind gewaarborgd; het ergonomisch gebogen karakter van de rugleuning bevordert het zitgemak. Doordat de staanders zijn voorzien van groeven kunnen de zit- en voetenplankjes worden in- en uitgeschoven.

De metalen verbindingsstangen zorgen voor extra stevigheid van het vastklemsysteem. Deze in overwegende mate technisch en functioneel bepaalde kenmerken van de stoel, hoe vernieuwend deze destijds ook mogen zijn geweest, zijn onvoldoende terug te voeren op creatieve keuzes van de maker en de auteursrechtelijke bescherming van de stoel kan derhalve daarop geen betrekking hebben. Dit geldt ook voor (de dikte van) het materiaal en de kleuren waarin de Tripp Trapp is uitgevoerd. Daargelaten dat aspecten als sterkte, flexibiliteit, gebruiksgemak en stevigheid een rol hebben gespeeld, is de keuze voor het materiaal en de basale kleuren terug te voeren op de Scandinavische stijl. Waar Stokke c.s. een auteursrechtelijke bescherming bepleiten die ook stijlelementen en keuzes omvat die in belangrijke mate door techniek en bruikbaarheid zijn ingegeven, zien zij over het hoofd dat het hier in de eerste plaats gaat om een gebruiksvoorwerp en dat het auteursrecht geen grondslag biedt om derden (tot in lengte van jaren) af te houden van de toepassing van de (combinatie van) elementen, waaraan de stoel zijn bruikbaarheid en nut ontleent. (rov. 3.3-3.4.3). De vormgeving van de Carlo houdt voldoende afstand van die van de Tripp Trapp en kan niet als (ongeoorloofde) nabootsing daarvan in de zin van art. 13 Auteurswet worden aangemerkt. Wordt geabstraheerd van de uiterlijke kenmerken die (geheel of in overwegende mate) bepaald zijn door de gebruiksbestemming van de Tripp Trapp, dan blijft over de strakke cursieve L-vorm van het "frame" van de stoel. De keuze voor deze vorm heeft geen (relevant) effect op de functionaliteit van de stoel en valt aan te merken als creatieve inbreng van de maker. Het strakke karakter van de vormgeving, dat als meest karakteristieke kenmerk van de Tripp Trapp kwalificeert, is in de Carlo niet terug te vinden. De vorm van de Carlo is licht gebogen/golvend. De basisvorm van de Carlo doet niet denken aan een cursieve hoofdletter L doch veeleer aan een (onaffe) S. Vanaf de voorzijde bezien is de Carlo aan de bovenzijde smaller dan aan de onderzijde. De Carlo oogt speels en doet enigszins denken aan een

IEPT20130222, HR, Stokke v H3 Products schommelstoel; deze mist stevige/betrouwbare uitstraling van Tripp Trapp. Het totaalbeeld van de Carlo wijkt als gevolg van een en ander zo zeer af van het (door auteursrechtelijk beschermde trekken bepaalde) totaalbeeld van de Tripp Trapp dat van een relevante overeenstemming geen sprake is. Dat de vorm van de Carlo net als die van de Tripp Trapp een open, zwevend karakter heeft, maakt dit niet anders.

Met het vervaardigen en op de markt brengen van de Carlo maken H3 Products c.s. geen inbreuk op de auteursrechten van Stokke c.s. Ook van schending van de morele rechten van Opsvik is geen sprake, nu de Carlo niet valt aan te merken als een verveelvoudiging, noch als een wijziging of misvorming van de Tripp Trapp (rov. 3.5.1-3.6).

3.4 Bij de beoordeling van het tegen deze oordelen gerichte middel wordt het volgende vooropgesteld. (a) Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen, is vereist dat het desbetreffende werk een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt (vgl. HR 30 mei 2008, LJN BC2153, NJ 2008/556 (Endstra)). Het HvJEU heeft de maatstaf aldus geformuleerd dat het moet gaan om "een eigen intellectuele schepping van de auteur van het werk" (HvJEU 16 juli 2009, nr. C5/08, LJN BJ3749, NJ 2011/288 (Infopaq I)) . (b) Deze maatstaf geldt evenzeer indien het een gebruiksvoorwerp betreft (vgl. BenGH 22 mei 1987, nr. A 85/3, LJN AK1803, NJ 1987/881 en HR 15 januari 1988, LJN AG5738, NJ 1988/376 (Screenoprints)). Aanleiding voor de veronderstelling dat zulks naar Europees recht anders zou zijn, is er niet. (c) Dit werkbegrip vindt haar begrenzing waar het eigen, oorspronkelijk karakter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect. Elementen van het werk die louter een technisch effect dienen of te zeer het resultaat zijn van een door technische uitgangspunten beperkte keuze, zijn van bescherming uitgesloten (vgl. HvJEU 22 december 2010, nr. C-393/09, LJN BP0405, NJ 2011/289 (BSA) en HR 16 juni 2006, LJN AU 8 94 0, NJ 2006/585 (Kecofa/Lancome)). Daarbij verdient opmerking dat deze uitsluiting van auteursrechtelijke bescherming zich niet uitstrekt tot alle elementen die een technische functie bezitten: daarmee zou de industriĂŤle vormgeving ten onrechte buiten het bereik van het auteursrecht geplaatst worden. (d) Het feit dat het werk voldoet aan technische en functionele eisen laat onverlet dat de ontwerpmarges of keuzemogelijkheden zodanig kunnen zijn dat voldoende ruimte bestaat voor creatieve keuzes van de maker die een werk in auteursrechtelijke zin kunnen opleveren (vgl. HR 8 september 2006, LJN AX3171, NJ 2006/493 (Slotermeervilla's)). (e) Voor de beantwoording van de vraag of sprake is van inbreuk op een auteursrecht op een gebruiksvoorwerp dient beoordeeld te worden in welke mate de totaalindrukken van het beweerdelijk inbreuk makende werk en het beweerdelijk bewerkte of nagebootste werk overeenstemmen.

De auteursrechtelijk beschermde trekken of elementen van Pagina 3 van 33

www.boek9.nl

laatstbedoeld werk zijn daarbij bepalend, met dien verstande dat ook een verzameling of bepaalde selectie van op zichzelf niet beschermde elementen, een (oorspronkelijk) werk kan zijn in de zin van de Auteurswet, mits die selectie het persoonlijk stempel van de maker draagt. Bij de vergelijking van de totaalindrukken dienen dus ook onbeschermde elementen in aanmerking te worden genomen, voor zover de combinatie van al deze elementen in het beweerdelijk nagebootste werk aan de "werktoets" beantwoordt. Voorts geldt dat de enkele omstandigheid dat het werk of bepaalde elementen daarvan, passen binnen een bepaalde mode, stijl of trend niet betekent dat het werk of deze elementen zonder meer onbeschermd zijn. Onderzocht moet worden of de vormgeving van de (combinatie van de) verschillende elementen 11/02739 13 zodanig is dat aangenomen kan worden dat met het ontwerp door de maker op een voldoende eigen wijze uiting is gegeven aan de vigerende stijl, trend of mode (HR 29 december 1995, LJN ZC1942, NJ 1996/546 (Decaux/Mediamax)). (f) De beoordeling van de auteursrechtelijke beschermingsomvang van een bepaald werk en van de vraag of daarop door een ander werk inbreuk wordt gemaakt, is in hoge mate feitelijk van aard en derhalve slechts in (zeer) beperkte mate vatbaar voor toetsing in cassatie (vgl. HR 5 januari 1979, LJN AB7291, NJ 1979/339 (Heertje/Hollebrand)). Klachten die in wezen een nieuwe feitelijke beoordeling in cassatie vragen, miskennen de grenzen van de cassatierechtspraak. Overigens dient de wijze waarop de toetsing door de feitenrechter is uitgevoerd in overeenstemming te zijn met de hiervoor weergegeven rechtsregels en moet de uitspraak tenminste zodanig zijn gemotiveerd dat deze voldoende inzicht geeft in de aan haar ten grondslag liggende gedachtegang om de beslissing zowel voor partijen als voor derden — in geval van openstaan van hogere voorzieningen: de hogere rechter daaronder begrepen — controleerbaar en aanvaardbaar te maken (HR 4 juni 1993, LJN ZC0986, NJ 1993/659). Daartoe is evenwel niet steeds vereist dat alle door een partij aangedragen stellingen door de rechter uitdrukkelijk in de motivering worden betrokken.

3.5.1 De onderdelen I en II houden, in een reeks van varianten en vanuit verschillende invalshoeken, in de kern de klacht in dat het hof de totaalindruk van de Tripp Trapp niet juist of genoegzaam heeft beoordeeld.

Onderdeel I richt zich meer in het bijzonder tegen rov.

3.4.2-3.4.3, onderdeel II met name tegen rov. 3.5.13.5.4.

3.5.2 Onderdeel 1.1 betoogt dat het hof van een onjuiste rechtsopvatting blijk heeft gegeven door aan werken van toegepaste kunst - waar het dus gaat om het uiterlijk van producten met een gebruiksfunctie - een beperktere auteursrechtelijke beschermingsomvang toe te kennen dan aan andere categorieën van werken.

Geklaagd wordt dat het hof van oordeel is dat de (combinatie van) elementen met een gebruiksfunctie buiten de auteursrechtelijke bescherming behoren te blijven en dat het hof (daardoor) heeft nagelaten zich

IEPT20130222, HR, Stokke v H3 Products een oordeel te vormen over het oorspronkelijke karakter van de specifieke vormgeving van deze elementen en het effect daarvan op de totaalindruk die de Tripp Trapp wekt.

De aan dit onderdeel ten grondslag liggende rechtsopvatting is juist, zoals volgt uit hetgeen hiervoor in 3.4 (onder b) is vooropgesteld. De klachten gaan evenwel uit van een onjuiste lezing van de bestreden uitspraak, zodat zij bij gebrek aan feitelijke grondslag niet tot cassatie kunnen leiden. Het hof heeft met zijn overweging dat het auteursrecht geen grondslag biedt om derden (tot in lengte van jaren) af te houden van de toepassing van de (combinatie van) elementen waaraan de stoel zijn bruikbaarheid en nut ontleent, niet bedoeld aan werken van industriële vormgeving een beperktere bescherming toe te kennen dan aan andersoortige werken. Het hof heeft hier toepassing gegeven aan de regel dat elementen van het werk die louter een technische functie dienen of te zeer het resultaat zijn van een door technische uitgangspunten beperkte keuze, van auteursrechtelijke bescherming zijn uitgesloten; daartoe heeft het geenszins onbegrijpelijk mede een aantal kenmerken gerekend waaraan de Tripp Trapp haar praktische bruikbaarheid ontleent.

3.5.3 De klachten van onderdeel 1.2 verwijten het hof (in rov. 3.4.3) geen ruime auteursrechtelijke bescherming aan de Tripp Trapp te hebben toegekend.

Voor zover daarmee betoogd wordt dat aan dit ontwerp een ruimere auteursrechtelijke bescherming toekomt dan aan andere werken, faalt dat betoog. Voor gebruiksvoorwerpen gelden de hiervoor in 3.4 onder (a) vermelde toetsingsmaatstaf in gelijke mate als voor andere werken. Dat bij de Tripp Trapp sprake is geweest van een baanbrekend ontwerp maakt dat niet anders, al zal bij een zodanig ontwerp in meer dan gemiddelde mate sprake zijn van creatieve - en dus beschermde - wijzen waarop de door de technische randvoorwaarden begrensde ontwerpruimte is benut.

Dat het hof dit laatste heeft miskend, valt uit de aan het slot van rov. 3.4.3 opgenomen overweging niet af te leiden.

3.5.4 Daarbij komt dat hier sprake is van een overweging die het oordeel van het hof omtrent de inbreukvraag niet draagt: het hof heeft zich in rov.

3.5.1-3.5.4 immers - zoals het behoorde te doen - gezet aan een vergelijking van de totaalindrukken die beide stoelen maken. Dat het daarbij tot het oordeel is gekomen dat die zozeer verschillen dat de conclusie moet zijn dat de Carlo voldoende afstand houdt van de Tripp Trapp, heeft het hof blijkens de vermelde overwegingen doen steunen op het L-vormige frame van de Tripp Trapp, maar niet uitsluitend 11/02739 17 of hoofdzakelijk: het heeft naast deze L-vorm ook het strakke karakter van de vorm in aanmerking genomen, welk karakter naar het oordeel van het hof wordt benadrukt door verschillende in rov. 3.5.2 genoemde vormgevingselementen, waaronder de rechte lijn van de voorzijde van de voet- en zitplankjes, het rechthoekige uiteinde van de stijlen en de schuin afgesneden uiteinden van de leggers. Het hof heeft voorts grote betekenis toegekend aan de omstandigheid Pagina 4 van 33

www.boek9.nl

dat de Tripp Trapp van de voorzijde bezien een rechthoekige vorm heeft (eveneens rov. 3.5.2) en dat de Tripp Trapp "strak en rechtlijnig" is en een "stevige/betrouwbare uitstraling" heeft (rov. 3.5.3). Het heeft daar tegenovergesteld dat die als "meest karakteristiek te kwalificeren kenmerken" bij de Carlo ontbreken, onder meer als gevolg van de gebogen/golvende staanders en de omstandigheid dat de Carlo van voren bezien aan de bovenzijde smaller is dan aan de onderzijde (eveneens rov. 3.5.3).

Bij die stand van zaken was het hof, om zijn oordeel juist en begrijpelijk te doen zijn, niet gehouden uitdrukkelijk in te gaan op alle door Stokke c.s. genoemde vormgevingselementen.

3.5.5 Mede gelet op het hiervoor in 3.4 onder (f) overwogene omtrent de beperkte toetsbaarheid in cassatie van sterk met de feiten verweven oordelen als de onderhavige, kunnen de overige klachten van onderdeel 1.2, die in wezen vragen om een hernieuwde feitelijke beoordeling, waarvoor in cassatie dus geen plaats is, niet tot cassatie leiden. Hetzelfde geldt voor de overige klachten van de onderdelen I en II, voor zover die hierna geen behandeling vinden.

3.5.6 Onderdeel 1.4 klaagt onder (a) - welke klacht wordt uitgewerkt onder (b)-(f) - dat het hof heeft miskend dat, voor zover de stijlelementen en keuzes van de Tripp Trapp in belangrijke mate door techniek en bruikbaarheid zijn ingegeven, deze daarmee nog niet noodzakelijk zijn voor het verkrijgen van een technisch effect, en daarom bij de beoordeling van de totaalindruk niet buiten beschouwing mogen blijven.

Deze klacht kan bij gebrek aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden. Het hof heeft, blijkens hetgeen het in de eerste volzin van rov. 3.4.3 heeft overwogen, geoordeeld dat die kenmerken onvoldoende zijn terug te voeren op creatieve keuzes. Dat oordeel is voorbehouden aan de rechter die over de feiten oordeelt.

3.5.7 Het zo-even overwogene maakt dat ook onderdeel 1.5 faalt, waarvan de centrale klacht is dat het hof zich (te zeer) heeft laten leiden door de maatstaf of de Tripp Trapp elementen kent die een technische of praktische functie vervullen, hoezeer ook juist is de aan het onderdeel ten grondslag liggende rechtsopvatting dat creatieve vormgevingskeuzes ook kunnen bestaan bij elementen die een technische of praktische functie vervullen.

3.5.8 Onderdeel 1.9 klaagt dat het hof te veel gewicht heeft gehecht aan hetgeen blijkt uit (buitenlandse) octrooiaanvragen, waarvan met betrekking tot bepaalde aspecten van de Tripp Trapp sprake is geweest.

Betoogd wordt dat de uitvoeringsvorm van een uitvinding zoals getoond in een tekening bij een octrooiaanvrage niet de betekenis heeft dat alle (daarop zichtbare) elementen van die uitvoeringsvorm technisch noodzakelijk zijn en dat art. 2 ROW 1995 meebrengt dat enkel de in de Tripp Trapp vervatte techniek octrooieerbaar is en de esthetische vormgeving van octrooiering is uitgesloten.

Weliswaar berust het onderdeel ook in zoverre op een juist uitgangspunt, maar dat het hof die regel heeft

IEPT20130222, HR, Stokke v H3 Products miskend, valt uit de bestreden uitspraak niet af te leiden. Het hof heeft niet anders overwogen dan dat zekere technische aspecten van de Tripp Trapp zijn omschreven in overgelegde octrooiaanvragen.

3.6.1 Voor zover onderdeel II klachten behelst die in wezen een herhaling vormen van die van onderdeel I, maar toegespitst op het oordeel van het hof omtrent de inbreukvraag, falen zij op dezelfde gronden als laatstbedoelde.

3.6.2 De klacht van onderdeel II. 3, die ziet op het door het hof bij beide stoelen geconstateerde "open, zwevende karakter", miskent dat het hof, zonder schending van enige rechtsregel en niet onbegrijpelijk, heeft kunnen oordelen dat de wijze waarop dit effect wordt bereikt, bij de beide stoelen te zeer verschilt, terwijl hetgeen het heeft overwogen omtrent het passen van de uitstraling daarvan in de Scandinavische stijl, dit oordeel niet draagt.

3.7.1 Onderdeel III is gericht tegen rov. 3.6, voor zover daarin is geoordeeld dat de Carlo niet valt aan te merken als een verveelvoudiging, noch als een wijziging of misvorming van de Tripp Trapp. Voor zover deze klachten op de stelling berusten dat de Carlo als een verveelvoudiging van de Tripp Trapp moet worden aangemerkt en dus voortbouwen op die van de onderdelen I en II, delen zij het lot daarvan. Voor zover onderdeel III.1 onder (a) tot uitgangspunt neemt dat het hof heeft geoordeeld dat van een schending van de morele rechten van Opsvik geen sprake is op de enkele grond dat de Carlo geen verveelvoudiging vormt, kan het bij gebrek aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden. Het hof overweegt immers dat van een verveelvoudiging noch van een wijziging of misvorming sprake is.

3.7.2 In het oordeel van het hof, dat overwoog (rov.

3.5.1) dat de vormgeving van de Carlo voldoende afstand houdt van die van de Tripp Trapp, ligt besloten dat geen sprake is van misvorming, verminking of andere aantasting van het werk die nadeel zou kunnen toebrengen aan de eer of de naam van Opsvik of aan diens waarde in deze hoedanigheid, als bedoeld in art.

25 Auteurswet en art. 6b is van de Berner Conventie.

Dat oordeel geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk. Ook in zoverre faalt onderdeel III dus.

3.8 Ook de overige klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere 11/02739 22 motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

3.9.1 Het beroep dient dus te worden verworpen. Als de in het ongelijk gestelde partij dienen Stokke c.s. in de proceskosten te worden verwezen. H3 Products c.s. hebben bij hun schriftelijke toelichting aanspraak gemaakt op vergoeding van de volledige proceskosten op de voet van art. 1019h Rv, tot een bedrag van â‚Ź 25.000 aan honorarium van hun advocaat, te vermeerderen met â‚Ź 2.000,-- aan kantoorkosten en met BTW, een en ander overeenkomstig een met haar advocaat gemaakte afspraak.

Pagina 5 van 33

www.boek9.nl

3.9.2 Anders dan Stokke c.s. betogen, kan een dergelijke aanspraak, mits gespecificeerd, in cassatie ook nog in de schriftelijke toelichting geldend worden gemaakt, nu de wederpartij zich daartegen bij repliek, respectievelijk dupliek nog naar behoren kan verweren.

3.9.3 Stokke c.s. betogen voorts dat het gevorderde bedrag te summier is onderbouwd, nu geen opgave is verstrekt van het aantal gewerkte uren. Op zichzelf is juist dat een dergelijke opgave in beginsel tot de vereiste motivering behoort en een enkele prijsafspraak tussen de betrokken partij en de advocaat aan die eis niet zonder meer voldoet.

Mede in het licht van het door Stokke c.s. zelf opgevoerde honorarium van € 55.000,--, beschouwt de Hoge Raad het bedrag van € 27.000,-- evenwel als redelijk en evenredig. Voor toewijzing van een bedrag ter zake van omzetbelasting bestaat geen grond, nu verweerders allen ondernemers zijn.

4. Beslissing De Hoge Raad: verwerpt het beroep; veroordeelt Stokke c.s. in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van H3 Products begroot op € 781,34 aan verschotten en € 27.000,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president E.J. Numann, als voorzitter, de vice-president F.B. Bakels en de raadsheren J.C. van Oven, C.E. Drion en G. Snijders, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer M.A. Loth op 22 februari 2013.

Conclusie A-G Mr. D.W.F. Verkade Zitting 5 oktober 2012 Conclusie inzake: 1. de vennootschap naar Noors recht Stokke AS, 2. Stokke Nederland BV, 3. [Eiser 3], en 4. [Eiseres 4], eisers tot cassatie (hierna tezamen: Stokke c.s., en afzonderlijk: 'Stokke AS', 'Stokke Nederland', '[eiser 3]' en '[eiseres 4]'), tegen: 1. H3 Products BV, 2. de vennootschap naar Belgisch recht Deva International BVBA, en 3. [Verweerder 3], h.o.d.n. het Babyhuis, verweerders in cassatie (hierna tezamen: H3 Products c.s., en afzonderlijk: 'H3 Products', 'Deva' en 'het Babyhuis').

Inhoudsopgave 1. Inleiding (nrs. 1.1 - 1.5) 2. Feiten (nrs. 2.1 - 2.8) 3. Procesverloop (incl. weergave van overwegingen van het hof)(nrs. 3.1 - 3.6) 4. Auteursrechtelijk kader

IEPT20130222, HR, Stokke v H3 Products 4.A. Nationaal auteursrechtelijk kader (nrs. 4.1.1 4.24) 4.A.a. De 'werktoets': algemeen 4.A.b. De 'werktoets' toegespitst op objecten in de zin van art. 10 lid 1 onder 11o Aw 4.A.c. Het inbreukcriterium: algemeen 4.A.d. Het inbreukcriterium toegespitst op objecten van art. 10 lid 1 onder 11o Aw 4.A.e. Wisselwerking tussen voldoening aan werktoets en inbreukcriterium 4.A.f. Taakverdeling cassatierechter / feitenrechter 4.A.g. Synthese van het voorafgaande 4.B. Unierecht (nrs. 4.25 - 4.40) 4.B.a. Uitgangspunten bezien vanuit Unie-regelgeving 4.B.b. Enige rechtspraak van het HvJEU 5. Bespreking van het cassatiemiddel (nrs. 5.1 - 5.34) 6. Conclusie 1. Inleiding 1.1. De Carlo-kinderstoel van H3 Products vertoont gelijkenissen met de eerdere Tripp Trapp-kinderstoel van Stokke. Het volgens het hof Amsterdam doorslaggevende verschil is dit: - bij de Tripp Trapp vormen de twee evenwijdig schuin oplopende staanders die steunen op horizontaal naar achter lopende liggers een (zeer karakteristieke) strakke cursieve L, - die van de Carlo zijn aan de bovenzijde licht gebogen en lopen aan de onderzijde met een bocht door in het eveneens licht gebogen liggende gedeelte. 's Hofs oordeel dat de totaalindruk van de Carlo daarmee een andere is dan die van de Tripp Trapp, en dat de Carlo dus geen inbreuk maakt op het auteursrecht van Stokke c.s., wordt met tal van klachten bestreden.

1.2. Ik heb in deze zaak, op zichzelf beschouwd, geen rechtsvragen aangetroffen die in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling beantwoording behoeven (in de zin van art. 81 RO).

1.3. Ik wil evenwel niet met die constatering volstaan.

Ik concludeer vandaag tevens in twee andere zaken over (beweerde) inbreuk op het auteursrecht op dezelfde Tripp Trapp-kinderstoel(1). In die zaken heeft een ander gerechtshof ('s-Gravenhage) anders geoordeeld over de in het ontwerp van deze stoel al dan niet aanwezige auteursrechtelijk beschermde trekken en de daaraan te verbinden beschermingsomvang. Ik acht de hierop betrekking hebbende oordelen (hoewel zij dus verschillend uitpakken) in overeenstemming met het recht (niet getuigend van een onjuiste rechtsopvatting) en ook voldoende begrijpelijk gemotiveerd.

1.4. Als de Hoge Raad het geraden acht in deze drie zaken zijn rechtscriteria over het al dan niet aannemen van auteursrechtinbreuk te detailleren en/of zijn cassatiecontrole op motivering(sgebreken) aan te scherpen, zou dat de rechtseenheid kunnen bevorderen.

Daartegenover staat dat de gevolgen van zodanige detaillering of andere aanscherping voor toekomstige zaken moeilijk te overzien zijn, en dat de cassatieinstantie nu eenmaal niet een 'derde feitelijke instantie' Pagina 6 van 33

www.boek9.nl

is. Als de Hoge Raad in deze drie zaken géén aanleiding ziet om zijn even bedoelde instrumentarium voor auteursrechtzaken aan te passen, zullen de arresten bijdragen aan duidelijkheid over hetgeen via een cassatieberoep al dan niet mogelijk is.

1.5. Hoewel, als gezegd, de bestreden oordelen van het hof een overwegend feitelijk karakter hebben, het hof juiste rechtscriteria heeft toegepast en aan de te stellen motiveringseisen heeft voldaan, heb ik deze conclusie evenals de conclusies d.d. heden in de twee andere 'Tripp Trapp'-zaken - toch voorzien van relatief uitvoerige inleidende beschouwingen over het auteursrechtelijk beoordelingskader. Ik heb dat gedaan omdat mede ter discussie staat of de (m.i. 'Hoge Raadconforme') beoordelingswijze van het hof ook 'Unierecht-conform' zou zijn. Ik meen dat ook dat het geval is, maar dat vergt een 'naast elkaar leggen' van het nationaal auteursrecht en het Unierechtelijk auteursrecht.

2. Feiten(2) 2.1. [eiser 3] heeft in 1972 de verstelbare Tripp Trapp kinderstoel (hierna: 'de Tripp Trapp') ontworpen. Sinds 1972 produceert en verkoopt Stokke AS de Tripp Trapp. Sinds 1995 wordt de Tripp Trapp in Nederland op de markt gebracht door Stokke Nederland.

2.2. Voor de Tripp Trapp is in diverse landen octrooi aangevraagd. Het octrooi is (in ieder geval) in Noorwegen verleend. De maximale tijdsduur is in of omstreeks 1992 verstreken.

2.3. De Tripp Trapp bestaat uit twee evenwijdig schuin oplopende staanders van hout waartussen aan de bovenzijde een rugleuning en wat lager een zit- en een voetenplankje zijn geklemd. De staanders zijn voorzien van horizontaal lopende groeven die dienen voor het verstelbaar inschuiven en vastklemmen van de zit- en voetenplankjes, waardoor de hoogte van die plankjes kan variëren en kan worden aangepast aan de grootte van het kind en de hoogte van een (eet)tafel.

Het vastklemmen wordt geborgd door middel van twee metalen verbindingsstangen die zijn gemonteerd met inbusbouten door de staanders. De rugleuning (bestaande uit twee delen) wordt aan de staanders gefixeerd met inbusbouten. De staanders worden gesteund door middel van horizontaal naar achteren lopende liggers van iets breder hout die met een schuine naad aan de onderzijde van de staanders zijn bevestigd. Tussen de twee liggers is met inbusbouten een houten dwarsregel gemonteerd. De aan het hof getoonde modellen zijn voor wat betreft de uit hout bestaande delen gemaakt van blank gelakt en whitewash beukenhout. De metalen delen (stangen en inbusbouten) zijn zwart gelakt.

2.4. Het Babyhuis verkoopt via onder meer haar winkel in Haarlem en haar websites diverse baby- en kinderartikelen. H3 Products is een producent en een leverancier van diverse baby- en kinderartikelen, waaronder kinderstoelen. Deze worden onder meer door Deva gedistribueerd.

2.5. Sinds half mei 2007 biedt het Babyhuis een kinderstoel onder de naam Carlo (hierna 'de Carlo') aan.

IEPT20130222, HR, Stokke v H3 Products Het Babyhuis betrekt de Carlo van Deva. De stoel wordt door H3 Products geproduceerd.

2.6. De Carlo die inzet is van het onderhavige geding bestaat uit de onder 2.3 genoemde elementen, met dien verstande echter dat het staand en op de grond rustend 'frame' van de stoel niet vervaardigd is uit (schuin afgesneden) rechte stukken hout maar uit twee aan de bovenzijde licht gebogen (hout)delen die aan de onderzijde met een bocht doorlopen in het 'liggende' gedeelte daarvan, dat eveneens licht gebogen is.

2.7. Bij brief van 21 mei 2007 hebben Stokke c.s. H3 Products en het Babyhuis verzocht (onder meer) de inbreuk met de Carlo op de auteursrechten op de Tripp Trapp te staken.

2.8. Aan het onder 2.7 genoemde verzoek is van de zijde van H3 Products c.s. geen gevolg gegeven.

3. Procesverloop 3.1. Stokke c.s. hebben bij exploot van 6 november 2007 H3 Products c.s. gedagvaard voor de rechtbank Haarlem. Zij vorderen, samengevat, een verklaring voor recht dat met de Carlo inbreuk wordt gemaakt op de auteursrechten van Stokke c.s. op de Tripp Trapp alsmede een bevel aan H3 Products c.s. om deze inbreuk te staken, met nevenvoorzieningen, alsmede schadevergoeding.

3.2. H3 Products c.s. hebben verweer gevoerd en tevens een vordering in reconventie ingesteld. Zij vorderen, samengevat, een verklaring voor recht dat de Carlostoel geen inbreuk maakt op de auteursrechten op de Tripp Trapp en voorts tot vergoeding van schade aan H3 Products. Aan de vordering in reconventie is ten grondslag gelegd dat H3 Products aanzienlijke schade heeft geleden doordat Stokke c.s. procedures tegen haar aanspannen. Volgens H3 Products kan zij daardoor geen stoelen verkopen en is zij tevens genoodzaakt advocaatkosten te maken(3).

Stokke c.s. hebben in reconventie verweer gevoerd.

3.3. De rechtbank heeft bij vonnis van 7 januari 2009, kort samengevat, in conventie geoordeeld dat de Carlostoel van H3 Products c.s. is aan te merken als een verveelvoudiging van de Tripp Trapp en dat H3 Products c.s. inbreuk maken op de auteursrechten op de Tripp Trapp. De rechtbank heeft de vorderingen in reconventie afgewezen.

3.4. H3 Products c.s. hebben hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te Amsterdam. Stokke c.s. hebben in het hoger beroep verweer gevoerd en voorts (voorwaardelijk) incidenteel appel ingesteld.

3.5. Het hof heeft bij arrest van 15 maart 2011(4) het vonnis van de rechtbank vernietigd en, opnieuw rechtdoende, de vorderingen van Stokke c.s. afgewezen. Het hof heeft voor recht verklaard dat de Carlo geen inbreuk maakt op de auteursrechten van Stokke c.s. met betrekking tot de Tripp Trapp en heeft voorts Stokke c.s. veroordeeld tot vergoeding aan H3 Products c.s. van de door hen geleden schade. Het hof heeft hiertoe - onder meer - overwogen: '3.3. Partijen zijn het er op zichzelf over eens dat de Tripp Trapp in 1972 een baanbrekend ontwerp was en voorts dat daaraan auteursrechtelijke bescherming toekomt. H3 Products c.s. stellen zich echter op het Pagina 7 van 33

www.boek9.nl

standpunt dat deze bescherming niet verder reikt dan de cursieve L-vorm die het zij-aangezicht van de stoel kenmerkt en dat de overige aspecten van het uiterlijk van de kinderstoel zo zeer bepaald zijn door techniek, stijl en de uit een oogpunt van functionaliteit aan de stoel te stellen eisen dat daaraan bij het bepalen van de auteursrechtelijke beschermingsomvang geen betekenis kan worden toegekend.

Ter staving van hun standpunt hebben H3 Products c.s. onder meer gewezen op het destijds (in Noorwegen) verleende octrooi op de Tripp Trapp en de aspecten van het uiterlijk van de stoel die passen in dan wel zijn ontleend aan de zogenoemde Scandinavische stijl.

3.4.1. [...]

3.4.2. Dat het succes van de Tripp Trapp niet alleen is gelegen in de onderscheidende vormgeving doch met name ook in de praktische bruikbaarheid van deze (kinder)stoel wordt door Stokke c.s. uitdrukkelijk onderschreven.

Niet in geschil is dat de Tripp Trapp deze bruikbaarheid ontleent aan het feit dat de stoel (naast een uit twee gebogen delen bestaande vaste rugleuning) is voorzien van een zit- en een voetenplankje die verstelbaar zijn op de lengte van de gebruiker en de hoogte van een (eet)tafel. Deze verstelbaarheid wordt bereikt door een aantal keuzes van technische aard die in de door H3 Products c.s. overgelegde (Engelse) octrooiaanvraag van Stokke AS zijn omschreven: twee staanders, voorzien van groeven, waartussen de zit- en voetenplankjes kunnen worden geklemd, een verbinding van deze staanders door middel van de rugleuning en verbindingsstangen alsmede door een regel tussen de liggers.

Doordat de staanders niet recht omhoog staan doch schuin naar achter hellen blijft de stoel ondanks haar sobere/ rudimentaire vormgeving stabiel, ook als het kind op het voetenplankje gaat staan, voorts kan als gevolg van het hiermee bereikte 'trap' effect het iets grotere kind zelf op de stoel klimmen en plaatsnemen.

Doordat de plankjes qua vorm gelijk zijn kan het (iets grotere) voetenplankje dienst doen als zitplaats voor een volwassene (zie brochure door Stokke c.s. overgelegd als productie 1b). Met de beugel en de rugleuning (in het bijzonder van het hoge model) wordt aan de NEN-EN 1887 veiligheidsvoorschriften voldaan en wordt de veiligheid van het jonge kind gewaarborgd; het ergonomisch gebogen karakter van de rugleuning bevordert het zitgemak.

Doordat de staanders zijn voorzien van groeven kunnen de zit- en voetenplankjes worden in- en uitgeschoven.

De metalen verbindingsstangen zorgen voor extra stevigheid van het vastklemsysteem.

3.4.3. H3 Products c.s. stellen zich terecht op het standpunt dat deze in overwegende mate technisch en functioneel bepaalde kenmerken van de stoel, hoe vernieuwend deze destijds ook mogen zijn geweest, onvoldoende zijn terug te voeren op creatieve keuzes van de maker en dat derhalve de auteursrechtelijke bescherming van de stoel daarop geen betrekking kan hebben. Dit geldt ook voor (de dikte van) het materiaal en de kleuren waarin de aan het hof getoonde modellen

IEPT20130222, HR, Stokke v H3 Products zijn uitgevoerd (de Tripp Trapp is overigens, blijkens de door Stokke c.s. als productie 40 overgelegde brochures, verkrijgbaar in ten minste tien kleuren). Nog daargelaten dat voor de hand ligt dat aspecten zoals sterkte, flexibiliteit, gebruiksgemak en stevigheid een rol hebben gespeeld is de keuze voor het materiaal en de basale kleuren daarvan tevens terug te voeren op de toepassing van de zogenoemde Scandinavische stijl.

Waar Stokke c.s. een (zeer) ruime auteursrechtelijke bescherming van de Tripp Trapp bepleiten, die ook stijlelementen en keuzes omvat die in belangrijke mate door techniek en bruikbaarheid zijn ingegeven, zien zij over het hoofd dat het hier in de eerste plaats gaat om een gebruiksvoorwerp en dat het auteursrecht geen grondslag biedt om derden (tot in lengte van jaren) af te houden van de toepassing van de (combinatie van) elementen, waaraan de stoel zijn bruikbaarheid en nut ontleent.

3.5.1. In het licht van hetgeen onder 3.4.2 en 3.4.3 is overwogen treft het betoog van H3 Products c.s. doel, dat de vormgeving van de Carlo voldoende afstand houdt van die van de Tripp Trapp en niet als (ongeoorloofde) nabootsing daarvan in de zin van artikel 13 Auteurswet kan worden aangemerkt.

3.5.2. Wordt geabstraheerd van de uiterlijke kenmerken die (geheel of in overwegende mate) bepaald zijn door de gebruiksbestemming van de Tripp Trapp, dan blijft over de strakke cursieve L-vorm van het 'frame' van de stoel, bereikt door het steunen van de twee staanders, vervaardigd uit rechte stukken hout, met in een hoek van 70 graden daaraan bevestigde, eveneens uit rechte stukken hout vervaardigde, liggers. Niet in geschil is dat de keuze voor deze vorm van ondersteuning geen (relevant) effect heeft op de functionaliteit van de stoel en valt aan te merken als creatieve inbreng van de maker. Het strakke karakter van de vormgeving is in de aan het hof getoonde modellen van de Tripp Trapp benadrukt door de rechte lijn van de voorzijde van de voet- en zitplankjes, het rechthoekige uiteinde van de stijlen, de schuin afgesneden uiteinden van de leggers en voorts door de parallelle horizontale lijnen van de rugleuning van het lage model. Vanaf de voorzijde bezien heeft de Tripp Trapp een rechthoekige vorm.

3.5.3. Dit als meest karakteristiek te kwalificeren kenmerk van de vormgeving van de Tripp Trapp is in de Carlo niet terug te vinden. De vorm van de Carlo is niet strak en rechtlijnig doch licht gebogen/golvend, de staanders van de Carlo lopen door in de liggers met een ronde bocht waardoor de basisvorm van de stoel niet doet denken aan een cursieve hoofdletter L (of open Z) doch veeleer aan een (onaffe) S. De gebogen lijn van de stoel is terug te vinden in de plankjes die ook aan de voorzijde afgerond zijn en voorts in de afgeronde uiteinden van de staanders/ liggers. Vanaf de voorzijde bezien is de Carlo aan de bovenzijde smaller dan aan de onderzijde. De stoel oogt speels en doet enigszins denken aan een schommelstoel; deze mist de stevige/betrouwbare uitstraling van de Tripp Trapp.

3.5.4. Als gevolg van dit een en ander wijkt het totaalbeeld van de Carlo zo zeer af van dat van het Pagina 8 van 33

www.boek9.nl

(door auteursrechtelijk beschermde trekken bepaalde) totaalbeeld van de Tripp Trapp dat van een relevante overeenstemming geen sprake is. Van overname van elementen die (in relevante mate) een uitdrukking zijn van de eigen intellectuele schepping van de maker is geen sprake. Dat de vormgeving van de Carlo net als die van de Tripp Trapp een open, zwevend karakter heeft, zoals door Stokke c.s. wordt benadrukt, maakt dit niet anders. Nog daargelaten dat de daarmee bereikte eenvoud/minimalistische uitstraling past in de Scandinavische stijl, verschilt de wijze waarop dit effect bij de twee stoelen wordt bereikt (gebruik van één gebogen deel als staander tevens ligger versus gebruik van twee rechte stukken hout die in een scherpe hoek aan elkaar zijn bevestigd) te zeer om daaraan de door Stokke c.s. voorgestane betekenis toe te kennen. Daarbij komt dat laatstbedoeld effect, bereikt door het stabiliseren van het deel van de stoel waaraan het zitvlak (en de voetensteun) is aangebracht door middel van (horizontale) liggers in plaats van door een schoor aan de achterzijde van de stoel, in 1972 niet oorspronkelijk was, zoals onder meer blijkt uit het door H3 Products c.s. als productie 8 bij memorie van grieven overgelegde octrooischrift met betrekking tot een kinderstoel uit 1947. H3 Products c.s. hebben bij pleidooi in hoger beroep in dit verband terecht ook nog gewezen op de in 1932 ontworpen Gispen 101 stoel.

Voorts wijst het hof op de in 1927 ontworpen Cantilever stoel, waarvan in de door Stokke c.s. als productie 35 overgelegde uitspraak van het Oberlandesgericht te Keulen gewag wordt gemaakt, welke stoel nog meer dan de Gispen stoel een open zwevend karakter heeft.

3.6. Het voorgaande leidt tot de slotsom dat H3 Products c.s. door het vervaardigen en op de markt brengen van de Carlo geen inbreuk maken op de auteursrechten van de Stokke c.s. Van schending van de morele rechten van [eiser 3] is voorts geen sprake, reeds omdat de vormgeving van de Carlo niet als verveelvoudiging noch als wijziging of misvorming van de Tripp Trap in de in artikel 25 Auteurswet bedoelde zin aan te merken valt. Dit brengt mee dat de vorderingen van Stokke c.s. niet toewijsbaar zijn. Het betoog van H3 Products c.s. met betrekking tot, kort gezegd, de invloed van handhaving van het auteursrecht op de intracommunautaire handel kan verder onbesproken blijven.'

3.6. Stokke c.s. hebben tijdig(5) cassatieberoep ingesteld. Partijen hebben ter zitting van de Hoge Raad op 9 maart 2012 hun standpunten mondeling doen bepleiten. Vervolgens hebben partijen hun standpunten nog schriftelijk toegelicht en daarna nog schriftelijk van repliek respectievelijk dupliek gediend.

4. Auteursrechtelijk kader 4.1.1. In dit deel 4 van deze conclusie wil ik het juridisch kader schetsen, tegen de achtergrond waarvan de auteursrechtelijke cassatieklachten moeten worden bezien.

Onder 4.A bespreek ik het nationaal auteursrechtelijk kader op hoofdpunten. De bevindingen waartoe de bespreking van de deelonderwerpen 4.A.a t/m 4.A.f

IEPT20130222, HR, Stokke v H3 Products (nrs. 4.2 - 4.19) - met een sterk accent op de jurisprudentie van de Hoge Raad - leiden, worden samengevat en van enige nadere accenten voorzien onder 4.A.g (nrs. 4.20 - 4.24).

4.1.2. Ik heb dan nog niets gezegd over het Europese Unierechtelijke auteursrecht, dat niet alleen ambtshalve aandacht zou kunnen verdienen, maar waarop in deze procedure ook een beroep is gedaan. Onder 4.B (nrs.

4.25 - 4.40) ga ik daarop in.

Aldaar zal blijken dat de Nederlandse wijze van beoordeling naar nationaal recht in zaken van gestelde auteursrechtinbreuk op werken toepaste kunst m.i. in overeenstemming is met het Unierecht. Prejudiciële vragen aan het HvJEU over Unierechtelijk auteursrecht acht ik niet geïndiceerd.

4.A. Nationaal auteursrechtelijk kader 4.A.a. De 'werktoets': algemeen 4.2. Het wettelijk vertrekpunt voor vatbaarheid voor auteursrechtelijke bescherming is art. 1 Auteurswet (Aw), sprekende over 'een werk van letterkunde, wetenschap of kunst'. Artikel 1 is ten deze uitgewerkt in art. 10 Aw, dat een (niet limitatieve) opsomming geeft van beschermbare werksoorten.

4.3. Hoewel het 'moderne auteursrecht'(6) in de tweede helft van de 19e eeuw (met succes) bevochten is door gerenommeerde literatoren, wetenschappers en kunstenaars, wordt al generaties lang algemeen onderkend - en is in cassatie onomstreden - dat de Auteurswet 'letterkunde, wetenschap of kunst' juist niet met een grote L, W en K schrijft. Evenzo is het al lang communis opinio dat deze drie 'formele' categorieën (zeer) ruim mogen/moeten worden uitgelegd(7).

4.4. Al indiceert het bovenstaande, naast het ruime werkendomein, een lage drempel voor concrete objecten binnen dat domein, toch is nog niet iedere menselijke uiting een werk: een in cassatie evenmin omstreden uitgangspunt. Er blijft een kwalitatieve drempeleis.

4.5. De kwalitatieve drempeleis (of: drempeleisen) voor een auteursrechtelijk beschermbaar 'werk' is (zijn) niet of nauwelijks in de Auteurswet te vinden.(8) Wat als 'werktoets' zou moeten gelden, is in de doctrine ontwikkeld.(9) Wat geldt, is in rechtspraak van de Hoge Raad neergelegd.

4.6. In de rechtspraak van de Hoge Raad heeft zich via de tussenstap van 'eigen of persoonlijk karakter'(10) - het criterium ontwikkeld van het vereiste 'eigen oorspronkelijk karakter en persoonlijk stempel', in de literatuur vaak verkort weergegeven als 'EOK & PS'. Ik noem - met enkele korte citaten - de volgende arresten.

4.6.1. HR 4 januari 1991 (Van Dale /Romme)(11) betrof de door het hof aangenomen auteursrechtelijke bescherming van de verzameling van ca. 230.000 trefwoorden (lemmata) in de 'grote Van Dale'. Romme had dat trefwoordenbestand (van 'A' tot 'zzzz') opgenomen in een computerprogramma, dat als hulpmiddel voor het oplossen van kruiswoordpuzzels was bedoeld.

Ik citeer uit rov. 3.4: 'Wil een voortbrengsel kunnen worden beschouwd als een werk van letterkunde, wetenschap of kunst als Pagina 9 van 33

www.boek9.nl

bedoeld in art. 1 in verbinding met art. 10 Aw, vereist is dat het een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het een persoonlijk stempel van de maker draagt.

Een verzameling van woorden die deel uitmaken van de Nederlandse taal, voldoet niet zonder meer aan dit vereiste. Op zich zelf is zulk een verzameling immers niet meer dan een hoeveelheid feitelijke gegevens die als zodanig voor auteursrechtelijke bescherming niet in aanmerking komt. Dat zou slechts anders zijn indien de verzameling het resultaat zou zijn van een selectie die een persoonlijke visie van de maker tot uitdrukking brengt.

Uit hetgeen het hof heeft overwogen valt niet op te maken dat het hier om zulk een selectie gaat'.

Er volgde vernietiging en verwijzing.(12) 4.6.2. Uit HR 24 februari 2006 (Technip / Goossens)(13) zijn de rov. 3.4, 3.5 en 3.6.2 van belang.

De zaak betrof de vatbaarheid voor auteursrecht van een kinetisch schema waarmee in de petrochemische industrie het productieproces van ethyleen en propyleen in een verzameling chemische reactievergelijkingen wordt weergegeven. Blijkens het arrest kan dit object binnen het werkbegrip vallen, voor zover de toevoer van gegevens in de reactievergelijkingen op subjectieve selectie berustte. De Hoge Raad overwoog: '3.4 [...] Het gaat om de vraag of het kinetisch schema kan gelden als "werk" in de zin van art. 10 lid 1, aanhef en slot, Auteurswet 1912: "... en in het algemeen ieder voortbrengsel op het gebied van letterkunde, wetenschap of kunst, op welke wijze of in welken vorm het ook tot uitdrukking zij gebracht". Daartoe is vereist dat het voortbrengsel een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt (zie HR 4 januari 1991, nr. 14449, NJ 1991, 608).

3.5 Uit de door het hof gekozen bewoordingen moet, mede tegen de achtergrond van het partijdebat van partijen, die zich beiden op even genoemd arrest hebben beroepen, worden afgeleid dat het hof de juiste maatstaf heeft toegepast. [...] [Met de] term "subjectieve beoordeling" [heeft het hof] kennelijk niets anders voor ogen gestaan dan het hiervoor bedoelde vereiste dat het werk, hier het kinetisch schema, een eigen, oorspronkelijk karakter dient te hebben en het persoonlijk stempel van de maker dient te dragen om als "werk" voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen. [...] Uit rov. 4.44.6 valt niet af te leiden dat het hof zou hebben miskend dat aan dit vereiste kan zijn voldaan indien de selectie ten behoeve van het kinetisch schema van een groot aantal chemische componenten en reacties uit een veel groter (schier oneindig) aantal van dergelijke componenten en reacties is gebaseerd op wetenschappelijke of technische kennis, inzicht of ervaring, terwijl de selectie betrekking heeft op objectieve wetenschappelijke gegevens en wetmatigheden en gericht is op doeleinden van wetenschappelijke of technische aard. Voorzover onderdeel 1c is gebaseerd op de opvatting dat het hof blijk had moeten geven van een onderzoek naar de vraag of het ondenkbaar is dat twee onafhankelijk van elkaar werkende (teams van) wetenschappers tot

IEPT20130222, HR, Stokke v H3 Products dezelfde selectie zouden zijn gekomen, faalt het, omdat het antwoord op die vraag slechts een van de gezichtspunten vormt, die bij de beoordeling in aanmerking kunnen komen.'

Niettemin werd het arrest van het hof vernietigd op basis van motiveringsklachten: '3.6.1 Onderdeel 2 richt zich, voor het geval de onder 1 aangevoerde rechtsklachten falen, tegen rov. 4.4-4.6 met op die klachten voortbouwende motiveringsklachten. [...] De aldus samengevatte klachten, die zich voor gezamenlijke behandeling lenen, zijn terecht voorgesteld.

3.6.2 Hierbij is in de eerste plaats van belang dat de door het hof in rov. 4.5 weergegeven nadere verklaring van prof. Grievink, ook al houdt deze niet met zoveel woorden in dat de beoordeling van de maker van de selectie subjectief is, wel sterke aanwijzingen inhoudt dat bij de selectie de persoonlijke, onder meer op ervaring en analytisch vermogen berustende visie van de maker(s) van het kinetisch schema een belangrijke rol speelt, zodat het nadere, door het hof niet gegeven, motivering behoefde waarom dit schema niet een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het stempel van de maker(s) draagt. Onder deze omstandigheden mocht het hof niet volstaan met de overweging dat prof.

Grievink niet heeft verklaard dat de beoordeling van de maker van de selectie subjectief is, en dat zulks in zijn verklaring ook niet besloten ligt.'

4.6.3. In HR 16 juni 2006 (Kecofa/Lancome)(14) oordeelde de Hoge Raad dat een geurcombinatie in aanmerking kan komen voor auteursrechtelijke bescherming. Daartoe werd overwogen: '3.3.2 Bij de beoordeling van dit onderdeel wordt vooropgesteld dat daarin niet wordt bestreden dat een geur - waaronder hierna telkens begrepen: een geurcombinatie - in aanmerking kan komen voor auteursrechtelijke bescherming. Dat uitgangspunt is juist. De in art. 10 Aw, naast de niet-limitatieve opsomming van werksoorten, neergelegde omschrijving van wat als "werk" in de zin van die wet moet worden verstaan luidt algemeen en belet niet daaronder een geur te begrijpen. Dat brengt mee dat voor de vraag of een geur in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming beslissend is of het daarbij gaat om een voortbrengsel dat vatbaar is voor menselijke waarneming en of het een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Het werkbegrip van de Auteurswet vindt weliswaar zijn begrenzing waar het eigen, oorspronkelijk karakter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect, maar nu bij een parfum van een louter technisch effect geen sprake is, belet ook deze laatste eis niet het toekennen van auteursrechtelijke bescherming aan de geur van een parfum. De omstandigheden dat de eigenschappen van het menselijk reukzintuig aan het vermogen tot het onderscheiden van geuren grenzen stellen en dat de mate waarin men afzonderlijke geuren kan onderscheiden van mens tot mens verschilt, doen aan het vorenstaande niet af [...].'

Pagina 10 van 33

www.boek9.nl

4.6.4. De aan een werk in het algemeen te stellen eisen waren andermaal tamelijk principieel aan de orde in HR 30 mei 2008 (Erven [A]/Nieuw Amsterdam; 'achterbankgesprekken')(15). Het hof Amsterdam had overwogen: '5. Uitgangspunt in deze zaak is dat ingevolge artikel 10 Aw een werk van letterkunde, wetenschap of kunst dat een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt, auteursrechtelijk wordt beschermd. [...]

Een gewoon gesprek is doorgaans geen werk, dat auteursrechtelijk beschermd wordt. Voor auteursrecht op een gesprek is nodig dat voor de vorm van dat gesprek creatieve keuzes worden gemaakt.

6. [...] De gesprekken werden gevoerd met als doel om justitie informatie te verschaffen [...]. Het doel van de gesprekken was dan ook niet het vormgeven van een verhaal. De gesprekken die [A] met de rechercheurs van de C.I.E. heeft gevoerd zijn aan te merken als zakelijke informatieoverdracht, waarbij [A] weliswaar op eigen wijze heeft gesproken in een soort vraag- en antwoordmodel, hij heeft hierbij echter voor de vorm van het gesprek geen creatieve keuzes gemaakt. In de wijze waarop [A] zijn verhaal heeft verteld komt immers niet tot uiting dat hij bewust een geestelijke creatie wilde scheppen door zijn verhaal een bepaalde vorm te geven. Er kan dan ook niet vanuit worden gegaan dat [A] er bewust voor heeft gekozen zijn verhaal op deze manier, in deze vorm en in deze specifieke omgeving te doen. [...].

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat op de zogenaamde "achterbankgesprekken" geen auteursrecht rust. [...].'

De Hoge Raad casseerde 's hofs arrest, onder meer overwegende: '4.3 Naar vaste rechtspraak geldt dat, wil een voortbrengsel kunnen worden beschouwd als een werk van letterkunde, wetenschap of kunst als bedoeld in art.

1 in verbinding met art. 10 Aw, vereist is dat het een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt (HR 4 januari 1991, nr.

14449, NJ 1991, 608 en HR 24 februari 2006, nr.

C04/350, NJ 2007, 37). Het hof heeft deze maatstaf (in rov. 4.4) ook vooropgesteld.

4.4 De gedachtegang van het hof [...] is [...] kennelijk deze geweest dat de omstandigheid dat [A] de door hem verschafte informatie op zijn manier heeft verwoord, weliswaar meebrengt dat de gesprekken een door die wijze van verwoording bepaald ('daarmee samenhangend') eigen karakter hebben, maar dat voor de eigenschap dat zij ook het persoonlijk stempel van de maker dragen, vereist is dat zij het resultaat zijn van menselijk scheppen, waarbij creatieve keuzes zijn gemaakt. Om aan die eis te voldoen is naar het oordeel van het hof nodig dat het werk door de maker als een coherente creatie is geconcipieerd en door hem bewust in een bepaalde vorm(geving) is gegoten.

4.5.1 Het hof heeft aldus terecht de beide elementen van de aan te leggen maatstaf onderscheiden: dat het voortbrengsel een eigen, oorspronkelijk karakter moet

IEPT20130222, HR, Stokke v H3 Products bezitten, houdt, kort gezegd, in dat de vorm niet ontleend mag zijn aan die van een ander werk (vgl. art.

13 Aw). De eis dat het voortbrengsel het persoonlijk stempel van de maker moet dragen betekent dat sprake moet zijn van een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes, en die aldus voortbrengsel is van de menselijke geest. Daarbuiten valt in elk geval al hetgeen een vorm heeft die zo banaal of triviaal is, dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard ook valt te aan te wijzen.

4.5.2 Het gaat hierbij evenwel om een kenmerk dat uit het voortbrengsel zelf is te kennen. Daarom mag niet de eis worden gesteld dat de maker bewust een werk heeft willen scheppen en bewust creatieve keuzes heeft gemaakt, welke eis betrokkenen bovendien voor onoverkomelijke bewijsproblemen kan stellen. Om dezelfde reden kan niet worden geĂŤist dat de maker bewust voor de vorm heeft gekozen die het werk heeft gekregen. Het in 4.5.1 overwogene brengt voorts mee dat een schepping, om een werk in auteursrechtelijke zin te kunnen zijn, niet het karakter van een coherente creatie behoeft te hebben.

Waar het hof in andere zin heeft overwogen geeft het bestreden arrest dus blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Hetgeen is beslist in HR 28 juni 1946, NJ 1946, 712 kan, anders dan het hof oordeelde, niet dienen ter ondersteuning van de bewustheidseis, aangezien in de door het hof aangehaalde zinsnede tot uitdrukking is gebracht dat het (slechts) de vorm van de afzonderlijke door Van Gelder vervaardigde voorwerpen was, die voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking kwam, niet het 'bijzondere kunsteffect' daarvan. De bijzin 'die uiting is van datgene, wat den maker tot zijn arbeid heeft bewogen' bedoelde de voorafgaande term 'vormgeving' dus niet te beperken.

4.6 [...] Het hof waarnaar de zaak verwezen wordt, zal opnieuw moeten beoordelen of de achterbankgesprekken voortbrengselen zijn die het persoonlijk stempel van [A] als maker dragen, met inachtneming van hetgeen in dit arrest daaromtrent is overwogen.'

4.A.b. De 'werktoets' toegespitst op objecten in de zin van art. 10 lid 1 onder 11o Aw 4.7.1. In art. 10 lid 1 onder 11o Aw zijn 'werken van toegepaste kunst en tekeningen en modellen van nijverheid' met zo veel woorden als auteursrechtelijk beschermbare werksoort vermeld.

Deze rubriek (aanvankelijk: lid 1 onder 10o, en toen omschreven als 'werken van op nijverheid toegepaste kunst') kreeg in 1973 - in samenhang met de op handen zijnde de invoering van de toen nieuwe, speciaal op bescherming van productvormgeving gerichte Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen (BTMW)(16) - haar huidige formulering.

4.7.2. Tot 1987 heeft er veel onzekerheid en discussie bestaan over de vraag of voor auteursrechtelijke bescherming van werken van toegepaste kunst (resp. tekeningen en modellen) een hogere drempel zou gelden dan in het algemeen voor werken in Pagina 11 van 33

www.boek9.nl

auteursrechtelijke zin geldt. Aanleiding daartoe waren de vermelding van het woord 'kunst' in art. 10 lid 1 sub 11o (destijds: 1o0) Aw en - later vooral - de in het toenmalige art. 21 BTMW voorkomende strofe, die voor auteursrechtelijke bescherming het criterium van een 'duidelijk kunstzinnig karakter' formuleerde.(17) Aan de onzekerheid werd een einde gemaakt door de thans aan te halen arresten van het BeneluxGerechtshof (BenGH) en de Hoge Raad van 1985/1988 in de zgn. Screenoprints- of Autojaloezieën-zaak. Er gelden geen zwaardere drempeleisen dan voor werken in het algemeen.

4.8.1. In zijn verwijzingsarrest van 29 november 1985(18) legde de Hoge Raad aan het BeneluxGerechtshof vragen van uitleg van de auteursrechtelijke bepaling van art. 21 BTMW voor. De zaak betrof gepretendeerd auteursrecht op een autojaloezie, door Screenoprints ontworpen om gemonteerd te worden aan Citroën-auto's, en vervolgens door Citroën (zelf) nagemaakt.

Zoals gezegd, vereiste art. 21 BTMW destijds 'een duidelijk kunstzinnig karakter' voor auteursrechtelijke bescherming van tekeningen of modellen in de zin van de BTMW. Het Amsterdamse hof had geoordeeld dat de autojaloezie van Screenoprints aan dat criterium niet voldeed.

In rov. 3.4 overwoog de Hoge Raad: '3.4 Screenoprints heeft haar beroep op auteursrechtelijke bescherming gebaseerd op art. 10 lid 1 sub 10e (thans vernummerd tot 11e) Auteurswet.

Deze wetsbepaling vermeldt "werken van toegepaste kunst en tekeningen en modellen van nijverheid" als behorende tot de werken van letterkunde, wetenschap of kunst, waarvan het uitsluitend recht tot openbaarmaking en verveelvoudiging krachtens art. 1 Auteurswet - behoudens beperkingen bij de wet gesteld - aan de maker toekomt. Daarbij moet men - naar algemeen wordt aanvaard - ervan uitgaan dat de zinsnede "tekeningen en modellen van nijverheid" niet meer is dan een nadere aanduiding van werken die zijn begrepen onder de omschrijving "werken van toegepaste kunst".

De vraag welke maatstaf moet worden aangelegd bij het oordeel of er sprake is van een "werk van toegepaste kunst" in de zin van deze wetsbepaling, wordt in de Nederlandse rechtspraak en literatuur niet eenstemmig beantwoord. In een deel van de rechterlijke uitspraken en bij het merendeel van de schrijvers ziet men - zij het niet altijd in gelijkluidende bewoordingen - als (genoegzaam) vereiste vermeld dat er sprake is van een werk met een eigen oorspronkelijk karakter, dat het persoonlijk stempel van de maker draagt (opvatting A); bij een enkele schrijver en in een aantal rechterlijke uitspraken wordt daarenboven de eis gesteld dat het werk "een zekere kunstwaarde" vertoont, hetgeen ook wel aldus wordt geformuleerd dat daarin "een zeker kunstzinnig streven van de maker" tot uitdrukking dient te komen (opvatting B).

Algemeen wordt aangenomen dat ook bij opvatting B een betrekkelijk gering gehalte aan kunstwaarde genoeg is.'

IEPT20130222, HR, Stokke v H3 Products De Hoge Raad vroeg vervolgens aan het BeneluxGerechtshof welke eisen uit hoofde van art. 21 BTMW ter zake van tekeningen en modellen aan het werk moeten worden gesteld. In de inleiding tot deze prejudiciële vraag hanteerde de Hoge Raad dus (voor de eerste keer), onder verwijzing naar literatuur, de formulering dat het werk een eigen, oorspronkelijk karakter en het persoonlijk stempel van de maker zou moeten dragen. Dat criterium is, zoals al bleek, in latere arresten - over werken in het algemeen - steeds teruggekeerd.

Bij arrest van 22 mei 1987(19) deed het BeneluxGerechtshof uitspraak op de door de Hoge Raad gestelde vragen. In HR 15 januari 1988(20) geeft de Hoge Raad die beantwoording weer: '1.2 Bij arrest van 22 mei 1987, A 85/3, heeft het Benelux-Gerechtshof, uitspraak doende op de door de Hoge Raad in zijn genoemde arrest aan dit hof gestelde vragen, voor recht verklaard: (40) Voor de in art. 21 BTMW bedoelde bescherming uit hoofde van de Auteurswet is vereist dat de tekening of het model kan worden aangemerkt als een werk - dat wil zeggen als een voortbrengsel met een eigen, oorspronkelijk karakter, dat het persoonlijk stempel(21) van de maker draagt - op het gebied van de (toegepaste) kunst.

(41) Daarbij geldt dat indien de tekening of het model valt aan te merken als een werk in de onder (40) bedoelde zin, ook is voldaan aan het vereiste dat sprake is van een voortbrengsel op het gebied van de (toegepaste) kunst, behoudens ingeval het eigen, oorspronkelijk karakter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect.

(42) Verdergaande vereisten druisen in tegen de door de verdragsluitende Staten ten aanzien van de vereisten voor de auteursrechtelijke bescherming van tekeningen en modellen aanvaarde gemeenschappelijke uitgangspunten.'

Het hof te Amsterdam bleek een te strenge maatstaf te hebben aangelegd, zodat vernietiging en verwijzing volgde.(22) Daarmee is overigens niet gezegd dat het criterium van het EOK & PS niet toch een serieuze drempeleis kan blijken in te houden, zoals bijv. blijkt uit het hierna te noemen arrest uit 1995.

Op het criterium 'noodzakelijk voor een technisch effect' kom ik nog terug in nrs. 4.23.1 - 4.23.6.

4.8.2. In de zaak die leidde tot HR 27 januari 1995 (Dreentegel)(23) had het Leeuwarder hof over een door Zoontjes ontwikkelde drainerende tegel overwogen: '6. Eenmaal gegeven enerzijds de vierkante grondvorm van de tegel en de min of meer gestandaardiseerde maat der zijkanten (30 cm, ook wel 50 cm), alsmede anderzijds de gedachte om door uitsparingen in de zijkanten het doorlaten van hemelwater en door het aanbrengen van nokken aan de onderzijde het afvoeren van het hemelwater mogelijk te maken c.q. de mogelijkheid daartoe te vergroten, oordeelt het hof de vorm van de door Zoontjens op de markt gebrachte tegel te zeer het resultaat van een door die Pagina 12 van 33

www.boek9.nl

uitgangspunten beperkte keuze om te kunnen zeggen dat het gaat om een voortbrengsel met een eigen, oorspronkelijk karakter dat het persoonlijk stempel van de maker draagt.

7. Dit oordeel wordt bevestigd door de, volgens Zoontjens op toeval berustende, gelijkenis tussen elementen van de dreentegel en elementen van de tegel waarvoor op 3 oktober 1932 in Engeland octrooi werd aangevraagd [...].'

De Hoge Raad verwierp de hiertegen gerichte cassatieklachten met de overweging (4.3): 'De klacht onder a mist feitelijke grondslag: het Hof heeft niet miskend dat ook wanneer - zoals het onderdeel het formuleert - "de vorm van het product het resultaat is van een binnen zekere (technische) uitgangspunten beperkte keuze" sprake kan zijn van een werk dat een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Het Hof heeft slechts geoordeeld dat ten aanzien van de Dreentegel aan laatstgenoemd, door het Hof uitdrukkelijk in zijn overwegingen betrokken criterium niet is voldaan omdat, naar 's Hofs oordeel, de vorm van de Dreentegel "te zeer" het resultaat is van een door de door het Hof genoemde technische uitgangspunten beperkte keuze.

De onder b geformuleerde motiveringsklacht treft evenmin doel. Het Hof heeft zijn oordeel - dat geenszins onbegrijpelijk is - voldoende met redenen omkleed. Het heeft in rov. 6 aangegeven hoezeer de vorm van de Dreentegel bepaald werd door de wens aan zekere technische eisen te voldoen en dat in rov. 7 nader toegelicht door te wijzen op de gelijkenis tussen de Dreentegel en de tegel waarvoor in 1932 in Engeland octrooi werd aangevraagd: het Hof heeft blijkbaar aangenomen dat de ontwerper van laatstbedoelde tegel zich dezelfde technische eisen had gesteld als die van de Dreentegel en heeft, daarvan uitgaande, erop gewezen dat deze gelijkenis - juist als zij, zoals Zoontjens hadden beweerd, op toeval berustte - aantoont hoezeer de vorm van de tegel door die eisen wordt bepaald. Waar het Hof zijn oordeel aldus genoegzaam had gemotiveerd, behoefde het niet uitdrukkelijk in te gaan op de in het onderdeel bedoelde stellingen die, nu tussen het ontwerpen van de mallen en het ontwerpen van de tegel geen wezenlijk onderscheid bestaat, met dat oordeel onjuist waren bevonden.'

4.8.3. In HR 29 juni 2001(24) was ten aanzien van een vijftal spellen (onder meer) aan de orde de vraag of deze aan de EOK & PS-toets voldeden. De Hoge Raad sauveerde de oordelen van het hof over de auteursrechtelijke beschermbaarheid, niettegenstaande de betrokkenheid daarvan op onbeschermde ideeĂŤn en niettegenstaande de simpelheid van het spelmateriaal (met name bij: Jenga) of de technische bepaaldheid ervan (zoals bij: Vier op 'n rij). Aan de motivering door het hof werden in dit kort geding geen hoge eisen gesteld(25),(26).

4.8.4. In HR 8 september 2006 (Slotermeervilla's)(27) ging het om vakantiehuizen(28), waaraan het hof

IEPT20130222, HR, Stokke v H3 Products auteursrechtelijke bescherming had ontzegd. De Hoge Raad casseerde, na te hebben overwogen: '3.7 In zijn algemeenheid kan niet worden gezegd dat het door het hof bedoelde algemeen bekende feit in verband met dezelfde functionaliteitseisen waaraan veelal moet worden voldaan, de marges voor een origineel ontwerp voor een vakantiehuis uiterst gering maakt. Bovendien kan deze opvatting van het hof, anders dan het hof kennelijk meende, geen houvast bieden bij de beantwoording van de vraag of het ontwerp voor de Slotermeervilla's in voldoende mate oorspronkelijk is om auteursrechtelijk te worden beschermd. Door niettemin de bestreden opvatting tot uitgangspunt te nemen heeft het hof blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting.'

4.8.5. In de spijkerbroekenzaak G-Star/Benetton(29) had het hof te Amsterdam overwogen: '4.36. Voor auteursrechtelijke bescherming van het ontwerp van de Elwood is vereist dat de Elwood een eigen, oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt. De rechtbank heeft overwogen dat de verschillende elementen van de Elwood zoals de stiksels, inzetstukken en de contrastband weliswaar ieder voor zich bij spijkerbroeken en overige kledingstukken kunnen worden aangetroffen, maar dat de elementen in de Elwood in een zodanige combinatie zijn verwerkt dat dit een origineel product oplevert. Het hof volgt de rechtbank in haar oordeel. De wijze waarop deze karakteristieke elementen, die ook als vormmerk zijn gedeponeerd, in het ontwerp van de Elwood zijn verwerkt, getuigt van een creatieve prestatie van de ontwerper. Daarbij moet tevens voor ogen worden gehouden dat ten tijde van het ontwerp van de Elwood deze elementen nog niet gebruikelijk waren in dat deel van de kledingbranche waarin G-Star en Benetton zich begeven. [...]'

Over de hiertegen gerichte cassatieklacht overwoog de Hoge Raad: '3.12 Middel X klaagt over het oordeel (in rov. 4.36) dat de Elwood-broek een auteursrechtelijk beschermd werk is, (mede) omdat haar kenmerkende elementen ten tijde van het ontwerp nog niet gebruikelijk waren in dat deel van de kledingbranche waarin G-Star en Benetton zich begeven. In het middel wordt betoogd dat de omstandigheid dat vormgevingselementen dus in andere branches wel gebruikelijk waren, maakt dat zij niet oorspronkelijk waren en daarom ook niet het persoonlijk stempel van de maker konden dragen. Het middel faalt op de gronden, uiteengezet in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 4.62-4.64.'

De desbetreffende passages in de conclusie luidden: '4.62. Een werk dient te beschikken over een eigen, oorspronkelijk karakter dat het persoonlijk stempel van de maker draagt.(30) Ook een verzameling of bepaalde selectie van op zichzelf niet oorspronkelijke elementen kan een werk zijn in de zin van de Auteurswet, mits die selectie het persoonlijk stempel van de maker draagt.

Dit valt af te leiden uit het arrest Van Dale/Romme van de Hoge Raad(31) en het vervolgens na verwijzing door Hof 's-Gravenhage gewezen arrest in die zaak.(32) Pagina 13 van 33

www.boek9.nl

4.63. In onze zaak Benetton/G-Star overwoog het hof dienaangaande het volgende [zie de geciteerde rov.

4.36 hierboven].

4.64. In navolging van de rechtbank heeft het hof dus geoordeeld dat de originaliteit en het persoonlijk stempel van de maker ("getuigt van een creatieve prestatie") zijn gelegen in de combinatie van - op zichzelf bekende - vormgevingselementen. Aldus heeft het hof niet miskend dat deze elementen, op zichzelf, in andere kledingbranches al bekend waren; het hof overweegt dat ook met zoveel woorden, maar het laat rechtens juist en alleszins begrijpelijk - de doorslag geven dat er sprake is van elementen in de Elwood die in een zodanige combinatie zijn verwerkt dat dit een origineel product oplevert.

Ook Middel X kan niet tot cassatie leiden.'

4.8.6. In de zaak die leidde tot HR 29 januari 2010 ([B/C])(33) ging het om verlichting voor de glastuinbouw. Aanlegster [B] had daartoe de zgn.

GAN-armatuur of GAN doen ontwikkelen, en betichtte Helle ervan dat die met het product Onyx inbreuk op haar auteursrecht maakte. Het hof overwoog in rov. 3.5 dat het uiterlijk zozeer het resultaat van een keuze die door technische uitgangspunten is beperkt, dat de GAN niet als een auteursrechtelijk beschermd werk kan worden aangemerkt. Daartoe overwoog het hof in rov.

3.6 dat gebleken is: '[...] dat de meest kenmerkende aspecten van het uiterlijk van de assimilatielamp, te weten (1) de afmeting van de behuizing (bestaande uit bak, kap en "nek" met daarin de fitting van de lamp), (2) de langwerpige en gestroomlijnde vorm van de armatuur, (3) de (lichte) kleur van de behuizing, (4) de vorm van de reflector, (5) het schuine vlak aan de achter(scharnier)zijde van de kap, (6) de horizontale (ventilatie)gleuf aan weerszijde van de behuizing en (7) de wijze waarop de koelribben zijn aangebracht (zowel op de bak als op de kap, haaks op de lengterichting aan de voorzijde van de behuizing over een afstand die ongeveer de helft van de lengte van de behuizing beloopt), alle verband houden met aan de armatuur uit oogpunt van functionaliteit te stellen eisen. Dit zijn, zakelijk samengevat: het bieden van voldoende ruimte voor de elektronische componenten van de lamp (1), het zo min mogelijk belemmeren van de (zon)lichtstraling c.q. het optimaliseren van het effect daarvan door reflectie (1, 2, 3, en 4), de bereikbaarheid van de technische onderdelen in verband met de reparatie en vervanging daarvan (5 en 6) en de adequate afvoer van warmte (6 en 7) met name ter hoogte van het voorschakelapparaat, zijnde het elektronische component dat de meeste warmte afgeeft.

Op grond hiervan moet worden geconcludeerd dat, waar het de reeds genoemde (bepalende) aspecten van het uiterlijk betreft, met de bij de vormgeving van de armatuur gekozen oplossingen steeds een voordelig technisch effect is bereikt. Dit brengt mee dat de keuzemogelijkheden te beperkt waren voor een auteursrechtelijk relevante creatieve inbreng.'

De Hoge Raad verwierp het cassatieberoep, onder meer overwegende:

IEPT20130222, HR, Stokke v H3 Products '3.3.1 Onderdeel I, waarin niet wordt bestreden dat de volgens het hof bepalende aspecten van het uiterlijk van de assimilatielamp alle verband houden met technische en functionele eisen en evenmin dat die aspecten voor dat uiterlijk bepalend zijn, keert zich met rechts- en motiveringsklachten tegen het in rov. 3.5 en 3.6, slotzin, neergelegde oordeel.

3.3.2 Deze klachten worden, voor zover zij al feitelijke grondslag hebben, alle tevergeefs voorgesteld omdat het hof bij zijn bestreden oordeel is uitgegaan van de juiste rechtsopvatting, dit oordeel voor het overige verweven als het is met waarderingen van feitelijke aard - in cassatie niet op juistheid kan worden onderzocht en ten slotte ook toereikend is gemotiveerd.'

4.A.c. Het inbreukcriterium: algemeen 4.9.1. Het inbreukcriterium van art. 13 Aw luidt, voor zover hier van belang, of er sprake is van een 'gehele of gedeeltelijke bewerking of nabootsing in gewijzigde vorm welke niet als een nieuw, oorspronkelijk werk moet worden aangemerkt'.

In de literatuur is onderkend dat bij een voor het inbreukcriterium relevante overneming gelet moet worden op overneming van enerzijds'subjectieve' of 'auteursrechtelijk beschermde trekken', en anderzijds 'objectieve trekken' die buiten de bescherming van het auteursrecht vallen. 'Objectief (feitelijk) is om te beginnen al het reeds bestaande materiaal dat de auteur in zijn werk heeft verwerkt: feiten, gegevens, gebruikelijke uitdrukkingen, bestaande stijlkenmerken, gangbare vormen, e.d. Daarnaast is ook datgene objectief dat weliswaar van de auteur afkomstig is, maar dat een objectieve geldigheid bezit: logische hoezeer wellicht ook verrassende - theorieĂŤn, redeneringen, ontdekkingen, onderzoeksresultaten e.d., alsmede datgene wat voortvloeit uit functionele eisen.'(34) 'Het overnemen van die elementen is dus vrij.'(35) De Hoge Raad heeft zich in het hieronder (4.10.2) te vermelden Una Voce Particolare-arrest van 2004 terminologisch bij het ijkpunt 'auteursrechtelijk beschermde trekken' aangesloten.

4.9.2. Anderzijds is onderkend dat, nu een voldoende originele combinatie van (zelfs alle) elk voor zich onbeschermde elementen toch aan de EOK &PS-toets kan voldoen(36), ook weer getoetst moet worden aan het criterium of er sprake is van zodanige overneming uit die voldoende originele combinatie, dat daarmee toch die auteursrechtelijk beschermde (originele 'verzamel-')-trekken herkenbaar worden overgenomen.

4.9.3. Tegen deze achtergrond heeft in de rechtspraak ingang gevonden het belang van een 'totaalindruk', en hand in hand daarmee het criterium of, gelet op het een en ander, de gedaagde voldoende afstand heeft genomen en in zijn object op een voldoende eigen wijze (als een voldoende 'zelfstandig werk') uiting gegeven heeft aan hetgeen deels (stuk voor stuk) vrij is, maar als een originele combinatie van vrije elementen beschermd is. Dit komt naar voren in - onder meer - het verderop (nr. 4.13.1) te vermelden arrest Decaux/Mediamax van 1995.

Pagina 14 van 33

www.boek9.nl

4.10.1. In deze paragraaf onder de titel 'Het inbreukcriterium: algemeen', moet ik evenwel beginnen met het belangrijke arrest van HR 5 januari 1979(37).

Het ging over de vraag of het economieleerboek van drs. Hollebrand c.s. inbreuk maakte op dat van prof.

Heertje. De Hoge Raad overwoog: 'De beantwoording van de vraag waarvoor de rechter zich in een geding als het onderhavige gesteld ziet, is in hoge mate afhankelijk van de omstandigheden van het geval, in het bijzonder ook van de aard van het beweerdelijk bewerkt of nagebootste werk. De waardering van de mate van eigen persoonlijk karakter dat zulk een werk in verband daarmede kan hebben en van de mate van nieuwheid en oorspronkelijkheid van het beweerdelijk inbreukmakende werk zal veelal van feitelijke aard zijn en zich aan een beoordeling in cassatie onttrekken.'

Het arrest van het hof, dat de gestelde inbreuk had afgewezen, bleef in stand.

4.10.2. Het (al genoemde) arrest van HR 29 november 2002, in de zaak Una Voce Particolare(38), had betrekking op beweerde auteursrechtinbreuk door overname van een zgn. format voor een tv-programma.

De Hoge Raad overwoog(39), voor zover hier van belang dat voor werken als de onderhavige televisieformats beslissend is: '3.5 [...] 'of het beweerdelijk inbreukmakende werk in zodanige mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van het eerdere werk vertoont dat de totaalindrukken die de beide werken maken te weinig verschillen voor het oordeel dat het eerstbedoelde werk als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt.'

Het oordeel van het hof dat er voldoende verschillen waren, bleef in stand. Het hof kon daarmee (ook) voorbij gaan aan het verlangen van de eiser/appellant dat de gedaagde/geïntimeerde tegenbewijs diende te leveren tegen een ontleningsvermoeden(40). Nu de (voor een inbreukoordeel noodzakelijke) ene schakel in de ketting niet aanwezig bleek te zijn, heeft een onderzoek naar de andere schakel geen belang. Anders dan wel eens gedacht wordt, is bovenstaand criterium in het arrest Una Voce Particolare dus niet een criterium waarvan de draagwijdte beperkt zou zijn tot de (ontlenings-)bewijslastkwestie, maar is het een gewoon materieelrechtelijk criterium bij de uitleg van art. 13 Aw(41).

4.A.d. Het inbreukcriterium toegespitst op objecten in de zin van art. 10 lid 1 onder 11o Aw 4.11.1. Zoals hierboven aangegeven, is bij de beoordeling van gestelde auteursrechtinbreuk van belang in hoeverre het gaat om overneming van subjectieve (auteursrechtelijk beschermde) dan wel objectieve (niet auteursrechtelijk beschermde) trekken.

Bij alle soorten werken in diverse (voorbeeld)categorieën van artikel 10 lid 1 Aw kan de verhouding tussen subjectieve en objectieve trekken (ook binnen die categorieën) aanzienlijk variëren. Ik noem als voorbeeld de onder 9o vermelde fotografische werken: het scala kan gaan van enerzijds een voor een wetenschappelijk of zakelijk doel objectief-technisch perfecte weergave van het gefotografeerde object (met

IEPT20130222, HR, Stokke v H3 Products aldus zo goed als 100% objectieve trekken), tot een vrije met een fototoestel gemaakte impressie van een beeld uit de natuur, met gebruikmaking van effecten verkregen door de afstand, de 'hoek', het inspelen op de natuurlijke belichting en het kiezen van eventuele kunstmatige belichting, alsmede verdere variaties die de camera toelaat en die bij het ontwikkel- en afdrukproces mogelijk zijn(42). Hier zullen de subjectieve trekken vergaand overwegen. Daartussen liggen, als geïndiceerd, tal van varianten.

Bij 'boeken' (een deel van de in art. 10 lid 1 onder 1o genoemde objecten) kan het gaan om romans met zeer overwegend subjectieve trekken, via leerboeken met veel objectieve trekken(43) en steden(reis-)gidsen met overwegend objectieve trekken, tot wis- of rekenkundige tabellenboeken waarin de subjectieve trekken nagenoeg of geheel afwezig zijn (zelfs al zijn de betrokken tabellen nooit eerder gemaakt, bijv. voor een nieuw BTW-percentage van 19,95 %).

Wat de categorie 'werken van toegepaste kunst' betreft: aan het vorenstaande doet niet af dat blijkens het woord 'toegepaste' in art. 10 lid 1 onder 11o Aw per definitie sprake van functionele elementen en daarmee objectieve trekken (het object moet immers aan een bepaalde gebruiksfunctie voldoen). De vormgeving van bijv. een vaas of een verlichtingsornament kan met een roman vergelijkbare subjectieve trekken hebben, waaraan niet afdoet dat de vaas bloemen moet kunnen dragen, en dat het verlichtingsornament licht moet geven. Een roman moet immers ook 'leesbaar' zijn, en een 'historische roman' zal doorgaans historische feiten 'meenemen' en in zoverre objectieve trekken (moeten) laten zien.

4.11.2. De objectieve trekken kunnen evenwel toenemen door het (uit het object blijkende) streven dat het voorwerp objectief zo goed mogelijk aan de functie voldoet: bij toegepaste kunst net zo goed als bijv. bij woordenboeken en reisgidsen. Objectieve trekken zullen veelal ook aanwijsbaar zijn doordat voortgebouwd wordt op voorbeelden van eerdere objecten met hetzelfde gebruiksdoel. Daarnaast zal veelal aansluiting gezocht worden bij contemporaine tendensen qua mode en stijl: eveneens auteursrechtelijk onbeschermde trekken. Dit alles sluit de aanwezigheid van minder of meer subjectieve trekken echter ook weer geenszins uit.

4.12. Bij de vermelding van jurisprudentie in deze rubriek noem ik vooreerst het oude arrest van HR 28 juni 1946, NJ 1946, 712 (Van Gelder/Van Rijn), een zaak over beweerdelijke auteursrechtinbreuk door Van Rijn ten aanzien van kunstnijverheidsvoorwerpen. De Hoge Raad, die Van Gelders cassatieberoep verwierp, overwoog: 'dat alleen de vormgeving, die de uiting is van datgene, wat den maker tot zijn arbeid heeft bewogen, de bescherming van het auteursrecht geniet; dat het Hof, vaststellende dat - buiten de algemeene gelijkenis, die voorwerpen welke tot eenzelfde gebruik bestemd zijn, uit den aard der zaak vertoonen - er van een gelijkenis in uiterlijken verschijningsvorm tusschen

Pagina 15 van 33

www.boek9.nl

de betrokken kunstnijverheidsvoorwerpen geen sprake is, terecht heeft beslist dat er niet is nabootsing; dat zonder deze gelijkenis het bezigen van hetzelfde materiaal, het bewerken daarvan volgens eenzelfde, een bepaald artistiek effect opleverende methode, het volgen van den stijl nog niet meebrengen, dat nabootsing van het werk in gewijzigden vorm, als vermeld in art. 13 van de Auteurswet, aanwezig is'.

4.13.1. Het (al genoemde) arrest van HR 29 december 1995 in de zaak Decaux/Mediamax(44) had betrekking op houders voor reclameborden. In rov. 4.6 had het hof overwogen: 'De vraag is [...] of Mediamax binnen de grenzen die getrokken worden door de mode, trend of stijl enerzijds en door de eisen van functionaliteit anderzijds, voldoende afstand van [Decaux'] Mupi Senior genomen heeft en met haar ontwerp op een voldoende eigen wijze uiting heeft gegeven aan de vigerende stijl, trend of mode van ontwerpen.'

Het hof kwam aan de hand van bespreking van een aantal verschillen, in samenhang beschouwd, in rov.

4.14 tot het oordeel dat de 'totaalindrukken van de producten van partijen zodanig verschillend [zijn] dat van inbreuk op het aan Decaux toekomend auteurs- of modelrecht niet gesproken kan worden.'

De Hoge Raad oordeelde in rov. 3.3: '[... dat] de door het hof voor de onderhavige toetsing gebezigde [totaalindrukken-] maatstaf zowel uit auteursrechtelijk als uit modelrechtelijk oogpunt juist is'.

4.13.2. Tekstanalyse leert dat het door het hof geformuleerde criterium eensdeels cirkelvorming is: er is geen inbreuk op auteursrecht als de totaalindrukken zodanig verschillend zijn dat van inbreuk op auteursrecht niet gesproken kan worden.

De doorbreking van de cirkel zit hierin dat de vergelijking van de totaalindrukken bepalend moet zijn.

En dat dus niet beslissend moet zijn (bijv.): de loutere aanwezigheid van één of meer overeenkomsten naast verschillen, of de loutere aanwezigheid van één of meer verschillen naast overeenkomsten.

Het komt - door mij geenszins vernieuwend maar variërend gezegd - aan op het door de rechter te bepalen totaalgewicht van de meer of minder vergaande overeenkomsten en de meer of minder vergaande verschillen. Daarbij kan de aanwezigheid van één overeenkomst zwaarder gewogen worden dan tien verschillen; de aanwezigheid van één verschil kan zwaarder gewogen worden dan tien overeenkomsten.

Nu hierbij (uiteraard) niet met exacte getallen rekenkundig kan worden opgeteld en afgetrokken, komt het in wezen aan op een (in)schatting. Het woorddeel 'indrukken' (in tegenstelling tot bijv.: 'factoren') duidt daar op. Daarin zit tegelijk een tweede doorbreking van de cirkel.

4.13.3. Het aldus hoogst feitelijke en daarmee corresponderend in cassatie navenant vrijwel onaantastbare karakter van de toepassing van het 'totaalindrukken'-criterium, heb ik hiermee willen

IEPT20130222, HR, Stokke v H3 Products benadrukken (resp. aan de minder gespecialiseerde lezer willen uitleggen).

4.13.4. De Hoge Raad heeft aan zijn accordering van het 'totaalindrukken'-criterium in het arrest Decaux/Mediamax nog iets toegevoegd dat meer richting geeft aan het al dan niet toekennen van gewicht aan bepaalde overeenkomsten tussen de voortbrengselen: '3.4 [...] In deze overwegingen [4.5 en 4.6] heeft het hof tot uiting gebracht dat aan het enkele ontwikkelen of inzetten van een nieuwe mode of stijl geen bescherming krachtens auteurs- of modelrecht toekomt en dat derhalve moet worden onderzocht of - mede gelet op mode, trend of stijl op het onderhavige terrein - Mediamax voldoende afstand van de Mupi Senior heeft genomen en op een voldoende eigen wijze uiting heeft gegeven aan de vigerende stijl, trend of mode van ontwerpen. Een en ander geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting. [...]'

Daarmee heeft de Hoge Raad geoordeeld dat mode, trend of stijl (ook als die is ingezet door de aanlegger in de procedure) behoort tot de niet auteursrechtelijk beschermde (objectieve) trekken. Vgl. ook de in nr.

4.10.2 al genoemde rov. 3.5 van Una Voce Particolare, waar de Hoge Raad ten deze in algemene zin het criterium van (al dan niet) 'auteursrechtelijk beschermde trekken van het eerdere werk' hanteert.

4.13.5. Dat maakt de positie voor een oorspronkelijk eiser, die in cassatie wil opkomen tegen een voor hem negatief 'totaalindrukken'-oordeel van de hoogste feitenrechter waarin 'objectieve trekken' een voor die eiser negatieve rol speelden, nog moeilijker of onfortuinlijker.

4.13.6. De in de literatuur gestelde vraag of het totaalindrukken-criterium zich leent voor toepassing bij alle soorten werken (met name: ook bij complexe werken?), kan hier blijven rusten. Niet omstreden is de toepasbaarheid bij de beoordeling van (beweerde) inbreuk op werken van toegepaste kunst: mits men zich ervan bewust blijft dat ook daarbij rekening moet worden gehouden met de vraag of overeenstemmende trekken van de wederzijdse producten al dan niet auteursrechtelijk beschermd zijn(45).

4.13.7. Het zojuist gezegde brengt mee dat het inderdaad moet gaan om de totaalindrukken van de auteursrechtelijk beschermde trekken, en dus niet om de totaalindrukken van zowel auteursrechtelijk beschermde als niet-beschermde trekken. De Hoge Raad bracht dat al onder woorden door het onderschrijven van 's hofs oordeel in de Decaux/Mediamax-zaak dat geabstraheerd moet worden van 'mode, trend of stijl' (zelfs als die door Decaux was ingezet).

Ik illustreer de juistheid van deze visie nog met een paar eenvoudige voorbeelden. Iemand komt het idee om (voor de toeristenmarkt) klompen te beschilderen met molentjes. Iemand anders volgt met klompen, beschilderd met tulpen. Moeten de klompen as such meetellen bij de totaalindruk? Neen dus.

Omdat het in Nederland vaak regent, ontwerpt iemand een (zo strak mogelijk bij de glijbaan aansluitende) Pagina 16 van 33

www.boek9.nl

overkapping voor glijbaantjes op kleuterspeelplaatsen.

Iemand anders ontwerpt een frivolere, luchtiger overkapping. Moet de glijbaantjes meetellen bij de totaalindrukken? Neen.

Het vorenstaande laat zich eigenlijk nog het fraaist illustreren aan de hand van het arrest Heertje/Hollebrand. Als in die zaak het hof en de Hoge Raad zich mede zouden hebben laten leiden door nietauteursrechtelijk beschermde totaalindrukken, dan zou Hollebrand in de pan zijn gehakt.

4.13.8. Aan het vorenstaande doet niet af dat een combinatie van (allemaal of deels) niet auteursrechtelijk beschermde elementen, toch weer, qua combinatie, aan het EOK & PS-karakter kan voldoen. Maar dan moet - naar het oordeel van de feitenrechter - die (verzamelende) combinatie voldoen aan de EOK & PS-toets (vgl. 4.9.2) en moeten die originele combinatie de totaalindrukken van de objecten van de eiser en de gedaagde bepalen.

4.A.e. Wisselwerking tussen voldoening aan werktoets en inbreukcriterium 4.14. In het voorgaande is al naar voren gekomen dat er sprake is van een wisselwerking tussen de mate waarin een werk voldoet aan de werktoets (art. 1 en 10 Aw) en het inbreukcriterium (art. 13 Aw). De (vuist-)regel is dat naarmate een werk meer 'objectieve' (niet auteursrechtelijk beschermde) trekken omvat, er een grotere overeenstemming tussen de wederzijdse objecten aanwezig zal moeten zijn om tot auteursrechtinbreuk te besluiten. Dit ligt ook voor de hand omdat het auteursrecht enerzijds de drempel (werktoets) niet te hoog wil leggen (waarbij in elk geval een één-op-één nabootsing kan worden bestreden), maar anderzijds geen ruimte wil geven om 'objectieve trekken' te monopoliseren. Het punt van de wisselwerking werd in wezen al fraai verwoord in de onder 4.10.1 aangehaalde rechtsoverweging uit het arrest Heertje/ Hollebrand van 1979, met de daarin gelegde nadruk op de aard van het beweerdelijk bewerkt of nagebootste werk, en de waardering van de mate van eigen persoonlijk karakter dat zulk een werk in verband daarmede kan hebben.

4.15.1.

De (vuist-)regel dat een grotere overeenstemming tussen de wederzijdse objecten aanwezig moet zijn om tot auteursrechtinbreuk te besluiten, naarmate een werk minder auteursrechtelijk beschermde trekken omvat, zou men kunnen parafraseren als: een navenant beperkte(r) beschermingsomvang. Dat is - kortheidshalve - wel 'handig'(46).

In dogmatisch-theoretische zin acht ik het echter niet juist is. Men kan beter zeggen: (steeds) dezelfde beschermingsomvang volgens het criterium van art. 13 Aw ('gehele of gedeeltelijke bewerking of nabootsing in gewijzigde vorm, welke niet als een nieuw, oorspronkelijk werk moet worden aangemerkt'), maar volgens het Heertje/Hollebrand-criterium (steeds) in het concrete geval rekening houdend met 'de aard van het beweerdelijk bewerkte of nagebootste werk'.(47) Omdat het kortheidshalve 'handig' is en in het Nederlandse auteursrechtelijke spraakgebruik is

IEPT20130222, HR, Stokke v H3 Products ingeburgerd, zal ik hieronder toch de terminologie van een 'beperkte(r) beschermingsomvang' blijven gebruiken.

4.15.2. Ik stip dit punt (nog eens(48)) aan omdat men de laatste tijd in auteursrechtzaken wel een beroep hoort doen op een (zeer) 'ruime' of 'grote' beschermingsomvang: ook in de onderhavige zaak.

Zo'n criterium bestaat in het Nederlandse auteursrecht niet als wettelijk criterium en evenmin als geijkt jurisprudentieel criterium. Ook in de literatuur ben ik het als zodanig niet tegengekomen.

De eerder aangeduide regel van het arrest Heertje/Hollebrand dat de auteursrechtelijke beschermingsomvang samenhangt met de aard en de mate van oorspronkelijkheid van het object waarvan is (of zou zijn) overgenomen, brengt mee dat - in elk geval: doorgaans - aan 'functionele' werken, zoals bijv. economieleerboeken (de inzet van de zaak Heertje/Hollebrand) of werken van toegepaste kunst(49) (zoals kinderstoelen, de inzet van de onderhavige zaak), zonder inbreuk op auteursrecht méér kan worden ontleend dan aan werken van vrije kunst.(50) Zulke functionele werken genieten in zoverre dus een beperktere beschermingsomvang. Dat criterium (beperktere beschermingsomvang) mag wel algemeen aanvaard heten.

Er is (in de auteursrechtelijke communis opinio) sprake van een niet beperkte beschermingsomvang als het gaat om 'vrije' creaties, zoals gedichten, romans, abstracte schilder- en beeldhouwkunst en muziek. Die creaties genieten dus zo'n 'niet beperkte beschermingsomvang'. In andere, en gebruikelijker woorden genieten zij: de normale (immers niet of nauwelijks door aanwezigheid van functionele of objectieve elementen) beperkte beschermingsomvang.

Daarbij valt te bedenken dat in Nederland in elk geval sinds 1912 de bescherming nooit beperkt is geweest tot alleen maar letterlijke c.q. één op één overneming, zoals sinds dat jaar het criterium van art. 13 Aw best mooi aangeeft ('gehele of gedeeltelijke bewerking of nabootsing in gewijzigde vorm welke niet als een nieuw, oorspronkelijk werk moet worden aangemerkt').

Ik ontraad - nog steeds - een (retorisch geïnspireerd?) systeem, waarbij een pretens niet (of maar een beetje) vanwege functionele/objectieve factoren beperkte normale beschermingsomvang, een '(zeer) ruime' of 'grote beschermingomvang' zou moeten gaan heten.

4.15.3. Dit klemt te meer, omdat het HvJEU in enige verderop onder 4.B, nrs. 4.29 - 4.40 met enige uitvoerigheid te bespreken - arresten de terminologie 'ruime beschermingsomvang' heeft gebezigd. Uit die arresten blijkt evenwel dat het daarbij gaat om een bescherming volgens het geharmoniseerde Unieauteursrecht die zich niet beperkt tot letterlijke (c.q. één op één overneming). Anders gezegd: het begrip 'reproductie' in de Auteursrechtrichtlijn moet niet naar de letter ('één op één'-reproductie) maar naar de geest worden uitgelegd. Die verduidelijking door het HvJEU is voor sommige lidstaten mogelijk nuttig, Wat Nederland betreft, blijkt het om niet meer te gaan dan

Pagina 17 van 33

www.boek9.nl

wat wij als 'normale' beschermingsomvang beschouwen.

4.15.4. Naar mijn mening wordt het bovenstaande dus niet ontkracht door jurisprudentie van het HvJEU, met name ook niet door de verderop te bespreken arresten Infopaq (2009) en Painer (2011).

4.A.f. Taakverdeling cassatierechter / feitenrechter 4.16. Voor wat betreft de taakverdeling tussen de Hoge Raad en de (gerechtshoven als hoogste) feitenrechters gelden geen bijzondere regels. De Hoge Raad toetst aan (eventueel nader ontwikkelde) rechtsregels, en op vormverzuim, in het bijzonder eventuele onbegrijpelijkheid van de motivering, waaronder het passeren van essentiĂŤle stellingen.

4.17. Ik roep nog eens in herinnering de overweging van de Hoge Raad in het arrest Heertje/ Hollebrand van 1973, luidende: 'De beantwoording van de vraag waarvoor de rechter zich in een geding als het onderhavige gesteld ziet, is in hoge mate afhankelijk van de omstandigheden van het geval, in het bijzonder ook van de aard van het beweerdelijk bewerkt of nagebootste werk. De waardering van de mate van eigen persoonlijk karakter dat zulk een werk in verband daarmede kan hebben en van de mate van nieuwheid en oorspronkelijkheid van het beweerdelijk inbreukmakende werk zal veelal van feitelijke aard zijn en zich aan een beoordeling in cassatie onttrekken.'

4.18.1. In de korte weergave hierboven van een aantal uitspraken van de Hoge Raad zijn toepassingsvoorbeelden van de taakverdeling tussen de Hoge Raad en de feitenrechters te vinden.

4.18.2. Aan de conclusie van A-G Asser voor het arrest Decaux/Mediamax ontleen ik nog het volgende: '2.17. Het middel overvraagt dan ook mijns inziens de rechter als het in feite de eis stelt dat de feitenrechter in een zaak als deze tot een ontleding van de modellen(51) overgaat in verschillende elementen en dwingend een bepaalde wijze van vergelijken en afwegen voorschrijft. De feitenrechter is op dit punt een grote mate van vrijheid gelaten(52). Voldoende is dat hij de beide modellen met elkaar vergelijkt en daarbij op de punten van overeenstemming en van verschil let en in dat kader aandacht schenkt aan met name de aspecten die auteursrechtelijk relevant zijn.

2.18. Ik zie trouwens ook niet op grond waarvan de cassatietoetsing van zulke in hoge mate feitelijke oordelen als die waarom het hier gaat(53), zou moeten worden verruimd door aan te nemen dat de feitenrechter rechtens gehouden is tot de hier voorgestelde wijze van oordeelsvorming, die dan kennelijk ook nog uit de uitspraak zou moeten blijken teneinde die cassatiecontrole mogelijk te maken. [...]'

Bij deze observaties sluit ik mij aan.

4.19. In zijn boekje Motiveren in IE-zaken(54) suggereert D.J.G. Visser dat de Hoge Raad voor het niet aanwezig achten van auteursrechtelijke bescherming in het algemeen wat zwaardere motiveringseisen lijkt te stellen, dan bij het oordeel van de feitenrechter dat wel sprake is van voldoende creativiteit. Ik acht die stelling onvoldoende

IEPT20130222, HR, Stokke v H3 Products onderbouwd om haar te kunnen onderschrijven. Visser doet een dergelijke suggestie overigens niet als het gaat om de beoordeling in cassatie van de inbreukvraag.

4.A.g. Synthese van het voorafgaande 4.20. Ik vat mijn bevindingen op basis van het bovenstaande hieronder samen, met enige accentueringen, en (in nrs. 4.23.1 - 4.23.6) een korte nadere uitweiding over het subcriterium 'noodzakelijk voor een technisch effect'.

4.21.1. De auteursrechtelijke drempeleis van het eigen oorspronkelijk karakter en persoonlijk stempel ('EOK & PS') is niet hoog, Volgens het arrest Erven [A]/Nieuw Amsterdam van 2008 is vereist, maar tevens voldoende, (i) 'dat het voortbrengsel een eigen, oorspronkelijk karakter moet bezitten [wat inhoudt] dat de vorm niet ontleend mag zijn aan die van een ander werk' en (ii) dat het 'het persoonlijk stempel van de maker moet dragen [wat] betekent dat sprake moet zijn van een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes (...).

Daarbuiten valt in elk geval al hetgeen een vorm heeft die zo banaal of triviaal is, dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard ook valt te aan te wijzen.' In het eerdere arrest Van Dale/Romme is ten deze sprake van 'een selectie die een persoonlijke visie van de maker tot uitdrukking brengt'.

Deze algemene criteria gelden ook voor voortbrengselen van toegepaste kunst (vgl. de Screenoprints-jurisprudentie 1985-1988).

4.21.2. De in het arrest Erven [A]/Nieuw Amsterdam geĂŤxpliciteerde eis (i) 'dat het voortbrengsel een eigen, oorspronkelijk karakter moet bezitten [wat inhoudt] dat de vorm niet ontleend mag zijn aan die van een ander werk', behelst uiteraard dat er geen sprake mag zijn van ontlening aan een aanwijsbaar specifiek ander werk.

Deze eis (i) impliceert m.i. dat er evenmin sprake mag zijn van (aanwijsbare) overeenstemming met 'erfgoed' in het desbetreffende culturele domein (bij toegepaste kunst spreekt men wel over 'vormgevingserfgoed'). Ik denk overigens dat eis (ii) goeddeels tot hetzelfde resultaat leidt, aangenomen dat concrete overeenstemming met (of met niet meer dan geringe afwijkingen van) 'erfgoed' allicht in aanmerking komt voor de kwalificatie 'zo banaal of triviaal [...] dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard ook valt te aan te wijzen'.

4.21.3. De betrekkelijk lage drempel gaat gepaard met reductie wat betreft de beschermingsomvang (volgens het criterium van art. 13 Aw of er sprake is van een 'gehele of gedeeltelijke bewerking of nabootsing in gewijzigde vorm welke niet als een nieuw, oorspronkelijk werk moet worden aangemerkt').

Ingevolge het m.i. nog steeds geldige arrest Van Gelder/Van Rijn van (1946) kan geen beroep gedaan worden op gelijkenissen 'die voorwerpen welke tot eenzelfde gebruik bestemd zijn, uit den aard der zaak vertoonen'.

Volgens dat arrest kan evenmin auteursrechtelijk geklaagd worden over na-apen van hetzelfde in het voortbrengsel gebezigde 'materiaal, het bewerken daarvan volgens eenzelfde, een bepaald artistiek effect Pagina 18 van 33

www.boek9.nl

opleverende methode, [en/of] het volgen van den stijl'.

Over stijl, alsmede over trend en mode is in Decaux/Mediamax (1995) in dezelfde lijn overwogen: 'dat aan het enkele ontwikkelen of inzetten van een nieuwe mode of stijl geen bescherming krachtens auteurs- of modelrecht toekomt en dat derhalve moet worden onderzocht of - mede gelet op mode, trend of stijl op het onderhavige terrein - Mediamax voldoende afstand [...] heeft genomen en op een voldoende eigen wijze uiting heeft gegeven aan de vigerende stijl, trend of mode van ontwerpen. [...]'

4.21.4.

Daarmee is over de (beperkte) beschermingsomvang nog niet alles gezegd. De rechtspraak van de Hoge Raad en de feitenrechters geeft, evenals de literatuur, bij de hantering van het inbreukcriterium van art. 13 Aw ook overigens blijk van onderscheiding tussen auteursrechtelijk wel beschermbare subjectieve, en auteursrechtelijk niet beschermbare objectieve trekken (vgl. over de 'trekken' ook supra nrs. 4.9.1 - 4.11.2).

4.21.5. Voor bescherming is op zich geen belemmering dat er sprake is van een combinatie van op zichzelf bekende vormgevingselementen (G-Star/Benetton 2006). Maar dan is nodig (i) dat de combinatie van op zichzelf niet oorspronkelijke elementen wel het persoonlijk stempel van de maker draagt (door de feitenrechter - telkens in cassatie vergeefs bestreden positief beoordeeld in G-Star/Benetton 2006, en negatief beoordeeld in [B/C] 2010); en (ii) dat bij gestelde nabootsing juist van een voldoende originele combinatie, de daarin gelegen auteursrechtelijk beschermde (originele 'verzamel-')trekken herkenbaar worden overgenomen.

4.21.6. Voor bescherming is op zich geen belemmering dat het object aan dezelfde functionaliteitseisen moet voldoen als objecten van dezelfde soort (Slotermeervilla's 2006). Maar dat sluit ook weer niet uit dat functionaliteitseisen de marges voor de ontwerper toch uiterst gering kunnen maken, te gering om ruimte te bieden voor een in voldoende mate oorspronkelijk ontwerp.

4.21.7. Voor bescherming is op zich geen belemmering dat 'de vorm van het product het resultaat is van een binnen zekere (technische) uitgangspunten beperkte keuze'. Maar dat houdt niet tegen dat de vorm te zeer het resultaat is van een door technische uitgangspunten beperkte keuze kan blijken (Dreentegel 1995), resp. dat het object zozeer het resultaat van een keuze die door technische uitgangspunten is beperkt, dat dit niet als een auteursrechtelijk beschermd werk kan worden aangemerkt ([B/C] 2010).

4.22. Tegen de achtergrond van het gegeven dat afzonderlijk niet of nauwelijks voor de EOK & PStoets slagende elementen in combinatie toch wel aan die toets kunnen voldoen, en dat herkenbare overneming van te veel van de (originele 'verzamel')trekken wel inbreuk in de zin van art. 13 Aw kan opleveren, wordt - met instemming van de Hoge Raad gewerkt met het concept van een 'totaalindruk', en hand in hand daarmee het criterium of de gedaagde voldoende afstand heeft genomen en in zijn object op

IEPT20130222, HR, Stokke v H3 Products een voldoende eigen wijze (als een voldoende 'zelfstandig werk') uiting gegeven heeft aan hetgeen deels (stuk voor stuk) vrij is, maar als een originele combinatie van vrije elementen beschermd is (Decaux/Mediamax 1995).

In de literatuur wordt gesteld dat bij de toetsing aan het totaalindrukken-criterium niet gelet mag worden op niet auteursrechtelijk beschermde trekken(55). Ik acht dat standpunt juist, maar vatbaar voor verduidelijking in die zin dat, zoals vaker aangegeven, een verzameling van (zelfs alle) elk voor zich auteursrechtelijk onbeschermbare elementen/trekken toch origineel kan zijn, en dat in zoverre de toets moet gelden of bij gestelde nabootsing van de originele combinatie de daarin gelegen auteursrechtelijk beschermde (originele 'verzamel-')trekken herkenbaar worden overgenomen.

Ik kan daarentegen niet onderschrijven de soms (ook in de onderhavige zaak) gelezen stellingname dat bij het totaalindrukken-criterium de niet auteursrechtelijk beschermde trekken, naast de auteursrechtelijk beschermde trekken, altijd zouden moeten worden meegewogen(56).

4.23.1. Thans volgt de aangekondigde korte nadere uitweiding over het subcriterium 'noodzakelijk voor een technisch effect'.

4.23.2. In de Screenoprints-jurisprudentie is overwogen dat auteursrechtelijke bescherming van een tekening of het model als een voorwerp van toegepaste kunst mogelijk is voor een voortbrengsel met een eigen, oorspronkelijk karakter, dat het persoonlijk stempel van de maker draagt, 'behoudens ingeval het eigen, oorspronkelijk karakter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect'. In het recentere arrest Kecofa/Lancome (2006) overwoog de HR in dezelfde lijn: 'Het werkbegrip van de Auteurswet vindt [...] zijn begrenzing waar het eigen, oorspronkelijk karakter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect'.

4.23.3. Het criterium 'wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect' wordt niet (met zoveel woorden) gebezigd in de arresten: - Dreentegel (1995), waarin overeind gehouden is het oordeel van het hof dat 'de vorm van de Dreentegel "te zeer" het resultaat is van een door de door het Hof genoemde technische uitgangspunten beperkte keuze'; - [B/C] (2010), waarin de Hoge Raad een vergelijkbare overweging van het hof overeind hield, en bovendien oordeelde dat het hof is uitgegaan van de juiste rechtsopvatting bij zijn - tot afwijzing van [B]'s vorderingen leidend - oordeel dat de bepalende aspecten van het uiterlijk van de assimilatielamp alle verband houden met technische en functionele eisen en dat die aspecten voor dat uiterlijk bepalend zijn.

4.23.4. Al lijken de laatstbedoelde arresten op het eerste gezicht 'soepeler', ik geloof niet dat tussen de criteria van Screenoprints en Kecofa/Lancome enerzijds, en Dreentegel en [B/C] anderzijds, een (wezenlijk) verschil moet worden gezien.(57) 4.23.5. Te bedenken is dat het criterium 'wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch Pagina 19 van 33

www.boek9.nl

effect' (de woorden 'noodzakelijk' en 'technisch effect' ten spijt) niet een technisch criterium is, maar een juridisch normatief criterium blijft.

Daarmee laat zich bijv. verklaren dat de Hoge Raad in het Dreentegel-arrest als gezichtspunt laat meewegen hetgeen omtrent het voortbrengsel (of een vergelijkbaar voortbrengsel) in een octrooi(-aanvrage) is neergelegd: het hof mocht aannemen dat de ontwerper van een gelijk(end) in een octrooiaanvrage vermeld voortbrengsel zich dezelfde technische eisen had gesteld als die van de Dreentegel en, daarvan uitgaande, erop wijzen dat deze gelijkenis aantoont 'hoezeer de vorm van de tegel door die eisen wordt bepaald'. De letterlijk geciteerde woorden acht ik synoniem voor 'wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect', ook al zal (even goed) draineren ook wel zonder tegels kunnen.

Overigens is daarmee ook weer niet gezegd dat een technische oplossing die voorwerp van een octrooi(aanvrage) is geweest, daardoor per se als 'noodzakelijk voor het verkrijgen van een technisch effect' van auteursrecht is uitgesloten: dat behoeft niet het geval te zijn als die oplossing de toepassing van andere vormgeving ter verkrijging van hetzelfde technisch effect niet te zeer beperkt.

4.23.6. Daar komt bij dat een voortbrengsel waarvan weliswaar niet (in alle opzichten) gezegd kan worden dat het 'noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect', daarnaast vormen kan vertonen die vanwege technische en functionele uitgangspunten gebruikelijk zijn, en daarom tot de (auteursrechtvrije) objectieve trekken behoren. Dat kan ook opgaan voor een combinatie van zulke vormen. Anders gezegd: in vele (misschien wel veruit de meeste) gevallen komen de door technische factoren ingegeven vormen reeds niet over de EOK & PS-drempel omdat er sprake is van door de traditie veroorzaakte objectieve trekken. Vaak ook zal de vraag of zij niet of net wel over die drempel komen in het midden kunnen blijven omdat de bestreden vormgeving van de concurrent, gegeven de objectieve trekken, qua totaalindrukken sowieso voldoende afwijkend wordt geacht.

4.24. Tegen de achtergrond van deze schets van het juridisch kader zal ik onder 5.1 e.v. het cassatiemiddel bespreken. Ik zal tot verwerping van de klachten concluderen.

4.B. Unierecht 4.25. In nr. 4.1.2 heb ik al aangegeven dat de Nederlandse wijze van beoordeling naar nationaal recht in zaken van gestelde auteursrechtinbreuk op werken toepaste kunst m.i. in overeenstemming is met het (Europese) Unierecht.

Ik wil die stelling in de nrs. 4.26.1 - 4.40 onderbouwen.

4.B.a. Uitgangspunten bezien vanuit Unie-regelgeving 4.26.1. Tussen 1991 en de 2001 hebben zeven Europese Richtlijnen het licht gezien, waarin telkens deelgebieden van het auteursrecht geharmoniseerd zijn.

Ik geef de volgende korte opsomming(58): (i) Richtlijn Computerprogramma's (91/250/EEG) van 14 mei 1991, Pb. L 122/42;

IEPT20130222, HR, Stokke v H3 Products (ii) Richtlijn Verhuur- en leenrecht en naburige rechten (92/100/EEG) van 19 november 1992, Pb. L 346/61, in 2006 vervangen door Richtlijn 2006/115 EG, Pb L 376/28 (een 'gecodificeerde versie'); (iii) Richtlijn Satelliet- en kabeldoorgifte (93/83/EEG) van 27 september 1993, Pb. L 248/15; (iv) Richtlijn Duurverlenging (93/98/EEG) van 29 oktober 1993, Pb. L 290/9, in 2006 vervangen door Richtlijn 2006/116 EG, Pb L 372/12 (een 'gecodificeerde versie'); (v) Databankrichtlijn (96/9/EG) van 11 maart 1996, Pb. L 77/20; (vi) 'Auteursrechtrichtlijn' (of 'ARl' of 'Infosocrichtlijn'), voluit: Richtlijn van het Europese Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (2001/29/EG) van 22 mei 2001, Pb. L 167/10; (vii) Volgrecht-richtlijn (2001/84/EG) van 27 september 2001, Pb. L 272/32.(59) 4.26.2. Het is duidelijk dat de Richtlijn Computerprogramma's en de Databank-richtlijn tot specifieke 'werksoorten' beperkt zijn: dat blijkt dat uit (de titel en) de toegespitste omschrijving van het toepassingsgebied van deze richtlijnen.

In de vijf andere genoemde richtlijnen wordt niet gerefereerd aan (auteursrechtelijke bescherming van) toegepaste kunst of tekeningen en modellen, behoudens twee uitzonderingen.

Art. 2 lid 3 van Richtlijn 92/100 (thans art. 3 lid 2 van Richtlijn 2006/115) bepaalt: 'Verhuuren uitleenrechten met betrekking tot bouwwerken en werken van toegepaste kunst vallen niet onder deze richtlijn.' Ook de Volgrecht-richtlijn is op deze werken niet van toepassing(60). Ik zie hierin evenwel uitzonderingen die de regel bevestigen: toepasselijkheid van de richtlijnen op alle werksoorten, tenzij uitdrukkelijk anders blijkt. Dat brengt m.i. mee dat het niet noemen van 'modellen' of 'werken van toegepaste kunst' in de drie andere richtlijnen (waarvan de 'Auteursrechtrichtlijn' wel de belangrijkste mag heten) deze objecten niet aan de werking van die Richtlijnen onttrekt.

4.27.1. Ik wijs vervolgens op een nog niet genoemde richtlijn: Richtlijn 98/71/EG van het Europese Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 inzake de rechtsbescherming van modellen, Pb L 289/28 (hierna ook: 'Modellenrichtlijn' of 'ModRl'). Ik citeer punt 8 van de considerans en art. 17(61): '8. Overwegende dat het bij het ontbreken van harmonisatie van het auteursrecht van belang is het beginsel vast te leggen van cumulatie van bescherming uit hoofde van specifieke wetgeving voor ingeschreven modellen en van auteursrecht, waarbij de lidstaten vrij blijven om de omvang van de auteursrechtelijke bescherming en de voorwaarden waaronder deze wordt verleend, te bepalen'.

'Artikel 17. Verhouding tot het auteursrecht.

Een model dat overeenkomstig de bepalingen van deze richtlijn in of ten aanzien van een lidstaat is ingeschreven, kan tevens beschermd worden door het Pagina 20 van 33

www.boek9.nl

auteursrecht van die lidstaat vanaf de datum waarop het model is gecreëerd of in vorm is vastgelegd. Elke lidstaat bepaalt de omvang en de voorwaarden van die bescherming, met inbegrip van het vereiste gehalte aan oorspronkelijkheid.'

4.27.2. Wie uit deze bepalingen zou willen afleiden dat harmonisatie van de auteursrechtelijke beschermingsdrempel en de auteursrechtelijke beschermingsomvang van tekeningen en modellen c.q. toegepaste kunst als door de Richtlijnwetgever geheel afgewezen moet gelden, heeft het mis. Die afwijzing geldt slechts voor auteursrechtelijke bescherming die zou cumuleren met bescherming als ingeschreven model(62).

Dit blijkt uit HvJEU 27 januari 2011 (Flos/Semeraro)(63). Dat het hof in dit arrest moest stilstaan bij het onderscheid tussen ingeschreven en niet-ingeschreven modellen, had te maken met Italiaanse extra-eisen voor auteursrechtelijke bescherming van ingeschreven modellen en een voorheen zeer beperkte (en door overgangswetgeving nog steeds beperkte) auteursrechtelijke bescherming van niet-ingeschreven modellen. Ik citeer thans uit het arrest: '32 Met betrekking tot de eerste hypothese, dus die waarin de modellen nooit als zodanig zijn ingeschreven, dient te worden vastgesteld dat krachtens artikel 17 van richtlijn 98/71 enkel een model dat overeenkomstig de bepalingen van deze richtlijn in of ten aanzien van een lidstaat is ingeschreven, kan beschermd worden door het auteursrecht van die lidstaat.

33 Daaruit volgt dat de modellen die voor de datum van inwerkingtreding van de nationale wettelijke regeling tot omzetting van richtlijn 98/71 in de rechtsorde van een lidstaat tot het publiek domein behoorden, niet binnen de werkingsfeer van dat artikel vallen.

34 Toch kan niet worden uitgesloten dat de auteursrechtelijke bescherming van de werken die nietingeschreven modellen kunnen vormen, kan voortvloeien uit andere richtlijnen op het gebied van het auteursrecht, met name richtlijn 2001/29, voor zover aan de toepassingsvoorwaarden hiervan is voldaan, hetgeen de verwijzende rechter moet onderzoeken.

35 Met betrekking tot de tweede hypothese, dus die waarin de modellen tot het publiek domein zijn gaan behoren omdat de uit de inschrijving voortvloeiende bescherming vervallen is, zij eraan herinnerd dat de eerste zin van artikel 17 van richtlijn 98/71 bepaalt dat een model dat in of ten aanzien van een lidstaat is ingeschreven, tevens beschermd kan worden door het auteursrecht van die lidstaat vanaf de datum waarop het model is gecreëerd of in vorm is vastgelegd, terwijl de tweede zin van dat artikel de lidstaten toestaat, de omvang en de voorwaarden van die bescherming, met inbegrip van het vereiste gehalte aan oorspronkelijkheid, te bepalen.'

Ergo: de niet geharmoniseerde vrijheid voor de lidstaten tot bepaling van 'omvang en de voorwaarden van die bescherming, met inbegrip van het vereiste

IEPT20130222, HR, Stokke v H3 Products gehalte aan oorspronkelijkheid' bestaat ten aanzien van cumulerend auteursrecht naast bescherming van het voortbrengsel als ingeschreven model (rov. 35). De Modellenrichtlijn 98/71/EG zegt in het geheel niets over auteursrechtelijke bescherming van nietingeschreven modellen. Voor niet-ingeschreven modellen komt men uit bij de Auteursrechtrichtlijn 2001/29 'voor zover aan de toepassingsvoorwaarden hiervan is voldaan' (rov. 32-34).

4.28.1. Op basis van de nrs. 4.26.1 - 4.27.2 moet geconcludeerd worden dat er inderdaad een (door het HvJEU al bevestigde) grondslag is om (ook) werken van toegepaste kunst c.q. (ongeregistreerde) modellen onderworpen te achten aan het harmoniserend bereik van de Richtlijn 2001/29. Daaraan doet niet af dat deze 'ARl' of 'Infosoc-richtlijn' blijkens haar titel en blijkens de considerans gericht is op de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht in de informatiemaatschappij, en dat je naar tekst en strekking daarbij niet meteen denkt aan modellen of 'toegepaste kunst'. Overigens zij toegegeven dat art. 1 ARl het toepassingsgebied niet beperkt tot 'auteursrecht in de informatiemaatschappij', maar spreekt over auteursrecht 'in het kader de interne markt, met bijzondere klemtoon op de informatiemaatschappij'.

4.28.2. Uit andere betrekkelijk recente arresten van het HvJEU, waarover dadelijk, is gebleken dat onder dat harmoniseringsbereik van de ARl niet alleen de beschermingsomvang, maar ook de beschermingsvoorwaarden kunnen vallen(64).

4.B.b. Enige rechtspraak van het HvJEU 4.29. Het HvJEU heeft in prejudiciële procedures enige uitspraken gedaan, waarbij het bereik van in nr. 4.26.1 genoemde deelrichtlijnen, met name de 'Auteursrechtrichtlijn' 2001/29 breed wordt geïnterpreteerd.

4.30. Een echo hiervan (niet een echte klacht) is in de onderhavige zaak (Stokke c.s./ H3 Products c.s.-)zaak te vinden in de middelonderdelen I.4.b en II.1.d, waar Stokke c.s. refereren aan het Infopaq-arrest van HvJEG 16 juli 2009 (C-5/08)(65). Stokke c.s. doen dat kennelijk omdat zij in dat arrest een (zeer) lage beschermingsdrempel en een desalniettemin (tamelijk) ruime beschermingsomvang onderkennen, hetgeen uiteraard in hun stellingname past.

4.31.1. Infopaq. Inzet van de Infopaq-zaak was of Deense dagbladuitgevers zich konden verzetten tegen Infopaq's 'Data capture'-systeem, waarbij - kort gezegd - dagbladartikelen elektronisch worden gescand op zoektermen, en de klanten van Infopaq bij de 'treffers' de passage waarin de zoekterm voorkomt plus vijf woorden ervoor en vijf woorden erna (totaal 11 woorden) aangeleverd krijgen, inclusief verwijzing naar de bron. De (m.i. typische 'Infosoc-') vraag was of dat inbreuk op auteursrecht opleverde.

4.31.2. Hoewel de ARl niet het werkbegrip, maar wel het reproductierecht harmoniseert, liet het HvJ zich (om overigens alleszins logische redenen) ook over het werkbegrip uit. Dat resulteerde (in rov. 37) in 's Hofs criterium van 'materiaal dat oorspronkelijk is in die zin dat het gaat om een eigen intellectuele schepping van Pagina 21 van 33

www.boek9.nl

de auteur ervan'. Daarop volgde de - in de Infopaqsetting relevante - toevoeging: '38 Met betrekking tot delen van een werk dient te worden vastgesteld dat uit geen enkele bepaling van richtlijn 2001/29 of van een andere op dit gebied geldende richtlijn blijkt dat deze delen onder een andere regeling vallen dan die welke geldt voor het volledige werk. Bijgevolg worden zij auteursrechtelijk beschermd zodra zij als dusdanig de oorspronkelijkheid van het volledige werk in zich dragen.(66) 39 Gelet op de overwegingen in punt 37 van het onderhavige arrest worden de verschillende delen van een werk dus beschermd op grond van artikel 2, sub a, van richtlijn 2001/29 op voorwaarde dat zij bepaalde van de bestanddelen bevatten die de uitdrukking vormen van de eigen intellectuele schepping van de auteur van dit werk.'

4.31.3. In rov. 40 e.v. gaat het vervolgens om de beschermingsomvang. Hier vindt het Hof in de considerans en de structuur van de Auteursrechtrichtlijn 2001/29 reden om te besluiten tot 'een ruime definitie' van de reproductiehandelingen van art. 2. Dit leidt tot de rov. 43-51: '43 Bijgevolg komt aan de op grond van artikel 2 van richtlijn 2001/29 verleende bescherming een ruime omvang toe' met - per saldo - het oordeel in rov. 51(67): 51 Gelet op een en ander dient op de eerste vraag te worden geantwoord dat een handeling die onderdeel is van een data-captureprocede waarbij een uit elf woorden bestaand fragment uit een beschermd werk in een computergeheugen wordt opgeslagen en wordt geprint, kan vallen onder het begrip gedeeltelijke reproductie in de zin van artikel 2 van richtlijn 2001/29 indien - hetgeen de verwijzende rechter dient na te gaan - de aldus weergegeven bestanddelen de uitdrukking zijn van de eigen intellectuele schepping van de auteur ervan.'

4.32. BSA. Een volgend arrest van het Hof van Justitie over het werkbegrip is HvJEU 22 december 2010 (C393/09; BSA)(68). Aan de orde was de vraag of de grafische gebruikersinterface van een computerprogramma valt onder het regime van Richtlijn Computerprogramma's (91/250/EEG), en voor zover dat niet het geval is, niettemin krachtens het 'gemeenrechtelijk auteursrecht' van de Auteursrechtrichtlijn 2001/29 beschermd zou kunnen zijn (rov. 44). Na een verwijzing naar het Infopaqarrest overwoog het Hof: '46 Bijgevolg kan de grafische gebruikersinterface als werk auteursrechtelijke bescherming genieten, indien hij een eigen intellectuele schepping van zijn auteur is.

47 Het staat aan de nationale rechter om na te gaan of dit in de voor hem dienende zaak het geval is.

48 Bij zijn beoordeling dient de nationale rechter met name rekening te houden met de schikking en de specifieke configuratie van alle onderdelen van de grafische gebruikersinterface, teneinde vast te stellen welke daarvan het oorspronkelijkheidscriterium vervullen. In dit verband voldoen onderdelen van de grafische gebruikersinterface die louter worden

IEPT20130222, HR, Stokke v H3 Products gekenmerkt door hun technische functie, niet aan dit criterium.'

4.33. Painer. Nog een arrest van het HvJEU waarin het werkbegrip en ook de beschermingsomvang aan de orde was, is: HvJEU 1 december 2011 (Painer)(69).

Dat het hof in deze zaak oordeelde over het werkbegrip kan overigens niet verrassend heten. Het ging over de bij een foto aan te leggen werktoets. Het auteursrecht op (nu juist) foto's was en is (toevallig) geregeld in Richtlijn 93/98 (die hoofdzakelijk gaat over beschermingstermijnen), met een materieel criterium in art. 6: 'Foto's die oorspronkelijk zijn in de zin dat zij een eigen schepping van de auteur zijn, worden overeenkomstig artikel 1 beschermd. Om te bepalen of de foto's voor bescherming in aanmerking komen, mogen geen andere criteria worden aangelegd [...]'.

Kort samengevat ging het in de zaak Painer om een de publicatie in Oostenrijke en Duitse bladen van foto's van de jarenlang vermiste Natascha K. (School)fotografe Painer had Natascha K. op de lagere school gefotografeerd. De door Painer gemaakte foto's werden na Natascha K.'s vermissing (op 10-jarige leeftijd) in 1998 door de autoriteiten gebruikt bij een opsporingsoproep. Nadat Natascha K., inmiddels 17, in 2006 aan haar ontvoerder was ontsnapt en voor haar eerste verschijning in het openbaar, hebben de door Painer gedaagde kranten de oude foto's gepubliceerd, of een montagefoto gepubliceerd aan de hand van die foto's, waarmee de kranten voorzagen in een foto met het vermoedelijke gezicht van Natascha K. (tot haar eerste verschijning in het openbaar).

In de (Oostenrijkse) hoofdprocedure waren onder andere de vragen aan de orde of [i] de door Painer gemaakte schoolfoto's wel aan de werktoets voldeden en zo ja [ii] of de montagefoto daarvan een auteursrechtelijk relevante bewerking vormde. Op vragen van het Oberste Gerichtshof oordeelde het Hof van Justitie, mede onder verwijzing naar het Infopaqarrest, en na enige verdere overwegingen (87-98) per saldo: '99 [...] dat artikel 6 van richtlijn 93/98 aldus moet worden uitgelegd dat een portretfoto [...] in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming mits hetgeen de nationale rechter in ieder afzonderlijk geval dient na te gaan - een dergelijke foto een intellectuele schepping van de auteur is die de persoonlijkheid van deze laatste weerspiegelt en tot uiting komt door de vrije creatieve keuzen van die auteur bij de totstandkoming van die foto. Wanneer is vastgesteld dat de betrokken portretfoto de hoedanigheid heeft van een werk, geniet dit een bescherming die niet geringer is dan die waarvoor ieder ander werk, een fotografisch werk daaronder begrepen, in aanmerking komt.'

4.34.1. In zijn noot onder de Infopaq- en BSAarresten(70) heeft Hugenholtz een aantal observaties gegeven. Daaruit licht ik in de eerste plaats de volgende: terwijl algemeen werd aangenomen dat het werkbegrip - een kernbegrip in het auteursrecht - zich goeddeels aan harmonisatie had weten te onttrekken, is dat in de besproken arresten een illusie gebleken (zulks

Pagina 22 van 33

www.boek9.nl

tot 'verbijstering en verontwaardiging' in buitenlandse door Hugenholtz genoemde literatuur(71)).

4.34.2. Van mijn kant gaf ik al aan (nr. 4.27.2) dat dit ook moet gelden voor de beschermingsvoorwaarden en beschermingsomvang van (niet als model ingeschreven) toegepaste kunst. Ook de onderhavige zaak moet dus conform EU-auteursrecht worden berecht, en komt daarmee potentieel in aanmerking voor prejudiciële vragen aan het HvJEU. Potentieel: want daarvoor is geen reden indien voldoende duidelijk is dat het Unierecht ten deze geen nadere eisen stelt aan de door de Hoge Raad bewaakte toepassing van het Nederlandse auteursrecht.

4.35.1. Hugenholtz geeft aan dat de gevolgen van de arresten Infopaq en BSA ingrijpender lijken voor Duitsland en voor het Verenigd Koninkrijk, gewend aan een hogere resp. lagere drempel, dan voor Nederland.

4.35.2. Thans een letterlijk citaat uit Hugenholtz' noot: 'Voor Nederland lijken de gevolgen minder ingrijpend te zijn. Weliswaar overheerst ook hier de verbazing(72), doch algemeen wordt aangenomen dat de materiële consequenties beperkt zullen blijven. Met enige goede wil zou immers kunnen worden beweerd dat de door Hoge Raad geformuleerde werktoets (het werk moet een eigen oorspronkelijk karakter en het persoonlijk stempel van de maker hebben) grosso modo op hetzelfde neerkomt als de communautaire maatstaf van 'eigen intellectuele schepping'(73).

4.36. Ik sluit mij bij Hugenholtz' commentaar aan, en leg daar nog een accent bovenop. 'Goede wil' (van Hugenholtz, of van wie dan ook) is nooit weg, maar het Unierechtelijke criterium is of er redelijke twijfel over kan bestaan dat de EOK & PS-toets van de Hoge Raad inderdaad conform is aan de door het HvJEU aan de dag gelegde toets. Ik meen - zeker na het arrest Erven [A]/Nieuw Amsterdam c.s.(74) - dat er voor redelijke twijfel geen plaats is.

In dit verband geef ik nog enkele nadere observaties bij de arresten Infopaq, BSA en Painer.

4.36.1. Eerst op het punt van de werktoets, die in HvJEU-termen (Painer) luidt: 'een intellectuele schepping van de auteur die de persoonlijkheid van deze laatste weerspiegelt en tot uiting komt door de vrije creatieve keuzen van die auteur'.

In het oog moet worden gehouden dat het HvJEU als rechter op cassatieniveau natuurlijk niet een feitelijk oordeel gegeven heeft over de voldoening aan dat criterium van de concrete Deense dagbladberichten, of de 11-woorden-citaten daaruit (Infopaq), noch over een concrete grafische gebruikersinterface van een computerprogramma (BSA), noch over een concrete Natascha-foto (Painer).

Waar het in de drie zaken om ging, was dat het HvJEU geconfronteerd werd met eventuele categorische uitsluitingen in de nationale wet of rechtspraak van dagbladberichten, of de 11-woorden-citaten daaruit (Infopaq), of van grafische gebruikersinterfaces van computerprogramma's (BSA) of van portretfoto's (Painer).

IEPT20130222, HR, Stokke v H3 Products Zulke categorische uitsluitingen zijn door het HvJEU van de hand gewezen (net zoals de Hoge Raad die op basis van nationaal auteursrecht van de hand gewezen zou hebben).

4.36.2. Daarmee heeft het HvJEU (uiteraard) niet gezegd dat ieder dagbladbericht, of de 11-woordencitaten daaruit (Infopaq), of iedere grafische gebruikersinterface (BSA), of iedere portretfoto (Painer) aan de werktoets voldoet (net zomin als de Hoge Raad dat op basis van nationaal auteursrecht zou hebben gedaan).

4.37. Ik citeer hiertoe (ten overvloede) nog enige overwegingen uit de drie arresten, met mijnerzijds aangebrachte cursiveringen.

4.37.1. Uit Infopaq: 39 [...] worden de verschillende delen van een werk dus beschermd op grond van artikel 2, sub a, van richtlijn 2001/29 op voorwaarde dat zij bepaalde van de bestanddelen bevatten die de uitdrukking vormen van de eigen intellectuele schepping van de auteur van dit werk.'

4.37.2. Uit BSA: '46 Bijgevolg kan de grafische gebruikersinterface als werk auteursrechtelijke bescherming genieten, indien hij een eigen intellectuele schepping van zijn auteur is.'

Het HvJEU geeft hierbij aan de nationale rechter caveat's mee: '48 Bij zijn beoordeling dient de nationale rechter met name rekening te houden met de schikking en de specifieke configuratie van alle onderdelen van de grafische gebruikersinterface, teneinde vast te stellen welke daarvan het oorspronkelijkheidscriterium vervullen. In dit verband voldoen onderdelen van de grafische gebruikersinterface die louter worden gekenmerkt door hun technische functie, niet aan dit criterium.'

4.37. 3. Uit Painer: '90 Met betrekking tot een portretfoto moet worden opgemerkt dat de auteur bij het maken daarvan op verschillende manieren en op verschillende momenten zijn vrije en creatieve keuzes zal kunnen maken.

91 In de voorbereidende fase kan de auteur de enscenering, de pose van de te fotograferen persoon of de belichting kiezen. Bij het nemen van de portretfoto kan hij de camera-instelling, de invalshoek of de gecreëerde sfeer kiezen. Bij het ontwikkelen van het cliché tot slot kan de auteur kiezen tussen diverse technieken, of in voorkomend geval software gebruiken.

92 Met die diverse keuzes is de auteur van een foto dus in staat, zijn werk een "persoonlijke noot" te geven.

93 In het geval van een portretfoto is de vrijheid waarover de auteur beschikt om zijn creatieve bekwaamheden uit te oefenen dan ook niet noodzakelijkerwijs beperkt of zelfs nihil.

94 Gelet op het voorgaande moet dus worden geconstateerd dat een portretfoto krachtens artikel 6 van richtlijn 93/98 auteursrechtelijke bescherming kan genieten mits - hetgeen de nationale rechter in ieder afzonderlijk geval dient na te gaan - een dergelijke foto een intellectuele schepping van de auteur is die de Pagina 23 van 33

www.boek9.nl

persoonlijkheid van deze laatste weerspiegelt en tot uiting komt door de vrije creatieve keuzen van die auteur bij de totstandkoming van die foto.'

4.38. Vervolgens geef ik nog enkele nadere observaties bij de drie arresten Infopaq, BSA en Painer op het punt van de beschermingsomvang. Ik onderken dat het Hof in Infopaq en Painer met zo veel woorden spreekt over een 'ruime' (beschermings-)omvang (op basis van art. 2 van Richtlijn 2001/29). Maar valt over de vraag hoe ruim dat is, uit de arresten nog iets te leren?

Ook hiertoe sta ik nader stil bij de arresten, met mijnerzijds aangebrachte cursiveringen.

4.38.1. Uit Infopaq: '44 Met betrekking tot persartikelen schuilt de eigen intellectuele schepping van de auteur ervan, waarvan sprake in punt 37 van het onderhavige arrest, in de regel in de vorm, de presentatie van het onderwerp en het taalgebruik. [...]

45 Met betrekking tot de beschermde bestanddelen van dergelijke werken zij opgemerkt dat deze bestaan uit woorden die, afzonderlijk beschouwd, als dusdanig geen intellectuele schepping van de auteur die ze gebruikt, vormen. Enkel via de keuze, de schikking en de combinatie van deze woorden op een oorspronkelijke wijze kan de auteur uitdrukking aan zijn creatieve geest geven en tot een resultaat komen dat een intellectuele schepping vormt.

46 De woorden als dusdanig vormen dus geen bestanddelen die worden beschermd.

Gelet op de eis van een ruime uitlegging van de omvang van de door artikel 2 van richtlijn 2001/29 verleende bescherming kan niet worden uitgesloten dat bepaalde afzonderlijke zinnen, of zelfs zinsneden van de betrokken tekst, de oorspronkelijkheid van een publicatie zoals een persartikel aan de lezer kunnen overdragen via het overbrengen van een bestanddeel dat in se de uitdrukking vormt van de eigen intellectuele schepping van de auteur van dit artikel.

Dergelijke zinnen of zinsneden kunnen dus in aanmerking komen voor de op grond van artikel 2, sub a, van deze richtlijn geboden bescherming.

48 Gelet op deze overwegingen kan de weergave van een fragment uit een beschermd werk dat - zoals in het hoofdgeding - bestaat uit elf opeenvolgende woorden ervan, een gedeeltelijke reproductie in de zin van artikel 2 van richtlijn 2001/29 vormen indien - hetgeen de verwijzende rechter dient na te gaan - een dergelijk fragment een bestanddeel van het werk omvat dat als dusdanig uitdrukking geeft aan de eigen intellectuele schepping van de auteur.'

Hoewel ik onderken dat het HvJEU woordelijk spreekt over een ruime (beschermings-) omvang (op basis van art. 2 van richtlijn 2001/29), blijkt uit de hierboven geciteerde rov. dat die 'ruimheid' zo ver gaat dat het Hof niet kan uitsluiten (rov. 47) dat 11 overgenomen woorden uit een persartikel 'de oorspronkelijkheid [...] kunnen overdragen', indien een dergelijk fragment een bestanddeel van het werk omvat dat als dusdanig uitdrukking geeft aan de eigen intellectuele schepping van de auteur, hetgeen de feitenrechter dient na te gaan (rov. 47-48).

IEPT20130222, HR, Stokke v H3 Products Niet ruimer dan dat. Au fond niet zo ruim dus.

En ik voeg hieraan toe dat - niettegenstaande andere terminologie - ik hierin wezenlijk niets anders kan lezen dan een bescherming die zich uitstrekt tot, maar ook niet verder gaat dan, overneming van wat in Hoge Raad-teminologie heet 'auteursrechtelijk beschermde trekken'. Ik zie dus niet in dat de criteria zoals die in Nederland door de Hoge Raad zijn ontwikkeld, van het Europese Infopaq-arrest zouden afwijken.

4.38.2. Wat BSA betreft: in dat arrest spreekt het HvJEU niet over ruime beschermingsomvang. Ik wijs intussen nogmaals op de in nr. 4.37.2 aangehaalde rov.

48. Hetgeen het HvJEU daar in verband met de werktoets overwogen heeft, kan m.i. niet anders dan 'doorwerken' in gevallen waarin (aspecten van) een gebruikersinterface enerzijds 'net' de toets doorstaa(t)(n), maar anderzijds beoordeeld moet worden of een beweerdelijk inbreukmakende gebruikersinterface inderdaad onder de beschermingsomvang valt.

4.38.3. Dan de beschermingsomvang in Painer (cursiveringen toegevoegd door mij, A-G): '95 Wat in de tweede plaats de vraag betreft of die bescherming geringer is dan de bescherming die andere werken, met name andere fotografische werken, genieten, moet meteen al worden opgemerkt dat de auteur van een beschermd werk aan artikel 2, sub a, van richtlijn 2001/29 vooral het uitsluitende recht ontleent om de directe of indirecte, tijdelijke of duurzame, volledige of gedeeltelijke reproductie van dit materiaal, met welke middelen en in welke vorm ook, toe te staan of te verbieden.

96 Dienaangaande heeft het Hof geoordeeld dat aan de op grond van artikel 2 van richtlijn 2001/29 verleende bescherming een ruime omvang moet toekomen (zie arrest Infopaq International, reeds aangehaald, punt 43).

97 Bovendien moet worden vastgesteld dat niets in richtlijn 2001/29 of in een andere op het betrokken gebied toepasselijke richtlijn de conclusie wettigt dat de omvang van een dergelijke bescherming zou worden bepaald door eventuele verschillen in de mogelijkheden van artistieke schepping bij de totstandbrenging van diverse categorieĂŤn werken.

98 In het geval van een portretfoto kan de door artikel 2, sub a, van richtlijn 2001/29 verleende bescherming dan ook niet geringer zijn dan de bescherming die andere werken, andere fotografische werken daaronder begrepen, genieten.

99 Gelet op het voorgaande moet op de vierde vraag worden geantwoord dat artikel 6 van richtlijn 93/98 aldus moet worden uitgelegd dat een portretfoto krachtens die bepaling in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming mits - hetgeen de nationale rechter in ieder afzonderlijk geval dient na te gaan - een dergelijke foto een intellectuele schepping van de auteur is die de persoonlijkheid van deze laatste weerspiegelt en tot uiting komt door de vrije creatieve keuzen van die auteur bij de totstandkoming van die foto. Wanneer is vastgesteld dat de betrokken portretfoto de hoedanigheid heeft van een werk, geniet Pagina 24 van 33

www.boek9.nl

dit een bescherming die niet geringer is dan die waarvoor ieder ander werk, een fotografisch werk daaronder begrepen, in aanmerking komt.'

Ik teken aan dat het Hof onder verwijzing naar Infopaq wederom spreekt over een 'ruime beschermingsomvang' (rov. 96), maar dat de mate van dat 'ruime', wederom uit de verdere overwegingen van het arrest moet worden afgeleid. In rov. 97 wijst het hof een categorische, geringere bescherming voor bepaalde soorten van werken af, in rov. 98 herhaald en toegespitst op portretfoto's. In rov. 99 herhaalt het hof voorwaarden van de door de feitenrechter uit te voeren werktoets. Slaagt het object (de portretfoto) daarvoor, dan geniet het 'een bescherming die niet geringer is dan die waarvoor ieder ander werk, een fotografisch werk daaronder begrepen, in aanmerking komt.' Ik lees (ook hier) niets over een 'ruime' bescherming. Ik noteer nog dat het hof geen nadere uitspraak doet over de omvang van de 'bescherming [...] waarvoor ieder ander werk [...] in aanmerking komt'.

Kortom: ik zie niet in dat de criteria zoals die in door de Hoge Raad op basis van nationaal auteursrecht zijn ontwikkeld, zouden afwijken van de criteria van het Painer-arrest.

4.38.4. Dat de Hoge Raad voor 'toegepaste kunst' ofwel 'tekeningen en modellen' geen zwaardere auteursrechtelijke toets (geen 'extra kunst-eis' of eis van 'duidelijke kunstzinnigheid') hanteert, werd al beslist in de Screenoprints-jurisprudentie(75).

4.39.1.

Beschermingzoekenden kunnen (in grensgevallen) al gauw in euforie geraken door het gegeven dat het HvJ niet heeft uitgesloten dat reeds een passage van 11 woorden in een dagbladartikel aan het werkkarakter kan voldoen. Maar het Hof heeft niet beslist dat zo'n passage daaraan voldoet: dat is te beoordeling van de nationale (feiten-)rechter. Gelijke opmerkingen zijn te maken over de 's hofs - naar de feitenrechter verwijzende - overwegingen over grafische gebruikersinterface (BSA-arrest, met een niet te miskennen 'waarschuwing' in rov. 48) en over een portretfoto van een kind in zijn of haar lagereschoolomgeving (Painer-arrest, met zo'n 'waarschuwing' in rov. 93).

4.39.2. In de genoemde Infopaq- en Painer-zaken was een mechanische c.q. elektronische reproductie van het voortbrengsel (tekst, foto) van de eiser in confesso.

Onder die omstandigheden kan het niet verbazen dat het Hof van Justitie, aangenomen dat het voortbrengsel aan de werktoets voldoet, een (in beginsel) verboden verveelvoudiging aanneemt.

Over beschermingsomvang in gevallen van beweerde 'namaak' of 'plagiaat' die los staan van mechanische overneming, is jurisprudentie van het HvJEU nog niet voorhanden, met name ook niet over het gewicht in dat verband van de verhouding tussen objectieve en subjectieve trekken (zie hiervoor nrs. 4.9.1 - 4.11.2).

Dat het Hof van Justitie voor dit (in de Richtlijnen over auteursrecht (juist) nog niet geadresseerde, maar in de EU alom bekende probleem) oog zal hebben, laat zich overigens afleiden uit de meergenoemde rov. 48 van het BSA-arrest.

IEPT20130222, HR, Stokke v H3 Products 4.40. Per saldo zie ik noch in het door Stokke c.s. aangeraakte Infopaq-arrest, noch in de daarop gevolgde arresten BSA en Painer, aanleiding om te concluderen tot door de Hoge Raad aan het HvJEU te stellen prejudiciĂŤle vragen.

5. Bespreking van het cassatiemiddel Algemeen 5.1. Het middel is gericht tegen de rov. 3.4.2, 3.4.3, 3.5.1 t/m 3.5.4 en 3.6 van 's hofs arrest. Het is opgebouwd uit de onderdelen I tot en met III. 5.2. Aan de nogal obligate openingszin van 4.1 voeg ik het volgende toe. De bestreden zeven (deel-)rov. beslaan in het arrest 4 bladzijden in een relatief groot lettertype. De hiertegen gerichte (deel-)klachten zijn er minstens 42 (met tal van subsidiaire varianten en tal van kruisverwijzingen), en beslaan in de cassatiedagvaarding circa 21 bladzijden in een relatief klein lettertype.(76) 5.3. Zo'n verhouding gaat wel eens ten koste van de van (goede) cassatieklachten te verlangen precisie, en m.i. zo ook hier. Het heeft er niet alleen de schijn van, maar het blijkt ook bij bestudering van het cassatiedossier, dat Stokke c.s. (in een zaak waarin de waardering van de mate van eigen persoonlijk karakter van het werk aan eisende zijde en van de mate van nieuwheid en oorspronkelijkheid van het beweerdelijk inbreukmakende werk 'veelal van feitelijke aard [zal] zijn en zich aan een beoordeling in cassatie onttrekken'(77)) in wezen - in de vorm van rechts- en motiveringsklachten - een hernieuwde beoordeling van hun stellingen vragen. Zulk een beoordeling gaat evenwel de taak van de cassatierechter te buiten.(78) Rechtsvragen die in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling beantwoording behoeven (in de zin van art. 81 RO) heb ik niet aangetroffen (vgl. ook mijn inleidende opmerking onder 1.2).

5.4. In het licht van het onder 5.3 gezegde, zal ik op de klachten merendeels een (althans voor mijn doen) 'verkorte behandeling' toepassen. Ik zal daarbij natuurlijk vaak terugvallen op de bovenstaande - niet zo korte - inleidende beschouwingen.

Middelonderdeel I 5.5. Onderdeel I is in het bijzonder gericht tegen de rov. 3.4.2 en 3.4.3. De eerste en naar het voorkomt meest verstrekkende rechtsklacht, onder I.1.a en I.1.b, is dat het hof voor werken in de zin van art. 10 lid 1 onder 11o Aw een beperkter beschermingsregime, althans een hogere beschermingsdrempel (en/of een beperktere beschermingsduur(79)) zou hanteren dan geldt voor de andere categorieĂŤn van werken.

Onderdeel I.1.a wil dit afleiden uit de passage in rov.

3.4.3 'dat het hier in de eerste plaats gaat om een gebruiksvoorwerp en dat het auteursrecht geen grondslag biedt om derden (tot in lengte van jaren) af te houden van de toepassing van de (combinatie van) elementen, waaraan de stoel zijn bruikbaarheid en nut ontleent'.

5.6. De klacht faalt wegens verkeerde lezing en mist dus feitelijke grondslag. Het hof verwijst naar 'een gebruiksvoorwerp'. Dat impliceert de aanwezigheid van objectieve trekken (in Hoge Raad-termen ook wel: Pagina 25 van 33

www.boek9.nl

elementen die onvoldoende zijn terug te voeren op creatieve keuzes van de maker). Dat zulke objectieve trekken afdoen aan beschermbaarheid althans beschermingsomvang is vaste rechtspraak, zoals uiteengezet in nrs. 4.9.1 e.v.

Wat het hof t.a.p. overweegt, heeft, anders dan de klacht veronderstelt, niet te maken met een speciaal regime voor de werkcategorie van art. 10 lid 1 Aw vanwege het formele 11o vakje aldaar, maar met de inhoudelijke kant van de betrokken werksoort of subsoort: de aard van het werk naar de regel van het arrest Heertje/Hollebrand. Bij sommige werksoorten (muziekwerken, gedichten) doen 'objectieve trekken' zich in (veel) geringer mate voor dan bij andere, zoals bij bepaalde soorten boeken (bijv. leerboeken, reisgidsen, kookboeken). Bij art. 10 lid 1 sub 11o doet zich het gegeven voor dat toegepaste kunst de aanwezigheid van (meer of minder) objectieve trekken impliceert(80) (evenals trouwens het geval is bij bouwwerken (art. 10 lid 1 sub 6o) en bij aardrijkskundige kaarten (art. 10 lid 1 sub 7o)).

Voor zover onderdeel I.1.b klaagt dat volgens het hof de (combinatie van) elementen met een gebruiksfunctie buiten de auteursrechtelijke bescherming(somvang) moeten worden gelaten, berust het eveneens op een verkeerde lezing, omdat het hof zulks niet heeft overwogen. Het hof doelt klaarblijkelijk op (een combinatie van) elementen, waaraan het object (de stoel) in zodanige mate zijn bruikbaarheid en nut ontleent, dat 'van elementen die (in relevante mate) een uitdrukking zijn van de eigen intellectuele schepping van de maker' geen sprake is (vgl. 's hofs rov. 3.5.4; naar blijken zal eveneens vergeefs aangevochten). Met andere woorden: (ook in combinatie) te zeer 'objectieve trekken' (vgl. nrs. 4.9.1 - 4.11.2).

Voor zover onderdeel I.1.b betoogt dat het hof het 'noodzakelijkheid'-criterium (van HR 16 juni 2006, NJ 2006, 585, Kecofa/Lancome en Benelux-Gerechtshof 22 mei 1987, NJ 1987, 881, Screenoprints) zou hebben miskend, faalt het op de gronden als aangegeven onder 4.23.1 - 4.23.6.

5.7. Aan het vorenstaande kan onderdeel I.1.c niet afdoen. De hierboven aangegeven, (wel) voor juist te houden lezing van de rov. 4.3.2 en 4.3.3 laat zich niet ontkrachten door de beweerde omstandigheid dat het hof zich zou hebben beperkt tot het in het algemeen benoemen van de functie van bepaalde elementen van het gebruiksvoorwerp en zou hebben nagelaten zich een oordeel te vormen over het oorspronkelijke karakter van de specifieke vormgeving van deze elementen en het effect daarvan op het totaalbeeld van het Tripp Trapp ontwerp. Die beweringen miskennen de inhoudelijke beoordeling van het oorspronkelijke karakter daarvan verderop in het arrest (met name rov.

3.5.2) en berusten dus op hun beurt op een onjuiste, want te beperkte lezing van het arrest.

In onderdeel I.1.c nog aangeduide bezwaren tegen overwegingen in het arrest in verband met de 'Scandinavische stijl' resp. 'de octrooiaanvrage' lenen zich voor bespreking bij meer uitgewerkte klachten daarover (I.4.d resp. I.9).

IEPT20130222, HR, Stokke v H3 Products 5.8. Voor zover onderdeel I.1.d de aan het hof verweten onjuiste rechtsopvatting wil baseren op een volgens het hof te lange beschermingsduur van auteursrecht voor objecten in de zin van art. 10 lid 1 sub 11o ('tot in lengte van jaren', waarmee het hof kennelijk het oog heeft op de termijn van 70 jaar na de dood van de maker), berust het ook op een verkeerde lezing. Hier is klaarblijkelijk sprake van een kort verwoorde, maar overigens juiste reflectie van de algemeen aanvaarde opvatting dat de Aw (zonder formaliteiten, zonder kosten, en bovendien voor zoveel langere duur) niet een 'eenvoudige' vervanger voor octrooibescherming behoort te zijn, zodat rechtsvorming in het auteursrecht (ook daarom), minst genomen bij wege van gezichtspunt, acht moet slaan op aspecten die bij sollicitatie naar octrooieerbaarheid (vanwege praktisch/ technisch voordeel) nooit voor meer dan 20-jarige bescherming in aanmerking zouden kunnen komen.

5.9. Onderdeel I.2.a klaagt dat 's hofs ontkennende beantwoording in rov. 3.4.3 van de vraag of de Tripp Trapp een ruime auteursrechtelijke bescherming toekomt evenzeer blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Het hof zou niet geoordeeld hebben aan de hand van het EOK & PS-criterium.

Voor zover het onderdeel met het woord 'evenzeer' doelt op een herhaling van de eerdere klachten, deelt het het lot daarvan.

Het onderdeel geeft overigens niet aan wat het bedoelt met een 'ruime auteursrechtelijke bescherming'. Zie voor bezwaren tegen dit - m.i. niet bestaande auteursrechtelijke - criterium nrs. 4.15.1 - 4.15.4.

Het hof geeft wel aan wat het daarmee bedoelt, namelijk: 'een (zeer) ruime auteursrechtelijke bescherming van de Tripp Trapp [...], die ook stijlelementen en keuzes omvat die in belangrijke mate door techniek en bruikbaarheid zijn ingegeven'. Met de verwijzing daarnaar heeft het hof klaarblijkelijk het oog op criteria overeenkomstig het EOK & PS-criterium, zodat de klacht (ook de deelklacht in fine dat het hof zich geen (kenbaar) oordeel zou hebben gevormd over de vraag waaruit het EOK & PS bij het te beoordelen werk bestaat) feitelijke grondslag mist.

5.10. Volgens onderdeel I.2.b zou 's hofs oordeel te zeer een beperking van de auteursrechtelijke bescherming van de Tripp Trapp inhouden en daarbij getuigen van innerlijke tegenstrijdigheid, nu het hof zelf in rov. 3.3 (onbetwist in cassatie) heeft vastgesteld dat de Tripp Trapp een baanbrekend ontwerp is en in rov. 3.4.2 dat het succes van de Tripp Trapp (mede) is gelegen in de onderscheidende vormgeving. Volgens de klacht past daarbij een ruime beschermingsomvang.

Wat de klacht over (niet) 'ruime beschermingsomvang' betreft, verwijs ik naar nr. 5.9.

Voor zover onderdeel I.2.b verder nog bespreking behoeft, merk ik op dat de daarin bedoelde tegenstrijdigheid niet valt in te zien. Iets wat kan gelden als een baanbrekend ontwerp, al dan niet met onderscheidende vormgeving, maakt daarmee nog niet per se aanspraak op auteurechtelijke bescherming, laat staan - in het licht van technische voordelen - op een

Pagina 26 van 33

www.boek9.nl

zgn. ruime beschermingsomvang. Vgl. nrs. 4.23.14.23.6.

5.11. De klacht van onderdeel I.2.c over beweerde afwijking van een 'vaste lijn' in andere jurisprudentie van feitenrechters omtrent 'een revolutionair ontwerp' e.d., leent zich voor verkorte behandeling: - geen rechtsregel dwingt een feitenrechter ertoe het oordeel van andere feitenrechters te volgen, of uit te leggen waarom hij dat niet volgt; - zoals zojuist aangegeven, heeft (ook) het Amsterdamse hof gesproken van een 'baanbrekend ontwerp', maar dat leidt nog niet tot een 'ruime beschermingsomvang' (nu daargelaten wat daaronder zou moeten worden verstaan); - het onderdeel geeft niet aan - met citaten of voldoende gespecificeerde verwijzingen - dat en waar de vermelde instanties inderdaad gerept hebben van een 'ruime beschermingsomvang' (laat staan: in welke min of meer ruime zin).

5.12. Ook onderdeel I.3 leent zich voor verkorte behandeling: - het gaat uit van een (opzichtig) onjuiste lezing/citering, door in de aanhef het hof in de mond te leggen de woorden 'met name' terwijl in rov. 3.4.2 staat: 'met name ook'; - daarmee valt de bodem onder de klacht weg; - de s.t. namens H3 Products c.s. (nr. 4.22) laat voorbeelden zien van wat Stokke c.s. ten deze gesteld hebben en waarop het hof zijn oordeel ten deze kon baseren.

5.13. Onderdeel I.4 leent zich eveneens voor verkorte behandeling.

Subonderdeel I.4.a: - de klacht over miskenning door het hof van het 'noodzakelijk'-criterium (van HR 16 juni 2006, NJ 2006, 585, Kecofa/Lancome en Benelux-Gerechtshof 22 mei 1987, NJ 1987, 881, Screenoprints), faalt op de gronden als aangegeven onder 4.23.1 - 4.23.6; - de stelling dat de vorm van de Tripp Trapp niet te zeer het resultaat zou zijn van een door technische uitgangspunten beperkte keuze (onder verwijzing naar HR 27 januari 1995, NJ 1997, 273, Dreentegel), miskent dat 's hofs oordeel in andere zin bij uitstek een feitelijk oordeel is; - daaraan doet niet af dat een andere feitenrechter daarover anders heeft geoordeeld; - het hof behoefde niet te motiveren waarom hij daarover anders dacht.

Subonderdeel I.4.b: - dat het hof uit het oog verloren zou hebben dat de omstandigheid dat zuiver functionele en technische kenmerken of stijl op zichzelf onbeschermbaar zijn, nog niet wil zeggen dat die elementen niet kunnen bijdragen aan het EOK van een werk en dus ook relevant kunnen zijn voor het beoordelen van de beschermingsomvang, blijkt niet. De mate waarin zulks het geval is, betreft bij uitstek een feitelijk oordeel.

Subonderdeel I.4.c: - de klacht over hetgeen het hof in rov. 3.4.3 heeft overwogen over kleuren, en over sterkte, flexibiliteit, gebruiksgemak en stevigheid bij de keuze van het

IEPT20130222, HR, Stokke v H3 Products materiaal, berust op verkeerde lezing. Het hof heeft de keuze daarvan niet gerelateerd aan 'in overwegende mate technisch en functioneel bepaalde kenmerken', maar aan elementen die in het algemeen (of: overigens) 'onvoldoende zijn terug te voeren op creatieve keuzes van de maker' (anders gezegd: anderszins objectieve trekken).

Subonderdeel I.4.d: - ook de klacht over hetgeen het hof in rov. 3.4.3 heeft overwogen in verband met de Scandinavische stijl berust op verkeerde lezing. Het hof heeft niet miskend dat binnen een stijl, bijv. de Scandinavische stijl, nadere (auteursrechtelijk beschermbare) vormgeving mogelijk is, maar het hof heeft klaarblijkelijk geoordeeld dat de hier bedoelde elementen te zeer zijn terug te voeren op de Scandinavische stijl (d.w.z. vormgevingserfgoed) om te voldoen aan de EOK & PS-toets. Dit betreft bij uitstek een feitelijk oordeel(81).

Subonderdeel I.4.e: - voor zover dit onderdeel klaagt over (niet) 'ruime beschermingsomvang' betreft, verwijs ik wederom naar nr. 5.9. Voor het overige bouwt de klacht voorts op de eerdere klachten. Ik merk nog op dat in het door Stokke c.s. aangehaalde arrest HR 29 juni 2001, LJN AB2391, NJ 2001, 602, rov. 3.5.3 (Impag/Milton Bradley; 'Vijf spellen') een (algemeen) oordeel over 'ruime beschermingsomvang' niet te lezen valt; Subonderdeel I.4.f: - deze klacht leent zich voor gezamenlijke behandeling met de onderdelen I.6 en I.7: zie aldaar.

5.14. Ook onderdeel I.5 leent zich voor verkorte behandeling: - het onderdeel komt neer op een herhaling van de eerdere klachten; - het onderdeel miskent dat aanwezigheid van '(een oneindige hoeveelheid) beschikbare alternatieve vormgevingsmogelijkheden' niet meebrengt dat alle, of diverse combinaties van de in casu (hier: door [eiser 3]) daaruit gekozen mogelijkheden reeds daarom aan het EOK & PS-criterium voldoen(82); - het onderdeel miskent ook dat de omstandigheid dat verstelbare stoelen een wezenlijk andere vormgeving kunnen hebben, geenszins uitsluit dat de vormgeving van een bepaald type verstelbare stoel niettemin (in tal van opzichten) onvoldoende is terug te voeren op creatieve keuzes van de maker.

5.15. De onderdelen I.6 en I.7 lenen zich, met onderdeel I.4.f, voor gezamenlijke (verkorte) bespreking.

De klachten komen erop neer dat het hof in (rov. 3.4.2 en rov. 3.4.3 van) het arrest zou hebben volstaan met een beoordeling van slechts enkele (losse) elementen en kenmerken van het werk (I.4.f), respectievelijk slechts de stijlelementen en de technische en (in de ogen van het Hof) functioneel bepaalde kenmerken I.6), en niet het totaalontwerp dat deze opleveren (I.4.f en I.7) in zijn beoordeling zou hebben betrokken.

De klachten missen feitelijke grondslag. Zij miskennen (reeds) dat het hof in rov. 3.5.1 t/m 3.5.4 nadrukkelijk het totaalbeeld van de Tripp Trapp (naast het totaalbeeld van de Carlo) in ogenschouw neemt, Pagina 27 van 33

www.boek9.nl

waarbij in rov. 3.5.2 nog in het bijzonder ingaat op andere vormgevingsaspecten van de Tripp Trapp (en de Carlo) dan stijlelementen en technische en functioneel bepaalde kenmerken.(83) 5.16. Onderdeel I.8 lijkt geheel voort te bouwen op de eerdere onderdelen en moet het lot daarvan delen. Voor zover het nog andere klachten zou willen omvatten, zijn die onvoldoende gespecificeerd (art. 407 lid 2 Rv.).

5.17. Het eveneens voor verkorte bespreking aan aanmerking onderdeel I.9 (met subonderdelen a t/m e) faalt op de gronden, vermeld in nrs. 4.23.1 - 4.23.6.

5.18. Mijn korte bespreking van onderdeel I.10 houdt in: - dat het onderdeel, voor zover het voortbouwt op de onderdelen I.1 t/m I.8, het lot daarvan deelt, - de omstandigheid dat de NEN-norm met veiligheidsvoorschriften dateert uit 1997, en het TRIPP TRAPP ontwerp uit 1972, doet er niet aan af dat een met die voorschriften overeenkomend ontwerp op dienovereenkomstige veiligheid is gericht en in zoverre deel uitmaakt van functionele/objectieve trekken. Dat ligt besloten in de verwijzing door het hof in rov. 3.4.2 naar de NEN-EN-norm. Tegen die achtergrond behoefde het hof niet (nader) in te gaan op de door Stokke c.s. in onderdeel I.10 bedoelde stellingname.

Middelonderdeel II 5.19. Middelonderdeel II is in het bijzonder gericht tegen de rov. 3.5.1 t/m 3.5.4.

De meest principiële onderdelen II.1.a en II.1.c klagen over miskenning van het 'totaalindrukken'-criterium zoals, volgens het middelonderdeel, 'geformuleerd' in HR 29 december 1995, NJ 1996, 548 (Decaux/Mediamax). Dat arrest is door mij hierboven al gereleveerd in nr. 4.13.1 e.v.

Volgens onderdeel II.1.a blijkt die miskenning uit de omstandigheid dat het hof uitsluitend, althans in hoofdzaak, acht geslagen heeft op de strakke cursieve L-vorm van het frame van de Tripp Trapp stoel.

Volgens onderdeel II.1.c heeft het hof slechts lippendienst aan het 'totaalindrukken'-criterium bewezen, door het weliswaar in rov. 3.5.4 te noemen, maar het niet (althans niet juist) toe te passen. Dit zou blijken uit onder meer de tweede volzin van rov. 3.5.4, waar het hof alleen, althans te zeer, de overname van (losse) elementen van de Tripp Trapp beoordeelt, zonder daarbij een oordeel over de totaalindruk te geven, althans inzicht te geven wat nu die totaalindruk is, hetgeen tevens geldt voor de beoordeling van de Carlo-stoel.

5.20. Bij de beoordeling van deze klachten (en de verdere klachten van middelonderdeel II) is het dienstig om te bezien wat de Hoge Raad nu precies overwoog over het (of: een) 'totaalindrukken'-criterium. Ik kan daartoe verwijzen naar nr. 4.13.1 e.v. Daar bleek (nu kort samengevat) dat de vergelijking van de totaalindrukken bepalend moet zijn, en dat dus niet beslissend moet zijn (bijv.): de loutere aanwezigheid van één of meer overeenkomsten naast verschillen, of de loutere aanwezigheid van één of meer verschillen naast overeenkomsten; dat het aankomt op het door de rechter te bepalen totaalgewicht van de meer of minder

IEPT20130222, HR, Stokke v H3 Products vergaande overeenkomsten en de meer of minder vergaande verschillen; dat de aanwezigheid van één overeenkomst zwaarder gewogen worden dan tien verschillen of de aanwezigheid van één verschil kan zwaarder gewogen worden dan tien overeenkomsten.

En dat het daarmee om een hoogst feitelijke beoordeling gaat. Daar kwam nog bij dat (blijkens rov.

3.4 van het arrest Decaux/Mediamax) mode, trend of stijl (ook als die is ingezet door de aanlegger in de procedure) behoort tot de niet auteursrechtelijk beschermde (objectieve) trekken.

Na de uiteenzetting in nrs. 4.13.1 - 4.13.8 komen de subonderdelen van onderdeel II m.i. goeddeels voor een verkorte wijze van afdoening in aanmerking.

5.21.1. Ik kan dus kort aangeven waarom de in nr. 5.19 weergegeven subonderdelen II.1.a en II.1.c (reeds) falen: het 'totaalindrukken'-criterium brengt (anders dan optel- en aftrekwerk) nu juist mee dat verschil ten aanzien van één vormelement of kenmerk kan en mag leiden tot het oordeel dat er sprake is van andere totaalindrukken.

5.21.2. Overigens berusten de onderdelen m.i. ook op verkeerde lezing van rov. 3.5.1 - 3.5.4, nu het hof daar diverse aspecten van de vormgeving van de Tripp Trapp resp. de Carlo bespreekt. Dat het hof de afwijking in de Carlo stoel van de strakke cursieve Lvorm van het frame van de Tripp Trapp stoel voor de totaalindrukken bepalend vindt, doet daaraan niet af.

5.22. In het verlengde hiervan behoeft ook onderdeel II.1.d slechts een korte bespreking. Anders dan het onderdeel veronderstelt, verdraagt zich met het 'totaalindrukken'-criterium zeer wel dat de feitenrechter (objectieve, althans objectievere) kenmerken met een gebruiksbestemming op de achtergrond plaatst en aan een uitgesproken subjectieve trek (hier: de L-vorm van het frame) een overheersend 'totaalindruk'-bepalend karakter toekent. Anders dan het onderdeel suggereert, is dat (juist) niet een beperking van de beoordeling tot dat element, en is van innerlijke tegenstrijdigheid geen sprake. Dat de feitenrechter de in onderdeel II.1.d bedoelde op zichzelf niet oorspronkelijke, technisch(e) (noodzakelijke) elementen (met een gebruiksbestemming) en/of stijlelementen bij de beoordeling van de totaalindrukken op de achtergrond plaatst is geheel in overeenstemming met rov. 3.4 van het Decaux/Mediamax-arrest, aangehaald in nr. 4.13.4.

5.23. Het nog niet besproken subonderdeel b van onderdeel I.2 (over het niet ingaan door het hof op een door Stokke c.s. voorgehouden andersluidend oordeel van een andere feitenrechter) faalt omdat, als eerder gezegd, geen rechtsregel een feitenrechter ertoe noopt het oordeel van andere feitenrechters te volgen, of uit te leggen waarom hij dat niet volgt.

5.24. Bij onderdeel II.2 kan ook met een verkorte bespreking worden volstaan.

Subonderdelen II.2.a en II.2.d: - deze falen overeenkomstig hetgeen ik hierboven (met name in nrs. 5.21.1-5.22) heb opgemerkt.

Subonderdeel II.2.c(84): - dit subonderdeel faalt (reeds) op de gronden als vermeld in nr. 5.15.

Pagina 28 van 33

www.boek9.nl

5.25. Ook de subonderdelen II.3.a en II.3.b behoeven slechts een verkorte bespreking.

Subonderdeel II.3.a: - voor zover dit subonderdeel zich beroep op een andersluidend oordeel van een andere feitenrechter, faalt het op de grond als aangegeven in nr. 5.23; - voor het overige behelst dit subonderdeel slechts een inleiding.

Subonderdeel II.3.b: - dit subonderdeel berust (in zijn eerste en laatste volzin) op een onjuiste lezing waar het poneert dat het hof de uiterlijke vormgeving(selementen) waarmee het (open, zwevende) effect wordt bereikt 'buiten de inbreukvraag' zou laten. Het hof heeft in rov. 3.5.4 klaarblijkelijk de desbetreffende vormgeving(selementen) wel meegewogen, maar niet zwaar genoeg bevonden om ze te laten bijdragen aan overeenstemmende totaalindrukken van de Tripp Trapp respectievelijk de Carlo stoel; - overigens bevat dit subonderdeel - zoals het zelf aangeeft - een herhaling van de klachten in subonderdelen I.4.b, I.4.d en I.4.e, en deelt het in zoverre het lot daarvan.

5.26. Ik sta iets langer stil bij de subonderdelen II.3.cII.3.e.

Het lijkt mij dienstig om goed voor ogen te hebben wat het hof (kennelijk) bedoelt met een 'open, zwevend karakter' van een stoel als de onderhavige Tripp Trapp of Carlo. Ik heb daarvoor veel meer woorden dan deze kernachtige drie woorden nodig. Maar in het licht van het partijdebat en de daarbij overgelegde illustraties kan hiermee niets anders bedoeld zijn dan: een stoel die niet (achterover) omvalt, niettegenstaande het ontbreken van achterpoten of een andere met het zitvlak verbonden ondersteuning aan de achterkant of in het midden van de stoel. Wat de (noodzakelijke) verbinding tussen de staanders en wat de rugsteun betreft kan daaraan nog worden toegevoegd: niet gesloten, maar daarentegen (zo) weinig (mogelijk) resp. smalle horizontale elementen.

5.27. Ik bespreek nu de subonderdelen II.3.c-II.3.e in omgekeerde volgorde.

5.28. Subonderdeel II.3.e faalt omdat het uitgaat van een onjuiste lezing. Klaarblijkelijk heeft het hof niet het oog gehad op (slechts) een 'effect', maar daarentegen op uiterlijke vormgeving waarmee het ('open, zwevend') effect bereikt wordt.

5.29.1. Subonderdeel II.3.d, dat uitgaat van diezelfde onjuiste lezing, leest daarom - en ook overigens - ten onrechte in rov. 3.5.4 dat het hof bij zijn beoordeling van de totaalindrukken de specifieke vormgevingselementen waarmee het open, zwevend karakter wordt bereikt, buiten beoordeling zou hebben gelaten. Ook hier moet gelden dat het hof aldaar de desbetreffende vormgeving(selementen) wel heeft meegewogen, maar niet zwaar genoeg bevonden om ze te laten bijdragen aan overeenstemmende totaalindrukken van de Tripp Trapp respectievelijk de Carlo.

5.29.2. Daartoe noemt het hof in de tweede volzin van de tweede alinea en in de derde alinea van rov. 3.5.4

IEPT20130222, HR, Stokke v H3 Products een aantal redenen. Hier is klaarblijkelijk dragend voor 's hofs - bij uitstek feitelijk - oordeel: dat de wijze waarop het open, zwevend karakter/effect bij de twee stoelen wordt bereikt daartoe te veel verschilt (gebruik van ĂŠĂŠn gebogen deel als staander tevens ligger versus gebruik van twee rechte stukken hout die in een scherpe hoek aan elkaar zijn bevestigd).

Dat oordeel is niet onbegrijpelijk, te minder in het licht van de - ook begrijpelijke, niet zelfstandig dragende steunargumenten in rov. 3.5.4, nl. [i] dat de daarmee bereikte eenvoud/ minimalistische uitstraling past in de Scandinavische stijl (dus het Scandinavische vormgevingserfgoed(85), A-G), alsmede [ii] dat het open, zwevend karakter/effect, bereikt door het stabiliseren van het deel van de stoel waaraan het zitvlak (en de voetensteun) is aangebracht door middel van (horizontale) liggers in plaats van door een schoor aan de achterzijde van de stoel, in 1972 niet oorspronkelijk was (waartoe het hof drie voorbeelden noemt).

5.29.3. Voor zover het onder [ii] bedoelde steunargument toch dragend zouden worden geoordeeld, merk ik nog op dat de daarop in het slot van het subonderdeel gerichte pijlen geen doel treffen.

Juist nu Stokke c.s. zich kennelijk op het standpunt stellen dat het open, zwevend karakter bij uitstek tot de auteursrechtelijk beschermde trekken van de Tripp Trapp behoort, respectievelijk bij de beoordeling van de totaalindrukken zwaar zou moeten meewegen, getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting en is alleszins begrijpelijk te achten 's hofs relativering, onder verwijzing naar de voorbeelden uit 1947, 1932 en 1927. Bij hetgeen het hof hieromtrent overweegt heeft hij klaarblijkelijk niet (alleen) het oog op een 'effect sec', maar (mede) op de uiterlijke vormgeving waarmee dit effect bereikt wordt (getuige de zinsnede: 'laatstbedoeld effect, bereikt door het stabiliseren van het deel van de stoel waaraan het zitvlak (en de voetensteun) is aangebracht door middel van (horizontale) liggers in plaats van door een schoor aan de achterzijde van de stoel').

5.29.4. Dat - zoals het subonderdeel aanvoert bedoelde stoelen uit 1947, 1932 en 1927 een volstrekt ander totaalbeeld zouden bieden dan de Tripp Trapp stoel, en dat de combinatie van vormgevingselementen waarmee het open, zwevende karakter bij deze stoelen wordt bereikt, ook niet zou zijn terug te vinden in (het totaalbeeld van) de Tripp Trapp (MvA Stokke c.s. nr.

96), doet er niet aan af dat het nog steeds gaat om vormgevingselementen die zorgen voor 'het stabiliseren van het deel van de stoel waaraan het zitvlak (en de voetensteun) is aangebracht door middel van (horizontale) liggers in plaats van door een schoor aan de achterzijde van de stoel'. En daarmee: dat het gaat om - bekende - vormgevingselementen die het hof zonder schending van een rechtsregel, en niet onbegrijpelijk, mocht laten meewegen bij zijn oordeel over de vraag of, zoals door Stokke c.s. gepretendeerd, het 'open, zwevend karakter' van de Tripp Trapp in auteursrechtelijke context al dan niet als in Stokke's

Pagina 29 van 33

www.boek9.nl

voordeel (mee-)beslissend voor de 'totaalindrukken' moest worden beschouwd.

5.30.1. Indien mijn opinie over subonderdeel II.3.d hout snijdt, valt daarmee m.i. ook het doek voor subonderdeel II.3.c. Daarin wordt (inderdaad) zwaar getamboereerd op de vormgeving met het open, zwevend karakter van de Tripp Trapp, als medebepalend voor de totaalindruk. In het verlengde daarvan wordt onbegrijpelijk geacht dat het hof daaraan geen betekenis wil toekennen vanwege een (volgens Stokke c.s.) ondergeschikt verschil in de vorm van een deel van de staanders, (ook) omdat dit oordeel niet te rijmen zou zijn met 's hofs overweging dat de vormgeving van de Carlo net als die van de Tripp Trapp een open, zwevend karakter heeft.

5.30.2. Het in het subonderdeel hiertoe (tussen aanhalingstekens) opgenomen citaat uit rov. 3.5.4: 'door gebruik van één gebogen deel als staander versus gebruik van twee rechte stukken hout die in een scherpe hoek aan elkaar zijn bevestigd', is niet correct.

Het correcte citaat had moeten luiden: [door] 'gebruik van één gebogen deel als staander tevens ligger versus gebruik van twee rechte stukken hout die in een scherpe hoek aan elkaar zijn bevestigd' (curs. toegevoegd).

5.30.3. Het subonderdeel klaagt: 'Deze andere uitvoering van de staanders heeft immers (evident) geen invloed op het totaalbeeld van een open, zwevend karakter'.

Omdat het klaagt op basis van een onjuist citaat uit 's hofs rov. 3.5.4, mist het feitelijke grondslag. Ik teken aan dat ik het verschil tussen een 'staander' en een 'staander tevens ligger' niet zo maar als onbetekenend kan afdoen.

5.30.4. Ook als ik hier overheen stap, gaat de klacht niet op. Bij mijn (naar voren gehaalde) bespreking van subonderdeel II.3.d is gebleken dat het hof kon oordelen dat het 'open, zwevend karakter' van de Tripp Trapp als door Stokke c.s. vormgegeven, (nu kort gezegd:) niet de volgens Stokke c.s. aangevoerde eigenschap als (beslist) medebepalend voor de 'totaalindrukken' kon claimen. Dat kan de feitenrechter alleszins aanleiding geven om aan een andere uitvoering van de staanders (en liggers) wel degelijk invloed toe te kennen ten aanzien van het totaalbeeld van een 'open, zwevend karakter'. Ook daarop strandt de klacht dus.

Anders dan in dit subonderdeel II.3.c geklaagd wordt, gaf het hof in rov. 3.5.4 ook met feiten en omstandigheden aan waarom hij tot dat oordeel kwam, zoals bleek bij de bespreking van subonderdeel II.3.d.

De klacht dat het hof 'in zijn arrest geen andere feiten of omstandigheden heeft geleverd' mist dus feitelijke grondslag.

Op een ander (hoger/eenvoudiger) niveau kan (nog eens) gezegd worden dat het subonderdeel faalt omdat het met klachten, die in wezen vragen om een feitelijke herbeoordeling waarvoor in cassatie geen plaats is, opkomt tegen een in hoge mate feitelijk - en niet onbegrijpelijk - oordeel.

IEPT20130222, HR, Stokke v H3 Products 5.31. Bij onderdeel II.4 kan ik met een verkorte bespreking volstaan.

Subonderdeel II.4.a: - de klachten (die in de kern erop neerkomen dat het hof aan de hand van de stellingen van Stokke c.s. het louter licht buigen van een deel van de staanders, evenals de afgeronde vorm van de voorzijde van de plankjes en de afgeronde uiteinden van de staanders/liggers, als ondergeschikt had moeten aanmerken), falen omdat zij zich richten op een bij uitstek feitelijk oordeel, dat - mede in het licht van hetgeen ik over eerder besproken klachten (waarvan het subonderdeel deels een herhaling inhoudt) heb opgemerkt - niet onbegrijpelijk is.

Subonderdeel II.4.b: - een regel dat de feitenrechter bij de beoordeling van een inbreukvraag meer nadruk zou dienen te leggen op de punten van overeenstemming en niet op de punten van verschil is niet te vinden in HR 29 december 1995, NJ 1996, 546 (Decaux/Mediamax), om niet te zeggen: integendeel (in de zin dat het juist niet aankomt op 'optellen en aftrekken')(86). Zij ligt evenmin besloten in andere rechtspraak van de Hoge Raad over Nederlands auteursrecht. Voor zover zo'n regel besloten ligt in het door Stokke c.s. aangehaalde arrest HR 16 april 1999 (Bigott/ Doucal)(87), zij opmerkt dat het daar niet ging om auteursrecht maar om Arubaans merkenrecht: zie rov. 3.6-3.7 van dat arrest (een dienovereenkomstige regel in het Europees geharmoniseerde merkenrecht is mij niet bekend); - voor het overige komt de inhoud van het subonderdeel neer op een herhaling van eerdere klachten.

Subonderdeel II.4.c: - ook de inhoud van dit subonderdeel komt goeddeels neer op een herhaling van eerdere klachten. Ik stip bij enkele stellingen in dit subonderdeel nog het volgende aan: - de stelling dat de vraag of sprake is van inbreuk niet van zuiver feitelijke aard is, en dat er zodanig moet worden gemotiveerd dat na te gaan is of de feitenrechter de auteursrechtelijke regels heeft nageleefd, kan Stokke c.s. niet baten, nu uit mijn voorafgaande beschouwingen blijkt dat dit laatste het geval is; - van ongerijmdheid van 's hofs oordeel omtrent de andere totaalindruk bleek geen sprake, en zo'n beweerde ongerijmdheid kan zeker niet worden afgeleid uit een beschouwing aan de hand van vier (nieuwe) illustraties in de cassatieschriftuur; - de klacht dat over een 'doen denken van de Carlostoel aan een schommelstoel' niets gesteld is, miskent dat de rechter bij de beoordeling van de inbreukvraag niet gebonden is aan de stellingen van partijen; - voor het beroep op een uitspraak van een andere feitenrechter (c.q. een administratieve instantie) geldt hetgeen in opgemerkt in nr. 5.23.

5.32. Onderdeel III keert zich tegen de afwijzing door het hof (in rov. 3.6) van de gestelde inbreuk op morele rechten van [eiser 3].

Pagina 30 van 33

www.boek9.nl

5.33. Voor zover onderdeel III.1.a met de klacht dat het hof een verveelvoudiging had moeten aannemen voortbouwt op de daaraan voorafgaande onderdelen I en II, deelt het het lot daarvan.

Het onderdeel klaagt verder dat het hof miskent dat het enkele feit dat geen sprake is van verveelvoudiging in de zin van artikel 13 Aw niet betekent dat geen sprake is van schending van morele rechten. Het voert aan dat uit de tekst van art. 6bis Berner Conventie (BC) blijkt dat het (persoonlijkheids)recht van de auteur om zich te verzetten tegen elke misvorming, verminking of andere wijziging los staat van het vermogensrechtelijke verveelvoudigingsrecht. Volgens het onderdeel hanteert het hof dus een onjuiste maatstaf.

Voor zover het onderdeel hiermee wil betogen dat het hof op basis van een ander criterium dan dat van art. 13 Aw (en de daarop gebaseerde jurisprudentie van de Hoge Raad) tot een 'verveelvoudiging' had moeten concluderen, faalt het, aangezien zo'n ander criterium niet bestaat. Het onderdeel geeft ook niet aan waarin dit zou moeten bestaan.

Voor het overige bestaat bij onderdeel III.1.a, naast onderdeel III.1.b, geen belang.

5.34. Onderdeel III.1.b bevat - ten slotte - de motiveringsklacht dat uit het arrest niet blijkt dat het hof heeft onderzocht of sprake is van verminking (c.q. aantasting of misvorming) van het Tripp Trapp ontwerp, waarbij het hof geen acht geslagen heeft op stellingen van Stokke c.s. dat in de Carlo stoel het Tripp Trapp ontwerp te herkennen is, terwijl [eiser 3] zich verzet tegen de aanpassingen die in de Carlo-stoel zijn doorgevoerd, welke hem nadeel toebrengen.

Het onderdeel faalt bij gebrek aan feitelijke grondslag.

Niet alleen in 's hof deeloverweging in rov. 3.6 dat de vormgeving van de Carlo niet als verveelvoudiging van de vormgeving van de Tripp Trapp valt aan te merken, maar ook in het oordeel in de rov. 3.5.2 - 3.5.4, (per saldo) medebrengend dat 'het totaalbeeld van de Carlo zo zeer af[wijkt] van dat van het (door auteursrechtelijk beschermde trekken bepaalde) totaalbeeld van de Tripp Trapp dat van een relevante overeenstemming geen sprake is' en dat geen sprake is 'van overname van elementen die (in relevante mate) een uitdrukking zijn van de eigen intellectuele schepping van de maker', ligt besloten dat naar het oordeel van het hof in de Carlo niet het Tripp Trapp ontwerp te herkennen is. Daarmee is dus ook gemotiveerd de conclusie van het hof in rov.

3.6 dat de vormgeving van de Carlo niet als wijziging of misvorming (waarin besloten ligt: verminking of andere aantasting) van de Tripp Trapp in de in artikel 25 Aw bedoelde zin valt aan te merken.

Ik teken nog aan dat de door Stokke c.s. ingenomen stellingen waarnaar zij in dit verband verwijzen(88) niet inhouden dat ook indien een verveelvoudiging (kopie, namaak) in auteursrechtelijke zin niet aanwezig geoordeeld zou worden, toch een inbreuk in de zin van art. 25 Aw zou voorliggen.

M.i. hebben Stokke c.s. een zodanige stelling ook terecht niet betrokken. Het moet niet zo zijn dat iemand die zou navolgen (navolgingsvrijheid is een uitgangspunt van het recht) en daarbij naar het oordeel

IEPT20130222, HR, Stokke v H3 Products van de rechter voldoende afstand houdt (hier: in auteursrechtelijke zin), juist bij of door dat houden van afstand 'gestraft' zou worden wegens het beweerdelijk 'wijzigend of verminkend (e.d.) zijn' van die afwijking(89). Dat zou leiden tot een onwerkbare situatie, die door de verdragsluitende partijen van de BC en door de wetgever van de Aw niet bedoeld kan zijn.

Ook andere omstandigheden waarmee, ondanks het ontbreken van een verveelvoudiging in auteursrechtelijke zin toch sprake van aantasting van het ontwerp van de Tripp Trapp sprake zou (kunnen) zijn (waarbij gedacht zou kunnen worden aan bijv. beledigend commentaar van H3 Products c.s. op dat ontwerp) zijn niet gesteld.

6. Conclusie Mijn conclusie strekt tot verwerping van het beroep.

Noten 1 Ter voorkoming van eventueel nodeloos tijdverlies geef ik de volgende leeswijzer mee: in de drie conclusies in de zaken met rolnrs. 11/00447, 11/02739 en 11/04114 zijn de nrs. 4.1.1 - 4.1.2, en de nrs. 4.2 4.40 identiek, behoudens toespitsingen op elke afzonderlijke zaak in de nrs. 4.24 en 4.30.

2 Ontleend aan rov. 3.1 van het - in dit opzicht niet bestreden arrest.

3 Ontleend aan het vonnis van de rechtbank van 7 januari 2009 (LJN BH0491, IER 2009, 21 m.nt.

Grosheide) onder rov. 3.5 en 3.6.

4 LJN BQ3808.

5 De cassatiedagvaarding is betekend op 30 mei 2011.

6 Vgl. Spoor/Verkade/Visser, Auteursrecht (2005), 1.15, p. 19. Hierna geciteerd als: SVV (2005).

7 Vgl. bijv. Van Lingen, Auteursrecht in hoofdlijnen, 6e druk (2007), p. 53, SVV (2005), 3.4-3.5 en 3.143.15. Zie over geurcombinaties het in nr. 4.6.3 te vermelden arrest van HR 16 juni 2006 (Kecofa/Lancome).

8 Vgl. evenwel het uit 1985 stammende art. 45a in het hoofdstuk over filmwerken, waar gesproken wordt over een 'bijdrage van scheppend karakter'.

9 Vgl. - naast de bekende handboeken met verwijzingen - het recente artikel van Hugenholtz, Works of literature, science and art, in: Hugenholtz/ Quaedvlieg/ Visser, A century of Dutch Copyright Law, Auteurswet 1912 - 2012, DeLex Amsterdam 2012 p. 33-55.

10 HR 27 januari 1961, NJ 1962, 355 m.nt. HB (Explicator).

11 LJN ZC0104, NJ 1991, 608 m.nt. DWFV, AA 41 (1992) 1, p. 31 m.nt. HCJ, AMI 1991, p. 177 m.nt.

JHS, CR 1991, p. 84 m.nt. Hugenholtz, IER 1991, nr.

38, p. 96 m.nt. FWG. 12 Na verwijzing is feitelijk alsnog geoordeeld dat de trefwoordenverzameling aan de door de HR geformuleerde eisen voldeed: Hof 's-Gravenhage 1 april 1993, NJ 1994, 58, AMI 1993, p. 134 m.nt. HCJ, CR 1993, p. 165 m.nt. PBH, IER 1993, nr. 16, p. 82.

Pagina 31 van 33

www.boek9.nl

13 NJ 2007, 37, AMI 2006, p. 153 m.nt. Quaedvlieg, IER 2006, nr. 39, p. 140.

14 LJN AU8940, NJ 2006, 585 m.nt. JHS, AMI 2006, p. 161 m.nt. Quaedvlieg, IER 2006, 54, p. 201, AA 2006, p. 821 m.nt. Hugenholtz.

15 LJN BC2153, NJ 2008, 556 m.nt. EJD, AMI 2008/5, nr. 12, p. 136 m.nt. Senftleben, IER 2008, nr.

58, p. 227 m.nt. Seignette, AA 2008, p. 819 m.nt.

Hugenholtz.

16 In 2006 overgebracht naar (titel III) van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (Merken en tekeningen of modellen), afgekort BVIE. 17 Vgl. nader SVV (2005), 3.38 (waaraan dit nr. ontleend is), met verwijzingen.

18 NJ 1987, 880, AMI 1986, p. 13, BIE 1986, nr. 15, p. 55.

19 NJ 1987, 881 m.nt. LWH, AMI 1987, p. 78 m.nt.

JHS, BIE 1987, nr. 49, p. 196 m.nt. Ste., IER 1987, nr 40, p. 70 (met ill.), AA 1987, p. 717 (met ill.) m.nt. H. Cohen Jehoram.

20 NJ 1988, 376, BIE 1988, nr. 49, p. 170. Zie ook de volgende voetnoot.

21 In het BenGH-arrest stond hier 'karakter', maar dat moest volgens de HR gelezen worden als 'stempel': rov.

2, tweede alinea van het arrest van 15 januari 1988.

22 Art. 21 BTMW is overigens per 1 december 2003 vervallen.

23 NJ 1997, 293 m.nt. Gielen (Zoontjens/Kijlstra).

24 LJN AB2391, NJ 2001, 602 m.nt. DWFV, AMI 2001, nr. 15, p. 111 (met ill.) m.nt. Hugenholtz, IER 2001, nr. 41, p. 227 (met ill.) m.nt. HMHS. 25 In vergelijking tot de motiveringseisen volgens het Van Dale/Romme-arrest (maar dat was een bodemgeschil).

26 De HR kon in deze spellen-zaak ook wijzen op tardieve argumentatie in cassatie op het stuk van technische gebruiksvoordelen e.d.: vgl. bijv. rov. 3.5.3.

27 LJN AX3171, NJ 2006, 493, AMI 2006, p. 220 m.nt. Koelman, IER 2006, nr. 84, p. 300 (Timans/ Haarsma c.s.).

28 Bouwkundige werken worden in art. 10, lid 1 onder 8o Aw afzonderlijk genoemd, maar m.i. is er geen relevant verschil met werken als bedoeld in art. 10, lid 1 onder 11o Aw. 29 HR 8 september 2006. LJN AV3384, NJ 2006, 492, BIE 2007, nr. 7, p. 41, IER 2006, nr. 93, p. 294.

30 [Voetnoot hier niet overgenomen.]

31 [Voetnoot hier niet overgenomen.]

32 [Voetnoot hier niet overgenomen.]

33 LJN BK1599, RvdW 2010, 223.

34 Citaat uit SVV (2005), 3.10 (voetnoten hier niet overgenomen).

35 Citaat uit SVV (2005), 4.8.

36 Vgl. bijv. het oordeel in de spijkerbroekenzaak GStar/Benetton, vermeld in nr. 3.9.5.

37 NJ 1979, 339 m.nt. LWH. 38 HR 29 november 2002, LJN AE8456, NJ 2003, 17, AMI 2003, nr. 1, p. 15 m.nt. D.J.G. Visser, IER 2003, nr. 17, p. 93 m.nt. FWG, NTBR 2003/4, p. 224 m.nt.

Quanjel-Schreurs (Wassenaar (Accordo) / Tros). Vgl.

IEPT20130222, HR, Stokke v H3 Products ook Gielen, De totaalindruk in het auteursrecht, IER 2004, nr. 55, p. 255.

39 In het verlengde van het chronologisch eerdere arrest Decaux/Mediamax: zie hierna 4.13.1.

40 Als bedoeld in HR 21 februari 1992, NJ 1993, 164 m.nt. JHS (Barbie).

41 Daaraan kan niet afdoen dat rov. 3.5 in fine rept van 'een zelfstandig werk' en niet van de art. 13-riedel 'een nieuw, oorspronkelijk werk'. Daarover ging het niet in het Una Voce Particolare-arrest.

42 Vgl. rov. 91 van het - hierna nog ter sprake komende Painer-arrest van HvJEU 2011. Een leerzame beschouwing over foto's als 'werken' is ook te vinden in de conclusie van de A-G Asser voor HR 1 juni 1990, NJ 1991, 377 (Lamoth/Kluwer; stilist).

43 Vgl. de inzet van de zaak Heertje/Hollebrand.

44.LJN ZC1942, NJ 1996, 546 m.nt. DWFV; zie ook Quaedvlieg, AMI 1996, p. 195.

45 Vgl. SVV (2005), 4.9; Gielen, De totaalindruk in het auteursrecht, IER 2004, nr. 55, p. 255.

46 Ik onderken dat het gebruik van deze terminologie (kleinere vs. ruimere beschermingomvang) in de octrooirechtelijke en merkenrechtelijke context in de afgelopen decennia niet alleen is ingeslopen, maar daar zelfs tot het juridisch acquis is gaan behoren.

47 Vgl. Grosheide, 'Zwakke werken. Een pleidooi voor een merkenrechtelijke benadering van de inbreukvraag in het auteursrecht', in: Intellectuele eigenaardigheden, Opstellen aangeboden aan mr. Theo R. Bremer (1998), p. 126 (132).

48 Zie eerder de CPG, nrs. 4.8 t/m 4.8.4 in de zaak leidend tot HR 2 september 2011, nr. 09/04977, LJN BQ3894 (G-Star/Bestseller Retail). Door de Hoge Raad beslist met toepassing van art. 81 RO. 49 Bij de categorie 'werken van toegepaste kunst' (art.

10 lid 1, sub 11o Auteurswet) is per definitie sprake van functionele elementen, vgl. nr. 4.11.1.

50 Vgl. in deze zin bijv. SVV (2005) 4.8, p. 158 e.v.

51 NB: de A-G spreekt hier over modellen in de auteursrechtelijke context.

52 De A-G verwijst hier naar het arrest Heertje/Hollebrand.

53 De A-G verwijst hier andermaal naar het arrest Heertje/Hollebrand.

54 DeLex, Amsterdam (2011), p. 15.

55 Zie bijv. SVV (2005), 4.9.

56 Vgl. ook nr. 4.13.7. Zo'n standpunt lijkt ge誰nspireerd door bepaalde evoluties in het merkenrecht, maar het laat zich m.i. niet overplanten naar het auteursrecht.

57 Dat is gezien de jaartallen van de arresten al onwaarschijnlijk.

58 Doorgaans met alleen de 'roepnaam'.

59 Er kan nog gewezen worden op de (alle IE-rechten, en dus ook het auteursrecht omvattende) Handhavingsrichtlijn (2004/48/EG) van 29 april 2004, Pb. L 157/45.

60 In de Volgrecht-richtlijn is de constructie een andere: in art. 2 lid 1 noemt de kunstwerken waarop het volgrecht van toepassing limitatief op (vgl. punt 21 van de considerans). Bouwwerken en werken van toegepaste kunst worden daarbij niet genoemd.

Pagina 32 van 33

www.boek9.nl

61 Hetzelfde staat in punt 33 van de considerans respectievelijk art. 96 lid 2 van de Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen, Pb 2002, L 3/1, in werking getreden op 6 maart 2002 (de 'Gemeenschapsmodellenverordening' of 'GModVo').

62 Ingeschreven overeenkomstig de GModVo of een (geharmoniseerde) nationale modellenwet resp. (voor de Benelux) het BVIE. 63 C-168/09, LJN BP3418, RvdW 2011, 355.

64 In het genoemde arrest Flos/Semeraro kwamen deze niet aan de orde, omdat daarover geen vragen waren gesteld. Aan rov. 21 van het arrest valt te ontlenen dat voor de vraagstellende rechter gegeven was dat 'de lamp Arco' van de eiser aan de voorwaarden voor auteursrechtelijke bescherming voldeed, en evenzo dat het object van de gedaagde zonder meer viel binnen de grenzen van de beschermingsomvang ('alle stilistische en esthetische kenmerken ervan slaafs nabootste').

65 Jur. 2009, p. I-6569. In Nederland gepubliceerd in AMI 2009, nr. 20, p. 198 m.nt. Koelman, IER 2009, nr.

78, p. 318 m.nt. Grosheide, NJ 2011, 288 m.nt.

Hugenholtz onder nr. 289.

66 Vgl. ook de uitwerking in rov. 45-48, hieronder aangehaald in nr. 4.38.1.

67 In nr. 4.38.1 zal ik nog ingaan op tussenliggende overwegingen.

68 C-393/09, Jur. 2010, p. I-13971. In Nederland gepubliceerd in NJ 2011, 289 m.nt. Hugenholtz, AMI 2011, nr. 6, p. 95 m.nt. Van Rooijen, Computerrecht 2011, nr. 35, p. 74 m.nt. Krikke.

69 Zaak C-145-10. In Nederland gepubliceerd in AMI 2012, nr. 6, p. 66 m.nt. Van Eechoud, IER 2012, nr. 16, p. 143 m.nt. SJS en PGFAG, Mediaforum 2012, nr. 8, p. 100 m.nt. Rรถrsch.

70 NJ 2011, 289.

71 Waaraan uiteraard ontelbare commentaren (vermeerderd na het Painer-arrest), al dan niet op internet, zouden kunnen worden toegevoegd.

72 Voetnoot van Hugenholtz: F.W. Grosheide, IER 2009/6, p. 78 e.v. Meer begrip voor de opvatting van het Hof toont Speyart, 'Infopaq: het werkbegrip geharmoniseerd?', NTER 2009/10, p. 335-342.

73 Hugenholtz verwijst naar: D.J.G. Visser, '[A] ingehaald door Infopaq', B9 8122.

74 Zie hierboven nr. 4.6.4. In deze zin ook Speyart, a.w. (voetnoot 72).

75 Zie hierboven nrs. 4.7.2 en 4.8.1.

76 Kwantitatief opvallende gegevens zijn voorts: (na een cassatiepleitnota van 21 blz.) een s.t. zijdens Stokke c.s. van 106 blz., excl. 85 blz. bijlagen; een repliek zijdens Stokke c.s. van 10 blz.

77 Arrest Heertje/Hollebrand (1979).

78 Vgl. bijv. rov. 3.4 van HR 25 november 2005, LJN AT8782, NJ 2009, 103 m.nt. I. Giesen (Eternit/ Horsting).

79 Daar gaat onderdeel I.1.d nader op in; zie hierna nr.

5.8.

80 Vgl. de juiste observatie in het cassatiemiddel zelf, onder I.1.b: 'Een gebruiksvoorwerp bevat immers per definitie (een combinatie van) elementen, waaraan het

IEPT20130222, HR, Stokke v H3 Products zijn bruikbaarheid en nut ontleent'. (Maar het vervolg van die volzin: 'die volgens het Hof dus (per definitie) buiten de beoordeling moeten worden gelaten' klopt dus niet.)

81 's Hofs oordeel is klaarblijkelijk de resultante van de beoordeling van het debat over de verhouding van de Tripp Trapp stoel tot de Scandinavische stijl, waaromtrent in onderdeel I.4.d vindplaatsen van de stellingnamen zijdens Stokke c.s. worden vermeld. Het debat werd (mede) gevoerd aan de hand van een zijdens H3 Products c.s. overgelegd rapport van prof. J. Jacobs (prod. 4 bij CvA/CvE in rec.).

82 Statistische zeldzaamheid of eenmaligheid is geen maatstaf om tot EOK & PS te concluderen. Vgl. SVV (2005), 3.12.

83 Hiermee faalt, naar blijken zal, ook onderdeel II.2.c.

84 Een subonderdeel II.2.b ontbreekt.

85 Vgl. in dit verband nr. 5.13.

86 Vgl. over dat arrest hierboven de nrs. 4.13.1 4.13.5, 4.21.3 en 4.22.

87 NJ 1999, 697 m.nt. Hugenholtz, IER 1999, nr. 29, p.

164 m.nt. Grosheide.

88 Inleidende dagvaarding nrs. 28-31, CvR nrs. 87-90, MvA nrs. 193-197.

89 Hier valt mij een gezegde in, dat gaat over gebeten worden door katten dan wel honden.

Pagina 33 van 33

www.iept.nl

Hof Arnhem, 25 september 2012, Rubik v Beckx

IEPT20120925, Hof Arnhem, Rubik v Beckx deelvlakken is verdeeld, is daarmee een vrije creatieve keuze van Rubik en verleent aan diens kubus zijn oorspronkelijk karakter.

Alleen (keychain) Magic Cube maken inbreuk op Rubik’s Cube • Naar het voorlopig oordeel van het hof vertonen (alleen) de Magic Cube en de keychain Magic Cube van Beckx c.s. (hierna samen ook: (keychain) Magic Cube) een op dit (beperkte) oorspronkelijke element van de kubus van Rubik berustende gelijke totaalindruk en vormen daarvan een auteursrechtelijk relevante verveelvoudiging.

AUTEURSRECHT Geen auteursrecht op “kale” Rubik’s Cube: kubusvorm als zodanig en concrete elementen zijn technisch functioneel bepaald, in verband met functie als driedimensionaallogicaspel • Naar het voorlopig oordeel van het hof vormt de kubus van Rubik een driedimensionaallogicaspel.

Het is in deze functie dat Rubik (en zijn licentienemers) de kubus exploiteren en waarvoor Rubik in het verleden in Hongarije octrooi heeft aangevraagd (productie 23 bij pleidooi). In verband met zijn functie als driedimensionaallogicaspel, moeten de onder 4.8 vermelde elementen alle als technisch functioneel bepaald worden aangemerkt.

Met de voorzieningenrechter is het hof (voorshands) van oordeel dat de kubusvorm als zodanig niet beschermd is. Ofschoon ook andere vormen mogelijk zijn (gebleken) voor het onderhavige spel, ligt de keuze voor de kubusvorm voor het onderhavige spel voor de hand en is daarmee onvoldoende creatief, terwijl de verdeling in 3x3x3 kubussen- ten opzichte van een 2x2x2 verdeling- in verband met de inwendige asconstructie en de daaruit voortvloeiende draaibaarheid functioneel noodzakelijk zijn voor de spelfunctie van de kubus.

Auteursrecht Rubik’s Cube terzake vrije, creatieve keuze voor combinatie van zes gekleurde vlakken • Voor zover Rubik zich evenwel beroept op de combinatie van zes gekleurde vlakken, zoals de kubus door hem op de markt wordt gebracht is naar het oordeel van het hof voldaan aan het onder 4.7 bedoelde oorspronkelijkheidscriterium. De keuze van Rubik om de (in 3x3 deelkubussen opgedeelde) buitenlakken van de kubus te voorzien van de kleuren rood, oranje, geel, groen, blauw en wit is naar het voorlopig oordeel van het hof een niet door de technische/functionele eisen bepaalde keuze.

Voor zijn functie als driedimensionaal logicaspel, waarbij de deelkubussen door de speler afzonderlijk moeten kunnen worden gevolgd, zijn immers andere kleuren of kleurcombinaties of andere afbeeldingen denkbaar. De keuze voor de 6 kenmerkende, opvallende, kleuren, en het beeld dat ontstaat doordat deze kleur op ieder kleurvlak over 9 (3x3) www.ie-portal.nl

Geen slaafse nabootsing overige kubussen: met afwijkend uiterlijk voldoende gedaan om verwarring met Rubik’s Cube te voorkomen • De overige kubussen van Beckx c.s.- de Pink Cube, Kama Sutra Cube en Sudoku Cubeverschillen uiterlijk alle van de door Rubik op de markt gebrachte kubus doordat hun op de buitenvlakken aangebrachte opdruk afwijkt van de kubus van Rubik. Met deze afwijkende opdruk hebben Beckx c.s. naar het voorlopig oordeel van het hof voldaan aan hun onder 4.16 bedoelde verplichting, in aanmerking genomen dat nabootsing van die functionele elementen bij gebreke van een daarop rustend auteursrecht in beginsel vrijstaat en dat Beckxs c.s. in verband met de (technische) deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product redelijkerwijs niet zijn gehouden meer te doen om verwarring te voorkomen.

Vindplaatsen: Hof Arnhem, 25 september 2012 (B.J. Lenselink. A.W. Steeg en F.W.J. Meijer) Sector civiel recht zaaknummer gerechtshof 200.098.052 (zaaknummer rechtbank 310297) arrest in kort geding van de zesde kamer van 25 september 2012 in de zaak van Erno Rubik, wonende te Boedapest, Hongarije, appellant, hierna: Rubik, advocaat: mr. F.A.M. Knüppe, tegen: 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Beckx Trading & Co B.V., gevestigd te Roermond, (hierna: Beckx) 2. de vennootschap naar Duits recht Out of the Blue KG, gevestigd te Lilienthal, Duitsland, hierna: Out of the Blue, geïntimeerden, hierna ook tezamen: Beckx c.s., advocaat: mr. W.A.J. Hoorneman.

1. Het geding in eerste aanleg Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar de inhoud van het vonnis van 12 oktober 2011 dat de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht tussen appellant als eiser en geïntimeerden als gedaagden heeft gewezen.

2. Het geding in hoger beroep Pagina 1 van 5

www.iept.nl

2.1 Het verloop van de procedure blijkt uit: - de dagvaarding in hoger beroep d.d. 8 november 2011, - de memorie van grieven, met producties, - de memorie van antwoord, met productie, - de ter zitting van 26 juni 2012 gehouden pleidooien overeenkomstig de pleitnotities en de voorafgaand aan die zitting door beide partijen tijdig aan het hof en aan de wederpartij gestuurde producties. Mr. S.A. Klos en mr. W.A.J. Hoorneman hebben beiden verklaard tegen het in het geding brengen van de producties van de wederpartij geen bezwaar te hebben, waarna het hof akte heeft verleend van het in het geding brengen van die producties.

2.2 Vervolgens heeft partij Rubik de stukken voor het wijzen van arrest aan het hof overgelegd en heeft het hof arrest bepaald.

3. De vaststaande feiten Het hof gaat in hoger beroep uit van de feiten zoals beschreven in de rechtsoverwegingen 2.1 tot en met 2.3 van het (onder LJN: BT7141 gepubliceerde) vonnis van 12 oktober 2011.

4. De motivering van de beslissing in hoger beroep 4.1 Het gaat in deze zaak om het volgende. Rubik is de ontwerper van de zogenaamde ‘Rubik’s Cube’. De basisvorm van deze kubus is hierna weergegeven.

4.2 Beckx is een in Nederland gevestigde onderneming die zich bezighoudt met de handel in cadeauartikelen.

Op de Nederlandse markt biedt zij onder meer de navolgende producten aan:

www.ie-portal.nl

IEPT20120925, Hof Arnhem, Rubik v Beckx

4.3 Out of the Blue is een Duitse vennootschap die cadeauartikelen, waaronder de onder 4.2 bedoelde producten, levert aan (onder meer) Beckx.

4.4 Stellende dat Beckx c.s. inbreuk maken op het auteursrecht op de door hem ontworpen kubus, heeft Rubik het onderhavige kort geding ingesteld. Rubik heeft daarbij gevorderd als weergegeven in het bestreden vonnis onder 3.1. De voorzieningenrechter heeft de vorderingen afgewezen op de grond dat de kubus van Rubik naar zijn oordeel geen auteursrechtelijke bescherming toekomt. Tegen dit vonnis is Rubik in hoger beroep opgekomen onder aanvoering van vier grieven. Daarbij heeft Rubik de grondslag van zijn vorderingen aangevuld.

4.5 Het hof stelt voorop dat, nu Beckx Trading & Co een in Nederland gevestigde onderneming is, de Nederlandse rechter op grond van art. 2 van de Verordening nr. 44/2001 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (EEX-Vo) bevoegd is kennis te nemen van de door Rubik tegen Beckx ingestelde vorderingen. Het in Duitsland gevestigde Out of the Blue is verschenen zonder de bevoegdheid van de Nederlandse rechter te betwisten, zodat de Nederlandse rechter derhalve ook internationaal bevoegd is om te oordelen over de tegen die partij ingestelde vorderingen (artikel 24 EEX-Vo.).

De bevoegdheid van de Nederlandse rechter is tussen partijen ook niet in geschil. Voorts is door Rubik onweersproken gesteld dat hem voor de (in Hongarije voor het eerst gepubliceerde) kubus in beginsel krachtens de Berner Conventie een beroep op bescherming in Nederland onder de Auteurswet toekomt, zodat het hof daarvan uitgaat.

4.6 In deze zaak gaat het allereerst om de vraag of de kubus van Rubik (primair zonder en subsidiair met Pagina 2 van 5

www.iept.nl

kleurvlakken) de onder de Auteurswet 1912 vereiste (auteursrechtelijke) oorspronkelijkheid bezit en, zo dit het geval is, of Beckx c.s. met (één of meer van) de door hen op de markt gebrachte soorten kubussen inbreuk maken op dat auteursrecht van Rubik.

4.7 Het hof stelt voorop dat voor auteursrechtelijke bescherming onder de Auteurswet is vereist dat sprake is van een eigen intellectuele schepping van de auteur die de persoonlijkheid van deze laatste weerspiegelt en tot uiting komt door de vrije creatieve keuzen van die auteur. Onderdelen die louter door hun technische functie worden bepaald, voldoen niet aan het oorspronkelijkheidscriterium.

Aan het oorspronkelijkheidscriterium is niet voldaan wanneer de uitdrukking van de onderdelen waarvoor auteursrechtelijke bescherming wordt ingeroepen door hun technische functie wordt bepaald, aangezien de verschillende manieren om een idee uit te voeren dan zodanig beperkt zijn dat het idee samenvalt met de uitdrukking ervan (HvJ EU 16 juli 2009, C-5/08 (Infopaq); HvJ EU 22 december 2010, C-393/09 (Softwarová); HvJ EU 1 december 2011, C-145/10 (Eva Maria Painer)).

4.8 Volgens Rubik voldoet de kubus aan het hiervoor bedoelde oorsponkelijkheidscriterium. Daartoe heeft Rubik gewezen op een aantal concrete elementen van de kubus (memorie van grieven, onder 23 en pleitnota in hoger beroep, onder 25), te weten: - de kubus vorm als hoofdvorm, - de samenstelling uit kleinere kubusvormige elementen, - de samenstelling uit 26 (uiterlijk schijnbaar 27) kleinere kubusvormige elementen, individuele identificeerbaarbeid van de samenstellende kubusvormige elementen, - het ontbreken van een vaste onderlinge verbinding van de samenstellende kubusvormige elementen, waardoor de elementen schijnbaar geheel "los" van elkaar staan en als het ware “onzichtbaar” bijeen worden gehouden, - de 360 graden draaibaarheid van de samenstellende kubusvormige elementen in groepen van 3 rijen van drie elementen, - de 360 graden draaibaarheid van de samenstellende kubusvormige elementen in groepen van 3 rijen van drie elementen langs 3 assen, - de 360 graden draaibaarheid van de samenstellende kubusvormige elementen in groepen van drie rijen van drie elementen langs 3 assen waarbij de samenstelling van de groep wisselt al naar gelang de as waarlangs wordt gedraaid.

Volgens Rubik is het juist het volledige samenstel van alle door Rubik bij de vormgeving gemaakte ontwerpkeuzes en het zintuiglijk effect dat dit concrete geheel bewerkstelligt wanneer de kubus door bekijken en tasten als één geheel wordt waargenomen, die de kubus een eigen intellectuele schepping van Rubik en daarmee een auteursrechtelijk werk maken (pleitnota in hoger beroep, nrs. 17 tot en met 28). Rubik beroept zich daarbij primair op auteursrechtelijke bescherming

www.ie-portal.nl

IEPT20120925, Hof Arnhem, Rubik v Beckx van de kubus zonder (kleuren)opdruk (zoals hiervoor onder 4.1 afgebeeld).

4.9 Volgens Beckx c.s. voldoet de kubus van Rubik niet aan het oorspronkelijkheidscriterium, nu het ontwerp daarvan niet berust op vrije creatieve keuzes, maar uitsluitend op keuzes die beïnvloed zijn door objectieve criteria en die door de technische functie (als driedimensionaallogicaspel) zijn bepaald.

4.10 Naar het voorlopig oordeel van het hof vormt de kubus van Rubik een driedimensionaallogicaspel. Het is in deze functie dat Rubik (en zijn licentienemers) de kubus exploiteren en waarvoor Rubik in het verleden in Hongarije octrooi heeft aangevraagd (productie 23 bij pleidooi). In verband met zijn functie als driedimensionaallogicaspel, moeten de onder 4.8 vermelde elementen alle als technisch functioneel bepaald worden aangemerkt.

Met de voorzieningenrechter is het hof (voorshands) van oordeel dat de kubusvorm als zodanig niet beschermd is. Ofschoon ook andere vormen mogelijk zijn (gebleken) voor het onderhavige spel, ligt de keuze voor de kubusvorm voor het onderhavige spel voor de hand en is daarmee onvoldoende creatief, terwijl de verdeling in 3x3x3 kubussen- ten opzichte van een 2x2x2 verdeling- in verband met de inwendige asconstructie en de daaruit voortvloeiende draaibaarheid functioneel noodzakelijk zijn voor de spelfunctie van de kubus. Hetzelfde geldt voor de wisselende samenstelling van de kleinere kubussen, die het gevolg is van de door Rubik ontworpen asconstructie en die wezenlijk is voor het door Rubik geëxploiteerde logicaspel. Dat ook andere vormen mogelijk zijn evenals andere (tot grotere complexiteit leidende) verdelingen (5x5x5, 6x6x6 en 7x7x7), doet er niet aan af dat de verschillende manieren om het idee van de kubus van Rubik uit te voeren in dit geval zodanig beperkt zijn dat het idee samenvalt met de uitdrukking ervan. Uit de door Rubik als productie 1 bij memorie van grieven overgelegde overzichten van verschillende logicaspellen blijkt nog niet dat al deze spellen het door Rubik ontworpen draaisysteem volgen.

Het zintuiglijke effect dat het waarnemen van (de uitdrukking van het idee van) de kubus heeft en waarop Rubik zich in het bijzonder beroept, berust geheel op de (functioneel noodzakelijke) onderdelen van de kubus.

Auteursrechtelijke bescherming zou in dit geval dan ook tot monopolisering van het achterliggende (functionele) idee van deze kubus leiden, zodat ook de combinatie van de genoemde elementen niet voldoet aan het oorspronkelijkheidscriterium. Op de primaire grondslag van de vorderingen van Rubik kunnen de gevorderde voorzieningen dan ook niet worden toegewezen.

4.11 Subsidiair heeft Rubik zich beroepen op het auteursrecht op de kubus inclusief de kleurvlakken. De oorspronkelijkheid is bij deze grondslag volgens hem gelegen in de ‘onderling verschillende egale kleurvlakken op de zes te onderscheiden zijden van de kubus’, alsmede in de ‘veranderlijkheid die door een simpele draaiing van één of meer lagen van de kubus kan worden verkregen en in de met behoud van de Pagina 3 van 5

www.iept.nl

kubusvorm optredende mengeling van de zes kleuren in een schier oneindig aantal variaties van het uiterlijk’.

Het verweer van Beckx c.s. tegen deze eisvermeerdering bij memorie van grieven wordt door het hof verworpen. Rubik is in beginsel gerechtigd in hoger beroep (de grondslag van) zijn eis aan te vullen, terwijl de thans aangevoerde subsidiaire grondslag ook zodanig in het verlengde van het debat in eerste aanleg ligt, dat niet valt in te zien dat Beckx c.s. door deze eiswijziging in hun processuele belangen zijn geschaad.

Dit leidt niet tot strijd met de goede procesorde.

4.12 Voor zover Rubik in verband met zijn subsidiaire grondslag auteursrechtelijke bescherming inroept voor de (oneindige) kleurenvariaties die (kunnen) ontstaan door de gebruiker van de kubus, verwerpt het hof dat beroep.

Elk van de oneindig denkbare kleurencombinaties wordt immers (pas) gecreëerd door de gebruiker zelf en Rubik heeft zich ook niet beroepen op het auteursrecht op een bepaalde kleurencombinatie.

De enkele door de kubus gecreëerde mogelijkheid voor de gebruiker om (een oneindig aantal) kleurencombinaties te doen ontstaan is naar het voorlopig oordeel van het hof onvoldoende om de kubus als werk, of Rubik als maker van de verschillende kleurencombinaties aan te merken.

4.13 Voor zover Rubik zich evenwel beroept op de combinatie van zes gekleurde vlakken, zoals de kubus door hem op de markt wordt gebracht is naar het oordeel van het hof voldaan aan het onder 4.7 bedoelde oorspronkelijkheidscriterium. De keuze van Rubik om de (in 3x3 deelkubussen opgedeelde) buitenlakken van de kubus te voorzien van de kleuren rood, oranje, geel, groen, blauw en wit is naar het voorlopig oordeel van het hof een niet door de technische/functionele eisen bepaalde keuze. Voor zijn functie als driedimensionaal logicaspel, waarbij de deelkubussen door de speler afzonderlijk moeten kunnen worden gevolgd, zijn immers andere kleuren of kleurcombinaties of andere afbeeldingen denkbaar. De keuze voor de 6 kenmerkende, opvallende, kleuren, en het beeld dat ontstaat doordat deze kleur op ieder kleurvlak over 9 (3x3) deelvlakken is verdeeld, is daarmee een vrije creatieve keuze van Rubik en verleent aan diens kubus zijn oorspronkelijk karakter. Dat een (op dezelfde wijze in deelvlakken opgebouwde) kubus met dezelfde kleuren al bestond en Rubik zijn kubus daaraan heeft ontleend, is niet gebleken. Bij het voorgaande wijst het hof erop dat de auteursrechtelijke bescherming is beperkt tot dit (oorspronkelijke) element- te weten de 6 kleurvlakken van de kubus, op iedere zijde verdeeld over 9 deelvlakken. Zoals hiervoor is geoordeeld komen noch de kubusvorm als zodanig, noch de onder 4.8 omschreven elementen die bepalend zijn voor het functioneren van de kubus als driedimensionaallogicaspel voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking.

4.14 Naar het voorlopig oordeel van het hof vertonen (alleen) de Magic Cube en de keychain Magic Cube van Beckx c.s. (hierna samen ook: (keychain) Magic Cube) een op dit (beperkte) oorspronkelijke element van de kubus van Rubik berustende gelijke totaalindruk www.ie-portal.nl

IEPT20120925, Hof Arnhem, Rubik v Beckx en vormen daarvan een auteursrechtelijk relevante verveelvoudiging. Beckx c.s. hebben ook niet gesteld dat de (keychain) Magic Cube een andere kleurstelling vertoont en zij hebben ook niet (voldoende gemotiveerd) betwist dat de totaalindruk van de kubus van Rubik op het punt van de kleurvlakken overeenkomt.

4.15 Meer subsidiair heeft Rubik zich ten aanzien van de Pink Cube, de Magic Cube, de Kama Sutra Cube en de Sudoku Cube- op slaafse nabootsing beroepen. Ook tegen deze eisvermeerdering in hoger beroep hebben Beckxs c.s. zich verzet, welk verweer het hof eveneens verwerpt op de onder 4.11 vermelde gronden.

4.16 Het hof stelt voorop dat volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad nabootsing van een product dat niet (langer) wordt beschermd door een recht van intellectuele eigendom in beginsel vrijstaat, maar dat dit beginsel uitzondering lijdt wanneer door die nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij het nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat. (zie onder meer HR 20 november 2009, LJN: BJ6999).

4.17 Het beroep van Rubik op slaafse nabootsing behoeft voor zover het de ( keychain) Magic Cube geen verdere bespreking nu het hof reeds heeft geoordeeld dat de (keychain) Magic Cube inbreuk maakt op het auteursrecht van Rubik.

4.18 Voor zover Rubik onder het leerstuk van de slaafse nabootsing wat de ( keychain) Magic Cube betreft een verdergaande bescherming beoogt, ook ten aanzien van de functionele elementen en het draaiend effect, is het hof voorshands van oordeel dat in dat opzicht van slaafse nabootsing door Beckx c.s. geen sprake is, nu nabootsing van die functionele elementen bij gebreke van een daarop rustend auteursrecht in beginsel vrijstaat en Beckx c.s. (de kleuren weggedacht) in verband met de (technische) deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product redelijkerwijs niet zijn gehouden meer te doen om verwarring te voorkomen. Bovendien hebben Beckx c.s.- in zoverre niet weersproken- aangevoerd dat het door Rubik ontworpen driedimensionale logicaspel voorwerp is van wereldwijde competities, waarmee de technische randvoorwaarden en een behoefte aan standaardisatie zijn gegeven.

4.19 De overige kubussen van Beckx c.s.- de Pink Cube, Kama Sutra Cube en Sudoku Cube- verschillen uiterlijk alle van de door Rubik op de markt gebrachte kubus doordat hun op de buitenvlakken aangebrachte opdruk afwijkt van de kubus van Rubik. Met deze afwijkende opdruk hebben Beckx c.s. naar het voorlopig oordeel van het hof voldaan aan hun onder 4.16 bedoelde verplichting, in aanmerking genomen dat nabootsing van die functionele elementen bij gebreke van een daarop rustend auteursrecht in beginsel

Pagina 4 van 5

www.iept.nl

vrijstaat en dat Beckxs c.s. in verband met de (technische) deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product redelijkerwijs niet zijn gehouden meer te doen om verwarring te voorkomen. Voor het overige verwijst het hof naar het onder 4.18 overwogene.

4.20 De conclusie is dat Beckx c.s. - naar het voorlopig oordeel van het hof- met de door hen vervaardigde en op de Nederlandse markt gebrachte (keychain) Magic Cube inbreuk maken op het onder 4.13 omschreven (subsidiair aangevoerde) auteursrecht op de kubus van Rubik. De vorderingen van Rubik, voor zover gebaseerd op de primaire en meer subsidiaire grondslag, zijn niet toewijsbaar.

4.21 Nu het hof heeft geoordeeld dat Beckx c.s. met de door hen op de Nederlandse markt gebrachte (keychain) Magic Cube inbreuk maken op het auteursrecht van Rubik, bestaat voldoende spoedeisend belang bij het door Rubik (subsidiair) gevorderde verbod. De enkele omstandigheid dat de Rubik als eisende partij geruime tijd heeft laten verlopen voordat hij in kort geding een verbodsvordering instelde, behoeft de kortgedingrechter niet ervan te weerhouden aan te nemen dat een spoedeisend belang bij de vordering bestaat. Ten aanzien van de (keychain) Magic Cube is het door Rubik subsidiair gevorderde verbod (petitum in hoger beroep, sub 2) dan ook toewijsbaar. De door Rubik ingeroepen op de Auteurswet gebaseerde bescherming en het op grond daarvan- ook jegens Out of the Blue- toe te wijzen verbod hebben alleen betrekking op auteursrechtinbreuken in Nederland, zoals ook door Beckx c.s. (onweersproken) is aangevoerd.

4.22 Beckx c.s. hebben het spoedeisend belang van Rubik bij de nevenvorderingen (vorderingen sub 5 tot en met 7) betwist. Tegenover die (gemotiveerde) betwisting heeft Rubik niets gesteld om spoedeisend belang bij de desbetreffende voorlopige voorzieningen te kunnen aannemen, zodat die vorderingen in dit kort geding niet toewijsbaar zijn (vgl. HR 14 april 2000, LJN: AA5519).

4.23 De veroordeling tot de dwangsommen wordt aan termijnen gehouden, terwijl de dwangsommen worden gematigd en gemaximeerd.

4.24 Het hof zal de termijn waarbinnen Rubik op grond van artikel 1019i Rv een bodemprocedure aanhangig moet maken bepalen op zes maanden te rekenen vanaf dit arrest.

5. Slotsom De grieven slagen voor zover zij zijn gericht op toewijzing van het gevorderde verbod onder de subsidiaire grondslag en falen voor het overige. Het bestreden vonnis zal worden vernietigd. Het gevorderde zal worden toegewezen zoals hierna vermeld. Nu partijen over en weer in het ongelijk zijn gesteld, zal het hof de kosten in beide instanties compenseren, aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt.

6. De beslissing Het hof recht doende in kort geding in hoger beroep:

www.ie-portal.nl

IEPT20120925, Hof Arnhem, Rubik v Beckx vernietigt het vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht van 12 oktober 2011 en doet opnieuw recht: beveelt Beckxs c.s. vanaf een maand na betekening van dit arrest te staken en gestaakt te houden iedere verdere inbreuk op de in dit arrest onder 4.13 genoemde auteursrechten van Rubik met betrekking tot het in het lichaam van de memorie van grieven afgebeelde kleurenvariant van de Rubik's Kubus, meer in het bijzonder te staken en gestaakt te houden (in Nederland) van de vervaardiging, verkoop, verhandeling, aflevering, ter verkoop aanbieding, aanprijzing, afbeelding, tentoonstelling, gebruik en/ of voor één of meer van deze doeleinden in voorraad houden van de door hen verhandelde, in dit arrest onder 4.2 weergegeven, objecten genaamd Magic Cube en keychain Magic Cube en/ of enig ander product dat inbreuk maakt op het onder 4.13 vermelde auteursrecht van Rubik, zulks op straffe van een dwangsom van € 500,- per afzonderlijk product (in de zin van individueel exemplaar) waarmee dit bevel wordt overtreden, of - zulks naar keuze van Rubik - € 2.000.voor iedere dag (een gedeelte van een dag als hele dag gerekend) waarop de inbreuk voortduurt, alles tezamen tot een maximum van € 500.000.-; bepaalt de termijn waarbinnen Rubik op grond van artikel 1019i Rv een bodemprocedure aanhangig moet maken bepalen op zes maanden te rekenen vanaf dit arrest; compenseert de kosten van beide instanties aldus dat iedere partij haar eigen kosten draagt; verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad; wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit arrest is gewezen door mrs. B.J. Lenselink. A.W. Steeg en F.W.J. Meijer en is in tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 25 september 2012. ____________________________________________

Pagina 5 van 5

IEPT20120315, HvJEU, SCF v Del Corso

www.iept.nl

HvJEU, 15 maart 2012, SCF v Del Corso

AUTEURSRECHT – NABURIGE RECHTEN Naar Europees recht geen rechtstreeks beroep particulieren op TRIPs, WPPT en Verdrag van Rome • dat: de bepalingen van de TRIPs-overeenkomst en van het WPPT toepasselijk zijn in de rechtsorde van de Unie; aangezien het Verdrag van Rome geen deel uitmaakt van de rechtsorde van de Unie, het in de Unie niet toepasselijk is, maar er indirecte gevolgen heeft; particulieren zich noch op dit verdrag, noch op de TRIPs-overeenkomst en evenmin op het WPPT rechtstreeks kunnen beroepen; Begrip “mededeling aan het publiek” zoveel mogelijk uit te leggen conform TRIPs, WPPT en Verdrag van Rome • het begrip „mededeling aan het publiek” moet worden uitgelegd tegen de achtergrond van de in het verdrag van Rome, de TRIPs-overeenkomst en het WPPT opgenomen overeenstemmende begrippen en op een wijze dat het met deze verdragen verenigbaar blijft, tevens rekening houdend met de context waarin dergelijke begrippen passen en met het door de relevante verdragsbepalingen inzake intellectuele eigendom beoogde doel.

Geen “mededeling aan het publiek” bij kosteloze uitzending muziek in tandartsenpraktijk buiten wil van patiënten • dat het begrip „mededeling aan het publiek” in de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn 92/100 aldus moet worden uitgelegd dat het geen betrekking heeft op de kosteloze uitzending van fonogrammen in een tandartspraktijk als die in het hoofdgeding, waarin een vrij beroep wordt uitgeoefend, ten behoeve van de patiënten die deze uitzending buiten hun wil horen. Bijgevolg hebben producenten van fonogrammen op grond van een dergelijke uitzending geen recht op een vergoeding.

Vindplaatsen: p.313

curia.europa.eu; IER 2012, nr. 28,

HvJEU, 15 maart 2012 (K. Lenaerts, J. Malenovský, E. Juhász, G. Arestisen T. von Danwitz) ARREST VAN HET HOF (Derde kamer) 15 maart 2012 (*)

www.ie-portal.nl

„Auteursrecht en naburige rechten in informatiemaatschappij – Rechtstreekse toepasselijkheid inrechtsorde van Unie van Verdrag van Rome, TRIPs-overeenkomst en WPPT – Richtlijn 92/100/EG –Artikel 8, lid 2 – Richtlijn 2001/29/EG – Begrip ,mededeling aan publiek’ – Mededeling aan publiek vanin tandartspraktijk via radio uitgezonden fonogrammen” In zaak C-135/10, betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door deCorte d’appello di Torino (Italië) bij beslissing van 10 februari 2010, ingekomen bij het Hof op 15 maart 2010, in de procedure Società Consortile Fonografici (SCF) tegen Marco Del Corso, in tegenwoordigheid van: Procuratore generale della Repubblica, wijst HET HOF (Derde kamer), samengesteld als volgt: K. Lenaerts, kamerpresident, J. Malenovský (rapporteur), E. Juhász, G. Arestisen T. von Danwitz, rechters, advocaat-generaal: V. Trstenjak, griffier: A. Impellizzeri, administrateur, gezien de stukken en na de terechtzitting op 7 april 2011, gelet op de opmerkingen van: Società Consortile Fonografici (SCF), vertegenwoordigd door L. Ubertazzi, F. Pocar en B. Ubertazzi, avvocati, M. Del Corso, vertegenwoordigd door R. Longhin, A. Tigani Sava, L. Bontempi en V. Vaccaro, avvocati, de Italiaanse regering, vertegenwoordigd door G. Palmieri als gemachtigde, bijgestaan door P. Gentili, avvocato dello Stato, Ierland, vertegenwoordigd door D. O’Hagan als gemachtigde, bijgestaan door E. Fitzsimons enJ. Jeffers, barristers, de Griekse regering, vertegenwoordigd door G. Papadaki als gemachtigde, de Franse regering, vertegenwoordigd door J. Gstalter als gemachtigde, de Europese Commissie, vertegenwoordigd door J. Samnadda en S. La Pergola als gemachtigden, gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 29 juni 2011, het navolgende Arrest 1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 8, lid 2, van richtlijn92/100/EEG van de Raad van 19 november 1992 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom (PB L 346, blz. 61) en van artikel 3van richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in deinformatiemaatschappij (PB L 167, blz. 10).

Pagina 1 van 30

www.iept.nl

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Società Consortile Fonografici (hierna:„SCF”) en M. Del Corso, tandarts, over de uitzending in zijn particuliere tandartspraktijk van fonogrammen waarop een uitsluitend recht rust.

Toepasselijke bepalingen Internationaal recht 3 De Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (hierna: „TRIPsovereenkomst”),als bijlage 1 C gehecht aan de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), ondertekend te Marrakech op 15 april 1994, en goedgekeurd bij besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994 betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap voor wat betreft de onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, van de uit de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguay-Ronde (1986-1994) voortvloeiende overeenkomsten (PB L 336, blz. 1), bevat een deel II „Normen betreffende het bestaan, de reikwijdte en de gebruikmaking van rechten uit hoofde van de intellectuele eigendom”. Dit deel bevat artikel 14,leden 1, 2 en 6 van deze overeenkomst, dat bepaalt: „1. Met betrekking tot een vastlegging van hun uitvoering op een fonogram hebben uitvoerend ekunstenaars de mogelijkheid de volgende handelingen te beletten, wanneer deze worden verricht zonder hun toestemming: de vastlegging van hun niet vastgelegde uitvoering en de reproductie van deze vastlegging.

Uitvoerende kunstenaars hebben ook de mogelijkheid de volgende handelingen te beletten, wanneer deze worden verricht zonder hun toestemming: de uitzending langs draadloze wegen de overbrenging aan het publiek van de rechtstreekse uitzending van de uitvoering.

2. Producenten van fonogrammen genieten het recht de directe of indirecte reproductie van hun fonogrammen toe te staan of te verbieden. [...]

6. Een lid kan, met betrekking tot de krachtens het eerste tot en met het derde lid verleende rechten, voorzien in voorwaarden, beperkingen, uitzonderingen en voorbehouden, voor zover toegestaan door [het Internationaal Verdrag inzake de bescherming van uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en omroeporganisaties, ondertekend te Rome op 26 oktober 1961(hierna: ,Verdrag van Rome’)]. De bepalingen van artikel 18 van de Berner conventie (1971) zijn evenwel ook van overeenkomstige toepassing op de rechten van uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen met betrekking tot fonogrammen.”

4 De Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (WIPO) heeft op 20 december 1996 te Genève het WIPO-verdrag inzake uitvoeringen en fonogrammen (hierna: „WPPT”) en het WIPO-verdrag inzake het auteursrecht (hierna: „WCT”) vastgesteld.

Deze twee verdragen zijn namens de Europese Gemeenschap goedgekeurd bij besluit 2000/278/EG van de Raad van 16 maart 2000 (PB L 89, blz. 6). www.ie-portal.nl

IEPT20120315, HvJEU, SCF v Del Corso 5 Artikel 1 van het WPPT luidt als volgt: „1. Niets in dit verdrag houdt een afwijking in van bestaande verplichtingen die de verdragsluitende partijen met elkaar zijn aangegaan krachtens het [Verdrag van Rome].

2. De krachtens dit verdrag toegekende bescherming laat onverlet en is op generlei wijze van invloed op de bescherming van het auteursrecht op werken van letterkunde en kunst. Derhalve mag geen bepaling van dit verdrag zo worden uitgelegd dat daardoor aan deze bescherming afbreuk zou worden gedaan.

3. Dit verdrag staat niet in verband met andere verdragen en doet geen afbreuk aan de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit andere verdragen.”

6 Overeenkomstig artikel 2, sub b, van het WPPT wordt voor de toepassing ervan onder „fonogram” verstaan „de vastlegging van de geluiden van een uitvoering of van andere geluiden, of van een weergave van geluiden anders dan in de vorm van een vastlegging, opgenomen in een cinematografisch werk of een ander audiovisueel werk”.

7 Artikel 2, sub d, van het WPPT bepaalt dat onder „producent van een fonogram” moet worden verstaan „de natuurlijke of rechtspersoon die het initiatief neemt tot en verantwoordelijk is voor de eerste vastlegging van de geluiden van een uitvoering of andere geluiden, of van de weergave van geluiden”.

8 Artikel 2, sub g, van het WPPT bepaalt dat onder „mededeling aan het publiek” van een uitvoering of een fonogram wordt verstaan „de overdracht aan het publiek door elk medium anders dan dooruitzending, van geluiden van een uitvoering of de op een fonogram vastgelegde geluiden of weergaven van geluiden. Voor de toepassing van artikel 15 wordt onder ,mededeling aan het publiek’ mede verstaan het voor het publiek hoorbaar maken van de op een fonogram vastgelegde geluiden of weergaven van geluiden”.

9 Onder de titel „Recht van beschikbaarstelling van vastgelegde uitvoeringen” bepaalt artikel 10 van het WPPT: „Uitvoerende kunstenaars hebben het uitsluitend recht om toestemming te verlenen voor het op zodanige wijze per draad of langs draadloze weg beschikbaar stellen van hun op fonogrammen vastgelegde uitvoeringen, dat deze voor leden van het publiek toegankelijk zijn vanaf een door hen gekozen plaats en op een door hen gekozen tijdstip.”

10 Artikel 14 van het WPPT, „Recht van beschikbaarstelling van fonogrammen”, bepaalt: „Producenten van fonogrammen hebben het uitsluitend recht om toestemming te verlenen voor het op zodanige wijze per draad of langs draadloze weg beschikbaar stellen voor het publiek van hun fonogrammen dat deze voor leden van het publiek toegankelijk zijn vanaf een door hen gekozen plaatsen op een door hen gekozen tijdstip.”

11 Artikel 15 van het WPPT, „Recht op vergoeding voor uitzending en mededeling aan het publiek”, luidt als volgt: „1. Uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen hebben recht op één enkele billijke vergoeding voor het directe of indirecte gebruik van Pagina 2 van 30

www.iept.nl

voor commerciële doeleinden gepubliceerde fonogrammen ten behoeve van uitzending of enigerlei mededeling aan het publiek.

2. De verdragsluitende partijen kunnen in hun nationale wetgeving bepalen dat de enkele billijke vergoeding door de gebruiker is verschuldigd aan de uitvoerend kunstenaar, aan de producent van een fonogram of aan beiden. De verdragsluitende partijen kunnen in hun nationale wetgeving de voorwaarden bepalen volgens welke uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen de enkele billijke vergoeding verdelen wanneer hierover geen overeenstemming tussen de uitvoerend kunstenaar en de producent van een fonogram is bereikt.

3. Iedere verdragsluitende partij kan in een bij de directeur-generaal van de WIPO nedergelegde kennisgeving verklaren dat zij de bepalingen van lid 1 slechts ten aanzien van bepaalde vormen van gebruik zal toepassen, of dat zij toepassing hiervan op een andere wijze zal beperken, of dat zij deze bepalingen in het geheel niet zal toepassen.

4. Voor de toepassing van dit artikel worden fonogrammen die per draad of langs draadloze weg aan het publiek beschikbaar worden gesteld op zodanige wijze dat deze voor leden van het publiektoegankelijk zijn vanaf een door hen gekozen plaats en op een door hen gekozen tijdstip, geacht voor commerciële doeleinden te zijn gepubliceerd.”

12 Artikel 23, lid 1, van het WPPT bepaalt: „De verdragsluitende partijen verbinden zich ertoe de noodzakelijke maatregelen te nemen, overeenkomstig hun wetgeving, teneinde de toepassing van dit verdrag te verzekeren.”

13 Artikel 8 van het WCT, „Recht op mededeling aan het publiek”, bepaalt: „Onverminderd de bepalingen van artikel 11, lid 1, onder ii), artikel 11 bis, lid 1, onder i) en ii),artikel 11 ter, lid 1, onder ii), artikel 14, lid 1, onder ii), en artikel 14 bis, lid 1, van de Berner Conventie, hebben auteurs van werken van letterkunde en kunst het uitsluitend recht om toestemming te verlenen voor het per draad of langs draadloze weg mededelen van hun werken aan het publiek, met inbegrip van het op zodanige wijze voor het publiek beschikbaar stellen van hun werken dat deze voorleden van het publiek beschikbaar zijn vanaf een door hen gekozen plaats en op een door hen gekozen tijdstip.

14 De Europese Unie is geen partij bij het Verdrag van Rome, in tegenstelling tot alle lidstaten van de Unie met uitzondering van de Republiek Malta.

15 Artikel 12 van het Verdrag van Rome betreffende secundair gebruik van fonogrammen bepaalt: „Indien een voor handelsdoeleinden openbaar gemaakt fonogram of een reproductie van zulk een geluidsdrager rechtstreeks wordt gebruikt voor uitzending of voor enigerlei overbrenging aan het publiek, dient door de gebruiker één enkele redelijke vergoeding te worden betaald aan de uitvoerende kunstenaars of aan de producenten van de fonogrammen of aan beiden. [...]” www.ie-portal.nl

IEPT20120315, HvJEU, SCF v Del Corso Unierecht 16 De laatste overweging van de considerans van besluit 94/800 luidt als volgt: „Overwegende dat de Overeenkomst tot oprichting van de [WTO], met inbegrip van de bijlagen daarvan, niet van dien aard is dat men er zich rechtstreeks voor de rechterlijke instanties van de Gemeenschap of de lidstaten op kan beroepen”.

17 Richtlijn 2006/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom (PB L 376, blz. 28), die op 16 januari 2007 in werking is getreden, heeft richtlijn 92/100 gecodificeerd en ingetrokken.

18 Gelet op de datum van de feiten in het hoofdgeding blijft de onderhavige zaak echter onderworpen aan richtlijn 92/100.

19 De zevende overweging van de considerans van richtlijn 92/100 luidt als volgt: „Overwegende dat het creatieve en artistieke werk van auteurs en uitvoerende kunstenaars een passend inkomen noodzakelijk maakt als basis voor verder creatief en artistiek werk en dat de investeringen die met name voor de productie van fonogrammen en films vereist zijn, bijzonder hoog en riskant zijn en dat de mogelijkheid om dit inkomen veilig te stellen en deze investering terug te verdienen, alleen daadwerkelijk kan worden gegarandeerd door een passende juridische bescherming van de betrokken rechthebbenden”.

20 De tiende overweging van de considerans van deze richtlijn bepaalt: „Overwegende dat de wetgeving van de lidstaten zodanig moet worden geharmoniseerd, dat zij niet in strijd komt met internationale verdragen waarop de wetten betreffende het auteursrecht en de naburige rechten van vele lidstaten zijn gebaseerd”.

21 Artikel 8, leden 2 en 3, van richtlijn 92/100 bepaalt: „2. De lidstaten stellen een recht in om ervoor te zorgen dat een enkele billijke vergoeding wordt uitgekeerd door de gebruiker, wanneer een voor handelsdoeleinden uitgegeven fonogram of een reproductie daarvan wordt gebruikt voor uitzending via de ether of voor enigerlei mededeling aan het publiek, en dat deze vergoeding wordt verdeeld tussen de betrokken uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen. Bij gebreke van overeenstemming tussen uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen kunnen de lidstaten bepalen volgens welke voorwaarden deze vergoeding tussen beide partijen wordt verdeeld.

3. De lidstaten kennen omroeporganisaties het uitsluitende recht toe om heruitzending van hun uitzendingen via de ether en de mededeling aan het publiek van hun uitzendingen toe te staan of te verbieden, indien deze mededeling plaatsvindt op plaatsen die tegen betaling van een toegangsprijs voor het publiek toegankelijk zijn.”

22 Artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 bepaalt: Pagina 3 van 30

www.iept.nl

„De lidstaten stellen een recht in om ervoor te zorgen dat een enkele billijke vergoeding wordt uitgekeerd door de gebruiker, wanneer een voor handelsdoeleinden uitgegeven fonogram of een reproductie daarvan wordt gebruikt voor uitzending via de ether of voor enigerlei mededeling aan het publiek, en dat deze vergoeding wordt verdeeld tussen de betrokken uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen. Bij gebreke van overeenstemming tussen uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen kunnen de lidstaten bepalen volgens welke voorwaarden deze vergoeding tussen beide partijen wordt verdeeld.”

23 De punten 15 en 25 van de considerans van richtlijn 2001/29 luiden als volgt: De diplomatieke conferentie die in december 1996 is gehouden onder de auspiciën van de [WIPO], heeft geleid tot de aanneming van twee nieuwe verdragen, het [WCT] en het [WPPT] [...]. Met deze richtlijn wordt onder meer ook beoogd een aantal van de nieuwe internationale verplichtingen na te komen. [...]

De rechtsonzekerheid ten aanzien van de aard en het niveau van de bescherming van doorgifte-opaanvraag van onder het auteursrecht vallende werken en onder naburige rechten vallend materiaal door netwerken moet worden weggenomen door voor een geharmoniseerde bescherming op het niveau van de Gemeenschap te zorgen. Er moet duidelijk worden gemaakt dat alle door de richtlijn erkende rechthebbenden een uitsluitend recht hebben om door het auteursrecht beschermde werken en ander materiaal door middel van interactieve doorgifte op aanvraag voor het publiek beschikbaar te stellen. Zulke interactieve doorgiften op aanvraag worden gekenmerkt door het feit dat zij voor leden van het publiek op de door hen individueel gekozen plaats en tijd toegankelijk zijn.”

24 Artikel 3 van richtlijn 2001/29 bepaalt: „1. De lidstaten voorzien ten behoeve van auteurs in het uitsluitende recht, de mededeling van hun werken aan het publiek, per draad of draadloos, met inbegrip van de beschikbaarstelling van hun werken voor het publiek op zodanige wijze dat deze voor leden van het publiek op een door hen individueel gekozen plaats en tijd toegankelijk zijn, toe te staan of te verbieden.

2. De lidstaten voorzien ten behoeve van: uitvoerend kunstenaars, met betrekking tot de vastleggingen van hun uitvoeringen, producenten van fonogrammen, met betrekking tot hun fonogrammen, producenten van de eerste vastleggingen van films, met betrekking tot het origineel en de kopieën van hun films, en omroeporganisaties, met betrekking tot de vastleggingen van hun uitzendingen, ongeacht of deze uitzendingen via de ether of per draad plaatsvinden, uitzendingen per kabel of satelliet daaronder begrepen, in het uitsluitende recht, de beschikbaarstelling voor het publiek, per draad of draadloos, op zodanige wijze dat de leden van het publiek op een door hen individueel gekozen plaats en tijd er toegang toe hebben, toe te staan of te verbieden. www.ie-portal.nl

IEPT20120315, HvJEU, SCF v Del Corso 3. De in de leden 1 en 2 bedoelde rechten worden niet uitgeput door enige handeling, bestaande in een mededeling aan het publiek of beschikbaarstelling aan het publiek overeenkomstig dit artikel.”

Nationaal recht 25 Artikel 72 van wet nr. 633 inzake de bescherming van het auteursrecht en andere, naburige rechten (legge n° 633 recante protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) van 22 april 1941 (Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana nr. 166 van 16 juli 1941), zoals vervangen door artikel 11 van wetsbesluit nr. 68 tot omzetting van richtlijn 2001/29/EG betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (decreto legislativo n° 68, attuazione della direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione), van 9 april 2003 (gewoon supplement bij GURI nr. 87 van 14 april 2003) in de op het hoofdgeding toepasselijke versie (hierna: „wet van 1941”), bepaalt: „Onverminderd de rechten die de maker krachtens titel I toekomen, heeft de producent van fonogrammen, voor de duur en onder de voorwaarden bepaald in de hiernavolgende artikelen, het uitsluitend recht: toestemming te verlenen voor de directe of indirecte, tijdelijke of duurzame, gehele of gedeeltelijke reproductie van zijn fonogrammen, op welke wijze, in welke vorm en met welk reproductieprocédé dan ook; toestemming te verlenen voor de verspreiding van exemplaren van zijn fonogrammen. Het uitsluitende recht van verspreiding is in de Europese Gemeenschap alleen dan uitgeput, wanneer de eerste verkoop van de drager met het fonogram geschiedt door de producent of met diens toestemming in een lidstaat; toestemming te verlenen voor de verhuur en uitlening van exemplaren van zijn fonogrammen. Dit recht wordt niet uitgeput door de verkoop van de exemplaren of de verspreiding ervan in welke vorm dan ook; toestemming te verlenen voor de beschikbaarstelling van zijn fonogrammen aan het publiek op zodanige wijze dat zij voor leden van het publiek op een door hen individueel gekozen plaats en tijdstip toegankelijk zijn.

Dit recht wordt niet uitgeput door enige handeling waardoor zij beschikbaar worden gesteld aan het publiek.”

26 Artikel 73, lid 1, van de wet van 1941, zoals vervangen door artikel 12 van het reeds aangehaalde wetsbesluit nr. 68, verduidelijkt: „De producent van fonogrammen en de uitvoerende kunstenaars van de uitvoering die in de fonogrammen is vastgelegd of gereproduceerd, hebben, ongeacht de hun toekomende rechten van verspreiding, verhuur en uitlening, recht op een vergoeding voor het gebruik met winstoogmerk van de fonogrammen door middel van cinematografische werken, radio- en televisieuitzending, daaronder begrepen de mededeling aan het publiek via satelliet, op openbare dansfeesten, in openbare gelegenheden en in verband met welk ander openbaar gebruik van de fonogrammen ook. De uitoefening van dit recht komt toe aan de producent, Pagina 4 van 30

www.iept.nl

die de vergoeding deelt met de betrokken uitvoerende kunstenaars.”

27 Artikel 73 bis van de wet van 1941, zoals ingevoerd bij artikel 9 van wetsbesluit nr. 685 (decreto legislativo n°685, attuazione della direttiva 92/100/CEE concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprieta intellettuale) van 16 november 1994 (GURI nr. 293 van 16 december 1994), bepaalt: „1. Ook wanneer het in artikel 73 bedoelde gebruik geen winstoogmerk heeft, hebben de uitvoerende kunstenaars en de producent van het gebruikte fonogram recht op een billijke vergoeding.

2. Behoudens andersluidend akkoord tussen de partijen, wordt deze vergoeding vastgesteld, betaald en verdeeld volgens de bepalingen van het reglement [inzake de toepassing van de wet van 1941].”

Hoofdgeding en prejudiciële vragen 28 SCF zorgt, als mandataris voor het beheer, de inning en de verdeling van de rechten van de aangesloten producenten van fonogrammen, zowel in als buiten Italië voor de inning en het beheer van daarop verschuldigde vergoedingen.

29 Bij de uitoefening van deze activiteiten als mandataris heeft SCF met de beroepsorganisatie van Italiaanse tandartsen (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) onderhandeld met het oog op sluiting van een collectieve overeenkomst over de hoogte van de billijke vergoeding in de zin van de artikelen 73 of 73 bis van de wet van 1941 voor alle „mededelingen aan het publiek” van fonogrammen, met inbegrip van de mededeling in praktijken waarin een vrij beroep wordt uitgeoefend.

30 Deze onderhandelingen leverden geen resultaat op en op 16 juni 2006 heeft SCF Del Corso voor het Tribunale di Torino gedagvaard tot vaststelling dat hij in zijn particuliere tandartspraktijk in Turijn als achtergrondmuziek auteursrechtelijk beschermde fonogrammen uitzond en dat daarvoor een billijke vergoeding verschuldigd is, aangezien het gaat om een „mededeling aan het publiek” in de zin van de wet van 1941, van het internationale recht en van het Unierecht.

31 In zijn verweer heeft Del Corso met name aangevoerd dat de muziek in zijn praktijk via de radio werd uitgezonden en dat SCF het auteursrecht enkel kon inroepen indien een drager werd gebruikt waarop het fonogram was vastgelegd, terwijl de vergoeding voor het luisteren naar de radio-uitzending niet verschuldigd was door de luisteraar, maar door de radio- of televisiezender. In de wet van 1941 wordt immers uitdrukkelijk een onderscheid gemaakt tussen de vergoeding die verschuldigd is voor een fonogram, en de vergoeding voor het gebruik van een radiotoestel.

32 Del Corso heeft betoogd dat de artikelen 73 en 73 bis van de wet van 1941 hoe dan ook niet op het onderhavige geval van toepassing zijn. Volgens hem hebben deze artikelen immers betrekking op mededelingen aan het publiek in openbare ruimten en bij eender welk ander openbaar gebruik van fonogrammen. Anders dan de lokalen van de nationale www.ie-portal.nl

IEPT20120315, HvJEU, SCF v Del Corso gezondheidsdienst kan een particuliere tandartspraktijk echter niet worden aangemerkt als een openbare ruimte.

33 Bij vonnis van 20 maart 2008, gewijzigd bij beschikking van 16 mei daaraanvolgend, heeft het Tribunale di Torino de eis van SCF afgewezen op grond dat in de onderhavige zaak geen sprake was van een mededeling met winstoogmerk, dat de in de tandartspraktijk uitgezonden soort muziek geen rol speelde bij de tandartskeuze door een patiënt, en dat de situatie niet viel onder de in artikel 73 bis van de wet van 1941 bedoelde situaties omdat het ging om een particuliere tandartspraktijk die als zodanig niet kon worden gelijkgesteld met een openbare of voor het publiek toegankelijke ruimte, aangezien de patiënten geen ongedifferentieerd publiek vormden, maar geïndividualiseerde personen waren en normaliter op afspraak of hoe dan ook met instemming van de tandarts toegang tot de praktijk hadden.

34 SCF heeft tegen dit vonnis hoger beroep ingesteld bij de Corte d’appello di Torino.

35 Aangezien twijfel bestond over de vraag of de uitzending van fonogrammen in particuliere ruimten waarin een vrij beroep wordt uitgeoefend, zoals tandartspraktijken, valt onder het begrip „mededeling aan het publiek” in de zin van de regelingen van internationaal recht en Unierecht, heeft de Corte d’appello di Torino de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld: Zijn het Verdrag van Rome [...], de TRIPsovereenkomst [...] en het [WPPT] rechtstreeks toepasselijk in de communautaire rechtsorde?

Werken de voornoemde regelingen van eenvormig internationaal recht eveneens rechtstreeks tussen particulieren?

Komt het begrip ‚mededeling aan het publiek’ in de aangehaalde internationale verdragen overeen met het communautaire begrip in de richtlijnen [92/100] en [2001/29]? Zo neen, welke regeling heeft dan voorrang?

Vormt de kosteloze uitzending van fonogrammen in besloten tandartspraktijken waarin een vrij beroep wordt uitgeoefend, ten behoeve van de patiënten, die deze uitzending onafhankelijk van hun wil genieten, een ‚mededeling aan het publiek’ of ‚beschikbaarstelling aan het publiek’ in de zin van artikel 3, lid 2, sub b, van richtlijn [2001/29]?

Hebben producenten van fonogrammen op grond van deze uitzending recht op een vergoeding?”

Beantwoording van de prejudiciële vragen Beantwoording van de eerste tot en met de derde vraag 36 Met zijn eerste tot en met derde vraag, die samen moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen, allereerst, of het Verdrag van Rome, de TRIPs-overeenkomst en het WPPT rechtstreeks toepasselijk zijn in de rechtsorde van de Unie en of ook particulieren zich er rechtstreeks op kunnen beroepen. Vervolgens wenst hij te vernemen of het in deze internationale verdragen opgenomen begrip „mededeling aan het publiek” Pagina 5 van 30

www.iept.nl

overeenstemt met dat van de richtlijnen 92/100 en 2001/29 en ten slotte, indien het antwoord op deze vraag ontkennend is, welke rechtsbron moet prevaleren.

37 In de eerste plaats moet er met betrekking tot de vraag of het Verdrag van Rome, de TRIPsovereenkomst en het WPPT rechtstreeks toepasselijk zijn in de rechtsorde van de Unie, allereerst aan worden herinnerd dat volgens artikel 216, lid 2, VWEU „ [d]e door de Unie gesloten overeenkomsten [...] verbindend [zijn] voor de instellingen van de Unie en voor de lidstaten”.

38 De TRIPs-overeenkomst en het WPPT zijn door de Unie ondertekend en goedgekeurd bij besluit 94/800 respectievelijk besluit 2000/278. Bijgevolg zijn deze overeenkomst en dit verdrag verbindend voor de instellingen van de Unie en voor de lidstaten.

39 Bovendien vormen de bepalingen van de door de Unie gesloten overeenkomsten volgens vaste rechtspraak een integrerend bestanddeel van de rechtsorde van de Unie (arresten van 30 april 1974, Haegeman, 181/73, Jurispr. blz. 449, punt 5; 30 september 1987, Demirel, 12/86, Jurispr. blz. 3719, punt 7, en 22 oktober 2009, Bogiatzi, C-301/08, Jurispr. blz. I-10185, punt 23) en zijn ze er bijgevolg van toepassing.

40 Dit is het geval voor de TRIPs-overeenkomst en het WPPT. 41 Wat het Verdrag van Rome betreft, dient erop te worden gewezen dat de Unie geen partij bij dit verdrag is en bovendien niet kan worden aangenomen dat de Unie voor de toepassing van dit verdrag in de plaats is getreden van de lidstaten, al was het maar omdat niet alle lidstaten partij zijn bij dit verdrag (zie naar analogie arrest van 24 juni 2008, Commune de Mesquer, C-188/07, Jurispr. blz. I-4501, punt 85).

42 De bepalingen van het Verdrag van Rome maken bijgevolg geen deel uit van de rechtsorde van de Unie.

43 In de tweede plaats is het met betrekking tot de vraag of particulieren zich rechtstreeks op de bepalingen van de TRIPs-overeenkomst en het WPPT kunnen beroepen, van belang eraan te herinneren dat het volgens de rechtspraak van het Hof niet volstaat dat deze regelingen deel uitmaken van de rechtsorde van de Unie. Daarnaast moeten deze bepalingen inhoudelijk gezien onvoorwaardelijk en voldoende nauwkeurig lijken en mag noch de aard noch de opzet ervan zich tegen een dergelijke inroepbaarheid verzetten (zie in die zin arrest Demirel, reeds aangehaald, punt 14; arresten van 16 juni 1998, Racke, C-162/96, Jurispr. blz. I-3655, punt 31, en 10 januari 2006, IATA en ELFAA, C-344/04, Jurispr. blz. I-403, punt 39).

44 Aan de eerste voorwaarde is voldaan wanneer de aangevoerde bepalingen duidelijke en nauwkeurig omschreven verplichtingen behelzen die voor de uitvoering of werking ervan geen verdere handelingen vereisen (zie in die zin arresten van 15 juli 2004, Pêcheurs de l’étang de Berre, C-213/03, Jurispr. blz. I7357, punt 39 en aldaar aangehaalde rechtspraak, en 8 maart 2011, Lesoochranárske zoskupenie, C-240/09,

www.ie-portal.nl

IEPT20120315, HvJEU, SCF v Del Corso nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 44 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

45 Wat de TRIPs-overeenkomst betreft, is, volgens de laatste overweging van de considerans van besluit 94/800, de overeenkomst tot oprichting van de WTO, met inbegrip van de bijlagen daarvan, niet van dien aard dat men er zich rechtstreeks voor de rechterlijke instanties van de Unie of de lidstaten op kan beroepen.

46 Bovendien heeft het Hof reeds geoordeeld dat de bepalingen van de TRIPs-overeenkomst, gelet op hun aard en opzet, geen rechtstreekse werking hebben en niet van dien aard zijn dat zij voor particulieren rechten in het leven roepen waarop zij zich krachtens het Unierecht rechtstreeks kunnen beroepen voor de rechter (zie in die zin arresten van 23 november 1999, Portugal/Raad, C-149/96, Jurispr. blz. I-8395, punten 42-48; 14 december 2000, Dior e.a., C-300/98 en C-392/98, Jurispr. blz. I-11307, punt 44, en 16 november 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Jurispr. blz. I-10989, punt 54).

47 Wat het WPPT betreft, dient erop te worden gewezen dat artikel 23, lid 1, ervan bepaalt dat de verdragsluitende partijen zich ertoe verbinden de noodzakelijke maatregelen te nemen, overeenkomstig hun wetgeving, teneinde de toepassing ervan te verzekeren.

48 Hieruit vloeit voort dat de toepassing van de bepalingen van het WPPT verdere handelingen vereist voor de uitvoering of werking ervan. Bijgevolg hebben dergelijke bepalingen geen rechtstreekse werking in het recht van de Unie en zijn zij niet van dien aard dat zij voor particulieren rechten in het leven roepen waarop zij zich krachtens het Unierecht rechtstreeks kunnen beroepen voor de rechter.

49 Wat het verdrag van Rome betreft, houdt volgens artikel 1, lid 1, van het WPPT niets in dit verdrag een afwijking in van bestaande verplichtingen die de verdragsluitende partijen met elkaar zijn aangegaan krachtens het Verdrag van Rome.

50 Hieruit volgt dat, hoewel de Unie geen partij is bij het Verdrag van Rome, zij ingevolge artikel 1, lid 1, van het WPPT ertoe gehouden is de naleving van de verplichtingen van de lidstaten krachtens dit verdrag niet te verhinderen. Bijgevolg heeft dit verdrag indirecte gevolgen binnen de Unie.

51 In de derde plaats is het met betrekking tot de vraag hoe de begrippen „mededeling aan het publiek” uit de TRIPs-overeenkomst, het WPPT en het verdrag van Rome enerzijds en uit de richtlijnen 92/100 en 2001/29 anderzijds zich verhouden, vaste rechtspraak van het Hof dat de Unierechtelijke bepalingen zo veel mogelijk moeten worden uitgelegd tegen de achtergrond van het volkenrecht, met name wanneer dergelijke bepalingen juist strekken tot tenuitvoerlegging van een door de Unie gesloten internationale overeenkomst (zie met name arresten van 14 juli 1998, Bettati, C-341/95, Jurispr. blz. I-4355, punt 20, en 7 december 2006, SGAE, C-306/05, Jurispr. blz. I-11519, punt 35).

Pagina 6 van 30

www.iept.nl

52 In dit verband staat vast, zoals blijkt uit punt 15 van de considerans van richtlijn 2001/29, dat één van de doelstellingen van deze richtlijn erin bestaat de nieuwe verplichtingen na te komen die op de Unie rusten krachtens het WCT en het WPPT, die volgens diezelfde overweging van de considerans worden beschouwd als een belangrijke actualisering van de internationale bescherming van het auteursrecht en de naburige rechten. Daarom moeten de in deze richtlijn opgenomen begrippen zo veel mogelijk tegen de achtergrond van deze twee verdragen worden uitgelegd (zie in die zin arrest van 17 april 2008, Peek & Cloppenburg, C-456/06, Jurispr. blz. I-2731, punt 31).

53 Bovendien vloeit uit de tiende overweging van de considerans van richtlijn 92/100 voort dat de wetgeving van de lidstaten zodanig moet worden geharmoniseerd dat zij niet in strijd komt met internationale verdragen waarop de wetten betreffende het auteursrecht en de naburige rechten van vele lidstaten zijn gebaseerd.

54 Aangezien deze richtlijn ertoe strekt bepaalde aspecten op het gebied van intellectuele eigendom te harmoniseren overeenkomstig de relevante internationale verdragen inzake het auteursrecht en de naburige rechten, zoals met name het Verdrag van Rome, de TRIPs-overeenkomst en het WPPT, wordt deze richtlijn geacht een geheel van regels vast te stellen die verenigbaar zijn met de in deze verdragen opgenomen regels.

55 Uit al deze overwegingen vloeit voort dat de begrippen die voorkomen in de richtlijnen 92/100 en 2001/29, zoals het begrip „mededeling aan het publiek”, moeten worden uitgelegd tegen de achtergrond van de in de genoemde internationale verdragen opgenomen overeenstemmende begrippen en op een wijze dat zij daarmee verenigbaar blijven, tevens rekening houdend met de context waarin dergelijke begrippen passen en met het door de relevante verdragsbepalingen inzake intellectuele eigendom beoogde doel.

56 Gelet op de voorgaande overwegingen moet op de eerste tot en met de derde vraag worden geantwoord dat: - de bepalingen van de TRIPs-overeenkomst en van het WPPT toepasselijk zijn in de rechtsorde van de Unie; - aangezien het Verdrag van Rome geen deel uitmaakt van de rechtsorde van de Unie, het in de Unie niet toepasselijk is, maar er indirecte gevolgen heeft; - particulieren zich noch op dit verdrag, noch op de TRIPs-overeenkomst en evenmin op het WPPT rechtstreeks kunnen beroepen; - het begrip „mededeling aan het publiek” moet worden uitgelegd tegen de achtergrond van de in het verdrag van Rome, de TRIPs-overeenkomst en het WPPT opgenomen overeenstemmende begrippen en op een wijze dat het met deze verdragen verenigbaar blijft, tevens rekening houdend met de context waarin dergelijke begrippen passen en met het door de relevante verdragsbepalingen inzake intellectuele eigendom beoogde doel. www.ie-portal.nl

IEPT20120315, HvJEU, SCF v Del Corso Beantwoording van de vierde en de vijfde vraag Voorafgaande opmerkingen 57 Met zijn vierde en vijfde vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of de kosteloze uitzending van fonogrammen in een tandartspraktijk waarin een vrij beroep wordt uitgeoefend, ten behoeve van de patiënten die deze uitzending buiten hun wil horen, een „mededeling aan het publiek” of een „beschikbaarstelling aan het publiek” in de zin van artikel 3, lid 2, sub b, van richtlijn 2001/29 vormt en of producenten van fonogrammen op grond van deze uitzending recht op een vergoeding hebben.

58 Dienaangaande zij vooraf opgemerkt dat de verwijzende rechter in de bewoordingen van deze vragen verwijst naar artikel 3, lid 2, sub b, van richtlijn 2001/29 met betrekking tot het uitsluitende recht voor producenten van fonogrammen de beschikbaarstelling voor het publiek, per draad of draadloos, van hun fonogrammen, op zodanige wijze dat de leden van het publiek op een door hen individueel gekozen plaats en tijd er toegang toe hebben, toe te staan of te verbieden.

59 Blijkens de toelichting bij het voorstel voor richtlijn 2001/29 [COM(97) 628], die steun vindt in punt 25 van de considerans van deze richtlijn, beoogt de beschikbaarstelling aan het publiek in de zin van deze bepaling „interactieve doorgiften op aanvraag” die worden gekenmerkt door het feit dat zij voor leden van het publiek op de door hen individueel gekozen plaats en tijd toegankelijk zijn.

60 Uit de verwijzingsbeslissing blijkt echter dat het hoofdgeding enkel betrekking heeft op de uitzending van muziek in een tandartspraktijk ten behoeve van de patiënten die zich daar bevinden, en niet op de interactieve doorgifte op aanvraag.

61 Uit de rechtspraak blijkt evenwel dat, teneinde de nationale rechter een nuttig antwoord te geven aan de hand waarvan hij het bij hem aanhangige geding kan beslechten, het de taak is van het Hof om in voorkomend geval de hem voorgelegde vragen te herformuleren (arresten van 4 mei 2006, Haug, C286/05, Jurispr. blz. I-4121, punt 17, en 11 maart 2008, Jager, C-420/06, Jurispr. blz. I-1315, punt 46).

62 Om de nationale rechter een dergelijk nuttig antwoord te geven, kan het Hof bovendien bepalingen van het recht van de Unie in aanmerking nemen die door de verwijzende rechter in zijn prejudiciële vragen niet zijn genoemd (arresten van 26 juni 2008, Wiedemann en Funk, C-329/06 en C-343/06, Jurispr. blz. I-4635, punt 45, en 23 november 2010, Tsakouridis, C-145/09, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 36).

63 Dienaangaande moet worden opgemerkt dat artikel 8, lid 2, van richtlijn 92/100 beoogt ervoor te zorgen dat door de gebruiker een billijke vergoeding wordt uitgekeerd aan de betrokken uitvoerende kunstenaars en aan de producenten van fonogrammen, wanneer een voor handelsdoeleinden uitgegeven fonogram of een reproductie daarvan wordt gebruikt voor uitzending via de ether of voor enigerlei mededeling aan het publiek.

Pagina 7 van 30

www.iept.nl

64 De vierde en de vijfde vraag moeten dan ook aldus worden opgevat dat in wezen wordt gevraagd of het begrip „mededeling aan het publiek” in de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn 92/100 aldus moet worden uitgelegd dat het betrekking heeft op de kosteloze uitzending van fonogrammen in een tandartspraktijk waarin een vrij beroep wordt uitgeoefend, ten behoeve van de patiënten die deze uitzending buiten hun wil horen en of producenten van fonogrammen op grond van deze uitzending recht op een vergoeding hebben.

Ontvankelijkheid 65 Del Corso stelt dat de vierde en de vijfde vraag niet-ontvankelijk zijn, aangezien hij nooit heeft erkend dat hij met zijn radiotoestel in zijn tandartspraktijk voor zijn patiënten fonogrammen uitzond waarop een uitsluitend recht rust, te meer omdat een dergelijke uitzending geenszins gebeurde tegen betaling van een toegangsticket door deze patiënten.

66 In dit verband zij eraan herinnerd dat het niet aan het Hof, maar aan de nationale rechter staat om de aan het hoofdgeding ten grondslag liggende feiten vast te stellen en daaruit de consequenties te trekken voor de door hem te geven beslissing (zie arresten van 16 september 1999, WWF e.a., C-435/97, Jurispr. blz. I5613, punt 32 en 11 november 2010, Danosa, C232/09, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 33).

67 In het kader van de bevoegdheidsverdeling tussen de rechterlijke instanties van de Unie en de nationale rechterlijke instanties staat het immers in beginsel aan de nationale rechterlijke instantie om te onderzoeken of in de bij haar aanhangige zaak aan de feitelijke voorwaarden voor toepasselijkheid van een Unierechtelijke norm is voldaan en kan het Hof in zijn uitspraak op een verzoek om een prejudiciële beslissing in voorkomend geval preciseringen geven teneinde de nationale rechterlijke instantie bij haar uitlegging te leiden (zie in die zin arresten van 4 juli 2000, Haim, C424/97, Jurispr. blz. I-5123, punt 58 en 4 juni 2009, Vatsouras en Koupatantze, C-22/08 en C-23/08, Jurispr. blz. I-4585, punt 23).

68 Blijkens de verwijzingsbeslissing zijn de vierde en de vijfde vraag in het onderhavige geval gebaseerd op de feitelijke veronderstelling dat Del Corso voor zijn patiënten fonogrammen uitzond waarop een uitsluitend recht rust.

69 Bijgevolg moeten deze vragen ontvankelijk worden verklaard en worden onderzocht uitgaande van het door de verwijzende rechter uiteengezette feitelijke kader.

Ten gronde 70 Vooraf zij opgemerkt dat het begrip „mededeling aan het publiek” niet enkel voorkomt in artikel 8, lid 2, van richtlijn 92/100, de in het hoofdgeding relevante bepaling, maar ook in artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 en tevens in, met name, artikel 12 van het Verdrag van Rome, artikel 15 van het WPPT en artikel 14, lid 1, van de TRIPs-overeenkomst.

71 Zoals blijkt uit punt 55 van het onderhavige arrest, moet het begrip „mededeling aan het publiek” worden uitgelegd tegen de achtergrond van de in het www.ie-portal.nl

IEPT20120315, HvJEU, SCF v Del Corso Verdrag van Rome, de TRIPs-overeenkomst en het WPPT opgenomen overeenstemmende begrippen en op een wijze dat het verenigbaar blijft met deze verdragen, tevens rekening houdend met de context waarin dergelijke begrippen passen en met het door deze verdragsbepalingen beoogde doel.

72 Volgens artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 voorzien de lidstaten ten behoeve van auteurs in het uitsluitende recht, de mededeling van hun werken aan het publiek, per draad of draadloos, met inbegrip van de beschikbaarstelling van hun werken voor het publiek op zodanige wijze dat deze voor leden van het publiek op een door hen individueel gekozen plaats en tijd toegankelijk zijn, toe te staan of te verbieden. Deze bepaling is gebaseerd op artikel 8 van het WCT, dat zij nagenoeg letterlijk overneemt.

73 Artikel 8, lid 2, van richtlijn 92/100 verplicht de lidstaten een recht in te stellen om ervoor te zorgen dat een enkele billijke vergoeding wordt uitgekeerd door de gebruiker, wanneer een voor handelsdoeleinden uitgegeven fonogram of een reproductie daarvan wordt gebruikt voor uitzending via de ether of voor enigerlei mededeling aan het publiek, en dat deze vergoeding wordt verdeeld tussen de betrokken uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen. Bij gebreke van overeenstemming tussen uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen kunnen de lidstaten bepalen volgens welke voorwaarden deze vergoeding tussen beide partijen wordt verdeeld. Deze bepaling is gebaseerd op artikel 12 van het verdrag van Rome, dat zij tevens nagenoeg letterlijk overneemt (zie arrest van 6 februari 2003, SENA, C-245/00, Jurispr. blz. I-1251, punt 35).

74 Uit de vergelijking van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 en artikel 8, lid 2, van richtlijn 92/100 vloeit voort dat het begrip „mededeling aan het publiek” in de zin van deze bepalingen in een verschillende context wordt gebruikt en weliswaar gelijksoortige, maar gedeeltelijk uiteenlopende doelstellingen beoogt.

75 Auteurs beschikken krachtens artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 immers over een recht van preventieve aard om te interveniëren tussen eventuele gebruikers van hun werk en de mededeling aan het publiek die deze gebruikers overwegen te doen, teneinde deze mededeling te verbieden. Uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen beschikken krachtens artikel 8, lid 2, van richtlijn 92/100 daarentegen over een recht van vergoedende aard dat niet kan worden uitgeoefend alvorens een voor handelsdoeleinden openbaar gemaakt fonogram of een reproductie ervan door een gebruiker wordt of reeds is gebruikt voor een mededeling aan het publiek.

76 Wat in het bijzonder artikel 8, lid 2, van richtlijn 92/100 betreft, volgt daaruit dat deze bepaling een geïndividualiseerde beoordeling van het begrip mededeling aan het publiek inhoudt. Dit geldt ook voor de identiteit van de gebruiker en voor het gebruik van het betrokken fonogram.

Pagina 8 van 30

www.iept.nl

77 Aangezien artikel 8, lid 2, van richtlijn 92/100 wordt uitgeoefend in geval van gebruik van het werk, blijkt bijgevolg bovendien dat het in deze bepaling bedoelde recht een in wezen economisch recht is.

78 Om te beoordelen of een gebruiker een mededeling aan het publiek in de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn 92/100 verricht, moeten aldus de situatie van een specifieke gebruiker en die van alle personen aan wie hij de auteursrechtelijk beschermde fonogrammen meedeelt, worden beoordeeld volgens de geïndividualiseerde benadering waarvan sprake in punt 76 van het onderhavige arrest.

79 Bij een dergelijke beoordeling is het van belang rekening te houden met meerdere niet-autonome en onderling afhankelijke bijkomende criteria.

Bijgevolg moeten zij zowel individueel als in hun onderling verband worden toegepast, waarbij deze criteria in verschillende concrete situaties met een zeer wisselende intensiteit een rol kunnen spelen.

80 Derhalve moet de nationale rechter de gegeven situatie in globo beoordelen.

81 In dit verband dient erop te worden gewezen dat het Hof reeds bepaalde criteria heeft uitgewerkt in de iets andere context van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29.

82 In de eerste plaats heeft het Hof reeds de niet te negeren rol van de gebruiker benadrukt. Zo heeft het met betrekking tot een exploitant van een hotel en een café-restaurant geoordeeld dat hij een mededeling in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 verricht wanneer hij, met volledige kennis van de gevolgen van zijn gedrag, intervenieert om zijn klanten toegang te verlenen tot een uitzending die het beschermde werk bevat. Zonder zijn interventie zouden deze klanten, hoewel zij zich fysiek in het ontvangstgebied van die uitzending bevinden, immers in beginsel het uitgezonden werk niet kunnen horen (zie in die zin arrest SGAE, reeds aangehaald, punt 42 en arrest van 4 oktober 2011, Football Association Premier League e.a., C-403/08 en C-429/08, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 195).

83 In de tweede plaats heeft het Hof reeds een aantal aan het begrip publiek inherente aspecten verduidelijkt.

84 Het „publiek” in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 ziet – aldus het Hof – op een onbepaald aantal potentiële luisteraars of kijkers en impliceert overigens een vrij groot aantal personen (zie in die zin arresten van 2 juni 2005, Mediakabel, C89/04, Jurispr. blz. I-4891, punt 30; 14 juli 2005, Lagardère Active Broadcast, C-192/04, Jurispr. blz.

I-7199, punt 31 en SGAE, reeds aangehaald, punten 37 en 38).

85 Wat allereerst de „onbepaaldheid” van het publiek betreft, is het van belang erop te wijzen dat het erom gaat „een werk [...] op elke passende wijze waarneembaar [te] maken voor personen in het algemeen, met andere woorden, niet beperkt tot specifieke individuen die tot een bepaalde private groep behoren” overeenkomstig de omschrijving van het begrip „mededeling aan het publiek” in de WIPOwww.ie-portal.nl

IEPT20120315, HvJEU, SCF v Del Corso woordenlijst, die, hoewel zij geen bindende rechtskracht heeft, bijdraagt aan de uitlegging van het begrip publiek.

86 Wat vervolgens het criterium „een vrij groot aantal personen” betreft, heeft dit tot doel erop te wijzen dat het begrip publiek een zekere deminimisdrempel inhoudt, waardoor een te klein of zelfs onbeduidend aantal personen niet onder dit begrip valt.

87 Om dit aantal te bepalen heeft het Hof rekening gehouden met de cumulatieve gevolgen van de beschikbaarstelling van werken aan de potentiële luisteraars of kijkers (zie arrest SGAE, reeds aangehaald, punt 39). In dit opzicht is het niet enkel relevant te weten hoeveel personen tegelijk toegang hebben tot hetzelfde werk, maar ook hoeveel personen er opeenvolgend toegang toe hebben.

88 In de derde plaats heeft het Hof in punt 204 van het arrest Football Association Premier League e.a., reeds aangehaald, geoordeeld dat het winstoogmerk van een mededeling aan het publiek in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 relevant is.

89 Dit geldt a fortiori met betrekking tot het in artikel 8, lid 2, van richtlijn 92/100 bedoelde recht op een billijke vergoeding aangezien dit een in wezen economisch recht is.

90 Meer in het bijzonder heeft het Hof reeds geoordeeld dat de interventie van de hotelexploitant die tot doel heeft aan zijn klanten toegang tot een uitgezonden werk te verschaffen, moet worden beschouwd als een extra dienst die wordt verleend om er een bepaald voordeel uit te trekken, aangezien deze dienstverlening een invloed heeft op de standing van het hotel en dus op de prijs van de kamers. Naar analogie heeft het Hof geoordeeld dat de vertoning van uitgezonden werken door de exploitant van een caférestaurant gebeurt met het doel en in staat kan zijn om gevolgen te hebben voor het aantal bezoekers van die horecagelegenheid en uiteindelijk voor de financiële resultaten ervan (zie in die zin reeds aangehaalde arresten, SGAE, punt 44 en Football Association Premier League e.a., punt 205).

91 Aldus wordt verondersteld dat het publiek waaraan de mededeling wordt verricht, door de gebruiker als doelgroep is gekozen en bovendien op één of andere manier ontvankelijk is voor zijn mededeling en deze niet toevallig „opvangt”.

92 Aan de hand van deze criteria moet worden beoordeeld of in een zaak als die in het hoofdgeding, een tandarts die als achtergrondmuziek fonogrammen uitzendt in aanwezigheid van zijn patiënten, een mededeling aan het publiek in de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn 92/100 verricht.

93 Hoewel het in beginsel aan de nationale rechterlijke instanties staat om te bepalen of dit in een concreet geval zo is en om alle definitieve feitelijke vaststellingen dienaangaande te doen, zoals in punt 80 van het onderhavige arrest is uiteengezet, moet worden vastgesteld dat het Hof aangaande het hoofdgeding beschikt over alle elementen die nodig zijn om te

Pagina 9 van 30

www.iept.nl

beoordelen of er sprake is van een dergelijke mededeling aan het publiek.

94 Allereerst dient te worden opgemerkt dat zoals in de zaken die hebben geleid tot de reeds aangehaalde arresten SGAE en Football Association Premier League e.a., de patiënten van een tandarts, hoewel zij zich binnen het ontvangstgebied van het dragersignaal van de fonogrammen bevinden, deze fonogrammen slechts kunnen horen omdat de tandarts dit doelbewust mogelijk heeft gemaakt. Bijgevolg moet worden aangenomen dat deze tandarts welbewust intervenieert in de uitzending van deze fonogrammen.

95 Wat vervolgens de patiënten van een tandarts als die in het hoofdgeding betreft, is het van belang erop te wijzen dat zij normaliter een geheel van personen vormen waarvan de samenstelling grotendeels stabiel is en dat zij dus een bepaald geheel van potentiële luisteraars uitmaken, aangezien andere personen in beginsel geen toegang hebben tot de zorgverlening van deze tandarts. Bijgevolg gaat het niet om „personen in het algemeen”, anders dan de in punt 85 van het onderhavige arrest gegeven omschrijving.

96 Daarenboven moet aangaande het aantal personen voor wie hetzelfde fonogram door de tandarts hoorbaar wordt gemaakt, in lijn met wat in punt 84 van het onderhavige arrest is uiteengezet, worden vastgesteld dat het aantal personen vrij beperkt en zelfs onbeduidend is in het geval van patiënten van een tandarts, aangezien de kring van personen die tegelijk in zijn kabinet aanwezig zijn, doorgaans zeer beperkt is. Zo de patiënten op elkaar volgen, neemt dit bovendien niet weg dat deze beurtelings aanwezige patiënten in de regel niet dezelfde fonogrammen, met name de via de radio uitgezonden fonogrammen, horen.

97 Ten slotte kan niet worden betwist dat, in een situatie als die in het hoofdgeding, een tandarts die als achtergrondmuziek fonogrammen uitzendt in aanwezigheid van zijn patiënten, louter wegens deze uitzending redelijkerwijs niet kan verwachten dat het aantal patiënten van zijn praktijk zal toenemen, of dat hij de prijs van de zorgverlening zal kunnen verhogen.

Bijgevolg kan een dergelijke uitzending op zich geen invloed hebben op de inkomsten van deze tandarts.

98 De patiënten van een tandarts gaan immers uitsluitend voor tandverzorging naar een tandartspraktijk en daarbij is een uitzending van fonogrammen geen aan tandverzorging inherent aspect.

Zij horen toevallig en buiten hun wil bepaalde fonogrammen, afhankelijk van hun aankomsttijdstip in de praktijk en hun wachttijd alsook van de aard van de behandeling. In deze omstandigheden kan niet worden verondersteld dat de normale kring van patiënten van een tandarts ontvankelijk is voor de betrokken uitzending.

99 Bijgevolg vertoont een dergelijke uitzending geen winstoogmerk, zodat niet is voldaan aan het in punt 90 van dit arrest vermelde criterium.

100 Uit de voorgaande overwegingen vloeit voort dat een tandarts als die in het hoofdgeding, die in zijn praktijk kosteloos fonogrammen uitzendt ten behoeve van zijn patiënten die deze uitzending buiten hun wil www.ie-portal.nl

IEPT20120315, HvJEU, SCF v Del Corso horen, geen „mededeling aan het publiek” in de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn 92/100 verricht.

101 Hieruit volgt dat in een situatie als die in het hoofdgeding niet is voldaan aan de in artikel 8, lid 2, van richtlijn 92/100 opgelegde voorwaarde voor betaling van een billijke vergoeding door de gebruiker, namelijk dat deze gebruiker een „mededeling aan het publiek” in de zin van deze bepaling verricht.

102 Daarom moet op de vierde en de vijfde vraag worden geantwoord dat het begrip „mededeling aan het publiek” in de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn 92/100 aldus moet worden uitgelegd dat het geen betrekking heeft op de kosteloze uitzending van fonogrammen in een tandartspraktijk als die in het hoofdgeding, waarin een vrij beroep wordt uitgeoefend, ten behoeve van de patiënten die deze uitzending buiten hun wil horen. Bijgevolg hebben producenten van fonogrammen op grond van een dergelijke uitzending geen recht op een vergoeding.

Kosten 103 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Derde kamer) verklaart voor recht: 1) De bepalingen van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom, als bijlage 1 C gehecht aan de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), ondertekend te Marrakech op 15 april 1994 en goedgekeurd bij besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994 betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap voor wat betreft de onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, van de uit de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguay-Ronde (1986-1994) voortvloeiende overeenkomsten, en van het Verdrag van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (WIPO) inzake uitvoeringen en fonogrammen van 20 december 1996 zijn toepasselijk in de rechtsorde van de Unie.

Aangezien het Internationaal Verdrag inzake de bescherming van uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en omroeporganisaties, ondertekend te Rome op 26 oktober 1961, geen deel uitmaakt van de rechtsorde van de Unie, is het in de Unie niet toepasselijk, maar heeft het er indirecte gevolgen.

Particulieren kunnen zich noch op het Verdrag van Rome, noch op de TRIPs-overeenkomst en evenmin op het WPPT rechtstreeks beroepen.

Het begrip „mededeling aan het publiek”, dat is opgenomen in richtlijnen 92/100/EEG van de Raad van 19 november 1992 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom en 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de Pagina 10 van 30

www.iept.nl

informatiemaatschappij, moet worden uitgelegd tegen de achtergrond van de in het Verdrag van Rome, de TRIPs-overeenkomst en het WPPT opgenomen overeenstemmende begrippen en op een wijze dat het daarmee verenigbaar blijft, tevens rekening houdend met de context waarin dergelijke begrippen passen en met het door de relevante verdragsbepalingen inzake intellectuele eigendom beoogde doel.

2) Het begrip „mededeling aan het publiek” in de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn 92/100 moet aldus worden uitgelegd dat het geen betrekking heeft op de kosteloze uitzending van fonogrammen in een tandartspraktijk als die in het hoofdgeding, waarin een vrij beroep wordt uitgeoefend, ten behoeve van de patiënten, die deze uitzending buiten hun wil horen.

Bijgevolg hebben producenten van fonogrammen op grond van een dergelijke uitzending geen recht op een vergoeding. ondertekeningen * Procestaal: Italiaans.

CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL V. TRSTENJAK van 29 juni 2011 (1) Zaak C-135/10 SCF Consorzio Fonografici tegen Marco Del Corso [verzoek van Corte d’appello di Turino (Italië) om een prejudiciële beslissing] „Auteursrecht en naburige rechten – Richtlijnen 92/100 en 2006/115 – Rechten van uitvoerende kunstenaars en van producenten van fonogrammen – Artikel 8, lid 2 – Mededeling aan het publiek –Indirecte mededeling van fonogrammen in het kader van radio-uitzendingen die in de wachtkamer van een tandartspraktijk worden medegedeeld – Vereiste van winstoogmerk – Billijke vergoeding” I – Inleiding 1. Zoals de uitvinding van de boekdrukkunst door Gutenberg uiteindelijk heeft geleid tot een auteursrechtelijke bescherming van geschreven werken, heeft de uitvinding van de fonograaf door Edison niet alleen de economische betekenis van de auteursrechtbescherming van muziekwerken versterkt, maar ook de weg vrijgemaakt voor de invoering van naburige rechten voor uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen. Indien gebruik wordt gemaakt van een fonogram, gaat het niet alleen om het recht van de maker op het aan het publiek meegedeelde auteursrechtelijk beschermde werk, maar ook om de naburige rechten van de uitvoerende kunstenaars en van de producenten van fonogrammen.

2. Het onderhavige prejudiciële verzoek van de Corte d’appello di Torino (hierna: „verwijzende rechter”) heeft betrekking op het recht op billijke vergoeding van artikel 8, lid 2, van richtlijn 92/100/EEG van de Raad van 19 november 1992 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom(2), respectievelijk www.ie-portal.nl

IEPT20120315, HvJEU, SCF v Del Corso van richtlijn 2006/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom (gecodificeerde versie)(3), die voor de mededeling aan het publiek van een reeds voor handelsdoeleinden uitgegeven fonogram moet worden betaald.

3. Ten eerste wil de verwijzende rechter weten of een tandarts die in zijn praktijk radio-uitzendingen hoorbaar maakt, een billijke vergoeding moet betalen voor de indirecte mededeling aan het publiek van de fonogrammen die in de radio-uitzendingen worden medegedeeld.

4. Ten tweede vraagt de verwijzende rechter of de internationaalrechtelijke regels die ten grondslag liggen aan de unierechtelijke regels betreffende het recht op billijke vergoeding, in een geding tussen particulieren rechtstreeks toepasselijk zijn en in welke relatie deze internationaalrechtelijke regels staan tot de unierechtelijke regels.

5. Deze vragen staan inhoudelijk in nauw verband met het arrest SGAE(4). In dit arrest heeft het Hof eerst vastgesteld dat er sprake is van mededeling aan het publiek in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisering van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij(5), wanneer een hotelexploitant door middel van de in de hotelkamers beschikbaar gestelde televisietoestellen een signaal verspreidt, en wel ongeacht met welke techniek het signaal wordt doorgegeven. Vervolgens heeft het Hof vastgesteld dat het privékarakter van hotelkamers niet in de weg staat aan de openbaarheid van de mededeling. In de onderhavige zaak rijst in het bijzonder de vraag of deze uitspraak, die de mededeling aan het publiek betreft van werken die auteursrechtelijk zijn beschermd krachtens artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29, toepasbaar is op het begrip „mededeling aan het publiek” in de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn 92/100 respectievelijk richtlijn 2006/115, dat betrekking heeft op de naburige rechten van uitvoerende kunstenaars en van producenten van fonogrammen.

6. Bovendien hangt de onderhavige zaak nauw samen met zaak C-162/10, Phonographic Performance, waarin ik eveneens vandaag conclusie neem. In de zaak Phonographic Performance gaat het met name om de vraag of de exploitant van een hotel of pension die op de kamers televisie- en/of radiotoestellen beschikbaar stelt waaraan hij een uitgezonden signaal doorgeeft, verplicht is een billijke vergoeding te betalen voor de indirecte mededeling aan het publiek van de fonogrammen die in de radio- en televisie-uitzendingen worden gebruikt.

II – Toepasselijk recht A – Internationaal recht 1. Verdrag van Rome 7. Artikel 12 van het Internationaal Verdrag van 26 oktober 1961 inzake de bescherming van uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en Pagina 11 van 30

www.iept.nl

omroeporganisaties (hierna: „Verdrag van Rome”)(6) bepaalt: „Indien een voor handelsdoeleinden openbaar gemaakt fonogram of een reproductie van zulk een geluidsdrager rechtstreeks wordt gebruikt voor uitzending of voor enigerlei overbrenging aan het publiek, dient door de gebruiker één enkele redelijke vergoeding te worden betaald aan de uitvoerende kunstenaars of aan de producenten van de fonogrammen of aan beiden. De nationale wetgeving kan bij het ontbreken van overeenstemming tussen deze partijen de voorwaarden inzake de verdeling van deze vergoeding bepalen.”

8. Artikel 15, lid 1, sub a, van het Verdrag van Rome bepaalt: „1. Iedere Verdragsluitende Staat kan in zijn nationale wetgeving voorzien in uitzonderingen op de door dit Verdrag gewaarborgde bescherming ten aanzien van a) privégebruik;” 9. Artikel 16, lid 1, sub a, van het Verdrag van Rome luidt: „1. Iedere Staat is, wanneer hij partij bij dit Verdrag wordt, gebonden door alle verplichtingen en geniet alle voordelen daarin bepaald. Een Staat kan evenwel te allen tijde middels een bij de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties neergelegde kennisgeving verklaren dat hij: a) wat artikel 12 betreft: (i) de bepalingen van dat artikel niet zal toepassen; (ii) de bepalingen van dat artikel niet zal toepassen ten aanzien van bepaalde soorten gebruik; (iii) wat fonogrammen betreft waarvan de producent geen onderdaan is van een andere Verdragsluitende Staat, dat artikel niet zal toepassen; (iv) wat geluidsdragers betreft waarvan de producent onderdaan is van een andere Verdragsluitende Staat, de in dat artikel voorziene bescherming zal beperken tot de mate waarin en de duur waarvoor de laatstgenoemde Staat bescherming toekent aan fonogrammen die voor het eerst zijn vastgelegd door een onderdaan van de Staat die de verklaring aflegt, het feit dat de Verdragsluitende Staat waarvan de producent onderdaan is, niet aan dezelfde gerechtigde(n) bescherming toekent als de Staat die de verklaring aflegt, wordt echter niet beschouwd als een verschil in de mate van bescherming; [...]”

10. Italië is partij bij het Verdrag van Rome, maar heeft een verklaring krachtens artikel 16, lid 1, sub a, ii), iii) en iv) afgegeven.

11. De Unie is geen partij bij het Verdrag van Rome.

Alleen staten kunnen toetreden tot dit Verdrag.

2. WPPT 12. Het WIPO-verdrag inzake uitvoeringen en fonogrammen (hierna: „WPPT”) van 20 september 1996(7) bevat internationale regels met betrekking tot de naburige rechten, die verder reiken dan het Verdrag van Rome.

13. Artikel 1 van het WPPT bepaalt: „Verhouding tot andere verdragen

www.ie-portal.nl

IEPT20120315, HvJEU, SCF v Del Corso 1. Niets in dit Verdrag houdt een afwijking in van bestaande verplichtingen die de verdragsluitende partijen met elkaar zijn aangegaan krachtens het Internationaal verdrag inzake de bescherming van uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en omroeporganisaties, tot stand gekomen te Rome op 26 oktober 1961 (hierna te noemen het ‚Verdrag van Rome’).

2. De krachtens dit verdrag toegekende bescherming laat onverlet en is op generlei wijze van invloed op de bescherming van het auteursrecht op werken van letterkunde en kunst. Derhalve mag geen bepaling van dit verdrag zo worden uitgelegd dat daardoor aan deze bescherming afbreuk zou worden gedaan.

3. Dit verdrag staat niet in verband met andere verdragen en doet geen afbreuk aan de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit andere verdragen.”

14. Artikel 2 van het WPPT, dat de begripsbepalingen regelt, bepaalt onder f en g: „Voor de toepassing van dit verdrag: f) wordt onder ‚uitzending’ verstaan de transmissie langs draadloze weg van geluiden of van beelden en geluiden of van de weergaven daarvan voor ontvangst door het publiek; g) wordt onder ‚mededeling aan het publiek’ van een uitvoering of een fonogram verstaan de overdracht aan het publiek door elk medium anders dan door uitzending, van geluiden van een uitvoering of de op een fonogram vastgelegde geluiden of weergaven van geluiden. Voor de toepassing van artikel 15 wordt onder ‚mededeling aan het publiek’ mede verstaan het voor het publiek hoorbaar maken van de op een fonogram vastgelegde geluiden of weergaven van geluiden.”

15. Hoofdstuk II van het WPPT regelt de rechten van uitvoerende kunstenaars en hoofdstuk III van het WPPT de rechten van producenten van fonogrammen.

Hoofdstuk IV van het WPPT bevat gemeenschappelijke bepalingen voor uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen. Artikel 15 van het WPPT, dat in dit hoofdstuk staat, betreft het recht op vergoeding voor uitzending en mededeling aan het publiek; het bepaalt: „1. Uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen hebben recht op één enkele billijke vergoeding voor het directe of indirecte gebruik van voor commerciële doeleinden gepubliceerde fonogrammen ten behoeve van uitzending of enigerlei mededeling aan het publiek.

2. De verdragsluitende partijen kunnen in hun nationale wetgeving bepalen dat de enkele billijke vergoeding door de gebruiker is verschuldigd aan de uitvoerend kunstenaar, aan de producent van een fonogram of aan beiden. De verdragsluitende partijen kunnen in hun nationale wetgeving de voorwaarden bepalen volgens welke uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen de enkele billijke vergoeding verdelen wanneer hierover geen overeenstemming tussen de uitvoerend kunstenaar en de producent van fonogrammen is bereikt.

Pagina 12 van 30

www.iept.nl

3. Iedere verdragsluitende partij kan in een bij de directeur-generaal van de WIPO nedergelegde kennisgeving verklaren dat zij de bepalingen van lid 1 slechts ten aanzien van bepaalde vormen van gebruik zal toepassen, of dat zij toepassing hiervan op een andere wijze zal beperken, of dat zij deze bepalingen in het geheel niet zal toepassen.

4. Voor de toepassing van dit artikel worden fonogrammen die per draad of langs draadloze weg aan het publiek beschikbaar worden gesteld op zodanig wijze dat deze voor leden van het publiek toegankelijk zijn vanaf een door hen gekozen plaats en op een door hen gekozen tijdstip, geacht voor commerciële doeleinden te zijn gepubliceerd.”

16. Artikel 16 van het WPPT, met het opschrift „Beperkingen en uitzonderingen”, bepaalt: „1. De verdragsluitende partijen kunnen in hun nationale wetgeving voorzien in soortgelijke beperkingen of uitzonderingen ten aanzien van de bescherming van uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen als waarin zij in hun nationale wetgeving voorzien in verband met de bescherming van het auteursrecht op werken van letterkunde en kunst.

2. De verdragsluitende partijen begrenzen alle beperkingen van of uitzonderingen op de rechten waarin dit verdrag voorziet tot bepaalde speciale gevallen die geen afbreuk doen aan een normale exploitatie van de uitvoering of het fonogram en die niet op ongerechtvaardigde wijze schade toebrengen aan de rechtmatige belangen van de uitvoerend kunstenaar of de producent van het fonogram.”

17. Krachtens artikel 23, lid 1, van het WPPT zijn de verdragsluitende partijen verplicht de noodzakelijke maatregelen te nemen, overeenkomstig hun wetgeving, teneinde de toepassing van dit verdrag te verzekeren.

18. Italië en de Unie zijn partijen bij het WPPT. Noch Italië noch de Unie heeft een verklaring krachtens artikel 15, lid 3, van het WPPT afgegeven.

3. TRIPs 19. Artikel 14 van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom(8) (hierna: „TRIPs”), dat de bescherming van uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen (geluidsopnamen) en omroeporganisaties regelt, bepaalt: „1. Met betrekking tot een vastlegging van hun uitvoering op een fonogram hebben uitvoerende kunstenaars de mogelijkheid de volgende handelingen te beletten, wanneer deze worden verricht zonder hun toestemming: de vastlegging van hun niet vastgelegde uitvoering en de reproductie van deze vastlegging.

Uitvoerende kunstenaars hebben ook de mogelijkheid de volgende handelingen te beletten, wanneer deze worden verricht zonder hun toestemming: de uitzending langs draadloze weg en de overbrenging aan het publiek van de rechtstreekse uitzending van de uitvoering.

2. Producenten van fonogrammen genieten het recht de directe of indirecte reproductie van hun fonogrammen toe te staan of te verbieden. www.ie-portal.nl

IEPT20120315, HvJEU, SCF v Del Corso [...]

6. Een Lid kan, met betrekking tot de krachtens het eerste tot en met het derde lid verleende rechten, voorzien in voorwaarden, beperkingen, uitzonderingen en voorbehouden, voor zover toegestaan door het Verdrag van Rome. De bepalingen van artikel 18 van de Berner Conventie (1971) zijn evenwel ook van overeenkomstige toepassing op de rechten van uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen met betrekking tot fonogrammen.”

B – Recht van de Unie(9) 1. Richtlijn 92/100 20. De vijfde, de zevende tot en met de tiende, de vijftiende tot en met de zeventiende en de twintigste alinea van de considerans van richtlijn 92/100 luiden als volgt: „[...]

(5) Overwegende dat de doeltreffende bescherming, door middel van verhuur- en uitleenrechten, van auteursrechtelijk beschermde werken en van door naburige rechten beschermde zaken, alsook de bescherming van door naburige rechten beschermde zaken door middel van het vastleggings-, het reproductie-, het distributierecht, het recht tot uitzending en mededeling aan het publiek bijgevolg voor de economische en culturele ontwikkeling van de Gemeenschap van fundamenteel belang kunnen worden geacht. [...]

(7) Overwegende dat het creatieve en artistieke werk van auteurs en uitvoerende kunstenaars een passend inkomen noodzakelijk maakt als basis voor verder creatief en artistiek werk en dat de investeringen die met name voor de productie van fonogrammen en films vereist zijn, bijzonder hoog en riskant zijn en dat de mogelijkheid om dit inkomen veilig te stellen en deze investering terug te verdienen, alleen daadwerkelijk kan worden gegarandeerd door een passende juridische bescherming van de betrokken rechthebbenden. (8) Overwegende dat deze scheppende, artistieke en ondernemersactiviteiten grotendeels door zelfstandigen worden verricht; dat het verrichten van dergelijke activiteiten moet worden vergemakkelijkt door een geharmoniseerde rechtsbescherming in de Gemeenschap.

(9) Overwegende dat, in zoverre het bij deze activiteiten in hoofdzaak om diensten gaat, het verrichten hiervan evenzeer dient te worden vergemakkelijkt door in de Gemeenschap een geharmoniseerd wettelijk kader tot stand te brengen.

(10) Overwegende dat de wetgeving van de lidstaten zodanig moet worden geharmoniseerd, dat zij niet in strijd komt met internationale verdragen waarop de wetten betreffende het auteursrecht en de naburige rechten van vele lidstaten zijn gebaseerd. [...]

(15) Overwegende dat een regeling moet worden ingevoerd die een niet voor afstand vatbaar recht op een billijke vergoeding waarborgt aan auteurs en uitvoerende kunstenaars, die de mogelijkheid moeten behouden om het beheer van dit recht toe te vertrouwen Pagina 13 van 30

www.iept.nl

aan maatschappijen voor collectieve belangenbehartiging die hen vertegenwoordigen.

(16) Overwegende dat deze billijke vergoeding uitgekeerd kan worden op basis van een of meer betalingen op ongeacht welk moment, bij het sluiten van het contract of later.

(17) Overwegende dat bij deze billijke vergoeding rekening dient te worden gehouden met het belang van de bijdrage van de betrokken auteurs en uitvoerende kunstenaars aan de productie en de exploitatie van het fonogram of de film. [...]

(20) Overwegende dat de lidstaten kunnen voorzien in een verder reikende bescherming van houders van naburige rechten dan op grond van artikel 8 van deze richtlijn vereist is. [...]”

21. Artikel 8 van richtlijn 92/100, met het opschrift „Uitzending en mededeling aan het publiek”, bepaalt: „1. De lidstaten kennen uitvoerende kunstenaars het uitsluitende recht toe, het uitzenden via de ether en het mededelen aan het publiek van hun uitvoeringen toe te staan of te verbieden, behalve wanneer de uitvoering op zichzelf reeds een uitzending is of aan de hand van een vastlegging is vervaardigd.

2. De lidstaten stellen een recht in om ervoor te zorgen dat een enkele billijke vergoeding wordt uitgekeerd door de gebruiker, wanneer een voor handelsdoeleinden uitgegeven fonogram of een reproductie daarvan wordt gebruikt voor uitzending via de ether of voor enigerlei mededeling aan het publiek, en dat deze vergoeding wordt verdeeld tussen de betrokken uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen. Bij gebreke van overeenstemming tussen uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen kunnen de lidstaten bepalen volgens welke voorwaarden deze vergoeding tussen beide partijen wordt verdeeld.

3. De lidstaten kennen omroeporganisaties het uitsluitende recht toe om heruitzending van hun uitzendingen via de ether en de mededeling aan het publiek van hun uitzendingen toe te staan of te verbieden, indien deze mededeling plaatsvindt op plaatsen die tegen betaling van een toegangsprijs voor het publiek toegankelijk zijn.”

22. Artikel 10 van richtlijn 92/100 bepaalt: „Beperkingen op de rechten 1. De lidstaten kunnen op de in hoofdstuk II genoemde rechten beperkingen stellen ten aanzien van: a) privégebruik; [...]

2. Onverminderd lid 1 kan elke lidstaat op de bescherming van uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen, omroeporganisaties en producenten van de eerste vastleggingen van films, dezelfde beperkingen stellen als op de auteursrechtelijke bescherming van werken van letterkunde en kunst.

Dwanglicenties mogen evenwel slechts worden toegekend in zoverre deze met het Verdrag van Rome verenigbaar zijn.

www.ie-portal.nl

IEPT20120315, HvJEU, SCF v Del Corso 3. Lid 1, sub a, geldt onverminderd bestaande of toekomstige wetgeving betreffende de vergoeding voor de reproductie voor privégebruik.”

2. Richtlijn 2006/115 23. Richtlijn 2006/115 heeft richtlijn 92/100 geconsolideerd. De punten 3, 5 tot en met 7, 12, 13 en 16 van de considerans van richtlijn 2006/15 luiden als volgt: „(3) De doeltreffende bescherming, door middel van verhuur- en uitleenrechten, van auteursrechtelijk beschermde werken en van door naburige rechten beschermde zaken, alsook de bescherming van door naburige rechten beschermde zaken door middel van het vastleggingsrecht, het distributierecht en het recht tot uitzending en mededeling aan het publiek kunnen bijgevolg voor de economische en culturele ontwikkeling van de Gemeenschap van fundamenteel belang worden geacht. [...]

(5) Het creatieve en artistieke werk van auteurs en uitvoerende kunstenaars maakt een passend inkomen noodzakelijk als basis voor verder creatief en artistiek werk en de investeringen die met name voor de productie van fonogrammen en films vereist zijn, zijn bijzonder hoog en riskant en de mogelijkheid om dit inkomen veilig te stellen en deze investering terug te verdienen, kan alleen daadwerkelijk worden gegarandeerd door een passende juridische bescherming van de betrokken rechthebbenden.

(6) Deze scheppende, artistieke en ondernemersactiviteiten worden grotendeels door zelfstandigen verricht; het verrichten van dergelijke activiteiten moet worden vergemakkelijkt door een geharmoniseerde rechtsbescherming in de Gemeenschap. In zoverre het bij deze activiteiten in hoofdzaak om diensten gaat, dient het verrichten hiervan evenzeer te worden vergemakkelijkt door in de Gemeenschap een geharmoniseerd wettelijk kader tot stand te brengen.

(7) De wetgeving van de lidstaten moet zodanig worden geharmoniseerd, dat zij niet in strijd komt met internationale verdragen waarop de wetten betreffende het auteursrecht en de naburige rechten van vele lidstaten zijn gebaseerd. [...]

(12) Een regeling moet worden ingevoerd die een niet voor afstand vatbaar recht op een billijke vergoeding waarborgt aan auteurs en uitvoerende kunstenaars die de mogelijkheid moeten behouden om het beheer van dit recht toe te vertrouwen aan maatschappijen voor collectieve belangenbehartiging die hen vertegenwoordigen.

(13) Deze billijke vergoeding kan uitgekeerd worden op basis van een of meer betalingen op ongeacht welk moment, bij het sluiten van het contract of later.

Rekening dient te worden gehouden met het belang van de bijdrage van de betrokken auteurs en uitvoerende kunstenaars aan de productie en de exploitatie van het fonogram of de film. [...]

Pagina 14 van 30

www.iept.nl

(16) De lidstaten moeten kunnen voorzien in een verderreikende bescherming van houders van naburige rechten dan op grond van de bepalingen van deze richtlijn betreffende uitzending en mededeling aan het publiek vereist is.”

24. Hoofdstuk II van de richtlijn regelt de naburige rechten. Artikel 8 van de richtlijn, dat betrekking heeft op „Uitzending en mededeling aan het publiek”, bepaalt: „1. De lidstaten kennen uitvoerende kunstenaars het uitsluitende recht toe, het uitzenden via de ether en het mededelen aan het publiek van hun uitvoeringen toe te staan of te verbieden, behalve wanneer de uitvoering op zichzelf reeds een uitzending is of aan de hand van een vastlegging is vervaardigd.

2. De lidstaten stellen een recht in om ervoor te zorgen dat een enkele billijke vergoeding wordt uitgekeerd door de gebruiker, wanneer een voor handelsdoeleinden uitgegeven fonogram of een reproductie daarvan wordt gebruikt voor uitzending via de ether of voor enigerlei mededeling aan het publiek, en dat deze vergoeding wordt verdeeld tussen de betrokken uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen. Bij gebreke van overeenstemming tussen uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen kunnen de lidstaten bepalen volgens welke voorwaarden deze vergoeding tussen beide partijen wordt verdeeld.

3. De lidstaten kennen omroeporganisaties het uitsluitende recht toe om heruitzending van hun uitzendingen via de ether en de mededeling aan het publiek van hun uitzendingen toe te staan of te verbieden, indien deze mededeling plaatsvindt op plaatsen die tegen betaling van een toegangsprijs voor het publiek toegankelijk zijn.”

25. Artikel 10 van de richtlijn, met als opschrift „Beperkingen op de rechten”, luidt als volgt: „1. De lidstaten kunnen op de in dit hoofdstuk genoemde rechten beperkingen stellen ten aanzien van: a) privégebruik; [...]

2. Onverminderd lid 1 kan elke lidstaat op de bescherming van uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen, omroeporganisaties en producenten van de eerste vastleggingen van films, dezelfde beperkingen stellen als op de auteursrechtelijke bescherming van werken van letterkunde en kunst.

Dwanglicenties mogen evenwel slechts worden toegekend in zoverre deze met het Verdrag van Rome verenigbaar zijn.

3. De in de leden 1 en 2 bedoelde beperkingen mogen slechts in bepaalde bijzondere gevallen worden toegepast, mits daarbij geen afbreuk wordt gedaan aan de normale exploitatie van werken of ander materiaal en de wettige belangen van de rechthebbenden niet onredelijk worden geschaad.”

26. Artikel 14 van de richtlijn heeft als opschrift „Intrekking” en bepaalt: „Richtlijn 92/100/EEG wordt ingetrokken, onverminderd de verplichtingen van de lidstaten met betrekking tot de in bijlage I, deel B, genoemde www.ie-portal.nl

IEPT20120315, HvJEU, SCF v Del Corso termijnen voor omzetting in nationaal recht van de aldaar genoemde richtlijnen. Verwijzingen naar de ingetrokken richtlijn gelden als verwijzingen naar de onderhavige richtlijn en worden gelezen volgens de concordantietabel in bijlage II.” 3. Richtlijn 2001/29 27. De punten 9 tot en met 12, 15, 23, 24 en 27 van de considerans van richtlijn 2001/29 luiden als volgt: „(9) Bij een harmonisatie van het auteursrecht en de naburige rechten moet steeds van een hoog beschermingsniveau worden uitgegaan, omdat die rechten van wezenlijk belang zijn voor scheppend werk. De bescherming van deze rechten draagt bij tot de instandhouding en ontwikkeling van de creativiteit in het belang van auteurs, uitvoerend kunstenaars, producenten, consumenten, cultuur, industrie en het publiek in het algemeen. De intellectuele eigendom is dan ook als een geïntegreerd deel van de eigendom erkend.

(10) Auteurs en uitvoerend kunstenaars moeten, willen zij hun scheppende en artistieke arbeid kunnen voortzetten, een passende beloning voor het gebruik van hun werk ontvangen, evenals de producenten om dat werk te kunnen financieren. De productie van fonogrammen, films en multimediaproducten, en van diensten, zoals ‚diensten-op-aanvraag’, vereist aanzienlijke investeringen.

Een adequate rechtsbescherming van de intellectuele eigendomsrechten is noodzakelijk om de mogelijkheid tot het verkrijgen van een dergelijke beloning en de mogelijkheid van een behoorlijk rendement van dergelijke investeringen te waarborgen.

(11) Een strikt, doelmatig systeem tot bescherming van de auteursrechten en naburige rechten is een van de voornaamste instrumenten om ervoor te zorgen dat de Europese culturele creativiteit en productie over de nodige middelen beschikken en om de scheppend en uitvoerend kunstenaars in staat te stellen hun autonomie en waardigheid te bewaren.

(12) Een adequate bescherming van onder het auteursrecht vallende werken en onder naburige rechten vallend materiaal is ook uit cultureel oogpunt van groot belang. De Gemeenschap dient volgens artikel 151 van het Verdrag bij haar optreden rekening te houden met de culturele aspecten. [...]

(15) De diplomatieke conferentie die in december 1996 is gehouden onder de auspiciën van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (WIPO), heeft geleid tot de aanneming van twee nieuwe verdragen, het Verdrag van de WIPO inzake het auteursrecht en het Verdrag van de WIPO inzake uitvoeringen en fonogrammen, die respectievelijk betrekking hebben op de bescherming van auteurs en de bescherming van uitvoerend kunstenaars en producenten van fonogrammen. Deze verdragen zorgen voor een belangrijke actualisering van de internationale bescherming van het auteursrecht en de naburige rechten, niet in de laatste plaats wat de zogenoemde ‚digitale agenda’ betreft, en voor een verbetering van de middelen om over de gehele wereld de piraterij te Pagina 15 van 30

www.iept.nl

bestrijden. De Gemeenschap en een meerderheid van de lidstaten hebben de verdragen reeds ondertekend en de voorbereidingen voor de ratificatie van de verdragen door de Gemeenschap en de lidstaten zijn gaande. Met deze richtlijn wordt onder meer ook beoogd een aantal van de nieuwe internationale verplichtingen na te komen. [...]

(23) Deze richtlijn moet het recht van de auteur van mededeling van werken aan het publiek verder harmoniseren. Aan dit recht moet een ruime betekenis worden gegeven die iedere mededeling omvat die aan niet op de plaats van oorsprong van de mededeling aanwezig publiek wordt gedaan. Dit recht dient zich uit te strekken tot elke dergelijke doorgifte of wederdoorgifte van een werk aan het publiek, per draad of draadloos, met inbegrip van uitzending. Dit recht heeft geen betrekking op enige andere handeling.

(24) Het in artikel 3, lid 2, bedoelde recht van beschikbaarstelling voor het publiek, van in artikel 3, lid 2, bedoeld materiaal wordt geacht alle handelingen te bestrijken waarbij zulk materiaal beschikbaar wordt gesteld voor niet op de plaats van oorsprong van de beschikbaarstelling aanwezige leden van het publiek, en geen andere handelingen te bestrijken. [...]

(27) De beschikbaarstelling van fysieke faciliteiten om een mededeling mogelijk te maken of te verrichten is op zich geen mededeling in de zin van deze richtlijn. [...]”

28. Artikel 3, leden 1 en 2, van richtlijn 2001/29 bepaalt: „1. De lidstaten voorzien ten behoeve van auteurs in het uitsluitende recht, de mededeling van hun werken aan het publiek, per draad of draadloos, met inbegrip van de beschikbaarstelling van hun werken voor het publiek op zodanige wijze dat deze voor leden van het publiek op een door hen individueel gekozen plaats en tijd toegankelijk zijn, toe te staan of te verbieden.

2. De lidstaten voorzien ten behoeve van: a) uitvoerend kunstenaars, met betrekking tot de vastleggingen van hun uitvoeringen; b) producenten van fonogrammen, met betrekking tot hun fonogrammen; [...] d) omroeporganisaties, met betrekking tot de vastleggingen van hun uitzendingen, ongeacht of deze uitzendingen via de ether of per draad plaatsvinden, uitzendingen per kabel of satelliet daaronder begrepen, in het uitsluitende recht, de beschikbaarstelling voor het publiek, per draad of draadloos, op zodanige wijze dat de leden van het publiek op een door hen individueel gekozen plaats en tijd er toegang toe hebben, toe te staan of te verbieden.”

C – Nationaal recht 29. Artikel 72 van de Italiaanse wet nr. 633 van 22 april 1941 inzake de bescherming van het auteursrecht en andere, met de uitoefening ervan verbonden rechten (hierna: „auteurswet”) bepaalt: „Onverminderd de rechten die de maker krachtens titel I toekomen, heeft de producent van fonogrammen, voor www.ie-portal.nl

IEPT20120315, HvJEU, SCF v Del Corso de duur en onder de voorwaarden bepaald in de hiernavolgende artikelen, het uitsluitend recht: a) toestemming te verlenen voor de directe of indirecte, tijdelijke of duurzame, gehele of gedeeltelijke reproductie van zijn fonogrammen, op welke wijze, in welke vorm en met welk reproductieprocédé dan ook; b) toestemming te verlenen voor de verspreiding van exemplaren van zijn fonogrammen. Het uitsluitende recht van verspreiding is in de Europese Gemeenschap alleen dan uitgeput, wanneer de eerste verkoop van de drager met het fonogram geschiedt door de producent of met diens toestemming in een lidstaat; c) toestemming te verlenen voor de verhuur en uitlening van exemplaren van zijn fonogrammen. Dit recht wordt niet uitgeput door de verkoop van de exemplaren of de verspreiding ervan in welke vorm dan ook; d) toestemming te verlenen voor de beschikbaarstelling van zijn fonogrammen aan het publiek op zodanige wijze dat zij voor leden van het publiek op een door hen individueel gekozen plaats en tijdstip toegankelijk zijn. Dit recht wordt niet uitgeput door enige handeling waardoor zij beschikbaar worden gesteld aan het publiek.”

30. Artikel 73 (zoals laatstelijk gewijzigd bij artikel 12, lid 1, van decreto legislativo nr. 68 van 9 april 2003) van deze wet bepaalt: „1. De producent van fonogrammen en de uitvoerende kunstenaars van de uitvoering die in de fonogrammen is vastgelegd of gereproduceerd, hebben, ongeacht de hun toekomende rechten van verspreiding, verhuur en uitlening, recht op een vergoeding voor het gebruik met winstoogmerk van de fonogrammen door middel van cinematografische werken, radio- en televisieuitzending, daaronder begrepen de mededeling aan het publiek via satelliet, op openbare dansfeesten, in openbare gelegenheden en in verband met welk ander openbaar gebruik van de fonogrammen ook. De uitoefening van dit recht komt toe aan de producent, die de vergoeding deelt met de betrokken uitvoerende kunstenaars [...]”

31. Het daaropvolgende artikel 73bis van de auteurswet (ingevoerd bij artikel 9, lid 1, decreto legislativo nr.

685 van 16 november 1994) bepaalt: „Ook wanneer het in artikel 73 bedoelde gebruik geen winstoogmerk heeft, hebben de uitvoerende kunstenaars en de producent van het gebruikte fonogram recht op een billijke vergoeding.”

III – Feiten, procesverloop voor de nationale rechter en prejudiciële vragen 32. Società Consortile Fonografici (hierna: „SCF”) is een organisatie voor collectief beheer van auteursrechten in Italië en daarbuiten. Zij vertegenwoordigt de uitvoerende kunstenaars en de producenten van fonogrammen.

33. Als organisatie die in Italië en daarbuiten de rechten van de aangesloten producenten van fonogrammen beheert, int en verdeelt, verricht SCF met name de volgende activiteiten: a) inning van de vergoedingen voor het gebruik, met winstoogmerk, van door middel van radio of televisie Pagina 16 van 30

www.iept.nl

uitgezonden fonogrammen, met inbegrip van de mededeling aan het publiek via satelliet, van cinematografische werken, op openbare dansfeesten, in openbare gelegenheden of in verband met welk ander gebruik ook, b) inning van de vergoedingen voor een gebruik zonder winstoogmerk, c) uitoefening van het recht toestemming te verlenen voor heruitzending van fonogrammen via kabel, en d) uitoefening van het recht van reproductie van fonogrammen.

34. SCF heeft onderhandelingen gevoerd met de Associazione Dentisti Italiani (de beroepsorganisatie van Italiaanse tandartsen) met het oog op de sluiting van een collectieve overeenkomst over de hoogte van de billijke vergoeding in de zin van artikel 73 of 73bis van de auteurswet voor de mededeling van fonogrammen, met inbegrip van de uitzending ervan in besloten praktijkruimten met welke middelen dan ook.

35. Omdat de onderhandelingen geen resultaat opleverden, heeft SCF bij het Tribunale di Torino een vordering ingesteld tegen del Corso, tandarts, strekkende tot vaststelling dat deze in zijn particuliere tandartspraktijk in Turijn bij wijze van achtergrondgeluid fonogrammen uitzond waarop een uitsluitend recht rust, en dat voor deze activiteit, die een mededeling aan het publiek in de zin van de Italiaanse auteurswet, het internationale recht en het communautaire recht vormt, een billijke vergoeding verschuldigd is. De hoogte van de vergoeding zou in een afzonderlijke procedure worden vastgesteld. 36.

Del Marco concludeerde tot verwerping van de vordering. Hij stelde ten eerste dat SCF het auteursrecht slechts kon inroepen indien hij zelf de fonogrammen gebruikte; de fonogrammen in zijn praktijk werden echter via de radio uitgezonden.

Bijgevolg was de billijke vergoeding verschuldigd door de radiozender, voor het luisteren naar de radiouitzending zou daarentegen geen billijke vergoeding verschuldigd zijn. Ten tweede was er geen sprake van mededeling aan het publiek, omdat een particuliere tandartspraktijk niet als een openbare ruimte kan worden aangemerkt. Voor patiënten was de praktijk pas toegankelijk op afspraak.

37. Het Tribunale di Torino heeft de vordering verworpen. Naar zijn oordeel was er geen sprake van een mededeling met winstoogmerk en was de tandartspraktijk bovendien besloten en geen openbare of voor het publiek toegankelijke ruimte.

38. SCF heeft hoger beroep ingesteld bij de verwijzende rechter. Del Corso heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

39. De advocaat-generaal van de Italiaanse Republiek bij de verwijzende rechter heeft zich in de procedure gevoegd en eveneens geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

40. De verwijzende rechter is van mening dat de internationaalrechtelijke, unierechtelijke en nationale bepalingen alle voorzien in een recht van producenten van fonogrammen op een vergoeding voor het gebruik, door middel van mededeling aan het publiek, van door www.ie-portal.nl

IEPT20120315, HvJEU, SCF v Del Corso hen vervaardigde fonogrammen. Het recht op een billijke vergoeding voor een nieuwe mededeling aan het publiek wordt niet uitgesloten door en maakt geen deel uit van de billijke vergoeding die reeds door de radiozender is betaald. De aan een radiozender verleende toestemming veronderstelt weliswaar ook dat de uitzending in privé-omstandigheden kan worden beluisterd door de bezitter van een technisch ontvangstmiddel. Het gebruik in een openbare context, hetzij omdat het in een openbare gelegenheid plaatsvindt, hetzij omdat het voor een groot aantal mensen potentieel en ongedifferentieerd toegankelijk is, schept echter een toegevoegde gebruikswaarde die als zodanig afzonderlijk moet worden vergoed. Het is echter de vraag of onder het begrip mededeling aan het publiek ook de mededeling in besloten beroepsruimten zoals tandartspraktijken valt, waar de patiënt in de regel na een vooraf gemaakte afspraak toegang heeft en het radioprogramma onafhankelijk van zijn wil wordt afgespeeld.

41. Tegen deze achtergrond heeft de verwijzende rechter de volgende prejudiciële vragen gesteld: „1) Zijn het Verdrag van Rome van 26 oktober 1961 inzake naburige rechten, de TRIPs-overeenkomst (Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom) en het WIPO-verdrag (World Intellectual Property Organization) inzake uitvoeringen en fonogrammen (WPPT) rechtstreeks toepasselijk in de communautaire rechtsorde?

2) Werken de voornoemde regelingen van eenvormig internationaal recht eveneens rechtstreeks tussen particulieren?

3) Komt het begrip ‚mededeling aan het publiek’ in de aangehaalde internationale verdragen overeen met het communautaire begrip in de richtlijnen 92/100/EEG en 2001/29/EG? Zo neen, welke regeling heeft dan voorrang?

4) Vormt de kosteloze uitzending van fonogrammen in besloten tandartspraktijken waarin een vrij beroep wordt uitgeoefend, ten behoeve van de patiënten, die deze uitzending onafhankelijk van hun wil genieten, een ‚mededeling aan het publiek’ of ‚beschikbaarstelling aan het publiek’ in de zin van artikel 3, lid 2, sub b, van richtlijn 2001/29/EG? 5) Hebben producenten van fonogrammen op grond van deze uitzending recht op een vergoeding?”

IV – Procesverloop voor het Hof 42. Het verzoek om een prejudiciële beslissing is bij de griffie van het Hof ingekomen op 15 maart 2010.

43. SCF, del Corso, de Italiaanse en de Ierse regering alsook de Commissie hebben schriftelijke opmerkingen ingediend.

44. Aan de gemeenschappelijke mondelinge behandeling in de onderhavige zaak en in zaak C162/10, Phonographic Performance, die op 7 april 2011 plaatsvond, hebben vertegenwoordigers van verzoekster in het hoofdgeding in die zaak, van SFC, del Corso, de Italiaanse, de Ierse, de Griekse en de Franse regering alsook de Commissie deelgenomen.

V – Opmerkingen vooraf

Pagina 17 van 30

www.iept.nl

45. Met zijn prejudiciële vragen wil de verwijzende rechter in wezen weten of een tandarts die in zijn praktijk radio-uitzendingen mededeelt, de in de radiouitzendingen gebruikte fonogrammen indirect mededeelt aan het publiek en daarvoor een billijke vergoeding moet betalen.

46. Ik zal hierna eerst ingaan op de vierde en de vijfde prejudiciële vraag, over de uitlegging van de unierechtelijke bepalingen. Vervolgens zal ik ingaan op de eerste tot en met de derde vraag, betrekking hebbend op de internationaalrechtelijke bepalingen.

VI – De vierde en de vijfde prejudiciële vraag 47. Met de vierde en de vijfde prejudiciële vraag wil de verwijzende rechter weten of een tandarts die in zijn wachtkamer een radioprogramma hoorbaar maakt, de in de radio-uitzending gebruikte fonogrammen in de zin van artikel 3, lid 2, sub b, van richtlijn 2001/29 mededeelt aan het publiek of beschikbaar stelt aan het publiek en daarvoor een billijke vergoeding moet betalen.

A – Voornaamste argumenten van partijen 48. Tijdens de mondelinge behandeling hebben alle partijen – deels in afwijking van hun schriftelijke opmerkingen – verklaard dat artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 respectievelijk van richtlijn 92/100 en niet artikel 3 van richtlijn 2001/29 de in het onderhavige geval relevante bepaling is.

49. Volgens SCF en de Franse regering is er sprake van een mededeling aan het publiek in de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115. Het begrip mededeling aan het publiek in artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 en in artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 moet in de gehele Unie eenvormig en parallel worden uitgelegd.

Het arrest SGAE, dat artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 betreft, is dus toepasbaar op artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/11. Dit volgt ten eerste uit de inhoud en de strekking van de richtlijnen. Hieraan doet niet af, dat richtlijn 2006/115 geen met punt 23 van de considerans van richtlijn 2001/29 vergelijkbare overweging bevat, op grond waarvan het begrip mededeling aan het publiek ruim moet worden uitgelegd. Punt 23 van de considerans is in zoverre namelijk overbodig. Voor zover beide richtlijnen voorzien in een verschillend beschermingsniveau, gaat het daarbij om de vormgeving van de rechten maar niet om het begrip mededeling aan het publiek. Uit de omstandigheid dat auteurs in artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 een uitsluitend recht en producenten van fonogrammen en uitvoerende kunstenaars in artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 daarentegen slechts een economisch recht wordt verleend, vloeit echter niet voort dat het begrip mededeling aan het publiek in beide bepalingen verschillend moet worden uitgelegd.

Verder pleit voor een parallelle uitlegging, dat op internationaalrechtelijk niveau het WPPT en het WCT eveneens voorzien in een parallel begrip „mededeling aan het publiek”. Overigens is het arrest van Hof in de zaak SENA(10) niet van toepassing, omdat het Hof zich daarin uitsluitend heeft beziggehouden met de billijke aard van de vergoeding. Bovendien blijkt uit de systematiek van richtlijn 2001/29 dat met de belangen www.ie-portal.nl

IEPT20120315, HvJEU, SCF v Del Corso van andere betrokkenen geen rekening mag worden gehouden bij de uitlegging van het begrip mededeling aan het publiek. Tot slot wijst de Franse regering erop dat een eenvormige uitlegging van het begrip mededeling aan het publiek vereist is omdat deze volgens richtlijn 2006/116/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de beschermingstermijn van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten(11) van belang is voor de beschermingsduur van het auteursrecht en de naburige rechten.

50. In een geval als het onderhavige is volgens SCF en de Franse regering sprake van een mededeling aan het publiek.

51. Ten eerste wijst SCF erop dat elke tandarts gemiddeld een aanzienlijk aantal patiënten heeft. Dat de patiënten alleen op afspraak en op contractuele basis toegang hebben tot de tandartspraktijk, is evenmin een argument tegen het openbare karaker van de mededeling.

52. Wat ten tweede de vraag betreft of een winstoogmerk een voorwaarde is voor een mededeling aan het publiek, wijst SCF er primair op dat deze vraag door de verwijzende rechter niet is gesteld. Subsidiair voert SCF aan dat een dergelijke doelstelling niet vereist is. In de eerste plaats voorzien de bewoordingen van artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 daar niet in.

Vervolgens is dat niet in overeenstemming met de systematiek van richtlijn 2006/115 en van richtlijn 2001/29. Uit artikel 5 van richtlijn 2001/29, dat krachtens artikel 10, lid 2, van richtlijn 2006/115 ook van toepassing is op de naburige rechten van producenten van fonogrammen en van uitvoerende kunstenaars, vloeit voort dat met het ontbreken van een winstoogmerk pas rekening wordt gehouden op het niveau van de uitzonderingen en beperkingen, zodat er dus nog geen rekening mee hoeft te worden gehouden in het kader van het begrip mededeling aan het publiek.

Voorts is een dergelijke doelstelling ook volgens de rechtspraak niet vereist. Tot slot is ook niet beslissend of de mededeling aan het publiek van invloed is op de tandartskeuze. De doelstelling van een hoog beschermingsniveau voor auteursrechten brengt mee dat de mededeling van fonogrammen in samenhang met de uitoefening van vrije beroepen niet a priori mag worden uitgezonderd van het beschermingsgebied van de betrokken immateriële rechten.

53. Ten derde voeren SCF en de Franse regering aan dat niet de patiënt maar de tandarts als gebruiker van de fonogrammen moet worden aangemerkt. De omstandigheid dat de mededeling onafhankelijk van de wil van de patiënt plaatsvindt en dat deze eventueel geen belang stellen in een mededeling, is derhalve niet relevant.

54. Del Corso acht de vierde en de vijfde prejudiciële vraag wegens ontbrekende relevantie niet-ontvankelijk.

Het is niet aangetoond dat hij op fonogrammen vastgelegde werken heeft medegedeeld aan zijn patiënten en evenmin dat hij hiervoor een toegangsprijs heeft verlangd.

Pagina 18 van 30

www.iept.nl

55. Voorts is in een geval als het onderhavige geen sprake van mededeling aan het publiek en evenmin van beschikbaarstelling. Van mededeling van een fonogram aan het publiek is alleen sprake wanneer het fonogram daadwerkelijk wordt medegedeeld ten overstaan van publiek in een openbare ruimte of een voor het publiek toegankelijke ruimte, dan wel in privéruimten voor een betalend publiek van significante omvang. In een geval als het onderhavige ontbreekt het vereiste openbare karakter. Ten eerste zijn de patiënten van een tandartspraktijk geen publiek omdat zij geen zelfstandige sociale, economische of juridische dimensie hebben. Ten tweede staat de op contractuele basis geleverde specifieke, persoonlijke en intellectuele prestatie van de tandarts op de voorgrond. Wanneer in dit verband muziek wordt afgespeeld, wordt daarmee geen winstoogmerk nagestreefd. Ten derde kan de tandarts, die ook de persoonlijkheidsrechten van zijn patiënten moet beschermen, zijn prestaties niet gelijktijdig verrichten, zodat zijn patiënten niet op hetzelfde moment in zijn praktijk verzameld zijn. Ten vierde betalen de patiënten geen toegangsprijs. Ten vijfde zijn de berekeningen van SCF betreffende het aantal patiënten van een tandarts niet juist. Ook is er geen sprake van beschikbaarstelling aan het publiek.

Del Corso voert verder aan dat het standpunt van SCF betekent dat ook het beluisteren van muziek door een privépersoon in een privéruimte een mededeling aan het publiek zou zijn.

56. De Italiaanse regering is van oordeel dat de vierde prejudiciële vraag ontkennend moet worden beantwoord. Het Hof heeft in het arrest SGAE een mededeling aan het publiek in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 aangenomen. In de onderhavige zaak is echter artikel 8, lid 2, van richtlijn 92/100 van toepassing. In een geval als het onderhavige is er geen sprake van een mededeling aan het publiek in de zin van deze bepaling. Ten eerste gaat het bij de praktijk van een tandarts om een privéruimte waar patiënten alleen op afspraak komen. Maar ook wanneer niet van dit fysieke standpunt maar van een functioneel standpunt wordt uitgegaan, kan in een geval als het onderhavige geen mededeling aan het publiek worden aangenomen. Het is weliswaar niet beslissend hoeveel personen tegelijkertijd in de praktijk aanwezig zijn. Er moet namelijk een successief-cumulatieve benaderingswijze worden toegepast. Daarentegen moet rekening worden gehouden met de door de patiënten nagestreefde doeleinden. Het in het kader van de richtlijn relevante publiek zijn slechts de personen die bereid zijn geld te betalen voor de mogelijkheid, of rekening houdend met de mogelijkheid, om de inhoud van de fonogrammen te horen. Het is namelijk niet gerechtvaardigd om producenten van fonogrammen en uitvoerende kunstenaars een economisch recht toe te kennen wanneer de mededeling aan het publiek zelf geen economische betekenis heeft. Wat hotelgasten betreft, kan een economische betekenis worden aangenomen omdat de toegang tot radio- en televisieprogramma’s een onderdeel is van het aanbod van een hotelexploitant waarmee hotelgasten rekening www.ie-portal.nl

IEPT20120315, HvJEU, SCF v Del Corso houden. Wat patiënten in een tandartspraktijk betreft, moet een economische betekenis echter worden ontkend. De mededeling van fonogrammen kan het verblijf van patiënten weliswaar aangenamer maken, maar heeft geen direct of indirect verband met de waarde van de prestatie van de tandarts. Volgens de Italiaanse regering hoeft de vijfde prejudiciële vraag niet te beantwoord worden, omdat de vierde prejudiciële vraag ontkennend moet worden beantwoord.

57. Volgens de Commissie en de Ierse regering mag het begrip mededeling aan het publiek in de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn 92/100 niet zonder meer gelijkgesteld worden aan het begrip mededeling aan het publiek in artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29. Veeleer moet dit begrip in artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 vanwege de verschillen tussen beide bepalingen enger worden uitgelegd. Er moet met name rekening mee worden gehouden dat auteurs in artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 een uitsluitend recht wordt toegekend, producenten van fonogrammen in artikel 8, lid 2, van richtlijn 92/100 daarentegen slechts een recht op billijke vergoeding. Ook is het niet in overeenstemming met het internationaal recht en het recht van de Unie, wanneer auteurs en producenten van fonogrammen dezelfde bescherming zouden krijgen.

58. De Commissie heeft in haar memorie aanvankelijk gesteld dat bij de uitlegging van het begrip mededeling in de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 rekening moet worden gehouden met de artikelen 2, sub g, en 15 van het WPPT. Hieronder valt dus ook de indirecte mededeling, en het is voldoende dat de op de fonogrammen vastgelegde geluiden hoorbaar worden gemaakt. Daarom moet in een geval als het onderhavige uitgegaan worden van een mededeling. De mededeling is echter niet aan het publiek. De rechtspraak van het Hof betreffende artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 is niet toepasbaar op artikel 8, lid 2, van richtlijn 92/100. Veeleer moet rekening worden gehouden met het openbare- of privékarakter van de ruimte waar de mededeling plaatsvindt en met het economische doel van de mededeling. Een dergelijk doel ontbreekt in het onderhavige geval omdat een arts niet volgens het criterium van de aantrekkelijkheid van de wachtkamer, maar volgens het persoonlijk vertrouwen wordt uitgezocht en de mededeling geen invloed heeft op de kwaliteit van de prestatie van de arts.

59. Tijdens de mondelinge behandeling heeft de Commissie echter gesteld dat er in een geval als het onderhavige reeds geen sprake kan zijn van een mededeling. Volgens de Commissie heeft het Hof zich in het arrest SGAE alleen de openbare aard van de mededeling en niet het begrip mededeling gedefinieerd.

Het begrip mededeling moet zo worden geïnterpreteerd als advocaat-generaal Kokott heeft voorgesteld in haar conclusie in de zaak Football Association Premier League e.a.(12). Uit punt 23 van de considerans van richtlijn 2001/29 blijkt dat het begrip mededeling aan het publiek slechts doelt op personen die niet op de plaats van oorsprong van de mededeling aanwezig zijn.

Pagina 19 van 30

www.iept.nl

De mededeling van een uitzending via een radiotoestel in een tandartspraktijk vindt echter plaats aan een publiek dat op de plaats van oorsprong van de mededeling aanwezig is. Dit zou anders kunnen zijn indien het signaal dat via een dergelijk toestel wordt medegedeeld eerst naar een netwerk wordt geleid.

B – Ontvankelijkheid van de prejudiciële vragen 60. De vierde en de vijfde prejudiciële vraag zijn ontvankelijk.

61. Ten eerste moet het argument van del Corso dat deze vragen niet relevant zijn omdat niet is aangetoond dat hij radioprogramma’s aan de patiënten heeft meegedeeld, worden verworpen. Blijkens de verwijzingsbeschikking gaat de verwijzende rechter van een dergelijke mededeling uit. Op grond van de samenwerkingsverhouding tussen de verwijzende rechter en het Hof in het kader van een prejudiciële procedure volgens artikel 267 VWEU moet het Hof beslissen op basis van de feiten die hem door de verwijzende rechter zijn medegedeeld.(13) 62. Ten tweede, voor zover del Corso zich erop beroept dat hij voor de mededeling van de televisieprogramma’s geen toegangsprijs van zijn patiënten heeft gevraagd, kan ook dit argument niet afdoen aan de relevantie van de prejudiciële vragen. De verwijzende rechter wil namelijk juist weten of er ook in dat geval een recht op vergoeding ten laste van de tandarts voortvloeit uit de unierechtelijke bepalingen.

C – Juridische beoordeling 63. Achtergrond van de vierde en de vijfde prejudiciële vraag is het arrest van het Hof in de zaak SGAE(14).

Daarin heeft het Hof duidelijk gemaakt dat een hotelexploitant die een televisiesignaal doorgeeft via in de hotelkamers beschikbaar gestelde televisietoestellen, de in de televisie-uitzending gebruikte werken in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 mededeelt aan het publiek. Deze bepaling regelt het uitsluitende recht van een auteur de mededeling van zijn werken aan het publiek toe te staan of te verbieden. In het onderhavige geding twisten de partijen met name over de vraag of deze uitspraak, die auteursrechten en hotelkamers betreft, toepasbaar is op de naburige rechten van producenten van fonogrammen en uitvoerende kunstenaars, wanneer in een tandartspraktijk een radiouitzending hoorbaar is waarin fonogrammen worden gebruikt. Tegen deze achtergrond wil ik eerst ingaan op de uitlegging van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 door het Hof in de zaak SGAE (1). Vervolgens zal ik bespreken welke de in de onderhavige zaak relevante unierechtelijke bepaling is (2) en hoe deze moet worden uitgelegd (3).

1. Uitlegging van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 door het Hof 64. Het Hof heeft zijn beslissing dat het doorgeven van een signaal door middel van televisietoestellen door een hotel aan de gasten die in de kamers ervan verblijven, ongeacht de gebruikte techniek van doorgifte van het signaal, een mededeling in de zin van artikel 3, lid 1, van deze richtlijn vormt, als volgt beredeneerd:

www.ie-portal.nl

IEPT20120315, HvJEU, SCF v Del Corso 65. Ten eerste heeft het Hof rekening gehouden met de considerans van richtlijn 2001/29. Eerst door te verwijzen naar punt 23 van de considerans op grond waarvan aan het begrip mededeling aan het publiek een ruime betekenis moet worden gegeven.(15) Vervolgens door op te merken dat alleen op deze manier de in de punten 9 en 10 van de considerans vermelde doelstelling bereikt kan worden, een hoog beschermingsniveau voor de auteurs te verwezenlijken en hun voor het gebruik van hun werken een billijke vergoeding te verlenen.(16) 66. Ten tweede heeft het Hof zich beroepen op zijn rechtspraak inzake andere unierechtelijke bepalingen.(17) 67. Ten derde heeft het Hof rekening gehouden met de cumulatieve gevolgen van het gegeven dat hotelgasten elkaar gewoonlijk snel opvolgen waardoor de beschikbaarstelling van de werken een aanzienlijke omvang kan nemen.(18) 68. Ten vierde heeft het Hof vastgesteld dat er krachtens artikel 11bis, lid 1, sub ii, van de Berner Conventie sprake is van een zelfstandige mededeling aan het publiek wanneer een uitzending die door een oorspronkelijke omroeporganisatie heeft plaatsgevonden wordt doorgegeven door een andere omroeporganisatie. Hierdoor wordt het werk namelijk indirect via de mededeling van de radio- en televisieuitzending aan een nieuw publiek meegedeeld.(19) 69. Ten vijfde heeft het Hof onder verwijzing naar de WIPO-gids het publiek van een indirecte mededeling gedefinieerd op basis van de reeds verleende toestemming van de auteur. Het verklaarde dat de toestemming van de auteur met de radio-uitzending van zijn werk slechts betrekking heeft op het directe gehoor, dat wil zeggen de bezitters van ontvangsttoestellen die, individueel in hun privé- of gezinssfeer, de uitzending ontvangen. Wanneer echter die ontvangst ten behoeve van een veel groter gehoor geschiedt, en soms om er voordeel uit te halen, kan een nieuw gedeelte van het publiek het werk horen of zien.

De mededeling van de uitzending door luidsprekers of andere dergelijke instrumenten is dan niet meer de eenvoudige ontvangst van de uitzending zelf, maar een zelfstandige handeling waarmee het uitgezonden werk aan een nieuw publiek wordt meegedeeld.(20) 70. Ten zesde heeft het Hof vastgesteld dat de gasten van een hotel een nieuw publiek vormen. Het hotel is het orgaan dat, met volledige kennis van de gevolgen van zijn gedrag, tussenkomt om aan zijn gasten toegang tot het beschermde werk te verlenen.(21) 71. Ten zevende heeft het Hof erop gewezen dat er reeds van mededeling aan het publiek sprake is, wanneer het werk op zodanige wijze voor het publiek beschikbaar wordt gesteld dat het voor de leden van dit publiek toegankelijk is.(22) 72. Ten achtste heeft het Hof in aanmerking genomen dat het verschaffen van toegang tot de uitgezonden werken een extra dienst is, die wordt verricht om er een bepaald profijt uit te trekken. In een hotel dient deze dienst zelfs een winstoogmerk, omdat hij van invloed is

Pagina 20 van 30

www.iept.nl

op de standing van het hotel en dus op de prijs van de kamers.(23) 73. Ten negende heeft het Hof echter beperkend duidelijk gemaakt dat de loutere beschikbaarstelling van ontvangsttoestellen als zodanig geen mededeling is in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29. Het doorgeven van een signaal door middel van televisietoestellen door een hotel aan de gasten die in de kamers ervan verblijven, is daarentegen een mededeling aan het publiek in de zin van voornoemde bepaling, ongeacht de gebruikte techniek van doorgifte van het signaal.(24) 2. In casu relevante rechtsnorm 74. De verwijzende rechter verwijst in zijn vierde prejudiciĂŤle vraag naar artikel 3, lid 2, sub b, van richtlijn 2001/29. Deze bepaling is in casu echter niet relevant. Artikel 3, lid 2, sub a en b, van richtlijn 2001/29 is niet van toepassing omdat deze bepaling slechts het geval van de beschikbaarstelling regelt, waarin fonogrammen respectievelijk voorstellingen en uitvoeringen voor leden van het publiek op een door hen individueel gekozen plaats en tijd toegankelijk worden gemaakt. Hiervan is geen sprake bij de doorgifte van een radioprogramma. Voor de volledigheid wil ik erop wijzen dat ook artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 niet relevant is omdat het in het onderhavige geval niet gaat om auteursrechtelijk beschermde werken, maar om de naburige rechten van producenten van fonogrammen en uitvoerende kunstenaars. \75. Veeleer zijn artikel 8, lid 2, van richtlijn 92/100 respectievelijk artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 relevant. Volgens deze bepalingen stellen de lidstaten een recht in om ervoor te zorgen dat een enkele billijke vergoeding wordt uitgekeerd door de gebruiker, wanneer een voor handelsdoeleinden uitgegeven fonogram of een reproductie daarvan wordt gebruikt voor uitzending via de ether of voor enigerlei mededeling aan het publiek, en dat deze vergoeding wordt verdeeld tussen de betrokken uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen.

76. Omdat het Hof bevoegd is de verwijzende rechter alle aanwijzingen te geven die voor de beoordeling van het hoofdgeding van belang zijn,(25) zal ik hierna ingaan op de uitlegging van deze relevante bepalingen.

Omdat richtlijn 92/100 geconsolideerd is in richtlijn 2006/115 en artikel 8, lid 2, in beide richtlijnen identiek is, zal ik hierna alleen ingaan op artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115, waarbij mijn desbetreffende opmerkingen van overeenkomstige toepassing zijn op artikel 8, lid 2, van richtlijn 92/100. Voorts zal ik hierna gemakshalve alleen de situatie behandelen van fonogrammen, die voor handelsdoeleinden zijn uitgegeven, met dien verstande dat mijn desbetreffende opmerkingen evenzeer gelden voor reproducties daarvan.

3. Uitlegging van artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 77. Vooraf wil ik duidelijk maken dat het bij de voorwaarden van artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 om autonome unierechtelijke begrippen gaat (a), die met inachtneming van hun internationaalrechtelijke www.ie-portal.nl

IEPT20120315, HvJEU, SCF v Del Corso context moeten worden uitgelegd (b). Aansluitend zal ik ingaan op het begrip mededeling aan het publiek (c) en op de andere voorwaarden van artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 (d). a) Autonome unierechtelijke begrippen 78. Bij de in artikel 8, lid 2, van de richtlijn gebruikte begrippen gaat het om autonome unierechtelijke begrippen, nu niet wordt verwezen naar het recht van de lidstaten. In het belang van een eenvormige toepassing van het recht van de Unie in alle lidstaten en gelet op het beginsel van gelijke behandeling in de gehele Unie moeten deze begrippen op eenvormige wijze worden uitgelegd.(26) Alleen zo kan de in punt 6 van de considerans van richtlijn 2006/115 genoemde doelstelling, het verrichten van scheppende, artistieke en ondernemersactiviteiten in de Gemeenschap te vergemakkelijken door een geharmoniseerd wettelijk kader tot stand te brengen, worden bereikt.

79. Ondanks het bestaan van een autonoom unierechtelijk begrip kan er in bepaalde gevallen echter sprake zijn van een zeer beperkte harmonisering, zodat het begrip slechts in geringe mate is gereguleerd. In dergelijke gevallen wordt unierechtelijk slechts een ruim regelingskader gegeven, dat door de lidstaten moet worden ingevuld.(27) Dit heeft het Hof aangenomen met betrekking tot de billijkheid van de vergoeding in de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115.(28) Omdat de beoordeling van de mate van regulering van een begrip echter voor ieder in een bepaling genoemd begrip individueel moet plaatsvinden, kunnen daaruit geen conclusies voor de overige in artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 gebruikte begrippen getrokken worden. b) Internationaalrechtelijke en unierechtelijke context 80. Voorts moet in aanmerking worden genomen dat het bepaalde inzake het recht op billijke vergoeding in artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 moet worden uitgelegd tegen de achtergrond van de internationaalrechtelijke context ervan.

81. Het recht op billijke vergoeding is internationaalrechtelijk geregeld in artikel 12 van het Verdrag van Rome en in artikel 15 van het WPPT. Artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 moet dus worden uitgelegd rekening houdend met deze internationaalrechtelijke bepalingen.

82. Wat het WPPT betreft, vloeit dit reeds voort uit het feit dat de Unie zelf verdragsluitende partij is. Volgens vaste rechtspraak moeten bepalingen van het recht van de Unie immers vooral tegen de achtergrond van een internationale overeenkomst worden uitgelegd met name wanneer de Unie partij daarbij is en de unierechtelijke bepalingen strekken tot uitvoering van de overeenkomst.(29) 83. Voor zover het om het Verdrag van Rome gaat, is de Unie zelf geen verdragsluitende partij. In punt 7 van de considerans van richtlijn 2006/115 wordt echter aangegeven dat de harmonisatie niet zodanig behoort plaats te vinden dat de nationale wetgeving van de lidstaten daardoor in strijd komt met het Verdrag van

Pagina 21 van 30

www.iept.nl

Rome, en dat dus rekening dient te worden gehouden met de bepalingen van het Verdrag van Rome. c) Het begrip mededeling aan het publiek 84. Uit de formulering van het begrip mededeling aan het publiek komen twee elementen naar voren. Ten eerste moet er sprake zijn van een mededeling. Ten tweede moet deze mededeling aan het publiek zijn. i) Het begrip mededeling 85. Wat onder een mededeling in de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 moet worden verstaan, wordt in deze richtlijn niet uitdrukkelijk gedefinieerd.

Uit de bewoordingen en de context van deze bepaling kunnen echter aanwijzingen worden afgeleid voor de uitlegging van dit begrip.

86. Zoals hierboven uiteengezet,(30) moet bij de uitlegging van het begrip mededeling in deze bepaling rekening worden gehouden met artikel 12 van het Verdrag van Rome en artikel 15 van het WPPT. Voor het begrip mededeling zijn met name artikel 15, lid 1, juncto artikel 2, sub g, van het WPPT van belang.

Artikel 15, lid 1, bepaalt dat uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen recht hebben op een enkele billijke vergoeding in geval van een direct of indirect gebruik ten behoeve van uitzending of enigerlei mededeling aan het publiek. In artikel 2, sub g, van het WPPT is het begrip mededeling aan het publiek van een fonogram gedefinieerd als de mededeling aan het publiek door elk medium anders dan door uitzending van de op een fonogram vastgelegde geluiden of weergaven van geluiden.

Voorts wordt gepreciseerd dat voor mededeling aan het publiek in de zin van artikel 15 WPPT voldoende is wanneer de op een fonogram vastgelegde geluiden hoorbaar gemaakt of weergegeven worden.

87. Hieruit kunnen de volgende conclusies worden getrokken voor het begrip mededeling in de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115: 88. Ten eerste omvat artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 zowel directe alsook indirecte mededelingen.

Hiervoor pleiten in de eerste plaats de open bewoordingen en de ontstaansgeschiedenis van de bepaling. Uit de ontstaansgeschiedenis van richtlijn 92/100 blijkt namelijk dat een verdere concretisering van het begrip mededeling door aanvulling met de woorden „direct of indirect” niet noodzakelijk werd geacht, omdat uit het gebruik van het begrip mededeling duidelijk voortvloeit dat daarmee ook de indirecte mededeling wordt bedoeld.(31) Voor een dergelijke uitlegging pleit sinds de inwerkingtreding daarvan thans ook artikel 15 WPPT, waarin is bepaald dat het recht ook geldt in geval van indirecte doorgifte.(32) 89. Ten tweede is voor mededeling voldoende dat geluiden die op het fonogram zijn vastgelegd, hoorbaar worden gemaakt. Het is niet van belang of een gast de geluiden daadwerkelijk heeft gehoord. Hiervoor pleit in de eerste plaats artikel 2, sub g, van het WPPT, dat spreekt van hoorbaar maken. Voorts is het volgens de geest en de doelstelling van richtlijn 2006/115 voldoende wanneer de gast de juridische en praktische mogelijkheid van het genot van de fonogrammen www.ie-portal.nl

IEPT20120315, HvJEU, SCF v Del Corso heeft.(33) Een dergelijke uitlegging heeft ook het voordeel aan te sluiten bij de uitlegging van het begrip mededeling aan het publiek in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29.

90. Op grond van het voorgaande pleit veel ervoor om het begrip mededeling in artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 zo uit te leggen dat een tandarts in een geval als het onderhavige, wanneer hij via een radiotoestel in zijn praktijk radio-uitzendingen voor zijn patiënten hoorbaar maakt, de in de radio-uitzendingen gebruikte fonogrammen indirect mededeelt.

91. De Commissie voert in dit verband aan dat het begrip mededeling aan het publiek in de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 in beginsel niet ruimer mag worden uitgelegd dan het begrip mededeling aan het publiek in artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29. In aanmerking moet worden genomen dat de Uniewetgever heeft willen voorzien in een sterkere bescherming voor auteursrechten dan voor naburige rechten van producenten van fonogrammen en uitvoerende kunstenaars, zodat het onjuist zou zijn om producenten van fonogrammen en uitvoerende kunstenaars krachtens artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 ruimere rechten te verlenen dan waarover auteurs beschikken krachtens artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29.

92. Het is dus de vraag of met de punten 23 en 27 van de considerans van richtlijn 2001/29 rekening moet worden gehouden bij de uitlegging van het begrip mededeling aan het publiek in de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115, en of dit betekent dat er in een geval als het onderhavige geen sprake is van een mededeling in de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115.

– Punt 27 van de considerans van richtlijn 2001/29 93. Allereerst rijst de vraag, of rekening houdend met punt 27 van de considerans van richtlijn 2001/29, een mededeling in een geval als het onderhavige moet worden uitgesloten.

94. Volgens dit punt van de considerans is de beschikbaarstelling van fysieke faciliteiten om een mededeling mogelijk te maken of te verrichten, op zich geen mededeling. Dit moet worden gelezen in samenhang met de overeengekomen verklaring van de verdragsluitende partijen betreffende artikel 8 WCT. Volgens deze verklaring is de beschikbaarstelling van de fysieke faciliteiten die een mededeling mogelijk maken, op zich geen mededeling in de zin van het WCT of de Berner Conventie.

95. Dit kan volgens mij niet zo worden uitgelegd dat er in een geval als het onderhavige geen sprake is van mededeling in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 of van artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115.(34) Het lijkt mij eerder zo te moeten worden begrepen dat personen die afspeelapparatuur ter beschikking stellen zonder gelijktijdig controle over de toegang tot auteursrechtelijk beschermde werken te hebben, daarmee nog geen mededeling aan het publiek verrichten. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer televisie- of radiotoestellen verkocht of verhuurd worden, of wanneer een aanbieder van internetdiensten Pagina 22 van 30

www.iept.nl

enkel de toegang tot internet verschaft. In een geval als het onderhavige stelt de tandarts echter niet enkel de afspeelapparatuur ter beschikking. Veeleer maakt hij zelf de radio-uitzendingen voor zijn patiĂŤnten hoorbaar, en dus indirect de in de radio-uitzendingen gebruikte fonogrammen.

96. Punt 27 van de considerans van richtlijn 2001/29 verzet zich dus in een geval als het onderhavige niet tegen het aannemen van een mededeling in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 en van artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115. – Punt 23 van de considerans van richtlijn 2001/29 97. Volgens punt 23 van de considerans van richtlijn 2001/29 moet het recht tot mededeling aan het publiek worden geacht iedere mededeling te omvatten die aan niet op de plaats van oorsprong van de mededeling aanwezig publiek wordt gedaan.

98. De Commissie heeft tijdens de mondelinge behandeling (in afwijking van haar eerdere schriftelijke argumentatie) verklaard te twijfelen aan het bestaan van een mededeling in een geval als het onderhavige, gelet op dit punt van de considerans. In dit verband heeft zij verwezen naar de conclusie van advocaatgeneraal Kokott in de zaak Football Association Premier League e.a.(35), die op grond van dit punt van de considerans het standpunt heeft ingenomen dat de ontvangst van een televisieuitzending door een zelfontvangend televisietoestel geen mededeling is in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29. Van een mededeling is alleen sprake wanneer een zelfstandige doorgifte van de oorspronkelijke uitzending plaatsvindt, bijvoorbeeld wanneer het oorspronkelijke signaal van een uitzending wordt ontvangen en via een verdeler aan verschillende toestellen wordt doorgegeven.(36) Tegen deze achtergrond is de Commissie van mening dat het Hof in het arrest SGAE is ingegaan op de publieke aard van de mededeling, maar niet de mededeling zelf.

99. Dit betoog kan niet slagen.

100. Uit punt 23 van de considerans van richtlijn 2001/29 kan niet worden geconcludeerd dat er in een geval als het onderhavige geen sprake is van een mededeling in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29.

101. Anders dan de Commissie meent, heeft het Hof zich in het arrest SGAE niet beperkt tot de uitlegging van de publieke aard van de mededeling. Het heeft veeleer beslist dat het voor een mededeling in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 voldoende is wanneer door de doorgifte van een signaal via een televisietoestel toegang tot een werk wordt verschaft.

Het Hof heeft namelijk uitdrukkelijk gepreciseerd dat er sprake is van een mededeling aan het publiek onafhankelijk van de techniek waarmee het signaal wordt doorgegeven.(37) Deze precisering kan naar mijn mening alleen zo worden uitgelegd dat het er voor een mededeling niet op aankomt of de televisietoestellen de uitzending zelf ontvangen of dat er vooraf een nieuwe, van de oorspronkelijke uitzending te onderscheiden doorgifte van het signaal naar de televisie plaatsvindt. www.ie-portal.nl

IEPT20120315, HvJEU, SCF v Del Corso 102. Dit betekent dat met betrekking tot de uitlegging van het begrip mededeling twee met elkaar onverenigbare standpunten tegenover elkaar staan. Het standpunt van het Hof plaatst het doel van een redelijke bescherming van de auteur op de voorgrond, onafhankelijk van de technische bijzonderheden; ik zal het hierna het functionele standpunt noemen. De Commissie maakt daarentegen onderscheid of een verdere doorgifte van het signaal heeft plaatsgevonden, of dat het om een zelfontvangend toestel gaat. Omdat dit standpunt rekening houdt met de technische bijzonderheden, zal ik het hierna het technische standpunt noemen.

103. Naar mijn mening is het door het Hof ingenomen functionele standpunt meer overtuigend.

104. Ten eerste pleit het doel van een redelijke bescherming van auteursrechten en naburige rechten, tot uitdrukking komend in de punten 9 en 10 van de considerans van richtlijn 2001/29 en de punten 5, 12 en 13 van de considerans van richtlijn 2006/115, voor het functionele standpunt. Dit doel in aanmerking nemend, lijkt het mij meer overtuigend om rekening te houden met de kring van ontvangers waarop de toestemming respectievelijk de billijke vergoeding betrekking heeft.

105. Ten tweede kan niet worden gezegd dat het functionele standpunt geen steun vindt in het internationale recht.

Weliswaar is op internationaalrechtelijk niveau geen overeenstemming bereikt over de verbindendheid van dit criterium.(38) Dit betekent echter niet dat het niet op unierechtelijk niveau zou kunnen worden toegepast. De relevante internationaalrechtelijke bepalingen voorzien namelijk slechts in een minimumbescherming voor auteursrechten en naburige rechten, die de verdragsluitende partijen kunnen verhogen. Bovendien, de toepassing van een functioneel standpunt door de verdragsluitende partijen moge dan misschien niet bindend zijn voorgeschreven in het internationale verdragenrecht, dit neemt niet weg dat de toepassing daarvan wordt aangeraden in uitleggingsdocumenten die geen rechtskracht hebben, zoals de gids van de Berner Conventie.(39) 106. Ten derde kan ik niet, zoals de Commissie, uit punt 23 van de considerans van richtlijn 2001/29 en de ontstaansgeschiedenis daarvan met voldoende duidelijkheid opmaken dat de Uniewetgever de mededeling aan het publiek van een uitzending via zelfontvangende toestellen heeft willen uitsluiten van het begrip mededeling in de zin van artikel 3 van de richtlijn.

107. Tijdens de wetgevingsprocedure heeft het Europees Parlement voorgesteld om in dit punt van de considerans duidelijk te maken dat het recht tot mededeling aan het publiek zich niet uitstrekt tot directe voorstellingen en uitvoeringen. De Commissie heeft dit in haar gewijzigde voorstel overgenomen. De Raad heeft dit voorstel weliswaar inhoudelijk gesteund, maar besloten het begrip directe voorstelling niet te noemen omdat daardoor bij gebreke van een eenvormige definitie rechtsonzekerheid zou kunnen ontstaan. In plaats daarvan heeft de Raad er de Pagina 23 van 30

www.iept.nl

voorkeur aan gegeven de feitelijke omvang van het begrip mededeling aan het publiek in de zin van artikel 3 van richtlijn 2001/29 te verduidelijken.(40) 108. Punt 23 van de considerans beoogt dus directe voorstellingen en uitvoeringen uit te sluiten van het begrip mededeling aan het publiek, zonder dit begrip te gebruiken. Zoals blijkt uit de formulering van dit punt van de considerans, heeft de Uniewetgever geprobeerd dit te bereiken door een deel van de personen uit te sluiten van het begrip relevant publiek, en wel het deel dat aanwezig is op de plaats van oorsprong van de mededeling.(41) De afstand van het publiek van de plaats van oorsprong van de mededeling is dus beslissend, niet de technische aspecten.

109. Uit het doel dat de Uniewetgever in punt 23 van de considerans voor ogen had en de formulering daarvan kan dus worden geconcludeerd dat de Uniewetgever slechts de kring van personen heeft willen beperken die als publiek in aanmerking komen, maar niet het begrip mededeling.

110. Samenvattend kan worden geconcludeerd dat noch in punt 23 van de considerans noch in de ontstaansgeschiedenis van de richtlijn een voldoende zekere basis te vinden om het begrip mededeling in artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 in technisch opzicht te beperken tot gevallen waarin een van de oorspronkelijke uitzending te onderscheiden doorgifte van het signaal aan een televisie- of radiotoestel plaatsvindt, en de zelfontvangst door televisie- of radiotoestellen van dit begrip uit te sluiten.

– Tussenresultaat 111. Als tussenresultaat moet worden geconstateerd dat een tandarts die via een radiotoestel een radiouitzending in zijn praktijk hoorbaar maakt, de fonogrammen die in de radio-uitzending worden gebruikt indirect mededeelt in de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115. ii) Het begrip publiek 112. Wat onder mededeling „aan het publiek” moet worden verstaan, is evenmin gedefinieerd in richtlijn 2006/115.

113. Anders dan bij de definitie van het begrip mededeling helpt in dit verband de definitie van mededeling aan het publiek in artikel 2, sub g, van het WPPT niet verder. Daar wordt namelijk het te definiëren element „publiek” niet verder geconcretiseerd. Er wordt slechts gesproken van het hoorbaar maken voor het publiek, zodat de definitie in zoverre nietszeggend is.

114. In dit verband kan evenwel worden teruggevallen op de hierboven genoemde rechtspraak van het Hof betreffende de uitlegging van het begrip mededeling aan het publiek in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29.(42) Zoals ik in mijn conclusie van heden in de zaak Phonographic Performance heb uiteengezet, moet het begrip publiek in artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 en in artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 in beginsel parallel worden uitgelegd. Ik verwijs dus op deze plaats naar de desbetreffende opmerkingen in de punten 96 tot en met 111 van die conclusie. www.ie-portal.nl

IEPT20120315, HvJEU, SCF v Del Corso 115. Bij toepassing van de criteria die het Hof in de zaak SGAE heeft uitgewerkt, is er veel voor te zeggen om ook in een geval als het onderhavige uit te gaan van een mededeling aan het publiek. Want ook in een geval als het onderhavige worden fonogrammen indirect via het hoorbaar maken van de radio-uitzending medegedeeld aan een nieuw publiek. In de wachtkamer van een tandartspraktijk zullen de patiënten weliswaar minder lang verblijven, maar zullen elkaar sneller opvolgen dan de gasten in hotelkamers, zodat ook hier kan worden gesproken van een successief-cumulatieve werking die leidt tot een beschikbaarstelling van fonogrammen in aanzienlijke omvang.

116. Toch rijst ook in dit verband de vraag of om de hierboven genoemde redenen het begrip mededeling aan het publiek in de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115, gezien punt 23 van de considerans van richtlijn 2001/29, niet zo moet worden uitgelegd dat in een geval als het onderhavige geen sprake is van mededeling aan het publiek. Zoals hierboven gezegd, heeft de Uniewetgever in punt 23 van de considerans van richtlijn 2001/29 van de kring personen die als publiek in de zin van artikel 3, lid 1, van de richtlijn in aanmerking komt, de personen willen uitzonderen die aanwezig zijn op de plaats van oorsprong van de mededeling. Hij wilde daarmee directe voorstellingen en uitvoeringen buiten het begrip mededeling aan het publiek brengen.(43) 117. Verwijzend naar de conclusie van advocaatgeneraal Kokott in de zaak Football Association Premier League e.a. voert de Commissie aan dat aldus de kring van personen moet worden uitgesloten, die zich bevindt op de plaats van een zelfontvangend televisietoestel. Bij een zelfontvangend televisietoestel is de plaats van oorsprong van de mededeling namelijk de plaats waar het televisietoestel staat.(44) 118. Dit betoog kan niet slagen.

119. Ten eerste is deze opvatting niet verenigbaar met het standpunt van het Hof in het arrest SGAE. Uit dit arrest vloeit namelijk voort dat de plaats van oorsprong van de mededeling ook bij een zelfontvangend televisietoestel niet de plaats is waar het televisietoestel staat.(45) 120. Vóór het standpunt van het Hof pleiten ook de betere argumenten. De verwijzing in punt 23 van de considerans van richtlijn 2001/29 naar de plaats van oorsprong van de mededeling kan namelijk niet zo worden uitgelegd dat dit bij zelfontvangende televisietoestellen de plaats is waar het televisietoestel staat.

121. Allereerst doelt het woord „oorsprong” in zijn natuurlijke betekenis niet op de plaats waar de mededeling uiteindelijk plaatsvindt.

122. Verder pleit de hierboven reeds besproken ontstaansgeschiedenis van de richtlijn voor deze opvatting. Met de precisering in punt 23 van de considerans wilde de Uniewetgever namelijk bereiken dat de openbare voorstelling en uitvoering niet vallen onder het begrip mededeling aan het publiek.(46) Dit betekent dat wanneer er geen ruimtelijke afstand tussen publiek en de oorspronkelijke voorstelling of uitvoering Pagina 24 van 30

www.iept.nl

van het werk bestaat, dit publiek moet worden uitgesloten van het begrip mededeling aan het publiek.(47) In het geval van luisteraars van een radioprogramma bestaat echter over dergelijke ruimtelijke afstand.

123. Bovendien pleit de samenhang van punt 23 van de considerans met punt 24 van de considerans van richtlijn 2001/29 tegen een visie waarin de plaats van oorsprong van de mededeling in het geval van een zelfontvangend toestel de plaats is waar het toestel staat. Volgens punt 24 van de considerans wordt het recht op beschikbaarstelling voor het publiek van artikel 3, lid 2, van richtlijn 2001/29 namelijk geacht alle handelingen van beschikbaarstelling te bestrijken voor niet op de plaats van oorsprong van de beschikbaarstelling aanwezige leden van het publiek.

Indien in dit verband onder de plaats van oorsprong van de beschikbaarstelling de plaats worden begrepen waar het toestel staat waarop het fonogram uiteindelijk wordt afgespeeld, dan zou artikel 3, lid 2, van de richtlijn nagenoeg geen nuttig effect meer hebben. Dit zal immers in veel gevallen een toestel zijn in een privéhuishouden. Het lijkt mij dus overtuigender om punt 23 van de considerans alsook punt 24 zo uit te leggen dat alleen het publiek van de directe voorstelling of uitvoering, als het op de plaats van oorsprong van de mededeling aanwezige publiek, van het begrip mededeling van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 wordt uitgesloten.

124. Verder pleit tegen de visie die als plaats van oorsprong van de mededeling in het geval van een zelfontvangend radiotoestel de plaats beschouwt waar het toestel zich bevindt, dat deze tot incoherente resultaten leidt. In het geval dat er in een bar een groot aantal zelfontvangende radiotoestellen beschikbaar wordt gesteld, zou er in deze visie geen sprake zijn van een mededeling in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29. Gaat het daarentegen om slechts twee radiotoestellen, waaraan via apparatuur in de kelder van het gebouw een signaal wordt doorgegeven, zou er sprake zijn van een mededeling in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29. Het lijkt mij niet waarschijnlijk dat de Uniewetgever een dergelijk incoherent resultaat op de koop toe wilde nemen.

125. In een geval als het onderhavige is de plaats van oorsprong van de mededeling in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 dus de plaats waar de oorspronkelijke uitvoering of voorstelling op het fonogram is vastgelegd.

126. Het argument van de Commissie moet dus reeds worden verworpen omdat om de bovengenoemde redenen niet uit punt 23 van de considerans kan worden afgeleid dat het publiek voor een zelfontvangend televisietoestel buiten artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 valt.

127. Indien het Hof in afwijking van zijn eerdere rechtspraak het begrip mededeling aan het publiek in artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 aldus zou uitleggen dat daar niet onder valt een mededeling aan publiek dat zich voor een zelfontvangend toestel bevindt, moet het argument van de Commissie op de www.ie-portal.nl

IEPT20120315, HvJEU, SCF v Del Corso tweede plaats worden verworpen omdat een dergelijk standpunt niet toepasbaar is op het begrip mededeling in de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115. Het begrip mededeling in de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 moet namelijk met inachtneming van artikel 15 juncto artikel 2, sub g, WPPT worden uitgelegd. Op grond daarvan is er ook sprake van een mededeling indien de op een fonogram vastgelegde geluiden aan het publiek hoorbaar worden gemaakt.

Zodoende omvat het begrip mededeling in de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 ten minste ook het publiek dat op de plaats van de mededeling aanwezig is.(48) 128. Punt 23 van de considerans van richtlijn 2001/29 dwingt dus niet tot een uitlegging van mededeling „aan het publiek” in artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115, volgens welke in het geval van zelfontvangende radiotoestellen het publiek dat op de plaats van het toestel aanwezig is, buiten beschouwing blijft. iii) Overige argumenten 129. Ook de overige argumenten van de partijen treffen geen doel.

– Vereiste van een toegangsprijs 130. Allereerst is het bestaan van een mededeling aan het publiek in de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 niet afhankelijk van de betaling van een toegangsprijs. Ten eerste wijst niets in de bewoordingen van artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 op een dergelijke voorwaarde. Ten tweede pleit de systematische samenhang met artikel 8, lid 3, van de richtlijn daartegen. Deze bepaling voorziet voor omroeporganisaties in een uitsluitend recht om mededeling aan het publiek van hun uitzendingen toe te staan of te verbieden, indien deze mededeling plaatsvindt op plaatsen die tegen betaling van een toegangsprijs voor het publiek toegankelijk zijn. Omdat deze bepaling cumulatief zowel het bestaan van een mededeling aan het publiek vereist als een mededeling op plaatsen die tegen betaling van een toegangsprijs voor het publiek toegankelijk zijn, kan a contrario worden geconcludeerd dat voor een mededeling aan het publiek noch openbare toegankelijkheid van de plaats van handeling noch de betaling van een toegangsprijs is vereist.

– Winstoogmerk 131. Ook de argumenten dat er in het onderhavige geval geen sprake is van een mededeling aan het publiek omdat de tandartsprestatie en niet de mededeling van de fonogrammen op de voorgrond staat en omdat de tandarts zonder winstoogmerk heeft gehandeld, vind ik niet overtuigend.

132. Ten eerste komt het er voor het bestaan van een mededeling aan het publiek niet op aan of de gebruiker daarmee een winstoogmerk nastreeft.

133. Het begrip mededeling aan het publiek lijkt mij niet noodzakelijkerwijs een winstoogmerk in te houden.

134. Vervolgens pleit niet alleen de samenhang met het reeds genoemde artikel 8, lid 3, van richtlijn 2006/115 tegen een dergelijk vereiste maar ook de samenhang met artikel 5 van richtlijn 2001/29, waarnaar artikel 10, Pagina 25 van 30

www.iept.nl

lid 2, van richtlijn 2006/115 verwijst. Zo is in artikel 5, lid 3, sub a, b, en j, van richtlijn 2001/29 bepaald, dat de lidstaten beperkingen of restricties kunnen stellen op het recht van mededeling aan het publiek, voor zover deze bepaalde geprivilegieerde soorten gebruik betreffen met een niet-commercieel doel, althans niet een commercieel doel dat verder gaat dan de geprivilegieerde activiteit. Daaruit vloeit a contrario voort dat er ook sprake kan zijn van mededeling aan het publiek wanneer geen commercieel doel respectievelijk geen winstoogmerk wordt nagestreefd.

135. Voorts vloeit uit het arrest SGAE niet voort dat een winstoogmerk noodzakelijk is. Het Hof heeft hier weliswaar het winstoogmerk van de hotelexploitant benadrukt, maar dit betekent niet dat het dit als een dwingende voorwaarde voor een mededeling aan het publiek beschouwt.(49) 136. Bovendien zou de eis van een winstoogmerk tot moeilijke afgrenzingsproblemen leiden. Er moet dan namelijk per prestatie worden beslist of de mededeling van een fonogram zo onbelangrijk is, dat deze vergeleken met de hoofdprestatie minder relevant is.

137. Tot slot moet tegen de achtergrond van deze argumenten ook het argument van de Italiaanse regering worden verworpen, dat een economisch recht als dat van artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 niet mag worden verleend indien de gebruiker met de mededeling aan het publiek geen winstoogmerk nastreeft. Mij is niet duidelijk waarom de auteur bijvoorbeeld in het geval van een politieke bijeenkomst een uitsluitend recht, heeft terwijl producenten van fonogrammen en uitvoerende kunstenaars daarentegen helemaal geen recht zouden hebben. Bovendien kan met het ontbrekende winstoogmerk van de gebruiker rekening worden gehouden in het kader van artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115, bij de beoordeling welke vergoeding voor een dergelijk gebruik billijk is.

138. Ten tweede wil ik er subsidiair op wijzen dat een winstoogmerk in een geval als het onderhavige zeer wel kan worden aangenomen. Ook wanneer radiouitzendingen die patiënten in een tandartspraktijk horen zeker niet een wezenlijk onderdeel van de prestatie van een tandarts zijn, kan niet ontkend worden dat ze een praktisch nut kunnen hebben. Voor patiënten in de wachtkamer zal het doorgaans namelijk aangenamer zijn om radio-uitzendingen te horen dan het geluid van de boor uit de behandelkamer. Bovendien veraangenamen dergelijke uitzendingen de wachttijden die in artspraktijken vaak voorkomen. De omstandigheid dat de prijs van de behandeling niet afhankelijk is van het al dan niet hoorbaar zijn van fonogrammen, kan naar mijn mening een winstoogmerk niet uitsluiten. Voor het aannemen van een dergelijk oogmerk is het namelijk voldoende dat het gaat om een onderdeel van de prestatie dat het totaalbeeld van de prestatie vanuit het oogpunt van de patiënt kan verbeteren. Dit lijkt mij op grond van de hierboven genoemde argumenten het geval.

– Wil van de patiënt 139. Verder speelt ook de omstandigheid dat de mededeling buiten de wil van de patiënt plaatsvindt en www.ie-portal.nl

IEPT20120315, HvJEU, SCF v Del Corso door hem mogelijk zelfs als storend wordt ervaren, geen rol voor de beoordeling van de publieke aard van de mededeling.

– Overige argumenten 140. De overige argumenten treffen evenmin doel.

141. Ten eerste veronderstelt een mededeling „aan het publiek” in de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 niet dat het publiek een autonome sociale, economische of juridische dimensie heeft. In de eerste plaats zal een dergelijke dimensie ook ontbreken in andere gevallen waarin ongetwijfeld sprake is van een publiek, zoals bijvoorbeeld op trein- of metrostations.

Voorts is op het gebied van het auteursrecht en de naburige rechten de dimensie of de homogeniteit van de groep personen die het publiek vormt, niet van belang wat het publieke karakter betreft.(50) 142. Ten tweede moet ook het argument dat de patiënten van een tandarts niet allen gelijktijdig in zijn praktijk aanwezig zijn, worden verworpen. Een cumulatief effect is immers reeds voldoende, waarvan ook kan worden gesproken in geval van elkaar in de tijd opvolgende wachtkamerbezoeken. iv) Resultaat 143. Artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 moet dus zo worden uitgelegd dat er sprake is van een mededeling aan het publiek in de zin van deze bepaling wanneer een tandarts via een in zijn wachtkamer beschikbaar gesteld radiotoestel een radioprogramma doorgeeft. d) Overige vereisten 144. Wat betreft de gebruiker in de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 moet worden geconstateerd dat degene die de fonogrammen mededeelt aan het publiek, deze ook in de zin van deze bepaling gebruikt.

145. Met betrekking tot de verplichting tot betaling van een billijke vergoeding verwijs ik naar de punten 118 tot 144 van mijn conclusie van heden in de zaak C160/10, Phonographic Performance.

4. Resultaat 146. Artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 moet derhalve aldus worden uitgelegd dat een tandarts die in zijn praktijk een radiotoestel beschikbaar stelt waarmee hij radio-uitzendingen voor zijn patiënten hoorbaar maakt, verplicht is tot betaling van een billijke vergoeding voor de indirecte mededeling van de fonogrammen die in de radio-uitzendingen worden gebruikt.

VII – De eerste tot en met de derde prejudiciële vraag 147. Met zijn eerste en tweede prejudiciële vraag wil de verwijzende rechter weten of de relevante internationaalrechtelijke bepalingen van het Verdrag van Rome, het WPPT en de TRIPs rechtstreeks toepasselijk zijn in de rechtsorde van de Unie en of ook particulieren zich er rechtstreeks op kunnen beroepen.

Met zijn derde prejudiciële vraag wil hij weten of het begrip mededeling aan het publiek in de zin van de door hem genoemde internationaalrechtelijke bepalingen overeenkomt met hetzelfde begrip in de richtlijnen 92/100 en 2001/29 en zo niet, welke bron eventueel prevaleert.

A – Voornaamste argumenten van partijen Pagina 26 van 30

www.iept.nl

148. Volgens SCF moeten deze vragen bevestigend worden beantwoord.

De genoemde internationaalrechtelijke bepalingen maken allen integrerend deel van de rechtsorde van de Unie en zijn in privaatrechtelijke verhoudingen rechtstreeks toepasselijk. Verder moet het recht van de Unie voor zover mogelijk in overeenstemming met het internationale recht worden uitgelegd, maar kan het verder gaan dan het daarin bepaalde. Het recht van de Unie kan een hoger beschermingsniveau bieden dan de relevante internationaalrechtelijke bepalingen omdat de regels betreffende het auteursrecht en de naburige rechten voortdurend in ontwikkeling zijn.

149. Volgens del Corso is het Verdrag van Rome in de rechtsorde van de Unie rechtstreeks toepasselijk omdat dit verdrag geïntegreerd is in de TRIPs waarbij de Europese Unie partij is. De Europese Unie is eveneens partij bij het WPPT. De vraag van de voorrang is niet aan de orde omdat de relevante internationaalrechtelijke en unierechtelijke regelingen identiek zijn.

150. Volgens de Italiaanse regering hoeven de eerste drie vragen niet te worden beantwoord. De Europese Unie heeft de richtlijnen vastgesteld ter omzetting van het WPPT. Enkel de uitlegging van deze richtlijnen is dus aan de orde.

151. De Commissie is van mening dat de eerste twee vragen ontkennend moeten worden beantwoord. Met betrekking tot het Verdrag van Rome vloeit dit reeds voort uit het feit dat dit verdrag geen deel uitmaakt van de rechtsorde van de Unie. Met betrekking tot de TRIPs en het WPPT wijst de Commissie erop dat de verwijzende rechter geen specifieke bepalingen heeft genoemd. Voor zover het gaat om de bepalingen die de verwijzende rechter in zijn prejudiciële verzoek heeft genoemd, moeten deze vragen ontkennend worden beantwoord. Volgens vaste rechtspraak van het Hof is een bepaling van een internationaal verdrag alleen rechtstreeks toepasselijk indien zij een duidelijke, nauwkeurige en onvoorwaardelijke verplichting bevat, die niet van een verder uitvoeringsbesluit afhankelijk is. Met betrekking tot het GATT heeft het Hof steeds ontkend dat dit internationale verdrag rechtstreekse werking zou hebben. Deze rechtspraak geldt ook voor de TRIPs en het WPPT. Evenals de TRIPs bepaalt ook het WPPT dat de verdragsluitende partijen de bepalingen van dit verdrag in hun wetgeving moeten omzetten. Dit wordt bevestigd door artikel 14 van het WCT en artikel 23, lid 1, van het WPPT, waarin uitdrukkelijk wordt bepaald dat de verdragsluitende partijen de vereiste maatregelen nemen om de toepassing van deze verdragen te waarborgen. De Unie heeft deze omzettingsmaatregelen in richtlijn 2001/29 genomen.

B – Ontvankelijkheid van de prejudiciële vragen 152. Tegen de achtergrond van de antwoorden op de vierde en de vijfde prejudiciële vraag heb ik aanzienlijke twijfels of de verwijzende rechter werkelijk behoefte zal hebben aan beantwoording van de eerste tot en met de derde prejudiciële vraag. In de vierde en de vijfde vraag is artikel 8, lid 2, van richtlijn www.ie-portal.nl

IEPT20120315, HvJEU, SCF v Del Corso 2006/115 namelijk met inachtneming van het internationaal recht uitgelegd. Voor zover de verwijzende rechter in het hoofdgeding rekening kan houden met deze met het internationaal recht overeenstemmende richtlijnbepaling, is de autonome toepassing van de internationaalrechtelijke bepalingen niet meer relevant.

153. Toch kunnen de vragen niet worden afgewezen als niet relevant voor de beslissing. De vraag naar de rechtstreekse toepassing van de internationaalrechtelijke bepalingen kan namelijk relevant worden wanneer de verwijzende rechter in het hoofdgeding geen rekening kan houden met artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115. Het lijkt mij weliswaar mogelijk om de relevante nationale bepalingen richtlijnconform (en dus ook conform het internationaal recht) uit te leggen. Of een dergelijke uitlegging inderdaad mogelijk is, is echter uiteindelijk een vraag van nationaal recht die alleen de verwijzende rechter kan beantwoorden. In het (naar mijn mening onwaarschijnlijke) geval dat een richtlijnconforme uitlegging niet mogelijk zou zijn, zal een rechtstreekse toepassing van artikel 8, lid 2, van de richtlijn echter reeds afstuiten op het feit dat het om een geding tussen twee particulieren gaat.

154. In zoverre kan met betrekking tot de eerste drie prejudiciële vragen de relevantie voor de beslissing uiteindelijk niet worden ontkend.

C – Juridische beoordeling 155. Nu de beantwoording van de eerste drie prejudiciële vragen om de bovengenoemde redenen slechts van beperkt praktisch nut voor de beslissing van het hoofdgeding zal zijn, zal ik het bij de bespreking van deze vragen kort houden.

156. Voorwaarde voor de rechtstreekse toepasselijkheid van een internationaalrechtelijke bepaling is dat deze deel uitmaakt van een door de Unie gesloten internationaalrechtelijke overeenkomst en gelet op haar bewoordingen en op het doel en de aard van de overeenkomst een duidelijke en nauwkeurig omschreven verplichting behelst, voor welker uitvoering en werking geen verdere handeling vereist is. Zij moet dus voldoende bepaald en onvoorwaardelijk zijn.(51) 157. Artikel 12 van het Verdrag van Rome kan reeds daarom geen rechtstreeks toepasselijke unierechtelijke bepaling zijn, omdat de Unie hierbij geen partij is.

158. Voor zover de verwijzende rechter zich op de TRIPs beroept, moet er in de eerste plaats op worden gewezen dat deze overeenkomst geen met artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 overeenkomende bepaling bevat. Artikel 14 van de TRIPs, dat de naburige rechten van uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen regelt, bevat namelijk geen vergelijkbaar recht op billijke vergoeding voor uitvoerende kunstenaars of producenten van fonogrammen.(52) 159. De zeer restrictieve houding van het Hof met betrekking tot de rechtstreekse toepasselijkheid van WHO-overeenkomsten in het algemeen pleit in ieder geval tegen een rechtstreekse toepasselijkheid van een bepaling van de TRIPs. Volgens vaste rechtspraak, die Pagina 27 van 30

www.iept.nl

ik om de hiervoor genoemde gronden op deze plaats niet grondig zal behandelen, zijn de WHOovereenkomsten en dus ook de TRIPs vanwege hun aard en hun structuur niet geschikt voor een rechtstreekse toepassing.(53) 160. Voor zover het om de rechtstreekse toepassing van artikel 15 WPPT gaat, rijst ten eerste de vraag of dit verdrag in beginsel beoogt rechtstreeks rechten toe te kennen aan particulieren. In dit verband is met name artikel 23, lid 1, van het WPPT van belang, volgens hetwelk de verdragsluitende partijen zich ertoe verbinden de noodzakelijke maatregelen te nemen, overeenkomstig hun wetgeving, teneinde de toepassing van dit verdrag te verzekeren. Deze bepaling kan zo worden uitgelegd dat het aan de lidstaten is om nadere maatregelen te nemen, wat zou kunnen pleiten tegen rechtstreekse toepasselijkheid van de bepalingen van het WPPT. Voor deze uitlegging kan worden aangevoerd dat een groot aantal bepalingen van het WPPT een ruime beoordelingsbevoegdheid toekent aan de verdragsluitende partijen. Toch rijst de vraag of artikel 23, lid 1, van het WPPT zich verzet tegen een rechtstreekse toepassing van specifieke bepalingen van het WPPT, wanneer ze voldoende bepaald en onvoorwaardelijk zijn.

161. Voor de onderhavige zaak hoeft deze vraag niet te worden beantwoord. De artikelen 2, sub g, en 15 WPPT geven onvoldoende nauwkeurig aan of het recht op billijke vergoeding ook voor een geval als het onderhavige geldt, waarin het begrip mededeling functioneel wordt uitgelegd en de publieke aard van de mededeling steunt op de gedachte van een successiefcumulatief publiek.

Er bestaat namelijk overeenstemming over dat er met betrekking tot deze gevallen geen vaste regels aan het WPPT kunnen worden ontleend. Gezien het ontbreken van aanwijzingen in het WPPT voor de afbakening van mededeling aan het publiek en mededeling in privé, hebben de verdragsluitende partijen een aanzienlijke speelruimte bij de beslissing wanneer zij een mededeling aan het publiek aannemen.(54) 162. Daartegen kan niet worden ingebracht dat het Hof zich in zijn arrest SGAE bij de uitlegging van het begrip mededeling aan het publiek in artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 heeft gebaseerd op de relevante internationaalrechtelijke bepalingen. Het Hof heeft namelijk bij de beslissende vraag of het criterium van een nieuwe kring luisteraars relevant is voor het bestaan van een nieuwe mededeling aan het publiek, geen rekening gehouden met de bepalingen van de Berner Conventie. Dit criterium was door de partijen bij de Berner Conventie bewust verworpen.(55) Het Hof heeft zich voor zijn uitlegging veeleer op de gids van de Berner Conventie, dus op een juridisch niet bindend document, gebaseerd. De juridisch bindende concretisering van het begrip publiek heeft dus niet reeds op het niveau van de relevante internationaalrechtelijke bepalingen plaatsgevonden maar pas op unierechtelijk niveau in artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29.

www.ie-portal.nl

IEPT20120315, HvJEU, SCF v Del Corso 163. Ook de artikelen 2, sub g, en 15 van het WPPT zijn dus geen bepalingen waar de partijen in het hoofdgeding zich rechtstreeks op kunnen beroepen.

VIII – Conclusie 164. Tegen deze achtergrond geef ik het Hof in overweging de prejudiciële vragen te beantwoorden als volgt: „1) Artikel 8, lid 2, van richtlijn 92/100/EEG van de Raad van 19 november 1992 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom, respectievelijk van richtlijn 2006/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom (gecodificeerde versie), moet aldus worden uitgelegd dat een tandarts die via een in zijn wachtkamer beschikbaar gesteld radiotoestel radiouitzendingen voor zijn patiënten hoorbaar maakt, een billijke vergoeding moet betalen voor de indirecte mededeling aan het publiek van de fonogrammen die in de radio-uitzending worden gebruikt.

2) Volgens de maatstaven van het recht van de Unie zijn artikel 12 van het Verdrag van Rome van 15 september 1965 inzake de bescherming van uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en omroeporganisaties, artikel 15 van het WIPO-verdrag van 20 september 1996 inzake uitvoeringen en fonogrammen (WPPT) en artikel 14 van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (TRIPs) geen internationaalrechtelijke bepalingen waarop een partij zich rechtstreeks kan beroepen in een geschil tussen particulieren.”

1 – Oorspronkelijke taal: Duits; procestaal: Italiaans.

2 – PB L 346, blz. 61.

3 – PB L 376, blz. 28.

4 – Arrest van 7 december 2006, SGAE (C-306/05, Jurispr. blz. I-11519).

5 – PB L 167, blz. 10.

6 – Voetnoot niet van belang voor de Nederlandse vertaling.

7 – Zie besluit 2000/278/EG van de Raad van 16 maart 2000 houdende goedkeuring namens de Europese Gemeenschap van het WIPO-verdrag inzake het auteursrecht en het WIPO-verdrag inzake uitvoeringen en fonogrammen – Verdrag van de WIPO inzake het auteursrecht (WCT) – Verdrag van de WIPO inzake uitvoeringen en fonogrammen (WPPT), PB L 89, blz.

6.

8 – Bijlage 1 C bij de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (PB 1994, L 336, blz.

214).

9 – In aansluiting op de in het VEU en in het VWEU gehanteerde terminologie wordt het begrip „Unierecht” als verzamelbegrip voor gemeenschapsrecht en recht van de Unie gebruikt. Voor zover het hierna individuele bepalingen uit het primaire gemeenschapsrecht betreft, worden de ratione temporis geldende voorschriften aangehaald.

Pagina 28 van 30

www.iept.nl

10 – Arrest van 6 februari 2003, SENA (C-245/00, Jurispr. blz. I-1251).

11 – PB L 372, blz. 12.

12 – Conclusie van advocaat-generaal Kokott van 3 februari 2011 in de nog aanhangige zaken C-403/08 en C-429/08.

13 – Zie in die zin de arresten van 27 maart 1963, Da Costa e.a. (28/62–30/62, Jurispr. 1963, 63, 79), 1 maart 1973, Bollmann (62/72, Jurispr. blz. 269, punt 4), 10 juli 1997, Palmisani (C-261/95, Jurispr. blz. I-4025, punt 31), en 12 februari 2008, Kempter (C-2/06, Jurispr. blz. I-411, punten 41 e.v.).

14 – Aangehaald in voetnoot 4.

15 – Ibidem, punt 36.

16 – Ibidem, punt 36.

17 – Ibidem, punt 37. In dit verband beriep het Hof zich eerst op zijn arrest van 2 juni 2005, Mediakabel (C-89/04, Jurispr. blz. I-4891, punt 30), waarin het het begrip ontvangst van een televisie-uitzending door het publiek uit artikel 1, sub a, van richtlijn 89/552/EEG van de Raad van 3 oktober 1989 betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake de uitoefening van televisie-omroepactiviteiten (PB L 298, blz. 23) aldus heeft uitgelegd dat het om een onbepaald aantal potentiële televisiekijkers gaat. Verder beriep het Hof zich op zijn arrest van 14 juli 2005, Lagardère Active Broadcast (C-192/04, Jurispr. blz. I-7199, punt 31) waarin het het begrip mededeling aan het publiek via satelliet uit artikel 1, lid 2, sub a, van richtlijn 93/83/EEG van de Raad van 27 september 1993 tot coördinatie van bepaalde voorschriften betreffende het auteursrecht en naburige rechten op het gebied van de satellietoproep en de doorgifte via de kabel (PB L 248, blz. 15) aldus heeft uitgelegd dat het om een onbepaald aantal potentiële luisteraars gaat.

18 – Ibidem, punten 38 e.v.

19 – Ibidem, punt 40.

20 – Ibidem, punt 41.

21 – Ibidem, punt 42.

22 – Ibidem, punt 43.

23 – Ibidem, punt 44.

24 – Ibidem, punten 45 e.v.

25 – Arresten van 18 januari 2001, Stockholm Lindöpark (C-150/99, Jurispr. blz. I-493, punt 38), en van 18 juni 2009, Stadeco (C-566/07, Jurispr. blz. I5295, punt 43).

26 – Arrest SGAE (aangehaald in voetnoot 4, punt 31).

27 – Arrest van 6 februari 2003, SENA (aangehaald in voetnoot 11, punt 34).

28 – Ibidem, punten 34-38.

29 – Arrest van 10 september 1996, Commissie/Duitsland (C-61/94, Jurispr. blz. I-3989, punt 52), en arrest SGAE (aangehaald in voetnoot 4, punt 35). Zie wat dit betreft Rosenkranz, F., „Die völkerrechtliche Auslegung des EG-Sekundärrechts dargestellt am Beispiel der Urheberrechts”, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2007, blz.

238 e.v., 239 e.v.

30 – Zie de punten 80 e.v. van deze conclusie.

www.ie-portal.nl

IEPT20120315, HvJEU, SCF v Del Corso 31 – Reinbothe, J., Lewinski, S., The E.C. Directive on Rental and Lending Rights and on Piracy, Sweet & Maxwell 1993, blz. 97.

32 – Artikel 12 van het Verdrag van Rome voorziet alleen voor directe doorgifte in een dergelijk recht. De partijen bij het WPPT zijn in dit opzicht bewust verder gegaan dan het Verdrag van Rome.

33 – Zie in dit verband punt 67 van de conclusie van advocaat-generaal Sharpston van 13 juli 2006 in de zaak SGAE (aangehaald in voetnoot 4), alsmede punt 22 van de conclusie van advocaat-generaal La Pergola van 9 september 1999 in de zaak Egeda (arrest van 3 februari 2000, C-293/98, Jurispr. blz. I-629).

34 – Zo ook Ullrich, J. N., „Die ‚öffentliche Wiedergabe’ von Rundfunksendungen in Hotels nach dem Urteil ‚SGAE’ des EuGH (Rs. C-306/05)”, Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht 2008, blz.

112 e.v., 117 e.v.

35 – Aangehaald in voetnoot 12.

36 – Ibidem, punten 127-147.

37 – Zie de beschrijving van het arrest in de punten 6573 van deze conclusie.

38 – Zie punt 50 van de conclusie van advocaatgeneraal Sharpston in de zaak SGAE (arrest aangehaald in voetnoot 4).

39 – Arrest SGAE (aangehaald in voetnoot 4, punt 41).

40 – Zie de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, EG-Verdrag over het gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (SEC/2000/1734 def).

41 – Walter, M., Lewinsky, S., European Copyright Law, Oxford University Press 2010, blz. 981.

42 – Zie de punten 65-73 van deze conclusie.

43 – Zie de punten 106-109 van deze conclusie.

44 – Zie de punten 144 en 146 van de conclusie van advocaat-generaal Kokott in de zaak Football Association Premier League e.a. (aangehaald in voetnoot 12).

45 – Anders zou bij een zelfontvangend televisietoestel geen sprake zijn van een mededeling aan het publiek, wat het Hof in dit geval echter aangenomen lijkt te hebben.

46 – Zie de punten 104 e.v. van deze conclusie.

47 – Reinbothe, J., „Die EG-Richtlinie zum Urheberrecht in der Informationsgesellschaft”, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil 2001, blz. 733 e.v., 736.

48 – Lewinsky, S., International Copyright and Policy, Oxford University Press 2008, blz. 481.

49 – In die zin Walter, M., Lewinsky, S. (reeds aangehaald in voetnoot 41), blz. 990.

50 – In die zin Walter, M., Lewinsky, S. (reeds aangehaald in voetnoot 41), blz. 990.

51 – Arresten van 30 september 1987, Demirel (12/86, Jurispr. blz. 3719, punt 14), van 16 juni 1998, Racke (C-162/96, Jurispr. blz. I-3655, punt 31).

Pagina 29 van 30

www.iept.nl

IEPT20120315, HvJEU, SCF v Del Corso

52 – Zie in dit verband Correa, C., Trade related aspects of intellectual Property rights, Oxford University Press 2007, blz. 156 en 162, alsook Busche, J., Stoll, P.-T., TRIPs – Internationales und europäisches Recht des geistigen Eigentums, Carl Heymanns Verlag 2007, blz. 268 en 272.

53 – Arrest van 23 november 1999, Portugal/Raad (C149/96, Jurispr. blz. I-8395, punt 47).

54 – Zie Lewinski, S., Walter, M. (reeds aangehaald in voetnoot 41), blz. 988.

55 – Zie punt 50 van de conclusie van advocaatgeneraal Sharpston in de zaak SGAE (aangehaald in voetnoot 4).

www.ie-portal.nl

Pagina 30 van 30

www.boek9.nl

Hof Amsterdam, 15 januari 2013, Noordhoff

IEPT20130115, Hof Amsterdam, Noordhoff aanmerken. Dat het verweer van [Appellant] weinig oprecht lijkt, doet dat niet anders zijn.

Noordhoff c.s. dienen derhalve verder bewijs bij te brengen. In eerste aanleg hebben zij bij gelegenheid van de comparitie gezegd niet over meer bewijs te beschikken en hun bewijsaanbod in hoger beroep is ook niet op dit punt gericht, zodat er geen aanleiding is hen tot verder bewijs toe te laten. Het hof komt daarom tot de conclusie dat tussen partijen niet vast staat dat [Appellant] de litigieuze uitwerkingenboeken zelf op internet heeft openbaar gemaakt, waardoor evenmin vast staat dat hij op die wijze inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten van Noordhoff c.s. De vijfde en zesde grief slagen derhalve in zoverre Geen openbaarmaking door plaatsen hyperlink • Nu niet vast staat dat [Appellant] de uitwerkingen zelf op internet heeft gezet en het evenmin door middel van bijzondere technische faciliteiten mogelijk maakte dat derden kennis konden nemen van de uitwerkingen maar slechts door een eenvoudige hyperlink de weg daarnaar wees, kan dit niet worden aangemerkt als openbaar maken in de zin van artikel 12 Aw. ONRECHTMATIGE DAAD

AUTEURSRECHT Wijze van uitwerkingen opgaven auteursrechtelijk beschermd; • vereist creatieve keuzes ondanks dat er maar één goed antwoord is Noordhoff c.s. voeren daartegenover aan dat het niet slechts gaat om het uiteindelijke antwoord op een vraagstuk maar ook om de selectie van de te behandelen onderwerpen, de beschrijving van de uitwerking en de lay-out daarvan. Het gelijk is aan de zijde van Noordhoff c.s. Niet alleen bij het formuleren van de lesstof en de opgaven moet de maker creatieve keuzen maken, maar ook bij de wijze van uitwerking van de opgaven kan dat het geval zijn. Dat er uiteindelijk maar één goed antwoord is, doet daar niet aan af. Anders dan de rechtbank, heeft het hof kennis kunnen nemen van één van de methodes, te weten Moderne Wiskunde. De uitwerkingenboeken daarvan moeten worden gekwalificeerd als werk in vorenbedoelde zin.

Bewijslast inzake auteursrechtinbreuk door appellant rust op Noordhoff • De door Noordhoff c.s. genoemde feitelijkheden zijn onvoldoende om op grond daarvan hun stelling als bewezen behoudens tegenbewijs, te kunnen

Plaatsen hyperlink naar inbreukmakende uitwerkingen is in strijd met maatschappelijke zorgvuldigheid • De door [Appellant] geplaatste hyperlinks maken het voor derden mogelijk of in ieder geval veel eenvoudiger enthousiaste reacties in het gastenboek op de website van [Appellant] getuigen daarvan om de illegaal op het internet geopenbaarde uitwerkingen te vinden. [Appellant] heeft niet weten te concretiseren dat de uitwerkingen ook via zoekprogramma’s of andere links bereikbaar zijn, zodat het hof aan dat verweer, wat daar verder van zij, voorbij gaat.

In dit verband is van betekenis dat bezwaarlijk anders kan worden aangenomen dan dat Noordhoff c.s. doordat de uitwerkingen op internet zijn gepubliceerd en bereikbaar zijn gemaakt minder uitwerkingenboeken zullen verkopen en daardoor inkomsten derven. Dat zijn website voor [Appellant] een niet commerciële hobby is in welk kader hij belangeloos naar informatie zoekt die nuttig is voor zijn bezoekers en om leerlingen van dienst te zijn, neemt niet weg dat hij er aan meewerkt dat afbreuk wordt gedaan aan de normale exploitatie van de uitwerkingenboeken door Noordhoff c.s.

Vindplaatsen: LJN: BY8420 Hof Amsterdam, 15 januari 2013 (J.H. Huijzer, R.J.F. Thiessen en E.E. van Tuyll van Serooskerken-Röell) GERECHTSHOF AMSTERDAM afdeling civiel en belastingrecht zaaknummer: 200.095.838/01 : Pagina 1 van 4

www.boek9.nl

zaaknummer rechtbank Haarlem: 173726 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 15 januari 2013 inzake [Appellant], wonend te [ woonplaats ], APPELLANT, advocaat: mr. M. Koudstaal te Haarlem, tegen 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NOORDHOFF UITGEVERS B.V., gevestigd te Groningen, 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid THIEMEMEULENHOFF B.V. gevestigd te Amersfoort, GEÏNTIMEERDEN, advocaat: mr. A. Knigge te Amsterdam.

De appellant wordt hierna [Appellant] genoemd, de geïntimeerden tezamen Noordhoff c.s. en ieder voor zich respectievelijk Noordhoff en Thieme.

1. Het geding in hoger beroep 1.1 Bij dagvaarding van 3 oktober 2011 is [Appellant] in hoger beroep gekomen van het vonnis van 17 augustus 2011 met het nummer 173726/HAZA 101325, dat de rechtbank Haarlem in deze zaak heeft gewezen tussen [Appellant] als gedaagde in de hoofdzaak/verweerder in het incident en Noordhoff c.s. als eiseressen in de hoofdzaak en in het incident (hierna: het vonnis).

1.2 [Appellant] heeft bij memorie tien grieven geformuleerd en bescheiden in het geding gebracht, met conclusie, kort gezegd, dat het hof het vonnis zal vernietigen en, alsnog, de vorderingen van Noordhoff c.s. zal afwijzen en hen uitvoerbaar bij voorraadhoofdelijk zal veroordelen in de proceskosten.

1.3 Daarop hebben Noordhoff c.s. geantwoord, bescheiden in het geding gebracht, bewijs aangeboden en geconcludeerd dat het hof het vonnis zal bekrachtigen, met veroordeling van [Appellant] in de volledige proceskosten van het appel op de voet van artikel 1019h Rv. 1.4 Op 27 februari 2012 is Noordhoff c.s. akte verleend van het depot (7/2012) van een drietal leerboeken van de methode Moderne Wiskunde voor HAVO respectievelijk VWO en de daarbij behorende uitwerkingenboeken.

1.5 De partijen hebben de zaak op 16 mei 2012 doen bepleiten, [Appellant] door zijn voornoemde advocaat, Noordhoff c.s. door mr. D.J.G. Visser en mr. M. Bakker, advocaten te Amsterdam. De advocaten hebben hun pleitnotities aan het hof overgelegd. Bij die gelegenheid zijn van weerszijden bij akte verdere bescheiden in het geding gebracht.

1.6 Ten slotte is arrest gevraagd.

2. Beoordeling 2.1 De rechtbank heeft in het vonnis onder 2.1 tot en met 2.8 een aantal feiten vastgesteld. Met grief I bestrijdt [Appellant] de juistheid van de overwegingen 2.5 en 2.6. Voor zover nodig zal het hof daarop hierna ingaan. Voor het overige bestaat geen geschil over de feitenopsomming, zodat deze in zoverre ook het hof tot uitgangspunt dient.

IEPT20130115, Hof Amsterdam, Noordhoff 2.2 Het gaat in deze zaak, samengevat, om het volgende.

2.2.1 Noordhoff c.s. zijn uitgevers van schoolboeken.

Noordhoff geeft onder meer de lesmethodes Moderne Wiskunde, Getal en Ruimte, Netwerk, Natuurkunde Overal, Pulsar en Scoop uit. Thieme is uitgever van de methodes Curie, Newton en Systematische Natuurkunde. Een lesmethode bestaat uit een leerboek/werkboek met oefenopgaven en een antwoordenboek met de uitwerkingen van de desbetreffende opgaven (hierna: uitwerkingenboek).

2.2.2 De servers van een aantal server hosts, waaronder Skydrive, Sqweebs en Nofeehost, bevatten internetadressen waar uitwerkingen (pdf-bestanden) van de opgaven van Noordhoff c.s. zijn opgenomen.

2.2.3 [Appellant] is leraar wiskunde (geweest). Hij beheert de website http://home.hccnet.nl/t.amerongen.

Op de homepage van deze website stond een inhoudsopgave waarin een aantal van de onder 2.2.1 genoemde lesmethodes waren vermeld. Het was voor derden mogelijk om vanaf de website van [Appellant] met een aantal klikken de onder 2.2.2 bedoelde internetadressen te bereiken en de daar opgenomen pdfbestanden te openen.

2.2.4 De voorzieningenrechter te Den Haag heeft [Appellant] bij beschikking van 30 oktober 2009 verboden inbreuk te maken op het auteursrecht van Noordhoff. [Appellant] heeft aan dit bevel voldaan, maar heeft –nadat Noordhoff niet binnen zes maanden na deze beschikking een eis in de hoofdzaak had ingesteld- vorenbedoelde uitwerkingen weer bereikbaar gemaakt via zijn website.

2.3 In het vonnis heeft de rechtbank op vordering van Noordhoff c.s. [Appellant] op straffe van verbeurte van een dwangsom kort en zakelijk weergegeven- verboden ieder openbaar maken en/of verveelvoudigen van de uitwerkingenboeken waarop aan Noordhoff c.s. auteursrecht toekomt, waaronder begrepen het beschikbaar stellen van die werken via een website of e mail.

2.4 Met grief II betoogt [Appellant], kort gezegd, dat op de uitwerkingenboeken geen auteursrecht rust.

Het hof neemt tot uitgangspunt dat van een auteursrechtelijk beschermd werk sprake is indien het gaat om een eigen intellectuele schepping van de maker die de persoonlijkheid van deze weerspiegelt en tot uiting komt door de door deze gemaakte vrije creatieve keuzen.

Niet in geschil is dat de les- en werkboeken van Noordhoff c.s. werken zijn als bedoeld in artikel 10 van de Auteurswet (Aw). Maar volgens [Appellant] geldt dat niet voor de daarbij horende uitwerkingenboeken.

Volgens hem kunnen wis- en natuurkundige vraagstukken maar tot één juist antwoord leiden. De standaardberekeningen die daaraan ten grondslag liggen, zijn door wetenschappers en niet door Noordhoff c.s. bedacht. Noordhoff c.s. voeren daartegenover aan dat het niet slechts gaat om het uiteindelijke antwoord op een vraagstuk maar ook om de selectie van de te behandelen onderwerpen, de beschrijving van de uitwerking en de lay-out daarvan.

Pagina 2 van 4

www.boek9.nl

Het gelijk is aan de zijde van Noordhoff c.s. Niet alleen bij het formuleren van de lesstof en de opgaven moet de maker creatieve keuzen maken, maar ook bij de wijze van uitwerking van de opgaven kan dat het geval zijn. Dat er uiteindelijk maar één goed antwoord is, doet daar niet aan af. Anders dan de rechtbank, heeft het hof kennis kunnen nemen van één van de methodes, te weten Moderne Wiskunde. De uitwerkingenboeken daarvan moeten worden gekwalificeerd als werk in vorenbedoelde zin. [Appellant] heeft niet aangevoerd dat de gedeponeerde uitwerkingenboeken niet representatief zijn voor die van alle andere onder 2.2.1 genoemde methodes. Het hof kan daarom als vaststaand aannemen dat alle uitwerkingenboeken waar het in dit geschil om gaat, werken zijn in de zin van artikel 10 Aw. De tweede grief slaagt dus niet.

2.5 In zijn toelichting op grief III concludeert [Appellant] dat Noordhoff c.s. onbetwist niet de maker zijn van de uitwerkingenboeken.

Voor zover [Appellant] met deze grief bedoelt te herhalen hetgeen hij reeds in grief II heeft aangevoerd, kan de grief niet slagen. Ook overigens slaagt de derde grief niet, omdat [Appellant] niet heeft bestreden dat de makers van de methodes hun auteursrechten, met inbegrip van hun auteursrechten op de uitwerkingenboeken, aan Noordhoff c.s. hebben overgedragen, waardoor deze rechthebbenden op de auteursrechten van de uitwerkingenboeken zijn geworden.

2.6 In rov. 4.6 van het vonnis heeft de rechtbank overwogen dat [Appellant] niet voldoende heeft betwist dat de (delen van de) uitwerkingenboeken waarnaar hij op zijn website verwijst, letterlijke kopieën van de uitwerkingenboeken zijn die Noordhoff c.s. uitgeven.

Grief IV is tegen deze overweging gericht. Volgens [Appellant] heeft hij dit wel uitdrukkelijk betwist en ligt de bewijslast nu bij Noordhoff c.s.

Noordhoff c.s. hebben in eerste aanleg door overlegging van zogenoemde screenshots (vgl. productie 6) een aantal voorbeelden gegeven van de weg waarlangs [Appellant] de uitwerkingen toegankelijk maakt. Deze voorbeelden eindigen steeds met een aantal uitwerkingen die uiterlijk gelijk zijn aan uitwerkingen in de uitwerkingenboeken. [Appellant] heeft weliswaar aangevoerd dat het niet om letterlijke kopieën gaat, maar dat is door hem op geen enkele wijze onderbouwd of toegelicht. De rechtbank heeft daarom, met inachtneming van de tweede volzin van artikel 149 lid 1 Rv, en derhalve op goede grond als vaststaand aangenomen dat het om letterlijke kopieën gaat. Ook in hoger beroep heeft [Appellant] zijn betwisting niet nader toegelicht, zodat zijn vierde grief tevergeefs is opgeworpen.

2.7 Niet in geschil is dat degene die kopieën van uitwerkingen waarvan het auteursrecht bij Noordhoff c.s. berust, op internet openbaart inbreuk maakt op die auteursrechten. De rechtbank komt in het vonnis tot de conclusie (rov. 4.11) dat [Appellant] de uitwerkingen waarnaar hij op zijn website verwijst op eerderbedoelde servers heeft geplaatst.

IEPT20130115, Hof Amsterdam, Noordhoff Met zijn grieven V en VI bestrijdt [Appellant] dat oordeel door aan te voeren dat hij geen serverruimte heeft gehuurd bij de onder 2.2.2 genoemde server hosts noch daar anderszins over kan beschikken en evenmin de uitwerkingen daarop heeft geplaatst. Het ligt dan op de weg van Noordhoff c.s. hun desbetreffende stelling deugdelijk te adstrueren en zo nodig bewijs daarvan te leveren. Noordhoff c.s. voeren in dat kader het volgende aan.

[Appellant] is de enige is die links naar de desbetreffende servers aanbiedt. Uit zijn reacties op berichten in zijn gastenboek blijkt dat hij het in zijn macht heeft problemen op de servers op te lossen.

Noordhoff heeft [Appellant] 12 oktober 2009 anoniem de uitwerkingen van de negende editie van Moderne Wiskunde VWO D hoofdstuk 3 toegezonden, die nog niet op internet stonden. Binnen enkele uren zijn deze uitwerkingen daarna op internet verschenen. Aan de hand van dit een en ander concluderen Noordhoff c.s. dat het niet anders kan dan dat [Appellant] de uitwerkingenboeken op internet heeft geopenbaard.

[Appellant]’s verweer tegen deze constateringen van Noordhoff c.s. is niet heel sterk. Volgens hem heeft hij de toegezonden uitwerkingen niet zelf geplaatst maar doorgestuurd aan een bekende die daarin was geïnteresseerd, maar hij weet niet meer wie dat was en hoe hij wist dat deze persoon geïnteresseerd was. Hij beschikt, naar zijn zeggen, niet meer over de e-mail waarmee hij het bestand heeft doorgestuurd maar merkwaardigerwijze nog wel over de e mail die hij via Noordhoff ontving. De door Noordhoff c.s. genoemde feitelijkheden zijn onvoldoende om op grond daarvan hun stelling als bewezen behoudens tegenbewijs, te kunnen aanmerken. Dat het verweer van [Appellant] weinig oprecht lijkt, doet dat niet anders zijn.

Noordhoff c.s. dienen derhalve verder bewijs bij te brengen. In eerste aanleg hebben zij bij gelegenheid van de comparitie gezegd niet over meer bewijs te beschikken en hun bewijsaanbod in hoger beroep is ook niet op dit punt gericht, zodat er geen aanleiding is hen tot verder bewijs toe te laten. Het hof komt daarom tot de conclusie dat tussen partijen niet vast staat dat [Appellant] de litigieuze uitwerkingenboeken zelf op internet heeft openbaar gemaakt, waardoor evenmin vast staat dat hij op die wijze inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten van Noordhoff c.s. De vijfde en zesde grief slagen derhalve in zoverre.

2.8 Op grond van de devolutieve werking van het appel dient het hof thans de oorspronkelijke subsidiaire en meer subsidiaire stellingen van Noordhoff c.s. te beoordelen die inhouden dat [Appellant] door het plaatsen van hyperlinks op zijn website het zodanig eenvoudig maakte voor derden om de uitwerkingenboeken in te zien of te downloaden dat dit moet worden gekwalificeerd als openbaren daarvan, althans als een onrechtmatige daad van [Appellant] jegens Noordhoff c.s.

Nu niet vast staat dat [Appellant] de uitwerkingen zelf op internet heeft gezet en het evenmin door middel van bijzondere technische faciliteiten mogelijk maakte dat derden kennis konden nemen van de uitwerkingen maar Pagina 3 van 4

www.boek9.nl

slechts door een eenvoudige hyperlink de weg daarnaar wees, kan dit niet worden aangemerkt als openbaar maken in de zin van artikel 12 Aw. Volgens [Appellant] is het downloaden uit illegale bron toegestaan, zodat het faciliteren daarvan evenmin onrechtmatig is. Deze stelling van [Appellant] kan in zijn algemeenheid niet als juist worden aanvaard. De door [Appellant] geplaatste hyperlinks maken het voor derden mogelijk of in ieder geval veel eenvoudiger enthousiaste reacties in het gastenboek op de website van [Appellant] getuigen daarvan om de illegaal op het internet geopenbaarde uitwerkingen te vinden.

[Appellant] heeft niet weten te concretiseren dat de uitwerkingen ook via zoekprogramma’s of andere links bereikbaar zijn, zodat het hof aan dat verweer, wat daar verder van zij, voorbij gaat. Dat [Appellant] door het plaatsen van de hyperlinks derden (in vergaande mate) behulpzaam is, is in dit geval in strijd met de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt te achten. In dit verband is van betekenis dat bezwaarlijk anders kan worden aangenomen dan dat Noordhoff c.s. doordat de uitwerkingen op internet zijn gepubliceerd en bereikbaar zijn gemaakt minder uitwerkingenboeken zullen verkopen en daardoor inkomsten derven. Dat zijn website voor [Appellant] een niet commerciële hobby is in welk kader hij belangeloos naar informatie zoekt die nuttig is voor zijn bezoekers en om leerlingen van dienst te zijn, neemt niet weg dat hij er aan meewerkt dat afbreuk wordt gedaan aan de normale exploitatie van de uitwerkingenboeken door Noordhoff c.s. Dat Noordhoff c.s. zelf andere uitwerkingen openbaar maken mag zo zijn zij zijn daartoe als rechthebbende op de desbetreffende auteursrechten ook bij uitstek gerechtigd maar dat rechtvaardigt niet dat [Appellant] handelt zoals hij doet. Daarmee faalt ook grief VIII. 2.9 Grief VII is gericht tegen rechtsoverweging 4.12 van de rechtbank. Het hof acht deze overweging juist en maakt deze tot de zijne. Anders dan [Appellant] kennelijk meent is het op verzoek aan iedere willekeurige derde toesturen van een kopie van een of meer uitwerkingen een vorm van openbaar maken van de uitwerkingenboeken waartoe hij niet gerechtigd is.

Ook de zevende grief treft dus geen doel.

2.10 De omstandigheid dat de vijfde en zesde grief van [Appellant] slagen heeft niet tot gevolg dat het vonnis moet worden vernietigd. Het dictum onder 5.1 is nog steeds juist, omdat uit het falen van de zevende grief voortvloeit dat [Appellant] inderdaad inbreuk maakte op auteursrechten van Noordhoff c.s. Nu voorts de oorspronkelijke meer subsidiaire grondslag van Noordhoff c.s. – onrechtmatige daad- alsnog deugdelijk is bevonden brengt dat mee dat het vonnis aanvulling behoeft zoals hierna te doen.

2.11 [Appellant] maakt met zijn grief IX bezwaar tegen de door de rechtbank gegeven proceskostenveroordeling, omdat de kosten niet zijn aangetoond en de uurlonen voor nota bene drie advocaten overdreven hoog zijn.

Het hof stelt voorop dat nu de rechtbank [Appellant], in het licht van hetgeen hierboven onder 2.9 is

IEPT20130115, Hof Amsterdam, Noordhoff overwogen, op goede grond heeft bevolen zijn inbreuk op auteursrechten van Noordhoff c.s. te staken, zij hem op even goede grond heeft veroordeeld in de kosten van het geding. [Appellant] bestrijdt niet dat de rechtbank op goede grond toepassing heeft gegeven aan artikel 1019h Rv. In het licht daarvan acht het hof, gelet op de omvang van de procedure, een bedrag van € 5.216,87 redelijk en evenredig ook wanneer slechts één advocaat tegen een gemiddeld honorarium aan de zaak zou hebben gewerkt. De negende grief is dus eveneens tevergeefs opgeworpen.

2.12 Grief X heeft geen zelfstandige betekenis en behoeft derhalve geen bespreking.

3. Slotsom en kosten Alleen de vijfde en de zesde grief slagen gedeeltelijk, maar dat leidt niet tot vernietiging van het vonnis. Wel brengt de omstandigheid dat de meer subsidiaire grondslag van Noordhoff c.s. voor hun oorspronkelijke vordering alsnog deugdelijk is bevonden mee dat het vonnis moet worden aangevuld. [Appellant] wordt in hoger beroep voor het overgrote deel in het ongelijk gesteld, waarbij echter overwegende betekenis toekomt aan de door Noordhoff c.s. gestelde onrechtmatige daad. Het hof vindt daarin aanleiding in hoger beroep geen toepassing te geven aan artikel 1019h Rv, maar [Appellant] te belasten met de gebruikelijke te liquideren kosten die zullen worden begroot als hierna te doen.

4. Beslissing Het hof: bekrachtigt het vonnis waarvan beroep; beveelt [Appellant] in aanvulling op het vonnis met onmiddellijke ingang na betekening van dit arrest te staken en gestaakt te houden iedere verwijzing op zijn website door middel van hyperlinks naar plaatsen op het internet waar in strijd met auteursrechten van Noordhoff c.s. (delen van) uitwerkingenboeken zijn openbaar gemaakt; bepaalt dat [Appellant] voor iedere overtreding van voormeld bevel op gelijke voet een dwangsom verbeurt als bedoeld in rechtsoverweging 5.2 van het vonnis zonder dat het daar genoemde maximum bedrag wordt verhoogd; verwijst [Appellant] in de proceskosten van het hoger beroep en begroot die kosten voor zover tot heden aan de kant van Noordhoff c.s. gevallen, op € 649,-- voor verschotten en € 2.682,-- voor salaris; verklaart deze veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mr. J.H. Huijzer, mr. R.J.F. Thiessen en mr. E.E. van Tuyll van SerooskerkenRöell, en door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 15 januari 2013.

Pagina 4 van 4

www.iept.nl

Rb Den Haag, 19 december 2012, Nederland.fm

AUTEURSRECHT Openbaarmaking door embedded beluisteren radiostreams, die rechtstreeks afkomstig zijn van mediaserver radiostation: ander publiek en exploitatie muziekwerken • Partijen verschillen van mening over het antwoord op de vraag of X (mede) verantwoordelijk is voor die openbaarmaking in de situatie dat de browser van de gebruiker, na het klikken op een hyperlink op zijn radioportals, de radiostreams rechtstreeks ophaalt bij de mediaservers van de radiostations. Naar het oordeel van de rechtbank moet die vraag bevestigend worden beantwoord omdat X zijn websites zo heeft ingericht dat de gelinkte radiostreams worden beluisterd in het kader van zijn websites.

Voorop staat dat de betrokkenheid van X bij de openbaarmaking verder gaat dan het enkele aanbieden van een hyperlink naar de radiostreams. Bij Nederland.fm heeft X ervoor gekozen om de radiostreams en de daaraan gekoppelde visuele content te presenteren in een frame binnen de homepage van Nederland.fm. Op die manier bewerkstelligt X dat de bezoeker tijdens het beluisteren van de radiostreams de homepage van Nederland.fm gepresenteerd krijgt • Het gevolg van de interventie van X is dat de radiostreams worden gepresenteerd aan de bezoekers van de websites van X. Daarmee worden de daarin opgenomen muziekwerken toegankelijk voor een ander publiek dan het publiek dat Buma/Stemra voor ogen had toen zij toestemming verleende voor het gebruik van de muziekwerken door de radiostations. De websites van X zijn namelijk andere audiovisuele producten dan de websites van de radiostations. Zij hebben daarom een ander publiek.

• Dat X de radiostreams presenteert in het kader van zijn eigen websites is auteursrechtelijk relevant omdat hij op die manier de mogelijkheid schept om zelf profijt te trekken uit de radiostreams en de daarin opgenomen muziekwerken. In feite eigent X zich door zijn handelswijze de mogelijkheid toe om de muziekwerken te exploiteren. X maakt ook gebruik van die mogelijkheid. Op de homepage van www.ie-portal.nl

IEPT20121219, Rb Den Haag, Nederland.fm zijn websites worden namelijk advertenties gepresenteerd. Vanwege de genoemde inrichting van zijn websites, blijven die advertenties zichtbaar tijdens het afspelen van de radiostreams. Aldus genereert X inkomsten mede met de auteursrechtelijk beschermde muziekwerken van de bij Buma/Stemra aangesloten partijen.

Buitenlandse radiostations niet mede op Nederland gericht • De websites zijn volledig gesteld in de taal van het land waarop de website is gericht en verwijzen uitsluitend naar buitenlandse radio-uitzendingen.

Ook de domeinnaam is gesteld in de taal van het land waarop de website is gericht en het top level domain van de domeinnaam is niet het Nederlandse top level.

4.13. Het feit dat er Nederlandse advertenties worden getoond als een Nederlandse internetgebruiker de buitenlandse radioportals bezoekt, kan in dit geval niet leiden tot een andere conclusie. X heeft onweersproken uiteengezet dat de betreffende advertenties worden geplaatst door een derde die de taal van de advertentie automatisch afstemt op de nationaliteit van de bezoeker, die wordt vastgesteld aan de hand van het IPadres van de computer van die bezoeker. Gesteld noch gebleken is dat die mogelijkheid van het tonen van Nederlandstalige advertenties door X is geselecteerd of afhankelijk is van de inhoud van de website Belang bij snelle uitspraak krijgt voorrang boven stellen prejudiciële vragen • De rechtbank is zich ervan bewust dat de auteursrechtelijke kwalificatie van de handelswijze van X vragen oproept over de uitleg van het begrip “mededeling aan het publiek” in de zin van artikel 3 van de Auteursrechtrichtlijn (richtlijn 2001/29/EG).

Desgevraagd heeft X ter comparitie laten weten dat hij daarom zou willen dat de rechtbank prejudiciële vragen stelt aan het Hof van Justitie. Dat zal de rechtbank in dit geval niet doen en de rechtbank heeft besloten ook niet te wachten op antwoorden van het Hof op de vragen die een Zweeds gerechtshof (Svea Hovrätt) recentelijk heeft gesteld in een op onderdelen vergelijkbaar geval (Verzoek om een prejudiciële beslissing van 18 september 2012, C 466/12, Svenson e.a. – Retriever Sverige).

Buma/Stemra heeft ter comparitie namelijk uitdrukkelijk verklaard dat zij niet wil dat de rechtbank vragen stelt omdat zij snel een rechterlijke uitspraak wil krijgen. Dat belang dient in dit geval voorrang te krijgen.

Vindplaatsen: Rb Den Haag, 19 december 2012 (P.H. Blok) RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel zaaknummer / rolnummer: 407402 / HA ZA 11-2675 Vonnis van 19 december 2012 Pagina 1 van 7

www.iept.nl

in de zaak van 1. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid VERENIGING BUMA, gevestigd te Amstelveen, 2. de stichting STICHTING STEMRA, gevestigd te Amstelveen, eiseressen, advocaat mr. J.M.B. Seignette te Amsterdam, tegen X, wonende te Amsterdam, gedaagde, advocaat mr.

O.G. Trojan te ‘s-Gravenhage.

Eiseressen zullen hierna afzonderlijk worden aangeduid als respectievelijk Buma en Stemra en gezamenlijk Buma/Stemra worden genoemd. Gedaagde zal worden aangeduid als X. Inhoudelijk is de zaak is behandeld voor Buma/Stemra door de hierboven genoemde advocaat en voor X door mr. B.D.P. van Eijk en mr.

M.R.F. Senftleben, advocaten te ’s- Gravenhage.

1. De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: - de dagvaarding van 9 november 2011 met producties 1-24; - de conclusie van antwoord met producties 1-18; - het tussenvonnis van 15 februari 2012, waarbij een comparitie van partijen is bevolen; - het proces-verbaal van comparitie van 26 juli 2012 en de daarin genoemde stukken.

1.2. Vonnis is nader bepaald op heden.

2. De feiten 2.1. Buma en Stemra exploiteren en handhaven auteursrechten op muziekwerken. Buma richt zich op de openbaarmakingsrechten. Stemra richt zich op de verveelvoudigingsrechten.

2.2. Buma en Stemra baseren hun recht om auteursrechten uit te oefenen op overeenkomsten die zij hebben gesloten met makers van muziekwerken en overeenkomsten die zij zijn aangegaan met buitenlandse zusterorganisaties.

2.3. X exploiteert websites waarop zogeheten radioportals worden aangeboden. Een radioportal is een website waarop hyperlinks naar uitzendingen van diverse radiostations op internet (radiostreams) worden aangeboden. X exploiteert twee radioportals met links naar radiostreams van Nederlandse radiostations, te weten www.nederland.fm (hierna: Nederland.fm) en www.op.fm (hierna: Op.fm). Daarnaast exploiteert hij een reeks van radioportals met links naar buitenlandse radiostations (hierna: de buitenlandse radioportals), te weten www.deutschland.fm, www.belgie.fm, www.lafrance.fm, www. norge.fm, www.danmark.fm, www.england.fm, www.italia.fm, www.polska.pl, www.espana.fm, www.sverige.fm, www.america.fm, www.india.fm en www.zongghuo.fm.

2.4. Op de websites van X zijn de hyperlinks naar de radiostreams verwerkt in afbeeldingen van de logo’s van de betreffende radiostations die op de homepage van de websites worden weergegeven. De homepage van Nederland.fm ziet er bijvoorbeeld als volgt uit.

www.ie-portal.nl

IEPT20121219, Rb Den Haag, Nederland.fm

2.5. Hyperlinks verwijzen de browser van een internetgebruiker die op de hyperlink klikt, naar bepaalde content. Die content wordt aangeduid in de vorm van een uniform resource locator (url), die onder meer specificeert op welke server de content beschikbaar is. De hyperlinks op de websites van X verwijzen naar radiostreams die beschikbaar zijn op mediaservers van de radiostations.

2.6. De volgende figuur geeft in vier stappen weer wat er gebeurt als een internetgebruiker, startend van de website van het radiostation of Nederland.fm, naar radiostreams luistert.

Bij stap (1) gaat de bezoeker naar de website van Nederland.fm of naar de website van een specifiek radiostation.

Bij stap (2) geeft de webserver van Nederland.fm of het radiostation, nadat de bezoeker op een hyperlink heeft geklikt, de url van de radiostream door aan de browser van de bezoeker.

Bij stap (3) vraagt de browser van de bezoeker de radiostream op bij de mediaserver die staat vermeld in de verkregen url.

Bij stap (4) stuurt de mediaserver de radiostream naar de computer van de gebruiker, die de radiostream opent met daarvoor geschikte software, zoals een mediaspeler.

2.7. Een ontwerper van een website kan bepalen op welke manier de content waarnaar een hyperlink verwijst, wordt gepresenteerd na het aanklikken van de hyperlink. Er kan onder meer voor worden gekozen om de content te presenteren in een frame (venster) binnen het al geopende scherm (window) of in een klein nieuw scherm dat verschijnt na het aanklikken van de Pagina 2 van 7

www.iept.nl

hyperlink (pop-up). Bij de laatste variant kan de ontwerper onder meer de precieze omvang van de popup en de plaats daarvan op het scherm bepalen.

2.8. Na het aanklikken van een radiostream op Nederland.fm wordt de radiostream en de daarbij horende zichtbare content zoals het logo van het radiostation, gepresenteerd in een frame midden op de homepage van Nederland.fm. De navolgende afbeelding van de homepage van Nederland.fm toont bijvoorbeeld in het midden de content van het radiostation Skyradio:

2.9. Bij Op.fm wordt de radiostream gepresenteerd in een pop-up. De navolgende afbeelding van de homepage van Op.fm toont bijvoorbeeld een pop-up met content van het radiostation Qmusic:

2.10. Nederland.fm is een populaire website. De website vermeldt dat het ruim 2.470.000 unieke bezoekers, 6.700.000 bezoeken en 23.700.000 klikken per maand heeft.

2.11. X verdient aan zijn radioportals door de verkoop van adverentieruimte op die websites en door de verkoop van gegevens over het klik- en luistergedrag op de websites.

2.12. X heeft vanaf 2004 contact gezocht met Buma/Stemra om zich ervan te verzekeren dat hij geen vergoeding aan Buma/Stemra is verschuldigd voor het aanbieden van zijn radioportals. Naar aanleiding daarvan hebben partijen met tussenpozen overleg gevoerd.

2.13. Buma/Stemra heeft licenties verleend aan de radiostations die de radiostreams waarnaar de hyperlinks op Nederland.fm en Op.fm verwijzen op hun servers hebben staan. Een bedrijfsmatig www.ie-portal.nl

IEPT20121219, Rb Den Haag, Nederland.fm radiostation betaalt 13% van de netto met de website van radiostations gegenereerde inkomsten met een minimum per zender van € 65,00 per maand of € 780,00 per jaar (excl. BTW).

2.14. Vanaf 2009 verleent Buma/Stemra ook licenties voor radioportals. Het basistarief voor radioportals bedraagt 10% van de met de website netto gegenereerde inkomsten per jaar, met de volgende minima: 2-25 zenders € 585,00, 26-50 zenders € 1.112,00, 51-100 zenders € 1.585,00, 100-175 zenders € 2.012,00, 176-275 zenders € 2.396,00, 276-400 zenders € 2.741,00, 401-550 zenders € 3.052,00 (excl. BTW).

3. Het geschil 3.1. Buma/Stemra vordert – samengevat – een verbod op openbaarmaking van muziekwerken op de radioportals van X, alsmede een bevel tot opgave van winst, een veroordeling tot vergoeding van schade en afdracht van winst, nader op te maken bij staat, en betaling van een voorschot op de schadevergoeding, met veroordeling van X in de volledige proceskosten.

3.2. Aan de vorderingen heeft Buma/Stemra ten grondslag gelegd dat X door internetgebruikers in de gelegenheid te stellen om op de radioportals naar radiostreams en derhalve de muziek in de radiostreams te luisteren, die muziek openbaar maakt, althans dat hij mede verantwoordelijk is voor die openbaarmaking.

Daarnaast heeft Buma/Stemra aangevoerd dat X verveelvoudigingen van muziekwerken op zijn servers heeft staan, althans dat hij op ieder moment kan besluiten om verveelvoudigingen op zijn servers te gaan zetten.

3.3. X voert verweer.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling geen verveelvoudiging 4.1. Aangenomen moet worden dat er geen auteursrechtelijk beschermde muziekwerken op de server van X staan. Buma/Stemra heeft zelf, onder verwijzing naar een verklaring van haar manager ICT en outsourcing (productie 25 van Buma/Stemra) uiteengezet dat de muziek die de internetgebruiker te horen krijgt na het aanklikken van een radiostation op de websites van X, rechtstreeks afkomstig is van de mediaserver van het betreffende radiostation (pleitnota, paragrafen 12 en 13, zie ook r.o. 2.6). Dat stemt overeen met de uitleg die X heeft gegeven van de werking van zijn websites. In het licht daarvan is niet vol te houden dat X in het kader van zijn websites muziekwerken verveelvoudigt. Dat brengt, zoals X terecht heeft aangevoerd, mee dat de vorderingen van Stemra moeten worden afgewezen.

4.2. Het betoog van Buma/Stemra dat X op ieder moment kan besluiten om muziekwerken te gaan verveelvoudigen op zijn servers, kan niet leiden tot een andere uitkomst. Die enkele mogelijkheid is onvoldoende om een serieuze dreiging van inbreuk aan Pagina 3 van 7

www.iept.nl

te nemen, met name omdat Buma/Stemra niet inzichtelijk heeft gemaakt waarom X de werking van zijn websites zo zou aanpassen dat de muziekwerken op zijn servers komen te staan. openbaarmaking 4.3. Niet in geschil is dat het laten horen van een radiostream kwalificeert als het openbaar maken van de in die radiostream opgenomen muziekwerken, ook als de radiostream te horen is nadat een bezoeker van een van de websites van X heeft geklikt op een link naar die radiostream. Partijen verschillen van mening over het antwoord op de vraag of X (mede) verantwoordelijk is voor die openbaarmaking in de situatie dat de browser van de gebruiker, na het klikken op een hyperlink op zijn radioportals, de radiostreams rechtstreeks ophaalt bij de mediaservers van de radiostations. Naar het oordeel van de rechtbank moet die vraag bevestigend worden beantwoord omdat X zijn websites zo heeft ingericht dat de gelinkte radiostreams worden beluisterd in het kader van zijn websites.

4.4. Voorop staat dat de betrokkenheid van X bij de openbaarmaking verder gaat dan het enkele aanbieden van een hyperlink naar de radiostreams. Bij Nederland.fm heeft X ervoor gekozen om de radiostreams en de daaraan gekoppelde visuele content te presenteren in een frame binnen de homepage van Nederland.fm. Op die manier bewerkstelligt X dat de bezoeker tijdens het beluisteren van de radiostreams de homepage van Nederland.fm gepresenteerd krijgt. Bij Op.fm bereikt X een vergelijkbaar effect door de radiostream te presenteren in een pop-up scherm.

Afhankelijk van de instellingen van de browser van de bezoeker, zal die pop-up verschijnen achter of voor de homepage van Op.fm. Als de pop-up achter de homepage verschijnt, is de aan de radiostream gekoppelde visuele content niet zichtbaar voor de gebruiker. De radiostream met de auteursrechtelijke beschermde muziekwerken is in dat geval uiteraard wel te horen. Als de pop-up verschijnt voor de homepage, blijft die homepage grotendeels zichtbaar omdat de pop-up een relatief klein scherm is (zie het onder 2.9 weergegeven voorbeeld). In beide gevallen blijft gedurende het afspelen van de radiostream dus ten minste een groot deel van de homepage van Op.fm zichtbaar voor de bezoeker. De betrokkenheid van X bij de openbaarmaking gaat daarmee verder dan de beschikbaarstelling van faciliteiten om een openbaarmaking mogelijk te maken.

4.5. Het gevolg van de interventie van X is dat de radiostreams worden gepresenteerd aan de bezoekers van de websites van X. Daarmee worden de daarin opgenomen muziekwerken toegankelijk voor een ander publiek dan het publiek dat Buma/Stemra voor ogen had toen zij toestemming verleende voor het gebruik van de muziekwerken door de radiostations. De websites van X zijn namelijk andere audiovisuele producten dan de websites van de radiostations. Zij hebben daarom een ander publiek. Daarbij staat vast dat Buma/Stemra niet de bezoekers van de websites van X voor ogen heeft gehad, toen zij toestemming www.ie-portal.nl

IEPT20121219, Rb Den Haag, Nederland.fm verleende voor de openbaarmaking van de muziekwerken door de radiostations. Buma/Stemra heeft uitdrukkelijk aangevoerd dat de licentie die zij de radiostations heeft verleend, geen toestemming inhoudt voor gebruik van de radiostreams in het kader van de websites van derden. Daarbij heeft Buma/Stemra verwezen naar onder meer de door Buma/Stemra gepubliceerde informatie over het gebruik van radiouitzendingen op internet (productie 16 van Buma/Stemra), waarin een onderscheid wordt gemaakt tussen de door de radiostations te betalen tarieven en de door radioportals te betalen tarieven. De juistheid van deze stelling heeft X onvoldoende bestreden.

Desgevraagd heeft X ter comparitie verklaard geen zicht te hebben op de licentieovereenkomsten van Buma/Stemra met de radiostations.

4.6. Dat X de radiostreams presenteert in het kader van zijn eigen websites is auteursrechtelijk relevant omdat hij op die manier de mogelijkheid schept om zelf profijt te trekken uit de radiostreams en de daarin opgenomen muziekwerken. In feite eigent X zich door zijn handelswijze de mogelijkheid toe om de muziekwerken te exploiteren. X maakt ook gebruik van die mogelijkheid. Op de homepage van zijn websites worden namelijk advertenties gepresenteerd. Vanwege de genoemde inrichting van zijn websites, blijven die advertenties zichtbaar tijdens het afspelen van de radiostreams. Aldus genereert X inkomsten mede met de auteursrechtelijk beschermde muziekwerken van de bij Buma/Stemra aangesloten partijen.

4.7. Het enkele feit dat de radiostreams die in het kader van de websites van X te beluisteren zijn, door de browser van de bezoeker rechtstreeks van de mediaservers van de radiostations worden gehaald, kan niet leiden tot een ander oordeel. Dat feit brengt mogelijk mee dat de radiostations mede verantwoordelijk zijn voor de openbaarmaking. Of dat laatste het geval is kan in deze procedure in het midden blijven omdat de radiostations geen partij zijn. De betrokkenheid van de radiostations laat in ieder geval de verantwoordelijkheid van X voor zijn eigen interventie onverlet.

4.8. Ook het feit dat de mogelijkheid om de radiostreams te beluisteren afhankelijk is van de capaciteit van de mediaservers van de radiostations en de beschikbaarheid van de radiostreams op die servers, sluit niet uit dat X (mede) verantwoordelijk is voor de openbaarmaking van die streams in het kader van zijn eigen websites. Die afhankelijkheid brengt mee dat er feitelijk geen muziekwerken zullen worden geopenbaard als de capaciteit ontoereikend is en als de streams niet beschikbaar zijn op de mediaservers, maar laat onverlet dat er geopenbaard wordt zolang de radiostreams op de servers staan en er voldoende capaciteit is. Overigens heeft Buma/Stemra er terecht op gewezen dat deze afhankelijkheden in de praktijk niet tot een beperking lijken te leiden, gelet op de miljoenen radiostreams die elke maand worden beluisterd in het kader van Nederland.fm. vrijheid van meningsuiting

Pagina 4 van 7

www.iept.nl

4.9. Het beroep van X op de fundamentele vrijheid van meningsuiting in de zin van onder meer artikel 10 het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (Trb. 1951, 154, zoals laatstelijk gewijzigd Trb. 2010, 112), kan niet leiden tot een ander oordeel. Op zich heeft X terecht aangevoerd dat toewijzing van de vorderingen een inmenging meebrengt in zijn uitingsvrijheid en de vrijheid van zijn bezoekers om informatie te ontvangen.

Die inmenging is naar het oordeel van de rechtbank in dit geval echter noodzakelijk in een democratische samenleving ter bescherming van de auteursrechten van de makers van muziekwerken. Het betoog van X dat de bescherming van de informatievrijheid vóór zou moeten gaan, is gebaseerd op zijn stelling dat een portal met hyperlinks een belangrijke functie heeft bij het ontsluiten van informatie op internet. Dat mag zo zijn, maar X doet met zijn radioportals meer dan slechts het bieden van een overzicht met hyperlinks. Zoals hiervoor is vastgesteld, heeft X zijn websites zo ingericht dat na het aanklikken van de hyperlinks de radiostreams kunnen worden beluisterd in het kader van zijn eigen websites, waardoor hij zich de mogelijkheid toe-eigent om de muziekwerken zelf te exploiteren. Die specifieke inrichting van de website tast het exclusieve exploitatierecht van de maker aan, zonder dat daar een duidelijk voordeel voor de informatievrijheid tegenover staat. jurisprudentie 4.10. Voor zover de door partijen aangehaalde uitspraken van andere rechters betrekking hebben op vergelijkbare feiten, te weten op een situatie waarin na het aanklikken van een hyperlink een auteursrechtelijk beschermd werk verschijnt in het kader van de website van de partij die de hyperlinks aanbiedt, bevestigen de uitspraken unaniem dat in die situatie sprake is van een openbaarmaking door de aanbieder van de hyperlinks (Oberlandesgericht Düsseldorf, Duitsland, 8 november 2011, Multimedia und Recht 2012, 118; Rb. Amsterdam 24 augustus 2011, LJN BT1960 ; Hof ’sHertogenbosch 12 januari 2010, IER 2010, 34, r.o.

4.99; Vzr. rb. Haarlem 5 september 2007, LJN BB3144 en Vzr. rb. Leeuwarden 30 oktober 2003, LJN AN4570). In zoverre ondersteunt de aangehaalde rechtspraak de juistheid van het voorgaande oordeel.

4.11. De rechtspraak waarnaar X heeft verwezen ter onderbouwing van zijn standpunt dat hyperlinken als zodanig niet kan worden aangemerkt als een openbaarmaking, kan onbesproken blijven omdat, zoals hiervoor is vastgesteld, de interventie van X verder gaat dan enkel het aanbieden van hyperlinks. buitenlandse radioportals 4.12. De vorderingen zullen worden afgewezen voor zover die betrekking hebben op de buitenlandse radioportals van X. Niet in geschil is dat Buma/Stemra niet bevoegd is om op te treden met betrekking tot openbaarmaking van muziekwerken buiten Nederland.

Daarom richten de vorderingen van Buma/Stemra ook voor zover zij betrekking hebben op de buitenlandse radioportals zich uitsluitend op Nederland. Het betoog van Buma/Stemra dat de buitenlandse radioportals www.ie-portal.nl

IEPT20121219, Rb Den Haag, Nederland.fm mede gericht zijn op Nederland, moet echter worden verworpen. De websites zijn volledig gesteld in de taal van het land waarop de website is gericht en verwijzen uitsluitend naar buitenlandse radio-uitzendingen. Ook de domeinnaam is gesteld in de taal van het land waarop de website is gericht en het top level domain van de domeinnaam is niet het Nederlandse top level.

In het licht van deze omstandigheden is het enkele feit dat de radioportals wel toegankelijk zijn voor Nederlandse internetgebruikers, dat de domeinnaam wordt gehouden door een Nederlandse partij en dat de radioportals worden gehost op een server in Nederland onvoldoende om aan te nemen dat de radioportals mede gericht zijn op Nederland.

4.13. Het feit dat er Nederlandse advertenties worden getoond als een Nederlandse internetgebruiker de buitenlandse radioportals bezoekt, kan in dit geval niet leiden tot een andere conclusie. X heeft onweersproken uiteengezet dat de betreffende advertenties worden geplaatst door een derde die de taal van de advertentie automatisch afstemt op de nationaliteit van de bezoeker, die wordt vastgesteld aan de hand van het IPadres van de computer van die bezoeker. Gesteld noch gebleken is dat die mogelijkheid van het tonen van Nederlandstalige advertenties door X is geselecteerd of afhankelijk is van de inhoud van de website. prejudiciële vragen 4.14. De rechtbank is zich ervan bewust dat de auteursrechtelijke kwalificatie van de handelswijze van X vragen oproept over de uitleg van het begrip “mededeling aan het publiek” in de zin van artikel 3 van de Auteursrechtrichtlijn (richtlijn 2001/29/EG).

Desgevraagd heeft X ter comparitie laten weten dat hij daarom zou willen dat de rechtbank prejudiciële vragen stelt aan het Hof van Justitie. Dat zal de rechtbank in dit geval niet doen en de rechtbank heeft besloten ook niet te wachten op antwoorden van het Hof op de vragen die een Zweeds gerechtshof (Svea Hovrätt) recentelijk heeft gesteld in een op onderdelen vergelijkbaar geval (Verzoek om een prejudiciële beslissing van 18 september 2012, C 466/12, Svenson e.a. – Retriever Sverige). Buma/Stemra heeft ter comparitie namelijk uitdrukkelijk verklaard dat zij niet wil dat de rechtbank vragen stelt omdat zij snel een rechterlijke uitspraak wil krijgen. Dat belang dient in dit geval voorrang te krijgen. vorderingen 4.15. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat X inbreuk heeft gemaakt op de rechten van de makers die zijn aangesloten bij Buma.

Dat brengt mee dat een verbod toewijsbaar is. Het verbod hoeft, anders dan X heeft bepleit, niet te worden beperkt tot uitsluitend de specifieke wijze waarop X zijn website op dit moment heeft ingericht omdat X heeft aangekondigd zijn websites te zullen aanpassen en denkbaar is dat ook met een andere inrichting van de websites inbreuk wordt gemaakt (vgl. HR 3 januari 1964, NJ 1964, 445). Welke inrichtingen niet inbreukmakend zijn, kan, anders dan X heeft verzocht, niet in dit vonnis worden opgesomd, omdat er in deze procedure geen andere inrichtingen naar voren zijn Pagina 5 van 7

www.iept.nl

gebracht dan de huidige inrichting van Nederland.fm en Op.fm (en de op dezelfde wijze ingerichte buitenlandse radioportals).

4.16. In dit specifieke geval zal het verbod niet direct na betekening ingaan. Aan de ene kant heeft Buma/Stemra namelijk aangegeven dat het haar erom gaat dat X een licentie aanvraagt, zodat de rechthebbenden een vergoeding krijgen voor het gebruik van hun muziek. Die vergoeding is X ook verschuldigd in de vorm van een schadevergoeding als hij ongewijzigd doorgaat met zijn websites (zie hierna r.o. 4.17 e.v.). Aan de andere kant heeft X aangegeven enige tijd nodig te hebben om zijn websites aan te passen. Daarom zal in dit geval de termijn om uitvoering te geven aan het bevel worden gesteld op één maand na betekening van het vonnis.

4.17. Gegeven de inbreuk heeft Buma recht op vergoeding van de schade die zij ten gevolge daarvan heeft geleden of afdracht van de winst die X heeft genoten ten gevolge van die inbreuk. X heeft wel terecht aangevoerd dat een cumulatie van een vergoeding voor gederfde winst en winstafdracht niet mogelijk is (HR 14 april 2000, LJN AA5519, HBS Trading – Danestyle). Die cumulatie doet zich in dit geval voor omdat Buma/Stemra de gevorderde schadevergoeding baseert op gederfde licentieinkomsten en een waardevermindering van de auteursrechten. Vergoeding van gederfde licentieinkomsten is een vorm van vergoeding van gederfde winst die niet kan cumuleren met de gevorderde winstafdracht. De gevorderde vergoeding voor de waardevermindering is niet toewijsbaar omdat Buma/Stemra die niet baseert op de inbreuk, maar op de stelling dat X “openlijk in twijfel heeft getrokken of toestemming is vereist voor het exploiteren van een radioportal” en dat X zodoende derden heeft gestimuleerd om ook geen licentieovereenkomst aan te gaan met Buma/Stemra. Buma/Stemra heeft echter niet aangevoerd dat het openlijk in twijfel trekken van het toestemmingsvereiste onrechtmatig is jegens Buma/Stemra. Dat kan, mede gelet op de recht op vrije meningsuiting van X, ook niet zonder meer worden aangenomen. Voor een vergoeding van de gestelde waardevermindering is daarom geen grond.

4.18. Het verweer van X dat Buma geen aanspraak kan maken op schadevergoeding omdat zij zelf heeft besloten de afgelopen jaren geen vergoeding in rekening te brengen bij websites die gebruik maken van embedded content, moet worden gepasseerd. De rechtbank gaat ervan uit dat X hiermee heeft bedoeld te betogen dat Buma haar recht op schadevergoeding heeft verwerkt, althans dat het vorderen van een schadevergoeding van X in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. Dat betoog kan niet slagen, alleen al omdat aangenomen moet worden dat het beleid waar X op wijst, geen betrekking heeft op radioportals.

Buma/Stemra heeft onder verwijzing naar een daarop betrekking hebbende productie (productie 30) uiteengezet dat het beleid uitsluitend betrekking heeft op websites met achtergrondmuziek en niet op radioportals, in het kader waarvan de muziek meer op www.ie-portal.nl

IEPT20121219, Rb Den Haag, Nederland.fm de voorgrond staat. Daarbij heeft zij erop gewezen dat Buma/Stemra diverse pogingen heeft gedaan om ook licentieovereenkomsten aan te gaan met andere aanbieders van radioportals en dat met een aanbieder ook daadwerkelijk een licentieovereenkomst tot stand is gekomen.

4.19. Buma baseert haar gederfde inkomsten op licentievergoedingen die zij is misgelopen. Bij de berekening van de hoogte van die vergoedingen kan, anders dan Buma heeft voorgesteld, niet zonder meer worden uitgegaan van de concept-licentieovereenkomst die Buma/Stemra X in het verleden heeft aangeboden, alleen al omdat die licentie mede betrekking had op het verveelvoudigen van muziekwerken, en daarvan is in dit geval geen sprake (zie r.o. 4.1). Aangezien partijen los daarvan onvoldoende gegevens hebben verstrekt om de hoogte van de licentievergoeding te bepalen, zal de vaststelling van omvang van de schade worden verwezen naar de schadestaatprocedure. Om dezelfde reden kan in deze procedure geen voorschot worden toegewezen.

4.20. Gegeven de toe te wijzen winstafdracht, heeft Buma er recht op dat X rekening en verantwoording aflegt over de door hem ten gevolge van de inbreuk genoten winst (art. 27a lid 1 Auteurswet, hierna: Aw).

Anders dan X heeft gesuggereerd, baseert Buma deze aanspraak niet op haar “bemiddelingsmonopolie” in de zin van artikel 30a lid 2 Aw, maar op haar stelling dat zij op grond van overeenkomsten met de makers bevoegd is de auteursrechten van die makers uit te oefenen. Die stelling is onbestreden en voldoende voor toewijzing van de gevorderde rekening en verantwoording.

4.21. Voor de berekening van de winst die X met de inbreuk heeft behaald kan niet zonder meer worden aangesloten bij definitie van het begrip “relevante inkomsten” in de hiervoor genoemde conceptovereenkomst. Bepalend is niet die definitie, maar het wettelijke begrip “ten gevolge van de inbreuk genoten winst” in de zin van artikel 27a Aw. Bij de berekening van de winst moeten de inkomsten uit banners worden meegenomen, maar niet de inkomsten verkregen door verkoop van gegevens over bezoekers van de websites.

Naar het oordeel van de rechtbank staan de laatstgenoemde inkomsten in een te ver verwijderd verband van de inbreuk om te kunnen worden aangemerkt als winst die is genoten ten gevolge van de inbreuk. Voor zover X inkomsten verkrijgt uit de reclamefilms die met de radiostreams worden vertoond, dienen die wel te worden meegenomen. Als juist is, zoals X stelt, dat de inkomsten daarvan niet naar hem, maar volledig naar de radiostations gaan, kan hij bij de opgave volstaan met de mededeling dat hij in zoverre geen inkomsten heeft verkregen.

4.22. Aan het verbod en het bevel tot het doen van opgave zal de gevorderde dwangsom worden verbonden, zij het dat die zal worden gematigd en gemaximeerd.

4.23. De rechtbank ziet, anders dan X, geen aanleiding om het vonnis niet uitvoerbaar bij voorraad te verklaren. De stelling van X dat Buma/Stemra deze Pagina 6 van 7

www.iept.nl

procedure beschouwt als een proefproces, sluit niet uit dat Buma/Stemra er een rechtmatig belang bij heeft dat het vonnis wordt uitgevoerd hangende een eventueel hoger beroep.

4.24. X zal in de zaak van Buma als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Buma/Stemra vordert onder verwijzing naar artikel 1019h Rv een bedrag van in totaal € 50.119,53, maar heeft geen onderverdeling aangebracht tussen de kosten van Buma en de kosten van Stemra.

De rechtbank gaat ervan uit dat eiseressen die kosten bij helfte verdelen en dus een bedrag van € 25.059,77 toerekenen aan Buma. X heeft de redelijkheid en evenredigheid van dat bedrag niet bestreden. Daarom zal het volledig worden toegewezen.

4.25. In de zaak van Stemra tegen X moet Stemra worden aangemerkt als de in het ongelijk gestelde partij. Daarom zal Stemra worden veroordeeld in de kosten van X. X vordert onder verwijzing naar artikel 1019h Rv een bedrag van in totaal € 63.543,06, maar heeft geen onderverdeling aangebracht tussen de kosten van de zaak van Buma en de kosten van de zaak van Stemra. De rechtbank gaat ervan uit dat de helft van de kosten toerekenbaar is aan de zaak van Stemra. Stemra heeft de redelijkheid en evenredigheid van dat bedrag niet bestreden. Daarom zal Stemra worden veroordeeld tot betaling van € 31.771,53.

5. De beslissing De rechtbank in de zaak van Buma 5.1. beveelt X om binnen één maand na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden iedere openbaarmaking in Nederland van een door Buma vertegenwoordigd muziekwerk of een gedeelte daarvan, meer in het bijzonder de in dit vonnis omschreven interventie van X waardoor muziekwerken toegankelijk worden voor de bezoekers van de websites Nederland.fm en Op.fm, een en ander zonder dat daarvoor toestemming is verkregen; 5.2. beveelt X aan Buma een dwangsom te betalen van € 1.000,00 voor iedere dag of een gedeelte van de dag dat X niet voldoet aan het bevel als vermeld onder 5.1, met een maximum van € 50.000,00; 5.3. beveelt X binnen acht weken na betekening van dit vonnis schriftelijke opgave te doen aan de raadsvrouw van Buma van: - alle sinds 1 januari 2009 door X ten gevolge van de inbreuk genoten inkomsten, waaronder de inkomsten uit banners en eventuele inkomsten uit reclamefilms; - alle kosten die X sinds 1 januari 2009 heeft gemaakt om de websites Nederland.fm en Op.fm te exploiteren; zulks vergezeld van een ondertekende verklaring van een registeraccountant of AA accountant dat de opgave juist en volledig is; 5.4. beveelt X aan Buma een dwangsom te betalen van € 1.000,00 voor iedere dag of een gedeelte van de dag dat X niet voldoet aan het bevel als vermeld onder 5.3, met een maximum van € 50.000,00; 5.5. beveelt X aan Buma de schade te vergoeden die Buma heeft geleden en nog zal lijden als gevolg van de in dit vonnis vastgestelde inbreuk of, indien dit bedrag www.ie-portal.nl

IEPT20121219, Rb Den Haag, Nederland.fm hoger uitkomt, om de met de inbreuk genoten winst af te dragen, een en ander nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet en te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van dagvaarding tot aan de dag van algehele voldoening; 5.6. veroordeelt X in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van Buma begroot op € 25.059,77; 5.7. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; 5.8. wijst het meer of anders gevorderde af; in de zaak van Stemra 5.9. wijst de vorderingen af; 5.10. veroordeelt Stemra in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van X begroot op € 31.771,53; 5.11. verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.H. Blok en in het openbaar uitgesproken op 19 december 2012.

Pagina 7 van 7

www.iept.nl

Rb Amsterdam, 12 september 2012, Sanoma v GeenStijl

AUTEURSRECHT Plaatsing hyperlink naar uitgelekte maar onvindbare Playboy-fotoreportage een verboden openbaarmaking, nu GeenStijl hiermee het publiek toegang heeft verleend tot de reportage  Het plaatsen van een hyperlink, die verwijst naar de locatie op het internet waar een bepaald werk voor publiek toegankelijk is gemaakt, is in beginsel geen zelfstandige openbaarmaking. De feitelijke terbeschikkingstelling aan het publiek vindt plaats op de website waar de hyperlink naar verwijst. In het onderhavige geval was de fotoreportage echter niet op zodanige wijze voor het publiek beschikbaar gesteld, dat deze voor publiek toegankelijk en vindbaar was. Slechts de kring van personen die op de hoogte was van het URL-adres kon de fotoreportage via Filefactory (en later Imageshack.us) bekijken. Zoals in het voorgaande reeds is vastgesteld, was deze kring van personen zeer klein: behalve uit de perso(o)n(en) die het bestand op de locatie had(den) opgeslagen, was de redactie van Geenstijl.nl hiervan op de hoogte en mogelijk ook – daarover bestaat geen zekerheid – de redactie van Pownews. Door het plaatsen van een hyperlink op haar website heeft GeenStijl de gehele fotoreportage, die tot dan toe slechts voor een onbeduidend aantal personen vindbaar was, ontsloten. Daarmee was de fotoreportage vanaf dat moment beschikbaar voor de 230.000 dagelijkse bezoekers van de website van GeenStijl.  Nu volgens de rechtbank in de onderhavige, specifieke omstandigheden sprake is van een bewuste interventie door GeenStijl, waarmee een nieuw publiek wordt bereikt en die vanuit een winstoogmerk heeft plaatsgevonden, leidt dit tot het oordeel dat GeenStijl de fotoreportage openbaar heeft gemaakt. GeenStijl heeft inbreuk gemaakt op de auteursrechten op de fotoreportage, nu deze openbaarmaking zonder toestemming van de auteursrechthebbende heeft plaatsgevonden.

Tevens schending portretrecht: geportretteerde geen toestemming gegeven voor wijze en moment openbaarmaking GeenStijl; geen sprake van journalistieke verantwoording voor juistheid bericht

www.ie-portal.nl

IEPT20120912, Rb Amsterdam, Sanoma v GeenStijl  In het onderhavige geval gaat het om een serie naaktfoto’s van [eiseres 3]. Dat [eiseres 3] toestemming heeft gegeven om de fotoreportage in het tijdschrift en op de websites van Playboy openbaar te maken, heeft tot gevolg dat zij haar privacy in zekere mate heeft prijsgegeven. Dat ontneemt haar echter niet het belang om zich te verzetten tegen de openbaarmaking door GeenStijl.

Zij heeft immers geen toestemming verleend voor openbaarmaking door anderen dan Playboy op een moment en op een wijze zoals thans heeft plaatsgevonden, te weten door middel van een link naar een website, in de context van berichten van GeenStijl met een – zo heeft [eiseres 3] onbetwist gesteld – diskwalificerende toon, nog vóór de door [eiseres 3] wel toegestane publicatie in Playboy. [eiseres 3] werd onverwacht met deze door haar ongewilde openbaarmaking geconfronteerd. De rechtbank is dan ook van oordeel dat door de wijze waarop de fotoreportage door GeenStijl openbaar is gemaakt, inbreuk is gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van [eiseres 3].  In het afleggen van journalistieke verantwoording voor de juistheid van het bericht is, anders dan GeenStijl beoogt aan te voeren, geen rechtvaardiging te vinden voor openbaarmaking van de gehele reportage. Het betoog van GeenStijl, hierop neerkomend dat zij door middel van de hyperlink de juistheid van het bericht heeft willen aantonen, is bovendien niet op één lijn te stellen met de tekst van het bericht waarin de hyperlink was opgenomen: En dan nu het linkje met pics waar u op zat te wachten. Wie het eerst fapt, die het eerst komt. HIERRR en in een later bericht: naaktpics [voornaam eiseres 3] nog niet gezien? Ze staan HIERRR. Uit die tekst blijkt niet dat GeenStijl met de hyperlink bewijs wilde leveren voor de juistheid van het bericht, maar veeleer dat zij door het toegankelijk maken van de gehele fotoreportage via de hyperlink de bezoekers van Geenstijl.nl entertainment heeft willen bieden. Tegen deze achtergrond bezien dient de weging van de wederzijdse belangen daarom in het voordeel van [eiseres 3] uit te vallen. Daaruit volgt dat de openbaarmaking door GeenStijl een schending van het portretrecht van [eiseres 3] oplevert.

Vindplaatsen: LJN: BX7043; MF 2012, nr. 23, p. 325, m.nt. Visser Rb Amsterdam, 12 september 2012 (I.H.J. Konings, R.H.C. van Harmelen en S.E. Sijsma) Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 507119 / HA ZA 11-2896 Vonnis van 12 september 2012 in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SANOMA MEDIA NETHERLANDS B.V., gevestigd te Amsterdam,

Pagina 1 van 9

www.iept.nl

2. de rechtspersoon naar vreemd recht PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL INC., gevestigd te Illinois, 3. [eiseres 3],wonende te [woonplaats], eiseressen, advocaat mr. drs. I.M.C.A. Reinders Folmer te Amsterdam, tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GS MEDIA B.V, gevestigd te Amsterdam, gedaagde, advocaat mr. A. van Hees te Amsterdam. Eisers zullen hierna gezamenlijk Sanoma c.s. en afzonderlijk Sanoma, Playboy en [eiseres 3] worden genoemd. Gedaagde zal hierna GeenStijl worden genoemd.

1. De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: - de dagvaarding - de producties 1 t/m 13 van Sanoma c.s., - de conclusie van antwoord van GeenStijl met producties, - het tussenvonnis van 2 mei 2012, - de akte overlegging productie van 19 juli 2012 van Sanoma c.s., - de akte overlegging producties van 19 juli 2012 van GeenStijl, - het overzicht van de proceskosten van Sanoma c.s., - het overzicht van de proceskosten van GeenStijl, - het proces-verbaal van comparitie van 19 juli 2012 en de daarin genoemde pleitnota’s, - het faxbericht namens GeenStijl van 10 augustus 2012 met opmerkingen over het proces-verbaal, - het faxbericht namens Sanoma van 13 augustus 2012 met opmerkingen over het proces-verbaal.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten 2.1. Sanoma en Playboy zijn uitgever van onder meer het tijdschrift “Playboy”. Enkele malen per jaar publiceren zij in dit blad een fotoreportage met een zogenoemde bekende Nederlander.

2.2. [eiseres 3] is bekend van haar optreden in de televisieprogramma's Take me Out en Echte Meisjes in de Jungle en is regelmatig te gast in het televisieprogramma De Wereld Draait Door.

2.3. GeenStijl exploiteert de website Geenstijl.nl. Op deze website staat vermeld: Op GeenStijl wisselen nieuwsfeiten, schandelijke onthullingen en journalistiek onderzoek elkaar af met luchtige onderwerpen en prettig gestoorde onzin. De redactie informeert dagelijks ruim 230.000bezoekers over de andere kant van het nieuws. De site behoort tot de top 10 van best bezochte actualiteitensites van Nederland.

2.4. Op 13 en 14 oktober 2011 heeft fotograaf [fotograaf] (hierna: [fotograaf]) op verzoek van Playboy een fotoreportage gemaakt van [eiseres 3] (hierna: de fotoreportage) en aan Sanoma een exclusieve licentie verstrekt om dit werk te publiceren. [fotograaf] heeft Sanoma tevens gemachtigd om hem in rechte te vertegenwoordigen en om zelfstandig en op eigen naam in rechte op te treden, ter bescherming en

www.ie-portal.nl

IEPT20120912, Rb Amsterdam, Sanoma v GeenStijl handhaving van de intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit de opdracht.

2.5. Op 26 oktober 2011 vernam Sanoma dat de foto's van de reportage met [eiseres 3] in handen van onbevoegde derden was gekomen. Die avond werd in de uitzending van het televisieprogramma Pownews melding gemaakt van het uitlekken van de foto's. Nog diezelfde dag nam de heer [naam 1], Chief Operating Officer van Sanoma, telefonisch contact op met de heer [naam 2], directeur van Telegraaf Media Nederland B.V., het moederbedrijf van GeenStijl, met het verzoek te voorkomen dat de fotoreportage via GeenStijl zou uitlekken.

2.6. Op 27 oktober 2011 stond op Geenstijl.nl een bericht over het uitlekken van de foto's onder de kop Fucking uitgelekt! Naaktfoto's [naam eiseres 3]. Het bericht eindigde met de volgende tekst: En dan nu het linkje met pics waar u op zat te wachten.

Wie het eerst fapt, die het eerst komt. HIERRR. (...).

De lezer werd door middel van een klik op de hyperlink (HIERRR) doorgeleid naar een zip-bestand op een Australische website voor data-opslag en datauitwisseling, genaamd Filefactory.com. Bij het bericht op Geenstijl.nl was in de linkerbovenhoek een deel van een foto uit de reportage opgenomen.

2.7. Na daartoe door Sanoma te zijn gesommeerd, heeft Filefactory de foto’s van haar website verwijderd. Op Geenstijl.nl verscheen vervolgens een update, met een hyperlink die leidde naar een andere website waar de fotoreportage rechtstreeks te vinden was, te weten Imageshack.us. Ook Imageshack heeft na sommatie van Sanoma de fotoreportage van haar website verwijderd. De fotoreportage is inmiddels verspreid over het internet en in het forum van GeenStijl plaatsen zogenoemde reaguurders telkens nieuwe links naar andere websites waar de fotoreportage te raadplegen is.

2.8. Bij brief van 7 november 2011 heeft de raadsman van Sanoma c.s. GeenStijl gesommeerd om het bericht met de daarin opgenomen links, foto’s en de erbij geplaatste reacties van haar website te verwijderen.

2.9. Op Geenstijl.nl stond op 7 november 2011 een bericht met de titel Blote [voornaam eiseres 3] gaat GeenStijl aanklaguh, over het inmiddels ontstane geschil tussen GeenStijl en Sanoma c.s. over de uitgelekte foto’s. Het bericht eindigde met: Update: naaktpics [voornaam eiseres 3] nog niet gezien? Ze staan HIERRR. Ook dit bericht bevatte een hyperlink die leidde naar een website waarop de fotoreportage te vinden was.

2.10. Een derde bericht met een hyperlink die naar de fotoreportage leidde, verscheen op 17 november 2011 op Geenstijl.nl en had als titel Bye Bye Zwaai Zwaai Playboy.

2.11. De fotoreportage werd in het decembernummer 2011 van Playboy gepubliceerd.

3. Het geschil 3.1. Sanoma c.s. vordert samengevat - om bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad: I. primair voor recht te verklaren dat GeenStijl a. inbreuk maakt en heeft gemaakt op de auteursrechten van Sanoma dan wel haar licentiegevers en Pagina 2 van 9

www.iept.nl

onrechtmatig jegens Sanoma heeft gehandeld door zonder toestemming berichten met materiaal ten aanzien waarvan Sanoma danwel haar licentiegevers auteursrechten bezitten, al dan niet via hyperlinks, op de website Geenstijl.nl te plaatsen; b. inbreuk maakt en heeft gemaakt op het portretrecht en de persoonlijke levenssfeer van [eiseres 3] en onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld door zonder toestemming berichten met foto’s van [eiseres 3], al dan niet via hyperlinks, op de website Geenstijl.nl te plaatsen; subsidiair voor recht te verklaren dat GeenStijl onrechtmatig handelt door het plaatsen al dan niet via hyperlinks, van onrechtmatig verkregen en openbaar gemaakt materiaal; II. primair GeenStijl te verbieden inbreuken te plegen op a. auteursrechten van Sanoma en/of haar licentiegevers b. portretrechten en/of de persoonlijke levenssfeer van [eiseres 3], althans andere personen waarvan in opdracht van Sanoma een fotoreportage is of zal worden gemaakt; subsidiair GeenStijl te verbieden onrechtmatig te handelen jegens Sanoma; meer subsidiair GeenStijl te gebieden berichten op de website Geenstijl.nl en andere websites onder haar beheer, met links naar materiaal waarop Sanoma danwel haar licentiegevers de auteursrechten bezitten, te verwijderen en verwijderd te houden; III. GeenStijl te gebieden de drie in de dagvaarding onder VI van de vordering genoemde berichten en de daarin opgenomen hyperlinks en foto's en de daarbij geplaatste reacties, van de website Geenstijl.nl of enige andere website van of gelieerd aan GeenStijl te verwijderen en verwijderd te houden; IV. GeenStijl te gebieden Google te verzoeken de hyperlinks naar de litigieuze berichten uit haar zoekindex en haar cache te verwijderen en verwijderd te houden en derden, die de berichten al dan niet gedeeltelijk hebben overgenomen te verzoeken de berichten te verwijderen en verwijderd te houden; V. GeenStijl te gebieden opgave te doen van alle gegevens van natuurlijke en/of rechtspersonen a. van wie GeenStijl (links naar en/of vindplaatsen van) materiaal heeft verkregen ten aanzien waarvan Sanoma dan wel haar licentiegevers auteursrechten bezitten; b. die berichten op Geenstijl.nl hebben geplaatst waarin (links naar en/of vindplaatsen van) materiaal is opgenomen ten aanzien waarvan Sanoma dan wel haar licentiegevers auteursrechten bezitten; VI. GeenStijl te verbieden op de website Geenstijl.nl of enige andere website van of gelieerd aan GeenStijl mededelingen te doen ten aanzien van informatie waarover zij in het kader van de onderhavige procedure zal beschikken, in het bijzonder bedragen die gemoeid zijn met de fotoreportages in opdracht van Sanoma en persoonlijke informatie van [eiseres 3]; VII. GeenStijl te veroordelen tot vergoeding van schade nader op te maken bij staat en te vermeerderen met wettelijke rente;

www.ie-portal.nl

IEPT20120912, Rb Amsterdam, Sanoma v GeenStijl VIII. GeenStijl te veroordelen tot betaling van een dwangsom van € 50.000,- voor iedere niet-nakoming van de in de dagvaarding onder III tot en met IX omschreven bevelen/veroordelingen, met een maximum van € 1.000.000,-; IX. GeenStijl te veroordelen in de volledige proceskosten op de voet van artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

3.2. GeenStijl voert verweer.

3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling 4.1. Tussen partijen is niet in geschil dat de fotoreportage een werk is in auteursrechtelijke zin en dat de auteursrechten op dit werk berusten bij [fotograaf]. GeenStijl meent echter dat nu Sanoma c.s. geen auteursrechthebbende is op de fotoreportage, zij geen recht heeft om op eigen naam op te treden ter bescherming van de auteursrechten. De overgelegde opdrachtovereenkomst met [fotograaf] en volmacht van hem bevatten geen verwijzing naar het voorwerp van de verstrekte opdracht. Niet duidelijk is waarop die opdrachtovereenkomst en volmacht betrekking hebben.

Die stukken zijn volgens GeenStijl daarom onvoldoende voor Sanoma c.s. om in deze procedure op eigen naam op te treden ter bescherming van het auteursrecht op de fotoreportage, aldus GeenStijl.

4.2. Sanoma c.s. heeft naar aanleiding van dit verweer van GeenStijl aanvullende producties overgelegd.

GeenStijl heeft daar niet meer op gereageerd. De rechtbank zal daarom uitgaan van die overgelegde producties en de daarbij door Sanoma c.s. gegeven toelichting, nu deze onvoldoende zijn weersproken. Dit betekent dat voor juist zal worden gehouden dat, zoals Sanoma c.s. heeft gesteld, de opdracht aan [fotograaf] en de daarmee verband houdende volmacht om hem te vertegenwoordigen en op eigen naam op te treden ter bescherming en handhaving van de intellectuele eigendomsrechten, beide betrekking hebben op de onderhavige fotoreportage van [eiseres 3] die [fotograaf] voor Sanoma c.s. heeft gemaakt. Dit betekent dat Sanoma c.s. bevoegd is om op eigen naam op te treden ter bescherming van het auteursrecht van [fotograaf] op de fotoreportage.

Auteursrechtinbreuk 4.3. Sanoma c.s. stelt dat GeenStijl de fotoreportage (via hyperlinks) openbaar heeft gemaakt en heeft verveelvoudigd zonder toestemming van de auteursrechthebbende. De foto’s zijn door GeenStijl toegankelijk gemaakt aan een ruimer publiek dan het publiek waar de fotograaf c.q. licentiegever of Sanoma c.s. op doelde. Zonder interventie van GeenStijl zou dit publiek niet worden bereikt. De handelingen van GeenStijl gaan verder dan het louter technisch, door middel van een hyperlink, faciliteren van een mogelijkheid om de foto’s openbaar te maken.

GeenStijl heeft de fotoreportage openbaar gemaakt met het oogmerk meer bezoekers naar haar website te trekken en zodoende winst te genereren. Daarmee pleegt zij auteursrechtinbreuk, aldus Sanoma c.s.

Pagina 3 van 9

www.iept.nl

4.4. GeenStijl betwist dat zij de fotoreportage openbaar heeft gemaakt. Zij heeft geen enkele feitelijke, technische of overige rol gespeeld bij het uitlekken of publiceren van de fotoreportage. Ze is door middel van een tip op de hoogte geraakt van de vindplaats van de fotoreportage op Filefactory.com. Uit nader onderzoek op verzoek van GeenStijl blijkt dat deze tip afkomstig is van een IP-adres uit het computernetwerk van het hoofdkantoor van Sanoma, zodat het ervoor moet worden gehouden dat een medewerker van Sanoma de fotoreportage op Filefactory en later op Imageshack heeft geplaatst en openbaar gemaakt. Dit moet aan Sanoma worden toegerekend. Het aanbrengen van een hyperlink door GeenStijl op Geenstijl.nl is niet als een openbaarmaking in auteursrechtelijke zin te beschouwen. Dat met een handeling – het plaatsen van een hyperlink naar Filefactory.com en/of Imageshack.us – het feitelijk publieksbereik van de openbaarmaking kan worden vergroot, maakt die handeling niet tot een zelfstandige openbaarmaking.

Het plaatsen van een kleine uitsnede van een van de foto’s bij het artikel van 27 oktober 2011 moet worden gezien als een toelaatbaar citaat in de zin van artikel 15a Auteurswet. Van een verveelvoudiging is geen sprake. Door het aanbrengen van een hyperlink wordt het bestand niet gekopieerd. De fotoreportage is te beschouwen als journalistiek bronmateriaal. Dat de fotoreportage was uitgelekt is het nieuwsbericht dat door GeenStijl werd gebracht en de beschikbaarheid van de fotoreportage op Filefactory.com vormt het onderliggende bewijs van de juistheid van dat bericht.

Voor zover het op grond van de Auteurswet niet is toegestaan een kopie van onderzoeks- en bewijsmateriaal te maken en te bewaren, komt toepassing van de wet in strijd met het in artikel 10 EVRM gewaarborgde recht om inlichtingen te verstrekken en te ontvangen.

Openbaarmaking 4.5. De eerste vraag waarvoor de rechtbank zich ziet gesteld, is of het handelen van GeenStijl als een openbaarmaking in auteursrechtelijke zin moet worden beschouwd, of dat GeenStijl niet meer doet dan het vindbaar maken van een elders op het internet geplaatst bestand met de fotoreportage.

4.6. Het begrip ‘openbaarmaking’ van artikel 12 Auteurswet moet worden uitgelegd in overeenstemming met het begrip ‘mededeling aan het publiek’, zoals neergelegd in artikel 3 lid 1 van de ‘Richtlijn 2001/29 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij’ (hierna: de Auteursrechtrichtlijn). Daarbij gaat het erom, of het werk op een of andere manier ter kennisneming van het publiek wordt gebracht en de beschikbaarstelling voor het publiek plaatsvindt op zodanige wijze dat het werk voor leden van het publiek op een door hen individueel gekozen plaats en tijd toegankelijk is. Volgens vaste rechtspraak moet voor de uitlegging van een gemeenschapsrechtelijke bepaling niet alleen rekening worden gehouden met de bewoordingen ervan, maar www.ie-portal.nl

IEPT20120912, Rb Amsterdam, Sanoma v GeenStijl ook met de context en de doelstellingen die de regeling waarvan zij deel uitmaakt, nastreeft. Blijkens punt 23 van de considerans van de Auteursrechtrichtlijn moet aan het recht van de auteur van mededeling van werken aan het publiek een ruime betekenis worden gegeven, die iedere mededeling omvat die aan niet op de plaats van oorsprong van de mededeling aanwezig publiek wordt gedaan. Dit recht dient zich uit te strekken tot elke dergelijke doorgifte of wederdoorgifte van een werk aan het publiek, per draad of draadloos, met inbegrip van uitzending. Dit recht heeft geen betrekking op enige andere handeling. Uit jurisprudentie van het Hof van Justitie EU blijkt dat bij de beoordeling of sprake is van een openbaarmaking rekening moet worden gehouden met de omstandigheden van het geval. In die jurisprudentie wordt een aantal criteria genoemd, die daarbij een rol spelen. Van belang is met name of er sprake is van een interventie, een (nieuw) publiek en winstoogmerk. De rechtbank zal in het navolgende aan de hand van die criteria beoordelen of in het onderhavige geval van een openbaarmaking sprake is.

Interventie 4.7. Allereerst is van belang om te bepalen of GeenStijl, met volledige kennis van de gevolgen van haar gedrag, een interventie heeft gepleegd waarmee toegang wordt verleend tot de fotoreportage.

4.8. GeenStijl heeft hyperlinks op haar eigen website geplaatst, die leiden naar andere websites (Filefactory.com en Imageshack.us) waarop de fotoreportage te vinden is. Volgens Sanoma c.s. heeft GeenStijl de fotoreportage zelf op Filefactory.com en op Imageshack.us geplaatst. Gezien echter de gemotiveerde betwisting van GeenStijl heeft Sanoma c.s. haar stelling op dit punt onvoldoende onderbouwd.

Zij heeft niets aangevoerd, waaruit de betrokkenheid van GeenStijl bij de plaatsing van de fotoreportage op Filefactory.com en/of Imageshack.us blijkt. Dat standpunt van Sanoma c.s. kan dan ook niet worden gevolgd.

4.9. Volgens Sanoma c.s. was de fotoreportage niet te vinden voordat GeenStijl de hyperlink naar het bestand op Filefactory.com op haar website plaatste. Het was onmogelijk om het bestand via Google te zoeken; bestanden op Filefactory.com worden niet geïndexeerd via zoekmachines. Filefactory.com is uitsluitend bedoeld als back-up van bestanden (‘in the cloud’) en genereert geen eigen bezoekers. De website Filefactory.com bevat geen mogelijkheid om een bestand te zoeken. Uit de naam van het bestand (Vet!.zip) valt op geen enkele wijze af te leiden dat het om de Playboyfotoreportage van [eiseres 3] ging.

Alleen door het exacte URL-adres in te voeren, kon de fotoreportage gevonden en bekeken worden. Dat adres was: http://www.filefactory.com/file/ce978bc/n/Vet_.zip.

Dit adres was echter op het moment van het plaatsen van de hyperlink niet algemeen bekend. De foto’s zaten achter slot en grendel en de sleutel tot het bestand was de hyperlink die op Geenstijl.nl stond, aldus steeds Sanoma.

Pagina 4 van 9

www.iept.nl

4.10. Filefactory.com biedt ruimte aan op het internet, om grote bestanden gecomprimeerd op te kunnen slaan en te delen met anderen. De rechtbank stelt als onbetwist vast dat deze bestanden niet door middel van zoekprogramma’s kunnen worden gevonden doch uitsluitend toegankelijk zijn voor gebruikers van het internet indien zij het exacte URL-adres intoetsen. De rechtbank neemt bovendien als vaststaand aan dat de fotoreportage nog niet (rechtmatig) openbaar was gemaakt, voordat GeenStijl de vindplaats via de hyperlink bekend maakte. Gesteld noch gebleken is dat de URL-adressen die leidden naar de fotoreportage op Filefactory.com en Imageshack.us behalve aan GeenStijl, publiekelijk bekend waren gemaakt.

Weliswaar heeft Pownews de avond voordat GeenStijl de hyperlink naar Filefactory.com op haar website plaatste in haar uitzending gemeld dat de fotoreportage was uitgelekt en daarbij enkele foto’s getoond, maar niet gesteld of gebleken is dat in die uitzending het URL-adres werd genoemd of getoond.

4.11. Het plaatsen van een hyperlink, die verwijst naar de locatie op het internet waar een bepaald werk voor publiek toegankelijk is gemaakt, is in beginsel geen zelfstandige openbaarmaking.

De feitelijke terbeschikkingstelling aan het publiek vindt plaats op de website waar de hyperlink naar verwijst. In het onderhavige geval was de fotoreportage echter niet op zodanige wijze voor het publiek beschikbaar gesteld, dat deze voor publiek toegankelijk en vindbaar was.

Slechts de kring van personen die op de hoogte was van het URL-adres kon de fotoreportage via Filefactory (en later Imageshack.us) bekijken. Zoals in het voorgaande reeds is vastgesteld, was deze kring van personen zeer klein: behalve uit de perso(o)n(en) die het bestand op de locatie had(den) opgeslagen, was de redactie van Geenstijl.nl hiervan op de hoogte en mogelijk ook – daarover bestaat geen zekerheid – de redactie van Pownews. Door het plaatsen van een hyperlink op haar website heeft GeenStijl de gehele fotoreportage, die tot dan toe slechts voor een onbeduidend aantal personen vindbaar was, ontsloten. Daarmee was de fotoreportage vanaf dat moment beschikbaar voor de 230.000 dagelijkse bezoekers van de website van GeenStijl. Zij hoefden slechts te klikken op HIERRR en kwamen daarmee onmiddellijk bij de betreffende file met de fotoreportage terecht. Niet de plaatsing in een voor het publiek onvindbare file binnen de website Filefactory.com, maar de plaatsing van de hyperlink op Geenstijl.nl heeft er dan ook voor gezorgd dat het publiek vanaf 27 oktober 2011 kennis kon nemen van de fotoreportage voordat deze zou worden gepubliceerd in het decembernummer 2011 van Playboy. Dat GeenStijl over de file(s) binnen Filefactory.com geen zeggenschap en controle had, doet daaraan niets af. De conclusie is dan ook dat GeenStijl door het bericht op Geenstijl.nl waarin de hyperlink werd genoemd een interventie heeft gepleegd waarmee aan het publiek toegang wordt verleend tot de fotoreportage. Zonder die interventie zou het publiek geen toegang tot de fotoreportage hebben gehad. Zowel uit de kop (Fucking uitgelekt!) als uit de tekst van het bericht op www.ie-portal.nl

IEPT20120912, Rb Amsterdam, Sanoma v GeenStijl Geenstijl.nl op 27 oktober 2011 (En dan nu het linkje met pics waar u op zat te wachten. Wie het eerst fapt, die het eerst komt. HIERRR.) is af te leiden dat GeenStijl een dergelijke interventie ook beoogde.

4.12. GeenStijl was er van op de hoogte dat de fotoreportage bedoeld was voor (toekomstige) publicatie in de Playboy. Zij betoogt echter dat het laten uitlekken van de fotoreportage een bewuste marketingstrategie is van Sanoma. Dat blijkt volgens GeenStijl uit het feit dat de aan haar gezonden tip die leidde naar Filefactory.com afkomstig is uit het computernetwerk van Sanoma. Volgens GeenStijl heeft zij de betreffende tip op 26 oktober 2011 ontvangen.

De tipgever had als naam opgegeven ‘Heemsboy’ en als e-mailadres J.Heemskut@playboy.nl. De toelichting luidde: “omdat ik jullie stijlloze mannen de primeur weer gun”. Het IP-adres waarvan de tip afkomstig was, behoorde tot een reeks die in gebruik is gegeven aan Atos Origin en kon worden gekoppeld aan een locatie in Hoofddorp. Sanoma is gezeteld in Hoofddorp en is een klant van Atos Origin. De vindplaats Imageshack.us werd bij GeenStijl bekend, nadat deze in een ’comment’ op het eerst gepubliceerde artikel was genoemd, aldus GeenStijl.

4.13. Zelfs al zou vast komen te staan dat de tip afkomstig is van een IP-adres dat toebehoort aan Sanoma - wat door Sanoma c.s. wordt betwist – dan kan dit verweer GeenStijl niet baten. Dit geeft GeenStijl immers geen vrijbrief om tot openbaarmaking over te gaan, temeer niet nu Sanoma GeenStijl, via Telegraaf Media Nederland BV, nog vóór het bericht op Geenstijl.nl van 27 oktober 2011, heeft laten weten dat zij geen openbaarmaking wenste.

Dat sprake zou zijn van bewust uitlekken door Sanoma, als marketingstrategie, kan niet enkel uit het gebruik van een IP-adres dat toebehoort aan Sanoma worden opgemaakt. Ook het door GeenStijl aangevoerde feit dat er al eerder (naakt)foto’s bestemd voor publicatie in Playboy zijn uitgelekt, is onvoldoende om tot de conclusie te komen dat er in dit geval van een bewuste marketingstrategie van Sanoma zelf sprake is.

(Nieuw) publiek 4.14. Bij het begrip ‘mededeling aan het publiek’ (artikel 3 van de Auteursrechtrichtlijn), moet het gaan om bereik van een ander publiek dan het door de oorspronkelijke mededeling van het werk beoogde publiek, in feite dus een nieuw publiek. De rechtbank oordeelt dat GeenStijl de fotoreportage heeft ontsloten voor een nieuw publiek, te weten de gemiddeld 230.000 dagelijkse bezoekers van haar website. Er was nog geen, hooguit een zeer klein, publiek dat kennis had genomen van de fotoreportage, aangezien deze op een paar foto’s na (uitgezonden door Pownews) nog niet was gepubliceerd of op andere wijze was ontsloten.

Door het plaatsen van de hyperlink kon een vrij grote en onbepaalde kring van personen kennis nemen van de fotoreportage. Dit is een ander publiek dan dat waarop de auteursrechthebbende doelde toen deze toestemming verleende voor openbaarmaking van de fotoreportage.

Winstoogmerk

Pagina 5 van 9

www.iept.nl

4.15. Van belang is ten slotte of GeenStijl profijt heeft getrokken van het toegankelijk maken van de fotoreportage. De rechtbank overweegt daartoe dat het plaatsen van de naar de fotoreportage leidende hyperlink op de website Geenstijl.nl onmiskenbaar is geschied met de bedoeling om bezoekers naar de website te trekken en/of de kring van vaste bezoekers te behouden. GeenStijl heeft – zo constateert zij ook zelf – een commercieel belang om haar lezers te voorzien van een breed scala aan (althans in haar woorden) “rijke en verrijkte” berichten. Dat het plaatsen van de hyperlink van invloed is geweest op de bezoekersaantallen van de website, kan worden opgemaakt uit een door Sanoma c.s. overgelegd en door Geenstijl.nl gepubliceerd overzicht van ‘de 50 TOP TOPICS van 2011’, waaruit blijkt dat het bericht Fucking uitgelekt! Naaktfoto’s [naam eiseres 3] in 2011 het best bekeken Topic was op de website GeenStijl.nl. Het plaatsen van de hyperlink door GeenStijl dient dan ook een winstoogmerk.

4.16. Nu volgens de rechtbank in de onderhavige, specifieke omstandigheden sprake is van een bewuste interventie door GeenStijl, waarmee een nieuw publiek wordt bereikt en die vanuit een winstoogmerk heeft plaatsgevonden, leidt dit tot het oordeel dat GeenStijl de fotoreportage openbaar heeft gemaakt. GeenStijl heeft inbreuk gemaakt op de auteursrechten op de fotoreportage, nu deze openbaarmaking zonder toestemming van de auteursrechthebbende heeft plaatsgevonden.

4.17. Sanoma heeft aangevoerd dat ook het plaatsen door GeenStijl van de uitsnede van een van de foto’s bij het bericht van 27 oktober 2011 op haar website een openbaarmaking is waarvoor geen toestemming is gegeven. GeenStijl heeft zich (subsidiair) ten aanzien van deze uitsnede beroepen op het citaatrecht. Dit verweer faalt, aangezien niet aan alle in artikel 15a lid 1 Auteurswet genoemde vereisten voor een toegestaan citaat is voldaan. Zo is het werk waaruit wordt geciteerd niet rechtmatig openbaar gemaakt, is de foto bewerkt en ontbreekt de naam van [fotograaf], zijnde de maker van de foto. Ook met deze openbaarmaking pleegt GeenStijl auteursrechtinbreuk.

Verveelvoudiging 4.18. Voor de beoordeling of GeenStijl de fotoreportage ook heeft verveelvoudigd, heeft Sanoma onvoldoende gesteld. Dat de fotoreportage ook via links op andere websites, waaronder de aan GeenStijl gelieerde website Dumpert.nl vindbaar was, is onvoldoende om aan te nemen dat sprake is van verveelvoudiging door GeenStijl.

Beroep op artikel 10 EVRM 4.19. GeenStijl betoogt, dat de vorderingen van Sanoma c.s. ertoe strekken om haar uitingsvrijheid en de ontvangstvrijheid van haar lezers te beperken, hetgeen betekent dat ze moeten worden getoetst aan artikel 10 lid 1 EVRM. De vorderingen voldoen volgens GeenStijl niet aan de eisen van voorzienbaarheid, noodzakelijkheid, evenredigheid en proportionaliteit.

www.ie-portal.nl

IEPT20120912, Rb Amsterdam, Sanoma v GeenStijl 4.20. De rechtbank merkt de publicatie van GeenStijl met de daarin geplaatste hyperlink naar de fotoreportage aan als een meningsuiting van GeenStijl in de zin van artikel 10 lid 1 EVRM. Toewijzing van het door Sanoma c.s. gevorderde levert een repressieve beperking op van de uitingsvrijheid van GeenStijl. Of een dergelijke beperking in overeenstemming is met artikel 10 EVRM, hangt af van de verdere toetsing. Lid 2 van artikel 10 EVRM bepaalt onder welke omstandigheden aan het recht op uitingsvrijheid beperkingen gesteld mogen worden. Een dergelijk recht kan slechts worden beperkt indien dit bij de wet is voorzien en noodzakelijk is in een democratische samenleving, bijvoorbeeld ter bescherming van de goede naam en de rechten van anderen. Van een beperking die bij de wet is voorzien is in dit geval sprake, nu de openbaarmaking door GeenStijl een inbreuk op auteurs- en portretrecht oplevert.

4.21. In geval van inbreuk op auteursrecht is alleen in zeer uitzonderlijke gevallen plaats voor een geslaagd beroep op artikel 10 lid 2 EVRM. De wetgever heeft binnen de Auteurswet immers al een afweging gemaakt tussen vrije toegang tot informatie enerzijds en bescherming van informatie anderzijds. Om tegemoet te komen aan het informatierecht heeft de wetgever in de Auteurswet allerlei uitzonderingen op het auteursrecht opgenomen, bijvoorbeeld het citaatrecht, de parodieexceptie en de onderwijsexceptie. Alleen in zeer uitzonderlijke omstandigheden kan aanleiding worden gevonden voor het verleggen van de reeds in de Auteurswet verdisconteerde grenzen met een beroep op buiten het auteursrecht zelf gelegen correcties, zoals de informatievrijheid. GeenStijl heeft onvoldoende gesteld om te kunnen aannemen dat in dit geval van zeer uitzonderlijke omstandigheden sprake is.

Portretrecht 4.22. De openbaarmaking van de fotoreportage resulteert volgens [eiseres 3] op grond van artikel 20 Auteurswet in een schending van haar portretrechten.

De fotoreportage is in opdracht van [eiseres 3] gemaakt en mag niet zonder haar toestemming openbaar worden gemaakt. Als geen sprake is van in opdracht gemaakte portretten, dan heeft [eiseres 3] een redelijk belang als bedoeld in artikel 21 Auteurswet om zich tegen (voortijdige) openbaarmaking daarvan te verzetten. Er is sprake van een ernstige aantasting van de persoonlijke levenssfeer van [eiseres 3] (privacybelang) en zij hoeft openbaarmaking voor commerciële doeleinden niet te dulden zonder daarvoor een vergoeding te ontvangen, aangezien zij zogenaamde verzilverbare populariteit bezit, aldus steeds [eiseres 3].

4.23. Tussen partijen is niet in geschil dat de foto’s uit de fotoreportage portretten in de auteursrechtelijke betekenis zijn. [eiseres 3] heeft toestemming gegeven voor het maken van de fotoreportage, maar zij heeft daartoe geen opdracht gegeven. Evenmin is de fotoreportage te haren behoeve gemaakt. Op grond van artikel 21 Auteurswet is openbaarmaking van deze niet in opdracht gemaakte portretten niet toegestaan, voor zover een redelijk belang van [eiseres 3] zich daartegen verzet. Ook als het gaat om een openbaarmaking door Pagina 6 van 9

www.iept.nl

een derde, niet zijnde de auteursrechthebbende, is daarvoor in beginsel de toestemming van [eiseres 3] vereist, nu de uit artikel 21 Auteurswet voortvloeiende rechten ook jegens derden zijn in te roepen.

4.24. GeenStijl heeft aangevoerd dat er geen redelijk belang is van [eiseres 3] dat zich tegen openbaarmaking verzet. Zij heeft zelf medewerking verleend aan de fotoreportage waarin zij naakt te zien is. Zij heeft bovendien zelf op 1 november 2011, nog vóór de publicatie in Playboy, in een twitterbericht de aandacht gevestigd op de uitgelekte foto’s, door te verwijzen naar een website in Mexico waar de fotoreportage te vinden was.

4.25. De rechtbank overweegt het volgende. Uit het recht van een ieder op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer vloeit voort dat indien de openbaarmaking van een portret op dit recht inbreuk maakt, in beginsel sprake is van een redelijk belang van de geportretteerde dat zich tegen die openbaarmaking verzet. Of van zodanige inbreuk sprake is hangt af van de feitelijke omstandigheden, met name de aard en mate van intimiteit waarin de geportretteerde is afgebeeld. Ook de context van de openbaarmaking kan daarbij van belang zijn.

4.26. In het onderhavige geval gaat het om een serie naaktfoto’s van [eiseres 3]. Dat [eiseres 3] toestemming heeft gegeven om de fotoreportage in het tijdschrift en op de websites van Playboy openbaar te maken, heeft tot gevolg dat zij haar privacy in zekere mate heeft prijsgegeven. Dat ontneemt haar echter niet het belang om zich te verzetten tegen de openbaarmaking door GeenStijl. Zij heeft immers geen toestemming verleend voor openbaarmaking door anderen dan Playboy op een moment en op een wijze zoals thans heeft plaatsgevonden, te weten door middel van een link naar een website, in de context van berichten van GeenStijl met een – zo heeft [eiseres 3] onbetwist gesteld – diskwalificerende toon, nog vóór de door [eiseres 3] wel toegestane publicatie in Playboy. [eiseres 3] werd onverwacht met deze door haar ongewilde openbaarmaking geconfronteerd. De rechtbank is dan ook van oordeel dat door de wijze waarop de fotoreportage door GeenStijl openbaar is gemaakt, inbreuk is gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van [eiseres 3].

4.27. Daar komt bij dat [eiseres 3] als gevolg van haar televisie-optredens populariteit heeft verworven in de uitoefening van haar beroep, die van dien aard is dat commerciële exploitatie van die populariteit door openbaarmaking van haar portret mogelijk is. Deze verzilverbare populariteit blijkt ook uit het aanbod van Sanoma om [eiseres 3] te betalen voor haar medewerking aan de fotoreportage. De vergoeding die zij daarvoor ontvangt is deels afhankelijk van het aantal verkochte exemplaren van de Playboy met de fotoreportage.

4.28. Op grond van het voorgaande komt de rechtbank tot het oordeel dat [eiseres 3] een redelijk belang heeft, zowel een privacybelang als een commercieel belang, om zich tegen de openbaarmaking door GeenStijl te verzetten. Het belang van [eiseres 3] moet worden www.ie-portal.nl

IEPT20120912, Rb Amsterdam, Sanoma v GeenStijl afgewogen tegen het belang van GeenStijl om zich vrij te kunnen uiten en het belang van haar lezers om informatie te ontvangen.

4.29.Het stond GeenStijl in beginsel vrij om via Geenstijl.nl het bericht te publiceren dat de fotoreportage van [eiseres 3] reeds vóór publicatie in Playboy was uitgelekt. GeenStijl heeft onvoldoende gesteld om duidelijk te maken dat het daarbij noodzakelijk was om via de hyperlink, de gehele fotoreportage toegankelijk te maken. GeenStijl heeft aangevoerd dat haar berichtgeving over het uitlekken van de fotoreportage voor bezoekers van Geenstijl.nl verifieerbaar moet zijn en dat daarin de rechtvaardiging voor openbaarmaking van de hele fotoreportage is te vinden. Journalistieke verificatie van de juistheid van een door haar te publiceren nieuwsfeit dient echter door de redactie van Geenstijl.nl te worden verricht, niet noodzakelijkerwijs door de bezoekers van Geenstijl.nl.

In het afleggen van journalistieke verantwoording voor de juistheid van het bericht is, anders dan GeenStijl beoogt aan te voeren, geen rechtvaardiging te vinden voor openbaarmaking van de gehele reportage. Het betoog van GeenStijl, hierop neerkomend dat zij door middel van de hyperlink de juistheid van het bericht heeft willen aantonen, is bovendien niet op één lijn te stellen met de tekst van het bericht waarin de hyperlink was opgenomen: En dan nu het linkje met pics waar u op zat te wachten. Wie het eerst fapt, die het eerst komt. HIERRR en in een later bericht: naaktpics [voornaam eiseres 3] nog niet gezien? Ze staan HIERRR. Uit die tekst blijkt niet dat GeenStijl met de hyperlink bewijs wilde leveren voor de juistheid van het bericht, maar veeleer dat zij door het toegankelijk maken van de gehele fotoreportage via de hyperlink de bezoekers van Geenstijl.nl entertainment heeft willen bieden. Tegen deze achtergrond bezien dient de weging van de wederzijdse belangen daarom in het voordeel van [eiseres 3] uit te vallen. Daaruit volgt dat de openbaarmaking door GeenStijl een schending van het portretrecht van [eiseres 3] oplevert.

4.30. Dat [eiseres 3] zelf met een twitterbericht de aandacht op de inmiddels op een Mexicaanse website te vinden fotoreportage heeft gevestigd, doet aan het voorgaande niets af. Voor zover GeenStijl daarmee betoogt dat er sprake is van eigen schuld aan de zijde van [eiseres 3], zal dat bij de beoordeling van de schade aan de orde kunnen komen.

De vorderingen 4.31. De onder I (nummering van de rechtbank, zie rechtsoverweging 3.1.) primair gevorderde verklaring voor recht is toewijsbaar als hierna te melden, nu in het voorgaande is geoordeeld dat de handelwijze van GeenStijl een inbreuk op het auteursrecht en het portretrecht oplevert.

4.32. Het onder II primair gevorderde inbreukverbod kan eveneens worden toegewezen, zij het dat de vordering zoals door Sanoma c.s. omschreven te algemeen is. Het verbod geldt uitsluitend voor de fotoreportage van [eiseres 3] en geen andere, niet nader omschreven en thans nog onbekende auteursrechtelijk beschermde werken. De rechtbank zal, als onder VIII Pagina 7 van 9

www.iept.nl

gevorderd, een dwangsom opleggen voor het geval dat GeenStijl het inbreukverbod overtreedt. De gevorderde dwangsom zal worden beperkt als hierna te noemen.

4.33. Sanoma c.s. heeft voldoende gesteld omtrent de door haar geleden schade, zodat de onder VII gevorderde schadevergoeding op te maken bij staat eveneens kan worden toegewezen.

4.34. De vordering onder III ziet op het verwijderen van de berichten van GeenStijl op haar website met de daarin opgenomen hyperlinks. Sanoma c.s. heeft niet gesteld dat en waarom de inhoud van die berichten een inbreuk op een recht vormen en zouden moeten worden verwijderd. Gebleken is dat thans geen van de in de door Sanoma c.s. genoemde berichten opgenomen hyperlinks nog leidt naar een website waarop de fotoreportage te vinden is, zodat Sanoma c.s. bij verwijdering van die hyperlinks geen belang meer heeft. De vordering onder III zal daarom worden afgewezen. Nu de hyperlinks verwijzen naar plaatsen waar de fotoreportage niet meer is te vinden, bestaat er ook geen belang bij toewijzing van het onder IV gevorderde gebod om Google en derden te verzoeken om hyperlinks naar de berichten uit haar zoekindex en cache te verwijderen.

4.35. Onder V heeft Sanoma c.s. gevorderd dat GeenStijl opgave moet doen van haar bronnen. Ook deze vordering zal worden afgewezen, waartoe het volgende redengevend is. De website Geenstijl.nl is als een journalistiek medium c.q. een persorgaan te beschouwen, met een eigen signatuur. Het onder V gevorderde bevel houdt een beperking in op het recht van GeenStijl om informatie te ontvangen en mee te delen in de zin van artikel 10 lid 1 EVRM. Journalistieke bronnen zijn voor de persvrijheid van essentieel belang. Het recht op bronbescherming van journalisten c.q. persorganen is in de rechtspraak erkend. Het EHRM heeft in de zaak-Goodwin geoordeeld dat het in strijd is met de informatievrijheid als een journalist gedwongen wordt zijn bron te onthullen tenzij 'an overriding requirement in the public interest' zich voordoet. Gesteld noch gebleken is dat in het onderhavige geval daarvan sprake is. GeenStijl heeft zich dan ook terecht beroepen op haar recht op bronbescherming.

4.36. Ook het onder VI gevorderde verbod, dat zich uitstrekt tot het doen van mededelingen ten aanzien van alle informatie waarover GeenStijl in het kader van deze procedure beschikt, zal worden afgewezen. Er gelden in beginsel geen beperkingen voor het gebruik van de informatie waarop Sanoma c.s. doelt. Dat neemt niet weg dat gebruik van deze informatie onder bepaalde omstandigheden onrechtmatig kan zijn jegens Sanoma c.s. Sanoma c.s. heeft echter geen concrete feiten en omstandigheden gesteld waaruit kan volgen dat er vrees bestaat dat GeenStijl op onrechtmatige wijze gebruik zal maken van de bedoelde informatie.

Ook de in dat verband gevorderde dwangsom zal worden afgewezen.

Proceskosten 4.37. GeenStijl zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. www.ie-portal.nl

IEPT20120912, Rb Amsterdam, Sanoma v GeenStijl GeenStijl heeft in dit verband nog aangevoerd dat de rechtbank rekening dient te houden met het ‘chilling effect’ dat van een proceskostenveroordeling op een persorgaan kan uitgaan. De rechtbank passeert dit verweer. Partijen hebben gelijke toegang tot de rechter.

Er is hier geen sprake van ‘inequality of arms’, anders dan bij de zaak waar GeenStijl in dit kader naar heeft verwezen. GeenStijl moet evenals overigens Sanoma c.s. in staat worden geacht zich te verweren tegen beschuldigingen. Sanoma c.s. heeft vergoeding van de volledige proceskosten op de voet van artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering gevorderd.

De rechtbank begroot de proceskosten die verband houden met de gestelde auteursrechtinbreuk (daaronder niet begrepen de portretrechtinbreuk) op 70% van de door Sanoma c.s. begrote volledige kosten, zijnde € 27.930,08 (70% van € 39.900,12). De overige kosten (30%) zullen worden begroot aan de hand van het liquidatietarief als in het Rapport Voorwerk II. De kosten aan de zijde van Sanoma c.s. worden begroot op: - dagvaarding € 90,81 - griffierecht 560,00 - salaris advocaat 904,00 (2 punt × tarief € 452,00) Totaal € 1.554,81 x 30% = € 466,44 - proceskosten ex artikel 1019h Rv € 27.930,08 Totaal € 28.396,52 5. De beslissing De rechtbank 5.1. verklaart voor recht dat GeenStijl a. inbreuk maakt en heeft gemaakt op de auteursrechten van Sanoma dan wel haar licentiegevers en daarmee onrechtmatig jegens Sanoma heeft gehandeld door zonder toestemming fotomateriaal ten aanzien waarvan Sanoma danwel haar licentiegevers auteursrechten bezitten, op de website Geenstijl.nl te plaatsen en de fotoreportage via hyperlinks te openbaren; b. inbreuk maakt en heeft gemaakt op het portretrecht en de persoonlijke levenssfeer van [eiseres 3] en daarmee onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld door zonder toestemming foto's van [eiseres 3] op de website Geenstijl.nl te plaatsen en de fotoreportage via hyperlinks te openbaren; 5.2. veroordeelt GeenStijl tot vergoeding van de schade die Sanoma c.s. tengevolge van deze inbreuk heeft geleden, welke schade nader zal moeten worden opgemaakt bij staat; 5.3. verbiedt GeenStijl door middel van openbaarmaking van de door [fotograaf] gemaakte fotoreportage van [eiseres 3] voor het blad Playboy, inbreuken te plegen op auteursrechten van Sanoma en/of haar licentiegevers en portretrechten van [eiseres 3]; 5.4. veroordeelt GeenStijl om aan Sanoma een dwangsom te betalen van € 50.000,- voor iedere overtreding van het in 5.3 uitgesproken verbod , tot een maximum van € 1.000.000,- is bereikt, 5.5. veroordeelt GeenStijl in de proceskosten, aan de zijde van Sanoma c.s. tot op heden begroot op € 28.396,52; 5.6. verklaart het onder 5.3 tot en met 5.5 van dit vonnis bepaalde uitvoerbaar bij voorraad, Pagina 8 van 9

www.iept.nl

IEPT20120912, Rb Amsterdam, Sanoma v GeenStijl

5.7. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. I.H.J. Konings, mr.

R.H.C. van Harmelen en mr. S.E. Sijsma en in het openbaar uitgesproken op 12 september 2012.

www.ie-portal.nl

Pagina 9 van 9

www.iept.nl

IEPT20120801, Rb Amsterdam, BeFrank

Rb Amsterdam, 1 augustus 2012, BeFrank

RECLAMERECHT Uitnodiging tot deelname pitch is uitnodiging tot doen van een aanbod;, welk aanbod niet is aanvaard • moet de van BeFrank afkomstige uitnodiging aan de reclamebureaus om deel te nemen aan de pitch worden gekwalificeerd als een uitnodiging aan die reclamebureaus om een aanbod te doen, dat wil zeggen een aanbod waarbij een bepaalde marketingstrategie wordt aangeboden of waarbij bepaalde diensten ter invulling van een bepaalde marketingstrategie worden aangeboden. [handelsnaam] heeft zo’n aanbod gedaan, maar dit aanbod is door BeFrank niet aanvaard. Een overeenkomst is toen dus niet bereikt. Er is nog wel onderhandeld over het door BeFrank gebruiken van een gedeelte van de inhoud van de pitch, maar ook in dat kader is uiteindelijk geen sprake geweest van de aanvaarding van een aanbod.

AUTEURSRECHT Reclame ideeën niet beschermd; eventueel gebruik daarvan niet in strijd met maatschappelijke zorgvuldigheid, bijkomende omstandigheden daargelaten • De inhoud van de pitch van [handelsnaam] wordt – en partijen hebben hierover ook geen verschil van mening – niet beschermd door regels omtrent de bescherming van intellectueel eigendom (IE). Voor ideeën, zoals vervat in de pitch van [handelsnaam], heeft de wetgever geen bescherming willen bieden, in de zin van het toekennen van exclusieve en afdwingbare rechten op dergelijke ideeën. Deze keuze van de wetgever en het concrete resultaat daarvan – de inhoud van de pitch van [handelsnaam] is niet beschermd – maakt dat het (eventuele) gebruik van de ideeën van [handelsnaam] door BeFrank in beginsel niet in strijd is met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt. Als dat anders was, zou dat immers in feite een verruiming van de door de wetgever afgebakende bescherming uit de IE-wetgeving betekenen.

Denkbaar is dat bijzondere omstandigheden maken dat het gebruik maken van onbeschermde intellectuele voortbrengselen in een bepaald geval wel in strijd is met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt, en daarmee onrechtmatig. Zulke bijzondere omstandigheden zijn in casu echter niet gesteld en ook niet gebleken.

Vindplaatsen: LJN: BX4955 www.ie-portal.nl

Rb Amsterdam, 1 augustus 2012 (R.H.C. van Harmelen) vonnis RECHTBANK AMSTERDAM Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 508006 / HA ZA 12-59 Vonnis van 1 augustus 2012 in de zaak van [EISER], wonende te Amsterdam, eiser, advocaat mr. A.S. Rueb te Amsterdam, tegen 1. de naamloze vennootschap BEFRANK PPI N.V., 2. de naamloze vennootschap BEFRANK N.V., beiden gevestigd te Amsterdam, gedaagden, advocaat mr. A. van Hees te Amsterdam. Eiser, die mede handelt onder de naam [handelsnaam], zal hierna [eiser] of [handelsnaam] worden genoemd. Gedaagden zullen hierna tezamen BeFrank worden genoemd.

1. De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: - het tussenvonnis van 2 mei 2012 waarbij een comparitie van partijen is gelast, - het proces-verbaal van comparitie van 20 juni 2012 en de daarin genoemde stukken.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten 2.1. BeFrank PPI N.V. is een premiepensioeninstelling (PPI). Zij voert pensioenregelingen uit en bouwt pensioenvermogen op, maar draagt niet zelf het risico; het risico wordt gedragen door een verzekeraar.

BeFrank N.V. is enig aandeelhouder van BeFrank PPI N.V. BeFrank is een joint venture van Delta Lloyd en BinckBank en vanaf begin 2011 actief geworden.

2.2. [handelsnaam] houdt zich bezig met onder meer het in opdracht van derden bedenken en ontwikkelen van reclame- en andere concepten.

2.3. Op 3 maart 2011 heeft ten kantore van BeFrank tussen partijen een gesprek plaatsgevonden naar aanleiding van een uitnodiging van BeFrank aan [handelsnaam] om deel te nemen aan een pitch voor de lancering van het nieuwe merk ‘BeFrank’ en haar nieuwe diensten.

2.4. Op 4 maart 2011 heeft [handelsnaam] van BeFrank het zogenoemde Concept Marketingplan 2011 ontvangen, dat [handelsnaam] bij de ontwikkeling van de pitch kon gebruiken als achtergrondinformatie over BeFrank.

2.5. Op 24 maart 2011 heeft [handelsnaam] het door haar, met behulp van anderen, ontwikkelde zogenoemde Communicatieen Creatieadvies gepresenteerd aan BeFrank in een pitch. Hierin wordt voor zover van belang het volgende geadviseerd: (…)

Merkbouwen en -laden gebeurt (o.a.) middels reclame en communicatie. Een heldere pay-off helpt daarbij enorm. Het positioneert een merk, geeft lading of duidelijkheid aan een naam. Omdat BeFrank nog onbekend is, is het belangrijk om een pay-off in te Pagina 1 van 4

www.iept.nl

zetten die duidelijk is over de aard van de organisatie.

Zodat we niet alleen weten waar BeFrank voor staat, maar ook wat het bedrijf nu eigenlijk doet. Aangezien de naam al onthult dat eerlijkheid centraal staat, zou een pay-off eigenlijk alleen nog maar hoeven vertellen wat de organisatie doet. Een belofte die al verwoord wordt in de missie, identiteit : BeFrank wil pensioen dichterbij de mens brengen en eenvoudig en betaalbaar maken voor werkgever en werknemer. Helder, eenvoudig, online. Hoewel daar vele, inspirerende pay-offs uit gedestilleerd kunnen worden, hebben wij een sterke voorkeur voor een meer beschrijvende: een descriptor. Wat doet BeFrank: Pensioenen nieuwe stijl voor de Nederlandse markt.

Hoe doet BeFrank dat: Helder en eerlijk.

Wat resulteert in: BeFrank Het duidelijkste pensioen van Nederland Deze descriptor draagt meteen de belofte dat BeFrank altijd duidelijk moet zijn in al haar communicatie, marketing én producten. Heldere en klare taal in een markt die vaak verzand in kleine lettertjes. (…)

Klare lijn (…) Daarom kiezen [we] voor illustraties in lijntekeningen. Lijntekeningen zijn open, transparant – maar toch duidelijk. (…) (…)

Tenslotte Kansen genoeg: als we ‘duidelijkheid’ claimen kunnen we BeFrank neerzetten op allerlei plekken en out of the box concepten. (…)

2.6. Eind maart of in de loop van april 2011 heeft BeFrank aan [handelsnaam] te kennen gegeven dat zij van de inhoud van de pitch deels gebruik wilde maken.

BeFrank heeft in de loop en in het slot van de onderhandelingen dienaangaande het volgende aan [handelsnaam] bericht: op 22 april 2011: Uiterlijk maadagavond 25-04-2011 horen we graag of jullie akkoord gaan met ons aanbod om gebruik te maken van enkele onderdelen van het gepresenteerde concept voor onze campagne. Dit zodat we dinsdag verder kunnen. Als we maandagavond niets van jullie vernemen, dan vinden we dat jammer en gaan we ervan uit dat jullie niet akkoord zijn. We zullen dan het gepresenteerde concept niet gebruiken. en op 26 april 2011: Jullie geven aan dat het overnemen van elementen uit het concept is uitgesloten. Daarmee houden jullie vast aan de strategie alles of niets. Vanuit BeFrank hebben wij toegelicht dat wij jullie niet als winnaar zien, maar dat we wel sympathie hebben voor delen van jullie concept. Met jullie mail, maken jullie duidelijk dat deze route geen soelaas biedt. De keuze van BeFrank wordt daarmee ook: alles of niets. Aangezien jullie nieuwe aanbod te ver af ligt van ons voorstel om slechts enkele elementen te gebruiken en jullie daarvoor een gepaste vergoeding van € 7.500 te bieden, zien we af van het

www.ie-portal.nl

IEPT20120801, Rb Amsterdam, BeFrank gebruik van jullie concept. Dank voor jullie pitch, het ga jullie goed. (…)

2.7. Vanaf juni 2011 is BeFrank een reclamecampagne gestart.

2.7.1. In de reclame-uitingen van BeFrank is de volgende pay-off gebruikt: voor alle duidelijkheid 2.7.2. In een via radio uitgezonden vraaggesprek heeft de directeur van BeFrank tegen de presentator van het radioprogramma gezegd: “(…) maar het belangrijkste vinden wij toch wel dat we in onze communicatie eigenlijk het duidelijkste pensioen van Nederland willen neerzetten.”

2.7.3. In het interne tijdschrift van Delta Lloyd is het volgende opgenomen als neerslag van een vraaggesprek met de directeur van BeFrank over de onderneming BeFrank: (…)

“Wij hebben ons gepresenteerd als frisse, nieuwe speler met een eigen kijk op de markt en een nieuwe manier van communiceren. Dat sloeg vanaf het begin aan. Vrijwel zonder marketinginspanning beschikten wij, nog voordat de vergunning binnen was, over een volle orderportefeuille. Door als allereerste, concreet PPI-initiatief naar buiten te treden, genereerden we veel gratis publiciteit. Met de inzet van social media gaven we dat nog een extra zetje. Mensen bekeken vervolgens onze website en namen contact met ons op.”

Heldere eenvoud Slimme marketing. Maar nu even naar het product. Wat maakt dat nou zo bijzonder? “De propositie van BeFrank luidt: helder, eenvoudig en 100% online, voor bedrijven met minimaal honderd werknemers. Wat daar bij ons uit rolt, is een duidelijk pensioen tegen lage kosten. Want dat is wat de mensen willen.” (…)

3. Het geschil 3.1. [handelsnaam] vordert dat de rechtbank, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad: primair I voor recht verklaart dat BeFrank heeft gehandeld in strijd met de tussen partijen geldende overeenkomst door, zonder de toestemming van [handelsnaam], (onderdelen uit) het Communicatieen Creatieadvies te gebruiken, subsidiair II voor recht verklaart dat BeFrank heeft gehandeld in strijd met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt en daarmee onrechtmatig door, zonder de toestemming van [handelsnaam], (onderdelen uit) het Communicatie- en Creatieadvies te gebruiken, in elk geval III BeFrank veroordeelt tot vergoeding van de door [handelsnaam] geleden schade, op te maken bij staat, IV BeFrank veroordeelt in de kosten van het geding.

3.2. [handelsnaam] legt, samengevat, het volgende aan de vordering ten grondslag. Door het aanbod van BeFrank aan [handelsnaam] om deel te nemen aan de pitch en door de aanvaarding van dat aanbod door [handelsnaam], is tussen partijen een overeenkomst Pagina 2 van 4

www.iept.nl

totstandgekomen. Die overeenkomst, op grond waarvan [handelsnaam] deelnam aan de pitch, houdt voor BeFrank onder meer de verbintenis in om geen onderdelen uit de pitch van [handelsnaam] te gebruiken ingeval [handelsnaam] de pitch verliest. Die op de overeenkomst gebaseerde, hiervoor bedoelde verplichting van BeFrank vloeit voort uit de gewoonte, de eisen van redelijkheid en billijkheid en de (post)contractuele goede trouw. BeFrank is in de nakoming van genoemde verbintenis tekortgeschoten.

BeFrank heeft immers wél van onderdelen uit de pitch van [handelsnaam] gebruik gemaakt, meer in het bijzonder de volgende onderdelen: (i) het advies om het woord ‘duidelijk’ te claimen, zoals bijvoorbeeld Interpolis het woord ‘glashelder’ heeft geclaimd; (ii) het advies dat de descriptor ‘het duidelijkste pensioen van Nederland’ moet worden gebruikt als strategie voor de communicatie, marketing en producten. Subsidiair stelt [handelsnaam] dat het handelen van BeFrank als onrechtmatig moet worden beschouwd. Immers, als het zou zijn toegestaan om (onderdelen van) een pitchvoorstel vrijelijk te gebruiken, dus zonder dat daarvoor van de desbetreffende niet-winnende pitcher toestemming is verkregen, dan zou dat betekenen dat deelnemers aan een pitch vogelvrij zijn, in die zin dat zij geen enkele bescherming van hun (werk)kapitaal genieten, dat voor het belangrijkste deel bestaat uit de door hen aangedragen ideeën en merk- en communicatiestrategieën. Dit kan niet het geval zijn, en door zonder toestemming van [handelsnaam] gebruik te maken van (onderdelen van) het Communicatie- en Creatieadvies handelt BeFrank dan ook in strijd met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt en daarmee onrechtmatig jegens [handelsnaam]. Doordat BeFrank (onderdelen van) het Communicatie- en Creatieadvies heeft gebruikt, zonder toestemming van [handelsnaam] en zonder daarvoor een redelijke en marktconforme vergoeding te willen betalen, lijdt [handelsnaam] schade, onder meer bestaande uit de door haar geïnvesteerde uren en kosten voor het inschakelen van derden.

3.3. BeFrank voert verweer.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling 4.1. BeFrank voert het verweer dat zij geen gebruik heeft gemaakt van de inhoud van de pitch van [handelsnaam]. BeFrank stelt hiertoe het volgende.

Voorafgaand aan de pitch heeft BeFrank aan [handelsnaam] een uitgebreide briefing gegeven, inclusief een aantal reeds vastgestelde communicatieelementen. Eén van die elementen was dat BeFrank blijkens haar naam staat voor duidelijkheid in haar producten, tarieven en communicatie. Op basis van deze briefing heeft [handelsnaam] het communicatieelement ‘duidelijkheid’ doorontwikkeld naar de claim ‘het duidelijkste pensioen van Nederland’. BeFrank vond deze claim ongelukkig en de pitch van [handelsnaam] bood ook overigens onvoldoende basis om met [handelsnaam] in zee te gaan, onder meer vanwege de door [handelsnaam] voorgestelde wijze www.ie-portal.nl

IEPT20120801, Rb Amsterdam, BeFrank van uitvoering. BeFrank had echter wél interesse in enkele elementen uit de pitch van [handelsnaam]. Die interesse betrof uitsluitend de visuele elementen uit de pitch (de lijntekeningen). Onderhandelingen over het gebruik daarvan liepen echter op niets uit. BeFrank heeft nadien een reclamecampagne opgezet, waarin de inhoud van de pitch van [handelsnaam] niet is gebruikt.

Aldus steeds BeFrank.

4.2. [handelsnaam] weerspreekt dat ‘duidelijkheid’ binnen de onderneming van BeFrank reeds als communicatie-element was vastgesteld vóórdat [handelsnaam] de pitch gaf.

4.3.

Zonder nader onderzoek naar of (tegen)bewijslevering van de feiten kan niet worden vastgesteld in hoeverre de reclamecampagne van BeFrank is gebaseerd op reeds binnen BeFrank bestaande marketingstrategieën (zoals BeFrank aanvoert) respectievelijk op eigen ideeën van [handelsnaam] en door haar bij de pitch gepresenteerd (zoals [handelsnaam] stelt).

Indien echter veronderstellenderwijs wordt aangenomen dat er géén sprake was van de door BeFrank betoogde reeds binnen haar onderneming bestaande marketingstrategieën, en BeFrank haar reclamecampagne (dus) heeft opgezet met gebruikmaking van onderdelen uit de pitch van [handelsnaam] die door [handelsnaam] zijn bedacht (niet zijnde de lijntekeningen maar de onderdelen die gaan over het begrip ‘duidelijk’), dan geldt het volgende. de op wanprestatie gebaseerde vordering 4.4. Voor beantwoording van de vraag of partijen een overeenkomst hebben gesloten, wat volgens BeFrank niet het geval is, wordt uitgegaan van de door [handelsnaam] onder punt 11 van de dagvaarding geschetste, en door BeFrank niet betwiste, algemene en in dit geval ook daadwerkelijk gevolgde gang van zaken rond een pitch: Het is gebruikelijk dat bedrijven die een nieuwe naam en/of een nieuwe dienst (of product) in de markt willen zetten, meerdere reclamebureaus uitnodigen om deel te nemen aan een zogenaamde bureau-competitie of pitch.

De desbetreffende reclamebureaus ontvangen dan een briefing, waarin de achtergrond en de doelstellingen worden geschetst. De briefing kan dan gebruikt worden als uitgangspunt voor het pitch-voorstel. Met een pitchvoorstel kan de deelnemer aan de opdrachtgever laten zien welke interpretatie hij geeft aan het merk (en/of product/dienst), met inachtneming van de inhoud van de desbetreffende briefing. Op basis van het pitchvoorstel kan de partij die de pitch heeft uitgeschreven een oordeel vormen over welke deelnemer de beste kandidaat is om de vervolgwerkzaamheden uit te voeren, waarvoor de inhoud van het gepresenteerde pitch-voorstel kan worden gebruikt.

Onder de punten 12 en 13 van de dagvaarding heeft [handelsnaam] daaraan nog toegevoegd dat het reclamebureau voor de deelname aan de pitch in de regel weinig tot niets krijgt betaald, en dat het vast gebruik is dat het reclamebureau dat de pitch wint de opdracht krijgt om (tegen vergoeding) vervolgwerkzaamheden te verrichten. In dit geding Pagina 3 van 4

www.iept.nl

staat vast dat aan [handelsnaam], of aan de andere deelnemers aan de pitch, inderdaad géén vergoeding voor deelname aan de pitch toekwam. BeFrank betwist echter dat de winnende pitcher automatisch een opdracht voor vervolgwerkzaamheden zou krijgen.

4.4.1. Een en ander overziende moet de van BeFrank afkomstige uitnodiging aan de reclamebureaus om deel te nemen aan de pitch worden gekwalificeerd als een uitnodiging aan die reclamebureaus om een aanbod te doen, dat wil zeggen een aanbod waarbij een bepaalde marketingstrategie wordt aangeboden of waarbij bepaalde diensten ter invulling van een bepaalde marketingstrategie worden aangeboden. [handelsnaam] heeft zo’n aanbod gedaan, maar dit aanbod is door BeFrank niet aanvaard. Een overeenkomst is toen dus niet bereikt. Er is nog wel onderhandeld over het door BeFrank gebruiken van een gedeelte van de inhoud van de pitch, maar ook in dat kader is uiteindelijk geen sprake geweest van de aanvaarding van een aanbod.

4.4.2. Bij gebreke van een overeenkomst moet de op – kort gezegd – wanprestatie gebaseerde vordering worden afgewezen. Nu het door [handelsnaam] gestelde inzake de gewoonte, de redelijkheid en billijkheid en de (post)contractuele goede trouw, uitgaat van het bestaan van een overeenkomst, behoeven haar stellingen op die punten en de in verband hiermee overgelegde producties 13 t/m 15 geen behandeling. de op onrechtmatige daad gebaseerde vordering 4.5. De inhoud van de pitch van [handelsnaam] wordt – en partijen hebben hierover ook geen verschil van mening – niet beschermd door regels omtrent de bescherming van intellectueel eigendom (IE). Voor ideeën, zoals vervat in de pitch van [handelsnaam], heeft de wetgever geen bescherming willen bieden, in de zin van het toekennen van exclusieve en afdwingbare rechten op dergelijke ideeën. Deze keuze van de wetgever en het concrete resultaat daarvan – de inhoud van de pitch van [handelsnaam] is niet beschermd – maakt dat het (eventuele) gebruik van de ideeën van [handelsnaam] door BeFrank in beginsel niet in strijd is met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt. Als dat anders was, zou dat immers in feite een verruiming van de door de wetgever afgebakende bescherming uit de IE-wetgeving betekenen. Denkbaar is dat bijzondere omstandigheden maken dat het gebruik maken van onbeschermde intellectuele voortbrengselen in een bepaald geval wel in strijd is met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt, en daarmee onrechtmatig. Zulke bijzondere omstandigheden zijn in casu echter niet gesteld en ook niet gebleken.

4.6. Op grond van het voorgaande zal het gevorderde worden afgewezen. De nog niet besproken stellingen en verweren behoeven geen behandeling. [eiser] zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de aan de zijde van BeFrank gevallen kosten van het geding, tot heden begroot op: € 560,00 aan griffierecht € 904,00 aan salaris advocaat (2 punten, tarief II)

www.ie-portal.nl

IEPT20120801, Rb Amsterdam, BeFrank € 1.464,00 totaal, zulks uitvoerbaar bij voorraad zoals door BeFrank gevorderd.

5. De beslissing De rechtbank 5.1. wijst het gevorderde af, 5.2. veroordeelt [eiser] in de in de aan de zijde van BeFrank gevallen kosten van het geding, tot heden begroot op € 1.464,00, 5.3. verklaart de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.H.C. van Harmelen en in het openbaar uitgesproken op 1 augustus 2012.

Pagina 4 van 4

www.iept.nl

Hof Leeuwarden, 10 juli 2012, Beeldcitaat

IEPT20120710, Hof Leeuwarden, Beeldcitaat beeldcitaat op de omslag van het tijdschrift is opgenomen, moet geconcludeerd worden dat op dit beeldcitaat door de omvang en de plaatsing daarvan in vergelijking met de tekst een zodanige nadruk komt te liggen dat het de functie van versiering verkrijgt en dus ontoelaatbaar is.

Door artikel 15 Aw toegestane overname uit gedrukte media beperkt tot geschreven woord • Met de rechtbank is het hof van oordeel dat waar het de overname uit gedrukte media betreft, de overname beperkt is tot het geschreven woord en dus niet tevens foto's omvat. Het beroep van [geïntimeerde] op artikel 15 Aw is door de rechtbank terecht afgewezen.

AUTEURSRECHT Disproportioneel beeldcitaat op omslag • Eerder rechtmatig gemaakt op beurs; geen toestemming voor verder gebruik in de context van artikel 15a Aw niet relevant; Het hof is met de rechtbank en [geïntimeerde] van oordeel dat nu vaststaat dat [appellant] aan FM Siebdruck toestemming heeft gegeven om zijn werken te gebruiken om de technieken te illustreren waarmee FM Siebdruck later de FESPA Awards heeft gewonnen, de werken van [appellant] als onderdeel van die demonstratie op de FESPA beurs rechtmatig zijn openbaar gemaakt. Het enkele feit dat [appellant] aan FM Siebdruck geen toestemming heeft verleend voor het verdere gebruik van de foto's, is naar het oordeel van het hof in de context van artikel 15a Aw niet relevant. Krachtens die bepaling kan een auteur op grond van zijn uitsluitende reproductierechten niet beletten dat er geciteerd wordt uit een werk dat reeds op geoorloofde wijze voor het publiek toegankelijk is gemaakt (vgl. Hof van Justitie EU 1 december 2011, LJN: BU7495, Eva-Maria Painer).

• Citeren toegestaan, waaronder reproductie van het werk door een foto Nu de werken van [appellant] met zijn toestemming op de FESPA beurs voor het publiek toegankelijk zijn gemaakt, kan [appellant] op grond van zijn uitsluitende reproductierechten niet beletten dat hieruit wordt geciteerd, waaronder te begrijpen de reproductie van de werken door middel van een daarvan genomen foto, mits wordt voldaan aan de overige vereisten van artikel 15a lid 1 Aw. • Paginavullend beeldcitaat op omslag terwijl in verslaggeving nauwelijks aandacht wordt besteed is disproportioneel De verhouding tussen de woorden die in de verslaglegging aan de winnende zeeftechniek van FM Siebdruck worden besteed en de grootte en plaatsing van de foto´s, speelt bij de beoordeling van de vraag of de grenzen van een toelaatbaar citaat zijn overschreden evenwel een beslissende rol. Het hof is van oordeel dat aan dit vereiste van proportionaliteit niet is voldaan.

Doordat in de verslaglegging geen, althans nauwelijks, aandacht wordt besteed aan de winnende techniek van FM Siebdruk, terwijl daarvan wel een paginavullend www.ie-portal.nl

Paginavullende foto op voorpagina niet gerechtvaardigd voor weergeven van actuele gebeurtenis (artikel 16a Aw) • Artikel 16a Aw stelt, kort gezegd, aan de toelaatbare mate van opname, weergave en mededeling van auteursrechtelijk beschermde werken de voorwaarden dat zij kort moeten zijn en gerechtvaardigd moeten zijn voor het behoorlijk weergeven van een actuele gebeurtenis die het onderwerp van de reportage is. Het hof is met [appellant] van oordeel dat de paginavullende foto op de voorpagina van het tijdschrift Sign niet aan deze criteria voldoet omdat, zoals het hof hiervoor reeds heeft overwogen, de (integrale)weergave van de foto van de winnende zeefdruk op de omslag van het tijdschrift niet proportioneel en dus ook niet gerechtvaardigd is, terwijl in de reportage geen bijzondere aandacht wordt besteed aan deze winnende zeefdruk, Het beroep van [geïntimeerde] op de uitzondering van artikel 16aAw gaat derhalve niet op Schade € 27.500: concrete begroting licentievergoeding; geen immateriële schade • Niet in geschil is dat de schadevergoeding moet worden begroot aan de hand van de licentievergoeding die [appellant] [geïntimeerde] in rekening zou hebben gebracht, indien [geïntimeerde] hem om toestemming had gevraagd.

Het schadebedrag dient, zo veel als mogelijk, concreet te worden begroot aan de hand van de stellingen van partijen. Anders dan [geïntimeerde] in de toelichting op haar incidentele grief I betoogt, is het bij de concrete begroting van de schade in beginsel dus niet relevant wat [appellant] hypothetisch op grond van richtprijzen van de Nederlandse Fotografenfederatie aan [geïntimeerde] als licentievergoeding in rekening had kunnen brengen. Om dezelfde reden faalt incidentele grief II, die er op neerkomt dat de richtprijzen voor fotografen met een factor van 0,1 nog eens verlaagd moeten worden.

Vindplaatsen: LJN: BX0988 Pagina 1 van 9

www.iept.nl

Hof Leeuwarden, 10 juli 2012 (R.E. Weening, L. Groefsema en R.A. van der Pol) Uitspraak Arrest d.d. 10 juli 2012 Zaaknummer 200.074.557/01 (zaaknummer rechtbank: 98462 / HA ZA 09-683) HET GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN Arrest van de eerste kamer voor burgerlijke zaken in de zaak van: [appellant], Wonende te [woonplaats] appellant in het principaal en geïntimeerde in het incidenteel appel, in eerste aanleg: eiser, hierna te noemen: [appellant], advocaat: mr. P.J.M. Steinhauser, kantoorhoudende te Amsterdam, tegen [geïntimeerde], gevestigd te Leeuwarden, geïntimeerde in het principaal en appellante in het incidenteel appel, in eerste aanleg: gedaagde, hierna te noemen: [geïntimeerde], advocaat: mr.

R. Glas, kantoorhoudende te Leeuwarden.

Het geding in eerste instantie In eerste aanleg is geprocedeerd en beslist zoals weergegeven in het tussen partijen gewezen vonnis uitgesproken op 4 augustus 2010 door de rechtbank Leeuwarden (hierna verder te noemen: de rechtbank).

Het geding in hoger beroep Bij exploot van 27 september 2010 is door [appellant] hoger beroep ingesteld van genoemd vonnis met dagvaarding van [geïntimeerde] tegen de zitting van 12 oktober 2010. De conclusie van de memorie van grieven tevens houdende wijziging van eis luidt: "bij arrest, uitvoerbaar bij voorraad, het vonnis van de rechtbank te Leeuwarden van 4 augustus 2010 te vernietigen, tussen appellant als eiser, en geïntimeerde als gedaagde gewezen onder zaaknummer/rolnummer 98462/ HA ZA 09-683, en opnieuw rechtdoende alsnog: 1. Geïntimeerde met onmiddellijke ingang te verbieden iedere inbreuk op het auteursrecht op de litigieuze foto's van appellant, waaronder mede begrepen elke schending van de persoonlijkheidsrechten van appellant op straffe van een dwangsom van € 10.000 (tien duizend Euro) voor iedere overtreding van dit verbod; 2. Geïntimeerde te veroordelen aan appellant vanwege de schending van het auteursrecht op de litigieuze foto's van appellant en van zijn persoonlijkheidsrechten aan appellant een bedrag te vergoeden ten bedrage van € 136.000 (honderd zes en dertig duizend Euro), ten titel van schadevergoeding dan wel winstafdracht, althans zodanig ander bedrag als uw hof in goede justitie zal menen te behoren, met veroordeling van geïntimeerde aan appellant de wettelijke rente over het vast te stellen bedrag te vergoeden, te rekenen vanaf de dag van de dagvaarding in eerste aanleg tot die van algehele voldoening, met dien verstande dat geïntimeerde op het aan appellant te betalen bedrag het door haar reeds betaalde bedrag van € 5.500 in mindering mag brengen; 3. Geïntimeerde te veroordelen tot volledige vergoeding aan appellant van de gerechtskosten op de www.ie-portal.nl

IEPT20120710, Hof Leeuwarden, Beeldcitaat voet van art. 1019h Rv in eerste aanleg minus het door de rechtbank toegewezen bedrag, ergo € 9.305,50 te vermeerderen met de gerechtskosten op de voet van art.

1019h Rv voor de procedure in hoger beroep, met verklaring dat deze veroordeling uitvoerbaar bij voorraad is."

Bij memorie van antwoord is door [geïntimeerde] verweer gevoerd en incidenteel geappelleerd met als conclusie: "bij arrest, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad: in principaal appèl: het vonnis door de Rechtbank Leeuwarden d.d. 4 augustus 2010 gewezen onder zaak-/rolnummer 98462 / HA ZA 09-683 tussen appellant als eiser en geïntimeerde als gedaagde, voor zover het de beslissingen betreft waartegen de grieven van [appellant] zich richten, desnoods onder verbetering of aanvulling van gronden te bekrachtigen, althans de door [appellant] tegen dit vonnis aangevoerde grieven ongegrond te verklaren; in incidenteel appèl: het vonnis door de Rechtbank Leeuwarden d.d. 4 augustus 2010 gewezen onder zaak-/rolnummer 98462 / HA ZA 09-683 tussen appellant als eiser en geïntimeerde als gedaagde, voor zover het betreft de beslissing in r.o. 4.22, die ziet op de hoogte van de gederfde licentievergoeding voor het gebruik van de banner, te vernietigen en opnieuw recht doende, [geïntimeerde] te veroordelen aan [appellant] te betalen een bedrag ad nihil, althans een bedrag ad € 44,20, althans een bedrag ad € 442,--, alsmede [appellant] te veroordelen tot betaling van hetgeen [geïntimeerde] ten onrechte uit hoofde van het vonnis d.d. 4 augustus 2010 aan [appellant] heeft betaald; in principaal en incidenteel appèl: [appellant] bij arrest uitvoerbaar bij voorraad te veroordelen in de integrale proceskosten van het hoger beroep en de eerste aanleg."

Door [appellant] is in het incidenteel appel geantwoord met als conclusie: "de door incidenteel appellante aangevoerde grieven ongegrond te verklaren met veroordeling van incidenteel appellante uitvoerbaar bij voorraad in de kosten van het incidenteel appel conform artikel 1019h Rv." Voorts heeft [appellant] een akte uitlatingen producties in het principaal appel genomen en vervolgens heeft [geïntimeerde] een akte uitlatingen producties genomen. Ten slotte hebben partijen de stukken overgelegd voor het wijzen van arrest.

De beoordeling in het principaal en het incidenteel appel De vaststaande feiten 1. De rechtbank heeft in haar vonnis van 4 augustus 2010 onder 2.1 tot en met 2.16 feiten vastgesteld. Met zijn grief I in het principaal appel komt [appellant] op tegen de onder 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 en 2.11 vermelde feiten. Het hof zal hierna, met inachtneming van deze grief, onder 2 de feiten – voor zover voor de beoordeling in hoger beroep van belang – opnieuw Pagina 2 van 9

www.iept.nl

vaststellen. Om die reden behoeft de grief geen afzonderlijke bespreking. Voor zover de grief er over klaagt dat de rechtbank feiten heeft opgenomen die naar het oordeel van [appellant] voor de behandeling van de zaak niet relevant zijn, voegt het hof hier nog aan toe dat de grief niet tot succes kan leiden, nu het de rechter vrijstaat uit de tussen partijen vaststaande feiten die selectie te maken welke hem voor de beoordeling van het geschil relevant voorkomt.

2. De volgende feiten zijn tussen partijen niet in geschil.

2.1 [appellant] is fotograaf en krijgt opdrachten van onder meer - Nike, Philips, Sony en Kodak voor hun reclamecampagnes.

2.2 [geïntimeerde] is een uitgeverij van een aantal vakbladen, waaronder het tijdschrift SIGN + Silkscreen Magazine (hierna: het tijdschrift Sign). Het tijdschrift Sign komt uit in Nederland en België en richt zich op de professionele zeefdrukker, de designmaker en de professionele gebruiker van "digital imaging" technieken.

2.3 Jaarlijks wordt in Europa door de Federation of European Screenprinters Associations (hierna: FESPA) een beurs georganiseerd waar nieuwe druktechnologieën en producten worden gepresenteerd.

De FESPA beurs is een belangrijke beurs op het gebied van zeefdrukken "screenprinting" en "digital imaging".

Vast onderdeel van de FESPA beurs is de toekenning van de jaarlijkse FESPA awards aan bedrijven die een bijzondere technologische prestatie hebben geleverd.

2.4 In 2005 heeft FM Siebdruck Werbung GmbH uit Duitsland (hierna: FM Siebdruck) op de FESPA beurs voor haar zeefdruktechniek voor het bedrukken van kunststof sheets een prijs gewonnen in de categorie "Points of Purchase Products". FM Siebdruck had op haar stand een zeefdruk staan ter grootte van 180 bij 140 centimeter. Voor de zeefdruk heeft FM Siebdruck gebruik gemaakt van een werk van [appellant].

2.5 In de vierde aflevering van jaargang 2005 van het tijdschrift Sign (hierna: Sign 2005/4) heeft [geïntimeerde] over de FESPA beurs en de winnende technologie van FM Siebdruck bericht. Op de omslag van het tijdschrift is een foto van de winnende zeefdruk van FM Siebdruck over de gehele bladzijde in kleur afgedrukt. In de inhoudsopgave van het tijdschrift is over de omslag als volgt bericht: "OP DE VOORPAGINA Indringende ogen en heldere kleuren trekken de aandacht. Toch is vooral de kwaliteit van het gerealiseerde beeld de reden dat deze "bonte dame" de voorpagina siert. De inzending van FM Siebdruck Werbung GmbH uit Duitsland voor de Fespa Awards, was goed voor 'goud' in de categorie 'Points of Purchase Products'. Een verslag van deze wedstrijd, die zijn ontknoping in München vond, van de hand van onze vakredacteur en jurylid (…) vanaf pagina 46. En natuurlijk weer nieuws en achtergronden van Fespa in diverse artikelen in dit nummer".

2.6 Voor dit artikel heeft [geïntimeerde] gebruik gemaakt van een persbericht van AD Communications Ltd. te Esher, Surrey, in Engeland (hierna: AD www.ie-portal.nl

IEPT20120710, Hof Leeuwarden, Beeldcitaat Communications). Dit bureau is ingeschakeld door de organisatie van FESPA. 2.7 In 2007 heeft FM Siebdruck een FESPA award gewonnen in de categorie "Posters & Single sheets". De winnende inzending van FM Siebdruck is genaamd "Kodak Gold" en kenmerkt zich door een de bijzondere weergave van goudkleurige inkt in de productie van reclamefolders. Voor de onderliggende afbeelding is gebruik gemaakt van een ander werk van [appellant].

2.8 [geïntimeerde] heeft in de vierde aflevering van jaargang 2007 van haar tijdschrift Sign (hierna: Sign 2007/4) bericht over de FESPA Award van FM Siebdruck. Op de omslag van dit tijdschrift is de winnende techniek van FM Siebdruck met een foto van het werk over de gehele bladzijde in kleur afgebeeld.

Ook is deze foto over de gehele bladzijde bij het artikel in het tijdschrift geplaatst, waarbij de tekst deels over de foto loopt. In de inhoudsopgave van het tijdschrift is over de omslag als volgt bericht: "OP DE VOORPAGINA Opmerkelijk veel inzendingen van buiten Europa, deze editie van de Fespa Premier Awards 2007. In totaal kwamen er meer dan 350 inzendingen uit 22 landen binnen, die werden beoordeeld in meer dan 20 categorieën. In categorie 6. 'posters, single sheets, ging het goud naar "Kodak Gold" van FM Siebdruck Werbung GmbH. Een impressie van de met name prijswinnende inzendingen op pagina's 20 en 21. Ander Fespa-nieuws is verspreid over het blad terug te vinden".

2.9 [appellant] heeft aan FM Siebdruck toestemming gegeven voor het gebruik van zijn werken voor haar zeefdruktechnieken.

2.10 [geïntimeerde] houdt een website www.sign.nl die gerelateerd is aan het tijdschrift Sign. Vanaf 1 augustus 2008 heeft [geïntimeerde] op haar website een banner gebruikt die bestaat uit de ogen van het gezicht van de foto die door FM Siebdruck in 2005 is gebruikt ter demonstratie van haar winnende zeeftechniek (hierna ook: de banner). Vanaf 1 augustus 2008 was het tijdschrift Sign tevens online beschikbaar.

2.11 Op 20 januari 2009 heeft [appellant] [geïntimeerde] schriftelijk bericht dat [geïntimeerde] door het gebruik van zijn werken zijn auteursrechten schendt.

2.12 Op 30 januari 2009 heeft [geïntimeerde] het gebruik van de banner gestaakt.

2.13 Op 27 maart 2009 heeft [appellant] [geïntimeerde] (opnieuw)gesommeerd het gebruik van zijn werken te staken vanwege schending van de auteursrechten van [appellant].

2.14 Op 8 juni 2009 heeft [appellant] ten laste van [geïntimeerde] conservatoir derdenbeslag laten leggen.

Het geschil in eerste aanleg 3. [appellant] heeft [geïntimeerde] gedagvaard voor de rechtbank Leeuwarden en heeft, samengevat, op straffe van een dwangsom gevorderd [geïntimeerde] te bevelen iedere inbreuk op de rechten van [appellant] te staken en gestaakt te houden en heeft daarbij de gebruikelijke nevenvorderingen ingesteld. [appellant] heeft tevens gevorderd dat [geïntimeerde] veroordeeld Pagina 3 van 9

www.iept.nl

wordt aan hem te betalen, naast een vergoeding nader op te maken bij staat, een voorschot op de materiële en immateriële schade van € 38.000,-. [geïntimeerde] heeft gemotiveerd verweer gevoerd. [geïntimeerde] heeft zich met betrekking tot het gebruik van de foto's beroepen op de excepties van artikelen 15, 15a en 16 van de Auteurswet (hierna: Aw).

4. De rechtbank heeft het beroep van [geïntimeerde] op de exceptie van artikel 15 Aw in rechtsoverweging 4.4 van het vonnis afgewezen omdat naar haar oordeel deze exceptie alleen betrekking heeft op gedrukte media en dus niet op foto's. De rechtbank heeft het beroep op het citaatrecht wat betreft de opneming van de foto's in het tijdschrift Sign 2005/4 en 2007/4 gehonoreerd en heeft om die reden de desbetreffende vorderingen van [appellant] afgewezen (rechtsoverwegingen 4.5 - 4.17).

Het gebruik van de banner op de website www.sign.nl, was naar het oordeel van de rechtbank evenwel niet toelaatbaar omdat er onvoldoende verband bestond tussen de banner en het laten zien van de techniek waarmee FM Siebdruk de FESPA Award heeft gewonnen. De rechtbank was verder van oordeel dat het beroep van [geïntimeerde] op artikel 16a Aw evenmin opging (rechtsoverwegingen 4.18 - 4.19). De Rechtbank kwam tot de slotsom dat [geïntimeerde] met de banner inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten van [appellant] en heeft [geïntimeerde] veroordeeld aan [appellant] een bedrag van € 5500, - als schadevergoeding te betalen (rechtsoverweging 4.23).

De overige vorderingen heeft de rechtbank afgewezen. [geïntimeerde] is als de hoofdzakelijk in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten veroordeeld.

Wijziging van eis 5. In de memorie van grieven heeft [appellant] zijn eis gewijzigd in de zin dat hij thans alleen nog vordert [geïntimeerde] met onmiddellijke ingang te verbieden iedere inbreuk op het auteursrecht op de litigieuze foto's van [appellant], waaronder mede begrepen elke schending van zijn persoonlijkheidsrechten, op straffe van een dwangsom van € 10.000,- voor iedere overtreding van dit verbod. Voorts verzoekt hij het hof [geïntimeerde] te veroordelen vanwege de schending van het auteursrecht op de litigieuze foto's en van zijn persoonlijkheidsrechten een bedrag te vergoeden ten bedrage van € 136.000,- ten titel van schadevergoeding dan wel winstafdracht, althans een zodanig ander bedrag als het hof in goede justitie zal menen te behoren, vermeerderd met rente van de dag van de dagvaarding in eerste aanleg tot die van algehele voldoening, verminderd met het reeds door [geïntimeerde] betaalde bedrag van € 5.500,-. [appellant] vordert ten slotte volledige vergoeding van zijn gerechtskosten op de voet van 1019h Rv. 6. Nu [geïntimeerde] geen bezwaar maakt tegen deze eiswijziging en het hof ook niet ambtshalve van bezwaren is gebleken, zal het hof rechtdoen op de aldus gewijzigde eis.

Bevoegdheid en toepasselijk recht 7. Het hof is op grond van artikel 2 EEX-Verordening internationaal bevoegd om te oordelen over het onderhavige geschil tussen de in Duitsland wonende www.ie-portal.nl

IEPT20120710, Hof Leeuwarden, Beeldcitaat [appellant] en de in Leeuwarden gevestigde [geïntimeerde]. Het geschil betreft de vraag of [geïntimeerde] door het gebruik van de (in het geschil zijnde) werken van [appellant] in haar tijdschrift en op haar website inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten van [appellant]. Die vraag moet worden beantwoord door de lex loci protectionis, dus naar Nederlands recht.

Bespreking van de overige grieven 8. Grief II in het principaal appel houdt in dat de rechtbank op onjuiste gronden het beroep van [geïntimeerde] op het citaatrecht heeft gehonoreerd. In het eerste deel van de grief bestrijdt [appellant] het oordeel van de rechtbank dat het werk waaruit is geciteerd rechtmatig is openbaargemaakt als bedoeld in artikel 15a lid 1 sub 2 Aw. Uit de toelichting op de grief begrijpt het hof dat [appellant] zich op het standpunt stelt dat de foto's die [geïntimeerde] heeft gepubliceerd niet rechtmatig zijn openbaargemaakt omdat hij FM Siebdruck noch FESPA hiervoor toestemming heeft gegeven.

9. Niet in geschil is dat de litigieuze foto's van [appellant] werken in de zin van artikel 10 Aw zijn en dat [geïntimeerde] door het publiceren van foto's van die werken in haar tijdschrift Sign en op haar website de werken van [appellant] heeft openbaar gemaakt en verveelvoudigd.

Citeren 10. Het hof is met de rechtbank en [geïntimeerde] van oordeel dat nu vaststaat dat [appellant] aan FM Siebdruck toestemming heeft gegeven om zijn werken te gebruiken om de technieken te illustreren waarmee FM Siebdruck later de FESPA Awards heeft gewonnen, de werken van [appellant] als onderdeel van die demonstratie op de FESPA beurs rechtmatig zijn openbaar gemaakt. Het enkele feit dat [appellant] aan FM Siebdruck geen toestemming heeft verleend voor het verdere gebruik van de foto's, is naar het oordeel van het hof in de context van artikel 15a Aw niet relevant. Krachtens die bepaling kan een auteur op grond van zijn uitsluitende reproductierechten niet beletten dat er geciteerd wordt uit een werk dat reeds op geoorloofde wijze voor het publiek toegankelijk is gemaakt (vgl. Hof van Justitie EU 1 december 2011, LJN: BU7495, Eva-Maria Painer).

11. Nu de werken van [appellant] met zijn toestemming op de FESPA beurs voor het publiek toegankelijk zijn gemaakt, kan [appellant] op grond van zijn uitsluitende reproductierechten niet beletten dat hieruit wordt geciteerd, waaronder te begrijpen de reproductie van de werken door middel van een daarvan genomen foto, mits wordt voldaan aan de overige vereisten van artikel 15a lid 1 Aw. 12. Met het tweede deel van de grief klaagt [appellant] erover dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat aan de vereisten van artikel 15a lid 1 sub 2 Aw is voldaan. De klachten van [appellant] komen, samengevat, op het volgende neer.

12.1 [appellant] betwist dat het citeren plaatsvindt in de context van een aankondiging, beoordeling, polemiek of wetenschappelijk verhandeling of citeren voor een Pagina 4 van 9

www.iept.nl

uiting met een vergelijk doel. Volgens [appellant] voldoet de berichtgeving over de FESPA Award in het tijdschrift Sign niet aan het criterium van min of meer serieuze informatie.

12.2 [appellant] betwist het vereiste verband tussen de beeldcitaten en de berichtgeving over de FESPA Awards in het tijdschrift Sign 2005/4 en 2007/4.

Volgens [appellant] ontbreekt het vereiste verband, omdat [geïntimeerde] in haar verslaglegging van de FESPA Awards geen aandacht besteedt aan de relatie tussen de beeldcitaten en de technieken van FM Siebdruck. Het ontbreken van het vereiste verband wordt versterkt, aldus [appellant], doordat duidelijke verwijzingen (op voorpagina en inhoudsopgave) ontbreken.

12.3 [appellant] stelt dat de publicatie van de foto's, met name die op de voorpagina, de grenzen van een toelaatbaar citaat te buiten gaan, omdat op de afbeelding door de omvang daarvan in vergelijking met de tekst en de wijze van opmaak van het tijdschrift Sign een zodanige nadruk komt te liggen dat zij in overwegende mate de functie van versiering van dat tijschrift Sign krijgt. [geïntimeerde] exploiteert de werken van [appellant] zonder zijn toestemming waardoor wezenlijke afbreuk wordt gedaan aan de exploitatiebelangen van [appellant]. [appellant] is een beroepsfotograaf die zijn inkomen verwerft door de commerciële exploitatie van zijn foto’s.

13. [geïntimeerde] bestrijdt dat er geen sprake is van serieuze informatie. Zij betoogt verder dat het contextvereiste van artikel 15a aanhef Aw niet vereist dat er een verdergaand of ander specifiek verband is tussen de onderliggende foto's en de tekst in het tijdschrift Sign. Voldoende is dat FM Siebdruck als één van de prijswinnaars wordt genoemd. [geïntimeerde] schaart zich achter het oordeel van de rechtbank dat de foto's ondergeschikt zijn aan de tekst, daarmee redelijkerwijs een geheel vormen en ertoe strekken de lezer een indruk van het beschrevene te geven. Gezien het doel van het citaat, namelijk het weergeven van de prijswinnende resultaten van een hightech kleuren zeeftechniek in een specialistisch zeefdrukblad, is het middel volgens [geïntimeerde] niet disproportioneel. [geïntimeerde] stelt verder dat in het onderhavige geval aan de exploitatiemogelijkheden van [appellant] ten aanzien van de foto's geen wezenlijk afbreuk is gedaan, omdat [appellant] reeds toestemming had verleend aan FM Siebdruck om zijn foto's voor reclamedoeleinden te gebruiken zodat afbreuk aan de waarde tengevolge van die toestemming niet gezien kan worden als een afbreuk in het Damave/Trouw arrest.

14. Het hof overweegt hierover als volgt. Voorop gesteld wordt dat artikel 15a lid 1 sub 2 Aw vereist dat het citeren in overeenstemming is met hetgeen naar de regels van het maatschappelijk verkeer redelijkerwijs geoorloofd is en aantal en omvang der geciteerde gedeelten door het te bereiken doel zijn gerechtvaardigd. Het citeren vindt hierin zijn begrenzing dat de opneming als citaat niet wezenlijk afbreuk mag doen aan de door het auteursrecht beschermde belangen van de rechthebbende ter zake www.ie-portal.nl

IEPT20120710, Hof Leeuwarden, Beeldcitaat van de hier bedoelde exploitatie van het desbetreffende werk. Wat betreft de onderhavige beeldcitaten heeft te gelden dat de opneming hiervan in het tijdschrift Sign in beginsel een toelaatbaar citaat opleveren, mits de foto's samen met de verslaglegging van de FESPA redelijkerwijs kunnen worden beschouwd als één geheel dat ertoe strekt de lezer een indruk te geven van de winnaars van de FESPA Awards. Voor het antwoord op de vraag of dit het geval is, kan mede van belang zijn of in het tijdschrift de foto's van de prijswinnende zeefdruktechniek ook worden besproken, maar in het algemeen zal dit niet beslissend zijn, aangenomen dat het verband tussen tekst en foto, bijvoorbeeld door het plaatsen van een onderschrift, voldoende duidelijk is.

De opneming zal evenwel de grenzen van een toelaatbaar citaat te buiten gaan, wanneer op de foto, bijvoorbeeld door de omvang daarvan in vergelijking met de tekst of door de wijze van opmaak van het dagblad of tijdschrift een zodanige nadruk komt te liggen dat zij in overwegende mate de functie van versiering van dat tijdschrift krijgt. In dat geval wordt de omvang van het citaat door het te bereiken doel en door het kwalitatief en kwantitatief gehalte van de tekst niet gerechtvaardigd (vgl. HR 22 juni 1990, LJN:AD1160, Zienderogen Kunst en HR 26 juni 1992, LJN: ZC0647, Damave/Trouw).

15. Het hof stelt allereerst vast dat voldaan is aan het contextvereiste nu de verslaglegging over de jaarlijkse FESPA Awards in een vaktijdschrift voldoende serieus moet worden geacht.

16. Het hof is verder van oordeel dat [geïntimeerde] door het plaatsen van het onderschrift, als hiervoor geciteerd onder 2.5 en 2.8, in combinatie met een verkleinde afbeelding van de desbetreffende omslag, in de inhoudsopgave van het tijdschrift Sign (productie 4 bij conclusie van antwoord) het verband tussen de foto op de omslag en de verslaglegging van de FESPA Awards voldoende duidelijk heeft gemaakt. Het enkele feit dat [geïntimeerde] in haar verslaglegging van de FESPA Awards niet specifiek ingaat op de winnende zeeftechniek van FM Siebdruck acht het hof voor het aannemen van dit verband niet van doorslaggevend belang nu duidelijk is dat FM Siebdruck één van de winnaars is waaraan het artikel aandacht besteedt. De verhouding tussen de woorden die in de verslaglegging aan de winnende zeeftechniek van FM Siebdruck worden besteed en de grootte en plaatsing van de foto´s, speelt bij de beoordeling van de vraag of de grenzen van een toelaatbaar citaat zijn overschreden evenwel een beslissende rol. Het hof is van oordeel dat aan dit vereiste van proportionaliteit niet is voldaan.

Doordat in de verslaglegging geen, althans nauwelijks, aandacht wordt besteed aan de winnende techniek van FM Siebdruk, terwijl daarvan wel een paginavullend beeldcitaat op de omslag van het tijdschrift is opgenomen, moet geconcludeerd worden dat op dit beeldcitaat door de omvang en de plaatsing daarvan in vergelijking met de tekst een zodanige nadruk komt te liggen dat het de functie van versiering verkrijgt en dus ontoelaatbaar is. Nu niet is voldaan aan het proportionaliteitsvereiste, heeft [geïntimeerde] geen Pagina 5 van 9

www.iept.nl

belang meer bij de afzonderlijke behandeling van haar verweer dat er geen wezenlijke afbreuk wordt gedaan aan de exploitatiebelangen van [appellant] omdat hij reeds toestemming had verleend aan FM Siebdruck om zijn foto's te gebruiken voor reclamedoeleinden, wat daarvan overigens ook verder zij. Aan dit verweer wordt immers slechts toegekomen indien aan het vereiste van proportionaliteit is voldaan.

17. Het hof concludeert dat beide beeldcitaten op de omslag van Sign 2005/4 en 2007/4 ontoelaatbaar zijn en dat [geïntimeerde] hiermee inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten van [appellant]. De grief is gegrond. In verband met de devolutieve werking van het appel komt het hof thans toe aan een herbeoordeling van het door de rechtbank verworpen beroep op artikel 15 en 16 a Aw. Het in eerste aanleg verworpen verweer van [geïntimeerde] dat de desbetreffende auteursrechten op de foto's niet aan [appellant] toebehoren wordt niet in deze herbeoordeling betrokken, nu die verwerping door de rechtbank dragend is voor het toewijzend gedeelte van het dictum in 5.1, en [geïntimeerde] tegen die dragende beslissing geen (incidenteel) appel heeft ingesteld, zodat de beslissing van de rechtbank dat [appellant] rechthebbende is van de (in geding zijnde) foto's ook in hoger beroep tot uitgangspunt moet worden genomen (HR 31 maart 2012, LJN: BU8514).

Overname uit de pers door de pers 18. Met de rechtbank is het hof van oordeel dat waar het de overname uit gedrukte media betreft, de overname beperkt is tot het geschreven woord en dus niet tevens foto's omvat. Het beroep van [geïntimeerde] op artikel 15 Aw is door de rechtbank terecht afgewezen.

Actuele rapportage 19. Met betrekking tot het beroep op artikel 16a Aw voert [geïntimeerde] aan dat een foto van de door FM Siebdruck met de winnende afdruktechniek vervaardigde, tentoongestelde zeefdruk is gerechtvaardigd vanwege de gouden plak en daarbij behorende nieuwswaarde (sub 38 conclusie van antwoord). Uit het proces-verbaal van de comparitie begrijpt het hof dat [appellant] bestrijdt dat aan de voorwaarden van artikel 16a Aw is voldaan, omdat [geïntimeerde] met de publicatie van de foto's op de omslag van het tijdschrift te ver is gegaan en dat er voldoende tijd zou zijn geweest om vooraf toestemming te vragen.

20. Het hof overweegt met betrekking tot dit verweer als volgt. Artikel 16a Aw stelt, kort gezegd, aan de toelaatbare mate van opname, weergave en mededeling van auteursrechtelijk beschermde werken de voorwaarden dat zij kort moeten zijn en gerechtvaardigd moeten zijn voor het behoorlijk weergeven van een actuele gebeurtenis die het onderwerp van de reportage is. Het hof is met [appellant] van oordeel dat de paginavullende foto op de voorpagina van het tijdschrift Sign niet aan deze criteria voldoet omdat, zoals het hof hiervoor reeds heeft overwogen, de (integrale)weergave van de foto van de winnende zeefdruk op de omslag van het www.ie-portal.nl

IEPT20120710, Hof Leeuwarden, Beeldcitaat tijdschrift niet proportioneel en dus ook niet gerechtvaardigd is, terwijl in de reportage geen bijzondere aandacht wordt besteed aan deze winnende zeefdruk, Het beroep van [geïntimeerde] op de uitzondering van artikel 16aAw gaat derhalve niet op.

Verbod?

21. Grief III in het principaal appel houdt in dat de rechtbank ten onrechte [geïntimeerde] niet heeft veroordeeld om iedere inbreuk op de rechten van [appellant] blijvend te staken. [appellant] stelt dat hij recht en belang heeft bij een verbod op straffe van een dwangsom nu is gebleken dat [geïntimeerde] nog steeds gebruik maakt van de voorpagina van Sign 2005/4 en hij geen zekerheid heeft dat [geïntimeerde] niet nog meer, door hem nog niet ontdekt, gebruik van de foto's heeft gemaakt. Bewijs van de vernietiging van de gewraakte nummers van Sign, ontbreekt aldus [appellant]. [geïntimeerde] voert het verweer dat zij niet van plan is dezelfde tijdschriften nog eens te gaan verspreiden. Zij stelt verder dat zij de foto's te goeder trouw van AD Communications heeft verkregen en dat ook om die reden een verbod terecht is afgewezen.

22. Naar het oordeel van het hof miskent [geïntimeerde] met haar verweer dat in het algemeen het enkele feit dat inbreuk is gemaakt, voldoende rechtvaardiging vormt voor het opleggen van een inbreukverbod, ongeacht de door haar gestelde goede trouw. Het hof ziet aanleiding om de dwangsommen te matigen tot een bedrag van € 500,- per overtreding per dag tot een maximum van € 50.000,-. In zoverre slaagt de grief.

23. Grief IV in het principaal appel en de grieven I tot en met IV in het incidenteel appel stellen alle de omvang van de door [appellant] ingestelde vordering tot schadevergoeding aan de orde. Uit de toelichting op grief IV in het principaal appel begrijpt het hof dat [appellant] naast vergoeding van zijn materiële schade, tevens vergoeding van zijn immateriële schade en winstafdracht vordert. [geïntimeerde] voert gemotiveerd verweer. Met haar grieven in het incidenteel appel komt [geïntimeerde] op tegen de door de rechtbank toegewezen schadevergoeding van € 5.500,- en de berekening daarvan. Deze grieven in principaal en incidenteel appel lenen zich voor een gezamenlijke behandeling.

Begroting van de schade 24. Het hof stelt voorop dat voor de bepaling van de omvang van de schadevergoeding ter zake van een onrechtmatige daad als de onderhavige moet worden uitgegaan van een vergelijking van de situatie waarin de benadeelde als gevolg van de onrechtmatige daad verkeert, met de hypothetische situatie waarin hij zonder de onrechtmatige daad zou hebben verkeerd.

Niet in geschil is dat de schadevergoeding moet worden begroot aan de hand van de licentievergoeding die [appellant] [geïntimeerde] in rekening zou hebben gebracht, indien [geïntimeerde] hem om toestemming had gevraagd. Het schadebedrag dient, zo veel als mogelijk, concreet te worden begroot aan de hand van de stellingen van partijen. Anders dan [geïntimeerde] in de toelichting op haar incidentele grief I betoogt, is het Pagina 6 van 9

www.iept.nl

bij de concrete begroting van de schade in beginsel dus niet relevant wat [appellant] hypothetisch op grond van richtprijzen van de Nederlandse Fotografenfederatie aan [geïntimeerde] als licentievergoeding in rekening had kunnen brengen. Om dezelfde reden faalt incidentele grief II, die er op neerkomt dat de richtprijzen voor fotografen met een factor van 0,1 nog eens verlaagd moeten worden.

25. Aan de berekening van zijn schade legt [appellant] ten grondslag dat hij voor het gebruik van zijn een paginagrote publicatie, de gebruikelijke licentievergoeding van € 5.500,- per foto, per gebruik, per jaar, per land in rekening zou hebben gebracht. Ter ondersteuning van zijn stelling heeft [appellant] een verklaring van zijn medewerkster [X] en een aantal facturen in het geding gebracht (producties 10 en 12 bij memorie van grieven).

26. [geïntimeerde] betwist dat uit de facturen blijkt dat een licentieprijs van € 5.500,- per foto, per gebruik, per land, per jaar gebruikelijk was. Zij wijst in dit verband naar de website van Print+Motion Inc., waar voor een bedrag tussen US $ 300 - 1.000 een licentie voor een [appellant] foto kan worden aangeschaft. In zijn incidentele memorie van antwoord en akte uitlatingen producties in het principaal appel stelt [appellant] dat Print+Motion in stock foto's handelt en dat de prijs die daarvoor betaald moet worden veel lager is dan de foto's, als de onderhavige, die niet als stockfoto's worden aangeboden.

27. Naar het oordeel van het hof bieden de overgelegde facturen voldoende steun voor de stelling dat [appellant] voor het gebruik van haar foto's, waarvan niet is weersproken dat dit geen stock foto's zijn die door Print+Motion worden aangeboden, een bedrag van € 5.500,- in rekening pleegt te brengen. Uit het enkele feit dat voor het maken en het gebruik van een foto een totaalbedrag van € 5.500,- in rekening wordt gebracht, volgt niet, anders dan [geïntimeerde] betoogt, dat de vergoeding voor het gebruik € 0,- is (vgl. facturen nrs.

[3] en [2]).

28. Het hof is met [geïntimeerde] van oordeel dat de verklaring van [X] noch de overgelegde facturen steun bieden voor de stelling van [appellant] dat per gebruik, per land en per jaar steeds opnieuw een bedrag van € 5.500,- moet worden betaald. De door [appellant] zelf overgelegde facturen en de daarin opgenomen beschrijving van het gebruik onder het kopje "berechnungspunkt" spreken dit tegen. Uit de facturen blijkt genoegzaam dat het gebruik niet steeds op de door [appellant] voorgestane restrictieve wijze is beperkt naar land (factuur nr. [1]), in tijd (factuur nr.

[2]) of gebruik (facturen nrs. [3] en [4]).

29. Gelet op het voorgaande is het redelijk te veronderstellen dat [geïntimeerde] tegen betaling van een bedrag van € 5.500,- per foto het recht zou hebben verkregen de foto in haar tijdschrift Sign 2005/5 en 2007/4 op te nemen en die uitgaven verder te verspreiden zonder beperking in tijd (gelijk het gebruik van de foto in een boek als omschreven in factuur nr.

[1]). Het hof acht het in dit licht niet redelijk dat voor de verdere verspreiding van het tijdschrift opnieuw een www.ie-portal.nl

IEPT20120710, Hof Leeuwarden, Beeldcitaat bedrag van € 5.500,- moet worden betaald. Het totale bedrag voor het gebruik van de foto's in beide tijdschriften, zoals opgenomen in de berekening van [appellant] onder 5.3.4 sub 1) en 2) van de memorie van grieven wordt door het hof begroot op € 11.000,- (2 x € 5.500,-).

30. Door [geïntimeerde] wordt niet betwist dat het digitaal beschikbaar stellen van het tijdschrift Sign 2005/4 en 2007/4 op haar website beschouwd moet worden als een nieuwe vorm van gebruik waarvoor een afzonderlijke vergoeding in rekening kan worden gebracht. [geïntimeerde] heeft voorts erkend dat beide tijdschriften gedurende de periode van 1 augustus 2008 tot en met 9 april 2009 beschikbaar waren. Het bedrag dat [geïntimeerde] aan [appellant] dient te betalen, wordt door het hof redelijkerwijs begroot op € 11.000,(2 x € 5.500,-).

31. Verder heeft [appellant], gelet op de gemotiveerde betwisting van [geïntimeerde], niet voldoende onderbouwd dat [geïntimeerde] met de verspreiding van het tijdschrift in België inbreuk heeft gemaakt. [appellant] heeft evenmin concreet onderbouwd op welke wijze de voorpagina van nummer 2004/5 is gebruikt in het kader van een advertentie voor een abonnement van het tijdschrift Sign. De door [appellant] onder 5.3.4 sub 4) opgevoerde post komt aldus niet voor vergoeding in aanmerking.

32. Tegen het oordeel van de rechtbank dat bij de vaststelling van de schadevergoeding voor het gebruik van de aangetaste foto uitgegaan kan worden van de gebruikelijke licentievergoeding van € 5.500,- per foto is geen, althans geen toereikend onderbouwde grief gericht, zodat het hof dit oordeel als uitgangspunt overneemt. In de toelichting op grief IV (sub 5.4.10 memorie van grieven) klaagt [appellant] er weliswaar over dat de rechtbank bij het vaststellen van de schadevergoeding van de aangetaste foto van € 5.500,geen rekening heeft gehouden met het feit dat dit gebruik zich uitstrekte tot en toegankelijk was voor webbezoekers uit meerdere landen (zie sub 5.4.9 memorie van grieven), maar hij onderbouwt deze klacht verder niet. Dit deel van de grief faalt mitsdien.

De rechtbank heeft de schadevergoeding voor het gebruik van de aangetaste "2005 foto" als banner aldus terecht begroot op € 5.500,-.

33. [geïntimeerde] voert nog aan, in de toelichting op haar incidentele grief III, dat [appellant] geen schadevergoeding toekomt omdat hij in het kader van een minnelijke regeling met FESPA/AD Communications voor het gebruik van de "2007 foto" een bedrag van € 7.000,- heeft ontvangen. [appellant] betwist dat de schikking die hij met FESPA trof iets van doen had met de inbreuk door [geïntimeerde]. Hij wijst erop dat auteursrechtelijk voor iedere openbaarmaking van een werk de toestemming van de rechthebbende is vereist en dat hij actie heeft ondernomen tegen elke ongeautoriseerde openbaarmaking.

34. Het hof is van oordeel dat [geïntimeerde] haar verweer op dit punt onvoldoende concreet heeft onderbouwd zodat daaraan moet worden Pagina 7 van 9

www.iept.nl

voorbijgegaan. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, valt niet in te zien hoe de betaling van FESPA/AD Communications aan [appellant] tot de conclusie leidt dat [geïntimeerde] geen vergoeding aan [appellant] is verschuldigd. [geïntimeerde] heeft onvoldoende gemotiveerd onderbouwd dat de betaling van FESPA/AD Communications aan [appellant] tevens zag op het gebruik van de foto's door [geïntimeerde]. De door [appellant] overgelegde brief (productie 22 bij de memorie van grieven) biedt daarvoor geen enkel aanknopingspunt.

35. Het argument van [geïntimeerde] dat [appellant] geen omzetschade heeft geleden omdat hij aan Kodak voor bepaalde tijd het exclusieve gebruik van de foto's heeft gegeven, gaat evenmin op. [geïntimeerde] heeft haar verweer, gelet op de gemotiveerde weerlegging daarvan door [appellant], onvoldoende concreet onderbouwd. Dit geldt temeer nu [geïntimeerde] in de akte uitlatingen producties (sub 1.8) aangeeft dat ervan moet worden uitgegaan dat er tussen [appellant] en Kodak geen exclusiviteit is overeengekomen.

Immateriële schade 36. Daarnaast betoogt [appellant] onder verwijzing naar artikel 25 lid 1 sub a Aw dat door publicatie van de in het geding zijnde foto's zonder vermelding van zijn naam en de publicatie van de verminkte versie van de "2005 foto" als banner op de website, zijn persoonlijkheidsrechten zijn geschonden (zie sub 5.4.1 memorie van grieven). [appellant] stelt dat hij hierdoor immateriële schade heeft geleden die op de voet van art. 27 Aw in verband met art. 6: 97 BW dient te worden geschat. Bij de waardering van het geleden nadeel is volgens [appellant] van belang dat het hier gaat om een beeldbepalende, dominante openbaarmaking in een vakblad met een oplage van 4100 stuks die bovendien door het internet een verbreiding op veel grotere schaal heeft verkregen, terwijl daarnaast een deel van de "2005 foto" is gebruikt als blikvanger van de website gedurende zes maanden. Zodoende heeft [geïntimeerde] geprofiteerd van zijn werk, aldus [appellant]. Dit nadeel kan volgens [appellant], niet worden weggenomen of verzacht door middel van een rectificatie.

37. Dit betoog faalt. Het hof is van oordeel dat [appellant] hiermee onvoldoende heeft onderbouwd dat hij naast de geleden vermogensschade, die reeds is verdisconteerd in de hierboven vastgestelde vergoeding, ook ander nadeel heeft geleden dat voor vergoeding in aanmerking dient te komen. In het bijzonder heeft [appellant] zijn stelling dat hij reputatieschade heeft geleden niet onderbouwd. Het hof is met de rechtbank van oordeel dat deze vordering om die reden moet worden afgewezen.

Winstafdracht 38. [appellant] klaagt er ten slotte nog over dat de rechtbank zijn vordering tot winstafdracht ten onrechte niet heeft toegewezen.

39. Bij de beoordeling van deze klacht moet worden vooropgesteld dat indien, zoals hier, behalve vergoeding van schade (in dit geval bestaande in de door [appellant] gederfde royaltyvergoeding), tevens www.ie-portal.nl

IEPT20120710, Hof Leeuwarden, Beeldcitaat afdracht wordt gevorderd van de door [geïntimeerde] genoten winst, slechts één van beide vorderingen voor toewijzing vatbaar is, met dien verstande dat de rechter de hoogste van beide vorderingen zal dienen toe te wijzen (vgl. HR 14 april 2000, nr. C98/270, NJ 2000, 489). Nu evenwel niet is gesteld noch is gebleken dat de door de [geïntimeerde] genoten winst de omvang van de hiervoor vastgestelde schade te boven gaat, en [appellant] in appel niet de voor de winst te begroten nevenvordering heeft ingesteld, mist de grief belang.

40. Het voorgaande leidt tot de slotsom dat de schadevordering tot een totaalbedrag van € 27.500,(11.000 + 11.000+ 5.500) toewijsbaar is.

Kostenveroordeling 41. Resteert nog de bespreking van grief V in incidenteel appel, gericht tegen de in eerste aanleg ten laste van [geïntimeerde] uitgesproken proceskostenveroordeling. [geïntimeerde] komt op tegen de beslissing van de rechtbank dat zij als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van [appellant] is veroordeeld. Volgens [geïntimeerde] zijn 10 van de 12 vorderingen van [appellant] afgewezen, zodat [appellant] aangemerkt moet worden als de hoofdzakelijk in het ongelijk gestelde partij.

42. De grief is terecht voorgedragen. Bij de beslissing, welke partij kan worden aangemerkt als "in het ongelijk gesteld", komt het in beginsel aan op een vergelijking van de vordering ("de eis") met hetgeen uiteindelijk door de rechter is toegewezen.

43. Gelet op het voorgaande is het hof van oordeel – in het bijzonder wat betreft de hoogte van de gevorderde schade vergeleken met de thans toewijsbaar geachte schade – dat de proceskosten in beide instanties moeten worden gecompenseerd, aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Slotsom 44. In het principaal appel slagen de grieven II, III en IV gedeeltelijk en falen de overige grieven of behoeven deze geen (afzonderlijke) bespreking. In het incidenteel appel slaagt grief V. Het bestreden vonnis wordt vernietigd, en enkele vorderingen als hierna vermeld zullen alsnog gedeeltelijk worden toegewezen.

De beslissing Het hof rechtdoende in het principaal appel en het incidenteel appel: vernietigt het bestreden vonnis van de rechtbank Leeuwarden van 4 augustus 2010, en opnieuw rechtdoende: i. verbiedt [geïntimeerde] met onmiddellijke ingang iedere inbreuk op het auteursrecht op de litigieuze foto's van [appellant], op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 500,- voor iedere keer dat [geïntimeerde], na betekening van dit arrest, dit verbod overtreedt met een maximum van € 50.000,-; ii. veroordeelt [geïntimeerde] aan [appellant] vanwege de schending van het auteursrecht van [appellant] op de litigieuze foto's aan [appellant] te vergoeden een bedrag van € 27.500,- ten titel van schadevergoeding, te vermeerderen met wettelijke rente te rekenen vanaf de dag van dagvaarding in eerste aanleg tot die van

Pagina 8 van 9

www.iept.nl

IEPT20120710, Hof Leeuwarden, Beeldcitaat

algehele vergoeding, te verminderen met het reeds betaalde bedrag van â‚Ź 5.500,-; iii. compenseert de kosten van eerste aanleg en het hoger beroep aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt; iv. verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad; v. wijst het meer of anders gevorderde af.

Aldus gewezen door mrs. R.E. Weening, voorzitter, L. Groefsema en R.A. van der Pol en uitgesproken door de rolraadsheer ter openbare terechtzitting van dit hof van dinsdag 10 juli 2012 in bijzijn van de griffier. ____________________________________________

www.ie-portal.nl

Pagina 9 van 9

IEPT20120703, HvJEU, UsedSoft v Oracle

www.iept.nl

Hof van Justitie EU, 3 juli 2012, UsedSoft v Oracle

van artikel 5, lid 1, van die richtlijn en het in deze laatste bepaling bedoelde reproductierecht hebben.

Vindplaatsen: curia.europa.eu; Computerrecht 2012, nr. 185, p. 429 v

AUTEURSRECHT – VRIJ VERKEER Sui generis en overdraagbaar eigendomsrecht op kopie van software • dat het downloaden van een kopie van een computerprogramma en het sluiten van een licentieovereenkomst voor het gebruik van die kopie een ondeelbaar geheel vormen.

• In die omstandigheden impliceren de in punt 44 van het onderhavige arrest genoemde transacties, onderzocht in hun geheel, dat de eigendom van de kopie van het betrokken computerprogramma wordt overgedragen.

Uitputting distributierecht bij gebruiksrecht tegen betaling voor onbepaalde tijd • dat het distributierecht voor de kopie van een computerprogramma is uitgeput indien de houder van het auteursrecht die het – mogelijkerwijs kosteloos – downloaden van die kopie van internet op een gegevensdrager heeft toegestaan, tegen betaling van een prijs waardoor hij een met de economische waarde van de kopie van het hem toebehorende werk overeenstemmende vergoeding kan ontvangen, tevens een gebruiksrecht voor die kopie zonder beperking in de tijd heeft verleend.

Tweede en latere verkrijger die zich op uitputting kunnen beroepen is een rechtmatig verkrijger van kopie van computerprogramma • dat de artikelen 4, lid 2, en 5, lid 1, van richtlijn 2009/24 aldus moeten worden uitgelegd dat in geval van wederverkoop van een gebruikslicentie die de wederverkoop van een van de website van de houder van het auteursrecht gedownloade kopie van een computerprogramma met zich brengt, welke licentie aanvankelijk aan de eerste verkrijger door die rechthebbende zonder beperking in de tijd was toegekend tegen betaling van een prijs waarmee deze laatste een met de economische waarde van die kopie van zijn werk overeenstemmende vergoeding moest kunnen ontvangen, de tweede en iedere latere verkrijger van die licentie zich op uitputting van het distributierecht op grond van artikel 4, lid 2, van die richtlijn kunnen beroepen en bijgevolg kunnen worden beschouwd als rechtmatige verkrijgers van een kopie van een computerprogramma in de zin www.ie-portal.nl

Hof van Justitie EU, 3 juli 2012 (V. Skouris, A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts (rapporteur), J.‑C. Bonichot, A. Prechal, K. Schiemann, E. Juhász, A. Borg Barthet, D. Šváby en M. Berger) ARREST VAN HET HOF (Grote kamer) 3 juli 2012 (*) „Rechtsbescherming van computerprogramma’s – Verhandeling van gebruikte licenties voor computerprogramma’s door downloaden van internet – Richtlijn 2009/24/EG – Artikelen 4, lid 2, en 5, lid 1 – Uitputting van distributierecht – Begrip ‚rechtmatige verkrijger’” In zaak C‑128/11, betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door het Bundesgerichtshof (Duitsland) bij beslissing van 3 februari 2011, ingekomen bij het Hof op 14 maart 2011, in de procedure UsedSoft GmbH tegen Oracle International Corp., wijst HET HOF (Grote kamer), samengesteld als volgt: V. Skouris, president, A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts (rapporteur), J.‑C. Bonichot en A. Prechal, kamerpresidenten, K. Schiemann, E. Juhász, A. Borg Barthet, D. Šváby en M. Berger, rechters, advocaat-generaal: Y. Bot, griffier: K. Malacek, administrateur, gezien de stukken en na de terechtzitting op 6 maart 2012, gelet op de opmerkingen van: – UsedSoft GmbH, vertegenwoordigd door B. Ackermann en A. Meisterernst, Rechtsanwälte, – Oracle International Corp., vertegenwoordigd door T. Heydn en U. Hornung, Rechtsanwälte, – Ierland, vertegenwoordigd door D. O’Hagan als gemachtigde, – de Spaanse regering, vertegenwoordigd door N. Díaz Abad als gemachtigde, – de Franse regering, vertegenwoordigd door J. Gstalter als gemachtigde, – de Italiaanse regering, door G. Palmieri als gemachtigde, bijgestaan door S. Fiorentino, avvocato dello Stato, – de Europese Commissie, vertegenwoordigd door J. Samnadda en F. W. Bulst als gemachtigden, gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 24 april 2012, het navolgende Arrest

Pagina 1 van 23

www.iept.nl

1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing heeft betrekking op de uitlegging van de artikelen 4, lid 2, en 5, lid 1, van richtlijn 2009/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma’s (PB L 111, blz. 16).

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geschil tussen UsedSoft GmbH (hierna: „UsedSoft”) en Oracle International Corp. (hierna: „Oracle”) over het in de handel brengen door UsedSoft van gebruikte licenties voor computerprogramma’s van Oracle.

Toepasselijke bepalingen Internationaal recht 3 De Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (WIPO) heeft op 20 december 1996 te Genève het WIPO-verdrag inzake het auteursrecht (hierna: „Auteursrechtverdrag”) vastgesteld. Dit verdrag is namens de Europese Gemeenschap goedgekeurd bij besluit 2000/278/EG van de Raad van 16 maart 2000 (PB L 89, blz. 6).

4 Artikel 4 van het Auteursrechtverdrag bepaalt onder het opschrift „Computerprogramma’s”: „Computerprogramma’s worden beschermd als werken van letterkunde in de zin van artikel 2 van de Berner Conventie. Deze bescherming is van toepassing op computerprogramma’s, ongeacht de uitdrukkingswijze of -vorm daarvan.”

5 Artikel 6 van het Auteursrechtverdrag, „Distributierecht”, bevat de volgende bepalingen: „1.

Auteurs van werken van letterkunde en kunst hebben het uitsluitend recht om toestemming te verlenen voor het door verkoop of andere overgang van eigendom voor het publiek beschikbaar stellen van het origineel en de exemplaren van hun werken.

2.

Niets in dit verdrag doet afbreuk aan de vrijheid van de verdragsluitende partijen om de eventuele voorwaarden te bepalen waaronder de uitputting van het recht bedoeld in lid 1 van toepassing is na de eerste verkoop of andere overgang van eigendom van het origineel of van een exemplaar van het werk met toestemming van de auteur.”

6 Artikel 8 van het Auteursrechtverdrag bepaalt: „[...] auteurs van werken van letterkunde en kunst [hebben] het uitsluitend recht om toestemming te verlenen voor het per draad of langs draadloze weg mededelen van hun werken aan het publiek, met inbegrip van het op zodanige wijze voor het publiek beschikbaar stellen van hun werken dat deze voor leden van het publiek beschikbaar zijn vanaf een door hen gekozen plaats en op een door hen gekozen tijdstip.”

7 De gemeenschappelijke verklaringen betreffende de artikelen 6 en 7 van het Auteursrechtverdrag luiden als volgt: „Onder ‚het origineel en kopieën’ en ‚exemplaren’, zoals in deze artikelen genoemd, die overeenkomstig deze artikelen het voorwerp van het verspreidingsrecht en het verhuurrecht vormen, wordt uitsluitend verstaan vastgelegde exemplaren die als tastbare voorwerpen in het verkeer kunnen worden gebracht.”

Recht van de Unie Richtlijn 2001/29 www.ie-portal.nl

IEPT20120703, HvJEU, UsedSoft v Oracle 8 In de punten 28 en 29 van richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (PB L 167, blz. 10) wordt het volgende verklaard: „(28) De bescherming van het auteursrecht uit hoofde van deze richtlijn omvat het uitsluitende recht zeggenschap over de distributie van het werk uit te oefenen, wanneer dit in een tastbare zaak is belichaamd. De eerste verkoop in de Gemeenschap van het origineel van een werk of van kopieën daarvan door de rechthebbende of met diens toestemming leidt tot uitputting van het recht zeggenschap over de wederverkoop van die zaak binnen de Gemeenschap uit te oefenen. Er treedt geen uitputting van dit recht op ten aanzien van het origineel of kopieën die door de rechthebbende of met diens toestemming buiten de Gemeenschap worden verkocht. Het verhuurrecht en het uitleenrecht voor de auteurs zijn vastgelegd in richtlijn 92/100/EEG. Het in deze richtlijn vastgelegde distributierecht laat de bepalingen betreffende het verhuurrecht en het uitleenrecht in hoofdstuk 1 van richtlijn 92/100/EEG onverlet.

(29) Het vraagstuk van de uitputting rijst niet in het geval van diensten en in het bijzonder onlinediensten.

Dit geldt eveneens voor een materiële kopie van een werk of een andere zaak, die door een gebruiker van een dergelijke dienst met de toestemming van de rechthebbende wordt vervaardigd. Bijgevolg geldt hetzelfde voor het verhuren en het uitlenen van het origineel of kopieën van werken of andere zaken die de aard van diensten hebben. Anders dan het geval is bij een CD-ROM of een CD-i, waarbij de intellectuele eigendom in een materiële drager, dus in een zaak, is belichaamd, is elke onlinedienst in feite een handeling die aan toestemming is onderworpen, wanneer het auteursrecht of het naburige recht dit vereist.”

9 Volgens artikel 1, lid 2, sub a, van richtlijn 2001/29 „doet deze richtlijn geen afbreuk aan en raakt zij op generlei wijze aan de bestaande bepalingen van de Gemeenschap betreffende [...] de rechtsbescherming van computerprogramma’s”.

10 Artikel 3 van richtlijn 2001/29 bepaalt het volgende: „1.

De lidstaten voorzien ten behoeve van auteurs in het uitsluitende recht, de mededeling van hun werken aan het publiek, per draad of draadloos, met inbegrip van de beschikbaarstelling van hun werken voor het publiek op zodanige wijze dat deze voor leden van het publiek op een door hen individueel gekozen plaats en tijd toegankelijk zijn, toe te staan of te verbieden. [...]

3.

De in de leden 1 en 2 bedoelde rechten worden niet uitgeput door enige handeling, bestaande in een mededeling aan het publiek of beschikbaarstelling aan het publiek overeenkomstig dit artikel.”

11 Artikel 4 van voormelde richtlijn bepaalt onder het opschrift „Distributierecht”: „1.

De lidstaten voorzien ten behoeve van auteurs in het uitsluitende recht, elke vorm van distributie onder Pagina 2 van 23

www.iept.nl

het publiek van het origineel van hun werken of kopieën daarvan, door verkoop of anderszins, toe te staan of te verbieden.

2.

Het distributierecht met betrekking tot het origineel of kopieën van een werk is in de Gemeenschap alleen dan uitgeput, wanneer de eerste verkoop of andere eigendomsovergang van dat materiaal in de Gemeenschap geschiedt door de rechthebbende of met diens toestemming.”

Richtlijn 2009/24 12 Luidens punt 1 van de considerans van richtlijn 2009/24 codificeert deze laatste richtlijn 91/250/EEG van de Raad van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma’s (PB L 122, blz. 42).

13 In punt 7 van de considerans van richtlijn 2009/24 wordt aangegeven dat „[v]oor de toepassing van deze richtlijn [...] de term ‚computerprogramma’ alle programma’s in gelijk welke vorm [moet] omvatten, met inbegrip van programma’s die in de apparatuur zijn ingebouwd”.

14 Volgens punt 13 van de considerans van die richtlijn „[mag] het laden of in beeld brengen, dat noodzakelijk is voor het gebruik van een rechtmatig verkregen kopie van een programma, alsmede het corrigeren van fouten, niet bij overeenkomst [...] worden verboden”.

15 Artikel 1, lid 1, van richtlijn 2009/24 bepaalt dat „computerprogramma’s door de lidstaten auteursrechtelijk [worden] beschermd als werken van letterkunde in de zin van de Berner Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst”.

16 Volgens artikel 1, lid 2, van bedoelde richtlijn „[wordt] [d]e bescherming overeenkomstig deze richtlijn [...] verleend aan de uitdrukkingswijze, in welke vorm dan ook, van een computerprogramma”.

17 Artikel 4 van de verordening [lees: richtlijn, red.

IEPT], getiteld „Handelingen waarvoor toestemming vereist is”, bevat de volgende bepalingen: „1.

Onverminderd de artikelen 5 en 6 omvatten de exclusieve rechten van de rechthebbende in de zin van artikel 2 het recht de volgende handelingen te verrichten of het verrichten daarvan toe te staan: a) de permanente of tijdelijke reproductie voor een deel of het geheel van een computerprogramma, ongeacht op welke wijze en in welke vorm. Voor zover voor het laden of in beeld brengen, of de uitvoering, transmissie of opslag van een computerprogramma deze reproductie van het programma noodzakelijk is, is voor deze handelingen toestemming van de rechthebbende vereist; b) het vertalen, bewerken, arrangeren of anderszins veranderen van een programma, en de reproductie van het resultaat daarvan, onverminderd de rechten van degene die het programma verandert; c) elke vorm van distributie, met inbegrip van het verhuren, van een oorspronkelijk computerprogramma of kopieën daarvan onder het publiek.

2.

De eerste verkoop in de Gemeenschap van een kopie van een programma door de rechthebbende of met diens toestemming leidt tot verval van het recht om www.ie-portal.nl

IEPT20120703, HvJEU, UsedSoft v Oracle controle uit te oefenen op de distributie van die kopie in de Gemeenschap, met uitzondering van het recht om controle uit te oefenen op het verder verhuren van het programma of een kopie daarvan.”

18 Artikel 5 van richtlijn 2009/24, „Uitzonderingen voor handelingen waarvoor toestemming nodig is”, bepaalt in lid 1: „Tenzij bij overeenkomst uitdrukkelijk anders bepaald is, is voor de in artikel 4, lid 1, sub a en b, genoemde handelingen geen toestemming van de rechthebbende vereist wanneer deze handelingen voor de rechtmatige verkrijger noodzakelijk zijn om het computerprogramma te kunnen gebruiken voor het beoogde doel, onder meer om fouten te verbeteren.”

Nationaal recht 19 De § 69c en 69d van het Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz) (wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten) van 9 september 1965, zoals gewijzigd (hierna: „UrhG”), geven in nationaal recht uitvoering aan respectievelijk de artikelen 4 en 5 van richtlijn 2009/24.

Feiten en prejudiciële vragen 20 Oracle ontwikkelt en distribueert computerprogramma’s. Zij is houdster van de auteursrechtelijk beschermde exclusieve gebruiksrechten op deze programma’s. Zij is ook houdster van de Duitse woordmerken en gemeenschapswoordmerken Oracle, die onder meer voor computersoftware zijn ingeschreven.

21 Oracle distribueert de in het hoofdgeding aan de orde zijnde computerprogramma’s, te weten databanksoftware, in 85 % van de gevallen via downloaden van internet. De klant downloadt een programmakopie van de website van Oracle rechtstreeks op zijn computer. Deze programma’s vormen zogenoemde „client server software”. Het door een licentieovereenkomst verleende gebruiksrecht op een programma omvat mede het recht, de software duurzaam op een server op te slaan en een bepaald aantal gebruikers toegang te verlenen door een download op de harde schijf van hun computer. In het kader van een overeenkomst inzake software updates kunnen bijgewerkte versies van de computerprogramma’s (updates) en programma’s waarmee problemen kunnen worden verholpen (patches) van de website van Oracle worden gedownload. Op verzoek van de klant kan de betrokken software ook op cd-rom of dvd worden geleverd.

22 Oracle biedt voor de in het hoofdgeding aan de orde zijnde computerprogramma’s groepslicenties voor telkens ten minste 25 gebruikers aan. Een onderneming die een licentie nodig heeft voor 27 gebruikers dient dus twee licenties aan te schaffen.

23 De licentieovereenkomsten van Oracle voor de in het hoofdgeding aan de orde zijnde computerprogramma’s bevatten onder het opschrift „Toegekende rechten” het volgende beding: „Door betaling van de betrokken diensten verkrijgt u – uitsluitend voor uw interne bedrijfsdoeleinden – een kosteloos, niet-exclusief en niet-overdraagbaar Pagina 3 van 23

www.iept.nl

gebruiksrecht van onbeperkte duur op alle door Oracle ontwikkelde software die u krachtens deze overeenkomst ter beschikking wordt gesteld.”

24 UsedSoft verhandelt gebruikte softwarelicenties, meer in het bijzonder gebruikslicenties voor de in het hoofdgeding aan de orde zijnde computerprogramma’s van Oracle. Daartoe koopt UsedSoft bij klanten van Oracle dergelijke gebruikslicenties of een deel daarvan wanneer de oorspronkelijk verkregen licenties waren verleend voor een groter aantal gebruikers dan de behoeften van de eerste verkrijger.

25 In oktober 2005 heeft UsedSoft in het kader van een „Oracle Sonderaktion” „reeds gebruikte” licenties voor de in het hoofdgeding aan de orde zijnde computerprogramma’s van Oracle te koop aangeboden.

Daarbij gaf zij aan dat alle licenties betrekking hadden op bijgewerkte software, aangezien de door de oorspronkelijke licentienemer met Oracle gesloten overeenkomst inzake software updates nog steeds geldig was en de rechtmatigheid van de verkoop bij notariële akte was bevestigd.

26 De klanten van UsedSoft die nog niet over het betrokken computerprogramma van Oracle beschikken, downloaden – na aankoop van een dergelijke gebruikte licentie – een programmakopie rechtstreeks van de website van Oracle.

Klanten die het computerprogramma reeds in hun bezit hebben en licenties voor bijkomende gebruikers wensen te kopen, zet Oracle ertoe aan de software op de harde schijf van de pc’s van die gebruikers te downloaden.

27 Oracle heeft het Landgericht München I verzocht, UsedSoft te gelasten de in de punten 24 tot en met 26 van het onderhavige arrest bedoelde praktijken te staken. Deze rechterlijke instantie heeft de vordering toegewezen. Het hoger beroep van UsedSoft tegen die uitspraak is afgewezen. Daarop heeft UsedSoft beroep tot „Revision” ingesteld bij het Bundesgerichtshof.

28 Volgens de verwijzende rechter maken de handelingen van UsedSoft en haar klanten inbreuk op het exclusieve recht van Oracle op permanente of tijdelijke reproductie van de computerprogramma’s in de zin van artikel 4, lid 1, sub a, van richtlijn 2009/24.

De klanten van UsedSoft kunnen zich volgens deze rechterlijke instantie niet beroepen op een hun door Oracle geldig overgedragen recht op reproductie van de computerprogramma’s.

Volgens de licentieovereenkomsten van Oracle zijn de gebruiksrechten „niet overdraagbaar”. Bijgevolg zijn de klanten van Oracle niet gerechtigd het recht op reproductie van die programma’s aan derden over te dragen.

29 De oplossing in het hoofdgeding hangt volgens de verwijzende rechter af van de vraag of de klanten van UsedSoft zich met succes kunnen beroepen op § 69d, lid 1, UrhG, dat in het Duitse recht uitvoering geeft aan artikel 5, lid 1, van richtlijn 2009/24.

30 Dienaangaande rijst om te beginnen de vraag of een persoon die, zoals de klanten van UsedSoft, niet beschikt over een van de houder van het auteursrecht afgeleid recht om het computerprogramma te gebruiken, maar zich beroept op uitputting van het www.ie-portal.nl

IEPT20120703, HvJEU, UsedSoft v Oracle recht om een kopie van het computerprogramma te distribueren, een „rechtmatige verkrijger” in de zin van richtlijn 2009/24 is. Volgens de verwijzende rechter is dit het geval. Hij zet uiteen dat de met de uitputting van de distributierechten gepaard gaande verhandelbaarheid van reproducties van een computerprogramma grotendeels zinloos zou zijn indien de verkrijger van een dergelijke reproductie niet het recht zou hebben om het computerprogramma te kopiëren. Om een computerprogramma te kunnen gebruiken dient het immers, anders dan voor het gebruik van andere auteursrechtelijk beschermde werken het geval is, in de regel te worden gekopieerd. Artikel 5, lid 1, van richtlijn 2009/24 dient hiermee de uitputting van het distributierecht op grond van artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24 te waarborgen.

31 Vervolgens vraagt de verwijzende rechter zich af of in een geval zoals in het hoofdgeding aan de orde het recht op distributie van de kopie van een computerprogramma is uitgeput in de zin van § 69c, lid 3, tweede zin, UrhG, dat uitvoering geeft aan artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24.

32 Naar zijn oordeel zijn meerdere uitleggingen denkbaar. Volgens de eerste zou artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24 toepasselijk kunnen zijn wanneer de houder van het auteursrecht een klant – na het sluiten van een licentieovereenkomst – toestemming geeft om een kopie van het computerprogramma te maken door dit programma te downloaden van internet en op de computer op te slaan. Voormelde bepaling verbindt de rechtsgevolgen van het verval van het distributierecht met de eerste verkoop van een kopie van het programma en veronderstelt dus niet noodzakelijkerwijs dat een fysiek exemplaar van een kopie van het programma in het verkeer wordt gebracht. Volgens een tweede uitlegging zou artikel 4, lid 2, van verordening nr. 2009/24 naar analogie toepasselijk kunnen zijn indien een computerprogramma wordt verkocht doordat het online wordt overgedragen. Volgens de voorstanders van dit standpunt is er op dit punt een ongewilde leemte („planwidrige Regelungslücke”), die te wijten is aan het feit dat de opstellers van deze richtlijn de overdracht van computerprogramma’s online niet voor ogen hebben gehad en evenmin hebben geregeld.

Volgens de derde uitlegging is artikel 4, lid 2, van genoemde richtlijn niet toepasselijk aangezien uitputting van het distributierecht volgens deze bepaling steeds veronderstelt dat een fysiek exemplaar van een kopie van het computerprogramma door de houder van het recht of met zijn toestemming in het verkeer is gebracht. Volgens deze opvatting hebben de opstellers van richtlijn 2009/24 de overdracht online van computerprogramma’s bewust niet aan de uitputtingsregel onderworpen.

33 Tot slot vraagt de verwijzende rechter zich af of de persoon die een gebruikte licentie heeft verkregen, voor het maken van een programmakopie – zoals in het hoofdgeding de klanten van UsedSoft door een kopie van het programma van Oracle op een computer te downloaden vanaf de website van deze laatste of door Pagina 4 van 23

www.iept.nl

haar in het werkgeheugen van andere werkstationsop te slaan – een beroep kan doen op uitputting van het distributierecht voor de kopie van het computerprogramma dat de eerste verkrijger met toestemming van de houder van het recht heeft gemaakt door haar te downloaden vanaf internet, wanneer die eerste verkrijger zijn kopie heeft gewist of niet meer gebruikt. Volgens de verwijzende rechter komt toepassing naar analogie van artikel 5, lid 1, en artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24 niet in aanmerking.

Uitputting van het distributierecht dient enkel de verhandelbaarheid te waarborgen van een kopie van een programma die door de rechthebbende of met diens toestemming op een bepaalde gegevensdrager is opgeslagen en verkocht. De gevolgen van uitputting kunnen dus niet worden uitgestrekt tot immateriële gegevensbestanden die online worden overgedragen.

34 In die omstandigheden heeft het Bundesgerichtshof de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld: „1) Dient de persoon die verval van het recht om controle uit te oefenen op de distributie van een kopie van een computerprogramma kan aanvoeren, als ‚rechtmatige verkrijger’ in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2009/24 [...] te worden aangemerkt?

2) Zo de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord, vervalt het recht om controle uit te oefenen op de distributie van een kopie van een computerprogramma overeenkomstig artikel 4, lid 2, [...] van richtlijn 2009/24[...], ingeval de verkrijger de kopie – met toestemming van de rechthebbende – heeft gemaakt door deze kopie van internet te downloaden op een gegevensdrager?

3) Zo de tweede vraag eveneens bevestigend wordt beantwoord, kan dan ook de persoon die een ‚tweedehands’ softwarelicentie heeft verkregen zich met het oog op het maken van een kopie van het computerprogramma als ‚rechtmatige verkrijger’ volgens artikel 5, lid 1, en artikel 4, lid 2, [...] van richtlijn 2009/24[...] beroepen op verval van het recht om controle uit te oefenen op de distributie van de kopie van het computerprogramma die door de eerste verkrijger met toestemming van de rechthebbende is gemaakt door deze kopie van internet op een gegevensdrager te downloaden, ingeval de eerste verkrijger zijn kopie heeft gewist of deze niet meer gebruikt?”

Beantwoording van de prejudiciële vragen De tweede vraag 35 Met haar tweede vraag, die als eerste moet worden beantwoord, wenst de verwijzende rechterlijke instantie in hoofdzaak te vernemen of – en zo ja onder welke omstandigheden – het downloaden van internet van een kopie van een computerprogramma met toestemming van de rechthebbende op het auteursrecht kan leiden tot verval van het distributierecht voor die kopie in de Europese Unie in de zin van artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24.

36 Er zij aan herinnerd dat volgens artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24 de eerste verkoop in de Unie van www.ie-portal.nl

IEPT20120703, HvJEU, UsedSoft v Oracle een kopie van een programma door de rechthebbende of met diens toestemming leidt tot verval van het distributierecht voor die kopie in de Unie.

37 Uit de verwijzingsbeslissing blijkt dat in casu de houder van het auteursrecht zelf, Oracle, haar klanten in de Unie die haar computerprogramma wensen te gebruiken een kopie daarvan beschikbaar stelt die vanaf haar website kan worden gedownload.

38 Om te bepalen of in een situatie zoals die aan de orde in het hoofdgeding het distributierecht van de houder van het auteursrecht is uitgeput, moet in de eerste plaats worden nagegaan of de contractuele relatie tussen die houder en zijn klant in het kader waarvan een kopie van het betrokken computerprogramma wordt gedownload kan worden aangemerkt als „eerste verkoop van een kopie van een programma” in de zin van artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24.

39 Volgens vaste rechtspraak vereisen de eenvormige toepassing van het Unierecht en het gelijkheidsbeginsel dat de bewoordingen van een bepaling van Unierecht die voor de betekenis en de draagwijdte ervan niet uitdrukkelijk naar het recht van de lidstaten verwijst, normaliter in de gehele Unie autonoom en uniform worden uitgelegd (zie onder meer arresten van 16 juli 2009, Infopaq International, C‑5/08, Jurispr. blz. I‑6569, punt 27; 18 oktober 2011, Brüstle, C‑34/10, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 25, en 26 april 2012, DR en TV2 Danmark, C‑510/10, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 33).

40 De tekst van richtlijn 2009/24 verwijst voor de betekenis van het begrip „verkoop” in artikel 4, lid 2, van deze richtlijn niet naar het nationale recht. Daaruit volgt dus dat dit begrip voor de toepassing van die richtlijn moet worden geacht een autonoom begrip van het recht van de Unie aan te duiden, dat op het grondgebied van deze laatste uniform moet worden uitgelegd (zie in die zin arrest DR en TV2 Danmark, reeds aangehaald, punt 34).

41 Deze conclusie vindt steun in het voorwerp en het doel van richtlijn 2009/24. Blijkens de punten 4 en 5 van de considerans van deze richtlijn, die is gebaseerd op artikel 95 EG – dat overeenstemt met artikel 114 VWEU – heeft deze tot doel, verschillen tussen de wetgevingen van de lidstaten die nadelig zijn voor de werking van de interne markt wat computerprogramma’s betreft weg te nemen. Genoemd begrip „verkoop” moet uniform worden uitgelegd om te vermijden dat de bescherming die genoemde richtlijn aan de houders van het auteursrecht verleent kan verschillen afhankelijk van de toepasselijke nationale wet.

42 Volgens een algemeen aanvaarde definitie is „verkoop” een overeenkomst waarbij een persoon tegen betaling van een prijs zijn eigendomsrechten op een hem toebehorende lichamelijke of onlichamelijke zaak aan een ander overdraagt. Hieruit volgt dat de handelstransactie die overeenkomstig artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24 leidt tot uitputting van het distributierecht voor een kopie van een

Pagina 5 van 23

www.iept.nl

computerprogramma impliceert dat het eigendomsrecht op die kopie is overgedragen.

43 Oracle geeft te kennen dat zij geen kopieën van haar in het hoofdgeding aan de orde zijnde computerprogramma’s verkoopt. Daartoe zet zij uiteen dat zij haar klanten op internet gratis een kopie van het betrokken programma ter beschikking stelt die haar klanten kunnen downloaden. De aldus gedownloade kopie mogen de klanten echter alleen gebruiken wanneer zij met Oracle een licentieovereenkomst hebben gesloten. Een dergelijke licentie verschaft de klanten van Oracle een in de tijd onbeperkt, niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht op het betrokken computerprogramma. Volgens Oracle wordt noch door de gratis beschikbaarstelling van de kopie noch door de sluiting van de licentieovereenkomst de eigendom van deze kopie overgedragen.

44 Dienaangaande zij opgemerkt dat het downloaden van een kopie van een computerprogramma en het sluiten van een licentieovereenkomst voor het gebruik van die kopie een ondeelbaar geheel vormen. Het downloaden van een kopie van een computerprogramma is zinloos indien die kopie door de bezitter ervan niet kan worden gebruikt. Voor de kwalificatie rechtens moeten de twee handelingen dus samen worden onderzocht (zie naar analogie arrest van 6 mei 2010, Club Hotel Loutraki e.a., C‑145/08 en C‑149/08, Jurispr. blz. I‑4165, punten 48 en 49 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

45 Aangaande de vraag of in een situatie zoals aan de orde in het hoofdgeding door de betrokken transacties de eigendom van de kopie van het computerprogramma wordt overgedragen, moet worden vastgesteld dat blijkens de verwijzingsbeslissing de klant van Oracle, die de kopie van het betrokken computerprogramma downloadt en met dat bedrijf een licentieovereenkomst voor het gebruik van die kopie sluit, tegen betaling van een prijs een in de tijd onbeperkt gebruiksrecht voor die kopie verkrijgt. Door de beschikbaarstelling door Oracle van een kopie van haar computerprogramma en de sluiting van een licentieovereenkomst voor het gebruik ervan moet die kopie voor de klanten van Oracle dus duurzaam bruikbaar worden tegen betaling van een prijs waarmee de houder van het auteursrecht een vergoeding moet kunnen verkrijgen die overeenstemt met de economische waarde van de kopie van het hem toebehorende werk.

46 In die omstandigheden impliceren de in punt 44 van het onderhavige arrest genoemde transacties, onderzocht in hun geheel, dat de eigendom van de kopie van het betrokken computerprogramma wordt overgedragen.

47 In dit verband is in een situatie zoals aan de orde in het hoofdgeding irrelevant dat de kopie van het computerprogramma de klant door de houder van het betrokken recht beschikbaar wordt gesteld door een download vanaf de website van die houder of door middel van een fysieke drager zoals een cd-rom of een dvd. Ook al scheidt ook in dit laatste geval de houder van het betrokken recht het recht van de klant om de www.ie-portal.nl

IEPT20120703, HvJEU, UsedSoft v Oracle geleverde kopie van het computerprogramma te gebruiken formeel van de handeling waarbij de kopie van het programma op een fysieke drager aan de klant wordt overgedragen, blijven voor de verkrijger om de in punt 44 van het onderhavige arrest genoemde redenen de handeling waarbij vanaf die drager een kopie van het computerprogramma wordt gedownload en de handeling bestaande in het sluiten van een licentieovereenkomst onverbrekelijk met elkaar verbonden. Daar de verwerver, die een kopie van het betrokken computerprogramma downloadt met behulp van een fysieke drager zoals een cd-rom of een dvd en voor het gebruik daarvan een licentieovereenkomst sluit, tegen betaling van een prijs voor onbepaalde tijd het gebruiksrecht voor die kopie krijgt, moet worden geconstateerd dat met die twee handelingen, wanneer een kopie van het betrokken computerprogramma door middel van een fysieke drager zoals een cd-rom of een dvd beschikbaar wordt gesteld, mede de eigendom van die kopie wordt overgedragen.

48 In een situatie zoals aan de orde in het hoofdgeding vormt derhalve de overdracht door de houder van het auteursrecht van een kopie van een computerprogramma aan een klant, waarbij tussen dezelfde partijen een licentieovereenkomst voor het gebruik wordt gesloten, een „eerste verkoop van een kopie van een programma” in de zin van artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24.

49 Zoals de advocaat-generaal in punt 59 van zijn conclusie opmerkt zou, indien de term „verkoop” in de zin van artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24 niet ruim werd uitgelegd in die zin dat daaronder vallen alle vormen van verhandeling van een product waarbij tegen betaling van een prijs waarmee de houder van het auteursrecht een vergoeding moet kunnen krijgen die overeenstemt met de economische waarde van de kopie van het hem toebehorende werk, voor onbeperkte tijd een gebruiksrecht voor een kopie van een computerprogramma wordt toegekend, afbreuk worden gedaan aan het nuttig effect van die bepaling, daar de leveranciers de overeenkomst slechts zouden hoeven aan te duiden als „licentie”-overeenkomst en niet als „verkoop” om de uitputtingsregel te omzeilen en hieraan iedere betekenis te ontnemen.

50 In de tweede plaats kan niet worden aanvaard het argument van Oracle en de Europese Commissie dat de beschikbaarstelling van een kopie van een computerprogramma op de website van de houder van het auteursrecht een „beschikbaarstelling [...] voor het publiek” in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 vormt die overeenkomstig artikel 3, lid 3, van die richtlijn niet tot uitputting van het distributierecht voor die kopie kan leiden.

51 Uit artikel 1, lid 2, sub a, van richtlijn 2001/29 volgt immers dat deze „geen afbreuk [doet] aan en [...] op generlei wijze [raakt] aan de bestaande bepalingen van de [Unie] betreffende [...] de rechtsbescherming van computerprogramma’s” zoals die wordt verleend door richtlijn 91/250, die later is gecodificeerd bij richtlijn 2009/24. De bepalingen van richtlijn 2009/24, meer in het bijzonder artikel 4, lid 2, vormen daarmee Pagina 6 van 23

www.iept.nl

een lex specialis ten opzichte van de bepalingen van richtlijn 2001/29, zodat de „eerste verkoop van een kopie van een programma” in de zin van artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24 volgens deze bepaling ook dan tot uitputting van het recht op distributie van de kopie leidt wanneer de in het hoofdgeding aan de orde zijnde contractuele betrekking of een aspect daarvan ook onder het begrip „mededeling aan het publiek” in de zin van artikel 3, lid 1, van deze laatste richtlijn mocht vallen.

52 Voorts volgt uit punt 46 van het onderhavige arrest dat in een situatie als aan de orde in het hoofdgeding de houder van het auteursrecht de eigendom van de kopie van het computerprogramma aan zijn klant overdraagt. Zoals de advocaat-generaal in punt 73 van zijn conclusie opmerkt, volgt uit artikel 6, lid 1, van het Auteursrechtverdrag, aan de hand waarvan de artikelen 3 en 4 van richtlijn 2001/29 zoveel mogelijk moeten worden uitgelegd (zie in die zin arrest van 17 april 2008, Peek & Cloppenburg, C‑456/06, Jurispr. blz. I‑2731, punt 30), dat de „handeling, bestaande in een mededeling aan het publiek” bedoeld in artikel 3 van die richtlijn door een eigendomsoverdracht een distributiehandeling bedoeld in artikel 4 van die richtlijn wordt, die, indien is voldaan aan de in lid 2 van laatstgenoemd artikel gestelde voorwaarden, evenals een „eerste verkoop van een computerprogramma” in de zin van artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24 tot uitputting van het distributierecht kan leiden.

53 In de derde plaats moet nog worden onderzocht of, zoals Oracle, de regeringen die bij het Hof opmerkingen hebben ingediend en de Commissie betogen, de in artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24 bedoelde uitputting van het distributierecht zich slechts uitstrekt tot tastbare zaken en niet tot van internet gedownloade immateriële kopieën van computerprogramma’s. Zij verwijzen daartoe naar de bewoordingen van artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24, de punten 28 en 29 van de considerans van richtlijn 2001/29, artikel 4 van deze laatste richtlijn juncto artikel 8 van het Auteursrechtverdrag en de gemeenschappelijke verklaring betreffende de artikelen 6 en 7 van voormeld verdrag, waarvan de uitvoering een van de doelstellingen van richtlijn 2001/29 zou zijn.

54 Overigens bevestigt volgens de Commissie punt 29 van de considerans van richtlijn 2001/29 dat „[h]et vraagstuk van de uitputting [...] niet [rijst] in het geval van diensten en in het bijzonder onlinediensten”.

55 Dienaangaande moet allereerst worden vastgesteld dat uit artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24 niet volgt dat de in deze bepaling bedoelde uitputting van het distributierecht voor kopieën van computerprogramma’s zich enkel uitstrekt tot kopieën van computerprogramma’s op een fysieke drager zoals een cd-rom of een dvd. Veeleer moet ervan worden uitgegaan dat die bepaling, die zonder nadere precisering verwijst naar de „verkoop van een computerprogramma”, geen onderscheid maakt op

www.ie-portal.nl

IEPT20120703, HvJEU, UsedSoft v Oracle basis van de materiële of immateriële vorm van de betrokken kopie.

56 Vervolgens moet eraan worden herinnerd dat richtlijn 2009/24, die specifiek de rechtsbescherming van computerprogramma’s betreft, een lex specialis vormt ten opzichte van richtlijn 2001/29.

57 Uit artikel 1, lid 2, van richtlijn 2009/24 volgt dat „[d]e bescherming overeenkomstig deze richtlijn wordt verleend aan de uitdrukkingswijze, in welke vorm dan ook, van een computerprogramma”. Punt 7 van de considerans van die richtlijn preciseert dienaangaande dat de „computerprogramma’s” waarvan zij de bescherming dient te verzekeren „alle programma’s in gelijk welke vorm omvatten, met inbegrip van programma’s die in de apparatuur zijn ingebouwd”.

58 Bovenstaande bepalingen tonen duidelijk aan dat de wetgever van de Unie voor de door richtlijn 2009/24 geboden bescherming materiële en immateriële kopieën van een computerprogramma heeft willen gelijkstellen.

59 In die omstandigheden moet worden geconstateerd dat de in artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24 bedoelde uitputting van het distributierecht zowel geldt voor materiële als immateriële kopieën van een computerprogramma, en dus mede voor kopieën van een computerprogramma die bij de eerste verkoop ervan van internet op de computer van de eerste verkrijger zijn gedownload.

60 Uiteraard moeten de in de richtlijnen 2001/29 en 2009/24 gebruikte begrippen in beginsel dezelfde betekenis hebben (zie arrest van 4 oktober 2011, Football Association Premier League e.a., C‑403/08 en C‑429/08, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punten 187 en 188). Zo uit artikel 4, lid 2, van richtlijn 2001/29, uitgelegd in het licht van de punten 28 en 29 van de considerans van deze richtlijn en het Auteursrechtverdrag, waaraan richtlijn 2001/29 uitvoering moet geven (arrest van 9 februari 2012, Luksan, C‑277/10, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 59), echter al mocht volgen dat voor de onder die richtlijn vallende werken de uitputting van het distributierecht enkel geldt voor tastbare zaken, zou die omstandigheid, nu de wetgever van de Unie in de concrete context van richtlijn 2009/24 een andere wil tot uitdrukking heeft gebracht, de uitlegging van artikel 4, lid 2, van deze laatste richtlijn niet beïnvloeden.

61 Hieraan kan nog worden toegevoegd dat economisch gezien de verkoop van een computerprogramma op cd-rom of dvd en de verkoop van een computerprogramma door download van internet vergelijkbaar zijn. De overdracht online is immers functioneel gelijkwaardig aan de overhandiging van een materiële drager. Uitlegging van artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24 aan de hand van het beginsel van gelijke behandeling bevestigt dat de in genoemde bepaling bedoelde uitputting van het distributierecht intreedt na de eerste verkoop van een kopie van een computerprogramma in de Unie door de houder van het auteursrecht of met diens toestemming, ongeacht of de verkoop betrekking heeft op een materiële of immateriële kopie van dat programma.

Pagina 7 van 23

www.iept.nl

62 Aangaande het argument van de Commissie dat het recht van de Unie voor diensten niet in uitputting van het distributierecht voorziet, moet in herinnering worden gebracht dat het beginsel van uitputting van het distributierecht voor door het auteursrecht beschermde werken ertoe strekt, de beperkingen van de distributie van die werken te beperken tot hetgeen noodzakelijk is voor het behoud van het specifieke voorwerp van de betrokken industriële eigendom, ter vermijding van afscherming van de markten (zie in die zin arresten van 28 april 1998, Metronome Musik, C‑200/96, Jurispr. blz. I‑1953, punt 14, en 22 september 1998, FDV, C‑61/97, Jurispr. blz. I‑5171, punt 13; arrest Football Association Premier League e.a., reeds aangehaald, punt 106).

63 Indien in omstandigheden zoals aan de orde in het hoofdgeding het beginsel van uitputting van het distributierecht als bedoeld in artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24 enkel werd toegepast op kopieën van computerprogramma’s die op een fysieke drager worden verkocht, zou de houder van het auteursrecht de wederverkoop van kopieën die van internet zijn gedownload kunnen controleren en bij iedere wederverkoop opnieuw een vergoeding kunnen vragen, ofschoon die houder reeds bij de eerste verkoop van de betrokken kopie een passende vergoeding heeft kunnen ontvangen. Een dergelijke beperking van de wederverkoop van kopieën van computerprogramma’s die van internet worden gedownload zou verder gaan dan noodzakelijk is voor het behoud van het specifieke voorwerp van de betrokken industriële eigendom (zie in die zin arrest Football Association Premier League e.a., reeds aangehaald, punten 105 en 106).

64 In de vierde plaats moet worden onderzocht of, zoals Oracle betoogt, de door de eerste verkrijger gesloten overeenkomst voor software updates hoe dan ook in de weg staat aan uitputting van het recht op grond van artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24, daar de kopie van het computerprogramma die de eerste verkrijger aan de tweede verkrijger kan overdragen niet meer de gedownloade kopie is, maar een nieuwe kopie van het programma.

65 Dienaangaande blijkt uit de verwijzingsbeslissing dat de door UsedSoft aangeboden gebruikte licenties „bijgewerkt” zijn, aangezien bij de verkoop van de kopie van het computerprogramma door Oracle aan haar klant een overeenkomst voor de software updates voor die kopie werd afgesloten.

66 De uitputting van het distributierecht voor de kopie van een computerprogramma op grond van artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24 strekt zich alleen uit tot kopieën die het voorwerp zijn geweest van een eerste verkoop in de Unie door de houder van het auteursrecht of met diens toestemming. Zij geldt niet voor serviceovereenkomsten, zoals overeenkomsten voor software updates, die van een dergelijke verkoop kunnen worden gescheiden en die – in voorkomend geval voor bepaalde tijd – bij gelegenheid van die verkoop zijn gesloten.

67 Niettemin heeft de sluiting van een overeenkomst voor software updates zoals die aan de orde in het www.ie-portal.nl

IEPT20120703, HvJEU, UsedSoft v Oracle hoofdgeding bij gelegenheid van de verkoop van een immateriële kopie van een computerprogramma tot gevolg dat de aanvankelijk gekochte kopie wordt gerepareerd en bijgewerkt. Ook in geval van een overeenkomst voor software updates voor bepaalde tijd zijn de op basis van een dergelijke overeenkomst verbeterde, gewijzigde of aangevulde functies een onderdeel van de aanvankelijk gedownloade kopie en kunnen zij door de verkrijger zonder beperking in de tijd worden gebruikt, ook ingeval die verkrijger naderhand besluit zijn overeenkomst voor software updates niet te verlengen.

68 In die omstandigheden moet worden geconstateerd dat de uitputting van het distributierecht op grond van artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24 zich uitstrekt tot de verkochte kopie van het computerprogramma zoals die door de houder van het auteursrecht wordt verbeterd en bijgewerkt.

69 Hierbij moet echter worden beklemtoond dat wanneer de door de eerste verkrijger verkregen licentie geldt voor een aantal gebruikers dat groter is dan zijn behoeften – zoals uiteengezet in de punten 22 en 24 van het onderhavige arrest – uitputting van het distributierecht op grond van artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24 die verkrijger niet het recht verleent die licentie te splitsen en het gebruiksrecht voor het betrokken computerprogramma uitsluitend voor een door hem bepaald aantal gebruikers weder te verkopen.

70 De eerste verkrijger die een materiële of immateriële kopie van een computerprogramma wederverkoopt waarvoor het distributierecht van de houder van het auteursrecht op grond van artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24 is uitgeput, moet namelijk zijn eigen kopie op het moment van wederverkoop daarvan onbruikbaar maken om geen inbreuk te maken op het exclusieve recht van de auteur van het computerprogramma om dit te reproduceren als bedoeld in artikel 4, lid 1, sub a, van richtlijn 2009/24.

In een situatie zoals die geschetst in het voorgaande punt zal de klant van de houder van het auteursrecht de op zijn server geïnstalleerde kopie van het computerprogramma echter blijven gebruiken en deze dus niet onbruikbaar maken.

71 Bovendien moet worden vastgesteld dat ook al mocht de verkrijger van aanvullende gebruiksrechten voor het betrokken computerprogramma niet overgaan tot een nieuwe installatie – en dus evenmin tot een nieuwe reproductie – van genoemd programma op een hem toebehorende server, de werking van de uitputting van het distributierecht op grond van artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24 zich hoe dan ook niet zou uitstrekken tot dergelijke gebruiksrechten. In een dergelijk geval heeft de verwerving van aanvullende gebruiksrechten immers geen betrekking op de kopie waarvoor het distributierecht krachtens genoemde bepaling is uitgeput, maar dient zij er enkel toe, een uitbreiding van het aantal gebruikers van de kopie die de verkrijger van aanvullende rechten zelf reeds op zijn server had geïnstalleerd mogelijk te maken.

72 Gelet op het voorgaande moet op de tweede vraag worden geantwoord dat artikel 4, lid 2, van Pagina 8 van 23

www.iept.nl

richtlijn 2009/24 aldus moet worden uitgelegd dat het distributierecht voor de kopie van een computerprogramma is uitgeput indien de houder van het auteursrecht die het – mogelijkerwijs kosteloos – downloaden van die kopie van internet op een gegevensdrager heeft toegestaan, tegen betaling van een prijs waardoor hij een met de economische waarde van de kopie van het hem toebehorende werk overeenstemmende vergoeding kan ontvangen, tevens een gebruiksrecht voor die kopie zonder beperking in de tijd heeft verleend.

De eerste en de derde vraag 73 Met de eerste en de derde vraag wenst de verwijzende rechter in hoofdzaak te vernemen of en onder welke omstandigheden de verkrijger van gebruikte licenties voor computerprogramma’s zoals die verkocht door UsedSoft, door de uitputting van het distributierecht op grond van artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24 kan worden beschouwd als een „eerste verkrijger” in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2009/24 die, overeenkomstig deze laatste bepaling, gerechtigd is het betrokken computerprogramma te reproduceren om dit voor het beoogde doel te kunnen gebruiken.

74 Uit artikel 5, lid 1, van richtlijn 2009/24 volgt dat tenzij bij overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, voor de reproductie van een computerprogramma geen toestemming van de auteur van het programma vereist is wanneer die reproductie voor de rechtmatige verkrijger noodzakelijk is om het computerprogramma te kunnen gebruiken voor het beoogde doel, onder meer om fouten te verbeteren.

75 Wanneer de klant van de houder van het auteursrecht een kopie koopt van een computerprogramma dat zich op de website van die houder bevindt, gaat hij, door die kopie op zijn computer te downloaden, over tot een op grond van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2009/24 toegestane reproductie daarvan. Het betreft hier namelijk een reproductie die noodzakelijk is om de rechtmatige verkrijger in staat te stellen het computerprogramma voor het beoogde doel te gebruiken.

76 Voorts geeft punt 13 van richtlijn 2009/24 aan dat „het laden of in beeld brengen [...] dat noodzakelijk is voor het gebruik van een rechtmatig verkregen kopie van een programma [...] niet bij overeenkomst mag worden verboden”.

77 Vervolgens zij in herinnering gebracht dat het distributierecht van de houder van het auteursrecht volgens artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24 vervalt bij de eerste verkoop in de Unie door die houder of met zijn toestemming van iedere materiële of immateriële kopie van zijn computerprogramma. Bijgevolg kan de houder van het betrokken recht op grond van deze bepaling, ongeacht of contractuele bedingen latere overdracht verbieden, zich niet meer tegen wederverkoop van die kopie verzetten.

78 Zoals uit punt 70 van het onderhavige arrest blijkt moet de eerste verkrijger van een materiële of immateriële kopie van een computerprogramma waarvoor het distributierecht van de houder van het www.ie-portal.nl

IEPT20120703, HvJEU, UsedSoft v Oracle auteursrecht op grond van artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24 is uitgeput, de op zijn computer gedownloade kopie wanneer hij deze doorverkoopt onbruikbaar maken om het in artikel 4, lid 1, sub a, van richtlijn 2009/24 bedoelde exclusieve recht van die houder om zijn computerprogramma te reproduceren niet te schenden.

79 Zoals Oracle terecht opmerkt, kan het moeilijk blijken te zijn, na te gaan of een dergelijke kopie onbruikbaar is gemaakt. De houder van het auteursrecht die op een fysieke drager zoals een cd-rom of een dvd gebrande kopieën van een computerprogramma verspreidt, ziet zich echter gesteld voor hetzelfde probleem, daar hij slechts zeer moeilijk kan nagaan of de aanvankelijke verkrijger geen kopieën van het computerprogramma heeft gemaakt die hij is blijven gebruiken na zijn fysieke drager te hebben verkocht.

Om dit probleem op te lossen kan de – „klassieke” of „digitale” – distributeur technische beschermingsmaatregelen, zoals productsleutels, toepassen.

80 Daar de houder van het auteursrecht zich niet kan verzetten tegen de wederverkoop van een kopie van een computerprogramma waarvoor het distributierecht van die houder op grond van artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24 is vervallen, is de tweede verkrijger van die kopie en iedere verdere verkrijger „rechtmatige verkrijger” van die kopie in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2009/24.

81 Bij wederverkoop van de kopie van het computerprogramma door de eerste verkrijger van die kopie kan de nieuwe verkrijger dus overeenkomstig artikel 5, lid 1, van richtlijn 2009/24 de hem door de eerste verkrijger verkochte kopie op zijn computer downloaden. Een dergelijke download moet worden gezien als de reproductie van een computerprogramma die noodzakelijk is om die nieuwe verkrijger in staat te stellen dat programma voor het beoogde doel te gebruiken.

82 Het argument van Oracle, Ierland en de Franse en de Italiaanse regering dat het begrip „rechtmatige verkrijger” in artikel 5, lid 1, van richtlijn 2009/24 enkel doelt op de verkrijger die op grond van een rechtstreeks met de houder van het auteursrecht gesloten licentieovereenkomst gerechtigd is het computerprogramma te gebruiken, kan niet worden aanvaard.

83 Een dergelijk argument zou namelijk ertoe leiden dat de houder van het auteursrecht het daadwerkelijke gebruik van iedere gebruikte kopie waarvoor zijn distributierecht overeenkomstig artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24 is vervallen, met een beroep op zijn exclusieve reproductierecht op grond van artikel 4, lid 1, sub a, van die richtlijn kan beletten, en zou het verval van het distributierecht op grond van voormeld artikel 4, lid 2, daarmee zijn nuttig effect ontnemen.

84 Met betrekking tot een situatie zoals die aan de orde in het hoofdgeding zij eraan herinnerd dat, zoals in de punten 44 en 48 van het onderhavige arrest is geconstateerd, het downloaden op de server van de klant van de kopie van het computerprogramma dat Pagina 9 van 23

www.iept.nl

zich op de website van de rechthebbende bevindt en het sluiten van een licentieovereenkomst voor het gebruik van die kopie, een ondeelbaar geheel vormen dat in zijn geheel als een verkoop moet worden aangemerkt. Gelet op dit onverbrekelijk verband tussen de kopie op de website van de houder van het auteursrecht zoals die naderhand is verbeterd en bijgewerkt en de licentie voor het gebruik van die kopie, brengt wederverkoop van de gebruikslicentie de wederverkoop mee van „die kopie” in de zin van artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24 en geldt hiervoor de uitputting van het distributierecht op grond van deze laatste bepaling, ondanks het in punt 23 van het onderhavige arrest weergegeven beding in de licentieovereenkomst.

85 Zoals blijkt uit punt 81 van het onderhavige arrest kan bijgevolg de nieuwe verkrijger van de gebruikslicentie, zoals de klant van UsedSoft, als „rechtmatige verkrijger” in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2009/24 van de verbeterde en bijgewerkte kopie van het betrokken computerprogramma die kopie downloaden vanaf de website van de houder van het auteursrecht. Die download is immers de reproductie van een computerprogramma die noodzakelijk is om de nieuwe verkrijger is staat te stellen dat programma voor het beoogde doel te gebruiken.

86 Hierbij moet echter in herinnering worden gebracht dat, zoals in de punten 69 tot en met 71 van het onderhavige arrest uiteen is gezet, wanneer de door de eerste verkrijger verkregen licentie geldt voor een aantal gebruikers dat groter is dan de behoeften van deze laatste, uitputting van het distributierecht op grond van artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24 die verkrijger niet het recht verleent die licentie te splitsen en het gebruiksrecht voor het betrokken computerprogramma uitsluitend voor een door hem bepaald aantal gebruikers weder te verkopen.

87 Voorts moet worden beklemtoond dat de houder van het auteursrecht, zoals Oracle, in geval van wederverkoop van een gebruikslicentie die de wederverkoop van een van zijn website gedownloade kopie van een computerprogramma met zich brengt, zich met alle te zijner beschikking staande technische middelen ervan mag vergewissen dat de kopie die de verkoper nog in zijn bezit heeft onbruikbaar is gemaakt.

88 Blijkens het voorgaande moet op de eerste en de derde vraag worden geantwoord dat de artikelen 4, lid 2, en 5, lid 1, van richtlijn 2009/24 aldus moeten worden uitgelegd dat in geval van wederverkoop van een gebruikslicentie die de wederverkoop van een van de website van de houder van het auteursrecht gedownloade kopie van een computerprogramma met zich brengt, welke licentie aanvankelijk aan de eerste verkrijger door die rechthebbende zonder beperking in de tijd was toegekend tegen betaling van een prijs waarmee deze laatste een met de economische waarde van die kopie van zijn werk overeenstemmende vergoeding moest kunnen ontvangen, de tweede en iedere latere verkrijger van die licentie zich op uitputting van het distributierecht op grond van artikel 4, lid 2, van die richtlijn kunnen beroepen en bijgevolg www.ie-portal.nl

IEPT20120703, HvJEU, UsedSoft v Oracle kunnen worden beschouwd als rechtmatige verkrijgers van een kopie van een computerprogramma in de zin van artikel 5, lid 1, van die richtlijn en het in deze laatste bepaling bedoelde reproductierecht hebben.

Kosten 89 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof van Justitie (Grote kamer) verklaart voor recht: 1) Artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma’s, moet aldus worden uitgelegd dat het distributierecht voor een kopie van een computerprogramma is uitgeput indien de houder van het auteursrecht die het – mogelijkerwijs kosteloos – downloaden van die kopie van internet op een gegevensdrager heeft toegestaan, tegen betaling van een prijs waardoor hij een met de economische waarde van de kopie van het hem toebehorende werk overeenstemmende vergoeding kan ontvangen, tevens een gebruiksrecht voor die kopie zonder beperking in de tijd heeft verleend.

2) De artikelen 4, lid 2, en 5, lid 1, van richtlijn 2009/24 moeten aldus worden uitgelegd dat in geval van wederverkoop van een gebruikslicentie die de wederverkoop van een van de website van de houder van het auteursrecht gedownloade kopie van een computerprogramma met zich brengt, welke licentie aanvankelijk aan de eerste verkrijger door die rechthebbende zonder beperking in de tijd was toegekend tegen betaling van een prijs waarmee deze laatste een met de economische waarde van die kopie van zijn werk overeenstemmende vergoeding moest kunnen ontvangen, de tweede en iedere latere verkrijger van die licentie zich op uitputting van het distributierecht op grond van artikel 4, lid 2, van die richtlijn kunnen beroepen en bijgevolg kunnen worden beschouwd als rechtmatige verkrijgers van een kopie van een computerprogramma in de zin van artikel 5, lid 1, van die richtlijn en het in deze laatste bepaling bedoelde reproductierecht hebben. ondertekeningen * Procestaal: Duits.

CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL Y. BOT van 24 april 2012 (1) Zaak C‑128/11 Axel W. Bierbach, faillissementscurator van UsedSoft GmbH tegen Oracle International Corp. [verzoek van het Bundesgerichtshof (Duitsland) om een prejudiciële beslissing]

Pagina 10 van 23

www.iept.nl

„Rechtsbescherming van computerprogramma’s – Richtlijn 2009/24/EG – Verhandeling van tweedehands, van internet gedownloade software – Uitputting van het distributierecht” 1.

Het onderhavige verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van de artikelen 4, lid 2, en 5, lid 1, van richtlijn 2009/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma’s.(2) 2.

De vragen zijn gesteld in het kader van een geding tussen UsedSoft GmbH, vertegenwoordigd door Axel W. Bierbach als faillissementscurator van deze vennootschap(3), en Oracle International Corp.(4) naar aanleiding van de verhandeling door UsedSoft van „tweedehands” software van Oracle.

I – Rechtskader A – Internationaal recht 3.

De Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (WIPO) heeft op 20 december 1996 te Genève het WIPO-verdrag inzake het auteursrecht (hierna: „WIPO-verdrag inzake het auteursrecht”) vastgesteld. Dit verdrag is namens de Europese Gemeenschap goedgekeurd bij besluit 2000/278/EG van de Raad van 16 maart 2000.(5) 4.

Artikel 4 van het WIPO-verdrag inzake het auteursrecht bepaalt dat computerprogramma’s worden beschermd als werken van letterkunde in de zin van artikel 2 van de Berner Conventie. Deze bescherming is van toepassing op computerprogramma’s, ongeacht de uitdrukkingswijze of ‑vorm daarvan.

5.

Artikel 6 van het WIPO-verdrag inzake het auteursrecht, dat het opschrift „Distributierecht” draagt, luidt: „1.

Auteurs van werken van letterkunde en kunst hebben het uitsluitend recht om toestemming te verlenen voor het door verkoop of andere overgang van eigendom voor het publiek beschikbaar stellen van het origineel en de exemplaren van hun werken.

2.

Niets in dit verdrag doet afbreuk aan de vrijheid van de verdragsluitende partijen om de eventuele voorwaarden te bepalen waaronder de uitputting van het recht bedoeld in lid 1 van toepassing is na de eerste verkoop of andere overgang van eigendom van het origineel of van een exemplaar van het werk met toestemming van de auteur.”

6.

De gemeenschappelijke verklaringen betreffende het WIPO-verdrag inzake het auteursrecht luiden met betrekking tot de artikelen 6 en 7: „Onder ‚het origineel en kopieën’ en ‚exemplaren’, zoals in deze artikelen genoemd, die overeenkomstig deze artikelen het voorwerp van het verspreidingsrecht en het verhuurrecht vormen, wordt uitsluitend verstaan vastgelegde exemplaren die als tastbare voorwerpen in het verkeer kunnen worden gebracht.”

B – Unierecht 1.

Richtlijn 2009/24 7.

Richtlijn 2009/24 codificeert richtlijn 91/250/EEG van de Raad van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma’s.(6) 8.

Overeenkomstig artikel 1, lid 1, van richtlijn 2009/24 „worden computerprogramma’s door de www.ie-portal.nl

IEPT20120703, HvJEU, UsedSoft v Oracle lidstaten auteursrechtelijk beschermd als werken van letterkunde in de zin van de Berner Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst”.

9.

Artikel 4 van deze richtlijn, met het opschrift „Handelingen waarvoor toestemming vereist is”, luidt: „1.

Onverminderd de artikelen 5 en 6 omvatten de exclusieve rechten van de rechthebbende in de zin van artikel 2 het recht de volgende handelingen te verrichten of het verrichten daarvan toe te staan: a) de permanente of tijdelijke reproductie voor een deel of het geheel van een computerprogramma, ongeacht op welke wijze en in welke vorm. Voor zover voor het laden of in beeld brengen, of de uitvoering, transmissie of opslag van een computerprogramma deze reproductie van het programma noodzakelijk is, is voor deze handelingen toestemming van de rechthebbende vereist; b) het vertalen, bewerken, arrangeren of anderszins veranderen van een programma, en de reproductie van het resultaat daarvan, onverminderd de rechten van degene die het programma verandert; c) elke vorm van distributie, met inbegrip van het verhuren, van een oorspronkelijk computerprogramma of kopieën daarvan onder het publiek.

2.

De eerste verkoop in de [Europese Unie] van een kopie van een programma door de rechthebbende of met diens toestemming leidt tot verval van het recht om controle uit te oefenen op de distributie van die kopie in de [Unie], met uitzondering van het recht om controle uit te oefenen op het verder verhuren van het programma of een kopie daarvan.”

10.

Artikel 5, lid 1, van deze richtlijn bepaalt, onder het kopje „Uitzonderingen voor handelingen waarvoor toestemming nodig is”, het volgende: „Tenzij bij overeenkomst uitdrukkelijk anders bepaald is, is voor de in artikel 4, onder a en b, genoemde handelingen geen toestemming van de rechthebbende vereist wanneer deze handelingen voor de rechtmatige verkrijger noodzakelijk zijn om het computerprogramma te kunnen gebruiken voor het beoogde doel, onder meer om fouten te verbeteren.”

2.

Richtlijn 2001/29 11.

In de punten 28 en 29 van de considerans van richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij(7) wordt het navolgende overwogen: „28.

De bescherming van het auteursrecht uit hoofde van deze richtlijn omvat het uitsluitende recht zeggenschap over de distributie van het werk uit te oefenen, wanneer dit in een tastbare zaak is belichaamd. De eerste verkoop in de [Unie] van het origineel van een werk of van kopieën daarvan door de rechthebbende of met diens toestemming leidt tot uitputting van het recht zeggenschap over de wederverkoop van die zaak binnen de [Unie] uit te oefenen. Er treedt geen uitputting van dit recht op ten aanzien van het origineel of kopieën die door de rechthebbende of met diens toestemming buiten de [Unie] worden verkocht. Het verhuurrecht en het Pagina 11 van 23

www.iept.nl

uitleenrecht voor de auteurs zijn vastgelegd in van richtlijn 92/100/EEG.[(8)] Het in deze van richtlijn vastgelegde distributierecht laat de bepalingen betreffende het verhuurrecht en het uitleenrecht in hoofdstuk 1 van richtlijn 92/100/EEG onverlet.

29.

Het vraagstuk van de uitputting rijst niet in het geval van diensten en in het bijzonder onlinediensten.

Dit geldt eveneens voor een materiële kopie van een werk of een andere zaak, die door een gebruiker van een dergelijke dienst met de toestemming van de rechthebbende wordt vervaardigd. Bijgevolg geldt hetzelfde voor het verhuren en het uitlenen van het origineel of kopieën van werken of andere zaken die de aard van diensten hebben. Anders dan het geval is bij een cd‑rom of een cd‑i, waarbij de intellectuele eigendom in een materiële drager, dus in een zaak, is belichaamd, is elke onlinedienst in feite een handeling die aan toestemming is onderworpen, wanneer het auteursrecht of het naburige recht dit vereist.”

12.

Artikel 3 van richtlijn 2001/29 bepaalt, onder het opschrift „Recht van mededeling van werken aan het publiek en recht van beschikbaarstelling van ander materiaal voor het publiek”, het volgende: „1. De lidstaten voorzien ten behoeve van auteurs in het uitsluitende recht, de mededeling van hun werken aan het publiek, per draad of draadloos, met inbegrip van de beschikbaarstelling van hun werken voor het publiek op zodanige wijze dat deze voor leden van het publiek op een door hen individueel gekozen plaats en tijd toegankelijk zijn, toe te staan of te verbieden. [...]

3. De in de leden 1 en 2 bedoelde rechten worden niet uitgeput door enige handeling, bestaande in een mededeling aan het publiek of beschikbaarstelling aan het publiek overeenkomstig dit artikel.”

13.

Artikel 4 van deze richtlijn, getiteld „Distributierecht”, luidt: „1.

De lidstaten voorzien ten behoeve van auteurs in het uitsluitende recht, elke vorm van distributie onder het publiek van het origineel van hun werken of kopieën daarvan, door verkoop of anderszins, toe te staan of te verbieden.

2.

Het distributierecht met betrekking tot het origineel of kopieën van een werk is in de [Unie] alleen dan uitgeput, wanneer de eerste verkoop of andere eigendomsovergang van dat materiaal in de [Unie] geschiedt door de rechthebbende of met diens toestemming.”

C – Nationaal recht 14.

Met de §§ 69 c en 69 d van de wet op het auteursrecht en de naburige rechten (Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte) van 9 september 1965(9), in de ten tijde van de relevante feiten geldige versie (hierna: „UrhG”), zijn, in de eerste plaats, artikel 4 van richtlijn 2009/24 alsmede artikel 3 van richtlijn 2001/29 en, in de tweede plaats, artikel 5 van richtlijn 2009/24 in nationaal recht omgezet.

15. § 69 c UrhG luidt: „De rechthebbende heeft het exclusieve recht de volgende handelingen te verrichten of het verrichten daarvan toe te staan: www.ie-portal.nl

IEPT20120703, HvJEU, UsedSoft v Oracle 1. de permanente of tijdelijke reproductie voor een deel of het geheel van een computerprogramma, ongeacht op welke wijze en in welke vorm. Voor zover voor het laden of in beeld brengen, of de uitvoering, transmissie of opslag van een computerprogramma deze reproductie van het programma noodzakelijk is, is voor deze handelingen toestemming van de rechthebbende vereist; 2. het vertalen, bewerken, arrangeren of anderszins veranderen van een programma, en de reproductie van het resultaat daarvan, onverminderd de rechten van degene die het programma verandert; 3. elke vorm van distributie, met inbegrip van het verhuren, van een oorspronkelijk computerprogramma of kopieën daarvan onder het publiek. Indien een kopie van een computerprogramma met toestemming van de rechthebbende door vervreemding ervan in het verkeer is gebracht in een van de lidstaten van de [Unie] of in een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte [van 2 mei 1992(10)], is het recht om deze kopie in het verkeer te brengen, met uitzondering van het recht van verhuur, uitgeput; 4. elke mededeling aan het publiek van een computerprogramma, per draad of draadloos, met inbegrip van de beschikbaarstelling van hun werken voor het publiek op zodanige wijze dat deze voor leden van het publiek op een door hen individueel gekozen plaats en tijd toegankelijk zijn.”

16.

Artikel 69 d, lid 1, UrhG bepaalt het volgende: „Tenzij bij overeenkomst uitdrukkelijk anders bepaald is, is voor de in artikel 69 c, punten 1 en 2, genoemde handelingen geen toestemming van de rechthebbende vereist wanneer deze handelingen voor de rechtmatige verkrijger noodzakelijk zijn om het computerprogramma te kunnen gebruiken voor het beoogde doel, onder meer om fouten te verbeteren.”

II – Feiten en hoofdgeding 17.

Oracle ontwikkelt en distribueert computerprogramma’s. Zij is houdster van de auteursrechtelijk beschermde exclusieve gebruiksrechten op deze programma’s. Bovendien is zij ook houdster van Duitse woordmerken en van het gemeenschapswoordmerk „Oracle”, die onder meer voor computersoftware zijn ingeschreven.

18.

Oracle distribueert haar software in 85 % van de gevallen via downloading van internet. De klant downloadt de software van de website van Oracle rechtstreeks op zijn computer. Deze programma’s vormen zogenoemde „client‑server‑software”. Tot het gebruiksrecht op deze software behoort ook het recht op de permanente opslag van het betrokken programma op een server en het verlenen van toegang daartoe aan een bepaald aantal gebruikers, doordat zij de software op de harde schijf van hun pc mogen downloaden. In het kader van een overeenkomst inzake software‑ updates kunnen bijgewerkte versies van de computerprogramma’s (updates) en van programma’s waarmee problemen kunnen worden verholpen (patches), van de website van Oracle worden gedownload.

Pagina 12 van 23

www.iept.nl

19.

De licentieovereenkomsten van Oracle bevatten onder het opschrift „Toegekende rechten” de volgende bepaling: „Door betaling van de betrokken diensten verkrijgt u – uitsluitend voor uw interne bedrijfsdoeleinden – een kosteloos, niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht van onbeperkte duur op alle door Oracle ontwikkelde software die u krachtens deze overeenkomst ter beschikking wordt gesteld.”

20.

UsedSoft verhandelt „tweedehands” softwarelicenties. In oktober 2005 heeft zij reclame gemaakt voor door haar aangeboden „reeds gebruikte” licenties voor computerprogramma’s van Oracle. Zij benadrukte daarbij dat alle licenties betrekking hadden op bijgewerkte software, aangezien de door de oorspronkelijke licentienemer met Oracle gesloten overeenkomst inzake software‑updates nog steeds geldig was en de rechtmatigheid van de verkoop bij notariële akte was bevestigd.

21.

De klanten van UsedSoft die nog niet over de betrokken software van Oracle beschikken, downloaden deze software – na aankoop van de licentie – rechtstreeks van de website van Oracle. Klanten die deze software reeds in hun bezit hebben en licenties voor bijkomende gebruikers wensen te kopen, downloaden de software op de harde schijf van de pc’s van bedoelde andere gebruikers.

22.

De door Oracle bij het Landgericht München I ingestelde vordering tot beëindiging van deze handelingen werd toegewezen. Nadat het beroep van UsedSoft tegen deze beslissing was verworpen, heeft zij beroep in „Revision” ingesteld bij het Bundesgerichtshof (Duitsland).

III – Prejudiciële vragen 23.

Het Bundesgerichtshof heeft besloten de behandeling van de zaak te schorsen en legt het Hof de volgende prejudiciële vragen voor: „1) Dient de persoon die verval van het recht om controle uit te oefenen op de distributie van een kopie van een computerprogramma kan aanvoeren, als ‚rechtmatige verkrijger’ in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2009/24[...] te worden aangemerkt?

2) Zo de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord, vervalt het recht om controle uit te oefenen op de distributie van een kopie van een computerprogramma overeenkomstig artikel 4, lid 2, [...] van richtlijn 2009/24[...], ingeval de verkrijger de kopie – met toestemming van de rechthebbende – heeft gemaakt door deze kopie van internet te downloaden op een gegevensdrager?

3) Zo de tweede vraag eveneens bevestigend wordt beantwoord, kan dan ook de persoon die een ‚tweedehands’ softwarelicentie heeft verkregen zich met het oog op het maken van een kopie van het computerprogramma als ‚rechtmatige verkrijger’ volgens artikel 5, lid 1, en artikel 4, lid 2, [...] van richtlijn 2009/24[...] beroepen op verval van het recht om controle uit te oefenen op de distributie van de kopie van het computerprogramma die door de eerste verkrijger met toestemming van de rechthebbende is gemaakt, door deze kopie van internet op een www.ie-portal.nl

IEPT20120703, HvJEU, UsedSoft v Oracle gegevensdrager te downloaden, ingeval de eerste verkrijger zijn kopie heeft gewist of deze niet meer gebruikt?”

IV – Analyse A – Voorafgaande opmerkingen 24.

Voor de verwijzende rechter staat vast dat de klanten van UsedSoft, door computerprogramma’s vanaf de website van Oracle of vanaf een gegevensdrager op de harde schijf van andere computers te downloaden, reproductiehandelingen verrichten in de zin van artikel 4, lid 1, sub a, van richtlijn 2009/24 die ten koste gaan van het exclusieve reproductierecht van Oracle.

Aangezien het gebruiksrecht volgens de bepalingen van verzoeksters licentieovereenkomsten „niet-overdraagbaar” is, wijst het Bundesgerichtshof er voorts op dat de klanten van Oracle het recht op reproductie van de computerprogramma’s dus niet rechtmatig konden overdragen aan UsedSoft, die dit recht bijgevolg ook niet rechtmatig aan haar eigen klanten kon overdragen.

25.

Volgens de verwijzende rechter hangt bijgevolg de beslechting van het geding af van de vraag of de klanten van UsedSoft zich kunnen beroepen op artikel 69 d, lid 1, UrhG, waarmee artikel 5, lid 1, van richtlijn 2009/24 in Duits recht is omgezet, inhoudende dat voor handelingen geen toestemming van de rechthebbende is vereist wanneer deze handelingen voor de rechtmatige verkrijger noodzakelijk zijn om het computerprogramma te kunnen gebruiken voor het beoogde doel.

26.

De verwijzende rechter is van mening dat deze vraag uiteenvalt in drie deelvragen, namelijk, in de eerste plaats, of de persoon die zich kan beroepen op het verval van het distributierecht als „rechtmatige verkrijger” in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2009/24 kan worden aangemerkt; in de tweede plaats, of ingeval de verkrijger de kopie – met toestemming van de rechthebbende – heeft gemaakt door deze kopie van internet te downloaden, het distributierecht vervalt en, in de derde plaats, of de verkrijger van een „tweedehands” softwarelicentie zich kan beroepen op deze uitputting ingeval de eerste verkrijger zijn kopie heeft gewist of deze niet meer gebruikt.

27.

Hoewel de verwijzende rechter de tweede vraag slechts heeft gesteld voor zover de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord, dient deze vraag volgens mij eerst te worden beantwoord. Alvorens namelijk na te gaan of de persoon die zich kan beroepen op het verval van het distributierecht als „rechtmatige verkrijger” in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2009/24 kan worden aangemerkt, moet worden onderzocht of het downloaden van de programma’s van Oracle door een persoon die woonachtig is op het grondgebied van de Unie, tot de „communautaire” uitputting van het recht om de programma’s te distribueren in de zin artikel 4, lid 2, van deze richtlijn leidt. Mijns inziens moet eerst een antwoord worden gegeven op die vraag, te weten of het beginsel van uitputting al dan niet van toepassing is op downloading van internet.

Pagina 13 van 23

www.iept.nl

28.

Vervolgens zal ik mij buigen over de eerste en de derde vraag tezamen, waarmee de verwijzende rechter wenst te vernemen of de verkrijger van een „tweedehands” licentie zich op de grondslag van artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24 juncto artikel 5, lid 1, van deze richtlijn kan beroepen op verval van het recht om controle uit te oefenen op de distributie van de kopie van het computerprogramma die door de eerste verkrijger is gedownload om, als rechtmatig verkrijger, een nieuwe kopie van het programma te maken ingeval de eerste verkrijger zijn kopie heeft gewist of deze niet meer gebruikt.

B – De tweede vraag 29.

De verwijzende rechter wenst in wezen te vernemen of het recht om controle uit te oefenen op de distributie van een kopie van een computerprogramma overeenkomstig artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24 vervalt, ingeval de verkrijger de kopie – met toestemming van de rechthebbende – heeft gemaakt door deze kopie van internet te downloaden op een gegevensdrager.

1.

Opmerkingen van partijen in het hoofdgeding, de regeringen en de Europese Commissie 30.

UsedSoft betoogt in hoofdzaak dat op grond van de bewoordingen van artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24 de uitputtingsregel van toepassing is op de onlineoverdracht van software, aangezien, ten eerste, de uitdrukking „kopie van een programma” kan worden begrepen als betrekking hebbende op de handelwijze die ertoe strekt de verkrijger in staat te stellen het programma te downloaden en, ten tweede, met de uitdrukking „eerste verkoop” niet wordt bedoeld de overdracht van de eigendom door de verstrekking van een fysieke gegevensdrager, aangezien het veeleer om het bereiken van het uiteindelijke economische doel gaat, namelijk het programma permanent ter beschikking stellen voor gebruik. Stellende dat de verkoop wordt gekenmerkt, los van de verstrekking van een fysieke gegevensdrager, door de beschikbaarstelling van een gebruiksrecht van onbepaalde duur en tegen betaling van een prijs in één keer, betoogt UsedSoft dat uit de bewoordingen van richtlijn 2009/24 blijkt dat sprake is van uitputting van het distributierecht zodra de klant van Oracle – met toestemming van de rechthebbende – de kopie maakt door het programma op een digitale gegevensdrager te downloaden.

31.

Verder is UsedSoft van mening dat deze op de bewoordingen van artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24 gestoelde uitlegging steun vindt in het doel van de uitputtingsregel, dat erin zou zijn gelegen een evenwicht tot stand te brengen tussen de economische belangen van de maker ter zake van de exploitatie van zijn werk en het belang van het vrije verkeer van goederen en diensten. Aangezien de rechthebbende, in geval van het tegen betaling van een prijs permanent beschikbaar stellen van software, de mogelijkheid zou hebben tot exploitatie van zijn intellectuele eigendom door de verkoop van het beschermde object, kan deze maker volgens UsedSoft niet besluiten het uitputtingsbeginsel al dan niet van toepassing te laten www.ie-portal.nl

IEPT20120703, HvJEU, UsedSoft v Oracle zijn door te kiezen tussen twee manieren van distributie die economisch gezien nochtans absoluut gelijkwaardig zijn. Zou dit wel het geval zijn, dan komt dit neer op een distributiemonopolie dat met de uitputtingsregel nu juist moet worden voorkomen. Gesteld dat de transactie als dienstverrichting moet worden gekwalificeerd, zou het uitputtingsbeginsel onverminderd van toepassing zijn, aangezien het vrij verrichten van diensten eveneens deel uitmaakt van de fundamentele beginselen van de Unie.

32.

Volgens UsedSoft heeft het Hof het uitputtingsbeginsel ontkend voor exploitatievormen die naar hun aard immaterieel zijn, zoals de rechten van weergave, uitvoering of uitzending, en zulks niet wegens hun onlichamelijkheid maar omdat deze rechten bij elk gebruik aanleiding geven tot de inning van een vergoeding, en bijgevolg bij de eerste beschikbaarstelling niet afdoende recht is gedaan aan de economische belangen van de auteur.

33.

UsedSoft betoogt dat geen andersluidend argument kan worden ontleend aan artikel 3, lid 3, van richtlijn 2001/29 of aan punt 29 van de considerans van deze richtlijn, die slechts betrekking zouden hebben op de bijzondere situatie van de beschikbaarstelling van diensten voor een specifiek gebruik, gedurende de begrensde tijd van de onlineverbinding met de server van de maker. Anders dan de beschikbaarstelling tegen betaling in één keer voor onbeperkte tijd, zouden deze voor recurrente prestaties ontwikkelde diensten onvoldoende recht kunnen doen aan de economische belangen van de rechthebbende vanaf de eerste prestatie.

34.

Oracle is van mening dat het downloaden van kopieën van computerprogramma’s geen verkoop is, aangezien de vergoeding niet wordt gevraagd voor het enkele downloaden van het programma, maar op basis van de licentieovereenkomst wordt betaald, als tegenprestatie voor het bij deze overeenkomst verleende gebruiksrecht. Ingeval een overeenkomst inzake software‑updates is gesloten, kan de eerste verkrijger bovendien niet de oorspronkelijk gedownloade versie wederverkopen, maar enkel een andere, aangevulde en bijgewerkte versie.

35.

Onder verwijzing naar de rechtspraak van het Hof, in het bijzonder het arrest van 9 november 2004, The British Horseracing Board e.a.(11), naar de gemeenschappelijke verklaringen betreffende het WIPO-verdrag inzake het auteursrecht, alsmede naar het verslag van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal Comité over de tenuitvoerlegging en de effecten van richtlijn 91/250 van 10 april 2000(12), betoogt Oracle verder dat slechts sprake kan zijn van uitputting van het distributierecht in geval van de overdracht van een tastbaar object, hetgeen betekent dat het – volledig immaterieel – downloaden daarvan is uitgesloten.

Volgens Oracle kan een „kopie van een programma” in de zin van artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24 enkel betrekking hebben op een stoffelijke zaak, dat wil zeggen een „product”. Deze opvatting zou stroken met de betekenis en het doel van het uitputtingsbeginsel, dat Pagina 14 van 23

www.iept.nl

strekt tot het waarborgen van het vrije verkeer van fysieke kopieën nadat deze met toestemming van de rechthebbende voor het eerst in het verkeer zijn gebracht, en niet tot het verlenen van de bevoegdheid om door de gebruiker zelf gemaakte kopieën in het verkeer te brengen.

36.

Oracle merkt op dat, zelfs wanneer deze vraag bevestigend moet worden beantwoord, hoe dan ook de uitputting van het distributierecht als gevolg van het downloaden van het programma de eerste verkrijger niet machtigt om de kopie op een andere gegevensdrager te zetten. Hij zou enkel de drager zelf fysiek mogen verplaatsen, waarvoor hij, bijvoorbeeld, de harde schijf waarop hij het programma heeft gedownload uit zijn computer zou moeten verwijderen.

37.

Volgens Oracle maakt het niet uit of het computerprogramma is verkregen door de verwerving van een cd‑rom of door het online downloaden ervan, aangezien in beide gevallen het gebruik van de kopie van het programma vooronderstelt dat een licentieovereenkomst is gesloten.

38.

De Spaanse en de Franse regering, Ierland en de Italiaanse regering zijn van mening dat pas sprake is van uitputting van het recht op distributie van een kopie van het computerprogramma wanneer het programma in het verkeer is gebracht in de vorm van een tastbare gegevensdrager. De Franse regering, Ierland en de Italiaanse regering baseren hun standpunt op de wettelijke samenhang waarbinnen richtlijn 2009/24 moet worden uitgelegd, met name op richtlijn 2001/29.

39.

Ierland benadrukt voorts dat, zelfs indien de door de rechthebbende verleende licentie als verkoop moet worden aangemerkt, de kopieën waarvoor de licentie is afgegeven niet dezelfde zijn als die welke zijn gedownload door of overgedragen aan de derdeverkrijgers. De in het kader van het vrije verkeer van goederen tot ontwikkeling gekomen uitputtingsregel zou niet leiden tot uitputting van het recht op distributie van de octrooihouder met betrekking tot andere partijen goederen dan die welke met zijn toestemming zijn verhandeld. Onder verwijzing naar het arrest van 9 juli 1985, Pharmon(13), is Ierland van mening dat het onderhavige geval vergelijkbaar is met de situatie waarin producten worden verhandeld op de grondslag van een dwanglicentie. Het toestaan van de exploitatie van licenties zonder de goedkeuring van de rechthebbende zou innovatie ontmoedigen en afbreuk doen aan de gewettigde belangen van de auteur van het programma.

40.

De Franse regering vult de argumenten die zijn ontleend aan de wettelijke samenhang van het Unierecht aan met overwegingen die zijn gebaseerd op het internationale recht en op de jurisprudentie van het Hof.(14) In het geval van downloading zou geen sprake kunnen zijn van uitputting, omdat het gaat om een aanbod via een onlinedienst. De overeenkomst inzake software‑updates zou duidelijk een dienstverrichting zijn.

41.

Volgens de Italiaanse regering, die van mening is dat een onderscheid moet worden gemaakt tussen de www.ie-portal.nl

IEPT20120703, HvJEU, UsedSoft v Oracle hoedanigheid van eigenaar van een softwarekopie en de status van gebruiker die krachtens een licentie gebruiksbevoegdheid heeft, is in het geval van het online downloaden van een elektronische kopie van een computerprogramma het recht op distributie niet aan de orde, en dus ook niet de uitputting ervan. Elke andere benadering zou afbreuk doen aan de bescherming van software door het Unierecht.

42.

De Commissie wijst erop dat het geding in wezen gaat om de vraag of de wederverkoop van een computerprogramma is toegestaan en of de rechten van de rechthebbende zijn uitgeput wanneer het computerprogramma beschikbaar is gesteld voor downloading vanaf een server onder voorwaarden die de rechten van de gebruiker om het programma aan derden beschikbaar te stellen beperken. Zij stelt dat niet alleen uit punt 28 van de considerans van richtlijn 2001/29, maar ook uit artikel 4 van deze richtlijn juncto artikel 8 van het WIPO-verdrag inzake het auteursrecht en de gemeenschappelijke verklaringen betreffende dit verdrag, waarvan de omzetting een van de doelstellingen van richtlijn 2001/29 is, blijkt dat artikel 4, lid 1, sub c, van richtlijn 2009/24, in weerwil van zijn opschrift, geen betrekking heeft op de distributie van een niet-stoffelijk werk dat enkel onder artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 valt. Artikel 3, lid 3, van deze richtlijn bepaalt dat het in artikel 3, lid 1, van deze richtlijn bedoelde recht van beschikbaarstelling aan het publiek niet vervalt, waarbij uit punt 29 van de considerans van deze richtlijn bovendien blijkt dat het vraagstuk van de uitputting niet rijst in het geval van diensten en in het bijzonder onlinediensten.

2.

Beoordeling 43.

Het uit het Duitse en Amerikaanse recht(15) afkomstige uitputtingsbeginsel is erop gericht een evenwicht tot stand te brengen tussen de vereiste bescherming van de intellectuele-eigendomsrechten, die aan de rechthebbenden in beginsel een uitsluitend exploitatierecht verlenen, en de vereisten van het vrije verkeer van goederen. Dit beginsel dat het exclusieve recht van de eigenaar van de intellectuele eigendom beperkt tot het voor het eerst in het verkeer brengen van het product waarop het betrokken recht rust, vormt „de uitdrukking van de rechtsgedachte dat dit uitsluitend recht [...] niet in de weg kan staan aan de distributie van een authentiek product wanneer dit eenmaal in het verkeer is gebracht”.(16) 44.

De doelstelling van de verwezenlijking van een ruimte zonder binnengrenzen heeft het Hof ertoe gebracht dit beginsel ook op te nemen in de rechtsorde van de Unie. In zijn arrest van 8 juni 1971 in de zaak Deutsche Grammophon(17) heeft het Hof verklaard dat „het dan ook strijdig ware met de regelen inzake het vrije verkeer van goederen binnen de gemeenschappelijke markt, indien een fabrikant van dragers als voormeld zijn op de wettelijke regeling van een lidstaat berustend uitsluitend recht de beschermde voortbrengselen te verbreiden zou kunnen uitoefenen om de verhandeling in die staat van producten welke door hemzelf of met zijn toestemming in een andere lidstaat zijn verkocht, te verbieden, alleen omdat Pagina 15 van 23

www.iept.nl

bedoelde verbreiding niet op het grondgebied van die lidstaat heeft plaatsgevonden”.

45.

Krachtens de uitputtingsregel verliest de houder van intellectuele-eigendomsrechten die op het grondgebied van een lidstaat goederen in het verkeer heeft gebracht, de mogelijkheid om met een beroep op zijn exclusieve recht de invoer in een andere lidstaat tegen te houden. Deze regel vindt zijn economische rechtvaardiging in de overweging dat de houder van intellectuele-eigendomsrechten geen buitenproportioneel profijt mag trekken uit de exploitatie van zijn recht, hetgeen het geval zou zijn wanneer bij elke passage van een binnengrens van de Unie hem het aan dit recht verbonden economisch voordeel ten goede zou komen.

46.

Het van oorsprong pretoriaanse uitputtingsbeginsel is door de wetgever van de Unie in verschillende richtlijnen overgenomen, onder andere met betrekking tot merken(18), databanken(19), kwekersrecht(20), het verhuur‑ en uitleenrecht van beschermde werken(21), auteursrechten en naburige rechten in de informatiemaatschappij en computerprogramma’s. Hoewel de overvloedige rechtspraak van het Hof op dit gebied de „leer van de communautaire uitputting” vormt die eenvormig op alle intellectuele-eigendomsrechten kan worden toegepast, kunnen de toepassingsvoorwaarden en de reikwijdte van deze regel niettemin aanzienlijk verschillen naargelang de bijzonderheden van de specifieke intellectuele eigendom in kwestie en de bepalingen die daarop van toepassing zijn.

47.

Wat meer in het bijzonder computerprogramma’s betreft, is de uitputtingsregel opgenomen in artikel 4 van richtlijn 2009/24, dat de bewoordingen van artikel 4 van richtlijn 91/250 overneemt en dit artikel in twee verschillende leden splitst.

48.

Terwijl artikel 4, lid 1, van richtlijn 2009/24 de exclusieve rechten van de maker van het programma onderscheidt in het recht van permanente of tijdelijke reproductie, het recht om het programma te veranderen en het recht om goedkeuring te verlenen aan „elke vorm van distributie, met inbegrip van het verhuren, van een oorspronkelijk computerprogramma of kopieën daarvan onder het publiek”, bepaalt artikel 4, lid 2, van deze richtlijn dat uitputting enkel van toepassing is op het recht op distributie, met uitzondering van „het recht om controle uit te oefenen op het verder verhuren”. Uit deze bepalingen volgt dat enkel het recht op distributie aan uitputting onderworpen is, en dus niet het recht van reproductie of verandering. Hoewel het recht op distributie ruim is omschreven, kan bovendien slechts één vorm van distributie, te weten de verkoop, de uitputtingsregel activeren. Eenmaal in werking gesteld, kan deze regel gevolgen sorteren voor elke vorm van distributie, met uitzondering van verhuur.

49.

De vraag of de uitputtingsregel, zoals neergelegd in artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24, de verhandeling van „tweedehands”, van internet gedownloade software kan omvatten, heeft in de lidstaten, met name in Duitsland(22), tot hevige www.ie-portal.nl

IEPT20120703, HvJEU, UsedSoft v Oracle debatten geleid, waarin de in de Verenigde Staten gevoerde discussie met betrekking tot de „first sale‑ doctrine” in een digitale omgeving doorklinkt.(23) 50.

Aangezien uitputting de eerste „verkoop in de [Unie] van een kopie van een programma” door de rechthebbende of met diens toestemming impliceert, moet allereerst worden nagegaan of dit begrip, dat vanaf de vaststelling van richtlijn 2009/24 heel wat vragen heeft opgeroepen(24), een uniforme uitlegging verlangt.

51.

Volgens vaste rechtspraak van het Hof vereisen de eenvormige toepassing van het recht van de Unie en het gelijkheidsbeginsel dat de begrippen van een Unierechtelijke bepaling die voor de betekenis en de draagwijdte ervan niet uitdrukkelijk naar het recht van de lidstaten verwijst, normaliter in de gehele Europese Unie autonoom en uniform worden uitgelegd.(25) Aangezien richtlijn 2009/24 met betrekking tot de betekenis die moet worden gegeven aan het begrip „verkoop [...] van een kopie” geen verwijzing naar het nationale recht bevat, moet dit begrip voor de toepassing van deze richtlijn aldus worden opgevat dat hiermee wordt verwezen naar een autonoom Unierechtelijk begrip, dat op uniforme wijze op het grondgebied van alle lidstaten moet worden uitgelegd, waarbij rekening moet worden gehouden met de bewoordingen en de context van de bepalingen waarvan het deel uitmaakt, alsmede met de doelstellingen van deze richtlijn en met het internationaal recht. (26) 52.

Uit de punten 4 en 5 van de considerans van richtlijn 2009/24 blijkt dat deze richtlijn tot doel heeft verschillen weg te nemen in de wetgeving van de lidstaten die met name een negatieve invloed op de werking van de interne markt hebben. Evenals het Hof in zijn arrest van 20 november 2001, in de zaak Zino Davidoff en Levi Strauss(27), heeft verklaard dat het begrip toestemming, dat het beslissende element is voor de uitdoving van het exclusieve recht, uniform zou moeten worden uitgelegd, teneinde het doel „in alle lidstaten dezelfde wettelijke bescherming”(28) te verlenen, te bereiken, zo mag ook de voorwaarde betreffende de verkoop van een kopie van het programma niet verschillen doordat deze in de afzonderlijke nationale rechtsstelsels anders wordt uitgelegd.

53.

Bijgevolg moet worden nagegaan of het begrip „verkoop [...] van een kopie van een programma” in de zin van artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24 van toepassing kan zijn in omstandigheden zoals die in het hoofdgeding.

54.

Oracle betoogt dat de van de klant verlangde vergoeding geen betrekking heeft op het louter downloaden van het programma of de beschikbaarstelling van de doelcode van de software, maar strekt tot tegenprestatie voor het gebruikscontract dat bij de licentieovereenkomst wordt verleend. Ook zou de klant in de meeste gevallen tevens een overeenkomst inzake software‑updates hebben gesloten, waarmee computerprogramma’s kunnen worden bijgewerkt en problemen kunnen worden Pagina 16 van 23

www.iept.nl

verholpen, hetgeen een dienstverrichtingsovereenkomst zou zijn. Oracle leidt hieruit af dat geen sprake is van verkoop in de zin artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24.

55.

Deze gedachtegang lijkt mij onjuist.

56.

Mijns inziens volgt uit richtlijn 2009/24 duidelijk dat deze het verschil tussen verkoop en verhuur verheft tot summa divisio die bepalend is voor de vraag of de uitputtingsregel van toepassing is(29) en wat de reikwijdte ervan is.(30) Ingevolge punt 12 van de considerans van deze richtlijn wordt onder „verhuur” verstaan het voor een beperkte tijdsduur en met winstoogmerk voor gebruik beschikbaar stellen van een computerprogramma of kopieën daarvan. A contrario moet de verkoop van een computerprogramma of kopieën daarvan aldus worden opgevat, in de zin van artikel 4, lid 2, van deze richtlijn, dat – ongeacht de door partijen hieraan verleende kwalificatie – deze handeling wordt gekenmerkt door de overdracht van de eigendom van een kopie van een computerprogramma voor een onbeperkte tijd tegen eenmalige betaling. Dit onderscheid wordt overigens bevestigd door het Hof dat in zijn rechtspraak uitputting in geval van verhuur(31) heeft uitgesloten, terwijl wel uitputting van toepassing is verklaard in geval van eigendomsoverdracht.(32) 57.

De verlening van een licentie waarmee via downloading vanaf internet de beschikking over een kopie van een computerprogramma kan worden verkregen, is een complexe handeling die kan bestaan uit zowel een dienstverleningsovereenkomst ter zake van met name de beschikbaarstelling, de inwerkingstelling en de updating van het computerprogramma, als een overeenkomst ter zake van de verkoop van de kopie die vereist is voor de uitvoering van deze diensten.(33) De inhoud van het aldus verleende gebruiksrecht kan variëren.

58.

Dit gebruiksrecht vertoont kenmerken van verhuur wanneer het tijdelijk wordt verleend tegen betaling van een periodieke vergoeding en de leverancier geen afstand doet van de eigendom van de kopie van het computerprogramma, die door de houder van het gebruiksrecht aan hem moet worden teruggegeven. Het heeft mijns inziens daarentegen de kenmerken van verkoop wanneer de klant definitief de mogelijkheid verkrijgt om gebruik te maken van de kopie van het computerprogramma, waarvan de leverancier tegen betaling van een vaste prijs afstand doet.

59.

Ik ben namelijk van mening dat, rekening houdend met het door uitputting beoogde doel, te weten de aan het intellectuele-eigendomsrecht verbonden exclusieve rechten te beperken wanneer de houder van het recht eenmaal door verhandeling de economische waarde van zijn recht te gelde heeft gemaakt, het begrip „verkoop” in de zin van artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24 een ruime uitlegging vergt die zich uitstrekt tot alle vormen van verhandeling van een product die worden gekenmerkt door de verlening van een gebruiksrecht op een kopie van een computerprogramma, voor onbeperkte tijd, tegen betaling van een eenmalige prijs. Een te beperkte www.ie-portal.nl

IEPT20120703, HvJEU, UsedSoft v Oracle uitlegging van dit begrip zou de uitputtingsregel uithollen en daarmee afbreuk doen aan het nuttig effect van deze bepaling. De verhandeling van software gebeurt immers meestal in de vorm van gebruikslicenties en verkopers zouden de overeenkomst dan enkel als een „licentie” en niet als een „verkoop” hoeven aan te duiden, teneinde deze regel te omzeilen.

60.

Hieruit leid ik af dat zelfs wanneer de rechthebbende, zoals Oracle, een enigszins kunstmatig onderscheid tussen de beschikbaarstelling van de kopie van het computerprogramma en de verlening van het gebruiksrecht hanteert, de overdracht van een gebruiksrecht op een kopie van een computerprogramma wel degelijk een verkoop vormt in de zin van artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24.

61.

De kwalificatie van de handeling als „verkoop” volstaat evenwel niet ter rechtvaardiging van de conclusie dat in omstandigheden zoals die in het hoofdgeding sprake kan zijn van uitputting van het distributierecht.

62.

Oracle, de Spaanse en de Franse regering, Ierland, de Italiaanse regering alsook de Commissie betogen dat de uitputting die kan voortvloeien uit de verkoop van de kopie van het computerprogramma noodzakelijkerwijs een beperkte reikwijdte heeft, aangezien zij zich enkel uitstrekt tot het recht op distributie van een op een fysieke gegevensdrager vastgelegde kopie van een computerprogramma.

63.

Verschillende argumenten zouden voor deze uitlegging pleiten.

64.

Zij stellen dat de handeling van het downloaden van een computerprogramma van internet niet valt onder distributie, in de zin van artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24 en van artikel 4, lid 1, van richtlijn 2001/29, maar onder de mededeling van werken aan het publiek, in de zin van artikel 3, lid 1, van laatstgenoemde richtlijn. Artikel 3, lid 3, van richtlijn 2001/29 bepaalt dat het recht van mededeling van werken aan het publiek geen uitputting tot gevolg heeft.

65.

Voorts blijkt volgens hen uit het bovengenoemde verslag van de Commissie van 10 april 2000 duidelijk dat de uitputting van het auteursrecht alleen geldt voor de verkoop van kopieën, dat wil zeggen goederen, terwijl de levering via onlinediensten geen uitputting tot gevolg heeft.(34) 66.

Eenzelfde beperkt uitputtingsbegrip zou ook zijn opgenomen in richtlijn 2001/29, waarin duidelijke aanwijzingen zouden zijn te vinden voor de bedoeling van de wetgever van de Unie om uitputting enkel te laten gelden voor de distributie van een werk, gekenmerkt door de verkoop van een product dat een computerprogramma belichaamt.

67.

Als argument wordt met name aangevoerd dat volgens artikel 4, lid 2, van richtlijn 2001/29 het distributierecht alleen in geval van eerste verkoop of andere eigendomsovergang van dat „materiaal” is uitgeput. Verder wordt in de punten 28 en 29 van de considerans van deze richtlijn overwogen dat, ten eerste, de bescherming van het auteursrecht uit hoofde van deze richtlijn „het uitsluitende recht zeggenschap over de distributie van het werk uit te oefenen [omvat], Pagina 17 van 23

www.iept.nl

wanneer dit in een tastbare zaak is belichaamd”[(35)] en ten tweede, „[h]et vraagstuk van de uitputting [...] niet [rijst] in het geval van diensten en in het bijzonder onlinediensten”. Laatstgenoemde overweging voegt hieraan toe dat „[d]it eveneens [geldt] voor een materiële kopie van een werk of een andere zaak, die door een gebruiker van een dergelijke dienst met de toestemming van de rechthebbende wordt vervaardigd [en dat] [a]nders dan het geval is bij een cd‑rom of een cd‑i, waarbij de intellectuele eigendom in een materiële drager, dus in een zaak, is belichaamd, [...] elke onlinedienst in feite een handeling [is] die aan toestemming is onderworpen, wanneer het auteursrecht of het naburige recht dit vereist”.

68.

Bovendien is punt 29 van de considerans van richtlijn 2001/29 geïnspireerd op punt 33 van richtlijn 96/9 waaruit reeds duidelijk de opzet van de wetgever van de Unie bleek om uitputting te beperken tot de verspreiding van een product, bestaande uit een materiële drager en een intellectuele inhoud. Deze opzet zou eveneens blijken uit punt 43 van de considerans van laatstgenoemde richtlijn, waarin wordt overwogen dat door onlinetransmissie het recht om hergebruik te verbieden niet wordt uitgeput ten aanzien van de databank, noch ten aanzien van een materiële kopie van de databank of een deel ervan, die door de ontvanger met instemming van de rechthebbende is gemaakt.

69.

Tot slot zou de beperkte opvatting van uitputting tevens steun vinden in het internationaal recht. Richtlijn 2001/29 heeft onder meer tot doel om in de lidstaten het WIPO-verdrag inzake het auteursrecht ten uitvoer te leggen. Zoals het Hof in zijn voornoemd arrest Peek & Cloppenburg heeft herhaald moeten de bepalingen van het Unierecht zo veel mogelijk worden uitgelegd tegen de achtergrond van het volkenrecht, met name wanneer dergelijke bepalingen strekken tot tenuitvoerlegging van een door de Unie gesloten internationale overeenkomst.(36) Bijgevolg zou hieruit kunnen worden afgeleid dat richtlijn 2001/29, die de tenuitvoerlegging beoogt van bepaalde internationale verplichtingen die in het WIPO-verdrag inzake het auteursrecht en in het op 20 december 1996 te Genève vastgestelde WIPO‑verdrag inzake uitvoeringen en fonogrammen zijn opgenomen(37), moet worden uitgelegd in het licht van de gemeenschappelijke verklaringen betreffende het WIPO‑verdrag inzake het auteursrecht, ingevolge waarvan de in artikel 6, lid 2, van dit verdrag genoemde uitputting van het distributierecht „uitsluitend [...] vastgelegde exemplaren die als tastbare voorwerpen in het verkeer kunnen worden gebracht” betreft.

70.

Deze argumenten kunnen mij niet volledig overtuigen.

71.

In de eerste plaats ben ik, anders dan de Commissie, niet van mening dat de distributie van een computerprogramma zich door het downloaden ervan van internet aan de kwalificatie als „distributierecht” kan onttrekken, waardoor het onder de definitie van het recht van mededeling aan het publiek, als bedoeld in artikel 3, lid 3, van richtlijn 2001/29 zou vallen. Deze www.ie-portal.nl

IEPT20120703, HvJEU, UsedSoft v Oracle uitlegging stuit mijns inziens af op twee fundamentele bezwaren.

72.

Om te beginnen erken ik weliswaar dat de algemene bepalingen van richtlijn 2001/29, die juist strekt tot aanpassing van het auteursrecht aan de digitale omgeving, als richtsnoer kunnen dienen voor de uitlegging van de bijzondere bepalingen van richtlijn 2009/24, die zich beperkt tot de codificatie van richtlijn 91/250 die is vastgesteld voordat internet zijn hoge vlucht nam, maar geconstateerd moet niettemin worden dat artikel 1, lid 2, sub a, van richtlijn 2001/29 bepaalt dat deze richtlijn „geen afbreuk [doet] aan en [...] op generlei wijze [raakt] aan de bestaande bepalingen van [het Unierecht] betreffende [...] de rechtsbescherming van computerprogramma’s”. Aangezien richtlijn 2009/24 geen enkele verwijzing bevat naar het begrip „recht van mededeling” en het recht op distributie in de meest ruime zin definieert als „elke vorm van distributie, [...], van een oorspronkelijk computerprogramma of kopieën daarvan onder het publiek” lijkt het mij lastig om, zonder de lezing van deze twee richtlijnen in hun onderlinge samenhang geweld aan te doen, staande te houden dat het recht van mededeling aan het publiek, als bedoeld in artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29, van toepassing is op computerprogramma’s. Ik geloof trouwens niet dat het voormelde arrest Bezpečnostní softwarová asociace, dat door de Commissie is aangevoerd tot staving van haar redenering, in die zin kan worden opgevat.(38) 73.

Bij gebreke van enige definitie, in richtlijn 2001/29, van het recht van mededeling van werken aan het publiek, het recht van beschikbaarstelling aan het publiek en het recht van distributie, moeten de artikelen 3 en 4 daarnaast zo veel als mogelijk in het licht van het WIPO-verdrag inzake het auteursrecht worden uitgelegd.(39) Artikel 6, lid 1, van dit verdrag verwijst naar het recht op distributie als het recht om toestemming te verlenen voor het „door verkoop of andere overgang van eigendom” voor het publiek beschikbaar stellen van het origineel en de exemplaren van werken. De bewoordingen van deze bepaling zijn ondubbelzinnig. Het feit van eigendomsovergang doet de enkele handeling van mededeling aan het publiek klaarblijkelijk verkeren in een distributiehandeling.

74.

In de tweede plaats zijn de aanwijzingen in de considerans van richtlijn 2001/29 mijns inziens noch duidelijk, noch ondubbelzinnig.

75.

Zo volgt uit een a contrario-lezing van de eerste volzin van punt 28 van de considerans van deze richtlijn, waarin wordt overwogen dat „[d]e bescherming van het auteursrecht uit hoofde van deze richtlijn [...] het uitsluitende recht [omvat][(40)] zeggenschap over de distributie van het werk uit te oefenen, wanneer dit in een tastbare zaak is belichaamd”, dat dit recht eveneens andere vormen van distributie omvat. De tweede zin van dit punt van de considerans, die betrekking heeft op uitputting, beperkt deze uitputting niet tot een bijzondere vorm van distributie.

76.

Ook punt 29 van de considerans van richtlijn 2001/29 kan op verschillende manieren worden Pagina 18 van 23

www.iept.nl

uitgelegd. Het feit dat in dit punt de verkoop van producten, waarvoor de uitputtingsregel zou gelden, lijkt te worden geplaatst tegenover de verrichting van diensten, waarvoor deze regel niet zou gelden, laat onverlet dat het begrip „onlinediensten” zoals gedefinieerd in het recht van de Unie, de online verkoop van goederen omvat.(41) Zo zou volgens een grammaticale lezing van dit punt van de considerans de uitputtingsregel bijvoorbeeld geen toepassing vinden in het geval van een online aankoop van een cd‑rom waarop een kopie van een computerprogramma is vastgelegd. Daarom lijkt mij het onderscheid naargelang de verkoop wel of niet online heeft plaatsgevonden niet relevant voor de toepassing van de uitputtingsregel.

77.

In de derde plaats zou een uitlegging van artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24 volgens welke de uitputtingsregel niet van toepassing is in geval van het downloaden van internet, terwijl computerprogramma’s op grote schaal op deze wijze van verhandeling worden gedistribueerd, het toepassingsgebied van deze regel aanzienlijk beperken en, in het verlengde hiervan, het vrije verkeer belemmeren.

78.

Hoewel artikel 36 VWEU bepaalt dat dergelijke beperkingen gerechtvaardigd kunnen zijn uit hoofde van bescherming van, onder andere, de industriële en commerciële eigendom, is een op deze reden gebaseerde afwijking volgens vaste rechtspraak enkel toegestaan voor zover die haar rechtvaardiging vindt in het waarborgen van de rechten welke het specifieke voorwerp van deze eigendom vormen.(42) Dit beginsel houdt in dat met betrekking tot elk betrokken intellectueel-eigendomsrecht moet worden nagegaan onder welke voorwaarden de uitoefening van dit recht wel of niet verenigbaar is met het Unierecht.

79.

Ik heb mijn twijfels of het in staat stellen van de rechthebbende om een persoon die rechtmatig de eigendom van een kopie van een computerprogramma heeft verworven, de wederverkoop ervan te verbieden, valt onder het waarborgen van de rechten die het specifieke voorwerp van het auteursrecht vormen.

80.

Het Hof gaat bij zijn beoordeling van de wettigheid van de door de bescherming van het auteursrecht gerechtvaardigde inbreuken op het vrije verkeer na of de rechthebbende al dan niet de vergoeding ontvangt die hem rechtmatig toekomt.

81.

In het reeds aangehaalde arrest Football Association Premier League e.a. heeft het Hof verklaard, na eerst eraan te hebben herinnerd dat inbreuken op het vrije verkeer van goederen slechts kunnen worden toegestaan, voor zover die hun rechtvaardiging vinden in het waarborgen van de rechten welke het specifieke voorwerp van de intellectuele eigendom vormen en dat dit specifieke voorwerp met name beoogt de houders van het betrokken recht te verzekeren van de bescherming van de mogelijkheid van commerciële exploitatie van de inverkeerbrenging of de beschikbaarstelling van beschermde producten door het tegen betaling verlenen van licenties, dat een dergelijk specifiek voorwerp de houders van de betrokken rechten niet de mogelijkheid www.ie-portal.nl

IEPT20120703, HvJEU, UsedSoft v Oracle garandeert om de hoogst mogelijke vergoeding op te eisen maar enkel een redelijke vergoeding, dat wil zeggen een vergoeding die in redelijke verhouding staat tot de economische waarde van de geleverde prestatie, voor elk gebruik van de beschermde voorwerpen.(43) 82.

Vervolgens stelde het Hof vast dat de vergoeding door de radio-omroeporganisaties voor de toekenning van een absolute territoriale exclusiviteit tot kunstmatige prijsverschillen tussen de op deze wijze verdeelde nationale markten leidt, waaruit het afleidde dat deze betaling verder ging dan hetgeen noodzakelijk was om de rechthebbenden een redelijke vergoeding te garanderen.(44) 83.

Ik ben van mening dat in omstandigheden als die in het hoofdgeding de rechthebbende een redelijke vergoeding heeft ontvangen wanneer hij als tegenprestatie voor de verlening van een gebruiksrecht op een kopie van een computerprogramma een betaling heeft ontvangen. Erkennen dat hij controle zou kunnen uitoefenen op de wederverkoop van deze kopie en hierbij een nieuwe betaling kan vragen onder het voorwendsel dat de kopie door de klant na downloading van internet op een digitale gegevensdrager is opgeslagen, in plaats van dat deze door de rechthebbende op een te koop aangeboden gegevensdrager is vastgelegd, zou er niet toe leiden dat het specifieke voorwerp van het auteursrecht wordt beschermd, maar wel dat het exploitatiemonopool van laatstgenoemde wordt uitgebreid.

84.

Gelet op het voorgaande moet de tweede vraag van de verwijzende rechter aldus worden beantwoord dat artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24/EG in die zin moet worden uitgelegd dat het recht op distributie van de kopie van een computerprogramma is uitgeput, wanneer de rechthebbende, die toestemming heeft verleend voor het downloaden van internet van deze kopie op een digitale gegevensdrager, tevens tegen betaling en voor onbeperkte tijd een gebruiksrecht op deze kopie heeft overgedragen. Ingevolge deze bepaling moet namelijk als verkoop worden aangemerkt, elke beschikbaarstelling in de Unie – ongeacht op welke wijze en in welke vorm – van een kopie van een computerprogramma voor het gebruik ervan voor een onbeperkte tijd en tegen betaling van een vaste prijs.

C – De eerste en de derde vraag 85.

Met zijn eerste en derde vraag wenst de verwijzende rechter in wezen van het Hof te vernemen of de persoon die de gebruikslicentie heeft verkregen, zich als „rechtmatige verkrijger” in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2009/24 op de uitputtingsregel overeenkomstig artikel 4, lid 2, van deze richtlijn kan beroepen om een nieuwe kopie van het computerprogramma te maken, ingeval de eerste verkrijger zijn kopie heeft gewist of deze niet meer gebruikt.

1.

Opmerkingen van partijen in het hoofdgeding, de regeringen en de Commissie 86.

UsedSoft betoogt dat het uitputtingsbeginsel zou worden uitgehold wanneer de rechthebbende weliswaar geen controle meer zou kunnen uitoefenen over de Pagina 19 van 23

www.iept.nl

latere distributie van kopieën van programma’s, maar hij onverminderd controle zou kunnen uitoefenen op de gebruikshandelingen die voor de reproductie van het programma noodzakelijk zijn.

87.

UsedSoft voegt hieraan toe dat door het feit dat de eerste verkrijger zijn kopie van een computerprogramma heeft gewist of deze niet meer gebruikt, kan worden verzekerd dat de door de fabrikant overgedragen software niet twee of zelfs meerdere keren wordt gebruikt.

88.

Volgens Oracle verwijst het in artikel 5, lid 1, van richtlijn 2009/24 opgenomen begrip „rechtmatige verkrijger” enkel naar de verkrijger die krachtens een licentieovereenkomst de bevoegdheid heeft verworven om het computerprogramma te gebruiken, terwijl de uitdrukkingswijze „het computerprogramma [...] gebruiken voor het beoogde doel” betrekking heeft op een gebruik in overeenstemming met het gebruiksrecht verleend door de rechthebbende, zodat dit gebruik in voorkomend geval moet worden gedefinieerd op basis van de relevante bepalingen van de licentieovereenkomst waarin de aard en de omvang van het gebruiksrecht zijn neergelegd.

89.

Oracle stelt ook dat de uitputting enkel ziet op het recht op distributie van de in het verkeer gebrachte kopie van een computerprogramma en het gebruiksrecht, dat een reproductierecht omvat voor computerprogramma’s waarvan het gebruik reproductie impliceert, onverlet laat.

90.

Oracle is – redenerend naar analogie met het merkenrecht – van mening dat de betekenis en het doel van het uitputtingsbeginsel niet erin is gelegen om anderen dan de rechthebbende de juridische bevoegdheid te verlenen om het aan een bepaald aantal gebruikers toekomende oorspronkelijke gebruiksrecht, in verschillende aanvullende gebruiksrechten te kunnen splitsen. De praktijk van de wederverkoop van „tweedehands” licenties brengt bovendien het nadeel met zich dat het onmogelijk wordt licenties te verhandelen tegen gereduceerde prijzen, teneinde aldus het gebruik van programma’s door groepen minder draagkrachtige gebruikers, zoals onderwijsinstellingen, mogelijk te maken.

91.

Oracle betoogt eveneens dat noch de rechthebbende, noch de wederverkrijger kan nagaan of de eerste verkrijger zijn kopie daadwerkelijk heeft gewist of niet meer gebruikt.

92.

De Franse regering, Ierland en de Italiaanse regering zijn in wezen van mening dat enkel de persoon die over een door de rechthebbende verleend gebruiksrecht van een computerprogramma beschikt, als „rechtmatige verkrijger” in de zin artikel 5, lid 1, van richtlijn 2009/24 kan worden beschouwd. De Franse regering en Ierland betogen voorts dat de persoon die geen licentie van de rechthebbende heeft verkregen – en dus niet de rechtmatige verkrijger van het programma is – zich niet op de uitputtingsregel kan beroepen.

93.

Van oordeel dat de persoon die zich kan beroepen op de uitputting van het distributierecht van de kopie van een computerprogramma een www.ie-portal.nl

IEPT20120703, HvJEU, UsedSoft v Oracle „rechtmatige verkrijger” in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2009/24 is, stellen de Spaanse regering en de Commissie dat de derde vraag van de verwijzende rechter geen beantwoording behoeft, aangezien zij een ontkennend antwoord op de tweede vraag geven.

2.2. Beoordeling 94.

Het antwoord op deze vraag kan mijns inziens worden afgeleid uit het verschil tussen het recht op distributie, waarvoor uitputting geldt, en het recht van reproductie, waarvoor geen uitputting geldt.

95.

In de onderhavige zaak staat vast dat met de door Oracle verleende gebruikslicentie het computerprogramma kan worden gekopieerd vanaf de website van Oracle. Mijns inziens volgt hieruit dat de overdracht van de met deze licentie verleende gebruiksrechten niet onder het distributierecht maar onder het reproductierecht valt.

96.

Zo de wederverkoop van de door de eerste verkrijger gedownloade kopie onder het distributierecht valt, raakt de overdracht van een gebruikslicentie, zoals die welke door Oracle aan haar klanten wordt afgegeven, aan de uitoefening van het uitsluitende recht van reproductie, aangezien daardoor het maken van een nieuwe kopie van een programma wordt toegestaan, door het van internet te downloaden of door een kopie die reeds in handen van de gebruiker is, te reproduceren.

97.

Uit de ondubbelzinnige bewoordingen van artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24 blijkt dat het uitputtingsbeginsel enkel en alleen betrekking heeft op de distributie van een kopie van een computerprogramma en niet afdoet aan het recht van reproductie, waaraan niet kan worden getornd zonder de kern van het auteursrecht aan te tasten.

98.

Dit bezwaar kan mijns inziens niet worden opgevangen door artikel 5, lid 1, van deze richtlijn.

Volgens mij heeft deze bepaling enkel tot doel degene die reeds over een kopie van een computerprogramma beschikt in staat te stellen deze kopie te verveelvoudigen, teneinde het programma te kunnen gebruiken voor het beoogde doel. Degene die niet reeds over een kopie van een programma beschikt kan aan artikel 5, lid 1, van richtlijn 2009/24 daarentegen niet alleen geen machtiging ontlenen om het programma te reproduceren ten behoeve van het gebruik ervan voor het beoogde doel, maar ook niet voor het gebruik ervan zonder meer. Bovendien kan deze bepaling, die een voorhoud maakt voor andersluidende contractuele bepalingen, mijns inziens enkel van toepassing zijn op de verkrijger die een overeenkomst met de rechthebbende heeft gesloten.

99.

Bij de huidige stand van de wetgeving kan de uitputtingsregel, die onlosmakelijk verbonden is met het distributierecht, naar mijn oordeel niet worden uitgebreid tot het reproductierecht. Ik besef dat deze inperking tot de kopie alleen die na het downloaden ervan materieel in een digitale gegevensdrager is opgeslagen, de uitputtingsregel in de praktijk gevoelig beperkt, maar de tegenovergestelde benadering – ook al kan die steun vinden in de noodzaak om het nuttig effect van de uitputtingsregel te bewaren en het vrije Pagina 20 van 23

www.iept.nl

verkeer van goederen en diensten te doen prevaleren – zou ertoe leiden dat de door de wetgever van de Unie beoogde reikwijdte van de uitputtingsregel wordt overschreden(45), en kan volgens mij niet worden gehanteerd zonder het beginsel van rechtszekerheid in gevaar te brengen, welk beginsel voorschrijft dat de Unierechtelijke voorschriften voorspelbaar dienen te zijn.

100. Gelet op het voorgaande ben ik van mening dat de artikelen 4, lid 1, en 5, lid 1, van richtlijn 2009/24 aldus moeten worden uitgelegd dat in geval van wederverkoop van het gebruiksrecht van de kopie van een computerprogramma de tweede verkrijger dit programma niet met een beroep op de uitputting van het recht op distributie van deze kopie mag reproduceren door een nieuwe kopie te maken, ook al heeft de eerste verkrijger zijn kopie gewist of gebruikt hij deze niet meer.

V – Conclusie 101. Mitsdien geef ik het Hof in overweging de vragen van het Bundesgerichtshof te beantwoorden als volgt: „1) Artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma’s moet aldus worden uitgelegd dat het recht op distributie van de kopie van een computerprogramma is uitgeput, wanneer de rechthebbende, die toestemming heeft verleend voor het downloaden van internet van deze kopie op een digitale gegevensdrager, tevens tegen betaling en voor onbeperkte tijd een gebruiksrecht op deze kopie heeft overgedragen.

Ingevolge deze bepaling moet namelijk als verkoop worden aangemerkt, elke beschikbaarstelling in de Unie – ongeacht op welke wijze en in welke vorm – van een kopie van een computerprogramma voor het gebruik ervan voor een onbeperkte tijd en tegen betaling van een vaste prijs.

2) De artikelen 4, lid 1, en 5, lid 1, van richtlijn 2009/24 moeten aldus worden uitgelegd dat in geval van wederverkoop van het gebruiksrecht van de kopie van een computerprogramma de tweede verkrijger dit programma niet met een beroep op de uitputting van het recht op distributie van deze kopie mag reproduceren door een nieuwe kopie te maken, ook al heeft de eerste verkrijger zijn kopie gewist of gebruikt hij deze niet meer.”

1 – Oorspronkelijke taal: Frans.

2– PB L 111, blz. 16.

3– Hierna: „UsedSoft”.

4– Hierna: „Oracle”.

5– PB L 89, blz. 6.

6– PB L 122, blz. 42.

7– PB L 167, blz. 10.

8 – Richtlijn 92/100/EEG van de Raad van 19 november 1992 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom (PB L 346, blz. 61).

9– BGBl. 1965 I, blz. 1273. www.ie-portal.nl

IEPT20120703, HvJEU, UsedSoft v Oracle 10 – PB 1994, L 1, blz. 3.

11 – C‑203/02, Jurispr. blz. I‑10415, punten 58 en 59.

12 – COM(2000) 199 definitief.

13 – 19/84, Jurispr. blz. 2281.

14 – Zie bijvoorbeeld arrest van 28 april 1998, Metronome Musik (C‑200/96, Jurispr. blz. I‑1953).

15 – Zie met betrekking tot het ontstaan en de rechtvaardiging van dit beginsel Castell, B., L’„épuisement” du droit intellectuel en droits allemand, français et communautaire, PUF, Parijs, 1989.

16 – Zie Beier, F.‑K., „La territorialité du droit des marques et les échanges internationaux”, Journal du droit international, 1971, blz. 5, in het bijzonder blz.

14.

17 – 78/70, Jurispr. blz. 487.

18 – Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 299, blz. 25). Artikel 7 van richtlijn 2008/95 luidt: „1. Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming in de [Unie] in de handel zijn gebracht.

2. Lid 1 is niet van toepassing wanneer er voor de houder gegronde redenen zijn om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.”

19 – Richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken (PB L 77, blz. 20).

Artikel 5, sub c, tweede zin, van richtlijn 96/9 bepaalt dat „[d]e eerste verkoop in de [Unie] van een kopie van de databank door de rechthebbende of met diens toestemming [...] tot uitputting van het recht om controle uit te oefenen op de doorverkoop van die kopie in de [Unie] [leidt]”.

20 – Verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad van 27 juli 1994 inzake het communautaire kwekersrecht (PB L 227, blz. 1 en – rectificatie – PB 2001, L 111, blz. 31). Artikel 16 van deze verordening luidt: „Het communautaire kwekersrecht strekt zich niet uit tot handelingen met betrekking tot materiaal van het beschermde ras of van een ras dat onder de bepalingen van artikel 13, lid 5, valt, dat ergens in de [Unie] door de houder of met diens toestemming aan anderen is afgestaan, of met betrekking tot materiaal dat uit genoemd materiaal is verkregen, tenzij die handelingen: a) verdere vermeerdering van het betrokken ras meebrengen tenzij het materiaal juist met het oog op die vermeerdering is afgestaan, b) uitvoer van componenten naar een derde land dat geen bescherming kent van rassen van het plantengeslacht of -soort waartoe het ras behoort, meebrengen, tenzij het uitgevoerde materiaal bestemd is voor verbruiksdoeleinden.”

21 – Artikel 1, lid 4, van richtlijn 92/100 bepaalt dat „[d]e in lid 1 genoemde rechten worden niet uitgeput door verkoop of enige andere vorm van verspreiding Pagina 21 van 23

www.iept.nl

van originelen of kopieën van auteursrechtelijk beschermde werken of anderszins beschermde zaken als omschreven in artikel 2, lid 1.”

22 – Zie Bräutigam, P., „Second-hand software in Europe: thoughts on the three questions of the German Federal Court of Justice referred to the Court of Justice of the European Union”, Computer Law Review International, 1/2012, blz. 1, en Overdijk, T., van der Putt, P., de Vries, E., et Schafft, T., „Exhaustion and Software Resale Rights”, Computer Law Review International, 2/2011, blz. 33.

23 – Zie Frankel, S., en Harvey, L., „Will the digital era sound the death knell for the first sale doctrine in US copyright law?”, Intellectual Property Magazine, maart 2011, blz. 40.

24 – Zie onder andere Strowel, A., en Derclaye, E., Droit d’auteur et numérique: logiciels, bases de données, multimédia – Droit belge, européen et comparé, Bruylant, Brussel, 2001. Zie ook Vivant, M., „Le programma d’ordinateur au pays des muses; observations sur la directive du 14 mai 1991”, La semaine juridique – Édition entreprise, 1991, nr. 47, blz. 479. Deze auteur stelt „het begripsmatige onvermogen van de opstellers om de intellectuele schepping te onderscheiden van de drager” aan de kaak (punt 16.2, blz. 484).

25 – Zie in die zin arrest van 14 juni 2007, Häupl (C ‑246/05, Jurispr. blz. I‑4673, punt 43 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

26 – Zie in die zin arrest van 22 december 2010, Bezpečnrs.tní softwarová asociace (C‑393/09, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 30 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

27 – C‑414/99–C‑416/99, Jurispr. blz. I‑8691.

28 – Punten 41‑43.

29 – In die zin dat uitputting slechts optreedt in geval van verkoop.

30 – In die zin dat door de uitputting die het gevolg is van verkoop de latere verhuur van de kopie niet meer is toegestaan. Zie Czarnota, B., en Hart, R., Legal Protection of Computer Programs in Europe – A guide to the EC Directive, Butterworths, 1991, blz. 60: „If sale is the first means of distribution which the rightholder chooses, he can now under the Directive not prevent the resale of the copy which he has sold.

Property rights pass from the rightholder to the purchaser in the physical support of the copy of the program, and the purchaser is free to dispose of that tangible property in any way he chooses, except that he may not offer it for rental or licensing. He may, however, lend, give or otherwise dispose of the physical support.

The intellectual property rights of the author in the program contained in that physical support remain unchanged by any of the above transactions. His interests in the intellectual property are only affected when the sold copy is offered for rental, because the act of rental is a form of distribution which would be in direct competition with other forms of exploitation, such as sale of copies, and would therefore prejudice

www.ie-portal.nl

IEPT20120703, HvJEU, UsedSoft v Oracle the rightholder’s ability to control the normal exploitation of his work.”

31 – Zie arrest Metronome Musik, aangehaald in voetnoot 14.

32 – Zie arrest van 17 april 2008, Peek & Cloppenburg (C‑456/06, Jurispr. blz. I‑2731).

33 – Zie in die zin Dusollier, S., Droit d’auteur et protection des œuvres dans l’univers numérique – Droits et exceptions à la lumière des dispositifs de verrouillage des œuvres, Larcier, Brussel, 2007, nrs.

529 en 530. Deze auteur kwalificeert de handeling als een „complexe contractfiguur”, die kan worden gesplitst in een verkoopcontract met betrekking tot een drager of de levering van een dienst in geval van downloading of onlinegebruik en een licentieovereenkomst met betrekking tot het auteursrecht op het werk dat op de drager is opgeslagen of online wordt verzonden.

34 – Zie blz. 17 van dit verslag.

35 – Cursivering van mij.

36 – Punt 30 en aldaar aangehaalde rechtspraak.

37 – Punt 15 van de considerans van die richtlijn.

38 – Ik vermag niet in te zien hoe uit dit arrest, waarin grafische gebruikersinterfaces aan de orde waren, kan worden afgeleid dat het recht op beschikbaarstelling in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 van toepassing zou zijn op computerprogramma’s, terwijl het Hof erg duidelijk heeft verklaard dat grafische gebruikersinterfaces geen uitdrukkingswijze van een computerprogramma vormen.

39 – Zie punt 69 van deze conclusie.

40 – Cursivering van mij.

41 – Zie in die zin punt 18 van de considerans van richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt („richtlijn inzake elektronische handel”) (PB L 178, blz. 1).

42 – Zie arresten van 23 april 2002, Boehringer Ingelheim e.a. (C‑143/00, Jurispr. blz. I‑3759, punt 28), en 4 oktober 2011, Football Association Premier League e.a. (C‑403/08 et C‑429/08, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 106 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

43 – Arrest Football Association Premier League e.a. (aangehaald in voetnoot 42, punten 106‑109 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

44 – Ibidem, punten 115 en 116.

45 – Overigens zij opgemerkt dat in de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s van 11 januari 2012 met betrekking tot een samenhangend kader voor het versterken van het vertrouwen in de digitale eengemaakte markt van elektronisch handelsverkeer en onlinediensten [COM(2011) 952 def.], de Commissie aangeeft actie te zullen ondernemen om „toe te zien op een snelle en ambitieuze tenuitvoerlegging van de Europese strategie inzake intellectueleeigendomsrechten, in het bijzonder door [...] een Pagina 22 van 23

www.iept.nl

IEPT20120703, HvJEU, UsedSoft v Oracle

hernieuwde beoordeling van [richtlijn 2001/29]� (zie punt 2 van de belangrijkste acties, blz. 8).

www.ie-portal.nl

Pagina 23 van 23

IEPT20120216, HvJEU, SABAM v Netlog

www.iept.nl

Hof van Justitie EU, 16 februari 2012, SABAM v Netlog

V

AUTEURSRECHT - PUBLICATIE Bevel aan hostingprovider tot installeren litigieus filtersysteem niet toegestaan • dat de richtlijnen 2000/31, 2001/29 en 2004/48, samen gelezen en uitgelegd tegen de achtergrond van de vereisten die voortvloeien uit de bescherming van de toepasselijke grondrechten, aldus moeten worden uitgelegd dat zij eraan in de weg staan dat een hostingdienstverlener door de rechter wordt gelast het litigieuze filtersysteem te installeren.

De richtlijnen: – 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt („richtlijn inzake elektronische handel”); – 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij, en – 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten, samen gelezen en uitgelegd tegen de achtergrond van de vereisten die voortvloeien uit de bescherming van de toepasselijke grondrechten, moeten aldus worden uitgelegd dat zij eraan in de weg staan dat een hostingdienstverlener door een nationale rechter wordt gelast een filtersysteem te installeren: – voor de informatie die de gebruikers van zijn diensten op zijn servers opslaan; – dat zonder onderscheid op al die gebruikers wordt toegepast; – dat preventief werkt; – dat uitsluitend door hem wordt bekostigd, en – dat geen beperking in de tijd kent, waarmee elektronische bestanden die muziek-, cinematografische of audiovisuele werken bevatten waarvan de verzoekende partij stelt bepaalde intellectueleeigendomsrechten te bezitten, kunnen worden geïdentificeerd, zodat kan worden voorkomen dat die werken ter beschikking van het publiek worden gesteld en aldus het auteursrecht wordt geschonden.

Vindplaatsen: curia.europa.eu

www.ie-portal.nl

Hof van Justitie EU, 16 februari 2012 (K. Lenaerts, J. Malenovsk, R. Silva de Lapuerta, G. Arestis en D. Šváby,) ARREST VAN HET HOF (Derde kamer) 16 februari 2012 (*) „Informatiemaatschappij – Auteursrecht – Internet – Hostingdienstverlener – Verwerking van op sociaalnetwerksite opgeslagen informatie – Installatie van systeem dat deze informatie filtert ter voorkoming dat met beschikbaarstelling van bestanden inbreuk wordt gemaakt op auteursrechten – Geen algemene verplichting tot toezicht op opgeslagen informatie” In zaak C-360/10, betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (België) bij beslissing van 28 juni 2010, ingekomen bij het Hof op 19 juli 2010, in de procedure Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) tegen Netlog NV, wijst HET HOF (Derde kamer), samengesteld als volgt: K. Lenaerts, kamerpresident, J. Malenovský (rapporteur), R. Silva de Lapuerta, G. Arestis en D. Šváby, rechters, advocaat-generaal: P. Cruz Villalón, griffier: M. Ferreira, hoofdadministrateur, gezien de stukken en na de terechtzitting op 7 juli 2011, gelet op de opmerkingen van: – de Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM), vertegenwoordigd door B. Michaux, F. de Visscher en F. Brison, advocaten, – Netlog NV, vertegenwoordigd door P. Van Eecke, advocaat, – de Belgische regering, vertegenwoordigd door T. Materne en J.-C. Halleux als gemachtigden, – de Italiaanse regering, vertegenwoordigd door G. Palmieri als gemachtigde, bijgestaan door S. Fiorentino, avvocato dello Stato, – de Nederlandse regering, vertegenwoordigd door C. Wissels als gemachtigde, – de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door S. Ossowski als gemachtigde, – de Europese Commissie, vertegenwoordigd door A. Nijenhuis en J. Samnadda als gemachtigden, gelet op de beslissing, de advocaat-generaal gehoord, om de zaak zonder conclusie te berechten, het navolgende Arrest 1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van de volgende richtlijnen: – richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt („richtlijn inzake elektronische handel”) (PB L 178, blz. 1);

Pagina 1 van 7

www.iept.nl

– richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (PB L 167, blz. 10); – richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (PB L 157, blz. 45, met rectificaties in PB 2004, L 195, blz. 16, en PB 2007, L 204, blz. 27); – richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 281, blz. 31), en – richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie) (PB L 201, blz. 37).

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen de Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) (hierna: „SABAM”) en Netlog NV (hierna: „Netlog”), een exploitant van een sociaalnetwerksite, over de verplichting voor Netlog om een systeem te installeren dat in haar site opgeslagen informatie filtert om te voorkomen dat met de beschikbaarstelling van bestanden inbreuk wordt gemaakt op auteursrechten.

Toepasselijke bepalingen Unierecht Richtlijn 2000/31 3 De punten 45, 47 en 48 van de considerans van richtlijn 2000/31 luiden: „(45) De beperking van de in de richtlijn vastgestelde aansprakelijkheid van dienstverleners die als tussenpersoon optreden, doet geen afbreuk aan de mogelijkheid om verschillende soorten verbodsmaatregelen te treffen. Die maatregelen bestaan in het bijzonder in rechterlijke of administratieve uitspraken waarin de beëindiging of voorkoming van een inbreuk wordt bevolen, met inbegrip van de verwijdering of het ontoegankelijk maken van onwettige informatie. [...]

(47) De lidstaten mogen dienstverleners geen toezichtverplichtingen van algemene aard opleggen. Dit geldt niet voor toezichtverplichtingen in speciale gevallen en doet met name geen afbreuk aan maatregelen van nationale autoriteiten in overeenstemming met de nationale wetgeving.

(48) Deze richtlijn mag geen afbreuk doen aan de mogelijkheid voor de lidstaten om van dienstverleners die door afnemers van hun dienst verstrekte informatie toegankelijk maken, te verlangen dat zij zich aan zorgvuldigheidsverplichtingen houden die redelijkerwijs van hen verwacht mogen worden en die bij nationale wet zijn vastgesteld, zulks om bepaalde soorten onwettige activiteiten op te sporen en te voorkomen.”

4 Artikel 14 van richtlijn 2000/31, met het opschrift „,Hosting’ (,host’-diensten)”, luidt: www.ie-portal.nl

IEPT20120216, HvJEU, SABAM v Netlog „1. De lidstaten zorgen ervoor dat, wanneer een dienst van de informatiemaatschappij bestaat in de opslag van de door een afnemer van de dienst verstrekte informatie, de dienstverlener niet aansprakelijk is voor de op verzoek van de afnemer van de dienst opgeslagen informatie, op voorwaarde dat: a) de dienstverlener niet daadwerkelijk kennis heeft van de onwettige activiteit of informatie en, wanneer het een schadevergoedingsvordering betreft, geen kennis heeft van feiten of omstandigheden waaruit het onwettige karakter van de activiteiten of informatie duidelijk blijkt, of b) de dienstverlener, zodra hij van het bovenbedoelde daadwerkelijk kennis heeft of besef krijgt, prompt handelt om de informatie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken.

2. Lid 1 is niet van toepassing wanneer de afnemer van de dienst op gezag of onder toezicht van de dienstverlener handelt.

3. Dit artikel doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor een rechtbank of een administratieve autoriteit om in overeenstemming met het rechtsstelsel van de lidstaat te eisen dat de dienstverlener een inbreuk beëindigt of voorkomt. Het doet evenmin afbreuk aan de mogelijkheid voor lidstaten om procedures vast te stellen om informatie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken.”

5 Artikel 15 van richtlijn 2000/31 luidt als volgt: „1. Met betrekking tot de levering van de in de artikelen 12, 13 en 14 bedoelde diensten leggen de lidstaten de dienstverleners geen algemene verplichting op om toe te zien op de informatie die zij doorgeven of opslaan, noch om actief te zoeken naar feiten of omstandigheden die op onwettige activiteiten duiden.

2. De lidstaten kunnen voorschrijven dat dienstverleners de bevoegde autoriteiten onverwijld in kennis dienen te stellen van vermeende onwettige activiteiten of informatie door afnemers van hun dienst, alsook dat zij de bevoegde autoriteiten op hun verzoek informatie dienen te verstrekken waarmee de afnemers van hun dienst met wie zij opslagovereenkomsten hebben gesloten, kunnen worden geïdentificeerd.”

Richtlijn 2001/29 6 De punten 16 en 59 van de considerans van richtlijn 2001/29 bepalen: „(16) [...] Deze richtlijn moet worden uitgevoerd binnen eenzelfde tijdschema als dat voor de uitvoering van [richtlijn 2000/31], omdat die richtlijn voorziet in een geharmoniseerd kader van de beginselen en voorschriften die onder andere van belang zijn voor belangrijke delen van deze richtlijn. Deze richtlijn doet geen afbreuk aan de voorschriften inzake aansprakelijkheid in [richtlijn 2000/31]. [...]

(59) In het bijzonder in de digitale omgeving, zullen derden voor inbreukmakende handelingen wellicht in toenemende mate gebruikmaken van de diensten van tussenpersonen. Die tussenpersonen zijn in veel gevallen het meest aangewezen om een eind te maken aan zulke inbreukmakende handelingen. Onverminderd de eventuele andere beschikbare sancties en rechtsmiddePagina 2 van 7

www.iept.nl

len, moeten de rechthebbenden over de mogelijkheid beschikken om te verzoeken om een verbod ten aanzien van een tussenpersoon die een door een derde gepleegde inbreuk met betrekking tot een beschermd werk of ander materiaal [via] een netwerk [overbrengt]. Deze mogelijkheid moet ook beschikbaar zijn wanneer de door de tussenpersoon verrichte handelingen krachtens artikel 5 uitgezonderd zijn. De voorwaarden en nadere bepalingen met betrekking tot dergelijke verbodsmaatregelen moeten aan het nationaal recht van de lidstaten worden overgelaten.”

7 Artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 luidt: „De lidstaten voorzien ten behoeve van auteurs in het uitsluitende recht, de mededeling van hun werken aan het publiek, per draad of draadloos, met inbegrip van de beschikbaarstelling van hun werken voor het publiek op zodanige wijze dat deze voor leden van het publiek op een door hen individueel gekozen plaats en tijd toegankelijk zijn, toe te staan of te verbieden.”

8 Artikel 8 van richtlijn 2001/29 bepaalt: „1. De lidstaten voorzien in passende sancties en rechtsmiddelen met betrekking tot inbreuken op de in deze richtlijn omschreven rechten en verplichtingen en dragen er zorg voor, dat deze sancties en rechtsmiddelen daadwerkelijk worden toegepast. De aldus vastgestelde sancties moeten doeltreffend en evenredig zijn en bijzonder preventieve werking hebben. [...]

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de rechthebbenden kunnen verzoeken om een verbod ten aanzien van tussenpersonen wier diensten door een derde worden gebruikt om inbreuk te maken op een auteursrecht of naburige rechten.”

Richtlijn 2004/48 9 Punt 23 van de considerans van richtlijn 2004/48 luidt als volgt: „Onverminderd andere ter beschikking staande maatregelen, procedures en rechtsmiddelen moeten rechthebbenden de mogelijkheid hebben te verzoeken dat een bevel wordt uitgevaardigd tegen een tussenpersoon wiens diensten door een derde worden gebruikt om inbreuk te maken op het industriële-eigendomsrecht van de rechthebbende. De voorwaarden voor en modaliteiten van deze bevelen moeten aan het nationale recht van de lidstaten worden overgelaten. Met betrekking tot inbreuken op auteursrechten en naburige rechten is al een grote mate van harmonisatie bewerkstelligd door richtlijn [2001/29]. Aan artikel 8, lid 3, van die richtlijn dient dan ook door deze richtlijn geen afbreuk te worden gedaan.”

10 Artikel 2, lid 3, van richtlijn 2004/48 bepaalt: „Deze richtlijn doet geen afbreuk aan: a) de communautaire bepalingen betreffende het materiële recht inzake de intellectuele eigendom, richtlijn 95/46/EG [...] of richtlijn 2000/31/EG in het algemeen en de artikelen 12 tot en met 15 daarvan in het bijzonder; [...]”

11 Artikel 3 van richtlijn 2004/48 luidt: „1. De lidstaten stellen de maatregelen, procedures en rechtsmiddelen vast die nodig zijn om de handhaving www.ie-portal.nl

IEPT20120216, HvJEU, SABAM v Netlog van de in deze richtlijn bedoelde intellectueleeigendomsrechten te waarborgen. Deze maatregelen, procedures en rechtsmiddelen dienen eerlijk en billijk te zijn, mogen niet onnodig ingewikkeld of kostbaar zijn en mogen geen onredelijke termijnen inhouden of nodeloze vertragingen inhouden.

2. De maatregelen, procedures en rechtsmiddelen moeten tevens doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn; zij worden zodanig toegepast dat het scheppen van belemmeringen voor legitiem handelsverkeer wordt vermeden en dat wordt voorzien in waarborgen tegen misbruik van deze procedures.”

12 Artikel 11, derde volzin, van richtlijn 2004/48 luidt: „De lidstaten dragen er tevens zorg voor dat de rechthebbenden om een rechterlijk bevel kunnen verzoeken tegen tussenpersonen wier diensten door derden worden gebruikt om inbreuk op een intellectueleeigendomsrecht te maken, onverminderd artikel 8, lid 3, van richtlijn [2001/29].”

Nationaal recht 13 Artikel 87, § 1, eerste en tweede alinea, van de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten (Belgisch Staatsblad, 27 juli 1994, blz. 19297), waarbij artikel 8, lid 3, van richtlijn 2001/29 en artikel 11 van richtlijn 2004/48 in nationaal recht zijn omgezet, bepaalt: „[...] [D]e voorzitter van de Rechtbank van eerste aanleg [...] [stelt] het bestaan vast van elke inbreuk op het auteursrecht of op een naburig recht en [beveelt] [...] de staking ervan.

[Hij kan] eveneens een bevel tot staking uitvaardigen tegenover tussenpersonen wier diensten door derden worden gebruikt om inbreuk op het auteursrecht of op een naburig recht te plegen.”

14 De artikelen 20 en 21 van de Wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij (Belgisch Staatsblad, 17 maart 2003, blz. 12962) zetten de artikelen 14 en 15 van richtlijn 2000/31 om in nationaal recht.

Hoofdgeding en prejudiciële vraag 15 SABAM is een auteursrechtenorganisatie die auteurs, componisten en uitgevers van muziekwerken vertegenwoordigt. In dat verband is zij in het bijzonder bevoegd om toestemming te verlenen voor het gebruik van hun beschermde werken door derden.

16 Netlog exploiteert een sociaalnetwerksite waarop iedereen die lid wordt, een eigen ruimte, een „profiel”, ter beschikking krijgt die gebruikers dan zelf kunnen vullen en die wereldwijd toegankelijk is.

17 Dergelijke sites, waarvan tientallen miljoenen mensen dagelijks gebruikmaken, zijn in de eerste plaats gericht op het creëren van virtuele gemeenschappen waar personen met elkaar kunnen communiceren en zo vriendschappen kunnen aanknopen. In hun profiel kunnen gebruikers onder meer een dagboek bijhouden, hun hobby’s en voorkeuren opgeven, hun vrienden tonen, eigen foto’s plaatsen en videofragmenten uploaden.

18 Volgens SABAM biedt het sociale netwerk van Netlog alle gebruikers echter ook de mogelijkheid om via hun profiel muziek- en audiovisuele werken uit het repertoire van SABAM te gebruiken door deze werken Pagina 3 van 7

www.iept.nl

op zodanige wijze voor het publiek beschikbaar te stellen dat andere gebruikers van dit netwerk er toegang toe hebben, en dit zonder dat SABAM daartoe toestemming heeft verleend en zonder dat Netlog daarvoor een vergoeding betaalt.

19 In februari 2009 heeft SABAM zich tot Netlog gericht met het oog op het sluiten van een overeenkomst over de betaling door Netlog van een vergoeding voor het gebruik van het repertoire van SABAM. 20 Bij brief van 2 juni 2009 heeft SABAM Netlog aangemaand om zich ertoe te verbinden de nietgeautoriseerde beschikbaarstelling voor het publiek van muziek- en audiovisuele werken uit haar repertoire met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden.

21 Op 23 juni 2009 heeft SABAM, in het kader van een vordering tot staking op grond van artikel 87, § l, van de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, Netlog voor de voorzitter van de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel gedagvaard en met name gevorderd dat Netlog zou worden bevolen elke onrechtmatige beschikbaarstelling van muziek- en audiovisuele werken uit het repertoire van SABAM met onmiddellijke ingang te staken, op straffe van een dwangsom van 1 000 EUR per dag vertraging.

22 Netlog stelt dat indien de vordering van SABAM zou worden toegewezen, haar dan een algemene toezichtverplichting zou worden opgelegd, hetgeen verboden is bij artikel 21, § 1, van de Wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, dat artikel 15, lid 1, van richtlijn 2000/31 in nationaal recht omzet.

23 Voorts betoogt Netlog, zonder door SABAM te worden tegengesproken, dat toewijzing van deze vordering tot gevolg kan hebben dat zij voor al haar klanten, in abstracto en preventief, op haar kosten en zonder beperking in de tijd, een systeem moet installeren dat het grootste deel van de informatie die op haar servers wordt opgeslagen, filtert met het oog op de identificatie van elektronische bestanden die muziek-, cinematografische of audiovisuele werken bevatten waarvan Sabam stelt bepaalde rechten te bezitten, en dat zij vervolgens de uitwisseling van dergelijke bestanden moet blokkeren.

24 De installatie van een dergelijk filtersysteem zou er waarschijnlijk toe leiden dat persoonsgegevens moeten worden verwerkt, en wel op een wijze die moet voldoen aan de Unierechtelijke bepalingen betreffende de bescherming van persoonsgegevens en het communicatiegeheim.

25 Daarop heeft de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vraag gesteld: „Geven de richtlijnen 2001/29 en 2004/48, gelezen in samenhang met de richtlijnen 95/46, 2000/31 en 2002/58 en geïnterpreteerd in het licht van de artikelen 8 en 10 van het [op 4 november 1950 te Rome ondertekende] Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, de mogelijkheid aan de lidstaten om een nationale rechter toe te laten om, in het kader van een bodemprocedure en op basis van één enkele juridische bepaling die stelt dat www.ie-portal.nl

IEPT20120216, HvJEU, SABAM v Netlog ,Ze [de nationale rechters] [...] eveneens een bevel tot staking [kunnen] uitvaardigen tegenover tussenpersonen wier diensten door derden worden gebruikt om een inbreuk op het auteursrecht of op een naburig recht te plegen’, een hostingdienstverlener te bevelen om voor zijn gehele cliënteel, in abstracto en bij wijze van preventieve titel, op zijn kosten en zonder beperking in de tijd, een systeem te installeren dat het grootste deel van de informatie die op zijn servers wordt opgeslagen, filtert met het oog op de identificatie van elektronische bestanden op zijn servers, die muzikale, cinematografische of audiovisuele werken bevatten waarvan SABAM beweert bepaalde rechten te bezitten, en vervolgens de uitwisseling van deze bestanden te blokkeren?”

Beantwoording van de prejudiciële vraag 26 Met zijn vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of de richtlijnen 2000/31, 2001/29, 2004/48, 95/46 en 2002/58, samen gelezen en uitgelegd tegen de achtergrond van de vereisten die voortvloeien uit de bescherming van de toepasselijke grondrechten, aldus moeten worden uitgelegd dat zij eraan in de weg staan dat een hostingdienstverlener door een nationale rechter wordt gelast een filtersysteem te installeren – voor de informatie die de gebruikers van zijn diensten op zijn servers opslaan; – dat zonder onderscheid op al die gebruikers wordt toegepast; – dat preventief werkt; – dat uitsluitend door hem wordt bekostigd, en – dat geen beperking in de tijd kent, waarmee elektronische bestanden die muziek-, cinematografische of audiovisuele werken bevatten waarvan de verzoekende partij stelt bepaalde intellectueleeigendomsrechten te bezitten, kunnen worden geïdentificeerd, zodat kan worden voorkomen dat die werken ter beschikking van het publiek worden gesteld en aldus het auteursrecht wordt geschonden (hierna: „litigieuze filtersysteem”).

27 Om te beginnen staat vast dat een exploitant van een sociaalnetwerksite, zoals Netlog, de door de gebruikers van die site verstrekte profielinformatie op zijn servers opslaat, en dat hij dus een hostingdienstverlener in de zin van artikel 14 van richtlijn 2000/31 is.

28 Voorts moet in herinnering worden gebracht dat houders van intellectueleeigendomsrechten volgens artikel 8, lid 3, van richtlijn 2001/29 en artikel 11, derde volzin, van richtlijn 2004/48 om een rechterlijk bevel kunnen verzoeken tegen exploitanten van sociaalnetwerksites, zoals Netlog, die tussenpersoon zijn in de zin van deze bepalingen, aangezien hun diensten door gebruikers van dergelijke sites kunnen worden gebruikt om inbreuk te maken op intellectueleeigendomsrechten.

29 Bovendien volgt uit de rechtspraak van het Hof dat de nationale rechter, met gebruikmaking van zijn bevoegdheid krachtens die bepalingen, tussenpersonen moet kunnen gelasten niet alleen maatregelen te nemen om de reeds, via hun diensten van de informatiemaatschappij, gepleegde inbreuken op intellectueleeigendomsrechten te beëindigen, maar ook om nieuwe inbreuken te voorkomen (zie arrest van 24 november Pagina 4 van 7

www.iept.nl

2011, Scarlet Extended, C-70/10, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 31).

30 Ten slotte blijkt uit die rechtspraak ook dat de nadere bepalingen met betrekking tot de rechterlijke bevelen waarin de lidstaten krachtens artikel 8, lid 3, en artikel 11, derde volzin, moeten voorzien, zoals de te vervullen voorwaarden en de te volgen procedure, aan het nationale recht worden overgelaten (zie arrest Scarlet Extended, reeds aangehaald, punt 32).

31 Bij de invoering van regels door de lidstaten en de toepassing ervan door de nationale rechter moeten echter de beperkingen in acht worden genomen die voortvloeien uit de richtlijnen 2001/29 en 2004/48 en uit de rechtsbronnen waarnaar in deze richtlijnen wordt verwezen (zie arrest Scarlet Extended, reeds aangehaald, punt 33).

32 De ingevoerde regels mogen overeenkomstig punt 16 van de considerans van richtlijn 2001/29 en artikel 2, lid 3, sub a, van richtlijn 2004/48 dus geen afbreuk doen aan richtlijn 2000/31, en meer in het bijzonder aan de artikelen 12 tot en met 15 daarvan (zie arrest Scarlet Extended, reeds aangehaald, punt 34).

33 Bijgevolg moeten die regels met name voldoen aan artikel 15, lid 1, van richtlijn 2000/31, op grond waarvan de nationale autoriteiten geen maatregelen mogen treffen krachtens welke een hostingdienstverlener algemeen toezicht moet houden op de informatie die hij opslaat (zie naar analogie arrest Scarlet Extended, reeds aangehaald, punt 35).

34 Het Hof heeft reeds geoordeeld dat een dergelijk verbod zich met name uitstrekt tot nationale maatregelen die een als tussenpersoon optredende dienstverlener, zoals een hostingdienstverlener, zouden verplichten tot het actief toezicht houden op alle gegevens van al zijn klanten om toekomstige inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten te voorkomen. Een dergelijke algemene toezichtverplichting zou bovendien onverenigbaar zijn met artikel 3 van richtlijn 2004/48, dat bepaalt dat de in die richtlijn bedoelde maatregelen billijk en evenredig moeten zijn en niet overdreven kostbaar mogen zijn (zie arrest Scarlet Extended, reeds aangehaald, punt 36).

35 Derhalve moet worden onderzocht of de hostingdienstverlener door het in het hoofdgeding aan de orde zijnde rechterlijk bevel om het litigieuze filtersysteem te installeren, actief toezicht zou moeten houden op alle gegevens van alle gebruikers van zijn diensten teneinde toekomstige inbreuken op intellectueleeigendomsrechten te voorkomen.

36 Vaststaat dat de toepassing van dat filtersysteem inhoudt dat: – de hostingdienstverlener om te beginnen uit al de bestanden die alle gebruikers van zijn diensten op zijn servers opslaan, de bestanden selecteert die werken kunnen bevatten waarvan houders van intellectueleeigendomsrechten stellen bepaalde rechten te bezitten; – hij vervolgens bepaalt welke van deze bestanden op illegale wijze worden opgeslagen en voor het publiek beschikbaar worden gesteld, en – hij ten slotte de beschikbaarstelling van de door hem illegaal geachte bestanden blokkeert. www.ie-portal.nl

IEPT20120216, HvJEU, SABAM v Netlog 37 Een dergelijke preventieve surveillance vereist dus dat actief toezicht wordt gehouden op de bestanden die de gebruikers bij de hostingdienstverlener opslaan, en heeft zowel betrekking op nagenoeg alle aldus opgeslagen informatie als op alle gebruikers van de diensten van de hostingdienstverlener (zie naar analogie arrest Scarlet Extended, reeds aangehaald, punt 39).

38 Door het rechterlijk bevel om het litigieuze filtersysteem te installeren, zou de hostingdienstverlener dan ook verplicht zijn actief toezicht te houden op nagenoeg alle gegevens van alle gebruikers van zijn diensten om toekomstige inbreuken op intellectueleeigendomsrechten te voorkomen, zodat hem een door artikel 15, lid 1, van richtlijn 2000/31 verboden algemene toezichtverplichting zou worden opgelegd (zie naar analogie arrest Scarlet Extended, reeds aangehaald, punt 40).

39 Om te beoordelen of dat rechterlijk bevel in overeenstemming is met het Unierecht, moet bovendien rekening worden gehouden met de vereisten die voortvloeien uit de bescherming van de toepasselijke grondrechten, zoals die welke de verwijzende rechter heeft genoemd.

40 Het in het hoofdgeding aan de orde zijnde rechterlijk bevel strekt ertoe de auteursrechten, die een onderdeel van het intellectuele-eigendomsrecht zijn, te beschermen. Op die rechten kan inbreuk worden gemaakt door de aard en de inhoud van bepaalde informatie die via de diensten van de hostingdienstverlener wordt opgeslagen en voor het publiek beschikbaar wordt gesteld.

41 Het intellectuele-eigendomsrecht wordt weliswaar door artikel 17, lid 2, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (hierna: „Handvest”) beschermd, maar noch uit deze bepaling, noch uit de rechtspraak van het Hof vloeit voort dat dit recht onaantastbaar is en daarom absolute bescherming moet genieten (arrest Scarlet Extended, reeds aangehaald, punt 43).

42 Zoals blijkt uit de punten 62 tot en met 68 van het arrest van 29 januari 2008, Promusicae (C-275/06, Jurispr. blz. I-271), moet de bescherming van het fundamentele eigendomsrecht, waarvan de intellectueleeigendomsrechten deel uitmaken, immers worden afgewogen tegen de bescherming van andere grondrechten.

43 Meer in het bijzonder volgt uit punt 68 van dat arrest dat de nationale autoriteiten en rechterlijke instanties, in het kader van de ter bescherming van auteursrechthebbenden vastgestelde maatregelen, een juist evenwicht moeten verzekeren tussen de bescherming van het auteursrecht en de bescherming van de grondrechten van personen die door dergelijke maatregelen worden geraakt.

44 In omstandigheden zoals die van het hoofdgeding moeten de nationale autoriteiten en rechterlijke instanties dus met name een juist evenwicht verzekeren tussen de bescherming van het intellectueleeigendomsrecht voor auteursrechthebbenden en de bescherming van de vrijheid van ondernemerschap die exploitanten, zoals hostingdienstverleners, krachtens Pagina 5 van 7

www.iept.nl

artikel 16 van het Handvest genieten (zie arrest Scarlet Extended, reeds aangehaald, punt 46).

45 In het hoofdgeding heeft het rechterlijk bevel om het litigieuze filtersysteem te installeren tot gevolg dat in het belang van auteursrechthebbenden toezicht zou worden gehouden op alle of het grootste deel van de informatie die bij de betrokken hostingdienstverlener wordt opgeslagen. Daarnaast is dit toezicht onbeperkt in de tijd, is het op toekomstige inbreuken gericht en houdt het in dat niet alleen bestaande werken worden beschermd, maar ook werken die nog niet zijn gecreeerd op het moment waarop dit systeem wordt geïnstalleerd.

46 Een dergelijk rechterlijk bevel zou dus leiden tot een ernstige aantasting van de vrijheid van ondernemerschap van de hostingdienstverlener, aangezien hij een ingewikkeld, kostbaar en permanent computersysteem zou moeten installeren dat alleen door hem zou worden bekostigd, hetgeen overigens in strijd zou zijn met de in artikel 3, lid 1, van richtlijn 2004/48 gestelde eisen dat maatregelen ter bescherming van de intellectueleeigendomsrechten niet onnodig ingewikkeld of kostbaar mogen zijn (zie naar analogie arrest Scarlet Extended, reeds aangehaald, punt 48).

47 Het rechterlijk bevel om het litigieuze filtersysteem te installeren voldoet dan ook niet aan het vereiste dat, wat de respectieve bescherming betreft, een juist evenwicht wordt verzekerd tussen het intellectueleeigendomsrecht van auteursrechthebbenden en de vrijheid van ondernemerschap van exploitanten, zoals hostingdienstverleners (zie naar analogie arrest Scarlet Extended, reeds aangehaald, punt 49).

48 Bovendien beperken de gevolgen van dat rechterlijk bevel zich niet tot de hostingdienstverlener, aangezien het litigieuze filtersysteem ook grondrechten van de gebruikers van de diensten van de hostingdienstverlener kan aantasten, namelijk hun recht op bescherming van persoonsgegevens en hun vrijheid kennis te nemen en te geven van informatie, welke rechten door de artikelen 8 en 11 van het Handvest worden beschermd.

49 Het rechterlijk bevel om het litigieuze filtersysteem te installeren houdt immers in dat de informatie van de profielen die door de gebruikers van het sociale netwerk zijn aangemaakt, wordt geïdentificeerd, systematisch geanalyseerd en verwerkt. Aangezien deze profielinformatie het in beginsel mogelijk maakt die gebruikers te identificeren, gaat het om beschermde persoonsgegevens (zie naar analogie arrest Scarlet Extended, reeds aangehaald, punt 51).

50 Daarnaast zou dat rechterlijk bevel afbreuk kunnen doen aan de vrijheid van informatie, aangezien het filtersysteem mogelijkerwijs onvoldoende onderscheid maakt tussen legale en illegale inhoud, zodat de toepassing ervan zou kunnen leiden tot blokkering van legale communicatie. Er wordt immers niet betwist dat de beantwoording van de vraag of een datatransmissie legaal is, ook afhangt van de toepassing van wettelijke uitzonderingen op het auteursrecht, die van lidstaat tot lidstaat verschillen. Bovendien kunnen sommige werken in bepaalde lidstaten tot het publieke domein behoren of kunnen zij door de betrokken auteurs gratis op www.ie-portal.nl

IEPT20120216, HvJEU, SABAM v Netlog het internet zijn geplaatst (zie naar analogie arrest Scarlet Extended, reeds aangehaald, punt 52).

51 Derhalve zou de betrokken nationale rechter, indien hij een rechterlijk bevel uitvaardigt waarbij de hostingdienstverlener wordt verplicht het litigieuze filtersysteem te installeren, niet voldoen aan het vereiste dat een juist evenwicht wordt verzekerd tussen enerzijds het intellectuele-eigendomsrecht en anderzijds de vrijheid van ondernemerschap, het recht op bescherming van persoonsgegevens en de vrijheid kennis te nemen en te geven van informatie (zie naar analogie arrest Scarlet Extended, reeds aangehaald, punt 53).

52 Op de gestelde vraag moet dan ook worden geantwoord dat de richtlijnen 2000/31, 2001/29 en 2004/48, samen gelezen en uitgelegd tegen de achtergrond van de vereisten die voortvloeien uit de bescherming van de toepasselijke grondrechten, aldus moeten worden uitgelegd dat zij eraan in de weg staan dat een hostingdienstverlener door de rechter wordt gelast het litigieuze filtersysteem te installeren.

Kosten 53 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de verwijzende rechter over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Derde kamer) verklaart voor recht: De richtlijnen: – 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt („richtlijn inzake elektronische handel”); – 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij, en – 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten, samen gelezen en uitgelegd tegen de achtergrond van de vereisten die voortvloeien uit de bescherming van de toepasselijke grondrechten, moeten aldus worden uitgelegd dat zij eraan in de weg staan dat een hostingdienstverlener door een nationale rechter wordt gelast een filtersysteem te installeren: – voor de informatie die de gebruikers van zijn diensten op zijn servers opslaan; – dat zonder onderscheid op al die gebruikers wordt toegepast; – dat preventief werkt; – dat uitsluitend door hem wordt bekostigd, en – dat geen beperking in de tijd kent, waarmee elektronische bestanden die muziek-, cinematografische of audiovisuele werken bevatten waarvan de verzoekende partij stelt bepaalde intellectueleeigendomsrechten te bezitten, kunnen worden geïdentificeerd, zodat kan worden voorkomen dat die werken ter beschikking van het publiek worden gesteld en aldus het auteursrecht wordt geschonden.

Ondertekeningen Pagina 6 van 7

www.iept.nl

IEPT20120216, HvJEU, SABAM v Netlog

* Procestaal: Nederlands.

www.ie-portal.nl

Pagina 7 van 7

www.boek9.nl

Rb Den Haag, 20 februari 2013, Thuiskopie v Imation

AUTEURSRECHT Thuiskopieheffing alleen toegestaan voor aan particulieren te leveren dragers; ongedifferentieerd heffen niet toegestaan • Het HvJEU heeft hiermee bevestigd dat op grond van artikel 5 lid 2 sub b van de Auteursrechtrichtlijn een thuiskopieregeling is toegestaan waarbij de billijke vergoeding wordt geheven bij fabrikanten en importeurs, die dragers leveren aan particulieren, omdat zij de heffing kunnen doorberekenen aan deze particulieren, die de daadwerkelijke schuldenaren van de billijke vergoeding zijn en omdat op grond van een bewijsvermoeden dient te worden aangenomen dat zij die voorwerpen gebruiken om thuiskopieën te maken. De Nederlandse thuiskopieregeling als opgenomen in artikel 16c e.v. Aw voldoet hieraan.

4.9. Uit het Padawan-arrest volgt ook - en daar gaat het in deze zaak om - dat heffen op alle dragers, ongeacht of die dragers juridisch of feitelijk ter beschikking worden gesteld aan privégebruikers dan wel aan professionele gebruikers, niet is toegestaan (hierna: ongedifferentieerd heffen).

Mutualisation geen onderdeel van SONT-besluit en is ongeoorloofd ongedifferentieerd heffen • Nu mutualisation niet door SONT is vastgesteld, kan in het midden blijven of Stichting de Thuiskopie terecht stelt dat de rechtbank niet kan oordelen over de rechtmatigheid van de SONT-besluiten omdat deze formele rechtskracht zouden hebben. Ook hoeft de rechtbank niet te oordelen over de verhouding van deze SONT-besluiten tot de AMVB’s waarop de leer van de formele rechtskracht volgens Stichting de Thuiskopie niet van toepassing is.

Mutualisation is, zoals overwogen, in strijd met artikel 16c Aw en in strijd met het Padawan-arrest omdat daarbij ongedifferentieerd wordt geheven en dus ook over dragers die bestemd zijn voor professioneel gebruik. Dat de mate van professioneel gebruik ten opzichte van privégebruik is verdisconteerd in een lagere thuiskopievergoeding voor alle data-cd’s en dvd’s maakt dit niet anders Opgaveverplichting Imation aan Stichting De Thuiskopie • De gevorderde veroordeling tot het doen van gespecificeerde opgave aan Stichting de Thuiskopie

IEPT20130220, Rb Den Haag, Thuiskopie v Imation van alle door Imation uitgeleverde blanco informatiedragers en om zulke opgave te blijven doen, is derhalve toewijsbaar. Daarbij dient een beperking in tijd te worden toegevoegd, te weten dat die opgaveverplichting geldt voor zolang de voorwaarden contractanten A waarin zulks is overeengekomen, ongewijzigd tussen partijen gelden.

Naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid kan Thuiskopie geen beroep doen op vervalbeding; verjaring vorderingen Imation voor teruggave van voor 1 juli 2006 • Stichting de Thuiskopie heeft niet betwist dat zij, zoals Imation heeft gesteld, sinds 1999 aan de markt heeft gecommuniceerd dat voor data-cd’s en dvd’s (anders dan de uitzondering voor productiebedrijven) geen vrijstelling bestond voor professioneel gebruik zodat Imation en anderen geen beroep toekwam op artikel 7 van de voorwaarden contractanten A voor restitutie van thuiskopievergoeding. Onder die omstandigheden is het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar dat Stichting de Thuiskopie thans een geslaagd beroep zou kunnen doen op het vervalbeding om te betogen dat Imation geen recht (meer) heeft op restitutie omdat zij niet binnen de in artikel 7 onder b gestelde termijn (te weten in het kwartaal na het kwartaal waarin de dragers aan professionele gebruikers zijn geleverd) de benodigde gegevens zou hebben verstrekt aan Stichting de Thuiskopie.

• Het beroep op verjaring is door Imation niet bestreden, zodat er van moet worden uitgegaan dat Imation in ieder geval geen recht heeft op teruggave van afgedragen bedragen vóór 1 juli 2006.

Overleg met partijen over hoogte verschuldigde vorderingen • De rechtbank kan op basis van de thans voorliggende stukken niet vaststellen wat de hoogte is van het door Imation, met inachtneming van wat hiervoor is beslist, sinds juni 2010 aan Stichting de Thuiskopie mogelijk nog verschuldigde bedrag aan thuiskopievergoedingen en van een mogelijk door Imation te verrekenen bedrag voor betalingen die zij na 1 juli 2006 onverschuldigd aan Stichting de Thuiskopie zou hebben afgedragen. Zij acht het wenselijk met partijen te overleggen over de wijze van vaststelling van deze bedragen en te onderzoeken of partijen hierover overeenstemming kunnen bereiken Vindplaatsen: LJN: BZ1542 Rb Den Haag, 20 februari 2013 (P.G.J. de Heij, Chr.A.J.F.M. Hensen en M.P.M. Loos vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag Pagina 1 van 12

www.boek9.nl

zaaknummer / rolnummer: C09/397020 / HA ZA 111877 Vonnis van 20 februari 2013 in de zaak van de stichting STICHTING DE THUISKOPIE, gevestigd te Amsterdam, eiseres, advocaat mr. J.D. Holthuis te Amsterdam, tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IMATION EUROPE B.V., gevestigd te Amsterdam, gedaagde, advocaat mr. D. Knottenbelt te Rotterdam.

Partijen zullen hierna Stichting de Thuiskopie en Imation genoemd worden. De zaak is voor Stichting de Thuiskopie behandeld door de advocaat voornoemd en mr. D. Griffiths, advocaat te Amsterdam, en voor Imation door mr. A.P. Groen en mr. D.J.G. Visser, beiden advocaat te Amsterdam.

1. De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: - de dagvaarding van 17 juni 2011 met producties 1 t/m 10; - de conclusie van antwoord van 21 september 2011 met producties 1 t/m 13; - de conclusie van repliek tevens akte vermeerdering van eis van 18 januari 2012 met producties 11 t/m 20; - de conclusie van dupliek van 18 april 2012 met producties 14 t/m 17; - de op 30 november 2012 gehouden pleidooizitting en de ter gelegenheid daarvan overgelegde pleitnotities van de advocaten aan beide zijden; - de door Imation bij pleidooi in het geding gebrachte producties 18 t/m 20.

1.2 Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten 2.1. In het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw heeft Nederland in zijn wetgeving de thuiskopieexceptie opgenomen. Artikel 16c lid 1 Auteurswet (verder: Aw) behelst een beperking op het reproductierecht die inhoudt, dat niet als inbreuk op het auteursrecht van de maker van het desbetreffende werk wordt beschouwd: (...) het reproduceren van het werk of een gedeelte ervan op een voorwerp dat bestemd is om een werk ten gehore te brengen, te vertonen of weer te geven, mits het reproduceren geschiedt zonder direct of indirect commercieel oogmerk en uitsluitend dient tot eigen oefening, studie of gebruik van de natuurlijke persoon die de reproductie vervaardigt.

2.2. Lid 2 van artikel 16c Aw bepaalt: Voor het reproduceren, bedoeld in het eerste lid, is ten behoeve van de maker of diens rechtverkrijgenden een billijke vergoeding verschuldigd. De verplichting tot betaling van de vergoeding rust op de fabrikant of de importeur van de voorwerpen, bedoeld in het eerste lid.

2.3. De in artikel 16c lid 1 Aw neergelegde beperking wordt hierna aangeduid als de thuiskopieregeling, de in lid 2 genoemde billijke vergoeding ook wel als de thuiskopievergoeding.

IEPT20130220, Rb Den Haag, Thuiskopie v Imation 2.4.

De thuiskopievergoeding moet door de fabrikanten of importeurs worden betaald aan Stichting de Thuiskopie, die de ingevolge artikel 16d Aw aangewezen rechtspersoon is die met de inning en verdeling van de vergoedingen is belast.

2.5.

De Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding (hierna: SONT) is de op de voet van artikel 16e Aw door de minister aangewezen stichting die de hoogte van de thuiskopievergoeding vaststelt. In SONT worden enerzijds de belangen van de rechthebbenden behartigd door Stichting de Thuiskopie en anderzijds die van de betalingsplichtigen eerst door vertegenwoordigers van FIAR Overlegorgaan Informatiedragers (hierna: FIAR) en vanaf medio 1999 ook door Stichting Overlegorgaan Blanco Informatiedragers (hierna: Stobi). Het bestuur van SONT wordt voorgezeten door een onafhankelijke, door de minister benoemde, voorzitter. Indien de in SONT vertegenwoordigde partijen niet tot overeenstemming komen, bepaalt de voorzitter van SONT de hoogte van de thuiskopievergoeding.

2.6. In 1999 is binnen Sont discussie ontstaan over een vast te stellen vergoeding voor digitale gegevensdragers. Door Stichting de Thuiskopie werd bepleit om voor deze dragers evenals voor andere typen dragers een vrijstellingsregeling te hanteren, inhoudende dat geen vergoeding verschuldigd is in geval van professioneel gebruik van de drager. Fiar bepleitte (nadat zij zich aanvankelijk op het standpunt had gesteld dat voor digitale gegevensdragers in het geheel geen vergoeding verschuldigd zou zijn) een systeem van ‘mutualisation’, waarin geen vrijstelling mogelijk is en de mate van professioneel gebruik van de drager wordt verdisconteerd in de hoogte van de thuiskopievergoeding.

2.7. In het verslag van de vergadering van SONT gehouden op 2 juni 1999 staat voor zover relevant het volgende: “VERSLAG van de vergadering van de Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding gehouden op 2 juni 1999 om 15.00 uur in Hotel Golden Tulip Jan Tabak te Bussum (…)

Vervolgens geeft de heer Vervoord aan welke volgorde Thuiskopie hanteert. a. het oorspronkelijk voorstel van Thuiskopie b. het voorstel van de voorzitter in het concept-besluit c. één tarief voor professioneel en consumentengebruik onder de volgende voorwaarden: 1) het hanteren van één tarief moet juridisch uitvoerbaar zijn. Dat is een hindernis. Een en ander zou moeten worden uitgezocht; 2) de leverancier van de data dragers betaalt die heffing; Thuiskopie dient te worden gevrijwaard van aanspraken; 3) een heffing van 20 cent 4) een verlaging van de korting voor FIAR-leden van 20 % naar 10 %, omdat de administratieve werkzaamheden door dit voorstel aanzienlijk verminderen. (…).

Pagina 2 van 12

www.boek9.nl

FIAR, aldus de heer van Splunteren, zet vraagtekens bij de door Thuiskopie bedoelde juridische toetsing en meent dat alle zeilen bij gezet moeten worden om te zorgen dat professioneel en huishoudelijk gebruik over één kam kan worden gescheerd [lees: geschoren rechtbank].

Immers bij analoog gaat het maar om enkele gevallen, maar bij digitaal gaat het om 50:50.

De voorzitter geeft aan dat men nu 2 kanten uit kan. De voorzitter geeft aan dat de SONT zich met de hoogte van de vergoeding bezig houdt Op het bepalen van de grenzen van professioneel/consumenten kan de SONT geen invloed uitoefenen. (…)

De voorzitter deelt mede dat hij, gehoord partijen, het volgende besluit heeft genomen. Het gaat om geluid en beeld, en de data dragers als bedoeld in het conceptbesluit. Een heffing per drager van 20 cent, uitgaande van de verhouding professioneel: consumenten is 50:50, zonder onderscheid tussen professioneel en consumenten, en een ingangsdatum van 1 september 1999. Wel zal FIAR zijn achterban van het niet hanteren van een onderscheid moeten overtuigen, want men zal zich tot FIAR wenden. Dan is het ook redelijk een korting van 20 % te hanteren. (…)

Op papier wordt nog het formele besluit nader geformuleerd.”

2.8. In het SONT besluit van 2 juni 1999 staat voor zover relevant het volgende: Besluit van de voorzitter Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding d.d. 2 juni 1999 (…)

Overwegende: (…)

FIAR en Thuiskopie hebben binnen de SONT onderhandeld over het vaststellen van de vergoeding op blanco digitale dragers van het type CD-R-data en CD-RW-data; Zoals door FIAR en Thuiskopie is aangevoerd, behoeft de SONT, op basis van praktische gronden, daarbij geen onderscheid te maken tussen huishoudelijk en professioneel gebruik; (…)

FIAR zal haar leden, de importeurs en fabrikanten van het belang van deze regeling overtuigen en de uitvoering van deze regeling bij hen implementeren, gelijk zij zich daartoe tot FIAR zullen wenden; In de hoogte van de vergoeding en de korting is daarmee rekening gehouden; (…)

Ben ik, voorzitter, tot het volgende besluit gekomen: a. Het Besluit van 13 november 1998 heeft qua hoogte en looptijd van de heffing geen betrekking op blanco digitale dragers van het type CD-R-data en CD-RWdata; dit Besluit van 2 juni 1999 wel; b. De heffing inzake beeld en geluid op blanco digitale data dragers genoemd in punt a wordt vastgesteld op

IEPT20130220, Rb Den Haag, Thuiskopie v Imation 20 cent per drager waarbij voor FIAR-leden een korting zal gelden van 20 %. c. De heffing geldt met ingang van 1 september 1999 tot en met 31 december 2000. d. Vanaf september 1999 wordt onderhandeld over het hele scala van blanco dragers.

2.9. Het systeem van mutualisation is vanaf 2003 eveneens toegepast op blanco dvd’s.

2.10. Bij Algemene Maatregelen van Bestuur van 17 februari 2007 (Stb. 2007, 75) en 5 november 2007 (Stb. 2007, 435) heeft de Kroon de voorwerpen aangewezen waarop de thuiskopievergoeding van toepassing is, waarbij mp3-spelers en harddisk-recorders daarin niet zijn aangewezen als voorwerpen ten aanzien waarvan een thuiskopievergoeding verschuldigd is. Deze maatregelen hadden gelding tot 1 januari 2008. De situatie is vervolgens gehandhaafd door opvolgende Algemene Maatregelen van Bestuur van 7 november 2008 (Stb. 2008, 468), 4 mei 2009 (Stb. 2009, 206) en 16 november 2009 (Stb. 2009, 480) tot 1 januari 2013.

Deze Algemene Maatregelen van Bestuur worden hierna verder de AMvB’s genoemd. Ook de door Sont vastgestelde tarieven zijn gedurende deze periode niet gewijzigd.

2.11.

Op 23 oktober 2012 zijn per Algemene Maatregel van Bestuur (Stb. 2012, 505) de voorwerpen waarvoor de thuiskopievergoeding geldt opnieuw aangewezen, zijn nadere regels gesteld over de hoogte en de verschuldigdheid van de thuiskopievergoeding en zijn tevens nieuwe tarieven vastgesteld die gelden vanaf 1 januari 2013.

2.12. Imation houdt zich bezig met het importeren en verkopen in Nederland van optische dragers als datacd’s en dvd’s.

2.13. Imation is sinds 1999 actief op de Nederlandse markt. In oktober 1999 hebben Stichting de Thuiskopie en Imation een zogeheten A-contract gesloten. Dit is een standaard contract met bijbehorende “voorwaarden contractanten A” dat door Stichting de Thuiskopie in 1991 met FIAR is opgesteld en sindsdien nauwelijks meer is gewijzigd. In het A-contract en de voorwaarden contractanten A staan bepalingen over de incasso van de thuiskopievergoeding en de opgaveverplichting door de fabrikant of importeur. In het A-contract staat voor zover relevant onder meer: NEMEN IN AANMERKING (…) dat de stichting op 10 december 1991 met het FIAR Overlegorgaan Informatiedragers tot overeenstemming is gekomen inzake de regels die terzake van de incasso van de thuiskopie-vergoeding door contractanten en de stichting in acht genomen dienen te worden, genaamd VOORWAARDEN CONTRACTANTEN “A”; dat door de stichting en het FIAR Overlegorgaan Informatiedragers een commissie in het leven is geroepen die tot taak heeft de praktische toepassing van deze voorwaarden te evalueren en zo nodig daaromtrent wijzigingen aan te bevelen; dat partijen, ter uitvoering van de wettelijke regeling van de thuiskopie-vergoeding een overeenkomst wensen te sluiten over het incasso-verkeer dat als Pagina 3 van 12

www.boek9.nl

gevolg van de thuiskopieregeling tussen hen is ontstaan, waarbij de stichting bereid is aan de uitvoeringsvoorschriften van de wet ten behoeve van een behoorlijk verloop van dat incasso-verkeer nadere inhoud te geven; VERKLAREN OVEREENGEKOMEN TE ZIJN ALS VOLGT artikel 1 De contractant verbindt zich terzake van de incasso van de thuiskopie-vergoeding overeenkomstig de “VOORWAARDEN CONTRACTANT “A”: a) volledig opgave te doen van alle uitleveringen b) de betaling van de vergoedingen en voorschotten te voldoen (…) artikel 3 1. Omtrent aangelegenheden, die niet in de genoemde voorwaarden zijn voorzien, zal de stichting met inachtneming van de wettelijke voorschriften een nadere voorziening treffen, niet echter dan nadat de in de overwegingen genoemde evaluatie-commissie zich hierover heeft uitgesproken. In spoedeisende aangelegenheden zal de stichting een voorlopige voorziening treffen.

2. Binnen een termijn van vier weken, nadat de stichting hem schriftelijk heeft medegedeeld welke voorziening, als bedoeld in het eerste lid, is getroffen, heeft de contractant de bevoegdheid de overeenkomst tussentijds met onmiddellijke ingang te ontbinden door schriftelijke opzegging, bij gebreke waarvan de voorziening na verloop van die termijn geacht wordt deel uit te maken van de Voorwaarden. Artikel 13, c van de Voorwaarden is van overeenkomstige toepassing.

2.14. In de voorwaarden contractanten A staat voor zover relevant het volgende: professioneel gebruiker - natuurlijk persoon of rechtspersoon, die blanko dragers voor andere doeleinden gebruikt dan voor eigen oefening, studie of gebruik. artikel 1: opgaveplicht a. De contractant doet opgave in overeenstemming met deze Voorwaarden. De opgave vindt ieder kwartaal plaats en dient uiterlijk op de 10e dag na afloop van het kwartaal in het bezit van de stichting te zijn. b. In de opgave vermeldt de contractant alle uitleveringen die in het desbetreffende kwartaal hebben plaatsgevonden; ook indien geen uitleveringen plaatsvonden doet de contractant opgave. c. Onder uitlevering wordt verstaan: -1. het verzenden aan een in Nederland gevestigde of werkzame afnemer of her-export naar een buiten Nederland gevestigde of werkzame afnemer vanuit de aan de contractant ter beschikking staande voorraadruimte waarheen de blanko dragers na import of fabricage rechtstreeks voor opslag zijn vervoerd; -2. indien blanco dragers vanuit het buitenland rechtstreeks aan afnemers worden geleverd, het moment van invoer. (...)

Artikel 7 uitlevering aan professionele gebruiker

IEPT20130220, Rb Den Haag, Thuiskopie v Imation a. Indien blanko dragers aan professionele gebruikers zijn uitgeleverd voorziet de contractant de stichting van bescheiden waarmee ten genoegen van de stichting wordt aangetoond dat deze blanko dragers ook inderdaad professioneel worden gebruikt. Op grond hiervan beslist de stichting voor welke blanko dragers de contractant geen thuiskopie-vergoeding verschuldigd is. De stichting zal de thuiskopievergoeding alsdan niet in rekening brengen of, indien de gevraagde gegevens hiertoe te laat beschikbaar zijn gesteld, de voor deze dragers reeds betaalde vergoeding verrekenen of restitueren bij de eerstvolgende afrekening van een kalenderkwartaal. b. Het recht op verrekening of restitutie vervalt indien de gevraagde gegevens ten tijde van de opgave over het kwartaal, dat volgt op het kwartaal waarin de blanko dragers aan de professionele gebruiker(s) zijn uitgeleverd, nog niet in het bezit zijn gesteld van de stichting. c. In verband met a. verstrekt de contractant aan de stichting in ieder geval: - 1. opgave van de uitlevering van deze blanko dragers aan de professionele gebruiker, of aan diens leverancier, op de wijze als voorzien in artikel 3; - 2. kopie van de factuur of facturen, die zodanig zijn gespecificeerd dat de stichting zich in combinatie met 1. ervan kan overtuigen dat de in 1. bedoelde blanko dragers aan de desbetreffende professionele gebruiker zijn uitgeleverd; - 3. opgave van het gedeelte bestemd voor professioneel gebruik, en het gedeelte bestemd voor het privé-kopiëren; - 4. informatie waarmee wordt aangetoond dat de eind-afnemer als professionele gebruiker te beschouwen is, alsmede diens naam, adres en woonplaats. d. Artikel 6, h., is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8: uitlevering aan professionele gebruiker met een Vrijstellingsverklaring a. De stichting kan op schriftelijk verzoek van de contractant een Vrijstellingsverklaring afgeven voor een professionele gebruiker. De Vrijstellingsverklaring geldt voor het kalenderjaar waarin zij is afgegeven, tenzij door de stichting een langere periode is vastgesteld. b.

Alvorens tot de afgifte van een Vrijstellingsverklaring over te gaan legt de professionele gebruiker tegenover de stichting op een door de stichting te bepalen wijze een Verklaring van professioneel gebruik af. Na acceptatie hiervan verleent de stichting de contractant een vrijstellingsverklaring. Deze verklaring houdt in dat de stichting bereid is de contractant terzake van alle uitleveringen aan deze professionele gebruiker geen thuiskopie-vergoeding in rekening te brengen indien en voor zover ten genoegen van de stichting voldaan is aan het in artikel 7, c., onder 1. en 2. gestelde en mits de gevraagde gegevens uiterlijk hij de opgave over het kwartaal, dat volgt op het kwartaal waarin de blanko dragers aan de professionele gebruiker(s) zijn uitgeleverd, aan de stichting worden verstrekt.

Pagina 4 van 12

www.boek9.nl

c. Onderdeel van de Verklaring van professioneel gebruik is een opgave door de professionele gebruiker van het geraamde aantal uren, bestemd voor het privé kopiëren door hemzelf of door anderen. De stichting deelt deze raming aan de contractant mede. De contractant stelt de stichting onmiddellijk in kennis van omstandigheden waardoor hij redenen heeft om aan te nemen dat aanzienlijk van deze raming wordt afgeweken. d. De stichting behoudt zich het recht voor een aanvraag voor een Vrijstellingsverklaring te weigeren of deze verklaring met onmiddellijke ingang in te trekken.

2.15. In 2004 is Imation toegetreden tot Stobi. Van april 2005 tot en met mei 2009 was Imation in de persoon van de heer J. Nusteling en later de heer A. Hent, tevens bestuurder van deze organisatie. Voorts was Imation van 2005 tot mei 2009 bestuurslid van SONT via genoemde personen.

2.16. Op 21 oktober 2010 is door het Europese Hof van Justitie (hierna: HvJEU) het Padawan arrest gewezen over de uitleg van artikel 5 van Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (hierna: de Auteursrechtrichtlijn). Artikel 5 Auteursrechtrichtlijn bepaalt voor zover relevant voor deze procedure: (…)

2. De lidstaten kunnen beperkingen of restricties op het in artikel 2 bedoelde reproductierecht stellen ten aanzien van: (…) b. de reproductie, op welke drager dan ook, door een natuurlijke persoon voor privé-gebruik gemaakt, en zonder enig direct of indirect commercieel oogmerk, mits de rechthebbenden een billijke compensatie ontvangen waarbij rekening wordt gehouden met het al dan niet toepassen van de in artikel 6 bedoelde technische voorzieningen op het betrokken werk of het betrokken materiaal; (…)

5. De in de leden 1, 2, 3 en 4 bedoelde beperkingen en restricties mogen slechts in bepaalde bijzondere gevallen worden toegepast mits daarbij geen afbreuk wordt gedaan aan de normale exploitatie van werken of ander materiaal en de wettige belangen van de rechthebbenden niet onredelijk wordt geschaad.

2.17. In het Padawan-arrest is voor zover relevant het volgende overwogen: 37 Gelet op een en ander moet op de eerste vraag worden geantwoord dat het begrip „billijke compensatie” in de zin van artikel 5, lid 2, sub b, van richtlijn 2001/29 een autonoom unierechtelijk begrip is dat uniform moet worden uitgelegd in alle lidstaten die een uitzondering voor het kopiëren voor privé-gebruik hebben ingevoerd, ongeacht hun bevoegdheid om binnen de door het Unierecht en in het bijzonder door die richtlijn gestelde grenzen de vorm, de wijze van financiering en inning en het niveau van deze billijke compensatie te bepalen. (...)

IEPT20130220, Rb Den Haag, Thuiskopie v Imation 45 De persoon die de exclusieve houder van het reproductierecht benadeelt is dus degene die voor privé-gebruik een dergelijke reproductie van een beschermd werk vervaardigt zonder vooraf toestemming te vragen aan bedoelde houder. In beginsel is dan ook die persoon verplicht het nadeel te vergoeden dat gepaard gaat met die reproductie, door het bekostigen van de compensatie die aan die houder zal worden betaald.

46 Gelet op de praktische moeilijkheden om de particuliere gebruikers te identificeren en om hen te verplichten om de rechthebbenden te compenseren voor het schade die zij hen berokkenen, en op het feit dat de schade als gevolg van elk individueel gebruik op zichzelf beschouwd minimaal kan zijn en bijgevolg geen betalingsverplichting in het leven kan roepen, zoals de laatste zin van punt 35 van de considerans van richtlijn 2001/29 aangeeft, staat het de lidstaten evenwel vrij om met het oog op de financiering van de billijke compensatie een „heffing voor het kopiëren voor privé-gebruik” in te voeren die niet door de betrokken particulieren dient te worden betaald, maar door de personen die over installaties, apparaten en dragers voor digitale reproductie beschikken en deze daartoe juridisch of feitelijk ter beschikking stellen van particulieren of aan hen reproductiediensten verlenen.

In het kader van een dergelijke regeling dienen de personen die over die installaties beschikken de heffing voor het kopiëren voor privé-gebruik te betalen. (...)

Derde en vierde vraag 51 Met zijn derde en zijn vierde vraag, die tezamen moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen, of er volgens artikel 5, lid 2, sub b, van richtlijn 2001/29 een noodzakelijk verband bestaat tussen de toepassing van de heffing voor de financiering van de billijke compensatie op installaties, apparaten en dragers voor digitale reproductie en het vermoedelijke gebruik van deze installaties, apparaten en dragers voor het vervaardigen van reproducties voor privé-gebruik. Hij wens tevens te vernemen of de ongedifferentieerde toepassing van de heffing voor het kopiëren voor privégebruik, met name op installaties, apparaten en dragers voor digitale reproductie die duidelijk bestemd zijn voor andere doelen dan voor het kopiëren voor privé-gebruik, in overeenstemming is met richtlijn 2001/29.

52 Om te beginnen moet worden vastgesteld dat een regeling voor de financiering van de billijke compensatie zoals die welke in de punten 46 en 48 van het onderhavige arrest is uiteengezet, slechts aan de vereis-ten van het „rechtvaardige evenwicht” voldoet indien de betrokken installaties, apparaten en dragers voor het vervaardigen van reproducties kunnen worden gebruikt voor het kopiëren voor privé-gebruik en dus een nadeel kunnen berokkenen aan de auteur van het beschermde werk. Gelet op die vereisten bestaat er dus een noodza-kelijk verband tussen de toepassing van de heffing voor het kopiëren voor privé-gebruik op die installaties, apparaten en dragers voor digitale reproductie en het gebruik van deze installaties, Pagina 5 van 12

www.boek9.nl

apparaten en dragers voor het vervaardigen van reproducties voor privé-gebruik.

53 Bijgevolg is de ongedifferentieerde toepassing van de heffing voor het kopiëren voor privé-gebruik op alle types installaties, apparaten en dragers voor digitale reproductie, en dit ook in het uitdrukkelijk door de verwijzende rechter aangehaalde geval waarin andere dan natuurlijke personen deze installaties, apparaten en dragers duidelijk voor andere doelen dan het kopiëren voor privé-gebruik aanschaffen, in strijd met artikel 5, lid 2, van richtlijn 2001/29.

54 Daarentegen is het, wanneer de betrokken installaties voor een privé-gebruik ter beschikking van natuurlijke personen zijn gesteld, niet noodzakelijk aan te tonen dat die personen daarmee daadwerkelijk kopieën voor privé-gebruik hebben gemaakt en aldus de auteur van het beschermde werk daadwerkelijk hebben benadeeld.

55 Die natuurlijke personen worden immers terecht geacht volledig gebruik te maken van die terbeschikkingstelling. Zij worden met andere woorden geacht de functies van die installaties – waaronder het vervaardigen van reproducties – volledig te benutten.

56 Hieruit volgt dat de loutere omstandigheid dat met die installaties of apparaten kopieën kunnen worden gemaakt volstaat om de toepassing van de heffing voor het kopiëren voor privé-gebruik te rechtvaardigen, mits die installaties of apparaten aan de natuurlijke personen in hun hoedanigheid van privé-gebruikers ter beschikking zijn gesteld.

2.18. In de conclusie van de advocaat-generaal staat voor zover relevant het volgende: 109. In beginsel is een door middel van een heffing gefinancierd stelsel voor de compensatie voor het kopiëren voor privégebruik, dat voor het vaststellen van de „billijke compensatie” uit praktische overwegingen gebruik maakt van een forfaitaire berekening, gelet op de ruime omzettingsmarges van de lidstaten, verenigbaar met richtlijn 2001/29. De nationale wetgever moet er echter voor zorgen dat de in artikel 5, lid 2, sub b, veronderstelde samenhang tussen de inbreuk in het op zichzelf beschouwd algemene reproductierecht van de rechthebbende en de daarmee corresponderende financiële compensatie bewaard blijft.(86) 110. Wanneer een dergelijke samenhang niet meer bestaat, bijvoorbeeld omdat de desbetreffende heffing grotendeels op andere situaties wordt toegepast, waarbij geen sprake is van een beperking van rechten die de financiële compensatie rechtvaardigt, vormt de aan de rechthebbenden toegekende vergoeding in elk geval geen „billijke compensatie” in de zin van artikel 5, lid 2, sub b, van richtlijn 2001/29.

111. Derhalve moet op de vijfde prejudiciële vraag worden geantwoord dat een nationaal stelsel, waarbij een heffing voor het kopiëren voor privégebruik zonder onderscheid wordt toegepast op alle installaties, apparaten en media, niet verenigbaar is met artikel 5, lid 2, sub b, van richtlijn 2001/29, voor zover er onvoldoende samenhang bestaat tussen de billijke compensatie en de beperking van het recht in het kader

IEPT20130220, Rb Den Haag, Thuiskopie v Imation van het kopiëren voor privégebruik die deze compensatie rechtvaardigt, nu die heffing in belangrijke mate toepassing vindt in andere situaties waarin er geen sprake is van een beperking van rechten die de financiële compensatie rechtvaardigt.

2.19. Met een beroep op de conclusie van de advocaatgeneraal in de Padawan zaak en vervolgens op het Padawan-arrest heeft Imation vanaf juni 2010 betaling van thuiskopievergoeding die ziet op (directe en indirecte) leveringen door Imation aan professionele gebruikers (het door Imation zogenoemde ‘Commercial Channel’, dat zich onderscheidt van het door haar zogenoemde ‘Consumer Channel’ waarin zij levert aan bedrijven die op hun beurt doorverkopen aan privégebruikers) stopgezet. Imation heeft Stichting de Thuiskopie dienovereenkomstig bericht.

2.20. Bij brief van haar advocaat heeft Stichting de Thuiskopie Imation op 25 november 2010 gesommeerd om het tot dan toe niet afgedragen bedrag aan thuiskopievergoeding binnen twee weken na de brief alsnog te voldoen.

2.21. Bij brief van 1 juli 2011 heeft Imation aan Stichting de Thuiskopie medegedeeld dat zij met ingang van 1 maart 2011 in het geheel geen thuiskopievergoeding meer afdraagt omdat zij de door haar vanaf die datum te betalen thuiskopievergoeding voor leveringen aan het Consumer Channel verrekent met door haar betaalde thuiskopievergoeding voor leveringen aan het Commercial Channel in de periode van september 2004 tot en met mei 2010 ten bedrage van ongeveer € 5.585.800,-. In die brief deelt Imation ook mede dat zij geen opgave meer zal doen van leveringen aan haar Commercial Channel en vernietigt zij bepalingen in het A-contract die haar rechten zouden kunnen beperken.

2.22. Stichting de Thuiskopie heeft een controle uitgevoerd bij Imation van de door Imation in het Commercial Channel geleverde dragers over de periode 1 januari t/m 30 september 2011 (hierna: het STK controle rapport).

3. Het geschil 3.1. Stichting de Thuiskopie vordert na vermeerdering van eis, zakelijk weergegeven, primair: Imation te veroordelen tot betaling aan Stichting de Thuiskopie van de thuiskopievergoeding over alle door Imation in Nederland uitgeleverde blanco informatiedragers en om zulke betaling te blijven doen, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de vijftiende dag van de tweede maand na afloop van het kalenderkwartaal, waarover de thuiskopievergoeding verschuldigd is; subsidiair: Imation te veroordelen tot betaling aan Stichting de Thuiskopie van een bedrag aan thuiskopievergoeding van € 1.106.756,-, te vermeerderen met de wettelijke rente als primair gevorderd; primair en subsidiair: 1. Imation te veroordelen tot het doen van gespecificeerde opgave aan Stichting de Thuiskopie van alle door Imation uitgeleverde blanco informatiedragers en om zulke opgave te blijven doen, op verbeurte van een dwangsom; Pagina 6 van 12

www.boek9.nl

2. een verklaring voor recht dat Imation geen vordering op Stichting de Thuiskopie heeft tot terugbetaling van vóór juni 2010 afgedragen thuiskopievergoeding op de grond dat die thuiskopievergoeding betrekking heeft op blanco informatiedragers bestemd voor professioneel gebruik, althans dat het Imation niet vrijstaat die vordering te incasseren door middel van verrekening met haar schulden aan Stichting de Thuiskopie in verband met de door Imation in Nederland uitgeleverde en uit te leveren blanco informatiedragers; 3. met veroordeling in de kosten, alles voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad.

3.2.

Stichting de Thuiskopie heeft aan haar vorderingen de artikelen 16c tot en met 16f Aw ten grondslag gelegd alsmede het A-contract dat tussen partijen is gesloten met de bijbehorende voorwaarden contractanten A. Stichting de Thuiskopie stelt zich op het standpunt dat Imation gehouden is om over alle door haar geïmporteerde blanco informatiedragers de door SONT vastgestelde thuiskopievergoeding te betalen, ongeacht bij welke eindgebruiker deze dragers uiteindelijk terechtkomen. Ook is Imation gehouden aan Stichting de Thuiskopie opgave te doen van alle door haar uitgeleverde blanco informatiedragers.

3.3.

Het subsidiair gevorderde bedrag van € 1.106.756,- bestaat volgens Stichting de Thuiskopie zowel uit thuiskopievergoeding die Imation sinds juni 2010 tot en met september 2011 verschuldigd is voor het uitleveren van data-cd’s en dvd’s, waarvan het professionele gebruik door Imation niet is aangetoond, als uit thuiskopievergoeding voor dragers die zijn geleverd aan particuliere gebruikers in de periode maart 2011 tot en met september 2011 en die Imation volgens Stichting de Thuiskopie ten onrechte heeft verrekend met bedragen die Imation vóór juni 2010 heeft afgedragen over leveringen in het Commercial Channel.

3.4. Imation voert verweer. In het bijzonder meent zij niet gehouden te zijn de thuiskopievergoeding af te dragen voor dragers die zij heeft afgezet in haar Commercial Channel. Zij verrekent de in haar ogen teveel betaalde thuiskopievergoeding voor dragers die zij in de periode vóór juni 2010 heeft uitgeleverd in haar Commercial Channel met de verschuldigde thuiskopievergoedingen over leveringen in haar Consumer Channel.

3.5. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling Bevoegdheid 4.1. Deze rechtbank is bevoegd van het geschil kennis te nemen op grond van artikel 16g Aw. Ongedifferentieerd heffen 4.2. Vaststaat dat Stichting de Thuiskopie van alle importeurs en fabrikanten thuiskopievergoeding heft met betrekking tot alle door hen vervaardigde dan wel ingevoerde data-cd’s en dvd’s zonder daarbij onderscheid te maken op basis van het vermoedelijke gebruik van deze dragers.

IEPT20130220, Rb Den Haag, Thuiskopie v Imation 4.3. De vraag die in deze zaak centraal staat, is of deze wijze van heffen is toegestaan. Stichting de Thuiskopie beantwoordt deze vraag bevestigend en Imation ontkennend, beide onder aanvoering van gronden die hierna aan de orde zullen komen.

4.4. Uit artikel 16c lid 2 Aw gelezen in samenhang met lid 1 van dat artikel (hiervoor vermeld in 2.1 en 2.2) volgt dat de verplichting tot betaling van de thuiskopievergoeding rust op de fabrikant of importeur van voorwerpen die worden gebruikt voor het reproduceren ‘zonder direct of indirect commercieel oogmerk en uitsluitend [dient] tot eigen uitoefening, studie of gebruik van de natuurlijke persoon die de reproductie vervaardigt’. De betalingsplicht geldt met andere woorden voor voorwerpen die worden gebruikt voor het maken van een thuiskopie. Of het daarbij gaat om een thuiskopie uit legale of illegale bron, de kwestie waarover de Hoge Raad in de zaak ACI/Thuiskopie recent prejudiciële vragen aan het HvJEU heeft gesteld, is in deze procedure niet aan de orde.

4.5. Noch uit artikel 16c Aw noch uit enige andere bepaling uit die wet is naar het oordeel van de rechtbank af te leiden dat de betalingsplicht van de thuiskopievergoeding ook betrekking heeft op voorwerpen die niet worden gebruikt voor het maken van een thuiskopie maar voor professioneel gebruik.

4.6. De rechtbank dient artikel 16c Aw bovendien richtlijnconform te interpreteren en dus zoveel mogelijk uit te leggen in het licht van de bewoordingen en het doel van de Auteursrechtrichtlijn, teneinde het door de richtlijn beoogde resultaat te bereiken. De rechtbank dient er daarbij vanuit te gaan dat de wetgever de bedoeling heeft gehad ten volle uitvoering te geven aan de uit die richtlijn voortvloeiende verplichtingen. De Hoge Raad heeft in het arrest ACI/Thuiskopie overwogen dat uit de totstandkomingsgeschiedenis van de implementatiewet niet blijkt dat de Nederlandse wetgever iets anders voor ogen heeft gestaan dan het getrouw omzetten van de Auteursrechtrichtlijn.

4.7. In het Padawan-arrest heeft het HvJEU reeds beslist dat de in artikel 5 lid 2 onder b Auteursrechtrichtlijn bedoelde billijke compensatie een geharmoniseerd begrip is dat in alle lidstaten die de beperking van artikel 5 lid 2 in hun wetgeving hebben opgenomen, eenvormig moet worden uitgelegd (r.o. 37 hiervoor vermeld in 2.16). Het HvJEU stelt in het Padawan-arrest vast dat de schuldenaren van de billijke compensatie de natuurlijke personen zijn die thuiskopieën in de zin van artikel 5 lid 2 sub b Auteursrechtrichtlijn maken omdat door deze handelingen de auteursrechthebbenden worden benadeeld (zie r.o. 44 en 45). Vervolgens stelt het Hof (voor zover relevant in deze zaak) dat een regeling waarbij de personen, die over dragers voor digitale reproductie beschikken en deze daartoe juridisch of feitelijk ter beschikking stellen van particulieren, de billijke vergoeding financieren, voldoet aan de vereisten van een rechtvaardig evenwicht (tussen de belangen van de auteurs en die van de gebruikers van beschermd materiaal), aangezien die personen de daadwerkelijke last van die financiering kunnen Pagina 7 van 12

www.boek9.nl

afwentelen op de privégebruikers (r.o. 46 t/m 48). Het Hof vervolgt echter dat er een noodzakelijk verband bestaat tussen de toepassing van de heffing voor het kopiëren voor privégebruik op die dragers en het gebruik van die dragers voor het vervaardigen van reproducties voor privégebruik (r.o. 52). Het Hof heeft verduidelijkt dat de ongedifferentieerde toepassing van de heffing voor het kopiëren voor privégebruik op alle types dragers voor digitale reproducties en dit ook in het geval waarin andere dan natuurlijke personen deze dragers duidelijk voor andere doelen dan het kopiëren voor privégebruik aanschaffen, in strijd is met artikel 5 lid 2 van de Auteursrechtrichtlijn (r.o. 53). Tot slot heeft het Hof ten aanzien van voorwerpen die ter beschikking zijn gesteld van natuurlijke personen in de hoedanigheid van privégebruiker een bewijsvermoeden aangenomen dat die gebruiker met dat voorwerp ook privékopieën zal maken gelet op de omstandigheid dat die mogelijkheid bestaat (r.o. 56).

4.8. Het HvJEU heeft hiermee bevestigd dat op grond van artikel 5 lid 2 sub b van de Auteursrechtrichtlijn een thuiskopieregeling is toegestaan waarbij de billijke vergoeding wordt geheven bij fabrikanten en importeurs, die dragers leveren aan particulieren, omdat zij de heffing kunnen doorberekenen aan deze particulieren, die de daadwerkelijke schuldenaren van de billijke vergoeding zijn en omdat op grond van een bewijsvermoeden dient te worden aangenomen dat zij die voorwerpen gebruiken om thuiskopieën te maken.

De Nederlandse thuiskopieregeling als opgenomen in artikel 16c e.v. Aw voldoet hieraan.

4.9. Uit het Padawan-arrest volgt ook - en daar gaat het in deze zaak om - dat heffen op alle dragers, ongeacht of die dragers juridisch of feitelijk ter beschikking worden gesteld aan privégebruikers dan wel aan professionele gebruikers, niet is toegestaan (hierna: ongedifferentieerd heffen).

Vierledig stelsel 4.10. Stichting de Thuiskopie stelt dat in Nederland met betrekking tot professioneel gebruik het volgende vierledige stelsel geldt (hierna: vierledig stelsel): (i) bepaalde blanco informatiedragers zoals onder meer floppy-disks en dvd RAM zijn geheel vrijgesteld van thuiskopievergoeding omdat deze hoofdzakelijk voor professionele doeleinden worden gebruikt; (ii) voor bepaalde blanco dragers (alle analoge dragers zoals audiocassette, videocassette en minidisk en voor bepaalde digitale dragers namelijk audio cd-r/rw en HI MD) geldt een vrijstelling in geval van (aantoonbaar) professioneel gebruik (zoals uitgewerkt in de artikelen 7 en 8 van de Voorwaarden contractanten A).

Uitsluitend audiovisuele productiebedrijven kunnen ook voor dvd in aanmerking komen voor een dergelijke vrijstelling; (iii) er geldt een restitutieregeling voor bedrijven die reeds aan Stichting Stemra hebben betaald voor het maken van kopieën op blanco dragers van auteursrechtelijk beschermde (audio) werken (“mechanische reproductierechten”); (iv) voor de dragers data-cd (-r/rw) en dvd (-r/rw en +r/rw) is geen vrijstelling mogelijk voor professioneel

IEPT20130220, Rb Den Haag, Thuiskopie v Imation gebruik maar is de mate van professioneel gebruik telkens al verdisconteerd in de hoogte van de thuiskopievergoeding ( mutualisation): de thuiskopievergoeding is in verband met de geschatte mate waarin de dragers professioneel worden gebruikt op een aanzienlijk lager bedrag vastgesteld dan het geval zou zijn geweest als er een vrijstellingsregeling zou hebben gegolden voor professioneel gebruik.

4.11. Stichting de Thuiskopie stelt dat uit paragraaf 110 van de conclusie van de advocaat-generaal in de Padawan-zaak (hiervoor vermeld in 2.18) blijkt dat het door het HvJEU bedoelde ‘noodzakelijk verband’ (zie r.o. 52) pas dan niet aanwezig is als de thuiskopievergoeding ‘grotendeels’ in situaties wordt toegepast waarbij geen sprake is van privégebruik. Dit is volgens Stichting de Thuiskopie in Nederland niet aan de orde gelet op het vierledig stelsel hiervoor vermeld. Binnen het vierledig stelsel wordt op diverse wijzen nu juist wel rekening gehouden met professioneel gebruik aldus Stichting de Thuiskopie.

4.12. Deze stelling van Stichting de Thuiskopie is in de kern gebaseerd op het uitgangspunt dat de beoordeling of al dan niet sprake is van ontoelaatbaar ongedifferentieerd heffen, dient te gebeuren aan de hand van het thuiskopiestelsel als geheel. Dat is echter een onjuist uitgangspunt. Uit het Padawan-arrest volgt naar het oordeel van de rechtbank dat voor ieder afzonderlijk voorwerp waarvoor de billijke compensatie dient te worden betaald sprake dient te zijn van het noodzakelijke verband tussen de heffing op het voorwerp en het ter beschikking stellen daarvan aan de natuurlijke persoon in de hoedanigheid van privégebruiker. Meer specifiek is dat te herleiden uit overwegingen 53 en 56. Daarbij is van belang dat het HvJEU in het Padawan-arrest het ‘grotendeels’criterium dat de advocaat-generaal gebruikte niet heeft overgenomen. Of er al dan niet diverse regelingen zijn ten aanzien van andere soorten voorwerpen waarin wel rekening wordt gehouden met professioneel gebruik, is in dit verband dan ook niet relevant. Het gaat erom of Stichting de Thuiskopie al dan niet ongedifferentieerd heft over de data-cd’s en dvd’s die Imation invoert.

Bevriezing stelsel 4.13. Om diezelfde reden gaat de stelling van Stichting de Thuiskopie niet op dat de bevriezing van het stelsel door de AMvB’s (hiervoor vermeld in 2.10) - waardoor over mp3-spelers en hard-discs niet wordt geheven terwijl die wel worden gebruikt voor het maken van thuiskopieën - een rechtvaardiging vormt voor het ongedifferentieerd heffen over data-cd’s en dvd’s. Ook als de rechthebbenden door het niet heffen over bepaalde soorten dragers in hun belangen worden geschaad, zoals Stichting de Thuiskopie stelt, betekent dit, anders dan Stichting de Thuiskopie kennelijk meent, gezien het Padawan-arrest niet dat ter compensatie van die schade mag worden geheven op data-cd’s en dvd’s waarbij niet is voldaan aan het vereiste noodzakelijk verband tussen de heffing over het voorwerp en het ter beschikking stellen daarvan aan de natuurlijke persoon in de hoedanigheid van privégebruiker.

Pagina 8 van 12

www.boek9.nl

Mutualisation 4.14. Stichting de Thuiskopie stelt zich verder op het standpunt dat het noodzakelijk verband tussen de heffing over en het vermoedelijke gebruik van datacd’s en dvd’s wordt gewaarborgd door middel van mutualisation (hiervoor vermeld in 2.6 en 4.10).

Hierdoor wordt weliswaar ‘zonder onderscheid’ geheven bij fabrikanten en importeurs maar door de lagere thuiskopievergoeding is naar behoren rekening gehouden met het professionele gebruik van de dragers, aldus Stichting de Thuiskopie.

4.15. Stichting de Thuiskopie stelt dat mutualisation juist op verzoek van FIAR (die de betalingsplichtigen vertegenwoordigde in het SONT-overleg) in 1999 is ingevoerd bij SONT-besluit. Zij stelt dat de SONTbesluiten waarin mutualisation is vastgesteld (de besluiten van 1999 en 2003) formele rechtskracht hebben zodat de rechtbank niet kan oordelen over de rechtmatigheid van deze besluiten. Tot slot stelt Stichting de Thuiskopie dat deze zelfregulering bij uitstek de belichaming van een billijk evenwicht vormt en dat mutualisation ook in andere lidstaten is ingevoerd.

4.16. De rechtbank is met Imation van oordeel dat mutualisation geen onderdeel uitmaakt van de SONTbesluiten. Uit het verslag van de vergadering van SONT gehouden op 2 juni 1999 (hiervoor vermeld in 2.7) blijkt dat binnen de overlegstructuur van SONT op initiatief van FIAR met Stichting de Thuiskopie mutualisation is afgesproken. Dit betekent, anders dan Stichting de Thuiskopie stelt, niet dat deze afspraak onderdeel is van het desbetreffende SONT-besluit. In de overwegingen van het SONT-besluit 1999 (hiervoor vermeld in 2.8) wordt wel verwezen naar het feit dat SONT om praktische gronden bij de vaststelling van de vergoeding geen onderscheid hoeft te maken tussen huishoudelijk en professioneel gebruik omdat daarmee in de hoogte van de vergoeding al rekening is gehouden. In de tekst van het SONT besluit 1999 zelf wordt vervolgens enkel de hoogte van de tarieven vastgesteld en wordt met geen woord gerept over mutualisation. Hetzelfde geldt voor het SONT-besluit van 2003.

4.17. Het ligt ook voor de hand dat mutualisation geen onderdeel uitmaakt van de SONT-besluiten omdat SONT op de voet van artikel 16e Aw slechts is belast met het vaststellen van de hoogte van de thuiskopievergoeding maar niet is belast met de (wijze van) inning daarvan. Dat is door de voorzitter van SONT ook met zoveel woorden onderkend in het hiervoor vermelde verslag van de vergadering van 2 juni 1999.

4.18. Nu mutualisation niet door SONT is vastgesteld, kan in het midden blijven of Stichting de Thuiskopie terecht stelt dat de rechtbank niet kan oordelen over de rechtmatigheid van de SONT-besluiten omdat deze formele rechtskracht zouden hebben. Ook hoeft de rechtbank niet te oordelen over de verhouding van deze SONT-besluiten tot de AMVB’s waarop de leer van de formele rechtskracht volgens Stichting de Thuiskopie niet van toepassing is.

IEPT20130220, Rb Den Haag, Thuiskopie v Imation 4.19. Mutualisation is, zoals overwogen, in strijd met artikel 16c Aw en in strijd met het Padawan-arrest omdat daarbij ongedifferentieerd wordt geheven en dus ook over dragers die bestemd zijn voor professioneel gebruik. Dat de mate van professioneel gebruik ten opzichte van privégebruik is verdisconteerd in een lagere thuiskopievergoeding voor alle data-cd’s en dvd’s maakt dit niet anders.

4.20.

Dat FIAR, die de betalingsplichtigen vertegenwoordigde in het SONT-overleg zelf mutualisation heeft voorgesteld, betekent geenszins dat Imation zich niet mag verzetten tegen het beginsel van mutualisation dat destijds tussen Stichting de Thuiskopie en FIAR is overeengekomen. Dat beginsel is noch in de SONT-besluiten dan wel AMvB’s, noch in het A-contract met bijbehorende voorwaarden contractanten A opgenomen en bindt Imation dus niet.

In het verslag van de SONT-vergadering in 1999 (zie 2.8) staat slechts “wel zal FIAR zijn achterban van het niet hanteren van een onderscheid moeten overtuigen”.

In de overwegingen van het SONT-besluit 1999 staan vergelijkbare bewoordingen. Daaruit kan echter niet worden afgeleid dat Imation zich op enige wijze aan dit beginsel heeft gebonden. In dit verband is ook van belang dat Imation niet bij SONT betrokken was toen het overleg over mutualisation plaatsvond.

4.21. De rechtbank overweegt, tot slot, dat anders dan Stichting de Thuiskopie stelt, uit onderdeel 5 van de overwegingen (hiervoor weergegeven als tweede overweging) en artikel 3 van het A-contract niet voortvloeit dat Imation gewenste veranderingen van het systeem slechts via de weg van collectief overleg, door tussenkomst van haar belangenorganisatie kan nastreven. De betreffende bepaling ziet op de verplichting van Stichting de Thuiskopie om onder omstandigheden overleg te hebben met de genoemde evaluatie-commissie, maar houdt geen verplichting in van de contractant tot enig overleg.

Onjuiste heffing door Stichting de Thuiskopie .22. Imation heeft naar het oordeel van de rechtbank gezien al het voorgaande terecht aangevoerd dat het heffen van thuiskopievergoeding door Stichting de Thuiskopie op alle door Imation geïmporteerde en geleverde data-cd’s en dvd’s ongedifferentieerd is in de zin van het Padawan-arrest en dus in strijd met artikel 5 lid 2 sub b van de Auteursrechtrichtlijn. Artikel 16c Aw dient conform geïnterpreteerd te worden hetgeen ook strookt met de uitleg van de rechtbank hiervoor in 4.5.

Drie-stappentoets 4.23. Stichting de Thuiskopie stelt dat juist de handelwijze van Imation - te weten het staken van afdracht van thuiskopievergoeding over leveringen aan het Commercial Channel - in strijd is niet alleen met artikel 5 lid 2 van de Auteursrechtrichtlijn maar ook met de drie-stappentoets van lid 5 van dat artikel.

Immers, zo stelt Stichting de Thuiskopie, hierdoor resteert voor de rechthebbenden een lagere incasso van thuiskopievergoeding dan waar zij recht op hebben omdat in verband met mutualisation het tarief op een lager niveau is vastgesteld, welk lager niveau geen billijke vergoeding meer is.

Pagina 9 van 12

www.boek9.nl

4.24. Dit standpunt wordt verworpen. Anders dan Stichting de Thuiskopie kennelijk meent, kan een lagere incasso van thuiskopievergoeding niet indirect via partijen als Imation worden afgewenteld op (rechts)personen die geen thuiskopie kunnen maken en dus ook niet verplicht zijn tot vergoeding van het nadeel dat gepaard gaat met die thuiskopie (vergelijk r.o. 45 van het Padawan-arrest). Dat de driestappentoets zou kunnen leiden tot een ander oordeel is uit het Padawan-arrest niet af te leiden. Dit is overigens ook niet in te zien nu niets er aan in de weg staat het tarief op dragers waarover wel heffing verschuldigd is te verhogen tot het vereiste niveau.

Belang, ongerechtvaardigde verrijking 4.25. Stichting de Thuiskopie stelt dat Imation geen belang heeft bij het niet afdragen van de thuiskopievergoeding over leveringen aan haar Commercial Channel omdat zij haar afnemers de thuiskopievergoeding nog altijd doorberekent en dus geen nadeel ondervindt van mutualisation. Imation verschaft zichzelf daarmee bovendien een oneerlijk concurrentievoordeel ten opzichte van fabrikanten en importeurs die wel aan Stichting de Thuiskopie voor alle data-cd’s de thuiskopievergoeding betalen, aldus Stichting de Thuiskopie, terwijl tevens sprake is van ongerechtvaardigde verrijking.

4.26. Ook deze stellingen van Stichting de Thuiskopie worden verworpen. Naar het oordeel van de rechtbank heeft Imation belang bij het niet afdragen van de thuiskopievergoeding over leveringen aan haar Commercial Channel, al was het maar omdat geenszins zeker is dat Imation op haar beurt niet gehouden is tot restitutie aan haar klanten. Voor toekomstige leveringen geldt dat zij het wegvallen van de thuiskopievergoeding ten gunste van haar afnemers kan laten komen of een hogere winstmarge kan realiseren.

4.27. Ook is geen sprake van ongerechtvaardigd verrijken. Als al sprake van verrijking zou zijn, dan is dit een verrijking ten koste van de professionele eindgebruiker en niet ten koste van Stichting de Thuiskopie. Tot slot verschaft Imation zich geen oneerlijk concurrentievoordeel ten opzichte van andere fabrikanten of importeurs. Dat anderen het systeem van mutualisation (kennelijk) niet aanvechten, is Imation niet aan te rekenen.

Tussenconclusie: geen afdracht voor professioneel gebruik 4.28. Gelet op het voorgaande komt de rechtbank tot de conclusie dat Imation slechts verplicht is aan Stichting de Thuiskopie thuiskopievergoeding af te dragen voor data-cd’s en dvd’s die zij direct of indirect heeft geleverd aan privégebruikers, maar niet aan professionele gebruikers.

4.29. De primaire vordering om Imation te veroordelen tot betaling aan Stichting de Thuiskopie van thuiskopievergoeding over alle door Imation in Nederland uitgeleverde blanco informatiedragers en om zulke betaling te blijven doen, zal dan ook worden afgewezen. Deze vordering is te algemeen en houdt geen rekening met het feit dat per drager moet worden

IEPT20130220, Rb Den Haag, Thuiskopie v Imation vastgesteld of er een betalingsplicht ex artikel 16c Aw op Imation rust.

Opgaveverplichting 4.30. Het voorgaande neemt niet weg dat Imation gehouden is opgave te doen van alle door haar geleverde gegevensdragers.

4.31. Imation heeft niet betwist dat het A-contract van toepassing is (met uitzondering van het hierna te bespreken artikel 7) en zij heeft in deze procedure geen beroep gedaan op een buitengerechtelijke vernietiging van dit contract die zij aankondigde in de brief van 1 juli 2011 (hiervoor vermeld in 2.21). Ook heeft zij in deze procedure geen vernietiging dan wel ontbinding van het A-contract gevorderd. De rechtbank gaat er dan ook in deze procedure vanuit dat het A-contract rechtsgeldig is en van kracht in de verhouding tussen Stichting de Thuiskopie en Imation. Dat er voor Imation economische motieven waren om het Acontract te ondertekenen en thans nog zijn om niet te (willen) ontbinden of vernietigen (gelet op het daarin vervatte uitgestelde betalingstijdstip en het kortingspercentage van 20% dat geldt voor leden van Stobi) moge zo zijn maar dit doet aan de rechtsgeldigheid van het contract niet af.

4.32. In artikel 1 en verder van de voorwaarden contractanten A zijn specifieke bepalingen opgenomen op grond waarvan Imation niet alleen verplicht is tot opgave van dragers die voldoen aan het bepaalde in artikel 16c lid 1 Aw maar van alle blanco dragers die Imation heeft uitgeleverd, tenzij de soort drager is uitgezonderd van deze contractuele opgaveverplichting (en is opgenomen op een lijst die aan de voorwaarden is gehecht). Data-cd’s en dvd’s zijn niet uitgezonderd van de opgaveverplichting. Imation heeft niet betwist dat de opgaveverplichting als vervat in artikel 1 en verder van de voorwaarden contractanten A haar bindt.

Dit betekent dat Imation aan deze contractuele opgaveverplichting, die verder strekt dan de wettelijke opgaveverplichting, dient te voldoen. Stichting de Thuiskopie heeft belang bij die opgave omdat, zoals hierna vermeld, Imation de thuiskopievergoeding dient af te dragen over ieder drager waarvan zij het professioneel gebruik niet kan aantonen.

4.33. De gevorderde veroordeling tot het doen van gespecificeerde opgave aan Stichting de Thuiskopie van alle door Imation uitgeleverde blanco informatiedragers en om zulke opgave te blijven doen, is derhalve toewijsbaar. Daarbij dient een beperking in tijd te worden toegevoegd, te weten dat die opgaveverplichting geldt voor zolang de voorwaarden contractanten A waarin zulks is overeengekomen, ongewijzigd tussen partijen gelden.

Vervalbeding en verjaring 4.34. Stichting de Thuiskopie stelt dat Imation geen beroep meer toekomt op het gestelde professioneel gebruik voor leveringen in de periode juni 2010 tot en met september 2011 omdat, gelet op het vervalbeding in artikel 7 van de voorwaarden contractanten A, de mogelijkheid om bewijs daarvoor te leveren reeds is vervallen. Imation is volgens Stichting de Thuiskopie dus hoe dan ook gehouden voor die leveringen de Pagina 10 van 12

www.boek9.nl

thuiskopievergoeding alsnog af te dragen. Een vordering van Imation tot terugbetaling van reeds afgedragen thuiskopievergoedingen is volgens Stichting de Thuiskopie verjaard voor zover door Imation de vergoeding is afgedragen vóór 1 juli 2006.

4.35.

Imation stelt dat dit artikel 7 nooit is overeengekomen omdat Stichting de Thuiskopie reeds bij het aangaan van het A-contract te kennen zou hebben gegeven dat dit artikel niet gold voor data-cd’s en dvd’s. Dat artikel 7 niet gold voor data-cd’s en dvd’s is volgens Imation door Stichting de Thuiskopie op haar website aan de gehele markt gecommuniceerd.

Imation betwist verder dat Stichting de Thuiskopie een beroep kan doen op het vervalbeding van artikel 7 onder b van de voorwaarden contractanten A omdat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat Stichting de Thuiskopie zich op het vervalbeding beroept terwijl zij steeds heeft voorgehouden dat artikel 7 niet van toepassing was op de rechtsverhouding tussen hen.

4.36. Dat artikel 7 van de voorwaarden contractanten A niet is overeengekomen zoals Imation stelt, is op haar beurt door Stichting de Thuiskopie betwist en vervolgens door Imation niet nader onderbouwd terwijl dit wel op haar weg had gelegen. Van Imation mag worden verwacht dat zij aangeeft waarom er van uit moet worden gegaan dat de - kennelijk op de website gedane mededelingen van Stichting de Thuiskopie bepalend zouden zijn voor de inhoud van de overeenkomst tussen partijen in afwijking van de uitdrukkelijke bepaling in hun schriftelijke overeenkomst. Bij gebrek aan een dergelijk motivering moet dan ook worden aangenomen dat artikel 7 van de voorwaarden contractanten A net als de overige bepalingen van het A-contract en de voorwaarden contractanten A van toepassing is op de rechtsverhouding tussen partijen. Dit sluit echter niet uit dat een beroep op het vervalbeding dat is opgenomen in artikel 7 onder b gelet op de omstandigheden van dit geval naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. De rechtbank stelt voorop dat de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid op de voet van artikel 6:2 en 6:248 lid 2 BW zich slechts bij uitzondering doet gelden. Dat geval doet zich hier voor, zo oordeelt de rechtbank.

4.37. Stichting de Thuiskopie heeft niet betwist dat zij, zoals Imation heeft gesteld, sinds 1999 aan de markt heeft gecommuniceerd dat voor data-cd’s en dvd’s (anders dan de uitzondering voor productiebedrijven) geen vrijstelling bestond voor professioneel gebruik zodat Imation en anderen geen beroep toekwam op artikel 7 van de voorwaarden contractanten A voor restitutie van thuiskopievergoeding. Onder die omstandigheden is het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar dat Stichting de Thuiskopie thans een geslaagd beroep zou kunnen doen op het vervalbeding om te betogen dat Imation geen recht (meer) heeft op restitutie omdat zij niet binnen de in artikel 7 onder b gestelde termijn (te weten in het kwartaal na het kwartaal waarin de dragers aan

IEPT20130220, Rb Den Haag, Thuiskopie v Imation professionele gebruikers zijn geleverd) de benodigde gegevens zou hebben verstrekt aan Stichting de Thuiskopie.

4.38. Het beroep op verjaring is door Imation niet bestreden, zodat er van moet worden uitgegaan dat Imation in ieder geval geen recht heeft op teruggave van afgedragen bedragen vóór 1 juli 2006.

Verrekening 4.39. Zoals hiervoor in 4.28 reeds geoordeeld, is Imation geen thuiskopievergoeding verschuldigd ten aanzien van data-cd’s en dvd’s die professioneel worden gebruikt. De door Stichting de Thuiskopie daartegen aangevoerde stellingen zijn hiervoor reeds verworpen. Voor zover dit betekent dat Imation in het verleden ten onrechte thuiskopievergoeding aan Stichting de Thuiskopie heeft betaald, is verrekening met thans door haar verschuldigde thuiskopievergoeding in beginsel toegestaan.

4.40. De rechtbank verwerpt de stelling van Stichting de Thuiskopie dat verrekening niet zou zijn toegestaan omdat de rechthebbenden, die thans door het beroep op verrekening geen thuiskopievergoeding meer ontvangen via Stichting de Thuiskopie, andere rechthebbenden zijn dan die in het verleden thuiskopievergoeding hebben ontvangen voor data-cd’s en dvd’s die professioneel werden gebruikt. De huidige rechthebbenden ontvangen aldus in het geheel geen vergoeding voor gemaakte privé-kopieën, hetgeen volgens de Stichting de Thuiskopie in strijd is met de drie-stappentoets van artikel 5 lid 5 Auteursrechtrichtlijn. Daargelaten dat niet is in te zien dat verrekening door Imation van onverschuldigd betaalde bedragen er noodzakelijk toe zal leiden dat aan huidige rechthebbenden geen billijke vergoeding kan worden geboden, kan dit niet afdoen aan de uitdrukkelijk in de wet bepaalde verrekeningsbevoegdheid. Het risico dat Stichting de Thuiskopie, zoals zij stelt, failliet zal gaan als Imation mag overgaan tot verrekening, hetgeen ertoe zal leiden dat ook andere partijen gaan verrekenen, is geen reden om hierover anders te oordelen.

4.41. Nu evenwel thans (nog) niet vaststaat dat en tot welk bedrag Imation een vordering heeft op Stichting de Thuiskopie, houdt de rechtbank iedere verdere beslissing met betrekking tot de gevorderde verklaring voor recht aan.

Bewijslast 4.42. Stichting de Thuiskopie stelt dat op Imation de bewijslast rust, zowel op grond artikel 150 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), als op grond van het Padawan-arrest, als op grond van artikel 7 en 8 van de voorwaarden contractanten A, dat van professioneel gebruik van de dragers sprake is. Imation meent dat die bewijslast op grond van het wettelijk systeem en het Padawan-arrest bij Stichting de Thuiskopie ligt.

4.43. Imation heeft niet gemotiveerd aangevoerd dat Stichting de Thuiskopie geen beroep toekomt op de artikelen 7 onder a en onder c (en het thans niet relevante artikel 8) van de voorwaarden contractanten A. Deze artikelen binden Imation dan ook. Stichting de Thuiskopie stelt terecht dat het haar op zich is Pagina 11 van 12

www.boek9.nl

toegestaan afspraken te maken met partijen over de bewijslastverdeling ten aanzien van de verschuldigde thuiskopievergoeding, ook als deze zouden afwijken van de bewijslast zoals die volgt uit het wettelijk systeem. Dit betekent ook dat de rechtbank in het midden kan laten op welke wijze het HvJEU in het Padawan-arrest de bewijslast heeft ingevuld dan wel welke bewijslastverdeling voorvloeit uit artikel 16c Aw in samenhang met artikel 150 Rv. 4.44.

Artikel 7 onder a van de voorwaarden contractanten A en dan met name de zinsnede ‘voorziet de contractant de stichting van bescheiden waarmee ten genoegen van de stichting wordt aangetoond dat deze blanko dragers ook inderdaad professioneel worden gebruikt’ kan naar het oordeel van de rechtbank niet anders worden gelezen dan dat op Imation de bewijslast rust ten aanzien van het daadwerkelijk professioneel gebruik van de door haar geleverde dragers. Dit geldt zowel voor de periode vóór juni 2010, over welke periode Imation aanspraak maakt op terugbetaling, als de periode vanaf juni 2010, waarin zij voor leveringen in het Commercial Channel niet heeft afgedragen.

4.45. De door Imation in het kader van die bewijslast aan Stichting de Thuiskopie in ieder geval over te leggen bescheiden staan vermeld in artikel 7 onder c (zie 2.14 hiervoor). Dat uit artikel 8 van de voorwaarden contractanten A een andere verdeling volgt, is door partijen niet aangevoerd.

Het bewijs 4.46.

Imation heeft Stichting de Thuiskopie aangeboden om toegang te geven tot haar boeken.

Imation heeft een rapport overgelegd van PriceWaterhouseCoopers (hierna: PWC) waarin PWC een analyse heeft gemaakt van de leveringen door Imation van optische media in Nederland in de periode januari 2003 tot februari 2010 (hierna: het PWC rapport). Dit rapport houdt in dat Imation in die jaren aan 20 klanten heeft geleverd binnen het Commercial Channel en aan 16 klanten binnen het Consumer Channel, waarbij de criteria om te vallen binnen het ene of het andere verkoopkanaal door Imation zijn geformuleerd. Als vaststaat dat sprake is van levering binnen het Commercial Channel is volgens Imation sprake van dragers die professioneel worden gebruikt zodat daarover geen thuiskopievergoeding verschuldigd is. Volgens het rapport is voor leveringen binnen het Commercial Channel € 6.949.893 aan Stichting de Thuiskopie afgedragen.

4.47. Stichting de Thuiskopie betwist de door Imation gestelde omvang van leveringen van dragers voor professioneel gebruik. Zij meent dat Quantore, Office Depot en Staples, niet behoren tot het Commercial Channel zoals in het PWC rapport staat vermeld. Ook meent zij dat uit het STK controle rapport (zie hiervoor in 2.22) blijkt dat Alpha International (dat niet is opgenomen in het PWC rapport) niet behoort tot het Commercial Channel. Stichting de Thuiskopie wijst er voorts op dat PWC zich heeft gebaseerd op aan haar door Imation ter beschikking gestelde informatie en geen eigen controle heeft uitgevoerd. Ter onderbouwing van haar subsidiaire vordering doet

IEPT20130220, Rb Den Haag, Thuiskopie v Imation Stichting de Thuiskopie voorts een beroep op het STK controle rapport. Imation heeft echter op haar beurt de juistheid van het STK controle rapport gemotiveerd betwist omdat sprake zou zijn van dubbeltellingen en de Stobi-korting van 20% niet is meegenomen.

4.48. De rechtbank kan op basis van de thans voorliggende stukken niet vaststellen wat de hoogte is van het door Imation, met inachtneming van wat hiervoor is beslist, sinds juni 2010 aan Stichting de Thuiskopie mogelijk nog verschuldigde bedrag aan thuiskopievergoedingen en van een mogelijk door Imation te verrekenen bedrag voor betalingen die zij na 1 juli 2006 onverschuldigd aan Stichting de Thuiskopie zou hebben afgedragen. Zij acht het wenselijk met partijen te overleggen over de wijze van vaststelling van deze bedragen en te onderzoeken of partijen hierover overeenstemming kunnen bereiken.

4.49. De rechtbank houdt iedere verdere beslissing aan.

Tussentijds hoger beroep 4.50. Gezien de aanzienlijke inspanningen en kosten die mogelijk nodig zijn om over en weer te vorderen bedragen vast te stellen, ziet de rechtbank aanleiding om tegen dit vonnis tussentijds hoger beroep open te stellen als bedoeld in artikel 337 lid 2 Rv. In voorkomend geval schorst zulk hoger beroep ingevolge artikel 350 Rv de tenuitvoerlegging van dit tussenvonnis.

5. De beslissing De rechtbank: 5.1. gelast de verschijning van partijen ter terechtzitting van mr. M.P.M. Loos, rechter-commissaris, in het Paleis van Justitie, Prins Clauslaan 60 te Den Haag, op een nader te bepalen datum en tijdstip; 5.2. bepaalt dat partijen binnen twee weken na de datum van dit vonnis verhinderdata kunnen opgeven, waarna datum en tijdstip van zitting zal worden bepaald; 5.3. houdt iedere verdere beslissing aan; 5.4. bepaalt dat van dit vonnis tussentijds hoger beroep kan worden ingesteld.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij, mr.

Chr.A.J.F.M. Hensen en mr. M.P.M. Loos en in het openbaar uitgesproken op 20 februari 2013.

Pagina 12 van 12

www.iept.nl

Hoge Raad, 12 oktober 2012, Thuiskopie v Opus Supplies

AUTEURSRECHT – NABURIGE RECHTEN Opus Supplies GmbH onder deze omstandigheden importeur van informatiedragers in Nederland in de zin van art. 16c(2) Aw en is derhalve de daarin bedoelde billijke vergoeding verschuldigd, • in het licht van beantwoording door HvJEU van eerder gestelde prejudiciële vragen over de Auteursrechtrichtlijn, moet in aanmerking worden genomen (i) dat, zoals in het tussenarrest al is overwogen, indien de koper/consument voor de toepassing van art. 16c lid 2 Aw als importeur heeft te gelden op de grond dat hij ingevolge de leveringsvoorwaarden van de verkoper in de rechtsverhouding tussen partijen als zodanig is aangemerkt, zulks zou leiden tot de situatie dat de billijke vergoeding in feite oninbaar zou zijn en daarmee sprake is van het "onmogelijk" zijn als bedoeld aan het slot van het tweede antwoord van het HvJEU (zie 2.1), (ii) dat in de door het hof vastgestelde feiten besloten ligt dat op het grondgebied van Nederland het nadeel ontstaat dat auteurs van auteursrechtelijk beschermde werken lijden als gevolg van het reproduceren, bedoeld in art. 16c lid 1 Aw, van zulke werken op de informatiedragers door de in Nederland wonende kopers daarvan, en (iii) dat Opus GmbH over de mogelijkheid beschikt het bedrag van deze billijke vergoeding door te berekenen in de door de kopers betaalde prijs voor de informatiedragers, moet worden geoordeeld dat Opus GmbH in de zin van art. 16c lid 2 Aw als importeur van de informatiedragers in Nederland heeft te gelden en dus de in deze bepaling bedoelde billijke vergoeding is verschuldigd.

• hieraan doet niet af dat Opus Supplies geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om de billijke vergoeding door te berekenen aan haar kopers of dat zij een niet in Nederland gevestigde rechtspersoon is Vindplaatsen: Hoge Raad, 12 oktober 2012 (F.B. Bakels, A.M.J. van Buchem-Spapens, A.H.T. Heisterkamp, C.E. Drion en G. Snijders) Arrest in de zaak van: Stichting de Thuiskopie, gevestigd te Amsterdam, eiseres tot cassatie, advocaat: aanvankelijk mr. R.A.A. www.ie-portal.nl

IEPT20121012, HR, Thuiskopie v Opus Supplies Duk en mr. P.A. Ruig, thans mr. T. Cohen Jehoram en mr. V. Rörsch, tegen 1. M, wonende te [..], 2. H, wonende [...].

3. Opus Supplies Deutschland GMBH, gevestigd te Heinsberg, Duitsland, VERWEERDERS in cassatie, advocaat: mr. K. Aantjes. Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als de Stichting, M, H en Opus GmbH. 1 . Het verdere verloop van het geding 1.1 De Hoge Raad verwijst naar zijn tussenarrest van 20 november 2009, LJN BI6320, NJ 2009/581 (hierna ook: het tussenarrest), voor het daaraan voorafgegane verloop van het geding. In dat arrest heeft de Hoge Raad aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het HvJEU) de volgende vragen inzake de uitleg van richtlijn 2001/29/EG (hierna ook: de ARtl) gesteld: (i) Biedt richtlijn 2001/29/EG, in het bijzonder in art. 5 lid 2 onder b en lid 5, aanknopingspunten voor de beantwoording van de vraag wie in de nationale wetgeving behoort te worden aangemerkt als de schuldenaar van de in art . 5, lid 2 onder b, bedoelde 'billijke vergoeding'?Zo ja, welke? (ii) Indien sprake is van een koop op afstand waarbij de koper in een andere lidstaat is gevestigd dan de verkoper, noopt art . 5 lid 5 van de richtlijn dan tot een zo ruime uitleg van het nationale recht dat ten minste in één van de bij de koop op afstand betrokken landen de in art . 5, lid 2 onder b, bedoelde 'billijke compensatie' is verschuldigd door een bedrijfsmatig handelende schuldenaar?

1.2 Het HvJEU heeft in zijn arrest van 16 juni 2011, LJN BQ9325, NJ 2011/510 deze beide vragen beantwoord op de hierna in 2.1 vermelde wijze.

1.3 Vervolgens heeft de advocaat van de Stichting de zaak nader schriftelijk toegelicht.

1.4 De nadere conclusie van de Advocaat-Generaal F.F. Langemeijer strekt tot vernietiging van het bestreden arrest en tot verwijzing van de zaak naar een ander gerechtshof.

2 . Verdere beoordeling van het middel 2.1 Het HvJEU heeft de hiervoor in 1.1 vermelde vragen als volgt beantwoord: "(i) Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij, in het bijzonder artikel 5, leden 2, sub b, en 5 ervan, moet aldus worden uitgelegd dat de eindgebruiker die voor privégebruik een reproductie vervaardigt van een beschermd werk, in beginsel moet worden aangemerkt als de schuldenaar van de in voornoemd lid 2, sub b, bedoelde billijke compensatie. Het staat de lidstaten evenwel vrij een vergoeding voor privégebruik in te voeren die dient te worden betaald door de personen die installaties, apparaten of informatiedragers ter beschikking stellen van de eindgebruiker, wanneer die personen beschikken over de mogelijkheid om het bedrag van die Pagina 1 van 10

www.iept.nl

vergoeding door te berekenen in de door de eindgebruiker betaalde prijs van die terbeschikkingstelling. (ii) Richtlijn 2001/29, in het bijzonder artikel 5, leden 2, sub b, en 5 ervan, moet aldus worden uitgelegd dat de lidstaat die een stelsel heeft ingevoerd waarin de vergoedingen voor het kopiëren voor privégebruik van beschermde werken moeten worden betaald door de fabrikant of importeur van informatiedragers, en op wiens grondgebied het nadeel ontstaat dat auteurs lijden als gevolg van het privégebruik van hun werken door de aldaar wonende kopers, verplicht is om te garanderen dat die auteurs daadwerkelijk de billijke compensatie ontvangen die is bestemd om hen schadeloos te stellen voor dat nadeel. Dienaangaande is de enkele omstandigheid dat de bedrijfsmatig handelende verkoper van installaties, apparaten en informatiedragers is gevestigd in een andere lidstaat dan die waar de kopers wonen, niet van invloed op die resultaatsverplichting. Het staat aan de nationale rechter om, wanneer het onmogelijk is om de billijke compensatie bij de kopers te incasseren, het nationale recht aldus uit te leggen dat die compensatie bij een schuldenaar die optreedt als handelaar kan worden geïncasseerd."

2.2 In het tussenarrest is al geoordeeld dat onderdeel I niet tot cassatie kan leiden. Onderdeel II.a bestrijdt de juistheid van rov. 7 van het hof, zoals weergegeven in 3.2.3 van het tussenarrest. Hierin overwoog het hof kort samengevat (a) dat de ARtl niet voorziet in de wijze waarop de billijke vergoeding moet worden geïnd; (b) dat het begrip 'importeur' in art. 16c lid 2 Aw, dat is geïntroduceerd vóór de implementatie van de ARtl, niet richtlijnconform kan worden geïnterpreteerd; (c) dat partijen in het onderhavige geval bij de op hun rechtsverhouding toepasselijke algemene voorwaarden van Opus GmbH zijn overeengekomen dat het vervoer in opdracht van de koper geschiedt, waaruit volgt dat de levering plaatsvindt in Duitsland, en (d) dat Opus GmbH dan naar het voorlopig oordeel van het hof niet als importeur kan worden aangemerkt.

2.3 De vorderingen van de Stichting zijn in de kern erop gebaseerd dat Opus GmbH bij de leverantie van de in het tussenarrest in 3.1 onder (vii) bedoelde bestellingen aan de Nederlandse consument, optreedt als importeur in de zin van art. 16c lid 2 Aw (zie het tussenarrest onder 3.2.1).

2.4 Het hiervoor in 2.2 (b) samengevat weergegeven oordeel van het hof moet aldus worden verstaan dat richtlijnconforme interpretatie van art. 16c lid 2 Aw onmogelijk is omdat de ARtl het begrip 'importeur' niet kent. Het tegen dit oordeel gerichte onderdeel II.a treft doel in het licht van de hiervoor in 2.1 weergegeven beantwoording door het HvJEU van de hem door de Hoge Raad gestelde vragen van uitleg. Op zichzelf staat het partijen bij een koopovereenkomst vrij overeen te komen waar de verkochte zaken aan de koper zullen worden afgeleverd, en de leveringsvoorwaarden in dit geval van Opus GmbH (zie toepasselijke 3.1 van het tussenarrest onder (ii)) www.ie-portal.nl

IEPT20121012, HR, Thuiskopie v Opus Supplies brengen mee dat de informatiedragers in Duitsland aan de koper/consument worden afgeleverd en vervolgens in opdracht en op naam van laatstgenoemde naar Nederland worden vervoerd. Dit is echter niet beslissend voor de beantwoording van de vraag wie in de zin van art. 16c lid 2 Aw als importeur van de informatiedragers in Nederland dient te worden aangemerkt. In het licht van de in het tussenarrest vastgestelde feiten, zoals herhaald en samengevat in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 2.18, en in aanmerking genomen (i) dat, zoals in het tussenarrest al is overwogen, indien de koper/consument voor de toepassing van art.

16c lid 2 Aw als importeur heeft te gelden op de grond dat hij ingevolge de leveringsvoorwaarden van de verkoper in de rechtsverhouding tussen partijen als zodanig is aangemerkt, zulks zou leiden tot de situatie dat de billijke vergoeding in feite oninbaar zou zijn en daarmee sprake is van het "onmogelijk" zijn als bedoeld aan het slot van het tweede antwoord van het HvJEU (zie 2.1), (ii) dat in de door het hof vastgestelde feiten besloten ligt dat op het grondgebied van Nederland het nadeel ontstaat dat auteurs van auteursrechtelijk beschermde werken lijden als gevolg van het reproduceren, bedoeld in art. 16c lid 1 Aw, van zulke werken op de informatiedragers door de in Nederland wonende kopers daarvan, en (iii) dat Opus GmbH over de mogelijkheid beschikt het bedrag van deze billijke vergoeding door te berekenen in de door de kopers betaalde prijs voor de informatiedragers, moet worden geoordeeld dat Opus GmbH in de zin van art. 16c lid 2 Aw als importeur van de informatiedragers in Nederland heeft te gelden en dus de in deze bepaling bedoelde billijke vergoeding is verschuldigd.

2.5 Daaraan doet niet af dat, zoals in 3.1 onder (vi) van het tussenarrest is overwogen, Opus GmbH geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid het bedrag van deze billijke vergoeding door te berekenen aan de kopers van de informatiedragers. Dit berust op een door Opus GmbH gemaakte keuze waarvan de gevolgen voor haar rekening komen.

2.6 Gelet op het antwoord dat het HvJEU heeft gegeven op de tweede door de Hoge Raad gestelde vraag van uitleg staat aan de hiervoor in 2.4 aan art. 16c lid 2 Aw gegeven uitleg voor het onderhavige geval, evenmin in de weg dat Opus GmbH een niet in Nederland gevestigde rechtspersoon is.

2.7 Het slagen van onderdeel II.a brengt mee dat de onderdelen II.b-d geen behandeling behoeven.

2.8 Partijen hebben in hun schriftelijke toelichting eenparig opgemerkt dat zij overeenstemming hebben bereikt over het bedrag van de redelijke en evenredige proceskosten waarin de in het ongelijk gestelde partij zal worden veroordeeld. De advocaat van de Stichting heeft in zijn "schriftelijke toelichting na prejudicieel arrest" bij toewijzing van dit bedrag gepersisteerd. De Hoge Raad zal partijen hierin volgen.

3. Beslissing Pagina 2 van 10

IEPT20121012, HR, Thuiskopie v Opus Supplies

www.iept.nl

De Hoge Raad: vernietigt het arrest van het gerechtshof te 'sGravenhage van 12 juli 2007; verwijst het geding naar het gerechtshof te Amsterdam ter verdere behandeling en beslissing; veroordeelt Opus GmbH, M. en H. in de kosten van het geding in cassatie, daaronder begrepen de kosten verband houdende met de behandeling van de zaak bij het Hof van Justitie van de Europese Unie, tot op deze uitspraak aan de zijde van de Stichting begroot op € 452,03 aan verschotten en € 20.000,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president F.B. Bakels als voorzitter en de raadsheren A.M. J . van Buchem- Spapens, A.H.T. Heisterkamp, C.E. Drion en G. Snijders, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer J.C. van Oven op 12 oktober 2012 .

8 juni 2012 Mr. F.F. Langemeijer Conclusie inzake: Stichting De Thuiskopie tegen 1. M. 2. H. 3. Opus Supplies Deutschland GmbH In dit geding, over de uitleg van art. 16c Auteurswet, wordt de procedure voortgezet na het tussenarrest van de Hoge Raad van 20 november 2009 1 en na het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 16 juni 2011 2.

1. De feiten en het procesverloop 1.1. Voor de feiten waarvan in cassatie kan worden uitgegaan en voor het procesverloop tot aan het tussenarrest van 20 november 2009 wordt verwezen naar dat arrest. De Hoge Raad heeft onderdeel I van het cassatiemiddel verworpen. Naar aanleiding van onderdeel II heeft de Hoge Raad de volgende vragen van uitleg voorgelegd aan het Hof van Justitie van de Europese Unie: "(i) Biedt richtlijn 2001/29/EG in het bijzonder in art.

5, lid 2 onder b en lid 5, aanknopingspunten voor de beantwoording van de vraag wie in de nationale wetgeving behoort te worden aangemerkt als de schuldenaar van de in art. 5, lid 2 onder b, bedoelde 'billijke vergoeding'? Zo ja, welke? (ii) Indien sprake is van een koop op afstand waarbij de koper in een andere lidstaat is gevestigd dan de verkoper, noopt art. 5 lid 5 van de richtlijn dan tot een zo ruime uitleg van het nationale recht dat ten minste in één van de bij de koop op afstand betrokken landen de in art. 5, lid 2 onder b, bedoelde 'billijke compensatie' is verschuldigd door een bedrijfsmatig handelende schuldenaar?"

1.2. Bij arrest van 16 juni 2011 heeft het Hof van Justitie hierop geantwoord: "(i) Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de

harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij, in het bijzonder artikel 5, leden 2, sub b, en 5 ervan, moet aldus worden uitgelegd dat de eindgebruiker die voor privégebruik een reproductie vervaardigt van een beschermd werk, in beginsel moet worden aangemerkt als de schuldenaar van de in voornoemd lid 2, sub b, bedoelde billijke compensatie. Het staat de lidstaten evenwel vrij een vergoeding voor privégebruik in te voeren die dient te worden betaald door de personen die installaties, apparaten of informatiedragers ter beschikking stellen van de eindgebruiker, wanneer die personen beschikken over de mogelijkheid om het bedrag van die vergoeding door te berekenen in de door de eindgebruiker betaalde prijs van die terbeschikkingstelling. (ii) Richtlijn 2001/29, in het bijzonder artikel 5, leden 2, sub b, en 5 ervan, moet aldus worden uitgelegd dat de lidstaat die een stelsel heeft ingevoerd waarin de vergoedingen voor het kopiëren voor privégebruik van beschermde werken moeten worden betaald door de fabrikant of importeur van informatiedragers, en op wiens grondgebied het nadeel ontstaat dat auteurs lijden als gevolg van het privégebruik van hun werken door de aldaar wonende kopers, verplicht is om te garanderen dat die auteurs daadwerkelijk de billijke compensatie ontvangen die is bestemd om hen schadeloos te stellen voor dat nadeel. Dienaangaande is de enkele omstandigheid dat de bedrijfsmatig handelende verkoper van installaties, apparaten en informatiedragers is gevestigd in een andere lidstaat dan die waar de kopers wonen, niet van invloed op die resultaatsverplichting. Het staat aan de nationale rechter om, wanneer het onmogelijk is om de billijke compensatie bij de kopers te incasseren, het nationale recht aldus uit te leggen dat die compensatie bij een schuldenaar die optreedt als handelaar kan worden geïncasseerd."

1.3. Stichting De Thuiskopie heeft naar aanleiding van dit antwoord haar standpunt schriftelijk nader laten toelichten. Opus GmbH heeft afgezien van nadere toelichting.

2. Verdere bespreking van het cassatiemiddel 2.1. Onderdeel II is gericht tegen de oordelen van het hof die de Hoge Raad in rov. 3.2.3 van het tussenarrest heeft aangehaald. Het middelonderdeel klaagt over een schending van art. 16c van de Auteurswet (Aw), zoals deze bepaling behoort te worden geïnterpreteerd in het licht van art. 5, lid 2 onder b en lid 5, van Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 (Pb EG L 167 /10), betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en naburige rechten in de informatiemaatschappij, en van de hierna te noemen verdragsbepalingen. Deze algemene klacht is uitgewerkt in vier deelklachten, die zeer kort samengevat inhouden 3:

1

3

HR 20 november 2009 (UN: BI6320), NJ 2009/581.

HvJ EU 16 juni 2011, C-462/09, (UN: BQ9325), NJ 2011/510 m.nt.

P.B. Hugenholtz.

2

www.ie-portal.nl

Omdat de klachten in de conclusie voor het tussenarrest al zijn besproken, wordt op deze plaats volstaan met een zeer korte samenvatting.

Pagina 3 van 10

IEPT20121012, HR, Thuiskopie v Opus Supplies

www.iept.nl

a. het hof heeft het begrip "importeur" in art. 16c Aw niet uitgelegd in overeenstemming met Richtlijn 2001/29/EG; b. het hof heeft het begrip "importeur" in art. 16c Aw niet uitgelegd in overeenstemming met art. 9 lid 2 van de Berner Conventie, art. 9 lid 1 van het TRIPsverdrag en art. 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM; c. het hof heeft het begrip "importeur" in art. 16c Aw niet uitgelegd in overeenstemming met de uitleg die naar nationaal recht daaraan moet worden gegeven, in het bijzonder in het licht van de parlementaire geschiedenis van deze bepaling; d. de vaststelling door het hof dat de aflevering van de blanco informatiedragers aan de koper plaatsvindt in Duitsland (en niet in Nederland) is om diverse redenen rechtens onjuist, althans onbegrijpelijk.

2.2. In rov. 3.4 van het tussenarrest heeft de Hoge Raad vastgesteld dat de Nederlandse wetgever de richtlijn 2001/29/EG heeft geïmplementeerd in art. 16c, leden 1 - 5 Aw. De verplichting tot betaling van de heffing, uit de opbrengst waarvan de billijke compensatie aan de rechthebbenden wordt voldaan, rust volgens art. 16c lid 2 Aw op de fabrikant of importeur van de met de heffing belaste voorwerpen. Richtlijn 2001/29/EG maakt geen gebruik van de begrippen 'fabrikant' of 'importeur'. Het tussen partijen (bedoeld zijn: de partijen bij de koopovereenkomst) toepasselijke Nederlandse recht brengt mee dat levering van de informatiedragers plaatsvindt door bezitsoverdracht.

Partijen mogen in hun overeenkomst bepalen waar en hoe deze zal geschieden. Dat hebben zij in dit geval gedaan als in het tussenarrest in 3.1 onder (ii) aangeduid. Naar de letter van het desbetreffende beding rust op de particuliere koper, als importeur van de informatiedragers in Nederland, de verplichting tot betaling van de vorenbedoelde billijke compensatie.

Daardoor is zij in feite oninbaar. In dit licht is de vraag gerezen of voormeld resultaat verenigbaar is met de richtlijn, althans of de richtlijn ertoe noopt dit begrip 'importeur' ruimer op te vatten dan naar zijn taalkundige betekenis het geval zou zijn, door mede rekening te houden met de uiteindelijke, ook voor de bedrijfsmatig handelende verkoper kenbare, bestemming van de informatiedragers.

2.3. In een Spaanse procedure is een verwante vraag aan het Hof van Justitie gesteld. 4 Het ging in dat geval om een thuiskopieheffing die werd geïncasseerd bij Padawan SL, een verkoper van cd's, dvd's en MP3spelers. Deze weigerde betaling, met het argument dat toepassing van deze heffing, zonder onderscheid te maken naar het gebruik waarvoor de digitale dragers zijn bestemd (privé of zakelijk), in strijd is met Richtlijn 2001/29/EG. Op de desbetreffende prejudiciële vragen van de Spaanse rechter verklaarde het Hof van Justitie voor recht (in Nederlandse vertaling): "1. Het begrip 'billijke compensatie' in de zin van art. 5 lid 2 sub b Richtlijn 2001/29/EG ( ... ) is een autonoom

unierechtelijk begrip dat uniform moet worden uitgelegd in alle lidstaten die een uitzondering voor het kopiëren voor privégebruik hebben ingevoerd, ongeacht hun bevoegdheid om binnen de door het Unierecht en in het bijzonder door die richtlijn gestelde grenzen de vorm, de wijze van financiering en inning en het niveau van deze billijke compensatie te bepalen.

2. Art. 5 lid 2 sub b Richtlijn 2001/29/EG moet aldus worden uitgelegd dat het tussen de betrokken personen te vinden 'rechtvaardige evenwicht' impliceert dat de billijke compensatie moet worden berekend op basis van het criterium van de schade geleden door de auteurs van beschermde werken als gevolg van de invoering van de uitzondering voor het kopiëren voor privégebruik. Een regeling volgens welke de personen die over installaties, apparaten en dragers voor digitale reproductie beschikken en deze op die grond juridisch of feitelijk ter beschikking van privégebruikers stellen of daarmee ten behoeve van hen reproductiediensten verrichten, de billijke compensatie dienen te financieren, voldoet aan de vereisten van dit 'rechtvaardige evenwicht', aangezien die personen de daadwerkelijke last van die financiering kunnen afwentelen op de privégebruikers.

3. Art. 5 lid 2 sub b Richtlijn 2001/29/EG moet aldus worden uitgelegd dat er een verband moet bestaan tussen de toepassing van de heffing voor de financiering van de billijke compensatie op installaties, apparaten en dragers voor digitale reproductie en het vermoedelijke gebruik van deze installaties, apparaten en dragers voor het vervaardigen van reproducties voor privégebruik. Bijgevolg is de engedifferentieerde toepassing van de heffing voor het kopiëren voor privégebruik, met name op installaties, apparaten en dragers voor digitale reproductie die niet ter beschikking van privégebruikers worden gesteld en duidelijk bestemd zijn voor andere doelen dan voor het kopiëren voor privégebruik, niet in overeenstemming met Richtlijn 2001/29/EG." 2.4. De mogelijkheid om van een auteursrechtelijk beschermd werk een kopie te maken voor privégebruik is een uitzondering op het verbod van verveelvoudiging zonder toestemming van de rechthebbende. Een juiste uitleg van de richtlijn brengt volgens het Hof van Justitie mee dat de billijke compensatie voor de rechthebbenden, die in art. 5, lid 2 onder b, van deze richtlijn als voorwaarde wordt gesteld, moet worden berekend op basis van de schade die door de auteurs van beschermde werken wordt geleden als gevolg van de uitzondering (in de nationale wetgeving) voor het kopiëren voor privégebruik. 5 Met betrekking tot de vraag voor wiens rekening deze billijke compensatie komt, overwoog het Hof van Justitie in de zaak Padawan het volgende: "44. Het maken van een kopie voor privégebruik door een natuurlijk persoon moet worden beschouwd als een handeling die de auteur van het betrokken werk kan benadelen.

4 HvJ EU 21 oktober 2010, C-467/08, (UN: 803185), NJ 2011/509 m.nt. P.B. Hugenholtz; IER 2011/26 m.nt. K.J. Koelman.

5

www.ie-portal.nl

Zie de punten 39- 42 in het arrest in de zaak Padawan.

Pagina 4 van 10

IEPT20121012, HR, Thuiskopie v Opus Supplies

www.iept.nl

45. De persoon die de exclusieve houder van het reproductierecht benadeelt is dus degene die voor privégebruik een dergelijke reproductie van een beschermd werk vervaardigt zonder vooraf toestemming te vragen aan bedoelde houder. In beginsel is dan ook die persoon verplicht het nadeel te vergoeden dat gepaard gaat met die reproductie, door het bekostigen van de compensatie die aan die houder zal worden betaald.

46. Gelet op de praktische moeilijkheden om de particuliere gebruikers te identificeren en om hen te verplichten om de rechthebbenden te compenseren voor de schade die zij hen berokkenen, en op het feit dat de schade als gevolg van elk individueel gebruik op zichzelf beschouwd minimaal kan zijn en bijgevolg geen betalingsverplichting in het leven kan roepen, zoals de laatste zin van punt 35 van de considerans van Richtlijn 2001/29 aangeeft, staat het de lidstaten evenwel vrij om met het oog op de financiering van de billijke compensatie een 'heffing voor het kopiëren voor privégebruik' in te voeren die niet door de betrokken particulieren dient te worden betaald, maar door de personen die over installaties, apparaten en dragers voor digitale reproductie beschikken en deze daartoe juridisch of feitelijk ter beschikking stellen van particulieren of aan hen reproductiediensten verlenen.

In het kader van een dergelijke regeling dienen de personen die over die installaties beschikken de heffing voor het kopiëren voor privégebruik te betalen.

47. Het is juist dat bij een dergelijk stelsel, in tegenstelling tot hetgeen punt 31 van de considerans van Richtlijn 2001/29 lijkt te verlangen, de billijke compensatie niet door de gebruikers van beschermd materiaal wordt gefinancierd.

48. Evenwel moet enerzijds worden opgemerkt dat de activiteit van de betalingsplichtigen, te weten de terbeschikkingstelling aan privégebruikers van installaties, apparaten en dragers waarmee reproducties kunnen worden gemaakt, of de reproductiediensten die zij verlenen, de noodzakelijke feitelijke premisse vormt voor het verkrijgen van kopieën voor privégebruik door natuurlijke personen.

Anderzijds staat niets eraan in de weg dat die betalingsplichtigen het bedrag van de heffing voor het kopiëren voor privégebruik doorberekenen in de prijs van de terbeschikkingstelling van die installaties, apparaten en dragers waarmee reproducties kunnen worden gemaakt of in de prijs voor de reproductiedienstverlening. Aldus zal de last van de compensatie uiteindelijk worden gedragen door de privégebruiker die deze prijs betaalt. In die omstandigheden moet de privégebruiker aan wie de installaties, apparaten en dragers voor digitale reproductie ter beschikking worden gesteld of die gebruik maakt van een reproductiedienst worden geacht in feite de 'indirecte betalingsplichtige' van de billijke compensatie te zijn."

2.5. In de onderhavige zaak, tegen Opus GmbH (zie rov. 22 - 28), heeft het Hof van Justitie verscheidene van deze overwegingen uit het arrest inzake Padawan herhaald. Hieruit volgde zijn oordeel dat de www.ie-portal.nl

eindgebruiker (de consument) die voor privégebruik een reproductie vervaardigt van een beschermd werk in beginsel moet worden aangemerkt als de schuldenaar van de in art. 5, lid 2 sub b, van de richtlijn bedoelde billijke compensatie. Met dat uitgangspunt is, vanzelfsprekend, niet in strijd dat de thuiskopieheffing rechtstreeks wordt geïncasseerd bij de eindgebruiker.

Met dat uitgangspunt is echter evenmin in strijd dat de thuiskopieheffing wordt geïncasseerd bij een derde, die bij de vaststelling van zijn verkoopprijzen het bedrag van de heffing vervolgens doorberekent aan de eindgebruiker.

2.6. Voor de lidstaten van de Europese Unie die een uitzondering voor het kopiëren voor privé-gebruik hebben ingevoerd stelt art. 5, lid 2 onder b, van richtlijn 2001/29/EG de voorwaarde dat de rechthebbenden een billijke compensatie ontvangen. Bovendien mag, · gelet op het bepaalde in lid 5 van dat artikel, de invoering van een uitzondering voor het kopiëren voor privégebruik de wettige belangen van de auteursrechthebbende niet schaden. Hieruit volgt, aldus het Hof van Justitie, dat die bepalingen - opdat niet elk nuttig effect eraan wordt ontnomen - aan de lidstaat die de uitzondering voor het kopiëren voor privégebruik in zijn nationale recht heeft ingevoerd een resultaatsverplichting opleggen. Deze houdt in dat die lidstaat, binnen het kader van zijn bevoegdheden, behoort te verzekeren dat de billijke compensatie die bedoeld is om de benadeelde auteurs te compenseren voor het nadeel dat zij ondervinden, met name wanneer dit is ontstaan op het grondgebied van die lidstaat, daadwerkelijk wordt geïncasseerd 6.

2.7. In overweging 46 van het arrest inzake Padawan, herhaald in het arrest inzake Opus, heeft het Hof van Justitie gewezen op de praktische moeilijkheden bij het incasseren van de thuiskopieheffing bij de eindgebruiker 7. In rov. 3.4 van het tussenarrest had de Hoge Raad al geconstateerd dat een thuiskopieheffing in feite oninbaar is, indien - overeenkomstig de letter van het beding - de verplichting tot betaling van de billijke compensatie op de particuliere kopers rust, als importeurs van de informatiedragers in Nederland.

Indien artikel 16c Aw zodanig zou worden uitgelegd dat de betalingsverplichting uitsluitend op de particuliere koper rust, en deze uitleg tot gevolg heeft dat aan de auteursrechthebbenden of rechthebbenden van naburige rechten in feite geen billijke compensatie wordt betaald voor de schade die zij lijden, is dat resultaat in strijd met deze resultaatsverplichting. Dit is ook de feitelijke situatie: het gerechtshof te 'sGravenhage heeft in cassatie onbestreden vastgesteld dat voor de door Opus GmbH aan Nederlandse klanten geleverde informatiedragers geen thuiskopievergoeding 6

HvJ EU 16 juni 2011, reeds aangehaald, punten 33 en 34.

Zie ook punt 26 van de conclusie van de A-G Jääskinen, die een koppeling legt met het effectiviteitsbeginsel, te weten dat niet het nuttig effect (effet utile) aan de regel wordt ontnomen: "Het nuttig effect van die bepalingen kan naar mijn mening in de praktijk alleen worden bereikt indien de lidstaat een stelsel invoert waarin de rechthebbenden worden gecompenseerd via een collectieve regeling".

In punt 34 van het arrest inzake Opus legt ook het Hof van Justitie zelf een verband met deze leer.

7

Pagina 5 van 10

IEPT20121012, HR, Thuiskopie v Opus Supplies

www.iept.nl

aan de Stichting wordt betaald en dat Opus GmbH ook in Duitsland niet een met de thuiskopieheffing vergelijkbare vergoeding voor deze informatiedragers betaalt.

2.8. In theorie kan de hier bedoelde strijdigheid met de richtlijn 2001/29/EG worden opgeheven door aan de rechthebbenden een billijke compensatie te betalen ten laste van de algemene middelen. De billijke compensatie zou dan worden opgebracht door de belastingbetaler 8. Dat standpunt is in de onderhavige zaak door geen der partijen verdedigd; in elk geval is in Nederland hierin niet bij wet voorzien. Het profijtbeginsel wijst in de richting dat het billijker is degene die de privékopie maakt (uiteindelijk) te laten betalen voor de billijke compensatie van de rechthebbende dan dat de belastingbetaler hiervoor opdraait. Anderzijds is bij de discussie over dit onderwerp ook een algemeen maatschappelijk belang betrokken, namelijk dat de overheid de privacy en de vrijheid van informatiegaring respecteert, door zich niet in te laten met de vraag van welke data personen kopieën maken voor privégebruik. Verder zou de hier bedoelde strijdigheid met de richtlijn kunnen worden voorkomen door een algeheel verbod van het maken van kopieën voor privégebruik. Een dergelijk verbod zou in de praktijk echter niet te handhaven zijn. Hoe dan ook, de Nederlandse wetgever heeft ervoor gekozen voor het maken van een privékopie een uitzondering te maken op de auteursrechtelijke bescherming. Inmiddels heeft de Hoge Raad in een ander geding beslist dat de regeling van art. 16c e.v.

Aw voorziet in een vergoeding voor het kopiëren van beeld- en geluidsopnamen voor eigen oefening, studie of gebruik (het privékopiëren of thuiskopiëren), welke vorm van gebruik van het auteursrechtelijk beschermde werk is toegestaan zonder dat toestemming van de rechthebbende is vereist. Deze wettelijke licentie brengt volgens de Hoge Raad mee dat tegen het thuiskopiëren als zodanig niet door een auteursrechthebbende met een verbodsvordering in rechte kan worden opgekomen, ook niet indien aan de in art. 16c- 16ga Aw opgenomen verplichtingen niet is of wordt voldaan 9. De vraag of de thuiskopieregeling betrekking heeft op zowel legaal als illegaal kopiëren is aan de orde in een ander, thans bij de Hoge Raad aanhangig geding 10.

2.9. In het onderhavige geding heeft Opus GmbH aangevoerd dat, ook al zou de uitleg van art. 16c Aw waarbij de consument en niet Opus GmbH als de importeur wordt beschouwd tot een met de richtlijn onverenigbaar resultaat leiden, die omstandigheid niet aan haar, als particuliere onderneming, mag worden

tegengeworpen 11. Op zich is juist, dat een Europese richtlijn - anders dan een Europese verordening - niet rechtstreeks aan particulieren verplichtingen kan opleggen, dus ook niet een verplichting tot betaling van een heffing met de opbrengsten waarvan de rechthebbenden worden gecompenseerd. Dit neemt niet weg, dat de rechter gehouden is, daar waar mogelijk de nationale wetgeving uit te leggen in overeenstemming met de richtlijn. Voor het thans te berechten geval betekent deze rechtsregel dat de rechter gehouden is art. 16c Aw, voor zover dit mogelijk is, zodanig uit te leggen dat het door de richtlijn beoogde resultaat wordt bereikt. In de conclusie voor het tussenarrest is er al op gewezen dat dit kan meebrengen dat voor een andere methode van uitleg wordt gekozen dan de wetshistorische interpretatie, die in het vonnis in eerste aanleg en in het bestreden arrest zo'n belangrijke rol heeft gespeeld 12.

2.10. Ongeacht de gekozen interpretatiemethode, voor een heffing moet in ieder geval een wettelijke basis bestaan. Het vereiste van een wettelijke basis heeft in dit geding de vraag opgeroepen of Nederland volkenrechtelijk bevoegd is een heffing op te leggen aan een bedrijf dat buiten Nederland gevestigd is: volgens Opus GmbH is een 'extraterritoriale toepassing' van de Nederlandse thuiskopieregeling internationaalrechtelijk onmogelijk en kan deze ook niet door richtlijn 2001/29/EG worden geëist. 13 2.11. Op dit punt is het pleit grotendeels beslecht door het antwoord van het Hof van Justitie: de lidstaat die een stelsel heeft ingevoerd waarin de vergoedingen voor het kopiëren voor privégebruik van beschermde werken moeten worden betaald door de fabrikant of importeur van informatiedragers, en op wiens grondgebied het nadeel ontstaat dat auteurs lijden als gevolg van het privégebruik van hun werken door de aldaar wonende kopers, is verplicht te garanderen dat die auteurs daadwerkelijk de billijke compensatie ontvangen die is bestemd om hen schadeloos te stellen voor dat nadeel. In de onderhavige zaak is niet in geschil dat het nadeel voor de auteurs of andere rechthebbenden als gevolg van het privégebruik van hun beschermde werken door de in Nederland wonende kopers door middel van de litigieuze blanco cd's en dvd's ontstaat op het grondgebied van Nederland en niet op Duits grondgebied 14.

2.12. De omstandigheid dat het nadeel voor de rechthebbenden op Nederlands grondgebied ontstaat maakt Nederland bevoegd een wettelijke regeling voor de thuiskopieheffing te treffen, maar daarmee is nog 11

8 Vgl. Hof 's-Gravenhage 27 maart 2012 (LJN: BV9880; nog niet onherroepelijk).

9 HR 8 juli 2011 (UN: BQ1703), NJ 2011/373; IER 2011/68 m.nt.

FWG. 10 10 Zie de conclusie van mijn ambtgenoot Huydecoper d.d. 11 mei 2012 (zaak nr. 11/01131 betreffende Hof 's-Gravenhage 15 november 2010, UN: 803982), die het stellen van prejudiciële vragen heeft geadviseerd.

www.ie-portal.nl

Cassatiedupliek d.d. 19 september 2008, alinea 8, onder verwijzing naar HvJ EG 26 februari 1986 (Marshall, UN: BF2374), C- 152/84, rov. 48; HvJ EG 14 juli 1994 (Faccini Dori, UN: AC3677), C- 91/92, NJ 1995/321, rov. 20; HvJ EG 7 januari 2004 (Wells, UN: A08039), C-201/02, AB 2004/150 m.nt. AdMvV, rov. 56.

12 Conclusie voor het tussenarrest, alinea's 3.26 en 3.27.

13 Zie de s.t. namens Opus GmbH, alinea's 8- 19; cassatiedupliek alinea 14. De territoriale beperkingen van het auteursrecht zijn besproken in de alinea's 3.18 en 3.19 van de conclusie voor het tussenarrest.

14 Daarvan is ook het Hof van Justitie uitgegaan: zie de overwegingen 35 en 37.

Pagina 6 van 10

www.iept.nl

IEPT20121012, HR, Thuiskopie v Opus Supplies

niet gegeven dat Nederland bevoegd is een in het buitenland gevestigde onderneming als schuldenaar van deze heffing . aan te merken. De advocaatgeneraal Jääskinen heeft gesteld dat bepaalde restricties nodig zijn omdat een onderneming anders in alle landen ter wereld betalingsplichtig zou zijn 15 De advocaatgeneraal zocht deze restricties in een vergelijking met de EEX-verordening en het op die verordening betrekking hebbende arrest van het HvJ EU in de zaken Pammer en Hotel Alpenhof 16 , waarin criteria zijn genoemd om te bepalen of de activiteit van een ondernemer (de verkoop van producten) is gericht op een bepaalde lidstaat. Het Hof van Justitie heeft zich in het arrest inzake Opus GmbH niet vastgelegd op die criteria, maar een meer op het onderhavige geval toegespitste motivering gegeven: "40. Dienaangaande is, in omstandigheden als die welke met name in herinnering zijn gebracht in punt 12 van het onderhavige arrest, het feit dat bij op afstand gesloten overeenkomsten als die welke in het hoofdgeding aan de orde zijn, de bedrijfsmatig handelende verkoper die installaties, apparaten en informatiedragers ter beschikking stelt van op het grondgebied van die lidstaat wonende kopers, die er de eindgebruikers van zijn, is gevestigd in een andere lidstaat, niet van invloed op de op eerstgenoemde lidstaat rustende verplichting." 17 2.13. Daarmee kan het in alinea 2.10 genoemde volkenrechtelijke bezwaar van Opus GmbH worden gepasseerd en kom ik bij de vraag, hoe art. 16c Aw met inachtneming van het voorgaande - moet worden uitgelegd. Aan de genoemde randvoorwaarden is voldaan: Opus GmbH beschikte over de mogelijkheid bij het totstandkomen van de verkoop het bedrag van de heffing door te berekenen aan de koper van de goederen (de cd's en dvd's). Door het verdisconteren in de verkoopprijs komt de thuiskopieheffing uiteindelijk ten laste van degene die in beginsel de bekostiging van de billijke compensatie behoort te dragen: de consument die de thuiskopieën maakt. Voor een dubbele heffing behoeft in dit geval niet te worden gevreesd indien het gevorderde zou worden toegewezen: Opus GmbH heeft noch in Nederland noch in Duitsland een thuiskopievergoeding betaald.

2.14. Dan resteert nog de vraag of het door de richtlijn 2001/29/EG beoogde resultaat slechts door middel van een wijziging van de Auteurswet kan worden bereikt of ook, door middel van een richtlijnconforme uitleg van het begrip 'importeur' in art. 16c Aw, door de rechter.

Een strikt taalkundige interpretatie van de term 'importeur' steunt het standpunt van Opus GmbH, doch leidt tot een met de richtlijn strijdig resultaat. Een interpretatie van deze bepaling die uitsluitend afgaat op de wijze waarop de bezitsoverdracht in de overeenkomst (c.q. in de algemene verkoopvoorwaarden van Op1,1s GmbH) is geregeld en die erop neerkomt dat de cd's en dvd's verbintenisrechtelijk geacht moeten worden in Duitsland te zijn afgeleverd en in opdracht van de particuliere koper vanuit Duitsland in Nederland te zijn ingevoerd 18, leidt in dit geval tot een met de richtlijn strijdig resultaat. Zo beschouwd, zou de wetgever nu aan zet zijn.

2.15. De vraag is evenwel, of de rechter bij de uitleg van het begrip "importeur" in art. 16c Aw gebonden is aan de wijze waarop de partijen bij de koopovereenkomst vermogensrechtelijk hun betrekking hebben geregeld. In de gedingstukken is het voorbeeld genoemd van de particuliere koper die (bij een kantoorboekhandel of warenhuis) in de Bondsrepubliek een paar blanco dvd's of cd's koopt, deze ter plekke in ontvangst neemt en vervolgens meeneemt op zijn terugreis naar Nederland of, in voorkomend geval, per post opstuurt naar een adres in Nederland. Het arrest van het Hof van Justitie heeft op deze situatie geen betrekking: zoals gezegd, heeft het hof een op de omstandigheden van het geval afgestemde maatstaf gegeven. Bovendien zal in de zo-even geschetste situatie - in landen die een systeem van thuiskopieheffingen kennen - doorgaans al een thuiskopieheffing naar het recht van dat land aan de consument zijn doorberekend op het moment van aflevering. Wanneer een koper in een winkel in het buitenland op grote schaal 19 blanco dvd's of cd's zou inslaan en deze, met het oogmerk van doorverkoop in Nederland, fysiek over de grens meeneemt, is mijns inziens verdedigbaar dat - indien over die goederen nog door niemand een thuiskopieheffing is afgedragen - hij wordt beschouwd als degene die de goederen in Nederland invoert en voor de toepassing van art. 16c Aw wordt aangemerkt als de "importeur": de werkelijke situatie wijkt niet af van de situatie op papier.

2.16. Een meer economisch georiënteerde methode van uitleg, waarbij wordt gekeken naar de wijze waarop in feite de goederen in Nederland in het economische verkeer worden gebracht, leidt tot een andere uitkomst dan die waartoe het hof in het bestreden arrest is

15

18 In rov. 3.1 van het tussenarrest is de Hoge Raad "ten dele veronderstellenderwijs" van de daar genoemde feiten uitgegaan. Dat voorbehoud hangt, naar ik veronderstel, samen met hetgeen de Stichting De Thuiskopie bij MvG onder 33 had gesteld: in hoger beroep was de stichting bereid veronderstellenderwijs ervan uit te gaan dat de door Nederlandse klanten bij Opus bestelde informatiedragers daadwerkelijk de Duits-Nederlandse grens zijn gepasseerd (en dat het niet gaat om een schijnconstructie waarbij Opus BV in Nederland de werkelijke verkoper en leverancier is); de Stichting heeft in hoger beroep haar vordering tegen Opus BV ingetrokken.

19 Een particulier die in het buitenland grote partijen blanco cd's en dvd's opkoopt om deze door te verkopen in Nederland, mag worden beschouwd als een bedrijfsmatig handelende invoerder.

Punt 49 van zijn conclusie inzake Opus.

Verordening (EG) 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken {PbEG L 12/1); HvJ EU 7 december 2010 (gevoegde zaken C-585/08 en C-144/09, Pammer en Hotel Alpenhof, (UN: 807973), NJ 2011/164 m.nt. M.V. Polak.

17 Onder 12 vermeldde het HvJ EU als relevante feiten: "Opus betaalt voor de aan haar Nederlandse afnemers geleverde informatiedragers geen vergoeding voor het kopiëren voor privégebruik, noch in Nederland, noch in Duitsland. Bovendien merkt de verwijzende rechter op dat in de prijs van de aldus door Opus verkochte informatiedragers geen vergoeding voor het kopiëren voor privégebruik is inbegrepen."

16

www.ie-portal.nl

Pagina 7 van 10

www.iept.nl

gekomen. Aan de bepaling in het tweede lid van art.

16c Aw ("De verplichting tot betaling van de vergoeding rust op de fabrikant of de importeur van de voorwerpen'') ligt - economisch beschouwd - de gedachte ten grondslag: (a) dat het bedrag in eerste instantie wordt geheven van degene die de goederen fabriceert of invoert, niet van degene die daarmee kopieën maakt voor privégebruik en (b) dat, wat betreft de bedrijfsmatige vervaardiging en invoer, een sluitend systeem van heffingen wordt verkregen indien (bij fabricage in Nederland) de fabrikant of (bij fabricage buiten Nederland) de importeur verplicht is tot betaling van de heffing. Aldus zou zijn gewaarborgd dat de auteursrechthebbenden de in artikel 5 van richtlijn 2001/29/EG bedoelde billijke compensatie ontvangen.

2.17. Met een economische uitleg van het begrip 'importeur' in art. 16c Aw, waarbij niet beslissend is welke plaats van aflevering tussen koper en verkoper is overeengekomen, maar beslissend is wie de goederen bedrijfsmatig op de Nederlandse markt brengt, kan het door de richtlijn beoogde resultaat wel worden bereikt.

Het hof is in het bestreden arrest van een andere maatstaf uitgegaan. Om deze reden acht ik middelonderdeel II.a gegrond 20 en kan het bestreden arrest m.i. niet in stand blijven. Ik geef toe: beschouwd vanuit het streven naar éénwording van de Europese markt is deze benadering niet ideaal. Zij veronderstelt immers het bestaan van een afzonderlijke Nederlandse markt voor dit type informatiedragers, een Duitse markt, een Franse markt enzovoort. Het gebruik van het wereldwijde internet voor het doen van bestellingen heeft dit onderscheid grotendeels doen vervagen. Het onderscheid tussen nationale markten is echter onvermijdelijk, nu een panEuropese regeling van de thuiskopieheffing ontbreekt en ook niet op korte termijn in het verschiet ligt. Art. 5 lid 2 van richtlijn 2001/29/EG laat de regeling van dit onderwerp, zij het onder bepaalde restricties, over aan elk van de lidstaten van de Europese Unie.

2.18. In haar nadere schriftelijke toelichting heeft de Stichting voorgesteld dat de Hoge Raad de zaak zelf afdoet. Wat betreft het antwoord op de vraag of Opus GmbH nu wel of niet moet worden aangemerkt als "importeur" in de zin van art. 16c Aw- een rechtsoordeel - zie ik daartoe een mogelijkheid. De Hoge Raad kan uitgaan van de volgende, door het hof vastgestelde feiten: dat Opus GmbH blanco (d.w.z. lege, onbespeelde) informatiedragers aanbiedt, onder meer, via Nederlandse en op Nederland gerichte websites en tegen prijzen waarvan duidelijk is dat daarin geen thuiskopievergoeding is verwerkt; dat voor de door Opus GmbH aan Nederlandse afnemers geleverde informatiedragers geen thuiskopievergoeding aan de Stichting wordt betaald, ook niet door de afnemers; dat Opus GmbH hiervoor ook in Duitsland niet een met de 20

In alinea 3.24 van mijn conclusie voor het tussenarrest zijn de klachten van onderdeel II.a samengevat. In het bijzonder de klachten in de cassatiedagvaarding onder 21 en 24 acht ik gegrond. Bij gegrondbevinding daarvan kunnen de klachten in de cassatiedagvaarding onder 22 en 23 onbesproken blijven.

www.ie-portal.nl

IEPT20121012, HR, Thuiskopie v Opus Supplies thuiskopievergoeding vergelijkbare vergoeding betaalt; dat via de websites bij Opus GmbH binnengekomen bestellingen door haar per e-mail worden bevestigd, waarna de bestelde goederen in Duitsland worden gereedgemaakt voor verzending, waarna zij, via feitelijk door Opus GmbH ingeschakelde vervoerders, vanuit Duitsland per post worden bezorgd in Nederland.

2.19. Naar mijn mening rechtvaardigen deze feiten de gevolgtrekking dat in economisch opzicht Opus GmbH degene is die de goederen bedrijfsmatig op de Nederlandse markt brengt. Eventueel kan nog worden toegevoegd dat betaling op een Nederlandse bankrekening kan plaatsvinden en dat retouren naar een Nederlands adres worden verstuurd. In rov. 3.4 van het tussenarrest heeft de Hoge Raad van belang geacht of rekening mag worden gehouden "met de uiteindelijke, ook voor de bedrijfsmatig handelende verkoper kenbare, bestemming van de informatiedragers". Gelet op de vermelde feiten, mag worden aangenomen dat de uiteindelijke, voor Opus GmbH kenbare bestemming van de informatiedragers was gelegen in Nederland.

Mocht de Hoge Raad tot het oordeel komen dat dit nog niet voldoende is en dat ook nodig is dat Opus GmbH zich bewust op de Nederlandse markt richt 21 - teneinde te voorkomen dat een in het buitenland gevestigde ondernemer met een website, die incidenteel (toevallig, als "bijvangst'') een bestelling aanneemt van een koper uit Nederland, meteen wordt aangeslagen voor de Nederlandse thuiskopieheffing - dan zou m.i. uit de vaststaande feiten al kunnen worden afgeleid dat Opus GmbH zich bewust op de Nederlandse markt richt.

Overigens komt het mij voor, gelet op het arrest van het Hof van Justitie, dat een eenmalige bedrijfsmatige verkoop aan een in Nederland wonende koper onder overigens gelijke omstandigheden tot heffing bij de handelaar als importeur zal moeten leiden, wil Nederland niet in strijd komen met de voornoemde Europeesrechtelijke resultaatsverplichting.

2.20. De slotsom is dat Opus GmbH voor de toepassing van art. 16c lid 2 Aw moet worden aangemerkt als de importeur van de desbetreffende goederen. Anders dan Opus GmbH in de feitelijke instanties als argument heeft aangevoerd, is niet vereist dat de importeur woont of gevestigd is in het land waarin de goederen worden ingevoerd. Grief 2 slaagt en, in het voetspoor daarvan, ook grief 5.

21 21 Waarbij de criteria van het arrest Palmer en Hotel Alpenhof, hoewel in een ander kader ontwikkeld, volgens de A-G Jääskinen goede diensten kunnen bewijzen. In de s.t. namens de Stichting (onder 5.8) is ook een beroep gedaan op punt 57 in de considerans van de Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten en diensten van de informatiemaatschappij, met name electronische handel, Pb EG PRO MEMORIE, luidende: "Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie behoudt een lidstaat het recht om maatregelen te treffen tegen een dienstverlener die gevestigd is in een andere lidstaat maar die zijn activiteiten, of het merendeel daarvan, op het grondgebied van eerstgenoemde lidstaat richt, wanneer hij die vestigingsplaats heeft gekozen om de wetgeving te omzeilen die op hem van toepassing ware geweest indien hij op het grondgebied van eerstbedoelde lidstaat was gevestigd".

Pagina 8 van 10

IEPT20121012, HR, Thuiskopie v Opus Supplies

www.iept.nl

2.21. Bij gegrondbevinding van onderdeel II.a behoeven de klachten in onderdeel II.b (het beroep op de Berner Conventie in verband met het TRIPs-verdrag en art. 1 Eerste Protocol EVRM) geen bespreking meer.

Opmerking verdient dat, ook indien zou worden aangenomen dat de door het hof aan art. 16c Aw gegeven uitleg ertoe leidt dat de rechten die de rechthebbenden aan de Berner Conventie respectievelijk aan art. 1 Eerste Protocol kunnen ontlenen zijn geschonden (omdat wel een uitzondering op de auteursrechtelijke bescherming wordt gemaakt, maar daarvoor geen billijke compensatie wordt verstrekt), daarmee niet onmiddellijk gegeven is dat de heffing ten laste van Opus GmbH moet komen.

2.22. Met betrekking tot onderdeel II.c (uitleg van het begrip "importeur" naar nationaal recht) kwam ik in de conclusie voor het tussenarrest tot de slotsom dat de klachten onder II.c.1 en II.c.2 niet slagen. Met betrekking tot de klachten onder II.c.3 en II.c.4 was de slotsom dat zij niet opgaan wanneer uitsluitend wordt gelet op de parlementaire geschiedenis en op de nationale context. Dit nam niet weg dat onderzocht moest worden - en inmiddels onderzocht is - of richtlijn 2001/29/EG tot een ruimere uitleg van het begrip 'importeur' noopt. Bij deze klachten heeft de Stichting thans geen belang meer.

2.23. Bij haar klachten in onderdeel II.d over de bedongen plaats van aflevering heeft de Stichting geen belang meer indien onderdeel II.a slaagt en de wijze waarop de plaats van aflevering van de goederen in de algemene voorwaarden van Opus GmbH is bepaald niet beslissend is voor de uitleg die aan het begrip 'importeur' in art. 16c Aw wordt gegeven.

2.24. Indien de Hoge Raad één of meer van de grieven in de memorie van grieven zou laten slagen, kan ook het vonnis van de voorzieningenrechter in eerste aanleg niet onverkort in stand blijven. Daarmee komt de vraag aan de orde of alle vorderingen van de Stichting, voor zover in appel aan de orde, toewijsbaar zijn. De Stichting vorderde, na eiswijziging in hoger beroep, in het kort het volgende 22: a. Opus GmbH te veroordelen om, binnen 14 dagen na betekening van het te wijzen arrest, aan de Stichting volledig en gespecificeerd opgave te doen van het aantal, vanaf het moment van oprichting van Opus GmbH 23 , door in Nederland wonende of gevestigde afnemers, door middel van middellijk of onmiddellijk (mede) door Opus GmbH geëxploiteerde websites, waaronder in ieder geval de websites waarvan de domeinnamen staan vermeld op productie A bij de memorie van grieven, gekochte blanco. informatiedragers, met vermelding van soort, aantal, opslagcapaciteit en/of speelduur, alsmede zulke opgave te blijven doen; b. Opus GmbH te veroordelen om de onder a bedoelde opgave, althans die over het verleden, vergezeld te doen gaan van een verklaring van een

registeraccountant die ertoe strekt dat hij aan de hand van de boeken en voorraden van geïntimeerden 24 heeft vastgesteld dat deze opgave juist en volledig is; c. Opus GmbH te veroordelen om, binnen 14 dagen na verstrekking van de onder b bedoelde opgave over het verleden, de thuiskopievergoeding aan de Stichting te betalen die correspondeert met het opgegeven aantal blanco informatiedragers, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf het moment van import, en verder steeds uiterlijk op het moment van import; d. Opus GmbH en haar gedagvaarde bestuurders, tezamen en ieder voor zich, te verbieden om, voor eigen rekening of voor rekening vàn een ander, blanco informatiedragers in Nederland te importeren of te verhandelen zonder daarover volledig en gespecificeerd opgave te doen aan de Stichting en/of zonder de verschuldigde thuiskopievergoeding aan de Stichting te betalen, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom als in de memorie van grieven nader aangeduid.

2.25. Naast het verweer dat zij geen importeur is en daarom rechtens niet gehouden tot betaling van de thuiskopieheffing op grond van art. 16c Aw, heeft Opus GmbH tot verweer aangevoerd dat de vordering onder c niet kan worden toegewezen in kort geding: het zou in wezen gaan om een vordering tot betaling van een geldsom, waarbij het spoedeisend belang ontbreekt. De voorzieningenrechter heeft dit verweer aanvaard (rov.

3.9 in eerste aanleg). Daartegen was grief 4 gericht.

Deze grief is door het hof verworpen, enkel omdat Opus GmbH op grond van art. 16c Aw niet tot betaling van de thuiskopieheffing kon worden gehouden. Grief 4 zal alsnog moeten worden behandeld, waarbij opnieuw een belangenafweging moet worden gemaakt.

2.26. Voor zover de vordering mede was gericht tegen de bestuurders van Opus GmbH, heeft de voorzieningenrechter deze afgewezen als feitelijk onvoldoende onderbouwd (rov. 3.3 in eerste aanleg).

Daartegen was grief 3 gericht. Deze grief is door het hof verworpen, enkel op de grond dat Opus GmbH niet tot betaling van de thuiskopieheffing verplicht is. Ook grief 3 zal derhalve opnieuw moeten worden behandeld. Om te kunnen beoordelen of inderdaad sprake is van dreigend onrechtmatig handelen door deze personen jegens de Stichting (het onderwerp van grief 3) is een onderzoek naar de feiten nodig.

2.27. Om de redenen, genoemd in de twee vorige alinea's, meen ik dat - ondanks het verzoek van de Stichting dat de Hoge Raad de zaak zelf afdoet - toch een verwijzing naar een ander gerechtshof aangewezen is. Met betrekking tot de kosten van de procedure in cassatie verdient opmerking dat partijen onderling overeenstemming hebben bereikt over de hoogte van deze kosten 25. Aan de door collega Huydecoper aan de orde gestelde vraag of art. 1019h Rv ook van toepassing is wanneer een organisatie zoals de Stichting De Thuiskopie als eisende partij optreedt, en aan de in verband daarmee rijzende vragen van uitleg

22

MvG blz. 26 - 27.

De feitenrechter heeft de oprichtingsdatum van Opus GmbH niet vastgesteld; wel dat zij later is opgericht dan Opus BV. Gelet op de wederzijdse stellingen, zou Opus GmbH sinds 2003 actief zijn.

23

www.ie-portal.nl

24

Geïntimeerden: meervoud.

Zie de s.t. namens Opus GmbH onder 61 en de s.t. namens de Stichting blz. 52.

25

Pagina 9 van 10

www.iept.nl

IEPT20121012, HR, Thuiskopie v Opus Supplies

van richtlijn 2004/48/EG, zou op die grond kunnen worden voorbijgegaan 26.

3. Conclusie De conclusie strekt tot vernietiging van het bestreden arrest en tot verwijzing van de zaak naar een ander gerechtshof.

De Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, Langemeijer, a.-g..

26

Conclusie mr. Huydecoper d.d. 11 mei 2012, nr. 11/01131, alinea 122 e.v.

www.ie-portal.nl

Pagina 10 van 10

www.iept.nl

Hoge Raad, 21 september 2012, ACI v Thuiskopie

AUTEURSRECHT Richtlijnconforme uitleg ook vereist indien Nederlandse wetgever niet-richtlijnconforme uitleg bij implementatie heeft gegeven • Wanneer de Nederlandse wetgever bij de totstandkoming van de implementatiewetgeving een bepaalde uitleg aan de wet heeft gegeven die in strijd met de richtlijn blijkt te zijn, kan de nationale rechter niet vanwege die totstandkomingsgeschiedenis met een beroep op het rechtszekerheidsbeginsel afzien van de hiervoor in 5.1.2 omschreven verplichting tot richtlijnconforme uitleg, indien de wetgever heeft beoogd de richtlijn getrouw om te zetten en de tekst van de wettelijke regeling ook een richtlijnconforme uitleg toelaat Prejudiciële vragen • Kan privékopie uit illegale bron onder thuiskopie-exceptie vallen en wat is impact van driestappen-toets?

Dient art. 5 lid 2, aanhef en onder b - al dan niet in verbinding met art. 5 lid 5 - Auteursrechtrichtlijn aldus te worden uitgelegd dat de daar bedoelde beperking van het auteursrecht geldt voor aan de in dat artikel vermelde eisen beantwoordende reproducties, ongeacht of de exemplaren van het werk waaraan die reproducties zijn ontleend, rechtmatig - dat wil zeggen: zonder schending van de auteursrechten van de rechthebbenden - ter beschikking zijn gekomen van de betrokken natuurlijke persoon, of geldt die beperking slechts voor reproducties die zijn ontleend aan exemplaren die zonder auteursrechtinbreuk aan de betrokken persoon ter beschikking zijn gekomen?

2. a. Indien het antwoord op vraag 1 luidt als aan het slot daarvan vermeld, kan toepassing van de 'driestappentoets', bedoeld in art. 5 lid 5 Auteursrechtrichtlijn, dan aanleiding vormen om de werkingssfeer van de beperking van art. 5 lid 2 uit te breiden, of kan die toepassing slechts ertoe leiden de reikwijdte van de beperking terug te dringen? b. Indien het antwoord op vraag 1 luidt als aan het slot daarvan vermeld, is dan een regel van nationaal recht die ertoe strekt dat ter zake van reproducties, door een natuurlijke persoon voor privégebruik gemaakt en zonder enig direct of indirect commercieel oogmerk, www.ie-portal.nl

IEPT20120921, HR, ACI v Thuiskopie (Advertentie)

een billijke vergoeding verschuldigd is, ongeacht of de vervaardiging van die reproducties ingevolge art. 5 lid 2 Auteursrechtrichtlijn geoorloofd is - en zonder dat die regel afbreuk doet aan het verbodsrecht van de rechthebbende en diens aanspraak op schadevergoeding - strijdig met art. 5 Auteursrechtrichtlijn, dan wel met enige andere regel van Europees recht?

Is voor de beantwoording van deze vraag, in het licht v an de 'driestappentoets' van art. 5 lid 5 Auteursrechtrichtlijn, van belang dat technische voorzieningen om het maken van ongeoorloofde privékopieën tegen te gaan (nog) niet beschikbaar zijn?

• Toepasselijkheid volledige proceskosten Handhavingsrichtlijn bij procedure inzake billijke vergoeding thuiskopie Is de Handhavingsrichtlijn van toepassing op een geding als het onderhavige, waarin - nadat een lidstaat op de voet van art. 5 lid 2 onder b Auteursrechtrichtlijn de verplichting tot het afdragen van de in die bepaling bedoelde fair compensation heeft opgelegd aan producenten en importeurs van dragers die geëigend en bestemd zijn voor de reproductie van werken, en heeft bepaald dat die fair compensation dient te worden afgedragen aan een door die lidstaat aangewezen organisatie die met de heffing en verdeling van de fair compensation is belast - door betalingsplichtigen wordt gevorderd dat de rechter ten aanzien van bepaalde in geschil zijnde omstandigheden die van belang zijn voor de vaststelling van de fair compensation, verklaringen voor recht geeft ten laste van de bedoelde organisatie, die zich daartegen verweert?

Vindplaatsen: LJN: BW5879 Hoge Raad, 21 september 2012 (E.J. Numann , J.C. van Oven, C.A. Streefkerk, W.D.H. Asser en M.A. Loth) Uitspraak 21 september 2012 Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: 1. ACI ADAM B.V., gevestigd te Maastricht, 2. ALPHA INTERNATIONAL B.V., gevestigd te Utrecht, 3. AVC NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlemmermeer, 4. B.A.S. COMPUTERS & COMPONENTEN B.V., gevestigd te Almere, 5. DESPEC B.V., gevestigd te Sneek, 6. DEXXON DATA MEDIA AND STORAGE B.V., gevestigd te Bodegraven,

Pagina 1 van 27

www.iept.nl

7. FUJI MAGNETICS NEDERLAND, gevestigd te Kleve, Duitsland, 8. IMATION EUROPE B.V., gevestigd te Rotterdam, 9. MAXELL BENELUX B.V., gevestigd te Amsterdam, 10. PHILIPS CONSUMER ELECTRONICS B.V., gevestigd te Eindhoven, 11. SONY BENELUX B.V., gevestigd te Badhoevedorp, 12. VERBATIM GmbH, gevestigd te Eschborn, Duitsland, EISERESSEN tot cassatie, verweersters in het voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep, advocaat: mr. R.S. Meijer en mr. A.M. van Aerde, tegen 1. STICHTING DE THUISKOPIE, gevestigd te Amsterdam, VERWEERSTER in cassatie, eiseres in het voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep, advocaat: aanvankelijk mr. R.A.A. Duk en mr. P.A. Ruig, thans mr. T. Cohen Jehoram, 2.

STICHTING ONDERHANDELINGEN THUISKOPIE VERGOEDING, gevestigd te 'sGravenhage, VERWEERSTER in cassatie, niet verschenen.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als ACI c.s., Thuiskopie en SONT. 1. Het geding in feitelijke instanties Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende stukken: a. het vonnis in de zaak 246698/HA ZA 05-2233 van de rechtbank te 's-Gravenhage van 25 juni 2008; b. het arrest in de zaak 200.018.226/01 van het gerechtshof te 's-Gravenhage van 15 november 2010.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie Tegen het arrest van het hof hebben ACI c.s. beroep in cassatie ingesteld. Thuiskopie heeft voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep ingesteld.

De cassatiedagvaarding en de conclusie van antwoord tevens houdende incidenteel cassatieberoep zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit.

Tegen SONT is verstek verleend.

De advocaat van Thuiskopie heeft geconcludeerd tot niet-ontvankelijkverklaring van eiseressen sub 4, 10 en 11 en overigens tot verwerping. ACI c.s. hebben geconcludeerd tot verwerping van het voorwaardelijk incidenteel beroep.

De zaak is voor ACI c.s. toegelicht door mr. A.M. van Aerde en mr. Y.A. Wehrmeijer, beiden advocaat bij de Hoge Raad en voor Thuiskopie door mr. T. Cohen Jehoram en mr. V. Rรถrsch, beiden advocaat te Amsterdam.

De conclusie van de Advocaat-Generaal J.L.R.A. Huydecoper strekt ertoe dat de Hoge Raad het geding schorst en vragen van uitleg als voorgesteld in de alinea's 102 en 126 van de conclusie voorlegt aan het Europees Hof van Justitie.

www.ie-portal.nl

IEPT20120921, HR, ACI v Thuiskopie De advocaat van ACI c.s. heeft bij brief van 25 mei 2012 op die conclusie gereageerd.

3. Beoordeling van de ontvankelijkheid van het beroep van eiseressen 4, 10 en 11 3.1 Thuiskopie beroept zich op niet-ontvankelijkheid in haar beroep van eiseres onder 4, B.A.S. Computers & Componenten B.V. gevestigd te Almere, aangezien deze partij in appel geen procespartij is geweest en als zodanig voor het eerst in deze procedure optreedt.

3.2 Dit verweer wordt verworpen aangezien, zoals door ACI c.s. in haar akte van 1 juli 2010 in hoger beroep is gesteld, Nashua Media Products B.V. is overgenomen door B.A.S. Distributie B.V. en deze, als overnemende partij, in hoger beroep de plaats van Nashua Media Products B.V. heeft ingenomen, waartegen door Thuiskopie geen bezwaar is gemaakt.

B.A.S. Distributie B.V. is, zo blijkt uit de - door Thuiskopie niet betwiste - reactie van ACI c.s. op het ontvankelijkheidsverweer, een handelsnaam van B.A.S. Computers en Componenten B.V. 3.3 Voorts beroept Thuiskopie zich op de nietontvankelijkheid in haar beroep van eiseressen onder 10, Philips Consumer Electronics B.V. gevestigd te Eindhoven en onder 11, Sony Benelux B.V. gevestigd te Badhoevedorp. Thuiskopie heeft ten aanzien van dit ontvankelijkheidsverweer aangevoerd dat de onder 10 en 11 genoemde rechtspersonen niet bestaan nu zij beide niet als zodanig in het Handelsregister voorkomen en over eventuele rechtsopvolgers geen duidelijkheid bestaat.

3.4 Wat betreft Philips Consumer Electronics B.V. heeft te gelden dat zij onder deze naam ook in appel is opgetreden en dat - zoals ACI c.s. met ondersteuning van gegevens uit het Handelsregister hebben aangevoerd - deze rechtspersoon na een fusie, waarbij zij de verkrijgende rechtspersoon was, thans onder de naam Philips Consumer Lifestyle B.V. optreedt. Een als gevolg van een fusie niet meer bestaande rechtspersoon kan geen rechtsmiddel instellen (HR 9 januari 2004, LJN AN7324, NJ 2005/222), maar dat geval doet zich niet voor ten aanzien van de rechtspersoon die bij de fusie moet worden aangemerkt als de verkrijgende rechtspersoon. Overeenkomstig het bepaalde in art. 2:311 lid 1 BW blijft de verkrijgende rechtspersoon na een fusie bestaan. Nu Thuiskopie geen aanleiding had te betwijfelen dat met de in de cassatiedagvaarding gebruikte benaming de onder die naam ook in appel opgetreden procespartij werd aangeduid, staat een en ander noch aan ontvankelijkheid in cassatie noch aan het verbeteren van de aanduiding van de partij in de weg.

3.5 Anders is het gesteld met Sony Benelux B.V. Nu uit de door ACI c.s. bij haar conclusie van antwoord als bijlage 3 overgelegde gegevens uit het Handelsregister blijkt dat deze rechtspersoon op 1 oktober 2010, derhalve voordat de cassatiedagvaarding was uitgebracht, door fusie is opgegaan in Sony Europe Ltd, een rechtspersoon naar het recht van het Verenigd Koninkrijk, die als verkrijgende vennootschap heeft te gelden, bestond Sony Benelux B.V. niet langer en kon zij, gelet op het hiervoor in 3.4 aangehaalde arrest, geen Pagina 2 van 27

www.iept.nl

cassatieberoep meer instellen. Zij kan dus in haar beroep niet worden ontvangen, noch kan na het verstrijken van de cassatietermijn Sony Europe Ltd. in haar plaats worden gesteld.

4. Uitgangspunten in cassatie 4.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan. (i) Art. 1 van de Auteurswet (hierna: Aw) kent aan de maker (of diens rechtverkrijgenden) van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst het uitsluitende recht toe (onder meer) dit werk te verveelvoudigen, behoudens beperkingen bij de wet gesteld. Dit recht wordt hierna aangeduid als het reproductierecht. (ii) Art. 16c lid 1 Aw behelst een beperking op het reproductierecht die inhoudt, dat niet als inbreuk op het auteursrecht van de maker van het desbetreffende werk wordt beschouwd "het reproduceren van het werk of een gedeelte ervan op een voorwerp dat bestemd is om een werk ten gehore te brengen, te vertonen of weer te geven, mits het reproduceren geschiedt zonder direct of indirect commercieel oogmerk en uitsluitend dient tot eigen oefening, studie of gebruik van de natuurlijke persoon die de reproductie vervaardigt", (iii) Lid 2 van art. 16c Aw bepaalt: "Voor het reproduceren, bedoeld in het eerste lid, is ten behoeve van de maker of diens rechtverkrijgenden een billijke vergoeding verschuldigd. De verplichting tot betaling van de vergoeding rust op de fabrikant of de importeur van de voorwerpen, bedoeld in het eerste lid."

De in art. 16c lid 1 Aw neergelegde beperking wordt hierna aangeduid als de thuiskopieregeling, de in lid 2 genoemde billijke vergoeding ook wel als de thuiskopievergoeding. (iv) ACI c.s. zijn importeurs en/of fabrikanten van 'voorwerpen' als bedoeld in art. 16c lid 2; als zodanig zijn aangewezen lege of blanco informatiedragers zoals CD's en CD-R's. (v) De thuiskopievergoeding moet door de fabrikanten of importeurs worden betaald aan Thuiskopie, die de ingevolge art. 16d Aw aangewezen rechtspersoon is die met de inning en verdeling van de vergoedingen is belast. (vi) SONT is de op de voet van art. 16e Aw door de minister aangewezen stichting die de hoogte van de thuiskopievergoeding vaststelt.

4.2 ACI c.s. vorderen in dit geding, kort gezegd en voor zover in cassatie van belang, een verklaring voor recht dat de in art. 16c Aw bedoelde billijke vergoeding uitsluitend is bedoeld om het nadeel te compenseren dat rechthebbenden ondervinden van reproductiehandelingen die binnen het toepassingsbereik van art. 16c lid 1 Aw vallen en dat bij de bepaling van de hoogte van de thuiskopievergoeding geen rekening dient te worden gehouden met schade die het gevolg is van kopiëren uit een illegale - dat wil zeggen: met schending van auteursrecht tot stand gekomen - bron. De rechtbank heeft de vordering in zoverre afgewezen.

4.3 Het hof heeft voor recht verklaard, voor zover in cassatie van belang, dat de in art. 16c Aw genoemde www.ie-portal.nl

IEPT20120921, HR, ACI v Thuiskopie billijke vergoeding uitsluitend bedoeld is het nadeel - te verstaan als: de door de desbetreffende kopieerhandeling gederfde licentievergoeding - te compenseren dat de rechthebbenden ondervinden van de reproductiehandelingen die binnen het toepassingsbereik van art. 16c Aw vallen.

4.4 Het hof heeft daartoe, samengevat, het volgende overwogen.

De regeling van de thuiskopievergoeding is na de totstandkoming van Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 hierna: de Auteursrechtrichtlijn, afgekort als: ARtl aan die richtlijn aangepast (rov. 2.4).

De in art. 5 lid 2 onder b ARtl bedoelde billijke compensatie - hierna ook: fair compensation - is, naar het HvJEU heeft beslist in zijn arrest van 21 oktober 2010, C-467/08, LJN BO3185, NJ 2011/509 (Padawan), een geharmoniseerd begrip dat in alle lidstaten die de beperking van art. 5 lid 2 in hun wetgeving hebben opgenomen, eenvormig moet worden uitgelegd, en is alleen bedoeld ter compensatie van het nadeel dat de rechthebbende lijdt als gevolg van het feit dat hij zijn auteursrecht niet kan uitoefenen met betrekking tot de in het artikel genoemde handelingen.

Dat geldt ook voor de thuiskopievergoeding van art. 16c lid 2 Aw. Met betrekking tot buiten het bereik van art. 5 lid 2 ARtl en art. 16c lid 1 Aw vallende reproductiehandelingen blijft het verbodsrecht van de auteursrechthebbende in stand. (rov. 3.1-3.2) Indien moet worden aangenomen dat het maken van privékopieën uit illegale bron niet valt binnen de reikwijdte van art. 5 lid 2 ARtl en art. 16c lid 1 Aw, dient bij de bepaling van de hoogte van de thuiskopievergoeding met dat gebruik geen rekening te worden gehouden (rov. 7.8).

Art. 5 lid 2, aanhef en onder b, ARtl maakt geen onderscheid naar de bron waaruit het te kopiëren werk wordt verkregen. Er kan daarom alleen sprake zijn van strijd met de ARtl indien het downloaden uit illegale bron in strijd moet worden geacht met de in art. 5 lid 5 ARtl neergelegde zogeheten 'driestappentoets' (rov.

7.11).

Ook de tekst van art. 16c Aw bepaalt niets over de al dan niet toelaatbaarheid van reproduceren uit illegale bron. Maar blijkens de totstandkomingsgeschiedenis van de wet tot implementatie van de ARtl moet art. 16c aldus worden uitgelegd dat het kopiëren uit illegale bron toestaat en dat zulks naar de opvatting van de wetgever in overeenstemming is met de ARtl. Aan die opvatting lag kennelijk de overweging ten grondslag dat, zolang technische voorzieningen nog niet in voldoende mate beschikbaar zijn om het maken van ongeoorloofde privékopieën tegen te gaan, het verbodsrecht in de praktijk niet te handhaven is en de belangen van de rechthebbenden daarom beter gediend zijn met een systeem waarin het downloaden uit illegale bron is toegestaan omdat dat een aanspraak op thuiskopievergoeding meebrengt en hun belangen daarom niet onredelijk worden geschaad in de zin van art. 5 lid 5 ARtl. (rov. 7.12-7.13) Pagina 3 van 27

www.iept.nl

Weliswaar brengt dit systeem mee dat het illegaal uploaden wordt gestimuleerd en de rechthebbenden worden benadeeld, maar het is niet uitgesloten dat het toestaan van downloaden uit illegale bron toch niet strijdt met de (derde stap van de) driestappentoets, als daarvoor een afweging van alle omstandigheden nodig is, waaronder de omstandigheid dat het verbod op downloaden uit illegale bron (thans nog) niet te handhaven is, in welk geval de ruime strekking van art.

16c Aw richtlijnconform is (rov. 7.14). Mocht de driestappentoets zich wel verzetten tegen het toestaan van downloaden uit illegale bron, dan is de afstand tussen hetgeen de ARtl voorschrijft en het Nederlandse recht zo groot, dat, gelet op de eisen van rechtszekerheid, de grens van de mogelijkheid van richtlijnconforme uitleg is bereikt (rov. 7.15-7.16).

Daarom bestaat geen belang bij het stellen van prejudiciële vragen aan het HvJEU omtrent de uitleg van art. 5 lid 2 ARtl. 5. Beoordeling van de middelen in het principale en in het incidentele beroep 5.1.1 Hoewel het incidentele beroep voorwaardelijk is ingesteld, ziet de Hoge Raad aanleiding de middelen in beide beroepen gelijktijdig te behandelen. Onderdeel II van het middel in het principale beroep is gericht tegen rov. 7.15 in verbinding met het slot van rov. 7.12.

Het hof heeft daarin geoordeeld dat, ook indien de door de regering gegeven uitleg van art. 16c Aw inhoudende dat die bepaling ook het privé-kopiëren uit illegale bron en het mede hiervoor opleggen van een billijke vergoeding toestaat - in strijd is met art. 5 lid 5 van de ARtl, zulks niet afdoet aan de geldigheid van die uitleg omdat, gelet op de uitlatingen van de regering bij de totstandkoming van de implementatiewet, de rechtszekerheid op onaanvaardbare wijze in het gedrang zou komen wanneer art. 16c Aw in daarvan afwijkende zin zou worden uitgelegd. Het onderdeel klaagt, zakelijk weergegeven, dat het hof aldus de grenzen van de richtlijnconforme wetsuitleg heeft miskend, nu de tekst van art. 16c Aw zich niet verzet tegen een richtlijnconforme uitleg indien art. 5 lid 2 ARtl zou inhouden dat het privé-kopiëren uit illegale bron en het mede hiervoor opleggen van een billijke vergoeding niet is toegestaan.

5.1.2 Bij de beoordeling van deze klacht dient tot uitgangspunt dat art. 16c Aw de implementatie vormt van een richtlijnvoorschrift. Dat brengt mee dat de nationale rechter, die verplicht is binnen het kader van zijn bevoegdheden de volle werking van het gemeenschapsrecht te verzekeren bij de beslechting van het bij hem aanhangige geding, zoveel mogelijk het nationale recht dient uit te leggen in het licht van de bewoordingen en het doel van de betrokken richtlijn, teneinde het door de richtlijn beoogde resultaat te bereiken. De rechter dient daarbij ervan uit te gaan dat de wetgever de bedoeling heeft gehad ten volle uitvoering te geven aan de uit de richtlijn voorvloeiende verplichtingen.

Ofschoon de richtlijnconforme interpretatie van het nationale recht wordt begrensd door algemene rechtsbeginselen, met name het rechtszekerheidsbeginsel en het verbod van www.ie-portal.nl

IEPT20120921, HR, ACI v Thuiskopie terugwerkende kracht, en niet kan dienen als grondslag voor een contra legem-uitleg van het nationale recht, vereist zij niettemin dat de nationale rechter binnen zijn bevoegdheden al het mogelijke doet om, in overeenstemming met het nationale recht en de daarin erkende uitlegmethoden, de volle werking van de betrokken richtlijn en de daarmee nagestreefde doelstelling te verzekeren (HvJEU 4 juli 2006, C212/04, LJN AY0534, NJ 2006/593 (Adeneler)).

5.1.3 Uit de totstandkomingsgeschiedenis van de meergenoemde implementatiewet blijkt niet dat de Nederlandse wetgever iets anders voor ogen heeft gestaan dan het getrouw omzetten van de Auteursrechtrichtlijn, terwijl de bewoordingen van art.

16c lid 1 Aw ruimte laten zowel voor de door Thuiskopie en het hof voor juist gehouden uitleg als voor de door ACI c.s. verdedigde uitleg. Bij die stand van zaken was het hof bevoegd en gehouden art. 16c lid 1 Aw richtlijnconform uit te leggen, ook indien art.

5 lid 2 ARtl aldus zou moeten worden uitgelegd dat de daarin neergelegde beperking van het auteursrecht geen betrekking heeft op kopiëren uit illegale bron. Wanneer de Nederlandse wetgever bij de totstandkoming van de implementatiewetgeving een bepaalde uitleg aan de wet heeft gegeven die in strijd met de richtlijn blijkt te zijn, kan de nationale rechter niet vanwege die totstandkomingsgeschiedenis met een beroep op het rechtszekerheidsbeginsel afzien van de hiervoor in 5.1.2 omschreven verplichting tot richtlijnconforme uitleg, indien de wetgever heeft beoogd de richtlijn getrouw om te zetten en de tekst van de wettelijke regeling ook een richtlijnconforme uitleg toelaat.

Het onderdeel treft dus doel.

5.2.1 Het vorenstaande brengt mee dat het hof niet in het midden mocht laten welke van de twee door partijen verdedigde interpretaties van art. 5 lid 2 ARtl de juiste is. Dat leidt ertoe dat thans onderdeel I.1 van het principale middel aan de orde komt. Dit bestrijdt langs verschillende wegen de door het hof aan art. 16c Aw gegeven uitleg met het betoog dat de in art. 5 lid 2 ARtl neergelegde beperking zich niet uitstrekt tot kopiëren uit illegale bron, ook niet bij toepassing van de driestappentoets. De onderdelen I.1.1 - 1.2 betogen daartoe dat art. 5 lid 2 onder b de eis dat sprake moet zijn van een legale bron niet expliciet stelt, aangezien dat door de ontwerpers van de richtlijn een vanzelfsprekende eis werd geacht, zoals ook voortvloeit uit HvJEU 21 oktober 2010 (Padawan, eerder aangehaald). Bovendien valt in de meeste lidstaten die een thuiskopieregeling kennen, de illegale bron daar niet onder en zou een dergelijke uitleg - het opleggen van een wettelijke (dwang)licentie ten behoeve van individuele private belangen tegenover een slechts beperkte vergoedingsaanspraak - een anomalie opleveren in het licht van de bescherming van de intellectuele eigendom die uit art. 1 Eerste Protocol bij het EVRM voortvloeit.

Onderdeel I.1.3 klaagt dat het hof in rov. 7.11 een te eenzijdige grammaticale uitleg van de tekst van art. 5 lid 2 onder b ARtl hanteert door te overwegen dat uit het ontbreken van een expliciet onderscheid tussen de Pagina 4 van 27

www.iept.nl

kopie uit legale en illegale bron is af te leiden dat alleen het bepaalde in lid 5 (de driestappentoets) zou kunnen leiden tot een uitsluiting van de exceptie met betrekking tot de illegale thuiskopie.

De onderdelen I.1.4 en I.1.5 voeren motiveringsklachten aan, inhoudende dat het hof zich in rov. 7.10 slechts baseert op het up- en downloaden en daarmee een vertekend beeld geeft van de onderhavige problematiek van het illegaal kopiëren, die zoals algemeen bekend mag worden verondersteld, nog steeds toeneemt, waardoor zijn oordeel onbegrijpelijk is.

5.2.2 Onderdeel I.1 stelt aldus een vraag van uitleg van de Auteursrechtrichtlijn aan de orde die in de rechtspraak van het HvJEU tot dusverre geen beantwoording heeft gevonden. De Hoge Raad zal daarom aan dat Hof de hierna te vermelden prejudiciële vraag voorleggen.

5.3 In afwachting van de beantwoording van die vraag behoeven de overige klachten van onderdeel I geen behandeling, behoudens het hierna aan de orde te stellen onderdeel I.3.

5.4.1 Het middel in het incidentele beroep - waarvan thans nog niet kan worden vastgesteld of aan de voorwaarde waaronder het is voorgesteld, is voldaan klaagt dat het hof (met name in rov. 3.2 en 7.8) tot uitgangspunt heeft genomen dat bij het bepalen van de billijke vergoeding geen rekening mag worden gehouden met het kopiëren uit illegale bron indien dat reproduceren niet valt onder de beperking van art. 5 lid 2, aanhef en onder b, ARtl en art. 16c lid 1 Aw. Het betoogt dat het hof miskent dat met de invoering van art. 16c Aw expliciet is bedoeld geen onderscheid te maken tussen kopieën gemaakt uit legale en illegale bron. Dat is geschied, kort gezegd, omdat het moeilijk (zo niet onmogelijk) is vast te stellen tot welke categorie een kopie behoort en het verbodsrecht ter zake van privé-kopiëren in de praktijk niet te handhaven valt, terwijl de rechthebbenden anders geen vergoeding zouden ontvangen voor de illegale openbaarmaking, noch voor de daarvan gemaakte privékopieën (onderdeel 5.3). Geklaagd wordt dat het hof aldus ten onrechte heeft geoordeeld dat de thuiskopievergoeding slechts is verschuldigd voor reproductiehandelingen die op grond van art. 16c lid 1 Aw niet als auteursrechtinbreuk zijn aan te merken (onderdeel 5.4 en 5.9). Het middel betoogt dat de driestappentoets onder (bijzondere) omstandigheden kan meebrengen dat bij de bepaling van de vorm, de modaliteiten en het mogelijke niveau van de billijke vergoeding rekening mag worden gehouden met het privé-kopiëren uit illegale bron, nu (althans in cassatie) tot uitgangspunt dient dat die vorm van reproduceren een belangrijke en in de praktijk niet te bestrijden schadecomponent vormt, waarvan de rechthebbenden, als gevolg van de grote omvang waarin dat plaatsvindt, grote economische nadelen ondervinden (onderdeel 5.5).

Het oordeel van het hof is daardoor ook onverenigbaar met het doel dat met de invoering van de fair compensation is beoogd en de verplichting om bij de www.ie-portal.nl

IEPT20120921, HR, ACI v Thuiskopie vaststelling van het niveau van de fair compensation rekening te houden met het vermoedelijke privégebruik, een en ander als beslist in het hiervoor in 4.4 genoemde Padawan-arrest (onderdeel 5.7).

5.4.2 Het middel stelt daarmee de vraag aan de orde of de Auteursrechtrichtlijn aan de nationale wetgever de ruimte laat een thuiskopievergoedingsregeling in het leven te roepen die ook geldt voor privé-kopiëren dat niet onder de beperking valt die de lidstaten ingevolge art. 5 lid 2, aanhef en onder b, ARtl in hun wetgeving mogen opnemen en dat dus auteursrechtinbreuk oplevert en als zodanig onderworpen is aan het verbodsrecht van de rechthebbenden. Het is zeer wel denkbaar dat het antwoord op die vraag bevestigend luidt, nu het enkele toekennen van een aanspraak op een fair compensation voor inbreukmakende handelingen niet meebrengt dat die handelingen (alsnog) toegestaan worden, terwijl met een door de rechthebbende ontvangen vergoeding rekening kan worden gehouden bij de vaststelling van de door hem als gevolg van de inbreukmakende kopieën geleden schade, indien het tot een schadeprocedure komt.

5.4.3 Het is denkbaar dat het antwoord op de hiervoor in 5.4.2 vermelde vraag - ingevolge de werking van de driestappentoets - afhankelijk is van het bestaan van technische mogelijkheden die de rechthebbenden in de toekomst wellicht ten dienste zullen staan om het illegaal vervaardigen van privékopieën effectief te verhinderen of te bestrijden.

5.4.4 Hierbij dient voorts betrokken te worden onderdeel I.3 van het principale middel, voor zover dat klaagt over verkeerde toepassing van de in het vijfde lid van art. 5 ARtl neergelegde driestappentoets, doordat het hof in rov. 7.14 miskent dat de driestappentoets slechts aanleiding kan vormen om een wettelijke beperking terug te dringen - dus om het uitgangspunt van exclusiviteit te herstellen - en niet om het recht verder te beperken en een kopieerhandeling die een illegale inbreuk vormt op het exclusieve reproductierecht te legitimeren door haar onder de uitzondering te brengen.

5.4.5 Ook de in 5.4.1-5.4.4 behandelde klachten stellen vragen van uitleg van de Auteursrechtrichtlijn aan de orde waarover het HvJEU zich nog niet heeft uitgesproken. Ook daaromtrent zal de Hoge Raad het HvJEU daarom prejudiciële vragen stellen. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat het bij de fair compensation om een door de Auteursrechtlichtlijn geharmoniseerd begrip gaat (Padawan-arrest nr. 37).

5.5 Thuiskopie maakt in cassatie aanspraak op vergoeding van de volledige proceskosten op de voet van art. 1019h Rv. ACI c.s. menen dat Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 (hierna: de Handhavingsrichtlijn), waarop art. 1019h Rv is gebaseerd, in deze toepassing mist. De aanspraken van Thuiskopie die de inzet van dit geding vormen, lijken niet voort te vloeien uit 'inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten' als bedoeld in art. 2 lid 1 Handhavingsrichtlijn. Maar de handhaving van die aanspraken door Thuiskopie kan mogelijk wel worden bestempeld als een vorm van Pagina 5 van 27

www.iept.nl

handhaving van dergelijke rechten. Bovendien kan sprake zijn van handhaving tegen inbreuk bij aanvaarding van het hiervoor in 5.4.2 overwogene.

Daarom zal ook over deze vraag van uitleg van de Handhavingsrichtlijn, die in de rechtspraak van het HvJEU nog geen beantwoording heeft gevonden, het oordeel van dat Hof worden gevraagd.

6. Omschrijving van de feiten waarop de door het HvJEU te geven uitleg moet worden toegepast De Hoge Raad verwijst naar de hiervoor in 4.1 vermelde feiten, waarvan te dezen moet worden uitgegaan. Voorts dient tot uitgangspunt dat het reproduceren in de privésfeer uit illegale bron op grote schaal plaatsvindt en dat rechthebbenden daarvan een aanmerkelijk nadeel ondervinden.

7. Vragen van uitleg 1. Dient art. 5 lid 2, aanhef en onder b - al dan niet in verbinding met art. 5 lid 5 - Auteursrechtrichtlijn aldus te worden uitgelegd dat de daar bedoelde beperking van het auteursrecht geldt voor aan de in dat artikel vermelde eisen beantwoordende reproducties, ongeacht of de exemplaren van het werk waaraan die reproducties zijn ontleend, rechtmatig - dat wil zeggen: zonder schending van de auteursrechten van de rechthebbenden - ter beschikking zijn gekomen van de betrokken natuurlijke persoon, of geldt die beperking slechts voor reproducties die zijn ontleend aan exemplaren die zonder auteursrechtinbreuk aan de betrokken persoon ter beschikking zijn gekomen?

2. a. Indien het antwoord op vraag 1 luidt als aan het slot daarvan vermeld, kan toepassing van de 'driestappentoets', bedoeld in art. 5 lid 5 Auteursrechtrichtlijn, dan aanleiding vormen om de werkingssfeer van de beperking van art. 5 lid 2 uit te breiden, of kan die toepassing slechts ertoe leiden de reikwijdte van de beperking terug te dringen? b. Indien het antwoord op vraag 1 luidt als aan het slot daarvan vermeld, is dan een regel van nationaal recht die ertoe strekt dat ter zake van reproducties, door een natuurlijke persoon voor privégebruik gemaakt en zonder enig direct of indirect commercieel oogmerk, een billijke vergoeding verschuldigd is, ongeacht of de vervaardiging van die reproducties ingevolge art. 5 lid 2 Auteursrechtrichtlijn geoorloofd is - en zonder dat die regel afbreuk doet aan het verbodsrecht van de rechthebbende en diens aanspraak op schadevergoeding - strijdig met art. 5 Auteursrechtrichtlijn, dan wel met enige andere regel van Europees recht?

Is voor de beantwoording van deze vraag, in het licht van de 'driestappentoets' van art. 5 lid 5 Auteursrechtrichtlijn, van belang dat technische voorzieningen om het maken van ongeoorloofde privékopieën tegen te gaan (nog) niet beschikbaar zijn?

3. Is de Handhavingsrichtlijn van toepassing op een geding als het onderhavige, waarin - nadat een lidstaat op de voet van art. 5 lid 2 onder b Auteursrechtrichtlijn de verplichting tot het afdragen van de in die bepaling bedoelde fair compensation heeft opgelegd aan producenten en importeurs van dragers die geëigend en bestemd zijn voor de reproductie van werken, en heeft bepaald dat die fair compensation dient te worden www.ie-portal.nl

IEPT20120921, HR, ACI v Thuiskopie afgedragen aan een door die lidstaat aangewezen organisatie die met de heffing en verdeling van de fair compensation is belast - door betalingsplichtigen wordt gevorderd dat de rechter ten aanzien van bepaalde in geschil zijnde omstandigheden die van belang zijn voor de vaststelling van de fair compensation, verklaringen voor recht geeft ten laste van de bedoelde organisatie, die zich daartegen verweert?

8. Beslissing De Hoge Raad: verzoekt het Hof van Justitie van de Europese Unie met betrekking tot de onder 7 geformuleerde vragen uitspraak te doen; houdt iedere verdere beslissing aan en schorst het geding tot het Hof van Justitie naar aanleiding van dit verzoek uitspraak zal hebben gedaan.

Dit arrest is vastgesteld op 30 augustus 2012 en gewezen door de vice-president E.J. Numann als voorzitter en de raadsheren J.C. van Oven, C.A. Streefkerk, W.D.H. Asser en M.A. Loth, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer J.C. van Oven op 21 september 2012.

Conclusie A-G Huydecoper Zaaknr. 11/01131 Mr. Huydecoper Zitting van 11 mei 2012 Conclusie inzake 1. ACI Adam B.V. 2. Alpha International B.V. 3. AVC Nederland B.V. 4. B.A.S. Computers & Componenten B.V.(1) 5. Despec B.V. 6. Dexxon Data Media and Storage B.V. 7. de rechtspersoon naar vreemd recht Fuji Magnetics Nederland, inmiddels Fujifilm Recording Media GmbH 8. Imation Europe B.V. 9. Maxell Benelux B.V. 10. Philips Consumer Electronics B.V. 11. Sony Benelux B.V. 12. Verbatim GmbH Principaal eiseressen tot cassatie tegen Stichting De Thuiskopie principaal verweerster in cassatie Feiten(2) en procesverloop 1. In deze zaak hebben de partijen over een groot aantal vragen gestreden. In cassatie is nog maar één van die vragen - al is dat dan wel een alleszins wezenlijke vraag - aan de orde.

Dat rechtvaardigt een enigszins bekorte weergave van "het voorafgaande"; waarbij ik er uiteraard naar streef, de voor de beoordeling in cassatie relevante gegevens correct te vermelden.

Pagina 6 van 27

www.iept.nl

2. De strijd tussen de partijen heeft steeds de vergoeding betroffen die art. 16c van de Auteurswet (Aw) aanwijst: de zogenaamde thuiskopievergoeding.

Art. 16c Aw bepaalt in lid 1 dat het reproduceren van een (auteursrechtelijk beschermd) werk op een voorwerp dat voor het ten gehore brengen, vertonen of weergeven van het werk bestemd is, door een natuurlijke persoon die dat doet zonder direct of indirect commercieel oogmerk en met het uitsluitende doel de reproductie voor eigen oefening, studie of gebruik aan te wenden, geen inbreuk op het auteursrecht oplevert.

Lid 2 vervolgt dan met de bepaling dat voor het reproduceren als in lid 1 bedoeld een billijke vergoeding verschuldigd is, en dat die vergoeding verschuldigd is door de fabrikanten dan wel importeurs van de in lid 1 bedoelde voorwerpen. Dit is de vergoeding die veelal als "thuiskopievergoeding" wordt aangeduid.

3. Het innen en onder de rechthebbenden verdelen van de thuiskopievergoeding is op de voet van art. 16d lid 1 Aw opgedragen aan de verweerster in cassatie, Thuiskopie. Voor de vaststelling van de hoogte van de thuiskopievergoeding biedt art. 16e Aw een regeling, die er echter vooralsnog niet toe heeft geleid dat er tussen de betalingsplichtigen en Thuiskopie overeenstemming is bereikt.

4. De eiseressen tot cassatie, ACI c.s., zijn betalingsplichtigen als in art. 16c lid 2 Aw bedoeld. In het kader van de voortdurende meningsverschillen die Thuiskopie en de betalingsplichtigen verdeeld houden, hebben ACI c.s. een groot aantal stellingen aan de rechter voorgelegd, en gevorderd dat de rechter op de voet van die stellingen voor recht zou verklaren.

Zoals ik al aangaf, is uiteindelijk slechts één van de in dit verband aangevoerde stellingen in cassatie aan de orde.

5. Het gaat dan om de stelling dat bij de bepaling van de thuiskopievergoeding slechts rekening mag worden gehouden met het kopiëren, op de in art. 16c lid 1 Aw omschreven voet, van werken die verkregen zijn van "geautoriseerde" bronnen. Daaronder moet zoveel worden verstaan als: bronnen die met het oog op het privé-kopiëren als rechtmatig in omloop gebracht hebben te gelden.

Het kan dan gaan om bronnen ten aanzien waarvan door of vanwege de maker van het desbetreffende werk toestemming voor de (verdere) reproductie is verleend(3), of om rechtmatig in het verkeer gebrachte werkexemplaren - bijvoorbeeld "originele" exemplaren van CD's of DVD's. Voor die exemplaren geldt weliswaar niet dat de makers toestemming hebben verleend voor het verder kopiëren; maar de regel van art. 16c lid 1 Aw zou er volgens ACI c.s. toe strekken dat van zulke exemplaren reproducties als in dat artikel bedoeld mogen worden gemaakt. Dat zou echter niet verder gaan: het (nogmaals) kopiëren op basis van een reproductie die met toepassing van art. 16c lid 1 Aw rechtmatig is gemaakt, zou buiten het bereik van die bepaling vallen.

www.ie-portal.nl

IEPT20120921, HR, ACI v Thuiskopie 6. Voor andere in omloop zijnde bronnen zou art. 16c lid 1 Aw volgens ACI c.s. niet (mogen) gelden. Men moet dan denken aan fysieke werkexemplaren die niet met toestemming van de rechthebbenden gemaakte reproducties zijn (zoals de in de vorige alinea bedoelde reproducties die een privé-persoon op basis van een "origineel" werkexemplaar heeft gemaakt; maar het kan bijvoorbeeld ook gaan om reproducties die niet in de privésfeer zijn gemaakt of die wél met enig commercieel oogmerk zijn gemaakt). Men moet echter vooral denken aan bronnen, veelal via het internet aangeboden, die het mogelijk maken om beschermd werk zoals muziekstukken en films, per computer te "downloaden", om daarvan vervolgens op de door art.

16c lid 1 Aw bedoelde voorwerpen reproducties te maken(4). Het maken van privé-kopieën aan de hand van deze bronnen beschouwen ACI c.s. dus als niet in het kader van art. 16c lid 1 Aw geoorloofd(5); vandaar dat wel wordt gesproken van "illegale" of "nietgeautoriseerde" bronnen (en bij dat woordgebruik zal ik mij hierna aansluiten).

ACI c.s. willen aanvaard zien, niet alleen dat het maken van de hier bedoelde reproducties buiten het bereik van art. 16c lid 1 Aw valt, maar (vooral) ook dat met het maken van deze reproducties geen rekening mag worden gehouden bij het bepalen van de (door hen verschuldigde) thuiskopievergoeding.

7. De strijdende partijen zijn het er over eens dat het maken van reproducties op de in de vorige alinea's bedoelde voet - namelijk aan de hand van "illegale" bronnen - op grote schaal voorkomt. Als bij het bepalen van de thuiskopievergoeding daarmee geen rekening mag worden gehouden zou die vergoeding, naar mag worden aangenomen, zeer aanmerkelijk lager uitvallen dan wanneer dat wél zou mogen. Daarom zal men begrijpen waarom ik de strijdvraag in deze zaak hiervóór als "wezenlijk" heb gekwalificeerd. Het zou mij niet verbazen wanneer, als het namens ACI c.s. verdedigde standpunt het juiste zou blijken te zijn, de thuiskopievergoedingen die alsdan verschuldigd zouden blijken te zijn van een dusdanig beperkte omvang zouden blijken te zijn, dat het innen en verdelen daarvan de daarmee gemoeide lasten niet zou lonen(6).

8. Met betrekking tot de hiervóór beschreven vraag oordeelde de rechtbank in de eerste aanleg, kort samengevat, dat het op de voet van art. 16c lid 1 Aw "vrijstellen" van het privé-kopiëren uit illegale bron moest worden aangemerkt als strijdig met de op dit onderwerp toepasselijke internationale rechtsbronnen; maar dat dat er niet aan in de weg stond om bij het bepalen van de thuiskopievergoeding van art. 16c lid 2 Aw, wél met het aldus plaatsvindende kopiëren rekening te houden.

9. In hoger beroep kwam het hof met een andere gedachtegang tot een uitkomst die in materieel opzicht vrijwel hetzelfde oplevert: - Privé-kopiëren op basis van een "illegale" bron moet aan de hand van art. 16c lid 1 Aw wél als geoorloofd worden aangemerkt. De Nederlandse wetgever heeft een regeling in die zin kennelijk aangemerkt als Pagina 7 van 27

www.iept.nl

verenigbaar met, met name, art. 5 lid 2 onder b van de Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001, in de wandeling bekend als de "Richtlijn auteursrecht in de informatiemaatschappij" (en door mij hierna op het voetspoor van de partijen en van de rechters in de vorige instanties, aan te duiden als de ARl), rov. 7.12.

- Het is denkbaar dat de afweging waarop de Nederlandse wettelijke regeling berust, verenigbaar is met de in art. 5 lid 5 ARl bedoelde norm (aangeduid als de "driestappentoets). In dat geval is de Nederlandse wetsbepaling ten opzichte van de ARl "richtlijnconform", rov. 7.14.

- Als de "driestappentoets" zich ertegen verzet dat de wet het downloaden uit illegale bron toelaatbaar verklaart, is art. 16c lid 1 Aw in zoverre in strijd met de ARl. In dat geval is de discrepantie tussen de Nederlandse wet en de ARl echter zo groot dat dat zich ertegen verzet dat de Nederlandse wet "richtlijnconform" kan worden uitgelegd. Tussen rechtsgenoten zoals ACI c.s. en Thuiskopie, aan wie geen rechtstreeks beroep op Europese richtlijnen toekomt, geldt dan de Nederlandse wet, rov. 7.15.

10. Namens ACI c.s. is tijdig(7) en regelmatig cassatieberoep ingesteld. Thuiskopie heeft laten concluderen tot verwerping, en voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep laten instellen. ACI c.s. hebben tot verwerping van dat beroep laten concluderen. De standpunten zijn over en weer schriftelijk toegelicht. Van de kant van ACI c.s. is gerepliceerd.

Bespreking van de cassatiemiddelen 11. Het lijkt mij goed om, voor ik de cassatiemiddelen apart bespreek, enige gedachten neer te schrijven die mij hebben geholpen, de vrij complexe materie uit deze zaak "op een rij te zetten"; in de hoop dat de lezer daar in ongeveer dezelfde omvang baat bij zal hebben.

Dat begint er dan mee, dat zich bij eerste kennisneming van het probleem uit deze zaak de gedachte opdringt dat er voortdurend twee (of meer) gegevens als onlosmakelijk met elkaar verbonden worden behandeld, terwijl op aannemelijke gronden kan worden verdedigd dat tussen die gegevens niet het "noodzakelijke" verband bestaat dat hier wordt verondersteld.

Ik licht dat hieronder wat nader toe.

Hinken op twee of meer gedachten 12. Het auteursrecht(8) strekt ertoe, de maker (of diens rechtverkrijgende, die ik hierna verder gemakshalve buiten beschouwing laat) exclusieve rechten te verlenen, mede - eigenlijk: vooral(9) - met het oog op het lonend maken van de creatieve prestatie die in het beschermde werk is belichaamd.

Het is daarom goed te begrijpen dat dat recht erop is toegesneden, gebruik door derden van het werk waardoor de lonende exploitatie vanwege de maker wordt belet, belemmerd of anderszins benadeeld, tegen te gaan. Het gaat er immers (nu juist) om, die exploitatie aan de maker voor te behouden. Dat doel wordt niet bereikt als er gebruik van het werk mogelijk is dat beletselen etc. als zojuist bedoeld, oplevert. www.ie-portal.nl

IEPT20120921, HR, ACI v Thuiskopie 13. Het probleem van de onderhavige zaak gaat terug op het verschijnsel dat particulieren van beschermde werken gebruik maken door deze voor eigen gebruik te reproduceren.

In vroeger tijden, toen het reproduceren van werken voor eigen gebruik niet op grote schaal mogelijk was, kon het buiten het bereik van het auteursrecht plaatsen van zulk reproduceren worden gebillijkt omdat de minimale schaal waarop dit zich kon voordoen, rechtvaardigde dat werd aangenomen dat de exploitatiemogelijkheden van de maker niet noemenswaardig konden worden benadeeld (laat staan belet of belemmerd)(10).

14. Het "de minimis" karakter betekende, dat kopiëren voor eigen gebruik kon worden gebillijkt. Maar de regelgeving is ook, in ieder geval in de recentere tijd, beïnvloed door de gedachte dat het handhaven van een verbod op kopiëren voor eigen gebruik door particulieren praktisch hoogst bezwaarlijk zou zijn, en ook onaangename connotaties in verband met de privacy van de betrokkenen heeft(11). Ook hebben gedachten in verband met het o.a. in art 10 EVRM verankerde grondrecht van informatievrijheid, een rol gespeeld(12).

Overigens: het handhaven van auteursrechtelijke verbodsrechten ten opzichte van geringschalige reproductie door anderen dan particulieren(13), is in praktisch opzicht nagenoeg even bezwaarlijk als de handhaving ten opzichte van particulieren zou zijn; en ook daar kunnen bezwaren met het oog op aspecten als privacy etc. een wezenlijke rol spelen.

15. Het "privé" reproduceren is echter met het verloop van de tijd steeds makkelijker geworden - eerst door voorzieningen als de fotokopie en het bandopnameapparaat (en iets later de cassetterecorder en de videorecorder); maar na de introductie van de PC en de modernere variaties daarop, in sterk versnelde mate door de vele verschillende manieren waarop met deze apparatuur allerlei werken kunnen worden opgeslagen, vermenigvuldigd en verspreid (en ook aangeboden en zichtbaar en/of hoorbaar gemaakt)(14).

Uiteraard geldt (ook) hier voor het reproduceren door anderen dan particulieren-voor-eigen-gebruik precies hetzelfde.

16. Inmiddels is, zoals de partijen in deze zaak van weerszijden beklemtonen(15), het al lang volstrekt niet meer zo dat het reproduceren voor eigen gebruik door particulieren, een als niet noemenswaardig te kwalificeren benadeling van de exploitatie van werken door de makers oplevert. Integendeel, reproductie met de hier bedoelde middelen - door particulieren maar ook door anderen -, leidt er soms toe dat de exploitatie door de maker wordt verijdeld; en leidt er op grote schaal toe, dat die exploitatie nadelig wordt beïnvloed(16).

17. Het blijft intussen onverminderd gelden dat de handhaving van een verbodsrecht tegen reproductie op de beperkte schaal die hier (in het individuele geval) aan de orde is, praktisch ondoenlijk is en, indien wél in praktijk gebracht, bezwaren met het oog op de bescherming van de privésfeer e.a. zou oproepen.

Pagina 8 van 27

www.iept.nl

Anders dan in de negentiger jaren van de vorige eeuw werd verwacht, hebben technische voorzieningen die het reproduceren (voor eigen gebruik of anderszins) in de digitale omgeving effectief kunnen tegengaan, zich niet doorgezet. Ik pretendeer geen enkele deskundigheid op dit gebied; maar ik waag, dat gezegd zijnde, de veronderstelling dat de oplossing van het onderhavige probleem langs de weg van technische voorzieningen, niet eerdaags valt te verwachten.

18. Ik meen daarmee het probleem te hebben geschetst dat hier voor regelgevers, en vervolgens voor de toepassers van de inmiddels gegeven regels opdoemt: het kopiëren door particulieren voor eigen gebruik is inmiddels een zéér serieuze factor geworden die ertoe bijdraagt dat de exploitatie van werken door de makers daarvan fors wordt belemmerd en soms zelfs onmogelijk gemaakt. Maar de belemmering of het beletsel wordt (dus) veroorzaakt door de gecombineerde effecten van kleinschalige reproductie van particulieren voor eigen gebruik en ongeautoriseerde kleinschalige reproductie in ander verband (dus door anderen dan particulieren of door particulieren, maar buiten het kader van het "eigen gebruik"(17)).

Alle genoemde vormen van reproductie komen op grote schaal voor; en bij al die vormen van reproductie stuit handhaving van het reproductierecht voor makers op vergelijkbare, praktisch (nagenoeg) onoverkomelijke bezwaren(18).

19. Met deze gegevens voor ogen zal duidelijk zijn dat een regeling die ertoe strekt, kopiëren door particulieren voor eigen gebruik van het auteursrechtelijke reproductierecht uit te zonderen, en dat "goed te maken" door te voorzien in een billijke vergoeding voor de makers, op zichzelf niet geëigend is om in aanvaardbare mate aan het geschetste probleem tegemoet te komen.

Dat is dan vooral daarom het geval, omdat de bedreiging of aantasting van het exploitatierecht van de makers maar (zeer) gedeeltelijk is toe te schrijven aan privé-kopiëren binnen de geoorloofde grenzen. Die bedreiging of aantasting bestaat er in de praktijk immers ook voor een groot deel in, dat er buiten de geoorloofde grenzen kopieën worden gemaakt/doorgegeven/openbaar gemaakt, voor een deel door particulieren, maar ook voor een groot deel door rechtsgenoten die die status (van particulier) niet bezitten.

20. De in alinea 19 veronderstelde regeling dekt dus maar een beperkt vlak uit het probleemgebied. Voor het resterende deel van dat gebied blijft gelden dat er wel een forse aantasting van de belangen van de makers is, en tegelijk dat het praktisch vrijwel ondoenlijk is om ten gunste van die belangen handhavend op te treden.

Naarmate men de reikwijdte van het gebied waarop de in alinea 19 veronderstelde regeling van toepassing is verkleint, wordt enigszins paradoxaal zichtbaar, dat de toch al bedreigde positie van de makers verder wordt ondermijnd: terwijl er niets wordt gedaan aan het ongeautoriseerd kopiëren (en de handhavingsmogelijkheid onverminderd problematisch www.ie-portal.nl

IEPT20120921, HR, ACI v Thuiskopie blijft), wordt er afgedongen op de omvang van het kopiëren waarvoor (althans) een billijke vergoeding tegemoet kan worden gezien.

21. Daar staat dan wel tegenover dat verkleining van de uitzondering betekent dat het bereik van het reproductiemonopolie wordt uitgebreid, en dat makers hun rechten dus in theorie in ruimere mate zouden kunnen handhaven; maar zoals wij eerder zagen, bestaat een essentieel deel van het probleem er nu juist in, dat handhaving op het gebied van de reproductieop-beperkte-schaal praktisch vrijwel onmogelijk, en ook overigens in verschillende opzichten bezwaarlijk is.

Tegenover de verkleining van het gebied waarop een billijke vergoeding tegemoet kan worden gezien, zou in dit geval dus een compensatie staan die kwalificatie als de spreekwoordelijke "dode mus" ten volle verdient.

22. Op gevaar af van "jumping to conclusions" te worden beschuldigd, denk ik dat oplossingen langs de in alinea 19 geschetste weg dus gedoemd zijn, tekort te schieten. Men is daarentegen, naar zich opdringt, genoodzaakt te zoeken naar oplossingen die erin voorzien dat de makers op een punt waar handhaving wél effectief mogelijk is, gecompenseerd worden voor het grootschalige reproduceren van hun werken, zowel binnen de geautoriseerde grenzen als daarbuiten, op het brede terrein waar handhaving niet goed mogelijk is.

Waarom ook dat laatste (dus: ook compensatie voor de reproductie buiten de geautoriseerde grenzen)? Omdat, bij gebreke van andere handhavingsmogelijkheden, zich hier de enige weg aandient die bewerkstelligt dat aan het aan makers toegebrachte nadeel toch, en misschien zelfs in een reële omvang, tegemoet wordt gekomen. Waar andere mogelijkheden ontbreken en men niet bereid is te berusten in "er is niets aan te doen", dient zich hier een reële mogelijkheid aan om het nadeel voor de makers in grotere of kleinere omvang te ondervangen.

23. Ik verras de lezer niet als ik meedeel, dat allang bekend is wáár er een aanknopingspunt bestaat om wél handhavend op te treden in een relevant deel van de markt betreffende de reproductie van auteursrechtelijk beschermd werk. Dat is namelijk het geval bij de professionele producenten van en handelaren in de materiële voorzieningen die worden gebruikt bij de (kleinschalige) reproductie: de apparatuur en de dragers die voor reproductie, opslag, verzending en weergave van gereproduceerd beschermd werk (kunnen) worden toegepast.

24. In de lijn van het zojuist gezegde, verrast het wederom niet dat er heel wat regelgeving is die bij dit aanknopingspunt aansluiting zoekt - dus die erop berust dat bij de genoemde producenten en handelaren vergoedingen in rekening worden gebracht, die bestemd zijn om tegemoet te komen aan het nadeel dat geleden wordt doordat de voorzieningen in kwestie voor reproductie (zullen) worden gebruikt(19).

25. De bedoelde regelgeving hinkt echter op een als verkeerd te bestempelen samenstel van gedachten. Ik vat dat samenstel van gedachten ruwweg zo samen, dat die regelgeving alleen toegestane vormen van Pagina 9 van 27

www.iept.nl

reproductie zou mogen betreffen, en moet worden aangemerkt als compensatie voor de aantasting van het auteursrechtelijke reproductiemonopolie die is ontstaan doordat de desbetreffende reproductiehandelingen werden toegestaan.

Aan de hand van het hiervóór besprokene hebben wij immers gezien dat een op deze gedachte gebaseerde regeling (zoals in alinea 19 hiervóór geschetst), gedoemd is om aan het geschetste probleem niet, of hoogstens zéér inadequaat, tegemoet te komen.

Bovendien geldt dat zo'n regeling snel aan betekenis verliest naarmate men die beperkter uitlegt; en - zie alinea 7 - bij al te "orthodoxe" uitleg zelfs iedere reële betekenis kan komen te missen.

26. Denkend over een wél deugdelijke oplossing, stuit men erop dat het in alinea 23 genoemde uitgangspunt juist is: producenten van en handelaren in de voorzieningen die voor kleinschalige reproductie worden gebruikt, vormen misschien wel het enige, en op dit ogenblik ongetwijfeld het enige bruikbare aanknopingspunt om het aan makers toegebrachte nadeel in rekening te brengen bij degenen die dat nadeel ook veroorzaken (namelijk de gebruikers van de desbetreffende voorzieningen, die die inderdaad voor het reproduceren e.a. in praktijk brengen).

27. Op deze plaats aangekomen is het misschien goed er op te wijzen dat de "thuiskopieregeling" waarin de Nederlandse Auteurswet voorziet, tenminste in dit opzicht niet aansluit bij het hiervóór geschetste beeld, dat die regeling beperkt is tot heffingen voor bij AMvB aangewezen categorieën middelen die bij reproductie van auteursrechtelijk beschermd werk kunnen worden toegepast. Bij de implementatie van die regeling is de Nederlandse wetgever vrij spaarzaam te werk gegaan.

Zoals al even ter sprake kwam, geldt de Nederlandse regeling namelijk alleen voor een groep externe (ik bedoel dan: niet in computerapparatuur opgenomen) "dragers" zoals CD-roms en DVD's, en niet voor de rijke schakering aan andere technische voorzieningen die voor het reproduceren, doorgeven, opslaan en weergeven van beschermde werken geschikt zijn (en ook op grote schaal worden toegepast)(20).

28. Logisch op het hiervóór besproken spoor doordenkend, komt men er toe dat de oplossing niet gezocht moet worden in een partiële beperking van het reproductierecht van makers, waar dan een min of meer compenserende aanspraak op een billijke vergoeding tegenover wordt gesteld. Wil men een effectieve en ook billijke oplossing, dan moet ten laste van de in alinea 23 bedoelde producenten/handelaars een vergoeding worden geheven die in een redelijke verhouding staat tot de (uiteraard: geschatte) omvang van het reproduceren waarvoor de "belaste" voorzieningen zullen worden gebruikt en waarvoor niet langs andere weg een vergoeding zal worden betaald; waarbij uiteraard geldt dat het de betalingsplichtigen vrij staat en zelfs aanmoediging verdient - om de betaalde vergoeding aan de afnemers/gebruikers die die uiteindelijk zouden moeten dragen, in rekening te brengen.

www.ie-portal.nl

IEPT20120921, HR, ACI v Thuiskopie 29. De vergoeding die mij voor ogen staat zou (dus) zowel het binnen legale grenzen gepleegde reproduceren moeten betreffen als het niet met effectieve handhaving bereikbare reproduceren dat met miskenning van die grenzen plaatsvindt - het nadeel voor de makers bestaat uit beide componenten, en zij hebben als het om niet-geautoriseerd reproduceren gaat een minstens zo valabele billijkheidsaanspraak op tegemoetkoming, als wanneer het wel-geautoriseerd reproduceren betreft(21),(22).

30. Het heffen van de bedoelde vergoeding hoeft als het om de daaraan ten grondslag te leggen ratio gaat, niet "gecompenseerd" te worden door een navenante uitbreiding van het gebied waarbinnen legaal gekopieerd mag worden. Benaderd zoals ik hiervóór deed, gaat het hier om twee van elkaar los staande gegevens, die dan ook niet met elkaar in verband hoeven te worden gebracht. De ruimte waarbinnen men kleinschalige, niet-commerciële reproductie van het beschermde recht wil uitzonderen is, naar zich opdringt, naar wezenlijk andere criteria te beoordelen(23) dan de omvang waarin men het gerechtvaardigd acht, aan het nadeel als gevolg van (aldan-niet legaal) reproduceren tegemoet te komen door een vergoeding met het oog op dat nadeel via de bedoelde producenten en handelaars aan de uiteindelijke gebruikers door te belasten.

31. Het tweede - het gebruiken van de mogelijkheid om een vergoeding voor het nadeel bij de gebruikers in rekening te brengen - betekent dan ook niet noodzakelijkerwijs dat het gebruik van de betrokkenen daarmee als geoorloofd gebruik moet worden aangemerkt - integendeel, een regeling die effectief en billijk is behoort juist ook de vergoeding voor ongeoorloofd gebruik in te sluiten; met als consequentie dat wat ongeoorloofd is, onverminderd ongeoorloofd blijft.

32. Er is (volop) rekening te houden met de tegenwerping: dan zouden rechthebbenden onder omstandigheden "dubbel betaald krijgen" - namelijk eenmaal via de door mij beschreven heffing, en nog eens als rechthebbenden er in slagen een illegale reproductie op te sporen en de betrokkene ter verantwoording te roepen (in rov. 7.7 van het bestreden arrest aanvaardt het hof ook een tegenwerping, ongeveer langs deze lijn).

Die tegenwerping lijkt mij echter niet doeltreffend. Nog daargelaten dat het hier besproken probleem er nu juist in bestaat dat het ter verantwoording roepen van degenen die op kleine schaal ongeautoriseerde reproducties maken of gebruiken, praktisch onmogelijk is, en dat dit probleem zich dus praktisch nauwelijks kan voordoen - mocht dat een enkele keer wél gebeuren(24), dan kan allicht bij de schadebepaling rekening worden gehouden met de al door de makers in kwestie ontvangen tegemoetkoming. Wij hebben in de rechtspraktijk lastiger problemen dan dit ontmoet en opgelost.

33. De tot dusver bekende regelingen leggen het eerder bedoelde, maar in werkelijkheid volgens mij niet deugdelijke, verband bijna altijd wèl, of zij doen dat tot Pagina 10 van 27

www.iept.nl

op zekere hoogte. Reproductie wordt ofwel van het uitsluitende recht van de makers uitgezonderd en dan "heffingsplichtig" verklaard, of niet uitgezonderd maar dan ook niet "heffingsplichtig" verklaard.

Door het verband zo te leggen roept men de in alinea's 13 t/m 18 hiervóór beschreven probleemsituatie in het leven. Die is alleen(25) oplosbaar als men het hier gelegde verband - dat volgens mij inderdaad blijk geeft van hinken op een aantal niet logisch met elkaar samenhangende gedachten(26) - laat varen.

34. Aan de hand van de hiervóór met enige stelligheid gedane beweringen, zal het duidelijk zijn dat het mij lief zou zijn wanneer de bestaande regelgeving ruimte liet voor een uitleg die de zojuist als verkieselijk beschreven oplossing dekt, benadert, of die tenminste een eindweegs die kant op gaat. Dat zal ik dan ook in deze conclusie, althans mede, (proberen te) onderzoeken.

35. Ik denk dan dat ik er goed aan doe, nu de volgende gegevens te onderzoeken: a) De aan art. 16c lid 1 en lid 2 Aw te geven uitleg; met hantering van de voor dat gegeven beschikbare bronnen: tekst, strekking en geschiedenis van de wet; invloed hierop van de Europese en internationale regelgeving die de wetgever bij het totstandbrengen van de wet wilde, of behoorde te respecteren; de overige rechtsleer (doctrine en rechtspraak); en "last" maar zeker niet "least", beoordeling aan de hand van doelmatigheid en redelijkheid. b) De vraag of de aldus gevonden uitleg verenigbaar is met de op het geval toepasselijke Europese en internationale rechtsbronnen; en bij ontkennende beantwoording: de vraag van de gevolgen daarvan.

Aan de hand van de voor deze vragen gevonden uitkomsten zou het mogelijk moeten zijn de over en weer ingebrachte cassatieklachten (althans voorzover die op de toepassing van art. 16c Aw zien(27)), te beoordelen. ad a) De aan art. 16c Aw in het licht van de relevante rechtsbronnen te geven uitleg.

Wettekst en wetsgeschiedenis 36. De tekst van art. 16c lid 1 Aw bevat volgens mij geen aanwijzingen die relevant zijn voor de vraag of de bepaling alleen het privé-kopiëren van "legaal" bronnenmateriaal van het auteursrechtelijke reproductierecht beoogt uit te zonderen, of ook het kopiëren van bronnen die de betrokkene als niet-legaal onderkent of zou kunnen onderkennen en/of bronnen die daadwerkelijk niet-legaal zijn, maar waarvan dat door de betrokkene redelijkerwijs niet kan worden vastgesteld.

De tekst van lid 1, en ook van lid 2, bevat ook geen aanwijzingen voor het antwoord op de - volgens mij dus van de vorige vraag te onderscheiden - vraag, of bij de bepaling van de door het wetsartikel voorziene vergoeding alleen rekening mag worden gehouden met de kopieerhandelingen die onder de door art. 16c lid 1 Aw bestreken vrijstelling vallen, of ook met andere, en dus niet als "vrijgesteld" aan te merken handelingen.

37. Uit de Parlementaire geschiedenis van de bepaling blijken wél duidelijke antwoorden op beide vragen. www.ie-portal.nl

IEPT20120921, HR, ACI v Thuiskopie Van de kant van de Regering is bij herhaling onomwonden te kennen gegeven dat de door art. 16c lid 1 Aw beoogde vrijstelling van het auteursrechtelijke reproductieverbod gold, ongeacht of gekopieerd werd van een als legaal of als illegaal te kwalificeren bron, en dat voor de vergoedingsplicht hetzelfde gold(28).

De reacties van de kant van het Parlement geven geen blijk van een andere opvatting, maar veeleer van instemming met het Regeringsstandpunt. Ik meen dan ook dat de bedoeling van de wetgever in dit geval eenduidig is, en wel in die zin dat art. 16c Aw zowel het kopiëren uit "legale" als uit "illegale" bronnen bestrijkt en dus, in logische aansluiting daarop, de voorgeschreven billijke vergoeding zowel voor het maken van privé-kopieën uit legaal als uit illegaal bronnenmateriaal op het oog heeft.

38. Ook de strekking van de wettelijke regeling moet volgens mij in die zin worden begrepen. Het feit dat die regeling het vervolg vormt op een reeds voorheen geldende regeling die in dezelfde zin placht te worden uitgelegd(29) - terwijl bij herhaling blijkt van de bedoeling om bij het eerdere recht op dit punt aan te sluiten - wijst in die richting.

Belangrijker nog lijkt mij, dat de beperkter uit te leggen regeling die ACI c.s. verdedigen, zowel in praktisch opzicht als vanuit billijkheidsoogpunt overwegende bezwaren oproept.

39. Zoals hiervóór bleek, vormen voor de thuiskopieregeling belangrijke motieven - dat, ofschoon het privé-kopiëren een aanmerkelijke schade voor de makers van beschermde werken betekent, het door middel van rechtstreekse handhaving tegen dit nadeel opkomen vooralsnog (en ook op wat langere termijn) als praktisch onmogelijk werd (en wordt) aangemerkt, waarbij nog komt - dat praktische handhaving ten opzichte van privékopieerders om verschillende rechtspolitieke redenen privacy-argumenten, overwegingen van informatievrijheid en ook gedachten omtrent het "draagvlak" voor auteursrechtelijke bescherming in het algemeen - als onwenselijk werd aangemerkt.

40. De zojuist genoemde bezwaren gelden voor privékopieren in het algemeen. Zij verschillen qua gewicht niet wezenlijk, of het nu om kopiëren van legale dan wel van illegale bronnen gaat. Een regeling die zich slechts op een beperkt deel van het probleem namelijk: alleen op het kopiëren uit legale bronnen zou richten, moet daarom, zoals ik dat hievóór al uitvoerig heb betoogd, als onvoldoende worden gekwalificeerd: aan datgene wat die regeling zou beogen te "verhelpen" of te vermijden, zou voor het belangrijkste deel niet worden toegekomen.

Vandaar mijn bevinding dat de regeling zoals ACI c.s. die uitgelegd willen zien, in praktisch opzicht (al te) gebrekkig zou zijn - en dat wij niet mogen aannemen dat dat met de strekking van de regeling strookt.

41. En wat het billijkheidsaspect betreft: bij het uitgangspunt dat praktische handhaving van het auteursrechtelijke reproductierecht ten opzichte van privé-kopiëren, of dat nu uit legale of uit illegale bronnen gebeurt, vrijwel onmogelijk is, en dat langs die Pagina 11 van 27

www.iept.nl

weg dus niet aan de voor de rechthebbenden ontstaande schade tegemoet kan worden gekomen, is een oplossing langs de door ACI c.s. verdedigde lijnen, waarbij wat vermoedelijk het grootste deel van de in de privésfeer plaatsvindende kopieeractiviteit vormt, alsnog buiten schot wordt gelaten, ook als bepaald onbillijk te bestempelen.

42. In de schriftelijke toelichting namens ACI c.s. wordt in dit verband aangevoerd dat het niet te verantwoorden zou zijn wanneer de wetgever de rechthebbenden hun verbodsrecht jegens de particulieren die uit illegale bronnen kopieën maken zou ontnemen (en daar "slechts" een soort dwanglicentie met toekenning van een vrij bescheiden vergoedingsrecht tegenover zou stellen). Daarbij wordt een beeld geschetst van hoe, wanneer dit verbodsrecht wel zou bestaan, de betrokkenen daar toch nog iets nuttigs mee zouden kunnen uitrichten(30).

De wetgever is er echter op wat mij betreft volstrekt plausibele gronden, van uit gegaan dat handhaving op dit gebied niet slechts (vrijwel) onmogelijk, maar ook bepaald onwenselijk was. Het eerste althans, is ook door het hof in het bestreden arrest aangenomen. Met die gegevens voor ogen kunnen de hier bedoelde argumenten van ACI c.s. in cassatie voor de uitleg van de Nederlandse wet geen gewicht in de schaal leggen.

43. Aan de hand van de parameters: wetsgeschiedenis en strekking van de wet, komt men dus tot de uitkomst dat de namens ACI c.s. verdedigde uitleg van die wet niet aanvaardbaar is.

44. Bij de totstandkoming van de huidige thuiskopieregeling uit de Nederlandse Auteurswet heeft de wetgever zich terdege rekenschap gegeven van de toepasselijke Europese regelgeving - de nieuwe wet beoogde implementatie van de ARl, zodat daarvan om voor de hand liggende redenen goede nota is genomen en van de relevante internationale verdragen.

Het is onmiskenbaar dat de wetgever meende dat de regeling zoals die tot stand werd gebracht met beide rechtsbronnen in overeenstemming was(31). Ik denk (al) daarom dat die bronnen niet tot een andere uitleg van de Nederlandse wet kunnen bijdragen. Dat laat de mogelijkheid open dat de Nederlandse wet toch met die bronnen in strijd is; maar of dat het geval is en of dat tot een aangepaste toepassing van de Nederlandse wet moet leiden, vormt het onderwerp van het volgende hoofdstuk ("ad b").

Rechtspraak en doctrine 45. Wat het in dit "kopje" bedoelde gegeven betreft moet er, denk ik, een onderscheid gemaakt worden tussen de bronnen die specifiek de uitleg van het Nederlandse art. 16c Aw betreffen, en bronnen die art.

5 lid 2 onder b van de ARl betreffen of anderszins de marges onderzoeken waarbinnen privé-kopiëren naar de maatstaven van internationaal recht zou kunnen worden toegestaan.

Als het om de Nederlandse wet gaat is er een vrij brede consensus dat die in de hiervóór besproken zin moet worden begrepen; dus: dat de wet ertoe strekt, ook het privé-kopiëren uit "illegale" bron van het verveelvoudigingsverbod van de art. 1 jo. 13 Aw uit te www.ie-portal.nl

IEPT20120921, HR, ACI v Thuiskopie zonderen - én daarop dus de "thuiskopievergoeding" van toepassing te laten zijn(32).

46. Wat het tweede gegeven betreft, is er geen sprake van een vergelijkbare consensus: de beschikbare bronnen laten een vrij brede marge van meningsverschil zien, als het er om gaat welke ruimte de verschillende internationale regelingen de aangesloten landen laten voor het inruimen van uitzonderingen op, wat onze zaak aangaat, het reproductieverbod. Iets dergelijks geldt ook voor de ARl. De bedoelde bronnen constateren af en toe dat de Nederlandse wet ertoe strekt, het privé-kopiëren van een illegale bron binnen de beoogde vrijstelling te brengen(33) - in zoverre sluiten die aan bij de eerder aangehaalde "binnenlandse" bronnen. Voor zover deze bronnen ertoe strekken dat de toepasselijke internationale regels een andere uitkomst voorschrijven, strekken zij er uiteraard ook toe dat de Nederlandse regel moet worden afgewezen - maar niet, dat die anders moet worden uitgelegd dan tot dusver bleek. In dat opzicht betreffen deze bronnen het onderwerp van het volgende hoofdstuk ("ad b"): de verenigbaarheid van de Nederlandse wet met de op dit onderwerp toepasselijke internationale regelingen.

47. De zojuist aangehaalde bronnen kennen veel betekenis toe aan de parameters die de toelaatbaarheid van uitzonderingen op het auteursrechtelijke reproductierecht bepalen, in de wandeling vaak aangeduid als de "driestappentoets"(34),(35).

Ik meen er goed aan te doen, de verwijzingen naar deze toets ook te bespreken in het volgende hoofdstuk ("ad b").

Doelmatigheid en redelijke uitkomsten 48. Wat ik over deze gegevens denk, zal voor het overgrote deel al zijn gebleken in de alinea's 19 - 33 hiervóór.

Ik denk dat de wetgever op zeer plausibele gronden kon oordelen dat handhaving van een reproductieverbod ten opzichte van privé-kopiëren op onoverkomelijke praktische en ook wel op principiële bezwaren stuit, en dat dat in ongeveer gelijke mate geldt of het nu gaat om privé-kopiëren uit legale dan wel uit niet-legale bronnen.

In het verlengde daarvan kon worden besloten dat het de voorkeur heeft, het privé-kopiëren over de hele linie van het auteursrechtelijke reproductieverbod uit te zonderen, en om in de aldus ontstaande lacune in de auteursrechtelijke bescherming te voorzien door via een heffing op (sommige van) de bij het privé-kopiëren bruikbare middelen, een vergoeding voor de benadeelde makers te verwezenlijken.

49. Het dringt zich om de eerder besproken redenen immers op dat de andere oplossing - het volledig handhaven van het auteursrechtelijke reproductieverbod ook in de privésfeer, dan wel het beperken van een vrijstelling van kopiëren in de privésfeer tot het kopiëren uit legale bron - leidt tot een situatie waarin nog altijd niet effectief tegen schending van het aldus aanzienlijk uitgebreide reproductierecht kan worden opgetreden en waarin de met dat optreden Pagina 12 van 27

www.iept.nl

in verband gebrachte principiële bezwaren in aanzienlijk versterkte mate opgeld (gaan) doen; terwijl in materieel opzicht de voor makers beschikbare compensatie gevoelig wordt verminderd, We zien dan voor ons het omgekeerde van de in het politieke discours geliefde "win - win-situatie": een "verlies verlies-situatie".

50. Uit het eerder besprokene zal overigens zijn gebleken dat de omstandigheden waarmee de wetgever geconfronteerd werd, wat mij betreft in uitgesproken mate een oplossing aandringen die nog enkele stappen verder gaat: namelijk een oplossing die wél voorziet in heffing van bedragen ten laste van de producenten van en handelaren in voor reproductie geëigende voorzieningen, maar niet in een daarmee gepaard gaande beperking van het door het auteursrecht aan de makers voorbehouden reproductierecht. Zoals ik in alinea 32 hiervóór heb aangegeven, zie ik niet in dat daarmee een rechtens bedenkelijk "dubbelop" zou worden teweeggebracht.

51. Een regeling zoals in de vorige alinea bedoeld is er echter niet. De regel van art. 16c Aw, zoals die blijkens het voorafgaande volgens mij moet worden uitgelegd, gaat in tenminste twee opzichten minder ver: hij voorziet wél in een uitzondering op het exclusieve recht van de makers vóórdat daar een aanspraak op een billijke vergoeding tegenover wordt gesteld; en hij voorziet (dus) niet in die aanspraak - op een billijke vergoeding - in gevallen waartoe de verleende uitzondering op het exclusieve recht van de makers zich niet uitstrekt (daarbij is dan te denken aan het kleinschalige kopiëren dat buiten de beperkingen treedt die voor de geoorloofde privé-kopie zijn gesteld). In beide opzichten schiet de regeling tekort ten opzichte van wat ik hiervóór als de meest verkieslijke oplossing heb aanbevolen.

52. Dat neemt echter niet weg dat de regeling van de Nederlandse wet (ik herhaal: uitgelegd zoals hiervóór aanbevolen, een herhaling die ik hierna ter bekorting van mijn betoog verder maar achterwege zal laten), wel beduidend beter aan de in geding zijnde belangen toekomt dan de regeling die namens ACI c.s. wordt verdedigd(36); een regeling die, daar komt het op neer, de beperking van het auteursrechtelijke reproductierecht die in het kader van de verschillende ingeroepen internationale bepalingen beoogd c.q. toegestaan zou zijn, tot een minimum terugbrengt en tegelijk ook de marge waarbinnen aanspraak op een billijke vergoeding bestaat terugbrengt tot minimale, of in een wat verder gaande uitleg zelfs: tot verwaarloosbare proporties (ik verwijs weer naar alinea 7 hiervóór).

53. Het namens ACI c.s. verdedigde systeem gaat immers uit van de volgende driedeling: a) Er zijn werken waarvan (privé-)reproductie krachtens toestemming van de maker (dus: krachtens licentie) geoorloofd is. Dan is er uiteraard geen inbreuk op het auteursrecht, en ook geen vergoedingsplicht (behalve voor zover de licentierelatie daarin voorziet).

Het is hier ook niet doorslaggevend of de reproductie door een particulier en voor eigen oefening etc. www.ie-portal.nl

IEPT20120921, HR, ACI v Thuiskopie plaatsvindt - beslissend is of de reproductie binnen de engere of ruimere termen van de licentie valt. b) Er zijn onrechtmatig (wat betekent: zonder de relevante toestemming van de rechthebbende) aangeboden bronnen. Daaruit mag, ook binnen het bereik van de vrijstelling voor de reproductie voor eigen oefening, studie of gebruik, niet worden gereproduceerd (en er hoeft daarom ook geen billijke vergoeding te worden betaald). En c) er kan een rest-categorie worden aangewezen waarvoor krachtens wettelijke vrijstelling geldt dat kopiëren voor eigen oefening etc. door een particulier toegestaan is, maar dat aan de maker dan een billijke vergoeding toekomt. Het gaat hier dan om gevallen waarin niet een uitdrukkelijke of stilzwijgende licentie mag worden aangenomen - die vallen in de eerste categorie -, en het maken van een privé-kopie niettemin als "legaal" mag worden gekwalificeerd. Welke gevallen dat precies zijn, is tussen de partijen omstreden, maar in de namens ACI c.s. verdedigde zienswijze gaat het, als ik het goed zie, vooral om de gevallen waarin op basis van een in het verkeer gebrachte "originele" drager waarop een werk is vastgelegd(37), en zonder dat bij het in het verkeer brengen van die drager toestemming voor verdere reproductie is verleend, een of meer privé-kopieën door de natuurlijke persoon in kwestie zélf, voor eigen oefening etc., worden gemaakt(38).

54. Men kan ook zonder te beschikken over relevante onderzoekgegevens wel begrijpen a) dat de gevallen die in subalinea 53 onder c zijn aangewezen als volgens ACI c.s. relevant voor bepaling van de "thuiskopievergoeding" (want: wél begrepen onder wat volgens ACI c.s. een toegestane uitzondering op het auteusrechtelijke reproductierecht zou zijn), een verhoudingsgewijs weinig betekenend gedeelte vormen binnen het totaal van wat er aan kleinschalige reproductie, in de privésfeer of anderszins, plaatsvindt; b) dat de daarmee gemoeide vergoeding dan ook, naar in de rede ligt, van alleszins bescheiden proporties zou (moeten) zijn (zeker als men daar het in alinea 27 hiervóór opgemerkte bij betrekt); en c) dat een op die leest geschoeide regeling een op z'n best als mager te kwalificeren bijdrage zou leveren in de tegemoetkoming aan het nadeel dat aan makers in verband met privé-kopiëren - en a fortiori: in verband met kleinschalig kopiëren binnen en buiten het toegestane kader van de privé-kopie - wordt berokkend.

55. In het verlengde daarvan geldt dat de regeling, uitgelegd zoals van de kant van ACI c.s. verdedigd, voor het grootste deel van het in strijd met het auteursrechtelijke exclusieve reproductierecht plaatsvindende kleinschalige kopiëren zou betekenen, dat alle bezwaren van praktische en principiële aard die de stoot gaven tot het aanvaarden van een thuiskopieregeling, onverkort blijven gelden: handhaving blijft daar in praktisch opzicht (nagenoeg) uitgesloten; en het blijft zo dat, voor zover er wel mogelijkheden voor handhaving zouden worden aangewend, die in veel gevallen als strijdig met botsende aanspraken op privacy of op Pagina 13 van 27

www.iept.nl

informatievrijheid, en/of om redenen van politieke opportuniteit (ik doel dan op het te berde gebrachte argument, dat het draagvlak voor auteursrechtelijke bescherming aan steun zou kunnen inboeten), als onwenselijk of zelfs als onaanvaardbaar (moeten) worden aangemerkt.

56. Bezien vanuit het perspectief van doelmatigheid en redelijkheid, is de uitleg van de Nederlandse thuiskopieregeling die namens Thuiskopie wordt verdedigd - ook als men meent dat die regeling in verschillende opzichten tekort schiet - daarom verre te prefereren boven wat van de kant van ACI c.s. wordt verdedigd.

57. Het zal duidelijk zijn waar het in de voorafgaande paragrafen betoogde in uitmondt: een vrij sterk dominerende meerderheid van uitlegbronnen pleit ervoor, de Nederlandse wet zo uit te leggen als dat door het hof werd aangenomen (en zoals het van de kant van Thuiskopie wordt verdedigd).

Die uitleg, die er wat dit cassatiegeding betreft toe strekt dat de thuiskopieregeling van toepassing is op het privé-kopiëren van alle bronnen, ongeacht of die als "legaal" kunnen worden gekwalificeerd of niet, strookt met de overtuigend tot uitdrukking gebrachte bedoeling van de wetgever; is niet strijdig met de uit rechtspraak of doctrine blijkende aanknopingspunten, en is qua doelmatigheid en redelijkheid verre te verkiezen boven het namens ACI c.s. verdedigde alternatief.

58. Uit het hiervóór besprokene zal overigens wel zijn gebleken dat mijn sympathie in nog sterkere mate uitgaat naar de uitleg die de rechtbank in de beslissing in de eerste aanleg heeft aanvaard: de Nederlandse wettelijke thuiskopieregeling moet van de hand worden gewezen voor zover die ertoe strekt dat het privékopiëren uit als "illegaal" te kwalificeren bronnen wordt "gelegaliseerd"; maar als geldig, voor zover die ertoe strekt dat voor alle kopiëren dat door deze regeling wordt bestreken een billijke vergoeding via de "thuiskopieheffing" moet worden verwezenlijkt(39); zie ook nrs. 107 - 112 hierna. ad b) Is de hiervóór gevonden uitleg van art. 16c Aw verenigbaar met de op het geval toepasselijke Europese en internationale rechtsbronnen; en zo nee: wat zijn de gevolgen daarvan?

59. Hiervóór heb ik geconcludeerd dat art. 16c Aw ertoe strekt, het privé-kopiëren toe te staan ongeacht of daarbij een "legale" (door de maker geautoriseerde, of daarmee op één lijn te stellen) bron wordt toegepast of een als "illegaal" te kwalificeren bron; en dat daaraan inherent is dat bij de vaststelling van de door de bepaling voorgeschreven "thuiskopievergoeding", met beide gevallen rekening moet worden gehouden.

Het is nu tijd om te onderzoeken of de aldus te interpreteren bepaling strijdig is met de internationale regelingen die in Nederland op dit geval van toepassing zijn.

60. Van de kant van ACI c.s. wordt verdedigd dat dat vooral om twee redenen inderdaad het geval zou zijn: de marge die de Nederlandse regeling omvat zou niet verenigbaar zijn met de al eerder ter sprake gebrachte "driestappentoets", zoals die onder andere in art. 5 lid 5 www.ie-portal.nl

IEPT20120921, HR, ACI v Thuiskopie van de ARl wordt geformuleerd; en de ARl zou ook overigens niet beogen, de Lid-Staten de vrijheid te geven om het privé-kopiëren toe te laten in de ruime mate waarin art. 16c Aw dat doet.

61. De "driestappentoets" wordt in de Nederlandse tekst van de ARl als volgt geformuleerd: "De in de leden 1, 2, 3 en 4 bedoelde beperkingen en restricties mogen slechts in bepaalde bijzondere gevallen worden toegepast mits daarbij geen afbreuk wordt gedaan aan de normale exploitatie van werken of ander materiaal en de wettige belangen van de rechthebbende niet onredelijk worden geschaad."

De bepaling is klaarblijkelijk ontleend aan art. 9 lid 2 BC(40): "Het is aan de wetgeving van de landen van de Unie voorbehouden in bijzondere gevallen het verveelvoudigen van genoemde werken toe te staan, mits die verveelvoudiging geen afbreuk doet aan de normale exploitatie van het werk en de wettige belangen van de auteur niet op ongerechtvaardigde wijze schaadt."

62. De teksten van zowel art. 5 lid 5 ARl als art. 9 BC kunnen bij eerste lezing de indruk wekken, dat beoogd is een nogal stringent geformuleerde grens te stellen, die de ruimte voor het beperken van het exclusieve recht dat beide regelingen voor de makers van werken voorop stellen, aan nauw bepaalde en ook inhoudelijk smalle marges bindt.

Die indruk wordt intussen niet onaanzienlijk gerelativeerd wanneer men er kennis van neemt dat beide regelingen tot stand kwamen onder omstandigheden waarbij veel van de bij de regeling en de totstandkoming daarvan betrokken staten daadwerkelijk beperkingen van het exlusieve recht van makers in hun wetgeving hadden opgenomen; dat die beperkingen onderling aanmerkelijke verschillen vertoonden, en soms materieel van een alleszins wezenlijke betekenis waren; en dat beide regelingen erop gericht waren om weliswaar de ruimte voor het beperken van de uitsluitende rechten van makers aan banden te leggen, maar wel in termen die de bestaande, door de betrokken staten reeds ingevoerde beperkingen, althans in zeer belangrijke mate, "onderdak konden bieden"(41).

63. Om de ruimte die art. 9 lid 2 BC beoogt te bieden wat nader te bepalen, wil ik twee gegevens onderzoeken: Ten eerste: de vraag welke beperking bedoeld wordt met de omschrijving "in bijzondere gevallen".

Zoals voor de hand ligt, kan aan deze formulering de betekenis worden toegekend dat het om tot op zekere hoogte beperkte uitzonderingen moet gaan, en dat brede, generieke uitzonderingen buiten het bereik van art. 9 BC vallen. Verder ligt voor de hand dat het om concrete en duidelijk afgebakende gevallen moet gaan, waardoor geen ontoelaatbaar vage uitzondering op de "hoofdregel" wordt opengesteld(42). Ook wordt wel als kwalificatie aangewezen, dat de desbetreffende uitzondering op deugdelijke en overtuigende redenen van openbaar belang ("public policy") moet berusten(43).

Pagina 14 van 27

www.iept.nl

64. Als het om de door art. 5 lid 2 onder b ARl aangewezen uitzondering voor privé-kopiëren gaat, ligt volgens mij al in de opzet van de ARl zelf besloten, dat daarin wordt aangenomen dat deze uitzondering in beginsel aan dit element uit de driestappentoets kan beantwoorden. Ware het anders, dan zou het immers niet in aanmerking komen om in deze bepaling in een ongeclausuleerde ruimte voor het opnemen van een uitzondering voor privé-kopiëren te voorzien, en daar dan een verwijzing naar de regel van de driestappentoets op te laten volgen. Het opnemen van de eerste regel - die van art. 5 lid 2 onder b ARl - is alleen dan zinnig als men ervan uitgaat dat die gewoonlijk met de tweede regel, die van de "driestappentoets", in overeenstemming valt te brengen.

65. Dat deze benadering (ook) met art. 9 BC verenigbaar is lijkt mij ook daarom aannemelijk, dat het privé-kopiëren voor louter eigen gebruik inderdaad als een welomlijnde uitzondering van (nog juist) beperkte omvang kán worden aangemerkt. Dat is ook daarom plausibel, omdat het verschijnsel van wettelijke exempties voor de privé-kopie in 1967, toen art. 9 BC tot stand kwam, al volop bekend was (zulke exempties kwamen in vele nationale auteurswetten voor), terwijl de techniek in die periode ook al middelen kende die het maken van privé-kopieën op vrij aanzienlijke schaal mogelijk maakten(44). Bij de totstandkoming van art. 9 BC werd in een toelichtend memorandum van de Main Committee I(45) ook het voorbeeld aangehaald van het op grotere en kleinere schaal fotokopiëren door privépersonen, en worden de parameters aangegeven die voor de beoordeling van de geoorloofdheid daarvan van belang kunnen zijn.

66. Ten tweede (ik grijp hier terug op een in alinea 63 aangekondigde onderverdeling): de vraag of het vrijstellen van privé-kopiëren te verenigen valt met de regel dat er geen sprake mag zijn van afbreuk aan de normale exploitatie van het werk dat aldus gekopieerd wordt.

Hier stuit ik er op, dat bij de totstandkoming van de ARl als vaststaand werd aanvaard dat het privékopiëren met digitale middelen op dusdanige schaal plaatsvond, dat daardoor makers van de betrokken werken - aanzienlijk, en in elk geval véél meer dan verwaarloosbaar - werden benadeeld(46). Juist omdat dat het uitgangspunt was, is de regel toegevoegd dat in een billijke compensatie moest worden voorzien. Dat de aldus voor vrijstelling in aanmerking komende activiteit - namelijk: (grootschalig) privé-kopiëren inderdaad afbreuk doet aan de normale exploitatie van het gekopieerde werk, moet dus wel uitgangspunt zijn geweest(47).

67. Desondanks is aanvaard dat het met inachtneming van de driestappentoets mogelijk moet zijn, privékopiëren van het reproductierecht uit te zonderen. Ik neem voetstoots aan dat daarbij voor de geest heeft gestaan het hele privé-kopiëren zoals dat, naar de destijds betrokkenen al bekend moet zijn geweest, op aanzienlijke schaal voorkwam - althans: niet een betrekkelijk klein deel van dat privé-kopiëren dat,

www.ie-portal.nl

IEPT20120921, HR, ACI v Thuiskopie onder heel specifieke omstandigheden, meer in het bijzonder als gerechtvaardigd kon worden aangemerkt.

68. Men ontkomt er dan niet aan, dat hier gedoeld moet zijn op een belangenafweging: hoewel er wel degelijk van een betekenisvolle aantasting van het monopolie van de makers sprake was, moet er zijn aangenomen dat dat gerechtvaardigd kon zijn, en daarom per saldo te verenigen viel met de eis dat aan de normale exploitatie geen ontoelaatbare afbreuk mocht worden gedaan(48).

Bij deze afweging zullen aan de ene kant hebben meegewogen, de praktische en principiële bezwaren die er tegen de handhaving van het auteursrecht ten opzichte van het privé-kopiëren blijken te bestaan; en aan de andere kant, de tegemoetkoming aan het nadeel van de makers, in de vorm van de voorgeschreven billijke compensatie.

69. De hier veronderstelde gedachte kon, zoals ik al even aanstipte, ook steun vinden bij wat bij het totstandbrengen van art. 9 lid 2 BC voor ogen heeft gestaan. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het volgende citaat uit de toelichting van de "Main Committee I" die met de voorbereiding van art. 9 lid 2 BC belast was(49): "A practical example may be photocopying for various purposes. If it consists of producing a very large number of copies, it may not be permitted, as it conflicts with the normal exploitation of the work. If it implies a rather large number of copies for use in industrial undertakings, it may not unreasonably prejudice the legitimate interests of the author, provided that, according to national legislation, a suitable remuneration is paid. If a small number of copies is made, photocopying may be permitted without payment, particularly for individual or scientific use."

70. Aan de hand van deze beschouwingen kom ik ertoe, te denken dat de ARl met de in art. 5 lid 2 onder b en 5 lid 5 gegeven regels, het oog heeft op een vrij brede marge voor het toelaten van privé-kopiëren; waarbij wordt aangenomen dat de billijke compensatie uiteraard: mits die inderdaad aan die kwalificatie beantwoordt - de noodzakelijke bijdrage levert, die aan de afbreuk die deze vrijstelling aan de normale exploitatie van het werk zou (kunnen) doen, dat karakter ontneemt. Het is geoorloofd om die strekking ook ten aanzien van art. 9 BC aan te nemen, en om aan te nemen dat art. 5 ARl bij de regel van de BC beoogt aan te sluiten - en niet om een strengere regel, die minder ruimte voor het toelaten van beperkingen biedt, daarvoor in de plaats te stellen.

71. Bij deze uitleg van de ARl zou er geen strijd bestaan tussen die regeling en de daarvan in art. 16c Aw neergelegde uitwerking. De vraag wat de gevolgen zouden zijn van een wél tussen beide bestaande strijd komt dan niet aan de orde.

Voor ik dit gegeven nog wat verder onderzoek, een zijsprong naar de mogelijkheid dat art. 16c Aw wél onverenigbaar zou zijn met art. 9 lid 2 BC (en dan natuurlijk ook met de verschillende daarop gelijkende bepalingen uit het TRIPs-verdrag, de WTC én de ARl).

Pagina 15 van 27

www.iept.nl

72. Ingevolge art. 94 Grw. brengt strijdigheid met een ieder verbindende bepalingen uit voor Nederland geldende internationale verdragen mee, dat de Nederlandse wet die daardoor wordt getroffen niet kan worden toegepast. Wat betreft de BC en het TRIPsverdrag heeft de Hoge Raad dan ook verschillende keren daarmee strijdige regels van intern Nederlands (of Benelux-) recht buiten toepassing gelaten(50).

73. De onderhavige zaak vertoont echter de bijzonderheid dat in cassatie niet wordt geklaagd over miskenning van de mogelijkheid dat art. 16c Aw, voor zover dat artikel een ruimere vrijstelling van privékopiëren op het oog zou hebben dan met de BC dan wel met het TRIPs-verdrag (e.a.) verenigbaar is, uit hoofde van het in art. 94 Grw. bepaalde niet mag worden toegepast; en ook in de feitelijke instanties is een betoog van die strekking niet aangevoerd.

Ingevolge art. 419 lid 1 Rv. kan deze vraag dan niet in cassatie aan de orde komen. De hiervóór neergeschreven beschouwingen over de aan de bedoelde verdragen te geven uitleg kunnen daarom slechts in zoverre een rol spelen, dat zij van invloed kunnen zijn op de aan art. 5 lid 2 onder b ARl te geven uitleg. De uitleg van die bepaling wordt in cassatie wél ter discussie gesteld.

74. Wanneer de Hoge Raad zou oordelen dat voor de verdere beslissing van de zaak de uitleg van art. 5 lid 2 onder b en art. 5 lid 5 ARl beslissend is - ik zal hierna tot de bevinding komen dat dat wel het geval is - denk ik, dat de Nederlandse rechterlijke autoriteiten zich niet het laatste woord over deze uitleg mogen aanmatigen.

Het zou hier dan immers gaan over de uitleg van een regel uit een besluit van de instellingen van de Unie.

Ingevolge art. 267 VWEU is de Hoge Raad gehouden de uitleg van zo'n regel bijwege van prejudicieel verzoek aan het Hof van Justitie voor te leggen.

75. Wat de in dat geval voor te leggen vragen betreft, veroorloof ik mij opnieuw een zijsprong.

Hiervóór zal zijn gebleken dat het wat mij betreft niet noodzakelijkerwijs zo is dat het feit dat de Nederlandse wet, te weten: art. 16c Aw, een ruimere vrijstelling van het reproductieverbod zou blijken in te houden dan met art. 5 lid 2 onder b ARl verenigbaar is, er zonder meer toe zou moeten leiden dat de Nederlandse bepaling in zijn geheel buiten toepassing blijft.

76. Ik heb immers als mogelijk verondersteld dat een op dit onderwerp toepasselijke nationale regeling slechts een beperkte vrijstelling van privé-kopiëren open stelt, maar de billijke vergoeding die terzake van het verstrekken van voor privé-kopiëren bestemde middelen wordt geheven afstemt op een ruimer gebied, dat ook niet-toegestane varianten van het privékopiëren bestrijkt, en eventueel zelfs kopiëren buiten de privésfeer.

Het betreft hier (variaties op) de gedachte die in het voorwaardelijk namens Thuiskopie ingestelde incidentele cassatieberoep wordt verdedigd.

77. Met deze gedachte(n) komen tenminste de volgende twee vragen op: a) Zou het naar Nederlands recht geoorloofd zijn om, aangenomen dat art. 16c lid 1 Aw een ruimere www.ie-portal.nl

IEPT20120921, HR, ACI v Thuiskopie "vrijstelling" van privé-kopiëren inhoudt dan met art. 5 lid 2 onder b en art. 5 lid 5 ARl verenigbaar is, en tevens aangenomen dat dat wetsartikel voor wat betreft de in het tweede lid nader aangeduide billijke vergoeding ervan uitgaat dat daarmee privé-kopiëren in een ruimer omvang moet worden gecompenseerd dan de omvang die aan de hand van art. 5 lid 2 onder b en art. 5 lid 5 ARl voor vrijstelling in aanmerking komt, die wetsbepaling zo uit te leggen c.q. toe te passen dat het tweede element daaruit - de regel betreffende het ruimere bereik van de billijke vergoeding - blijft gelden ook wanneer het eerste element - de in (te) ruime omvang verleende vrijstelling voor privé-kopiëren wegens strijd met de ARl niet in de door de Nederlandse wetgever beoogde omvang voor toepassing in aanmerking zou komen(51)? En b) kan een uitleg van de Nederlandse wet zoals zojuist onder a) verondersteld, gelden als (wel) verenigbaar met art. 5 lid 2 onder b en art. 5 lid 5 ARl? 78. De zojuist als eerste geopperde vraag ziet op de partiële onverbindendheid, wegens strijd met "hogere" regelgeving, van een Nederlands voorschrift. Deze mogelijkheid is in de literatuur aanvaard(52), maar bij mijn weten in de burgerlijke rechtspraak van de Hoge Raad nog niet daadwerkelijk toegepast.

Naar betrekkelijk eenvoudige logica, kom ik tot dezelfde uitkomst als de aangehaalde schrijvers (namelijk: dat partiële onverbindendheid in beginsel aanvaard moet worden): partiële onverbindendheid kan in aanmerking komen als er in een bepaald voorschrift meer dan één regel kan worden opgemerkt, en niet ieder van de desbetreffende regels wegens botsing met voorschriften die voorrang genieten, als onverbindend moet worden aangemerkt.

Het is niet zelden toevallig, of minstens: bepaald niet noodzakelijk, dat de desbetreffende voorschriften in dezelfde bepaling zijn ondergebracht, en niet in verschillende bepalingen (of zelfs in verschillende regelingen). In dat laatste geval zou onverbindendheid van het ene voorschrift de geldigheid van het andere ongemoeid laten. Dan moet het toevallige feit dat bepaalde - van elkaar te onderscheiden - voorschriften in dezelfde bepaling zijn opgenomen, niet noodzakelijkerwijs tot een andere uitkomst leiden.

79. In het verlengde van het zojuist gezegde geldt dan, dat wanneer in een bepaalde regeling verschillende regels voorkomen waarvan een deel wegens strijd met prioriteit genietende regels van hogere orde onverbindend blijkt te zijn, de overige regels uit de desbetreffende regeling wél mede onverbindend zullen zijn als aannemelijk is dat zij in een zodanig verband staan tot de regels die rechtstreeks onverbindend bleken te zijn, dat aannemelijk is dat zij niet zouden zijn uitgevaardigd wanneer de regelgever zich van de onverbindendheid van het desbetreffende deel van zijn regeling rekenschap had gegeven(53).

80. Als ik het voorliggende geval in dat licht bezie, lijkt mij bepaald aannemelijk dat de wetgever, wanneer die zich rekenschap had gegeven van de mogelijkheid dat een uitbreiding van de vrijheid van privé-kopiëren tot het kopiëren uit niet-geautoriseerde bronnen, de door Pagina 16 van 27

www.iept.nl

art. 5 lid 2 onder b en art. 5 lid 5 ARl geboden marge overschreed, die vrijheid (slechts) dienovereenkom-stig zou hebben beperkt, maar desondanks ruimte zou hebben gelaten om bij de bepaling van de thuiskopievergoeding wél rekening te houden met zowel het "legale" als het "illegale" kopiëren.

Waarom ik dat meen, zal na het voorafgaande wel duidelijk zijn: ik heb in de alinea's 48 - 56 hiervóór verdedigd a) dat klemmende redelijkheidsargumenten ervoor pleiten, een ruime basis voor de thuiskopievergoeding te aanvaarden, en b) dat het op een misverstand berust dat de omvang van die vergoeding zou moeten overeenstemmen met de ruimte die de wetgever voor het geoorloofd kopiëren open laat. Wanneer men die beide argumenten als geldig accepteert, ligt in het verlengde daarvan dat de wetgever zich daar ook naar zou hebben gericht, en in elk geval dat de wetgever dat in redelijkheid had behoren te doen.

81. Dat zou dan leiden tot de uitkomst dat, wanneer bevonden moest worden dat de regel van art. 16c lid 1 Aw wegens strijd met, met name, art. 5 lid 2 onder b en art. 5 lid 5 ARl als onverbindend moet worden aangemerkt voor zover die bepaling ook het privékopiëren uit niet-geautoriseerde bron "legaliseert", het geldende Nederlandse recht er niet toe leidt dat de in art 16c lid 2 (e.v.) Aw besloten liggende regel dat bij de vaststelling van de thuiskopievergoeding met de zojuist omschreven vorm van privé-kopiëren rekening moet worden gehouden, eveneens als onverbindend moet worden aangemerkt - "partiële" onverbindendheid, dus.

Verenigbaarheid van deze wetsuitleg met de ARl 82. De in alinea 77 hievóór onder b) opgeworpen vraag - is de zo-even "subsidiair" verdedigde uitleg van art.

16c Aw verenigbaar met art. 5 lid 2 onder b en art. 5 lid 5 ARl? - kan het best worden beantwoord aan de hand van het arrest van het HvJ van 21 oktober 2010, NJ 2011, 509 m.nt. Hugenholtz onder nr. 510, IER 2011, nr. 26 m.nt. Koelman, Padawan/SGAE. Dit arrest betreft inhoudelijk de vraag of bij de toepassing van de in Spanje geldende thuiskopieregeling, een heffing op voorzieningen bestemd voor het kopiëren mag worden toegepast voor zover die voorzieningen werden geleverd aan bedrijven en instellingen, en dus aan gebruikers die geen gebruik zouden (mogen) maken van de in het kader van die regeling ook in het Spaanse recht geboden vrijstelling van het reproductierecht voor privé-kopiëren.

83. De kern van het arrest bevindt zich in de rov. 51 59. Daar wordt geoordeeld dat ongedifferentieerde toepassing van een thuiskopieheffing, ook in het geval "waarin andere dan natuurlijke personen deze installaties, apparaten en dragers(54) duidelijk voor andere doelen dan het kopiëren voor privé-gebruik aanschaffen, in strijd (is) met artikel 5, lid 2, van richtlijn 2001/29." (rov. 53).

84. De hierna volgende rechtsoverwegingen luiden als volgt: "54. Daarentegen is het, wanneer de betrokken installaties voor een privé-gebruik ter beschikking van natuurlijke personen zijn gesteld, niet noodzakelijk aan www.ie-portal.nl

IEPT20120921, HR, ACI v Thuiskopie te tonen dat die personen daarmee daadwerkelijk kopieën voor privé-gebruik hebben gemaakt en aldus de auteur van het beschermde werk daadwerkelijk hebben benadeeld.

55. Die natuurlijke personen worden immers terecht geacht volledig gebruik te maken van die terbeschikkingstelling. Zij worden met andere woorden geacht de functies van die installaties - waaronder het vervaardigen van reproducties - volledig te benutten.

56. Hieruit volgt dat de loutere omstandigheid dat met die installaties of apparaten kopieën kunnen worden gemaakt volstaat om de toepassing van de heffing voor het kopiëren voor privé-gebruik te rechtvaardigen, mits die installaties of apparaten aan de natuurlijke personen in hun hoedanigheid van privé-gebruikers ter beschikking zijn gesteld."

85. Ik meen dat deze overwegingen wel aanwijzingen opleveren voor de vraag die ik hier wil behandelen, maar dat die aanwijzingen niet van dien aard zijn dat twijfel over de juiste uitleg van het hier toepasselijke Europese recht voldoende wordt uitgesloten.

Ik herinner er aan dat het hier gaat om de in alinea 77 onder b) hiervóór aangeduide vraag; en dat die vraag uitgaat van de premisse dat art. 5 lid 2 onder b ARl (eventueel: in samenhang met art. 5 lid 5 ARl) wat betreft de daarmee beoogde kopieervrijheid beperkt moet worden uitgelegd, ongeveer zoals namens ACI c.s. wordt verdedigd - dus in die zin, dat het de LidStaten niet vrijstaat, ook het privé-kopiëren uit nietgeautoriseerde bronnen onder de krachtens dit artikel toegestane vrijstelling "mee te nemen". Wanneer men van de, eerder door mij aanbevolen, ruimere uitleg van de ARl uitgaat ligt immers in uitgesproken mate voor de hand dat ook de thuiskopievergoeding overeenkomstig de ruimere vrijstellingsmogelijkheid mag worden bepaald, en komt de vraag die ik in alinea 77 onder b) opperde niet aan de orde.

86. Het Padawan-arrest suggereert een ruime benadering van deze vraag, doordat in de rov. 54 - 56 wordt aangegeven dat er geen verplichting bestaat om rechtstreeks verband te leggen tussen de thuiskopieheffing in verband met aan privé-personen geleverde voorzieningen, en het kopieergedrag dat daadwerkelijk terzake van die voorzieningen in praktijk zal worden gebracht. Daaruit zou men kunnen opmaken dat het geoorloofd is, deze thuiskopieheffing globaal te benaderen; terwijl uit eerdere overwegingen van het arrest blijkt dat daarbij het nadeel dat makers als gevolg van het privé-kopiëren lijden, de voornaamste parameter voor de beoordeling van de redelijkheid van de vergoeding is. Dat nadeel wordt, zoals ik eerder heb betoogd, in belangrijke mate mede teweeggebracht door het privé-kopiëren uit niet-geautoriseerde bronnen.

87. Uit de rechtsoverweging met betrekking tot aan anderen dan privé-personen geleverde voorzieningen (aangehaald in alinea 83 hiervóór) vallen daarentegen aanwijzingen te putten, dat er wél verband moet bestaan tussen de basis waarop de thuiskopievergoeding wordt vastgesteld enerzijds, en de door art. 5 lid 2 onder b ARl geboden Pagina 17 van 27

www.iept.nl

vrijstellingsmogelijkheid anderzijds; wat zou kunnen impliceren dat ook waar het aan privé-personen beschikbaar gestelde voorzieningen betreft er geen vergoeding mag worden verbonden aan (privé)kopiëren dat niet onder een door art. 5 lid 2 onder b ARl begrepen vrijstelling valt.

88. Daarnaast kan ook aan rov. 50 van het Padawanarrest een aanwijzing voor uitleg in deze zin worden ontleend. Die rov. houdt onder meer in dat "de billijke compensatie moet worden berekend op basis van het criterium van de schade geleden door de auteurs van beschermde werken als gevolg van de invoering van de uitzondering voor het kopiëren voor privé-gebruik.".

Ook die formulering kan mogelijk zo moeten worden begrepen, dat een regeling die een ruimere basis voor de billijke compensatie voorschrijft dan correspondeert met de ingevoerde uitzondering voor het kopiëren voor privé-gebruik, buiten de kaders van de ARl treedt en daarmee ongeoorloofd is (oftewel, dat de ARl in dit opzicht wél "uitputtend" is, zie de volgende alinea).

89. In haar conclusie voor het Padawan-arrest onderzoekt A - G Trstenjak de vraag of de ARl als "uitputtend" mag worden aangemerkt, in die zin dat die zich zou verzetten tegen de toepassing, door LidStaten, van een heffing ten laste van ondernemingen (e.a.) en ten gunste van makers van werken, en anders dan ten titel van vergoeding wegens privé-kopiëren (wat bij ondernemingen e.a. immers niet aan de orde kan zijn). Zij overweegt in alinea 106 van haar conclusie dat de ARl zich niet tegen dergelijke heffingen verzet, nu de ARl slechts een beperkte harmonisatie van auteursrechtelijke regels beoogt.

Ik zou denken dat met die gedachte spoort, dat het LidStaten ook vrij zou staan om in een heffing wegens kopieergedrag van privé-personen te voorzien in verband met kopiëren dat het bereik van de ARl te buiten gaat.

90. Tot mijn spijt kan ik uit het arrest niet opmaken of het HvJ deze gedachte van zijn A - G omarmt, verwerpt, dan wel terzijde laat - ik ben geneigd te denken: het laatste, maar ik erken dat voor die gedachte geen "harde" aanknopingspunten in het arrest zijn aan te wijzen(55). Maar ook al zou deze exegese van het arrest de juiste zijn - het stilzwijgen van het HvJ op dit volgens mij cruciale punt is de belangrijkste reden waarom ik de in alinea 77 hiervóór onder b) geformuleerde vraag, als op dit ogenblik nog onbeantwoord aanmerk.

Tijd voor een tussenstand 91. Hiervóór heb ik onderzoek gedaan aan de hand van de volgende thema's: A) Welke basis is, gezien de in aanmerking komende belangen, de meest aangewezene als het gaat om een heffing ten gunste van makers van auteursrechtelijk beschermde werken, en (in de eerste lijn) ten laste van de producenten van en handelaren in de voorzieningen die worden gebruikt voor het op kleine (en in dat opzicht vanuit een oogpunt van handhaving bezwaarlijke) schaal maken van reproducties van die werken?

www.ie-portal.nl

IEPT20120921, HR, ACI v Thuiskopie Hier is mijn bevinding dat de heffing aansluiting zou moeten zoeken bij het nadeel dat makers van het kleinschalige kopiëren ondervinden, zodat de heffing op zowel "legaal"als "illegaal" privékopiëren en ook op kleinschalig reproduceren buiten de privésfeer gericht zou moeten zijn; waarbij het intussen niet nodig (en ook niet aangewezen) is, dat er een met het door de heffing bestreken gebied corresponderende "vrijstelling" voor het door de heffing beoogde reproduceren wordt ingeruimd.

Ik heb een uitleg van de toepasselijke regels aanbevolen die de hier gevonden uitkomsten zo veel mogelijk benadert.

B) Tot welke uitleg van art. 16c Aw leiden de verschillende voor die uitleg bepalende bronnen?

Hier kom ik ertoe, dat de bepaling ertoe strekt het reproduceren in de privésfeer en voor louter "eigen" gebruik uit te zonderen van het auteursrechtelijke reproductierecht, ongeacht of de persoon in kwestie daarbij van als "legaal" of als "illegaal" aan te merken bronnen gebruik maakt; en dat de basis voor de door art. 16c Aw voorgeschreven thuiskopievergoeding hieraan beantwoordt.

C) In hoeverre strookt de regel van art. 16c Aw met de daarop toepasselijke regels van internationaal recht?

In weerwil van een restrictief geformuleerde tekst, meen ik dat de relevante internationale regels, in het bijzonder art. 9 BC en art 5 lid 5 ARl, niet in de weg staan aan een betrekkelijk ruime regeling zoals die van art. 16c Aw(56). Of dat met name wat betreft art. 5 lid 5 (of art. 5 lid 2 onder b) van de ARl het geval is, kan echter niet als "acte clair" gelden.

Wat betreft de verdere internationale regels is nog van belang dat een beroep op onverbindendheid in verband met art. 94 Grw in cassatie niet aan de orde is.

D)Aansluitend rijst de vraag of, wanneer art. 16c Aw het privé-kopiëren in ruimere mate zou vrijstellen dan met toepasselijke internationale regels verenigbaar is, daarmee ook de basis aan de in die bepaling voorziene thuiskopievergoeding zou komen te ontvallen. Ik meen, zoals in alinea's 75 - 89 werd besproken, dat dat naar intern Nederlands recht niet het geval is, en dat de aldus gevonden regel ook verenigbaar is met de ARl; maar ook hier kan niet worden gezegd dat dit een "acte clair" betreft.

92. Voor de vraag of de verdere beoordeling van deze zaak vragen van uitleg van Europees recht oproept die aan het HvJ moeten worden voorgelegd, komt dan beslissende betekenis toe aan de alternatieve grond die het hof in het bestreden arrest aan zijn beslissing ten grondslag heeft gelegd - namelijk deze grond, dat art.

16c Aw, ruim uitgelegd zoals dat ook volgens mij behoort te gebeuren, wanneer die bepaling niet zou blijken te sporen met art. 5 ARl een zodanige discrepantie ten opzichte van het Europese recht aan de dag legt, dat hier geconstateerd moet worden dat het Nederlandse recht een afwijking ten opzichte van een Europese Richtlijn vertoont, en dat het niet mogelijk is daarin op de voet van zgn. "richtlijnconforme uitleg" te voorzien.

Pagina 18 van 27

www.iept.nl

De uitkomst is dan immers, dat de Nederlandse regel, ofschoon niet in lijn met de Richtlijn, de rechtsverhouding tussen de Nederlandse rechtssubjecten blijft bepalen.

93. Het zal daarom nodig zijn om dit onderdeel van het oordeel van het hof te onderzoeken. Het principale Middel II is daar specifiek tegen gericht.

De gevolgen van eventuele strijdigheid van de Nederlandse wet met de ARl; "richtlijnconforme uitleg" 94. De vraag die zich hier voordoet, vindt zijn oorsprong in het systeem van het Europese recht. Dat recht voorziet onder andere in de specifieke rechtsfiguur van de Richtlijn (op basis van art. 288 e.v.

VWEU, voorheen art. 249 e.v. EG-verdrag).

Blijkens art. 288 VWEU verplicht een Richtlijn de LidStaten tot welke zij gericht is, om het door de Richtlijn beoogde resultaat te verwezenlijken, waarbij het aan de nationale instanties is om de vorm en middelen voor die verwezenlijking te kiezen.

95. In de rechtspraak van het HvJ is deze regel zo uitgelegd, dat een Richtlijn alleen aan de Lid-Staten verplichtingen oplegt, en dat anderen - zoals de verdere rechtsgenoten binnen de EU - daaraan niet rechtstreeks rechten kunnen ontlenen of daardoor verplichtingen opgelegd kunnen krijgen(57).

Intussen maken Richtlijnen wél deel uit van het geldende recht van de Lid-Staten, en oefenen zij langs die weg hun invloed uit op de betekenis van dat recht.

Daarnaast brengt de verplichting van (de autoriteiten van) de Lid-Staten om bona fide de implementatie van het EU-recht binnen hun invloedssfeer te verwezenlijken ook deze verplichting mee, om het overigens geldende nationale recht waar mogelijk zo uit te leggen en toe te passen, dat het niet botst met in Richtlijnen neergelegde regels - de zogenaamde "richtlijnconforme interpretatie".

96. Het oordeel van het hof waar het principale Middel II op gericht is, strekt ertoe dat in het hier te veronderstellen geval, namelijk het geval dat art. 16c Aw strijdig zou zijn met (de strekking van) de ARl, de ruimte voor "richtlijnconforme interpretatie" tekort schiet, en daarom de regel dat een Richtlijn niet rechtstreeks strekt tot het scheppen van rechten en verplichtingen tussen individuele rechtsgenoten (niet zijnde de Lid-Staten), zijn werking behoudt dan wel herneemt.

97. Het zal duidelijk zijn dat een tot het uiterste doorgevoerde "richtlijconforme interpretatie", aan de aan het slot van de vorige alinea bedoelde regel het effect volledig zou ontnemen. Wanneer een regel naar intern nationaal recht ertoe strekt dat iets wél geldt terwijl dat volgens een Richtlijn niet het geval zou mogen zijn, levert de interpretatie dat in de gegeven omstandigheden voor "wel" "niet" moet worden gelezen, per saldo op dat de Richtlijn als geldend recht wordt geaccepteerd, hoewel die niet in een nationale rechtsregel is "omgezet" en er wél een nationale rechtsregel bestaat die het tegendeel van de regel uit de Richtlijn inhoudt.

www.ie-portal.nl

IEPT20120921, HR, ACI v Thuiskopie Zo ver doorgevoerde interpretatie komt er, praktisch gesproken, op neer dat de regels uit Richtlijnen wél directe werking in het tussen de rechtsgenoten geldende recht van de Lid-Staten krijgen; en dat is nu juist niet, waar het in art. 288 WVEU blijkende systeem toe strekt.

98. De vraag is dus, wanneer mag worden aangenomen dat het geldende nationale recht de ruimte biedt om door interpretatie tegemoet komen aan regels uit Richtlijnen, en wanneer dat niet het geval is.

Op gezag van het al aangehaalde werk van Prechal(58) meld ik dat de hier te trekken grens als "unclear" moet worden aangemerkt. Op p. 198 - 199 van de zojuist aangehaalde paragraaf worden - vele - rechtsbronnen aangehaald die twee wezenlijk verschillende benaderingen van dit probleem laten zien: een benadering waarbij de verplichting om richtlijnconform te interpreteren als welhaast absoluut wordt aangemerkt aan de ene kant, en een benadering waarbij ruimte wordt gelaten voor uitleg van de nationale wet aan de hand van de naar het nationale recht geldende uitlegcriteria, met als mogelijke uitkomst dat er een onoverbrugbare tegenspraak tussen het nationale recht en de relevante regel uit een Richtlijn bestaat (Prechal zelf sluit zich aan bij een gematigde versie van de tweede benadering).

99. De beschikbare rechtsbronnen laten zien dat de ruimte voor richtlijnconforme interpretatie mede wordt beïnvloed door de aard van het recht dat in geding is bij toepassing van bepalingen van strafrecht en strafprocesrecht wordt bijvoorbeeld aan de rechtszekerheid en de erkenning van "verkregen rechten" klaarblijkelijk méér gewicht toegekend dan als het om civielrechtelijke regels gaat; en door de vraag of de regel waarvan uitleg wordt gevraagd, al-dan-niet strekt tot implementatie van de desbetreffende Richtlijn. Als dat laatste het geval is geldt namelijk als uitlegregel, dat moet worden aangenomen dat de nationale regelgever beoogd heeft, de strekking van de Richtlijn te verwezenlijken(59).

100. Bij de toepassing van deze bronnen op het onderhavige geval lijkt mij vooral van belang dat de tekst van de Nederlandse wet, en met name van art. 16c Aw, zich niet verzet tegen een uitleg zoals die hier, veronderstellenderwijs, op de voet van de ARl geboden zou zijn. De door mij als doorslaggevend aangemerkte argumenten om art. 16c Aw anders uit te leggen dan volgens ACI c.s. met de ARl in overeenstemming zou zijn, bestonden er in dat uit de totstandkomingsgeschiedenis van de bepaling onmiskenbaar de bedoeling blijkt dat deze een ruimere strekking zou hebben dan ACI c.s. verdedigen, alsmede dat deze ruimere strekking uitkomsten oplevert die beter aan de door de wettelijke regeling beoogde bescherming van makers van werken beantwoorden, en in dat opzicht ook billijker zijn dan de namens ACI c.s. verdedigde strekking.

101. Per saldo lijkt mij dat de EU-rechtelijke bronnen (ook) op dit punt niet in die mate duidelijkheid verschaffen, dat van een "acte clair" (c.q. "éclairé") kan worden gesproken. Dat zou betekenen dat ook voor het Pagina 19 van 27

www.iept.nl

onderhavige punt geldt dat de Hoge Raad verplicht is, zich voor prejudiciële opheldering van het hier geldende EU-recht tot het HvJ te wenden.

Vragen van uitleg van EU-recht 102. Het hiervóór besprokene levert op vijf punten vragen op die volgens mij voor prejudiciële beoordeling aan het HvJ zouden moeten worden voorgelegd. Ik vat die vragen als volgt samen: A) Is de regel van artikel 16c lid 1 van de Nederlandse Auteurswet, ingevolge welke niet als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt beschouwd het reproduceren van een auteursrechtelijk beschermd werk op een voorwerp dat bestemd is om dat werk ten gehore te brengen, te vertonen of weer te geven, mits het reproduceren geschiedt zonder direct of indirect commercieel oogmerk en uitsluitend dient tot eigen oefening, studie of gebruik van de natuurlijke persoon die de reproductie vervaardigt, ongeacht of de reproductie is vervaardigd aan de hand van een werkexemplaar dat, of een werkreproductie die niet op rechtmatige wijze aan de persoon in kwestie ter beschikking is gesteld, in overeenstemming met de bepalingen van Richtlijn 2001/29/EG, en in het bijzonder met artikel 5 lid 2 onder b en/of art. 5 lid 5 van die Richtlijn?

B) Voor het geval de eerste vraag ontkennend moet worden beantwoord, is een regel van "nationaal" recht die ertoe strekt dat terzake van reproducties als in die vraag bedoeld een billijke vergoeding verschuldigd is, ongeacht of de vervaardiging van de reproductie inbreuk op het auteursrecht maakte of niet, strijdig met enige regel van Europees recht?(60) C) Maakt het voor de beantwoording van de vragen onder A en/of B verschil dat de Nederlandse thuiskopieregeling thans voorziet in een heffing op "blanco"-dragers zoals CD's en DVD's, maar niet op andere voor het maken van kleinschalige reproducties geëigende voorzieningen, zoals de "harde schijven" van computerapparatuur, geheugenvoorzieningen van MP3spelers en dergelijke; wat tot gevolg heeft dat slechts een alleszins beperkt deel van de voor zulke reproducties geëigende en in de praktijk ook gebruikte voorzieningen, bij de heffing van de hiermee gemoeide vergoeding betrokken is?

D) Zijn de antwoorden op de voorafgaande vragen dezelfde als het gaat om dienovereenkomstige regels, geldend voor reproducties van werken waarop naburige rechten ten gunste van uitvoerende kunstenaars, fonogrammenof filmproducenten of omroeporganisaties van toepassing zijn? Zo neen, in welke opzichten verschillen de antwoorden in deze gevallen?

E) Moet, wanneer de eerste vraag ontkennend wordt beantwoord, worden aangenomen dat de Nederlandse rechter gehouden is art. 16c van de Nederlandse Auteurswet zo uit te leggen dat die bepaling wél in overeenstemming is met Richtlijn 2001/29/EG, ervan uitgaand dat de tekst van art. 16c van de Nederlandse Auteurswet geen beletsel voor een dergelijke uitleg oplevert, en dat de andere, in de eerste vraag weergegeven uitleg van dat wetsartikel vooral berust op www.ie-portal.nl

IEPT20120921, HR, ACI v Thuiskopie de bedoelingen van de bij de wording van dat wetsartikel betrokken wetgevende instanties die in de wordingsgeschiedenis daarvan tot uitdrukking zijn gebracht, alsmede op de gedachte dat door deze uitleg uitkomsten worden verkregen die beter beantwoorden aan de door de regeling beoogde bescherming van de belangen van makers van werken, en die in dat opzicht billijker zijn?

103. Volgens mij is beantwoording van de hier voorgestelde vragen (althans: vragen van overeenkomstige strekking) nodig voor de beoordeling van de in cassatie naar voren gebrachte klachten. Ik denk er goed aan te doen, dat nu "na te lopen" aan de hand van de klachten zoals die in de middelen zijn geformuleerd: 104. Middelen I 1 - 3 in het principale beroep zien alle op de vragen die volgens mij (ongeveer) in de in alinea 102 sub A) - D) voorgestelde vorm aan het HvJ zouden moeten worden voorgelegd.

De subonderdelen I 1.1 - 1.5, I 2.1 - 2.4 en I 3.1 3.3(61) van dit middel bevatten argumenten waarmee ACI c.s. de van hun kant verdedigde antwoorden op deze vragen ondersteunen. In het kader van het voorleggen van de vraag aan het HvJ behoeven deze argumenten niet afzonderlijk te worden onderzocht.

Men zal bij het doornemen van die argumenten bemerken dat die niet alle sporen met de door mij hiervóór verdedigde opvattingen; gedeeltelijk sporen zij ook niet met door het hof gebezigde feitelijke aannames. Ik meen echter dat (ook) dit in cassatie geen nader onderzoek vergt, althans: als wordt besloten tot het richten van prejudiciële vragen aan het HvJ. Wel zou bij de aan het HvJ voor te leggen vragen als feitelijke basis kunnen worden vermeld, dat ervan uit is te gaan dat het reproduceren van werken in de privésfeer uit niet-geautoriseerde bronnen inmiddels op grote schaal plaatsvindt en dat makers van werken daarvan een aanmerkelijk nadeel ondervinden.

105. Ik wijs er nog op dat ACI c.s. de desbetreffende argumenten gedeeltelijk (en alternatief of subsidiair) als motiveringsklachten hebben geformuleerd. Aangezien het hier een rechtsoordeel betreft, kunnen deze klachten in zoverre niet tot cassatie leiden(62).

106. Middel II in het principale beroep betreft de vraag die volgens mij (ongeveer) in de in alinea 102 sub E) voorgestelde vorm aan het HvJ zou moeten worden voorgelegd.

Middel III in het principale beroep bevat geen zelfstandige klacht(en), en behoeft daarom verder geen bespreking.

107. Het middel in het voorwaardelijk ingestelde incidentele cassatieberoep strekt ertoe dat art. 16c Aw (ook) zou beogen, makers van werken aanspraak te geven op een billijke vergoeding in geval van reproductie in de privésfeer buiten het in art. 16c lid 1 Aw als niet-inbreukmakend omschreven gebied.

Daarmee stelt dit middel een vraag aan de orde die nauw verband houdt met de vraag die volgens mij in de in alinea 102 sub B) hiervóór voorgestelde vorm aan het HvJ zou moeten worden voorgelegd. De klacht betreft echter ook een louter naar "intern" Nederlands Pagina 20 van 27

www.iept.nl

recht te beantwoorden vraag, namelijk: of art. 16c Aw inderdaad in de hier beoogde ruime zin mag worden begrepen. Als dat niet zo zou blijken te zijn, heeft het, zoals ik in voetnoot 60 al aangaf, geen zin om een daarop betrekking hebbende vraag te stellen.

108. Bij de beoordeling van deze klacht lijkt mij in dit stadium verstandig, om van een indeling in drieën uit te gaan, als volgt: i. Er is privé-kopiëren dat in zoverre beantwoordt aan de voorwaarden van art. 16c lid 1 Aw dat het zonder commercieel oogmerk en uitsluitend voor eigen oefening, studie of gebruik gebeurt. ii Er is daarnaast privé-kopiëren dat buiten de kaders van art. 16c lid 1 Aw valt, bijvoorbeeld omdat er wel van direct of indirecte commercieel oogmerk sprake is of omdat het kopiëren anderszins niet uitsluitend eigen oefening, studie of gebruik betreft. iii Er is overig kleinschalig kopiëren dat buiten de privésfeer (maar bijvoorbeeld "op de werkplek" en in verband met daar uit te voeren bezigheden) plaatsvindt.

In ieder van de genoemde varianten kan nog worden onderscheiden naar gelang er a) een geautoriseerde en b) een niet-geautoriseerde bron wordt gebruikt.

109. Als ik het goed zie verdedigt het incidentele middel dat alle vormen van privé-kopiëren - dus de in de vorige alinea onder i en ii bedoelde varianten, telkens met zowel de verbijzondering onder a) als die onder b) - in het kader van art. 16c lid 2 Aw zoals dat rechtens moet worden begrepen, in aanmerking moeten worden genomen bij de bepaling van de thuiskopievergoeding; maar houdt de klacht niet in dat ook de onder iii omschreven variant daarbij een rol zou mogen spelen.

110. In de alinea 51 hiervóór heb ik geopteerd voor de uitleg van art. 16c Aw naar de beperktere variant die overeenkomt met het in alinea 108 hiervóór onder i, met subvarianten a en b, omschrevene. Voor zover die een (nog) ruimere uitleg van art 16c Aw verdedigt, meen ik dat de incidentele klacht ongegrond is. Uitleg van art. 16c lid 1 Aw in een nog ruimere zin stuit, wat mij betreft, af op de bewoordingen van de bepaling én op de uitingen in de wetsgeschiedenis. Dan levert het feit dat die ruimere uitleg wél zou sporen met de redelijke uitkomsten waar ik hiervóór (o.a. in alinea's 48 - 56) naar verwees, onvoldoende "tegenwicht" op.

111. Ik heb echter ook, in de alinea's 75 - 81 hiervóór, verdedigd dat voor zover art. 16c lid 1 Aw wegens strijd met "hoger" recht als onverbindend zou moeten worden aangemerkt, dat niet hoeft te betekenen dat de regels van art. 16c lid 2 (e.v.) Aw, voor zover die ertoe strekken dat de thuiskopie mede met inachtneming van uit "illegale" bronnen verkregen kopieën moet worden bepaald, hun kracht zouden (moeten) verliezen. Voor dat geval, dat mede aan de orde komt in de in alinea 102 onder B) voorgestelde vraag, zou in de veronderstelling dat het voorwaardelijk voorgestelde incidentele middel aan de orde moet komen, wel gelden dat de thuiskopievergoeding op gevallen betrekking zou hebben die niet door de met art. 16c lid 1 Aw gegeven vrijstelling worden bestreken.

www.ie-portal.nl

IEPT20120921, HR, ACI v Thuiskopie 112. Het incidentele middel strekt er ook toe, een oordeel van het hof te bestrijden dat men zo kan lezen, dat deze mogelijkheid (een ruimer bereik van de thuiskopieregeling, dan overeenkomt met de bij art. 16c lid 1 Aw verleende "vrijheid") niet wordt aanvaard. Tot zover zou ik het incidentele middel, wanneer dat aan de orde zou komen, dus wel als gegrond aanmerken. In het verlengde daarvan denk ik dat de Hoge Raad er goed aan doet om, afhankelijk van zijn oordeel over het in voetnoot 60 aangeduide punt, de in alinea 102 onder B) hiervóór aangewezen vraag in dit stadium aan het HvJ voor te leggen.

113. Voor de verschillende subalinea's waarin het incidentele middel uiteenvalt geldt, ongeveer op de in alinea 104 hiervóór beschreven voet, dat daarin argumenten worden ontwikkeld die de rechtsklacht(en) van het middel ondersteunen. Voor een deel zijn die argumenten hiervóór - soms: zijdelings - aan de orde geweest. Voor het overige geldt dat zij mij geen aanleiding geven om de zaak anders te beoordelen dan ik hiervóór heb aangegeven.

Voor zover het incidentele middel ook motiveringsklachten bevat, is het in alinea 105 hiervóór gezegde van toepassing.

114. Als de Hoge Raad zou overwegen om, zoals ik zal concluderen, vragen op de voet van de in alinea 102 gedane voorstellen aan het HvJ voor te leggen, ligt in de rede dat de twistpunten die de partijen opwerpen met betrekking tot ontvankelijkheid en proceskosten (behoudens het in alinea's 124 en 125 hierna op te merkene) nog geen behandeling behoeven.

Ik meen er toch goed aan te doen, op die vragen in te gaan.

Aspecten van ontvankelijkheid; proceskosten 115. Van de kant van Thuiskopie zijn ontvankelijkheidsbezwaren ingebracht tegen de onder nrs. 4, 10 en 11 vermelde eiseressen tot cassatie; en wel omdat het hier om een partij zou gaan die niet tot de gedingvoerenden in de appelinstantie behoorde (B.A.S. Computers en Componenten B.V.) dan wel om in het geheel niet bestaande (rechts)personen (Philips Consumer Electronics B.V. en Sony Benelux B.V.).

Wat de twee laatstgenoemden betreft is op te merken dat in de appelprocedure met deze namen aangeduide rechtspersonen als partijen zijn aangemerkt.

116. Het bezwaar ten aanzien van de eerstgenoemde partij, B.A.S., moet volgens mij worden verworpen.

Zoals namens ACI c.s. wordt aangevoerd, is in de appelfase gesteld(63) dat de aanvankelijk meeprocederende partij Nashua Media Products B.V. door een als BAS Distributie B.V. aangeduide partij was overgenomen en dat de overnemende partij de plaats van de eerder bedoelde innam; en tegen die "wissel" is van de kant van Thuiskopie geen bezwaar gemaakt. Dat die partij, en niet de aanvankelijke partij, cassatieberoep heeft ingesteld, is dan geheel conform de daarop toepasselijke regels(64).

117. Voor de twee andere genoemde partijen geldt dat die in cassatie op dezelfde wijze werden aangeduide als in de appelinstantie. Van de kant van ACI c.s. wordt aangevoerd - en ook met handelsregistergegevens Pagina 21 van 27

www.iept.nl

ondersteund - dat de destijds als Philips Consumer Electronics B.V. aangeduide vennootschap inmiddels (te weten: als verkrijgende rechtspersoon in het kader van een fusie met een tweede Philips-B.V.) de naam Philips Consumer Lifestyle B.V. heeft gekregen (en die naam ook al had toen cassatieberoep werd ingesteld).

Het lijkt mij dat hier buiten redelijke twijfel stond dat de cassatiedagvaarding met de gebruikte naam doelde op dezelfde partij die ook in appel (en in eerste aanleg) was opgetreden; dat daarover bij Thuiskopie dan ook geen onduidelijkheid kon bestaan; en dat bij die stand van zaken niets zich ertegen verzet dat in dit stadium alsnog een verbetering wordt aangebracht, door de huidige naam in plaats van de destijds geldende te gaan vermelden(65).

118. Blijkens HR 9 januari 2004, NJ 2005, 222 m.nt.

H.J. Snijders onder nr. 224, rov. 3.4.1 - 3.4.3, kan een als gevolg van fusie niet meer bestaande rechtspersoon geen rechtsmiddel aanwenden; en is het ook niet geoorloofd de partij waarin de betrokkene door fusie is opgegaan, na het in gang zetten van een procedure door de niet langer bestaande partij, alsnog voor die partij in de plaats te stellen.

In het geval van Philips Consumer Electronics B.V. (c.q. Philips Consumer Lifestyle B.V.) was de toenmalige procespartij de verkrijgende rechtspersoon.

Deze blijft, bij een fusie op de eerste in art. 2:309 BW aangeduide voet, bestaan, zie art. 2:311 lid 1 BW. Hier doen de in het arrest van 9 januari 2004 aangenomen beletselen zich daarom niet voor; we hebben "gewoon" te doen met verkeerde aanduiding van een "nach wie vor" bestaande rechtspersoon met een inmiddels gewijzigde naam. Op dat geval zijn de in de vorige alinea bedoelde regels toepasselijk.

119. Dat zelfde kan echter niet gezegd worden voor Sony Benelux B.V. Deze is, blijkens geproduceerde handelsregistergegevens, bij een in oktober 2010 verwezenlijkte fusie (dus vóór het hof arrest wees, en daarom ook vóór er cassatieberoep werd ingesteld), opgegaan in Sony Europe Ltd, blijkens het handelsregister een "Private limited company" naar het recht van het Verenigd Koninkrijk.

Kennelijk was in dit geval de laatstgenoemde de verkrijgende vennootschap en is Sony Benelux B.V. als gevolg van deze fusie opgehouden te bestaan (art.

2:333a BW spreekt in dit verband van de "verdwijnende vennootschap").

Hier doet het in het arrest van 9 januari 2004 behandelde probleem zich dus in vergelijkbare omvang voor.

Dat zou meebrengen dat het ontvankelijkheidsbezwaar ten aanzien van Sony wél moet worden aanvaard.

120. Ik heb mij afgevraagd of de latere rechtspraak waarnaar ik in voetnoot 65 heb verwezen, betekent dat hierover inmiddels anders moet worden gedacht, maar ik denk dat dat niet het geval is. In die rechtspraak ging het om gevallen waarin in de ontwikkelingen besloten lag, dat de betrokkenen niet in misverstand verkeerden (of behoorden te verkeren) over de partij(en) die met een minder juiste aanduiding bedoeld werd(en). In het onderhavige geval kan dat niet worden gezegd: de www.ie-portal.nl

IEPT20120921, HR, ACI v Thuiskopie verkrijgende Sony-vennootschap is een nieuw ten tonele verschijnende entiteit, en Thuiskopie hoefde op het bestaan daarvan niet verdacht te zijn; terwijl de entiteit die eerder in de stukken werd aangeduid, is opgehouden te bestaan.

121. Ik wijs er nog op dat namens ACI c.s. is aangevoerd dat de in de cassatiedagvaarding als Fuji Magnetics Nederland aangeduide partij ten rechte Fujifilm Recording Media GmbH zou heten (Fuji Magnetics Nederland zou de in Nederland gevoerde handelsnaam zijn). Nu hiervan van de kant van Thuiskopie geen punt wordt gemaakt, zie ik geen bezwaar tegen het aannemen van deze stelling als juist.

Proceskosten 122. Hier verschillen partijen er over, of ACI c.s., wanneer zij in cassatie als verliezende partij zouden worden aangemerkt, hoofdelijk in de kosten behoren te worden veroordeeld; en ook, of de onderhavige vorderingen aanleiding zouden moeten geven tot toepassing van art. 1019h Rv. 123. Om met dat laatste te beginnen: art. 1019h Rv. is ingevoerd ter implementatie van art. 14 van Richtlijn 2004/48/EG(66). De bepaling uit de Richtlijn schrijft voor dat de Lid-Staten er zorg voor dragen dat als algemene regel de redelijkerwijs door de in het gelijk gestelde partij gemaakte kosten door de verliezende partij zullen worden gedragen.

Het gaat dan, blijkens art. 1 van deze Richtlijn, om maatregelen, procedures en rechtsmiddelen die noodzakelijk zijn om de handhaving van intellectuele eigendomsrechten te waarborgen. De Richtlijn geeft een scala van dergelijke maatregelen etc. specifiek aan.

124. Anders dan verschillende andere regelgevende maatregelen van de EU betreffende de intellectuele eigendom, voorziet Richtlijn 2004/48/EG niet specifiek in de door wederpartijen van de rechthebbende in zaken van intellectuele eigendom in te stellen vordering, gericht op de vaststelling van de omvang van de verplichting van de betrokkene (naar Duits spraakgebruik wel aangeduid als "Feststellungsklage"(67)). Om een dergelijke vordering gaat het in dit geval.

Bovendien kan men zich afvragen of Thuiskopie mag worden gerekend tot de in art. 4 van Richtlijn 2004/48/EG aangegeven partijen die bevoegd zijn de in de Richtlijn aangewezen maatregelen etc. uit te lokken.

125. Ik opper dat, wanneer de Hoge Raad zou besluiten vragen van uitleg aan het HvJ voor te leggen, ook de hier in geschil zijnde betekenis van Richtlijn 2004/48/EG tot dergelijke vragen aanleiding zou behoren te geven. Daarbij mag, denk ik, uitgangspunt zijn dat art. 1019h Rv. (jo. art. 1019 Rv.), ertoe strekt, de overeenkomstige regels uit de Richtlijn volledig en getrouwelijk te implementeren(68).

126. Als de voor te leggen vraag van uitleg suggereer ik dan: F) Moet art. 14 van Richtlijn 2004/48/EG zo worden uitgelegd dat de daar omschreven gerechtskosten en andere kosten ten laste van de verliezende partij moeten worden gebracht in een geding waarin, nadat een LidStaat op de voet van art. 5 lid 2 onder b van Richtlijn Pagina 22 van 27

www.iept.nl

2001/29/EG de verplichting tot het afdragen van de in die bepaling bedoelde billijke compensatie heeft opgelegd aan producenten en importeurs van dragers die geëigend en bestemd zijn voor de reproductie van werken, en ten gunste van een door die Lid-Staat aangewezen organisatie die met de heffing en verdeling van de billijke compensatie belast is, de betalingsplichtigen vorderen dat de rechter ten aanzien van bepaalde in geschil zijnde parameters betreffende de billijke compensatie, verklaringen voor recht geeft ten laste van de bedoelde organisatie, die zich daartegen verweert?

127. Wat het resterende geschilpunt - hoofdelijke veroordeling - betreft: de meningen over dit onderwerp zijn schaars, en daarbij enigszins verdeeld. Haardt, De veroordeling in de kosten (etc.), diss. 1945, p. 36 - 37, breekt een lans voor de hoofdelijke veroordeling (maar erkent daarbij dat de meerderheid van de destijds bestaande bronnen anders leert). Asser Procesrecht/Van Schaick 2, nr. 136 komt tot dezelfde uitkomst als Haardt, met verwijzing naar HR 17 maart 2000, NJ 2000, 353, rov. 3.3.2. Het verdient echter aantekening dat de vraag of er hoofdelijke aansprakelijkheid voor proceskosten is (dan wel: of die onder omstandigheden kan worden aangenomen) in deze zaak niet aan de Hoge Raad was voorgelegd.

Burgerlijke Rechtsvordering (losbl.), Numann, art. 237, aant. 15, lijkt geen algemene regel aan te nemen die hoofdelijke aansprakelijkheid voor proceskosten meebrengt, maar die mogelijkheid in bepaalde gevallen wel te aanvaarden.

128. Ik zou ervoor kiezen, althans in een geval als het onderhavige, waarin de betrokken partijen identieke vorderingen ten laste van Thuiskopie geldend maken en een eensluidend standpunt verdedigen, aan te nemen dat er een gezamenlijke aansprakelijkheid voor de (eventuele) proceskosten bestaat. De door Haardt t.a.p. verdedigde parallel met de gezamenlijke aansprakelijkheid voor schade als gevolg van door een pluraliteit van daders gepleegd onrechtmatig handelen, suggereert hier een overeenkomstige regel. De andere uitkomst treft ook als onredelijk. Dat is in het bijzonder zichtbaar in een geval waarin een groot aantal partijen aan één kant optreedt, en het zich opdringt dat verhaal van proceskosten "pro rata" dus (zeer) bezwaarlijk kan zijn. Waar de verhoudingen niet zo geprononceerd liggen - doordat er minder partijen zijn - is de onredelijkheid minder in het oog springend - maar volgens mij toch nog aanwezig.

129. Ik meen hiermee alle punten die op dit moment ter beoordeling voorliggen, te hebben onderzocht.

Conclusie Ik concludeer dat de Hoge Raad het geding schorst en vragen van uitleg als voorgesteld in alinea's 102 en 126 voorlegt aan het Europese Hof van Justitie.

De Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden

www.ie-portal.nl

IEPT20120921, HR, ACI v Thuiskopie 1 T.a.v. deze partij en de partijen met nrs. 10 en 11 wordt een ontvankelijkheidsverweer gevoerd: zie alinea's 115 - 120 hierna.

2 Ontleend aan rov. 1.1 (onder a - e) van het bestreden arrest. Zie ook de rov. 2.1 - 2.6 van het (eind)vonnis in de eerste aanleg van 25 juni 2008.

3 Dat doet zich bijvoorbeeld voor bij de materialen die de Apple-organisatie aan abonnees van haar I-systeem aanbiedt.

4 De als gevolg van "downloaden" verkregen reproductie die zich in de daarvoor gebruikte computer - gewoonlijk: op de "harde schijf" daarvan - bevindt, is overigens ook een reproductie zoals art. 16c lid 1 Aw die omschrijft; maar zoals hierna zal blijken, wordt in Nederland de thuiskopievergoeding alleen geheven in verband met de dragers waarop reproducties buiten de computer worden opgeslagen, zoals CD's en DVD's.

5 Ik denk dat dat niet geldt, als het om een "legaal" via digitale media gedistribueerd werk gaat, zoals een film die met toestemming van de makers wordt uitgezonden - het "nemen" van een reproductie daarvan valt ook volgens ACI c.s. binnen de door art. 16c lid 1 Aw getrokken grens. Wij moeten hier dus denken aan zonder toestemming van de makers via het internet beschikbaar gesteld werk.

6 Het op de website www.cvta.nl te raadplegen jaarverslag van het College van Toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten over 2009 (het meest recente dat aldaar is aan te treffen), bericht op p. 7 - 8 dat Thuiskopie in 2008 € 17 mln. incasseerde en in 2009 € 15 mln, terwijl een verdere teruggang van inkomsten verwacht werd in verband met de afnemende afzet van CD's en DVD's, vergeleken met andere, niet onder de thuiskopieregeling begrepen reproductiemiddelen.

Als men deze cijfers als uitgangspunt hanteert, ligt in de rede dat een aanmerkelijke aantasting van de basis waarop de thuiskopievergoeding berekend wordt, het totale voor inning beschikbare bedrag zodanig zou kunnen verminderen dat de baten inderdaad in een irreële verhouding tot de met incasso en repartitie gemoeide lasten zouden (kunnen) komen te staan.

7 Het arrest van het hof is van 15 november 2010. De cassatiedagvaarding is op 15 februari 2011 uitgebracht.

8 Wat ik hierna in verband met het auteursrecht zal bespreken is, denk ik, één-op-één toepasselijk als het gaat om de exploitatie van "naburige rechten" (maar zie alinea 102 hierna onder D). Slechts ter vermijding van hinderlijke herhaling zal ik die rechten hierna niet meer noemen - men beschouwe ze echter als "herhaald en ingelast".

9 Een auteursrechthebbende kan er ook voor kiezen, zijn werk in het geheel niet te exploiteren, en dat ook niet openbaar te maken. Ook die keuzes beschermt het auteursrecht. Het praktische belang van dit aspect, en van daarmee vergelijkbare "persoonlijkheidsrechtelijke" aspecten van het auteursrecht, is echter uiterst beperkt.

10 (Bijna) geen regel zonder uitzondering: voor bouwwerken is het zojuist gezegde klaarblijkelijk niet van toepassing, en dat geval is dan ook steeds Pagina 23 van 27

www.iept.nl

uitgezonderd van de vrijheid om, voor eigen gebruik of anderszins, te reproduceren (art. 16b lid 6 Aw).

11 Het woord "heksenjacht" roept zo ongeveer het beeld op van de bezwaren die ik hier bedoel. De Nederlandse Parlementaire geschiedenis geeft er blijk van dat dit verschijnsel niet alleen op zijn eigen merites als bezwaarlijk is onderkend, maar ook, omdat als excessief gepercipieerde handhaving "het maatschappelijke draagvlak voor het auteursrecht in het algemeen" zou kunnen ondergraven (Kamerstukken II 2009 - 2010, 29 838, nr. 22, p. 13).

In Nederland is het gebleven bij het signaleren van de privacy-aspecten van handhaving in de particuliere sfeer. In Duitsland is al in een vroeg stadium door het BGH beslist dat dergelijke handhaving met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in belangrijke opzichten ontoelaatbaar was, zie BGH 29 mei 1964, GRUR 1965, p. 104 (gegevens ontleend aan Hugenholtz c.s., The Future of Levies in a Digital Environment, IVIR Amsterdam 2003, p. 11).

12 Kamerstukken II 2002 - 2003, 28 482, nr. 5, p. 13.

13 Ik noem als voorbeeld het geringschalige kopiëren van bepaalde werken binnen een bedrijf of instelling.

Daarvoor bieden de art. 16h e.v. Aw dan ook een uitzondering op het auteursrechtelijke verbodsrecht, waaraan praktische overwegingen van de hier genoemde strekking ten grondslag liggen. Dat hier ook (ooit) gedacht is langs de lijn dat de omvang van dergelijke reproductie een "de minimis"-benadering zou rechtvaardigen, is onaannemelijk.

14 Reeds de Parlementaire geschiedenis van de eerste wettelijke regeling van de "thuiskopievergoeding" signaleert dit, Kamerstukken II 1988 - 1989 20 656 nr.

5, p. 2, verwijzend naar Kamerstukken II 1987 - 1988, 20 656 nr. 3, p. 1 - 2; Spoor - Verkade - Visser, Auteursrecht, 2005, p. 216.

15 Uit de schriftelijke toelichting (repliek) namens ACI c.s. alinea 1.1: "ACI c.s. en Thuiskopie zijn het erover eens dat auteursrechthebbenden enorme schade lijden als gevolg van het massale kopiëren uit illegale bron."

16 Gegevens hierover in de vindplaatsen en citaten die in de schriftelijke toelichting namens ACI in voetnoot 146 worden opgesomd; Zie ook Kamerstukken II 2008 - 2009, 29 838, nr. 19, p. 18 en Kamerstukken II 2001 2002, 28 482, nr. 3, p. 24.

17 Beide verschijnselen vertonen een aanzienlijke mate van "overlap". Het aanbod van werken die door particulieren voor eigen gebruik worden gereproduceerd bestaat voor een belangrijk deel uit niet-geautoriseerde reproducties die zelf niet onder de vrijstelling voor het "thuiskopiëren" vallen. Zonder het laatstgenoemde aanbod zou de omvang van het eerstgenoemde reproduceren waarschijnlijk aanzienlijk in betekenis afnemen. Omgekeerd geldt dat de aanmerkelijke behoefte van particulieren aan bronnen om reproducties van te maken, het aanbod van nietgeautoriseerde reproducties stimuleert, en minstens voor een relevant deel in leven houdt.

18 Ik spreek van "kleinschalige" reproductie. Bij grootschalige reproductie is de benadeling van de makers uiteraard nog groter; maar daar wegen de www.ie-portal.nl

IEPT20120921, HR, ACI v Thuiskopie handhavingsproblemen en privacy-bezwaren (e.d.) minder zwaar.

19 Zie de beschouwingen in Kamerstukken II 1987 1988, 20 656 nr. 3, p. 8.

Blijkens Westkamp, The Implementation of Directive 2001/29/EC in the Member States, Part II, 2007, zijn er in 22 van de 27 EU-Lid-Staten thuiskopieregelingen van kracht die ertoe strekken dat een billijke vergoeding wordt geïnd via de producenten en handelaren van, resp. in de hier bedoelde voorzieningen.

20 Dat heeft geleid tot geschillen over de vraag of de Nederlandse wetgever heeft voldaan aan de verplichting om tegenover de verleende vrijstelling voor privé-kopiëren, te voorzien in een vergoedingsregeling die beantwoordt aan de rechtens geldende maatstaf voor wat als "billijke vergoeding" mag worden aangemerkt; zie hierover Hof Den Haag 27 maart 2012, rechtspraak.nl LJN BV9880, door mij geraadpleegd via IEPT (website) IEPT20120327. Op de aspecten die hier aan de orde zijn, hoeft in deze conclusie niet te worden ingegaan.

21 De door mij hier met een vrij omstandig betoog verdedigde benadering, sluit aan bij de door de rechtbank in het vonnis van de eerste aanleg in rov.

4.4.3 en 4.4.4 gevonden, en met een voorbeeldig sobere motivering toegelichte rechtsopvatting.

22 In de stukken wordt er op gewezen dat de ongeautoriseerde reproductie per saldo vermoedelijk (aanmerkelijk) nadeliger voor makers is, dan het wél geautoriseerde gedeelte van de kleinschalige reproductie. Dat komt niet alleen door de mogelijk aanzienlijk grotere omvang van ongeautoriseerd reproduceren, maar ook doordat het aanbod van ongeautoriseerde reproductiemogelijkheden naar zijn aard beduidend goedkoper kan zijn dan het aanbod van wél-geautoriseerde faciliteiten, en daardoor als concurrentiefactor voor de exploitatie door makers, extra bedreigend.

23 (Ook) namens ACI c.s. wordt er - met nadruk - op gewezen dat de ruimte rechtens voor uitzonderingen op het reproductierecht beperkt is (zie daarover intussen alinea's 60 - 70 hierna); en dat verruiming van de mogelijkheid voor "geoorloofde" reproductie de exploitatie door makers ernstig nadelig beïnvloedt.

Dat vergelijkbare overwegingen opgeld zouden doen ten aanzien van een heffing die mede voor ongeautoriseerde reproductie zou gelden (zonder aan het ongeautoriseerd-zijn van de reproducties in kwestie te tornen), is niet aannemelijk.

24 ACI c.s. doen in dat verband (schriftelijke toelichting, nr. 9.3.4) een beroep op gevallen waarin "downloaden" dat op grote schaal en uit evident illegale bronnen plaatsvindt, zou worden "aangepakt". Ik denk dat ACI c.s. gelijk hebben, en dat de enkele keer dat zoiets gebeurt én ook door rechthebbenden kan worden achterhaald, het niet uitgesloten is dat er wél handhavend wordt opgetreden. Wat mij betreft doet dat echter niet noemenswaardig af aan het hier door mij verdedigde; zie ook voetnoot 18.

Pagina 24 van 27

www.iept.nl

25 Misschien zullen er met het verloop van de tijd en het voortschrijden van de techniek andere bruikbare oplossingen blijken. Op dit ogenblik lijkt het mij verantwoord om de hier geschetste oplossing als het enige reële alternatief aan te wijzen.

26 Een passage uit Kretschmer, Private Copying and Fair Compensation, 2011, p. 7: "The system as a whole is deeply irrational, with levies for the same devices sold in different EU countries varying arbitrarily", heeft mij dan ook bepaald aangesproken.

27 De partijen twisten namelijk ook over enkele minder belangrijke kwesties waarbij art. 16c Aw niet aan de orde is; zie alinea's 115 e.v. hierna.

28 Kamerstukken II 2001 - 2002, 28 482, nr. 3, p. 45; Kamerstukken II 2002 - 2003, 28 482, nr. 5, p. 32 - 33; Kamerstukken II 2002 - 2003, 28 482, nr. 8, p. 13;.

29 Kamerstukken II 2001 - 2002, 28 482, nr. 3, p. 23 en p. 45 - 46; Kamerstukken II 2002 - 2003, 28 482, nr. 5, p. 32 - 33; T&C Intellectuele Eigendom, Visser, 1998, art. 16c Aw, aant. 1 en 2; Spoor - Verkade, Auteursrecht, 1993, nr. 170; De Vries, Geschiedenis van de Auteurswet 1912 etc. (losbl.), p. 16c.1 - 15.

30 Het verbodsrecht op privé-kopiëren uit illegale bron, zo vat ik het samen, zou een "signaalfunctie" hebben, en daardoor het binnenlands kopiëren uit illegale bron kunnen ontmoedigen; en het zou ertoe kunnen bijdragen dat het aanbod van illegaal voor kopiëring geëigend materiaal werd teruggedrongen. Wat dat laatste betreft veroorloof ik mij de opmerking dat, aangezien voor kopiëren vatbaar materiaal niet slechts vanuit Nederland wordt aangeboden maar uit alle hoeken van de wereld, wij ons in dat opzicht van de ontmoedigende werking van een - praktisch niet te handhaven - Nederlands verbod van kopiëren uit illegale bron, geen overdreven voorstellingen moeten maken.

31 Zie behalve de in voetnoot 28 genoemde vindplaatsen Kamerstukken II 2001 - 2002, 28 482, nr.

3, p. 16 e.v.

32 In die zin Schrijvers, Computerrecht 2011, 69; Alberdingk Thijm, NJB 2011, 857, p. 1121; Ringnalda c.s., Auteursrechtinbreuk door P2P filesharing, CIER 2009, p. 20 e.v.; Senftleben, AMI 2009-1, p. 3 en IER 2008, 65, p. 265; Siemerink, MvV 2008, p. 182 en 186; Seignette, AMI 2006 - 1, p. 21; Van Gompel, AMI 2006 - 2, p. 52; Spoor - Verkade - Visser, Auteursrecht, 2005, p. 272.

33 Kretschmer, Private Copying and Fair Compensation, 2011, p. 34 - 35, verwijzend naar het arrest a quo; Westkamp, The Implementation of Directive 2001/29/EC in the Member States, Part II, 2007, p. 351.

34 Zoals Ricketson - Ginsburg, International Copyright and Neighbouring Rights, Vol. I, 2006, nr. 13.10 schrijven: "With a faint allusion to ballroom dancing, the three conditions of article 9(2), as now transposed to the WCT and the TRIPs Agreement, have become generally known as the "three step test".

35 Die parameters gaan terug op art. 9 lid 2 van de Berner Conventie (BC); men vindt ze onder meer terug in art. 13 van het TRIPs-Verdrag (Bijlage bij het www.ie-portal.nl

IEPT20120921, HR, ACI v Thuiskopie Verdrag tot oprichting van de wereldhandelsorganisatie, Marrakech 15 april 1994, Trb. 1994, 235, 1995, 130 en 263 en 1996, 325. Het TRIPs-verdrag is door mij geraadpleegd in de SDU Wettenverzameling Intellectuele Eigendom, editie 2012; in art. 10 lid 1 van het Verdrag van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom inzake het auteursrecht (Verdrag van 20 december 1996, Trb. 1998, 247, eveneens te raadplegen in de zojuist genoemde SDU Wettenverzameling; de gebruikelijke afkorting van de naam van dit verdrag is: WCT) - de ARl strekt mede ter uitvoering van dit verdrag; en in art. 5 lid 5 van de ARl. 36 Ik herinner overigens aan het in alinea 27 hiervóór besprokene: de Nederlandse thuiskopieregeling zoals die nu luidt, gaat in verschillende opzichten (aanzienlijk) minder ver dan volgens sommigen waaronder het Haagse hof - zou stroken met de verplichting om in een "billijke vergoeding" te voorzien.

37 En dus, met name, niet om gevallen waarin reproducties worden gemaakt op basis van van een "originele" drager als hier bedoeld afgeleide verdere reproducties, al dan niet in tastbare vorm (CD-roms, reproducties op harde schijven, op I-pods, USB-sticks etc.).

38 Ik ga er daarbij van uit dat gevallen waarin via het internet of vergelijkbaar distributiemedium rechtmatig een reproductie kan worden verkregen, vaak in de eerste categorie thuishoren (namelijk: dat er van een licentie sprake is). Waar dat anders is - voorbeeld: het op de eigen apparatuur/dragers "overzetten" van een via de kabel vertoonde film - valt dit reproduceren echter ook in de derde categorie (reproduceren zonder licentie, maar uit een "legitieme" bron), zie ook voetnoot 5.

39 Zie voor een zeer kritische bespreking van het rechtbankvonnis overigens Senftleben, IER 2008, 65, p.

265 e.v.

40 Zie bijvoorbeeld considerans alinea 44, waar wordt verwezen naar de geldende internationale verplichtingen en de formule uit art. 9 lid 2 BC wordt geparafraseerd.

41 Zie wat betreft de BC bijvoorbeeld Ricketson Ginsburg, International Copyright and Neighbouring Rights, Vol. I, 2006, nrs. 13.03 en 13.04; Koelman, AMI 2003 - 1, p. 6.

42 Zie voor beide gegevens Samartzi, On uploading and downloading copyrighted works (etc.), te vinden via website http://conferences.ionio.gr/icil2011/download.php?f=pa pers/142-samartzi-full_text-en-v001.pdf, p.

12; Ricketson - Ginsburg, International Copyright and Neighbouring Rights, Vol. I, 2006, nrs. 13.10 - 13.27 en nr. 13.33, met veel verdere verwijzingen (zie ook Ricketson, WIPO study on limitations and exceptions of copyright (etc.), Geneve 2003, p. 21 - 22 en i.h.b. p.

74 - 75); Senftleben, IIC 2006, p. 411 e.v.; Koelman, AMI 2003 - 1, p. 6 e.v.; Ficsor, The Law of copyright and the Internet, 2002, nrs. 5.49 - 5.58.

De beslissing in de vorm van een Panel Report van de WTO van 15 juni 2000 in de zaak tussen de EG en de Pagina 25 van 27

www.iept.nl

VS betreffende (onder andere) de uitleg van art. 13 TRIPs-verdrag (dat qua strekking met art. 9 BC overeenkomt, maar een ruimer gebied bestrijkt), komt in rov. 6.107 - 6.113 tot ongeveer dezelfde bevindingen. Alle eerder genoemde bronnen doen overigens een beroep op deze beslissing als relevante bron van uitleg.

43 Zelfde bronnen; zie de aangehaalde vindplaats bij Ricketson - Ginsburg voor afwijkende meningen.

44 Fotokopiëren en opnemen op de band waren, naar ik uit eigen ervaring kan bevestigen, toen al op vrij brede schaal gangbaar. De eerste cassetterecorders waren kort voor 1967 op de markt gekomen.

De eerste Duitse regeling van een thuiskopievergoeding, uiteraard geïnspireerd door de wetenschap dat thuiskopiëren inmiddels een wezenlijke aantasting van het monopolie van de makers betekende (of dreigde te gaan betekenen) werd in 1965 ingevoerd (bron: Hugenholtz c.s., The Future of Levies in a Digital Environment, IVIR Amsterdam 2003, p. 11).

45 Aangehaald in rov. 6.73 van het in voetnoot 42 aangehaalde Panel Report van de WTO. 46 Considerans 44 van de ARl stelt dat aannemelijk is dat het digitaal kopiëren voor privégebruik op grotere schaal zal plaatsvinden en een grotere impact zal hebben (dan andere vormen van privé-kopiëren) en dat -daarom - onderscheid tussen beide moet worden gemaakt. Dat gegeven moet in aanmerking worden genomen tegen het licht van het feit dat er (tamelijk) brede consensus bestond dat het destijds bekende nietdigitale privé-kopiëren (fotokopieën, cassettebandjes etc.) al een alleszins relevante afbreuk aan de exploitatie van de makers opleverde. De ARl gaat dus uit van de veronderstelling dat privé-kopiëren langs digitale weg op nog aanzienlijk grotere schaal verwacht mag worden - allicht: met navenant grotere afbreuk aan de belangen van de makers.

47 Van de kant van Thuiskopie wordt er op gezinspeeld dat dat niet het geval zou zijn omdat er geen "normale exploitatie" bestaat die enigszins vergelijkbaar is met wat bij het kopiëren in de privésfeer gebeurt.

Thuiskopie kan daarbij steun ontlenen aan het feit dat er wel bronnen zijn die bij het begrip "normale exploitatie" de blik richten op activiteiten die als concurrerend met de bedoelde exploitatie kunnen worden aangemerkt. De maker van individuele kopieën in de privésfeer treedt, als men het zo benadert, niet werkelijk in concurrentie met de maker van het gekopieerde werk.

Toch lijkt deze benadering (van Thuiskopie) mij niet juist. Het nadeel dat makers hier ondervinden bestaat er vooral in dat, doordat het gemakkelijk en op aanzienlijke schaal mogelijk is werken voor privégebruik te kopiëren, de vraag naar de via "normale" exploitatie verkrijgbare exemplaren (of anderssoortige uitingen) afneemt: wie zich een privé-kopie heeft verschaft heeft geen behoefte meer aan een via de handel verkrijgbaar exemplaar, c.q. aan het gaan zien van de gekopieerde film in de bioscoop. Zie ook Senftleben, IER 2008, 65, p. 266 - 267; Ricketson Ginsburg, a.w. nr. 13.33. Aan een discussie die in de www.ie-portal.nl

IEPT20120921, HR, ACI v Thuiskopie literatuur is gevoerd over de vraag of één gekopieerde CD gelijk te stellen is aan één CD minder verkocht, kan denk ik voorbij worden gegaan: ook als het verband beduidend losser blijkt te zijn, blijft overeind dat er "enorme schade" is, zie voetnoot 15.

48 Over de vraag in hoeverre de tweede stap van de driestappentoets, de stap waar het gaat om afbreuk aan de normale exploitatie, ruimte laat voor belangenafweging Ricketson - Ginsburg, a.w. nrs.

13.20 - 13.22; Ricketson, a.w., p. 23 - 26; Hugenholtz c.s., The Future of Levies in a Digital Environment, IVIR Amsterdam 2003, p. 42 - 43.

Opmerkelijk vond ik de notitie "File sharing" van het Europees Parlement, geschreven door Van Eijk, IVIR Amsterdam 2011, in te zien via http://www.europarl.europa.eu/studies. In par. 3.1 daarvan wordt "downloaden" voor particulier gebruik ongeclausuleerd aangemerkt als een toelaatbare uitzondering op het reproductierecht.

49 Ik ontleen ook dit citaat aan het WTO Panel report, rov. 6.73. In dit citaat wordt klaarblijkelijk de tweede stap uit de driestappentoets beoogd. Zie ook Ficsor, a.w. nr. 5.54. Anders (inhoudelijk): Geiger, EIPR 2008, p. 126 - 127 (voetnoot 32).

50 HR 19 december 2003, NJ 2008, 75, rov. 5.2.2 en 5.2.3; HR 26 mei 2000, NJ 2000, 671 m.nt. DWFV, rov. 3.3.2.

51 De hier veronderstelde regel zou dus betekenen dat het kopiëren van een niet-geautoriseerde bron buiten de toegestane marge voor een vrijstelling zou vallen; maar dat niettemin bij de bepaling van de verschuldigde vergoeding met dergelijk kopiëren - dat dan dus niet van enige vrijstelling zou profiteren, maar dat allicht wél op aanzienlijke schaal plaatsvindt - rekening moet worden gehouden.

52 Schutgens, Onrechtmatige wetgeving, diss. 2009, nr.

2.4.; Van der Burg in Van der Burg e.a., Gemeentelijke vrijheden (Van Vliet-bundel), 1983, p. 19 e.v. - die het onderwerp uitvoerig bespreekt met als uitgangspunt het, vooral uit het strafrecht bekende, leerstuk van de "onsplitsbare wilsverklaring".

53 Waarbij men zich nog kan afvragen of het er om gaat te beoordelen of de regelgever daadwerkelijk in de bedoelde zin zou hebben geoordeeld, dan wel dat die redelijkerwijs in die zin zou hebben moeten oordelen.

Ik kies voor de laatstgenoemde variant. Ik ben mij er van bewust dat de rechter die deze lijn volgt, kan worden tegengeworpen dat hij zich een plaats aanmatigt op de stoel van bestuurders dan wel regelgevers die hem, rechter, niet toekomt. In die variant laat de rechter zich immers per saldo leiden door de uitkomst die hem, rechter, als de in redelijkheid aangewezene voorkomt. Hij laat zijn eigen oordeel daarover dus in voorkomend geval prevaleren boven wat de regelgever mogelijkerwijs in werkelijkheid zou hebben beslist.

54 De "oplettende lezertjes" zullen uit deze woorden opmaken dat de Spaanse regeling voor de thuiskopievergoeding niet, zoals de Nederlandse, slechts van toepassing is op een beperkte categorie voor privé-kopiëren bruikbare dragers (inmiddels vooral: Pagina 26 van 27

www.iept.nl

CD-roms en DVD's), maar op alle voorzieningen die voor dit doel in aanmerking komen. Voor alle mij bekende in Europa geldende thuiskopieregelingen geldt eveneens dat die op een veel breder scala aan voorzieningen van toepassing zijn, dan de huidige Nederlandse regeling.

55 Bonadio en Cantore, EIPR 2011, p. 262, maken uit het Padawan-arrest op dat het HvJ een heffing terzake van kopiëren buiten de privésfeer niet als strijdig met het EU-recht aanmerkt; maar ik zie niet goed waar die mening op berust.

56 Waarbij wel van beslissend gewicht is of de regeling daadwerkelijk een billijke compensatie ten gunste van de benadeelde makers in het leven roept.

57 Keus, WPNR 6901, p. 812 e.v.; Prechal, Directives in EC law, 2005, nr. 4.1 (rechtspraak in voetnoot 4); Wissink, Richtlijnconforme interpretatie van burgerlijk recht, diss. 2001, nr. 2.3.1 en 2.3.2.2 (zie met name par.

32).

58 Prechal, Directives in EC law, 2005, nr. 8.5.1.

59 Van een aanzienlijk aantal in dit verband relevante uitspraken van het HvJ, benadert HvJ 5 oktober 2004, zaaknrs. C-397/01 - C-403/01, rov. 107 e.v., volgens mij het dichtst de omstandigheden waar wij ook in de onderhavige zaak rekening mee hebben te houden.

60 Deze vraag komt uiteraard alleen aan de orde wanneer het Nederlandse recht in die zin zou zijn uit te leggen, dat (ook) bij strijdigheid van de in art. 16c Aw vervatte uitzondering op het reproductieverbod met "hogere" regelgeving waardoor die wetsbepaling onverbindend zou zijn, het overblijvende deel van art.

16c Aw er niettemin toe strekt dat een thuiskopievergoeding verschuldigd is die met inachtneming van de mogelijkheid van privé-kopiëren uit niet-geautoriseerde bron moet worden berekend.

Wanneer het "interne" Nederlandse recht zich tegen deze uitleg zou verzetten, ontvalt aan deze vraag de grond.

61 Subonderdeel 3.4 neemt een aparte plaats in. Daarin wordt aangedrongen op het stellen van prejudiciële vragen.

62 O.a. HR 13 april 2012, rechtspraak.nl LJN BW1999, rov. 4.1.2.

63 Bij "Akte houdende suggestie prejudiciële vragen en wijziging appellanten" van 1 juli 2010 (alinea 13). Zie voor de (ontbrekende) reactie van de kant van Thuiskopie de pleitnota van 1 juli 2010, slotalinea.

64 HR 11 september 1996, NJ 1997, 177 m.nt. Maeijer, rov. 3.2; Asser Procesrecht/Bakels, Hammerstein & Wesseling-Van Gent 4, 2009, nr. 52.

Daarbij moet wel de extra stap worden genomen, dat BAS Distributie (de in de appelinstantie opgegeven naam) een handelsnaam blijkt te zijn waaronder de in cassatie verschenen B.A.S. Computers en Componenten B.V. zaken doet; maar dat dat inderdaad zo is, is in cassatie niet betwist.

65 "Per analogiam" HR 11 september 2009, NJ 2010, 415 m.nt. H.J. Snijders, rov. 5.5 en 5.6; HR 27 mei 2005, NJ 2006, 598 m.nt. H.J. Snijders, rov. 3.2.

www.ie-portal.nl

IEPT20120921, HR, ACI v Thuiskopie 66 Ook deze Richtlijn heb ik geraadpleegd in de eerder aangehaalde SDU Wettenverzameling Intellectuele Eigendom, 2012 (nr. 6).

67 Art. 96 onder b van de Gemeenschapsmerkenverordening (Verordening (EG) nr. 207/2009, SDU Wetteneditie 2012 nr. 45) en art. 81 onder b van de Gemeenschapsmodellenverordening (Verordening (EG) nr.

6/2002, SDU Wettenverzameling 2012 nr. 75) houden beide wel met dergelijke vorderingen rekening.

68 Uit HvJ 18 oktober 2011, NJ 2012, 19 m.nt. M.V. Polak valt wel op te maken dat art. 14 van Richtlijn 2004/48/EG niet eng wordt uitgelegd; maar voor het antwoord op de hier aan de orde zijnde vraag vind ik in dat arrest onvoldoende houvast; zie ook de conclusie van A - G Langemeijer in zaaknr. 11/01017, rechtspraak.nl LJN BW0393, alinea 5.8. Een beperkte uitleg blijkt uit Hof Den Haag 29 maart 2011, IER 2011, 45 m.nt. FE (waar echter de verklaring voor recht ten gunste van de wederpartij van de rechthebbende wél onder het bereik van art 1019h Rv. wordt gebracht, zie rov. 8.6).

Pagina 27 van 27

www.iept.nl

IEPT20120327, Hof Den Haag, Gaspedaal v Autotrack

Hof Den Haag, 27 maart 2012, Gaspedaal v Autotrack

1. Moet artikel 7, lid 1, van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat sprake is van hergebruik (ter beschikking stelling) van het geheel of een in kwalitatief of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van een via een website aangeboden (online) databank door een derde indien die derde aan het publiek de mogelijkheid biedt via een door hem aangeboden dedicated meta zoekmachine de volledige inhoud van de databank of een substantieel deel daarvan "realtime" te doorzoeken, door een zoekopdracht van een gebruiker "vertaald" door te voeren naar het zoekmechanisme van de website waarop de databank wordt aangeboden?

2. Zo nee, is dit anders indien die derde na terugontvangst van de resultaten van de zoekopdracht aan elke gebruiker een zeer klein deel van de inhoud van de databank zendt of toont op en in de opmaak van zijn eigen website?

3. Is het voor de beantwoording van vragen 1 en 2 van belang dat die derde deze handelingen voortdurend verricht en in totaal dagelijks 100.000 zoekopdrachten van gebruikers via haar zoekmachine "vertaald" doorvoert en de ontvangen resultaten daarvan op een wijze als hiervoor omschreven aan verschillende gebruikers ter beschikking stelt?

4. Moet artikel 7, lid 5, van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat niet toegestaan is het herhaaldelijk en systematisch hergebruiken van niet-substantiële delen van de inhoud van de databank, in strijd met de normale exploitatie of waardoor ongerechtvaardigde schade wordt toegebracht aan de rechtmatige belangen van de fabrikant van de databank of is daarvoor voldoende dat sprake is van herhaaldelijk of systematisch hergebruiken?

5. Indien vereist is dat sprake is van herhaaldelijk en systematisch hergebruiken, wat is a. de betekenis van systematisch? b. Is daarvan sprake als het hergebruiken via een geautomatiseerd systeem gebeurt? c. Is relevant dat daarbij gebruik wordt gemaakt van een dedicated metazoekmachine op een wijze als hiervoor beschreven?

6. Moet artikel 7, lid 5, van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat het daarin neergelegde verbod niet geldt indien door een derde herhaaldelijk aan afzonderlijke gebruikers van een meta-zoekmachine van die derde per zoekopdracht slechts niet-substantiële delen van de inhoud van de databank ter beschikking worden gesteld?

7. Zo ja, geldt dit ook als het cumulatief effect van het herhaald hergebruiken van die niet-substantiële delen is dat een substantieel deel van de inhoud van de databank ter beschikking wordt gesteld aan die afzonderlijke gebruikers tezamen?

8. Moet artikel 7, lid 5, van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat, in geval sprake is van gedragingen waarvoor geen toestemming is gegeven en die ertoe strekken om door het cumulatief effect van het hergebruik, de gehele inhoud of een substantieel deel van de inhoud van een beschermde databank ter beschikking te stellen van het publiek, voldaan is aan

v

DATABANKENRECHT Geen opvragen substantieel deel databank Autotrack • Wegener stelt [...] dat elke 30 minuten circa 5000 gegevens op de server worden opgeslagen (opgevraagd). Indien al in het kader van artikel 2, lid 1, sub a, Dw bepalend zou zijn hoeveel gegevens naar aanleiding van verschillende zoekvragen tegelijkertijd zijn opgeslagen (er is daarbij naar het oordeel van het hof veeleer sprake van herhaald opvragen), is dit in verhouding met het totaal aantal in de databank van Autotrack opgeslagen advertenties (190.000/200.000) een relatief zodanig gering aantal dat naar het oordeel van het hof niet gesproken kan worden van opvragen van een substantieel deel van de databank.

Substantieel deel van databank Wegener ter beschikking gesteld door cumulatief effect hergebruik • Het hof zal er derhalve van uitgaan dat GasPedaal per dag 100.000 zoekopdrachten in AutoTrack "vertaald" doorvoert, dat van de in de databank van AutoTrack voorkomende verschillende combinaties van merk/model dagelijks ongeveer 80% (ten minste één keer) wordt doorzocht en dat per zoekopdracht in eerste instantie gegevens van ongeveer 15 advertenties aan de gebruiker ter beschikking worden gesteld op de wijze als in de rapporten van Keiler omschreven.

Op grond van het bovenstaande is het hof dat van oordeel - in aansluiting op hetgeen in het tussenarrest voorshands is overwogen; zie hiervoor rechtsoverweging 9, onder 5) - dat een zodanige hoeveelheid verschillende gegevens (ongeveer 80% van alle advertenties) uit de databank van Wegener hergebruikt wordt dat door het cumulatief effect hiervan een substantieel deel van de inhoud van de databank van Wegener aan de gebruikers tezamen ter beschikking wordt gesteld.

Prejudiciële vragen HvJEU

www.ie-portal.nl

Pagina 1 van 11

www.iept.nl

de vereisten van dit artikel of moet ook nog worden gesteld en bewezen dat deze handelingen in strijd zijn met de normale exploitatie van de databank of ongerechtvaardigde schade toebrengen aan de rechtmatige belangen van de producent van de databank?

9. Wordt verondersteld dat ernstige schade wordt toegebracht aan de investering van de samensteller van de databank indien sprake is van voormelde gedragingen?

Vindplaatsen: Hof Den Haag, 27 maart 2012 (A.D. Kiers-Becking, M.Y Bonneur en S.N. Vlaar) GERECHTSHOF 's-GRAVENHAGE Sector handel Zaaknummer: 200.033.595/01 Rolnummer rechtbank: 303218/ HA ZA 08-300 arrest van de vijfde civiele kamer d.d. 27 maart 2012 inzake INNOWEB B.V., gevestigd te Holten, appellante, incidenteel geïntimeerde, hierna te noemen: Innoweb, procesadvocaat mr. W.P. den Hertog te Den Haag, behandelend advocaten: mrs. L.G. Bonnes en M.H. Elferink te Enschede, tegen 1. WEGENER ICT MEDIA B.V., gevestigd te Apeldoorn, 2. WEGENER MEDIAVENTIONS B.V., gevestigd te Amsterdam, geïntimeerden, incidenteel appellanten, hierna tezamen te noemen: Wegener in enkelvoud, procesadvocaat mr. B.J.H. Crans te Amsterdam, advocaat: mr. J.C.H. van Manen te Amsterdam.

Het geding Na het tussenarrest van het hof van 15 februari 2011 hebben partijen verschillende (antwoord)aktes genomen: Wegener ter rolle van 26 april 2011 (met producties), 5 juli 2011 en 2 augustus 2011 en Innoweb ter rolle van 26 april 3011 (met producties) en 5 juli 2011 (met producties). Voorts heeft Wegener een kostenspecificatie overgelegd. Vervolgens is opnieuw arrest gevraagd.

Wegener heeft bezwaar gemaakt tegen het door Innoweb bij haar akte van 5 juli 2011 overgelegde (tweede) rapport van H.J.M. Keiler van 30 juni 2011, stellende dat dit in strijd is met de goede procesorde.

Nu dit rapport is overgelegd als reactie op stellingen en producties van Wegener in/bij haar akte van 26 april 2011 en Wegener in de gelegenheid is gesteld daarop te reageren en dit ook heeft gedaan bij haar akte van 2 augustus 2011, is er naar het oordeel van het hof geen sprake van strijd met de goede procesorde en passeert het hof het bezwaar.

Beoordeling van het hoger beroep 1. Wegener biedt via haar website www.autotrack.nl (hierna: AutoTrack) toegang tot een online verzameling www.ie-portal.nl

IEPT20120327, Hof Den Haag, Gaspedaal v Autotrack van occasions/autoadvertenties. Hierop is een uitgebreid en dagelijks wisselend aanbod van 190.000/200.000 tweedehands auto's te vinden.

Particulieren en autobedrijven kunnen advertenties voor te koop aangeboden auto's op de website zetten.

Met behulp van de zoekmachine van de website kan het aanbod gericht worden doorzocht op verschillende criteria. Deze verzameling is een databank in de zin van artikel 1, lid 1, sub a, Databankenwet (Dw).

2. Innoweb biedt via haar website www.gaspedaal.nl (hierna: GasPedaal) een zogenaamde dedicated zoekmachine (dedicated zoekmachines zijn zoekmachines die bepaalde websites (laten) doorzoeken, meestal gericht op één of enkele thema's, dit in tegenstelling tot algemene zoekmachines, zoals Google) aan voor te koop aangeboden auto's, met behulp waarvan kan worden gezocht in diverse verzamelingen van autoadvertenties die op websites van derden worden aangeboden, waaronder door Wegener via AutoTrack aangeboden verzameling.

3. Wegener heeft onder meer gevorderd Innoweb te bevelen zich te onthouden van inbreuk op haar databankrechten, met nevenvorderingen.

4. In artikel 2, lid 1, Dw is bepaald: "De producent van een databank heeft het uitsluitende recht om toestemming te verlenen voor de volgende handelingen: a. het opvragen of hergebruiken van het geheel of een in kwalitatief of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van de databank" b. het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van in kwalitatief of in kwantitatief opzicht niet-substantiële delen van de inhoud van een databank, voorzover dit in strijd is met de normale exploitatie van die databank of ongerechtvaardigde schade toebrengt aan de rechtmatige belangen van de producent van de databank".

5. De Databankenwet is ingevoerd ter implementatie van de Europese Richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van I t maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken, Pb EG 1996 L 77/20 (hierna: de richtlijn). Artikel 2, lid 1, sub a, Dw is gebaseerd op artikel 7 lid 1 van de richtlijn. Artikel 2, lid 1, sub b, Dw is gebaseerd op artikel 7, lid 5, van de richtlijn. Deze artikelen luiden: "1. De Lid-Staten voorzien in een recht voor de fabrikant van een databank, waarvan de verkrijging, de controle of de presentatie van de inhoud in kwalitatief of kwantitatief opzicht getuigt van een substantiële investering, om de opvraging en! of het hergebruik van het geheel of een in kwalitatief of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud te verbieden. (. .. ) 5. Het herhaald en systematisch opvragen en! of hergebruiken van niet-substantiële delen van de inhoud van de databank, in strijd met de normale exploitatie van die databank of waardoor ongerechtvaardigde schade wordt toegebracht aan de rechtmatige belangen van de fabrikant van de databank, zijn niet toegestaan."

Onder opvraging wordt verstaan het permanent of tijdelijk overbrengen van de inhoud van een databank Pagina 2 van 11

www.iept.nl

IEPT20120327, Hof Den Haag, Gaspedaal v Autotrack

of een deel ervan op een andere drager, ongeacht op welke wijze en in welke vorm en heeft ongeveer dezelfde betekenis als verveelvoudigen in het auteursrecht. Onder hergebruiken wordt verstaan elke vorm van het aan het publiek ter beschikking stellen van de inhoud van een databank of een deel ervan door verspreiding van kopieën, verhuur, on line transmissie of in een andere vorm en vertoont grote gelijkenis met het (ruime) openbaarmakingsbegrip in het auteursrecht.

In de definities van deze begrippen in de richtlijn wordt gesproken over een substantieel deel maar dat heeft geen betrekking op de definitie van deze begrippen als zodanig. Vergelijk artikel 7. lid 2, sub a en b, van de richtlijn en rechtsoverwegingen 49 tot en met 51 van het arrest van het HvJ EG 9 november 2004, IER 2005,5 inz. BHB/William Hill - hierna het Hill-arrest.

6. De rechtbank heeft Innoweb bevolen zich te onthouden van iedere inbreuk op de databankrechten van Wegener op grond van haar oordeel dat sprake is van herhaald en systematisch opvragen en hergebruiken van niet-substantiële delen van de inhoud van de databank als bedoeld in artikel 2, lid 1. sub b, Dw, dat het cumulatief effect van de vele zoekopdrachten die via GasPedaal worden uitgevoerd is dat een substantieel deel, in ieder geval in kwalitatief opzicht, van de databank van Wegener aan het publiek ter beschikking wordt gesteld (wordt hergebruikt) en dat daaruit volgt dat het handelen van Innoweb ernstige schade toebrengt aan de investering van Wegener.

7. De rechtbank heeft voorts overwogen - dat geen sprake is opvragen en hergebruiken van een substantieel deel van de inhoud van de databank als bedoeld in artikel 2, lid 1, sub a, Dw; - dat het herhaald opvragen van niet-substantiële delen nooit cumuleert in de reconstructie van de gehele inhoud of een substantieel deel van de databank en de handelingen van Innoweb wat betreft het opvragen (dus) niet in strijd zijn met de normale exploitatie van de databank en geen ongerechtvaardigde schade toebrengen aan de rechtmatige belangen van Wegener; 8. De principale grieven richten zich, kort gezegd, tegen het in rechtsoverweging 6 verroeide oordeel van de rechtsbank dat sprake is van inbreuk als bedoeld in artikel 2, lid 1, sub b, Dw op de databankrechten/het recht sui generis van Wegener.

De voorwaardelijke incidentele grieven 2 en 3 richten zich tegen de hiervoor in rechtsoverweging 7 verroeide oordelen van de rechtbank.

9. In voormeld tussenarrest heeft het hof beslist 1. dat in casu wel sprake is van het herhaaldelijk opvragen van niet-substantiële delen van de inhoud van de databank van Auto Track, maar niet gezegd kan worden dat de gehele inhoud of een substantieel deel van de inhoud van de databank door het cumulatief effect van de afzonderlijke opvragingen wordt gereconstrueerd, zodat geen sprake is van inbreuk als bedoeld in artikel 2, lid 1, sub b, Dw door het herhaald opvragen van niet substantiële delen van de inhoud van de databank; 2. dat in casu door het herhaald ter beschikking stellen van de webpagina met zoekresultaten uit AutoTrack

aan gebruikers sprake is van het herhaald hergebruiken van niet-substantiële delen van de inhoud van de databank van AutoTrack; 3. dat door Wegener substantieel is geïnvesteerd in de verkrijging en de controle van de advertenties; 4. voorshands, dat vanuit databankrechtelijk opzicht niet relevant is dat slechts een deel van de gegevens per occasion/advertentie wordt weergegeven op de website van GasPedaal; 5. voorshands, dat door het ter beschikking stellen aan verschillende gebruikers van gegevens (in totaal) een zodanige hoeveelheid gegevens uit de databank van Wegener aan de gebruikers tezamen ter beschikking wordt gesteld, dat de totale hoeveelheid van deze gegevens zou kunnen worden aangemerkt als een substantieel deel, indien het zou gaan om verschillende gegevens; 6. voornemens te zijn aan het Hof van justitie EU vragen te stellen over de uitleg van a. artikel 7, lid l, van de richtlijn (kwalificeert het enkele bieden van de mogelijkheid om via een dedicated meta zoekmachine de volledige databank of een substantieel deel daarvan "realtime" te doorzoeken als hergebruik van een substantieel deel van de inhoud van een databank en zo ja, onder welke omstandigheden?); b. artikel 7, lid 5, van de richtlijn (is onder de gegeven omstandigheden sprake van (verboden) gedragingen die ertoe strekken om door hun cumulatief effect van hergebruik, de gehele inhoud of een substantieel deel van de inhoud van de databank ter beschikking te stellen van het publiek, en die aldus ernstige schade toebrengen aan de investering van de samensteller van deze databank?); c. artikel 8, lid 2, van de richtlijn (eventueel); Het hof blijft bij deze beslissingen.

10. Het hof heeft partijen verzocht partijen, zo mogelijk, exactere informatie te verschaffen over aantallen gegevens die worden hergebruikt en de inhoud daarvan, Wegener verzocht of zij bedoeld heeft een beroep te doen op het bepaalde in artikel 4 Dw/artikel 8, lid 2 van de richtlijn als zelfstandige grondslag van haar vordering en partijen verzocht zich daarover en over de voorgenomen vragen aan het Hof van Justitie EU uit te laten.

Bezwaren Wegener tegen het tussenarrest 11. Alvorens op de verzoeken van het hof in te gaan, heeft Wegener in haar akte van 26 april 2011 bezwaar gemaakt tegen a. het door het hof aangenomen uitgangspunt in rechtsoverweging l1 van het tussenarrest dat GasPedaal de databank van AutoTrack doorzoekt door de zoekopdracht van een gebruiker door te voeren naar de zoekmachine van AutoTrack; b. het niet behandelen door het hof van de vraag of Innoweb ook het opvragen van een substantieel deel van de databank van AutoTrack in de zin van artikel 2, lid 1, sub a, Dw kan worden verweten; Het hof zal hierna eerst op deze bezwaren ingaan 12. Ad a. Wegener wijst er op dat er geen sprake is van één op één doorvoeren van de zoekopdracht van de

www.ie-portal.nl

Pagina 3 van 11

www.iept.nl

IEPT20120327, Hof Den Haag, Gaspedaal v Autotrack

gebruiker naar de zoekmodaliteit van AutoTrack, maar dat de zoekopdracht door software van Innoweb wordt "vertaald" naar de zoekmodaliteiten van de verschillende te doorzoeken occasionsites. Dit wordt door Innoweb niet betwist, zodat het hof daarvan uitgaat. Met zijn voormelde overweging heeft het hof niet bedoeld te zeggen dat GasPedaal de zoekopdracht van de gebruiker passief/één op één doorvoert naar de zoekmodaliteit van AutoTrack - dat staat er ook niet-, maar slechts willen aangegeven dat het uiteindelijk de zoekmodaliteit van AutoTrack is die de databank van Autotrack doorzoekt en niet de zoekmachine van GasPedaal. Dit is een andere werkwijze dan GasPedaal (en ook andere algemene zoekmachines, zoals Google) toepast bij het verkrijgen van gegevens uit databanken van een aantal andere exploitanten, van wie zij op grond van gemaakte afspraken periodiek gegevensbestanden krijgt, die zij kopieert, waarna zij zelf (haar eigen zoekmachine) zoekt in het gekopieerde bestand. Nu voormelde werkwijze van GasPedaal tussen partijen vaststaat, kan aan het bovenstaande niet afdoen dat Innoweb aan het publiek meedeelt dat "Gaspedaal het complete occasionaanbod van de grootste Nederlandse autosites doorzoekt" en dat "alle occasions op GasPedaal staan". Met voormelde nuancering dat GasPedaal de zoekopdracht van de gebruiker doorvoert na "vertaling", handhaaft het hof zijn oordeel neergelegd in rechtsoverweging 11 van zijn tussenarrest 13. Ad b. In voormeld tussenarrest is het hof ervan uitgegaan dat voorwaardelijke incidentele grief 2, gericht tegen het oordeel van de rechtbank over de vraag of sprake is van een inbreuk in de zin van artikel 2, lid 1, sub a, mede gelet op de toelichting daarop, zich slechts richtte zich tegen het oordeel van de rechtbank dat geen sprake is van het hergebruiken (ter beschikking stellen) van een substantieel deel van de inhoud van de databank en niet tevens tegen het oordeel dat geen sprake is van opvragen (verveelvoudigen) van een substantieel deel. In de toelichting op die grief in paragrafen 74 tot en met 79 van de memorie van antwoord, tevens memorie van grieven in incidenteel appel en voorwaardelijk incidenteel appel bestrijdt Wegener immers slechts dat geen sprake is van hergebruik van een substantieel deel. De paragrafen 11 en 21 van haar voormelde memorie, waarnaar Wegener in haar akte in dit verband verwijst, betreffen haar beroep op artikel2, lid 1, sub b Dw. Hier bespreekt Wegener immers de principale grieven van Innoweb.

Innoweb stelt dat de vraag of sprake is van opvragen van een substantieel deel geen onderdeel uitmaakt van de rechtsstrijd in hoger beroep.

14. In het midden latend of deze vraag onderdeel is van de rechtsstrijd in hoger beroep (omdat de grief ruimer moest worden opgevat dan hiervoor weergegeven dan wel op grond van de positieve zijde van de devolutieve werking van het appel), beantwoordt het hof de vraag of het handelen van Innoweb kan worden aangemerkt als opvragen (verveelvoudigen) van een substantieel deel van de inhoud van de databank van Wegener in de

zin van artike12, lid 1, sub a, Dw ontkennend. Nadat een door/via Innoweb gegeven zoekopdracht door de zoekmodaliteit van AutoTrack is uitgevoerd en de resultaten daarvan door GasPedaal zijn ontvangen, worden de gevonden zoekresultaten van de eerste pagina geschoond van andere gegevens dan het merk, het model/ type, het bouwjaar, de prijs, de kilometerstand, de tumbnail-foto en de link naar de bronpagina. Nadat ook de resultaten van andere sites zijn verzameld, worden doublures (als dezelfde advertentie op de resultatenpagina van meerdere sites voorkomt) samengevoegd tot één item met links naar de bronnen waar de advertenties zijn gevonden. Er wordt vervolgens een webpagina gemaakt met een resultatenlijst bestaande uit een geschoond, ontdubbeld en geordend overzicht van de resultaten, zoals voorkomen op de eerste resultatenpagina· s van de verschillende websites. Deze resultatenlijst wordt vervolgens gedurende ongeveer 30 minuten opgeslagen op de server van GasPedaal. Wegener heeft nog gesteld dat uit het eerster rapport van Keiler blijkt dat het gaat om minimaal 30 minuten. Dit wordt echter door Innoweb betwist en blijkt niet uit het rapport van Keiler. Wegener heeft niet concreet te bewijzen aangeboden dat het gaat om een periode van minimaal 30 minuten. Deze webpagina met resultatenlijst wordt naar de gebruiker gezonden/ aan de gebruiker getoond op en in de opmaak van de website van GasPedaal. Er wordt per zoekopdracht dus telkens slechts een geringe hoeveelheid gegevens opgevraagd. Dit kan niet worden aangemerkt als opvragen van een substantieel deel van de databank van Auto Track. Dat wordt ook niet door Wegener betwist. Wegener stelt echter dat niet moet worden geoordeeld wat er per individuele zoekopdracht gebeurt, maar moet worden gekeken wat er op de server van Gaspedaal bij voortduring gebeurt. Wegener stelt dat Gaspedaal op een dag (ruim) 100.000 zoekopdrachten in AutoTrack "vertaald" doorvoert.

Met Innoweb is het hof van oordeel dat het (door)geven /uitzetten van een zoekopdracht moet worden aangemerkt als raadplegen en dat pas sprake is van opvragen als data uit de databank van AutoTrack op de server van Gaspedaal worden overgebracht/ opgeslagen. Vaststaat dat per keer slechts een beperkt aantal gegevens uit de databank van Autotrack wordt opgeslagen voor een beperkte tijd. Wegener stelt (in punt 48 van haar akte van 26 april 2011) - op grond waarvan is het hof niet duidelijk- dat elke 30 minuten circa 5000 gegevens op de server worden opgeslagen (opgevraagd). Indien al in het kader van artikel 2, lid 1, sub a, Dw bepalend zou zijn hoeveel gegevens naar aanleiding van verschillende zoekvragen tegelijkertijd zijn opgeslagen (er is daarbij naar het oordeel van het hof veeleer sprake van herhaald opvragen), is dit in verhouding met het totaal aantal in de databank van Autotrack opgeslagen advertenties (190.000/200.000) een relatief zodanig gering aantal dat naar het oordeel van het hof niet gesproken kan worden van opvragen van een substantieel deel van de databank. Het hof is dan ook van oordeel dat geen sprake is van opvragen van een substantieel deel in de zin van artikel 2, lid 1,

www.ie-portal.nl

Pagina 4 van 11

www.iept.nl

IEPT20120327, Hof Den Haag, Gaspedaal v Autotrack

sub a, Dw. Aan het bovenstaande kunnen reclameuitingen, zoals "alle Volkswagen occassions staan op GasPedaal.nl", die kennelijk een onjuiste, althans versimpelde weergave zijn van wat werkelijk gebeurt, niet af doen. Het hof ziet derhalve geen aanleiding om, zoals door Wegener bepleit, aan het Hof van Justitie ook de vraag voor te leggen of sprake is van opvragen van een substantieel deel in de zin van artikel 2, lid 1, sub a Dw. Voor zover voorwaardelijke incidentele grief2 tevens is gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat geen sprake is van opvragen van een substantieel deel van de databank faalt de grief derhalve.

Aantallen gegevens die worden opgevraagd en hergebruikt en de inhoud daarvan; 15. Het hof heeft partijen verzocht, zo mogelijk, exactere informatie te verschaffen over aantallen gegevens die worden hergebruikt en de inhoud daarvan; 16. Partijen gaan ervan uit dat in AutoTrack een wisselend aanbod van ongeveer 200.000 (Wegener)/190.000 (Innoweb) occasions/advertenties is te vinden en dat 40.000 (Wegener)/42.000 (Innoweb) daarvan uniek zijn, dat wil zeggen dat zij uitsluitend op de site van AutoTrack zijn te vinden. De andere occasions/advertenties zijn ook op andere sites te vinden. Niet betwist is de stelling van Innoweb dat het totaal aantal advertenties op de diverse websites waarin via GasPedaal wordt gezocht 300.000 bedraagt.

17. Wegener stelt in haar akte van 26 april 2011 dat GasPedaal per dag (ruim) 100.000 (op 20 april 2011 112.000, op 5 dagen in april 2011 in totaal 605.000) zoekopdrachten in AutoTrack invoert en dat van de in haar databank voorkomende verschillende combinaties van merk/model (op 20 april 2011 1222) ongeveer 80% (943, derhalve ongeveer 77%) ten minste één keer wordt doorzocht. Zij heeft de gegevens van één dag (20 april 2011), onder andere op CD-Roms opgeslagen, overgelegd (producties 56 tot en met 59). Innoweb heeft deze aantallen niet gemotiveerd betwist, zodat het hof van de juistheid daarvan uitgaat. Innoweb stelt dat deze gegevens niet relevant zijn omdat het daarbij gaat om raadplegen, hetgeen is toegestaan. Zij stelt dat bepalend is in hoeverre deze zoekopdrachten hebben geleid tot het opslaan van gegevens uit de databank van AutoTrack op de server van Gaspedaal en ter beschikkingstelling aan de gebruiker en welk percentage dit is van het geheel van de inhoud van de databank van AutoTrack.

18. In dit verband stelt Innoweb a. dat in eerste instantie alleen de (advertenties van) de eerste resultatenpagina (de eerste ongeveer 15 in AutoTrack gevonden advertenties) wordt weergegeven; b. dat GasPedaal de van AutoTrack gekregen gegevens alleen gebruikt om haar resultatenlijsten te complementeren, dus de gegevens uit AutoTrack alleen maar toevoegt als het een (unieke) advertentie is die slechts op AutoTrack is te vinden (punt 43 en 44 van haar akte van 5 juli 2011), aldus dat zij eerst alle informatie uit andere databanken haalt en dit aanvult met informatie uit de voor AutoTrack unieke

advertenties (punt 82 pleitnotities Innoweb in hoger beroep); c. zodat, afhankelijk van de zoekopdracht, slechts 0 tot 14% (percentage advertenties (40.000) van alle door GasPedaal doorzochte advertenties (300.000), die alleen op AutoTrack staan) van de alle gegevens die Gaspedaal weergeeft afkomstig is van AutoTrack; d. zodat voormelde 112.000 zoekopdrachten op één dag resulteren in weergave van 0 tot maximaal 15.680 (14% van 112.000) advertenties van AutoTrack; 19. Wegener heeft de onder b vermelde werkwijze en de daaruit onder c end getrokken conclusies bestreden.

Innoweb beroept zich op door haar overgelegde rapporten van Keiler, bij akte voor het pleidooi in hoger beroep van 16 september 2010 (Keiler I) en bij haar akte van 5 juli 2011 (Keiler II). In het eerste rapport vermeldt Keiler over de werkwijze van GasPedaal: "Gaspedaal. nl ontvangt vervolgens de resultaten van de geraadpleegde websites, ontdubbelt deze en ordent ze, zodat er een overzichtelijke lijst ontstaat.

De gebruiker ontvangt vervolgens een overzicht/lijst met links naar sites waarop de gezochte en gevonden advertentie voor de auto's staan, met een link naar de auto op deze sites. Tevens wordt een summiere beschrijving van de gevonden auto's weergegeven: het merk, het model, het type, het bouwjaar, de prijs, de kilometerstand, het adres van de thumbnail-foto en de link(s) naar één of meer bronpagina's waarop de advertentie voor de auto staat". (pagina 7) "De resulterende gegevens, dat wil zeggen de gegevens afkomstig van de eerste resultatenpagina zoals beschikbaar gesteld door de diverse websites worden verzameld, totdat alle sites zijn aangedaan. (. . .)

Als alle resultaten zijn verzameld, voert GasPedaal.nl controles uit op een aantal punten om te bekijken of er in de resultatenlijsten dezelfde auto 's staan die op meerdere occasionsites worden vermeld. Indien doublures worden gevonden, worden deze samengevoegd tol één item met links naar de bronnen waar de advertenties voor deze auto zijn gevonden.

Door op een van die links te klikken komt de gebruiker bij de eigenlijke advertentie". (pagina's 13 en 14) In het tweede rapport van Keller is vermeld: "De hoeveelheid advertenties die door GasPedaal.nl wordt weergegeven, betreft in principe alle aangeboden advertenties op de hiervoor weergegeven sites, zij het dat ze worden ontdubbeld voor dezelfde auto. Een advertentie voor een bepaalde auto wordt immers maar één keer door GasPedaal weergegeven, ook al staat de advertentie op meerdere autooccasionsites. (...)

Uitgaand van het gegeven dat 12 tot 14% van de advertenties van AutoTrack uniek zijn, dat wil zeggen niet op andere sites te vinden zijn (....) maakt dat maximaal 0 tot 12 à 14 % (afhankelijk van de zoekopdracht van de gebruiker) van de advertenties weergegeven door GasPedaal noodzakelijkerwijs van AutoTrack afkomstig moet zijn om volledige overzichten te genereren. " (pagina 10), vet toegevoegd door hot)

www.ie-portal.nl

Pagina 5 van 11

www.iept.nl

IEPT20120327, Hof Den Haag, Gaspedaal v Autotrack

Hieruit blijkt niet dat GasPedaal de van AutoTrack gekregen gegevens alleen gebruikt om haar resultatenlijsten te complementeren en door GasPedaal uitsluitend de gegevens van de unieke advertenties in AutoTrack aan de gebruiker van GasPedaal ter beschikking worden gesteld. Uit de rapporten van Keiler blijkt dat alle gegevens van alle sites (dus inclusief Auto Track) worden verzameld en vervolgens worden ontdubbeld/samengevoegd en dat deze gegevens van alle aangeboden sites in principe alle worden weergegeven, zij het dat ze worden ontdubbeld/samengevoegd voor dezelfde auto. Ook de omstandigheid dat bij de advertenties die van meerdere sites afkomstig zijn in GasPedaal, naast de relevante zes gegevens, al de links worden vermeld naar de sites waarop de advertentie staat (dus ook naar AutoTrack), valt- zonder nadere toelichting, die ontbreekt- niet te rijmen met de stelling dat GasPedaal de van AutoTrack gekregen gegevens alleen gebruikt om haar resultatenlijsten te complementeren Als alleen de unieke advertenties zouden worden toegevoegd, zou de link naar AutoTrack bij de niet-unieke advertenties ontbreken. Gelet op het bovenstaande is het hof van oordeel dat Innoweb haar stelling dat GasPedaal de van AutoTrack gekregen gegevens alleen gebruikt om haar resultatenlijsten te complementeren onvoldoende heeft onderbouwd, waarbij het hof nog in aanmerking neemt dat het gaat om feiten en omstandigheden (over de werking van de software van Innoweb) die zich in het domein van Innoweb bevinden. Het hof gaat aan die stelling van Innoweb dan ook als onvoldoende onderbouwd voorbij en zal uitgaan van de werkwijze zoals beschreven in de (door Innoweb overgelegde) rapporten van Keller. Het hof merkt nog op dat Innoweb niet gesteld heeft dat het ontdubbelen of samenvoegen op zichzelf een reden is om aan te nemen dat geraadpleegde en verzamelde gegevens van een of meer sites niet worden hergebruikt. Zij gaat ervan uit dat steeds aan de gebruiker een lijst ter beschikking wordt gesteld met links en een overzicht van 6 kenmerken uit de relevante occasionsites. Het hof gaat er dan ook vanuit dat bij ontdubbeling/samenvoeging de aan de gebruiker ter beschikking gestelde gegevens van alle sites waarop de advertentie is vermeld afkomstig zijn, althans moeten worden geacht te zijn.

20. De onder c vermelde conclusie dat slechts 0 tot 14% van de advertenties die door GasPedaal ter beschikking worden gesteld aan de gebruiker afkomstig is van Auto Track, is derhalve gebaseerd op een onjuist premisse. Bovendien is zij niet concludent en niet relevant. Ook als Gaspedaal slechts de unieke advertenties van Autotrack aan de gebruiker ter beschikking zou stellen, rechtvaardigt dat niet de conclusie dat maximaal 14% van de advertenties op GasPedaal afkomstig is van Auto Track. Dat is immers afhankelijk van de zoekvragen van de gebruikers.

Bovendien is voor de vraag of sprake is van inbreukmakend handelen niet relevant welk deel van al de (van diverse sites afkomstige) gegevens die GasPedaal aan gebruikers ter beschikking stelt afkomstig is van Auto Track, maar welk deel van de

databank van Wegener door GasPedaal aan gebruikers ter beschikking wordt gesteld. Ook als GasPedaal alleen de unieke advertenties uit AutoTrack zou weergeven gaat het om circa 20% (40.000/42.000 van 190.000/200.000 advertenties).

21. Het hof zal er derhalve van uitgaan dat GasPedaal per dag 100.000 zoekopdrachten in AutoTrack "vertaald" doorvoert, dat van de in de databank van AutoTrack voorkomende verschillende combinaties van merk/model dagelijks ongeveer 80% (ten minste één keer) wordt doorzocht en dat per zoekopdracht in eerste instantie gegevens van ongeveer 15 advertenties aan de gebruiker ter beschikking worden gesteld op de wijze als in de rapporten van Keiler omschreven.

De stelling van Innoweb (in punt 7 en 8 van haar akte van 26 april2011) dat door Wegener in het kort geding overgelegde producties een onjuist beeld geven omdat daarbij de zoekfunctie aldus was ingesteld dat slechts in databases van AutoTrack en Autobytel werd gezocht, leidt er niet toe dat de door Wegener in haar akte van 26 april2011 genoemde aantallen niet zouden kloppen.

Op grond van het bovenstaande is het hof dat van oordeel - in aansluiting op hetgeen in het tussenarrest voorshands is overwogen; zie hiervoor rechtsoverweging 9, onder 5) - dat een zodanige hoeveelheid verschillende gegevens (ongeveer 80% van alle advertenties) uit de databank van Wegener hergebruikt wordt dat door het cumulatief effect hiervan een substantieel deel van de inhoud van de databank van Wegener aan de gebruikers tezamen ter beschikking wordt gesteld. Dit brengt mee dat de door het hof voorgestelde vragen 6 en 7 - bij het voorstellen waarvan het hof er nog van uitging dat niet vaststond dat verschillende gegevens werden hergebruikt vervallen. Hiermee staat overigens nog niet vast dat sprake is van inbreuk in de zin van artikel2, lid 1, sub b, Dw, nu niet duidelijk is of vereist is dat sprake is van systematisch hergebruiken en zo ja, of daarvan sprake is, of sprake is van ter beschikking stelling van dat substantiële deel aan het publiek (nu aan elke gebruiker slechts een ander niet-substantieel deel ter beschikking wordt gesteld) en of aldus ongerechtvaardigde schade aan de investering van de samensteller van de databank wordt toegebracht.

Artikel 4 Dw/ artikel 8 van de richtlijn 22. Het hof heeft in zijn tussenarrest overwogen dat Wegener lijkt te willen betogen dat artikel 8, lid 2, van de richtlijn met zich brengt dat een rechtmatige gebruiker van een aan het publiek ter beschikking gestelde databank, ook wanneer hij incidenteel (en dus niet herhaald en systematisch) niet-substantiële delen opvraagt of hergebruikt, daarbij niet de normale exploitatie van de databank of de gerechtvaardigde belangen van de fabrikant daarvan mag schaden en lnnoweb in strijd met het in artikel 4 Dw en 8 lid 2 van de richtlijn bepaalde handelt De artikelen 3 en 4 Dw luiden als volgt Artikel 3.

1. De producent van een databank welke op enigerlei wijze aan het publiek ter beschikking is gesteld mag de rechtmatige gebruiker van die databank niet

www.ie-portal.nl

Pagina 6 van 11

www.iept.nl

verhinderen in kwalitatief of kwantitatief opzicht nietsubstantiële delen van de inhoud ervan op te vragen ofte hergebruiken. (...).

2. Bij overeenkomst kan niet ten nadele van de rechtmatige gebruiker van het eerste lid worden afgeweken.

Artikel 4 De rechtmatige gebruiker van een databank welke op enigerlei wijze aan het publiek ter beschikking is gesteld, mag geen handelingen verrichten waardoor hij de normale exploitatie van de databank in gevaar brengt of ongerechtvaardigde schade aan de producent toebrengt.

De artikelen 3 en 4 Dw vormen de implementatie van artikel 8, leden 1 en 2, van de richtlijn, luidende: 1. De fabrikant van een databank die op enigerlei wijze aan het publiek ter beschikking is gesteld mag de rechtmatige gebruiker van die databank niet verhinderen in kwalitatief of kwantitatief opzicht nietsubstantiële delen van de inhoud ervan voor welk doel dan ook op te vragen ofte hergebruiken. (...).

2. De rechtmatige gebruiker van een databank welke op enigerlei wijze aan het publiek ter beschikking is gesteld, mag geen handelingen verrichten die in strijd zijn met een normale exploitatie van de databank of waardoor ongerechtvaardigde schade wordt toegebracht aan de rechtmatige belangen van de fabrikant van de databank.

Het hof is vervolgens ingegaan op de verhouding tussen artikel 2, lid 1, sub b, Dw /7, lid 5, van de richtlijn, artikel 3 Ow/artikel 8, lid 1, van de richtlijn en artikel4 Ow/artikel 8, lid 2, van de richtlijn en de mogelijke betekenis van laatstvermelde artikelen. Het heeft Wegener verzocht aan te geven of zij heeft bedoeld op artike14 Dw, als zelfstandige grondslag van haar vordering, een beroep te doen.

23. Wegener heeft in haar akte van 26 april 2011 gesteld dat artike1 4 Dw inderdaad een zelfstandige subsidiaire grondslag voor haar vorderingen is (paragraaf 68), althans voor zover Innoweb heeft te gelden als "rechtmatig gebruiker". Vervolgens stelt zij dat met de rechtmatig gebruiker bedoeld is degene die een licentieovereenkomst met de databankfabrikant heeft gesloten en, nu vaststaat dat Innoweb geen licentie heeft, zij (primair) meent dat Innoweb geen rechtmatig gebruiker in de zin van artikel 4 Dw is (paragraven 75 tot en met 83). Hieruit begrijpt het hof dat zij stelt dat dit artikel niet van toepassing is. Gelet op deze tegenstrijdige standpunten kan er niet van worden uitgegaan dat Wegener een (consistent en begrijpelijk) beroep op artikel 4 Dw doet, zodat het hof geen aanleiding ziet voor het stellen van de voorgestelde vragen 12 tot en met 14 over de uitleg van artikel 8, lid 2, van de richtlijn.

De (overige) vragen 24. Het hof heeft partijen verzocht zich uit te laten over de vragen die het hof voornemens is te stellen aan het Hof van Justitie EU. De vragen 6, 7, 12, 13 en 14 vervallen op grond van het bovenstaande.

25. De vragen 1 tot en met 3 komen er, kort gezegd, op neer of sprake is van hergebruik (ter beschikking www.ie-portal.nl

IEPT20120327, Hof Den Haag, Gaspedaal v Autotrack stelling) van het geheel of een in kwalitatief of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van de databank indien een derde aan het publiek de mogelijkheid biedt via een door hem aangeboden zoekmachine de volledige databank of een substantieel deel daarvan "realtime" te doorzoeken op een wijze als in dit geval.

Wegener stelt dat het goed is aan het Hof van Justitie duidelijk te maken dat het hier gaat om een dedicated meta zoekmachine. Het hof zal dit voorstel overnemen.

Voorts zal het hof in vraag 3 opnemen dat het gaat om 100.000 zoekopdrachten per dag, zoals voorgesteld door Wegener. Het hof deelt niet het standpunt van Innoweb dat de vragen daardoor te feitelijk of te casuïstisch van aard worden. Wegener stelt nog dat het zinnig lijkt ook opvragen van een substantieel deel in de vraag te betrekken. Nu het hof van oordeel is dat geen sprake is van opvragen van een substantieel deel, is er geen aanleiding daarover vragen te stellen. Het hof ziet ook geen aanleiding de door Wegener voorgestelde vragen 1 tot en met 5 overigens (deels) over te nemen, nu deze naar het oordeel van het hof te vaag, overbodig (zoals de voorgestelde vraag 1) ofte leidend (daar waar in de vragen ervan wordt uitgegaan dat sprake is van opvragen en/of hergebruiken) zijn en/of geen betrekking hebben op de aan de orde zijnde vraag naar hergebruik van een substantieel deel en/of geen verbetering inhouden. Het hof neemt de door Innoweb voorgestelde toevoegingen, met uitzondering van de toevoeging van de woorden "inhoud van de" in vraag 1, niet over nu het deze overbodig acht. Ook het voorstel een deel van vraag 3 te schrappen neemt het hof niet over nu het vermelding van het feit dat GasPedaal 100.000 zoekopdrachten per dag "vertaald" doorvoert wel relevant acht.

Wegener heeft nog voorgesteld een vraag (6) of sprake is van reconstructie van de databank door het herhaald opvragen van niet-substantiële delen toe te voegen. Nu het hof van oordeel is dat daarvan geen sprake is (zie hiervoor rechtsoverweging 9, onder 1), is er geen aanleiding voor deze vraag.

26. De vragen 4 en 5 gaan over de betekenis van het woord systematisch in artikel 7, lid 5, van de richtlijn.

Innoweb wenst schrapping van de (sub)vraag of relevant is dat het herhaald hergebruiken via een geautomatiseerd systeem gebeurt. Het hof acht dit wel relevant, nu Wegener heeft gesteld dat aan dit vereiste is voldaan doordat het hergebruiken via een geautomatiseerd systeem gebeurt. Het hof zal daaraan een verwijzing naar de werkwijze van de onderhavige zoekmachine toevoegen.

27. Met de vragen 8 en 9 (worden 6 en 7) wil het hof vernemen of relevant is dat elke gebruiker slechts een niet-substantieel deel ter beschikking wordt gesteld. De door Wegener voorgestelde wijzigingen neemt het hof over, waarmee ook een deel van de door Innoweb voorgestelde wijzigingen wordt overgenomen. De door Innoweb voorgestelde toevoeging aan vraag 9 acht het hof overbodig.

28. Met de vragen 10 en 11 (worden 8 en 9) wil het hof duidelijkheid over het antwoord op de vraag of Pagina 7 van 11

www.iept.nl

"ernstige schade aan de investering van de samensteller van de databank" wordt aangenomen als hergebruik van niet-substantiële delen als cumulatief effect heeft dat een substantieel deel van de inhoud van de databank aan het publiek ter beschikking wordt gestel of dat die schade daarenboven moet worden gesteld en bewezen. Het hof ziet geen aanleiding de door Innoweb voorgestelde wijzigingen over te nemen, nu de door het hof voorgestelde tekst aansluit bij de tekst van het Hillarrest en bovendien "opvragen"- waarop de vraag in de tekst van Innoweb mede betrekking heeft- niet meer aan de orde is.

29. Het hof zal derhalve aan het Hof van Justitie EU de hierna te vermelden vragen voorleggen. Ten behoeve van (de leesbaarheid voor) het Hof van Justitie zal het hof hierna een samenvatting geven van de feiten, de uitgangspunten en de argumenten van partijen. De relevante artikelen van de Databankenwet en de richtlijn zijn hiervoor vermeld in rechtsoverwegingen 4 en 5.

Feiten 30. Wegener biedt via haar website www.autotrack.nl (hierna: AutoTrack) toegang tot een online verzameling van occasions/autoadvertenties. Hierop is een uitgebreid en dagelijks wisselend aanbod van 190.00 tot 200.000 tweedehands auto's te vinden. Ongeveer 40.000 van deze advertenties zijn uitsluitend op deze website te vinden. De overige advertenties zijn ook op andere autoadvertentie-sites te vinden. Met behulp van de zoekmachine van de website kan het aanbod gericht worden doorzocht op verschillende criteria. Deze verzameling is een databank in de zin van artikel 1, lid 1, sub a, Databankenwet (Dw) en de richtlijn.

31. Innoweb biedt via haar website www.gaspedaal.nl (hierna: GasPedaal) - voor zover hier van belang- een zogenaamde dedicated meta zoekmachine (dedicated zoekmachines zijn zoekmachines die bepaalde (laten) websites doorzoeken, meestal gericht op één of enkele thema's; meta-zoekmachines zijn zoekmachines die gebruik maken van de zoekmachine op andere sites en die gebruikers-zoekvragen doorgeleiden naar (een selectie van) een andere zoekmachine) aan voor te koop aangeboden auto's. Met behulp van de zoekmachine kan worden gezocht in diverse verzamelingen van autoadvertenties die op websites van derden worden aangeboden, waaronder de via AutoTrack aangeboden verzameling.

32. De zoekmachine van GasPedaal laat de occasionverzameling van AutoTrack "realtime", doorzoeken, dat wil zeggen op het moment dat een gebruiker van GasPedaal een zoekopdracht geeft. De zoekmachine van GasPedaal voert een zoekopdracht van een gebruiker "vertaald" - dat wil zeggen aangepast aan de zoekfunctionaliteit van AutoTrack -, door naar de zoekfunctionaliteit van AutoTrack, waarna die zoekfunctionaliteit vervolgens onderzoekt of advertenties voor een auto met de gezochte kenmerken op de eigen site staan en de resultaten aan GasPedaal beschikbaar stelt. Nadat de resultaten daarvan door GasPedaal zijn ontvangen, worden de gevonden zoekresultaten van de eerste pagina (bij AutoTrack in www.ie-portal.nl

IEPT20120327, Hof Den Haag, Gaspedaal v Autotrack het algemeen betreffende 15 auto's/advertenties) geschoond van andere gegevens dan het merk, het model/ het type, het bouwjaar, de prijs, de kilometerstand, de tumbnail-foto en de link naar een bronpagina. Nadat ook de resultaten van andere sites zijn verzameld, worden doublures (als dezelfde auto/advertentie op de resultatenpagina van meerdere sites voorkomt) samengevoegd tol één item met links naar de bronnen waar de advertenties zijn gevonden. Er wordt vervolgens een webpagina gemaakt met een resultatenlijst bestaande uit een geschoond, ontdubbeld en geordend overzicht van de resultaten, zoals voorkomen op de eerste resultatenpagina's van de verschillende websites. Deze resultatenlijst wordt vervolgens gedurende ongeveer 30 minuten, opgeslagen op de server van GasPedaal. Deze webpagina met resultatenlijst wordt naar de gebruiker gezonden/aan de gebruiker getoond op en in de opmaak van de website van GasPedaal. Het totaal aantal advertenties op de diverse websites waarin via GasPedaal wordt gezocht bedraagt 300.000. Ongeveer 40.000 daarvan zijn uitsluitend op de site van AutoTrack te vinden. De andere advertenties in AutoTrack zijn ook op andere sites te vinden.

Per zoekopdracht stelt GasPedaal slechts een zeer klein deel van de inhoud van de databank van AutoTrack.nl aan de gebruiker ter beschikking. De inhoud van die gegevens wordt per zoekopdracht bepaald door de gebruiker, aan de hand van criteria die hij bij GasPedaal opgeeft. Per dag voert GasPedaal l00.000 zoekopdrachten van gebruikers in AutoTrack "vertaald" door. Van de in de databank van AutoTrack voorkomende verschillende combinaties van merk/model wordt dagelijks ongeveer 80% (ten minste één keer) doorzocht, waarna gegevens van de doorzochte advertenties aan de gebruiker ter beschikking worden gesteld als hiervoor aangegeven.

Uitgangspunten 33. Het hof heeft aangenomen dat - geen sprake is van opvragen van het geheel of een substantieel deel van inhoud van de databank van Wegener in de zin van artikel 7, lid 1, van de richtlijn; - geen sprake is van inbreuk als bedoeld in artikel 7, lid 5, van de richtlijn door het herhaald opvragen van nietsubstantiële delen van de inhoud van de databank van Wegener; - wel sprake is van het herhaald hergebruiken van nietsubstantiële delen van de inhoud van de databank van Wegener, waarvan het cumulatief effect is dat een substantieel deel van de inhoud van de databank van Wegener ter beschikking wordt gesteld aan verschillende gebruikers van de zoekmachine van GasPedaal tezamen.

34. In het Hill-arrest heeft bet Hof van justitie over artikel 7, lid 5, van de richtlijn overwogen: "89. in deze omstandigheden verwijzen handelingen "in strijd met een normale exploitatie van [een} databank of waardoor ongerechtvaardigde schade wordt toegebracht aan de rechtmatige belangen van de fabrikant van de databank" naar gedragingen waarvoor geen toestemming is gegeven en die ertoe Pagina 8 van 11

www.iept.nl

IEPT20120327, Hof Den Haag, Gaspedaal v Autotrack

strekken om door het cumulatief effect van opvragingen de gehele inhoud of een substantieel deel van de inhoud van een door het recht sui generis beschermde databank te reconstrueren en! of om door het cumulatief effect van hergebruik, de gehele inhoud of een substantieel deel van de inhoud van een dergelijke databank ter beschikking te stellen van het publiek, en die aldus ernstige schade toebrengen aan de investering van de samensteller van deze databank. " 35. Het hof wenst van het Hof van Justitie te vernemen, kort gezegd, a. of onder voormelde omstandigheden sprake is van hergebruik van het geheel of een substantieel deel van de inhoud van de databank van Wegener; b. wat de betekenis is van het woord systematisch in artikel 7, lid 5 van de richtlijn, c. of het in artikel 7, lid 5 van de richtlijn neergelegde verbod niet geldt indien weliswaar het cumulatief effect van het herhaald hergebruiken van niet-substantiële delen is dat een substantieel deel van de inhoud van de databank ter beschikking wordt gesteld aan verschillende gebruikers tezamen, maar aan afzonderlijke gebruikers slechts niet-substantiële delen van de inhoud van de databank ter beschikking worden gesteld; d. wat de betekenis is van de zinsnede "die aldus ernstige schade toebrengen aan de investering van de samensteller van deze databank" in het Hill-arrest.

Argumenten van partijen 36. Partijen hebben met betrekking tot de geschilpunten waarover het hof vragen wil stellen de volgende argumenten aangevoerd.

37. Ad a. Wegener stelt dat reeds sprake is van hergebruik/ter beschikking stellen van het geheel of een substantieel deel van de databank aan het publiek door het bieden van de mogelijkheid de databank te (doen) raadplegen. Wegener lijkt uit te gaan van de gedachte die terug is te vinden in het arrest van het HvJEG van 7 december 2006 inzake 'Hoteles' (zaak C-306/05) over de uitleg van het recht van mededeling van het werk aan het publiek als bedoeld artikel 3 van Richtlijn 2001/29 EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (hierna: de Auteursrechtrichtlijn, kortweg ARI) en in het arrest van het HvJ EU van 21 oktober 2010 inzake 'Padawan/SGAE' (C- 467/08). Daarin heeft het HvJEU, onder verwijzing naar het 'Hoteles'-arrest, benadrukt dat: "(...) vanuit auteursrechtelijk oogpunt rekening moet worden gehouden met de loutere mogelijkheid voor de eindgebruiker, in het betrokken geval de klanten van een hotel, om uitzendingen te bekijken met televisietoestellen en een signaal dat door het hotel ter beschikking wordt gesteld, en niet met de daadwerkelijke toegang van de klanten tot die werken (...) ".

Uit deze weergave van het EU-recht kan worden afgeleid dat onder het, met het openbaarmakingsrecht vergelijkbare, mededelingsrecht van artikel 3 lid 1 ARI

niet alleen het recht valt om aan het publiek mede te delen - het mededelingsrecht in enge zin -, maar ook het recht om het (signaal bevattend het) werk in zodanige mate aan het publiek ter beschikking te stellen dat het voor de leden van het publiek toegankelijk is.

Hierbij is niet van beslissend belang of het publiek daadwerkelijk toegang tot het werk heeft; voldoende is de loutere mogelijkheid van het publiek om het werk waar te kunnen nemen.

Het hof begrijpt dat Wegener daarnaast van oordeel is dat de feitelijke situatie waarin voortdurend, dagelijks in zeer grote hoeveelheden, gegevens uit de databank aan verschillende gebruikers ter beschikking worden gesteld (ook) kwalificeert als hergebruik van het geheel of een substantieel deel van de inhoud van de databank in de zin van artikel 2, lid 1, sub a Dw. Innoweb stelt - voor zover nog van belang - dat zij niet de inhoud van de gehele of een substantieel deel van de databank ter beschikking stelt aan de verzoeker, maar slechts niet substantiële delen, namelijk die gegevens, die zij na raadpleging van de databank, uitkiest (in casu een deel van de gegevens van de eerste resultatenpagina). Er is in die visie pas sprake van ter beschikking stellen aan het publiek wanneer aan een gebruiker het resultaat van zijn zoekopdracht ter beschikking wordt gesteld, zodat het enkele bieden van de mogelijkheid de databank te (doen) raadplegen nog niet kwalificeert als hergebruiken.

38. Ad b. Partijen twisten over het antwoord op de vraag of het bij herhaald en systematisch hergebruiken gaat om twee alternatieve (Wegener) of cumulatieve (Innoweb) vereisten, nu enkele taalversies van de richtlijn de begrippen verbinden met "en" en andere, zoals de Engelse versie, daarentegen met "of' (vergelijk de conclusie van de AG Stix-Hackl bij het Hill-arrest).

Wegener stelt voorts dat met systematisch is bedoeld stelselmatig, waarbij zij verwijst naar rechtsoverweging 85 van het Hill-arrest. Op andere plaatsen in dit arrest wordt echter gesproken over systematisch. Voorts stelt zij dat, als er al een systematiek in het hergebruiken moet zitten, daarvan in casu sprake is omdat een en ander via een geautomatiseerd systeem gebeurt en de systematiek er onder andere uit bestaat dat iedere keer dat een gebruiker een zoekopdracht ingeeft, Innoweb deze via haar geautomatiseerde systeem uitvoert volgens een bepaalde systematiek, die wordt bepaald door de door GasPedaal gekozen software en hardware.

Innoweb stelt dat geen sprake is systematisch, nu de gebruikers met hun zoekvragen bepalen welke gegevens worden hergebruikt.

39. Ad c. Innoweb stelt dat de zoekresultaten slechts zichtbaar zijn voor de gebruiker die de desbetreffende zoekopdracht heeft ingevoerd en niet voor andere gebruikers, zodat aan elke gebruiker slechts nietsubstantiële delen ter beschikking worden gesteld. Oom die reden is geen sprake van ter beschikking stellen van een substantieel deel aan "het publiek", aldus Innoweb.

Het hof begrijpt dat Innoweb hiermee wil stellen dat slechts sprake is van ter beschikking stellen van een substantieel deel aan het publiek als dat substantiële deel aan het hele publiek ter beschikking wordt gesteld.

www.ie-portal.nl

Pagina 9 van 11

www.iept.nl

IEPT20120327, Hof Den Haag, Gaspedaal v Autotrack

Wegener stelt dat het totaal aan de gebruikers tezamen ter beschikking gestelde gegevens bepalend is.

40. Ad d. Innoweb verwijt de rechtbank ten onrechte te hebben aangenomen dat Innoweb ernstige schade aan de investering van Wegener toebrengt (alleen) op de grond dat door het cumulatieve effect van het ter beschikking stellen van niet-substantiële delen een substantieel deel van de inhoud van de databank van Wegener aan het publiek ter beschikking wordt gesteld.

Dat deze schade is geleden is een extra vereiste en zal door Wegener gesteld en onderbouwd moeten worden en mag niet "zomaar" worden aangenomen als aan de overige vereisten is voldaan, aldus Innoweb. Wegener stelt dat uit rechtsoverwegingen 86 tot en met 89 van het Hill-arrest blijkt dat ernstige schade geen extra vereiste is. Ernstige schade wordt aangenomen als hergebruik van niet-substantiële delen als cumulatief effect heeft dat een substantieel deel van de inhoud van de databank aan het publiek ter beschikking wordt gesteld. Hij stelt dat dit blijkt uit het gebruik van het woordje "aldus" in rechtsoverweging 89 en nog duidelijker is in de Engelse versie van het arrest door de woorden "which thus seriously prejudice the in vestment made by the maker of te database".

Het hof is voorshands van oordeel dal uit het Hillarrest, mede gelet op de Engelse tekst en het doel van het verbod van artikel 7, lid 5 van de richtlijn, namelijk omzeiling van het verbod van artikel 7, lid 1, van de richtlijn te voorkomen, valt afte leiden dat ernstige schade aan de investering wordt aangenomen als hergebruik van niet-substantiële delen als cumulatief effect heeft dat een substantieel deel van de inhoud van de databank aan het publiek ter beschikking wordt gesteld.

De vragen aan het hof van Justitie EU 41. Het hof legt de volgende vragen aan het Hof van justitie voor: 1. Moet artikel 7, lid 1, van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat sprake is van hergebruik (ter beschikking stelling) van het geheel of een in kwalitatief of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van een via een website aangeboden (online) databank door een derde indien die derde aan het publiek de mogelijkheid biedt via een door hem aangeboden dedicated meta zoekmachine de volledige inhoud van de databank of een substantieel deel daarvan "realtime" te doorzoeken, door een zoekopdracht van een gebruiker "vertaald" door te voeren naar het zoekmechanisme van de website waarop de databank wordt aangeboden?

2. Zo nee, is dit anders indien die derde na terugontvangst van de resultaten van de zoekopdracht aan elke gebruiker een zeer klein deel van de inhoud van de databank zendt of toont op en in de opmaak van zijn eigen website?

3. Is het voor de beantwoording van vragen 1 en 2 van belang dat die derde deze handelingen voortdurend verricht en in totaal dagelijks 100.000 zoekopdrachten van gebruikers via haar zoekmachine "vertaald" doorvoert en de ontvangen resultaten daarvan op een

wijze als hiervoor omschreven aan verschillende gebruikers ter beschikking stelt?

4. Moet artikel 7, lid 5, van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat niet toegestaan is het herhaaldelijk en systematisch hergebruiken van niet-substantiële delen van de inhoud van de databank, in strijd met de normale exploitatie of waardoor ongerechtvaardigde schade wordt toegebracht aan de rechtmatige belangen van de fabrikant van de databank of is daarvoor voldoende dat sprake is van herhaaldelijk of systematisch hergebruiken?

5. Indien vereist is dat sprake is van herhaaldelijk en systematisch hergebruiken, wat is a. de betekenis van systematisch? b. Is daarvan sprake als het hergebruiken via een geautomatiseerd systeem gebeurt? c. Is relevant dat daarbij gebruik wordt gemaakt van een dedicated metazoekmachine op een wijze als hiervoor beschreven?

6. Moet artikel 7, lid 5, van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat het daarin neergelegde verbod niet geldt indien door een derde herhaaldelijk aan afzonderlijke gebruikers van een meta-zoekmachine van die derde per zoekopdracht slechts niet-substantiële delen van de inhoud van de databank ter beschikking worden gesteld?

7. Zo ja, geldt dit ook als het cumulatief effect van het herhaald hergebruiken van die niet-substantiële delen is dat een substantieel deel van de inhoud van de databank ter beschikking wordt gesteld aan die afzonderlijke gebruikers tezamen?

8. Moet artikel 7, lid 5, van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat, in geval sprake is van gedragingen waarvoor geen toestemming is gegeven en die ertoe strekken om door het cumulatief effect van het hergebruik, de gehele inhoud of een substantieel deel van de inhoud van een beschermde databank ter beschikking te stellen van het publiek, voldaan is aan de vereisten van dit artikel of moet ook nog worden gesteld en bewezen dat deze handelingen in strijd zijn met de normale exploitatie van de databank of ongerechtvaardigde schade toebrengen aan de rechtmatige belangen van de producent van de databank?

9. Wordt verondersteld dat ernstige schade wordt toegebracht aan de investering van de samensteller van de databank indien sprake is van voormelde gedragingen?

Beslissing Het hof: verzoekt het Hof van Justitie van de Europese Unie met betrekking tot de onder rechtsoverweging 41 geformuleerde vragen uitspraak te doen; houdt iedere verdere beslissing aan en schorst het geding tot het Hof van Justitie EU naar aanleiding van dit verzoek uitspraak zal hebben gedaan.

Dit arrest is gewezen door mrs. A.D. Kiers-Becking, M.Y Bonneur en S.N. Vlaar; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 27 maart 2012, in aanwezigheid van de griffier.

www.ie-portal.nl

Pagina 10 van 11

www.iept.nl

www.ie-portal.nl

IEPT20120327, Hof Den Haag, Gaspedaal v Autotrack

Pagina 11 van 11

IEPT20120313, Hof Amsterdam, PR Aviation v Ryanair

www.iept.nl

Hof Amsterdam, 13 maart 2012, PR Aviation v Ryanair

v

Aviation daarbij niet onrechtmatig, ook niet door in strijd met de gebruiksvoorwaarden van Ryanair op commerciële basis gebruik te maken van de Ryanair-website en het computersysteem waarop de website draait.

Dwingend recht artikel 24a(3) Aw  Dat Ryanair in haar gebruiksvoorwaarden het gebruik van haar website voor commerciële doeleinden heeft verboden, maakt het voorgaande overigens ook niet anders. Artikel 24a lid 3 Auteurswet bepaalt immers dat bij overeenkomst niet ten nadele van de rechtmatige gebruiker kan worden afgeweken van het eerste lid van dit artikel.

Met deze dwingendrechtelijke bepaling zou niet te verenigen zijn dat een beding in de gebruiksvoorwaarden van de auteursrechthebbende, zoals hier aan de orde, eraan in de weg zou staan om van gebruik door een rechtmatige gebruiker in de zin van dit artikel te kunnen spreken.

DATABANKENRECHT Investeringen: verschil tussen creëren gegevens en opnemen in databank  Het voorgaande brengt mee dat onderscheid moet worden gemaakt tussen investeringen die zijn gedaan om de gegevens die in de databanken zijn opgenomen te creëren, en investeringen die zijn gedaan om bestaande gegevens te verkrijgen en in de databank op te nemen. De eerstgenoemde investeringen vallen niet onder het begrip investering in de zin van de Databankenwet en richtlijn, de laatstgenoemde investeringen wel.

Ook als de totstandkoming van de databank een gevolg is van de hoofdactiviteit van de producent van de databank, kan aanspraak bestaan op de in de Databankenwet en -richtlijn bedoelde bescherming, mits sprake is van een substantiële investering in de databank, los van de investeringen die nodig waren voor het creëren van de desbetreffende gegevens.

Substantiële investeringen in databank onvoldoende onderbouwd  Naar het oordeel van het hof heeft Ryanair met het bovenstaande ook in hoger beroep onvoldoende inzichtelijk gemaakt dat sprake is van een substantiële investering in (specifiek) het verkrijgen en in een databank opnemen van bestaande gegevens, het controleren van de verzamelde en opgenomen gegevens en/of het presenteren van de inhoud van een databank.

GESCHRIFTENBESCHERMING Geen inbreuk: normaal gebruik van verzameling  Het hof constateert verder dat Ryanair deze gegevens op het internet (kosteloos) openbaar toegankelijk maakt en dat PR Aviation daar, net als andere bezoekers van de website, gebruik van maakt. Naar het oordeel van het hof handelt PR www.ie-portal.nl

Vrijheid van ondernemen  De vrijheid van ondernemen brengt mee dat het PR Aviation in beginsel vrijstaat om Ryanair, ook met gebruikmaking van haar eigen gegevens, concurrentie aan te doen, zowel met betrekking tot de verkoop van tickets voor door Ryanair verzorgd luchtvervoer - waardoor Ryanair op zichzelf geen inkomsten misloopt, nu zij de volledige door de consument betaalde ticketprijs ontvangt -als bij de verkoop van aanvullende diensten, ter zake waarvan dan PR Aviation en niet Ryanair provisieinkomsten ontvangt.

Vindplaatsen: AMI 2012, nr. 17, p. 172, m.nt. Krikke Hof Amsterdam, 13 maart 2012 (H.L. Wattel, S.B. Boorsma en W.H.F.M. Cortenraad) GERECHTSHOF AMSTERDAM Nevenzittingsplaats Arnhem Sector civiel recht zaaknummer gerechtshof 200.078.395 (zaaknummer / rolnummer rechtbank 249808 / HA ZA 08-1090) arrest van de eerste civiele kamer van 13 maart 2012 inzake de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PR Aviation B.V., gevestigd te Soest, appellante in het principaal hoger beroep, geïntimeerde in het incidenteel hoger beroep, advocaat: mr. F.A.M. Knüppe, tegen: de vennootschap naar Iers recht Ryanair Limited, gevestigd te Dublin (Ierland), geïntimeerde in het principaal hoger beroep, appellante in het incidenteel hoger beroep, advocaat: mr. R.S. Le Poole.

Partijen zullen hierna worden aangeduid als PR Aviation en Ryanair.

1. Het geding in eerste aanleg Pagina 1 van 9

www.iept.nl

Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar de inhoud van de vonnissen van 6 augustus 2008 en 28 juli 2010 die de rechtbank Utrecht tussen PR Aviation als gedaagde en Ryanair als eiseres heeft gewezen; van die vonnissen is een fotokopie aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in hoger beroep 2.1 PR Aviation heeft bij exploot van 27 oktober 2010 Ryanair aangezegd van voormeld vonnis van 28 juli 2010 in hoger beroep te komen en haar gedagvaard voor dit hof.

2.2 Bij memorie van grieven heeft PR Aviation tien grieven tegen het bestreden vonnis aangevoerd en toegelicht. Zij heeft gevorderd dat het hof het bestreden vonnis zal vernietigen en, opnieuw recht doende, bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard arrest, de vorderingen van Ryanair alsnog geheel zal afwijzen, met veroordeling van Ryanair in de volledige proceskosten van beide instanties, bestaande uit de volledige feitelijk door PR Aviation gemaakte kosten van de salarissen en verschotten van de advocaat, of een ander door het hof in goede justitie te bepalen bedrag ter vergoeding van de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die PR Aviation heeft gemaakt in de zin van artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).

2.3 Bij memorie van antwoord heeft Ryanair de grieven bestreden, en heeft zij bewijs aangeboden en een aantal producties in het geding gebracht. Bij dezelfde memorie heeft zij incidenteel hoger beroep ingesteld tegen het vonnis. Zij heeft daartegen één grief aangevoerd en toegelicht en zij heeft bewijs aangeboden. In het incidenteel hoger beroep heeft Ryanair gevorderd dat het hof, voor zover de wet het toelaat uitvoerbaar bij voorraad, (1) het vonnis, voor zover daarvan beroep, zal vernietigen, (2} PR Aviation alsnog zal verbieden (bedoeld zal zijn: gebieden) om met onmiddellijke ingang na betekening van het arrest iedere inbreuk op de databankrechten van Ryanair te staken en gestaakt te houden, (3) Ryanair zal veroordelen tot betaling van een dwangsom van € 5.000,-, tot een maximum van € 1.000.000,-, voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij in strijd handelt met het gevorderde onder (2), en (4) PR Aviation zal veroordelen tot betaling van schadevergoeding, alsmede tot winstafdracht als bedoeld in artikel 5d Databankenwet, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet. In het principaal hoger beroep heeft Ryanair gevorderd dat het hof het vonnis voor het overige zal bekrachtigen, respectievelijk de grieven zal verwerpen. In het principaal en incidenteel hoger beroep heeft zij voorts gevorderd dat het hof PR Aviati on zal veroordelen in de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten van beide instanties, zoals bedoeld in artikel 1019h Rv, uitvoerbaar bij voorraad.

2.4. Bij memorie van antwoord in het incidenteel hoger beroep heeft PR Aviation verweer gevoerd en geconcludeerd tot afwijzing van het incidenteel hoger beroep en bekrachtiging van het vonnis, met veroordeling van Ryanair in de volledige proceskosten van beide instanties, bestaande uit de volledige feitelijk www.ie-portal.nl

IEPT20120313, Hof Amsterdam, PR Aviation v Ryanair door PR Aviation gemaakte kosten van de salarissen en verschotten van de advocaat, of een door het hof in goede justitie te bepalen bedrag ter vergoeding van de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die PR Aviation heeft gemaakt in de zin van artikel 1019h Rv. 2.5 Ter zitting van 1 december 2011 hebben partijen de zaak doen bepleiten, PR Aviation door mrs. A.P. Groen en A.A. Quaedvlieg, advocaten te Amsterdam, en Ryanair door mrs. R.S. Le Poole en B.J.V. Lukaszewicz, advocaten te Amsterdam; beiden hebben daarbij pleitnotities in het geding gebracht. Aan mrs. Le Poole en Lukaszewicz is akte verleend van het in het geding brengen van aanvullende producties (genummerd 99 tot en met 101). Aan mrs. Groen en Quaedvlieg is eveneens akte verleend van het in het geding brengen van aanvullende producties (genummerd 21 tot en met 26).

2.6 Na de pleidooien heeft het hof arrest bepaald.

3. De vaststaande feiten 3.l Het hof gaat uit van de in het bestreden vonnis onder 2.1 tot en met 2.8 vermelde feiten. Daaraan kunnen nog de volgende feiten worden toegevoegd.

3.2 Ryanair heeft het bestreden vonnis in augustus 2010 aan PR Aviation betekend. PR Aviation heeft daarna ieder gebruik van data van Ryanair gestaakt.

3.3 De Gebruiksvoorwaarden van Ryanair (zoals vermeld onder 2.3 van het bestreden vonnis) zijn inmiddels gewijzigd en luiden thans, voor zover van belang, als volgt: "2. Exclusief distributiekanaal. Deze website en het Ryanair callcenter zijn de exclusieve distributiekanalen van de diensten van Ryanair. Ryanair.com is de enige website die bevoegd is om vluchten van Ryanair te verkopen. Ryanair staat niet toe dat andere websites haar vluchten verkopen, hetzij op zichzelf of als onderdeel van een pakket.( ... ) 3. Toegestaan gebruik. U mag deze website uitsluitend gebruiken voor de volgende particuliere en nietcommerciële doeleinden: (i) deze website bekijken; (ii) boekingen verrichten; (iii) boekingen controleren/wijzigen; (iv) informatie over aankomst/vertrek controleren; (v) online inchecken; (vi) naar andere websites gaan via koppelingen op deze website; (vii) andere voorzieningengebruiken die op deze website zijn te vinden. Het gebruik van geautomatiseerde systemen of software om gegevens aan deze website of de website www.bookryanair.com te onttrekken voor commerciële doeleinden ("screen scraping") is verboden, tenzij derden rechtstreeks met Ryanair een schriftelijke licentieovereenkomst hebben afgesloten, waarin de desbetreffende partij uitsluitend voor het doel van prijsvergelijking toegang wordt verleend tot de informatie van Ryanair over prijzen, vluchten en dienstregelingen."

3.4 De website van Ryanair werkt thans zo dat bezoekers moeten aangeven dat zij de gebruiksvoorwaarden op de website van Ryanair accepteren (door het zetten van een vinkje in het daartoe bestemde hokje), alvorens een zoekopdracht te kunnen uitvoeren.

Pagina 2 van 9

www.iept.nl

4. De motivering van de beslissing in hoger beroep 4.1 Het gaat in deze zaak kort gezegd om het volgende.

Ryanair is een in Ierland gevestigde luchtvaartmaatschappij, die sinds 1985 vluchten in Europa uitvoert. De operationele activiteiten van Ryanair zijn gebaseerd op een concept van lage kosten.

Sedert 2000 exploiteert Ryanair de website www.ryanair.com. Sinds 2004 exploiteert PR Aviation de websites www.wegolo.com en www.wegolo.nl. Op deze websites kunnen consumenten (via het zogenaamde Elsy Arres systeem) vluchtgegevens zoeken en prijzen vergelijken van vluchten van 'lage kosten luchtvaartmaatschappijen' , waaronder Ryanair.

De consument kan er vervolgens voor kiezen om PR Aviation te laten bemiddelen bij het boeken van de vlucht bij een dergelijke luchtvaartmaatschappij. Het zoek- en boeksysteem werkt kort samengevat als volgt: (a) de consument geeft op de website van PR Aviation een zoekopdracht naar een bepaalde vlucht; (b) het zoeksysteem van PR Aviation zoekt in de computersystemen van 75 lage kosten luchtvaartmaatschappijen, waaronder Ryanair, naar vluchten die aan de zoekopdracht voldoen; de website van PR Aviation toont daarna aan de consument de door het systeem gevonden vluchten, met vermelding van het geldende tarief, de prijs (tarief met toeslagen) en de vertrek- en aankomstplaatsen en -tijden; (c) de consument kan vervolgens een heen- en (indien van toepassing) terugvlucht selecteren; indien de consument dat doet, krijgt hij een pagina in beeld waarop de geselecteerde vlucht of vluchten worden weergegeven, met vermelding van de betreffende luchtvaartmaatschappij, het vluchtnummer en de duur van de vlucht; (d) de consument kan de vlucht daarna met bemiddeling van PR Aviation boeken door op de pagina zijn persoonsgegevens in te vullen, aan te geven of hij een annuleringsverzekering wil afsluiten, zijn betalingsgegevens in te vullen, zich akkoord te verklaren met de voorwaarden van de betreffende luchtvaartmaatschappij, van PR Aviation en (indien van toepassing) van de annuleringsverzekeraar; op deze pagina is het te betalen totaalbedrag opgenomen, inclusief een bedrag aan bemiddelingskasten van PR Aviation van € 7,- per geboekte vlucht per passagier; (e) de consument ontvangt ten slotte e-mails van PR Aviation en van de betreffende luchtvaartmaatschappij waarin het boeken van de betreffende vlucht wordt bevestigd. Bij brief van 11 januari 2008 heeft Ryanair aan PR Aviation meegedeeld dat zij, PR Aviation, is gebonden aan de gebruiksvoorwaarden van Ryanair (zoals vermeld onder 2.3 van het bestreden vonnis) en dat zij door het zojuist beschreven zoek- en boeksysteem in strijd met die voorwaarden handelt.

Ryanair heeft PR Aviation gesommeerd het gebruik van de website van Ryanair in strijd met die gebruiksvoorwaarden te staken.

4.2 In deze procedure heeft Ryanair gevorderd dat PR Aviation zal worden veroordeeld zich te onthouden van (a) iedere inbreuk op de aan Ryanair toekomende databankrechten op haar website, (b) iedere inbreuk op www.ie-portal.nl

IEPT20120313, Hof Amsterdam, PR Aviation v Ryanair de auteursrechten van Ryanair op de inhoud van haar website, (c) "screenscraping" van de website van Ryanair, (d) het bezoeken of gebruiken van de website van Ryanair voor commerciële doeleinden, en (e) iedere inbreuk op de gebruiksvoorwaarden van Ryanair, een en ander op straffe van een dwangsom.

Daarnaast heeft Ryanair gevorderd dat PR A via ti on zal worden veroordeeld tot betaling van schadevergoeding, inclusief winstafdracht in de zin van artikel 5d Databankenweten/of artikel 27a Auteurswet, nader op te maken bij staat. Ten slotte heeft Ryanair gevorderd dat PR Aviation zal worden veroordeeld in de proceskosten, primair in de volledige kosten conform artikel 1019h Rv en subsidiair in de kosten conform het liquidatietarief. Ryanair heeft aan deze vorderingen primair ten grondslag gelegd dat PR Aviation door het opvragen en hergebruiken van de gegevens van de databank van Ryanair inbreuk maakt op de databankrechten van Ryanair. Subsidiair heeft zij gesteld dat PR Aviation door het kopiëren, opslaan en hergebruiken van de gegevens van de databank van Ryanair, in strijd handelt met de aan Ryanair toekomende geschriftenbescherming. Meer subsidiair heeft zij gesteld dat PR Aviation onrechtmatig handelt jegens Ryanair door bij het gebruiken van de gegevens van Ryanair te handelen in strijd met de gebruiksvoorwaarden van Ryanair, de reputatie van Ryanair te schaden en inbreuk te maken op haar eigendomsrecht. Meest subsidiair heeft zij zich op het standpunt gesteld dat PR Aviation is tekortgeschoten in de nakoming van de uit de gebruiksvoorwaarden van Ryanair voortvloeiende verbintenissen jegens Ryanair door in strijd met deze voorwaarden commercieel gebruik te maken van de website van Ryanair.

4.3 De rechtbank heeft in het bestreden vonnis de op schending van databankrechten gebaseerde vorderingen niet, maar de op inbreuk op auteursrechten gebaseerde vorderingen van Ryanair wel toewijsbaar geacht. De rechtbank heeft PR Aviation veroordeeld om met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis haar te onthouden van iedere inbreuk op de auteursrechten van Ryanair op vluchtgegevens, behoudens voor zover deze inbreuk bestaat uit het gebruik van de gegevens ten behoeve van het aanbieden van een prijsvergelijkingsysteem, dit op straffe van verbeurte van een dwangsom. Voorts heeft zij PR Aviation veroordeeld tot vergoeding van de door Ryanair geleden schade, alsmede tot afdracht van de winst als bedoeld in artikel 27a van de Auteurswet, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet.

Tevens heeft zij PR Aviation veroordeeld in de proceskosten. Het meer of anders gevorderde heeft de rechtbank afgewezen.

4.4 Evenals de rechtbank gaat het hof ervan uit dat, nu PR Aviation in Nederland is gevestigd, de Nederlandse rechter op grond van artikel 2 EEX-Verordening bevoegd is om van het onderhavige geschil kennis te nemen.

4.5 Wat het toepasselijke recht betreft, heeft de rechtbank aangenomen dat partijen een (stilzwijgende) rechtskeuze hebben gedaan voor Nederlands recht ten Pagina 3 van 9

www.iept.nl

aanzien van de vorderingen gebaseerd op onrechtmatig handelen van PR Aviation (handelen in strijd met het databankrecht dan wel auteursrecht of ander onrechtmatig handelen). Met grief 1 in het principaal hoger beroep komt PR Aviation tegen dat oordeel op.

Volgens PR Aviation heeft de rechtbank de onrechtmatige daadgrondslag ten onrechte geheel beoordeeld naar Nederlands recht, omdat volgens artikel 8 van Verordening nr. 864/2007 betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen (Rome II) een niet-contractuele verbintenis die voortvloeit uit een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten wordt beheerst door het recht van het land waarvoor de bescherming wordt gevorderd, en van het recht dat krachtens dit artikel van toepassing is niet bij overeenkomst kan worden afgeweken. PR Aviation betoogt verder dat onder de vóór 11 januari 2009 geldende Wet Conflictenrecht Onrechtmatige Daad (WCOD) een stilzwijgende rechtskeuze ook niet mogelijk was. Zij ontkent ten slotte een (stilzwijgende) rechtskeuze te hebben gemaakt. Zij verbindt hieraan de conclusie dat, slechts voor zover haar handelen op Nederland is gericht, Nederlands recht van toepassing is en dat er geen plaats is voor een territoriaal onbegrensd verbod.

4.6 Het hof stelt voorop dat op grond van artikel 8 van de Rome II Verordening Nederlands recht van toepassing is, voor zover de door Ryanair gestelde inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten in Nederland plaatsvindt. Op grond van artikel 4 van de Rome II Verordening is tevens Nederlands recht van toepassing op het andere gestelde onrechtmatige handelen van PR Aviation, voor zover de schade zich in Nederland voordoet Ten aanzien van schadeveroorzakende gebeurtenissen die zich vóór 11 januari 2009 hebben voorgedaan, geldt op grond van artikel 3 WCOD dat Nederlands recht van toepassing is, voor zover de gestelde onrechtmatige daad in Nederland plaatsvindt. Ryanair heeft haar vorderingen gebaseerd op de stelling dat PR Aviation in Nederland stelselmatig inbreuk op haar auteursrechten maakt en hier ook anderszins onrechtmatig jegens haar handelt (en, naar het hof begrijpt, dat de schade zich ook hier voordoet). Zoals Ryanair onder 4.3 van haar memorie van antwoord benadrukt, wenst zij tegen deze inbreuken in Nederland te worden beschermd.

Uitgaande van die beperking dienen de onderhavige op onrechtmatige daad gebaseerde vorderingen te worden beoordeeld naar Nederlands recht. Grief 1 in het principaal hoger beroep kan dus niet tot vernietiging van het bestreden vonnis leiden.

4.7 Ten aanzien van de primaire grondslag van de vorderingen heeft de rechtbank overwogen dat Ryanair haar stelling dat sprake is van een substantiële investering in de zin van de Databankenrichtlijn en de Databankenwet onvoldoende heeft onderbouwd. Om die reden heeft de rechtbank de op inbreuk op databankrechten van Ryanair gebaseerde vorderingen afgewezen. Met haar grief in het incidenteel hoger beroep keert Ryanair zich tegen dat oordeel en de daaraan ten grondslag liggende overwegingen van de www.ie-portal.nl

IEPT20120313, Hof Amsterdam, PR Aviation v Ryanair rechtbank. Het hof zal deze grief als eerste bespreken, nu deze het primaire en meest verstrekkende standpunt van Ryanair betreft.

De grief stelt de vraag aan de orde of de vluchtgegevens die zich bevinden in de aan de website www.ryanair.com gekoppelde gegevensverzameling een databank vomen waarvoor de bescherming van de Databankenwet geldt.

4.8 Ingevolge artikel 1 lid 1 aanhef en onder a Databankenwet moet voor de toepassing van deze wet onder een databank worden verstaan: "een verzameling van werken, gegevens of andere zelfstandige elementen die systematisch of methodisch geordend en afzonderlijk met elektronische middelen of anderszins toegankelijk zijn en waarvan de verkrijging, de controle of de presentatie van de inhoud in kwalitatief of kwantitatief opzicht getuigt van een substantiële investering".

4.9 De Databankenwet is gebaseerd op richtlijn nr.

96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de bescherming van databanken (Pb. 1996, L 77/20, hierna ook: Databankenrichtlijn). Voor de uitleg van het begrip databank is de rechtspraak van het Hof van Justitie hierover van belang. Zoals het Hof van Justitie in zijn arresten van 9 november 2004 in zaak C-203/02, LJN: BF9808 (British Horseracing Board Ltd/William Hill Organisation Ltd) en zaak C338/02, LJN: BF9808 (Fixtures Marketing Ltd/Svenska Spel AB) heeft overwogen, moet het begrip investering in de verkrijging, controle of presentatie van de inhoud van een databank algemeen worden opgevat als betrekking hebbend op de investering ten behoeve van het aanleggen van deze databank als zodanig. In dit verband moet het begrip investering in de verkrijging van de inhoud van een databank aldus worden opgevat dat het duidt op de middelen die worden aangewend om bestaande elementen te verkrijgen en in deze databank te verzamelen, met uitsluiting van de middelen die worden aangewend voor het creëren van die elementen.

Achtergrond daarvan is dat de door de richtlijn geregelde bescherming door het recht sui generis strekt tot bevordering van de totstandkoming van systemen voor de opslag en verwerking van bestaande gegevens, en niet tot het creëren van gegevens die naderhand in een databank bijeen kunnen worden gebracht. Het begrip investering in de controle van de inhoud van de databank moet aldus worden opgevat dat het ziet op de middelen die worden aangewend voor de controle van de juistheid van de gezochte elementen, zowel bij de samenstelling van de databank als tijdens het functioneren ervan, teneinde de betrouwbaarheid van de informatie in deze databank te waarborgen. De middelen die worden aangewend voor de controle in de fase waarin gegevens of andere elementen worden gecreëerd die vervolgens in een databank worden opgenomen, hebben daarentegen betrekking op dit creëren, zodat daarmee geen rekening kan worden gehouden bij de beoordeling of er sprake is van een substantiële investering in het kader van artikel 7 van Pagina 4 van 9

www.iept.nl

de richtlijn. Het begrip investering in de presentatie van de inhoud van de betrokken databank betreft op zijn beurt de middelen die worden aangewend om de databank gegevens te kunnen laten verwerken, dat wil zeggen hetgeen is gedaan met het oog op de systematische en methodische ordening van de in de databank opgenomen elementen en de organisatie van de afzonderlijke toegankelijkheid daarvan. De omstandigheid dat de samenstelling van een databank samenhangt met de uitoefening van een hoofdactiviteit in het kader waarvan de samensteller van de databank tevens degene is die de in de databank opgenomen elementen heeft gecreëerd, sluit als zodanig niet uit dat deze persoon aanspraak kan maken op de bescherming die het recht sui generis biedt, op voorwaarde dat hij aantoont dat de verkrijging van deze elementen of de controle dan wel de presentatie daarvan een substantiële investering heeft gevergd, los van de middelen die voor het creëren van deze elementen zijn aangewend. Ook al vereisen het opzoeken van gegevens en het controleren van de juistheid ervan op het moment van samenstelling van de databank in beginsel niet dat de samensteller van deze databank bijzondere middelen aanwendt, aangezien het gaat om gegevens die hij heeft gecreëerd en die te zijner beschikking staan, neemt dit niet weg dat het verzamelen van deze gegevens, de systematische of methodische ordening ervan in de databank, de organisatie van de afzonderlijke toegankelijkheid en de controle van de juistheid gedurende de gehele periode waarin de databank functioneert, tot een in kwantitatief en/of kwalitatief opzicht substantiële investering in de zin van artikel 7 van de richtlijn kunnen nopen, aldus het Hof van Justitie.

4.10 Het voorgaande brengt mee dat onderscheid moet worden gemaakt tussen investeringen die zijn gedaan om de gegevens die in de databanken zijn opgenomen te creëren, en investeringen die zijn gedaan om bestaande gegevens te verkrijgen en in de databank op te nemen. De eerstgenoemde investeringen vallen niet onder het begrip investering in de zin van de Databankenwet en -richtlijn, de laatstgenoemde investeringen wel. Ook als de totstandkoming van de databank een gevolg is van de hoofdactiviteit van de producent van de databank, kan aanspraak bestaan op de in de Databankenwet en -richtlijn bedoelde bescherming, mits sprake is van een substantiële investering in de databank, los van de investeringen die nodig waren voor het creëren van de desbetreffende gegevens.

4.11 Ryanair heeft aangevoerd dat haar investeringen uit de volgende onderdelen bestaan: a. kosten voor het vervaardigen van de oorspronkelijke website; b. investeringen in hardware, benodigd om de gegevensverzameling te kunnen verwerken; c. kosten voor het gebruik van software die nodig is om de gegevensverzameling via de website te presenteren en de presentatie te controleren; d. kosten voor netline-software ten behoeve van het indelen van haar werknemers. www.ie-portal.nl

IEPT20120313, Hof Amsterdam, PR Aviation v Ryanair 4.12 In hoger beroep heeft Ryanair deze posten als volgt toegelicht. Ryanair heeft over de jaren 2006 tot en met 2010 steeds meer bezoekers op haar website gekregen (van 180.000.000 in 2006 tot 384.000.000 in 2010) en steeds meer passagiers vervoerd (van 40.530.000 in 2006 tot 72.720.000 in 2010). Verreweg de meeste boekingen (99%) worden gemaakt via de website van Ryanair. Gezien dit enorme aantal boekingen en het nog veel grotere aantal bezoekers van de website is het cruciaal dat de website er verzorgd uitziet en te allen tijde goed bereikbaar is en dat het boekingsproces goed werkt. Ryanair maakt daarom hoge kosten om de databank met vluchtgegevens aan de consument te presenteren via haar website en die presentatie te onderhouden en te controleren. Allereerst heeft Ryanair kosten gemaakt voor het vervaardigen van de oorspronkelijke website. Deze bevat weliswaar nieuwsberichten en informatie over Ryanair, maar is voornamelijk bestemd voor de verkoop van vluchttickets. Ryanair heeft daarnaast aanzienlijk geïnvesteerd in de hardware die nodig is om de databank te kunnen aanbieden via de website en de daaruit volgende boekingen te kunnen verwerken. Zo heeft Ryanair alleen al datacenters in drie verschillende landen. Ryanair maakt tevens kosten om deze hardware up to date te houden. Ryanair heeft verder aanzienlijk geïnvesteerd in de software die nodig is om de website te presenteren en die presentatie te controleren. Ryanair maakt hiervoor gebruik van de New Skies Internet Booking Engine software van Navitaire. Daarvoor heeft zij in de periode april 2007-april 2008 een bedrag van USD 5.979.902,10 uitgegeven en in de volgende boekjaren telkens een nog hoger bedrag. Daarnaast maakt Ryanair gebruik van Netline-software om de werkzaamheden van haar werknemers - waaronder het presenteren van de Ryanair-data en het controleren van de presentatie- zo efficiënt mogelijk in te delen. Voor deze software betaalt Ryanair een licentievergoeding van € 11.250,- per maand. Ten slotte heeft Ryanair een aanzienlijk aantal werknemers in dienst dat zich uitsluitend of in ieder geval voor een groot deel bezighoudt met het presenteren van de databank via de website en het controleren van die presentatie.

4.13 Naar het oordeel van het hof heeft Ryanair met het bovenstaande ook in hoger beroep onvoldoende inzichtelijk gemaakt dat sprake is van een substantiële investering in (specifiek) het verkrijgen en in een databank opnemen van bestaande gegevens, het controleren van de verzamelde en opgenomen gegevens en/of het presenteren van de inhoud van een databank.

Daarbij is in de eerste plaats van belang dat Ryanair een luchtvaartmaatschappij is, die haar eigen vluchtgegevens genereert en voor haar bedrijfsvoering gebruikt. De kosten die verband houden met het creëren en bijhouden van deze vluchtgegevens (voor de samenstelling en uitvoering van het vluchtschema van Ryanair) kunnen niet als investering in een databank worden meegeteld. Verder wordt de verzameling van vluchtgegevens via de Ryanair website voor het publiek opengesteld en toegankelijk gemaakt, om de diensten van Ryanair bij potentiële klanten onder de Pagina 5 van 9

www.iept.nl

aandacht te brengen en het online boeken van vluchten bij Ryanair mogelijk te maken. De website met de daaraan gekoppelde verzameling vluchtgegevens vormt aldus het (voornaamste) verkoopkanaal van Ryanair.

Zoals PR Aviation terecht opmerkt, betreffen de door Ryanair genoemde investeringen daarmee in feite de volledige operationele kosten van (het grootste deel van) haar verkoopinfrastructuur. Naar het oordeel van het hof kunnen die kosten niet- in elk geval niet volledig en zonder meer- als investeringen in de gegevensverzameling als zodanig worden beschouwd.

Op grond van de door Ryanair gestelde feiten kan dan ook niet worden geconcludeerd dat de onderhavige gegevensverzameling getuigt van een substantiële investering in vorenbedoelde zin. Aan Ryanair komt daarom geen bescherming op grond van de Databankenwet voor deze gegevensverzameling toe.

Nu Ryanair geen concrete feiten of omstandigheden heeft gesteld die, indien bewezen, tot een andere uitkomst zouden kunnen leiden, gaat het hof aan het door Ryanair gedane bewijsaanbod op dit punt voorbij.

4.14 Gelet op het voorgaande deelt het hof het oordeel van de rechtbank dat de vorderingen van Ryanair op de primaire grondslag niet toewijsbaar zijn. De vraag of PR Aviation inbreuk maakt op het door Ryanair gestelde databankrecht, door herhaaldelijk en systematisch niet substantiële delen van de databank van Ryanair op te vragen en te hergebruiken (wat Ryanair stelt, maar PR Aviation betwist), moet nu de door Ryanair gedane investeringen niet door de Databankenwet en -richtlijn worden beschermd, ontkennend worden beantwoord. De grief in het incidenteel hoger beroep faalt derhalve.

4.15 De grieven 2 tot en met 7 in het principaal hoger beroep stellen vervolgens de vraag aan de orde of de gegevens die onderdeel uitmaken van de gegevensverzameling van Ryanair (door Ryanair aangeduid als de Ryanair Data en omschreven als: alle relevante gegevens van alle door Ryanair op haar website aangeboden vluchten, alsmede alle andere gegevens die relevant zijn voor het boeken van een vlucht, die via de Ryanair website openbaar worden gemaakt) in aanmerking komen voor bescherming als 'niet oorspronkelijk geschrift' in de zin van artikel 10 lid 1, aanhef en onder 1° Auteurswet en of PR Aviation met het overnemen van gegevens uit deze gegevensverzameling in het kader van de uitvoering van zoekopdrachten voor haar klanten inbreuk maakt op het alsdan bestaande auteursrecht van Ryanair.

4.16 Met grief 2 betoogt PR Aviation dat auteursrechtelijke bescherming van geschriften zonder eigen of persoonlijk karakter in strijd is met het geharmoniseerde werkbegrip uit richtlijn 2001129/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (Pb. L 167/10, ook aangeduid als de Auteursrechtrichtlijn) en met artikel 3 lid 1 van de Databankenrichtlijn. PR Aviation beroept zich daarbij op het arrest van het Hof van Justitie van 16 juli 2009 in zaak C-5/08 (lnfopaq www.ie-portal.nl

IEPT20120313, Hof Amsterdam, PR Aviation v Ryanair International A/S tegen Danske Dagblades Forening). In haar visie dwingt richtlijnconforme interpretatie van artikel 10 Auteurswet ertoe dat het auteursrecht slechts kan gelden voor oorspronkelijke werken. Met grief 3 betoogt PR Aviation dat de digitale informatie van Ryanair in elk geval niet is te beschouwen als een geschrift waarvoor de bescherming van artikel 10 Auteurswet geldt. Naar volgt uit de beoordeling van grief 6 hierna behoeven deze grieven geen afzonderlijke bespreking.

Met grief 6 betoogt PR Aviation dat, ook als Ryanair een auteursrecht op de digitale gegevens zou toekomen, PR Aviation daarop geen inbreuk maakt, nu het haar op grond van artikel 24a Auteurswet vrijstaat gebruik te maken van de gegevens verzameling. Naar het oordeel van het hof slaagt deze grief. Daartoe overweegt het hof het volgende.

4.17 Op grond van artikel 24a lid 1 Auteurswet wordt niet als inbreuk op het auteursrecht op een verzameling als bedoeld in artikel 10 lid 3 van deze wet beschouwd de verveelvoudiging, vervaardigd door de rechtmatige gebruiker van de verzameling, die noodzakelijk is om toegang te verkrijgen tot en normaal gebruik te maken van de verzameling.

4.18 Niet in geschil is dat de vluchtgegevens die via de website van Ryanair openbaar worden gemaakt, een systematisch en methodisch geordende en afzonderlijk met elektronische middelen toegankelijke gegevensverzameling vormen in de zin van artikel 10 lid 3 Auteurswet.

4.19 Het hof constateert verder dat Ryanair deze gegevens op het internet (kosteloos) openbaar toegankelijk maakt en dat PR Aviation daar, net als andere bezoekers van de website, gebruik van maakt.

Naar het oordeel van het hof handelt PR Aviation daarbij niet onrechtmatig, ook niet door in strijd met de gebruiksvoorwaarden van Ryanair op commerciële basis gebruik te maken van de Ryanair-website en het computersysteem waarop de website draait. Allereerst gaat het hier niet om een online databank waartoe slechts op basis van een licentie of ander gebruiksrecht in eigenlijke zin toegang kan worden verkregen. Verder is er geen sprake van een inbreuk op een aan Ryanair toekomend eigendomsrecht, zoals Ryanair stelt. Het hof merkt daarbij op dat het hier niet gaat om handelingen zoals het op grote schaal verzenden van ongevraagde commerciële e-mailberichten ("spam") aan of via de systemen van Ryanair of om andere voor Ryanair belastende of hinderlijke gedragingen, maar om het per zoekvraag van een klant opvragen van relevante gegevens, zoals de klant dat zelf ook zou kunnen doen. Van het doorbreken of omzeilen van technische beveiligingsmaatregelen is evenmin sprake.

Verder staat vast dat PR Aviation aan haar klant exact dezelfde kale ticketprijs doorgeeft als die op de website van Ryanair wordt getoond. Op het moment dat de klant besluit de vlucht via PR Aviation te boeken, brengt PR Aviation haar bemiddelingskasten separaat in rekening. Over de ticketprijzen van Ryanair en de bemiddelingskasten van PR Aviation laat zij dus geen misverstand bestaan. Dat de Ryanair-website de klant Pagina 6 van 9

www.iept.nl

de mogelijkheid biedt om enkele aanpassingen te maken in de totaalprijs van de vlucht (bijvoorbeeld door ervoor te kiezen geen bagage mee te nemen en online in te checken en te kiezen voor een betaalwijze met lage verwerkingskosten), terwijl de websites van PR Aviation niet dezelfde mogelijkheid bieden en op dit punt vaste tarieven hanteren, acht het hof van onvoldoende betekenis, te meer omdat de klant de vrijheid heeft om na het proces van zoeken en vergelijken van ticketprijzen te kiezen voor het boeken van een vlucht via PR Aviation of rechtstreeks via de website van Ryanair. Dat PR Aviation door haar handelwijze de reputatie van Ryanair als goedkoopste luchtvaartmaatschappij schaadt, zoals Ryanair stelt, valt daarom niet in te zien. Evenmin kan worden gezegd dat PR Aviation het Ryanair onmogelijk maakt om reizigers die via de website van PR Aviation boeken aanvullende diensten van haar eigen partners aan te bieden. Om te beginnen heeft de klant, zoals hiervoor is opgemerkt, de vrijheid om na gebruik van het zoek- en vergelijkingssysteem van PR Aviation te boeken via haar website of rechtstreeks bij Ryanair.

Verder is onbetwist dat, ook als de klant de boeking via de website van PR Aviation verricht, de aanvullende diensten van de partners van Ryanair worden getoond op het moment dat de luchtvaartmaatschappij een bevestigingsbericht aan de klant stuurt. Gelet op dit alles moet PR Aviation als rechtmatige gebruiker van de Ryanair-website worden beschouwd.

4.20 Dat Ryanair in haar gebruiksvoorwaarden het gebruik van haar website voor commerciĂŤle doeleinden heeft verboden, maakt het voorgaande overigens ook niet anders. Artikel 24a lid 3 Auteurswet bepaalt immers dat bij overeenkomst niet ten nadele van de rechtmatige gebruiker kan worden afgeweken van het eerste lid van dit artikel. Met deze dwingendrechtelijke bepaling zou niet te verenigen zijn dat een beding in de gebruiksvoorwaarden van de auteursrechthebbende, zoals hier aan de orde, eraan in de weg zou staan om van gebruik door een rechtmatige gebruiker in de zin van dit artikel te kunnen spreken.

4.21 De verveelvoudiging die door PR Aviation wordt vervaardigd, bestaat eruit dat per zoekopdracht van een klant enkele vluchtgegevens van de website van Ryanair (tijdelijk) worden overgenomen (ervan uitgaande dat er een vlucht van Ryanair is die aan de zoekvraag van de klant beantwoordt), om deze gegevens in een overzicht aan de klant te tonen en, indien de klant ervoor kiest de geselecteerde vlucht via de website van PR Aviation te boeken, het boekingsproces verder te doorlopen. Duidelijk is dat die verveelvoudiging noodzakelijk is om op deze wijze toegang tot de gegevensverzameling van Ryanair te hebben en daarvan gebruik te kunnen maken. Dat de gegevensverzameling via de website van Ryanair voor iedere gebruiker toegankelijk is, maakt niet dat de overname van gegevens door PR Aviation met het hiervoor beschreven doel niet als noodzakelijk kan worden beschouwd. Daarbij weegt mee dat PR A via ti on met de door haar aangeboden dienst gebruik maakt van normale mogelijkheden tot raadpleging van de www.ie-portal.nl

IEPT20120313, Hof Amsterdam, PR Aviation v Ryanair gegevensverzameling en daarmee in een gerechtvaardigde behoefte van consumenten om goedkope aanbiedingen voor luchtvervoer te vinden voorziet.

4.22 Naar het oordeel van het hof is ten slotte ook sprake van normaal gebruik van de gegevensverzameling. Zoals hiervoor al vermeld, worden per zoekopdracht van een klant vluchtgegevens opgevraagd, zoals de klant dat zelf ook zou doen als hij rechtstreeks gebruik zou maken van de Ryanair website. PR Aviatien stelt terecht dat de overname van gegevens daarbij geschiedt in overeenstemming met het eigenlijke doel van de openbare beschikbaarstelling van de gegevens door Ryanair, namelijk het verschaffen van informatie over haar vluchten aan consumenten en het gebruik van die informatie door consumenten voor het verrichten van een boeking. Dat het gebruik door PR Aviation strijdig is met de beperkingen die Ryanair in haar gebruiksvoorwaarden stelt, doet daaraan niet af.

Daarbij is nog van belang dat, zoals in r.o. 4.19 is overwogen, niet valt in te zien dat PR Aviation door dit gebruik de reputatie van Ryanair schaadt en/of Ryanair de mogelijkheid onthoudt om zelf aanvullende diensten te verkopen. Ten slotte mag niet over het hoofd worden gezien dat PR Aviation door haar informatie- en bemiddelingsdiensten potentiĂŤle reizigers op het aanbod van Ryanair wijst, boekingen faciliteert en daarmee Ryanair ook klanten bezorgt.

4.23 Het voorgaande leidt het hof tot de conclusie dat, ook als veronderstellenderwijs wordt aangenomen dat de door Ryanair openbaar gemaakte digitale informatie onder de geschriftenbescherming ex artikel 10 lid 1 Auteurswet valt, PR Aviation met haar handelwijze geen inbreuk maakt op het alsdan aan Ryanair toekomende auteursrecht. Anders dan de rechtbank heeft aangenomen, zijn de op die grondslag gebaseerde vorderingen van Ryanair dus evenmin toewijsbaar. Op de vraag of sprake is van een inbreuk op de geschriftenbescherming in de zin van bewijsbare ontlening van gegevens door PR Aviation, welke vraag in grief 4 aan de orde wordt gesteld, behoeft daarom niet meer te worden ingegaan. De grieven 5 en 7, waarin PR Aviation een beroep heeft gedaan op het citaatrecht ex artikel 15a Auteurswet en het tijdelijke reproductierecht ex artikel 13a Auteurswet, behoeven gelet op het voorgaande, bij gebrek aan belang, verder ook geen bespreking.

4.24 In het kader van de devolutieve werking van het hoger beroep dient het hof thans nog de overige door Ryanair aangevoerde gronden voor haar vorderingen te onderzoeken, waaraan de rechtbank in haar beoordeling niet is toegekomen. In de eerste plaats betreft het daarbij de stelling van Ryanair dat PR Aviation een onrechtmatige daad jegens haar heeft gepleegd. BiJ de beoordeling hiervan geldt als uitgangspunt, gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, dat PR Aviation met haar handelwijze geen inbreuk maakt op door de Databankenwet en/of Auteurswet beschermde rechten van Ryanair. Van onrechtmatig handelen kan dus slechts op andere, van de door Ryanair vermeende

Pagina 7 van 9

www.iept.nl

inbreuk op intellectuele eigendomsrechten losstaande, gronden sprake zijn.

4.25 Ryanair heeft in dit verband allereerst gesteld dat PR Aviation onrechtmatig handelt, door op de wegolowebsites de suggestie te wekken dat consumenten geld kunnen besparen bij het boeken van vluchten door te boeken via deze websites, terwijl het tegendeel het geval is. Na gemotiveerde betwisting daarvan door PR Aviation is Ryanair op die stelling niet meer teruggekomen. Het hof houdt het er daarom voor dat Ryanair die stelling niet heeft gehandhaafd, daargelaten nog dat deze tegenover de betwisting een toereikende feitelijke onderbouwing ontbeert. Daarnaast heeft Ryanair aangevoerd dat PR Aviation onrechtmatig jegens haar handelt, door zonder enige vergoeding gebruik te maken van de Ryanair Data, terwijl Ryanair aanzienlijke kosten maakt voor het verkrijgen, controleren en presenteren van deze informatie en zij substantiële inkomsten uit de verkoop van additionele diensten misloopt. Naar het oordeel van het hof is dit echter in de gegeven omstandigheden onvoldoende om het handelen van PR Aviation onrechtmatig te achten.

De vrijheid van ondernemen brengt mee dat het PR Aviation in beginsel vrijstaat om Ryanair, ook met gebruikmaking van haar eigen gegevens, concurrentie aan te doen, zowel met betrekking tot de verkoop van tickets voor door Ryanair verzorgd luchtvervoer waardoor Ryanair op zichzelf geen inkomsten misloopt, nu zij de volledige door de consument betaalde ticketprijs ontvangt -als bij de verkoop van aanvullende diensten, ter zake waarvan dan PR Aviation en niet Ryanair provisie-inkomsten ontvangt.

Dat PR Aviation gebruik maakt van de mogelijkheden van de website van Ryanair om aan bemiddelingsactiviteiten te doen, zonder daarvoor een vergoeding aan Ryanair te betalen, is in beginsel ook toegestaan. Dat Ryanair tot op zekere hoogte inkomsten misloopt doordat bezoekers bij boekingen via de websites van PR Aviation niet de website van Ryanair te zien krijgen (met daarop het aanbod van aanvullende diensten van haar partners), leidt gelet op voormeld uitgangspunt ook niet tot onrechtmatigheid. Dit geldt te meer, nu de klant de vrijheid heeft en houdt om na gebruik van het zoek- en vergelijkingssysteem van PR Aviation te boeken via de website van PR Aviation of rechtstreeks via de website van Ryanair en dat, ook als de klant voor boeking via PR Aviation kiest, bij de bevestiging van de vlucht door Ryanair ook haar aanvullende diensten worden getoond. Ryanair heeft verder nog gesteld dat PR Aviation onrechtmatig jegens haar handelt door inbreuk te maken op het eigendomsrecht van Ryanair en door de reputatie van Ryanair als goedkoopste luchtvaaltmaatschappij van Europa te beschadigen. Zoals in r.o. 4.19 is overwogen, volgt het hof Ryanair daarin echter niet. Bij dit alles moet ten slotte nog worden bedacht dat tegenover de beweerde nadelen voor Ryanair ook onmiskenbare voordelen staan, in die zin dat bezoekers via de website van PR Aviation op het aanbod van Ryanair worden geattendeerd en bij het boeken van vluchten worden gefaciliteerd. www.ie-portal.nl

IEPT20120313, Hof Amsterdam, PR Aviation v Ryanair De conclusie uit dit alles is dat de vorderingen ook op deze grond niet toewijsbaar zijn.

4.26 Ryanair stelt ten slotte dat PR Aviation wanprestatie heeft gepleegd door in strijd met de gebruiksvoorwaarden van Ryanair haar website te gebruiken voor commerciële doeleinden en te bemiddelen bij de verkoop van tickets van Ryanair voor eigen zakelijk gewin. Ryanair stelt daarbij dat iedere bezoeker, en dus ook PR Aviation, bij gebruik van de website de gebruiksvoorwaarden moet accepteren en daaraan dus contractueel is gebonden.

Ook dit betoog kan Ryanair niet baten.

Zoals hiervoor is overwogen, staat het PR Aviation op grond van artikel 24a lid 1 Auteurswet vrij om als rechtmatige gebruiker gegevens van de website van Ryanair over te nemen zoals zij doet. Op grond van artikel 24a lid 3 Auteurswet kan die vrijheid bij overeenkomst niet ten nadele van de rechtmatige gebruiker worden ingeperkt. Ryanair heeft niet tegengesproken dat deze dwingendrechtelijke (met artikel 6 lid 1 van de Databankenrichtlijn corresponderende) beperking tussen partijen geldt, ongeacht welk recht op de gestelde overeenkomst van toepassing is. Ook als ervan wordt uitgegaan dat PR Aviation de gebruiksvoorwaarden heeft geaccepteerd (wat PR Aviation overigens heeft betwist), geldt dus dat zij niet is gebonden aan het verbod waarop Ryanair zich te dezen beroept. Van wanprestatie kan daarom ook geen sprake zijn. Ook deze grondslag kan de vorderingen van Ryanair dus niet dragen.

4.27 Het voorgaande leidt tot de slotsom dat de vorderingen op geen van de door Ryanair aangevoerde gronden toewijsbaar zijn. De grieven 8 en 9 in het principaal hoger beroep (waarmee PR Aviation betoogt dat handhaving van de geschriftenbescherming in dit geval strijdig is met het mededingingsrecht en/of het vrij verkeer van diensten, en dat Ryanair met haar beroep op het databankenrecht en auteursrecht misbruik maakt van recht) behoeven daarom, bij gebrek aan belang, geen bespreking.

4.28 Resteert nog de bespreking van grief 10 in het principaal hoger beroep, gericht tegen de in eerste aanleg ten laste van PR Aviation uitgesproken proceskostenveroordeling. Zoals uit het voorgaande volgt, moet Ryanair als de in het ongelijk gestelde partij worden aangemerkt, zodat zij de proceskosten in eerste aanleg dient te dragen. De grief slaagt derhalve.

Op het betoog van PR Aviation dat de rechtbank, anders dan zij had aangekondigd, aan de schending door Ryanair van haar substantiëringsplicht geen consequenties heeft verbonden op het gebied van de proceskosten, behoeft niet meer te worden ingegaan.

4.29 PR Aviation heeft gevorderd Ryanair te veroordelen in de volledige proceskosten in eerste aanleg als bedoeld in artikel 1019h Rv. Ryanair heeft tegen deze vordering geen afzonderlijk verweer gevoerd. Nu het geschil grotendeels betrekking heeft op de handhaving van rechten van intellectuele eigendom ingevolge de Databankenwet en Auteurswet, zal het hof de proceskosten in eerste aanleg bepalen op de voet van artikel 1019h Rv. Het hof zal deze kosten vaststellen Pagina 8 van 9

www.iept.nl

overeenkomstig de opgave die Ryanair heeft gedaan, nu PR Aviation geen afzonderlijke kostenopgave heeft overgelegd, maar zich kennelijk bij de opgave van Ryanair aansluit, en partijen voor het hoger beroep ook van gelijke (als redelijk en evenredig beschouwde) kosten aan beide zijden uitgaan. Omdat de kosten volgens de opgave van Ryanair in eerste aanleg ruimschoots hoger waren dan het maximale bedrag dat volgens de indicatietarieven in IE-zaken in beginsel nog als redelijk en evenredig kan worden aangemerkt, heeft Ryanair van haar kant aanspraak gemaakt op het bedrag van € 25.000,-, overeenkomstig het voor deze zaak geldende indicatietarief Nu er geen reden is om aan te nemen dat de kosten van PR Aviation lager zijn geweest dan die van Ryanair, zal het hof voormeld bedrag, dat gelet op de complexiteit van de zaak en de omvang van de betrokken belangen niet onredelijk of onevenredig voorkomt, aan PR Aviation toewijzen.

5. Slotsom Het principaal hoger beroep slaagt en het incidenteel hoger beroep faalt. Het bestreden vonnis moet worden vernietigd. Het hof zal, opnieuw rechtdoende, de vorderingen van Ryanair alsnog afwijzen. Als de in het ongelijk gestelde partij zal Ryanair worden veroordeeld in de kosten van beide instanties. Wat de proceskosten van het hoger beroep betreft, zijn partijen overeengekomen dat de proceskostenvergoeding uit hoofde van artikel 10l9h Rv wordt gefixeerd op € 40.000,- per procespartij voor het principaal hoger beroep en € 10.000,- per procespartij voor het incidenteel hoger beroep. Het hof zal partijen hierin volgen, nu deze kosten het hof niet onredelijk of onevenredig voorkomen, en zal Ryanair derhalve veroordelen tot betaling van de genoemde bedragen aan advocaatkosten.

6. De beslissing Het hof, recht doende: in het principaal hoger beroep: vernietigt het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank Utrecht van 28 juli 2010 en doet opnieuw recht; wijst de vorderingen van Ryanair af; veroordeelt Ryanair in de kosten van beide instanties, tot aan de bestreden uitspraak aan de zijde van PR Aviation wat betreft de eerste aanleg begroot op € 25.000,- voor salaris van de advocaat op de voet van artikel 1019h Rv en op € 254,- voor griffierecht en tot aan deze uitspraak wat betreft het principaal hoger beroep begroot op € 40.000,- voor salaris van de advocaat, op € 640,- voor griffierecht en op € 73,89 voor kosten van het appelexploot; in het incidenteel hoger beroep: verwerpt het beroep; wijst de vorderingen van Ryanair in hoger beroep af; veroordeelt Ryanair in de kosten van het incidenteel hoger beroep, tot aan deze uitspraak aan de zijde van PR Aviation begroot op € 10.000,- voor salaris advocaat; in het principaal en in het incidenteel hoger beroep voorts:

www.ie-portal.nl

IEPT20120313, Hof Amsterdam, PR Aviation v Ryanair verklaart dit arrest ten aanzien van de proceskostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. H.L. Wattel, S.B. Boorsma en W.H.F.M. Cortenraad en is in tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 13 maart 2012.

Pagina 9 van 9

IEPT20121018, HvJEU, Neuman v Baena Grupo

www.iept.nl

Hof van Justitie EU, 18 oktober 2012, Neuman v Baena Grupa Gemeenscchapsmodel

v

bijzonder gesteld dat het verschil in de gelaatsuitdrukking van de twee figuren duidelijk zal zijn voor jongeren en kinderen.

66 Volgens vaste rechtspraak is echter alleen het Gerecht bevoegd de feiten vast te stellen, tenzij uit de hem overgelegde stukken blijkt dat zijn bevindingen materieel onjuist zijn, en deze feiten vervolgens te beoordelen. De beoordeling van de feiten levert dus, behoudens in het geval van een onjuiste opvatting van de voorgelegde gegevens, geen rechtsvraag op die als zodanig vatbaar is voor toetsing door het Hof in het kader van een hogere voorziening (zie arrest van 4 oktober 2007, Henkel/BHIM, C-144/06 P, Jurispr. blz. I-8109, punt 49 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

Vindplaatsen: curia.europa.eu

Gemeenschapsbeeldmerk MODELRECHT Gemeenschapsmodel niet nietig o.g.v. ouder Gemeenschapsmerk: verschil in gelaatsuitdrukking een wezenlijk kenmerk dat de geïnformeerde gebruiker, bijblijft • Juiste maatstaf door oordeel te baseren op de onvolmaakte herinnering van de gewekte algemene indruk die bij geïnformeerde gebruiker bijblijft en heeft rekening gehouden met volledige relevante publiek Gerecht: dat „het verschil in de gelaatsuitdrukking duidelijk zal zijn voor jongeren die t-shirts en petten kopen [, en] nog belangrijker zal zijn voor kinderen die stickers gebruiken om voorwerpen te verpersoonlijken en die nog meer geneigd zijn om bijzondere aandacht te besteden aan de gevoelens die elk figuurtje op een sticker toont”.

• beoordeling algemene indruk is een beoordeling van feiten en geen voor toetsing door Hof in hoger beroep vatbare rechtsvraag 57 Derhalve heeft het Gerecht bij de vergelijking van het oudere merk met het litigieuze model geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door in de punten 22 en 23 van het bestreden arrest zijn redenering te baseren op de onvolmaakte herinnering van de door de twee figuren gewekte algemene indruk die de geïnformeerde gebruiker bijblijft.

61 Aldus heeft het Gerecht rekening gehouden met het volledige relevante publiek zoals gedefinieerd door de kamer van beroep, te weten jongeren, kinderen en gebruikers van drukwerken, met inbegrip van reclamemateriaal. Hetzelfde geldt voor de redenering van het Gerecht in punt 23 van het bestreden arrest, waarin het verwijst naar die geïnformeerde gebruiker bij zijn onderzoek van de door het oudere merk en het litigieuze model gewekte indruk. Vervolgens heeft het Gerecht in punt 24 van het bestreden arrest in het www.ie-portal.nl

Hof van Justitie EU, 18 oktober 2012 (U. Lõhmus (rapporteur), A. Arabadjiev en C. G. Fernlund) ARREST VAN HET HOF (Zesde kamer) 18 oktober 2012 (*) „Hogere voorziening – Gemeenschapsmodel – Verordening (EG) nr. 6/2002 – Artikelen 6, 25, lid 1, sub b en e, en 61 – Ingeschreven gemeenschapsmodel dat zittende figuur weergeeft – Ouder gemeenschapsbeeldmerk – Andere algemene indruk – Mate van vrijheid van ontwerper – Geïnformeerde gebruiker – Omvang van rechterlijke toetsing – Ontoereikende motivering” In de gevoegde zaken C-101/11 P en C-102/11 P, betreffende twee hogere voorzieningen krachtens artikel 56 van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie, ingesteld op 28 februari 2011, Herbert Neuman, Andoni Galdeano del Sel, wonende te Tarifa (Spanje), vertegenwoordigd door S. Míguez Pereira, abogada, Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door J. Crespo Carrillo en A. Folliard-Monguiral als gemachtigden, rekwiranten, andere partij in de procedure: José Manuel Baena Grupo SA, gevestigd te Barcelona (Spanje), vertegenwoordigd door A. Canela Giménez, abogado, verzoekster in eerste aanleg, wijst HET HOF (Zesde kamer), samengesteld als volgt: U. Lõhmus (rapporteur), waarnemend voor de president van de Zesde kamer, A. Arabadjiev en C. G. Fernlund, rechters, advocaatgeneraal: P. Mengozzi, griffier: A. Calot Escobar, het navolgende Arrest 1 Met hun respectieve hogere voorzieningen vorderen Neuman en Galdeano del Sel enerzijds en het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) anderzijds (hierna samen: „rekwiranten”) vernietiging van het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 16 december Pagina 1 van 8

www.iept.nl

2010, Baena Grupo/BHIM – Neuman en Galdeano del Sel (Zittende figuur), T-513/09 (hierna: „bestreden arrest”), waarbij het Gerecht heeft toegewezen het beroep tot vernietiging dat José Manuel Baena Grupo SA (hierna: „Baena Grupo”) had ingesteld tegen de beslissing van de derde kamer van beroep van het BHIM van 14 oktober 2009 (zaak R 1323/2008-3) inzake een nietigheidsprocedure tussen Neuman en Galdeano del Sel enerzijds en Baena Grupo anderzijds (hierna: „litigieuze beslissing”).

Toepasselijke bepalingen 2 Punt 14 van de considerans van verordening (EG) nr.

6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen (PB 2002, L 3, blz. 1) bepaalt: „Het criterium voor de beoordeling van het eigen karakter van een model moet het duidelijke verschil zijn tussen de algemene indruk die wordt gewekt bij een geïnformeerde gebruiker die het model bekijkt, en die welke bij hem wordt gewekt door het vormgevingserfgoed, met inachtneming van de aard van het voortbrengsel waarop het model wordt toegepast of waarin het is verwerkt en in het bijzonder van de bedrijfstak waarmee het verbonden is en de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model.”

3 Artikel 4, lid 1, van deze verordening luidt als volgt: „Een model wordt als gemeenschapsmodel beschermd voor zover het nieuw is en een eigen karakter heeft.”

4 Artikel 5 van deze verordening is als volgt geformuleerd: „1. Een model wordt als nieuw beschouwd, indien geen identiek model voor het publiek beschikbaar is gesteld: a) bij een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel, vóór de datum waarop het model waarvoor bescherming wordt gevraagd voor het eerst voor het publiek beschikbaar is gesteld; b) bij een ingeschreven gemeenschapsmodel, vóór de datum van indiening van de aanvrage om inschrijving van het model waarvoor bescherming wordt gevraagd of, wanneer aanspraak op voorrang wordt gemaakt, vóór de datum van voorrang.

2. Modellen worden geacht identiek te zijn, indien de kenmerken ervan slechts in onbelangrijke details verschillen.”

5 Artikel 6 van dezelfde verordening bepaalt: „1. Een model wordt geacht een eigen karakter te hebben, indien de algemene indruk die het bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door modellen die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld: a) bij een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel, vóór de datum waarop het model waarvoor bescherming wordt aangevraagd voor het eerst voor het publiek beschikbaar is gesteld; b) bij een ingeschreven gemeenschapsmodel, vóór de datum van indiening van de aanvrage om inschrijving of, wanneer aanspraak op voorrang wordt gemaakt, vóór de datum van voorrang.

www.ie-portal.nl

IEPT20121018, HvJEU, Neuman v Baena Grupo 2. Bij de beoordeling van het eigen karakter wordt rekening gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model.”

6 Artikel 7, leden 1 en 2, van verordening nr. 6/2002 bepaalt: „1. Voor de toepassing van de artikelen 5 en 6 wordt een model geacht voor het publiek beschikbaar te zijn gesteld, indien dit gepubliceerd is na inschrijving of op andere wijze, of tentoongesteld, in de handel gebracht of anderszins openbaar gemaakt is vóór de in artikel 5, [lid 1, sub] a en artikel 6, lid 1, [sub] a, genoemde datum of de in artikel 5, [lid 1, sub] b, en artikel 6, lid 1, [sub] b, genoemde datum, tenzij deze feiten bij een normale gang van zaken redelijkerwijs niet ter kennis konden zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector die in de Gemeenschap werkzaam zijn. Het model wordt echter niet geacht voor het publiek beschikbaar te zijn gesteld, louter omdat het onder uitdrukkelijke of stilzwijgende voorwaarde van geheimhouding aan een derde bekendgemaakt is.

2. Openbaarmaking wordt voor de toepassing van de artikelen 5 en 6 niet in aanmerking genomen, wanneer een model waarvoor aanspraak op bescherming als ingeschreven gemeenschapsmodel wordt gemaakt, voor het publiek beschikbaar is gesteld: a) door de ontwerper, zijn rechtverkrijgende of een derde op basis van door de ontwerper of diens rechtverkrijgende verstrekte informatie of genomen maatregelen; en b) gedurende het tijdvak van twaalf maanden voorafgaande aan de datum van indiening van de aanvrage of, indien aanspraak wordt gemaakt op voorrang, aan de datum van voorrang.”

7 Artikel 25 van deze verordening, met het opschrift „Nietigheidsgronden”, bepaalt in de leden 1, sub b en e, en 3 ervan: „1. Een gemeenschapsmodel kan slechts in de volgende gevallen nietig worden verklaard: [...] b) het beantwoordt niet aan de voorwaarden van de artikelen 4 tot en met 9; [...] e) in een later model wordt van een onderscheidend teken gebruik gemaakt en het gemeenschapsrecht of het recht van de lidstaat dat op dat teken van toepassing is, staat de houder van het recht op het teken toe dat gebruik te verbieden; [...]

3. De in lid 1, [sub] d, e en f, vermelde gronden kunnen alleen door de aanvrager of de houder van het oudere recht worden ingeroepen. [...]”

8 Artikel 61, leden 1 tot en met 3, van deze verordening bepaalt: „1. Tegen de beslissingen in beroep van de kamers van beroep kan beroep worden ingesteld bij het Hof van Justitie [...].

2.

Beroep kan worden ingesteld wegens onbevoegdheid, schending van wezenlijke vormvoorschriften, schending van het Verdrag, van

Pagina 2 van 8

www.iept.nl

deze verordening of een uitvoeringsregeling daarvan, of wegens misbruik van bevoegdheid.

3. Het Hof van Justitie kan de bestreden beslissing vernietigen of herzien.”

Voorgeschiedenis van het geding 9 Baena Grupo is houder van het volgende gemeenschapsmodel nr.

426895-0002 (hierna: „litigieuze model”):

10 Dit model werd aangevraagd op 7 november 2005 en vervolgens ingeschreven en gepubliceerd op 27 december 2005 voor de volgende voortbrengselen van klasse 99-00 in de zin van de Overeenkomst van Locarno van 8 oktober 1968 tot instelling van een internationale classificatie voor tekeningen en modellen van nijverheid, zoals gewijzigd (hierna: „Overeenkomst van Locarno”): „t-shirts (versieringen voor -); petten (met zonneklep) (versieringen voor -); stickers (versieringen voor -); drukwerken, met inbegrip van reclamemateriaal (versieringen voor -)”.

11 Op 18 februari 2008 hebben Neuman en Galdeano del Sel bij het BHIM een vordering tot nietigverklaring van het litigieuze model ingediend krachtens artikel 25, lid 1, sub b en e, van verordening nr. 6/2002. Daarbij betoogden zij enerzijds dat het litigieuze model niet nieuw was en geen eigen karakter had in de zin van artikel 4 van deze verordening, gelezen in samenhang met de artikelen 5 en 6 ervan, en anderzijds dat in dit model gebruik werd gemaakt van een onderscheidend teken in de zin van artikel 25, lid 1, sub e, van deze verordening.

12 Ter ondersteuning van hun vordering tot nietigverklaring hebben Neuman en Galdeano del Sel zich beroepen op het volgende oudere gemeenschapsbeeldmerk nr. 1312651 (hierna: „ouder merk”):

13 Dit merk werd op 7 november 2000 ingeschreven voor waren van de klassen 25, 28 en 32 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd (hierna: „Overeenkomst van Nice”). Deze waren zijn omschreven als volgt: – klasse 25: „kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels”;

www.ie-portal.nl

IEPT20121018, HvJEU, Neuman v Baena Grupo – klasse 28: „spellen, speelgoed; gymnastiek- en sportartikelen”; – klasse 32: „bieren; minerale en gazeuse wateren, andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen, siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken”.

14 Bij beslissing van 15 juli 2008 heeft de nietigheidsafdeling van het BHIM de vordering tot nietigverklaring van het litigieuze model toegewezen op grond van artikel 25, lid 1, sub e, van verordening nr. 6/2002.

15 Op 16 september 2008 heeft Baena Grupo krachtens de artikelen 55 tot en met 60 van verordening nr.

6/2002 bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling.

16 Bij de litigieuze beslissing heeft de derde kamer van beroep van het BHIM (hierna: „kamer van beroep”) zich op het standpunt gesteld dat de nietigheidsafdeling blijk had gegeven van een onjuiste opvatting door te oordelen dat in het litigieuze model gebruik was gemaakt van het oudere merk. Niettemin was zij van mening dat dit model geen eigen karakter had, daar het bij de geïnformeerde gebruiker, te weten jongeren of kinderen die gewoonlijk t-shirts, petten en stickers kopen of gebruikers van drukwerk, een andere algemene indruk wekt dan die welke door het oudere merk wordt gewekt. Aldus heeft de kamer van beroep overeenkomstig artikel 60, lid 1, van verordening nr.

6/2002 de nietigheid van het litigieuze model bevestigd, maar op grond van artikel 25, lid 1, sub b, van deze verordening, gelezen in samenhang met artikel 6, lid 1, ervan.

Procesverloop voor het Gerecht en bestreden arrest 17 Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 22 december 2009, heeft Baena Grupo beroep tot vernietiging van de litigieuze beslissing ingesteld. Ter onderbouwing van haar beroep voerde zij één middel aan, te weten schending van artikel 6 van verordening nr. 6/2002. Zij heeft aangevoerd dat de verschillen tussen het oudere merk en het litigieuze model van dien aard zijn dat de door elk van deze figuren bij de geïnformeerde gebruiker gewekte algemene indruk anders is.

18 Bij het bestreden arrest heeft het Gerecht de litigieuze beslissing vernietigd.

19 Het Gerecht heeft om te beginnen in punt 20 van het bestreden arrest geoordeeld dat diende te worden overgegaan tot een vergelijking tussen enerzijds de door het litigieuze model gewekte algemene indruk en anderzijds de algemene indruk die bij de geïnformeerde gebruiker wordt gewekt door het oudere merk, dat een voor het publiek beschikbaar gesteld model vormt.

20 In de punten 21 en 22 van het bestreden arrest heeft het Gerecht overwogen dat de door de betrokken twee figuren bij de geïnformeerde gebruiker gewekte algemene indruk in grote mate wordt bepaald door de gelaatsuitdrukking van elke figuur. Het Gerecht heeft erop gewezen dat het verschil in de gelaatsuitdrukking van de twee figuren een wezenlijk kenmerk vormt dat de geïnformeerde gebruiker, zoals deze door de kamer van beroep juist werd gedefinieerd, bijblijft.

Pagina 3 van 8

www.iept.nl

21 Vervolgens heeft het Gerecht in punt 23 van het bestreden arrest vastgesteld dat deze uitdrukking, in combinatie met de naar voren leunende positie van het lichaam die de indruk geeft van een zekere ergernis, de geïnformeerde gebruiker ertoe zal brengen om het „oudere model” aan te merken als een geagiteerde persoon. Daarentegen wordt de door het litigieuze model gewekte algemene indruk niet gekenmerkt door de uiting van een of ander gevoel, noch op basis van de gelaatsuitdrukking noch op basis van de positie van het lichaam, dat naar achteren leunt.

22 In dit verband heeft het Gerecht in punt 24 van het bestreden arrest verklaard dat „het verschil in de gelaatsuitdrukking duidelijk zal zijn voor jongeren die t-shirts en petten kopen [, en] nog belangrijker zal zijn voor kinderen die stickers gebruiken om voorwerpen te verpersoonlijken en die nog meer geneigd zijn om bijzondere aandacht te besteden aan de gevoelens die elk figuurtje op een sticker toont”.

23 Ten slotte was het Gerecht in punt 25 van het bestreden arrest van oordeel dat de verschillen tussen de twee figuren „belangrijk genoeg zijn om bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk te wekken, ondanks het bestaan van punten van overeenstemming wat andere aspecten betreft en de grote vrijheid waarover de ontwerper van dergelijke figuren beschikt”.

24 In punt 26 van het bestreden arrest heeft het Gerecht dan ook geoordeeld dat de kamer van beroep blijk had gegeven van een onjuiste opvatting door te stellen dat het litigieuze model bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekte dan die welke werd gewekt door het „oudere model” dat ter onderbouwing van de vordering tot nietigverklaring werd aangevoerd.

Procesverloop voor het Hof en conclusies van partijen 25 Bij beschikking van de president van het Hof van 11 april 2011 zijn de zaken C-101/11 P en C-102/11 P gevoegd voor de schriftelijke en de mondelinge behandeling en voor het arrest.

26 Met hun hogere voorziening verzoeken Neuman en Galdeano del Sel het Hof: – het bestreden arrest te vernietigen; – het litigieuze model nietig te verklaren of, subsidiair, de zaak naar het Gerecht terug te verwijzen, en – Baena Grupo te verwijzen in de kosten van deze hogere voorziening en van de procedure voor het Gerecht.

27 Met zijn hogere voorziening verzoekt het BHIM het Hof: – het bestreden arrest te vernietigen; – de zaak ten gronde af te doen middels een nieuwe uitspraak waarbij het beroep tegen de litigieuze beslissing wordt verworpen, of de zaak terug te verwijzen naar het Gerecht, en – Baena Grupo te verwijzen in de kosten.

28 In haar memorie van antwoord verzoekt Baena Grupo het Hof: – de hogere voorziening in zaak C-101/11 P nietontvankelijk te verklaren of, www.ie-portal.nl

IEPT20121018, HvJEU, Neuman v Baena Grupo subsidiair, deze hogere voorziening af te wijzen; – de hogere voorziening in zaak C-102/11 P af te wijzen, en – rekwiranten te verwijzen in de kosten.

Hogere voorziening 29 Neuman en Galdeano del Sel onderbouwen hun hogere voorziening met drie middelen. Volgens de eerste twee middelen heeft het Gerecht blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting bij de toepassing van artikel 25, lid 1, sub b, van verordening nr. 6/2002, gelezen in samenhang met de artikelen 4 tot en met 9 ervan, respectievelijk artikel 25, lid 1, sub e, van deze verordening. Volgens het derde middel is het Gerecht de verplichting tot motivering van het bestreden arrest niet nagekomen.

30 Ter onderbouwing van zijn hogere voorziening voert het BHIM twee middelen aan, te weten schending door het Gerecht van enerzijds artikel 61 van verordening nr. 6/2002 en anderzijds artikel 25, lid 1, sub b, van deze verordening, gelezen in samenhang met artikel 6 ervan. Het tweede middel bevat twee onderdelen, volgens welke het Gerecht de specifieke criteria van het merkenrecht heeft verward met de criteria die eigen zijn aan het gemeenschapsmodellenrecht, en het Gerecht zijn motiveringsplicht niet is nagekomen.

Eerste middel van het BHIM: schending van artikel 61 van verordening nr. 6/2002 Argumenten van partijen 31 In de eerste plaats en onder verwijzing naar het arrest van 15 april 2010, Schräder/OCVV (C-38/09 P, Jurispr. blz. I-3209, punt 77), verwijt het BHIM het Gerecht dat het bij de beoordeling van de rechtmatigheid van de litigieuze beslissing is overgegaan tot een zeer gedetailleerd onderzoek van de „betrokken gemeenschapsmodellen”.

32 Het BHIM betoogt dat de toetsing van de geldigheid van gemeenschapsmodellen, die wordt gekenmerkt door een hoge technische complexiteit, in het kader van artikel 25, lid 1, sub b en d, van verordening nr. 6/2002 enkel betrekking heeft op de vaststelling van de mate van vrijheid van de ontwerper. Volgens het BHIM heeft het Gerecht de grenzen van artikel 61 van deze verordening overschreden door zijn toetsing niet te beperken tot die van de kennelijke beoordelingsfouten met betrekking tot de geldigheid van dergelijke modellen.

33 In de tweede plaats voert het BHIM aan dat het Gerecht zijn redenering in de plaats heeft gesteld van die van de kamer van beroep door te oordelen dat de uiting van gevoelens door de figuren van de „betrokken modellen” belangrijker is dan de grafische weergave van deze modellen. Aldus is het Gerecht overgegaan tot een nieuwe beoordeling van de feiten zonder zijn onderzoek te beperken tot de toetsing van de rechtmatigheid van de litigieuze beslissing.

34 In dit verband is het BHIM van mening dat het Gerecht, door niet de aard van de fout te verduidelijken die de kamer van beroep heeft gemaakt bij de toepassing van artikel 25, lid 1, sub b, van verordening nr. 6/2002, gelezen in samenhang met artikel 6 ervan, Pagina 4 van 8

www.iept.nl

het BHIM niet in staat stelt om conclusies te trekken uit het bestreden arrest met het oog op een juiste toepassing van artikel 6 van deze verordening.

35 Baena Grupo is van mening dat het betoog van het BHIM ongegrond is. Volgens haar kan het Gerecht de betrokken feiten volledig vrij beoordelen. Zij verwijst op dit punt naar het arrest van 30 maart 2000, VBA/Florimex e.a. (C-265/97 P, Jurispr. blz. I-2061), waar het Hof in het kader van een bij hem ingestelde latere hogere voorziening melding maakt van de beoordeling van de bewijselementen door het Gerecht.

Beoordeling door het Hof 36 Onderzocht dient te worden of het Gerecht de grenzen van zijn toetsingsbevoegdheid heeft overschreden en zijn eigen beoordeling in de plaats van die van het BHIM heeft gesteld.

37 In die context moet eraan worden herinnerd dat overeenkomstig artikel 61, lid 2, van verordening nr.

6/2002 beroep tegen de beslissingen van de kamers van beroep van het BHIM kan worden ingesteld bij het Gerecht wegens schending van het Verdrag, van deze verordening of een uitvoeringsregeling daarvan.

Daaruit vloeit voort dat het Gerecht bevoegd is om een volledige rechtmatigheidstoetsing te verrichten met betrekking tot de wijze waarop het BHIM de door de verzoeker overgelegde gegevens heeft beoordeeld (zie arresten van 5 juli 2011, Edwin/BHIM, C-263/09 P, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 52, et 20 oktober 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C-281/10 P, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 66).

38 Volgens deze bepaling moet het Gerecht de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep toetsen door na te gaan of deze het Unierecht hebben nageleefd, gelet met name op de feitelijke gegevens die voor deze kamers zijn aangevoerd (zie naar analogie arrest van 18 december 2008, Les Éditions Albert René/BHIM, C-16/06 P, Jurispr. blz. I-10053, punt 38, en beschikking van 28 maart 2011, Herhof/BHIM, C-418/10 P, punt 47).

39 In het bijzonder kan het Gerecht de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep van het BHIM volledig toetsen en daarbij, zo nodig, nagaan of deze kamers de feiten van het geding rechtens correct hebben gekwalificeerd, dan wel of de beoordeling van de aan deze kamers voorgelegde feitelijke elementen fouten vertoont (zie naar analogie arrest Les Éditions Albert René/BHIM, reeds aangehaald, punt 39, en beschikking Herhof/BHIM, reeds aangehaald, punt 48).

40 Wanneer het Gerecht de rechtmatigheid van een beslissing van een kamer van beroep van het BHIM moet beoordelen, kan het immers niet gebonden zijn door een onjuiste beoordeling van de feiten door deze kamer, voor zover die beoordeling deel uitmaakt van de conclusies waarvan de rechtmatigheid voor het Gerecht wordt betwist (zie naar analogie arrest Les Éditions Albert René/BHIM, reeds aangehaald, punt 48).

41 Stellig kan het Gerecht het BHIM een zekere beoordelingsvrijheid laten, met name wanneer dit laatste zeer technische beoordelingen dient te verrichten, en kan het zich, wat de omvang van zijn www.ie-portal.nl

IEPT20121018, HvJEU, Neuman v Baena Grupo toezicht op de beslissingen van de kamer van beroep op het gebied van industriële modellen betreft, tot het onderzoek van kennelijke beoordelingsfouten beperken (arrest PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, reeds aangehaald, punt 67).

42 In casu heeft het BHIM evenwel niet aangetoond dat de betrokken beoordeling zeer technische beoordelingen vereiste die rechtvaardigen dat het BHIM een zekere beoordelingsvrijheid wordt gelaten, waardoor de omvang van het toezicht van het Gerecht tot kennelijke fouten wordt beperkt.

43 Bovendien heeft Baena Grupo voor het Gerecht aangevoerd dat de kamer van beroep artikel 6 van verordening nr. 6/2002 heeft geschonden door te oordelen dat het litigieuze model geen eigen karakter had daar het bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekte dan die welke door het oudere merk werd gewekt.

44 Aangezien Baena Grupo de beoordeling door de kamer van beroep inzake de door elk van de betrokken figuren bij de geïnformeerde gebruiker gewekte algemene indruk in geding had gebracht, was het Gerecht dus bevoegd om de beoordeling door deze kamer van beroep van de overeenstemming van het oudere merk met het litigieuze model te onderzoeken (zie naar analogie arrest Les Éditions Albert René/BHIM, reeds aangehaald, punt 47).

45 Het Gerecht heeft dan ook geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door in de punten 20 tot en met 25 van het bestreden arrest over te gaan tot een concreet onderzoek van de beoordelingen door de kamer van beroep om de litigieuze beslissing te vernietigen.

46 Derhalve moet het eerste middel van het BHIM worden afgewezen.

Eerste onderdeel van het tweede middel van het BHIM en eerste middel van Neuman en Galdeano del Sel: schending van artikel 25, lid 1, sub b, van verordening nr. 6/2002, gelezen in samenhang met de artikelen 4 tot en met 9 van deze verordening Argumenten van partijen 47 In de eerste plaats voert het BHIM aan dat het Gerecht de specifieke criteria van het merkenrecht heeft verward met de criteria die eigen zijn aan het gemeenschapsmodellenrecht. Het merkenrecht beoogt het algemene belang van de consument te vrijwaren, zodat deze zich niet vergist wanneer hij door een merk aangeduide waren of diensten verkrijgt, terwijl het gemeenschapsmodellenrecht particuliere belangen beoogt te beschermen, te weten de belangen van de marktdeelnemer die de creatie van een vorm ontwikkelt of exploiteert, los van het eventuele bestaan van verwarringsgevaar met betrekking tot de commerciële herkomst van het gekochte voortbrengsel. In het bijzonder verwijt het BHIM het Gerecht, de vergelijking van de „betrokken modellen” in de punten 22 en 23 van het bestreden arrest te hebben gebaseerd op de onvolmaakte herinnering die de geïnformeerde gebruiker bijblijft.

48 In dit verband zijn zowel Neuman en Galdeano del Sel als het BHIM van mening dat die vergelijking niet Pagina 5 van 8

www.iept.nl

moet worden gebaseerd op de onvolmaakte herinnering van de geïnformeerde gebruiker, maar op een directe vergelijking van de betrokken figuren.

49 In de tweede plaats stelt het BHIM dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door in punt 24 van het bestreden arrest zijn onderzoek van de door de „betrokken modellen” gewekte indruk niet te baseren op de perceptie van het gehele relevante publiek. Het Gerecht heeft zijn onderzoek van die modellen immers beperkt tot de perceptie van een deel van het relevante publiek, te weten die van jonge gebruikers van tshirts, petten en stickers.

50 In de derde plaats betogen Neuman en Galdeano del Sel dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door in punt 21 van het bestreden arrest te oordelen dat de door de betrokken twee figuren bij de geïnformeerde gebruiker gewekte algemene indruk wordt bepaald door de gelaatsuitdrukking van elk van deze figuren. Zij stellen dat het litigieuze model geen eigen karakter heeft en dat de kleine verschillen op het vlak van de expressie van de betrokken twee figuren geen invloed hebben op de erdoor gewekte algemene indruk. In dit verband wijzen zij erop dat de betrokken waren en het beoogde publiek identiek zijn. Verder merken zij op dat het Gerecht in punt 25 van het bestreden arrest heeft erkend dat de ontwerpers van figuren over een grote mate van vrijheid beschikken.

51 Baena Grupo is van mening dat Neuman en Galdeano del Sel met hun betoog in werkelijkheid enkel opkomen tegen de feitelijke analyse die het Gerecht heeft verricht, en aldus beogen dat het Hof zijn eigen beoordeling in de plaats stelt van die van het Gerecht.

52 Baena Grupo werpt tevens op dat de grief van het BHIM inzake het relevante publiek niet-ontvankelijk is, op grond dat het Gerecht zich daarover niet hoefde uit te spreken.

Beoordeling door het Hof 53 Wat in de eerste plaats de gestelde onjuiste rechtsopvatting van het Gerecht bij de vergelijking van het oudere merk met het litigieuze model betreft, dient erop te worden gewezen dat verordening nr. 6/2002 geen definitie van het daarin gehanteerde begrip „geïnformeerde gebruiker” bevat. Dit begrip dient evenwel te worden opgevat als een tussencategorie tussen de – op het gebied van het merkenrecht gehanteerde – gemiddelde consument, van wie geen enkele specifieke kennis wordt verwacht en die de conflicterende merken in de regel niet rechtstreeks vergelijkt, en de vakman met grondige technische deskundigheid. Het begrip „geïnformeerde gebruiker” kan derhalve aldus worden opgevat dat het betrekking heeft op een gebruiker die niet slechts gemiddeld, maar in hoge mate aandachtig is, hetzij door zijn persoonlijke ervaring, hetzij door zijn uitgebreide kennis van de betrokken sector (zie arrest PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, reeds aangehaald, punt 53).

54 In dit verband is het weliswaar juist dat de geïnformeerde gebruiker zoals die door het Hof is gedefinieerd, naar zijn aard het oudere merk en het www.ie-portal.nl

IEPT20121018, HvJEU, Neuman v Baena Grupo litigieuze model zo mogelijk rechtstreeks zal vergelijken, maar het is niet uitgesloten dat een dergelijke vergelijking niet mogelijk is of in de betrokken sector ongebruikelijk is, met name wegens specifieke omstandigheden of wegens de kenmerken van de voorwerpen waarop het oudere merk en het litigieuze model betrekking hebben (zie in die zin arrest PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, reeds aangehaald, punt 55).

55 Het Gerecht kan dan ook niet met kans op slagen worden verweten, blijk te hebben gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door de algemene indruk die door het oudere merk en het litigieuze model wordt gewekt, niet te hebben beoordeeld op basis van de premisse dat de geïnformeerde gebruiker deze modellen in elk geval rechtstreeks met elkaar zal vergelijken (zie in die zin arrest PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, reeds aangehaald, punt 56).

56 Dat geldt des te meer daar bij gebreke van nauwkeurige aanwijzingen dienaangaande in verordening nr. 6/2002, niet ervan kan worden uitgegaan dat de wetgever van de Unie de beoordeling van eventuele modellen tot de rechtstreekse vergelijking ervan heeft willen beperken (zie arrest PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, reeds aangehaald, punt 57).

57 Derhalve heeft het Gerecht bij de vergelijking van het oudere merk met het litigieuze model geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door in de punten 22 en 23 van het bestreden arrest zijn redenering te baseren op de onvolmaakte herinnering van de door de twee figuren gewekte algemene indruk die de geïnformeerde gebruiker bijblijft.

58 Deze grief moet dus worden afgewezen.

59 Wat in de tweede plaats de grief betreft dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door zijn onderzoek van het oudere merk en het litigieuze model te beperken tot de perceptie van een deel van het relevante publiek, dient allereerst te worden opgemerkt dat deze grief, anders dan Baena Grupo aanvoert, ontvankelijk is. Daarmee wordt immers beoogd op te treden tegen een onjuiste rechtsopvatting waarvan het Gerecht bij de uitlegging of toepassing van verordening nr. 6/2002 blijk zou hebben gegeven en die, indien aangetoond, de gehele redenering van het Gerecht kan aantasten.

60 Ten gronde dient te worden vastgesteld dat deze grief van het BHIM berust op een onjuiste lezing van het bestreden arrest. Bij de vergelijking van het oudere merk met het litigieuze model heeft het Gerecht immers in punt 22 van het bestreden arrest verwezen naar de geïnformeerde gebruiker „zoals deze door de kamer van beroep juist werd gedefinieerd”.

61 Aldus heeft het Gerecht rekening gehouden met het volledige relevante publiek zoals gedefinieerd door de kamer van beroep, te weten jongeren, kinderen en gebruikers van drukwerken, met inbegrip van reclamemateriaal. Hetzelfde geldt voor de redenering van het Gerecht in punt 23 van het bestreden arrest, waarin het verwijst naar die geïnformeerde gebruiker bij zijn onderzoek van de door het oudere merk en het Pagina 6 van 8

www.iept.nl

litigieuze model gewekte indruk. Vervolgens heeft het Gerecht in punt 24 van het bestreden arrest in het bijzonder gesteld dat het verschil in de gelaatsuitdrukking van de twee figuren duidelijk zal zijn voor jongeren en kinderen.

62 Bijgevolg kan het Gerecht niet op goede gronden worden verweten dat het zijn onderzoek van de figuren niet op het gehele relevante publiek heeft gebaseerd.

63 In de derde plaats verwijten Neuman en Galdeano del Sel het Gerecht in wezen, te hebben geoordeeld dat de gelaatsuitdrukking van de twee figuren de bij de geïnformeerde gebruiker gewekte algemene indruk van het oudere merk en van het litigieuze model bepaalt.

64 Op dit punt dient te worden vastgesteld dat Neuman en Galdeano del Sel met hun betoog in werkelijkheid enkel opkomen tegen de feitelijke analyse die het Gerecht in het kader van de beoordeling van de door het oudere merk en het litigieuze model gewekte algemene indruk heeft verricht, en aldus beogen dat het Hof zijn eigen beoordeling in de plaats stelt van die van het Gerecht.

65 Neuman en Galdeano del Sel hebben immers aangevoerd noch aangetoond dat het Gerecht de hem voorgelegde feiten onjuist heeft opgevat; zij hebben het Gerecht louter verweten dat het de concrete omstandigheden onjuist heeft beoordeeld teneinde vast te stellen dat het litigieuze model bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk wekt dan die welke wordt gewekt door het oudere merk dat ter onderbouwing van de vordering tot nietigverklaring werd aangevoerd.

66 Volgens vaste rechtspraak is echter alleen het Gerecht bevoegd de feiten vast te stellen, tenzij uit de hem overgelegde stukken blijkt dat zijn bevindingen materieel onjuist zijn, en deze feiten vervolgens te beoordelen. De beoordeling van de feiten levert dus, behoudens in het geval van een onjuiste opvatting van de voorgelegde gegevens, geen rechtsvraag op die als zodanig vatbaar is voor toetsing door het Hof in het kader van een hogere voorziening (zie arrest van 4 oktober 2007, Henkel/BHIM, C-144/06 P, Jurispr. blz. I-8109, punt 49 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

67 Deze grief moet dus niet-ontvankelijk worden verklaard.

68 Bijgevolg moeten het tweede middel van het BHIM en het eerste middel van Neuman en Galdeano del Sel in hun geheel worden afgewezen.

Tweede middel van Neuman en Galdeano del Sel: schending van artikel 25, lid 1, sub e, van verordening nr. 6/2002 Argumenten van partijen 69 Neuman en Galdeano del Sel verwijten het Gerecht, artikel 25, lid 1, sub e, van bovengenoemde verordening niet te hebben toegepast. Volgens hen is voldaan aan alle voorwaarden voor vaststelling van het bestaan van gevaar voor verwarring van het oudere merk met het litigieuze model. Derhalve heeft het Gerecht blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door geen uitspraak te doen over deze bepaling en door het gebruik van het litigieuze model niet te verbieden. www.ie-portal.nl

IEPT20121018, HvJEU, Neuman v Baena Grupo 70 Volgens Baena Grupo is dit middel nietontvankelijk, aangezien daarmee de door het Gerecht in het bestreden arrest verrichte feitelijke beoordelingen worden aangevochten.

Beoordeling door het Hof 71 Vastgesteld dient te worden dat het een middel betreft dat voor het Gerecht niet werd aangevoerd met het oog op de vernietiging van de litigieuze beslissing, en dat het in elk geval geen middel van openbare orde is dat het Gerecht ambtshalve had moeten opwerpen.

72 Volgens artikel 113, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof mag het voorwerp van het geding voor het Gerecht in hogere voorziening evenwel niet worden gewijzigd. In hogere voorziening is het Hof namelijk enkel bevoegd om te oordelen over de rechtsbeslissing die is gegeven ten aanzien van de middelen die voor de rechter in eerste aanleg zijn aangevoerd (zie met name arresten van 1 juni 1994, Commissie/Brazzelli Lualdi e.a., C-136/92 P, Jurispr. blz. I-1981, punt 59; 15 maart 2007, T.I.M.E. ART/BHIM, C-171/06 P, punt 24, en 20 september 2007, Nestlé/BHIM, C-193/06 P, punt 56).

73 Het onderhavige middel moet dus niet-ontvankelijk worden verklaard.

Tweede onderdeel van het tweede middel van het BHIM en derde middel van Neuman en Galdeano del Sel: ontoereikende motivering van het bestreden arrest Argumenten van partijen 74 Het BHIM voert aan dat het Gerecht zijn motiveringsplicht niet is nagekomen door enerzijds niet uit te leggen waarom „het verschil in de gelaatsuitdrukking duidelijk zal zijn voor jongeren die t-shirts en petten kopen” zoals vastgesteld in punt 24 van het bestreden arrest, en anderzijds niet te verwijzen naar het publiek bestaande uit de gebruikers van drukwerken, met inbegrip van reclamemateriaal.

75 Neuman en Galdeano del Sel verwijten het Gerecht tevens, het bestreden arrest niet nauwkeurig, accuraat en coherent te hebben gemotiveerd, in strijd met de procedurele rechten van rekwiranten.

76 Met betrekking tot de grieven van het BHIM is Baena Grupo van mening dat het Gerecht zich niet hoefde uit te spreken over het relevante publiek, zoals vermeld in punt 52 supra, zodat het arrest van het Gerecht op dit punt niet ontoereikend kan zijn gemotiveerd.

77 De grieven van Neuman en Galdeano del Sel zijn volgens Baena Grupo niet-ontvankelijk. Neuman en Galdeano del Sel hebben niet aangeduid welke delen van het bestreden arrest ontoereikend zijn gemotiveerd.

Beoordeling door het Hof 78 Het argument van het BHIM inzake de nietnakoming van de motiveringsplicht is gebaseerd op de bewering dat het Gerecht enerzijds niet heeft uitgelegd waarom „het verschil in de gelaatsuitdrukking duidelijk zal zijn voor jongeren die t-shirts en petten kopen”, en anderzijds niet heeft verwezen naar het publiek bestaande uit de gebruikers van „drukwerken, met inbegrip van reclamemateriaal”.

Pagina 7 van 8

www.iept.nl

IEPT20121018, HvJEU, Neuman v Baena Grupo

79 In dit verband dient eraan te worden herinnerd dat de verplichting om arresten te motiveren voortvloeit uit artikel 36 van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie, dat krachtens artikel 53, eerste alinea, van dit Statuut en artikel 81 van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht op het Gerecht van toepassing is (zie met name arrest van 4 oktober 2007, Naipes Heraclio Fournier/BHIM, C-311/05 P, punt 51 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

80 Blijkens vaste rechtspraak moeten arresten van het Gerecht voldoende gemotiveerd zijn om het Hof in staat te stellen, zijn rechterlijk toezicht uit te oefenen (zie met name arrest Naipes Heraclio Fournier/BHIM, reeds aangehaald, punt 52 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

81 Gelet op onder meer de vaststellingen in de punten 60 tot en met 62 van het onderhavige arrest volstaat in casu de vaststelling dat de redenering van het Gerecht in het bestreden arrest op zich duidelijk en begrijpelijk is, zodat het mogelijk is de redenen te kennen waarom het Gerecht het enige middel dat Baena Grupo voor hem had aangevoerd, heeft toegewezen. Het bestreden arrest is dus niet ontoereikend gemotiveerd.

82 Bijgevolg moet dit middel worden afgewezen.

83 Gelet op een en ander dienen de onderhavige hogere voorzieningen ten dele niet-ontvankelijk en ten dele ongegrond te worden verklaard, zodat de hogere voorzieningen moeten worden afgewezen.

Kosten 84 Volgens artikel 69, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof, dat krachtens artikel 118 van dit Reglement van toepassing is op de procedure in hogere voorziening, wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dit is gevorderd.

85 Aangezien Neuman en Galdeano del Sel in het kader van de hogere voorziening in zaak C-101/11 P in het ongelijk zijn gesteld, dienen zij overeenkomstig de vordering van Baena Grupo te worden verwezen in de kosten van deze hogere voorziening.

86 Aangezien het BHIM in het kader van de hogere voorziening in zaak C-102/11 P in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van Baena Grupo te worden verwezen in de kosten van deze hogere voorziening.

Het Hof (Zesde kamer) verklaart: 1) De hogere voorzieningen worden afgewezen.

2) Neuman en Galdeano del Sel dragen in verband met de hogere voorziening in zaak C-101/11 P hun eigen kosten alsook die van JosĂŠ Manuel Baena Grupo SA. 3) Het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) draagt in verband met de hogere voorziening in zaak C102/11 P zijn eigen kosten alsook die van JosĂŠ Manuel Baena Grupo SA. * Procestaal: Spaans.

www.ie-portal.nl

Pagina 8 van 8

www.iept.nl

Hof van Justitie EU, 16 februari 2012, Celaya v Proyectos # 000421649-1 # 000915426-1 en -2

MODELRECHT Modelrechtinbreuk: later ingeschreven gemeenschapsmodel kan inbreuk maken op eerder gemeenschapsmodel  dat artikel 19, lid 1, van de verordening aldus moet worden uitgelegd dat, in een procedure wegens inbreuk op het aan een ingeschreven gemeenschapsmodel verbonden uitsluitende recht, het recht om derden te beletten dit model te gebruiken zich uitstrekt tot iedere derde die een model gebruikt dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt, daaronder begrepen de derde houder van een later ingeschreven gemeenschapsmodel.

Intentie en gedrag derde irrelevant voor inbreukvraag  Bijgevolg moet op de tweede vraag worden geantwoord dat de intentie en het gedrag van de derde geen verschil maken voor het antwoord op de eerste vraag.

Vindplaatsen: curia.europe.eu; BIE 2012, nr. 32, p.

146 Hof van Justitie EU, 16 februari 2012 (A. Tizzano, M. Safjan, M. Ilešič (rapporteur), E. Levits en M. Berger) ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer) 16 februari 2012 (*) „Verordening (EG) nr. 6/2002 – Artikel 19, lid 1 – Gemeenschapsmodellen – Inbreuk of dreigende inbreuk – Begrip ,derde’” In zaak C-488/10, betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door de Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante y n° 1 de Marca Comunitaria (Spanje) bij beslissing van 15 september 2010, ingekomen bij het Hof op 11 oktober 2010, in de procedure Celaya Emparanza y Galdos Internacional SA tegen Proyectos Integrales de Balizamiento SL, wijst www.ie-portal.nl

IEPT20120216, HvJEU, Celaya v Proyectos HET HOF (Eerste kamer), samengesteld als volgt: A. Tizzano, kamerpresident, M. Safjan, M. Ilešič (rapporteur), E. Levits en M. Berger, rechters, advocaat-generaal: P. Mengozzi, griffier: K. Malacek, administrateur, gezien de stukken en na de terechtzitting op 14 september 2011, gelet op de opmerkingen van: Celaya Emparanza y Galdos Internacional SA, vertegenwoordigd door J. L. Gracia Albero, F. Rodríguez Domínguez, F. Miazetto en S. Ferrandis González, abogados, de Poolse regering, vertegenwoordigd door M. Laszuk, I. Žarski en M. Szpunar als gemachtigden, de Europese Commissie, vertegenwoordigd door F. Wenzel Bulst en R. Vidal Puig als gemachtigden, gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 8 november 2011, het navolgende Arrest Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 19, lid 1, van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen (PB 2002, L 3, blz.

1; hierna: „verordening”). Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Celaya Emparanza y Galdos Internacional SA (hierna: „Cegasa”) en Proyectos Integrales de Balizamiento SL (hierna: „PROIN”) over een door Cegasa ingestelde rechtsvordering wegens inbreuk.

Toepasselijke bepalingen De verordening beoogt volgens punt 5 van de considerans „een in elke lidstaat rechtstreeks geldend gemeenschapsmodel [in te voeren]” om „één recht op een model te verkrijgen dat in één, alle lidstaten omvattend gebied geldig is”.

Punt 18 van de considerans van de verordening bepaalt: „Een ingeschreven gemeenschapsmodel vergt dat een register wordt ingesteld en bijgehouden, waarin alle aanvragen welke aan bepaalde vormvereisten voldoen en waaraan een datum van indiening is toegekend, worden ingeschreven. Om de inschrijvings- en andere formaliteiten voor de aanvrager tot een minimum te beperken, moet het inschrijvingsstelsel in principe niet berusten op een aan de registratie voorafgaand grondig onderzoek naar het al dan niet voldaan zijn aan de voorwaarden voor bescherming.”

Overeenkomstig artikel 1, lid 2, sub b, van de verordening wordt een gemeenschapsmodel beschermd „als een ,ingeschreven gemeenschapsmodel’, indien het op de bij deze verordening bepaalde wijze is ingeschreven.”

Artikel 1, lid 3, van de verordening bepaalt: „Het gemeenschapsmodel vormt een eenheid. Het heeft dezelfde rechtsgevolgen in de gehele Gemeenschap.

Inschrijving, overdracht, afstand, vervallen- of nietigverklaring en verbod op het gebruik ervan zijn slechts voor de gehele Gemeenschap mogelijk. Dit beginsel en de implicaties ervan zijn van toepassing tenzij deze verordening anders bepaalt.”

Pagina 1 van 10

www.iept.nl

Overeenkomstig artikel 3, sub a, van de verordening: „[...] wordt verstaan onder: ,model’: de verschijningsvorm van een voortbrengsel of een deel ervan, die wordt afgeleid uit de kenmerken van met name de lijnen, de omtrek, de kleuren, de vorm, de textuur en/of de materialen van het voortbrengsel zelf en/of de versiering ervan”.

Artikel 4, lid 1, van de verordening bepaalt: „Een model wordt als gemeenschapsmodel beschermd voor zover het nieuw is en een eigen karakter heeft.”

Overeenkomstig artikel 5, lid 1, sub b, van de verordening wordt een ingeschreven gemeenschapsmodel als nieuw beschouwd indien geen identiek model voor het publiek beschikbaar is gesteld „vóór de datum van indiening van de aanvraag om inschrijving van het model waarvoor bescherming wordt gevraagd of, wanneer aanspraak op voorrang wordt gemaakt, vóór de datum van voorrang”.

Artikel 6, lid 1, sub b, van de verordening bepaalt dat een ingeschreven gemeenschapsmodel wordt geacht een eigen karakter te hebben, indien de algemene indruk die het bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door modellen die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld „vóór de datum van indiening van de aanvraag om inschrijving of, wanneer aanspraak op voorrang wordt gemaakt, vóór de datum van voorrang”.

Artikel 10 van de verordening, „Draagwijdte van de bescherming”, bepaalt in lid 1: „De door een gemeenschapsmodel verleende bescherming omvat elk model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt.”

Artikel 19 van de verordening, „Aan het gemeenschapsmodel verbonden rechten”, bepaalt: „1. Een ingeschreven gemeenschapsmodel verleent aan de houder ervan het uitsluitende recht om het te gebruiken en om derden aan wie hij daartoe geen toestemming heeft gegeven, te beletten het te gebruiken.

Onder dit gebruik wordt met name verstaan het vervaardigen, aanbieden, in de handel brengen, invoeren, uitvoeren of gebruiken van een voortbrengsel waarin het model is verwerkt of waarop het is toegepast, alsmede het voor deze doeleinden in voorraad hebben van dat voortbrengsel.

2. Aan een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel is voor de houder echter alleen het recht verbonden om de in lid 1 genoemde handelingen te beletten, als het aangevochten gebruik voortvloeit uit het namaken van het beschermde model. Het aangevochten gebruik wordt niet beschouwd als voortvloeiende uit het namaken van het beschermde model indien dit gebruik voortvloeit uit onafhankelijk scheppend werk door een ontwerper van wie redelijkerwijs mag worden aangenomen dat hij het door de rechthebbende openbaar gemaakte model niet kende. [...]”

Afdeling 5 van titel II van de verordening, „Nietigheid”, omvat de artikelen 24 tot en met 26 ervan. Artikel 24, lid 1, van de verordening bepaalt: „Een ingeschreven gemeenschapsmodel wordt nietig verklaard op vordering bij het Bureau [voor www.ie-portal.nl

IEPT20120216, HvJEU, Celaya v Proyectos harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen (BHIM)] overeenkomstig de procedure in de titels VI en VII of door een rechtbank voor het gemeenschapsmodel op reconventionele vordering in een inbreukprocedure.” Artikel 25 van de verordening, „Nietigheidsgronden”, bepaalt in lid 1, sub d, dat een gemeenschapsmodel slechts nietig kan worden verklaard, met name, „indien het gemeenschapsmodel [...] strijdig [is] met een ouder model”. Titel V van de verordening met als opschrift „Inschrijvingsprocedure” omvat de artikelen 45 tot en met 50 ervan. Artikel 45 van de verordening, „Onderzoek of de aanvraag aan de vormvereisten voldoet”, bepaalt in lid 2: „Het [BHIM] onderzoekt of: de aanvraag voldoet aan de andere vereisten van artikel 36, leden 2, 3, 4 en 5, en, in het geval van een meervoudige aanvraag, aan de vereisten van artikel 37, leden 1 en 2; de aanvraag voldoet aan de vormvereisten die in de uitvoeringverordening voor de uitvoering van de artikelen 36 en 37 zijn vastgelegd; aan de vereisten van artikel 77, lid 2, is voldaan; aan de vereisten betreffende de aanspraak op voorrang is voldaan, indien op voorrang aanspraak wordt gemaakt.”

Artikel 47 van de verordening, „Gronden voor nietinschrijving”, bepaalt in lid 1: „Indien het [BHIM] bij zijn onderzoek overeenkomstig artikel 45 bemerkt dat het model waarvoor bescherming wordt aangevraagd a) niet overeenstemt met de omschrijving van artikel 3, sub a, of b) strijdig is met de openbare orde of de goede zeden, het [BHIM] de aanvraag af.”

Artikel 48 van de verordening bepaalt dat „[i]ndien een aanvraag om een ingeschreven gemeenschapsmodel aan alle vereisten hiervoor voldoet en in de mate waarin de aanvraag niet is afgewezen uit hoofde van artikel 47, [...] het [BHIM] de aanvraag als ingeschreven gemeenschapsmodel in het register van gemeenschapsmodellen [inschrijft]”.

Titel VI van de verordening, „Afstand en nietigheid van het ingeschreven gemeenschapsmodel”, omvat de artikelen 51 tot en met 54 ervan. Artikel 52 van de verordening, „Vordering tot nietigverklaring”, bepaalt in lid 1 dat „ieder natuurlijk of rechtspersoon, alsmede een daartoe gemachtigd overheidsorgaan, bij het [BHIM] een verzoek tot nietigverklaring van een ingeschreven gemeenschapsmodel [kan] indienen”.

Titel IX van de verordening, „Bevoegdheid en procedure inzake rechtsvorderingen betreffende gemeenschapsmodellen”, bevat met name een afdeling 2, „Geschillen ter zake van inbreuk op en geldigheid van gemeenschapsmodellen”, die de artikelen 80 tot en met 92 ervan omvat.

Artikel 81 van de verordening luidt: „De rechtbanken voor het gemeenschapsmodel hebben uitsluitende bevoegdheid ter zake van: alle rechtsvorderingen betreffende inbreuk en – indien naar nationaal recht toegestaan – dreigende inbreuk op gemeenschapsmodellen; rechtsvorderingen tot vaststelling van niet-inbreuk op Pagina 2 van 10

www.iept.nl

gemeenschapsmodellen, indien naar nationaal recht toegestaan; htsvorderingen tot nietigverklaring van een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel; reconventionele vorderingen tot nietigverklaring van een gemeenschapsmodel die zijn ingesteld in samenhang met rechtsvorderingen als bedoeld sub a.”

Artikel 85 van de verordening, „Vermoeden van geldigheid – Verweer ten gronde”, bepaalt in lid 1: „In een procedure inzake een rechtsvordering betreffende inbreuk of dreigende inbreuk van een ingeschreven gemeenschapsmodel gaat de rechtbank voor het gemeenschapsmodel ervan uit dat het gemeenschapsmodel rechtsgeldig is.

De rechtsgeldigheid kan slechts worden aangevochten bij wege van een reconventionele vordering tot nietigverklaring. Wanneer echter de exceptie van nietigheid van een gemeenschapsmodel anders dan bij wege van een reconventionele rechtsvordering wordt opgeworpen, is dit middel slechts ontvankelijk voor zover de verweerder stelt dat het gemeenschapsmodel op grond van een ouder nationaal modelrecht in de zin van artikel 25, lid 1, sub d, waarvan hij houder is, nietig zou kunnen worden verklaard.”

Hoofdgeding en prejudiciële vragen Cegasa is houder van het onder nr. 000421649-0001 ingeschreven gemeenschapsmodel bestaande in een verkeerspaal bestemd voor wegmarkering. Dit model werd op 26 oktober 2005 bij het BHIM ingediend en op 13 december 2005 in het register van gemeenschapsmodellen gepubliceerd.

Eind 2007 heeft PROIN de verkeerspaal H-75 in de handel gebracht. Aangezien deze paal geen andere algemene indruk wekte dan het ingeschreven gemeenschapsmodel nr. 000421649-0001, heeft Cegasa PROIN in januari 2008 buitengerechtelijk verzocht de inbreuk te staken. PROIN heeft de inbreuk betwist, maar zich niettemin ertoe verbonden wijzigingen in haar model aan te brengen. In maart 2008 heeft Cegasa PROIN nogmaals verzocht de inbreuk te staken.

Op 11 april 2008 heeft PROIN bij het BHIM een gemeenschapsmodelaanvraag ingediend voor een wegmarkeringsverkeerspaal. Dit model werd op 7 mei 2008 onder nr. 000915426-001 in het register van gemeenschapsmodellen gepubliceerd. De verwijzende rechter is van oordeel dat de door PROIN in de handel gebrachte cilindrische zuil een reproductie is van het ingeschreven gemeenschapsmodel nr. 000421649-0001 van Cegasa, nu deze paal bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt dan dit model.

Hij verduidelijkt echter dat Cegasa geen vordering tot nietigverklaring van het ingeschreven gemeenschapsmodel nr.

000915426-001 heeft ingediend.

Cegasa heeft daarentegen een vordering wegens inbreuk op een ingeschreven gemeenschapsmodel ingesteld bij de Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante y n° 1 de Marca Comunitaria en daarbij aangevoerd dat PROIN door het aanbieden, bevorderen van de verkoop, reclame maken voor, in voorraad hebben, in de handel brengen en het verdelen van de www.ie-portal.nl

IEPT20120216, HvJEU, Celaya v Proyectos verkeerszuil H-75 inbreuk maakte op de rechten die haar als houder van het ingeschreven gemeenschapsmodel nr. 000421649-0001 op grond van de verordening toekomen. PROIN heeft in deze inbreukprocedure verweer gevoerd. Zij heeft met name aangevoerd dat Cegasa procesbevoegdheid mist om een rechtsvordering wegens inbreuk op haar gemeenschapsmodel in te stellen, nu de door PROIN in de handel gebrachte verkeerspaal een reproductie is van een gemeenschapsmodel dat ook is ingeschreven.

Zij heeft bijgevolg verdedigd dat, zolang deze inschrijving niet nietig is verklaard, de houder ervan op grond van de verordening een gebruiksrecht geniet, zodat de uitoefening van dit recht niet als een inbreuk kan worden beschouwd. Daarop heeft de Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante y n° 1 de Marca Comunitaria de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld: Strekt het recht om derden te beletten het model te gebruiken als bedoeld in artikel 19, lid 1, van de [verordening], zich in een procedure wegens inbreuk op het aan een ingeschreven gemeenschapsmodel verbonden uitsluitende recht uit tot iedere derde die een ander model gebruikt dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt, of valt een derde die gebruik maakt van een gemeenschapsmodel dat later op zijn naam is ingeschreven, daar integendeel niet onder zolang dat model niet nietig is verklaard?

Staat het antwoord op de voorgaande vraag los van de intentie van de derde of varieert het naargelang zijn gedrag, waarbij bepalend is dat die derde het latere gemeenschapsmodel heeft aangevraagd en laten inschrijven nadat hij door de houder van het oudere gemeenschapsmodel buiten rechte was verzocht het in de handel brengen van een product te staken wegens inbreuk op de aan dat oudere model verbonden rechten?”

Beantwoording van de prejudiciële vragen Eerste vraag Vooraf dient erop te worden gewezen dat de verordening geen bepaling bevat die uitdrukkelijk verwijst naar de mogelijkheid voor de houder van een eerder ingeschreven gemeenschapsmodel om een inbreukprocedure in te stellen tegen de houder van een later ingeschreven gemeenschapsmodel. Evenwel moet worden vastgesteld dat de bewoordingen van artikel 19, lid 1, van de verordening geen onderscheid maken naargelang de derde al dan niet houder is van een ingeschreven gemeenschapsmodel. Bijgevolg verleent het ingeschreven gemeenschapsmodel, overeenkomstig deze bepaling, de houder ervan het uitsluitende recht om het te gebruiken en om „derden” aan wie hij daartoe geen toestemming heeft gegeven, te beletten het te gebruiken. Evenzo bepaalt artikel 10, lid 1, van de verordening dat de door het gemeenschapsmodel verleende bescherming „elk model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt” omvat. Uit deze bepalingen vloeit voort dat de verordening niet uitsluit dat een inbreukprocedure wordt ingesteld door de houder van een ingeschreven Pagina 3 van 10

www.iept.nl

gemeenschapsmodel met de bedoeling het gebruik te doen verbieden van een later ingeschreven gemeenschapsmodel dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt. Zoals de Poolse regering heeft opgemerkt in haar bij het Hof ingediende opmerkingen, geniet de houder van het later ingeschreven gemeenschapsmodel weliswaar in beginsel ook een uitsluitend recht om zijn model te gebruiken. Dat gegeven kan evenwel niet afdoen aan de uitlegging van het begrip „derde” van artikel 19, lid 1, van de verordening, in de zin dat „derde” ook ziet op de derde houder van een later ingeschreven gemeenschapsmodel. In dit verband moet eraan herinnerd worden dat, zoals de Europese Commissie in haar opmerkingen heeft aangevoerd, de bepalingen van de verordening moeten worden uitgelegd in het licht van het prioriteitsbeginsel, dat inhoudt dat het eerder ingeschreven gemeenschapsmodel voorrang heeft op de later ingeschreven gemeenschapsmodellen. Uit met name artikel 4, lid 1, van de verordening vloeit voort dat een model als gemeenschapsmodel slechts wordt beschermd voor zover het nieuw is en een eigen karakter heeft. Bij een conflict tussen twee ingeschreven gemeenschapsmodellen wordt het als eerste ingeschreven model geacht te voldoen aan deze voorwaarden voor gemeenschapsbescherming vóór het als tweede ingeschreven model. Bijgevolg kan de houder van het later ingeschreven gemeenschapsmodel enkel de door de verordening verleende bescherming genieten indien hij bij wege van een vordering tot nietigverklaring of in voorkomend geval op reconventionele vordering aantoont dat voor het eerder ingeschreven gemeenschapsmodel niet is voldaan aan een van deze voorwaarden. Zoals de advocaat-generaal in de punten 32 en 33 van zijn conclusie heeft opgemerkt, is het in deze context van belang rekening te houden met de wezenlijke kenmerken van de door de verordening ingestelde inschrijvingsprocedure voor gemeenschapsmodellen.

Overeenkomstig deze procedure, die wordt geregeld in de artikelen 45 tot en met 48 van de verordening, onderzoekt het BHIM immers of de aanvraag voldoet aan de in de verordening gestelde vormvereisten voor indiening.

Indien de aanvraag voldoet aan deze voorwaarden, overeenstemt met de omschrijving van een model van artikel 3, sub a, van de verordening en niet strijdig is met de openbare orde of de goede zeden, schrijft het BHIM de aanvraag in in het register van gemeenschapsmodellen als ingeschreven gemeenschapsmodel. Het betreft bijgevolg een snelle, in wezen formele controle, die, zoals in punt 18 van de considerans van de verordening is aangegeven, geen onderzoek ten gronde vereist om vóór inschrijving vast te stellen of het model voldoet aan de voorwaarden voor bescherming en die, anders dan de inschrijvingsprocedure van verordening nr. 207/2009 (EG) van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1), overigens geen stadium omvat waarin de houder van een eerder ingeschreven model zich tegen de inschrijving kan verzetten. Aldus kan enkel een uitlegging van het www.ie-portal.nl

IEPT20120216, HvJEU, Celaya v Proyectos begrip „derde” van artikel 19, lid 1, van de verordening in de zin dat „derde” ook de derde houder van een later ingeschreven gemeenschapsmodel omvat, de door de verordening nagestreefde doelstelling van doelmatige bescherming van ingeschreven gemeenschapsmodellen en de nuttige werking van inbreukprocedures waarborgen. Deze conclusie wordt overigens geenszins ontkracht doordat de verordening de rechtbanken voor het gemeenschapsmodel niet de bevoegdheid toekent om kennis te namen van vorderingen tot nietigverklaring van ingeschreven gemeenschapsmodellen en in artikel 85 bepaalt dat deze rechtbanken, in procedures inzake een rechtsvordering wegens inbreuk of dreigende inbreuk, ervan moeten uitgaan dat het gemeenschapsmodel rechtsgeldig is. In dit verband moet worden benadrukt dat de verordening onder de vorderingen inzake ingeschreven gemeenschapsmodellen een duidelijk onderscheid maakt tussen vorderingen wegens inbreuk en vorderingen tot nietigverklaring. Wat de vorderingen wegens inbreuk betreft, verleent artikel 81 van de verordening aan de rechtbanken voor het gemeenschapsmodel de uitsluitende bevoegdheid om kennis te nemen van dit contentieux. In het kader van deze vorderingen onderzoeken deze rechtbanken enkel of inbreuk is gemaakt op het uitsluitende gebruiksrecht dat de verordening de houder van een ingeschreven gemeenschapsmodel verleent. Wat de vorderingen tot nietigverklaring van ingeschreven gemeenschapsmodellen betreft, is in de verordening ervoor gekozen de behandeling ervan te centraliseren bij het BHIM, hoewel dit principe wordt gematigd door de mogelijkheid voor de rechtbanken voor het gemeenschapsmodel om kennis te nemen van reconventionele vorderingen tot nietigverklaring van een ingeschreven gemeenschapsmodel die zijn ingediend in het kader van een vordering wegens inbreuk of dreigende inbreuk. In dit verband kan niet worden ingestemd met het argument dat de uitlegging van het begrip „derde” van artikel 19, lid 1, van de verordening in de zin dat „derde” ook de derde houder van een later ingeschreven gemeenschapsmodel omvat, erop neerkomt dat aan de verdeling van de bevoegdheden tussen deze rechtbanken en het BHIM wordt getornd en bovendien de bevoegdheid van het BHIM inzake nietigheid wordt uitgehold. Uit de hierboven uiteengezette kenmerken vloeit immers voort dat de vorderingen wegens inbreuk en de vorderingen tot nietigverklaring verschillen naar voorwerp en gevolgen, zodat de mogelijkheid voor een houder van een eerder ingeschreven gemeenschapsmodel om een inbreukprocedure in te stellen tegen de houder van een later ingeschreven gemeenschapsmodel het niet nutteloos kan maken om bij het BHIM een vordering tot nietigverklaring tegen de houder van het later ingeschreven gemeenschapsmodel in te stellen.

Bijgevolg moet worden vastgesteld dat, voor zover het later ingeschreven gemeenschapsmodel waarvan het gebruik werd verboden, rechtsgeldig blijft zolang het niet nietig is verklaard door het BHIM of door een rechtbank voor het gemeenschapsmodel op een Pagina 4 van 10

www.iept.nl

reconventionele vordering tot nietigverklaring, aan het door de verordening ingestelde stelsel van rechtsmiddelen niet wordt afgedaan door de in punt 44 van het onderhavige arrest geformuleerde conclusie.

Gelet op het geheel van voorafgaande overwegingen moet op de eerste vraag worden geantwoord dat artikel 19, lid 1, van de verordening aldus moet worden uitgelegd dat, in een procedure wegens inbreuk op het aan een ingeschreven gemeenschapsmodel verbonden uitsluitende recht, het recht om derden te beletten dit model te gebruiken zich uitstrekt tot iedere derde die een model gebruikt dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt, daaronder begrepen de derde houder van een later ingeschreven gemeenschapsmodel.

Tweede vraag Met zijn tweede vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of de intentie en het gedrag van de derde houder van een later ingeschreven gemeenschapsmodel verschil maken voor het antwoord op de eerste vraag. De verwijzende rechter verwijst met name naar de situatie in het hoofdgeding, waarin PROIN haar gemeenschapsmodel pas heeft ingeschreven na door Cegasa in gebreke te zijn gesteld.

In dit verband dient in de eerste plaats te worden vastgesteld dat, zoals is opgemerkt door alle belanghebbenden die opmerkingen bij het Hof hebben ingediend, de omvang van de door de verordening verleende rechten objectief moet worden bepaald en niet mag verschillen naargelang van omstandigheden die verband houden met het gedrag van de aanvrager van het gemeenschapsmodel. In de tweede plaats volgt uit artikel 19, lid 2, tweede alinea, van de verordening dat, zoals de advocaat -generaal in wezen heeft opgemerkt in punt 49 van zijn conclusie, de Uniewetgever wel rekening heeft gehouden met de goede trouw teneinde de ontwerper te beschermen die het door de rechthebbende openbaar gemaakte nietingeschreven model niet kende. Daarentegen kan men alleen maar vaststellen dat de wetgever geen overwegingen in verband met de intentie van de derde heeft opgenomen in het eerste lid van dat artikel.

Bijgevolg moet op de tweede vraag worden geantwoord dat de intentie en het gedrag van de derde geen verschil maken voor het antwoord op de eerste vraag.

Kosten Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Eerste kamer) verklaart voor recht: Artikel 19, lid 1, van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen moet aldus worden uitgelegd dat, in een procedure wegens inbreuk op het aan een ingeschreven gemeenschapsmodel verbonden uitsluitende recht, het recht om derden te beletten dat www.ie-portal.nl

IEPT20120216, HvJEU, Celaya v Proyectos model te gebruiken zich uitstrekt tot iedere derde die een model gebruikt dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt, daaronder begrepen de derde houder van een later ingeschreven gemeenschapsmodel. Voor het antwoord op de eerste vraag maken de intentie en het gedrag van de derde geen verschil. ondertekeningen * Procestaal: Spaans.

CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL P. MENGOZZI van 8 november 2011 (1) Zaak C-488/10 Celaya Emparanza y Galdos Internacional SA tegen Proyectos Integrales de Balizamientos SL [verzoek van de Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante y n. 1 de Marca Comunitaria (Spanje) om een prejudiciële beslissing] „Gemeenschapsmodellen – Inbreuk – Begrip ‚derde’” 1. Deze zaak, die voortkomt uit een prejudiciële verwijzing van de Juzgado de lo Mercantil de Alicante, betreft een kwestie waarover in de doctrine en de Spaanse rechtspraak intensief wordt gediscussieerd.

Het Hof wordt verzocht een definitie te geven van het begrip „derde” waartegen de houder van een ingeschreven model volgens de geldende Unieregeling een inbreukvordering kan instellen.

2. Meer in het bijzonder moet worden vastgesteld of het feit dat de verweerder nadat het model van de eiser was ingeschreven zelf een model heeft ingeschreven, irrelevant is dan wel of de eiser juist om een inbreukvordering te kunnen instellen eerst aan het BHIM moet verzoeken het model van verweerder nietig te verklaren.

3. Het behoeft geen betoog dat het Hof niet wordt gevraagd om te beoordelen of de betrokken modellen en/of producten op elkaar lijken, dat is uiteraard de taak van de nationale rechter. Mocht het Hof overigens beslissen dat het model van verweerder eerst nietig moet worden verklaard, dan zou het nationale geding reeds eindigen bij de ontvankelijkheid, zonder dat nog kan worden toegekomen aan het onderzoek van de modellen. De twee prejudiciële vragen hebben louter tot doel vast te stellen of de nationale rechter in het hoofdgeding het geschil inhoudelijk moet beoordelen dan wel de vordering juist niet-ontvankelijk moet verklaren, met als gevolg dat de eisende partij wordt gedwongen zich tot het BHIM te wenden om het model van verweerder nietig te laten verklaren.

I – Rechtskader 4. De prejudiciële vragen die tot de onderhavige zaak hebben geleid, betreffen de uitlegging van verordening nr. 6/2002(2) (hierna: „verordening”) betreffende gemeenschapsmodellen.

5. De verordening heeft tot doel een zo lineair en eenvoudig mogelijk registratiesysteem voor modellen te verwezenlijken(3), zoals ondubbelzinnig in de achttiende en vierentwintigste overweging van de Pagina 5 van 10

www.iept.nl

considerans is vermeld: „(18) Een ingeschreven gemeenschapsmodel vergt dat een register wordt ingesteld en bijgehouden, waarin alle aanvragen welke aan bepaalde vormvereisten voldoen en waaraan een datum van indiening is toegekend, worden ingeschreven. Om de inschrijvings- en andere formaliteiten voor de aanvrager tot een minimum te beperken, moet het inschrijvingsstelsel in principe niet berusten op een aan de registratie voorafgaand grondig onderzoek naar het al dan niet voldaan zijn aan de voorwaarden voor bescherming. [...] (24) Het is een fundamentele doelstelling dat de procedure voor het verkrijgen van een ingeschreven Gemeenschapsmodel voor de aanvragers zo weinig mogelijk kosten en moeilijkheden met zich brengt, zodat het stelsel voor kleine en middelgrote ondernemingen en voor individuele ontwerpers gemakkelijk toegankelijk is.”

6. Artikel 19, lid 1, van de verordening bepaalt welke rechten een ingeschreven model aan de houder ervan geeft: „Een ingeschreven gemeenschapsmodel verleent aan de houder ervan het uitsluitende recht om het te gebruiken en om derden aan wie hij daartoe geen toestemming heeft gegeven, te beletten het te gebruiken. Onder dit gebruik wordt met name verstaan het vervaardigen, aanbieden, in de handel brengen, invoeren, uitvoeren of gebruiken van een voortbrengsel waarin het model is verwerkt of waarop het is toegepast, alsmede het voor deze doeleinden in voorraad hebben van dat voortbrengsel.”

7. Artikel 52 van de verordening bepaalt in algemene zin dat vorderingen tot nietigverklaring van een ingeschreven gemeenschapsmodel bij het BHIM worden ingediend. De (nationale) rechtbanken voor het gemeenschapsmodel(4) zijn daarentegen op grond van artikel 81 bevoegd ter zake van alle rechtsvorderingen betreffende inbreuk op gemeenschapsmodellen. Zij zijn ingevolge hetzelfde artikel evenwel ook bevoegd ten aanzien van vorderingen tot nietigverklaring die in reconventie in het kader van een inbreukprocedure worden ingesteld.

8. Artikel 85, lid 1, van de verordening luidt: „In een procedure inzake een rechtsvordering betreffende inbreuk of dreigende inbreuk van een ingeschreven gemeenschapsmodel gaat de rechtbank voor het gemeenschapsmodel ervan uit dat het gemeenschapsmodel rechtsgeldig is.

De rechtsgeldigheid kan slechts worden aangevochten bij wege van een reconventionele vordering tot nietigverklaring [...].”

II – Feiten, hoofdgeding en prejudiciële vragen 9. Verzoekster in het hoofdgeding, Celaya Emparanza y Galdos Internacional SA (hierna: „CEGASA”), heeft op 26 oktober 2005 een gemeenschapsmodel(5) voor een verkeerszuil ingeschreven. Dit zijn doorgaans kunststoffen voorwerpen die worden gebruikt om bouwplaatsen, wegwerkzaamheden enz. te signaleren.

10. Verweerster, Proyectos Integrales de Balizamientos SL (hierna: „PROYECTOS”), heeft eind 2007 een product in de handel gebracht dat volgens CEGASA inbreuk maakt op haar ingeschreven model. CEGASA

www.ie-portal.nl

IEPT20120216, HvJEU, Celaya v Proyectos heeft PROYECTOS daarom buiten rechte verzocht het in de handel brengen van dit product te staken.

11. PROYECTOS heeft geweigerd zich naar het verzoek van CEGASA te voegen en heeft op 11 april 2008 een model voor haar eigen product bij het BHIM ingeschreven(6).

12. Louter ter informatie worden hier de betrokken geregistreerde modellen weergegeven (links dat van CEGASA, rechts dat van PROYECTOS): 13. CEGASA heeft daarom besloten bij de verwijzende rechter een inbreukprocedure tegen PROYECTOS in te leiden. In het kader van deze procedure heeft PROYECTOS in reconventie nietigverklaring van het model van CEGASA gevorderd. Deze reconventionele vordering is overeenkomstig artikel 86, lid 2, van de verordening aan het BHIM medegedeeld.

14. PROYECTOS beschouwt zich in ieder geval „beschermd” door haar ingeschreven model, en volgens haar kan CEGASA dus pas een inbreukvordering instellen nadat het BHIM het model van PROYECTOS nietig heeft verklaard. De bij de verwijzende rechter ingestelde rechtsvordering zou dan ook nietontvankelijk moeten worden verklaard dan wel worden afgewezen zonder de zaak ten gronde te onderzoeken.

15. In deze omstandigheden heeft de verwijzende rechter de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld: „1) Strekt het recht om derden te beletten het model te gebruiken als bedoeld in artikel 19, lid 1, van de [verordening], zich in een procedure wegens inbreuk op het aan een ingeschreven gemeenschapsmodel verbonden uitsluitende recht uit tot iedere derde die een ander model gebruikt dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt, of valt een derde die gebruik maakt van een gemeenschapsmodel dat later op zijn naam is ingeschreven, daar integendeel niet onder zolang dat model niet nietig is verklaard? 2) Staat het antwoord op de voorgaande vraag los van de intentie van de derde of varieert het naargelang zijn gedrag, waarbij bepalend is dat die derde het latere gemeenschapsmodel heeft aangevraagd en laten inschrijven nadat hij door de houder van het oudere gemeenschapsmodel buiten rechte was verzocht het in de handel brengen van een product te staken wegens inbreuk op de aan dat oudere model verbonden rechten?”

III – Procesverloop voor het Hof 16. De verwijzingsbeschikking is op 11 oktober 2010 ingekomen bij het Hof. Schriftelijke opmerkingen zijn ingediend door verzoekster in het hoofdgeding, de Poolse regering en de Commissie.

17. Ter terechtzitting van 14 september 2011 zijn de Poolse regering en de Commissie verschenen.

IV – De prejudiciële vragen A – Inleidende opmerkingen 18. Dit is een van de eerste zaken waarin het Hof wordt verzocht verordening nr. 6/2002 uit te leggen(7).

Aangezien er geen jurisprudentie van betekenis is, moet een oplossing uitsluitend op de regelgeving worden gebaseerd, met gebruikmaking van alle beschikbare uitleggingsmethoden.

Pagina 6 van 10

www.iept.nl

19. Zoals gezegd is in Spanje in de doctrine en de rechtspraak een levendige discussie gaande over het door de verwijzende rechter opgeworpen probleem.

Meer in het bijzonder vertoont de rechtspraak van het Tribunal Supremo, zoals wordt opgemerkt in de verwijzing, de tendens om wat merken betreft aan een latere merkinschrijving beschermende werking toe te kennen ten opzichte van een inbreukvordering. Met andere woorden, volgens deze rechtspraak is er geen sprake van een onrechtmatige handeling zolang de vermeende inbreukmaker zijn eigen ingeschreven merk gebruikt. Er kan dus pas een inbreukvordering worden ingesteld nadat het merk van de inbreukmaker nietig is verklaard.

20. Deze rechtspraak van de hoogste nationale rechter in Spanje hoeft hier naar mijn mening niet nader te worden besproken. Zoals gezegd heeft zij namelijk betrekking op merken en is dus niet van toepassing op modellen. Deze twee rechtsfiguren verschillen op een aantal cruciale punten namelijk dusdanig dat de genoemde rechtspraak niet automatisch op modellen kan worden toegepast.

21. Zo is de inschrijvingsprocedure voor een model veel eenvoudiger en sneller dan die voor een merk.

Twee verschillen verdienen bijzondere aandacht. In de eerste plaats wordt een model door het BHIM ingeschreven na een eenvoudige formele controle van de inschrijvingsaanvraag, waarbij niet op de inhoud wordt ingegaan(8). In de tweede plaats biedt de verordening, anders dan in het geval van merken(9), voor modellen geen gelegenheid om tussen de aanvraag en de inschrijving oppositie tegen de inschrijving van een model in te stellen.

22. Met andere woorden, een model wordt vrijwel automatisch ingeschreven. De situatie die in het hoofdgeding aan de orde is, is daar een duidelijk voorbeeld van. PROYECTOS heeft haar model zonder problemen kunnen registreren nadat CEGASA buiten rechte reeds stappen had ondernomen om de verhandeling van het product van PROYECTOS stop te zetten. Indien de inschrijvingsprocedure voor modellen de mogelijkheid had geboden tegen de inschrijving oppositie in te stellen, dan had CEGASA dat waarschijnlijk gedaan, en had het BHIM een standpunt moeten innemen door het model van PROYECTOS al dan niet in te schrijven.

23. Aan de ene kant worden modellen dus eenvoudig en snel ingeschreven, maar aan de andere kant brengt dit een bijzonder hoog risico van misbruik met zich, althans hoger dan het geval is bij merken. Mijn overwegingen hebben daarom uitsluitend betrekking op modellen, en zijn niet automatisch op merken van toepassing. Gezien het bovenstaande moet aan de inschrijving van een merk namelijk meer belang en „waarde” worden toegekend dan aan een ingeschreven model(10).

24. Na deze uiteenzetting ga ik over tot de behandeling van de vragen.

B – De prejudiciële vragen 25. De twee prejudiciële vragen houden nauw verband met elkaar. Zoals nog zal blijken, hangt het antwoord www.ie-portal.nl

IEPT20120216, HvJEU, Celaya v Proyectos op de tweede vraag namelijk af van, en wordt zij bepaald door, dat op de eerste vraag.

1. De mogelijkheid om een inbreukvordering in te stellen zonder het latere model vooraf nietig te laten verklaren 26. Met de eerste vraag wordt het Hof verzocht vast te stellen of de houder van een ingeschreven model rechtstreeks een inbreukprocedure tegen de houder van een later ingeschreven model kan inleiden, of dat dat pas mogelijk is nadat dit tweede model nietig is verklaard. Helaas wordt in de verordening hierover niets uitdrukkelijk bepaald: hoewel de letterlijke interpretatie van de bepalingen een enkele nuttige aanwijzing kan geven, zoals nog zal blijken, is deze zaak een klassiek voorbeeld van een geschil dat met een systematische en teleologische benadering moet worden opgelost.

27. De verwijzende rechter heeft in zijn beschikking uitdrukkelijk gesteld dat het naar zijn mening mogelijk moet zijn met betrekking tot modellen een inbreukvordering in te stellen tegen de houder van een later ingeschreven model, zonder dat dit vooraf nietig hoeft te worden verklaard. Verzoekster in het hoofdgeding en de Commissie hebben voor het Hof een vergelijkbaar standpunt verwoord. Alleen de Poolse regering heeft het tegenovergestelde standpunt ingenomen en er met name op gewezen dat het rechtszekerheidsbeginsel moet worden gewaarborgd.

28. In de eerste plaats merk ik op dat de vraag van de verwijzende rechter alleen het geval betreft waarin het model van de verweerder is ingeschreven na het model van eiser. Met andere woorden, het prioriteitsbeginsel, dat in het algemeen de eerste inschrijver een gunstigere positie toebedeelt, wordt niet ter discussie gesteld(11).

29. In de onderhavige zaak hebben wij op het eerste gezicht te maken met twee verschillende grondbeginselen.

Enerzijds zou het rechtszekerheidsbeginsel kunnen meebrengen dat aan het door verweerder ingeschreven model de betekenis van verweermiddel moet worden toegekend: anders zou namelijk moeten worden aanvaard dat zelfs het feit dat de houder zijn eigen bij het BHIM ingeschreven model gebruikt hem niet tegen inbreukvorderingen kan beschermen. Anderzijds zou de noodzaak van een efficiënt en functioneel systeem voor de registratie van modellen – en dus optimalisering van het nuttig effect van de verordening – kunnen vereisen dat aan het oudere, door eiser ingeschreven model voorrang wordt gegeven, zodat hij een inbreukvordering kan instellen zonder vooraf de nietigverklaring van het model van verweerder te hebben verzocht.

30. In werkelijkheid draait het evenwel niet om een tegenstelling tussen rechtszekerheid en efficiëntie van het systeem. Integendeel, in feite staan twee aspecten van de rechtszekerheid tegenover elkaar. In beide gevallen biedt een ingeschreven model de houder namelijk geen volledige bescherming. In het eerste geval, indien het jongere model vooraf nietig dient te worden verklaard, wordt de positie van het model van eiser verzwakt, ondanks dat het als eerste was ingeschreven. In het tweede geval, indien de houder Pagina 7 van 10

www.iept.nl

van het oudere model rechtstreeks een vordering kan instellen, wordt de bescherming van het jongere model verzwakt, ondanks dat het volgens de regels is ingeschreven. De keuze voor de ene of de andere uitlegging is dus een keuze tussen twee in principe equivalente rechten.

31. Bij het maken van die keuze lijkt mij van doorslaggevende betekenis dat indien de houder van een ingeschreven model zou worden verplicht om, teneinde een inbreukprocedure tegen de houder van een later ingeschreven model te kunnen inleiden, eerst te verzoeken om nietigverklaring van het tweede model, het systeem daardoor ernstig zou kunnen worden ondermijnd.

32. Zoals gezien wordt een model namelijk, anders dan een merk of octrooi, zonder enige inhoudelijke controle ingeschreven. Dit houdt in dat indien iemand te kwader trouw inbreuk maakt op een ingeschreven model zonder zelf een model te hebben ingeschreven, en de houder van het ingeschreven model vervolgens dreigt een inbreukvordering in te stellen, de inbreukmaker onmiddellijk een model zou kunnen inschrijven en daarmee de houder van het oudere model dwingen het jongere model nietig te laten verklaren alvorens een inbreukvordering te kunnen instellen(12). Het tweede model zou zelfs kunnen worden ingeschreven nadat de inbreukvordering al is ingesteld. Daar komt nog bij dat ook nadat het „defensieve” model nietig is verklaard, in principe niets de inbreukmaker zou beletten een nieuw model in te schrijven dat iets afwijkt van het eerdere model, en dat te gebruiken om een vrijwel identiek product te blijven verhandelen.

33. Het is dus duidelijk dat indien eerst een vordering tot nietigverklaring moet worden ingesteld, kwaadwillenden misbruik van het systeem zouden kunnen maken door vertragingstactieken te gebruiken en feitelijk te verhinderen dat ingeschreven modellen effectief worden beschermd. In dat geval zou het nuttig effect van de Unieregeling op het gebied van modellen ernstig in het gedrang komen. Ook moet niet worden vergeten dat rechtsvorderingen die tot doel hebben een inbreuk te doen staken, naar hun aard bijzonder snel moeten kunnen worden behandeld.

34. Nog een factor ter ondersteuning van deze uitlegging – die naar mijn mening evenwel niet doorslaggevend is, al denkt verzoekster in het hoofdgeding daar anders over – kan worden gevonden in het feit dat artikel 19, lid 1, van de verordening in algemene zin bepaalt dat de houder van een ingeschreven model een inbreukvordering kan instellen tegen elke willekeurige „derde” die het ingeschreven model zonder zijn toestemming gebruikt. Geen uitdrukkelijke uitzondering is voorzien voor derden die op hun beurt een model hebben ingeschreven. Indien de wetgever een beschermingsbeginsel voor houders van jongere ingeschreven modellen had willen invoeren, zou hij daar wel uitdrukkelijk in hebben voorzien.

35. Daarom dient artikel 19, lid 1, van de verordening aldus te worden uitgelegd dat de houder van een ingeschreven model zijn rechten ook kan uitoefenen tegen een persoon die een eigen, later ingeschreven www.ie-portal.nl

IEPT20120216, HvJEU, Celaya v Proyectos model gebruikt, zonder dat hij eerst de nietigverklaring van dit tweede model heeft verkregen.

36. De Commissie heeft hierover terecht opgemerkt dat indien de wetgever het nodig had geacht dat eerst het latere model werd nietig verklaard, hij ongetwijfeld de rechtbanken voor gemeenschapsmodellen de bevoegdheid zou hebben verleend om ook ten principale over de nietigheid van een model te beslissen, en niet alleen naar aanleiding van een reconventionele vordering. Het zou geen zin hebben gehad de houder van het oudere model te verplichten zich eerst tot het BHIM te wenden, met alle gevolgen van dien voor de procesduur en de proceskosten, maar de houder van het jongere model toe te staan met een reconventionele vordering de nietigheid van het oudere model in te roepen en daarmee rechtstreeks ten overstaan van de nationale rechter een beslissing te krijgen.

37. Bovendien is de positie van de vermeende inbreukmaker in de bovenstaande uitlegging toereikend beschermd, juist door de mogelijkheid een reconventionele vordering tot nietigverklaring in te dienen als bedoeld in artikel 85, lid 1, van de verordening, rechtstreeks bij het gerecht waarbij de inbreukvordering is ingesteld.

38. Wat verder het hierboven aangehaalde bezwaar betreft, waar met name de Poolse regering op heeft gehamerd, dat door de hier voorgestelde uitlegging het rechtszekerheidsbeginsel in het gedrang zou komen, merk ik alleen het volgende op. In de eerste plaats leidt, zoals hierboven opgemerkt, ook de alternatieve uitlegging – volgens welke de houder van het eerste ingeschreven model eerst de nietigverklaring van het latere model moet verzoeken – uiteindelijk tot een verzwakking van het rechtszekerheidsbeginsel. Zoals gezien is het enige verschil, dat niet de zekerheid die de inschrijving van het jongere model biedt, maar juist de zekerheid die de inschrijving van het oudere model biedt wordt ondermijnd. In de tweede plaats moet er ook rekening mee worden gehouden dat het bezit van een ingeschreven model (en overigens ook van een merk of een octrooi) de houder daarvan nooit de 100 % zekerheid geeft dat hij het model zonder oppositie en storingen kan gebruiken. Het is namelijk altijd mogelijk dat iemand een vordering instelt om het model nietig te laten verklaren.

2. De juridische positie van het door de inbreukmaker ingeschreven model 39. Ik moet toegeven dat de door mij voorgestelde uitlegging van de verordening een probleem onopgelost laat. Indien de houder van een ouder model namelijk met succes een inbreukvordering tegen de houder van een jonger model instelt, maar besluit geen actie te ondernemen om dit model nietig te laten verklaren, dan blijft de juridische situatie van het jongere model bij wijze van spreken onbepaald. Enerzijds kan het desbetreffende product niet in de handel worden gebracht. Anderzijds blijft het jongere model, dat de nationale rechter niet nietig heeft verklaard omdat hij daartoe niet bevoegd is, formeel geldig en kan de houder het in theorie gebruiken, weliswaar niet om zijn Pagina 8 van 10

www.iept.nl

product in de handel te brengen, maar wel om rechtsvorderingen in te stellen tegen andere fabrikanten en/of houders van ingeschreven modellen.

40. Dit probleem is mijns inziens evenwel meer schijn dan werkelijkheid.

41. In de eerste plaats is de kans maar klein dat de houder van een jonger model dit toch gebruikt, ook na in een inbreukprocedure in het ongelijk te zijn gesteld, louter met het doel andere marktpartijen schade toe te brengen. Aangezien zijn product toch niet in de handel kan worden gebracht, heeft hij geen belang meer bij het instellen van dergelijke vorderingen.

42. Daar komt nog bij dat indien er inderdaad een grote gelijkenis is tussen het model van de inbreukmaker en dat van een derde, er waarschijnlijk ook een gelijkenis is met het oudere model, waarvan de houder de verzoeker in de eerste inbreukprocedure is. In dat geval is het veel waarschijnlijker dat laatstgenoemde stappen tegen de derde onderneemt, aangezien hij daar een concreet belang bij heeft.

43. Hoe dan ook, zelfs in het hypothetische geval dat een inbreukmaker bijzonder hardnekkig is en zou besluiten op grond van zijn eigen model een inbreukvordering tegen een derde in te stellen, zou deze derde een bijzonder doeltreffend wapen tot zijn beschikking hebben: de reconventionele vordering tot nietigverklaring. In het licht van met name het resultaat van het eerdere geding, waarin de inbreukmaker is veroordeeld de verhandeling van zijn product te staken wegens strijd met een eerder ingeschreven model, moet het volgens mij voor de betrokken derde kinderspel zijn om het model van de inbreukmaker in de meeste gevallen(13) door de nationale rechter in reconventie nietig verklaard te krijgen wegens het ontbreken van nieuwheid en/of onderscheidend vermogen als bedoeld in de artikelen 5 en 6 van de verordening. Volgens artikel 25 juncto artikel 84 van de verordening kan namelijk eenieder die daar belang bij heeft, beroep op dergelijke nietigheidsgronden doen. Het model van de inbreukmaker zou in dat geval definitief worden geannuleerd en er zou geen sprake meer zijn van rechtsonzekerheid. Opmerkelijk genoeg zou het gedrag van een inbreukmaker die besluit zijn jongere model te blijven gebruiken om rechtsvorderingen tegen derden in te stellen, er uiteindelijk toe leiden dat het model in kwestie nietig wordt verklaard en er definitief duidelijkheid wordt geschapen.

44. Om deze redenen ben ik derhalve van mening dat de onzekerheid die aan de juridische positie van het door de inbreukmaker ingeschreven model is verbonden, niet van dusdanige aard is dat mijn uitlegging van artikel 19 van de verordening opnieuw ter discussie moet worden gesteld. Het zou evenwel zonder meer nuttig zijn als de wetgever zou ingrijpen om definitief duidelijkheid te scheppen omtrent het lot van het ingeschreven doch niet nietig verklaarde model van een houder die in een inbreukprocedure in het ongelijk is gesteld.

3. Voorlopige conclusie 45. Op de eerste vraag moet derhalve worden geantwoord dat het recht derden te beletten een www.ie-portal.nl

IEPT20120216, HvJEU, Celaya v Proyectos ingeschreven model te gebruiken als bepaald in artikel 19, lid 1, van de verordening, ook kan worden uitgeoefend tegen een derde die een eigen, later ingeschreven model gebruikt. Daartoe is het niet noodzakelijk eerst de nietigverklaring van dit laatste model te verkrijgen.

4. Het gedrag van de inbreukmaker in het specifieke geval 46. In theorie is het denkbaar het in de vorige punten beschreven standpunt af te zwakken door een uitlegging van de verordening die rekening houdt met specifieke aspecten van het concrete geval, met name met de psychische houding van de vermeende inbreukmaker. In deze optiek zou het de houder van het eerste ingeschreven model bijvoorbeeld kunnen worden toegestaan rechtstreeks een inbreukvordering in te stellen, zonder eerst het tweede model nietig te laten verklaren, doch alleen in de gevallen waarin de tweede inschrijving te kwader trouw heeft plaatsgevonden, of, zoals in de onderhavige zaak, verweerster buiten rechte is verzocht de verhandeling van haar producten te staken.

47. Deze mogelijkheid leidt ons tot een meer specifieke beschouwing van de tweede prejudiciële vraag, waarmee de verwijzende rechter, zoals gezien, vraagt of het specifieke gedrag van de houder van het tweede model relevant kan zijn voor het antwoord op de eerste vraag.

48. Een dergelijke uitlegging kan, hoe interessant ook, niet worden aanvaard. Indien namelijk in alle met de onderhavige zaak vergelijkbare gevallen de intentie van de verweerder moet worden onderzocht, of ook maar moet worden gecontroleerd of aan het geding een fase is voorafgegaan die verweerder heeft aangezet tot de „defensieve inschrijving”, zou dat een aanzienlijke complicatie met zich brengen voor een systeem dat de wetgever uitdrukkelijk eenvoudig en efficiënt heeft willen maken.

49. Een aanvullend argument ter onderbouwing van dit standpunt kan worden gevonden in de tekst van artikel 19 van de verordening. Lid 2, tweede alinea, over nietingeschreven modellen, bepaalt uitdrukkelijk dat de intentie van een vermeende inbreukmaker moet worden nagegaan. Daarin is namelijk bepaald dat „[h]et aangevochten gebruik [...] niet [wordt] beschouwd als voortvloeiende uit het namaken van het beschermde model indien dit gebruik voortvloeit uit onafhankelijk scheppend werk door een ontwerper van wie redelijkerwijs mag worden aangenomen dat hij het door de rechthebbende openbaar gemaakte model niet kende”. Aangezien de wetgever een dergelijke controle van de intentie alleen heeft voorzien voor nietingeschreven modellen, kan a contrario worden geconcludeerd dat in het geval van ingeschreven modellen de intentie geen rol speelt bij de beoordeling van de inbreuk, ook gezien de grotere bescherming die een model door inschrijving krijgt.

50. Ik geef het Hof derhalve in overweging op de tweede prejudiciële vraag te antwoorden dat de intentie van de derde alsook het feit dat de inschrijving van het model door laatstgenoemde al dan niet heeft Pagina 9 van 10

www.iept.nl

plaatsgevonden na buiten rechte te zijn verzocht het in de handel brengen van zijn product te staken, irrelevant zijn voor het antwoord op de eerste vraag.

V – Conclusie 51. Gelet op het voorafgaande geef ik het Hof in overweging de prejudiciële vragen van de Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante y n. 1 de Marca Comunitaria als volgt te beantwoorden: „Het recht om derden te beletten een ingeschreven model te gebruiken als bepaald in artikel 19, lid 1, van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 inzake gemeenschapsmodellen, kan ook worden uitgeoefend tegen een derde die een eigen, later ingeschreven model gebruikt. Daartoe is het niet noodzakelijk eerst de nietigverklaring van dit laatste model te verkrijgen. De intentie van de derde alsook het feit dat deze het model al dan niet heeft ingeschreven na buiten rechte te zijn verzocht het in de handel brengen van zijn product te staken, zijn in dit verband irrelevant.”

1 – Oorspronkelijke taal: Italiaans.

2 – Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen (PB 2002, L 3, blz. 1).

3 – Zoals ik reeds heb opgemerkt in voetnoot 5 van mijn conclusie van 12 mei 2011 in zaak C-281/10 P, PepsiCo (die heeft geleid tot het arrest van 20 oktober 2011, nog niet in de Jurisprudentie gepubliceerd), zijn de termen „tekening” en „model” equivalent. In het vervolg van deze conclusie gebruik ik, als er geen risico van dubbelzinnigheid is, de term „model”.

4 – Net als bij merken bepaalt verordening nr. 6/2002 betreffende gemeenschapsmodellen in artikel 80 dat de lidstaten de nationale rechterlijke instanties aanwijzen die als „rechtbanken voor het gemeenschapsmodel” fungeren. De verwijzende rechter in de onderhavige zaak is de enige rechter voor het gemeenschapsmodel in eerste aanleg voor Spanje.

5 – Nr. 000421649-0001.

6 – Nr. 000915426-0001.

7 – Voor zover ik weet heeft het Hof de verordening uitsluitend uitgelegd in het arrest van 2 juli 2009, FEIA (C-32/08, Jurispr. blz. I-5611), en het arrest PepsiCo (aangehaald in voetnoot 3).

8 – Zie met name punt 18 van de considerans en de artikelen 45-47 van de verordening.

9 – Zie artikel 40 en volgende van verordening (EG) nr.

207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1).

10 – Reeds tijdens de voorbereidende werkzaamheden had de wetgever duidelijk voor ogen, dat de rechtsbescherming voor modellen anders kon zijn dan die voor merken, gegeven de verschillende regeling van beide figuren. Zie bijvoorbeeld het eerste voorstel voor de verordening, ingediend door de Commissie op 3 december 1993, COM (93) 342 def.

(PB 1994, C 29, blz. 20, punt 8.10 van het eerste deel).

www.ie-portal.nl

IEPT20120216, HvJEU, Celaya v Proyectos 11 – Zoals de Commissie terecht opmerkt, is het moeilijk voor te stellen dat de houder van een jonger model een inbreukvordering instelt tegen de houder van een ouder model zonder dat het BHIM het oudere merk vooraf nietig heeft verklaard. Dit geval gaat de vraag van de nationale rechter in deze zaak echter te buiten, en daarom zal ik er in mijn conclusie niet verder op ingaan.

12 – Vanuit praktisch oogpunt zou dezelfde situatie zich voordoen indien de inbreukmaker voorzichtiger te werk zou gaan door een „defensief” model te registreren voordat hij zijn product in de handel brengt, dus voordat de houder van het oudere model enige buitengerechtelijke stappen onderneemt.

13 – Een probleem zou kunnen rijzen in het geval dat het oudere model dat in het eerste geding aan de orde is, nog niet aan het publiek is bekendgemaakt op het moment waarop het model van de inbreukmaker wordt ingeschreven. In dat geval zou de nietigheid van het jongere model niet door eenieder kunnen worden ingeroepen op grond van artikel 25, lid 1, sub b, van de verordening, maar alleen door de houder van het eerdere model als bedoeld in sub d van lid 1, zoals aangegeven in lid 3 van dit artikel. Dit beginsel geldt ook voor reconventionele vorderingen tot nietigverklaring als bedoeld in artikel 84, lid 2.

Pagina 10 van 10

IEPT20120124, Hof Den Haag, Apple v Samsung

www.iept.nl

Hof Den Haag, 24 januari 2012, Apple v Samsung Ipad

Galaxy TAB 10

v Iphone

Galaxy S

v MODELRECHT Eigen karakter niet slechts afgezet tegen één model • De stelling van Apple in punt 30 PA, dat bij de beoordeling van het eigen karakter het model moet worden vergeleken met slechts één model uit het vormgevingserfgoed, kan niet worden onderschreven. In artikel 6 lid 1 GModV wordt niet voor niets gesproken over ‘modellen die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld’ (onderstreping hof). Alleen bij de nieuwheidstoets van artikel 5 GModV is een vergelijking met één ouder model geboden.

Beschermingsomvang wordt mede bepaald door het vormgevingserfgoed.

• In artikel 4 lid 1 GModV is bepaald dat ‘een model als Gemeenschapsmodel wordt beschermd voorzover het (…) een eigen karakter heeft’ (onderstreping hof). Hieruit volgt naar het oordeel van het hof dat de beschermingsomvang van een Gemeenschapsmodel afhangt van de mate waarin dit model een eigen karakter heeft.

Vormgevingserfgoed: in beginsel alle voor de prioriteitsdatum openbare modellen • Voor de beoordeling van zowel de nieuwheid als het eigen karakter van een ingeschreven Gemeenschapsmodel worden ingevolge artikel 7 lid 1 GModV geacht tot het vormgevingserfgoed te behoren alle modellen die vóór de prioriteitsdatum van dat model op enigerlei wijze zijn openbaar gemaakt www.ie-portal.nl

(Advertenties)

(hierna ook: bestaande modellen). De geïnformeerde gebruiker wordt dus verondersteld alle bestaande modellen te kennen.

• Dit geldt alleen niet voor openbaarmakingen die ‘bij een normale gang van zaken redelijkerwijs niet ter kennis konden zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector die in de Gemeenschap werkzaam zijn’ (de laatste zinsnede van de eerste volzin van artikel 7 lid 1 GModV). Zulke openbaarmakingen kunnen bij de beoordeling van de nieuwheid en het eigen karakter geen rol spelen.

Gedeponeerd model Apple ziet niet op iPad1 of iPad2: alleen kijken naar gedeponeerd model • De verhouding tussen dikte, lengte en breedte in de iPad2 is dus 1:30:23,1. In de figuren 1.4 t/m 1.7 van het – in rov. 1.a verkeind weergegeven – Applemodel is de computer ongeveer 0,5 cm dik bij een lengte van 7,2 en een breedte van 5,5. Dit geeft een verhouding tussen dikte, lengte en breedte van 1:14,2:11. Hieruit volgt dat de iPad2, in verhouding tot de lengte en breedte ervan, ongeveer twee keer zo dun is als de hand held computer volgens het model. Ook bij het uitgangspunt dat hij zelf geen meting zal verrichten zal dit de geïnformeerde gebruiker niet ontgaan.

De iPad2 kan daarom niet worden beschouwd als een voortbrengsel waarop Apple’s model betrekking heeft in de zin van het PepsiCo/Grupo Promer-arrest.

Geldig modelrecht: eigen karakter • Uit bovenstaand schema blijkt dat er niet één bestaand model was dat alle elementen van Apple’s model in zich droeg.

Geringe beschermingsomvang • De omstandigheid dat ieder kenmerkend element van Apple’s model al minstens twee keer in het vormgevingserfgoed van de betrokken sector voorkwam en het merendeel van die elementen zelfs in één bestaand model (Ozolins) is terug te vinden, brengt met zich dat de geïnformeerde gebruiker – […] – het Apple-model, hoewel hij dat enig eigen karakter niet zou ontzeggen, niet als erg bijzonder zou waarderen. Dat betekent dat dit model slechts een beperkt eigen karakter heeft, en daarmee een tamelijk geringe beschermingsomvang, zoals ook de voorzieningenrechter heeft overwogen.

Geen inbreuk modelrecht met Galaxy Tab 10.1 • Gegeven enerzijds de geringe beschermingsomvang van Apple’s model en anderzijds de tussen dit model en de Galaxy Tab 10.1 bestaande, niet onaanzienlijke, verschillen, is het hof, gelet op hetgeen in de rovv. 9.2 en 9.7 is overwogen, voorshands van Pagina 1 van 13

www.iept.nl

oordeel dat de Galaxy Tab 10.1 bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk wekt dan het Apple-model.

Vindplaatsen: LJN: BV1612; BIE 2012, nr. 28, p. 143 Hof Den Haag, 24 januari 2012 (A.D. Kiers-Becking, T.H. Tanja-van den Broek en M.Y Bonneur) GERECHTSHOF ’s-GRAVENHAGE Sector Civiel Recht Zaaknummer : 200.094.132/01 Zaak-/rolnummer rechtbank : 396957/KG ZA 11-730 arrest d.d. 24 januari 2012 inzake de vennootschap naar vreemd recht APPLE INC., gevestigd te Cupertino, Californië, Verenigde Staten van Amerika, appellante, hierna te noemen: Apple, advocaat: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te ‘sGravenhage, tegen 1. de vennootschap naar vreemd recht SAMSUNG ELECTRONICS CO. LIMITED, gevestigd te Seoul, Zuid-Korea, 2. SAMSUNG ELECTRONICS BENELUX B.V., gevestigd te Delft, 3.

SAMSUNG ELECTRONICS EUROPE LOGISTICS B.V., gevestigd te Delft, 4. SAMSUNG ELECTRONICS OVERSEAS B.V., gevestigd te Delft, geïntimeerden, hierna te noemen: Samsung Zuid Korea (geïntimeerde sub 1) en Samsung Nederland (geïntimeerden sub 2 t/m 4) en gezamenlijk Samsung (in enkelvoud), advocaat: mr. W.P. den Hertog te ’s-Gravenhage.

Het geding Bij appeldagvaarding van 14 september 2011 is Apple in spoedappel gekomen van het tussen partijen gewezen vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank ’s-Gravenhage van 24 augustus 2011. Bij die appeldagvaarding (AD) heeft Apple 18 grieven tegen dat vonnis aangevoerd, die door Samsung zijn bestreden bij memorie van antwoord (MvA). Ter zitting van dit hof van 15 december 2011 hebben partijen hun standpunten doen bepleiten, Apple door mrs. R.M. Kleemans en A.A.A.C.M. van Oorschot, advocaten te Amsterdam, en Samsung door mrs. B.J. Berghuis van Woortman en Ch.E.F.M. Gielen, advocaten te Amsterdam. De raadslieden hebben zich hierbij bediend van pleitnotities (hierna: PA = Pleitnotities in Appel; de Pleitnotities in Eerste aanleg zullen tot ‘PE’ worden afgekort). Met het oog op het pleidooi zijn door partijen nog – binnen de termijn van artikel 9.1.11 van het Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven (uiterlijk vier dagen voor de dag van de zitting) – een aantal producties overgelegd, te weten door Apple de producties 53 t/m 61, en door Samsung de producties 66 t/m 90 en een kostenspecificatie. Deze stukken zijn door het hof geaccepteerd. De www.ie-portal.nl

IEPT20120124, Hof Den Haag, Apple v Samsung schriftelijke verklaring van Brett J. Arnold die het hof op 12 december 2011 van Samsung heeft ontvangen, is naar aanleiding van het daartegen door Apple gemaakte bezwaar door het hof geweigerd op de grond dat op de datum van ontvangst de genoemde termijn was verstreken. Wel geaccepteerd is de eveneens op 12 december 2011 bij het hof binnengekomen productie 91 van Samsung aangezien Apple daartegen geen bezwaar heeft gemaakt. Ter zitting hebben partijen exemplaren van de iPad2, de Galaxy Tab 10.1v, de Galaxy Tab 10.1 en het computerscherm van de TC1000 aan het hof ter beschikking gesteld als hulpmiddelen bij het maken van het arrest. Tenslotte hebben partijen het hof gevraagd arrest te wijzen.

Beoordeling van het hoger beroep 1. De Feiten 1. Het hof neemt de volgende feiten tot uitgangspunt a. Apple is houdster van Gemeenschapsmodel 1816070001 (hierna: ‘CDR-607’ of ‘Apple’s model’/ ‘het Apple-model’), ingediend op 24 mei 2004 met prioriteit van 17 maart 2004 en ingeschreven op 10 augustus 2004 voor een ‘handheld computer’. Bij dit model behoren de volgende afbeeldingen.

In de figuren 1.1 en 1.5 is de achterkant afgebeeld, in de figuren 1.2 en 1.3 de voorkant (zie de beschrijving van het overeenkomstige Amerikaanse Design Patent US D 504,889). b. In 2010 heeft Apple onder de naam iPad een tabletcomputer op de markt gebracht. De iPad ziet er als volgt uit.

Pagina 2 van 13

www.iept.nl

c. Samsung heeft in Europa, en ook in Nederland, een tabletcomputer onder de naam Galaxy Tab 10.1v op de markt gebracht. Inmiddels heeft Samsung tevens een tabletcomputer onder de naam Gaxaly Tab 10.1 in Europa geïntroduceerd. Ten tijde van de inleidende dagvaarding (hierna: ID) in deze zaak, 27 juni 2011, was dit nog niet het geval.

De Galaxy Tab 10.1v ziet er als volgt uit.

De Galaxy Tab 10.1 ziet er als volgt uit.

d. Op 9 september 2011 heeft het Landesgericht Düsseldorf in een door Apple aanhangig gemaakt ‘einstweiligen Verfügungsverfahren’ op basis van CDR-607 Samsung Electronics GmbH en Samsung Zuid Korea verboden om in respectievelijk de EU en Duitsland de Galaxy Tab 10.1 te gebruiken (‘benutzen’).

2. De vorderingen van Apple en de beslissing van de voorzieningenrechter

www.ie-portal.nl

IEPT20120124, Hof Den Haag, Apple v Samsung 2.1 Apple heeft – voor zover in dit hoger beroep van belang – in deze zaak (zaak 11-730) gevorderd een verbod voor Samsung Zuid-Korea om in Nederland inbreuk te maken op CDR-607 en een verbod voor Samsung Nederland om in de EU op dat model inbreuk te maken, met nevenvorderingen, alles op straffe van verbeurte van dwangsommen, en met veroordeling van Samsung in de proceskosten conform artikel 1019h Rv. 2.2. Bij de beoordeling van deze vorderingen heeft de voorzieningenrechter vooropgesteld dat uitsluitend de uiterlijke kenmerken zoals deze blijken uit de modelinschrijving mogen worden meegewogen, en dat een eventuele concrete verwezenlijking daarvan bij de inbreukvraag niet kan meetellen. Daarnaast is de voorzieningenrechter ervan uitgegaan dat Apple’s model geldig is. Vervolgens heeft hij overwogen dat in feite alleen de voorkanten van de Samsung-tablets overeenstemmen met het Apple-model en dat de kenmerkende elementen van de voorzijde van dit model ieder voor zich reeds bekend waren op de prioriteitsdatum daarvan. Hieruit volgt dat aan de voorzijde van Apple’s model op zichzelf niet een grote mate van bescherming toekomt, aldus de voorzieningenrechter, die daarbij heeft meegewogen dat ook het nodige technisch bepaald lijkt. Naar aanleiding van de stelling van Apple dat haar model aantrekkelijk ‘minimalistisch’ of ‘strak’ is vormgegeven, heeft voorzieningenrechter opgemerkt dat ‘minimalistisch’ vormgeven in feite betekent dat de contouren worden gevolgd zoals deze door techniek en ergonomie van het apparaat worden gedicteerd en dat bij de vaststelling van de beschermingsomvang van het model deze technisch of anderszins praktisch/ergonomisch bepaalde elementen buiten beschouwing moeten blijven. In aanmerking voorts nemende dat de achterkanten en de zijkanten van de Galaxy Tabs 10.1v en 10.1 aanzienlijk verschillen van die van het Apple-model, heeft de voorzieningenrechter geconcludeerd dat de Samsung-tablets een andere algemene indruk wekken dan dat model, zodat geen sprake is van inbreuk daarop. Op grond van dit een en ander zijn in het vonnis van 24 augustus 2011 de op CDR- 607 gebaseerde vorderingen van Apple afgewezen. De voorzieningenrechter heeft de proceskosten gecompenseerd omdat, hoewel Samsung ook in de octrooi-aspecten van zaak 11-730 betreffende de tablets in het gelijk was gesteld, in de in dat vonnis tevens beslechte zaak 11-731 betreffende smartphones in haar nadeel is beslist.

3. Het hoger beroep en de algemene uitgangspunten voor de beoordeling daarvan 3.1 Tegen de beslissing tot afwijzing van haar vorderingen op basis van CDR-607 en de daartoe gebezigde motivering richten zich de grieven van Apple, die de strekking hebben om (uitsluitend) het geschil met betrekking tot dat model in volle omvang aan het hof voor te leggen. Het hof zal daarom de vorderingen van Apple opnieuw beoordelen aan de hand van de daartegen door Samsung (in de eerste aanleg en in hoger beroep) gevoerde verweren.

3.2 Die verweren komen er, ook in hoger beroep, op neer dat in het licht van het vormgevingserfgoed en Pagina 3 van 13

www.iept.nl

gezien de technische bepaaldheid van de elementen daarvan, Apple’s model een eigen karakter ontbeert en bijgevolg nietig is, althans een zodanig gering eigen karakter heeft dat de Samsungtablets niet onder de beschermingsomvang daarvan vallen.

3.3 Het model waarvoor door Apple bescherming wordt ingeroepen is een model uit hoofde van Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen (GModV).

De ‘maatman’ in deze verordening is de ‘geïnformeerde gebruiker’.

In punt 53 van zijn arrest van 20 oktober 2011 in de zaak PepsiCo/Grupo Promer (zaak C-281/10) heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) in punt 53 gepreciseerd dat het hier gaat om een gebruiker die niet slechts gemiddeld, maar in hoge mate aandachtig is, hetzij door zijn persoonlijke ervaring, hetzij door zijn uitgebreide kennis van de betrokken sector.

In punt 59 van dat arrest heeft het HvJEU hierover nader het volgende overwogen.

‘Wat in de derde plaats het aandachtsniveau van de geïnformeerde gebruiker betreft, zij eraan herinnerd dat deze weliswaar niet de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument is die een model gewoonlijk als geheel waarneemt en niet op de verschillende details ervan let (…), maar dat het evenmin gaat om de vakman die in detail de minieme verschillen die mogelijkerwijs tussen de conflicterende modellen bestaan, kan onderscheiden. Het bijvoeglijke naamwoord “geïnformeerde” suggereert dan ook dat de gebruiker, zonder een ontwerper of technisch deskundige te zijn, de in de betrokken sector bestaande verschillende modellen kent, een zekere kennis bezit met betrekking tot de elementen die deze modellen over het algemeen bevatten, en door zijn belangstelling voor de betrokken voortbrengselen blijk geeft van een vrij hoog aandachtsniveau bij gebruik ervan’. Kort gezegd is de geïnformeerde gebruiker dus een gebruiker die tevens op de details zal letten, zonder echter minieme verschillen te kunnen onderscheiden.

3.4 Samsung heeft haar beroep op de nietigheid van Apple’s model uitsluitend gebaseerd op de stelling dat het geen eigen karakter heeft (artikel 25 lid 1 sub b in verbinding met de artikelen 4 lid 1 en 6 GModV). Bij pleidooi in hoger beroep heeft zij – buiten de pleitnota om – benadrukt niet de nieuwheid van dat model te willen aanvechten.

3.5 Ingevolge artikel 6 lid 1 GModV wordt een model geacht een eigen karakter te hebben, indien de algemene indruk die het bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door modellen die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld. Deze aan het publiek beschikbaar gestelde modellen vormen het vormgevingserfgoed (door partijen ook wel aangeduid als ‘prior art’ of ‘stand van de techniek’). Verder moet, zo is vermeld in artikel 6 lid 2 GModV, bij de beoordeling van het eigen karakter rekening worden gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model. De stelling van Apple in punt 30 PA, dat bij de beoordeling van het eigen karakter het model moet www.ie-portal.nl

IEPT20120124, Hof Den Haag, Apple v Samsung worden vergeleken met slechts één model uit het vormgevingserfgoed, kan niet worden onderschreven. In artikel 6 lid 1 GModV wordt niet voor niets gesproken over ‘modellen die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld’ (onderstreping hof). Alleen bij de nieuwheidstoets van artikel 5 GModV is een vergelijking met één ouder model geboden.

3.6 Apple betwist niet dat bij de beoordeling van het eigen karakter in het kader van een nietigheidsberoep een Gemeenschapsmodel moet worden vergeleken met de ‘stand van de techniek’, doch naar haar opvatting speelt de ‘stand van de techniek’ nooit een rol bij de inbreukanalyse. Indien eenmaal is vastgesteld dat het model een eigen karakter heeft en dus geldig is, moet in het kader van de inbreukvraag het model uitsluitend worden vergeleken met het beweerdelijk inbreukmakende model als geheel; de ‘stand van de techniek’ mag niet worden betrokken bij de vaststelling van de reikwijdte van de bescherming van het model. Alleen de vrijheid van de ontwerper op het moment van het ontwikkelen van een model kan een beperking vormen van het beschermingsbereik van een model. Alles aldus Apple in de punten 25-31 AD en 107 PA. Samsung ziet dit anders en is van mening dat de beschermingsomvang van een Gemeenschapsmodel mede wordt bepaald door het vormgevingserfgoed.

3.7 In artikel 4 lid 1 GModV is bepaald dat ‘een model als Gemeenschapsmodel wordt beschermd voorzover het (…) een eigen karakter heeft’ (onderstreping hof).

Hieruit volgt naar het oordeel van het hof dat de beschermingsomvang van een Gemeenschapsmodel afhangt van de mate waarin dit model een eigen karakter heeft.

3.8 Niet betwist is dat bij de beoordeling van het eigen karakter naar het vormgevingserfgoed moet worden gekeken. Dat blijkt uit het in rov. 3.5 al besproken artikel 6 lid 1 GModV, en is verder onderstreept in overweging (14) van de considerans van de GModV waarin het volgende is vermeld: ‘Het criterium voor de beoordeling van het eigen karakter van een model moet het duidelijke verschil zijn tussen de algemene indruk die wordt gewekt bij een geïnformeerde gebruiker die het model bekijkt, en die welke bij hem wordt gewekt door het vormgevingserfgoed, met inachtneming van de aard van het voortbrengsel waarop het model wordt toegepast (…) en in het bijzonder van de bedrijfstak waarmee het verbonden is en de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model.’

3.9 Het onder 3.7 en 3.8 overwogene voert tot de conclusie dat bij de vaststelling van de beschermingsomvang van een model – via de tussenstap van het eigen karakter – het vormgevingserfgoed mede van belang is.

In het vonnis van 9 september 2011 is ook het Landesgericht Düsselfdorf hier van uitgegaan. Op blz. 35 van dat vonnis heeft dat gerecht – onder verwijzing naar de ‘Untersetzer’-uitspraak van het Bundesgerichtshof van 19 mei 2010 (I ZR 71/08) – immers de afstand van Apple’s model tot het vormgevingserfgoed (‘Formenschatz’) mede in aanmerking genomen bij de vaststelling van de beschermingsomvang (‘Schutzbereich’) van dat model. De bij de vergelijking tussen een ouder Pagina 4 van 13

www.iept.nl

model en een jonger model/voortbrengsel in het kader van de inbreukvraag aan de orde zijnde indrukken worden derhalve vooral bepaald door de elementen of combinatie van elementen die het oudere model een eigen karakter geven. Het onder 3.6 weergegeven betoog van Apple kan bijgevolg niet als juist worden aanvaard.

3.10 Voor de beoordeling van zowel de nieuwheid als het eigen karakter van een ingeschreven Gemeenschapsmodel worden ingevolge artikel 7 lid 1 GModV geacht tot het vormgevingserfgoed te behoren alle modellen die vóór de prioriteitsdatum van dat model op enigerlei wijze zijn openbaar gemaakt (hierna ook: bestaande modellen). De geïnformeerde gebruiker wordt dus verondersteld alle bestaande modellen te kennen.

Dit geldt alleen niet voor openbaarmakingen die ‘bij een normale gang van zaken redelijkerwijs niet ter kennis konden zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector die in de Gemeenschap werkzaam zijn’ (de laatste zinsnede van de eerste volzin van artikel 7 lid 1 GModV). Zulke openbaarmakingen kunnen bij de beoordeling van de nieuwheid en het eigen karakter geen rol spelen.

3.11 Bij de vergelijking die door de geïnformeerde gebruiker tussen het model en het vormgevingserfgoed wordt gemaakt moeten de aard van het voortbrengsel waarop het model wordt toegepast en in het bijzonder van de bedrijfstak waarmee het is verbonden in acht worden genomen, aldus de zo-even geciteerde overweging (14) van de considerans van de GModV. 3.12 Het hiervoor onder 3.9 t/m 3.11 overwogene vindt bevestiging in de overweging van het HvJEU in punt 59 van het arrest PepsiCo/Grupo Promer, dat ‘de geinformeerde gebruiker (…) de in de betrokken sector bestaande verschillende modellen kent’.

4. Modeldepot of de iPad? 4.1 Allereerst dient nu te worden ingegaan op de vraag of alleen het Apple-model zoals ingeschreven maatgevend is, zoals Samsung stelt, of dat bij de vaststelling van de reikwijdte van dat model daarvan tevens het uiterlijk van de iPad mag worden betrokken, zoals Apple meent.

4.2 In het PepsiCo/Grupo Promer-arrest heeft het HvJEU overwogen dat ‘geen sprake [is] van een onjuiste rechtsopvatting wanneer bij de beoordeling van de algemene indruk die door de betrokken modellen wordt gewekt, de daadwerkelijk verhandelde voortbrengselen waarop deze modellen betrekking hebben, in aanmerking worden genomen’ (punt 73).

4.3 Naar Apple zelf heeft opgemerkt onder 73 AD is de ‘thin form factor’ van haar model een opvallend en belangrijk element (zie ook rov. 9.8 hierna). Door de geinformeerde gebruiker zullen relatief kleine verschillen in dikte van een tablet dan ook al snel worden opgemerkt. Naar ’s hofs voorlopig oordeel zal de geïnformeerde gebruiker waarnemen dat de iPad2 aanzienlijk dunner is dan de tablet overeenkomstig het model. Dit vindt bevestiging in het volgende. Meting door het hof aan het hem ter beschikking gestelde exemplaar van de iPad2 heeft uitgewezen dat deze tablet ongeveer 0,8 cm dik is bij een lengte van 24 cm en een breedte van 18,5 www.ie-portal.nl

IEPT20120124, Hof Den Haag, Apple v Samsung cm (waarbij aantekening verdient dat het hier, evenals bij de hierna nog te vermelden metingen, om een globale meting gaat, zodat de resultaten van deze metingen steeds als een benadering hebben te gelden). De verhouding tussen dikte, lengte en breedte in de iPad2 is dus 1:30:23,1. In de figuren 1.4 t/m 1.7 van het – in rov. 1.a verkeind weergegeven – Apple-model is de computer ongeveer 0,5 cm dik bij een lengte van 7,2 en een breedte van 5,5. Dit geeft een verhouding tussen dikte, lengte en breedte van 1:14,2:11. Hieruit volgt dat de iPad2, in verhouding tot de lengte en breedte ervan, ongeveer twee keer zo dun is als de hand held computer volgens het model. Ook bij het uitgangspunt dat hij zelf geen meting zal verrichten zal dit de geïnformeerde gebruiker niet ontgaan. De iPad2 kan daarom niet worden beschouwd als een voortbrengsel waarop Apple’s model betrekking heeft in de zin van het PepsiCo/Grupo Promer-arrest. De iPad1 is weliswaar wat dikker dan de iPad2 – de verhouding tussen dikte, lengte en breedte is daarin blijkens de rov. 1.b opgenomen foto’s op het dikste punt ongeveer 1:21:16,3 – maar nog steeds merkbaar dunner dan het Apple-model.

Verder vertoont de achterkant van de iPad1 (zie hierover ook rov. 9.2 hierna) een zichtbare en bij gebruik ongetwijfeld ook voelbare bolling. De achterkant van het Apple-model is tussen de vrij steile afrondingen van de hoeken evenwel kaarsrecht. Deze twee voor de geïnformeerde gebruiker goed waarneembare verschillen brengen bijeen genomen met zich dat ook de iPad1 niet kan worden aangemerkt als een voortbrengsel waarop Apple’s model betrekking heeft. Met de voorzieningenrechter is het hof dan ook van oordeel dat in dit geval alleen mag worden gekeken naar het ingeschreven model, en niet tevens naar de iPad. 5. De kenmerkende elementen van Apple’s model 5.1 Door Apple zijn als kenmerkend voor haar model de volgende elementen genoemd (zie punt 180 ID, de punten 60, 64 en 69 van de als productie 39 door Apple overgelegde verklaring van [X] en punt 55 van Apple’s PE): a. een rechthoekig product met vier evenwijdig afgeronde hoeken; b. een plat transparant oppervlak zonder enige versiering dat zich over de gehele voorzijde van het product uitstrekt; c. een (metallic) rand rondom het platte transparante oppervlak; d. een beeldscherm onder het transparante oppervlak; e. onder het transparante oppervlak, substantiële (zwarte of witte) grensvlakken aan alle zijden van het scherm; f. een hoofdzakelijk platte achterzijde die aan de zijkanten ombuigt om de onder c genoemde rand te vormen; g. een ‘thin form factor’; h. een strakke en minimalistische vormgeving – onder meer doordat knoppen en dergelijke zijn ‘wegontworpen’ (PA onder 13 en 135) – wanneer het model van de bovenkant, onderkant en zijkanten wordt bekeken.

5.2 Volgens Samsung blijken een aantal van deze kenmerken evenwel niet uit het model. Mede naar aanleiPagina 5 van 13

www.iept.nl

ding van dit verweer wordt over deze kenmerken het volgende overwogen.

Ad a.

Samsung heeft een vraagteken geplaatst bij de omschrijving ‘evenwijdig afgeronde hoeken’, zulks echter ten onrechte nu in het Apple-model de raaklijnen aan tegenover elkaar gelegen hoeken evenwijdig lopen. Nu dat model rechthoekig, maar niet vierkant is, kan onder ‘rechthoekig’ in de door Apple bedoelde zin niet tevens ‘vierkant’ worden verstaan.

Ad b.

In de figuren 1.2 en 1.3 van Apple’s model, waarin de voorkant van dat model is afgebeeld, en in figuur 1.1 daarvan, die de achterkant weergeeft, zijn schuine strepen getekend. De geïnformeerde gebruiker zal dit opvatten als een aanduiding van spiegelende oppervlakken. Omdat het model een computer betreft zal de geïnformeerde gebruiker bovendien zonder meer aannemen dat het oppervlak aan de voorzijde transparant is. Het verweer van Samsung, dat dit laatste niet uit het model niet blijkt, wordt dan ook verworpen. De schuine strepen lopen tot aan de zijkanten door. Daarmee is tot uitdrukking gebracht dat het spiegelende aan de voorzijde transparante oppervlak zich tot aan die zijkanten uitstrekt.

Ad c.

Samsung heeft er terecht op gewezen dat het element ‘metallic’ niet uit het model blijkt. Wel wordt uit het Apple-model duidelijk dat het om een dunne rand gaat.

Ad d.

De stelling van Samsung dat uit de modelregistratie niet blijkt dat van een beeldscherm sprake is, gaat niet op. Voor de geïnformeerde gebruiker is evident dat een ’handheld computer’ voorzien moet zijn van een beeldscherm.

Ad e.

In de tekeningen 1.2 en 1.3 van het Apple-model zijn stippellijnen aangebracht. Apple ziet deze stippellijnen als aanduiding van onder het transparante oppervlak gelegen grensvlakken aan alle zijden van het scherm.

Volgens Samsung maken stippellijnen evenwel geen deel uit van het model, gelet op artikel 11.4 van de Examination Guidelines van de Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Design) – het OHIM – waarin het volgende is vermeld: ‘Dotted Lines may be used in a view either to indicate the elements for which no protection is sought or to indicate portions of the design which are not visible in that particular view, i.e. non-visible lines. Therefore, dotted lines identify elements which are not part of the view in which they are used.’ Verder heeft Samsung in dit verband gewezen op het arrest van het Gerecht van de EU van 14 juni 2011 (T-68/10), waarin is overwogen dat de elementen die in het in die zaak aan de orde zijnde model met stippellijnen waren weergeven (waaronder het bevestigingselement van een horloge) niet door dat model worden beschermd. Uit de hieronder te bespreken ‘prior art’ blijkt dat het gebruikelijk was dat beeldschermen van ‘electronic devices’ waren voorzien van een – door de voorzieningenrechter als ‘passe-partout’ aangeduide – rand/grensvlak op (ongeveer) de plaats www.ie-portal.nl

IEPT20120124, Hof Den Haag, Apple v Samsung waar in Apple’s model stippellijnen zijn aangebracht (dus rondom het beeldscherm). De geïnformeerde gebruiker zal daarom die stippellijnen als zo’n rand/grensvlak opvatten, en meer in het bijzonder als een ‘rand’ die onder het transparante oppervlak is gelegen; anders had die rand niet met stippellijnen hoeven te worden aangegeven. Niet goed valt in te zien dat anders dan door gebruikmaking van stippellijnen de aanwezigheid van een rand/grensvlak onder het transparante oppervlak in een tekening tot uitdrukking kan worden gebracht. Indien dat wel mogelijk zou zijn, zoals Samsung suggereert in punt 2.15 PA, dan neemt dat niet weg dat het aanbrengen van stippellijnen daarvoor een geschikte en voor de hand liggende methode vormt.

Aan de (vuist-)regel van artikel 11.4 van de Examination Guidelines van het OHIM kan Samsung dus geen argument ontlenen, en evenmin aan de uitspraak van het Gerecht van de EU in zaak T-68/10 waarin de met stippellijn weergegeven elementen, indien zij bedoeld waren om deel uit te maken van het model, even goed met ononderbroken lijnen hadden kunnen worden weergegeven. Het hof onderschrijft echter wel de stelling van Samsung, dat het Apple-model niet duidelijk maakt dat de grensvlakken zwart of wit zijn. Wat betreft de kwalificatie ‘substantieel’ overweegt het hof dat dit een subjectief/relatief begrip is. Het hof acht de breedte van de grensvlakken, blijkend uit het model (de ruimte tussen de stippellijnen en de buitenrand van het model) afgezet tegen de afmetingen van het model als geheel van dien aard deze wel ‘substantieel’ kunnen worden genoemd.

Ad g.

Anders dan Samsung stelt, blijkt uit het Apple-model dat het om een tamelijk dunne ‘hand held computer’ gaat, zij het dat de computer volgens dit model (veel) minder dun is dan de iPad (zie rov. 4.3). In zoverre dient de ‘thin form factor’ van dat model te worden gerelativeerd.

Ad h.

In de visie van Samsung is de term ‘strak’ subjectief.

Het hof is het in zoverre met Samsung eens dat het hier een tamelijk vaag begrip betreft. Nu Apple’s model een minder sterke ‘thin form factor’ heeft dan de iPad ziet dat model er in ieder geval minder ‘strak’ uit dan die tablet.

5.3 Vastgesteld kan dus worden dat het Apple-model uit de volgende kenmerkende elementen bestaat: A. een rechthoekig (maar niet vierkant) product met vier evenwijdig afgeronde hoeken; B1. aan de voorzijde een plat transparant oppervlak zonder enige versiering, B2. dat zich over de gehele voorzijde van het product uitstrekt; C. een dunne rand rondom het platte transparante oppervlak; D. een beeldscherm onder het transparante oppervlak; E. onder het transparante oppervlak, substantiële grensvlakken aan alle zijden van het scherm; F1. een hoofdzakelijk platte achterzijde, F2. die aan de zijkanten ombuigt om de onder C genoemde zeer dunne rand te vormen; Pagina 6 van 13

www.iept.nl

G. een zekere ‘thin form factor’; H. een tamelijk strakke en minimalitische vormgeving – onder meer doordat knoppen en dergelijke zijn ‘wegontworpen’ – wanneer het model van de bovenkant, onderkant en zijkanten wordt bekeken. In het navolgende zal naar deze elementen worden verwezen door vermelding van de desbetreffende hoofdletter.

5.4 Door Apple is onder 72 PA naar voren gebracht dat haar model oogt als ‘een spiegelgladde vijver van waaruit een beeld kan worden opgetoverd’ en dat dit effect is gecreëerd is door het gebruik van een vlakke ononderbroken transparante plaat die de gehele voorzijde van het model bedekt, dus door de elementen B1 en B2. Dat effect was, aldus Apple, in 2004 uniek omdat in die tijd tablet-computers een ‘lijst’ hadden – dat wil zeggen een opstaande rand om een dieper liggend beeldscherm – waardoor de indruk van een ‘fotolijst’ ontstond die Apple juist wilde voorkomen (opmerking van Apple bij pleidooi in hoger beroep in aanvulling op punt 81 PA). Het hof merkt hierover op dat de metafoor van de ‘spiegelgladde vijver’ weliswaar toepasselijk is voor de – in dit geding niet in aanmerking te nemen – iPad, maar niet zonder meer voor het Apple-model. Of dat zo is, hangt met name af van de kleurstellingen.

Indien de ‘substantiële grensvlakken’ van dat model een wezenlijk andere kleur hebben dan het scherm (in ongebruikte toestand), dan wordt veeleer een beeld opgeroepen van een ‘fotolijst’ dan van een ‘spiegelende vijver’. Aangezien Apple’s modelregistratie geen uitsluitsel verschaft over kleurstellingen en in ieder geval de mogelijkheid openlaat dat voor de grensvlakken en het schermdeel van het transparante oppervlak wezenlijke andere kleuren worden gekozen, is in het Applemodel een als een ‘spiegelgladde vijver’ ogende handheld computer niet (voldoende duidelijk) geopenbaard.

5.5 Van de zojuist genoemde elementen zijn – naast de behuizing van de computer – de aanwezigheid van het beeldscherm en de maatregel om het oppervlak waar dit zich onder bevindt transparant te doen zijn, technisch bepaald. Dit geldt echter niet voor de concrete vormgeving hiervan. Het hof gaat er van uit dat ook voor het overige de elementen A t/m H, althans in hun concrete uitvoeringsvormen, niet door de techniek zijn gedicteerd. Voor zover gebaseerd op de stelling dat het model (geheel of gedeeltelijk) technisch is bepaald, falen de (onder 3.2 weergegeven) verweren van Samsung.

5.6 Het hof zal nu onderzoeken of, en zo ja in welke mate, de kenmerkende elementen van Apple’s model al in het vormgevingserfgoed voorkwamen.

6. Het vormgevingserfgoed De door Samsung genoemde ‘prior art’ 6.1 Samsung heeft zich (in hoger beroep in het bijzonder) beroepen op de volgende ‘prior art’ (MvA onder 4.18): I. De Amerikaanse octrooi-aanvrage US 2004/0041504 A1 (‘Ozolins’); II. De Knight Ridder Tablet; III. De HP Compaq TC1000 (de TC1000); IV. Het Canadese Design Patent 89155 (Design ‘155); V. Het Japanse design met nummer 887388 (Design ‘388); www.ie-portal.nl

IEPT20120124, Hof Den Haag, Apple v Samsung VI. Het Japanse design met nummer 1142127 (Design ‘127).

Ad I Ozolins 6.2 Ozolins is een Amerikaanse octrooi-aanvrage voor een ‘bezel-less electronic display’ (randloos electronisch beeldscherm), die is gepubliceerd op 4 maart 2004, dus voor de prioriteitsdatum van Apple’s model (17 maart 2004). De stelling van Apple onder 100 PA, dat ingewijden deze octrooiaanvrage niet zouden beschouwen en in ieder geval de tekst van de octrooiaanvrage niet zouden lezen, kan haar niet baten. Om aan deze aanvrage en/of tekst daarvan voorbij te kunnen gaan zou immers zijn vereist dat zij bij een normale gang van zaken redelijkerwijs niet ter kennis konden zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector die in de Gemeenschap werkzaam zijn, doch dat deze situatie zich voordoet, is met voormelde stelling van Apple niet (voldoende concreet) naar voren gebracht en is bovendien niet aannemelijk. Verondersteld mag worden dat ingewijden in de EU bij een normale gang van zaken kennis kunnen nemen van een gepubliceerde Amerikaanse octrooi-aanvrage.

6.3 De figuren 1 en 2 bij de Ozolins-aanvrage zien er als volgt uit.

6.4 Uit deze figuren blijkt dat element A en de dunne rand van element C in het Ozolins-beeldscherm voorPagina 7 van 13

www.iept.nl

komen. In Ozolins is die rand zelfs zeer dun. Afgezien van het feit dat in de achterkant van Ozolins een holte en/of een uitstulpsel aanwezig is, is deze in hoofdzaak plat. Deze achterkant bestaat blijkens de afbeelding aan de rechterkant van figuur 1 uit één stuk en loopt door om de zijkanten om zo die dunne rand aan de voorzijde te vormen, hetgeen ook is af te leiden uit de volgende passage van de beschrijving: ‘Preferably, the cover (= 200, hof) and display device (= 100, hof) are mounted to an enclosure (= 300, hof) which forms the rear and side of the electronic display’ [0005] De elementen F1 en F2 zijn derhalve eveneens in het Ozolinsbeeldscherm aanwezig. In de beschrijving van de aanvrage is verder het volgende opgemerkt: ‘(…) the first portion 210 and the second portion 220 of cover 200 present a uniform appearance such that they present a flush uniform front of the electric display 100 without a bezel, as illustrated in FIG. 2.’ [0035]; ‘(…) cover 200 may comprise any suitable structure capable of transmitting light, such as, for example, a glass or plastic sheet (…)’ [0036].

In samenhang bezien met figuur 1 blijkt hieruit dat in Ozolins sprake is van een plat transparant oppervlak 200 zonder enige versiering dat zich over de gehele voorzijde van het product uitstrekt (elementen B1 en B2) en dat zich onder dit transparant oppervlak een beeldscherm 100 bevindt (element D).

6.5 Kortom: de elementen A t/m D en F1 en F2 waren al voor de prioriteitsdatum van Apple’s model in de Ozolins-aanvrage geopenbaard. Verder is het apparaat volgens deze aanvrage vrij dun (element G), terwijl, gelet op figuur 2, de kwalificaties ‘strak’ en ‘minimalistisch’ (element H) in zekere zin ook op Ozolins van toepassing zijn. Aan de voorzijde en zijkanten van dat beeldscherm zijn geen ‘storende’ elementen als knoppen en dergelijke zichtbaar.

6.6 Het woord ‘of’ in de hiervoor geciteerde passage ‘the first portion 210 and the second portion 220 of cover 200’ duidt er op dat de ‘portions’ 210 en 220 deel uitmaken van het transparante oppervlak 200 en niet daaronder zijn gelegen, zodat niet kan worden gezegd dat element E in de Ozolinsaanvrage is geopenbaard.

Apple heeft hier terecht op gewezen in punt 102 PA. 6.7 Ten overvloede gezien het onder 5.4 overwogene wordt nog het volgende opgemerkt. Omdat in Ozolins het platte transparante oppervlak zich over de gehele voorzijde van het product uitstrekt, wekt deze, indien ‘the first portion 210 and the second portion 220’ dezelfde kleurstelling zouden krijgen, niet de indruk van een fotolijst, maar wordt daarmee, ondanks het ontbreken van element E, juist het door Apple geïntroduceerde beeld van een ‘spiegelgladde vijver’ opgeroepen.

Het hof kan niet goed inzien waarom, zoals Apple aanvoert onder 91-93 PA, het feit dat het Ozolinsbeeldscherm zich (bij gebruik) in verticale positie bevindt, aan de indruk van een ‘spiegelgladde vijver’ in de weg zou staan, in aanmerking nemende dat hiermee een metafoor is bedoeld. In zijn algemeenheid wordt een handheld computer als de iPad en de Samsung Ga-

www.ie-portal.nl

IEPT20120124, Hof Den Haag, Apple v Samsung laxy ook vaak in schuine, niet horizontale stand gebruikt.

Ad II De Knight Ridder-Tablet 6.8 In 1994 heeft de Amerikaanse vennootschap Knight Ridder Inc. een promotiofilm gemaakt waarin een (prototype of schaalmodel van een) tablet – de Knight Ridder-tablet – werd getoond die het consumenten mogelijk moest maken om digitaal een krant te lezen. Deze tablet is echter nooit op de markt gekomen. Die promotiefilm was voor 13 mei 2007 nog niet op You-tube te zien. Door Apple is betoogd dat de Knight Riddertablet geen relevante ‘prior art’ vormt omdat zij op de prioriteitsdatum van Apple’s model niet bekend was binnen de betrokken kringen in de EU/niet kenbaar was voor het betrokken publiek (PE punt 59, AD punten 6668). Nu Samsung onder 7.50 MvA en 3.6 PA onder onderlegging van ‘papers’ betreffende de Chi ’95 conferentie heeft gesteld dat de Knight Ridder-tablet in 1995 is gepresenteerd tijdens deze conferentie die door talloze Europese deskundigen is bezocht, en Apple dit vervolgens niet heeft weersproken, kan dat betoog van Apple evenwel niet worden aanvaard. Derhalve heeft de Knight Ridder-tablet als geopenbaard in de zin van artikel 7 GModV te gelden.

6.9 De Knight Ridder-tablet ziet er als volgt uit.

6.10 Op het eerste gezicht vertoont de Knight Riddertablet nogal wat overeenkomsten met Apple’s model.

Het is een rechthoekig product met evenwijdig afgeronde hoeken (element A), dat aan de voorzijde een plat transparant oppervlak heeft (element B1), met een beeldscherm onder dat oppervlak (element D), waarvan de achterzijde hoofdzakelijk plat is (element F1). Verder is de Knight Ridder-tablet vrij dun (element G), en maakt zij zeker van opzij bezien een tamelijk strakke indruk (element H).

6.11 Zoals door Samsung zelf is opgemerkt (MvA onder 4.25 en PA onder 3.21) is in de Knight Ridder tablet evenwel geen sprake van een plat transparant oppervlak dat zich over de gehele voorzijde van het product uitstrekt (element B2) en evenmin van substantiële grensvlakken aan alle zijden van het scherm onder dat transparante oppervlak (element E). In de plaats daarvan heeft de Knight Riddertablet een tamelijk brede rand om het transparante oppervlak, dat in die rand verzonken ligt, waardoor een duidelijk ‘foto-lijst’Pagina 8 van 13

www.iept.nl

effect ontstaat. De Knight Ridder-tablet heeft, zo blijkt uit het zojuist overwogene, geen dunne rand om de zijkant, terwijl de tamelijk brede rand van die tablet niet wordt gevormd door ombuiging van de achterzijde. De elementen C en F2 ontbreken dus eveneens in de Knight Ridder-tablet.

Ad III De TC1000 6.12 De TC1000 is in 2002 openbaar gemaakt. Samsung heeft onweersproken gesteld (MvA onder 4.29) dat de TC1000 al ruimschoots voor de prioriteitsdatum van Apple’s model ter kennis is gekomen van ingewijden die in de EU in de betrokken sector werkzaam zijn.

6.13 De TC1000 ziet er als volgt uit.

6.14 In de begeleidende tekst bij voormelde afbeeldingen (uit Pen Computing Magazine) staat bij ‘type’ vermeld: ‘Slate with detachable keyboard (…)’ (een ‘slate’ is een tablet-PC die met een pennetje bediend wordt). Hieruit volgt dat de tablet van de TC 1000 – anders dan Apple betoogt onder 82 PA – door de geïnformeerde gebruiker tevens als zelfstandig object zal worden gezien. Waar hierna over de TC1000 wordt gesproken wordt deze tablet (zonder keyboard) bedoeld.

6.15 De TC1000 is een rechthoekig product met evenwijdig afgeronde hoeken (element A) met aan de voorzijde een plat transparant oppervlak (element B1), dat echter niet helemaal zonder ‘versiering’ is. Onder het transparante oppervlak bevinden zich, naar het hof in het hem ter beschikking gestelde exemplaar heeft geconstateerd, een (donkergrijs) beeldscherm (element D) en substantiële grensvlakken aan alle zijden van het scherm (element E), zij het dat deze grensvlakken uit twee stroken bestaan – een zwarte en een lichtgrijze – en niet, zoals in Apple’s model, uit één strook. Verder heeft de TC1000 een in hoofdzaak platte achterzijde (element F1).

6.16 Aan de voorzijde van de TC1000 bevindt zich een rand die niet als dun is aan te merken. Dat betekent dat het platte transparante oppervlak van de TC 1000 niet de gehele voorzijde bedekt; een niet te verwaarlozen deel daarvan is immers bedekt door die niet dunne rand. Deze rand wordt bovendien niet door ombuiging van de achterzijde gevormd. Verder ontbreekt in de TC1000 de ‘thin form factor’ en zijn aan vooral de zijkanten en achterkant daarvan nogal wat knoppen, gaten en dergelijke aangebracht. De vormgeving daarvan kan mede om deze redenen niet strak worden genoemd, ook niet naar de maatstaven van 2004. Ozolins en de Knight www.ie-portal.nl

IEPT20120124, Hof Den Haag, Apple v Samsung Ridder-tablet waren dunner en strakker. De elementen B2, C, F2, G en H komen in de TC1000 dus niet voor.

Ad IV Design ‘155 6.17 Hoewel Design ‘155 door Samsung uitdrukkelijk ter sprake is gebracht in de MvA heeft Apple ervoor gekozen daarop niet in te gaan bij pleidooi in hoger beroep, ook al was haar daarbij verlengde spreektijd toegestaan.

6.18 Design ‘155 is geregistreerd op 31 maart 2000 en heeft betrekking op een ‘Ornamented Display Screen’.

Samsung heeft onweersproken gesteld (MvA onder 4.29) dat dit model ruimschoots voor de prioriteitsdatum van Apple’s model is gepubliceerd en ter kennis is gekomen van ingewijden die in de EU in de betrokken sector werkzaam zijn.

6.19 De figuren 2 t/m 4 bij Design ‘155 zien er als volgt uit.

6.20 Hoewel dit design reeds een andere indruk maakt dan Apple’s model omdat het blijkens figuur 2 vierkant is – aan element A is dus niet voldaan – zijn daarin verder wel een groot aantal elementen van Apple’s model terug te vinden, te weten, naar Samsung onweersproken heeft gesteld (MvA onder 4.43 en 4.44): - een beeldscherm (display) onder een vlak transparant oppervlak aan de voorzijde dat zich (naar blijkt uit de doorlopende horizontale strepen in de rechteronderhoek) over de hele voorzijde van het apparaat uitstrekt (elementen B1, B2 en D); - een tamelijk dunne rand rondom het vlakke transparante oppervlak (element C) die wordt gevormd door ombuiging van de achterkant om de zijkanten van het apparaat (element F2); - substantiële grensvlakken rondom het display die, gezien de ‘dunheid’ van het product, niet hoger zullen liggen dan het beeldscherm en die daarom – in aanmerking ook nemende dat Apple niet heeft aangevoerd dat dit anders is – verondersteld moeten worden te zijn aangebracht onder het zich over de gehele voorzijde uitrekkende transparante oppervlak (element E).

Het apparaat volgens Design ‘155 heeft blijkens de – hiervoor verkleind weergegeven – figuren 2 t/m 4 een dikte van 0,4/0,5 mm bij een lengte en breedte van 13 cm. Nu de verhouding tussen dikte, lengte en breedte dus ongeveer 1:26:26 is, is dit apparaat zelfs dunner Pagina 9 van 13

www.iept.nl

dan Apple’s model waarbij deze verhouding 1:14,2:11 is. Ook element G is dus in Design ‘155 aanwezig.

Over de achterzijde van Design ‘155 zelf (element F1) is niets gesteld of gebleken. Reeds door haar ‘thin form factor’ heeft dat design althans van de zijkant een zekere ‘strakke’ uitstraling, terwijl het ontwerp bovendien ‘eenvoudig’ en daarmee ‘minimalitisch’ oogt.

Ad V Design ‘388 6.21 Het Japanse Design ‘388, dat betrekking heeft op een ‘electronic personal organizer’, is op 21 december 1993 gepubliceerd. Samsung heeft onweersproken gesteld (MvA onder 4.46 en 4.47) dat dit design al ruimschoots voor de prioriteitsdatum van Apple’s model ter kennis is gekomen van ingewijden die in de EU in de betrokken sector werkzaam zijn.

6.22 Uit de figuren bij Design ‘388 blijkt dat element A daarin is terug te vinden. Nu het een ‘organizer’ betreft moet worden aangenomen dat de voorzijde is voorzien van een transparant oppervlak waaronder zich een beeldscherm bevindt (elementen B1 en D). De overige elementen van Apple’s model kunnen daarin evenwel niet zonder meer geopenbaard worden geacht. Er lijkt sprake te zijn van een rand, en dus niet van een grensvlakken onder het oppervlak aan de voorzijde, en deze rand is niet dun. De ‘organizer’ volgens Design ‘887 heeft een dikte van 0,5 cm bij een lengte van 5,5 cm en een breedte van 4 cm. De verhouding tussen dikte, breedte en lengte is dus 1:11:8, zodat de ‘thin form factor’ daarin in mindere mate aanwezig is dan in Apple’s model.

Ad VI Design ‘127 6.23 Het Japanse Design ‘127 heeft betrekking op een ‘electronic computer provided with a communication function’ dat blijkens de beschrijving van dat design ‘is used as a portable type’. Het op 27 mei 2002 gepubliceerde Design ‘127 is opgenomen in de database van de Japanse Patent Office. Gelet hierop kan niet worden gezegd dat dit model bij een normale gang van zaken redelijkerwijs niet ter kennis kon zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector die in de Gemeenschap werkzaam zijn. Aan de andersluidende stelling van Apple onder 52 PE wordt dan ook voorbij gegaan, waarbij het hof nog opmerkt dat inmiddels, bij MvA, een vertaling van design ‘127 is overgelegd.

6.24 Uit de afbeeldingen bij Design ‘127 wordt duidelijk dat het element A vertoont. Nu het een computer betreft, moet worden aangenomen dat de voorzijde is voorzien van een transprant oppervlak waaronder zich een beeldscherm bevindt (elementen B1 en D). Dat een of meer van de andere kenmerkende elementen van Apple’s model in design ’127 voorkomen is gelet op de summiere informatie die daarover is verstrekt, niet met voldoende zekerheid te zeggen, zodat het hof er van uit gaat dat dit niet het geval is.

Slotsom met betrekking tot het vormgevingserfgoed 6.25 Gelet op het in rov. 3.11 overwogene zal de geïnformeerde gebruiker alle zojuist besproken modellen uit het vormgevingserfgoed in aanmerking nemen.

6.26 Uit het hiervoor overwogene blijkt dat alle elementen van Apple’s model zijn terug te vinden in het vormgevingserfgoed, en wel volgens dit schema. www.ie-portal.nl

IEPT20120124, Hof Den Haag, Apple v Samsung Element A: Ozolins, Knight Ridder-tablet, TC 1000, Design ‘388 en Design ‘127; Element B1: Ozolins, Knight Ridder-tablet, TC 1000, Design ‘155, Design ‘388 en Design ‘127; Element B2: Ozolins, Design ‘155; Element C: Ozolins, Design ‘155; Element D: Ozolins, Knight Ridder-tablet, TC 1000, Design ‘155, Design ‘388 en Design ‘127; Element E: TC 1000, Design ‘155 Element F1: Ozolins, Knight Ridder-tablet, TC 1000; Element F2: Ozolins, Design ‘155; Element G: Ozolins, Knight Ridder-tablet, Design ‘155; Element H: Ozolins, Knight Ridder-tablet, Design ‘155.

7. Is het Apple-model nietig?

7.1 Uit bovenstaand schema blijkt dat er niet één bestaand model was dat alle elementen van Apple’s model in zich droeg. Ozolins bevat weliswaar alle kenmerkende elementen van dat model afgezien van element E, doch gelet op dit verschil en de andere verschillen tussen Ozolins en Apple’s model, te weten: - de duidelijke bredere grensvlakken in Ozolins; - de meer vierkante vorm van het Ozolins-beeldscherm; - de afwijkende achterkant van Ozolins, waarin blijkens de figuren 1 en 9 bij die aanvrage een holte/uitstulping is aangebracht, kan voorshands niet worden gezegd dat het Apple-model ten opzichte van Ozolins geen eigen karakter heeft.

Hetzelfde geldt voor de overige door Samsung genoemde ‘prior art’. Aan de vaststelling van dit hof dat alle kenmerkende elementen van Apple’s model al in het vormgevingserfgoed voorkwamen, kan evenmin de gevolgtrekking worden verbonden dat Apple’s model een eigen karakter ontbeert. Doordat in dat model een nog niet eerder vertoonde samenvoeging van al deze elementen heeft plaatsgevonden, zal dit model op de geïnformeerde gebruiker een (voldoende duidelijke) andere algemene indruk wekken dan die bij hem wordt gewekt door het vormgevingserfgoed, zeker nu de concrete wijze waarop de reeds bekende elementen in het Apple-model zijn vormgegeven in een aantal gevallen zozeer afwijkt van de wijze waarop dat in het vormgevingserfgoed is gebeurd dat de geïnformeerde gebruiker – die tevens op niet al te minimale details let – ook daarin relevante verschillen zal zien. Het beroep van Samsung op de nietigheid van Apple’s model stuit op dit een en ander af.

8 De beschermingsomvang van het Apple-model 8.1 De omstandigheid dat ieder kenmerkend element van Apple’s model al minstens twee keer in het vormgevingserfgoed van de betrokken sector voorkwam en het merendeel van die elementen zelfs in één bestaand model (Ozolins) is terug te vinden, brengt met zich dat de geïnformeerde gebruiker – die blijkens de rovv.

3.10, 6.2, 6.8, 6.12, 6.17, 6.21 en 6.23 alle hiervoor besproken ‘prior art’ kent – het Apple-model, hoewel hij dat enig eigen karakter niet zou ontzeggen, niet als erg bijzonder zou waarderen. Dat betekent dat dit model slechts een beperkt eigen karakter heeft, en daarmee

Pagina 10 van 13

www.iept.nl

een tamelijk geringe beschermingsomvang, zoals ook de voorzieningenrechter heeft overwogen.

8.2 Op dit punt wijkt het oordeel van dit hof af van dat van het Landesgericht Düsseldorf dat van een ‘mittleren bis grossen Schutzbereich’ van dat model is uitgegaan (blz. 35 van zijn vonnis). Hierbij mag echter niet onvermeld blijven dat dat Landesgericht alleen de Knight Ridder-tablet en de TC1000 (kenbaar) bij zijn beoordeling van het eigen karakter van het Applemodel heeft betrokken, terwijl dit hof bij de eigen karakter-toets tevens acht heeft geslagen op met name Ozolins en Design ‘155.

9. Vallen de Samsung-tablets onder de beschermingsomvang van het Apple-model?

9.1 Ingevolge artikel 10 GModV omvat de door het Apple-model verleende bescherming elk model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt.

9.2 Het hof stelt voorop dat de regel dat de geïnformeerde gebruiker niet alleen het model als geheel waarneemt, maar tevens op de details let (zie rov. 3.3) tot consequentie heeft dat eerder moet worden aangenomen dat het aangevallen model/voortbrengsel een andere algemene indruk wekt; ook detailverschillen moeten immers worden meegewogen. Voorts moet het volgende onder ogen worden gezien. Omdat de geïnformeerde gebruiker ‘in hoge mate aandachtig is’(punt 53 van het PepsiCo/Grupo Promer-arrest van het HvJEU) althans ‘blijk geeft van een vrij hoog aandachtsniveau’ (punt 59 van dat arrest), zal hij ook de achterkant en de zijkanten van een tablet bekijken. In het depot van het Apple-model zijn afzonderlijke afbeeldingen van de achterkant en de zijkanten opgenomen. Hiermee zou niet stroken om, zoals Apple onder 105-107 AD lijkt te willen bepleiten, het accent vrijwel volledig op de voorzijden te leggen. Ook aan de zij- en achterkanten moet een passende betekenis worden gehecht.

9.3 Door Samsung is niet betwist dat haar twee in dit geding aan de orde zijnde Galaxy-Tabs de kenmerkende elementen A t/m G van het Apple-model bevatten, met uitzondering van element F2 dat volgens Samsung in haar tablets ontbreekt. Het hof heeft aan de hand van de hem ter beschikking gestelde Galaxy-Tabs geconstateerd dat, zoals Samsung heeft gesteld onder 6.13 MvA en 5.13 PA, deze tablets een opvallende (grijze) rand rondom het apparaat hebben die een duidelijke afscheiding vormt tussen de zij- en achterkant daarvan. In de Galaxy Tabs 10.1v en 10.1 is mitsdien niet aan element F2 voldaan.

9.4 Samsung heeft verder aangevoerd dat haar tablets veel dunner zijn dan het Apple-model (punt 6.19 MvA en punt 5.15 PA). Dat dit met betrekking tot de 10.1versie zo is, is door het hof waargenomen en metingen hebben dit bevestigd. De Galaxy Tab 10.1 is ongeveer 0,9 cm dik (zie ook MvA onder 6.20) bij een lengte van 25,5 cm en een breedte van 17,5 cm. Dit geeft een verhouding tussen de dikte, lengte en breedte van ongeveer 1:28,3:19,4. Die verhouding is in het model 1:14,2:11. De Galaxy Tab 10.1 heeft derhalve een ongeveer twee keer zo grote ‘thin form factor’ als het Apwww.ie-portal.nl

IEPT20120124, Hof Den Haag, Apple v Samsung ple-model. Dit verschil is zo groot dat het de geïnformeerde gebruiker zonder meer opvalt (zie ook rov.

4.3).

9.5 Daarnaast is er door Samsung op gewezen dat haar tablets over dikke randen rond het scherm beschikken, waarmee zij doelt op de grensvlakken in de zin van element E van het Apple-model. In figuur 1.3 van Apple’s – in rov. 1.a verkleind weergegeven – modelregistratie is het grensvlak 0,4 cm breed, en is de handheldcomputer 7 cm lang en 5,3 cm breed. In dat model is de verhouding tussen de breedte van het grensvlak en de lengte van de computer dus 1:17,5 en de verhouding tussen de breedte van het grensvlak en de breedte van de computer dus 1:13,25. Meting door het hof heeft uitgewezen dat in de Galaxy Tab 10.1 het grensvlak 1,8 cm breed is en dat deze tablet een lengte van 25,5 cm heeft bij een breedte van 17,4 cm. In de Galaxy Tab 10.1 is de verhouding tussen de breedte van het grensvlak en de lengte van de tablet dus 1:14,1, en is de verhouding tussen de breedte van het grensvlak en de breedte van de tablet dus 1:9,6. Hieruit volgt dat in de Galaxy Tablet 10.1 het grensvlak breder is dan in het Apple-model, zoals ook is te zien wanneer de in rov.

1.a weergegeven figuur 1.3 van het Apple-model naast de in rov. 1.c opgenomen foto’s van de Galaxy Tab 10.1 wordt gehouden. Ook zonder meting zal dit niet aan de aandacht van de geïnformeerde gebruiker ontsnappen.

9.6 Van belang is voorts dat aan de achterkant van de Galaxy Tab 10.1 duidelijk een (grijze) langwerpige vorm is te zien waarin zich het cameraoog en de flitser bevinden. Een dergelijke vorm ontbreekt in het Applemodel, dat een ‘ongerepte’ achterkant heeft.

9.7 De zojuist genoemde verschillen tussen Apple’s model en de Galaxy Tab 10.1 springen in het oog en betreffen deels (zie de rovv. 9.3 en 9.4) elementen die door Apple, althans haar deskundige [X], als kenmerkend voor haar model zijn aangemerkt (zie rov. 5.1).

Gezien de aard van de modellen in kwestie en de sector waarmee zij zijn verbonden, moet voorshands worden aangenomen dat de geïnformeerde gebruiker het Applemodel en de Samsung tablets rechtstreeks zal vergelijken. Dat betekent dat hij die verschillen goed kan waarnemen.

9.8 Gegeven enerzijds de geringe beschermingsomvang van Apple’s model en anderzijds de tussen dit model en de Galaxy Tab 10.1 bestaande, niet onaanzienlijke, verschillen, is het hof, gelet op hetgeen in de rovv. 9.2 en 9.7 is overwogen, voorshands van oordeel dat de Galaxy Tab 10.1 bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk wekt dan het Apple-model.

Hierbij heeft het hof met name ook meegewogen dat, naar Apple zelf heeft opgemerkt onder 73 AD, de ‘thin form factor’ een opvallend en belangrijk element is, zodat de geïnformeerde gebruiker aan de ongeveer twee maal zo grote ‘thin form factor’ van de Galaxy Tab 10.1 veel gewicht zal toekennen. Het marktonderzoek dat Apple – met een voor haar gunstige uitkomst – heeft doen verrichten door Synovate kan aan voormeld oordeel niet afdoen reeds omdat het daarvan opgemaakte rapport van 26 juli 2011 (productie 41, tabblad Pagina 11 van 13

www.iept.nl

5 van Apple) geen aanwijzing bevat dat Synovate proefpersonen heeft geselecteerd die voldoen aan de criteria van de ‘geïnformeerde gebruiker’ in de zin van de GModV, dat wil zeggen de gebruiker die, zonder een ontwerper of technisch deskundige te zijn, de in de betrokken sector bestaande verschillende modellen kent, een zekere kennis bezit met betrekking tot de elementen die deze modellen over het algemeen bevatten en die door zijn belangstelling voor de betrokken voortbrengselen blijk geeft van een vrij hoog aandachtsniveau bij gebruik ervan. Dit klemt temeer daar in dit geschil het vormgevingserfgoed een belangrijke rol speelt bij de vaststelling van de beschermingsomvang van Apple’s model. Daarnaast is het Synovateonderzoek ten onrechte (zie rov. 9.7) niet op een rechtstreekse vergelijking gebaseerd. Dit alles brengt het hof voorshands tot het oordeel dat het gebruik door Samsung van de Galaxy Tab 10.1 geen inbreuk op Apple’s modelrecht oplevert.

9.9 Het hof heeft uit eigen waarneming vastgesteld dat de Galaxy Tab 10.1v aanzienlijk dikker is dan de Galaxy Tab 10.1. Of de Galaxy Tab 10.1v onder de beschermingsomvang van het Apple-model valt, kan evenwel in het midden blijven, gelet op het navolgende.

9.10 Ten pleidooie in hoger beroep heeft Samsung – voor het eerst – de stelling betrokken dat de Galaxy Tab 10.1v al geruime tijd niet meer op de markt wordt gebracht, zulks ten betoge dat Apple geen spoedeisend belang meer heeft bij de door haar gevorderde voorzieningen ten aanzien van die tablet. Dit verweer kan, ook gelet op het arrest van de HR van 9 december 2011 (LJN BR2045), in aanmerking worden genomen nu het hier een nieuw feit betreft dat kennelijk in de twee maanden tussen de MvA en de datum van het pleidooi is opgekomen of definitief is geworden. Spoedeisend belang moet, anders dan Apple bij pleidooi heeft betoogd, nog bestaan op het moment van de uitspraak in hoger beroep (NJ 2001, 389), althans in een zaak als de onderhavige waarin het gevorderde in de eerste aanleg is afgewezen. Hoewel de genoemde stelling van Samsung aannemelijk is in het licht van a) de opmerking van Apple onder 3.b AD, dat tabletcomputers een zeer korte levenscyclus hebben (Apple spreekt over 6 maanden) en b) het feit dat Samsung in de vorm van de Galaxy Tab 10.1 inmiddels over een opvolger van de Galaxy Tab 10.1v beschikt – waardoor Apple bovendien op het hier bedoelde verweer bedacht had moeten zijn – heeft Apple niet voldoende duidelijk weten te maken dat de Galaxy Tab 10.1v nog wordt verhandeld. Bij deze stand van zaken kan niet worden aangenomen dat Apple thans voldoende spoedeisend belang bij het door haar gevorderde verbod tot gebruik van die tablet heeft.

Datzelfde geldt voor haar op die tablet geënte nevenvorderingen waarvoor het spoedeisend belang bovendien door Apple niet nader is toegelicht. De vorderingen ten aanzien van de Galaxy Tab 10.1v stranden dus op het ontbreken van spoedeisend belang.

9.11 Op de door Samsung in (onder meer) de punten 5.7-5.15 PA genoemde, maar in het voorgaande niet besproken verschillen hoeft nu niet meer te worden ingegaan. Bij een aantal daarvan – zoals het verschil in www.ie-portal.nl

IEPT20120124, Hof Den Haag, Apple v Samsung de radius van de ronde hoeken van het Apple-model en de Galaxy Tabs – lijkt het overigens te gaan om minieme verschillen die door de geïnformeerde gebruiker niet zouden worden opgemerkt.

10. Slotsom 10.1 Uit het voorgaande volgt dat de vorderingen van Apple niet toewijsbaar zijn, zodat het bestreden vonnis – waar het afwijzing van die vorderingen betreft – zal worden bekrachtigd. De grieven van Apple hoeven bij deze stand van zaken niet nader te worden behandeld.

10.2 Als de in hoger beroep in het ongelijk gestelde partij zal Apple worden veroordeeld in de daarop gevallen kosten, met toepassing van, zoals door Samsung gevorderd, artikel 1019h Rv. Deze kosten worden conform de door Samsung overgelegde en door Apple niet betwiste kostenstaat begroot op € 132.466,14.

10.3 Onder 8.17 MvA en onder b. van het petitum van die memorie heeft Samsung voorts aanspraak gemaakt op betaling door Apple van € 75.000,-, stellende dat partijen zijn overeengekomen dat de kosten van de eerste instantie dat bedrag belopen. Het hof leest hierin een (ook voor Apple kenbare) incidentele grief tegen de beslissing van de voorzieningenrechter om de proceskosten in de door Samsung (volledig) gewonnen tabletzaak (zaak 11-730) – waarvan de in dit hoger beroep behandelde zaak overigens slechts een onderdeel vormt – te compenseren met die in de door haar (deels) verloren smartphone-zaak (zaak 11-731). Nu een dergelijke ‘brede’ kostencompensatie over twee afzonderlijk aangebrachte en niet gevoegde zaken niet in overeenstemming is te achten met artikel 237 Rv treft Samsungs incidentele grief – die door Apple ook niet is bestreden – doel.

Het vonnis van 24 augustus 2011 zal ten aanzien van de beslissing om in de tablet-zaak de proceskosten te compenseren dan ook worden vernietigd. In die zaak zal alsnog de door Samsung gevorderde proceskostenveroordeling in de eerste aanleg worden uitgesproken.

De daarmee gemoeide kosten zullen worden bepaald op het door Samsung genoemde en door Apple niet betwiste bedrag van € 75.000,-.

Beslissing Het gerechtshof: - vernietigt het tussen partijen gewezen vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank ’s- Gravenhage van 24 augustus 2011, doch uitsluitend voor zover daarin in zaak 11-730 de proceskosten zijn gecompenseerd, en te dien aanzien opnieuw rechtdoende: - veroordeelt Apple in de kosten van zaak 11-730 in de eerste aanleg, aan de zijde van Samsung begroot op € 75.000,-; - bekrachtigt voormeld vonnis – voor zover gewezen in het op de CDR-607 betrekking hebbende onderdeel van zaak 11-730 – voor het overige; - veroordeelt Apple in de kosten van deze procedure in hoger beroep, tot op heden aan de zijde van Samsung begroot op € 132.466,14; - verklaart dit arrest ten aanzien van de proceskostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. A.D. Kiers-Becking, T.H. Tanja-van den Broek en M.Y Bonneur; het is uitPagina 12 van 13

www.iept.nl

IEPT20120124, Hof Den Haag, Apple v Samsung

gesproken ter openbare terechtzitting van 24 januari 2012 in aanwezigheid van de griffier.

www.ie-portal.nl

Pagina 13 van 13

www.boek9.nl

Hof Den Haag, 15 januari 2013, Porsche v Van den Berg

IEPT20130115, Hof Den Haag, Porsche v Van den Berg BVIE (artikel 5 Merkenrichtlijn) en artikel 9 GMV (vgl. HvJ EG 11 september 2007, zaak C-17/06, Jur. 2007, p. 1-7041, IER 2007, 102 (Céline), rechtsoverweging 23

Porschespecialist Van den Berg is op generlei wijze verbonden aan Porsche AG automobielen of PON Porsche. Het woord Porsche verwijst louter naar het type auto

MERKENRECHT Gebruik “Porsche” of “Porschespecialist” strijdig met eerlijk gebruik in handel: suggereert bijzondere band met Porsche • Gebruik van het woord 'Porsche' of het woord 'porschespecialist' door Van den Berg in haar handelsnaam of in een teken dat zij gebruikt 'als merk' (ter onderscheiding van waren en diensten) kan naar het oordeel van het hof bij het relevante publiek (in dit geval: Porsche-bezitters als het gaat om reparatie/onderhoud van hun Porscheautomobiel en om de aanschaf van reserveonderdelen, en (potentiële) kopers van gebruikte automobielen) de indruk wekken dat er een bijzondere band bestaat tussen die onderneming en Porsche. Er is een reêle kans dat (een aanzienlijk deel van) het betrokken publiek in dergelijk gebruik een aanwijzing ziet voor het bestaan van een verband tussen de waren of diensten van die onderneming en Porsche.

• Het bovenstaande doet er niet aan af dat het Van den Berg in beginsel vrijstaat om in advertenties bijvoorbeeld te vermelden 'garagebedrijf Van den Berg, gespecialiseerd in reparatie en onderhoud van Porsche', 'specialist in Porsche' en 'gespecialiseerd in Porsche'. Porsche heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen dergelijke aanduidingen.

Gebruik “Porschespecialist Van den Berg” is ook gebruik voor waren of diensten • Naar het oordeel van het hof is het gebruik dat Van den Berg maakt van de aanduiding 'Porschespecialist Van den Berg' niet beperkt tot handelsnaamgebruik: het aanduiden van haar onderneming. Met het woord 'porsche' of' porschespecialist' maakt Van den Berg, zoals zij zelf heeft aangegeven, het publiek kenbaar dat zij in het merk Porsche is gespecialiseerd en dat zij onderhoud, reparatie en verkoop van tweedehands exemplaren van dit merk ter hand neemt.

Er is dus een verband tussen deze ook als handelsnaam gebruikte aanduiding en de waren en/of diensten van Van den Berg, zodat sprake is van gebruik 'voor waren of diensten' in de zin van artikel 2.20 lid I sub a, b en c

“Porschespecialist” in merk- of handelsnaam niet toegestaan; “gespecialiseerd in Porsche” in reclame wel • het is Van den Berg niet toegestaan om het merk 'Porsche' te gebruiken in handelsnamen, domeinnamen of andere tekens ter onderscheiding van (soort) gelijke waren of diensten als waarvoor het merk 'Porsche' is ingeschreven. Het is Van den Berg daarentegen in beginsel wel toegestaan om in (andere) reclame-uitingen te vermelden dat zij is gespecialiseerd in Porsche (bijvoorbeeld: 'reparatie en onderhoud van Porsche', 'specialist in Porsche' en 'gespecialiseerd in Porsche').

AUTEURSRECHT Auteursrecht 911-model onvoldoende onderbouwd • Porsche heeft in dat verband gesteld dat het 911model zich met name onderscheidt van andere modellen auto's door de gestroomlijnde vormgeving en profile en door de kenmerkende wijze waarop de koplampen daarin een rol spelen. Naar het oordeel van het hof heeft Porsche aldus, in verband met voornoemd vereiste, ook in hoger beroep onvoldoende gesteld. Daarop stuit grief 8, gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat geen sprake is van auteursrechtinbreuk, af.

Vindplaatsen: LJN: BY8261 Hof Den Haag, 15 januari 2013 (J.C. Fasseur-van Santen, A.D. Kiers-Becking en S.J. Schaafsma) GERECHTSHOF DEN HAAG Afdeling Civiel recht zaaknummer: 200.098.670/01 zaak-/rolnummer rechtbank: 334946 / HA ZA 09-1190 Arrest van 15 januari 2013 inzake: de vennootschap naar vreemd recht Dr. Ing. H.C.F. Porsche AG, gevestigd te Stuttgart, Duitsland, appellante, hierna te noemen: Porsche, advocaat: mr. D. Knottenbelt te Rotterdam, tegen Pagina 1 van 8

www.boek9.nl

Porsche Specialist Van Den Berg Apeldoorn B.V., gevestigd te Apeldoorn, ge誰ntimeerde, hierna te noemen: Van den Berg, advocaat: mr. R.J. Vriezen te Amersfoort.

Het verloop van het geding 1 . Bij exploot van 25 oktober 2011 is Porsche in hoger beroep gekomen van het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage, sector civiel recht, van 27 juli 2011 (welk vonnis is hersteld bij herstelvonnis van 10 augustus 2011). Bij memorie van grieven (met producties) heeft Porsche tien grieven tegen genoemd vonnis aangevoerd, die Van den Berg bij memorie van antwoord (met producties) heeft bestreden. Vervolgens hebben partijen op 6 september 2012 de zaak laten bepleiten, Porsche door mrs. J.A.K. van den Berg en J.A. Schaap, advocaten te Amsterdam, en Van den Berg door mr. Vriezen voornoemd, allen aan de hand van overgelegde pleitnotities. Ten slotte hebben partijen arrest gevraagd.

Beoordeling van bet hoger beroep 2. De feiten die de rechtbank in overweging 2 van het bestreden vonnis heeft vastgesteld, zijn met uitzondering van 2.4 en 2.5 onweersproken. Met inachtneming van hetgeen in hoger beroep in aanvulling daarop is aangevoerd en onweersproken is gebleven, gaat het hof van het volgende uit. (i) Porsche is een gerenommeerde producent van onder meer exclusieve sportwagens, bijbehorende onderdelen en accessoires. Porsche voert sinds 1931 de handelsnaam 'Porsche', en is houdster van een aantal merkinschrijvingen voor onder meer automobielen en onderdelen daarvoor in klasse 12 en diensten als constructie en reparatie in klasse 37. Kort gezegd gaat het om de volgende inschrijvingen (zie nader overweging 2.3 van het bestreden vonnis): Gemeenschapsmerkregistratie nr. 73098 ingeschreven op 12 december 2000 (woord- en beeldmerk PORSCHE); internationale merkregistratie, met gelding in onder meer de Benelux, nr. 179928 ingeschreven op 8 oktober 1954 (woord- en beeldmerk PORSCHE); internationale merkregistratie, met gelding in onder meer de Benelux, nr. 181932 ingeschreven op 7 januari 1955 (beeldmerk PORSCHE); internationale merkregistratie, met gelding in onder meer de Benelux, nr. 730310 ingeschreven op 12 november 1999 (beeldmerk PORSCHE). (ii) Van den Berg exploiteert sinds 1 september 1995 een handelsonderneming in tweedehands automobielen van in hoofdzaak het merk Porsche, en in nieuwe en gebruikte onderdelen (detailhandel), alsmede in reparatie en renovatie van automobielen van het merk Porsche. (iii) Van den Berg voert, in ieder geval sinds 1996, de handelsnaam 'Porschespecialist Van den Berg', soms gevolgd door de plaats waar haar bedrijf is gevestigd (Apeldoorn); zie overweging 3 hierna. (iv) Van den Berg is sinds 11 maart 1999 houdster van de domeinnaam 'www.porschespecialist.nl'. Een screenprint van deze website is opgenomen in overweging 2.9 van het bestreden vonnis. Bovenaan

IEPT20130115, Hof Den Haag, Porsche v Van den Berg iedere pagina van de website is links onder het logo in klein kapitaal de aanduiding Porschespecialist terug te vinden. Op de rechterzijde van iedere pagina staat de aanduiding 'porschespecialist VAN DEN BERG Apeldoorn B.V.' boven de contactgegevens vermeld.

Verder maakt Van den Berg in genoemd logo en op iedere pagina van haar website, aan de onderzijde, gebruik van een afbeelding die de contouren van het 'Porsche 911 'model aangeeft. (v) Bij brieven van 19 maart 2008 en 5 november 2008 is Van den Berg gesommeerd ieder gebruik van het teken 'Porschespecialist Van den Berg' te staken en gestaakt te houden, evenals het gebruik van de domeinnaam 'www.porschespecialist.nl'.

3. Met deze feitenvaststelling heeft het hof rekening gehouden met de tegen de feitenvaststelling door de rechtbank gerichte grief 1. Porsche stelt in dat verband dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat Van den Berg sinds 1995 de handelsnaam 'Porschespecialist Van den Berg' (dan wel 'Porschespecialist Van den Berg Apeldoorn') voert en dat Van den Berg pas in 1999 is begonnen deze handelsnaam te voeren. Naar het oordeel van het hof heeft Porsche dit verweer, gelet op de gemotiveerde onderbouwing door Van den Berg van haar desbetreffende stelling (onder verwijzing naar correspondentie uit 1996 waarin zij wordt aangeduid als 'Porschespecialist Van den Berg'), onvoldoende onderbouwd. In rechte moet dus als vaststaand worden beschouwd dat Van den Berg in ieder geval al sinds 1996 de handelsnaam 'Porschespecialist Van den Berg' voert. Grief 1 kan op zichzelf niet tot vernietiging leiden.

4. In eerste aanleg heeft Porsche gevorderd - kort gezegd - Van den Berg (i) ieder gebruik te verbieden van de hiervoor in overweging 2(i) genoemde merken dan wel daarmee overeenstemmende tekens onder meer bestaande uit het gebruik van het woord 'Porsche' als onderdeel van haar handelsnaam en domeinnaam of anderszins ter onderscheiding van haar eigen waren en/of diensten en/of onderneming, (ii) te verbieden inbreuk te maken op de auteursrechten van Porsche op de vormgeving van het 'Porsche 911'-model, (iii) te veroordelen tot opgave van bepaalde gegevens en (iv) te veroordelen tot schadevergoeding, nader op te maken bij staat; een en ander met dwangsom, rente en kosten.

5. De rechtbank heeft de vorderingen afgewezen.

Daartoe oordeelde de rechtbank kort gezegd, dat Van den Berg zich kan beroepen op artikel 2.23 lid 1 Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) zodat Porsche zich op grond van haar merkrechten niet kan verzetten tegen het gebruik dat Van den Berg maakt van de gewraakte tekens. Voorts oordeelde de rechtbank dat geen sprake is van handelsnaam- of auteursrechtinbreuk of onrechtmatig handelen. Gebruik van de handelsnaam 'Porsche Van den Berg Apeldoorn' (zonder specialist) is niet toegestaan, maar niet is vast komen te staan dat Van den Berg dit teken gebruikt, aldus de rechtbank.

6. Porsche heeft tien grieven tegen het bestreden vonnis aangevoerd.

De gewraakte tekens en het gebruik daarvan Pagina 2 van 8

www.boek9.nl

7. Porsche verzet zich in de onderhavige procedure tegen het gebruik door Van den Berg van de volgende tekens: (i) 'Porschespecialist Van den Berg' (dan wel ' Porschespecialist Van den Berg Apeldoorn'), (onder meer) gebruikt als de handelsnaam; (ii) de domeinnaam 'www.porschespecialist.nl'; (iii) 'Porsche Van den Berg', (onder meer) gebruikt als de handelsnaam; (iv) het volgende logo (hierna: 'het logo'):

(v) een afbeelding die bestaat uit de contouren van een Porsche 911 in het logo onder (iv).

Kan Van den Berg zich beroepen op artikel 2.23 lid 1 BVIE resp. artikel 12 GMV? 8. De rechtbank heeft geoordeeld dat Porsche zich op grond van haar merkrechten niet kan verzetten tegen het gebruik dat Van den Berg maakt van de gewraakte tekens omdat Van den Berg zich kan beroepen op artikel 2.23 lid 1 BVIE (met betrekking tot teken (iii) zie rechtsoverweging 36). Daartoe oordeelde de rechtbank, onder verwijzing naar HvJ EG 23 februari 1999, zaak C-63/97, Jur. 1999, p. 1-905 (BMW/Deenik), dat er geen reële kans is dat het gebruik door Van den Berg van de gewraakte tekens bij het publiek de indruk kan wekken dat er een commerciële band bestaat tussen Van den Berg en Porsche, met name dat de onderneming van Van den Berg tot het distributienet van Porsche behoort of dat een bijzondere band tussen de twee ondernemingen bestaat. Grieven 3 tot en met 6 keren zich tegen de desbetreffende overwegingen.

9. Volgens artikel 2.23 lid 1 BVIE (dat strekt tot implementatie van artikel 6 lid 1 Richtlijn 891104/EEG, thans Richtlijn 2008/95/EG) en volgens artikel 12 GMV kan de merkhouder zich onder meer niet verzetten tegen gebruik in het economisch verkeer door een derde van diens naam (sub a), en van het merk wanneer dit nodig is om de bestemming van een waar of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven (sub c), een en ander voor zover sprake is van eerlijk gebruik in nijverheid en handel. Laatstgenoemd vereiste brengt in wezen een loyaliteitsverplichting tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder tot uitdrukking. Onder 'naam' in artikel 2.23 lid 1 sub a BVIE valt ook een handelsnaam (HvJ EG 16 november 2004, C-245/02, Jur. 2004, p. I10989, NJ 2006, 569 (Anheuser-Busch)).

Slotzin: eerlijk gebruik?

10. Volgens Porsche gebruikt Van den Berg de tekens (i) tot en met (iv) niet volgens de eerlijke gebruiken in

IEPT20130115, Hof Den Haag, Porsche v Van den Berg nijverheid en handel. Bij een aanzienlijk deel van het relevante publiek wordt de indruk gewekt dat er een verband (commerciële band) bestaat tussen Van den Berg ('Porschespecialist Van den Berg') en Porsche.

Het woord 'specialist' neemt, anders dan de rechtbank meent, die indruk niet weg. Uit marktonderzoek in opdracht van Porsche blijkt kort gezegd dat slechts 14% van de (meer dan 300) respondenten aangaf te denken dat 'Porschespecialist Van den Berg' geen officiële Porschedealer is en ook niet verbonden is met Porsche. Ook uit andere omstandigheden blijkt dat Van den Berg niet loyaal ten opzichte van Porsche heeft gehandeld. Zo heeft zij onder meer een webshop (gehad) waarin zij reserve-onderdelen verkocht die niet waren voorzien van het merk 'Porsche', repareert en verkoopt zij ook auto's van andere merken, en zijn de merken van Porsche veelvuldig zichtbaar op de website van Van den Berg op foto's van Porsche-automobielen, aldus nog steeds Porsche.

11. Van den Berg voert verweer; voor zover nodig wordt daar hieronder nader op in gegaan. Volgens Van den Berg gebruikt zij het merk volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Zij heeft de juistheid van de onderzoeksmethode en -resultaten betwist.

12. Het hof overweegt als volgt. Van eerlijk gebruik als hier bedoeld is geen sprake wanneer het merk door een derde zo wordt gebruikt dat de indruk kan ontstaan dat er een commerciële band tussen die derde en de merkhouder bestaat, en met name dat de onderneming van de derde tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat een bijzondere band tussen de twee ondernemingen bestaat (HvJ EG 23 februari 1999, zaak C- 63/97, Jur. 1999, p. 1-905, NJ 2001, 134 (BMW/Deenik)). Voor zover het gaat om gebruik van een handelsnaam moet bij de beoordeling van de vraag of de handelsnaam wordt gebruikt volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel, rekening worden gehouden - aldus HvJ EG 16 november 2004, C245/02, Jur. 2004, p. I-10989, NJ 2006, 569 (AnheuserBusch) - met de mate waarin het gebruik van de handelsnaam van de derde door het betrokken publiek of althans een aanzienlijk deel daarvan zou worden begrepen als aanwijzing voor het bestaan van een verband tussen de waren of diensten van de derde en de houder van het merk of een persoon die toestemming heeft voor het gebruik van het merk, alsook met de mate waarin de derde zich daarvan bewust had moeten zijn. Voorts moet bij deze beoordeling rekening worden gehouden met de omstandigheid dat het een merk betreft dat in de lidstaat waar het is ingeschreven en waar bescherming wordt gevraagd, een zekere bekendheid geniet, waaruit de derde voordeel zou kunnen halen om zijn waren in de handel te brengen.

13. Naar het oordeel van het hof is het gebruik door Van den Berg van de tekens (i) tot en met (iv), beoordeeld aan de hand van bovenstaande maatstaven, geen eerlijk gebruik als hier bedoeld.

Gebruik van het woord 'Porsche' of het woord 'porschespecialist' door Van den Berg in haar handelsnaam of in een teken dat zij gebruikt 'als merk' Pagina 3 van 8

www.boek9.nl

(ter onderscheiding van waren en diensten) kan naar het oordeel van het hof bij het relevante publiek (in dit geval: Porsche-bezitters als het gaat om reparatie/onderhoud van hun Porsche-automobiel en om de aanschaf van reserve-onderdelen, en (potentiële) kopers van gebruikte automobielen) de indruk wekken dat er een bijzondere band bestaat tussen die onderneming en Porsche. Er is een reêle kans dat (een aanzienlijk deel van) het betrokken publiek in dergelijk gebruik een aanwijzing ziet voor het bestaan van een verband tussen de waren of diensten van die onderneming en Porsche.

Het hof is van oordeel dat het gebruik van het woord 'specialist' die indruk niet wegneemt. Het kan zich dus niet verenigen met het oordeel van de rechtbank dat Van den Berg zich aldus afficheert als 'specialist' en derhalve juist niet de indruk kan wekken als ware zij officiële dealer. Naar het oordeel van het hof kan er niet van worden uitgegaan dat (een aanzienlijk deel van) het relevante publiek het teken 'porschespecialist' in een handelsnaam of in een als merk gebruikt teken aldus begrijpt dat de desbetreffende onderneming dus géén officiële dealer van Porsche is. Bovendien is voor oneerlijk gebruik reeds voldoende dat, kort gezegd, bij het publiek de indruk kan ontstaan dat er een bijzondere band tussen Van den Berg en Porsche bestaat; dat hoeft niet een officieel dealerschap te zijn.

Die indruk kan, zoals hiervoor is overwogen, in dit geval naar het oordeel van het hof worden gewekt. Van den Berg had zich hier bewust van moeten zijn. Bij dit alles komt dat het merk 'Porsche' in de Benelux bekendheid geniet, waaruit Van den Berg voordeel zou kunnen halen om haar waren en/of diensten in de handel te brengen.

14. Ten aanzien van de website met de domeinnaam 'www.porschespecialist.nl' overweegt het hof in dit verband nog als volgt. Op de website is steeds linksboven het logo afgebeeld en rechtsboven de handelsnaam 'porschespecialist VAN DEN BERG Apeldoorn B.V.' met contactgegevens. Mede in het licht van hetgeen hiervoor is overwogen wekt de inhoud van de website daarmee, anders dan de rechtbank oordeelde, de indruk dat er een bijzondere band bestaat tussen Van den Berg en Porsche.

Van den Berg heeft aangevoerd dat zij op haar website een disclaimer heeft opgenomen die haar disculpeert: onderaan de webpagina wordt meegedeeld dat porschespecialist Van den Berg op generlei wijze is verbonden aan Porsche AG automobielen of PON Porsche, en dat het woord Porsche louter verwijst naar het type auto. Deze disclaimer baat Van den Berg echter niet. Daargelaten dat zij alleen ziet op de website en niet op gebruik van de gewraakte tekens elders, is, zoals Porsche heeft uiteengezet in de memorie van grieven onder 91, de disclaimer dermate onderaan de webpagina's geplaatst dat zij door de gemiddelde websitebezoeker niet zal worden waargenomen.

15. Uit het bovenstaande volgt dat Van den Berg geen eerlijk gebruik maakt van de tekens (i) tot en met (iv) als bedoeld in artikel 2.23 lid I BVIE en/of artikel 12 GMV. In het midden kan derhalve blijven of de overige

IEPT20130115, Hof Den Haag, Porsche v Van den Berg door Porsche genoemde omstandigheden (zie rechtsoverweging 10) verder bijdragen aan de vaststelling dat sprake is van oneerlijk gebruik.

16. Het bovenstaande doet er niet aan af dat het Van den Berg in beginsel vrijstaat om in advertenties bijvoorbeeld te vermelden 'garagebedrijf Van den Berg, gespecialiseerd in reparatie en onderhoud van Porsche', 'specialist in Porsche' en 'gespecialiseerd in Porsche'.

Porsche heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen dergelijke aanduidingen.

17. De slotsom is dat Van den Berg zich niet kan beroepen op de in artikel 2.23 lid 1 BVIE en artikel 12 GMV vervatte beperkingen in de uitoefening van de merkrechten van Porsche, en dat deze bepalingen er in deze zaak dus niet aan in de weg staan dat Porsche zich op haar merkrechten beroept. In zoverre slagen de grieven 3 tot en met 6.

Toestemming / rechtsverwerking?

18. Van den Berg heeft betoogd (zie in hoger beroep memorie van antwoord onder 3.29- 40) dat zij van Porsche toestemming heeft verkregen om zich te presenteren als onderdeel van de Nederlandse verkoopen/of onderhoudsorganisatie van Porsche. Van den Berg maakt deel uit van de dealerorganisatie ofwel van de Porsche organisatie, ofwel van de Porsche (Service) Dealerorganisatie in Nederland. Dit blijkt uit correspondentie in producties 8 tot en met 11 van de zijde van Van den Berg in eerste aanleg, aldus steeds Van den Berg. Subsidiair stelt Van den Berg dat tussen haar en Porsche, althans haar importeur in Nederland (hierna: Pon), een bijzondere band bestaat als bedoeld in het eerdergenoemde BMW/Deenik-arrest (memorie van antwoord onder 3.39; pleitnota in hoger beroep, onder 11). Ten slotte stelt Van den Berg meer subsidiair dat sprake is van rechtsverwerking. Porsche heeft een en ander gemotiveerd betwist.

19. Wat betreft het primaire betoog (toestemming) merkt het hof in de eerste plaats op dat Van den Berg ten pleidooie in hoger beroep heeft erkend dat zij nimmer officiële Porsche-dealer is geweest. Ten aanzien van de vraag of Van den Berg de hiervoor bedoelde toestemming had, overweegt het hof dat de stelplicht en bewijslast ter zake bij Van den Berg ligt.

Naar het oordeel van het hof heeft Van den Berg haar stelling op dit punt onvoldoende onderbouwd. Uit de correspondentie, (algemene) brieven, facturen, softwarelicentie, e.d. in genoemde producties blijkt niet dat Porsche (of Pon) aan Van den Berg toestemming heeft verleend om het merk Porsche te gebruiken in de gewraakte tekens.

20. Ter onderbouwing van haar subsidiaire betoog (bijzondere band als bedoeld in het BMW/Deenikarrest) heeft Van den Berg gesteld dat zij reeds jarenlang met Porsche is verbonden als afnemer van producten en opleidingen, als licentienemer van bepaalde software, en als toeleverancier van marketingen klanteninformatie. Nog daargelaten dat het BMW /Deenik-arrest niet gaat over de vraag of een bijzondere band tussen de gebruiker van een merk en de merkhouder deze laatste beperkt in de uitoefening van zijn merkrechten, duidt dit een en ander - wat daar Pagina 4 van 8

www.boek9.nl

verder ook van zij - op een vaste-klant-relatie, en dat is naar het oordeel van het hof onvoldoende om te kunnen spreken van een commerciĂŤle of bijzondere band die de rechten van Porsche als merkhouder beperkt of Van den Berg het recht geeft de merken te gebruiken.

21. Wat betreft het meer subsidiaire betoog (rechtsverwerking) dat Porsche het recht heeft verwerkt om jegens Van den Berg een beroep te doen op haar merkrechten, overweegt het hof als volgt. Enkel tijdsverloop of louter stilzitten door Porsche levert geen toereikende grond op voor het aannemen van rechtsverwerking. Vereist is daartoe de aanwezigheid van bijzondere omstandigheden als gevolg waarvan hetzij bij Van den Berg het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat Porsche haar aanspraken niet (meer) geldend zal maken, hetzij de positie van Van den Berg onredelijk zou worden benadeeld of verzwaard in geval Porsche haar aanspraak alsnog geldend zou maken. Het is aan Van den Berg om dergelijke bijzondere omstandigheden te stellen en zo nodig te bewijzen.

22. Van den Berg stelt in dat verband, zo begrijpt het hof, dat uit een geschiedenis van jarenlange samenwerking blijkt dat zij verregaand was opgenomen in de Porsche organisatie.

Porsche betwist dit.

23. Naar het oordeel van het hof blijkt uit de door Van den Berg in dit verband overgelegde producties slechts dat Van den Berg een jarenlange, wellicht innige vasteklantrelatie heeft (gehad) met Pon, maar niet dat zij verregaand was opgenomen in de Porsche organisatie.

Van den Berg is altijd buiten deze organisatie gebleven.

Reeds daarom kan Van den Berg niet worden gevolgd in haar stelling dat zij, omdat zij verregaand was opgenomen in de Porsche organisatie, er op mocht vertrouwen dat Porsche haar aanspraken niet (meer) geldend zal maken zodat Porsche thans haar rechten heeft verwerkt. De vraag of gedragingen van Pon in dit verband kunnen/moeten worden toegerekend aan Porsche, kan dus in het midden blijven.

24. Van den Berg heeft, onder overlegging van voorbeelden, ook nog gesteld dat zij bij Pon bestellingen plaatste onder de naam 'Porschespecialist Van den Berg' (zodat Pon op de hoogte was van het gebruik van deze naam, terwijl zij niet daartegen protesteerde) en dat Pon en Porsche ook brieven hebben gericht aan 'Porschespecialist Van den Berg'.

Volgens Porsche zegt dat niets omdat de verkoopafdeling van Pon de persoon die de onderdelen bestelt op naam van 'Porschespecialist Van den Berg' in het kader van de afwikkeling van die transactie ook op die manier terugschrijft. Wat daar ook van zij, naar het oordeel van het hof bieden deze (en de andere overgelegde) stukken onvoldoende grond voor het oordeel dat Van den Berg het gerechtvaardigd vertrouwen mocht koesteren dat zij impliciete toestemming had om de aanduiding 'porschespecialist' te voeren of dat Porsche haar aanspraken niet (meer) geldend zou maken.

25. Van den Berg heeft dus niet het bewijs bijgebracht van bijzondere omstandigheden als bedoeld in rechtsoverweging 21. Zij heeft voorts geen specifiek

IEPT20130115, Hof Den Haag, Porsche v Van den Berg bewijsaanbod ter zake gedaan. Haar betoog over rechtsverwerking faalt derhalve.

26. Voor zover Van den Berg (in memorie van antwoord onder 3.29) heeft bedoeld te stellen dat op grond van voormelde omstandigheden sprake is van een geldige reden in de zin van artikel 2.20 lid I sub c en d BVIE en artikel 9 sub c GMV faalt dit betoog op grond van het hiervoor overwogene.

Inbreuk?

27. Porsche heeft gesteld dat Van den Berg door gebruik van tekens (i), (ii), (iii) en (iv) inbreuk maakt op haar merkrechten en/of handelsnaamrechten. Wat betreft teken (v) stelt Porsche dat Van den Berg inbreuk maakt op haar auteursrechten.

Teken (i): 'Porschespecialist Van den Berg' 28. De vraag rijst hoe het gebruik dat Van den Berg van dit teken maakt, moet worden gekwalificeerd. Naar het oordeel van het hof is het gebruik dat Van den Berg maakt van de aanduiding 'Porschespecialist Van den Berg' niet beperkt tot handelsnaamgebruik: het aanduiden van haar onderneming. Met het woord 'porsche' of' porschespecialist' maakt Van den Berg, zoals zij zelf heeft aangegeven, het publiek kenbaar dat zij in het merk Porsche is gespecialiseerd en dat zij onderhoud, reparatie en verkoop van tweedehands exemplaren van dit merk ter hand neemt. Er is dus een verband tussen deze ook als handelsnaam gebruikte aanduiding en de waren en/of diensten van Van den Berg, zodat sprake is van gebruik 'voor waren of diensten' in de zin van artikel 2.20 lid I sub a, b en c BVIE (artikel 5 Merkenrichtlijn) en artikel 9 GMV (vgl. HvJ EG 11 september 2007, zaak C-17/06, Jur. 2007, p. 1-7041, IER 2007, 102 (CĂŠline), rechtsoverweging 23).

29. Vervolgens rijst de vraag of Porsche zich ingevolge artikel 2.20 lid 1 BVIE en artikel 9 lid 1 GMV op grond van haar merkrechten kan verzetten tegen gebruik van dit teken. Voor zover het teken wordt gebruikt als merk geldt het volgende. Volgens de bepaling sub b van deze artikelen is dat het geval indien het teken en het merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan. Bij de beoordeling van de vraag of daarvan sprake is, moet in aanmerking worden genomen dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld volgens de indruk die het teken en het merk bij de gemiddelde consument van de betrokken waren en diensten achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, met name de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van het teken en het merk, en de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op de totaalindruk die door het teken en het merk wordt opgeroepen waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Voorts dient rekening te worden gehouden met het onderscheidend vermogen van het merk. Er moet sprake zijn van reĂŤel verwarringsgevaar Pagina 5 van 8

www.boek9.nl

bij de gemiddeld geĂŻnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Verwarringsgevaar moet eerder worden aangenomen naarmate de waren en/of diensten (soort)gelijker zijn en andersom minder snel wanneer de waren en/of diensten minder overeenstemmen.

30. Naar het oordeel van het hof kan Porsche zich krachtens deze bepaling op grond van haar merkrechten verzetten tegen het gebruik van het teken 'Porschespecialist Van den Berg'. De hiervoor onder 2(i) aangeduide merken van Porsche en het teken 'Porschespecialist Van den Berg' stemmen in visueel en auditief opzicht zodanig overeen dat het relevante publiek (als eerder omschreven) daardoor kan menen dat de betrokken waren en/of diensten afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen.

Daarbij neemt het hof in aanmerking (i) dat het woord 'Porsche' geheel is overgenomen in het teken en daarin het eerste bestanddeel vormt waardoor het meer aandacht krijgt dan de daaropvolgende woorden terwijl het merk Porsche door haar bekendheid groot onderscheidend vermogen heeft waardoor het ook het meest onderscheidend onderdeel van het teken vormt, (ii) dat Van den Berg het teken gebruikt voor (onderdelen van) dezelfde auto's derhalve voor waren en diensten die (soort)gelijk zijn aan de waren en diensten waarvoor de merken zijn ingeschreven, en (iii) dat de merken van Porsche bekend zijn en daardoor een ruimere beschermingsomvang hebben.

31. Daarnaast kan Porsche, voor zover Van den Berg het teken 'Porschespecialist Van den Berg' gebruikt als handelsnaam, het gebruik daarvan verbieden krachtens artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE en artikel 5a Handelsnaamwet op grond van haar oudere Beneluxmerkrechten (uit 1954 en 1955) en krachtens artikel 5 Handelsnaamwet op grond van haar (onbetwiste) oudere handelsnaam 'Porsche'. De handelsnaam 'Porschespecialist Van den Berg' wijkt gelet op het bovenstaande- in geringe mate af van de handelsnaam 'Porsche' ten gevolge waarvan, in verband met de aard van de beide ondernemingen en plaats waar zij gevestigd zijn (beide richten zich, naar Porsche onbetwist heeft gesteld, (onder meer) op de Nederlandse markt), bij het relevante publiek verwarring tussen deze ondernemingen te duchten is. In zoverre slaagt de tegen het andersluidende oordeel van de rechtbank gerichte grief 7.

32. Conclusie is dat Porsche zich kan verzetten tegen het gebruik door Van den Berg van de aanduiding 'Porschespecialist Van den Berg'. In zoverre zijn de vorderingen van Porsche dus toewijsbaar.

Teken (ii): domeinnaam 'www.porschespecialist.nl' 33. Van den Berg exploiteert een actieve website met de domeinnaam 'www.porschespecialist.nl', waarop zij haar waren en diensten aanbiedt. Van den Berg gebruikt deze domeinnaam als handelsnaam (reeds omdat zij buiten internet de daarmee overeenstemmende handelsnaam 'Porschespecialist Van den Berg' voor haar onderneming gebruikt) alsmede als merk (immers ter onderscheiding van (op

IEPT20130115, Hof Den Haag, Porsche v Van den Berg deze website aangeboden) waren/diensten) in de Benelux.

34. Dat betekent dat Porsche zich - gelet op hetgeen hiervoor is overwogen ten aanzien van de aanduiding 'Porschespecialist Van den Berg' - ook kan verzetten tegen het gebruik van deze domeinnaam. Daarbij neemt het hof in aanmerking dat, zoals Porsche heeft aangevoerd, de mate van overeenstemming tussen de merken en het teken 'porschespecialist' (zonder de toevoeging 'Van den Berg') groter is dan tussen de merken en het teken 'Porschespecialist Van den Berg'.

35. Conclusie is dat Porsche zich kan verzetten tegen het gebruik door Van den Berg van de domeinnaam 'www.porschespecialist.nl'. Ook in zoverre zijn de vorderingen van Porsche dus toewijsbaar.

Teken (iii): 'Porsche Van den Berg' 36. De rechtbank oordeelde in rechtsoverweging 4.12 van het bestreden vonnis dat gebruik van de handelsnaam 'Porsche Van den Berg' niet is toegestaan.

Hiertegen is in hoger beroep geen grief gericht.

3 7. Porsche heeft wel een grief aangevoerd tegen het oordeel van de rechtbank dat - hoewel gebruik van de handelsnaam 'Porsche Van den Berg' niet is toegestaan - geen verbod wordt opgelegd omdat Van den Berg heeft betwist dat zij deze handelsnaam (heeft) gebruikt en Porsche onvoldoende heeft onderbouwd dat het gebruik van die handelsnaam op twee websites is geschied met medewerking of instemming van Van den Berg. Grief 9 strekt ten betoge dat een verbod moet worden opgelegd omdat Van den Berg niet heeft willen toezeggen dat hij zich in de toekomst zal onthouden van het gebruik van deze naam en heeft geweigerd een afdwingbare toezegging te doen met betrekking tot de toekomst.

38. De grief faalt. Niet (is gegriefd tegen het oordeel dat niet) is komen vast te staan dat Van den Berg de handelsnaam 'Porsche Van den Berg' (heeft) gebruikt of dreigt te gaan gebruiken. In die omstandigheden kan niet worden gezegd dat de omstandigheid dat Van den Berg geen afdwingbare onthoudingsverklaring heeft gegeven, meebrengt dat Porsche een belang heeft bij een verbod.

Teken (iv): logo 39. Van den Berg stelt dat zij haar logo niet ter onderscheiding van waren en/of diensten gebruikt doch enkel ter onderscheiding van haar onderneming, hetgeen zou blijken uit het gebruik van dit logo op haar website en haar briefpapier. Dit betoog faalt. Zoals Porsche terecht heeft aangevoerd, gebruikt Van den Berg dit bedrijfsembleem, waarin het woord 'porschespecialist' is opgenomen, als merk, en wel voor die waren en diensten waarvoor het 'Porsche' merk is ingeschreven. Het hof verwijst naar hetgeen hiervoor in rechtsoverweging 28 is overwogen (vgl. HvJ EG 11 september 2007, zaak C-17/06, Jur. 2007, p. I-7041 (CĂŠline), rechtsoverweging 23).

40. Vervolgens rijst de vraag of Porsche zich ingevolge artikel 2.20 lid 1 BVIE en artikel 9 lid 1 GMV op grond van haar merkrechten kan verzetten tegen gebruik van dit teken. Volgens de bepaling sub b van deze artikelen is dat het geval indien het teken en het Pagina 6 van 8

www.boek9.nl

merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan (zie nader rechtsoverweging 29). Naar het oordeel van het hof kan Porsche zich krachtens deze bepaling op grond van haar merkrechten verzetten tegen het gebruik van het logo. De hiervoor onder 2(i) aangeduide merken van Porsche en het logo stemmen zodanig overeen dat het relevante publiek (als eerder omschreven) daardoor kan menen dat de betrokken waren en/of diensten afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen. Daarbij neemt het hof in aanmerking (i) dat het woord 'Porsche' geheel is overgenomen in het logo en wel in een opvallende rode kleur, (ii) Porsche door haar bekendheid een onderscheidend bestanddeel vormt in het logo, (iii) het logo aanhaakt bij (de huisstijl van) Porsche doordat de contouren van een Porsche 911 prominent worden weergegeven, welke contouren mede leiden tot begripsmatige overeenstemming, en doordat de huiskleuren van Porsche worden gebruikt, (iv) dat Van den Berg het teken gebruikt voor waren en diensten die (soort)gelijk zijn aan de waren en diensten waarvoor de merken zijn ingeschreven, en (v) dat de merken van Porsche bekend zijn en daardoor een ruimere beschermingsomvang hebben.

41. Conclusie is dat Porsche zich ook kan verzetten tegen het gebruik door Van den Berg van het logo. In zoverre zijn de vorderingen van Porsche dus toewijsbaar.

42. Het bovenstaande brengt mee dat grief 6, gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat geen sprake is van merkinbreuk, ook in zoverre slaagt. Dit geldt ook voor grief 2.

Teken (v): afbeelding 43. Porsche stelt dat Van den Berg door het gebruik van de afbeelding inbreuk maakt op haar auteursrechten. Naar vaste rechtspraak geldt dat, wil een voortbrengsel kunnen worden beschouwd als een werk van letterkunde, wetenschap of kunst als bedoeld in artikel 1 juncto artikel 10 Auteurswet, vereist is dat het een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt (HR 30 mei 2008, NJ 2008, 556, Endstra-tapes). Porsche heeft in dat verband gesteld dat het 911-model zich met name onderscheidt van andere modellen auto's door de gestroomlijnde vormgeving en profile en door de kenmerkende wijze waarop de koplampen daarin een rol spelen. Naar het oordeel van het hof heeft Porsche aldus, in verband met voornoemd vereiste, ook in hoger beroep onvoldoende gesteld. Daarop stuit grief 8, gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat geen sprake is van auteursrechtinbreuk, af. In zoverre zijn de vorderingen van Porsche dus niet toewijsbaar.

Vorderingen 44. Uit het bovenstaande blijkt dat de grieven deels slagen en dat de inbreukvorderingen van Porsche deels toewijsbaar zijn. Ten aanzien van de vorderingen overweegt het hof als volgt.

45. Porsche heeft gevorderd, kort gezegd, (i) een verbod, (ii) opgave/rekening en verantwoording, een en

IEPT20130115, Hof Den Haag, Porsche v Van den Berg ander op straffe van een dwangsom; (iii) vergoeding van geleden schade nader op te maken bij staat; en (iv) veroordeling van Van den Berg in de proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv. 46. Zoals hiervoor overwogen, is het gevorderde verbod toewijsbaar voor zover het gaat om de handelsnaam 'Porschespecialist van den Berg', de domeinnaam 'www.porschespecialist.nl' en het logo.

Het hof zal deze vordering toewijzen en ook een verbod uitspreken ter zake van het gebruik van andere handelsnamen, domeinnamen en andere tekens ter onderscheiding van (gelijke of soortgelijke) waren en/of diensten die het merk Porsche bevatten. Het hof acht het daarbij redelijk dat V au den Berg een termijn van zes maanden krijgt om haar handelsnaam, bedrijfspresentatie, website, enz. aan te passen.

47. Ten aanzien van de vordering tot schadevergoeding nader op te maken bij staat, overweegt het hof dat Porsche (ook in eerste aanleg, inleidende dagvaarding onder 33) onvoldoende heeft gesteld om de mogelijkheid van schade te kunnen aannemen (zie ook conclusie van antwoord onder 75). Zo heeft zij bijvoorbeeld niet gesteld dat zij door de handelwijze van Van den Berg inkomsten is misgelopen. Mede gelet op de lange periode dat Van den Berg de gewraakte tekens reeds gebruikt (vanaf in ieder geval 1996), had het op de weg van Porsche gelegen om in dit verband enige concrete indicaties te geven omtrent de (mogelijk) geleden schade. Het hof zal deze vordering dus afwijzen. Daarmee ontvalt ook het belang aan de opgave-vordering; deze vordering zal dus ook worden afgewezen. Het hof merkt op dat Porsche geen winstafdracht heeft gevorderd.

48. Het hof zal het bestreden vonnis vernietigen en, opnieuw rechtdoende, de vorderingen toewijzen als hiervoor overwogen. Het hof zal de dwangsom matigen als in het dictum vermeld. Van den Berg zal, als in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van de beide instanties op de voet van artikel 1019h Rv. Ten aanzien van de kosten in eerste aanleg overweegt het hof dat de kosten aan de zijde van Porsche niet zijn weersproken; zij worden conform haar opgave begroot op â‚Ź 12.180,02. Ten aanzien van de kosten van het hoger beroep overweegt het hof als volgt. Porsche heeft bij brief van 26 september 2012 aan het hof een afschrift gezonden waaruit blijkt dat (onder meer) haar 1019h-kostenoverzicht op 23 augustus 2012 door een koerier is bezorgd bij (de bode van) het hof. Daaruit blijkt dat dit overzicht tijdig is ingediend. Deze kosten aan de zijde van Porsche zijn niet weersproken en worden conform haar opgave begroot op â‚Ź 32.687,94. Gelet op het bovenstaande slaagt grief 10 deels en faalt hij voor het overige.

Slotsom 49. Het hoger beroep van Porsche slaagt grotendeels.

De vorderingen van Porsche zullen alsnog (deels) worden toegewezen. Samengevat komt het hof, op grond van het (Europese) merkenrecht en de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie, tot het volgende oordeel: het is Van den Berg niet toegestaan om het merk 'Porsche' te gebruiken in handelsnamen, Pagina 7 van 8

www.boek9.nl

IEPT20130115, Hof Den Haag, Porsche v Van den Berg

domeinnamen of andere tekens ter onderscheiding van (soort) gelijke waren of diensten als waarvoor het merk 'Porsche' is ingeschreven. Het is Van den Berg daarentegen in beginsel wel toegestaan om in (andere) reclame-uitingen te vermelden dat zij is gespecialiseerd in Porsche (bijvoorbeeld: 'reparatie en onderhoud van Porsche', 'specialist in Porsche' en 'gespecialiseerd in Porsche').

Beslissing Het hof: (a) vernietigt het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage, sector civiel recht, van 27 juli 2011, hersteld bij herstelvonnis van 10 augustus 2011, en, opnieuw rechtdoende: (b) verbiedt Van den Berg om, na zes maanden na betekening van dit arrest, te gebruiken: - de aanduiding 'Porschespecialist Van den Berg' als handelsnaam of als merk (ter onderscheiding van waren en/of diensten), - de domeinnaam 'www.porschespecialist.nl', - het logo afgebeeld in overweging 7 onder (iv), alsmede - andere handelsnamen, domeinnamen en andere tekens ter onderscheiding van waren en/of diensten (die (soort)gelijk zijn aan die waarvoor de merken van Porsche zijn ingeschreven) die het merk Porsche bevatten; (c) veroordeelt Van den Berg tot een dwangsom van € 1.000,- per keer of- zulks ter keuze van Porsche€ 5.000,- per dag, een dagdeel daaronder begrepen, dat wordt gehandeld in strijd met een het hiervoor genoemde verbod, met een maximum van € 100.000,-; (d) veroordeelt Van den Berg in de kosten van het geding in eerste aanleg, aan de zijde van Porsche tot op 27 juli 2011 begroot op € 12.180,02; (e) veroordeelt Van den Berg in de kosten van het geding in hoger beroep, tot op heden aan de zijde van Porsche tot op heden begroot op € 32.687,94; (f) bepaalt dat de bedragen onder (d) en (e) binnen veertien dagen na de dag van deze uitspraak moeten zijn voldaan, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf het einde van voormelde termijn tot aan de dag der algehele voldoening; (g) verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad; (h) wijst de vorderingen voor het overige af.

Dit arrest is gewezen door mrs. J.C. Fasseur-van Santen, A.D. Kiers-Becking en S.J. Schaafsma, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 15 januari 2013 in aanwezigheid van de griffier.

Pagina 8 van 8

IEPT20121115, Rb Den Haag, Screentime v SBS

www.iept.nl

Vzgr Rb Den Haag, 15 november 2012, Screentime v SBS

Niet in geschil is dat onder die titel in de periode 2008-2011 ieder jaar gedurende vier maanden iedere week prime time een zangtalentenjacht is uitgezonden op de Nederlandse televisie, waarbij gemiddeld een miljoen televisiekijkers is bereikt.

Die uitzendingen zijn meerdere malen herhaald en waren ook beschikbaar via Uitzending Gemist en Youtube.

Daarnaast heeft Screentime onweersproken aangevoerd dat de programma's grote media-aandacht hebben gekregen, mede omdat in de programma’s gebruik is gemaakt van bekende personen uit de Nederlandse showbizz.

v

THE NEXT POPSTAR inbreukmakend op algemeen bekend merk POP STARS; • visueel, auditief en begripsmatig identiek en gevaar voor verwarring; bijkomende omstandigheid: zelfde omroep Naar voorlopig oordeel moet het gebruik van het teken THE NEXT POPSTAR worden aangemerkt als inbreuk op het algemeen bekende merk POP STARS. Het kenmerkende gedeelte van THE NEXT POPSTAR, te weten POPSTAR, moet namelijk worden aangemerkt als een 'nabootsing' van het POPSTARS-merk in de zin van artikel 6bis UvP. POPSTAR is immers in visueel, auditief en conceptueel opzicht identiek aan het merk, afgezien van de meervoudsvorm. Tevens is voorshands aannemelijk dat het gebruik van het teken verwarring kan wekken bij het relevante publiek. Het teken wordt immers gebruikt voor dezelfde dienst als waarvoor het merk bekendheid heeft verkregen, te weten het produceren en uitzenden van een zangtalentenjacht. Het betoog van SBS en Talpa dat het format van THE NEXT POPSTAR zou verschillen van het format van POPSTARS, sluit niet uit dat er sprake is van verwarringsgevaar, mede gelet op het feit dat Screentime heeft gewezen op een aantal overeenkomsten in het format van de zangtalentenjacht, zoals het gebruik van audities en live shows.

Bovendien is er een aantal bijkomende omstandigheden die het gevaar voor verwarring versterken. Ten eerste het feit dat de zangtalentenjacht onder het teken THE NEXT POPSTAR zal worden uitgezonden door precies dezelfde omroep als de omroep die POPSTARS heeft uitgezonden, te weten SBS6. Ten tweede het feit dat de uitzending van THE NEXT POPSTAR zal plaatsvinden relatief kort na het laatste seizoen van POPSTARS. In combinatie met de toevoeging THE NEXT aan de titel zou het publiek kunnen menen dat het programma de opvolger is van POPSTARS en dat het dus afkomstig is van dezelfde onderneming als de POPSTARSprogramma's. Screentime heeft diverse publicaties overgelegd waaruit blijkt dat die indruk al daadwerkelijk is ontstaan, zelfs, bij journalisten uit het SBS-concern.

MERKENRECHT POPSTARS-merken ongeldig: aanduiding van de kenmerken van de dienst • SBS en Talpa hebben er terecht op gewezen dat de merken van Screentime uitsluitend bestaan uit benamingen die kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de specifieke diensten waarvoor Screentime de Beneluxmerken in deze zaak inroept, te weten het produceren en uitzenden van een Zangtalentenjacht. Zangtalentenjachten draaien immers om de selectie en creatie van (potentiële) 'popsterren'. Voorshands is voldoende aannemelijk dat het relevante publiek in de Benelux het Engels voldoende beheerst om te begrijpen dat het woord 'popstars' hetzelfde betekent als popsterren.

Geen inburgering POPSTARS-merken in gehele Benelux • Screentime heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de merken zijn ingeburgerd in het gehele grondgebied van de Benelux. Het door Screentime overgelegde bewijs van inburgering heeft vrijwel uitsluitend betrekking op Nederland.

Inburgering van de merken in Luxemburg is niet gesteld en het wel gestelde gebruik in België is naar voorlopig oordeel onvoldoende om inburgering aldaar te kunnen aannemen.

POPSTARS-teken wel algemeen bekend merk voor het produceren en uitzenden van een zangtalentenjacht in de zin van artikel 6bis UvP en artikel 16 lid 2 TRIPs • Screentime heeft voorshands voldoende aannemelijk gemaakt dat het POPSTARS-teken in Nederland bekend is bij een aanzienlijk deel van het publiek dat interesse heeft in zangtalentenjachten. www.ie-portal.nl

Vindplaatsen: Vzgr Rb Den Haag, 15 november 2012 (P.H. Blok) Pagina 1 van 5

www.iept.nl

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 429981/ KG ZA 12-1198 Vonnis in kort geding van 15 november 2012 in de zaak van 1. de vennootschap naar buitenlands recht SCREENTIME PTY LTD., . gevestigd te Sydney, AustraliĂŤ, 2. de vennootschap naar buitenlands recht FIVE DIVAS PTY LTD., gevestigd te Sydney, AustraliĂŤ, eiseressen, advocaat mr. J.C.H. van Manen te Amsterdam, tegen 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SBS BROADCASTING B.V., gevestigd te Amsterdam, 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SBS PRODUCTIONS B.V., gevestigd te Amsterdam, 3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TALPA PRODUCTIES B.V., gevestigd te Laren, 4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TALPA CONTENT B.V., gevestigd te Laren, 5. de naamloze vennootschap TALPA HOLDING N.V., gevestigd te Laren, gedaagden, advocaat mr.

G.S.P. Vos te Amsterdam.

Eiseressen zullen hierna Screentime en Five Divas worden genoemd. Gedaagden zullen afzonderlijk worden aangeduid als respectievelijk SBS Broadcasting, SBS Productions, Talpa Producties, Talpa Content en Talpa Holding en gezamenlijk als SBS en Talpa. De zaak is voor Screentime en Five Divas behandeld door hun hiervoor genoemde advocaat en mr. J.H.A.M. Klaus, advocaat te Amsterdam, en voor SBS en Talpa door hun hiervoor genoemde advocaat en mr. J.A. Schaap, advocaat te Amsterdam.

1. De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: -de exploten van dagvaarding van 26 oktober 2012; - producties 1 tot en met 21 van Screentime en Five Divas; - de akte houdende overlegging aanvullende producties 22 tot en met 32 van Screentime en Five Divas, waaronder een kostenstaat; - producties 1 tot en met 13 van SBS en Talpa; - de kostenstaat van SBS en Talpa (productie 14); - de mondelinge behandeling met de daarbij door beide partijen overgelegde pleitnoties.

1.2. Vonnis is bepaald op heden.

2. De feiten 2.1. Screentime en Five Divas zijn televisie- en productiemaatschappijen behorend tot hetzelfde concern.

2.2. SBS is de Nederlandse tak van de SBS Broadcasting Group, een internationaal omroepbedrijf.

Onder SBS vallen de televisiestations SBS6, NET 5 en Veronica.

Talpa is een televisieen productiemaatschappij.

www.ie-portal.nl

IEPT20121115, Rb Den Haag, Screentime v SBS 2.3. Het televisieprogramma 'Popstars' is in 1998 bedacht, ontwikkeld en geproduceerd door Screentime en Five Divas. Het programma bestaat uit een talentenjacht waarin men op zoek gaat naar een nieuw zangtalent. Dit talent wordt ontdekt door middel van diverse rondes van audities, gevolgd door live shows, waarin de kandidaten optreden. Een jury beoordeelt de deelnemers. Uiteindelijk wordt een winnaar gekozen, die een platencontract krijgt aangeboden.

2.4. 'Popstars' is uitgezonden in meer dan 50 landen, waaronder Nederland. SBS heeft in de seizoenen 2008, 2009/2010 en 2010/2011 het programma 'Popstars' op de Nederlandse televisie uitgezonden. In Vlaanderen is 'Popstars' uitgezonden in 2001. 'Popstars-The Rivals' werd in 2004 in Nederland uitgezonden door RTL4. In al deze gevallen had de zender (en het productiebedrijf) toestemming voor de uitzending op grond van een licentieovereenkomst met Screentime en Five Divas.

2.5. De kijkcijfers van de Nederlandse versie waren in 2008 gemiddeld 1.371.400 kijkers, in 2009/2010 gemiddeld 1.566.900 kijkers en in 2010/2011 gemiddeld 827.900 kijkers.

2.6. Screentime is houdster van de volgende Beneluxmerkinschrijvingen (hierna: de Beneluxmerken): 2.6.1. Beneluxwoordmerk POPSTARS-THE RIVALS, ingeschreven op 29 juli 2004 onder nummer 0751372 voor onder meer het uitzenden van radio- en televisieprogramma's (klasse 38) en het produceren van televisieprogramma's (klasse 41 ); 2.6.2. Beneluxwoordmerk POPSTARS, ingeschreven op 23 oktober 2012 (met spoedinschrijving) onder nummer 0927579 voor onder meer het uitzenden van radio- en televisieprogramma's (klasse 38) en het produceren van televisieprogramma's (klasse 41).

2.7. SBS heeft aangekondigd dat zij binnenkort onder de naam 'The Next Popstar' een zangtalentenjacht op de Nederlandse televisie zal uitzenden. Op de website van SBS wordt de show reeds aangekondigd en men kan zich opgeven als kandidaat voor de audities zoals hieronder weergegeven.

2.8. Op 20 november 2001 is de domeinnaam popstars.nl geregistreerd. Op dit moment staat die inschrijving op naam van SBS Broadcasting. Bij een zoekopdracht in Google met de zoekterm 'popstars', verschijnt popstars.nl bovenaan de lijst met zoekresultaten. De domeinnaam popstars.nl is actief en Pagina 2 van 5

www.iept.nl

verwijst door naar de website van SBS, waarop reclame wordt gemaakt voor onder meer het programma 'The Next Popstar'.

3. Het geschil 3.1. Screentime en Five Divas vorderen - samengevatdat de voorzieningenrechter, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, aan SBS en Talpa een merkinbreukverbod oplegt ten aanzien van het gebruik van het teken THE NEXT POPSTAR, hen beveelt het gesteld onrechtmatig handelen te staken en gestaakt te houden en SBS en Talpa gelast het gebruik van de domeinnaam popstars.nl te staken, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom, met veroordeling in de kosten van dit geding conform artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).

3.2. Screentime en Five Divas leggen daaraan ten grondslag dat SBS en Talpa met het voeren van de domeinnaam popstars.nl en door het gebruik van het teken 'The Next Popstar' voor onder meer televisieprogramma's inbreuk maken op de Beneluxmerk van Screentime. Zij stellen daarnaast dat het door hen als merk gebruikte POPSTARS-teken heeft te gelden als algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Unieverdrag van Parijs van 20 maart 1983 tot bescherming van de intellectuele eigendom (hierna: UvP) en artikel 16 lid 2 van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (hierna: TRIPs). Ten slotte stellen Screentime en Five Divas dat SBS en Talpa door het aanhaken bij de bekendheid van het POPSTARS-teken tevens onrechtmatig handelen, ten gevolge waarvan Screentime en Five Divas schade lijden.

3.3. SBS en Talpa voeren verweer.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling bevoegdheid 4.1. De voorzieningenrechter is op grond van artikel 4.6 van het Benelux verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE) bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen die zien op de gestelde merkinbreuk aangezien de gestelde .inbreuk mede plaatsvindt in het arrondissement ’s-Gravenhage. Ten aanzien van de vorderingen die zien op onrechtmatig handelen is de voorzieningenrechter bevoegd, alleen al omdat die bevoegdheid niet is bestreden. spoedeisend belang 4.2. Het spoedeisend belang bij het gevorderde verbod is gegeven, gelet op het voortdurende karakter van de gestelde inbreuk op de merkrechten van Screentime en het gestelde onrechtmatig handelen. ontvankelijkheid 4.3. SBS en Talpa hebben terecht aangevoerd dat Five Divas niet-ontvankelijk moet worden verklaard in haar vorderingen. Er is onvoldoende toegelicht dat Five Divas enig recht heeft om op te treden tegen het gewraakte gebruik van het teken THE NEXT POP STAR. De ter zitting ingenomen stelling dat Five Divas www.ie-portal.nl

IEPT20121115, Rb Den Haag, Screentime v SBS de rechten bezit op het format volstaat naar voorlopig oordeel niet.

Beneluxmerken 4.4. Het beroep van Screentime op haar Beneluxmerken kan niet slagen omdat die merken naar voorlopig oordeel niet geldig zijn. SBS en Talpa hebben er terecht op gewezen dat de merken van Screentime uitsluitend bestaan uit benamingen die kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de specifieke diensten waarvoor Screentime de Beneluxmerken in deze zaak inroept, te weten het produceren en uitzenden van een Zangtalentenjacht.

Zangtalentenjachten draaien immers om de selectie en creatie van (potentiële) 'popsterren'. Voorshands is voldoende aannemelijk dat het relevante publiek in de Benelux het Engels voldoende beheerst om te begrijpen dat het woord 'popstars' hetzelfde betekent als popsterren. Voor het Nederlandstalige deel van de Benelux hebben Screentime en Five Divas dat ook niet bestreden. Dat het voor het niet-Nederlandstalige deel wezenlijk anders zou liggen, is voorshands onvoldoende aannemelijk.

4.5. Het betoog van Screentime dat haar Beneluxmerken zijn ingeburgerd en daarom niet nietig kunnen worden verklaard, treft naar voorlopig oordeel geen doel. Screentime heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de merken zijn ingeburgerd in het gehele grondgebied van de Benelux. Het door Screentime overgelegde bewijs van inburgering heeft vrijwel uitsluitend betrekking op Nederland. Inburgering van de merken in Luxemburg is niet gesteld en het wel gestelde gebruik in België is naar voorlopig oordeel onvoldoende om inburgering aldaar te kunnen aannemen. Screentime stelt dat het merk 'intensief’ is gebruikt in België, maar verwijst ter onderbouwing daarvan met name naar de uitzending van 'Popstars' op de Vlaamse televisie in 2001. Mede gelet op het feit dat sindsdien meer dan tien jaar zijn verstreken en Screentime geen inzicht heeft gegeven in de kijkcijfers van dat programma, is dat ene seizoen onvoldoende om inburgering aan te nemen in Vlaanderen, laat staan in Wallonië. Daarnaast heeft Screentime ter zitting nog aangevoerd dat 'een goed deel' van het Belgische publiek naar Popstars-programma's op de Nederlandse en Franse televisie heeft gekeken. Dat heeft SBS echter uitdrukkelijk betwist en heeft Screentime onvoldoende onderbouwd.

4.6. Het betoog van Screentime dat een Beneluxmerk waarvoor in de gehele Benelux een nietigheidsgrond bestaat, is ingeburgerd als het onderscheidend vermogen heeft verkregen bij een aanzienlijke deel van alleen het Nederlandse publiek moet voorshands worden verworpen. Naar voorlopig oordeel is dat standpunt niet verenigbaar met het oordeel van het Hof van Justitie dat in een dergelijk geval inburgering 'in het gehele Beneluxgebied' is vereist (HvJ EG 7 september 2006, C-108/05, NJ 2007, 238, Europolis, zie ook HR 5 oktober 2012, LJN BW8296, Kwik Lok, met conclusie van A-G Huydecoper). algemeen bekend merk

Pagina 3 van 5

www.iept.nl

4.7. Screentime heeft naar voorlopig oordeel wel voldoende aannemelijk gemaakt dat zij het teken POPSTARS zo intensief heeft gebruikt in Nederland dat het teken moet worden aangemerkt als een algemeen bekend merk voor het produceren en uitzenden van een zangtalentenjacht in de zin van artikel 6bis UvP en artikel 16 lid 2 TRIPs. Het beperkte gebruik in België en Luxemburg sluit dat niet uit, aangezien voor de toepassing van dat artikel in Nederland naar voorlopig oordeel volstaat dat het merk in Nederland algemeen bekend is (vgl. hof 'sGravenhage 3 april 2012, LJN BW0685, Wendy's).

Dat de artikelen 6bis UvP en 16 lid 2 TRIPs zo moeten worden uitgelegd, hebben SBS en Talpa desgevraagd ook bevestigd.

4.8. Met de inwerkingtreding van artikel 16 lid 2 TRIPs is de drempel voor het aannemen van algemene bekendheid aanzienlijk verlaagd (hof 's-Gravenhage 3 april 2012, LJN BW0685, Wendy's). Bij de vaststelling van de bekendheid van het POPSTARSteken moet nu rekening worden gehouden met de 'desbetreffende sector van het publiek’. Screentime heeft onweersproken aangevoerd dat dit in deze zaak betekent dat bij de vaststelling van de algemene bekendheid van het POPSTARS-teken moet worden gekeken naar de bekendheid van het teken bij het deel van het publiek dat interesse heeft in zangtalentenjachten.

4.9. Screentime heeft voorshands voldoende aannemelijk gemaakt dat het POPSTARS-teken in Nederland bekend is bij een aanzienlijk deel van het publiek dat interesse heeft in zangtalentenjachten. Niet in geschil is dat onder die titel in de periode 2008-2011 ieder jaar gedurende vier maanden iedere week prime time een zangtalentenjacht is uitgezonden op de Nederlandse televisie, waarbij gemiddeld een miljoen televisiekijkers is bereikt. Die uitzendingen zijn meerdere malen herhaald en waren ook beschikbaar via Uitzending Gemist en Youtube. Daarnaast heeft Screentime onweersproken aangevoerd dat de programma's grote media-aandacht hebben gekregen, mede omdat in de programma’s gebruik is gemaakt van bekende personen uit de Nederlandse showbizz. inbreuk 4.10. Naar voorlopig oordeel moet het gebruik van het teken THE NEXT POPSTAR worden aangemerkt als inbreuk op het algemeen bekende merk POP STARS. Het kenmerkende gedeelte van THE NEXT POPSTAR, te weten POPSTAR, moet namelijk worden aangemerkt als een 'nabootsing' van het POPSTARSmerk in de zin van artikel 6bis UvP. POPSTAR is immers in visueel, auditief en conceptueel opzicht identiek aan het merk, afgezien van de meervoudsvorm. Tevens is voorshands aannemelijk dat het gebruik van het teken verwarring kan wekken bij het relevante publiek. Het teken wordt immers gebruikt voor dezelfde dienst als waarvoor het merk bekendheid heeft verkregen, te weten het produceren en uitzenden van een zangtalentenjacht. Het betoog van SBS en Talpa dat het format van THE NEXT POPSTAR zou verschillen van het format van POPSTARS, sluit niet www.ie-portal.nl

IEPT20121115, Rb Den Haag, Screentime v SBS uit dat er sprake is van verwarringsgevaar, mede gelet op het feit dat Screentime heeft gewezen op een aantal overeenkomsten in het format van de zangtalentenjacht, zoals het gebruik van audities en live shows.

Bovendien is er een aantal bijkomende omstandigheden die het gevaar voor verwarring versterken. Ten eerste het feit dat de zangtalentenjacht onder het teken THE NEXT POPSTAR zal worden uitgezonden door precies dezelfde omroep als de omroep die POPSTARS heeft uitgezonden, te weten SBS6. Ten tweede het feit dat de uitzending van THE NEXT POPSTAR zal plaatsvinden relatief kort na het laatste seizoen van POPSTARS. In combinatie met de toevoeging THE NEXT aan de titel zou het publiek kunnen menen dat het programma de opvolger is van POPSTARS en dat het dus afkomstig is van dezelfde onderneming als de POPSTARSprogramma's. Screentime heeft diverse publicaties overgelegd waaruit blijkt dat die indruk al daadwerkelijk is ontstaan, zelfs, bij journalisten uit het SBS-concern.

4.11. Het verweer van SBS en Talpa dat zij het teken uitsluitend in beschrijvende zin gebruiken en dus niet als merk, moet naar voorlopig oordeel worden verworpen. Voorshands is voldoende aannemelijk dat het relevante publiek de titel van een televisieprogramma in ieder geval mede zal opvatten als een aanduiding van de herkomst van het programma. domeinnaam 4.1. Het voorgaande geldt ook voor het gebruik van de domeinnaam popstars.nl. Tussen partijen staat vast dat die domeinnaam wordt gebruikt om bezoekers te trekken naar de website van SBS Broadcasting, waarop reclame wordt gemaakt voor onder meer het programma THE NEXT POPSTAR Aldus gebruikt SBS Broadcasting een aan het algemeen bekende merk identiek teken om reclame te maken voor dat programma. Mede gelet op hetgeen hiervoor is overwogen over de titel van dat programma, moet voorshands worden aangenomen dat ook het gebruik van de domeinnaam verwarring kan wekken en dus een inbreuk vormt op het algemeen bekende merk POPSTARS. 4.13. Het betoog van SBS en Talpa dat SBS Broadcasting de domeinnaam heeft aangeschaft op het moment dat zij het programma POPSTARS nog onder licentie van Screentime en Five Divas aanboden en dat partijen destijds afspraken hebben gemaakt over de verdeling van de inkomsten uit het gebruik van die domeinnaam, kan niet leiden tot een ander oordeel. Uit die stellingen volgt wellicht dat SBS Broadcasting de domeinnaam mocht gebruiken gedurende de looptijd van de licentie, maar inmiddels is die licentie verlopen en kan SBS Broadcasting zich dus niet meer beroepen op de toestemming van de merkhouder.

4.14. Het aanbod van SBS en Talpa om de domeinnaam tegen betaling over te dragen aan Screentime en Five Divas, ontneemt Screentimeanders dan SBS en Talpa hebben betoogd- niet het belang om op te treden tegen de inbreuk op haar merkrecht.

Pagina 4 van 5

www.iept.nl

vorderingen 4.15. Op grond van het voorgaande moeten de vorderingen van Screentime worden toegewezen tegen Talpa Producties en SBS Broadcasting. Tussen partijen staat vast dat de laatstgenoemde partijen het programma onder de titel THE NEXT POPSTAR produceren, respectievelijk uitzenden. De vorderingen tegen de overige gedaagden moeten worden afgewezen aangezien zij onweersproken hebben aangevoerd geen enkele rol te spelen bij het gewraakte merkgebruik.

4.16. Aan het tegen Talpa Producties en SBS Broadcasting toe te wijzen verbod zal de gevorderde dwangsom worden verbonden. Wel zal de dwangsom worden gemaximeerd.

4.17. Talpa Producties en SBS Broadcasting zullen als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten van Screentime. Screentime heeft haar kosten. begroot op € 51.238,54. Gedaagden hebben, onder verwijzing naar de indicatietarieven en hun eigen lagere kosten, bestreden dat dit bedrag redelijk en evenredig is. De door Screentime gegeven motivering voor de overschrijding van het door gedaagden gevorderde bedrag is onvoldoende. Daarom zal de proceskostenveroordeling worden gematigd tot dat bedrag van € 20.523,62.

4.18. Five Divas moet worden aangemerkt als de in het ongelijk gestelde partij in haar zaak tegen alle gedaagden. Daarnaast zal Screentime in de zaak tegen SBS Productions , Talpa Content en Talpa Holding als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. SBS en Talpa hebben de kosten die betrekking hebben op deze twee delen van het geschil begroot op € 6.841,00. Die begroting hebben eisers niet bestreden. Daarom zullen proceskosten worden toegewezen conform de begroting. Daarbij zullen de kosten, bij gebreke van een door partijen voorgestelde verdeling, bij helfte worden verdeeld over de zaak van Five Divas tegen gedaagden en de zaak van Screentime tegen SBS Productions, Talpa Content en Talpa Holding.

5. De beslissing De voorzieningenrechter in de zaak tussen Screentime en SBS Broadcasting en Talpa Producties 5.1. beveelt SBS Broadcasting en Talpa Producties ieder afzonderlijk om binnen drie werkdagen na betekening van dit vonnis de in dit vonnis bedoelde merkinbreuk te staken en gestaakt te houden, in het bijzonder door het gebruik in Nederland van het teken THE NEXT POPSTAR te staken en gestaakt te houden; 5.2. beveelt SBS Broadcasting binnen 24 uur na betekening van dit vonnis het gebruik van de domeinnaam popstars.nl te staken en gestaakt te houden; 5.3. veroordeelt de partij die in strijd handelt met de hiervoor geformuleerde bevelen tot betaling van een dwangsom van € 25.000,00 voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, dat de betreffende partij in strijd handelt met die bevelen, met een maximum van € 1.000.000,00; www.ie-portal.nl

IEPT20121115, Rb Den Haag, Screentime v SBS 5.4. veroordeelt SBS Broadcasting en Talpa Producties hoofdelijk in de kosten van dit deel van het geschil, tot op heden aan de zijde van Screentime begroot op € 20.523,61; 5.5. bepaalt de termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak in de zin van artikel 1019i Rv op zes maanden; 5.6. verklaart dit vonnis tot zover uitvoer bij voorraad; 5.7. wijst het meer of anders gevorderde af; in de zaak tussen Five Divas en SBS en Talpa 5.8. verklaart Five Divas niet-ontvankelijk in haar vorderingen; 5.9. veroordeelt Five Divas in de proceskosten van dit deel van het geschil, tot op heden aan de zijde van SBS en Talpa begroot op in totaal € 3.420,50; 5.10. verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad; in de zaak tussen Screentime en SBS Productions, Talpa Content en Talpa Holding 5.11. wijst de vorderingen af; 5.12. veroordeelt Screentime in de proceskosten van dit deel van het geschil, tot op heden aan de zijde van SBS Productions, Talpa Content en Talpa Holding begroot op in totaal € 3.420,50.

5.13. verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad. Dit vonnis is gewezen door mr. P.H. Blok in het bijzijn van de griffier mr. B.O. Büler en in het openbaar uitgesproken op 15 november 2012.

Pagina 5 van 5

IEPT20121114, Rb Alkmaar, Union v Calleur

www.iept.nl

Rb Alkmaar, 14 november 2012, Union v Calleur

Conform BBIE oordeelt rechtbank dat woord/beeldmerk Bouwbak niet overeenstemt met bouwbakkie: dominante beschrijvende aanduiding • De rechtbank overweegt dat het BBIE in zijn beslissing van 7 december 2011 heeft geoordeeld dat het woord/beeldmerk Bouw(b)ak, zoals hierboven onder 2.1. weergegeven, niet overeenstemt met het teken bouwbakkie. Daartoe heeft het BBIE – kort gezegd – overwogen dat het publiek het woordelement zal waarderen als bouwbak of bouw bak, dat een beschrijvende aanduiding is voor de betrokken diensten, namelijk een laadbak die wordt gebruikt bij het slopen van bouwwerken om het puin (al dan niet verpakt) op te slaan en vervolgens te vervoeren. Dit element zal dus door het publiek niet worden worden opgevat als het meest dominante.

v

HANDELSNAAMRECHT Geen verwarringsgevaar handelsnamen Union bouwbak en bouwbakkie.nl: Union overheersende bestanddeel • Uit het voorgaande leidt de rechtbank af dat Union de naam bouwbak op haar briefpapier en op haar vrachtwagens en containers in combinatie met Union of Union Milieu gebruikt. In zoverre kan er van het gebruik van de handelsnaam Bouwbak niet worden gesproken, maar is er sprake van een handelsnaam Union Bouwbak of Union Milieu bouwbak. Wordt het gebruik van die handelsnaam vergeleken met de handelsnaam bouwbakkie.nl dan is er naar het oordeel van de rechtbank geen sprake van een handelsnaam van Calleur die slechts in geringe mate afwijkt van die van Union. Naast de beschrijvende aanduiding bouwbak is Union immers het overheersende bestanddeel van de handelsnaam.

Niet aannemelijk dat bouwbak.nl door relevant publiek is gezien als naam van een onderneming • Gezien de opmaak van de hiervoor onder 4.5 beschreven advertenties is het ook niet aannemelijk geworden dat het relevante publiek de verwijzing naar bouwbak.nl in de advertentie heeft gezien als een naam van onderneming. Daarbij neemt de rechtbank ook in aanmerking, en dat komt niet in de laatste plaats, dat de aanduiding bouwbak, gelet op de door Calleur overgelegde produkties, als een soortnaam kan worden gezien en een in hoge mate beschrijvend karakter heeft.

MERKENRECHT

www.ie-portal.nl

Merkinbreuk door gebruik bouwbakkie als Adword door Union • Met Calleur is de rechtbank van oordeel dat Union, door het gebruik van het merk bouwbakkie in haar advertentie op internet/google, inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Calleur. Zij heeft het merk van Calleur immers in een advertentie gebruikt welk gebruik op grond van artikel 2.20 lid1 jo lid 2 BVIE uitsluitend is voorbehouden aan de merkhouder.

Woord/beeldmerk Bouwbak mist niet ieder onderscheidend vermogen • Ook is de rechtbank van oordeel dat het woord bouwbak weliswaar in hoge mate beschrijvend is, maar dat hetzelfde niet kan worden gezegd van het woord/beeldmerk met daarin de hierboven onder 2.1. weergegeven figuratieve elementen. Anders gezegd: de combinatie van het woord en beeldmerk mist niet ieder onderscheidend vermogen.

AUTEURSRECHT Lay-out websites niet auteursrechtelijk beschermd: triviale en voor de hand liggende opzet en vorm • De rechtbank is met Union van oordeel dat er op de lay out van de website van Calleur geen auteursrecht rust en er dus ook geen inbreuk op dat recht kan worden gemaakt. Naar het oordeel van de rechtbank hebben beide websites, zowel die van Union als die van Calleur, een opzet en vorm die zo triviaal en zo voor de handliggend is (zie ook de websites van andere aanbieders van afvalcontainers) dat daarachter geen creatieve arbeid valt aan te wijzen. Als dat al wel het geval zou zijn dan is het oorspronkelijk karakter zeer gering en heeft Union, gegeven de mogelijkheden, aan haar website een eigen karakter gegeven door te kiezen voor een andere kleurstelling, lettertype en grootte.

Pagina 1 van 8

www.iept.nl

IEPT20121114, Rb Alkmaar, Union v Calleur - het tussenvonnis van 1 februari 2012 - de conclusie van antwoord in reconventie van Union van 21 juni 2012 - het proces-verbaal van comparitie van 21 juni 2012 - de brief van Calleur van 10 juli 2012 - de fax van Union van 16 juli 2012 - de brief van de rechtbank van 30 augustus 2012 1.2. Tenslotte is vonnis bepaald.

2. De feiten in conventie en in reconventie 2.1. Union houdt zich bezig met de verhuur van afvalcontainers aan particulieren en ondernemers en is sinds 1 juni 1997 houdster van het woord/beeldmerk Bouw(b)ak (inschrijvingnummer 0596733) voor diensten in de klassen 37 en 39. De daarin genoemde diensten bestaan onder meer uit de verhuur van laadbakken.

Vindplaatsen: Rb Alkmaar, 14 november 2012 (J. Blokland) RECHTBANK TE ALKMAAR Sector civiel recht JB/MvL zaaknummer / rolnummer: 132796 / HA ZA 11-626 Vonnis van 14 november 2012 in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid UNION MILIEU B.V., gevestigd te Amsterdam, eiseres in conventie bij dagvaarding van 6 oktober 2011, verweerster in reconventie, advocaat mr.

H.B. de Regt te Alkmaar, tegen 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CALLEUR BEHEER B.V., gevestigd te Heerhugowaard, 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DNACC B.V., gevestigd te Heerhugowaard, gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie, advocaat mr. I.M.C.A. Reinders Folmer.

Partijen zullen hierna ‘Union’, gedaagden gezamenlijk ‘Calleur’ (enkelvoudig) en apart ‘Calleur Beheer’ en ‘DNACC’ genoemd worden.

De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: www.ie-portal.nl

2.2. Op 21 oktober 1999 heeft Union de domeinnaam www.bouwbak.nl geregistreerd.

2.3. Calleur Beheer is de moedermaatschappij van DNACC. 2.4. De domeinnaam www.bouwbakkie.nl, waarvan DNACC thans houdster is, is op 20 juni 2008 geregistreerd. Sinds maart 2009 exploiteert DNACC de website www.bouwbakkie.nl. Onder de naam Bouwbakkie worden afvalcontainers aan particulieren en ondernemers in heel Nederland via een webshop ter beschikking gesteld.

2.5. Sinds 4 maart 2011 is Calleur houdster van het woordmerk Bouwbakkie, welk merk staat ingeschreven onder nummer 0893142 voor diensten in de klasse 39.

Op 5 mei 2011 is een licentieverlening aan DNACC gepubliceerd.

2.6. Op 1 maart 2011 heeft Calleur de naam Bouwbakkie gedeponeerd als Europees woordmerk voor diensten in de klassen 37 en 39.

2.7. Union heeft tegen de merkinschrijving van Calleur oppositie gevoerd. Bij beslissing van 7 december 2011 heeft het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) de oppositie afgewezen en de (spoed)inschrijving onder nummer 0893142 gehandhaafd.

2.8. In december 2011 heeft Calleur Beheer de Benelux-merkinschrijving nummer 0 893 142 overgedragen aan DNACC, hetgeen eveneens is aangetekend in het register.

3. Het geschil in conventie 3.1. Union vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad: A. nietigverklaring van het Benelux-merk Bouwbakkie voor alle waren en diensten; B. veroordeling van gedaagden om binnen een week na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de handelsnaam- en merkrechten van Union, alsmede ieder onrechtmatig handelen zoals omschreven in de Pagina 2 van 8

www.iept.nl

dagvaarding, te staken en gestaakt te houden en daartoe in het bijzonder: - ieder gebruik van de handelsnaam Bouwbakkie, of enig andere met de naam Bouwbak overeenstemmende naam voor een onderneming die zich bezighoudt met de verhuur van afvalcontainers, te staken en gestaakt te houden; - ieder gebruik van de naam Bouwbakkie, of enig andere met de naam Bouwbak overeenstemmend teken ter aanduiding van waren en/of diensten waarvoor de merken van Union zijn ingeschreven, te staken en gestaakt te houden; C. veroordeling van Calleur Beheer om binnen twee weken na betekening van dit vonnis haar Gemeenschappelijk depot van het woordmerk Bouwbakkie in te trekken, door middel van een daartoe strekkend schriftelijk verzoek aan het OHIM, met een gelijktijdig afschrift aan de advocaat van Union; D. veroordeling van DNACC om binnen twee weken na betekening van dit vonnis de domeinnaam bouwbakkie.nl over te dragen aan Union; E. hoofdelijke veroordeling van gedaagden Union te betalen een dwangsom van € 10.000,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat niet aan de veroordelingen onder B, C en D wordt voldaan; F. hoofdelijke veroordeling van gedaagden tot vergoeding van de schade die Union heeft geleden door de inbreuk door gedaagden op haar handelsnaam- en/of merkrechten en/of onrechtmatig handelen door gedaagden, door de rechtbank in goede justitie te begroten op een forfaitair bedrag en op de door gedaagden als gevolg van de inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Union genoten nettowinst; G. hoofdelijke veroordeling van gedaagden tot betaling van de volledige proceskosten als bedoeld in art. 1019h Rv. 3.2 Union heeft hieraan, zakelijk samengevat, het volgende ten grondslag gelegd. Union houdt zich sinds 1995 bezig met de verhuur van afvalcontainers aan particulieren en ondernemers in heel Nederland. Zij heeft de naam Bouwbak bedacht en de naam is een begrip geworden, mede als gevolg van haar intensieve reclamecampagnes. Door het gebruik dat gedaagden van de naam Bouwbakkie gemaakt hebben en thans maken en de verwarring die daaruit voortvloeit, lijdt Union schade. Het gebruik door gedaagden van de naam Bouwbakkie is in strijd met de rechten van Union op de door haar gebruikte handelsnaam Bouwbak en met de rechten op het door haar ingeschreven merk.

Ook overigens handelt Calleur, de handelsnaam Bouwbakkie en de domeinnaam Bouwbakkie.nl voerend, onrechtmatig jegens Union omdat zij daarmee zonder noodzaak op verwarringscheppende wijze gebruik maakt van het onderscheidingsteken van hun directe concurrent.

3.3 Calleur heeft de stellingen van Union gemotiveerd bestreden.

3.4 Voor zover van belang wordt hierna op de standpunten van partijen nader ingegaan. in reconventie 3.5 Calleur vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, www.ie-portal.nl

IEPT20121114, Rb Alkmaar, Union v Calleur I. Union te verbieden, onmiddellijk na de betekening van dit vonnis, inbreuk te maken op de handelsnaamen merkrechten van DNACC, meer in het bijzonder Union te verbieden ieder gebruik van de naam Bouwbakkie te maken, op straffe van een dwangsom van € 25.000,00 per overtreding van dit verbod c.q. per dag of gedeelte van de dag dat Union in strijd met het verbod handelt; II. Union te verbieden, onmiddellijk na betekening van dit vonnis, inbreuk te maken op het auteursrecht van Calleur, meer in het bijzonder door Union iedere verveelvoudiging en/of openbaarmaking van de website van DNACC te verbieden, op straffe van een dwangsom van € 25.000,00 per overtreding van dit verbod c.q. per dag of gedeelte van de dag dat Union in strijd met dit verbod handelt; III. Union te bevelen binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Calleur schriftelijk en gedetailleerd opgave te doen van: a. alle afnemers, met naam en volledig adres, aan wie sinds 1 augustus 2010, althans 6 april 2011, afvalcontainers zijn geleverd, met vermelding van de aantallen per afnemer geleverde afvalcontainers, een en ander onder overlegging aan de advocaat van Calleur van facturen en/of andere deugdelijke bewijsstukken; b. alle afnemers, met naam en volledig adres, door wie sinds 1 augustus 2010, althans 6 april 2011, afvalcontainers zijn besteld, met vermelding van de aantallen per afnemer bestelde afvalcontainers, een en ander onder overlegging aan de advocaat van Calleur van besteldocumenten en/of andere deugdelijke bewijsstukken; IV. Union te bevelen te dulden, medewerking te verlenen en alles te doen en laten wat nodig is om een door Calleur aan te wijzen registeraccountant op kosten van Union te laten controleren of aan het onder III van dit petitum gevorderde volledig en correct gevolg is gegeven; V. Union te bevelen om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis op kosten van Union een door Calleur aan te wijzen registeraccountant aan de advocaat van Calleur rekening en verantwoording af te doen leggen van de netto- en brutowinst die Union ten gevolge van de handelsnaam-, merken auteursrechtinbreuken heeft genoten en de omzet daarmee behaald, alsmede de nettowinst binnen 21 dagen na betekening van dit vonnis af te dragen aan Calleur; VI. Union te veroordelen tot schadevergoeding, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet; VII. Union te veroordelen tot het betalen van een dwangsom aan Calleur ten bedrage van € 25.000,00 per overtreding van één van de hiervoor sub III tot en met V genoemde bevelen dan wel, naar keuze van Calleur, voor iedere dag of gedeelte van een dag dat zij in strijd met enig bovengenoemd bevel handelt; VIII. nietig te verklaren de Benelux-merkinschrijving nummer 0 596 733 van het merk Bouwbak voor alle diensten;

Pagina 3 van 8

www.iept.nl

IX. vervallen te verklaren de Benelux-merkinschrijving nummer 0 596 733 van het merk Bouwbak voor alle diensten; X. Voorts vordert Calleur voorwaardelijk, namelijk in het geval de rechtbank van oordeel is dat Bouwbakkie overeenstemt in de zin van art. 2.20 lid 1 onder b BVIE met het beeldmerk Bouwak van Union, dan wel dat de handelsnaam Bouwbakkie in slechts geringe mate afwijkt van de handelsnaam Bouwbak van Union, Union te verbieden het gebruik van de naam Bouwbak door middel van het onderhouden en/of exploiteren van de een website/webshop onder de naam Bouwbak, op straffe van een dwangsom ten bedrage van € 25.000,00 per overtreding van dit verbod c.q. per dag of gedeelte van een dag dat Union in strijd met dit verbod handelt; XI. Verder vordert Calleur voorwaardelijk, namelijk in het geval dat de rechtbank in conventie van oordeel is dat Bouwbakkie een inbreuk vormt op handelsnaam- en of merkrechten van Union met betrekking tot de naam Bouwbak en de vordering van Union in het petitum van de dagvaarding van 6 oktober 2011 onder D toewijst, Union ieder gebruik van de naam Bouwbakkie te verbieden, meer in het bijzonder het onderhouden van een website/webshop onder de naam Bouwbakkie, op straffe van een dwangsom ten bedrage van € 100.000,00 per overtreding van dit verbod c.q. per dag of dagdeel dat Union in strijd met dit verbod handelt; XII. Ten slotte vordert Calleur veroordeling van Union tot betaling van de volledige kosten van Calleur Beheer en DNACC in dit geding in de zin van art. 1019h Rv. 3.6 Aan haar vorderingen heeft Calleur ten grondslag gelegd hetgeen in conventie is aangevoerd. Calleur stelt zich op standpunt dat Union inbreuk maakt op het merkrecht en de handelsnaam Bouwbakkie van Calleur door op internet/google te adverteren met bouwbakkie en bouwbakkie.nl. Verder stelt Calleur zich op het standpunt dat zij auteursrechthebbende is op haar website en dat Union door middel van het kopiëren van die website inbreuk maakt op haar auteursrecht. Tot slot voert Calleur nog aan dat Bouwbak is gebruikt als soortnaam en ieder onderscheidend vermogen mist om welke redenen het merk vervallen en nietig verklaard dient te worden.

3.7 Aan de voorwaardelijke vorderingen heeft Calleur ten grondslag gelegd dat, indien de vordering onder D in conventie wordt toegewezen, Union geen te rechtvaardigen belang heeft bij de goodwill die Bouwbakkie heeft opgebouwd (het gevorderde onder X). Indien de rechtbank oordeelt dat de namen overeenstemmen, stelt Calleur dat zij reeds vanaf maart 2009 haar website onderhoudt en landelijk klanten heeft. Nu Union eerst vanaf augustus 2010 landelijk werkt, maakt zij daarmee inbreuk op de oudere rechten van Calleur (het gevorderde onder XI).

3.8. Union heeft de vorderingen in (voorwaardelijke) reconventie gemotiveerd bestreden.

3.9. Voor zover van belang zal daarop hierna bij de beoordeling van het geschil op de standpunten van partijen worden ingegaan.

4. De beoordeling in conventie www.ie-portal.nl

IEPT20121114, Rb Alkmaar, Union v Calleur 4.1. Aan haar vorderingen legt Union primair ten grondslag dat Calleur inbreuk maakt op haar handelsnaamrechten. Daarnaast wordt ook een beroep gedaan op inbreuk op haar merkrecht en op het plegen van een onrechtmatige daad jegens haar. Uit hetgeen ter zitting van 21 juni 2012 door (de advocaat van) Union is gezegd (pag. 2 van het proces-verbaal) begrijpt de rechtbank dat het zwaartepunt van de vordering van Union ligt in de gestelde inbreuk op handelsnaam van Union. De rechtbank zal dan ook eerst beoordelen of er sprake is van een inbreuk op de handelsnaamrechten van Union door Calleur.

Handelsnaam 4.2. Union stelt dat zij als eerste de handelsnaam Bouwbak vanaf 1995 onafgebroken gebruikt onder meer op haar vrachtwagens, haar containers en in haar advertenties in bijvoorbeeld de Gouden Gids. Ter onderbouwing van die stelling heeft zij produkties in het geding gebracht. Daarnaast voert zij aan dat ook het gebruik van haar domeinnaam www.bouwbak.nl als gebruik van haar handelsnaam moet worden aangemerkt. Er is immers sprake van bedrijfsmatige website waarmee Union naar buiten treedt onder de naam Bouwbak. Door de geringe afwijking van de handelsnaam Bouwbakkie, het verrichten van dezelfde bedrijfsactiviteiten en de plaats van vestiging van Calleur (39 km van de vestiging van Union) is er sprake van verwarringsgevaar en maakt Calleur inbreuk op haar handelsnaamrecht.

4.3. Calleur voert aan dat Union de handelsnaam Bouwbak tot april/mei 2010 niet of nauwelijks heeft gebruikt. Tot die tijd heeft Union de naam Bouwbak uitsluitend gebruikt in combinatie met haar handelsnaam Union Milieu, Union Maritiem of Union.

Volgens Calleur gebruikt Union ook nu nog stelselmatig de naam Bouwbak in combinatie met de handelsnaam Union of Union Milieu. Ook Calleur heeft ter onderbouwing van haar stellingen produkties in het geding gebracht. Pas in april/mei 2010 is Union de handelsnaam Bouwbak gaan gebruiken door het actief worden van haar website www.bouwbak.nl. Voor die tijd had Union geen website/shop en slechts een domeinnaamregistratie waar zij niets mee deed. Calleur betwist dan ook dat Union (als eerste) de handelsnaam Bouwbak voerde. Daarnaast is er volgens Calleur geen sprake van verwarring. De term bouwbak is een soortnaam en de verkleiningsuitgang “ie” met het woord bouwbak ligt niet voor de hand en wijkt dan ook meer dan gering af van het woord bouwbak. Ook de plaats van vestiging en de aard van de beide ondernemingen leiden niet tot verwarring nu zij zich op een verschillend publiek richten en Calleur met bouwbakkie uitsluitend als internetbedrijf opereert.

4.4. De rechtbank stelt het volgende voorop. Het recht op een handelsnaam ontstaat door het voeren van een naam waarmee aan het handelsverkeer wordt deelgenomen. Vereist is een zekere duurzaamheid en regelmatigheid bij het voeren van de naam waaronder de onderneming bij het publiek bekend staat. Niet beslissend is of de naam staat ingeschreven in het handelsregister en of de naam onderscheidend Pagina 4 van 8

www.iept.nl

vermogen heeft. Echter, handelsnaamrechtelijke monopolies op gebruikelijke, gangbare of beschrijvende aanduidingen zijn niet mogelijk.

4.5. Uit de over en weer door partijen in het geding gebrachte stukken en hetgeen partijen over en weer hebben aangevoerd blijkt het volgende. Op de door Calleur in het geding gebrachte foto’s van de vestiging van Union en de door haar gebruikte vrachtwagen en containers staat vermeld: Union of Union bouwbak.

Ook op de door Calleur in het geding gebrachte briefpapier van Union staat vermeld: Union Milieu B.V. met daaronder het woord/beeldmerk Bouw(bak).

Uit de door Union in het geding gebrachte afdrukken van advertenties in de Gouden Gids blijkt dat in de edities 2008-2009 en 2009-2010 werd geadverteerd met het woord bouwbak voorzien van een “r” in een cirkel, met daaronder de woorden Union Milieu en Union Maritiem en aan de rechterkant foto’s van allerlei soorten containers en onderaan de advertentie een verwijzing naar www.bouwbak.nl. In de editie 20102011 van de Gouden Gids heeft een soortgelijke advertentie gestaan waarbij het woord bouwbak met daaronder de woorden Union Milieu en Union Maritiem is vervangen door het woord/beeldmerk Bouw(b)ak voorzien van een “r” in een cirkel. Die combinatie van het woord/beeldmerk met daarboven de woorden Union Milieu BV staat op ook de website www.unionmilieu.nl. Verder blijkt uit door Calleur in het geding gebrachte schermprinten van google zoekopdrachten op de naam www.bouwbak.nl die betrekking hebben op de periode 1 januri 2009 – 1 december 2011, dat de website www.bouwbak.nl 33 hits oplevert met 1 hit (29 juli 2010) vóór 1 augustus 2010. Voor een soortgelijke zoekopdracht op de naam www.bouwbakkie.nl blijkt dat er sinds 1 april 2009 hits zijn. Uit een zoekopdracht op het woord bouwbak blijken er ongeveer 4.000 resultaten te zijn waarbij de aanduiding bouwbak als soortnaam naar voren komt.

4.6. Ter zitting heeft Union toegegeven dat de naam bouwbak in verschillende combinaties wordt gebruikt en dat de website enige tijd niet actief is geweest.

Benadrukt is evenwel dat de handels/domeinnaam Bouwbak(.nl) onafgebroken is gebruikt.

4.7. Uit het voorgaande leidt de rechtbank af dat Union de naam bouwbak op haar briefpapier en op haar vrachtwagens en containers in combinatie met Union of Union Milieu gebruikt. In zoverre kan er van het gebruik van de handelsnaam Bouwbak niet worden gesproken, maar is er sprake van een handelsnaam Union Bouwbak of Union Milieu bouwbak. Wordt het gebruik van die handelsnaam vergeleken met de handelsnaam bouwbakkie.nl dan is er naar het oordeel van de rechtbank geen sprake van een handelsnaam van Calleur die slechts in geringe mate afwijkt van die van Union. Naast de beschrijvende aanduiding bouwbak is Union immers het overheersende bestanddeel van de handelsnaam. Van verwarringsgevaar is dan geen sprake. In zoverre is er dan ook geen inbreuk van Calleur op de handelsnaamrechten van Union.

4.8. Dat kan anders zijn voor het gebruik van de domeinnaam www.bouwbak.nl. Onder omstandigheden www.ie-portal.nl

IEPT20121114, Rb Alkmaar, Union v Calleur kan een domeinnaam als handelsnaam worden beschouwd. Daarbij is beslissend of de houder, in dit geval Union, rekening houdende met de perceptie van het relevante publiek, op commerciële wijze onder naam bouwbak.nl deelnam dan wel deelneemt aan het handelsverkeer. Anders gezegd: de vraagt luidt of de website bouwbak. nl een bedrijfsmatig karakter had of heeft. Uit hetgeen hierboven onder 4.5 is overwogen volgt, en dat wordt door Union niet voldoende weersproken, dat de domeinnaam bouwbak.nl weliswaar in 1999 is geregistreerd, maar pas in april/mei 2009 bedrijfsmatig in gebruik is genomen.

Immers, vanaf dat moment is Union via die website containers gaan verhuren op een wijze waarop Calleur dat via haar website ook doet. Daarvoor werd er weliswaar verwezen naar bouwbak.nl in advertenties, maar die site werd niet gebruikt; er vond kennelijk alleen een doorschakeling plaats naar de website van Union. Gezien de opmaak van de hiervoor onder 4.5 beschreven advertenties is het ook niet aannemelijk geworden dat het relevante publiek de verwijzing naar bouwbak.nl in de advertentie heeft gezien als een naam van onderneming. Daarbij neemt de rechtbank ook in aanmerking, en dat komt niet in de laatste plaats, dat de aanduiding bouwbak, gelet op de door Calleur overgelegde produkties, als een soortnaam kan worden gezien en een in hoge mate beschrijvend karakter heeft.

4.9. Het vorenoverwoge leidt ertoe dat de rechtbank van oordeel dat Calleur met het voeren van de handelsnaam bouwbakkie.nl geen inbreuk maakt op de handelsnaam bouwbak.nl van Union. Ten eerste niet omdat bouwbak.nl pas daadwerkelijk als handelsnaam werd gebruikt toen bouwbakkie.nl al als handelsnaam werd gevoerd en bouwbakkie.nl om die reden als oudere handelsnaam voorgaat. En ten tweede omdat naar het oordeel van de rechtbank het beschrijvende karakter van de handelsnaam van Union afgezet tegen de naam bouwbakkie die door de verkleiningsuitgang meer een eigen naam is, meebrengt dat er geen verwarring is te duchten bij het in aanmerking komende publiek. Voor zover die verwarring er wel is, kan deze bezwaarlijk worden toegeschreven aan het voeren van zo’n soortaanduiding of beschrijvende aanduiding, te meer nu door Calleur voldoende aangetoond is dat de aanduiding bouwbak.nl veelal gebruikt wordt in combinatie met de handelsnaam Union. Voor zover er, tot slot, overigens daadwerkelijk sprake is van verwarring, zoals door Union gesteld maar niet uitgebreid onderbouwd en door Calleur betwist, is de rechtbank van oordeel dat die verwarring als verwaarloosbaar buiten beschouwing dient te blijven.

4.10. De tussenconclusie is dat er van schending van handelsnaamrechten door Calleur geen sprake is. merkrecht 4.11. De vorderingen van Union zijn gebaseerd op een Beneluxmerk. Op grond van artikel 4.6 lid lid 1 jo lid 3 BVIE is de rechtbank bevoegd van deze vorderingen kennis te nemen.

4.12. Volgens Union is er sprake van inbreuk op haar merkrecht omdat DNACC door het gebruik van de naam Bouwbakkie een met het merk Bouwbak Pagina 5 van 8

www.iept.nl

overeenstemmend teken gebruikt in het economisch verkeer voor soortgelijke diensten waardoor bij het publiek gevaar voor verwarring is.

4.13. Calleur betwist dat er sprake is van merkinbreuk.

Zij verwijst voor haar standpunt naar hetgeen zij bij haar verweer tegen de handelsnaaminbreuk heeft aangevoerd en naar de beslissing van het BBIE van 7 december 2011.

4.14. Van overeenstemming tussen het merk en een teken is sprake wanneer er visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis is. Daarbij dient in aanmerking te worden genomen de aard van de betrokken waren en de omstandigheden waaronder zij in het economisch verkeer worden gebracht. Bij de beoordeling van het merk en teken dient acht te worden geslagen op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, waarbij meer gewicht wordt toegekend aan de punten van overeenstemming dan aan die van verschil. Voorts is het zo hoe onderscheidender een merk hoe groter zijn beschermingsomvang. Anders gezegd: merken met een sterk beschrijvend karakter hebben een beperktere beschermingsomvang. Tot slot is van belang dat een merkhouder op grond van zijn woord/beeldmerk alleen kan optreden tegen het gebruik van een teken door een derde dat overeenstemt met de figuatieve elementen of weergave van het woord/beeldmerk. Overname van tekstuele elementen van het beeldmerk leveren geen merkinbreuk op als de woorden beschrijvend kunnen worden aangemerkt voor de door de derde aangeboden waren of diensten.

4.15. De rechtbank overweegt dat het BBIE in zijn beslissing van 7 december 2011 heeft geoordeeld dat het woord/beeldmerk Bouw(b)ak, zoals hierboven onder 2.1. weergegeven, niet overeenstemt met het teken bouwbakkie. Daartoe heeft het BBIE – kort gezegd – overwogen dat het publiek het woordelement zal waarderen als bouwbak of bouw bak, dat een beschrijvende aanduiding is voor de betrokken diensten, namelijk een laadbak die wordt gebruikt bij het slopen van bouwwerken om het puin (al dan niet verpakt) op te slaan en vervolgens te vervoeren. Dit element zal dus door het publiek niet worden worden opgevat als het meest dominante. De figuratieve elementen maken het merk enigszins onderscheidend.

Echter, die elementen komen bij het teken van Calleur niet voor. Het enkele gegeven dat het teken van Calleur een beschrijvend element gemeenschappelijk heeft met het ingeroepen recht, is dan ook onvoldoende om tot overeenstemming te kunnen concluderen, aldus het BBIE. 4.16. De rechtbank sluit zich aan bij het oordeel van het BBIE. Naar het oordeel van de rechtbank heeft het BBIE de maatstaf zoals hiervoor onder 4.14 geformuleerd toegepast. Daaraan voegt de rechtbank nog het volgende toe. Ofschoon het wel is gesteld door Union, is het de rechtbank niet gebleken dat het woord/beeldmerk Bouw(b)ak door de gestelde intensieve reclamecampagnes een zodanige bekendheid heeft gekregen dat de onderscheidende kracht van het merk is toegenomen en daarmee de beschermingsomvang. Verder is de rechtbank met www.ie-portal.nl

IEPT20121114, Rb Alkmaar, Union v Calleur Calleur van oordeel dat de verkleiningsuitgang “ie” atypisch is voor grote voorwerpen als afvalcontainers en het woord een andere lading geeft. Tot slot heeft Calleur onvoldoende weersproken gesteld dat zij zich hoofdzakelijk richt op de consumentenmarkt en dat Union zich meer richt op de professionele aannemerij.

Aldus is er ook sprake van een verschillend publiek.

4.17. Al met al is de rechtbank dan ook van oordeel dat er geen sprake is van overeenstemmende tekens waardoor verwarring bij publiek kan ontstaan. De vorderingen van Union, die hun grondslag vinden in artikel 2.20 lid 1 onder b BVIE zijn dan ook niet toewijsbaar.

4.18. Het vorenoverwogene brengt ook mee dat de vordering op grond van artikel 2.28 lid 3 sub a BVIE en voor zover gegrond op artikel 5a van de Handelsnaamwet niet voor toewijzing in aanmerking komt. Er is immers geen sprake van strijd met een ouder ingeschreven Benelux merk van Union. Ook de vordering tot intrekking van het depot van het Gemeenschapsmerk komt op grond van het vorenoverwogene niet voor toewijzing in aanmerking.

Onrechtmatig handelen 4.19. Union is van mening dat ook los van de gestelde inbreuk op de handelsnaam- en merkrechten het gebruik van de aanduiding Bouwbakkie door Calleur onrechtmatig is jegens Union. Daartoe voert zij aan dat het gebruik van de aanduiding Bouwbakkie tot onnodige verwarring in de markt leidt en DNACC door dat gebruik bewust tracht aan te haken bij de bekendheid en goede naam van Bouwbak.

4.20. Calleur betwist dit alles. Zij heeft niet aangehaakt bij Bouwbak. Zij heeft zelf de nodige inspanningen gedaan om de naam Bouwbakkie in de markt te zetten.

4.21. De rechtbank is van oordeel dat er van een onrechtmatige daad van Calleur jegens Union geen sprake is. Union heeft immers geen andere feiten en omstandigheden aan de gestelde onrechtmatige daad ten grondslag gelegd dan de feiten en omstandigheden die reeds onvoldoende zijn bevonden om een inbreuk op de handelsnaam en het merkrecht aan te nemen. Nu tussen de ondernemingen en de door hen gebruikte aanduidingen geen verwarring is duchten, zoals uit al het voorgaande blijkt, komen de vorderingen voor zover gegrond op een gestelde onrechtmatige daad ook niet voor toewijzing in aanmerking. conclusie in conventie 4.22. Alle vorderingen in conventie worden afgewezen.

Als in de het ongelijk gestelde partij zal Union op de voet van artikel 1019h Rv in de proceskosten van Calleur worden verwezen. Calleur vordert in deze procedure een bedrag van € 19.585,00. In dat bedrag is voor de voorbereiding van de zitting en de zitting zelf een geschat bedrag opgevoerd van € 4.500,00. Nu dat bedrag (22% van het totale bedrag) niet nader is onderbouwd ziet de rechtbank aanleiding dat bedrag ambtshalve te matigen tot € 2.000,00. Nu voor het overige geen verweer is gevoerd tegen het gevorderde bedrag, zal worden toegewezen een bedrag van € 17.085,00. Dat bedrag blijft binnen het indicatietarief in IE-zaken (voor eenvoudige bodemzaken zonder re- en Pagina 6 van 8

www.iept.nl

dupliek). De kosten aan de zijde van Calleur worden derhalve begroot op: griffierecht : € 560,00 salaris advocaat : € 17.085,00 In reconventie Merkinbreuk 4.23 Calleur is van mening dat Union inbreuk heeft gemaakt op haar handelsnaam- en merkrecht Bouwbakkie door op internet/google te adverteren met bouwbakkie en bouwbakkie.nl voor haar eigen bouwbak. Voor de onderbouwing van die stelling verwijst Calleur naar produktie 11 bij dagvaarding van Union.

4.24 Union voert als verweer hiertegen dat zij de naam bouwbakkie zó kortstondig heeft gebruikt dat dit niet als een (schadelijke) inbreuk kan worden aangemerkt.

Daarbij voert zij aan dat het gebruik van bouwbakkie als adword is toegestaan mits de tekst van de advertentie niet misleidend is, hetgeen hier het geval is, aldus Union. Ook wordt een beroep gedaan op toegestane vergelijkende reclame. Tot slot wordt betwist dat Calleur door de handelwijze van Union schade heeft geleden.

4.25 Met Calleur is de rechtbank van oordeel dat Union, door het gebruik van het merk bouwbakkie in haar advertentie op internet/google, inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Calleur. Zij heeft het merk van Calleur immers in een advertentie gebruikt welk gebruik op grond van artikel 2.20 lid1 jo lid 2 BVIE uitsluitend is voorbehouden aan de merkhouder.

Een geldige reden om het merk van Calleur te gebruiken is niet gebleken. Evenmin is hier sprake van geoorloofde vergelijkende reclame omdat het gebruik van bouwbakkie(.nl) naast bouwbak.nl als verwarrend en misleidend moet worden gezien.

4.26 Door Calleur is evenwel niet dan wel onvoldoende aangetoond dat Union, na daarop te zijn gewezen door Calleur in april 2011, is doorgegaan met het gebruik van het merk bouwbakkie. Als niet voldoende weersproken gaat de rechtbank er dan ook vanuit dat het een kortstondig gebruik is geweest. Dat vermoeden wordt bevestigd omdat uit de door Union overgelegde correspondentie volgt dat na 6 april 2011 het bewuste zoekresultaat, waarin bouwbak het merk bouwbakkie gebruikt, niet meer gevonden wordt. Uit de overgelegde schermafdruk van 28 april 2011 blijkt weliswaar dat bij de zoekterm bouwbakkie ook een zoekresultaat met bouwbak wordt gevonden, maar de tekst van dat zoekresultaat, die advertentie, is niet misleidend. In zoverre is de rechtbank het met Union eens dat het gebruik van bouwbakkie als adword geoorloofd is en geen inbreuk oplevert op het merkrecht van Calleur.

4.27 Nu niet is aangetoond dat er Union zich thans nog schuldig maakt aan inbreuk op de merkrechten van Calleur, heeft Calleur geen belang meer bij het onder I in reconventie gevorderde.

Vervallen, vernietiging van het merk 4.28 Onder verwijzing naar artikel 2.26 BVIE en artikel 2.28 lid 1 sub b, c en d BVIE vordert Calleur wegens het verworden tot soortnaam van het merk bouwbak en

www.ie-portal.nl

IEPT20121114, Rb Alkmaar, Union v Calleur het missen van elk onderscheidend vermogen van dat merk, dat het merk vervallen en nietig wordt verklaard.

4.29 Deze vorderingen zullen worden afgewezen.

Ofschoon Calleur in één produktie (nr. 10 bij conclusie van antwoord tevens eis in reconventie) er op heeft gewezen dat Union zelf de naam bouwbak als soortnaam heeft gebruikt, kan daaruit zonder nadere onderbouwing die ontbreekt, niet de conclusie getrokken worden dat door toedoen of nalaten van de merkhouder, in dit geval Union, het woord/beeldmerk Bouw(b)ak tot een in de handel gebruikelijke benaming is geworden. Ook is de rechtbank van oordeel dat het woord bouwbak weliswaar in hoge mate beschrijvend is, maar dat hetzelfde niet kan worden gezegd van het woord/beeldmerk met daarin de hierboven onder 2.1. weergegeven figuratieve elementen. Anders gezegd: de combinatie van het woord en beeldmerk mist niet ieder onderscheidend vermogen.

Auteursrecht 4.30 Calleur is van mening dat Union met - naar de rechtbank begrijpt – de lay out van haar website inbreuk maakt op het auteursrecht dat op de website van Union rust. De websites tonen een grote gelijkenis en de website van Union is van Calleur gekopieerd.

4.31 Union betwist dat er sprake is van een inbreuk op een auteursrecht van Calleur. Volgens haar is de website van Calleur een website met een standaard opzet en vormgeving. Deze vormgeving is niet aan te merken als een oorspronkelijk werk, voortvloeiend uit creatieve keuzes van de maker. Daarbij zijn de websites verschillend wat kleur en opzet betreft.

4.32 De rechtbank is met Union van oordeel dat er op de lay out van de website van Calleur geen auteursrecht rust en er dus ook geen inbreuk op dat recht kan worden gemaakt. Naar het oordeel van de rechtbank hebben beide websites, zowel die van Union als die van Calleur, een opzet en vorm die zo triviaal en zo voor de handliggend is (zie ook de websites van andere aanbieders van afvalcontainers) dat daarachter geen creatieve arbeid valt aan te wijzen. Als dat al wel het geval zou zijn dan is het oorspronkelijk karakter zeer gering en heeft Union, gegeven de mogelijkheden, aan haar website een eigen karakter gegeven door te kiezen voor een andere kleurstelling, lettertype en -grootte.

4.33 Het onder II gevorderde is dus niet toewijsbaar.

Voorwaardelijke reconventie 4.34 Nu aan de voorwaarden waaronder deze vorderingen zijn ingediend niet is voldaan komt de rechtbank aan de voorwaardelijke in reconventie ingestelde vorderingen niet toe.

Conclusie in reconventie 4.35 Alle vorderingen worden afgewezen. Als in de reconventie in het ongelijk gestelde partij zal Calleur op de voet van artikel 1091h Rv in de proceskosten van Union worden verwezen. Union vordert in deze procedure een bedrag van € 11.798,11. Tegen dat bedrag is als zodanig geen verweer gevoerd. Voor de kosten van de procedure toe te rekenen aan de reconventie zal de rechtbank uitgaan van 50% van het gevorderde bedrag, zijnde € 5.899,05. Dat bedrag blijft binnen het indicatietarief in IE-zaken (voor eenvoudige Pagina 7 van 8

www.iept.nl

IEPT20121114, Rb Alkmaar, Union v Calleur

bodemzaken zonder re- en dupliek) zodat het zal worden toegewezen. De kosten aan de zijde van Calleur worden derhalve begroot op € 5.899,05 aan salaris advocaat.

5. De beslissing De rechtbank In conventie Wijst de vorderingen af.

Veroordeelt Union in de proceskosten, tot heden aan de zijde van Calleur begroot op € 17.645,00.

In reconventie Wijst de vorderingen af.

Veroordeelt Calleur in de proceskosten, tot heden aan de zijde van Union begroot op € 5.899,05 aan salaris advocaat.

In conventie en in reconventie Verklaart de proceskostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad. Dit vonnis is gewezen door mr. drs. J. Blokland en in het openbaar uitgesproken op 14 november 2012.

www.ie-portal.nl

Pagina 8 van 8

IEPT20121031, Rb Den Haag, PSV v Geretti Sports

www.iept.nl

Rb Den Haag, 31 oktober 2012, PSV v Geretti Sports

v

MERKENRECHT Uitputting PSV-merk – geen inbreuk door domeinnaam psvshop.nl : • sprake van uitputting, nu Geretti Sports onder de domeinnamen slechts door of met toestemming van PSV op de markt gebrachte artikelen aanbiedt; geen uitzondering hierop in de vorm van verwarring, omdat Geretti Sports op haar website duidelijk maakt dat zij een zelfstandige aanbieder is van PSV-artikelen • geen sprake van een verwarringwekkende commerciële band met PSV, nu Geretti Sports zich steeds afficheert als zelfstandig verkooppunt 4.4 [...] Niet in geschil is immers dat de webwinkel officiële PSV-artikelen verkoopt. Deze artikelenwaarvan gesteld noch gebleken is dat PSV daartegen bezwaar maakt - maken dat er een bepaalde band is tussen PSV, die de artikelen op de markt brengt of laat brengen, en Geretti Sports, die de artikelen verkoopt.

Nu Geretti Sports zich daarbij steeds afficheert als zelfstandig verkooppunt, valt zonder meer niet in te zien dat het in aanmerking komende publiek verward is of wordt door de domeinnamen of het gebruik dat Geretti Sports daarvan maakt.

• geen sprake van ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk aan reputatie van PSV-merken, nu Geretti Sports de domeinnamen alleen gebruikt voor uitgeputte PSV-artikelen 4.7. [...] Nu Geretti Sports de domeinnamen met de aanduiding "PSV'' gebruikt als de benaming van of een verwijzing naar een webwinkel die door of met toestemming van PSV op de markt gebrachte PSVartikelen aanbiedt, valt niet in te zien dat het voordeel dat zij geniet van het gebruik van de domeinnamen ongerechtvaardigd is, althans daarvoor is door PSV onvoldoende onderbouwd aangevoerd. Dat de reputatie van de PSV-merken in het geding is, valt evenmin zonder nadere onderbouwing in te zien, nu duidelijk is dat Geretti Sports deze merken alleen gebruikt om door of met toestemming van PSV op de markt gebrachte PSV-artikelen aan het publiek aan te bieden.

www.ie-portal.nl

HANDELSNAAMRECHT Geen verwarringsgevaar PSV-webshop en psvshop.nl • Er is onvoldoende onderbouwd aangevoerd dat tot de conclusie leidt dat de gemiddelde internetgebruiker bij een bezoek aan de webshop van Geretti Sports zal (kunnen) denken dat hij bij de webshop van PSV is beland, of daaromtrent in verwarring kan zijn. Daarvoor is de vermelding van Geretti Sports duidelijk genoeg. Verwarring omtrent de herkomst van de op de website aangeboden artikelen, is niet door PSV gesteld en ligt niet ook niet voor de hand aangezien de aangeboden artikelen door of met toestemming van PSV op de markt zijn gebracht. Bezoekers zullen dan ook terecht denken dat de aangeboden artikelen originele PSV-artikelen zijn, hetgeen derhalve evenmin tot verwarring leidt.

Vindplaatsen: Rb Den Haag, 31 oktober 2012 (E.A.W. Schippers) Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 412843 / HA ZA 12-189 Vonnis van 31 oktober 2012 in de zaak van de naamloze vennootschap PSV N.V., gevestigd te Eindhoven, eiseres in conventie, verweerster in voorwaardelijke reconventie, advocaat mr. J.P. Heering te 's-Gravenhage, tegen de besloten vennootschap GERETTI SPORTS B.V., gevestigd te Helmond, gedaagde in conventie, eiseres in voorwaardelijke reconventie, advocaat mr. G.R.A.G. Goorts te Deurne. Partijen worden hierna PSV en Geretti Sports genoemd. De zaak wordt voor PSV behandeld door mrs. T. Berendsen en M.R. Rijks, advocaten te 's-Hertogenbosch, en voor Geretti Sports door mr. P.J.L. Tacx, advocaat te Deurne.

1. De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: - de inleidende dagvaarding van 2 februari 2012, met producties 1 tot en met 8; - de conclusie van antwoord in conventie tevens voorwaardelijke eis in reconventie, met producties 1 tot en met 11; - de conclusie van antwoord in voorwaardelijke reconventie; -het tussenvonnis van 11 april 2012, waarbij een comparitie van partijen is bevolen; - het proces-verbaal van de comparitie van partijen gehouden op 8 augustus, waarbij partijen de gelegenheid is geboden te pleiten, met de daarin genoemde stukken (vervangende productie 8 en productie 9 van PSV en productie 12 van Geretti Sports, alsmede de overgelegde pleitaantekeningen van mrs. T. Berendsen en P.J.L. Tacx).

1.2. Ten slotte is een datum voor het vonnis bepaald.

2. De feiten Pagina 1 van 6

www.iept.nl

2.1. PSV is een landelijk, Europees en wereldwijd bekende voetbalclub uit Eindhoven. PSV is houdster van verschillende merken voor (onder meer) waren in klasse 25 (kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels) waaronder: a. het Benelux-woordmerk PSV, gedeponeerd op 5 december 2005 en ingeschreven op 7 december 2006 onder nummer 782192; b. het hieronder afgebeelde Gemeenschapsmerk, geregistreerd op 5 november 2002 onder nummer 2300721:

2.2. Onder deze merken (hierna ook: de PSV-merken) worden door of met toestemming van PSV diverse producten op de consumentenmarkt gebracht waaronder: wedstrijdshirts en trainingskleding van de voetbalclub, casual kleding, badartikelen en diverse merchandise voorzien van de PSV-merken. PSV exploiteert een website voor de verkoop van PSVartikelen onder www.psvfanstore.nl.

2.3. Geretti Sports exploiteert sinds 1 juni 1994 een sportwinkel in Helmond. Zij verkoopt in haar winkel onder meer officiële PSV-artikelen. Geretti Sports is een zogenaamd "PSV Fanpoint" geweest, totdat deze aanduiding van bepaalde verkooppunten door PSV werd afgeschaft. Naast een fysieke winkel, exploiteert Geretti Sports verschillende webwinkels, waaronder de webwinkels te vinden onder: www.geretti.nl, www.voetbalschoenshop.nl en www.psvshop.nl. De domeinnaam psvshop.nl staat vanaf 10 oktober 2004 op naam van Geretti Sports. Tot 2008 linkte psvshop.nl naar een pagina van de website www.voetbalschoenshop.nl, waar uitsluitend door of met toestemming van PSV op de markt gebrachte artikelen werden aangeboden. Vanaf 2008 is de domeinnaam psvshop.nl gekoppeld aan een eigen website waar uitsluitend door of met toestemming van PSV op de markt gebrachte artikelen worden aangeboden.

2.4. Vanaf 2004 heeft Geretti Sports meer domeinnamen op haar naam geregistreerd. Op naam van Geretti Sports staan, naast de domeinnaam psvshop.nl, onder meer de volgende domeinnamen (hierna ook: de domeinnamen) geregistreerd: psvshirt.nl psv-shop.nl psvshop.be psvshop.net psvshop.eu psvshop.mobi psvfanpoint.nl psvshirt.eu psvshirt.net psvshirt.com www.ie-portal.nl

IEPT20121031, Rb Den Haag, PSV v Geretti Sports psvshirt.be psvuitshirt.nl psvfanpoint.eu psvfanpoint.com psvfanstore.com psvfanstore.eu 2.5. Wanneer op de websites www.psvshirt.nl en www.psvshirt.com op een bepaald product wordt geklikt (bijvoorbeeld het PSV-thuisshirt) wordt de bezoeker automatisch doorgestuurd naar de desbetreffende productpagina op www.psvshop.nl. De andere in 2.4 genoemde domeinnamen zijn niet verbonden aan een eigen website maar linken alle automatisch door naar de website www.psvshop.nl.

2.6. Een bezoeker van de website www.psvshop.nl krijgt sinds 2010 eerst groot en in rood/wit weergegeven "PSV.SHOP.NL" te zien en ziet ook op deze website bovenaan de tekst "PSV SHOP De PSV SHOP voor je eigen PSV Shopping". Daarnaast staat op de eerste pagina van deze webshop "PSV SHOP is een onderdeel van Geretti Sports Helmond. Wij zijn officieel PSV Fanpoint en NIKE Dealer". Daarbij zijn het logo en de contactgegevens van Geretti Sports opgenomen.

2.7. In het verleden is er een aantal malen contact geweest tussen (vertegenwoordigers van) PSV en (vertegenwoordigers van) Geretti Sports. In 2011 is er contact geweest waarbij de door Geretti Sports geregistreerde domeinnamen en de webshop op de website www.psvshop.nl onderwerp van gesprek waren. Geretti Sports heeft naar aanleiding van dat contact bij brief van 2 augustus 2011 voorgesteld dat PSV haar domeinnamen voor een vergoeding zou overnemen. PSV heeft daarop bij brief van 30 september 2011 bericht dat Geretti Sports met de registratie en het gebruik van de domeinnamen inbreuk maakt op haar merkrechten en heeft voorgesteld dat Geretti Sports de domeinnamen zonder vergoeding over zou dragen aan PSV. Bij brief van 7 december 2011 heeft PSV een tussen haar en Geretti Sports bestaande (impliciete) licentieovereenkomst (voor zover die zou bestaan) opgezegd tegen 1 juli 2012.

Partijen hebben geen overeenstemming bereikt over de domeinnamen van Geretti Sports.

2.8. Op 1 maart 2003 is op naam van Pentax Europe GmbH het Benelux-woordmerk PSV gedeponeerd voor waren in klasse 9 ("Caméras vidéo pour endoscopes à usage médical"). Dit onder nummer 782192 ingeschreven merk is op 30 juni 2011 vernieuwd op naam van Hoya Corporation.

3. Het geschil in conventie 3.1. PSV vordert - samengevat - dat de rechtbank, bij vonnis uitvoerbaar te verklaren bij voorraad: primair: 1) voor recht verklaart dat Geretti Sports met het gebruik van de domeinnamen en de webshop psvshop.nl inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van PSV; 2) Geretti Sports beveelt iedere inbreuk op het merk PSV te staken en gestaakt te houden; Pagina 2 van 6

www.iept.nl

3) voor recht verklaart dat Geretti Sports met het gebruik van de domeinnamen inbreuk heeft gemaakt op de handelsnaamrechten van PSV; 4) Geretti Sports beveelt iedere inbreuk op de handelsnaamrechten van PSV te staken en gestaakt te houden; 5) Geretti Sports beveelt de domeinnamen over te dragen; 6) Geretti Sports beveelt opgave te doen van alle overige domeinnamen die zij heeft geregistreerd waarin het merk PSV is opgenomen; 7) Geretti Sports beveelt de onder 6) bedoelde domeinnamen over te dragen; 8) Geretti Sports veroordeelt tot betaling van een dwangsom in geval van overtreding van de hiervoor bedoelde bevelen; 9) Geretti Sports veroordeelt tot betaling van schadevergoeding nader op te maken bij staat; 10) Geretti Sports veroordeelt in de proceskosten ex artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv); subsidiair: 1) voor recht verklaart dat de licentieovereenkomst tussen PSV Geretti Sports door PSV rechtsgeldig is opgezegd per 1 juli 2012; 2) voor recht verklaart dat Geretti Sports met het gebruik van de domeinnamen en de webshop psvshop.nl vanaf 1 juli 2012 inbreuk maakt op de merkrechten van PSV; 3) Geretti Sports beveelt vanaf 1 juli 2012 iedere inbreuk op het merk PSV te staken en gestaakt te houden; 4) voor recht verklaart dat Geretti Sports met het gebruik van de domeinnamen vanaf 1 juli 2012 inbreuk maakt op de handelsnaamrechten van PSV; 5) Geretti Sports beveelt vanaf 1 juli 2012 iedere inbreuk op de handelsnaamrechten van PSV te staken en gestaakt te houden; 6) Geretti Sports beveelt de domeinnamen over te dragen; 7) Geretti Sports beveelt opgave te doen van alle overige domeinnamen die zij heeft geregistreerd waarin het merk PSV is opgenomen; 8) Geretti Sports beveelt de onder 7) bedoelde domeinnamen over te dragen; 9) Geretti Sports veroordeelt tot betaling van een dwangsom in geval van overtreding van de hiervoor bedoelde bevelen; 10) Geretti Sports veroordeelt tot betaling van schadevergoeding nader op te maken bij staat; 11) Geretti Sports veroordeelt in de proceskosten ex artikel 1019 Rv. 3.2. PSV voert met betrekking tot haar primaire vorderingen het volgend aan. De domeinnamen van Geretti Sports maken inbreuk op de merkrechten als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub a, b, c. van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE) en artikel 9 lid 1 sub a., b, c van de Verordening (EG) nr.

207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: GMVo) omdat deze gelijk www.ie-portal.nl

IEPT20121031, Rb Den Haag, PSV v Geretti Sports zijn dan wel overeenstemmen met de PSV-merken en voor dezelfde of soortgelijke waren worden gebruikt als waarvoor PSV haar merken heeft ingeschreven. De overeenstemming tussen merken en tekens en soortgelijkheid van de waren zijn zodanig dat sprake is van verwarring. De PSV -merken zijn bekende merken.

Geretti Sports profiteert van de aantrekkingskracht, reputatie en prestige van de PSV-merken en behaalt daarmee profijt uit de commerciĂŤle inspanningen van PSV en vaart daarmee in het kielzog van deze merken.

De domeinnamen van Geretti Sports maken daarnaast inbreuk op handelsnaamrechten van PSV als bedoeld in de artikelen 5 en 5a van de Handelsnaamwet (hierna: Hnw) omdat PSV beschikt over oudere handelsnamen en omdat bij het publiek verwarring te duchten is tussen beide ondernemingen. Omdat Geretti Sports met het gebruik van haar domeinnamen op onrechtmatige wijze profiteert van het zorgvuldig en jarenlange door PSV opgebouwde bedrijfsdebiet is sprake van een onrechtmatige daad. Met betrekking tot de door haar subsidiair ingestelde vorderingen voert PSV aan dat zij nimmer toestemming heeft gegeven voor het gebruik door Geretti Sports van de domeinnamen noch voor de webshop van Geretti Sports. Voor zover de rechtbank zou oordelen dat sprake is van impliciete toestemming van PSV aan Geretti Sports (hetgeen PSV bestrijdt) is een dergelijke licentieovereenkomst door haar tegen 1 juli 2012 opgezegd en heeft te gelden dat Geretti Sports vanaf die datum inbreuk maakt op haar merk- en handelsnaamrechten onrechtmatig handelt jegens PSV. 3.3. Geretti Sports bestrijdt dat zij met haar domeinnamen inbreuk op merken of handelsnamen van PSV maakt of dat zij onrechtmatig handelt. Zij voert aan dat de PSV-merken nietig zijn in verband met oudere merkrechten van derden. Geretti Sports doet een beroep op de beperkingen van het merkrecht opgenomen in artikel 2.23 BVIE (waaronder uitputting) en voert een geldige reden en refererend merkgebruik aan. Geretti Sports bestrijdt dat er een licentieovereenkomst tussen PSV en Geretti Sports bestaat of heeft bestaan. Daarnaast beroept zij zich op misbruik van bevoegdheid, verjaring, rechtsverwerking omdat PSV haar rechten kennelijk slechts tegen Geretti Sports inroept, en omdat PSV reeds geruime tijd bekend was of wel bekend kon zijn met haar webshop www.psv.nl en de desbetreffende domeinnamen en daartegen nooit bezwaar heeft gemaakt. Voorts beroept Geretti Sports zich op ongerechtvaardigde verrijking op grond waarvan zij verzoekt dat indien de rechtbank oordeelt dat zij het gebruik van de domeinnamen dient te staken en de domeinnamen dient over te dragen aan PSV, daaraan de voorwaarde zal worden verbonden dat PSV de schade die Geretti Sports daardoor lijdt, dient te vergoeden.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. in reconventie 3.5. Geretti Sports vordert- samengevat- voor het geval dat de rechtbank in conventie oordeelt dat Geretti Sports het gebruik van de domeinnamen dient te staken en deze domeinnamen aan PSV dient over te dragen, Pagina 3 van 6

www.iept.nl

dat de rechtbank, bij vonnis uitvoerbaar te verklaren bij voorraad: 1) bepaalt dat PSV gehouden is om de door Geretti Sports te lijden schade te vergoeden, te vermeerderen met rente vanaf de datum van overdracht van de domeinnamen; 2) primair: een deskundige benoemt tot vaststelling van de door Geretti Sports te lijden schade; subsidiair: PSV veroordeelt tot betaling van schadevergoeding op te maken bij staat te vermeerderen met rente vanaf de datum van overdracht van de domeinnamen; 3) PSV veroordeelt in de proceskosten ex artikel 1019h Rv. 3.6. Geretti Sports voert daartoe aan dat indien Geretti Sports het gebruik van de domeinnamen (in het bijzonder psvshop.nl) dient te staken en deze domeinnamen (in het bijzonder psvshop.nl) aan PSV dient over te dragen, Geretti Sports daardoor wordt verarmd en PSV daardoor wordt verrijkt omdat Geretti Sports alle investeringen heeft gedaan en zij wordt geconfronteerd met kosten en een gemis aan inkomsten, zodat Geretti Sports schade lijdt die door PSV dient te worden vergoed.

3.7. PSV bestrijdt dat indien de rechtbank tot het oordeel komt dat Geretti Sports het gebruik van de domeinnamen dient te staken, PSV gehouden kan zijn schade van Geretti Sports te vergoeden. In dat geval staat immers vast dat Geretti Sports inbreuk heeft gemaakt op de rechten van PSV en is PSV juist de partij die schade heeft geleden.

3.8. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling in conventie en in reconventie Bevoegdheid 4.1. Deze rechtbank is op grond van artikel 95 lid 1 jo. artikel 96 aanhef en onder a en artikel 97 jo. artikel 103 GMVo jo. artikel 3 van de Uitvoeringswet bij die Verordening bevoegd kennis te nemen van de op het Gemeenschapsmerk gebaseerde vorderingen van PSV nu Geretti Sports in Nederland is gevestigd. Deze rechtbank is voorts op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE bevoegd kennis te nemen van de op het Benelux-merk, de handelsnaam en het gestelde inbreukmakend of onrechtmatig (anderszins) handelen gebaseerde vorderingen van PSV nu het handelen waartegen de vorderingen zich richten het gaat om handelen door middel van op Nederland gerichte websites- plaatsvindt (mede) in het arrondissement 's-Gravenhage. De bevoegdheid ten aanzien van de reconventionele vorderingen volgt uit artikel 4.6 lid 4 BVIE. De bevoegdheid is overigens niet bestreden. voorts in conventie Merkinbreuk 4.2. Met betrekking tot het verweer van Geretti Sports dat er in is gelegen dat de PSV-merken nietig zouden zijn omdat er een eerder identiek merk is ingeschreven bij het Benelux-bureau voor de intellectuele eigendom (hierna: het Bureau), roept de rechtbank in herinnering dat op grond van artikel 99 GMVo de nationale rechter www.ie-portal.nl

IEPT20121031, Rb Den Haag, PSV v Geretti Sports als uitgangspunt dient te nemen dat een ingeroepen Gemeenschapsmerk geldig is, tenzij die geldigheid door gedaagde bij een (reconventionele) vordering tot vervallenverklaring of vernietiging wordt bestreden. Nu gesteld noch gebleken is dat een dergelijke vordering waarbij door Geretti Sports (in reconventie) vernietiging is gevorderd aanhangig is, wordt voorbij gegaan aan de door Geretti Sports gestelde nietigheid van het Gemeenschapsmerk. Ook aan de gestelde nietigheid van het Benelux-merk wordt voorbijgegaan.

De enkele verwijzing naar een merkinschrijving van een derde (Pentax/Hoya Corporation) biedt onvoldoende onderbouwing om op grond daarvan aan te nemen dat PSV's Benelux-merk als nietig dient te worden beschouwd.

4.3. Ten aanzien van het beroep van PSV op het bepaalde in artikel 2.20 lid 1 aanhef en sub a BVIE en artikel 9 lid 1 aanhef en sub a GMVo verweert Geretti Sports zich door erop te wijzen dat de domeinnamen niet identiek zijn aan de PSV-merken en voorts met een beroep op de uitputtingsregel opgenomen in artikel 2.23 lid 3 BVIE. PSV betwist de toepasselijkheid van de uitputtingsregel niet maar stelt zich op het standpunt dat sprake is van verwarring en kielzogvaren omdat door Geretti Sports wordt geprofiteerd van de aantrekkelijkheid en reputatie van de PSV -merken.

4.4. De rechtbank overweegt dat voor zover bij de domeinnamen sprake is van gebruik van een teken dat gelijk is aan de PSV-merken, Geretti Sports zich terecht beroept op de uitputtingsregel opgenomen artikel 2.23 lid 3 BVIE en in artikel 13 GMVo. Niet in geschil is immers dat Geretti Sports onder de domeinnamen slechts door of met toestemming van PSV op de markt gebrachte artikelen aanbiedt. Dat de toestand van die waren gewijzigd of verslechterd is, is gesteld noch gebleken. Voor zover de door PSV gestelde verwarring en het profiteren van aantrekkelijkheid en reputatie van de PSV-merken al gegronde redenen zijn die kunnen maken dat PSV zich tegen dit gebruik van haar merken kan verzetten, is door PSV onvoldoende aangevoerd dat met zich meebrengt dat er sprake is van een uitzondering op de uitputtingsregel. Uit hetgeen door partijen naar voren is gebracht, blijkt dat Geretti Sports op haar website duidelijk maakt dat zij een zelfstandige aanbieder is van PSV-artikelen, zodat zonder meer niet valt in te zien dat bezoekers van de website daarover in verwarring (kunnen) zijn. PSV heeft onvoldoende onderbouwd dat de domeinnamen of de website die daarmee kan worden bereikt op zich een gegronde reden kunnen vormen die een uitzondering op de uitputtingsregel rechtvaardigt. In de omstandigheid dat door Geretti Sports met behulp van de domeinnamen originele PSV-artikelen worden aangeboden en dat door Geretti Sports op de website daarbij gebruik wordt gemaakt van de (club)kleuren van PSV, officieel fotomateriaal en de (niet nader door PSV toegelichte) look and feel van PSV leidt er in ieder geval zonder meer niet toe dat sprake is van een gegronde reden.

Hetzelfde geldt voor het gebruik van de aanduiding "PVS Fanpoint" op de website. Dat deze aanduiding Pagina 4 van 6

www.iept.nl

van bepaalde verkooppunten enige tijd geleden door PSV is afgeschaft, leidt nog niet tot de conclusie dat de domeinnamen als merkinbreuk moeten worden gezien.

4.5. Met betrekking tot PSV's beroep op het bepaalde in artikel 2.20 lid 1 aanhef en sub b BVIE en artikel 9 lid 1 aanhef en sub b GMVo bestrijdt Geretti Sports dat sprake is van verwarring. Dat sprake is van verwarring in de zin dat- zoals PSV stelt- het publiek een commerciële band zou kunnen zien tussen PSV en Geretti Sports wordt, gelet op hetgeen hiervoor reeds is overwogen, als onvoldoende onderbouwd afgewezen.

Door PSV is onvoldoende onderbouwd dat bij de domeinnamen en het gebruik daarvan door Geretti Sports, ten onrechte een commerciële band wordt gesuggereerd. Niet in geschil is immers dat de webwinkel officiële PSV-artikelen verkoopt. Deze artikelen- waarvan gesteld noch gebleken is dat PSV daartegen bezwaar maakt - maken dat er een bepaalde band is tussen PSV, die de artikelen op de markt brengt of laat brengen, en Geretti Sports, die de artikelen verkoopt. Nu Geretti Sports zich daarbij steeds afficheert als zelfstandig verkooppunt, valt zonder meer niet in te zien dat het in aanmerking komende publiek verward is of wordt door de domeinnamen of het gebruik dat Geretti Sports daarvan maakt. Dat Geretti Sports sinds 2010 op haar website gebruik maakt van de-niet door PSV toegelichte -look and feel van PSV, leidt er zonder meer evenmin toe dat moet worden aangenomen dat sprake is van verwarring.

4.6. Ten aanzien van PSV's beroep op artikel 2.20 lid 1 aanhef en sub c BVIE en artikel 9 lid 1 aanhef sub c GMVo, verweert Geretti Sports zich door aan te voeren dat de PSV merken niet bekend zijn en door aan te voeren dat door (het gebruik van) de domeinnamen ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de PSV-merken.

4.7. Dat sprake is van bekende merken is door Geretti Sports onvoldoende onderbouwd weersproken, zodat de rechtbank daarvan uitgaat. Zoals hiervoor reeds is overwogen, is onder de gegeven omstandigheden door PSV onvoldoende onderbouwd dat de domeinnamen en het gebruik daarvan door Geretti Sports, ten onrechte een commerciële band suggereren. Nu Geretti Sports de domeinnamen met de aanduiding "PSV'' gebruikt als de benaming van of een verwijzing naar een webwinkel die door of met toestemming van PSV op de markt gebrachte PSV-artikelen aanbiedt, valt niet in te zien dat het voordeel dat zij geniet van het gebruik van de domeinnamen ongerechtvaardigd is, althans daarvoor is door PSV onvoldoende onderbouwd aangevoerd. Dat de reputatie van de PSV -merken in het geding is, valt evenmin zonder nadere onderbouwing in te zien, nu duidelijk is dat Geretti Sports deze merken alleen gebruikt om door of met toestemming van PSV op de markt gebrachte PSV-artikelen aan het publiek aan te bieden. Voor zover in de stellingen van PSV ook nog een beroep op artikel 2.20 lid 1 aanhef en sub d BVIE dient te worden gelezen, kan dit op dezelfde redenen niet slagen.

www.ie-portal.nl

IEPT20121031, Rb Den Haag, PSV v Geretti Sports 4.8. Gelet op het voorgaande zullen de op het merkenrecht gegronde vorderingen worden afgewezen.

Daarmee behoeven de overige merkenrechtelijke weren geen bespreking meer.

Handelsnaaminbreuk 4.9. PSV stelt daarnaast dat Geretti Sports met het gebruik van de domeinnamen waarin het teken "PSV" is opgenomen inbreuk maakt op de oudere handelsnaam "PSV" die PSV sinds 1913 voert. Er is volgens PSV verwarring te duchten omdat beide ondernemingen zich (deels) toeleggen op de verkoop van PSV-artikelen en andere sportproducten en omdat beide ondernemingen zijn gevestigd in zuidoost Brabant.

4.10. Geretti Sports wijst erop dat de combinatie "PSV" voorkomt in vele bedrijfs-en handelsnamen, en betwist dat PSV als enige het gebruik van deze lettercombinatie toekomt. Geretti Sports voert aan dat alleen psvshop.nl naar een eigen website leidt; de overige domeinnamen linken door naar dezelfde website of zijn niet in gebruik. Er wordt geen inbreuk op de handelsnaam "PSV'' gemaakt. Het gebruik van "PSV'' in combinatie met een beschrijvende toevoeging (zoals bij de domeinnamen) leidt niet tot verwarring bij het publiek er kan ook geen sprake zijn van verwarring omdat op de website duidelijk te lezen is dat de website onderdeel van Geretti Sports is.

4.11. De rechtbank is van oordeel dat indien en voor zover hier al sprake is van handelsnaamgebruik en nog geen sprake is van verwarring in handelsnaamrechtelijke zin, althans PSV heeft daarvoor onvoldoende onderbouwd aangevoerd. Er is onvoldoende onderbouwd aangevoerd dat tot de conclusie leidt dat de gemiddelde internetgebruiker bij een bezoek aan de webshop van Geretti Sports zal (kunnen) denken dat hij bij de webshop van PSV is beland, of daaromtrent in verwarring kan zijn.

Daarvoor is de vermelding van Geretti Sports duidelijk genoeg. Verwarring omtrent de herkomst van de op de website aangeboden artikelen, is niet door PSV gesteld en ligt niet ook niet voor de hand aangezien de aangeboden artikelen door of met toestemming van PSV op de markt zijn gebracht. Bezoekers zullen dan ook terecht denken dat de aangeboden artikelen originele PSV-artikelen zijn, hetgeen derhalve evenmin tot verwarring leidt. De op het handelsnaamrecht gegronde vorderingen zullen dan ook worden afgewezen.

Onrechtmatig handelen 4.12. Voor zover PSV nog een beroep op onrechtmatig handelen heeft gedaan, heeft zij niets gesteld dat tot een ander oordeel dan hiervoor zou moeten leiden.

Licentieovereenkomst 4.13. Het voorgaande leidt ertoe dat alle primair ingestelde vorderingen van PSV zullen worden afgewezen. Nog afgezien van het feit dat zowel PSV als Geretti Sports bestrijden dat er tussen hen een licentieovereenkomst heeft bestaan en er overigens onvoldoende door partijen naar voren is gebracht dat de conclusie kan rechtvaardigen dat sprake is (geweest) van impliciete toestemming van PSV aan Geretti Pagina 5 van 6

www.iept.nl

Sports, leidt hetgeen dat tot afwijzing van de primaire vorderingen voert, ook tot afwijzing van alle subsidiaire vorderingen. Of er al dan niet (impliciet) toestemming heeft bestaan, doet niet af aan de conclusie dat geen sprake is van inbreuk op merk- en handelsnaamrechten of onrechtmatig handelen.

Proceskosten 4.14. PSV zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten in conventie.

Geretti Sports maakt aanspraak op de volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv en heeft haar totale kosten (exclusief BTW en € 575, griffierecht) voor de procedure in conventie en reconventie onder overlegging van een specificatie, begroot op een bedrag van € 9.310,40. Geen verdeling is gemaakt ten aanzien van de kosten in conventie en in reconventie, zodat de rechtbank die verdeling zal schatten. De rechtbank schat op basis van de omvang van het gevoerde verweer dat 80% van deze kosten gemoeid is geweest met de conventie. De kosten noch de gevraagde uitvoerbaarverklaring bij voorraad zijn door PSV bestreden zodat een bedrag van 80% van € 9.310,40, vermeerderd met het griffierecht van € 575,(totaal € 8.023,32) zal worden toegewezen. De gevorderde wettelijke rente over de proceskosten met ingang van 14 dagen na de datum van dit vonnis, is toewijsbaar als in het dictum te melden. voorts in reconventie 4.15. Nu in conventie niet tot een verbod tot gebruik van de domeinnamen en/of overdracht van de domeinnamen wordt geoordeeld, is de voorwaarde waaronder de eis in reconventie is ingesteld niet vervuld, zodat beoordeling daarvan achterwege blijft.

4.16. Geretti Sports zal worden veroordeeld in de proceskosten in reconventie. PSV maakt aanspraak op de volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv en heeft haar totale kosten ( exclusief BTW en € 575,- griffierecht) voor de procedure in conventie en reconventie onder overlegging van een specificatie, begroot op een bedrag van € 18.573,26. Geen verdeling is gemaakt ten aanzien van de kosten in conventie en in reconventie zodat de rechtbank die verdeling zal schatten. De rechtbank schat op basis van de omvang van het gevoerde verweer dat met het verweer tegen de reconventionele eis 10% van de totaal opgegeven kosten gemoeid zal zijn geweest. De kosten noch de gevraagde uitvoerbaarverklaring bij voorraad zijn door Geretti Sports voldoende gemotiveerd bestreden, zodat een bedrag van 10% van € 18.573,26 (totaal € 1.857,33) zal worden toegewezen. De gevorderde wettelijke rente over de proceskosten met ingang van 14 dagen na de datum van dit vonnis, is toewijsbaar als in het dictum te melden. PSV heeft voorts een veroordeling in de nakosten gevorderd en heeft deze kosten begroot op € 131,- te vermeerderen met € 68,indien wordt overgegaan tot betekening van het vonnis.

Deze overigens niet gemotiveerd bestreden kosten, zullen worden toegewezen als in het dictum te melden.

5. De beslissing De rechtbank in conventie: www.ie-portal.nl

IEPT20121031, Rb Den Haag, PSV v Geretti Sports 5.1. wijst de vorderingen af; 5.2. veroordeelt PSV in de kosten van de procedure in conventie, aan de zijde van Geretti Sports tot op heden begroot op € 8.023,32, bij niet-betaling te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 14 dagen na de datum van dit vonnis tot de dag van volledige betaling; 5.3. verklaart de kostenveroordeling onder 5.2 uitvoerbaar bij voorraad; in reconventie: 5.4. verstaat dat de voorwaarde waaronder de eis in reconventie is ingesteld niet is vervuld; 5.5. veroordeelt Geretti Sports in de kosten van de procedure in reconventie, aan de zijde van PSV tot op heden begroot op € 1.857,33, bij niet-betaling te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 14 dagen na de datum van dit vonnis tot de dag van volledige betaling; 5.6. veroordeelt Geretti Sports in de na de datum van dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 131,-, te vermeerderen indien betekening van dit vonnis heeft plaatsgevonden met een bedrag van € 68,-; 5.7. verklaart de kostenveroordelingen onder 5.5 en 5.6 uitvoerbaar bij voorraad; 5.8. wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.A.W. Schippers en in het openbaar uitgesproken op 31 oktober 2012.

Pagina 6 van 6

IEPT20120905, Rb Den Haag, O’Neill v New Yorker

www.iept.nl

Vzgr Rb Den Haag, 5 september 2012, O’Neill v New Yorker

v

AUTEURSRECHT Boardshort van O’Neill auteursrechtelijk beschermd: specifieke combinatie van vormgevingselementen als dessins, kleuren en afbeeldingen • Naar voorlopig oordeel bestaat de O’Neill-short uit een specifieke combinatie van vormgevingselementen als dessins, kleuren en afbeeldingen welke combinatie zonder meer kan worden aangemerkt als het resultaat van creatieve keuzes van de maker. New Yorker heeft haar stelling dat een dergelijke combinatie van dessins, kleuren en afbeeldingen niet oorspronkelijk zou zijn onderbouwd met het overleggen van de nodige afbeeldingen van shorts met verschillende bloemendessins en enkele afbeeldingen van shorts waarop een Boeddha is afgebeeld. De O’Neill-short wijkt echter aanzienlijk af van dit door New Yorker gestelde vormgevingserfgoed, zodat er naar voorlopig oordeel sprake is van een werk in auteursrechtelijke zin. In wezen is er niets in het gestelde vormgevingserfgoed dat zelfs maar in de buurt komt van de door [X] ontworpen short.

Shorts van New Yorker inbreukmakend: overeenstemmende totaalindruk, ondanks verschillen, door terugkomen van kenmerkende en beschermde trekken • De overeenstemmende totaalindruk die ontstaat doordat vele van de kenmerkende en beschermde trekken van de O’Neill-short terugkomen in New Yorker-short, zonder dat de verschillen daaraan www.ie-portal.nl

afbreuk doen, leidt tot het vermoeden dat sprake is van ontlening en nu dit vermoeden door New Yorker op geen enkele manier is ontkracht, is er naar voorlopig oordeel sprake van auteursrechtinbreuk. Dit geldt eveneens ten aanzien van de witte uitvoering van de New Yorker-short.

De witte in plaats van zwarte achtergrond geeft voorshands oordelend, vanwege de overige overeenstemmende elementen, geen andere totaalindruk.

Vorderingen jegens New Yorker S.H.K. Jeans en New Yorker Retail afgewezen: betrokkenheid bij inbreuk niet voldoende aannemelijk gemaakt • Voor wat betreft de overige gedaagde partijen, New Yorker S.H.K. Jeans en New Yorker Retail, heeft O’Neill voorshands oordelend onvoldoende aannemelijk gemaakt dat deze partijen betrokken zijn bij de auteursrechtinbreuk. Het enkele feit dat een onderneming in een andere procedure betreffende intellectuele eigendomsrechten in het verleden als gedaagde is opgetreden en veroordeeld (Rechtbank Amsterdam 1 november 2007, LJN BB6923, IER 2008, 10 m. nt. FWG, aangaande de “Elwood”-broek), is niet maatgevend voor de betrokkenheid van die partij in de onderhavige procedure. Hetzelfde geldt ten aanzien van de aandeelhouder van New Yorker BV. Betrokkenheid blijkt voorshands niet en de enkele stelling van O’Neill dat de bestuurders van New Yorker Retail dezelfde zijn als die van New Yorker BV leidt niet tot een ander oordeel.

Vindplaatsen: Vzgr Rb Den Haag, 5 september 2012 (E.F. Brinkman) Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 424957 / KG ZA 12-851 Vonnis in kort geding van 5 september 2012 in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid O'NEILL EUROPE B.V., gevestigd te Warmond, eiseres, advocaat mr. M.S. Don te Amsterdam, tegen 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NEW YORKER NEDERLAND B.V., gevestigd te Apeldoorn, 2. de vennootschap naar vreemd recht NEW YORKER GROUP-SERVICES INTERNATIONAL GMBH & CO. KG, gevestigd te Kiel, Duitsland, 3. de vennootschap naar vreemd recht NEW YORKER RETAIL INTERNATIONAL GMBH, gevestigd te Braunschweig, Duitsland, 4. de vennootschap naar vreemd recht NEW YORKER S.H.K. JEANS GMBH & CO. KG, gevestigd te Kiel, Duitsland, 5. de vennootschap naar vreemd recht NEW YORKER TEXTIL- GROSSHANDELS-, IMPORT- UND VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MIT Pagina 1 van 6

www.iept.nl

BESCHRÄNKTER HAFTUNG & CO KG, gevestigd te Kiel, Duitsland, gedaagden, advocaat mr. M. RiegerJansen te ‘s-Gravenhage. Eiseres zal hierna O’Neill worden genoemd en gedaagden gezamenlijk (in enkelvoud) New Yorker. Afzonderlijk zullen gedaagden worden aangeduid als New Yorker BV, New Yorker Group, New Yorker Retail, New Yorker S.H.K. Jeans respectievelijk New Yorker Import. De zaak is voor O’Neill inhoudelijk gezamenlijk behandeld door mrs M.S. Don en H.H.L. Klingenberg, advocaten te Amsterdam en voor New Yorker door mrs. M. Rieger-Jansen en S. Rueter, advocaten te ’sGravenhage.

1. De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: - de dagvaardingen van 13 en 14 augustus 2012; - de akte overlegging producties van O’Neill met 12 producties (inclusief kostenstaat); - de akte overlegging producties van New Yorker met 1 productie, - de kostenstaat van New Yorker, - de brief van de raadsvrouwe van O’Neill van 20 augustus 2012 met een beperking van het petitum, - de mondelinge behandeling met de ter gelegenheid daarvan overgelegde pleitnotities en aanvullende kostenopgaven van beide partijen, alsmede een schriftelijke verklaring van New Yorker dat de vermeend inbreukmakende producten niet langer worden verkocht.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten 2.1. O’Neill is een onderneming die zich bezighoudt met het ontwerp, de productie en de verkoop van kleding en accessoires met betrekking tot actiesporten, waaronder surfen. De heer [X] heeft in 2009 een korte broek bestemd om in te surfen, een zogeheten boardshort, ontworpen dat onderdeel uitmaakte van de spring/summer collectie van O’Neill van 2011. Onder de titel The Good and the Bad heeft O’Neill in 2011 zowel een zwarte (the good) als een witte (the bad) boardshort op de Europese markt, waaronder Nederland, gebracht. Slechts de zwarte boardshort, hierna te noemen: ‘de O’Neill-short’, is onderwerp van het onderhavige geschil. Hieronder wordt een afbeelding weergegeven van The Good and the Bad, alsmede van de O’Neill-short.

www.ie-portal.nl

IEPT20120905, Rb Den Haag, O’Neill v New Yorker

2.2. New Yorker is een internationale retailketen voor kleding en accessoires met 27 kledingwinkels in Nederland. Via de website www.newyorker.de heeft New Yorker een boardshort aangeprezen, hierna aangeduid als de ‘New Yorker-short’. Deze short wordt zowel in het zwart als in het wit aangeboden. Op voornoemde website, waarop de New Yorker-short is afgebeeld, wordt tevens vermeld waar de short in Nederland verkrijgbaar is. In de winkels in Nederland is de New Yorker-short aangeboden door New Yorker BV. New Yorker Group is de houdster van de website.

Op het etiket aan de binnenkant van de New Yorkershort staat New Yorker Import GmbH & Co. KG met een adres in Kiel, Duitsland. Dit is – naar zeggen van New Yorker – een afkorting van de volledige naam van New Yorker Import. Hieronder worden afbeeldingen weergegeven van de New Yorker-shorts in het zwart en in het wit.

Pagina 2 van 6

www.iept.nl

2.3. Op 26 juli 2012 heeft O’Neill New Yorker BV en New Yorker Retail een sommatiebrief gezonden ten aanzien van de door haar gestelde auteurs- en (ongeregistreerde) modelrechtinbreuk.

Op de sommaties is zijdens New Yorker afwijzend gereageerd.

3. Het geschil 3.1. O’Neill vordert – samengevat – na beperking van het petitum tot het Nederlandse territoir, een auteursrechtinbreukverbod alsmede een inbreukverbod op het aan O’Neill toekomende ongeregistreerde Gemeenschapsmodelrecht ten aanzien van de O’Neillshort in Nederland. Daarnaast vordert O’Neill een bevel tot het staken en gestaakt houden van onrechtmatig handelen door New Yorker, bestaande uit slaafs nabootsen en oneerlijke concurrentie. Een en ander is op te leggen bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, met nevenvorderingen (opgave, vernietiging,

www.ie-portal.nl

IEPT20120905, Rb Den Haag, O’Neill v New Yorker recall en aanpassing van de website) op straffe van een dwangsom en met voldoening van de kosten van dit geding met bepaling van een termijn voor voldoening van die kosten en voor het instellen van de eis in de hoofdzaak.

3.2. O’Neill legt daaraan ten grondslag dat de O’Neillshort auteursrechtelijk beschermd is in de zin van artikel 10 Auteurswet (Aw) welk auteursrecht aan O’Neill toekomt. O’Neill stelt dat zij als werkgever in wiens opdracht het ontwerp is vervaardigd op grond van artikel 7 Aw de auteursrechthebbende is en voor zover nodig als degene aan wie het auteursrecht op het ontwerp uitdrukkelijk is overgedragen door de heer [X]. New Yorker maakt volgens O’Neill inbreuk in de zin van artikel 13 Aw met de New Yorker-short, zowel de zwarte als de witte variant, nu deze een ongeoorloofde verveelvoudiging vormen van de O’Neill-short. Aan haar vordering met betrekking tot het niet-geregistreerd Gemeenschapsmodel legt O’Neill ten grondslag dat zij het model van de O’Neill-short voor het eerst aan het publiek openbaar heeft gemaakt in mei 2010 en het model derhalve op grond van artikel 11 Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen (GmodVo) bescherming geniet gedurende drie jaar, zodoende tot mei 2013. O’Neill kan zich naar zij stelt op grond van artikel 19 lid 2 GModVo verzetten tegen het gebruik van een model (New Yorker-short) dat geen andere algemene indruk wekt dan het model van O’Neill, althans daaraan nagenoeg gelijk is. Ten aanzien van haar vorderingen uit hoofde van onrechtmatig handelen stelt O’Neill zich op het standpunt dat de New Yorker-short tevens kwalificeert als een slaafse nabootsing van de O’Neill-short en dat New Yorker profiteert van de kosten en inspanningen die O’Neill zich heeft getroost bij het ontwerp en de promotie van haar short en dat New Yorker zich daarmee een oneerlijk voordeel heeft verschaft ten opzichte van O’Neill.

3.3. New Yorker voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling spoedeisend belang 4.1. Anders dan New Yorker heeft betoogd, doet de omstandigheid dat de New Yorkershort niet langer wordt verhandeld, niet af aan het spoedeisend belang van O’Neill bij de gevorderde voorzieningen. New Yorker heeft pas na het uitbrengen van de dagvaarding aan O’Neill een onthoudingsverklaring aangeboden.

Deze bevat geen boetebeding. Ook anderszins bestaat – ook niet door de ter zitting overgelegde verklaring van New Yorker – onvoldoende garantie dat de volgens O’Neill inbreukmakende short niet meer op de markt zal worden gebracht. Onder deze omstandigheden moet worden geoordeeld dat in ieder geval dreiging van verdere inbreuk op de rechten van O’Neill bestaat en dat zij derhalve voldoende spoedeisend belang heeft bij de gevorderde voorzieningen. auteursrecht

Pagina 3 van 6

IEPT20120905, Rb Den Haag, O’Neill v New Yorker

www.iept.nl

4.2. New Yorker betwist dat de O’Neill-short auteursrechtelijk beschermd is. Het betreft volgens New Yorker een short in een bepaalde stijl die als zodanig niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Daarnaast voert New Yorker aan dat haar short zodanig verschilt van de O’Neill-short dat – als de O’Neill-short al een auteursrechtelijk beschermd werk zou zijn – er geen sprake is van auteursrechtinbreuk.

4.3. Bij de beoordeling wordt vooropgesteld dat, wil een voortbrengsel voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen, vereist is dat het een eigen intellectuele schepping van de maker betreft die de persoonlijkheid van deze laatste weerspiegelt en tot uiting komt door de vrije creatieve keuzen bij de totstandkoming van dat voortbrengsel. 12 Daartoe behoort in elk geval niet al hetgeen een vorm heeft die zo banaal of triviaal is, dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard ook valt aan te wijzen. Ook is van bescherming uitgesloten datgene wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect.

4.4. Naar voorlopig oordeel bestaat de O’Neill-short uit een specifieke combinatie van vormgevingselementen als dessins, kleuren en afbeeldingen welke combinatie zonder meer kan worden aangemerkt als het resultaat van creatieve keuzes van de maker. New Yorker heeft haar stelling dat een dergelijke combinatie van dessins, kleuren en afbeeldingen niet oorspronkelijk zou zijn onderbouwd met het overleggen van de nodige afbeeldingen van shorts met verschillende bloemendessins en enkele afbeeldingen van shorts waarop een Boeddha is afgebeeld. De O’Neill-short wijkt echter aanzienlijk af van dit door New Yorker gestelde vormgevingserfgoed, zodat er naar voorlopig oordeel sprake is van een werk in auteursrechtelijke zin. In wezen is er niets in het gestelde vormgevingserfgoed dat zelfs maar in de buurt komt van de door [X] ontworpen short. Dat het auteursrecht, nu voorshands wordt uitgegaan van een auteursrecht op de O’Neill-short, aan O’Neill toekomt, is onvoldoende gemotiveerd bestreden na de toelichting daarop ter zitting door de ontwerper [X]. [X] verklaarde destijds als ontwerper bij O’Neill in dienst te zijn geweest en gaf voorts desgevraagd aan de short ook in het kader van dat dienstverband te hebben ontworpen.

4.5. Bij de beantwoording van de vraag of New Yorker inbreuk maakt op het aan O’Neill toekomende auteursrecht, moet worden beoordeeld of bij de New Yorker-short sprake is van overname van de auteursrechtelijk beschermde trekken van de O’Neill1 HvJ EG 16 juli 2009, C-5/08, LJN BJ3749, NJ 2011, 288, m.nt.

P.B. Hugenholtz (Infopaq); HvJ EU 22 december 2010, C-393/09, LJN BP0405 (Softwarová); HvJ EU 4 oktober 2011, C-403/08 en C429/08 (Premier League); HvJ EU 1 december 2011, C-145/10 (EvaMaria Painer v. Standard Verlags GmbH c.s.)

2 De in de arresten van het HvJ EU gebruikte – van artikel 1.3 van Richtlijn 91/250/EEG van de Raad van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma’s afgeleide – terminologie, komt in essentie neer op de door de Hoge Raad gebruikte woordenkeus in HR 4 januari 1991, LJN ZC0104 (Van Dale / Romme) en HR 30 mei 2008, LJN BC2153 (Endstra-tapes); in dezelfde zin Hugenholtz in zijn in voetnoot 2 aangehaalde annotatie bij Infopaq en D.J.G. Visser, Motiveren in IE-zaken, deLex, 2011

www.ie-portal.nl

short. Daarbij geldt dat de constatering dat er tussen de O’Neill-short en de New Yorker-short punten van overeenstemming bestaan daarvoor op zich onvoldoende is. Vereist is een mate van overeenstemming die van een zodanige aard en omvang is dat de totaalindrukken die de beide werken maken te weinig verschillen voor het oordeel dat de New Yorker-short als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt. 3 4.6. Dat de O’Neill-short eerder op de markt was dan de New Yorker-short staat niet ter discussie, zodat daarvan wordt uitgegaan. Voorshands oordelend zijn er verschillen aan te wijzen tussen de shorts, welke bestaan uit onder meer het andere Boeddha-hoofd van New Yorker, de afbeelding die bij de New Yorkershort een wat minder groot gedeelte van de broekspijp beslaat dan bij de O’Neill-short en ook de details van de dessins zijn hier en daar anders. Deze verschillen leiden echter naar voorlopig oordeel vanwege de sterke overeenstemming van de meer in het oog springende elementen van de shorts niet tot een andere totaalindruk dan die van de O’Neill-short. Het gaat daarbij om de navolgende in het oog springende overeenkomsten: - een short in het zwart (en bij New Yorker tevens in het wit) met een grijze onderbroken (krijt)streep; - een Boeddha(achtig) hoofd op de linkerpijp met een aureool en een bloemencompositie eronder; - een bloemencompositie op de rechterpijp; - dezelfde soort bloemen (lelies); - krullen tussen de bloemen; - een stamper in een felle kleur die uit de bloem springt; - dezelfde kleuren bloemen, dezelfde kleur Boeddhahoofd, dezelfde kleur aureool, dezelfde kleur krullen; - het merk in cursieve lettering onder het Boeddhahoofd; - zakjes op dezelfde hoogte op dezelfde pijp; - een uitstekend flapje van het zakje dat het bloemenpatroon onderbreekt met daarop in cursieve letters de merknaam; - eenzelfde vijfhoekige vorm zakje; - eenzelfde hoeveelheid oogjes bij wijze van sluiting met een witte veter erdoorheen.

4.7. De overeenstemmende totaalindruk die ontstaat doordat vele van de kenmerkende en beschermde trekken van de O’Neill-short terugkomen in New Yorker-short, zonder dat de verschillen daaraan afbreuk doen, leidt tot het vermoeden dat sprake is van ontlening en nu dit vermoeden door New Yorker op geen enkele manier is ontkracht, is er naar voorlopig oordeel sprake van auteursrechtinbreuk. Dit geldt eveneens ten aanzien van de witte uitvoering van de New Yorker-short. De witte in plaats van zwarte achtergrond geeft voorshands oordelend, vanwege de overige overeenstemmende elementen, geen andere totaalindruk. overige grondslagen 4.8. O’Neill heeft geen afzonderlijk belang gesteld bij haar vorderingen op grond van het niet ingeschreven 3

HR 29 november 2002, LJN: AE8456 (Una Voce Particolare)

Pagina 4 van 6

www.iept.nl

Gemeenschapsmodel, slaafse nabootsing en oneerlijke concurrentie, zodat de beoordeling daarvan, in het licht van de toewijzing van de vordering tot een auteursrechtinbreukverbod, achterwege kan blijven. gedaagde partijen 4.9. In de voorgaande beoordeling is uitgegaan van de juistheid van de stelling dat New Yorker BV de New Yorker-short heeft verhandeld, aangezien dit onbetwist is gebleven.

Het gevorderde auteursrechtinbreukinverbod kan jegens New Yorker BV derhalve worden toegewezen. Ook jegens New Yorker Group kan een verbod worden toegewezen. Zij is onbestreden de houdster van de website waarop afbeeldingen van de New Yorker-short staan alsmede via welke website de New Yorker-short wordt aangeprezen. Onbestreden is dat deze website mede gericht is op Nederland, zodat voorshands ook jegens haar een verbod toegewezen kan worden. De enkele omstandigheid dat op de website geen shorts worden verkocht, neemt niet weg dat sprake is van ongeoorloofde openbaarmaking en verveelvoudiging.

4.10. O’Neill heeft daarnaast voldoende aannemelijk gemaakt dat New Yorker Import gelet op het etiket in de short de New Yorker-shorts in Nederland heeft geïmporteerd, dan wel deze heeft geproduceerd. New Yorker heeft ter zitting desgevraagd geen antwoord kunnen geven op welke vennootschap de New Yorkershort heeft geproduceerd en/of geïmporteerd, zodat naar voorlopig oordeel afgegaan dient te worden op de informatie die het etiket geeft. Het gevorderde verbod wordt derhalve tevens opgelegd aan New Yorker Import.

4.11. Voor wat betreft de overige gedaagde partijen, New Yorker S.H.K. Jeans en New Yorker Retail, heeft O’Neill voorshands oordelend onvoldoende aannemelijk gemaakt dat deze partijen betrokken zijn bij de auteursrechtinbreuk. Het enkele feit dat een onderneming in een andere procedure betreffende intellectuele eigendomsrechten in het verleden als gedaagde is opgetreden en veroordeeld (Rechtbank Amsterdam 1 november 2007, LJN BB6923, IER 2008, 10 m. nt. FWG, aangaande de “Elwood”-broek), is niet maatgevend voor de betrokkenheid van die partij in de onderhavige procedure. Hetzelfde geldt ten aanzien van de aandeelhouder van New Yorker BV. Betrokkenheid blijkt voorshands niet en de enkele stelling van O’Neill dat de bestuurders van New Yorker Retail dezelfde zijn als die van New Yorker BV leidt niet tot een ander oordeel. overige vorderingen 4.12. Gelet op het voorgaande zal het auteursrechtverbod ten aanzien van de New Yorkershort worden toegewezen zoals gevorderd ten aanzien van New Yorker BV, New Yorker Group en New Yorker Import. Voldoende duidelijk is dat het verbod ziet op de inbreuk op auteursrechten ter zake de short als hiervoor weergegeven in r.o. 2.1. De gevorderde recall zal worden afgewezen, nu niet aannemelijk is geworden dat de New Yorker-short door andere winkels zijn of worden verkocht dan door filialen van New Yorker BV, zodat er geen belang bestaat bij een www.ie-portal.nl

IEPT20120905, Rb Den Haag, O’Neill v New Yorker recall. De gevorderde opgave zal worden afgewezen, nu O’Neill daarbij geen spoedeisend belang aannemelijk heeft gemaakt. De gevorderde vernietiging wordt afgewezen wegens het onherroepelijke karakter van een dergelijke maatregel, waarvoor een kort gedingprocedure zich niet leent, terwijl een specifiek spoedeisend belang, naast het al op te leggen verbod, niet gesteld is noch anderszins is gebleken. De gevorderde dwangsom zal worden gemaximeerd. kosten 4.13. Nu de vorderingen jegens New Yorker Retail en New Yorker S.H.K. Jeans worden afgewezen, dient O’Neill in beginsel te worden veroordeeld in de kosten van deze twee gedaagden. Mr. Rieger-Jansen heeft zich gesteld namens alle vijf de gedaagde partijen en heeft geen onderscheid gemaakt in welke kosten door welke vennootschap zijn gemaakt. De specifieke kosten van New Yorker Retail en New Yorker S.H.K. Jeans zullen bij gebrek aan een andersluidende motivering, als verwaarloosbaar worden beschouwd en mitsdien worden begroot op nihil. De overige gedaagden zullen worden veroordeeld in de gehele door O’Neill opgegeven kosten, te vermeerderen met het griffierecht, in totaal een bedrag van € 31.545,23 plus € 575,- is € 32.120,23. New Yorker heeft de redelijkheid noch evenredigheid van de kosten opgevoerd door O’Neill gemotiveerd betwist, zodat daarvan is uit te gaan. Het onderdeel van de kosten dat ziet op de vordering tot het staken en gestaakt houden van onrechtmatig handelen is voorshands oordelend, zoals O’Neill ter zitting desgevraagd heeft aangegeven, verwaarloosbaar.

5. De beslissing De voorzieningenrechter: 5.1. veroordeelt New Yorker BV, New Yorker Group en New Yorker Import met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis in Nederland iedere inbreuk op het auteursrecht van O’Neill op het in dit vonnis als de O’Neill-short aangeduide werk, weergegeven in 2.1. van dit vonnis, te staken en gestaakt te houden, in het bijzonder elke verveelvoudiging en openbaarmaking daarvan, daaronder mede begrepen ieder (doen) vervaardigen, aanbieden, in de handel brengen, verkopen, leveren, uitvoeren en in voorraad hebben van enige inbreukmakende short, 5.2. beveelt New Yorker Group binnen twee werkdagen na betekening van dit vonnis de website www.newyorker.de zodanig te wijzigen dat de pagina’s met de inbreukmakende New Yorker-shorts niet meer toegankelijk zijn voor de IP-adressen die in Nederland zijn gelokaliseerd, 5.3. veroordeelt New Yorker BV, New Yorker Group en/of New Yorker Import tot betaling van een dwangsom van € 10.000,00 voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, dat één van hen in gebreke blijft met hetgeen hiervoor onder 5.1 en/of 5.2 is bepaald, dan wel, ter keuze van O’Neill, per product waarmee New Yorker BV, New Yorker Group en/of New Yorker Import niet voldoet aan hetgeen hiervoor onder 5.1 en/of 5.2 is bepaald, met een maximum van € 250.000,00,

Pagina 5 van 6

www.iept.nl

IEPT20120905, Rb Den Haag, O’Neill v New Yorker

5.4. veroordeelt New Yorker BV, New Yorker Group en New Yorker Import hoofdelijk in de proceskosten van O’Neill, tot op heden begroot op € 32.120,23, 5.5. beveelt New Yorker BV, New Yorker Group en/of New Yorker Import het hiervoor in 5.4. genoemde bedrag binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis te voldoen bij gebreke waarvan zij de wettelijke rente zoals bedoeld in artikel 6:119 BW verschuldigd zijn vanaf het eind van voormelde termijn tot aan de dag der algehele voldoening, 5.6. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad, 5.7. wijst af hetgeen meer of anders is gevorderd, 5.8. bepaalt de termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak in de zin van artikel 1019i Rv op zes maanden na heden.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.F. Brinkman en in het openbaar uitgesproken op 5 september 2012.

www.ie-portal.nl

Pagina 6 van 6

www.iept.nl

Hof Leeuwarden, 7 augustus 2012, Converse v Scapino

MERKENRECHT - UITPUTTING Enkele feit dat Converse Inc. een systeem van exclusieve distributie hanteert, niet voldoende voor een reëel gevaar van marktafscherming • Het hof stelt voorop dat uit Van Doren/Lifestyle (in het bijzonder r.o 41) volgt dat Scapino dient aan te tonen dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer zij zelf moet bewijzen dat de schoenen door Converse Inc. of met haar toestemming in de EER in de handel zijn gebracht. Anders dan Scapino betoogt, kan aan het enkele feit dat Converse Inc. een systeem van exclusieve distributie hanteert, niet het vermoeden worden verbonden dat zich een reëel gevaar van marktafscherming voordoet. Scapino heeft, mede in het licht van de door Converse c.s. overgelegde verklaring van de heer Overmaat van Kesbo dat passieve verkopen buiten de Benelux en onderlinge verkopen met officiële wederverkopers niet zijn verboden (prod. 71 Converse c.s.), onvoldoende concreet onderbouwd op welke wijze de door Converse Inc. gehanteerde exclusieve distributieovereenkomsten beperkingen bevatten waardoor marktafscherming dreigt. Nu door Scapino geen andere feiten en omstandigheden naar voren zijn gebracht met betrekking tot daadwerkelijke afscherming van de markten of van een reëel gevaar daarvoor, blijft de bewijslast van bedoelde toestemming op Scapino rusten.

Bewijsopdracht Scapino dat Converse schoenen afkomstig zijn uit door Converse geautoriseerde Brand Search partijen • Niet in geschil is dat Converse Inc. afstand heeft gedaan van haar uitsluitend recht zich te verzetten tegen de verhandeling van de hiervoor genoemde door haar geautoriseerde vier partijen Converse schoenen. Dit laat echter onverlet, zoals door Converse c.s. terecht wordt aangevoerd, dat het aan Scapino is om aan te tonen dat de betrokken Converse schoenen afkomstig zijn uit die vier partijen. Het hof is van oordeel dat dit bewijs door Scapino, gelet op de gemotiveerde betwisting daarvan door Converse c.s., niet is geleverd.

• Nu dit debat door de koerswijziging van Converse c.s. eerst in hoger beroep wordt gevoerd, zal het hof Scapino in de gelegenheid stellen nader www.ie-portal.nl

IEPT20120807, Hof Leeuwarden, Converse v Scapino te bewijzen welke exemplaren van de in het geding zijnde schoenen afkomstig zijn uit genoemde Brand Search leveringen, waaronder bewijs dat de productcodes van die schoenen overeenstemmen met de codes genoemd in de paklijsten van de vier Brand Search partijen (zie prod. 39 Converse c.s.) en bewijs (facturen) dat die schoenen door Brand Search aan Sporttrading zijn geleverd en vervolgens zijn doorgeleverd aan Scapino.

Bewijsopdracht Scapino dat schoenen van door de geautoriseerde wederverkoper Infinity in de EER in de handel zijn gebracht en dat die schoenen uiteindelijk bij Scapino terecht zijn gekomen • Nu niet gemotiveerd is weersproken dat Infinity een officiële wederverkoper van Converse is en uit dien hoofde geautoriseerd is Converse schoenen te verkopen, is het in dit verband voldoende dat door Scapino wordt aangetoond dat die schoenen door Infinity in de EER in de handel zijn gebracht en dat die schoenen uiteindelijk bij Scapino terecht zijn gekomen. Het door Scapino te leveren bewijs dient inzicht te geven in de weg die de in het geding zijnde schoenen hebben afgelegd van Infinity (in Hongarije), via Borol (in Hongarije), Ressokd-Rings (in Spanje), Sporttrading (in Nederland) naar Scapino. Dit betekent niet, anders dan Converse c.s. betogen, dat iedere voorganger in de keten met naam en toenaam moet worden genoemd, omdat ook door middel van op zekere wijze geanonimiseerde facturen of andere bescheiden de weg die de schoenen hebben afgelegd voldoende zichtbaar kan worden gemaakt, terwijl door accountantsverklaringen en soortgelijke gegevens van onafhankelijke derden het ontbreken van de naam van een van de voorgangers in voorkomend geval voldoende adequaat kan worden opgevangen.

Het hof is evenwel van oordeel dat de door Scapino overgelegde rapporten van HLB het ontbreken van documenten, waaronder facturen en vrachtbrieven, niet voldoende opvangen.

Vindplaatsen: LJN: BX3728 Hof Leeuwarden, 7 augustus 2012 (R.E. Weening, L. Groefsema en M.F.J. Haak) Arrest d.d. 7 augustus 2012 Zaaknummer 200.093.223/01 (zaaknummer rechtbank: 73367 / HA ZA 09-409) HET GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN Arrest van de eerste kamer voor burgerlijke zaken in de zaak van: 1. de vennootschap naar vreemd recht, Converse Inc. , gevestigd te North Andover, Massachusetts, Verenigde Staten van Amerika, 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Kesbo Sport B.V., gevestigd te Weert, appellanten, in eerste aanleg: eisers in conventie en verweerders in reconventie, hierna gezamenlijk te noemen: Converse c.s.

Pagina 1 van 8

www.iept.nl

advocaat: mr. J.V. van Ophem, kantoorhoudende te Leeuwarden, voor wie gepleit heeft mrs. N.W. Mulder en L. Kroon, advocaten te Amsterdam, tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Scapino B.V., gevestigd te Assen, ge誰ntimeerde, in eerste aanleg: gedaagde in conventie en eiseres in reconventie, hierna te noemen: Scapino, advocaat: mr. R.S. van der Spek, kantoorhoudende te Leeuwarden, voor wie gepleit heeft mrs. P.N.A.M. Claassen en B.P. Woltering, advocaten te Breda.

Het geding in eerste instantie In eerste aanleg is geprocedeerd en beslist zoals weergegeven in het vonnis uitgesproken op 18 mei 2011 door de rechtbank Assen.

Het geding in hoger beroep Bij exploot van 12 augustus 2011 is door Converse hoger beroep ingesteld van genoemd vonnis met dagvaarding van Scapino tegen de zitting van 10 januari 2012. De conclusie van de memorie van grieven luidt: "het vonnis van de Rechtbank Assen van 18 mei 2011 met zaaknummer / rolnummer 73367 / HA ZA 09-409 gewezen tussen Converse Inc. en Kesbo Sport B.V. als eiseressen in conventie en gedaagde in reconventie, Scapino B.V. als gedaagde in conventie en eiseres in reconventie, te vernietigen en opnieuw rechtdoende, bij arrest, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, 1. de vorderingen van Converse Inc. en Kesbo Sport B.V. in conventie toe te wijzen; 2. de vorderingen van Scapino B.V. in reconventie af te wijzen; 3. Scapino B.V. in de kosten van beide instanties te veroordelen, bestaande uit de volledige kosten van juridische bijstand ingevolge artikel 1019h RV. Bij memorie van antwoord is door Scapino verweer gevoerd met als conclusie: "de grieven van appellante ongegrond te verklaren en het vonnis van de Rechtbank Assen, te bevestigen met veroordeling van appellante in de kosten van het geding in beide instanties, in eerste aanleg en in appel op grond van artikel 1019h Rv, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad."

Voorts heeft Scapino een akte uitlatingen producties (46 tot en met 50) genomen. Ook Converse c.s. hebben een akte uitlatingen producties (68 tot en met 74) genomen. Vervolgens hebben partijen hun zaak doen bepleiten onder overlegging van pleitnota's door hun advocaten. Ten slotte hebben partijen arrest gevraagd op de pleitdossiers.

De beoordeling Toelaatbaarheid aanvullende producties 1. Converse c.s. hebben bezwaar gemaakt tegen het bij gelegenheid van pleidooi in geding brengen van een aanvullende productie van Scapino, te weten een rapport van haar accountant HLB [accountant] & Partners N.V. (hierna: HLB) genaamd Aanvullende rapportage inzake Converse procedures van 4 juni 2012 (prod. 46). Het overleggen van een productie met een dergelijke omvang in een zo laat stadium van de procedure, is volgens Converse c.s. in strijd met een www.ie-portal.nl

IEPT20120807, Hof Leeuwarden, Converse v Scapino goede proces orde, in het bijzonder met het beginsel van hoor en wederhoor.

2. Het hof verwerpt het bezwaar van Converse c.s.

Daartoe is het volgende redengevend. Allereerst geldt dat de aanvullende rapportage binnen de gestelde termijn van twee weken voor de dag van de zitting als gesteld in artikel 2.17 van het Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven is ingediend. De door Converse c.s. aangevoerde bijzondere omstandigheden zijn niet van dien aard dat van het reglement moet worden afgeweken. Naar het oordeel van het hof is het aanvullende rapport voor Converse c.s. betrekkelijk eenvoudig te doorgronden nu het voortborduurt op het eerste rapport van HLB van 3 augustus 2009 en verder uitsluitend een reactie bevat op het eerder door Converse c.s. overgelegde IFC rapport. Op deze reactie had Converse c.s. voorbereid moeten zijn. Naar het oordeel van het hof wordt hierdoor het recht van Converse c.s. op hoor en wederhoor ook niet geschaad nu zij bij pleidooi voldoende gelegenheid heeft gehad om op het rapport te reageren en het hof de door Scapino aangeboden nadere stukken ter toelichting van het rapport en de bijbehorende bijlagen heeft geweigerd.

Feiten 3. De door de rechtbank in haar vonnis onder 2 (2.1 tot en met 2.5) vastgestelde feiten zijn in hoger beroep niet bestreden. Het hof zal die feiten, voor zover in hoger beroep van belang, hierna weergeven, aangevuld met enige feiten die in hoger beroep tevens als vaststaand kunnen worden aangemerkt. In deze zaak wordt van het volgende uitgegaan.

3.1 Converse Inc. houdt zich bezig met het (doen) ontwerpen en het (doen) produceren van sport- en vrijetijdsschoenen. Converse Inc. is houdster van de volgende in het Benelux-Merkenregister ingeschreven merkrechten (hierna: de Converse merken): - het woordmerk CONVERSE is op 8 juni 1990 gedeponeerd en vervolgens ingeschreven onder nummer 0482232 voor klassen 7, 8, 12, 20 en 25; - het beeldmerk CONVERSE CHUCK TAYLOR ALL STAR is op 8 juni 1990 gedeponeerd en vervolgens ingeschreven onder nummer 0482231 voor de klasse 25 (zie onderstaande afbeelding) - het beeldmerk CONVERSE CHACK TAYLOR ALL STAR is op 29 april 1993 gedeponeerd en vervolgens ingeschreven onder nummer 051763 voor klasse 25 (zie onderstaande afbeelding) - het beeldmerk ALL STAR is op 8 juni 1990 gedeponeerd en vervolgens ingeschreven onder nummer 482384 voor klasse 25 (zie onderstaande afbeelding) - het beeldmerk ALL STAR is op 18 mei 1993 gedeponeerd en vervolgens ingeschreven onder nummer 0531801 voor klassen 18 en 25 (zie onderstaande afbeelding) - het beeldmerk CONVERSE is op 28 juli 1980 gedeponeerd en vervolgens ingeschreven onder nummer 367553 voor klasse 25 (zie onderstaande afbeelding) Pagina 2 van 8

www.iept.nl

- het beeldmerk CONVERSE is op 23 april 1987 gedeponeerd en vervolgens ingeschreven onder nummer 431828 voor klasse 25 (zie onderstaande afbeelding) 3.2 Kesbo is een licentienemer van Converse Inc. Kesbo is op grond van haar licentie bevoegd gebruik te maken van de merken van Converse Inc. in de Benelux.

3.3 Scapino verkoopt onder meer sport- en vrijetijdsschoenen en heeft een groot aantal vestigingen in Nederland (prod. 3 bij inleidende dagvaarding). Het hoofdkantoor van Scapino is gevestigd in Assen.

3.4 Scapino heeft schoenen verhandeld die zijn voorzien van de onder 2.1 genoemde merken van Converse Inc. De schoenen zijn door Sporttrading Holland B.V. (hierna: Sporttrading) aan Scapino geleverd.

3.5 Op 30 maart 2009 heeft Kesbo zes paar All Stars schoenen gekocht bij het filiaal van Scapino te Stadskanaal en op 31 maart 2009 vier paar schoenen bij het filiaal van Scapino te Weert.

3.6 Bij beschikking van 29 april 2009 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Assen op verzoek van Converse c.s. aan Scapino op de voet van artikel 1019e Rv. een ex parte bevel opgelegd elke inbreuk op de Converse merken te staken en gestaakt te houden.

3.7 Bij dagvaarding van 29 april 2009 hebben Converse c.s. de onderhavige procedure aanhangig gemaakt bij de rechtbank Assen.

3.8 In opdracht van Sporttrading heeft drs. E.A.A. van Iersel van HLB werkzaamheden verricht met betrekking tot de inkopen en leveringen van Converse schoenen in 2008 en 2009 door Sporttrading en/of Sportconcept, met als doel te kunnen aantonen dat uitsluitend inkopen en verkopen hebben plaatsgevonden van originele merkgoederen van Converse en dat het gaat om goederen die afkomstig zijn van leveranciers die gevestigd zijn in de Europese Economische Ruimte (hierna: EER).

De werkzaamheden zijn verricht in overeenstemming met de voor accountants geldende wet- en regelgeving, waaronder COS 4400 'Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden, met betrekking tot financiële informatie. In het door HLB uitgebrachte rapport van 3 augustus 2009 (prod. 6 bij CvA) staat onder meer het volgende: “Aangezien wij slechts verslag doen van feitelijke bevindingen uit hoofde van de overeengekomen werkzaamheden betekent dit dat geen accountantscontrole is toegepast als bedoeld in artikel 2:393 BW en dat evenmin een beoordelingsopdracht is uitgevoerd. Dit houdt in dat onze rapportage, voor zover niet expliciet is vermeld, geen zekerheid kan worden ontleend omtrent de getrouwheid van het in de rapportage opgenomen cijfermateriaal en toelichting daarop. Het is de bedoeling dat u zelf een oordeel vormt over de werkzaamheden en over de in dit rapport weergegeven bevindingen en op basis daarvan uw eigen conclusie trekt. (…)

Beschrijving uitgevoerde specifieke werkzaamheden Wij zijn nagegaan of de aan de afnemers van www.ie-portal.nl

IEPT20120807, Hof Leeuwarden, Converse v Scapino Sporttrading Holland B.V. en/of Sport Concept B.V. in de periode 1 januari 2008 tot en met 6 april 2009 geleverde Converse schoenen afkomstig zijn uit (partij)inkopen bij Europese leveranciers, welke de goederen bij een Europese (EU) distributeur van Converse hebben ingekocht. Wij hebben dit vastgesteld aan de hand van de in de administratie van Sporttrading Holland B.V. en/of Sport Concept en voorts het traject vanaf de inkoop van de betreffende leveranciers tot en met de verkoop van Sporttrading Holland B.V. en/of Sport Concept onderzocht. Wij hebben dit vastgesteld aan de hand van de door de desbetreffende leveranciers ter beschikking gestelde documenten. (…)

Beschrijving van de feitelijke bevindingen (…)

3. Wij hebben geconstateerd dat er sprake is van een sluitende geld-en goederenbeweging, dus zowel in hoeveelheden (aantallen) als geld (euro’s), met betrekking tot de aan- en verkopen van Converse schoenen door Sporttrading Holland B.V. en/of Sport Concept B.V. (…)

4. Wij hebben vastgesteld dat door Sporttrading Holland B.V. en/of Sport Concept B.V. verkochte schoenen: a. afkomstig zijn van officiële distributeurs van Converse, gevestigd binnen de Europese Unie of een tot haar groepsstructuur behorende onderneming, waaronder Kesbo Sport B.V, en Infinity (distributeur van Converse in Hongarije). Dat het Converse distributeurs of een tot haar groepsstructuur behorende onderneming betreft is niet alleen af te leiden uit de aan ons ter beschikking gestelde reeksen van inkoopen verkoopfacturen en vrachtbrieven/cmr’s, maar wordt ook bevestigd door overige informatie die aan ons ter beschikking is gesteld, al dan niet op grond van eigen onderzoek. Deze informatie bevestigt dat de betreffende schoenen in de Europese ruimte in het verkeer zijn gebracht door ondernemingen die door de merkhouder als officiële Converse distributeurs zijn aangemerkt; b. dan wel rechtstreeks afkomstig zijn van Converse Netherlands B.V. (…)

3.9 De onderzoeksmethode van HLB is gecontroleerd door forensisch accountant prof. dr. [forensisch accou[forensisch accountant] van Nauta Dutilh (prod. 7 bij CvA).

3.10 Op 3 juni 2010 is Sporttrading failliet verklaard.

Sporttrading heeft vervolgens een doorstart gemaakt.

3.11 In opdracht van onder andere Scapino heeft HLB een (aanvullend) rapport opgesteld d.d. 4 juni 2012 waarin een nadere aanduiding wordt gegeven van de herkomst van de 478.107 paar door Sporttrading ingekochte Converse schoenen (prod. 46 bij akte houdende overlegging aanvullende producties). Bij de uitvoering van de opdracht heeft HLB Praktijkhandreiking 1111 inzake overige opdrachten in aanmerking genomen. In het rapport staat dat in totaal (19.791+1.540) 21.331 paar schoenen van Sporttrading aan Scapino zijn verkocht. In het rapport staat verder: Pagina 3 van 8

www.iept.nl

(…)

"Uit de boomstructuur blijken de inkopen door Sporttrading die ten grondslag leggen aan de verkopen.

Deze koppeling van de inkopen naar de verkopen zijn gebaseerd op informatie die wij van Sporttrading hebben ontvangen. Wij zijn nimmer aanwezig geweest bij de fysieke ontvangst en/of levering van de Converse schoenen. Derhalve kunnen wij niet vaststellen dat de blijkens de goederenen geldstroom geleverde schoenen ook daadwerkelijk zien op de fysiek geleverde schoenen. (…).

3.12 In een brief van HLB van 4 juni 2012 aan mr.

Claassen bericht HLB dat zij op basis van de door HLB opgestelde boomstructuur heeft vastgesteld dat tenminste 10.886 paar schoenen afkomstig zijn van de Brand Search leveringen (prod. 47 bij akte houdende overlegging aanvullende producties).

Het geschil en de beslissing in eerste aanleg 4. Bij inleidende dagvaarding hebben Converse c.s. gevorderd, samengevat, Scapino te veroordelen iedere inbreuk op de merkrechten van Converse Inc. te staken en gestaakt te houden. Converse c.s. hebben daarbij de gebruikelijke nevenvorderingen ingesteld waaronder afgifte van de door Scapino ingekochte Converse schoenen (uitgezonderd de schoenen die deel uitmaken van de "Brand search" leveringen), publicatie van het vonnis en opgave van de betrokken producenten, leveranciers en wederverkoper. Converse c.s. hebben daarnaast gevorderd een verklaring voor recht dat Scapino dwangsommen heeft verbeurd vanaf de betekening van het ex parte bevel op 10 april 2009 en betaling van schadevergoeding en/of winstafdracht. Bij akte van 31 maart 2011 hebben Converse c.s. hun vorderingen verminderd ten aanzien van iedere verkochte schoen waarvan Scapino onomstotelijk kan aantonen dat deze afkomstig is uit de Brand Search leveringen. Aan al hun vorderingen hebben Converse c.s. ten grondslag gelegd dat Scapino door de verhandeling van namaak Converse schoenen inbreuk hebben gemaakt op de merkrechten van Converse Inc. 5. Scapino heeft, eveneens samengevat, het verweer gevoerd dat de schoenen door of met medeweten van Converse c.s. in de EER op de markt zijn gebracht.

Scapino heeft betwist dat zij in strijd heeft gehandeld met het haar op 10 april 2009 betekende bevel. In reconventie heeft Scapino gevorderd dat Converse c.s. worden veroordeeld het vonnis te publiceren en de schade te vergoeden die Scapino door het staken van de verkoop van de Converse schoenen heeft geleden.

6. Scapino heeft de leverancier van de in het geding zijn schoenen, te weten Sporttrading, in vrijwaring opgeroepen. Sporttrading heeft zich daarnaast aan de zijde van Scapino gevoegd. De voeging is door de rechtbank toegestaan. In de voegingsprocedure is door Sporttrading noch de curator een incidentele vordering ingesteld.

In de vrijwaringsprocedure heeft Sporttrading vervolgens acht ondernemingen in ondervrijwaring opgeroepen.

7. De rechtbank heeft de vorderingen van Converse c.s. afgewezen. Zij heeft de reconventionele vorderingen van Scapino toegewezen en Converse c.s. veroordeeld www.ie-portal.nl

IEPT20120807, Hof Leeuwarden, Converse v Scapino in de kosten van de procedure, aan de zijde van Scapino in conventie en reconventie begroot op € 25.000,-. Tegen deze beslissingen en de daaraan ten grondslag gelegde motivering komen Converse c.s. op in hoger beroep.

Bevoegdheid en toepasselijk recht 8. Het hof stelt allereerst vast dat het op grond van art.

2 EEX-Verordening in samenhang met artikel 4.6 Beneluxverdrag Intellectuele Eigendom (hierna: BVIE) internationaal bevoegd is om te oordelen over het geschil tussen de in de Verenigde Staten gevestigde onderneming Converse Inc. en de in Assen gevestigde vennootschap Scapino. Voor Kesbo vloeit de bevoegdheid voort uit artikel 4.6 BVIE. Het geschil betreft de vraag of Scapino door het gebruik van de Converse merken inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Converse Inc. in de Benelux. Die vraag moet worden beantwoord door de lex loci protectionis, dus aan de hand van het BVIE. Voor het overige is het geschil aan de inbreukvraag verknocht.

De grieven 9. De grieven hebben, gezien de daarop gegeven toelichting, de kennelijke strekking het geschil in volle omvang ter beoordeling aan het hof voor te leggen. Uit de toelichting op de grieven begrijpt het hof dat Converse c.s. hun stellingen hebben gewijzigd in de zin dat zij aan hun vorderingen uitsluitend ten grondslag leggen dat de betrokken Converse schoenen niet door of met toestemming van Converse Inc. in de EER in het verkeer zijn gebracht. De in dit verband ingestelde grieven 3 tot en met 11 betreffen alle de verdeling en de waardering van het bewijs van die toestemming en lenen zich voor een gezamenlijke behandeling.

Bewijslastverdeling 10. Vaststaat dat Scapino geen toestemming heeft verkregen van de merkhouder Converse Inc. voor het gebruik van de Converse merken. Verder staat vast dat Scapino in haar Nederlandse filialen Converse schoenen heeft verhandeld die voorzien zijn van tekens die identiek zijn aan de merken van Converse Inc (hierna: Converse schoenen). Daarmee staat in beginsel vast dat Scapino op grond van artikel 2.20 lid 1 aanhef en onder a BVIE inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Converse Inc. 11. Scapino voert het verweer dat alle door haar in de relevante periode (januari 2008 tot en met april 2009) ingekochte Converse schoenen van Sporttrading afkomstig zijn en dat alle door Sporttrading in die periode ingekochte Converse schoenen door of met toestemming van Converse Inc. in de EER in het verkeer zijn gebracht.

Scapino beroept zich met betrekking tot de in het geding zijnde schoenen aldus op de uitputtingsregel van artikel 2.23 lid 3 BVIE. Het hof is met Converse c.s. van oordeel dat tegen deze achtergrond, waarbij Scapino zich ten aanzien van alle in het geding zijnde schoenen op uitputting beroept, het in beginsel niet relevant is of die schoenen authentiek danwel namaak zijn. Dit geldt temeer nu Converse c.s. de stelling dat de schoenen namaak zijn in dit hoger beroep niet (langer) betrekken als een zelfstandige grondslag voor de vorderingen. Converse c.s. voeren dit slechts nog Pagina 4 van 8

www.iept.nl

aan ter ontzenuwing van het door Scapino gevoerde uitputtingsverweer (zie pt. 3.9 MvG).

12. Uitgangspunt is dat de handelaar die zich op uitputting beroept, het bewijs moet leveren dat de merkartikelen voor het eerst door of met toestemming van de merkhouder in de EER in het verkeer zijn gebracht. Scapino stelt zich echter op het standpunt dat deze bewijsregel in de onderhavige situatie moet worden omgekeerd omdat Converse c.s. door het autoriseren van de handel in namaak Converse schoenen, de norm waarvoor zij bescherming zoeken zelf in ernstige mate hebben geschonden (zie pt. 69 e.v.

MvA). Scapino doelt dan op vier specifieke partijen namaak Converse schoenen die door [betrokkene] van Converse Inc. in het kader van een “undercover brand protection investigation” aan Brand Search in Engeland zijn geleverd.

13. Zonder nadere toelichting, die evenwel ontbreekt, kan in de enkele autorisatie van genoemde partijen namaak Converse schoenen door [betrokkene] onvoldoende grond gevonden worden voor de door Scapino verdedigde omkering van de bewijslast, nog daargelaten dat Converse c.s. betwisten dat die vier partijen schoenen van Brand Search via Sporttrading bij Scapino zijn terechtgekomen. Wel speelt de gestelde autorisatie een rol bij de beoordeling of Scapino er in is geslaagd aan te tonen dat de betrokken Converse schoenen met toestemming van Converse Inc. in de EER op de markt zijn gebracht. Hierop zal het hof bij de hierna te bespreken bewijswaardering terugkomen.

14. Scapino stelt verder dat de bewijslast moet worden omgekeerd, omdat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd indien zij moet bewijzen dat de schoenen door of met toestemming van Converse Inc. in de EER op de markt zijn gebracht. Ter ondersteuning van haar stelling voert Scapino aan dat het hier, net als in de zaak waarover het Hof van Justitie EG op 8 april 2003 heeft geoordeeld (Van Doren/Lifestyle, LJN: BF8104), gaat om een exclusieve distributieovereenkomst en authentieke producten. Converse c.s. bestrijden dat de omkeringsregel als bedoeld in [naam x]/Lifestyle moet worden toegepast. Het argument van Converse c.s. houdt onder andere in dat Scapino het gestelde reële gevaar van marktafbakening onvoldoende concreet heeft onderbouwd.

15. Het hof stelt voorop dat uit Van Doren/Lifestyle (in het bijzonder r.o 41) volgt dat Scapino dient aan te tonen dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer zij zelf moet bewijzen dat de schoenen door Converse Inc. of met haar toestemming in de EER in de handel zijn gebracht.

Anders dan Scapino betoogt, kan aan het enkele feit dat Converse Inc. een systeem van exclusieve distributie hanteert, niet het vermoeden worden verbonden dat zich een reëel gevaar van marktafscherming voordoet.

Scapino heeft, mede in het licht van de door Converse c.s. overgelegde verklaring van de heer Overmaat van Kesbo dat passieve verkopen buiten de Benelux en onderlinge verkopen met officiële wederverkopers niet zijn verboden (prod. 71 Converse c.s.), onvoldoende www.ie-portal.nl

IEPT20120807, Hof Leeuwarden, Converse v Scapino concreet onderbouwd op welke wijze de door Converse Inc. gehanteerde exclusieve distributieovereenkomsten beperkingen bevatten waardoor marktafscherming dreigt. Nu door Scapino geen andere feiten en omstandigheden naar voren zijn gebracht met betrekking tot daadwerkelijke afscherming van de markten of van een reëel gevaar daarvoor, blijft de bewijslast van bedoelde toestemming op Scapino rusten.

Bewijslevering 16. Bij de beantwoording van de vraag of Scapino voldoende bewijs heeft geleverd van haar stelling dat de betrokken schoenen door of met toestemming van Converse Inc. in de EER in de handel zijn gebracht, neemt het hof het volgende als uitgangspunt.

17. Op grond van vaste rechtspraak geldt dat de toestemming als bedoeld in artikel 2.23 lid 3 BVIE niet kan worden vermoed, maar uitdrukkelijk dan wel impliciet moet zijn. Een toestemming kan voortvloeien uit elementen en omstandigheden vóór, tijdens of na het binnen de EER in de handel brengen van de merkproducten, mits daaruit met zekerheid blijkt dat de merkhouder afstand heeft gedaan van zijn uitsluitende rechten met betrekking tot nauwkeurig bepaalde exemplaren van het merkproduct (HvJEG 1 juli 1999, LJN: BF4786, Sebago/BG Unic, HvJEG 15 oktober 2009, LJN: BK2759, Makro/Diesel).

Aan toestemming verleend door anderen dan de merkhouder zelf, zoals wederverkopers en licentienemers, dient naar het oordeel van het hof dezelfde eis van ondubbelzinnige duidelijkheid gesteld te worden die aan door de merkhouder zelf verleende toestemming wordt gesteld. Uiteindelijk gaat het er om dat vastgesteld wordt dat de eerste verhandeling van het desbetreffende merkproduct in de EER door of met toestemming van de merkhouder heeft plaatsgevonden.

18. Tegen deze achtergrond dient Scapino per exemplaar of een nauwkeurig te bepalen partij schoenen aan te tonen dat het exemplaar of de partij afkomstig is uit een door Converse Inc. voor de EER geautoriseerde bron. Het betoog van Scapino dat Converse c.s. eerst dienen aan te tonen welke schoenen van de door Scapino ingekochte partijen namaak dan wel authentiek zijn (pt. 30 pleitaantekeningen), kan niet worden gevolgd nu Scapino zich ten aanzien van de gehele partij schoenen (authentiek en namaak) op uitputting beroept. Het is mitsdien eerst aan Scapino om gegevens in te brengen inzake de herkomst van de door haar ingekochte exemplaren. Onderzocht moet worden of die gegevens een redelijke mate van zekerheid verschaffen dat de in het geding zijnde schoenen door of met toestemming van Converse Inc. in de EER in het verkeer zijn gebracht, waarna het aan Converse c.s. is om tegenbewijs te leveren.

Brand Search partijen schoenen 19. Scapino stelt dat de gehele partij in het geding zijnde Converse schoenen afkomstig is van Sporttrading. Volgens de opgave van DHL in haar brief van 4 juni 2012 betreft het hier 21.331 paar Converse schoenen (prod 47 akte houdende overlegging aanvullende producties). Van die partij is volgens Pagina 5 van 8

www.iept.nl

Scapino een substantieel deel afkomstig van Brand Search. Ten aanzien van die partij schoenen geldt volgens Scapino dat Converse Inc. in haar brief van 2 juli 2009 (prod.3 CvA) afstand heeft gedaan van haar uitsluitende rechten. Dat de schoenen afkomstig zijn van Brand Search, blijkt volgens Scapino uit het feit dat de productinformatie op de labels van de schoenen overeenstemt met de paklijsten van Brand Search.

Aanvankelijk stelt Scapino zich op het standpunt dat het om 17.559 paar schoenen gaat. Ter onderbouwing van haar stelling verwijst Scapino naar (slecht leesbare) kopieën van facturen van Brand Search aan Sporttrading (prod. 44 bij MvA) en van Sporttrading aan Scapino (prod. 45 bij MvA). Scapino onderbouwt haar stelling verder door te verwijzen naar de aanvullende werkzaamheden die door HLB zijn verricht en haar rapportage van de uitkomsten in de brief van 4 juni 2012. In deze brief stelt HLB vast dat 10.886 (en dus niet de eerder genoemde 17.599) paar Converse schoenen aan Brand Search leveringen kunnen worden gekoppeld.

20. Converse c.s. erkennen zich niet te verzetten tegen de vier partijen schoenen van Brand Search waarvoor [betrokkene] autorisatiebrieven heeft afgegeven (pt.

2.20.5 MvG). Converse c.s. betwisten echter dat die schoenen, althans de door Scapino genoemde aantallen, bij Scapino zijn terechtgekomen. Het enkele feit dat een schoen een productcode heeft die op de paklijsten van Brand Search voorkomt, betekent volgens Converse c.s. niet dat die schoen per definitie uit die partij afkomstig is. Volgens Converse c.s. ontbreken vervoersdocumentatie, betalingsbewijzen, afleverstukken, voorraadadministratie of ander bewijs waaruit blijkt dat bedoelde Brand Search leveringen daadwerkelijk door Sporttrading zijn gekocht, ontvangen en betaald en dat een deel daarvan door Sporttrading aan Scapino is doorverkocht. Converse c.s. betogen verder dat de rapporten van HLB van 4 juni 2012 (prod. 46 en 47 bij akte houdende overlegging aanvullende producties) evenmin kunnen dienen tot bewijs van de stelling dat 10.866 paar schoenen uit de vier geautoriseerde Brand Search partijen bij Scapino zijn terechtgekomen, omdat i) dit rapport onvoldoende specifiek, nauwkeurig en verifieerbaar is, ii) het onderzoek zich ten onrechte beperkt tot de financiële administratie terwijl de fysieke goederenstroom van alle schakels tot en met de gepretendeerde Converse distributeur in de EER onderzocht had moeten worden en iii) HLB niet zelf heeft vastgesteld dat de goederen die volgens de financiële administratie zijn geleverd ook daadwerkelijk zien op fysiek geleverde schoenen.

21. Het hof overweegt als volgt. Niet in geschil is dat Converse Inc. afstand heeft gedaan van haar uitsluitend recht zich te verzetten tegen de verhandeling van de hiervoor genoemde door haar geautoriseerde vier partijen Converse schoenen. Dit laat echter onverlet, zoals door Converse c.s. terecht wordt aangevoerd, dat het aan Scapino is om aan te tonen dat de betrokken Converse schoenen afkomstig zijn uit die vier partijen.

Het hof is van oordeel dat dit bewijs door Scapino, www.ie-portal.nl

IEPT20120807, Hof Leeuwarden, Converse v Scapino gelet op de gemotiveerde betwisting daarvan door Converse c.s., niet is geleverd. Daartoe overweegt het hof als volgt.

22. Allereerst geldt dat Scapino onvoldoende duidelijk heeft gemaakt om welke exemplaren schoenen het precies gaat. De door haar genoemde aantallen in de MvA komen niet overeen met de aantallen genoemd in het rapport van HLB van 4 juni 2012 dat door Scapino als prod. 47 bij akte houdende aanvullende producties is overgelegd. De afwijkende verklaringen kleuren de betrouwbaarheid van het HLB rapport.

23. Daarenboven is het hof met Converse c.s. van oordeel dat het rapport evenmin aantoont dat de door Scapino genoemde aantallen schoenen daadwerkelijk afkomstig zijn uit genoemde Brand Search leveringen.

Documenten aan de hand waarvan HLB de goederenbeweging heeft geconstrueerd, ontbreken immers. Documenten op grond waarvan kan worden gecontroleerd of de productinformatie op het label in ieder paar schoenen overeenstemt met de paklijsten van Brand Search, ontbreken eveneens. De door Scapino overgelegde facturen (prod. 44 en 45 Scapino) bieden op dit punt geen duidelijkheid.

24. Aan het rapport kleeft tenslotte het bezwaar dat het uitgevoerd is onder toepassing van COS 4400 op grond waarvan geen zekerheid kan worden ontleend aan de getrouwheid van het in de rapportage opgenomen cijfermateriaal en toelichting daarop.

25. Nu dit debat door de koerswijziging van Converse c.s. eerst in hoger beroep wordt gevoerd, zal het hof Scapino in de gelegenheid stellen nader te bewijzen welke exemplaren van de in het geding zijnde schoenen afkomstig zijn uit genoemde Brand Search leveringen, waaronder bewijs dat de productcodes van die schoenen overeenstemmen met de codes genoemd in de paklijsten van de vier Brand Search partijen (zie prod.

39 Converse c.s.) en bewijs (facturen) dat die schoenen door Brand Search aan Sporttrading zijn geleverd en vervolgens zijn doorgeleverd aan Scapino.

26. Indien Scapino in haar bewijsopdracht slaagt, dan zal Converse c.s. in staat worden gesteld tegenbewijs te leveren, bijvoorbeeld door aan te tonen dat de schoenen, waarvan de productcodes op de paklijsten van Brand Search voorkomen, toch niet uit die partij afkomstig zijn (pt. 2.21.7 MvG).

Europese wederverkopers 27. Scapino stelt verder dat Sporttrading het restant van de aan haar geleverde schoenen heeft betrokken van Europese leveranciers (Ressokd-Rings S.L. en Borol), die op hun beurt hebben ingekocht bij een Europese distributeur (Infinity) van Converse Inc. in Hongarije.

Ter onderbouwing van haar stelling verwijst Scapino naar het rapport van HLB van 3 augustus 2009, de brief van Prof. dr. [forensisch accountant] van 5 augustus 2009 en de aanvullende rapportage van HLB van 4 juni 2012. Volgens Scapino bewijzen deze onderzoeken dat Sporttrading uitsluitend Converse schoenen heeft ontvangen die door de officiële distributeur van Converse in Hongarije werden geleverd, nu de conclusies van die rapportages inhouden dat de factuuren betalingsstroom in een gesloten keten van Pagina 6 van 8

www.iept.nl

Sporttrading naar Infinity in Hongarije liep (pt. 36 MvA). Scapino erkent weliswaar dat er is gerommeld met CMR's en de goederenstroom, maar stelt verder dat het een onweerlegbaar feit is dat bij Sporttrading aflevering heeft plaatsgevonden van de door Sporttrading bestelde en aan Infinity betaalde schoenen (pt. 47 MvA). Hieruit volgt, aldus Scapino, dat Infinity als exclusief distributeur voor Hongarije toestemming heeft gegeven om de door Sporttrading bestelde schoenen in het verkeer te brengen.

28. Converse c.s. voeren daartegen gemotiveerd verweer. Converse c.s. betwisten dat de schoenen rechtstreeks van Infinity afkomstig zijn. Het enige bewijs daarvoor is een valselijk opgemaakt CMR document, aldus Converse c.s. Zij verwijzen in dit verband verder naar een verklaring van [medewerker Infinity] van Infinity die uitdrukkelijk verklaart nooit Converse schoenen aan Sporttrading te hebben verkocht (prod. 50 Converse c.s.). Converse c.s. stellen zich verder op het standpunt dat de vaststellingen van HLB feitelijk onjuist en ondeugdelijk tot stand zijn gekomen. Converse c.s. betogen dat de goederenstroom van alle schakels tot en met de gepretendeerde Converse distributeur had moeten worden onderzocht.

Volgens Converse c.s. kan voor een geslaagd beroep op uitputting niet volstaan worden met een onderzoek naar de financiële administratie van Sporttrading.

29. Het hof overweegt hierover als volgt.

Uitgangspunt is dat Scapino dient aan te tonen dat de eerste verhandeling van de betrokken schoenen in de EER door of met toestemming van Converse Inc. heeft plaatsgevonden. Nu niet gemotiveerd is weersproken dat Infinity een officiële wederverkoper van Converse is en uit dien hoofde geautoriseerd is Converse schoenen te verkopen, is het in dit verband voldoende dat door Scapino wordt aangetoond dat die schoenen door Infinity in de EER in de handel zijn gebracht en dat die schoenen uiteindelijk bij Scapino terecht zijn gekomen. Het door Scapino te leveren bewijs dient inzicht te geven in de weg die de in het geding zijnde schoenen hebben afgelegd van Infinity (in Hongarije), via Borol (in Hongarije), Ressokd-Rings (in Spanje), Sporttrading (in Nederland) naar Scapino. Dit betekent niet, anders dan Converse c.s. betogen, dat iedere voorganger in de keten met naam en toenaam moet worden genoemd, omdat ook door middel van op zekere wijze geanonimiseerde facturen of andere bescheiden de weg die de schoenen hebben afgelegd voldoende zichtbaar kan worden gemaakt, terwijl door accountantsverklaringen en soortgelijke gegevens van onafhankelijke derden het ontbreken van de naam van een van de voorgangers in voorkomend geval voldoende adequaat kan worden opgevangen. Het hof is evenwel van oordeel dat de door Scapino overgelegde rapporten van HLB het ontbreken van documenten, waaronder facturen en vrachtbrieven, niet voldoende opvangen.

30. Aan de HLB rapporten kleeft allereerst het reeds hiervoor genoemde bezwaar dat geen zekerheid kan worden ontleend aan de getrouwheid van het in de rapportage opgenomen cijfermateriaal en toelichting www.ie-portal.nl

IEPT20120807, Hof Leeuwarden, Converse v Scapino daarop. Dit klemt temeer nu door Scapino is erkend dat er is gerommeld met CMR's en de goederenstroom (door Ressokd-Rings), terwijl niet duidelijk is of HLB bij de vaststelling van haar bevindingen in het aanvullende rapport van 4 juni 2012 hiermee rekening heeft gehouden. De opmerking van Scapino dat nergens uit blijkt dat Sporttrading hierbij is betrokken, is niet relevant nu het er om gaat dat de schoenen kunnen worden teruggeleid tot Infinity en Ressokd-Rings onderdeel van die keten is. Daarbij komt dat HLB niet zelf heeft vastgesteld dat de Converse schoenen, die volgens de financiële administratie van de betrokken partijen in de keten zijn geleverd, ook daadwerkelijk fysiek zijn geleverd.

31. Daarnaast kan aan de hand van de HLB rapporten niet worden vastgesteld dat de in het geding zijnde exemplaren van schoenen die door Sporttrading aan Scapino zijn geleverd uiteindelijk bij Infinity zijn ingekocht. Specificaties van die schoenen in facturen en vrachtbrieven ontbreken. Het hof is van oordeel dat Scapino, tegenover de gemotiveerde betwisting van Converse c.s., niet kan volstaan met een verwijzing naar corresponderende aantallen op facturen van Infinity aan Borol, die vervolgens terugkomen op facturen van Borol aan Ressokd-Rings en (nagenoeg) overeenstemmende aantallen op facturen van Sporttrading aan Scapino (zie bijlage 14 bij de aanvullende rapportage van HLB van 4 juni 2012, overgelegd als prod. 46 bij akte houdende overlegging aanvullende producties). Dit geldt temeer nu de echtheid van de documenten waarop HLB haar bevindingen heeft gebaseerd door Converse c.s. gemotiveerd zijn betwist onder verwijzing naar de rapportages IFC van 16 september 2011 en 20 oktober 2011 (prod. 57 MvG). 32. Scapino heeft in hoger beroep bewijs aangeboden van haar stelling dat de door Scapino verkochte schoenen met toestemming van distributeurs van Converse Inc. in de EER in het verkeer zijn gebracht. Het hof zal Scapino toelaten tot het bewijs van de stelling dat de door Scapino ingekochte exemplaren Converse schoenen met toestemming van Infinity in de EER in het verkeer zijn gebracht. Scapino heeft ook nog aangeboden te bewijzen dat Sportland Russia betrokken is bij de verhandeling van die schoenen. Scapino heeft deze stelling verder niet toegelicht, zodat het door haar in dit verband gedane bewijsaanbod wordt gepasseerd.

Slotsom 33. Scapino zal worden toegelaten tot het bewijs als bedoeld in rechtsoverwegingen 25 en 32. Iedere verdere beslissing wordt aangehouden.

De beslissing Het hof, recht doende in hoger beroep: - laat Scapino toe tot het bewijs van feiten en omstandigheden als bedoeld in rechtsoverwegingen 25 en 32.

- bepaalt dat, indien partijen dat bewijs door middel van getuigen wenst te leveren, het verhoor van deze getuigen zal geschieden ten overstaan van het hierbij tot raadsheer-commissaris benoemde lid van het hof mr. R.E. Weening, die daartoe zitting zal houden in het Pagina 7 van 8

www.iept.nl

IEPT20120807, Hof Leeuwarden, Converse v Scapino

paleis van justitie aan het Wilhelminaplein 1 te Leeuwarden en wel op een nader door deze vast te stellen dag en tijdstip; - bepaalt dat partijen, beide vertegenwoordigd door iemand die van de zaak op de hoogte en tot het beantwoorden van vragen in staat is, bij het getuigenverhoor aanwezig dienen te zijn opdat hen naar aanleiding van de getuigenverklaringen vragen kunnen worden gesteld; - bepaalt dat partijen het aantal voor te brengen getuigen alsmede de verhinderdagen van beide partijen, van hun advocaten en van de getuigen zal/zullen opgeven op de roldatum van dinsdag 4 september 2012, waarna dag en uur van het verhoor (ook indien voormelde opgave van een of meer van partijen ontbreekt) door de raadsheer-commissaris zullen worden vastgesteld; - bepaalt dat partijen overeenkomstig artikel 170 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering de namen en woonplaatsen van de getuigen tenminste een week voor het verhoor aan de wederpartij en de griffier van het hof dient op te geven; - bepaalt dat indien een partij bij gelegenheid van het getuigenverhoor nog een proceshandeling wenst te verrichten of producties in het geding wenst te brengen, deze partij ervoor dient te zorgen dat het hof en de wederpartij uiterlijk vier dagen voor de dag van de zitting een afschrift van de te verrichten proceshandeling of de in het geding te brengen producties hebben ontvangen; - houdt verder iedere beslissing aan.

Aldus gewezen door mrs. R.E. Weening, voorzitter, L. Groefsema en M.F.J. Haak en uitgesproken door de rolraadsheer ter openbare terechtzitting van dit hof van dinsdag 7 augustus 2012 in bijzijn van de griffier.

www.ie-portal.nl

Pagina 8 van 8

www.iept.nl

Vzgr Rb Den Haag, 21 augustus 2012, Merkhouders v AltusHost

MERKENRECHT AltusHost als ISP gehouden hosting van inbreukmakende websites waarop namaakproducten worden aangeboden, te staken  websites op Benelux gericht; Altushost tussenpersoon een tussenpersoon in de zin van artikel 2.22 lid 6 BVIE  Merkhouders hebben immers onweersproken gesteld dat Nederland op de websites is aangemerkt als een land van waaruit de producten besteld kunnen worden en waar de producten naar toe kunnen worden gestuurd (via een zogenaamde “drop down lijst”). Voorts kan betaald worden met euro’s en zijn de websites in het Engels gesteld, welke taal in Nederland door nagenoeg iedereen met een internetaansluiting begrepen wordt. De voorzieningenrechter beschouwt AltusHost zodoende voorshands als een tussenpersoon in de zin van artikel 2.22 lid 3 en lid 6 BVIE, wiens diensten worden gebruikt voor inbreuk op de aan Merkhouders toebehorende merken.

Vindplaatsen: BIE 2012, nr, 94, p. 355 Vzgr Rb Den Haag, 21 augustus 2012 (E.F. Brinkman) Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 422212 / KG ZA 12-669 Vonnis in kort geding van 21 augustus 2012 in de zaak van 1. de vennootschap naar vreemd recht BREITLING SA, gevestigd te Grenchen, Zwitserland, 2. de vennootschap naar vreemd recht BULGARI SPA, gevestigd te Rome, Italië, 3. de vennootschap naar vreemd recht CHANEL SAS, gevestigd te Neuilly-sur-Seine Cédex, Frankrijk, 4. de vennootschap naar vreemd recht CHOPARD INTERNATIONAL SA, gevestigd te Prangins, Zwitserland, 5. de vennootschap naar vreemd recht CHRISTIAN DIOR COUTURE SA, gevestigd te Parijs, Frankrijk, 6. de vennootschap naar vreemd recht GUCCIO GUCCI SPA, gevestigd te Firenze, Italië, 7. de vennootschap naar vreemd recht, COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES, FRANCILLON SA, gevestigd te St-Imier, Zwitserland, 8. de vennootschap naar vreemd recht OMEGA SA, gevestigd te Bienne, Zwitserland, 9. de vennootschap naar vreemd recht PANDORA A/S, gevestigd te Glostrup, Denemarken,

IEPT20120821, Rb Den Haag, Merkhouders v AltusHost 10. de vennootschap naar vreemd recht PATEK PHILIPPE SA, gevestigd te Gèneve, Zwitserland, 11. de vennootschap naar vreemd recht TAG HEUER, BRANCH OF LVMH SWISS MANUFACTURES SA, gevestigd te La-Chaux-de-Fonds, Zwitserland, eiseressen, advocaten: mr. J.C.H. van Manen en J.H.A.M. Klaus te Amsterdam, tegen 1. de vennootschap naar vreemd recht ALTUSHOST INC., gevestigd te Belize City, Belize, gedaagde, advocaat: mr. M.C. van Rijswijk te Amsterdam, 2. de vennootschap naar vreemd recht ALTUSHOST INC., gevestigd te Stockholm, Zweden, gedaagde, voorwaardelijk verschenen, advocaat: mr. M.C. van Rijswijk te Amsterdam, Partijen zullen hierna ook als Merkhouders (eiseressen gezamenlijk) en gedaagde sub 1 als AltusHost worden aangeduid. De zaak is voor Merkhouders en Altushost behandeld door hun advocaten voornoemd.

1. De procedure 1.1. Mr. Van Rijswijk is onder de voorwaarde dat de voorzieningenrechter zou aannemen dat gedaagde sub 2 als aparte entiteit bestaat, ook namens die partij verschenen. Die vraag vergt evenwel nader onderzoek waarvoor de vraag naar verstekverlening in kort geding zich niet leent. Tegen gedaagde sub 2 zal dan ook verstek worden verleend. Dit vonnis geldt ingevolge het bepaalde in artikel 140 Rv1 als op tegenspraak gewezen, ook jegens de niet verschenen gedaagde sub 2.

1.2. Het verloop van de procedure blijkt uit: - de dagvaarding van 29 juni 2012; - de door Merkhouders overlegde producties 1-55; - de door Altushost overlegde producties 1-2; het door Merkhouders overgelegde proceskostenoverzicht; het door AltusHost overgelegde proceskostenoverzicht; - de mondelinge behandeling, gehouden op 24 juli 2012, ter gelegenheid waarvan de raadslieden van beide zijden een pleitnota hebben overgelegd.

1.3. Ten slotte is vonnis na een aanhouding van twee weken in verband met schikkingonderhandelingen nader bepaald op heden.

2. De feiten 2.1. De Merkhouders zijn wereldwijd opererende producenten van luxe consumentengoederen, waaronder horloges en sieraden.

2.2. Ter onderscheiding van hun waren, maken de Merkhouders respectievelijk gebruik van de volgende merken.

BREITLING, BULGARI, CHANEL, CHOPARD, DIOR, GUCCI, LONGINES, OMEGA, PANDORA, PATEK PHILIPPE en TAG HEUER. De Merkhouders zijn houdsters van de onderstaande merkinschrijvingen. ˗ Internationaal woord-/beeldmerk met werking in de Benelux ‘BREITLING’, met registratienummer 160212 en registratiedatum 10 maart 1952, voor klasse 14; 1

www.ie-portal.nl

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Pagina 1 van 5

www.iept.nl

˗ Internationaal woord-/beeldmerk met werking in de Benelux ‘BREITLING’, met registratienummer 613794 en registratiedatum 7 januari 1994, voor klasse 14; ˗ Gemeenschaps woordmerk ‘BREITLING’, met registratienummer 0890749 en registratiedatum 1 juni 2006, voor klasse 14; ˗ Internationaal woordmerk met werking in de Benelux ‘BULGARI’, met registratienummer 452694 en registratiedatum 15 mei 1980, voor onder meer klasse 14; ˗ Internationaal woord-/beeldmerk met werking in de Benelux ‘BULGARI’, met registratienummer 543321 en registratiedatum 11 oktober 1989, voor onder meer klasse 14; ˗ Gemeenschaps woord-/beeldmerk ‘BULGARI’, met registratienummer 001510866 en registratiedatum 16 februari 2000, voor onder meer klasse 14; ˗ Internationale woordmerk met werking in de Benelux ‘CHANEL’, met registratienummer 201151 en registratiedatum 15 juni 1957, voor onder meer klasse 14; ˗ Internationale woordmerk met werking in de Benelux ‘CHOPARD’, met registratienummer 624432 en registratiedatum 15 augustus 1994, voor klasse 14; ˗ Internationale woord-/beeldmerk met werking in de Benelux ‘CHOPARD GENÈVE’, met registratienummer 353878 en registratiedatum 18 februari 1969, voor klasse 14; ˗ Benelux woord-/beeldmerk ‘CHRISTIAN DIOR’, met registratienummer 0353934 en registratiedatum 22 mei 1978, voor onder meer klasse 14; ˗ Internationaal woordmerk met werking In de Benelux ‘CHRISTIAN DIOR’, met registratienummer 317876 en registratiedatum 28 juli 1966, voor klasse 14; ˗ Internationaal woord-/beeldmerk met werking in de Benelux ‘CHRISTIAN DIOR’, met registratienummer 455953 en registratiedatum 6 oktober 1980, voor onder meer klasse 14; ˗ Internationaal woordmerk met werking in de Benelux ‘DIOR’, met registratienummer 317877 en registratiedatum 28 juli 1966, voor klasse 14; ˗ Gemeenschaps woord-/beeldmerk ‘DIOR’, met registratienummer 006463046 en registratiedatum 15 april 2009, voor onder meer klasse 14; ˗ Internationaal woordmerk met werking in de Benelux ‘GUCCI’, met registratienummer 457952 en registratiedatum 16 december 1980, voor onder meer klasse 14; ˗ Internationaal woordmerk met werking in de Benelux ‘GUCCI’, met registratienummer 429833 en registratiedatum 30 maart 1977, voor onder meer klasse 14; ˗ Gemeenschaps woordmerk ‘GUCCI’, met registratienummer 000121988 en registratiedatum 24 november 1998, voor onder meer klasse 14; ˗ Gemeenschaps woord-/beeldmerk ‘GUCCI’, met registratienummer 004107546 en registratiedatum 21 december 2005, voor onder meer klasse 14; ˗ Internationaal woordmerk met werking in de Benelux ‘LONGINES’, met registratienummer 252798 en

www.ie-portal.nl

IEPT20120821, Rb Den Haag, Merkhouders v AltusHost registratiedatum 22 februari 1962, voor onder meer klasse 14; ˗ Internationaal woord-/beeldmerk met werking in de Benelux ‘LONGINES’, met registratienummer 465131 en registratiedatum 27 november 1981, voor onder meer klasse 14; ˗ Internationaal woordmerk met werking in de Benelux ‘LONGINES’, met registratienummer 678838 en registratiedatum 19 juni 1997[ voor onder meer klasse 14; ˗ Gemeenschaps woordmerk ‘LONGINES’, met registratienummer 000226233 en registratiedatum 2 oktober 1998, voor onder meer klasse 14; ˗ Internationaal woord-/beeldmerk met werking in de Benelux ‘OMEGA’, met registratienummer 287840 en registratiedatum 26 augustus 1964, voor onder meer klasse 14; ˗ Internationaal woordmerk met werking in de Benelux ‘OMEGA’, met registratienummer 366650 en registratiedatum 17 februari 1970, voor onder meer klasse 14; ˗ Internationaal woord-/beeldmerk met werking in de Benelux ‘OMEGA’, met registratienummer 132141 en registratiedatum 11 augustus 1947, voor onder meer klasse 14; ˗ Internationaal woord-/beeldmerk met werking in de Benelux ‘OMEGA’, met registratienummer 465986 en registratiedatum 25 november 1981, voor onder meer klasse 14; ˗ Internationaal woord-/beeldmerk met werking in de Benelux ‘OMEGA’, met registratienummer 614933 en registratiedatum 31 januari 1994, voor onder meer klasse 14; ˗ Gemeenschaps woordmerk ‘OMEGA’, met registratienummer 007320229 en registratiedatum 16 december 2008, voor onder meer klasse 14; ˗ Gemeenschaps woord-/beeldmerk ‘OMEGA’, met registratienummer 0771475 en registratiedatum 23 juli 2001, voor klasse 14; ˗ Gemeenschaps woordmerk ‘PANDORA’, met registratienummer 006646491 en registratiedatum 21 januari 2009, voor onder meer klasse 14; ˗ Gemeenschaps woordmerk ‘PANDORA’, met registratienummer 003397858 en registratiedatum 18 april 2007, voor klasse 14; ˗ Gemeenschaps woord-/beeldmerk ‘PANDORA’, met registratienummer 0979859 en registratiedatum 17 september 2008, voor onder meer klasse 14; ˗ Gemeenschaps woord-/beeldmerk ‘PANDORA JEWELRY’, met registratienummer 004252771 en registratiedatum 15 oktober 2007, voor onder meer klasse 14; ˗ Internationaal woordmerk met werking in de Benelux ‘PANDORA’, met registratienummer 715274 en registratiedatum 14 juni 1999 voor klasse 3; ˗ Benelux woordmerk ‘PATEK PHILIPPE & CO. GENÈVE’, met registratienummer 0094683 en registratiedatum 17 december 1971, voor klasse 14; ˗ Internationaal woordmerk met werking in de Benelux ‘PATEK PHILIPPE’, met registratienummer 394802

Pagina 2 van 5

www.iept.nl

en registratiedatum 21 december 1972, voor onder meer klasse 14; ˗ Internationaal woordmerk met werking in de Benelux ‘TAG HEUER’, met registratienummer 689200 en registratiedatum 24 maart 1998, voor klasse 14; ˗ Internationaal woord-/beeldmerk met werking in de Benelux ‘TAG HEUER’, met registratienummer 499995 en registratiedatum 13 januari 1986, voor onder meer klasse 14; 2.3. Altushost is een internet service provider (ISP). Zij heeft de volgende websites gehost: ˗ www.bestwatchonsale.com ˗ www.breitlingwatches-replica.com ˗ www.buynicewatch.com ˗ www.cheap-watch.org ˗ www.elite-watch.com ˗ www.fakewatchesuk.com ˗ www.hq-replica.co ˗ www.kaufenpandora.de.com ˗ www.linkreplica.net ˗ www.luxus-uhren-shop.net ˗ www.ok-replica.com ˗ www.pandoracharmsinuk.com ˗ www.pandorasenlinea.com ˗ www.poshreplicawatches.com ˗ www.repica-watcheshop.com ˗ www.replica-orologi-it.com ˗ www.replica-watches.gr ˗ www.replica-watchez.co ˗ www.swissmenwatch.com ˗ www.top-replicawatches.net ˗ www.watchcar99.com ˗ www.watchesreplica.uk.com ˗ www.watcheswe.com ˗ www.watchgator.com ˗ www.watchreplicas-online.com 2.4. Op deze websites worden namaakproducten aangeboden waarbij de merken van Merkhouders worden gebruikt. De producten worden op de websites “replica’s” of “fakes” genoemd. Merkhouders hebben geen toestemming gegeven voor dit gebruik.

2.5. De domeinnaam van het merendeel van de websites staat op naam van ofwel een natuurlijke persoon (in de meeste gevallen uit China), ofwel is de naam verborgen achter een aanbieder van anonieme domeinnaamdiensten, zoals Privacyprotect.org, Protected Domain Services, WhoisGuard en Private Whois. In bepaalde gevallen is sprake van fictieve contactgegevens.

2.6. Merkhouders hebben naar de houders van de onder 2.3 genoemde domeinnamen via verschillende wegen sommaties gestuurd, strekkende tot staking van de inbreukmakende activiteiten. De houders van de domeinnamen hebben hier niet op gereageerd.

2.7. Op 25 en 30 mei hebben Merkhouders aan de hen bekend zijnde adressen van AltusHost sommatiebrieven gestuurd, strekkende tot staking van het hosten van de gewraakte websites. Op 5 juni is AltusHost nogmaals gesommeerd om aan de verzoeken te voldoen, en is zij tevens gesommeerd een tweede reeks van inbreukmakende websites te blokkeren en het www.ie-portal.nl

IEPT20120821, Rb Den Haag, Merkhouders v AltusHost hosten daarvan te staken. In dit schrijven is AltusHost tevens gesommeerd de (persoons) gegevens van de domeinnaamhouders aan de advocaten van Merkhouders te verstrekken.

2.8. Op 30 mei ontving mw. C. Aubert, Head internet unit van de Federation of the Swiss watch industry FH een mail van AltusHost ten aanzien van een website waarvoor zij AltusHost eerder had aangeschreven.

Deze mail leest als volgt (sic).

“Hi, He is selling replica products. Not fake products.

Fake products if he charge someone for something that he didn’t ordered. On their website it’s clearly stated that they sell replica. Who want to buy it, he can buy.

They didn’t stole your watch from store, they’ve produced copy of it. However, this is something that is out from our range. We are just web hosting provider.

We are not involved in any other way in their business.

Best regards, Anton V.” 2.9. Op 19 juli heeft AltusHost haar dienstverlening ten aanzien van de websites gestaakt. Vier dagen later waren zeven websites weer online via een andere hosting provider.

3. Het geschil 3.1. Merkhouders vorderen, na vermindering van eis – samengevat – AltusHost te bevelen haar dienstverlening aan de onder 2.3 genoemde websites te staken, door deze af te sluiten en afgesloten te houden voor toegang door derden vanuit de Benelux en het hosten van die websites te staken en gestaakt te houden, onder bepaling van een dwangsom, met veroordeling van AltusHost in de volledige proceskosten ex artikel 1019h Rv. 3.2. Merkhouders hebben aan hun vordering artikel 9, lid 1 GMVo2, artikel 2.20, lid 1, sub a, b en c BVIE3 en artikel 2.22, lid 3 en lid 6 BVIE ten grondslag gelegd.

Zij voeren aan dat AltusHost onrechtmatig als tussenpersoon handelt door websites te hosten waarvan haar kenbaar is gemaakt dat deze inbreukmakend handelen. Volgens Merkhouders kan AltusHost de (doorgifte van de) websites met één druk op de knop beëindigen en is AltusHost hiertoe ook rechtens gehouden.

3.3. AltusHost voert gemotiveerd verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling Bevoegdheid 4.1. Ambtshalve wordt overwogen dat voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op Beneluxmerken de voorzieningenrechter in elk geval bevoegd is op basis van artikel 4.6 lid 2 BVIE. Verstek jegens gedaagde sub 2 4.2. Tegen gedaagde sub 2 wordt verstek verleend. Nu de vorderingen de voorzieningenrechter niet onrechtmatig of ongegrond voorkomen, zal hij de 2 Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk 3 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)

Pagina 3 van 5

www.iept.nl

vorderingen jegens gedaagde sub 2 toewijzen. Ten aanzien van gedaagde sub 1 wordt voorts als volgt overwogen.

Spoedeisend belang De voorzieningenrechter is voorhands van oordeel dat er bij de vorderingen van Merkhouders voldoende spoedeisend belang bestaat, gelet op het voortschrijdende (beweerdelijk) inbreukmakende handelen door middel van de genoemde websites en de hosting activiteiten van AltusHost. Het enkele feit dat de websites inmiddels door AltusHost offline zouden zijn gehaald, doet daar niet aan af. Er is immers van de zijde van AltusHost geen onvoorwaardelijke toezegging met onthoudingverklaring verzekerd door een boetebeding.

Inbreuk 4.3. Merkhouders hebben onweersproken en onderbouwd gesteld dat met de litigieuze websites inbreuk wordt gemaakt op de merkrechten van Merkhouders, zodat de voorzieningenrechter daarvan uit zal gaan. Voor zover in de email genoemd onder 2.8 nog het verweer is te lezen dat duidelijk wordt gemaakt dat het om replica-producten gaat, gaat dit niet op. Dit levert immers volgens vaste rechtspraak geen geldige reden op om een merk te gebruiken.

Tussenpersoon 4.4. AltusHost heeft (buiten haar pleitnota om) betwist dat de websites op Nederland (de voorzieningenrechter begrijpt: de Benelux) gericht zouden zijn zodat AltusHost niet zou zijn te beschouwen als een tussenpersoon in de zin van artikel 2.22 lid 6 BVIE. Dat verweer faalt. Merkhouders hebben immers onweersproken gesteld dat Nederland op de websites is aangemerkt als een land van waaruit de producten besteld kunnen worden en waar de producten naar toe kunnen worden gestuurd (via een zogenaamde “drop down lijst”). Voorts kan betaald worden met euro’s en zijn de websites in het Engels gesteld, welke taal in Nederland door nagenoeg iedereen met een internetaansluiting begrepen wordt.

De voorzieningenrechter beschouwt AltusHost zodoende voorshands als een tussenpersoon in de zin van artikel 2.22 lid 3 en lid 6 BVIE, wiens diensten worden gebruikt voor inbreuk op de aan Merkhouders toebehorende merken.

Subsidiariteit 4.5. AltusHost voert aan dat er minder verstrekkende maatregelen voorhanden zijn dan het gevorderde stakingsbevel jegens de hostingprovider. Volgens AltusHost hadden Merkhouders eenvoudigweg de gewraakte domeinnamen kunnen laten schorsen door middel van een procedure bij de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). De voorzieningrechter is echter met Merkhouders van oordeel dat deze procedure voorshands onvoldoende soelaas biedt, enerzijds omdat ICANN zich volgens Merkhouders niet met de inhoud van websites bezig houdt maar met wie de rechthebbende is op de betreffende domeinnaam en anderzijds omdat deze procedure onweersproken tamelijk langdurig van aard is. www.ie-portal.nl

IEPT20120821, Rb Den Haag, Merkhouders v AltusHost 4.6. AltusHost voert verder aan dat de Merkhouders onvoldoende hebben ondernomen om de websitehouders en/of replicamakers rechtstreeks aan te spreken. Ondank het aanschrijven van de websitehouders, is tot de dag van de zitting volgens Merkhouders iedere reactie uitgebleven.

Websitehouders waarvan de naam- en adresgegevens bekend zijn, zijn veelal afkomstig uit landen waarvan bekend is dat deze niet met grote voortvarendheid tegen merkinbreukmakers optreden. De voorzieningenrechter is zodoende van voorlopig oordeel dat aan het vereiste van subsidiariteit is voldaan.

Proportionaliteit 4.7. AltusHost heeft bovendien betoogd dat de gevorderde bevelen disproportioneel zijn omdat deze niet kunnen leiden tot het beoogde doel. Hiertoe stelt AltusHost dat de websitehouders hun website eenvoudig bij een andere hostingprovider kunnen onderbrengen en dit ook daadwerkelijk binnen enkele uren na de blokkade is gebeurd. Het betoog is gebaseerd op de veronderstelling dat er geen aanvullende maatregelen zullen worden genomen door Merkhouders. Die veronderstelling moet voorshands worden verworpen. Ter zitting is namelijk niet bestreden dat Merkhouders al optreden tegen andere hostingproviders en bijna alle hostingproviders na aanschrijven de betreffende websites “offline halen”.

Hierbij komt dat evenzeer onweersproken is gesteld door de ter zitting aanwezige persoon van Stichting React dat de helft van de 6.000 klanten van AltusHost namaakproducten zou verhandelen.

4.8. Het voorgaande afgezet tegen het niet al te ingrijpende karakter en de onbestreden lage kosten die gemoeid zijn met het blokkeren van de websites, is de voorzieningenrechter van oordeel dat aan het vereiste van proportionaliteit is voldaan.

Slotsom en proceskosten 4.9. Het gevorderde bevel tot staking van de hosting van de websites kan worden toegewezen. AltusHost zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Partijen hebben daags voordat vonnis zou worden gewezen aanhouding in verband met schikkingsonderhandelingen gevraagd.

Bij email van 17 augustus 2012 hebben Merkhouders laten weten dat partijen vonnis wensen met uitdrukkelijke aantekening dat als de vorderingen van Breitling c.s. worden toegewezen de proceskosten € 35.000,- zullen bedragen en de dwangsommen € 2.500 per dag (in plaats van € 10.000), met een maximum van € 100.000. Aldus zal beslist worden.

4.10. Ambtshalve zal de termijn in verband met 1019i Rv voorzover nodig worden bepaald op zes maanden.

5. De beslissing De voorzieningenrechter 5.1. beveelt gedaagden binnen drie werkdagen na betekening van dit vonnis haar diensten ten aanzien van de navolgende websites te staken, door deze af te sluiten en afgesloten te houden voor toegang door derden (vanuit de Benelux) en het hosten van die websites te staken en gestaakt te houden www.bestwatchonsale.com Pagina 4 van 5

www.iept.nl

IEPT20120821, Rb Den Haag, Merkhouders v AltusHost

www.breitlingwatches-replica.com www.buynicewatch.com www.cheap-watch.org www.elite-watch.com www.fakewatchesuk.com www.hq-replica.co www.kaufenpandora.de.com www.linkreplica.net www.luxus-uhren-shop.net www.ok-replica.com www.pandoracharmsinuk.com www.pandorasenlinea.com www.poshreplicawatches.com www.repica-watcheshop.com www.replica-orologi-it.com www.replica-watches.gr www.replica-watchez.co www.swissmenwatch.com www.top-replicawatches.net www.watchcar99.com www.watchesreplica.uk.com www.watcheswe.com www.watchgator.com www.watchreplicas-online.com; 5.2. veroordeelt gedaagden ieder voor zich tot betaling van een dwangsom van € 2.500,= voor iedere dag (een gedeelte van een dag als een gehele gerekend) dat zij in strijd handelen met het onder 5.1. uitgesproken bevel, tot een maximum van € 100.000,= is bereikt; 5.3. veroordeelt gedaagden (hoofdelijk) in de proceskosten, aan de zijde van Merkhouders tot op heden begroot op € 35.000,-; 5.4. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; 5.5. bepaalt voorzover nodig de termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak zoals bedoeld in artikel 1019i Rv op 6 maanden na dagtekening van dit vonnis; 5.6. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.F. Brinkman en in het openbaar uitgesproken op 21 augustus 2012 in aanwezigheid van de griffier.

www.ie-portal.nl

Pagina 5 van 5

www.iept.nl

Hoge Raad, 3 februari 2012, Red Bull v Bulldog

IEPT20120203, HR, Red Bull v Bulldog (Advertenties)

rechtsopvatting, hetzij zijn oordeel ontoereikend gemotiveerd.

• Van een onjuiste rechtsopvatting is sprake indien het hof van oordeel is geweest dat voor het aannemen van overeenstemming kon worden volstaan met het oordeel dat merk en teken visueel overeenstemmen.

• Ingeval het hof wel is uitgegaan van de juiste rechtsopvatting is zonder nadere, door het hof niet gegeven, motivering niet begrijpelijk waarom het door [eiser] gestelde ontbreken van auditieve en vooral begripsmatige gelijkenis aan het aannemen van overeenstemming niet in de weg stond.

MERKENRECHT Ten onrechte geen kenbaar oordeel over mogelijke verwatering element Bull door licentie voor BULLIT Het onderdeel klaagt in de eerste plaats dat het hof verzuimd heeft in te gaan op de - naar het onderdeel stelt: essentiële - stelling van [eiser] dat het onderscheidend vermogen van het element "Bull" is tenietgegaan, althans sterk is verwaterd als gevolg van het feit dat Red Bull het bedrijf Bullit Trading B.V. een licentie heeft verleend waaronder dit bedrijf het energiedrankje BULLIT op de markt brengt.

• Deze klacht is gegrond. Het hof heeft genoemde stelling van [eiser], die niet zonder meer onverenigbaar is met de in cassatie tevergeefs bestreden vaststelling dat het bij het merk van Red Bull om een bekend merk gaat, niet kenbaar in zijn overwegingen betrokken. Dat had het echter wel moeten doen, nu niet uitgesloten is dat die stelling, indien deze juist zou zijn bevonden, zou hebben geleid tot een ander antwoord op de vraag of het publiek een verband zal leggen tussen merk en teken dan waartoe het hof is gekomen.

Impact ontbreken auditieve en begripsmatige gelijkenis bij visuele gelijkenis 3 Uit rov. 3.9, en ook overigens, is niet kenbaar dat het hof de stellingen van [eiser] met betrekking tot (het ontbreken van) auditieve en begripsmatige gelijkenis in zijn, naar het vooropstelt: globale, beoordeling heeft betrokken. Het oordeel dat sprake is van overeenstemming tussen merk en teken is uitsluitend gebaseerd op het bestaan van visuele gelijkenis. Aldus heeft het hof hetzij blijk gegeven van een onjuiste www.ie-portal.nl

Prejudiciële vraag inzake geldige reden en voorgebruik te goeder trouw • Moet art. 5 lid 2 van genoemde richtlijn aldus worden uitgelegd dat van een geldige reden in de zin van die bepaling ook sprake kan zijn indien het teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het bekende merk reeds te goeder trouw door de desbetreffende derde(n) werd gebruikt voordat dat merk werd gedeponeerd?

Gelet op de bewoordingen van de hiervoor in 3.11.1 aangehaalde zin heeft het hof onmiskenbaar genoemd criterium toegepast. Het begrip "geldige reden" in de zin van art. 2.20 lid 1, sub c, BVIE dient thans te worden uitgelegd in overeenstemming met het begrip "geldige reden" in de zin van art. 5 lid 2 van de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (thans: Richtlijn 2008/95). Anders dan in het onderdeel wordt betoogd, kan - ook na het op 22 september 2011 door het HvJEU uitgesproken arrest in de zaak C-323/09 (Interflora/Marks & Spencer), betreffende zogeheten "keyword advertising" op internet met gebruikmaking van een trefwoord dat overeenkomt met een bekend merk van een concurrent - niet worden gezegd dat redelijkerwijze niet aan twijfel onderhevig is dat het hiervoor genoemde communautaire begrip "geldige reden" zonder meer ruimer is dan "geldige reden" zoals uitgelegd in het hiervoor in 3.11.3 genoemde arrest van het BenGH, en dat daarvan in ieder geval sprake is indien het beweerdelijk inbreukmakende teken al te goeder trouw werd gebruikt voordat het bekende merk werd gedeponeerd.

Vindplaatsen: LJN: BU4915 Hoge Raad, 3 februari 2012 (J.B. Fleers, E.J. Numann, J.C. van Oven, F.B. Bakels en G. Snijders) Hoge Raad der Nederlanden Arrest Pagina 1 van 17

www.iept.nl

in de zaak van: 1. LEIDSEPLEIN BEHEER B.V., gevestigd te Amsterdam, 2. [Eiser 2], wonende te [woonplaats], EISERS tot cassatie, advocaat: mr. R.A.A. Duk, tegen 1. de rechtspersoon naar Oostenrijks recht RED BULL GMBH, gevestigd te Fuschl am See, Oostenrijk, 2. RED BULL NEDERLAND B.V., gevestigd te Soesterberg, VERWEERSTERS in cassatie, advocaat: mr. K. Aantjes.

Eisers tot cassatie zullen hierna, in enkelvoud, ook worden aangeduid als [eiser] en verweersters in cassatie, in enkelvoud, als Red Bull.

1. Het geding in feitelijke instanties Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende stukken: a. het vonnis in de zaak 319813/HA ZA 05-1929 van de rechtbank Amsterdam van 17 januari 2007; b. het arrest in de zaak 106.006.683/01 (rolnummer 2007/0591) van het gerechtshof te Amsterdam van 2 februari 2010.Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie Tegen het arrest van het hof heeft [eiser] beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit. Red Bull heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep. De zaak is voor [eiser] toegelicht door mr. T. Cohen Jehoram en mr. R.M. Sjoerdsma, advocaten te Amsterdam. Voor Red Bull is de zaak toegelicht door haar advocaat en mrs. S.A. Klos, A.P. Groen en J.A.K. van den Berg, advocaten te Amsterdam.

De conclusie van de Advocaat-Generaal D.W.F. Verkade strekt tot vernietiging en verwijzing.

De advocaat van Red Bull heeft bij brief van 25 november 2011 op die conclusie gereageerd.

3. Beoordeling van het middel 3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan. (i) Red Bull is houdster van de navolgende merkregistraties (met gelding in de Benelux) voor waren in onder meer klasse 32 betreffende nonalcoholische dranken: - het (in het vonnis van de rechtbank afgebeelde) woord/beeldmerk 'Red Bull Krating-Daeng' ,internationaal geregistreerd op 11 juli 1983 onder nummer 477624; - het (in het vonnis van de rechtbank afgebeelde) woord/beeldmerk 'Red Bull', internationaal geregistreerd op 27 december 1993 onder nummer 612320; -het woordmerk 'Red Bull', internationaal geregistreerd op 24 februari 1995 onder nummer 641378; - het (in het vonnis van de rechtbank afgebeelde) Benelux woord/beeldmerk 'Red Bull Energy Drink', geregistreerd op 28 februari 1995 onder nummer 569511; - het woordmerk 'Red Bull', internationaal geregistreerd op 21 december 1998 onder nummer 708694.Van deze www.ie-portal.nl

IEPT20120203, HR, Red Bull v Bulldog merken speelt in cassatie alleen "Red Bull KratingDaeng" nog een rol. (ii) [Eiser] is houder van de navolgende Benelux merkregistraties voor waren in onder meer klasse 32betreffende non-alcoholische dranken: - het (in het vonnis van de rechtbank afgebeelde) woord/beeldmerk 'The Bulldog', geregistreerd op 14juli 1983 onder nummer 391002; - het woordmerk 'The Bulldog', geregistreerd op 23 december 1999 onder nummer 667403; - het (in het vonnis van de rechtbank afgebeelde) woord/beeldmerk 'The Bulldog Energy Drink',geregistreerd op 15 juni 2000 onder nummer 672262.

3.2 Red Bull heeft in eerste aanleg gevorderd [eiser] op straffe van een dwangsom te bevelen iedere (verdere) inbreuk op de hiervoor in 3.1(i) genoemde merkrechten met betrekking tot het woordmerk "Red Bull" te staken, en meer in het bijzonder te staken de productie en verhandeling van energy drinks met verpakkingen die zijn voorzien van het teken "Bull Dog" of een ander teken waarvan het woordelement "Bull" deel uitmaakt of andere tekens die verwarringwekkend overeenstemmen met voornoemde merkregistraties van Red Bull, met nevenvorderingen. In reconventie heeft [eiser] vervallenverklaring en doorhaling voor de Benelux gevorderd van de registratie van het woord/beeldmerk "Red Bull Krating-Daeng". De rechtbank heeft zowel de vorderingen in conventie als de vorderingen in reconventie afgewezen.

3.3 In hoger beroep heeft het hof de vorderingen van Red Bull alsnog grotendeels toegewezen. Hetgeen het hof daartoe heeft overwogen kan als volgt worden samengevat.

Geen grief is gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat voor de beantwoording van de vraag of sprake is van merkinbreuk in dit geval alleen het merk "Red Bull Krating-Daeng" relevant is (rov. 3.5). [Eiser] heeft niet betwist dat genoemd merk een bekend merk is binnen de Benelux. Ingevolge art. 2.20, lid 1, sub c, BVIE (voorheen art. 13, onder A, lid 1, onder c, BMW) kan de houder van een bekend merk zich verzetten tegen het gebruik door een derde van een daaraan gelijk of daarmee overeenstemmend teken indien door dat gebruik, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk (rov. 3.6). Aannemelijk is dat het publiek enerzijds in het woord/beeldmerk "Red Bull Krating Daeng" ook en vooral het bekende woordmerk "Red Bull" zal zien en anderzijds het teken zoals dit door [eiser] wordt gebruikt niet enkel als beeldmerk zal zien, maar tevens als woordmerk "The Bulldog". Evenzeer is aannemelijk dat het in aanmerking komend publiek, geconfronteerd met de overeenstemming die daarin is gelegen dat het bestanddeel "Bull" ook is opgenomen in het teken dat [eiser] voor energy drinks gebruikt, een verband tussen merk en teken zal leggen, ook al worden beide niet met elkaar verward (rov. 3.9). Nu sprake is van een overeenstemmend teken als bedoeld in art. 2.20, lid 1, sub c, komt vervolgens de vraag aan Pagina 2 van 17

www.iept.nl

de orde of [eiser] ongerechtvaardigd voordeel als bedoeld in deze verdragsbepaling heeft getrokken. Ook die vraag wordt bevestigend beantwoord, omdat voldoende aannemelijk is dat [eiser] een graantje heeft willen meepikken van de miljardenomzet van Red Bull in energy drinks en dat hij in het kielzog van haar bekende merk ongerechtvaardigd voordeel heeft getrokken uit de reputatie daarvan (rov. 3.10). Het beroep van [eiser] op een geldige reden voor het gebruik van een overeenstemmend teken gaat niet op (rov. 3.11). Eveneens verworpen wordt zijn verweer dat het recht op het merk "Red Bull Krating-Daeng" als gevolg van niet-gebruik is vervallen nu Red Bull consequent de woorden "Krating-Daeng" heeft weggelaten: dit weglaten heeft immers het onderscheidend vermogen van het merk van Red Bull in de vorm waarin het is ingeschreven niet gewijzigd (rov. 3.13).

Het beroep van [eiser] op art. 2.27 lid 3 BVIE treft evenmin doel, reeds omdat de daar bedoelde uitzondering blijkens de tekst alleen geldt voor het zich hier niet voordoende geval van (gebruik van) merken die gedeponeerd zijn tijdens de periode waarin het oudere merk vervalrijp was wegens niet-gebruik (rov.

3.14).

3.4 De Hoge Raad zal de tegen deze oordelen gerichte klachten behandelen in de volgorde die is aangehouden in de conclusie van de Advocaat-Generaal.

Normaal gebruik?

3.5.1 De klachten van onderdeel VI betreffen het oordeel in rov. 3.13 dat het onderscheidend vermogen van het merk van Red Bull zoals dit is ingeschreven niet is gewijzigd doordat de in het visuele totaalbeeld ondergeschikte onderdelen "Krating-Daeng" consequent door Red Bull zijn weggelaten, zodat het gebruik van dat merk in die vorm heeft te gelden als normaal gebruik in de zin van art. 2.26, lid 2, sub a, in verbinding met lid 3, sub a, BVIE. 3.5.2 Onderdeel VI.1 klaagt dat het hof bij dit oordeel ten onrechte niet is uitgegaan van de situatie ten tijde van het depot in 1983, toen, aldus het onderdeel, "Krating-Daeng" een substanti毛le bijdrage leverde aan het onderscheidend vermogen van het merk in zijn geheel en dit deel dus geen ondergeschikte plaats innam in het totaalbeeld.

3.5.3 Deze klacht kan wegens gemis aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden, nu niet blijkt dat het hof bij zijn oordeel van een andere opvatting is uitgegaan dan die welke het onderdeel voor de juiste houdt.

3.5.4 Onderdeel VI.2 klaagt, onder verwijzing naar een aantal door [eiser] in de feitelijke instanties betrokken stellingen, over onbegrijpelijkheid van het oordeel dat het onderscheidend vermogen van het merk van Red Bull niet is gewijzigd door het weglaten van de woordelementen "Krating-Daeng"; tevergeefs evenwel, want dit oordeel, dat van feitelijke aard is, behoefde, om begrijpelijk te zijn, geen nadere motivering dan door het hof in navolging van de rechtbank is gegeven.

Deze motivering komt erop neer (a) dat de woorden "Krating-Daeng" in het totaalbeeld van het merk een www.ie-portal.nl

IEPT20120203, HR, Red Bull v Bulldog ondergeschikte plaats innemen doordat de overige bestanddelen - het beeld van de twee stieren en de woorden "Red Bull" - groter zijn afgebeeld, en (b) dat de intrinsiek onderscheidende kracht van deze laatste woorden voor energy drinks niet geringer is dan die van de woorden "Krating-Daeng" nu de woorden "Red Bull" immers geenszins beschrijvend zijn voor energy drinks.

Art. 2.27 lid 3 BVIE van toepassing?

3.6.1 Onderdeel VII keert zich tegen het in rov. 3.14 gegeven oordeel dat het beroep van [eiser] op art. 2.27 lid 3 BVIE niet opgaat, reeds omdat de daar bedoelde uitzondering blijkens de tekst alleen geldt voor (gebruik van) merken die gedeponeerd zijn tijdens de periode waarin het oudere merk vervalrijp was wegens niet-gebruik en dus niet voor merken die voordien zijn gedeponeerd. Naar het onderdeel betoogt, ziet die uitzondering ook op depots verricht v贸贸r het vervalrijp worden van het oudere merk en is het andersluidende oordeel van het hof bovendien onvoldoende gemotiveerd gelet op BenGH 19 december 1996, LJN AD2665, NJ 1997/623.

3.6.2 Het onderdeel kan niet tot cassatie leiden. Dit vindt zijn grond in het navolgende. Volgens [eiser] is het merk "Red Bull Krating-Daeng" vervallen als gevolg van het niet gebruiken van de woorden "Krating-Daeng". Het hof heeft dit standpunt verworpen en de daartegen gerichte klachten van onderdeel VI hebben geen doel getroffen.

Gevolg daarvan is dat van toepassing van art. 2.27 lid 3 BVIE geen sprake kan zijn, zodat onderdeel VII belang mist.

"Red Bull Krating-Daeng" bekend merk, of "Red Bull"?

3.7.1 Onderdeel II.1 klaagt dat het hof in rov. 3.6 -waar het onder meer komt tot het (in rov. 3.10 herhaalde) oordeel dat het merk waarop Red Bull zich beroept bekend is binnen het Benelux-gebied in de zin van art.

2.20 lid 1, sub c, BVIE - ten onrechte niet het merk "Red Bull Krating-Daeng" tot uitgangspunt heeft genomen, maar een ander, later apart ingeschreven merk, te weten "Red Bull", waarvan het hof heeft vastgesteld dat het in deze zaak irrelevant is.

3.7.2 Deze klacht berust op een onjuiste lezing van het bestreden arrest. Met name gelet op de vaststelling in rov. 3.5 dat voor de beantwoording van de vraag of sprake is van merkinbreuk door [eiser] aan de zijde van Red Bull alleen haar merk "Red Bull Krating-Daeng" relevant is, staat buiten twijfel dat het hof met "het merk waarop Red Bull zich beroept" in rov. 3.6 en "het merk van Red Bull" in rov. 3.10 het oog heeft op het merk "Red Bull Krating-Daeng". Onderdeel II.1 kan dus wegens gemis aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden.

3.7.3 Onderdeel II.2 gaat uit van dezelfde, in 3.7.2 onjuist bevonden, lezing en kan dus evenmin tot cassatie leiden.

3.7.4 Onderdeel II.3, ten slotte, betoogt dat het oordeel dat bij gebreke van betwisting vaststaat dat het merk "Red Bull Krating-Daeng" bekend is binnen het Benelux-gebied om een aantal redenen onvoldoende Pagina 3 van 17

www.iept.nl

gemotiveerd is. Dit onderdeel stuit reeds in zijn geheel af op het feit dat geen grief is gericht tegen het oordeel van de rechtbank in rov. 5.20 dat het merk van Red Bull, waarmee bedoeld is: "Red Bull Krating-Daeng", grote bekendheid geniet in de Benelux, in aanmerking genomen dat op dit punt in cassatie niet is geklaagd over miskenning van de devolutieve werking van het hoger beroep. Onderscheidend vermogen van het element "Bull" negatief beĂŻnvloed door het verlenen van een licentie ter zake van het gebruik van het merk "Bullit" voor een energiedrankje?

3.8.1 Onderdeel III behoeft nog slechts behandeling voor zover het betrekking heeft op de slotzin van het hierna volgende citaat uit rov. 3.9. In deze rechtsoverweging, waartegen ook onderdeel IV is gericht, onderzoekt het hof, in het kader van de vraag of door het gebruik van het teken (hier: de merken van [eiser] zoals deze door hem worden gebruikt) ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk (hier: "Red Bull Krating- Daeng"), of het in aanmerking komende publiek een verband zal leggen tussen het bekende merk van Red Bull en het door [eiser] gebruikte teken.

"Om uit te maken of door het gebruik van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk,moet een globale beoordeling worden gemaakt met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Het is aannemelijk dat enerzijds het publiek in het woord/beeldmerk "Red Bull Krating-Daeng", waarin de laatste twee woorden in een klein lettertype zijn opgenomen, ook en vooral het bekende enkele woordmerk "Red Bull" zal zien alsmede dat anderzijds het publiek het teken zoals dit door [eiser] wordt gebruikt niet enkel als beeldmerk, maar tevens als woordmerk "The Bulldog" zal zien. Bij de beoordeling van de gelijkenis tussen merk en teken komt meer gewicht toe aan de punten van overeenstemming dan aan die van verschil. In aanmerking nemende voorts dat in het - voor energy drinks bekende - woordmerk "Red Bull" aan het bestanddeel "Bull" meer onderscheidende betekenis toekomt dan aan het adjectief "Red" en dat dit bestanddeel "Bull" ook is opgenomen in het teken dat door [eiser] voor energy drinks wordt gebruikt, acht het hof het evenzeer aannemelijk dat het in aanmerking komende publiek, geconfronteerd met die overeenstemming, geen bijzondere betekenis zal hechten aan het voor het woord "Bulldog" geplaatste lidwoord "The" en een verband tussen merk en teken zal leggen, ook al worden beide niet met elkaar verward."

3.8.2 Het onderdeel klaagt in de eerste plaats dat het hof verzuimd heeft in te gaan op de - naar het onderdeel stelt: essentiĂŤle - stelling van [eiser] dat het onderscheidend vermogen van het element "Bull" is tenietgegaan, althans sterk is verwaterd als gevolg van het feit dat Red Bull het bedrijf Bullit Trading B.V. een licentie heeft verleend waaronder dit bedrijf het energiedrankje BULLIT op de markt brengt. www.ie-portal.nl

IEPT20120203, HR, Red Bull v Bulldog 3.8.3 Deze klacht is gegrond. Het hof heeft genoemde stelling van [eiser], die niet zonder meer onverenigbaar is met de in cassatie tevergeefs bestreden vaststelling dat het bij het merk van Red Bull om een bekend merk gaat, niet kenbaar in zijn overwegingen betrokken. Dat had het echter wel moeten doen, nu niet uitgesloten is dat die stelling, indien deze juist zou zijn bevonden, zou hebben geleid tot een ander antwoord op de vraag of het publiek een verband zal leggen tussen merk en teken dan waartoe het hof is gekomen. Voor het overige behoeft het onderdeel geen behandeling.

Overeenstemming tussen merk en teken?

3.9.1 Onderdeel IV.2 - onderdeel IV.1 berust op dezelfde onjuiste lezing van het bestreden arrest als onderdeel II.1 en deelt het lot daarvan - is gericht tegen het oordeel in rov. 3.9 dat "The Bulldog" een met het bekende merk van Red Bull overeenstemmend teken is, nu sprake is van een zodanige mate van overeenstemming dat het betrokken publiek een samenhang ziet tussen beide merken, dat wil zeggen: een verband tussen beide merken legt. Volgens het onderdeel is dit oordeel onvoldoende met redenen omkleed en rechtens onjuist nu niet blijkt dat de visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming in de beoordeling zijn betrokken. Dit klemt te meer aldus het onderdeel, dat daarbij verwijst naar HvJEU 12 januari 2006, zaak C-361/04, Jurispr., blz. I-643, LJN BG0090 (Picasso -Picaro) - nu, zoals in feitelijke aanleg gesteld, sprake is van een duidelijk en zwaarwegend begripsmatig verschil dat punten van overeenstemming kan "compenseren".

3.9.2 Naar vaste rechtspraak van het HvJEU dient het bestaan van een verband tussen merk en teken globaal te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden, waaronder niet alleen de mate van overeenstemming van merk en teken, maar ook de mate van onderscheidend vermogen en de mate van bekendheid van het merk of zijn reputatie. Die globale beoordeling dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis betreft te berusten op de totaalindruk die door merk en teken wordt opgeroepen, rekening houdend onder meer met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Alleen ingeval merk en teken een zekere, zelfs geringe, mate van overeenstemming vertonen, dient de rechter een globale beoordeling te verrichten om uit te maken of, niettegenstaande de geringe mate van overeenstemming, het betrokken publiek een verband tussen merk en teken legt omdat er andere relevante factoren bestaan, zoals de algemene bekendheid of de reputatie van het merk (vgl. HvJEU, 24 maart 2011, zaak C-552/09 (Ferrero/BHIM).

3.9.3 Uit rov. 3.9, en ook overigens, is niet kenbaar dat het hof de stellingen van [eiser] met betrekking tot (het ontbreken van) auditieve en begripsmatige gelijkenis in zijn, naar het vooropstelt: globale, beoordeling heeft betrokken. Het oordeel dat sprake is van overeenstemming tussen merk en teken is uitsluitend gebaseerd op het bestaan van visuele gelijkenis. Aldus heeft het hof hetzij blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, hetzij zijn oordeel ontoereikend Pagina 4 van 17

IEPT20120203, HR, Red Bull v Bulldog

www.iept.nl

gemotiveerd. Van een onjuiste rechtsopvatting is sprake indien het hof van oordeel is geweest dat voor het aannemen van overeenstemming kon worden volstaan met het oordeel dat merk en teken visueel overeenstemmen. Ingeval het hof wel is uitgegaan van de juiste rechtsopvatting is zonder nadere, door het hof niet gegeven, motivering niet begrijpelijk waarom het door [eiser] gestelde ontbreken van auditieve en vooral begripsmatige gelijkenis aan het aannemen van overeenstemming niet in de weg stond.

Ongerechtvaardigd voordeel?

3.10.1 Onderdeel V komt, voor zover het feitelijke grondslag heeft, met een tweetal motiveringsklachten op tegen het oordeel in rov. 3.10 dat voldoende aannemelijk is dat [eiser] een graantje heeft willen meepikken van de miljardenomzet van Red Bull en dat hij in het kielzog van haar bekende merk ongerechtvaardigd voordeel heeft getrokken uit de reputatie daarvan.

3.10.2 Deze motiveringsklachten behoeven geen behandeling nu hetgeen daarin wordt betoogd zonodig opnieuw aan de orde kan komen indien na beantwoording van de onder 5 te formuleren vraag aan het HvJEU verwijzing dient plaats te vinden.

Geldige reden?

3.11.1 Onderdeel 1 ten slotte richt een reeks klachten tegen rov. 3.11, betreffende het verweer van [eiser] dat hij voor het gebruik van een overeenstemmend teken een geldige reden heeft, daarin bestaande dat het gebruik van zijn merk "The Bulldog" past binnen de historie van zijn eigen label en de daarbij gehanteerde merchandising en marketingstrategie. Naar het oordeel van het hof gaat dat verweer niet op. "Hetgeen [eiser] in dit verband heeft gesteld wettigt niet de conclusie dat voor hem een zodanige noodzaak bestaat om voor de door hem op de markt gebrachte energy drinks juist dit teken te gebruiken, dat van hem in redelijkheid niet kan worden verlangd zich van dat gebruik te onthouden", aldus het hof.

3.11.2 Met "de historie van zijn eigen label en de daarbij gehanteerde merchandising en marketingstrategie" doelt het hof op het feit dat [eiser], zoals door hem in feitelijke aanleg gesteld en door Red Bull niet bestreden, het teken The Bulldog al (ruim) voordat Red Bull in 1983 haar merk deponeerde te goeder trouw gebruikte als handelsnaam voor onder meer "horecadiensten waar dranken worden verkocht", en voor diverse merchandisingactiviteiten.

3.11.3 Onderdeel 1.1 klaagt dat het hof in rov. 3.11 ten onrechte het criterium heeft toegepast zoals geformuleerd in het arrest van het BenGH van 1 maart 1975, LJN AB3388, NJ 1975/472 (Claeryn/Klarein), dat betrekking heeft op het oude art. 13. A lid 1, aanhef en onder 2째, BMW. Het hof had, nu het merkenrecht inmiddels ook op dit punt Europees geharmoniseerd is, het communautaire begrip "geldige reden" moeten toepassen. Een "geldige reden" bestaat onder dat geharmoniseerde merkenrecht in ieder geval wanneer, zoals hier, het beweerdelijk inbreukmakende teken al te goeder trouw (als handelsnaam) werd

www.ie-portal.nl

gebruikt voordat het ingeroepen merk werd gedeponeerd, aldus het onderdeel.

3.11.4 Het uitgangspunt van het onderdeel is juist.

Gelet op de bewoordingen van de hiervoor in 3.11.1 aangehaalde zin heeft het hof onmiskenbaar genoemd criterium toegepast. Het begrip "geldige reden" in de zin van art. 2.20 lid 1, sub c, BVIE dient thans te worden uitgelegd in overeenstemming met het begrip "geldige reden" in de zin van art. 5 lid 2 van de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (thans: Richtlijn 2008/95). Anders dan in het onderdeel wordt betoogd, kan - ook na het op 22 september 2011 door het HvJEU uitgesproken arrest in de zaak C-323/09 (Interflora/Marks & Spencer), betreffende zogeheten "keyword advertising" op internet met gebruikmaking van een trefwoord dat overeenkomt met een bekend merk van een concurrent - niet worden gezegd dat redelijkerwijze niet aan twijfel onderhevig is dat het hiervoor genoemde communautaire begrip "geldige reden" zonder meer ruimer is dan "geldige reden" zoals uitgelegd in het hiervoor in 3.11.3 genoemde arrest van het BenGH, en dat daarvan in ieder geval sprake is indien het beweerdelijk inbreukmakende teken al te goeder trouw werd gebruikt voordat het bekende merk werd gedeponeerd. De Hoge Raad zal om die reden de onder 5 te formuleren vraag aan het HvJEU voorleggen.

3.12 De overige klachten behoeven thans geen behandeling.

4. Omschrijving van de feiten waarop de door het HvJEU te geven uitleg moet worden toegepast De Hoge Raad verwijst naar de hiervoor in 3.1 en 3.11.2 vermelde feiten waarvan te dezen moet worden uitgegaan.

5. Vraag van uitleg met betrekking tot richtlijn 89/104/EEG Moet art. 5 lid 2 van genoemde richtlijn aldus worden uitgelegd dat van een geldige reden in de zin van die bepaling ook sprake kan zijn indien het teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het bekende merk reeds te goeder trouw door de desbetreffende derde(n) werd gebruikt voordat dat merk werd gedeponeerd?

6. Beslissing De Hoge Raad: verzoekt het Hof van Justitie van de Europese Unie uitspraak te doen over de hiervoor onder 5 geformuleerde vraag van uitleg van richtlijn 89/104/EEG; houdt iedere verdere beslissing aan en schorst het geding tot het Hof van Justitie naar aanleiding van dit verzoek uitspraak zal hebben gedaan.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J.B. Fleers als voorzitter, de vice-president E.J. Numann en de raadsheren J.C. van Oven, F.B. Bakels en G. Snijders, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer J.C. van Oven op 3 februari 2012.

Conclusie 10/02162 Pagina 5 van 17

www.iept.nl

mr. D.W.F. Verkade Zitting 11 november 2011 Conclusie inzake: 1) Leidseplein Beheer BV en 2) [Eiser 2] (hierna tezamen: [eiser]), eisers tot cassatie tegen 1) de rechtspersoon naar Oostenrijks recht Red Bull GmbH en 2) Red Bull Nederland BV (hierna tezamen: Red Bull), verweersters in cassatie.

Het gaat in deze zaak - over non-alcoholische energy drinks - om de vragen - of Red Bull normaal gebruik heeft gemaakt van haar woord-/beeldmerk 'Red Bull Krating-Daeng' door het slechts te gebruiken zonder de woorden 'KratingDaeng', - of [eiser] een beroep kan doen op het coexistentiesysteem van art. 2.27 lid 3 BVIE; - de vraag of het merk van Red Bull als een 'bekend merk' kan gelden; - of sprake is van verwatering van het merk van Red Bull, door het gedogen van 'Bullit'; - of sprake is van overeenstemming tussen de woord/beeldmerken 'Red Bull Krating-Daeng' en 'The Bulldog'; - of [eiser] ongerechtvaardigd voordeel heeft getrokken uit de reputatie van het merk 'Red Bull Krating-Daeng'; en - de vraag of [eiser] een 'geldige reden' heeft in de zin van art. 2.20 lid 1 sub c BVIE. 1. Feiten(1) 1.1. Red Bull is houdster van de navolgende merkregistraties (met gelding in de Benelux) voor waren in onder meer klasse 32 betreffende non-alcoholische dranken: - het (in het vonnis van de rechtbank afgebeelde) woord/beeldmerk 'Red Bull Krating-Daeng', internationaal geregistreerd op 11 juli 1983 onder nummer 477624; - het (in het vonnis van de rechtbank afgebeelde) woord/beeldmerk 'Red Bull', internationaal geregistreerd op 27 december 1993 onder nummer 612320; - het woordmerk 'Red Bull', internationaal geregistreerd op 24 februari 1995 onder nummer 641378; - het (in het vonnis van de rechtbank afgebeelde) Benelux woord/beeldmerk 'Red Bull Energy Drink', geregistreerd op 28 februari 1995 onder nummer 569511; - het woordmerk 'Red Bull', internationaal geregistreerd op 21 december 1998 onder nummer 708694.

1.2. [Eiser] is houder van de navolgende Benelux merkregistraties voor waren in onder meer klasse 32 betreffende non-alcoholische dranken: - het (in het vonnis van de rechtbank afgebeelde) woord/beeldmerk 'The Bulldog', geregistreerd op 14 juli 1983 onder nummer 391002; www.ie-portal.nl

IEPT20120203, HR, Red Bull v Bulldog - het woordmerk 'The Bulldog', geregistreerd op 23 december 1999 onder nummer 667403; - het (in het vonnis van de rechtbank afgebeelde) woord/beeldmerk 'The Bulldog Energy Drink', geregistreerd op 15 juni 2000 onder nummer 672262.

1.3. Bij brief van 22 januari 2003 heeft Red Bull [eiser] gesommeerd het gebruik van tekens die het woord Bull bevatten voor producten in klasse 32, in het bijzonder energy drinks, te staken en gestaakt te houden.

2. Procesverloop 2.1. Bij exploot van 27 juni 2005 heeft Red Bull [eiser] c.s. gedagvaard voor de rechtbank te Amsterdam. Red Bull vordert - verkort weergegeven(2) - [eiser] op straffe van een dwangsom te bevelen iedere (verdere) inbreuk op de onder 1.1 genoemde merkrechten met betrekking tot het woordmerk 'Red Bull', te staken, meer in het bijzonder te staken de productie en verhandeling van energy drinks met verpakkingen die voorzien zijn van het teken Bull Dog of een ander teken waarvan het woordelement Bull deel uitmaakt of andere tekens die verwarringwekkend overeenstemmen met voornoemde merkregistraties van Red Bull, met vorderingen tot schadevergoeding en nevenvorderingen als vermeld in het vonnis van de rechtbank onder 3.1 sub C tot en met F, alsmede nietigverklaring en de doorhaling uit te spreken subsidiair vervallen te verklaren de hierboven onder 1.2 genoemde merkregistraties van [eiser] voor klasse 32, met veroordeling van [eiser] in de proceskosten.

2.2. [Eiser] heeft de vordering in conventie bestreden en een reconventionele vordering ingesteld. Hij vordert - kort gezegd - de vervallenverklaring en doorhaling voor de Benelux van de hierboven onder 1.1 genoemde registratie van het woord/beeldmerk 'Red Bull KratingDaeng', met veroordeling van Red Bull in de proceskosten. Red Bull heeft tegen deze vordering in reconventie verweer gevoerd.

2.3. Bij vonnis van 17 januari 2007 heeft de rechtbank zowel in conventie als in reconventie de vorderingen afgewezen.

2.4. Red Bull heeft appel doen instellen bij het hof te Amsterdam. [Eiser] heeft ook in hoger beroep verweer gevoerd en heeft voorwaardelijk incidenteel appel ingesteld.

2.5. Op 20 februari 2009 is de zaak voor het hof bepleit. Na daartoe door Red Bull verzocht en verkregen verlof bij rolbeschikking van 28 juli 2009, hebben eerst Red Bull en vervolgens [eiser] zich nog nader uitgelaten bij akte na pleidooi.

2.6. In zijn arrest van 2 februari 2010 heeft het hof het vonnis waarvan beroep in conventie vernietigd en in zoverre opnieuw rechtdoende de vordering van Red Bull - grotendeels - toegewezen. Het hof heeft - onder meer - als volgt overwogen: '3.5 Bij de beoordeling van de vraag of er sprake is van merkinbreuk heeft de rechtbank tot uitgangspunt genomen dat in dit geval alleen het "Red Bull KratingDaeng" merk relevant is, aangezien de overige merken van Red Bull zijn gedeponeerd na de Benelux merkregistratie van [eiser] met registratienummer 319002 en registratiedatum 14 juli 1983 en het Pagina 6 van 17

www.iept.nl

(pretense) verval van dit merk wegens niet-gebruik niet is ingeroepen voor aanvang van het (herstellend) gebruik ervan door [eiser], zodat Red Bull haar vordering niet op haar latere merkrechten uit 1993, 1995 en 1998 kan baseren. Deze overweging, waartegen geen grief is gericht, strekt ook in hoger beroep tot uitgangspunt.

3.6 [Eiser] heeft niet betwist dat het merk waarop Red Bull zich beroept een bekend merk is in de Benelux, zodat dit als vaststaand wordt beschouwd. Ingevolge art. 2.20 lid 1 sub c BVIE (voorheen art. 13A lid 1 sub c BMW), waarop Red Bull haar vordering mede heeft gebaseerd, kan de houder van een bekend merk zich verzetten tegen het gebruik door een derde van een daaraan gelijk of daarmee overeenstemmend teken indien door dat gebruik, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. [...]

3.9 Om uit te maken of door het gebruik van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, moet een globale beoordeling worden gemaakt met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Het is aannemelijk dat enerzijds het publiek in het woord/beeldmerk "Red Bull KratingDaeng", waarin de laatste twee woorden in een klein lettertype zijn opgenomen, ook en vooral het bekende woordmerk "Red Bull" zal zien alsmede dat anderzijds het publiek het teken zoals dit door [eiser] wordt gebruikt niet enkel als beeldmerk, maar tevens als woordmerk "The Bulldog" zal zien. Bij de beoordeling van de gelijkenis tussen merk en teken komt meer gewicht toe aan de punten van overeenstemming dan aan die van verschil. In aanmerking nemende voorts dat in het - voor energy drinks bekende - woordmerk "Red Bull" aan het bestanddeel "Bull" meer onderscheidende betekenis toekomt dan aan het adjectief "Red" en dat dit bestanddeel "Bull" ook is opgenomen in het teken dat door [eiser] voor energy drinks wordt gebruikt, acht het hof het evenzeer aannemelijk dat het in aanmerking komende publiek, geconfronteerd met die overeenstemming, geen bijzondere betekenis zal hechten aan het voor het woord "Bulldog" geplaatste lidwoord "The" en een verband tussen merk en teken zal leggen, ook al worden beide niet met elkaar verward. Hiervoor is steun te vinden in de uitkomsten van het door Red Bull overgelegde IvoMar associatieonderzoek van 19 oktober 2006 (productie 14 in eerste aanleg), waaraan niet althans niet in relevante mate wordt afgedaan door het zogenaamde marktleidereffect zoals dit over en weer met tegengestelde conclusies door partijdeskundigen in overgelegde schriftelijke verklaringen is toegelicht.

3.10 Waar derhalve sprake is van een overeenstemmend teken als bedoeld in art. 2.20 lid 1 sub c BVIE is vervolgens de vraag aan de orde, of door [eiser] ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk van Red Bull. Naar het oordeel van het hof is dit www.ie-portal.nl

IEPT20120203, HR, Red Bull v Bulldog hier het geval. Tot de hierbij meegewogen omstandigheden behoren de (in confesso: grote) bekendheid van het merk "Red Bull" voor energy drinks, het identieke woord c.q. bestanddeel "Bull" in merk en teken zoals hierboven besproken, alsmede het feit dat het om identieke waren (energy drinks) gaat. De energy drink van Red Bull is in 1987 in Oostenrijk op de markt gebracht en is rond 1995 (volgens [eiser] was dit rond 1997) op de Beneluxmarkt ge誰ntroduceerd, de energy drink van [eiser] onder diens bestaande huismerk "The Bulldog" met logo in 1997. Mede gelet op gepubliceerde uitlatingen van [eiser], zoals die door Red Bull zijn geciteerd (o.a. akte na pleidooi sub 14, voetnoot 2), is voldoende aannemelijk dat [eiser] aldus een graantje heeft willen meepikken van de miljardenomzet van Red Bull en dat hij in het kielzog van diens bekende merk ongerechtvaardigd voordeel heeft getrokken uit de reputatie daarvan.

3.11 [Eiser] heeft zich beroepen op een geldige reden voor het gebruik van een overeenstemmend teken, aangezien het gebruik van zijn merk "The Bulldog" past binnen de historie van zijn eigen label en de daarbij gehanteerde merchandising en marketing strategy. Dit verweer gaat niet op. Hetgeen [eiser] in dit verband heeft gesteld wettigt niet de conclusie dat voor hem een zodanige noodzaak bestaat om voor de door hem op de markt gebrachte energy drinks juist dit teken te gebruiken, dat van hem in redelijkheid niet kan worden verlangd zich van dat gebruik te onthouden. [...]

3.13 [Eiser] heeft in eerste aanleg in reconventie de vervallenverklaring van het "Red Bull Krating- Daeng" merk gevorderd wegens niet-gebruik omdat Red Bull de woorden Krating-Daeng consequent heeft weggelaten. Dit in hoger beroep door [eiser] gehandhaafde verweer wordt verworpen. Het hof sluit zich aan bij hetgeen de rechtbank dienaangaande in rov. 5.9-5.10 heeft overwogen. Door weglating van de in het visuele totaalbeeld ondergeschikte onderdelen "Krating-Daeng" is het onderscheidend vermogen van het merk Red Bull in de vorm waarin het is ingeschreven niet gewijzigd, zodat dit als normaal gebruik in de zin van art. 2.26 lid 2 sub a juncto lid 3 sub a BVIE heeft te gelden.

3.14 Het beroep van [eiser] op art. 2.27 lid 3 BVIE gaat niet op, reeds omdat de daar bedoelde uitzondering blijkens de tekst alleen geldt voor (gebruik van) merken die gedeponeerd zijn tijdens de periode waarin het oudere merkrecht vervalrijp was wegens non-usus, en niet voordien zoals in het onderhavige geval.'

2.7. [Eeiser] heeft tijdig(3) cassatieberoep doen instellen. Red Bull heeft verweer gevoerd. Beide partijen hebben hun standpunten schriftelijk toegelicht.

[Eiser] heeft vervolgens gerepliceerd en Red Bull heeft tenslotte nog gedupliceerd.

3. Bespreking van het cassatiemiddel 3.1.1. Het cassatiemiddel omvat de onderdelen I tot en met VII, die elk zijn opgebouwd uit afzonderlijke (sub)onderdelen. De onderdelen bestrijden zeven verschillende stappen in de redenering van het hof die ertoe geleid heeft om merkinbreuk door [eiser] met zijn Pagina 7 van 17

www.iept.nl

'Bulldog'-energy drinks op het 'Red Bull KratingDaeng' merk van Red Bull (de andere merkinschrijvingen van Red Bull spelen in cassatie geen rol meer) aan te nemen.

3.1.2. De door het cassatiemiddel onder vuur genomen stappen zijn (in de volgorde van de onderdelen van het middel): (I) Het verwerpen van het door [eiser] gedane beroep op een 'geldige reden' voor het gebruik zijnerzijds van zijn merk 'Bulldog' (rov. 3.11); (II) Het oordeel dat het 'Red Bull Krating-Daeng' merk van Red Bull, als door Red Bull gesteld en door [eiser] niet betwist, een bekend merk zou zijn (rov. 3.6 en 3.10); (III) Een positief oordeel van het hof over de (hoge) mate van onderscheidend vermogen van het 'Red Bull Krating-Daeng' merk, en het passeren daarbij van een essentiële stelling van [eiser] over de aanwezigheid op de markt van (Red Bull's andere) merk BULLIT (rov.

3.6 en 3.9); (IV) De door het hof aangenomen overeenstemming tussen het 'Red Bull Krating-Daeng' merk van Red Bull en [eiser]' merk 'Bulldog' (rov. 3.9); (V) Het door het hof aangenomen 'ongerechtvaardigd voordeel trekken' doordat [eiser] een 'graantje' zou hebben willen 'meepikken' (rov. 3.10) ; (VI) Het verwerpen van het beroep van [eiser] op het verval van het recht op het 'Red Bull Krating- Daeng' merk van Red Bull wegens ontbreken van normaal gebruik van dat merk (rov. 3.13); (VII) Het verwerpen van het beroep van [eiser] op verplichte co-existentie tussen beide merken in verband met art. 2.27 lid 3 BVIE (ook wel de zgn. 'Heilung'kwestie; rov. 3.14).

3.1.3. De volgorde van de klachten spreekt mij niet aan en ik neem de vrijheid een andere volgorde van bespreking te kiezen. (a) Ik wil beginnen met de door middel VI aangesneden vraag of op het enige thans nog door Red Bull jegens [eiser] ingeroepen merk 'Red Bull Krating-Daeng' (überhaupt) nog wel een subjectief merkrecht bestaat. (b) Rekening houdende met een ontkennende beantwoording van die vraag, lijkt een logische tweede stap de door middel VII aangesneden vraag of, wat er verder zij van de door Red Bull gestelde merkinbreuk, sprake moet zijn van verplichte co-existentie tussen de merken van partijen in verband met art. 2.27 lid 3 BVIE. (c) Rekening houdende met een ontkennende beantwoording van ook vraag (b) komt de vraag naar de eventuele inbreuk door [eiser] aan de orde. Nu (in cassatie in confesso) verwarring tussen de litigieuze merken niet aan de orde is, is slechts aan de orde het inbreukcriterium van art. 2.20 lid 1 sub c BVIE (voorheen art. 13A lid 1 sub c BMW). Inbreuk volgens dat criterium veronderstelt vooreerst dat het door Red Bull ingeroepen merk 'Red Bull Krating-Daeng' een bekend merk is. 's Hof bevestigend oordeel daarover wordt aangevochten in onderdeel II. (d) Rekening houdende met de houdbaarheid van 's hofs positieve oordeel over de bekendheid van het 'Red www.ie-portal.nl

IEPT20120203, HR, Red Bull v Bulldog Bull Krating-Daeng' merk, rijst vervolgens de vraag of [eiser]' 'Bulldog'-tekens daarmee overeenstemmen. Een tussen partijen aan de orde gekomen (voor-)vraag daarbij is de mate van onderscheidend vermogen van het 'Red Bull Krating-Daeng' merk, gezien het gedogen door Red Bull van een concurrerend merk BULLIT. 's Hofs voor Red Bull (impliciet) gunstige oordeel dáárover wordt bestreden in onderdeel III. (e) 's Hofs bevestigend oordeel over de overeenstemming tussen enerzijds het 'Red Bull Krating- Daeng' merk en anderzijds de 'The Bulldog' tekens is het onderwerp van onderdeel IV. (f) Uitgaande van de houdbaarheid van laatstbedoeld oordeel van het hof, is de volgende vraag of door het litigieuze gebruik door [eiser] van zijn 'Bulldog' tekens, 'ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie' van het 'Red Bull KratingDaeng' merk, in de zin van art. 2.20 lid 1 sub c BVIE. 's Hofs bevestigend antwoord van die vraag wordt bestreden in onderdeel V. (g) Dan (of daarbij) is er nog de vraag of [eiser] (in het licht van alle omstandigheden van het geval) een 'geldige reden' heeft voor het litigieuze gebruik van het 'The Bulldog' merk. In het cassatiemiddel is deze kwestie voorwerp van onderdeel I. 3.1.4. Zoals in het bovenstaande geïndiceerd, behandel ik de middelonderdelen in de volgorde: VI, VII, II, III, IV, V, en ten slotte I. Onderdeel VI: geen normaal gebruik van het ingeschreven merk van Red Bull?

3.2. In eerste aanleg heeft [eiser] aangevoerd dat Red Bull's merk 'Red Bull Krating-Daeng' vervallen was wegens niet-gebruik (nl. slechts afwijkend gebruik van het merk zoals gedeponeerd). Deze stellingname moet gezien worden tegen de juridische achtergrond van art.

2.26 lid 2 onder a BVIE(4), waarin - kort gezegd - op straffe van verval van het merkrecht is voorgeschreven dat normaal gebruik ervan niet langer dan vijf jaar achterwege blijft, en tegen de feitelijke achtergrond dat Red Bull dit merk nooit (en dus langer dan vijf jaar, gelet op de inschrijvingsdatum van 11 juli 1983) gebruikt heeft in de vorm zoals gedeponeerd, inclusief de woorden 'Krating-Daeng'. Red Bull heeft dit laatste niet weersproken, maar heeft daartegenover de stelling betrokken dat dit er niet toe doet omdat het door haar wél gemaakte gebruik van het merk zonder de woorden 'Krating-Daeng' kwalificeert als 'gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm, zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven werd gewijzigd' in de zin van art. 2.26 lid 3 sub a BVIE, zodat ingevolge laatstbedoelde bepaling toch van gebruik van het merk kan worden gesproken. De rechtbank heeft in rov. in rov. 5.9-5.10 deze stellingname van Red Bull gehonoreerd. Het hof heeft zich in rov. 3.13 bij de genoemde overwegingen van de rechtbank aangesloten.

3.3. Onderdeel VI is gericht tegen rov. 3.13 van het arrest, waarin het hof (anders dan door [eiser] betoogd) oordeelt dat het onderscheidend vermogen van het merk Red Bull door weglating van de in het visuele Pagina 8 van 17

www.iept.nl

totaalbeeld ondergeschikte onderdelen 'Krating-Daeng', niet is gewijzigd zodat Red Bull's zodanig gebruik als normaal gebruik in de zin van artikel 2.26 lid 2 sub a juncto lid 3 sub 2 BVIE heeft te gelden. 3.4. Volgens onderdeel VI.1 is het hof ten onrechte niet uitgegaan van de situatie ten tijde van het depot van het 'Red Bull Krating-Daeng'-merk, terwijl destijds, in 1983, het onderdeel 'Krating-Daeng' een substanti毛le bijdrage leverde aan de onderscheidende kracht van het merk in zijn geheel en dus geen ondergeschikte plaats innam, en Red Bull toen nog geen energy drinks op de markt bracht onder het (nu, maar in 1983 nog niet bekende) merk 'Red Bull'(5).

3.5. Deze klacht faalt bij gebrek aan feitelijke grondslag, nu het hof (en de rechtbank, waarbij het hof zich heeft aangesloten) kennelijk zijn uitgegaan van de situatie ten tijde van het depot. Uit niets blijkt een ander temporeel aanknopingspunt. Daarmee kan in het midden blijven de (rechts)vraag of het hof moest uitgaan van de situatie ten tijde van het depot, dan wel mocht of moest uitgaan van het tijdstip van het eerste gebruik van het merk in afwijkende vorm, dan wel van het tijdstip waarop gedurende vijf jaren geen gebruik gemaakt is van het merk in de vorm zoals het is gedeponeerd, dan wel van nog een ander tijdstip; een en ander voor zover zodanig verschil in tijdstippen relevant zou zijn.

3.6. Onderdeel VI.2 behelst - onder verwijzing naar verschillende stellingen in de processtukken - de motiveringsklacht dat 's hofs oordeel onbegrijpelijk is omdat het onderscheidend vermogen van het merk 'Red Bull Krating-Daeng' wel degelijk wijzigt door het weglaten van de opvallende (want niet tot het normale taalbeeld in een van de Benelux-talen behorende) woordelementen 'Krating-Daeng'.

3.7. Ook deze klacht faalt. Volgens het hof, dat op dit punt het oordeel van de rechtbank in rov. 5.10 volgt, staat (in zijn algemeenheid) de omstandigheid dat niet alle woorden die in het beeldmerk voorkomen er niet aan in de weg om van normaal gebruik te kunnen spreken. Dat oordeel - dat niet is bestreden - is juist.

Het hof heeft vervolgens (met overneming van het oordeel van de rechtbank (rov. 5.10) dat de woorden 'Krating-Daeng' en het totaalbeeld van het merk een ondergeschikte plaats innemen doordat de overige bestanddelen bestaande uit het beeld van de twee stieren alsmede de woorden 'Red Bull' groter zijn afgebeeld, en dat de intrinsiek onderscheidende kracht van de woorden 'Red Bull' voor energy drinks niet lager is dan de woorden 'Krating-Daeng' omdat de woorden 'Red Bull' geenszins beschrijvend zijn voor energy drinks) geoordeeld dat het onderscheidend vermogen door het weglaten van de in het visueel totaalbeeld ondergeschikte onderdelen 'Krating-Daeng' in de vorm waarin het is ingeschreven, niet is gewijzigd. Dit, afdoende gemotiveerde, feitelijk oordeel is niet onbegrijpelijk.

Onderdeel VII: co-existentieregeling van art. 2.27 lid 3 BVIE van toepassing?

3.8. Onderdeel VII heeft dezelfde feitelijke achtergrond als onderdeel VI, nl. dat Red Bull haar merk met de www.ie-portal.nl

IEPT20120203, HR, Red Bull v Bulldog woorden 'Red Bull Krating-Daeng' nooit (en dus langer dan vijf jaar, gelet op de inschrijvingsdatum van 11 juli 1983) gebruikt heeft in de vorm zoals gedeponeerd, inclusief de woorden 'Krating-Daeng'. Terwijl onderdeel VI daaraan - m.i. zonder succes - de conclusie wilde verbinden dat het hof dit merk als vervallen had moeten beschouwen, heeft onderdeel VII betrekking op een alternatieve of subsidiaire linie van [eiser]. De juridische grondslag voor de alternatieve of subsidiaire linie van [eiser] is gelegen in art. 2.27 lid 3 BVIE (voorheen art. 14.C lid 2 BMW), een regeling die een soort verplichte co-existentie voorschrijft: 'De houder van het merkrecht ten aanzien waarvan het verval ingevolge lid 2 niet meer kan worden ingeroepen, kan zich niet ingevolge 2.20, lid 1, sub a, b en c, verzetten tegen gebruik van een merk waarvan het depot is verricht tijdens de periode waarin het oudere merkrecht vervallen kon worden verklaard op grond van [niet normaal gebruik].' Volgens [eiser] kon het merk van Red Bull in de relevante periode vervallen worden verklaard (was het merk 'vervalrijp'), en komt hem een beroep op de regel van art. 2.27 lid 3 toe in verband met zijn merkdepot van 14 juli 1983 (vgl. onder de feiten, 1.1).(6) 3.9. Onderdeel VII is (dus) gericht tegen rov. 3.14 waarin het hof heeft geoordeeld dat het beroep van [eiser] op art. 2.27 lid 3 BVIE niet opgaat, reeds omdat de daar bedoelde uitzondering alleen geldt voor (gebruik van) merken die gedeponeerd zijn tijdens de periode waarin het oudere merkrecht vervalrijp was wegens non-usus, en niet voordien, zoals in het onderhavige geval. Volgens het onderdeel is deze lezing van artikel 2.27 lid 3 BVIE rechtens onjuist en is het oordeel van het hof bovendien onvoldoende met redenen omkleed gelet op het arrest van het BenGH in de Triomino-zaak (7).

3.10. Zoals het hof heeft overwogen, geldt de regeling van art. 2.27 lid 3 BVIE blijkens de tekst ervan alleen voor gebruik van merken die gedeponeerd zijn tijdens de zgn. vervalrijpe periode, en dus niet voor (gebruik van) merken die voordien (maar na inschrijving van het oudere merk) gedeponeerd zijn (8). In de kennelijke visie van het hof begon in casu de 'vervalrijpe' periode (i.v.m. art. 5, onder 3o (oud) BMW) in ieder geval niet eerder dan drie jaar na 11 juli 1983, dus pas op 11 juli 1986, terwijl het depot van [eiser] van daarv贸贸r, nl. 14 juli 1983 dateert.

3.11. De door het onderdeel aan de orde gestelde vraag of het hof hier niet te zeer naar de letter en te weinig naar de geest van art. 2.27 lid 3 BVIE oordeelt, acht ik op zichzelf een serieuze (rechts-) vraag. Dat geldt ook voor de in dit verband ingeroepen aandacht voor het precedent van het Triominoarrest van BenGH 19 december 1996.(9) Anderzijds heeft ook de s.t. namens Red Bull een 'punt' door aan te snijden dat de gehele coexistentieregeling van art. 2.27 lid 3 (en lid 4) BVIE een eigenaardige Benelux-aangelegenheid is, die zich mogelijk niet met de Merkenrichtlijn verdraagt.(10) 3.12. Aan deze problematiek, die tot prejudici毛le vragen aan het HvJ EU en wellicht tevens aan het

Pagina 9 van 17

www.iept.nl

BenGH aanleiding zou kunnen geven, kan m.i. echter voorbijgegaan worden.

3.13. De klacht faalt naar mijn mening niet 'reeds' om de door het hof aangegeven reden, doch w茅l 'reeds' om de volgende reden. Het hof heeft geoordeeld - en blijkens het m.i. falende onderdeel VI kunnen oordelen - dat er ondanks het weglaten van de woorden 'KratingDaeng' sprake is van normaal gebruik door Red Bull(11). Nu [eiser] zijn beroep op het verval van het 'Red Bull Krating- Daeng' merk gebaseerd heeft op het weglaten dan de woorden 'Krating-Daeng' (en daarmee een onderscheidend kenmerk) en nu die stellingname van de hand gewezen is, komt het 'co-existentie'systeem van art. 2.27 lid 3 BVIE (jo. lid 2) niet aan de orde. Onderdeel VII faalt dus bij gebrek aan (processueel) belang.

Onderdeel II: heeft het hof het merk 'Red Bull Krating-Daeng' tot uitgangspunt genomen?

3.14. Zoals eerder vermeld, kies ik ervoor om na onderdelen VI en VII de onderdelen II t/m V te bespreken. Onderdeel I komt in deze conclusie als laatste aan de orde.

3.15. Onderdeel II keert zich tegen rov. 3.6 van het arrest van het hof. Volgens de onderdelen II.1 en II.2 heeft het hof ten onrechte niet het merk 'Red Bull Krating-Daeng' zoals dat is ingeschreven tot uitgangspunt genomen, maar een ander, later apart ingeschreven merk (woordmerk Red Bull), waarvan het hof (in rov. 3.5) heeft vastgesteld dat het in deze zaak niet relevant is.

3.16. De klachten falen omdat zij uitgaan van een onjuiste lezing van het arrest. Uit rov. 3.5 van het arrest van het hof volgt dat het hof - evenals de rechtbank tot uitgangspunt heeft genomen dat alleen het 'Red Bull Krating-Daeng' merk relevant is. Waar het hof verder verwijst naar 'het merk waarop Red Bull zich beroept' (rov. 3.6) of 'het merk van Red Bull' (rov. 3.10) doelt het onmiskenbaar op het enig relevante merk, 'Red Bull Krating-Daeng'. Overigens heeft de rechtbank in rov.

5.28 nog overwogen dat rekening moet worden gehouden met het feit dat het publiek in het woord/beeldmerk 'Red Bull Krating-Daeng' ook het enkele woordmerk 'Red Bull' zal zien. Daartegen is geen grief gericht, en het cassatiemiddel klaagt ten deze evenmin over miskenning door het hof van de devolutieve werking van het appel.

3.17. Onder II.3 klaagt het onderdeel dat 's hofs oordeel - dat [eiser] niet heeft betwist dat het merk waarop Red Bull zich beroept een bekend merk is in de Benelux 贸贸k onbegrijpelijk is omdat [eiser] de bekendheid van het merk 'Red Bull Krating-Daeng' uitdrukkelijk en gemotiveerd heeft betwist. [Eiser] verwijst in dit verband naar stellingen zijnerzijds(12) die volgens hem niet anders begrepen kunnen worden dan dat het merk, dat immers niet gebruikt is, (ook) (iedere) bekendheid ontbeert.

3.18. In de stellingen waarnaar verwezen betwist [eiser] dat Red Bull op normale wijze gebruik heeft gemaakt van haar merk 'Red Bull Krating-Daeng'. Volgens [eiser] kan gebruik van een merk op een van de merkinschrijving afwijkende wijze niet worden www.ie-portal.nl

IEPT20120203, HR, Red Bull v Bulldog gekwalificeerd als (normaal) gebruik, wanneer daarbij het onderscheidende kenmerk van het merk wordt gewijzigd(13). Red Bull heeft bij gebruik van het merk Red Bull Krating-Daeng steeds een wezenlijk onderdeel van het woordmerk-gedeelte van het merk weggelaten(14).

3.19. De klacht faalt - mede in het verlengde van de bespreking, hierboven, van onderdeel VI - op meerdere gronden. De stellingen waarnaar [eiser] verwijst, betwisten niet dat het merk waarop Red Bull zich beroept, een bekend merk is. [Eiser] betoogt in die stellingen dat Red Bull niet op normale wijze gebruik heeft gemaakt van het merk 'Red Bull Krating-Daeng' doordat steeds een onderscheidend deel van dat merk namelijk 'Krating-Daeng' - is weggelaten. Uit het betoog dat geen sprake is geweest van (normaal) gebruik van het merk 'Red Bull Krating-Daeng' volgt niet - althans niet zonder meer - dat de bekendheid van het ingeschreven merk wordt betwist, zodat de klacht in zoverre feitelijke grondslag mist.

3.20. Ook overigens moet het onderdeel stranden. De rechtbank heeft in rov. 5.20 geoordeeld: 'Het beroep op artikel 13A lid 1 sub c BMW kan slechts slagen voor zover het merk waarop Red Bull zich beroept, een bekend merk is in de Benelux. Red Bull heeft hiertoe aangegeven dat zij een marktleider is op het gebied van energy drinks. Voorts heeft zij overzichten van zeer hoge verkoopaantallen en marketing uitgaven over de periode van 1987 tot 2005 (...) voor de Benelux overgelegd. Nu [eiser] c.s. niet heeft weersproken dat het merk van Red Bull grote bekendheid geniet in de Benelux, neemt de rechtbank dit als vaststaand aan.' [cursivering A-G.] Deze overweging - die onmiskenbaar ziet op het merk 'Red Bull Krating-Daeng'(15) - is in appel niet bestreden, terwijl het cassatiemiddel ten deze evenmin klaagt over miskenning door het hof van de devolutieve werking van het appel. Zij heeft thans als uitgangspunt te gelden.

3.21. Ook voor zover [eiser] betoogt dat Red Bull geen normaal gebruik van haar merk heeft gemaakt door een onderscheidend deel van het merk weg te laten en dat daardoor het merk geen bekendheid heeft gekregen, kan het niet tot cassatie leiden. Zoals reeds werd aangeduid in nr. 3.16, heeft de rechtbank in rov. 5.28 geoordeeld: 'Het voorgaande brengt mee dat het Red Bull KratingDaeng merk zoals het gedeponeerd is, moet worden vergeleken met zowel het beeldmerk zoals dat gebruikt wordt als met de enkele woorden THE BULLDOG en BULLDOG aangezien die eveneens zonder toevoeging van het logo gebruikt worden. Daarbij moet voorts rekening worden gehouden met het feit dat het publiek in het Red Bull Krating- Daeng merk ook het enkele woordmerk Red Bull zal zien.' Zoals in nr. 3.16 is aangegeven, is tegen dit oordeel in appel geen grief gericht, terwijl het cassatiemiddel ten deze evenmin klaagt over miskenning door het hof van de devolutieve werking van het appel. Ook tegen deze achtergrond kan (in cassatie) moeilijk worden volgehouden dat de aanduiding 'Krating-Daeng' (mede) het onderscheidend Pagina 10 van 17

www.iept.nl

vermogen van het merk zoals het is ingeschreven bepaalt(16).

3.22. Voor zover onderdeel II.3 nog klaagt dat het hof aan de essentiële stelling van [eiser], dat de bekendheid van het merk een voorwaarde is voor een beroep op artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE, zou zijn voorbijgegaan, faalt het eveneens. Het hof heeft immers - in rov. 3.6 overwogen dat ingevolge art.

2.20 lid 1 sub c BVIE de houder van [slechts] een bekend merk zich kan verzetten tegen het gebruik door een derde van een daaraan gelijk of daarmee overeenstemmend teken, terwijl het hof in rov. 3.6 voorts heeft vastgesteld dat het merk waarop Red Bull zich beroept een bekend merk is. Een tegen laatstbedoelde vaststelling gerichte klacht in onderdeel III.2 is hierboven gewogen en door te licht bevonden.

Voor zover onderdeel III (mede) daartegen gericht is, volgt een bespreking daarvan hieronder.

Onderdeel III: invloed op onderscheidend vermogen van het element BULL als gevolg van het gedogen door Red Bull van BULLIT? 3.23. Onderdeel III is gericht tegen de rov. 3.6 en 3.9.

Volgens het onderdeel heeft het hof verzuimd in te gaan op de essentiële stelling van [eiser] dat het onderscheidend vermogen van het element BULL teniet is gegaan, althans sterk is verwaterd door het feit dat Red Bull het bedrijf Bullit Trading BV een licentie heeft verleend waaronder het energiedrankje BULLIT op de markt wordt gebracht. [eiser] stelde op de aangegeven vindplaatsen(17) - samengevat - dat Red Bull zelf actief bijdraagt aan verlies van het onderscheidend vermogen door toe te staan dat andere leveranciers van energy drinks het element BULL gebruiken. Zo staan rechten op het merk BULLIT op naam van Red Bull, maar wordt het energy drankje BULLIT op de markt gebracht door Bullit Trading BV, zonder enige verwijzing naar Red Bull als merkhouder van het merk BULLIT. [eiser] heeft de relevantie van dit punt geadstrueerd met een verwijzing naar o.m. het arrest van BenGH 19 december 1997 (Beaphar/Nederma).

3.24. De klacht moet worden beoordeeld tegen de achtergrond van het volgende. 'Verwatering is het fenomeen dat door gebruik van het merk in beschrijvende zin, of doordat anderen dezelfde of zeer gelijkende merken of tekens gaan gebruiken, het onderscheidend vermogen van het merk afneemt, of soms zelfs geheel verdwijnt.' (18) Verwatering heeft een - beperkende - invloed op de beschermingsomvang: naarmate een merk geringer onderscheidend vermogen heeft, komt het minder bescherming toe(19). De ultieme vorm van verwatering is de verwording van een merk tot soortnaam, die een algeheel verlies van het subjectieve merkrecht meebrengt(20). Verwatering is veelal een gevolg van niet- of onvoldoende optreden door de merkhouder tegen het gebruik door derden van gelijke of overeenstemmende tekens voor soortgelijke van andere ondernemingen afkomstige waren. Dat deed zich voor in bijv. de zaken die leidden tot BenGH 13 december 1994 (Quick)(21) en HR 15 december 1995 (Lipmerk)(22). Het kan evenzo het gevolg zijn van de www.ie-portal.nl

IEPT20120203, HR, Red Bull v Bulldog omstandigheid dat de merkhouder zelf een soortgelijk product onder een gelijkend merk in het verkeer brengt of laat brengen, zonder duidelijk te maken dat het gaat om een product van dezelfde merkhouder. Dat deed zich voor in de zaak die leidde tot BenGH 19 december 1997 (Beaphar/Nederma)(23).

3.25. [Eiser] betoogt in onderdeel III terecht niet dat door de in het onderdeel aangegeven omstandigheden het woord-/beeldmerk 'Red Bull Krating-Daeng' in zijn geheel (ieder) onderscheidend vermogen zou hebben verloren. Maar het onderdeel refereert wél aan zijn stellingen over zodanig verlies, of in elk geval sterke verwatering voor wat betreft het element BULL in dit merk. Gaat het hier om essentiële stellingen waarop het hof had behoren te responderen?

3.26. Stellingen zijn essentieel indien het gestelde, zo dit komt vast te staan, van belang kan zijn voor de uitkomst van de zaak. [Eiser] heeft betoogd dat het volgens Red Bull zeer onderscheidende element BULL met instemming van Red Bull door derden wordt gebruikt, waardoor Red Bull zelf bijdraagt aan afbreuk van het onderscheidend vermogen van het element BULL. Afhankelijk van de juistheid van deze stelling en de mede op basis daarvan te beoordelen beschermingsomvang van het (al dan niet, of minder of meer) verwaterde onderscheidend vermogen van het element BULL (met gevolgen voor de beschermingsomvang van het woord-/beeldmerk van Red Bull in zijn geheel)(24) is het m.i. bepaald niet ondenkbaar dat de vraag of sprake is van overeenstemming tussen [eiser]' 'The Bulldog'-merken en Red Bull's merk 'Red Bull Krating-Daeng', en/of de vraag of sprake is van ongerechtvaardigd voordeel trekken door [eiser], anders wordt beantwoord dan nu door het hof is gedaan. Dit klemt uiteraard te meer nu het hof (in rov. 3.9) ook heeft geoordeeld dat aan het bestanddeel 'Bull' meer onderscheidende betekenis toekomt dan aan het adjectief 'Red'(25).

3.27. Uit het voorgaande volgt dat het onderdeel, voor zover het klaagt dat het hof essentiële stellingen heeft gepasseerd, slaagt. Daarbij 'neem ik mee' de klacht in het onderdeel over miskenning van het in jurisprudentie bevestigde gegeven dat het toestaan en bevorderen van gebruik van zeer (dan wel meer) met het merk overeenstemmende tekens, het onderscheidend vermogen van dat merk vermindert, en zelfs geheel teniet kan laten gaan. Per saldo geldt hier m.i. dat het hof ten deze van een onjuiste rechtsopvatting is uitgegaan, en dat - zo dat anders mocht zijn - zonder nadere motivering onbegrijpelijk is dat het hof aan [eiser]' hier bedoelde stellingen is voorbijgegaan.

Onderdeel IV: overeenstemming tussen de woord/beeldmerken 'Red Bull Krating-Daeng' en 'The Bulldog'?

3.28. Onderdeel IV is gericht tegen rov. 3.9 van het arrest van het hof.

3.29. De klacht onder IV.1 bouwt geheel voort op onderdeel II, betogend dat het hof ten onrechte het woordmerk 'Red Bull' heeft betrokken bij de beoordeling van de gelijkenis tussen merk en teken. De klacht deelt dus het lot van onderdeel II. Pagina 11 van 17

www.iept.nl

3.30. Onder IV.2 wordt geklaagd dat 's hofs oordeel met onvoldoende redenen is omkleed en rechtens onjuist is nu niet blijkt dat de visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming in de beoordeling zijn betrokken. Dit klemt te meer, aldus de klacht, nu er sprake is van een duidelijk en zwaarwegend begripsmatig verschil, dat punten van overeenstemming kan 'compenseren'. [eiser] verwijst in dit verband naar HvJEG 12 januari 2006, C-361/04 (Picasso/Picaro) en naar zijn stellingen in de CvA onder 32, CvD onder 42, pleitaantekeningen in eerste aanleg onder 25-28 en de pleitaantekeningen in appel onder 30-36.

3.31. 'De relevante overeenstemming tussen merk en teken kan bestaan uit een auditieve, visuele en/of begripsmatige overeenstemming, al dan niet in onderlinge combinatie', aldus Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, a.w. (2008), p. 310, onder verwijzing naar het bekende Puma/Sabel-arrest van het HvJ EG van 1997(26). Zij vervolgen dat het moet gaan 'om een globale beoordeling, waarin het oordeel over de overeenstemming op basis van de drie genoemde vormen daarvan, moet berusten op de totaalindruk die door merk en teken bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten wordt achtergelaten'.

Op p. 316-317 (nr. 8.7.3.4) schrijven zij: 'Het is mogelijk (en doet zich in veel gevallen voor) dat merk en teken niet alle vormen van overeenstemming in dezelfde mate vertonen. Een sterke visuele en auditieve overeenstemming hoeft bijvoorbeeld nog niet samen te gaan met een sterke begripsmatige overeenstemming.

In dergelijke gevallen is het mogelijk dat de verschillende vormen van overeenstemming elkaar "compenseren". Dat wil zeggen dat het ontbreken van bijvoorbeeld begripsmatige overeenstemming, gecompenseerd kan worden door een sterke mate van overeenstemming op auditief en visueel vlak. Ook zonder begripsmatige overeenstemming kan dan geconcludeerd worden dat sprake is van een met het merk overeenstemmend teken.(27) Andersom geldt dat wanneer slechts een beperkte mate van overeenstemming bestaat in ĂŠĂŠn van de drie vormen, en een groot verschil in de andere vormen de eerstgenoemde vorm van overeenstemming aan belang kan inboeten. Wanneer merk en teken bijvoorbeeld alleen enigszins auditief overeenstemmen, terwijl er visueel en begripsmatig grote verschillen bestaan, kan dat aanleiding zijn om uiteindelijk te oordelen dat er geen sprake is van een voldoende met het merk overeenstemmend teken.(28)' 3.32. Het hof heeft - samengevat - geoordeeld dat aannemelijk is dat het publiek in het merk van Red Bull vooral het woordmerk 'Red Bull' en in de door [eiser] gebruikte tevens het woordmerk 'The Bulldog' zal zien.

DĂĄt oordeel is in cassatie niet bestreden. Het hof heeft voorts geoordeeld dat bij de beoordeling van de gelijkenis tussen merk en teken meer gewicht toekomt aan de punten van overeenstemming dan aan punten van verschil, terwijl aan het bestanddeel 'Bull' meer onderscheidende betekenis toekomt dan aan 'Red' en het bestanddeel 'Bull' ook in het teken van [eiser] is opgenomen. Op grond hiervan acht het hof het www.ie-portal.nl

IEPT20120203, HR, Red Bull v Bulldog aannemelijk dat het publiek een verband zal leggen tussen merk en teken.

3.33. [Eiser] heeft - in de stellingen waarnaar verwezen (zie hierboven nr. 3.30 in fine) - uitgebreid gemotiveerd betoogd dat en waarom geen sprake is van visuele, noch van auditieve, noch van begripsmatige overeenstemming tussen de woordmerken en ook gewezen op de 'compensatie'- kwestie. Daarbij heeft [eiser] ook bestreden de stellingname van Red Bull ten aanzien van de beweerde auditieve en visuele overeenstemming, waarbij bijvoorbeeld merk en teken gereduceerd werden totdat een overstemmend element overbleef, terwijl daarenboven de beeldcomponenten van de merken enorm van elkaar verschillen(29). [eiser] heeft ook uiteengezet dat en waarom de door Red Bull beoogde wijze van vergelijking lijnrecht ingaat tegen de door het Hof van Justitie aangegeven criteria(30).

3.34. Anders dan uit de jurisprudentie van het HvJEG volgt, heeft het hof de visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming inderdaad niet globaal beoordeeld. Bij de beoordeling van de auditieve overeenstemming heeft het hof in rov. 3.9 veeleer merk en teken ontrafeld totdat een overstemmend deelelement ('Bull') overbleef.

3.35. De klacht is, tegen de hiervoor geschetste achtergrond, terecht voorgesteld. Bij zijn oordeel, dat er op neerkomt dat nu in beide merken het bestanddeel 'Bull' is terug te vinden, sprake is van relevante overeenstemming tussen merk en teken, is het hof ten deze van een onjuiste rechtsopvatting uitgegaan; of - zo dat anders mocht zijn - is, mede tegen de achtergrond van de uitgebreid gemotiveerde stellingname van [eiser], zonder nadere motivering onbegrijpelijk dat het hof hieraan is voorbijgegaan.

Onderdeel V: 'meepikken van een graantje' van de bekendheid van het merk van Red Bull?

3.36. Onderdeel V is gericht tegen de laatste volzin van rov. 3.10 van 's hofs arrest, waarin het hof overweegt dat voldoende aannemelijk is dat [eiser] een graantje heeft willen meepikken van de miljardenomzet van Red Bull en dat hij in het kielzog van diens bekende merk ongerechtvaardigd voordeel heeft getrokken uit de reputatie daarvan.

3.37. De klacht onder V.1 betoogt dat 's hofs oordeel onbegrijpelijk is in het licht van de uitlatingen van [eiser]. Deze zagen immers op het meepikken van een graantje van de miljardenomzet op de markt van energy drinks, en niet op het meepikken van een graantje van de bekendheid van het merk van Red Bull.

3.38. Het hof heeft zijn oordeel dat voldoende aannemelijk is dat [eiser] een graantje heeft willen meepikken van de miljardenomzet van Red Bull blijkens de verwijzing in rov. 3.10, laatste volzin, gebaseerd op: 'gepubliceerde uitlatingen van [eiser], zoals die door Red Bull zijn geciteerd (o.a. Red Bull's akte na pleidooi sub 14, voetnoot 2)'. Te aangehaalder plaatse heeft Red Bull uit een interview met [eiser] in Nieuwe Revu (prod. 10 van Red Bull) de volgende twee volzinnen weergegeven: 'Red Bull heeft een omzet van 2,4 miljard euro op jaarbasis. Als ik daar Pagina 12 van 17

www.iept.nl

maar 1 procent van zou kunnen meepikken!'. De klacht verwijt het hof dat het geen acht geslagen heeft op de context, met name op de vervolgzin uit het interview: 'Red Bull vermoordt iedereen die probeert op hun markt te komen'. Daaruit blijkt, aldus het onderdeel, dat het gaat om een 'graantje' van de markt van energy drinks (in het algemeen).(31) 3.39. Tegen deze door het onderdeel(32) aangegeven achtergrond is het oordeel van het hof dat 'uitlatingen van [eiser]' 'voldoende aannemelijk' maken 'dat [eiser] aldus een graantje heeft willen meepikken van de miljardenomzet van Red Bull' weliswaar niet (logisch) dwingend, en - mede gelet op het vervolg in Nieuwe Revu na het door Red Bull aan het hof gepresenteerde citaat - m.i. uitgesproken 'dun' gemotiveerd. Het oordeel is evenwel ook niet onbegrijpelijk. Nu ten deze in cassatie slechts op begrijpelijkheid kan worden getoetst, is het onderdeel in zoverre dus vergeefs voorgesteld.

3.40. Voor zover onderdeel V.1 nog betoogt dat wanneer het hof geacht moet worden niet méér bedoeld te hebben dan dat [eiser] c.s. een graantje wilden meepikken van de markt van energy drinks in het algemeen, zijn oordeel rechtens onjuist is, gaat het uit van een onjuiste lezing van 's hofs arrest.

3.41. Onderdeel V.2 klaagt nog dat voor zover het hof (op basis van het gebruik van het woord 'mede') geacht moet worden nog andere omstandigheden ten grondslag te hebben gelegd aan de vaststelling dat [eiser] in het kielzog van het bekende merk van Red Bull heeft willen meevaren en/of ongerechtvaardigd voordeel heeft getrokken uit de reputatie daarvan, 's hofs oordeel onvoldoende gemotiveerd is, nu dergelijke andere omstandigheden niet door het hof zijn vastgesteld, althans niet kenbaar zijn uit het bestreden arrest.

3.42. Deze klacht kan niet tot cassatie leiden omdat zij uitgaat van een onjuiste lezing. Het oordeel van het hof in rov. 3.10 is immers tweeërlei: (i) het hof heeft geoordeeld dat [eiser] in het kielzog van het bekende merk van Red Bull ongerechtvaardigd voordeel heeft getrokken uit de reputatie daarvan en (ii) geoordeeld dat voldoende aannemelijk is dat [eiser] een graantje heeft willen meepikken van de miljardenomzet van Red Bull. Het hof heeft het door mij met (i) aangeduide oordeel gegrond op de (onbestreden) bekendheid van het merk van Red Bull voor energy drinks; op het identieke woord c.q. bestanddeel 'Bull' in het merk 'Red Bull' en het teken 'The Bulldog' (onderwerp van klachten in middelonderdelen III en IV); alsmede het feit dat het om identieke waren (energy drinks) gaat, terwijl de energy drink van Red Bull rond 1995 op de Beneluxmarkt is geïntroduceerd, althans eerder dan de energy drink van [eiser] in 1997. Dit volgt uit de eerste twee volzinnen van rov. 3.10 waar het hof de vraag of sprake is van ongerechtvaardigd voordeel trekken bevestigend beantwoordt, terwijl het hof vervolgens de omstandigheden weergeeft die bij dat oordeel meewegen. Het door mij met (ii) aangeduide oordeel heeft het hof vervolgens gebaseerd op de hiervoor weergegeven uitlating van [eiser].

www.ie-portal.nl

IEPT20120203, HR, Red Bull v Bulldog 3.43. Het middel(-onderdeel) stelt niet (nader) de vraag aan de orde of de door het hof in rov. 3.10 voor het (eind-)oordeel dat [eiser] ongerechtvaardigd voordeel heeft getrokken uit de reputatie van het merk van Red Bull 'meegewogen' omstandigheid van 'het identieke woord c.q. bestanddeel "Bull" in merk en teken', daartoe wel mocht worden meegewogen. Over de vraag of dit een consistent argument is, acht ik twijfel mogelijk(33),(34). Het middel(-onderdeel) stelt ook niet (nader) de vraag aan de orde of de door het hof in rov. 3.10 in aanmerking genomen omstandigheden moeten of zonder meer konden leiden tot zijn (eind)oordeel aldaar dat het voordeel dat [eiser] zou hebben getrokken uit de bekendheid van het merk van Red Bull, daarmee moet gelden als een ongerechtvaardigd voordeel. Indien onderdeel IV gegrond bevonden wordt, lijkt evenwel bij onderdeel V geen belang meer te bestaan (en bij de aantekeningen hierboven eens te minder).

Onderdeel I: 'geldige reden'?

3.44. Onderdeel I richt zich - met zes subonderdelen tegen rov. 3.11 van 's hofs arrest.

3.45. Tot de elementen die vervuld moeten zijn om tot inbreuk onder art. 2.20 lid 1 sub c BVIE te concluderen, behoort óók het element dat het aangevochten gebruik 'zonder geldige reden' geschiedt.

[Eiser] heeft zich - naast zijn andere weren - beroepen op een 'geldige reden' voor het gebruik van zijn The Bulldog-tekens.

3.46. Volgens onderdeel I.1 heeft het hof in rov. 3.11 ten onrechte het criterium zoals geformuleerd in het arrest van het BenGH van 1 maart 1975 in de zaak Claeryn/Klarein toegepast. Nu het merkenrecht inmiddels (ook op dit punt) is geharmoniseerd, had het hof het communautaire begrip 'geldige reden' moeten toepassen. Dit begrip is onder het communautaire recht ruimer dan onder het oude Benelux merkenrecht, aldus het onderdeel. Het zou in ieder geval de situatie omvatten waarin het beweerdelijk inbreukmakende teken al te goeder trouw werd gebruikt vóór dat het ingeroepen merk werd gedeponeerd, welke situatie ook in het onderhavige geval aan de orde is, aldus [eiser].

Onderdeel I.2 betoogt dat - zo er onduidelijkheid zou bestaan over (de uitleg van) het communautaire begrip 'geldige reden' - ter zake prejudiciële vragen aan het HvJEU moeten worden gesteld.

3.47. De voorloper van art. 2.20 lid 1 sub c BVIE(35), was art. 13.A lid 1, aanhef en onder 2o BMW zoals dat luidde van 1 januari 1975 tot 1 januari 1996: '13. A. 1. [De merkhouder kan zich op grond van zijn uitsluitend recht] verzetten tegen: (1o) [...]

(2o) elk ander gebruik, dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt onder zodanige omstandigheden, dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht'. Deze (internationaal bezien ongebruikelijk vergaande) wetsbepaling kreeg een (internationaal bezien ongekend vergaande(36)) uitleg in het (eerste) arrest van het BeneluxGerechtshof: BenGH 1 maart 1975(37), in de zaak van Pagina 13 van 17

www.iept.nl

de producent van jenever onder het merk Claeryn tegen de fabrikant van een schoonmaakmiddel onder het merk Klarein. Het BenGH overwoog, bij de vraag om uitleg van het begrip 'zonder geldige reden' in brede termen: 'dat dat toch het karakter van het recht op een individueel merk als een "uitsluitend recht" en de beschermingsomvang, welke daaraan in art. 13 van de wet is gegeven, meebrengen dat de houder van het merk er zich - als regel - tegen kan verzetten, dat in het economisch verkeer door een ander van dat merk of een overeenstemmend teken gebruik wordt gemaakt onder zodanige omstandigheden dat daardoor aan de merkhouder schade kan worden toegebracht en dat dit slechts anders is, indien zulk een gebruik kan worden gerechtvaardigd door bijzondere omstandigheden, welke daaraan het in beginsel onrechtmatige karakter ontnemen; dat daartoe in het algemeen de eis moet worden gesteld dat er voor de gebruiker van dat teken een zodanige noodzaak bestaat juist dat teken te gebruiken, dat het van hem in redelijkheid niet kan worden gevergd dat hij zich, niettegenstaande de door dat gebruik aan de merkhouder toegebrachte schade, van dat gebruik onthoudt, dan wel dat de gebruiker een eigen recht heeft om dat teken te gebruiken en dat recht voor de toepassing van art. 13, onder A, eerste lid, sub 2, van de wet voor dat van de merkhouder niet behoeft te wijken'. alsmede: 'dat de vraag, of tegenover het verzet van een merkhouder tegen een "ander gebruik" in de zin van art. 13, onder A, eerste lid, aanhef en sub 2 door de gebruiker van het merk of overeenstemmend teken als "geldige reden" voor dat gebruik met vrucht beroep kan worden gedaan op een eigen depot van het gebruikte teken als merk voor zijn eigen, niet soortgelijke waren, voor een algemene beantwoording niet vatbaar is; dat reden voor een bevestigende beantwoording van die vraag kan bestaan, zo de gebruiker zich op een ouder recht dan dat van de zich verzettende merkhouder beroept; dat daarentegen reden voor een ontkennende beantwoording van die vraag kan bestaan, zo het eigen recht waarop de gebruiker zich beroept, ontleend wordt aan een depot, dat in rangorde na het depot van de zich tegen het gebruik verzettende merkhouder komt, terwijl reeds ten tijde van het depot van de gebruiker kon worden voorzien dat door het gebruik van het later gedeponeerde merk, al betrof dit andere en niet soortgelijke waren dan die waarop het eerder ingeschreven merk betrekking heeft, aan de houder van dat laatste merk schade zou worden toegebracht; dat voor het overige de vraag of een eigen recht van de gebruiker al dan niet voor dat van de zich op grond van meergenoemde wetsbepaling verzettende merkhouder zal moeten wijken, aan de hand van de bijzondere omstandigheden van elk geval door de rechter over het grondgeschil zal moeten worden beantwoord, waarbij behalve met de rangorde van de desbetreffende depots, tevens rekening zal moeten worden gehouden met de aard en de omvang van de schade die de merkhouder aanvoert, zulks in vergelijking met de belangen die www.ie-portal.nl

IEPT20120203, HR, Red Bull v Bulldog voor de gebruiker bij het gebruik van hetzelfde merk of van een overeenstemmend teken voor zijn waren zijn betrokken'.

3.48. In een opstel van 2010 analyseert Van der Kooij de opvatting van het BenGH van 1975 over het beroep op een 'eigen recht' als volgt: 'Het "eigen recht" kan een geldige reden opleveren als het ouder is dan het aanvallende merk; is het jonger, dan is ook daarmee nog niet alles gezegd, maar kan er aanleiding bestaan voor een veroordeling indien "... reeds ten tijde van het depot van de gebruiker kon worden voorzien dat door het gebruik van het later gedeponeerde merk, al betrof dit andere en niet soortgelijke waren dan die waarop het eerder ingeschreven merk betrekking heeft, aan de houder van dat laatste merk schade zou worden toegebracht." Samengevat zag het BenGH dus in een tweetal situaties een geldige reden, te weten bij een 'noodzaak' en bij een 'eigen recht', alles uiteraard met inachtneming van alle verdere omstandigheden van het geval'(38).

3.49. Het oude artikel 13.A lid 1 onder 2o is bij de Europese harmonisatie van het merkenrecht in 1989 (MRl 89/104) niet geheel ten ondergegaan: artikel 5 lid 2 MRl draagt er tal van sporen van. Daargelaten dat art.

5 lid 2 voor de lidstaten geen verplicht, maar optioneel recht schept, zijn de toepassingsvoorwaarden ten opzichte van de voormalige Benelux-bepaling echter verscherpt. De brede terminologie van die bepaling (en de brede uitleg van het BenGH) zijn ingeperkt door de voorwaarden (i) dat er sprake is van een bekend merk aan de zijde van de eiser, en (ii) dat door het gebruik van het overeenstemmende teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk(39). Naast deze 'nieuwe' voorwaarden kent ons huidige art. 2.20 lid 1 onder c BVIE (overeenkomstig art. 5 lid 2 MRl en art. 9 lid 1 onder c GMVo) ook thans nog de voorwaarde dat een 'geldige reden' voor het aangevallen gebruik in de weg staat aan het aannemen van merkinbreuk.

3.50. In Nederlandse literatuur is onderkend dat het begrip 'geldige reden' inmiddels Europeesrechtelijk ge誰nterpreteerd moet worden. Er is gezegd dat een grond voor een beroep op een van de beperkingen die zijn opgenomen in art. 6 MRl (art. 2.23 BVIE) een geldige reden voor gebruik van het teken zal opleveren(40), maar dat het beroep op een 'geldige reden' niet daartoe beperkt zal zijn(41). Volgens Gielen c.s. werd onder het door het BenGH in 1975 geformuleerde criterium een geldige reden voorheen zelden aangenomen, maar 'de laatste tijd lijkt het vaker aan de orde te zijn'(42). In zijn eerder genoemde artikel van 2010 heeft Van der Kooij literatuur en enige jurisprudentie uit enkele Europese lidstaten over de invulling van het begrip 'geldige reden' de revue laten passeren. Daaruit komt geen 'bovendrijvende' richting naar voren.

3.51. Zeer recent (na de schriftelijke toelichtingen van partijen) heeft het HvJ EU zich inhoudelijk uitgelaten over de eventuele aanwezigheid van een 'geldige reden' - ook in verhouding tot eventuele aanwezigheid van Pagina 14 van 17

www.iept.nl

'ongerechtvaardigd voordeel'. Het HvJ EU liet zich hierover uit in een zgn. adwords-zaak(43), waarbij een derde (met betaling aan de provider van de zoekdienst) kan bewerkstelligen dat bij het zoeken door internetgebruikers naar producten of diensten van een bepaald merk, bovenin het scherm (boven reguliere zoekresultaten) zijn concurrerende link verschijnt (als 'gesponsorde link'). In casu had de Britse onderneming Marks & Spencer iets dergelijks gedaan voor haar bloemenbezorgdienst, in concurrentie met de onderneming van merkhouder Interflora.

3.52. Uit het arrest van HvJ EU 22 september 2011 (C323/09; Interflora) citeer ik, met enkele toegevoegde cursiveringen: '89 Uit hetgeen aldus kenmerkend is voor de selectie van met bekende merken van derden overeenstemmende tekens als trefwoorden op internet volgt dat een dergelijke selectie - wanneer een "geldige reden" in de zin van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 ontbreekt - kan worden beschouwd als gebruik waarmee de adverteerder in het kielzog van een bekend merk probeert te varen om van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige ervan te profiteren, alsmede om zonder enige financiële vergoeding en zonder daarvoor passende inspanningen te moeten leveren, voordeel te halen uit de commerciële inspanning die de merkhouder heeft gedaan om het imago van dit merk te creëren en te onderhouden. Indien dat het geval is, moet het op die manier behaalde voordeel als ongerechtvaardigd worden aangemerkt (zie dienaangaande arrest van 18 juni 2009, L'Oréal e.a., reeds aangehaald, punt 49). 90 Zoals het Hof reeds heeft gepreciseerd, kan een dergelijke conclusie zich met name opdringen in gevallen waarin internetadverteerders door middel van het gebruik van trefwoorden die met bekende merken overeenkomen, waren te koop aanbieden die imitaties van de waren van de houder van die merken zijn (arrest Google France en Google, reeds aangehaald, punten 102 en 103). 91 Wanneer de reclameboodschap die via een met een bekend merk overeenkomend trefwoord op internet verschijnt daarentegen een alternatief voor de waren of diensten van de houder van het bekende merk voorstelt, zonder dat daarin een loutere imitatie van de waren of diensten van dit merk wordt aangeboden, zonder dat dit tot een verwatering of een afbreken daarvan leidt en zonder dat de functies van dit merk anderszins worden aangetast, moet worden geconcludeerd dat een dergelijk gebruik in beginsel onder een gezonde en eerlijke mededinging in de sector van de betrokken waren en diensten valt en dus wordt verricht met een "geldige reden" in de zin van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94.

92 Het staat aan de verwijzende rechter om met inaanmerkingneming van de voorgaande uitlegging te beoordelen of de feiten in het hoofdgeding dienen te worden aangemerkt als gebruik van het teken zonder geldige reden waarmee ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk INTERFLORA wordt getrokken.' www.ie-portal.nl

IEPT20120203, HR, Red Bull v Bulldog 3.53. Daarmee heeft het Hof van Justitie een oordeel gegeven over de in de literatuur(44) tot hoofdbrekens aanleiding gevende vraag of 'zonder geldige reden' al dan niet op hetzelfde neerkwam als 'ongerechtvaardigd', en dus geen afzonderlijk toets behoefde (Red Bull betoogde dit lood-om-oudijzerstandpunt nog in haar van vóór het Interflora-arrest daterende s.t. onder 15 t/m 17). Het is dus wél een afzonderlijke toets.

3.54. Het komt mij voor dat de hierboven aangehaalde rov. 91 (jo. 89-90) uit het Interflora-arrest een 'éclaircissement' levert die ook voor onze zaak Red Bull/[eiser] richtinggevend is. Het oordeel van het hof in rov. 89-91 komt er, nu kort samengevat, op neer dat van ongerechtvaardigd voordeel in de zin van art. 5 lid 2 MRl sprake kán zijn ingeval van 'aanhakend' gebruik van het merk of een overeenstemmend (rov. 89), en dat daarvan in de regel sprake zál zijn bij het aanbieden van de eigen waren als imitaties van de waren van de merkhouder (rov. 90). Voor het aanhakend gebruik kan een geldige reden aanwezig worden geacht indien het concurrerende product als een alternatief voor het product van de merkhouder wordt voorgesteld, omdat een dergelijk gebruik in beginsel onder een gezonde en eerlijke mededinging valt (rov. 90)(45).

3.55. Uit het vorenstaande blijkt dat Unierechtelijk een aanzienlijk ander - en ruimer - begrip 'geldige reden' geldt dan onder de - door het hof in het arrest a quo nog aangehangen - Claeryn-jurisprudentie van het BenGH het geval was. Onderdeel I.1 is dus gegrond. Ik herinner er nog aan dat het hof in het arrest a quo het beroep van [eiser] op een geldige reden in verband met het gebruik van zijn merk "The Bulldog" als passend binnen de historie van zijn eigen label en de daarbij gehanteerde merchandising en marketing strategy, afwees. Dit is m.i. een verweer dat voor herbeoordeling onder de Europeesrechtelijke uitleg van het begrip 'geldige reden' in aanmerking komt.

3.56. Volgens de onderdelen I.3, I.4 en I.6 is, óók wanneer het criterium uit het Claeryn-arrest identiek zou zijn aan het communautairrechtelijk begrip 'geldige reden', 's hofs oordeel onjuist omdat het hof heeft miskend dat - onder die leer - een eigen recht om het teken te gebruiken, tevens een geldige reden oplevert.

Het oordeel van het hof is in dit licht in elk geval onbegrijpelijk omdat [eiser] al sinds 1975 (te goeder trouw) gebruik maakt van het teken THE BULLDOG en aldus een ouder, eigen recht heeft ten aanzien van het gebruik van dat teken, hetgeen een geldige reden oplevert.

3.57. Bij gegrondbevinding van onderdeel I.1 lijkt bij deze klacht geen belang meer te bestaan: de hier bedoelde omstandigheden lenen zich ervoor om onder het Europeesrechtelijk criterium van het Interfloraarrest te worden meegewogen.

3.58. Overigens snijdt (of sneed) de klacht m.i. hout.

Volgens het Claeryn-arrest (vgl. hierboven nr. 3.47) kon er in twee situaties sprake zijn van een geldige reden, te weten (zeer kort gezegd) bij een 'noodzaak', én bij een 'eigen recht' (een en ander met inachtneming van de verdere omstandigheden van het geval). Wat dit Pagina 15 van 17

www.iept.nl

laatste betreft, heeft [eiser] blijkens de bij onderdeel I.1 van het middel aangegeven vindplaatsen het nodige gesteld. Het hof heeft, uitgaande van 'oud recht', m.i. inderdaad ten onrechte slechts aan het 'noodzaak'-, en niet aan het 'eigen recht'-criterium getoetst.

3.59. Onderdeel I.5 verwijt het hof te hebben miskend dat [eiser] ook - op grond van artikel 6:162 BW in samenhang met artikel 10bis Verdrag van Parijs - een eigen recht heeft om het onderscheidingsteken 'The Bulldog' te gebruiken.

3.60. Voor zover het onderdeel betoogt dat het hof een onjuiste uitleg en toepassing van art. 10bis van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom heeft gehanteerd, is het vergeefs voorgesteld.

Artikel 10bis VvP heeft - anders dan het onderdeel doet voorkomen - geen rechtstreekse werking. Ik verwijs naar HR 28 oktober 2011, nr. 10/00642, LJN BR3059 (zaklampen), rov. 5.4.7.

3.61. Ook de klacht dat het hof art. 6:162 BW heeft miskend, is vergeefs voorgesteld. Het onderdeel laat na te verwijzen naar stellingen op grond waarvan het hof gehouden zou zijn geweest toepassing te geven aan voornoemde bepaling.

3.62. Het lot van het onzelfstandige onderdeel I.6 is verbonden met het lot van de eerdere klachten van onderdeel I. 4. Conclusie Mijn conclusie strekt tot vernietiging en verwijzing.

De Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, A-G i.b.d.

1 Ontleend aan het vonnis van de rechtbank onder 2.1 tot en met 2.3. Ook het hof is daarvan blijkens rov. 2 van het (in dat opzicht niet bestreden) arrest uitgegaan.

2 Vgl. het op dit punt niet bestreden arrest onder rov.

3.4.

3 De cassatiedagvaarding is betekend op 27 april 2010.

4 Corresponderend met art. 10 lid 1 MRl en art. 15 lid 1 GMVo. 5 Het onderdeel bedoelt kennelijk: een woord/beeldmerk van Red Bull zonder 'Krating-Daeng' (dat in deze procedure niet (langer) aan de vorderingen van Red Bull ten grondslag ligt, vgl. 's hofs rov. 3.5).

6 [eiser] verwijst naar zijn stellingen bij de pleitnota in eerste aanleg onder 5b, MvA/incidenteel appel onder 11, en de pleitnota in appel onder 4 en 9-10.

7 BenGH 19 december 1996, NJ 1997, 623 m.nt. JHS. 8 T. Cohen Jehoram, C.J.J.C. van Nispen en J.L.R.A. Huydecoper, Industriële eigendom, Deel 2 Merkenrecht (2008), p. 485.

9 NJ 1997, 623 m.nt. JHS, IER 1997, nr. 13, p. 62, BIE 1998, nr. 43, p. 215.

10 De literatuur is niet eensluidend over de vraag of de MRl een basis biedt voor de co-existentie die op grond van artikel 2.27 (3 en 4) BVIE mogelijk is. Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, a.w. (2008), p. 485486 heeft op dit punt sterke reserves, maar volgens Gielen, Kort begrip (a.w. 2007), p. 342-343, biedt de Richtlijn die basis wél. Spoor bepleit in zijn noot onder Rb. Amsterdam 8 oktober 2003, BIE 2004, nr. 43, p. www.ie-portal.nl

IEPT20120203, HR, Red Bull v Bulldog 260 (Wheely) en in IEC, art. 5 BMW, aant. 3.9.3 uitdrukkelijk een ruime toepassing van het coexistentiebeginsel waarbij dit ook zou gelden depots die zijn verricht vóór de vervalrijpe periode.

11 De tegen dat oordeel gerichte klacht onder VI faalt.

12 [eiser] verwijst naar: CvA in conventie/eis in reconventie onder 11-16 en 75-77; CvD in conventie alsmede CvR in reconventie onder 10-19; pleitnota in eerste aanleg onder 5a; MvA tevens houdende incidenteel appel onder 15 en 90-95; pleitnota in appel onder 4.

13 CvA in conventie onder 11-16 en 75-77.

14 CvD in conventie onder 15 en de pleitnota in eerste aanleg onder 5a, MvA onder 90-95.

15 Dat de woorden 'Krating-Daeng' zijn weggelaten bij het gebruik door Red Bull doet daaraan niet af, nu - bij verwerping van onderdeel VI - het hof kon oordelen dat het ging om gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm, zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven werd gewijzigd (vgl. art. 2.26 lid 3 sub a BVIE).

16 Vgl. ook het oordeel van het hof onder 3.13 waarin het hof overweegt dat de onderdelen 'Krating- Daeng' in het visuele totaalbeeld ondergeschikt zijn.

17 [Eiser] verwijst naar de MvA tevens houdende incidenteel appel onder 86-89 en de pleitaantekeningen in appel onder 15-17.

18 Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, a.w.

(2008), p. 190. Vgl. ook bijv. J. Schaap, 'Soortnamen en andere uitgeburgerde merken', BMM Bulletin 2/2005, p. 66 (69) met verwijzing naar HR 15 december 1995, NJ 1996, 522 m.nt. DWFV (Lipmerk).

19 BenGH 13 december 1994, NJ 1995, 409 m.nt.

DWFV, BIE 1995, nr. 43, p. 170 m.nt. Ste (Quick), rov. 8-9.

20 Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, a.w.

(2008), p. 190-191.

21 Vgl. voetnoot 19.

22 NJ 1996, 522 m.nt. DWFV (Levi Strauss/Bacofa).

Vgl. ook HvJEG 27 april 2006, C-145/05, IER 2006, nr. 60, p. 218 (Levi Strauss/Casucci), ook een 'lipmerk'zaak (zie met name rov. 26-37).

23 NJ 2000, 574 m.nt. JHS, BIE 1998, nr. 44, p. 227 m.nt. Ste. 24 Vgl. Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, a.w.

(2008), p. 191. Hieraan behoeft (blijvende) 'bekendheid' van het merk van Red Bull niet af te doen.

Vgl. HR 15 december 1995, NJ 1996, 522 m.nt. DWFV (Levi Strauss/Bacofa; lipmerk), rov. 3.3.4.

25 Waar volgens het hof aannemelijk is dat het publiek een verband zal leggen tussen (Red) Bull en Bulldog, kan hetzelfde zich voordoen tussen (Red) Bull en Bullit.

26 HvJEG 11 november 1997 (C-251/95), Jur. p. I6191, NJ 1998, 523 m.nt. DWFV, BIE 1998, nr. 9, p.

64 m.comm. Van Bunnen, IER 1997, nr. 54, p. 220 m.nt. ChG. 27 De auteurs verwijzen hier naar o.m. HvJ EG 12 januari 2006, C-361/04, Jur. p I-643, BMMB 2006, p.

30 (Picasso/Picaro).

Pagina 16 van 17

www.iept.nl

28 De auteurs verwijzen hier naar HvJ EG 23 maart 2006, C-206/04, Jur. p. I-2717 (Zirh/Sir) en GvEA 8 februari, T-88/05, Celex nr. 62005TJ0088, BMMB 2007, p. 79 (Mars/Nars).

29 Zie (in het bijzonder, mede visueel ondersteund) de CvD onder 42.

30 Zie (in het bijzonder) pleitaantekeningen in eerste aanleg onder 25.

31 In Red Bull's akte na pleidooi sub 14, voetnoot 2 is ook verwezen naar prod. 18 van [eiser]. Dat betreft een uitdraai van de website www.bevnet.com. Hier is een beoordeling te lezen van BevNet - onder meer inhoudend dat 'Bulldog is basically the epitome of a Red Bull knock off - going as far as saying in the sales materials that it tastes like Red Bull, but with a lower price.' Het hof refereert hier niet (expliciet) aan, en m.i. terecht niet, nu zo'n uitlating onder Richtlijn 97/55/EG en art. 6:194a BW inzake vergelijkende reclame (in principe) toelaatbaar is, en merkenrechtelijk evenzo (in principe) toelaatbaar is (vgl. HvJ EG 12 juni 2008 (C533/06), Jur. p. I-4231, IER 2008, nr. 56, p. 213 m.nt.

EHH (O2/H3G), rov. 45). Wat hiervan zij: het middel(onderdeel) klaagt niet over het al dan niet (ten onrechte) (mede) in aanmerking nemen van deze door BevNet en door Red Bull aan [eiser] toegeschreven uitlating.

32 Niet in de Akte na pleidooi zijdens [eiser].

33 De onderhavige casus verschilt in dit opzicht zo niet 'hemelsbreed' dan toch aanzienlijk van de inzet van de zaak L'Oréal c.s./Bellure c.s. (HvJEG 18 juni 2009, C487/07, Jur. p. I-5185, BIE 2009, nr. 58, p. 264 m.nt.

MRFS, IER 2009, nr. 43, p. 193 m.nt. ChG, waarin sprake was van aanbieding van imitatieproducten met behulp van vergelijkingslijsten. Ik plaats deze opmerking omdat het hof zich blijkens de laatste volzin van rov. 3.10 niettemin (in het kielzog van Red Bull) klaarblijkelijk op dat - toen zeer recente - arrest heeft gebaseerd.

34 Ten tijde van de pleidooien bij het hof was het arrest L'Oréal c.s./Bellure c.s. nog niet gewezen. Na de pleidooien heeft Red Bull, onder verwijzing naar dat HvJ-arrest om heropening van het debat gevraagd, en het hof heeft daarin bewilligd. Zie hierboven nr. 2.5.

35 En van art. 2.20 lid 1 onder d BVIE, welke bepaling in deze zaak echter niet aan de orde is. 36 Vgl. bijv. R. Krasser, zie volgende voetnoot. Ik heb Krasser vrij uitvoerig geciteerd in mijn opstel 'De zaak Claeryn/Klarein (Benelux-Gerechtshof 1 maart 1975)', in Liber Amicorum Ludovic De Gryse (Bruxelles 2010: Larcier), p. 331-341.

37 NJ 1975, 472 m.nt. LWH, BIE 1975, nr. 30, p. 183, AA 1977, p. 644 m.nt. HCJ, Rechtskundig Weekblad 1974-1975, k. 2059 m.nt. P. Eeckman, GRUR Int. 1975, p. 399 m.nt. R. Krasser op p. 388.

38 P.A.C.E. van der Kooij, 'Naar een "Europese" geldige reden?', BIE 2010, p. 130-138 (131).

39 Volgens de tekst van art. 5 lid 2 MRl en art. 2.20 lid 1 sub c was deze bescherming voor 'bekende merken' bovendien slechts aanwezig bij gebruik voor nietsoortgelijke waren. De bescherming is doorgetrokken naar gebruik voor soortgelijke waren in HvJ EG 9 www.ie-portal.nl

IEPT20120203, HR, Red Bull v Bulldog januari 2003, C-292/00, Jur. p.

I-389 (Davidoff/Gofkid). Vgl. ook HvJ EG 23 oktober 2003, C-408/01, Jur. p. I-12537 (Adidas/Fitnessworld).

40 Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, a.w.

(2008), p. 358-359. Naar mijn mening behoeft men in zodanig geval niet eens aan een beroep op een 'geldige reden' toe te komen.

41 Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, t.a.p.

42 Gielen c.s., Kort begrip (a.w. 2007), nr. 359, met verwijzing naar feitenrechtspraak waarin wél en waarin juist niét een geldige reden is aangenomen.

43 Zoals eerder bijv. HvJ EG 23 maart 2010 (C 236/08C 238/08), Jur. p. I-2417 (Google France en Google) en HvJ EG 8 juli 2010 (C-558/08; Portakabin).

44 In plaats van (andere) literatuurplaatsen, verwijs ik ten deze naar A-G Mengozzi in de vaker genoemde zaak L'Oréal c.s./Bellure c.s., nrs. 105-111. In die zaak kwam het Hof van Justitie aan dit onderwerp niet toe.

In de boven geciteerde overwegingen uit het Interfloraarrest kiest het Hof voor een geheel andere lijn dan AG Mengozzi in de zaak L'Oréal c.s./Bellure c.s.

45 Het HvJ EU volgt hier klaarblijkelijk de mede vanuit de leer van de vrijemarkteconomie (onvervalste mededinging) onderbouwde conclusie (i.h.b. nrs. 45, 50 en 93-99 met de voetnoten) van A-G Jääskinen. vJ EU volgt hier klaa

Pagina 17 van 17

IEPT20121219, HvJEU, Leno v Hagelkruis

www.iept.nl

Hof van Justitie EU, 19 december 2012, Leno v Hagelkruis Omel v

MERKENRECHT Normaal gebruik binnen de Gemeenschap: geabstraheerd van grenzen van het grondgebied van de lidstaten • dat bij de beoordeling van de voorwaarde betreffende „normaal gebruik” van een merk „binnen de Gemeenschap” in de zin van deze bepaling, moet worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten. Van een gemeenschapsmerk wordt „normaal gebruik gemaakt” in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 wanneer het wordt gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie ervan en teneinde in de Europese Gemeenschap marktaandelen te behouden of te verkrijgen voor de door dit merk aangeduide waren of diensten. Het staat aan de verwijzende rechter om te beoordelen of deze voorwaarden zijn vervuld in het hoofdgeding, gelet op alle relevante feiten en omstandigheden, zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan.

Vindplaatsen: curia.europa.eu Hof van Justitie EU, 19 december 2012 (A. Rosas, U. Lõhmus, A. Ó Caoimh, A. Arabadjiev en C. G. Fernlund) ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer) 19 december 2012 (*) „Gemeenschapsmerk – Verordening (EG) nr. 207/2009 – Artikel 15, lid 1 – Begrip ‚normaal gebruik van merk’ – Territoriale omvang van gebruik – Gebruik van gemeenschapsmerk op grondgebied van één enkele lidstaat – Toereikendheid” In zaak C-149/11, betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door het Gerechtshof te ’s-Gravenhage (Nederland) bij beschikking van 1 februari 2011, ingekomen bij het Hof op 28 maart 2011, in de procedure Leno Merken BV tegen Hagelkruis Beheer BV, www.ie-portal.nl

wijst HET HOF (Tweede kamer), samengesteld als volgt: A. Rosas, waarnemend voor de president van de Tweede kamer, U. Lõhmus (rapporteur), A. Ó Caoimh, A. Arabadjiev en C. G. Fernlund, rechters, advocaat-generaal: E. Sharpston, griffier: M. Ferreira, hoofdadministrateur, gezien de stukken en na de terechtzitting op 19 april 2012, gelet op de opmerkingen van: – Leno Merken BV, vertegenwoordigd door D. M. Wille, advocaat, – Hagelkruis Beheer BV, vertegenwoordigd door J. Spoor, advocaat, – de Nederlandse regering, vertegenwoordigd door C. Wissels en C. Schillemans als gemachtigden, – de Belgische regering, vertegenwoordigd door J.-C. Halleux als gemachtigde, – de Deense regering, vertegenwoordigd door C. H. Vang als gemachtigde, – de Duitse regering, vertegenwoordigd door K. Petersen als gemachtigde, – de Franse regering, vertegenwoordigd door J. Gstalter als gemachtigde, – de Hongaarse regering, vertegenwoordigd door M. Ficsor, K. Szíjjártó en K. Molnár als gemachtigden, – de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door S. Ossowski als gemachtigde, – de Europese Commissie, vertegenwoordigd door T. van Rijn, F. W. Bulst en F. Wilman als gemachtigden, gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 5 juli 2012, het navolgende Arrest 1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 15, lid 1, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1).

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Leno Merken BV (hierna: „Leno”) en Hagelkruis Beheer BV (hierna: „Hagelkruis”) betreffende de oppositie die Leno als houdster van het gemeenschapsmerk ONEL heeft ingesteld tegen de inschrijving door Hagelkruis van het Benelux-merk OMEL. Toepasselijke bepalingen Verordening nr. 207/2009 3 De punten 2 tot en met 4, 6 en 10 van de considerans van verordening nr. 207/2009 luiden als volgt: „(2) Het is dienstig een harmonieuze ontwikkeling van de economische activiteit binnen de gehele Gemeenschap en een gestadige en evenwichtige expansie te bevorderen door de instelling en goede werking van een gemeenschappelijke markt die soortgelijke voorwaarden biedt als op een nationale markt bestaan. De verwezenlijking van een dergelijke markt en de versterking van zijn eenheidskarakter vergen niet alleen de opheffing van de belemmeringen voor het vrije verkeer van goederen en diensten alsmede de invoering van een regime waardoor wordt gewaarborgd dat de mededinging niet wordt vervalst, doch ook de instelling van een rechtskader waardoor Pagina 1 van 15

www.iept.nl

de ondernemingen in staat worden gesteld onmiddellijk hun activiteiten, of het nu gaat om de productie en de afzet van goederen of het verrichten van diensten, op communautaire leest te schoeien. Op het punt van de rechtsinstrumenten waarover de ondernemingen te dien einde dienen te beschikken, zijn merken die hun waren of diensten in de gehele Gemeenschap, ongeacht de grenzen, op gelijke wijze herkenbaar maken, bijzonder passend.

(3) Om de bovengenoemde doelstellingen van de Gemeenschap voort te zetten, is het noodzakelijk in een communautair merkensysteem te voorzien, dat de ondernemingen volgens één enkele procedure in staat stelt gemeenschapsmerken te verkrijgen die een eenvormige bescherming genieten en rechtsgevolgen hebben op het gehele grondgebied van de Gemeenschap. Dit beginsel, namelijk dat het gemeenschapsmerk een eenheid vormt, moet van toepassing zijn tenzij deze verordening anders bepaalt.

(4) De aanpassing van de nationale wettelijke regelingen is niet bij machte de hindernis van de territorialiteit van de rechten die de wetgevingen der lidstaten aan de houders van merken verlenen, op te heffen. Om aan de ondernemingen een ongehinderde ontplooiing van activiteiten in het gehele door de interne markt bestreken grondgebied mogelijk te maken, is het bestaan noodzakelijk van merken welke worden geregeerd door één enkele communautaire rechtsregeling die rechtstreeks in alle lidstaten toepasselijk is. [...]

(6) Het gemeenschapsmerkenrecht treedt echter niet in de plaats van het merkenrecht der lidstaten. Het lijkt namelijk niet gerechtvaardigd, de ondernemingen te verplichten hun merken als gemeenschapsmerk te deponeren, aangezien de nationale merken noodzakelijk blijven voor ondernemingen die geen bescherming van hun merken op Gemeenschapsniveau verlangen. [...]

(10) De bescherming van gemeenschapsmerken en de bescherming van ingeschreven oudere merken tegen gemeenschapsmerken is alleen gerechtvaardigd, voor zover deze merken daadwerkelijk worden gebruikt.”

4 Artikel 1, lid 2, van deze verordening bepaalt: „Het gemeenschapsmerk vormt een eenheid: het heeft dezelfde rechtsgevolgen in de gehele Gemeenschap.

Inschrijving, overdracht, afstand, vervallen- of nietigverklaring en verbod op het gebruik ervan zijn slechts voor de gehele Gemeenschap mogelijk. Dit beginsel is van toepassing tenzij deze verordening anders bepaalt.”

5 Artikel 15 van deze verordening, met als opschrift „Gebruik van het gemeenschapsmerk”, luidt als volgt: „1. Een gemeenschapsmerk waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Gemeenschap geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, is vatbaar voor de

www.ie-portal.nl

IEPT20121219, HvJEU, Leno v Hagelkruis sancties van deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken.

Als gebruik in de zin van de eerste alinea wordt eveneens beschouwd: a) het gebruik van het gemeenschapsmerk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het ingeschreven is, wordt gewijzigd; b) het aanbrengen van het gemeenschapsmerk op waren of de verpakking ervan in de Gemeenschap, uitsluitend met het oog op uitvoer.

2. Het gebruik van het gemeenschapsmerk met toestemming van de houder geldt als gebruik door de merkhouder.”

6 Artikel 42 van die verordening, met als opschrift „Onderzoek van de oppositie”, bepaalt in de leden 2 en 3 ervan: „2. Op verzoek van de aanvrager levert de houder van een ouder gemeenschapsmerk die oppositie heeft ingesteld, het bewijs dat in de vijf jaar vóór de publicatie van de aanvrage om een gemeenschapsmerk het oudere gemeenschapsmerk in de Gemeenschap normaal is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en waarop de oppositie gebaseerd is, of dat er een geldige reden is voor het niet gebruiken, voor zover het oudere merk op die datum sinds ten minste vijf jaar ingeschreven was. Kan dat bewijs niet worden geleverd, dan wordt de oppositie afgewezen. [...]

3. Lid 2 is van toepassing op de in artikel 8, lid 2, sub a, bedoelde oudere nationale merken, met dien verstande dat het gebruik in de Gemeenschap wordt vervangen door het gebruik in de lidstaat waar het oudere nationale merk beschermd wordt.”

7 Artikel 51 van verordening nr. 207/2009, met als opschrift „Gronden van verval”, bepaalt in lid 1, sub a, ervan: „De rechten van de houder van het gemeenschapsmerk worden op vordering bij het Bureau [voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)] of op reconventionele vordering in een inbreukprocedure vervallen verklaard: a) wanneer het merk in een ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal in de Gemeenschap is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en er geen geldige reden is voor het niet gebruiken; [...]”

8 Artikel 112 van deze verordening luidt: „1.

De aanvrager of houder van een gemeenschapsmerk kan verzoeken dat zijn aanvrage of zijn gemeenschapsmerk in een aanvrage om een nationaal merk wordt omgezet: a) voor zover de aanvrage om een gemeenschapsmerk is geweigerd of ingetrokken of geacht wordt te zijn ingetrokken; b) voor zover het gemeenschapsmerk geen rechtsgevolgen meer heeft.

2. Er vindt geen omzetting plaats: a) indien het gemeenschapsmerk wegens niet gebruiken vervallen is verklaard, tenzij het gemeenschapsmerk in Pagina 2 van 15

www.iept.nl

de lidstaat waar om omzetting wordt verzocht zodanig is gebruikt, dat dit gebruik volgens de wetgeving van die lidstaat als normaal gebruik zou worden beschouwd; [...]”

Richtlijn 2008/95/EG 9 Punt 2 van de considerans van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 299, blz. 25) preciseert: „De merkenwetgevingen in de lidstaten van voor de inwerkingtreding van [de Eerste] richtlijn 89/104/EEG [van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1)] vertoonden verschillen die het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten konden belemmeren en de mededingingsvoorwaarden op de gemeenschappelijke markt konden vervalsen. De wetgevingen van de lidstaten moesten derhalve worden aangepast om de goede werking van de interne markt te verzekeren.”

10 Artikel 10, lid 1, van deze richtlijn bepaalt: „Een merk waarvan de houder vijf jaar nadat de inschrijvingsprocedure is voltooid in de betrokken lidstaat geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen gebruik gemaakt is, is vatbaar voor de sancties van deze richtlijn, tenzij er een geldige reden is voor het niet gebruiken. [...]”

Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom 11 Het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), ondertekend te Den Haag op 25 februari 2005, in zijn gewijzigde versie die van kracht is sinds 1 februari 2007 (hierna: „BVIE”), beoogt onder meer de eenvormige wetten tot omzetting van de Eerste richtlijn 89/104, ingetrokken bij en vervangen door richtlijn 2008/95, in één enkele tekst systematisch en overzichtelijk samen te brengen.

12 Artikel 2.3 van het BVIE bepaalt: „Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op: a. gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken; b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan; [...]”

13 Artikel 2.14, lid 1, van het BVIE luidt: „De deposant of houder van een ouder merk kan, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat:

www.ie-portal.nl

IEPT20121219, HvJEU, Leno v Hagelkruis a. in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b, [...]”

14 Volgens artikel 2.45 van het BVIE „[zijn] [a]rtikel 2.3 en artikel 2.28, lid 3, sub a, [...] van overeenkomstige toepassing ingeval de inschrijving berust op een eerder depot van een gemeenschapsmerk”.

15 Artikel 2.46 van het BVIE bepaalt: „Artikel 2.3 en artikel 2.28, lid 3, sub a, zijn eveneens van toepassing op gemeenschapsmerken, waarvoor overeenkomstig de gemeenschapsmerkenverordening op geldige wijze de anciënniteit voor het Beneluxgebied wordt ingeroepen, ook al is de aan de anciënniteit ten grondslag liggende Benelux- of internationale inschrijving vrijwillig doorgehaald of de geldigheidsduur daarvan verstreken.”

Hoofdgeding en prejudiciële vragen 16 Op 27 juli 2009 heeft Hagelkruis bij het BeneluxBureau voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) (BBIE) een depot verricht van het woordmerk OMEL voor diensten van de klassen 35 (reclame en publiciteit; zakelijke administratie; administratieve diensten; beheer van commerciële zaken; marketing), 41 (opleiding, cursussen en trainingen; organisatie van seminars en beurzen) en 45 (juridische diensten) in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd.

17 Leno is houdster van het op 19 maart 2002 aangevraagde gemeenschapswoordmerk ONEL dat op 2 oktober 2003 is ingeschreven voor diensten van de klassen 35, 41 en 42 in de zin van deze overeenkomst.

18 Op 18 augustus 2009 heeft Leno oppositie ingesteld tegen het depot van het merk OMEL door Hagelkruis, op basis van de gecombineerde bepalingen van de artikelen 2.14, lid 1, en 2.3, sub a of b, van het BVIE. Hagelkruis heeft op deze oppositie gereageerd door bewijzen van gebruik van het gemeenschapsmerk te vragen.

19 Bij beslissing van 15 januari 2010 heeft het BBIE deze oppositie afgewezen op grond dat Leno niet had aangetoond dat zij in het tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van het betwiste depot haar merk ONEL normaal had gebruikt.

Leno heeft tegen deze beslissing beroep ingesteld bij het Gerechtshof te ’s-Gravenhage.

20 Volgens de verwijzende rechter zijn de partijen het erover eens dat de twee merken overeenstemmen en dat zij zijn ingeschreven voor identieke of soortgelijke diensten, alsmede over het feit dat het gebruik van het merk OMEL bij het publiek verwarring kan doen ontstaan in de zin van artikel 2.3, sub b, van het BVIE. Zij zijn het echter oneens over de uitlegging van het begrip „normaal gebruik” in de zin van artikel 15 van verordening nr. 207/2009, en met name over de territoriale omvang die voor een dergelijk gebruik is vereist.

21 Uit de verduidelijkingen van de verwijzende rechter blijkt dat weliswaar vaststaat dat Leno heeft Pagina 3 van 15

www.iept.nl

aangetoond dat zij gedurende het relevante tijdvak normaal gebruik van het oudere merk ONEL in Nederland heeft gemaakt, maar dat zij geen bewijs van het gebruik van dit merk binnen de rest van de Gemeenschap heeft overgelegd.

22 De verwijzende rechter brengt in herinnering dat uit de rechtspraak van het Hof (zie arresten van 11 maart 2003, Ansul, C-40/01, Jurispr. blz. I-2439, punt 43, en 11 mei 2006, Sunrider/BHIM, C-416/04 P, Jurispr. blz. I-4237, punten 66, 70-73 en 76, alsook beschikking van 27 januari 2004, La Mer Technology, C-259/02, Jurispr. blz. I-1159, punt 27) volgt dat „normaal gebruik” een autonoom Unierechtelijk begrip is, dat de territoriale omvang van het gebruik slechts één van de aandachtspunten is waarmee rekening moet worden gehouden bij de beoordeling of een ouder merk al dan niet „normaal is gebruikt” voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, en dat gebruik in uitsluitend één lidstaat niet noodzakelijkerwijs tot de gevolgtrekking leidt dat dan van „normaal gebruik” binnen de Gemeenschap geen sprake kan zijn.

23 De verwijzende rechter vraagt zich evenwel af wat het belang is van gemeenschappelijke verklaring nr. 10 bij artikel 15 van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), die bij de vaststelling van verordening nr. 40/94 in de notulen van de zitting van de Raad van de Europese Unie is opgenomen (gepubliceerd in PB BHIM 1996, blz. 613; hierna: „gemeenschappelijke verklaring”), volgens welke „[d]e Raad en de Commissie van oordeel zijn dat een normaal gebruik in de zin van artikel 15 in één enkel land een normaal gebruik in de Gemeenschap uitmaakt”.

24 In die omstandigheden heeft het Gerechtshof te ’sGravenhage de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen: „1) Moet artikel 15, lid 1, [van verordening nr.

207/2009] aldus worden uitgelegd dat als normaal gebruik van een gemeenschapsmerk volstaat gebruik ervan binnen de grenzen van één enkele lidstaat, mits dit gebruik, ware het een nationaal merk, in die lidstaat als normaal gebruik wordt aangemerkt (vgl. Joint Statement [gemeenschappelijke verklaring] nr. 10 bij artikel 15 [van verordening nr. 207/2009] en de Opposition Guidelines [richtsnoeren inzake oppositie] van het BHIM)?

2) Indien het antwoord op vraag 1 ontkennend luidt, valt bovenomschreven gebruik van een gemeenschapsmerk binnen één enkele lidstaat nimmer aan te merken als normaal gebruik binnen de Gemeenschap als bedoeld in artikel 15, lid 1, [van verordening nr. 207/2009]?

3) Indien gebruik van een gemeenschapsmerk binnen één enkele lidstaat nimmer als normaal gebruik binnen de Gemeenschap is aan te merken, welke eisen moeten dan bij de beoordeling van een normaal gebruik binnen de Gemeenschap aan de territoriale omvang van het

www.ie-portal.nl

IEPT20121219, HvJEU, Leno v Hagelkruis gebruik van een gemeenschapsmerk – naast de andere factoren – worden gesteld?

4) Of moet – anders dan het bovenstaande – artikel 15 [van verordening nr. 207/2009] aldus worden uitgelegd dat bij de beoordeling van normaal gebruik binnen de Gemeenschap volledig wordt geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de afzonderlijke lidstaten [en bijvoorbeeld wordt aangeknoopt bij marktaandelen (productmarkt/geografische markt)]?”

Beantwoording van de prejudiciële vragen 25 Met zijn vragen, die samen moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 15, lid 1, van verordening nr.

207/2009 aldus moet worden uitgelegd dat normaal gebruik van een gemeenschapsmerk in één lidstaat volstaat om te voldoen aan de voorwaarde van „normaal gebruik binnen de Gemeenschap” in de zin van deze bepaling, dan wel of bij de beoordeling van deze voorwaarde de grenzen van het grondgebied van de lidstaten buiten beschouwing dienen te blijven.

26 Vooraf zij eraan herinnerd dat het kenmerkend is voor de merkenbescherming in de Europese Unie dat verschillende beschermingsregelingen naast elkaar bestaan. Richtlijn 2008/95 heeft enerzijds tot doel, volgens punt 2 van de considerans ervan, de nationale merkenwetgevingen onderling aan te passen teneinde de bestaande verschillen weg te werken die het vrije verkeer van goederen en de vrijheid van dienstverrichting kunnen belemmeren en de mededingingsvoorwaarden op de gemeenschappelijke markt kunnen vervalsen (zie in die zin arrest van 22 maart 2012, GENESIS, C-190/10, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punten 30 en 31).

27 Verordening nr. 207/2009 beoogt anderzijds, blijkens punt 3 van de considerans ervan, een communautair merkensysteem in te stellen waarbij de merken een eenvormige bescherming genieten en rechtsgevolgen hebben op het gehele grondgebied van de Unie (zie in die zin arrest van 12 april 2011, DHL Express France, C-235/09, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 41, en arrest GENESIS, reeds aangehaald, punt 35).

28 Het Hof heeft het begrip „normaal gebruik” reeds uitgelegd waar het normaal gebruik van nationale merken heeft beoordeeld in de voornoemde arresten Ansul en Sunrider/BHIM, alsook in de reeds aangehaalde beschikking La Mer Technology, door te preciseren dat het gaat om een autonoom begrip van het recht van de Unie dat op eenvormige wijze moet worden uitgelegd.

29 Uit deze rechtspraak volgt dat normaal gebruik van een merk wordt gemaakt wanneer het – overeenkomstig de wezenlijke functie ervan, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven – wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat alleen ertoe strekt, de aan de merkinschrijving verbonden rechten te behouden. Bij de beoordeling of een normaal gebruik van het merk is Pagina 4 van 15

www.iept.nl

gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan in het economische verkeer reëel is, inzonderheid de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandelen te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk (arresten en Ansul, reeds aangehaald, punt 43, Sunrider/BHIM, reeds aangehaald, punt 70, alsook beschikking La Mer Technology, reeds aangehaald, punt 27).

30 Het Hof heeft ook geoordeeld dat de territoriale omvang van het gebruik slechts één van de factoren is waarmee rekening moet worden gehouden om te bepalen of het gebruik al dan niet normaal is (zie arrest Sunrider/BHIM, reeds aangehaald, punt 76).

31 Deze uitlegging kan mutatis mutandis worden toegepast op gemeenschapsmerken, aangezien richtlijn 2008/95 en verordening nr. 207/2009 dezelfde doelstelling nastreven door de voorwaarde op te leggen dat het merk normaal wordt gebruikt.

32 Uit zowel punt 9 van de considerans van deze richtlijn als punt 10 van de considerans van deze verordening blijkt immers dat het de bedoeling van de wetgever van de Unie was om de rechten die met respectievelijk een nationaal merk en een gemeenschapsmerk zijn verbonden, enkel te behouden indien het betrokken merk daadwerkelijk wordt gebruikt. Zoals de advocaat-generaal in de punten 30 en 32 van haar conclusie heeft opgemerkt, kan een merk dat niet wordt gebruikt, de mededinging belemmeren doordat het een beperking meebrengt van de reeks van tekens die door anderen als merk kunnen worden ingeschreven en doordat het concurrenten de mogelijkheid ontzegt om dat merk of een overeenstemmend merk te gebruiken wanneer zij waren en/of diensten op de interne markt brengen die dezelfde zijn als of soortgelijk zijn aan die welke door het betrokken merk worden beschermd. Een niet gebruikt gemeenschapsmerk kan dus ook het vrije verkeer van goederen en de vrije dienstverrichting beperken.

33 Bij de toepassing naar analogie op gemeenschapsmerken van de in punt 29 van het onderhavige arrest in herinnering geroepen rechtspraak moet evenwel rekening worden gehouden met het verschil tussen de territoriale omvang van de bescherming die aan nationale merken wordt verleend en die van de bescherming die aan gemeenschapsmerken wordt verleend, welk verschil overigens voortvloeit uit de bewoordingen van de bepalingen die met betrekking tot de voorwaarde van normaal gebruik respectievelijk voor deze twee types van merken gelden.

34 Zo bepaalt artikel 15, lid 1, van verordening nr.

207/2009 dat „[e]en gemeenschapsmerk waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Gemeenschap geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven www.ie-portal.nl

IEPT20121219, HvJEU, Leno v Hagelkruis is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, [...] vatbaar [is] voor de sancties van deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken”.

Artikel 10 van richtlijn 2008/95 bevat in wezen dezelfde regel voor nationale merken, maar bepaalt dat van deze merken normaal gebruik moet zijn gemaakt „in de betrokken lidstaat”.

35 Dit verschil betreffende de territoriale omvang van het „normaal gebruik” tussen beide merkenregelingen blijkt bovendien uitdrukkelijk uit artikel 42, lid 3, van verordening nr. 207/2009, waarin is bepaald dat de in lid 2 van dit artikel vastgestelde regel, namelijk dat de aanvrager van een gemeenschapsmerk in geval van oppositie kan verzoeken dat het bewijs wordt geleverd dat het oudere gemeenschapsmerk normaal is gebruikt in de Gemeenschap, ook van toepassing is op oudere nationale merken, „met dien verstande dat het gebruik in de Gemeenschap wordt vervangen door het gebruik in de lidstaat waar het oudere nationale merk beschermd wordt”.

36 Niettemin moet erop worden gewezen dat, zoals uit de in punt 30 van het onderhavige arrest in herinnering geroepen rechtspraak volgt, de territoriale omvang van het gebruik geen afzonderlijk criterium van het normaal gebruik vormt, maar een van de bestanddelen van dit gebruik dat in de globale analyse moet worden betrokken en samen met de andere bestanddelen ervan moet worden onderzocht. De bewoordingen „in de Gemeenschap” geven in dit verband de geografische referentiemarkt aan voor elk onderzoek van de vraag of een gemeenschapsmerk normaal is gebruikt.

37 Teneinde de voorgelegde vragen te kunnen beantwoorden moet dan ook worden nagegaan welke draagwijdte de uitdrukking „normaal gebruik binnen de Gemeenschap” in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 heeft.

38 Deze bepaling verwijst geenszins naar het grondgebied van de lidstaten. Uit de bewoordingen ervan blijkt daarentegen duidelijk dat het gemeenschapsmerk moet zijn gebruikt in de Gemeenschap, hetgeen met andere woorden betekent dat het gebruik van dit merk in derde landen niet in aanmerking kan worden genomen.

39 Daar andere preciseringen in artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 ontbreken, moet rekening worden gehouden met de context waartoe deze bepaling behoort, alsook met de door de betrokken regeling vastgestelde methode en de doelstellingen die zij nastreeft.

40 Wat de door de verordening nr. 207/2009 nagestreefde doelstellingen betreft, volgt uit de punten 2, 4 en 6 van de considerans ervan, in hun onderlinge samenhang gelezen, dat deze verordening ertoe strekt de hindernis van de territorialiteit van de rechten die de wetgevingen van de lidstaten aan de houders van merken verlenen, op te heffen door de ondernemingen in staat te stellen hun economische activiteiten op communautaire leest te schoeien en deze activiteiten ongehinderd te ontplooien. De houder van een gemeenschapsmerk kan aldus met dit merk zijn waren Pagina 5 van 15

www.iept.nl

of diensten in de gehele Gemeenschap op gelijke wijze herkenbaar maken, ongeacht de grenzen. De ondernemingen die geen bescherming van hun merken op Gemeenschapsniveau verlangen, kunnen er echter de voorkeur aan geven om nationale merken te blijven gebruiken, zonder dat zij verplicht zijn hun merken als gemeenschapsmerk in te schrijven.

41 Ter verwezenlijking van deze doelstellingen heeft de wetgever van de Unie in artikel 1, lid 2, van verordening nr. 207/2009, in samenhang gelezen met punt 3 van de considerans van deze verordening, bepaald dat het gemeenschapsmerk een eenheid vormt, waardoor het op het volledige grondgebied van de Gemeenschap op dezelfde wijze wordt beschermd en dezelfde rechtsgevolgen heeft. Inschrijving, overdracht, afstand, vervallen- of nietigverklaring en verbod op het gebruik ervan zijn in beginsel slechts mogelijk voor de gehele Gemeenschap.

42 Zoals uit punt 2 van de considerans van die verordening blijkt, heeft de regeling inzake het gemeenschapsmerk dus tot doel, op de gemeenschappelijke markt soortgelijke voorwaarden te bieden als op een nationale markt bestaan. Zou in die context worden geoordeeld dat in het kader van het communautaire merkenstelsel een bijzondere betekenis aan het grondgebied van de lidstaten moet worden toegekend, dan zou dit afbreuk doen aan de verwezenlijking van de in punt 40 van het onderhavige arrest vermelde doelstellingen en inbreuk maken op het beginsel dat het gemeenschapsmerk een eenheid vormt.

43 Stellig blijkt uit een systematische analyse van verordening nr. 207/2009 dat sommige bepalingen daarvan naar het grondgebied van één of meerdere lidstaten verwijzen. Opgemerkt zij evenwel dat deze verwijzingen met name de context van de nationale merken betreffen, in de bepalingen aangaande de bevoegdheid en de procedure voor rechtsvorderingen inzake gemeenschapsmerken en in de bepalingen betreffende de internationale merkinschrijving, terwijl voor rechten die door het gemeenschapsmerk worden verleend, in de regel de uitdrukking „in de Gemeenschap” is gebruikt.

44 Uit de voorgaande overwegingen volgt dat bij de beoordeling of sprake is van „normaal gebruik binnen de Gemeenschap” in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 moet worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten.

45 Aan deze uitlegging wordt niet afgedaan door de in punt 23 van het onderhavige arrest genoemde gemeenschappelijke verklaring volgens welke „een normaal gebruik in de zin van artikel 15 in één enkel land een normaal gebruik in de Gemeenschap uitmaakt”, noch door de richtsnoeren van het BHIM betreffende de oppositieprocedure die in wezen dezelfde regel bevatten.

46 Wat om te beginnen de gemeenschappelijke verklaring betreft, volgt uit vaste rechtspraak dat een verklaring die in de notulen van de Raad is opgenomen, wanneer zij niet terug te vinden is in de tekst van een bepaling van afgeleid recht, niet kan worden gebruikt bij de uitlegging daarvan (zie arresten van 26 februari www.ie-portal.nl

IEPT20121219, HvJEU, Leno v Hagelkruis 1991, Antonissen, C-292/89, Jurispr. blz. I-745, punt 18; 6 mei 2003, Libertel, C-104/01, Jurispr. blz. I3793, punt 25; 10 januari 2006, Skov en Bilka, C402/03, Jurispr. blz. I-199, punt 42, en 19 april 2007, Farrell, C-356/05, Jurispr. blz. I-3067, punt 31).

47 De Raad en de Commissie hebben deze beperking overigens uitdrukkelijk erkend in de aanhef van hun verklaring: „De hierna weergegeven verklaringen van de Raad en de Commissie vormen geen onderdeel van de rechtshandeling en laten de uitlegging ervan door het Hof onverlet.”

48 Wat voorts de richtsnoeren van het BHIM betreft, moet worden benadrukt dat deze geen voor de uitlegging van de bepalingen van het recht van de Unie bindende rechtshandelingen vormen.

49 Sommige belanghebbenden die opmerkingen in het kader van de onderhavige procedure hebben ingediend, hebben aangevoerd dat de territoriale omvang van het gebruik van een gemeenschapsmerk in geen geval beperkt kan zijn tot het grondgebied van één enkele lidstaat. Deze stelling kan evenmin slagen. Het argument in kwestie is gebaseerd op artikel 112, lid 2, sub a, van verordening nr. 207/2009 dat bepaalt dat de houder van een wegens niet gebruiken vervallen verklaard gemeenschapsmerk kan verzoeken dat zijn gemeenschapsmerk wordt omgezet in een aanvraag voor een nationaal merk, indien „het gemeenschapsmerk in de lidstaat waar om omzetting wordt verzocht zodanig is gebruikt, dat dit gebruik volgens de wetgeving van die lidstaat als normaal gebruik zou worden beschouwd”.

50 Ook al kan redelijkerwijs worden verwacht dat een gemeenschapsmerk, aangezien het in territoriaal opzicht een ruimere bescherming geniet dan een nationaal merk, op een groter grondgebied wordt gebruikt dan het grondgebied van één enkele lidstaat om van een „normaal gebruik” te kunnen spreken, het is in bepaalde omstandigheden evenwel niet uitgesloten dat de markt van de waren of diensten waarvoor een gemeenschapsmerk is ingeschreven, zich in de praktijk slechts tot het grondgebied van één enkele lidstaat uitstrekt. In een dergelijk geval kan het gebruik van een gemeenschapsmerk op dit grondgebied voldoen aan de voorwaarden van zowel normaal gebruik van een gemeenschapsmerk als normaal gebruik van een nationaal merk.

51 Zoals de advocaat-generaal in punt 63 van haar conclusie heeft aangegeven, zal alleen wanneer een nationale rechter vaststelt dat, gelet op alle feiten van het concrete geval, het gebruik in een lidstaat niet volstaat om een normaal gebruik binnen de Gemeenschap te vormen, het nog steeds mogelijk zijn om het gemeenschapsmerk in een nationaal merk om te zetten overeenkomstig de uitzondering van artikel 112, lid 2, sub a, van verordening nr. 207/2009.

52 Sommige belanghebbenden die opmerkingen bij het Hof hebben ingediend, stellen tevens dat zelfs indien de grenzen van de lidstaten binnen de interne markt buiten beschouwing worden gelaten, de voorwaarde van normaal gebruik van een gemeenschapsmerk verlangt dat dit merk wordt gebruikt op een aanzienlijk deel van Pagina 6 van 15

www.iept.nl

het grondgebied van de Gemeenschap, dat in voorkomend geval het grondgebied van een lidstaat kan zijn. Dit criterium vloeit volgens hen naar analogie voort uit de arresten van 14 september 1999, General Motors (C-375/97, Jurispr. blz. I-5421, punt 28); 22 november 2007, Nieto Nuño (C-328/06, Jurispr. blz.

I-10093, punt 17), en 6 oktober 2009, PAGO International (C-301/07, Jurispr. blz. I-9429, punt 27).

53 Ook dit betoog kan niet worden aanvaard. In de eerste plaats heeft deze rechtspraak betrekking op de uitlegging van bepalingen betreffende de ruimere bescherming die wordt verleend aan merken die een reputatie hebben verworven dan wel bekendheid genieten in de Gemeenschap of in de lidstaat waar zij zijn ingeschreven. Deze bepalingen streven echter een andere doelstelling na dan de voorwaarde van normaal gebruik, die tot afwijzing van de oppositie of zelfs tot verval van het merk kan leiden, zoals met name in artikel 51 van verordening nr. 207/2009 is bepaald.

54 In de tweede plaats is het weliswaar juist dat redelijkerwijs mag worden aangenomen dat een gemeenschapsmerk op een groter grondgebied wordt gebruikt dan een nationaal merk, maar hoeft dit gebruik niet noodzakelijkerwijs betrekking te hebben op een geografisch uitgestrekt gebied om als normaal gebruik te kunnen worden gekwalificeerd, aangezien een dergelijke kwalificatie van de kenmerken van de betrokken waren of dienst op de desbetreffende markt afhangt (zie naar analogie, wat de kwantitatieve omvang van het gebruik betreft, arrest Ansul, reeds aangehaald, punt 39).

55 Aangezien bij de beoordeling van de vraag of het merk normaal is gebruikt, rekening moet worden gehouden met alle feiten en omstandigheden die erop kunnen wijzen dat dit merk op zodanige wijze commercieel is geëxploiteerd dat daarmee marktaandelen werden behouden of verkregen voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, is het niet mogelijk om bij voorbaat en in abstracto vast te stellen vanaf welke territoriale omvang er sprake is van normaal gebruik van dat merk. Een de-minimisregel, waardoor de nationale rechter niet in staat zou zijn alle omstandigheden van het bij hem aanhangige geschil te beoordelen, kan dus niet worden vastgesteld (zie naar analogie beschikking La Mer Technology, reeds aangehaald, punten 25 en 27, en arrest Sunrider/BHIM, reeds aangehaald, punten 72 en 77).

56 Wat het gebruik van het in het hoofdgeding aan de orde zijnde gemeenschapsmerk betreft, beschikt het Hof niet over de noodzakelijke feitelijke gegevens om de verwijzende rechter meer concrete aanwijzingen te kunnen verstrekken betreffende de vraag of dit merk al dan niet normaal is gebruikt. Zoals uit de voorgaande overwegingen volgt, staat het aan deze rechter om te beoordelen of het betrokken merk is gebruikt conform de wezenlijke functie ervan en teneinde voor de beschermde waren of diensten marktaandelen te behouden of te verkrijgen. Deze beoordeling dient te zijn gebaseerd op alle relevante feiten en www.ie-portal.nl

IEPT20121219, HvJEU, Leno v Hagelkruis omstandigheden in het hoofdgeding, zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan.

57 Derhalve moet op de gestelde vragen worden geantwoord dat artikel 15, lid 1, van verordening nr.

207/2009 aldus dient te worden uitgelegd dat bij de beoordeling van de voorwaarde inzake „normaal gebruik” van een merk „binnen de Gemeenschap” in de zin van deze bepaling, moet worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten.

58 Van een gemeenschapsmerk wordt „normaal gebruik gemaakt” in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 wanneer het wordt gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie ervan en teneinde in de Gemeenschap marktaandelen te behouden of te verkrijgen voor de door het merk aangeduide waren of diensten. Het staat aan de verwijzende rechter om te beoordelen of deze voorwaarden zijn vervuld in het hoofdgeding, gelet op alle relevante feiten en omstandigheden, zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan.

Kosten 59 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Tweede kamer) verklaart voor recht: Artikel 15, lid 1, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk dient aldus te worden uitgelegd dat bij de beoordeling van de voorwaarde betreffende „normaal gebruik” van een merk „binnen de Gemeenschap” in de zin van deze bepaling, moet worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten.

Van een gemeenschapsmerk wordt „normaal gebruik gemaakt” in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr.

207/2009 wanneer het wordt gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie ervan en teneinde in de Europese Gemeenschap marktaandelen te behouden of te verkrijgen voor de door dit merk aangeduide waren of diensten. Het staat aan de verwijzende rechter om te beoordelen of deze voorwaarden zijn vervuld in het hoofdgeding, gelet op alle relevante feiten en omstandigheden, zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan. ondertekeningen * Procestaal: Nederlands.

Pagina 7 van 15

www.iept.nl

CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL E. SHARPSTON van 5 juli 2012 (1) Zaak C-149/11 Leno Merken BV tegen Hagelkruis Beheer BV [verzoek van het Gerechtshof ’s-Gravenhage (Nederland) om een prejudiciële beslissing] „Gemeenschapsmerk – Verordening nr. 207/2009 inzake gemeenschapsmerk – Normaal gebruik – Plaats van gebruik” 1. Merkenrechtelijke bescherming is in wezen territoriaal. Een merk is immers een eigendomsrecht dat een teken in een bepaald gebied beschermt. In de Europese Unie bestaan nationale merken en gemeenschapsmerken naast elkaar. Een houder van een nationaal merk kan de aan dit merk verbonden rechten uitoefenen op het grondgebied van de lidstaat krachtens het nationale recht waarvan het merk wordt beschermd.

Een houder van een gemeenschapsmerk kan hetzelfde doen op het grondgebied van de 27 lidstaten, daar het merk op dat gehele grondgebied werkzaam is.(2) 2. Artikel 15, lid 1, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad(3) (hierna: „verordening”) bepaalt dat een gemeenschapsmerk waarvan vijf jaar na de inschrijving „binnen de Gemeenschap geen normaal gebruik [is] gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is”, vatbaar is voor sancties (tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken).(4) 3. Terwijl de beschermingsomvang van een gemeenschapsmerk wettelijk is bepaald door een verwijzing naar het grondgebied van de 27 lidstaten, kan de vraag waar dat merk normaal moet zijn gebruikt, niet noodzakelijkerwijs op dezelfde manier worden beantwoord. In de onderhavige zaak wordt het Hof gevraagd om de omvang vast te stellen van het territoriale gebied waarin een merk moet worden gebruikt om te voldoen aan de voorwaarde van „normaal gebruik” als bedoeld in artikel 15, lid 1, van de verordening, en in het bijzonder of het gebruik van het merk op het grondgebied van één enkele lidstaat volstaat.

Toepasselijke bepalingen Merkenrecht van de Europese Unie Verordening 4. Gemeenschapsmerken zijn „[m]erken voor waren of diensten die overeenkomstig [de] verordening worden ingeschreven”.(5) Zij kunnen worden gevormd door „alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden”.(6) 5. Volgens punt 2 van de considerans van de verordening „[vergen] [d]e verwezenlijking van een dergelijke markt en de versterking van zijn eenheidskarakter [...] niet alleen de opheffing van de belemmeringen voor het vrije verkeer van goederen en diensten alsmede de invoering van een regime waardoor wordt gewaarborgd dat de mededinging niet www.ie-portal.nl

IEPT20121219, HvJEU, Leno v Hagelkruis wordt vervalst, doch ook de instelling van een rechtskader waardoor de ondernemingen in staat worden gesteld onmiddellijk hun activiteiten, of het nu gaat om de productie en de afzet van goederen of het verrichten van diensten, op communautaire leest te schoeien”. Punt 2 van de considerans stelt voorts: „Op het punt van de rechtsinstrumenten waarover de ondernemingen te dien einde dienen te beschikken, zijn merken die hun waren of diensten in de gehele Gemeenschap, ongeacht de grenzen, op gelijke wijze herkenbaar maken, bijzonder passend.”

6. Punt 3 van de considerans stelt dat om de bovengenoemde doelstellingen van de Gemeenschap voort te zetten, „het noodzakelijk [is] in een communautair merkensysteem te voorzien, dat de ondernemingen volgens één enkele procedure in staat stelt gemeenschapsmerken te verkrijgen die een eenvormige bescherming genieten en rechtsgevolgen hebben op het gehele grondgebied van de Gemeenschap”. Dit is het beginsel dat het gemeenschapsmerk een eenheid vormt; het „moet van toepassing zijn tenzij [de] verordening anders bepaalt”.

7. Punt 6 van de considerans erkent dat een onderneming vrij kiest om een merk als nationaal merk dan wel als gemeenschapsmerk in te schrijven en wijst met klem erop dat „[h]et namelijk niet gerechtvaardigd [lijkt], de ondernemingen te verplichten hun merken als gemeenschapsmerk te deponeren”. Volgens dat punt „[blijven] de nationale merken noodzakelijk [...] voor ondernemingen die geen bescherming van hun merken op Gemeenschapsniveau verlangen”.

8. Volgens punt 10 van de considerans „[is] [d]e bescherming van gemeenschapsmerken en de bescherming van ingeschreven oudere merken tegen gemeenschapsmerken [...] alleen gerechtvaardigd, voor zover deze merken daadwerkelijk worden gebruikt”.

9. Artikel 1, lid 2, luidt: „Het gemeenschapsmerk vormt een eenheid: het heeft dezelfde rechtsgevolgen in de gehele Gemeenschap.

Inschrijving, overdracht, afstand, vervallen- of nietigverklaring en verbod op het gebruik ervan zijn slechts voor de gehele Gemeenschap mogelijk. Dit beginsel is van toepassing tenzij deze verordening anders bepaalt.”

10. Inschrijving van een merk als gemeenschapsmerk geeft de houder ervan bepaalde uitsluitende rechten.

Die rechten zijn in het bijzonder opgesomd in artikel 9, dat bepaalt: „1. Het gemeenschapsmerk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economische verkeer te verbieden: a) dat gelijk is aan het gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is; b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan; verwarring omvat het gevaar van associatie met het merk; Pagina 8 van 15

www.iept.nl

c) dat gelijk is aan of overeenstemt met het gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het gemeenschapsmerk ingeschreven is, indien het een in de Gemeenschap bekend merk betreft en indien door het gebruik zonder geldige reden van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. [...]”

11. Artikel 15 stelt dat de houder gebruik moet maken van het gemeenschapsmerk: „1. Een gemeenschapsmerk waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Gemeenschap geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, is vatbaar voor de sancties van deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken. Als gebruik in de zin van de eerste alinea wordt eveneens beschouwd: a) het gebruik van het gemeenschapsmerk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het ingeschreven is, wordt gewijzigd; b) het aanbrengen van het gemeenschapsmerk op waren of de verpakking ervan in de Gemeenschap, uitsluitend met het oog op uitvoer.

2. Het gebruik van het gemeenschapsmerk met toestemming van de houder geldt als gebruik door de merkhouder.”

12. Artikel 42, met het opschrift „Onderzoek van de oppositie”, luidt als volgt: „2. Op verzoek van de aanvrager levert de houder van een ouder gemeenschapsmerk die oppositie heeft ingesteld, het bewijs dat in de vijf jaar vóór de publicatie van de aanvrage om een gemeenschapsmerk het oudere gemeenschapsmerk in de Gemeenschap normaal is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en waarop de oppositie gebaseerd is, of dat er een geldige reden is voor het niet gebruiken, voor zover het oudere merk op die datum sinds ten minste vijf jaar ingeschreven was. Kan dat bewijs niet worden geleverd, dan wordt de oppositie afgewezen. Wordt het oudere gemeenschapsmerk slechts gebruikt voor een deel van de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, dan wordt het voor het onderzoek van de oppositie geacht alleen voor dat deel van de waren of diensten ingeschreven te zijn.

3. Lid 2 is van toepassing op de in artikel 8, lid 2, sub a, bedoelde oudere nationale merken, met dien verstande dat het gebruik in de Gemeenschap wordt vervangen door het gebruik in de lidstaat waar het oudere nationale merk beschermd wordt.”

13. Artikel 51, met het opschrift „Gronden van verval”, bepaalt: „1. De rechten van de houder van het gemeenschapsmerk worden op vordering bij het Bureau of op reconventionele vordering in een inbreukprocedure vervallen verklaard:

www.ie-portal.nl

IEPT20121219, HvJEU, Leno v Hagelkruis a) wanneer het merk in een ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal in de Gemeenschap is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en er geen geldige reden is voor het niet gebruiken [...]; [...]”

14. Overeenkomstig artikel 112 kan een houder verzoeken om omzetting van een gemeenschapsmerk in een nationaal merk: „1. De aanvrager of houder van een gemeenschapsmerk kan verzoeken dat zijn aanvrage of zijn gemeenschapsmerk in een aanvrage om een nationaal merk wordt omgezet: a) voor zover de aanvrage om een gemeenschapsmerk is geweigerd of ingetrokken of geacht wordt te zijn ingetrokken; b) voor zover het gemeenschapsmerk geen rechtsgevolgen meer heeft.

2. Er vindt geen omzetting plaats: a) indien het gemeenschapsmerk wegens niet gebruiken vervallen is verklaard, tenzij het gemeenschapsmerk in de lidstaat waar om omzetting wordt verzocht zodanig is gebruikt, dat dit gebruik volgens de wetgeving van die lidstaat als normaal gebruik zou worden beschouwd; [...]”

Richtlijn 15. Volgens punt 9 van de considerans van de richtlijn „moet de eis worden gesteld dat een ingeschreven merk werkelijk wordt gebruikt en bij gebreke daarvan vervallen kan worden verklaard”; dit vereiste geldt „[o]m het totale aantal in de Gemeenschap ingeschreven en beschermde merken en derhalve het aantal daartussen rijzende conflicten te verminderen”.

16. Artikel 10, met het opschrift „Gebruik van het merk”, bepaalt: „1. Een merk waarvan de houder vijf jaar nadat de inschrijvingsprocedure is voltooid in de betrokken lidstaat geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen gebruik gemaakt is, is vatbaar voor de sancties van deze richtlijn, tenzij er een geldige reden is voor het niet gebruiken. [...]”

17. Artikel 11, lid 2, luidt: „Een lidstaat kan bepalen, dat de inschrijving van een merk niet kan worden geweigerd, omdat er een conflicterend ouder merk bestaat dat niet voldoet aan de voorwaarden van artikel 10, leden 1 en 2, of, naargelang van het geval, artikel 10, lid 3.”

18. Artikel 4, lid 2, van de richtlijn preciseert dat „oudere merken” gemeenschapsmerken omvatten.

Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) 19. Het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: „Benelux-Verdrag”) stelt onder meer de voorwaarden voor verkrijging en handhaving van een Benelux-merk en de aan dit merk verbonden rechten vast.

20. Een Benelux-merk wordt verkregen door inschrijving. Bij de beoordeling van de rangorde van Pagina 9 van 15

www.iept.nl

het depot(7) dient volgens artikel 2.3, sub b, van het Benelux-Verdrag rekening te worden gehouden met de rechten op „gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan”. (8) De houder van een dergelijk ouder merk kan overeenkomstig artikel 2.14.1 oppositie instellen tegen de inschrijving van een merk.

21. Volgens artikel 2.46 is artikel 2.3 „eveneens van toepassing op gemeenschapsmerken, waarvoor overeenkomstig de gemeenschapsmerkenverordening op geldige wijze de anciënniteit voor het Beneluxgebied wordt ingeroepen [...]”.

Hoofdgeding en prejudiciële vragen 22. Leno Merken BV (hierna: „Leno”) en Hagelkruis Beheer BV (hierna: „Hagelkruis”) zijn ondernemingen die betrokken zijn bij een geschil inzake de door Hagelkruis op 27 juli 2009 ingediende aanvraag tot inschrijving van het woordteken „OMEL” als Beneluxmerk voor bepaalde diensten van de klassen 35, 41 en 45 in de zin van de Overeenkomst van Nice.(9) Op 18 augustus 2009 heeft Leno oppositie ingesteld tegen deze inschrijving op grond dat zij houdster is van het gemeenschapsmerk „ONEL” dat op 2 oktober 2003 is ingeschreven voor bepaalde diensten van de klassen 35, 41 en 42 in de zin van de Overeenkomst van Nice.(10) De oppositie was gebaseerd op argumenten die in een brief van 26 oktober 2009 werden uiteengezet. Op 2 december 2009 heeft Hagelkruis daarop geantwoord.

23. Op 6 november 2009 heeft Hagelkruis Leno verzocht om het bewijs van normaal gebruik van het gemeenschapsmerk „ONEL” te leveren. Op 19 november 2009 heeft Leno dit verzoek beantwoord.

24. Op 15 januari 2010 heeft het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: „BBIE”) de oppositie van Leno afgewezen en gesteld dat Hagelkruis „OMEL” als Benelux-merk mag doen inschrijven.

25. Leno heeft bij het Gerechtshof ’s-Gravenhage tegen deze beslissing beroep ingesteld. Voor deze rechter staat vast dat: (i) „ONEL” en „OMEL” overeenstemmende merken zijn; (ii) de merken zijn ingeschreven voor dezelfde of minstens voor soortgelijke diensten; (iii) bij het publiek verwarring tussen „OMEL” en „ONEL” kan ontstaan in de zin van artikel 2.3, sub b, van het Benelux-Verdrag, en (iv) Leno „ONEL” normaal heeft gebruikt in Nederland.

Leno en Hagelkruis zijn het oneens over de vraag of Leno het bewijs van normaal gebruik van „ONEL” in meer dan één lidstaat moet leveren om oppositie te kunnen instellen tegen de inschrijving van „OMEL” door Hagelkruis.

26. De verwijzende rechter heeft het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld: „1) Moet artikel 15, lid 1, van [de verordening] aldus worden uitgelegd dat als normaal gebruik van een gemeenschapsmerk volstaat gebruik ervan binnen de grenzen van één enkele lidstaat, mits dit gebruik, ware www.ie-portal.nl

IEPT20121219, HvJEU, Leno v Hagelkruis het een nationaal merk, in die lidstaat als normaal gebruik wordt aangemerkt (vgl. Joint Statement nr. 10 bij artikel 15 van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 en de Opposition Guidelines van het BHIM)?

2) Indien het antwoord op vraag 1 ontkennend luidt, valt bovenomschreven gebruik van een gemeenschapsmerk binnen één enkele lidstaat nimmer aan te merken als normaal gebruik binnen de Gemeenschap als bedoeld in artikel 15, lid 1, van [de verordening]?

3) Indien gebruik van een gemeenschapsmerk binnen één enkele lidstaat nimmer als normaal gebruik binnen de Gemeenschap is aan te merken, welke eisen moeten dan bij de beoordeling van een normaal gebruik binnen de Gemeenschap aan de territoriale omvang van het gebruik van een gemeenschapsmerk – naast de andere factoren – worden gesteld?

4) Of moet – anders dan het bovenstaande – artikel 15 van [de verordening] aldus worden uitgelegd dat bij de beoordeling van normaal gebruik binnen de Gemeenschap volledig wordt geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de afzonderlijke lidstaten [en bijvoorbeeld wordt aangeknoopt bij marktaandelen (productmarkt/geografische markt)]?”

27. Schriftelijke opmerkingen zijn ingediend door Leno, Hagelkruis, de Belgische, de Deense, de Duitse, de Hongaarse en de Nederlandse regering, de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Europese Commissie.

28. Ter terechtzitting van 19 april 2012 hebben Leno, Hagelkruis, de Deense, de Franse en de Hongaarse regering en de Commissie pleidooi gehouden.

Beoordeling Inleidende opmerkingen 29. Met de vier prejudiciële vragen verzoekt het Gerechtshof ’s-Gravenhage het Hof in wezen om de omvang te bepalen van het territoriale gebied waarin de houder van een gemeenschapsmerk het merk moet gebruiken om de bij deze verordening vastgestelde sancties te vermijden en dus de aan dit merk verbonden uitsluitende rechten te handhaven.

30. De rechtvaardiging voor de bescherming van een gemeenschapsmerk houdt op te bestaan wanneer het merk niet daadwerkelijk wordt gebruikt.(11) Als de loutere inschrijving van een merk als gemeenschapsmerk zou volstaan voor bescherming op het grondgebied van de 27 lidstaten, zouden ondernemingen misschien bescherming vragen voor merken die zij niet (voornemens zijn te) gebruiken.

Aldus zouden zij concurrenten de mogelijkheid kunnen ontzeggen om dat merk of een overeenstemmend merk te gebruiken wanneer zij waren en/of diensten op de interne markt brengen die dezelfde zijn als of soortgelijk zijn aan die welke door het merk worden aangeduid. Om deze reden mag een houder van een gemeenschapsmerk niet langer aan dat merk verbonden uitsluitende rechten aanvoeren wanneer vijf jaar na de inschrijving binnen de Gemeenschap geen normaal gebruik ervan is gemaakt.

Pagina 10 van 15

www.iept.nl

31. De verwijzingsbeschikking bevat weinig nadere gegevens over de inschrijving van „ONEL” als gemeenschapsmerk of over de omstandigheden waarin werd vastgesteld dat het merk in Nederland normaal was gebruikt.(12) Volgens de verwijzingsbeschikking werd niet opgekomen tegen de bewering van Leno dat „ONEL”, indien het een Nederlands merk was geweest, zou worden geacht normaal te zijn gebruikt in Nederland. Aan het Hof zijn geen verdere gegevens verstrekt over de markt voor de door „ONEL” aangeduide diensten, en evenmin over het concrete gebruik dat in Nederland van dat merk is gemaakt.

Derhalve zal ik de vraag van de omvang van het territoriale gebied waarin het gebruik van een gemeenschapsmerk moet worden aangetoond, in het algemeen behandelen.

Betekenis van „normaal gebruik binnen de Gemeenschap” in artikel 15, lid 1, van de verordening 32. Het Hof heeft de betekenis van „normaal gebruik” reeds onderzocht, voornamelijk met betrekking tot nationale merken of Benelux-merken.(13) Van nationale merken moet „in de [...] lidstaat [...] normaal gebruik [zijn] gemaakt”.(14) Daarentegen moet van een gemeenschapsmerk „binnen de Gemeenschap [...] normaal gebruik [zijn] gemaakt”.(15) Hoewel deze types van merken tot een verschillende rechtsorde behoren, ben ik van mening dat de functie van het vereiste van „normaal gebruik” dezelfde is. Met dit vereiste wordt beoogd te verzekeren dat in het register geen merken worden opgenomen die de mededinging op de markt belemmeren in plaats van te bevorderen omdat zij de reeks van tekens die door anderen als merk kunnen worden ingeschreven, beperken, zij geen commercieel doel nastreven en zij de facto niet ertoe bijdragen dat waren of diensten op de relevante markt van elkaar worden onderscheiden en met de merkhouder worden geassocieerd.

33. Wanneer een gemeenschapsmerk niet conform de functie ervan wordt gebruikt, moet de bescherming van het merk op het gehele grondgebied van de 27 lidstaten ophouden te bestaan. Hetzelfde beginsel geldt voor een nationaal merk, maar het verlies van de bescherming blijft logischerwijs beperkt tot het grondgebied van de lidstaat waar het merk was ingeschreven. Ik zie derhalve niet in waarom het Hof het begrip „normaal gebruik” in artikel 15, lid 1, van de verordening niet zou uitleggen op een wijze die in het algemeen overeenstemt met de betekenis die het aan ditzelfde begrip in de richtlijn heeft gegeven.(16) 34. De formuleringen van artikel 10, lid 1, van de richtlijn en van artikel 15, lid 1, van de verordening verschillen niettemin van elkaar omdat eerstgenoemd artikel de bewoordingen „in de lidstaat” gebruikt terwijl laatstgenoemd artikel het heeft over „binnen de Gemeenschap”. Dit lijkt erop te wijzen dat de vraag of een gemeenschapsmerk normaal is gebruikt, afhangt van de beoordeling van de relevante criteria in een geografische context die de context waarin normaal gebruik van een nationaal merk wordt vastgesteld, overstijgt. www.ie-portal.nl

IEPT20121219, HvJEU, Leno v Hagelkruis Gebruik buiten de Gemeenschap is irrelevant 35. De bewoordingen „binnen de Gemeenschap” in artikel 15, lid 1, van de verordening houden duidelijk in dat gebruik van een gemeenschapsmerk buiten het grondgebied van de 27 lidstaten niet kan bijdragen tot de vaststelling dat het merk normaal is gebruikt teneinde de bij deze verordening vastgestelde sancties te vermijden.(17) Deze uitlegging van artikel 15, lid 1, strookt met het beginsel dat de bescherming van een gemeenschapsmerk tot dat grondgebied beperkt is.

36. Bij een uitlegging in tegenovergestelde zin zou er bovendien voor de wetgever geen reden zijn geweest om in artikel 15, lid 1, sub b, van de verordening uitdrukkelijk te bepalen dat het aanbrengen van een gemeenschapsmerk op waren of de verpakking ervan uitsluitend met het oog op uitvoer „[eveneens] [a]ls gebruik in de zin van de eerste alinea wordt [...] beschouwd”. „Normaal gebruik binnen de Gemeenschap” is een ondeelbaar begrip 37. De bewoordingen van artikel 15, lid 1, van de verordening maken geen onderscheid tussen verschillende types van normaal gebruik afhankelijk van waar, anders dan „binnen de Gemeenschap”, dat gebruik plaatsvindt. Zij zijn enkel gericht op de vraag of van het merk „binnen de Gemeenschap normaal gebruik” is gemaakt, hetgeen mijns inziens wijst op een ondeelbaar begrip. Dit betekent dat „normaal gebruik” en „binnen de Gemeenschap” geen cumulatieve voorwaarden zijn die afzonderlijk dienen te worden onderzocht.

38. Het Hof heeft erkend dat „de territoriale omvang van het gebruik slechts één van de factoren [is] waarmee rekening moet worden gehouden om te bepalen of het gebruik al dan niet normaal is”.(18) De plaats van gebruik is derhalve een factor die in aanmerking dient te worden genomen bij de beoordeling of het merk binnen de Gemeenschap normaal is gebruikt. Het betreft geen onafhankelijke voorwaarde naast het vereiste van normaal gebruik (19), en het is evenmin de enige of dominerende factor die bepaalt wat normaal gebruik binnen de Gemeenschap is.

39. Alleen al om deze reden ben ik van mening dat het gebruik van een gemeenschapsmerk binnen de grenzen van één enkele lidstaat niet noodzakelijkerwijs als zodanig volstaat om normaal gebruik van dat merk te vormen, aangezien de territoriale omvang van het gebruik slechts één van de factoren is waarmee bij de beoordeling rekening dient te worden gehouden.

Territoriale omvang van het gebruik in de zin van artikel 15, lid 1, van de verordening – Toepassing van het door het Hof in het arrest Pago gehanteerde criterium 40. Verschillende partijen die opmerkingen hebben ingediend, stellen dat het Gerecht in het arrest HIWATT reeds heeft geoordeeld dat „normaal gebruik veronderstelt dat het merk [aanwezig is] in een substantieel deel van het gebied waarvoor de bescherming geldt”, te weten de Gemeenschap.(20) Ditzelfde criterium werd door het Hof in het arrest Pagina 11 van 15

www.iept.nl

Pago(21) gehanteerd om vast te stellen of een merk in de Gemeenschap bekend is.(22) 41. Mijns inziens betreft de zaak Pago een andere kwestie. In die zaak oordeelde het Hof dat een gemeenschapsmerk met het oog op de verkrijging van aanvullende bescherming overeenkomstig artikel 9, lid 1, sub c, van de verordening binnen de Gemeenschap bekend is wanneer het bekendheid heeft verworven in een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Gemeenschap; dan kan de eigenaar van dit merk het in die bepaling vermelde recht uitoefenen.(23) Dat grondgebied kan bestaan in het grondgebied van een lidstaat. Daarentegen wordt het Hof in de onderhavige zaak gevraagd, de omvang te bepalen van het grondgebied waarop een gemeenschapsmerk moet worden gebruikt om sancties als vervallenverklaring te vermijden.

42. Mijn uitgangspunt is derhalve dat de in het arrest Pago gegeven uitlegging niet rechtstreeks kan worden toegepast op de context van vervallenverklaring van een gemeenschapmerk en van de voorwaarde van normaal gebruik.

– Gebruik van het gemeenschapsmerk moet kwantitatief voldoende zijn om op de interne markt marktaandelen te behouden of te verkrijgen 43. In het arrest Sunrider heeft het Hof geoordeeld dat van een nationaal merk een normaal gebruik is gemaakt „wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden”.(24) Het gebruik moet „kwantitatief voldoende [zijn] om marktaandelen voor de door het merk beschermde waren of diensten te behouden of te verkrijgen”.(25) Of een merk normaal is gebruikt, moet worden beoordeeld op basis van alle feiten en omstandigheden van het concrete geval, waaronder de kenmerken van de economische sector en de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren en diensten, en de omvang en frequentie van het gebruik.(26) 44. In wezen worden merken dus op markten gebruikt.

De relevante markt voor een gemeenschapsmerk is de interne markt, die overeenkomstig artikel 26, lid 2, VWEU „een ruimte [omvat] zonder binnengrenzen waarin het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal is gewaarborgd”.

– Omvang van het territoriale gebied waarin een gemeenschapsmerk moet worden gebruikt om te voldoen aan de voorwaarde van artikel 15, lid 1, van de verordening 45. Een gemeenschapsmerk stelt ondernemingen in staat om hun activiteiten aan te passen aan de grootte van de interne markt. Het werd immers ingevoerd voor ondernemingen die activiteiten op gemeenschapsniveau willen ontwikkelen of voortzetten en die dit onmiddellijk of binnenkort willen doen. Het stelt handelaars, consumenten, producenten en groothandelaars in staat, waren en diensten op de markt aan te duiden en te onderscheiden van die van andere ondernemingen in de gehele Gemeenschap. Dit strookt www.ie-portal.nl

IEPT20121219, HvJEU, Leno v Hagelkruis met de algemene doelstellingen van de door het gemeenschapsmerk verleende bescherming, te weten het bevorderen en toegankelijk maken van economische activiteiten in de gehele interne markt door informatie over de door het merk aangeduide waren of diensten mee te delen.(27) 46. Met het oog hierop worden gemeenschapsmerken op het gehele grondgebied van de Gemeenschap beschermd, zonder enig onderscheid op grond van territoriale grenzen tussen de lidstaten.

47. Artikel 15 van de verordening bepaalt dat voor handhaving van die bescherming vereist is dat van het gemeenschapsmerk „binnen de Gemeenschap [...] normaal gebruik [is] gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is”. Bij gebreke van een dergelijk gebruik van het merk kan de houder ervan overeenkomstig artikel 42, lid 2, van de verordening het recht verliezen om oppositie in te stellen tegen de aanvraag tot inschrijving van een overeenstemmend merk voor dezelfde of soortgelijke diensten.(28) Dit beginsel is tevens van toepassing wanneer de houder van een ouder nationaal merk oppositie instelt tegen de inschrijving van een gemeenschapsmerk: in dit geval stelt artikel 42, lid 3, van de verordening dat het gebruik in de Gemeenschap wordt vervangen door het gebruik in de lidstaat waar het oudere merk beschermd wordt. Mijns inziens dient hetzelfde beginsel naar analogie te worden toegepast wanneer oppositie tegen de inschrijving van een nationaal merk is gebaseerd op een ouder gemeenschapsmerk: de houder van laatstgenoemd merk kan worden verzocht om het bewijs van normaal gebruik in de Gemeenschap te leveren.(29) Daar het gemeenschapsmerk een eenheid vormt, dient het onder dezelfde voorwaarden te worden beschermd, ongeacht of de oppositieprocedure de inschrijving van nationale merken dan wel van gemeenschapsmerken betreft.

48. Om vast te stellen of is voldaan aan de voorwaarde van normaal gebruik binnen de Gemeenschap moet de nationale rechter mijns inziens alle vormen van gebruik van het merk op de interne markt onderzoeken. In deze context wordt de relevante markt geografisch gevormd door het gehele grondgebied van de 27 lidstaten. De grenzen tussen de lidstaten en de respectieve omvang van hun grondgebied zijn hierbij irrelevant. Van belang is de commerciële aanwezigheid van het merk – en derhalve die van de door het merk aangeduide waren of diensten – op de interne markt.

49. In de onderhavige zaak ben ik van mening dat het gebruik dat op de Nederlandse markt van het merk is gemaakt, deel uitmaakt van die beoordeling en kan bijdragen tot de vaststelling of het merk is doorgedrongen tot de interne markt voor de door het merk aangeduide diensten. Gebruik (of niet-gebruik) buiten Nederland is echter even belangrijk.

50. Op dit punt is er een onderscheid tussen nationale merken en gemeenschapsmerken. Voor de vaststelling of een nationaal merk normaal is gebruikt, zijn alleen relevant de gevallen van gebruik op het grondgebied van de lidstaat waar het merk is ingeschreven, zelfs wanneer de houder het merk ergens anders gebruikt.

Pagina 12 van 15

www.iept.nl

Bij de beoordeling van gebruik van een gemeenschapsmerk in de zin van artikel 15, lid 1, van de verordening moet daarentegen rekening worden gehouden met gevallen van gebruik op de gehele interne markt. Of een gemeenschapsmerk in één lidstaat of in verschillende lidstaten is gebruikt, is irrelevant. Van belang is de impact van het gebruik op de interne markt: meer in het bijzonder, of dat gebruik kwantitatief voldoende is om marktaandelen te behouden of te verkrijgen op die markt voor de door het merk aangeduide waren en diensten, en of het gebruik bijdraagt tot een commercieel relevante aanwezigheid van de waren en diensten op die markt.(30) Of dat gebruik leidt tot een werkelijk commercieel succes, is irrelevant.(31) 51. In de beschikking La Mer heeft het Hof geoordeeld dat de vraag of een gebruik kwantitatief voldoende is, „af[hangt] van verschillende factoren en van een beoordeling van het concrete geval waartoe de nationale rechter bevoegd is”; rekening kan worden gehouden met „[d]e kenmerken van deze producten of diensten, de frequentie of de regelmaat van het gebruik van het merk, het feit dat het merk wordt gebruikt bij de verkoop van alle identieke producten of diensten van de houder of slechts bij sommige ervan, of ook de bewijzen inzake het gebruik van het merk die de houder kan leveren”.(32) Het Hof oordeelde dat „het niet mogelijk [is] om bij voorbaat en in abstracto te bepalen vanaf welke kwantitatieve drempel sprake is van een normaal gebruik”; een drempel „[zou] de nationale rechter niet in staat [...] stellen alle omstandigheden van het bij hem aanhangige geschil te beoordelen”. (33) Ik ben van mening dat deze redenering moet worden toegepast op de beoordeling van normaal gebruik in haar geheel, met inbegrip – voor zover passend – van de beoordeling van de omvang van het territoriale gebruik van het merk.

52. Aangezien de vraag of een merk normaal is gebruikt, in elk concreet geval dient te worden beoordeeld, dienen de kenmerken van de interne markt voor de betrokken waren en diensten te worden vastgesteld. Tevens moet rekening worden gehouden met het feit dat die kenmerken in de loop der jaren kunnen veranderen.

53. Vraag of aanbod in, of toegang tot, delen van de interne markt kan beperkt zijn door bijvoorbeeld taalbarrières, vervoer- of investeringskosten, of voorkeuren en gewoonten van de consument. Gebruik van een merk in een gebied waar de markt erg geconcentreerd is, kan bij de beoordeling dus een grotere weerslag hebben dan gebruik van hetzelfde merk in een deel van de markt waar vraag en aanbod voor deze waren of diensten nauwelijks bestaan of ontstaan.

54. Tevens is het mogelijk dat plaatselijk gebruik van een gemeenschapsmerk niettemin uitwerking heeft op de interne markt, door bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat deelnemers op een markt die veel ruimer is dan die welke overeenstemt met het gebied waar het merk wordt gebruikt, de waren op een commercieel relevante wijze kennen.(34) www.ie-portal.nl

IEPT20121219, HvJEU, Leno v Hagelkruis 55. Derhalve ben ik niet van mening dat gebruik op een grondgebied dat overeenstemt met dat van één enkele lidstaat, noodzakelijkerwijs uitsluit dat dit gebruik als normaal gebruik in de Gemeenschap kan worden aangemerkt. Tegelijkertijd ben ik niet van mening dat bijvoorbeeld gebruik van een merk op een website die in alle 27 lidstaten toegankelijk is, per definitie normaal gebruik in de Gemeenschap vormt.

56. Een dergelijke lezing van het vereiste van „normaal gebruik binnen de Gemeenschap” waarborgt dat allerhande ondernemingen vrij kunnen kiezen om een merk als nationaal merk dan wel als gemeenschapsmerk in te schrijven.(35) Het gemeenschapsmerk en de coëxistentie ervan met nationale merken werden ingevoerd teneinde tegemoet te komen aan de behoeften van alle marktdeelnemers, en niet alleen aan die van kleine ondernemingen die in één enkele lidstaat of in een klein deel van de interne markt actief zijn of aan die van grote ondernemingen die op de gehele interne markt of in een groot deel ervan actief zijn. Alle types van ondernemingen die hun merken beschermd willen zien op het grondgebied van de 27 lidstaten met het oog op gebruik ervan op een wijze dat marktaandelen op de relevante interne markt worden behouden of verkregen, moeten aanspraak kunnen maken op de door het gemeenschapsmerk verleende bescherming.

57. In de onderhavige zaak ben ik van mening dat de nationale rechter zijn beslissing met betrekking tot de voorwaarde van normaal gebruik als bedoeld in artikel 15, lid 1, van de verordening niet kan baseren op een loutere beoordeling van de gevallen van gebruik van „ONEL” in Nederland. Hij moet daarentegen rekening houden met alle gevallen van gebruik op de interne markt, waartoe natuurlijk ook de gevallen in Nederland behoren, en belang toekennen aan elk gebruik tegen de achtergrond van de bijzondere kenmerken van de markt en het marktaandeel van de merkhouder op die markt.

Indien de nationale rechter bijvoorbeeld vaststelt dat de interne markt voor de door „ONEL” aangeduide diensten erg geconcentreerd is in Nederland en mogelijkerwijs in omliggende gebieden, kan bijzonder belang worden toegekend aan gebruik van het merk in Nederland alleen. Tegelijkertijd moet de nationale rechter zijn onderzoek uitbreiden tot vormen van gebruik die irrelevant kunnen zijn voor de beoordeling van normaal gebruik van een Nederlands nationaal merk, zoals bijvoorbeeld gebruik van het gemeenschapsmerk waardoor potentiële consumenten buiten Nederland de diensten op een commercieel relevante wijze leren kennen.

58. Bij deze beoordeling moet de nationale rechter tevens in aanmerking nemen dat het niet gaat om statische feiten die dienen te worden bewezen en beoordeeld. Het betreft integendeel feiten die kunnen evolueren in de tijd, ook gedurende het tijdvak van vijf jaar na inschrijving van het merk.

59. Ik ben derhalve van mening dat normaal gebruik binnen de Gemeenschap in de zin van artikel 15, lid 1, van de verordening gebruik is dat, rekening houdend met de bijzondere kenmerken van de relevante markt, Pagina 13 van 15

www.iept.nl

kwantitatief voldoende is om op die markt marktaandelen voor de door het gemeenschapsmerk aangeduide waren en diensten te behouden of te verkrijgen.

60. Voor deze conclusie behoeven mijns inziens de gemeenschappelijke verklaring (Joint Statement) of de richtsnoeren inzake oppositie (Opposition Guidelines) – documenten die duidelijk niet bindend zijn voor het Hof – niet te worden onderzocht. De bewoordingen van artikel 15, lid 1, zijn in het licht van de context, het voorwerp en het doel ervan voldoende duidelijk. In elk geval lijken noch de gemeenschappelijke verklaring noch de richtsnoeren inzake oppositie in tegenspraak te zijn met mijn vaststelling.

– Territoriale omvang van gebruik van een gemeenschapsmerk en omzetting ervan in een nationaal merk bij niet gebruiken 61. Anders dan sommige partijen die opmerkingen hebben ingediend, ben ik ten slotte van mening dat mijn uitlegging van artikel 15, lid 1, van de verordening geen afbreuk doet aan het nuttig effect van artikel 112, lid 2, sub a, van dezelfde verordening.

Artikel 112 is evenmin doorslaggevend voor het onderscheiden van het vereiste van normaal gebruik van een gemeenschapsmerk van dat van een nationaal merk.

62. Artikel 112 beschrijft in welke omstandigheden een gemeenschapsmerk kan worden omgezet in een nationaal merk. Omzetting is uitgesloten indien „het gemeenschapsmerk wegens niet gebruiken vervallen is verklaard”. Artikel 112, lid 2, sub a, bevat evenwel een uitzondering op deze regel wanneer „het gemeenschapsmerk in de lidstaat waar om omzetting wordt verzocht zodanig is gebruikt, dat dit gebruik volgens de wetgeving van die lidstaat als normaal gebruik zou worden beschouwd”.

63. Het niet gebruiken wordt dus gesteld tegenover normaal gebruik in de Gemeenschap enerzijds en normaal gebruik van een nationaal merk volgens de wetgeving van een lidstaat anderzijds. Wanneer, rekening houdend met alle andere feiten, gebruik binnen één enkele lidstaat normaal gebruik binnen de Gemeenschap vormt, zal er geen grond zijn voor vervallenverklaring van het merk en zal er geen sprake zijn van de omstandigheden waarin omzetting uitgesloten is. In bepaalde omstandigheden zal eenzelfde gebruik van een merk voldoen aan de voorwaarden van zowel normaal gebruik van een gemeenschapsmerk als normaal gebruik van een nationaal merk. In dat geval zal artikel 112 niet van toepassing zijn. Wanneer een nationale rechter daarentegen vaststelt dat, gelet op alle feiten van het concrete geval, het gebruik in een lidstaat onvoldoende was om normaal gebruik binnen de Gemeenschap te vormen, zal het nog steeds mogelijk zijn om het gemeenschapsmerk in een nationaal merk om te zetten overeenkomstig de uitzondering van artikel 112, lid 2, sub a.

Conclusie 64. In het licht van het bovenstaande geef ik het Hof in overweging de vragen van het Gerechtshof ’swww.ie-portal.nl

IEPT20121219, HvJEU, Leno v Hagelkruis Gravenhage te beantwoorden als volgt: „Artikel 15, lid 1, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk moet aldus worden uitgelegd dat (i) gebruik van een gemeenschapsmerk binnen de grenzen van één enkele lidstaat niet noodzakelijkerwijs als zodanig volstaat om normaal gebruik van dat merk te vormen, maar (ii) het mogelijk is dat, rekening houdend met alle relevante feiten, het gebruik van een gemeenschapsmerk in een gebied dat overeenstemt met het grondgebied van één enkele lidstaat, normaal gebruik binnen de Gemeenschap vormt. Normaal gebruik binnen de Gemeenschap in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 is gebruik dat, rekening houdend met de bijzondere kenmerken van de relevante markt, kwantitatief voldoende is om op die markt marktaandelen voor de door het gemeenschapsmerk aangeduide waren en diensten te behouden of te verkrijgen.”

1 – Oorspronkelijke taal: Engels.

2 – In deze conclusie zal ik hoofdzakelijk de terminologie hanteren die wordt gebruikt in de relevante verordeningen en richtlijnen, die nog steeds verwijzen naar het gebruik van een gemeenschapsmerk in de Gemeenschap en nog niet zijn gewijzigd in het licht van het Verdrag van Lissabon.

3 – Verordening van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1). Deze verordening codificeert de verschillende wijzigingen die werden aangebracht aan verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), waarbij het gemeenschapsmerk werd ingevoerd. Zie punt 1 van de considerans van de verordening.

4 – Daarentegen moet van een nationaal merk „in de betrokken lidstaat [...] normaal gebruik [zijn] gemaakt”: artikel 10, lid 1, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 299, blz. 25; hierna: „richtlijn”). Zie punten 15 en 16 infra.

5 – Artikel 1, lid 1, van de verordening.

6 – Artikel 4 van de verordening.

7 – Een depot in deze context betekent de indiening van een merkaanvraag.

8 – [Voetnoot niet relevant voor de Nederlandse vertaling.]

9 – Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd.

10 – Noch de verwijzende rechter noch de partijen die opmerkingen hebben ingediend, hebben meegedeeld of „ONEL” het voorwerp is geweest van een internationale inschrijving. In deze conclusie zal ik veronderstellen dat dit gemeenschapsmerk daarvan niet het voorwerp is geweest.

11 – Punt 10 van de considerans van de verordening.

12 – Evenwel moet worden aangenomen dat de aanvraag tot inschrijving van „ONEL” als gemeenschapsmerk niet was aangetast door een van de Pagina 14 van 15

www.iept.nl

absolute of relatieve weigeringsgronden van de artikelen 7 en 8 van de verordening. Overeenkomstig artikel 7, lid 1, sub b, juncto artikel 7, lid 2, van deze verordening moet bijvoorbeeld inschrijving van een teken als gemeenschapsmerk worden geweigerd indien het in een deel van de Gemeenschap onderscheidend vermogen mist: zie arrest van 22 juni 2006, Storck (C25/05 P, Jurispr. blz. I-5719, punt 81).

13 – Zie bijvoorbeeld arrest van 11 maart 2003, Ansul (C-40/01, Jurispr. blz. I-2439); beschikking van 27 januari 2004, La Mer (C-259/02, Jurispr. blz. I-1159), en arrest van 11 mei 2006, Sunrider (C-416/04 P, Jurispr. blz. I-4237).

14 – Artikel 10, lid 1, van de richtlijn. Deze bepaling en de richtlijn in het algemeen zijn van toepassing op nationale merken en Benelux-merken: artikel 1 van de richtlijn.

15 – Artikel 15, lid 1, van de verordening.

16 – Zie bijvoorbeeld punt 43 infra.

17 – Mijns inziens geldt hetzelfde beginsel voor nationale merken: normaal gebruik in een lidstaat kan niet worden vastgesteld op basis van gebruik van het merk buiten het grondgebied van die lidstaat.

18 – Arrest Sunrider, aangehaald in voetnoot 13 supra, punt 76.

19 – Zie ook de nota van de Commissie van 6 juli 1976 over de creatie van een EEG-merk, SEC (76) 2462 (juli 1976), Bulletin van de Europese Gemeenschappen, supplement 8/76, punt 126: „gebruik op het grondgebied van een voorgeschreven aantal lidstaten mag niet de doorslaggevende factor zijn” en „het is passender een bepaling vast te stellen die ‚gebruik in een substantieel deel van de interne markt’ of een ‚normaal gebruik op de interne markt’ vereist”.

20 – Arrest van 12 december 2002, Fernandes/BHIM (HIWATT) (T-39/01, Jurispr. blz. II-5233, punt 37).

21 – Arrest van 6 oktober 2009, Pago (C-301/07, Jurispr. blz. I-9429).

22 – Zie artikel 9, lid 1, sub c, van de verordening.

23 – De omstandigheden van de zaak waren van dien aard dat „het grondgebied van de betrokken lidstaat [Oostenrijk] kan worden beschouwd als een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Gemeenschap”; arrest Pago, aangehaald in voetnoot 21 supra, punt 30.

24 – Arrest Sunrider, aangehaald in voetnoot 13 supra, punt 70. Zie ook punt 8 van de considerans van de verordening.

25 – Arrest Sunrider, aangehaald in voetnoot 13 supra, punt 71 en aldaar aangehaalde rechtspraak.

26 – Zie arrest Sunrider, aangehaald in voetnoot 13 supra, punt 70 en aldaar aangehaalde rechtspraak.

27 – Conclusie van advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer in de zaak Ansul, aangehaald in voetnoot 13 supra, punt 44.

28 – In dit verband kan ik het niet beter zeggen dan advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer waar hij overwoog dat „[m]erkenregisters [...] niet loutere depots [kunnen] zijn waar tekens in een hinderlaag liggen te wachten tot iemand deze nietsvermoedend wil www.ie-portal.nl

IEPT20121219, HvJEU, Leno v Hagelkruis gebruiken en eerst dan op zijn minst uit winstbejag daarmee wordt aangevallen”; conclusie in de zaak Ansul, aangehaald in voetnoot 13 supra, punt 42.

29 – De richtlijn bevat geen bepaling die overeenkomt met artikel 42, lid 3, van de verordening. Zie tevens artikel 10, lid 1, en artikel 11, lid 2, van de richtlijn.

30 – Zie punten 41-44 supra.

31 – Ik ben het dus eens met het standpunt dat het Gerecht in verschillende arresten heeft ingenomen. Zie bijvoorbeeld arrest van 8 juli 2004, Sunrider (VITAFRUIT) (T-203/02, Jurispr. blz. II-2811, punt 38 en aldaar aangehaalde rechtspraak). Om een enigszins ludiek voorbeeld te geven: een succesvolle verkoper van gefrituurde chocoladerepen in Schotland zou een marketingplan kunnen opstellen om zijn activiteiten uit te breiden naar Frankrijk, Italië, Estland en Hongarije.

Hiertoe doet hij een geschikt gemeenschapsmerk inschrijven. Ondanks grote commerciële inspanningen blijkt het plan niet te slagen. Op onverklaarbare wijze lijken consumenten in die lidstaten verknocht aan hun eigen nationale culinaire lekkernijen en voelen zij er niets voor om zich door het nieuwe aanbod te laten verleiden. Het ontbreken van commercieel succes zou geen invloed hebben op de vraag of het merk normaal is gebruikt. Daarentegen zou het feit dat de vraag naar een bepaalde waar op een gegeven ogenblik vooral kwam uit een bepaald geografisch gebied, relevant zijn voor de beoordeling.

32 – Beschikking La Mer, aangehaald in voetnoot 13 supra, punt 22.

33 – Beschikking La Mer, aangehaald in voetnoot 13 supra, punt 25.

34 – Dergelijke extraterritoriale gevolgen van plaatselijk gebruik van een nationaal merk zijn niet relevant bij de beoordeling van normaal gebruik in de lidstaat waar dat merk is ingeschreven. Zie punt 50 supra.

35 – Zie punt 6 van de considerans van de verordening.

Pagina 15 van 15

www.iept.nl

Hof Den Bosch, 13 maart 2012, AllRound v Dutch Designz

IEPT20120313, Hof Den Bosch, AllRound v Dutch Designz gelijkende) hanger, wijzen erop dat Dutch Designz deze combinaties slaafs heeft nagebootst. Deze bevindingen worden versterkt door de constatering, dat het niet bij een eenmalige nabootsing is gebleven, maar dat Dutch Designz ervoor gekozen heeft om een gehele serie van munten (Gaudi, Diamond Disk, Buddha, Da Vinci) te volgen, ook al vertegenwoordigen deze slechts een klein deel van de collectie van Mi Moneda enerzijds en vertegenwoordigen ook de "slaafs nabootsende" combinaties van Dutch Designz slechts een klein deel van hààr collectie.

Vindplaatsen: BIE2012, nr. 73, p. 274

AUTEURSRECHT Hangers auteursrechtelijk beschermd:  Combinatie van elementen voldoende oorspronkelijkheid de maatvoering van de rand (de breedte en de dikte), de tekens (letters) op de rand, de twee delen verbonden met een zichtbaar scharnier aan de onderzijde, de sluiting aan de bovenzijde bestaande uit drie ovaalvormige oogjes, de maatvoering van die oogjes en de gelijkvormigheid daarvan qua grootte, breedte en dikte, de plaatsing van de buitenste twee oogjes op de achterzijde van de hanger en van het middelste oogje op de voorzijde en de verbinding van het achterste cirkelvormige deel..

Geen inbreuk: te zeer verschillende totaalindrukken  Weliswaar is het op basis van de overgelegde producties voldoende aannemelijk geworden dat de hangers over het algemeen met het "open" deel aan de voorkant worden gepresenteerd, gedragen en geëtaleerd en volgt het hof Dutch Designz niet in haar betoog dat niet werkelijk van een achterzijde sprake is maar van twee gelijkwaardige zijden die naar keuze voor of achter gedragen kunnen worden, maar dat laat onverlet dat de totaalindrukken van de hangers te zeer verschillen om van een verveelvoudiging in de zin van de Auteurswet te kunnen spreken.

SLAAFSE NABOOTSING Slaafse nabootsing collectie  Door een serie sieraden op de markt te brengen die deze serie Mi Moneda sieraden zo nauwlettend volgt en van die Mi Moneda sieraden zo weinig afstand houdt, heeft Dutch Designz naar het voorlopig oordeel van het hof met deze Quoins de betreffende Mi Moneda sieraden slaafs nagebootst.

De door Dutch Designz gemaakte keuzes voor specifiek deze (niet identieke, doch wel tot op zekere hoogte gelijkende) munten met een telkens identiek onderwerp, in deze (identieke) maatvoering en met deze (niet identieke, doch wel tot op zekere hoogte www.ie-portal.nl

Hof Den Bosch, 13 maart 2012 (J .M. Brandenburg, M.A. Wabeke, T .E. Deurvorst) arrest GERECHTSHOF 's-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer HO 200.084.455 arrest van de vierde kamer van 13 maart 2012 in de zaak van ALLROUND COMPANY SUPPORT B.V., gevestigd te Veldhoven, appellante, hierna: "AllRound", advocaat: mr. W.J.G. Maas, tegen: DUTCH DESIGNZ B.V., gevestigd te Nederweert, geïntimeerde, hierna: "Dutch Designz", advocaat: mr. M.A. van den Hazenkamp, op het bij exploot van dagvaarding van 11 februari 2011 ingeleide hoger beroep van het door de voorzieningenrechter van de rechtbank Roermond gewezen vonnis van 20 januari 2011 tussen onder meer All Round als eiseres en Dutch Designz als medegedaagde.

1.

Het geding in eerste aanleg (zaaknummer/rolnummer 105451/KG ZA 10-252) Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar voormeld vonnis.

2. Het geding in hoger beroep 2.1. Bij memorie van grieven heeft All Round onder overlegging van zestien producties (genummerd 28 tot en met 43) vier grieven aangevoerd, haar eis gewijzigd en geconcludeerd tot vernietiging van het vonnis waarvan beroep en, kort gezegd, tot toewijzing van haar gewijzigde vorderingen, met veroordeling van Dutch Designz in de kosten van beide instanties op de voet van artikel1019h Rv. 2.2. Bij memorie van antwoord heeft Dutch Designz onder overlegging van 42 producties (genummerd XIX tot en met LX) de grieven bestreden.

2.3. Beide partijen hebben nadien ten behoeve van het op 19 januari 2012 gehouden pleidooi nog nadere producties in het geding gebracht. All Round 16 producties, genummerd 44 tot en met 59 en Dutch Designz 11 producties, genummerd LXI tot en met LXXI. 2.4. Partijen hebben vervolgens hun zaak doen bepleiten, AllRound door mrs. W.J.G. Maas en C. de Boer en Dutch Designz door mr. M.A. van den Pagina 1 van 10

www.iept.nl

Hazenkamp. Beide advocaten hebben gepleit aan de hand van overgelegde pleitnotities. Met instemming van All Round heeft Dutch Designz tijdens het pleidooi nog drie producties (waaronder een kostenspecificatie) overgelegd. Met instemming van mr. Van den Hazenkamp zond mr. Maas zijn kostenspecificatie na.

2.5. Partijen hebben ermee ingestemd dat het hof recht doet op de op voorhand in kopie toegezonden gedingstukken (met dien verstande dat mr. Maas een "schoon" exemplaar van de pleitaantekeningen van mr.

Van den Hazenkamp in eerste aanleg in viervoud heeft nagezonden).

2.6. Partijen hebben daarna uitspraak gevraagd.

3. De gronden van het hoger beroep Voor de tekst van de grieven wordt verwezen naar de memorie van grieven.

4. De beoordeling 4.1.1. Het gaat in deze zaak om het volgende; a) zowel All Round als Dutch Designz houden zich bezig met het ontwikkelen en verhandelen van sieraden; b) in 2009 heeft (een van de oprichters van ) All Round een sieradenlijn opgezet van hangers en munten die medio 2009 onder de reeds bestaande handelsnaam Mi Moneda op de markt zijn gebracht; c) Dutch Designz heeft eveneens een sieradenlijn van hangers en munten opgezet en die onder de naam Quoins op een beurs van september 201 0 ge誰ntroduceerd; d) All Round heeft Dutch Designz gesommeerd om de verhandeling van Quoins te staken. Dutch Designz heeft niet aan die sommatie voldaan.

4.1.2. All Round heeft Dutch Designz in kort geding gedagvaard en - kort samengevat - gevorderd Dutch Designz te bevelen iedere inbreuk op de auteursrechten op de Mi Moneda hangers en munten en ieder onrechtmatig handelen, alsmede de verspreiding van al het daar op betrekking hebbende (reclame )materiaal, te staken en gestaakt te houden, met nevenvorderingen, dwangsommen en een proceskostenveroordeling op de voet van artikel1019h Rv. 4.1.3. De voorzieningenrechter heeft alle op de primaire grondslag (auteursrechtinbreuk) gebaseerde vorderingen afgewezen. Zij oordeelde daartoe dat All Round niet aannemelijk had gemaakt dat bij het ontwerpen van de Mi Moneda hangers en munten sprake is geweest van creatieve keuzes. Ten aanzien van een aantal Mi Moneda munten (Buddha, Diamond Disk, Gaudi en Da Vinci) oordeelde de voorzieningenrechter dat wel sprake is van slaafse nabootsing (de subsidiaire grondslag). Daarop heeft de voorzieningenrechter de gevorderde geboden om de slaafse nabootsing van deze munten en de verspreiding van reclamemateriaal betreffende deze producten te staken en gestaakt te houden op straffe van een dwangsom toegewezen. Alle overige vorderingen werden afgewezen. All Round werd in de volledige proceskosten veroordeeld.

4.1.4. Wat de procespartijen in eerste aanleg betreft is, mede gelet op de eerste grief, een nadere nuancering op haar plaats. AllRound had naast Dutch Designz ook www.ie-portal.nl

IEPT20120313, Hof Den Bosch, AllRound v Dutch Designz Dutch Jewelz B.V. gedagvaard; de voorzieningenrechter heeft de vorderingen tegen deze partij afgewezen. All Round heeft Dutch Jewelz B.V. niet in dit hoger beroep betrokken. AllRound hadden op 27 december 2010 betekende- inleidende dagvaarding uitgebracht op verzoek van: 1. de vennootschap onder firma ALLROUND COMPANY SUPPORT V.O.F., vanaf 28 oktober 2010 tevens zijnde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in oprichting ALLROUND COMPANY SUPPORT B.V. i.o., 2. mevrouw M.E.B. Mentrop, 3. de heer J. Tol. Ter zitting in eerste aanleg is gepleit namens AllRound Company Support B.V., welke vennootschap op 30 december 2010 was opgericht en namens eiser~ sub 2 en 3 (vennoten van genoemde vennootschap onder ftrma, hierna: "de v.o.f.").

4.1.5. De voorzieningenrechter heeft de vorderingen van eiser sub 3 afgewezen en deze partij heeft geen hoger beroep ingesteld. Toewijzing van een deel van de gevraagde voorzieningen (r.o. 4.2.2) vond alleen plaats op vordering van eiseres sub 2. Deze partij is niet in hoger beroep gekomen. De voorzieningenrechter wees alle vorderingen van eiseres sub 1 af. Zij oordeelde daartoe dat AllRound Company Support B.V. weliswaar inmiddels was opgericht en dat de activa en passiva van AllRound Company Support V.O.F. in de B.V. waren ingebracht, maar dat de v.o.f. niet was opgeheven en dat AllRound Company B.V. geen partij was geworden. Omdat de v.o.f. wel alle activa en passiva in de B.V. had ingebracht, had de v.o.f. geen belang meer bij de gevraagde voorzieningen, aldus de voorzieningenrechter.

4.1.6. Tegen dit oordeel wordt opgekomen met de eerste grief. All Round heeft er daarbij op gewezen dat in de inleidende dagvaarding uitdrukkelijk ook All Round Company Support B.V. i.o. wordt genoemd. De B.V. i.o. is dus van meet af aan partij geweest en nadat de B.V. was opgericht was zij gerechtigd de procedure voort te zetten, aldus AllRound.

4.1. 7. De grief is terecht voorgedragen. De inleidende dagvaarding maakt - ook voor Dutch Designz duidelijk kenbaar dat zij mede namens de nog op te richten All Round Company Support B.V. is uitgebracht. Door de oprichting (enkele dagen later) en voortzetting van de procedure door AllRound Company Support B.V. heeft deze B.V. het namens haar aanhangig maken van deze procedure bekrachtigd (art.

2:203 BW) en is zij partij in deze procedure. Of en in hoeverre het slagen van deze grief ook tot vernietiging van het bestreden vonnis leidt, zal hierna worden bezien.

4.1.8. Alvorens dit hoger beroep inhoudelijk te behandelen, dient nog stil te worden gestaan bij het spoedeisend belang. Dutch Designz betwist dat dat er is. Zij wijst in dat verband onder meer op het feit dat de bodemprocedure inmiddels aanhangig is; op 20 maart 2012 zal in die procedure bij de Haagse rechtbank een comparitie van partijen plaatsvinden.

Pagina 2 van 10

www.iept.nl

4.1.9. Naar het oordeel van het hof bestaat reeds op de grond dat de vorderingen zien op beëindiging van een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht een spoedeisend belang bij de gevraagde voorzieningen.

4.1.10. All Round vordert in dit hoger beroep kort samengevat: 1. Dutch Designz te bevelen om iedere auteursrechtinbreuk althans ieder onrechtmatig handelen met betrekking tot de in de memorie van grieven bedoelde sieraden te staken en gestaakt te houden; 2. Dutch Designz te bevelen om opgave te doen van de gegevens van afnemers van die sieraden, van de hoeveelheid inbreukmakende/onrechtmatige sieraden die zijn vervaardigd/afgeleverd en in voorraad zijn en van inkoopprijzen en winst; 3. Dutch Designz te bevelen de voorradige en geretourneerde sieraden ter bewaring af te geven; 4. e.e.a. op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 10.000,-- per overtreding, te vermeerderen met € 1.000,-- per (gedeelte van een) dag dat Dutch Designzin gebreke blijft; 5. veroordeling van Dutch Designzin de proceskosten in beide instanties ex art. 1019h Rv. (All Round heeft de in het slot van de memorie van grieven onder 1. en 2. geformuleerde vorderingen tijdens het pleidooi ingetrokken, omdat dat verklaringen voor recht betroffen waarvoor in kort geding geen plaats is.

Verder ontbreken in dat petitum de nummers 5 en 8.

E.e.a. verklaart waarom het petitum dat was genummerd 1 t/m 9 hierboven ''teruggebracht" is tot 1 t/m 5.)

4.1.11. Desgevraagd heeft All Round ter gelegenheid van het pleidooi nader aangegeven dat zij haar op het auteursrecht gebaseerde vorderingen beperkt tot de hangers van Quoins en de munten van Quoins die als verveelvoudigingen zijn aan te merken van de volgende Mi Moneda munten: Gaudi Grey, Gaudi White, Diamond Disk Black, Diamond Disk Brown, Buddha 1 (dik), Buddha 2 (slank), Da Vinci (de Vitruviusman) en de Perla White. Haar op de subsidiaire grond - slaafse nabootsing - gebaseerde vorderingen echter betreffen behalve de hangers, alle munten, nu deze, gelet op de identieke afmetingen, inwisselbaar zijn, aldus AllRound.

4.2. Auteursrecht (grief II) 4.2.1. Volgens All Round heeft Mentrop, die overigens haar auteursrechten aan All Round heeft overgedragen, bij het ontwerpen van de Mi Moneda hangers en munten creatieve keuzes gemaakt zodat deze sieraden aldus auteursrechtelijk beschermde werken zijn. Een en ander vormt onderwerp van grief II. 4.2.2. Wat de hangers betreft somt zij in randnummer 25 van haar memorie van grieven een aantal kenmerken op die een auteursrechtelijk beschermde combinatie van trekken zou kunnen vormen: a) een zilveren, rosé plated of gold plated cirkelvormige houder; b) de houder bestaat uit twee delen, door een klein rondvormig scharniertje met elkaar verbonden,

www.ie-portal.nl

IEPT20120313, Hof Den Bosch, AllRound v Dutch Designz waardoor de hanger open en dicht kan worden gemaakt; c) het kleine scharniertje bevindt zich aan de onderkant van de hanger; d) in de hanger kan een verwisselbare munt worden geplaatst; e) de hanger is aan de bovenzijde voorzien van een sluiting bestaande uit drie ovaalvormige haakjes van gelijke grootte, breedte en dikte; f) twee van de drie ovaalvormige haakjes, de buitenste twee, zijn bevestigd op de achterzijde van de hanger terwijl het derde haakje, het middelste, is bevestigd aan de voorzijde van de hanger; g) de randen van de hanger, zowel aan de rechter- als aan de linkerkant van de voorzijde, zijn ingedrukt met de tekst "mi moneda", gescheiden door een punt; h) de cirkelvormige rand is aan de achterkant van de hanger voorzien van een verbinding bestaande uit twee sierlijke concave cilinders met kleine gaatjes.

4.2.3. Dutch Designz heeft betwist dat de Mi Moneda hangers en munten auteursrechtelijk beschermde werken zijn. Zij heeft daartoe aangevoerd dat (de ontwerpen van) deze sieraden deels ontleend zijn, deels triviaallbanaal zijn en deels functioneel bepaald zijn.

Wat betreft de hangers en het in verband daarmee gevoerde verweer dat veel door All Round genoemde kenmerken functioneel bepaald zijn heeft All Round voorts betoogd: i) een cirkelvormige munt hoeft niet per se in een cirkelvormige houder te worden geplaatst; j) voor het plaatsen van een munt is het niet nodig dat de hanger uit twee delen bestaat. Er zijn alternatieven zoals een klik-in of een magneetsysteem. Ook een hanger die uit twee delen bestaat kan anders worden vormgegeven, zoals Dutch Designz zelf heeft laten zien met een door haar ontwikkelde hanger die zijwaarts geopend wordt (prod. 35); k) het scharnier hoeft zich niet per se aan de onderkant van de hanger te bevinden; er zijn ook hangers waarbij het scharnier zich bijvoorbeeld aan de zijkant bevindt; 1) de rand van de hanger moet weliswaar enige dikte hebben om de munt er niet uit te laten vallen, maar dat hoeft niet noodzakelijkerwijs (nagenoeg) de zelfde dikte van de rand van de Mi Moneda hangers en munten te zijn. Zo gebruikt All Round bijvoorbeeld voor de hangers voor mannen een andere dikte voor de rand; m) de sluiting kan heel anders worden vormgegeven, bijvoorbeeld met minder of meer oogjes en/ of anders vormgegeven oogjes (bijvoorbeeld hoekig of cirkelvormig) en/ of oogjes van een andere afmeting.

4.2.4. Wat betreft het verweer dat zou zijn ontleend heeft AllRound betoogd dat zij de eerste was met dit ontwerp van een hanger met een verwisselbare munt.

Zij heeft er voorts op gewezen dat vrijwel alle afbeeldingen van sieraden die Dutch Designz ter onderbouwing van haar verweer heeft overgelegd, ongedateerd zijn en dat de in productie XXII getoonde hanger van Bulgari, die eerder dan de Mi Moneda hanger op de markt was, een andere maatvoering heeft en bovendien geen openklapbare, uit twee delen Pagina 3 van 10

www.iept.nl

bestaande hanger is waarin een verwisselbare munt kan worden geplaatst. Verder heeft All Round aangevoerd dat de Dur Vario hanger, waarnaar Dutch Designz met haar producties LXI tot en met LXV had verwezen, anders dan Dutch Designz had betoogd, niet reeds in 2008, maar pas in 2011 als openklapbare, uit twee delen bestaande hanger waarin een verwisselbare munt kon worden geplaatst, op de markt kwam. Wat de munten betreft heeft All Round naar aanleiding van het verweer van Dutch Designz dat het gebruik van parelmoer en van cubic zirconia steentjes al jaren gebruikelijk is in de sieradenbranche, aangevoerd dat dat niet wegneemt dat de specifieke toepassing van die materialen auteursrechtelijk beschermd kan zijn.

Concluderend heeft All Round gesteld dat Dutch Designz een aantal van de Mi Moneda hangers en munten (vrijwel) geheel heeft nagemaakt, althans de beeldbepalende elementen heeft overgenomen, waardoor de totaalindruk gelijk is en Dutch Designz inbreuk maakt op de auteursrechten van All Round.

4.2.5. Ter gelegenheid van het pleidooi heeft Dutch Designz erkend dat de Mi Moneda hangers en munten eerder op de markt waren dan de Quoins. Het hof bespreekt daarom niet meer de aanvankelijke betwisting door Dutch Designz dat Mentrop de Mi Moneda hangers en munten begin 2009 heeft ontworpen; blijkens de verdere proceshouding van Dutch Designz zag die betwisting enkel op het tijdstip van ontwerpen en niet zozeer op het ontwerpen door Mentrop.

Wat Dutch Designz betreft betekent het feit dat AllRound eerder op de markt was met haar Mi Moneda hangers en munten echter niet dat zij zich met een beroep op het auteursrecht c.q. de slaafse nabootsing tegen de verhandeling door Dutch Designz van haar Quoins kan verzetten. Als al sprake is van gelijkheid van totaalindrukken, wordt die gelijkheid bepaald door niet beschermde, want ontleende, banale/trivialeen/of functioneel bepaalde elementen, aldus Dutch Designz.

Daar waar mogelijk wel creatieve keuzes konden worden gemaakt, heeft Dutch Designz juist voor een andere vormgeving gekozen. Zo heeft zij op de rand van de hangers andere en verschillende versieringen aangebracht en heeft zij de verbinding van een van de twee onderdelen van de hanger totaal anders uitgevoerd dan de concave cilinders van de Mi Moneda hangers.

Enige verbinding is hoe dan ook nodig ter behoud van de cirkelvorm. Een andere sluiting is in zilver of messing niet uitvoerbaar. De door All Round genoemde hanger van Dutch Designz die zijwaarts opengaat is van edelstaal gemaakt. Wat betreft de munten is, nog afgezien van het feit dat parelmoer en cubic zirconia steentjes al jaren in de sieradenbranche worden toegepast, het patroon van het ingelegde parelmoer en het gebruik van de zirconia steentjes in de Quoins anders dan dat van de Mi Moneda munten. De afbeeldingen van de Buddha's op de Quoins zijn anders dan de afbeeldingen van Buddha's op de Mi Moneda munten. De afbeelding van de Vitruviusman van Leonardo Da Vinci is natuurlijk allang vrij van auteursrecht, aldus Dutch Designz. www.ie-portal.nl

IEPT20120313, Hof Den Bosch, AllRound v Dutch Designz 4.3. Slaafse nabootsing (grieven III en IV) 4.3.1. All Round heeft subsidiair betoogd dat de Quoins slaafs zijn nagebootst van de Mi Moneda sieraden. De Mi Moneda sieraden hebben volgens All Round een eigen plaats in de markt. Zij heeft daarbij verwezen naar onder meer afbeeldingen van bekende personen die deze sieraden dragen, een afschrift van het "Holland Herald"- tijdschrift van de KLM, waarin volgens All Round enkel populaire topmerkproducten worden aangeboden en een marktonderzoek (producties 55, 56 en 57). Volgens AllRound wekt Dutch Designz met de Quoins verwarring en had Dutch Designz met de Quoins net zo goed meer afstand tot de Mi Moneda sieraden kunnen houden. Door dat niet te doen - zij gebruikt immers dezelfde vormgeving, thema's, afmetingen, kleurstellingen e.d. -heeft Dutch Designz de Mi Moneda sieraden slaafs nagebootst (grief III).

4.3.2. In de visie van Mi Moneda is ook bij de Peda White sprake van slaafse nabootsing; zij is het in zoverre dus met het oordeel van de voorzieningenrechter niet eens (grief IV).

4.3.3. Dutch Designz heeft betwist dat de Mi Moneda sieraden een eigen plaats in de markt hebben. Zij heeft daarbij verwezen naar diverse producties met daarop afbeeldingen van hangers met munten/schijven. Dutch Designz heeft verder betoogd dat de gebruikte afmetingen standaard maten betreffen (de diameters van de zilveren gulden, 25mm, van de rijksdaalder, 29 mm, en van het zilveren tientje, 33 mm) en dat een zekere standaardisatie geoorloofd is om aan de wensen van het publiek om munten inwisselbaar te laten zijn, tegemoet te komen.

4.4. Oordeel van het hof 4.5. Hieronder neemt het hof afbeeldingen op van links - Mi Moneda hangers met daarin de in r.o. 4.1.11 genoemde munten (Gaudi Grey, Gaudi White, Da Vinci (de Vitruviusman), Diamond Disk Black, Diamond Disk Brown, Buddha 1 (dik), en Buddha 2 (slank), Peda White) met daarnaast- dus rechts- Quoins die volgens AllRound inbreuk maken c.q. slaafs zijn nagebootst (prod. 30 mvg).

Pagina 4 van 10

www.iept.nl

IEPT20120313, Hof Den Bosch, AllRound v Dutch Designz

4.6. Auteursrecht en slaafse nabootsing 4.6.1. Op grond van het bepaalde in artikel 1 juncto 10 Auteurswet komen voor auteursrechtelijke bescherming die werken in aanmerking die voldoende oorspronkelijk zijn en een eigen karakter hebben en bovendien het persoonlijk stempel van de maker dragen. Dat het werk een eigen, oorspronkelijk karakter moet bezitten, houdt in dat het niet ontleend mag zijn aan het werk van een ander. Om te voldoen aan de eis dat het werk het persoonlijk stempel van de maker moet dragen, zal sprake moeten zijn van een resultaat van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes, en dat aldus een voortbrengsel is van de menselijke geest.

Daarbuiten valt in elk geval al hetgeen een uiterlijk heeft dat zo banaal of triviaal is, dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard dan ook valt aan te wijzen (Hoge Raad 30 mei 2008, LJN BC 2153; Endstra tapes). Voorts heeft het Hof van Justitie der Europese Gemeenschappen bepaald, dat het auteursrecht slechts kan gelden met betrekking tot materiaal dat oorspronkelijk is in die zin, dat het gaat om een eigen intellectuele schepping van de auteur ervan (HvJ EG 16 juli 2009, AMI 2009, 20 Infopaq ).

Bij de beantwoording van de inbreukvraag komt het erop aan of het beweerdelijk inbreuk makende werk in zodanige mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van het eerdere werk vertoont, dat de totaalindrukken die de beide werken maken te weinig verschillen voor het oordeel dat het eerstbedoelde werk als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt (HR 29 november 2002, LJN AE 8456, IER 2003, 17, Una Voce Particolare).

4.6.2. Wat de subsidiair gestelde slaafse nabootsing geldt het volgende.

Nabootsing van een stoffelijk product dat niet (langer) wordt beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom is in beginsel geoorloofd, tenzij door die nabootsing verwarring bij het publiek valt te www.ie-portal.nl

Pagina 5 van 10

www.iept.nl

duchten en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat (Hoge Raad 20 november 2009, NJ 2011, 302, Lego).

4.7. Ten aanzien van de hangers 4.7.1. Het hof neemt de volgende elementen van de hangers van Mi Moneda in aanmerking: de maatvoering van de rand (de breedte en de dikte), de tekens (letters) op de rand, de twee delen verbonden met een zichtbaar scharnier aan de onderzijde, de sluiting aan de bovenzijde bestaande uit drie ovaalvormige oogjes, de maatvoering van die oogjes en de gelijkvormigheid daarvan qua grootte, breedte en dikte, de plaatsing van de buitenste twee oogjes op de achterzijde van de hanger en van het middelste oogje op de voorzijde en de verbinding van het achterste cirkelvormige deel. De combinatie van deze elementen is naar het voorlopig oordeel van het hof voldoende oorspronkelijk in die zin, dat het als een eigen intellectuele schepping van Mentrop is te kwalificeren.

Weliswaar vertoont de hanger van Bvlgari, waarvan AllRound heeft erkend dat deze eerder op de markt was dan de Mi Moneda hanger, in zekere mate gelijkenis met de Mi Moneda hanger, maar de totaalindrukken verschillen toch te zeer om ontlening aan te nemen. Zo lijkt in ieder geval (de Bvlgari hanger is slechts tweedimensionaal getoond; productie XXII) de dikte van de rand verschillend, is sprake van een geheel ander oog waaraan de hanger kan worden opgehangen (bestaande uit één onderdeel, tamelijk massief en ingelegd met steentjes) en ontbreken sluiting en scharnier reeds omdat de hanger uit één onderdeel bestaat en niet uit twee die opengeklapt kunnen worden en waarin een inwisselbare munt kan worden geplaatst.

Ten aanzien van de in r.o. 4.2.4 genoemde Dur Vario hanger heeft Dutch Designz niet betwist dat de versie die bestond uit een vergelijkbare openklapbare hanger pas in 2011 - dus twee jaar na de introductie van het Mi Moneda sieraad - op de markt kwam. Andere door Dutch Designz getoonde sieraden vertonen evenmin zodanige gelijkenis met de Mi Moneda hangers dat ontlening aannemelijk is, nog afgezien van het feit dat ten aanzien van die andere sieraden niet is komen vast te staan dat zij eerder dan de Mi Moneda hangers op de markt zijn gebracht.

4.7.2. Voorts leidt de combinatie van genoemde elementen van de hangers naar het voorlopig oordeel van het hof ertoe dat aangenomen kan worden dat de daaruit ontstane vorm het resultaat is van creatieve keuzes. In zoverre slaagt de tweede grief. Of dat tot vernietiging van de bestreden uitspraak zou moeten leiden, komt hierna aan de orde. Weliswaar kan aan Dutch Designz worden toegegeven dat een aantal van die elementen tevens een functionele component hebben, maar het is niet aannemelijk geworden dat de mate waarin dat het geval is, zodanig is dat die vormgeving als technisch noodzakelijk zou moeten www.ie-portal.nl

IEPT20120313, Hof Den Bosch, AllRound v Dutch Designz worden gekwalificeerd. All Round heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat er alternatieven waren en dat een ontwerp voor een hanger waarin een verwisselbare munt kan worden geplaatst heel goed een (geheel) andere vormgeving kan hebben. Zo is bijvoorbeeld voldoende aannemelijk geworden dat de sluiting ook anders kan worden uitgevoerd, bijvoorbeeld uit andere dan ovaalvormige oogjes kan bestaan (zie bijvoorbeeld de sluiting van de Dur hanger, die aan de achterkant massief is) en andere afmetingen kan hebben. Verder is niet aannemelijk geworden dat de rand geen andere dikte zou kunnen hebben. Iets anders is dat een aantal van de in r.o. 4.7.1 opgesomde elementen (zoals het bestaan uit twee, cirkelvormige delen, verbonden met een scharnier dat zich tegenover de sluiting bevindt en de drie onderdelen van de sluiting die voor de borging zorgen) weliswaar niet technisch noodzakelijk doch wel technisch wenselijk is. Dat heeft tot gevolg dat de auteursrechtelijke beschermingsomvang van de Mi Moneda hanger beperkt is. Anders gezegd: dat het daarop rustende auteursrecht tamelijk zwak is. Dit brengt mede dat sprake moet zijn van een sterk opvallende gelijkenis wil inbreuk worden aangenomen.

4.7.3. Nu voorlopig is geoordeeld dat de Mi Moneda hangers auteursrechtelijk beschermde werken zijn, komt de vraag aan de orde of de hangers van Quoins daarop inbreuk maken. Het hof beantwoordt die vraag vooralsnog ontkennend.

4. 7 .4. Beziet men de Mi Moneda hanger en de hanger van Quo ins, dan kan het volgende worden geconstateerd. De twee cirkelvormige delen van de hanger, verbonden met een scharnier aan de onderkant, alsmede de uit drie delen bestaande sluiting aan de bovenzijde, waarvan de buitenste twee op het ene deel van de hanger en de middelste op het andere deel van de hanger zijn geplaatst, zijn nagenoeg gelijk aan de overeenkomstige gedeelten van de hanger van Mi Moneda. Deze elementen zijn echter deels functioneel bepaald, technisch gewenst, wat, zoals hiervoor overwogen, tot gevolg heeft dat de beschermingsomvang van de hanger van Mi Moneda tamelijk beperkt is. Omdat Dutch Designz juist daar waar de functionaliteit geen dan wel nauwelijks een rol speelt - de versiering op de rand en de verbinding op het achterste deel van de hanger - een andere vormgeving heeft aangehouden, kan niet worden gezegd dat de totaalindrukken die beide hangers maken te weinig verschillen voor het oordeel dat de hangers van de Quoins als zelfstandig werk zijn aan te merken.

Anders dan All Round heeft betoogd, hebben de versieringen op de rand van de Quoins naar het voorlopig oordeel van het hof een andere uitstraling, ook die waarbij een tamelijk strakke repeterende driehoek is aangehouden, die overigens, anders dan de in de rand gedrukte letters van Mi Moneda, QI! de rand zijn gesitueerd. Voor de verbinding in het achterste deel van de hanger gebruikt AllRound telkens dezelfde vormgeving (de twee "concave cilinders"), terwijl Dutch Designz daarvoor geheel andere, en bovendien wisselende vormgevingen gebruikt. Weliswaar is het op basis van de overgelegde producties voldoende Pagina 6 van 10

www.iept.nl

aannemelijk geworden dat de hangers over het algemeen met het "open" deel aan de voorkant worden gepresenteerd, gedragen en geëtaleerd en volgt het hof Dutch Designz niet in haar betoog dat niet werkelijk van een achterzijde sprake is maar van twee gelijkwaardige zijden die naar keuze voor of achter gedragen kunnen worden, maar dat laat onverlet dat de totaalindrukken van de hangers te zeer verschillen om van een verveelvoudiging in de zin van de Auteurswet te kunnen spreken. De uitvoering van de hangers in zilver, roséplateden gold plated speelt geen rol bij de bepaling van de omvang van de auteursrechtelijke bescherming noch bij de beantwoording van de vraag of van een inbreuk op een auteursrecht sprake is, nu (al eerder) zeer veel sieraden in die materialen zijn uitgevoerd.

4. 7.5. Gelet op de in r.o. 4. 7.4 omschreven verschillen zijn de hangers van Quoins naar het voorlopig oordeel van het hof evenmin als slaafse nabootsingen van de hangers van Mi Moneda aan te merken. Gelet op die verschillen is immers voldoende afstand tot de Mi Moneda hangers aangehouden.

4.8. Ten aanzien van de munten 4.8.1. Voor wat betreft de in r.o. 4.1.11. genoemde Mi Moneda munten stelt het hof voorop dat het bij de gestelde inbreuk/slaafse nabootsing van die munten slechts gaat om een klein deel van de collectie van de Mi Moneda sieraden waarop door een klein deel van de collectie van de Quoins sieraden inbreuk zou worden gemaakt.

4.8.2. Naar het voorlopig oordeel van het hof komen deze munten niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking dan wel zijn de desbetreffende munten van Quoins geen verveelvoudigingen van deze munten.

4.8.3. Wat de Gaudi Grey en Gaudi White respectievelijk de Diamond Disk Black en de Diamond Disk Brown betreft geldt dat het gebruik van (ingelegd) parelmoer respectievelijk cubic zirconia steentjes voor sieraden niet oorspronkelijk is. All Round heeft betoogd dat niettemin de specifieke toepassing van deze materialen wel een oorspronkelijk werk kan opleveren. Dat moge zo zijn, maar All Round heeft niet aannemelijk gemaakt dat en waarom dat ten aanzien van deze munten het geval is. Voorts geldt dat áls de vereiste oorspronkelijkheid in het patroon in het ingelegde parelmoer van de Gaudi munten zou kunnen worden gevonden en ten aanzien daarvan auteursrechtelijke bescherming zou kunnen worden aangenomen, dat een zwak auteursrecht zou zijn nu dat patroon bestaat uit verschillende vierkantjes in diverse, voor parelmoer op zichzelf gebruikelijke grijs- of wittinten. Van een inbreuk zou dan niet snel sprake zijn. Nu het door Dutch Designz gebruikte patroon anders is- (veel) kleinere vierkantjes - kunnen de desbetreffende schijven hoe dan ook niet als inbreukmakende verveelvoudigingen van de Gaudi munten worden gezien.

4.8.4. Dit geldt in nog sterkere mate ten aanzien van de Perla White, waarvan voldoende aannemelijk is geworden dat dergelijke schijfjes in die vorm gewoon verkrijgbaar zijn. Dutch Designz blijkt overigens een www.ie-portal.nl

IEPT20120313, Hof Den Bosch, AllRound v Dutch Designz andere kleurstelling te gebruiken. Als wat betreft de Diamond Disk munten de vereiste oorspronkelijkheid zou kunnen worden gevonden in het gebruik van de kleurstelling en het gekozen verloop (van donker naar licht), dan geldt hetzelfde als hiervoor ten aanzien van het patroon van het ingelegde parelmoer is overwogen: als al auteursrechtelijk beschermd, dan zwak en geen inbreuk omdat Dutch Designz zo'n verloop in kleurstelling niet gebruikt.

4.8.5. Voor wat betreft de Buddha munten overweegt het hof dat algemeen bekend is dat er onnoemlijk veel afbeeldingen van Buddha bestaan en dat, als de Buddha munten al als voldoende oorspronkelijk zouden kunnen worden aangemerkt vanwege hun eigen ontwerp van Buddha, de Buddha schijven van Dutch Designz daarop geen inbreuk maken, omdat de daarop afgebeelde Buddha's te zeer van die op de Mi Moneda munten verschillen. Tenslotte de Vitruviusman van Da Vinci.

Het moge duidelijk zijn dat de afbeelding hiervan niet oorspronkelijk is. Het enkele feit dat op de Da Vinci munt van Mi Moneda de om de Vitruviusman getekende cirkel en vierkant niet is overgenomen, maakt dat niet anders. Overigens heeft Dutch Designz die cirkel en dat vierkantjuist wel overgenomenenanders dan All Round- de Vitruviusman op een geribbelde achtergrond geplaatst.

4.8.6. De in r.o. 4.8.3 tot en met 4.8.5 genoemde verschillen leiden ook tot het voorlopige oordeel dat de hiervoor bedoelde munten van Quoins (met daarop een patroon van vierkantjes in grijs respectievelijk wit parelmoer, zwarte respectievelijk bruine siersteentjes, een dikke en een slanke Buddha en de Vitruviusman van Da Vinci en een munt bestaande uit een wit parelmoeren schijfje) niet als slaafse nabootsingen van de in r.o. 4.1.11 genoemde Mi Moneda munten zijn aan te merken. Gelet op die verschillen is immers voldoende afstand tot de Mi Moneda hangers aangehouden. Zoals hiervoor is overwogen heeft All Round gesteld met haar subsidiaire grondslag het oog te hebben op alle munten van Quoins die in de desbetreffende hangers passen. Nu onvoldoende duidelijk is welke munten of schijven dat dan zouden zijn, kan het hof niet beoordelen of sprake is van slaafse nabootsing. Anders dan All Round lijkt te veronderstellen is daartoe onvoldoende het enkele feit dat die munten/schijven gelet op de identieke maatvoering inwisselbaar zijn.

4.9. Ten aanzien van de combinatie hanger/munt 4.9.1. In het voorgaande ligt besloten, dat aan AllRound een (weliswaar vrij zwak) auteursrecht op de hangers toekomt, doch dat van inbreuk te dien aanzien niet is gebleken. Voor de munten geldt dat ofwel van een auteursrecht geen sprake is, ofwel het gaat om een zwak auteursrecht, en dat voor zover daarvan sprake is, ook daarbij van inbreuk door de desbetreffende munten van Quoins niet is gebleken. Ook indien de (overeenkomende) munten van Dutch Designz worden geplaatst in een hanger van Dutch Designz (en wel een van de uitvoeringen daarvan welke qua randversiering en kleur het dichtste bij de Mi Moneda hangers komt), en aldus de totaalindrukken daarvan worden Pagina 7 van 10

www.iept.nl

vergeleken, constateert het hof dat, tegen de achtergrond van het telkens zwakke auteursrecht van All Round, van inbreuk daarop door de combinaties van Dutch Designz geen sprake is. Weliswaar is na plaatsing van de munten in de hangers, de totaalindruk mogelijk als gelijkend aan te merken, maar dat wordt dan veroorzaakt door het feit dat het grootste oppervlakte van het sieraad door de geplaatste munt wordt bepaald. Die munten zijn echter, zoals overwogen, nu juist niet als auteursrechtelijk beschermde werken aan te merken c.q. de desbetreffende munten van de Quoins zijn geen verveelvoudigingen van genoemde Mi Moneda munten en de enkele plaatsing van de munten in de hangers creĂŤert geen sterker auteursrecht op de combinatie.

Voor zover All Round tevens zou bedoelen te betogen dat de vereiste oorspronkelijkheid ook kan worden gevonden in de mogelijkheid tot plaatsing van deze munten in de hangers, lijkt zij daarbij vooral te doelen op dat idee; dat idee is mogelijk als origineel te beschouwen maar als idee niet vatbaar voor auteursrechtelijke bescherming.

4.9.2. Grief II slaagt dus ten dele (r.o. 4.7 .2) maar faalt voor het overige. Nu geen verklaring voor recht meer wordt gevorderd, leidt het enkele feit dat grief II deels gegrond is niet tot zelfstandige toewijzing van enig deel van het gevorderde.

4.9.3. Ten aanzien van de vraag of en in hoeverre Dutch Designz met de combinatie van haar hangers met haar munten zich aan slaafse nabootsing van de Mi Moneda sieraden (de combinatie munt/hanger) schuldig zou maken, oordeelt het hof echter voorshands anders.

De door Dutch Designz gemaakte keuzes voor specifiek deze (niet identieke, doch wel tot op zekere hoogte gelijkende) munten met een telkens identiek onderwerp, in deze (identieke) maatvoering en met deze (niet identieke, doch wel tot op zekere hoogte gelijkende) hanger, wijzen erop dat Dutch Designz deze combinaties slaafs heeft nagebootst. Deze bevindingen worden versterkt door de constatering, dat het niet bij een eenmalige nabootsing is gebleven, maar dat Dutch Designz ervoor gekozen heeft om een gehele serie van munten (Gaudi, Diamond Disk, Buddha, Da Vinci) te volgen, ook al vertegenwoordigen deze slechts een klein deel van de collectie van Mi Moneda enerzijds en vertegenwoordigen ook de "slaafs nabootsende" combinaties van Dutch Designz slechts een klein deel van hĂ Ă r collectie.

4.9.4. Door een serie sieraden op de markt te brengen die deze serie Mi Moneda sieraden zo nauwlettend volgt en van die Mi Moneda sieraden zo weinig afstand houdt, heeft Dutch Designz naar het voorlopig oordeel van het hof met deze Quoins de betreffende Mi Moneda sieraden slaafs nagebootst. Dutch Designz had immers, zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van haar producten af te doen, evengoed een andere weg kunnen inslaan. Zij had immers evengoed andere thema's (dan een dikke en een slanke Buddha en de Vitruviusman van Da Vinci) kunnen gebruiken, en bij het gebruik van ingelegd parelmoer en van de siersteentjes een ander patroon dan vierkantjes en/ of www.ie-portal.nl

IEPT20120313, Hof Den Bosch, AllRound v Dutch Designz andere kleuren kunnen gebruiken. Een enkele munthanger uit deze serie op zichzelf beschouwd leidt niet snel tot het oordeel slaafse nabootsing, maar het op zo korte afstand volgen van deze serie van Gaudi, Diamond Disk, Buddha en Da Vinci munthangers wel.

Het hof acht het op grond van de eigen waarneming van beide series en ook op grond van de als productie 57 aangehaalde onderzoeksrapportage voldoende aannemelijk dat Dutch Designz verwarring heeft gesticht, door nodeloos onvoldoende afstand te nemen van de serie munthangers van Mi Moneda. Het voorgaande geldt niet voor de combinatie hanger/munt van Dutch Designz waarin een wit parelmoeren schijf is geplaatst en die volgens All Round een slaafse nabootsing is van de Perla White. Bij dit schijfje heeft op het oog behalve het eventueel zagen en polijsten geen bewerking van betekenis plaatsgevonden en bovendien is, zoals hiervoor al overwogen (r.o. 4.8.4), zo'n schijfje in de sieradenbranche zeer gangbaar en overal te koop.

4.9.5. Het verweer van Dutch Designz dat een rechtvaardiging kan worden gevonden in het feit dat een zekere standaardisatie gewenst is, gaat niet op. All Round heeft betwist dat daaraan behoefte zou bestaan.

Het is onvoldoende aannemelijk geworden dat bij een aanmerkelijk deel van het in aanmerking komende publiek behoefte bestaat aan een compatibiliteit en uitwisselbaarheid met de Mi Moneda sieraden, zodat ook daar geen rechtvaardiging kan worden gevonden voor het verwarringwekkend nabootsen van de hiervoor omschreven Mi Moneda sieraden.

4.9.6. Tenslotte neemt het hof in aanmerking dat, gelet op de in het geding gebrachte producties, waaronder de reeds genoemde onderzoeksrapportage (prod. 57), voldoende aannemelijk is geworden dat de Mi Moneda sieraden een eigen plaats in de markt innemen. Het enkele feit dat dat onderzoek in Eindhoven is verricht waar Dutch Designz naar haar zeggen geen verkooppunten voor Quoins heeft, maakt dat niet anders. Verder betekent het feit dat het onderzoek als merkenonderzoek wordt gekwalificeerd niet dat het geen betekenis zou kunnen hebben voor de beantwoording van de vraag of de Mi Moneda sieraden een eigen plaats in de markt innemen. Het is immers aannemelijk dat het feit dat een hoog percentage respondenten bij de getoonde muntenhangers (van Quoins) Mi Moneda noemt, niet alleen iets zegt over de bekendheid van het merk Mi Moneda, maar ook iets over de bekendheid van het product Mi Moneda.

Andere producties, zoals het genoemde KLM tijdschrift, waarvan Dutch Designz overigens niet heeft betwist dat de daarin voorkomende producten een zekere exclusieve bekendheid genieten, en afschriften van webpagina's bevestigen die eigen plaats in de markt.

4.9.7. Ten aanzien van andere combinaties hanger/munt van Dutch Designz dan de in r.o. 4.9.3 en 4.9.4 bedoelde (die vergeleken werden met de Gaudi Grey, de Gaudi White, de Diamond Disk Black, de Diamond Disk Brown, de dikke Buddha, de slanke Buddha en de Vitruviusman) kan geen slaafse nabootsing worden Pagina 8 van 10

www.iept.nl

vastgesteld, al was het maar omdat onduidelijk is op welke combinaties van Dutch Designz All Round dan precies het oog heeft; het enkele feit dat de munten/schijven van de Quoins in de Mi Moneda hangers passen maakt dat niet anders. Zoals hiervoor is overwogen kàn identieke maatvoering in samenhang met andere aspecten bijdragen tot het oordeel dat sprake is van slaafse nabootsing, maar een zelfstandige grond voor slaafse nabootsing levert identieke maatvoering niet op.

4.9.8. De grieven III en IV slagen dus gedeeltelijk.

Hierna komt aan de orde of en zo ja in hoeverre dat tot vernietiging van het bestreden vonnis leidt.

4.10. De vorderingen 4.10.1. De voorzieningenrechter heeft in het bestreden vonnis een verbod uitgesproken ten aanzien van een aantal munten/schijven (en daarop betrekking hebbend materiaal) dat in onderdeel 4.13 van dat vonnis was omschreven. Onderdeel 4.13 verwijst naar producties 7 en 18 bij inleidende dagvaarding. Op productie 7 staan Mi Moneda sieraden afgebeeld, waaronder de hanger met daarin de Gaudi Grey munt, de Diamond Disk Black munt, de dikke Buddha munt, de slanke Buddha munt en de Da Vinci munt (de Vitruviusman).

Daarnaast staan nog munten afgebeeld met een ster, een Romeins hoofd, een scarabee en een olifant. De voorzieningenrechter heeft de vier laatstgenoemde munten uitdrukkelijk van het verbod uitgesloten.

4.10.2. Op productie 18 staan Quoins met onder meer de volgende munten/schijven: een schijf van ingelegd (vierkan~es) parelmoer in grijstinten, een zelfde soort schijfmaar dan in wittinten, een schijf met siersteen~ es in zwart, een schijf met een dikke Buddha, een schijf met een slanke Buddha en een schijf met de Vitruviusman.

4.10.3. Dit betekent dat het in eerste aanleg uitgesproken verbod zich uitstrekt tot de Quoins met één van de zes hiervoor (r.o. 4.1 0.2) genoemde munten/schijven. AllRound heeft uitdrukkelijk aangegeven niet tegen dat oordeel te grieven. Dutch Designz heeft uitdrukkelijk aangegeven tegen dat oordeel geen incidenteel appel in te stellen. Dit onderdeel van het beroepen vonnis (wat het dictum betreft: 5.1, 5.2, 5.3) is dus uitdrukkelijk niet aan het oordeel van het hof onderworpen.

4.10.4. Wel heeft All Round met grief IV aan de orde gesteld dat in haar visie de voorzieningenrechter ten onrechte in het dictum heeft nagelaten aan te geven welke Buddha, welke Gaudi en welke Diamond Disk munten volgens haar slaafs werden nagebootst. Tot vernietiging behoeft dit, in het licht van het voorgaande, niet te leiden; wel zal het hof in het dictum tot uiting brengen waarop de veroordeling door de voorzieningenrechter - welke op zichzelf in stand blijft - geacht kan worden betrekking te hebben.

4.10.5. Gelet op dit in eerste aanleg uitgesproken en in dit hoger beroep niet aangevallen verbod heeft All Round geen belang meer bij haar vordering voor zover die eenzelfde verbod betreft. Weliswaar heeft de voorzieningenrechter haar oordeel omtrent de slaafse nabootsing gegeven ten aanzien van de www.ie-portal.nl

IEPT20120313, Hof Den Bosch, AllRound v Dutch Designz munten/schijven en niet ten aanzien van het gehele sieraad, de hanger met daarin de desbetreffende munten/schijven, maar met het verbod op die munten/ schijven is ook de hanger met daarin zo'n munt onder de reikwijdte van dat verbod komen te vallen.

4.10.6. In dit verband is tenslotte nog het volgende van belang. De voorzieningenrechter heeft weliswaar het omschreven verbod uitsluitend op vordering van Mentrop toegewezen, maar All Round heeft uitdrukkelijk gesteld (mvg 8) dat Mentrop behalve haar auteursrechten ook haar vorderingsrechten betreffende het geschil met Dutch Designz aan All Round heeft overgedragen. Zulks blijkt ook uit een door All Round in het geding gebrachte akte van cessie, daterend van 22 januari 2011 en dus van na het vonnis van de voorzieningenrechter, zodat ook de executierechten welke uit dat vonnis voortvloeiden geacht kunnen worden mede te zijn overgedragen. Mitsdien kan All Round dit door de voorzieningenrechter uitgesproken verbod (doen) handhaven en heeft zij ter zake reeds een executoriale titel. In zoverre heeft All Round geen belang meer bij het door haar gevorderde verbod ten aanzien van Quoins voor zover daarin munten/schijven zitten die - kort gezegd - gelijken op de Gaudi Grey, de Gaudi White, de Diamond Disk Black, de dikke Buddha, de slanke Buddha en de Da Vinci (de Vitruviusman).

4.10.7. Enkel de Diamond Disk Brown viel niet onder de reikwijdte van het reeds door de voorzieningenrechter gegeven verbod. Ter gelegenheid van het pleidooi heeft de raadsvrouwe van Dutch Designz medegedeeld dat Dutch Designz dat wel zo had begrepen en dus ook ten aanzien van de op de Diamond Disk Brown gelijkende munt het uitgesproken verbod had nageleefd. Niettemin zal het hof volledigheidshalve ten aanzien van de Quoins met daarin een op de Diamond Disk Brown gelijkende munt de gevraagde voorziening verlenen.

4.10.8. De nevenvorderingen zien weliswaar deels op controle op de naleving van het verbod doch deels ook op een schadebegroting. Gelet op dit laatste en voorts in aanmerking nemend dat in de bodemprocedure op 20 maart 2012 een comparitie van partijen is gepland ontbreekt naar het oordeel van het hof een voldoende spoedeisend belang bij toewijzing van die nevenvorderingen.

4.10.9. Het hof leest het aan het slot van de memorie van grieven geformuleerde petiturn (sub 9) zo dat AllRound daarmee beoogt ook de beslissing van de voorzieningenrechter omtrent de proceskosten aan het hof voor te leggen. Naar het oordeel van het hof lag in eerste aanleg meer een compensatie van de kosten (in die zin dat iedere partij haar eigen kosten draagt) in de rede. Inzet van het kort geding was immers een verbod op Quoins waarbij dat verbod blijkens de dagvaarding met bijbehorende producties voor een groot deel werd toegespitst op Quoins met op Gaudi, Buddha, Da Vinci en Diamond Disk gelijkende munten. Nu ten aanzien van die munten/schijven een verbod werd uitgesproken was naar het oordeel van het hof All Round niet als de overwegend in het ongelijk gestelde partij aan te Pagina 9 van 10

www.iept.nl

merken. Voorts is in dit verband relevant dat de vorderingen van de B.V. i.o. ten onrechte waren afgewezen, althans op een onjuiste grond (vgl. r.o. 4.1.

7). Het hof zal het beroepen vonnis op dit punt vernietigen en de proceskosten in eerste aanleg alsnog compenseren.

4.10.1 0. In hoger beroep heeft All Round echter als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij te gelden. Per saldo had zij immers, op een verbod op de op de Diamond Disk Brown gelijkende Quoins na, geen belang meer bij het gevraagde verbod. Dat belang kan evenmin worden gevonden in het enkele feit dat All Round een hogere dwangsom vordert dan de door de voorzieningenrechter opgelegde dwangsom. All Round heeft dat ook niet aangevoerd.

4.10.11. Het voorgaande betekent dat All Round in hoger beroep in de aan de zijde van Dutch Designz gevallen proceskosten zal worden veroordeeld. De door Dutch Designz opgegeven kosten zijn niet door All Round betwist (en overigens beduidend lager dan de door All Round opgegeven kosten). Het hof schat dat 60 %van de kosten is besteed aan de primaire grondslag (auteursrecht) en 40 % aan de subsidiaire grondslag (slaafse nabootsing).

5. De uitspraak Het hof: verstaat dat het vonnis waarvan beroep, meer in het bijzonder de in de dicta sub 5.1 en 5.2 voorkomende verwijzingen naar r.o. 4.13 van dat vonnis aldus gelezen dient te worden dat deverwijzing naar r.o. 4.13 ziet op twee versies van de Buddha (dik en dun), twee versies van de Gaudi (grey en white ), en op de zwarte versie van de Diamond Disk; vernietigt het vonnis waarvan beroep voor zover met het dictum sub 5.5 ("wijst het meer of anders gevorderde af') tevens is afgewezen de vordering waaraan slaafse nabootsing van de Diamond Disk Brown ten grondslag was gelegd, alsmede voor zover in het dictum sub 5.6 All Round in de proceskosten was veroordeeld, en in zoverre opnieuw rechtdoende: beveelt Dutch Designz om onmiddellijk na betekening van dit arrest ieder onrechtmatig handelen, bestaande uit de slaafse nabootsing van het in dit arrest afgebeelde en omschreven Mi Moneda sieraad, de Diamond Disk Brown, te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder door het aanbieden, de verkoop, import, export, of andere verhandeling van het hier bedoelde sieraad te staken en gestaakt te houden op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 5.000,per overtreding van dit bevel, te vermeerderen met € 1.000,-- per dag, een gedeelte van een dag tot een hele gerekend, dat Dutch Designz in gebreke blijft met de naleving van dit bevel, met een maximum van € 50.000,--; compenseert de proceskosten in eerste aanleg aldus elke partij de eigen kosten draagt; bekrachtigt het vonnis waarvan beroep voor het overige; veroordeelt All Round in de proceskosten van het hoger beroep, welke kosten tot op heden aan de zijde van Dutch Designz worden begroot op € 1.120,-- aan www.ie-portal.nl

IEPT20120313, Hof Den Bosch, AllRound v Dutch Designz verschotten en op € 13.482,-- (€ 10.800,-- op de voet van art. 1019h Rv. en € 2.682,-- op de voet van art. 23 7 Rv.) aan salaris advocaat; wijst het meer of anders gevorderde af; verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. J .M. Brandenburg, M.A. Wabeke en T .E. Deurvorst en in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 13 maart 2012. griffier rolraadsheer.

Pagina 10 van 10

IEPT20120228, Hof Den Bosch, Blond Amsterdam v Xenos

www.iept.nl

Hof Den Bosch, 28 februari 2012, Blond Amsterdam v Xenos AUTEURSRECHT

fig. 1

fig. 2

Geen inbreuk; geen ontlening theedrinkende dames  verschillen daarvan in zodanige mate, dat niet gesproken kan worden van ontlening van de subjectieve trekken daarvan, laat staan van overeenstemmende totaalindrukken.

meer in het bijzonder door het ontbreken bij Xenos van de op de Blond c.s.-koffieboon aangebrachte blauwachtige kleur) in zodanige mate af van de koffieboon van Blond c.s., dat de totaalindrukken die de beide werken maken te veel verschillen.

Slordig ingekleurd hartje geen auteursrechtelijk werk  Het betreft een vorm die, ook in aanmerking genomen de beperkte creatieve ruimte die de maker van een dergelijk werk heeft, zowel wat kleur als belijning betreft te zeer voor de hand ligt om beschouwd te kunnen worden als het resultaat van scheppende menselijke arbeid. Het enkele feit dat het hartje slordig is ingekleurd, maakt dat niet anders.

Schulpenrand niet auteursrechtelijk beschermd  een triviale vorm die, in aanmerking genomen de aard van het werk (aardewerk), zodanig afgesleten is dat het voorshands op zichzelf beschouwd niet aangemerkt kan worden als het resultaat van scheppende menselijke arbeid.

Inbreuk suikerklontje; verbod disproportioneel  De betreffende inbreukmakende suikerklontjes worden immers slechts zeer weinig prominent en weinig frequent weergegeven op enkele van voornoemde producten, waarbij zij telkens slechts een gering onderdeel vormen van het uiterlijk van die producten als geheel. .

Geen inbreukmakende koffiebonen  De koffiebonen die op het koffie bewaarblik van Xenos zijn afgebeeld wijken alle op de subjectief in te vullen onderdelen (belijning en kleurstelling, www.ie-portal.nl

Geen inbreukmakende aardbei en cupcake  dat de totaalindrukken die de beide werken maken te veel verschil vertonen. Zo zijn de aardbeien van Xenos ronder van vorm en tonen zij zwarte in plaats van overwegend groene blaadjes, een dikkere, rondere belijning en stippen en steeltjes van afwijkende vorm.

SLAAFSE NABOOTSING PRODUCTLIJN Geen negatieve reflexwerking auteursrecht  Ten eerste gaat het Blond c.s. bij deze subsidiaire grondslag niet (enkel) om de specifieke werken waarvoor zij auteursrechtelijke bescherming claimen, maar om de tot de productlijn 'Even bijkletsen' behorende producten, welke worden bepaald door de combinaties van tekeningen, teksten en kleuren.  Ten tweede staat nabootsing van een stoffelijk product dat niet (langer) wordt beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom niet vrij, indien door die nabootsing verwarring bij het Pagina 1 van 9

www.iept.nl

publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat (vgl. HR 20 november 2009, NJ 2011,302 (Lego), r.o.

3.3.2 Verwarringwekkende totaalindruk productlijnen  De totaalindruk van de hiervoor opgesomde Xenos producten enerzijds en van de (producten van de) productlijn "Even bijkletsen" van Blond c.s. anderzijds is, gelet op de mate waarin de hiervoor genoemde kenmerken van de productlijn van Blond c.s. worden aangetroffen op genoemde Xenos producten, naar het voorlopig oordeel van het hof in zodanige mate overeenstemmend dat verwarringsgevaar voldoende aannemelijk is. In dat verband is ook van belang dat de beide productlijnen, zoals Blond c.s. onbestreden heeft gesteld, niet bij dezelfde verkooppunten verkrijgbaar zijn.

Het publiek ziet de desbetreffende producten dus niet naast elkaar.

Herinneringen van het publiek zijn meestal niet fotografisch en vaak onvolledig. Over het algemeen zal worden aangehaakt bij het onvolmaakte, in de herinnering achtergebleven beeld.

Vindplaatsen: BIE 2012, nr. 52, p. 219 Hof Den Bosch, 28 februari 2012 (P.M. Huijbers-Koopman, M.A. Wabeke en H. Struik) GERECHTSHOF 's-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer HD 200.055.449 arrest van de vierde kamer van 28 februari 2012 in de zaak van 1. [...] VAN GEFFEN, wonende te Amsterdam, 2. BLOND AMSTERDAM B.V. gevestigd te Amsterdam, appellanten, advocaat: mr. W.J.G. Maas, tegen: XENOS B.V., gevestigd te Waalwijk, geïntimeerde, advocaat: mr. P.W. Snoeker, op het bij exploot van dagvaarding van 22 januari 2010 ingeleide hoger beroep van het door de voorzieningenrechter van de rechtbank Breda tussen appellanten - gezamenlijk Blond c.s. en ieder afzonderlijk Van Geffen en Blond - als eiseressen en geïntimeerde – Xenos - als gedaagde in kort geding gewezen vonnis van 30 december 2009.

1. Het geding in eerste aanleg (zaak- / rolnr. 211872 / KG ZA 09-713) Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar voormeld vonnis.

2. Het geding in hoger beroep www.ie-portal.nl

IEPT20120228, Hof Den Bosch, Blond Amsterdam v Xenos 2.1. Bij memorie van grieven hebben Blond c.s. onder overlegging van twintig producties twee grieven aangevoerd en geconcludeerd tot vernietiging van het vonnis waarvan beroep en, kort gezegd, tot alsnog toewijzing van hun vorderingen, met veroordeling van Xenos in de kosten van beide instanties op de voet van artikel 1019h Rv. 2.2. Bij memorie van antwoord heeft Xenos onder overlegging van vierentwintig producties de grieven bestreden.

2.3. Partijen hebben hun zaak op 15 december 2011 doen bepleiten door voornoemde advocaten, die hebben gepleit aan de hand van pleitnotities, met dien verstande dat van de pleitnota van Blond c.s. niet zijn voorgedragen de paragrafen 36-40, 55, 61-62, 66-69, 71-74 (afgezien van de eerste zin van paragraaf 73) en 85. Deze pleitnotities maken deel uit van het procesdossier. Enkele dagen voor het pleidooi hebben partijen proceskostenstaten aan de wederpartij en het hof doen toekomen. Partijen hebben tegen de overlegging van deze stukken over en weer geen bezwaar gemaakt. Het hof heeft voorafgaand aan het pleidooi van het overleggen van deze stukken akte verleend.

2.4. Partijen hebben vervolgens uitspraak gevraagd op basis van de voorafgaand aan het pleidooi aan het hof toegezonden gedingstukken.

3. De gronden van het hoger beroep Voor de tekst van de grieven wordt verwezen naar de memorie van grieven.

4. De beoordeling 4.1. Blond c.s. hebben geen grieven gericht tegen de vaststelling van de feiten door de voorzieningenrechter van de rechtbank, zoals weergegeven onder rov. 3.1 van het beroepen vonnis, zodat het hof daarvan uit zal gaan. Voorts staan tussen partijen nog enkele andere feiten vast als enerzijds gesteld en anderzijds niet, althans onvoldoende gemotiveerd betwist, alsmede als blijkend uit de onbetwiste inhoud van de door partijen overgelegde producties. Het hof vat de vaststaande feiten hierna als volgt samen.

4.1.1. Van Geffen is via F.C. van Geffen Beheer B.V. medebestuurder van Blond. Zij is tevens medeontwerpster van de afbeeldingen die aangebracht zijn op de producten - onder meer aardewerk en textiel - die in het verkeer gebracht worden onder de merken Blond en Blond Amsterdam. Blond beheert de rechten en behartigt de belangen van Van Geffen en van het merk Blond Amsterdam, van welk merk Van Geffen de houdster is.

4.1.2. Blond c.s. brengt sinds 2002/2003 de productlijn 'Even bijkletsen' op de markt. Op deze (aardewerk- dan wel blik-) producten staan onder andere afbeeldingen van onder meer cupcakes, koffieboontjes, suikerklontjes, hartjes en aardbeien. Sommige producten van Blond zijn voorzien van een decoratieve rand, uitgevoerd in geel en roze. Op het vierkante (voorraad)blik van Blond staan twee vrouwen afgebeeld die, gezeten aan een tafeltje, met elkaar eten en drinken. Daarbij zijn onder meer de teksten 'even bijkletsen' en 'samen theedrinken en koekjes eten' Pagina 2 van 9

www.iept.nl

afgedrukt. Afbeeldingen van de producten uit deze productlijn van Blond zijn door Blond c.s. onder meer overgelegd als productie 12 bij de memorie van grieven en opgenomen in hun pleitnota. De betreffende producten zijn bij gelegenheid van pleidooi in hoger beroep door partijen aan het hof getoond.

4.1.3. Xenos verkoopt in haar winkels in Nederland voorraadbussen, koektrommels, theezakjeshouders, theeglashouders, een theepot en servetten, met daarop afbeeldingen van onder meer cupcakes, krakelingen, suikerklontjes, bloemetjes, hartjes, snoepjes en aardbeien. Op sommige voorraadbussen staan vermeldingen als 'Taart', 'Koekies' en 'Beschuit'. Op de beschuitbus van Xenos staan afbeeldingen van onder meer beschuitjes en van twee vrouwen die, gezeten aan een tafeltje, met elkaar eten en drinken. Daarbij is de tekst 'gezellig zo samen een beschuitje eten' afgedrukt.

Sommige producten van Xenos zijn voorzien van een decoratieve rand, uitgevoerd in geel en roze.

4.1.4. Blond c.s. stellen dat Xenos inbreuk maakt op hun auteursrechten, althans dat Xenos de producten van Blond c.s. slaafs nabootst.

4.1.5. Afbeeldingen van (een aantal van) de aangevallen producten van Xenos zijn door Blond c.s. als productie 1 bij de memorie van grieven overgelegd.

Deze producten en enkele andere aangevallen producten zijn bij gelegenheid van pleidooi in hoger beroep door partijen aan het hof getoond.

4.2.1. In eerste aanleg hebben Blond c.s. gevorderd dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad: I. primair: Xenos gebiedt om onmiddellijk na betekening van dit vonnis iedere openbaarmaking en verveelvoudiging van dessins waarop de auteursrechten toekomen aan (één van) eisers, alsmede iedere slaafse nabootsing van het dessin van (één van) eisers en verhandeling van producten waarop het dessin is afgebeeld waarvan de auteursrechten bij (één van) eisers liggen, althans een door/namens Xenos slaafs nagebootst dessin, te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een dwangsom van € 20.000,-- per (gedeelte van een) dag dat Xenos nalaat aan dit gebod gevolg te geven, subsidiair: Xenos gebiedt om onmiddellijk na betekening van dit vonnis iedere onrechtmatige daad, althans ongeoorloofde mededinging jegens eisers, zoals uiteengezet in het lichaam van de dagvaarding, te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een dwangsom van € 20.000,-- per (gedeelte van een) dag dat Xenos nalaat aan dit gebod gevolg te geven; II. Xenos gebiedt om onmiddellijk na betekening van dit vonnis het (laten) vervaardigen, produceren, inkopen, aanbieden, leveren en/of anderszins verhandelen van de in de dagvaarding aangeduide producten en andere producten waarop het dessin is afgebeeld waarvan de auteursrechten bij (één van) eisers liggen, althans een daarvan door/namens Xenos nagebootst dessin, te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een dwangsom van € 20.000,-- per

www.ie-portal.nl

IEPT20120228, Hof Den Bosch, Blond Amsterdam v Xenos (gedeelte van een) dag dat Xenos nalaat aan dit gebod gevolg te geven; III. Xenos gebiedt om binnen drie dagen na betekening van dit vonnis zorg te dragen voor het opkopen c.q. terughalen van alle in de dagvaarding aangeduide producten en andere producten waarop het dessin is afgebeeld waarvan de auteursrechten bij (één van) eisers liggen, althans een daarvan door/namens Xenos slaafs nagebootst dessin, welke zich thans nog bevinden in haar winkels en/of bij afnemers van de producten, niet zijnde consumenten, zo nodig onder aanbieding van terugbetaling dan wel creditering van de inkoopnota's alsmede vergoeding van alle kosten van de afnemers voor de retournering van de producten, zulks op straffe van een dwangsom van € 20.000,-- per (gedeelte van een) dag dat Xenos nalaat aan dit gebod gevolg te geven; IV. Xenos gebiedt om op straffe van een dwangsom van € 5.000,-- per (gedeelte van een) dag dat Xenos nalaat aan dit gebod gevolg te geven, op eigen kosten, binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis, een schriftelijke en van alle relevante documenten vergezeld ter onderbouwing, door een registeraccountant opgestelde en geaccordeerde verklaring aan de advocaat van eisers te doen toekomen inzake: a. het totaal aantal inbreukmakende producten c.q. alle in de dagvaarding aangeduide producten en andere producten waarop het dessin is afgebeeld waarvan de auteursrechten bij (één van) eisers liggen, althans een daarvan door/namens Xenos slaafs nagebootst dessin dat Xenos: - heeft geproduceerd, afgenomen en/ of ingekocht; - heeft verkocht en/ of geleverd; - nog op voorraad en/ of in haar macht heeft; b. de met betrekking tot de onder a) bedoelde producten gemaakte productie- en/ of inkoopkosten, gerealiseerde omzet, alsmede bruto- en netto winst; c. de naam- en adresgegevens van leverancier(s), producenten en eventueel zakelijke afnemers van de onder a) bedoelde producten (onder vermelding van het aantal afgenomen inbreukmakende producten per afnemer), inclusief alle contactgegevens; V. Xenos gebiedt op eigen kosten, binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis, haar totale voorraad van de in de dagvaarding aangeduide producten en andere producten waarop het dessin is afgebeeld waarvan de auteursrechten bij (één van) eisers liggen, althans een daarvan door/namens Xenos slaafs nagebootst dessin (waaronder de op basis van de vordering onder III teruggehaalde producten), naar keuze van eisers, hetzij ter vernietiging af te staan aan eisers, hetzij te vernietigen in aanwezigheid van een gerechtsdeurwaarder en het daarvan opgemaakte proces-verbaal van bevindingen binnen drie dagen na vernietiging toe te zenden aan de advocaat van eisers, zulks op straffe van een dwangsom van € 5.000,-- per (gedeelte van een) dag dat Xenos nalaat aan dit gebod gevolg te geven; VI. Xenos veroordeelt in de proceskosten conform artikel 1019h Rv., althans 237 Rv. en ter voldoening van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 Pagina 3 van 9

www.iept.nl

BW ter hoogte van een in goede justitie te bepalen bedrag; VII. op grond van artikel 1019i Rv. de termijn van de eis in de hoofdzaak stelt op zes maanden vanaf de datum van het vonnis.

4.2.2. De voorzieningenrechter heeft in het vonnis waarvan beroep overwogen, kort gezegd, dat de vorderingen op grond van het auteursrecht niet voor toewijzing in aanmerking komen, nu deze zijn gestoeld op een ondeugdelijke feitelijke grondslag, namelijk een sfeer en stijl, terwijl een stijl naar vaste jurisprudentie niet in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming. Daarnaast heeft de voorzieningenrechter de vorderingen afgewezen voor zover gegrond op slaafse nabootsing.

Daartoe heeft de voorzieningenrechter overwogen, kort samengevat, dat het beroep op deze grondslag afstuit op de negatieve reflexwerking van de Auteurswet. Nu zich geen auteursrechtinbreuk voordoet is naar het oordeel van de voorzieningenrechter voor aanvullende bescherming van artikel 6:162 BW slechts ruimte indien sprake is van bijkomende omstandigheden, welke omstandigheden naar zijn oordeel zijn gesteld noch gebleken.

4.3. Blond c.s. hebben tegen dit vonnis tijdig hoger beroep ingesteld. Zij hebben bij gelegenheid van pleidooi in hoger beroep laten weten dat zij niet persisteren in hun vordering tot vernietiging zoals hierboven weergegeven onder 4.2.1 sub V. 4.4. Met hun twee grieven hebben Blond c.s. het geschil tussen partijen in volle omvang aan het hof voorgelegd. De grieven lenen zich voor gezamenlijke behandeling.

4.5. Xenos heeft zowel de gestelde inbreuk op auteursrechten als de gestelde slaafse nabootsing gemotiveerd betwist.

4.6. Bij de beoordeling van de vraag of Blond c.s. voldoende spoedeisend belang hebben bij hun vorderingen in de zin van artikel 254 Rv wordt het volgende vooropgesteld. Op grond van vaste jurisprudentie geldt dat, indien in kort geding een voorziening wordt gevraagd, die ertoe strekt een einde te maken aan als stelselmatige inbreuk op een subjectief recht aan te merken handelingen waarvan de eisende partij doorlopend schade ondervindt, het alleszins voor de hand ligt dat de betreffende partij een spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen (vgl. HR 29 juni 2001, NJ 2001, 602). Dit toetsingskader in acht genomen, wordt geoordeeld dat Blond c.s. voldoende spoedeisend belang hebben bij hun vorderingen, aangezien er een voortdurende situatie bestaat waarin Xenos volgens Blond c.s. inbreuk maakt op het auteursrecht van Blond c.s. Ten aanzien van de spoedeisendheid van de door Blond c.s. gevorderde accountantsopgave verwijst het hof naar het onder 4.18 overwogene.

Auteursrecht 4.7. Blond c.s. hebben de gestelde auteursrechtinbreuk onderbouwd door aan te voeren dat Xenos inbreuk maakt op zeven separate auteursrechtelijk beschermde werken, te weten: www.ie-portal.nl

IEPT20120228, Hof Den Bosch, Blond Amsterdam v Xenos a. Blond tekening van twee thee drinkende vrouwen aan een rond tafeltje; b. Blond decoratieve rand; c. de tekening van het Blond suikerklontie; d. de tekening van de Blond koffieboon; e. de tekening van het Blond hartje; f. de tekening van de Blond aardbei en g. de tekening van de roze Blond cupcake, die alle verwerkt zijn in het dessin van de productlijn 'Even bijkletsen' van Blond. Blond c.s. stellen in dit verband gemotiveerd dat Xenos een beschuitbus voert met een inbreukmakend ontwerp. Xenos heeft deze stelling onder meer bestreden met de mededeling dat zij de bewuste beschuitbus niet meer voert sinds de lente van 2010 (par. 11 MvA), hetgeen Blond c.s. bij gebrek aan wetenschap hebben betwist. Het hof gaat er voorshands - bij gebreke van enige onderbouwing van het uit de collectie nemen door Xenos - van uit dat Xenos de betreffende beschuitbus nog steeds voert, althans dreiging bestaat van verhandeling daarvan door Xenos, zodat Blond c.s. naar voorlopig oordeel geacht moet worden belang te hebben bij beoordeling van de op de beschuitbus - dan wel het daarop aangebrachte ontwerp - betrekking hebbende vorderingen.

4.8. Het hof stelt voorop dat de in r.o. 4.7 genoemde tekeningen en decoratieve rand slechts voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen indien de betreffende tekeningen een eigen intellectuele schepping van de maker vormen, dat wil zeggen dat zij een eigen, oorspronkelijk karakter bezitten en het persoonlijk stempel dragen van de maker. Het vereiste van een eigen, oorspronkelijk karakter houdt in dat de vorm van het betreffende voortbrengsel niet ontleend mag zijn aan een ander werk. De eis dat het voortbrengsel het persoonlijk stempel van de maker moet dragen, betekent dat sprake moet zijn van een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes. Daarbuiten valt in elk geval al hetgeen zo banaal of triviaal is, dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard ook valt aan te wijzen (vgl. HR 30 mei 2008, NJ 2008/556 (Endstra), en HvJ EG 16 juli 2009, C-5/08, AMI 2009/20 (lnfopaq/Danske Dagblades Forening)). Aan het enkele ontwikkelen of inzetten van een nieuwe mode of stijl komt naar vaste rechtspraak geen bescherming krachtens auteursrecht toe (vgl. HR 29 december 1995, NJ 1996, 546 (Decaux/Mediamax).

fig. 1 fig. 2 4.9.1. Ten aanzien van de beschermwaardigheid van de eerste door Blond c.s. ingeroepen tekening (van aan een tafeltje gezeten drinkende dames, zie fig. 1) hebben Blond c.s. gemotiveerd gesteld dat en waarom deze tekening de auteursrechtelijke werktoets doorstaat. Zij Pagina 4 van 9

www.iept.nl

hebben daartoe aangevoerd dat de volgende elementen op auteursrechtelijke bescherming kunnen bogen: a) de onrealistisch lange en slanke weergave van de vrouwen, met een grote glimlach en diepe insnijding van de mond; b) een feestelijk gedekte tafel met drie sierlijk gevormde en gekrulde poten aan een bolvormig element; c) theekopjes temidden van een kenmerkend theeservies; d) de ronde, roodkleurige stoeltjes met franjes aan de onderkant; e) de aanwezigheid van handgeschreven tekst.

4.9.2. Blond c.s. stellen dat de door Xenos op haar beschuitbus overgenomen compositie (fig. 2) met de hiervoor genoemde afzonderlijke (concrete) elementen auteursrechtinbreuk oplevert, omdat de totaalindrukken van beide tekeningen te weinig verschillen.

4.9.3. Blijkens mededelingen van haar advocaat ter gelegenheid van het pleidooi heeft Xenos het gestelde makerschap van Blond c.s. ten aanzien van de in r.o.

4.9.1 bedoelde tekening niet langer betwist. Wel heeft Xenos de gestelde auteursrechtinbreuk gemotiveerd betwist, onder meer door aan te voeren dat geen sprake is van overeenstemming tussen de tekening van Blond c.s. en de tekening als afgebeeld op de beschuitbus van Xenos. Volgens Xenos ogen de dames totaal verschillend, verschilt de tafel, het onderstel van de tafel en hetgeen wat op de tafel staat. De tekeningen van Xenos zijn alle ontworpen door haar ontwerpster Van den Brand, aldus Xenos.

4.9.4. Naar het voorlopig oordeel van het hof doorstaat de tekening van Blond c.s. van de aan een tafeltje gezeten drinkende dames de auteursrechtelijke werktoets. Van een eigen, oorspronkelijk karakter is reeds sprake nu gesteld noch gebleken is dat sprake is van ontlening door de makers van de tekening. De tekening draagt eveneens het persoonlijk stempel van de maker, nu deze naar het voorlopig oordeel van het hof een concreet, creatief uitgewerkte weergave betreft van een tafelgesprek, die zich kenmerkt door de verschillende door Blond c.s. aangevoerde subjectieve trekken, als omschreven onder 4.9.1, die ieder voor zich het resultaat vormen van originele keuzes.

4.9.5. Naar 's hofs voorlopig oordeel is evenwel geen sprake van inbreuk op het gestelde auteursrecht van Blond c.s. Voor de vraag of er sprake is van inbreuk komt het erop aan of het beweerdelijk inbreukmakende werk in zodanige mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van het eerdere werk vertoont, dat de totaalindrukken die de beide werken maken te weinig verschillen voor het oordeel dat het eerstbedoelde werk als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt (HR 29 november 2002, IER 2003, 17 (Una Voce Particolare), ro. 3.5). De werken vertonen zodanige verschillen dat de tekening van Xenos naar het voorlopig oordeel van het hof heeft te gelden als zelfstandig werk dat niet de vrucht vormt van ontlening. De elementen uit het werk van Blond c.s., als hiervoor genoemd onder 4.9.1, zijn weliswaar in enige mate te vinden in het beweerdelijk www.ie-portal.nl

IEPT20120228, Hof Den Bosch, Blond Amsterdam v Xenos inbreukmakende werk van Xenos, maar verschillen daarvan in zodanige mate, dat niet gesproken kan worden van ontlening van de subjectieve trekken daarvan, laat staan van overeenstemmende totaalindrukken.

fig. 3 4.10. Het tweede door Blond c.s. ingeroepen werk, de decoratieve rand (fig. 3), onderdeel van de door haar gevoerde suikerpot, doorstaat naar het voorlopig oordeel van het hof de werktoets niet, zodat in het midden kan blijven of Xenos daaraan heeft ontleend.

De betreffende op de rand van de betreffende suikerpot weergegeven schulpenrand, gelegen onder een aanliggende, roze baan - door Blond c.s. omschreven als een in geel, roze en zwart uitgevoerde decoratieve rand - ontbeert naar voorlopig oordeel van het hof het vereiste persoonlijk stempel van de maker. Het betreffende voortbrengsel betreft een triviale vorm die, in aanmerking genomen de aard van het werk (aardewerk), zodanig afgesleten is dat het voorshands op zichzelf beschouwd niet aangemerkt kan worden als het resultaat van scheppende menselijke arbeid.

fig 4 fig. 5 4.11. Xenos betwist blijkens de mededelingen van haar advocaat ter gelegenheid van het pleidooi niet (langer) het door Blond c.s. gestelde makerschap ten aanzien van de tekening van het suikerklontje (fig. 4 ). Het hof acht, voorshands oordelend, het betreffende ontwerp auteursrechtelijk beschermd, vanwege de toegepaste dikke, zwarte belijning en de als grote zwarte punten, onnatuurlijk weergegeven suikerkristallen. Door de betreffende bijzondere weergave wordt, zoals Blond c.s. hebben gesteld, de suggestie gewekt van een dobbelsteen. De suikerklontjes die te vinden zijn op de producten van Xenos (vgl. fig. 5) (op het koffie bewaarblik, de theepot en de theeglashouder) tonen dezelfde subjectieve trek, die de totaalindruk van beide tekeningen domineert. Tussen het ingeroepen en als inbreuk makend bestreden voortbrengsel bestaat naar het voorlopig oordeel van het hof dan ook zodanige overeenstemming dat deze het vermoeden wettigt dat de tekeningen van Xenos de vrucht zijn van ontlening.

Mitsdien zijn deze als verveelvoudiging aan te merken.

Niettemin zullen de producten van Xenos waarop het suikerklontje staat afgebeeld niet worden verboden op de auteursrechtelijke grondslag. De betreffende inbreukmakende suikerklontjes worden immers slechts zeer weinig prominent en weinig frequent weergegeven Pagina 5 van 9

www.iept.nl

IEPT20120228, Hof Den Bosch, Blond Amsterdam v Xenos

op enkele van voornoemde producten, waarbij zij telkens slechts een gering onderdeel vormen van het uiterlijk van die producten als geheel. Toewijzing van de betreffende vorderingen op basis van de geconstateerde verveelvoudiging van het suikerklontje zou dan als een te verstrekkende ordemaatregel hebben te gelden.

fig. 6 fig. 7 4.12. Ten aanzien van het vierde door Blond c.s. ingeroepen werk, de koffieboon (fig. 6) - waarop volgens haar de koffiebonen op het koffie bewaarblik van Xenos (vgl. fig. 7) inbreuk maken - overweegt het hof dat in het midden kan blijven of de betreffende tekening voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Voor zover auteursrechtelijke bescherming aangenomen dient te worden, geldt de beschermingsomvang van het ontwerp - vanwege de beperkte creatieve ruimte die de ontwerper van een eenvoudig voorwerp als een koffieboon heeft- als dusdanig gering dat nabootsingen in gewijzigde vorm snel als nieuw, oorspronkelijk werk in de zin van art.

13 Aw zullen gelden. In het onderhavige geval is naar voorlopig oordeel van het hof sprake van nieuwe, oorspronkelijke werken. De koffiebonen die op het koffie bewaarblik van Xenos zijn afgebeeld wijken alle op de subjectief in te vullen onderdelen (belijning en kleurstelling, meer in het bijzonder door het ontbreken bij Xenos van de op de Blond c.s.-koffieboon aangebrachte blauwachtige kleur) in zodanige mate af van de koffieboon van Blond c.s., dat de totaalindrukken die de beide werken maken te veel verschillen.

fig.8 4.13. De door Blond c.s. ingeroepen tekening van een hartje (fig. 8) komt naar het voorlopig oordeel van het hof niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking, nu het een persoonlijk stempel van de maker ontbeert. Het betreft een vorm die, ook in aanmerking genomen de beperkte creatieve ruimte die de maker van een dergelijk werk heeft, zowel wat kleur als belijning betreft te zeer voor de hand ligt om beschouwd te kunnen worden als het resultaat van scheppende menselijke arbeid. Het enkele feit dat het hartje slordig is ingekleurd, maakt dat niet anders.

www.ie-portal.nl

fig. 9 fig. 10 4.14. Als de door Blond c.s. ingeroepen tekening van een aardbei (fig. 9) al voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt, wijken de door Xenos op haar producten afgebeelde aardbeiontwerpen (vgl. fig. 10) waar het de subjectieve trekken betreft daar naar voorlopig oordeel in zodanige mate van af, dat de totaalindrukken die de beide werken maken te veel verschil vertonen. Zo zijn de aardbeien van Xenos ronder van vorm en tonen zij zwarte in plaats van overwegend groene blaadjes, een dikkere, rondere belijning en stippen en steeltjes van afwijkende vorm.

fig. 11 fig. 12 4.15. Hetzelfde heeft mutatis mutandis te gelden ten aanzien van de door Blond c.s. ingeroepen tekening van een cupcake (fig. 11). Veronderstellenderwijs uitgaande van auteursrechtelijke bescherming van de tekening van Blond c.s., wijken de door Xenos gebruikte afbeeldingen van cupcakes (vgl. fig. 12) (op koek bewaarblik, koffie bewaarblik, theepot en theeglashouder) op de subjectief in te vullen onderdelen in zodanige mate af, dat de totaalindrukken die de cupcakes van Xenos wekken te veel verschil vertonen met de tekening van de cupcake van Blond c.s. Dit is niet alleen zo op het punt van de kleurstelling, maar tevens op het punt van de vorm en het aantal van de daarop aangebrachte decoratieve elementen.

4.16. De vorderingen van Blond c.s. zijn dus niet toewijsbaar op de auteursrechtelijke grondslag. Grief I faalt.

Slaafse nabootsing 4.17.1. Blond c.s. hebben naast auteursrechtelijke bescherming tevens de bescherming ingeroepen van art. 6:162 BW tegen slaafse nabootsing. Hoewel Blond c.s. in dit verband verzuimd hebben nauwkeurig te omschrijven wat het object, dan wel de objecten zijn waarvan zij bescherming beogen, begrijpt het hof uit hun stellingen dat zij voor (de producten in) hun productlijn 'Even bijkletsen' bescherming zoeken tegen verwarringwekkende nabootsing. Het hof maakt uit de stukken en het pleidooi van Xenos op dat zij het ook zo heeft begrepen. De gestelde nabootsingen van Xenos kenmerken zich volgens Blond c.s. door het gebruik van de volgende stijlkenmerken en elementen, waardoor deze volgens hen dezelfde sfeer ademen als de producten van Blond en waardoor bij het publiek Pagina 6 van 9

www.iept.nl

gevaar voor verwarring te duchten is: het voorkomen van thee drinkende vrouwen aan een rond tafeltje; het frequent voorkomen van de onder 4.10 genoemde decoratieve rand, het suikerklontje, de koffieboon, het hartje, de aardbei, theezakjes en de cupcake, al dan niet in gewijzigde vorm; vrolijke, handgeschreven teksten; nagenoeg dezelfde kleurstelling en opmaak; Volgens Blond c.s. hebben de van de productlijn 'Even bijkletsen' deel uitmakende producten een eigen plaats op de markt, bootst Xenos (de producten van) deze productlijn met haar producten na en sticht zij daardoor nodeloze verwarring. Blond c.s. wijzen in dat verband op enkele concrete gevallen waarin volgens hen sprake is geweest van verwarring.

4.17.2. Xenos betwist gemotiveerd de door Blond c.s. gestelde eigen plaats op de markt en voorts dat zij met haar serviesproducten en blikken (de producten van) de productlijn 'Even bijkletsen' van Blond c.s. slaafs heeft nagebootst en dat sprake is van verwarringsgevaar bij het publiek. Bovendien brengt volgens Xenos de negatieve reflexwerking van het auteursrecht mee dat in dit geval geen beroep gedaan kan worden op de aanvullende bescherming van art. 6:162 BW. 4.17.3. Het hof volgt Xenos niet in haar- meest verstrekkende- stelling dat van afwijzing van de auteursrechtelijke grondslag negatieve reflexwerking uitgaat. Het enkele feit dat er wat betreft de door Blond c.s. opgevoerde tekeningen en decoratieve rand geen auteursrechtinbreuk wordt aangenomen, brengt niet mee dat geen ruimte is voor aanvullende bescherming op grond van artikel 6:162 BW. Ten eerste gaat het Blond c.s. bij deze subsidiaire grondslag niet (enkel) om de specifieke werken waarvoor zij auteursrechtelijke bescherming claimen, maar om de tot de productlijn 'Even bijkletsen' behorende producten, welke worden bepaald door de combinaties van tekeningen, teksten en kleuren. Ten tweede staat nabootsing van een stoffelijk product dat niet (langer) wordt beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom niet vrij, indien door die nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat (vgl. HR 20 november 2009, NJ 2011,302 (Lego), r.o. 3.3.2).

4.17.4. Naar het voorlopig oordeel van het hof heeft Blond c.s. met de bij memorie van grieven overgelegde producties 13 t/m 17 voldoende aannemelijk gemaakt dat de productlijn 'Even bijkletsen' en de producten daarvan een eigen positie in de markt bezitten.

4.17.5. Partijen hebben getwist over de in aanmerking te nemen verwarringssoort: herkomst of productverwarring. Het hof merkt in dit verband op dat art. 6:162 BW, mede gelet op de algemene formulering van art. 10bis van het Unieverdrag van Parijs, geacht moet worden bescherming te bieden tegen beide vormen van verwarring. V oor de beoordeling van het www.ie-portal.nl

IEPT20120228, Hof Den Bosch, Blond Amsterdam v Xenos verwarringsgevaar in de onderhavige zaak gaat het hof uit van een publiek van gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consumenten.

4.17.6. Blond c.s. en Xenos hebben hun respectieve producten van de productlijn 'Even bijkletsen' zowel bij gelegenheid van pleidooi als in de overgelegde producties getoond. Deze vertonen tenminste de volgende kenmerken: het kris-kras door elkaar plaatsen van verschillende beeldelementen, waardoor de suggestie van dynamiek wordt gewekt; het gebruik van - hoofzakelijk roze - en geelkleurige- pasteltinten; het voorkomen, al dan niet in meervoud, van één of meer van de zeven door Blond c.s. opgevoerde elementen (thee drinkende vrouwen aan een rond tafeltje; een decoratieve rand, een suikerklontje, een koffieboon, een hartje, een aardbei en een cupcake, zie r.o. 4.7) tegen een gebroken witte, of wit met roze achtergrond. het gebruik van één of meerdere decoratieve schulpenranden; het gebruik van handgeschreven tekst; Een aanzienlijk aantal van deze kenmerken treft men ook aan in de volgende producten van Xenos: de beschuitbus; het lage, ronde koek bewaarblik; het grote, ronde taartblik; het koekjesblik met deksel met ronde knop; de ronde voorraadbus/het koffie bewaarblik (afgebeeld links op de eerste foto van prod. 1 MvG); de theezakjeshouder; de theeglashouder; de theepot.

4.17.7. Beeldelementen die voorkomen op de producten van de productlijn 'Even bijkletsen' van Blond c.s. (een decoratieve rand, suikerklontjes, koffiebonen, hartjes, aardbeien, cupcakes) worden ook aangetroffen op de hiervoor genoemde producten van Xenos. Ook gebruikt Xenos, evenals Blond c.s., de kleurencombinatie (pastel) geel/roze op opvallende wijze tegen een lichte achtergrond. Ook gebruikt Xenos, evenals Blond c.s., een kriskras rangschikking van elementen die met eten en (thee- en koffie-)drinken te maken hebben en evenals Blond c.s. gebruikt zij soms handgeschreven teksten, die dan overigens ook weer met voornoemde onderwerpen en met het in dat kader "gezellig samenzijn" verband houden. Beide productlijnen betreffen voorraadbussen/-potten/blikken en met thee- en koffiedrinken samenhangende gebruiksvoorwerpen uit de huiselijke keuken.

4.17.8. De totaalindruk van de hiervoor opgesomde Xenos producten enerzijds en van de (producten van de) productlijn "Even bijkletsen" van Blond c.s. anderzijds is, gelet op de mate waarin de hiervoor genoemde kenmerken van de productlijn van Blond c.s. worden aangetroffen op genoemde Xenos producten, naar het voorlopig oordeel van het hof in zodanige mate overeenstemmend dat verwarringsgevaar voldoende aannemelijk is. In dat verband is ook van belang dat de beide productlijnen, zoals Blond c.s. onbestreden heeft gesteld, niet bij dezelfde verkooppunten verkrijgbaar zijn. Het publiek ziet de desbetreffende producten dus niet naast elkaar.

Herinneringen van het publiek zijn meestal niet fotografisch en vaak onvolledig. Over het algemeen zal worden aangehaakt bij het onvolmaakte, in de herinnering achtergebleven beeld.

Pagina 7 van 9

www.iept.nl

4.17.9. Het enkele feit dat de producten van Xenos overwegend in blik zijn uitgevoerd en die van Blond c.s. overwegend in aardewerk neemt, gelet op de hiervoor omschreven overeenstemming in uitvoering en thema, dat verwarringsgevaar niet weg. Dat is echter anders ten aanzien van de Xenos producten die in textiel zijn uitgevoerd en het kartonnen feestbordje van Xenos; die zijn te ver van de getoonde producten van Blond c.s. (enkel aardewerk en blik) verwijderd om zonder nadere toelichting, die ontbreekt, verwarringsgevaar aannemelijk te achten.

4.17.10. Xenos heeft niet aangevoerd en ook anderszins is niet aannemelijk geworden dat zij alles heeft gedaan wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van de in r.o. 4.17 .6 genoemde producten gevaar voor verwarring ontstaat of vergroot wordt. Zij had evengoed voor een andere vormgeving kunnen kiezen zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van de producten afbreuk te doen. Dat blijkt reeds uit de meer recentere productlijn van Xenos, waarvan ook producten bij gelegenheid van het pleidooi aan het hof zijn getoond, waarop bijvoorbeeld prominent rode, blauwe en groene rastermotieven zijn aangebracht en waarop veel meer heldere kleuren aanwezig zijn dan bijvoorbeeld de roze pasteltinten op de producten van Blond c.s.

4.17.11. Het voorgaande leidt er toe dat de in r.o. 4.17 .6 genoemde producten van Xenos geacht worden slaafs te zijn nagebootst van (de producten van) de productlijn 'Even bijkletsen' van Blond c.s. In zoverre heeft Xenos onrechtmatig jegens Blond c.s. gehandeld en slaagt de tweede grief.

4.17.12. De slotsom is dat het bestreden vonnis zal worden vernietigd en dat de vorderingen van Blond c.s. alsnog zullen worden toegewezen zoals hierna aangegeven.

De vorderingen 4.18. De onder I geformuleerde vordering acht het hof te weinig concreet om te kunnen worden toegewezen.

Overigens is het belang van Blond c.s. voldoende gediend bij toewijzing van het sub II gevorderde, waarbij dat verbod dan wel wordt beperkt tot de hiervoor in r.o. 4.17.6 genoemde Xenos producten alsmede tot handelingen die inhouden dat het publiek met die producten in aanraking wordt gebracht. Anders dan Blond c.s. lijken te veronderstellen (pleitnota sub 7), is een omschrijving van "alle andere producten waarop de gewraakte Xenos dessins voorkomen" te weinig concreet om daarop een verbod te baseren. Ook het onder III gevorderde is toewijsbaar voor zover het niet-consumenten betreft. Ten aanzien van de onder IV onder a) gevorderde opgave is door Xenos bij pleidooi in eerste aanleg aangevoerd dat accordering van de opgave naar de huidige beroepsregels van accountants niet mogelijk is. Volgens Xenos zal de registeraccountant slechts kunnen vastleggen dat de opgave strookt met de boekhouding van Xenos, hetgeen door Blond c.s. niet is weersproken. De onder IV onder b) gevorderde opgave van kosten, omzet en winst ziet op schadebegroting en niet op controle van naleving van het op te leggen verbod. In aanmerking www.ie-portal.nl

IEPT20120228, Hof Den Bosch, Blond Amsterdam v Xenos genomen dat de bodemprocedure reeds aanhangig is, hebben Blond c.s. naar het oordeel van het hof bij deze opgave onvoldoende spoedeisend belang. Tegen het onder IV onder c) gevorderde heeft Xenos geen afzonderlijk verweer gevoerd. Gelet op het voorgaande zal het onder IV gevorderde worden toegewezen als hierna te melden. Het onder V gevorderde zal als niet, dan wel onvoldoende gemotiveerd bestreden worden toegewezen met uitzondering van het deel van de vordering dat ziet op vernietiging, nu de raadsman van Blond c.s. tijdens het pleidooi in hoger beroep heeft medegedeeld dat Blond c.s. hoe dan ook niet tot vernietiging van de Xenosproducten zal overgaan vóórdat in de bodemprocedure uitspraak is gedaan. De gevorderde dwangsommen zullen worden gemaximeerd. Xenos zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij in de aan de zijde van Blond c.s. gevallen proceskosten in beide instanties worden veroordeeld (VI), met dien verstande dat zulks op de voet van art. 237 Rv. gebeurt, nu de vorderingen op de subsidiaire grondslag (slaafse nabootsing) worden toegewezen en op de auteursrechtelijke grondslag zijn afgewezen. De verwerping van de auteursrechtelijke grondslag is op zichzelf onvoldoende reden om Blond c.s. de in het kader van dat debat door Xenos gemaakte kosten te laten dragen. Met het op onrechtmatige wijze voeren van een productlijn en het weigerachtig blijven dat te beëindigen, heeft Xenos over zichzelf afgeroepen dat zij in rechte werd betrokken. Het stond Blond c.s. daarbij in beginsel vrij om primair een van de in artikel 1019h Rv. bedoelde grondslagen aan te dragen.

Omtrent de buitengerechtelijke kosten is te weinig gesteld; deze worden afgewezen. Tenslotte is, nu de bodemprocedure aanhangig is, het bepalen van een termijn daarvoor (VII) niet meer aan de orde.

5. De uitspraak Het hof: vernietigt het vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Breda van 30 december 2009; en opnieuw rechtdoende: 5.1. gebiedt Xenos om onmiddellijk na betekening van dit arrest het (laten) aanbieden, leveren en/ of anderszins verhandelen van de artikelen genoemd in r.o. 4.17.6, zijnde de beschuitbus, het lage, ronde koek bewaarblik, het grote, ronde taartblik, het koekjesblik met deksel met ronde knop, de ronde voorraadbus/het koffie bewaarblik, de theezakjeshouder, de theeglashouder en de theepot, te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een dwangsom van € 20.000,-- per (gedeelte van een) dag dat Xenos nalaat aan dit gebod gevolg te geven, zulks met een maximum van € 1.000.000,--; 5.2. gebiedt Xenos om binnen drie dagen na betekening van dit arrest zorg te dragen voor het opkopen, dan wel terughalen van alle exemplaren van de in 5.1 bedoelde producten welke zich thans nog bevinden in haar winkels en/of bij afnemers van deze producten, niet zijnde consumenten, zo nodig onder aanbieding van terugbetaling dan wel creditering van de inkoopnota's alsmede vergoeding van alle kosten van de afnemers voor de retournering van de producten, zulks op straffe Pagina 8 van 9

www.iept.nl

IEPT20120228, Hof Den Bosch, Blond Amsterdam v Xenos

van een dwangsom van € 20.000,-- per (gedeelte van een) dag dat Xenos nalaat aan dit gebod gevolg te geven, zulks met een maximum van € 1.000.000,--; 5.3. gebiedt Xenos om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis op eigen kosten een schriftelijke en van alle relevante documenten vergezeld ter onderbouwing, door een registeraccountant opgestelde verklaring aan de advocaat van Blond c.s. te doen toekomen inzake: a. het totaal aantal van de in 5.1 bedoelde producten die Xenos: - heeft geproduceerd, afgenomen en/ of ingekocht; - heeft verkocht en! of geleverd; - nog op voorraad en/ of in haar macht heeft; b. de naam- en adresgegevens van leverancier(s), producenten en eventueel zakelijke afnemers van de onder a) bedoelde producten (onder vermelding van het aantal afgenomen producten per afnemer), inclusief alle contactgegevens; één en ander op straffe van een dwangsom van € 5.000,-- per (gedeelte van een) dag dat Xenos nalaat aan dit gebod gevolg te geven, zulks met een maximum van € 250.000,--; 5.4. gebiedt Xenos om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis op eigen kosten haar totale voorraad van de in 5.1 bedoelde producten afte staan aan Blond c.s., zulks op straffe van een dwangsom van € 5.000,- per (gedeelte van een) dag dat Xenos nalaat aan dit gebod gevolg te geven, zulks met een maximum van € 250.000,-; 5.5. veroordeelt Xenos in de kosten van de procedure in eerste aanleg, welke kosten het hof aan de zijde van Blond c.s. begroot op € 334,25 aan verschotten en € 1.632,- aan salaris advocaat; 5.6. veroordeelt Xenos in de kosten van het hoger beroep, welke kosten het hof aan de zijde van Blond c.s. begroot op € 401,93 aan verschotten en € 2.682,-aan salaris advocaat, 5.7. verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad; 5.8. wijst af het anders of meer gevorderde. Dit arrest is gewezen door mrs. P.M. Huijbers-Koopman, M.A. Wabeke en H. Struik en in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 28 februari 2012.

www.ie-portal.nl

Pagina 9 van 9

IEPT20111115, Hof Den Bosch, Stijl

www.iept.nl

Hof Den Bosch, 15 november 2011, Stijl [X]

[Y]

oogmerk zijn vervaardigd. [Y] heeft nog aangevoerd dat het atelier privéterrein is. Al zou dat zo zijn, dan doet dat niets af aan het voorgaande. Daar komt nog bij dat. zoals reeds opgemerkt, door [Y] niet is weersproken dat hij als achtergrond van zijn website (dan wel van zijn visitekaartje op een website)- zoals in productie 1 4 door [X] overgelegd - één van de drie ~erken (productie 6 c) heeft gebruikt. Door [Y] is niet betv.1ist dat deze website voor derden vrij toegankelijk was. Het plaatsen van dit werk op deze "website geldt dan ook als openbaarmaking van dit werk. Ook kan dit gebruik niet anders worden gezien dan gebruik van dit werk met commercieel oogmerk. De uitzondering van art. 16b Aw gaat daarom niet op.

Figuren geen personage-werken • dat de figuren op de schilderijen van [X] gedefinieerd als een geheel van elementen en kenmerken en niet als concreet vormgegeven werken - niet als afzonderlijke auteursrechtelijk beschermde werken kunnen worden beschouwd, zoals duidelijk identificeerbare concrete personages dat wel kunnen.

AUTEURSRECHT Ongeloofwaardig dat niet [Y] maar [G] werken heeft vervaardigd; bewijsaanbod gepasseerd • Al met al heeft [Y] niet aannemelijk gemaakt dat niet hijzelf, maar [Z] de drie werken heeft vervaardigd. [Y] heeft bewijs aangeboden van zijn nieuwe stelling door het (laten) horen van [Z]. Het hof acht de hierboven genoemde stellingen van [Y] zodanig tegenstrijdig en ongeloofwaardig dat [Y] geacht moet worden onvoldoende aan zijn stelplicht te hebben voldaan, zodat het hof aan zijn bewijsaanbod voorbij zal gaan.

Geen ‘eigen gebruik’ artikel 16 Aw bij vervaardiging met indirect commercieel oogmerk of openbaarmaking • De uitzondering van art. 16b Aw. waarop [Y] zich beroept, kan wel is waar ook gelden indien de verveelvoudiging is vervaardigd ten behoeve van [Y], maar ook dan geldt dat de verveelvoudiging zonder direct of indirect commercieel oogmerk moet zijn vervaardigd. Bovendien geldt ook dan dat, indien sprake is van openbaarmaking van het werk, er geen sprake meer is van eigen gebruik.

Vast staat dat de drie werken in het atelier van [Y] aanwezig zijn geweest. Uit de foto's van de drie werken blijkt dat deze werken voor eenieder zichtbaar in het atelier van [Y] hingen of stonden tentoongesteld. De maker van de foto's van de drie werken heeft van [Y] toegang gekregen tot het atelier. Ook heeft [Y] op een website het publiek opgeroepen om zijn atelier te bezoeken. Hieruit volgt dat de drie werken zijn openbaar gemaakt en met een (in)direct commercieel

www.ie-portal.nl

Vijf werken [Y] inbreukmakend • Het voorgaande leidt ertoe dal [Y] met vijf van zijn werken inbreuk maakt op de auteursrechten van [X]. Het gaat om de drie werken die in productie 6 van [X] zijn overgelegd en besproken zijn bij het incidenteel appel en twee werken die hierboven zijn besproken in ro. 4.11.4. en 4.11.9.

SLAAFSE NABOOTSING Ongeoorloofde nodeloos verwarringwekkende stijlnabootsing • De stijlnabootsing van [Y] is naar het oordeel van het hof niet alleen opvallend. maar ook nodeloos. Door [Y] zijn in productie 15 enkele afbeeldingen –overigens zonder naam of datum vermelding- overgelegd van werk van kunstenaars die naar zijn stelling eenzelfde soort stijl hanteren.

Het hof valt vooral, meer nog dan de gelijkenis, het verschil op tussen deze afbeeldingen onderling en tussen deze afbeeldingen enerzijds en die van [X] én [Y] anderzijds. In ieder geval blijkt uit deze voorbeelden dat er diverse mogelijkheden zijn om voluptueuze dames en stevige heren met de neus omhoog in een feestelijke setting te schilderen. Het is dus zeker niet noodzakelijk of nodig om de stijl van [X] op een zo vergaande wijze na te bootsen als door [Y] is gedaan.

Vindplaatsen: Hof Den Bosch, 15 november 2011 (J.M. Brandenburg, M.A. Wabeke en H. Struik) arrest GERECHTSHOF 's-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer HD 200.079.650 Pagina 1 van 11

www.iept.nl

arrest van de vierde kamer van 15 november 2011 in de zaak van [X], wonende te [...], appellante in principaal appel,geïntimeerde in incidenteel appel, advocaat: mr. R.S. Le Poole., tegen: [Y], wonende te [...]Oss, geïntimeerde in principaal appel, appellant in incidenteel appel, advocaat: mr. Y.K. Scheijde, op het bij exploot van dagvaarding van 23 november 2010 en herstelexploot van 21 december 2010 ingeleide hoger beroep van het door de rechtbank 'sHertogenbosch gewezen vonnis van 25 augustus 2010 tussen principaal appellante- hierna [X] genoemd- als eiseres en principaal geïntimeerde- hierna [Y] genoemd- als gedaagde.

1. Het geding in eerste aanleg (zaak/rolnr. 207794 / HA ZA 10-510) Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar voormeld vonnis.

2. Het geding in hoger beroep 2.1. Bij memorie van grieven heeft [X], onder overlegging van 22 producties, vijf grieven aangevoerd en geconcludeerd tot vernietiging van het vonnis waarvan beroep voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen en, kort gezegd. tot het alsnog toewijzen van haar bij appeldagvaarding nader geformuleerde vorderingen voor zover deze door de rechtbank waren afgewezen, met veroordeling van [Y] in de kosten in beide instanties overeenkomstig art 1019 h R v.

2.2. Bij memorie van antwoord heeft [Y], onder overlegging van vijf producties, de grieven bestreden.

Voorts heeft [Y] incidenteel appel ingesteld, daarin één grief aangevoerd en geconcludeerd tot vernietiging van 5. 1 van het dictum van het vonnis waarvan beroep met veroordeling van [X] in de kosten van het hoger beroep op grond van art. 1019h Rv. 2.3. [X] heeft in incidenteel appel geantwoord.

2.4. Partijen hebben hun zaak op 1 september 2011 doen bepleiten, [X] door mr. R.S. Le Poole en [Y] door mr. Y.K. Scheijde. Beide advocaten hebben gepleit aan de hand van overgelegde pleitnotities, die bij de stukken zijn gevoegd. Ter voorbereiding op het pleidooi heeft [X] op l7 augustus 2011 één productie (productie 42) en op 19 augustus 2011 een aanvulling op deze productie in het geding gebracht. Partijen hebben ten slotte uitspraak gevraagd op het ten behoeve van het pleidooi door [X] overgelegde dossier.

2.5. Het hof heeft naar aanleiding van het pleidooi partijen per brief verzocht de door hen in het geding gebrachte afbeeldingen op een DVD aan te leveren. Op 7 september 2011 is door [X] een DVD bij de griffie van het hof gedeponeerd. Het hofheeft geconstateerd dat de DVD de digitale weergave bevat van de door [X] in het geding gebrachte afbeeldingen. De in dit arrest gebruikte foto 's zijn van deze DVD afkomstig.

3. De gronden van het hoger beroep Voor de tekst van de grieven wordt verwezen naar de beide memories.

4. De beoordeling in principaal en incidenteel appel www.ie-portal.nl

IEPT20111115, Hof Den Bosch, Stijl 4.1. De rechtbank heeft onder 2 van het vonnis van 25 augustus 2010 de relevante feiten voor het geschil in eerste aanleg opgenomen. Deze feiten zijn in hoger beroep niet betwist en vennen ook in hoger beroep het uitgangspunt. [X] heeft ten aanzien van de feitenvaststelling door de rechtbank een aanvulling bepleit zoals in onderdeel 2 van de memorie van grieven is aangegeven. Blijkens de inhoud daarvan betoogt [X] hiermee niet dat het dictum van het bestreden vonnis zou moeten worden gewijzigd, zodat het hof dit niet als een verborgen grief beschouwt. Het hof zal hierna een samenvatting geven van de relevante russen partijen vaststaande feiten in hoger beroep.

4.1.2.

[X] is beeldend kunstenaar-schilder.

Voorbeelden van haar werk zijn als producties l, 2, 30 en 34 tot en met 41 van [X] en productie 7 en 8 van [Y] overgelegd.

4.1.3.

[Y] is beeldend kunstenaar-schilder.

Voorbeelden van zijn werk zijn als producties 7 en 13 van [X] en producties 1, 2, 5, 6 en 14 van [Y] overgelegd.

4.1.4. [X] exposeert sinds 1999 op diverse tentoonstellingen in binnen- en buitenland.

4.1.5. Op 27 november 2007 heeft F. Meerhoff (directeur van Holland Art Gallery) de galerie van [Y] bezocht en daar foto's gemaakt van (in ieder geval) drie schilderijen die daar aanwezig waren. Kopieën van deze foto's zijn in productie 6 van [X] overgelegd.

4. l.6. [Y] verkoopt zijn werken onder meer via IQ kunst en MondiArt. 4.1.7. Op 7 november 2009 heeft [X] een e-mail verzonden aan MondiArt, waarin zij onder meer schrijft: 'Door middel van een brief met foto 's ben ik op de hoogte gesteld van het feit dat u kopieën van mijn werk verkoopt.’

4. 1.8. Als reactie schrijft [B] van MondiArt per e-mails van 7 november 2009 onder meer: ‘Deze schilderijen zijn gereproduceerde werken van de kunstenaar [Y] uit [...]. Wij hebben een overeenkomst met [Y], waarin hij expliciet te kennen geeft dar dit zijn werk is en hij over de auteursrechten van deze werken beschikt.' ‘ [Y] hebben wij vandaag ook benaderd n.a.v. uw email. Hij bevestigt dat er ooit een zaak is geweest via Holland Art. maar dat dit op niets is uitgelopen en dat hij deze werken mag maken c.q. verkopen en u hier geen claim op kan doen gelden.’

4. 1.9. Tussen toenmalige advocaten van partijen heen vervolgens een briefwisseling plaatsgevonden. De toenmalige advocaat van [X] heeft [Y] onder meer gesommeerd een onthoudingsverklaring te tekenen. welke door [Y] niet is getekend.

4.2. In haar inleidende dagvaarding van 12 februari 2010 heeft [X] gevorderd. Kort gezegd, uitvoerbaar bij voorraad: A. te verklaren voor recht: 1. dat de figuren voorkomend op haar verken zelfstandig auteursrechtelijke bescherming genieten; 2. dat de werken van [Y] (producties 7 en 13 van [X]) inbreuk op haar auteursrecht maken; B. [Y] te veroordelen: Pagina 2 van 11

www.iept.nl

3. zich te onthouden van deze inbreuken: 4. een door een registeraccountant gecontroleerde opgave te verstrekken van a) het aantal inbreukmakende schilderijen bij [Y], b) het aantal inbreukmakende schilderijen bij derden en c) de behaalde omzet en winst; 5. die winst aan [X] af te staan; 6. op zijn kosten terugnemen van de inbreukmakende zaken; 7. op zijn kosten alle inbreukmakende zaken ter vernietiging af te staan, dan wel zelf te vernietigen: 8. tot betaling van een dwangsom van E 5.000.- per dag dat hij in strijd handelt met het onder 1 t/m 7 gevorderde; 9. tot betaling van de proceskosten op grond van art.

1019h Rv vermeerderd met na kosten.

4.2.1. [X] heeft aan deze vorderingen (in ieder geval) ten grondslag gelegd dat [Y] inbreuk maakt op het auteursrecht op de door haar vervaardigde schilderijen en geschilderde figuren.

4.2.2. [Y] heeft erkend dat de drie schilderijen die door [X] als productie 6 in het geding zijn gebracht (hierna: de drie werken) als verveelvoudiging van de drie schilderijen die door [X] als productie 1 zijn overgelegd, zouden kunnen worden beschouwd. Hij heeft daarbij gesteld dat deze werken geen inbreuk inhouden, omdat deze hebben gediend tot eigen oefening. studie of gebruik, zoals in art. 16b Aw bedoeld. Voor de overige werken betwistte [Y] dat er sprake zou zijn van inbreuk op enig werk van [X]. Hij heeft daarbij geconcludeerd tot afwijzing van de vorderingen en de veroordeling van [X] gevorderd in de kosten van het geding overeenkomstig art. 1019h Rv. 4.3. De rechtbank heeft de vordering van [X] met betrekking tot de drie werken toegewezen, onder oplegging van een dwangsom. De andere vorderingen heeft de rechtbank afgewezen met veroordeling van [X] in de proceskosten op de voet van art. 1019h Rv. De rechtbank legde aan haar oordeel ten grondslag dat [Y] heeft erkend dat de drie werken kunnen worden gezien als verveelvoudiging van werken van [X] en dat deze werken ook daadwerkelijk verveelvoudigingen zijn.

Het beroep van [Y] op art. 16b Aw heeft de rechtbank verworpen, omdat de drie werken in een voor belangstellenden toegankelijk gedeelte van het atelier van [Y] zichtbaar waren. Met betrekking tot de gevorderde verklaring voor recht heeft de rechtbank geoordeeld dat de wijze van afbeelden van een gezicht of lichaamshouding door [X], hoe consequent ook, een stijlelement is dat niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Voldoende koppeling met een werk van [X] ontbreekt, zodat. nog steeds volgens de rechtbank, de door [X] in het geding gebrachte werken van [Y] geen verveelvoudigingen zijn van concrete werken van haar. De rechtbank heeft daarnaast overwogen dat [X] aan haar vorderingen uitsluitend het auteursrecht ten grondslag heeft gelegd.

4.4. [X] is tijdig in hoger beroep gekomen van het bestreden vonnis.

www.ie-portal.nl

IEPT20111115, Hof Den Bosch, Stijl 4.5. Met grief 4 stelt [X] aan de orde dat de rechtbank ten onrechte het geschil niet mede op basis van onrechtmatige daad- slaafse nabootsing- heen beoordeeld, maar heeft geoordeeld dat [X] uitsluitend het auteursrecht aan haar vorderingen ten grondslag heeft gelegd. Deze grief slaagt. nu uit onderdeel 5.3 van haar aantekeningen ten behoeve van de comparitie van partijen blijkt dat [X] haar vorderingen mede op onrechtmatige daad had gebaseerd. Reeds het feit dat deze grief slaagt leidt tot vernietiging van het vonnis op het principaal appel, en leidt tot een integrale nieuwe beoordeling van de vorderingen. Rekening houdend met de grenzen van het geschil zoals deze door de grieven zijn getrokken.

4.6. Het incidenteel appel van [Y] heeft een beperkte omvang. De rechtbank heeft [Y] veroordeeld de drie werken af te geven aan [X], nadat de rechtbank had geoordeeld dat deze werken inbreuk maken op de werken zoals overgelegd in productie 1 van [X] en dat aan [Y] geen beroep toekomt op art. 16b Aw. Tegen dat oordeel is het incidentele appel gericht, met de nadere stelling dat niet [Y], doch een ander de drie werken heeft vervaardigd. Deze kwestie komt hierna inhoudelijk aan de orde. Het hof is van oordeel dat met deze incidentele grief- in samenhang met de kennelijke stelling van [X] dat de verveelvoudiging van de drie werken mede ter onderbouwing dient van het door haar gevorderde verbod, zoals dat in het principaal appel aan de orde is ook de kwestie van de drie werken in volle omvang onderdeel uitmaakt van het geschil tussen partijen in hoger beroep. in incidenteel appel 4.7. [Y] komt in het incidenteel appel op tegen het oordeel in ro. 4.2.1. van het bestreden vonnis dat zijn verweer- dat er geen sprake is van inbreuk. omdat deze drie werken slechts dienden tot eigen oefening, studie of gebruik- faalt. Daarnaast stelt [Y] in dit hoger beroep dat de drie werken niet door hem, maar door een leerling van hem, [Z] (hierna: [Z]), zijn gemaakt. Ter verduidelijking heeft het hof hieronder de schilderijen van [X] en de drie werken naast elkaar geplaatst. Links zijn de schilderijen van [X] afgebeeld en rechts de drie werken, die zich in het atelier van [Y] bevonden.

[X], productie la

Pagina 3 van 11

IEPT20111115, Hof Den Bosch, Stijl

www.iept.nl

[X], productie lb

[X], productie 1 c

productie 6a

productie 6b

productie 6c 4.7.1. [Y] erkent dat de drie werken als verveelvoudiging kunnen worden beschouwd van de werken uit productie 1 van [X]. [Y] heeft ook geen grief gericht tegen het oordeel van de rechtbank in ro.

4.2 dat de drie werken daadwerkelijk www.ie-portal.nl

verveelvoudigingen zijn van de overgelegde schilderijen van [X]. [Y] stelt echter dat deze verveelvoudigingen om genoemde twee redenen niet een door hem begane inbreuk inhouden op de betreffende werken van [X]. Het hof zal eerst ingaan op de nieuwe stelling van [Y] dat de drie werken niet door hem maar door [G] zijn gemaakt.

4.7.2. In eerste aanleg is door [Y] over de drie werken onder meer het volgende gesteld. In de conclusie van antwoord sub 7 verwijst [Y] naar een brief van zijn advocaat van 23 december 2009 waarin wordt erkend dat de drie bewuste werken overgelegd als productie 1 bedoeld is: als productie 6 -gezien zouden kunnen worden als verveelvoudiging, doch dat deze slechts hebben gediend tot eigen oefening, studie of gebruik.

Ofschoon hierin niet met zoveel woorden is gesteld dat het [Y] zelf is geweest die de bewuste inbreukmakende werken 'voor eigen oefening, studie of gebruik heeft vervaardigd, kan de desbetreffende passage redelijkerwijze niet anders worden verstaan dan dat hiermee wordt gezegd dat [Y] deze heeft vervaardigd.

Sub 13 van de conclusie van antwoord stelt [Y] dat de drie werken hebben gediend tot eigen oefening, studie en gebruik en dat [Y] derhalve op de werken van [X] geen inbreuk heeft gepleegd. Ook hierin ligt de implicatie besloten dat het [Y] zelf is geweest die de inbreukmakende werken heeft vervaardigd. In de conclusie van antwoord sub 17 stelt [Y] zelfs expliciet: 'Immers, het gaat om drie werken die [Y] voor zichzelf heeft gemaakt en nooit zijn atelier hebben verlaten .'

4.7.3. Pas in hoger beroep is [Y] het standpunt gaan innemen dat de drie werken niet door hem, maar door [Z] zouden zijn geschilderd. Dat zou in eerste instantie niet naar voren zijn gebracht omdat [Y] niet dacht dat dit van belang was. Op zichzelf dient het hoger beroep ook voor het herstel van eigen fouten of verzuimen, maar waarom [Y] in de conclusie van antwoord sub 17 expliciet als maker naar voren wordt geschoven terwijl dat standpunt nu is verlaten, wordt door [Y] niet nader toegelicht.

4.7.4 Door [Y] is ten bewijze van zijn nieuwe stelling een verklaring overgelegd, die opgesteld zou zijn door [G]. De bewuste verklaring vormt een reactie op een email bericht van de advocaat aan [Y], waarin de advocaat schrijft dat het verstandig zou zijn een verklaring van [Z] over te leggen. In een antwoord email vanuit het e-mailadres van [Y] van dezelfde dag, is een verklaring opgenomen, waarin als afzender Ahdy [Z] wordt vermeld. Onder deze omstandigheden kan de overgelegde e-mail niet als een verklaring van [Z] worden beschouwd. Op zijn best is het een weergave van [Y] van een verklaring welke [Z] tegenover hem zou hebben afgelegd. [Y] heeft nagelaten een door [Z] ondertekende verklaring in het geding te brengen, waartoe. hij - mede in het licht van de betwisting van de genoemde e-mail door [X] bij memorie van antwoord in het incidenteel appel - bij pleidooi wel de gelegenheid had. 4.7.5. Op twee van de drie werken, namelijk productie 6 subben c, is de signatuur 'Theo [Y]' duidelijk leesbaar. De stelling dat niet [Y], maar [Z] de werken zou hebben vervaardigd Pagina 4 van 11

www.iept.nl

impliceert dat [Z] zou hebben gesigneerd met 'Theo [Y]'. Elke redelijke verklaring daarvoor is achterwege gebleven. [Y] heeft ter zitting desgevraagd aangegeven dat het bij hem op het atelier een gezellige informele boel was waarbij [Z], een -volgens [Y] - typisch kunstenaarstype, zomaar een signatuur van [Y] zou hebben geplaatst. Het hof acht deze verklaring niet geloofwaardig.

4.7.6. Daar komt bij dat [Y] in zijn memorie van antwoord sub 60 aanvoert dat hij als achtergrond van zijn website. zoals overgelegd in productie 14 van [X], een schilderij van hemzelf als achtergrond heeft gebruikt Onweersproken heeft [X] gesteld dat deze achtergrond gelijk is aan het werk dat door haar als productie 6 cis overgelegd. Dit is één van de werken, waarvan [Y] in het incidenteel appel stelt dat deze door [Z] zou zijn vervaardigd. Al met al heeft [Y] niet aannemelijk gemaakt dat niet hijzelf, maar [Z] de drie werken heeft vervaardigd. [Y] heeft bewijs aangeboden van zijn nieuwe stelling door het (laten) horen van [Z].

Het hof acht de hierboven genoemde stellingen van [Y] zodanig tegenstrijdig en ongeloofwaardig dat [Y] geacht moet worden onvoldoende aan zijn stelplicht te hebben voldaan, zodat het hof aan zijn bewijsaanbod voorbij zal gaan. Bovendien mist het bewijsaanbod van [Y] relevantie om de volgende redenen.

4.7.7. Ook al zouden de drie werken niet van de hand van [Y] zijn, maar van [Z], dan is er nog sprake van inbreuk door [Y] op de betreffende werken van [X].

[Y] heeft gesteld dat [Z] de verveelvoudigingen in opdracht van [Y] heeft gemaakt en tijdens het pleidooi heeft [Y] desgevraagd bevestigd dal de drie werken aan hem zelftoebehoren, dan wel zijn eigendom zijn. De uitzondering van art. 16b Aw. waarop [Y] zich beroept, kan wel is waar ook gelden indien de verveelvoudiging is vervaardigd ten behoeve van [Y], maar ook dan geldt dat de verveelvoudiging zonder direct of indirect commercieel oogmerk moet zijn vervaardigd.

Bovendien geldt ook dan dat, indien sprake is van openbaarmaking van het werk, er geen sprake meer is van eigen gebruik.

4.7.8. Vast staat dat de drie werken in het atelier van [Y] aanwezig zijn geweest. Uit de foto's van de drie werken blijkt dat deze werken voor eenieder zichtbaar in het atelier van [Y] hingen of stonden tentoongesteld.

De maker van de foto's van de drie werken heeft van [Y] toegang gekregen tot het atelier. Ook heeft [Y] op een website het publiek opgeroepen om zijn atelier te bezoeken. Hieruit volgt dat de drie werken zijn openbaar gemaakt en met een (in)direct commercieel oogmerk zijn vervaardigd. [Y] heeft nog aangevoerd dat het atelier privéterrein is. Al zou dat zo zijn, dan doet dat niets af aan het voorgaande. Daar komt nog bij dat. zoals reeds opgemerkt, door [Y] niet is weersproken dat hij als achtergrond van zijn website (dan wel van zijn visitekaartje op een website)- zoals in productie 1 4 door [X] overgelegd - één van de drie ~erken (productie 6 c) heeft gebruikt. Door [Y] is niet betv.1ist dat deze website voor derden vrij toegankelijk was. Het plaatsen van dit werk op deze "website geldt dan ook als openbaarmaking van dit werk. Ook kan dit www.ie-portal.nl

IEPT20111115, Hof Den Bosch, Stijl gebruik niet anders worden gezien dan gebruik van dit werk met commercieel oogmerk. De uitzondering van art. 16b Aw gaat daarom niet op.

4.7.9. Het voorgaande leidt ertoe dat het hof het incidenteel appel van [Y] zal verwerpen en het vonnis in zoverre zal bekrachtigen. Als de in het ongeluk gestelde partij zal [Y] in de kosten van het incidentcel appel worden veroordeeld, waarop het hof later in dit arrest zal terugkomen. in principaal appel 4.8. [X] stelt dat zij vanaf 1999 haar eigen stijl heeft ontwikkeld, en dat [Y] feitelijk eerst vanaf 2006 zijn schilderijen, die bestaan uit nabootsingen van haar werk, openbaar is gaan maken. [X] beeft voorts gesteld dat na uitspraak van het. voor haar grotendeels teleurstellende, vonnis waarvan beroep, [Y] zich is gaan profileren als ware hij de 'bedenker' van de stijl waarin [Y] schildert.

4.8.1. [Y] betwist dat hij degene is die in de markt geruchten is gaan verspreiden dat in wezen niet [X], doch [Y] de bedenker is van de stijl waarin beide partijen schilderen. Wel geeft hij aan dat hij al dertig jaar in deze stijl schildert en zijn stijl heeft ontwikkeld, in het bijzonder geïnspireerd door Botera en Fiep Westendorp. Nu hij al dertig jaar in dezelfde stijl schildert is het dus niet zo is dat [X] de eerste was die voluptueuze figuren in deze stijl is gaan schilderen, aldus [Y]. Desgevraagd kon [Y], bij gelegenheid van het pleidooi in hoger beroep, echter geen concreet werk noemen van vóór 2006 waarmee hij deze stellingen zou kunnen staven. Hij bleef vaag bij de vraag wat hij dan in het verleden zou hebben geschilderd; het zou gaan om kindertekeningen op slaapkamermuren, schetsjes en af en toe schilderijen. Bovendien verklaarde hij geen enkele schildering, tekening, schets, dan wel foto of andere kopie daarvan te hebben bewaard of te kunnen tonen.

4.8.2. In tegenstelling tot dat van [Y], is het schildersverleden van [X] behoorlijk gedocumenteerd.

Zij heeft in elk geval ter zitting een boek getoond uit 2004, op welk moment zij kennelijk reeds een gevestigd kunstenares was. Daarin is een expositieoverzicht van het werk van [X] opgenomen dat teruggaat tot nove1nber 2001. Dat overzicht is door [Y] niet betwist. Daarmee staat vast dat [X] in ieder geval vanaf 2001 haar werk heeft openbaar gemaakt. Er is geen enkele aanwijzing' oorhanden dat zij haar stijl zou hebben ontwikkeld op basis van schilderijen van [Y].

4.8.3. Door [Y] is niet gesteld dat één of meerdere van zijn werken, waarvan afbeeldingen zijn overgelegd in producties 7 en 13 van [X] en l, 2, 5, 6 en 14 van [Y] van eerdere datum zouden zijn dan de schilderijen van [X], waarvan afbeeldingen in het geding zijn gebracht in producties l, 2, 30 en 34 tot en met 41 van [X] en producties 7 en 8 van [Y]. Onder punt 9 van zijn conclusie van antwoord heeft [Y] inzake de in het geding gebrachte werken opgemerkt dat [X] eerder in essentie vergelijkbare werken heeft gemaakt.

4.8.4. Tijdens het pleidooi heeft [Y] aangegeven dat hij door veel kunstenaars is geïnspireerd en mogelijk ook door [X] en dat hij een boek over haar werk in zijn Pagina 5 van 11

www.iept.nl

atelier had liggen. De stelling van [Y] dat hij al dertig jaar in dezelfde stijl schildert impliceert echter dat hij zijn stijl onafhankelijk van [X] zou hebben ontwikkeld.

Gelet op de grote gelijken is van het werk van [Y] met het werk van [X]- met in achtneming van het hiervoor opgemerkte gebrek aan enig voorbeeld van werk van [Y] van vóór 2006- acht het hof niet geloofwaardig dat [Y] -uitgaande van de door hemzelf genoemde Inspiratiebronnen Botero en Fiep Westendorp en zonder hoofdzakelijk door [X] geïnspireerd te zijn geweest- een stijl ontwikkeld zou hebben die zo sterk lijkt op die van [X] als in concreto het geval is.

4.8.5. Het hof is om voorgaanderedenen van oordeel dat rechtens ervan uitgegaan moet worden dat niet [Y], maar [X] aangemerkt dient te worden als degene die de specifieke schilderstijl, welke haar werken zo kenmerkend maakt, heeft ontwikkeld.

4.9. Nu vaststaat dat de in het geding gebrachte werken van [X] door haar zijn vervaardigd vóór de vervaardiging van de in het geding gebrachte werken van [Y] en als uitgangspunt geldt dat de specifieke schilderstijl waar het in deze procedure over gaat als eerste door [X] is ontwikkeld, zijn voor de verdere beoordeling van dit geschil de volgende vragen relevant: a) Komt [X] een zelfstandig auteursrechtelijke bescherming toe op de op haar werken voorkomende figuren naast de bescherming op haar schilderijen als geheel? b) Is er sprake van inbreuk door [Y] op het aan [X] toekomende auteursrecht? c) A Is, of voor zover, er geen sprake is van auteursrechtelijke bescherming of inbreuk is er dan sprake van slaafse nabootsing door [Y]?

4.10. Komt [X] auteursrechtelijke bescherming toe op de door haar geschilderde figuren?

4.101. Allereerst merkt het hof op dat in elk geval auteursrecht rust op de werken van [X] als geheel. Dat wordt ook niet door [Y] betwist en daar is de door [X] gevorderde verklaring voor recht niet op gericht.

4.10.2. [X] vordert een verklaring voor recht dat 'de ten processe bedoelde op de door [X] vervaardigde schilderijen voorkomende figuren zelfstandig auteursrechtelijke beschermde werken zijn en mitsdien zelfstandige auteursrechtelijke bescherming genieten'.

In de toelichting op deze vordering stelt [X] dat deze figuren de essentie vormen van het werk van [X], zodat zij met een dergelijke verklaring voor recht haar creaties eenvoudiger kan beschermen tegen inbreuk makers.

4.10.3. De vordering laat de uitleg toe dat [X] een auteursrecht claimt op alle ‘figuren’ - afbeeldingen van mensen- welke op haar schilderijen voorkomen, alles met elkaar dus vele tientallen of honderden figuren.

Doch daarnaast laten haar stellingen de uitleg toe dat zij auteursrechtelijke bescherming wenst op een idee, een bepaald archetype, dat wordt gekenmerkt door de 19 afzonderlijk aangeduide elementen, zoals door [X] in punt 3.8 van haar memorie van grieven opgesomd.

Uit het geheel aan stellingen van [X] maakt het hof op dal de gevorderde verklaring voor recht ziet op het www.ie-portal.nl

IEPT20111115, Hof Den Bosch, Stijl archetype waarvan feitelijk alle concrete afbeeldingen van figuren in haar schilderijen een uitwerking zijn.

4.10.4. Partijen hebben bespiegelingen gewijd aan de vraag of en in hoeverre aan bepaalde ‘characters’- het hof spreekt hierna van figuur- auteursrecht kan toekomen en in hoeverre de figuren van [X] als auteursrechtelijk -werk of werken kunnen worden gezien. Daarbij zijn Bambi, Nijntje, Suske en Wiske, Fokke en Sukke en zo meer de revue gepasseerd.

4.10.5. Alle genoemde figuren hebben gemeen dat zij een grote mate van individualiteit en een herkenbare en bekende identiteit bezitten. Ofschoon het hebben van een naam niet vereist is, wijst dat wel op het bezit van een dergelijke individualiteit/identiteit. Als Dick Bruna Nijntje tekent, en dat telkens weer iets afwijkend doet omdat hij elke Nijntje afzonderlijk met de hand tekent, dan is toch duidelijk dat de tekenaar daarmee telkens een en dezelfde Nijntje heeft getekend. Nijntje is, kortom, een bekend en herkenbaar individu.

4.10.6. De figuren op de schilderijen van [X] zijn dat niet. Er is dus op de schilderijen van [X] geen sprake van één (of twee, te weten een man en een vrouw) figuur dat telkens terugkomt en een bekende individualiteit/identiteit bezit (noch van een beperkte groep figuren met elk een eigen herkenbare individualiteit/identiteit). Waar er meer vrouwen of meer mannen op een schilderij zijn afgebeeld zijn die onderling wel verschillend, maar van consistente en herkenbare verschillen waardoor telkens de ene dame als dame A en de andere dame als dame B valt te identificeren is geen sprake.

4.10.7. Het hof sluit niet uit dat op bepaalde figuren uit de schilderijen van [X] auteursrechtelijke bescherming kan rusten, maar door [X] is niet concreet gewezen op bepaalde figuren doch slechts op de kenmerken die zij haar figuren in het algemeen toeschrijft. De concretisering door [X] gaat niet verder dan de opsomming van 19 elementen die telkens in meer of mindere mate terugkomen in alle figuren die voorkomen op de schilderijen van [X] en die leiden tot een bepaald archetype. Alleen een concrete uitwerking, maar niet een geheel van kenmerken. komt voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking. Terecht wijzen partijen in dit kader op het Van Gelder/Van Rijn arrest van de Hoge Raad (HR 28 juni 1946, NJ 1946/7 12), waaruit volgt dat alleen de vormgeving de bescherming van het auteursrecht geniet. Indien ook een geheel aan terugkerende elementen, dat verschillende werken gemeen hebben, voor bescherming in aanmerking zou komen, dan blijft voor derden onduidelijk wat het eigenlijke object van bcschei1Tiing is. Dat zou de rechtszekerheid niet ten goede komen.

4.10.8. Op grond van het voorgaande is het hof van oordeel dat de figuren op de schilderijen van [X] gedefinieerd als een geheel van elementen en kenmerken en niet als concreet vormgegeven werken niet als afzonderlijke auteursrechtelijk beschermde werken kunnen worden beschouwd, zoals duidelijk identificeerbare concrete personages dat wel kunnen.

Daarbij overweegt het hof dat wel van geval tot geval Pagina 6 van 11

IEPT20111115, Hof Den Bosch, Stijl

www.iept.nl

bekeken kan worden of een bepaald bestanddeel - in het bijzonder één bepaald figuur- van een schilderij zozeer het beeldbepalend element vormt, dat overname van die specifieke figuurinbreuk oplevert op het gehele schilderij waarop die figuur voorkomt. Het hof komt hier op terug in het kader van de inbreukvraag.

4.10.9. Bij genoemde stand van zaken dient de gevorderde verklaring voor recht dat de op de schilderijen van [X] voorkomende figuren zelfstandig auteursrechtelijk beschermde werken zijn en mitsdien zelfstandige auteursrechtelijke bescherming genieten, te worden afgewezen en dienen ook de specifiek daarop gerichte verboden te worden afgewezen. Dit leidt ertoe dat grief 2 faalt.

4.11. Is er sprake van inbreuk door [Y] op het aan [X] toekomende auteursrecht?

4.11.1. Zoals eerder overwogen, komt [X] auteursrecht toe op haar schilderijen als geheel. In het incidenteel appel heeft het hof reeds geoordeeld dat [Y] met de drie werken, zoals overgelegd in productie 6 van [X], inbreuk maakt op het auteursrecht op de werken van [X] die overgelegd zijn als productie l van [X]. Met betrekking tot de werken van [Y] zoals overgelegd in producties 7 en 13 van [X] oordeelt het hof als volgt.

4.11.2. Gelet op het voorgaande oordeel dat op de door [X] geschilderde figuren geen afzonderlijk auteursrecht rust, overweegt het hof dat er sprake moet zijn van verveelvoudiging conform art. 13 Aw van één of meer concrete werken van [X], wil er sprake zijn van een door [Y] gepleegde inbreuk. Voor de vraag of er sprake is van inbreuk komt het erop aan of het beweerdelijk inbreukmakende werk in zodanige mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van het eerdere werk vertoont, dat de totaalindrukken die de beide werken maken te weinig verschillen voor het oordeel dat bet eerstbedoelde werk als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt (HR 29 november 2002, LJN AE8456, IER 2003, 17, Una Voce Particolare, ro.

3.5). Hieronder zal het hof de werken van [Y] uit producties 7 en 13 van [X] één voor één beoordelen in het licht van de door [X] overgelegde werken in producties 34 tot en met 41.

4.11.3. Ter onderbouwing van de stelling dat deze vier werken van [Y] inbreuk maken op de auteursrechten van [X] heeft [X] in productie 34 acht verschillende werken van haarzelf overgelegd. Ondanks dat [Y] enkele beschermde trekken van deze werken van [X] heeft overgenomen, is het hof van oordeel dat de totaal indrukken van deze werken van [Y] – één voor één beschouwd - voldoende van de werken van [X] verschillen, waardoor er geen sprake is van een ongeoorloofde verveelvoudiging in auteursrechtelijke zin.

Productie 7 ([Y]):

www.ie-portal.nl

4.11.4.

Productie 13, p.1 boven ([Y] Productie 35, p.2 ([X])

Door [X] zijn afbeeldingen van vier van haar schilderijen overgelegd in productie 35. De tweede pagina bevat de afbeelding, zoals hierboven links is afgebeeld. Het hof is van oordeel dat de vrouw met de fles en het glas wijn in haar handen het meest beeldbepalende element is in het werk van [Y]. Dit element stemt nagenoeg volledig overeen met het hierboven afgebeelde schilderij van [X]. De houding van de afgebeelde vrouw, de kijkrichting, de fles wijn in de rechterhand, het glas wijn in de linkerhand, het parelsnoer, het model van de jurk en de verschillende diktes van beide armen, zijn allemaal door [Y] overgenomen beschermde trekken van het schilderij van [X]. Daar komt bij dat het werk van [Y] ook de stijlkenmerken vertoont die het schilderij van [X] typeren. Het hof is van oordeel dat deze combinatie van overeenstemmende elementen ertoe leidt dat er sprake is van een ongeoorloofde verveelvoudiging in auteursrechtelijke zin.

4.11.5.

Productie 13, p. 1 onder ([Y]) Ter ondersteuning van haar stelling dat dit werk inbreuk maakt op haar auteursrechten heeft [X] in productie 36 zes van haar schilderijen overgelegd. Het hof is van oordeel dat ondanks dat [Y] weliswaar enige (stijl) kenmerken van deze schilderijen van [X] heeft overgenomen, de totaalindruk niet zodanig overeenstemt met een bepaald werk of meerdere werken van [X], dat er sprake is van een ongeoorloofde verveelvoudiging in auteursrechtelijke zin.

4.11.6.

Pagina 7 van 11

www.iept.nl

Productie 37 ([X]) - Productie 13, p. 2 boven ([Y]) Ook bij dit werk van [Y] is het hof van oordeel dat de totaalindruk niet zodanig overeenstemt met de totaalindruk van het schilderij van theedrinkende dames van [X], die hierboven links is afgebeeld, dat er sprake zou zijn van inbreuk op de auteursrechten van [X].

4.11.7.

Productie 38 ([X])

Productie 13, p.2 onder ([Y]) [X] heeft in productie 38 twee van haar schilderijen overgelegd als concrete koppeling met het afgebeelde werk van [Y]. Ook hiervoor geldt dat [Y] weliswaar duidelijk (stijl)kenmerken van de schilderijen van een zangkoor van [X] heeft overgenomen, maar dat dit niet op zodanige wijze en in zodanige omvang is geschied dat er sprake is van een ongeoorloofde verveelvoudiging in auteursrechtelijke zin.

4.11.8.

Productie 2, laatste pagina ([X]) Productie 13, p. 3 boven ([Y])

Door [X] is het rechts getoonde werk van [Y] gekoppeld aan haar schilderij "Lady like?" zoals hier links afgebeeld. Naar het oordeel van het hof geldt ten aanzien van deze twee werken dat deze wel overeenstemming vertonen, maar niet dusdanig dat [Y] met dit werk inbreuk maakt op het auteursrecht van [X]. Het werk van [Y] is minder abstract, meer gedetailleerd geschilderd en ook de duidelijk aanwezige tafel met taart en theepot op de voorgrond maken dat dit werk een voldoende andere totaalindruk wekt dan het schilderij "Lady like?" van [X].

4.11.9.

www.ie-portal.nl

IEPT20111115, Hof Den Bosch, Stijl

Productie 39 ([X])

Productie 13, p.3 onder ([Y]) De overeenstemming tussen het hier rechtsboven afgebeelde werk van [Y] met het linksboven afgebeelde werk van [X] is zodanig groot dat het hof van oordeel is dat sprake is van een ongeoorloofde verveelvoudiging in auteursrechtelijke zin. De door [Y] genoemde verschillen, zoals het verschil in helderheid, het prominenter aanwezig zijn van de mand met proviand en de rodere blossen op de wangen zijn niet zodanig dat de totaalindrukken die beide werken maken voldoende van elkaar verschillen om het werk van [Y] als een zelfstandig werk te kunnen aanmerken.

4.11.10. Ten aanzien van deze werken van [Y] oordeelt het hof dat de overeenstemming met de werken van [X] die door haar in producties 40 en 41 zijn overgelegd niet dusdanig is dat er sprake is van inbreuk op haar auteursrechten.

Productie 13, p.4 boven en onder ([Y]) 4.11.11. Het voorgaande leidt ertoe dal [Y] met vijf van zijn werken inbreuk maakt op de auteursrechten van [X]. Het gaat om de drie werken die in productie 6 van [X] zijn overgelegd en besproken zijn bij het incidenteel appel en twee werken die hierboven zijn besproken in ro. 4.11.4. en 4.11.9. Hiermee slaagt de derde grief voor zover deze ziet op genoemde werken van pagina 1 en 3 van productie 13 en faalt de grief voor het overige. Het hof zal daarom de door [X] gevorderde verklaring voor recht die betrekking heeft op auteursrechtinbreuk alleen toewijzen met betrekking tot de genoemde twee werken in productie 13. Met betrekking tot de drie werken in productie 6 van [X] is immers zodanige verklaring voor recht niet gevorderd omdat partijen het daarover eens waren.

4.12. Als, of voor zover. er geen sprake is van auteursrechtelijke bescherming of inbreuk, is er dan sprake van slaafse nabootsing door [Y]?

Pagina 8 van 11

www.iept.nl

4.12.1. Uit het voorgaande volgt dat een deel van de overgelegde werken van [Y] geen inbreuk vormen op de aan [X] toekomende auteursrechten. De vraag die daarom overblijft is of deze werken overgelegd in productie 7, en productie 13 pagina 1 onderaan, pagina's 2 en 4 volledig en pagina 3 bovenaan een nodeloze slaafse nabootsing vormen van de schilderijen en/of de stijl van [X], waardoor [Y] onrechtmatig handelt tegenover [X].

4.12.2. Uit de overgelegde werken van [X] blijkt dal deze zich kenmerken door een eigen en duidelijk herkenbare stijl, waaraan niet afdoet dat mogelijk. zoals [Y] stelt, bepaalde van de door [X] gehanteerde stijlelementen, afzonderlijk, eerder ook door anderen zijn gebruikt. De kenmerken van de stijl van [X] zijn onder meer: - de omhoog stekende neus - de verhouding tussen de omvang van het hoofd en de rest van het lichaam - de vorm van de mond en de ogen (gesloten) - de positie van de ogen, hoog op het hoofd - de vorm en positie van de neus (boven de ogen) - het overlopen van het hoofd in de hals (geen kin) - de grote boezems bij de voluptueuze vrouwen - de vorm van de jurk (galastijl) van de vrouw - het pak (met vlinderdas) bij de stevige mannen - de feestelijke setting (vaak drinkend) - de parelsnoeren in stipvorm die de vorm van de boezem volgen - de stand en vorm van de handen en de wijze van vasthouden van een glas of kopje - de felle (met name primaire) kleuren 4.12.3. Al de hierboven opgesomde kenmerken van de stijl van [X] komen in meer of mindere mate terug in voornoemde werken van [Y]. Niet alleen de vormgeving van de voluptueuze vrouwen en stevige mannen en hun gezichten zijn nagenoeg gelijk, maar ook het feite kleurgebruik, de feestelijke setting, de houding van de mannen en vrouwen, de parelsnoeren en vlinderdassen en de wijze van vasthouden van glazen en kopjes zijn nagenoeg volledig nagebootst van de werken van [X]. De verschillen waar [Y] op wijst, zoals de strakkere lijnen, de preciezere schilderwijze en het verschil in concrete afbeelding vallen pas op indien schilderwerken van beide kunstenaars naast elkaar worden bekeken.

4.12.4. De stijlnabootsing van [Y] is naar het oordeel van het hof niet alleen opvallend. maar ook nodeloos.

Door [Y] zijn in productie 15 enkele afbeeldingen – overigens zonder naam of datum vermeldingovergelegd van werk van kunstenaars die naar zijn stelling eenzelfde soort stijl hanteren. Het hof valt vooral, meer nog dan de gelijkenis, het verschil op tussen deze afbeeldingen onderling en tussen deze afbeeldingen enerzijds en die van [X] én [Y] anderzijds. In ieder geval blijkt uit deze voorbeelden dat er diverse mogelijkheden zijn om voluptueuze dames en stevige heren met de neus omhoog in een feestelijke setting te schilderen. Het is dus zeker niet noodzakelijk of nodig om de stijl van [X] op een zo vergaande wijze na te bootsen als door [Y] is gedaan. www.ie-portal.nl

IEPT20111115, Hof Den Bosch, Stijl [Y] is daarmee tekortgeschoten in zijn verplichting om bij het nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door de gelijkheid van de schilderijen gevaar voor verwarring kan ontstaan. Het hof merkt daarbij op dat bij de werken van [Y] waarvan afbeeldingen zijn overgelegd op de vierde pagina van productie 13 wel meer afstand is genomen tot de specifieke stijl van [X]. Toch is het hof van oordeel dat ook. in deze werken nog onvoldoende van de specifieke, hierboven genoemde, stijlkenmerken van [X] is afgeweken om niet meer als nodeloze slaafse nabootsing te worden aangemerkt.

4.12.5. De door [Y] vervaardigde schilderijen roepen direct associaties op met de schilderijen van [X]. [Y] heeft niet betwist dat [X] bekendheid geniet. Met zijn nabootsingen kan [Y] profiteren van de commerciële mogelijkheden die de –werken van [X] hebben. Bij het publiek kan verwarring ontstaan en een werk van [Y] kan door bet publiek allicht voor een schilderij van [X] worden aangezien. Wat er ook zij van de voorbeelden van verwarring in de e-mails en brieven die door [X] zijn overgelegd en waarvan de authenticiteit door [Y] wordt betwist, het hof is van oordeel dat als gevolg van de nabootsing van de stijl van [X] verwarring bij het publiek te duchten valt. Dat. volgens zijn stelling, [Y] altijd zijn naam op zijn werken vermeldt. doet daar niet aan af. Nabootsers kunnen niet aan een onrechtmatigheidsoordeel ontkomen door een eigen merk, of in dit geval een eigen naam, op hun werk te zetten. Dat het hier om een kritisch publiek gaat omdat een schilderij een luxeobject is. neemt het gevaar voor verwarring niet weg. De schilderijen van [Y] worden, in ieder geval voor een belangrijk deel, niet via dezelfde kanalen verkocht als die van [X], waardoor het voor potentiële kopers bijna nooit mogelijk is de werken naast elkaar te bekijken.

Herinneringen van het publiek zijn meestal niet fotografisch en vaak onvolledig. De associatie die de werken van [Y] oproept met de werken van [X] maken dat gevaar voor verwarring met werken van [X] reëel is.

4.12.6. Op grond van het voorgaande en mede gelet op de reeds geconstateerde inbreuken op de auteursrechten van [X] met betrekking tot vijfvoornoemde werken van [Y], is het hof van oordeel dat [Y] door het vervaardigen en exploiteren van de werken zoals overgelegd in productie 7 en productie 13 pagina 1 onderaan. pagina's 2 en 4 volledig en pagina 3 bovenaan, onrechtmatig handelt jegens [X] door nodeloos haar stijl na te bootsen. Het hof zal de gevorderde verklaring voor recht en de op slaafse nabootsing gebaseerde verboden en geboden van [X] derhalve toewijzen met dien verstande dat de toewijzing zich enkel uitstrekt over de ten processe middels producties aan de orde gestelde werken van [Y].

Grief 1 4.13. [X] komt in haar eerste grief op tegen het oordeel van de rechtbank dat de afbeelding die als achtergrond op een webpagina dan wel op een visitekaartje van [Y] staat (productie 14 [X]) niet als ongeoorloofde Pagina 9 van 11

www.iept.nl

verveelvoudiging in de zin van de auteurswet heeft te gelden. Deze grief slaagt.

4.13.1. Onweersproken heeft [X] gesteld dat deze a1beelding één van de drie werken is, namelijk het werk dat is overgelegd als productie 6c van [X]. Zoals bij de behandeling van de incidentele grief is geoordeeld, heeft dit werk te gelden als een ongeoorloofde verveelvoudiging in de zin van art. 13 Aw. Het werk van [Y] dat als achtergrondafbeelding is gebruikt vormt, naar de mening van het hof, het hoofdbestanddeel, dan wel een meer dan onbetekenend deel van de webpagina of het visitekaartje. Anders dan de rechtbank is het hof van oordeel dat deze achtergrond niet voldoende afwijkt om niet meer van een verveelvoudiging te kunnen spreken. De enkele wijziging van de kleurstelling en scherpte van de afbeelding leveren nog niet een zelfstandig werk op ten aanzien van het schilderij van [X] zoals overgelegd in productie 1c. Om deze reden maakt [Y] door gebruik te maken van één van de inbreukmakende werken als achtergrond van zijn website/visitekaartje eveneens inbreuk op het auteursrecht van [X].

Grief 5 4.14. Met haar vijfde grief voegt [X] niet specifiek iets toe aan de hiervoor behandelde grieven, zodat deze grief geen afzonderlijke behandeling behoeft.

Slotsom 4.15. Op grond van het voorgaande zal het hof het vonnis waarvan beroep enkel bekrachtigen voor zover het ziet op de op de drie werken die als producties 6a, 6b en 6c van [X] in het geding zijn gebracht (ro. 4.2, 4.2.1 en 5.1 van het vonnis). Het hof zal het vonnis voor het overige vernietigen en de vorderingen van [X] grotendeels toewijzen, zoals hierna in het dictum vermeld.

Dwangsommen 4.16. Het hof ziet aanleiding om de gevorderde dwangsommen over de toe te wijzen vorderingen te matigen tot € 1.000. - per dag of gedeelte van de dag dat [Y] niet aan deze veroordelingen mocht voldoen, met een maximum van € 100.000, -.

Proceskosten 4.17. De rechtbank heeft [X] veroordeeld in de proceskosten van eerste aanleg overeenkomstig art.

1019h Rv. Nu het hof het vonnis op diverse punten vernietigt en de vorderingen van [X] voor een groot deel zal toewijzen. is het hof van oordeel dat [X] ook in eerste aanleg als grotendeels in het gelijk gestelde partij heeft te gelden. zodat [Y] zal worden veroordeeld in de proceskosten van eerste aanleg overeenkomstig art.

1019h Rv. De kosten aan de zijde van [X] zijn begroot op € 20.000,- excl. BTW. [Y] heeft verzocht om ten aanzien van de proceskosten in eerste aanleg aansluiting te zoeken bij het indicatietarief voor een eenvoudige bodemzaak. Het hof is echter van oordeel dat het hier niet om een eenvoudige zaak gaat. mede gelet op de hoeveelheid werken die in deze procedure aan bod zijn gekomen en de aard en (juridische) complexiteit van de zaak. Ook de kosten van € 14.500,van [Y] zelf liggen in eerste aanleg aanzienlijk hoger dan de € 10.000, - die op grond van de indicatietarieven www.ie-portal.nl

IEPT20111115, Hof Den Bosch, Stijl geldt voor een eenvoudige bodemzaak. Het hof acht de door [X] begrote kosten al met al redelijk en evenredig en zal deze conform toewijzen.

4.18. In haar memorie van grieven heeft [X] gevorderd [Y] op grond van art. 1019h Rv te veroordelen in de kosten van het hoger beroep, te fixeren op € 10.000,- te vermeerderen met de griffierechten en de na kosten. In zijn memorie van antwoord tevens houdende incidenteel beroep heeft. [Y] gevorderd [X] op grond van art. 1019h Rv te veroordelen in de volledige kosten van het hoger beroep, door partijen gefixeerd op € 10.000, -. In haar memorie van antwoord in het incidenteel appel heeft [X] de veroordeling verzocht van [Y] op grond van 1019h Rv in de volledige kosten van het incidenteel appèl. Van deze kosten heeft [X] geen specificatie in het geding gebracht. Onder deze omstandigheden begrijpt het hof de gevorderde proceskostenveroordeling aldus dat partijen de totale kosten van zowel het principaal als het incidenteel appel hebben gefixeerd op € 10.000,-. Het hof acht deze kosten, gezien de omvang en complexiteit van de onderhavige zaak, evenredig. Nu [Y] als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij heeft te gelden van zowel het principaal als het incidenteel appel, zal het hof [Y] veroordelen in voornoemde, door partijen gefixeerde kosten van bet hoger beroep, vermeerderd met de griffierechten en nakosten.

4.19. De vordering van [X] die betrekking heeft op de terugbetaling van de aan [Y] betaalde proceskosten van € 14.500, -,vermeerderd met de wettelijke rente conform art. 6:119 BW vanaf de dag van betaling tot aan de dag van volledige terugbetaling, zal het hof, gelet op het voorgaande, eveneens toewijzen.

5. De uitspraak Het hof: op het principaal en incidenteel appel bekrachtigt het vonnis waarvan beroep voor zover dat betrekking heeft op de drie werken die als producties 6a, 6b en 6c van [X] in het geding zijn gebracht(dictum onder 5.1 van het bestreden vonnis); vernietigt het vonnis waarvan beroep voor het overige~ in zoverre opnieuw rechtdoende: 1) verklaart voor recht dat de werken van [Y], zoals bedoeld in de rechtsoverwegingen 4.11.4 en 4.11.9 van dit arrest., inbreuk maken op het aan [X] toekomend auteursrecht; 2) verklaart voor recht dat [Y] onrechtmatig handelt jegens [X] door het vervaardigen en exploiteren van de werken waarvan door [X] afbeeldingen zijn overgelegd in productie 7 en productie 13 pagina 1 onderaan, pagina's 2 boven en onderaan, pagina 3 bovenaan en pagina 4 boven en onderaan; 3) veroordeelt [Y] om met onmiddellijke ingang na betekening van dit arrest zich te onthouden van iedere directe of indirecte inbreuk op het auteursrecht van [X] op de ten processe middels producties aan de orde gestelde schilderijen van [X]; 4) veroordeelt [Y] om met onmiddellijke ingang na betekening van dit arrest zich te onthouden van elke wijze van openbaar maken, verkopen, te koop aanbieden van door [Y] vervaardigde schilderijen en/of Pagina 10 van 11

www.iept.nl

zeefdrukken die een slaafse nabootsing zijn van de ten processe middels producties aan de orde gestelde schilderijen van [X] en daarop voorkomende figuren; 5) veroordeelt [Y] om uiterlijk binnen 30 dagen na betekening van dit arrest aan de advocaat van [X], mr.

R.S. Le Poole te Amsterdam, te doen toekomen een schriftelijke, door een onafhankelijke registeraccountant gecontroleerde en gewaam1erkte opgave van de volgende informatie: a) het aantal van de bij [Y] nog aanwezige door hem vervaardigde schilderijen en zeefdrukken die inbreuk maken op of een slaafse nabootsing zijn van de ten processe middels producties aan de orde gestelde schilderijen van [X], onder vermelding van de locatie waar deze werken zich bevinden; b) de vermelding van de naam, adres(sen), emailadres(sen), telefoon- en telefaxnummers van iedere derde aan wie [Y] de door hem vervaardigde schilderijen en zeefdrukken die inbreuk maken op of een slaafse nabootsing zijn van de ten processe middels producties aan de orde gestelde schilderijen van [X], op enigerlei wijze heeft geleverd, verkocht, verhuurd of anderszins ter beschikking heeft gesteld; c) de door [Y] behaalde omzet en winst met de door hem vervaardigde schilderijen en zeefdrukken die inbreuk maken op of een slaafse nabootsing zijn van de ten processe middels producties aan de orde gestelde schilderijen van [X]; 6) veroordeelt [Y] om met de door hem vervaardigde schilderijen en zeefdrukken die inbreuk maken op of een slaafse nabootsing zijn van de ten processe middels producties aan de orde gestelde schilderijen van [X], genoten winst zoals hiervoor sub 5c bedoeld, binnen 14 dagen na verzending aan mr. R.S. Le Poole van de hiervoor bedoelde opgave af te dragen aan [X], zulks door betaling daarvan op een door [X] aan te geven wijze; 7) veroordeelt [Y] om alle schilderijen en/of zeefdrukken die inbreuk maken op of een slaafse nabootsing zijn van de ten processe middels producties aan de orde gestelde schilderijen van [X] en die zich bevinden bij de hierboven sub 5b bedoelde derden. met uitzondering van de schilderijen en/of zeefdrukken die [Y] aan derden verkocht heeft, binnen 30 dagen na betekening van dit arrest op zijn kosten terug te nemen; 8) veroordeelt [Y] om op zijn kosten, binnen 30 dagen na betekening van dit arrest, zijn totale voorraad schilderijen en/of zeefdrukken die inbreuk maken op of een slaafse nabootsing zijn van de ten processe middels producties aan de orde gestelde schilderijen van [X], alsmede de sub 7 bedoelde schilderijen en zeefdrukken, naar keuze van [X]. hetzij ter vernietiging af te staan aan [X], hetzij te vernietigen in aanwezigheid van een gerechtsdeurwaarder en het daarvan opgemaakte proces-verbaal binnen drie werkdagen na de vernietiging toe te zenden aan mr. R.S. Le Poole, voornoemd: 9) veroordeelt [Y] tot betaling van een dwangsom van € 1.000,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat [Y] niet voldoetaan of in strijd handelt met de veroordelingen sub 3 tot en met 8, met dien verstande www.ie-portal.nl

IEPT20111115, Hof Den Bosch, Stijl dat in totaal niet meer dan € 100.000,- aan dwangsommen wordt verbeurd.

10) veroordeelt [Y] in de proceskosten van de eerste aanleg, welke kosten aan de zijde van [X] worden begroot op € 20.000 excl. BTW, en bepaalt dat dit bedrag binnen 14 dagen na betekening van dit arrest moet zijn voldaan, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf het einde van voormelde termijn tot aan de dag van volledige voldoening; 11) veroordeelt [Y] om binnen 14 dagen na betekening van dit arrest de door [X] aan hem betaalde proceskosten ad € 14.500,- aan [X] terug te betalen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van betaling door [X] tot de dag van volledige terugbetaling; 12) veroordeelt [Y] in de proceskosten van het hoger beroep, welke kosten aan de zijde van [X] worden begroot op € 10.000,-, te vermeerderen met € 649,- aan griffierechten, en voor wat betreft de nakasten Op € 131,- indien geen betekening plaatsvindt, dan wel op € 199,- in geval van betekening, te voldoen binnen veertien dagen na de datum van dit arrest en indien deze kosten niet binnen de genoemde termijn zijn voldaan, te vermeerderen met de wettelijke rente conform art. 6:119 BW vanaf de dag na afloop van deze termijn tot de dag van volledige voldoening; verklaart dit arrest, met uitzondering van de verklaringen voor recht, uitvoerbaar bij voorraad; wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit arrest is gewezen door mrs. J.M. Brandenburg, M.A. Wabeke en H. Struik en in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 15 november 2011.

Pagina 11 van 11

IEPT20130121, Rb Den Haag, Bang & Olufsen v Loewe

www.boek9.nl

Vzgr Rb Den Haag, 21 januari 2013, Bang & Olufsen v Loewe

BeoVision 10

Justitie volgt dat het auteursrechtelijke werkbegrip een Europees geharmoniseerd begrip is, terwijl in het Painer-arrest bovendien is geoordeeld dat het enkele feit dat vorderingen tegen meerdere verweerders wegens identieke inbreuken op het auteursrecht zijn ingediend, en welke op per lidstaat verschillende nationale rechtsgrondslagen berusten, aan toepassing van artikel 6 lid 1 EEX-Vo niet in de weg staat, hetgeen te meer geldt indien de nationale bepalingen waarop de tegen de diverse gedaagden ingediende vorderingen zijn gebaseerd volgens de rechter in hoofdzaak identiek zijn (r.o. 81 en 82 van het arrest). Gelet daarop, en voorts gelet op alle omstandigheden van het geval, waaronder het feit dat voor Loewe c.s. voorzienbaar was dat zij kon worden opgeroepen in de lidstaat waar ten minste een van hen woonplaats had, wordt voorshands aangenomen dat de verschillende vorderingen tegen de respectieve Loewe-entiteiten samenhangend zijn, zowel feitelijk als rechtens, in die zin dat bij afzonderlijke berechting van de vorderingen gevaar bestaat voor onverenigbare beslissingen.

AUTEURSRECHT

Loewe Reference ID MODELRECHT Geen inbreuk op Gemeenschapsmodel BeoVision 10: • de Loewe Reference ID wekt door de bestaande en niet onaanzienlijke verschillen bij de geïnformeerde en in hoge mate aandachtige gebruiker een andere algemene indruk dan het model van B&O PROCESRECHT - IPR Nederlandse rechter bevoegd o.g.v. artikel 6 lid 1 EEX-Vo ter vermijding van onverenigbare beslissingen geharmoniseerd auteursrechtelijk werkbegrip • Wat betreft de voor het auteursrecht wél betwiste samenhang tussen de vorderingen in de zaken tegen Loewe GmbH en Loewe AG enerzijds en die in de zaak tegen Loewe B.V. anderzijds, geldt nog het volgende. Loewe c.s. wordt verweten met verhandeling van hetzelfde voortbrengsel, de Reference ID, inbreuk te maken op het(zelfde) auteursrecht van B&O. Terecht heeft B&O erop gewezen dat uit de rechtspraak van het Hof van

Onvoldoende aangetoond dat B&O auteursrechthebbende is op het ontwerp van BeoVision 10 uit hoofde van overdracht of werkgeversauteursrecht • Wat de auteursrechtelijke grondslag van de vorderingen betreft, heeft Loewe c.s. primair het verweer gevoerd dat niet is gebleken dat de auteursrechten ten aanzien van het ontwerp van de BeoVision 10 door de externe ontwerper, wijlen de heer Lewis, aan B&O zijn overgedragen. Zij wijst erop dat B&O slechts een overeenkomst heeft overgelegd waarbij de auteursrechten ten aanzien van het ontwerp van de BeoVision 10 op 6 november 2012 zijn overgedragen van de vennootschap David Lewis Designers ApS aan B&O. Er is evenwel geen bewijs bijgebracht van het feit dat Lewis, of zijn erven, de auteursrechten hebben overgedragen aan de vennootschap David Lewis Designers ApS. Dat, zoals B&O heeft aangevoerd, de auteursrechten uit hoofde van werkgeversauteursrecht aan David Lewis Designers ApS toekwamen, is voorshands niet aannemelijk geworden.

Vindplaatsen: Vzgr Rb Den Haag, 21 januari 2013 (J.Th. van Walderveen) Team handel zaaknummer / rolnummer: C/09/432020 / KG ZA 121331 Vonnis in kort geding van 21 januari 2013 in de zaak van de rechtspersoon naar vreemd recht BANG & OLUFSEN A/S, gevestigd te Struer, Denemarken, Pagina 1 van 8

IEPT20130121, Rb Den Haag, Bang & Olufsen v Loewe

www.boek9.nl

eiseres, advocaat: mr. T. Cohen Jehoram te Amsterdam, tegen 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LOEWE OPTA NEDERLAND B.V., statutair gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende te Antwerpen, België, 2. de vennootschap naar vreemd recht LOEWE OPTA GmbH, gevestigd te Kronach, Duitsland, 3. de vennootschap naar vreemd recht LOEWE AG, gevestigd te Kronach, Duitsland, gedaagden, advocaat: mr. F.W.E. Eijsvogels te Amsterdam. Partijen zullen hierna B&O en (gedaagden gezamenlijk) Loewe c.s. genoemd worden. Waar nodig zullen de gedaagde partijen afzonderlijk worden aangeduid als Loewe B.V., Loewe GmbH, Loewe AG. Voor B&O is opgetreden de advocaat voornoemd alsmede mrs. E.J. Morée en P.L. Tjiam, advocaten te Amsterdam. Loewe c.s. is bijgestaan door de advocaat voornoemd en door mr. M.L.J. van de Braak, advocate te Amsterdam.

1. De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: - de exploten van dagvaarding van 27 november 2012; - de producties 1 t/m 24 zijdens B&O; - de producties 1 t/m 12 zijdens Loewe c.s.; - de mondelinge behandeling van 17 december 2012; - de pleitnota’s van partijen.

1.2. Ten slotte is vonnis nader bepaald op heden.

2. De feiten 2.1. B&O is een Deense producent van technisch hoogwaardige audio- en videoproducten, zoals televisies.

2.2. B&O is houdster van het op 29 juli 2009 onder nummer 001595521-0001 ingeschreven Gemeenschapsmodel voor ‘Televisietoestellen’ (hierna ook: het model). Het model roept prioriteit in van 27 maart 2009 op basis van de Deense aanvrage DK 20009 00046. 1 De bij de registratie behorende tekeningen zijn hieronder weergegeven: 0001.1

0001.5

0001.6

0001.7

2.3. B&O brengt sinds eind 2009 een flat screen televisie op de markt onder de naam BeoVision 10. De BeoVision 10 ziet er als volgt uit:

0001.2

De BeoVision 10 heeft aan de onderzijde van de televisie een groot rechthoekig luidsprekerfront dat ongeveer een derde van het oppervlak beslaat. Voor de BeoVision 10 zijn verschillende soorten frames en verschillende kleuren luidsprekerfronten beschikbaar.

Hierdoor kan het uiterlijk van de BeoVision 10 worden aangepast aan de omgeving en de eigen smaak. Hierna zijn nog enkele detailafbeeldingen opgenomen van de BeoVision 10 2: 2

0001.3

1

0001.4

Overigens gaat B&O er in dit geding blijkens haar stellingen in processtukken kennelijk vanuit dat de eerste datum 29 juli 2009 is

Ter gelegenheid van de mondelinge behandeling hebben partijen de voorzieningenrechter uitgebreid diverse modellen televisies uit het vormgevingserfgoed getoond die in de zittingszaal daartoe waren opgesteld. Ook de BeoVision 10 en de Reference ID van Loewe c.s. heeft de voorzieningenrechter op dat moment kunnen aanschouwen.

De voorzieningenrechter heeft van een aantal van de getoonde modellen foto’s gemaakt, hetgeen ook aan partijen is medegedeeld.

Sommige van de hierna weer te geven foto’s zijn uit die bron afkomstig

Pagina 2 van 8

www.boek9.nl

2.4. Loewe c.s. richt zich eveneens op de productie en verkoop van audio- en videoproducten.

2.5. Tijdens de consumentenelektronicabeurs in Berlijn (de IFA, die werd gehouden tussen 31 augustus en 5 september 2012) heeft Loewe c.s. haar nieuwste flat screen televisie gepresenteerd, de Loewe Reference ID. ‘ID’ staat voor ‘Individual Design’. Ook deze televisie kan geheel aangepast worden aan de (woon)stijl van de consument. Zo zijn er luidsprekercovers in verschillende designs en materialen, waaronder leder, kan het frame bestaan uit diverse materialen zoals hout of aluminium en is de televisie plaatsbaar op een voet of kan deze door middel van een standaard, als ware het een fotolijst, in de kamer gezet worden; het aan een muur ophangen van de televisie is ook mogelijk.

Afbeeldingen van de Reference ID zijn hierna opgenomen:

IEPT20130121, Rb Den Haag, Bang & Olufsen v Loewe

2.6. B&O is van mening dat de Loewe Reference ID inbreuk maakt op haar modelrecht alsook op het auteursrecht ten aanzien van het ontwerp van de BeoVision 10. Op 19 november 2012 heeft B&O Loewe c.s. gesommeerd de inbreuk op haar uitsluitende rechten te staken en gestaakt te houden. Loewe AG heeft op 26 november 2012 schriftelijk aangegeven aan de sommatie geen gehoor te geven.

2.7. Tot het vormgevingserfgoed behoren onder meer de volgende – ook van B&O afkomstige – televisiemodellen BeoVision 5 en BeoVision 9:

Pagina 3 van 8

www.boek9.nl

3. Het geschil 3.1. B&O vordert - samengevat - dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Loewe c.s. verbiedt binnen de lidstaten van de Europese Unie inbreuk te maken op de gemeenschapsmodel- en auteursrechten van B&O ten aanzien van het ontwerp van de BeoVision 10, daaronder begrepen het aanbieden of tonen via internet in de Europese Unie van de Loewe Reference ID, met vernietiging van reclamematerialen, alles op straffe van een hoofdelijk te verbeuren dwangsom en met veroordeling van Loewe c.s. in de volledige kosten van de procedure ex artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv), te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 Burgerlijk Wetboek vanaf veertien dagen na de datum van dit vonnis.

3.2. Aan haar vorderingen legt B&O ten grondslag dat Loewe c.s. in de Europese Unie inbreuk maakt op haar gemeenschapsmodelrecht met nummer 0015955210001 alsmede op haar auteursrechten ten aanzien van het ontwerp van de BeoVision 10.

3.3. Loewe c.s. voert gemotiveerd verweer.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling bevoegdheid 4.1. Loewe GmbH en Loewe AG betwisten dat de internationale bevoegdheid van deze voorzieningenrechter om van de gemeenschapsmodelrechtelijke vorderingen van B&O kennis te nemen grensoverschrijdend is; die bevoegdheid is volgens hen, gelet op artikel 90 lid 3 GModVo 3, beperkt tot Nederland. Voor zover de vorderingen auteursrechtelijk zijn ingestoken, zou 3 Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen

IEPT20130121, Rb Den Haag, Bang & Olufsen v Loewe bevoegdheid op zich kunnen worden gebaseerd op artikel 6 EEX-Vo 4, zo betoogt Loewe c.s., doch daaraan staat in de weg dat het auteursrecht niet geharmoniseerd is en de vorderingen tegen de verschillende gedaagden aldus een eigen rechtsgrondslag hebben (i.e. inbreuk op een nationaal recht), zodat van eenzelfde situatie rechtens geen sprake is. Die betogen gaan naar voorlopig oordeel niet op.

4.2. Ten aanzien van de gemeenschapsmodelrechtelijk ingestoken vorderingen wordt als volgt overwogen.

Met B&O kan worden aangenomen dat deze voorzieningenrechter bevoegdheid heeft op basis van artikel 6 lid 1 EEX-Vo. Vooropgesteld wordt dat Loewe GmbH en Loewe AG niet hebben bestreden dat in hun zaak sprake is van dezelfde situatie, zowel feitelijk als rechtens, als die tegen Loewe B.V., waardoor onverenigbare beslissingen dienen te worden vermeden. Als geen bevoegdheid op basis van artikel 6 EEX-Vo zou worden aangenomen, zou dat betekenen dat eerst de Nederlandse rechter (voor Loewe B.V.) en vervolgens de eventueel aangezochte Duitse rechter (voor Loewe GmbH en Loewe AG) voor de gehele EU zouden moeten beoordelen of hetzelfde voortbrengsel inbreuk maakt volgens de GModVo op hetzelfde gemeenschapsmodel, terwijl de Nederlandse rechter in elk geval bevoegdheid heeft wat het Nederlandse territoir betreft ingevolge artikelen 82 lid 5 en 83 lid 2 GModVo. Duidelijk mag zijn dat die situatie onwenselijk is en tot onverenigbare beslissingen aanleiding kan geven (vgl. AG P. Cruz Villal贸n, 29 maart 2012, C-616/10, Solvay/Honeywell, nummers 23-27). Niet gesteld is overigens dat B&O de vordering jegens Loewe B.V. enkel heeft ingesteld om Loewe GmbH en Loewe AG van de volgens artikel 82 lid 1 GModVo bevoegde rechter af te trekken.

4.3. Voorts wordt overwogen dat artikel 6 EEX-Vo 5 aanvullend op de bevoegdheidsregeling van de GModVo van toepassing is ingevolge het bepaalde in artikel 79 lid 1 GModVo, terwijl artikel 6 EEX-Vo niet is opgenomen in de opsomming van uitgesloten bepalingen in lid 3. Dit betekent dat voorshands moet worden aangenomen dat de Gemeenschapswetgever bij het vaststellen van de GModVo heeft onderkend dat artikel 6 lid 1 EEX-Vo bevoegdheid kan scheppen, terwijl hij nochtans niet in artikel 83 GModVo heeft opgenomen dat die bevoegdheid territoriaal beperkt zou moeten zijn, zoals voor bevoegdheid op basis van artikel 82 lid 5 (forum delicti) wel is gebeurd. Bij die stand van zaken en indachtig dat artikel 6 lid 1 EEX-Vo volgens vaste rechtspraak 6 in beginsel een grensoverschrijdende bevoegdheid schept, moet voorshands worden aangenomen dat de 4

Verordening (EG) nr. 44/2001 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken 5 In artikel 79 wordt strikt genomen gesproken van het EEX-Verdrag (zie voetnoot 4), doch daaraan is de EEXVo in het kader van de thans voorliggende beoordeling gelijk te stellen 6 HvJ EU 1 december 2011, C-145/10 (Eva-Maria Painer v.

Standard Verlags GmbH c.s.), LJN BU7495; IER 2012, 16, m.nt. mrs. S.J. Schaafsma en P.G.F.A. Geerts

Pagina 4 van 8

www.boek9.nl

voorzieningenrechter in deze rechtbank ook jegens Loewe GmbH en Loewe AG voor de gehele EU bevoegd is voorlopige en beschermende maatregelen te treffen.

4.4. Anders dan Loewe GmbH en Loewe AG hebben betoogd, doet aan het voorgaande niet af dat artikel 90 lid 3 GModVo bepaalt dat geen enkele andere rechterlijke instantie (dan die ingevolge artikelen 82 leden 1-4 GModVo bevoegd is) de bevoegdheid heeft voorlopige maatregelen van kracht in elke lidstaat te bevelen. Uit hetgeen hiervoor is overwogen en gelet op de verbinding die in artikel 82 lid 1 GModVo met het krachtens artikel 79 GModVo tevens toepasselijke artikel 6 EEX-Vo wordt gelegd, is ervan uit te gaan dat bevoegdheid op basis van artikel 6 EEX-Vo op één lijn te stellen is met bevoegdheid op basis van artikel 82 lid 1 GModVo. Hierbij komt dat een andere lezing van artikel 90 lid 3 GModVo tot de ongerijmde consequentie zou leiden dat de voorzieningenrechter niet, maar de rechtbank als bodemrechter wel, bevoegd zou zijn tot het afgeven van een pan-Europees verbod.

Het HvJ EU heeft in het kader van artikel 24 EEXVerdrag 7 (artikel 31 EEX-Vo, hier niet rechtstreeks van toepassing ingevolge artikel 79 lid 3 GModVo) reeds overwogen dat de rechter die volgens de bevoegdheidsregels van onder andere artikel 6 EEX-Vo bevoegd is, tevens bevoegd is voorlopige en beschermende maatregelen te treffen. 89 4.5. Wat betreft de voor het auteursrecht wél betwiste samenhang tussen de vorderingen in de zaken tegen Loewe GmbH en Loewe AG enerzijds en die in de zaak tegen Loewe B.V. anderzijds, geldt nog het volgende.

Loewe c.s. wordt verweten met verhandeling van hetzelfde voortbrengsel, de Reference ID, inbreuk te maken op het(zelfde) auteursrecht van B&O. Terecht heeft B&O erop gewezen dat uit de rechtspraak van het Hof van Justitie 10 volgt dat het auteursrechtelijke werkbegrip een Europees geharmoniseerd begrip is 11, terwijl in het Painer-arrest 12 bovendien is geoordeeld dat het enkele feit dat vorderingen tegen meerdere verweerders wegens identieke inbreuken op het auteursrecht zijn ingediend, en welke op per lidstaat verschillende nationale rechtsgrondslagen berusten, aan toepassing van artikel 6 lid 1 EEX-Vo niet in de weg staat, hetgeen te meer geldt indien de nationale bepalingen waarop de tegen de diverse gedaagden 7

Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (Trb. 1969, 101) 8 HvJ EG 17 november 1998, LJN AD2958; NJ 1999, 339, Van Uden/Deco-Line (C-391/95), r.o. 19 9 In dezelfde zin (ten aanzien van vorderingen gebaseerd op Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk): Vzr. Rb. (toen nog) ’s-Gravenhage 7 mei 2012, IEPT20120507; Vzr. Rb. ’s-Gravenhage 11 juli 2012, LJN BX1228 10 Sinds Infopaq (HvJ EG 16 juli 2009, NJ 2011, 288, m.nt. P.B. Hugenholtz), en laatstelijk in het Painer-arrest (zie voetnoot 6) 11 Axel Metzger, Der Einfluss des EuGH auf die gegenwärtige Entwicklung des Urheberrechts, GRUR 2/2012, pp. 118-126); Christian Handig, Durch „freie kreative Entscheidungen“ zum europäischen urheberrechtlichen Werkbegriff, GRUR 11/2012, pp.

973-979 12 Zie voetnoot 6

IEPT20130121, Rb Den Haag, Bang & Olufsen v Loewe ingediende vorderingen zijn gebaseerd volgens de rechter in hoofdzaak identiek zijn (r.o. 81 en 82 van het arrest). Gelet daarop, en voorts gelet op alle omstandigheden van het geval, waaronder het feit dat voor Loewe c.s. voorzienbaar was dat zij kon worden opgeroepen in de lidstaat waar ten minste een van hen woonplaats had, wordt voorshands aangenomen dat de verschillende vorderingen tegen de respectieve Loeweentiteiten samenhangend zijn, zowel feitelijk als rechtens, in die zin dat bij afzonderlijke berechting van de vorderingen gevaar bestaat voor onverenigbare beslissingen.

4.6.

Het vorenstaande betekent dat de voorzieningenrechter ook grensoverschrijdende bevoegdheid toekomt kennis te nemen van de jegens Loewe GmbH en Loewe AG ingestelde vorderingen. spoedeisend belang 4.7. De voor een in kort geding te treffen voorlopige voorziening noodzakelijke spoedeisendheid volgt uit de gestelde voortdurende inbreuk op de gemeenschapsmodel- en auteursrechten van B&O, althans de dreiging daartoe, en is overigens niet bestreden. bezwaar tegen laattijdige producties 4.8. Eerst aan het einde van haar tweede termijn heeft B&O een multomap overgelegd onder de noemer ‘overzicht van onvolledigheden in producties 5A en 5B van Loewe’. De map bevat tien tabbladen, waarvan, nadat Loewe c.s. een leespauze was gegund, tegen de stukken onder tabbladen 1, 8, 9 en 10 bezwaar is gemaakt door Loewe c.s. Tegen de stukken onder de tabbladen 2 t/m 7, die laten zien dat bepaalde door Loewe c.s. overgelegde inschrijvingen van gemeenschapsmodellen, anders dan zij deed voorkomen, geen ‘prior art’ maar ‘later art’ betreffen, heeft Loewe c.s. geen bezwaar gemaakt. Datzelfde geldt voor de eveneens overgelegde stukken ‘Aantekeningen voor repliek: veel geregistreerde gemeenschapsmodellen in producties Loewe zijn geen flat screen televisies’ en ‘Aantekeningen voor repliek: vierkante buitenvorm televisies van productie 5 [Loewe, vzr.] is volledig bepaald door de technische functie’.

4.9. Vooropgesteld wordt dat de voorzieningenrechter erop moet kunnen vertrouwen dat stellingen van partijen, zoals de stelling van Loewe c.s. dat bepaalde modellen tot het vormgevingserfgoed behoren omdat zij voor de inschrijvingsdatum van het model van B&O zijn ingeschreven, op waarheid berusten. Dit is ook als ankerpunt neergelegd in artikel 21 Rv. Zo beschouwd had B&O op zich het volste recht zich tegen feitelijke onjuistheden te verweren.

4.10. De timing en wijze waarop B&O zulks gemeend heeft te moeten doen, gaan alle perken echter te buiten.

In de eerste plaats valt niet in te zien, en desgevraagd is ter zake ook geen zinvolle verklaring verkregen, waarom B&O een en ander niet reeds voorafgaand aan de zitting, althans ten minste niet in haar eerste termijn aan de orde had kunnen stellen. De gegunde spreektijd van 60 minuten bood daarvoor voldoende gelegenheid.

In de tweede plaats beperkte de reactie van B&O zich Pagina 5 van 8

www.boek9.nl

niet tot het noemen van de modellen uit de producties van Loewe c.s. die niet tot het vormgevingserfgoed kunnen worden beschouwd, doch zijn, integendeel, ook diverse andere stukken onder de noemer ‘aantekeningen voor repliek’ overgelegd. Een dergelijke handelwijze komt in strijd met de eisen van een goede procesorde. Hij verrast immers niet alleen de wederpartij, doch maakt ook dat de voorzieningenrechter, die als unus-rechter in die situatie, de procesorde bewakend, on the spot snel en praktisch moet handelen, mogelijk onvoldoende gelegenheid heeft om enerzijds genoegzaam van de inhoud van die stukken kennis te nemen en anderzijds daarop ook adequaat te kunnen reageren.

4.11. Dit alles leidt ertoe dat alle bij repliek overgelegde stukken, met uitzondering van die onder de tabbladen 2 t/m 7, buiten beschouwing worden gelaten. Dat geldt dus ook voor stukken waartegen van de zijde van Loewe c.s. geen bezwaar is gemaakt. modelrechtelijke grondslag 4.12. Vooropgesteld wordt dat Loewe c.s. de geldigheid van het model van B&O niet heeft bestreden. 13 De voorzieningenrechter gaat er dan ook met Loewe c.s. veronderstellenderwijs vanuit dat het model nieuw is en een eigen karakter heeft.

4.13.

De beschermingsomvang van een gemeenschapsmodel omvat ingevolge artikel 10 lid 1 GModVo elk model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt.

4.14. In zijn arrest van 20 oktober 2011 in de zaak PepsiCo/Grupo Promer 14 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie overwogen dat het hier gaat om een gebruiker die niet slechts gemiddeld, maar in hoge mate aandachtig is, hetzij door zijn persoonlijke ervaring, hetzij door zijn uitgebreide kennis van de betrokken sector; in de samenvatting van het hof ’sGravenhage 15: ‘Kort gezegd is de geïnformeerde gebruiker dus een gebruiker die tevens op de details zal letten, zonder echter minieme verschillen te kunnen onderscheiden’. Deze regel heeft tot consequentie dat eerder moet worden aangenomen dat het aangevallen model/voortbrengsel een andere algemene indruk wekt; ook detailverschillen moeten immers worden meegewogen.

4.15. B&O heeft gesteld dat haar model de volgende kenmerkende elementen bezit: 16 (i) een (aaneengesloten) vierkant oppervlak (waarbij de vier zijden (nagenoeg) dezelfde lengte hebben); (ii) een rechthoekig luidsprekerfront aan de onderzijde van het oppervlak dat in hoogte ongeveer een derde van het oppervlak beslaat en aan de zij- en onderkant een kleine ruimte openlaat tot het frame; (iii) een (zeer) dun frame met scherpe hoeken dat bestaat uit vier gelijke delen waarbij elke hoek diagonaal is afgesneden waardoor het effect van een 13

Zie voetnoot 12 pleitnota Loewe c.s.

HvJ EU 20 oktober 2011 (C-281/10), PepsiCo, Inc v. Grupo Promer Mon Graphic SA, LJN BU2777, r.o. 53 en r.o. 59 15 Vgl. Gerechtshof ’s-Gravenhage 24 januari 2012, r.o. 3.3., LJN BV1612 (Apple v. Samsung) 16 Positum 25 dagvaarding, paragraaf 44 pleitnota mr. Cohen Jehoram 14

IEPT20130121, Rb Den Haag, Bang & Olufsen v Loewe fotolijst ontstaat die om het vierkante oppervlak is geplaatst; en (iv) een dunne schaduwrand aan de binnenzijde van het frame.

4.16. Het valt op dat deze kenmerken alle slechts zichtbaar zijn indien het model vanuit een vooraanzicht wordt aanschouwd. Ter zitting heeft B&O in dit verband gesteld zich uitsluitend te beroepen op tekening 0001.3 (de voorzijde) van het model. 17 Volgens haar zijn de overige tekeningen van het model daarom niet relevant.

4.17. Deze laatste stelling getuigt, zo meent ook Loewe c.s., van een modelrechtelijk onjuiste benadering en wordt verworpen. Anders dan B&O suggereert, betreft haar model geen zogenaamde meervoudige aanvrage (waarbij voor verscheidene modellen één meervoudig depot kan worden ingediend, vgl. artikel 37 GModVo), maar een reguliere enkelvoudige aanvrage waarin verschillende aanzichten van één model zijn opgenomen. In het model van B&O zijn, behalve van de voorzijde, ook afzonderlijke tekeningen van de zijen achterkant opgenomen. De geïnformeerde gebruiker, die ‘in hoge mate aandachtig is’ althans ‘blijkt geeft van een vrij hoog aandachtsniveau’, zou hieraan bij het vaststellen van de beschermingsomvang een passende betekenis toe hechten. Een andersluidende opvatting zou in strijd komen met de rechtszekerheid van derden.

4.18. Vanuit dit vertrekpunt valt verder het volgende op te merken. Het scherm strekt zich blijkens de tekeningen in het model (zie tekeningen 0001.1 en 0001.3) uit tot het frame van het toestel. Voorts is te zien dat het luidsprekerfront bovenop het scherm ligt in die zin dat het naar voren toe uitsteekt (zie tekening 0001.1 van het model). Ook valt eruit af te leiden dat dat het luidsprekerfront aan de beide zijkanten niet uitstrekt tot het frame. Het laat niet een kleine, zoals B&O stelt, maar een behoorlijke ruimte open tot het frame. Wat het frame zelf betreft kan worden aangenomen dat het vanuit een vooraanzicht beschouwd relatief dun oogt. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat de tekeningen 0001.5 en 0001.6 laten zien dat het frame een specifieke vormgeving kent bestaande uit twee delen die aan de bovenzijde spits naar elkaar toelopen. Anders dan B&O meent kan uit model het effect van een fotolijst die om het vierkante oppervlak is geplaatst, niet zonder meer worden afgeleid; bij de aanvrage is ook geen beschrijving ingediend waaruit dit zou kunnen blijken. Met het door B&O eerst ter zitting genoemde kenmerk van een dunne schaduwrand aan de binnenzijde van het frame, doelt zij kennelijk op de opstaande rand van het frame, zoals uit tekening 0001.3 van het model blijkt. De achterzijde van het model, zo kan uit de tekeningen 0001.5 en 0001.6 in verbinding met tekeningen 0001.2 en 0001.4 worden afgeleid, bestaat aan de onderzijde uit twee uitstekende delen, welke verspringen in hoogte. Voorts zijn er bovenaan, in het midden en onderaan drie horizontaal verlopende (ventilatie)strepen zichtbaar.

17

Paragraaf 20 pleitnota mr. Cohen Jehoram

Pagina 6 van 8

www.boek9.nl

4.19. Aldus kan vastgesteld worden dat het model van B&O uit de volgende kenmerkende elementen bestaat: A. een vierkante vormgeving van het oppervlak van scherm en luidsprekerfront gezamenlijk; B. een zichtbaar rechthoekig luidsprekerfront aan de onderzijde van het oppervlak dat ten opzichte van het oppervlak uitsteekt, in hoogte ongeveer 1/3 van het oppervlak beslaat en aan de zij- en onderkant een substantiële ruimte openlaat tot het frame; C. een frame, met een opstaande rand, bestaande uit twee delen die aan de bovenzijde spits naar elkaar toelopen; D. De achterzijde van het model bestaat aan de onderzijde uit twee uitstekende delen, welke verspringen in hoogte. Voorts zijn er bovenaan, in het midden en onderaan drie horizontaal verlopende (ventilatie)strepen zichtbaar.

4.20. Bij de beoordeling van de draagwijdte van de bescherming valt in de eerste plaats onmiddellijk op dat in de Reference ID het rechthoekige front van de luidspreker niet wordt omgeven door de voor het eigen karakter van het model zo bepalende rand (‘passepartout’) die deel uitmaakt van het scherm. In de Reference ID strekt het luidsprekerfront zich juist helemaal uit tot aan de buitenrand van het scherm (vgl.

2.5., figuren 1 en 2). In de tweede plaats springt in het oog, zoals Loewe c.s. heeft aangevoerd, dat, in tegenstelling tot het model, het luidsprekerfront in de Reference ID niet bovenop het scherm ligt, maar onder en op gelijke hoogte met het scherm (vgl. 2.5., figuur 6). Het speakerfront steekt, anders gezegd, niet uit, zoals dat in het model, wel het geval is, en waardoor de ‘passe-partout’- werking wordt versterkt. Detail is nog dat het luidsprekerfront van de Reference ID iets kleiner is: het luidsprekerfront in de Reference ID neemt niet ongeveer 1/3 maar 3/8 van de hoogte van de totale televisie in beslag. In de derde plaats wijst Loewe c.s. er terecht op dat het frame in de Reference ID afwijkt van die van het model. Het frame volgens het model kent een opstaande rand en bestaat uit twee aan de bovenzijde spits naar elkaar toelopende delen, terwijl de Reference ID een recht en plat frame heeft dat uit slechts één deel bestaat en de indruk geeft van een minimalistische baklijst (vgl. 2.5., figuren 3, 5 en 7). In de vierde plaats verschilt ook de achterkant van de Reference ID van die volgens het model. Waar de achterzijde van het model onderaan twee uitstekende delen kent die in hoogte verspringen, en bovenaan, in het midden en onderaan drie horizontale (ventilatie)strepen vertonen, wordt de achterzijde van de Reference ID gekenmerkt door twee vlakken (vgl.

2.5., figuren 4 en 8): een groot vierkant (onder)vlak met daarbovenop aangebracht een verkleind vierkant, waarbij aan de rand van het grote vierkante (onder)vlak rondom een inkeping is gemaakt (vgl. 2.5., figuur 5); de achterzijde van de Reference ID oogt stijlvoller dan die van het model. De zo-even genoemde inkeping aan de achterzijde van de Reference ID, bevindt zich ook aan de voorzijde (vgl. 2.5., figuur 3), dit is een vijfde verschil. Het scherm sluit hierdoor niet volledig aan op het frame. In het model zit er tussen scherm en frame

IEPT20130121, Rb Den Haag, Bang & Olufsen v Loewe geen ruimte en sluit het scherm volledig op het scherm aan. In de zesde plaats ten slotte bevat het speakerfront van de Reference ID middenin en onderaan een opvallende grote ring, bestaande uit een brede buitenring van aluminium met een effen zwarte binnenzijde, het bekende ‘Loewe oog’ (vgl. 2.5., figuren 1 en 2) en wijkt ook in dat opzicht af van het model. Dat, zoals B&O heeft betoogd, de geïnformeerde gebruiker het Loewe oog zou herkennen als een merk van Loewe c.s., mag zo zijn, doch doet aan het vorenstaande niet af.

4.21. Gegeven deze tussen het model en de Reference ID bestaande, niet onaanzienlijke, verschillen, wekt de Reference ID bij de geïnformeerde gebruiker naar voorlopig oordeel een andere algemene indruk dan het model van B&O, zodat van inbreuk geen sprake is.

4.22. Dat het model, zoals B&O nog heeft betoogd, een zeer sterk eigen karakter zou hebben en daarmee een ruime beschermingsomvang 18, wordt niet gevolgd en maakt het vorenstaande derhalve niet anders. Daaraan staat immers in de weg dat Loewe c.s. er terecht op heeft gewezen dat bepaalde kenmerken van het model afzonderlijk al bekend waren uit het vormgevingserfgoed, in de BeoVision 5 en de modelregistratie ten aanzien van het ontwerp van de BeoVision 9 (vgl. 2.7.) ten dele zelfs in combinatie; dat geldt in ieder geval voor de vierkante vorm van het televisietoestel en het aan de onderzijde van het scherm geplaatste grote luidsprekerfront. Het eigen karakter van het model komt dan ook vooral naar voren in het hiervoor genoemde ‘passe-partout’-kenmerk, geaccentueerd door het uitstekende luidsprekerfront, dat in de Reference ID nu juist ontbreekt.

4.23. Het vorenstaande betekent dat de vorderingen, voor zover deze op de modelrechtelijke grondslag zijn ingestoken, niet voor toewijzing in aanmerking komen. auteursrechtelijke grondslag 4.24. Wat de auteursrechtelijke grondslag van de vorderingen betreft, heeft Loewe c.s. primair het verweer gevoerd dat niet is gebleken dat de auteursrechten ten aanzien van het ontwerp van de BeoVision 10 door de externe ontwerper, wijlen de heer Lewis, aan B&O zijn overgedragen. Zij wijst erop dat B&O slechts een overeenkomst heeft overgelegd waarbij de auteursrechten ten aanzien van het ontwerp van de BeoVision 10 op 6 november 2012 zijn overgedragen van de vennootschap David Lewis Designers ApS aan B&O. Er is evenwel geen bewijs bijgebracht van het feit dat Lewis, of zijn erven, de auteursrechten hebben overgedragen aan de vennootschap David Lewis Designers ApS. Dat, zoals B&O heeft aangevoerd, de auteursrechten uit hoofde van werkgeversauteursrecht aan David Lewis Designers ApS toekwamen, is voorshands niet aannemelijk geworden. Zoals Loewe c.s. heeft betoogd, kent de Deense auteurswet (Bekendtgørelse af lov om ophavsret) naar voorlopig oordeel inderdaad geen algemene bepaling van werkgeversauteursrecht, met 18 Beide partijen gaan ervan uit dat de mate van eigen karakter relevant is voor de beschermingsomvang van het model

Pagina 7 van 8

www.boek9.nl

uitzondering van een bepaling in artikel 59 voor software, welke hier niet relevant is, en geldt (ingevolge artikel 1 van genoemde wet) als uitgangspunt dat het auteursrecht aan de maker ervan toekomt, welk recht bij overeenkomst kan worden overgedragen. Een dergelijk stuk ontbreekt evenwel. In de Deense rechtspraak zijn weliswaar criteria ontwikkeld die onder bepaalde omstandigheden toch overdracht van auteursrechten aan de werkgever aannemen, maar of daarvan in dit geval sprake zou zijn, is gesteld noch gebleken. Hier wringt zich dat B&O heeft nagelaten een opinie naar Deens recht over te leggen ter zake. Bij dit alles komt nog dat blijkens het eigen citaat van B&O 19 kennelijk ook de heer Torsten Valeur als ontwerper van de BeoVision 10 heeft te gelden, zoals Loewe c.s. heeft gesteld. Van hem is in de eerste plaats niet duidelijk of ook hij in dienst was bij David Lewis Designers ApS. Zou dat het geval zijn, dan geldt in de tweede plaats dat ook hier niet is komen vast te staan of zijn auteursrechten aan David Lewis Designers ApS zijn overgedragen. Bij die stand van zaken en gelet op het feit dat voor nadere bewijslevering binnen het beperkte bestek van een kort geding geen ruimte is, kan van een dergelijke overdracht voorshands niet worden uitgegaan. Daarop stranden de auteursrechtelijke ingestoken vorderingen. proceskosten 4.25. B&O zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van dit geding. Loewe c.s. heeft een opgave en specificatie gedaan ter hoogte van een bedrag van € 110.456,51. B&O heeft de redelijkheid en evenredigheid van de door B&O gemaakte kosten bestreden, in het bijzonder ten aanzien van de kosten van de Duitse advocaten die ongeveer € 30.000,00 daarvan uitmaken. Loewe c.s. heeft aangevoerd dat de kosten van de Duitse advocaten zien op het opstellen van een opinie met betrekking tot de vraag of de Reference ID naar Duits recht inbreuk maakt op het auteursrecht ten aanzien van het ontwerp van de BeoVision 10. Voorts zijn zij, aldus Loewe c.s., betrokken geweest bij het selecteren van bewijs en hebben zij geassisteerd bij argumentatie ten aanzien van internationale bevoegdheid.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat ook de kosten van de Duitse advocaten voor vergoeding in aanmerking komen, nu de noodzaak hiervan in een zaak als de onderhavige, waar twee in Duitsland gevestigde ondernemingen worden (mee)gedaagd, kan worden ingezien. De totale omvang van de kosten komen, gelet op de door Loewe c.s. verstrekte toelichting en gezien ook de eigen kosten van B&O ten bedrage van ongeveer € 70.000,00, niet onredelijk of onevenredig voor. Nu Loewe c.s. zulks heeft gevorderd, zal de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard.

5. De beslissing De voorzieningenrechter 5.1. wijst de vorderingen af;

IEPT20130121, Rb Den Haag, Bang & Olufsen v Loewe 5.2. veroordeelt B&O in de kosten van de procedure, aan de zijde van Loewe c.s. tot dusverre begroot op € 110.456,51; 5.3. verklaart dit vonnis ten aanzien van de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.Th. van Walderveen en in het openbaar uitgesproken op 21 januari 2013 door mr. M.P.M. Loos in tegenwoordigheid van de griffier.

19 Paragraaf 6 dagvaarding en de daar opgenomen link naar http://www.bang-olufsen.com/picture/beovision-10

Pagina 8 van 8

IEPT20120712, HvJEU, Solvay v Honeywell

www.boek9.nl

Hof van Justitie EU, 12 juli 2012, Solvay v Honeywell

V

OCTROOIRECHT – IPR – PROCESRECHT Mogelijkheid van onverenigbare beslissingen (artikel 6 EEX-Vo) indien vennootschappen ieder worden beticht van inbreuk op hetzelfde nationale deel van een Europees octrooi met hetzelfde product • dat artikel 6, punt 1, van verordening nr.

44/2001 aldus moet worden uitgelegd dat in een situatie waarin twee of meer vennootschappen uit verschillende lidstaten in een procedure aanhangig voor een gerecht van een van die lidstaten, ieder afzonderlijk worden beticht van het plegen van inbreuk op hetzelfde nationale deel van een Europees octrooi zoals dat van kracht is in weer een andere lidstaat, wegens het verrichten van voorbehouden handelingen met betrekking tot hetzelfde product, de mogelijkheid bestaat van onverenigbare beslissingen bij afzonderlijke berechting in de zin van die bepaling. De nationale rechter dient bij de beoordeling of dat risico bestaat alle relevante gegevens van het dossier in de beschouwing te betrekken.

Exclusieve jurisdictie inzake nietigheid blokkeert niet speciale jurisdictie inzake voorlopige maatregelen • dat artikel 22, punt 4, van verordening nr.

44/2001 aldus moet worden uitgelegd dat het in omstandigheden zoals aan de orde in het hoofdgeding niet in de weg staat aan toepassing van artikel 31 van die verordening.

Vindplaatsen: curia.europa.eu; BIE 2012, nr.64, p.

259, m.nt. van Nispen, IER 2012, nr. 62, p. 524 , m.nt.

Schaafsma, NJ2013, 67, m.nt. De Boer en Gielen Hof van Justitie, 12 juli 2012 (K. Lenaerts, J. Malenovský (rapporteur), R. Silva de Lapuerta, E. Juhász en D. Šváby) ARREST VAN HET HOF (Derde kamer) 12 juli 2012 (*)

„Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Rechterlijke bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen – Verordening (EG) nr. 44/2001 – Rechtsvordering wegens inbreuk op Europees octrooi – Bijzondere en exclusieve bevoegdheden – Artikel 6, punt 1 – Pluraliteit van verweerders – Artikel 22, punt 4 – Betwisting van geldigheid van octrooi – Artikel 31 – Voorlopige of bewarende maatregelen” In zaak C-616/10, betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door de Rechtbank ’s-Gravenhage (Nederland) bij beslissing van 22 december 2010, ingekomen bij het Hof op 29 december 2010, in de procedure Solvay SA tegen Honeywell Fluorine Products Europe BV, Honeywell Belgium NV, Honeywell Europe NV, wijst HET HOF (Derde kamer), samengesteld als volgt: K. Lenaerts, kamerpresident, J. Malenovský (rapporteur), R. Silva de Lapuerta, E. Juhász en D. Šváby, rechters, advocaat-generaal: P. Cruz Villalón, griffier: K. Sztranc-Sławiczek, administrateur, gezien de stukken en na de terechtzitting op 30 november 2011, gelet op de opmerkingen van: – Solvay SA, vertegenwoordigd door W. A. Hoyng en F. W. E. Eijsvogels, advocaten, – Honeywell Fluorine Products Europe BV, Honeywell Belgium NV en Honeywell Europe NV, vertegenwoordigd door R. Ebbink en R. Hermans, advocaten, – de Duitse regering, vertegenwoordigd door T. Henze en J. Kemper als gemachtigden, – de Griekse regering, vertegenwoordigd door S. Chala als gemachtigde, – de Spaanse regering, vertegenwoordigd door S. Centeno Huerta als gemachtigde, – de Europese Commissie, vertegenwoordigd door A.M. Rouchaud-Joët en R. Troosters als gemachtigden, gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 29 maart 2012, het navolgende Arrest 1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van de artikelen 6, punt 1, 22, punt 4, en 31 van verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (PB 2001, L 12, blz. 1).

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geschil tussen Solvay SA, gevestigd in België (hierna: „Solvay”), enerzijds, en Honeywell Fluorine Products Europe BV, gevestigd in Nederland, Honeywell Belgium NV en Honeywell Europe NV, beide gevestigd in België (hierna, samen: „ondernemingen Pagina 1 van 15

www.boek9.nl

Honeywell”), anderzijds, betreffende een beweerde inbreuk op verschillende delen van een Europees octrooi.

Toepasselijke bepalingen Het Europees Octrooiverdrag 3 Het op 5 oktober 1973 te München ondertekende Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (hierna: „Europees Octrooiverdrag”) roept, zoals in artikel 1 daarvan vermeld, „een voor de verdragsluitende staten gemeenschappelijk recht inzake de verlening van octrooien voor uitvindingen” in het leven.

4 Naast de gemeenschappelijke regels voor verlening blijft voor een Europees octrooi de nationale regeling gelden van elk van de verdragsluitende staten waarvoor het is verleend. Artikel 2, lid 2, van het Europees Octrooiverdrag bepaalt dienaangaande het volgende: „Het Europese octrooi heeft in elk der verdragsluitende staten, waarvoor het is verleend, dezelfde rechtsgevolgen en is onderworpen aan dezelfde bepalingen als een nationaal octrooi, dat in die staat is verleend [...].”

5 Artikel 64, leden 1 en 3, van genoemd verdrag bepaalt het volgende met betrekking tot de aan de houder van een Europees octrooi verleende rechten: „1. [...] de houder van het Europees octrooi, [heeft] vanaf de dag waarop de vermelding van de verlening daarvan is gepubliceerd, in elk van de verdragsluitende staten, waarvoor het is verleend, dezelfde rechten als die hij zou ontlenen aan een in die staat verleend nationaal octrooi. [...]

3. Elke inbreuk op het Europees octrooi wordt beoordeeld overeenkomstig het nationale recht.”

Het recht van de Unie 6 De punten 11, 12, 15 en 19 van de considerans van verordening nr. 44/2001 luiden als volgt: „(11) De bevoegdheidsregels moeten in hoge mate voorspelbaar zijn, waarbij als beginsel geldt dat de bevoegdheid in het algemeen gegrond wordt op de woonplaats van de verweerder; de bevoegdheid moet altijd op die grond kunnen worden gevestigd, behalve in een gering aantal duidelijk omschreven gevallen waarin het voorwerp van het geschil of de autonomie van de partijen een ander aanknopingspunt wettigt.

Voor rechtspersonen moet de woonplaats autonoom worden bepaald om de gemeenschappelijke regels doorzichtiger te maken en jurisdictiegeschillen te voorkomen.

(12) Naast de woonplaats van de verweerder moeten er alternatieve bevoegdheidsgronden mogelijk zijn, gebaseerd op de nauwe band tussen het gerecht en de vordering of de noodzaak een goede rechtsbedeling te vergemakkelijken. [...]

(15) Met het oog op een harmonische rechtsbedeling in de Gemeenschap moeten parallel lopende processen zoveel mogelijk worden beperkt en moet worden voorkomen dat in twee lidstaten onverenigbare beslissingen worden gegeven. [...] [...]

IEPT20120712, HvJEU, Solvay v Honeywell (19) De continuïteit tussen het Verdrag van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken [PB 1972, L 299, blz.

32; hierna: ‚Executieverdrag’] en deze verordening moet gewaarborgd worden.

Daartoe zijn overgangsbepalingen nodig. Deze continuïteit moet ook voor de uitlegging van het [Executieverdrag] door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen gelden en het Protocol van 1971 [betreffende die uitlegging door het Hof, in de herziene en gewijzigde versie (PB 1998, C 27, blz. 28)] moet ook van toepassing blijven op de zaken die op de datum van inwerkingtreding van de verordening reeds aanhangig zijn.”

7 Artikel 2 van deze verordening bepaalt: „1. Onverminderd deze verordening worden zij die woonplaats hebben op het grondgebied van een lidstaat, ongeacht hun nationaliteit, opgeroepen voor de gerechten van die lidstaat.

2. Voor degenen die niet de nationaliteit bezitten van de lidstaat waar zij woonplaats hebben, gelden de regels voor de rechterlijke bevoegdheid die op de eigen onderdanen van die lidstaat van toepassing zijn.”

8 Artikel 6, punt 1, van verordening nr. 44/2001, dat staat in deel 2, getiteld „Bijzondere bevoegdheid”, van hoofdstuk II, bepaalt het volgende: „[Een persoon die woonplaats heeft op het grondgebied van een lidstaat] kan ook worden opgeroepen: 1) indien er meer dan één verweerder is: voor het gerecht van de woonplaats van een hunner, op voorwaarde dat er tussen de vorderingen een zo nauwe band bestaat dat een goede rechtsbedeling vraagt om hun gelijktijdige behandeling en berechting, teneinde te vermijden dat bij afzonderlijke berechting van de zaken onverenigbare beslissingen worden gegeven”.

9 Artikel 22, punt 4, van deze verordening luidt: „Ongeacht de woonplaats zijn bij uitsluiting bevoegd: [...]

4. voor de registratie of de geldigheid van octrooien, merken, tekeningen en modellen van nijverheid, en andere soortgelijke rechten die aanleiding geven tot deponering of registratie: de gerechten van de lidstaat op het grondgebied waarvan de deponering of registratie is verzocht, heeft plaatsgehad of geacht wordt te hebben plaatsgehad in de zin van een besluit van de Gemeenschap of een internationale overeenkomst. Onverminderd de bevoegdheid van het Europees octrooibureau krachtens het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien, ondertekend te München op 5 oktober 1973, zijn ongeacht de woonplaats, de gerechten van elke lidstaat bij uitsluiting bevoegd voor de registratie of de geldigheid van een voor die lidstaat verleend Europees octrooi”.

10 Artikel 25 van dezelfde verordening luidt als volgt: „Het gerecht van een lidstaat waarbij een geschil aanhangig is gemaakt met als inzet een vordering waarvoor krachtens artikel 22 een gerecht van een andere lidstaat bij uitsluiting bevoegd is, verklaart zich ambtshalve onbevoegd.”

Pagina 2 van 15

www.boek9.nl

11 Artikel 31 van die verordening bepaalt: „In de wetgeving van een lidstaat vastgestelde voorlopige of bewarende maatregelen kunnen bij de gerechten van die staat worden aangevraagd, zelfs indien een gerecht van een andere lidstaat krachtens deze verordening bevoegd is van het bodemgeschil kennis te nemen.”

Hoofdgeding en prejudiciële vragen 12 Solvay, houdster van Europees octrooi EP 0 858 440, heeft op 6 maart 2009 wegens inbreuk op de nationale delen van dit octrooi, zoals geldig in Denemarken, Ierland, Griekenland, Luxemburg, Oostenrijk, Portugal, Finland, Zweden, Liechtenstein en Zwitserland, bij de Rechtbank ’s-Gravenhage een vordering tegen de ondernemingen Honeywell aanhangig gemaakt ter zake dat deze een door Honeywell International Inc. vervaardigd product, HFC-245 fa, in de handel hadden gebracht dat gelijk was aan het door dat octrooi gedekte product.

13 Concreet gezegd verwijt Solvay Honeywell Fluorine Product Europe BV en Honeywell Europe NV, voorbehouden handelingen te verrichten in heel Europa, terwijl zij Honeywell Belgium NV het verrichten van voorbehouden handelingen in Noord en Centraal Europa verwijt.

14 In het kader van deze procedure wegens inbreuk heeft Solvay op 9 december 2009 tevens een incidentele vordering tegen de ondernemingen Honeywell ingesteld tot verkrijging van een voorlopige voorziening in de vorm van een grensoverschrijdend inbreukverbod voor de hele duur van het hoofdgeding.

15 De ondernemingen Honeywell hebben in het kader van de incidentele procedure de nietigheid van de nationale delen van het betrokken octrooi ingeroepen, zonder dat zij echter een procedure tot nietigverklaring van de nationale delen van dat octrooi hebben ingeleid of een voornemen daartoe hebben aangekondigd, en zonder dat zij de bevoegdheid van de aangezochte Nederlandse rechter om van de hoofdvordering en van de incidentele vordering kennis te nemen hebben aangevochten.

16 In deze omstandigheden heeft de Rechtbank ’sGravenhage de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld: „Ten aanzien van artikel 6, [punt 1, van verordening nr. 44/2001]: 1) Is in een situatie waarin twee of meer vennootschappen uit verschillende lidstaten in een procedure aanhangig voor een gerecht van een van die lidstaten, ieder afzonderlijk worden beticht van het plegen van inbreuk op hetzelfde nationale deel van een Europees octrooi zoals dat van kracht is in weer een andere lidstaat, wegens het verrichten van voorbehouden handelingen met betrekking tot hetzelfde product, sprake van de mogelijkheid van ‚onverenigbare beslissingen’ bij afzonderlijke berechting, zoals bedoeld in artikel 6, [punt 1, van de verordening]?

Ten aanzien van artikel 22 [punt 4, van verordening nr.

44/2001]:

IEPT20120712, HvJEU, Solvay v Honeywell 2) Is artikel 22, [punt 4, van verordening nr. 44/2001] van toepassing in een procedure tot het verkrijgen van een voorlopige voorziening gebaseerd op een buitenlands octrooi (zoals een voorlopig grensoverschrijdend inbreukverbod), indien gedaagde bij wege van verweer aanvoert dat het ingeroepen octrooi nietig is, in aanmerking genomen dat de rechter in dat geval geen definitieve beslissing neemt over de geldigheid van het ingeroepen octrooi, maar een inschatting maakt hoe de ingevolge artikel 22, [punt 4, van de verordening] bevoegde rechter daarover zou oordelen en de gevorderde voorlopige voorziening in de vorm van een inbreukverbod zal worden afgewezen indien naar het oordeel van de rechter een redelijke, niet te verwaarlozen kans bestaat dat het ingeroepen octrooi door de bevoegde rechter vernietigd zou worden?

3) Worden voor de toepasselijkheid van artikel 22, [punt 4, van verordening nr. 44/2001] in een procedure als in voorgaande vraag bedoeld, vormvereisten gesteld aan het nietigheidsverweer in die zin dat artikel 22, [punt 4, van de verordening] alleen van toepassing is indien reeds een nietigheidsvordering bij de ingevolge artikel 22, [punt 4, van die verordening] bevoegde rechter aanhangig is of binnen een – door de rechter te stellen termijn – wordt gemaakt, althans dat ter zake een dagvaarding aan de octrooihouder is of wordt uitgebracht, of volstaat het enkele opwerpen van een nietigheidsverweer en, zo ja, worden dan eisen gesteld aan de inhoud van het gevoerde verweer, in die zin dat het voldoende moet zijn onderbouwd en/of dat het voeren van het verweer niet moet worden aangemerkt als misbruik van procesrecht?

4) Indien [de tweede vraag] bevestigend wordt beantwoord, behoudt de rechter, nadat in een procedure als in de eerste vraag bedoeld een nietigheidsverweer is aangevoerd, bevoegdheid ten aanzien van de inbreukvordering met als gevolg dat (indien de eisende partij dat wenst) de inbreukprocedure moet worden aangehouden totdat de ingevolge artikel 22, [punt 4, van verordening nr.

44/2001] bevoegde rechter over de geldigheid van het ingeroepen nationale deel van het octrooi heeft beslist, dan wel dat de vordering moet worden afgewezen omdat over een voor de beslissing essentieel verweer niet mag worden geoordeeld of verliest de rechter nadat een nietigheidsverweer is aangevoerd ook zijn bevoegdheid ten aanzien van de inbreukvordering?

5) Indien [de tweede vraag] bevestigend wordt beantwoord, kan de nationale rechter zijn bevoegdheid om te oordelen over een vordering tot verkrijging van een voorlopige voorziening gebaseerd op een buitenlands octrooi (zoals een grensoverschrijdend inbreukverbod) en waartegen bij wege van verweer wordt aangevoerd dat het ingeroepen octrooi nietig is, dan wel (in het geval geoordeeld zou worden dat toepasselijkheid van artikel 22, [punt 4, van de verordening] de bevoegdheid van de rechtbank [’sGravenhage] om over de inbreukvraag te oordelen onverlet laat) zijn bevoegdheid om te oordelen over een verweer inhoudende dat het ingeroepen buitenlandse Pagina 3 van 15

www.boek9.nl

octrooi nietig is, ontlenen aan artikel 31 [van die verordening]?

6) Indien [de vijfde vraag] bevestigend wordt beantwoord, welke feiten of omstandigheden zijn dan nodig om de in [punt 40 van het arrest Van Uden van 17 november 1998, C-391/95, Jurispr. blz. I-7091] bedoelde reële band tussen het voorwerp van de gevraagde maatregelen en de op territoriale criteria gebaseerde bevoegdheid van de verdragsluitende staat van de aangezochte rechter te kunnen aannemen?”

Beantwoording van de prejudiciële vragen De eerste vraag 17 Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter in hoofdzaak te vernemen of artikel 6, punt 1, van verordening nr. 44/2001 aldus moet worden uitgelegd dat in een situatie waarin twee of meer vennootschappen uit verschillende lidstaten in een procedure aanhangig voor een gerecht van een van die lidstaten, ieder afzonderlijk worden beticht van het plegen van inbreuk op hetzelfde nationale deel van een Europees octrooi zoals dat van kracht is in weer een andere lidstaat, wegens het verrichten van voorbehouden handelingen met betrekking tot hetzelfde product, de mogelijkheid bestaat van onverenigbare beslissingen bij afzonderlijke berechting in de zin van die bepaling.

18 Allereerst zij in herinnering gebracht dat artikel 6, punt 1, van verordening nr. 44/2001 ter vermijding van onverenigbare beslissingen bij afzonderlijke berechting bepaalt dat de verweerder, indien er meer dan één verweerder is, voor het gerecht van de woonplaats van een hunner kan worden opgeroepen op voorwaarde dat er tussen de vorderingen een zo nauwe band bestaat dat een goede rechtsbedeling vraagt om hun gelijktijdige behandeling en berechting.

19 Wat het doel ervan betreft strekt de bevoegdheidsregel van artikel 6, punt 1, van verordening nr. 44/2001 er overeenkomstig de punten 12 en 15 van de considerans van die verordening in de eerste plaats toe, een goede rechtsbedeling te vergemakkelijken, parallel lopende procedures zo veel mogelijk te beperken en aldus te voorkomen dat beslissingen worden gegeven die onverenigbaar zouden kunnen zijn indien de zaken gescheiden zouden worden beslist (zie arrest van 1 december 2011, Painer, C145/10, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 77).

20 Voorts moet bedoelde bijzondere bevoegdheidsregel worden uitgelegd gelet op in de eerste plaats punt 11 van de considerans van verordening nr. 44/2001, op grond waarvan de bevoegdheidsregels in hoge mate voorspelbaar moeten zijn en als beginsel geldt dat de bevoegdheid gegrond wordt op de woonplaats van de verweerder. De bevoegdheid moet altijd op die grond kunnen worden gevestigd, behalve in een gering aantal duidelijk omschreven gevallen waarin het voorwerp van het geschil of de autonomie van de partijen een ander aanknopingspunt wettigt (zie arrest van 11 oktober 2007, Freeport, C-98/06, Jurispr. blz. I8319, punt 36).

IEPT20120712, HvJEU, Solvay v Honeywell 21 In de tweede plaats moet deze bijzondere bevoegdheidsregel, waarmee wordt afgeweken van de in artikel 2 van verordening nr. 44/2001 neergelegde beginsel bevoegdheid van de rechter van de woonplaats van de verweerder, eng worden uitgelegd. Die uitlegging mag zich enkel uitstrekken tot de in die verordening uitdrukkelijk bedoelde gevallen (zie arrest Painer, reeds aangehaald, punt 74 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

22 Bovendien kan diezelfde regel niet zodanig worden uitgelegd dat zij een zodanige toepassing vindt dat de verzoeker een vordering tegen meerdere verweerders kan instellen met het enkele doel om één van hen te onttrekken aan de bevoegdheid van de rechter van de staat waar hij zijn woonplaats heeft (zie in die zin arresten van 27 september 1988, Kalfelis, 189/87, Jurispr. blz. 5565, punten 8 en 9, en 27 oktober 1998, Réunion européenne e.a., C-51/97, Jurispr. blz. I-6511, punt 47; arrest Painer, reeds aangehaald, punt 78).

23 Volgens de rechtspraak van het Hof is het aan de nationale rechter om te beoordelen of de verschillende bij hem ingestelde vorderingen samenhangend zijn en dus of er in geval van afzonderlijke berechting gevaar voor onverenigbare beslissingen bestaat, en om daarbij rekening te houden met alle noodzakelijke elementen van het dossier (zie reeds aangehaalde arresten Freeport, punt 41, en Painer, punt 83).

24 Dienaangaande heeft het Hof echter verklaard dat beslissingen niet reeds tegenstrijdig in de zin van artikel 6, punt 1, van verordening nr. 44/2001 kunnen worden geacht op grond van een divergentie in de beslechting van het geschil, maar dat daartoe bovendien vereist is dat deze divergentie zich voordoet in het kader van eenzelfde situatie, feitelijk en rechtens (zie arrest van 13 juli 2006, Roche Nederland e.a., C539/03, Jurispr. blz. I-6535, punt 26; reeds aangehaalde arresten Freeport, punt 40, en Painer, punt 79).

25 Aangaande de beoordeling of sprake is van eenzelfde situatie heeft het Hof geoordeeld dat niet kan worden geconcludeerd tot eenzelfde feitelijke situatie wanneer de verweerders verschillen en de hun ten laste gelegde, in verschillende verdragsluitende staten gepleegde octrooi-inbreuken niet dezelfde zijn. Voorts heeft het geoordeeld dat niet kan worden geconcludeerd tot eenzelfde situatie rechtens wanneer bij verschillende gerechten van onderscheiden verdragsluitende staten rechtsvorderingen wegens inbreuk op een in elk van deze staten verleend octrooi tegen in deze staten woonachtige verweerders aanhangig zijn gemaakt voor feiten die beweerdelijk op hun grondgebied zijn begaan (zie arrest Roche Nederland e.a., reeds aangehaald, punten 27 en 31).

26 Zoals immers duidelijk blijkt uit de artikelen 2, lid 2, en 64, lid 1, van het Europees Octrooiverdrag, blijft een Europees octrooi onderworpen aan de nationale regeling van elk van de verdragsluitende staten waarvoor het is verleend. Zoals volgt uit artikel 64, lid 3, van voormeld verdrag moet dan ook elke rechtsvordering ter zake van een inbreuk op een Pagina 4 van 15

www.boek9.nl

Europees octrooi worden beoordeeld in het licht van de nationale regeling die ter zake geldt in elk van de staten waarvoor het is verleend (arrest Roche Nederland e.a., reeds aangehaald, punten 29 en 30).

27 Blijkens de bijzonderheden van een zaak zoals die in het hoofdgeding kunnen zich in het kader van eenzelfde situatie feitelijk en rechtens divergenties voordoen in de oplossing van het geschil, zodat het niet is uitgesloten dat bij afzonderlijke berechting van de zaken onverenigbare beslissingen worden gegeven.

28 Zoals de advocaat-generaal immers in punt 25 van zijn conclusie heeft verklaard, zouden, indien artikel 6, lid 1, van verordening nr. 44/2001 niet van toepassing was, twee gerechten ieder voor zich de gestelde inbreuken moeten onderzoeken in het licht van de verschillende nationale regelingen die gelden voor de nationale delen van het Europees octrooi dat beweerdelijk is geschonden. Zij zouden bijvoorbeeld beide de door de ondernemingen Honeywell gepleegde schending van het Finse deel van het Europees octrooi moeten beoordelen naar Fins recht, aangezien een identiek inbreukmakend product op Fins grondgebied wordt verhandeld.

29 Om in een situatie zoals die aan de orde in het hoofdgeding te beoordelen of er tussen de verschillende bij hem ingediende vorderingen een verband bestaat en er dus gevaar bestaat voor onverenigbare beslissingen bij afzonderlijke berechting van de vorderingen, zal het nationale gerecht onder meer rekening moeten houden met de dubbele omstandigheid dat verweersters in het hoofdgeding ieder afzonderlijk worden beschuldigd van dezelfde inbreuk voor dezelfde producten en dat die inbreuken zijn begaan in dezelfde lidstaten, zodat zij dezelfde nationale delen van het betrokken Europees octrooi schenden.

30 Gelet op het voorgaande moet op de eerste vraag worden geantwoord dat artikel 6, punt 1, van verordening nr. 44/2001 aldus moet worden uitgelegd dat in een situatie waarin twee of meer vennootschappen uit verschillende lidstaten in een procedure aanhangig voor een gerecht van een van die lidstaten, ieder afzonderlijk worden beticht van het plegen van inbreuk op hetzelfde nationale deel van een Europees octrooi zoals dat van kracht is in weer een andere lidstaat, wegens het verrichten van voorbehouden handelingen met betrekking tot hetzelfde product, de mogelijkheid bestaat van onverenigbare beslissingen bij afzonderlijke berechting in de zin van die bepaling. De nationale rechter dient bij de beoordeling of dat risico bestaat alle relevante gegevens van het dossier in de beschouwing te betrekken.

De tweede vraag 31 Met zijn tweede vraag wenst de verwijzende rechter in hoofdzaak te vernemen of artikel 22, punt 4, van verordening nr. 44/2001 van toepassing is in een procedure tot het verkrijgen van een voorlopige voorziening gebaseerd op een buitenlands octrooi, zoals een voorlopig grensoverschrijdend inbreukverbod, wanneer de verwerende partijen in het hoofdgeding bij wege van verweer aanvoeren dat het

IEPT20120712, HvJEU, Solvay v Honeywell ingeroepen octrooi nietig is, in aanmerking genomen dat de rechter in dat geval geen definitieve beslissing geeft over de geldigheid van het ingeroepen octrooi, maar een inschatting maakt hoe de ingevolge artikel 22, punt 4, van die verordening bevoegde rechter daarover zou oordelen, en de gevorderde voorlopige voorziening in de vorm van een inbreukverbod zal worden afgewezen indien naar het oordeel van de rechter een redelijke, niet te verwaarlozen kans bestaat dat het ingeroepen octrooi door de bevoegde rechter vernietigd zou worden.

32 Reeds uit de bewoordingen van de prejudiciële vraag en de verwijzingsbeslissing blijkt dat de vraag die de kern van het hoofdgeding vormt betrekking heeft op een procedure strekkende tot vaststelling van een voorlopige maatregel waarvoor de bevoegdheidsregel van artikel 31 van verordening nr. 44/2001 geldt.

33 Derhalve moet de gestelde vraag aldus worden begrepen dat zij in hoofdzaak ertoe strekt te vernemen of artikel 22, punt 4, van verordening nr. 44/2001 aldus moet worden uitgelegd dat het in omstandigheden zoals aan de orde in het hoofdgeding aan de weg staat aan toepassing van artikel 31 van die verordening.

34 Dienaangaande moet worden vastgesteld dat blijkens artikel 31 van verordening nr. 44/2001 een gerecht van een lidstaat zich kan uitspreken over een verzoek om voorlopige of bewarende maatregelen, zelfs indien een gerecht van een andere lidstaat krachtens deze verordening bevoegd is van het bodemgeschil kennis te nemen.

35 Voorts volgt uit artikel 22, punt 4, van verordening nr. 44/2001 dat deze een exclusieve bevoegdheidsregel bevat op grond waarvan voor de registratie of de geldigheid van octrooien bij uitsluiting bevoegd zijn de gerechten van de lidstaat op het grondgebied waarvan de deponering of registratie is verzocht, heeft plaatsgehad of geacht wordt te hebben plaatsgehad in de zin van een besluit van de Gemeenschap of een internationale overeenkomst.

36 Aangaande om te beginnen de bewoordingen van de artikelen 22, punt 4, en 31 van verordening nr. 44/2001 zij opgemerkt dat die bepalingen verschillende situaties beogen te regelen en elk een afzonderlijk toepassingsgebied hebben. Zo strekt artikel 22, punt 4, ertoe, bevoegdheid toe te kennen voor een uitspraak ten gronde in geschillen op een nauwkeurig afgebakend gebied, terwijl artikel 31 daarentegen toepassing moet vinden onafhankelijk van enige bevoegdheid ten gronde.

37 Overigens verwijzen deze twee bepalingen niet naar elkaar.

38 Wat vervolgens de opzet van verordening nr.

44/2001 betreft moet worden beklemtoond dat genoemde bepalingen staan in hoofdstuk II van verordening nr. 44/2001, getiteld „Bevoegdheid”, en „bijzondere” bepalingen vormen ten opzichte van de „algemene” bepalingen van afdeling 1 van datzelfde hoofdstuk.

39 Niets wijst er daarentegen op dat een van de betrokken bepalingen als algemeen of bijzonder ten opzichte van de andere kan worden beschouwd. Zij Pagina 5 van 15

www.boek9.nl

vallen immers onder twee verschillende afdelingen van hetzelfde hoofdstuk II, te weten respectievelijk de afdelingen 6 en 10.

40 Hieruit volgt dat artikel 31 van verordening nr.

44/2001 een autonome draagwijdte heeft ten opzichte van die van artikel 22, punt 4, van die verordening.

Zoals in punt 34 van het onderhavige arrest is vastgesteld, vindt dat artikel 31 toepassing zodra bij een gerecht – dat niet het gerecht is dat ten gronde bevoegd is – een verzoek om voorlopige of bewarende maatregelen wordt ingediend, zodat genoemd artikel 22, punt 4, dat de bevoegdheid ten gronde betreft, in beginsel niet aldus kan worden uitgelegd dat het kan afwijken van artikel 31 en dit bijgevolg opzij kan zetten.

41 Onderzocht moet echter worden of de uitlegging die het Hof aan artikel 16, punt 4, van het Executieverdrag heeft gegeven niet tot een andere conclusie leidt.

42 Daartoe zij in herinnering gebracht dat voor zover verordening nr. 44/2001 in de betrekkingen tussen de lidstaten in de plaats is getreden van het Executieverdrag, de door het Hof verstrekte uitlegging met betrekking tot de in dit verdrag neergelegde bepalingen ook geldt voor de bepalingen van die verordening, wanneer de bepalingen van deze communautaire instrumenten als gelijkwaardig kunnen worden aangemerkt (zie onder meer arresten van 16 juli 2009, Zuid-Chemie, C-189/08, Jurispr. blz. I-6917, punt 18; 10 september 2009, German Graphics Graphische Maschinen, C-292/08, Jurispr. blz. I-8421, punt 27, en 18 oktober 2011, Realchemie Nederland, C-406/09, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 38).

43 Het in het onderzoek van de onderhavige vraag pertinente artikel 22, punt 4, van verordening nr.

44/2001 berust op dezelfde systematiek als artikel 16, punt 4, van het Executieverdrag en is bovendien geformuleerd in nagenoeg gelijke bewoordingen. Bij een zo grote gelijkenis moet in overeenstemming met punt 19 van de considerans van die verordening de continuĂŻteit in de uitlegging van deze twee instrumenten worden gewaarborgd (zie naar analogie arresten van 23 april 2009, Draka NK Cables e.a., C167/08, Jurispr. blz. I-3477, punt 20, en 14 mei 2009, Ilsinger, C-180/06, Jurispr. blz. I-3961, punt 58, en reeds aangehaald arrest Zuid-Chemie, punt 19).

44 In dit verband zij erop gewezen dat het Hof in punt 24 van zijn arrest van 13 juli 2006, GAT (C-4/03, Jurispr. blz. I-6509), aan artikel 16, punt 4, van het Executieverdrag een ruime uitlegging heeft gegeven om de nuttige werking ervan zeker te stellen. Het heeft geoordeeld dat gelet op de plaats van deze bepaling in het stelsel van dat verdrag en het nagestreefde doel, de in genoemde bepaling neergelegde bevoegdheidsregels exclusief en dwingend zijn en specifiek gelden zowel voor de justitiabele als voor de rechter.

45 Voorts heeft het Hof geoordeeld dat de in artikel 16, punt 4, van het Executieverdrag neergelegde exclusieve bevoegdheid moet gelden ongeacht het procedurele kader waarin de kwestie van de geldigheid van een octrooi wordt opgeworpen, of dit nu gebeurt bij wege

IEPT20120712, HvJEU, Solvay v Honeywell van rechtsvordering of bij wege van exceptie, bij het aanhangig maken van het geschil of in een later stadium van de procedure (zie arrest GAT, reeds aangehaald, punt 25).

46 Het Hof heeft daaraan toegevoegd dat zo in het stelsel van het Executieverdrag beslissingen werden toegelaten waarin andere gerechten dan die van de staat die het octrooi heeft verleend, incidenteel uitspraak zouden doen over de geldigheid van dit octrooi, het gevaar van onverenigbare beslissingen, dat het verdrag juist tracht te vermijden, zou toenemen (zie arrest GAT, reeds aangehaald, punt 29).

47 Gelet op de ruime uitlegging die het Hof aan artikel 16, punt 4, van het Executieverdrag heeft gegeven en de gevaren voor tegenstrijdige beslissingen die deze bepaling boogt te vermijden, en aangezien, zoals in punt 43 van het onderhavige arrest is vastgesteld, de inhoud van artikel 22, punt 4, van verordening nr.

44/2001 gelijkwaardig is aan die van artikel 16, punt 4, van het Executieverdrag, moet worden geconstateerd dat de in punt 44 van het onderhavige arrest genoemde specifieke gelding van artikel 22, punt 4, van verordening nr. 44/2001 kan inwerken op de toepassing van de in artikel 25 van verordening nr. 44/2001 neergelegde bevoegdheidsregel, die uitdrukkelijk verwijst naar artikel 22 van die verordening, en die van andere bevoegdheidsregels, zoals onder meer die van artikel 31 van die verordening.

48 Bijgevolg moet worden stilgestaan bij de vraag of de specifieke gelding van artikel 22, punt 4, van verordening nr. 44/2001, zoals uitgelegd door het Hof, gevolgen heeft voor de toepassing van artikel 31 van die verordening in een situatie zoals aan de orde in het hoofdgeding, die betrekking heeft op een vordering wegens inbreuk in het kader waarvan incidenteel een beroep is gedaan op ongeldigheid van een Europees octrooi als verweermiddel tegen de vaststelling van een voorlopige maatregel waarmee grensoverschrijdende inbreuk moet worden verboden.

49 Dienaangaande moet worden opgemerkt dat volgens de verwijzende rechter de incidenteel aangezochte rechter geen definitieve beslissing geeft over de geldigheid van het ingeroepen octrooi, maar evalueert hoe de op grond van artikel 22, punt 4, van verordening nr. 44/2001 bevoegde rechter zich daarover zou uitspreken en de gevraagde voorlopige maatregel niet zal toekennen indien er naar zijn oordeel een redelijke en niet te verwaarlozen kans bestaat dat het ingeroepen octrooi door de bevoegde rechter nietig wordt verklaard.

50 In die omstandigheden ontbreekt het in punt 47 van het onderhavige arrest bedoelde gevaar voor tegenstrijdige beslissingen, nu de voorlopige beslissing van de incidenteel aangezochte rechter geenszins zal vooruitlopen op de beslissing ten gronde van de op grond van artikel 22, punt 4, van verordening nr.

44/2001 bevoegde rechter. De redenen op grond waarvan het Hof een ruime uitlegging heeft gegeven aan de bevoegdheid op grond van artikel 22, punt 4, van verordening nr. 44/2001 vereisen niet dat in een

Pagina 6 van 15

www.boek9.nl

geval zoals aan de orde in het hoofdgeding artikel 31 van die verordening buiten toepassing wordt gelaten.

51 Gelet op het bovenstaande moet op de tweede vraag worden geantwoord dat artikel 22, punt 4, van verordening nr. 44/2001 aldus moet worden uitgelegd dat het in omstandigheden zoals aan de orde in het hoofdgeding niet in de weg staat aan toepassing van artikel 31 van die verordening.

De derde tot en met de zesde vraag 52 Gelet op het antwoord op de tweede vraag hoeft op de derde tot en met de zesde vraag niet te worden geantwoord.

Kosten 53 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking. Het Hof (Derde kamer) verklaart voor recht: 1) Artikel 6, punt 1, van verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, moet aldus worden uitgelegd dat in een situatie waarin twee of meer vennootschappen uit verschillende lidstaten in een procedure aanhangig voor een gerecht van een van die lidstaten, ieder afzonderlijk worden beticht van het plegen van inbreuk op hetzelfde nationale deel van een Europees octrooi zoals dat van kracht is in weer een andere lidstaat, wegens het verrichten van voorbehouden handelingen met betrekking tot hetzelfde product, de mogelijkheid bestaat van onverenigbare beslissingen bij afzonderlijke berechting in de zin van die bepaling. De nationale rechter dient bij de beoordeling of dat risico bestaat alle relevante gegevens van het dossier in de beschouwing te betrekken.

2) Artikel 22, punt 4, van verordening nr. 44/2001 moet aldus worden uitgelegd dat het in omstandigheden zoals aan de orde in het hoofdgeding niet in de weg staat aan toepassing van artikel 31 van die verordening.

CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL P. CRUZ VILLALÓN van 29 maart 2012 (1) Zaak C-616/10 Solvay SA tegen Honeywell Fluorine Products Europe BV Honeywell Belgium NV Honeywell Europe NV [verzoek van de Rechtbank ’s-Gravenhage (Nederland) om een prejudiciële beslissing] „Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Rechterlijke bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen – Verordening (EG) nr. 44/2001 – Rechtsvordering wegens inbreuk op Europees octrooi – Bijzondere en exclusieve

IEPT20120712, HvJEU, Solvay v Honeywell bevoegdheid – Artikel 6, punt 1 – Pluraliteit van verweerders – Artikel 22, punt 4 – Bestrijding van geldigheid van octrooi – Artikel 31 – Voorlopige of bewarende maatregelen” 1. De Rechtbank ’s-Gravenhage (Nederland), waarbij vorderingen tot vaststelling van een inbreuk op een Europees octrooi zijn ingesteld tegen in verschillende lidstaten gevestigde vennootschappen, in welke procedure vervolgens een voorlopige voorziening inhoudende een grensoverschrijdend inbreukverbod is gevraagd, stelt het Hof diverse prejudiciële vragen over de toepassing van verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken(2), op geschillen over intellectuele eigendomsrechten.

2. De zeer specifieke vragen van de verwijzende rechter(3) resumeren een aantal van de voornaamste problemen(4) die de toepassing van deze verordening op grensoverschrijdende geschillen betreffende Europese octrooien aan de orde stelt(5), en bieden het Hof dan ook de gelegenheid tot verduidelijking van zijn belangrijkste arresten betreffende de artikelen 6, punt 1 (6), 22, punt 4(7), en 31(8) van verordening nr.

44/2001.

I – Toepasselijk recht 3. Volgens artikel 3 van verordening nr. 44/2001, en in afwijking van het in artikel 2 van deze verordening neergelegde beginsel, kunnen degenen die op het grondgebied van een lidstaat woonplaats hebben, slechts voor het gerecht van een andere lidstaat worden opgeroepen krachtens de in de artikelen 5 tot en met 24 van diezelfde verordening gegeven regels.

4. Volgens artikel 6 van verordening nr. 44/2001 kan een persoon die woonplaats heeft op het grondgebied van een lidstaat, in een andere lidstaat worden opgeroepen: „[...]

1. indien er meer dan één verweerder is: voor het gerecht van de woonplaats van een hunner, op voorwaarde dat er tussen de vorderingen een zo nauwe band bestaat dat een goede rechtsbedeling vraagt om hun gelijktijdige behandeling en berechting, teneinde te vermijden dat bij afzonderlijke berechting van de zaken onverenigbare beslissingen worden gegeven; [...]”

5. In artikel 22 van verordening nr. 44/2001 is het volgende bepaald: „Ongeacht de woonplaats zijn bij uitsluiting bevoegd: [...]

4. voor de registratie of de geldigheid van octrooien, merken, tekeningen en modellen van nijverheid, en andere soortgelijke rechten die aanleiding geven tot deponering of registratie: de gerechten van de lidstaat op het grondgebied waarvan de deponering of registratie is verzocht, heeft plaatsgehad of geacht wordt te hebben plaatsgehad in de zin van een besluit van de Gemeenschap of een internationale overeenkomst. Onverminderd de bevoegdheid van het Europees octrooibureau krachtens het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien, ondertekend te Pagina 7 van 15

www.boek9.nl

München op 5 oktober 1973 [hierna: „Europees Octrooiverdrag”], zijn ongeacht de woonplaats, de gerechten van elke lidstaat bij uitsluiting bevoegd voor de registratie of de geldigheid van een voor die lidstaat verleend Europees octrooi; [...]”

6. Ten slotte is in artikel 31 van verordening nr.

44/2001 het volgende bepaald: „In de wetgeving van een lidstaat vastgestelde voorlopige of bewarende maatregelen kunnen bij de gerechten van die staat worden aangevraagd, zelfs indien een gerecht van een andere lidstaat krachtens deze verordening bevoegd is van het bodemgeschil kennis te nemen.”

II – Feiten van het hoofdgeding 7. Solvay SA, een in België gevestigde vennootschap en houdster van Europees octrooi EP 0 858 440 dat in verschillende lidstaten van kracht is(9), heeft op 6 maart 2009 bij de Rechtbank ’s -Gravenhage een vordering wegens het plegen van inbreuk(10) op verschillende nationale delen van dit octrooi ingesteld tegen met name drie vennootschappen uit twee verschillende lidstaten, Honeywell Fluorine Products Europe BV, gevestigd in Nederland, en Honeywell Belgium NV en Honeywell Europe NV, gevestigd in België(11), door het verhandelen van een door Honeywell International Inc. vervaardigd product (HFC-245) dat hetzelfde is als het product van dit octrooi.

8. In het kader van deze procedure heeft Solvay SA op 9 december 2009 een incidentele vordering tegen verweersters in het hoofdgeding ingesteld tot verkrijging van een voorlopige voorziening in de vorm van een grensoverschrijdend inbreukverbod voor de hele duur van het hoofdgeding.(12) 9. Aangezien verweersters in het hoofdgeding in het kader van de incidentele procedure de nietigheid van de nationale delen van het betrokken octrooi hebben ingeroepen, zonder dat zij echter een nietigheidsvordering hebben ingesteld of ook maar een voornemen daartoe hebben aangekondigd, en de bevoegdheid van de aangezochte Nederlandse rechter om van de hoofdvordering alsook van de incidentele vordering kennis te nemen hebben aangevochten, heeft de Rechtbank ’s-Gravenhage de behandeling geschorst en het Hof een prejudiciële vraag betreffende de uitlegging van artikel 6, punt 1, van verordening nr.

44/2001 gesteld, alsmede verschillende prejudiciële vragen betreffende de artikelen 22, punt 4, en 31 van verordening nr. 44/2001.

III – Prejudiciële vragen 10. De prejudiciële vragen van de Rechtbank ’sGravenhage luiden als volgt: „1) Ten aanzien van artikel 6, [punt 1, van de verordening]: Is in een situatie, waarin twee of meer vennootschappen uit verschillende lidstaten in een procedure aanhangig voor een gerecht van een van die lidstaten, ieder afzonderlijk worden beticht van het plegen van inbreuk op hetzelfde nationale deel van een Europees octrooi zoals dat van kracht is in weer een

IEPT20120712, HvJEU, Solvay v Honeywell andere lidstaat, wegens het verrichten van voorbehouden handelingen met betrekking tot hetzelfde product, sprake van de mogelijkheid van ‚onverenigbare beslissingen’ bij afzonderlijke berechting, zoals bedoeld in artikel 6, [punt 1, van de verordening]?

2) Ten aanzien van artikel 22, [punt 4, van de verordening] 1) Is artikel 22, [punt 4, van de verordening] van toepassing in een procedure tot het verkrijgen van een voorlopige voorziening gebaseerd op een buitenlands octrooi (zoals een voorlopig grensoverschrijdend inbreukverbod), indien gedaagde bij wege van verweer aanvoert dat het ingeroepen octrooi nietig is, in aanmerking genomen dat de rechter in dat geval geen definitieve beslissing neemt over de geldigheid van het ingeroepen octrooi, maar een inschatting maakt hoe de ingevolge artikel 22, [punt 4, van de verordening] bevoegde rechter daarover zou oordelen en de gevorderde voorlopige voorziening in de vorm van een inbreukverbod zal worden afgewezen indien naar het oordeel van de rechter een redelijke, niet te verwaarlozen kans bestaat dat het ingeroepen octrooi door de bevoegde rechter vernietigd zou worden?

2) Worden voor de toepasselijkheid van artikel 22, [punt 4, van de verordening] in een procedure als in voorgaande vraag bedoeld, vormvereisten gesteld aan het nietigheidsverweer in die zin dat artikel 22, [punt 4, van de verordening] alleen van toepassing is indien reeds een nietigheidsvordering bij de ingevolge artikel 22, [punt 4, van de verordening] bevoegde rechter aanhangig is of binnen een – door de rechter te stellen termijn – wordt gemaakt, althans dat ter zake een dagvaarding aan de octrooihouder is of wordt uitgebracht, of volstaat het enkele opwerpen van een nietigheidsverweer en, zo ja, worden dan eisen gesteld aan de inhoud van het gevoerde verweer, in die zin dat het voldoende moet zijn onderbouwd en/of dat het voeren van het verweer niet moet worden aangemerkt als misbruik van procesrecht?

3) Indien vraag 1 bevestigend wordt beantwoord, behoudt de rechter, nadat in een procedure als in de eerste vraag bedoeld een nietigheidsverweer is aangevoerd, bevoegdheid ten aanzien van de inbreukvordering met als gevolg dat (indien de eisende partij dat wenst) de inbreukprocedure moet worden aangehouden totdat de ingevolge artikel 22, [punt 4, van verordening 44/2001] bevoegde rechter over de geldigheid van het ingeroepen nationale deel van het octrooi heeft beslist, dan wel dat de vordering moet worden afgewezen, omdat over een voor de beslissing essentieel verweer niet mag worden geoordeeld of verliest de rechter nadat een nietigheidsverweer is aangevoerd ook zijn bevoegdheid ten aanzien van de inbreukvordering?

4) Indien vraag 1 bevestigend wordt beantwoord, kan de nationale rechter zijn bevoegdheid om te oordelen over een vordering tot verkrijging van een voorlopige voorziening gebaseerd op een buitenlands octrooi (zoals een grensoverschrijdend inbreukverbod) en waartegen bij wege van verweer wordt aangevoerd dat Pagina 8 van 15

www.boek9.nl

het ingeroepen octrooi nietig is, dan wel (in het geval geoordeeld zou worden dat toepasselijkheid van artikel 22, [punt 4, van verordening 44/2001] de bevoegdheid van de rechtbank om over de inbreukvraag te oordelen onverlet laat) zijn bevoegdheid om te oordelen over een verweer inhoudende dat het ingeroepen buitenlandse octrooi nietig is, ontlenen aan artikel 31 [van deze verordening]?

5) Indien vraag 4 bevestigend wordt beantwoord, welke feiten of omstandigheden zijn dan nodig om de in rechtsoverweging 40 van het arrest Van Uden/DecoLine bedoelde reële band tussen het voorwerp van de gevraagde maatregelen en de op territoriale criteria gebaseerde bevoegdheid van de verdragsluitende staat van de aangezochte rechter te kunnen aannemen?”

11. Verzoekster en verweersters in het hoofdgeding, de Bondsrepubliek Duitsland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje en de Commissie hebben schriftelijke opmerkingen ingediend.

De vertegenwoordigers van Solvay SA, Honeywell Fluorine Products Europe BV, en het Koninkrijk Spanje alsmede de Commissie zijn gehoord ter terechtzitting van 30 november 2011.

IV – Analyse 12. Vooraf wil ik in herinnering brengen dat, voor zover verordening nr. 44/2001 thans in de betrekkingen tussen de lidstaten(13) in de plaats is getreden van het Verdrag van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken(14), de uitlegging die het Hof aan dit verdrag heeft gegeven ook geldt voor deze verordening, wanneer de bepalingen van de verordening en die van het Executieverdrag als gelijkwaardig kunnen worden aangemerkt.(15) Bovendien volgt uit punt 19 van de considerans van verordening nr. 44/2001 dat de continuïteit in de uitlegging tussen het Executieverdrag en deze verordening moet worden gewaarborgd.

A – Bodemprocedure en uitlegging van artikel 6, punt 1, van verordening nr. 44/2001 13. Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter in wezen van het Hof te vernemen of hij zich op grond van artikel 6, punt 1, van verordening nr. 44/2001 bevoegd kan verklaren. Meer in het bijzonder wil hij opheldering over de vraag of, gelet op het feit dat bij hem vorderingen aanhangig zijn tegen een in Nederland gevestigde onderneming en twee in België gevestigde ondernemingen, er een gevaar voor onverenigbare beslissingen bestaat, hetgeen zijn bevoegdheid op grond van die bepaling zou rechtvaardigen.

14. Artikel 6, punt 1, van verordening nr. 44/2001 biedt een verzoekende partij immers de mogelijkheid verschillende verweerders voor het gerecht van de woonplaats van een hunner op te roepen, op voorwaarde dat er tussen de vorderingen een zo nauwe band bestaat dat een goede rechtsbedeling vraagt om hun gelijktijdige behandeling en berechting, teneinde te vermijden dat bij afzonderlijke berechting van de zaken onverenigbare beslissingen worden gegeven.(16)

IEPT20120712, HvJEU, Solvay v Honeywell 15. Het vereiste van deze samenhang tussen de vorderingen is door het Hof gesteld bij de uitlegging van artikel 6, punt 1, Executieverdrag(17), waarna het is opgenomen in de formulering van artikel 6, punt 1, van verordening nr. 44/2001(18), om te voorkomen dat de uitzondering op het beginsel dat de rechter van de lidstaat van de woonplaats van de verweerder bevoegd is, niet het beginsel als zodanig op losse schroeven zet.

16. Het Hof heeft eveneens aangegeven dat beslissingen niet reeds tegenstrijdig kunnen worden geacht op grond van een divergentie in de beslechting van het geschil. Voor tegenstrijdigheid is bovendien vereist dat deze divergentie zich voordoet in het kader van eenzelfde situatie, feitelijk en rechtens.(19) 17. Overigens staat het aan de nationale rechter om gelet op alle stukken van het dossier te beoordelen of er tussen de verschillende bij hem ingestelde vorderingen een verband bestaat, dat wil zeggen of er bij afzonderlijke berechting van de vorderingen gevaar bestaat voor onverenigbare beslissingen.(20) 18. In het arrest Roche Nederland e.a. heeft het Hof echter geoordeeld dat parallelle inbreukvorderingen in verschillende lidstaten, die overeenkomstig artikel 64, lid 3, van het Europees Octrooiverdrag in het licht van de nationale ter zake geldende regeling moeten worden beoordeeld(21), zich niet in het kader van eenzelfde situatie rechtens voordoen(22), zodat eventuele divergerende beslissingen niet als tegenstrijdig kunnen worden aangemerkt(23).

19. Met andere woorden, het lijkt erop dat in beginsel niet kan worden voldaan aan de voorwaarden voor toepassing van artikel 6, punt 1, van verordening nr.

44/2001 ingeval een inbreukvordering een Europees octrooi betreft.

20. Het arrest Roche Nederland e.a. van het Hof is op dit punt fel bekritiseerd(24), omdat het de werkingssfeer van artikel 6, punt 1, van verordening nr.

44/2001(25) op het gebied van de intellectuele eigendom aanzienlijk inperkt.(26) In brede kring heerst de opvatting(27) dat het arrest de bescherming van de houders van Europese octrooien vermindert(28) en ook onverenigbaar is met artikel 69 van het Europees Octrooiverdrag(29).

21. Betekent dit nu dat het in deze zaak uiteindelijk gaat om handhaving dan wel herziening van het arrest Roche Nederland e.a.?

22. Ik denk het niet. Mij lijkt, zoals zowel de Bondsrepubliek Duitsland als het Koninkrijk Spanje en de Commissie hebben aangevoerd, een meer genuanceerde aanpak mogelijk, waarin de reikwijdte van het arrest Roche Nederland e.a. zorgvuldig wordt afgebakend.

23. De situatie rechtens in het hoofdgeding onderscheidt zich namelijk van die van het arrest Roche Nederland e.a., aangezien verweersters in het hoofdgeding, die in Nederland en België zijn gevestigd, ieder afzonderlijk wordt verweten dezelfde inbreukmakende producten in dezelfde lidstaten te verhandelen en derhalve dezelfde „nationale delen van het Europees octrooi” zoals dat van kracht is in die lidstaten, te schenden.

Pagina 9 van 15

www.boek9.nl

24. Om te zien of deze argumentatie relevant is, kan het nuttig zijn na te gaan hoe de situatie zou zijn indien artikel 6, punt 1, van verordening nr. 44/2001 niet van toepassing werd verklaard. De verwijzende rechter in Nederland zou dan bevoegd zijn voor de vordering tegen de in Nederland gevestigde verweerster in het hoofdgeding, en verzoekster in het hoofdgeding zou overeenkomstig artikel 2 van deze verordening bij een rechter in België een inbreukvordering aanhangig moeten maken tegen de beide in België gevestigde verweersters.(30) 25. Beide rechters zouden, ieder voor zich, de gestelde inbreuken moeten onderzoeken in het licht van de verschillende nationale regelingen geldend voor de „nationale delen van het Europees octrooi” dat beweerdelijk is geschonden, met toepassing van het beginsel van de lex loci protectionis.(31) Zij zouden bijvoorbeeld beiden de door de drie verweersters in het hoofdgeding gepleegde schending van het Finse deel van het Europees octrooi moeten beoordelen naar Fins recht, aangezien een identiek inbreukmakend product op Fins grondgebied wordt verhandeld.

26. Het is waar dat zij in die omstandigheden uitspraak zouden moeten doen in het kader van eenzelfde situatie rechtens – de schending van hetzelfde nationale deel van een octrooi dat in dezelfde bewoordingen de omvang van de bescherming van dit octrooi definieert(32) –, maar beslissingen zouden kunnen geven die lijnrecht tegenover elkaar staan.

27. Met andere woorden, artikel 6, punt 1, van verordening nr. 44/2001 zou niet van toepassing zijn op een bundel inbreukvorderingen gericht tegen meerdere in verschillende lidstaten gevestigde vennootschappen, wanneer deze vorderingen betrekking hebben op handelingen die in verschillende lidstaten zijn verricht en inbreuk maken op verschillende nationale delen van een Europees octrooi waarop verschillende rechtstelsels van toepassing zijn.(33) Daarentegen zou het, voor zover de voorwaarde betreffende dezelfde feitelijke situatie vervuld is, wel van toepassing kunnen zijn op een bundel inbreukvorderingen tegen meerdere in verschillende lidstaten gevestigde vennootschappen, wanneer de vorderingen elk afzonderlijk handelingen betreffen die in dezelfde lidstaat zijn verricht en inbreuk maken op hetzelfde nationale deel van een Europees octrooi waarop hetzelfde rechtstelsel van toepassing is.(34) 28. Van belang is evenwel dat de bijzondere bevoegdheidsregels van verordening nr. 44/2001 door de nationale rechter(35) moeten worden uitgelegd met eerbiediging van het rechtszekerheidsbeginsel, dat een van de doelstellingen van de verordening is, hetgeen betekent dat artikel 6, punt 1, van verordening nr.

44/2001 aldus moet worden uitgelegd „dat een gemiddeld oordeelkundig verweerder op grond daarvan redelijkerwijs kan voorzien, voor welke andere rechter dan die van de staat van zijn woonplaats hij zou kunnen worden opgeroepen”.(36) 29. Gelet hierop stel ik het Hof voor op de eerste prejudiciële vraag van de verwijzende rechter te antwoorden dat artikel 6, punt 1, van verordening nr.

IEPT20120712, HvJEU, Solvay v Honeywell 44/2001 aldus moet worden uitgelegd dat het van toepassing is op een procedure ter zake van inbreuk op een Europees octrooi waarin meerdere, in verschillende verdragsluitende staten gevestigde vennootschappen zijn betrokken, wanneer de vorderingen elk afzonderlijk handelingen betreffen die in dezelfde lidstaat zijn verricht en inbreuk maken op hetzelfde nationale deel van een Europees octrooi waarop hetzelfde rechtstelsel van toepassing is.

B – Incidentele procedure 30. Met zijn tweede reeks vragen vraagt de verwijzende rechter in wezen of de omstandigheid dat de geldigheid van een octrooi wordt aangevochten in het kader van een incidentele procedure tot verkrijging van een grensoverschrijdend inbreukverbod, die parallel loopt aan de bodemprocedure inzake vaststelling van de inbreuk, voldoende is – en zo ja, onder welke vorm- of procedurele voorwaarden – voor de toepasselijkheid van artikel 22, punt 4, van verordening nr. 44/2001, zodat de aangezochte rechter ten eerste zich op grond van artikel 25 van verordening nr. 44/2001 onbevoegd moet verklaren om van de hoofdvordering kennis te nemen, en ten tweede ook zijn bevoegdheid om op grond van artikel 31 van verordening nr. 44/2001 van de incidentele procedure kennis te nemen moet toetsen.

1. Uitlegging van artikel 22, punt 4, van verordening nr. 44/2001 31. De eerste reeks vragen betreffende de reikwijdte van het bepaalde in artikel 22, punt 4, van verordening nr. 44/2001 moet worden onderzocht in het licht van de overwegingen en het dictum van het arrest GAT.(37) 32. In dit arrest heeft het Hof verklaard dat artikel 16, punt 4, Executieverdrag, gelet op de doelstelling en de plaats ervan in het stelsel van dit verdrag(38), aldus moet worden uitgelegd dat de hierin neergelegde exclusievebevoegdheidsregel alle geschillen over de registratie of de geldigheid van een octrooi betreft, ongeacht of de kwestie bij wege van rechtsvordering dan wel exceptie wordt opgeworpen en ongeacht in welk stadium van de procedure dit gebeurt.

33. Zonder op de bestaansreden van deze bepalingen in te gaan, wil ik benadrukken dat drie soorten overwegingen verband houdend met de grondslag en de doelstelling van het door het Executieverdrag ingevoerde stelsel, deze oplossing rechtvaardigden(39): om te beginnen de dwingende aard van de exclusievebevoegdheidsregel van artikel 16, punt 4, Executieverdrag(40); verder de noodzaak om de voorzienbaarheid van de bevoegdheidsregels, en dus de rechtszekerheid, te waarborgen door te voorkomen dat meerdere instanties bevoegd zijn(41), en ten slotte de noodzaak om te voorkomen dat het gevaar van tegenstrijdige beslissingen toeneemt, hetgeen het Executieverdrag juist wenst te vermijden(42).

34. De Bondsrepubliek Duitsland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje en de Commissie, die op dit punt een aantal van de door de verwijzende rechter aangevoerde factoren overnemen, delen in wezen de zienswijze dat rechters aan wie, zoals in casu in het hoofdgeding, een incidentele vordering is voorgelegd, geen uitspraak doen over het Pagina 10 van 15

www.boek9.nl

bodemgeschil, noch over het bestaan van de inbreuk (voorwerp van de hoofdvordering) of over de geldigheid van het octrooi (verweer opgeworpen in het kader van de incidentele procedure), maar normaliter alleen onderzoeken of aan de voorwaarden voor het verlenen van de gevraagde voorlopige voorziening is voldaan. Aangezien het eventuele onderzoek naar de geldigheid van een octrooi prima facie wordt verricht en niet tot een definitieve beslissing leidt, zou er derhalve geen gevaar voor tegenstrijdige beslissingen bestaan.

35. Dit standpunt moet evenwel worden afgezet tegen in het bijzonder punt 30 van het arrest GAT, waarin het Hof heel specifiek stelling heeft genomen over de kwestie van de invloed van de gevolgen van beslissingen die de toepassing van artikel 16, punt 4, Executieverdrag betreffen. Aangevoerd werd dat er geen gevaar voor tegenstrijdige beslissingen kon zijn, aangezien de gevolgen van een incidentele uitspraak over de geldigheid van een octrooi zich naar Duits recht tot de partijen in het geding (inter partes) beperkten. Dit argument is door het Hof in zeer algemene en tegelijkertijd zeer klemmende bewoordingen afgewezen.

36. Erop wijzend dat de gevolgen van een dergelijke beslissing door het nationaal recht worden vastgesteld en dat in meerdere verdragsluitende staten de beslissing tot nietigverklaring van een octrooi erga-omneswerking heeft, overwoog het Hof dat: „om het gevaar van onverenigbare beslissingen te vermijden, [...] het dus noodzakelijk [zou] zijn om de bevoegdheid van de gerechten van een andere staat dan die van de verlening van het octrooi om incidenteel uitspraak te doen over de geldigheid van een buitenlands octrooi, te beperken tot de gevallen waarin het toepasselijk nationaal recht aan de te geven beslissing enkel een tot de partijen bij het geding beperkt gevolg verbindt”. Volgens het Hof was dit niet mogelijk, omdat „[e]en dergelijke beperking zou [...] leiden tot verstoringen, waardoor de gelijkheid en de eenvormigheid van de rechten en verplichtingen die voor de verdragsluitende staten en de belanghebbende personen uit het Executieverdrag voortvloeien, zouden worden aangetast”.(43) 37. Moet daarom worden geconcludeerd dat het arrest GAT de verwijzende rechter verplicht om zich in de omstandigheden van het hoofdgeding onbevoegd te verklaren? Mij lijkt een meer genuanceerd antwoord dat met de procesrechtelijke werkelijkheid rekening houdt, aangewezen.

38. Er kunnen zich immers maar drie situaties voordoen: of de geldigheid van het octrooi wordt zowel in de bodemprocedure als in de incidentele procedure bestreden (geval a), of alleen in de bodemprocedure (geval b) dan wel alleen in de incidentele procedure (geval c).

39. In de gevallen a en b is het arrest GAT van toepassing en moet de aangezochte rechter zich derhalve overeenkomstig artikel 25 van verordening nr.

44/2001 onbevoegd verklaren in de bodemprocedure en onderzoeken of de gevraagde voorlopige voorziening

IEPT20120712, HvJEU, Solvay v Honeywell op grond van artikel 31 van verordening nr. 44/2001 kan worden verleend.

40. In geval c kunnen zich twee situaties voordoen. De verweerder heeft wellicht niet de mogelijkheid gehad om de kwestie van de geldigheid van het octrooi in de bodemprocedure op te werpen, bijvoorbeeld omdat de voorlopige voorziening is verleend voordat de hoofdvordering is ingesteld (situatie c 1).(44) Ook kan het zijn dat de verweerder wel die mogelijkheid heeft gehad, maar het niet juist heeft geacht om hiervan gebruik te maken (situatie c 2). Dit lijkt op de situatie in het hoofdgeding, hetgeen de verwijzende rechter zal moeten vaststellen.

41. In situatie c 1 moet de aangezochte rechter de gevraagde voorlopige of bewarende voorziening kunnen onderzoeken en eventueel verlenen, echter met strikte naleving van het arrest GAT. Dit impliceert dat die voorlopige voorziening alleen zal kunnen worden verleend, indien bij de aangezochte rechter binnen een redelijke termijn ook een met de gevraagde voorziening samenhangende hoofdvordering, een vordering tot vaststelling van de inbreuk in het kader van een gevraagd inbreukverbod, wordt ingesteld in het kader waarvan de naleving van het arrest GAT dan kan worden gewaarborgd, dus op de strikte voorwaarde dat de voorziening geen definitieve gevolgen sorteert.

42. In situatie c 2 daarentegen kan de in het kader van de incidentele procedure ingeroepen ongeldigheid van het betrokken octrooi in beginsel niet ertoe leiden dat de aangezochte rechter zich overeenkomstig artikel 25 van verordening nr. 44/2001 onbevoegd verklaart om van de hoofdvordering kennis te nemen. In dat geval kan er namelijk van worden uitgegaan dat het argument van de ongeldigheid van het betrokken octrooi dilatoir is, tenzij de verweerder aantoont dat hij bij de bevoegde rechter een vordering tot vernietiging van dit octrooi heeft ingesteld. De aangezochte rechter kan derhalve, mits hij bevoegd is om van het bodemgeschil kennis te nemen, overeenkomstig zijn nationale recht de gevraagde voorlopige voorziening verlenen.

43. Bijgevolg geef ik het Hof in overweging te verklaren dat artikel 22, punt 4, van verordening nr.

44/2001 aldus moet worden uitgelegd dat de hierin vervatte exclusievebevoegdheidsregel niet van toepassing is wanneer de vraag naar de geldigheid van een octrooi enkel in een incidentele procedure wordt opgeworpen, voor zover de eventuele in die procedure te nemen beslissing geen definitieve gevolgen sorteert.

2. Uitlegging van artikel 31 van verordening nr.

44/2001 44. Hierop zal ik slechts subsidiair ingaan, voor het geval het Hof van oordeel zou zijn dat de verwijzende rechter niet bevoegd is om van het bodemgeschil kennis te nemen op grond van artikel 22, punt 4, van verordening nr. 44/2001, dan wel niet bevoegd is om van het gehele bodemgeschil kennis te nemen op grond van artikel 6, punt 1, van die verordening.

45. Zoals uit vaste rechtspraak(45) blijkt, is de rechter die uit hoofde van een van de bevoegdheidsgronden van het Executieverdrag, en thans van verordening nr.

44/2001, bevoegd is om van het bodemgeschil kennis Pagina 11 van 15

www.boek9.nl

te nemen, namelijk tevens bevoegd voorlopige of bewarende maatregelen te gelasten, zonder dat aan deze laatste bevoegdheid nadere voorwaarden zijn verbonden.(46) 46. Blijkens de rechtspraak van het Hof is artikel 31 van verordening nr. 44/2001, net als daarvoor artikel 24 Executieverdrag, een autonome bevoegdheidsgrond(47) die de in artikel 2 tot en met 24 van verordening nr.

44/2001 vervatte bevoegdheidsgronden aanvult.(48) Toch moet deze bepaling, die voorziet in een uitzondering op het bevoegdheidsstelsel van verordening nr. 44/2001, strikt worden uitgelegd(49), aangezien voor de uitoefening van de bevoegdheid tot het gelasten van voorlopige maatregelen bepaalde door de rechtspraak van het Hof gestelde voorwaarden gelden verband houdend met de aard van de te beschermen rechten en het doel en het voorwerp van de gevraagde maatregelen.(50) 47. Om te beginnen moeten de voorlopige maatregelen vallen onder de werkingsfeer van verordening nr.

44/2001, die is beperkt tot burgerlijke en handelszaken, waarbij, gelet op de grote verscheidenheid van deze maatregelen in de verschillende lidstaten, de vraag of deze verordening hierop van toepassing is, niet wordt bepaald door de aard van die maatregelen, maar door de aard van de rechten die erdoor worden gewaarborgd.(51) Dat is stellig het geval bij inbreukvorderingen, waarop de algemene regels van verordening nr. 44/2001 van toepassing zijn (52), alsmede bij een gevraagde voorlopige voorziening inhoudende een grensoverschrijdend inbreukverbod, zoals het betrokken verbod in het hoofdgeding.(53) 48. De eventueel op grond van artikel 31 van verordening nr. 44/2001 te nemen maatregelen moeten bovendien voorlopig zijn, dat wil zeggen bedoeld zijn om een feitelijke of juridische situatie te handhaven ter bewaring van rechten waarvan de erkenning langs andere weg wordt gevraagd voor de rechter die van het bodemgeschil kennis neemt.(54) Deze voorwaarde impliceert hoofdzakelijk dat een voorlopige maatregel die op grond van artikel 31 van verordening nr.

44/2001 wordt verleend, een beperkte geldingsduur moet hebben.

49. Het Hof heeft in zeer algemene bewoordingen onderstreept dat de rechter aan wie een dergelijke maatregel wordt gevraagd, met „bijzondere behoedzaamheid en een gedegen kennis van de concrete omstandigheden waarin de maatregel effect moet sorteren” moet optreden, hetgeen impliceert dat hij „zijn toestemming [moet] kunnen beperken in de tijd” en, meer in het algemeen „aan zijn toestemming alle voorwaarden kunnen verbinden die het voorlopige of bewarende karakter [ervan] garanderen”(55), normaliter totdat op het bodemgeschil is beslist.

50. Bovendien heeft het Hof, juist met het doel om het voorlopig of bewarend karakter van de op grond van artikel 31 van verordening nr. 44/2001 toegestane maatregelen te garanderen, in het arrest Van Uden(56) een extra voorwaarde gesteld, namelijk het bestaan van een reële band tussen het voorwerp van de gevraagde voorlopige maatregelen en de op territoriale criteria

IEPT20120712, HvJEU, Solvay v Honeywell gebaseerde bevoegdheid van de lidstaat van de aangezochte rechter(57), hetgeen juist het onderwerp is van de laatste prejudiciële vraag van de verwijzende rechter.

51. Het Hof heeft tot nu toe niet rechtstreeks de gelegenheid gekregen om te specificeren wat deze twee voorwaarden inhouden waar het gaat om intellectuele eigendomsrechten.

52. Aangezien de incidentele vordering in het hoofdgeding is ingesteld nadat de hoofdvordering aanhangig was gemaakt, zodat de voorwaarde inzake de beperkte geldingsduur van de toegestane maatregel kan worden geacht in potentie te zijn vervuld, zal ik vooral de voorwaarde inzake het bestaan van een reële band bezien.

53. Deze – bekritiseerde(58) – voorwaarde wordt op uiteenlopende wijze uitgelegd.(59) Sommigen zien in deze voorwaarde een begrenzing van de extraterritoriale werking van de toegestane voorlopige maatregelen. Volgens anderen betekent deze voorwaarde dat de maatregel, althans voor een deel, effect moet sorteren in de lidstaat van de aangezochte rechter. De voorwaarde zou derhalve geenszins de werkingsfeer ratione loci van de toegestane maatregel beperken, die integendeel effect kan sorteren in andere lidstaten dan die van de aangezochte rechter, en dus een extraterritoriale werking kan hebben.(60) Het zou eerder gaan om een minimaal territoriaal aanknopingspunt van de gevraagde voorlopige voorziening. Het bestaan van een reële band zou dan ook moeten worden onderzocht met inachtneming van vooral de tenuitvoerleggingsprocedures in de lidstaat van de aangezochte rechter.(61) 54. Volgens mij kan inderdaad worden aanvaard dat de rechter van een lidstaat die veronderstellenderwijs niet bevoegd is om van het bodemgeschil kennis te nemen, zich slechts bevoegd kan verklaren tot het toestaan van een voorlopige maatregel op grond van artikel 31 van verordening nr. 44/2001 voor zover deze maatregel effect sorteert op het grondgebied van die lidstaat en aldaar ten uitvoer kan worden gelegd. Het is aan diezelfde rechter, die daartoe het beste in staat is, om het bestaan van deze reële band na te gaan.

55. Bijgevolg geef ik het Hof in overweging te verklaren dat artikel 31 van verordening nr. 44/2001 aldus moet worden uitgelegd dat een nationale rechter niet bevoegd is een voorlopige maatregel toe te staan die geen effect op zijn grondgebied sorteert, hetgeen aan hem is om te bepalen.

V – Conclusie 56. Bijgevolg geef ik het Hof in overweging de prejudiciële vragen van de Rechtbank ’s- Gravenhage te beantwoorden door voor recht te verklaren: „1) Primair: a) Artikel 6, punt 1, van verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, moet aldus worden uitgelegd dat het van toepassing is op een procedure ter zake van inbreuk op een Europees octrooi waarin meerdere, in verschillende Pagina 12 van 15

www.boek9.nl

verdragsluitende staten gevestigde vennootschappen zijn betrokken, wanneer de vorderingen elk afzonderlijk handelingen betreffen die in dezelfde lidstaat zijn verricht en inbreuk maken op hetzelfde nationale deel van een Europees octrooi waarop hetzelfde rechtstelsel van toepassing is. b) Artikel 22, punt 4, van verordening nr. 44/2001 moet aldus worden uitgelegd dat de hierin vervatte exclusievebevoegdheidsregel niet van toepassing is wanneer de vraag naar de geldigheid van een octrooi enkel in een incidentele procedure wordt opgeworpen, voor zover de eventuele in die procedure te nemen beslissing geen definitieve gevolgen sorteert.

2) Subsidiair: Artikel 31 van verordening nr. 44/2001 moet aldus worden uitgelegd dat een nationale rechter niet bevoegd is een voorlopige maatregel toe te staan die geen effect op zijn grondgebied sorteert, hetgeen aan hem is om te bepalen.”

1 – Oorspronkelijke taal: Frans.

2 – PB 2001, L 12, blz. 1; hierna: „verordening nr.

44/2001”.

3 – Deze vragen zijn voorts gesteld kort na de bekendmaking door de Europese Commissie van een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (herschikking) van 14 december 2010 [COM(2010) 748 def.; hierna: „voorstel voor een herziening van verordening nr. 44/2001”]. Zie voor een bespreking van dit voorstel, Heinze, C., „Choice of Court Agreements, Coordination of Proceedings and Provisional Measures in the Reform of the Brussels I Regulation”, Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht, 2011, vol. 75, blz. 581.

4 – Problemen die door de Commissie zijn genoemd in haar verslag aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité over de toepassing van verordening nr. 44/2001, van 21 april 2009 [COM(2009) 174 def., punt 3.4]. Zie ook het Groenboek over de herziening van verordening nr.

44/2001, van 21 april 2009 [COM(2009) 175 def., punten 4 en 6], en de resolutie van het Europees Parlement van 7 september 2010 over de uitvoering en herziening van verordening nr. 44/2001 (PB 2011, C 308 E, blz. 36, punt 22).

5 – Zie met name Fernández Arroyo, D., Compétence exclusive et compétence exorbitante dans les relations privées internationales, RCADI, 2006, deel 323, in het bijzonder blz. 95, punten 80 e.v.; Leible, S., en Ohly, A. (uitg.), Intellectual Property and Private International Law, Mohr Siebeck, 2009; Schauwecker, M., Extraterritoriale Patentverletzungsjuridiktion – Die internationale Zuständigkeit der Gerichte außerhalb des Patenterteilungsstaates für Verletzungsverfahren, Carl Heymanns Verlag, 2009; Nourissat, C., en Treppoz, E., Droit international privé et propriété intellectuelle. Un nouveau cadre pour de nouvelles stratégies, Lamy, Axe

IEPT20120712, HvJEU, Solvay v Honeywell Droit, 2010, en Winkler, M., Die internationale Zuständigkeit für Patentverletzungsstreitigkeiten, Peter Lang, 2011.

6 – Arrest van 13 juli 2006, Roche Nederland e.a. (C539/03, Jurispr. blz. I-6535).

7 – Arrest van 13 juli 2006, GAT (C-4/03, Jurispr. blz.

I-6509).

8 – Arrest van 17 november 1998, Van Uden (C391/95, Jurispr. blz. I-7091).

9 – Het gaat in casu om Denemarken, Ierland, Griekenland, Luxemburg, Oostenrijk, Portugal, Finland en Zweden, en verder ook nog Liechtenstein en Zwitserland.

10 – Hierna: „hoofdvordering”.

11 – Hierna gezamenlijk: „verweersters in het hoofdgeding”.

12 – Hierna: „incidentele procedure”.

13 – Zie voor het Koninkrijk Denemarken, de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Denemarken betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, ondertekend te Brussel op 19 oktober 2005 (PB L 299, blz. 62).

14 – PB 1972, L 299, blz. 32; hierna: „Executieverdrag”.

15 – Zie met name arresten van 10 september 2009, German Graphics Graphische Maschinen (C-292/08, Jurispr. blz. I-8421, punt 27), en 18 oktober 2011, Realchemie Nederland (C-406/09, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 38).

16 – Arresten van 27 september 1988, Kalfelis (189/87, Jurispr. blz. 5565, punt 12), en 27 oktober 1998, Réunion européenne e.a. (C-51/97, Jurispr. blz. I-6511, punt 48), alsmede reeds aangehaald arrest Roche Nederland e.a. (punt 20).

17 – Reeds aangehaald arrest Kalfelis (punt 12).

18 – Zoals het Hof in het reeds aangehaalde arrest Roche Nederland e.a. (punt 21) in herinnering heeft gebracht.

19 – Reeds aangehaald arrest Roche Nederland e.a. (punt 26) en arresten van 11 oktober 2007, Freeport (C98/06, Jurispr. blz. I-8319, punt 40), en 1 december 2011, Painer (C-145/10, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 79).

20 – Reeds aangehaalde arresten Freeport (punt 41) en Painer (punt 83).

21 – Punt 30.

22 – Punt 31.

23 – Punten 32 en 35.

24 – Zie met name European Max-Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property (CLIP), Intellectual Property and the Reform of Private International Law: Sparks from a Difficult Relationship, IPRax, 2007, nr. 4, blz. 284; conclusie van advocaat-generaal Trstenjak van 12 april 2011 bij het reeds aangehaalde arrest Painer, punten 78-85, alsmede de aldaar in punt 78 aangehaalde rechtspraak; zie voorts Muir Watt, H., „Article 6”, in Magnus, U., en Mankowski, P., Brussels I Regulation, 2e druk, Sellier, European Law Publishers, 2012, blz. 313, nr.

Pagina 13 van 15

www.boek9.nl

25a; Noorgård, M., „A, Spider without a Web? Multiple Defendants in IP Litigation”, in Leible, S., en Ohly, A. (uitg.), op. cit., blz. 211.; Gonzalez Beilfuss, C., „Is there any Web for the Spider? Jurisdiction over Co-defendants after Roche Nederland”, in Nuyts, A. (uitg.), International Litigation in Intellectual Property and Information Technology, Kluwer Law International, blz. 79.

25 – Een aantal van de kritische auteurs heeft echter wel toegegeven dat dit arrest een einde heeft gemaakt aan jaren van onzekerheid en heeft bijgedragen aan een hoger niveau van harmonisatie in Europa. Zie in die zin Kur, A., „Are there any Common European Principles of Private International Law with regard to Intellectual Property”, in Leible, S., en Ohly, A., op. cit., blz. 1 en 2.

26 – In het bijzonder Hess, B., e.a., Report on the Application of Regulation Brussels I in the Member States (Study JLS/C4/2005/03), Ruprecht-KarlsUniversität Heidelberg, september 2007, nr. 204, blz.

104 (hierna: „Heidelberg Report”).

27 – De Commissie zelf heeft de uit dit arrest voortvloeiende problemen aangestipt in haar verslag van 21 april 2009 betreffende de toepassing van verordening nr. 44/2001 (punt 3.4). Het Groenboek over de herziening van verordening nr. 44/2001 benadert het probleem echter zeer omzichtig, waarbij overigens met de punten 36-38 van het arrest Roche Nederland e.a. rekening wordt gehouden. In elk geval moet worden vastgesteld dat de Commissie in haar voorstel voor een herziening van verordening nr.

44/2001 geen wijziging van artikel 6 van de verordening heeft voorgesteld, ook al was haar uitgangspunt alleen om „bepaalde tekortkomingen van het huidige systeem aan te wijzen” en deze in afwachting van de invoering van het gemeenschappelijke stelsel voor octrooigeschillenbeslechting aan te pakken. Zie op dit punt advies 1/09 van 8 maart 2011, uitgebracht krachtens artikel 218, lid 1, VWEU (nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie), waarin het Hof van oordeel was dat de voorgenomen overeenkomst tot invoering van een gemeenschappelijk stelsel voor octrooigeschillenbeslechting („Gerecht voor het Europees en het gemeenschapsoctrooi”) niet verenigbaar is met de bepalingen van het VEU en het VWEU. 28 – Heidelberg Report, blz. 338, nr. 825 e.v.

29 – Heidelberg Report, blz. 340, nr. 833.

30 – Of een vordering moet worden ingesteld op grond van artikel 5, punt 3, van verordening nr. 44/2001 is in deze zaak niet aan de orde, zodat ik er hier ook niet op zal ingaan.

31 – Zie op dit punt de conclusie van advocaat-generaal Léger bij het reeds aangehaalde arrest Roche Nederland e.a. (punten 97 en 118).

32 – Zie in die zin Blumer, F., Patent Law and International Private Law on both Sides of the Atlantic, het forum van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (WIPO) inzake internationaal

IEPT20120712, HvJEU, Solvay v Honeywell privaatrecht en intellectuele eigendom, Genève, 30 en 31 januari 2001 (WIPO/PIL/01/3).

33 – In punt 33 van het arrest Roche Nederland e.a. was het Hof inderdaad van oordeel dat die samenhang niet kon worden aangetoond „tussen vorderingen wegens inbreuk op een Europees octrooi die elk zouden zijn gericht tegen een in een verschillende verdragsluitende staat gevestigde vennootschap voor feiten die deze vennootschap zou hebben gepleegd op het grondgebied van die staat”.

34 – Ik wil in herinnering brengen dat het Hof van oordeel was dat, niettegenstaande het feit dat de in te stellen rechtsvorderingen niet dezelfde rechtsgrondslag hadden, artikel 6, punt 1, van verordening nr. 44/2001 van toepassing was. Zie reeds aangehaald arrest Freeport (punten 31-47).

35 – Arrest van 13 juli 2006, Reisch Montage (C103/05, Jurispr. blz. I-6827, punt 24).

36 – Zie reeds aangehaald arrest Reisch Montage (punt 25); zie ook, wat betreft artikel 5, punt 1, Executieverdrag, arresten van 17 juni 1992, Handte (C26/91, Jurispr. blz. I-3967, punt 18); 28 september 1999, GIE Groupe Concorde e.a. (C-440/97, Jurispr. blz. I-6307, punt 24), en 19 februari 2002, Besix (C256/00, Jurispr. blz. I-1699, punten 24-26); wat de uitzondering van het forum non conveniens betreft, arrest van 1 maart 2005, Owusu (C-281/02, Jurispr. blz.

I-1383, punt 40), en wat artikel 24 Executieverdrag betreft, arrest van 28 april 2005, St. Paul Dairy (C104/03, Jurispr. blz. I-3481, punt 19).

37 – Reeds aangehaald arrest, punten 13-31.

38 – Punten 20-24.

39 – Voor de bestaansreden van deze bepalingen wordt verwezen naar de uitvoerige rechtsleer.

40 – Punten 26 en 27.

41 – Punt 28.

42 – Punt 29.

43 – Zie wat verordening nr. 44/2001 betreft, arrest van 28 april 2009, Apostolides (C-420/07, Jurispr. blz. I3571, punt 41).

44 – Hoewel dit merkwaardig kan lijken in het geval van een incidentele procedure die, naar men zou kunnen menen, als het ware van nature is gekoppeld aan een parallelle bodemprocedure, toch kan dit zich voordoen, zoals ik hieronder zal uiteenzetten.

45 – Reeds aangehaald arrest Van Uden (punten 22 en 48) en arrest van 27 april 1999, Mietz (C-99/96, Jurispr. blz. I-2277, punt 41).

46 – Deze bepalingen zijn overgenomen in een nieuwe bepaling van het voorstel voor herziening van verordening nr. 44/2001, namelijk artikel 35.

47 – Reeds aangehaald arrest Van Uden (punt 42). Zie in het bijzonder Pertegás Sender, M., „Article 24 of the Brussels Convention: a particular Reading for Patent Infringement Disputes?”, in Fentiman, R., e.a., L’espace judiciaire européen en matières civile et commerciale, Bruylant, 1999, blz. 277; Pertegás Sender, M., Cross-Border Enforcement of Patent Rights, Oxford University Press, blz. 130, nr. 3.138.

48 – Zie over deze bepaling het rapport over het Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de Pagina 14 van 15

www.boek9.nl

tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, ondertekend te Brussel op 27 september 1968, opgesteld door P. Jenard (PB 1979, C 59, blz. 1, in het bijzonder blz. 42), alsmede het toelichtend rapport over het verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, ondertekend te Lugano op 30 oktober 2007, van F. Pocar (PB 2009, C 319, blz. 1, punt 124).

49 – Zie wat betreft artikel 24 Executieverdrag, reeds aangehaald arrest St. Paul Dairy (punt 11).

50 – Reeds aangehaalde arresten Van Uden (punt 46) en Mietz (punt 47).

51 – Arresten van 27 maart 1979, de Cavel (143/78, Jurispr. blz. 1055, punt 8), en 26 maart 1992, Reichert en Kockler (C-261/90, Jurispr. blz. I-2149, punt 32); reeds aangehaalde arresten Van Uden (punt 33) en Realchemie Nederland (punt 40).

52 – Arrest van 15 november 1983, Duijnstee (288/82, Jurispr. blz. 3663, punt 23).

53 – Hoewel het volgens het Hof aan de verwijzende rechter was om na te gaan of dat in het hoofdgeding het geval was. Zie reeds aangehaald arrest St. Paul Dairy (punt 10).

54 – Reeds aangehaalde arresten Reichert en Kockler (punt 34), Van Uden (punt 37) en St. Paul Dairy (punt 13).

55 – Arrest van 21 mei 1980, Denilauler (125/79, Jurispr. blz. 1553, punten 15 en 16), en reeds aangehaalde arresten Reichert et Kockler (punt 33) en Van Uden (punt 38).

56 – Punt 40.

57 – Het Hof heeft in zijn latere arresten niet formeel en uitdrukkelijk naar deze voorwaarde verwezen, maar heeft deze wel genoemd in het reeds aangehaalde arrest Mietz (punt 42).

58 – Met name door de Commissie, steunend op de doctrine, in voornoemd verslag over de toepassing van verordening nr. 44/2001, en in voornoemd Groenboek over de herziening van verordening nr. 44/2001. In voornoemde resolutie van 7 september 2010 dringt het Europees Parlement „aan op invoeging van een overweging om de problemen te ondervangen die voortvloeien uit [dit] vereiste”. Zie voor een overzicht, Dickinson, A., „Provisional Measures in the ‚Brussels I’ Review: Disturbing the Status Quo?”, Journal of Private International Law, 2010, vol. 6, nr. 3, blz. 519.

59 – Zie met name Pertegás Sender, M., Cross-Border Enforcement of Patent Rights, op. cit., punt 3.158; Janssens, M.-C., „International Disputes Involving Intellectual Property Rights: How to Take the Hurdles of Jurisdiction and Applicable Law”, in Dirix, E., en Leleu, Y.-H., The Belgian report at the XVIIIthCongress of Washington of the International Academy of Comparative Law, Bruylant, 2011, nr. 46, blz. 611 en 640.

60 – Het Hof heeft hieraan overigens herinnerd in het arrest van 15 juli 2010, Purrucker (C-256/09, Jurispr. blz. I-7349, punt 85), door in dat verband te verwijzen naar het toelichtend verslag over het verdrag, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende

IEPT20120712, HvJEU, Solvay v Honeywell de Europese Unie, betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken, opgesteld door A. Borrás (PB 1998, C 221, blz. 27, punt 59). Zie ook reeds aangehaald arrest Denilauler (punt 17).

61 – In voornoemd voorstel voor een herziening van verordening nr. 44/2001 (punt 3.1.5, punt 25 van de considerans) wordt gezegd dat het vrije verkeer van voorlopige maatregelen gelast door een gerecht dat bevoegd is van het bodemgeschil kennis te nemen, behoort te worden gewaarborgd, terwijl de gevolgen van voorlopige maatregelen gelast door een gerecht dat niet bevoegd is om van het bodemgeschil kennis te nemen, behoort te worden beperkt tot het grondgebied van de betrokken lidstaat. Zie ook artikel 99 van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1) en artikel 103 van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1).

Pagina 15 van 15