커뮤니케이션이해총서
브랜드 네이밍과 상표권 조성광
대한민국, 서울, 커뮤니케이션북스, 2014
브랜드 네이밍과 상표권
지은이 조성광 펴낸이 박영률 초판 1쇄 펴낸날 2014년 4월 15일 커뮤니케이션북스(주) 출판등록 2007년 8월 17일 제313-2007-000166호 121-869 서울시 마포구 연남동 571-17 청원빌딩 3층 전화 (02) 7474 001, 팩스 (02) 736 5047 commbooks@eeel.net www.commbooks.com CommunicationBooks, Inc. 3F Cheongwon Bldg., 571-17 Yeonnam-dong Mapo-gu, Seoul 121-869, Korea phone 82 2 7474 001, fax 82 2 736 5047 이 책은 커뮤니케이션북스(주)가 저작권자와 계약해 발행했습니다. 본사의 서면 허락 없이는 어떠한 형태나 수단으로도 이 책의 내용을 이용할 수 없음을 알려드립니다. ⓒ 조성광, 2014 ISBN 979-11-304-0145-4 책값은 뒤표지에 있습니다.
가치 형성을 위한 브랜드 네이밍
브랜드 가치의 본질 가축의 화인(火印)을 뜻하는 노르웨이 고어 ‘Brandr’에서 유래한 ‘브랜드(brand)’라는 용어의 개념은 오늘날 특정 주체의 정체성을 뜻하는 것으로까지 확장되었다. 그러나 브랜드는 본질적으로 상품이나 서비스의 출처를 표시하 기 위해 시각적 또는 청각적으로 구체화한 영업적 표지를 뜻한다. 브랜드의 출처 표시 기능은 상품 식별 기능으로 연결된다. 상품의 브랜드를 지속적으로 사용하면 소비자 들은 그 브랜드에 대한 특정 이미지를 갖게 된다. 소비자 는 동종 상품이라도 브랜드마다 특성과 장단점이 있음을 직·간접 경험으로 알게 되고, 브랜드에 근거한 선택을 할 수 있게 된다. 이것은 브랜드의 품질 보증 기능이며, 그 인 지도가 높아질수록 고객흡인력이 강해진다. 시장에서 고객을 유인할 수 있는 힘이 있다는 것은, 브 랜드가 경업(競業) 도구로서 경제적 가치를 환산할 수 있는 분명한 ‘자산’임을 의미한다. 결국 브랜드는 그 자체 로 가치 있는 것이 아니라, 사용을 통해 가치가 형성되는
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것이라 할 수 있다. 따라서 사용되지 않는 브랜드에 대해 서는 가치를 논할 수 없다.
브랜드 네이밍의 진정한 목적 브랜드의 가치는 사업과 함께 성장한다. 소비자들의 호감 을 이끌어 낼 수 있는 브랜드를 발굴했더라도 사업적으로 사용하지 않는 한 그것은 그저 하나의 단어 또는 도안에 불과하다. 특정 단어나 도안을 브랜드로서 사업적으로 사 용하려면 우선 그 브랜드의 사용에 따르는 법적 문제가 없 어야 한다. 브랜드의 사용에 의해 타인의 권리를 침해하 는 일이 발생한다면 브랜드의 가치 형성은 고사하고 법적 책임만이 누적된다. 다음으로 그 브랜드는 권리화할 수 있어야 한다. 권리화할 수 없다는 것은 타인의 모방 사용 에 적극적으로 대응할 수 없음을 의미한다. 타인의 권리 와 저촉되지 않고, 권리화하여 법적으로 보호받을 수 있을 때 그 브랜드는 안정적으로 사용될 수 있다. 물론 브랜드 가 기억하기 쉽고, 간결하며, 발음하기 쉽다면 브랜드의 가치 형성 속도는 배가될 것이다. 이에 더해 국제적으로 통용될 수 있고, 미래지향적이며, 기업의 철학이 함축된 브랜드라면 소비자들의 호감을 더 크게 이끌어 낼 수 있 다. 그러나 법적인 고려가 없는 브랜드 네이밍은 말 그대
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로 작명(作名)에 머물게 된다. 브랜드 네이밍은 사업적으 로 계속하여 사용할 수 있는 브랜드를 찾는 것에 목표를 두어야 한다.
브랜드와 상표법 마케터는 브랜드를 널리 알리는 것에 목표를 둔다. 명칭, 심볼 등으로 이루어진 브랜드의 이면에는 특정한 이미지, 느낌, 신뢰, 가치 등의 추상적 아이덴티티가 형성되어 있 다. 사전적 의미로 브랜드는 곧 상표다. 보다 엄밀히 말하 면 브랜드 중 상거래 목적물을 객체로 하는 것을 상표라 할 수 있다. 상표제도는 상표 자체를 보호하기 위한 것이 아니라 상표 이면에 형성된 추상적 아이덴티티, 즉 상표 사용자의 신용과 소비자의 신뢰를 보호하기 위한 것이다. 상표제도는 경제생활의 필요에 의해 역사적으로 발전 해 온 유산이며, 오늘날 자유 시장 경제 체제를 유지하고 발전시키는 가장 중요한 제도 중 하나다. 상표제도는 상 표 사용자의 업무상 신용 유지를 도모하여 산업 발전에 이 바지하고, 수요자의 신뢰 이익을 보호하기 위한 것이다. 따라서 상거래가 없으면 상표도 있을 수 없다(No trade, No trademark). 브랜드가 상표법에 의해 보호되려면 상 거래에 사용되고 있거나 적어도 사용될 예정이어야 한다.
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상거래와 무관한 브랜드는 상표라 할 수 없으며, 그러한 것은 상표법의 영역에서 논의할 수 없다.
상표제도의 유래와 발전 상표 사용의 기원은 인류가 물품을 제조하고 거래하기 시 작하던 고대까지 거슬러 올라가고, 그 위조 사례 또한 고 대에서 찾을 수 있다. 고대 로마인은 포도주 항아리의 병 마개에 삼지창 모양의 표시를 했는데, 로마산 포도주의 우 수성이 널리 알려지자 타 지역 상인이 자신의 포도주에도 동일한 삼지창 모양의 마크를 각인하여 판매했다는 기록 이 있다. 중세 시대에는 오늘날 상표와 동일한 기능과 목적을 갖 는 표지가 사용되었다. 길드(guild)의 조합원은 자신이 제 조한 제품에 특정 문양을 표시함으로써 상품의 출처 표시 기능을 갖도록 했으며, 그러한 문양은 차츰 다른 제조업자 의 상품과 구분하는 기능과 상품의 품질을 보증하는 기능 을 갖게 되었다. 이러한 문양은 타인의 상품에 비해 경쟁 력을 발휘해 결과적으로 사용자의 영업상 이익을 부여하 는 식별표지, 즉 상표로 발전했다. 이에 따라 상표의 오용 을 통해 수요자의 혼동을 유발시킬 수 있는 행위를 제재할 법적 근거가 필요하게 되었고, 이러한 필요성은 산업혁명
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이후 대량생산 체제에서 자유로운 상거래 활동과 국가 간 교역이 활성화하면서 더욱 커져 갔다. 1857년 6월 프랑스 에서는 세계 최초의 상표법인 ‘제조표 및 상표에 관한 법 률’이 제정되었다. 미국에서는 상표에 관한 문제를 판례법(common law) 을 통해 자기의 상품에 타인의 상표를 부착해 상품을 유통 시키는 사칭유통 행위(palming off 또는 passing off)를 방 지하는 차원으로 다뤄 왔다. 1946년에 연방상표법(Lanham Act)이 제정되면서 상표권은 특정 상표를 먼저 사용한 자 를 보호하고 그 후 타인의 사용을 금지하는 배타적인 권리 로 발전되어 오늘에 이르게 되었다. 우리나라에서는 구한 말 순종의 칙령으로 ‘상표령’(칙령 제198호, 1908년)이 공 포되었으나, 현행 상표법의 뿌리는 대한민국 정부 수립 후 1945년 11월 28일 법률 제71호로 공포된 상표법에 두고 있다.
상표법의 목적 상표권은 지식재산권의 하나이지만, 발명이나 저작물을 보호하는 것과는 달리 등록된 상표 자체를 보호하는 것이 아니다. 상표법은 등록상표를 사용하는 자의 업무상 신 용(goodwill)을 보호해 재산적 가치를 갖는 수단을 보
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호하는 사유재산 보호에 관한 법률인 한편 상품의 수요자 가 상표로 인해 오인·혼동을 하거나 기만당해서는 안 된 다는 측면에서 일반 수요자를 보호하고자 하는 경업질서 법이며, 나아가 건전한 상품 거래의 활성화를 통해 국가 산업 발전에 이바지하고자 하는 산업정책법이다. 대법원은 상표법의 목적에 대해 “상표와 상품과의 관계 를 유지케 함으로써 상표의 오인 내지는 상품의 혼동으로 인해 발생될 부정경쟁을 방지하고 그 혼동으로 피해를 입 은 상표권자의 영업상의 신용을 보전함과 아울러 거래자 및 수요자를 보호하려는 것”(대법원 1984.9.25. 선고 83후 65 판결), “상표의 출처 식별 및 품질보증의 기능을 보호함 으로써 당해 상표의 사용에 의해 축조된 상표권자의 기업 신뢰이익을 보호하고 유통질서를 유지하며 수요자로 하 여금 상품 출처의 동일성을 식별하게 해 수요자가 요구하 는 일정한 품질의 상품 구입을 가능하게 함으로써 수요자 의 이익을 보호하고자 하는 것”(대법원 1996.7.30. 선고 95후1821 판결) 등으로 설명하고 있다. 즉, 상표법은 상표 자체가 아닌 상표의 기능을 보호하는 것이다. 상표법이 보호하는 상표의 기능으로는 ① 동일한 상표 가 부착된 상품을 다른 상품과 구별케 하는 자타 상품 식 별 기능, ② 동일한 상표가 부착된 상품은 모두 동일 출
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처에서 유래된 상품임을 수요자에게 인식케 하는 출처 표 시 기능, ③ 동일한 상표가 부착된 상품은 모두 동일 또 는 일정한 정도의 품질과 성능을 지니고 있다고 수요자로 하여금 신뢰할 수 있게 하는 품질보증 기능, ④ 상품거래 에서 상품의 판매촉진 수단 기능인 광고 선전 기능, ⑤ 기타 기능으로 재산적 기능 등이 있다. 상표의 기능은 상 표가 상품에 대해 실제로 사용됨에 따라 발휘되고, 사용 기간·범위·빈도 등이 증대될수록 강화되며, 각 시대 거래 사회의 실정에 따라 변화·발전한다. 상표법의 모든 조문은 위와 같은 목적을 달성하기 위 해 규정된 것으로서, 합목적적으로 해석된다. 따라서 브 랜드를 사용하더라도 상표로서의 기능이 발휘되도록 사 용할 때에만 상표권 침해 문제가 발생할 수 있다. 타인의 등록상표와 동일·유사한 표장을 사용했더라도 상품 식별 이나 출처 표시를 위한 것이 아니면 상표로서 사용한 것 이 아니다. 타인의 등록상표를 사용하긴 하였지만 서적의 내용 등 을 안내·설명하기 위해 사용한 경우, 상품의 종류나 규격 내지 등급 표시로 사용한 경우, 다른 출처 표시가 명백하 고 부품 등의 용도 설명을 위해 사용한 경우, 상표를 순전 히 디자인적으로만 사용한 경우, 거래 시장에서 독립적
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으로 거래되지 않는 물품(예를 들면 사은품)에 상표를 사용한 경우 등은 거래 대상품에 대해 상표로서의 기능이 발휘되지 않으므로 상표권의 침해도 성립하지 않는다.
상표법의 지위 지식재산권법 체계는 크게 산업재산권법과 저작권법으 로 구분된다. 산업재산권법은 다시 특허법, 실용신안법, 디자인법 및 상표법으로 구분된다. 이러한 지식재산권법 중 상표법을 제외한 여타의 지식재산권법은 “저작자·발 명가·과학기술자와 예술가의 권리는 법률로써 보호한다” 고 정한 헌법 제22조 제2항에 기초하고 있다. 즉, 특허 법, 저작권법 등에 의해 보호되는 것은 ‘창작(creation)’ 결과물이다. 그러나 상표법은 창작물을 보호하는 것이 아닌 경업질서법(競業秩序法)의 성격을 갖는다. 따라서 상표제도는 창작과 무관하다. 상표권은 표장을 상표로 먼저 채택(adoption)한 자에게 주어지는 권리다. 다만 우 리 상표법은 선출원주의를 적용하므로 컴퓨터에 대해 ‘apple’이라는 상표를 사용하고 싶으면 제일 먼저 상표 출 원을 해야 한다. 물론 ‘Google’은 사전에 있는 단어를 상표 로 채택한 것이 아니라 ‘Google’을 쓰고자 하는 사람이 만 들어 낸(창작한) 상표다. 그러나 ‘Google’을 상표법으로
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보호해야 하는 이유는 결코 창작에 있는 것이 아니다. 창 작한 단어이든 기존에 존재하던 단어이든 상표로서 선택 되어 거래상 사용됨에 따라 축적되는 사용자의 신용과 재 산적 가치를 보호해 결과적으로 상표 사용자와 소비자를 함께 보호하는 공익성이 강한 법률이다. 상표권이 다른 지식재산권과 특별히 차별되는 특성은 다음과 같다.
보호 대상
전술한 바와 같이 상표권은 창작이 아닌 선택에 의한 권 리다. 물론 새로운 명칭, 도형 등의 ‘창작상표’라 하더라 도 이것을 상표로 선택할 때 보호가 이루어지는 것이다. 상표법에서 창작에 대한 반대급부 개념은 없다.
영업 행위의 수반
상표는 그 자체로는 독점할 만한 가치가 있는 것이 아니 지만 영업과 함께 존재할 때 가치를 지니게 된다. 즉, 상 표는 영업 행위를 수반하면서 영업과 공존할 때 그 가치 를 갖는다. 상표는 그 기능에서도 영업 행위자의 상품을 식별하기 위한 기능을 갖고 있기 때문에, 상품이 수반되 지 않는 상표는 그 기능을 발휘할 수 없고 상표로서 가치 도 갖지 못한다. 그래서 상표는 영업 행위의 부속물이라
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고도 한다. 또한 이러한 관점에서, 상표권은 단순히 상표 의 선택만을 보호하는 것이 아니고 영업 활동을 수반하는 상표의 사용을 보호하는 것이라 해석된다.
권리의 존속 기간
특허권이나 저작권은 그 발명자 또는 창작자를 적절히 보 호하고 그 보호 기간이 만료되면 그 객체를 일반 공중의 영역(public domain)에 환원시켜 누구든지 실시할 수 있도록 하는 한시적 권리다. 반면, 상표권은 반영구적인 권리다. 상표를 장기간 사용할수록 그 상표에 체화된 영 업상 신용은 그만큼 커지게 마련이다. 상표권은 상표권자 의 영업과 함께 상표제도가 존재하는 한 영원히 유지될 수 있으며, 우리나라에서는 10년마다 갱신등록을 통해 권리 를 유지시킬 수 있다.
부정경쟁을 방지하기 위한 제도
상표법은 영업상 사용되는 표지를 보호하는 법의 하나로 서 상법 중 상호 보호에 관한 규정과 ‘부정경쟁방지및영 업비밀보호에관한법률’(이하 ‘부정경쟁방지법’), ‘독점 규제및공정거래에관한법률’(이하 ‘독점규제법’) 등과 함 께 경업질서법의 일부를 구성한다. 다만 상표법에 부정
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경쟁방지법과 다른 규정이 있는 경우에는 상표법에 의하 고(부정경쟁방지법 제15조 제1항), 상표법에 의한 권리 의 정당한 행사라고 인정되는 행위에 대해서는 독점규제 법이 적용되지 아니한다(독점규제법 제59조). 상표 침 해 행위는 동종업자의 영업 행위가 서로 공정하고 정당한 방법으로 행해져야 한다는 전제에서 규제되는 것이다. 이러한 관점에서 상표법에 의한 상표의 보호는 부정경쟁 행위를 방지하는 것과 동일한 의미를 가지며 상표 침해 행위는 모두 부정경쟁 행위에 해당된다고 본다. 부정경 쟁방지법이 모든 부정경쟁 행위를 방지하기 위한 포괄적 인 법률이라 한다면, 상표법은 상표로 인한 특수한 형태 의 부정경쟁 행위를 방지하기 위한 특별법적 성격을 갖는 법률이라 할 수 있다.
상표법을 통한 브랜드 네이밍의 완성 본서는 상표법과의 유기적 관계선상에서 브랜드 네이밍 을 다루기 위한 10개의 장으로 구성된다. 제1장에서는 상표의 정의와 유형을 정리함으로써 브 랜드 네이밍의 범주를 정한다. 제2장에서는 미등록 브랜 드의 법적 취급을 살펴봄으로써 역으로 상표 등록의 필요 성을 논한다. 제3장에서는 상표권의 효력을 적극적 사용
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권과 소극적 금지권으로 구분하여 논한다. 제4장에서는 상표 등록 요건의 관점에서 상표 자체의 식별력을 논한 다. 제5장에서는 식별력이 있음에도 불구하고 상표 등록 을 허용할 수 없는 법정 사유를 논한다. 제6장에서는 상 표 등록 및 침해 판단에서 중요한 의미를 갖는 상표 간 유 사 판단에 대해 논한다. 제7장에서는 고객흡인력 발현을 위해 고려되는 여러 가지 브랜드 네이밍 기법의 법적 문 제를 논한다. 제8장에서는 여러 사업 형태에서 브랜드 사 용에 관한 상표법상 문제를 논한다. 제9장에서는 상표권 침해 주장에 대한 방어책으로 검토할 수 있는 상표 등록 의 무효 사유와 함께 등록상표의 정당 사용에 관련된 상 표 등록의 취소 사유를 논한다. 제10장에서는 브랜드의 가치를 지속적으로 축적·향상시키기 위한 브랜드 관리 방안을 논한다. 이상의 10개 주제를 입체적으로 고려한 브랜드 네이 밍이 이루어질 때, 그 결과로 도출된 브랜드의 안정된 사 용과 법적 보호를 보장받을 수 있을 것이다.
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