PUBLICACION SOBRE REGIMEN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN CHILE by Biblioteca CONICYT

COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA - CONICYT

DEPARTAMENTO JURÍDICO

PUBLICACIÓN SOBRE RÉGIMEN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN CHILE Y COMENTARIOS RELATIVOS AL TLC CON EEUU Y EUROPA

Documento preparado por: Rodolfo Quintano Monsalve, Abogado Depto. Jurídico, con la colaboración de: Pablo Bazzurro Jorquera, Jefe Depto. Jurídico Apoyo administrativo: Katiuska Farías, Secretaria

Diciembre 2004 - CONICYT

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1. INTRODUCCIÓN

Existe conciencia en los distintos sectores del quehacer nacional (público, privado y académico) en cuanto a que la protección de los derechos de propiedad industrial e intelectual es fundamental para fomentar la innovación y desarrollo en los procesos productivos de nuestra economía.

En la medida que estos derechos encuentran un adecuado y oportuno resguardo legal, los actores económicos se atreven a invertir en investigación para crear nuevos productos y desarrollar técnicas que permitan mejorar la calidad y abaratar los costos de producción de bienes y servicios. Ello redunda también en un aumento de la inversión extranjera en actividades productivas, con los consecuentes beneficios aparejados.

Por el contrario, si la protección es insuficiente o los mecanismos para registrar las invenciones son engorrosos y lentos, se corre el riesgo de que éstas sean objeto de copias o falsificaciones, lo que ciertamente desincentiva la inversión en investigación y desarrollo, provocando, además, un perjuicio para los consumidores finales, ya que en el mercado se transarán productos antiguos o malas imitaciones.

Actualmente en Chile, el panorama en esta materia no es el más alentador, sin perjuicio que en los últimos años se han agilizado los procesos de registro y patentamiento, y que nuestra realidad es comparativamente mejor a la de otros 1

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países en vías de desarrollo, pero se espera que a mediano plazo esta situación empiece a cambiar, ya que las autoridades están tomando una serie de medidas al respecto.

Así, en octubre de 1999 se presentó al Congreso Nacional un proyecto de ley que modifica la Ley N° 19.039, que establece las normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial, la que fue aprobada unánimemente por el Senado el día 30 de noviembre de 2004, concluyendo así su tramitación en el Congreso Nacional. La iniciativa legal, busca básicamente armonizar la actual normativa con acuerdos y tratados internacionales sobre la materia, vigentes en nuestro país, como asimismo introducir modificaciones que la práctica ha demostrado que son necesarias para la eficiencia de nuestro sistema de propiedad industrial.

Por otro lado, el Gobierno suscribió un Acuerdo de Cooperación con la Unión Europea, cuyo capítulo comercial entró a regir el 1 de febrero de 2004, que implica para el país aportes por 2,3 millones de euros, de los cuales 1,1 millón se destinará para apoyar el patentamiento y 1,2 millones se invertirán para modernizar la institucionalidad administrativa con competencia en esta materia.

Pero, claro está, no sólo hay que trabajar en perfeccionar la legislación y el aparato administrativo, también es necesario concientizar a la comunidad en general de la importancia de registrar y proteger los derechos sobre sus inventos y creaciones, lo que cobra mayor relevancia a la

ín

luz de los tratados de libre comercio suscritos recientemente por Chile. Con el registro de marcas y patentamiento de invenciones se abren nuevas posibilidades de negocios dentro y fuera del país, y de transferencia tecnológica. En este punto falta mucho por hacer. Es revelador el escaso y estático número de solicitudes de marcas y patentes que se presentan anualmente en el Departamento de Propiedad Industrial (DPI) del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. En efecto, en 1993 se presentaron 27.098 solicitudes nuevas de marca, el 2003 éstas alcanzaron las 29.034, mientras que el promedio anual de los últimos once

años es de 28.859 nuevas presentaciones. Respecto de las solicitudes de patentes de invención, observamos el mismo fenómeno de estancamiento en las presentaciones, en 1993 fueron 1.682 las solicitudes, 3.017 en el 2003, obteniéndose un promedio anual de 2.737 solicitudes los últimos once años'. Debemos agregar como un antecedente más para ser tenido en cuenta, el hecho que más del 80% de las solicitudes de patentes de invención son presentadas por extranjeros.

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Estadísticas entregadas por el Departamento de Propiedad Industrial (DPI). 3

Este Trabajo pretende entregar a todo aquel que se interese, una visión general del Derecho de Propiedad Industrial aplicable en nuestro país, a través de un estudio de los aspectos esenciales de la ley y el reglamento que regulan la materia, como también de los principales tratados internacionales suscritos por Chile que tienen incidencia en el ramo.

En su parte final, se tratará el sistema de propiedad industrial vigente en la Unión Europea, poniendo especial énfasis en la normativa marcaria, la que destaca por el hecho de otorgar protección legal unitaria a los derechos sobre las marcas registradas, en todos los Estados miembros de la Comunidad, a través de un procedimiento único. Estas características hacen que el derecho marcario comunitario sea, muy probablemente, el más avanzado del mundo sobre el particular, lo que en cierto modo obligará a que el resto de los países adecuen las legislaciones locales a sus estándares. Por esta razón y atendido que nuestro país suscribió recientemente un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, creemos importante dedicarle algunas líneas al tema. El trabajo se divide en cuatro capítulos: El Sistema de Propiedad Industrial Actualmente Vigente en Chile; Sobre el Proyecto de Ley que Modifica la Ley N° 19.039; TLC Chile-E.E.U.U., y El Derecho Marcario en la Unión Europea.

CAPÍTULO 1 EL SISTEMA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL ACTUALMENTE VIGENTE EN CHILE

Si bien es cierto que la actual legislación en materia de propiedad industrial será objeto de modificaciones en un futuro próximo, es igualmente importante detenernos en el estudio de la normativa hoy día vigente, ya que el proyecto de ley que introducirá las modificaciones, aprobado unánimemente por el Senado con fecha 30 de noviembre de 2004, concluyéndose de esa manera su tramitación en el Congreso Nacional, no contempla cambios radicales al sistema, sino que busca perfeccionar nuestro ordenamiento en aspectos específicos, para adecuarlo a legislaciones que están más avanzadas. 2. LEGISLACIÓN APLICABLE: La materia está regulada principalmente por la Ley N° 19.039 2 (LPI), que establece Normas Aplicables a los Privilegios Industriales y Protección de los Derechos de Propiedad Industrial, y por el Decreto Supremo N° 177 del Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción 3 , que aprueba el Reglamento de dicha ley. Es aplicable además el "Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial"

4 .

Existen otros

Publicada en el Diario Oficial el 25 de enero de 1991. Publicado en el Diario Oficial el 30 de septiembre de 1991. Promulgado en Chile por Decreto Supremo N° 425 del Ministerio de Relaciones Exteriores el 8 de abril de 1991 y publicado en el Diario Oficial el 30 de septiembre de 1991. Sin embargo, la existencia de este convenio data del 20 de marzo de 1883, aunque ha sufrido varias revisiones posteriores. 5

acuerdos internacionales atingentes a la materia, pero que por su escasa relevancia no viene al caso mencionar.

3. PRIVILEGIOS INDUSTRIALES CONTEMPLADOS EN LA LEGISLACIÓN:

El artículo l o de la LPI establece que los privilegios industriales comprenden:

a) Las marcas comerciales: Definidas legalmente como "todo signo visible, novedoso y característico que sirva para distinguir productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales" (art. 19 inc. 10)

b) Las patentes de invención: Se entiende por invención "toda solución a un problema de la técnica que origine un quehacer industrial. Una invención podrá ser un producto o un procedimiento o estar relacionada con ellos" (art. 31 inc. 10);

c) Los modelos de utilidad: "Instrumentos, aparatos, herramientas, dispositivos y objetos o partes de los mismos, en los que la forma sea reivindicable, tanto en su aspecto externo como en su funcionamiento, y siempre que ésta produzca una utilidad, esto es, que aporte a la función a que son destinados un beneficio, ventaja o efecto técnico que antes no tenía" (art. 54 inc. 1°)

d) Los diseños industriales: "Toda forma tridimensional asociada o no a colores, y cualquier artículo industrial o artesanal que sirva de patrón para la fabricación de 6

otras unidades y que se distinga de sus similares, sea por su forma, configuración geométrica, ornamentación o una

combinación

éstas,

siempre

que

dichas

características le den una apariencia especial perceptible por medio de la vista, de tal manera que resulte una fisonomía original, nueva y diferente". (art. 62 inc. 1°), y

e) Otros títulos de protección que la ley pueda establecer.

4. ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS CON COMPETENCIA EN PROPIEDAD INDUSTRIAL:

Son dos los órganos administrativos con competencia en esta materia, el Departamento de Propiedad Industrial y el Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial, ambos dependientes de la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción.

4.1 El Departamento de Propiedad Industrial (DPI)

a) Composición: Está dividido en tres subdepartamentos: 1) El Registro de Marcas, a cargo del Conservador de Marcas; u) El Registro de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales, a cargo del Conservador de Patentes, y iii) La Secretaría, a cargo del Secretario Abogado.

b) Competencia: De acuerdo con lo establecido en el inc. l del artículo 3 0 de la LPI, le corresponde la tramitación de las solicitudes, el otorgamiento de los títulos y demás 7

servicios relativos a la propiedad industrial. A ellas hay que agregar que el Jefe del DPI ejerce funciones jurisdiccionales como tribunal especial en asuntos contenciosos, ante el cual se substancian los juicios de oposición, los de nulidad de registro o de transferencias, así como cualquier reclamación relativa a su validez o efectos, o a los derechos de propiedad industrial en general (art. 17 inc. l o LPI)

4.2 El Tribunal Arbitral de ProDiedad Industrial. a) Composición: Está "integrado por tres miembros que serán designados, cada dos años, por el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, uno de los cuales será de su libre elección, otro será propuesto por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado de entre su cuerpo de abogados y el tercero será elegido de una terna que presentará la Corte de Apelaciones de Santiago. El Tribunal contará además con un Secretario-Abogado, que será funcionario del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción" (art. 17 inc. 50 LPI)

b) Competencia: Conocer y fallar los recursos de apelación interpuestos en contra de las resoluciones definitivas dictadas por el Jefe del DPI, los que deben deducirse dentro del plazo de 15 días, contado desde la notificación de la resolución impugnada (art. 17 inc. 4 0 LPI)

5. PROCEDIMIENTO PARA TRAMITAR UNA SOLICITUD DE REGISTRO DE PRIVILEGIO INDUSTRIAL:

Existe un solo procedimiento, de carácter administrativo, para tramitar las solicitudes de cualquier privilegio industrial contemplado en la LPI.

5.1 PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD:

Las solicitudes pueden ser presentadas personalmente o por apoderado por cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera. Respecto de las personas naturales o jurídicas con residencia en el extranjero, se exige la designación de un apoderado o representante en Chile.

Deben presentarse ante el DPI en los formularios en triplicado diseñados e impresos para tales efectos por el Propio Departamento, los cuales deben adquirirse en el DPI, o bien pueden ser obtenidos de la página de Internet www.dpi .cl .

Respecto de las solicitudes de inscripción de marca comercial, se debe acreditar, además, el pago de un derecho equivalente a media unidad tributaria mensual por cada clase en la que se desee registrar5.

Debe entenderse por "clase" la agrupación de productos o servicios afines o vinculados entre sí, que delimitan el ámbito de protección de una marca comercial. En Chile se aplica el sistema clasificatorio instituido por el denominado "Arreglo de Niza" del año 1957, aunque éste ha sufrido modificaciones posteriores. En nuestro país entró a regir con rango reglamentario a través de D.S. N° 897 de fecha 13 de octubre de 1971, del Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción. 9

Antes de ser aceptada a tramitación una solicitud, el DPI efectúa un examen formal de los antecedentes Y. tratándose de marcas comerciales, también debe practicar una búsqueda o examen preventivo, a fin de establecer si concurre alguna causal de irregistrabilidad, las cuales están enumeradas en el art. 20 de la LPI.

5.2 PUBLICACIÓN DE UN EXTRACTO DE LA SOLICITUD:

Aceptada a tramitación, se ordena al interesado publicar un extracto de la solicitud, por una sola vez, en el Diario Oficial, en la forma señalada en el art. 14 del Reglamento de Propiedad Industrial (RPI) . El objeto de esta publicación es poner en conocimiento de terceros la solicitud, para que éstos puedan oponerse al registro del privilegio de que se trate, por tener derechos anteriores al solicitante. Para el caso de solicitudes de marcas comerciales, el extracto deberá publicarse dentro de los diez días siguientes a la aceptación a trámite. Respecto de solicitudes de patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales, este plazo será de 60 días, contado desde la fecha de aceptación a tramitación.

La solicitud de marca comercial respecto de la cual se omitiere la publicación del extracto o la publicación se efectuare fuera de plazo, se tendrá por no presentada y el solicitante perderá los derechos que hubiere pagado. En iguales circunstancias, tratándose de solicitudes de patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales, la

solicitud

se tendrá por abandonada, procediéndose a su

archivo.

5.3 OPOSICIÓN:

"Cualquier interesado podrá formular ante el Departamento oposición a la solicitud, dentro del plazo de 30 días, contado desde la fecha de la publicación del extracto" (art. 4 0 LPI) . Este plazo será de 60 días tratándose de una solicitud de patente de invención.

Habiéndose deducido oposición, se dará traslado de ésta al solicitante para que haga valer sus derechos dentro del plazo de 60 días, respecto de solicitudes de patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales. En el caso de las marcas, este plazo será de 30 días.

Vencido el plazo para deducir oposición, sin que ésta se hubiere formulado, o el traslado para que el solicitante haga valer sus derechos, el Jefe del DPI ordenará la práctica de un informe pericial respecto de las solicitudes de patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales, con el objeto de verificar si se cumplen las exigencias legales de ser novedosas y que sean susceptibles de aplicación industrial.

5.4 PERfODO Y MEDIOS DE PRUEBA:

Si el Jefe del DPI considera que hay hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, se recibirá la 11

causa a prueba por el término de 60 días, el cual se podrá ampliar por otros 60 días si alguna de las partes tuviere su domicilio en el extranjero. Tratándose de juicios de marcas comerciales, el término probatorio será de 30 días, prorrogable por otros 30 días más, en casos debidamente calificados por el Jefe del DPI.

"En estos procedimientos las partes podrán hacer uso de todos los medios de prueba habituales en este tipo de materias, y de los señalados en el Código de Procedimiento Civil con exclusión de la testimonial" (art. 12 LPI) Los informes de perito deben evacuarse dentro del plazo de 120 días, contado desde la aceptación del cargo, prorrogable por otros 120 días, cuando a juicio del Jefe del DPI así se requiera. El informe pericial será puesto en conocimiento de los interesados, quienes dispondrán de 120 días, contados desde la notificación, para formular las observaciones que estimen convenientes. Este plazo se puede ampliar por una sola vez hasta por 120 días más, a solicitud del interesado. Los costos del peritaje serán de cargo del solicitante de patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales o del demandante de nulidad de estos privilegios.

"Los plazos de días establecidos en esta ley son fatales y de días hábiles, teniéndose para estos efectos, además, como inhábil el día sábado" (art. 11 LPI)

"Las notificaciones se practicarán en la forma que disponga el reglamento" (art. 13 LPI).

5.5 REGISTRO DEL PRIVILEGIO INDUSTRIAL:

"Concedido un privilegio industrial y habiéndose acreditado el pago del derecho establecido en el artículo 18 de la ley, se procederá a la confección del Registro y podrá extenderse el título respectivo. Este título deberá estar firmado por el Jefe del Departamento y por el Conservador de Patentes, para el caso de las patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales o Conservador de Marcas, tratándose de marcas comerciales" (art. 21 RPI) . Los derechos a que se refiere esta disposición ascienden a una unidad tributaria mensual por cada cinco años de concesión del privilegio, respecto de las patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales. La inscripción de marcas comerciales está sujeta al pago de un derecho equivalente a dos unidades tributarias mensuales, media unidad tributaria mensual se debe pagar al momento de presentarse la solicitud respectiva, completándose el pago una vez que sea aceptada.

6. RECURSOS PROCESALES:

Además de los recursos administrativos generales establecidos en la Ley Orgánica de Bases de la Administración del Estado, a saber, de reposición y jerárquico, y de los recursos judiciales de reposición, aclaración, rectificación o enmienda, contenidos en las Disposiciones Comunes a todo Procedimiento del Código de Procedimiento Civil, 13

legislación de propiedad industrial consagra los recursos especiales de reclamación, corrección y apelación. Sin perjuicio de lo anterior, se considera que es igualmente procedente el recurso de queja consagrado en el Código Orgánico de Tribunales en contra de sentencias definitivas e interlocutorias que pongan fin al juicio o hagan imposible su continuación, dictadas por el Tribunal Arbitral, cuando se haya incurrido en falta o abuso grave en su dictación.

a) Recurso de Reclamación: Se encuentra establecido en el art. 28 inc. 3° del RPI. Puede definirse como "aquel recurso ordinario que se concede al solicitante cuando la solicitud de registro ha sido rechazada a tramitación por el Conservador de Marcas, para recurrir ante el Jefe del DPI, a fin de que éste revoque dicha resolución y acepte a tramitación la solicitud"6.

Debe interponerse dentro del plazo de 20 días contados desde la notificación del rechazo por el estado diario.

b) Recurso de Corrección: Está consagrado en el inc. 3° del art. 17 de la LPI, el cual establece que "podrán corregirse de oficio o a petición de parte, las resoluciones que contengan o se funden en manifiestos errores de hecho, dentro de cinco días contados desde la fecha de su notificación". En consecuencia, se trata, por un lado, de una facultad para corregir resoluciones que compete exclusivamente al Jefe del DPI o al Conservador "Derecho Marcario. Tramitación Administrativa y Contenciosa de Marcas Comerciales", de Marcos Morales Andrade. Editorial Jurídica ConoSur Ltda., Edición año 2001, pág. 197. 14

respectivo, dependiendo del funcionario que dictó la resolución errónea. Por otro lado, es un "recurso de carácter extraordinario que puede ser definido como aquel medio que franquea la LPI al interesado para solicitar al funcionario que dictó una resolución que contenga o se funde en manifiestos errores de hecho, la corrección de dicha resolución"7.

La LPI no ha establecido requisitos especiales para la interposición de este recurso, ni tampoco se ha pronunciado respecto a si su interposición suspende el plazo para apelar, en caso que se deduzca en contra de una sentencia definitiva. En virtud de lo anterior, cabe concluir que no se requiere cumplir con ningún tipo de formalidad especial para interponerlo (salvo las menciones básicas para su inteligibilidad), y que es procedente su interposición en forma conjunta con el recurso de apelación, debiendo este último deducirse en subsidio de la corrección.

c) Recurso de Apelación: El art. 17 en su inc.4° de la LPI dispone que "en contra de las resoluciones definitivas dictadas por el Jefe del Departamento, procederá el recurso de apelación que deberá interponerse en el plazo de 15 días, contado desde la notificación de la resolución, para ser conocido por el Tribunal Arbitral..."

"Derecho Marcario. Tramitación Administrativa y Contenciosa de Marcas Comerciales", de Marcos Morales Andrade. Editorial Jurídica ConoSur Ltda., Edición año 2001, pág. 128. 15

La ley del ramo no ha señalado qué debe entenderse por resolución definitiva, lo que en la práctica ha generado controversia tanto en la doctrina como en los tribunales de justicia. El RPI, sin embargo, señala dos casos específicos en que es procedente este recurso, lo que no significa que la procedencia del recurso se limite únicamente a esas dos situaciones. Así, el inc. 4 0 del art. 28 del RPI establece que "si el Jefe del Departamento acogiere la reclamación, devolverá el expediente al Conservador de Marcas para los efectos de continuar el trámite que corresponda. Si fuere denegada podrá apelarse para ante el Tribunal Arbitral". Por su parte, el art. 30 del RPI dispone que "no habiendo oposición, la solicitud de marca comercial será resuelta por el Jefe del Departamento, la que se podrá acoger o rechazar total o parcialmente. Si se rechazare procederá el recurso de apelación para ante el Tribunal Arbitral".

Como se señalara, la procedencia de este recurso no se agota en estos casos, ya que también se entienden apelables las sentencias definitivas que se dicten en procesos meramente administrativos y contenciosos, como asimismo, las sentencias interlocutorias dictadas en procesos contenciosos que, sin resolver la contienda de intereses, ponen término al juicio o hacen imposible su continuación.

Este recurso puede ser interpuesto por toda persona o parte interesada que se sienta agraviada por la resolución que se pretende impugnar, ante el Jefe del DPI, para que sea conocido por el Tribunal Arbitral, con el objeto de que este último la modifique o revoque. 16

De acuerdo con lo establecido en el art. 122 del RPI, "el escrito de apelación deberá contener los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya y las peticiones concretas que se formulan y la parte apelante deberá acompañar al mismo el comprobante de haber efectuado la consignación a que se refiere el artículo 18 inciso 5° de la ley. El Tribunal podrá declarar en cuenta inadmisible la apelación, cuando esta sea extemporánea o no cumpla con los requisitos señalados precedentemente. En caso contrario, le asignará un número de causa y ordenará traer los autos en relación". La consignación a la que alude esta disposición asciende a dos unidades tributarias mensuales, la que le es devuelta al apelante en caso de acogerse el recurso.

La vista de la causa se efectúa, en cuanto fuere pertinente, conforme a las reglas generales contenidas en el Código de Procedimiento Civil (art. 123 RPI).

7. NATURALEZA JURÍDICA, ALCANCES Y VIGENCIA DE LA CONCESIÓN DE UN PRIVILEGIO INDUSTRIAL:

El inc 1 ° del art. 14 de la LPI establece que "los derechos de propiedad industrial son transmisibles por causa de muerte y podrán ser objeto de toda clase de actos jurídicos, los que se anotarán al margen del registro respectivo". Por consiguiente, los privilegios industriales son bienes incorporales, muebles y comerciables, susceptibles de todo acto a título gratuito u oneroso, los cuales deben

ser anotados al margen del registro respectivo, para efecto de que sean oponibles a terceros.

En cuanto a los efectos del otorgamiento de un privilegio industrial, éstos están señalados en términos generales en el inc 1° del art. 86 del RPI, el cual dispone que "el titular de un privilegio industrial goza de un derecho exclusivo y excluyente para utilizar, comercializar, ceder o transferir a cualquier título, el objeto de la protección y el derecho que se ha conferido".

Respecto de la vigencia de los privilegios industriales, ésta dependerá del privilegio de que se trate. En todo caso, la protección se extiende hasta las 24 horas del mismo día en que expiran, sin perjuicio de la renovación en el caso de las marcas. Así, tratándose de:

a) Marcas comerciales: El registro de una marca tiene una duración de 10 años, contados desde la fecha de su inscripción en el registro respectivo, pudiendo su titular pedir su renovación por períodos iguales, durante su vigencia o dentro de los 30 días siguientes a la expiración de dicho plazo (este último trámite está sujeto al pago de un derecho equivalente a cuatro unidades tributarias mensuales) . Los registros de marcas que distinguen productos, servicios y establecimientos industriales, tienen validez para todo el territorio de la República. Los registros de marcas que protegen establecimientos comerciales servirán sólo para la región donde esté ubicado el establecimiento. Si el interesado 18

quiere hacer extensiva la marca a otras regiones, deberá pagar el derecho correspondiente a una solicitud y a una inscripción por cada región8.

b) Patentes de invención: Una vez concedida la patente se emite un certificado que otorga protección a partir de la fecha en que se presentó la solicitud. Se conceden por un período no renovable de 15 años, contado desde la fecha de la respectiva resolución que ordena extender el título y proceder a su inscripción en el registro competente (art. 56 RPI) . Respecto de las patentes que se soliciten en Chile para inventos ya patentados o cuya solicitud se encuentre en trámite en el extranjero, sólo se otorgarán por el tiempo que aún falte para expirar el derecho en el país en que se solicitó o se obtuvo la patente, sin exceder del plazo de 15 años.

c) Patentes de modelo de utilidad: Se conceden por un período no renovable de 10 años, contado desde la fecha de su otorgamiento

d) Diseños Industriales: Este privilegio se otorga por un período no renovable de 10 años, contado desde la fecha de su concesión.

El registro de la marca en el extranjero se sujetará a las normas y procedimientos vigentes en el país donde se requiera su protección. 19

8. DEMANDA DE NULIDAD DE UN PRIVILEGIO INDUSTRIAL:

8.1 CAUSALES DE LA ACCIÓN DE NULIDAD:

El art. 77 en su inc. 1 0 del RPI establece que "cualquier persona interesada podrá solicitar la nulidad de un privilegio industrial, fundamentado en alguna de las causales señaladas en el artículo 20 de la ley, respecto de las marcas comerciales y 50 tratándose de las patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales, cuando

correspondiere". Las causales de nulidad no serán tratadas en este trabajo porque están claramente establecidas en las normas precitadas y no admiten mayores comentarios9.

8.2 PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE NULIDAD:

La acción de nulidad del registro de una marca comercial prescribe en el plazo de 5 años, contado desde la fecha del registro (art. 27 LPI), en 10 años la acción de nulidad de una patente de invención, contados desde su otorgamiento, y en 10 años las de modelo de utilidad y diseño industrial, contados desde la fecha de presentación de la solicitud (art. 80 RPI)

La amplitud de estos plazos de prescripción puede interpretarse desde dos puntos de vista, por un lado, como un efectivo resguardo de la propiedad industrial para quien tiene derechos anteriores sobre un privilegio que ha sido registrado por otra persona y, por otro, como una Ver las causales de nulidad en Anexo N° 1. 20

circunstancia que dota de cierta incerteza jurídica a los derechos de propiedad industrial, toda vez que éstos pueden ser discutidos e impugnados por largo tiempo.

8.3 TRIBUNAL QUE CONOCE DE LA DEMANDA DE NULIDAD Y REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL ESCRITO:

La demanda de nulidad se debe interponer ante el Jefe del DPI, la que debe contener la individualización del demandante y demandado, número e individualización del privilegio cuya nulidad se solicita, fecha de su registro, y las razones de hecho y de derecho en las que se fundamenta la demanda. El escrito, además, debe estar patrocinado por abogado habilitado para el ejercicio de la profesión.

8.4 TRAMITACIÓN DEMANDA DE NULIDAD:

De la demanda se da traslado al titular del privilegio por 60 días tratándose de patente de invención, modelo de utilidad o de diseño industrial, y por 30 días para el caso de marcas comerciales.

Contestada la demanda de nulidad de una patente de invención, modelo de utilidad o de diseño industrial, o en rebeldía del demandado, se ordena el informe de uno o más peritos para que se pronuncien sobre los fundamentos de hecho contenidos en la demanda y la contestación. El o los peritos son designados de común acuerdo por las martes en un comparendo o por el Jefe del DPI a falta de éste. Si la designación la hace el Jefe del DPI, las partes pueden 21

tacharlo por alguna de las causales establecidas en el art. 83 del RPI, dentro de los cinco siguientes a la resolución que lo designe. Del escrito de tacha se da traslado a la contraparte por el plazo de 20 días y con su respuesta o en su rebeldía, resolverá el Jefe del DPI, sin más trámite. El informe pericial es puesto en conocimiento de las partes, las que podrán formular observaciones dentro de un plazo de 120 días. Si hubieren hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, el Jefe del DPI abrirá un término probatorio de 60 días, prorrogable por una sola vez por otros 60 días, en casos debidamente calificados.

8.5 PERÍODO DE PRUEBA:

Tratándose de marcas comerciales, cumplido el plazo de traslado de la demanda y de existir hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, el Jefe del DPI abrirá un término probatorio de 30 días, prorrogable por una sola vez por otros 30 días, en casos debidamente calificados.

8.6 FALLO:

Cumplidos estos trámites, la causa queda en estado de ser fallada. La sentencia deberá atenerse, en cuanto sea posible, a lo dispuesto en el art. 170 del Código de Procedimiento Civil.

La sentencia que acoja la nulidad del privilegio, ya sea en todo o en parte, se anotará al margen de la respectiva inscripción. 22

9. ILÍCITOS CONTEMPLADOS EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y PROCEDIMIENTO APLICABLE PARA SANCIONARLOS:

El art. 16 de la LPI establece que "los delitos establecidos en la presente ley son de acción pública y se substanciarán de acuerdo con las normas del juicio ordinario sobre crimen o simple delito.

En estos procesos la prueba se apreciará en conciencia y deberá ser oído el Departamento antes de dictar sentencia".

Los Tribunales que conocen de estos delitos son los Juzgados del Crimen o de Competencia Común, según corresponda al caso.

En cuanto a las conductas sancionables penalmente, éstas se encuentran establecidas en el art. 28 de la LPI respecto del uso malicioso de marcas comerciales, en el art. 52 tratándose de patentes de invención, en el art. 61 para el caso de modelos de invención, y en el art. 67 en materia de diseños industriales. El análisis detallado de cada una de estas disposiciones no se considera necesario porque su lectura no reviste mayores dificultades'°.

Sin embargo, conviene destacar que la sanción penal aplicable por la infracción a cualquiera de los artículos precitados es la misma, la que consiste en multa a beneficio fiscal de 100 a 500 unidades tributarias mensuales. Esta Ver las conductas sancionables en Anexo N° 2. 23

multa se podrá duplicar en caso de reincidencia (respecto de infracciones en materia de marcas comerciales, se considera que hay reincidencia cuando se incurriere en alguno de los delitos contemplados en el art. 28 dentro de los últimos cinco años) 11.

Además, cualquiera sea el delito cometido, los condenados serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular del privilegio industrial.

Por último, cabe señalar que se conceden facultades a los jueces para destruir y/o decomisar los elementos, utensilios y objetos involucrados en la perpetración de alguno de estos delitos, como asimismo, para disponer su incautación y adoptar las medidas precautorias que fueren procedentes.

Infra N- 11, viii). 24

CAPÍTULO II SOBRE EL PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY 19.039

10. GENERALIDADES:

Con fecha 20 de octubre de 1999, ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que modifica la Ley N° 19.039, que establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial. El 30 de noviembre del año en curso esta iniciativa legal fue aprobada unánimemente por el Senado, concluyendo así su tramitación en el Congreso Nacional. Falta, entonces, que sea promulgada por el Presidente de la República y publicada en el Diario Oficial. Se espera que entre en vigencia cuando se publiquen, a su vez, las modificaciones al respectivo RPI, en un plazo no superior a seis meses de la publicación de la misma ley. Por ende, la ley modificatoria tiene una entrada en vigencia diferida en el tiempo, ya que sólo entrará a regir una vez que se hayan efectuado las adecuaciones correspondientes al RPI, las que deben realizarse en un plazo no superior a seis meses desde la publicación de la ley.

El objetivo principal del proyecto de ley es adecuar nuestra actual legislación a los compromisos y obligaciones asumidas por el Estado de Chile a través de tratados internacionales sobre la materia, entre los que destacan:

a) El "Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio" (ADPIC), conocido también por su sigla inglesa TRIP's, correspondiente al Acuerdo Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech, en virtud del cual se creó la Organización Mundial de Comercio (OMC) , el que entró en vigencia en nuestro país a contar del 1 de enero de 2000, y

b) El "Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial" (CUP), vigente en Chile desde el 30 de septiembre de 1991, fecha en la que fue publicado en el Diario Oficial12.

Asimismo, el proyecto de ley contempla modernizar la legislación actual, dotándola de un lenguaje técnico y jurídico adecuado a los modernos cánones internacionales, para enfrentar los desafíos asumidos por Chile en esta materia a través del TLC suscrito con Estados Unidos (en vigor desde enero de 2004) y el Acuerdo de Asociación entre Chile y la Unión Europea (vigente a partir del 1 de febrero de 2004)

Por otro lado, la práctica de la aplicación de la ley también ha hecho aconsejable introducir algunos cambios, a fin de lograr una institucionalidad más eficaz en materia de propiedad industrial.

Ver nota al pie de página N° 4. 26

11. ASPECTOS QUE SE MODIFICAN DE LA LEY N° 19.039:

i) Establecimiento de denominaciones de origen o indicaciones geográficas aparejados a un privilegio industrial determinado, como una categoría nueva de protección. Por ejemplo, una cierta marca comercial de pisco relacionada con el Valle del Elqui.

u) Agilización y racionalización de los procedimientos de solicitud y concesión de privilegios industriales.

iii) Se garantiza el acceso a la población a medicamentos de última generación, a través del establecimiento de licencias obligatorias para casos imperativos de Salud Pública, Seguridad Nacional, Emergencias y otras urgencias.

iv)

Adecua las tasas a estándares internacionales, fraccionando su pago entre la presentación de la solicitud, la concesión y duración del derecho. Como contrapartida a los mayores beneficios del proyecto de ley se aumentan las tasas. Así, por ejemplo, el costo de obtención de una patente de invención se eleva de US$ 543 a US$ 900.

y )

Dota de mayores recursos humanos y técnicos al sistema institucional de propiedad industrial.

vi) Aumenta a 20 años el plazo de protección de la patente, contado desde la fecha de presentación de la solicitud. 27

vi¡) Aumenta las penas por los delitos e infracciones a los derechos de propiedad industrial.

vi¡¡) En caso de vulneración de los derechos de propiedad industrial, se establece la facultad del titular a optar entre perseguir las responsabilidades en un juicio criminal por dolo o en un juicio civil indemnizatorio. La introducción de esta alternativa legal viene a solucionar un problema que se suscita actualmente en la práctica y que dice relación con la lentitud e ineficacia de los tribunales del crimen a la hora de sancionar a los infractores. Hoy en día los juicios criminales suelen eternizarse por la complejidad de la materia, al tratarse de asuntos muy técnicos que escapan del conocimiento habitual de los jueces y que son de difícil prueba. La práctica ha hecho aconsejable llevar la solución de estos conflictos a sede civil, toda vez que en la gran mayoría de los casos las infracciones se resuelven por medio de acuerdos económicos entre el titular y el infractor.

ix) Consagra una nueva definición de marca comercial, la que comprende "todo signo que sea susceptible de representación gráfica capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales. Tales signos podrán consistir en palabras, incluidos los nombres de personas, letras, números, elementos figurativos tales como imágenes, gráficos, símbolos, combinaciones de colores, y así también, 28

cualquier mezcla de signos" 13 .

Esta definición elimina

las exigencias de visibilidad, novedad y de ser característico el signo, contenidas en la definición legal actualmente vigente, ampliando su ámbito, e incorpora a título meramente enunciativo una serie de elementos que pueden constituir un signo susceptible de registrarse como marca comercial.

Supra N° 3, a). 29

CAPÍTULO III TLC CHILE-E.E.U.U.

12. GENERALIDADES:

El Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos entró en vigor en nuestro país a contar de enero de 2004. Su objetivo principal es la creación de una zona de libre comercio entre ambas naciones, conforme con las reglas dispuestas sobre el particular por la Organización Mundial del Comercio (OMC) , lo que constituye una primera etapa dentro de un proceso de integración que implica la eliminación de los aranceles entre los países contratantes, manteniendo, eso sí, cada uno sus propios aranceles respecto de terceros.

El tratado consta de 24 capítulos, los que regulan pormenorizadamente diversos temas relativos a la eliminación de obstáculos de tipo aduanero, sanitarios, migratorios, etc., tendientes a facilitar la circulación de productos y servicios, como también, referidos a medidas destinadas a proteger derechos considerados fundamentales para expandir y garantizar adecuadamente el intercambio comercial, entre las que se cuentan normas sobre medio ambiente, laborales, condiciones de competencia leal y protección de los derechos de propiedad intelectual.

La normativa sobre derechos de propiedad intelectual está contenida en el Capítulo Diecisiete del TLC y se subdivide en varios temas, a saber:

- Disposiciones Generales; - Marcas de fábrica o de comercio; - Nombre de dominio en Internet; - Indicaciones geográficas; - Derechos de Autor; - Derechos conexos; - Patentes; - Medidas relativas a ciertos productos regulados; - Observancia de los derechos de propiedad intelectual; - Obligaciones generales, y - Disposiciones finales.

Si bien este trabajo tiene por objeto específico efectuar un análisis jurídico respecto de los derechos de propiedad industrial, en este Capítulo se tratará el tema ampliándolo a los derechos de propiedad sobre las creaciones artísticas, debido a que en el TLC se tratan conjuntamente ambas categorías de derechos bajo el título "Derechos de Propiedad Intelectual". En rigor se trata de una misma clase de derechos, ya que el término propiedad intelectual se utiliza para referirse genéricamente a ambas categorías, existiendo entre la propiedad intelectual y la propiedad industrial una relación de género a especie.

A continuación se hará una revisión sintetizada de cada uno de los temas comprendidos en el Capítulo Diecisiete del TLC, anotados más arriba.

13. DISPOSICIONES GENERALES:

El Capítulo Diecisiete no constituye una armonización de las legislaciones de ambos países respecto de la materia, sino que establece estándares mínimos de protección, por sobre los cuales las Partes pueden legislar autónomamente ampliando los rangos de protección, siempre y cuando no se contradigan las disposiciones de este capítulo.

Obliga a las Partes a ratificar o adherir a una serie de tratados internacionales sobre el tema y se establece que ninguna disposición de este capítulo puede ir en detrimento de los derechos y obligaciones que emanen entre las Partes por aplicación del "Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio" (ADPIC) de la OMC.

Se consagra el principio de trato igualitario respecto de todas las categorías de propiedad intelectual, en virtud del cual, "cada Parte se compromete a otorgar a las personas de la otra Parte un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propias personas con respecto a la protección y goce de dichos derechos de propiedad intelectual y los beneficios que se deriven de los mismos".

Las normas se aplican a toda materia existente a la fecha de entrada en vigor del TLC, y que esté protegida por una Parte a dicha fecha, o que cumpla entonces o posteriormente los criterios de protección establecidos en el Capítulo Diecisiete.

Las Partes se obligan como medida de transparencia a publicar o dar a conocer en el idioma del otro país las leyes, reglamentos, procedimientos relativos a la protección de los derechos de propiedad intelectual, sentencias judiciales definitivas y resoluciones administrativas de aplicación general correspondientes a la observancia de esos derechos.

Se faculta a las Partes para adoptar medidas para prevenir prácticas anticompetitivas que pudieran resultar del abuso de los derechos de propiedad intelectual.

Por último, con el objeto de fortalecer el desarrollo de la propiedad intelectual, los países se comprometen a cooperar por medio de proyectos de educación, coordinación, capacitación e intercambio de información entre las oficinas encargadas del tema, y a implementar el uso de sistemas electrónicos para la administración de la propiedad intelectual.

14. MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO:

Respecto de este tema, se establece que dentro de las marcas de fábrica o de comercio se deberán incluir las marcas 33

colectivas, de certificación y sonoras, las que podrán incluir indicaciones geográficas, y marcas olfativas14.

Se consagra el derecho a oponerse a la solicitud de registro de una marca de fábrica o de comercio, como asimismo, el derecho del titular de una marca de impedir que terceros, sin su consentimiento, utilicen en sus operaciones comerciales signos idénticos o similares en productos o servicios que estén relacionados con aquellos productos o servicios para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a la probabilidad de confusión.

Se prohibe usar una marca notoriamente conocida para un producto o servicio distinto al ya registrado, cuando ello pueda inducir a error o engaño, o constituyere una explotación desleal de la reputación de la marca.

Las Partes se obligan a establecer un sistema de registro de marcas de fábrica o de comercio en que se informe al solicitante de una marca las razones del rechazo a registrarla, se le otorgue la posibilidad de impugnar la decisión tanto administrativa como judicialmente y que

La posibilidad de registrar marcas olfativas, o sea, una fragancia que distingue a ciertos productos, constituye un gran avance legislativo para nuestro país en materia de propiedad industrial, ya que ni siquiera en el proyecto de ley que modifica la Ley N° 19.039 se contempla esta posibilidad, toda vez que se exige que el signo sea "susceptible de representación gráfica". El tema a escala mundial no está exento de discusión, quienes están en contra del registro de este tipo de marcas llamadas "no tradicionales" (olfativas, gustativas, táctiles, etc.), que no pueden representarse gráficamente, argumentan la dificultad para fijarlas como elemento determinante a la hora de distinguir un producto de otro de forma que no induzca a error. Los países miembros de la UE no se han puesto de acuerdo en el tema, pero existe la intención mayoritaria de legislar en el sentido de permitir su registro. Es interesante destacar el caso de Argentina, como país donde se acepta el registro de marcas olfativas, pese a que su legislación marcaría data de 1980 (Ley de Marcas y Designaciones N° 22.362 del 26.12.1980), dado que la única exigencia legal para registrar un signo como marca es que éste tenga capacidad distintiva. 34

garantice que las decisiones en procedimientos de oposición o nulidad sean fundadas y por escrito.

Los contratantes se comprometen a trabajar en el establecimiento de un sistema electrónico de solicitud, procesamiento, registro y mantención de marcas de fábrica o de comercio.

Se alienta a las Partes a clasificar los productos y servicios de acuerdo con la clasificación del "Arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas" (1979)

15. INDICACIONES GEOGRÁFICAS:

Se entiende por indicaciones geográficas aquellas que identifiquen un producto como originario del territorio de una Parte, o de una región o localidad de ese territorio, cuando determina calidad, reputación u otra característica del producto que sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.

Las Partes deberán proporcionarse mutuamente los medios legales para identificar y proteger las indicaciones geográficas de cada país, como también, proporcionarse las indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas de ambas naciones.

Se garantiza la aceptación de solicitudes de protección y la petición del reconocimiento de indicaciones geográficas, 35

el acceso del público a éstas para efectos de oposición o solicitudes de anulación. Se deben establecer claramente los procedimientos para estas acciones.

16. DERECHOS DE AUTOR:

Las Partes deberán reconocer a los autores de obras literarias y artísticas el derecho de autorizar o prohibir toda reproducción de sus obras, de cualquier manera o forma, ya sea permanente o temporalmente, incluso su almacenamiento temporal en forma electrónica. Se les deberá otorgar además el derecho de autorizar la puesta a disposición del público del original y de las copias de sus obras mediante venta u otra forma de transferencia de propiedad.

Las obras protegidas incluyen obras literarias (novelas, poemas,

obras

de teatro,

documentos

referencia,

periódicos), programas informáticos, bases de datos, películas, composiciones musicales y coreográficas, obras artísticas (pinturas, dibujos, fotografías y escultura), obras arquitectónicas, publicidad, mapas y dibujos técnicos.

17. DERECHOS CONEXOS:

Las Partes dispondrán que los artistas, intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas 15 tengan el derecho a:

Significa la persona natural o jurídica que toma la iniciativa y tiene la responsabilidad económica de la primera fijación de los sonidos de una ejecución o interpretación u otros sonidos o la representación de sonidos. 36

a) Autorizar

prohibir

toda

reproducción

sus

interpretaciones, ejecuciones o fonogramas;

b) Autorizar la puesta a disposición del público del original y las copias de sus interpretaciones, ejecuciones o fonogramas mediante venta u otra transferencia de propiedad;

c) Autorizar o prohibir la radiodifusión o comunicación al público de sus interpretaciones o ejecuciones, fijadas y no fijada S16.

El goce o ejercicio de los derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas no estará subordinado a formalidad alguna.

El plazo de protección de una interpretación, ejecución o fonograma será el mismo que se aplica a los derechos de autor.

18. OBLIGACIONES COMUNES AL DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS:

Las Partes dispondrán respecto del derecho de autor y derechos conexos que cualquier persona propietaria de un derecho económico podrá libre y separadamente transferirlos mediante un contrato, y que cualquier persona que haya adquirido tales derechos en virtud de un contrato podrá

Fijación significa la incorporación de sonidos, o la representación de éstos, a partir de la cual pueden percibirse, reproducirse o comunicarse mediante un dispositivo. 37

ejercerlos a nombre propio y gozar plenamente de los beneficios que de ellos se deriven.

Cada país emitirá las leyes, decretos, reglamentos y ordenanzas para regular la adquisición y administración de programas computacionales para uso gubernamental.

Las Partes dispondrán que cualquier persona que, a sabiendas, elude sin la autorización del titular del derecho, cualquier medida tecnológica efectiva 17 que controle el acceso a una obra, interpretación o ejecución, o fonograma protegida, será responsable civilmente y, bajo ciertas circunstancias, también será objeto de responsabilidad penal. No ocurre lo mismo respecto de personas que eludan medidas tecnológicas que protejan los derechos de autor o derechos conexos en una obra protegida, pero que no controlan el acceso a la obra.

Se establece que constituyen infracciones civiles o penales la utilización de dispositivos o sistemas destinados a ayudar a decodificar una señal de satélite portadora de un programa codificado sin la autorización del distribuidor legal de la señal. Igualmente, serán objeto de responsabilidad civil o penal quienes reciban o distribuyan maliciosamente una señal portadora de un programa codificado, sabiendo que ha sido decodificada sin la autorización del distribuidor legal de la señal.

19. PATENTES:

Cada Parte entregará patentes para cualquier invención, sean de productos o procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva (no evidentes) y sean susceptibles de aplicación industrial (útiles)

Los países realizarán esfuerzos razonables para elaborar y proponer una legislación, dentro de cuatro años desde la entrada en vigencia del TLC, para proteger plantas u obtenciones vegetales' 8 , siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.

Las Partes podrán establecer excepciones limitadas a los derechos que confiere una patente, siempre que éstas no atenten injustificablemente la explotación normal de la patente, ni causen perjuicio a los intereses legítimos del titular de ella o de terceros.

Una Parte podrá revocar o anular una patente solamente cuando existan razones que pudieren haber justificado el rechazo de su otorgamiento.

Cada Parte, a solicitud del titular de la patente, ajustará el plazo para compensar las demoras injustificadas 17

Significa cualquier tecnología, dispositivo o componente que, en el curso normal de su operación, controle el acceso a una obra, interpretación o ejecución, fonograma, u otro material protegido, o proteja un derecho de autor u otros derechos conexos y que no pueden, de manera usual, ser eludidos accidentalmente. 18 Se comprenden en este tema los transgénicos. 39

que se produzcan en el otorgamiento de la patente. Se entiende por demora injustificada el retardo superior a cinco años desde la fecha de presentación de la solicitud, o de tres años desde que el requerimiento de examen para la solicitud haya sido hecho.

Las Partes no podrán fundar en la divulgación pública el rechazo de una solicitud de patente argumentando falta de novedad o de actividad inventiva, cuando dicha divulgación haya sido hecha o autorizada por el solicitante de la patente y ésta se produce dentro de los doce meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.

20. MEDIDAS RELATIVAS A CIERTOS PRODUCTOS REGULADOS:

Para otorgar autorización o permiso sanitario a un producto farmacéutico o químico agrícola que utilice una nueva entidad química que no haya sido previamente aprobada, un país puede exigir que se presente información no divulgada relativa a la seguridad y eficacia del producto. Los países no permitirán la comercialización de productos basados en una entidad química nueva por parte de terceros que no cuenten con el consentimiento de la persona que entregó la información. Esta prohibición se mantendrá por a lo menos cinco años contados desde la fecha de aprobación del producto farmacéutico y durante diez años respecto de los productos agrícolas.

En relación con los productos farmacéuticos amparados por una patente, cada Parte deberá: 40

a) Extender el plazo de la patente en caso de haberse producido una demora injustificada en su tramitación;

b) Informar al titular de la patente la identidad de cualquier tercero que solicite autorización efectiva durante el plazo de la patente, y

c) Negar la autorización de comercialización a cualquier tercero antes del vencimiento del plazo de la patente, salvo que el titular lo autorice.

21. OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL:

21.1 Obligaciones generales: Cada Parte garantizará que los procedimientos y recursos para la observancia de los derechos de propiedad intelectual sean establecidos de acuerdo con la legislación interna de los países, los que estarán disponibles para los titulares de dichos derechos conforme con el principio del debido proceso.

Las decisiones finales sobre el fondo de un caso de aplicación general se formularán por escrito y se señalarán los fundamentos jurídicos en los que se basan.

21.2 Procedimientos y recursos civiles y administrativos: Para la observancia de los derechos de propiedad intelectual, las Partes pondrán al alcance de sus titulares procedimientos civiles.

En estos procedimientos, las Partes dispondrán que las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al infractor que pague al titular del derecho:

a) Una indemnización adecuada para compensar el daño sufrido debido a una infracción a su derecho de propiedad intelectual. Al determinar el daño, las autoridades judiciales considerarán, entre otros, el valor legítimo de venta al detalle de las mercancías infringidas, y

b) Las ganancias que el infractor haya obtenido y que no se hayan considerado al calcular los daños, en el caso de infracciones de marcas de fábrica o de comercio, derechos de autor y derechos conexos.

Para obras protegidas por derecho de autor o derechos conexos y en caso de falsificación de marcas de fábrica o de comercio, las partes establecerán indemnizaciones predeterminadas de acuerdo con la legislación interna de cada país.

Salvo casos excepcionales, las autoridades judiciales ordenarán al infractor que pague al titular vencedor las costas procesales y personales. Igualmente, podrán ordenar el 42

secuestro de mercancías, materiales e implementos bajo sospecha de infracción.

Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar la destrucción de estas mercaderías, materiales e implementos infractoras, como asimismo, donarlas con fines de caridad con consentimiento del titular del derecho, salvo casos especiales. Si estas mercancías se comercializan con marcas falsificadas, el solo hecho de retirar dicha marca no implica que se puedan volver a comercializar.

Las autoridades judiciales podrán ordenar que el infractor entregue información de las personas involucradas en la infracción y de los circuitos de distribución de las mercancías. También podrán imponer multas o arrestos al infractor rebelde de acuerdo con la legislación interna de cada país.

21.3 Medidas precautorias:

Las solicitudes de medidas precautorias deberán tramitarse en forma expedita de acuerdo con las reglas de procedimiento judicial de las Partes.

Las autoridades judiciales podrán exigir al solicitante de una medida precautoria que presente pruebas que acrediten la titularidad del derecho y la inminencia de una infracción en contra de su derecho. Le exigirá al solicitante que rinda caución suficiente para evitar que se cometan abusos.

Si las autoridades judiciales designan peritos, éstos deben ser pagados por las Partes, sobre la base de honorarios estandarizados que no disuadan injustificadamente el acceso a los procedimientos.

21.4 Requisitos especiales relacionados con las

medidas

r'rr, 1 v'r 7 ann F ->-r) n

Si el titular del derecho inicia procedimientos para que las autoridades de aduana suspendan el despacho de mercancías sospechosas de portar marcas de fábrica o de comercio falsificadas o de mercancías piratas que lesionan los derechos de autor, se le exigirá presentar pruebas suficientes que demuestren que existe presunción de infracción de su derecho de propiedad intelectual.

La autoridad competente estará facultada para exigir al solicitante que rinda caución suficiente para evitar que se cometan de abusos.

Cuando las autoridades competentes hayan determinado que las mercancías son falsificadas o pirateadas, podrán, a petición del titular del derecho, comunicarles los nombres y direcciones del consignador, importador y consignatario y la cantidad de mercancías de que se trate.

Las autoridades competentes estarán facultadas para iniciar medidas de control en frontera de oficio, sin requerimiento formal del interesado, cuando se sospeche que las mercancías que se están importando, exportando o en 44

tránsito, son falsificadas o pirateadas. Respecto de las mercancías en tránsito, las Partes, de conformidad con otros tratados internacionales suscritos por ellas, podrán disponer que esta facultad se ejerza antes de sellar el contenedor u otro medio de transporte, con los sellos aduaneros, cuando proceda.

Las mercaderías que las autoridades competentes hayan determinado que son falsificadas o pirateadas, serán destruidas, retiradas del mercado y se prohibirá su reexportación.

21.5 Procedimientos y recursos penales: Las Partes establecerán procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas o de piratería, a escala comercial, de obras, interpretaciones o ejecuciones o fonogramas protegidos por el derecho de autor o derechos conexos. Específicamente, garantizarán que:

a) La infracción maliciosa al derecho de autor y derechos conexos con fines comerciales o económicos serán objeto de procedimientos y sanciones penales, y

b) La piratería a escala comercial incluye la reproducción o distribución infractora realizada con malicia, inclusive la que se realiza por medios electrónicos, de copias cuyo valor monetario total es significativo.

Las sentencias de prisión y/o multas deberán ser suficientes para que sirvan de disuasivo frente a futuras infracciones y presentar un nivel de sanción conforme con la gravedad de la infracción.

Las autoridades judiciales podrán incautar las mercancías sospechosas de falsificación o piratería, documentos, mercancías provenientes de la actividad infractora y materiales e implementos que constituyan evidencia de la infracción. Asimismo, estarán facultadas para incautar bienes de acuerdo con la legislación interna.

Podrán ordenar el decomiso de los activos provenientes de la actividad infractora y el decomiso y destrucción de las mercancías falsificadas y pirateadas. El decomiso y destrucción no otorgará al infractor derecho a compensación alguna.

Las autoridades correspondientes, en casos de piratería de derechos de autor y derechos conexos y de falsificación de marcas, podrán ejercer acciones legales de oficio, sin requerir reclamo formal de parte de un particular.

22. DISPOSICIONES FINALES:

En los casos en que la implementación de las obligaciones contenidas en este Capítulo, requieran que una Parte modifique su legislación interna, o de recursos económicos adicionales, estas modificaciones y recursos

económicos deberán estar en vigor o disponibles tan pronto como sea posible, y bajo ningún evento más tarde de:

a) Dos años a contar de la entrada en vigor del TLC, respecto de las obligaciones relativas a:

- Marcas de fábrica o de comercio.

- Indicaciones geográficas.

- Patentes, sus características y divulgación pública. Derechos de autor y derechos conexos, sobre copias temporales.

b) Cuatro años a contar de la entrada en vigor del TLC, en lo referente a las obligaciones sobre:

- Observancia de los derechos de propiedad intelectual.

- Derechos conexos,

en lo relativo al derecho de

comunicación al público, y transmisiones digitales no interactivas, para los artistas, intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas.

c) Cinco años a contar de la entrada en vigor del TLC, en lo referente a obligaciones comunes al derecho de autor y derechos conexos, sobre medidas tecnológicas efectivas.

Capítulo IV El Derecho Marcario en la Unión Europea

23. CONSIDERACIONES PREVIAS:

En las páginas siguientes, se privilegiará el estudio de la legislación comunitaria en materia de registro de marcas comerciales, por sobre el tema relativo a los sistemas de patentamiento vigentes en la UE. El motivo de esta discriminación, como se verá, radica en que el derecho marcario aplicable en la UE es uno de los más avanzados del mundo en cuanto a protección de la propiedad industrial, a diferencia de lo que ocurre con las normas que regulan el pateritamiento de invenciones. La marca comunitaria presenta ventajas respecto de las patentes de invención desde el punto de vista de la simpleza del procedimiento de registro y por ser mayor la protección jurídica que confiere a su titular, ya que tiene validez en todos los países de la UE y en forma indefinida. La patente "europea", en cambio, rige sólo en los países donde ha sido inscrita y por un plazo de 20 años.19.

Por ello, los Estados miembros de la UE se encuentran trabajando en la instauración de una "patente comunitaria" que se adecue mejor a las necesidades comerciales de los nuevos tiempos.

l9 Infra NO27yNO34. 48

24. SOBRE LAS PATENTES DE INVENCIÓN EN LA UE:

En la UE son dos los sistemas de protección de la innovación mediante patentes: a) los sistemas nacionales y b) la patente europea.

a) Los sistemas nacionales: En virtud de ellos las patentes de invención se otorgan con arreglo a las legislaciones de cada Estado miembro. El Estado que otorga la patente le reconoce a su titular un derecho exclusivo sobre la invención patentada, dentro de los límites de su territorio. La territorialidad del derecho se traduce en la necesidad de invocar la protección de la patente en cada Estado donde quiere hacerse valer, con el consecuente riesgo de desprotección internacional.

b) La Patente Comunitaria: Se estableció con la firma de un tratado internacional suscrito en Munich el 5 de octubre de 1973, el cual que entró en vigencia el 7 de octubre de 1977. Se creó la Oficina Europea de Patentes (OEP), como organismo intergubernamental integrado por representantes de los países suscriptores del convenio (Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Espada, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Mónaco, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, Suecia, Suiza y Turquía) 49

La patente europea se obtiene mediante la presentación de la solicitud correspondiente ante la OEP, llenada en cualquiera de los tres idiomas oficiales de este organismo (alemán, francés e inglés), y, una vez concedida, da origen a tantas patentes nacionales como países miembros se hayan designado en la solicitud, quedando sometida cada una de ellas a la ley nacional correspondiente.

Las ventajas de la patente europea respecto de las patentes nacionales pueden resumirse, primero, en que se establece un procedimiento único y centralizado para su registro; segundo, representa una disminución del riesgo de desprotección internacional, ya que su validez puede comprender el territorio de todos los Estados adscritos al convenio, y tercero, supuso una cierta armonización de las legislaciones nacionales sobre la materia.

Sin embargo, la protección brindada por la denominada "patente europea", que no es más que una serie de patentes nacionales sujetas a un solo procedimiento, no es considerada suficiente por los países miembros, los cuales están centralizando esfuerzos para crear una verdadera "patente comunitaria" que permita, en primer lugar, eliminar las contradicciones existentes entre las legislaciones de los distintos países; segundo, uniformar la ejecución de las resoluciones judiciales en materia de patentes; tercero, la creación de un solo órgano jurisdiccional que contribuya a uniformar el derecho y la consecuente jurisprudencia, lo que ciertamente otorga una 50

mayor certeza jurídica, y cuarto, ampliar la protección jurídica a toda la UE.

25. VÍAS DE PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD MARCARIA EN LA UE:

Antes de la creación de la marca comunitaria. Las empresas disponían de dos vías para proteger sus marcas en el territorio de la UE, la vía nacional y la vía internacional.

La primera de ellas presenta el inconveniente que la marca debe registrarse en forma paralela en cada uno de los Estados miembros de la UE, con la consecuente demora y elevados gastos que ello conlleva.

La vía internacional, por su parte, permite la protección de la marca en el territorio de los países signatarios del Protocolo de Madrid. Si bien presenta como ventaja respecto de la vía nacional, el hecho que su registro implica un solo procedimiento ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en Ginebra (OMPI), a partir de una marca previamente registrada en alguno de los países miembros de este tratado internacional, tiene como inconvenientes la limitación de su validez exclusivamente al territorio de dichos países y la circunstancia que se obliga a las empresas que deseen acogerse a esta vía a tener su sede, o al menos un establecimiento serio y efectivo, en alguno de estos países.

La marca comunitaria constituye una tercera vía de protección jurídica marcaría, siendo, al mismo tiempo, alternativa y complementaria de las dos vías ya mencionadas. 51

El uso de estos tres mecanismos no es excluyente, por lo que las empresas de acuerdo con sus necesidades pueden utilizar más de uno de ellos, conjuntamente, para resguardar sus derechos de propiedad industrial en países que pertenecen o no a la Comunidad Europea.

26.

LA ORGANIZACIÓN DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR

(OAMI) :

La OANI es un establecimiento público autónomo desde el punto de vista jurídico, administrativo y financiero, que tiene por misión la promoción y la gestión de las marcas, dibujos y modelos en el ámbito de la UE. Sus resoluciones se encuentran sujetas al control de legalidad de los órganos jurisdiccionales comunitarios, a saber, el Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. La OAMI comparte a su vez con estos órganos jurisdiccionales la competencia para resolver las demandas de anulación de los títulos de propiedad industrial con posterioridad a su registro.

27. VENTAJAS Y FUNCIONES DE LA MARCA COMUNITARIA:

La marca comunitaria ofrece, respecto de los otros mecanismos, la ventaja de otorgar una protección unitaria en todos los países de la UE, cubriendo un mercado de más de 372 millones de consumidores, a través de una sola solicitud de registro presentada ante la OANI, cuya sede se encuentra en la ciudad española de Alicante. En consecuencia, simplifica por una parte el procedimiento de registro y por otro lado 52

amplía el ámbito territorial de protección. La marca comunitaria se adquiere una vez que se encuentra inscrita en el Registro de la OANI, pudiendo ser registrada, cedida o anulada para todo el conjunto de la UE. La duración de la marca comunitaria es de diez años, renovable indefinidamente.

La marca comunitaria puede obtenerse bien mediante una solicitud de registro presentada directamente ante la OANI, o bien basándose en una solicitud anterior presentada ante una oficina nacional, lo que no implica renunciar a la marca nacional. Cualquiera sea la antigüedad de la marca nacional, siempre será posible transformarla en marca comunitaria.

A su vez, la denegación de registro de una solicitud de marca comunitaria, la caducidad o anulación de ésta, siempre dejan abierta la posibilidad de intentar la vía nacional en aquellos países de la UE en que no produzca efecto el motivo de la denegación, caducidad o anulación.

28. SIGNOS QUE SE PUEDEN REGISTRAR COMO MARCA COMUNITARIA:

Las marcas comunitarias deben reunir dos requisitos, a saber:

a) Consistir

signo

que

pueda

representarse

gráficamente, y

b) Ser apropiado para distinguir los productos y servicios de una empresa de los de otras empresas.

Por lo tanto, pueden constituir una marca comunitaria:

- Los signos verbales: Las palabras, letras, cifras, nombres patronímicos, eslóganes,

seudónimos, lemas,

combinaciones de palabras,

siglas,

iniciales,

monogramas,

denominaciones caprichosas o de fantasía.

- Los

signos

figurativos:

Las

etiquetas,

precintos,

logotipos, relieves, hologramas, emblemas.

- Los colores: Los colores o combinaciones de colores.

- Los signos tridimensionales: Incluidas las formas del producto o de su envase.

- Los signos auditivos: Los sonidos, las frases musicales. La solicitud debe incluir una representación gráfica del signo.

29. ¿QUIÉNES PUEDEN SOLICITAR UNA MARCA COMUNITARIA? FORMA DE COMPARECER ANTE LA OAMI:

Toda persona natural o jurídica que esté domiciliada o tenga su sede o un establecimiento efectivo o serio en un Estado miembro de la UE, en un país parte del Convenio de París, o en un Estado signatario del Acuerdo relativo a los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) . Asimismo, podrán impetrar la solicitud de marca comunitaria las personas 54

naturales y jurídicas que posean la nacionalidad de alguno de esos países. Finalmente, podrán igualmente acceder a la protección comunitaria las personas naturales o jurídicas no comprendidas en ninguna de las categorías anteriores, previa comprobación de reciprocidad con el país del solicitante.

Las personas naturales o jurídicas pertenecientes a la UE pueden actuar directamente ante la OAMI. Los solicitantes que no son miembros de la UE deben necesariamente comparecer representados por los abogados y representantes autorizados, inscritos en la lista que la OANI lleva al efecto.

30. IDIOMAS EN QUE PUEDE PRESENTARSE LA SOLICITUD DE MARCA COMUNITARIA:

La solicitud de marca comunitaria puede presentarse en cualquiera de las cinco lenguas oficiales de la UE; Español, Alemán, Inglés, Francés e Italiano.

Las traducciones que fueren necesarias son de cargo de la OAMI y se realizan en el Centro de Traducción de Luxemburgo.

El Registro y Boletín de Marcas comunitarias deben contener todos los datos relativos a las solicitudes y a las marcas ya registradas en todas las lenguas oficiales de la UE.

31. PROCEDIMIENTO PARA TRAMITACIÓN DE UNA SOLICITUD DE MARCA COMUNITARIA:

La solicitud respectiva puede presentarse directamente ante la OANI o por medio de una oficina nacional de propiedad industrial de un Estado de UE. La presentación directa puede efectuarse entregando el expediente personalmente en la sede de la OAMI o por envío postal, por fax y prontamente también a través de correo electrónico. En caso de presentarse en una oficina nacional, la solicitud será fechada por esta oficina a su recepción. El expediente se constituye llenando el formulario establecido al efecto, indicando la lista de productos y servicios cuya protección se solicita, y adjuntando una reproducción de la marca.

Las solicitudes de marca comunitaria están afectas al pago de una tasa que cubre hasta tres clases por producto o servicio. Si se desea hacer extensiva la protección a otras clases, se debe pagar una nueva tasa por cada clase que exceda de tres.

Recibida la solicitud, la OAN examinará que se hayan cumplido los requisitos para su presentación y que se haya pagado la tasa dentro del plazo de un mes contado desde la recepción conforme de la solicitud. Si se observaren deficiencias o irregularidades, se invita al solicitante a subsanarlas, y sólo una vez subsanadas se le otorga una fecha de presentación a la solicitud.

Fechada la solicitud, comienzan a correr plazos fatales para que la OAMI emita un informe de búsqueda sobre marcas anteriores existentes en los Estados miembros de la UE.

31.1 Motivos de denegación de una solicitud de marca r'rrnhin - tr'i

La OAMI debe examinar el carácter distintivo del o los signos que se pretende registrar. En tal virtud, denegará la solicitud cuando la marca:

- Consista en un término genérico del producto o servicio de que se trate;

- Designe la calidad, cantidad, valor, procedencia geográfica u otras características del producto o servicio;

- Se hubiere convertido en un signo habitual en el lenguaje común, las costumbres leales y constantes del comercio, incluso en un solo Estado de la UE;

- Tenga carácter engañoso, o

- Sea contraria al orden público o las buenas costumbres.

Estos motivos, salvo los dos últimos, pueden no concurrir si el uso le ha conferido al signo un carácter igualmente distintivo. 57

En contra de la resolución que deniega una solicitud de registro de marca comunitaria, al igual que en contra de cualquier resolución dictada por la OANI, proceden recursos para impugnarla.

Si no existen motivos de denegación y el informe de búsqueda de anterioridad de la OAMI no lleva al solicitante a desistir, se publica la solicitud en el Boletín de Marcas Comunitarias, en todas las lenguas oficiales de la UE.

31.2 Oposición.

Para proceder al registro de una marca comunitaria, el signo no debe inducir al público a confusión, ni tampoco lesionar derechos anteriores de terceros. Con este último fin, los titulares de derechos anteriores pueden oponerse a una solicitud de marca comunitaria, dentro de tres meses contados desde la publicación de la solicitud en el Boletín de Marcas Comunitarias. Deducida la oposición, se da traslado al solicitante y se abre un término de dos meses con el objeto que el solicitante decida si mantiene la solicitud, la retira o llega a un acuerdo amistoso con el opositor. El procedimiento contradictorio se lleva a cabo ante la División de Oposición de la OANI, teniendo como característica especial el hecho que sólo puede actuar a petición de parte.

Los derechos anteriores que pueden ser tenidos en cuenta en la etapa de oposición son:

- Las marcas comunitarias anteriores; 58

- Las marcas nacionales registradas o solicitadas (condicionadas a su posterior registro) y las marcas internacionales con efecto en uno de los Estado de la UE;

- Las marcas notorias. Pueden denegarse o anularse todos los signos o partes esenciales de éstos que puedan considerarse reproducciones, imitaciones o traducciones, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país donde se encuentre debidamente registrada estimare que es notoriamente conocida, y

- Las marcas anteriores "de hecho" o "de uso", y cualquier otro signo anterior no registrado, utilizado en el comercio no solamente local y que, según la legislación nacional que le es aplicable, confieren a su titular el derecho de prohibir la utilización de una marca más reciente, como por ejemplo, los nombres comerciales y los rótulos de establecimientos.

Para que los titulares de los derechos anteriores puedan alegar su preferencia, deben acreditar que han hecho un uso serio de los mismos durante los cinco años anteriores.

La oposición, en definitiva, podrá ser desestimada por la OAMI o bien acogida total o parcialmente. Se acoge parcialmente cuando se resuelve que la marca solicitada no puede ser utilizada para parte de los productos o servicios para los que se ha solicitado. 59

Precisamente, para evitar que una solicitud de registro de marca comunitaria sea denegada por encontrarse "ocupada", han cobrado gran importancia al interior de la UE, grupos de especialistas, publicistas y diseñadores gráficos, que asesoran a las empresas para que el signo que se pretende registrar no incurra en motivos de denegación, lo que no es una tarea fácil si se considera que en la actualidad existen más de tres millones de marcas comunitarias registradas, sin contar las marcas de uso y demás signos no registrados que son oponibles, y que la marca única debe poder ser utilizada en numerosos países que tienen diferentes lenguas y costumbre

S20.

32. DERECHOS QUE CONFIERE LA MARCA COMUNITARIA:

La marca comunitaria confiere a su titular el derecho de prohibir a terceros que utilicen sin su consentimiento signos idénticos o similares a los protegidos por su marca, en todo el territorio de la UE. Esta protección se extiende incluso a la prohibición de utilizar signos idénticos o similares respecto de productos o servicios distintos a aquellos para los que la marca está registrada, cuando hay un aprovechamiento indebido de su carácter distintivo o renombre, o si resulta perjudicial para los mismos.

La marca comunitaria puede también ser objeto de cesiones y licencias, pudiendo comprender la totalidad o sólo

Esta información se encuentra disponible en la página Web de la OAMI. 60

parte de los productos o servicios para los que se ha registrado.

Todas las cesiones, licencias y otros derechos constituidos sobre la marca, para que sean oponibles a terceros, deben inscribirse en el Registro de Marcas Comunitarias en todas las lenguas oficiales de la UE. Este Registro puede ser consultado desde cualquier parte del mundo por vía electrónica.

33. INFRACCIÓN DE LOS DERECHOS CONFERIDOS POR LA MARCA COMUNITARIA:

Existe una acción judicial, denominada acción por violación, destinada a sancionar las infracciones a los derechos conferidos por la marca comunitaria, la que es conocida por tribunales especiales establecidos al efecto, dada la complejidad técnica de la materia.

La acción por violación se interpone ante los Tribunales de Marcas Comunitarias de la UE, los que tienen asiento en todos los Estados miembros de la UE. El demandante podrá intentar la acción de violación ya sea en el tribunal del lugar donde se ha cometido la infracción o el que corresponda al domicilio del presunto infractor. Salvo por razones de cercanía física, es más conveniente deducir la demanda en el tribunal del domicilio del demandado, ya que presenta la ventaja de que ante este tribunal se pueden acumular en un solo proceso todos los litigios que se puedan derivar de la infracción por actos cometidos en cualquier parte del 61

territorio de la UE. Por el contrario, si se demanda ante el tribunal del lugar donde se cometió la infracción, sólo se podrán investigar los actos ejecutados en el territorio del Estado al que pertenece.

Los Tribunales de Marcas Comunitarias están integrados por jueces altamente especializados en la materia. Sus resoluciones se pueden ejecutar en todos los Estados de la UE, previo exequátor21.

34. DURACIÓN DE LA MARCA COMUNITARIA:

La validez de una marca comunitaria es de 10 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud de registro, renovable por períodos iguales indefinidamente. A partir de la cuarta renovación, se duplica el importe de la tasa a pagar por cada clase de producto o servicio.

35. CADUCIDAD Y NULIDAD DE LA MARCA COMUNITARIA:

El titular de una marca comunitaria puede verse privado de sus derechos como consecuencia de una acción de caducidad o de nulidad. Estas acciones deben necesariamente interponerse ante la OAMI, ya que tiene competencia exclusiva para conocer de ellas en forma directa. El único caso en que los Tribunales de Marcas Comunitarias pueden declarar la caducidad o nulidad de una marca comunitaria, se presenta cuando, conociendo de una acción por violación, el demandado 21

Exequátor o validación de sentencia extranjera, autorización judicial de un tribunal local para cumplir una sentencia dictada por un tribunal extranjero, 62

por vía reconvencional alega la caducidad o nulidad de la marca presuntamente vulnerada.

Las causales de caducidad de la marca comunitaria Son:

a) Falta de uso efectivo de la marca durante cinco años consecutivos. Sin embargo, se debe tener presente que el uso efectivo de la marca en un solo país de la UE constituye uso efectivo en toda la Comunidad;

b) Pérdida del carácter distintivo de la marca, y

c) La naturaleza engañosa de la marca como consecuencia de su USO.

Las causales de caducidad pueden ser invocadas por cualquier persona.

Por su parte, el fundamento de la acción de nulidad es la existencia de derechos anteriores sobre el signo registrado como marca comunitaria. No obstante, el demandante no podrá alegar la nulidad de una marca comunitaria, ni siquiera acreditando un derecho anterior sobre ella, cuando hubiere consentido durante un período de más de cinco años el uso de esta marca en el territorio en el que su derecho anterior produce efectos. En este último caso se habla que el derecho anterior "caducó por tolerancia".

36. RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES EN MATERIA DE REGISTRO DE MARCAS COMUNITARIAS:

Toda resoluciรณn definitiva de la OAMI es recurrible ante las Salas de Recurso de la OAMI. Si bien รฉstas forman parte de la misma organizaciรณn, sus resoluciones son independientes. Las Salas de Recurso estรกn integradas por miembros designados por el Consejo de Ministros de la UE. El recurso puede fundarse en incompetencia, quebrantamiento sustancial de forma, desviaciรณn de poder y, especialmente, violaciรณn del Derecho Comunitario de Marcas o de cualquiera otra norma del Derecho Comunitario. Su interposiciรณn estรก sujeta al pago de una tasa.

Las resoluciones de las Salas de Recurso, a su vez, pueden ser sometidas a un control de legalidad ante el Tribunal de Primera Instancia, รณrgano jurisdiccional adjunto al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, a peticiรณn de la parte vencida. El Tribunal puede confirmar, modificar o anular la resoluciรณn de la Sala de Recurso. Finalmente, en contra de la resoluciรณn del Tribunal de Primera Instancia puede interponerse recurso de casaciรณn ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades europeas, basado en cuestiones de derecho. Ambos Tribunales tienen su sede en Luxemburgo.

APÉNDICE

Anexo N° 1

I. Causales de rechazo de una solicitud y de nulidad de reqistro de una marca comercial, art. 20 Le y N° 19.039:

No pueden registrarse como marcas y, por lo tanto, puede solicitarse la nulidad del registro de aquellas marcas que:

a) Contengan los escudos, banderas u otros emblemas, las denominaciones o siglas de cualquier Estado, organizaciones internacionales y de los servicios públicos estatales.

Contengan las denominaciones técnicas o científicas respecto del objeto a que se destina, las denominaciones comunes internacionalmente recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y aquellas indicativas de acción terapéutica.

c) Contengan el nombre, el seudónimo o el retrato de una persona natural cualquiera, salvo consentimiento dado por ella o por sus herederos, si hubiere fallecido. Sin embargo, serán susceptibles de registrarse los nombres de personajes históricos cuando hubieren transcurrido, a lo menos, 50 años de su muerte, siempre que no afecte su honor.

Con todo, no podrán registrarse nombres de personas cuando ello constituya infracción a las letras e) , f), g) yh).

d) Reproduzcan o imiten signos o punzones oficiales de control de garantías adoptados por un Estado, sin su autorización; y las reproduzcan o imiten medallas, diplomas o distinciones otorgadas en exposiciones nacionales o extranjeras, cuya inscripción sea pedida por una persona distinta de quien las obtuvo.

e) Contengan las expresiones empleadas para indicar el género, naturaleza, origen, nacionalidad, procedencia, destinación, peso, valor o cualidad de los productos, servicios o establecimientos, y las que no presenten carácter de novedad o describan los productos, servicios o establecimientos a que deban aplicarse.

f) Se presten para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos.

g) Sean iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen, en forma de confundirse con otras registradas en el extranjero para los mismos productos, servicios o establecimientos comerciales y/o industriales, siempre que ellas gocen de fama y notoriedad.

Rechazado o anulado el registro por esta causal, el titular extranjero deberá dentro de 90 días solicitar la 67

inscripción de la marca; si así no lo hiciere, la marca podrá ser solicitada por cualquier persona, teniendo prioridad aquélla a quien se le hubiere rechazado la solicitud o anulado el registro.

h) Sean iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen, en forma de poder confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad, en la misma clase.

i) Consistan en la forma, el color, los adornos y accesorios, ya sea de los productos y de los envases.

j) Sean contrarias al orden público, a la moral y a las buenas costumbres, comprendidas en éstas los principios de competencia leal y ética mercantil.

II. Causales de nulidad de una patente de invención, art. 50 Ley N° 19.039:

La declaración de nulidad procede:

a) Cuando quien haya obtenido la patente no es el inventor ni su cesionario.

b) Cuando la concesión se ha basado en informes periciales errados o manifiestamente deficientes.

c) Cuando el privilegio se ha concedido contraviniendo las normas sobre patentabilidad y sus requisitos, de acuerdo con lo dispuesto en esta ley.

Anexo N° 2

Conductas sancionables penalmente.

Respecto de las marcas comerciales, art. 28 Ley N° 19.039:

Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal, de 100 a 500 unidades tributarias mensuales:

a) Los que maliciosamente usaren una marca igual o semejante a otra ya inscrita en la misma clase del Clasificador vigente.

b) Los que defraudaren haciendo uso de una marca registrada.

c) Los que por cualquier medio de publicidad usaren o imitaren una marca registrada en la misma clase del Clasificador vigente, cometiendo defraudación.

d) Los que usaren una marca no inscrita caducada o anulada, con las indicaciones correspondientes a una marca registrada.

e) Los que hicieren uso de envases o embalajes que lleven una marca registrada que no les pertenece, sin que previamente ésta haya sido borrada, salvo el caso que el embalaje marcado se destine a envasar productos de una clase distinta de la que proteja la marca. 70

Al que reincidiere dentro de los últimos cinco años en alguno de los delitos contemplados en este artículo, se le aplicará una multa que podrá hasta duplicar a la anterior.

II. Respecto de las patentes de invención, art. 52 Ley N° 19.039:

Será castigado con multa a beneficio fiscal, de 100 a 500 unidades tributarias mensuales:

a) El que defraudare a otro usando un objeto no patentado, utilizando en dichos objetos las indicaciones correspondientes a una patente de invención, o se valiere de otro engaño semejante.

b) El que sin la debida autorización fabricare, comercializare o importare con fines de venta, un invento patentado.

c) El que defraudare haciendo uso de un procedimiento patentado. Esta norma no se aplicará en caso que el uso del procedimiento patentado se haga con fines exclusivamente experimentales o docentes.

d) El que cometiere defraudación imitando una invención patentada.

e) El que maliciosamente imitare o hiciere uso de un invento con solicitud de patente en trámite, siempre que en definitiva la patente sea otorgada.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero.

III. Respecto de los modelos de utilidad, art. 61 Ley N° 19.039:

Será castigado con multa a beneficio fiscal, de 100 a 500 unidades tributarias mensuales:

a) El que defraudare a otro usando un objeto no patentado, utilizando en dichos objetos las indicaciones correspondientes a una patente de modelo de utilidad, o se valiere de otro engaño semejante.

b) El que sin la debida autorización fabricare, comercializare o importare con fines de venta, un modelo de utilidad patentado.

c) El que cometiere defraudación imitando un modelo de utilidad patentado.

d) El que maliciosamente imitare o hiciere uso de un modelo de utilidad con solicitud de patente en trámite, siempre que en definitiva la patente sea otorgada.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero.

IV. Respecto de los diseños industriales, art. 67 Ley N° i

Será castigado con multa a beneficio fiscal, de 100 a 500 unidades tributarias mensuales:

a) El que sin la debida autorización fabricare, comercializare o importare con fines de venta, un diseño industrial registrado.

b) El que maliciosamente imitare un diseño industrial registrado.

c) El que maliciosamente imitare o hiciere uso de un diseño industrial con solicitud de patente en trámite, siempre que en definitiva se otorgue el privilegio.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero.

ABREVIATURAS

art.

Artículo

D.S.

Decreto Supremo

DPI

Departamento de Propiedad Industrial

inc.

Inciso

LPI

Ley de Propiedad Industrial

OAIvII

Organización de Armonización del Mercado Interior

OEP

Oficina Europea de Patentes

OMC

Organización Mundial del Comercio

OMPI

Organización Mundial de la Propiedad Industrial

RPI

Reglamento de Propiedad Industrial

TLC

Tratado de Libre Comercio

Unión Europea

BIBLIOGRAFÍA

e Autores citados:

- MORALES ANDRADE, MARCOS, "Derecho Marcario, Tramitación

Administrativa y Contenciosa de Marcas Comerciales", Editorial Jurídica ConoSur Ltda., Santiago, 2001.

- MORÁN GARCÍA, MANUEL, "Otro Ladrillo en el Muro de la Patente Comunitaria", artículo publicado en la Universidad de Alicante, España, 2004.

e Textos normativos consultados:

1) Ley N° 19.039, establece Normas Aplicables a los Privilegios Industriales y Protección de los Derechos de Propiedad Industrial.

2) Decreto Supremo N° 177 que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.039.

3) TLC entre Chile y E.E.U.U.

Otras fuentes:

1) Información oficial y artículos publicados en la página web del Departamento de Propiedad Industrial (DPI)

2) Información publicada en la página web del Congreso Nacional.

3) Información oficial de la Organización de Armonización del Mercado Interior (OANI), publicada en su página web.

4) Información oficial de la Oficina Europea de Patentes (OEP), publicada en su página web.

ÍNDICE GENERAL

Pág.

1. Introducción

Capítulo 1 El Sistema de Propiedad Industrial Actualmente vigente en Chile

2. Legislación aplicable

3. Privilegios industriales contemplados en la legislación.

a) Las Marcas Comerciales

b) Las Patentes de Invención

c) Los Modelos de Utilidad

d) Los diseños Industriales

e) Otros Títulos de Protección

4. Órganos Administrativos con Competencia en Propiedad Industrial

4.1 El Departamento de Propiedad Industrial

4.2 El Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial

S. Procedimiento para tramitar una solicitud de registro de privilegio industrial

5.1 Presentación de la solicitud

5.2 Publicación de un extracto de la solicitud

5.3 Oposición

5.4 Período y medios de prueba

5.5 Registro del privilegio industrial

6. Recursos Procesales

a) Recurso de Reclamación

b) Recurso de Corrección

c) Recurso de Apelación

7. Naturaleza jurídica, alcances y vigencia de la concesión de un privilegio industrial

8. Demanda de nulidad de un privilegio industrial

8.1 Causales de la acción de nulidad

8.2 Plazos de prescripción de la acción de nulidad

8.3 Tribunal que conoce de la demanda de nulidad y

requisitos que debe cumplir el escrito.

8.4 Tramitación demanda de nulidad

8.5 Período de prueba

8.6 Fallo

9. Ilícitos contemplados en materia de propiedad industrial y procedimiento aplicable para sancionarlos

Capitulo II Sobre el Proyecto de Ley que Modifica la Ley N° 19.039

10. Generalidades

11. Aspectos que se modifican de la Ley N° 19.039

Capítulo III TLC CHILE -E.E.U.U.

12. Generalidades

13. Disposiciones generales

14. Marcas de fábrica o de comercio

15. Indicaciones geográficas

35 79

16. Derechos de autor

17. Derechos conexos

18. Obligaciones comunes al derecho de autor y derechos conexos 37

19. Patentes

20. Medidas relativas a ciertos productos regulados

21. Observancia de los derechos de propiedad intelectual

21.1 Obligaciones Generales

21.2 Procedimientos y recursos civiles y administrativos

21.3 Medidas precautorias

21.4 Requisitos especiales relacionados con las medidas de control de frontera

21.5 Procedimientos y recursos penales

22. Disposiciones finales

Cap铆tulo IV El Derecho Marcario en la Uni贸n Europea (UE) 23. Consideraciones previas

48 80

24. Sobre las patentes de invención en la UE

a) Los Sistemas Nacionales

b) La Patente Comunitaria

25. Vías de protección de la propiedad marcaría en la Unión Europea (UE)

26. La Organización de Armonización del Mercado Interior (OANI) 52

27. Ventajas y funciones de la marca comunitaria

28. Signos que se pueden registrar como marca comunitaria

29. ¿Quiénes pueden solicitar una marca comunitaria? Forma de comparecer ante la OAMI

30. Idiomas en que puede presentarse la solicitud de marca comunitaria

31. Procedimiento para tramitación de una solicitud de marca comunitaria

31.1 Motivos de denegación de una solicitud de marca comunitaria

31.2 Oposición

32. Derechos que confiere la marca comunitaria

33. Infracción de los derechos conferidos por la marca comunitaria

61 81

34. Duración de la marca comunitaria

35. Caducidad y nulidad de la marca comunitaria

36. Recursos Administrativos y Judiciales en materia de registro

de marcas comunitarias

APÉNDICE

Anexo N°1

I. Causales de rechazo de una solicitud y de nulidad de registro de una marca comercial, art. 20 ley N°19.039

II. Causales de nulidad de una patente de invención, art. 50 Ley N°19.039 Anexos N O 2

Conductas sancionables penalmente

68 70

I. Respecto de las marcas comerciales, art. 28 Ley N°19.039

II. Respecto de las patentes de invención, art. 52 Ley N°19.039

III. Respecto de los modelos de utilidad, art. 61 Ley N°19.039

IV. Respecto de los diseños industriales, art. 67 Ley N°19.039 82

Abreviaturas

BibliografĂa

Ă?ndice General