Право промислової власності. Курс лекцій. by Constantine Zerov

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КАФЕДРА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

ПРАВО ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ Курс лекцій

Розробник: Кодинець Анатолій Олександрович, доцент кафедри інтелектуальної власності, кандидат юридичних наук, доцент.

ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ, ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І ПАТЕНТНЕ ПРАВО Тема 1: ПРАВО ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ У ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ.

Лекція 1. Система права промислової власності Поняття науково-технічної творчості та права промислової власності. Принципи права промислової власності. Система права промислової власності: підхід національного законодавства та міжнародно-правових норм. Патентне право. Правова охорона засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг. Правова охорона нетрадиційних об’єктів інтелектуальної власності. Спільне в цивільно-правовому регулюванні відносин, пов’язаних з творчою діяльністю. Відмінності у цивільно-правовому регулюванні відносин, пов’язаних з творчою діяльністю.

У сучасних умовах розвитку ринкових відносин, активізації інтелектуальної діяльності підвищується роль та значення результатів творчості у всіх сферах життєдіяльності людини. Правова охорона таких результатів, захист суб’єктивних прав їх творців здійснюється правом інтелектуальної власності. На сьогоднішній день законодавство України у сфері інтелектуальної власності перебуває на стадії оновлення і формування. Прийнятий Цивільний кодекс заклав нові підвалини у регулюванні відносин, що виникають з приводу використання результатів інтелектуальної, творчої діяльності, не лише значно розширив сферу права інтелектуальної власності, але і суттєво збагатив його змістовне наповнення. Тому нормативне регулювання відносин у сфері інтелектуальної діяльності на сучасному передбачає деталізацію положень Цивільного кодексу на рівні законів, підзаконних правових актів, створення надійних механізмів реалізації і захисту прав їх суб’єктів. Необхідним є також приведення існуючого нормативного матеріалу у відповідність до концепції і загальних підходів, втілених у Цивільному кодексі України. На розвиток ПІВ впливає також потреба гармонізації українського законодавства з міжнародно-правовими нормами у галузі інтелектуальної власності, що є необхідною умовою реалізації проголошеного Україною курсу інтеграції до міжнародних та європейських інституцій. Зокрема, наразі проводиться робота по гармонізації укр. законодавства з директивами ЄС. Зокрема, важливим є забезпечення законодавчого закріплення вимог щодо охорони об’єктів промислової власності у розрізі основних положень Угоди про асоціацію, укладеною між Україною та країнами – учасницями Європейського Союзу у 2014 р. © Кодинець А.О., 2015

ЦК України у ст. 418 вперше нормативно закріпив визначення терміна «інтелектуальна власність». Так, під інтелектуальною власністю розуміється право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений ЦК України та іншими законами України. У спеціальній літературі можна знайти різні визначення даного поняття: в об'єктивному і та в суб'єктивному розумінні. Право інтелектуальної власності як підгалузь цивільного права - це система правових норм, які регулюють суспільні відносини у сфері створення, використання та охорони результатів інтелектуальної, творчої діяльності. Суб'єктивне право інтелектуальної власності — це право творця або його правонаступника на результат інтелектуальної, творчої діяльності. На думку ряду авторів, враховуючи наявність відносно самостійної сукупності норм та інститутів права інтелектуальної власності, що регулюють сферу якісно однорідних суспільних відносин, свідчить про становлення у системі національного права України нової комплексної галузі права - права інтелектуальної власності. Її комплексний характер ґрунтується на застосуванні публічно та приватноправових методів правового регулювання. Навряд чи дана позиція може вважатися прийнятною з огляду на наявність практично у будь-якій галузі права приватно та публічно правових засад регулювання. Галузі права повинні розмежовуватися не лише на підстав методів, а і з врахуванням інших суттєвих ознак (насамперед, наявність специфічного предмету, функцій, принципів, особливою конструкцію правового режиму охорони об’єктів). Підгалузь права інтелектуальної власності представлена самостійними інститутами, кожен з яких має свої особливості, зумовлені специфікою об'єктів правової охорони. До інститутів ПІВ належать: 1. інститут авторського права і суміжних прав; 2. інститут патентного права (винаходи; корисні моделі, промислові зразки); 3. інститут засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг (комерційні найменування, торговельні марки та географічні зазначення); 4. інститут права інтелектуальної власності на нетрадиційні об’єкти ІВ (інші результати науково-технічної творчості (наукові відкриття, компонування інтегральних мікросхем, раціоналізаторські пропозиції, сорти рослин, породи тварин та комерційну таємницю). У цивільно-правовому регулюванні відносин, що складаються у зв'язку зі створенням, використанням і охороною результатів літературної та науковотехнічної творчості, є багато спільного, але є й відмінності. Спільні риси: 1. Об'єктами авторських і патентних прав є саме результати творчої діяльності людини, які є нематеріальними благами. Тобто, ці інститути 3

регулюють відносини, які складаються у зв'язку з творчою діяльністю людей. Тому і в авторському, і в патентному законодавстві підкреслюється, що творцем може бути лише людина. Але при цьому слід мати на увазі, що суб'єктом творчої діяльності може бути справді лише людина або група, колектив людей, але не організацій (юридичних осіб). Водночас суб'єктами авторських і патентних прав можуть бути як фізичні, так і юридичні особи, а також держава (наприклад, телестудія, видавництво, роботодавці тощо). 2. Другою спільною рисою цих двох видів творчої діяльності є те, що вона має завершитися результатом, об'єктивованим у певну матеріальну форму. Проте, у сфері об’єктів авторських та патентних прав існує суттєва різниця. Результати науково-технічної творчості мають бути не просто виражені в певній матеріальну форму (креслення, зразок, опис тощо), а установленому порядку визнані відповідним державним органом тим результатом, на досягнення якого був спрямований творчий пошук. Він має бути кваліфікований відповідним державним органом України як об’єкт промислової власності. Результати творчої діяльності, що охороняються авторським правом, спеціальної кваліфікації і державної реєстрації не потребують. Для одержання правової охорони таких результатів творчої діяльності досить надання їм певної матеріальної форми (рукопис, скульптура, малюнок тощо). 3. Дані права обмежені у просторі, тобто авторські і права промислової власності мають територіальний характер, вони діють лише у межах України. Таким чином, патент, виданий патентним відомством України, дійсний тільки у межах України. Для того, щоб захистити патентні права українського винахідника в іншій державі, треба цей самий винахід запатентувати у патентному відомстві відповідної іноземної держави. Що стосується авторського права, то зазначені права захищаються на території інших держав лише на основі двосторонніх договорів або міжнародних конвенцій без будь-яких додаткових формальностей. Так, відповідно до Бернської конвенції про охорону літературних та художній творів 1886 р., твори українських авторів автоматично охороняють на території всіх країн – учасниць даної конвенції. І навпаки, права іноземців охороняються в Україні без додаткової реєстрації. Крім того, дія майнових прав інтелектуальної власності результатів творчості обмежується у часі. Так, патент на винахід діє протягом 20 років з дати подання заявки на винахід. 4. Спільною рисою у правовому регулюванні відносин, що пов'язані з творчою діяльністю, є однакова дієздатність суб'єктів творчості. Тобто, творцями будь-яких результатів творчої діяльності можуть бути як повнолітні громадяни, так і неповнолітні. Відповідно до ст. 30 ЦК України повна дієздатність громадян України настає при досягненні ними вісімнадцятирічного віку. Проте для створення 4

будь-якого твору літератури, мистецтва, винаходу тощо досягнення цього віку не вимагається. Тому особисті немайнові права на результати інтелектуальної діяльності існують вже у малолітньої особи, проте реалізувати комплекс майнових прав на створений результат, така особа вправі лише з моменту досягнення 14 – річного віку. Незважаючи на спільність у цивільно-правовому регулюванні відносин, пов'язаних з творчою діяльністю, між ними існує також багато відмінностей. 1. Істотною відмінністю в цивільно-правовому регулюванні зазначених відносин є наявність різної охорони об'єктів цих відносин. Суб'єктом авторських відносин є твори в галузі науки, літератури та мистецтва. Іншу групу становлять об'єкти промислової власності, відносини у сфері охорони яких регулюються патентним законодавством. Вони належать до сфери науково-технічної творчості. Чинне законодавство передбачає для надання правової охорони об'єктам промислової власності їх попередню кваліфікацію та наступну державну реєстрацію. Лише після виконання цих процедур заявникам видаються охоронні документи у формі патентів або свідоцтв. Об'єкти, що охороняються авторським правом, для одержання правової охорони не потребують подачі спеціальної заявки, проведення експертизи чи державної реєстрації. Для одержання правової охорони цих об'єктів досить надання їм об'єктивної матеріальної форми. 2. Відмінністю цивільно-правової охорони результатів духовної і науковотехнічної творчості є різні строки дії авторського і права промислової власності. Варто зазначити, що право авторства, право на ім'я, на недоторканність твору не обмежується будь-яким строком. Інші авторські і патентні права обмежені певним строком дії. Так, Закон України «Про авторське право і суміжні права» встановив у ст. 28, що авторське право діє протягом усього життя автора і 70 років після його смерті. Строк дії патентних прав для різних об'єктів промислової власності, встановлений чинним законодавством, різний. Строк дії патенту України на винахід становить 20 років від дати подання заявки до Державного департаменту інтелектуальної власності. Патенти на нові сорти рослин діють протягом 30 років з дня надходження заявки, а щодо дерев та винограду — через 35 років, що відраховуються з 1 січня року, наступного за роком державної реєстрації цих прав. Патент на промисловий зразок видається на 15 років від дати подання заявки. Свідоцтво на торговельну марку діє протягом 10 років від дати подання заявки і на прохання його власника дія свідоцтва може бути продовжена такий же період безкінечне число раз. По закінченню строку дії авторського чи патентного права твір або об'єкт промислової власності може використовуватися без згоди автора і без виплати йому авторської винагороди. 5

Лекція 2.Становлення системи охорони об’єктів права промислової власності Джерела права інтелектуальної власності та їх види. Національний та міжнародний рівні охорони об’єктів інтелектуальної власності. Становлення системи охорони об’єктів промило свої власності. Міжнародний рівень охорони результатів інтелектуальної, творчої діяльності. Універсальні конвенції у сфері охорони об’єктів інтелектуальної власності (Стокгольмська конвенція про заснування ВОІВ 1967 р., Угода ТRIPS 1993 р.). Міжнародно-правова охорона промислової власності. Паризька конвенція про охорону промислових власності 1883 р. та інші угоди у сфері промислової власності. Договір про патентну кооперацію 1970 р..

Становлення системи охорони об’єктів права промислової власності Творчість людини виникла разом із людиною. Вже в античні часи існували засоби охорони своєї власності, які застосовувалися до порушення прав на результати творчості. У Стародавньому Римі і в Греції плагіат та літературна крадіжка досить суворо каралися. Проте становлення системи правової охорони інтелектуальної власності здійснюється лише в епоху Середньовіччя. Римське приватне право, у силу абсолютного захисту права власності не поширювалося на результати творчості. Виникали навіть абсурдні ситуації, коли право надавало захист власнику речі (наприклад, каменю) з якого була виготовлена скульптура, а не творцеві. Крім того, самі римські громадяни досить часто копіювали зразки грецького мистецтва, видаючи їх за свої творіння. Так, відомий твір римського поета Вергілія «Енеїда» являє собою творчу переробку твору давньоримського поета Гомера – «Одисеї». В епоху Середньовіччя становлення правової охорони результатів творчої діяльності характеризується привілеями. Цей період охоплює XII—XVIII ст. Привілей надавав певній особі, виключне, монопольне право на здійснення певного виду діяльності чи звільняв її від оподаткування. Видав привілей носій вищої влади (король, імператор, князь тощо). Венеціанська Республіка у 1474 р. першою прийняла положення про привілеї «Парте Венеціана», який небезпідставно вважають праобразом законодавчих актів у сфері інтелектуальної власності. Серед країн, що досягав найвищого економічного розвитку, якому сприяв розвиток технічної творчості, виділялася Англія. В Англії привілеї почали надаватися вже у XII ст. і до XV ст. надавалися королівською владою. Активізація технічної творчості в Англії зумовила зростання кількості привілеїв. Збільшення привілеїв, які на той час набули форми патентних грамот, зумовило зростання кількості зловживань з боку королівської влади. Подібні зловживання продовжувалися в Англії до 1628 p., коли було прийнято Положення про монополії. У Положенні було проголошено, що всі монополії позбавлялися будь-яких привілеїв, а їх надання оголошувалося недійсним, за винятком «усіх патентних грамот і надання привілеїв строком на чотирнадцять років, які будуть вчинені пізніше». Цим Положенням був 6

закладений конкретний принцип патентного права — виключність наданих прав — і чітко визначений строк їх чинності. Так, у Росії перший нормативний акт про привілеї був прийнятий у 1723 р. під назвою «Правила выдачи привилегии на заведение фабрик». Цим актом певною мірою було упорядочено видання привілеїв. 17 червня 1812 р. було прийнято Закон Росії «О привилегиях на разные изобретения и открытия в художествах и ремеслах». Цим Законом передбачалася видача привілеїв на власні винаходи і ті, що завозилися із-за кордону, строком на три, п'ять і десять років. Велика Французька революція скасувала всі привілеї, у тому числі привілеї книговидавців. У Франції декрет 1791 р. надав автору право на публічне виконання (будь-яке опублікування твору) протягом усього його життя і 5 років після його смерті спадкоємцям та іншим правонаступникам. Декретом 1793 р. автору було надано виключне право на відтворення його творів протягом усього його життя і 10 років після його смерті спадкоємцям та іншим правонаступникам. Цими двома декретами у Франції були закладені засади авторського права, які встановили правову охорону не прав видавців, а авторів. У той же час складається система патентної охорони. Перший патентний закон у 1790 р. приймають Сполучені Штати Америки, у 1791 р. Патентний закон приймає Франція. У вступній частині французького закону підкреслювалося: «Будь-яка нова ідея, проголошення і здійснення якої може бути корисним для суспільства, належить тому, хто її створив, і було б обмеженням прав людини не розглядати промисловий винахід як власність його творця”. З цього закону дістала розвиток пропрієтарна концепція прав ІВ. Становлення правової охорони торговельної марки. Потреба в індивідуалізації своїх виробів, робіт чи послуг у людей виникла давно. Історичні джерела наводять багато прикладів маркування виробів. Свої вироби маркували виробники цегли, шкіри, книг, зброї, кухонного посуду та інших речей ще у давніх культурах. Такі позначення мали форму окремих букв чи інших символічних позначень та вказувала на належність маркованої речі власнику. Так, майже 4 тис. років до н. е. майстри Асірії і Вавілону вирізали на камінні збудованих ними споруд свої фірмові знаки. У середні віки широкого розвитку набули ремісничі та купецькі гільдії цехи, що стали основною формою ремісницького виробництва. Гільдії та окремі майстри користувались різними позначеннями для вирізнення своїх виробів – цеховими знаками. Наприкінці XVIII ст. роль гільдій помітно падає. У Франції вони були ліквідовані законом від 17 березня 1791 р. Привілеї гільдій в Англії були припинені у 1835 р., а Російській імперії ремісничі цехи були ліквідовані лише на поч. ХХ ст. Проте найкращі умови для маркування товарів були створені в ринковою економікою. Бурхливий розвиток промисловості та інших галузей господарювання сприяли появі на ринку великої кількості товарів різних 7

виробників. Гостра конкуренція виробників зумовила потребу вирізнення виготовленої продукції особливим символом, здатним лише своїм зовнішнім виглядом привернути увагу споживачів. Спочатку з'явилися закони, що встановлювали сувору кримінальну відповідальність за підробку товарних знаків, а згодом дістала поширення їх цивільно-правова охорона. Перші закони, що встановлювали цивільно-правову охорону товарних знаків, були прийняті у другій половині XIX ст.: у Франції — в 1857 р., в США — у 1881 p., у Великій Британії — в 1883 p., Німеччині — в 1884 р. У царській Росії закон про товарні знаки був прийнятий у 1830 р. За цим законом власники певних виробництв (суконних, паперових та інших фабрик) мали право мати спеціальні клейма, щоб позначати свої вироби. Останнім законом царської Росії про товарні знаки був Закон від 26 лютого 1896 р., що став основою для розвитку радянського законодавства у сфері товарних знаків. Наступний етап у розвитку системи правової охорони промислової власності характеризується її інтернаціоналізацією. Для полегшення процедури охорони об’єкту у різних державах виникла потреба міжнародної охорони інтелектуальної власності. Початок етапу пов’язується з підписанням 20 березня 1883 р. Паризької конвенції про охорону промислової власності. Принциповими засадами Конвенції є національний режим, право пріоритету, загальні правила. Відповідно до положень про національний режим Конвенція передбачає, що для охорони промислової власності кожна із країн, що вступила до Паризького Союзу, зобов'язана надавати громадянам інших країн, які приєдналися чи є членами цього Союзу, таку ж саму охорону, яку ця країна надає власним громадянам. Зазначене правило поширюється також і на тих осіб, які не є громадянами країни-члена Союзу, але мають постійне місце проживання або промислове чи торговельне підприємство у країні-члені Союзу. Право пріоритету полягає у тому, що заявка, подана в одній із країнчленів Паризького Союзу, надає заявникові право подати цю саму заявку на цей самий винахід протягом 12 місяців від дати подання першої заявки до будь-якої країни-члена Паризького Союзу з пріоритетом за першою заявкою. Це правило стосується також для інших об'єктів промислової власності, але строки, протягом яких зберігається право пріоритету, різні — 12 місяців для винаходів, 6 місяців для промислових зразків і товарних знаків. Загальних правил, встановлених Конвенцією існує декілька. По-перше, патент, виданий в одній із країн, має чинність лише у межах цієї країни. 2. Патенти, видані в різних країнах Союзу на один і той самий винахід, незалежні один від одного. Тому відмова у видачі патенту в одній із країн Союзу, визнання його недійсним, не може бути підставою для відмови у видачі патенту в іншій країні-члені Союзу або для визнання його недійсним чи таким, у якого закінчився строк охорони. 8

Інтернаціоналізація вплинула також на сферу літературно-мистецької діяльності. У 1886р. було підписано Бернську конвенцію про охорону літературних і художніх творів. Станом на 15 січня 2001 р. учасницями цієї Конвенції були 147 держав. Бернська конвенція ґрунтується на трьох принципах: 1) на принципі «національного режиму», відповідно до якого створені в одній із країн-учасниць цього Союзу твори повинні отримувати в усіх інших країнах-учасницях Союзу таку саму охорону, яку ця країна надає своїм громадянам; 2) на принципі «автоматичної охорони», відповідно до якого національний режим не залежить від яких-небудь формальних умов, охорона надається у міру факту створення твору і не обумовлюється реєстрацією тощо; 3) на принципі «незалежності охорони», відповідно до якого володіння авторськими правами та їх реалізація не залежать від надання охорони в країні походження твору. У 1952 р. з метою гармонізації англо-американської та континентальної системи охорони авторського права в Женеві була підписана Всесвітня конвенція про авторське право. Для посилення міжнародного співробітництва у сфері інтелектуальної, творчої діяльності в 1967 р. у Стокгольмі була підписана Конвенція про утворення Всесвітньої організації інтелектуальної власності, яка набула чинності з 1970p., а з 1974 р. одержала статус спеціалізованої установи ООН. Завдання ВОІВ: - поліпшення взаєморозуміння і розвиток співробітництва між державами в інтересах їх взаємної користі на основі поваги до суверенітету і рівності; - заохочення творчої діяльності, сприяння охороні інтелектуальної власності в усьому світі; - модернізацію і підвищення ефективності адміністративної діяльності союзів держав, створених у сфері охорони промислової власності, а також охорони літературних і художніх творів. Лекція 3.Теорії права промислової власності. Зміст прав промислової власності. Правова природа прав на результати інтелектуальної, творчої діяльності. Деліктна, рентна, договірна, особиста та нематеріальна теорії тлумачення правової природи результатів творчої діяльності. Пропрієтарна концепція та теорія виключних прав визначення сутності прав на результати творчості. Співвідношення права власності та права інтелектуальної власності: спільні риси та відмінні ознаки. Зміст суб’єктивних прав на об’єкти промислової власності. Особисті немайнові та майнові права промислової власності. Строк чинності прав промислової власності. Особливості судового захисту прав промислової власності.

Протягом всього періоду правової охорони результатів інтелектуальної, творчої діяльності та засобів індивідуалізації була створена значна кількість доктринальних підходів, теорій та концепцій визначення сутності прав на дані 9

об’єкти цивільних правовідносин. Деякі з них у зв’язку з загальним генезисом наукової думки та законодавства, удосконаленням нормативних механізмів охорони результатів творчої діяльності та розвитком технологічної сфери суспільства, у сучасних умовах втратили своє значення. Тому їх розгляд доцільно здійснити лише у контексті ретроспективно-порівняльного аналізу з новітніми теоретичними підходами інтерпретації юридичної природи прав на результати творчості. Інші доктрини, незважаючи на тривалу історію свого існування, залишилися актуальними і у теперішніх умовах інформатизації суспільства, активізації інтелектуальної діяльності та суттєво вплинули на формування системи правової охорони результатів творчої діяльності, отримуючи нормативне закріплення у законодавствах різних держав. Основні доктринальні конструкції інтерпретації сутності прав на результати інтелектуальної, творчої діяльності можна умовно диференціювати на дві групи. До першої належать доктрини, що тлумачать права на результати творчості за аналогією з існуючими інститутами системи цивільного права та обґрунтовують поширення на їх регулювання раніше розроблених правових механізмів. До їх кола можна віднести пропрієтарну, договірну, персональну, деліктну та рентну теорії. Іншу групу доктринальних підходів становлять теорії, що визначають права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, як самостійну та незалежну від існуючих правових інститутів категорію цивільних прав. До них належать теорія виключних та виключних майнових прав, теорія інтелектуальних прав, імматеріальна теорія, теорія привілеїв. Умовно дані групи доктринальних підходів можна охарактеризувати як аналогістичні та специфічні. Слід також підкреслити, що кожна із зазначених теорій відповідала певному історичному етапу розвитку правової охорони результатів творчості та базувалася на відповідних філософських концепціях, а їх виникнення, розвиток та занепад зумовлювався комплексом факторів юридичного, економічного та, навіть, політичного характеру. Так, наприклад, історичним підґрунтям генезису теорії привілеїв було посилення королівської влади та занепад цехових організації Середньовіччя, в основі пропрієтарного підходу – природно правова доктрина священності та непорушності прав особи на життя, свободу, власність, а базисом договірної теорії стала концепція Ж.-Ж. Руссо про суспільний договір. Теорія привілеїв. Історично першою формою правової охорони результатів творчості стали привілеї. Їх появу відносять на кінець Середньовіччя та обґрунтовують посиленням монархічної влади, зародженням буржуазного ладу та зміною цехової організації виробництва на мануфактурне. В епоху панування цехової системи застосування певного винаходу могло бути допущене лише зі згоди цеху. Цех міг схвалити нововведення та допустити його застосування всіма членами відповідної організації чи повністю його 10

відхилити, забороняючи будь-кому застосовувати нові способи виробництва та прогресивні технології. Лише в окремих випадках монархи, виходячи з теоретичного уявлення, що право на працю є королівським правом (“le droit de travailler est un droit royal”), проявляючи милість до свого підданого, особливим актом звільняли винахідника від цехових обмежень, надаючи привілей здійснювати діяльність по виробництву продукції із застосуванням нової технології. Як слушно зазначав Г.Ф.Шершеневич привілей видавався не тому, що його вимагав заявник нового винаходу, а тому, що це було проявом милості до певної особи. Теорія привілеїв базується на прерогативному принципі надання правової охорони результатів інтелектуальної діяльності та на королівському праві на працю. Вона сприяла подоланню замкнутості цехової організації виробництва та забезпеченню правової охорони нових технологій. Водночас, видача привілею призводила до монополізації особою, на ім’я якої видавався привілей відповідного сегменту промисловості, пов’язаного з застосуванням нового способу чи технічного рішення. Як наслідок, виникла потреба в обмеженні прав автора на результат своєї творчості певним строком та закріплення за ним ряду прав незалежно від прихильності державної влади, тобто виникли передумови для переходу від прерогативного до облігаторного (обов’язкового) принципу правової охорони результатів інтелектуальної діяльності та суб’єктивних прав їх творців. Теоретичною підставою обґрунтування облігаторного характеру охорони результатів творчості стали праці французьких філософів – просвітителів про природні права людини, що трансформувалася у сфері юриспруденції у пропрієтарну концепцію. гідно пропрієтарного підходу право автора на твір є його невід’ємним природнім правом, що випливає з сутності творчої діяльності та існує незалежно від визнання цього права державою. Нормативне закріплення дана теорія отримала вперше у Патентному законі Франції від 7 січня 1791 р., який проголошував, що будь-який винахід чи відкриття є власністю його автора. Втілення даного законодавчого положення пов’язується з іменем де Буфлеса, який у доповіді до проекту Французького патентного закону заявив, що дерево, яке виросло у полі менше належить своєму власнику, ніж ідея автору. Пропрієтарна теорія передбачає поширення на регулювання відносин, пов’язаних з використанням результатів інтелектуальної, творчої діяльності правового режиму, конструкцій та механізмів права власності. Відзначимо, що дана теорія отримала широку підтримку серед науковців, закріплена у законодавстві та на сьогоднішній день залишається однією із домінуючих у вітчизняній юриспруденції. Лише пізніше, у кінці ХІХ ст. внаслідок детального аналізу співвідношення прав власника і прав автора між ними були виявлені суттєві 11

розбіжності у змісті, об’єкті, строках, території та способах захисту. У результаті критики пропрієтарної концепції з’явилися інші доктринальні підходи визначення сутності прав на результати інтелектуальної діяльності (імматеріальна теорія, теорія виключних прав тощо). Іншим видом аналогістичних теорій є договірна теорія, представники якої (Мані, Ренуар, Ф.Котареллі тощо) вважали, що патент є своєрідним договором між суспільством та винахідником на підставі якого винахідник передає свій винахід, а взамін отримує монополію (виключне право) на використання запатентованого винаходу. Таким чином, прихильники даного підходу виходили з того, що ідея є власністю винахідника. Для того, щоб він міг цю ідею використовувати винахідник укладає із суспільством договір, за яким зобов'язується відкрити нову технологію, а взамін отримує право монопольного використання. Отже, патент є відображенням факту виникнення даних відносин і в такому вигляді є своєрідним договором між суспільством в особі держави і винахідником. Договірна теорія не набула значного поширення в юридичній доктрині. Оскільки якщо джерелом патентного прав є індивідуальний договір держави з винахідником, то приходиться визнати, що держава у кожному випадку вільна вступити чи не вступити у такий договір: а це приведе до факультативної конструкції патентного права, що суперечить сучасним правовим поглядам. Крім того, з контрактної теорії неможливо вивести право винахідника вимагати, щоб йому був виданий патент у разі, якщо створений результат творчості відповідає критеріям патентоспроможності. Персональна теорія була розроблена Г.Беселером, І.Блунчлі, але в основному – у працях відомого німецького вченого Отто фон Гірке. Суть її зводиться до виокремлення у межах цивільного права достатньо значної категорії прав, які надають своєму суб’єкту владу над особистою сферою. Дані права можуть бути визначені як права на свою власну персону і тому повинні бути називані особистими правами (нім. – Persönlichkeitsrechte). Їх загальною об'єднуючою ознакою служить об'єкт – частина сфери особистості. До окремих видів особистих прав О.Гірке відносив: 1. Право на своє власне тіло і життя; 2. Право на свободу; 3. Право на честь; 4. Право на особливе положення у суспільстві (дворянство, купецтво і т.д.); 5. Право економічної діяльності; 6. Право на фірму і на товарні знаки; 7. Право на творчість, яке поділяється на авторське право і на патентне право. Персональна теорія також не позбавлена певних недоліків та не дозволяє повною мірою пояснити специфіку правової охорони результатів інтелектуальної діяльності. Так, наприклад, якщо два винахідника створили незалежно один від одного два винаходи, але при цьому перший подав заявку на патент раніше іншого, то другий не отримує правову охорону результату своєї творчості. А згідно персональної теорії кожний із винахідників має повне право на охорону результату творчості як форму прояву своєї особистості. Не спроможна дана теорія також інтерпретувати обмеження правової охорони об’єктів авторського і патентного права (строковість та 12

територіальність). Зокрема, якщо право на твір чи винахід є проявом особистості творця, то правова охорона даної особистої сфери не може бути обмежена будь-яким строком. Можна також зазначити, що у галузі правової охорони засобів індивідуалізації існують й інші додаткові обмеження. Наприклад, обсяг охорони торговельної марки визначається класом товарів чи послуг, а комерційного найменування – характером діяльності юридичної особи – правоволодільця. Дані законодавчі обмеження важко пояснити, керуючись положеннями персональної теорії. У результаті критики пропрієтарної теорія виникла імматеріальна (нематеріальна) теорія, розроблена наприкінці ХІХ ст. І.Колером. У своїй основі імматеріальна теорія базується на природно-правовій концепції. Остання обґрунтовує право на розвиток своєї особистості та трактує твір як результат генезису, і розкриття творчого потенціалу людини. Прихильники даної теорії підкреслюють належність права на результати творчості поряд з правом власності до категорії абсолютних, зазначаючи, що дані права мають об'єктами предмети споживання, володіють певною виключністю і можуть бути предметом передачі. Водночас, авторське та патентне право характеризується з позицій імматеріального підходу як вид цивільного права, що охоплює позитивну правомочність щодо нематеріального об'єкта, яка заснована на акті праці-творчості і тому є настільки ж природним правом, як і власність. Аналізуючи основні положення імматеріальної теорії можна встановити позитивні та негативні риси даного доктринального підходу. До перших належить: 1) розмежування представниками імматеріальної теорії права власності на річ і права на результат творчої діяльності; 2) визначення результатів творчості як нематеріальних благ, специфіка об’єктів яких має зумовлювати побудову особливого правового режиму їх охорони; 3) тлумачення права на результати інтелектуальної, творчої діяльності як виду абсолютних прав. Можна виокремити і ряд негативних моментів: 1) як і у сфері персональної теорії, прихильники нематеріальної доктрини не змогли пояснити співвідношення обмежень у правовій охороні результатів творчості з концепцією природних прав, які існують незалежно від визнання їх державою та не можуть бути скасовані чи обмежені державною владою; 2) при характеристиці права на результати творчості підкреслювався їх позитивний зміст. Водночас, слід підкреслити, що абсолютне право, підвидом якого є права на результати творчості наділене, насамперед, негативним змістом, що полягає у забороні всім третім особам втручатися у сферу, на яку поширюється влада правоволодільця. Але незважаючи на існування певних недоліків та суперечностей ряду положень нематеріальної теорії, слід констатувати, що основною заслугою даного доктринального підходу стало визначення юридичної природи прав на результати інтелектуальної діяльності як самостійної групи цивільних прав, специфіка яких зумовлює пошук особливого механізму їх правової охорони, 13

відмінного від того, що використовується у рамках інших інститутів цивільного права. До аналогістичних належить також рентна теорія Ф.Ланге, заснована на необхідності виплати винагороди автору за свою працю та деліктна теорія К.Гербера та Жоллі. Суть першої зводиться до характеристики авторського права як штучно створеної монополії, що забезпечує автору отримання ренти (прибутку). Сам автор розглядається як кваліфікований працівник винагорода за роботу якого не може вкладатися в загальноприйняті схеми, що спонукає до побудови конструкції штучної монополії за допомогою якої з громадськості можна збирати ренту. Прагнення забезпечити надійний захист прав автора та підведення факту їх порушень (контрафакту) під різновид кримінального караного діяння є основним змістом деліктної теорії. Як відзначав К.Гербер авторське право є лише рефлексом відповідних кримінальних норм, дія яких полягає у захисті прав автора. Представники деліктної теорії, визначаючи правові наслідки порушення авторських прав як крадіжку, заперечували сам факт існування цивільно-правового інституту авторського права, обґрунтовуючи необхідність захисту прав автора лише засобами кримінального права. Але право не обмежується лише визначенням деліктів (конрафактів) та їх наслідків. Більша частина його норм присвячена позитивному регулюванню відносин шляхом встановлення правового режиму його об'єктів та правового становища суб'єктів. Не слід також ігнорувати способи захисту порушених авторських прав цивільним правом, які завдяки своєму відновлювально-компенсаційному характеру досить часто є більш ефективними для потерпілого, ніж застосування відповідних кримінально-правових санкцій за вчинене правопорушення. В основі теорії виключних прав – обґрунтування положення про необхідність надання та забезпечення монопольного права автора на створений ним результат інтелектуальної праці. Дана теорія була сформована як негативна реакція наукової громадськості на домінування пропрієтарного підходу, але вже на початку ХХ ст. набула поширення серед цивілістів, залишаючись актуальною і на сьогоднішній день. Відносячи права на результати інтелектуальної діяльності до категорії абсолютних, представники теорії виключних прав підкреслювали їх незалежність від речевих прав, акцентуючи увагу на нематеріальному характері об’єкта та специфіці змісту, що проявляється в забороні всім третім особам порушувати виключне право управомоченого суб’єкта. Останньою рисою (характеристикою прав на результати творчості як права заборони) дана теорія відрізняється від нематеріальної концепції І.Колера. Притримувалися доктрини виключних прав ряд відомих дореволюційних цивілістів. Зокрема, О.О.Піленко характеризуючи патентне право як право заборони всім і кожному експлуатувати даний нематеріальний об’єкт, визначив ряд основних ознак патентних прав: по-перше, воно належить до категорії абсолютних прав; по-друге, воно має бути зараховане до числа нематеріальних прав; по-третє, воно повинно бути визначене як абсолютно генеричне 14

нематеріальне право. Інший прихильник даної доктрини - Г.Ф.Шершеневич зазначав, що сутність права на промисловий винахід полягає в забороні усім, крім управомоченої особи, застосовувати даний винахід без дозволу суб'єкта права. Отже, за своєю юридичною природою, дане право повинне бути віднесене до розряду виключних прав. Теорія виключних прав була реанімована на початку 90-х рр. та дістала свій подальший розвиток у працях сучасних російських науковців (В.А.Дозорцева, І.О.Зеніна, В.О.Калятіна тощо). При цьому, В.А.Дозорцев зазначав, що виключне право – це абсолютне право на нематеріальний об’єкт. Виключні прав виконують для нематеріальних об’єктів ту ж функцію, що і право власності для матеріальних об’єктів, але цим не вичерпуються. Тому можна констатувати існування в цивільному праві двох видів відповідних цим об’єктам прав – права власності і виключних прав. Більш детальний аналіз положень теорії виключних прав буде здійснено нижче у контексті розгляду основних сучасних підходів інтерпретації юридичної природи прав на результати інтелектуальної, творчої діяльності. Похідною від доктрини виключних прав є теорія інтелектуальних прав, розроблена бельгійським юристом Пікардом. Суть її полягає у тому, що права на результати творчої діяльності виникають у силу самого факту їх створення і не породжуються правовими відносинами. Вони становлять особливу категорію прав, що не підпадає під відому римську класифікацію правовідносин на речові та зобов'язальні. Інтелектуальні права суттєво відрізняються від права власності на річ: їх правовий захист обмежений у часі, право користування інтелектуальною продукцією може належати одночасно необмеженій кількості осіб, право використання інтелектуального продукту допускає його безкінечну репродукцію тощо. В.А.Дозорцев також підкреслював, що інтелектуальні права охоплюють поряд з виключними правами, тобто правами майнового характеру також особисті немайнові права автора творчого результату. У сучасній юриспруденції сформувалося декілька наукових напрямів визначення сутності прав на результати інтелектуальної творчої, діяльності та засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів та послуг. Значна їх кількість, у більшому чи меншому обсязі, знайшла своє нормативне закріплення у правових системах різних держав, у тому числі і в законодавстві України. Представники першого – пропрієтарного підходу – обґрунтовують спільність правового режиму речей та результатів інтелектуальної діяльності, можливість та необхідність охорони останніх єдиним механізмом власності, основні засади якого були розроблені ще давньоримськими юристами для регулювання та захисту відносин у сфері закріплення та розпорядження матеріальними благами. Їх опоненти – представники теорії виключних прав – вказують на неможливість поширення правового режиму речей на відносини, що виникли у зв’язку з охороною нематеріальних об’єктів. Вони виступають за відмову від застосування у правовій доктрині поняття “інтелектуальна 15

власність” як неадекватного юридичній природі тих правових інститутів, для позначення яких він, як правило, використовується. Існує й третя, найбільш велика за чисельністю група науковців, які підкреслюючи умовність терміну “інтелектуальна власність” для відображення правомочностей суб’єкта у сфері використання результатів творчої діяльності, висловлюються за його збереження у законодавстві та науковому обороті, розглядаючи дану обставину як свого роду данину історичній традиції1. Інтерпретуючи зазначену дефініцію, як сукупність виключних прав майнового та немайнового характеру на нематеріальні об’єкти, прихильники даного підходу, водночас, вказують на відсутність будь-яких суттєвих заперечень для її застосування на теоретичному, нормативному та практичному рівнях. Аналіз сучасного українського законодавства свідчить про поступовий перехід від пропрієтарного підходу до еклектичної концепції, що найбільш повно відобразилося у ЦК України, який широко оперує поняттям “інтелектуальна власність”, що втілюється, зокрема, у назві Книги 4 ЦК України – “Право інтелектуальної власності”. Але, при цьому, ст. 419 кодексу підкреслює, що право інтелектуальної власності та право власності на річ не залежать одне від одного. Перехід права на об’єкт права інтелектуальної власності не означає переходу права власності на річ. Перехід права власності на річ не означає переходу права на об’єкт права інтелектуальної власності. Слід відмітити, що зміни у даній сфері відбувалися поступово під впливом реформування економіки, удосконалення законодавчої техніки та збільшення наукового інтересу до проблем правової охорони результатів інтелектуальної, творчої діяльності. Так, ст. 2 Закону СРСР “Про власність у СРСР” від 6 березня 1990 р. присвячена законодавству про власність зазначала, що відносини по створенню і використанню винаходів, відкриттів, творів науки, літератури, мистецтва й інших об'єктів інтелектуальної власності регулюються спеціальним законодавством Союзу РСР, союзних і автономних республік. Прийнятий незабаром Закон “Про власність в Українській РСР” у статті 41 вказував, що об'єктами права інтелектуальної власності є твори науки, літератури та мистецтва, відкриття, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, раціоналізаторські пропозиції, знаки для товарів і послуг, результати науково-дослідних робіт та інші результати інтелектуальної праці. Таким чином, дані правові акти передбачали поширення на регулювання відносин у сфері охорони результатів творчості правового режиму власності. Пропрієтарний підхід також отримав закріплення у Конституції України, яка статтею 41 прирівняла у правовому режимі результати творчої діяльності та матеріальні блага, зафіксувавши положення, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник. 2-е изд. –М.: Проспект, 2001. – С. 19.

Сучасне українське законодавство про охорону результатів творчої діяльності використовує обидва поняття (“інтелектуальна власність” та “виключні права”). Зокрема, Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” відзначає, що пріоритет, авторство і право власності на винахід (корисну модель) засвідчується патентом (ст.1) та широко оперує категоріями “право власності на винахід, корисну модель”, “власник патенту” тощо. Закріплюється подібна термінологія також у законах України “Про охорону прав на промислові зразки”, “Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем”, “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”. Зміст прав промислової власності Зміст права інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права та (або) майнові права інтелектуальної власності (ч.2ст. 418 ЦК України). Під особистими немайновими правами розуміють різновид цивільних прав, які виникають із приводу нематеріальних благ, є невід'ємними від особи та не мають економічного змісту (глава 15 ЦК України). Під майновими правами розуміють суб'єктивні права, які пов'язані з використанням та переходом прав на об'єкти інтелектуальної власності. За загальним правилом особисті немайнові права можуть належати лише безпосередньо творцеві об'єкта інтелектуальної власності. Вони є невідчужуваними від особи творця та, як правило, не можуть передаватися іншим особам. У той же час в інших осіб, перш за все спадкоємців, виникає право на охорону немайнових прав померлого творця, які діють безстрокове. Майнові права на об'єкти права інтелектуальної власності можуть переходити до інших осіб у спосіб, передбачений законом. Особистими немайновими правами інтелектуальної власності є: 1) право на визнання людини творцем (автором, виконавцем, винахідником тощо) об'єкта права інтелектуальної власності; 2) право перешкоджати будь-якому посяганню на право інтелектуальної власності, здатному завдати шкоди честі чи репутації творця об'єкта права інтелектуальної власності; 3) інші особисті немайнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Майновими правами інтелектуальної власності є: 1) право на використання об'єкта права інтелектуальної власності; 2) виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Право авторства Стаття 423 ЦК України до особистих немайнових прав суб'єктів права інтелектуальної власності відносить право на визнання людини творцем (автором, виконавцем, винахідником тощо) об'єкта інтелектуальної. Зміст цього права полягає у тому, що саме творець (автор) має право стверджувати, що об'єкт права інтелектуальної власності є результатом його 17

інтелектуальної, творчої діяльності і право авторства на цей результат належить йому як автору. Автор може оприлюднити результат своєї творчості під своїм ім'ям, або під псевдонімом, або навіть випустити твір анонімно. Такий зміст права авторства характерний для інституту авторського права і суміжних прав. Право авторства у розумінні Паризької конвенції про охорону промислової власності є обмеженим і не має такого прояву, як право авторства на об'єкти авторського права і суміжних прав. Закон визнає право авторства за творцем лише деяких результатів науковотехнічної творчості. Так, автор (творець) наукового відкриття, винаходу, корисної моделі, промислового зразка зазначається як автор цих об'єктів права інтелектуальної власності в охоронних документах. Крім того, творцеві вказаних об'єктів права інтелектуальної власності надано право присвоювати таким об'єктам будь-яку назву, зокрема своє ім'я. Право авторства не визнається щодо таких об'єктів права інтелектуальної власності, як комерційні найменування, торговельні марки та географічні зазначення, комерційна таємниця. Закон визнає лише майнові права на них. До особистих немайнових прав суб'єктів права інтелектуальної власності ст. 423 ЦК України відносить право на недоторканість - право перешкоджати будь-якому посяганню на право інтелектуальної власності, здатному завдати шкоди честі чи репутації творця об'єкта права інтелектуальної власності ЦК України не встановлює виключного переліку особистих немайнових прав суб'єктів права інтелектуальної власності. Це пов'язано з особливостями регулювання особистих немайнових прав на окремі об'єкти інтелектуальної власності. Невідчужуваність особистих немайнових прав інтелектуальної власності Як вже відзначалося, особисті немайнові права інтелектуальної власності є невідчужуваними. Проте у певних випадках, встановлених законом, реалізувати дані права можуть інші суб’єкти крім автора. Зокрема, ст. 429 ЦК України вказує, що особисті немайнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об'єкт. У випадках, передбачених законом, окремі особисті немайнові права інтелектуальної власності на такий об'єкт можуть належати юридичній або фізичній особі, де або у якої працює працівник. Таким чином, особисті немайнові права є невідчужуваними, проте зазначене не свідчить про їх належність лише творцеві. Дані права можуть реалізувати й інші особи, але лише у випадках, встановлених законом. Право на використання Закон широко трактує право на використання. Зокрема, використанням винаходу чи корисної моделі визнається: - виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях; - застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, 18

що його застосування забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним. При цьому, продукт чи процес визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу або корисної моделі, якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй. У разі, якщо патент на який належить кільком особам, то взаємовідносини по використанню винаходу чи корисної моделі, визначаються угодою між ними. За відсутності такої угоди кожний власник патенту може використовувати винахід чи корисну модель за своїм розсудом, але жоден з них не має права видавати ліцензію на використання запатентованого об’єкта та передавати право власності на винахід чи корисну модель іншій особі без згоди інших власників патенту. Власник патенту може використовувати попереджувальне маркування із зазначенням номера патенту на продукті чи на упаковці продукту, виготовленого із застосуванням запатентованого винаходу. Використанням промислового зразка визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях. При цьому, виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка. Право дозволу на використання Власник патенту має виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка на підставі ліцензійного чи іншого договору або передати свої майнові права на запатентований об’єкт іншим особам. Відповідно до ст. 28 Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” сторона договору має право на офіційне загальнодоступне інформування інших осіб про передачу права власності на винахід чи корисну модель або видачу ліцензії на використання винаходу та корисної моделі. Таке інформування здійснюється шляхом публікації в офіційному бюлетені відомостей, з одночасним внесенням їх до відповідного реєстру. Особливі вимоги містить Цивільний кодекс до форми таких договорів. Вони повинні укладатися в обов’язковій письмовій формі, недодержання якої має наслідком нікчемність договору. Крім обов’язкової письмової форми, закон містить ряд вимог, пов’язаних з державною реєстрацією договорів у сфері інтелектуальної власності. Так, факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, які відповідно до ЦК України або іншого закону є чинними після їх державної реєстрації, підлягає державній реєстрації (ч. 2 ст. 1114 кодексу). Враховуючи, що права на об’єкти патентного права (винаходи, корисні моделі, промислові зразки) набувають чинності з моменту їх реєстрації, то договір про передання майнових прав на такі об’єкти (ст. 1113 ЦК України) є чинним з моменту його державної реєстрації. Проведення подібної реєстрації 19

зумовлюється потребою відображення факту зміни правоволодільця об’єкта промислової власності. Спеціальне законодавство мітить інші вимоги до державної реєстрації договорів про передачу прав на об’єкти промислової власності, встановлюючи факультативність подібної реєстрації ( ч.8 ст.28 Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі, ч.6 ст. 20 Закону України «Про охорону промислових зразків»). Однак, беручи до уваги, що ЦК України є основним актом цивільного законодавства (ч.2 ст. 4), то його норми мають пріоритет над положеннями спеціальних законодавчих актів, тому договору про передачу майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель або промисловий зразок підлягає державній реєстрації Державною службою інтелектуальної власності. Право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності Майнові права інтелектуальної власності не обмежуються тільки використанням та наданням дозволу на використання об'єкта права інтелектуальної власності, а й передбачають виключне право суб'єкта права інтелектуальної власності перешкоджати неправомірному використанню цього об'єкта (п. 3 ч. 1 ст. 424 ЦК України). Під неправомірним використанням слід розуміти будь-яке використання об'єкта права інтелектуальної власності, як у межах договору, так і поза ним, що порушує майнові права суб'єктів права інтелектуальної власності. Перешкоджати неправомірному використанню об'єктів права інтелектуальної власності всі суб'єкти права інтелектуальної власності можуть як неюрисдикційними способами (наприклад, лист-попередження, що адресований порушнику), так і юрисдикційними способами — шляхом звернення до відповідних органів державної влади. Обмеження прав промислової власності Частина 2 ст. 424 ЦК України закріплює загальний принцип щодо можливості обмеження майнових прав інтелектуальної власності. Подібні обмеження бувають кількох видів: часові (строк дії майнових прав інтелектуальної власності), географічні (визначаються кордонами держави або декількох держав, у яких набуваються права на той чи інший об'єкт права інтелектуальної власності), дозволене «вільне використання» (можливість використання об'єкта права інтелектуальної власності без отримання дозволу від суб'єкта права інтелектуальної власності, не зашкоджуючи цим йому), неохоронювані об'єкти (об'єкти, які не можуть набути правової охорони відповідно до законодавства про інтелектуальну власність). Так, зідно патентного законодавства, не визнається порушенням прав власника патенту: 1) Право попереднього користувача, тобто право будь-якої особи, яка до дати подання заявки на винахід, корисну модель чи зразок, або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використовувала винахід, корисну модель чи промисловий зразок в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, 20

на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою 2) Використання запатентованого об’єкта: - в конструкції чи при експлуатації транспортного засобу іноземної держави, який тимчасово або випадково перебуває у водах, повітряному просторі чи на території України; - без комерційної мети; - з науковою метою або в порядку експерименту; - за надзвичайних обставин (стихійне лихо, катастрофа, епідемія тощо) з повідомленням власника патенту одразу, як це стане практично можливим та виплатою йому відповідної компенсації. 3) Введення в господарський обіг виготовленого із застосуванням запатентованого продукту будь-якою особою, яка придбала його без порушення прав власника. 4) Використання з комерційною метою винаходу будь-якою особою, яка придбала продукт, виготовлений із застосуванням запатентованого винаходу, і не могла знати, що цей продукт був виготовлений чи введений в обіг з порушенням прав, що надаються патентом. 5) Не визнається порушенням прав, що надаються патентом на промисловий зразок, введення в цивільний оборот виробу, виготовленого із застосуванням запатентованого промислового зразка, після введення цього виробу в цивільний оборот власником патенту чи з його спеціального дозволу. Захист прав промислової власності Право на захист можна охарактеризувати як правову можливість уповноваженої особи використовувати заходи правоохоронного характеру з метою запобігання правопорушенню, припинення його наслідків, поновлення порушеного права та забезпечення виконання юридичного обов'язку. Ознаки права на захист. Дане право 1) являє собою можливість уповноваженої особи використовувати незаборонені законом правоохоронні заходи безпосередньо чи за допомогою державних та інших органів; 2) має матеріально-правовий характер та може реалізуватися у відповідній процесуальній формі; 3) не обмежується лише діяльністю держави та можливістю застосування заходів примусового характеру; 4) постійно супроводжує суб’єктивне цивільне право та продовжує існувати у випадку його припинення; 5) будучи невід’ємним атрибутом суб’єктивного права, зберігає відносну самостійність у рамках системи цивільних прав. Право на захист характеризується наявністю певних форм та способів. У юридичній науці прийнято розрізняти юрисдикційну та неюрисдикційну форми захисту суб'єктивних прав. Поняттям “юрисдикційна форма захисту” охоплюється діяльність уповноважених державою органів по захисту цивільних прав. Її суть полягає в тому, що особа, права і законні інтереси якої порушені неправомірними діями, звертається за захистом до державних чи інших 21

компетентних органів, що уповноважені вжити необхідних заходів для відновлення порушеного права і припинення правопорушення. Неюрисдикційна форма охоплює собою дії самих потерпілих по захисту порушених чи оспорювання прав, що здійснюються ними самостійно, без звернення до державних чи інших компетентних органів. У рамках даної форми розрізняють самозахист цивільних прав, тобто здійснення управомоченою особою незаборонених дій фактичного характеру, спрямованих на охорону її майнового чи немайнового права та інтересу, і застосування заходів оперативного впливу – правоохоронних засобів, які носять юридичний характер та застосовуються управомоченою особою без звернення до державних чи інших органів. Аналіз системи цивільних прав та механізмів їх захисту засвідчує, що захисні можливості особи нерозривно пов’язані та зумовлюються специфікою порушеного чи оспорюваного суб’єктивного права. Тому, якщо для окремих інститутів цивільного права притаманно застосування всіх чи переважної більшості передбачених законодавством способів захисту порушених прав, то особливості інших, обумовлюють можливість використання лише окремих правоохоронних засобів. Так, наприклад, самозахист цивільних прав у формі необхідної оборони застосовується при захисті права на життя та здоров’я, але, в цілому, не характерний для захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності. Крім загальних способів захисту, що застосовуються судом чи іншим компетентним органом, передбачених Главою 3 ЦК України (визнання права, припинення дій, що його порушують, відшкодування збитків тощо), у рамках кожного самостійного інституту можна виокремити спеціальні захисні механізми, які використовуються для поновлення даної групи прав у випадку їх порушення чи оспорення. Так, для захисту прав інтелектуальної власності суд може вжиті заходи, передбачені ст. 432 ЦК України (вилучити з цивільного обороту товари, що виготовлені з порушенням права інтелектуальної власності, знаряддя та матеріали, які використовувалися для їх виготовлення, застосувати разове грошове стягнення тощо). Способи захисту окремих видів об’єктів права інтелектуальної власності відображені у спеціальних законах (наприклад, Закон України “Про авторське право та суміжні права”). Спеціальні способи захисту передбачаються також законодавством про охорону засобів індивідуалізації. Зокрема, Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” до особливих заходів правоохоронного характеру відносить усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, знищення виготовлених зображень знака або такого позначення. Контрольні запитання та завдання до теми 1:

1. Поясність різницю тлумачення сутності прав на результати науково-технічної творчості науковими підходами та теоріями. Яке практичне значення таких теорій? 2. Спільне та відмінності у цивільно-правовому регулюванні відносин, пов’язаних з творчою діяльністю. 3. Охарактеризуйте обмеження майнових прав промислової власності. 4. Як співвідноситься право власності із правами на результати творчої діяльності? 5. В чому особливості системи права промислової власності? 6. Охарактеризуйте тенденції розвитку перспективного законодавства України у сфері промислової власності. Завдання для самостійної роботи: 1. Охарактеризуйте систему права інтелектуальної власності та права промислової власності. 2. Недобросовісна конкуренція як об’єкт промислової власності. 3. Спеціальні способи захисту прав промислової власності передбачені законодавством України та міжнародно-правовими нормами. 4. Охарактеризуйте інтеграційний та дезінтеграційний підхід до регулювання інтелектуальної власності. Як вони проявляються у національному законодавстві України? 5. Визначте особливості охорони об’єктів інтелектуальної власності на підставі угоди ТРІПС. Як вплинули положення даної угоди на законодавство України? 6. Основні положення Паризької конвенції про охорону промислових власності 1883 р. В чому полягає зміст права пріоритету (конвенційного та виставочного)? Яким чином закріплюється це право у національному законодавстві України? 7. На підставі норм Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків охарактеризуйте процедуру міжнародної реєстрації торговельної марки. Література до теми 1: 1. Андрощук Г., Крайнев П., Кавасс И. Право интеллектуальной собственности: торговые аспекты. Науч.-практ. Изд. – К.: Издательский Дом “Ін Юре”, 2000. – С. 19. (164 с.). 2. Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник статей. М.: «Статут», 2003 – 416 с. 3. Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії і практики: 36. наук, статей / За ред. Ю. С. Шемшученка, Ю. Л. Бошицького. — К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2002. — 424с. 4. Захист прав інтелектуальної власності: досвід Сполучених Штатів Америки. – Зб. Документів, матеріалів, статтей / За заг. ред. О.Д.Святоцького. – К.: Видавничий центр “Ін Юре”, 2003.- 368 с. 5. Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (Исключительные права). Учебник. М.: Из-во НОРМА, 2000 – 480 с. 6. Мэггс П.Б., Сергеев А.П. Интеллектуальная собственность – М., Юристь, 2001. 7. Основи інтелектуальної власності. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 1999. – 578 с. 8. Пиленко А.А. Право изобретателя. – М.: «Статут», 2001. – 688 с. (Классика российской цивилистики). 9. Право інтелектуальної власності. Академ. курс: Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О.П. Орлюк, О.Д.Святоцького. . – К.: Концерн Видавничий Дім “Ін Юре”, 2007 – 696 с. 10. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник. 2-е изд. –М.: Проспект, 2001. – 752 с.

Тема 2. Проблеми патентного права. Охорона прав на винаходи, корисні моделі та промислові зразки Лекція 4. Проблеми патентного права. Поняття патентного права. Загальна характеристика міжнародно-правових актів. Паризька конвенція про охорону промислових власності 1883 р. Договір про патентну кооперацію 1970р.. Проблеми правової охорони результатів винахідницької діяльності в Україні. Види патентів та строки їх чинності. Винахід та корисна модель як об’єкти патентних прав. Умови правової охорони винаходу, корисної моделі. Результати технічної творчості, які не отримують правову охорону. Суб’єкти патентного права. Винахідники, автори промислових зразків, їх правонаступники і спадкоємці. Проблеми розподілу майнових прав на службові винаходи.

Поряд з творами літератури, науки та мистецтва правом інтелектуальної власності забезпечується охорона технічних рішень, продуктів та процесів у різних сферах людської життєдіяльності. Суспільні відносини, що виникають у зв’язку з створенням, використанням результатів технічної творчості, захистом суб’єктивних прав авторів та їх правонаступників регулюються інститутом патентного права, що охоплює правову охорону винаходів, корисних моделей та промислових зразків. На відміну від об’єктів авторового права, охорона яких забезпечується з моменту втілення у формі, придатній для сприйняття оточуючими, правовий режим охорони об’єктів патентного права не обмежується лише вимогами щодо зовнішнього оформлення результатів творчості. Пріоритетне значення надається відповідності внутрішніх ознак створених об’єктів визначеним законом формальним умовам. Патентним правом охороняється не лише форма технічного результату, а насамперед, його зміст, тобто, сукупність тих суттєвих ознак, що забезпечують унікальність створеного продукту чи процесу. Крім глави 39 ЦК України регулювання відносин у сфері використання винаходів та корисних моделей забезпечується Законом України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” від 15.12.93 р. (в редакції Закону України від 01.06.2000 р.), Правилами складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 22.01.2001р. № 22, Правилами розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2002р. №197 (надалі - Правила), Паризькою конвенцією про охорону промислової власності 1883 р., Договором про патентну кооперацію 1970 р. та іншими правовими документами. Суттєвий вплив на розвиток правових відносин з приводу захисту прав на винахід, корисну модель та промисловий зразок здійснює судова практика. Справи з приводу захисту патентних прав можуть бути предметом розгляду судів загальної юрисдикції, але, як правило, вони розглядаються господарськими судами. Вищим господарським судом України були прийняті 24

рекомендації “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності” від 10.06.2004р. № 04-5/1107. Крім того Вищим господарським судом України за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку видаються оглядові листи, які стосуються практики розгляду спорів щодо захисту прав інтелектуальної власності, у тому числі спорів щодо прав на винахід, корисну модель та промисловий зразок. Зокрема, питання захисту патентих прав розглядаються в листах Вищого господарського суду України «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок та прав на раціоналізаторську пропозицію» від 14.02.2007 N 01-8/78, «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об’єкти промислової власності» від 13.07.2005 N 01-8/1234, «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на промисловий зразок та прав на раціоналізаторську пропозицію» 17.04.2006 N 01-8/844 та інші. Закон України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” (надалі Закон) визначає винахід та корисну модель як результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології. Дане визначення видається занадто широким та таким, що не дозволяє розмежувати зазначені об’єкти промислової власності. Більш вдало розкривається правова категорія «винаходу» у Правилах розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2002р. №197, відповідно до яких, винаходом є технологічне (технічне) рішення, що відповідає умовам патентоздатності (новизні, винахідницькому рівню і промисловій придатності). Корисною моделлю є результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології, що відповідає двом умовам патентоспроможності новизні та промисловій придатності. Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2002р. №197 визначають корисну модель як нове та промислово придатне конструктивне виконання пристрою. Тобто, різниця між винаходом та корисної моделлю полягає, насамперед, у відсутності винахідницького рівня як невід’ємної ознаки правової охорони моделі. Технічне рішення, що заявлене для отримання правової охорони як корисна модель, як правило, є менш значним з точки зору рівня техніки. Нею може бути як вдосконалення вже відомого пристрою чи процесу, що охороняється як винахід, так і новий об’єкт у будь-якій сфері технологій. Процедура правової охорони корисних моделей порівняно з винаходами є більш спрощеною та передбачає видачу патенту за результатами формальної експертизи заявки на корисну модель, що діє протягом десятирічного терміну від дати подання заявки. Законодавства деяких держав взагалі не передбачають охорону корисних моделей, характеризуючи відповідні технічні рішення як винаходи. 25

Об’єктом правової охорони винахід може стати, якщо не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності. Для отримання правової охорони винахід має відповідати сукупності юридичних вимог, що забезпечують його характеристику як об’єкта патентного права. До таких умов патентоздатності винаходу належать новизна, винахідницькій рівень та промислова придатність. За відсутності принаймні однієї з зазначених умов заявлене технічне рішення не може бути визнане об’єктом правової охорони. Новизна винаходу означає, що до дати подання заявки на видачу патенту, або, якщо заявлено пріоритет, до дати пріоритету суть технічного рішення не повинна бути відомою невизначеному колу осіб, тобто винахід визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Рівень техніки включає всі відомості, що стали загальнодоступними в світі до дати подання заявки, або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. При визначенні рівня техніки загальнодоступними вважаються відомості, що містяться в джерелах інформації, з якими будь-яка особа може ознайомитися. При перевірці новизни до рівня техніки включають також зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту, у тому числі міжнародної заявки, у якій зазначена Україна. Слід підкреслити, що на визнання винаходу патентоздатними не впливає розкриття інформації про нього винахідником або особою, яка одержала від винахідника прямо чи опосередковано таку інформацію, протягом 12 місяців до дати подання заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто явно не випливає з рівня техніки. При визначенні винахідницького рівня заявлений винахід порівнюється не тільки з окремими документами або їх частинами, а й з комбінацією документів або їх частин. Промислова придатність винаходу означає можливість його використання в промисловості або в іншій сфері суспільної діяльності. Основна мета перевірки промислової придатності полягає у встановлені можливості за допомогою винаходу досягнути задекларований заявником результат у будьякій сфері суспільного виробництва. Об'єктом винаходу чи корисної моделі може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології. Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” відносить до об’єктів винаходу продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо), процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу. При цьому, продукт як об'єкт технології є матеріальним об'єктом результатом діяльності людини. Таким продуктом, зокрема, є пристрій, механізм, система (комплекс) взаємодіючих пристроїв, споруда, виріб, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини та інший біологічний матеріал, у тому числі трансгенна рослина і тварина тощо. 26

Процес як об'єкт технології являє собою дію або сукупність дій, виконуваних щодо продуктів та інших матеріальних об'єктів за допомогою принаймні одного продукту і спрямованих на досягнення певного технічного результату. Таким процесом, зокрема, є виготовлення, обробка, переробка продукту та контролювання його якості, перетворення речовини, енергії, даних, вимірювання параметрів, діагностування, лікування, керування процесом, який є об'єктом технології. В якості винаходу може бути запатентоване новий спосіб застосування відомого раніше продукту чи процесу або їх застосування за новим призначенням. Закон особливо підкреслює, що правова охорона не поширюється на такі об'єкти технології як сорти рослин і породи тварин, біологічні процеси відтворення рослин та тварин, що не відносяться до небіологічних та мікробіологічних процесів, топографії інтегральних мікросхем, результати художнього конструювання. Не визнаються також винаходами чи корисними моделями відкриття, наукові теорії та математичні методи, методи інтелектуальної, господарської, організаційної та комерційної діяльності, правила виконання фізичних вправ, проведення ігор, конкурсів, аукціонів, проекти та схеми планування споруд, будинків, територій, умовні позначення (дорожні знаки, маршрути, коди, шрифти тощо), розклади, інструкції, комп'ютерні програми, форма представлення інформації (наприклад, у вигляді таблиці, діаграми, графіка, за допомогою акустичних сигналів). Зазначені об’єкти як правило підпадають під охорону авторського права та суміжних прав чи інших інститутів інтелектуальної власності. Суб’єкти патентних прав Суб’єктами прав на винахід, корисну модель та промисловий зразок є винахідник, автор промислового зразка, роботодавець або їх правонаступники, тобто інші особи, які набули прав на винахід, корисну модель та промисловий зразок за договором чи законом. Первинним суб’єктом прав на винахід є винахідних та автор промислового зразка - фізична особа, інтелектуальною, творчою діяльністю якої створено запатентований об’єкт. Не можуть бути винахідниками юридичні особи, навіть, якщо вони фінансували створення винаходу та роботодавці винахідника. Винахіднику надається першочергове право на одержання патенту та комплекс особистих прав на створений ним винахід. У разі, якщо винахід або корисна модель створена спільно кількома винахідниками їх відносини з приводу прав на винахід мають регулюватися укладеною між ними угодою. При цьому Закон України «Про охорону рав на винахід та корисну модель» встановлює презумпцію, що винахідники, які спільно створили результат технічної творчості, мають однакові права на одержання патенту, якщо інше не передбачено угодою між ними. Не визнаються винахідниками фізичні особи, які не внесли особистого творчого 27

внеску у створення винаходу, а лише надали творцеві технічну, організаційну чи матеріальну допомогу при його створенні або оформленні заявки. Автори, які створили промисловий зразок спільною працею, мають рівні права на одержання патенту, якщо інше не передбачено угодою між ними. Право на одержання патенту на промисловий зразок, створений роздільною працею, належить заявнику, заявка якого має більш ранню дату подання ёабо, якщо заявлено пріоритет, більш ранню дату пріоритету, за умови, що вказана заявка не вважається відкликаною, не відкликана або за нею не прийняте рішення про відмову у видачі патенту, можливості оскарження якого вичерпані. Лише винахіднику належить право авторства, тобто право визнання творцем об’єкта інтелектуальної власності. Крім того, винахідник має право на присвоєння свого імені створеному ним продукту чи пристрою. Дані права є невід'ємними особистими немайновими правами винахідника та охороняються безстроково. Автору промислового зразка також належить право авторства, яке є невідчужуваним особистим правом. Роботодавець, тобто особа, з якою винахідник перебуває у трудових відносинах, має право на одержання патенту лише на службовий винахід (корисну модель). Службовим згідно ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винахід і корисну модель» є винахід або корисна модель, створена працівником за наявності двох умов, по-перше, у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи дорученням роботодавця за умови, що трудовим договором не передбачене інше та, по-друге, з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва і обладнання роботодавця. У разі створення службового винаходу його автор повинен подати роботодавцю письмове повідомлення про його створення з описом, що розкриває суть створеного об’єкта. Роботодавець має право протягом чотирьох місяців від дати одержання від винахідника такого повідомлення подати заявку на одержання патенту чи передати право на його одержання іншій особі або прийняти рішення про збереження службового винаходу чи корисної моделі як конфіденційної інформації. У цей же строк роботодавець повинен укласти з винахідником письмовий договір щодо розміру та умови виплати йому чи його правонаступнику винагороди відповідно до економічної цінності винаходу або іншої вигоди, яка може бути одержана роботодавцем. Якщо роботодавець не виконає зазначених вимог у встановлений строк, то право на одержання патенту на службовий винахід переходить до винахідника або його правонаступника. У цьому випадку за роботодавцем залишається переважне, перед іншими особами, право на придбання ліцензії на запатентований винахід. Право на одержання патенту на промисловий зразок має роботодавець, якщо зразок створено у зв’язку з виконанням службових обов’язків чи доручення роботодавця, за умови, що трудовим договором не передбачено інше. Роботодавець повинен укласти письмовий договір з автором і за його умовами видати винагороду автору відповідно до економічної цінності 28

промислового зразка та іншої вигоди, одержаної роботодавцем від промислового зразка. Автор промислового зразка подає роботодавцю письмове повідомлення про створений ним промисловий зразок з матеріалами, що розкривають суть промислового зразка досить ясно і повно. Якщо роботодавець протягом чотирьох місяців від дати одержання цього повідомлення не подасть заявки, то право на одержання патенту переходить до автора. Крім автора, винахідника та роботодавця право на одержання правоохоронного документу мають їх правонаступники за договором чи законом. Слід підкреслити, що ЦК України передбачає інший механізм розподілу прав на службові об’єкти інтелектуальної власності. Згідно ст. 429 ЦК України особисті немайнові права інтелектуальної власності на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об’єкт. Майнові права інтелектуальної власності на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об’єкт, та юридичній або фізичній особі, де або у якої він працює, спільно, якщо інше не встановлено договором. Оскільки Цивільний кодекс України є основним актом цивільного законодавства, закони мають прийматися відповідно до його норм (ст. 4 ЦК України), то норми ЦК України, які встановлюють інший механізм розподілу прав на службові винаходи, корисні моделі та промислові зразки, ніж той, що передбачений спеціальними законами, мають пріоритет порівняно із положеннями ст.9 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисну модель» та ст. 8 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки». У зв’язку з наведеним, метою уникнення можливих конфліктів слід рекомендувати роботодавцю та працівнику з при підписанні трудового чи іншого договору вирішувати питання щодо розподілу майнових прав інтелектуальної власності на створений у зв’язку з виконанням службових обов’язків чи доручення роботодавця службовий винахід, корисну модель чи промисловий зразок та чітко зафіксувати, які права залишаються за працівником, а які – переходять до роботодавця. Лекція 5. Оформлення патентних прав на винаходи та корисні моделі. Теорія еквівалентності як основа патентування винаходів. Право на подання заявки. Заявка та її склад. Національний і конвенційний пріоритет. Розгляд заявки. Формальна експертиза заявки і експертиза заявки по суті. Рішення по результатам розгляду заявки. Реєстрація і видача патенту. Порядок оформлення прав на винаходи, корисні моделі, та промислові зразки, що становлять державну таємницю, та їх використання. Патентування винаходів, корисних моделей та промислових зразків в Україні та зарубіжних країнах. Патент та його функції. Чинність патенту. Підтримання патенту в силі. Права, що випливають із патенту. Припинення чинності патенту.

Процедура оформлення патентних прав на винахід та корисну модель Основним правовстановлюючим документом, який засвідчує правову охорону винаходу, корисної моделі та промислового зразка є патент охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право інтелектуальної власності на зазначені об’єкти. Він видається Державною службою інтелектуальної власностіі за результатами перевірки умов патентоздатності винаходу, корисної моделі чи промислового зразка. При цьому, на корисну модель та промисловий зразок видається патент за результатами формальної експертизи заявки. На винахід видається патент за результатами формальної та кваліфікаційної експертиз. Процедура патентування винаходів включає ряд етапів: 1) складання та подача заявки; 2) проведення формальної експертизи; 3) опублікування відомостей про заявку та надання тимчасової правової охорони заявленому об’єкту; 4) проведення кваліфікаційної експертизи; 5) здійснення державної реєстрації об’єкта як винаходу та публікація відомостей про видачу патенту; 6) видача патенту. Патентування корисних моделей та промислових зразків відбувається за більш спрощеною процедурою, що охоплює: 1) складання та подача заявки; 2) проведення формальної експертизи заявки; 3) проведення державної реєстрації об’єкта та публікація відомостей про видачу патенту; 4) видача патенту. Винахідник, роботодавець чи їх правонаступники, які бажають одержати патент подають особисто чи через своїх представників заявку до Держслужби. Необхідно враховувати, що подання заявки на отримання патенту на винахід, корисну модель або промисловий зразок, проведення листування та видача патенту фактично здійснюється через Державне підприємство «Український інституту промислової власності», що входить до складу Держслужби інтелектуальної власності. Іноземні особи та особи без громадянства, які проживають чи мають постійне місцезнаходження поза межами України, у відносинах з Держслужбою реалізують свої права лише через представників у справах інтелектуальної власності - патентних повірених. Заявка на має містити: заяву про видачу патенту України на винахід (корисну модель), опис винаходу (корисної моделі), формулу винаходу (корисної моделі), креслення (якщо на них є посилання в описі) та реферат. За подання заявки сплачується збір. Датою подання заявки є дата одержання Держслужбою матеріалів, що містять принаймні: заяву у довільній формі про видачу патенту, викладену українською мовою, відомості про заявника та його адресу, матеріал, що справляє враження опису винаходу (корисної моделі), викладений українською або іншою мовою. Необхідно також підкреслити, що відповідно до норм Паризької конвенції про охорону промислової власності 1883 р. заявник має право на пріоритет попередньої заявки на такий же винахід (корисну модель) протягом 12 місяців від дати подання попередньої заявки до Держслужби чи до відповідного органу держави - учасниці Паризької конвенції. 30

Перевірка патентоздатності заявленого науково-технічного результату здійснюється шляхом проведення експертизи. Експертиза заявки складається з формальної експертизи та за заявкою стосовно патенту на винахід також з кваліфікаційної експертизи. У ході формальної експертизи встановлюється належність зазначеного у заявці об'єкта до переліку об'єктів, які можуть бути визнані винаходами або корисними моделями, і відповідність заявки та її оформлення встановленим вимогам. Під час кваліфікаційної експертизи встановлюється відповідність винаходу умовам патентоздатності (новизні, винахідницькому рівню, промисловій придатності). Під час проведення експертизи заявки на видачу патента на промисловий зразок встановлюється дата подання заявки; визначається, чи належить об’єкт, що заявляється, до патентоздатних об’єктів. Заявка також перевіряється на відповідність формальним вимогам, а документ про сплату збору за подання заявки перевіряється на відповідність встановленим вимогам. Кваліфікаційна експертиза щодо заявок на промисловий зразок та корисну модель не проводиться. У процесі проведення експертизи заявник має право вносити до заявки виправлення, уточнення, зміни, подавати додаткові матеріали та знайомитися з результатами експертизи. По закінченні 18 місяців від дати подання заявки на видачу патенту на винахід, а якщо заявлено пріоритет, то від дати її пріоритету, Держслужба публікує у своєму офіційному бюлетені відомості про заявку. Після публікації відомостей про заявку будь-яка особа має право ознайомитися з матеріалами заявки. Відомості про заявку на видачу патенту на корисну модель не опубліковуються. З моменту опублікування відомостей про заявку заявнику надається тимчасова правова охорона. На підставі якої заявник має право на одержання компенсації за завдані йому збитки після публікації відомостей про заявку. Дія тимчасової правової охорони припиняється від дати публікації про видачу патенту на винахід чи повідомлення про припинення діловодства щодо заявки. У разі позитивного висновку експертизи (формальної та кваліфікаційної – для винаходу та формальної - для корисної моделі та промислового зразка) приймається рішення про видачу патенту, на підставі якого здійснюється державна реєстрація патенту. Одночасно з державною реєстрацією патенту на винахід чи на корисну модель здійснюється публікація відомостей про видачу патенту. Після їх публікації будь-яка особа має право ознайомитися з матеріалами заявки. Видача патенту здійснюється у місячний строк після його державної реєстрації. При цьому, патент видається особі, яка має право на його одержання, але якщо право на одержання одного і того ж патенту мають кілька осіб, то їм видається один патент. Заявник у разі незгоди з рішенням Держслужби може його оскаржити у судовому порядку, а також до Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності протягом двох місяців від дати одержання рішення. 31

Зміст патентних прав. Патентовласник має комплекс прав, що випливають з державної реєстрації винаходу, корисної моделі чи промислового зразка. ЦК України до таких майнових прав інтелектуальної відносить: право на використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка; виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка (видавати ліцензії); виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, корисної моделі чи промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання та інші майнові права інтелектуальної власності. Виключне право використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка надається патентовласнику, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів. Використанням винаходу чи корисної моделі визнається: - виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях; - застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним. При цьому, продукт чи процес визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу або корисної моделі, якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй. У разі, якщо патент на який належить кільком особам, то взаємовідносини по використанню винаходу чи корисної моделі, визначаються угодою між ними. За відсутності такої угоди кожний власник патенту може використовувати винахід чи корисну модель за своїм розсудом, але жоден з них не має права видавати ліцензію на використання запатентованого об’єкта та передавати право власності на винахід чи корисну модель іншій особі без згоди інших власників патенту. Власник патенту може використовувати попереджувальне маркування із зазначенням номера патенту на продукті чи на упаковці продукту, виготовленого із застосуванням запатентованого винаходу. Патент надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати запатентований об’єкт без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається порушенням прав, що надаються патентом. Зокрема, не визнається порушенням прав власника патенту: 1) Право попереднього користувача, тобто право будь-якої особи, яка до дати подання заявки на винахід, корисну модель чи зразок, або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використовувала винахід, корисну модель чи промисловий зразок 32

в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою 2) Використання запатентованого об’єкта: - в конструкції чи при експлуатації транспортного засобу іноземної держави, який тимчасово або випадково перебуває у водах, повітряному просторі чи на території України; - без комерційної мети; - з науковою метою або в порядку експерименту; - за надзвичайних обставин (стихійне лихо, катастрофа, епідемія тощо) з повідомленням власника патенту одразу, як це стане практично можливим та виплатою йому відповідної компенсації. 3) Введення в господарський обіг виготовленого із застосуванням запатентованого продукту будь-якою особою, яка придбала його без порушення прав власника. 4) Використання з комерційною метою винаходу будь-якою особою, яка придбала продукт, виготовлений із застосуванням запатентованого винаходу, і не могла знати, що цей продукт був виготовлений чи введений в обіг з порушенням прав, що надаються патентом. 5) Не визнається порушенням прав, що надаються патентом на промисловий зразок, введення в цивільний оборот виробу, виготовленого із застосуванням запатентованого промислового зразка, після введення цього виробу в цивільний оборот власником патенту чи з його спеціального дозволу. Власник патенту має виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка на підставі ліцензійного чи іншого договору або передати свої майнові права на запатентований об’єкт іншим особам. Відповідно до ст. 28 Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” сторона договору має право на офіційне загальнодоступне інформування інших осіб про передачу права власності на винахід чи корисну модель або видачу ліцензії на використання винаходу та корисної моделі. Таке інформування здійснюється шляхом публікації в офіційному бюлетені відомостей, з одночасним внесенням їх до відповідного реєстру. Особливі вимоги містить Цивільний кодекс до форми таких договорів. Вони повинні укладатися в обов’язковій письмовій формі, недодержання якої має наслідком нікчемність договору. Крім обов’язкової письмової форми, закон містить ряд вимог, пов’язаних з державною реєстрацією договорів у сфері інтелектуальної власності. Так, факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, які відповідно до ЦК України або іншого закону є чинними після їх державної реєстрації, підлягає державній реєстрації (ч. 2 ст. 1114 кодексу). Враховуючи, що права на об’єкти патентного права (винаходи, корисні моделі, промислові зразки) набувають чинності з моменту їх реєстрації, то договір про передання майнових прав на такі об’єкти (ст. 1113 ЦК України) є чинним з моменту його державної реєстрації. Проведення подібної реєстрації 33

зумовлюється потребою відображення факту зміни правоволодільця об’єкта промислової власності. Спеціальне законодавство мітить інші вимоги до державної реєстрації договорів про передачу прав на об’єкти промислової власності, встановлюючи факультативність подібної реєстрації ( ч.8 ст.28 Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі, ч.6 ст. 20 Закону України «Про охорону промислових зразків»). Однак, беручи до уваги, що ЦК України є основним актом цивільного законодавства (ч.2 ст. 4), то його норми мають пріоритет над положеннями спеціальних законодавчих актів, тому договору про передачу майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель або промисловий зразок підлягає державній реєстрації Державною службою інтелектуальної власності. 6. Крім прав, видача патенту покладає на його власника ряд обов’язків. Насамперед, власник патенту повинен сплачувати відповідні збори за підтримання чинності патенту і добросовісно користуватися виключними правами, що випливають з державної реєстрації об’єкту. Патентовласник зобов’язаний також використовувати свій винахід, корисну модель чи промисловий зразок. У випадку, якщо винахід, корисна модель або промисловий зразок, не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом трьох років починаючи від дати публікації відомостей про видачу патенту або від дати, коли використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка було припинено, то будь-яка особа, яка має бажання і виявляє готовність його використовувати, у разі відмови власника від укладання ліцензійного договору може звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на використання винаходу, корисної моделі або промислового зразка. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власностіна винахід, корисну модель, промисловий зразок На відміну від Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” (ст. 28) та Закону України “Про охорону прав на промислові зразки” (ст. 20), що закріплюють дію прав інтелектуальної власності від дати публікації відомостей про видачу патенту ЦК України встановив дату початку перебігу строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок — дату, яка настає за датою їх державної реєстрації. Відповідно до ст. 253 ЦК України перебіг строку починається із наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язано його початок. Тому чинність майнових прав інтелектуальної власності на об’єкти патентного права починається з дати, наступної за датою державної реєстрації таких об’єктів. Відповідно до ст. 21 Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” з моменту опублікування відомостей про заявку заявнику в обсязі формули винаходу надається тимчасова правова охорона. На підставі тимчасової правової охорони заявник має право на одержання компенсації за завдані йому після публікації відомостей про заявку збитки від особи, яка дійсно знала чи одержала письмове повідомлення українською 34

мовою з зазначенням номера заявки про те, що відомості про заявку на винахід, який нею використовується без дозволу заявника, опубліковані. Проте зазначене право може бути реалізоване заявником тільки після одержання патенту. Вищий господарський суд в своєму оглядовому листі від 14.02.2007 р. № 01-8/78 звертає увагу на те, що тимчасова правова охорона надається винаходові саме з моменту опублікування відомостей про заявку на патент на винахід, а не з дати публікації відомостей про видачу патенту, і тому несанкціоноване використання об'єкта винаходу після подання відповідної заявки є порушенням прав суб'єкта майнових прав. Дія тимчасової правової охорони припиняється від дати публікації в офіційному бюлетені відомостей про видачу патенту на винахід чи повідомлення про припинення діловодства щодо заявки. Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” визначає 20 річний строк дії патенту України на винахід, що відраховується від дати подання заявки до Держслужби. Строк дії патенту на винахід, об’єктом якого є лікарський засіб, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин тощо, використання якого потребує дозволу відповідного компетентного органу, може бути продовжено за клопотанням власника цього патенту на строк, що дорівнює періоду між датою подання заявки та датою одержання такого дозволу, але не більше ніж на 5 років. За подання клопотання сплачується встановлений збір. Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на корисну модель спливає через десять років від дати подання заявки на корисну модель. Строк дії патенту на секретний винахід і патенту на секретну корисну модель дорівнює строку засекречування винаходу або корисної моделі, але не може бути довшим від визначеного строку дії охорони винаходу чи корисної моделі. Законом України “Про охорону прав на промислові зразки” встановлений 10 – річний строк дії патенту на промисловий зразок, що діє від дати подання заявки до Держсужби і може бути продовженим за клопотанням власника патенту, але не більш як на п’ять років. На відміну від зазначеного Закону п’ята частина статті 465 ЦК України містить положення іншого змісту, фіксуючи норму, що строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на промисловий зразок спливає через п’ятнадцять років від дати подання заявки. Враховуючи, що ЦК України є основним актом цивільного законодавства (ст. 4 ЦК України), можна констатувати, що строк чинності патенту на промисловий зразок становить 15 років від дати подання заявки. Дострокове припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок Діюче законодавство визнає дві групи підстав припинення суб’єктивних прав на винахід, корисну модель та промисловий зразок – у результаті припинення дії патенту та у випадку визнання його недійсним. Основна різниця між ними полягає у тому, що у випадку визнання патенту недійсним права, що 35

випливають з державної реєстрації вважаються такими, що не набрали чинності, а отже, всі подальші дії з патентом з моменту його видачі не мають чинності. У випадку припинення дії патенту права патентовласника припиняться на майбутнє, але факт правової охорони запатентованого об’єкту протягом відповідного періоду зберігає юридичну силу. Підставами для припинення дії патенту є відмова патентовласника або несплата збору за підтримання чинності патенту. Власник патенту в будь-який час може відмовитися від нього повністю або частково на підставі заяви, поданої до Держслужби. Зазначена відмова набирає чинності від дати публікації відомостей в офіційному бюлетені. Водночас, законодавство не допускає повну або часткову відмова від патенту без попередження особи, якій надано право на використання обєкту за ліцензійним договором, зареєстрованим в Держслужбі, а також у разі накладення арешту на майно, описане за борги, якщо до його складу входять права, що засвідчуються патентом. Дія патенту припиняється у разі несплати у встановлений строк річного збору за підтримання його чинності. Річний збір за підтримання чинності патенту сплачується за кожний рік його дії починаючи від дати подання заявки. Документ про першу сплату зазначеного збору має надійти до Держслужби не пізніше 4 місяців від дати публікації відомостей про видачу патенту. Документ про сплату збору за кожний наступний рік має надійти або бути відправленим до Держдепартаменту до кінця поточного року дії патенту за умови сплати збору протягом його останніх 4 місяців. Дія патенту припиняється з першого дня року, за який збір не сплачено. Річний збір за підтримання чинності патенту може бути сплачений протягом 12 місяців після закінчення встановленого строку. У цьому випадку розмір річного збору збільшується на 50 відсотків. При сплаті збору дія патенту відновлюється. Якщо збір не сплачено протягом цих 12 місяців, Держслужба публікує у своєму офіційному бюлетені інформацію про припинення дії патенту. Не сплачується збір за підтримку чинності патенту на секретний винахід чи патенту на секретну корисну модель. Правові наслідки припинення чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок На відміну від торговельних марок, правова охорона яких встановлюється на 10 років та щоразу може бути продовжена ще на зазначений період, строки чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель та промисловий зразок, вказані у ст. 465 ЦК України не можуть бути продовжені. У разі припинення чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ці об’єкти можуть вільно та безоплатно використовуватися будь-якою особою. Законодавством встановлений перелік випадків дострокового припинення чинності майнових прав на об’єкти патентного права. Проте, якщо у зв’язку з достроковим припиненням чинності виключних майнових прав інтелектуальної 36

власності завдано збитків особі, якій було надано дозвіл на використання цих об’єктів, такі збитки підлягають відшкодуванню особою, яка надала зазначений дозвіл, якщо інше не встановлено договором чи законом. Така ситуація може виникнути, зокрема, у випадку, коли патентовласник надав право на використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка іншій особі на підставі ліцензійного договору. Дострокове припинення чинності прав на такі об’єкти у результаті відмови патентовласника чи не сплати ним збору за підтримання чинності патенту може завдати шкоди ліцензіару, тому у законодавстві встановлений обов’язок відшкодувати збитки, заподіяні патентовласником. Відновлення чинності достроково припинених виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок Підставами для дострокового припинення дії патенту є відмова патентовласника або несплата збору за підтримання чинності патенту. Якщо у зв’язку з достроковим припиненням чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності завдано збитків особі, якій було надано дозвіл на використання цих об’єктів, такі збитки підлягають відшкодуванню особою, яка надала зазначений дозвіл, якщо інше не встановлено договором чи законом Чинність достроково припинених виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок може бути відновлено за заявою колишнього патентовласника у разі встановлення такої можливості чинним законодавством. Так, річний збір за підтримання чинності патенту сплачується за кожний рік його дії починаючи від дати подання заявки. Дія патенту припиняється з першого дня року, за який збір не сплачено. Проте річний збір за підтримання чинності патенту може бути сплачений протягом 12 місяців після закінчення встановленого строку. У цьому випадку розмір річного збору збільшується на 50 відсотків. При сплаті збору дія патенту та майнових прав на винахід, корисну модель або промисловий зразок відновлюється. Будь-яке посягання на права власника патенту тягне за собою відповідальність згідно чинного законодавства України. На вимогу власника патенту таке порушення має бути припинено, а порушник зобов’язаний відшкодувати власнику патенту заподіяні збитки. Крім патентовласника вимагати поновлення порушених прав може також особа, яка придбала ліцензію. Правовими актами передбачений достатньо широкий арсенал засобів захисту прав на винахід та корисну модель у разі їх порушення, оспорювання чи невизнання, який включає можливість захисту порушеного права в адміністративному і судовому порядку, відшкодування моральної шкоди і упущеної вигоди. Зокрема, суди відповідно до їх компетенції розв’язують, спори про авторство на винахід абр корисну модель, встановлення факту їх використання, встановлення власника патенту, порушення прав власника патенту, укладання 37

та виконання ліцензійних договорів, право попереднього користування, компенсації та інші спори, пов’язані з об’єктами патентних прав. Власник патенту може вимагати поновлення чинності достроково припинених виключних майнових прав інтелектуальної власності у судовому порядку. Визнання прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок недійсними Патент на винахід чи корисну модель може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: а) невідповідності запатентованого винаходу, корисної моделі або промислового зразку умовам патентоздатності; б) наявності у формулі винаходу (корисної моделі) ознак, яких не було у поданій заявці; в) порушення вимог щодо патентування винаходу (корисної моделі) в іноземних державах; г) видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб. У судовому порядку патент на промисловий зразок може бути визнано недійсним повністю або частково у разі: а) невідповідності запатентованого промислового зразка умовам патентоспроможності; б) наявності у сукупності суттєвих ознак промислового зразка ознак, яких не було у поданій заявці; в) видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб. При визнанні патенту чи його частини недійсними Держслужба повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені. Вищий господарський суд у своїх рекомендаціях “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності” від 10.06.2004р. № 04-5/1107 підкреслює ряд обставин, які мають враховуватися при застосуванні норм законодавства про захист патентних прав: - за патентно-правовою системою охорони захист прав інтелектуальної власності надається проти будь-якого несанкціонованого використання іншою особою об’єкта права інтелектуальної власності, зокрема промислового зразка, корисної моделі, винаходу (крім передбачених законом випадків вільного використання чужих охоронюваних об’єктів) незалежно від того, чи був цей охоронюваний зразок, модель, винахід свідомо використаний іншою особою або ці об’єкти були створені іншою особою в результаті її власної творчої діяльності, але вже після публікації відомостей про видачу відповідного патенту про їх охорону. Тому будь-яке несанкціоноване використання прав інтелектуальної власності на зазначені об’єкти іншими особами є встановленим фактом позадоговірного порушення патентних прав, яке відповідно до закону не доводиться при розгляді справи. - особливістю процесу доказування у справах про порушення прав інтелектуальної власності на винахід є правова презумпція, встановлена у частині другій статті 28 Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”. Згідно з цією нормою будь-який продукт, процес виготовлення якого охороняється патентом, за відсутності доказів протилежного вважається виготовленим із застосуванням цього процесу за умови виконання принаймні 38

однієї з двох вимог:продукт, виготовлений із застосуванням процесу, що охороняється патентом, є новим;існують підстави вважати, що зазначений продукт виготовлено із застосуванням даного процесу і власник патенту не в змозі шляхом прийнятних зусиль визначити процес, що застосовувався при виготовленні цього продукту. Отже за цією нормою патентовласника звільнено від доказування факту виготовлення нового продукту іншою особою із застосуванням запатентованого процесу. Відповідно до частини п’ятої статті 35 ГПК факти, які відповідно до закону вважаються встановленими, не доводяться при розгляді справи. Таке припущення може бути спростовано в загальному порядку. Тому тягар доказування протилежного покладається на іншу особу, яка виготовила цей продукт. - відповідно до пункту 3 статті 22 Закону України “Про охорону прав на промислові зразки” не визнається порушенням прав, що надаються патентом, введення в цивільний оборот виробу, виготовленого із застосуванням запатентованого промислового зразка, після введення цього виробу в цивільний оборот власником патенту чи з його спеціального дозволу. Тому виключні права власника патенту, порушуються, якщо особа, не маючи патенту або дозволу (ліцензії) на використання промислового зразка на підставі ліцензійного договору, вперше вводить в цивільний оборот конкретний виріб або партію виробів, виготовлених із застосуванням цього промислового зразка, навіть у разі коли до моменту цього введення в оборот власником патенту вже здійснювались операції з аналогічними партіями товару. Оскільки патент на корисну модель видається за результатами формальної експертизи, то з метою визнання його недійсним будь-яка особа може подати до Держслужби клопотання про проведення експертизи запатентованої корисної моделі на відповідність умовам патентоздатності. Негативний висновок кваліфікаційної експертизи щодо умов патентоздатності корисної моделі не означає автоматичне визнання патенту недійсним. Він може бути визнаний недійсним лише у судовому порядку. У такому випадку висновок кваліфікаційної експертизи не буде мати наперед встановленої сили та розцінюватися судом разом з іншими доказами по справі. Вищий господарський суд України у своїх рекомендаціях від 29.03.2005 № 04-5/76 “Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов’язаних із захистом права інтелектуальної власності” вказує, що у вирішенні спорів про захист права інтелектуальної власності на винахід чи корисну модель господарським судом залежно від обставин справи та суті спору лише за допомогою експертного дослідження можуть бути встановлені фактичні дані про: наявність новизни винаходу чи корисної моделі на дату подання заявки на видачу патенту або якщо заявлено пріоритет, на дату пріоритету; наявність у винаходу винахідницького рівня, тобто чи не випливає він явно з рівня техніки; наявність у формулі запатентованого винаходу (корисної моделі) усіх ознак, які були у поданій заявці. Розгляд справи про визнання патенту недійсним передбачає проведення судової експертизи щодо 39

патентоспроможності відповідного технічного рішення на дату подання заявки або на дату пріоритету. При цьому, як зазначається в оглядовому листі Вищого господарського суду від 14.02.2007 р. № 01-8/78 висновок спеціаліста з питань, зокрема, розробки та виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу, наданий поза межами проведення судової експертизи, не є експертним, а тому не може бути прийнятий судом як висновок експерта. У випадку визнання патенту недійсним права, що випливають з державної реєстрації вважаються такими, що не набрали чинності, а отже всі подальші дії з патентом з моменту його видачі не мають чинності. Тому патент або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати публікації відомостей про видачу патенту. Контрольні запитання та завдання 1. Проаналізуйте процедуру патентування винаходів та корисних моделей. 2. Визначить співвідношення механізмів правової охорони винаходів та корисних моделей. 1. Поясніть значення термінів: “тимчасова правова охорона”, “службовий винахід”, ”винахідницький рівень”, “деклараційний патент”, ”секретний винахід”. 2. Які відомості включає “рівень техніки”? Яким чином він визначається при патентуванні винаходів та корисних моделей? 3. Охарактеризуйте особливості видачі примусових ліцензій. 4. Проаналізуйте співвідношення об’єктів винаходів та корисних моделей; винаходів та раціоналізаторських пропозицій. 5. На підставі Договору про патентну кооперацію охарактеризуйте процедуру охорони винаходів в іноземних державах . Завдання для самостійної роботи 1. Проаналізуйте постанову Пленуму Вищого господарського суду України №12 від 17.10.2012 р. «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності» з точки зору її значення для захисту патентних прав. 2. Проаналізуйте особливості правової охорони винаходів і корисних моделей на міжнародно-правовому рівні. 3.Проаналізуйте існуючу судову практику розгляду і вирішення патентних спорів. Які її особливості? 4. Проаналізуйте постанову Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 р. №5 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у правах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності» на предмет особливостей судового розгляду спорів у сфері порушення патентних прав. 5. Проаналізуйте особливості діяльності патентних судів у законодавствах зарубіжних держав. Література Андрощук Г.А., Ряботягова Л.И. Патентное право: правовая охрана изобретений. – Учебное пособие. - К.: МАУП, 1999. – 212 с. 2. Калятин В.О. Интеллектуальная собственность. (Исключительные права). Учебник для вузов. - М.: НОРМА, 2000.- 480 с. 3. Крайнєв П.П., Роботягова Л.І., Дятлик І.І. Патентування винаходів в Україні / За ред. П.П. Крайнєва: Монографія. – К.: Ін Юре, 2000. – 340 с. 1.

4. 5. 6. 7. 8. 9.

Кузнецов Ю.М. Патентознавство та авторське право: Підручник. – К.:Кондор, 2005. – 428 с. Основи інтелектуальної власності – К., Видавничий Дім “Ін Юре”, 1999. – 580 с. Пиленко А.А. Право изобретателя. – М.: “Статут”, 2001. – 688 с. Промислова власність в Україні: проблеми правової охорони: Зб. наук. статей / За ред. Ю.С.Шемчушенка, Ю.Л.Бошицького. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2004 – 548 с. Право інтелектуальної власності. Академ. курс: Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О.П. Орлюк, О.Д.Святоцького. . – К.: Концерн Видавничий Дім “Ін Юре”, 2007 – 696 с. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник. - М.: Проспект, 1999. – 752 с.

Тема 3 Проблеми охорони прав на промислові зразки Лекція 6 Охорона прав на промислові зразки Промисловий зразок як об’єкт правової охорони. Співвідношення об’ємних торговельних марок, промислових зразків та об’єктів авторського права (творів дизайну). Суттєва ознака промислового зразка. Процедура патентування промислових зразків: її недоліки та переваги порівняно з патентуванням винаходів. Проблемні аспекти захисту прав на промислові зразки у судовому порядку. Цивільно-правова відповідальність за порушення прав на промислові зразки.

Крім винаходу та корисної моделі об’єктом патентного права є промисловий зразок. Промисловий зразок визначається чинним законодавством як результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання. Основне призначення промислового зразка полягає у зовнішньому оформленні промислового виробу та задоволенні естетичних та ергономічних потреб. Оригінальна форма промислового виробу виокремлює товар від аналогічної продукції конкурентів, полегшує споживачам здійснювати його вибір та тим самим сприяє підвищенню попиту на виготовлений продукт. Промисловий зразок суттєво відрізняється від корисної моделі та винаходу. Корисна модель та винахід являє собою технічне рішення покладене в основу функціонування промислового пристою, водночас, промисловий зарок забезпечує лише зовнішнє оформлення такого пристою, тобто задовольняє, насамперед, естетичні, а не технологічні потреби. В оглядовому листі Вищого господарського суду України від 17.04.2006 р. № 01-8/844 особливо наголошується, що патент на промисловий зразок захищає права на зовнішні форми (дизайн) продукту, а не права на вирішення технічної проблеми у створенні продукту чи технологічного процесу його виготовлення. Поняття “промисловий зразок” застосовується як до одного виробу, так і до набору (комплекту) виробів. Набір (комплект) може бути визнаний промисловим зразком, якщо до його складу входять вироби, які виконують функції, відмінні одна від одної, але підпорядковані загальному призначенню, що вирішується набором чи комплектом у цілому. З точки зору художнього конструювання всі вироби набору повинні мати спільність композиційного та 41

стилістичного вирішення, наприклад чайний або столовий сервіз, набір інструментів, меблевий гарнітур тощо. Варіантом промислового зразка може бути зовнішній вигляд виробів, що належать до однієї функціональної групи, до одного класу міжнародної класифікації, подібні за сукупністю суттєвих ознак і мають відмінності в несуттєвих ознаках, які сприймаються візуально: наприклад, декілька стільців, що відрізняються один від одного фактурою, кольором декоративної оббивної тканини тощо. Об’єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб. Законодавством встановлений перелік об’єктів, що не можуть отримати правову охорону як промислові зразки. До них належать: об’єкти архітектури (крім малих архітектурних форм), промислові, гідротехнічні та інші стаціонарні споруди; друкована продукція як така; об’єкти нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипких або подібних до них речовин тощо. Промислові зразки пов’язані з іншими об’єктами інтелектуальної власності, насамперед, з торговельними марками. Торговельним маркам також притаманні ознаки, характерні для промислових зразків. Знаки для товарів та послуг являють собою позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів та послуг інших. Об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які відповідають умовам правової охорони. Згідно ст. 5 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка їх комбінація. Тому згідно законодавства про інтелектуальну власність, у формі торговельної марки та у вигляді промислового зразку можуть бути зареєстровані зображувальні (графічні) та об’ємні позначення чи їх комбінації. Подібність об’єктів правової охорони створює високу ймовірність виникнення конфліктних ситуацій, коли заявлений промисловий зразок включає елементи, правова охорона яких забезпечується у формі торговельної марки, права на яку належать іншій особі. Виникає потреба у чіткому законодавчому розмежуванні торговельних марок та промислових зразків, створенні системи правових норм, спрямованих на попередження та вирішення можливих колізій прав власників обох зазначених об’єктів інтелектуальної власності. В українському законодавстві співвідношенню торговельних марок та промислових зразків присвячена ч. 4 ст.6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, яка забороняє здійснювати реєстрацію у вигляді торговельних марок позначень, які відтворюють промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам. У 2003 р. ч.2 ст.6 даного Закону було доповнено положенням, згідно з яким забороняється реєстрація позначень, які 42

відтворюють лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товару істотної цінності. Тісно пов’язані промислові зразки з об’єктами авторського права – творами дизайну. При розмежуванні цих об’єктів необхідно враховувати, що твори дизайну можуть бути зареєстровані як промислові зразки, якщо вони визначають зовнішній вигляд промислового виробу та відповідають вимогам охороноздатності промислових зразків (новизні, відповідності суспільному порядку, принципам гуманності та моралі). До моменту реєстрації малюнку чи форми як промислового зразка його права охорона може бути забезпечена як об’єкта авторського права у разі наявності в об’єкті творчого характеру. Правова охорона форми, малюнку чи розфарбування може бути здійснена через механізм авторського права також у випадку, якщо особі було відмовлено у видачі патенту на промисловий зразок (з мотивів відсутності новизни, невідповідності заявки формальним вимогам чи з інших причин), якщо при цьому такий малюнок носить творчий, оригінальний характер та відображений в об’єктивній формі. Незважаючи неможливу подібність об’єктів авторського права та промислових зразків слід констатувати різних механізм охорони та строк їх охорони. Промисловий зразок охороняється в результаті процедури патентування, тобто перевірки відповідності заявленого об’єкта вимогам законодавства. Строк дії патенту становить 15 років без можливості пролонгації. Об’єкти авторського справа охороняється з моменту їх створення без будь-яких формальностей, строк чинності такої охорони становить весь період життя автора та 70 років після його смерті. 4. Правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності. Умовою патентоспроможності зразка є новизна. Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Державної служби інтелектуальної власності (далі - Держслужби) або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Крім того, у процесі встановлення новизни промислового зразка береться до уваги зміст усіх раніше одержаних Держслужбою заявок, за винятком тих, що на зазначену дату вважаються відкликаними, відкликані або за ними прийняті рішення про відмову у видачі патентів і вичерпані можливості оскарження таких рішень. На визнання промислового зразка патентоспроможним не впливає розкриття інформації про нього автором або особою, яка одержала від автора прямо чи опосередковано таку інформацію протягом шести місяців до дати подання заявки до Держслужби або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Процедура патентування промислових зразків відбувається за спрощеною процедурою, що охоплює: 1) складання та подача заявки; 2) проведення 43

формальної експертизи заявки; 3) проведення державної реєстрації об’єкта та публікація відомостей про видачу патенту; 4) видача патенту. Використанням промислового зразка визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях. При цьому, виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка. Будь-яке посягання на права власника патенту має наслідком притягнення правопорушника до відповідальності згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника патенту таке порушення має бути припинено, а порушник зобов’язаний відшкодувати власнику патенту заподіяні збитки. Крім патентовласника вимагати поновлення порушених прав може також особа, яка придбала ліцензію. Правовими актами передбачений достатньо широкий арсенал засобів захисту прав на винахід та корисну модель у разі їх порушення, оспорювання чи невизнання, який включає можливість захисту порушеного права в адміністративному і судовому порядку, відшкодування моральної шкоди і упущеної вигоди. Зокрема, суди відповідно до їх компетенції розв’язують, спори про авторство на винахід абр корисну модель, встановлення факту їх використання, встановлення власника патенту, порушення прав власника патенту, укладання та виконання ліцензійних договорів, право попереднього користування, компенсації та інші спори, пов’язані з об’єктами патентних прав. Контрольні запитання та завдання 1. Проаналізуйте процедуру патентування промислових зарізів та винаходів. 2. Визначить співвідношення механізмів правової охорони торговельних марок та промислових зразків. 3. Поясніть значення терміну “суттєва ознака промислового зразка”. Як такі ознаки співвідносяться з теорією еквівалентності? Охарактеризуйте процедуру міжнародної реєстрації промислових зразків Завдання для самостійної роботи 1. Проаналізуйте постанову Пленуму Вищого господарського суду України №12 від 17.10.2012 р. «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності» з точки зору її значення для захисту патентних прав. 2. Проаналізуйте особливості правової охорони промислових зразків на міжнародно-правовому рівні відповідно до Гаазької конвенції. 3. Проаналізуйте існуючу судову практику розгляду і вирішення патентних спорів. Які її особливості? 4. Проаналізуйте постанову Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 р. №5 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у правах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності» на предмет особливостей судового розгляду спорів у сфері порушення патентних прав.

5. На підставі матеріалів судової практики проаналізуйте судові підходи до вирішення колізій прав на торговельні марки та промислові зразки. Література 1. Крайнєв П.П., Роботягова Л.І., Дятлик І.І. Патентування винаходів в Україні / За ред. П.П. Крайнє ва: Монографія. – К.: Ін Юре, 2000. – 340 с. 2. Крижна В.М. Співвідношення прав на торговельну марку та промисловий зразок за законодавством України. // Вісник господарського судочинства. – 2005. - №3. – С.191-197. 3. Макода В.Є. Правова охорона промислових зразків в Україні. К.: УАБ, 2000. – 172с. 4. Основи інтелектуальної власності – К., Видавничий Дім “Ін Юре”, 1999. – 580 с. 5. Промислова власність в Україні: проблеми правової охорони: Зб. наук. статей / За ред. Ю.С.Шемчушенка, Ю.Л.Бошицького. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2004 – 548 с. 6. Радченко Н.А. Соотношение правовой охороны промышленных образцов и товарных знаков. М.: 2001. – 50 с. 7. Право інтелектуальної власності. Академ. курс: Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О.П. Орлюк, О.Д.Святоцького. . – К.: Концерн Видавничий Дім “Ін Юре”, 2007 – 696 с. Модульна контрольна робота КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ І 1. Поняття промислової власності та її складові. 2. Виникнення, становлення і розвиток права промислової власності. 3. Теорії права промислової власності та їх значення в умовах сучасності. 4. Пропрієтарна концепція визначення сутності прав на результати творчості. 5. Теорія виключних прав. 6. Елементи системи права промислової власності. 7. Суб’єкти та об’єкти права промислової власності. 8. Зміст суб’єктивних прав на результати науково-технічної творчості. 9. Проблеми особистих немайнових прав промислової власності. 10. Майнові права промислової власності. 11. Строк чинності прав промислової власності. 12. Особливості судового захисту прав промислової власності. 13. Дезінтеграційний підхід до регулювання промислової власності та його сутність 14. Міжнародна охорона промислової власності. 15. Паризька конвенція про охорону промислової власності (1883). 16. Договір про патентну кооперацію. 17. Мадридська угода про реєстрацію товарних знаків (1981). 18. Договір про закони на товарні знаки (1994). 19. Конвенція про утворення Всесвітньої організації інтелектуальної власності. 20. Угода TRIPS. 21. Поняття патентного права 22. Винахід, корисна модель, промисловий зразок – як об’єкти патентних прав. 23. Права на винаходи, корисні моделі і промислові зразки. 24. Умови правової охорони винаходу, корисної моделі і промислового зразка. 25. Суб’єкти права промислової власності (винахідники, автори промислових зразків, їх правонаступники і спадкоємці, роботодавці). 26. Право на подання заявки.

27. Реєстрація і видача патенту. 28. Порядок оформлення прав на винаходи, корисні моделі, та промислові зразки, що становлять державну таємницю, та їх використання. 29. Право на одержання патенту. 30. Патент та його функції. 31. Деклараційний патент. 32. Секретні винаходи. 33. Чинність патенту. Припинення чинності патенту. 34. Права, що випливають із патенту. 35. Обов’язки, що випливають із патенту. 36. Виключне право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка. 37. Дії, які не визнаються порушенням патентних прав. 38. Право попереднього користування. 39. Примусове відчуження прав. 40. Примусова ліцензія. 41. Патентування винаходів, корисних моделей та промислових зразків в зарубіжних країнах. 42. Промисловий зразок як об’єкт правової охорони. 43. Співвідношення торговельних марок, промислових зразків та творів дизайну. 44. Проблемні аспекти захисту прав на промислові зразки у судовому порядку. 45. Цивільно-правова відповідальність за порушення прав на промислові зразки.

Змістовий модуль ІІ ПРАВОВА ОХОРОНА ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ Тема 4. Право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у системі прав промислової власності. Лекція 7. Право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг як правовий інститут. Поняття та система засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг, її співвідношення з авторським та патентним правом. Особливості прав на засоби індивідуалізації. Ознаки прав на засоби індивідуалізації. Види засобів індивідуалізації як об’єктів інтелектуальної власності. Доменні імена як нетрадиційні засоби індивідуалізації.

Поняття та система засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг Розвиток ринкових відносин передбачає належну ідентифікацію суб’єктів цивільного обороту, виготовленої продукції чи наданих послуг. Для досягнення зазначених цілей застосовується ряд засобів, правова охорона яких забезпечується комплексом цивільно-правових норм, що регулюють відносини у сфері комерційних найменувань, торговельних марок та географічних зазначень. На засоби індивідуалізації поширюється правовий режим інтелектуальної власності, проте, наявність особливого функціонального призначення та специфіка суб’єктивних прав зумовлює особливу їх охорону, самостійну стосовно об’єктів авторського та патентного права. Засоби індивідуалізації – це спеціальні позначення чи комбінації позначень, які не вводять в оману споживачів та придатні для ідентифікації юридичних осіб - підприємців, товарів, послуг чи походження товарів з географічного місця, характеристики яких в значній мірі співвідносяться з їх географічним походженням. На такі засоби поширюються конструкція права інтелектуальної власності, а вони, у свою чергу, прирівнюються у правовому режимі до результатів інтелектуальної, творчої діяльності. До засобів індивідуалізації, які належать до об'єктів інтелектуальної власності належать комерційні найменування, торговельні марки та географічні зазначення. У сфері юриспруденції можна простежити, принаймні, два аспекти використання терміну „засіб індивідуалізації” - у широкому та у вузькому сенсі. У першому випадку - ним охоплюється будь-які форми реалізації індивідуалізації у межах цивільних правовідносин (ім'я, псевдонім, індивідуальність фізичної особи, її місце проживання, дата та місце укладання договору тощо). При вузькому тлумаченні під „засобами індивідуалізації” розуміють спеціальні позначення чи комбінації позначень, які не вводять в оману споживачів та придатні для ідентифікації юридичних осіб - підприємців, товарів, послуг чи походження товарів з географічного місця, де їх характеристики в значній мірі співвідносяться з географічним походженням. На 47

такі засоби поширюються конструкція права інтелектуальної власності, а вони, у свою чергу, прирівнюються у правовому режимі до результатів інтелектуальної, творчої діяльності, хоча, фактично, можуть такими не бути. Дослідження інституту засобів індивідуалізації не можливе без окреслення існуючих тенденцій та прогнозування перспектив його розвитку. Насамперед, спостерігається поступове об'єднання норм, що стосуються правової охорони окремих засобів індивідуалізації в єдиний правовий масив, при створенні якого враховуються особливості правового режиму кожного конкретного засобу індивідуалізації. Незважаючи на те, що на сьогоднішній день у законодавстві України існують декілька законів, присвячених правовій охороні засобів індивідуалізації (Закон України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” та Закон України „Про охорону прав на зазначення походження товарів”) можна прогнозувати зближення їх правових норм та об'єднання останніх в єдиному правовому акті. Зокрема, у ЦК України норми, які стосуються охорони комерційних найменувань, торговельних марок та географічних зазначень розміщені у різних главах, проте вони розташовані єдиним масивом у ст.ст. 489-504 кодексу, а тому охорона засобів індивідуалізації також носить комплексний характер. Іншою тенденцією розвитку законодавства про охорону засобів індивідуалізації є вплив на його формування положень міжнародних договорів, насамперед, Угоди ТРІПС, та його гармонізація з директивами Європейського Союзу. Законом України від 18 березня 2004 р. була затверджена Загальнодержавна програма адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу. На її виконання була прийнята низка підзаконних актів, спрямованих на забезпечення відповідності національного законодавства про охорону промислової власності до вимог законодавства ЄС. Проте, слід зазначити, що автоматичне запозичення положень міжнародних документів без врахування особливостей розвитку національної системи охорони засобів індивідуалізації не завжди може мати позитивні наслідки. Крім можливих змін у сфері законодавчого забезпечення охорони засобів індивідуалізації слід наголосити на потребу розширення меж даного інституту за рахунок формування системи правих норм про охорону доменних імен та комерційних позначень. Законодавство України наразі не містить норм, які безпосередньо стосуються правового режиму комерційних позначень. Водночас, у зарубіжних законодавствах та на міжнародно-правовому рівні поряд з торговельними марками, комерційними найменуваннями та географічними зазначеннями вживається поняття “комерційне позначення”. У сфері міжнародного права даний термін фіксується Стокгольмською конвенцією про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності 1967р., ст.2 якої відносить комерційне позначення (commercial designation) до об’єктів інтелектуальної власності. Тим самим визначається належність таких позначень до засобів індивідуалізації, що підлягають правовій охороні як об’єкти інтелектуальної власності та підкреслюється їх самостійний характер у 48

системі об’єктів виключних прав. Україна ратифікувала Стокгольмську конвенцію, яка є частиною її законодавства. Проте існуючий стан його розвитку свідчить, що у цьому аспекті національні норми не відповідають положенням конвенції. Слід принагідно зазначити, що у четверту частину ЦК РФ були включено положення, які стосуються охорони комерційних позначень. Закріплення подібних правових норм доцільно забезпечити також у законодавстві України. Не менш актуальною є розробка правового режиму охорони доменних імен. Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” дає визначення доменного імені як ім’я, що використовується для адресації комп’ютерів і ресурсів в Інтернеті, та закріплює право суб’єкта на торгівельну марку її використовувати в мережі Інтернет, в тому числі у вигляді доменних імен. Проте спеціальне регулювання відносин у сфері доменних імен законодавством України не забезпечується. На сьогоднішній день існуюча система реєстрації доменів є неефективною внаслідок відсутності єдиного реєстру доменних імен усіх підрівнів зони .ua. Не регулюються законодавством порядок розгляду спорів по доменних іменах, а судова практика по їх вирішенню в Україні лише починає формуватися. Ці та інші проблеми обумовлюють нагальну потребу нормативного забезпечення правової охорони доменних імен в Україні, яке має створюватись з врахуванням існуючої системи правової охорони інших засобів індивідуалізації, положень міжнародних документів та з використанням закріпленого ЦК України механізму інтелектуальної власності. Інший аспект проблеми охорони засобів індивідуалізації полягає у забезпеченні ефективного функціонування існуючих нормативних документів. Особливо гостро дана проблема постає у сфері географічних зазначень. Незважаючи на тривале існування Закону України „Про охорону прав на зазначення походження товару”, можна констатувати, що з моменту створення національної системи охорони географічних зазначень не було зареєстровано жодного кваліфікованого зазначення. Причина невисокої активності підприємців в охороні позначень як географічних зазначень вбачається в ускладненій процедурі їх реєстрації та необхідності постійного підтримання високої якості продукту за рахунок використання характерних для даного регіону природних чи людських факторів. Тому практика пішла по шляху більш спрощеної реєстрації географічних назв як торговельних марок. Зазначена ситуація не може вважатися прийнятною з огляду на наявність суттєвої різниці в об'єктах та механізмі охорони торговельних марок та географічних зазначень, її покращенню може сприяти спрощення процедури реєстрації географічних зазначень та встановлення обмежень на реєстрацію як торговельних марок географічних назв, що застосовуються у назві товару. Розвиток інституту засобів індивідуалізації передбачає не лише розширення видової чисельності об'єктів охорони, а також деталізацію правового режиму охорони окремих різновидів ідентифікуючих позначень. Зокрема, у 2003 р. до Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і 49

послуг” була внесена ст. 25, спрямована на забезпечення охорони добре відомих товарних знаків. На розвиток її положень був затверджений „Порядок визнання знака для товарів і послуг добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності”, який встановив критерії, процедуру та особливості захисту суб'єктивного права на добре відомі торговельної марки. Потребує також нормативного вирішення питання конфліктів суб'єктивних прав на засоби індивідуалізації, що мають подібні об'єкти. Зокрема, співвідношення прав на торговельну марку та промисловий зразок, торговельну марку та комерційне найменування тощо. Таким чином, можна зазначити про формування у межах законодавства України системи правових норм, що забезпечують правову охорону засобів індивідуалізації - об'єктів інтелектуальної власності. Цивільно-правовий інститут засобів індивідуалізації наразі лише перебуває на стадії свого становлення. На його розвиток впливають різні фактори: зміни в економічній сфері, досягнення у галузі інформаційних технологій, адаптація законодавства України до вимог міжнародних документів і права кран-членів ЄС. Системно вони сприяють об'єднанню в єдиний правовий масив положень про охорону різних засобів індивідуалізації з врахуванням особливостей правової природи кожного ідентифікуючого позначення. Контрольні запитання та завдання 1. Визначить значення критерію творчості в засобах індивідуалізації. 2. Чи надає законодавство правову охорону авторам засобів індивідуалізації? 3. Які засоби індивідуалізації не охороняються як об’єкти інтелектуальної власності? 4. Як співвідносяться комерційні позначення та комерційні найменування? Чи необхідно надавати правову охорону оригінальній вивісці, що розміщується на фасаді торгівельного чи промислового закладу? 5. Яка різниця в правовій охороні добре відомих засобів індивідуалізації? Завдання для самостійної роботи 1. Проаналізуйте існуючу судову практику розгляду і вирішення спорів у сфері засобів індивідуалізації. 2. На підставі постанови Пленуму Вищого господарського суду України №12 від 17.10.2012 р. «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності» охарактеризуйте тенденції судової практики вирішення спорів з приводу засобів індивідуалізації. 3. Проаналізуйте постанову Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 р. №5 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у правах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності» на предмет особливостей судового розгляду спорів у сфері порушення прав на засоби індивідуалізації. 4. Складіть порівняльну таблицю спільних рис та відмінностей охорони засобів індивідуалізації, об’єктів авторського права та патентних прав. Література

Бошицький Ю.Л., Козлова О.О., Андрощук Г.О. Комерційні найменування: основні правові аспекти. Наук.-практ. вид. – К.: “Юридична думка”,2006. – 216 с. 2. Городов О.А. Право на средства индивидуализации: товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, фирменные наименования, коммерческие обозначения. – М.: Волтерс Клевер, 2006. – 448с. 3. Кодинець А.О. Право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у цивільному праві України: Монографія – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2007 – 312 с. 4. Право інтелектуальної власності. Академ. курс: Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О.П. Орлюк, О.Д.Святоцького. . – К.: Концерн Видавничий Дім “Ін Юре”, 2007 – 696 с.

Тема 5. Проблеми правової охорони комерційних найменувань Лекція 8 Проблеми правової охорони комерційних найменувань Поняття та особливості охорони комерційних (фірмових) найменувань. Співвідношення комерційного найменування та найменування юридичної особи. Критерії охороноздатності комерційних найменувань. Суб’єкти прав на комерційні найменування: підхід ЦК та ГК України. Зміст суб’єктивних прав на комерційне найменування. Припинення прав на комерційні найменування. Проблеми реєстрації прав на комерційні найменування. Актуальні проблеми судового захисту прав на комерційні найменування.

Законодавство України не містить легального визначення комерційного найменування, проте на підставі норм ЦК України комерційне найменування можна визначити як оригінальне позначення юридичної особипідприємницького товариства, яке дозволяє його індивідуалізувати серед інших осіб та не вводить в оману споживачів щодо справжнього характеру діяльності особи. До набрання чинності ЦК України для характеристики позначення юридичної особи – підприємця застосовувався термін “фірмове найменування” або “фірма”. ЦК України у ст. 420 відносить до переліку об’єктів права інтелектуальної власності комерційні (фірмові) найменування, вказуючи тим самим на тотожність зазначених засобів індивідуалізації. Вітчизняне законодавство, присвячене правовій регламентації відносин у галузі використання комерційних найменувань лише перебуває на стадії свого становлення. Воно складається з відповідних норм ЦК та ГК України (Глави 43 ЦК України та ст.159 ГК України) та Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”. На міжнародноправовому рівні основний правовий акт у сфері охорони промислової власності - Паризька конвенція 1883 р. у ст.8 вказує на екстериторіальний характер права на фірмове найменування, відносячи більш детальне визначення правового режиму комерційних найменувань до компетенції національного законодавства. Практика розгляду спорів щодо захисту прав на комерційне найменування в є Україні також лише починає формуватися, проте судовими інстанціями вже 51

вироблені певні узагальнення, викладені у рекомендаціях та оглядових листах Вищого господарського суду України. Зокрема, у рекомендаціях “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності” від 10.06.2004р. № 04-5/1107, «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов’язаних із захистом права інтелектуальної власності» 29.03.2005 № 04-5/76, в оглядовому листі Вищого господарського суду України «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист права власності на комерційне найменування» від 17.04.2006 р. № 01-8/845. Протягом тривалого часу основним законодавчим актом у сфері охорони комерційних найменувань було Положення про фірму 1927р., затверджене постановою РНК СРСР. Оскільки до прийняття кодексів в українському законодавстві був відсутній окремий правовий акт у даній сфері, то відповідно до постанови Верховної Ради України від 12.09.1991 р. “Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР”, Положення 1927р. зберігало свою чинність у частині, що не суперечить Конституції та законам України. Наразі, як це зазначено у п. 6 рекомендацій президії Вищого господарського суду України від 10.06.2004 “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з захистом прав інтелектуальної власності” у зв’язку з вступом в силу кодексів, до правовідносин, які виникли з 1 січня 2004р. не застосовується Положення про фірму 1927 р. Кожне комерційне найменування має визначену структуру та складається з двох частин – корпусу та додатку. Корпус є обов'язковою частиною будь-якого комерційного найменування. Він повинен містить вказівку на організаційноправову форму юридичної особи. До корпуса додається допоміжна частина додаток, елементи якої поділяються на обов'язкові та факультативні. Обов'язковим додатком є спеціальне оригінальне ідентифікуюче позначення юридичної особи. Інші додатки, наприклад, вказівки “універсальний”, “спеціалізований” тощо, відносяться до числа факультативних елементів, що можуть включатися до комерційного найменування за розсудом його власника. Так, у комерційному найменуванні “товариство з обмеженою відповідальністю „Науково-виробничий центр ”Весна” обов’язковим додатком є словесне позначення „Весна”, факультативним – „науково-виробничий центр”, а корпусом – вказівка на організаційно-правову форму юридичної особи – «товариство з обмеженою відповідальністю». При цьому, всі структурні частини найменування повинні відповідати дійсності та не вводити в оману споживачів щодо справжнього характеру діяльності юридичної особи (ч.1 ст. 489 ЦК України). Чинне законодавство містить ряд вимог до структури найменування окремих видів юридичних осіб. Відповідно до ст. 119 ЦК України найменування повного товариства має містити імена (найменування) всіх його учасників, слова „повне товариство” або містити ім'я (найменування) одного чи кількох учасників з доданням слів „і компанія”, а також слова „повне 52

товариство”, а найменування кооперативу має містити його назву, а також слова „виробничий кооператив” (ст. 163 ЦК України). Вимоги до структури комерційного найменування міститься також у спеціальних законах. Зокрема, згідно ст. 15 Закону України „Про банки і банківську діяльність” найменування банку має містити слово „банк”, а також вказівку на організаційно-правову форму банку. При цьому, слово „банк” та похідні від нього дозволяється використовувати у назві лише тим юридичним особам, які зареєстровані Національним банком України як банк і мають банківську ліцензію. Слова „фондова біржа” та похідні від них дозволяється використовувати лише юридичним особам, які створені та функціонують відповідно до вимог Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок”. Комерційне найменування тісно пов’язане з іншими засобами індивідуалізації, насамперед, з торговельними марками. Комерційне найменування та торговельна марка стосуються об’єктів, що забезпечують індивідуалізацію підприємців, права на їх використання мають абсолютний характер. Крім того, оригінальне словесне позначення може вживатися одночасно у вигляді торгівельної марки та розрізняльної частини (обов’язкового додатка) комерційного найменування. Проте, існує різниця між об’єктами, які можуть використовуватися у вигляді комерційного найменування та торговельної марки. Торговельними марками можуть бути слова, літери, цифри, зображувальні елементи, будь-які інші позначення чи їх комбінації, придатні для вирізнення товарів і послуг особи. Комерційне найменування існує лише у вигляді словесного позначення, структура якого включає обов’язкову вказівку на організаційно-правову форму особи. Суттєва різниця простежується також у сфері сконструйованого законодавцем правового режиму суб’єктивних прав на засоби індивідуалізації. Вона проявляється як у призначенні відповідних прав (ідентифікація суб’єкта – для комерційних найменувань та ідентифікація продукції чи послуг – для торговельних марок), так і в їх правовій природі. Право на комерційне найменування діє безстроково, протягом усього періоду функціонування юридичної особи та виникає при її створенні. Можна відзначити його тісний зв’язок з сферою особистих немайнових прав юридичної особи, насамперед, з правом на недоторканість ділової репутації, та обмежені можливості розпорядження. Для права на торговельну марку характерна строковість дії, можливість вільного розпорядження та виникнення на підставі реєстрації після проведення експертизи органом, що виконує функцію патентного відомства. Вищий господарський суд України в оглядовому листі від 17.04.2006 р. № 01-8/847 наголошує, що знак для товарів і послуг, який є тотожним або схожим до ступеня змішування з фірмовим найменуванням іншої юридичної особи, є неохороноспроможним. Тісно пов’язане комерційне найменування з найменуванням юридичної особи (ст. 90 ЦК України). Обидва позначення використовуються для індивідуалізації юридичних осіб, проте комерційне найменування забезпечує ідентифікацію підприємницьких товариств. Крім того, комерційне 53

найменування є об’єктом права інтелектуальної власності. Воно має певну вартісну оцінку, яка залежить від репутації юридичної особи, майнові права на нього можуть бути надані чи передані іншим суб’єктам. Зазначена обставина суттєво відрізняє його від найменування юридичної особи, яке позбавлене економічного змісту та властивості оборотоздатності, а права щодо нього слід віднести до групи особистих немайнових прав юридичної особи. В оглядовому листі Вищого господарського суду України від 14.12.2007 № 01-8/974 також наголошується, що суб'єктом права інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) може бути лише підприємницьке товариство. Правовий режим комерційних найменувань характеризується наявністю ряду принципів (істинності, постійності та виключності). Відповідно до принципу істинності комерційне найменування юридичної особи не повинно вводити в оману споживачів та контрагентів щодо справжньої діяльності особи та не може містити елементів, що не відповідають дійсності. Юридична особа має використовувати у цивільному обороті своє незмінне повне або скорочене найменування (принцип постійності). Різні юридичні особи не можуть мати однакові комерційні найменування (принцип виключності). Виняток з даного принципу зафіксований у ч.4 ст. 489 ЦК України, згідно якого особи можуть мати однакові найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють або реалізовують, та послуг, які ними надаються. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки. Враховуючи, що перше використання комерційного найменування може бути забезпечене лише після реєстрації юридичної особи - правоволодільця, то суб’єктивне право на комерційне найменування може виникнути з моменту реєстрації юридичної особи. Особливості проведення такої реєстрації визначаються Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”. Суб’єктом права на комерційне найменування є підприємницьке товариство (ч. 4 ст. 90 ЦК України). До кола суб’єктивних прав на комерційне найменування належить право на використання комерційного найменування, право перешкоджати іншим особам неправомірно його використовувати, в тому числі забороняти таке використання та інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Ознаки права на комерційне найменування Суб’єктивне право на комерційне найменування характеризується наявністю певних ознак, до яких можна віднести: абсолютність даного права; його тісний зв’язок з особистими немайновими правами особи; наявність обмежених можливостей розпорядження; дане право одночасно виступає і як обов'язок юридичної особи; безстроковість права на комерційне найменування та екстериторіальність правової охорони. Право на комерційне найменування належить до групи абсолютних прав, тобто таких, що діють щодо всіх третіх осіб, які зобов'язані утримуватися від 54

порушення правомочностей, наданих його правоволодільцю. На відміну від відносних прав, управомоченому суб’єкту протистоїть не конкретна особа, зобов'язана здійснити чи утриматися від вчинення певних дій, а всі треті особи, на яких покладений обов'язок не порушувати право на комерційне найменування та не перешкоджати у здійсненні його правомочностей. Аналізуючи конструкцію права на комерційне найменування не можна не відзначити його тісний зв’язок з особистими немайновими правами. Зазначена обставина зумовлюється призначенням та характером об’єкта – особистого немайнового блага, що забезпечує ідентифікацію особи, яка здійснює підприємницьку діяльність. Дане право залежить від особистих немайнових прав юридичної особи, насамперед, від права на ділову репутацію. Ефективність участі юридичної особи у цивільних правовідносинах під своїм комерційним найменуванням впливає на рівень її ділової репутації, і, навпаки, набута репутація найчастіше пов’язується з найменуванням особи. Характерною рисою права на комерційне найменування є те, що воно одночасно виступає обов’язком юридичної особи. Юридична особа не тільки вправі виступати в цивільному обороті під власним комерційним найменуванням, але і зобов'язана згідно вимог законодавства здійснювати свою діяльність під власним іменем. З цією метою юридична особа повинна використовувати своє точне найменування, структура якого відповідає вимогам закону. Іншою ознакою, що виокремлює право на комерційне найменування у системі інтелектуальної власності є обмежені можливості розпорядження. Вона органічно випливає із зв’язку права на комерційне найменування з комплексом особистих немайнових прав юридичної особи та зумовлена призначенням його об’єкта – ідентифікацією суб’єкта у сфері цивільного обігу. Тому, на відміну від інших об’єктів інтелектуальної власності у сфері комерційних найменувань існують обмежені можливості розпорядження. Майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування можуть переходити до іншої особи лише разом з цілісним майновим комплексом особи, якій ці права належать, або його відповідною частиною (ч. 2 ст. 490 ЦК України). Водночас, суб’єкт права на комерційне найменування можне його надати іншій особі у складі комплексу виключних прав на підставі договору комерційної концесії. Екстериторіальність права на комерційне найменування закріплена на міжнародному рівні. Зокрема, відповідно до ст.8 Паризької конвенції про охорону промислової власності, фірмове найменування охороняється в усіх країнах Паризького Союзу без обов'язкового подання заявки чи реєстрації і незалежно від того, чи є воно частиною товарного знака. Тому фірмові найменування українських юридичних осіб користуються охороною у всіх країнах Паризького Союзу, а з іншого боку, на території України охороняються найменування будь-яких іноземних підприємств, що знаходяться у країнах учасницях Паризької конвенції, якщо останні підпадають під сферу правової охорони свого національного правопорядку. 55

Право на комерційне найменування є безстроковим. Тобто, здобуваючи у встановленому порядку дане право, юридична особа може користуватися ним без будь-яких часових обмежень протягом всього періоду свого існування, якщо її комерційне найменування не вводить в оману споживачів та забезпечує виконання своїх ідентифікуючих функцій. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки. Враховуючи, що перше використання комерційного найменування може бути забезпечене лише після реєстрації юридичної особи - правоволодільця, то суб’єктивне право на комерційне найменування виникає з моменту реєстрації юридичної особи. Чинність майнових прав інтелектуальної власності на комерційне найменування припиняється у разі ліквідації юридичної особи та з інших підстав, встановлених законом (ст. 491 ЦК України). До інших підстав припинення чинності прав на комерційне найменування, які не отримали законодавче закріплення можна віднести відмову правоволодільця від свого комерційного найменування, прийняття рішення судом про заборону подальшого використання комерційного найменування, реорганізація юридичної особи тощо. 1) Добровільна відмова від комерційного найменування. Мотиви такої відмови можуть бути різними як немилозвучність колишнього найменування, так і необхідність його змінити з метою недопущення введення третіх осіб в оману у разі, якщо інша юридична особа використовує подібне чи тотожне комерційне найменування. Юридична особа має право на зміну комерційного найменування на свій власний розсуд, у разі якщо така зміна не завдає шкоди інтересам та не порушує права інших осіб. 2) Припинення комерційного найменування у зв'язку з реорганізацією чи ліквідацією юридичної особи. При цьому, слід відзначити, що не всі випадки реорганізації можуть служити юридичними підставами припинення права на комерційне найменування. Зокрема, у результаті перетворення - зміни організаційно-правової форми юридичної особи до корпусу найменування вносяться зміни, що відбивають новий організаційно-правовий статус, але спеціальна назва особи зберігається у незмінному вигляді. При злитті і приєднанні юридичних осіб відбувається поєднання прав та обов'язків реорганізованих юридичних осіб в єдине ціле. У випадку реорганізації у зазначений спосіб учасники обороту можуть за своїм розсудом вирішити питання про комерційне найменування в одному з наступних варіантів. Вони можуть як поєднати свої найменування в єдине ціле, так і обрати зовсім нове комерційне найменування. У разі реорганізації у формі приєднання також обрати комерційне найменування тієї юридичної особи, до якої переходять права та обов'язки юридичної особи, що приєднується. При поділі юридичної особи, права й обов'язки переходять її правонаступників. Водночас, всі юридичні особи, що утворилися на базі єдиної 56

юридичної особи, можуть обрати для себе нові комерційні найменування. При виділі зі складу юридичної особи новий суб’єкт повинен обрати для себе нове найменування, оскільки первинне комерційне найменування зберігається за тією юридичною особою, зі складу якої відбувся виділ. Тому виділ не призводить до припинення права на комерційне найменування. Оскільки комерційне найменування має на меті ідентифікувати юридичну особу серед інших учасників цивільного обороту, то факт її ліквідації також є підставою припинення даного права. 3) Рішення суду про припинення права юридичної особи на комерційне найменування через невідповідність її вимогам закону. Дана підстава може мати місце, наприклад, у випадку, якщо юридична особа використовує комерційне найменування, яке схоже з найменуванням іншої особи, яка функціонує в одній сфері господарювання. При цьому, суд може прийняти рішення, яким заборонити подальше користування комерційним найменуванням і покласти на відповідну особу обов’язок здійснити його перереєстрацію. На підставі рішення суду може бути також встановлено недійсність реєстрації у разі якщо при її проведенні були порушені вимоги законодавства чи позначення, що заявлялося не відповідає умовам охороноздатності комерційного найменування. У такому випадку визнання недійсною реєстрації автоматично спричиняє припинення суб’єктивного права на комерційне найменування. У перспективі перелік підстав припинення майнових прав інтелектуальної власності на комерційне найменування слід закріпити у спеціальному законі, присвяченого правовій охороні таких найменувань, як того вимагає норма ст. 491 ЦК України. Захист прав на комерційне найменування у судовому порядку може відбуватися як на підставі загальних способів захисту цивільних прав, визначених у ст.16 ЦК України, так із урахуванням особливостей захисту прав інтелектуальної власності, визначених у ст. 432 ЦК України. Вищий господарський суд України у рекомендаціях “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності” від 10.06.2004р. № 04-5/1107 на підставі узагальнення практики розгляду спорів, пов’язаних з охороною прав на комерційні найменування підкреслює специфіку захисту прав на цей засіб індивідуалізації. З огляду на приписи статей 90, 489-491 Цивільного кодексу та статті 159 Господарського кодексу належним способом захисту права особи на комерційне найменування може бути позов про зобов’язання іншої особи припинити використання тотожного найменування та відшкодування збитків, якщо їх завдано таким використанням. У разі задоволення відповідного позову господарський суд може зобов’язати власника (засновника) або уповноважений ним орган внести необхідні зміни до установчих документів. Вищий господасрський суд особливо підкреслює, що «вимога про скасування державної реєстрації юридичної особи або зобов’язання її змінити 57

назву шляхом перереєстрації з мотивів схожості фірмових найменувань суб’єктів підприємницької діяльності не є належними способами захисту права на комерційне найменування, оскільки серед визначених законодавством підстав для скасування державної реєстрації юридичної особи відсутні така як тотожність найменувань». Господарські суди не повинні встановлювати схожість або тотожність комерційних найменувань на власний розсуд. Для роз’яснення відповідних питань слід призначати судову експертизу. Особлвиості призначення судової експертизи у справах щодо захисту комерційних найменувань визначені у п. 4 рекомендацій «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов’язаних із захистом права інтелектуальної власності» 29.03.2005 № 04-5/76. Вищого господарського суду України наголошує, що при вирішенні таких спорів, судам необхідно виходити зі змісту статей 489, 490 ЦК України та статті 159 ГК України, відповідно до яких правова охорона надається правовласнику виключно проти використання іншими особами однакового, тобто тотожного повного чи скороченого комерційного (фірмового) найменування. Тому у спорах про захист права інтелектуальної власності на комерційне найменування господарським судом не повинні порушуватися перед судовим експертом питання про наявність чи відсутність схожості між комерційними (фірмовими) найменуваннями до такого ступеня, що їх можна сплутати. Але в разі необхідності господарський суд може поставити судовому експерту питання про наявність чи відсутність тотожності, тобто цілковитої схожості між комерційними (фірмовими) найменуваннями, що порівнюються. Контрольні запитання та завдання 1. Чи застосовується для охорони комерційних найменувань в Україні Положення про фірму 1927 р. обґрунтуйте відповідь. 2. Охарактеризуйте особливості правового режиму відомих комерційних найменувань. 3. Проаналізуйте процедуру резервування найменування юридичної особи. 4. Визначить співвідношення термінів “комерційне найменування”, “фірмове найменування”, “найменування юридичної особи”, “комерційне позначення”, “найменування підприємства”. Завдання для самостійної роботи 1.Проаналізуйте існуючу судову практику розгляду і вирішення спорів у сфері охорони комерційних найменувань. 2.На підставі постанови Пленуму Вищого господарського суду України №12 від 17.10.2012 р. «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності» охарактеризуйте тенденції судової практики вирішення спорів з приводу комерційних найменувань. 3.Проаналізуйте постанову Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 р. №5 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у правах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності» на предмет особливостей судового розгляду спорів у сфері порушення прав на комерційні найменування.

4.Проаналізуйте Положення про фірму, затверджене постановою ЦВК і РНК СРСР 1927 р. на предмет застосування його окремих норм в Україні. 5. Складіть порівняльну таблицю спільних рис та відмінностей охорони комерційного найменування, найменування юридичної особи та ім’я фізичної особи - підприємця. Література до теми 3: 1. Бошицький Ю.Л., Козлова О.О., Андрощук Г.О. Комерційні найменування: основні правові аспекти. Наук.-практ. вид. – К.: “Юридична думка”,2006. – 216 с. 2. Городов О.А. Право на средства индивидуализации: товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, фирменные наименования, коммерческие обозначения. – М.: Волтерс Клевер, 2006. – 448с. 3. Кодинець А.О. Право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у цивільному праві України: Монографія – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2007 – 312 с. 4. Кривошеїна І.В.Фірмове найменування: регулювання та правова охорона за законодавством України. // Автореф. канд. дисер. – К, 2007. 5. Кузнєцова Н.С., Кохановська О.В. Найменування юридичної особи і комерційне (фірмове) найменування. – С.446-459. // Правова охорона комерційних позначень в Україні: проблеми теорії і практики: Зб. наук. статей / За заг. ред. Ю.С.Шемшученка, Ю.Л.Бошицького. – К.: Ін-т держави і права ім.. В.М.Корецького НАН України: ТОВ «Юрид. думка», 2006. – 638с.

Тема 6. Правова охорона торговельних марок Лекція 9-10. Проблеми правової охорони торговельних марок. Проблеми захисту прав на торговельні марки. Міжнародна реєстрація торговельних марок. Поняття та види торговельних марок. Функції торговельних марок. Умови правової охорони позначень як торговельних марок. Правовий режим добре відомих торговельних марок. Суб’єкти прав на торговельні марки. Особливості оформлення та подання заявки. Експертиза документації. Реєстрація позначення як торговельної марки. Права та обов’язки, що випливають із реєстрації торговельної марки. Юрисдикційна та неюрисдикційні форми захисту прав на торговельні марки. Проблеми вирішення колізій прав на торговельні марки, комерційні найменування та промислові зразки. Проблеми визнання недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуги. Судова експертиза у спорах щодо визнання недійсними правоохоронних документів на торговельні марки. Судова практика розгляду спорів щодо охорони прав на торговельні марки. Реєстрація торговельної марки за Мадридською процедурою.

В сучасних умовах важливе значення для стимулювання попиту та успішної реалізації продукції відіграє її індивідуалізація спеціальними символічними позначеннями, здатними лише своїм зовнішнім виглядом привернути увагу споживачів та виокремити виготовлені товари від аналогічних виробів конкурентів. Функції таких позначень виконують торговельні марки. Виконуючи роль символу та гарантії якості виготовленого продукту, торговельна марка стає популярною серед споживачів, набуваючи достатньо високої цінності. За цих умов виникає нагальна потреба забезпечення надійної 59

охорони торговельних марок, створення ефективної та злагодженої системи захисту прав їх володільців, що здійснюється ЦК України шляхом закріплення у главі 44 системи правових норм, присвячених праву інтелектуальної власності на торговельну марку. ЦК України містить легальне визначення торговельної марки як будьякого позначення або будь-якої комбінації позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. На відміну від ЦК України спеціальний закон у даній сфері (Закон України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” – надалі Закон) та система підзаконного регулювання замість поняття „торговельна марка” використовують категорію „знак для товарів і послуг”. Зокрема, згідно ст. 1 Закону знак для товарів і послуг характеризується як позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від однорідних товарів і послуг інших осіб. Варто підкреслити, що 420 ЦК України відносить до переліку об’єктів права інтелектуальної власності „торговельні марки (знаки для товарів і послуг)”. Тому зазначені поняття тлумачаться ЦК України як тотожні. Крім положень глави 44 ЦК України Правова охорона торговельних марок в Україні забезпечується низкою міжнародних конвенцій, ратифікованих Україною (Паризькою конвенцією про охорону промислової власності 1883 р., Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків 1891 р., Договором про закони щодо товарних знаків 1994 р., Угодою про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (Угодою ТРІПС)), а також ст.ст. 157, 158 ГК України та норами спеціального закону у сфері регулювання відносин щодо набуття, в використання та охорони торговельних марок - Законом України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15 грудня 1993 р. В Україні створена розгалужена система підзаконного регулювання відносин, пов’язаних з реєстрацією та розпорядженням правами на торговельні марки, що охоплює наказ Міністерства освіти і науки України №576 “Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака для товарів і послуг” від 03.08.2001 р., наказ Міністерства освіти і науки України № 175 “Про затвердження Правил погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави “Україна”, до знака для товарів і послуг” від 4 березня 2004 р. , наказ Міністерства освіти і науки України від 15.04.2005 № 228 “Про затвердження Порядку визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності”, Правила складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затвердженими наказом Держпатенту України від 28 липня 1995 р. № 116. Суттєвий вплив на розвиток правових відносин з приводу захисту прав на торговельні марки здійснює судова практика. Справи з приводу визнання недійсним свідоцтв на знаки для товарів і послуг та захисту прав особи на торговельну марку, насамперед, є предметом розгляду господарськими судами, 60

в межах діяльності яких була значна судова практика розгляду спорів щодо прав на торговельні марки. Враховуючи складність вирішення даної категорії судових спорів та їх значну кількість порівняно з справами щодо захисту прав на інші об’єкти інтелектуальної власності питанням розгляду спорів з приводу торговельних марок присвячені значна кількість положень рекомендацій Вищого господарського суду України “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності” від 10.06.2004р. № 045/1107. Крім того Вищим господарським судом України за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку видаються оглядові листи, які стосуються практики розгляду спорів щодо захисту прав інтелектуальної власності, у тому числі спорів щодо прав на торговельні марки. Зокрема, питання захисту прав на торговельні марки розглядаються в листах Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із застосуванням законодавства про інтелектуальну власність» від 14.01.2002№ 01-8/31, «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об’єкти промислової власності» від 13.07.2005 № 01-8/1234, Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на знаки для товарів і послуг (торговельні марки) від 22.01.2007 № 018/24, «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на знаки для товарів і послуг (торговельну марку) (за матеріалами справ,розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України)» від 17.04.2006 № 01-8/847 та інших. Діючим законодавством України не передбачений перелік видів торговельних марок, проте враховуючи специфіку об’єкту, торговельні марки можуть бути класифіковані на словесні, зображувальні, об’ємні та комбіновані. Словесними марками є позначення, об’єктом яких можуть бути слова, у тому числі власні імена, літери та цифри. Зображувальні знаки - це позначення, об’єктом яких є графічні або інші зображення. Об’ємні марки являють собою знаки, що характеризуються об’ємним, тривимірним характером, а комбіновані - являють собою поєднання вище зазначених видів. За ступенем відомості торговельні марки можна поділити на прості та добре відомі. Простими марками є будь-які позначення чи їх комбінації, які забезпечують ідентифікацію та виокремлення товарів чи послуг одних осіб від подібних товарів чи послуг конкурентів. Добре відомі – це марки, які за рішенням спеціального державного чи судового органу визнані відомими в Україні. Функції такого органу виконує Апеляційна палата Державної служби у інтелектуальної власності. Добре відомим маркам надається правова охорона без обов’язкової реєстрації у силу факту відомості. При цьому вона поширюється як на однорідні, так і на неоднорідні товари і послуги, якщо використання такої марки іншою особою може завдати шкоди правам та інтересам власнику добре відомого позначення (ст. 23 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”). 61

За кількістю правоволодільців торговельні марки можуть бути індивідуальними, що належать одній фізичній або юридичній особі та колективними, якщо єдиним власником марки є об’єднання осіб. Можливі й інші види торговельних марок. Торговельна марка тісно пов’язана з іншими видами засобів індивідуалізації (комерційним найменуванням та географічним зазначенням) та об’єктів промислової власності (зокрема, з промисловим зразком). Промисловий зразок визначається чинним законодавством як результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання. Об'єктом промислового зразка, відповідно до ст.5 Закону України „Про охорону прав на промислові зразки” може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб. Промисловий зразок охороняється на підставі патенту, що видається за результатами формальної експертизи і експертизи на локальну новизну та охороняється протягом 15 років. На відміну від зразка, торговельна марка являє собою позначення чи комбінацію позначень, що придатні для вирізнення товарів і послуг однієї особи від аналогічної продукції інших виробників. Об’єктом торговельної марки може бути словесне, зображувальне, об’ємне чи комбіноване позначення. Право на торговельну марку охороняється на підставі свідоцтва, що видається за результатами проведення формальної та кваліфікаційної експертизи та чинне протягом 10 років. Чинність свідоцтва може бути поновлена на відповідний період безкінечне число раз. Вищий господасрьский суд України у рекомендаціях “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності” від 10.06.2004р. № 04-5/1107 підкреслює, що використання особою запатентованого нею промислового зразка — етикетки, яка є тотожною або схожою настільки, що її можна сплутати з зареєстрованим знаком іншої особи, для позначення наведених у свідоцтві товарів або споріднених з наведеними у свідоцтві товарами, не є порушенням прав власника свідоцтва на знак для товарів і послуг. Однак власник такого знака не позбавлений права подати позов про визнання патенту на промисловий зразок — етикетку недійсним на підставі підпункту “в” пункту 1 статті 25 Закону України “Про охорону прав на промислові зразки”. В разі задоволення такого позову використання на підставі відповідного патенту промислового зразка-етикетки вважатиметься неправомірним з тієї дати, з якої розпочато його використання, якщо знаком для товарів і послуг на зазначену дату отримано правову охорону. Тісно пов’язані торговельні марки з комерційними найменуваннями. Зазначені об’єкти виконують ідентифікуючі функції та використовуються підприємцями для самоіндивідуалізації та розрізнення виготовленої продукції. Проте комерційне найменування призначене забезпечити індивідуалізацію юридичної особи, а торговельна марка спрямована на вирізнення товарів і послуг одних осіб від подібних товарів і послуг інших учасників цивільного 62

обороту. Різною є структура зазначених засобів індивідуалізації та режим їх охорони. Комерційне найменування складається з двох частин – корпусу та додатку. Право на комерційне найменування виникає з моменту реєстрації юридичної особи та діє безстроково до моменту припинення функціонування юридичної особи – правоволодільця. У свою чергу, правова охорона торговельним маркам надається за результатами формальної та кваліфікаційної експертиз, є чинною протягом 10 років та поширюється на відповідний клас товарів і послуг згідно МКТП (Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, встановленої Ніццькою угодою 1957 р.). Торговельні марки пов’язані також з географічними зазначеннями. Географічне зазначення засвідчує залежність якісних параметрів позначеного продукту від специфічних факторів, наявних у географічному місці його виготовлення. Право на географічне зазначення діє безстроково, проте може належати лише товаровиробникам, що здійснюють виробництво відповідної продукції у межах обумовленого реєстрацією географічного району. Наведеними рисами зазначення відрізняється від торговельної марки. Суб’єкти права інтелектуальної власності на торговельну марку Суб’єктом права інтелектуальної власності на торговельну марку, тобто носієм суб’єктивних прав та обов’язків, що випливають з державної реєстрації марки, може бути будь-яка фізична або юридична особа. Українське законодавство на відміну від законодавств деяких зарубіжних держав не обмежує можливість реєстрації торговельних марок лише на ім’я фізичної чи юридичної особи, що здійснює підприємницьку діяльність. Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” зазначає, що під поняттям “особа”, що вживається у даному правовому акті, слід розуміти будь-яку фізичну або юридичну особу. Тобто, Закон та ЦК України не вимагає набуття суб’єктом права на торговельну марку правового статусу підприємця. Проте, якщо ж зареєстрована торговельна марка не використовується в Україні повністю, або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг, протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва, то будь-яка особа згідно ст. 18 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення його дії. Тому, суб’єкт права на торговельну марку, хоча не повинен бути підприємцем, але зобов’язаний, згідно вимог Закону, використовувати належне йому право на марку щодо товарів чи послуг для яких вона зареєстрована. Управомочена особа може реалізувати дане право як безпосередньо шляхом маркування виробленої продукції чи при надані послуг, так і через передачу (надання) права на її застосування іншому суб’єкту на підставі відповідних ліцензійних договорів. Даний висновок випливає з ч. 4 ст. 18 наведеного Закону, який вказує, що використанням знака власником свідоцтва вважається 63

також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва. Іноземні особи та особи без громадянства мають рівні з особами України права, передбачені законодавством України, відповідно до міжнародних договорів України чи на основі принципу взаємності. Іноземні та інші особи, що проживають чи мають постійне місцезнаходження поза межами України, у відносинах з Державною службою інтелектуальної власності реалізують свої права лише через представників, зареєстрованих згідно з Положенням про представників у справах інтелектуальної власності, яке затверджене постановою КМ України від 10.08.1994 р. № 545. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку Законодавство про інтелектуальну власність визначає свідоцтво як документ, що засвідчує правову охорону торговельної марки та надає його володільцю комплекс майнових прав. Відповідно до ст. 5 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки і продовжується за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років, за умови сплати збору у встановленому порядку. Свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені чинним законодавством. У свідоцтві міститься зображення торговельної марки, перелік товарів і послуг, згрупованих за міжнародною класифікацію, на які поширюється правова охорона торговельної марки, дата початку та закінчення правової охорони марки. Особа, яка бажає зареєструвати марку та отримати свідоцтво України на знак для товарів і послуг, подає заявку до центрального органу виконавчої влади з питань інтелектуальної власності, функції якого виконує Державна служба інтелектуальної власності (далі - Держслужба). Фактично заявка подається до структурного підрозділу Державної служби інтелектуальної власності – ДП «Український інститут інтелектуальної власності», який здійснює її експертизу. За дорученням заявника заявку може бути подано через представника у справах інтелектуальної власності або іншу довірену особу. При цьому, заявка іноземної фізичної чи юридичної особи може бути подана лише через представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного). Заявка на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг складається українською мовою і повинна містити: заяву про реєстрацію знака, зображення позначення, що заявляється, та перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати знак, згрупованих за Міжнародною класифікацією товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП). У заяві про реєстрацію знака необхідно вказати заявника (заявників) та його адресу. У разі, якщо заявник просить охорону кольору чи поєднання 64

кольорів як розрізняльної ознаки свого знака, то він зобов'язаний заявити про це і вказати в заяві колір чи поєднання кольорів, охорону яких він просить та подати в заявці кольорові зображення цього знака. За подання заявки сплачується збір, розмір якого встановлюється з урахуванням кількості класів МКТП, якими охоплюються зазначені в заявці товари і послуги. Умовою реєстрації позначення, що заявляється як торговельна марка, є вимога його охороноздатності. Правова охорона надається марці, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на яку не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони Чинним законодавством України встановлений вичерпний перелік підстав для відмови у наданні правової охорони. Їх можна об’єднати у три групи. До першої належать наявність у заявленому позначенні елементів, що імітують державну чи офіційну символіку (герби, прапори, офіційні назви держав, емблеми міжнародних організацій тощо). Вони можуть бути включені до позначення лише як елементи, що не охороняються за наявності згоди відповідного компетентного органу. Іншу групу підстав відмови у правовій охороні становлять дефекти позначення, що не дають йому можливості виконувати ідентифікуючі функції. До них належать відсутність розрізняльної здатності позначення, його загальновживаність, оманливість чи вказівка лише на вид, якість, склад, кількість або властивості товарів і послуг. Наявність таких обставин є абсолютною підставою відмови у правовій охороні. Не можуть також одержати правову охорону позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію засобами індивідуалізації чи іншими об’єктами інтелектуальної власності (торговельними маркам, комерційними найменуваннями, кваліфікованими зазначеннями походження товарів, промисловим зразками, назвами чи фрагментами з творів науки, літератури, мистецтва, іменами та псевдонімами відомих осіб). Такі марки можуть бути зареєстровані лише у випадку одержання попереднього дозволу відповідних правоволодільців. З метою перевірки відповідності поданого на реєстрацію позначення умовам правової охорони проводиться формальна та кваліфікаційна експертиза заявки. Під час проведення формальної експертизи встановлюється дата подання заявки, заявка перевіряється на відповідність формальним вимогам, а документ про сплату збору за подання заявки - на відповідність встановленим вимогам. У разі невідповідності матеріалів заявки вимогам законодавства заявнику негайно надсилається про це повідомлення. Якщо невідповідність буде усунута протягом двох місяців від дати одержання заявником повідомлення, то датою подання заявки вважається дата одержання закладом експертизи виправлених матеріалів. В іншому разі заявка вважається неподаною, про що заявнику надсилається повідомлення. 65

Під час кваліфікаційної експертизи перевіряється відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони. При цьому використовуються інформаційна база закладу експертизи, в тому числі матеріали заявки, а також довідково-пошуковий апарат та відповідні офіційні видання. Якщо є підстави вважати, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони повністю або частково, то заклад експертизи надсилає заявнику про це обґрунтований попередній висновок з пропозицією надати мотивовану відповідь на користь реєстрації марки. Відповідь заявника надається протягом двох місяців від дати одержання ним повідомлення чи висновку закладу експертизи. Кінцеві результати експертизи відображаються в обґрунтованому висновку, на підставі якого Держслужба приймає рішення про реєстрацію (повністю чи частково) або відмову в реєстрації марки. Рішення Держслужби надсилається заявнику. На підставі рішення про реєстрацію марки та за наявності документів про сплату державного мита і збору здійснюється публікація в офіційному бюлетені відомостей про видачу свідоцтва. Одночасно з публікацією відомостей про видачу свідоцтва Держслужба здійснює державну реєстрацію марки. Видача свідоцтва здійснюється у місячний строк після державної реєстрації марки. Не вимагає засвідчення свідоцтвом факт набуття прав інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою. Особливості визнання марки добре відомою визначені у ст. 25 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, яка зазначає, що охорона прав на добре відомий знак для товарів і послуг здійснюється у відповідності зі статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності на підставі визнання знака добре відомим. При визначенні того, чи є знак добре відомим, можуть розглядатися наступні фактори, якщо вони є доречними: 1) ступінь чи популярність визнання знаку у відповідній сфері; 2) тривалість, обсяг і географічний район будь-якого використання знаку; 3) тривалість, обсяг і географічний район будь-якого просування знаку, включаючи рекламування обнародування, представлення на ярмарках, виставках товарів та/або послуг для яких використовується знак. 4) тривалість і географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знаку за умови, що знак, що використовується є визнаним; 5) свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема, територія, на якій знак визнаний добре відомим компетентними органами; 6) цінність, що асоціюється зі знаком. Відповідно до ч. 4 ст. 25 Закону з дати, на яку знак для товарів і послуг став добре відомим в Україні, йому надається така ж правова охорона, як і зареєстрованому товарному знаку. При цьому, правова охорона поширюється також на товари і послуги, що не є однорідними тим, для яких знак визнаний добре відомим, якщо його використання іншими особами щодо таких товарів і 66

послуг буде вказувати на зв'язок між ними і власником добре відомого знаку, у зв'язку з чим ймовірним є порушення його інтересів. Визнання знака для товарів і послуг добре відомим може здійснюватися Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності, відповідно до Порядку затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 228 від 15.04.2005 р. або судом. ДП «Український інститут інтелектуальної власності» ведеться електронна база визнаних в Україні добре відомих товарних знаків. Рішення Апеляційної палати, яке може бути оскаржено у судовому порядку. У спорах про визнання знака добре відомим Державна служба інтелектуальної власності повинна залучатися до участі у справі як третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору. Зміст прав інтелектуальної власності на торговельну марку Відповідно до ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: 1) право на використання торговельної марки; 2) виключне право дозволяти використання торговельної марки; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Власник свідоцтва, володілець міжнародної реєстрації, а також особа, торговельна марка якої була визнана добре відомою володіє комплексом прав. До майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку належать право на використання торговельної марки, виключне право дозволяти використання торговельної марки, виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання та інші майнові права інтелектуальної власності. Права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки. Проте реалізувати дані права, заявник може лише після державної реєстрації марки. Чинне законодавство широко трактує право на використання марки. Використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов’язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах. Вищий господасрький суд України у рекомендаціяї від 10.06.2004р. № 045/1107 підкреслює, що відповідно до пункту 4 статті 16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” берігання товару з нанесеним знаком з метою пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення) визнаються використанням знака, тобто складають 67

правомочності власника свідоцтва на знак. Таким чином, пропонування для першого продажу товару з нанесеним знаком, який використовується без дозволу його власника, є порушенням прав на знак. Зберігання ж продукції зі знаком, що використовується без дозволу його власника, визнається порушенням прав на знак, якщо воно здійснюється з метою введення такої продукції в господарський оборот. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака. Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати. Вищий господарський суд у своєму листі від 17.04.2006 р. № 01-8/847 наголошує, що при вирішенні спору про заборону використання знака для товарів і послуг суд має встановити: чи відбулося використання відповідачем спірного позначення, в якій формі та для яких саме творів чи послуг; чи є позначення, використовуване відповідачем, схожим із зареєстрованим знаком чи можна їх сплутати та/або чи може це позначення ввести в оману щодо особи, яка виробляє певні товари чи надає певні послуги. Виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на: здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки; використання знака для товару, введеного під цим знаком в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв’язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот; використання кваліфікованого зазначення походження товару, що охороняється відповідно до Закону України “Про охорону прав на зазначення походження товарів”; некомерційне використання знака; усі форми повідомлення новин і коментарів новин; добросовісне застосування ними своїх імен чи адрес. У рекомендаціях Вищого господасрьского суду України “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності” від 10.06.2004р. № 04-5/1107 наголошується, що 68

такими правами, що виникли до дати подання власником свідоцтва заявки на реєстрацію знака, можуть бути права іншої особи на комерційне (фірмове) найменування, географічне зазначення чи промисловий зразок, а також використання іншою особою позначення, тотожного або схожого із зареєстрованим знаком, до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, — до дати пріоритету заявки (право попереднього користування, передбачене статтею 500 Цивільного кодексу. Власник торговельної марки може надати чи передати належні йому права на підставі ліцензійного договору (на умовах виключної, одиничної чи невиключної ліцензій) або шляхом укладання договору про передачу прав інтелектуальної власності на торговельну марку. Особливістю ліцензійного договору про надання прав на торговельну марку є включення умови про те, що якість виготовлених товарів і послуг не була нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови. Власник марки може передавати будь-якій особі право власності на повністю або відносно марку частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг, на підставі договору. Передача права власності на марку не допускається, якщо вона може стати причиною введення в оману споживача щодо товару і послуги або щодо особи, яка виготовляє товар чи надає послугу. При цьому, виготовлення продукції неналежної якості новим власником знака не є підставою для визнання недійсним договору про передачу права власності на знак, укладеного з первісним власником, оскільки умова щодо якості товару не є змістом договору про передачу прав, на відміну від ліцензійного договору. Договір про передачу права власності на марку і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами. Сторона договору має право на інформування невизначеного кола осіб про передачу права власності на марку або видачу ліцензії на її використання. Подібне інформування здійснюється шляхом публікації в офіційному бюлетені відомостей в обсязі та порядку, встановлених Інструкцією про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака для товарів і послуг, затвердженої наказом МОН України № 576 від 03.09.2001р. Для публікації в бюлетені та внесення до реєстру договорів відомостей про передачу права власності на знак до Держслужби подаються наступні документи: 1.Заява про публікацію та внесення відомостей до реєстру договорів); 2.Договір про передачу прав або нотаріально засвідчений витяг з договору; 3.Документ про сплату встановленого збору;

4.Довіреність, оформлена з дотриманням вимог чинного законодавства, якщо документи від імені сторони договору подає представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) або інша довірена особа. Заява і договір (витяг із договору) подаються українською мовою. Якщо договір складений на іншій мові, до нього додається його переклад на українську мову, посвідчений нотаріусом. Документи розглядаються протягом двох місяців. У випадку прийняття позитивного рішення Державна служба інтелектуальної власності направляє заявнику два екземпляра поданого договору та рішення про публікацію і внесення до реєстру відомостей про договір. Слід підкреслити, що відповідно до ч. 2 ст.1114 ЦК України факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, які відповідно до ЦК України або іншого закону є чинними після їх державної реєстрації, підлягає державній реєстрації. Враховуючи, що права на торговельні марки набувають чинності з моменту їх реєстрації, то договір про передання майнових прав на такі об’єкти є чинним з моменту його державної реєстрації. Проведення подібної реєстрації зумовлюється потребою відображення факту зміни правоволодільця об’єкта промислової власності. Спеціальне законодавство мітить інші вимоги до державної реєстрації договорів про передачу прав на об’єкти промислової власності, встановлюючи факультативність подібної реєстрації (ч. 9 ст. 16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”). Однак, беручи до уваги, що ЦК України є основним актом цивільного законодавства (ч.2 ст. 4), то його норми мають пріоритет над положеннями спеціальних законодавчих актів. Тому, якщо для чинності ліцензійних договорів про надання прав використання торговельних марок достатньо їх вираження у письмовій форма, то дійсність договорів, спрямованих на передачу прав на торговельні марки пов’язується ЦК України з моментом їх державної реєстрації Крім прав, режим правової охорони торговельних марок передбачає покладення на управомоченого суб’єкта ряду обов’язків. Зокрема, власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва. У тому разі якщо марка не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати видачі свідоцтва будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково. Строк чинності прав інтелектуальної власності на торговельну марку Права інтелектуальної власності на торговельну марку, засвідчені свідоцтвом є чинними протягом десяти років з дати, наступної за датою подання заявки на торговельну марку. При цьому, якщо дія патенту припиняється після спливу установленого законодавством строку без можливості поновлення його чинності, то зазначений 10-річний строк може бути щоразу продовженим ще на десять років безкінечне число раз. У такому 70

випадку строк дії свідоцтва продовжується ще на 10 років за умови сплати встановленого збору. Слід враховувати, що у випадку, якщо власник відмовився від свідоцтва чи у разі несплати ним збору за продовження чинності свідоцтва, то ніхто крім колишнього власника не має права на повторну реєстрацію знака протягом трьох років після припинення дії свідоцтва (ст.22 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”). У такому випадку колишній правоволоділець має додатковий трьохрічний строк для поновлення чинності правової охорони своєї торговельної марки. Закон України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” передбачає використання двох термінів, що вказують на втрату знаком правової охорони: „припинення дії свідоцтва” та „визнання свідоцтва недійсним”. При цьому, слід наголосити, що у разі припинення дії свідоцтва його чинність припиняється на майбутнє, тобто використання знака до моменту його припинення є цілком правомірним. Водночас, у разі визнання свідоцтва недійсним повністю чи частково правова охорона знака вважається такою, що не набула чинності, а отже використання знака з моменту реєстрації до моменту визнання свідоцтва недійсним є незаконним, а будь-які збитки завдані таким використанням підлягають відшкодуванню. Підставами для дострокового припинення дії свідоцтва є: відмова власника свідоцтва; несплата збору за продовження строку дії свідоцтва; перетворення знака в позначення, що стало загальновживаним як позначення товарів і послуг певного виду та не використання знака в Україні повністю або частково протягом трьох років. Власник свідоцтва має право у будь-який час відмовитися від нього повністю або частково на підставі заяви, поданої до Держслужби. Зазначена відмова набирає чинності від дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені «Промислова власність», що видається Державною службою інтелектуальної власності. Дія свідоцтва припиняється у разі несплати збору за продовження строку його дії. Документ про сплату збору за кожне продовження строку дії свідоцтва має надійти до Держслужби до кінця поточного періоду строку дії свідоцтва за умови сплати збору протягом шести останніх його місяців. Збір за продовження дії свідоцтва може бути сплачено, а документ про його сплату надійти протягом шести місяців після встановленого строку. У цьому разі розмір зазначеного збору збільшується на 50 відсотків. Дія свідоцтва припиняється з першого дня періоду строку дії свідоцтва, за який збір не сплачено. Дострокове припинення дії свідоцтва відбувається також у випадку перетворення знака в позначення, що стало загальновживаним як позначення товарів і послуг певного виду. Визнання знака загальновживаним для позначення товарів і послуг певного виду здійснюється на підставі рішення суду. 71

Суттєве значення при розгляді подібної категорії справ надається результатам експертизи об’єктів інтелектуальної власності. Вищий господарський суд України у своїх рекомендаціях “Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов’язаних із захистом права інтелектуальної власності” від 29.03.2005 N 04-5/76 вказує, що з урахуванням обставин справи та суті спору господарські суди за допомогою експертного дослідження мають з’ясовувати фактичні дані щодо наявності чи відсутності підстав для відмови у наданні торговельній марці правової охорони. З метою такого з’ясування слід вирішувати, зокрема, питання про те, чи торговельна марка складається лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами. Якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будьяка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково. У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є: - обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством; - можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва. Водночас, використання знаку охоплює випадки, надання власником свідоцтва можливості його використання іншою особою за умови здійснення належного контролю. Надання права на використання можливе на підставі ліцензійного договору чи договору комерційної концесії. У спорах про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації знаків для товарів і послуг в Україні Державна служба інтектуальної власності повинна залучатися до участі у справі як третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору. У випадку, якщо у зв’язку з достроковим припиненням чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку завдано збитків особі, якій було надано дозвіл на її використання, такі збитки відшкодовуються особою, яка надала зазначений дозвіл, якщо інше не встановлено договором чи законом. Порушені права та інтереси суб’єкта на торговельну марку захищаються у судовому порядку. Дострокове припинення дії свідоцтва може мати місце у випадку відмови власника свідоцтва; несплати збору за продовження строку дії свідоцтва; перетворення знака в позначення, що стало загальновживаним як позначення 72

товарів і послуг певного виду та не використання знака в Україні повністю або частково протягом трьох років. У випадку, якщо власник відмовився від свідоцтва чи у разі несплати ним збору за продовження чинності свідоцтва, колишній власник має право на повторну реєстрацію марки. Дане право колишнього власника, згідно ст.22 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” зберігає чинність протягом трьох років після припинення дії свідоцтва. Будь-яке посягання на права власника свідоцтва в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов’язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки. Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати. Вимагати поновлення порушених прав власника свідоцтва може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію. Якщо усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, неможливе без заподіяння істотної шкоди самому товару, суд згідно з пунктом 3 частини другої статті 432 ЦК України може прийняти рішення про вилучення товару з цивільного обороту. Визнання прав інтелектуальної власності на торговельну марку недійсними У разі визнання свідоцтва недійсним повністю чи частково правова охорона торговельної марки вважається такою, що не набрала чинності, а отже використання марки з моменту реєстрації до моменту визнання свідоцтва недійсним є незаконним. Підставами для визнання свідоцтва, відповідно до ст.19 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” недійсним є а) невідповідність зареєстрованого знака умовам надання правової охорони; б) наявність у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці; в) видача свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб. Визнання свідоцтва недійсним здійснюється у судовому порядку. При цьому, свідоцтво може бути визнано недійсним щодо всіх товарів і послуг, для яких зареєстровано знак, так і стосовно частини класів міжнародної класифікації. Одночасно з вимогою про визнання свідоцтва недійсним має бути пред’явлена вимога щодо виключення знаку з відповідного реєстру. 73

У справах про визнання свідоцтва недійсним до участі у справі обов’язково залучається Державна служба інтелектуальної власності (попередня назва Державний департамент інтелектуальної власності). Вищий господарський суд України у своїх рекомендаціях “Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов’язаних із захистом права інтелектуальної власності” від 29.03.2005 № 04-5/76 зазначає, що відповідачем у спорах про визнання свідоцтва на зареєстрований знак недійсним повинен залучатися Державний департамент інтелектуальної власності як орган, на який покладено повноваження щодо видачі свідоцтв на знаки для товарів і послуг. Тому у разі, якщо позивачем з таких справ у позовній заяві названий Департамент не зазначено як відповідача, суд має за клопотанням сторони або за своєю ініціативою залучити цей орган до участі у справі як іншого відповідача. Крім того, Вищий господарський суд України наголошує, що у вирішенні спорів, пов’язаних із визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з’ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема, про те, чи займає певний елемент домінуюче положення у зображенні знака; чи є підстави вважати, що знак може вводити споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, позначених цим знаком; які частини зображення є тотожними з іншим зображенням; чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати тощо) господарському суду необхідно призначати судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта. Господарські суди не повинні встановлювати схожість знаків для товарів і послуг на власний розсуд. Відповідно до частини шостої статті 42 ГПК у разі відхилення господарським судом висновку судового експерта це повинно бути вмотивовано у рішенні.Висновки спеціалістів з відповідних питань, надані ними поза межами проведення судової експертизи, не є експертними, а тому не можуть бути прийняті судом як висновки експертів. Вони оцінюються господарським судом за загальними правилами статей 36 і 43 ГПК поряд з іншими доказами у справі. Крім визнання свідоцтва недійсним суди відповідно до їх компетенції розв’язують, зокрема, спори про встановлення власника свідоцтва, укладання та виконання ліцензійних договорів, порушення прав власника свідоцтва тощо. При визнанні свідоцтва чи його частини недійсними Держслужба повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені. Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки. Міжнародна реєстрація торговельної марки Відповідно до статті 1 (2) Мадридської угоди та на підставі правила 9 Інструкції щодо цієї Угоди, заявка на міжнародну реєстрацію знака повинна бути подана в Міжнародне бюро ВОІВ через Відомство. Функції Відомства щодо процедури реєстрації знаків в рамках Мадридської угоди покладені на в 74

Україні виконує підрозділ Державної служби інтелектуальної власності - ДП «Український інституту інтелектуальної власності» (далі - ДП «Укрпатент»). Заявка на міжнародну реєстрацію знака може бути подана громадянином України або юридичною особою України, і на ім'я якої зареєстровано знак у відповідному Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг. Заявка на міжнародну реєстрацію знака повинна стосуватися одного знака, але може базуватися на декількох реєстраціях одного і того ж знака в Україні. Відомство, як відомство країни походження, приймає заявки на міжнародну реєстрацію знака, викладені українською мовою. Відомості, що наведені у заявці, повинні бути повністю відповідати відомостям, які є у реєстрі. Відомство здійснює перевірку наведених відомостей і підтверджує відповідність їх до відомостей, що внесені до реєстру. До заявки додається документ, що підтверджує сплату необхідних зборів та мита, які сплачуються у швейцарських франках (правило 34 Інструкції щодо Мадридської угоди). Після отримання необхідних документів ДП «Укрпатент» перевіряє та засвідчує, що знак відповідає тому вигляду, в якому він наведений у Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, або подана заявка на отримання свідоцтва України на ім`я того самого заявника, товари і послуги співпадають з товарами і послугами базової реєстрації або базової заявки. Після цього заявка на міжнародну реєстрацію знака надсилається до Міжнародного Бюро ВОІВ. Міжнародне Бюро ВОІВ проводить експертизу на відповідність: заявки міжнародній реєстрації знака; переліку товарів і послуг - Міжнародній класифікації товарів і послуг (МКТП). Міжнародне Бюро ВОІВ реєструє знак в Міжнародному реєстрі, публікує інформацію в офіційному бюлетені ВОІВ (WIPO Gazette of International Marks) і направляє власнику знака сертифікат про міжнародну реєстрацію знака. Також Міжнародне Бюро пересилає відповідні повідомлення всім країнам, що вказані в міжнародній заявці, та протягом 12 місяців з дати цього повідомлення кожна країна проводить експертизу знака згідно з національним законодавством, підтверджуючи дію міжнародної реєстрації стосовно всіх товарів і/або послуг, або частини товарів і/або послуг, або повністю відмовляє в охороні. Зареєстровані знаки мають той самий юридичний статус, як і знаки, що подані та зареєстровані в країні за національною процедурою. Міжнародна реєстрація залишається залежною від національної (базової) реєстрації або заявки протягом п`яти років з дати міжнародної реєстрації. Таким чином, міжнародна реєстрація знака втрачає силу, якщо протягом п’яти років національний знак, раніше зареєстрований, або поданий на реєстрацію в країні походження, анулюється. Відомство країни походження звертається до Міжнародного Бюро ВОІВ з вимогою виключити знак з Міжнародного реєстру. Після п`ятирічного строку міжнародна реєстрація стає незалежною від національної реєстрації. 75

Контрольні запитання та завдання 1. Моральні засади суспільства та публічний порядок як умови охорони торговельних марок. 2. Охарактеризуйте особливості правового режиму добре відомих торговельних марок 3. Особливості охорони колективних марок в Україні та в світі. 4. Проаналізуйте процедуру отримання свідоцтва на торговельну марку. 5. Визначить співвідношення термінів “торговельна марка”, “товарний знак”, “бренд”, “знак обслуговування”, “логоттип”. 6. Охарактеризуйте особливості реєстрації торговельної марки за Мадридською процедурою. Які між ними відмінності зазначеної процедури згідно Угоди та Протоколу? Завдання для самостійної роботи) 1.Проаналізуйте існуючу судову практику розгляду і вирішення спорів у сфері охорони торговельних марок. 2.На підставі постанови Пленуму Вищого господарського суду України №12 від 17.10.2012 р. «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності» охарактеризуйте тенденції судової практики вирішення спорів з приводу торговельних марок. 3.Проаналізуйте постанову Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 р. №5 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у правах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності» на предмет особливостей судового розгляду спорів у сфері порушення прав на торговельні марки. 4. Складіть порівняльну таблицю спільних рис та відмінностей охорони простої та добре відомої торговельної марки. Література 1. Веркман К. Товарные знаки: создание, психология восприятия: Пер. с англ. – М.: Прогрес, 1986 – 518 с. 2. Городов О.А. Право на средства индивидуализации: товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, фирменные наименования, коммерческие обозначения. – М.: Волтерс Клевер, 2006. – 448с. 3. Демченко Т.С. Охорона товарних знаків (порівняльно-правовий аналіз). (Монографія). – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. 2004. – 184 с. 4. Кодинець А.О. Право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у цивільному праві України: Монографія – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2007 – 312 с. 5. Крижна В.М. Співвідношення прав на торговельну марку та промисловий зразок за законодавством України. // Вісник господарського судочинства. – 2005. - №3. – С.191-197. 6. Мельник О.М. Правова охорона знаків для товарів і послуг в Україні: цивільноправовий аспект. Ірпінь, 2001. – 135 с. 7. Свядосц Ю.И. Правовая охрана товарных знаков в капиталистических странах. Учеб. пособие, М., 1969. – 189 с.

Тема 7: Теоретичні та практичні проблеми охорони географічних зазначень Лекція 11. Теоретичні та практичні проблеми охорони географічних зазначень

Проблеми термінологічного апарату у сфері географічних зазначень. Торговельна марка та географічне зазначення: спільне та відмінне у механізмі правової охорони. Зазначення походження товару та його види. Особливості охорони назви місця походження товару та географічного зазначення походження товару. Процедура реєстрації географічних зазначень в Україні. Зміст суб’єктивних прав на географічне зазначення. Підстави припинення охорони географічних зазначень.

В умовах ринкової конкуренції індивідуалізація виготовленої продукції забезпечується не лише шляхом її позначення торговельними марками, суттєвого значення відіграють особливі властивості товару, пов’язані з географічним місцем його виготовлення. Природні чи людські фактори, характерні для відповідного географічного місця, зумовлюють наділення виробленим продуктам особливих параметрів, що забезпечують їх відмежування від однорідної продукції інших виробників. Тому споживач при виборі продукту орієнтується також на географічне джерело його походження. Поступово виникає об’єктивна потреба правової охорони географічних назв, що використовуються у позначенні товару, яка забезпечується цивільним законодавством шляхом формування комплексу правових норм про географічне зазначення. Географічне зазначення можна визначити як назву географічного місця, що вживається у позначенні товару, який має ряд особливих якісних характеристик, зумовлених місцем його походження. Прикладами географічних зазначень можуть бути назви мінеральних вод „Миргородська” та „Трускавецька”, торт „Київський” тощо. Основні норми, що стосуються правової охорони географічних зазначень розміщені у Главі 45 ЦК України, Законах України „Про охорону прав на зазначення походження товарів”, „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, „Про захист від недобросовісної конкуренції”, Паризькій конвенції про охорону промислової власності 1883р., Угоді про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (Угода ТРІПС) та інших правових документах. Необхідно підкреслити, що як і у сфері торгівельних марок, ЦК України використовує для позначення місця походження товару новий для вітчизняного законодавства термін „географічне зазначення”. Закріплення даної правової категорії зумовлюється потребою уніфікації термінології та гармонізацією національного законодавства з міжнародно-правовими вимогами, зокрема з положеннями Угоди ТРІПС. Проте на рівні спеціального законодавства наразі ще не відбулася відповідна зміна правових термінів. Враховуючи, що ЦК України є основним актом цивільного законодавства, то застосування термінології для позначення географічного місця походження товару буде здійснене відповідно до положень кодексу. Закон України “Про охорону прав на зазначення походження товарів” для позначення місця походження товару використовує поняття “просте та кваліфіковане зазначення походження товару”, “назва місця походження” та “географічне зазначення походження товару”. Відповідно до його норм, видами зазначення походження товару є просте та кваліфіковане зазначення, яке, у 77

свою чергу, включає назву місця походження та географічне зазначення походження товару. Кожен із цих видів ідентифікуючих позначень має свій правовий режим, особливості якого можна визначити шляхом їх співставлення. Згідно ст. даного 6 Закону просте зазначення не підлягає реєстрації та охороняється на підставі його використання. Охорона кваліфікованим зазначенням походження товарів надається виключно на підставі їх реєстрації. Обидва види зазначень походження товарів служать для визначення географічного місця виготовлення продукції та повинні відповідати вимогам достовірності. Водночас, між ними існує суттєва різниця, яка полягає у відсутності зв’язку і залежності географічного середовища та властивостей товару (для простого зазначення), та обумовленості особливих властивостей, якостей чи інших характеристик товарів виключно чи головним чином природними умовами або людським фактором відповідного місця його виготовлення (для кваліфікованого). Розбіжності між даними об’єктами простежуються також на рівні їх зовнішнього вираження: кваліфікованим зазначенням може бути лише назва країни чи місцевості виготовлення товару, а простим зазначенням – словесне позначення географічного місця чи будь-яке художнє зображення (національний прапор, герб, географічна карта, відома архітектурна споруда тощо), що прямо чи опосередковано вказує на місце походження виробу. Видами кваліфікованого зазначення є назва місця походження та географічне зазначення походження товару. Аналіз змісту термінів “назва місця походження” (далі - НМП) та “географічне зазначення походження” (далі ГЗП) товару свідчить про їх однородовий характер. Різниця між ними обумовлюється особливостями місця виготовлення товару. Зокрема, обов’язковим критерієм використання НМП є виробництво та переробка позначуваного цією назвою товару у межах обумовленого географічного місця, для застосування ГЗП необхідно, щоб лише основна складова продукту вироблялася чи перероблялася в межах встановленої території. Незважаючи на різницю термінології суттєвих розбіжностей у механізмі правової охорони НМП та ГЗП Закон не встановлює. Результатом чого стала відсутність потреби у подальшому збереженні диференціації термінологічного апарату у даній сфері, що проявилося у формулюванні положень про охорону географічного місця походження товару у ЦК України. Географічне зазначення тісно пов’язане з торговельними марками. Дані види позначень пов’язує спільне призначення – вони обидва мають на меті забезпечити маркування продукції та виступають засобами її індивідуалізації. Водночас, значення та питома вага їх функцій суттєво відрізняються. Основна функція торговельної марки – індивідуалізуюча – ідентифікувати товар від аналогічної продукції інших виробників. У географічному зазначенні на перший план виходить функція засвідчення високої якості позначеного продукту шляхом вказівки на зв’язок властивостей товару з унікальним географічним середовищем. Тому використання географічного зазначення може здійснювати будь-який виробник, що у межах відповідного району 78

виробляє продукцію, якість якої відповідає обумовленим показникам. Зазначена обставина зумовлює специфіку права на географічне зазначення: абсолютне за своєю природою, воно не відноситься до комплексу виключних прав. Уповноважений суб’єкт може застосовувати географічне зазначення для ідентифікації своєї продукції, але позбавлений можливості розпорядження. Право інтелектуальної власності на географічне зазначення виникає з дати державної реєстрації цього права, процедура якої встановлена Законом України „Про охорону прав на зазначення походження товару” та системою підзаконних актів, прийнятих на реалізацію його положень. Правова охорона надається назві місця походження товару, щодо якої виконуються такі умови: а) вона є назвою географічного місця, з якого даний товар походить; б) вона вживається як назва даного товару чи як складова частина цієї назви; в) у вказаному цією назвою географічному місці об’єктивно існують характерні природні умови чи поєднання характерних природних умов і людського фактора, що надають товару особливих властивостей порівняно з однорідними товарами з інших географічних місць; г) позначуваний цією назвою товар має відповідні властивості, що виключно або головним чином зумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами чи поєднанням цих умов з характерним для даного географічного місця людським фактором; д) виробництво (видобування) і переробка позначуваного цією назвою товару здійснюються в межах зазначеного географічного місця. Правова охорона надається географічному зазначенню походження товару, щодо якого виконуються такі умови: а) воно є назвою географічного місця, з якого даний товар походить; б) воно вживається як назва даного товару чи як складова частина цієї назви; в) у вказаному цією назвою географічному місці наявні характерні умови та/або людський фактор, що надають товару певних якостей чи інших характеристик; г) позначуваний цією назвою товар має певні якості, репутацію чи інші характеристики, в основному зумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами та/або людським фактором; д) хоча б основна складова позначуваного цією назвою товару виробляється та/або переробляється в межах зазначеного географічного місця. Не надається правова охорона кваліфікованому зазначенню походження товару, що: а) не відповідає умовам, правової охорони, виначені законодавтсовм; б) суперечить публічному порядку, принципам гуманності та моралі; в) є видовою назвою товару; г) правильно вказує на географічне місце виготовлення товару, але створює у споживачів помилкове уявлення про те, що товар виготовлено в іншому географічному місці; д) є назвою сорту рослини чи породи тварини і тому здатне ввести в оману споживачів щодо дійсного походження товару. Правова охорона також не надається кваліфікованому зазначенню походження товару, пов’язаному з географічним місцем в іноземній державі, якщо права на це зазначення або інше позначення, що за своїм змістом 79

відповідає поняттю кваліфікованого зазначення походження товарів, не охороняються у відповідній іноземній державі. Процедура державної реєстрації географічних зазначень Право інтелектуальної власності на географічне зазначення виникає з дати державної реєстрації цього права, процедура якої встановлена Законом України „Про охорону прав на зазначення походження товару” та системою підзаконних актів, прийнятих на реалізацію його положень. Особа, яка бажає зареєструвати кваліфіковане зазначення походження товару чи одержати право на його використання подає заявку до Державної служби інтелектуальної власності. Заявка має містити: а) заяву про реєстрацію назви місця походження товару чи географічного зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого відповідного кваліфікованого зазначення походження товару з відомостями про заявника та його адресу; б) заявлену назву місця походження товару або заявлене географічне зазначення походження товару; в) назву товару, для якого заявник просить зареєструвати вказане зазначення походження товару та/або право на використання зареєстрованого відповідного кваліфікованого зазначення походження товару; г) назву та межі географічного місця, де виробляється товар і з яким пов’язуються особливі властивості, певні якості, репутація або інші характеристики товару; д) опис особливих властивостей товару, певних якостей, репутації або інших характеристик товару; е) дані щодо використання заявленого кваліфікованого зазначення походження товару на етикетці та при маркуванні товару; є) дані про взаємозв’язок особливих властивостей, певних якостей, репутації або інших характеристик товару з природними умовами та/або людським фактором вказаного географічного місця. Разом із заявкою подаються: а) документ, який підтверджує, що заявник виробляє товар, для якого просить зареєструвати назву місця його походження чи географічне зазначення походження товару та/або право на використання зареєстрованого відповідного кваліфікованого зазначення походження товару; б) висновок спеціально уповноваженого органу про те, що особливі властивості, певні якості або інші характеристики товару, зазначені в заявці, об’єктивно зумовлені чи пов’язані з природними умовами та/або людським фактором вказаного географічного місця виготовлення товару; в) висновок спеціально уповноваженого органу щодо меж географічного місця, з яким пов’язані особливі властивості, певні якості або інші характеристики товару. З метою перевірки відповідності поданого на реєстрацію позначення умовам правової охорони проводиться експертиза заявки, на підставі якої приймається рішення про реєстрацію чи відмову у реєстрації кваліфікованого зазначення та/або права на його використання. Після реєстрації зазначення видається свідоцтво свідоцтва на право використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару.

Суб'єктами права на географічне зазначення є виробники товарів, асоціації споживачів, інші особи, визначені законом (ст. 502 ЦК України). При цьому, закон розмежовує суб’єктів права на реєстрацію географічного зазначення, до яких належать вище зазначені особи та суб’єктів права на використання географічного зазначення, якими можуть бути лише виробники, які у відповідному географічному місці здійснюють виробництво товару, особливі властивості якого відповідають обмовленим реєстрацією параметрам. Особа, яка бажає зареєструвати географічне зазначення чи одержати право на його використання подає заявку до Державного департаменту інтелектуальної власності. Разом із заявкою подаються: а) документ, який підтверджує, що заявник виробляє товар, для якого просить зареєструвати географічне зазначення; б) висновок про те, що особливі властивості, певні якості або інші характеристики товару, зазначені в заявці, об'єктивно зумовлені чи пов'язані з природними умовами та/або людським фактором вказаного географічного місця; в) висновок щодо меж географічного місця, з яким пов'язані особливі властивості, якості або інші характеристики товару. З метою перевірки відповідності поданого на реєстрацію позначення умовам правової охорони проводиться експертиза заявки, на підставі якої приймається рішення про реєстрацію чи відмову у реєстрації географічного зазначення та/або права на його використання. Після реєстрації зазначення видається свідоцтво. Право інтелектуальної власності на географічне зазначення діє безстроково. Воно чинне з дати, наступної за датою державної реєстрації, і охороняється протягом всього часу збереження характеристик товару, позначених цим зазначенням. Свідоцтво, що посвідчує реєстрацію права на використання географічного зазначення діє протягом 10 років від дати подання заявки та може бути пролонговане на відповідний період. До прав інтелектуальної власності на географічне зазначення відносяться право на визнання позначення товару (послуги) географічним зазначенням; право на використання географічного зазначення та право перешкоджати неправомірному використанню географічного зазначення, в тому числі забороняти таке використання. Особливістю конструкції суб’єктивного права на географічне зазначення є відсутність правомочності розпорядження. Суб’єкт права на географічне зазначення не вправі його передати чи надати іншими особам. З іншого боку, право на використання географічного зазначення потенційно мають всі виробники, які у межах відповідного графічного району здійснюють виробництво продукції, якісні властивості якої відповідають обумовленим реєстрацією параметрам. Тому право на географічне зазначення за своєю природою не є виключним. Дія реєстрації географічного зазначення може бути припинена судом у разі втрати характерних для даного географічного місця умов і можливостей виготовлення товару, або визнання цього зазначення видовою назвою товару. 81

Право на використання зареєстрованого географічного зазначення може бути припинено: за рішенням суду у зв'язку з втратою товаром особливих властивостей або інших характеристик, у разі ліквідації юридичної особи або смерті фізичної особи, що є власником свідоцтва, у випадку подання власником свідоцтва заяви про відмову від права на використання цього зазначення або у разі несплати збору за продовження строку дії свідоцтва. Захист порушених чи оспорюваних прав на географічне зазначення здійснюється судом. Контрольні запитання та завдання 1. Охарактеризуйте особливості правового режиму географічних зазначень 2. Проаналізуйте процедуру правової охорони географічних зазначень та процедуру реєстрації прав на використання географічного зазначення. 3. Визначить особливості майнових прав у сфері географічних зазначень. Чим вони зумовлені? 4. Визначить співвідношення термінів “географічне зазначення”, “зазначення походження товару”, “найменування місця походження товару”, “географічне зазначення походження товару”. Завдання для самостійної роботи 1. Проаналізуйте існуючу судову практику розгляду і вирішення спорів у сфері географічних зазначень. 2. На підставі постанови Пленуму Вищого господарського суду України №12 від 17.10.2012 р. «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності» охарактеризуйте тенденції судової практики вирішення спорів з приводу географічних зазначень. 3. Проаналізуйте постанову Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 р. №5 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у правах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності» на предмет особливостей судового розгляду спорів у сфері порушення прав на географічні зазначення. 4. Складіть порівняльну таблицю спільних рис та відмінностей охорони простого та кваліфікованого зазначення походження товару. Література 1. Горленко С.А. Правовая охрана наименований мест происхождения товаров. 3-е изд, М., Информ. изд-й центр Роспатента, 2001. – 131 с. 2. Городов О.А. Право на средства индивидуализации: товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, фирменные наименования, коммерческие обозначения. – М.: Волтерс Клевер, 2006. – 448с. 3. Кодинець А.О. Право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у цивільному праві України: Монографія – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2007 – 312 с. 4. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник. - М.: Проспект, 1999. – 752 с. 5. Право інтелектуальної власності. Академ. курс: Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О.П. Орлюк, О.Д.Святоцького. . – К.: Концерн Видавничий Дім “Ін Юре”, 2007 – 696 с.

Тема 8. Нетрадиційні засоби індивідуалізації: перспективи їх правової охорони в Україні

проблеми

та

Лекція 12-13. Нетрадиційні засоби індивідуалізації: проблеми та перспективи правової охорони в Україні. Правова охорона доменних імен. Поняття нетрадиційних засобів індивідуалізації. Комерційні позначення як засоби індивідуалізації. Проблеми їх співвідношення з комерційними найменуваннями та торговельними марками. Досвід РФ у сфері охорони комерційних позначень. Доменні імена як об’єкти правової охорони. Структура та види доменних імен. Кіберсквотінг. Правила домену .UA. Судова практика у спорах щодо захисту прав на домені імена.

Нетрадиційні засоби індивідуалізації. Доменні імена як об’єкти правової охорони Законодавство України наразі не містить норм, які безпосередньо стосуються правового режиму комерційних позначень. Водночас, у зарубіжних законодавствах та на міжнародно-правовому рівні поряд з торговельними марками, комерційними найменуваннями та географічними зазначеннями вживається поняття “комерційне позначення”. У сфері міжнародного права даний термін фіксується Стокгольмською конвенцією про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності 1967р., ст.2 якої відносить комерційне позначення (commercial designation) до об’єктів інтелектуальної власності. Тим самим визначається належність таких позначень до засобів індивідуалізації, що підлягають правовій охороні як об’єкти інтелектуальної власності та підкреслюється їх самостійний характер у системі об’єктів виключних прав. Україна ратифікувала Стокгольмську конвенцію, яка є частиною її законодавства. Проте існуючий стан його розвитку свідчить, що у цьому аспекті національні норми не відповідають положенням конвенції. Слід також зазначити, що у четверту частину ЦК РФ були включено положення, які стосуються охорони комерційних позначень. Закріплення подібних правових норм доцільно забезпечити також у законодавстві України. У сучасній юридичній літературі та правових джерелах склалося декілька підходів до розкриття змісту категорії “доменного імені”. Представники першого напряму схильні його визначати як словесне позначення, що використовується для адресації комп’ютерів у мережі Internet. Дану позицію відстоює, зокрема, В.О.Калятін, який відзначає, що доменне ім’я – це слово зареєстроване як адреса комп’ютерів у мережі Internet. Ще більш формально розкривається зміст даного засобу індивідуалізації у документах, які розроблені недержавними організаціями, що виконують функції по адмініструванню доменних імен. Регламент на тарифи та послуги на реєстрацію доменів другого рівня у зоні .ru, затверджений рішенням Координаційної групи домену .ru від 23.01.2001р. визначає домен як область простору ієрархічних імен мережі Internet, яка обслуговується набором серверів доменних імен (DNS) і централізовано адмініструється. Домен ідентифікується іменем домену. 83

Спільна резолюція Генеральної Асамблеї ВОІВ та Асамблеї Паризького Союзу про положення щодо охорони загальновідомих знаків визначає поняття “назва домену” як виражену у текстовій формі строку, яка відповідає цифровій адресі Інтернеті. Представники іншого напрямку схильні трактувати доменне ім’я як засіб ідентифікації інформаційних ресурсів у мережі Інтернет. Так, на думку, Т.С.Демченко доменне ім’я – це електронна адреса, що дозволяє ідентифікувати у мережі Інтернет сукупність інформаційних ресурсів (Web сторінку) конкретної юридичної чи фізичної особи. Існує також еклектичний підхід, який знайшов своє відображення на законодавчому рівні. Відповідно до Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” доменне ім’я – це ім’я, що використовується для адресації комп’ютерів і ресурсів в Інтернеті. Аналізуючи зазначені підходи слід відзначити, що розкриття змісту доменного імені як засобу адресації комп’ютерів у мережі, хоча і відображає технологічні особливості даного феномену, але не дозволяє визначити причини виникнення можливих конфліктів між позначеннями, що застосовуються для ідентифікації і адресації комп’ютерів та засобами індивідуалізації товарів, послуг чи особи, яка їх виробляє (надає). Більш прийнятною видається позиція другої групи вчених, хоча вона також не позбавлена певних недоліків, оскільки трактує доменне ім’я у занадто широкому контексті, не враховуючи, що будьяке ідентифікуюче позначення виконує інформаційну функцію, забезпечуючи індивідуалізацію відповідного об’єкта чи суб’єкта цивільного права. Слід також наголосити, що доменне ім’я має на меті не лише позначити певну частину інформаційного простору, пов’язану з функціонуванням юридичної чи фізичної особи, воно полегшує орієнтацію користувачів у Всесвітній мережі у рамках колосального інформаційного масиву, що постійно циркулює в її межах. Доменне ім’я можна охарактеризувати як словесне позначення, що використовується для ідентифікації частини інформаційного простору та орієнтації користувачів у Всесвітній мережі, пошуку інформації про товари, послуги, характер, сферу діяльності юридичної чи фізичної особи. Структурно кожне доменне ім’я складається із декількох частин, що у сукупності забезпечують адресацію відповідного інформаційного ресурсу. Їх кількість і характер залежить від розміщення конкретної інформації у межах Всесвітньої мережі. Остання частина доменного імені становить домен верхнього рівня та індивідуалізує певну домену зону – частину мережі, що охоплює відомості про адреси всіх зареєстрованих у даній сфері інформаційних ресурсів. Домені зони індивідуалізуються за допомогою доменних імен верхнього рівня (generic top level domains), як централізовано управляють (адмініструються) відповідним організаціями. Домени верхнього рівня можуть бути міжнародними та національними. До міжнародних належать домені імена типу “com” — для комерційних організацій, “org” — для некомерційних структур, “edu” — для освітніх 84

установ, “int” — для міжнародних організацій тощо. Вони не прив’язані до конкретної країни та складаються з трьох чи більше літер латинського алфавіту. Національні доменні ім’я включають дві літери та позначають вихідний код країни в якій вони зареєстровані. Наприклад .ua - для України, .ru – для Російської Федерації, .uk – для Великобританії тощо. Функції по наданню (делегуванню) доменів верхнього рівня (доменних зон) здійснює неурядова організація ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). Водночас, у кожній країні існують організації, які забезпечують реєстрацію відповідних національних доменних імен. Їм надається право використання національних доменних імен та самостійно виділяти інші додаткові підрівні у доменній ієрархії, визначати порядок та умови реєстрації доменних імен на даних підрівнях. Першу частину доменного ім’я становить домен першого рівня. Такі домені імена, як правило, доступні для реєстрації всім бажаючим. Досить часто як доменне ім’я першого рівня використовуються торговельні марки, комерційні найменування, імена чи псевдоніми відомих осіб, оригінальні чи, навіть, загальновживані слова. Вони забезпечують ідентифікацію конкретного інформаційного ресурсу фізичної чи юридичної особи у межах відповідної доменної зони. Умови та привила їх реєстрації, її вартість визначається відповідними організаціями, яким надане право адміністрування відповідної доменної зони. Таким чином, структура кожного доменного імені включає, принаймні, дві частини: доменне ім’я верхнього рівня національного чи міжнародного характеру, що локалізує відповідну інформаційну зону та доменні ім’я другого рівня, що забезпечує ідентифікацію інформаційного ресурсу у рамках зазначеної доменної зони. Права на такі словесні позначення, що використовуються для пошуку відомостей у мережі Інтернет стають об’єктами спорів між власниками традиційної системи засобів індивідуалізації та їх аналогів у віртуальному просторі. Основними причинами виникнення конфліктів між власниками торговельних марок та особами, які зареєстрували доменні ім’я є: умисна реєстрація тотожного чи схожого з маркою іншої особи у формі доменного імені з метою його наступного перепродажу законному власнику марки чи його конкуренту; прагнення привернути увагу до конкретного інформаційного ресурсу шляхом використання для його ідентифікації назви відомої торговельної марки іншої особи; реєстрація доменного імені з метою дискредитації конкурента шляхом розміщення негативних відомостей на відповідній інформаційній сторінці, доменне ім’я якої співпадає з його торговельною маркою тощо. Діяльність по захопленню доменних імен, тотожних з торговельними марками інших суб’єктів з метою наступного перепродажу чи іншого недобросовісного використання отримала назву кіберсквотінга (cybersquatting). Масовість даного явища змусила організації, які займаються реєстрацією та адмініструванням доменів та державні органи адекватно реагувати на 85

порушення прав власників торговельних марок шляхом прийняття відповідних змін до нормативних актів. Недобросовісна реєстрація доменних імен засуджується Всесвітньою організацією інтелектуальної власності. У доповіді підготовленій ВОІВ “Управління доменними іменами й адресами: питання інтелектуальної власності” від 30 квітня 1999 р. цій проблемі присвячений ряд положень. На думку ВОІВ із зловмисною реєстрацією доменних імен необхідно боротися. З цією метою були розроблені Єдині Правила розгляду спорів про доменні імена (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (далі-UDRP)). Правила прийняті Корпорацією Інтернет по реєстрації імен і нумерації (ICANN) 1 грудня 1999р. на основі рекомендацій ВОІВ. Відповідно до їх положень розглядаються спори у доменних зонах .com, .org, .net тощо. Їх процедура була рекомендована національним реєстраторам як основний документ для вирішення доменних конфліктів. UDRP спрямована на захист прав власників торгових марок. Відповідно до її умов для повернення захопленого домену позивачу необхідно довести, що спірна назва домену є тотожною чи подібною до ступеня змішування з належним йому товарним знаком. До 2003 р. на підставі UDRP розглянуто вже більш 5 тис. Спорів. Слід підкреслити, що торговельні марки та доменні імена мають спільне функціональне призначення – забезпечують ідентифікацію товарів чи послуг чи інформації про них у мережі Інтернет. Словесні позначення, що є об’єктами торговельних марок та доменних імен другого рівня також можуть співпадати. Водночас, існує ряд відмінностей у правового режимі зазначених засобів індивідуалізації. Правоохоронний механізм торговельних марок, за винятком добре відомих, базується на принципах територіальності та спеціалізації, тобто поширюється лише на територію однієї держави стосовно обумовленого реєстрацією класу товарів та послуг. Для іншої групи товарів у патентних відомствах інших держав можуть бути зареєстровані тотожні чи схожі марки на ім’я інших осіб. Власник зареєстрованої торговельної марки вправі вимагати заборони використання будь-якого тотожного чи схожого позначення щодо відповідних товарів незалежно від сфери застосування такого позначення у тому числі і в мережі Інтернет. Тобто, новизна заявленого як марка позначення носить відносний характер та не виключає можливість реєстрації аналогічних чи подібних знаків для ідентифікації неоднорідної продукції чи для однорідних товарів, але в межах території іншої держави. В основу конструювання режиму доменних імен покладені інші принципи. Позначення, що заявляється як доменне ім’я повинне бути унікальним у рамках відповідної доменної зони, незалежно від характеру та спеціалізації інформаційного ресурсу для ідентифікації якого його мають намір використовувати. Власник зареєстрованого доменного імені позбавлений права вимагати заборони застосування будь-яких схожих доменних імен у межах однієї доменної зони, чи, навіть, тотожного доменного імені, якщо воно зареєстроване на іншій ділянці інформаційного простору. 86

Зарубіжній судовій практиці відомі випадки, коли власник певного домену намагався відсудити схоже доменне ім'я в іншій зоні. Так, власники Names.com подали позов про передачу їм домену Names.biz. Позивачу було справедливо відмовлене, оскільки, по-перше, слово “names” є загальновживаним, а, подруге, володіння доменом не є підставою для отримання прав на схожі домени в інших зонах. Варто наголосити, що Україна обрала особливий шлях вирішення можливих конфліктів між власниками доменних імен і торговельних марок, що фактично унеможливлюють кіберсквотінг. Довгий час громадяни України та українські організації могли реєструвати тільки домени третього рівня в зонах .com.ua, .net.ua та ін., а також регіональні домени типу .kiev.ua. З 2001 р. в Україні було оголошено про початок реєстрації доменів другого рівня в зоні .ua. Відповідно до “Правил домену .ua”, розроблених його адміністратором компанією “Хостмастер”, право на реєстрацію доменного імені в зоні .ua мають лише власники відповідних товарних знаків чи суб’єкти, які отримали право на його використання відповідно до укладених ліцензійних договорів. Даним рішенням було створені необхідні механізми, спрямовані на попередження кіберсквотінгу у національній частині Всесвітньої мережі Правила зони .ua одержали схвалення ВОІВ та ICAAN. Водночас, існує значний недолік даних правил – вони унеможливлюють реєстрацію доменного імені без попередньої реєстрації торговельної марки. Як вказують науковці, така політика зони .ua серйозно гальмує розвиток національної доменної зони, оскільки не в кожного бажаючого займатися розвитком інформаційних технологій є можливість одержати свідоцтво про реєстрацію торговельної марки. Крім того, достатньо довго може тривати процес оформлення відповідних прав. У результаті за два роки в зоні .ua зареєстровано менше 800 доменних імен (у той час як у зоні .ru — близько 200 тис.). У Республіці Білорусь також існувала подібна практика обмеження реєстрації доменних імен, але з травня 2000 р. домен .by відкритий для вільної реєстрації всім бажаючим. У той же час, дані правила не поширюються на реєстрацію доменних імен третього і нижчих підрівнів, у рамках яких можливі порушення прав на торговельні марки. Тому доцільним видається створення єдиного правового механізму реєстрації доменних імен усіх підрівнів зони .ua, який би передбачав надання права на доменне ім’я будь-якій юридичній чи фізичній особі не залежно від характеру її діяльності та наявності у неї права на використання торговельної марки. В Україні вирішенню конфліктів між власниками торговельних марок та доменних імен сприяло внесення змін у 2002 р. до Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”. Вони спрямовані на розширення переліку можливостей зареєстрованого товарного знаку шляхом включення до нього права на застосування знаку у мережі Інтернет та у вигляді доменних імен. Як випливає зі змісту п.4 та п.5 ст.16 Закону свідоцтво надає власнику зареєстрованого знака заборонити іншим особам його незаконно 87

використовувати, у тому числі як доменне ім’я. Таким чином, в українському законодавстві були закладені правові основи боротьби з кібесквотінгом. Контрольні запитання та завдання 1. Охарактеризуйте особливості правового режиму комерційних позначень. Як вони співвідносяться з комерційними найменуваннями. Який досвід охорони прав на комерційні позначення в зарубіжних державах? 2. Проаналізуйте процедуру правової охорони доменних імен в Україні верхнього рівня зони .UA та процедуру реєстрації доменних імен в підрівнях зони .UA. Які недоліки та переваги існуючої системи реєстрації доменних імен? 3. Охарактеризуйте зміст прав на доменне ім’я. Яким чином особа може захистити такі права? 4. Проаналізуйте наслідки боротьби з кіберсквотінгом та існуючу судову практику захисту прав на доменні імена. Завдання для самостійної роботи 1. Проаналізуйте існуючу судову практику розгляду і вирішення спорів у сфері доменних імен. 2. На підставі постанови Пленуму Вищого господарського суду України №12 від 17.10.2012 р. «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності» охарактеризуйте тенденції судової практики вирішення спорів з приводу нетрадиційних засобів індивідуалізації. 3. На підставі ЦК РФ охарактеризуйте особливості правової охорони В РФ комерційних позначень. 4. Проаналізуйте Правила домену .UA. 5. Складіть порівняльну таблицю спільних рис та відмінностей охорони комерційних найменувань та комерційних позначень. Література 1. Аномалії вцивільному праві України: Навч.-практ. посібник // Відп. ред. Р.А.Майданик. – К.: Юстініан, 2007. – 912с. 2. Бабкин С.А. Интеллектуальная собственность в Интернет – М. АО «Центр юрИнфоР», 2006, 512 с. 3. Городов О.А. Право на средства индивидуализации: товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, фирменные наименования, коммерческие обозначения. – М.: Волтерс Клевер, 2006. – 448с. 4. Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (Исключительные права). Учебник. М.: Из-во НОРМА, 2000 – 480 с. 5. Кодинець А.О. Право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у цивільному праві України: Монографія – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2007 – 312 6. Носик Ю.В. Обзор практики решения судами Украины правовых вопросов, связанных с доменными именами. С. 224-232 / Альманах цивилистики: Сборник статей. Вып. 2 / Под ред. Майданика Р.А. – К.: Алерта; КНТ, 2009 – 384 с. Модульна контрольна робота 2 КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ ІІ 1. Система засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг,

2. Співвідношення права на засоби індивідуалізації з авторським та патентним правом. 3. Проблеми творчості в засобах індивідуалізації. 4. Ознаки прав на засоби індивідуалізації. 5. Види засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів та послуг. 6. Поняття комерційного найменування. 7. Критерії охороноздатності комерційних найменувань. 8. Структура комерційного найменування. 9. Суб’єкти права на комерційні найменування. 10. Зміст суб’єктивних прав на комерційне найменування. 11. Припинення прав на комерційні найменування. 12. Чинність права на комерційне найменування. 13. Використання комерційного найменування. 14. Захист права на комерційне найменування. 15. Поняття та види торговельних марок. 16. Умови правової охорони позначень як торговельних марок. 17. Правовий режим добре відомих торговельних марок. 18. Суб’єкти прав на торговельні марки. 19. Реєстрація позначення як торговельної марки. 20. Заявка на свідоцтво для товарів і послуг та її склад. 21. Експертиза заявки по суті та формальна експертиза заявки. 22. Права та обов’язки, що випливають із реєстрації торговельної марки. 23. Право попереднього користувача на торговельну марку. 24. Припинення правової охорони торговельної марки. 25. Проблеми вирішення колізій прав на торговельні марки, комерційні найменування та промислові зразки. 26. Проблеми визнання недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуги. 27. Судова практика розгляду спорів щодо охорони прав на торговельні марки. 28. Реєстрація торговельної марки за Мадридською процедури. 29. Особливості охорони торговельних марок в законодавстві ЕС. 30. Реєстрація торговельних марок у зарубіжних державах. 31. Поняття географічного зазначення. 32. Торговельна марка та географічне зазначення. 33. Зазначення походження товару та його види. 34. Правова охорона географічних зазначень. 35. Процедура реєстрації географічних зазначень в Україні 36. Підстави припинення охорони географічних зазначень. 37. Захист прав на географічне зазначення. 38. Особливості майнових прав на географічні зазначення. 39. Підстави припинення правової охорони географічних зазначень. 40. Вирішення колізій прав між власником географічного зазначення та торговельної марки. 41. Поняття та види нетрадиційних засобів індивідуалізації. 42. Проблеми охорони прав на комерційні позначення. 43. Поняття, структура та види доменних імен. 44. Особливості охорони прав на домені імена. 45. Кіберсквотінг та захист від кіберсквотінгу.

Змістовий модуль ІІІ ПРАВОВОВА ОХОРОНА ІНШИХ ОБ’ЄКТІВ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ Тема 9. Правова охорона наукових відкриттів та раціоналізаторських пропозицій. Лекція 14. Правова охорона наукових відкриттів Поняття наукового відкриття. Співвідношення наукового відкриття та винаходу. Права автора наукового відкриття. Порядок засвідчення та охорони права на наукове відкриття. Проблеми охорони наукових відкриттів в Україні.

Система інших об’єктів права промислової власності Інтелектуальна, творча діяльність людини в сучасних умовах інформатизації суспільства розвивається стрімкими темпами. Ускладнюються форми інтелектуальної діяльності, виникають нові її види, розширюються межі використання результатів творчості. Результати творчості потребують належної правової охорони, а їх автори – надійного захисту своїх суб’єктивних прав. Виведення нових сортів рослин та порід тварин, встановлення раніше невідомих закономірностей та явищ матеріального світу чи створення нових інтегральних мікросхем потребують значних інтелектуальних зусиль їх творців. Тому результатам такої діяльності має бути забезпечена відповідна правова охорона. В умовах ринкової економіки володіння комерційно цінною інформацією про технологічний цикл виробництва продукції, її складові чи особливі властивості або іншими відомостями, що надають переваги на ринку дозволяє товаровиробнику отримати значно більші прибутки у порівнянні з конкурентами. Інформація, що становить комерційну таємницю також потребує надійної правової охорони, правовий режим якої унеможливлював би її поширення чи передачу без згоди володільця будь-яким особам. Крім інститутів авторського права і суміжних прав, патентного права та права на засоби індивідуалізації до сфери охорони інтелектуальної власності належать ряд об’єктів, що внаслідок специфіки правового режиму та конструкції правоохоронного механізму не можна беззастережно віднести до жодного із існуючих інститутів права інтелектуальної власності. Такі результати творчості отримали у науці цивільного права назву «інших об’єктів інтелектуальної власності». До зазначеної групи, як правило, відносяться результати інтелектуальної діяльності, що відносно недавно отримали правову охорону у вітчизняному законодавстві. До кола нетрадиційних об’єктів інтелектуальної власності належать: наукові відкриття, раціоналізаторські пропозиції, компонування інтегральних мікросхем, селекційні досягнення (сорти рослин, породи тварин) та комерційні таємниці. Правова охорона ряду з наведених об’єктів здійснюється на рівні спеціальних законів (Закон України “Про охорону прав на сорти рослин”, Закон 90

України “Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем”). Проте охорона наукових відкриттів, раціоналізаторських пропозицій і комерційної таємниці забезпечується наразі лише ЦК України та на підзаконному рівні. Спеціальне законодавство про охорону відкриттів, раціоналізаторських пропозицій та комерційної таємниці лише перебуває у процесі свого формування. Слід також підкреслити, що наукові відкриття охороняються лише нормами Глави 38 ЦК України. За відсутності механізму реалізації норм ЦК України у спеціальному законодавстві рівень охорони відкриттів є достатньо мінімальним. Правовий режим таких об’єктів інтелектуальної власності суттєво відрізняється один від одного. При цьому, якщо сорти рослин, породи тварин та компонування інтегральних мікросхем охороняються як об’єкти промислової власності, що передбачає їх визнання компетентним державним органом на підставі проведення відповідної експертизи, то охорона комерційної таємниці наближається до режиму охорони конфіденційної інформації. Рівень творчості, втілений у кожному з видів об’єктів також є різним. Ступінь наукової новизни відкриттів є значно вищим, ніж характер творчості, виражений у комерційній таємниці, що можуть являти собою таємні відомості взагалі позбавлені творчого характеру. Для одержання правової охорони результати науково-технічної творчості мають бути не лише зафіксовані у певній матеріальній формі (опис, креслення, зразок), але і визнані у встановленому порядку об’єктом, придатним для надання їм такої охорони. Кваліфікація результатів наукової творчості на предмет охороноздатності здійснюється компетентним державним органом. У певних випадках проведення такої кваліфікації забезпечується недержавними структурами. Зокрема, визнання пропозиції раціоналізаторською здійснює юридична особа, якій вона подана на розгляд. Незважаючи на різний правовий режим охорони раціоналізаторських пропозицій, селекційних досягнень та інших об’єктів інтелектуальної власності, особа, суб’єктивні права якої порушені може застосувати весь спектр механізмів цивільно-правового захисту прав інтелектуальної власності, що передбачений як спеціальними законами (наприклад, ст. 22 Закону України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем»), так положеннями ЦК України про захист цивільних прав (ст. ст. 16 та 432 ЦК України) Право інтелектуальної власності на наукові відкриття Поняття та умови правової охорони наукового відкриття. Людство завжди прагнуло до пізнання навколишнього світу, дослідження його законів та властивостей, вивчення природи явищ об’єктивної дійсності. Пізнання закономірностей навколишнього світу, що призводить до появи принципово нових знань здійснюється у формі наукових відкриттів. Вони є результатом фундаментальних теоретичних та експериментальних досліджень у будь-якій сфері життєдіяльності суспільства та надають якісно нову інформацію про об’єктивно існуючі, але раніше невідомі властивості, закони та явища 91

матеріального світу. Наукові відкриття є наслідком прояву найвищого рівня інтелектуальної, творчої діяльності людини та можуть бути підставою для формування нових напрямків наукових досліджень та винахідницької діяльності вчених багатьох країн. На відміну від винаходів, наукові відкриття не лише спрямовані на покращення функціонування окремих об’єктів техніки, удосконалення існуючих технологій виробництва, модернізацію устаткування, процесів виготовлення речовин та матеріалів, відкриття втілюють новий рівень науковотехнічного розвитку, формують нові етапи еволюції пізнання людиною навколишнього світу. За цих умов значення наукових відкриттів для подальшого розвитку наукових досліджень є, як правило, значно вищим від результатів винахідницької діяльності. Законодавство не може обмежити доступ суспільства до результатів наукового відкриття. На такі результати не може бути поширена конструкція монопольного (виключного) права одного суб’єкта, оскільки тим самим інші особи будуть позбавлені можливості вивчати, досліджувати та поглиблювати знання, одержані у результаті здійснення відкриття. Як наслідок, право на наукове відкриття за своїм характером не є виключним. Автор відкриття не може заборонити іншим особам використовувати результат своєї творчої діяльності чи передати або надати це право третій особі на підставі ліцензійного договору чи іншого договору. З моменту оприлюднення результатів наукових досліджень, відкриття стає надбанням всього людства. Проте його автор вправі одержати достойну матеріальну винагороду за свою діяльність, присвоїти відкриттю своє ім’я чи спеціальну назву та реалізувати інші немайнові права, що виникають внаслідок здійснення наукового відкриття. У зв’язку з неможливістю встановлення правового режиму виключних прав на наукові відкриття у ряді держав такі результати творчості не підпадають під сферу охорони права інтелектуальної власності. Проте за своїм характером відкриття є результатом інтелектуальної, творчої діяльності, а його автору має бути забезпечена надійна правова охорона майнових та особистих немайнових прав. Тому вітчизняний законодавець при формуванні положень Книги 4 ЦК України, присвячених праву інтелектуальної власності закріпив норми про охорону наукових відкриттів (Глава 38) як об’єктів інтелектуальної власності. Слід також наголосити, що відповідно до положень міжнародно-правових документів, зокрема, ст.3 Конвенції про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності 1967 р. наукові відкриття також віднесені до сфери інтелектуальної власності. Норми ЦК України, що стосуються правової охорони наукових відкриттів сформовані лише в двох статтях кодексу (ст.ст.457-458), що, безумовно, не можуть забезпечити належну охорону таких об’єктів. Спеціальних законів, які б здійснювали правову регламентацію відносин у зв’язку з створенням та охороною наукових відкриттів в Україні наразі не прийнято. Проте, слід відзначити про розробку проекту Закону України «Про охорону прав на наукові 92

відкриття», який може у майбутньому визначити процедуру надання охорони таким об’єктам, закріпити права авторів наукових відкриттів, визначити механізми захисту їх суб’єктивних прав. Відповідно до ст. 457 ЦК України науковим відкриттям визнається встановлення невідомих раніше, але об’єктивно існуючих закономірностей, властивостей та явищ матеріального світу, які вносять докорінні зміни у рівень наукового пізнання. З норми кодексу можна встановити, що об’єктами наукових відкриттів можуть бути невідомі раніше закономірності, властивості і явища матеріального світу. Закономірність матеріального світу вказує на об'єктивно існуючий зв'язок між явищами або властивостями матеріального світу, встановлення якого вносить докорінні зміни у рівень його пізнання. Властивість матеріального світу являє собою об'єктивно існуючу якісну визначеність об'єкта матеріального світу, встановлення якої вносить докорінні зміни у рівень пізнання. Явище матеріального світу - це об'єктивно існуюча форма прояву сутності об'єкту матеріального світу, що докорінно змінює рівень пізнання об’єктивної дійсності. Явище тісно пов’язане з сутністю об’єкта навколишнього світу і являє собою зовнішній вираз його сутності. Охорона наукових відкриттів можлива за умови, що відкриття не суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам охороноздатності, тобто є новим, достовірним та вносить докорінні зміни у рівень наукового пізнання. Новизна наукового відкриття означає встановлення невідомих раніше, але об’єктивно існуючих закономірностей, властивостей та явищ матеріального світу. Відомості про наукове відкриття мають бути невідомими до дати його опублікування суспільству. При цьому новизна наукових відкриттів носить абсолютний характер, що означає, що не може бути надана правова охорона відкриттю інформація про сутність, якого була опублікована в Україні або за кордоном, або іншим чином доведена до відома невизначеного кола осіб. Достовірність наукового відкриття передбачає його відповідність законам, властивостям та явищам об’єктивної дійсності. Достовірність висунутих в якості відкриття наукових положень підлягає доведенню його автором теоретично або експериментально. Внесення докорінних змін у рівень наукового пізнання означає, що відкриття являє собою істотний, фундаментальний внесок в існуюче наукове сприйняття об’єктивної дійсності. Відкриття вносить докорінні зміни у рівень наукового сприйняття, якщо воно може бути основою нових напрямків у розвитку науки і техніки, принципово змінює існуючі теоретичні уявлення, дає пояснення та експериментальне підтвердження раніше невідомим фактам, явищам чи властивостям матеріального світу.

Не всі результати наукових досліджень можуть визнаватися науковими відкриттями. Не можуть отримати правову охорону в якості наукових відкриттів: - гіпотези, здогадки, що не отримали належного підтвердження; - відкриття родовищ корисних копалин, географічні, археологічні, палеонтологічні відкриття; - створення нових технологічних процесів, конструкцій приладів і устаткування, нових матеріалів, методів діагностики та лікування хвороб, та інших подібних рішень, що можуть отримати правову охорону як об’єкти патентного права. Суб’єкти права інтелектуальної власності на наукове відкриття. Суб’єктом прав інтелектуальної власності на наукове відкриття визнається автор, тобто фізична особа, інтелектуальною, творчою діяльністю якої було встановлене наукове відкриття. Автором визначається фізична особа незалежно від її віку та дієздатності. Наукові відкриття є результатом ґрунтовних теоретичних досліджень, тому у сучасних умовах до проведення науково-дослідної діяльності залучається значна кількість науковців різних галузей знань. При цьому, якщо наукове відкриття є спільною творчою працею декількох осіб вони визнаються співавторами та мають рівні права у сфері інтелектуальної власності. Право інтелектуальної власності на наукове відкриття, що створено у співавторстві, належить всім співавторам спільно. Відносини між співавторами можуть бути визначені договором. У разі відсутності такого договору право інтелектуальної власності на наукове відкриття здійснюється всіма співавторами спільно. Не можуть бути визнані співавторами наукового відкриття особи, які не зробили вагомого особистого творчого внеску у встановлення наукового відкриття та надавали автору відкриття тільки технічну і організаційну допомогу. Крім автора суб’єктом права інтелектуальної власності на наукове відкриття може бути його спадкоємець чи інший правонаступник. Зокрема, право на подання заявки на наукове відкриття і одержання диплому на ім'я автора наукового відкриття, а також право на матеріальну винагороду за наукове відкриття можуть перейти у спадщину до його спадкоємців. Зміст права інтелектуальної власності на наукове відкриття. Автору (співавторам) наукового відкриття належить комплекс особистих немайнових та майнових прав інтелектуальної власності на відкриття. Відповідно до ст. 458 ЦК України автор наукового відкриття має право надати науковому відкриттю своє ім’я або спеціальну назву. Право на присвоєння науковому відкриттю імені автора (співавторів) виражається у можливості автора надати за його заявою науковому відкриттю імені автора або іншої спеціальної назви, визначеної автором (співавторами). Присвоєне науковому відкриттю ім'я автора або спеціальна назва зазначається в дипломі. 94

Крім права на надання спеціальної назви науковому відкриттю до особистих немайнових прав автора можна віднести: - право на визнання особи автором наукового відкриття, що означає, що лише особа, яка встановила наукове відкриття вправі вважатися його автором. - право на пріоритет наукового відкриття, тобто право автора вимагати забезпечення охорони наукового відкриття з дати, за якою вперше сформульовано положення, яке заявлено в якості наукового відкриття, чи дати оприлюднення такого наукового положення. Це право реалізується автором шляхом подання заявки на видачу диплому на наукове відкриття. - право перешкоджати будь-якому посяганню на право на наукове відкриття, здатне завдати шкоди честі чи репутації автора наукового відкриття; - право вимагати зазначення свого імені у зв'язку з використання наукового відкриття, якщо це практично можливо. Крім особистих немайнових прав автор наукового відкриття володіє рядом майнових прав, зокрема правом на одержання матеріальної винагороди за встановлення наукового відкриття. Розмір такої винагороди має встановлюватися державою та виплачуватися за рахунок коштів Державного бюджету чи спеціальних фондів. З метою стимулювання перспективних наукових досліджень як самого автора, так і інших осіб розмір такої матеріальної винагороди має бути достатньо значним та виплачуватися автору довічно. Держава має заохочувати наукові дослідження також шляхом встановлення додаткових пільг та переваг для автора наукового відкриття. Зокрема, автору наукового відкриття може бути присуджено вчений ступінь доктора або кандидата наук без захисту дисертації, присуджуватися державні чи інші нагороди. Оскільки право на наукове відкриття не є виключним, то автор з дати оприлюднення сутності наукового відкриття не має право заборонити іншим особам використовувати цей об’єкт інтелектуальної власності, в тому числі при проведенні наукових теоретичних чи експериментальних досліджень Автор також позбавлений права надати чи передати право на використання наукового відкриття на підставі цивільноправового договору іншим особам. Майнове право інтелектуальної власності на одержання матеріальної винагороди за встановлення наукового відкриття може належати спадкоємцям автора чи іншим його правонаступникам. Набуття прав інтелектуальної власності на наукове відкриття. Згідно ч. 2 ст. 458 ЦК України право на наукове відкриття засвідчується дипломом та охороняється у порядку, встановленому законом. Диплом на наукове відкриття є правоохоронним документом, що засвідчує визнання встановлених закономірностей, властивостей та явищ матеріального світу науковим відкриттям, пріоритет наукового відкриття та авторство на наукове відкриття. Як зазначалося раніше, наразі спеціального закону, який би встановлював процедуру набуття прав на наукове відкриття не прийнято. У проекті Закону України «Про охорону прав на наукові відкриття» передбачається порядок набуття прав на наукове відкриття. Зокрема, для 95

одержання правової охорони науковому відкриттю його автор (співавтори), юридична особа або спадкоємці автора, якщо заявка на наукове відкриття не може бути подана самим автором, подають до центральний орган виконавчої влади з питань охорони інтелектуальної власності заявку на наукове відкриття, що має містити: - заяву про видачу диплому на наукове відкриття; - опис наукового відкриття з викладенням доказів його достовірності; - формулу наукового відкриття, яка повністю заснована на описі та яка стисло, чітко та вичерпно відображає сутність відкриття, що заявляється, - реферат; - матеріали, що ілюструють наукове відкриття; - документи, що підтверджують пріоритет наукового відкриття. У заяві про видачу диплому на наукове відкриття вказують заявника (заявників) і його (їх) адресу, а також автора (співавторів). Заявка на наукове відкриття повинна відноситися до одного наукового відкриття. Після надходження заявки здійснюється її експертиза. Експертиза заявки на наукове відкриття включає проведення формальної експертизи, попередньої експертизи та експертизи по суті. Формальна експертиза заявки на наукове відкриття проводиться органом виконавчої влади з питань охорони інтелектуальної власності, під час якої заявка перевіряється на предмет правильності її оформлення. Попередня експертиза та експертиза по суті проводиться установами Національної академії наук України. Попередня експертиза включає розгляд матеріалів заявки на наукове відкриття з встановленням повноти та відповідності формули, опису наукового відкриття та інших матеріалів заявки встановленим вимогам. Експертиза по суті заявки включає визнання положення, яке заявляється, науковим відкриттям або відмову у цьому визнанні, тобто охоплює перевірку заявленого відкриття на предмет його відповідності умовам новизни, достовірності та внесення докорінних змін у рівень наукового визнання. Законопроект пропонує здійснювати на підставі рішення Національної академії наук України реєстрацію набуття прав інтелектуальної власності у державному реєстрі наукових відкриттів та офіційну публікацію відомості про нього. Якщо протягом шести місяців з дати публікації про наукове відкриття в офіційному бюлетені проти реєстрації не буде заперечень, центральний орган виконавчої влади з питань охорони інтелектуальної власності разом з Національною академією наук України видають автору чи співавторам наукового відкриття диплом про наукове відкриття. Державна реєстрація наукового відкриття та видача його автору диплому є підставою набуття майнових прав інтелектуальної власності на наукове відкриття. Захист прав на наукові відкриття може здійснюватися у судовому чи адміністративному порядку або у неюрисдикційній формі. Зокрема, суди відповідно до їх компетенції можуть розглядають спори про авторство на наукове відкриття, визнання наукового відкриття придатним для набуття права 96

інтелектуальної власності, виплати винагороди автору наукового відкриття, а також інші спори, пов'язані з охороною прав на наукові відкриття. Законом має бути встановлена відповідальність порушення законодавства про охорону наукових відкриттів, у тому числі за присвоєння авторства наукового відкриття, розголошення без згоди автора змісту наукового відкриття до дати його опублікування, включення в число співавторів осіб, які не приймали творчої участі у встановленні наукового відкриття тощо. Лекція 15. Правова охорона раціоналізаторських пропозицій Поняття раціоналізаторської пропозиції. Об’єкти раціоналізаторської пропозиції. Співвідношення пропозиції та винаходу. Умови правової охорони раціоналізаторської пропозиції. Суб’єкти права інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію. Права автора раціоналізаторської пропозиції. Права юридичної особи, яка визначила пропозицію раціоналізаторською. Проблеми правової охорони раціоналізаторських пропозицій в Україні.

Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію Поняття та умови охороноздатності раціоналізаторських пропозицій. Однією з наймасовіших форм технічної творчості, результати якої спрямовані на вдосконалення, організацію та оптимізацію виробничої чи будь-якої іншої сфери діяльності конкретного господарюючого суб’єкта є раціоналізація. На відміну від винахідництва результати раціоналізації не повинні мати світової новизни або високого рівня творчості. Раціоналізаторською може вважатися пропозиція, яка є новою і корисною для конкретної юридичної особи, передбачає створення або зміну конструкції виробів, технології виробництва чи застосовуваної техніки. Раціоналізація є найпоширенішою та найдоступнішою формою технічної творчості, що має на меті удосконалення вже відомих технічних, технологічних чи організаційних рішень. Процедура правової охорони раціоналізаторських пропозицій є максимально спрощеною для її автора та не передбачає додаткової державної реєстрації пропозиції, проведення експертизи, затрат на оформлення заявки чи видачу патенту. Завдяки своїй доступності раціоналізація набула масового характеру, особливо у радянський період. При цьому економічний ефект від впровадження раціоналізаторських пропозицій подекуди може перевищувати результати винахідницької діяльності. Раціоналізаторські пропозиції тісно пов’язані з винаходами. Як і винаходи, вони являють собою технічні чи технологічні рішення у будь-якій сфері суспільно-корисної діяльності. Проте якщо своїм за змістом технічне рішення не може бути визнане винаходом (у результаті відсутності новизни чи винахідницького рівня чи за інших обставин) його цілком можливо оформити в якості раціоналізаторської пропозиції. Новизна пропозиції носить локальний характер, тобто якщо рішення для конкретного підприємства не було відоме в мірі, достатній для його практичного використання йому може бути забезпечена правова охорона як раціоналізаторській пропозиції. Правова охорона раціоналізаторських пропозицій здійснюється відповідно до Глави 41 ЦК України та Тимчасового положення про правову охорону 97

об’єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні, затверджене указом Президента України від 18 вересня 1992 р. № 479/92 та низки нормативних актів, спрямованих на реалізацію його норм (зокрема, затверджені наказом Держпатенту України від 27.08.1995 р. № 131 «Методичні рекомендації про порядок складання, подачі і розгляду заяви на раціоналізаторську пропозицію», «Положення про свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію та порядок його видачі» затверджене наказом Держпатенту України № 129 від 22.08.1995 р.). Оскільки відповідно до указу Президента України від 22 червня 1994 р. № 324/94 вище згадане «Тимчасове положення…» частково втратило свою чинність, слід констатувати необхідність нагальної розробки законодавчих актів, які б з врахуванням норм Книги 4 ЦК України заклали нові підвалини регламентації відносин у сфері правової охорони раціоналізаторських пропозицій. Відповідно до ст. 481 ЦК України раціоналізаторською пропозицією є визнана юридичною особою пропозиція, яка містить технологічне (технічне) або організаційне рішення у будь-якій сфері її діяльності. Об’єктом раціоналізаторської пропозиції може бути матеріальний об’єкт або процес. Раціоналізаторською може бути визнана пропозиція, яка є новою і корисною для підприємства, якому вона подана, і передбачає створення або зміну конструкції виробів, технології виробництва, застосовуваної техніки або складу матеріалу. Таким чином, умовами охороноздатності раціоналізаторської пропозиції являються: 1) відповідність пропозиції будь-якій сфері (профілю) діяльності юридичної особи; 2) новизна пропозиції; 3) корисність пропозиції для юридичної особи, якій вона подана. Раціоналізаторська пропозиція повинна містити технічне, технологічне або організаційне рішення у будь-якій сфері діяльності юридичної особи, якій вона подана. Не можуть вважатися раціоналізаторськими пропозиції, що не містять конкретне вирішення задачі, а лише вказують на її постановку або фіксують її опис. Пропозиція подається тій юридичній особі, сфери діяльності якої відноситься пропозиція, незалежно від того чи перебуває автор пропозиції з нею у трудових відносинах. Раціоналізаторська пропозиція стосується сфери діяльності юридичної особи, якій вона подана, якщо вона може бути використана нею в технологічному процесі, у продукції, що виробляється, або у застосовуваній техніці. Раціоналізаторська пропозиція є новою для юридичної особи, якій вона подана, якщо згідно з наявними на даній організації джерелами інформації ця або тотожна поданій пропозиція не була відома в мірі, достатній для її практичного використання. На відміну від винаходів новизна раціоналізаторської пропозиції носить не світовий, а локальний характер. Не впливає на новизну раціоналізаторської пропозиції, її використання за 98

ініціативою автора протягом не більше трьох місяців до подання відповідної заяви. Раціоналізаторська пропозиція вважається корисною для юридичної особи, якщо її використання дає змогу юридичній особі підвищити економічну ефективність або одержати інший позитивний ефект. Не визнається раціоналізаторською пропозиція, яка: - знижує надійність та інші показники якості продукції; - погіршує умови праці, якість робіт; - викликає або збільшує рівень забруднення навколишнього природного середовища; - ставить лише завдання або тільки визначає ефект, що може бути одержаний від застосування пропозиції, без вказівки конкретного рішення; - відноситься до засобів організації і управління господарством (планування, фінансування), виконання, викладання, дослідження, проектування, розрахунку, а також до систем інформації; - відноситься до умовних позначень, розкладів, правил гри, дорожнього руху, судноплавства, складання шкал, таблиць, діаграм, графіків, якщо вони не призводять до зміни конструкції приладів, що їх містять, або технології виробництва; - передбачає зміну розміщення устаткування в приміщеннях, будинках, спорудах, якщо воно не призводить до удосконалення технологічного процесу. Суб’єкти права інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію. Суб’єктами права інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію є її автор та юридична особа, якій ця пропозиція подана. Автором раціоналізаторської пропозиції визнається лише фізична особа, творчою працею якої вона була створена. Якщо раціоналізаторська пропозиція створена спільною творчою працею кількох фізичних осіб, всі вони визнаються співавторами. Порядок користування правами на раціоналізаторську пропозицію, створену у співавторстві, визначається угодою між ними. Не вважаються співавторами особи, які надавали авторові раціоналізаторської пропозиції тільки технічну допомогу (наприклад, у виготовленню креслення і зразків, оформленню документації, виконанні розрахунків, проведенню дослідної перевірки тощо), або сприяли оформленню прав на раціоналізаторську пропозицію. Існує ряд обмежень щодо визнання раціоналізаторськими пропозицій, що подаються інженерно-технічними працівниками. Пропозиції інженернотехнічних працівників науково-дослідних, проектних, конструкторських, технологічних організацій і аналогічних підрозділів підприємств, які відносяться до розроблюваних цими працівниками проектів, можуть бути визнані раціоналізаторськими: після затвердження проектів підприємств, будинків і споруд; після прийняття серійного (головного) зразка — якщо вони відносяться до конструкції або після прийняття в експлуатацію у встановленому порядку якщо вони відносяться до технологічного процесу. Пропозиції інженерно-технічних працівників науково-дослідних, проектних, 99

конструкторських, технологічних організацій і аналогічних підрозділів підприємств, які не розробляли проекти, конструкції і технологічні процеси, а також пропозиції інших категорій працівників на стадії експериментальної (дослідної) перевірки проекту, конструкції, технологічного процесу можуть бути визнані раціоналізаторськими у встановленому порядку. Лише авторові раціоналізаторської пропозиції належить право авторства та інші особисті немайнові права інтелектуальної власності, встановлені ЦК України, які є невідчужуваними та охороняються безстроково. Крім автора іншим суб’єктом права інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію є юридична особа, якій подана пропозиція. Така юридична особа не обов’язково повинна перебувати у трудових відносинах з автором. Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію може набути будь-яка юридична особа, якій вона була подана у разі, якщо пропозиція є новою, корисною та відповідає сфері діяльності юридичної особи. Юридична особа, яка визнала пропозицію раціоналізаторською набуває комплекс майнових прав на препозицію, в тому числі право на її використання у будь-якому обсязі. Водночас, на неї покладається обов’язок виплачувати авторові пропозиції відповідну винагороду. Оформлення прав на раціоналізаторську пропозицію. Набуття прав інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію здійснюється шляхом складання та подання її автором заяви до юридичної особи, сфери діяльності якої стосується технічне, технологічне або організаційне рішення. Заява складається автором (співавторами) окремо щодо кожної пропозиції за встановленою формою (форма заяви на раціоналізаторську пропозицію, затверджена наказом Міністерства статистики України від 24.03.95 № 79). Якщо при розгляді заяви буде встановлено, що в ній міститься дві і більше самостійних пропозиції, то авторові пропонують оформити кожну пропозицію окремою заявою у 15-денний термін з дня повідомлення його про це. При цьому першість таких раціоналізаторських пропозицій встановлюється за первинною датою надходження заяви. Якщо автор в зазначений термін не подасть окремі заяви, то заява розглядається по відношенню до однієї з пропозицій, що містяться в ній. В заяві на раціоналізаторську пропозицію вказується найменування пропозиції, всіх без винятку співавторів, творчою працею яких створена пропозиція, а також відомості про співавторів (прізвище, ім’я, по-батькові, місце роботи або домашня адреса, якщо заява подається особою, яка не працює на підприємстві, якому подається заява). У заяві в розділі “Опис пропозиції” викладаються недоліки існуючої конструкції виробу, технології виробництва і техніки, що застосовується, чи складу матеріалу, які усуваються пропозицією, ціль пропозиції, зміст пропонованого рішення, включаючи дані, достатні для його практичного здійснення без участі автора, а також відомості про прибуток чи інший позитивний ефект. 100

До заяви в необхідних випадках додаються графічні матеріали (креслення, схеми, ескізи тощо), техніко-економічні розрахунки та додаткові відомості про пропозицію. Заява, графічні чи інші матеріали, що додаються до неї, підписуються всіма співавторами. На заяві і матеріалах до неї проставляється дата її заповнення. Заява подається юридичній особі, до діяльності якої відноситься пропозиція, незалежно від чи перебуває автор з нею у трудових відносинах. При цьому, пропозиція відноситься до діяльності особи, якщо вона може бути використана в технологічному процесі, у продукції, що виробляється, або у застосовуваній техніці. Відповідно до ст. 482 ЦК України обсяг правової охорони раціоналізаторської пропозиції визначається її описом, а також кресленнями, якщо вони подані. Перевірку заявленої пропозиції проводить юридична особа, якій вона була подана. Перевірка заяви охоплює попередню перевірку та перевірку заявленої пропозиції по суті. Попередня перевірка має на меті встановити відповідність заявки встановленим законодавством вимогам, тобто чи стосується заявлена пропозиція профілю діяльності юридичної особи чи дотримані вимоги щодо її складання. Попередня перевірка заявки здійснюється компетентним працівником юридичної особи, якій була адресована пропозиція. Вірно складена заява приймається до розгляду та реєструється у журналі реєстрації раціоналізаторських пропозицій за формою, затвердженою наказом Міністерства статистики України від 24.03.95 № 79, в день її одержання, незалежно від рішення, яке буде прийняте згодом. На заяві проставляється дата її надходження і номер, під яким вона була зареєстрована. Заява не приймається до розгляду і не реєструється, якщо вона складена не у відповідності до вимог законодавства, зокрема в описі пропозиції не розкрито суть раціоналізаторської пропозиції або пропозиція не відноситься до діяльності підприємства. У цих випадках заява в 5-денний термін з дня її надходження повертається авторові із зазначенням причини відмови у реєстрації. Причини відмови у реєстрації пропозиції повинні бути викладені в письмовому вигляді з зазначенням найменування пропозиції і дати її надходження. Якщо автор не згоден з відмовою у прийнятті до розгляду його заяви, він може подати заперечення на цю відмову керівнику юридичної особи. Заперечення повинно бути розглянуте у 15-денний термін. Зареєстрована заява направляється для отримання висновку по пропозиції (проведення перевірки по суті) тим підрозділам і службам, до діяльності яких вона безпосередньо відноситься. У висновку по пропозиції дається оцінка її новизни і корисності. Відсутність новизни обґрунтовується посиланням на відповідні джерела, а у випадку відсутності корисності приводиться обґрунтування недоцільності використання пропозиції. 101

Висновок по пропозиції підписується посадовою особою, яка зробила висновок, з вказівкою посади і дати підписання. По кожній пропозиції можуть бути прийняті такі рішення: - визнати пропозицію раціоналізаторською і прийняти до впровадження; - провести дослідну перевірку пропозиції; - відхилити пропозицію. Рішення, по пропозиції приймається керівником юридичної особи чи керівником відповідного підрозділу, на якого це покладено відповідним наказом. З урахуванням умов, що існують в конкретній організації (велика чисельність працюючих, територіальна роз’єднаність, відокремленість тощо), її керівник може надати право прийняття рішень по пропозиціях керівникам відповідних підрозділів юридичної особи (цехів, будівельних управлінь тощо). По пропозиції, яка визнана юридичною особою раціоналізаторською, здійснюються організаційно-технічні заходи, що забезпечують її використання (включення у відповідні плани, видання наказів чи розпоряджень про використання пропозиції, зміна у зв’язку з пропозицією нормативно-технічної документації тощо). Рішення про визнання раціоналізаторською пропозиції, внесеної керівником, його заступником, головним інженером, заступником головного інженера юридичної особи, приймається з урахуванням думки правління, науково-технічної ради тощо. У випадку незгоди автора з рішенням про відмову у визнанні пропозиції раціоналізаторською або у прийнятті її до використання, він може у місячний термін від дати одержання рішення подати заперечення керівнику юридичної особи, який прийняв відповідне рішення. Заперечення автора розглядається науково-технічною радою або аналогічним органом організації в місячний термін від дати його надходження. Після винесення рішення про визнання пропозиції раціоналізаторською і прийняття її до використання протягом місяця автору або кожному з співавторів пропозиції видається свідоцтво. Свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію є охоронним документом, що підтверджує визнання пропозиції раціоналізаторською, дату її подання, авторство та містить: - назву та найменування підприємства, організації чи установи, що видає свідоцтво; - назву раціоналізаторської пропозиції; - прізвище автора, а у разі співавторства - прізвища та ініціали всіх співавторів в алфавітному порядку; - дату подання пропозиції; - дату визнання пропозиції раціоналізаторською; - номер, за яким вона зареєстрована в журналі реєстрації раціоналізаторських пропозицій; - підпис керівника організації або установи із зазначенням його прізвища та ініціалів, що скріплюється печаткою. 102

Свідоцтво видається юридичною особою, яка визнала пропозицію раціоналізаторською. Оскільки свідоцтво закріплює, насамперед, право авторство на раціоналізаторську пропозицію, тому його дія не обмежується будь-яким строком. Права інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію. Особливістю режиму правової охорони раціоналізаторських пропозицій є чіткий розподіл прав інтелектуальної власності між автором пропозиції та юридичною особою, яка її визнала. Згідно ст. 484 ЦК України автор раціоналізаторської пропозиції має право на добросовісне заохочення від юридичної особи, якій ця пропозиція подана. Юридична особа, яка визнала пропозицію раціоналізаторською, має право на використання цієї пропозиції у будь-якому обсязі. Таким чином, авторові раціоналізаторської пропозиції належить комплекс особистих немайнових прав на пропозицію та майнове право на винагороду. У свою чергу, юридична особа, яка визнала пропозицію володіє сукупністю майнових прав інтелектуальної власності щодо неї у тому числі правом на її використання будь-яким способом. Особисті немайнові права автора раціоналізаторської пропозиції охоплюють право на визнання особи автором раціоналізаторської пропозиції; право перешкоджати будь-якому посяганню на право інтелектуальної власності, здатному завдати шкоди честі чи репутації автора раціоналізаторської пропозиції; інші особисті немайнові права інтелектуальної власності (право на назву раціоналізаторської пропозиції, право на її пріоритет тощо). Автор пропозиції має також майнове право на одержання винагороди від юридичної особи, що використовує раціоналізаторську пропозицію. ЦК України у ст. 484 чітко не визначає розмір такої винагороди, зазначаючи лише положення про право автора на одержання добросовісного заохочення від юридичної особи, якій подана пропозиція. Більш детально розмір авторської винагороди зазначається в Методичних рекомендацій про порядок складання, подачі і розгляду заяви на раціоналізаторську пропозицію, затверджених наказом Держпатенту України від 27.08.1995 р. № 131. Відповідно до рекомендацій винагорода автору (співавторам) виплачується у відповідності до законодавства України. Право на винагороду має автор (співавтори) раціоналізаторської пропозиції протягом двох років від дати початку її використання юридичною особою, яка видала автору (співавторам) свідоцтво на пропозицію. Розмір винагороди у зв’язку з використанням пропозиції визначається умовами договору між автором і юридичною особою, проте не може бути менше: 10 відсотків доходу, одержуваного щорічно особою від використання раціоналізаторської пропозиції; 2 відсотків від частки собівартості продукції (роботи чи послуги), що припадає на раціоналізаторську пропозицію, корисний ефект від якої не впливає на одержання доходу. При цьому, винагорода підлягає сплаті автору пропозиції відповідно до договору, але не пізніше трьох 103

місяців після закінчення кожного року використання раціоналізаторської пропозиції. Враховуючи, що положення Методичних рекомендацій про мінімальні розміри винагороди не носять обов’язкового характеру для юридичних осіб, що використовують пропозиції, видається доцільним закріплення подібних правових норм безпосередньо у тесті відповідних законів. Захист прав на раціоналізаторську пропозицію може здійснюватися в адміністративному та у судовому порядках. В адміністративному порядку шляхом звернення до органу управління юридичної особи можуть розглядатися скарги про відмову у прийнятті до розгляду заяви на раціоналізаторську пропозицію, відмову у визнанні пропозиції раціоналізаторською, скасування рішення, прийнятого у результаті розгляду заяви тощо. У разі незадоволення вимог автора, прийняте рішення органу управління може бути оскаржене до суду. В Україні формується судова практика розгляду спорів про порушення прав на раціоналізаторську пропозицію. Вищий господаський суд України в своєму іфнормаційному листі №01-8/844 від 17.04.2006 р. зазначає, що при вирішенні спору про стягнення винагороди за впровадження раціоналізаторської пропозиції необхідно з’ясовувати фактичні дані щодо використання відповідачем раціоналізаторської пропозиції позивача та наявності економічного ефекту такого використання. У судовому порядку також можуть розглядаються спори з приводу використання раціоналізаторської пропозиції, авторства на неї, невиплати винагороди за невикористання пропозиції, а також інші спори, що стосуються порушення особистих немайнових чи майнових прав суб’єктів інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію. Контрольні запитання та завдання 1. Визначить різницю в об’єктах правової охорони наукових відкриттів та винаходів. 2.Охарактеризуйте особливості змісту прав на наукові відкриття? 3. Визначить процедуру охорони раціоналізаторських пропозицій. 4. Чи встановлені законодавством мінімальні розміри винагороди за впровадження раціоналізаторських пропозицій? 5. Охарактеризуйте проблеми правової охорони наукових відкриттів і раціоналізаторських пропозицій в Україні. Завдання для самостійної роботи 1. Визначить різницю в об’єктах правової охорони наукових відкриттів та винаходів; винаходів та раціоналізаторських пропозицій. 2. Проаналізуйте існуючу судову практику розгляду і вирішення спорів у сфері раціоналізаторських пропозицій. 2. На підставі постанови Пленуму Вищого господарського суду України №12 від 17.10.2012 р. «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності» охарактеризуйте тенденції судової практики вирішення спорів з приводу раціоналізаторських пропозицій. 3. Складіть порівняльну таблицю спільних рис та відмінностей охорони наукових відкриттів, винаходів та раціоналізаторських пропозицій. Література:

104

1 2 3 4

Андрощук Г. Раціоналізаторська діяльність за кордоном // Інтелектуальна власність. - К., 2003. - № 4. - С. 29-35. Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник статей. М.: “Статут”, 2003 – 416 с. Закорецька Г. Охорона прав на раціоналізаторську пропозицію в новому Цивільному кодексі України // Інтелектуальна власність. - К., 2003. - № 4. - С. 3-7. Підопригора О.А. Наукове відкриття в Цивільному кодексі України // Інтелектуальна власність. - К., 2003. - № 7. - С. 3-7.

Тема 10. Проблеми охорони прав на компонування інтегральних мікросхем та селекційні досягнення Лекція 16 Проблеми охорони прав на компонування інтегральних мікросхем та селекційні досягнення Поняття та ознаки сорту рослин. Поняття та ознаки селекційного досягнення в галузі тваринництва. Критерії охороноздатності сорту рослин. Особисті немайнові права на сорт рослин, породу тварин. Майнові права на сорт рослин, породу тварин, порядок їх набуття. Тимчасова правова охорона сорту. Строк чинності прав інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин. Припинення права на сорт та визнання його недійсним. Захист прав на сорт рослин, породу тварин. Поняття компонування інтегральної мікросхеми. Умови охороноздатності компонування інтегральної мікросхеми. Державна реєстрація компонування інтегральної мікросхеми: порядок, юридичне значення. Права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми. Визнання прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми недійсними. Захист прав на компонування інтегральної мікросхеми.

Право інтелектуальної власності на селекційні досягнення. Право інтелектуальної власності на сорти рослин. В процесі свого історичного розвитку людина постійно впливає на навколишнє середовище, змінюючи та пристосовуючи його для задоволення власних потреб та інтересів. Такі зміни торкнулися не лише створення нових об’єктів техніки та технології, поступово людина почала впливати на розвиток природного світу. Результатом творчої діяльності людини можуть бути не лише об’єкти нематеріальної сфери (нові чи удосконалені продукти, пристрої, речовини, матеріали тощо), а і виведення нових сортів рослин чи порід тварин з потрібними суспільству ознаками та властивостями. Цілеспрямована інтелектуальна, творча діяльність по виведенню нових сортів рослин та породі тварин дістала назву селекційної діяльності. Процес виведення нового сорту рослини чи породи тварини потребує значних інтелектуальних та матеріальних зусиль, висококваліфікованих кадрів та може тривати не один рік. На відміну від винахідництва, селекційна діяльність спрямована на зміну розвитку природних систем, та являється за своїм характером, як правило, більш складною, потребуючи залучення значної кількості фахівців. Часто над виведенням нового сорту тривалий час працюють трудові колективи спеціалізованих установ чи їх підрозділів. Законодавство 105

повинно забезпечити надійну охорону результатів такої діяльності, поєднуючи інтереси суспільства в отриманні доступу до нового результату та інтереси селекціонерів у захисті їх особистих та майнових прав на винайдений сорт чи породу. В законодавстві України про селекційні досягнення у цілому створені необхідні правові механізми охорони нових сортів рослин та порід тварин. Однак, не можна не відзначити, що на відміну від системи охорони прав на сорти рослин, в межах якої існує достатньо розгалужене законодавче забезпечення, охорона селекційних досягнень у сфері тваринництва здійснюється лише на підставі ЦК України та статей Закону України «Про племінну справу у тваринництві». Нормативні документи, спрямовані на реалізацію положень кодексу у частині охорони прав на породи тварин наразі лише перебувають на стадії свого формування. Поняття та умови охороноздатності сортів рослин. Правова охорона нових сортів рослин здійснюється нормами Глави 42 ЦК України, Закону України «Про охорону прав на сорти рослин», Міжнародної конвенції по охороні нових сортів рослин, прийнятої 2 грудня 1961 р. та низкою нормативних актів, спрямованих на реалізацію положень Закону (постанова Кабінету Міністрів України від 15 травня 2003 р. N 686 “Про затвердження Положення про Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні”. Наказ Міністерства аграрної політики України від 3 вересня 2002 року N 249 “Про затвердження Правил складання та подання заявки на сорт”. Наказ Міністерства аграрної політики України від 21 липня 2003 року N 244 “Про затвердження Інструкції про реєстрацію договору про передачу майнового права на сорт і договору про передачу права на використання сорту”). Відповідно до Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» »сорт рослин – це окрема група рослин в рамках нижчого із відомих ботанічних таксонів. Вона може бути визначена ступенем прояву ознак, що є результатом діяльності певного генотипу або комбінації генотипів; може бути відрізнена від будь-якої іншої групи рослин ступенем прояву принаймні однієї з ознак сорту; може розглядатися як єдине ціле з точки зору її придатності для відтворення в незмінному вигляді цілих рослин сорту. Різновидами сорту, на які можуть отримати правову охорону є клон, лінія, гібрид першого покоління та популяція. Для отримання правової охорони сорт рослин має відповідати сукупності певних умов, визначених у законодавстві, тобто бути новим, вирізняльним, однорідним та стабільним. Новизна сорту означає, що до дати, на яку заявка вважається поданою, заявник (селекціонер) чи інша особа за його дозволом не продавали чи будьяким іншим способом не передавали матеріал сорту для комерційного використання. Новизна сорту не втрачається, якщо будь-який його матеріал збувався: 106

- із зловживанням на шкоду заявнику; - на виконання договору про передачу права на подання заявки; - на виконання договору про розмноження відтворювального матеріалу сорту і його випробування, за умови, що зібраний внаслідок цього матеріал передавався лише заявникові і не використовувався для виробництва іншого сорту; - на виконання визначених законодавством заходів, зокрема щодо біологічної безпеки чи формування реєстру сортів; - як побічний або відхідний продукт, отриманий під час створення чи поліпшення сорту, без посилань на сорт і лише для споживання. Вирізняльність сорту означає, що за проявом своїх ознак сорт має чітко відрізняється від будь-якого іншого сорту, загальновідомого до дати, на яку заявка вважається поданою. Сорт може бути визнаним загальновідомим, якщо: - він поширений на певній території в будь-якій державі; - відомості про прояви його ознак стали загальнодоступними у світі, зокрема шляхом їх опису в будь-якій оприлюдненій публікації; - він представлений зразком у загальнодоступній колекції; - йому надана правова охорона або він внесений до офіційного реєстру сортів в будь-якій державі. Однорідність сорту має місце, якщо з урахуванням особливостей його розмноження рослини цього сорту залишаються достатньо схожими за своїми основними ознаками, відзначеними в описі сорту. Стабільність сорту – це його властивість, що полягає в тому, що основні ознаки, відзначені в описі сорту, залишаються незмінними після неодноразового розмноження чи, у разі особливого циклу розмноження, в кінці кожного такого циклу. Сорт може бути зареєстрованим в Україні, тобто отримати правову охорону за сукупності наступних умов: 1) сорт є охороноздатним, тобто йому притаманні ознаки новизни, вирізняльності, однорідності та стабільності; 2) сорт є придатним до поширення в Україні; 3) сорту присвоєно назву достатню для його ідентифікації з урахуванням положень чинного законодавства. Сорт вважається придатним для поширення в Україні, якщо він придатний для правової охорони, може бути використаний для задоволення потреб суспільства і не заборонений для поширення з підстав загрози життю і здоров’ю людей, нанесення шкоди тваринному і рослинному світу, збереженню довкілля. Кожний сорт повинен мати свою назву, яка дозволяє його однозначно ідентифікувати і відрізнятися від будь-якої іншої назви існуючого сорту того ж чи спорідненого виду в Україні і державах-учасниках Міжнародної конвенції з охорони нових сортів рослин, прийнятої 2 грудня 1961 р. 107

Назва сорту включає його родове чи видове позначення і власну назву. Власна назва може бути представлена будь-яким словом, комбінацією слів, комбінацією слів і цифр або комбінацією літер і цифр. При цьому, назва сорту не повинна суперечити принципам гуманності і моралі, складатися тільки із цифр, за винятком випадків, коли це відповідає усталеній практиці найменування сортів, вводити в оману або давати хибне уявлення щодо характеристик, цінності, географічного походження сорту, а також про автора сорту чи іншу заінтересовану особу або бути тотожною чи настільки подібною, що її можна сплутати, щодо назви сорту, права на який набуті в Україні чи в іншій державі-учасниці конвенції 1961 р. Лише у сукупності зазначених умов сорт рослин може отримати правову охорону як об’єкт права інтелектуальної власності. Суб’єкти права інтелектуальної власності на сорти рослин. Суб’єктами права інтелектуальної власності на селекційні досягнення у галузі рослинництва є автор (автори) сорту, роботодавець та їх правонаступники. Первинним суб’єктом, якому належить право на подання заявки та комплекс особистих немайнових прав на сорт рослин є автору сорту (селекціонер). Авторами сорту можуть бути лише фізичні особи, інтелектуальною, творчою працею яких створено новий сорт. Створення нового сорту є достатньо складною процедурою, що може тривати декілька років та потребує залучення інтелектуальних зусиль групи авторів-селекціонерів. Тому у разі, якщо сорт створено спільно кілька селекціонерів, то всі вони мають однакові права на подання заявки, якщо інше не передбачено угодою між ними. Відмова одного чи кількох з них від прав на сорт не поширюється на інших авторів. Право на подання заявки на сорт належить роботодавцю, у разі якщо сорт створено селекціонером у зв’язку з виконанням службових обов’язків або за дорученням роботодавця, з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва, обладнання, матеріальних і фінансових засобів роботодавця, якщо інше не встановлене трудовим договором (контрактом) між роботодавцем і селекціонером. У цьому випадку автор сорту має надати роботодавцю письмове повідомлення про одержаний ним сорт з достатньо повним описом, а роботодавець протягом 60 днів від дати отримання повідомлення автора сорту подати заявку на одержання патенту чи передати право на його одержання іншій особі або прийняти рішення про збереження відомостей про сорт як конфіденційної інформації. Якщо роботодавець не виконає цих вимог у встановлений строк чи не використовуватиме сорт, зберігаючи відомості про нього як конфіденційну інформацію більше чотирьох років від дати одержання повідомлення автора сорту, то право на подання заявки і одержання патенту переходить до автора сорту, а за роботодавцем залишається переважне право на придбання невиключної ліцензії на використання сорту. Суб’єктами права інтелектуальної власності на сорт рослин також можуть бути спадкоємці автора або інші його правонаступники. 108

Оформлення прав на селекційні досягнення у галузі рослинництва. Правова охорона нових сортів здійснюється шляхом подання заявки, її експертизи та державної реєстрації прав на сорт. При цьому компетентним державним органом, що здійснює експертизу заявлених сортів та їх реєстрацію є Державна служби з охорони прав на сорти рослин, утворена у складі Міністерства аграрної політики. Від імені селекціонерів, заявників та власників сортів у відносинах з державними органами можуть виступати їх представники, зокрема представники з питань інтелектуальної власності. Заявка на реєстрацію сорту являє собою сукупність документів, необхідних для реєстрації сорту і отримання охоронних документів, що засвідчують право на сорт (свідоцтва чи патенту). Вона складається українською мовою і повинна містити: - заяву про занесення сорту до реєстру сортів і видачу патенту на сорт або заяву про занесення сорту до реєстру сортів; - ім’я (назву) та адресу місця проживання (місцезнаходження) заявника; - ім’я та адресу місця проживання автора (авторів); - зазначення ботанічного таксона (українською та латинською мовами); - запропоновану назву сорту; - опис сорту; - зазначення показників для визначення придатності сорту для поширення в Україні; - відомості про походження сорту; - відомості про інші заявки щодо цього сорту; - відомості про здійснене комерційне використання; - доказ сплати збору за подання заявки; - інші відомості, необхідні для набуття прав на сорт. Слід підкреслити, що автор сорту може подати заявку та отримати свідоцтво, що посвідчує його особисті немайнові права на сорт і право на поширення сорту або патент, що посвідчує майнові права власника сорту. Датою подання заявки вважається дата одержання всіх матеріалів заявки, або частини матеріалів, що містять принаймні відомості про заявника, викладені українською мовою; зазначення ботанічного таксона (латинське та українське позначення); запропоновану заявником назву або тимчасове позначення сорту; якщо заявляється пріоритет – назву держави-учасника, в якій подано попередню заявку на цей сорт, та дату подання цієї заявки; опис сорту, який дає змогу ідентифікувати сорт, викладений українською або іншою мовою. Як і у сфері охорони інших об’єктів промислової власності, особа, що подала заявку на одержання правоохоронного документу на сорт рослин має право на пріоритет. Заявник має право заявити пріоритет за датою подання попередньої заявки на той же сорт до компетентного органу іншої державиучасника за умови, що заявка подана до державного органу України не пізніше дванадцяти місяців від дати подання попередньої заявки до компетентного 109

органу іншої держави-учасника і на дату подання заявки попередня заявка була чинною. Якщо сорт рослин створено двома чи більше авторами незалежно один від одного, то право на одержання патенту належить заявнику, заявка якого має більш ранню дату подання або, якщо заявлено пріоритет, більш ранню дату пріоритету, за умови, що вказана заявка не вважається відкликаною, не відкликана або за якою не прийнято рішення про відмову у видачі патенту. Після надходження заявки здійснюється її формальна та кваліфікаційна експертизи. Формальна експертиза проводиться з метою визначення відповідності формальних ознак заявки вимогам законодавства. Під час проведення формальної експертизи: визначається дата подання, перевіряється відповідність складу документів заявки встановленим вимогам, встановлюється факт сплати збору за подання заявки. У разі відповідності формальних ознак заявки встановленим вимогам заявнику надсилається експертний висновок про позитивні результати формальної експертизи і про можливість проведення кваліфікаційної експертизи. У цьому випадку в офіційному виданні публікуються відомості про заявку, що містять, номер та дату подання заявки, а також, якщо заявлено пріоритет, дату пріоритету, а компетентний орган кожної держави-учасника інформується про запропоновану заявником назву сорту. Кваліфікаційна експертиза передбачає проведення комплексу досліджень, необхідних для підготовки експертного висновку за заявкою та прийняття рішення щодо державної реєстрації сорту і прав на нього. Під час проведення кваліфікаційної експертизи: визначається, чи відноситься об’єкт, описаний у заявці, та доданий до неї посадковий матеріал до сортів рослин; проводиться експертиза запропонованої назви сорту; визначається новизна сорту; визначається відповідність сорту критеріям вирізняльності, однорідності та стабільності; з метою визначення придатності сорту для поширення в Україні проводиться державне випробування сорту; розглядаються можливі заперечення третіх осіб проти надання прав на сорт. Слід підкреслити, після внесення до реєстру заявок відомостей про заявлений сорт, заявник має право на тимчасову правову охорону сорту. Тимчасова правова охорона полягає в тому, що заявник має право на одержання компенсації за завдані йому після публікації відомостей про заявку збитки від особи, яка дійсно знала чи одержала письмове повідомлення про те, що відомості про заявку внесено до реєстру заявок. Така компенсація може бути надана заявнику тільки після отримання ним патенту. За результатами кваліфікаційної експертизи формулюється обґрунтований експертний висновок за заявкою. У разі відповідності заявленого сорту вимогам законодавства приймається рішення про державну реєстрацію прав на сорт у реєстрі патентів і державну реєстрацію сорту у реєстрі сортів. Якщо заявлений сорт не відповідає встановленим вимогам, приймається рішення про відмову в державній реєстрації сорту і прав на нього. Прийняте рішення надсилається заявнику. 110

В місячний строк від дати державної реєстрації прав на сорт авторові видається свідоцтво про авторство на сорт, а заявникові видається патент. Якщо у заявці було виражене лише прохання реєстрації сорту, то у місячний строк від дати занесення відомостей про сорт до реєстру сортів авторові видається свідоцтво про авторство на сорт. Зміст прав інтелектуальної власності на сорти рослин. Право інтелектуальної власності на сорт рослин охоплюють особисті немайнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, засвідчені державною реєстрацією, майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, засвідчені патентом та майнове право інтелектуальної власності на поширення сорту рослин, засвідчене державною реєстрацією (ст. 485 ЦК України). Автор сорту наділяється особистими немайновими правами, що охоплюють його право: - перешкоджати іншим особам привласнювати та спотворювати його авторство; - вимагати не розголошувати його ім’я як автора сорту і не зазначати його у публікаціях; - вимагати зазначення свого імені під час використання сорту, якщо це практично можливо; - інші особисті немайнові права автора сорту рослин. До майнових прав власника патенту на сорт рослин належить: 1) право на використання сорту рослин, придатного для поширення в Україні; 2) виключне право дозволяти використання сорту рослин; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню сорту рослин, у тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Виключне право власника сорту на дозвіл чи заборону використання сорту полягає у тому, що ніхто без його дозволу не може здійснювати по відношенню до матеріалу сорту виробництво або відтворення, пропонування до продажу, продаж або інший комерційний обіг, вивезення за межі митної території України, ввезення на митну територію України або зберігання матеріалів сорту для будь-якої із цілей. Майнове право власника сорту може бути предметом застави і використовуватись у спільній діяльності, зокрема, бути внеском до статутного фонду чи майна юридичної особи, та бути предметом іншого комерційного обігу, що не заборонений законом. Власник сорту має право передати своє майнове право на сорт на підставі договору будь-якій особі, яка стає його правонаступником. Він також має право заповісти своє майнове право на сорт у спадщину. Власник сорту може видати будь-якій особі дозвіл (ліцензію) на використання сорту на підставі ліцензійного договору. За ліцензійним договором власник сорту (ліцензіар) передає право на використання сорту 111

іншій особі (ліцензіату), яка бере на себе зобов’язання вносити ліцензіару обумовлені договором платежі і здійснювати інші дії, передбачені договором. Впродовж строку чинності патенту власник сорту має право в установленому порядку подати для офіційної публікації заяву про готовність надати дозвіл будь-якій особі на використання сорту (відкриту ліцензію). У цьому разі збір за підтримання чинності виключного права власника сорту зменшується на 50 відсотків, починаючи з року, наступного за роком опублікування такої заяви. Якщо жодна особа не заявила власнику сорту про свої наміри щодо використання сорту і не виявила бажання укласти ліцензійний договір, він може подати письмове клопотання про відкликання своєї заяви. У такому разі збір за підтримання чинності виключного права власника сорту вноситься у повному розмірі, починаючи з року, наступного за роком опублікування такого клопотання. Не визнаються порушеннями майнового права власника сорту використання сорту без дозволу власника у випадках вичерпання виключного права власника сорту, право попереднього користування і право при відновленні прав на сорт, обмеження дії виключного права власника сорту. Майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, засвідчені патентом, є чинними з дати, наступної за датою їх державної реєстрації, за умови підтримання чинності цих прав відповідно до закону. Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин спливає через 30 років, а щодо дерев та винограду – через 35 років, що відраховуються з 1 січня року, наступного за роком державної реєстрації цих прав. При цьому, право на поширення сорту рослин є чинним з дати, наступної за датою його державної реєстрації, та діє безстроково за умови підтримання чинності цього права відповідно до закону. Крім прав на власника сорту покладається ряд обов’язків. Зокрема, власник сорту повинен добросовісно користуватися своїм майновим правом на сорт та забезпечувати збереження сорту або його вихідних компонентів протягом усього терміну чинності патенту. Крім того, власник сорту зобов’язаний надати на запит компетентних державних органів інформацію, документи, матеріал, зразки сорту, що охороняється, чи його вихідні компоненти з метою перевірки збереженості сорту, визначення та оновлення офіційного зразка сорту або проведення порівняльної експертизи між сортами. Майнові права інтелектуальної власності на сорт можуть бути достроково припинені у випадках відмови власника сорту, у разі несплати збору за підтримання його чинності, а також Мінагрополітики: а) за заявою будь-якої особи про втрату однорідності чи стабільності сорту внаслідок незабезпечення його збереженості власником сорту і підтвердження в установленому порядку факту цієї втрати; б) у разі ненадання власником сорту вчасно на вимогу компетентних держаних органів інформації, документів, матеріалів, зразків сорту, необхідних для перевірки однорідності чи стабільності сорту; в) у разі 112

ненадання вчасно на вимогу закладу експертизи пропозиції щодо нової назви сорту. Дострокове припинення чинності прав на сорт здійснюється з наступного дня після внесення відповідних відомостей до реєстру патентів. Дострокове припинення чинності прав на сорт може бути оскаржене до суду. Майнове право власника сорту може бути визнане недійсним повністю або частково у судовому порядку в разі, якщо сорт не був вирізненим на дату, на яку заявка вважається поданою; сорт не був новим на дату, на яку заявка вважається поданою; за умови набуття права власника сорту на підставі інформації, що наданих заявником, сорт не був однорідним чи стабільним на дату, на яку заявка вважається поданою або якщо право власника сорту надано особі, яка не має на це права. У разі визнання недійсними майнових прав власника сорт, чинність цих прав припиняється з дати їх державної реєстрації. Захист прав на сорти рослин здійснюється у судовому та адміністративному порядку. Спори з будь-яких питань щодо відносин, пов’язаних з охороною та реалізацією прав на сорти рослин можуть розв’язуватися у судовому порядку. Зокрема, суди відповідно до їх компетенції можуть розглядати спори про надання прав на сорт і їх державну реєстрацію, спори, що сортів, створених у зв’язку з виконанням службових обов’язків або за дорученням роботодавця, авторства на сорт, винагороди авторам, укладання та виконання ліцензійних договорів, визначення власника сорту, визнання прав на сорт недійсними, дострокового припинення прав, порушення особистих немайнових і майнових прав на сорт, визнання сорту придатним для використання в Україні та інші спори. За результати розгляду справи суд може ухвалити рішення про відшкодування моральної (немайнової) шкоди, заподіяної порушенням прав на сорт, про відшкодування збитків, завданих порушенням майнового права на сорт; про стягнення із порушника отриманого внаслідок порушення прав на сорт доходу, включаючи втрачену власником сорту вигоду, про стягнення компенсації, що визначається судом у розмірі від 10 до 50000 мінімальних заробітних плат або припинення дії, яка створює загрозу порушення права на сорт. Право інтелектуальної власності на породи тварин. Права охорона селекційних досягнень у галузі тваринництва в Україні забезпечується нормами Глави 42 ЦК України та Законом України «Про племінну справу у тваринництві» від 15 грудня 1993 р. в редакції Закону від 21 грудня 1999 р. Відповідно до положень ЦК України право інтелектуальної власності на породу тварин становлять: - особисті немайнові права інтелектуальної власності на породу тварин, засвідчені державною реєстрацією; - майнові права інтелектуальної власності на породу тварин, засвідчені патентом; - майнове право інтелектуальної власності на поширення породи тварин, засвідчене державною реєстрацією. 113

Майнові права інтелектуальної власності на породу тварин є чинними з дати, наступної за датою їх державної реєстрації протягом тридцяти років, що відліковуються з 1 січня року, наступного за роком їх державної реєстрації. Суб'єктами права інтелектуальної власності на породу тварин являються автор породи тварин (селекціонер) та інші особи, які набули майнових прав інтелектуальної власності на породу тварин за договором чи законом. Загальні правові, економічні та організаційні основи виведення нових порід тварин визначаються Законом України «Про племінну справу у тваринництві». Відповідно до його норм селекційним досягненням у сфері тваринництва визнається створена в результаті цілеспрямованої творчої діяльності група племінних тварин (порода, порідний тип, лінія, родина тощо), яка має нові високі генетичні ознаки та стійко передає їх потомкам. Об’єктом правової охорони у галузі тваринництва виступають племінні тварини, тобто чистопородні або одержані за затвердженою програмою породного вдосконалення тварини, що мають племінну цінність і можуть використовуватися в селекційному процесі. Об'єктами племінної справи у тваринництві є велика рогата худоба, свині, вівці, кози, коні, птиця, риба, бджоли, шовкопряди, хутрові звірі, яких розводять з метою одержання від них певної продукції. До суб’єктів такої діяльності Закон відносить власників племінних ресурсів, підприємства з племінної справи, селекційні, селекційнотехнологічні центри, інші підприємства, установи, організації та фізичні особи - підприємці, які надають відповідні послуги у сфері племінної справи. На відміну від ЦК України, що передбачає видачу патенту, як способу посвідчення майнових прав інтелектуальної власності на породу тварин Закон України «Про племінну справу у тваринництві» визначає обов’язок власників племінних (генетичних) ресурсів мати племінні свідоцтва (сертифікати), які є документальним підтвердженням якості належних їм племінних тварин. Державна реєстрація племінних тварин в Україні здійснюється шляхом внесення відповідних даних про них до державних книг племінних тварин, а племінних стад - до державного племінного реєстру. Патентування нових порід тварин в Україні наразі не відбувається у зв’язку з відсутністю відповідної законодавчої процедури та єдиного державного реєстру селекційних досягнень у галузі тваринництва. Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми Поняття та умови охороноздатності компонування інтегральної мікросхеми. Розвиток науково-технічної діяльності та генезис його технологічної складової призвів до появи в останні десятиліття нових результатів творчості, що потребують створення належного механізму правової охорони. Одним із нових об’єктів інтелектуальної власності, права охорона якого лише перебуває на стадії свого формування є топографії інтегральних мікросхем.

114

Топографією інтегральної мікросхеми вважається зафіксоване на матеріальному носії просторово-геометричне розміщення сукупності елементів інтегральної мікросхеми та з’єднань між ними. Носієм топографії є інтегральна мікросхема, тобто мікроелектронний виріб кінцевої або проміжної форми, призначений для виконання функцій електронної схеми, елементи і з’єднання якого неподільно сформовані в об’ємі і (або) на поверхні матеріалу, що становить основу такого виробу, незалежно від способу його виготовлення. Інтегральна мікросхема являє собою частину напівпровідникової пластини, на якій сформовано ряд елементів мікросхеми та з’єднань між ними. На відміну від спеціального законодавства, ЦК України для позначення цього об’єкта інтелектуальної власності використовує термін “компонування інтегральної мікросхеми”, який є синонімічним передбаченої законом “топографії інтегральної мікросхеми”. ЦК України у ст. 420 також трактує дані категорії як тотожні. Крім глави 40 ЦК України відносини, що виникають у зв’язку з набуттям і здійсненням права власності на топографії інтегральних мікросхем (далі – топографії ІМС) регулюються Законом України “Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем” від 5 листопада 1997 р. та низкою підзаконних правових актів. До останніх належать: постанова КМ України “Про затвердження Порядку надання Кабінетом Міністрів України дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) чи зареєстрованої топографії інтегральної мікросхеми” від 14 січня 2004 р. № 8, накази МОН України “Про затвердження Правил складання, подання та розгляду заявки на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми” від 18 квітня 2002 р. № 260, “Про затвердження Положення про Державний реєстр України топографій інтегральних мікросхем” від 12 квітня 2001 р. № 292, “Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на топографію інтегральної мікросхеми та видачу ліцензії використання топографії інтегральної мікросхеми” від 3 серпня 2001 р. № 577. Суттєвий вплив на розробку національної системи правової охорони інтегральних мікросхем та, зокрема, глави 40 ЦК України справили Вашингтонський договір про інтелектуальну власність щодо інтегральних мікросхем 1989 р. та Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (Угода ТРІПС). Основною вимогою правової охорони топографії інтегральної мікросхеми є її оригінальність. Статті 471 ЦК України та 5 Закону “Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем” зазначають, що топографія IMC відповідає умовам охороноздатності, якщо вона є оригінальною. Оригінальність топографії IMC означає, що вона не створена шляхом прямого відтворення (копіювання) іншої топографії, має відмінності, що надають їй нові властивості, і не була відомою у галузі мікроелектроніки до 115

дати подання заявки до Державного департаменту інтелектуальної власності (надалі – Держдепартаменту) або до дати її першого використання. Необхідно підкреслити, що чинним законодавством встановлена презумпція оригінальності топографії. Топографія IMC визнається оригінальною доти, доки не доведено протилежне. Фіксація даної презумпція має достатньо важливе значення для системи державної реєстрації топографій ІМС. Заявлена топографія перевіряється лише на предмет її відповідності формальним вимогам, тобто свідоцтво про реєстрацію топографії ІМС може бути визнане недійсним у разі невідповідності заявленої топографії критерію оригінальності. Подібна система правової охорони інтелектуальної власності застосовується також у сфері патентування корисних моделей та промислових зразків. Топографія, яка містить елементи, відомі в галузі мікроелектроніки на дату подання заявки або на дату першого використання топографії IMC, може бути визнана оригінальною тільки в тому разі, якщо сукупність таких елементів у цілому відповідає вимогам оригінальності, тобто є результатом творчої діяльності її автора. Не впливає на визнання топографії IMC оригінальною розкриття інформації про неї автором або особою, яка одержала від автора прямо чи опосередковано таку інформацію, якщо строк від дати розкриття інформації до дати подання до Держдепартаменту заявки на реєстрацію цієї топографії IMC не перевищує двох років. При цьому обов’язок доведення обставин розкриття інформації, достовірності дати розкриття інформації та першого використання топографії IMC покладається на заінтересовану особу. Тому не може бути визнана оригінальною та топографія IMC, заявка на реєстрацію якої подана пізніше ніж через два роки від дати її першого використання. Для визнання недійсною правової охорони топографії ІМС зацікавленій особі необхідно довести, принаймні, одну із трьох обставин: 1) топографія ІМС створена шляхом прямого відтворення (копіювання) іншого компонування інтегральної мікросхеми; 2) топографія ІМС не має відмінностей, що надають їй нових властивостей; 3) топографія ІМС відома у галузі мікроелектроніки до дати подання заявки на його реєстрацію або до дати його першого використання. Слід враховувати, що правова охорона не поширюється на ідеї, способи, системи, технології або закодовану інформацію, які можуть бути втілені в топографію IMC. Об’єктом правової охорони виступає сама ІМС, тобто взаємне розміщення елементів мікросхеми. У разі відповідності критеріям охороноздатності, способи та технології, що використовувалися для виготовлення ІМС можуть бути самостійними об’єктами патентних прав.

116

Набуття прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми. Правова охорона компонуванню інтегральної мікросхеми надається шляхом його державної реєстрації. Вона здійснюється шляхом подання заявки до Держдепартаменту інтелектуальної власності та її перевірки відповідно до процедури встановленої Законом “Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем” та підзаконними актами. Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми засвідчується свідоцтвом. Свідоцтво діє десять років від дати подання заявки до Держдепартаменту або від дати першого використання топографії IMC. Обсяг правової охорони компонування інтегральної мікросхеми визначається зображенням цього компонування на матеріальному носієві. Правова охорона не поширюється на ідеї, способи, системи, технології або закодовану інформацію, які можуть бути втілені в топографію IMC. Об’єктом правової охорони виступає сама ІМС, зображена на відповідному матеріальному носієві. Особа, яка бажає зареєструвати топографію IMC подає до Держдепартаменту заявку на реєстрацію. Така заявка на може бути подана двома і більше особами. За дорученням заявника заявку на реєстрацію може бути подано через представника у справах інтелектуальної власності або іншу довірену особу. Іноземці та особи без громадянства, що проживають чи мають постійне місцезнаходження поза межами України подають заявку на реєстрацію топографії ІМС через представника у справах інтелектуальної власності – патентного повіреного. Заявка на реєстрацію топографії ІМС повинна стосуватися тільки однієї топографії інтегральної мікросхеми, складається українською мовою і повинна містити: заяву про реєстрацію топографії IMC, матеріали, що ідентифікують топографію IMC та документ про сплату встановленого збору. У випадку, якщо топографія IMC не використовувалася до дати подання заявки, то з метою її ідентифікації до Держдепартаменту подаються в одному примірнику матеріали, що дають вичерпну інформацію щодо топографії. У разі, якщо топографія IMC використовувалася до дати подання заявки, то на реєстрацію разом із заявкою подаються зразки IMC, що включають дану топографію, в такому вигляді, в якому її введено в оборот. У цьому разі заява повинна містити також відомості про дату, коли топографію IMC вперше було використано, а матеріали — основні технічні характеристики зразка IMC. Якщо подані матеріали, що ідентифікують топографію IMC, містять інформацію про будь-який шар топографії IMC або його частину, яка, на думку заявника, є конфіденційною, то даний шар у цілому або відповідну його частину може бути вилучено і включено до складу матеріалів, що ідентифікують топографію IMC, в закодованій формі. Датою подання заявки є дата одержання Держдепартаментом належним чином оформленої заявки. Визначення дати подання заявки має достатньо важливе значення, оскільки дія свідоцтво про реєстрацію топографії ІМС пов’язується законодавцем з датою подання заявки. 117

Після надходження заявки до Держдепартаменту відбувається її експертиза. У процесі її проведення заявник може вносити до заявки зміни, пов’язані зі зміною особи заявника, за умови згоди зазначених у заявці інших заявників. Такі зміни може за згодою всіх заявників вносити також особа, яка бажає стати заявником. Ці виправлення та зміни враховуються в матеріалах заявки, якщо вони одержані закладом експертизи не пізніше одержання ним документа про сплату державного мита за реєстрацію топографії ІМС. За подання заяви про виправлення помилки або про внесення будь-якої із змін сплачується збір, за умови, що помилка не є очевидною чи технічною, а зміна виникла через залежні від подавця заяви обставини. Заклад експертизи може вимагати від заявника надання додаткових матеріалів, якщо без них проведення експертизи неможливе, або у разі виникнення обґрунтованих сумнівів у достовірності будь-яких відомостей чи елементів, що містяться в матеріалах заявки. Під час проведення експертизи: встановлюється дата подання заявки; визначається, чи є об’єкт, що заявляється, топографією ІМС; заявка перевіряється на відповідність формальним вимогам; документ про сплату збору за подання заявки перевіряється на відповідність встановленим вимогам. На підставі позитивного висновку експертизи Держдепартамент приймає рішення про реєстрацію заявленої топографії ІМС та про внесення до реєстру відповідних відомостей. Після реєстрації топографії ІМС будь-яка особа має право з ними ознайомитися та одержати відповідно до свого клопотання виписку з реєстру щодо відомостей про топографію ІМС. Одночасно з державною реєстрацією топографії ІМС здійснюється публікація в офіційному бюлетені відомостей про реєстрацію топографії. Видача свідоцтва здійснюється у місячний строк після реєстрації топографії IMC. Якщо заявка подана кількома заявниками, їм видається одне свідоцтво і надсилається тому заявникові, адреса якого з цією метою зазначена у заяві, а при відсутності такого зазначення — першому заявникові за списком вказаних у заяві заявників. Заявник може оскаржити рішення Держдепартаменту за заявкою у судовому порядку, а також до Апеляційної палати Держдепартаменту протягом двох місяців від дати одержання відповідного рішення. Суб’єкти права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми. Суб’єктами права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми є автор інтегральної мікросхеми та інші особи, які набули прав на компонування інтегральної мікросхеми за договором чи законом. Автор є первинним суб’єктом права інтелектуальної власності на топографію інтегральної мікросхеми. Автором завжди є фізична особа, інтелектуальною, творчою діяльністю якої створено ІМС. Не можуть бути авторами юридичні особи, навіть, якщо вони фінансували створення ІМС та роботодавці автора. Творцеві надається першочергове право на одержання свідоцтва та комплекс особистих прав на створений ним об’єкт інтелектуальної 118

власності. Зокрема, автору належить право авторства, яке є невідчужуваним особистим правом і охороняється безстроково. Якщо топографія ІМС створена спільною творчою працею декількох осіб, тобто у співавторстві, то всі співавтори мають однакові права на реєстрацію топографії IMC, якщо інше не передбачено угодою між ними. Не вважаються співавторами, особи, що не внесли творчого внеску у створення топографії ІМС. Тому особам, які при створенні топографії IMC надавали авторові лише технічну, організаційну чи матеріальну допомогу або сприяли оформленню матеріалів для одержання правового захисту, але не внесли особистого творчого вкладу у створення топографії IMC, право авторства не належить. Якщо топографію IMC створено у зв’язку з виконанням службових обов’язків чи за спеціальним дорученням роботодавця, то право на реєстрацію топографії IMC й усі права, що випливають з реєстрації, має роботодавець автора топографії IMC або його правонаступник, за умови, що трудовим договором не передбачено інше. Автор топографії IMC, створеної у зв’язку з виконанням службових обов’язків чи за спеціальним дорученням роботодавця, зобов’язаний подати роботодавцю письмове повідомлення про створену ним топографію IMC разом з матеріалами, що відображають топографію IMC досить ясно і повно. Якщо роботодавець чи його правонаступник протягом чотирьох місяців від дати одержання такого повідомлення не подасть заявки до Держдепартаменту чи не прийме рішення про збереження топографії як конфіденційної інформації, про що він зобов’язаний повідомити письмово автора, то право на реєстрацію топографії переходить до автора. У разі коли роботодавець використав своє право на реєстрацію топографії IMC чи на збереження її як конфіденційної інформації, автор має право на винагороду відповідно до економічної цінності топографії та іншої вигоди, яку одержав чи міг би одержати роботодавець чи його правонаступник. Винагорода авторові виплачується у розмірі та на умовах, що визначаються письмовою угодою між автором і роботодавцем, яка укладається не пізніше чотирьох місяців від дати одержання роботодавцем повідомлення. Можливі спори з даного приводу між автором та роботодавцем підлягають вирішенню у судовому порядку. Крім автора та роботодавця суб’єктами права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми є їх правонаступника за договором чи законом. При цьому, слід враховувати, що особисті немайнові права на компонування ІМС належать лише автору. Всі інші суб’єкти можуть володіти лише майновими правами на зазначений об’єкт інтелектуальної власності. Майнові права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми. Суб’єкт права інтелектуальної власності на топографію інтегральної мікросхеми має комплекс майнових прав: 1) право на використання компонування інтегральної мікросхеми; 2) виключне право дозволяти використання компонування інтегральної мікросхеми; 119

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню компонування інтегральної мікросхеми, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Дані права випливають із реєстрації топографії IMC та діють від дати внесення відомостей про топографію IMC до відповідного реєстру. Законодавство України широко трактує право на використання компонування ІМС. Під використанням топографії IMC слід розуміти: копіювання топографії IMC; виготовлення IMC із застосуванням даної топографії; виготовлення будь-яких виробів, що містять такі IMC; ввезення таких IMC та виробів, що їх містять, на митну територію України; пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж та інше введення в цивільний оборот або зберігання в зазначених цілях ІMC, виготовлених із застосуванням топографії ІМС, та будь-яких виробів, що містять такі ІМС. IMC визнається виготовленою із застосуванням зареєстрованої топографії, якщо при цьому використано всі елементи, які визначають топографію IMC оригінальною. Суб’єкт прав на топографію ІМС, тобто власник прав на зареєстровану топографію IMC або його правонаступник має право сповіщати про реєстрацію топографії IMC шляхом позначення топографії або виробів, що містять таку топографію, виділеною літерою “Т” із зазначенням дати початку строку дії виключного права на використання топографії IMC та інформації, яка надає можливість ідентифікувати власника прав. У разі, якщо свідоцтво на зареєстровану топографію ІМС належить декільком особам, то їх взаємовідносини під час використання мікросхеми визначаються угодою між ними. У випадку відсутності такої угоди кожний власник прав на зареєстровану топографію IMC може використовувати її на свій розсуд, але жоден з них не має права надавати ліцензію на використання зареєстрованої топографії IMC та передавати право власності на зареєстровану топографію IMC будь-якій іншій особі без згоди решти власників. Реєстрація надає власнику зареєстрованої топографії IMC право забороняти іншим особам використовувати топографію IMC без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається порушенням прав власника зареєстрованої топографії IMC. Зокрема, не визнається порушенням прав, що надаються реєстрацією топографії IMC, використання зареєстрованої топографії IMC: у конструкції чи в процесі експлуатації транспортного засобу іноземної держави, який тимчасово або випадково знаходиться у водах, повітряному просторі чи на території України; без комерційної мети; з науковою метою або в порядку експерименту; за надзвичайних обставин (стихійне лихо, катастрофа, епідемія тощо) з повідомленням про таке використання власника прав на топографію ІМС одразу як це стане практично можливим та виплатою йому відповідної компенсації. 120

Не визнається також порушенням прав, що надаються реєстрацією топографії IMC, ввезення на митну територію України, пропонування для продажу, продаж, зберігання в зазначених цілях або інше введення в оборот IMC, виготовлених із застосуванням зареєстрованої топографії, і будь-яких виробів, що містять такі IMC, якщо вони придбані законним шляхом. Не визнається порушенням прав, що надаються реєстрацією топографії IMC, використання IMC будь-якою особою, що придбала IMC і при цьому не знала і не могла знати, що ця IMC або виріб, що її містить, були виготовлені і введені в оборот з порушенням прав, що надаються реєстрацією топографії IMC. Проте після одержання відповідного повідомлення від власника прав зазначена особа повинна припинити використання IMC або виплатити йому компенсацію, розмір якої встановлюється за згодою сторін. Спори щодо компенсації та порядку її виплати розв’язуються у судовому порядку. Крім того, не вважається порушенням права на топографію ІМС право попереднього користувача, тобто право особи, яка добросовісно використовувала топографію IMC до дати подання заявником заявки на реєстрацію топографії IMC чи здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, на подальше збереження користування такою топографією IMC. Зміст права попереднього користувача визначається у ст. 480 ЦК України. Закон “Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем” містить випадки використання зареєстрованої топографії ІМС без дозволу правоволодільця. Так, з метою забезпечення здоров’я населення, екологічної безпеки та інших інтересів суспільства Кабінет Міністрів України може дозволити використання зареєстрованої топографії ІМС визначеній ним особі без згоди власника прав на топографію ІМС у разі його безпідставної відмови видати ліцензію на її використання. При цьому дозвіл на таке використання надається виходячи з конкретних обставин; обсяг і тривалість такого використання визначаються ціллю наданого дозволу, воно має бути лише некомерційним використанням органами державної влади; дозвіл на таке використання не позбавляє власника прав на зареєстровану топографію ІМС права надавати дозволи на її використання; право на таке використання не передається, крім випадку, коли воно передається разом з тією частиною підприємства чи ділової практики, в якій здійснюється це використання; використання дозволяється в першу чергу для забезпечення потреб внутрішнього ринку; про надання дозволу на використання зареєстрованої топографії ІМС власнику прав на неї надсилається повідомлення одразу, як це стане практично можливим; дозвіл на використання відміняється, якщо перестають існувати обставини, через які його видано; власнику прав на зареєстровану топографію ІМС сплачується адекватна компенсація відповідно до економічної цінності топографії ІМС. Подібне рішення Кабінету Міністрів України про надання дозволу на використання зареєстрованої топографії ІМС, строк і умови його надання можуть бути оскаржені в судовому порядку. 121

Суб’єкт права інтелектуальної власності на компонування ІМС має виключне право дозволяти використання ІМС на підставі ліцензійного договору чи передати свої майнові права на зареєстрований об’єкт іншим особам. Особливі вимоги містить ЦК України до форми таких договорів. Вони повинні укладатися в обов’язковій письмовій формі, недодержання якої має наслідком нікчемність договору. Крім обов’язкової письмової форми, закон містить ряд вимог, пов’язаних з державною реєстрацією договорів у сфері інтелектуальної власності. Так, факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, які відповідно до ЦК України або іншого закону є чинними після їх державної реєстрації, підлягає державній реєстрації (ч. 2 ст. 1114). Відповідно до ст. 16 Закону України “Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем” сторона договору має право на офіційне загальнодоступне інформування інших осіб про передачу права власності на топографію ІМС або видачу ліцензії на використання топографії ІМС. Таке інформування здійснюється шляхом публікації в офіційному бюлетені відомостей з одночасним внесенням їх до відповідного реєстру. Особливості подібної реєстрації встановлені наказом МОН України від 3 серпня 2001 р. № 577 “Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на топографію інтегральної мікросхеми та видачу ліцензії використання топографії інтегральної мікросхеми”. Державна реєстрація не лише надає власнику свідоцтва комплекс майнових прав на компонування ІМС, але і покладає на нього ряд обов’язків. Зокрема, власник прав на зареєстровану топографію IMC повинен добросовісно користуватися виключним правом та використовувати зареєстровану ІМС. Якщо зареєстрована топографія IMC не використовується в Україні протягом трьох років від дати публікації офіційних відомостей про реєстрацію або від дати, коли використання топографії IMC було припинено, то будь-яка особа, яка має бажання і виявляє готовність використовувати топографію IMC, у разі відмови власника прав на зареєстровану топографію від укладення ліцензійного договору, може звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на використання зареєстрованої топографії IMC. У такому випадку, якщо власник прав на зареєстровану топографію IMC не доведе, що факт невикористання зареєстрованої топографії IMC зумовлений поважними причинами, суд може винести рішення про надання дозволу заінтересованій особі на використання зареєстрованої топографії IMC з визначенням обсягу її використання, строку дії дозволу, розміру та порядку виплати винагороди власнику прав. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми. Законодавство України розрізняє дату чинності майнових прав інтелектуальної власності на компонування ІМС та дату початку перебігу строку дії майнових прав інтелектуальної власності на таке компонування. 122

Відповідно до ст. 475 ЦК України майнові права на компонування ІМС є чинними з дати, наступної за дату їх державної реєстрації, проте строк чинності даних прав починає перебіг з дати подання заявки на компонування ІМС Такий законодавчий підхід пов’язаний з тим, що майнові права на топографії ІМС можуть належати лише власнику правоохоронного документа, що видається за результатами експертизи топографії та її державної реєстрації (свідоцтва), тому їх дія не може виникати раніше прийняття рішення Держдепартаменту про реєстрацію заявленої топографії ІМС. Надана правова охорона власнику зареєстрованої топографії ІМС спрямовується не лише на майбутнє, у разі порушення його прав іншою особою протягом періоду розгляду заявки та проведення державної експертизи, заявник може забезпечити їх захист у судовому чи адміністративному порядку. Дане право, однак, буде чинним лише після державної реєстрації заявленої топографії ІМС. Закон України “Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем” інакше визначає строк чинності майнових прав на топографії ІМС. Відповідно до ст. 4 зазначеного Закону виключне право на використання топографії IMC засвідчується свідоцтвом, яке підтверджує реєстрацію топографії IMC. Свідоцтво діє протягом десяти років від дати подання заявки до Держдепартаменту або від дати першого використання топографії IMC. Таке перше використання топографії ІМС може бути здійснене у період, що не перевищує 2 років до дати подання заявки на реєстрацію топографії. У разі перевищення вказаного строку вважається, що топографія втрачає свою оригінальність, а, отже, не може отримати правову охорону як об’єкт інтелектуальної власності. Таким чином, строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми згідно Закону може спливати через десять років від дати подання заявки або від першого використання IMC, що може бути здійснене у період до двох років до дати подання такої заявки. Перша частина ст.475 ЦК України передбачає, що майнові права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми є чинними за умови підтримання чинності цих прав відповідно до закону. Проте наразі Закон України “Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем” не містить положень щодо підтримання чинності майнових прав на топографію інтегральної мікросхеми. У сфері інших об’єктів промислової власності власник правоохоронного документа повинен сплачувати річні збори за підтримання чинності майнових прав, що випливають із факту державної реєстрації результату технічної творчості. Однак, “Положення про порядок сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності”, затверджене постановою КМ України від 22 травня 2001 р. № 543 не містить розмірів ставок за підтримання чинності свідоцтва на зареєстровану топографії ІМС. Тому чинність свідоцтва на топографію ІМС діє протягом 10 років та не пов’язана з обов’язком щорічної сплати зборів за підтримання у силі майнових прав інтелектуальної власності на топографію. 123

Право попереднього користувача на компонування інтегральної мікросхеми. Як і у сфері правової охорони інших об’єктів промислової власності (винаходів, корисних моделей та промислових зразків) законодавство про охорону прав на компонування ІМС регламентує право попереднього користувача на таке компонування. Право попереднього користувача є одним із видів обмежень майнових прав власника свідоцтва на топографію ІМС, що крім ст. 480 ЦК України також передбачається ч. 4 ст.17 Закону України “Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем”. Зміст права попереднього користувача на компонування ІМС охоплює, насамперед, можливість управомоченого суб’єкта, який до дати подання заявки або до дати пріоритету добросовісно використовував компонування інтегральної мікросхеми або здійснив значну і серйозну підготовку для подібного використання, на безоплатне продовження такого використання. Правомочність використання попереднього користувача топографії IMC надає йому можливість здійснювати: копіювання топографії IMC; виготовлення IMC із застосуванням даної топографії; виготовлення будь-яких виробів, що містять такі IMC; ввезення таких IMC та виробів, що їх містять, на митну територію України; пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж та інше введення в цивільний оборот або зберігання в зазначених цілях ІMC, виготовлених із застосуванням топографії ІМС, та будь-яких виробів, що містять такі ІМС. При цьому, IMC визнається виготовленою із застосуванням зареєстрованої топографії, якщо при цьому використано всі елементи, які визначають топографію IMC оригінальною. Для виникнення права попереднього користувача необхідна наявність сукупності умов: 1) добросовісності використання компонування інтегральної мікросхеми, тобто, попередній користувач не знав та міг знати про створення та реєстрацію іншою особою тотожного компонування ІМС; 2) використання компонування інтегральної мікросхеми почалося до дати пріоритету або має місце здійснення значної і серйозної підготовки для такого використання. У разі виникнення спору факт “значимості” та “серйозності” підготовки до використання незареєстрованої топографії для підтвердження права переднього користувача необхідно доводити у судовому порядку. 3) використання незареєстрованого компонування має місце в межах території України. Стаття 480 ЦК України передбачає лише право попереднього користувача на безоплатне продовження використання незареєстрованого компонування ІМС, але не надає йому права заборонити таке використання іншою особою та надавати чи передавати іншим особам права на такий об’єкт. За загальним правилом право попереднього користувача не може бути об’єктом цивільного обороту. Законодавство містить лише єдиний виняток із даного правила, сформульований у ч. 2 ст. 480 ЦК України. Право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою, в яких було використано незареєстроване компонування інтегральної мікросхеми. Відчуження права 124

попереднього користувача також можливо з частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано компонування інтегральної мікросхеми або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання. Припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми. ЦК України та Закон України “Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем” визначають дві групи підстав припинення суб’єктивних прав на компонування ІМС – у результаті припинення дії свідоцтва та у випадку визнання його недійсним. Різниця між цими підставами полягає у тому, що у випадку визнання свідоцтва недійсним права, що випливають з державної реєстрації топографії вважаються такими, що не набрали чинності. У разі дострокового припинення його дії майнові права інтелектуальної власності припиняються на майбутнє, тобто правова охорона зареєстрованої топографії до моменту дострокового припинення чинності свідоцтва зберігає юридичну силу. Основною підставою дострокового припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на компонування ІМС є відмова власника свідоцтва від належного йому комплексу прав. Така відмова допускається у разі, якщо у договорі, укладеного власником свідоцтва з третьою особою не передбачене інше. Заява володільця свідоцтва з повідомленням про припинення прав подається до Держдепартаменту, який вносить відповідні зміни до Державного реєстру топографій інтегральних мікросхем. У цьому випадку відмова набуває чинності з моменту внесення відповідних змін до реєстру. У разі заподіяння шкоди іншій особі у зв’язку з відмовою від прав на топографію колишній власник зобов’язаний відшкодувати заподіяні такою відмовою збитки. Інших підстав дострокового припинення чинності майнових прав на топографію ІМС законодавство не містить. У перспективі норми щодо припинення прав на топографії інтегральних мікросхем можуть конструюватися законодавцем за аналогією до підстав припинення прав інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі та промислові зразки. Слід враховувати, що Закон України “Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем” передбачає видачу примусових ліцензій у зв’язку з невикористання топографії. Зокрема, у випадку, якщо зареєстрована топографія IMC не використовується в Україні протягом трьох років від дати публікації офіційних відомостей про реєстрацію або від дати, коли використання топографії IMC було припинено, то будь-яка особа, яка має бажання і виявляє готовність використовувати топографію IMC, у разі відмови власника прав на зареєстровану топографію IMC від укладення ліцензійного договору, може звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на використання зареєстрованої топографії IMC. Проте, факт видачі примусової ліцензій не призводить до дострокового припинення майнових прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми. Майнові права інтелектуальної власності діють протягом певного, визначеного законодавством часу. У цьому сенсі правовий режим охорони компонувань інтегральних мікросхем суттєво не відрізняється від механізму 125

охорони інших об’єктів промислової власності. Тому факт припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на топографію ІМС у результаті припинення дії свідоцтва або відмови власника надає правову можливість будь-якій особі здійснювати вільне та безоплатне використання топографії. Свідоцтво на зареєстровану топографію ІМС діє протягом десять років від дати подання заявки до Держдепартаменту або від дати першого використання топографії IMC. Після спливу даного строку, а також у випадку дострокового припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на компонування ІМС будь-яка фізична або юридична особі вправі вільно використовувати такий об’єкт. У випадку дострокового припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми, ліцензіату можуть бути завдані значні збитки. Тому друга частина ст. 478 ЦК України містить положення про відшкодування збитків, завданих достроковим припиненням чинності виключних майнових прав на компонування ІМС особою, яка надала дозвіл на його використання. Договором чи законом можуть встановлюватися винятки із даної норми. Права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми можуть бути визнані недійсними у судовому порядку у випадку: невідповідності зареєстрованої топографії ІМС умовам охороноздатності; порушення вимог, пов’язаних з реєстрацією топографії ІМС в іноземних державах; реєстрації топографії ІМС внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб. При визнанні реєстрації топографії ІМС недійсною Держдепартамент повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені. У випадку визнання свідоцтва недійсним права, що випливають з державної реєстрації топографії ІМС вважаються такими, що не набрали чинності, а отже всі подальші дії з приводу реалізації цих прав з моменту видачі свідоцтва не мають юридичної чинності. Реєстрація топографії ІМС, визнана недійсною, вважається такою, що не набрала чинності, від дати реєстрації топографії ІМС. Чинним законодавством встановлена презумпція оригінальності топографії. Відповідно до ст. 5 Закону України “Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем” топографія визнається оригінальною доти, доки не доведено протилежне. Заявлена топографія перевіряється лише на предмет її відповідності формальним вимогам, тобто свідоцтво про реєстрацію топографії ІМС визнається недійсним у разі невідповідності заявленої ІМС критерію оригінальності. Тому для визнання реєстрації компонування ІМС недійсною будь-яка особа може подати клопотання про проведення експертизи зареєстрованого компонування ІМС на відповідність умовам охороноздатності. За подання клопотання сплачується відповідний збір. На підставі клопотання проводиться експертиза зареєстрованого компонування на відповідність його умовам 126

охороноздатності. Результатом експертизи є експертний висновок, який надсилається особі, що подала клопотання. Негативний висновок експертизи щодо умов охороноздатності топографії не свідчить про автоматичну недійсність свідоцтва. Воно може бути визнаний недійсним лише у судовому порядку. У такому випадку висновок експертизи оцінюється судом разом з іншими доказами по справі. Відомості про визнання свідоцтва недійсним публікуються бюлетені Держдепартаменту одночасно з внесенням відповідних змін до реєстру зареєстрованих топографій інтегральних мікросхем. Порушення прав суб’єкта зареєстрованої топографії ІМС призводить до відповідальності згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника прав на зареєстровану топографію ІМС таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов’язаний відшкодувати власнику прав заподіяні збитки. Вимагати поновлення порушених прав власника зареєстрованої топографії ІМС може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію. Захист прав на топографію ІМС здійснюється у судовому, адміністративному та неюрисдикційному порядках. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у зв’язку з використанням топографії ІМС. Суди відповідно до їх компетенції розв’язують, зокрема, спори про: авторство на топографію ІМС, встановлення факту використання топографії ІМС, встановлення власника свідоцтва, порушення прав власника свідоцтва, укладання та виконання ліцензійних договорів, компенсації тощо. Законодавством передбачений достатньо широкий арсенал засобів захисту прав на компонування ІМС у разі їх порушення, оспорювання чи невизнання, який включає можливість захисту порушеного права в адміністративному і судовому порядку, відшкодування моральної шкоди та упущеної вигоди. Власник свідоцтва на топографію також може вимагати поновлення чинності достроково припинених виключних майнових прав інтелектуальної власності у судовому порядку. Контрольні запитання та завдання 1. Окресліть особливості охорони селекційних досягнень у галузі тваринництва. 2. Визначить перелік прав інтелектуальної власності на сорти рослин, що охороняються свідоцтвом та прав, правова охорона яких здійснюється на підставі патенту. 3. Поясніть необхідність використання двох охоронних документів (патенту та свідоцтва) для охорони прав на сорт рослин. 3. Проаналізуйте положення ч. 4 та ч. 6 ст. 488 ЦК України. Що мав на увазі законодавець закріплюючі дані норми? 4. Проаналізуйте співвідношення термінів: «інтегральна мікросхема», «компонування інтегральної мікросхеми», «топографія інтегральної мікросхеми», «топологія інтегральної мікросхеми». В яких законодавчих актах та в якому значенні вживаються ці поняття? 5. Охарактеризуйте підстави дострокового припинення прав на компонування інтегральної мікросхеми згідно ст. 476 ЦК України. Завдання для самостійної роботи 1. Проаналізуйте існуючу судову практику розгляду і вирішення спорів у сфері сортів рослин та компонувань інтегральних мікросхем (за наявності).

127

2. На підставі постанови Пленуму Вищого господарського суду України №12 від 17.10.2012 р. «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності» охарактеризуйте тенденції судової практики вирішення спорів з приводу сортів рослин. 3. Складіть порівняльну таблицю спільних рис та відмінностей охорони сортів рослин та порід тварин. Література 1. Глухівський Л. Національне законодавство з охорони прав на сорти рослин у контексті міжнародного законодавства // Інтелектуальна власність, 2002. - № 9. - С.3-9. 2. Горнісевич А. Правова охорона сортів рослин в Україні // Інтелектуальна власність, 2002. - № 7-8. - С.10-18. 3. Левченко В.И. Правовая охрана селекционных дострижений. - М., 1983. - 168 с. 4. Основи інтелектуальної власності. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 1999. – 578 с. 5. Право інтелектуальної власності. Академ. курс: Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О.П. Орлюк, О.Д.Святоцького. . – К.: Концерн Видавничий Дім “Ін Юре”, 2007 – 696 с.

Тема 11. Комерційні таємниця та недобросовісна конкуренція як об’єкти промислової власності: проблеми охорони Лекція 17. Комерційні таємниця та недобросовісна конкуренція як об’єкти промислової власності: проблеми охорони. Поняття комерційної таємниці. Ознаки комерційної таємниці, їх юридичне значення. Строк правової охорони комерційної таємниці. Місце комерційної таємниці у системі об’єктів інтелектуальної власності. Комерційна таємниця і ноу-хау. Права на комерційну таємницю, їх загальна характеристика. Суб’єкти прав на комерційну таємницю. Підстави виникнення, зміни і припинення правовідносин щодо комерційної таємниці. Захист права на комерційну таємницю. Поняття та ознаки недобросовісної конкуренції. Види недобросовісної конкуренції. Право промислової власності як система захисту від недобросовісної конкуренції. Прояви недобросовісної конкуренції як форми порушення права промислової власності. Приватноправові та публічно-правові аспекти захисту від недобросовісної конкуренції.

Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю Поняття та ознаки комерційної таємниці. Розвиток ринкових відносин, зростання рівня інформатизації суспільства зумовили підвищення ролі та значення інформації в усіх сферах життєдіяльності людини. В сучасних умовах конкуренції між суб’єктами підприємницької діяльності володіння комерційно цінною інформацією, про технологію виробництва продукції, її складові, методи мінімізації витрат та підвищення доходів та іншими відомостями, надають переваги на ринку певному товаровиробнику, дозволяють отримати ним значні прибутки. Таємна комерційна інформація стає цінністю для її володільця та потребує надійної охорони, правовий режим якої унеможливлював би поширення чи передачу таких відомостей без згоди володільця будь-яким особам. Виникає нагальна потреба у забезпеченні інформаційної безпеки суб’єктів, що мають доступ до комерційної таємниці, та, як наслідок, у 128

нормативному удосконаленні правоохоронного механізму у галузі використання комерційно цінної інформації. Наразі у чинному законодавстві України лише формується система законодавчої охорони суб’єктивних прав на комерційну таємницю, а особливості її правового режиму відносно недавно стали предметом окремих наукових досліджень у вітчизняній цивілістиці. Норми, що спрямовані на забезпечення правової охорони комерційної таємниці закріплені, в основному, в положеннях Глави 46 ЦК України, а також у законодавстві про інформацію. Правова охорона прав суб’єкта на комерційну таємницю здійснюється також механізмами адміністративного та кримінального права (зокрема, Законом України «Про захист від недобросовісної конкуренції» та ст.ст.231, 232 КК України). Відповідно до ст. 505 ЦК України комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв’язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Аналіз законодавчого визначення комерційної таємниці дозволяє сформулювати її ознаки, що являються необхідними умовами її охороноздатності інформації як комерційної таємниці: 1) інформація, що становить комерційну таємницю є таємною, тобто вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з цим видом інформації; 2) така інформація повинна мати комерційну цінність для її володільця чи для інших осіб; 3) особа, яка законно контролює інформацію повинна вживати адекватних заходів щодо збереження її секретності. Для одержання правової охорони комерційна таємниця повинна відповідати всім зазначеним критеріям у сукупності, тобто бути невідомою іншим особам, становити комерційну цінність та зберігатися у секретності. Цивільним кодексом комерційна таємниця визначається як один із видів об’єктів інтелектуальної власності (ст. 420), на який поширюється загальні положення про охорону результатів інтелектуальної, творчої діяльності. Однак, слід підкреслити, що відомості, які становлять комерційно таємницю необов’язково повинні бути результатом творчої діяльності особи. Така інформація може стосуватися поточної господарської чи фінансової діяльності виробника (наприклад, умов конкретних договорів з постачальниками або споживачами продукції, внутрішніх положень про організацію виробництва та праці на підприємстві тощо). На подібні відомості поширюється правовий режим виключних прав, як найбільш надійної системи їх правової охорони, що допускає можливість управомоченої особи використовувати комерційно цінну таємну інформацію, надавити право на її використання іншими суб’єктами та 129

забороняти вчинення дій щодо розповсюдження таких відомостей без згоди володільця. Згідно діючого законодавства комерційна таємниця прирівнюється у режимі своєї правової охорони до механізму права інтелектуальної власності, хоча може і не бути результатом творчої діяльності володільця такої інформації. Порівняно з іншими об’єктами інтелектуальної власності охорона комерційної таємниці має свої особливості, що виражаються в її безстроковості, універсальності об’єкта, спрощеній процедурі набуття та збереження прав на таємницю. Охорона комерційної таємниці не обмежується будь-яким строком, тобто права інтелектуальної власності на таємницю є чинними протягом всього періоду існування сукупності ознак комерційної таємниці. Тому на відміну від режиму охорони об’єктів патентного права, що є чинним протягом строку дії патенту, комерційна таємниця охороняється протягом всього періоду, коли інформація зберігає свою секретність, має комерційну цінність та є невідомою іншим особам. У зв’язку з наведеним, слід визнати більш вдалою систему охорони організаційних, виробничих та інших рішень у формі комерційної таємниці, ніж забезпечення їх охорони у формі патентування. При отриманні патенту особа має розкрити сутність свого результату технічної творчості іншим членам суспільства, взамін цього вона отримує виключне, монопольне право на використання свого рішення, що посвідчується патентом. Після закінчення строку патенту будь-яка особа вправі використовувати технічне рішення без згоди колишнього патентовласника та без виплати йому винагороди. У випадку охорони технічного рішення у вигляді комерційної таємниці виключне право на її використання має лише володілець такої таємниці протягом строку збереження відомостей про сутність результату своєї творчості у таємниці. Цей строк може значно перевищувати строку дії патенту. Тому у випадку фактичної можливості збереження у таємниці результату технічної творчості обрання форми їх охорони у вигляді комерційної таємниці може бути більш привабливішим для товаровиробника порівняно з можливістю його патентування. У світі склалася поширена практика охорони у вигляді комерційної таємниці, як правило, охороняється рецептура та технологія виготовлення напоїв, лікарських засобів тощо. Слід підкреслити, що охорона технічних рішень у вигляді комерційної таємницею є однією з найбільш давніх способів охорони результатів інтелектуальної діяльності. Секрети виготовлення зброї, керамічного посуду, фарбв та барвників у давні часи зберігалися у суровій таємниці та передаватися із покоління в покоління. Тому багато із давніх методів ремісництва залишилися втраченими для нащадків. Комерційна таємниця є універсальним об’єктом інтелектуальної власності, що охоплює будь-які відомості виробничого, технологічного, організаційного та іншого характеру, що використовуються у діяльності товаровиробників. На відміну від об’єктів патентного права, такі відомості не обов’язково повинні бути результатом творчої діяльності особи. Проте у вигляді комерційної 130

таємниці можуть охоронятися патентоздатні винаходи чи корисні моделі, інформацію про які автор не бажає обнародувати невизначеному колу осіб шляхом патентування. Правова охорона комерційної таємниці є більш спрощеною порівняно з процедурою набуття прав на об’єкти промислової власності. Законодавство не вимагає здійснення патентування чи державної реєстрації прав на таємницю. Достатньо прийняття рішення особою, що володіє комерційно цінною інформацією про збереження у вигляді комерційної таємниці та вжиття нею заходів щодо додержання режиму її секретності. Право на комерційну таємницю також не потребує засвідчення свідоцтвом, патентом чи іншим правоохоронним документом. Достатньо лише факту збереження інформації в секретності та наявності її комерційної цінності. Частина 2 ст. 505 ЦК України визначає, що комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці. Наразі перелік відомостей, що не можуть охоронятися як комерційна таємниця закріплений не у законі, а у постанові Кабінету Міністрів України від 9 серпня 1993 р. № 611 «Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці». Відповідно до її змісту комерційну таємницю не можуть становити: - установчі документи, документи, що дозволяють займатися підприємницькою чи господарською діяльністю та її окремими видами; - інформація за всіма встановленими формами державної звітності; - дані, необхідні для перевірки обчислення і сплати податків та інших обов’язкових платежів; - відомості про чисельність і склад працюючих, їхню заробітну плату, а також наявність вільних робочих місць; - документи про сплату податків і обов’язкових платежів; - інформація про забруднення навколишнього природного середовища, недотримання безпечних умов праці, реалізацію продукції, що завдає шкоди здоров’ю, а також інші порушення законодавства України та розміри заподіяних при цьому збитків; - документи про платоспроможність; - відомості про участь посадових осіб підприємства в кооперативах, малих підприємствах, спілках, об’єднаннях та інших організаціях, які займаються підприємницькою діяльністю; - відомості, що відповідно до чинного законодавства підлягають оголошенню. Будь-яка інша інформація технічного, виробничого, організаційного чи іншого характеру, що зберігається у таємниці та становить чи потенційно здатна становити комерційну цінність може вважатися комерційною таємницею. Комерційна таємниця тісно пов’язана з такими видами інформації як «конфіденційна інформація» та «ноу-хау». 131

Відповідно до Закону України «Про інформацію» за режимом доступу інформація поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом. У свою чергу, інформація з обмеженим доступом за своїм правовим режимом поділяється на конфіденційну і таємну. Конфіденційна інформація являє собою відомості, які знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні окремих фізичних чи юридичних осіб і поширюються за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов. До таємної інформації належить інформація, що містить відомості, які становлять державну та іншу передбачену законом таємницю, розголошення якої завдає шкоди особі, суспільству і державі. До конфіденційної інформації, що є власністю держави не можуть бути віднесені відомості: про стан довкілля, якість харчових продуктів і предметів побуту; про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні події, які сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян; про стан здоров’я населення, його життєвий рівень, включаючи харчування, одяг, житло, медичне обслуговування та соціальне забезпечення, а також про соціальнодемографічні показники, стан правопорядку, освіти і культури населення та інші відомості, визначені законодавством. Громадяни, юридичні особи, які володіють інформацією професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, одержаною на власні кошти, або такою, яка є предметом їх професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого інтересу і не порушує передбаченої законом таємниці, самостійно визначають режим доступу до неї, включаючи належність її до категорії конфіденційної, та встановлюють для неї систему (способи) захисту. Отже, поняття конфіденційної інформації є ширшим у порівнянні з комерційною таємницею. Конфіденційною інформацією можуть бути будь-які відомості, розголошення яких може завдати шкоди особі, державі або суспільству. Це не обов’язково мають бути відомості, що становлять комерційну цінність. Крім того, суб’єктом права на конфіденційну інформацію можуть бути як фізичні і юридичні особи, такі і держава та інші публічноправові утворення. Поняття «ноу-хау» тлумачиться законодавством України неоднозначно. У Законі України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» ноу-хау визначається інформація, що отримана завдяки досвіду та випробуванням, яка: не є загальновідомою чи легкодоступною на день укладення договору про трансфер технологій; є істотною, тобто важливою та корисною для виробництва продукції та/або надання послуг; є визначеною, тобто описаною достатньо вичерпно, щоб можливо було перевірити її відповідність критеріям не загальновідомості та істотності. Закон України «Про інвестиційну діяльність» визначає ноу-хау як сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших знань, оформлених у вигляді технічної документації, навиків та виробничого досвіду, необхідних для організації того чи іншого виду виробництва, але не запатентованих. 132

У сфері юридичної науки також відсутній єдиний підхід щодо розуміння ноу-хау. У більшості випадків під ноу-хау розуміють як технічні, комерційні, фінансові або іншого роду навики, знання та досвід, що використовується при здісненні підприємницької діяльності. У цьому аспекті слід підтримати позицію науковців, які обґрунтовують самостійність комерційної таємниці та ноу-хау, різницю в їх змісті та істотних ознаках, та потребу у формуванні окремих режимів їх правової охорони. Суб’єкти права на комерційну таємницю. В юридичній науці пануючою є точка зору, що суб’єктами права на комерційну таємницю є суб’єкти підприємницької діяльності. Положення ст. 36 Господарського кодексу України також визначають, що комерційною таємницею визнаються відомості, пов’язані з виробництвом, технологією, управлінням, фінансовою та іншою діяльністю суб’єкта господарювання, що не є державною таємницею, розголошення яких може завдати шкоди інтересам суб’єкта господарювання. Зазначене, однак, не виключає можливість фізичних та юридичних осіб, що не займаються підприємницькою діяльністю бути суб’єктом права на комерційну таємницю. Слід враховувати, що норми ГК України поширюються лише на регулювання відносин, що виникають у сфері господарювання у зв’язку з участю в них суб’єктів господарювання. ЦК України не обмежує коло суб’єктів права на комерційну таємницю. Подібні обмеження відсутні також в інших законодавчих актах. Тому слід погодитися з вченими, які вважають, що володільцем комерційної таємниці може бути будь-яка фізична або юридична особа, у тому числі та, що не здійснює підприємницьку діяльність. Так, фізична особа, яка перестала займатися підприємництвом зберігає право на комерційну таємницю. Юридичні особи, що не займаються підприємницькою діяльністю також можуть бути суб’єктом прав на комерційну таємницю, якщо володіння нею необхідне для реалізації мети діяльності таких осіб. Іноземні фізичні та юридичні особи мають право на комерційну таємницю на рівних засадах з громадянами України та юридичними особами, створеними за законодавством України. Суб’єктами права інтелектуальної власності на комерційну таємницю є також правонаступники володільця комерційної таємниці, тобто особи які набули прав на неї на підставі договору з володільцем таємниці або закону. Зміст прав інтелектуальної власності на комерційну таємницю. Чинним законодавством визначений перелік майнових прав інтелектуальної власності на комерційну таємницю. На відміну від інших інститутів права інтелектуальної власності, для яких є характерним наявність фігури творця результату інтелектуальної діяльності (автора, винахідника, раціоналізатора тощо), який володіє комплексом особистих немайнових прав, у сфері правової охорони комерційної таємниці права інтелектуальної власності визнаються за особою, яка на законних підставах отримала та зберігає у таємниці відомості виробничого, технічного, організаційного чи іншого характеру. Права на комерційну таємницю належать особі, яка правомірно визначила інформацію 133

комерційною таємницею, якщо інше не встановлено договором (ч. 2 ст. 506 ЦК України). Така особа не обов’язково автором має бути відповідних відомостей. Тому ЦК України визначаючи перелік інтелектуальної власності на комерційну таємницю, обмежується лише майновими правами. До майнових прав інтелектуальної власності на комерційну таємницю відносяться: 1) право на використання комерційної таємниці; 2) виключне право дозволяти використання комерційної таємниці; 3)виключне право перешкоджати неправомірному розголошенню, збиранню або використанню комерційної таємниці; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Володілець правами на комерційну таємницю може використовувати відомості виробничого, технічного, організаційного та іншого характеру у власній господарській діяльності, вживаючи необхідні заходи щодо збереження її секретності. Він також може вимагати від інших осіб, щоб останній утрималися від збиранню дій по збиранню чи поширенню інформації, що становить комерційну цінність. Суб’єкт права на комерційну таємницю вправі у будь-який час на власний розсуд публічно розкрити інформацію, що становить комерційну цінність, якщо такі дії не порушують права інших осіб, а також надати або передати права на комерційну таємницю іншими особам на підставі ліцензійного договору або договору про передачу майнових прав інтелектуальної власності. Такі договори мають бути вчинені у письмовій формі та не потребують державної реєстрації. Умови ліцензійного договору та договору про передання майнових прав на комерційну таємницю визначаються сторонами за їх згодою на власний розсуд. При цьому у таких договорах доцільно встановити обов’язок набувача (ліцензіата) вживати заходів щодо подальшого збереження у таємниці відомостей, що становлять предмет договору. ЦК України у ст. 507 ЦК України встановлює обов’язок органів державної влади охороняти від недобросовісного комерційного використання інформацію, яка є комерційною таємницею, яка надана їм з метою отримання встановленого законом дозволу на діяльність, пов’язану з фармацевтичними, сільськогосподарськими, хімічними продуктами, що містять нові хімічні сполуки. Така інформація охороняється органами державної влади також від розголошення, крім випадків, коли розголошення необхідне для забезпечення захисту населення або не вжито заходів щодо її охорони від недобросовісного комерційного використання. Захист прав на комерційну таємницю може здійснюватися в адміністративному та у судовому порядках. В адміністративному порядку захист прав на комерційну таємницю здійснюється шляхом звернення до заявою до Антимонопольного комітету України або до його територіальних органів. Відповідно до Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» порушенням конкуренції вважаються неправомірні дії у вигляді збирання, розголошення або використання відомостей, що відповідно до 134

законодавства України становлять комерційну таємницю, якщо це завдало чи могло завдати шкоди господарюючому суб’єкту. Прийняте рішення Антимонопольного комітету може бути оскаржене у судовому порядку. У судовому порядку також можуть розглядатися спори з приводу незаконного розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю, порушення умов ліцензійного договору чи договору про передачу прав інтелектуальної власності на таємницю, незаконне збирання комерційної таємниці, а також інші спори, що стосуються порушення прав інтелектуальної власності на комерційну таємницю. Контрольні запитання та завдання 1. Проаналізуйте співвідношення комерційної таємниці та ноу-хау, комерційної таємниці та конфіденційної інформації. 2. Охарактеризуйте проблеми юридичної природи охорони комерційної таємниці як об’єкта інформаційних відносин та права інтелектуальної власності. Які роль відіграє право промислової власності в сфері охороні комерційної таємниці? 3. Проаналізуйте проблеми збереження комерційної таємниці при припиненні трудових відносин з працівника та роботодавця. 4. Яка роль права промислової власності в системі захисту від недобросовісної конкуренції? 5. Чому на міжнародному рівні недобросовісна конкуренція віднесена до промислової власності, а у законодавстві України захист від недобросовісної конкуренції регламентується спеціальними нормативними актами? Завдання для самостійної роботи 1. Проаналізуйте існуючу судову практику розгляду і вирішення спорів у сфері комерційної таємниці та захисту від недобросовісної конкуренції. 2. На підставі аналізу практики АМКУ щодо розгляду і вирішення справ у сфері захисту від недобросовісної конкуренції охарактеризуйте її осоюливості. 3. На підставі постанови Пленуму Вищого господарського суду України №12 від 17.10.2012 р. «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності» охарактеризуйте тенденції судової практики вирішення спорів з комерційної таємниці. 4. Складіть порівняльну таблицю спільних рис та відмінностей комерційної таємниці, ноу-хау та конфіденційної інформації. Література 1. Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник статей. М.: “Статут”, 2003 – 416 с. 2. Капіца Ю. М. Проблеми охорони комерційної таємниці , ноу-хау та конфіденційної інформації в праві України // Огляд законодавства України та його реалізації. – К., 2000. – С. 175 – 199. 3. Кохановська О.В. Теоретичні проблеми інформаційних відносин у цивільному праві: Монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2006. – 463 с. 4. Носік Ю. Міжнародно-правова охорона комерційної таємниці // Право України. - 2004. - № 11. – с. 131-135. 5. Носік Ю.В. Права на комерційну таємницю в Україні: Монографія – К.: КНТ, 2007. – 240 с.

135