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柳哲贤 专利化经营 Chi nes e
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专利化经营 (특허로 경영하라) CLOUDBOOKS Publishing corp. / 2015 / 35 p. / ISBN 9788997793174 For further information, please visit: http://library.klti.or.kr/node/772
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专利化经营 作者 柳哲贤, 严正焕
遭受专利攻击的韩国(p.24)
对美国的NPENon-practicing
1 Entity
(专利投机人Patent
Troll
)来说 , 韩国企业还不是他们
的对手。至少目前是这样。韩国企业不仅不熟悉美国的专利制度 , 而且还缺乏美国最 尖端IP商务的经验。美国知识产权专业企业的从业者中甚至还流传着这么一个笑话 : 在美国设一个空壳公司(只在法律上存在 , 而实际却并不存在的公司) , 给任意一家韩 国企业发一个美国专利号并附上银行账户 , 就能从对方那里赚到10万美金。这如实反 映了目前韩国企业的对应能力。 据坐落在韩国江南区驿三洞的韩国知识产权保护协会的 《 NPEs活动现状年度报 告》统计,从2004年至去年年末,美国的NPE对韩国企业提起的美国专利诉讼为261起 。从2011年起,美国NPE、美国企业和拥有美国专利权的日本企业开始对韩国上市企 业提起大规模的专利诉讼。截至2013年3月 , 美国已有2,379家NPE。同时 , 在从 2012年12月到2013年2月的3个月里 , NEP提起的诉讼达1,252件。NPE在美国的活 跃程度已超出了我们的想象。尤其是最近随着美国国内竞争的日益激烈 , 中小规模的 美国NPE开始将其领土扩展到韩国、日本 , 并向许多销售额在10亿韩币以下的韩国企 业发送了律师函。 2011年初 , 总部设在意大利的知名专利管理企业Sisvel受HP、3M、摩托罗拉、 LG电子、ETRI等9个专利企业组成的RFID协会委托,就45项RFID原始专利,向韩国 60余家中小企业、风险企业发送了要求支付技术使用费的律师函。这一事件发生在韩 国,而非美国,是首个震撼韩国小规模RFID企业的事件。 当时韩国政府正计划给计量垃圾袋贴上RFID电子标签。面对经验丰富、颇负盛名
的国际专利管理企业(NPE的一种)Sisvel灵活迅速的专利权主张 , 政府颇感意外。政 府虽然立刻召集了知识经济部、广播通信委员会、专利厅、国家信息院、中小企业厅 的公务员商讨对策,但如果不对《专利法》第94条“专利权人独占专利发明生产权”的 规定进行修改,那韩国的中小企业就必须向Sisvel支付RFID原始专利费。 Sisvel在律师函中提到如在协商期限内签订专利特许合同 , 阅读器(reader)不计 个数 , 每年需向Sisvel支付7万美元(约1亿韩元)使用费 ; 每个RFID阅读器需支付5-8 美元的使用费 ; 每个RFID电子标签需支付1韩币的使用费。如在协商期限之后签订专 利特许合同,则需按上述条件的3.5倍支付技术使用费。如不签订合同,则将禁止韩国 企业参加国际产品展,并就此提起诉讼。 面对RFID技术应用市场还未成形、RFDI技术还未创造收益的情况 , 韩国的中小 企业最先想到的就是放弃RFID业务 , 但它们对收到律师函之前的侵权行为则仍需承担 赔偿责任。Sisvel的律师函使韩国相关的中小企业遭遇了一次最大的经营危机。 最值得一提的是当时知识经济部在Sisvel展开大规模攻击前发表的 《 RFID/USN 产业发展战略 》 。该发展战略对国外无数的原始专利竟然一字不提 , 这一点十分耐人 寻味。这说明谁也没有意识到那个“产品好就卖得好”的时代已经结束了。 2011年的Sisvel事件之后 , 国内的RFDI企业日益萎缩。这使2012年的RFID应用 技术比预期大为减少。RFID行业没有像政府2011年的RFID发展战略设想的那样出现 百家争鸣的局面。 NPE的原始专利权利要求(权利范围)均属高度抽象的概念专利 , 今后10年内 , 非 接触通信技术也将面临相当大的专利风险。不论具体构筑方式是RFID、NFC , 还是 Felica,
NPE的原始专利在设计时就已将这些技术一网打尽了。因此原始专利往往具
有强大的攻击性。这些专利已通过PCT国际申请 , 扩散到了世界各国。相关国家均面 临着极大的专利风险。 我们无法知晓Sisvel事件后政府采取了哪些对策。除了专利权使用费在政府的仲 裁下多少有所减低 , RFID专利咨询支援事业和RFID/USN中小企业知识产权共同对策
2
委员会的启动外,我们没有得到其他任何消息。正因如此,许多人对韩国RFID产业的 发展产生了怀疑。 更不妙的是情况还在后头。第一,除了Sisvel意外,拥有大量RFID原始专利的企 业还有Round
Rock
Research、INTERMAC
IP、美光科技、IKT(Intellectual
Keystone Technology)等公司。 第二,除了RFID以外, 在HEVC、LTE、H.264、USAC、CDMA2000、ATSS 、DVB等不为大众所知但科技企业却耳熟能详的IT技术领域 , 海外NPE也极有可能对 韩国中小企业提起诉讼。 我们所处的时代已不是一个向海外知名咨询公司支付高昂咨询费用开展战略咨询 的时代了 , 而是一个要正确分析企业的专利风险因素 , 通过专利寻求企业未来发展动 力 , 提供专利化经营咨询和建议的专利战略时代。因为专利而倒闭的企业正在不断增 加,其中中小企业所受的冲击将比大企业更大。
销售额(Revenue)
数量(N)
运营受到明显冲击的企业
不超过$100K
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62%
$100K-$1M
20
55%
$1M-$10M
20
40%
$10M-$100M
12
42%
$100M-$1B
6
0%
超过$1B
6
0%
合计
79
41%
受NPE攻击的中小企业所经受的冲击程度/数据来源 : 《 Startups and Patent Trolls》
在NPE多达2,500余家的美国 , 40%的中小企业都受到过专利警告。根据圣塔克
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拉拉大学法学院Santa
Clara University School of Law
钱为德Collen
V. Chien
教授在2012年9月发表
的论文《Startups and Patent Trolls》,在223家接受调查的中小企业中,有79家受 到过NPE的专利警告。正如上表所示 , 62%销售额在1亿韩元以下的企业和55%销售 额在10亿韩元以下的企业均因此受到了严重的经营冲击。 更严峻的是收到NPE律师函的美国中小企业有9%改变了业务领域,42%在诉讼中 达成和解 , 11%准备应诉。美国的这一情况正在蔓延至其他国家 , NPE最近对韩国中 小企业发起的攻击因此也非常令人担忧。
专利投机人?专利专门企业NPE 多少受舆论非议的 “ patent troll ” , 有 “ 专利投机人 ” 之称的NPE用韩语说可称为 “ 专利专业企业 ” 。NPE往往会通过购买零星的专利或发明成为超强专利权人或像 Sisvel那样组成国际专利协会(又称专利池) , 通过委托管理方式创造利益。它们并不 将专利用于生产活动或服务活动,而只想用专利创造利润。 NPE的收益模式实质上是资本主义的产物。在技术和专利领域投入大量资本 , 购 买独霸市场的IPIntellectual
Property
(知识产权),构筑分级统治市场的IP组合,获取原始
投资成本10倍以上的收益。这种商务模式无异于“空手套白狼”。 在以专利为中心的各种IP商务中 , NPE的行为最遭人谴责的原因就在于它们具有 很强的攻击性 , 但又非常有策略、非常合法。富有攻击性的NPE对受攻击企业提出的 专利费(技术使用费)往往高达销售额的7%。它们还会对签订专利使用合同的企业进行 会计监督。对于不支付专利费的企业 , 则会迅速采取禁止进入美国市场、财产保全等 法律措施。面对NPE迅速、强烈的法律攻击 , 组织结构庞大的企业是很难做出迅速回 应的。我们无法对NPE在法律规定范围内的合法行为进行法律谴责 , 但这种行为在道 德上应该受到批判。 法院很难制止这种攻击。除了被认定为权力滥用的少数案例外 , 我们很难制止专 利权人根据专利权法行使专利权。否认这一权力 , 国家就侵犯了资本主义及宪法第23
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条规定的财产权。根据行为主体随意调整法律条款适用范围属违宪行为 , 稍有不慎就 会动摇司法部门的根基。 从苹果和三星的诉讼中可以看到 , NPE和实施专利化经营的企业仅在公司是否直 接参与制造上存在差异 , 在制定和实施专利化战略这一点上几乎完全相同。在①分析 竞争公司的专利Analyzing , ②推出空白技术或标准技术领域专利Making, ③抢先购进有价 值的专利M&A ,④就自身的专利组合进行许可Licensing,⑤ 向不接受我方主张的公司提起 诉讼Litigation等专利行为中, 没有一项是NPE独有的。今后, NPE和专利化经营企业的 区分将不再有任何意义。 苹果成立了名为Rockstar Bidco LP的NPE。苹果占有Rockstar Bidco LP58% 的股份。它借Rockstar Bidco LP之手,向三星电子、LG电子和PANTECH三家韩国 企业提起了专利诉讼。不仅如此
,
诺基亚和索尼也于2010年成立了名为Mobile
media ideas的NPE,向苹果和HTC提起了专利诉讼。引人瞩目的是苹果曾以5万2千 亿韩元的价格购买了仅剩专利和负债的加拿大通信企业Nortel , 谷歌则以14万亿韩元 的价格购买了拥有1万7千余项专利的摩托罗拉移动技术公司(Motorola Mobility)。为 合法地统治市场 , 先进企业正在争相构筑专利组合 , 今后这一趋势必将继续保持下去 。 据知名专利报刊《Patent Freedom》统计,2001年NPE提起的专利诉讼为144 起 , 而10年后的2011年这一数字增加到了1,211件 , 增幅高达9倍。预计到2012年 NPE提起的专利诉讼将增至2,500件。专利可以创造收益 , 在没有工厂的情况下也能 给竞争者造成威胁。这种想法在美国的NPE中得到了迅速扩散。 结果2009年还不到200家的NPE到2012年 , 仅在2年的时间内就增加到了600余 家。 另一方面,时代潮流也对NPE的活动也产生了极大影响。最具影响力的是2008年 的雷曼兄弟事件。由于雷曼兄弟控股公司的倒闭(当时公司规模高达691万3,980亿韩 元),华尔街的许多投资者对华尔街的金融衍生商品都失去了信任,其中许多对技术和
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专利造诣颇深的投资者将目光投向了美国的西部(当时硅谷的脸书会员已突破了3亿)。 在2008年的美国西部,Windows NT开发者、微软公司前副总裁、前首席技术官 (CTO) , 为微软发展立下汗马功劳的内森·梅尔沃德Nathan
Myhrvold
和因特尔一起建立了
专利专业企业高智发明Intellectual Ventures,开始在全世界购买专利发明。 当时已度过专利资本萌芽期的美国正处于专利资本发展期。Acacia Research、 MOSAID和InterDigital等都是当时的专利资本代表企业。以对半导体的设计技术和经 验为依托,MOSAID从80年代起一直在收取高额的专利费。InterDigital则购买了大多 数通信标准核心技术
,
正在广范地实施专利权战略。最近的NPE和MOSAID、
InterDigital等元老级NPE企业的差异就在于是否进行自主研发(R&D)和设定的专利权 费比率。元老级NPE不依赖特定投资人的资本投资 , 没有为其赚取利润的压力 , 因此 并不要求企业支付高额的专利权费。 在东部失去方向的投机性资本开始将目光转向了西部的NPE模式。NPE开始靠微 软、因特尔、谷歌、摩托罗拉、GE、RIM等专利化经营领军企业和美国私人巨富的资 金展开了更旺盛的活动。Acacia Research和InterDigital等NPE均成功获得了东部资 金的巨额投入 , 这一点尤其引人瞩目。这些公司通过活跃的专利权活动创造了巨额利 润 , 并且还在美国股市上市。NPE的攻击活动给那些不熟悉专利的人造成了极大的恐 怖。Intellectual Ventures曾于2008年至2009年在未获得学校许可的情况下 , 收购 了首尔大学、KAIST不懂专利的300余名教授的创意 , 并因此引起了轩然大波。该公 司以2张A4纸500万韩元至1000万韩元的价购收购了教授和研究生的创意(创意报告) , 并且还为其中的好创意申请了专利。 虽然不是所有的创意报告都具有价值 , 但对于专利投机人从韩国政府花税金培养 的人才那里收购创意的行为 , 知识经济部、教育科学技术部均推出了强有力的措施 , 在各大学设立了产学合作团 , 所有专利技术的转移必须获得产学合作团的许可 , 以便 防止教授和研究生的创意外泄。韩国政府出人意外的举措使海外NPE在韩国的活动受 到了很大限制 , 它们针对韩国制定了更加精密的实施战略 , 以韩国企业为对象展开了
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专利业务。 我们有必要对 “ 用专利赚钱是否应该受到谴责 ” 这一点进行更深入的思考。如上所 述 , NPE已成为公认的商务模式 , 有的甚至还成功地在美国股市上市。它们的所有行 为都严格遵守法律规定 , 对此我们很难加以谴责。而且反对向发明人支付报酬与资本 主义理念是自相矛盾的。在全世界专利文件实现电子化 , 可明确确定最早发明者的当 今时代,NPE的收益模式是很难被改变的。
防御性NPE:Intellectual Discovery www.i-discovery.com NPE原本是一种攻击性的专利基金 , 但目前通过获取大量专利 , 遏制专利纠纷的 防御性NPE也正在逐渐增加。Intellectual Discovery就是其中之一。 由政府和大企业共同出资3,000亿韩元设立的Intellectual Discovery拥有数千项 专利 , 它构筑和运营专利池Patent
Pool
, 可为面临跨国公司专利诉讼的中小企业解决专
利纠纷提供帮助。只要与Intellectual Discovery签订合同,就可从其专利池中借出重 要专利,反过来对对方提起诉讼。
应付专利投机人的10种方法 2013年4月2日美国一家名为Lodsys的NPE向韩国知名手机游戏公司Gamevil提 起了专利诉讼。Lodsys早在数年前就收购了有关智能手机移动运用程序(APP)内部支 付系统的原始专利 , 并与苹果签订了专利使用合同。与苹果公司签订的合同并不涉及 在App Store内销售移动运用程序的APP开发公司 , 因此Gamevil一旦败诉 , 那其他 APP开发公司也将面临向Lodsys支付巨额专利费的状况。美国的NPE已完成了对韩国 企业的研究,并展开了攻击。NPE不直接参与制造,没有受攻击的危险。相反,它们 正利用所拥有的众多专利积极展开攻击 , 韩国企业对这种情况几乎处于束手无策的状 态。 最近,圣塔克拉拉大学法学院的钱为德教授在2012年发表的论文《Startups and
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Patent Trolls》中提出了应付NPE的10种方法,笔者根据韩国现状对其作了如下整理 。
1. 不要慌张 收到专利侵权律师函已既成事实 , 你的投资人、保险公司、理事会和潜在的收购 方都已知晓此事。但专利投机人提出的大部分要求都会在诉讼前取消 , 大多数内容很 可能与公司的命运无关。首先 , 最重要的是了解对方的情况 , 该NPE拥有的业绩和经 验、是否提起过诉讼、是否是企业技术领域的专家等。如果惊慌失措地回复了一句 “Sorry”,很可能会被误认为是想在诉讼前进行和解。这时泰然应对是最重要的。
2. 别表现出关心 如果您的企业属小规模企业 , 那律师函很可能只是发给数十或数百家企业中的一 份。在收到过专利侵权律师函并接受设问调查的应答企业中 , 有22%的企业采用置之 不理的对策避开了专利侵权律师函的威胁。但必须谨慎的是对方可能已对贵公司的所 有产品都进行了分析,因此我们必须清楚发律师函的NPE是哪一级别的NPE,才有可 能正确地实施按兵不动之策。
3. 寻找有长远目光和事业感觉的专利代理人 您是否有为您提供咨询的专利代理人?如果有 , 他是否熟悉您的业务?许多专利 代理人不愿涉及经营战略 , 甚至不愿提供其他任何建议 , 只会建议您对此置之不理。 置之不理有时也许是最好的对策。但您最好选择愿与您在业务上结成长期关系的专利 代理人作为长期的战略伙伴。
4. 分析自己的产品 在收到专利侵权律师函时 , 大多数企业的本能反应就是低估该项专利 , 认为这样
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的发明不可能申请上专利。但在低估对方的专利之前 , 我们首先要做的是再一次对自 己的产品进行正确的分析。用专利的概念分析自己的产品 , 对对方律师函中提到的专 利进行最保守的估计和回应 , 这么是最有利的。制作组成要素对比表 , 该专利的组成 要素和自己产品的组成要素即使有一项对不上 , 那您的产品很可能就没有侵权。使对 方专利失效的策略看似为上策 , 但在专利诉讼中 , 只按原则办事会浪费很多费用。因 此不论何时 , 最先考虑的就是要让自己摆脱诉讼。但如果您已经掌握了使对方专利失 效的有力资料 , 那不妨将官司继续打下去 , 直至使对方的专利失效。这么做可以从根 本上杜绝专利纠纷。
专利申请第XXX号
本公司产品
组成要素1
数据获取模式
O
组成要素2
数据加工模式
O
组成要素3
条件处理模式
O
组成要素4
运作模式
?
组成要素5
联网模式
O
产品组成要素分析案例:组成要素对比表/出自:BLT专利法律事务所
5. 不要只看专利,还要了解幕后主使者 对于固执的专利权人 , 我们还需要调查对方的背景。拥有专利的是谁、专利权人 的代理人是谁、是否牵涉其它诉讼或其他活动。最重要的是要尽可能多搜集一些信息 。 “ 诉讼的幕后主使者”之类的信息与专利权人拥有的专利权保护范围同样重要,有时 甚至更重要。 许多案例显示某些专利投机人对专利并不了解 , 只是单纯地将专利当成了赚钱的 手段。美国的律师虽多 , 但不能说他们全都对专利有深入的了解。他们很可能只是借 律师之名 , 躲在背后用专利律师函赚钱而已。此外 , 您还需了解在专利投机人眼中您
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是否已被视为“软柿子”,他们是否想用从您那里榨取的钱去钓更大的鱼,或者仅想把 您打造成某种榜样 , 以便为下一步行动提供方便。他们与您签订专利许可合同的目的 也许只是为了与三星签订专利许可合同作铺垫 , 因为贵公司和三星属于同一技术领域 , 而贵公司要比三星好对付。在大多数情况下 , 这类专利投机人往往不会将诉讼付诸行 动。 您最好利用国务部网站进行在线查询(assignments.uspto.gov.) , 确认专利所有 人和相关公司。上述链接提供的信息均为公开信息 , 仅通过这类信息 , 我们就可以推 导出许多事实。如果对方以前曾向其他企业提起过类似的诉讼 , 那您还可以向被告企 业或被告企业的律师咨询诉讼结果。这可以使您获得相当重要的战略基础资料。
6. 哭穷 专利诉讼涉及金钱。不要羞于把您的财务状况告诉专利权人 , 要让对方明白您的 企业没有诉讼价值。您应该问清和解条件 , 并使对方认识到被诉讼的产品没有销路的 现状。当产品还未投入生产时,通过网页发表“我方技术和产品属未上市测试版,目前 既无上市计划,也未正式展开销售”的声明也是一个好方法。
7. 组建防御联合 规模较小的贵公司受攻击时 , 其它同类企业也很可能受到攻击。您可和收到NPE 律师函的其他企业组成共同防御联合 , 聘任有能力的专利代理人展开共同防御战略。 作为共同防御联合的成员 , 您只需支付部分代理费 , 而无需独自承担给您带来负担的 全部费用。这么做对大家都有利。
8. 未雨绸缪 为避免专利纠纷 , 可预先制作专利分析报告。如果条件允许 , 那么最好先进行专 利咨询 , 预先对核心专利进行分析。对竞争公司和NPE拥有的核心专利进行分析 , 并
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采取1)非侵权理论 , 2)专利失效资料调查 , 3)回避设计等措施。这虽然需要投入一定 费用 , 但这笔费应该比诉讼费少很多。尤其在您拥有第2)类专利失效资料的情况下 , 贵公司可对对方发来的专利侵权律师函采取专利失效申请措施。这么做 , 不仅能使对 方不再发送律师函,而且还能反过来用专利失效震慑对方。
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9. 慎重选择战略 发生专利纠纷时 , 往往可采取多种对策。我们必须为这些对策制定优先顺序。有 时可根据情况选择专利权保护范围裁判或置之不理的对策。与其在索赔诉讼中浪费大 笔金钱,不如选择更有效的方法对应。
1.非侵权鉴定书(150-200万韩币) 2.对方专利失效鉴定书(200-1,000万韩币) 3.专利咨询(1,000万- ) 4.消极专利权保护范围裁判(400-800万韩币)
选择最佳 对策
5.律师函回函 6.实施非侵权理论设计,并置之不理(500万韩元- ) 对专利侵权律师函可采取的部分对策/出自:BLT专利法律事务所
10. 不要成为砧板上的肉 专利投机人在选择目标时 , 会研究贵公司的网站和产品式样 , 试图从中找出贵公 司产品使用其专利的证据。在允许浏览者阅读技术文件和详细指南之前 , 应要求对方 进行顾客登录。 同时还应该再次对公开的业务内容进行审查。因为稍有不慎 , 您的企业就会成为 砧板上的肉 , 被聘请专职网络浏览韩国职员的NPE任意宰割。宣传最成功的企业很可 能经常成为专利投机人的目标。不要因为成功营销宣传导致的专利投机人起诉书而惊
慌失措。进行产品宣传时,应注意以下事项。
① 不要过度暴露产品 ② 获得产品指南时必须加入mail list ③ 确认mail list加入者的地址 ④ 确保使用者无法进行文本检索 ⑤ 不暴露详细指标
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吉列(Gillette)的专利化经营(p67) 吉列是实施专利化经营企业中最具代表性的一家企业。吉列因要求员工在上班前 不刮胡子而闻名。公司在正门配备了吉列剃须刀 , 公司职员上班时必须使用吉利公司 的剃须刀刮胡子,以便亲自确认使用时的不便之处,为公司推出新产品出谋划策。 吉列是一家剃须刀生产企业。它不是一家像三星那样制造智能手机、电池、硬盘 、SSD、储存芯片、笔记本、PC、TV、打印机、冰箱、汽车、鼠标、键盘、光驱、 机器人吸尘器的公司。最适合专利化经营的企业并不要求能够进行多种产品的大量生 产。橡皮制造企业也许能更快地成为专利化经营企业。多种产品的大量生产企业反倒 很可能收到专利侵权律师函。分析这种律师函需要花费大量时间 , 因此这类企业反而 很难成为专利化经营企业。 吉列公司从20世纪90年代起开始构筑战略性的专利网。它动员公司全体成员对剃 须刀的每个细节进行改进和发明 , 曾将剃须刀片从两个增加到三个 , 并且还改进了成 套刀头的构造。为了简单便捷地实现刀头和剃须刀把手的组装 , 吉列在剃须刀把手上 增设了按钮。同时 , 吉列还设计了保管待用刀头的透明保管盒。透明保管盒中的刀头 能轻而易举地装到剃须刀把手上,刀头和把手在组装时还能发出有趣的声响。 这就是吉列超感(sensor)剃须刀的诞生经过。吉列在推出超感剃须刀后 , 几乎每 十年就会对公司的产品群进行更新。每次更新时都会注册30项以上的专利权和设计权 。吉利因此而闻名。 吉列引导顾客直接组合透明保管盒中的刀头和把手 , 不仅带来了刀头和把手组装 时的乐趣 , 而且还增添了透明保管盒的魅力。产品刚问世时 , 吉列公司在透明保管盒 内配备了4枚刀头。此后逐渐增加到5个、6个,逐步提高了产品的单价。 吉列超感剃须刀的实用性发明受到了29项专利权和设计权的立体保护 , 产品一问 世,就引起了市场强烈的反响。舒适(schick)、BIC等竞争企业开始争相模仿吉列剃须 刀的部分发明,而吉列却成功制止了它们的模仿行为。 在吉列提起的众多诉讼中 , 最有名的是2003年为制止舒适公司的4重刀片剃须刀
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面市而向马萨诸塞地方法院提起的诉讼。吉列以自己公司的数十项专利为武器成功地 阻止了舒适公司产品的面市,将60%以上的世界市场占有率提高到了70%。 如何才能像吉列一样成为专利化经营企业呢?是否应该根据企业的人力结构、财 政状态、专利申请和使用情况 , 为企业量身打造一套发展战略呢?其实 , 这完全没有 必要。无论是大企业,还是1人企业;无论是机械领域,还是化学领域,都可采用相同 14
的专利化经营战略。
2002 £m
%
2004 £m
2006
%
£m
%
%变化
%变化
2002-
2004-
4
6
Gillette
128 60.1
158
66.1
180
67.9
23.4
13.9
wilkinson
47
22.1
45
18.8
49
18.5
-4.3
8.9
Bic
17
8
19
7.9
21
7.9
11.8
10.5
Own-lable/其他
21
9.9
17
7.1
15
5.7
-19.0
-11.8
213
100
239
100
256
100
12.2
10.9
品牌 总计
吉利和竞争公司的世界市场占有率|出处:Financial Times
专利化经营战略之所以能通用是因为它和工学数学一样 , 是普遍适用的研究成果 。这也是研究人员应该明白的一点。作为接待过无数顾客的专利代理人 , 笔者获得了 一个单纯的战略模式。 “ 专利化经营4阶段战略 ” 是本书提出的专利化经营战略。专利化经营4阶段战略是 可适用于任何形式企业的知识产权竞争力发展战略,依次按“引入阶段→数量扩充阶段 →质量提升阶段→专利化经营阶段”的顺序,循序渐进地往前发展。 无论是吉列这样的单一产品企业
,
三星电子这样的多产品企业
,
还是
SHIMANO(自行车配件公司)这样的隐形冠军企业 , 都是经历上面的知识产权发展过 程后才进入第4阶段——专利化经营阶段的。在市场竞争中,这些企业可获得受法律保 护的正当超额利润,通过专利化经营合法地获得了市场领军企业的地位。
第二章 专利化经营的第1阶段——引入阶段(P.85-) 15 NO.
Check List
1
有兼任的专利管理人员
2
管理者有计划将销售额的0.5%用于专利申请
3
研究人员每年提交1项以上的发明申报
4
对发明申报进行奖励(金钱奖励或晋职加分)
5
1年至少邀请专利代理人举办1次讲座
6
拥有最基本的专利权(每10名职员拥有一项专利)
7
拥有2项以上的国际专利
O
X 对引 入阶 段的 理解 引入 阶段 是指 决定
上述7项中有4项以上为“O”时,就已经进入了“引入阶段”。
实施 专利 化经
营的阶段 在第1阶段最重要的是经营者的意志。只要经营者有实施专利化经营的决心,就可 进入第1阶段。这一阶段投入的费用并不高,只需在在职人员中选出关注技术的细心职 员作为兼任的专利管理主管,就算进入引入阶段了。 在已初具规模的韩国KOSPI和KOSDAQ上市企业中,靠专利赚取专利费的专利化 经营企业不到20家。而美国的市场领军企业大多都是靠专利赚取专利费的专利化经营 企业。美国的产业结构已经出现了相当程度的变化。 不要忘记这些专利化经营企业都是经过引入阶段发展起来的。进入引入阶段的实
际障碍很少。经营者在这一阶段应该注意的是不要对该阶段抱太大期望。 这一阶段最重要的任务就是以“打基础 ”的姿态任命兼任专利管理人,使其接受足 够的专利、商标、设计、著作权教育 , 并积极向经营者提出专利政策建议。换一句话 说就是优秀的专利得之不易。到目前为止 , 几乎没有企业在引入阶段就创造出优秀专 利的先例。 16 引入阶段最适用的组织结构 在引入阶段聘请专任专利管理人也许并不是一个好办法。专任专利管理人是指拥 有5年以上企业专利管理经验的专利管理专家。在引入阶段超前聘请专利专家会使其因 为自身经历的优越专利管理环境和一切从零开始的现实差距而产生压力。 最好的办法是观察哪些研究人员或哪些经营支援职员较为关注技术和最新产品 , 并在这些职员中选出兼任专利管理人(以下简称兼任职员)。兼任职员原来就是企业职 员 , 与现有职员不存在距离感。在经营者引进新的专利模式时 , 能最大限度的减少现 有职员可能出现的排斥反应,起到催化剂的作用。 但只是单纯地任命兼职职员并不能解决所有问题。兼任职员既要承担原有的业务 , 又要承担新的专利工作 , 业务量很可能会大量增加。经营者必须预先制定缓解兼任职 员压力的各种制度。最好是先停止对兼任职员原有的业务进行考评。只有这样才能防 止兼任职员埋头于原有业务而将专利置之脑后的弊端。 同时经营者还应允许兼任职员自由参加教育 , 为构筑关系网自由外出。兼任职员 是引入阶段的基石 , 初期应尽可能让其多接受一些专利教育。韩国发明振兴会、专利 厅、产业技术振兴院、韩国知识产权战略院、韩国知识产权保护协会均开设了各种专 利教育服务。只有接受这些教育,兼任职员才可能获得专利管理的感觉。 请牢记兼任职员 “ 不懂装懂 ” 才是最危险的。这样的兼任职员对企业没有任何帮助 。在关键时刻 , 只会提供错误的判断资料。他们有可能会犯下忽视原有业务、以浅薄 的专利知识欺瞒经营者 , 向专利事务所索要回扣等致命的错误。经营者不仅应为兼任
职员接受专利教育提供充分支持 , 同时为确认兼任职员是否认真接受专利教育 , 还应 该要求兼任职员进行转述教育或提交教育内容报告。经营者可要求兼任职员参加韩国 发明振兴会每年至少3次的“知识产权能力考试”,以确认其是否具有专利管理者的基本 素质。
引入阶段的研究员 大多数研究员很可能采取不合作的态度。在引入阶段 , 研究员很可能把专利申请 视为额外工作。引入阶段的研究员往往只关心他们的产品或技术成果 , 把专利视为一 件麻烦事。 企业应另行向研究员提供填写发明申报的物质或非物质奖励。物质奖励包括专利 申请奖金 ,非物质奖励包括晋职加分或授予 “发明王”之类的称号。工资是经营者以金 钱形式向劳动者支付的劳动补偿。而发明可不是经营者向劳动者发号施令就行的。 在引入阶段 , 经营者应向研究员1)颁布选拔兼任职员的公告 , 2)说明兼任职员的 职责是负责为研究员的发明工作提供支援 , 3)宣布对实现公司所需发明的研究员给予 奖励。上述三项公告能确保公司较为顺利地度过引入阶段。
引入阶段的专利状况 专利状况在引入阶段不会出现明显的变化。这是因为兼任职员对专利仍不得要领 , 研究员填写发明申报还不上手的缘故。在引入阶段没有必要聘请专门的专利事务所 , 而应广泛地接触专利事务所和专利代理人。在韩国的专利代理人中 , 理解企业专利战 略的还是凤毛麟角 , 因此企业在引入阶段应广泛地接触专利代理人 , 最该避免的情况 就是在聘任专利代理人时任人唯亲。 在进入引入阶段以前 , 企业的几项专利大多登记在企业法人代表的名义下。进入 引入阶段后 , 部分有上进心的职员因专利申请而成为专利的发明者。对不同于以往的 创意氛围 ,一开始不愿合作的研究员也会觉得“ 这样挺好”。为了获得更好的奖励和晋
17
升考评, 从根本来看,是为了自己和公司的发展,好的发明渐渐会越来越多。这时就 可进入第二阶段——数量扩充阶段了。
在短期内结束引入阶段的案例 韩国的A企业是一家生产新型显示屏制造装备的制造企业。虽然有20年的从业经 验 , 但所有的专利却只有15项。最近A企业聘请了新的管理层。幸运的是新管理层的 CEO和CTO都是研究员出身,深知专利的风险因素。 A企业的新管理层对企业只有15项专利的情况深感忧虑 , 于是申请了政府的专利 咨询支援事业 , 并有幸入选。专利咨询过程中 , 在研发部负责人字直接兼任专利管理 , 核心研究人员全体参与的情况下 , 专利代理人首先对对象竞争公司的800余项专利一 一进行了分析。在分析过程中 , 研究员直接目睹了竞争公司申请技术专利的过程 , 在 短期内培养了理解、解释专利的能力。 对专利有了深入了解的核心研究员在三个月内提交了40余项发明申报。受核心研 究员的影响 , 其他研究员也争相提交发明申报。A公司在短短5个月内提交的发明申报 竟多达100余项。为了对大增的专利申请进行管理 , 企业的管理层还拜托笔者推荐专 业的专利管理人,聘请了富有经验的专利管理人对专利进行体系性和战略性的管理。 在引入阶段 , 笔者和A企业的CTO及研发负责人共同参与了创意开发方法、公司 发明大会、职务发明奖励、专任专利管理人引进等制度的制定。在此过程中 , 笔者切 实地感受到了管理层的意志和研究员的努力。在大家的努力下 , A企业在短期就结束 了引入阶段 , 过渡到了数量扩充阶段。结束了KOSDAQ上市各条件中技术和无形资产 (专利)方面的准备工作。
第3章 专利化经营的第2阶段——数量扩充阶段(P.155-) NO.
Check List
O
X
18
1
设有专利管理部门
2
将销售额的0.7-1%用于专利申请
对数
3
设定了发明申报流程
量扩
4
构筑了职务发明奖励体系
充阶
5
制定了专利申请方向
段的
6
掌握专利管理人的具体工作
7
正确理解专利申请的理由
19
理解 何谓 数量
上述项目中有3项以上为 “O”时 , 就已经进入了“数量扩充阶段”或已经做好 了进入准备。
扩充 阶段 专 利化
经营的第2阶段数量扩充阶段是专利数量发生爆炸式增长的阶段。这一阶段最重要的因 素是资金。进入数量扩充阶段后 , 专利申请数会出现爆炸式增长 , 费用支出也会随之 剧增。经营者的意志因此会变得更加重要。 事实上,专利注册通常在专利申请之日起的2年后才可进行。将专利用于诉讼最快 也在专利申请之日起的3年到5年后。(近来,美国注册后立即提起诉讼的案例正在急剧 增加。)除了CTO以外,公司的营销负责人、会计管理负责人均可能对专利的效用持怀 疑态度。这会使经营者冒出“申请那么多专利有用吗?”的想法。 经营者不应认为这是在对专利进行投资。投资是投入资金实现未来收益 , 而申请 专利的理由则是为了保护公司的财产——发明。不申请专利也能将新技术用于生产。 申请专利是为了在竞争公司侵犯自身的专利权时获取巨额赔偿 , 或是给竞争公司的营 业造成阻碍。 不实施专利化经营 , 仅凭经验也可管理企业。但正如日常生活中可能发生一些小 事故一样 , 技术可能会落入竞争公司的手中 , 竞争公司会利用逆向工程制造出竞争产
品。为实现企业的长期发展 , 技术企业最好进行专利化经营。千万不要忘记进行专利 化经营的苹果、三星、微软、IBM、吉利等公司都曾经历了数量扩充阶段。对经营者 来说,第2阶段在金钱上的投入是最让人痛苦的,不是仅凭经营者的意志就能解决的。 在这一阶段 , 我们很难指望专利马上创造出经济效益 , 可专利申请费却在不断增加。 这一阶段属金钱投入阶段。 20 数量扩充阶段的专利费比率 在数量扩充阶段 , 销售额的0.7%-1%会花在专利申请上。销售额在3,000亿韩元 以上的公司支付的专利申请费可达25-30亿韩元。销售额在400亿韩元以上的公司支 付的专利申请费可达3-4亿韩元。这笔费用不包括诉讼费 , 只包括国内和国际专利申 请费。当然这笔费用是针对技术公司而言的 , 技术公司至少应按以上比率设定国内和 国际专利申请费,这样才有可能打好专利化经营的基础。 开始进入数量扩充阶段的企业大多是业界刚开始崭露头角的企业。他们的销售额 至少在50亿韩元以上(根据行业会有所不同) , 市场占有率大多超过10%。只有当这些 企业的年度专利申请费投入达到5,000万韩元以上时 , 才算过渡到了数量扩充阶段。 专利申请费不仅包括聘请专利代理人撰写专利明细的费用 , 而且还包括奖励研究员的 专利申请奖金。 专利申请费如达到以上水平 , 经营者的负担是相当大的。我们不妨先计算一下国 内专利的申请费用。假定申请1项专利需要200万韩元申请费、50万韩元审查费和50 万韩元职务发明奖金的话 , 一项专利的申请费用大概是在300万韩元左右。刨除公司 内部奖金 , 一年申请20项专利大概需要5,000万韩元。而在中国、日本等国 , 申请一 项专利大概需要700万韩元,在美国申请一项专利至少需要1,000万韩元。相比而言, 韩国的专利申请费到目前为止还是比较低廉的。 销售额在100亿韩元的公司至少应在专利上投入1亿韩元的预算。销售额的1%当 然是一个非常大的金额。为提高1%的营业利润,企业需要付出巨大努力节省费用、减
少流通环节、精简研究人员 , 这的确是企业目前面临的现实。但如想用这1%在3年后 换回15%的收益 , 笔者的建议是必须过渡到数量扩充阶段。职员会因自己的名字写在 发明人栏中而自豪,而公司则会被创意性文化支配。这就是1%创造的效益。
营造创意文化的组织运营 在数量扩充阶段 , 企业应该聘请经验丰富的专任专利管理人。在从数量扩充阶段 过渡到质量提升阶段之前 , 企业必须组建专利部门。专任专利管理人的最佳人选需要 具备两个条件 : i)拥有专利事务所从业经验、ii)曾在企业担任过专利管理人。一些在 专利事务所从专利代理人那里学会明细撰写方法的职员会因没有资格证带来的不同待 遇而转身进入企业 , 成为企业的专利管理人。从2002年起出现的专利事务所专利从业 者离职现象 , 在2008年雷曼兄弟事件之后更加严重。现在仍有许多从业者改行进入了 企业。 兼备以上两个条件的专利从业者并不多见。拥有ii)类经历的从业者大多是以研究 员身份进入大企业后在专利部门长期任职的实用派。他们在10年以上的工作中很可能 没有积累下什么经验,对于大多数专利用语也很可能是门外汉。 笔者建议这类人不妨浏览一下前面介绍的韩国发明振兴会免费视频专利教育网 IPacademy.net。就算没有专利事务所的从业经历 , 如能利用业余时间学习该网站的 课程 , 您也可积累起充分的专利知识和经验。同时 , 您也可通过知识产权能力考试确 认自己在专利方面的基本素养。 进入数量扩充阶段后,每名研究员每年至少应申请1项以上的专利。企业可向研究 员支付15万韩元至50万韩元左右的专利申请奖金 , 并将专利申请数纳入晋升考评范围 。对申请专利较多的职员每月给予50万韩元至150万韩元左右的专利申请奖 , 企业会 因此变得更富创造力。中小企业科长的平均月薪大约在300万韩元左右 , 上述奖金虽 不如专利费,但金额也不算少了。 有专利申请经验的研究员会发现发明并不是一件难事 , 而且这还关系到申请奖金
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和晋升考评。这些研究员大多年纪较轻,或是在大学里受到过1个学期以上的专利教育, 或是在上研究生时有过2-3次专利申请经验。他们的研究成果大多不是基于经验的深 层研究成果,大多与提高生产力相关。 还有一种研究员则认为上面一类研究员不务正业 , 只想靠专利赚钱。他们不愿给 自己的研究成果和经验申请专利。这类研究员只是讨厌随波逐流而已 , 他们拥有的经 验其实是非常了不起的。 经营者或CTO应在i)鼓励专利申请数量较多的(年轻)研究员的同时,ii)帮助不愿申 请专利的经验丰富的(资深)研究员对专利产生兴趣。 企业要警惕i)类研究员利用企业制度 , 依靠大量的低价值专利晋升得比ii)类研究 员更快。为不让ii)类研究员觉得受到排斥 , 经营者可发挥创造性领导能力 , 为ii)类研 究员物色合适的专利代理人搭档,使其优秀的研究成果能转化为企业的专利。
数量扩充带来的效果 每个研究员每年应申请一项专利。假设每销售100亿韩元就投入1亿韩元申请专利 , 那么每年大概可申请40项专利。处于专利化经营数量扩充阶段且销售额在1,000亿韩 元以上的KOSDAQ中坚企业每年如投入10亿韩元 , 则可申请200项左右的国内专利和 100项左右的国际专利。 此时如无专任专利管理人,专利管理就会出现困难。最好从外部聘请1名专利管理 负责人 , 让他和1名新聘请的肯干型职员组成专利2人组。这对于销售额超过200亿韩 元的技术企业来说是一项必备条件。 这一阶段 , 大部分专利都处于申请状态。在数量扩充阶段初期 , 多数专利申请是 在管理层的强力推动下进行的。很多专利都还未进入 “ 从专利申请日起1年6个月后开 始的”强制公开阶段。在从数量扩充阶段过渡到质量提升阶段之前,大部分专利都已经 开始注册了。在注册前 , 需要对权力要求进行再次整理。这时您应该考虑的是如何打 造能创造收益的优质专利。
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通过数量扩充打造优质专利的案例 代表性案例首推苹果公司。苹果公司比其他任何一家公司都更重视技术。史蒂芬· 乔布斯深知专利的重要性 , 但直到2006年以前 , 他仍未意识到其强大的破坏力。 2004年新加坡Creative公司以侵犯用户界面专利为由在美国法院对苹果公司提起了诉 讼,2006年苹果公司以1万亿韩元的代价与Creative公司达成了和解。 苹果公司的CEO史蒂芬·乔布斯事后对研发部门、企划部门和营销部门下达了 “ 给 一切想法申请专利 ” 的指示。从2006年初起 , 苹果公司进入了专利申请数超乎想象的 数量扩充阶段。苹果于2006年申请的专利在当时虽未被看好 , 但2012年使三星公司 陷入巨大困境的专利大多都是在这一年申请。同时苹果在商品套餐中删除了详细用户 手册 , 开始使用耳麦。这么做不是苹果公司保守 , 而是为了防止在看不见的竞争者面 前暴露产品的详细组成并因此遭对方起诉罢了。
数量扩充阶段的目标 申请能力的强化 数量扩充阶段的目标很简单 , 就是尽可能多申请专利 , 仅此而已。无论经验是错 误的 ,还是正确的, 最重要的是要多积累专利申请的经验。经验就是财富,错误的经 验也是财富。专利的权利范围就算错得再离谱 , 也是一种宝贵的经验和财富。这一阶 段的最佳模式就是根据设计严谨的流程以小规模投资在短期内完成数量扩充。除非您 聘请的专利代理人有相当的战略眼光 , 否则这种高效的数量扩充在多数情况下是难以 实现。同时,高效的数量扩充也许并没有太大意义。 在数量扩充阶段最重要的是扩大规模。最好的作法是对能申请专利的都申请专利 。在这一过程中 , 您可能遇到欺骗您的专利代理人 , 也可能遇到为您提供真正帮助、 劝您不要申请这类专利的专利代理人。您还可能遇到研究员因专利发生矛盾 , 外部聘 请的专任专利负责人把工作搞砸的情况。笔者敢肯定地断言所有这一切都是数量扩充
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阶段应该积累的宝贵经验,它可为企业培养未来专利竞争力带来巨大帮助。
专利层次的目标 专利层次的目标很简单。就是将专利申请费提高到整个销售额的1%。销售额为 100亿韩元的公司将销售额的1%,即1亿韩元用于专利申请。销售额为1,000亿韩元的 公司也将销售额的1% , 即10亿韩元用于专利申请。还有一点值得注意的就是不要选 择那些申请费用在100万韩元以下的低价服务。申请费在100万韩元一下的代理大多不 是专利代理人,不能用自己的名义撰写申请明细。 将销售额的1%用于专利申请的理由很简单。经历过的人都知道美国大中型NPE 要求的专利费比率大多是销售额的7%。不满足他们的条件,公司产品就难以在美国问 世。如果不想在未来付出这7% , 那现在就必须付出1%。NPE也曾要求三星和LG支付 7%的专利费。经协商双方达成了和解。而协商和解之所以能成功 , 也是因为三星和 LG拥有众多改良专利的缘故。如果贵公司的协商力比不上它们的话 , 笔者还是劝您未 雨绸缪,把销售额的1%投入到专利上。
研究员层次的目标 每个研究员每年应申请3项以上专利。在原有的基本研究课题上再追加两项改良技 术,就可申请3项专利。研究员不需撰写专利明细。质量扩充阶段最大的目标就是消除 研究员对专利的恐惧感 , 帮助他们熟悉专利制度。当然 , 申请的专利越多并不意味着 研究员的能力越高。申请3项专利是强化专利能力的最基本要求。
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第四章 专利化经营的第3阶段——质量提升阶段(P.207-) Subject:质量提升阶段的check list NO.
Check List
1
认为专利能创造收益
2
知道公司某一产品的相关专利数量
3
知道公司的产品侵犯了何人的何种专利
4
1年进行1次以上专利咨询,同时还进行定期的专利分析
5
专利代理人参与公司R&D企划
6
产品规划图中包含了专利分析
7
有组建专利许可部门的计划
O
X
何谓 质量 提升 25
阶段 质 量提 升阶 段是 在数
上述项目中有3项以上为“O”时,就已经做好了进入质量提升阶段的准备。
量扩 充阶 段积
累的专利权和经验的基础上 , 为制定专利化经营战略做准备的阶段。专利的质量能在 这一阶段得到强化 , 专利申请从消耗性过渡到战略性。企业已具备独立的专利分析能 力 , 了解竞争公司目前的动态 , 可独立制作基础专利资料和专利企划。企业最快可在 进入数量扩充阶段的1年零6个月后进入质量提升阶段。这一阶段的进入存在一定难度 。这种情况主要是因为管理层不熟悉专利以及部门之间的专利申请数量竞争造成的。 某些缺乏对数量扩充阶段的认识而进入数量扩充阶段的企业 , 因为只顾增加专利 数量而经历了10多的年数量扩充。作为管理层 ,当然很难无视专利越多 ,IR评价就越 高的现实。过于注重专利数量的营销部门负责人或CTO会不愿降低数量扩充阶段的专 利申请速度。忽视权利权保护范围,单纯地增加专利数量和制造空壳子弹并无区别。 在管理层积极推动下的数量扩充阶段初期 , 一些头脑灵活的研究部门为保障自己 的业绩会想法设法将数量扩充阶段初期的企业专利预算集中于自己的部门 , 而在应该
结束数量扩充阶段的后期 , 其他部门为提高业绩会以机会平等为借口 , 提交大量迟来 的低价值专利申请。一味延长数量扩充阶段的时间而不在数量扩充阶段发掘有价值专 利的做法只会造成预算的浪费。 数量扩充阶段过渡到质量提升阶段的时机由专利管理人CIPO负责确认。找不到拐 点就只能维持预算浪费的状态。这会使企业一直错误地保持防御性专利战略。我们应 该牢记专利是用来攻击的。
进入质量提升阶段的原因 第一 , 能强化专利的质量。进入质量提升阶段后 , 在对数量扩充阶段申请的利权 要求进行重新分析时 , 我们会发现很多低质专利。之所以要用1年零6个月的时间从数 量扩充阶段过渡到质量提升阶段是因为此时才有机会对质量扩充阶段申请的专利进行 修改。这一阶段应再次对数量扩充阶段申请的专利进行检讨 , 彻底调查竞争公司有哪 一个产品群使用了相关创意。 这一调查当然少不了营业部门的参与。需要不断对竞争公司产品进行比较的营业 部是最了解竞争公司产品是否侵犯我方专利权的部门。营业部职员应积极发挥监督竞 争公司产品的职责 , 为修改数量扩充阶段申请的利权要求提供帮助。保护范围是由法 律规定的。我们要做的是在保护范围内找出竞争公司行为和产品的侵权部分 , 对权利 要求进行修改。 数量扩充阶段到质量提升阶段的过渡非常重要。数量扩充阶段的时间不能太长。 第二 , 在质量提升阶段 , 研究员的专利开发能力会大有提高。他们会对本人在一 两年前申请的专利数据进行修改 , 可轻而易举地开发出改良专利。在质量提升阶段 , 研究员对专利的本质会产生一定认识。他们会意识到对内容广泛的权利范围中的罕见 项目进行研究 , 无论对公司 , 还是本人都极为有益。当然某些研究员申请专利仍只是 为了晋升。进入质量提升阶段后 , 60%的研究员都能读懂利权要求 , 自觉抵制为晋升 而申请专利。
26
第三 , 研究员有能力参与专利分析项目 , 企业也开始具备专利分析能力。进入质 量提升阶段后 , 企业的研究员会通过专利了解竞争公司的动向 , 会开始摸索有效分析 竞争公司专利的方法。这一阶段某些研究员会开始研究竞争公司专利技术的优缺点 , 并试图用自己的方法改进那些创意虽好但方法不对的专利。这种行为非常可取 , 这其 实是利用竞争公司的创意,打造超越竞争公司的新R&D。 在这一阶段 , 企业最好以研究员为中心 , 在外部专利代理人和企业专利管理部门 的共同参与下启动专利分析项目。通过分析,我们应该可以回答以下问题。 1) 本公司的某一种产品侵犯了某人的何种专利? 2) 公司所属产业群在今后5年内的发展趋势是什么? 3) 本公司的R&D方向应如何制定? 上述专利分析项目非常重要 , 研究员必须参与其中。专利事务所对贵公司和竞争 公司的产品特点都不熟悉 , 在没有研究员参与的情况下 , 把相关业务全权委托给专利 事务所是很难取得好效果的。专利分析不是只懂专利就能做的。为避免参与专利分析 的专利事务就是负责企业专利申请的专利事务所(专利代理人) , 您最好将专利分析工 作委托给其他事务所负责。分析咨询工作不委托专利申请人而委托咨询服务公司负责 时,一但发生1)类问题,咨询公司是很难担负起相关职责的。 专利代理人具有发行侵权鉴定书的资格。除专利分析项目以外 , 您最好再准备一 份侵权/非侵权鉴定书。在美国专利代理人的非侵权鉴定书是非常重要的。美国政府规 定故意侵权时需支付3倍赔偿,因此您最好再准备一份非侵权鉴定。 第四 , 可预先做好应诉准备。上述专利分析项目在结论中必须对本公司的何种产 品侵犯了何人的何种专利给予明确鉴定。全世界有9000多万种专利 , 我们很难把公司 产品和这些专利一一对比 , 因此也就很难准备精确的应诉资料。但贵公司至少应该为 公司的全部产品准备一套有80%以上可信度的应诉资料。 如果认为公司的主打产品是A,B产品只是少量生产,不会发生问题的话,那您就 大错特错了。与其这样,倒不如降低率润率,完全中止少量产品的生产。
27
对有支付能力的企业无条件提起诉讼是最近NPE流行的做法。对于成为诉讼根据 的产品是否是公司的主打产品 , 他们并不在意。保存专利分析项目的结果并不断加以 更新就是为了减少被人诉讼的可能。如能在NPE发送专利律师函的3-7日内给对方发 送部分无效资料清单, 即便攻击性再强 , NPE也不可能再对贵公司提起诉讼了。我们 必须牢记NPE提起诉讼、讨要赔偿的多数对象都是软柿子。 28 专利部门的运营 在质量提升阶段 Intellectual
Property
,
企业必须在公司内设置知识产权最高负责人CIPO(Chief Officer)一职。CIPO的职责与CTO(Chief
Technology
Officer)、CPO(Chief Product Officer)完全不同。CIPO的职责是判断公司研究员创 造的成果是否要用专利加以保护。因此 , 这一职位最好不要附属于研究所长或者技术 部长,而应保持独立性。 如企业已在数量扩充阶段成立了专利管理人或专利部门 , 最好是任命该部门的有 能之士担任CIPO。从外部聘请CIPO也是一个好办法。在专利管理人与研究员和营销 职员相处融洽、兼备战略制定能力的情况下,最好任命其担任CIPO。聘请外部人员虽 然也是一个好办法,但就属企业一级机密的知识产权战略来说,CIPO的忠诚心要比战 略制定能力更重要。战略制定能力可通过聘请专利代理机构等多种方法加以解决。
质量提升阶段的研究员 在质量提升阶段 , 研究员关心的已不再是专利申请奖金 , 而是专利使用补偿 (专 利费)了。他们会经常听到其他研究员因专利发明而获得经济奖励的消息 , 也会知道这 笔钱不是专利费,而是职务发明奖金。 当研究员意识到公司应根据法律规定( 《 发明振兴法 》 )向自己支付年薪以外的金 钱补偿时,会出现以下两种情况。1)由于自己开发的技术带动了公司的销售而提出“职 务发明奖金申请”,要求公司支付合法奖金。2)即使不分拆Spin
off
,也会根据多劳多得的
原则,提出终生受雇的权利。 企业进入质量提升阶段后 , 可充分利用专利进行防御。不仅对对方的攻击做出迅 速防御(针对律师函发送无效资料) , 而且当贵公司拥有攻击者所需的原始专利时(例如 CDMA的原始专利权人为Qualcomm) ,还可进一步以我方的改良专利为筹码与对方签 订相互专利合同。进入质量提升阶段的企业往往会选择有效防御而非攻击。此时它们 会提出相互专利授权建议 , 和对方进行专利费下调协商。我方拥有的改良专利会落入 对方手中或低价授权给对方。总而言之 , 研究员开发的技术将落入对方手里 , 而公司 则利用研究员的专利回避了诉讼风险。 进行相互专利授权时 , 应向研究员支付一定的补偿。公司财政状况不景气时 , 则 应给予精神奖励。在质量提升阶段 , 研究员亲眼目睹了自己的专利为公司创造直接利 益的过程,对专利的用途有了更切身的体验。 在质量提升阶段 , 觉得公司的补偿低于自己能力的研究员会离开公司。在辞职的 研究员中 , 过高评价自己发明的人去任何一家风险投资企业任职 , 都会非常重视自己 的股份 , 也会因此遭遇事业的低谷。当然果断地离开补偿过低的公司获得成功的研究 员也大有人在。 不同于上一类研究员 , 喜欢通过公司创造个人收益的研究员则会继续进行优质发 明 , 他们更倾向于获得更多的职务发明奖金。韩国机械研究院、韩国科学技术院、韩 国化学研究院等国家研究机构中有不少这一类型的研究员。在上述研究机构中 , 某些 研究员除年薪以外,每年甚至还能得到3-5亿韩元的职务发明奖金(专利费)。不愿担风 险的研究员可根据自己的情况选择适合自己的发展方向。
质量提升带来的效果 质量提升阶段的企业已具备专利分析能力。专利权的保护范围(专利质量)会得到 明显改善 , 公司对专利分析的焦点会集中到如何使本公司专利超越竞争公司专利的方 面。20%的研究员会研究竞争公司专利权的保护范围 , 培养自己的专利分析能力。其
29
余80%的研究员则会在拥有专利分析能力的研究员的影响下 , 对专利的本质和个人技 术保护带来的效果产生关注。 质量扩充阶段是 “ 精打细算 ” 的阶段。通过专利分析掌握对方专利和我方产品的力 学关系。这能使我方轻而易举地反击对方无理的专利侵权主张Bluffing。为了避免公司侵 犯对方的专利权 , 则需事先摸清情况 , 进行回避设计或预先收集准备使对方专利失效 的资料,打压对方的气焰,尽快结束专利纠纷。 随着每位研究员专利成果数量的增加 , 发明申报的数量也在不断增加。不同于数 量扩充阶段对大部分发明申报都申请专利的做法 , 质量提升阶段的审查应更加严格。 实施严格的审查既是为了节省经费 , 也是为了改变研究员看待专利的视角。没有对发 明申报的严格审查 , 就难以进入质量提升阶段。这一阶段绝不能像数量扩充阶段那样 , 对专利申报来者不拒。只有这样,研究员才会想出更好的发明交给公司。 在这一阶段 , 研究员的专利申请数量与数量扩充阶段相比会有所减少 , 经费的支 出会变得更加谨慎。专利申请费用会增加到销售额的1.5-2%。这是因为成为专利化经 营阶段专利费基础的国际专利申请有所增加的缘故。作为确保世界市场领军商品地位 的准备阶段 , 质量提升阶段的国际专利申请流程非常重要 , 对于国际专利申请必须实 行高效管理。此时,中国专利的申请尤为重要。 质量提升阶段申请的专利和技术会成为市场统治阶段专利组合的核心 , 因此专利 质量的管理和负责权利范围设计的专利事务所的选择就显得尤为重要。从数量扩充阶 段大量申请的专利中挖掘出公司产品所属市场的原始专利 , 并以此为基础积 , 极构建 专利组合。
质量提升的案例 三星重工业是成功地从数量扩充阶段过渡到质量提升阶段的经典案例。三星重工 于2009年起进入数量扩充阶段,于2012年过渡到质量提升阶段。 在数量扩充阶段的初期 , 为帮助研究员熟悉情况 , 三星重工业申请了大量专利。
30
在数量扩充阶段 , 最重要的是避免打击研究员的创造力。为此 , 三星重工业为一些无 足轻重的创意都申请了专利 , 甚至还为 《 在囚禁罪犯的废油轮甲板上种植草地的办法 》 等从专利角度看没有任何价值的创意也申请了专利。申请没有任何用处的专利事实上 是对经费的浪费。但在数量扩充阶段 , 发明评价如果过于机械化 , 并据此拒绝给这类 创意申请专利的话 , 那么没有经验的研究员就会以为自己的创意不行 , 并因此受到打 31
击。这样一来,就很难营造出有创造力的企业氛围了。 数量扩充阶段不应持续太久。为过渡到质量提升阶段 , 三星重工业对研究员进行 了持续的专利要求分析教育 , 并委托专利代理人事务所和相关部门的研究员共同展开 了竞争公司专利分析项目
,
以提高专利竞争力。三星重工业在2007年与美国
Transocean公司发生钻井船专利纠纷后 , 开始强化专利申请的力度。2010年 , 三星 重工业采取了鼓励职员直接提交意见书而不经代理专利法律事务修改或增加基本专利 等强化专利质量的措施。随着环保和节能等备受瞩目的新趋势的登场和风能市场的发 展 , 船舶市场的竞争日趋激烈。为此 , 三星重工业的专利化经营必将变得更加细致、 更加主动。
第5章 专利化经营的第4阶段——专利化经营(P.269-) NO.
Check List
1
拥有原始专利
2
派研究员参加标准化论坛或世界研讨会
3
设想过制造业以外的业务模式
4
设有专利许可部门
5
实时掌握竞争公司的专利
6
拥有体系性的专利数据
7
有能力预测今后5年的市场趋势并开发与之相应的技术
O
X
对专 上述项目中有3项以上为 “ O ” 时 , 就已经做好了进入专利化经营阶段的准备
利化
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经营 阶段 的理 32
解 何谓专利化经营 专利化经营是利用专利提高竞争自由的阶段。专利虽不是企业经营的全部 , 但却 能给企业经营提供相当大的帮助。企业能用专利为竞争公司的经营制造障碍。进入专 利化经营阶段的企业可自由地构筑专利战略。2011年之后 , 我们在9点晚间新闻中经 常可以听见有关专利诉讼的报导。韩国企业的经营在这一年开始受到其他国家企业的 阻碍。 进入专利化经营阶段后 , 企业统治市场的能力变得更精密 , 产品已拥有更高的附 加价值。在其他公司打价格战时 , 企业可通过技术统治市场 , 甚至可以中止营业利润 较低的制造业 , 将企业转变为技术支配型企业。进入专利化经营的代表企业有IBM、 微软、苹果、P&G、DAOU、杜邦、辉瑞等。 实施专利化经营阶段的企业已具备市场统治力。无论什么产业 , 这类企业会成为 业界最优秀的专利组合持有人 , 引领业界的技术发展。竞争者很可能无法避开专利化 经营企业的专利组合 , 业务发展需要获得专利化经营企业的专利许可。专利化经营企 业可将名下的专利按业务类别组成统一的专利组合。公司可在组建专利组合的过程中 , 出售不需要的专利或通过不交注册维护费的方法自动放弃专利权。 专利经营的关键是无需制造产品就可创造收益的专利许可。这种收益模式难以用 以往的经济学或经济学理论加以说明。虽然一些不参与制造的企业被视为专利投机人 , 但这种面向世界市场的合法收益模式却能以最快的速度打入世界市场。专利化经营的 目的是为了统治市场。这是所有企业的希望和目标。试图统治市场的企业用强大专利
保护好的发明,用专利对市场进行统治成了一种理所当然的趋势。
专利化经营的组织运营 在过渡到专利化经营阶段之前 , 必须组建专利许可部门。它不同于原先的法律部 门。专利许可部门主要负责对1)我们企业拥有的专利、2)可能侵犯公司专利的企业、3) 该企业的产品进行管理。由于企业拥有他人所需技术的可能性并不高 , 因此专利许可 不只包括对企业的技术进行授权这一项。专利许可部门还应分析其它公司所需的技术 , 参与R&D企划,并和研究员交流意见,帮助企业预测开发产业领域的普遍技术,引领 未来趋势,抢先攻克所需技术。 专利许可部门的负责人可直接受CIPO的管理监督 , 也可由CIPO亲自担任。CIPO 必须熟知专利许可部门的所有战略 , 积极支持该部门展开多种形式的对外活动 , 允许 该部门通过LES之类的交友活动构筑庞大的人际关系网。 专利许可部门最好与专利部门分离。专利许可虽然可划归专利部门管辖 , 但专利 部门的主要职责是管理专利质量。专利部门的业务极其广泛 , 如果还要求其负责专利 许可 , 可能会造成该部门负担过重。专利许可是折服对方的过程。专利许可部门的协 商能力要比它对技术的理解力更重要。该部门的职员必须兼具攻击性和创造互利氛围 的协商能力。
专利化经营带来的效果 可利用专利创造收益。第1阶段引入阶段和第2阶段数量扩充阶段都是花钱的阶段 , 第3阶段质量提升阶段是为预防纠纷 , 精打细算的阶段。第4阶段专利化经营阶段是用 专利创造收益的阶段。企业无需向对象国直接出口产品 , 可将专利权授予该国有生产 基础的合作伙伴 , 并要求其按销售额的百分之几支付专利费 , 以此来创造收益。假如 不建工厂也能从对象国收取收益的话 , 那何必要在当地直接生产或直接出口呢?专利 化经营战略用专利许可统治市场 , 将生产、通关、流通的相关费用集中用于专利 , 并
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对出口加以概念化。 事实上 , 专利化经营的专利许可战略早已存在。70年代韩国新村运动时 ,国内的 瓦片生产企业为发展业务,曾从日本INAX窑业公司引进了技术、专利和经验。现代汽 车、三星电子、LG电子也曾通过这种方式学到了技术。韩国的部分技术达到世界领先 水平后 , 局面出现了逆转 , 而模式却依然照旧。请记住专利许可是一种创造更高收益 的出口方式。
专利化经营阶段的研究员 许多在质量提升阶段尝过开发研究成果甜头的研究员不用指示,也会主动对“什么 技术含金量高”加以分析,并按这一方向展开研究。 此时 , 专利许可部门和R&D部门的合作是非常重要的。专利许可部门应制定战略 企划 , 对今后3年内的业界普遍技术进行预测。同时 , 还应将战略企划很好地传达给 R&D部门。R&D部门应尽可能努力实现战略企划。后面将提到,在实施专利战略,进 行专利申请时,完全没有必要考虑技术问题。这些问题大多会通过后续的改良专利在3 年内得到解决。最重要的是尽快想出能申请专利的原始创意。 InterDigital公司就非常重视专利许可部门和R&D部门合作的企业。让三星电子、 苹果、RIM、诺基亚等通信终端制造巨头陷入困境的InterDigital公司从70年代开始就 彻底中止了通信配件的生产 , 仅保留了专利许可人员和研究人员。该公司将9,000项 左右由专利许可人员策划、研究员生产的发明注册为专利 , 以这些专利为武器创造收 益。2011年,职工人数仅为300名左右的InterDigital创造了3亿9450万美元(4,600亿 韩元)的销售额 , 纯收入近40% , 约达1亿5,360万美元(1,500亿韩元)。如果拥有能创 造高价值发明的优秀研究人员,就算没有工厂也无妨。
专利化经营阶段的案例 吉利是最具代表性的专利化经营企业。它正通过专利化经营统治世界市场 , 合法
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地控制着后继企业的发展。对于垄断问题,吉利的反驳是“消费者想购买高技术产品, 我能有什么办法呢? ” 吉利的产业领域并非政府调控产业 , 在没有任何进入限制的消费 市场,能占据世界市场70%份额只能用“通过专利化经营统治市场”加以说明。 吉利的新剃须刀产品群每5年或每10年就会更新一次。每次更新都会申请20项30项左右的国际专利。一旦积累了在技术上有别于前一产品群的充分创意 , 吉利就会 像全世界推出新的产品群。产品一旦面市,竞争公司就必须求得吉利的专利许可。 专利化经营就是如此。专利化经营绝不只适用于高技术产品 , 任何一家公司都能 开展专利化经营。对“眼睛看不见的东西进行投资”并没有您想的那么难。
IP明星企业评选(韩国发明振兴会)www.kipa.org 拥有一定专利申请数和专利管理部门的企业不妨申请参加韩国发明振兴会的IP明 星企业评选活动。一旦被评为IP明星企业 , 不仅能在申请各种政府资助项目时获得加 分 , 而且在3年内还可获得2亿韩元左右的专利、商标、设计申请费资助。在实施数量 扩充的 “ 多多申请战略 ” 时 , 可从国家那里获得7,000万韩元的专利申请资助。这笔金 额除“IP明星企业”项目外,可以说是绝无仅有的。
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