ACTUALITEITEN IE SPREKER MR. A.P. GROEN, ADVOCAAT HOFHUIS ALKEMA GROEN 20 SEPTEMBER 2013 09:00 – 11:15 UUR
WWW.AVDRWEBINARS.NL WEBINAR 0329
ADVERTORIAL
De Magna Charta Webinars heeft een abonnement voor u samengesteld van webinars met uiteenlopende onderwerpen op verschillende rechtsgebieden. Met dit abonnement kunt u de jaarlijks benodigde punten behalen. Geen gemiste kansen bij de Academie. U kunt de webinars van uw abonnement on demand terugkijken op elk moment van de dag en op de locatie die u zelf bepaalt.
WAT HOUDT HET MAGNA CHARTA WEBINARS HOOGLERAREN & UPDATES IN? -
Volledig vrije keuze uit 25 webinars (1, 2 of 3 PO-punten) Live en On demand in najaar 2013 op verschillende rechtsgebieden Per 1 uur ontvangt u 1 PO-punt Zoekfunctie Webinars kunnen gevolgd worden op de iPad en andere tablets Garantie dat alle webinars uit dit aanbod doorgaan Elektronische beschikbaarheid van uw certificaat
MAGNA CHARTA WebinarS
HOOGLERAREn & UPDATES
KLIK HIER OM JE AAN TE MELDEN VOOR DE MAGNA CHARTA WEBINARS HOOGLERAREN EN UPDATES
ADVERTORIAL
-
Naast de live mogelijkheid kunt u een webinar ook “on demand” op elk moment van de dag volgen met behoud van de PO-punten* U kunt de uitzending zo vaak u maar wenst bekijken of laten bekijken door uw collega’s De colleges worden door ervaren docenten gegeven Alle AvdR webinars worden opgenomen in onze professionele studio Elk live webinar alsook het “on demand” college is voorzien van een digitale reader en/of een PowerPoint presentatie; ook al volgt u een college niet, blijft de documentatie voor u beschikbaar
* De webinars on demand inclusief de PO-punten blijven beschikbaar tot 1 januari 2014. Zonder PO-punten blijven de webinars on demand langer beschikbaar.
PRIJZEN U betaalt eenmalig Euro 1.000,-- excl. BTW. Bij 10 of meer kantoorgenoten geldt een speciale totale prijs, dat is eenmalig Euro 5.000,-- excl. BTW – kantoorabonnement.
W E B I N A R S
Inhoudsopgave Mr. A.P. Groen Jurisprudentie Auteursrecht HvJEU, 1 maart 2012, Football Dataco
p. 6
Hof Den Haag, 16 juli 2013, Endstra-tapes
p. 20
Vzr. Rb Amsterdam, 13 juni 2012, NPO/De Telegraaf
p. 27
Voorstel van Wet afschaffing geschriftenbescherming (memorie van toelichting)
p. 34
HvJ EU, 7 maart 2013, ITV/TVCatchup
p. 41
HvJ EU, 15 maart 2012, SCF/Del Corso
p. 47
Rb Den Haag, 19 december 2012, Nederland.fm
p. 77
Rb Amsterdam, 12 september 2012, Sanoma/GeenStijl
p. 84
Rb Amsterdam, 5 juli 2013, depedograaf.nl
p. 93
Hoge Raad, 22 februari 2013, Stokke/H3 Products
p. 97
Hoge Raad, 14 juni 2013, Cruijff/Tirion
p. 130
Rb Den Haag, 20 februari 2013, Thuiskopie/Imation
p. 152
HvJ EU, 11 juli 2013, Amazon/Austro-Mechana
p. 164
HvJ EU, 27 juni 2013, VG Wort
p. 188
Databankrecht Hof Amsterdam, 13 maart 2012, PR Aviation/Ryanair
p. 219
Hof Den Haag, 27 maart 2012, Gaspedaal / Autotrack
p. 228
Modellenrecht Hoge Raad, 31 mei 2013, Apple/Samsung
p. 239
Rechtbank Amsterdam 3 juli 2013, Charly & Chaplin
p. 273
Hof Den Haag 13 augustus 2013, Bang &Olufsen/Loewe
p. 280
Merkenrecht/handelsnaamrecht Hoge Raad, 12 april 2013, Hauck/Stokke
p. 292
Hoge Raad, 9 augustus 2013 Red Bull/Menken
p. 350
HvJEU, 18 juli 2013, Specsavers v Asda
p. 373
Rechtbank Den Haag, 8 juli 2013, Euronext/TOM
p. 380
Rechtbank Den Haag 24 april 2013 Ivy
p. 388
Rechtbank Den Haag 18 april 2013, Louboutin/Van Haren
p. 395
Hof Den Haag, 15 januari 2013, Porsche/Van den Berg
p. 400
Vzgr Rb Den Haag, 15 november 2012, Screentime/SBS
p. 408
Hoge Raad, 3 februari 2012, Red Bull v Bulldog
p. 413
Hof van Justitie EU, 19 december 2012, Leno v Hagelkruis
p. 430
Slaafse nabootsing Hof Den Haag 28 mei 2013, AllRound/Dutch Design
p. 445
Hof Den Bosch, 28 februari 2012, Blond Amsterdam/Xenos
p. 453
Hoge Raad, 29 maart 2013, Stijl
p. 462
Rechtbank Amsterdam 28 mei 2013, Hema/sfeerlichthouders
p. 474
Hof Arnhem-Leeuwarden, 27 augustus 2013, KMG Asia v VdW International
p. 477
Bevoegdheid Vzgr Rb Den Haag, 21 januari 2013, Bang & Olufsen/Loewe
p. 485
Hof van Justitie EU, 12 juli 2012, Solvay/Honeywell
p. 493
IEPT20120301, HvJEU, Football Dataco v Yahoo
www.iept.nl
1 maart 2012 (*) „Richtlijn 96/9/EG – Rechtsbescherming van databanken – Auteursrecht – Wedstrijdkalenders van voetbalkampioenschappen” In zaak C-604/10, betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 267 VWEU, ingediend door de Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Verenigd Koninkrijk) bij beslissing van 10 december 2010, ingekomen bij het Hof op 21 december 2010, in de procedure Football Dataco Ltd, Football Association Premier League Ltd, Football League Ltd, Scottish Premier League Ltd, Scottish Football League, PA Sport UK Ltd tegen Yahoo! UK Ltd, Stan James (Abingdon) Ltd, Stan James plc, Enetpulse ApS, wijst HET HOF (Derde kamer), samengesteld als volgt: K. Lenaerts (rapporteur), kamerpresident, J. Malenovský, E. Juhász, G. Arestis en D. Šváby, rechters, advocaat-generaal: P. Mengozzi, griffier: L. Hewlett, hoofdadministrateur, gezien de stukken en na de terechtzitting op 27 oktober 2011, gelet op de opmerkingen van: – Football Dataco Ltd, Football Association Premier League Ltd, Football League Ltd, Scottish Premier League Ltd, Scottish Football League en PA Sport UK Ltd, vertegenwoordigd door J. Mellor, QC, S. Levine en L. Lane en R. Hoy, barristers, – Yahoo! UK Ltd, Stan James (Abingdon) Ltd, Stan James plc en Enetpulse ApS, vertegenwoordigd door D. Alexander en R. Meade, QC, P. Roberts en P. Nagpal, barristers, – de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door L. Seeboruth als gemachtigde, bijgestaan door S. Malynicz, barrister, – de Italiaanse regering, vertegenwoordigd door G. Palmieri als gemachtigde, bijgestaan door S. Fiorentino, avvocato dello Stato, – de Maltese regering, vertegenwoordigd door A. Buhagiar en G. Kimberley als gemachtigden, – de Portugese regering, vertegenwoordigd door A. P. Barros alsook L. Inez Fernandes en P. Mateus Calado als gemachtigden, – de Finse regering, vertegenwoordigd door J. Heliskoski als gemachtigde, – de Europese Commissie, vertegenwoordigd door J. Samnadda en T. van Rijn als gemachtigden, gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 15 december 2011, het navolgende Arrest 1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende
HvJEU, 1 maart 2012, Football Dataco v Yahoo
AUTEURSRECHT Auteursrecht op databank: indien de keuze of de rangschikking van de gegevens die zij bevat een oorspronkelijke uiting is van de creatieve vrijheid van de maker ervan; dat artikel 3, lid 1, van richtlijn 96/9 aldus moet worden uitgelegd dat een „databank” in de zin van artikel 1, lid 2, van deze richtlijn ingevolge deze richtlijn auteursrechtelijk wordt beschermd indien de keuze of de rangschikking van de gegevens die zij bevat een oorspronkelijke uiting is van de creatieve vrijheid van de maker ervan; het staat aan de nationale rechter dit na te gaan. Bijgevolg: – zijn de intellectuele inspanningen en deskundigheid die zijn aangewend bij het creëren van die gegevens niet relevant om vast te stellen of die databank voor die auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt; – is het te dien einde irrelevant dat de keuze of de rangschikking van deze gegevens al dan niet een toevoeging van een wezenlijke inhoud aan deze gegevens met zich brengt, en – kunnen de voor de samenstelling van deze databank vereiste aanzienlijke inspanningen en deskundigheid op zich geen grond opleveren voor een dergelijke auteursrechtelijke bescherming indien daarbij geen blijk wordt gegeven van originaliteit bij de keuze of de rangschikking van de in deze databank opgenomen gegevens. Databankenrichtlijn harmoniseert auteursrechtelijke bescherming databanken dat richtlijn 96/9 aldus dient te worden uitgelegd dat zij, onder voorbehoud van de overgangsregeling van artikel 14, lid 2, ervan, zich verzet tegen een nationale wettelijke regeling die aan onder de definitie van artikel 1, lid 2, ervan vallende databanken auteursrechtelijke bescherming biedt onder andere voorwaarden dan deze van artikel 3, lid 1, van de richtlijn. Vindplaatsen: curia.europa.eu; AMI 2012, nr. 15, p. 163, m.nt. Beunen; IER 2013, nr. 3, p. 16, m.nt. Ringnalda HvJEU, 1 maart 2012 (K. Lenaerts, J. Malenovský, E. Juhász, G. Arestis en D. Šváby) ARREST VAN HET HOF (Derde kamer)
Pagina 1 van 14
www.ie-portal.nl 6
IEPT20120301, HvJEU, Football Dataco v Yahoo
www.iept.nl
bieden in verband met on line databanken; dat het gevaar bestaat dat die verschillen nog zullen toenemen wanneer de lidstaten nieuwe wettelijke bepalingen in hun wetgeving opnemen met betrekking tot dit onderwerp, dat in toenemende mate een internationale dimensie krijgt; (3) overwegende dat de bestaande verschillen die de werking van de interne markt verstoren dienen te worden opgeheven en dat het ontstaan van nieuwe verschillen moet worden voorkomen, terwijl verschillen die de werking van de interne markt en de ontwikkeling van een markt voor informatie binnen de Gemeenschap niet ongunstig beïnvloeden, ongemoeid kunnen blijven; (4) overwegende dat de auteursrechtelijke bescherming van databanken in de lidstaten thans door de wetgeving of in de jurisprudentie op verschillende wijze wordt geboden, en dat, zolang de wetgeving van de lidstaten blijft verschillen wat betreft de omvang en de voorwaarden van de bescherming, dergelijke nietgeharmoniseerde intellectuele eigendomsrechten tot gevolg kunnen hebben dat het vrije verkeer van goederen en diensten binnen de Gemeenschap wordt belemmerd; [...] (9) overwegende dat de databanken een essentiële rol spelen bij de ontwikkeling van een informatiemarkt in de Gemeenschap; dat zij kunnen worden gebruikt in een groot aantal sectoren; (10) overwegende dat de hoeveelheid informatie die jaarlijks in alle sectoren van handel en industrie wordt voortgebracht en verwerkt, zowel in als buiten de Gemeenschap exponentieel groeit en er in verband hiermee in alle lidstaten moet worden geïnvesteerd in geavanceerde informatiebeheersystemen; [...] (12) overwegende dat dergelijke investeringen in moderne systemen voor de opslag en verwerking van informatie niet zullen plaatsvinden in de Gemeenschap zolang er geen stabiele en eenvormige regeling is voor de bescherming van de rechten van fabrikanten van databanken; [...] (15) overwegende dat het enige criterium om te bepalen of een databank in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming moet zijn dat zij door de keuze of de rangschikking van haar inhoud een eigen intellectuele schepping van de maker vormt; dat deze bescherming betrekking heeft op de structuur van de databank; (16) overwegende dat bij de vaststelling of een databank in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming geen andere criteria mogen worden gehanteerd dan oorspronkelijkheid in de zin van intellectuele schepping van de maker; dat met name geen kwalitatieve of esthetische criteria mogen worden toegepast; [...] (18) overwegende dat deze richtlijn geen afbreuk doet aan de vrijheid van de auteurs om te bepalen of en hoe zij toestaan dat hun werken in een databank worden
de rechtsbescherming van databanken (PB L 77, blz. 20). 2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Football Dataco Ltd, Football Association Premier League Ltd, Football League Ltd, Scottish Premier League Ltd, Scottish Football League en PA Sport UK Ltd (hierna tezamen genoemd: „Football Dataco e.a.”) tegen Yahoo! UK Ltd, Stan James (Abingdon) Ltd, Stan James plc en Enetpulse ApS (hierna tezamen genoemd: „Yahoo e.a.”) over door Football Dataco e.a. aangevoerde intellectuele eigendomsrechten op de wedstrijdkalenders van de Engelse en Schotse voetbalkampioenschappen. Toepasselijke bepalingen Internationaal recht 3 Het onder de afdeling van het auteursrecht en de naburige rechten vallende artikel 10, lid 2, van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom, die als bijlage 1 C is gehecht aan de op 15 april 1994 te Marrakesh ondertekende Overeenkomst van de Wereldhandelsorganisatie en die is goedgekeurd bij besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994 betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap voor wat betreft de onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, van de uit de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguayronde (1986-1994) voortvloeiende overeenkomsten (PB L 336, blz. 1), luidt als volgt: „Verzamelingen van gegevens of ander materiaal, in machineleesbare dan wel in andere vorm, die door de keuze of rangschikking van de stof een schepping van de geest vormen, worden als zodanig beschermd. Deze bescherming, die zich niet uitstrekt tot de gegevens of het materiaal zelf, laat de auteursrechten inherent aan de gegevens of het materiaal zelf onverlet.” 4 Artikel 5 van het verdrag van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (WIPO) inzake auteursrecht, dat op 20 december 1996 te Genève is gesloten, en dat betrekking heeft op „verzamelingen van gegevens (databanken)”, bepaalt: „Verzamelingen van gegevens of van ander materiaal, in welke vorm dan ook, die vanwege de keuze of rangschikking van hun inhoud een schepping van de geest vormen, worden als zodanig beschermd. Deze bescherming strekt zich niet uit tot de gegevens of het materiaal zelf en laat het auteursrecht op de gegevens of het materiaal vervat in de verzameling onverlet.” Unierecht 5 Punten 1 tot 4, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 26, 27, 39 en 60 van de considerans van richtlijn 96/9 luiden als volgt: „(1) overwegende dat databanken thans niet in alle lidstaten door de geldende wetgeving voldoende worden beschermd; dat waar deze bescherming bestaat, zij uiteenlopende kenmerken vertoont; (2) overwegende dat die verschillen in de door de wetgeving der lidstaten geboden rechtsbescherming een rechtstreekse negatieve invloed hebben op de werking van de interne markt voor databanken en inzonderheid op de vrijheid van natuurlijke en rechtspersonen om juridisch op gelijke voet in de gehele Gemeenschap goederen en diensten aan te
Pagina 2 van 14
www.ie-portal.nl 7
IEPT20120301, HvJEU, Football Dataco v Yahoo
www.iept.nl
zodanig door het auteursrecht beschermd. Er worden geen andere criteria toegepast om te bepalen of ze voor die bescherming in aanmerking komen. 2. De auteursrechtelijke bescherming van databanken in deze richtlijn betreft niet de inhoud van die databanken en laat de bestaande rechten op die inhoud onverlet.” 8 Artikel 7, leden 1 en 4, van richtlijn 96/9, dat het „voorwerp van de bescherming” omschrijft en dat deel uitmaakt van hoofdstuk III, met als opschrift „recht sui generis”, luidt als volgt: „1. De lidstaten voorzien in een recht voor de fabrikant van een databank, waarvan de verkrijging, de controle of de presentatie van de inhoud in kwalitatief of kwantitatief opzicht getuigt van een substantiële investering, om de opvraging en/of het hergebruik van het geheel of een in kwalitatief of kwantitatief opzicht substantieel deel van die inhoud te verbieden. [...] Het in lid 1 bedoelde recht geldt ongeacht de mogelijkheid dat die databank door het auteursrecht dan wel door andere rechten wordt beschermd. [...]”. 9 Artikel 14 van richtlijn 96/9, dat deel uitmaakt van hoofdstuk IV, „gemeenschappelijke bepalingen”, bepaalt het volgende: „1. De bescherming van deze richtlijn ten aanzien van het auteursrecht geldt ook voor databanken van vóór de in artikel 16, lid 1, bedoelde datum, die op dat tijdstip voldoen aan de in deze richtlijn gestelde voorwaarden voor de bescherming van databanken door het auteursrecht. 2. In afwijking van lid 1 heeft deze richtlijn, wanneer een databank die op het tijdstip van bekendmaking van deze richtlijn door een auteursrechtelijke regeling in een lidstaat wordt beschermd niet voldoet aan de in artikel 3, lid 1, bedoelde criteria om in aanmerking te komen voor bescherming door het auteursrecht, niet tot gevolg dat in die lidstaat de uit deze regeling voortvloeiende beschermingsduur wordt verkort. [...]” 10 Richtlijn 96/9 is op 27 maart 1996 in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen bekendgemaakt. 11 Deze richtlijn is in het Verenigd Koninkrijk omgezet door de vaststelling van de op 1 januari 1998 in werking getreden Copyright and Rights in Databases Regulations 1997 (SI 1997, nr. 3032; wet van 1997 inzake het auteursrecht en de rechten inzake databanken). De bewoordingen van de voor deze zaak relevante bepalingen van deze wet stemmen volledig overeen met die van de relevante bepalingen van voormelde richtlijn. Aan het hoofdgeding ten grondslag liggende feiten en prejudiciële vragen Opstelling van wedstrijdkalenders van Engelse en Schotse voetbalkampioenschappen 12 Blijkens de verwijzingsbeslissing worden de jaarlijkse wedstrijdkalenders van voetbalkampioenschappen in Engeland en Schotland opgesteld volgens een procedure en regels die grotendeels vergelijkbaar zijn.
opgenomen, met name of hun toestemming al dan niet exclusief is; [...] (26) overwegende dat de door respectievelijk auteursrecht en naburige rechten beschermde werken en prestaties die in een databank zijn opgenomen het voorwerp blijven van deze exclusieve rechten en niet zonder toestemming van de rechthebbende of diens rechtsopvolgers in de databank mogen worden opgenomen of daaruit mogen worden opgevraagd; (27) overwegende dat het auteursrecht en de naburige rechten op respectievelijk de werken en prestaties die aldus in een databank zijn opgenomen, onverlet worden gelaten door het bestaan van een afzonderlijk recht op de keuze of rangschikking van die werken en prestaties in de databank; [...] (39) overwegende dat de onderhavige richtlijn niet alleen de bescherming beoogt van het auteursrecht op de originele keuze of rangschikking van de inhoud van databanken, maar ook de bescherming van de fabrikanten van databanken tegen onrechtmatige toeeigening van de resultaten van de financiële en professionele investeringen die zijn gedaan om de inhoud te verkrijgen en te verzamelen, door de gehele databank of substantiële delen ervan te beschermen tegen bepaalde handelingen die door de gebruiker of een concurrent worden verricht; [...] (60) overwegende dat sommige lidstaten momenteel een auteursrechtelijke regeling hebben voor de bescherming van databanken die niet voldoen aan de criteria voor auteursrechtelijke bescherming op grond van deze richtlijn; dat zelfs al komen die databanken in aanmerking voor bescherming door het in de richtlijn neergelegde recht om te verbieden dat de inhoud ervan zonder toestemming opgevraagd en/of hergebruikt wordt, de duur van die rechtsbescherming aanzienlijk korter is dan die van de thans geldende nationale bescherming; dat harmonisatie van de criteria die gehanteerd worden om uit te maken of een databank auteursrechtelijke bescherming zal genieten, niet tot gevolg mag hebben dat de huidige beschermingsduur voor de houders van de bedoelde rechten wordt verkort; dat daartoe in een uitzondering moet worden voorzien; dat de gevolgen van die uitzondering beperkt moeten blijven tot het grondgebied van de betrokken lidstaten”. 6 Artikel 1, lid 2, van richtlijn 96/9 luidt als volgt: „In deze richtlijn wordt verstaan onder ‚databank’ een verzameling van werken, gegevens of andere zelfstandige elementen, systematisch of methodisch geordend, en afzonderlijk met elektronische middelen of anderszins toegankelijk.” 7 Artikel 3 van richtlijn 96/9, dat het „voorwerp van bescherming” omschrijft en dat deel uitmaakt van hoofdstuk II, met als opschrift „auteursrecht”, luidt als volgt: „1. Volgens deze richtlijn worden databanken die door de keuze of de rangschikking van de stof een eigen intellectuele schepping van de maker vormen, als
Pagina 3 van 14
www.ie-portal.nl 8
IEPT20120301, HvJEU, Football Dataco v Yahoo
www.iept.nl
een computerprogramma om de resterende problemen op te lossen. Daarna vinden er nog twee bijeenkomsten plaats om de kalender af te werken: een bijeenkomst van de werkgroep voor de kalender en een bijeenkomst met vertegenwoordigers van de politie. Voor het seizoen 2008/2009 werden in deze laatste fase nog 56 wijzigingen aangebracht. 19 Blijkens de in de verwijzingsbeslissing opgenomen feitelijke vaststellingen van de rechter in eerste aanleg, is het in het hoofdgeding aan de orde zijnde proces van opstelling van de voetbalkalenders niet zuiver mechanistisch of deterministisch, maar vergt het integendeel aanzienlijke inspanningen en deskundigheid om aan alle wensen te voldoen en toch de geldende regels zo goed mogelijk na te leven. Deze werkzaamheid blijft niet beperkt tot de loutere toepassing van strikte criteria, en verschilt bijvoorbeeld van het samenstellen van een telefoongids, omdat er in elke fase ruimte dient te zijn voor inzicht en deskundigheid, in het bijzonder wanneer een computerprogramma, gelet op de specifieke vereisten van het geval, geen oplossing geeft. Volgens Thompson sluit het gedeeltelijke computergebruik de behoefte aan inzicht en een zekere beoordelingsmarge geenszins uit. Feiten van het hoofdgeding en prejudiciële vragen 20 Football Dataco e.a. voeren aan dat zij, krachtens artikel 7 van richtlijn 96/9, een recht „sui generis” en overeenkomstig artikel 3 van deze richtlijn alsmede overeenkomstig de Britse wetgeving inzake het intellectuele eigendomsrecht, een auteursrecht hebben op de wedstrijdkalenders van de Engelse en Schotse voetbalkampioenschappen. 21 Yahoo e.a. betwisten het bestaan rechtens van deze aanspraken en betogen dat zij gerechtigd zijn om in het kader van hun werkzaamheden deze kalenders zonder financiële tegenprestatie te gebruiken. 22 De rechter in eerste aanleg heeft geoordeeld dat deze kalenders op grond van artikel 3 van richtlijn 96/9 voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen op grond dat er aan de opstelling ervan een aanzienlijke hoeveelheid creatief werk te pas komt. De twee andere aanspraken zijn volgens hem echter ongegrond. 23 De verwijzende rechter heeft het vonnis in eerste aanleg bevestigd wat de vaststelling betreft dat de betrokken kalenders niet in aanmerking komen voor bescherming door het recht „sui generis” krachtens artikel 7 van richtlijn 96/9. Daarentegen vraagt hij zich af of zij in aanmerking komen voor auteursrechtelijke bescherming op grond van artikel 3 van deze richtlijn. De verwijzende rechter vraagt zich voorts ook af of deze kalenders in aanmerking komen voor auteursrechtelijke bescherming overeenkomstig de Britse wetgeving die gold vóór de inwerkingtreding van deze richtlijn, onder andere voorwaarden dan die van artikel 3, van deze richtlijn. 24 Daarop heeft de Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:
13 Bij de opstelling van die kalenders dienen een aantal regels, de zogenoemde „gouden regels”, in acht te worden genomen. De belangrijkste gouden regels zijn: – geen ploeg speelt driemaal achtereen thuis of uit; – van vijf opeenvolgende wedstrijden speelt een club geen vier thuis- of vier uitwedstrijden; – voor zover mogelijk moet elke ploeg gedurende het seizoen telkens evenveel thuis- als uitwedstrijden hebben gespeeld, en – voor doordeweekse wedstrijden dienen alle ploegen zoveel mogelijk even vaak uit als thuis te spelen. 14 Wedstrijdkalenders van voetbalkampioenschappen zoals deze uit het hoofdgeding worden in verschillende fasen opgesteld. In de eerste fase, die in het voorafgaande seizoen begint, stellen de medewerkers van de betrokken beroepsfederaties het wedstrijdprogramma voor de Premier League op en schetsen zij de hoofdlijnen van de wedstrijdkalender voor de overige divisies. Aan de hand van een aantal basisparameters (de periode van het begin tot het einde van het seizoen, het aantal te spelen wedstrijden, de voor andere nationale, Europese of internationale competities voorbehouden data) wordt een lijst van mogelijke wedstrijddata opgesteld. 15 In de tweede fase worden vragenlijsten met betrekking tot de opstelling van de kalender naar de betrokken clubs verstuurd en worden de antwoorden op deze vragenlijsten geanalyseerd, meer bepaald de verzoeken om een „specifieke speeldatum” (verzoek van een club om een thuis- of uitwedstrijd op een bepaalde datum te spelen), om een „niet-specifieke speeldatum” [verzoek van een club om dergelijke wedstrijd op een bepaalde dag vanaf een bepaald uur (bijvoorbeeld zaterdag vanaf 13.30 uur) te spelen] en om een „koppeling” (verzoek van twee of meerdere clubs om niet op dezelfde dag thuis te spelen). Elk seizoen worden er ongeveer 200 verzoeken ingediend. 16 De derde fase, waarmee, wat de Engelse voetbalkampioenschappen betreft, M. Thompson van Atos Origin IT Services UK is belast, omvat twee taken: de „bepaling van de volgorde van de wedstrijden” en de „koppeling”. 17 Met de bepaling van de volgorde van de wedstrijden wordt voor elke club de ideale volgorde van thuis- en uitwedstrijden beoogd. Daarbij wordt uitgegaan van de gouden regels, een aantal organisatorische beperkingen en, voor zover mogelijk, de verzoeken van de clubs. Vervolgens stelt Thompson een koppelingsrooster op aan de hand van de verzoeken van de clubs. In dit rooster voegt hij de namen van de clubs in, waarbij hij zoveel mogelijk tracht probleemgevallen op te lossen totdat hij een ontwerpkalender heeft die voldoening geeft. Hij gebruikt daarvoor een computerprogramma waarin hij de gegevens van de tabel van de volgorde van de wedstrijden en van het koppelingsrooster invoert om een leesbare versie van de kalender te verkrijgen. 18 In de laatste fase werkt Thompson samen met de medewerkers van de betrokken beroepsfederaties om de inhoud van de wedstrijdkalender te controleren. Deze controle geschiedt handmatig, met de hulp van
Pagina 4 van 14
www.ie-portal.nl 9
IEPT20120301, HvJEU, Football Dataco v Yahoo
www.iept.nl
„1) Wat dient in artikel 3, lid 1, van richtlijn 96/9/EG [...], te worden verstaan onder ‚databanken die door de keuze of de rangschikking van de stof een eigen intellectuele schepping van de maker vormen’, in het bijzonder a) moeten de intellectuele inspanning en de deskundigheid van het creëren van gegevens daarvan worden uitgesloten; b) omvat ‚de keuze of de rangschikking’ ook het toevoegen van een wezenlijke inhoud aan een reeds bestaand gegevensitem (zoals het vastleggen van de datum van een voetbalwedstrijd), en c) vereist de ‚eigen intellectuele schepping van de maker’ meer dan aanzienlijke inspanningen en deskundigheid van de maker, en, zo ja, welke? 2) Staat de richtlijn in de weg aan andere nationale auteursrechten op databanken dan die welke zijn voorzien in richtlijn [96/9]?” De eerste prejudiciële vraag 25 Met zijn eerste vraag verzoekt de verwijzende rechter het Hof in wezen om een uitlegging van artikel 3, lid 1, van richtlijn 96/9. In het bijzonder wenst hij te vernemen: – ten eerste, of de intellectuele inspanningen en de deskundigheid bij het creëren van gegevens buiten de werkingssfeer van deze bepaling dienen te vallen, – ten tweede, of „de keuze of de rangschikking” van de stof in de zin van deze bepaling, ook het toevoegen van een wezenlijke inhoud aan een reeds bestaand gegeven omvat, en – ten derde, of het begrip „eigen intellectuele schepping van de maker” in de zin van diezelfde bepaling meer dan aanzienlijke inspanningen en deskundigheid van de maker vereist en, zo ja, welk bijkomende vereiste dan wordt gesteld. 26 Vooraf zij eraan herinnerd dat het Hof reeds heeft geoordeeld dat een wedstrijdkalender van voetbalwedstrijden een „databank” vormt in de zin van artikel 1, lid 2, van richtlijn 96/9. Het Hof heeft in wezen geoordeeld dat de combinatie van de datum, het tijdschema en de identiteit van het uit- en thuisspelende team voor een voetbalwedstrijd een zelfstandige informatieve waarde heeft en aldus een „zelfstandig element” vormt in de zin van artikel 1, lid 2, van deze richtlijn en dat de ordening, in de vorm van een kalender, van de data, de tijdschema’s en de namen van de elftallen voor de verschillende voetbalwedstrijden voldoet aan de in artikel 1, lid 2, van deze richtlijn gestelde voorwaarden van systematische of methodische ordening en afzonderlijke toegankelijkheid van de elementen waaruit deze databank bestaat (zie arrest van 9 november 2004, Fixtures Marketing, C-444/02, Jurispr. blz. I-10549, punten 33-36). 27 Voorts blijkt uit zowel een vergelijking van de respectieve bewoordingen van artikel 3, lid 1, en artikel 7, lid 1, van richtlijn 96/9 als uit andere bepalingen of overwegingen van deze richtlijn, meer bepaald artikel 7, lid 4, en punt 39 van de considerans, dat het auteursrecht en het recht „sui generis” twee
zelfstandige rechten zijn, waarvan het voorwerp en de toepassingsvoorwaarden verschillen. 28 Dat een „databank” in de zin van artikel 1, lid 2, van richtlijn 96/9 niet voldoet aan de voorwaarden van artikel 7 van deze richtlijn om in aanmerking te komen voor bescherming door het recht „sui generis”, zoals het Hof heeft geoordeeld inzake de kalenders van voetbalwedstrijden (arresten van 9 november 2004, Fixtures Marketing, C-46/02, Jurispr. blz. I-10365, punten 43-47; Fixtures Marketing, C-338/02, Jurispr. blz. I-10497, punten 32-36, en Fixtures Marketing, C-444/02, reeds aangehaald, punten 4852), betekent dan ook niet automatisch dat deze databank niet in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming overeenkomstig artikel 3 van deze richtlijn. 29 Volgens artikel 3, lid 1, van deze richtlijn worden „databanken” in de zin van artikel 1, lid 2, van richtlijn 96/9 auteursrechtelijk beschermd indien zij, door de keuze of de rangschikking van de stof, een eigen intellectuele schepping van de maker vormen. 30 Uit artikel 3, lid 2, van richtlijn 96/9, gelezen in samenhang met punt 15 van de considerans ervan volgt dat de auteursrechtelijke bescherming waarin deze richtlijn voorziet, betrekking heeft op de „structuur” en niet op de „inhoud” van de databank en dus evenmin op de wezenlijke gegevens ervan. 31 Eveneens blijkt uit artikel 10, lid 2, van de overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom en artikel 5 van het WIPOverdrag inzake auteursrecht, dat verzamelingen van gegevens, die vanwege de keuze of de rangschikking van hun inhoud een schepping van de geest vormen, als zodanig auteursrechtelijk worden beschermd. Deze bescherming strekt zich daarentegen niet uit tot de gegevens zelf en laat het auteursrecht op deze gegevens onverlet. 32 In dit verband betreffen de begrippen „keuze” en „rangschikking” in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 96/9 respectievelijk de selectie en de ordening van gegevens, waarmee de maker structuur aanbrengt in de databank. Deze begrippen hebben evenwel geen betrekking op de creatie van de in de databank opgenomen gegevensitems. 33 Zoals Yahoo e.a., de Italiaanse, de Portugese en de Finse regering, alsmede de Europese Commissie hebben betoogd, blijven de in de eerste vraag van de verwijzende rechter, sub a, bedoelde intellectuele inspanningen en deskundigheid bij het creëren van gegevens dus buiten beschouwing om te beoordelen of de databank waarin deze gegevens zijn opgenomen in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming als bedoeld in richtlijn 96/9. 34 Deze zienswijze wordt bevestigd door het doel van deze richtlijn. Uit de punten 9, 10 en 12 van de considerans ervan blijkt dat dit doel erin bestaat de invoering te bevorderen van systemen voor opslag en verwerking van gegevens teneinde bij te dragen tot de ontwikkeling van de informatiemarkt in een context die wordt gekenmerkt door een exponentiële groei van de hoeveelheid gegevens die jaarlijks in alle sectoren van Pagina 5 van 14
www.ie-portal.nl 10
IEPT20120301, HvJEU, Football Dataco v Yahoo
www.iept.nl
bedrijvigheid wordt voortgebracht en verwerkt (zie arresten van 9 november 2004, Fixtures Marketing, C-46/02, reeds aangehaald, punt 33; The British Horseracing Board e.a., C-203/02, Jurispr. blz. I10415, punt 30; Fixtures Marketing, C-338/02, reeds aangehaald, punt 23, alsmede Fixtures Marketing, C-444/02, reeds aangehaald, punt 39), en niet de creatie te beschermen van gegevens die in een databank bijeen kunnen worden gebracht. 35 In het hoofdgeding beogen de door de verwijzende rechter omschreven en in punten 14 tot en met 18 van dit arrest weergegeven intellectuele middelen, in het kader van de organisatie van de betrokken voetbalkampioenschappen, voor elke wedstrijd van deze kampioenschappen data, tijdschema’s en ploegen vast te stellen aan de hand van een aantal regels, parameters en organisatorische beperkingen, en ook van specifieke verzoeken van de betrokken clubs (zie eerdergenoemde arresten van 9 november 2004, Fixtures Marketing, C-46/02, punt 41; Fixtures Marketing, C-338/02, punt 31, en Fixtures Marketing, C-444/02, punt 47). 36 Zoals Yahoo e.a. en de Portugese regering hebben benadrukt en zoals in punt 26 van dit arrest in herinnering is gebracht, hebben deze middelen betrekking op het creëren van de gegevens zelf die in de betrokken databank zijn opgenomen (zie eerdergenoemde arresten van 9 november 2004, Fixtures Marketing, C-46/02, punt 42; Fixtures Marketing, C-338/02, punt 31, en Fixtures Marketing, C-444/02, punt 47). Bijgevolg zijn zij, gelet op hetgeen in punt 32 van dit arrest is uiteengezet, hoe dan ook niet relevant voor de beoordeling of de in het hoofdgeding aan de orde zijnde wedstrijdkalenders van voetbalkampioenschappen in aanmerking komen voor auteursrechtelijke bescherming ingevolge richtlijn 96/9. 37 Ten tweede verwijst het begrip „eigen intellectuele schepping van de maker”, zoals blijkt uit punt 16 van de considerans van richtlijn 96/9, naar het oorspronkelijkheidscriterium (zie in die zin arresten van 16 juli 2009, Infopaq International, C-5/08, Jurispr. blz. I-6569, punten 35, 37 en 38; 22 december 2010, Bezpečnostní softwarová asociace, C-393/09, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 45; 4 oktober 2011, Football Association Premier League e.a., C-403/08 en C429/08, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 97, alsook 1 december 2011, Painer, C-145/10, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 87). 38 Wat de samenstelling van een databank betreft, is aan dit oorspronkelijkheidscriterium voldaan wanneer de maker ervan, bij de keuze of de rangschikking van de gegevens van deze databank, zijn creatieve vaardigheden op een originele manier tot uiting heeft kunnen brengen door het maken van vrije en creatieve keuzes (zie, naar analogie, eerdergenoemde arresten Infopaq International, punt 45; Bezpečnostní softwarová asociace, punt 50, en Painer, punt 89) en
zo in staat is zijn werk een „persoonlijke noot” te geven (arrest Painer, reeds aangehaald, punt 92). 39 Aan dit criterium is echter niet voldaan wanneer voor de samenstelling van de databank technische overwegingen, regels of beperkingen gelden die geen ruimte laten voor creatieve vrijheid (zie, naar analogie, eerdergenoemde arresten Bezpečnostní softwarová asociace, punten 48 en 49, alsook Football Association Premier League e.a., punt 98). 40 Blijkens zowel artikel 3, lid 1, als punt 16 van de considerans van richtlijn 96/9, mogen bij de vaststelling of een databank ingevolge deze richtlijn in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming, geen andere criteria dan het oorspronkelijkheidscriterium worden gehanteerd. 41 Enerzijds volgt hieruit dat, mits de maker van de databank bij de keuze of de rangschikking van de gegevens – in een zaak zoals deze van het hoofdgeding betreft dit meer bepaald de gegevens inzake datum, wedstrijdschema’s en identiteit van de ploegen voor de verschillende wedstrijden van het betrokken kampioenschap (zie punt 26 van dit arrest) – zijn creatieve geest op een oorspronkelijke manier tot uiting heeft gebracht, het voor de vaststelling of deze databank voor auteursrechtelijke bescherming ingevolge richtlijn 96/9 in aanmerking komt irrelevant is of deze keuze of rangschikking al dan niet een „toevoeging van een wezenlijke inhoud” aan deze gegevens met zich brengt als bedoeld in de eerste vraag, sub b, van de verwijzende rechter. 42 Anderzijds kan de omstandigheid dat de samenstelling van de databank, afgezien van het creëren van de gegevens die zij bevat, aanzienlijke inspanningen en deskundigheid van de maker vergt, zoals bedoeld in diezelfde vraag, sub c, in se geen grond opleveren voor de auteursrechtelijke bescherming ervan overeenkomstig richtlijn 96/9, indien deze inspanningen en deskundigheid niet gepaard zijn gegaan met originaliteit bij de keuze en de rangschikking van die gegevens. 43 In deze zaak staat het aan de verwijzende rechter om op grond van de voorgaande analyse vast te stellen of de in het hoofdgeding aan de orde zijnde wedstrijdkalenders van voetbalkampioenschappen databanken zijn die voldoen aan de voorwaarden van artikel 3, lid 1, van richtlijn 96/9 om in aanmerking te komen voor auteursrechtelijke bescherming. 44 Indien dus de door de verwijzende rechter beschreven opstellingswijze van deze kalenders niet is aangevuld met elementen die getuigen van een zekere originaliteit bij de keuze of de rangschikking van de in deze kalenders opgenomen gegevens, volstaat zij niet voor een auteursrechtelijke bescherming van de betrokken databank ingevolge artikel 3, lid 1, van richtlijn 96/9. 45 Gelet op de voorgaande overwegingen, dient op de eerste prejudiciële vraag te worden geantwoord dat artikel 3, lid 1, van richtlijn 96/9 aldus moet worden uitgelegd dat een „databank” in de zin van artikel 1, lid 2, van deze richtlijn ingevolge deze richtlijn auteursrechtelijk wordt beschermd indien de keuze of Pagina 6 van 14
www.ie-portal.nl 11
IEPT20120301, HvJEU, Football Dataco v Yahoo
www.iept.nl
de rangschikking van de gegevens die zij bevat een oorspronkelijke uiting is van de creatieve vrijheid van de maker ervan; het staat aan de nationale rechter dit na te gaan. 46 Bijgevolg: – zijn de intellectuele inspanningen en deskundigheid die zijn aangewend bij het creëren van die gegevens niet relevant om vast te stellen of die databank voor die auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt; – is het te dien einde irrelevant dat de keuze of de rangschikking van deze gegevens al dan niet een toevoeging van een wezenlijke inhoud aan deze gegevens met zich brengt, en – kunnen de voor de samenstelling van deze databank vereiste aanzienlijke inspanningen en deskundigheid op zich geen grond opleveren voor een dergelijke auteursrechtelijke bescherming indien daarbij geen blijk wordt gegeven van originaliteit bij de keuze of de rangschikking van de in deze databank opgenomen gegevens. De tweede prejudiciële vraag 47 Met zijn tweede vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of richtlijn 96/9 aldus dient te worden uitgelegd dat zij in de weg staat aan een nationale wettelijke regeling die aan onder de definitie van artikel 1, lid 2, ervan vallende databanken auteursrechtelijke bescherming biedt onder andere voorwaarden dan deze van artikel 3, lid 1, ervan. 48 In dit verband zij benadrukt dat richtlijn 96/9, volgens de punten 1 tot en met 4 van haar considerans, de opheffing beoogt van de verschillen die bestonden tussen de nationale wetgevingen op het gebied van rechtsbescherming van databanken, meer bepaald wat de omvang en de voorwaarden betreft van de auteursrechtelijke bescherming, en die afbreuk deden aan de werking van de interne markt, het vrije verkeer van goederen en diensten in de Europese Unie alsmede de ontwikkeling van een informatiemarkt in deze Unie. 49 In dit verband brengt artikel 3 van richtlijn 96/9, zoals blijkt uit punt 60 van de considerans van deze richtlijn, „een harmonisatie [tot stand] van de criteria die gehanteerd worden om uit te maken of een databank auteursrechtelijke bescherming zal genieten”. 50 Voor databanken die op 27 maart 1996 door een nationale auteursrechtelijke regeling waren beschermd op grond van andere criteria dan die van artikel 3, lid 1, van deze richtlijn, handhaaft artikel 14, lid 2, van richtlijn 96/9 in de betrokken lidstaat de uit deze regeling voortvloeiende beschermingsduur. Onder voorbehoud van uitsluitend deze overgangsbepaling, verzet artikel 3, lid 1, zich er niettemin tegen dat een nationale wetgeving aan onder de definitie van artikel 1, lid 2, van deze richtlijn vallende databanken auteursrechtelijke bescherming biedt onder voorwaarden die afwijken van het in genoemd artikel 3, lid 1, van richtlijn 96/9 neergelegde oorspronkelijkheidscriterium. 51 Voorts wordt in de door Football Dataco e.a. aangevoerde punten 18, 26 en 27 van de considerans van richtlijn 96/9 de nadruk gelegd op de vrijheid waarover de auteurs beschikken om te bepalen of hun
werken in een databank worden opgenomen, en op het feit dat de opname van een beschermd werk in een eventueel beschermde databank geen gevolgen heeft voor de rechten die het aldus opgenomen werk beschermen. Deze overwegingen bieden daarentegen geen enkele steun voor een andere uitlegging dan die welke in het vorige punt van dit arrest is uiteengezet. 52 Gelet op een en ander, moet op de tweede vraag worden geantwoord dat richtlijn 96/9 aldus dient te worden uitgelegd dat zij, onder voorbehoud van de overgangsregeling van artikel 14, lid 2, ervan, zich verzet tegen een nationale wettelijke regeling die aan onder de definitie van artikel 1, lid 2, ervan vallende databanken auteursrechtelijke bescherming biedt onder andere voorwaarden dan deze van artikel 3, lid 1, van de richtlijn. Kosten 53 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking. Het Hof (Derde kamer) verklaart voor recht: 1) Artikel 3, lid 1, van richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende rechtsbescherming van databanken dient aldus te worden uitgelegd dat een „databank” in de zin van artikel 1, lid 2, van deze richtlijn ingevolge deze richtlijn auteursrechtelijk wordt beschermd indien de keuze of de rangschikking van de erin opgenomen gegevens een oorspronkelijke uiting is van de creatieve vrijheid van de maker ervan; het staat aan de nationale rechter dit na te gaan. Bijgevolg: – zijn de intellectuele inspanningen en deskundigheid die zijn aangewend bij het creëren van deze gegevens niet relevant om vast te stellen of deze databank voor die auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt; – is het te dien einde irrelevant dat de keuze of de rangschikking van deze gegevens al dan niet een toevoeging van een wezenlijke inhoud aan deze gegevens met zich brengt, en – kunnen de voor de samenstelling van deze databank vereiste aanzienlijke inspanningen en deskundigheid op zich geen grond opleveren voor een dergelijke auteursrechtelijke bescherming indien daarbij geen blijk wordt gegeven van originaliteit bij de keuze of de rangschikking van de in deze databank opgenomen gegevens. 2) Richtlijn 96/9 dient aldus te worden uitgelegd dat zij, onder voorbehoud van de overgangsregeling van artikel 14, lid 2, ervan, zich verzet tegen een nationale wettelijke regeling die aan onder de definitie van artikel 1, lid 2, ervan vallende databanken auteursrechtelijke bescherming biedt onder andere voorwaarden dan deze van artikel 3, lid 1, van de richtlijn. ondertekeningen * Procestaal: Engels. Pagina 7 van 14
www.ie-portal.nl 12
IEPT20120301, HvJEU, Football Dataco v Yahoo
www.iept.nl
CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL P. MENGOZZI van 15 december 2011 (1) Zaak C-604/10 Football Dataco Ltd Football Association Premier League Ltd Football League Limited Scottish Premier League Ltd Scottish Football League PA Sport UK Ltd tegen Yahoo! UK Limited Stan James (Abingdon) Limited Stan James PLC Enetpulse APS [verzoek van de Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division), Verenigd Koninkrijk, om een prejudiciële beslissing] „Richtlijn 96/9/EG – Rechtsbescherming van databanken – Kalenders van voetbalkampioenschappen – Auteursrecht” 1. In de onderhavige zaak wordt het Hof verzocht zijn rechtspraak over de mogelijkheid kalenders van voetbalkampioenschappen te beschermen op grond van richtlijn 96/9/EG inzake de rechtsbescherming van databanken (hierna: „richtlijn”)(2) aan te vullen. In 2004 heeft het Hof verklaard dat deze kalenders in beginsel niet kunnen worden beschermd op grond van het zogenoemde recht sui generis dat in de richtlijn is vastgelegd. Om het kader aan te vullen wordt nu verzocht om na te gaan of, en onder welke voorwaarden, auteursrechtelijke bescherming kan worden verleend. I – Rechtskader 2. Richtlijn 96/9/EG bepaalt dat een databank twee soorten bescherming kan genieten. In de eerste plaats auteursrechtelijke bescherming, die in artikel 3 als volgt is gedefinieerd: „1. Volgens deze richtlijn worden databanken die door de keuze of de rangschikking van de stof een eigen intellectuele schepping van de maker vormen, als zodanig door het auteursrecht beschermd. Er worden geen andere criteria toegepast om te bepalen of ze voor die bescherming in aanmerking komen. 2. De auteursrechtelijke bescherming van databanken in deze richtlijn betreft niet de inhoud van die databanken en laat de bestaande rechten op die inhoud onverlet.” 3. Daarnaast voorziet artikel 7 van de richtlijn in een ander soort bescherming, de zogenoemde sui generis, voor databanken waarvan de oprichting een „substantiële investering” heeft vereist: „1. De lidstaten voorzien in een recht voor de fabrikant van een databank, waarvan de verkrijging, de controle of de presentatie van de inhoud in kwalitatief of kwantitatief opzicht getuigt van een substantiële investering, om de opvraging en/of het hergebruik van het geheel of een in kwalitatief of kwantitatief opzicht substantieel deel van die inhoud te verbieden.
[...] 4. Het in lid 1 bedoelde recht geldt ongeacht de mogelijkheid dat die databank door het auteursrecht dan wel door andere rechten beschermd wordt. Het geldt bovendien ongeacht de mogelijkheid dat de inhoud van die databank door het auteursrecht dan wel door andere rechten beschermd wordt. De bescherming van databanken door het in lid 1 bedoelde recht laat de bestaande rechten op de inhoud ervan onverlet.” 4. Artikel 14 regelt de duur van de bescherming. Meer in het bijzonder bevat lid 2 de regel die van toepassing is indien een databank auteursrechtelijke bescherming genoot voordat de richtlijn in werking trad, maar niet voldoet aan de vereisten die de richtlijn aan deze bescherming stelt: „(...) wanneer een databank die op het tijdstip van bekendmaking van deze richtlijn door een auteursrechtelijke regeling in een lidstaat beschermd wordt niet voldoet aan de in artikel 3, lid 1, bedoelde criteria om in aanmerking te komen voor bescherming door het auteursrecht, [heeft deze richtlijn] niet tot gevolg dat in die lidstaat de uit deze regeling voortvloeiende beschermingsduur wordt verkort”. II – De feiten, het hoofdgeding en de prejudiciële vragen 5. De vennootschappen Football Dataco Ltd e.a. (hierna: „Football Dataco e.a.”) organiseren de Engelse en Schotse voetbalkampioenschappen. In dat verband vervaardigen en publiceren zij een kalender van alle wedstrijden die ieder jaar in deze kampioenschappen worden gespeeld. De tegenpartijen, Yahoo! UK Limited e.a. (hierna: „Yahoo e.a.”), gebruiken deze wedstrijdkalenders om nieuws en informatie te bieden en/of weddenschappen te organiseren. 6. Football Dataco e.a. verzoeken Yahoo e.a. in wezen om betaling voor het gebruik van de door hen opgestelde kalenders. Zij maken voor deze wedstrijdkalenders aanspraak op bescherming volgens de richtlijn, zowel uit hoofde van het auteursrecht als uit hoofde van het recht sui generis. 7. De nationale rechters hebben bescherming uit hoofde van het recht sui generis uitgesloten, aangezien het Hof van Justitie zich daar recentelijk reeds duidelijk over heeft uitgesproken in vier arresten van de Grote kamer van november 2004(3). De verwijzende rechter acht de kwestie van de eventuele auteursrechtelijke bescherming, die in de arresten van 2004 niet is besproken, evenwel nog niet opgelost, en heeft daarom het geding geschorst en de volgende prejudiciële vragen gesteld: „1. Wat dient in artikel 3, lid 1, van richtlijn 96/9/EG betreffende de rechtsbescherming van databanken, te worden verstaan onder ‚databanken die door de keuze of de rangschikking van de stof een eigen intellectuele schepping van de maker vormen’, in het bijzonder a) moeten de intellectuele inspanning en de deskundigheid van het creëren van gegevens daarvan worden uitgesloten? b) omvat ‚de keuze of de rangschikking’ ook het toevoegen van een wezenlijke inhoud aan een reeds
Pagina 8 van 14
www.ie-portal.nl 13
IEPT20120301, HvJEU, Football Dataco v Yahoo
www.iept.nl
bestaand gegevensitem (zoals het vastleggen van de datum van een voetbalwedstrijd)? c) vereist de ‚eigen intellectuele schepping van de maker’ meer dan aanzienlijke inspanningen en deskundigheid van de maker, en, zo ja, welke? 2) Staat de richtlijn in de weg aan andere nationale auteursrechten op databanken dan die welke daarin worden voorzien?” III – De eerste prejudiciële vraag 8. Met zijn eerste prejudiciële vraag verzoekt de verwijzende rechter het Hof in wezen aan te geven onder welke voorwaarden een databank auteursrechtelijk kan worden beschermd overeenkomstig richtlijn 96/6. Om een passend antwoord op deze vraag te kunnen geven moet ik eerst een samenvatting geven van de rechtspraak van het Hof over kalenders van voetbalwedstrijden, en nagaan wat de verhouding is tussen de twee beschermingsvormen die de richtlijn biedt, namelijk het auteursrecht enerzijds en het recht sui generis anderzijds. A – De rechtspraak van het Hof ter zake 9. De rechtspraak van het Hof over de bescherming van databanken, en ik doel met name op de reeds aangehaalde arresten van november 2004, heeft twee essentiële punten verduidelijkt waarmee bij het bestuderen van de onderhavige prejudiciële vragen rekening moet worden gehouden. 10. In de eerste plaats dient een kalender van voetbalwedstrijden, ook als dat louter een lijst van wedstrijden is, als een databank in de zin van de richtlijn te worden beschouwd(4). Zowel de verwijzende rechter als alle deelnemers aan de procedure beschouwen dit punt als vanzelfsprekend, en daar hoeft dan ook niet nader op te worden ingegaan. 11. In de tweede plaats voldoet een kalender van voetbalwedstrijden niet aan de in artikel 7 van de richtlijn gestelde vereisten om een databank te kunnen beschermen uit hoofde van het recht sui generis. De reden daarvoor is dat het opstellen van de kalender, dat wil zeggen, het invoeren van een aantal reeds bestaande elementen (de gegevens van elke wedstrijd) in een geordende lijst, geen substantiële investering vereist voor de verkrijging, de controle of de presentatie van de gegevens (5). Zoals gezegd beschouwt de verwijzende rechter ook dit punt als vanzelfsprekend (al hebben enkele partijen in het hoofdgeding geprobeerd hem te overtuigen ook vragen over het recht sui generis aan het Hof voor te leggen), en daarom heeft hij zijn vragen beperkt tot de auteursrechtelijke bescherming. B – De verhouding tussen de auteursrechtelijke bescherming en de bescherming sui generis 12. Een ander punt dat moet worden opgehelderd alvorens op de eerste vraag in te gaan betreft de verhouding tussen de twee in de richtlijn voorziene soorten bescherming. Bij het lezen van de tekst van de betrokken bepalingen rijst namelijk de vraag of er geen hiërarchische verhouding bestaat tussen de auteursrechtelijke bescherming en de bescherming sui generis. Een dergelijke uitlegging, die op veel bijval kan rekenen(6) en waar in een aantal opmerkingen
tijdens de terechtzitting indirect naar is verwezen, beschouwt de bescherming sui generis als een „tweederangs” bescherming, die kan worden verleend indien een databank niet de oorspronkelijkheid heeft die vereist is om door het auteursrecht te kunnen worden beschermd. Aangezien het Hof in zijn arresten van november 2004 de bescherming sui generis (de „zwakkere” bescherming) voor voetbalkampioenschappen heeft uitgesloten, zou in dat geval ook de auteursrechtelijke bescherming (de „sterkere” bescherming) automatisch worden uitgesloten. 13. Een nauwgezette lezing van de richtlijn wijst evenwel uit dat deze opvatting niet juist is en dat de twee soorten bescherming geheel los van elkaar staan, zoals ook alle deelnemers aan de onderhavige procedure, inclusief de Commissie, lijken te hebben aanvaard. 14. De twee soorten bescherming in de richtlijn hebben namelijk een verschillend object. Zo richt de auteursrechtelijke bescherming zich voornamelijk op de structuur van de databank, dat wil zeggen, de wijze waarop de maker ze in concreto heeft gecreëerd door de keuze van de in te voeren gegevens of de wijze van presentatie ervan. Artikel 3, sub 2, geeft verder duidelijk aan dat het in dat artikel voorziene auteursrecht „niet de inhoud” van die databanken betreft; de inhoud kan afzonderlijk door het auteursrecht worden beschermd, maar omdat deze deel uitmaakt van een beschermde databank is dat hier niet het geval. De vijftiende alinea van de considerans wijst er voorts op dat de auteursrechtelijke bescherming „betrekking heeft op de structuur van de databank”. De bescherming sui generis is daarentegen simpelweg een recht om de opvraging en/of het hergebruik van de gegevens in de databank te verbieden. Dit recht wordt niet toegekend om de oorspronkelijkheid van de databank op zich te erkennen, maar om een compensatie te bieden voor de inspanning om de daarin vervatte gegevens te verzamelen, te controleren en/of te presenteren (7). 15. Met andere woorden, een databank kan naar gelang het geval alleen door het auteursrecht, alleen door het recht sui generis, door beide, of door geen van beide worden beschermd. C – Het begrip databank in de richtlijn 16. Het feit dat de twee soorten bescherming voor een databank geheel los van elkaar staan betekent evenwel niet dat het begrip databank, zoals het Hof dat in zijn arresten van november 2004 heeft uitgewerkt, voor de twee soorten rechten een verschillende betekenis heeft. Integendeel, naar mijn mening dient dit begrip steeds hetzelfde te worden opgevat. Het heeft geen zin om een sleutelbegrip van de richtlijn, dat in artikel 1 is gedefinieerd, zonder dat daar enig tekstueel argument voor is in verschillende betekenissen te gebruiken voor de uitlegging van twee specifieke artikelen van de regeling, die overigens hun waarde behouden als ze het licht van een eenvormig begrip databank worden uitgelegd. Het auteursrecht kan de structuur van de databank beschermen, terwijl het recht sui generis de Pagina 9 van 14
www.ie-portal.nl 14
IEPT20120301, HvJEU, Football Dataco v Yahoo
www.iept.nl
inhoud ervan beschermt; dit vereist geenszins twee verschillende begrippen „databank”. 17. In deze context heeft het Hof verklaard dat de werkingssfeer van de door de richtlijn geboden bescherming niet de fase van het creëren van de gegevens omvat, maar alleen de fase van het verzamelen, controleren en presenteren daarvan(8). Met andere woorden, de uitlegger dient bij het definiëren van het begrip databank duidelijk onderscheid te maken tussen het moment van het creëren van de gegevens, dat irrelevant is voor de richtlijn, en het moment waarop deze gegevens worden verzameld of bewerkt, dat daarentegen wel relevant is voor de vraag of deze databank al dan niet kan worden beschermd. 18. Het Hof heeft dit onderscheid tussen het creëren van de gegevens en het invoeren daarvan gemaakt in het kader van de behandeling van de bescherming sui generis. Naar mijn mening gelden deze overwegingen evenwel meer in het algemeen ook voor het begrip databank als zodanig in de richtlijn. Deze precisering maakt bovendien definitief duidelijk dat de richtlijn het creëren van databanken beschermt – in twee opzichten, namelijk de structuur van de databank en de verzameling van de gegevens – maar niets zegt over de gegevens als zodanig. De richtlijn beoogt namelijk het creëren van systemen voor de verzameling en raadpleging van informatie te bevorderen(9), niet het creëren van gegevens. Bij de bespreking van het begrip databank heeft het Hof overigens meerdere malen gewezen op de zelfstandige informatieve waarde van de in de databank ingevoerde gegevens(10). 19. Het feit dat voor de toepassing van de richtlijn nooit het creëren van gegevens in aanmerking wordt genomen is overigens ook wat het auteursrecht betreft volstrekt logisch; de richtlijn benadrukt immers dat de gegevens als zodanig in ieder geval auteursrechtelijk kunnen worden beschermd, mits aan de vereisten daarvoor is voldaan, ongeacht of de databank al dan niet auteursrechtelijk wordt beschermd. 20. Overigens is in de onderhavige zaak het idee kalenders van voetbalwedstrijden auteursrechtelijk te beschermen op zijn minst merkwaardig te noemen. Zoals ik hierboven reeds heb opgemerkt beschermt het auteursrecht in het geval van een databank voornamelijk het „externe” deel, dat wil zeggen, de structuur. Voor zover ik begrijp gebruiken Yahoo e.a. de door de organisatoren van de kampioenschappen verwerkte gegevens, en niet de eventuele wijze waarop zij de gegevens bekendmaken. Voordat de arresten van het Hof van 2004 de toepassing ervan uitsloten, beriepen de organisatoren zich uitsluitend op de bescherming sui generis, die, zoals gezien, eerder de inhoud van een databank (of liever gezegd, de inspanning om deze te verzamelen en te presenteren) dan haar structuur beschermt. Het beroep op het auteursrecht lijkt een reserveoplossing, als gevolg van het feit dat het Hof de bescherming sui generis heeft uitgesloten. Het is overigens niet eens gezegd dat de eventuele auteursrechtelijke bescherming voor kalenders van voetbalwedstrijden een beletsel zou
vormen voor de activiteiten van Yahoo e.a., die voor zover ik uit het dossier begrijp uitsluitend de ruwe gegevens (data, tijdschema’s en tegen elkaar uitkomende elftallen) en niet de structuur van de databank gebruiken. 21. Dit alles vooropgesteld, kan ik nu op de drie subvragen van de verwijzende rechter ingaan. Zoals verderop zal blijken kan met het antwoord daarop een algemeen antwoord op de eerste prejudiciële vraag worden gegeven. D – De eerste prejudiciële vraag, sub a 22. Met de eerste van de drie subvragen vraagt de verwijzende rechter het Hof of de inspanningen voor het creëren van de in de databank ingevoerde gegevens in aanmerking moeten worden genomen om vast te stellen of deze databank al dan niet auteursrechtelijke bescherming verdient. 23. Het antwoord op deze vraag vloeit rechtstreeks voort uit mijn opmerkingen hierboven, dat het begrip „databank” in de richtlijn een en dezelfde betekenis dient te hebben. De inspanningen voor het creëren van de gegevens kunnen geen rol spelen bij de beoordeling van het recht op auteursrechtelijke bescherming, net zoals zij, volgens de rechtspraak van het Hof, niet in aanmerking kunnen worden genomen bij de beoordeling van het recht op bescherming sui generis. Het creëren van de gegevens is een activiteit die buiten de werkingssfeer van de richtlijn valt. 24. Overigens moet worden opgemerkt dat indien, zoals het Hof heeft geoordeeld, de inspanningen voor het creëren van de gegevens niet in aanmerking kunnen worden genomen voor de bescherming sui generis, die de nauwste band heeft met de gegevens en de verkrijging daarvan, deze inspanningen a forteriori buiten beschouwing moeten worden gelaten voor de auteursrechtelijke bescherming, die een zwakkere band heeft met de verzameling van de gegevens en zich eerder op de presentatie daarvan concentreert. E – De eerste prejudiciële vraag, sub b 25. Met de tweede subvraag verzoekt de verwijzende rechter het Hof vast te stellen of een wezenlijke toevoeging aan de reeds bestaande gegevens kan worden beschouwd als een „keuze of [...] rangschikking” van de inhoud van de databank, aan de hand waarvan kan worden nagegaan of aan de vereisten voor auteursrechtelijke bescherming is voldaan. 26. Wat in wezen wordt gevraagd is of bijvoorbeeld de toevoeging van verdere specifieke kenmerken aan een element in de databank een „keuze of [...] rangschikking” volstaat voor bescherming uit hoofde van artikel 3. De verwijzende rechter noemt bij wijze van voorbeeld de vaststelling van de datum van een bepaalde wedstrijd tussen twee elftallen. 27. Naar mijn mening gaat deze subvraag uit van een onjuiste veronderstelling. Alle informatie over elke wedstrijd van een bepaald kampioenschap moet immers worden geacht vast te staan voordat de gegevens in de databank worden ingevoerd. Zoals het Hof reeds heeft uiteengezet zijn in het geval van een kalender van voetbalwedstrijden de basisgegevens die in de databank worden ingevoerd niet de elftallen en alle mogelijke Pagina 10 van 14
www.ie-portal.nl 15
IEPT20120301, HvJEU, Football Dataco v Yahoo
www.iept.nl
data, maar de specifieke omstandigheden van elke te spelen wedstrijd (datum, elftallen, plaats, enz.)(11). Met andere woorden, alle kenmerken van elke wedstrijd worden vastgesteld in de fase van het creëren van de gegevens – die, zoals gezegd, buiten de bescherming van de richtlijn valt – en deze vaststelling kan niet worden beschouwd als een resultaat of een gevolg van de organisatie van de gegevens in de databank. 28. De verwijzende rechter lijkt daarentegen uit te gaan van de veronderstelling dat in de praktijk een aantal eenvoudige lijsten in de databank wordt ingevoerd: alle elftallen van het kampioenschap, alle data en alle mogelijke tijdschema’s voor de wedstrijden. Vanuit dit oogpunt zouden de specifieke gegevens van iedere wedstrijd (betrokken elftallen, dag en tijd) worden vastgesteld nadat de basisgegevens in de databank zijn ingevoerd. Deze vaststelling zou het product van de databank zijn. 29. Deze uitlegging van de feiten acht ik onjuist. Wat in de databank wordt ingevoerd zijn geen algemene lijsten van de elftallen, mogelijke data en tijdschema’s. Wat in de databank wordt ingevoerd zijn alle afzonderlijke te spelen wedstrijden, die elk hun eigen complete gegevens hebben: tijd, datum, elftallen. De omzetting van algemene lijsten (bijvoorbeeld de elftallen A, B, C, D, enz., de data x, y, z, enz.) naar de vaststelling van de afzonderlijke wedstrijden (bijvoorbeeld, club A tegen club B op dag x) vindt plaats in de fase van het creëren van de gegevens, nog voordat zij in de databank worden ingevoerd. 30. De vrij gedetailleerde opmerkingen waarmee de verzoekers in het hoofdgeding willen aantonen dat het vaststellen van de kenmerken van iedere wedstrijd niet louter automatisch is, maar juist groot inzicht en grote deskundigheid vereist, zijn daarom irrelevant. Deze activiteit vindt voorafgaand aan en los van de fase van het creëren van de databank plaats. 31. De bovenstaande uitlegging wordt bevestigd door de rechtspraak van het Hof, inzonderheid in de passages waarin het erop wijst dat de afzonderlijke onderdelen van een databank een zelfstandige informatieve waarde dienen te hebben(12). Naar mijn mening kunnen algemene lijsten van elftallen, data en tijdschema’s namelijk niet als echt „informatief” worden beschouwd. Alleen het geheel van de kenmerken van elke wedstrijd kan een dergelijke waarde hebben. 32. Naar mijn mening dient de subvraag, indien ze in abstracte zin en los van de omstandigheden van de onderhavige zaak was gesteld, bevestigend te worden beantwoord. Met andere woorden, het toevoegen van een wezenlijke inhoud aan reeds bestaande gegevensitems – door deze gegevens in een databank in te voeren – kan een „keuze of [...] rangschikking” vormen die voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking kan worden genomen. Mijns inziens lijdt het namelijk geen twijfel dat, naar de geest van de richtlijn, het feit dat het invoeren van gegevens in een databank een aanvullende waarde of betekenis aan deze gegevens toevoegt, in het kader van een algehele
beoordeling relevant kan zijn voor de toekenning van auteursrechtelijke bescherming aan deze databank. Dat is overigens precies het doel van de bepaling, die beoogt te beschermen wat een databank op willekeurige wijze aan de daarin ingevoerde uitgangsgegevens „toevoegt”. De elementen die de wedstrijden van een voetbalkampioenschap kenmerken maken evenwel allemaal deel uit van de basisgegevens, en zijn geen product van het invoeren van deze gegevens in de databank. F – De eerste prejudiciële vraag, sub c 33. Met de derde subvraag stelt de verwijzende rechter het Hof een vraag over het begrip „intellectuele schepping” van de maker van een databank. Dit klaarblijkelijk in verband met het feit dat artikel 3 van de richtlijn de auteursrechtelijke bescherming ervan afhankelijk stelt of een databank, gelet op de keuze of de rangschikking van de stof, al dan niet een eigen intellectuele schepping van de maker is. Meer in het bijzonder vraagt de verwijzende rechter of aanzienlijke inspanningen en deskundigheid („significant labour and skill”) toereikend zijn om van een intellectuele schepping te kunnen spreken. 34. Ook deze derde subvraag gaat waarschijnlijk, net als de voorgaande, uit van de – mijns inziens onjuiste – veronderstelling dat de inspanningen van de organisatoren om de elftallen, data en tijdschema’s van de verschillende voetbalwedstrijden vast te stellen, die ongetwijfeld een zekere hoeveelheid werk met zich brengen en organisatorische ervaring vereisen, verband houden met het creëren van de databank. Zoals hierboven opgemerkt vinden deze inspanningen in werkelijkheid plaats in de voorafgaande fase, namelijk die van het creëren van de gegevens, die bij de beoordeling of de databank al dan niet recht op bescherming heeft niet in aanmerking kan worden genomen. 35. Ook indien deze overweging buiten beschouwing wordt gelaten en de vraag van de nationale rechter in abstracte zin wordt bekeken, moet het antwoord naar mijn mening zijn, dat de auteursrechtelijke bescherming vereist dat de databank wordt gekenmerkt door een „creatief” element, en dat niet volstaat dat het creëren van de databank inspanningen en deskundigheid heeft vereist. 36. Zoals bekend bestaan er binnen de Unie verschillende standaarden voor het niveau van oorspronkelijkheid dat in het algemeen wordt vereist om auteursrechtelijke bescherming te kunnen toekennen(13). Zo is in een aantal landen van de Europese Unie, namelijk die met een common lawtraditie, het referentiecriterium gewoonlijk „werk, deskundigheid of inspanning” („labour, skills or effort”). Om deze reden genoten bijvoorbeeld databanken in het Verenigd Koninkrijk voordat de richtlijn in werking trad doorgaans auteursrechtelijke bescherming. Een databank werd auteursrechtelijk beschermd indien de maker ervan een zekere inspanning of deskundigheid had geleverd om haar te creëren. In landen met een continentale traditie wordt daarentegen voor auteursrechtelijke bescherming Pagina 11 van 14
www.ie-portal.nl 16
IEPT20120301, HvJEU, Football Dataco v Yahoo
www.iept.nl
doorgaans vereist dat het werk een element van creativiteit bezit of op enigerlei wijze de persoonlijkheid van de maker tot uitdrukking brengt, zonder dat daarbij evenwel de kwaliteit of de artistieke aard van het werk wordt beoordeeld. 37. Het lijdt geen twijfel dat de richtlijn wat de auteursrechtelijke bescherming betreft uitgaat van een originaliteitsbegrip dat verder gaat dan de simpele mechanische inspanning om de gegevens te verzamelen en in de databank in te voeren. Zoals artikel 3 van de richtlijn uitdrukkelijk bepaalt dient een databank, om auteursrechtelijke bescherming te kunnen genieten, een „intellectuele schepping” van de maker te zijn. Deze uitdrukking laat aan duidelijkheid niets te wensen over en gebruikt een formulering die kenmerkend is voor de continentale traditie van het auteursrecht. 38. Uiteraard kan niet voor eens en voor altijd algemeen worden vastgesteld wanneer er sprake is van een „intellectuele schepping”. Zoals gezegd hoeft dit punt evenwel niet in de onderhavige zaak te worden beoordeeld; een eventuele beoordeling is de taak van de nationale rechter, zich daarbij baserend op de omstandigheden van het specifieke geval. 39. Het Hof heeft hieraan een aantal overwegingen kunnen wijden, en er inzonderheid op gewezen dat de auteursrechtelijke bescherming die artikel 3 van de richtlijn toekent aan databanken, artikel 1, lid 3, van richtlijn 91/250(14) aan computerprogramma’s en artikel 6 van richtlijn 2006/116(15) aan foto’s, veronderstelt dat de werken „oorspronkelijk zijn, in die zin dat zij een eigen intellectuele schepping van de maker zijn”(16). 40. Dienaangaande heeft het Hof ook aangegeven dat er sprake is van een intellectuele schepping van de maker indien het werk de uitdrukking vormt van diens persoonlijkheid: dat is het geval wanneer de auteur bij de vervaardiging van zijn werk vrije en creatieve keuzes heeft kunnen maken.(17) Verder heeft het Hof bepaald dat er in het algemeen geen sprake is van oorspronkelijkheid wanneer de kenmerken van een werk door de technische functie ervan worden bepaald(18). 41. De wetgever heeft in wezen getracht een soort compromis of tussenweg te vinden tussen de benaderingen die op het moment waarop de richtlijn werd aangenomen in de verschillende Unielanden bestonden. Voor de auteursrechtelijke bescherming is het „striktere” paradigma van de landen met een continentale traditie gekozen, terwijl voor de sui generis-bescherming het referentiecriterium is gekozen dat in de praktijk het dichtst bij dat van de common law-traditie staat(19). 42. Dit zijn vrij algemene overwegingen, waar hier overigens niet nader op hoeft te worden ingegaan omdat, zoals gezegd, in het geval van een kalender van voetbalwedstrijden zelfstandige en reeds volledige informatie-eenheden in de databank samenkomen die geen aanvullende betekenis krijgen doordat zij in deze databank worden ingevoerd. 43. Het feit dat voor de auteursrechtelijke bescherming voor databanken een vrij streng
oorspronkelijkheidsvereiste geldt, betekent uiteraard niet dat de „mechanische” inspanningen voor het verzamelen van de gegevens irrelevant zijn voor de richtlijn. Integendeel, artikel 7 van de richtlijn, betreffende de bescherming sui generis, heeft voornamelijk tot doel juist deze activiteiten te beschermen. Het feit dat het Hof deze bescherming voor kalenders van voetbalwedstrijden heeft uitgesloten betekent niet dat zij niet van belang is in meer algemene zin. 44. Niettemin kan een kalender van voetbalwedstrijden in principe onder bepaalde omstandigheden toch auteursrechtelijke bescherming genieten indien de auteur bij het creëren daarvan elementen met een voldoende gehalte aan oorspronkelijkheid toevoegt. Indien een kalender bijvoorbeeld wordt gekenmerkt door een bijzondere presentatie van de wedstrijden met gebruikmaking van kleuren en andere grafische elementen, zou deze ongetwijfeld auteursrechtelijke bescherming uit hoofde van de richtlijn verdienen. Deze bescherming zou evenwel beperkt blijven tot de wijze van presentatie, en niet de daarin vervatte gegevens dekken. In de onderhavige zaak blijkt niet dat de door de organisatoren van de kampioenschappen gecreëerde kalender van voetbalwedstrijden wordt gekenmerkt door een originele presentatie van de gegevens: deze omstandigheid moet evenwel door de nationale rechter worden gecontroleerd, die daarbij ook rekening dient te houden met de bovenstaande overwegingen van het Hof. G – Conclusie met betrekking tot de eerste prejudiciële vraag 45. Het onderzoek van de drie subvragen heeft een aantal essentiële aspecten van de auteursrechtelijke bescherming van databanken op grond van de richtlijn kunnen verduidelijken. Zo hebben wij gezien dat de inspanningen voor het creëren van de gegevens niet in aanmerking kunnen worden genomen bij de beoordeling of de databank als zodanig recht op bescherming heeft (eerste subvraag). In de tweede plaats, dat hoewel het toevoegen van nieuwe elementen aan reeds bestaande gegevens door hen in de databank in te voeren van belang kan zijn bij de beoordeling of er al dan niet recht op bescherming is, er in het geval van een reeks in een databank ingevoerde voetbalwedstrijden geen sprake is van een „verrijking” van de reeds bestaande gegevens (tweede subvraag). Ten slotte is vastgesteld dat inspanningen of deskundigheid alleen niet volstaan om van een databank een intellectuele schepping te maken die auteursrechtelijk wordt beschermd (derde subvraag). Op grond van deze opmerkingen kan nu een antwoord worden geformuleerd op de eerste prejudiciële vraag. 46. Ik geef het Hof daarom in overweging op de eerste prejudiciële vraag te antwoorden dat een databank uitsluitend auteursrechtelijk kan worden beschermd volgens artikel 3 van richtlijn 96/6/EG indien zij een oorspronkelijke intellectuele schepping van de maker is. Daartoe kunnen de inspanningen voor het creëren van de gegevens niet in aanmerking worden genomen. In het geval van een kalender van voetbalwedstrijden is Pagina 12 van 14
www.ie-portal.nl 17
IEPT20120301, HvJEU, Football Dataco v Yahoo
www.iept.nl
het vaststellen van alle elementen van de afzonderlijke wedstrijden het creëren van de gegevens. IV – De tweede prejudiciële vraag 47. Met de tweede prejudiciële vraag verzoekt de verwijzende rechter het Hof te beslissen of de in de richtlijn vastgestelde auteursrechtelijke bescherming de enige bescherming van dit type is die aan een databank kan worden verleend, dan wel of het nationale recht dezelfde bescherming ook kan toekennen aan databanken die niet aan de vereisten van de richtlijn voldoen. 48. De nationale rechter geeft in zijn beschikking duidelijk aan dat hij weinig twijfel heeft over het antwoord op deze vraag, die inderdaad snel kan worden beantwoord. Het is immers duidelijk dat de richtlijn een uitputtende harmonisering heeft bewerkstelligd op het gebied van de auteursrechtelijke bescherming van databanken, die geen andere, op nationaal niveau erkende rechten toelaat. 49. Reeds in de considerans van de richtlijn kan duidelijk worden gelezen dat de wetgever deze intentie had. In de derde alinea van de considerans wordt bijvoorbeeld het volgende opgemerkt: „[O]verwegende dat de auteursrechtelijke bescherming van databanken in de lidstaten thans door de wetgeving of in de jurisprudentie op verschillende wijze wordt geboden, en dat, zolang de wetgeving van de lidstaten blijft verschillen wat betreft de omvang en de voorwaarden van de bescherming, dergelijke nietgeharmoniseerde intellectuele eigendomsrechten tot gevolg kunnen hebben dat het vrije verkeer van goederen en diensten binnen de Gemeenschap wordt belemmerd”. 50. De twaalfde alinea van de considerans heeft een vergelijkbare strekking: „[O]verwegende dat dergelijke investeringen in moderne systemen voor de opslag en verwerking van informatie niet zullen plaatsvinden in de Gemeenschap zolang er geen regeling is voor een stabiele en eenvormige bescherming van de rechten van fabrikanten van databanken”. 51. Het argument waarmee deze kwestie definitief wordt afgedaan is mijns inziens artikel 14 van de richtlijn. Deze bepaling bevat een speciale overgangsregeling voor databanken die eerder auteursrechtelijke bescherming genoten uit hoofde van nationale regelgeving, doch niet voldoen aan de richtlijnvereisten voor auteursrechtelijke bescherming. Deze databanken blijven auteursrechtelijk beschermd gedurende de resterende beschermingsperiode die op grond van de aan de richtlijn voorafgaande nationale regeling is toegekend. Deze bepaling zou klaarblijkelijk geen zin hebben indien een databank die niet aan de richtlijnvereisten voldoet na de inwerkingtreding van de richtlijn zonder tijdslimiet bescherming zou blijven genieten op grond van een nationaal recht. Als dat wel het geval zou zijn, zou het „nationale” auteursrecht namelijk zelfstandig van toepassing blijven en zou het niet nodig zijn in een overgangsregeling te voorzien voor databanken die overeenkomstig de richtlijn niet
origineel genoeg zijn om deze bescherming te verdienen. 52. Het antwoord op de tweede prejudiciële vraag dient dan ook te luiden dat de richtlijn eraan in de weg staat dat nationaal recht auteursrechtelijke bescherming verleent aan een databank die niet voldoet aan de vereisten van artikel 3 van de richtlijn. V – Conclusie 53. Gelet op de bovenstaande overwegingen geef ik het Hof in overweging de prejudiciële vragen van de Court of Appeal als volgt te beantwoorden: „1. Een databank kan uitsluitend de auteursrechtelijke bescherming genieten bedoeld in artikel 3 van richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken, indien zij een oorspronkelijke intellectuele schepping van de maker is. Daartoe kunnen de inspanningen voor het creëren van de gegevens niet in aanmerking worden genomen. In het geval van een kalender van voetbalwedstrijden is het vaststellen van alle elementen van de afzonderlijke wedstrijden het creëren van de gegevens beschouwd. 2. De voornoemde richtlijn staat eraan in de weg dat nationaal recht auteursrechtelijke bescherming verleent aan een databank die niet voldoet aan de vereisten van artikel 3 van de richtlijn.” 1 – Oorspronkelijke taal: Italiaans. 2 – Richtlijn 96/6/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 (PB L 77, blz. 20). 3 – Arresten van 9 november 2004, Fixtures Marketing (C-46/02, Jurispr. blz. I-10365); The British Horseracing Board e.a. (C-203/02, Jurispr. blz. I10415), Fixtures Marketing (C-338/02, Jurispr. blz. I-10497), en Fixtures Marketing (C444/02, Jurispr. blz. I-10549). 4 – Arrest Fixtures Marketing (C-444/02), aangehaald in voetnoot 3, punten 23-36). 5 – Arrest Fixtures Marketing (C-46/02), aangehaald in voetnoot 3, punten 44-47. 6 – Zie in deze zin inzonderheid het Working Paper van DG Interne markt van 12 december 2005, First evaluation of Directive 96/9/EC on the legal protection of databases, te vinden op de internetsite van de Commissie. 7 – Arrest Fixtures Marketing (C-46/02), aangehaald in voetnoot 3, punt 39). Overigens lijkt de Italiaanse versie van artikel 7 van de richtlijn een substantiële investering te vereisen bij de verkrijging, controle en de presentatie van de gegevens. De andere taalversies gebruiken het voegwoord of, en volgen daarmee de uitlegging van het Hof: de substantiële investering kan ook bescherming verdienen indien er sprake is van alleen verkrijging, alleen controle of alleen presentatie van de gegevens. 8 – Arresten Fixtures Marketing (C-444/02), aangehaald in voetnoot 3, punten 39-40, en Fixtures Marketing (C-338/02) aangehaald in voetnoot 3, punt 25. 9 – Arrest Fixtures Marketing (C-444/02) aangehaald in voetnoot 3, punt 28. Pagina 13 van 14
www.ie-portal.nl 18
IEPT20120301, HvJEU, Football Dataco v Yahoo
www.iept.nl
10 – Ibidem (punten 29 en 33-35). 11 – Arresten Fixtures Marketing (C-46/02), aangehaald in voetnoot 3, punten 41-42, Fixtures Marketing (C-338/02), aangehaald in voetnoot 3, punt 31, en Fixtures Marketing (C-444/02), aangehaald in voetnoot 3, punt 47. 12 – Zie hierboven, voetnoot 10. 13 – Reeds in het oorspronkelijke richtlijnvoorstel van de Commissie van 13 mei 1992 [COM (92) 24 def.] werden de nationale verschillen over de oorspronkelijkheid als een van de redenen genoemd die pleitten voor een harmonisatie van de bescherming van databanken (zie punt 2.2.5). 14 – Richtlijn 91/250/EEG van de Raad van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma’s (PB L 122, blz. 42). 15 – Richtlijn 2006/116/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de beschermingstermijn van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten (gecodificeerde versie) (PB L 372, blz. 12). 16 – Arrest van 16 juli 2009, Infopaq International (C5/08, Jurispr. blz. I-6569, punt 35). In de drie zojuist genoemde richtlijnen wordt overigens een terminologie gebruikt die in een aantal talen hetzelfde is, terwijl zij in een aantal andere talen (bijvoorbeeld in het Italiaans) ondanks een aantal kleine verschillen duidelijk de intentie van de wetgever tot uitdrukking brengt naar hetzelfde begrip te verwijzen. 17 – Arrest van 1 december 2011, Painer (C-145/10, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punten 8889). 18 – Arrest van 22 december 2010, Bezpečnostní softwarová asociace (C-393/09, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 49). 19 – Zie over dit punt ook het in voetnoot 6 aangehaalde Working Paper van de Commissie (punt 1.1).
Pagina 14 van 14
www.ie-portal.nl 19
IEPT20130716, Hof Den Haag, Endstra-tapes
www.boek9.nl
De argumenten ii) en iii) van de erven Endstra kunnen bijgevolg niet als juist worden aanvaard, althans voor zover daarmee wordt gedoeld op de persoonlijk stempel-eis; dat de uitlatingen van Endstra een eigen karaker hebben, staat niet (meer) ter discussie (zie rov. 5.9). Ten aanzien van argument iii) wordt nader overwogen dat het zo nu en dan bezigen van een onalledaagse uitdrukking – zoals de uitdrukking ‘ze heeft de zwarte band winkelen hoor, dus eh…’ als beschrijving van het koopgedrag van Endstra’s vrouw (MnV onder 2.13) – geen auteursrechtelijk beschermd werk kan maken van een verder banaal of triviaal vormgegeven gesprek.
Hof Den Haag, 16 juli 2013, Endstra-tapes
Vindplaatsen: ECLI AUTEURSRECHT Geen spoedeisend belang: lange tijd stilgezeten en nog in slechts beperkte mate beweerdelijk inbreuk gemaakt • In aanmerking voorts nemende - enerzijds dat, naar uit het onder 4.4 overwogene volgt, de erven Endstra gedurende een niet onaanzienlijke tijd hebben stilgezeten zonder dat daarvoor een goede reden was aan te wijzen, en - anderzijds dat Nieuw Amsterdam c.s. een kleine onderneming en twee journalisten zijn die niet beschikken over budgetten en reserves om langdurige juridische gevechten te voeren (AMnV onder 1.1), komt het hof tot de slotsom dat het feit dat nog in (zeer) beperkte mate beweerdelijk inbreuk wordt gemaakt op het door de erven Endstra ingeroepen auteursrecht, niet van voldoende gewicht is om op dit moment nog het vereiste spoedeisend belang bij de door hun gevraagde voorzieningen te kunnen aannemen. Reeds hierom zijn deze voorzieningen niet toewijsbaar. Geen auteursrecht op ‘achterbankgesprekken’: gezien de banaliteit van de vormgeving kan niet worden aangenomen dat het door Endstra uitgesprokene op creatieve arbeid van enige betekenis berustte • Omdat de transscripties letterlijke weergaven zijn van de achterbankgesprekken, is de formele opbouw/structuur van die gesprekken volledig uit de transscripties te kennen. Blijkens die transscripties bestaan de door Endstra uitgesproken teksten uit een schier eindeloze reeks onafgemaakte, slecht lopende en ronduit kromme zinnen (waardoor de transscripties ook zo moeilijk leesbaar zijn). De vormgeving van het voortbrengsel in kwestie wijst er dus geenszins op dat, wat betreft die vormgeving, sprake is van scheppende, creatieve arbeid (zie rov. 5.7)/een intellectuele schepping (zie rov. 5.5 in fine) van Endstra. Integendeel, gezien de banaliteit van die vormgeving kan niet worden aangenomen dat het door Endstra uitgesprokene op creatieve arbeid van enige betekenis berustte.
Hof Den Haag, 16 juli 2013 (M.Y. Bonneur, A.D. Kiers-Becking en T.H. Tanja-van den Broek) Afdeling Civiel Recht Zaaknummer : 200.087.305/01 Zaak-/rolnummer rechtbank : 341380/KG 06-838 SR Arrest d.d. 16 juli 2013 inzake 1. […] ENDSTRA. wonende te [woonplaats], 2. […] ENDSTRA, wonende te [woonplaats], appellanten, hierna te noemen: de erven Endstra, advocaat: mr. L.Ph.J. van Utenhove te s-Gravenhage, tegen 1. UITGEVERIJ NIEUW AMSTERDAM B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen: Nieuw Amsterdam, 2. Bart MIDDELBURG, wonende te [woonplaats], hierna te noemen: Middelburg, 3. Paul VUGTS, wonende te [woonplaats], hierna te noemen: Vugts, geïntimeerden, hierna gezamenlijk te noemen: Nieuw Amsterdam c.s., advocaat: mr. H. Struik te Utrecht. Het verloop van het geding Bij arrest van 30 mei 2008 (LJN: BC2153) heeft de Hoge Raad (HR) het tussen partijen gewezen arrest van het Gerechtshof Amsterdam van 8 februari 2007 (LJN: AZ8071) vernietigd en het geding ter verdere behandeling en beslissing verwezen naar dit hof. Bij exploot van 29 april 2011 hebben de erven Endstra Nieuw Amsterdam c.s. opgeroepen tot verder procederen voor dit hof. Vervolgens hebben de erven Endstra een memorie na verwijzing (MnV) genomen, en Nieuw Amsterdam c.s. een antwoordmemorie na verwijzing (AMnV). Partijen hebben hun standpunten doen bepleiten ter zitting van dit hof van 20 juni 2013, de erven Endstra door mr. S. Houben-van Geldorp, advocaat te Haarlem, en Nieuw Amsterdam c.s. door hun hiervoor genoemde advocaat. De advocaten hebben zich hierbij bediend van pleitnota’s (hierna: PA = Pleitnota in Appel). Met het oog op het pleidooi hebben partijen de volgende stukken aan het hof en de wederpartij toegestuurd: - ingekomen op 5 juni 2013: een akte (voorwaardelijke) wijziging van eis van de erven Endstra;
Pagina 1 van 7 20
IEPT20130716, Hof Den Haag, Endstra-tapes
www.boek9.nl
- ingekomen op 7 juni 2013: een reactie hierop van Nieuw Amsterdam c.s.; - ingekomen op 10 juni 2013: een reactie van de erven Endstra; - ingekomen op 17 juni 2013: een aanvullende kostenstaat van de erven Endstra; - ingekomen op 17 juni 2013: productie 11C, houdende een aanvullende kostenstaat, van Nieuw Amsterdam c.s.. Na afloop van de pleidooien is arrest gevraagd. Beoordeling van het hoger beroep na verwijzing in cassatie 1. Feitelijke uitgangspunten 1.1 Het gaat in dit geding om het volgende. De erven Endstra zijn (meerderjarige) kinderen en medeerfgenamen van Willem Endstra (hierna: Endstra) die op 17 mei 2004 in Amsterdam op straat is doodgeschoten. In de periode van 20 maart 2003 tot 28 januari 2004 heeft Endstra in het geheim een 15-tal gesprekken (hierna ‘de achterbankgesprekken’ of kortweg ‘de gesprekken’) gevoerd met drie ambtenaren van de Criminele Inlichtingen Eenheid (CIE) van de Amsterdamse politie. De eerste 14 gesprekken vonden plaats in een rondrijdende auto van de CIE, het laatste was een telefoongesprek. De CIE heeft de gesprekken opgenomen en als volgt uitgewerkt: - van de gesprekken 2 t/m 10: een letterlijke weergave (transcriptie); - van de gesprekken 1 en 11 t/m 14: een door de CIE verwoorde samenvattende weergave; - van telefoongesprek 15: gedeeltelijk een transscriptie en gedeeltelijk een samenvatting. Op 2 mei 2006 heeft Nieuw Amsterdam het boek ‘De Endstra-tapes’ (hierna ook: het boek) van Middelburg en Vugts uitgegeven. Het boek bevat: - een inleiding van 14 pagina’s van Middelburg en Vugts; - de transcripten van de gesprekken 2 t/m 10 en 15 (gedeeltelijk), met een enkele bewerking door het weglaten van teveel “eeh’s”, puntjes en bepaalde persoonlijke gegevens alsmede op enkele plaatsen het toevoegen van een korte toelichting tussen vierkante haken; - een door Middelburg en Vugts herschreven versie van de gesprekken 1 en 11 t/m 14; - een nawoord van 5 pagina’s van Middelburg en Vugts. 2. De vorderingen van Endstra c.s. en de eerdere beslissingen daarover 2.1 Stellend dat Nieuw Amsterdam c.s. door de publicatie van ‘De Endstra-tapes’ inbreuk plegen op een hen als erfgenamen van Endstra toekomend auteursrecht op de achterbankgesprekken, althans onrechtmatig handelen jegens hen, hebben de erven Endstra in kort geding gevorderd een verbod om (a) ‘De Endstra-tapes’ nog langer te verkopen en in de handel te brengen, en (b) de gesprekken opnieuw in boekvorm uit te brengen of anderszins openbaar te maken of te verveelvoudigen. Nieuw Amsterdam c.s. hebben onder meer het verweer gevoerd dat op de achterbankgesprekken geen auteursrecht rust.
2.2 Bij vonnis van 11 mei 2006 heeft de voorzieningenrechter in de rechtbank Amsterdam dat verweer van Nieuw Amsterdam c.s. gehonoreerd en de gevraagde voorziening geweigerd. In zijn arrest van 8 februari 2007 heeft het hof Amsterdam dit vonnis bekrachtigd. De erven Endstra hebben hiertegen principaal cassatieberoep ingesteld. Hun middel strekt ten betoge dat het Amsterdamse hof ten onrechte heeft geoordeeld dat op de achterbankgesprekken geen auteursrecht rust. Nieuw Amsterdam c.s. zijn in incidenteel cassatieberoep gekomen van de afwijzing door het Amsterdamse hof van de door hun gemaakte aanspraak op veroordeling van de erven Endstra in de volledige proceskosten op de voet van artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn en tegen het in plaats daarvan begroten van hun proceskosten conform ‘het gebruikelijke liquididatietarief’. De HR heeft in zijn arrest van 30 mei 2008 in het principale beroep het arrest van het Amsterdamse hof vernietigd en het geding naar dit hof verwezen ter verdere behandeling en beslissing. Het incidentele cassatieberoep van Nieuw Amsterdam c.s. is door de HR verworpen. 3. Het geding na verwijzing 3.1 Het hof zal het hoger beroep tegen het vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Amsterdam opnieuw beoordelen met inachtneming van het arrest van de HR. 3.2 Daarbij is het hof gebonden aan de in de vernietigde uitspraak van het hof Amsterdam gegeven beslissingen die in cassatie niet of tevergeefs zijn bestreden. 3.3 Aan het feit dat in het petitum van de MnV van de erven Endstra wordt gevorderd dat het ‘Het Gerechtshof te ’s-Gravenhage behage te vernietigen het tussen partijen gewezen arrest van het Gerechtshof te Amsterdam van 8 februari 2007’ kunnen Nieuw Amsterdam c.s. – anders dan zij betogen in punt 7.3 AMnV, haar op 7 juni 2013 ingekomen brief en de punten 1-3 PA – geen verweer ontlenen nu hier sprake is van een kennelijke vergissing; onmiskenbaar is bedoeld vernietiging van het vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Amsterdam, en niet vernietiging van het arrest van het Amsterdamse hof. Aan de wijziging van eis van de erven Endstra die is opgenomen in hun op 5 juni 2013 ingekomen akte en die inhoudt dat alsnog vernietiging van het vonnis van de voorzieningenrechter wordt gevorderd, wordt niet toegekomen omdat de voorwaarde waaronder die wijziging is ingediend – namelijk dat geen kennelijke vergissing wordt aangenomen – niet is vervuld. De bezwaren van Nieuw Amsterdam c.s. tegen die eiswijziging kunnen dus eveneens onbesproken blijven. 4. Spoedeisend belang 4.1 Na verwijzing hebben Nieuw Amsterdam c.s. betwist dat de erven Endstra nog steeds een spoedeisend belang hebben bij de door hen gevorderde voorziening in kort geding. Daartoe hebben zij er op gewezen dat de erven Endstra na het arrest van de HR van 30 mei 2008 meer dan vier jaar hebben gewacht met het – door middel van de MnV van 28 augustus 2012 – (inhoudelijk) voortzetten van de zaak bij dit hof Pagina 2 van 7
21
IEPT20130716, Hof Den Haag, Endstra-tapes
www.boek9.nl
(AMnV onder 3.1 t/m 3.4). De stelling van de erven Endstra, dat dit verweer geen onderdeel meer kan uitmaken van de procedure na verwijzing omdat het Amsterdamse hof dat verweer al had verworpen en Nieuw Amsterdam c.s. hun incidentele cassatieberoep niet mede hiertegen hadden gericht, gaat niet op. Daarmee wordt immers miskend dat: a) het spoedeisend belang moet worden beoordeeld naar het moment van de einduitspraak in hoger beroep, dus heden, en; b) het partijen vrijstaat zich te beroepen op feiten die zich, zoals het door Nieuw Amsterdam c.s. gestelde langdurige stilzitten van de erven Endstra, hebben voorgegaan na de in cassatie vernietigde uitspraak (zie HR 22-10-1999, NJ 1999, 799), waarbij nog wordt opgemerkt dat met het ‘spoedeisend belang’-verweer de grenzen van de rechtsstrijd na cassatie niet worden overschreden aangezien dat verweer door Nieuw Amsterdam c.s. al (zij het, uiteraard, op andere gronden) bij memorie van antwoord was gevoerd. 4.2 De vraag of een eisende partij voldoende spoedeisend belang heeft bij de gevraagde voorziening in kort geding dient beantwoord te worden aan de hand van een afweging van de belangen van de partijen, beoordeeld naar de toestand ten tijde van de uitspraak. De omstandigheid dat de eisende partij lang heeft stilgezeten kan bij die afweging een rol spelen (HR 2911-2002, NJ 2003, 78). Ingeval een partij in kort geding een voorziening vraagt die ertoe strekt een einde te maken aan als stelselmatige inbreuk op een subjectief recht (zoals het auteursrecht) aan te merken handelingen ‘waarvan zij doorlopende schade ondervindt’, dan ligt het evenwel voor de hand dat aan het vereiste van spoedeisend belang is voldaan. De ‘enkele omstandigheid’ dat de eisende partij geruime tijd heeft stilgezeten, doet daaraan niet af (HR 29- 062001, NJ 2001, 602). 4.3 Volgens de erven Endstra zijn van ‘De Endstratapes’ alleen al in 2006 tussen de 60.000 en 70.000 exemplaren verkocht. Nieuw Amsterdam c.s. achten deze aantallen te hoog en spreken over 40.000 verkochte exemplaren in totaal. In het midden latend wie hier het gelijk aan de zijde heeft, kan in ieder geval worden vastgesteld dat het boek in grote aantallen is verkocht. Naar eigen stelling van Nieuw Amsterdam c.s. worden per maand nog steeds ongeveer 3 à 4 exemplaren van het boek verkocht (AMnV onder 3.2). Er is dus nog steeds, en in stelselmatige zin, sprake van beweerde inbreuken op het gestelde auteursrecht van de erven Endstra, waarbij echter niet kan worden aangenomen dat het om grotere aantallen gaat dan door Nieuw Amsterdam c.s. genoemd. De erven Endstra hebben daarbij wel ‘vraagtekens’ gezet (blz. 13, midden, PA), maar hebben zelf geen concreet aantal genoemd, ook niet bij benadering, zodat van een onderbouwde betwisting van hun kant niet kan worden gesproken. 4.4 De erven Endstra hebben niet pas bij MnV van 28 augustus 2012, maar (in formele zin) reeds bij exploot van 29 april 2011 de zaak bij dit hof voortgezet. Zij hebben onweersproken gesteld dat in de periode tot
eind 2010 een minnelijke regeling is beproefd. Schikkingsonderhandelingen kunnen op zichzelf beschouwd spoedeisend belang niet wegnemen, doch zonder nadere toelichting, die ontbreekt, valt niet in te zien dat daarvoor de hele periode van bijna twee en een half jaar tussen 30 mei 2008 (de datum van het HRarrest) en eind 2010 moet zijn gebruikt. Vervolgens hebben de erven Endstra naar eigen zeggen (PA onder 7) een lastig afwegingsproces moeten doormaken voordat zij hebben besloten om Nieuw Amsterdam bij exploit van 29 april 2011 voor dit hof op te roepen. Dat het daarna nog meer dan een jaar heeft geduurd voordat de MnV werd genomen werd, komt – zo is bij pleidooi, buiten de pleitnota om, toegelicht door mr. HoubenVan Geldorp – omdat de erven Endstra toen in overleg waren met de Staat over de afwikkeling van de erfenis van Endstra; indien de Staat zich op die erfenis zou verhalen, zou er geen geld meer zijn voor, en geen belang meer bestaan bij, voortzetting van de onderhavige procedure. Wat er verder zij van deze stellingen waarop Nieuw Amsterdam c.s. niet voldoende hebben kunnen reageren, door de erven Endstra is hiermee niet inzichtelijk gemaakt waarom het na eind 2010 maar liefst ruim anderhalf jaar heeft moeten duren voordat de MnV werd genomen. Alles overziend moet worden geconstateerd dat het stilzitten van de erven Endstra gedurende de periode van ruim vier jaar tussen het HR-arrest en de MnV voor een deel gerechtvaardigd was en daardoor in zoverre geen afbreuk wordt gedaan aan het voortbestaan van het spoedeisend belang, maar dat voor een deel voor dat langdurige stilzitten ook geen rechtvaardiging bestond. 4.5 Blijkens het onder 4.3 overwogene was het boek ‘De Endstra-tapes’ een bestseller die thans nog slechts incidenteel – 3 à 4 exemplaren per maand – wordt verkocht. Hierop sluit aan de stelling van de erven Endstra in punt 34 van hun PA, dat de schade die zij hadden willen voorkomen met het verbod op de verkoop van het boek zich inmiddels heeft verwezenlijkt. Bij deze stand van zaken kan niet worden gezegd dat de erven Endstra op dit moment als gevolg van de gestelde auteursrechtinbreuken nog doorlopende schade van betekenis ondervinden. De uitspraak in dit kort geding kan, omdat daaraan geen gezag van gewijsde toekomt, geen basis vormen voor een vordering tot schadevergoeding in een nog te entameren bodemprocedure, zodat de erven Endstra, anders dan zij betogen onder 34 PA, ook daaraan geen (spoedeisend) belang kunnen ontlenen bij toewijzing van hun vorderingen in dit kort geding. Dat, zoals de erven Endstra verder hebben aangevoerd in punt 34 PA, er ‘om welke reden dan’ een dreiging bestaat dat de belangstelling voor, en daarmee de verkoop van, het boek zal worden aangewakkerd, en dat mogelijk zelfs tot herdruk zal worden overgegaan, is door hen niet gesubstantieerd, en niet zonder meer aannemelijk. In aanmerking voorts nemende - enerzijds dat, naar uit het onder 4.4 overwogene volgt, de erven Endstra gedurende een niet onaanzienlijke tijd hebben stilgezeten zonder dat daarvoor een goede reden was aan te wijzen, Pagina 3 van 7
22
IEPT20130716, Hof Den Haag, Endstra-tapes
www.boek9.nl
en - anderzijds dat Nieuw Amsterdam c.s. een kleine onderneming en twee journalisten zijn die niet beschikken over budgetten en reserves om langdurige juridische gevechten te voeren (AMnV onder 1.1), komt het hof tot de slotsom dat het feit dat nog in (zeer) beperkte mate beweerdelijk inbreuk wordt gemaakt op het door de erven Endstra ingeroepen auteursrecht, niet van voldoende gewicht is om op dit moment nog het vereiste spoedeisend belang bij de door hun gevraagde voorzieningen te kunnen aannemen. Reeds hierom zijn deze voorzieningen niet toewijsbaar. 5. Auteursrecht 5.1 Het hof ziet niettemin aanleiding om – veronderstellenderwijs aannemend dat de erven Endstra daarbij wél spoedeisend belang zouden hebben – in te gaan op het inhoudelijke geschil tussen partijen. 5.2 In rov. 4.4. van zijn arrest heeft het hof Amsterdam vooropgesteld dat, om als werk in de zin van de Auteurswet (Aw) beschermd te kunnen zijn, het voortbrengsel een eigen, oorspronkelijk karakter dient te hebben en het persoonlijk stempel van de maker dient te dragen. In rov. 4.7 van dit arrest heeft dat hof overwogen dat het zo moge zijn dat aan de achterbankgesprekken, waarin Endstra de door hem op vragen van de rechercheurs verschafte informatie op zijn manier heeft verwoord, een daarmee samenhangend eigen karakter en een persoonlijk stempel niet kan worden ontzegd, maar dat dit nog niet betekent dat er een auteursrechtelijk werk is ontstaan. Daarvoor moet in de visie van het Amsterdamse hof (in nog steeds rov. 4.7) dat werk door zijn maker als coherente creatie zijn geconcipieerd en moet de maker bewust een geestelijke creatie willen hebben scheppen. Omdat naar het oordeel van het hof Amsterdam bij de achterbankgesprekken aan deze eisen van een coherente creatie en bewuste schepping niet is voldaan, komt het tot de slotsom dat op die gesprekken geen auteursrecht rust en dat met de publicatie daarvan in het boek “De Endstra-tapes” dus geen auteursrecht van (de erfgenamen van) Endstra is geschonden. 5.3 Verder heeft het hof Amsterdam het beroep van de erven Endstra op een onrechtmatige daad jegens hen, daarin bestaande dat de publicatie van het boek bedreigingen aan hun adres tot gevolg heeft, verworpen (in rov. 4.11) op de gronden dat het verband tussen de publicatie en de bedreigingen niet aannemelijk is en dat een afweging van de wederzijdse belangen niet tot een ander oordeel leidt. In de omstandigheden van dit geval weegt het belang van Nieuw Amsterdam c.s. bij publicatie zwaarder dan het door de (niet in het boek genoemde) erven Endstra ingeroepen belang van bescherming van hun persoonlijke levenssfeer en is van een misplaatst beroep op artikel 10 EVRM geen sprake, aldus het Amsterdamse hof in eveneens rov. 4.11 van zijn arrest. 5.4 Tegen het arrest van het hof Amsterdam hebben de erven Endstra principaal beroep in cassatie ingesteld, dat zich niet richtte tegen de zojuist in rov. 5.3 weergegeven beslissing – die dus onaantastbaar is geworden (zie rov. 3.2) – maar tegen de beslissing dat
op de achterbankgesprekken geen auteursrecht rust. De onderdelen I.2, I.6 en I.7 van het cassatiemiddel van de erven Endstra hielden, zakelijk weergegeven, het volgende in. I.2: Het hof stelt vast (en dat staat in cassatie niet ter discussie) dat de achterbankgesprekken een eigen karakter en een persoonlijk stempel niet kan worden gezegd, zodat in ieder geval feitelijk uitgangspunt in cassatie is dat die gesprekken eigen (oorspronkelijk) karakter hebben en het persoonlijk stempel van de maker dragen. I.6: Voor zover het arrest zo gelezen moet worden dat het hof bedoeld heeft in rov. 4.7 een nadere invulling te geven van de toets zoals door het hof omschreven in rov. 4.4, is ’s hofs oordeel rechtens onjuist; I.7: Om als auteursrechtelijk beschermd werk te kwalificeren kunnen uitsluitend de eisen worden gesteld zoals omschreven in de Hoge Raad-arresten van 29 november 1985 (‘Screenoprints’), 4 januari 1991 (‘Van Dale/Romme’), 24 februari 2006 (‘Technip’) en 16 juni 2006 (‘Kecofa/Lancôme’). Daartoe behoort/behoren niet de aanvullende eis(en) ‘dat de maker bewust een geestelijke wilde scheppen en /of bewust een vormgeving heeft gekozen’. Ook past daarin niet de (eveneens door het hof gehanteerde) eis dat ‘het werk door zijn maker als coherente creatie is geconcipieerd’. 5.5 De HR heeft in zijn arrest van 30 mei 2008 (onder 4.2) voorop gesteld dat de auteursrechtelijke aanspraken van de erven Endstra slechts betrekking hebben op de in het boek ‘De Endstratapes’ opgenomen transcripten van de gesprekken 2 t/m 10 en 15 (gedeeltelijk). Verder heeft de HR in rov. 4.3 benadrukt dat naar vaste rechtspraak geldt dat, wil een voortbrengsel kunnen worden beschouwd als een werk in de zin van de Aw, vereist is dat het een eigen oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. In de ‘Stokke’-arresten van 22 februari en 12 april 2013 (LJN: BY1528, BY1532 en BY1533) heeft de HR overwogen dat door het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) in zijn arrest van 16 juli 2009 inzake ‘Infopaq I’ (zaak C-5/08, LJN: BJ3749) de maatstaf aldus is geformuleerd dat het moet gaan om ‘een eigen intellectuele schepping van de auteur van het werk’. 5.6 De gedachtegang van het Amsterdamse hof, neergelegd in rov. 4.7 van zijn arrest, is in de ogen van de HR geweest dat de omstandigheid dat Endstra de door hem verschafte informatie op zijn manier heeft verwoord, weliswaar meebrengt dat de gesprekken een door die wijze van verwoording bepaald (daarmee samenhangend) eigen karakter hebben, maar dat voor de eigenschap dat zij ook het persoonlijk stempel van de maker dragen, vereist is dat zij het resultaat zijn van menselijk scheppen, waarvoor nodig is dat het werk door de maker als een coherente creatie is geconcipieerd en door hem bewust in een bepaalde vorm(geving) is gegoten (zie rov. 4.4 van het HRarrest). De HR leest het arrest van het Hof Amsterdam dus zo, dat daarin is geoordeeld dat de achterbankgesprekken, omdat zij door Endstra niet Pagina 4 van 7
23
IEPT20130716, Hof Den Haag, Endstra-tapes
www.boek9.nl
bewust en niet als een coherente creatie zijn geconcipieerd, een persoonlijk stempel ontberen. Onderdeel I.2 en de daarop voortbouwende onderdelen I.3-5 van het cassatiemiddel van de erven Endstra gaan derhalve uit van een onjuiste lezing van ’s hofs arrest, aldus de HR onder 4.6 van zijn arrest, en kunnen bij gebrek aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden. Voor zover de erven Endstra thans, na verwijzing, zouden willen betogen (zie o.m. de punten 2.19 en 2.32 MnV en punt 25 PA) dat op grond van de overweging van het Amsterdamse hof dat het ‘zo (moge) (…) zijn dat aan de achterbankgesprekken (…) een persoonlijk stempel niet kan worden ontzegd’ al vaststaat dat die gesprekken het persoonlijk stempel van Endstra dragen, kan dat betoog dus niet als juist worden aanvaard. 5.7 De HR heeft over de eis van het persoonlijk stempel het volgende nader overwogen. ‘4.5.1 (…). De eis dat het voortbrengsel het persoonlijk stempel van de maker moet dragen betekent dat sprake moet zijn van een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes, en die aldus voortbrengsel is van de menselijke geest. Daarbuiten valt in elk geval al hetgeen een vorm heeft die zo banaal of triviaal is, dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard ook valt aan te wijzen. 4.5.2 Het gaat hierbij evenwel om een kenmerk dat uit het voortbrengsel zelf is te kennen. Daarom mag niet de eis worden gesteld dat de maker bewust een werk heeft willen scheppen en bewust creatieve keuzes heeft gemaakt (…). Om dezelfde reden kan niet worden geëist dat de maker bewust voor de vorm heeft gekozen die het werk heeft gekregen. Het in 4.5.1 overwogene brengt voorts mee dat een schepping, om en werk in auteursrechtelijke zin te kunnen zijn, niet het karakter van een coherente creatie behoeft te hebben’ . Dit betekent, zo concludeert de HR in rov. 4.6, dat de middelonderdelen I.6 en I.7 slagen en dat het hof waarnaar verwezen wordt, opnieuw zal moeten beoordelen of de achterbankgesprekken voortbrengselen zijn die het persoonlijk stempel van Endstra als maker dragen. 5.8 De stelling van Nieuw Amsterdam c.s. (punten 3.53.12 AMnV), dat de erven Endstra geen belang hebben bij deze hernieuwde beoordeling omdat het hof Amsterdam, gezien zijn overweging dat van een misplaatst beroep op artikel 10 EVRM geen sprake is, reeds het verweer van Nieuw Amsterdam c.s. heeft gehonoreerd dat in dit geval de informatievrijheid als bedoeld in artikel 10 EVRM prevaleert boven het auteursrechtelijk verbodsrecht, faalt. Het hof Amsterdam heeft dit immers niet geoordeeld. Het heeft alleen geoordeeld dat in het kader van de subsidiaire onrechtmatige daad-grondslag van de vordering van de erven Endstra het beroep op artikel 10 EVRM niet misplaatst was. In het kader van de primaire auteursrechtgrondslag is het Amsterdamse hof aan de beoordeling van het beroep op artikel 10 EVRM niet toegekomen aangezien het al had beslist dat op de achterbankgesprekken geen auteursrecht rust. 5.9 In de onder 5.6 weergeven beslissingen van de HR en zijn in rov. 5.7 in fine vermelde
verwijzingsinstructie ligt besloten dat niet meer ter discussie staat dat de achterbankgesprekken een eigen karakter hebben. 5.10 Hun standpunt dat de achterbankgesprekken tevens het persoonlijk stempel van Endstra dragen en dat daaraan dus auteursrechtelijke bescherming toekomt, is door de erven Endstra na verwijzing nader onderbouwd met in hoofdzaak de volgende argumenten: i) Endstra ging selectief te werk over wat hij wel en niet zou loslaten en mengde en scheidde informatie, hij heeft derhalve creatieve keuzes gemaakt bij de beschrijving van gebeurtenissen en personen, de weergave van gevoelens e.d. (MnV onder 2.9 en 2.10 PA onder 16-18); ii) in de formulering van de zinnen/de vormgeving van zijn uitlatingen heeft Endstra creatieve keuzes gemaakt (MnV onder 2.11, PA onder 16 en 19-20); iii) de keuze van bepaalde bewoordingen en het gebruik van onalledaagse uitdrukkingen getuigen van een persoonlijk stempel (MnV onder 2.13 en PA onder 22); iv) gesprekken zijn op één lijn te stellen met auteursrechtelijk beschermde werken als mondelinge voordrachten, brieven/dagboekaantekeningen en jazzimprovisaties (MnV onder 2,5, 2.23 en 2.25); v) de wijze waarop Endstra zijn uitingen presenteerde gaf een persoonlijke noot daaraan (PA onder 21). 5.11 Argument i), dat er op neer komt dat Endstra keuzes heeft gemaakt op het inhoudelijke vlak, gaat niet op omdat het auteursrecht niet de inhoud maar de vormgeving beschermt, naar de erven Endstra ook onderkennen in punt 2.1 MnV, waar zij hebben aangegeven onder ‘creatieve keuzes’ te verstaan: vormgevings- (keuze)mogelijkheden. 5.12 In het kader van hun verweer tegen de overige argumenten van de erven Endstra hebben Nieuw Amsterdam c.s. onder meer een beroep gedaan (in punt 6 PA) op een passage uit “O’Hara” van Karel van het Reve, waarin hij toelicht waarom hij de schrijver John O’Hara zo bewonderde: ‘Hij is geweldig goed in gesprekken. Er wordt heel wat afgepraat in zijn romans en verhalen en het lijkt of hij de Amerikaanse spreektaal met grote getrouwheid weergeeft – terwijl dat eigenlijk niet kan, want als je een gesprek van twee mensen op de band opneemt en getrouwelijk uittikt, krijg je een tekst waar geen touw aan vast te knopen is’. Het hof begrijpt dat Nieuw Amsterdam c.s. hiermee onder meer tot uitdrukking hebben willen brengen dat aan de transscripties waarop de auteursrechtelijke aanspraken van de erven Endstra zijn gebaseerd – die van de gesprekken 2 t/m 10 en 15 (gedeeltelijk), zie rov. 5.5 – niet of nauwelijks een touw is vast te knopen. Het hof heeft aan de hand van het in het geding gebrachte exemplaar van ‘De Endstra-tapes’ geconstateerd dat dit inderdaad het geval is. De transscripties zijn – net als bijvoorbeeld telefoontaps – nauwelijks leesbaar, in die zin dat het vrijwel niet mogelijk is om er de aandacht bij te houden. Als illustratie hiervan kunnen dienen de transscripties van twee door Endstra uitgesproken teksten die door de Pagina 5 van 7
24
IEPT20130716, Hof Den Haag, Endstra-tapes
www.boek9.nl
erven Endstra in punt 21 PA zijn opgevoerd ter staving van hun argument v): - ‘Ik zeg: ‘En die meneer Mieremet, die jou al van alles aangedaan heb, want wat heb ik, ik heb er helemaal niks mee te maken!’ `En die Mieremet,’ (imiteert Holleeder:) ‘die vermoord ik. Die pak ik, die vermoord ik.’ (weer zichzelf:) Weet je wel. Dat roept ie dan. Hij zegt: ‘Wacht maar en eh …’ Ja, nou ja, ik neem het serieus, want ze hebben het een paar keer al geprobeerd natuurlijk. Dus om negen uur, is het verhaal. Ze zeggen: wij hebben nooit geen problemen, weet je wel. Die Dino en eh …’ (blz. 245 van het boek); - ‘Ik heb Moszkowicz gesproken toen ook en toen was Willem boos op hem. En nu is ie als de dood voor hem (imiteert Moszkowicz, met hoge stem:) `O, Willem, doe me niets en mijn gezin, wat heb ik fout gedaan?’(met zijn eigen stem:) Hij had gezegd: hij moet dit en dat doen en anders… Op dat kantoor, dat heeft ie ook niet verhuurd aan de criminelen hoor. Dat is natuurlijk ook, je weet wel hoe, ik denk niet dat dat kwaaie… Maar ik heb wel gezegd: je zit tot hier in die bende’. (blz. 149 van het boek). 5.13 Het voortbrengsel waarvoor de erven Endstra auteursrecht inroepen, is echter niet gelegen in de transscripties van de achterbankgesprekken, maar in de achterbankgesprekken zelf. Hoewel na opschriftstelling aan de door Endstra uitgesproken teksten niet of nauwelijks een touw is vast te knopen – zie de zojuist weergegeven citaten – waren die teksten voor de CIEambtenaren met wie Endstra de gesprekken voerde, kennelijk begrijpelijk genoeg. Bij mondelinge communicatie liggen de eisen voor begrijpelijkheid klaarblijkelijk anders/lager dan bij schriftelijke communicatie, zoals ook uit het hiervoor weergegeven citaat van Karel van het Reve naar voren komt. In zoverre is er dus een verschil tussen de transscripties van de achterbankgesprekken en de achterbankgesprekken zelf. Er is evenwel ook een overeenkomst tussen beide. Omdat de transscripties letterlijke weergaven zijn van de achterbankgesprekken, is de formele opbouw/structuur van die gesprekken volledig uit de transscripties te kennen. Blijkens die transscripties bestaan de door Endstra uitgesproken teksten uit een schier eindeloze reeks onafgemaakte, slecht lopende en ronduit kromme zinnen (waardoor de transscripties ook zo moeilijk leesbaar zijn). De vormgeving van het voortbrengsel in kwestie wijst er dus geenszins op dat, wat betreft die vormgeving, sprake is van scheppende, creatieve arbeid (zie rov. 5.7)/een intellectuele schepping (zie rov. 5.5 in fine) van Endstra. Integendeel, gezien de banaliteit van die vormgeving kan niet worden aangenomen dat het door Endstra uitgesprokene op creatieve arbeid van enige betekenis berustte. De argumenten ii) en iii) van de erven Endstra kunnen bijgevolg niet als juist worden aanvaard, althans voor zover daarmee wordt gedoeld op de persoonlijk stempel-eis; dat de uitlatingen van Endstra een eigen karaker hebben, staat niet (meer) ter discussie (zie rov. 5.9). Ten aanzien van argument iii) wordt nader overwogen dat het zo nu en dan bezigen van een onalledaagse uitdrukking – zoals de
uitdrukking ‘ze heeft de zwarte band winkelen hoor, dus eh…’ als beschrijving van het koopgedrag van Endstra’s vrouw (MnV onder 2.13) – geen auteursrechtelijk beschermd werk kan maken van een verder banaal of triviaal vormgegeven gesprek. 5.14 Op mondelinge voordrachten, dagboekaantekeningen/brieven en jazz-improvisaties rust, naar algemeen wordt aangenomen, doorgaans auteursrecht. De door de erven Endstra met hun argument iv) getrokken vergelijking tussen deze categorieën werken en gewone gesprekken gaat naar het oordeel van het hof mank omdat in mondelinge voordrachten, dagboekaantekeningen/brieven en jazzimprovisaties in de regel een duidelijke en het banale overstijgende vormgeving is te onderkennen die in gewone gesprekken, met de daaraan (in het algemeen) inherente zeer gebrekkige zinsbouw, ontbreekt. Ook dat argument van de erven Endstra treft dus geen doel. Met hun argument v) zien zij over het hoofd dat op een presentatie (een uitvoering) geen auteursrecht kan bestaan. Een uitvoering kan het voorwerp van een naburig recht zijn, maar dan alleen wanneer een werk in de zin van de Aw wordt uitgevoerd, hetgeen blijkens het hiervoor overwogene niet het geval is. Inbreuk op een naburig recht is door de erven Endstra ook niet aan hun vorderingen ten grondslag gelegd. 5.15 Geconcludeerd moet worden dat de bijdrage van Endstra aan de achterbankgesprekken geen voortbrengsel is dat zijn persoonlijk stempel draagt. De na verwijzing nog resterende vraag (zie rov. 5.7 in fine) moet dus ontkennend worden beantwoord. Dat betekent dat op die gesprekken geen auteursrecht rust. 5.16 Er is, kortom, geen auteursrechtelijke grondslag voor de vorderingen van de erven Endstra, zoals ook de voorzieningenrechter in de rechtbank Amsterdam heeft geoordeeld. De onrechtmatige daad-grondslag van die vorderingen is niet langer aan de orde aangezien de erven Endstra tegen de verwerping daarvan door het Hof Amsterdam niet in cassatie hebben geklaagd (zie ook rov. 3.2). De vorderingen van de erven Endstra zijn mitsdien, ook wanneer zij daarbij een spoedeisend belang zouden hebben, niet toewijsbaar. 6. Slotsom en proceskosten 6.1 Gelet op het onder 4.1 t/m 4.5 en/of 5.1 t/m 5.16 overwogene zal het vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Amsterdam worden bekrachtigd. 6.2 Als de in het ongelijk gestelde partijen zullen de erven Endstra worden veroordeeld in de kosten van het hoger beroep. Voor de bij het hof Amsterdam gevoerde fase daarvan is door dat hof ten laste van de erven Endstra een kostenveroordeling ‘conform het gebruikelijke liquidatietarief’ uitgesproken. Anders dan Nieuw Amsterdam c.s. voor ogen lijkt te staan gezien de verwijzing naar hun productie 11a, behelzend een proceskostenspecificatie uit 2006, kan voor die fase niet alsnog een ‘volledige’ proceskostenveroordeling op basis van artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn/artikel 1019h Rv worden verkregen. Door de erven Endstra is er terecht op gewezen dat de verwerping door de HR van het incidentele cassatieberoep (zie rov. 2.2) daaraan in de Pagina 6 van 7
25
IEPT20130716, Hof Den Haag, Endstra-tapes
www.boek9.nl
weg staat. Voor de ‘Amsterdamse fase’ zal dan ook de kostenveroordeling van het Amsterdamse hof worden overgenomen (€ 2.682,- aan salaris en € 296,- aan verschotten). Niet in geschil is dat een ‘volledige’ proceskostenveroordeling als zo-even bedoeld wel op haar plaats is voor de bij dit hof gevoerde fase van het hoger beroep, nu die kosten tijdig zijn gespecificeerd. Dit geldt ook voor de specificatie van de laatste en overzichtelijke kosten bij pleidooi. Op grond van: i) de niet betwiste declaraties die door Nieuw Amsterdam c.s. zijn overgelegd bij de producties 11b en 11c; ii) het door Nieuw Amsterdam c.s. in punt 19 PA onweersproken gestelde, en in aanmerking nemende dat de erven Endstra te dien aanzien geen andere verweren hebben gevoerd en zelf een vergoeding hebben gevorderd ten bedrage van € 28.077,94, zullen voor deze fase de kosten worden begroot op (€ 12.948,08 + € 6.981,98 + € 5.435,20 =) € 25.365,26. Beslissing Het gerechtshof: - bekrachtigt het tussen partijen gewezen vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Amsterdam van 11 mei 2006; - veroordeelt de erven Endstra in de kosten van de procedure in hoger beroep, tot op heden aan de zijde van Nieuw Amsterdam c.s. begroot op € 28.343,26, waarvan € 2.682,- aan salaris en € 296,- aan verschotten voor het bij het hof Amsterdam gevoerde hoger beroep en € 25.365,26 voor het bij het hof Den Haag gevoerde hoger beroep; - verklaart dit arrest wat de kostenveroordeling betreft uitvoerbaar bij voorraad. Dit arrest is gewezen door mrs. M.Y. Bonneur, A.D. Kiers-Becking en T.H. Tanja-van den Broek; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 16 juli 2013 in aanwezigheid van de griffier. ____________________________________________
Pagina 7 van 7 26
IEPT20120613, Rb Amsterdam, NPO v De Telegraaf
www.iept.nl
Vzgr Rb Amsterdam, 13 juni 2012, NPO v De Telegraaf
programmagegevens beschouwd als een inbreuk op een auteursrecht. Met andere woorden, de wetgever heeft de discussie over de vraag of op programmagegevens auteursrecht rust willen vermijden door vast te stellen dat inbreuk maken op het monopolie van de Omroepen om programmagegevens te openbaren als een inbreuk op een auteursrecht dient te worden beschouwd, los van de vraag of het dat is. Het betreft hier duidelijk wetsbepalingen die beogen de Omroepen te beschermen. Die bescherming is een politieke keuze. Het voorgaande betekent dat, ook ingeval artikel 10 Aw op de door de Telegraaf c.s. voorgestane wijze wordt geïnterpreteerd, de Omroepen op basis van de artikelen 2:140 en 3:28 Mediawet 2008 een zelfstandig recht hebben. PROCESRECHT
AUTEURSRECHT Toevoegen ‘oorspronkelijkheidstoets’ aan art. 10(3) Aw op gespannen voet met verbod op contra legem uitleg De tekst van dit artikel bevat derhalve niet het in het Dataco-arrest genoemde vereiste dat de verzameling een uiting is van de creatieve vrijheid van de maker. Het bij wijze van richtlijnconforme interpretatie toevoegen van een dergelijk vereiste aan de wet staat op zijn minst genomen op gespannen voet met de in het Adeneler-arrest opgenomen beperking dat de nationale rechter de wet niet contra legem uit mag leggen Geen citaatrecht inzake tijdstip uitzending en programmanaam Het vermelden van een enkele programmanaam met het bijbehorende tijdstip van uitzending moge op grond van het citaatrecht toelaatbaar zijn, maar het daarmee te bereiken doel dient te zijn de aankondiging van een bepaald programma. Wanneer dit systematisch gebeurd, is het te bereiken doel niet langer het aankondigen van een programma, maar het bieden van een overzicht van alle uit te zenden programma’s. Daarmee worden de grenzen van het citaatrecht overschreden. MEDIAWET Programmagegevens separaat beschermd door Mediawet Daar komt bij dat de artikelen 2:140 en 3:28 van de Mediawet 2008, anders dan door de Telegraaf c.s. wordt betoogd, niet slechts een bewijslastomkering ingeval van een vermeende inbreuk op een Auteursrecht bevatten. Genoemde artikelen bepalen – voor zover hier van belang – dat voor de burgerrechtelijke aansprakelijkheid het zonder toestemming van de maker openbaar maken van programmagegevens als inbreuk op het auteursrecht wordt beschouwd. In deze artikelen wordt derhalve het openbaar maken van
Proceskosten conform indicatietarief (in plaats van € 206.259) De Telegraaf zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het geding worden veroordeeld. De Omroepen vorderen veroordeling op de voet van artikel 1019h Rv tot een bedrag van EUR 206.259,=. De voorzieningenrechter ziet bij betwisting van de gevorderde kosten door de Telegraaf geen aanleiding af te wijken van het in het IE-recht te hanteren indicatietarief. De advocaatkosten aan de zijde van de NPO, als eiser die de dagvaarding heeft opgesteld worden in aansluiting bij het IE-indicatietarief voor een kort geding begroot op EUR 15.000,=. Voor de overige bij advocaat in het kort geding verschenen partijen worden deze – in aansluiting bij het IEindicatietarief voor een eenvoudig kort geding – per advocaat begroot EUR 6.000.=. Vindplaatsen: LJN: BW8334; Mediaforum 2012, nr. 21, p. 294, m.nt. Kreijger en Groen; IER 2013, nr. 2, p. 11 Vzgr Rb Amsterdam, 13 juni 2012 (Sj.A. Rullmann) Uitspraak vonnis RECHTBANK AMSTERDAM Sector civiel recht, voorzieningenrechter zaaknummer / rolnummer: 518640 / KG ZA 12-774 SR/JWR Vonnis in kort geding van 13 juni 2012 in de zaak van 1. de stichting STICHTING NEDERLANDSE PUBLIEKE OMROEP, gevestigd te Hilversum, advocaten mr. S.J. Cammelbeeck, mr. M. Senftleben en mr. J.J. Feenstra te Amsterdam, 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RTL NEDERLAND B.V., gevestigd te Luxemburg (Luxemburg), advocaten mr.
Pagina 1 van 7
www.ie-portal.nl 27
IEPT20120613, Rb Amsterdam, NPO v De Telegraaf
www.iept.nl
A.A.A.C.M. van Oorschot en mr. J.K. van Hezewijk te Amsterdam, 3. de vennootschap naar buitenlands recht CLT-UFA S.A., gevestigd te Luxemburg (Luxemburg), advocaten mr. A.A.A.C.M. van Oorschot en mr. J.K. van Hezewijk te Amsterdam, 4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SBS BROADCASTING B.V., gevestigd te Amsterdam, advocaat mr. F.W. Gerritzen te Amsterdam, 5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VERONICA UITGEVERIJ B.V., gevestigd te Hilversum, advocaat mr. F.W. Gerritzen te Amsterdam, eiseressen bij dagvaarding van 8 juni 2012. tegen 1. de naamloze vennootschap TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V., gevestigd te Amsterdam, 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TELEGRAAF MEDIA NEDERLAND B.V., gevestigd te Amsterdam, 3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TELEGRAAF MEDIA NEDERLAND LANDELIJKE MEDIA B.V., gevestigd te Amsterdam, 4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TMG DISTRIBUTIE B.V., gevestigd te Amsterdam, 5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TELEGRAAF DRUKKERIJ GROEP B.V., gevestigd te Amsterdam, gedaagden, advocaten mr. J.P. van den Brink, mr. C. Wildeman en mr. J.C.M. van der Beek te Amsterdam. Eiseres sub 1 zal hierna NPO genoemd worden. Gezamenlijk zullen eiseressen hierna de Omroepen genoemd worden. Gedaagde sub 3 zal worden aangeduid als de Telegraaf en gedaagden gezamenlijk zullen de Telegraaf c.s. genoemd worden. 1. De procedure Ter terechtzitting van 11 juni 2012 hebben de Omroepen gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. De Telegraaf c.s. heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorzieningen. Alle partijen hebben producties in het geding gebracht en een of meer pleitnota’s overgelegd. Ter terechtzitting waren onder meer aanwezig: - namens de Omroepen mr. Van Hezewijk, mr. Senftleben, mr. Gerritzen, mr. Feenstra en mr. O.W. Brouwer, - namens de Telegraaf c.s. mr. Van den Brink, mr. Wildeman en mr. Van der Beek. Na verder debat hebben partijen de voorzieningenrechter verzocht vonnis te wijzen. De voorzieningenrechter heeft ter terechtzitting medegedeeld dat de uitspraak op woensdag 13 juni 2012 aan het eind van de dag zou volgen in de vorm van een zogenoemd kop-staart vonnis en de uitwerking van dat vonnis op donderdag 14 juni 2012. Inmiddels is
haar gebleken dat de gehele uitspraak reeds op 13 juni 2012 kan worden gedaan. 2. De feiten 2.1. Tussen de Nederlandse publieke omroepen, vertegenwoordigd door de NPO, en (onder meer) de Telegraaf bestaat een schriftelijke overeenkomst op grond waarvan de NPO, via haar afdeling Media Informatie Services (MIS), programmagegevens in gestandaardiseerde vorm tien dagen voor de uitzending ter beschikking stelt. Op grond van deze overeenkomst mogen die programmagegevens door de Telegraaf worden gepubliceerd. Deze bevoegdheid is echter in de overeenkomst beperkt tot programma’s die worden uitgezonden in een periode van 24 uur, te rekenen vanaf het moment van verschijnen van de betreffende editie van De Telegraaf en, voor zover het gaat om programma’s die worden uitgezonden op een zon- of feestdag waarop geen editie van de Telegraaf verschijnt, een periode van 48 uur na het verschijnen van die editie. Met de commerciële omroepen die als eiseres optreden heeft de Telegraaf tot voor kort op eenzelfde wijze en op dezelfde voorwaarden samengewerkt. 2.2. De Telegraaf heeft in een bijlage bij haar op zaterdag 2 juni 2012 en zaterdag 9 juni 2012 verschenen edities een compleet overzicht van de in de daarop volgende week door de Omroepen uit te zenden programma’s gepubliceerd. Daarbij heeft de Telegraaf aangekondigd dat zij dit in de vijf daaropvolgende weken steeds wil gaan doen. De Telegraaf heeft in ieder geval in de op 9 juni 2012 verschenen editie bij de naam en het uitzendtijdstip van de programma’s een door haar eigen redactie samengestelde omschrijving van de inhoud van het programma opgenomen en heeft verklaard voornemens te zijn dit in de toekomst steeds zo te willen doen. 3. Het geschil 3.1. De Omroepen vorderen – samengevat – dat de Telegraaf c.s. wordt bevolen het publiceren van programmagegevens op een andere wijze dan waarvoor zij toestemming had, te staken en haar contractuele verplichtingen na te komen. 3.2. De Omroepen stellen dat zij het auteursrecht op de programmagegevens bezitten, althans op diverse titels van programma’s, dan wel dat de programmagegevens onder de geschriftenbescherming vallen, en dat door de Telegraaf c.s. hierop inbreuk wordt gemaakt. Verder stellen zij dat de Telegraaf c.s. zich schuldig maakt aan wanprestatie dan wel onrechtmatige daad. 3.3. De Telegraaf c.s. voert verweer en stelt gerechtigd te zijn de programmagegevens voor een week te publiceren op een wijze zoals zij tot op heden twee keer heeft gedaan. Zij betwist dat er sprake is van auteursrecht op de programmagegevens. Voor zover een dergelijk recht wel op individuele programmatitels zou rusten betwist de Telegraaf c.s. dat de Omroepen ter zake de rechthebbenden zijn, en, voor zover dit wel het geval is, beroept zij zich op het citaatrecht. De Telegraaf c.s. voert verder aan dat op grond van recente jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) de Auteurswet zodanig dient te worden Pagina 2 van 7
www.ie-portal.nl 28
IEPT20120613, Rb Amsterdam, NPO v De Telegraaf
www.iept.nl
geïnterpreteerd dat voor gevallen als thans aan de orde geen beroep meer kan worden gedaan op geschriftenbescherming. Wat betreft de Mediawet 2008 beroept de Telegraaf zich op een komende wetswijziging. Aan de zijde van de Omroepen bestaat geen exclusief recht op de programmagegevens, aldus de Telegraaf c.s. Van onrechtmatigheid kan daarom volgens haar geen sprake zijn. Voor zover er sprake was van gebruik van programmagegevens op grond van overeenkomsten zijn deze overeenkomsten volgens de Telegraaf c.s. vervallen, zodat van wanprestatie geen sprake kan zijn. 3.4. Op de stellingen en verweren van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 4. De beoordeling Ontvankelijkheid 4.1. Omdat in dit geval sprake is van een procedure waarin een voorlopige voorziening wordt gevorderd, zal de voorzieningenrechter artikel 127a lid 1 en lid 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) waarin is bepaald dat aan het niet tijdig betalen van het griffierecht consequenties worden verbonden - buiten beschouwing laten. Toepassing van deze bepaling zou immers, gelet op het belang van één of beide partijen bij de toegang tot de rechter, leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard. 4.2. De Telegraaf c.s. stelt dat eiseres sub 5, nader te noemen Veronica, niet ontvankelijk dient te worden verklaard. Veronica is geen omroep, aldus de Telegraaf c.s., en kan derhalve geen rechthebbende zijn op programmagegevens. 4.3. De Omroepen stellen dat Veronica uitgever is van een programmagids en dat de Telegraaf c.s. onrechtmatig jegens Veronica handelt door zonder toestemming een overzicht van programmagegevens te publiceren. 4.4. De voorzieningenrechter volgt de Omroepen op dit punt. Veronica is derhalve ontvankelijk. Nu Veronica haar vorderingen slechts baseert op onrechtmatig handelen van de Telegraaf c.s. kan haar vordering echter uitsluitend worden toegewezen indien en voor zover de voorzieningenrechter van oordeel is dat hiervan sprake is. Verder betekent dit dat waar hierna onder de subkopjes “Auteursrecht” en “Geschriftenbescherming” over de Omroepen wordt gesproken, dit geen betrekking heeft op Veronica. Auteursrecht 4.5. De Omroepen baseren hun vordering in de eerste plaats op de stelling dat zij auteursrecht hebben op de programmagegevens. 4.6. De Omroepen voeren in dit kader aan dat de programmagegevens tot stand komen doordat zij uit al het voorhanden zijnde materiaal juist datgene voor uitzending selecteren dat het publiek (naar verwachting) zal aanspreken. Daarbij is tevens de rangschikking (dat wil zeggen het kiezen van de dag en het tijdstip waarop iets wordt uitgezonden) van belang. Voorts moet rekening worden gehouden met de programmering van andere zenders en het profiel van de zender die het betreffende materiaal uit zal zenden. Bij het samenstellen van de programmagegevens komt
het derhalve aan op het maken van creatieve keuzes. De aldus samengestelde programmagegevens vormen daarom een werk met een eigen oorspronkelijk karakter dat het persoonlijk stempel heeft van de maker ervan, aldus de Omroepen. 4.7. De Telegraaf c.s. betwist dat de programmagegevens als zodanig het resultaat zijn van creatieve keuzes. Volgens de Telegraaf c.s. is het integendeel zo dat de programmagegevens niet meer zijn dan een feitelijke opsomming van gegevens, waarbij geen creatieve keuze gemaakt kan worden, omdat alle te vermelden gegevens reeds vastliggen. De programmagegevens zijn te beschouwen als een spoorboekje, aldus de Telegraaf. 4.8. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter vormen de programmagegevens een beschrijving van hetgeen door de selectie en onderlinge rangschikking van uit te zenden materiaal is ontstaan. Deze selectie en onderlinge rangschikking als zodanig kan een werk zijn, de beschrijving daarvan is dat niet, nu in een geval als het onderhavige die beschrijving naar zijn aard een volledige opsomming bevat van hetgeen zal worden uitgezonden en het tijdstip waarop, zodat aan de zijde van de opsteller van die beschrijving geen creatieve keuzes meer (kunnen) worden gemaakt. Deze beschrijving komt derhalve niet in aanmerking voor auteursrechtelijke bescherming. Dit is anders voor de inhoudsindicatie van de betreffende programma’s (waarop wel auteursrecht kan rusten), maar aangezien de Telegraaf deze niet overneemt kan dit verder buiten beschouwing worden gelaten. 4.9. De Omroepen voeren daarnaast aan dat zij het auteursrecht bezitten op bepaalde programmatitels en dat De Telegraaf c.s. door het overnemen van deze titels inbreuk maakt op de betreffende rechten. 4.10. De Telegraaf c.s. voert aan dat slechts voor een beperkt deel van de door haar vermelde programmatitels zal gelden dat deze auteursrechtelijk beschermd zijn. Voor zover dit het geval is betwist de Telegraaf c.s. dat de betreffende auteursrechten berusten bij de Omroepen. Voor zover ook aan deze voorwaarde is voldaan beroept de Telegraaf c.s. zich op de informatievrijheid en subsidiair op het citaatrecht. Volgens de Telegraaf c.s. is het enkel vermelden van de naam van een programma geen inbreuk op het auteursrecht. 4.11. De voorzieningenrechter oordeelt als volgt. De Omroepen hebben niet aangegeven welke programmatitels naar hun mening auteursrechtelijk beschermd zijn en welke niet. De vordering is daarmee dermate onbepaald dat deze reeds hierom zou moeten worden afgewezen. Daar komt bij dat de Omroepen niet aannemelijk hebben gemaakt dat zij de rechthebbenden ter zake de gestelde auteursrechten zijn. Bovendien is de voorzieningenrechter van oordeel dat het wat betreft de auteursrechtelijk beschermde titels gaat om een aankondiging als bedoeld in artikel 15a van de Auteurswet (Aw), die, nu de omvang van het geciteerde gedeelte door het te bereiken doel wordt gerechtvaardigd en ook overigens aan de vereisten van dat artikel is voldaan (zoals door de Telegraaf c.s. Pagina 3 van 7
www.ie-portal.nl 29
IEPT20120613, Rb Amsterdam, NPO v De Telegraaf
www.iept.nl
gesteld en door de Omroepen niet is weersproken), niet als inbreuk op een auteursrecht wordt beschouwd. Geschriftenbescherming 4.12. De Omroepen beroepen zich vervolgens op de geschriftenbescherming zoals deze in artikel 10 lid 1 Aw is vastgelegd. 4.13. De Telegraaf c.s. voert aan dat de programmagegevens zijn te beschouwen als een databank en beroept zich op Richtlijn 96/9/EG van de Europese Gemeenschap (hierna: de Databankenrichtlijn) en de uitleg die het Hof van Justitie van de Europese Unie hieraan heeft gegeven in zijn arrest van 1 maart 2012 (hierna: het Datacoarrest). 4.14. In de Databankenrichtlijn wordt een databank omschreven als “een verzameling van werken, gegevens of andere zelfstandige elementen, systematisch of methodisch geordend, en afzonderlijk met elektronische middelen of anderszins toegankelijk.” Tussen partijen is niet in geschil dat de programmagegevens een databank in voormelde zin vormen. Volgens artikel 3 van deze richtlijn worden databanken die door de keuze of de rangschikking van de stof een eigen intellectuele schepping van de maker vormen, als zodanig door het auteursrecht beschermd. 4.15. Daarnaast bepaalt de richtlijn (in artikel 7) dat de lidstaten dienen te voorzien in een recht voor de fabrikant van een databank, waarvan de verkrijging, de controle of de presentatie van de inhoud in kwalitatief of kwantitatief opzicht getuigt van een substantiële investering, om de opvraging en/of het hergebruik van het geheel of een in kwalitatief of kwantitatief opzicht substantieel deel van die inhoud te verbieden. Partijen zijn het er over eens dat een dergelijke situatie in onderhavig geval niet aan de orde is. 4.16. In het Dataco-arrest heeft het HvJ EU – kort gezegd – bepaald dat de Databankenrichtlijn aldus dient te worden uitgelegd dat zij zich verzet tegen een nationale wettelijke regeling die aan databanken auteursrechtelijke bescherming biedt onder andere voorwaarden dan die genoemd in artikel 3 van de Databankenrichtlijn. 4.17. Volgens de Telegraaf c.s. volgt uit het Datacoarrest dat aan databanken geen auteursrechtelijke bescherming mag worden geboden ingeval deze databanken niet door de keuze of de rangschikking van de stof een eigen intellectuele schepping van de maker vormen. Dat betekent dat de bescherming die artikel 10 Aw aan databanken biedt in strijd is met de Databankenrichtlijn. De Telegraaf c.s. verwijst vervolgens naar een door het (toen nog) HvJ EG op 4 juli 1996 gedane uitspraak (Adeneler), waarin is bepaald dat op de nationale rechter de verplichting rust om “al het mogelijke” te doen om de volle werking van een aan de orde zijnde richtlijn te verzekeren en tot een oplossing te komen die in overeenstemming is met de daarmee nagestreefde doelstelling. Het voorgaande brengt volgens de Telegraaf c.s. met zich dat artikel 10 Aw zodanig moet worden uitgelegd dat bescherming van programmagegevens, die naar haar mening geen intellectuele schepping van de maker vormen, hier niet onder valt. Volgens de Telegraaf c.s. bevatten de
artikelen 3:28 en 2:140 van de Mediawet 2008 slechts een omkering van bewijslast ingeval van vermeende inbreuk op een auteursrecht, zodat die artikelen niet aan richtlijnconforme interpretatie van artikel 10 Aw in de weg staan. 4.18. De Omroepen betwisten in de eerste plaats dat de programmagegevens geen intellectuele schepping van de maker vormen. Daarnaast wijzen zij erop dat, zoals door het HvJ EG eveneens in het Adeneler-arrest is bepaald, de op de nationale rechter rustende plicht tot richtlijnconforme interpretatie wordt beperkt door de algemene rechtsbeginselen, met name het rechtszekerheidsbeginsel en het verbod van terugwerkende kracht. Ook is in het Adeneler-arrest beslist dat de verplichting tot richtlijnconforme interpretatie niet kan dienen als grondslag voor een uitlegging contra legem van het nationale recht. Een uitleg van artikel 10 Aw zoals door de Telegraaf c.s. voorgestaan overschrijdt deze grenzen, aldus de Omroepen. Verder wijzen de Omroepen op het bepaalde in de artikelen 3:28 en 2:140 van de Mediawet 2008, waarin een zelfstandig recht op gegevensbescherming aan hen wordt toegekend. Vervolgens stellen de Omroepen dat artikel 10 Aw niet zozeer een auteursrechtelijke maar een mededingingsrechtelijke bescherming biedt, welke volgens de Databankenrichtlijn onverlet wordt gelaten. 4.19. De voorzieningenrechter oordeelt als volgt. Wat betreft de vraag of programmagegevens een intellectuele schepping van de maker vormen wordt verwezen naar hetgeen hiervoor onder 4.8 is overwogen. Nu geoordeeld moet worden dat de programmagegevens niet voldoen aan het oorspronkelijkheidsvereiste dient derhalve de vraag aan de orde te komen of zij wel vallen onder de in artikel 10 Aw geregelde geschriftenbescherming, in aanmerking genomen het bepaalde in het Datacoarrest en de volgens het Adeneler-arrest op de rechter rustende verplichtingen. 4.20. De bescherming die de programmagegevens thans genieten is geregeld in artikel 10 lid 3 Aw. Dit lid luidt als volgt: “Verzamelingen van werken, gegevens of andere zelfstandige elementen, systematisch of methodisch geordend, en afzonderlijk met elektronische middelen of anderszins toegankelijk, worden, onverminderd andere rechten op de verzameling en onverminderd het auteursrecht of andere rechten op de in de verzameling opgenomen werken, gegevens of andere elementen, als zelfstandige werken beschermd”. De tekst van dit artikel bevat derhalve niet het in het Dataco-arrest genoemde vereiste dat de verzameling een uiting is van de creatieve vrijheid van de maker. Het bij wijze van richtlijnconforme interpretatie toevoegen van een dergelijk vereiste aan de wet staat op zijn minst genomen op gespannen voet met de in het Adeneler-arrest opgenomen beperking dat de nationale rechter de wet niet contra legem uit mag leggen. 4.21. Daarbij is van belang dat de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in antwoord op vragen vanuit de Eerste Kamer heeft verklaard dat de Pagina 4 van 7
www.ie-portal.nl 30
IEPT20120613, Rb Amsterdam, NPO v De Telegraaf
www.iept.nl
vraag of het Dataco-arrest consequenties heeft voor de Auteurswet nog wordt bestudeerd. Het beginsel van scheiding der machten noopt de rechter tot terughoudendheid bij het vooruitlopen op een eventuele wetswijziging. Bovendien is door de Omroepen, met een beroep op literatuur en wetsgeschiedenis, betoogd dat de geschriftenbescherming van artikel 10 Aw (mede) een mededingingsrechtelijke achtergrond heeft. De Databankenrichtlijn verzet zich niet tegen bepalingen die ongeoorloofde mededinging tegengaan. De voorzieningenrechter dient er derhalve rekening mee te houden dat, ook ingeval de wetgever van oordeel zou zijn dat artikel 10 Aw in zijn huidige vorm niet kan blijven bestaan, hetgeen daarin zakelijk wordt bepaald (nl. een verbod op klakkeloos overnemen) vervolgens op een andere, met de richtlijn in overeenstemming te brengen wijze zal worden geregeld in een mededingingsrechtelijke regeling. Ook dit verzet zich tegen het bij wijze van richtlijnconforme interpretatie toevoegen van de oorspronkelijkheidstoets aan artikel 10 lid 3 Aw. 4.22. Daar komt bij dat de artikelen 2:140 en 3:28 van de Mediawet 2008, anders dan door de Telegraaf c.s. wordt betoogd, niet slechts een bewijslastomkering ingeval van een vermeende inbreuk op een Auteursrecht bevatten. Genoemde artikelen bepalen – voor zover hier van belang – dat voor de burgerrechtelijke aansprakelijkheid het zonder toestemming van de maker openbaar maken van programmagegevens als inbreuk op het auteursrecht wordt beschouwd. In deze artikelen wordt derhalve het openbaar maken van programmagegevens beschouwd als een inbreuk op een auteursrecht. Met andere woorden, de wetgever heeft de discussie over de vraag of op programmagegevens auteursrecht rust willen vermijden door vast te stellen dat inbreuk maken op het monopolie van de Omroepen om programmagegevens te openbaren als een inbreuk op een auteursrecht dient te worden beschouwd, los van de vraag of het dat is. Het betreft hier duidelijk wetsbepalingen die beogen de Omroepen te beschermen. Die bescherming is een politieke keuze. Het voorgaande betekent dat, ook ingeval artikel 10 Aw op de door de Telegraaf c.s. voorgestane wijze wordt geïnterpreteerd, de Omroepen op basis van de artikelen 2:140 en 3:28 Mediawet 2008 een zelfstandig recht hebben. 4.23. De Telegraaf c.s. heeft in dit verband gewezen op een thans bij de Eerste Kamer aanhangig wetsvoorstel waarin de genoemde artikelen uit de Mediawet 2008 zullen vervallen. Volgens De Telegraaf c.s. brengt de op de nationale rechter rustende plicht om wetten richtlijnconform te interpreteren mede met zich dat gebruik moet worden gemaakt van anticiperende interpretatie. 4.24. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is er geen goede grond voor anticiperende interpretatie van een bepaling van een nieuwe wet ingeval deze niet past in het stelsel van het bestaande recht (vgl. Hoge Raad 19 oktober 1984, LJN AG4882 en Hoge Raad 27 juni 1997, ZC2401). Een dergelijke situatie doet zich in hier voor, nu het huidige stelsel van de Mediawet 2008
uitgaat van een verbod tot openbaarmaking zonder toestemming, terwijl het nieuwe stelsel uitgaan van een verplichting tot openbaarmaking tegen marktconforme tarieven. Daar komt bij dat het wetsvoorstel nog niet door de Eerste Kamer is aanvaard en inwerkingtreding volgens de Telegraaf c.s. eerst per 1 januari 2013 is voorzien. Dit leidt tot het oordeel dat een anticiperende interpretatie zoals door De Telegraaf c.s. bepleit in dit geval niet kan worden aanvaard. Dit klemt temeer nu het hier een wetsbepaling ingegeven door politieke overwegingen betreft. In zo’n geval dient eerst de politiek te spreken en mag de rechter niet op de politieke besluitvorming vooruit te lopen. 4.25. Voorts overweegt de voorzieningenrechter dat in het Adeneler-arrest ook is aangegeven dat de grens van de richtlijnconforme interpretatie mede wordt bepaald door het rechtszekerheidsbeginsel. Volgens de Telegraaf c.s. is dat hier in zoverre niet aan de orde dat, gelet op de heersende opinie onder de juristen, de Omroepen ermee rekening hadden moeten en kunnen houden dat het HvJ EU op enig moment een uitspraak zou doen waarin de geschriftenbescherming zoals geregeld in artikel 10 Aw als strijdig met de Databankenrichtlijn zou worden geoordeeld. 4.26. De voorzieningenrechter volgt de Telegraaf c.s. hierin niet. Tussen partijen is niet in geschil dat vanaf het moment van de invoering van de Databankenrichtlijn in de literatuur is betoogd dat de geschriftenbescherming hiermee onverenigbaar zou zijn. Echter, ook de beperkingen die in het Adenelerarrest aan de mogelijkheden voor richtlijnconforme interpretatie worden gegeven waren bekend. In het bijzonder de beperking dat richtlijnconforme interpretatie niet tot een uitleg contra legem mag leiden, biedt een tegenwicht aan de in de literatuur gesignaleerde onverenigbaarheid, temeer nu in de met onderhavige zaak vergelijkbare rechtspraak reeds eerder is geoordeeld dat dit beginsel aan de weg staat aan richtlijnconforme interpretatie als door de Telegraaf c.s. bepleit. 4.27. Gelet op het feit dat hetgeen de Telegraaf c.s. voorstaat op gespannen voet staat met het beginsel dat de nationale rechter de wet niet contra legem uit mag leggen, de mogelijk mededingingsrechtelijke strekking die aan artikel 10 Aw moet worden toegekend, de aangehaalde bepalingen uit de Mediawet 2008, de beperkte mogelijkheden voor anticiperende interpretatie, het rechtszekerheidsbeginsel en het hiervoor nog niet expliciet aan de orde gestelde feit dat richtlijnen zich primair richten tot nationale overheden, mede in ogenschouw genomen dat het Dataco-arrest betrekking heeft op andere informatie dan programmagegevens, acht de voorzieningenrechter voorshands onvoldoende aannemelijk dat de bodemrechter zal oordelen dat de Telegraaf nu (al) gerechtigd is programmagegevens voor de navolgende week te publiceren en de vordering van de Omroepen in een bodemprocedure op de door de Telegraaf c.s. aangevoerde gronden zal worden afgewezen. Daarbij merkt de voorzieningenrechter op dat zij af dient te
Pagina 5 van 7
www.ie-portal.nl 31
IEPT20120613, Rb Amsterdam, NPO v De Telegraaf
www.iept.nl
gaan op hetgeen de bodemrechter naar verwachting zal oordelen bij de huidige stand van zaken. 4.28. De Telegraaf c.s. voert aan dat, ook ingeval ervan moet worden uitgegaan dat de programmagegevens onder de geschriftenbescherming vallen, zij niet in overtreding is, omdat zij slechts het tijdstip van uitzending en de programmatitels overneemt. De door MIS aangeleverde toelichting op de inhoud van diverse programma’s wordt niet overgenomen. Volgens De Telegraaf c.s. gaat het hierbij om “blote feiten en gegevens”, die niet worden beschermd. 4.29. De voorzieningenrechter volgt de Telegraaf c.s. niet in dit verweer. Het vermelden van een enkele programmanaam met het bijbehorende tijdstip van uitzending moge op grond van het citaatrecht toelaatbaar zijn, maar het daarmee te bereiken doel dient te zijn de aankondiging van een bepaald programma. Wanneer dit systematisch gebeurd, is het te bereiken doel niet langer het aankondigen van een programma, maar het bieden van een overzicht van alle uit te zenden programma’s. Daarmee worden de grenzen van het citaatrecht overschreden. 4.30. Uit het voorgaande volgt dat de Omroepen op basis van de hun in artikel 10 Aw dan wel de artikelen 2:140 en 3:28 van de Mediawet 2008 toekomende rechten zich kunnen verzetten tegen het publiceren van programmagegevens op een wijze zoals de Telegraaf c.s. thans doet. Misbruik machtspositie 4.31. De Telegraaf c.s. voert aan dat de Omroepen, door te weigeren de Telegraaf toe te staan de programmagegevens openbaar te maken (anders dan op door henzelf vast te stellen voorwaarden), in strijd handelen met het mededingingsrecht. Het handelen van de Omroepen valt te kwalificeren als misbruik van machtspositie dan wel een verboden onderling afgestemde feitelijke gedraging, aldus de Telegraaf c.s.. 4.32. Volgens de Omroepen kan uit de wetgeving ter zake het mededingingsrecht geen subjectief recht op levering van bepaalde goederen of diensten worden afgeleid. Dit is slechts anders ingeval door de weigering tot levering iedere mededinging wordt uitgesloten dan wel er sprake is van essentiële infrastructuur die aan een ieder toegankelijk moet worden gesteld. Dat is hier niet aan de orde, aldus de Omroepen. Bovendien hebben de Omroepen een door de wetgever toegekend subjectief recht, dat uitsluitend door een dwanglicentie kan worden doorbroken. De Omroepen verwijzen verder naar een eerder oordeel van de bodemrechter in een door de Telegraaf c.s. bij de NMa aangespannen procedure over deze zaak. 4.33. De voorzieningenrechter stelt vast dat partijen over deze vragen reeds eerder een bodemprocedure hebben gevoerd, waarin het standpunt van de Telegraaf is verworpen. In een kort geding procedure dient de voorzieningenrechter zich in beginsel te richten naar het eerdere oordeel van de bodemrechter. Door de Telegraaf c.s. zijn geen feiten of omstandigheden aangevoerd op grond waarvan dit beginsel in onderhavig kort geding uitzondering zal moeten leiden. Ook zijn geen nieuwe feiten of
omstandigheden aangevoerd op grond waarvan moet worden geoordeeld dat de einduitspraken in de bodemprocedures een kennelijke misslag bevatten. Dat de Telegraaf het niet eens is met de einduitspraken in die procedures is daarvoor onvoldoende. Het betreffende verweer van de Telegraaf c.s. zal derhalve worden verworpen. Slotopmerkingen 4.34. Nu de vorderingen van de Omroepen reeds op grond van het beroep op gegevensbescherming toewijsbaar zijn behoeven de overige aangevoerde gronden geen bespreking meer. De voorzieningenrechter stelt wel vast dat ter terechtzitting door de Omroepen is toegezegd dat, ingeval hun vordering wordt toegewezen, zij bereid zijn de (voorheen) bestaande overeenkomst op basis waarvan de Telegraaf dagoverzichten van programmagegevens mocht publiceren, gestand te doen. De Telegraaf heeft verklaard in geval van toewijzing van de vordering van de Omroepen, daarvan gebruik te zullen maken. Gelet hierop zal het onder II gevorderde worden afgewezen wegens gebrek aan belang. 4.35. Wat Veronica betreft geldt dat zij uitgeefster is van twee programmabladen. Zij verkrijgt tegen betaling een wekelijks programmaoverzicht en heeft het recht dit te publiceren. Aannemelijk is dat lezers van de programmabladen deze voornamelijk zullen aanschaffen voor de daarin opgenomen programmagegevens. Voorshands wordt eveneens aannemelijk geacht dat de Telegraaf c.s., door het eigenmachtig publiceren van programmagegevens hierdoor de marktpositie van de door Veronica uitgegeven bladen benadeelt, welk gevolg door de Telegraaf c.s. voorzienbaar moet zijn geweest. Daarmee is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter sprake van onrechtmatig handelen van de Telegraaf c.s. jegens Veronica. De vorderingen van Veronica zullen daarom op deze grond worden toegewezen. 4.36. Nu ook een belangafweging niet tot een ander oordeel leidt zullen de vorderingen worden toegewezen. Door de Telegraaf c.s. is nog aangevoerd dat alleen de Telegraaf verantwoordelijk is voor het publiceren van de programmagegevens en dat de vorderingen daarom alleen jegens de Telegraaf toewijsbaar zijn. De Omroepen hebben hiertegen aangevoerd dat er vrees bestaat dat een veroordeling van uitsluitend de Telegraaf tot gevolg kan hebben dat een zustervennootschap zich alsnog aan de door haar gewraakte gedragingen zal schuldig maken. Nu er evenwel geen concrete feiten of omstandigheden zijn gesteld die deze vrees rechtvaardigen, zal de veroordeling uitsluitend betrekking hebben op de Telegraaf. De aan de veroordeling te verbinden dwangsommen zullen worden gematigd en gemaximeerd als na te melden. Daarbij heeft de voorzieningenrechter in aanmerking genomen dat de Telegraaf ter terechtzitting heeft verklaard een publicatieverbod te zullen eerbiedigen. 4.37. De Telegraaf zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het geding worden veroordeeld. Pagina 6 van 7
www.ie-portal.nl 32
IEPT20120613, Rb Amsterdam, NPO v De Telegraaf
www.iept.nl
De Omroepen vorderen veroordeling op de voet van artikel 1019h Rv tot een bedrag van EUR 206.259,=. De voorzieningenrechter ziet bij betwisting van de gevorderde kosten door de Telegraaf geen aanleiding af te wijken van het in het IE-recht te hanteren indicatietarief. De advocaatkosten aan de zijde van de NPO, als eiser die de dagvaarding heeft opgesteld worden in aansluiting bij het IE-indicatietarief voor een kort geding begroot op EUR 15.000,=. Voor de overige bij advocaat in het kort geding verschenen partijen worden deze – in aansluiting bij het IE-indicatietarief voor een eenvoudig kort geding – per advocaat begroot EUR 6.000.=. Het enkele feit dat meer advocaten aan de zijde van een partij optreden leidt er niet tot dat een zaak als minder eenvoudig dient te worden bestempeld. Voor het overige worden de proceskosten aan de zijde van de Omroepen tot op heden begroot op EUR 575,= aan griffierecht voor alle bij advocaat in het kort geding verschenen partijen, wat de NPO betreft vermeerderd met EUR 76,17 aan dagvaardingskosten. Ter zake de veroordeling jegens Veronica op grond van onrechtmatige daad zal geen afzonderlijke proceskostenveroordeling worden uitgesproken, nu het debat daarover grotendeels gelijk was aan hetgeen op dat punt door de overige eisers is aangevoerd. 5. De beslissing De voorzieningenrechter 5.1. beveelt de Telegraaf om met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden het publiceren van programmagegevens betreffende door de Omroepen uit te zenden programma’s op een wijze waarvoor zij geen toestemming heeft verkregen van de Omroepen, waaronder thans in ieder geval begrepen het publiceren van programmagegevens die betrekking hebben op programma’s die uitgezonden zullen worden meer dan 24 uur na het moment van publicatie (of meer dan 48 uur na publicatie voor zover die programma’s in het weekend worden uitgezonden); 5.2. bepaalt dat de Telegraaf een dwangsom verbeurt van EUR 200.000,= per publicatie voor iedere overtreding van het onder 5.1 gegeven verbod, met een maximum van EUR 1.000.000,=, 5.3. veroordeelt de Telegraaf in de proceskosten, aan de zijde van de NPO tot op heden begroot op EUR 15.651,17, aan de zijde van eiseressen sub 2 en 3 gezamenlijk begroot op EUR 6.575,= en aan de zijde van eiseressen sub 4 en 5 eveneens gezamenlijk begroot op EUR 6.575,=; 5.4. stelt de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden; 5.5. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; 5.6. wijst het meer of anders gevorderde af. Dit vonnis is gewezen door mr. Sj.A. Rullmann, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. J.W. Rouwendal, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 13 juni 2012.
Pagina 7 van 7
www.ie-portal.nl 33
Wijziging van de Auteurswet in verband met de afschaffing van bescherming van geschriften zonder oorspronkelijk karakter of persoonlijk stempel van de maker Memorie van Toelichting (Consultatieversie) Algemeen 1. Doel en strekking van het wetsvoorstel Het wetsvoorstel beoogt de Auteurswet te wijzigen. Het strekt ertoe te bewerkstelligen dat voortaan slechts geschriften met een oorspronkelijk karakter of persoonlijk stempel van de maker bescherming genieten op grond van de Auteurswet. De bescherming van andere geschriften op grond van de zogeheten geschriftenbescherming komt te vervallen. 2. Aanleiding voor het wetsvoorstel 2.1.
Modernisering van het auteursrecht
In het regeerakkoord is afgesproken dat het auteursrecht zo wordt gemoderniseerd dat recht wordt gedaan aan de bescherming van creatieve prestaties zonder dat de gebruiksmogelijkheden voor consumenten in het gedrang komen. Deze afspraak berust op de gedachte dat degenen die een creatieve prestatie verrichten, de gerechtvaardigde behoefte hebben aan bescherming van die prestatie. Het auteursrecht moet die bescherming bieden. Tegelijkertijd moet het auteursrecht niet onbedoeld in de weg staan aan het creatief hergebruik van bestaand materiaal of het innovatief gebruik van informatie en de eenvoudige uitwisseling daarvan. 2.2.
Auteursrecht moet strekken ter bescherming van creatieve prestaties
De modernisering van het auteursrecht die in het regeerakkoord is afgesproken kent in elk geval twee elementen. Het eerste element vindt zijn grondslag in essentie in het woord auteursrecht zelf: het auteursrecht beschermt de auteur/maker tegen aantasting van zijn werk of de exploitatie daarvan zonder dat hij daarvoor toestemming heeft gegeven. Deze bescherming is veelomvattend: zij geeft de maker het recht om 70 jaar lang op te treden tegen zowel de exploitatie in de vorm waarin het werk is gemaakt als in een bewerking. Voor het behoud van het draagvlak voor deze bescherming is noodzakelijk dat zij slechts wordt geboden wanneer dat daadwerkelijk gerechtvaardigd is, namelijk wanneer sprake is van een creatieve prestatie van de maker. Ter beoordeling van de vraag of sprake is van een creatieve prestatie, is in de jurisprudentie een criterium aangelegd. Dit
Â
1 34
criterium behelst dat het moet gaan om een werk dat een eigen oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt (vgl. met name Hoge Raad 4 januari 1991, NJ 1991, 608 (Van Dale/Romme). Werken die niet aan dit vereiste voldoen, kunnen geen auteursrechtelijke bescherming genieten. 2.3. Auteursrecht moet ruimte bieden voor creatief en innovatief gebruik van bestaand materiaal en uitwisseling van informatie Het tweede element van de modernisering van het auteursrecht is dat wordt bezien hoe meer flexibiliteit kan worden bereikt zonder dat zulks ten koste gaat van de rechthebbenden. Doordat de huidige technologische ontwikkelingen elkaar in steeds hoger tempo opvolgen, kan bestaand materiaal steeds gemakkelijker worden bewerkt en kan informatie steeds gemakkelijker worden uitgewisseld. Dit is een goede zaak, maar moet niet ten koste gaan van degenen die creatieve prestaties verrichten: zij hebben er recht op dat hun prestaties beschermd blijven dan wel dat zij daarvoor in voorkomende gevallen een passende vergoeding of compensatie krijgen. Het auteursrecht voorziet in een systeem van uitzonderingen en beperkingen die enerzijds toelaten dat auteursrechtelijk beschermde werken in het kader van bijvoorbeeld een citaat, een parodie of het verrichten van wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt zonder dat daarvoor voorafgaand toestemming van de rechthebbende behoeft te worden verkregen maar er anderzijds op zijn gericht de bescherming van de makers zeker te stellen. Dit systeem van uitzonderingen en beperkingen vindt zijn grondslag in de Auteursrechtrichtlijn (Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij, L 167/10) en is uitgewerkt in de Auteurswet. Het kabinet is van mening dat het bestaande systeem niet meer goed aansluit op de huidige werkelijkheid. Het biedt onvoldoende ruimte om in te spelen op toekomstige technologische ontwikkelingen. In dit kader bepleit het kabinet bij de Europese Commissie dat de uitzonderingen en beperkingen uit de Auteursrechtrichtlijn flexibeler, technologieneutraal en toekomstbestendig worden gemaakt. In de tussentijd wordt bezien in hoeverre het, zonder dat dat ten koste gaat van de rechtszekerheid en de bescherming van creatieve prestaties, reeds mogelijk is binnen het bestaande Europeesen internationaalrechtelijke kader op nationaal niveau te komen tot een zo flexibel mogelijk systeem van mogelijkheden voor het gebruik van bestaand werk en uitwisselbaarheid van informatie. In dit kader is ook de geschriftenbescherming aan een nadere beschouwing onderworpen.
2 35
3.
De geschriftenbescherming
3.1.
Inleiding
Het auteursrecht beschermt werken van letterkunde, wetenschap of kunst. Wat daaronder moet worden verstaan, is bepaald in artikel 10 Auteurswet. Uit lid 1 onder 1 van dat artikel volgt dat als auteursrechtelijk beschermde werken moeten worden beschouwd boeken, brochures, nieuwsbladen, tijdschriften en alle andere geschriften. Hoewel dit niet met zoveel woorden uit de betreffende bepaling volgt, moet ten aanzien van geschriften een onderscheid worden gemaakt in twee soorten, namelijk (i) oorspronkelijke geschriften en (ii) niet-oorspronkelijke geschriften. Aan oorspronkelijke geschriften, zoals boeken, ligt een creatieve prestatie van de maker ten grondslag. Aan niet-oorspronkelijke geschriften ligt geen creatieve prestatie van de maker ten grondslag. 3.2.
Geschriftenbescherming ziet op niet-oorspronkelijke geschriften
Oorspronkelijke geschriften zijn auteursrechtelijk beschermd. Zij genieten het volledige beschermingsregime van de Auteurswet. Niet-oorspronkelijke geschriften zijn niet auteursrechtelijk beschermd. Zij kunnen echter op grond van artikel 10 lid 1 onder 1, slot een vorm van bescherming genieten die beter bekend is als de geschriftenbescherming. Op grond van de geschriftenbescherming zijn in het verleden beschermd geacht (niet oorspronkelijke of routinematig uitgebrachte) advertenties, prijscouranten, catalogi, theaterprogramma’s, dienstregelingen, gebruiksaanwijzingen en telefoongidsen (vgl. Spoor/Verkade/Visser, Auteursrecht, Serie Recht en Praktijk, Deel 42, p. 82 e.v.). De geschriftenbescherming en de omstandigheid dat het daarbij een nietoorspronkelijk geschrift betreft, brengt met zich dat door de rechthebbende niet zonder meer een beroep kan worden gedaan op alle vormen van bescherming die door de Auteurswet worden geboden. Uit de jurisprudentie volgt dat van geval tot geval moet worden bezien welke bescherming op grond van de geschriftenbescherming aan de Auteurswet kan worden ontleend. Desalniettemin is de bescherming voor nietoorspronkelijke geschriften ten gevolge van de geschriftenbescherming op belangrijke punten dezelfde als voor wel oorspronkelijke geschriften. Het betreft dan met name het recht tot het verbieden van rechtstreekse ontleningen aan deze niet-oorspronkelijke geschriften en de verspreiding van dergelijke rechtstreekse ontleningen. 3.3. Geschriftenbescherming is meer mededingingsrechtelijk dan auteursrechtelijk van aard. Hoewel zij wordt omschreven als een para-auteursrechtelijke bescherming, is de geschriftenbescherming in zeer hoge mate mededingingsrechtelijk van aard. Dit komt sterk naar voren wanneer in ogenschouw wordt genomen dat de geschriftenbescherming
Â
3 36
haar grondslag vindt in de voorloper van het huidige auteursrecht, het zogenaamde kopijrecht. Het kopijrecht beoogde veeleer de bescherming van de investering van drukkers en uitgevers tegen concurrentie van derden dan de bescherming van de creatieve prestaties van de auteur die het uitgangspunt is van de huidige Auteurswet. Voor de uitgevers die de bescherming van het kopijrecht genoten maakte het niet uit of zij concurrentie van derden ondervonden ten aanzien van een door hen geëxploiteerd werk mét of zónder eigen karakter. Bij de totstandkoming van de huidige Auteurswet in 1912 is, mede in het licht van het uitgangspunt van de bescherming van creatieve prestaties, door de wetgever de vraag gesteld of de bescherming van geschriften zonder oorspronkelijk karakter behouden moest blijven. Die vraag is uiteindelijk bevestigend beantwoord: de in artikel 10, lid 1, onderdeel 1 opgenomen woorden ‘alle andere geschriften’ zijn daarvan het gevolg. De meningen over het bestaansrecht van de geschriftenbescherming als bescherming voor niet-oorspronkelijke werken verschillen sindsdien. 4.
Redenen voor afschaffing van de geschriftenbescherming
4.1. Inleiding In het licht van de hierboven weergegeven afspraak uit het regeerakkoord dat het auteursrecht dient te worden gemoderniseerd, en de daaruit voortvloeiende nadere beschouwing van de geschriftenbescherming heeft een herbezinning plaatsgevonden op de vraag of de geschriftenbescherming nog bestaansrecht heeft. Naar aanleiding van die herbezinning is geconcludeerd dat de geschriftenbescherming zich niet verhoudt met de hierboven weergegeven uitgangspunten die aan de modernisering van het auteursrecht ten grondslag liggen, namelijk dat slechts creatieve prestaties op grond van het auteursrecht moeten worden beschermd en dat informatie zo eenvoudig mogelijk toegankelijk en zo veel mogelijk vrij uitwisselbaar moet zijn. 4.2. Geschriftenbescherming beschermt investering in plaats van niet-creatieve prestatie. Het eerste punt waarop de geschriftenbescherming zich niet met die uitgangspunten verhoudt en waarom afschaffing gerechtvaardigd is, is dat zij geldt voor nietoorspronkelijke geschriften. De geschriftenbescherming dient dus niet voor de bescherming van creatieve prestaties, terwijl die nu juist het uitgangspunt van het auteursrecht vormt. In plaats daarvan wordt de geschriftenbescherming veeleer gebruikt om te voorkomen dat anderen profiteren van investeringen die aan het geschrift ten grondslag liggen. Het auteursrecht, en dus de Auteurswet is voor een dergelijke bescherming niet de aangewezen plaats.
4 37
Een afzonderlijke bepaling ter bescherming van investeringen is bovendien niet nodig. Wanneer bijzondere omstandigheden het profiteren van een anders investering onrechtmatig maken, opent artikel 6:162 BW namelijk reeds de weg van een actie uit onrechtmatige daad (zie daarover reeds Hoge Raad 31 januari 1919, NJ 1919, 131 (Lindenbaum/Cohen)). Degene die de investering heeft gedaan kan daarmee schadevergoeding vorderen van degene die onrechtmatig, dat wil zeggen in strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid van de investering profiteert. Daarbij moet overigens niet uit het oog worden verloren dat het profiteren van of aanhaken bij de investeringen van een ander op zichzelf niet ongeoorloofd behoeft te zijn (Hoge Raad 27 juni 1986, NJ 1987, 191 (Holland Nautic/Decca)). 4.3. Geschriftenbescherming kan in de weg staan aan vrije verspreiding van feitelijke informatie Het tweede punt waarop de geschriftenbescherming zich niet verhoudt met de uitgangspunten van de modernisering van het auteursrecht en dat aldus voert tot de conclusie dat zij moet worden afgeschaft, is dat de geschriftenbescherming in de weg kan staan aan de toegankelijkheid van feitelijke informatie en de vrije uitwisselbaarheid daarvan. Hierboven is reeds uiteengezet dat met behulp van de geschriftenbescherming de verspreiding van feitelijke informatie kan worden beperkt indien die kwalificeert als een rechtstreekse ontlening. Deze kan dan namelijk verboden worden. Zulks heeft tot gevolg dat de betreffende feitelijke informatie slechts kan worden overgenomen voor zover dat als vrije nieuwsgaring kwalificeert, hetgeen tot extra werk leidt voor degene die gebruik wil maken van de betreffende informatie in die zin dat deze dan bijvoorbeeld moeten worden geherformuleerd. 4.4.
Eventuele rechtsonzekerheid wordt weggenomen
De afschaffing van de geschriftenbescherming heeft als bijkomend voordeel dat eventuele rechtsonzekerheid omtrent de reikwijdte wordt weggenomen. Hierboven is uiteengezet dat uit de jurisprudentie van de Hoge Raad ten aanzien van de geschriftenbescherming volgt dat de toepassing van de bepalingen uit de Auteurswet van geval tot geval per bepaling naar de strekking van de betreffende bepaling moet worden beoordeeld (zie ook Spoor/Verkade/Visser, Auteursrecht, Serie Recht en Praktijk, deel 42, p. 90). Betoogd is dat het daardoor moeilijk is een coherent beeld te krijgen van de exacte reikwijdte van de geschriftenbescherming. Gesignaleerd wordt dat in de rechtspraak bijvoorbeeld geen eenduidigheid bestaat over de vraag in hoeverre de rechtstreekse ontlening van slechts een klein gedeelte van een niet-oorspronkelijk geschrift toelaatbaar is (zie Beunen, Geschriftenbescherming: The Dutch Protection for
Â
5 38
Non-original writings, in: P.B. Hugenholtz, A.A. Quaedvlieg en D. Visser (red.), A Century of Dutch Copyright Law (1912-2012) (2012), p. 75). Sommigen hebben opgemerkt dat naar aanleiding van het arrest Football Dataco van het Hof van Justitie van de Europese Unie (1 maart 2012, zaak C-604/10) rechtsonzekerheid kan rijzen ten aanzien van de toelaatbaarheid van de geschriftenbescherming voor databanken. In dat arrest heeft het Hof ten aanzien van een databank met gegevens over voetbalwedstrijden geoordeeld dat op grond van de Databankenrichtlijn aan databanken slechts bescherming kan toekomen op grond van het auteursrecht of op grond van het sui generis-recht in het geval van een databank die het resultaat is van een substantiĂŤle investering. Van databanken die geen auteursrechtelijke bescherming of sui generis-bescherming genieten werd wel aangenomen dat zij toch een vorm van bescherming kunnen genieten op grond van de geschriftenbescherming. Voor eventuele rechtsonzekerheid op de bovengenoemde punten is met de afschaffing van de geschriftenbescherming geen aanleiding meer. 4.5.
Afschaffen van geschriftenbescherming werkt concurrentiebevorderend
Een volgend bijkomend voordeel van de afschaffing van de geschriftenbescherming is dat daarmee een eind wordt gemaakt aan de situatie waarin het inroepen van de geschriftenbescherming niet primair is ingegeven door de wens tot het beschermen van investeringen of prestaties van drukkers en/of uitgevers, maar door andere motieven zoals het reguleren van parallelimport. Door meer mogelijkheden voor parallelimport ontstaat in de regel een prijsvoordeel voor de consument. 5.
Administratieve lasten
Dit wetsvoorstel behelst geen informatieverplichtingen van burgers of bedrijven jegens de overheid. Aldus leidt het niet tot een toename van administratieve lasten. 6.
Advies en consultatie
De Commissie Auteursrecht heeft aangegeven het juridisch beter en zuiverder te achten om niet-creative prestaties zoals niet oorspronkelijke geschriften buiten het auteursrecht te houden. Zij heeft opgemerkt dat geschriftenbescherming soms voor oneigenlijke doelen wordt ingezet. Daarbij heeft zij de vraag gesteld of dat wenselijk is en opgemerkt dat de omvang van het oneigenlijk gebruik gevolgen kan hebben voor de legitimiteit van de regeling als geheel. De Commissie Auteursrecht ziet juridisch geen bezwaren om de geschriftenbescherming volledig af te schaffen. Wel heeft zij aangeraden om onderzoek te doen naar de belangen die door de afschaffing van de geschriftenbescherming worden
Â
6 39
geraakt. Daartoe is een internetconsultatie gehouden waarop alle belanghebbenden konden reageren. De uitkomt van die consultatie was PM.
II Artikelen Artikel I vormt het enige inhoudelijke artikel van dit wetsvoorstel. Het strekt tot wijziging van artikel 10 lid 1, onderdeel 1 Auteurswet. Uit artikel 1 Auteurswet volgt dat auteursrechtelijke bescherming toekomt aan een werk van letterkunde, wetenschap of kunst. In artikel 10 lid 1 Auteurswet wordt daarvan een opsomming gegeven. Uit onderdeel 1 van dat artikellid volgt dat als auteursrechtelijk beschermde werken moeten worden beschouwd boeken, brochures, nieuwsbladen, tijdschriften en alle andere geschriften. Hoewel dit uit de in de bepaling gebezigde formulering niet met zoveel woorden naar voren komt, onderscheidt artikel 10 lid 1 onder 1 Auteurswet twee soorten van geschriften, namelijk (i) oorspronkelijke geschriften en (ii) niet-oorspronkelijke geschriften. Het woord “alle”, is bij de totstandkoming van de Auteurswet in 1912 namelijk ingevoegd om dit onderscheid te creëren. De oorspronkelijke geschriften zijn de geschriften die een eigen oorspronkelijk karakter hebben en een persoonlijk stempel van de maker dragen. De nietoorspronkelijke geschriften zijn de geschriften die geen eigen oorspronkelijk karakter hebben en die geen persoonlijk stempel van de maker dragen en waarop de geschriftenbescherming betrekking heeft. In het algemene deel van deze toelichting is uiteengezet waarom het onwenselijk is niet-oorspronkelijke geschriften een bescherming te geven die lijkt op auteursrechtelijke bescherming. Door het schrappen van het woord “alle” komt deze bescherming te vervallen. Het gevolg daarvan is dat, zoals met dit wetsvoorstel wordt beoogd, op geschriften nog maar één beschermingsregime van toepassing is, namelijk het auteursrechtelijke. Wil een geschrift binnen dat auteursrechtelijke beschermingsregime vallen genieten, dan is nodig dat wordt voldaan aan de voor alle werken geldende eis dat sprake is van een oorspronkelijk karakter en een eigen persoonlijk stempel van de maker. Deze eis volgt uit de jurisprudentie (met name het arrest Van Dale/Romme). Een wijziging daarvan wordt niet beoogd.
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
7 40
IEPT20130307, Hof van Justitie EU, ITV v TVCatchup
www.boek9.nl
Hof van Justitie EU, 7 maart TVCatchup
2013, ITV v
v
AUTEURSRECHT Mededeling aan het publiek bij rechtstreekse wederdoorgifte van livestream via internet van televisie-uitzendingen door andere organisatie. dat het begrip „mededeling aan het publiek” in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 aldus moet worden uitgelegd dat het betrekking heeft op een wederdoorgifte van de werken die zijn opgenomen in een via zendmasten uitgezonden televisie-uitzending (i) door een andere organisatie dan de oorspronkelijke omroeporganisatie, (ii) door middel van een internetstream die ter beschikking wordt gesteld van de abonnees van deze organisatie, die deze wederdoorgifte kunnen ontvangen door op de server van deze organisatie in te loggen, (iii) hoewel deze abonnees zich in het ontvangstgebied van deze via zendmasten uitgezonden televisie-uitzending bevinden en gerechtigd zijn om deze uitzending op een televisieontvanger te ontvangen Niet van belang dat wederdoorgifte gefinancierd wordt door reclame en winstoogmerk heeft dat het voor het antwoord op de eerste vraag niet van belang is dat een wederdoorgifte als in het hoofdgeding wordt gefinancierd door reclame en dus een winstoogmerk heeft Irrelevant of organisaties concurreren dat het voor het antwoord op de eerste vraag niet van belang is dat een wederdoorgifte als in het hoofdgeding gebeurt door een organisatie die rechtstreeks concurreert met de oorspronkelijke omroeporganisatie. Vindplaatsen: curia.europa.eu; IER 2013, nr. 26, p. 228, m.nt. JMBS Hof van Justitie EU, 7 maart 2013 (L. Bay Larsen, kamerpresident, K. Lenaerts, J. Malenovský (rapporteur), U. Lõhmus en M. Safjan)
ARREST VAN HET HOF (Vierde kamer) 7 maart 2013 (*) „Richtlijn 2001/29/EG – Artikel 3, lid 1 – Uitzending door derde via internet van uitzendingen van commerciële televisiezenders – ,Live streaming’ – Mededeling aan publiek” In zaak C-607/11, betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door de High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division (Verenigd Koninkrijk), bij beslissing van 17 november 2011, ingekomen bij het Hof op 28 november 2011, in de procedure ITV Broadcasting Ltd, ITV 2 Ltd, ITV Digital Channels Ltd, Channel 4 Television Corporation, 4 Ventures Ltd, Channel 5 Broadcasting Ltd, ITV Studios Ltd tegen TVCatchup Ltd, wijst HET HOF (Vierde kamer), samengesteld als volgt: L. Bay Larsen, kamerpresident, K. Lenaerts, vicepresident van het Hof en waarnemend rechter van de Vierde kamer, J. Malenovský (rapporteur), U. Lõhmus en M. Safjan, rechters, advocaat-generaal: Y. Bot, griffier: K. Malacek, administrateur, gezien de stukken en na de terechtzitting op 19 november 2012, gelet op de opmerkingen van: – ITV Broadcasting Ltd, ITV 2 Ltd, ITV Digital Channels Ltd, Channel 4 Television Corporation, 4 Ventures Ltd, Channel 5 Broadcasting Ltd en ITV Studios Ltd, vertegenwoordigd door J. Mellor, QC, J. Bowhill, barrister, alsmede P. Stevens en J. Vertes, solicitors, – TVCatchup Ltd, vertegenwoordigd door L. Gilmore, solicitor, en M. Howe, QC, – de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door S. Ossowski en L. Christie als gemachtigden, bijgestaan door C. May, barrister, – de Franse regering, vertegenwoordigd door G. de Bergues en M. Perrot als gemachtigden, – de Italiaanse regering, vertegenwoordigd door G. Palmieri als gemachtigde, bijgestaan door M. Russo, avvocato dello Stato, – de Poolse regering, vertegenwoordigd door M. Szpunar en B. Majczyna als gemachtigden, – de Portugese regering, vertegenwoordigd door L. Inez Fernandes en N. Conde als gemachtigden, – de Europese Commissie, vertegenwoordigd door J. Samnadda en F. Wilman als gemachtigden, gelet op de beslissing, de advocaat-generaal gehoord, om de zaak zonder conclusie te berechten, het navolgende Arrest 1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (PB L 167, blz. 10). Pagina 1 van 6
41
www.boek9.nl
IEPT20130307, Hof van Justitie EU, ITV v TVCatchup
2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen ITV Broadcasting Ltd, ITV 2 Ltd, ITV Digital Channels Ltd, Channel 4 Television Corporation, 4 Ventures Ltd, Channel 5 Broadcasting Ltd en ITV Studios Ltd enerzijds, en TVCatchup Ltd (hierna: „TVC”) anderzijds, over de uitzending door TVC via internet en nagenoeg in real time van de door verzoeksters in het hoofdgeding uitgezonden televisieuitzendingen. Toepasselijke bepalingen Unierecht 3 De punten 23 en 27 van de considerans van richtlijn 2001/29 bepalen: „(23) Deze richtlijn moet het recht van de auteur van mededeling van werken aan het publiek verder harmoniseren. Aan dit recht moet een ruime betekenis worden gegeven die iedere mededeling omvat die aan niet op de plaats van oorsprong van de mededeling aanwezig publiek wordt gedaan. Dit recht dient zich uit te strekken tot elke dergelijke doorgifte of wederdoorgifte van een werk aan het publiek, per draad of draadloos, met inbegrip van uitzending. Dit recht heeft geen betrekking op enige andere handeling. [...] (27) De beschikbaarstelling van fysieke faciliteiten om een mededeling mogelijk te maken of te verrichten is op zich geen mededeling in de zin van deze richtlijn.” 4 Artikel 3 van deze richtlijn, „ Recht van mededeling van werken aan het publiek en recht van beschikbaarstelling van ander materiaal voor het publiek”, bepaalt: „1. De lidstaten voorzien ten behoeve van auteurs in het uitsluitende recht, de mededeling van hun werken aan het publiek, per draad of draadloos, met inbegrip van de beschikbaarstelling van hun werken voor het publiek op zodanige wijze dat deze voor leden van het publiek op een door hen individueel gekozen plaats en tijd toegankelijk zijn, toe te staan of te verbieden. [...] 3. De in de leden 1 en 2 bedoelde rechten worden niet uitgeput door enige handeling, bestaande in een mededeling aan het publiek of beschikbaarstelling aan het publiek overeenkomstig dit artikel.” 5 Artikel 2 van richtlijn 93/83/EEG van de Raad van 27 september 1993 tot coördinatie van bepaalde voorschriften betreffende het auteursrecht en naburige rechten op het gebied van de satellietomroep en de doorgifte via de kabel (PB L 248, blz. 15) luidt als volgt: „[...] kennen de lidstaten auteurs een uitsluitend recht toe de mededeling aan het publiek per satelliet van auteursrechtelijk beschermde werken toe te staan.” 6 Artikel 8, lid 1, van deze richtlijn bepaalt: „De lidstaten dragen er zorg voor dat de doorgifte via de kabel van omroepuitzendingen uit andere lidstaten op hun grondgebied met inachtneming van de toepasselijke auteursrechten en naburige rechten geschiedt en op grond van individuele of collectieve contractuele regelingen tussen de auteursrechthebbenden, de houders van naburige rechten en de kabelmaatschappijen.”
Engels recht 7 Section 20 van de Copyright, Designs and Patents Act 1988 (wet van 1988 op het auteursrecht, modellen en octrooien), zoals van toepassing ten tijde van de feiten in het hoofdgeding, „Inbreuken door middel van mededeling aan het publiek”, bepaalt: „1. De mededeling van een werk aan het publiek is een handeling die wordt beperkt door het auteursrecht op a) een letterkundig, toneel-, muziek- of kunstwerk; b) een geluidsopname of een film; of c) een uitzending. 2. De verwijzingen in dit deel naar de mededeling aan het publiek zijn verwijzingen naar de mededeling aan het publiek door middel van elektronische doorgifte; in verband met een werk omvat dit a) de uitzending van het werk; b) de beschikbaarstelling van het werk voor het publiek door middel van elektronische doorgifte op zodanige wijze dat het voor leden van het publiek op een door hen individueel gekozen plaats en tijd toegankelijk is.” Hoofdgeding en prejudiciële vragen 8 Verzoeksters in het hoofdgeding zijn commerciële televisiezenders die naar nationaal recht auteursrechten bezitten op hun televisie-uitzendingen en op de films en de andere onderdelen van hun uitzendingen. Zij halen hun inkomsten uit de reclame in hun uitzendingen. 9 TVC biedt op internet diensten voor de uitzending van televisieprogramma’s aan. Door deze diensten kunnen gebruikers „rechtstreeks” via internet streams van gratis televisieuitzendingen ontvangen, waaronder de door verzoeksters in het hoofdgeding uitgezonden televisie-uitzendingen. 10 TVC vergewist zich ervan dat de gebruikers van haar diensten enkel toegang krijgen tot een inhoud waarnaar zij op grond van hun kijkvergunning reeds gerechtigd zijn te kijken in het Verenigd Koninkrijk. De voorwaarden waarmee de gebruikers moeten instemmen, omvatten derhalve het bezit van een geldige kijkvergunning en de beperking van het gebruik van de diensten van TVC tot het Verenigd Koninkrijk. Met de internetsite van TVC kan worden nagegaan waar de gebruiker zich bevindt, en wordt de toegang geweigerd wanneer de aan de gebruikers opgelegde voorwaarden niet zijn vervuld. 11 De diensten van TVC worden gefinancierd door reclame. Het betreft audiovisuele reclame die wordt getoond vóór de videostream van de betrokken uitzending kan worden bekeken. De reeds in de oorspronkelijke uitzendingen opgenomen reclame blijft ongewijzigd en wordt aan de gebruiker toegezonden als een onderdeel van de stream. Ook verschijnt „in-skin”reclame op de computer of het andere toestel van de gebruiker. 12 TVC gebruikt voor haar activiteiten vier groepen servers, namelijk acquisition, encoding, origin en edge servers. 13 De door TVC gebruikte binnenkomende signalen zijn de door verzoeksters in het hoofdgeding via zendmast en satelliet doorgegeven normale omroepsignalen. De signalen worden opgevangen via een antenne en doorgestuurd naar de acquisition Pagina 2 van 6
42
www.boek9.nl
IEPT20130307, Hof van Justitie EU, ITV v TVCatchup
servers, die de individuele videostreams ongewijzigd uit het signaal halen. De encoding servers zetten deze stream in een andere compressienorm om. Vervolgens bereiden de acquisition servers videostreams voor om ze via internet in verschillende formaten te versturen. Voorbij dit punt worden de door TVC aangeboden kanalen slechts verder verwerkt indien ten minste één gebruiker om het betrokken kanaal heeft verzocht. Indien er naar een bepaald kanaal geen vraag bestaat, wordt dat signaal niet verder gebruikt. 14 De edge servers zijn via internet met de computer of de mobiele telefoon van de gebruiker verbonden. Wanneer een edge server een aanvraag voor een kanaal ontvangt van een gebruiker, maakt hij verbinding met de origin server die dit kanaal uitzendt, tenzij het betrokken kanaal reeds door de edge server naar een andere gebruiker werd uitgezonden. De software van de edge server creëert een afzonderlijke stream voor elke gebruiker die via deze edge server een kanaal aanvraagt. Een individueel gegevenspakket wordt dus naar een individuele gebruiker en niet naar een groep gebruikers verstuurd. 15 De door de edge servers geleverde streams kunnen in verschillende formaten voorkomen. De gebruikte formaten zijn Adobe Flash-streams voor computers, HTTP-streams voor draagbare Apple-toestellen en RTSP-streams voor mobiele Androiden Blackberrytelefoons. 16 Verzoeksters in het hoofdgeding hebben TVC voor de High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division, gedagvaard wegens schending van hun auteursrechten op hun uitzendingen en hun films op grond van met name een bij Section 20 van de wet van 1988 op het auteursrecht, modellen en octrooien, zoals van toepassing ten tijde van de feiten in het hoofdgeding, en artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 verboden mededeling aan het publiek. 17 Volgens de verwijzende rechter kan op grond van de arresten van 7 december 2006, SGAE (C-306/05, Jurispr. blz. I-11519), en 13 oktober 2011, Airfield en Canal Digitaal (C-431/09 en C-432/09, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie), niet duidelijk worden bepaald of een organisatie als TVC een „mededeling aan het publiek” in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 doet wanneer zij, zich volledig bewust van de gevolgen van haar handelingen en met het doel om een publiek voor haar eigen doorgiften en reclame aan te trekken, op internet televisieprogramma’s uitzendt voor leden van het publiek die recht zouden hebben gehad op toegang tot het oorspronkelijke omroepsignaal wanneer zij thuis op hun eigen televisietoestellen of draagbare computers deze programma’s zouden hebben bekeken. 18 Daarop heeft de High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division, de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen: „1) Is het in artikel 3, lid 1, van richtlijn [2001/29] bedoelde recht om de ,mededeling van hun werken aan het publiek, per draad of draadloos’ toe te staan of te verbieden ook van toepassing op een geval waarin:
a) de auteurs toestaan dat hun werken worden opgenomen in een gratis televisieuitzending die via zendmasten wordt uitgezonden en bedoeld is om op het gehele grondgebied van een lidstaat, dan wel in een deel daarvan te worden ontvangen; b) een derde (dat wil zeggen een andere organisatie dan de oorspronkelijke omroeporganisatie) een dienst aanbiedt waarbij individuele abonnees die zich in het bedoelde ontvangstgebied van de uitzending bevinden en gerechtigd zijn om de uitzending thuis op een televisieontvanger te ontvangen, op de server van de derde kunnen inloggen en de inhoud van de uitzending door middel van een internetstream kunnen ontvangen? 2) Maakt het voor de beantwoording van de eerste vraag verschil of: a) de server van de derde voor elke abonnee slechts een ,een-op-een’-verbinding toestaat, waarbij elke individuele abonnee zijn eigen internetverbinding met de server maakt en elk gegevenspakket dat door de server via internet wordt verzonden aan slechts één abonnee is gericht? b) de dienst van de derde wordt gefinancierd door middel van reclame die ,preroll’ (dat wil zeggen nadat de abonnee heeft ingelogd, maar voordat hij de inhoud van de uitzending begint te ontvangen) of ,in-skin’ (dat wil zeggen binnen het venster van de viewing software waarin het ontvangen programma wordt getoond op het toestel waarmee de abonnee dat bekijkt, maar buiten het beeld van het programma zelf) wordt getoond, maar de abonnee de oorspronkelijke reclameboodschappen uit de uitzending wel te zien krijgt op het punt waarop zij door de omroeporganisatie in het programma waren ingelast? c) de interveniërende organisatie: i) een dienst aanbiedt die een alternatief vormt voor de dienst van de oorspronkelijke omroeporganisatie en dus met deze omroeporganisatie rechtstreeks concurreert om kijkers; of (ii) met de oorspronkelijke omroeporganisatie rechtstreeks concurreert om reclame-inkomsten?” Beantwoording van de prejudiciële vragen Beantwoording van de eerste vraag en de tweede vraag, sub a 19 Met zijn eerste vraag en zijn tweede vraag, sub a, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of het begrip „mededeling aan het publiek” in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 aldus moet worden uitgelegd dat het betrekking heeft op een wederdoorgifte van de werken die zijn opgenomen in een via zendmasten uitgezonden televisie-uitzending – door een andere organisatie dan de oorspronkelijke omroeporganisatie ,– door middel van een internetstream die ter beschikking wordt gesteld van de abonnees van deze organisatie, die deze wederdoorgifte kunnen ontvangen door op de server van deze organisatie in te loggen, – waarbij deze abonnees zich in het ontvangstgebied van deze via zendmasten uitgezonden televisieuitzending bevinden en gerechtigd zijn om deze uitzending op een televisieontvanger te ontvangen.
Pagina 3 van 6 43
www.boek9.nl
IEPT20130307, Hof van Justitie EU, ITV v TVCatchup
20 Vooraf moet worden opgemerkt dat richtlijn 2001/29 als belangrijkste doelstelling heeft een hoog beschermingsniveau voor auteurs te verwezenlijken, zodat zij met name bij een mededeling aan het publiek een passende beloning voor het gebruik van hun werk kunnen ontvangen. Aan het begrip mededeling aan het publiek moet dus een ruime betekenis worden gegeven, zoals overigens uitdrukkelijk vermeld staat in punt 23 van de considerans van die richtlijn (arrest SGAE, reeds aangehaald, punt 36, en arrest van 4 oktober 2011, Football Association Premier League e.a., C403/08 en C-429/08, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 186). 21 In de eerste plaats moet de inhoud van het begrip „mededeling” worden bepaald en moet worden geantwoord op de vraag of de in het hoofdgeding aan de orde zijnde activiteit binnen de werkingssfeer van dit begrip valt. 22 Richtlijn 2001/29 geeft geen uitputtende omschrijving van het begrip mededeling. De betekenis en de draagwijdte van dit begrip moeten worden gepreciseerd aan de hand van de context waarin het zich bevindt en de in punt 20 van het onderhavige arrest vermelde doelstelling. 23 Inzonderheid uit punt 23 van de considerans van richtlijn 2001/29 blijkt dat het recht van de auteur van mededeling van werken aan het publiek zich uitstrekt tot elke doorgifte of wederdoorgifte van een werk aan niet op de plaats van oorsprong van de mededeling aanwezig publiek, per draad of draadloos, met inbegrip van uitzending. Bovendien volgt uit artikel 3, lid 3, van deze richtlijn dat de toestemming om de beschermde werken in een mededeling aan het publiek op te nemen het recht om andere mededelingen van deze werken aan het publiek toe te staan of te verbieden niet uitput. 24 Daaruit volgt dat de Uniewetgever, door een regeling vast te stellen voor situaties waarin een bepaald werk meermaals wordt gebruikt, heeft gewild dat elke doorgifte of wederdoorgifte van een werk waarbij een specifieke technische werkwijze wordt gebruikt, in beginsel individueel door de auteur van het betrokken werk wordt toegestaan. 25 Deze vaststellingen worden overigens bevestigd door de artikelen 2 en 8 van richtlijn 93/83, op grond waarvan een nieuwe toestemming is vereist voor een gelijktijdige, ongewijzigde en integrale doorgifte, per satelliet of kabel, van een eerste uitzending van radioof televisieprogramma’s die beschermde werken bevatten, ook al konden deze uitzendingen in hun ontvangstgebied reeds worden ontvangen via andere technische werkwijzen, zoals via radiogolven van grondnetwerken. 26 Aangezien een beschikbaarstelling van de werken via wederdoorgifte op internet van een via zendmasten uitgezonden televisie-uitzending gebeurt volgens een specifieke technische werkwijze die verschilt van de werkwijze voor de oorspronkelijke mededeling, moet zij worden beschouwd als een „mededeling” in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29. Bijgevolg kan een dergelijke wederdoorgifte niet gebeuren zonder de toestemming van de auteurs van de wederdoorgegeven
werken wanneer zij aan het publiek worden medegedeeld. 27 Aan dit besluit kan niet worden afgedaan door het bezwaar van TVC dat de beschikbaarstelling van de werken op internet als in het hoofdgeding een louter technisch middel vormt om de ontvangst van de via zendmasten uitgezonden televisie-uitzending in het ontvangstgebied ervan mogelijk te maken of te verbeteren. 28 Uit de rechtspraak van het Hof blijkt weliswaar dat een louter technisch middel om de ontvangst van de oorspronkelijke uitzending in het ontvangstgebied ervan mogelijk te maken of te verbeteren, geen „mededeling” in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 vormt (zie in die zin reeds aangehaalde arresten Football Association Premier League e.a., punt 194, en Airfield en Canal Digitaal, punten 74 en 79). 29 Het gebruik van een dergelijk technisch middel moet zich dus ertoe beperken de kwaliteit van de ontvangst van een reeds bestaande doorgifte te behouden of te verhogen en mag niet dienen voor een van deze doorgifte onderscheiden doorgifte. 30 In de onderhavige zaak bestaat de interventie van TVC evenwel in een doorgifte van de betrokken beschermde werken die verschilt van de doorgifte door de betrokken omroeporganisatie. De interventie van TVC heeft geenszins tot doel de kwaliteit van de ontvangst van de doorgifte door deze organisatie te behouden of te verhogen. Bijgevolg kan deze interventie niet als een louter technisch middel in de zin van punt 28 van het onderhavige arrest worden beschouwd. 31 In de tweede plaats kunnen de beschermde werken slechts onder het begrip „mededeling aan het publiek” in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 vallen wanneer zij daadwerkelijk aan een „publiek” worden medegedeeld. 32 In dit verband blijkt uit de rechtspraak van het Hof dat het begrip publiek waarnaar deze bepaling verwijst, op een onbepaald aantal potentiële kijkers ziet en overigens een vrij groot aantal personen impliceert (zie in die zin arrest SGAE, reeds aangehaald, punten 37 en 38 en aldaar aangehaalde rechtspraak). 33 Met betrekking tot inzonderheid dit laatste criterium moet rekening worden gehouden met de cumulatieve gevolgen van de beschikbaarstelling van de werken aan de potentiële kijkers. Dienaangaande is het met name van belang te weten hoeveel personen tegelijk en achtereenvolgens tot hetzelfde werk toegang hebben (arrest SGAE, reeds aangehaald, punt 39). 34 In dit verband is de vraag of de potentiële kijkers via een een-op-een verbinding toegang tot de medegedeelde werken hebben niet relevant. Deze techniek belet immers niet dat een groot aantal personen tegelijk tot hetzelfde werk toegang heeft. 35 In casu richt de in het hoofdgeding aan de orde zijnde wederdoorgifte van de werken via internet zich tot alle personen die in het Verenigd Koninkrijk wonen, over een internetverbinding beschikken en beweren dat zij over een kijkvergunning in deze staat beschikken. Pagina 4 van 6
44
www.boek9.nl
IEPT20130307, Hof van Justitie EU, ITV v TVCatchup
Deze personen kunnen bij de „live streaming” van de televisie-uitzendingen op internet tegelijk toegang tot de beschermde werken hebben. 36 Derhalve ziet deze wederdoorgifte op een onbepaald aantal potentiële kijkers en impliceert deze een groot aantal personen. Bijgevolg worden de beschermde werken bij de betrokken wederdoorgifte daadwerkelijk aan een „publiek” in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 medegedeeld. 37 TVC stelt evenwel dat de in het hoofdgeding aan de orde zijnde wederdoorgifte niet voldoet aan de voorwaarde van het nieuwe publiek, waaraan nochtans moet zijn voldaan volgens de reeds aangehaalde arresten SGAE (punt 40), Football Association Premier League e.a. (punt 197), alsook Airfield en Canal Digitaal (punt 72). De kijkers van de wederdoorgifte door TVC hebben immers het recht om de uitzending, met identieke inhoud, via hun televisietoestellen te volgen. 38 Dienaangaande valt op te merken dat de situaties die onderzocht werden in de zaken die hebben geleid tot deze arresten, duidelijk verschillen van de in de onderhavige zaak in het hoofdgeding aan de orde zijnde situatie. In de genoemde zaken heeft het Hof immers situaties onderzocht waarin een ondernemer door zijn bewuste interventie een uitzending met beschermde werken toegankelijk had gemaakt voor een nieuw publiek waarmee de betrokken auteurs geen rekening hebben gehouden toen zij de betrokken uitgezonden doorgifte hebben toegestaan. 39 De onderhavige zaak in het hoofdgeding heeft daarentegen betrekking op de doorgifte van de werken die zijn opgenomen in een uitzending via zendmasten en de beschikbaarstelling van deze werken op internet. Zoals blijkt uit de punten 24 en 26 van het onderhavige arrest, moet elk van deze twee doorgiften individueel en afzonderlijk door de betrokken auteurs worden toegestaan aangezien beide doorgiften onder specifieke technische omstandigheden gebeuren, met een andere manier van doorgifte van de beschermde werken en elk bestemd voor een publiek. De voorwaarde van het nieuwe publiek, die enkel relevant is in de situaties waarover het Hof zich heeft moeten uitspreken in de zaken die hebben geleid tot de reeds aangehaalde arresten SGAE, Football Association Premier League e.a., alsook Airfield en Canal Digitaal, behoeft derhalve niet meer subsidiair te worden onderzocht. 40 Gelet op het voorgaande, moet op de eerste vraag en de tweede vraag, sub a, worden geantwoord dat het begrip „mededeling aan het publiek” in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 aldus moet worden uitgelegd dat het betrekking heeft op een wederdoorgifte van de werken die zijn opgenomen in een via zendmasten uitgezonden televisie-uitzending – door een andere organisatie dan de oorspronkelijke omroeporganisatie, – door middel van een internetstream die ter beschikking wordt gesteld van de abonnees van deze organisatie, die deze wederdoorgifte kunnen ontvangen door op de server van deze organisatie in te loggen,
– hoewel deze abonnees zich in het ontvangstgebied van deze via zendmasten uitgezonden televisieuitzending bevinden en gerechtigd zijn om deze uitzending op een televisieontvanger te ontvangen. Beantwoording van de tweede vraag, sub b 41 Met zijn tweede vraag, sub b, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of het voor het antwoord op de eerste vraag van belang is dat een wederdoorgifte als in het hoofdgeding wordt gefinancierd door reclame en dus een winstoogmerk heeft. 42 Dienaangaande heeft het Hof weliswaar erop gewezen dat het niet irrelevant is dat een „mededeling” in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 een winstoogmerk heeft (arrest Football Association Premier League e.a., reeds aangehaald, punt 204). Toch heeft het Hof erkend dat het winstoogmerk niet absoluut een noodzakelijke voorwaarde is voor het bestaan zelf van een mededeling aan het publiek (zie in die zin arrest SGAE, reeds aangehaald, punt 44). 43 Het winstoogmerk is dus niet bepalend om een wederdoorgifte als in het hoofdgeding te kwalificeren als „mededeling” in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29. 44 Bijgevolg moet op de tweede vraag, sub b, worden geantwoord dat het voor het antwoord op de eerste vraag niet van belang is dat een wederdoorgifte als in het hoofdgeding wordt gefinancierd door reclame en dus een winstoogmerk heeft. Beantwoording van de tweede vraag, sub c 45 Met zijn tweede vraag, sub c, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of het voor het antwoord op de eerste vraag van belang is dat een wederdoorgifte als in het hoofdgeding gebeurt door een organisatie die rechtstreeks concurreert met de oorspronkelijke omroeporganisatie. 46 Dienaangaande hoeft slechts te worden vastgesteld dat noch uit richtlijn 2001/29, noch uit de rechtspraak van het Hof blijkt dat het feit dat de organisaties die gelijktijdige doorgiften of achtereenvolgende wederdoorgiften van auteursrechtelijk beschermde werken verrichten met elkaar concurreren, relevant is om een doorgifte als „mededeling aan het publiek” in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 te kwalificeren. 47 Bijgevolg moet op de tweede vraag, sub c, worden geantwoord dat het voor het antwoord op de eerste vraag niet van belang is dat een wederdoorgifte als in het hoofdgeding gebeurt door een organisatie die rechtstreeks concurreert met de oorspronkelijke omroeporganisatie. Kosten 48 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking. Het Hof (Vierde kamer) verklaart voor recht: 1) Het begrip „mededeling aan het publiek” in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29/EG van het Pagina 5 van 6
45
IEPT20130307, Hof van Justitie EU, ITV v TVCatchup
www.boek9.nl
Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij moet aldus worden uitgelegd dat het betrekking heeft op een wederdoorgifte van de werken die zijn opgenomen in een via zendmasten uitgezonden televisie-uitzending – door een andere organisatie dan de oorspronkelijke omroeporganisatie, – door middel van een internetstream die ter beschikking wordt gesteld van de abonnees van deze organisatie, die deze wederdoorgifte kunnen ontvangen door op de server van deze organisatie in te loggen, – hoewel deze abonnees zich in het ontvangstgebied van deze via zendmasten uitgezonden televisieuitzending bevinden en gerechtigd zijn om deze uitzending op een televisieontvanger te ontvangen. 2) Voor het antwoord op de eerste vraag is het niet van belang dat een wederdoorgifte als in het hoofdgeding door reclame wordt gefinancierd en dus een winstoogmerk heeft. 3) Voor het antwoord op de eerste vraag is het niet van belang dat een wederdoorgifte als in het hoofdgeding gebeurt door een organisatie die rechtstreeks concurreert met de oorspronkelijke omroeporganisatie. ondertekeningen * Procestaal: Engels.
Pagina 6 van 6 46
IEPT20120315, HvJEU, SCF v Del Corso
www.iept.nl
HvJEU, 15 maart 2012, SCF v Del Corso
AUTEURSRECHT – NABURIGE RECHTEN Naar Europees recht geen rechtstreeks beroep particulieren op TRIPs, WPPT en Verdrag van Rome • dat: de bepalingen van de TRIPs-overeenkomst en van het WPPT toepasselijk zijn in de rechtsorde van de Unie; aangezien het Verdrag van Rome geen deel uitmaakt van de rechtsorde van de Unie, het in de Unie niet toepasselijk is, maar er indirecte gevolgen heeft; particulieren zich noch op dit verdrag, noch op de TRIPs-overeenkomst en evenmin op het WPPT rechtstreeks kunnen beroepen; Begrip “mededeling aan het publiek” zoveel mogelijk uit te leggen conform TRIPs, WPPT en Verdrag van Rome • het begrip „mededeling aan het publiek” moet worden uitgelegd tegen de achtergrond van de in het verdrag van Rome, de TRIPs-overeenkomst en het WPPT opgenomen overeenstemmende begrippen en op een wijze dat het met deze verdragen verenigbaar blijft, tevens rekening houdend met de context waarin dergelijke begrippen passen en met het door de relevante verdragsbepalingen inzake intellectuele eigendom beoogde doel. Geen “mededeling aan het publiek” bij kosteloze uitzending muziek in tandartsenpraktijk buiten wil van patiënten • dat het begrip „mededeling aan het publiek” in de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn 92/100 aldus moet worden uitgelegd dat het geen betrekking heeft op de kosteloze uitzending van fonogrammen in een tandartspraktijk als die in het hoofdgeding, waarin een vrij beroep wordt uitgeoefend, ten behoeve van de patiënten die deze uitzending buiten hun wil horen. Bijgevolg hebben producenten van fonogrammen op grond van een dergelijke uitzending geen recht op een vergoeding. Vindplaatsen: p.313
curia.europa.eu; IER 2012, nr. 28,
HvJEU, 15 maart 2012 (K. Lenaerts, J. Malenovský, E. Juhász, G. Arestisen T. von Danwitz) ARREST VAN HET HOF (Derde kamer) 15 maart 2012 (*)
„Auteursrecht en naburige rechten in informatiemaatschappij – Rechtstreekse toepasselijkheid inrechtsorde van Unie van Verdrag van Rome, TRIPs-overeenkomst en WPPT – Richtlijn 92/100/EG –Artikel 8, lid 2 – Richtlijn 2001/29/EG – Begrip ,mededeling aan publiek’ – Mededeling aan publiek vanin tandartspraktijk via radio uitgezonden fonogrammen” In zaak C-135/10, betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door deCorte d’appello di Torino (Italië) bij beslissing van 10 februari 2010, ingekomen bij het Hof op 15 maart 2010, in de procedure Società Consortile Fonografici (SCF) tegen Marco Del Corso, in tegenwoordigheid van: Procuratore generale della Repubblica, wijst HET HOF (Derde kamer), samengesteld als volgt: K. Lenaerts, kamerpresident, J. Malenovský (rapporteur), E. Juhász, G. Arestisen T. von Danwitz, rechters, advocaat-generaal: V. Trstenjak, griffier: A. Impellizzeri, administrateur, gezien de stukken en na de terechtzitting op 7 april 2011, gelet op de opmerkingen van: Società Consortile Fonografici (SCF), vertegenwoordigd door L. Ubertazzi, F. Pocar en B. Ubertazzi, avvocati, M. Del Corso, vertegenwoordigd door R. Longhin, A. Tigani Sava, L. Bontempi en V. Vaccaro, avvocati, de Italiaanse regering, vertegenwoordigd door G. Palmieri als gemachtigde, bijgestaan door P. Gentili, avvocato dello Stato, Ierland, vertegenwoordigd door D. O’Hagan als gemachtigde, bijgestaan door E. Fitzsimons enJ. Jeffers, barristers, de Griekse regering, vertegenwoordigd door G. Papadaki als gemachtigde, de Franse regering, vertegenwoordigd door J. Gstalter als gemachtigde, de Europese Commissie, vertegenwoordigd door J. Samnadda en S. La Pergola als gemachtigden, gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 29 juni 2011, het navolgende Arrest 1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 8, lid 2, van richtlijn92/100/EEG van de Raad van 19 november 1992 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom (PB L 346, blz. 61) en van artikel 3van richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in deinformatiemaatschappij (PB L 167, blz. 10). Pagina 1 van 30
www.ie-portal.nl 47
IEPT20120315, HvJEU, SCF v Del Corso
www.iept.nl
2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Società Consortile Fonografici (hierna:„SCF”) en M. Del Corso, tandarts, over de uitzending in zijn particuliere tandartspraktijk van fonogrammen waarop een uitsluitend recht rust. Toepasselijke bepalingen Internationaal recht 3 De Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (hierna: „TRIPsovereenkomst”),als bijlage 1 C gehecht aan de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), ondertekend te Marrakech op 15 april 1994, en goedgekeurd bij besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994 betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap voor wat betreft de onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, van de uit de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguay-Ronde (1986-1994) voortvloeiende overeenkomsten (PB L 336, blz. 1), bevat een deel II „Normen betreffende het bestaan, de reikwijdte en de gebruikmaking van rechten uit hoofde van de intellectuele eigendom”. Dit deel bevat artikel 14,leden 1, 2 en 6 van deze overeenkomst, dat bepaalt: „1. Met betrekking tot een vastlegging van hun uitvoering op een fonogram hebben uitvoerend ekunstenaars de mogelijkheid de volgende handelingen te beletten, wanneer deze worden verricht zonder hun toestemming: de vastlegging van hun niet vastgelegde uitvoering en de reproductie van deze vastlegging. Uitvoerende kunstenaars hebben ook de mogelijkheid de volgende handelingen te beletten, wanneer deze worden verricht zonder hun toestemming: de uitzending langs draadloze wegen de overbrenging aan het publiek van de rechtstreekse uitzending van de uitvoering. 2. Producenten van fonogrammen genieten het recht de directe of indirecte reproductie van hun fonogrammen toe te staan of te verbieden. [...] 6. Een lid kan, met betrekking tot de krachtens het eerste tot en met het derde lid verleende rechten, voorzien in voorwaarden, beperkingen, uitzonderingen en voorbehouden, voor zover toegestaan door [het Internationaal Verdrag inzake de bescherming van uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en omroeporganisaties, ondertekend te Rome op 26 oktober 1961(hierna: ,Verdrag van Rome’)]. De bepalingen van artikel 18 van de Berner conventie (1971) zijn evenwel ook van overeenkomstige toepassing op de rechten van uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen met betrekking tot fonogrammen.” 4 De Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (WIPO) heeft op 20 december 1996 te Genève het WIPO-verdrag inzake uitvoeringen en fonogrammen (hierna: „WPPT”) en het WIPO-verdrag inzake het auteursrecht (hierna: „WCT”) vastgesteld. Deze twee verdragen zijn namens de Europese Gemeenschap goedgekeurd bij besluit 2000/278/EG van de Raad van 16 maart 2000 (PB L 89, blz. 6).
5 Artikel 1 van het WPPT luidt als volgt: „1. Niets in dit verdrag houdt een afwijking in van bestaande verplichtingen die de verdragsluitende partijen met elkaar zijn aangegaan krachtens het [Verdrag van Rome]. 2. De krachtens dit verdrag toegekende bescherming laat onverlet en is op generlei wijze van invloed op de bescherming van het auteursrecht op werken van letterkunde en kunst. Derhalve mag geen bepaling van dit verdrag zo worden uitgelegd dat daardoor aan deze bescherming afbreuk zou worden gedaan. 3. Dit verdrag staat niet in verband met andere verdragen en doet geen afbreuk aan de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit andere verdragen.” 6 Overeenkomstig artikel 2, sub b, van het WPPT wordt voor de toepassing ervan onder „fonogram” verstaan „de vastlegging van de geluiden van een uitvoering of van andere geluiden, of van een weergave van geluiden anders dan in de vorm van een vastlegging, opgenomen in een cinematografisch werk of een ander audiovisueel werk”. 7 Artikel 2, sub d, van het WPPT bepaalt dat onder „producent van een fonogram” moet worden verstaan „de natuurlijke of rechtspersoon die het initiatief neemt tot en verantwoordelijk is voor de eerste vastlegging van de geluiden van een uitvoering of andere geluiden, of van de weergave van geluiden”. 8 Artikel 2, sub g, van het WPPT bepaalt dat onder „mededeling aan het publiek” van een uitvoering of een fonogram wordt verstaan „de overdracht aan het publiek door elk medium anders dan dooruitzending, van geluiden van een uitvoering of de op een fonogram vastgelegde geluiden of weergaven van geluiden. Voor de toepassing van artikel 15 wordt onder ,mededeling aan het publiek’ mede verstaan het voor het publiek hoorbaar maken van de op een fonogram vastgelegde geluiden of weergaven van geluiden”. 9 Onder de titel „Recht van beschikbaarstelling van vastgelegde uitvoeringen” bepaalt artikel 10 van het WPPT: „Uitvoerende kunstenaars hebben het uitsluitend recht om toestemming te verlenen voor het op zodanige wijze per draad of langs draadloze weg beschikbaar stellen van hun op fonogrammen vastgelegde uitvoeringen, dat deze voor leden van het publiek toegankelijk zijn vanaf een door hen gekozen plaats en op een door hen gekozen tijdstip.” 10 Artikel 14 van het WPPT, „Recht van beschikbaarstelling van fonogrammen”, bepaalt: „Producenten van fonogrammen hebben het uitsluitend recht om toestemming te verlenen voor het op zodanige wijze per draad of langs draadloze weg beschikbaar stellen voor het publiek van hun fonogrammen dat deze voor leden van het publiek toegankelijk zijn vanaf een door hen gekozen plaatsen op een door hen gekozen tijdstip.” 11 Artikel 15 van het WPPT, „Recht op vergoeding voor uitzending en mededeling aan het publiek”, luidt als volgt: „1. Uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen hebben recht op één enkele billijke vergoeding voor het directe of indirecte gebruik van Pagina 2 van 30
www.ie-portal.nl 48
IEPT20120315, HvJEU, SCF v Del Corso
www.iept.nl
voor commerciële doeleinden gepubliceerde fonogrammen ten behoeve van uitzending of enigerlei mededeling aan het publiek. 2. De verdragsluitende partijen kunnen in hun nationale wetgeving bepalen dat de enkele billijke vergoeding door de gebruiker is verschuldigd aan de uitvoerend kunstenaar, aan de producent van een fonogram of aan beiden. De verdragsluitende partijen kunnen in hun nationale wetgeving de voorwaarden bepalen volgens welke uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen de enkele billijke vergoeding verdelen wanneer hierover geen overeenstemming tussen de uitvoerend kunstenaar en de producent van een fonogram is bereikt. 3. Iedere verdragsluitende partij kan in een bij de directeur-generaal van de WIPO nedergelegde kennisgeving verklaren dat zij de bepalingen van lid 1 slechts ten aanzien van bepaalde vormen van gebruik zal toepassen, of dat zij toepassing hiervan op een andere wijze zal beperken, of dat zij deze bepalingen in het geheel niet zal toepassen. 4. Voor de toepassing van dit artikel worden fonogrammen die per draad of langs draadloze weg aan het publiek beschikbaar worden gesteld op zodanige wijze dat deze voor leden van het publiektoegankelijk zijn vanaf een door hen gekozen plaats en op een door hen gekozen tijdstip, geacht voor commerciële doeleinden te zijn gepubliceerd.” 12 Artikel 23, lid 1, van het WPPT bepaalt: „De verdragsluitende partijen verbinden zich ertoe de noodzakelijke maatregelen te nemen, overeenkomstig hun wetgeving, teneinde de toepassing van dit verdrag te verzekeren.” 13 Artikel 8 van het WCT, „Recht op mededeling aan het publiek”, bepaalt: „Onverminderd de bepalingen van artikel 11, lid 1, onder ii), artikel 11 bis, lid 1, onder i) en ii),artikel 11 ter, lid 1, onder ii), artikel 14, lid 1, onder ii), en artikel 14 bis, lid 1, van de Berner Conventie, hebben auteurs van werken van letterkunde en kunst het uitsluitend recht om toestemming te verlenen voor het per draad of langs draadloze weg mededelen van hun werken aan het publiek, met inbegrip van het op zodanige wijze voor het publiek beschikbaar stellen van hun werken dat deze voorleden van het publiek beschikbaar zijn vanaf een door hen gekozen plaats en op een door hen gekozen tijdstip. 14 De Europese Unie is geen partij bij het Verdrag van Rome, in tegenstelling tot alle lidstaten van de Unie met uitzondering van de Republiek Malta. 15 Artikel 12 van het Verdrag van Rome betreffende secundair gebruik van fonogrammen bepaalt: „Indien een voor handelsdoeleinden openbaar gemaakt fonogram of een reproductie van zulk een geluidsdrager rechtstreeks wordt gebruikt voor uitzending of voor enigerlei overbrenging aan het publiek, dient door de gebruiker één enkele redelijke vergoeding te worden betaald aan de uitvoerende kunstenaars of aan de producenten van de fonogrammen of aan beiden. [...]”
Unierecht 16 De laatste overweging van de considerans van besluit 94/800 luidt als volgt: „Overwegende dat de Overeenkomst tot oprichting van de [WTO], met inbegrip van de bijlagen daarvan, niet van dien aard is dat men er zich rechtstreeks voor de rechterlijke instanties van de Gemeenschap of de lidstaten op kan beroepen”. 17 Richtlijn 2006/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom (PB L 376, blz. 28), die op 16 januari 2007 in werking is getreden, heeft richtlijn 92/100 gecodificeerd en ingetrokken. 18 Gelet op de datum van de feiten in het hoofdgeding blijft de onderhavige zaak echter onderworpen aan richtlijn 92/100. 19 De zevende overweging van de considerans van richtlijn 92/100 luidt als volgt: „Overwegende dat het creatieve en artistieke werk van auteurs en uitvoerende kunstenaars een passend inkomen noodzakelijk maakt als basis voor verder creatief en artistiek werk en dat de investeringen die met name voor de productie van fonogrammen en films vereist zijn, bijzonder hoog en riskant zijn en dat de mogelijkheid om dit inkomen veilig te stellen en deze investering terug te verdienen, alleen daadwerkelijk kan worden gegarandeerd door een passende juridische bescherming van de betrokken rechthebbenden”. 20 De tiende overweging van de considerans van deze richtlijn bepaalt: „Overwegende dat de wetgeving van de lidstaten zodanig moet worden geharmoniseerd, dat zij niet in strijd komt met internationale verdragen waarop de wetten betreffende het auteursrecht en de naburige rechten van vele lidstaten zijn gebaseerd”. 21 Artikel 8, leden 2 en 3, van richtlijn 92/100 bepaalt: „2. De lidstaten stellen een recht in om ervoor te zorgen dat een enkele billijke vergoeding wordt uitgekeerd door de gebruiker, wanneer een voor handelsdoeleinden uitgegeven fonogram of een reproductie daarvan wordt gebruikt voor uitzending via de ether of voor enigerlei mededeling aan het publiek, en dat deze vergoeding wordt verdeeld tussen de betrokken uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen. Bij gebreke van overeenstemming tussen uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen kunnen de lidstaten bepalen volgens welke voorwaarden deze vergoeding tussen beide partijen wordt verdeeld. 3. De lidstaten kennen omroeporganisaties het uitsluitende recht toe om heruitzending van hun uitzendingen via de ether en de mededeling aan het publiek van hun uitzendingen toe te staan of te verbieden, indien deze mededeling plaatsvindt op plaatsen die tegen betaling van een toegangsprijs voor het publiek toegankelijk zijn.” 22 Artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 bepaalt: Pagina 3 van 30
www.ie-portal.nl 49
IEPT20120315, HvJEU, SCF v Del Corso
www.iept.nl
„De lidstaten stellen een recht in om ervoor te zorgen dat een enkele billijke vergoeding wordt uitgekeerd door de gebruiker, wanneer een voor handelsdoeleinden uitgegeven fonogram of een reproductie daarvan wordt gebruikt voor uitzending via de ether of voor enigerlei mededeling aan het publiek, en dat deze vergoeding wordt verdeeld tussen de betrokken uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen. Bij gebreke van overeenstemming tussen uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen kunnen de lidstaten bepalen volgens welke voorwaarden deze vergoeding tussen beide partijen wordt verdeeld.” 23 De punten 15 en 25 van de considerans van richtlijn 2001/29 luiden als volgt: De diplomatieke conferentie die in december 1996 is gehouden onder de auspiciën van de [WIPO], heeft geleid tot de aanneming van twee nieuwe verdragen, het [WCT] en het [WPPT] [...]. Met deze richtlijn wordt onder meer ook beoogd een aantal van de nieuwe internationale verplichtingen na te komen. [...] De rechtsonzekerheid ten aanzien van de aard en het niveau van de bescherming van doorgifte-opaanvraag van onder het auteursrecht vallende werken en onder naburige rechten vallend materiaal door netwerken moet worden weggenomen door voor een geharmoniseerde bescherming op het niveau van de Gemeenschap te zorgen. Er moet duidelijk worden gemaakt dat alle door de richtlijn erkende rechthebbenden een uitsluitend recht hebben om door het auteursrecht beschermde werken en ander materiaal door middel van interactieve doorgifte op aanvraag voor het publiek beschikbaar te stellen. Zulke interactieve doorgiften op aanvraag worden gekenmerkt door het feit dat zij voor leden van het publiek op de door hen individueel gekozen plaats en tijd toegankelijk zijn.” 24 Artikel 3 van richtlijn 2001/29 bepaalt: „1. De lidstaten voorzien ten behoeve van auteurs in het uitsluitende recht, de mededeling van hun werken aan het publiek, per draad of draadloos, met inbegrip van de beschikbaarstelling van hun werken voor het publiek op zodanige wijze dat deze voor leden van het publiek op een door hen individueel gekozen plaats en tijd toegankelijk zijn, toe te staan of te verbieden. 2. De lidstaten voorzien ten behoeve van: uitvoerend kunstenaars, met betrekking tot de vastleggingen van hun uitvoeringen, producenten van fonogrammen, met betrekking tot hun fonogrammen, producenten van de eerste vastleggingen van films, met betrekking tot het origineel en de kopieën van hun films, en omroeporganisaties, met betrekking tot de vastleggingen van hun uitzendingen, ongeacht of deze uitzendingen via de ether of per draad plaatsvinden, uitzendingen per kabel of satelliet daaronder begrepen, in het uitsluitende recht, de beschikbaarstelling voor het publiek, per draad of draadloos, op zodanige wijze dat de leden van het publiek op een door hen individueel gekozen plaats en tijd er toegang toe hebben, toe te staan of te verbieden.
3. De in de leden 1 en 2 bedoelde rechten worden niet uitgeput door enige handeling, bestaande in een mededeling aan het publiek of beschikbaarstelling aan het publiek overeenkomstig dit artikel.” Nationaal recht 25 Artikel 72 van wet nr. 633 inzake de bescherming van het auteursrecht en andere, naburige rechten (legge n° 633 recante protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) van 22 april 1941 (Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana nr. 166 van 16 juli 1941), zoals vervangen door artikel 11 van wetsbesluit nr. 68 tot omzetting van richtlijn 2001/29/EG betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (decreto legislativo n° 68, attuazione della direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione), van 9 april 2003 (gewoon supplement bij GURI nr. 87 van 14 april 2003) in de op het hoofdgeding toepasselijke versie (hierna: „wet van 1941”), bepaalt: „Onverminderd de rechten die de maker krachtens titel I toekomen, heeft de producent van fonogrammen, voor de duur en onder de voorwaarden bepaald in de hiernavolgende artikelen, het uitsluitend recht: toestemming te verlenen voor de directe of indirecte, tijdelijke of duurzame, gehele of gedeeltelijke reproductie van zijn fonogrammen, op welke wijze, in welke vorm en met welk reproductieprocédé dan ook; toestemming te verlenen voor de verspreiding van exemplaren van zijn fonogrammen. Het uitsluitende recht van verspreiding is in de Europese Gemeenschap alleen dan uitgeput, wanneer de eerste verkoop van de drager met het fonogram geschiedt door de producent of met diens toestemming in een lidstaat; toestemming te verlenen voor de verhuur en uitlening van exemplaren van zijn fonogrammen. Dit recht wordt niet uitgeput door de verkoop van de exemplaren of de verspreiding ervan in welke vorm dan ook; toestemming te verlenen voor de beschikbaarstelling van zijn fonogrammen aan het publiek op zodanige wijze dat zij voor leden van het publiek op een door hen individueel gekozen plaats en tijdstip toegankelijk zijn. Dit recht wordt niet uitgeput door enige handeling waardoor zij beschikbaar worden gesteld aan het publiek.” 26 Artikel 73, lid 1, van de wet van 1941, zoals vervangen door artikel 12 van het reeds aangehaalde wetsbesluit nr. 68, verduidelijkt: „De producent van fonogrammen en de uitvoerende kunstenaars van de uitvoering die in de fonogrammen is vastgelegd of gereproduceerd, hebben, ongeacht de hun toekomende rechten van verspreiding, verhuur en uitlening, recht op een vergoeding voor het gebruik met winstoogmerk van de fonogrammen door middel van cinematografische werken, radio- en televisieuitzending, daaronder begrepen de mededeling aan het publiek via satelliet, op openbare dansfeesten, in openbare gelegenheden en in verband met welk ander openbaar gebruik van de fonogrammen ook. De uitoefening van dit recht komt toe aan de producent, Pagina 4 van 30
www.ie-portal.nl 50
IEPT20120315, HvJEU, SCF v Del Corso
www.iept.nl
die de vergoeding deelt met de betrokken uitvoerende kunstenaars.” 27 Artikel 73 bis van de wet van 1941, zoals ingevoerd bij artikel 9 van wetsbesluit nr. 685 (decreto legislativo n°685, attuazione della direttiva 92/100/CEE concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprieta intellettuale) van 16 november 1994 (GURI nr. 293 van 16 december 1994), bepaalt: „1. Ook wanneer het in artikel 73 bedoelde gebruik geen winstoogmerk heeft, hebben de uitvoerende kunstenaars en de producent van het gebruikte fonogram recht op een billijke vergoeding. 2. Behoudens andersluidend akkoord tussen de partijen, wordt deze vergoeding vastgesteld, betaald en verdeeld volgens de bepalingen van het reglement [inzake de toepassing van de wet van 1941].” Hoofdgeding en prejudiciële vragen 28 SCF zorgt, als mandataris voor het beheer, de inning en de verdeling van de rechten van de aangesloten producenten van fonogrammen, zowel in als buiten Italië voor de inning en het beheer van daarop verschuldigde vergoedingen. 29 Bij de uitoefening van deze activiteiten als mandataris heeft SCF met de beroepsorganisatie van Italiaanse tandartsen (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) onderhandeld met het oog op sluiting van een collectieve overeenkomst over de hoogte van de billijke vergoeding in de zin van de artikelen 73 of 73 bis van de wet van 1941 voor alle „mededelingen aan het publiek” van fonogrammen, met inbegrip van de mededeling in praktijken waarin een vrij beroep wordt uitgeoefend. 30 Deze onderhandelingen leverden geen resultaat op en op 16 juni 2006 heeft SCF Del Corso voor het Tribunale di Torino gedagvaard tot vaststelling dat hij in zijn particuliere tandartspraktijk in Turijn als achtergrondmuziek auteursrechtelijk beschermde fonogrammen uitzond en dat daarvoor een billijke vergoeding verschuldigd is, aangezien het gaat om een „mededeling aan het publiek” in de zin van de wet van 1941, van het internationale recht en van het Unierecht. 31 In zijn verweer heeft Del Corso met name aangevoerd dat de muziek in zijn praktijk via de radio werd uitgezonden en dat SCF het auteursrecht enkel kon inroepen indien een drager werd gebruikt waarop het fonogram was vastgelegd, terwijl de vergoeding voor het luisteren naar de radio-uitzending niet verschuldigd was door de luisteraar, maar door de radio- of televisiezender. In de wet van 1941 wordt immers uitdrukkelijk een onderscheid gemaakt tussen de vergoeding die verschuldigd is voor een fonogram, en de vergoeding voor het gebruik van een radiotoestel. 32 Del Corso heeft betoogd dat de artikelen 73 en 73 bis van de wet van 1941 hoe dan ook niet op het onderhavige geval van toepassing zijn. Volgens hem hebben deze artikelen immers betrekking op mededelingen aan het publiek in openbare ruimten en bij eender welk ander openbaar gebruik van fonogrammen. Anders dan de lokalen van de nationale
gezondheidsdienst kan een particuliere tandartspraktijk echter niet worden aangemerkt als een openbare ruimte. 33 Bij vonnis van 20 maart 2008, gewijzigd bij beschikking van 16 mei daaraanvolgend, heeft het Tribunale di Torino de eis van SCF afgewezen op grond dat in de onderhavige zaak geen sprake was van een mededeling met winstoogmerk, dat de in de tandartspraktijk uitgezonden soort muziek geen rol speelde bij de tandartskeuze door een patiënt, en dat de situatie niet viel onder de in artikel 73 bis van de wet van 1941 bedoelde situaties omdat het ging om een particuliere tandartspraktijk die als zodanig niet kon worden gelijkgesteld met een openbare of voor het publiek toegankelijke ruimte, aangezien de patiënten geen ongedifferentieerd publiek vormden, maar geïndividualiseerde personen waren en normaliter op afspraak of hoe dan ook met instemming van de tandarts toegang tot de praktijk hadden. 34 SCF heeft tegen dit vonnis hoger beroep ingesteld bij de Corte d’appello di Torino. 35 Aangezien twijfel bestond over de vraag of de uitzending van fonogrammen in particuliere ruimten waarin een vrij beroep wordt uitgeoefend, zoals tandartspraktijken, valt onder het begrip „mededeling aan het publiek” in de zin van de regelingen van internationaal recht en Unierecht, heeft de Corte d’appello di Torino de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld: Zijn het Verdrag van Rome [...], de TRIPsovereenkomst [...] en het [WPPT] rechtstreeks toepasselijk in de communautaire rechtsorde? Werken de voornoemde regelingen van eenvormig internationaal recht eveneens rechtstreeks tussen particulieren? Komt het begrip ‚mededeling aan het publiek’ in de aangehaalde internationale verdragen overeen met het communautaire begrip in de richtlijnen [92/100] en [2001/29]? Zo neen, welke regeling heeft dan voorrang? Vormt de kosteloze uitzending van fonogrammen in besloten tandartspraktijken waarin een vrij beroep wordt uitgeoefend, ten behoeve van de patiënten, die deze uitzending onafhankelijk van hun wil genieten, een ‚mededeling aan het publiek’ of ‚beschikbaarstelling aan het publiek’ in de zin van artikel 3, lid 2, sub b, van richtlijn [2001/29]? Hebben producenten van fonogrammen op grond van deze uitzending recht op een vergoeding?” Beantwoording van de prejudiciële vragen Beantwoording van de eerste tot en met de derde vraag 36 Met zijn eerste tot en met derde vraag, die samen moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen, allereerst, of het Verdrag van Rome, de TRIPs-overeenkomst en het WPPT rechtstreeks toepasselijk zijn in de rechtsorde van de Unie en of ook particulieren zich er rechtstreeks op kunnen beroepen. Vervolgens wenst hij te vernemen of het in deze internationale verdragen opgenomen begrip „mededeling aan het publiek” Pagina 5 van 30
www.ie-portal.nl 51
IEPT20120315, HvJEU, SCF v Del Corso
www.iept.nl
overeenstemt met dat van de richtlijnen 92/100 en 2001/29 en ten slotte, indien het antwoord op deze vraag ontkennend is, welke rechtsbron moet prevaleren. 37 In de eerste plaats moet er met betrekking tot de vraag of het Verdrag van Rome, de TRIPsovereenkomst en het WPPT rechtstreeks toepasselijk zijn in de rechtsorde van de Unie, allereerst aan worden herinnerd dat volgens artikel 216, lid 2, VWEU „ [d]e door de Unie gesloten overeenkomsten [...] verbindend [zijn] voor de instellingen van de Unie en voor de lidstaten”. 38 De TRIPs-overeenkomst en het WPPT zijn door de Unie ondertekend en goedgekeurd bij besluit 94/800 respectievelijk besluit 2000/278. Bijgevolg zijn deze overeenkomst en dit verdrag verbindend voor de instellingen van de Unie en voor de lidstaten. 39 Bovendien vormen de bepalingen van de door de Unie gesloten overeenkomsten volgens vaste rechtspraak een integrerend bestanddeel van de rechtsorde van de Unie (arresten van 30 april 1974, Haegeman, 181/73, Jurispr. blz. 449, punt 5; 30 september 1987, Demirel, 12/86, Jurispr. blz. 3719, punt 7, en 22 oktober 2009, Bogiatzi, C-301/08, Jurispr. blz. I-10185, punt 23) en zijn ze er bijgevolg van toepassing. 40 Dit is het geval voor de TRIPs-overeenkomst en het WPPT. 41 Wat het Verdrag van Rome betreft, dient erop te worden gewezen dat de Unie geen partij bij dit verdrag is en bovendien niet kan worden aangenomen dat de Unie voor de toepassing van dit verdrag in de plaats is getreden van de lidstaten, al was het maar omdat niet alle lidstaten partij zijn bij dit verdrag (zie naar analogie arrest van 24 juni 2008, Commune de Mesquer, C-188/07, Jurispr. blz. I-4501, punt 85). 42 De bepalingen van het Verdrag van Rome maken bijgevolg geen deel uit van de rechtsorde van de Unie. 43 In de tweede plaats is het met betrekking tot de vraag of particulieren zich rechtstreeks op de bepalingen van de TRIPs-overeenkomst en het WPPT kunnen beroepen, van belang eraan te herinneren dat het volgens de rechtspraak van het Hof niet volstaat dat deze regelingen deel uitmaken van de rechtsorde van de Unie. Daarnaast moeten deze bepalingen inhoudelijk gezien onvoorwaardelijk en voldoende nauwkeurig lijken en mag noch de aard noch de opzet ervan zich tegen een dergelijke inroepbaarheid verzetten (zie in die zin arrest Demirel, reeds aangehaald, punt 14; arresten van 16 juni 1998, Racke, C-162/96, Jurispr. blz. I-3655, punt 31, en 10 januari 2006, IATA en ELFAA, C-344/04, Jurispr. blz. I-403, punt 39). 44 Aan de eerste voorwaarde is voldaan wanneer de aangevoerde bepalingen duidelijke en nauwkeurig omschreven verplichtingen behelzen die voor de uitvoering of werking ervan geen verdere handelingen vereisen (zie in die zin arresten van 15 juli 2004, Pêcheurs de l’étang de Berre, C-213/03, Jurispr. blz. I7357, punt 39 en aldaar aangehaalde rechtspraak, en 8 maart 2011, Lesoochranárske zoskupenie, C-240/09,
nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 44 en aldaar aangehaalde rechtspraak). 45 Wat de TRIPs-overeenkomst betreft, is, volgens de laatste overweging van de considerans van besluit 94/800, de overeenkomst tot oprichting van de WTO, met inbegrip van de bijlagen daarvan, niet van dien aard dat men er zich rechtstreeks voor de rechterlijke instanties van de Unie of de lidstaten op kan beroepen. 46 Bovendien heeft het Hof reeds geoordeeld dat de bepalingen van de TRIPs-overeenkomst, gelet op hun aard en opzet, geen rechtstreekse werking hebben en niet van dien aard zijn dat zij voor particulieren rechten in het leven roepen waarop zij zich krachtens het Unierecht rechtstreeks kunnen beroepen voor de rechter (zie in die zin arresten van 23 november 1999, Portugal/Raad, C-149/96, Jurispr. blz. I-8395, punten 42-48; 14 december 2000, Dior e.a., C-300/98 en C-392/98, Jurispr. blz. I-11307, punt 44, en 16 november 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Jurispr. blz. I-10989, punt 54). 47 Wat het WPPT betreft, dient erop te worden gewezen dat artikel 23, lid 1, ervan bepaalt dat de verdragsluitende partijen zich ertoe verbinden de noodzakelijke maatregelen te nemen, overeenkomstig hun wetgeving, teneinde de toepassing ervan te verzekeren. 48 Hieruit vloeit voort dat de toepassing van de bepalingen van het WPPT verdere handelingen vereist voor de uitvoering of werking ervan. Bijgevolg hebben dergelijke bepalingen geen rechtstreekse werking in het recht van de Unie en zijn zij niet van dien aard dat zij voor particulieren rechten in het leven roepen waarop zij zich krachtens het Unierecht rechtstreeks kunnen beroepen voor de rechter. 49 Wat het verdrag van Rome betreft, houdt volgens artikel 1, lid 1, van het WPPT niets in dit verdrag een afwijking in van bestaande verplichtingen die de verdragsluitende partijen met elkaar zijn aangegaan krachtens het Verdrag van Rome. 50 Hieruit volgt dat, hoewel de Unie geen partij is bij het Verdrag van Rome, zij ingevolge artikel 1, lid 1, van het WPPT ertoe gehouden is de naleving van de verplichtingen van de lidstaten krachtens dit verdrag niet te verhinderen. Bijgevolg heeft dit verdrag indirecte gevolgen binnen de Unie. 51 In de derde plaats is het met betrekking tot de vraag hoe de begrippen „mededeling aan het publiek” uit de TRIPs-overeenkomst, het WPPT en het verdrag van Rome enerzijds en uit de richtlijnen 92/100 en 2001/29 anderzijds zich verhouden, vaste rechtspraak van het Hof dat de Unierechtelijke bepalingen zo veel mogelijk moeten worden uitgelegd tegen de achtergrond van het volkenrecht, met name wanneer dergelijke bepalingen juist strekken tot tenuitvoerlegging van een door de Unie gesloten internationale overeenkomst (zie met name arresten van 14 juli 1998, Bettati, C-341/95, Jurispr. blz. I-4355, punt 20, en 7 december 2006, SGAE, C-306/05, Jurispr. blz. I-11519, punt 35).
Pagina 6 van 30
www.ie-portal.nl 52
IEPT20120315, HvJEU, SCF v Del Corso
www.iept.nl
52 In dit verband staat vast, zoals blijkt uit punt 15 van de considerans van richtlijn 2001/29, dat één van de doelstellingen van deze richtlijn erin bestaat de nieuwe verplichtingen na te komen die op de Unie rusten krachtens het WCT en het WPPT, die volgens diezelfde overweging van de considerans worden beschouwd als een belangrijke actualisering van de internationale bescherming van het auteursrecht en de naburige rechten. Daarom moeten de in deze richtlijn opgenomen begrippen zo veel mogelijk tegen de achtergrond van deze twee verdragen worden uitgelegd (zie in die zin arrest van 17 april 2008, Peek & Cloppenburg, C-456/06, Jurispr. blz. I-2731, punt 31). 53 Bovendien vloeit uit de tiende overweging van de considerans van richtlijn 92/100 voort dat de wetgeving van de lidstaten zodanig moet worden geharmoniseerd dat zij niet in strijd komt met internationale verdragen waarop de wetten betreffende het auteursrecht en de naburige rechten van vele lidstaten zijn gebaseerd. 54 Aangezien deze richtlijn ertoe strekt bepaalde aspecten op het gebied van intellectuele eigendom te harmoniseren overeenkomstig de relevante internationale verdragen inzake het auteursrecht en de naburige rechten, zoals met name het Verdrag van Rome, de TRIPs-overeenkomst en het WPPT, wordt deze richtlijn geacht een geheel van regels vast te stellen die verenigbaar zijn met de in deze verdragen opgenomen regels. 55 Uit al deze overwegingen vloeit voort dat de begrippen die voorkomen in de richtlijnen 92/100 en 2001/29, zoals het begrip „mededeling aan het publiek”, moeten worden uitgelegd tegen de achtergrond van de in de genoemde internationale verdragen opgenomen overeenstemmende begrippen en op een wijze dat zij daarmee verenigbaar blijven, tevens rekening houdend met de context waarin dergelijke begrippen passen en met het door de relevante verdragsbepalingen inzake intellectuele eigendom beoogde doel. 56 Gelet op de voorgaande overwegingen moet op de eerste tot en met de derde vraag worden geantwoord dat: - de bepalingen van de TRIPs-overeenkomst en van het WPPT toepasselijk zijn in de rechtsorde van de Unie; - aangezien het Verdrag van Rome geen deel uitmaakt van de rechtsorde van de Unie, het in de Unie niet toepasselijk is, maar er indirecte gevolgen heeft; - particulieren zich noch op dit verdrag, noch op de TRIPs-overeenkomst en evenmin op het WPPT rechtstreeks kunnen beroepen; - het begrip „mededeling aan het publiek” moet worden uitgelegd tegen de achtergrond van de in het verdrag van Rome, de TRIPs-overeenkomst en het WPPT opgenomen overeenstemmende begrippen en op een wijze dat het met deze verdragen verenigbaar blijft, tevens rekening houdend met de context waarin dergelijke begrippen passen en met het door de relevante verdragsbepalingen inzake intellectuele eigendom beoogde doel.
Beantwoording van de vierde en de vijfde vraag Voorafgaande opmerkingen 57 Met zijn vierde en vijfde vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of de kosteloze uitzending van fonogrammen in een tandartspraktijk waarin een vrij beroep wordt uitgeoefend, ten behoeve van de patiënten die deze uitzending buiten hun wil horen, een „mededeling aan het publiek” of een „beschikbaarstelling aan het publiek” in de zin van artikel 3, lid 2, sub b, van richtlijn 2001/29 vormt en of producenten van fonogrammen op grond van deze uitzending recht op een vergoeding hebben. 58 Dienaangaande zij vooraf opgemerkt dat de verwijzende rechter in de bewoordingen van deze vragen verwijst naar artikel 3, lid 2, sub b, van richtlijn 2001/29 met betrekking tot het uitsluitende recht voor producenten van fonogrammen de beschikbaarstelling voor het publiek, per draad of draadloos, van hun fonogrammen, op zodanige wijze dat de leden van het publiek op een door hen individueel gekozen plaats en tijd er toegang toe hebben, toe te staan of te verbieden. 59 Blijkens de toelichting bij het voorstel voor richtlijn 2001/29 [COM(97) 628], die steun vindt in punt 25 van de considerans van deze richtlijn, beoogt de beschikbaarstelling aan het publiek in de zin van deze bepaling „interactieve doorgiften op aanvraag” die worden gekenmerkt door het feit dat zij voor leden van het publiek op de door hen individueel gekozen plaats en tijd toegankelijk zijn. 60 Uit de verwijzingsbeslissing blijkt echter dat het hoofdgeding enkel betrekking heeft op de uitzending van muziek in een tandartspraktijk ten behoeve van de patiënten die zich daar bevinden, en niet op de interactieve doorgifte op aanvraag. 61 Uit de rechtspraak blijkt evenwel dat, teneinde de nationale rechter een nuttig antwoord te geven aan de hand waarvan hij het bij hem aanhangige geding kan beslechten, het de taak is van het Hof om in voorkomend geval de hem voorgelegde vragen te herformuleren (arresten van 4 mei 2006, Haug, C286/05, Jurispr. blz. I-4121, punt 17, en 11 maart 2008, Jager, C-420/06, Jurispr. blz. I-1315, punt 46). 62 Om de nationale rechter een dergelijk nuttig antwoord te geven, kan het Hof bovendien bepalingen van het recht van de Unie in aanmerking nemen die door de verwijzende rechter in zijn prejudiciële vragen niet zijn genoemd (arresten van 26 juni 2008, Wiedemann en Funk, C-329/06 en C-343/06, Jurispr. blz. I-4635, punt 45, en 23 november 2010, Tsakouridis, C-145/09, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 36). 63 Dienaangaande moet worden opgemerkt dat artikel 8, lid 2, van richtlijn 92/100 beoogt ervoor te zorgen dat door de gebruiker een billijke vergoeding wordt uitgekeerd aan de betrokken uitvoerende kunstenaars en aan de producenten van fonogrammen, wanneer een voor handelsdoeleinden uitgegeven fonogram of een reproductie daarvan wordt gebruikt voor uitzending via de ether of voor enigerlei mededeling aan het publiek.
Pagina 7 van 30
www.ie-portal.nl 53
IEPT20120315, HvJEU, SCF v Del Corso
www.iept.nl
64 De vierde en de vijfde vraag moeten dan ook aldus worden opgevat dat in wezen wordt gevraagd of het begrip „mededeling aan het publiek” in de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn 92/100 aldus moet worden uitgelegd dat het betrekking heeft op de kosteloze uitzending van fonogrammen in een tandartspraktijk waarin een vrij beroep wordt uitgeoefend, ten behoeve van de patiënten die deze uitzending buiten hun wil horen en of producenten van fonogrammen op grond van deze uitzending recht op een vergoeding hebben. Ontvankelijkheid 65 Del Corso stelt dat de vierde en de vijfde vraag niet-ontvankelijk zijn, aangezien hij nooit heeft erkend dat hij met zijn radiotoestel in zijn tandartspraktijk voor zijn patiënten fonogrammen uitzond waarop een uitsluitend recht rust, te meer omdat een dergelijke uitzending geenszins gebeurde tegen betaling van een toegangsticket door deze patiënten. 66 In dit verband zij eraan herinnerd dat het niet aan het Hof, maar aan de nationale rechter staat om de aan het hoofdgeding ten grondslag liggende feiten vast te stellen en daaruit de consequenties te trekken voor de door hem te geven beslissing (zie arresten van 16 september 1999, WWF e.a., C-435/97, Jurispr. blz. I5613, punt 32 en 11 november 2010, Danosa, C232/09, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 33). 67 In het kader van de bevoegdheidsverdeling tussen de rechterlijke instanties van de Unie en de nationale rechterlijke instanties staat het immers in beginsel aan de nationale rechterlijke instantie om te onderzoeken of in de bij haar aanhangige zaak aan de feitelijke voorwaarden voor toepasselijkheid van een Unierechtelijke norm is voldaan en kan het Hof in zijn uitspraak op een verzoek om een prejudiciële beslissing in voorkomend geval preciseringen geven teneinde de nationale rechterlijke instantie bij haar uitlegging te leiden (zie in die zin arresten van 4 juli 2000, Haim, C424/97, Jurispr. blz. I-5123, punt 58 en 4 juni 2009, Vatsouras en Koupatantze, C-22/08 en C-23/08, Jurispr. blz. I-4585, punt 23). 68 Blijkens de verwijzingsbeslissing zijn de vierde en de vijfde vraag in het onderhavige geval gebaseerd op de feitelijke veronderstelling dat Del Corso voor zijn patiënten fonogrammen uitzond waarop een uitsluitend recht rust. 69 Bijgevolg moeten deze vragen ontvankelijk worden verklaard en worden onderzocht uitgaande van het door de verwijzende rechter uiteengezette feitelijke kader. Ten gronde 70 Vooraf zij opgemerkt dat het begrip „mededeling aan het publiek” niet enkel voorkomt in artikel 8, lid 2, van richtlijn 92/100, de in het hoofdgeding relevante bepaling, maar ook in artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 en tevens in, met name, artikel 12 van het Verdrag van Rome, artikel 15 van het WPPT en artikel 14, lid 1, van de TRIPs-overeenkomst. 71 Zoals blijkt uit punt 55 van het onderhavige arrest, moet het begrip „mededeling aan het publiek” worden uitgelegd tegen de achtergrond van de in het
Verdrag van Rome, de TRIPs-overeenkomst en het WPPT opgenomen overeenstemmende begrippen en op een wijze dat het verenigbaar blijft met deze verdragen, tevens rekening houdend met de context waarin dergelijke begrippen passen en met het door deze verdragsbepalingen beoogde doel. 72 Volgens artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 voorzien de lidstaten ten behoeve van auteurs in het uitsluitende recht, de mededeling van hun werken aan het publiek, per draad of draadloos, met inbegrip van de beschikbaarstelling van hun werken voor het publiek op zodanige wijze dat deze voor leden van het publiek op een door hen individueel gekozen plaats en tijd toegankelijk zijn, toe te staan of te verbieden. Deze bepaling is gebaseerd op artikel 8 van het WCT, dat zij nagenoeg letterlijk overneemt. 73 Artikel 8, lid 2, van richtlijn 92/100 verplicht de lidstaten een recht in te stellen om ervoor te zorgen dat een enkele billijke vergoeding wordt uitgekeerd door de gebruiker, wanneer een voor handelsdoeleinden uitgegeven fonogram of een reproductie daarvan wordt gebruikt voor uitzending via de ether of voor enigerlei mededeling aan het publiek, en dat deze vergoeding wordt verdeeld tussen de betrokken uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen. Bij gebreke van overeenstemming tussen uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen kunnen de lidstaten bepalen volgens welke voorwaarden deze vergoeding tussen beide partijen wordt verdeeld. Deze bepaling is gebaseerd op artikel 12 van het verdrag van Rome, dat zij tevens nagenoeg letterlijk overneemt (zie arrest van 6 februari 2003, SENA, C-245/00, Jurispr. blz. I-1251, punt 35). 74 Uit de vergelijking van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 en artikel 8, lid 2, van richtlijn 92/100 vloeit voort dat het begrip „mededeling aan het publiek” in de zin van deze bepalingen in een verschillende context wordt gebruikt en weliswaar gelijksoortige, maar gedeeltelijk uiteenlopende doelstellingen beoogt. 75 Auteurs beschikken krachtens artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 immers over een recht van preventieve aard om te interveniëren tussen eventuele gebruikers van hun werk en de mededeling aan het publiek die deze gebruikers overwegen te doen, teneinde deze mededeling te verbieden. Uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen beschikken krachtens artikel 8, lid 2, van richtlijn 92/100 daarentegen over een recht van vergoedende aard dat niet kan worden uitgeoefend alvorens een voor handelsdoeleinden openbaar gemaakt fonogram of een reproductie ervan door een gebruiker wordt of reeds is gebruikt voor een mededeling aan het publiek. 76 Wat in het bijzonder artikel 8, lid 2, van richtlijn 92/100 betreft, volgt daaruit dat deze bepaling een geïndividualiseerde beoordeling van het begrip mededeling aan het publiek inhoudt. Dit geldt ook voor de identiteit van de gebruiker en voor het gebruik van het betrokken fonogram.
Pagina 8 van 30
www.ie-portal.nl 54
IEPT20120315, HvJEU, SCF v Del Corso
www.iept.nl
77 Aangezien artikel 8, lid 2, van richtlijn 92/100 wordt uitgeoefend in geval van gebruik van het werk, blijkt bijgevolg bovendien dat het in deze bepaling bedoelde recht een in wezen economisch recht is. 78 Om te beoordelen of een gebruiker een mededeling aan het publiek in de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn 92/100 verricht, moeten aldus de situatie van een specifieke gebruiker en die van alle personen aan wie hij de auteursrechtelijk beschermde fonogrammen meedeelt, worden beoordeeld volgens de geïndividualiseerde benadering waarvan sprake in punt 76 van het onderhavige arrest. 79 Bij een dergelijke beoordeling is het van belang rekening te houden met meerdere niet-autonome en onderling afhankelijke bijkomende criteria. Bijgevolg moeten zij zowel individueel als in hun onderling verband worden toegepast, waarbij deze criteria in verschillende concrete situaties met een zeer wisselende intensiteit een rol kunnen spelen. 80 Derhalve moet de nationale rechter de gegeven situatie in globo beoordelen. 81 In dit verband dient erop te worden gewezen dat het Hof reeds bepaalde criteria heeft uitgewerkt in de iets andere context van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29. 82 In de eerste plaats heeft het Hof reeds de niet te negeren rol van de gebruiker benadrukt. Zo heeft het met betrekking tot een exploitant van een hotel en een café-restaurant geoordeeld dat hij een mededeling in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 verricht wanneer hij, met volledige kennis van de gevolgen van zijn gedrag, intervenieert om zijn klanten toegang te verlenen tot een uitzending die het beschermde werk bevat. Zonder zijn interventie zouden deze klanten, hoewel zij zich fysiek in het ontvangstgebied van die uitzending bevinden, immers in beginsel het uitgezonden werk niet kunnen horen (zie in die zin arrest SGAE, reeds aangehaald, punt 42 en arrest van 4 oktober 2011, Football Association Premier League e.a., C-403/08 en C-429/08, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 195). 83 In de tweede plaats heeft het Hof reeds een aantal aan het begrip publiek inherente aspecten verduidelijkt. 84 Het „publiek” in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 ziet – aldus het Hof – op een onbepaald aantal potentiële luisteraars of kijkers en impliceert overigens een vrij groot aantal personen (zie in die zin arresten van 2 juni 2005, Mediakabel, C89/04, Jurispr. blz. I-4891, punt 30; 14 juli 2005, Lagardère Active Broadcast, C-192/04, Jurispr. blz. I-7199, punt 31 en SGAE, reeds aangehaald, punten 37 en 38). 85 Wat allereerst de „onbepaaldheid” van het publiek betreft, is het van belang erop te wijzen dat het erom gaat „een werk [...] op elke passende wijze waarneembaar [te] maken voor personen in het algemeen, met andere woorden, niet beperkt tot specifieke individuen die tot een bepaalde private groep behoren” overeenkomstig de omschrijving van het begrip „mededeling aan het publiek” in de WIPO-
woordenlijst, die, hoewel zij geen bindende rechtskracht heeft, bijdraagt aan de uitlegging van het begrip publiek. 86 Wat vervolgens het criterium „een vrij groot aantal personen” betreft, heeft dit tot doel erop te wijzen dat het begrip publiek een zekere deminimisdrempel inhoudt, waardoor een te klein of zelfs onbeduidend aantal personen niet onder dit begrip valt. 87 Om dit aantal te bepalen heeft het Hof rekening gehouden met de cumulatieve gevolgen van de beschikbaarstelling van werken aan de potentiële luisteraars of kijkers (zie arrest SGAE, reeds aangehaald, punt 39). In dit opzicht is het niet enkel relevant te weten hoeveel personen tegelijk toegang hebben tot hetzelfde werk, maar ook hoeveel personen er opeenvolgend toegang toe hebben. 88 In de derde plaats heeft het Hof in punt 204 van het arrest Football Association Premier League e.a., reeds aangehaald, geoordeeld dat het winstoogmerk van een mededeling aan het publiek in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 relevant is. 89 Dit geldt a fortiori met betrekking tot het in artikel 8, lid 2, van richtlijn 92/100 bedoelde recht op een billijke vergoeding aangezien dit een in wezen economisch recht is. 90 Meer in het bijzonder heeft het Hof reeds geoordeeld dat de interventie van de hotelexploitant die tot doel heeft aan zijn klanten toegang tot een uitgezonden werk te verschaffen, moet worden beschouwd als een extra dienst die wordt verleend om er een bepaald voordeel uit te trekken, aangezien deze dienstverlening een invloed heeft op de standing van het hotel en dus op de prijs van de kamers. Naar analogie heeft het Hof geoordeeld dat de vertoning van uitgezonden werken door de exploitant van een caférestaurant gebeurt met het doel en in staat kan zijn om gevolgen te hebben voor het aantal bezoekers van die horecagelegenheid en uiteindelijk voor de financiële resultaten ervan (zie in die zin reeds aangehaalde arresten, SGAE, punt 44 en Football Association Premier League e.a., punt 205). 91 Aldus wordt verondersteld dat het publiek waaraan de mededeling wordt verricht, door de gebruiker als doelgroep is gekozen en bovendien op één of andere manier ontvankelijk is voor zijn mededeling en deze niet toevallig „opvangt”. 92 Aan de hand van deze criteria moet worden beoordeeld of in een zaak als die in het hoofdgeding, een tandarts die als achtergrondmuziek fonogrammen uitzendt in aanwezigheid van zijn patiënten, een mededeling aan het publiek in de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn 92/100 verricht. 93 Hoewel het in beginsel aan de nationale rechterlijke instanties staat om te bepalen of dit in een concreet geval zo is en om alle definitieve feitelijke vaststellingen dienaangaande te doen, zoals in punt 80 van het onderhavige arrest is uiteengezet, moet worden vastgesteld dat het Hof aangaande het hoofdgeding beschikt over alle elementen die nodig zijn om te
Pagina 9 van 30
www.ie-portal.nl 55
IEPT20120315, HvJEU, SCF v Del Corso
www.iept.nl
beoordelen of er sprake is van een dergelijke mededeling aan het publiek. 94 Allereerst dient te worden opgemerkt dat zoals in de zaken die hebben geleid tot de reeds aangehaalde arresten SGAE en Football Association Premier League e.a., de patiënten van een tandarts, hoewel zij zich binnen het ontvangstgebied van het dragersignaal van de fonogrammen bevinden, deze fonogrammen slechts kunnen horen omdat de tandarts dit doelbewust mogelijk heeft gemaakt. Bijgevolg moet worden aangenomen dat deze tandarts welbewust intervenieert in de uitzending van deze fonogrammen. 95 Wat vervolgens de patiënten van een tandarts als die in het hoofdgeding betreft, is het van belang erop te wijzen dat zij normaliter een geheel van personen vormen waarvan de samenstelling grotendeels stabiel is en dat zij dus een bepaald geheel van potentiële luisteraars uitmaken, aangezien andere personen in beginsel geen toegang hebben tot de zorgverlening van deze tandarts. Bijgevolg gaat het niet om „personen in het algemeen”, anders dan de in punt 85 van het onderhavige arrest gegeven omschrijving. 96 Daarenboven moet aangaande het aantal personen voor wie hetzelfde fonogram door de tandarts hoorbaar wordt gemaakt, in lijn met wat in punt 84 van het onderhavige arrest is uiteengezet, worden vastgesteld dat het aantal personen vrij beperkt en zelfs onbeduidend is in het geval van patiënten van een tandarts, aangezien de kring van personen die tegelijk in zijn kabinet aanwezig zijn, doorgaans zeer beperkt is. Zo de patiënten op elkaar volgen, neemt dit bovendien niet weg dat deze beurtelings aanwezige patiënten in de regel niet dezelfde fonogrammen, met name de via de radio uitgezonden fonogrammen, horen. 97 Ten slotte kan niet worden betwist dat, in een situatie als die in het hoofdgeding, een tandarts die als achtergrondmuziek fonogrammen uitzendt in aanwezigheid van zijn patiënten, louter wegens deze uitzending redelijkerwijs niet kan verwachten dat het aantal patiënten van zijn praktijk zal toenemen, of dat hij de prijs van de zorgverlening zal kunnen verhogen. Bijgevolg kan een dergelijke uitzending op zich geen invloed hebben op de inkomsten van deze tandarts. 98 De patiënten van een tandarts gaan immers uitsluitend voor tandverzorging naar een tandartspraktijk en daarbij is een uitzending van fonogrammen geen aan tandverzorging inherent aspect. Zij horen toevallig en buiten hun wil bepaalde fonogrammen, afhankelijk van hun aankomsttijdstip in de praktijk en hun wachttijd alsook van de aard van de behandeling. In deze omstandigheden kan niet worden verondersteld dat de normale kring van patiënten van een tandarts ontvankelijk is voor de betrokken uitzending. 99 Bijgevolg vertoont een dergelijke uitzending geen winstoogmerk, zodat niet is voldaan aan het in punt 90 van dit arrest vermelde criterium. 100 Uit de voorgaande overwegingen vloeit voort dat een tandarts als die in het hoofdgeding, die in zijn praktijk kosteloos fonogrammen uitzendt ten behoeve van zijn patiënten die deze uitzending buiten hun wil
horen, geen „mededeling aan het publiek” in de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn 92/100 verricht. 101 Hieruit volgt dat in een situatie als die in het hoofdgeding niet is voldaan aan de in artikel 8, lid 2, van richtlijn 92/100 opgelegde voorwaarde voor betaling van een billijke vergoeding door de gebruiker, namelijk dat deze gebruiker een „mededeling aan het publiek” in de zin van deze bepaling verricht. 102 Daarom moet op de vierde en de vijfde vraag worden geantwoord dat het begrip „mededeling aan het publiek” in de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn 92/100 aldus moet worden uitgelegd dat het geen betrekking heeft op de kosteloze uitzending van fonogrammen in een tandartspraktijk als die in het hoofdgeding, waarin een vrij beroep wordt uitgeoefend, ten behoeve van de patiënten die deze uitzending buiten hun wil horen. Bijgevolg hebben producenten van fonogrammen op grond van een dergelijke uitzending geen recht op een vergoeding. Kosten 103 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking. Het Hof (Derde kamer) verklaart voor recht: 1) De bepalingen van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom, als bijlage 1 C gehecht aan de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), ondertekend te Marrakech op 15 april 1994 en goedgekeurd bij besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994 betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap voor wat betreft de onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, van de uit de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguay-Ronde (1986-1994) voortvloeiende overeenkomsten, en van het Verdrag van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (WIPO) inzake uitvoeringen en fonogrammen van 20 december 1996 zijn toepasselijk in de rechtsorde van de Unie. Aangezien het Internationaal Verdrag inzake de bescherming van uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en omroeporganisaties, ondertekend te Rome op 26 oktober 1961, geen deel uitmaakt van de rechtsorde van de Unie, is het in de Unie niet toepasselijk, maar heeft het er indirecte gevolgen. Particulieren kunnen zich noch op het Verdrag van Rome, noch op de TRIPs-overeenkomst en evenmin op het WPPT rechtstreeks beroepen. Het begrip „mededeling aan het publiek”, dat is opgenomen in richtlijnen 92/100/EEG van de Raad van 19 november 1992 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom en 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de Pagina 10 van 30
www.ie-portal.nl 56
IEPT20120315, HvJEU, SCF v Del Corso
www.iept.nl
informatiemaatschappij, moet worden uitgelegd tegen de achtergrond van de in het Verdrag van Rome, de TRIPs-overeenkomst en het WPPT opgenomen overeenstemmende begrippen en op een wijze dat het daarmee verenigbaar blijft, tevens rekening houdend met de context waarin dergelijke begrippen passen en met het door de relevante verdragsbepalingen inzake intellectuele eigendom beoogde doel. 2) Het begrip „mededeling aan het publiek” in de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn 92/100 moet aldus worden uitgelegd dat het geen betrekking heeft op de kosteloze uitzending van fonogrammen in een tandartspraktijk als die in het hoofdgeding, waarin een vrij beroep wordt uitgeoefend, ten behoeve van de patiënten, die deze uitzending buiten hun wil horen. Bijgevolg hebben producenten van fonogrammen op grond van een dergelijke uitzending geen recht op een vergoeding. ondertekeningen * Procestaal: Italiaans.
CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL V. TRSTENJAK van 29 juni 2011 (1) Zaak C-135/10 SCF Consorzio Fonografici tegen Marco Del Corso [verzoek van Corte d’appello di Turino (Italië) om een prejudiciële beslissing] „Auteursrecht en naburige rechten – Richtlijnen 92/100 en 2006/115 – Rechten van uitvoerende kunstenaars en van producenten van fonogrammen – Artikel 8, lid 2 – Mededeling aan het publiek –Indirecte mededeling van fonogrammen in het kader van radio-uitzendingen die in de wachtkamer van een tandartspraktijk worden medegedeeld – Vereiste van winstoogmerk – Billijke vergoeding” I – Inleiding 1. Zoals de uitvinding van de boekdrukkunst door Gutenberg uiteindelijk heeft geleid tot een auteursrechtelijke bescherming van geschreven werken, heeft de uitvinding van de fonograaf door Edison niet alleen de economische betekenis van de auteursrechtbescherming van muziekwerken versterkt, maar ook de weg vrijgemaakt voor de invoering van naburige rechten voor uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen. Indien gebruik wordt gemaakt van een fonogram, gaat het niet alleen om het recht van de maker op het aan het publiek meegedeelde auteursrechtelijk beschermde werk, maar ook om de naburige rechten van de uitvoerende kunstenaars en van de producenten van fonogrammen. 2. Het onderhavige prejudiciële verzoek van de Corte d’appello di Torino (hierna: „verwijzende rechter”) heeft betrekking op het recht op billijke vergoeding van artikel 8, lid 2, van richtlijn 92/100/EEG van de Raad van 19 november 1992 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom(2), respectievelijk
van richtlijn 2006/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom (gecodificeerde versie)(3), die voor de mededeling aan het publiek van een reeds voor handelsdoeleinden uitgegeven fonogram moet worden betaald. 3. Ten eerste wil de verwijzende rechter weten of een tandarts die in zijn praktijk radio-uitzendingen hoorbaar maakt, een billijke vergoeding moet betalen voor de indirecte mededeling aan het publiek van de fonogrammen die in de radio-uitzendingen worden medegedeeld. 4. Ten tweede vraagt de verwijzende rechter of de internationaalrechtelijke regels die ten grondslag liggen aan de unierechtelijke regels betreffende het recht op billijke vergoeding, in een geding tussen particulieren rechtstreeks toepasselijk zijn en in welke relatie deze internationaalrechtelijke regels staan tot de unierechtelijke regels. 5. Deze vragen staan inhoudelijk in nauw verband met het arrest SGAE(4). In dit arrest heeft het Hof eerst vastgesteld dat er sprake is van mededeling aan het publiek in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisering van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij(5), wanneer een hotelexploitant door middel van de in de hotelkamers beschikbaar gestelde televisietoestellen een signaal verspreidt, en wel ongeacht met welke techniek het signaal wordt doorgegeven. Vervolgens heeft het Hof vastgesteld dat het privékarakter van hotelkamers niet in de weg staat aan de openbaarheid van de mededeling. In de onderhavige zaak rijst in het bijzonder de vraag of deze uitspraak, die de mededeling aan het publiek betreft van werken die auteursrechtelijk zijn beschermd krachtens artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29, toepasbaar is op het begrip „mededeling aan het publiek” in de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn 92/100 respectievelijk richtlijn 2006/115, dat betrekking heeft op de naburige rechten van uitvoerende kunstenaars en van producenten van fonogrammen. 6. Bovendien hangt de onderhavige zaak nauw samen met zaak C-162/10, Phonographic Performance, waarin ik eveneens vandaag conclusie neem. In de zaak Phonographic Performance gaat het met name om de vraag of de exploitant van een hotel of pension die op de kamers televisie- en/of radiotoestellen beschikbaar stelt waaraan hij een uitgezonden signaal doorgeeft, verplicht is een billijke vergoeding te betalen voor de indirecte mededeling aan het publiek van de fonogrammen die in de radio- en televisie-uitzendingen worden gebruikt. II – Toepasselijk recht A – Internationaal recht 1. Verdrag van Rome 7. Artikel 12 van het Internationaal Verdrag van 26 oktober 1961 inzake de bescherming van uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en Pagina 11 van 30
www.ie-portal.nl 57
IEPT20120315, HvJEU, SCF v Del Corso
www.iept.nl
omroeporganisaties (hierna: „Verdrag van Rome”)(6) bepaalt: „Indien een voor handelsdoeleinden openbaar gemaakt fonogram of een reproductie van zulk een geluidsdrager rechtstreeks wordt gebruikt voor uitzending of voor enigerlei overbrenging aan het publiek, dient door de gebruiker één enkele redelijke vergoeding te worden betaald aan de uitvoerende kunstenaars of aan de producenten van de fonogrammen of aan beiden. De nationale wetgeving kan bij het ontbreken van overeenstemming tussen deze partijen de voorwaarden inzake de verdeling van deze vergoeding bepalen.” 8. Artikel 15, lid 1, sub a, van het Verdrag van Rome bepaalt: „1. Iedere Verdragsluitende Staat kan in zijn nationale wetgeving voorzien in uitzonderingen op de door dit Verdrag gewaarborgde bescherming ten aanzien van a) privégebruik;” 9. Artikel 16, lid 1, sub a, van het Verdrag van Rome luidt: „1. Iedere Staat is, wanneer hij partij bij dit Verdrag wordt, gebonden door alle verplichtingen en geniet alle voordelen daarin bepaald. Een Staat kan evenwel te allen tijde middels een bij de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties neergelegde kennisgeving verklaren dat hij: a) wat artikel 12 betreft: (i) de bepalingen van dat artikel niet zal toepassen; (ii) de bepalingen van dat artikel niet zal toepassen ten aanzien van bepaalde soorten gebruik; (iii) wat fonogrammen betreft waarvan de producent geen onderdaan is van een andere Verdragsluitende Staat, dat artikel niet zal toepassen; (iv) wat geluidsdragers betreft waarvan de producent onderdaan is van een andere Verdragsluitende Staat, de in dat artikel voorziene bescherming zal beperken tot de mate waarin en de duur waarvoor de laatstgenoemde Staat bescherming toekent aan fonogrammen die voor het eerst zijn vastgelegd door een onderdaan van de Staat die de verklaring aflegt, het feit dat de Verdragsluitende Staat waarvan de producent onderdaan is, niet aan dezelfde gerechtigde(n) bescherming toekent als de Staat die de verklaring aflegt, wordt echter niet beschouwd als een verschil in de mate van bescherming; [...]” 10. Italië is partij bij het Verdrag van Rome, maar heeft een verklaring krachtens artikel 16, lid 1, sub a, ii), iii) en iv) afgegeven. 11. De Unie is geen partij bij het Verdrag van Rome. Alleen staten kunnen toetreden tot dit Verdrag. 2. WPPT 12. Het WIPO-verdrag inzake uitvoeringen en fonogrammen (hierna: „WPPT”) van 20 september 1996(7) bevat internationale regels met betrekking tot de naburige rechten, die verder reiken dan het Verdrag van Rome. 13. Artikel 1 van het WPPT bepaalt: „Verhouding tot andere verdragen
1. Niets in dit Verdrag houdt een afwijking in van bestaande verplichtingen die de verdragsluitende partijen met elkaar zijn aangegaan krachtens het Internationaal verdrag inzake de bescherming van uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en omroeporganisaties, tot stand gekomen te Rome op 26 oktober 1961 (hierna te noemen het ‚Verdrag van Rome’). 2. De krachtens dit verdrag toegekende bescherming laat onverlet en is op generlei wijze van invloed op de bescherming van het auteursrecht op werken van letterkunde en kunst. Derhalve mag geen bepaling van dit verdrag zo worden uitgelegd dat daardoor aan deze bescherming afbreuk zou worden gedaan. 3. Dit verdrag staat niet in verband met andere verdragen en doet geen afbreuk aan de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit andere verdragen.” 14. Artikel 2 van het WPPT, dat de begripsbepalingen regelt, bepaalt onder f en g: „Voor de toepassing van dit verdrag: f) wordt onder ‚uitzending’ verstaan de transmissie langs draadloze weg van geluiden of van beelden en geluiden of van de weergaven daarvan voor ontvangst door het publiek; g) wordt onder ‚mededeling aan het publiek’ van een uitvoering of een fonogram verstaan de overdracht aan het publiek door elk medium anders dan door uitzending, van geluiden van een uitvoering of de op een fonogram vastgelegde geluiden of weergaven van geluiden. Voor de toepassing van artikel 15 wordt onder ‚mededeling aan het publiek’ mede verstaan het voor het publiek hoorbaar maken van de op een fonogram vastgelegde geluiden of weergaven van geluiden.” 15. Hoofdstuk II van het WPPT regelt de rechten van uitvoerende kunstenaars en hoofdstuk III van het WPPT de rechten van producenten van fonogrammen. Hoofdstuk IV van het WPPT bevat gemeenschappelijke bepalingen voor uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen. Artikel 15 van het WPPT, dat in dit hoofdstuk staat, betreft het recht op vergoeding voor uitzending en mededeling aan het publiek; het bepaalt: „1. Uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen hebben recht op één enkele billijke vergoeding voor het directe of indirecte gebruik van voor commerciële doeleinden gepubliceerde fonogrammen ten behoeve van uitzending of enigerlei mededeling aan het publiek. 2. De verdragsluitende partijen kunnen in hun nationale wetgeving bepalen dat de enkele billijke vergoeding door de gebruiker is verschuldigd aan de uitvoerend kunstenaar, aan de producent van een fonogram of aan beiden. De verdragsluitende partijen kunnen in hun nationale wetgeving de voorwaarden bepalen volgens welke uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen de enkele billijke vergoeding verdelen wanneer hierover geen overeenstemming tussen de uitvoerend kunstenaar en de producent van fonogrammen is bereikt.
Pagina 12 van 30
www.ie-portal.nl 58
IEPT20120315, HvJEU, SCF v Del Corso
www.iept.nl
3. Iedere verdragsluitende partij kan in een bij de directeur-generaal van de WIPO nedergelegde kennisgeving verklaren dat zij de bepalingen van lid 1 slechts ten aanzien van bepaalde vormen van gebruik zal toepassen, of dat zij toepassing hiervan op een andere wijze zal beperken, of dat zij deze bepalingen in het geheel niet zal toepassen. 4. Voor de toepassing van dit artikel worden fonogrammen die per draad of langs draadloze weg aan het publiek beschikbaar worden gesteld op zodanig wijze dat deze voor leden van het publiek toegankelijk zijn vanaf een door hen gekozen plaats en op een door hen gekozen tijdstip, geacht voor commerciële doeleinden te zijn gepubliceerd.” 16. Artikel 16 van het WPPT, met het opschrift „Beperkingen en uitzonderingen”, bepaalt: „1. De verdragsluitende partijen kunnen in hun nationale wetgeving voorzien in soortgelijke beperkingen of uitzonderingen ten aanzien van de bescherming van uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen als waarin zij in hun nationale wetgeving voorzien in verband met de bescherming van het auteursrecht op werken van letterkunde en kunst. 2. De verdragsluitende partijen begrenzen alle beperkingen van of uitzonderingen op de rechten waarin dit verdrag voorziet tot bepaalde speciale gevallen die geen afbreuk doen aan een normale exploitatie van de uitvoering of het fonogram en die niet op ongerechtvaardigde wijze schade toebrengen aan de rechtmatige belangen van de uitvoerend kunstenaar of de producent van het fonogram.” 17. Krachtens artikel 23, lid 1, van het WPPT zijn de verdragsluitende partijen verplicht de noodzakelijke maatregelen te nemen, overeenkomstig hun wetgeving, teneinde de toepassing van dit verdrag te verzekeren. 18. Italië en de Unie zijn partijen bij het WPPT. Noch Italië noch de Unie heeft een verklaring krachtens artikel 15, lid 3, van het WPPT afgegeven. 3. TRIPs 19. Artikel 14 van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom(8) (hierna: „TRIPs”), dat de bescherming van uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen (geluidsopnamen) en omroeporganisaties regelt, bepaalt: „1. Met betrekking tot een vastlegging van hun uitvoering op een fonogram hebben uitvoerende kunstenaars de mogelijkheid de volgende handelingen te beletten, wanneer deze worden verricht zonder hun toestemming: de vastlegging van hun niet vastgelegde uitvoering en de reproductie van deze vastlegging. Uitvoerende kunstenaars hebben ook de mogelijkheid de volgende handelingen te beletten, wanneer deze worden verricht zonder hun toestemming: de uitzending langs draadloze weg en de overbrenging aan het publiek van de rechtstreekse uitzending van de uitvoering. 2. Producenten van fonogrammen genieten het recht de directe of indirecte reproductie van hun fonogrammen toe te staan of te verbieden.
[...] 6. Een Lid kan, met betrekking tot de krachtens het eerste tot en met het derde lid verleende rechten, voorzien in voorwaarden, beperkingen, uitzonderingen en voorbehouden, voor zover toegestaan door het Verdrag van Rome. De bepalingen van artikel 18 van de Berner Conventie (1971) zijn evenwel ook van overeenkomstige toepassing op de rechten van uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen met betrekking tot fonogrammen.” B – Recht van de Unie(9) 1. Richtlijn 92/100 20. De vijfde, de zevende tot en met de tiende, de vijftiende tot en met de zeventiende en de twintigste alinea van de considerans van richtlijn 92/100 luiden als volgt: „[...] (5) Overwegende dat de doeltreffende bescherming, door middel van verhuur- en uitleenrechten, van auteursrechtelijk beschermde werken en van door naburige rechten beschermde zaken, alsook de bescherming van door naburige rechten beschermde zaken door middel van het vastleggings-, het reproductie-, het distributierecht, het recht tot uitzending en mededeling aan het publiek bijgevolg voor de economische en culturele ontwikkeling van de Gemeenschap van fundamenteel belang kunnen worden geacht. [...] (7) Overwegende dat het creatieve en artistieke werk van auteurs en uitvoerende kunstenaars een passend inkomen noodzakelijk maakt als basis voor verder creatief en artistiek werk en dat de investeringen die met name voor de productie van fonogrammen en films vereist zijn, bijzonder hoog en riskant zijn en dat de mogelijkheid om dit inkomen veilig te stellen en deze investering terug te verdienen, alleen daadwerkelijk kan worden gegarandeerd door een passende juridische bescherming van de betrokken rechthebbenden. (8) Overwegende dat deze scheppende, artistieke en ondernemersactiviteiten grotendeels door zelfstandigen worden verricht; dat het verrichten van dergelijke activiteiten moet worden vergemakkelijkt door een geharmoniseerde rechtsbescherming in de Gemeenschap. (9) Overwegende dat, in zoverre het bij deze activiteiten in hoofdzaak om diensten gaat, het verrichten hiervan evenzeer dient te worden vergemakkelijkt door in de Gemeenschap een geharmoniseerd wettelijk kader tot stand te brengen. (10) Overwegende dat de wetgeving van de lidstaten zodanig moet worden geharmoniseerd, dat zij niet in strijd komt met internationale verdragen waarop de wetten betreffende het auteursrecht en de naburige rechten van vele lidstaten zijn gebaseerd. [...] (15) Overwegende dat een regeling moet worden ingevoerd die een niet voor afstand vatbaar recht op een billijke vergoeding waarborgt aan auteurs en uitvoerende kunstenaars, die de mogelijkheid moeten behouden om het beheer van dit recht toe te vertrouwen Pagina 13 van 30
www.ie-portal.nl 59
IEPT20120315, HvJEU, SCF v Del Corso
www.iept.nl
aan maatschappijen voor collectieve belangenbehartiging die hen vertegenwoordigen. (16) Overwegende dat deze billijke vergoeding uitgekeerd kan worden op basis van een of meer betalingen op ongeacht welk moment, bij het sluiten van het contract of later. (17) Overwegende dat bij deze billijke vergoeding rekening dient te worden gehouden met het belang van de bijdrage van de betrokken auteurs en uitvoerende kunstenaars aan de productie en de exploitatie van het fonogram of de film. [...] (20) Overwegende dat de lidstaten kunnen voorzien in een verder reikende bescherming van houders van naburige rechten dan op grond van artikel 8 van deze richtlijn vereist is. [...]” 21. Artikel 8 van richtlijn 92/100, met het opschrift „Uitzending en mededeling aan het publiek”, bepaalt: „1. De lidstaten kennen uitvoerende kunstenaars het uitsluitende recht toe, het uitzenden via de ether en het mededelen aan het publiek van hun uitvoeringen toe te staan of te verbieden, behalve wanneer de uitvoering op zichzelf reeds een uitzending is of aan de hand van een vastlegging is vervaardigd. 2. De lidstaten stellen een recht in om ervoor te zorgen dat een enkele billijke vergoeding wordt uitgekeerd door de gebruiker, wanneer een voor handelsdoeleinden uitgegeven fonogram of een reproductie daarvan wordt gebruikt voor uitzending via de ether of voor enigerlei mededeling aan het publiek, en dat deze vergoeding wordt verdeeld tussen de betrokken uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen. Bij gebreke van overeenstemming tussen uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen kunnen de lidstaten bepalen volgens welke voorwaarden deze vergoeding tussen beide partijen wordt verdeeld. 3. De lidstaten kennen omroeporganisaties het uitsluitende recht toe om heruitzending van hun uitzendingen via de ether en de mededeling aan het publiek van hun uitzendingen toe te staan of te verbieden, indien deze mededeling plaatsvindt op plaatsen die tegen betaling van een toegangsprijs voor het publiek toegankelijk zijn.” 22. Artikel 10 van richtlijn 92/100 bepaalt: „Beperkingen op de rechten 1. De lidstaten kunnen op de in hoofdstuk II genoemde rechten beperkingen stellen ten aanzien van: a) privégebruik; [...] 2. Onverminderd lid 1 kan elke lidstaat op de bescherming van uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen, omroeporganisaties en producenten van de eerste vastleggingen van films, dezelfde beperkingen stellen als op de auteursrechtelijke bescherming van werken van letterkunde en kunst. Dwanglicenties mogen evenwel slechts worden toegekend in zoverre deze met het Verdrag van Rome verenigbaar zijn.
3. Lid 1, sub a, geldt onverminderd bestaande of toekomstige wetgeving betreffende de vergoeding voor de reproductie voor privégebruik.” 2. Richtlijn 2006/115 23. Richtlijn 2006/115 heeft richtlijn 92/100 geconsolideerd. De punten 3, 5 tot en met 7, 12, 13 en 16 van de considerans van richtlijn 2006/15 luiden als volgt: „(3) De doeltreffende bescherming, door middel van verhuur- en uitleenrechten, van auteursrechtelijk beschermde werken en van door naburige rechten beschermde zaken, alsook de bescherming van door naburige rechten beschermde zaken door middel van het vastleggingsrecht, het distributierecht en het recht tot uitzending en mededeling aan het publiek kunnen bijgevolg voor de economische en culturele ontwikkeling van de Gemeenschap van fundamenteel belang worden geacht. [...] (5) Het creatieve en artistieke werk van auteurs en uitvoerende kunstenaars maakt een passend inkomen noodzakelijk als basis voor verder creatief en artistiek werk en de investeringen die met name voor de productie van fonogrammen en films vereist zijn, zijn bijzonder hoog en riskant en de mogelijkheid om dit inkomen veilig te stellen en deze investering terug te verdienen, kan alleen daadwerkelijk worden gegarandeerd door een passende juridische bescherming van de betrokken rechthebbenden. (6) Deze scheppende, artistieke en ondernemersactiviteiten worden grotendeels door zelfstandigen verricht; het verrichten van dergelijke activiteiten moet worden vergemakkelijkt door een geharmoniseerde rechtsbescherming in de Gemeenschap. In zoverre het bij deze activiteiten in hoofdzaak om diensten gaat, dient het verrichten hiervan evenzeer te worden vergemakkelijkt door in de Gemeenschap een geharmoniseerd wettelijk kader tot stand te brengen. (7) De wetgeving van de lidstaten moet zodanig worden geharmoniseerd, dat zij niet in strijd komt met internationale verdragen waarop de wetten betreffende het auteursrecht en de naburige rechten van vele lidstaten zijn gebaseerd. [...] (12) Een regeling moet worden ingevoerd die een niet voor afstand vatbaar recht op een billijke vergoeding waarborgt aan auteurs en uitvoerende kunstenaars die de mogelijkheid moeten behouden om het beheer van dit recht toe te vertrouwen aan maatschappijen voor collectieve belangenbehartiging die hen vertegenwoordigen. (13) Deze billijke vergoeding kan uitgekeerd worden op basis van een of meer betalingen op ongeacht welk moment, bij het sluiten van het contract of later. Rekening dient te worden gehouden met het belang van de bijdrage van de betrokken auteurs en uitvoerende kunstenaars aan de productie en de exploitatie van het fonogram of de film. [...]
Pagina 14 van 30
www.ie-portal.nl 60
IEPT20120315, HvJEU, SCF v Del Corso
www.iept.nl
(16) De lidstaten moeten kunnen voorzien in een verderreikende bescherming van houders van naburige rechten dan op grond van de bepalingen van deze richtlijn betreffende uitzending en mededeling aan het publiek vereist is.” 24. Hoofdstuk II van de richtlijn regelt de naburige rechten. Artikel 8 van de richtlijn, dat betrekking heeft op „Uitzending en mededeling aan het publiek”, bepaalt: „1. De lidstaten kennen uitvoerende kunstenaars het uitsluitende recht toe, het uitzenden via de ether en het mededelen aan het publiek van hun uitvoeringen toe te staan of te verbieden, behalve wanneer de uitvoering op zichzelf reeds een uitzending is of aan de hand van een vastlegging is vervaardigd. 2. De lidstaten stellen een recht in om ervoor te zorgen dat een enkele billijke vergoeding wordt uitgekeerd door de gebruiker, wanneer een voor handelsdoeleinden uitgegeven fonogram of een reproductie daarvan wordt gebruikt voor uitzending via de ether of voor enigerlei mededeling aan het publiek, en dat deze vergoeding wordt verdeeld tussen de betrokken uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen. Bij gebreke van overeenstemming tussen uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen kunnen de lidstaten bepalen volgens welke voorwaarden deze vergoeding tussen beide partijen wordt verdeeld. 3. De lidstaten kennen omroeporganisaties het uitsluitende recht toe om heruitzending van hun uitzendingen via de ether en de mededeling aan het publiek van hun uitzendingen toe te staan of te verbieden, indien deze mededeling plaatsvindt op plaatsen die tegen betaling van een toegangsprijs voor het publiek toegankelijk zijn.” 25. Artikel 10 van de richtlijn, met als opschrift „Beperkingen op de rechten”, luidt als volgt: „1. De lidstaten kunnen op de in dit hoofdstuk genoemde rechten beperkingen stellen ten aanzien van: a) privégebruik; [...] 2. Onverminderd lid 1 kan elke lidstaat op de bescherming van uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen, omroeporganisaties en producenten van de eerste vastleggingen van films, dezelfde beperkingen stellen als op de auteursrechtelijke bescherming van werken van letterkunde en kunst. Dwanglicenties mogen evenwel slechts worden toegekend in zoverre deze met het Verdrag van Rome verenigbaar zijn. 3. De in de leden 1 en 2 bedoelde beperkingen mogen slechts in bepaalde bijzondere gevallen worden toegepast, mits daarbij geen afbreuk wordt gedaan aan de normale exploitatie van werken of ander materiaal en de wettige belangen van de rechthebbenden niet onredelijk worden geschaad.” 26. Artikel 14 van de richtlijn heeft als opschrift „Intrekking” en bepaalt: „Richtlijn 92/100/EEG wordt ingetrokken, onverminderd de verplichtingen van de lidstaten met betrekking tot de in bijlage I, deel B, genoemde
termijnen voor omzetting in nationaal recht van de aldaar genoemde richtlijnen. Verwijzingen naar de ingetrokken richtlijn gelden als verwijzingen naar de onderhavige richtlijn en worden gelezen volgens de concordantietabel in bijlage II.” 3. Richtlijn 2001/29 27. De punten 9 tot en met 12, 15, 23, 24 en 27 van de considerans van richtlijn 2001/29 luiden als volgt: „(9) Bij een harmonisatie van het auteursrecht en de naburige rechten moet steeds van een hoog beschermingsniveau worden uitgegaan, omdat die rechten van wezenlijk belang zijn voor scheppend werk. De bescherming van deze rechten draagt bij tot de instandhouding en ontwikkeling van de creativiteit in het belang van auteurs, uitvoerend kunstenaars, producenten, consumenten, cultuur, industrie en het publiek in het algemeen. De intellectuele eigendom is dan ook als een geïntegreerd deel van de eigendom erkend. (10) Auteurs en uitvoerend kunstenaars moeten, willen zij hun scheppende en artistieke arbeid kunnen voortzetten, een passende beloning voor het gebruik van hun werk ontvangen, evenals de producenten om dat werk te kunnen financieren. De productie van fonogrammen, films en multimediaproducten, en van diensten, zoals ‚diensten-op-aanvraag’, vereist aanzienlijke investeringen. Een adequate rechtsbescherming van de intellectuele eigendomsrechten is noodzakelijk om de mogelijkheid tot het verkrijgen van een dergelijke beloning en de mogelijkheid van een behoorlijk rendement van dergelijke investeringen te waarborgen. (11) Een strikt, doelmatig systeem tot bescherming van de auteursrechten en naburige rechten is een van de voornaamste instrumenten om ervoor te zorgen dat de Europese culturele creativiteit en productie over de nodige middelen beschikken en om de scheppend en uitvoerend kunstenaars in staat te stellen hun autonomie en waardigheid te bewaren. (12) Een adequate bescherming van onder het auteursrecht vallende werken en onder naburige rechten vallend materiaal is ook uit cultureel oogpunt van groot belang. De Gemeenschap dient volgens artikel 151 van het Verdrag bij haar optreden rekening te houden met de culturele aspecten. [...] (15) De diplomatieke conferentie die in december 1996 is gehouden onder de auspiciën van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (WIPO), heeft geleid tot de aanneming van twee nieuwe verdragen, het Verdrag van de WIPO inzake het auteursrecht en het Verdrag van de WIPO inzake uitvoeringen en fonogrammen, die respectievelijk betrekking hebben op de bescherming van auteurs en de bescherming van uitvoerend kunstenaars en producenten van fonogrammen. Deze verdragen zorgen voor een belangrijke actualisering van de internationale bescherming van het auteursrecht en de naburige rechten, niet in de laatste plaats wat de zogenoemde ‚digitale agenda’ betreft, en voor een verbetering van de middelen om over de gehele wereld de piraterij te Pagina 15 van 30
www.ie-portal.nl 61
IEPT20120315, HvJEU, SCF v Del Corso
www.iept.nl
bestrijden. De Gemeenschap en een meerderheid van de lidstaten hebben de verdragen reeds ondertekend en de voorbereidingen voor de ratificatie van de verdragen door de Gemeenschap en de lidstaten zijn gaande. Met deze richtlijn wordt onder meer ook beoogd een aantal van de nieuwe internationale verplichtingen na te komen. [...] (23) Deze richtlijn moet het recht van de auteur van mededeling van werken aan het publiek verder harmoniseren. Aan dit recht moet een ruime betekenis worden gegeven die iedere mededeling omvat die aan niet op de plaats van oorsprong van de mededeling aanwezig publiek wordt gedaan. Dit recht dient zich uit te strekken tot elke dergelijke doorgifte of wederdoorgifte van een werk aan het publiek, per draad of draadloos, met inbegrip van uitzending. Dit recht heeft geen betrekking op enige andere handeling. (24) Het in artikel 3, lid 2, bedoelde recht van beschikbaarstelling voor het publiek, van in artikel 3, lid 2, bedoeld materiaal wordt geacht alle handelingen te bestrijken waarbij zulk materiaal beschikbaar wordt gesteld voor niet op de plaats van oorsprong van de beschikbaarstelling aanwezige leden van het publiek, en geen andere handelingen te bestrijken. [...] (27) De beschikbaarstelling van fysieke faciliteiten om een mededeling mogelijk te maken of te verrichten is op zich geen mededeling in de zin van deze richtlijn. [...]” 28. Artikel 3, leden 1 en 2, van richtlijn 2001/29 bepaalt: „1. De lidstaten voorzien ten behoeve van auteurs in het uitsluitende recht, de mededeling van hun werken aan het publiek, per draad of draadloos, met inbegrip van de beschikbaarstelling van hun werken voor het publiek op zodanige wijze dat deze voor leden van het publiek op een door hen individueel gekozen plaats en tijd toegankelijk zijn, toe te staan of te verbieden. 2. De lidstaten voorzien ten behoeve van: a) uitvoerend kunstenaars, met betrekking tot de vastleggingen van hun uitvoeringen; b) producenten van fonogrammen, met betrekking tot hun fonogrammen; [...] d) omroeporganisaties, met betrekking tot de vastleggingen van hun uitzendingen, ongeacht of deze uitzendingen via de ether of per draad plaatsvinden, uitzendingen per kabel of satelliet daaronder begrepen, in het uitsluitende recht, de beschikbaarstelling voor het publiek, per draad of draadloos, op zodanige wijze dat de leden van het publiek op een door hen individueel gekozen plaats en tijd er toegang toe hebben, toe te staan of te verbieden.” C – Nationaal recht 29. Artikel 72 van de Italiaanse wet nr. 633 van 22 april 1941 inzake de bescherming van het auteursrecht en andere, met de uitoefening ervan verbonden rechten (hierna: „auteurswet”) bepaalt: „Onverminderd de rechten die de maker krachtens titel I toekomen, heeft de producent van fonogrammen, voor
de duur en onder de voorwaarden bepaald in de hiernavolgende artikelen, het uitsluitend recht: a) toestemming te verlenen voor de directe of indirecte, tijdelijke of duurzame, gehele of gedeeltelijke reproductie van zijn fonogrammen, op welke wijze, in welke vorm en met welk reproductieprocédé dan ook; b) toestemming te verlenen voor de verspreiding van exemplaren van zijn fonogrammen. Het uitsluitende recht van verspreiding is in de Europese Gemeenschap alleen dan uitgeput, wanneer de eerste verkoop van de drager met het fonogram geschiedt door de producent of met diens toestemming in een lidstaat; c) toestemming te verlenen voor de verhuur en uitlening van exemplaren van zijn fonogrammen. Dit recht wordt niet uitgeput door de verkoop van de exemplaren of de verspreiding ervan in welke vorm dan ook; d) toestemming te verlenen voor de beschikbaarstelling van zijn fonogrammen aan het publiek op zodanige wijze dat zij voor leden van het publiek op een door hen individueel gekozen plaats en tijdstip toegankelijk zijn. Dit recht wordt niet uitgeput door enige handeling waardoor zij beschikbaar worden gesteld aan het publiek.” 30. Artikel 73 (zoals laatstelijk gewijzigd bij artikel 12, lid 1, van decreto legislativo nr. 68 van 9 april 2003) van deze wet bepaalt: „1. De producent van fonogrammen en de uitvoerende kunstenaars van de uitvoering die in de fonogrammen is vastgelegd of gereproduceerd, hebben, ongeacht de hun toekomende rechten van verspreiding, verhuur en uitlening, recht op een vergoeding voor het gebruik met winstoogmerk van de fonogrammen door middel van cinematografische werken, radio- en televisieuitzending, daaronder begrepen de mededeling aan het publiek via satelliet, op openbare dansfeesten, in openbare gelegenheden en in verband met welk ander openbaar gebruik van de fonogrammen ook. De uitoefening van dit recht komt toe aan de producent, die de vergoeding deelt met de betrokken uitvoerende kunstenaars [...]” 31. Het daaropvolgende artikel 73bis van de auteurswet (ingevoerd bij artikel 9, lid 1, decreto legislativo nr. 685 van 16 november 1994) bepaalt: „Ook wanneer het in artikel 73 bedoelde gebruik geen winstoogmerk heeft, hebben de uitvoerende kunstenaars en de producent van het gebruikte fonogram recht op een billijke vergoeding.” III – Feiten, procesverloop voor de nationale rechter en prejudiciële vragen 32. Società Consortile Fonografici (hierna: „SCF”) is een organisatie voor collectief beheer van auteursrechten in Italië en daarbuiten. Zij vertegenwoordigt de uitvoerende kunstenaars en de producenten van fonogrammen. 33. Als organisatie die in Italië en daarbuiten de rechten van de aangesloten producenten van fonogrammen beheert, int en verdeelt, verricht SCF met name de volgende activiteiten: a) inning van de vergoedingen voor het gebruik, met winstoogmerk, van door middel van radio of televisie Pagina 16 van 30
www.ie-portal.nl 62
IEPT20120315, HvJEU, SCF v Del Corso
www.iept.nl
uitgezonden fonogrammen, met inbegrip van de mededeling aan het publiek via satelliet, van cinematografische werken, op openbare dansfeesten, in openbare gelegenheden of in verband met welk ander gebruik ook, b) inning van de vergoedingen voor een gebruik zonder winstoogmerk, c) uitoefening van het recht toestemming te verlenen voor heruitzending van fonogrammen via kabel, en d) uitoefening van het recht van reproductie van fonogrammen. 34. SCF heeft onderhandelingen gevoerd met de Associazione Dentisti Italiani (de beroepsorganisatie van Italiaanse tandartsen) met het oog op de sluiting van een collectieve overeenkomst over de hoogte van de billijke vergoeding in de zin van artikel 73 of 73bis van de auteurswet voor de mededeling van fonogrammen, met inbegrip van de uitzending ervan in besloten praktijkruimten met welke middelen dan ook. 35. Omdat de onderhandelingen geen resultaat opleverden, heeft SCF bij het Tribunale di Torino een vordering ingesteld tegen del Corso, tandarts, strekkende tot vaststelling dat deze in zijn particuliere tandartspraktijk in Turijn bij wijze van achtergrondgeluid fonogrammen uitzond waarop een uitsluitend recht rust, en dat voor deze activiteit, die een mededeling aan het publiek in de zin van de Italiaanse auteurswet, het internationale recht en het communautaire recht vormt, een billijke vergoeding verschuldigd is. De hoogte van de vergoeding zou in een afzonderlijke procedure worden vastgesteld. 36. Del Marco concludeerde tot verwerping van de vordering. Hij stelde ten eerste dat SCF het auteursrecht slechts kon inroepen indien hij zelf de fonogrammen gebruikte; de fonogrammen in zijn praktijk werden echter via de radio uitgezonden. Bijgevolg was de billijke vergoeding verschuldigd door de radiozender, voor het luisteren naar de radiouitzending zou daarentegen geen billijke vergoeding verschuldigd zijn. Ten tweede was er geen sprake van mededeling aan het publiek, omdat een particuliere tandartspraktijk niet als een openbare ruimte kan worden aangemerkt. Voor patiënten was de praktijk pas toegankelijk op afspraak. 37. Het Tribunale di Torino heeft de vordering verworpen. Naar zijn oordeel was er geen sprake van een mededeling met winstoogmerk en was de tandartspraktijk bovendien besloten en geen openbare of voor het publiek toegankelijke ruimte. 38. SCF heeft hoger beroep ingesteld bij de verwijzende rechter. Del Corso heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep. 39. De advocaat-generaal van de Italiaanse Republiek bij de verwijzende rechter heeft zich in de procedure gevoegd en eveneens geconcludeerd tot verwerping van het beroep. 40. De verwijzende rechter is van mening dat de internationaalrechtelijke, unierechtelijke en nationale bepalingen alle voorzien in een recht van producenten van fonogrammen op een vergoeding voor het gebruik, door middel van mededeling aan het publiek, van door
hen vervaardigde fonogrammen. Het recht op een billijke vergoeding voor een nieuwe mededeling aan het publiek wordt niet uitgesloten door en maakt geen deel uit van de billijke vergoeding die reeds door de radiozender is betaald. De aan een radiozender verleende toestemming veronderstelt weliswaar ook dat de uitzending in privé-omstandigheden kan worden beluisterd door de bezitter van een technisch ontvangstmiddel. Het gebruik in een openbare context, hetzij omdat het in een openbare gelegenheid plaatsvindt, hetzij omdat het voor een groot aantal mensen potentieel en ongedifferentieerd toegankelijk is, schept echter een toegevoegde gebruikswaarde die als zodanig afzonderlijk moet worden vergoed. Het is echter de vraag of onder het begrip mededeling aan het publiek ook de mededeling in besloten beroepsruimten zoals tandartspraktijken valt, waar de patiënt in de regel na een vooraf gemaakte afspraak toegang heeft en het radioprogramma onafhankelijk van zijn wil wordt afgespeeld. 41. Tegen deze achtergrond heeft de verwijzende rechter de volgende prejudiciële vragen gesteld: „1) Zijn het Verdrag van Rome van 26 oktober 1961 inzake naburige rechten, de TRIPs-overeenkomst (Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom) en het WIPO-verdrag (World Intellectual Property Organization) inzake uitvoeringen en fonogrammen (WPPT) rechtstreeks toepasselijk in de communautaire rechtsorde? 2) Werken de voornoemde regelingen van eenvormig internationaal recht eveneens rechtstreeks tussen particulieren? 3) Komt het begrip ‚mededeling aan het publiek’ in de aangehaalde internationale verdragen overeen met het communautaire begrip in de richtlijnen 92/100/EEG en 2001/29/EG? Zo neen, welke regeling heeft dan voorrang? 4) Vormt de kosteloze uitzending van fonogrammen in besloten tandartspraktijken waarin een vrij beroep wordt uitgeoefend, ten behoeve van de patiënten, die deze uitzending onafhankelijk van hun wil genieten, een ‚mededeling aan het publiek’ of ‚beschikbaarstelling aan het publiek’ in de zin van artikel 3, lid 2, sub b, van richtlijn 2001/29/EG? 5) Hebben producenten van fonogrammen op grond van deze uitzending recht op een vergoeding?” IV – Procesverloop voor het Hof 42. Het verzoek om een prejudiciële beslissing is bij de griffie van het Hof ingekomen op 15 maart 2010. 43. SCF, del Corso, de Italiaanse en de Ierse regering alsook de Commissie hebben schriftelijke opmerkingen ingediend. 44. Aan de gemeenschappelijke mondelinge behandeling in de onderhavige zaak en in zaak C162/10, Phonographic Performance, die op 7 april 2011 plaatsvond, hebben vertegenwoordigers van verzoekster in het hoofdgeding in die zaak, van SFC, del Corso, de Italiaanse, de Ierse, de Griekse en de Franse regering alsook de Commissie deelgenomen. V – Opmerkingen vooraf
Pagina 17 van 30
www.ie-portal.nl 63
IEPT20120315, HvJEU, SCF v Del Corso
www.iept.nl
45. Met zijn prejudiciële vragen wil de verwijzende rechter in wezen weten of een tandarts die in zijn praktijk radio-uitzendingen mededeelt, de in de radiouitzendingen gebruikte fonogrammen indirect mededeelt aan het publiek en daarvoor een billijke vergoeding moet betalen. 46. Ik zal hierna eerst ingaan op de vierde en de vijfde prejudiciële vraag, over de uitlegging van de unierechtelijke bepalingen. Vervolgens zal ik ingaan op de eerste tot en met de derde vraag, betrekking hebbend op de internationaalrechtelijke bepalingen. VI – De vierde en de vijfde prejudiciële vraag 47. Met de vierde en de vijfde prejudiciële vraag wil de verwijzende rechter weten of een tandarts die in zijn wachtkamer een radioprogramma hoorbaar maakt, de in de radio-uitzending gebruikte fonogrammen in de zin van artikel 3, lid 2, sub b, van richtlijn 2001/29 mededeelt aan het publiek of beschikbaar stelt aan het publiek en daarvoor een billijke vergoeding moet betalen. A – Voornaamste argumenten van partijen 48. Tijdens de mondelinge behandeling hebben alle partijen – deels in afwijking van hun schriftelijke opmerkingen – verklaard dat artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 respectievelijk van richtlijn 92/100 en niet artikel 3 van richtlijn 2001/29 de in het onderhavige geval relevante bepaling is. 49. Volgens SCF en de Franse regering is er sprake van een mededeling aan het publiek in de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115. Het begrip mededeling aan het publiek in artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 en in artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 moet in de gehele Unie eenvormig en parallel worden uitgelegd. Het arrest SGAE, dat artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 betreft, is dus toepasbaar op artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/11. Dit volgt ten eerste uit de inhoud en de strekking van de richtlijnen. Hieraan doet niet af, dat richtlijn 2006/115 geen met punt 23 van de considerans van richtlijn 2001/29 vergelijkbare overweging bevat, op grond waarvan het begrip mededeling aan het publiek ruim moet worden uitgelegd. Punt 23 van de considerans is in zoverre namelijk overbodig. Voor zover beide richtlijnen voorzien in een verschillend beschermingsniveau, gaat het daarbij om de vormgeving van de rechten maar niet om het begrip mededeling aan het publiek. Uit de omstandigheid dat auteurs in artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 een uitsluitend recht en producenten van fonogrammen en uitvoerende kunstenaars in artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 daarentegen slechts een economisch recht wordt verleend, vloeit echter niet voort dat het begrip mededeling aan het publiek in beide bepalingen verschillend moet worden uitgelegd. Verder pleit voor een parallelle uitlegging, dat op internationaalrechtelijk niveau het WPPT en het WCT eveneens voorzien in een parallel begrip „mededeling aan het publiek”. Overigens is het arrest van Hof in de zaak SENA(10) niet van toepassing, omdat het Hof zich daarin uitsluitend heeft beziggehouden met de billijke aard van de vergoeding. Bovendien blijkt uit de systematiek van richtlijn 2001/29 dat met de belangen
van andere betrokkenen geen rekening mag worden gehouden bij de uitlegging van het begrip mededeling aan het publiek. Tot slot wijst de Franse regering erop dat een eenvormige uitlegging van het begrip mededeling aan het publiek vereist is omdat deze volgens richtlijn 2006/116/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de beschermingstermijn van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten(11) van belang is voor de beschermingsduur van het auteursrecht en de naburige rechten. 50. In een geval als het onderhavige is volgens SCF en de Franse regering sprake van een mededeling aan het publiek. 51. Ten eerste wijst SCF erop dat elke tandarts gemiddeld een aanzienlijk aantal patiënten heeft. Dat de patiënten alleen op afspraak en op contractuele basis toegang hebben tot de tandartspraktijk, is evenmin een argument tegen het openbare karaker van de mededeling. 52. Wat ten tweede de vraag betreft of een winstoogmerk een voorwaarde is voor een mededeling aan het publiek, wijst SCF er primair op dat deze vraag door de verwijzende rechter niet is gesteld. Subsidiair voert SCF aan dat een dergelijke doelstelling niet vereist is. In de eerste plaats voorzien de bewoordingen van artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 daar niet in. Vervolgens is dat niet in overeenstemming met de systematiek van richtlijn 2006/115 en van richtlijn 2001/29. Uit artikel 5 van richtlijn 2001/29, dat krachtens artikel 10, lid 2, van richtlijn 2006/115 ook van toepassing is op de naburige rechten van producenten van fonogrammen en van uitvoerende kunstenaars, vloeit voort dat met het ontbreken van een winstoogmerk pas rekening wordt gehouden op het niveau van de uitzonderingen en beperkingen, zodat er dus nog geen rekening mee hoeft te worden gehouden in het kader van het begrip mededeling aan het publiek. Voorts is een dergelijke doelstelling ook volgens de rechtspraak niet vereist. Tot slot is ook niet beslissend of de mededeling aan het publiek van invloed is op de tandartskeuze. De doelstelling van een hoog beschermingsniveau voor auteursrechten brengt mee dat de mededeling van fonogrammen in samenhang met de uitoefening van vrije beroepen niet a priori mag worden uitgezonderd van het beschermingsgebied van de betrokken immateriële rechten. 53. Ten derde voeren SCF en de Franse regering aan dat niet de patiënt maar de tandarts als gebruiker van de fonogrammen moet worden aangemerkt. De omstandigheid dat de mededeling onafhankelijk van de wil van de patiënt plaatsvindt en dat deze eventueel geen belang stellen in een mededeling, is derhalve niet relevant. 54. Del Corso acht de vierde en de vijfde prejudiciële vraag wegens ontbrekende relevantie niet-ontvankelijk. Het is niet aangetoond dat hij op fonogrammen vastgelegde werken heeft medegedeeld aan zijn patiënten en evenmin dat hij hiervoor een toegangsprijs heeft verlangd.
Pagina 18 van 30
www.ie-portal.nl 64
IEPT20120315, HvJEU, SCF v Del Corso
www.iept.nl
55. Voorts is in een geval als het onderhavige geen sprake van mededeling aan het publiek en evenmin van beschikbaarstelling. Van mededeling van een fonogram aan het publiek is alleen sprake wanneer het fonogram daadwerkelijk wordt medegedeeld ten overstaan van publiek in een openbare ruimte of een voor het publiek toegankelijke ruimte, dan wel in privéruimten voor een betalend publiek van significante omvang. In een geval als het onderhavige ontbreekt het vereiste openbare karakter. Ten eerste zijn de patiënten van een tandartspraktijk geen publiek omdat zij geen zelfstandige sociale, economische of juridische dimensie hebben. Ten tweede staat de op contractuele basis geleverde specifieke, persoonlijke en intellectuele prestatie van de tandarts op de voorgrond. Wanneer in dit verband muziek wordt afgespeeld, wordt daarmee geen winstoogmerk nagestreefd. Ten derde kan de tandarts, die ook de persoonlijkheidsrechten van zijn patiënten moet beschermen, zijn prestaties niet gelijktijdig verrichten, zodat zijn patiënten niet op hetzelfde moment in zijn praktijk verzameld zijn. Ten vierde betalen de patiënten geen toegangsprijs. Ten vijfde zijn de berekeningen van SCF betreffende het aantal patiënten van een tandarts niet juist. Ook is er geen sprake van beschikbaarstelling aan het publiek. Del Corso voert verder aan dat het standpunt van SCF betekent dat ook het beluisteren van muziek door een privépersoon in een privéruimte een mededeling aan het publiek zou zijn. 56. De Italiaanse regering is van oordeel dat de vierde prejudiciële vraag ontkennend moet worden beantwoord. Het Hof heeft in het arrest SGAE een mededeling aan het publiek in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 aangenomen. In de onderhavige zaak is echter artikel 8, lid 2, van richtlijn 92/100 van toepassing. In een geval als het onderhavige is er geen sprake van een mededeling aan het publiek in de zin van deze bepaling. Ten eerste gaat het bij de praktijk van een tandarts om een privéruimte waar patiënten alleen op afspraak komen. Maar ook wanneer niet van dit fysieke standpunt maar van een functioneel standpunt wordt uitgegaan, kan in een geval als het onderhavige geen mededeling aan het publiek worden aangenomen. Het is weliswaar niet beslissend hoeveel personen tegelijkertijd in de praktijk aanwezig zijn. Er moet namelijk een successief-cumulatieve benaderingswijze worden toegepast. Daarentegen moet rekening worden gehouden met de door de patiënten nagestreefde doeleinden. Het in het kader van de richtlijn relevante publiek zijn slechts de personen die bereid zijn geld te betalen voor de mogelijkheid, of rekening houdend met de mogelijkheid, om de inhoud van de fonogrammen te horen. Het is namelijk niet gerechtvaardigd om producenten van fonogrammen en uitvoerende kunstenaars een economisch recht toe te kennen wanneer de mededeling aan het publiek zelf geen economische betekenis heeft. Wat hotelgasten betreft, kan een economische betekenis worden aangenomen omdat de toegang tot radio- en televisieprogramma’s een onderdeel is van het aanbod van een hotelexploitant waarmee hotelgasten rekening
houden. Wat patiënten in een tandartspraktijk betreft, moet een economische betekenis echter worden ontkend. De mededeling van fonogrammen kan het verblijf van patiënten weliswaar aangenamer maken, maar heeft geen direct of indirect verband met de waarde van de prestatie van de tandarts. Volgens de Italiaanse regering hoeft de vijfde prejudiciële vraag niet te beantwoord worden, omdat de vierde prejudiciële vraag ontkennend moet worden beantwoord. 57. Volgens de Commissie en de Ierse regering mag het begrip mededeling aan het publiek in de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn 92/100 niet zonder meer gelijkgesteld worden aan het begrip mededeling aan het publiek in artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29. Veeleer moet dit begrip in artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 vanwege de verschillen tussen beide bepalingen enger worden uitgelegd. Er moet met name rekening mee worden gehouden dat auteurs in artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 een uitsluitend recht wordt toegekend, producenten van fonogrammen in artikel 8, lid 2, van richtlijn 92/100 daarentegen slechts een recht op billijke vergoeding. Ook is het niet in overeenstemming met het internationaal recht en het recht van de Unie, wanneer auteurs en producenten van fonogrammen dezelfde bescherming zouden krijgen. 58. De Commissie heeft in haar memorie aanvankelijk gesteld dat bij de uitlegging van het begrip mededeling in de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 rekening moet worden gehouden met de artikelen 2, sub g, en 15 van het WPPT. Hieronder valt dus ook de indirecte mededeling, en het is voldoende dat de op de fonogrammen vastgelegde geluiden hoorbaar worden gemaakt. Daarom moet in een geval als het onderhavige uitgegaan worden van een mededeling. De mededeling is echter niet aan het publiek. De rechtspraak van het Hof betreffende artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 is niet toepasbaar op artikel 8, lid 2, van richtlijn 92/100. Veeleer moet rekening worden gehouden met het openbare- of privékarakter van de ruimte waar de mededeling plaatsvindt en met het economische doel van de mededeling. Een dergelijk doel ontbreekt in het onderhavige geval omdat een arts niet volgens het criterium van de aantrekkelijkheid van de wachtkamer, maar volgens het persoonlijk vertrouwen wordt uitgezocht en de mededeling geen invloed heeft op de kwaliteit van de prestatie van de arts. 59. Tijdens de mondelinge behandeling heeft de Commissie echter gesteld dat er in een geval als het onderhavige reeds geen sprake kan zijn van een mededeling. Volgens de Commissie heeft het Hof zich in het arrest SGAE alleen de openbare aard van de mededeling en niet het begrip mededeling gedefinieerd. Het begrip mededeling moet zo worden geïnterpreteerd als advocaat-generaal Kokott heeft voorgesteld in haar conclusie in de zaak Football Association Premier League e.a.(12). Uit punt 23 van de considerans van richtlijn 2001/29 blijkt dat het begrip mededeling aan het publiek slechts doelt op personen die niet op de plaats van oorsprong van de mededeling aanwezig zijn. Pagina 19 van 30
www.ie-portal.nl 65
IEPT20120315, HvJEU, SCF v Del Corso
www.iept.nl
De mededeling van een uitzending via een radiotoestel in een tandartspraktijk vindt echter plaats aan een publiek dat op de plaats van oorsprong van de mededeling aanwezig is. Dit zou anders kunnen zijn indien het signaal dat via een dergelijk toestel wordt medegedeeld eerst naar een netwerk wordt geleid. B – Ontvankelijkheid van de prejudiciële vragen 60. De vierde en de vijfde prejudiciële vraag zijn ontvankelijk. 61. Ten eerste moet het argument van del Corso dat deze vragen niet relevant zijn omdat niet is aangetoond dat hij radioprogramma’s aan de patiënten heeft meegedeeld, worden verworpen. Blijkens de verwijzingsbeschikking gaat de verwijzende rechter van een dergelijke mededeling uit. Op grond van de samenwerkingsverhouding tussen de verwijzende rechter en het Hof in het kader van een prejudiciële procedure volgens artikel 267 VWEU moet het Hof beslissen op basis van de feiten die hem door de verwijzende rechter zijn medegedeeld.(13) 62. Ten tweede, voor zover del Corso zich erop beroept dat hij voor de mededeling van de televisieprogramma’s geen toegangsprijs van zijn patiënten heeft gevraagd, kan ook dit argument niet afdoen aan de relevantie van de prejudiciële vragen. De verwijzende rechter wil namelijk juist weten of er ook in dat geval een recht op vergoeding ten laste van de tandarts voortvloeit uit de unierechtelijke bepalingen. C – Juridische beoordeling 63. Achtergrond van de vierde en de vijfde prejudiciële vraag is het arrest van het Hof in de zaak SGAE(14). Daarin heeft het Hof duidelijk gemaakt dat een hotelexploitant die een televisiesignaal doorgeeft via in de hotelkamers beschikbaar gestelde televisietoestellen, de in de televisie-uitzending gebruikte werken in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 mededeelt aan het publiek. Deze bepaling regelt het uitsluitende recht van een auteur de mededeling van zijn werken aan het publiek toe te staan of te verbieden. In het onderhavige geding twisten de partijen met name over de vraag of deze uitspraak, die auteursrechten en hotelkamers betreft, toepasbaar is op de naburige rechten van producenten van fonogrammen en uitvoerende kunstenaars, wanneer in een tandartspraktijk een radiouitzending hoorbaar is waarin fonogrammen worden gebruikt. Tegen deze achtergrond wil ik eerst ingaan op de uitlegging van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 door het Hof in de zaak SGAE (1). Vervolgens zal ik bespreken welke de in de onderhavige zaak relevante unierechtelijke bepaling is (2) en hoe deze moet worden uitgelegd (3). 1. Uitlegging van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 door het Hof 64. Het Hof heeft zijn beslissing dat het doorgeven van een signaal door middel van televisietoestellen door een hotel aan de gasten die in de kamers ervan verblijven, ongeacht de gebruikte techniek van doorgifte van het signaal, een mededeling in de zin van artikel 3, lid 1, van deze richtlijn vormt, als volgt beredeneerd:
65. Ten eerste heeft het Hof rekening gehouden met de considerans van richtlijn 2001/29. Eerst door te verwijzen naar punt 23 van de considerans op grond waarvan aan het begrip mededeling aan het publiek een ruime betekenis moet worden gegeven.(15) Vervolgens door op te merken dat alleen op deze manier de in de punten 9 en 10 van de considerans vermelde doelstelling bereikt kan worden, een hoog beschermingsniveau voor de auteurs te verwezenlijken en hun voor het gebruik van hun werken een billijke vergoeding te verlenen.(16) 66. Ten tweede heeft het Hof zich beroepen op zijn rechtspraak inzake andere unierechtelijke bepalingen.(17) 67. Ten derde heeft het Hof rekening gehouden met de cumulatieve gevolgen van het gegeven dat hotelgasten elkaar gewoonlijk snel opvolgen waardoor de beschikbaarstelling van de werken een aanzienlijke omvang kan nemen.(18) 68. Ten vierde heeft het Hof vastgesteld dat er krachtens artikel 11bis, lid 1, sub ii, van de Berner Conventie sprake is van een zelfstandige mededeling aan het publiek wanneer een uitzending die door een oorspronkelijke omroeporganisatie heeft plaatsgevonden wordt doorgegeven door een andere omroeporganisatie. Hierdoor wordt het werk namelijk indirect via de mededeling van de radio- en televisieuitzending aan een nieuw publiek meegedeeld.(19) 69. Ten vijfde heeft het Hof onder verwijzing naar de WIPO-gids het publiek van een indirecte mededeling gedefinieerd op basis van de reeds verleende toestemming van de auteur. Het verklaarde dat de toestemming van de auteur met de radio-uitzending van zijn werk slechts betrekking heeft op het directe gehoor, dat wil zeggen de bezitters van ontvangsttoestellen die, individueel in hun privé- of gezinssfeer, de uitzending ontvangen. Wanneer echter die ontvangst ten behoeve van een veel groter gehoor geschiedt, en soms om er voordeel uit te halen, kan een nieuw gedeelte van het publiek het werk horen of zien. De mededeling van de uitzending door luidsprekers of andere dergelijke instrumenten is dan niet meer de eenvoudige ontvangst van de uitzending zelf, maar een zelfstandige handeling waarmee het uitgezonden werk aan een nieuw publiek wordt meegedeeld.(20) 70. Ten zesde heeft het Hof vastgesteld dat de gasten van een hotel een nieuw publiek vormen. Het hotel is het orgaan dat, met volledige kennis van de gevolgen van zijn gedrag, tussenkomt om aan zijn gasten toegang tot het beschermde werk te verlenen.(21) 71. Ten zevende heeft het Hof erop gewezen dat er reeds van mededeling aan het publiek sprake is, wanneer het werk op zodanige wijze voor het publiek beschikbaar wordt gesteld dat het voor de leden van dit publiek toegankelijk is.(22) 72. Ten achtste heeft het Hof in aanmerking genomen dat het verschaffen van toegang tot de uitgezonden werken een extra dienst is, die wordt verricht om er een bepaald profijt uit te trekken. In een hotel dient deze dienst zelfs een winstoogmerk, omdat hij van invloed is
Pagina 20 van 30
www.ie-portal.nl 66
IEPT20120315, HvJEU, SCF v Del Corso
www.iept.nl
op de standing van het hotel en dus op de prijs van de kamers.(23) 73. Ten negende heeft het Hof echter beperkend duidelijk gemaakt dat de loutere beschikbaarstelling van ontvangsttoestellen als zodanig geen mededeling is in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29. Het doorgeven van een signaal door middel van televisietoestellen door een hotel aan de gasten die in de kamers ervan verblijven, is daarentegen een mededeling aan het publiek in de zin van voornoemde bepaling, ongeacht de gebruikte techniek van doorgifte van het signaal.(24) 2. In casu relevante rechtsnorm 74. De verwijzende rechter verwijst in zijn vierde prejudiciĂŤle vraag naar artikel 3, lid 2, sub b, van richtlijn 2001/29. Deze bepaling is in casu echter niet relevant. Artikel 3, lid 2, sub a en b, van richtlijn 2001/29 is niet van toepassing omdat deze bepaling slechts het geval van de beschikbaarstelling regelt, waarin fonogrammen respectievelijk voorstellingen en uitvoeringen voor leden van het publiek op een door hen individueel gekozen plaats en tijd toegankelijk worden gemaakt. Hiervan is geen sprake bij de doorgifte van een radioprogramma. Voor de volledigheid wil ik erop wijzen dat ook artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 niet relevant is omdat het in het onderhavige geval niet gaat om auteursrechtelijk beschermde werken, maar om de naburige rechten van producenten van fonogrammen en uitvoerende kunstenaars. \75. Veeleer zijn artikel 8, lid 2, van richtlijn 92/100 respectievelijk artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 relevant. Volgens deze bepalingen stellen de lidstaten een recht in om ervoor te zorgen dat een enkele billijke vergoeding wordt uitgekeerd door de gebruiker, wanneer een voor handelsdoeleinden uitgegeven fonogram of een reproductie daarvan wordt gebruikt voor uitzending via de ether of voor enigerlei mededeling aan het publiek, en dat deze vergoeding wordt verdeeld tussen de betrokken uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen. 76. Omdat het Hof bevoegd is de verwijzende rechter alle aanwijzingen te geven die voor de beoordeling van het hoofdgeding van belang zijn,(25) zal ik hierna ingaan op de uitlegging van deze relevante bepalingen. Omdat richtlijn 92/100 geconsolideerd is in richtlijn 2006/115 en artikel 8, lid 2, in beide richtlijnen identiek is, zal ik hierna alleen ingaan op artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115, waarbij mijn desbetreffende opmerkingen van overeenkomstige toepassing zijn op artikel 8, lid 2, van richtlijn 92/100. Voorts zal ik hierna gemakshalve alleen de situatie behandelen van fonogrammen, die voor handelsdoeleinden zijn uitgegeven, met dien verstande dat mijn desbetreffende opmerkingen evenzeer gelden voor reproducties daarvan. 3. Uitlegging van artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 77. Vooraf wil ik duidelijk maken dat het bij de voorwaarden van artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 om autonome unierechtelijke begrippen gaat (a), die met inachtneming van hun internationaalrechtelijke
context moeten worden uitgelegd (b). Aansluitend zal ik ingaan op het begrip mededeling aan het publiek (c) en op de andere voorwaarden van artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 (d). a) Autonome unierechtelijke begrippen 78. Bij de in artikel 8, lid 2, van de richtlijn gebruikte begrippen gaat het om autonome unierechtelijke begrippen, nu niet wordt verwezen naar het recht van de lidstaten. In het belang van een eenvormige toepassing van het recht van de Unie in alle lidstaten en gelet op het beginsel van gelijke behandeling in de gehele Unie moeten deze begrippen op eenvormige wijze worden uitgelegd.(26) Alleen zo kan de in punt 6 van de considerans van richtlijn 2006/115 genoemde doelstelling, het verrichten van scheppende, artistieke en ondernemersactiviteiten in de Gemeenschap te vergemakkelijken door een geharmoniseerd wettelijk kader tot stand te brengen, worden bereikt. 79. Ondanks het bestaan van een autonoom unierechtelijk begrip kan er in bepaalde gevallen echter sprake zijn van een zeer beperkte harmonisering, zodat het begrip slechts in geringe mate is gereguleerd. In dergelijke gevallen wordt unierechtelijk slechts een ruim regelingskader gegeven, dat door de lidstaten moet worden ingevuld.(27) Dit heeft het Hof aangenomen met betrekking tot de billijkheid van de vergoeding in de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115.(28) Omdat de beoordeling van de mate van regulering van een begrip echter voor ieder in een bepaling genoemd begrip individueel moet plaatsvinden, kunnen daaruit geen conclusies voor de overige in artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 gebruikte begrippen getrokken worden. b) Internationaalrechtelijke en unierechtelijke context 80. Voorts moet in aanmerking worden genomen dat het bepaalde inzake het recht op billijke vergoeding in artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 moet worden uitgelegd tegen de achtergrond van de internationaalrechtelijke context ervan. 81. Het recht op billijke vergoeding is internationaalrechtelijk geregeld in artikel 12 van het Verdrag van Rome en in artikel 15 van het WPPT. Artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 moet dus worden uitgelegd rekening houdend met deze internationaalrechtelijke bepalingen. 82. Wat het WPPT betreft, vloeit dit reeds voort uit het feit dat de Unie zelf verdragsluitende partij is. Volgens vaste rechtspraak moeten bepalingen van het recht van de Unie immers vooral tegen de achtergrond van een internationale overeenkomst worden uitgelegd met name wanneer de Unie partij daarbij is en de unierechtelijke bepalingen strekken tot uitvoering van de overeenkomst.(29) 83. Voor zover het om het Verdrag van Rome gaat, is de Unie zelf geen verdragsluitende partij. In punt 7 van de considerans van richtlijn 2006/115 wordt echter aangegeven dat de harmonisatie niet zodanig behoort plaats te vinden dat de nationale wetgeving van de lidstaten daardoor in strijd komt met het Verdrag van
Pagina 21 van 30
www.ie-portal.nl 67
IEPT20120315, HvJEU, SCF v Del Corso
www.iept.nl
Rome, en dat dus rekening dient te worden gehouden met de bepalingen van het Verdrag van Rome. c) Het begrip mededeling aan het publiek 84. Uit de formulering van het begrip mededeling aan het publiek komen twee elementen naar voren. Ten eerste moet er sprake zijn van een mededeling. Ten tweede moet deze mededeling aan het publiek zijn. i) Het begrip mededeling 85. Wat onder een mededeling in de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 moet worden verstaan, wordt in deze richtlijn niet uitdrukkelijk gedefinieerd. Uit de bewoordingen en de context van deze bepaling kunnen echter aanwijzingen worden afgeleid voor de uitlegging van dit begrip. 86. Zoals hierboven uiteengezet,(30) moet bij de uitlegging van het begrip mededeling in deze bepaling rekening worden gehouden met artikel 12 van het Verdrag van Rome en artikel 15 van het WPPT. Voor het begrip mededeling zijn met name artikel 15, lid 1, juncto artikel 2, sub g, van het WPPT van belang. Artikel 15, lid 1, bepaalt dat uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen recht hebben op een enkele billijke vergoeding in geval van een direct of indirect gebruik ten behoeve van uitzending of enigerlei mededeling aan het publiek. In artikel 2, sub g, van het WPPT is het begrip mededeling aan het publiek van een fonogram gedefinieerd als de mededeling aan het publiek door elk medium anders dan door uitzending van de op een fonogram vastgelegde geluiden of weergaven van geluiden. Voorts wordt gepreciseerd dat voor mededeling aan het publiek in de zin van artikel 15 WPPT voldoende is wanneer de op een fonogram vastgelegde geluiden hoorbaar gemaakt of weergegeven worden. 87. Hieruit kunnen de volgende conclusies worden getrokken voor het begrip mededeling in de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115: 88. Ten eerste omvat artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 zowel directe alsook indirecte mededelingen. Hiervoor pleiten in de eerste plaats de open bewoordingen en de ontstaansgeschiedenis van de bepaling. Uit de ontstaansgeschiedenis van richtlijn 92/100 blijkt namelijk dat een verdere concretisering van het begrip mededeling door aanvulling met de woorden „direct of indirect” niet noodzakelijk werd geacht, omdat uit het gebruik van het begrip mededeling duidelijk voortvloeit dat daarmee ook de indirecte mededeling wordt bedoeld.(31) Voor een dergelijke uitlegging pleit sinds de inwerkingtreding daarvan thans ook artikel 15 WPPT, waarin is bepaald dat het recht ook geldt in geval van indirecte doorgifte.(32) 89. Ten tweede is voor mededeling voldoende dat geluiden die op het fonogram zijn vastgelegd, hoorbaar worden gemaakt. Het is niet van belang of een gast de geluiden daadwerkelijk heeft gehoord. Hiervoor pleit in de eerste plaats artikel 2, sub g, van het WPPT, dat spreekt van hoorbaar maken. Voorts is het volgens de geest en de doelstelling van richtlijn 2006/115 voldoende wanneer de gast de juridische en praktische mogelijkheid van het genot van de fonogrammen
heeft.(33) Een dergelijke uitlegging heeft ook het voordeel aan te sluiten bij de uitlegging van het begrip mededeling aan het publiek in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29. 90. Op grond van het voorgaande pleit veel ervoor om het begrip mededeling in artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 zo uit te leggen dat een tandarts in een geval als het onderhavige, wanneer hij via een radiotoestel in zijn praktijk radio-uitzendingen voor zijn patiënten hoorbaar maakt, de in de radio-uitzendingen gebruikte fonogrammen indirect mededeelt. 91. De Commissie voert in dit verband aan dat het begrip mededeling aan het publiek in de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 in beginsel niet ruimer mag worden uitgelegd dan het begrip mededeling aan het publiek in artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29. In aanmerking moet worden genomen dat de Uniewetgever heeft willen voorzien in een sterkere bescherming voor auteursrechten dan voor naburige rechten van producenten van fonogrammen en uitvoerende kunstenaars, zodat het onjuist zou zijn om producenten van fonogrammen en uitvoerende kunstenaars krachtens artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 ruimere rechten te verlenen dan waarover auteurs beschikken krachtens artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29. 92. Het is dus de vraag of met de punten 23 en 27 van de considerans van richtlijn 2001/29 rekening moet worden gehouden bij de uitlegging van het begrip mededeling aan het publiek in de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115, en of dit betekent dat er in een geval als het onderhavige geen sprake is van een mededeling in de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115. – Punt 27 van de considerans van richtlijn 2001/29 93. Allereerst rijst de vraag, of rekening houdend met punt 27 van de considerans van richtlijn 2001/29, een mededeling in een geval als het onderhavige moet worden uitgesloten. 94. Volgens dit punt van de considerans is de beschikbaarstelling van fysieke faciliteiten om een mededeling mogelijk te maken of te verrichten, op zich geen mededeling. Dit moet worden gelezen in samenhang met de overeengekomen verklaring van de verdragsluitende partijen betreffende artikel 8 WCT. Volgens deze verklaring is de beschikbaarstelling van de fysieke faciliteiten die een mededeling mogelijk maken, op zich geen mededeling in de zin van het WCT of de Berner Conventie. 95. Dit kan volgens mij niet zo worden uitgelegd dat er in een geval als het onderhavige geen sprake is van mededeling in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 of van artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115.(34) Het lijkt mij eerder zo te moeten worden begrepen dat personen die afspeelapparatuur ter beschikking stellen zonder gelijktijdig controle over de toegang tot auteursrechtelijk beschermde werken te hebben, daarmee nog geen mededeling aan het publiek verrichten. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer televisie- of radiotoestellen verkocht of verhuurd worden, of wanneer een aanbieder van internetdiensten Pagina 22 van 30
www.ie-portal.nl 68
IEPT20120315, HvJEU, SCF v Del Corso
www.iept.nl
enkel de toegang tot internet verschaft. In een geval als het onderhavige stelt de tandarts echter niet enkel de afspeelapparatuur ter beschikking. Veeleer maakt hij zelf de radio-uitzendingen voor zijn patiÍnten hoorbaar, en dus indirect de in de radio-uitzendingen gebruikte fonogrammen. 96. Punt 27 van de considerans van richtlijn 2001/29 verzet zich dus in een geval als het onderhavige niet tegen het aannemen van een mededeling in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 en van artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115. – Punt 23 van de considerans van richtlijn 2001/29 97. Volgens punt 23 van de considerans van richtlijn 2001/29 moet het recht tot mededeling aan het publiek worden geacht iedere mededeling te omvatten die aan niet op de plaats van oorsprong van de mededeling aanwezig publiek wordt gedaan. 98. De Commissie heeft tijdens de mondelinge behandeling (in afwijking van haar eerdere schriftelijke argumentatie) verklaard te twijfelen aan het bestaan van een mededeling in een geval als het onderhavige, gelet op dit punt van de considerans. In dit verband heeft zij verwezen naar de conclusie van advocaatgeneraal Kokott in de zaak Football Association Premier League e.a.(35), die op grond van dit punt van de considerans het standpunt heeft ingenomen dat de ontvangst van een televisieuitzending door een zelfontvangend televisietoestel geen mededeling is in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29. Van een mededeling is alleen sprake wanneer een zelfstandige doorgifte van de oorspronkelijke uitzending plaatsvindt, bijvoorbeeld wanneer het oorspronkelijke signaal van een uitzending wordt ontvangen en via een verdeler aan verschillende toestellen wordt doorgegeven.(36) Tegen deze achtergrond is de Commissie van mening dat het Hof in het arrest SGAE is ingegaan op de publieke aard van de mededeling, maar niet de mededeling zelf. 99. Dit betoog kan niet slagen. 100. Uit punt 23 van de considerans van richtlijn 2001/29 kan niet worden geconcludeerd dat er in een geval als het onderhavige geen sprake is van een mededeling in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29. 101. Anders dan de Commissie meent, heeft het Hof zich in het arrest SGAE niet beperkt tot de uitlegging van de publieke aard van de mededeling. Het heeft veeleer beslist dat het voor een mededeling in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 voldoende is wanneer door de doorgifte van een signaal via een televisietoestel toegang tot een werk wordt verschaft. Het Hof heeft namelijk uitdrukkelijk gepreciseerd dat er sprake is van een mededeling aan het publiek onafhankelijk van de techniek waarmee het signaal wordt doorgegeven.(37) Deze precisering kan naar mijn mening alleen zo worden uitgelegd dat het er voor een mededeling niet op aankomt of de televisietoestellen de uitzending zelf ontvangen of dat er vooraf een nieuwe, van de oorspronkelijke uitzending te onderscheiden doorgifte van het signaal naar de televisie plaatsvindt.
102. Dit betekent dat met betrekking tot de uitlegging van het begrip mededeling twee met elkaar onverenigbare standpunten tegenover elkaar staan. Het standpunt van het Hof plaatst het doel van een redelijke bescherming van de auteur op de voorgrond, onafhankelijk van de technische bijzonderheden; ik zal het hierna het functionele standpunt noemen. De Commissie maakt daarentegen onderscheid of een verdere doorgifte van het signaal heeft plaatsgevonden, of dat het om een zelfontvangend toestel gaat. Omdat dit standpunt rekening houdt met de technische bijzonderheden, zal ik het hierna het technische standpunt noemen. 103. Naar mijn mening is het door het Hof ingenomen functionele standpunt meer overtuigend. 104. Ten eerste pleit het doel van een redelijke bescherming van auteursrechten en naburige rechten, tot uitdrukking komend in de punten 9 en 10 van de considerans van richtlijn 2001/29 en de punten 5, 12 en 13 van de considerans van richtlijn 2006/115, voor het functionele standpunt. Dit doel in aanmerking nemend, lijkt het mij meer overtuigend om rekening te houden met de kring van ontvangers waarop de toestemming respectievelijk de billijke vergoeding betrekking heeft. 105. Ten tweede kan niet worden gezegd dat het functionele standpunt geen steun vindt in het internationale recht. Weliswaar is op internationaalrechtelijk niveau geen overeenstemming bereikt over de verbindendheid van dit criterium.(38) Dit betekent echter niet dat het niet op unierechtelijk niveau zou kunnen worden toegepast. De relevante internationaalrechtelijke bepalingen voorzien namelijk slechts in een minimumbescherming voor auteursrechten en naburige rechten, die de verdragsluitende partijen kunnen verhogen. Bovendien, de toepassing van een functioneel standpunt door de verdragsluitende partijen moge dan misschien niet bindend zijn voorgeschreven in het internationale verdragenrecht, dit neemt niet weg dat de toepassing daarvan wordt aangeraden in uitleggingsdocumenten die geen rechtskracht hebben, zoals de gids van de Berner Conventie.(39) 106. Ten derde kan ik niet, zoals de Commissie, uit punt 23 van de considerans van richtlijn 2001/29 en de ontstaansgeschiedenis daarvan met voldoende duidelijkheid opmaken dat de Uniewetgever de mededeling aan het publiek van een uitzending via zelfontvangende toestellen heeft willen uitsluiten van het begrip mededeling in de zin van artikel 3 van de richtlijn. 107. Tijdens de wetgevingsprocedure heeft het Europees Parlement voorgesteld om in dit punt van de considerans duidelijk te maken dat het recht tot mededeling aan het publiek zich niet uitstrekt tot directe voorstellingen en uitvoeringen. De Commissie heeft dit in haar gewijzigde voorstel overgenomen. De Raad heeft dit voorstel weliswaar inhoudelijk gesteund, maar besloten het begrip directe voorstelling niet te noemen omdat daardoor bij gebreke van een eenvormige definitie rechtsonzekerheid zou kunnen ontstaan. In plaats daarvan heeft de Raad er de Pagina 23 van 30
www.ie-portal.nl 69
IEPT20120315, HvJEU, SCF v Del Corso
www.iept.nl
voorkeur aan gegeven de feitelijke omvang van het begrip mededeling aan het publiek in de zin van artikel 3 van richtlijn 2001/29 te verduidelijken.(40) 108. Punt 23 van de considerans beoogt dus directe voorstellingen en uitvoeringen uit te sluiten van het begrip mededeling aan het publiek, zonder dit begrip te gebruiken. Zoals blijkt uit de formulering van dit punt van de considerans, heeft de Uniewetgever geprobeerd dit te bereiken door een deel van de personen uit te sluiten van het begrip relevant publiek, en wel het deel dat aanwezig is op de plaats van oorsprong van de mededeling.(41) De afstand van het publiek van de plaats van oorsprong van de mededeling is dus beslissend, niet de technische aspecten. 109. Uit het doel dat de Uniewetgever in punt 23 van de considerans voor ogen had en de formulering daarvan kan dus worden geconcludeerd dat de Uniewetgever slechts de kring van personen heeft willen beperken die als publiek in aanmerking komen, maar niet het begrip mededeling. 110. Samenvattend kan worden geconcludeerd dat noch in punt 23 van de considerans noch in de ontstaansgeschiedenis van de richtlijn een voldoende zekere basis te vinden om het begrip mededeling in artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 in technisch opzicht te beperken tot gevallen waarin een van de oorspronkelijke uitzending te onderscheiden doorgifte van het signaal aan een televisie- of radiotoestel plaatsvindt, en de zelfontvangst door televisie- of radiotoestellen van dit begrip uit te sluiten. – Tussenresultaat 111. Als tussenresultaat moet worden geconstateerd dat een tandarts die via een radiotoestel een radiouitzending in zijn praktijk hoorbaar maakt, de fonogrammen die in de radio-uitzending worden gebruikt indirect mededeelt in de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115. ii) Het begrip publiek 112. Wat onder mededeling „aan het publiek” moet worden verstaan, is evenmin gedefinieerd in richtlijn 2006/115. 113. Anders dan bij de definitie van het begrip mededeling helpt in dit verband de definitie van mededeling aan het publiek in artikel 2, sub g, van het WPPT niet verder. Daar wordt namelijk het te definiëren element „publiek” niet verder geconcretiseerd. Er wordt slechts gesproken van het hoorbaar maken voor het publiek, zodat de definitie in zoverre nietszeggend is. 114. In dit verband kan evenwel worden teruggevallen op de hierboven genoemde rechtspraak van het Hof betreffende de uitlegging van het begrip mededeling aan het publiek in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29.(42) Zoals ik in mijn conclusie van heden in de zaak Phonographic Performance heb uiteengezet, moet het begrip publiek in artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 en in artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 in beginsel parallel worden uitgelegd. Ik verwijs dus op deze plaats naar de desbetreffende opmerkingen in de punten 96 tot en met 111 van die conclusie.
115. Bij toepassing van de criteria die het Hof in de zaak SGAE heeft uitgewerkt, is er veel voor te zeggen om ook in een geval als het onderhavige uit te gaan van een mededeling aan het publiek. Want ook in een geval als het onderhavige worden fonogrammen indirect via het hoorbaar maken van de radio-uitzending medegedeeld aan een nieuw publiek. In de wachtkamer van een tandartspraktijk zullen de patiënten weliswaar minder lang verblijven, maar zullen elkaar sneller opvolgen dan de gasten in hotelkamers, zodat ook hier kan worden gesproken van een successief-cumulatieve werking die leidt tot een beschikbaarstelling van fonogrammen in aanzienlijke omvang. 116. Toch rijst ook in dit verband de vraag of om de hierboven genoemde redenen het begrip mededeling aan het publiek in de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115, gezien punt 23 van de considerans van richtlijn 2001/29, niet zo moet worden uitgelegd dat in een geval als het onderhavige geen sprake is van mededeling aan het publiek. Zoals hierboven gezegd, heeft de Uniewetgever in punt 23 van de considerans van richtlijn 2001/29 van de kring personen die als publiek in de zin van artikel 3, lid 1, van de richtlijn in aanmerking komt, de personen willen uitzonderen die aanwezig zijn op de plaats van oorsprong van de mededeling. Hij wilde daarmee directe voorstellingen en uitvoeringen buiten het begrip mededeling aan het publiek brengen.(43) 117. Verwijzend naar de conclusie van advocaatgeneraal Kokott in de zaak Football Association Premier League e.a. voert de Commissie aan dat aldus de kring van personen moet worden uitgesloten, die zich bevindt op de plaats van een zelfontvangend televisietoestel. Bij een zelfontvangend televisietoestel is de plaats van oorsprong van de mededeling namelijk de plaats waar het televisietoestel staat.(44) 118. Dit betoog kan niet slagen. 119. Ten eerste is deze opvatting niet verenigbaar met het standpunt van het Hof in het arrest SGAE. Uit dit arrest vloeit namelijk voort dat de plaats van oorsprong van de mededeling ook bij een zelfontvangend televisietoestel niet de plaats is waar het televisietoestel staat.(45) 120. Vóór het standpunt van het Hof pleiten ook de betere argumenten. De verwijzing in punt 23 van de considerans van richtlijn 2001/29 naar de plaats van oorsprong van de mededeling kan namelijk niet zo worden uitgelegd dat dit bij zelfontvangende televisietoestellen de plaats is waar het televisietoestel staat. 121. Allereerst doelt het woord „oorsprong” in zijn natuurlijke betekenis niet op de plaats waar de mededeling uiteindelijk plaatsvindt. 122. Verder pleit de hierboven reeds besproken ontstaansgeschiedenis van de richtlijn voor deze opvatting. Met de precisering in punt 23 van de considerans wilde de Uniewetgever namelijk bereiken dat de openbare voorstelling en uitvoering niet vallen onder het begrip mededeling aan het publiek.(46) Dit betekent dat wanneer er geen ruimtelijke afstand tussen publiek en de oorspronkelijke voorstelling of uitvoering Pagina 24 van 30
www.ie-portal.nl 70
IEPT20120315, HvJEU, SCF v Del Corso
www.iept.nl
van het werk bestaat, dit publiek moet worden uitgesloten van het begrip mededeling aan het publiek.(47) In het geval van luisteraars van een radioprogramma bestaat echter over dergelijke ruimtelijke afstand. 123. Bovendien pleit de samenhang van punt 23 van de considerans met punt 24 van de considerans van richtlijn 2001/29 tegen een visie waarin de plaats van oorsprong van de mededeling in het geval van een zelfontvangend toestel de plaats is waar het toestel staat. Volgens punt 24 van de considerans wordt het recht op beschikbaarstelling voor het publiek van artikel 3, lid 2, van richtlijn 2001/29 namelijk geacht alle handelingen van beschikbaarstelling te bestrijken voor niet op de plaats van oorsprong van de beschikbaarstelling aanwezige leden van het publiek. Indien in dit verband onder de plaats van oorsprong van de beschikbaarstelling de plaats worden begrepen waar het toestel staat waarop het fonogram uiteindelijk wordt afgespeeld, dan zou artikel 3, lid 2, van de richtlijn nagenoeg geen nuttig effect meer hebben. Dit zal immers in veel gevallen een toestel zijn in een privéhuishouden. Het lijkt mij dus overtuigender om punt 23 van de considerans alsook punt 24 zo uit te leggen dat alleen het publiek van de directe voorstelling of uitvoering, als het op de plaats van oorsprong van de mededeling aanwezige publiek, van het begrip mededeling van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 wordt uitgesloten. 124. Verder pleit tegen de visie die als plaats van oorsprong van de mededeling in het geval van een zelfontvangend radiotoestel de plaats beschouwt waar het toestel zich bevindt, dat deze tot incoherente resultaten leidt. In het geval dat er in een bar een groot aantal zelfontvangende radiotoestellen beschikbaar wordt gesteld, zou er in deze visie geen sprake zijn van een mededeling in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29. Gaat het daarentegen om slechts twee radiotoestellen, waaraan via apparatuur in de kelder van het gebouw een signaal wordt doorgegeven, zou er sprake zijn van een mededeling in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29. Het lijkt mij niet waarschijnlijk dat de Uniewetgever een dergelijk incoherent resultaat op de koop toe wilde nemen. 125. In een geval als het onderhavige is de plaats van oorsprong van de mededeling in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 dus de plaats waar de oorspronkelijke uitvoering of voorstelling op het fonogram is vastgelegd. 126. Het argument van de Commissie moet dus reeds worden verworpen omdat om de bovengenoemde redenen niet uit punt 23 van de considerans kan worden afgeleid dat het publiek voor een zelfontvangend televisietoestel buiten artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 valt. 127. Indien het Hof in afwijking van zijn eerdere rechtspraak het begrip mededeling aan het publiek in artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 aldus zou uitleggen dat daar niet onder valt een mededeling aan publiek dat zich voor een zelfontvangend toestel bevindt, moet het argument van de Commissie op de
tweede plaats worden verworpen omdat een dergelijk standpunt niet toepasbaar is op het begrip mededeling in de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115. Het begrip mededeling in de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 moet namelijk met inachtneming van artikel 15 juncto artikel 2, sub g, WPPT worden uitgelegd. Op grond daarvan is er ook sprake van een mededeling indien de op een fonogram vastgelegde geluiden aan het publiek hoorbaar worden gemaakt. Zodoende omvat het begrip mededeling in de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 ten minste ook het publiek dat op de plaats van de mededeling aanwezig is.(48) 128. Punt 23 van de considerans van richtlijn 2001/29 dwingt dus niet tot een uitlegging van mededeling „aan het publiek” in artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115, volgens welke in het geval van zelfontvangende radiotoestellen het publiek dat op de plaats van het toestel aanwezig is, buiten beschouwing blijft. iii) Overige argumenten 129. Ook de overige argumenten van de partijen treffen geen doel. – Vereiste van een toegangsprijs 130. Allereerst is het bestaan van een mededeling aan het publiek in de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 niet afhankelijk van de betaling van een toegangsprijs. Ten eerste wijst niets in de bewoordingen van artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 op een dergelijke voorwaarde. Ten tweede pleit de systematische samenhang met artikel 8, lid 3, van de richtlijn daartegen. Deze bepaling voorziet voor omroeporganisaties in een uitsluitend recht om mededeling aan het publiek van hun uitzendingen toe te staan of te verbieden, indien deze mededeling plaatsvindt op plaatsen die tegen betaling van een toegangsprijs voor het publiek toegankelijk zijn. Omdat deze bepaling cumulatief zowel het bestaan van een mededeling aan het publiek vereist als een mededeling op plaatsen die tegen betaling van een toegangsprijs voor het publiek toegankelijk zijn, kan a contrario worden geconcludeerd dat voor een mededeling aan het publiek noch openbare toegankelijkheid van de plaats van handeling noch de betaling van een toegangsprijs is vereist. – Winstoogmerk 131. Ook de argumenten dat er in het onderhavige geval geen sprake is van een mededeling aan het publiek omdat de tandartsprestatie en niet de mededeling van de fonogrammen op de voorgrond staat en omdat de tandarts zonder winstoogmerk heeft gehandeld, vind ik niet overtuigend. 132. Ten eerste komt het er voor het bestaan van een mededeling aan het publiek niet op aan of de gebruiker daarmee een winstoogmerk nastreeft. 133. Het begrip mededeling aan het publiek lijkt mij niet noodzakelijkerwijs een winstoogmerk in te houden. 134. Vervolgens pleit niet alleen de samenhang met het reeds genoemde artikel 8, lid 3, van richtlijn 2006/115 tegen een dergelijk vereiste maar ook de samenhang met artikel 5 van richtlijn 2001/29, waarnaar artikel 10, Pagina 25 van 30
www.ie-portal.nl 71
IEPT20120315, HvJEU, SCF v Del Corso
www.iept.nl
lid 2, van richtlijn 2006/115 verwijst. Zo is in artikel 5, lid 3, sub a, b, en j, van richtlijn 2001/29 bepaald, dat de lidstaten beperkingen of restricties kunnen stellen op het recht van mededeling aan het publiek, voor zover deze bepaalde geprivilegieerde soorten gebruik betreffen met een niet-commercieel doel, althans niet een commercieel doel dat verder gaat dan de geprivilegieerde activiteit. Daaruit vloeit a contrario voort dat er ook sprake kan zijn van mededeling aan het publiek wanneer geen commercieel doel respectievelijk geen winstoogmerk wordt nagestreefd. 135. Voorts vloeit uit het arrest SGAE niet voort dat een winstoogmerk noodzakelijk is. Het Hof heeft hier weliswaar het winstoogmerk van de hotelexploitant benadrukt, maar dit betekent niet dat het dit als een dwingende voorwaarde voor een mededeling aan het publiek beschouwt.(49) 136. Bovendien zou de eis van een winstoogmerk tot moeilijke afgrenzingsproblemen leiden. Er moet dan namelijk per prestatie worden beslist of de mededeling van een fonogram zo onbelangrijk is, dat deze vergeleken met de hoofdprestatie minder relevant is. 137. Tot slot moet tegen de achtergrond van deze argumenten ook het argument van de Italiaanse regering worden verworpen, dat een economisch recht als dat van artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 niet mag worden verleend indien de gebruiker met de mededeling aan het publiek geen winstoogmerk nastreeft. Mij is niet duidelijk waarom de auteur bijvoorbeeld in het geval van een politieke bijeenkomst een uitsluitend recht, heeft terwijl producenten van fonogrammen en uitvoerende kunstenaars daarentegen helemaal geen recht zouden hebben. Bovendien kan met het ontbrekende winstoogmerk van de gebruiker rekening worden gehouden in het kader van artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115, bij de beoordeling welke vergoeding voor een dergelijk gebruik billijk is. 138. Ten tweede wil ik er subsidiair op wijzen dat een winstoogmerk in een geval als het onderhavige zeer wel kan worden aangenomen. Ook wanneer radiouitzendingen die patiënten in een tandartspraktijk horen zeker niet een wezenlijk onderdeel van de prestatie van een tandarts zijn, kan niet ontkend worden dat ze een praktisch nut kunnen hebben. Voor patiënten in de wachtkamer zal het doorgaans namelijk aangenamer zijn om radio-uitzendingen te horen dan het geluid van de boor uit de behandelkamer. Bovendien veraangenamen dergelijke uitzendingen de wachttijden die in artspraktijken vaak voorkomen. De omstandigheid dat de prijs van de behandeling niet afhankelijk is van het al dan niet hoorbaar zijn van fonogrammen, kan naar mijn mening een winstoogmerk niet uitsluiten. Voor het aannemen van een dergelijk oogmerk is het namelijk voldoende dat het gaat om een onderdeel van de prestatie dat het totaalbeeld van de prestatie vanuit het oogpunt van de patiënt kan verbeteren. Dit lijkt mij op grond van de hierboven genoemde argumenten het geval. – Wil van de patiënt 139. Verder speelt ook de omstandigheid dat de mededeling buiten de wil van de patiënt plaatsvindt en
door hem mogelijk zelfs als storend wordt ervaren, geen rol voor de beoordeling van de publieke aard van de mededeling. – Overige argumenten 140. De overige argumenten treffen evenmin doel. 141. Ten eerste veronderstelt een mededeling „aan het publiek” in de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 niet dat het publiek een autonome sociale, economische of juridische dimensie heeft. In de eerste plaats zal een dergelijke dimensie ook ontbreken in andere gevallen waarin ongetwijfeld sprake is van een publiek, zoals bijvoorbeeld op trein- of metrostations. Voorts is op het gebied van het auteursrecht en de naburige rechten de dimensie of de homogeniteit van de groep personen die het publiek vormt, niet van belang wat het publieke karakter betreft.(50) 142. Ten tweede moet ook het argument dat de patiënten van een tandarts niet allen gelijktijdig in zijn praktijk aanwezig zijn, worden verworpen. Een cumulatief effect is immers reeds voldoende, waarvan ook kan worden gesproken in geval van elkaar in de tijd opvolgende wachtkamerbezoeken. iv) Resultaat 143. Artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 moet dus zo worden uitgelegd dat er sprake is van een mededeling aan het publiek in de zin van deze bepaling wanneer een tandarts via een in zijn wachtkamer beschikbaar gesteld radiotoestel een radioprogramma doorgeeft. d) Overige vereisten 144. Wat betreft de gebruiker in de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 moet worden geconstateerd dat degene die de fonogrammen mededeelt aan het publiek, deze ook in de zin van deze bepaling gebruikt. 145. Met betrekking tot de verplichting tot betaling van een billijke vergoeding verwijs ik naar de punten 118 tot 144 van mijn conclusie van heden in de zaak C160/10, Phonographic Performance. 4. Resultaat 146. Artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 moet derhalve aldus worden uitgelegd dat een tandarts die in zijn praktijk een radiotoestel beschikbaar stelt waarmee hij radio-uitzendingen voor zijn patiënten hoorbaar maakt, verplicht is tot betaling van een billijke vergoeding voor de indirecte mededeling van de fonogrammen die in de radio-uitzendingen worden gebruikt. VII – De eerste tot en met de derde prejudiciële vraag 147. Met zijn eerste en tweede prejudiciële vraag wil de verwijzende rechter weten of de relevante internationaalrechtelijke bepalingen van het Verdrag van Rome, het WPPT en de TRIPs rechtstreeks toepasselijk zijn in de rechtsorde van de Unie en of ook particulieren zich er rechtstreeks op kunnen beroepen. Met zijn derde prejudiciële vraag wil hij weten of het begrip mededeling aan het publiek in de zin van de door hem genoemde internationaalrechtelijke bepalingen overeenkomt met hetzelfde begrip in de richtlijnen 92/100 en 2001/29 en zo niet, welke bron eventueel prevaleert. A – Voornaamste argumenten van partijen Pagina 26 van 30
www.ie-portal.nl 72
IEPT20120315, HvJEU, SCF v Del Corso
www.iept.nl
148. Volgens SCF moeten deze vragen bevestigend worden beantwoord. De genoemde internationaalrechtelijke bepalingen maken allen integrerend deel van de rechtsorde van de Unie en zijn in privaatrechtelijke verhoudingen rechtstreeks toepasselijk. Verder moet het recht van de Unie voor zover mogelijk in overeenstemming met het internationale recht worden uitgelegd, maar kan het verder gaan dan het daarin bepaalde. Het recht van de Unie kan een hoger beschermingsniveau bieden dan de relevante internationaalrechtelijke bepalingen omdat de regels betreffende het auteursrecht en de naburige rechten voortdurend in ontwikkeling zijn. 149. Volgens del Corso is het Verdrag van Rome in de rechtsorde van de Unie rechtstreeks toepasselijk omdat dit verdrag geïntegreerd is in de TRIPs waarbij de Europese Unie partij is. De Europese Unie is eveneens partij bij het WPPT. De vraag van de voorrang is niet aan de orde omdat de relevante internationaalrechtelijke en unierechtelijke regelingen identiek zijn. 150. Volgens de Italiaanse regering hoeven de eerste drie vragen niet te worden beantwoord. De Europese Unie heeft de richtlijnen vastgesteld ter omzetting van het WPPT. Enkel de uitlegging van deze richtlijnen is dus aan de orde. 151. De Commissie is van mening dat de eerste twee vragen ontkennend moeten worden beantwoord. Met betrekking tot het Verdrag van Rome vloeit dit reeds voort uit het feit dat dit verdrag geen deel uitmaakt van de rechtsorde van de Unie. Met betrekking tot de TRIPs en het WPPT wijst de Commissie erop dat de verwijzende rechter geen specifieke bepalingen heeft genoemd. Voor zover het gaat om de bepalingen die de verwijzende rechter in zijn prejudiciële verzoek heeft genoemd, moeten deze vragen ontkennend worden beantwoord. Volgens vaste rechtspraak van het Hof is een bepaling van een internationaal verdrag alleen rechtstreeks toepasselijk indien zij een duidelijke, nauwkeurige en onvoorwaardelijke verplichting bevat, die niet van een verder uitvoeringsbesluit afhankelijk is. Met betrekking tot het GATT heeft het Hof steeds ontkend dat dit internationale verdrag rechtstreekse werking zou hebben. Deze rechtspraak geldt ook voor de TRIPs en het WPPT. Evenals de TRIPs bepaalt ook het WPPT dat de verdragsluitende partijen de bepalingen van dit verdrag in hun wetgeving moeten omzetten. Dit wordt bevestigd door artikel 14 van het WCT en artikel 23, lid 1, van het WPPT, waarin uitdrukkelijk wordt bepaald dat de verdragsluitende partijen de vereiste maatregelen nemen om de toepassing van deze verdragen te waarborgen. De Unie heeft deze omzettingsmaatregelen in richtlijn 2001/29 genomen. B – Ontvankelijkheid van de prejudiciële vragen 152. Tegen de achtergrond van de antwoorden op de vierde en de vijfde prejudiciële vraag heb ik aanzienlijke twijfels of de verwijzende rechter werkelijk behoefte zal hebben aan beantwoording van de eerste tot en met de derde prejudiciële vraag. In de vierde en de vijfde vraag is artikel 8, lid 2, van richtlijn
2006/115 namelijk met inachtneming van het internationaal recht uitgelegd. Voor zover de verwijzende rechter in het hoofdgeding rekening kan houden met deze met het internationaal recht overeenstemmende richtlijnbepaling, is de autonome toepassing van de internationaalrechtelijke bepalingen niet meer relevant. 153. Toch kunnen de vragen niet worden afgewezen als niet relevant voor de beslissing. De vraag naar de rechtstreekse toepassing van de internationaalrechtelijke bepalingen kan namelijk relevant worden wanneer de verwijzende rechter in het hoofdgeding geen rekening kan houden met artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115. Het lijkt mij weliswaar mogelijk om de relevante nationale bepalingen richtlijnconform (en dus ook conform het internationaal recht) uit te leggen. Of een dergelijke uitlegging inderdaad mogelijk is, is echter uiteindelijk een vraag van nationaal recht die alleen de verwijzende rechter kan beantwoorden. In het (naar mijn mening onwaarschijnlijke) geval dat een richtlijnconforme uitlegging niet mogelijk zou zijn, zal een rechtstreekse toepassing van artikel 8, lid 2, van de richtlijn echter reeds afstuiten op het feit dat het om een geding tussen twee particulieren gaat. 154. In zoverre kan met betrekking tot de eerste drie prejudiciële vragen de relevantie voor de beslissing uiteindelijk niet worden ontkend. C – Juridische beoordeling 155. Nu de beantwoording van de eerste drie prejudiciële vragen om de bovengenoemde redenen slechts van beperkt praktisch nut voor de beslissing van het hoofdgeding zal zijn, zal ik het bij de bespreking van deze vragen kort houden. 156. Voorwaarde voor de rechtstreekse toepasselijkheid van een internationaalrechtelijke bepaling is dat deze deel uitmaakt van een door de Unie gesloten internationaalrechtelijke overeenkomst en gelet op haar bewoordingen en op het doel en de aard van de overeenkomst een duidelijke en nauwkeurig omschreven verplichting behelst, voor welker uitvoering en werking geen verdere handeling vereist is. Zij moet dus voldoende bepaald en onvoorwaardelijk zijn.(51) 157. Artikel 12 van het Verdrag van Rome kan reeds daarom geen rechtstreeks toepasselijke unierechtelijke bepaling zijn, omdat de Unie hierbij geen partij is. 158. Voor zover de verwijzende rechter zich op de TRIPs beroept, moet er in de eerste plaats op worden gewezen dat deze overeenkomst geen met artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 overeenkomende bepaling bevat. Artikel 14 van de TRIPs, dat de naburige rechten van uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen regelt, bevat namelijk geen vergelijkbaar recht op billijke vergoeding voor uitvoerende kunstenaars of producenten van fonogrammen.(52) 159. De zeer restrictieve houding van het Hof met betrekking tot de rechtstreekse toepasselijkheid van WHO-overeenkomsten in het algemeen pleit in ieder geval tegen een rechtstreekse toepasselijkheid van een bepaling van de TRIPs. Volgens vaste rechtspraak, die Pagina 27 van 30
www.ie-portal.nl 73
IEPT20120315, HvJEU, SCF v Del Corso
www.iept.nl
ik om de hiervoor genoemde gronden op deze plaats niet grondig zal behandelen, zijn de WHOovereenkomsten en dus ook de TRIPs vanwege hun aard en hun structuur niet geschikt voor een rechtstreekse toepassing.(53) 160. Voor zover het om de rechtstreekse toepassing van artikel 15 WPPT gaat, rijst ten eerste de vraag of dit verdrag in beginsel beoogt rechtstreeks rechten toe te kennen aan particulieren. In dit verband is met name artikel 23, lid 1, van het WPPT van belang, volgens hetwelk de verdragsluitende partijen zich ertoe verbinden de noodzakelijke maatregelen te nemen, overeenkomstig hun wetgeving, teneinde de toepassing van dit verdrag te verzekeren. Deze bepaling kan zo worden uitgelegd dat het aan de lidstaten is om nadere maatregelen te nemen, wat zou kunnen pleiten tegen rechtstreekse toepasselijkheid van de bepalingen van het WPPT. Voor deze uitlegging kan worden aangevoerd dat een groot aantal bepalingen van het WPPT een ruime beoordelingsbevoegdheid toekent aan de verdragsluitende partijen. Toch rijst de vraag of artikel 23, lid 1, van het WPPT zich verzet tegen een rechtstreekse toepassing van specifieke bepalingen van het WPPT, wanneer ze voldoende bepaald en onvoorwaardelijk zijn. 161. Voor de onderhavige zaak hoeft deze vraag niet te worden beantwoord. De artikelen 2, sub g, en 15 WPPT geven onvoldoende nauwkeurig aan of het recht op billijke vergoeding ook voor een geval als het onderhavige geldt, waarin het begrip mededeling functioneel wordt uitgelegd en de publieke aard van de mededeling steunt op de gedachte van een successiefcumulatief publiek. Er bestaat namelijk overeenstemming over dat er met betrekking tot deze gevallen geen vaste regels aan het WPPT kunnen worden ontleend. Gezien het ontbreken van aanwijzingen in het WPPT voor de afbakening van mededeling aan het publiek en mededeling in privé, hebben de verdragsluitende partijen een aanzienlijke speelruimte bij de beslissing wanneer zij een mededeling aan het publiek aannemen.(54) 162. Daartegen kan niet worden ingebracht dat het Hof zich in zijn arrest SGAE bij de uitlegging van het begrip mededeling aan het publiek in artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 heeft gebaseerd op de relevante internationaalrechtelijke bepalingen. Het Hof heeft namelijk bij de beslissende vraag of het criterium van een nieuwe kring luisteraars relevant is voor het bestaan van een nieuwe mededeling aan het publiek, geen rekening gehouden met de bepalingen van de Berner Conventie. Dit criterium was door de partijen bij de Berner Conventie bewust verworpen.(55) Het Hof heeft zich voor zijn uitlegging veeleer op de gids van de Berner Conventie, dus op een juridisch niet bindend document, gebaseerd. De juridisch bindende concretisering van het begrip publiek heeft dus niet reeds op het niveau van de relevante internationaalrechtelijke bepalingen plaatsgevonden maar pas op unierechtelijk niveau in artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29.
163. Ook de artikelen 2, sub g, en 15 van het WPPT zijn dus geen bepalingen waar de partijen in het hoofdgeding zich rechtstreeks op kunnen beroepen. VIII – Conclusie 164. Tegen deze achtergrond geef ik het Hof in overweging de prejudiciële vragen te beantwoorden als volgt: „1) Artikel 8, lid 2, van richtlijn 92/100/EEG van de Raad van 19 november 1992 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom, respectievelijk van richtlijn 2006/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom (gecodificeerde versie), moet aldus worden uitgelegd dat een tandarts die via een in zijn wachtkamer beschikbaar gesteld radiotoestel radiouitzendingen voor zijn patiënten hoorbaar maakt, een billijke vergoeding moet betalen voor de indirecte mededeling aan het publiek van de fonogrammen die in de radio-uitzending worden gebruikt. 2) Volgens de maatstaven van het recht van de Unie zijn artikel 12 van het Verdrag van Rome van 15 september 1965 inzake de bescherming van uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en omroeporganisaties, artikel 15 van het WIPO-verdrag van 20 september 1996 inzake uitvoeringen en fonogrammen (WPPT) en artikel 14 van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (TRIPs) geen internationaalrechtelijke bepalingen waarop een partij zich rechtstreeks kan beroepen in een geschil tussen particulieren.” 1 – Oorspronkelijke taal: Duits; procestaal: Italiaans. 2 – PB L 346, blz. 61. 3 – PB L 376, blz. 28. 4 – Arrest van 7 december 2006, SGAE (C-306/05, Jurispr. blz. I-11519). 5 – PB L 167, blz. 10. 6 – Voetnoot niet van belang voor de Nederlandse vertaling. 7 – Zie besluit 2000/278/EG van de Raad van 16 maart 2000 houdende goedkeuring namens de Europese Gemeenschap van het WIPO-verdrag inzake het auteursrecht en het WIPO-verdrag inzake uitvoeringen en fonogrammen – Verdrag van de WIPO inzake het auteursrecht (WCT) – Verdrag van de WIPO inzake uitvoeringen en fonogrammen (WPPT), PB L 89, blz. 6. 8 – Bijlage 1 C bij de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (PB 1994, L 336, blz. 214). 9 – In aansluiting op de in het VEU en in het VWEU gehanteerde terminologie wordt het begrip „Unierecht” als verzamelbegrip voor gemeenschapsrecht en recht van de Unie gebruikt. Voor zover het hierna individuele bepalingen uit het primaire gemeenschapsrecht betreft, worden de ratione temporis geldende voorschriften aangehaald. Pagina 28 van 30
www.ie-portal.nl 74
IEPT20120315, HvJEU, SCF v Del Corso
www.iept.nl
10 – Arrest van 6 februari 2003, SENA (C-245/00, Jurispr. blz. I-1251). 11 – PB L 372, blz. 12. 12 – Conclusie van advocaat-generaal Kokott van 3 februari 2011 in de nog aanhangige zaken C-403/08 en C-429/08. 13 – Zie in die zin de arresten van 27 maart 1963, Da Costa e.a. (28/62–30/62, Jurispr. 1963, 63, 79), 1 maart 1973, Bollmann (62/72, Jurispr. blz. 269, punt 4), 10 juli 1997, Palmisani (C-261/95, Jurispr. blz. I-4025, punt 31), en 12 februari 2008, Kempter (C-2/06, Jurispr. blz. I-411, punten 41 e.v.). 14 – Aangehaald in voetnoot 4. 15 – Ibidem, punt 36. 16 – Ibidem, punt 36. 17 – Ibidem, punt 37. In dit verband beriep het Hof zich eerst op zijn arrest van 2 juni 2005, Mediakabel (C-89/04, Jurispr. blz. I-4891, punt 30), waarin het het begrip ontvangst van een televisie-uitzending door het publiek uit artikel 1, sub a, van richtlijn 89/552/EEG van de Raad van 3 oktober 1989 betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake de uitoefening van televisie-omroepactiviteiten (PB L 298, blz. 23) aldus heeft uitgelegd dat het om een onbepaald aantal potentiële televisiekijkers gaat. Verder beriep het Hof zich op zijn arrest van 14 juli 2005, Lagardère Active Broadcast (C-192/04, Jurispr. blz. I-7199, punt 31) waarin het het begrip mededeling aan het publiek via satelliet uit artikel 1, lid 2, sub a, van richtlijn 93/83/EEG van de Raad van 27 september 1993 tot coördinatie van bepaalde voorschriften betreffende het auteursrecht en naburige rechten op het gebied van de satellietoproep en de doorgifte via de kabel (PB L 248, blz. 15) aldus heeft uitgelegd dat het om een onbepaald aantal potentiële luisteraars gaat. 18 – Ibidem, punten 38 e.v. 19 – Ibidem, punt 40. 20 – Ibidem, punt 41. 21 – Ibidem, punt 42. 22 – Ibidem, punt 43. 23 – Ibidem, punt 44. 24 – Ibidem, punten 45 e.v. 25 – Arresten van 18 januari 2001, Stockholm Lindöpark (C-150/99, Jurispr. blz. I-493, punt 38), en van 18 juni 2009, Stadeco (C-566/07, Jurispr. blz. I5295, punt 43). 26 – Arrest SGAE (aangehaald in voetnoot 4, punt 31). 27 – Arrest van 6 februari 2003, SENA (aangehaald in voetnoot 11, punt 34). 28 – Ibidem, punten 34-38. 29 – Arrest van 10 september 1996, Commissie/Duitsland (C-61/94, Jurispr. blz. I-3989, punt 52), en arrest SGAE (aangehaald in voetnoot 4, punt 35). Zie wat dit betreft Rosenkranz, F., „Die völkerrechtliche Auslegung des EG-Sekundärrechts dargestellt am Beispiel der Urheberrechts”, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2007, blz. 238 e.v., 239 e.v. 30 – Zie de punten 80 e.v. van deze conclusie.
31 – Reinbothe, J., Lewinski, S., The E.C. Directive on Rental and Lending Rights and on Piracy, Sweet & Maxwell 1993, blz. 97. 32 – Artikel 12 van het Verdrag van Rome voorziet alleen voor directe doorgifte in een dergelijk recht. De partijen bij het WPPT zijn in dit opzicht bewust verder gegaan dan het Verdrag van Rome. 33 – Zie in dit verband punt 67 van de conclusie van advocaat-generaal Sharpston van 13 juli 2006 in de zaak SGAE (aangehaald in voetnoot 4), alsmede punt 22 van de conclusie van advocaat-generaal La Pergola van 9 september 1999 in de zaak Egeda (arrest van 3 februari 2000, C-293/98, Jurispr. blz. I-629). 34 – Zo ook Ullrich, J. N., „Die ‚öffentliche Wiedergabe’ von Rundfunksendungen in Hotels nach dem Urteil ‚SGAE’ des EuGH (Rs. C-306/05)”, Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht 2008, blz. 112 e.v., 117 e.v. 35 – Aangehaald in voetnoot 12. 36 – Ibidem, punten 127-147. 37 – Zie de beschrijving van het arrest in de punten 6573 van deze conclusie. 38 – Zie punt 50 van de conclusie van advocaatgeneraal Sharpston in de zaak SGAE (arrest aangehaald in voetnoot 4). 39 – Arrest SGAE (aangehaald in voetnoot 4, punt 41). 40 – Zie de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, EG-Verdrag over het gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (SEC/2000/1734 def). 41 – Walter, M., Lewinsky, S., European Copyright Law, Oxford University Press 2010, blz. 981. 42 – Zie de punten 65-73 van deze conclusie. 43 – Zie de punten 106-109 van deze conclusie. 44 – Zie de punten 144 en 146 van de conclusie van advocaat-generaal Kokott in de zaak Football Association Premier League e.a. (aangehaald in voetnoot 12). 45 – Anders zou bij een zelfontvangend televisietoestel geen sprake zijn van een mededeling aan het publiek, wat het Hof in dit geval echter aangenomen lijkt te hebben. 46 – Zie de punten 104 e.v. van deze conclusie. 47 – Reinbothe, J., „Die EG-Richtlinie zum Urheberrecht in der Informationsgesellschaft”, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil 2001, blz. 733 e.v., 736. 48 – Lewinsky, S., International Copyright and Policy, Oxford University Press 2008, blz. 481. 49 – In die zin Walter, M., Lewinsky, S. (reeds aangehaald in voetnoot 41), blz. 990. 50 – In die zin Walter, M., Lewinsky, S. (reeds aangehaald in voetnoot 41), blz. 990. 51 – Arresten van 30 september 1987, Demirel (12/86, Jurispr. blz. 3719, punt 14), van 16 juni 1998, Racke (C-162/96, Jurispr. blz. I-3655, punt 31).
Pagina 29 van 30
www.ie-portal.nl 75
IEPT20120315, HvJEU, SCF v Del Corso
www.iept.nl
52 – Zie in dit verband Correa, C., Trade related aspects of intellectual Property rights, Oxford University Press 2007, blz. 156 en 162, alsook Busche, J., Stoll, P.-T., TRIPs – Internationales und europäisches Recht des geistigen Eigentums, Carl Heymanns Verlag 2007, blz. 268 en 272. 53 – Arrest van 23 november 1999, Portugal/Raad (C149/96, Jurispr. blz. I-8395, punt 47). 54 – Zie Lewinski, S., Walter, M. (reeds aangehaald in voetnoot 41), blz. 988. 55 – Zie punt 50 van de conclusie van advocaatgeneraal Sharpston in de zaak SGAE (aangehaald in voetnoot 4).
Pagina 30 van 30
www.ie-portal.nl 76
IEPT20121219, Rb Den Haag, Nederland.fm
www.iept.nl
Rb Den Haag, 19 december 2012, Nederland.fm
zijn websites worden namelijk advertenties gepresenteerd. Vanwege de genoemde inrichting van zijn websites, blijven die advertenties zichtbaar tijdens het afspelen van de radiostreams. Aldus genereert X inkomsten mede met de auteursrechtelijk beschermde muziekwerken van de bij Buma/Stemra aangesloten partijen.
AUTEURSRECHT Openbaarmaking door embedded beluisteren radiostreams, die rechtstreeks afkomstig zijn van mediaserver radiostation: ander publiek en exploitatie muziekwerken • Partijen verschillen van mening over het antwoord op de vraag of X (mede) verantwoordelijk is voor die openbaarmaking in de situatie dat de browser van de gebruiker, na het klikken op een hyperlink op zijn radioportals, de radiostreams rechtstreeks ophaalt bij de mediaservers van de radiostations. Naar het oordeel van de rechtbank moet die vraag bevestigend worden beantwoord omdat X zijn websites zo heeft ingericht dat de gelinkte radiostreams worden beluisterd in het kader van zijn websites. Voorop staat dat de betrokkenheid van X bij de openbaarmaking verder gaat dan het enkele aanbieden van een hyperlink naar de radiostreams. Bij Nederland.fm heeft X ervoor gekozen om de radiostreams en de daaraan gekoppelde visuele content te presenteren in een frame binnen de homepage van Nederland.fm. Op die manier bewerkstelligt X dat de bezoeker tijdens het beluisteren van de radiostreams de homepage van Nederland.fm gepresenteerd krijgt • Het gevolg van de interventie van X is dat de radiostreams worden gepresenteerd aan de bezoekers van de websites van X. Daarmee worden de daarin opgenomen muziekwerken toegankelijk voor een ander publiek dan het publiek dat Buma/Stemra voor ogen had toen zij toestemming verleende voor het gebruik van de muziekwerken door de radiostations. De websites van X zijn namelijk andere audiovisuele producten dan de websites van de radiostations. Zij hebben daarom een ander publiek. • Dat X de radiostreams presenteert in het kader van zijn eigen websites is auteursrechtelijk relevant omdat hij op die manier de mogelijkheid schept om zelf profijt te trekken uit de radiostreams en de daarin opgenomen muziekwerken. In feite eigent X zich door zijn handelswijze de mogelijkheid toe om de muziekwerken te exploiteren. X maakt ook gebruik van die mogelijkheid. Op de homepage van
Buitenlandse radiostations niet mede op Nederland gericht • De websites zijn volledig gesteld in de taal van het land waarop de website is gericht en verwijzen uitsluitend naar buitenlandse radio-uitzendingen. Ook de domeinnaam is gesteld in de taal van het land waarop de website is gericht en het top level domain van de domeinnaam is niet het Nederlandse top level. 4.13. Het feit dat er Nederlandse advertenties worden getoond als een Nederlandse internetgebruiker de buitenlandse radioportals bezoekt, kan in dit geval niet leiden tot een andere conclusie. X heeft onweersproken uiteengezet dat de betreffende advertenties worden geplaatst door een derde die de taal van de advertentie automatisch afstemt op de nationaliteit van de bezoeker, die wordt vastgesteld aan de hand van het IPadres van de computer van die bezoeker. Gesteld noch gebleken is dat die mogelijkheid van het tonen van Nederlandstalige advertenties door X is geselecteerd of afhankelijk is van de inhoud van de website Belang bij snelle uitspraak krijgt voorrang boven stellen prejudiciële vragen • De rechtbank is zich ervan bewust dat de auteursrechtelijke kwalificatie van de handelswijze van X vragen oproept over de uitleg van het begrip “mededeling aan het publiek” in de zin van artikel 3 van de Auteursrechtrichtlijn (richtlijn 2001/29/EG). Desgevraagd heeft X ter comparitie laten weten dat hij daarom zou willen dat de rechtbank prejudiciële vragen stelt aan het Hof van Justitie. Dat zal de rechtbank in dit geval niet doen en de rechtbank heeft besloten ook niet te wachten op antwoorden van het Hof op de vragen die een Zweeds gerechtshof (Svea Hovrätt) recentelijk heeft gesteld in een op onderdelen vergelijkbaar geval (Verzoek om een prejudiciële beslissing van 18 september 2012, C 466/12, Svenson e.a. – Retriever Sverige). Buma/Stemra heeft ter comparitie namelijk uitdrukkelijk verklaard dat zij niet wil dat de rechtbank vragen stelt omdat zij snel een rechterlijke uitspraak wil krijgen. Dat belang dient in dit geval voorrang te krijgen. Vindplaatsen: Rb Den Haag, 19 december 2012 (P.H. Blok) RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel zaaknummer / rolnummer: 407402 / HA ZA 11-2675 Vonnis van 19 december 2012 Pagina 1 van 7
www.ie-portal.nl 77
IEPT20121219, Rb Den Haag, Nederland.fm
www.iept.nl
in de zaak van 1. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid VERENIGING BUMA, gevestigd te Amstelveen, 2. de stichting STICHTING STEMRA, gevestigd te Amstelveen, eiseressen, advocaat mr. J.M.B. Seignette te Amsterdam, tegen X, wonende te Amsterdam, gedaagde, advocaat mr. O.G. Trojan te ‘s-Gravenhage. Eiseressen zullen hierna afzonderlijk worden aangeduid als respectievelijk Buma en Stemra en gezamenlijk Buma/Stemra worden genoemd. Gedaagde zal worden aangeduid als X. Inhoudelijk is de zaak is behandeld voor Buma/Stemra door de hierboven genoemde advocaat en voor X door mr. B.D.P. van Eijk en mr. M.R.F. Senftleben, advocaten te ’s- Gravenhage. 1. De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: - de dagvaarding van 9 november 2011 met producties 1-24; - de conclusie van antwoord met producties 1-18; - het tussenvonnis van 15 februari 2012, waarbij een comparitie van partijen is bevolen; - het proces-verbaal van comparitie van 26 juli 2012 en de daarin genoemde stukken. 1.2. Vonnis is nader bepaald op heden. 2. De feiten 2.1. Buma en Stemra exploiteren en handhaven auteursrechten op muziekwerken. Buma richt zich op de openbaarmakingsrechten. Stemra richt zich op de verveelvoudigingsrechten. 2.2. Buma en Stemra baseren hun recht om auteursrechten uit te oefenen op overeenkomsten die zij hebben gesloten met makers van muziekwerken en overeenkomsten die zij zijn aangegaan met buitenlandse zusterorganisaties. 2.3. X exploiteert websites waarop zogeheten radioportals worden aangeboden. Een radioportal is een website waarop hyperlinks naar uitzendingen van diverse radiostations op internet (radiostreams) worden aangeboden. X exploiteert twee radioportals met links naar radiostreams van Nederlandse radiostations, te weten www.nederland.fm (hierna: Nederland.fm) en www.op.fm (hierna: Op.fm). Daarnaast exploiteert hij een reeks van radioportals met links naar buitenlandse radiostations (hierna: de buitenlandse radioportals), te weten www.deutschland.fm, www.belgie.fm, www.lafrance.fm, www. norge.fm, www.danmark.fm, www.england.fm, www.italia.fm, www.polska.pl, www.espana.fm, www.sverige.fm, www.america.fm, www.india.fm en www.zongghuo.fm. 2.4. Op de websites van X zijn de hyperlinks naar de radiostreams verwerkt in afbeeldingen van de logo’s van de betreffende radiostations die op de homepage van de websites worden weergegeven. De homepage van Nederland.fm ziet er bijvoorbeeld als volgt uit.
2.5. Hyperlinks verwijzen de browser van een internetgebruiker die op de hyperlink klikt, naar bepaalde content. Die content wordt aangeduid in de vorm van een uniform resource locator (url), die onder meer specificeert op welke server de content beschikbaar is. De hyperlinks op de websites van X verwijzen naar radiostreams die beschikbaar zijn op mediaservers van de radiostations. 2.6. De volgende figuur geeft in vier stappen weer wat er gebeurt als een internetgebruiker, startend van de website van het radiostation of Nederland.fm, naar radiostreams luistert.
Bij stap (1) gaat de bezoeker naar de website van Nederland.fm of naar de website van een specifiek radiostation. Bij stap (2) geeft de webserver van Nederland.fm of het radiostation, nadat de bezoeker op een hyperlink heeft geklikt, de url van de radiostream door aan de browser van de bezoeker. Bij stap (3) vraagt de browser van de bezoeker de radiostream op bij de mediaserver die staat vermeld in de verkregen url. Bij stap (4) stuurt de mediaserver de radiostream naar de computer van de gebruiker, die de radiostream opent met daarvoor geschikte software, zoals een mediaspeler. 2.7. Een ontwerper van een website kan bepalen op welke manier de content waarnaar een hyperlink verwijst, wordt gepresenteerd na het aanklikken van de hyperlink. Er kan onder meer voor worden gekozen om de content te presenteren in een frame (venster) binnen het al geopende scherm (window) of in een klein nieuw scherm dat verschijnt na het aanklikken van de Pagina 2 van 7
www.ie-portal.nl 78
IEPT20121219, Rb Den Haag, Nederland.fm
www.iept.nl
hyperlink (pop-up). Bij de laatste variant kan de ontwerper onder meer de precieze omvang van de popup en de plaats daarvan op het scherm bepalen. 2.8. Na het aanklikken van een radiostream op Nederland.fm wordt de radiostream en de daarbij horende zichtbare content zoals het logo van het radiostation, gepresenteerd in een frame midden op de homepage van Nederland.fm. De navolgende afbeelding van de homepage van Nederland.fm toont bijvoorbeeld in het midden de content van het radiostation Skyradio:
2.9. Bij Op.fm wordt de radiostream gepresenteerd in een pop-up. De navolgende afbeelding van de homepage van Op.fm toont bijvoorbeeld een pop-up met content van het radiostation Qmusic:
2.10. Nederland.fm is een populaire website. De website vermeldt dat het ruim 2.470.000 unieke bezoekers, 6.700.000 bezoeken en 23.700.000 klikken per maand heeft. 2.11. X verdient aan zijn radioportals door de verkoop van adverentieruimte op die websites en door de verkoop van gegevens over het klik- en luistergedrag op de websites. 2.12. X heeft vanaf 2004 contact gezocht met Buma/Stemra om zich ervan te verzekeren dat hij geen vergoeding aan Buma/Stemra is verschuldigd voor het aanbieden van zijn radioportals. Naar aanleiding daarvan hebben partijen met tussenpozen overleg gevoerd. 2.13. Buma/Stemra heeft licenties verleend aan de radiostations die de radiostreams waarnaar de hyperlinks op Nederland.fm en Op.fm verwijzen op hun servers hebben staan. Een bedrijfsmatig
radiostation betaalt 13% van de netto met de website van radiostations gegenereerde inkomsten met een minimum per zender van € 65,00 per maand of € 780,00 per jaar (excl. BTW). 2.14. Vanaf 2009 verleent Buma/Stemra ook licenties voor radioportals. Het basistarief voor radioportals bedraagt 10% van de met de website netto gegenereerde inkomsten per jaar, met de volgende minima: 2-25 zenders € 585,00, 26-50 zenders € 1.112,00, 51-100 zenders € 1.585,00, 100-175 zenders € 2.012,00, 176-275 zenders € 2.396,00, 276-400 zenders € 2.741,00, 401-550 zenders € 3.052,00 (excl. BTW). 3. Het geschil 3.1. Buma/Stemra vordert – samengevat – een verbod op openbaarmaking van muziekwerken op de radioportals van X, alsmede een bevel tot opgave van winst, een veroordeling tot vergoeding van schade en afdracht van winst, nader op te maken bij staat, en betaling van een voorschot op de schadevergoeding, met veroordeling van X in de volledige proceskosten. 3.2. Aan de vorderingen heeft Buma/Stemra ten grondslag gelegd dat X door internetgebruikers in de gelegenheid te stellen om op de radioportals naar radiostreams en derhalve de muziek in de radiostreams te luisteren, die muziek openbaar maakt, althans dat hij mede verantwoordelijk is voor die openbaarmaking. Daarnaast heeft Buma/Stemra aangevoerd dat X verveelvoudigingen van muziekwerken op zijn servers heeft staan, althans dat hij op ieder moment kan besluiten om verveelvoudigingen op zijn servers te gaan zetten. 3.3. X voert verweer. 3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 4. De beoordeling geen verveelvoudiging 4.1. Aangenomen moet worden dat er geen auteursrechtelijk beschermde muziekwerken op de server van X staan. Buma/Stemra heeft zelf, onder verwijzing naar een verklaring van haar manager ICT en outsourcing (productie 25 van Buma/Stemra) uiteengezet dat de muziek die de internetgebruiker te horen krijgt na het aanklikken van een radiostation op de websites van X, rechtstreeks afkomstig is van de mediaserver van het betreffende radiostation (pleitnota, paragrafen 12 en 13, zie ook r.o. 2.6). Dat stemt overeen met de uitleg die X heeft gegeven van de werking van zijn websites. In het licht daarvan is niet vol te houden dat X in het kader van zijn websites muziekwerken verveelvoudigt. Dat brengt, zoals X terecht heeft aangevoerd, mee dat de vorderingen van Stemra moeten worden afgewezen. 4.2. Het betoog van Buma/Stemra dat X op ieder moment kan besluiten om muziekwerken te gaan verveelvoudigen op zijn servers, kan niet leiden tot een andere uitkomst. Die enkele mogelijkheid is onvoldoende om een serieuze dreiging van inbreuk aan Pagina 3 van 7
www.ie-portal.nl 79
IEPT20121219, Rb Den Haag, Nederland.fm
www.iept.nl
te nemen, met name omdat Buma/Stemra niet inzichtelijk heeft gemaakt waarom X de werking van zijn websites zo zou aanpassen dat de muziekwerken op zijn servers komen te staan. openbaarmaking 4.3. Niet in geschil is dat het laten horen van een radiostream kwalificeert als het openbaar maken van de in die radiostream opgenomen muziekwerken, ook als de radiostream te horen is nadat een bezoeker van een van de websites van X heeft geklikt op een link naar die radiostream. Partijen verschillen van mening over het antwoord op de vraag of X (mede) verantwoordelijk is voor die openbaarmaking in de situatie dat de browser van de gebruiker, na het klikken op een hyperlink op zijn radioportals, de radiostreams rechtstreeks ophaalt bij de mediaservers van de radiostations. Naar het oordeel van de rechtbank moet die vraag bevestigend worden beantwoord omdat X zijn websites zo heeft ingericht dat de gelinkte radiostreams worden beluisterd in het kader van zijn websites. 4.4. Voorop staat dat de betrokkenheid van X bij de openbaarmaking verder gaat dan het enkele aanbieden van een hyperlink naar de radiostreams. Bij Nederland.fm heeft X ervoor gekozen om de radiostreams en de daaraan gekoppelde visuele content te presenteren in een frame binnen de homepage van Nederland.fm. Op die manier bewerkstelligt X dat de bezoeker tijdens het beluisteren van de radiostreams de homepage van Nederland.fm gepresenteerd krijgt. Bij Op.fm bereikt X een vergelijkbaar effect door de radiostream te presenteren in een pop-up scherm. Afhankelijk van de instellingen van de browser van de bezoeker, zal die pop-up verschijnen achter of voor de homepage van Op.fm. Als de pop-up achter de homepage verschijnt, is de aan de radiostream gekoppelde visuele content niet zichtbaar voor de gebruiker. De radiostream met de auteursrechtelijke beschermde muziekwerken is in dat geval uiteraard wel te horen. Als de pop-up verschijnt voor de homepage, blijft die homepage grotendeels zichtbaar omdat de pop-up een relatief klein scherm is (zie het onder 2.9 weergegeven voorbeeld). In beide gevallen blijft gedurende het afspelen van de radiostream dus ten minste een groot deel van de homepage van Op.fm zichtbaar voor de bezoeker. De betrokkenheid van X bij de openbaarmaking gaat daarmee verder dan de beschikbaarstelling van faciliteiten om een openbaarmaking mogelijk te maken. 4.5. Het gevolg van de interventie van X is dat de radiostreams worden gepresenteerd aan de bezoekers van de websites van X. Daarmee worden de daarin opgenomen muziekwerken toegankelijk voor een ander publiek dan het publiek dat Buma/Stemra voor ogen had toen zij toestemming verleende voor het gebruik van de muziekwerken door de radiostations. De websites van X zijn namelijk andere audiovisuele producten dan de websites van de radiostations. Zij hebben daarom een ander publiek. Daarbij staat vast dat Buma/Stemra niet de bezoekers van de websites van X voor ogen heeft gehad, toen zij toestemming
verleende voor de openbaarmaking van de muziekwerken door de radiostations. Buma/Stemra heeft uitdrukkelijk aangevoerd dat de licentie die zij de radiostations heeft verleend, geen toestemming inhoudt voor gebruik van de radiostreams in het kader van de websites van derden. Daarbij heeft Buma/Stemra verwezen naar onder meer de door Buma/Stemra gepubliceerde informatie over het gebruik van radiouitzendingen op internet (productie 16 van Buma/Stemra), waarin een onderscheid wordt gemaakt tussen de door de radiostations te betalen tarieven en de door radioportals te betalen tarieven. De juistheid van deze stelling heeft X onvoldoende bestreden. Desgevraagd heeft X ter comparitie verklaard geen zicht te hebben op de licentieovereenkomsten van Buma/Stemra met de radiostations. 4.6. Dat X de radiostreams presenteert in het kader van zijn eigen websites is auteursrechtelijk relevant omdat hij op die manier de mogelijkheid schept om zelf profijt te trekken uit de radiostreams en de daarin opgenomen muziekwerken. In feite eigent X zich door zijn handelswijze de mogelijkheid toe om de muziekwerken te exploiteren. X maakt ook gebruik van die mogelijkheid. Op de homepage van zijn websites worden namelijk advertenties gepresenteerd. Vanwege de genoemde inrichting van zijn websites, blijven die advertenties zichtbaar tijdens het afspelen van de radiostreams. Aldus genereert X inkomsten mede met de auteursrechtelijk beschermde muziekwerken van de bij Buma/Stemra aangesloten partijen. 4.7. Het enkele feit dat de radiostreams die in het kader van de websites van X te beluisteren zijn, door de browser van de bezoeker rechtstreeks van de mediaservers van de radiostations worden gehaald, kan niet leiden tot een ander oordeel. Dat feit brengt mogelijk mee dat de radiostations mede verantwoordelijk zijn voor de openbaarmaking. Of dat laatste het geval is kan in deze procedure in het midden blijven omdat de radiostations geen partij zijn. De betrokkenheid van de radiostations laat in ieder geval de verantwoordelijkheid van X voor zijn eigen interventie onverlet. 4.8. Ook het feit dat de mogelijkheid om de radiostreams te beluisteren afhankelijk is van de capaciteit van de mediaservers van de radiostations en de beschikbaarheid van de radiostreams op die servers, sluit niet uit dat X (mede) verantwoordelijk is voor de openbaarmaking van die streams in het kader van zijn eigen websites. Die afhankelijkheid brengt mee dat er feitelijk geen muziekwerken zullen worden geopenbaard als de capaciteit ontoereikend is en als de streams niet beschikbaar zijn op de mediaservers, maar laat onverlet dat er geopenbaard wordt zolang de radiostreams op de servers staan en er voldoende capaciteit is. Overigens heeft Buma/Stemra er terecht op gewezen dat deze afhankelijkheden in de praktijk niet tot een beperking lijken te leiden, gelet op de miljoenen radiostreams die elke maand worden beluisterd in het kader van Nederland.fm. vrijheid van meningsuiting
Pagina 4 van 7
www.ie-portal.nl 80
IEPT20121219, Rb Den Haag, Nederland.fm
www.iept.nl
4.9. Het beroep van X op de fundamentele vrijheid van meningsuiting in de zin van onder meer artikel 10 het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (Trb. 1951, 154, zoals laatstelijk gewijzigd Trb. 2010, 112), kan niet leiden tot een ander oordeel. Op zich heeft X terecht aangevoerd dat toewijzing van de vorderingen een inmenging meebrengt in zijn uitingsvrijheid en de vrijheid van zijn bezoekers om informatie te ontvangen. Die inmenging is naar het oordeel van de rechtbank in dit geval echter noodzakelijk in een democratische samenleving ter bescherming van de auteursrechten van de makers van muziekwerken. Het betoog van X dat de bescherming van de informatievrijheid vóór zou moeten gaan, is gebaseerd op zijn stelling dat een portal met hyperlinks een belangrijke functie heeft bij het ontsluiten van informatie op internet. Dat mag zo zijn, maar X doet met zijn radioportals meer dan slechts het bieden van een overzicht met hyperlinks. Zoals hiervoor is vastgesteld, heeft X zijn websites zo ingericht dat na het aanklikken van de hyperlinks de radiostreams kunnen worden beluisterd in het kader van zijn eigen websites, waardoor hij zich de mogelijkheid toe-eigent om de muziekwerken zelf te exploiteren. Die specifieke inrichting van de website tast het exclusieve exploitatierecht van de maker aan, zonder dat daar een duidelijk voordeel voor de informatievrijheid tegenover staat. jurisprudentie 4.10. Voor zover de door partijen aangehaalde uitspraken van andere rechters betrekking hebben op vergelijkbare feiten, te weten op een situatie waarin na het aanklikken van een hyperlink een auteursrechtelijk beschermd werk verschijnt in het kader van de website van de partij die de hyperlinks aanbiedt, bevestigen de uitspraken unaniem dat in die situatie sprake is van een openbaarmaking door de aanbieder van de hyperlinks (Oberlandesgericht Düsseldorf, Duitsland, 8 november 2011, Multimedia und Recht 2012, 118; Rb. Amsterdam 24 augustus 2011, LJN BT1960 ; Hof ’sHertogenbosch 12 januari 2010, IER 2010, 34, r.o. 4.99; Vzr. rb. Haarlem 5 september 2007, LJN BB3144 en Vzr. rb. Leeuwarden 30 oktober 2003, LJN AN4570). In zoverre ondersteunt de aangehaalde rechtspraak de juistheid van het voorgaande oordeel. 4.11. De rechtspraak waarnaar X heeft verwezen ter onderbouwing van zijn standpunt dat hyperlinken als zodanig niet kan worden aangemerkt als een openbaarmaking, kan onbesproken blijven omdat, zoals hiervoor is vastgesteld, de interventie van X verder gaat dan enkel het aanbieden van hyperlinks. buitenlandse radioportals 4.12. De vorderingen zullen worden afgewezen voor zover die betrekking hebben op de buitenlandse radioportals van X. Niet in geschil is dat Buma/Stemra niet bevoegd is om op te treden met betrekking tot openbaarmaking van muziekwerken buiten Nederland. Daarom richten de vorderingen van Buma/Stemra ook voor zover zij betrekking hebben op de buitenlandse radioportals zich uitsluitend op Nederland. Het betoog van Buma/Stemra dat de buitenlandse radioportals
mede gericht zijn op Nederland, moet echter worden verworpen. De websites zijn volledig gesteld in de taal van het land waarop de website is gericht en verwijzen uitsluitend naar buitenlandse radio-uitzendingen. Ook de domeinnaam is gesteld in de taal van het land waarop de website is gericht en het top level domain van de domeinnaam is niet het Nederlandse top level. In het licht van deze omstandigheden is het enkele feit dat de radioportals wel toegankelijk zijn voor Nederlandse internetgebruikers, dat de domeinnaam wordt gehouden door een Nederlandse partij en dat de radioportals worden gehost op een server in Nederland onvoldoende om aan te nemen dat de radioportals mede gericht zijn op Nederland. 4.13. Het feit dat er Nederlandse advertenties worden getoond als een Nederlandse internetgebruiker de buitenlandse radioportals bezoekt, kan in dit geval niet leiden tot een andere conclusie. X heeft onweersproken uiteengezet dat de betreffende advertenties worden geplaatst door een derde die de taal van de advertentie automatisch afstemt op de nationaliteit van de bezoeker, die wordt vastgesteld aan de hand van het IPadres van de computer van die bezoeker. Gesteld noch gebleken is dat die mogelijkheid van het tonen van Nederlandstalige advertenties door X is geselecteerd of afhankelijk is van de inhoud van de website. prejudiciële vragen 4.14. De rechtbank is zich ervan bewust dat de auteursrechtelijke kwalificatie van de handelswijze van X vragen oproept over de uitleg van het begrip “mededeling aan het publiek” in de zin van artikel 3 van de Auteursrechtrichtlijn (richtlijn 2001/29/EG). Desgevraagd heeft X ter comparitie laten weten dat hij daarom zou willen dat de rechtbank prejudiciële vragen stelt aan het Hof van Justitie. Dat zal de rechtbank in dit geval niet doen en de rechtbank heeft besloten ook niet te wachten op antwoorden van het Hof op de vragen die een Zweeds gerechtshof (Svea Hovrätt) recentelijk heeft gesteld in een op onderdelen vergelijkbaar geval (Verzoek om een prejudiciële beslissing van 18 september 2012, C 466/12, Svenson e.a. – Retriever Sverige). Buma/Stemra heeft ter comparitie namelijk uitdrukkelijk verklaard dat zij niet wil dat de rechtbank vragen stelt omdat zij snel een rechterlijke uitspraak wil krijgen. Dat belang dient in dit geval voorrang te krijgen. vorderingen 4.15. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat X inbreuk heeft gemaakt op de rechten van de makers die zijn aangesloten bij Buma. Dat brengt mee dat een verbod toewijsbaar is. Het verbod hoeft, anders dan X heeft bepleit, niet te worden beperkt tot uitsluitend de specifieke wijze waarop X zijn website op dit moment heeft ingericht omdat X heeft aangekondigd zijn websites te zullen aanpassen en denkbaar is dat ook met een andere inrichting van de websites inbreuk wordt gemaakt (vgl. HR 3 januari 1964, NJ 1964, 445). Welke inrichtingen niet inbreukmakend zijn, kan, anders dan X heeft verzocht, niet in dit vonnis worden opgesomd, omdat er in deze procedure geen andere inrichtingen naar voren zijn Pagina 5 van 7
www.ie-portal.nl 81
IEPT20121219, Rb Den Haag, Nederland.fm
www.iept.nl
gebracht dan de huidige inrichting van Nederland.fm en Op.fm (en de op dezelfde wijze ingerichte buitenlandse radioportals). 4.16. In dit specifieke geval zal het verbod niet direct na betekening ingaan. Aan de ene kant heeft Buma/Stemra namelijk aangegeven dat het haar erom gaat dat X een licentie aanvraagt, zodat de rechthebbenden een vergoeding krijgen voor het gebruik van hun muziek. Die vergoeding is X ook verschuldigd in de vorm van een schadevergoeding als hij ongewijzigd doorgaat met zijn websites (zie hierna r.o. 4.17 e.v.). Aan de andere kant heeft X aangegeven enige tijd nodig te hebben om zijn websites aan te passen. Daarom zal in dit geval de termijn om uitvoering te geven aan het bevel worden gesteld op één maand na betekening van het vonnis. 4.17. Gegeven de inbreuk heeft Buma recht op vergoeding van de schade die zij ten gevolge daarvan heeft geleden of afdracht van de winst die X heeft genoten ten gevolge van die inbreuk. X heeft wel terecht aangevoerd dat een cumulatie van een vergoeding voor gederfde winst en winstafdracht niet mogelijk is (HR 14 april 2000, LJN AA5519, HBS Trading – Danestyle). Die cumulatie doet zich in dit geval voor omdat Buma/Stemra de gevorderde schadevergoeding baseert op gederfde licentieinkomsten en een waardevermindering van de auteursrechten. Vergoeding van gederfde licentieinkomsten is een vorm van vergoeding van gederfde winst die niet kan cumuleren met de gevorderde winstafdracht. De gevorderde vergoeding voor de waardevermindering is niet toewijsbaar omdat Buma/Stemra die niet baseert op de inbreuk, maar op de stelling dat X “openlijk in twijfel heeft getrokken of toestemming is vereist voor het exploiteren van een radioportal” en dat X zodoende derden heeft gestimuleerd om ook geen licentieovereenkomst aan te gaan met Buma/Stemra. Buma/Stemra heeft echter niet aangevoerd dat het openlijk in twijfel trekken van het toestemmingsvereiste onrechtmatig is jegens Buma/Stemra. Dat kan, mede gelet op de recht op vrije meningsuiting van X, ook niet zonder meer worden aangenomen. Voor een vergoeding van de gestelde waardevermindering is daarom geen grond. 4.18. Het verweer van X dat Buma geen aanspraak kan maken op schadevergoeding omdat zij zelf heeft besloten de afgelopen jaren geen vergoeding in rekening te brengen bij websites die gebruik maken van embedded content, moet worden gepasseerd. De rechtbank gaat ervan uit dat X hiermee heeft bedoeld te betogen dat Buma haar recht op schadevergoeding heeft verwerkt, althans dat het vorderen van een schadevergoeding van X in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. Dat betoog kan niet slagen, alleen al omdat aangenomen moet worden dat het beleid waar X op wijst, geen betrekking heeft op radioportals. Buma/Stemra heeft onder verwijzing naar een daarop betrekking hebbende productie (productie 30) uiteengezet dat het beleid uitsluitend betrekking heeft op websites met achtergrondmuziek en niet op radioportals, in het kader waarvan de muziek meer op
de voorgrond staat. Daarbij heeft zij erop gewezen dat Buma/Stemra diverse pogingen heeft gedaan om ook licentieovereenkomsten aan te gaan met andere aanbieders van radioportals en dat met een aanbieder ook daadwerkelijk een licentieovereenkomst tot stand is gekomen. 4.19. Buma baseert haar gederfde inkomsten op licentievergoedingen die zij is misgelopen. Bij de berekening van de hoogte van die vergoedingen kan, anders dan Buma heeft voorgesteld, niet zonder meer worden uitgegaan van de concept-licentieovereenkomst die Buma/Stemra X in het verleden heeft aangeboden, alleen al omdat die licentie mede betrekking had op het verveelvoudigen van muziekwerken, en daarvan is in dit geval geen sprake (zie r.o. 4.1). Aangezien partijen los daarvan onvoldoende gegevens hebben verstrekt om de hoogte van de licentievergoeding te bepalen, zal de vaststelling van omvang van de schade worden verwezen naar de schadestaatprocedure. Om dezelfde reden kan in deze procedure geen voorschot worden toegewezen. 4.20. Gegeven de toe te wijzen winstafdracht, heeft Buma er recht op dat X rekening en verantwoording aflegt over de door hem ten gevolge van de inbreuk genoten winst (art. 27a lid 1 Auteurswet, hierna: Aw). Anders dan X heeft gesuggereerd, baseert Buma deze aanspraak niet op haar “bemiddelingsmonopolie” in de zin van artikel 30a lid 2 Aw, maar op haar stelling dat zij op grond van overeenkomsten met de makers bevoegd is de auteursrechten van die makers uit te oefenen. Die stelling is onbestreden en voldoende voor toewijzing van de gevorderde rekening en verantwoording. 4.21. Voor de berekening van de winst die X met de inbreuk heeft behaald kan niet zonder meer worden aangesloten bij definitie van het begrip “relevante inkomsten” in de hiervoor genoemde conceptovereenkomst. Bepalend is niet die definitie, maar het wettelijke begrip “ten gevolge van de inbreuk genoten winst” in de zin van artikel 27a Aw. Bij de berekening van de winst moeten de inkomsten uit banners worden meegenomen, maar niet de inkomsten verkregen door verkoop van gegevens over bezoekers van de websites. Naar het oordeel van de rechtbank staan de laatstgenoemde inkomsten in een te ver verwijderd verband van de inbreuk om te kunnen worden aangemerkt als winst die is genoten ten gevolge van de inbreuk. Voor zover X inkomsten verkrijgt uit de reclamefilms die met de radiostreams worden vertoond, dienen die wel te worden meegenomen. Als juist is, zoals X stelt, dat de inkomsten daarvan niet naar hem, maar volledig naar de radiostations gaan, kan hij bij de opgave volstaan met de mededeling dat hij in zoverre geen inkomsten heeft verkregen. 4.22. Aan het verbod en het bevel tot het doen van opgave zal de gevorderde dwangsom worden verbonden, zij het dat die zal worden gematigd en gemaximeerd. 4.23. De rechtbank ziet, anders dan X, geen aanleiding om het vonnis niet uitvoerbaar bij voorraad te verklaren. De stelling van X dat Buma/Stemra deze Pagina 6 van 7
www.ie-portal.nl 82
IEPT20121219, Rb Den Haag, Nederland.fm
www.iept.nl
procedure beschouwt als een proefproces, sluit niet uit dat Buma/Stemra er een rechtmatig belang bij heeft dat het vonnis wordt uitgevoerd hangende een eventueel hoger beroep. 4.24. X zal in de zaak van Buma als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Buma/Stemra vordert onder verwijzing naar artikel 1019h Rv een bedrag van in totaal € 50.119,53, maar heeft geen onderverdeling aangebracht tussen de kosten van Buma en de kosten van Stemra. De rechtbank gaat ervan uit dat eiseressen die kosten bij helfte verdelen en dus een bedrag van € 25.059,77 toerekenen aan Buma. X heeft de redelijkheid en evenredigheid van dat bedrag niet bestreden. Daarom zal het volledig worden toegewezen. 4.25. In de zaak van Stemra tegen X moet Stemra worden aangemerkt als de in het ongelijk gestelde partij. Daarom zal Stemra worden veroordeeld in de kosten van X. X vordert onder verwijzing naar artikel 1019h Rv een bedrag van in totaal € 63.543,06, maar heeft geen onderverdeling aangebracht tussen de kosten van de zaak van Buma en de kosten van de zaak van Stemra. De rechtbank gaat ervan uit dat de helft van de kosten toerekenbaar is aan de zaak van Stemra. Stemra heeft de redelijkheid en evenredigheid van dat bedrag niet bestreden. Daarom zal Stemra worden veroordeeld tot betaling van € 31.771,53. 5. De beslissing De rechtbank in de zaak van Buma 5.1. beveelt X om binnen één maand na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden iedere openbaarmaking in Nederland van een door Buma vertegenwoordigd muziekwerk of een gedeelte daarvan, meer in het bijzonder de in dit vonnis omschreven interventie van X waardoor muziekwerken toegankelijk worden voor de bezoekers van de websites Nederland.fm en Op.fm, een en ander zonder dat daarvoor toestemming is verkregen; 5.2. beveelt X aan Buma een dwangsom te betalen van € 1.000,00 voor iedere dag of een gedeelte van de dag dat X niet voldoet aan het bevel als vermeld onder 5.1, met een maximum van € 50.000,00; 5.3. beveelt X binnen acht weken na betekening van dit vonnis schriftelijke opgave te doen aan de raadsvrouw van Buma van: - alle sinds 1 januari 2009 door X ten gevolge van de inbreuk genoten inkomsten, waaronder de inkomsten uit banners en eventuele inkomsten uit reclamefilms; - alle kosten die X sinds 1 januari 2009 heeft gemaakt om de websites Nederland.fm en Op.fm te exploiteren; zulks vergezeld van een ondertekende verklaring van een registeraccountant of AA accountant dat de opgave juist en volledig is; 5.4. beveelt X aan Buma een dwangsom te betalen van € 1.000,00 voor iedere dag of een gedeelte van de dag dat X niet voldoet aan het bevel als vermeld onder 5.3, met een maximum van € 50.000,00; 5.5. beveelt X aan Buma de schade te vergoeden die Buma heeft geleden en nog zal lijden als gevolg van de in dit vonnis vastgestelde inbreuk of, indien dit bedrag
hoger uitkomt, om de met de inbreuk genoten winst af te dragen, een en ander nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet en te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van dagvaarding tot aan de dag van algehele voldoening; 5.6. veroordeelt X in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van Buma begroot op € 25.059,77; 5.7. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; 5.8. wijst het meer of anders gevorderde af; in de zaak van Stemra 5.9. wijst de vorderingen af; 5.10. veroordeelt Stemra in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van X begroot op € 31.771,53; 5.11. verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad. Dit vonnis is gewezen door mr. P.H. Blok en in het openbaar uitgesproken op 19 december 2012.
Pagina 7 van 7
www.ie-portal.nl 83
IEPT20120912, Rb Amsterdam, Sanoma v GeenStijl
www.iept.nl
Rb Amsterdam, 12 september 2012, Sanoma v GeenStijl
AUTEURSRECHT Plaatsing hyperlink naar uitgelekte maar onvindbare Playboy-fotoreportage een verboden openbaarmaking, nu GeenStijl hiermee het publiek toegang heeft verleend tot de reportage Het plaatsen van een hyperlink, die verwijst naar de locatie op het internet waar een bepaald werk voor publiek toegankelijk is gemaakt, is in beginsel geen zelfstandige openbaarmaking. De feitelijke terbeschikkingstelling aan het publiek vindt plaats op de website waar de hyperlink naar verwijst. In het onderhavige geval was de fotoreportage echter niet op zodanige wijze voor het publiek beschikbaar gesteld, dat deze voor publiek toegankelijk en vindbaar was. Slechts de kring van personen die op de hoogte was van het URL-adres kon de fotoreportage via Filefactory (en later Imageshack.us) bekijken. Zoals in het voorgaande reeds is vastgesteld, was deze kring van personen zeer klein: behalve uit de perso(o)n(en) die het bestand op de locatie had(den) opgeslagen, was de redactie van Geenstijl.nl hiervan op de hoogte en mogelijk ook – daarover bestaat geen zekerheid – de redactie van Pownews. Door het plaatsen van een hyperlink op haar website heeft GeenStijl de gehele fotoreportage, die tot dan toe slechts voor een onbeduidend aantal personen vindbaar was, ontsloten. Daarmee was de fotoreportage vanaf dat moment beschikbaar voor de 230.000 dagelijkse bezoekers van de website van GeenStijl. Nu volgens de rechtbank in de onderhavige, specifieke omstandigheden sprake is van een bewuste interventie door GeenStijl, waarmee een nieuw publiek wordt bereikt en die vanuit een winstoogmerk heeft plaatsgevonden, leidt dit tot het oordeel dat GeenStijl de fotoreportage openbaar heeft gemaakt. GeenStijl heeft inbreuk gemaakt op de auteursrechten op de fotoreportage, nu deze openbaarmaking zonder toestemming van de auteursrechthebbende heeft plaatsgevonden. Tevens schending portretrecht: geportretteerde geen toestemming gegeven voor wijze en moment openbaarmaking GeenStijl; geen sprake van journalistieke verantwoording voor juistheid bericht
In het onderhavige geval gaat het om een serie naaktfoto’s van [eiseres 3]. Dat [eiseres 3] toestemming heeft gegeven om de fotoreportage in het tijdschrift en op de websites van Playboy openbaar te maken, heeft tot gevolg dat zij haar privacy in zekere mate heeft prijsgegeven. Dat ontneemt haar echter niet het belang om zich te verzetten tegen de openbaarmaking door GeenStijl. Zij heeft immers geen toestemming verleend voor openbaarmaking door anderen dan Playboy op een moment en op een wijze zoals thans heeft plaatsgevonden, te weten door middel van een link naar een website, in de context van berichten van GeenStijl met een – zo heeft [eiseres 3] onbetwist gesteld – diskwalificerende toon, nog vóór de door [eiseres 3] wel toegestane publicatie in Playboy. [eiseres 3] werd onverwacht met deze door haar ongewilde openbaarmaking geconfronteerd. De rechtbank is dan ook van oordeel dat door de wijze waarop de fotoreportage door GeenStijl openbaar is gemaakt, inbreuk is gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van [eiseres 3]. In het afleggen van journalistieke verantwoording voor de juistheid van het bericht is, anders dan GeenStijl beoogt aan te voeren, geen rechtvaardiging te vinden voor openbaarmaking van de gehele reportage. Het betoog van GeenStijl, hierop neerkomend dat zij door middel van de hyperlink de juistheid van het bericht heeft willen aantonen, is bovendien niet op één lijn te stellen met de tekst van het bericht waarin de hyperlink was opgenomen: En dan nu het linkje met pics waar u op zat te wachten. Wie het eerst fapt, die het eerst komt. HIERRR en in een later bericht: naaktpics [voornaam eiseres 3] nog niet gezien? Ze staan HIERRR. Uit die tekst blijkt niet dat GeenStijl met de hyperlink bewijs wilde leveren voor de juistheid van het bericht, maar veeleer dat zij door het toegankelijk maken van de gehele fotoreportage via de hyperlink de bezoekers van Geenstijl.nl entertainment heeft willen bieden. Tegen deze achtergrond bezien dient de weging van de wederzijdse belangen daarom in het voordeel van [eiseres 3] uit te vallen. Daaruit volgt dat de openbaarmaking door GeenStijl een schending van het portretrecht van [eiseres 3] oplevert. Vindplaatsen: LJN: BX7043; MF 2012, nr. 23, p. 325, m.nt. Visser; IER 2013, nr. 4, p. 29, m.nt. JMBS Rb Amsterdam, 12 september 2012 (I.H.J. Konings, R.H.C. van Harmelen en S.E. Sijsma) Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 507119 / HA ZA 11-2896 Vonnis van 12 september 2012 in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SANOMA MEDIA NETHERLANDS B.V., gevestigd te Amsterdam,
Pagina 1 van 9
www.ie-portal.nl 84
IEPT20120912, Rb Amsterdam, Sanoma v GeenStijl
www.iept.nl
2. de rechtspersoon naar vreemd recht PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL INC., gevestigd te Illinois, 3. [eiseres 3],wonende te [woonplaats], eiseressen, advocaat mr. drs. I.M.C.A. Reinders Folmer te Amsterdam, tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GS MEDIA B.V, gevestigd te Amsterdam, gedaagde, advocaat mr. A. van Hees te Amsterdam. Eisers zullen hierna gezamenlijk Sanoma c.s. en afzonderlijk Sanoma, Playboy en [eiseres 3] worden genoemd. Gedaagde zal hierna GeenStijl worden genoemd. 1. De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: - de dagvaarding - de producties 1 t/m 13 van Sanoma c.s., - de conclusie van antwoord van GeenStijl met producties, - het tussenvonnis van 2 mei 2012, - de akte overlegging productie van 19 juli 2012 van Sanoma c.s., - de akte overlegging producties van 19 juli 2012 van GeenStijl, - het overzicht van de proceskosten van Sanoma c.s., - het overzicht van de proceskosten van GeenStijl, - het proces-verbaal van comparitie van 19 juli 2012 en de daarin genoemde pleitnota’s, - het faxbericht namens GeenStijl van 10 augustus 2012 met opmerkingen over het proces-verbaal, - het faxbericht namens Sanoma van 13 augustus 2012 met opmerkingen over het proces-verbaal. 1.2. Ten slotte is vonnis bepaald. 2. De feiten 2.1. Sanoma en Playboy zijn uitgever van onder meer het tijdschrift “Playboy”. Enkele malen per jaar publiceren zij in dit blad een fotoreportage met een zogenoemde bekende Nederlander. 2.2. [eiseres 3] is bekend van haar optreden in de televisieprogramma's Take me Out en Echte Meisjes in de Jungle en is regelmatig te gast in het televisieprogramma De Wereld Draait Door. 2.3. GeenStijl exploiteert de website Geenstijl.nl. Op deze website staat vermeld: Op GeenStijl wisselen nieuwsfeiten, schandelijke onthullingen en journalistiek onderzoek elkaar af met luchtige onderwerpen en prettig gestoorde onzin. De redactie informeert dagelijks ruim 230.000bezoekers over de andere kant van het nieuws. De site behoort tot de top 10 van best bezochte actualiteitensites van Nederland. 2.4. Op 13 en 14 oktober 2011 heeft fotograaf [fotograaf] (hierna: [fotograaf]) op verzoek van Playboy een fotoreportage gemaakt van [eiseres 3] (hierna: de fotoreportage) en aan Sanoma een exclusieve licentie verstrekt om dit werk te publiceren. [fotograaf] heeft Sanoma tevens gemachtigd om hem in rechte te vertegenwoordigen en om zelfstandig en op eigen naam in rechte op te treden, ter bescherming en
handhaving van de intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit de opdracht. 2.5. Op 26 oktober 2011 vernam Sanoma dat de foto's van de reportage met [eiseres 3] in handen van onbevoegde derden was gekomen. Die avond werd in de uitzending van het televisieprogramma Pownews melding gemaakt van het uitlekken van de foto's. Nog diezelfde dag nam de heer [naam 1], Chief Operating Officer van Sanoma, telefonisch contact op met de heer [naam 2], directeur van Telegraaf Media Nederland B.V., het moederbedrijf van GeenStijl, met het verzoek te voorkomen dat de fotoreportage via GeenStijl zou uitlekken. 2.6. Op 27 oktober 2011 stond op Geenstijl.nl een bericht over het uitlekken van de foto's onder de kop Fucking uitgelekt! Naaktfoto's [naam eiseres 3]. Het bericht eindigde met de volgende tekst: En dan nu het linkje met pics waar u op zat te wachten. Wie het eerst fapt, die het eerst komt. HIERRR. (...). De lezer werd door middel van een klik op de hyperlink (HIERRR) doorgeleid naar een zip-bestand op een Australische website voor data-opslag en datauitwisseling, genaamd Filefactory.com. Bij het bericht op Geenstijl.nl was in de linkerbovenhoek een deel van een foto uit de reportage opgenomen. 2.7. Na daartoe door Sanoma te zijn gesommeerd, heeft Filefactory de foto’s van haar website verwijderd. Op Geenstijl.nl verscheen vervolgens een update, met een hyperlink die leidde naar een andere website waar de fotoreportage rechtstreeks te vinden was, te weten Imageshack.us. Ook Imageshack heeft na sommatie van Sanoma de fotoreportage van haar website verwijderd. De fotoreportage is inmiddels verspreid over het internet en in het forum van GeenStijl plaatsen zogenoemde reaguurders telkens nieuwe links naar andere websites waar de fotoreportage te raadplegen is. 2.8. Bij brief van 7 november 2011 heeft de raadsman van Sanoma c.s. GeenStijl gesommeerd om het bericht met de daarin opgenomen links, foto’s en de erbij geplaatste reacties van haar website te verwijderen. 2.9. Op Geenstijl.nl stond op 7 november 2011 een bericht met de titel Blote [voornaam eiseres 3] gaat GeenStijl aanklaguh, over het inmiddels ontstane geschil tussen GeenStijl en Sanoma c.s. over de uitgelekte foto’s. Het bericht eindigde met: Update: naaktpics [voornaam eiseres 3] nog niet gezien? Ze staan HIERRR. Ook dit bericht bevatte een hyperlink die leidde naar een website waarop de fotoreportage te vinden was. 2.10. Een derde bericht met een hyperlink die naar de fotoreportage leidde, verscheen op 17 november 2011 op Geenstijl.nl en had als titel Bye Bye Zwaai Zwaai Playboy. 2.11. De fotoreportage werd in het decembernummer 2011 van Playboy gepubliceerd. 3. Het geschil 3.1. Sanoma c.s. vordert samengevat - om bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad: I. primair voor recht te verklaren dat GeenStijl a. inbreuk maakt en heeft gemaakt op de auteursrechten van Sanoma dan wel haar licentiegevers en Pagina 2 van 9
www.ie-portal.nl 85
IEPT20120912, Rb Amsterdam, Sanoma v GeenStijl
www.iept.nl
onrechtmatig jegens Sanoma heeft gehandeld door zonder toestemming berichten met materiaal ten aanzien waarvan Sanoma danwel haar licentiegevers auteursrechten bezitten, al dan niet via hyperlinks, op de website Geenstijl.nl te plaatsen; b. inbreuk maakt en heeft gemaakt op het portretrecht en de persoonlijke levenssfeer van [eiseres 3] en onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld door zonder toestemming berichten met foto’s van [eiseres 3], al dan niet via hyperlinks, op de website Geenstijl.nl te plaatsen; subsidiair voor recht te verklaren dat GeenStijl onrechtmatig handelt door het plaatsen al dan niet via hyperlinks, van onrechtmatig verkregen en openbaar gemaakt materiaal; II. primair GeenStijl te verbieden inbreuken te plegen op a. auteursrechten van Sanoma en/of haar licentiegevers b. portretrechten en/of de persoonlijke levenssfeer van [eiseres 3], althans andere personen waarvan in opdracht van Sanoma een fotoreportage is of zal worden gemaakt; subsidiair GeenStijl te verbieden onrechtmatig te handelen jegens Sanoma; meer subsidiair GeenStijl te gebieden berichten op de website Geenstijl.nl en andere websites onder haar beheer, met links naar materiaal waarop Sanoma danwel haar licentiegevers de auteursrechten bezitten, te verwijderen en verwijderd te houden; III. GeenStijl te gebieden de drie in de dagvaarding onder VI van de vordering genoemde berichten en de daarin opgenomen hyperlinks en foto's en de daarbij geplaatste reacties, van de website Geenstijl.nl of enige andere website van of gelieerd aan GeenStijl te verwijderen en verwijderd te houden; IV. GeenStijl te gebieden Google te verzoeken de hyperlinks naar de litigieuze berichten uit haar zoekindex en haar cache te verwijderen en verwijderd te houden en derden, die de berichten al dan niet gedeeltelijk hebben overgenomen te verzoeken de berichten te verwijderen en verwijderd te houden; V. GeenStijl te gebieden opgave te doen van alle gegevens van natuurlijke en/of rechtspersonen a. van wie GeenStijl (links naar en/of vindplaatsen van) materiaal heeft verkregen ten aanzien waarvan Sanoma dan wel haar licentiegevers auteursrechten bezitten; b. die berichten op Geenstijl.nl hebben geplaatst waarin (links naar en/of vindplaatsen van) materiaal is opgenomen ten aanzien waarvan Sanoma dan wel haar licentiegevers auteursrechten bezitten; VI. GeenStijl te verbieden op de website Geenstijl.nl of enige andere website van of gelieerd aan GeenStijl mededelingen te doen ten aanzien van informatie waarover zij in het kader van de onderhavige procedure zal beschikken, in het bijzonder bedragen die gemoeid zijn met de fotoreportages in opdracht van Sanoma en persoonlijke informatie van [eiseres 3]; VII. GeenStijl te veroordelen tot vergoeding van schade nader op te maken bij staat en te vermeerderen met wettelijke rente;
VIII. GeenStijl te veroordelen tot betaling van een dwangsom van € 50.000,- voor iedere niet-nakoming van de in de dagvaarding onder III tot en met IX omschreven bevelen/veroordelingen, met een maximum van € 1.000.000,-; IX. GeenStijl te veroordelen in de volledige proceskosten op de voet van artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 3.2. GeenStijl voert verweer. 3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 4. De beoordeling 4.1. Tussen partijen is niet in geschil dat de fotoreportage een werk is in auteursrechtelijke zin en dat de auteursrechten op dit werk berusten bij [fotograaf]. GeenStijl meent echter dat nu Sanoma c.s. geen auteursrechthebbende is op de fotoreportage, zij geen recht heeft om op eigen naam op te treden ter bescherming van de auteursrechten. De overgelegde opdrachtovereenkomst met [fotograaf] en volmacht van hem bevatten geen verwijzing naar het voorwerp van de verstrekte opdracht. Niet duidelijk is waarop die opdrachtovereenkomst en volmacht betrekking hebben. Die stukken zijn volgens GeenStijl daarom onvoldoende voor Sanoma c.s. om in deze procedure op eigen naam op te treden ter bescherming van het auteursrecht op de fotoreportage, aldus GeenStijl. 4.2. Sanoma c.s. heeft naar aanleiding van dit verweer van GeenStijl aanvullende producties overgelegd. GeenStijl heeft daar niet meer op gereageerd. De rechtbank zal daarom uitgaan van die overgelegde producties en de daarbij door Sanoma c.s. gegeven toelichting, nu deze onvoldoende zijn weersproken. Dit betekent dat voor juist zal worden gehouden dat, zoals Sanoma c.s. heeft gesteld, de opdracht aan [fotograaf] en de daarmee verband houdende volmacht om hem te vertegenwoordigen en op eigen naam op te treden ter bescherming en handhaving van de intellectuele eigendomsrechten, beide betrekking hebben op de onderhavige fotoreportage van [eiseres 3] die [fotograaf] voor Sanoma c.s. heeft gemaakt. Dit betekent dat Sanoma c.s. bevoegd is om op eigen naam op te treden ter bescherming van het auteursrecht van [fotograaf] op de fotoreportage. Auteursrechtinbreuk 4.3. Sanoma c.s. stelt dat GeenStijl de fotoreportage (via hyperlinks) openbaar heeft gemaakt en heeft verveelvoudigd zonder toestemming van de auteursrechthebbende. De foto’s zijn door GeenStijl toegankelijk gemaakt aan een ruimer publiek dan het publiek waar de fotograaf c.q. licentiegever of Sanoma c.s. op doelde. Zonder interventie van GeenStijl zou dit publiek niet worden bereikt. De handelingen van GeenStijl gaan verder dan het louter technisch, door middel van een hyperlink, faciliteren van een mogelijkheid om de foto’s openbaar te maken. GeenStijl heeft de fotoreportage openbaar gemaakt met het oogmerk meer bezoekers naar haar website te trekken en zodoende winst te genereren. Daarmee pleegt zij auteursrechtinbreuk, aldus Sanoma c.s.
Pagina 3 van 9
www.ie-portal.nl 86
IEPT20120912, Rb Amsterdam, Sanoma v GeenStijl
www.iept.nl
4.4. GeenStijl betwist dat zij de fotoreportage openbaar heeft gemaakt. Zij heeft geen enkele feitelijke, technische of overige rol gespeeld bij het uitlekken of publiceren van de fotoreportage. Ze is door middel van een tip op de hoogte geraakt van de vindplaats van de fotoreportage op Filefactory.com. Uit nader onderzoek op verzoek van GeenStijl blijkt dat deze tip afkomstig is van een IP-adres uit het computernetwerk van het hoofdkantoor van Sanoma, zodat het ervoor moet worden gehouden dat een medewerker van Sanoma de fotoreportage op Filefactory en later op Imageshack heeft geplaatst en openbaar gemaakt. Dit moet aan Sanoma worden toegerekend. Het aanbrengen van een hyperlink door GeenStijl op Geenstijl.nl is niet als een openbaarmaking in auteursrechtelijke zin te beschouwen. Dat met een handeling – het plaatsen van een hyperlink naar Filefactory.com en/of Imageshack.us – het feitelijk publieksbereik van de openbaarmaking kan worden vergroot, maakt die handeling niet tot een zelfstandige openbaarmaking. Het plaatsen van een kleine uitsnede van een van de foto’s bij het artikel van 27 oktober 2011 moet worden gezien als een toelaatbaar citaat in de zin van artikel 15a Auteurswet. Van een verveelvoudiging is geen sprake. Door het aanbrengen van een hyperlink wordt het bestand niet gekopieerd. De fotoreportage is te beschouwen als journalistiek bronmateriaal. Dat de fotoreportage was uitgelekt is het nieuwsbericht dat door GeenStijl werd gebracht en de beschikbaarheid van de fotoreportage op Filefactory.com vormt het onderliggende bewijs van de juistheid van dat bericht. Voor zover het op grond van de Auteurswet niet is toegestaan een kopie van onderzoeks- en bewijsmateriaal te maken en te bewaren, komt toepassing van de wet in strijd met het in artikel 10 EVRM gewaarborgde recht om inlichtingen te verstrekken en te ontvangen. Openbaarmaking 4.5. De eerste vraag waarvoor de rechtbank zich ziet gesteld, is of het handelen van GeenStijl als een openbaarmaking in auteursrechtelijke zin moet worden beschouwd, of dat GeenStijl niet meer doet dan het vindbaar maken van een elders op het internet geplaatst bestand met de fotoreportage. 4.6. Het begrip ‘openbaarmaking’ van artikel 12 Auteurswet moet worden uitgelegd in overeenstemming met het begrip ‘mededeling aan het publiek’, zoals neergelegd in artikel 3 lid 1 van de ‘Richtlijn 2001/29 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij’ (hierna: de Auteursrechtrichtlijn). Daarbij gaat het erom, of het werk op een of andere manier ter kennisneming van het publiek wordt gebracht en de beschikbaarstelling voor het publiek plaatsvindt op zodanige wijze dat het werk voor leden van het publiek op een door hen individueel gekozen plaats en tijd toegankelijk is. Volgens vaste rechtspraak moet voor de uitlegging van een gemeenschapsrechtelijke bepaling niet alleen rekening worden gehouden met de bewoordingen ervan, maar
ook met de context en de doelstellingen die de regeling waarvan zij deel uitmaakt, nastreeft. Blijkens punt 23 van de considerans van de Auteursrechtrichtlijn moet aan het recht van de auteur van mededeling van werken aan het publiek een ruime betekenis worden gegeven, die iedere mededeling omvat die aan niet op de plaats van oorsprong van de mededeling aanwezig publiek wordt gedaan. Dit recht dient zich uit te strekken tot elke dergelijke doorgifte of wederdoorgifte van een werk aan het publiek, per draad of draadloos, met inbegrip van uitzending. Dit recht heeft geen betrekking op enige andere handeling. Uit jurisprudentie van het Hof van Justitie EU blijkt dat bij de beoordeling of sprake is van een openbaarmaking rekening moet worden gehouden met de omstandigheden van het geval. In die jurisprudentie wordt een aantal criteria genoemd, die daarbij een rol spelen. Van belang is met name of er sprake is van een interventie, een (nieuw) publiek en winstoogmerk. De rechtbank zal in het navolgende aan de hand van die criteria beoordelen of in het onderhavige geval van een openbaarmaking sprake is. Interventie 4.7. Allereerst is van belang om te bepalen of GeenStijl, met volledige kennis van de gevolgen van haar gedrag, een interventie heeft gepleegd waarmee toegang wordt verleend tot de fotoreportage. 4.8. GeenStijl heeft hyperlinks op haar eigen website geplaatst, die leiden naar andere websites (Filefactory.com en Imageshack.us) waarop de fotoreportage te vinden is. Volgens Sanoma c.s. heeft GeenStijl de fotoreportage zelf op Filefactory.com en op Imageshack.us geplaatst. Gezien echter de gemotiveerde betwisting van GeenStijl heeft Sanoma c.s. haar stelling op dit punt onvoldoende onderbouwd. Zij heeft niets aangevoerd, waaruit de betrokkenheid van GeenStijl bij de plaatsing van de fotoreportage op Filefactory.com en/of Imageshack.us blijkt. Dat standpunt van Sanoma c.s. kan dan ook niet worden gevolgd. 4.9. Volgens Sanoma c.s. was de fotoreportage niet te vinden voordat GeenStijl de hyperlink naar het bestand op Filefactory.com op haar website plaatste. Het was onmogelijk om het bestand via Google te zoeken; bestanden op Filefactory.com worden niet geïndexeerd via zoekmachines. Filefactory.com is uitsluitend bedoeld als back-up van bestanden (‘in the cloud’) en genereert geen eigen bezoekers. De website Filefactory.com bevat geen mogelijkheid om een bestand te zoeken. Uit de naam van het bestand (Vet!.zip) valt op geen enkele wijze af te leiden dat het om de Playboyfotoreportage van [eiseres 3] ging. Alleen door het exacte URL-adres in te voeren, kon de fotoreportage gevonden en bekeken worden. Dat adres was: http://www.filefactory.com/file/ce978bc/n/Vet_.zip. Dit adres was echter op het moment van het plaatsen van de hyperlink niet algemeen bekend. De foto’s zaten achter slot en grendel en de sleutel tot het bestand was de hyperlink die op Geenstijl.nl stond, aldus steeds Sanoma. Pagina 4 van 9
www.ie-portal.nl 87
IEPT20120912, Rb Amsterdam, Sanoma v GeenStijl
www.iept.nl
4.10. Filefactory.com biedt ruimte aan op het internet, om grote bestanden gecomprimeerd op te kunnen slaan en te delen met anderen. De rechtbank stelt als onbetwist vast dat deze bestanden niet door middel van zoekprogramma’s kunnen worden gevonden doch uitsluitend toegankelijk zijn voor gebruikers van het internet indien zij het exacte URL-adres intoetsen. De rechtbank neemt bovendien als vaststaand aan dat de fotoreportage nog niet (rechtmatig) openbaar was gemaakt, voordat GeenStijl de vindplaats via de hyperlink bekend maakte. Gesteld noch gebleken is dat de URL-adressen die leidden naar de fotoreportage op Filefactory.com en Imageshack.us behalve aan GeenStijl, publiekelijk bekend waren gemaakt. Weliswaar heeft Pownews de avond voordat GeenStijl de hyperlink naar Filefactory.com op haar website plaatste in haar uitzending gemeld dat de fotoreportage was uitgelekt en daarbij enkele foto’s getoond, maar niet gesteld of gebleken is dat in die uitzending het URL-adres werd genoemd of getoond. 4.11. Het plaatsen van een hyperlink, die verwijst naar de locatie op het internet waar een bepaald werk voor publiek toegankelijk is gemaakt, is in beginsel geen zelfstandige openbaarmaking. De feitelijke terbeschikkingstelling aan het publiek vindt plaats op de website waar de hyperlink naar verwijst. In het onderhavige geval was de fotoreportage echter niet op zodanige wijze voor het publiek beschikbaar gesteld, dat deze voor publiek toegankelijk en vindbaar was. Slechts de kring van personen die op de hoogte was van het URL-adres kon de fotoreportage via Filefactory (en later Imageshack.us) bekijken. Zoals in het voorgaande reeds is vastgesteld, was deze kring van personen zeer klein: behalve uit de perso(o)n(en) die het bestand op de locatie had(den) opgeslagen, was de redactie van Geenstijl.nl hiervan op de hoogte en mogelijk ook – daarover bestaat geen zekerheid – de redactie van Pownews. Door het plaatsen van een hyperlink op haar website heeft GeenStijl de gehele fotoreportage, die tot dan toe slechts voor een onbeduidend aantal personen vindbaar was, ontsloten. Daarmee was de fotoreportage vanaf dat moment beschikbaar voor de 230.000 dagelijkse bezoekers van de website van GeenStijl. Zij hoefden slechts te klikken op HIERRR en kwamen daarmee onmiddellijk bij de betreffende file met de fotoreportage terecht. Niet de plaatsing in een voor het publiek onvindbare file binnen de website Filefactory.com, maar de plaatsing van de hyperlink op Geenstijl.nl heeft er dan ook voor gezorgd dat het publiek vanaf 27 oktober 2011 kennis kon nemen van de fotoreportage voordat deze zou worden gepubliceerd in het decembernummer 2011 van Playboy. Dat GeenStijl over de file(s) binnen Filefactory.com geen zeggenschap en controle had, doet daaraan niets af. De conclusie is dan ook dat GeenStijl door het bericht op Geenstijl.nl waarin de hyperlink werd genoemd een interventie heeft gepleegd waarmee aan het publiek toegang wordt verleend tot de fotoreportage. Zonder die interventie zou het publiek geen toegang tot de fotoreportage hebben gehad. Zowel uit de kop (Fucking uitgelekt!) als uit de tekst van het bericht op
Geenstijl.nl op 27 oktober 2011 (En dan nu het linkje met pics waar u op zat te wachten. Wie het eerst fapt, die het eerst komt. HIERRR.) is af te leiden dat GeenStijl een dergelijke interventie ook beoogde. 4.12. GeenStijl was er van op de hoogte dat de fotoreportage bedoeld was voor (toekomstige) publicatie in de Playboy. Zij betoogt echter dat het laten uitlekken van de fotoreportage een bewuste marketingstrategie is van Sanoma. Dat blijkt volgens GeenStijl uit het feit dat de aan haar gezonden tip die leidde naar Filefactory.com afkomstig is uit het computernetwerk van Sanoma. Volgens GeenStijl heeft zij de betreffende tip op 26 oktober 2011 ontvangen. De tipgever had als naam opgegeven ‘Heemsboy’ en als e-mailadres J.Heemskut@playboy.nl. De toelichting luidde: “omdat ik jullie stijlloze mannen de primeur weer gun”. Het IP-adres waarvan de tip afkomstig was, behoorde tot een reeks die in gebruik is gegeven aan Atos Origin en kon worden gekoppeld aan een locatie in Hoofddorp. Sanoma is gezeteld in Hoofddorp en is een klant van Atos Origin. De vindplaats Imageshack.us werd bij GeenStijl bekend, nadat deze in een ’comment’ op het eerst gepubliceerde artikel was genoemd, aldus GeenStijl. 4.13. Zelfs al zou vast komen te staan dat de tip afkomstig is van een IP-adres dat toebehoort aan Sanoma - wat door Sanoma c.s. wordt betwist – dan kan dit verweer GeenStijl niet baten. Dit geeft GeenStijl immers geen vrijbrief om tot openbaarmaking over te gaan, temeer niet nu Sanoma GeenStijl, via Telegraaf Media Nederland BV, nog vóór het bericht op Geenstijl.nl van 27 oktober 2011, heeft laten weten dat zij geen openbaarmaking wenste. Dat sprake zou zijn van bewust uitlekken door Sanoma, als marketingstrategie, kan niet enkel uit het gebruik van een IP-adres dat toebehoort aan Sanoma worden opgemaakt. Ook het door GeenStijl aangevoerde feit dat er al eerder (naakt)foto’s bestemd voor publicatie in Playboy zijn uitgelekt, is onvoldoende om tot de conclusie te komen dat er in dit geval van een bewuste marketingstrategie van Sanoma zelf sprake is. (Nieuw) publiek 4.14. Bij het begrip ‘mededeling aan het publiek’ (artikel 3 van de Auteursrechtrichtlijn), moet het gaan om bereik van een ander publiek dan het door de oorspronkelijke mededeling van het werk beoogde publiek, in feite dus een nieuw publiek. De rechtbank oordeelt dat GeenStijl de fotoreportage heeft ontsloten voor een nieuw publiek, te weten de gemiddeld 230.000 dagelijkse bezoekers van haar website. Er was nog geen, hooguit een zeer klein, publiek dat kennis had genomen van de fotoreportage, aangezien deze op een paar foto’s na (uitgezonden door Pownews) nog niet was gepubliceerd of op andere wijze was ontsloten. Door het plaatsen van de hyperlink kon een vrij grote en onbepaalde kring van personen kennis nemen van de fotoreportage. Dit is een ander publiek dan dat waarop de auteursrechthebbende doelde toen deze toestemming verleende voor openbaarmaking van de fotoreportage. Winstoogmerk
Pagina 5 van 9
www.ie-portal.nl 88
IEPT20120912, Rb Amsterdam, Sanoma v GeenStijl
www.iept.nl
4.15. Van belang is ten slotte of GeenStijl profijt heeft getrokken van het toegankelijk maken van de fotoreportage. De rechtbank overweegt daartoe dat het plaatsen van de naar de fotoreportage leidende hyperlink op de website Geenstijl.nl onmiskenbaar is geschied met de bedoeling om bezoekers naar de website te trekken en/of de kring van vaste bezoekers te behouden. GeenStijl heeft – zo constateert zij ook zelf – een commercieel belang om haar lezers te voorzien van een breed scala aan (althans in haar woorden) “rijke en verrijkte” berichten. Dat het plaatsen van de hyperlink van invloed is geweest op de bezoekersaantallen van de website, kan worden opgemaakt uit een door Sanoma c.s. overgelegd en door Geenstijl.nl gepubliceerd overzicht van ‘de 50 TOP TOPICS van 2011’, waaruit blijkt dat het bericht Fucking uitgelekt! Naaktfoto’s [naam eiseres 3] in 2011 het best bekeken Topic was op de website GeenStijl.nl. Het plaatsen van de hyperlink door GeenStijl dient dan ook een winstoogmerk. 4.16. Nu volgens de rechtbank in de onderhavige, specifieke omstandigheden sprake is van een bewuste interventie door GeenStijl, waarmee een nieuw publiek wordt bereikt en die vanuit een winstoogmerk heeft plaatsgevonden, leidt dit tot het oordeel dat GeenStijl de fotoreportage openbaar heeft gemaakt. GeenStijl heeft inbreuk gemaakt op de auteursrechten op de fotoreportage, nu deze openbaarmaking zonder toestemming van de auteursrechthebbende heeft plaatsgevonden. 4.17. Sanoma heeft aangevoerd dat ook het plaatsen door GeenStijl van de uitsnede van een van de foto’s bij het bericht van 27 oktober 2011 op haar website een openbaarmaking is waarvoor geen toestemming is gegeven. GeenStijl heeft zich (subsidiair) ten aanzien van deze uitsnede beroepen op het citaatrecht. Dit verweer faalt, aangezien niet aan alle in artikel 15a lid 1 Auteurswet genoemde vereisten voor een toegestaan citaat is voldaan. Zo is het werk waaruit wordt geciteerd niet rechtmatig openbaar gemaakt, is de foto bewerkt en ontbreekt de naam van [fotograaf], zijnde de maker van de foto. Ook met deze openbaarmaking pleegt GeenStijl auteursrechtinbreuk. Verveelvoudiging 4.18. Voor de beoordeling of GeenStijl de fotoreportage ook heeft verveelvoudigd, heeft Sanoma onvoldoende gesteld. Dat de fotoreportage ook via links op andere websites, waaronder de aan GeenStijl gelieerde website Dumpert.nl vindbaar was, is onvoldoende om aan te nemen dat sprake is van verveelvoudiging door GeenStijl. Beroep op artikel 10 EVRM 4.19. GeenStijl betoogt, dat de vorderingen van Sanoma c.s. ertoe strekken om haar uitingsvrijheid en de ontvangstvrijheid van haar lezers te beperken, hetgeen betekent dat ze moeten worden getoetst aan artikel 10 lid 1 EVRM. De vorderingen voldoen volgens GeenStijl niet aan de eisen van voorzienbaarheid, noodzakelijkheid, evenredigheid en proportionaliteit.
4.20. De rechtbank merkt de publicatie van GeenStijl met de daarin geplaatste hyperlink naar de fotoreportage aan als een meningsuiting van GeenStijl in de zin van artikel 10 lid 1 EVRM. Toewijzing van het door Sanoma c.s. gevorderde levert een repressieve beperking op van de uitingsvrijheid van GeenStijl. Of een dergelijke beperking in overeenstemming is met artikel 10 EVRM, hangt af van de verdere toetsing. Lid 2 van artikel 10 EVRM bepaalt onder welke omstandigheden aan het recht op uitingsvrijheid beperkingen gesteld mogen worden. Een dergelijk recht kan slechts worden beperkt indien dit bij de wet is voorzien en noodzakelijk is in een democratische samenleving, bijvoorbeeld ter bescherming van de goede naam en de rechten van anderen. Van een beperking die bij de wet is voorzien is in dit geval sprake, nu de openbaarmaking door GeenStijl een inbreuk op auteurs- en portretrecht oplevert. 4.21. In geval van inbreuk op auteursrecht is alleen in zeer uitzonderlijke gevallen plaats voor een geslaagd beroep op artikel 10 lid 2 EVRM. De wetgever heeft binnen de Auteurswet immers al een afweging gemaakt tussen vrije toegang tot informatie enerzijds en bescherming van informatie anderzijds. Om tegemoet te komen aan het informatierecht heeft de wetgever in de Auteurswet allerlei uitzonderingen op het auteursrecht opgenomen, bijvoorbeeld het citaatrecht, de parodieexceptie en de onderwijsexceptie. Alleen in zeer uitzonderlijke omstandigheden kan aanleiding worden gevonden voor het verleggen van de reeds in de Auteurswet verdisconteerde grenzen met een beroep op buiten het auteursrecht zelf gelegen correcties, zoals de informatievrijheid. GeenStijl heeft onvoldoende gesteld om te kunnen aannemen dat in dit geval van zeer uitzonderlijke omstandigheden sprake is. Portretrecht 4.22. De openbaarmaking van de fotoreportage resulteert volgens [eiseres 3] op grond van artikel 20 Auteurswet in een schending van haar portretrechten. De fotoreportage is in opdracht van [eiseres 3] gemaakt en mag niet zonder haar toestemming openbaar worden gemaakt. Als geen sprake is van in opdracht gemaakte portretten, dan heeft [eiseres 3] een redelijk belang als bedoeld in artikel 21 Auteurswet om zich tegen (voortijdige) openbaarmaking daarvan te verzetten. Er is sprake van een ernstige aantasting van de persoonlijke levenssfeer van [eiseres 3] (privacybelang) en zij hoeft openbaarmaking voor commerciële doeleinden niet te dulden zonder daarvoor een vergoeding te ontvangen, aangezien zij zogenaamde verzilverbare populariteit bezit, aldus steeds [eiseres 3]. 4.23. Tussen partijen is niet in geschil dat de foto’s uit de fotoreportage portretten in de auteursrechtelijke betekenis zijn. [eiseres 3] heeft toestemming gegeven voor het maken van de fotoreportage, maar zij heeft daartoe geen opdracht gegeven. Evenmin is de fotoreportage te haren behoeve gemaakt. Op grond van artikel 21 Auteurswet is openbaarmaking van deze niet in opdracht gemaakte portretten niet toegestaan, voor zover een redelijk belang van [eiseres 3] zich daartegen verzet. Ook als het gaat om een openbaarmaking door Pagina 6 van 9
www.ie-portal.nl 89
IEPT20120912, Rb Amsterdam, Sanoma v GeenStijl
www.iept.nl
een derde, niet zijnde de auteursrechthebbende, is daarvoor in beginsel de toestemming van [eiseres 3] vereist, nu de uit artikel 21 Auteurswet voortvloeiende rechten ook jegens derden zijn in te roepen. 4.24. GeenStijl heeft aangevoerd dat er geen redelijk belang is van [eiseres 3] dat zich tegen openbaarmaking verzet. Zij heeft zelf medewerking verleend aan de fotoreportage waarin zij naakt te zien is. Zij heeft bovendien zelf op 1 november 2011, nog vóór de publicatie in Playboy, in een twitterbericht de aandacht gevestigd op de uitgelekte foto’s, door te verwijzen naar een website in Mexico waar de fotoreportage te vinden was. 4.25. De rechtbank overweegt het volgende. Uit het recht van een ieder op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer vloeit voort dat indien de openbaarmaking van een portret op dit recht inbreuk maakt, in beginsel sprake is van een redelijk belang van de geportretteerde dat zich tegen die openbaarmaking verzet. Of van zodanige inbreuk sprake is hangt af van de feitelijke omstandigheden, met name de aard en mate van intimiteit waarin de geportretteerde is afgebeeld. Ook de context van de openbaarmaking kan daarbij van belang zijn. 4.26. In het onderhavige geval gaat het om een serie naaktfoto’s van [eiseres 3]. Dat [eiseres 3] toestemming heeft gegeven om de fotoreportage in het tijdschrift en op de websites van Playboy openbaar te maken, heeft tot gevolg dat zij haar privacy in zekere mate heeft prijsgegeven. Dat ontneemt haar echter niet het belang om zich te verzetten tegen de openbaarmaking door GeenStijl. Zij heeft immers geen toestemming verleend voor openbaarmaking door anderen dan Playboy op een moment en op een wijze zoals thans heeft plaatsgevonden, te weten door middel van een link naar een website, in de context van berichten van GeenStijl met een – zo heeft [eiseres 3] onbetwist gesteld – diskwalificerende toon, nog vóór de door [eiseres 3] wel toegestane publicatie in Playboy. [eiseres 3] werd onverwacht met deze door haar ongewilde openbaarmaking geconfronteerd. De rechtbank is dan ook van oordeel dat door de wijze waarop de fotoreportage door GeenStijl openbaar is gemaakt, inbreuk is gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van [eiseres 3]. 4.27. Daar komt bij dat [eiseres 3] als gevolg van haar televisie-optredens populariteit heeft verworven in de uitoefening van haar beroep, die van dien aard is dat commerciële exploitatie van die populariteit door openbaarmaking van haar portret mogelijk is. Deze verzilverbare populariteit blijkt ook uit het aanbod van Sanoma om [eiseres 3] te betalen voor haar medewerking aan de fotoreportage. De vergoeding die zij daarvoor ontvangt is deels afhankelijk van het aantal verkochte exemplaren van de Playboy met de fotoreportage. 4.28. Op grond van het voorgaande komt de rechtbank tot het oordeel dat [eiseres 3] een redelijk belang heeft, zowel een privacybelang als een commercieel belang, om zich tegen de openbaarmaking door GeenStijl te verzetten. Het belang van [eiseres 3] moet worden
afgewogen tegen het belang van GeenStijl om zich vrij te kunnen uiten en het belang van haar lezers om informatie te ontvangen. 4.29.Het stond GeenStijl in beginsel vrij om via Geenstijl.nl het bericht te publiceren dat de fotoreportage van [eiseres 3] reeds vóór publicatie in Playboy was uitgelekt. GeenStijl heeft onvoldoende gesteld om duidelijk te maken dat het daarbij noodzakelijk was om via de hyperlink, de gehele fotoreportage toegankelijk te maken. GeenStijl heeft aangevoerd dat haar berichtgeving over het uitlekken van de fotoreportage voor bezoekers van Geenstijl.nl verifieerbaar moet zijn en dat daarin de rechtvaardiging voor openbaarmaking van de hele fotoreportage is te vinden. Journalistieke verificatie van de juistheid van een door haar te publiceren nieuwsfeit dient echter door de redactie van Geenstijl.nl te worden verricht, niet noodzakelijkerwijs door de bezoekers van Geenstijl.nl. In het afleggen van journalistieke verantwoording voor de juistheid van het bericht is, anders dan GeenStijl beoogt aan te voeren, geen rechtvaardiging te vinden voor openbaarmaking van de gehele reportage. Het betoog van GeenStijl, hierop neerkomend dat zij door middel van de hyperlink de juistheid van het bericht heeft willen aantonen, is bovendien niet op één lijn te stellen met de tekst van het bericht waarin de hyperlink was opgenomen: En dan nu het linkje met pics waar u op zat te wachten. Wie het eerst fapt, die het eerst komt. HIERRR en in een later bericht: naaktpics [voornaam eiseres 3] nog niet gezien? Ze staan HIERRR. Uit die tekst blijkt niet dat GeenStijl met de hyperlink bewijs wilde leveren voor de juistheid van het bericht, maar veeleer dat zij door het toegankelijk maken van de gehele fotoreportage via de hyperlink de bezoekers van Geenstijl.nl entertainment heeft willen bieden. Tegen deze achtergrond bezien dient de weging van de wederzijdse belangen daarom in het voordeel van [eiseres 3] uit te vallen. Daaruit volgt dat de openbaarmaking door GeenStijl een schending van het portretrecht van [eiseres 3] oplevert. 4.30. Dat [eiseres 3] zelf met een twitterbericht de aandacht op de inmiddels op een Mexicaanse website te vinden fotoreportage heeft gevestigd, doet aan het voorgaande niets af. Voor zover GeenStijl daarmee betoogt dat er sprake is van eigen schuld aan de zijde van [eiseres 3], zal dat bij de beoordeling van de schade aan de orde kunnen komen. De vorderingen 4.31. De onder I (nummering van de rechtbank, zie rechtsoverweging 3.1.) primair gevorderde verklaring voor recht is toewijsbaar als hierna te melden, nu in het voorgaande is geoordeeld dat de handelwijze van GeenStijl een inbreuk op het auteursrecht en het portretrecht oplevert. 4.32. Het onder II primair gevorderde inbreukverbod kan eveneens worden toegewezen, zij het dat de vordering zoals door Sanoma c.s. omschreven te algemeen is. Het verbod geldt uitsluitend voor de fotoreportage van [eiseres 3] en geen andere, niet nader omschreven en thans nog onbekende auteursrechtelijk beschermde werken. De rechtbank zal, als onder VIII Pagina 7 van 9
www.ie-portal.nl 90
IEPT20120912, Rb Amsterdam, Sanoma v GeenStijl
www.iept.nl
gevorderd, een dwangsom opleggen voor het geval dat GeenStijl het inbreukverbod overtreedt. De gevorderde dwangsom zal worden beperkt als hierna te noemen. 4.33. Sanoma c.s. heeft voldoende gesteld omtrent de door haar geleden schade, zodat de onder VII gevorderde schadevergoeding op te maken bij staat eveneens kan worden toegewezen. 4.34. De vordering onder III ziet op het verwijderen van de berichten van GeenStijl op haar website met de daarin opgenomen hyperlinks. Sanoma c.s. heeft niet gesteld dat en waarom de inhoud van die berichten een inbreuk op een recht vormen en zouden moeten worden verwijderd. Gebleken is dat thans geen van de in de door Sanoma c.s. genoemde berichten opgenomen hyperlinks nog leidt naar een website waarop de fotoreportage te vinden is, zodat Sanoma c.s. bij verwijdering van die hyperlinks geen belang meer heeft. De vordering onder III zal daarom worden afgewezen. Nu de hyperlinks verwijzen naar plaatsen waar de fotoreportage niet meer is te vinden, bestaat er ook geen belang bij toewijzing van het onder IV gevorderde gebod om Google en derden te verzoeken om hyperlinks naar de berichten uit haar zoekindex en cache te verwijderen. 4.35. Onder V heeft Sanoma c.s. gevorderd dat GeenStijl opgave moet doen van haar bronnen. Ook deze vordering zal worden afgewezen, waartoe het volgende redengevend is. De website Geenstijl.nl is als een journalistiek medium c.q. een persorgaan te beschouwen, met een eigen signatuur. Het onder V gevorderde bevel houdt een beperking in op het recht van GeenStijl om informatie te ontvangen en mee te delen in de zin van artikel 10 lid 1 EVRM. Journalistieke bronnen zijn voor de persvrijheid van essentieel belang. Het recht op bronbescherming van journalisten c.q. persorganen is in de rechtspraak erkend. Het EHRM heeft in de zaak-Goodwin geoordeeld dat het in strijd is met de informatievrijheid als een journalist gedwongen wordt zijn bron te onthullen tenzij 'an overriding requirement in the public interest' zich voordoet. Gesteld noch gebleken is dat in het onderhavige geval daarvan sprake is. GeenStijl heeft zich dan ook terecht beroepen op haar recht op bronbescherming. 4.36. Ook het onder VI gevorderde verbod, dat zich uitstrekt tot het doen van mededelingen ten aanzien van alle informatie waarover GeenStijl in het kader van deze procedure beschikt, zal worden afgewezen. Er gelden in beginsel geen beperkingen voor het gebruik van de informatie waarop Sanoma c.s. doelt. Dat neemt niet weg dat gebruik van deze informatie onder bepaalde omstandigheden onrechtmatig kan zijn jegens Sanoma c.s. Sanoma c.s. heeft echter geen concrete feiten en omstandigheden gesteld waaruit kan volgen dat er vrees bestaat dat GeenStijl op onrechtmatige wijze gebruik zal maken van de bedoelde informatie. Ook de in dat verband gevorderde dwangsom zal worden afgewezen. Proceskosten 4.37. GeenStijl zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.
GeenStijl heeft in dit verband nog aangevoerd dat de rechtbank rekening dient te houden met het ‘chilling effect’ dat van een proceskostenveroordeling op een persorgaan kan uitgaan. De rechtbank passeert dit verweer. Partijen hebben gelijke toegang tot de rechter. Er is hier geen sprake van ‘inequality of arms’, anders dan bij de zaak waar GeenStijl in dit kader naar heeft verwezen. GeenStijl moet evenals overigens Sanoma c.s. in staat worden geacht zich te verweren tegen beschuldigingen. Sanoma c.s. heeft vergoeding van de volledige proceskosten op de voet van artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering gevorderd. De rechtbank begroot de proceskosten die verband houden met de gestelde auteursrechtinbreuk (daaronder niet begrepen de portretrechtinbreuk) op 70% van de door Sanoma c.s. begrote volledige kosten, zijnde € 27.930,08 (70% van € 39.900,12). De overige kosten (30%) zullen worden begroot aan de hand van het liquidatietarief als in het Rapport Voorwerk II. De kosten aan de zijde van Sanoma c.s. worden begroot op: - dagvaarding € 90,81 - griffierecht 560,00 - salaris advocaat 904,00 (2 punt × tarief € 452,00) Totaal € 1.554,81 x 30% = € 466,44 - proceskosten ex artikel 1019h Rv € 27.930,08 Totaal € 28.396,52 5. De beslissing De rechtbank 5.1. verklaart voor recht dat GeenStijl a. inbreuk maakt en heeft gemaakt op de auteursrechten van Sanoma dan wel haar licentiegevers en daarmee onrechtmatig jegens Sanoma heeft gehandeld door zonder toestemming fotomateriaal ten aanzien waarvan Sanoma danwel haar licentiegevers auteursrechten bezitten, op de website Geenstijl.nl te plaatsen en de fotoreportage via hyperlinks te openbaren; b. inbreuk maakt en heeft gemaakt op het portretrecht en de persoonlijke levenssfeer van [eiseres 3] en daarmee onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld door zonder toestemming foto's van [eiseres 3] op de website Geenstijl.nl te plaatsen en de fotoreportage via hyperlinks te openbaren; 5.2. veroordeelt GeenStijl tot vergoeding van de schade die Sanoma c.s. tengevolge van deze inbreuk heeft geleden, welke schade nader zal moeten worden opgemaakt bij staat; 5.3. verbiedt GeenStijl door middel van openbaarmaking van de door [fotograaf] gemaakte fotoreportage van [eiseres 3] voor het blad Playboy, inbreuken te plegen op auteursrechten van Sanoma en/of haar licentiegevers en portretrechten van [eiseres 3]; 5.4. veroordeelt GeenStijl om aan Sanoma een dwangsom te betalen van € 50.000,- voor iedere overtreding van het in 5.3 uitgesproken verbod , tot een maximum van € 1.000.000,- is bereikt, 5.5. veroordeelt GeenStijl in de proceskosten, aan de zijde van Sanoma c.s. tot op heden begroot op € 28.396,52; 5.6. verklaart het onder 5.3 tot en met 5.5 van dit vonnis bepaalde uitvoerbaar bij voorraad, Pagina 8 van 9
www.ie-portal.nl 91
IEPT20120912, Rb Amsterdam, Sanoma v GeenStijl
www.iept.nl
5.7. wijst het meer of anders gevorderde af. Dit vonnis is gewezen door mr. I.H.J. Konings, mr. R.H.C. van Harmelen en mr. S.E. Sijsma en in het openbaar uitgesproken op 12 september 2012.
Pagina 9 van 9
www.ie-portal.nl 92
IEPT20130705, Rb Amsterdam, TMG
www.boek9.nl
Vzgr Rb Amsterdam, 5 juli 2013, TMG
aannemelijk dat de bodemrechter tot het oordeel zal komen dat sprake is van inbreuk op het auteursrecht van TMG. ONRECHTMATIGE DAAD
AUTEURSRECHT Beslissende invloed en zeggenschap K op gebruik websites onder aan derde toebehorende domeinnaam voldoende aannemelijk • Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft TMG voldoende aannemelijk gemaakt dat K beslissende invloed heeft op het gebruik dat van voornoemde websites wordt gemaakt. Redengevend hiervoor is de onder 2.2 aangehaalde tekst op de website van K, alsmede de door K zelf in het geding gebrachte e-mail van P, waarin deze aan K de vraag stelt of hij wil dat de domeinnaam pedograaf.nl wordt geregistreerd. K heeft ter zitting verklaard dat hij deze vraag in positieve zin heeft beantwoord. Hij heeft vervolgens niet aannemelijk gemaakt dat hij geen zeggenschap heeft over het beheer van de websites. Dat had wel op zijn weg gelegen, gelet op de hiervoor genoemde omstandigheden die doen vermoeden dat hij die zeggenschap wel degelijk heeft. Het feit dat de domeinnamen niet op zijn naam zijn geregistreerd, maar op naam van een verder onbekend gebleven persoon uit Oekraïne, is onvoldoende om dat vermoeden te weerleggen.
Geen inbreukmakende nieuwe openbaarmaking: (de)pedograaf.nl bereikt geen ander publiek dan telegraaf.nl en heeft geen winstoogmerk • De voorzieningenrechter oordeelt als volgt. Om het voor het publiek toegankelijk maken van de vormgeving en inhoud van de website van TMG via het domein (de)pedograaf.nl als een inbreuk op het aan TMG toekomende auteursrecht te beschouwen dient er sprake te zijn van een nieuwe openbaarmaking. Of daarvan in onderhavig geval sprake is, wordt door K gemotiveerd betwist. Vast staat dat de website van TMG voor iedereen vrij toegankelijk is via internet, zodat er sprake is van een andere situatie dan in de door TMG genoemde uitspraak (LJN BX 7043). Aangenomen moet worden dat het Nederlandse publiek bekend is met de mogelijkheid om kennis te nemen van nieuwsberichten van "De Telegraaf" via internet op telegraaf.nl. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter kan dan ook niet worden verondersteld dat via (de)pedograaf.nl een ander publiek wordt bereikt. Niet gebleken is verder dat de website de)pedograaf.nl met een winstoogmerk is opgezet. Of er sprake is van andere, bijkomende omstandigheden die maken dat er toch sprake is van een nieuw openbaarmaking is door TMG niet gesteld. Voorshands is daarom onvoldoende
Gebruik domeinnaam “pedograaf.nl” voor weergave inhoud telegraaf-website onrechtmatig wegens diffamerend karakter • Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft de term "pedograaf”, vanwege de auditieve en visuele overeenstemming met de term "pedofiel" een diffamerend karakter. Het onder die domeinnaam weergeven van de inhoud van de website van TMG schaadt de reputatie van TMG. Van de zijde van K is, als uitvloeisel van zijn stelling dat hij niet verantwoordelijk is voor de website (de)pedograaf.nl, geen bijzonder belang gesteld waarom hij juist deze naam wenst te gebruiken voor de betreffende website. De onder 4.7 bedoelde belangenafweging dient daarom in het voordeel van TMG uit te vallen. Voor zover K met zijn stellingen aangaande het gebruik van de term "pedograaf” voor De Telegraaf” in het algemeen ook het oog heeft gehad op het gebruik van die term als benaming van de website wordt verwezen naar hetgeen hierna daarover wordt overwogen onder 4.13 en 4.14.
Vindplaatsen: Vzgr Rb Amsterdam, 5 juli 2013 (M. van Walraven) Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel zaaknummer / rolnummer: C/1 3/54223 7 / KG ZA I 3628 MvW/JWR Vonnis in kort geding van 5 juli 2013 in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TMG ONLINE MEDIA B.V., gevestigd te Amsterdam, 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TMG LANDELIJKE MEDIA B.V., gevestigd te Amsterdam, eiseressen bij dagvaarding van 27 mei 2013, advocaat mr. R.S. Le Poole te Amsterdam, tegen K, wonende te Schiedam, gedaagde, advocaat rnr. M.R. Krul te Den Haag. Eiseressen zullen hierna worden aangeduid als TMG Online Media en TMG Landelijke Media en gezamenlijk als TMG. Gedaagde zal K worden genoemd. 1. De procedure Ter terechtzitting van 20 juni 2013 zijn door de voorzieningenrechter een aantal beslissingen over de orde van de zitting genomen en heeft K een verzoek tot wraking gedaan, waarna de behandeling is geschorst, een en ander conform het tijdens de schorsing reeds aan partijen overhandigd proces-verbaal. Nadat het wrakingsverzoek is afgewezen en de behandeling van Pagina 1 van 4
93
IEPT20130705, Rb Amsterdam, TMG
www.boek9.nl
de zaak is hervat heeft K zijn eerder gedane verzoek om het publiek toestemming te verlenen in de zaal (in plaats van op de publieke tribune) plaats te nemen herhaald, welk verzoek is ingewilligd. TMG heeft vervolgens gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. K heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorzieningen. Beide partijen hebben producties in het geding gebracht en een pleitnota overgelegd. Ter zitting waren onder meer aanwezig: - namens TMG mr. Le Poole, die voorafgaand aan de schorsing werd vergezeld door de heren H, P en M; - K, bijgestaan door mr. Krul. Na verder debat is vonnis bepaald op 4 juli 2013. Op genoemde datum is partijen bericht dat het vonnis is aangehouden tot heden. 2. De feiten 2.1. TMG Landelijke Media is uitgeefster van het dagblad "De Telegraaf''. TMG Online Media is exploitant van de website www.telegraaf.nl en houdster van de bijbehorende internetdomeinnaam. 2.2. K is houder van de internetdomeinnaam www.klokkenluideronline.nl. Op deze website is op 6 april 2013 het volgende bericht geplaatst: "LEES TELEGRAAF OP WWW.PEDOGRAAF.NL (...) Help ons de kanker van Nederland, De Telegraaf, kapot te krijgen. ( ... ) Om dit proces te versnellen hebben we de website vast onder het domein www.pedograaf.nl gehangen". 2.3. Op 6 juni 2013 is op de website www.klokkenluideronline.nl is het volgende bericht geplaatst: "BEZOEK WWW.DEPEDOGRAAF NL ( ... ) WWW.DEPEDOGRAAF.NL NU GEKOPPELD AAN WWW.TELEGRAAF.NL." 2.4. Bezoekers van de website www.klokkenluider.is kunnen via een hyperlink naar de website van www.depedograaf.nl doorklikken. In dat geval wordt men doorgeleid naar desbetreffende website, waarop de homepage van www.telegraaf.nl zichtbaar is (terwijl in de adresbalk www.depedograaf.nl blijft staan). 3. Het geschil 3.1. TMG vordert - samengevat - dat K wordt veroordeeld om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis elke openbaarmaking van (een deel van) de website www.telegraaf.nl, meer in het bijzonder via de domeinnaam www.pedograaf.nl, te staken en gestaakt te houden, alsmede dat K wordt verboden TMG, de website "www.telegraaf.nl" en/of het dagblad ''De Telegraaf" aan te duiden als (de) Pedograaf, op straffe van verbeurte van een dwangsom, alsmede tot betaling van redelijke en evenredige gerechtskosten. 3.2. TMG stelt dat K door het overnemen van de inhoud van haar website inbreuk maakt op het haar toekomende auteursrecht op de inhoud en vormgeving van haar homepage. Het openbaar maken van de inhoud en vormgeving van de website via het internetadres www.pedograaf.nl dan wel www.depedograaf.nl is volgens TMG voorts onrechtmatig omdat daarmee afbreuk wordt gedaan aan de reputatie en goede naam van TMG.
3.3. K voert verweer. Hij voert aan dat de internetdomeinnaam "www.(de) pedograaf.nl" niet door hem is geregistreerd en dat de vorderingen ten onrechte tegen hem worden ingediend. Op zijn website heeft hij weliswaar een hyperlink geplaatst, eerst naar www.pedograaf.nl en later naar www.depedograaf.nl, maar het plaatsen van die hyperlinks is volgens hem niet als inbreuk op auteursrecht te beschouwen. K wijst erop dat de websites www.pedograaf.nl en www.depedograaf.nl werken met een zogenoemde 'reverse proxy', wat tot gevolg heeft dat via genoemde webadressen de inhoud van de webpagina www.telegraaf.nl zichtbaar wordt. Ook dit is geen inbreuk op het auteursrecht van TMG, aldus K. Wat betreft het aanduiden van het dagblad "De Telegraaf" als "(de) Pedograaf" beroept K zich op de vrijheid van meningsuiting. 3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 4. De beoordeling Openbaarmaking van website TMG 4.1. TMG vordert in de eerste plaats dat K elke vorm van openbaarmaking van de website www.telegraaf.nl wordt verboden. TMG stelt in dit verband dat K achter de website www.pedograaf.nl dan wel www.depedograaf.nl zit. 4.2. K voert aan dat hij op zijn website www.klokkenluideronline.nl slechts een hyperlink naar www.depedograaf.nl heeft geplaatst. Hij betwist dat hij degene is die, via laatstgenoemde website, de inhoud van de website van De Telegraaf openbaar maakt. De vordering is daarom ten onrechte tegen hem ingesteld, aldus K. K wijst er in dit verband op dat de onder 2.2 weergegeven tekst "Om dit proces te versnellen hebben we de website vast onder het domein www.pedograaf.nl gehangen" inmiddels is aangepast in "Om dit proces te versnellen heeft een sympathisant van deze site deze hele website vast onder het domein www.pedograaf.nl gehangen". Verder heeft K een email in het geding gebracht, waarin een zekere P hem meedeelt dat het domein www.pedograaf.nl nog vrij is en daarbij opmerkt: "Als je wil kan ik deze registreren en er een zogenoemde proxypas aan koppelen". Volgens K heeft hij op zeker moment geconstateerd dat via laatstgenoemde website de homepage van de website van TMG werd getoond, waarna hij heeft besloten op zijn eigen website een hyperlink naar www.(de)pedograaf.nl te plaatsen. K wijst er verder op dat de domeinnamen van deze websites op naam van de in Oekra誰ne woonachtige M M staan. 4.3. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft TMG voldoende aannemelijk gemaakt dat K beslissende invloed heeft op het gebruik dat van voornoemde websites wordt gemaakt. Redengevend hiervoor is de onder 2.2 aangehaalde tekst op de website van K, alsmede de door K zelf in het geding gebrachte e-mail van P, waarin deze aan K de vraag stelt of hij wil dat de domeinnaam www.pedograaf.nl wordt geregistreerd. K heeft ter zitting verklaard dat hij deze vraag in positieve zin heeft beantwoord. Hij heeft vervolgens niet aannemelijk gemaakt dat hij geen Pagina 2 van 4
94
IEPT20130705, Rb Amsterdam, TMG
www.boek9.nl
zeggenschap heeft over het beheer van de websites. Dat had wel op zijn weg gelegen, gelet op de hiervoor genoemde omstandigheden die doen vermoeden dat hij die zeggenschap wel degelijk heeft. Het feit dat de domeinnamen niet op zijn naam zijn geregistreerd, maar op naam van een verder onbekend gebleven persoon uit Oekraïne, is onvoldoende om dat vermoeden te weerleggen. 4.4. Volgens TMG is de openbaarmaking van de inhoud van haar website via www.(de)pedograaf.nl een inbreuk op haar auteursrecht dan wel onrechtmatig. 4.5. De voorzieningenrechter oordeelt als volgt. Om het voor het publiek toegankelijk maken van de vormgeving en inhoud van de website van TMG via het domein www.(de)pedograaf.nl als een inbreuk op het aan TMG toekomende auteursrecht te beschouwen dient er sprake te zijn van een nieuwe openbaarmaking. Of daarvan in onderhavig geval sprake is, wordt door K gemotiveerd betwist. Vast staat dat de website van TMG voor iedereen vrij toegankelijk is via internet, zodat er sprake is van een andere situatie dan in de door TMG genoemde uitspraak (LJN BX 7043). Aangenomen moet worden dat het Nederlandse publiek bekend is met de mogelijkheid om kennis te nemen van nieuwsberichten van "De Telegraaf" via internet op www.telegraaf.nl. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter kan dan ook niet worden verondersteld dat via www.(de)pedograaf.nl een ander publiek wordt bereikt. Niet gebleken is verder dat de website www.(de)pedograaf.nl met een winstoogmerk is opgezet. Of er sprake is van andere, bijkomende omstandigheden die maken dat er toch sprake is van een nieuw openbaarmaking is door TMG niet gesteld. Voorshands is daarom onvoldoende aannemelijk dat de bodemrechter tot het oordeel zal komen dat sprake is van inbreuk op het auteursrecht van TMG. 4.6. TMG stelt dat het weergeven van de inhoud van haar website onder de naam www.(de)pedograaf.nl ook los van een mogelijke strijd met het auteursrecht als onrechtmatig moet worden beschouwd. 4.7. Uitgangspunt bij de beoordeling van deze stelling is dat toewijzing van de vorderingen van TMG een beperking zou inhouden van het in artikel 10 lid 1 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM) neergelegde grondrecht op vrijheid van meningsuiting. Een dergelijk recht kan slechts worden beperkt indien dit bij wet is voorzien en noodzakelijk is in een democratische samenleving, bijvoorbeeld ter bescherming van de goede naam en de rechten van anderen (artikel 10 lid 2 EVRM). Daarnaast dient een dergelijke beperking proportioneel te zijn. Van een beperking die bij de wet is voorzien is sprake wanneer de uitlatingen onrechtmatig zijn in de zin van artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Voor het antwoord op de vraag of dit het geval is, dienen alle omstandigheden van het betrokken geval in ogenschouw te worden genomen en de wederzijdse belangen te worden afgewogen. 4.8. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft de term "pedograaf”, vanwege de auditieve en visuele
overeenstemming met de term "pedofiel" een diffamerend karakter. Het onder die domeinnaam weergeven van de inhoud van de website van TMG schaadt de reputatie van TMG. Van de zijde van K is, als uitvloeisel van zijn stelling dat hij niet verantwoordelijk is voor de website www.(de)pedograaf.nl, geen bijzonder belang gesteld waarom hij juist deze naam wenst te gebruiken voor de betreffende website. De onder 4.7 bedoelde belangenafweging dient daarom in het voordeel van TMG uit te vallen. Voor zover K met zijn stellingen aangaande het gebruik van de term "pedograaf” voor De Telegraaf” in het algemeen ook het oog heeft gehad op het gebruik van die term als benaming van de website wordt verwezen naar hetgeen hierna daarover wordt overwogen onder 4.13 en 4.14. 4.9. De conclusie is dat de vordering tot het staken van het openbaar maken van de website www.pedograaf.nl jegens K toewijsbaar is. Nu K zich niet heeft verzet tegen het ter zitting door TMG gedane verzoek om de vordering zo op te vatten dat deze tevens ziet op de website www.depedograaf.nl zal de vordering in die zin worden toegewezen. Toewijzing van de vordering brengt onder meer met zich dat K de op zijn website geplaatste hyperlinks naar www.pedograaf.nl dan wel www.depedograaf.nl dient te verwijderen. De aan deze veroordeling te verbinden dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd als na te melden. 4.10. Het door TMG gevorderde verbod voor iedere vorm van openbaarmaking van (een deel van) de website www.telegraaf.nl is niet toewijsbaar. In de eerste plaats is niet gebleken dat K laatstgenoemde website op andere wijzen openbaar maakt en daarnaast staat niet bij voorbaat vast dat ook in dat geval sprake zal zijn van onrechtmatig handelen jegens TMG. Het verbod zal daarom worden beperkt tot de het weergeven van de website van TMG via de domeinnaam www.(de)pedograaf.nl. Verbod gebruik aanduiding "(de) pedograaf'". 4.11. De tweede vordering van TMG ziet op een verbod voor K op het gebruik van de aanduiding "(de) pedograaf" voor het dagblad "De Telegraaf'". Tussen partijen is niet in geschil dat waar K op zijn website deze aanduiding gebruikt hij genoemd dagblad op het oog heeft. 4.12. Uitgangspunt is ook hier dat toewijzing van de vorderingen van TMG een beperking zou inhouden van het in artikel 10 lid 1 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM) neergelegde grondrecht van K op vrijheid van meningsuiting en dat een belangenafweging moet plaatsvinden. Het belang van K is dat hij zich kritisch vrijelijk en waarschuwend moet kunnen uitlaten over door hem geconstateerde misstanden in de samenleving. Daar tegenover staat het belang van TMG dat zij, althans het door haar uitgegeven dagblad "De Telegraaf"’, niet wordt blootgesteld aan lichtvaardige verdachtmakingen. 4.13. De term "pedograaf" heeft een onmiskenbare connotatie met pedofilie. K heeft dit ook niet betwist. Naar zijn mening wordt deze term terecht door hem Pagina 3 van 4
95
IEPT20130705, Rb Amsterdam, TMG
www.boek9.nl
gebruikt, nu "De Telegraaf'" een redacteur in dienst heeft gehad die, naar hij stelt, lid was van een pedofielennetwerk. Deze stelling is nooit weersproken, aldus K. Ook heeft "De Telegraaf" het opgenomen voor een van pedofilie beschuldigde topambtenaar. TMG betwist de juistheid van deze stellingen en acht, zelfs indien wel van de juistheid uitgegaan zou moeten worden, daarin geen rechtvaardiging gelegen voor de hier aan de orde zijnde uitlatingen van K. 4.14. De voorzieningenrechter is van oordeel dat het enkele feit dat beschuldigingen van deelname aan een pedofielennetwerk niet zijn weersproken onvoldoende is om te kunnen concluderen dat deze beschuldiging juist is. Niet gesteld is dat er sprake is geweest van enig justitieel optreden tegen de betreffende redacteur. In het maatschappelijk verkeer is het, gelet op de onschuldpresumptie, onrechtmatig om iemand van het plegen van een strafbaar feit te beschuldigen zonder dat hiervoor enig bewijs voorhanden is, nog daargelaten dat het gedrag van één persoon er niet toe kan leiden dat de onderneming waar hij werkzaam is daarvoor verantwoordelijk kan worden gehouden. Dat het door TMG uitgegeven dagblad "De Telegraaf'' naar de mening van K onvoldoende kritisch over een van pedofilie beschuldigde topambtenaar heeft geschreven kan, wat hier verder van zij, er evenmin toe leiden dat het gerechtvaardigd is om deze krant als zodanig te beschuldigen van betrokkenheid bij pedofilie. Slotsom van het voorgaande is dat in dit geval de weging van de belangen van partijen in het voordeel van TMG uitvalt, hetgeen ertoe moet leiden dat de vordering van TMG ook op dit punt wordt toegewezen. 4.15. K zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Nu de vorderingen ter zake het auteursrecht worden afgewezen zal aansluiting worden gezocht bij de gebruikelijke tarieven, dat wil zeggen dat de advocaatkosten zullen worden begroot op het gebruikelijke liquidatietarief in kort geding van € 816,-. Voor het overige worden de proceskosten aan de zijde van TMG tot op heden begroot op € 76,71 aan dagvaardingskasten en € 589,- aan griffierecht. De door TMG gevorderde veroordeling in de nakosten is in het kader van deze procedure slechts toewijsbaar voor zover deze kosten op dit moment reeds kunnen worden begroot. De nakosten zullen dan ook op de navolgende wijze worden toegewezen. 5. De beslissing De voorzieningenrechter 5.1. gebiedt K om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis de weergave van (een deel van) de website www.telegraaf.nl, via de domeinnaam www.pedograaf.nl en/of www.depedograaf.nl, te staken en gestaakt te houden; 5.2. bepaalt dat K een dwangsom verbeurt van €1.000,. voor iedere dag dat hij in gebreke blijft met de nakoming van het onder 5.1 gegeven gebod, met een maximum van € 25.000,-; 5.3. verbiedt K om TMG, de website www.telegraaf.nl en/of het door TMG uitgegeven dagblad "De Telegraaf'' aan te duiden als "Pedograaf" of de "Pedograaf";
5.4. bepaalt dat K een dwangsom verbeurt van € 500,voor iedere keer dat hij in gebreke blijft met de nakoming van het onder 5.3 gegeven verbod, met een maximum van € 15.000,-; 5.5. veroordeelt K in de proceskosten aan de zijde van TMG, tot op heden begroot op € 1.481,71, te vermeerderen met de nakosten begroot op € 131,voor nasalaris te vermeerderen met € 68,- en de kosten van het betekeningsexploot ingeval betekening van dit vonnis plaatsvindt, een en ander te vermeerderen met de wettelijke rente hierover vanaf twee weken na betekening van dit vonnis tot aan de dag der algehele voldoening; 5.6. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; 5. 7. wijst het meer of anders gevorderde af. Dit vonnis is gewezen door mr. M. van Walraven, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. J, W. Rouwendal, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 5 juli 2013. ____________________________________________
Pagina 4 van 4 96
IEPT20130222, HR, Stokke v H3 Products
www.boek9.nl
Hoge Raad, 22 februari 2013, Stokke v H3 Products
kunnen zijn dat voldoende ruimte bestaat voor creatieve keuzes van de maker die een werk in auteursrechtelijke zin kunnen opleveren (vgl. HR 8 september 2006, (Slotermeervilla's)).
AUTEURSRECHT Geen aanleiding te veronderstellen dat naar Europees recht andere oorspronkelijkheidseisen voor werken van toegepaste kunst gelden • Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen, is vereist dat het desbetreffende werk een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt (vgl. HR 30 mei 2008, (Endstra)). Het HvJEU heeft de maatstaf aldus geformuleerd dat het moet gaan om "een eigen intellectuele schepping van de auteur van het werk" (HvJEU 16 juli 2009, (Infopaq I)) . • Deze maatstaf geldt evenzeer indien het een gebruiksvoorwerp betreft (vgl. BenGH 22 mei 1987, en HR 15 januari 1988, (Screenoprints)). Aanleiding voor de veronderstelling dat zulks naar Europees recht anders zou zijn, is er niet. Uitsluiting auteursrechtelijke bescherming strekt zich niet uit tot alle elementen die een technische functie bezitten • Dit werkbegrip vindt haar begrenzing waar het eigen, oorspronkelijk karakter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect. Elementen van het werk die louter een technisch effect dienen of te zeer het resultaat zijn van een door technische uitgangspunten beperkte keuze, zijn van bescherming uitgesloten (vgl. HvJEU 22 december 2010, (BSA) en HR 16 juni 2006, (Kecofa/Lancome)). Daarbij verdient opmerking dat deze uitsluiting van auteursrechtelijke bescherming zich niet uitstrekt tot alle elementen die een technische functie bezitten: daarmee zou de industriële vormgeving ten onrechte buiten het bereik van het auteursrecht geplaatst worden. Technische eisen kunnen voldoende ruimte voor ontwerpmarges en keuzemogelijkheden laten • Het feit dat het werk voldoet aan technische en functionele eisen laat onverlet dat de ontwerpmarges of keuzemogelijkheden zodanig
Beschermingsomvang: beoordeling totaalindrukken inclusief onbeschermde (stijl)elementen voor zover de combinatie van al deze elementen in het beweerdelijk nagebootste werk aan de "werktoets" beantwoordt. • Voor de beantwoording van de vraag of sprake is van inbreuk op een auteursrecht op een gebruiksvoorwerp dient beoordeeld te worden in welke mate de totaalindrukken van het beweerdelijk inbreuk makende werk en het beweerdelijk bewerkte of nagebootste werk overeenstemmen. De auteursrechtelijk beschermde trekken of elementen van laatstbedoeld werk zijn daarbij bepalend, met dien verstande dat ook een verzameling of bepaalde selectie van op zichzelf niet beschermde elementen, een (oorspronkelijk) werk kan zijn in de zin van de Auteurswet, mits die selectie het persoonlijk stempel van de maker draagt. Bij de vergelijking van de totaalindrukken dienen dus ook onbeschermde elementen in aanmerking te worden genomen, voor zover de combinatie van al deze elementen in het beweerdelijk nagebootste werk aan de "werktoets" beantwoordt. Voorts geldt dat de enkele omstandigheid dat het werk of bepaalde elementen daarvan, passen binnen een bepaalde mode, stijl of trend niet betekent dat het werk of deze elementen zonder meer onbeschermd zijn. Onderzocht moet worden of de vormgeving van de (combinatie van de) verschillende elementen 11/02739 13 zodanig is dat aangenomen kan worden dat met het ontwerp door de maker op een voldoende eigen wijze uiting is gegeven aan de vigerende stijl, trend of mode (HR 29 december 1995, (Decaux/Mediamax)). Inbreukvraag in hoge mate feitelijk en zeer beperkt toetsbaar in cassatie: niet steeds vereist dat alle stellingen gemotiveerd weerlegd worden • De beoordeling van de auteursrechtelijke beschermingsomvang van een bepaald werk en van de vraag of daarop door een ander werk inbreuk wordt gemaakt, is in hoge mate feitelijk van aard en derhalve slechts in (zeer) beperkte mate vatbaar voor toetsing in cassatie (vgl. HR 5 januari 1979, Heertje/Hollebrand)). • niet steeds vereist dat alle door een partij aangedragen stellingen door de rechter uitdrukkelijk in de motivering worden betrokken. Vindplaatsen: LJN: BY1529 Hoge Raad, 22 februari 2013 (E.J. Numann, F.B. Bakels, J.C. van Oven, C.E. Drion en G. Snijders) Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: Pagina 1 van 33
97
IEPT20130222, HR, Stokke v H3 Products
www.boek9.nl
1. de vennootschap naar Noors recht STOKKE AS, gevestigd te Skodje, Noorwegen, 2. STOKKE NEDERLAND B.V., gevestigd te Tilburg, 3. Peter OPSVIK, wonende te Oslo, Noorwegen, 4. de vennootschap naar Noors recht Peter OPSVIK AS, gevestigd te Oslo, Noorwegen, EISERS tot cassatie, advocaten: aanvankelijk mr. R.A.A. Duk en mr. P.A. Ruig, thans mr, T. Cohen Jehoram en mr. V. Rörsch, tegen 1. H3 PRODUCTS B.V., gevestigd te Swalmen, gemeente Roermond, 2. de vennootschap naar Belgisch recht DEVA INTERNATIONAL BVBA, gevestigd te Wielsbeke, België, 3. Theodore Louis VAN DE POLL, handelend onder de naam Het Babyhuis, wonende te Haarlem, VERWEERDERS in cassatie, advocaat: mr. C.S.G. Janssens. Verzoekers zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als Stokke c.s. en afzonderlijk als Stokke AS, Stokke Nederland en Opsvik en Opsvik AS. Verweerders zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als H3 Products c.s. en afzonderlijk als H3 Products, Deva en het Babyhuis. 1. Het geding in feitelijke instanties Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende stukken: a. het vonnis in de zaak 141611 / HA ZA 07-1510 van de rechtbank Haarlem van 7 januari 2009; b. het arrest in de zaak 200.037.074/01 van het gerechtshof te Amsterdam van 15 maart 2011. Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht. 2. Het geding in cassatie Tegen het arrest van het hof heeft Stokke c.s. beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding en het herstelexploot zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit. H3 Products c.s. heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep. De zaak is voor partijen mondeling en schriftelijk toegelicht door hun advocaten en voor Stokke c.s. mede door mr. O.F.A.W. Van Haperen, advocaat te Rotterdam. De conclusie van de Advocaat-Generaal in buitengewone dienst D.W.F. Verkade strekt tot verwerping van het beroep. De advocaat van Stokke c.s. heeft bij brief van 19 oktober 2012 op die conclusie gereageerd. 3. Beoordeling van het middel 3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan. (i) Opsvik heeft in 1972 de verstelbare Tripp Trapp kinderstoel, hierna: de Tripp Trapp, ontworpen. Sinds 1972 produceert en verkoopt Stokke AS de Tripp Trapp. In Nederland wordt de Tripp Trapp sinds 1995 op de markt gebracht door Stokke Nederland. (ii) De Tripp Trapp bestaat uit twee evenwijdige schuin oplopende staanders van hout waartussen aan de bovenzijde een rugleuning en wat lager een zit- en een voetenplankje zijn geklemd. De staanders zijn voorzien van horizontaal lopende groeven die dienen voor het
verstelbaar inschuiven en vastklemmen van de zit- en voetenplankjes, waardoor de hoogte van die plankjes kan variëren en kan worden aangepast aan de grootte van het kind en de hoogte van een (eet)tafel. Het vastklemmen wordt geborgd door middel van twee metalen verbindingsstangen die zijn gemonteerd met inbusbouten door de staanders. De rugleuning (bestaande uit twee delen) wordt aan de staanders gefixeerd met inbusbouten. De staanders worden gesteund door middel van horizontaal naar achteren lopende liggers van iets breder hout die met een schuine naad aan de onderzijde van de staanders zijn bevestigd. Tussen de twee liggers is met inbusbouten een houten dwarsregel gemonteerd. De aan het hof getoonde modellen zijn wat betreft de uit hout bestaande delen gemaakt van blank gelakt en whitewash beukenhout. De metalen delen (stangen en inbusbouten) zijn zwart gelakt. (iii) Het Babyhuis verkoopt onder meer in haar winkel in Haarlem en op haar website diverse baby- en kinderartikelen. H3 Products is een producent en leverancier van diverse baby- en kinderartikelen, waaronder kinderstoelen. Deze worden onder meer door Deva gedistribueerd. (iv) Sinds half mei 2007 biedt het Babyhuis een kinderstoel aan onder de naam Carlo, hierna: de Carlo. Het Babyhuis betrekt de Carlo van Deva. De stoel wordt door H3 Products geproduceerd. (v) De Carlo bestaat eveneens uit de onder (ii) genoemde elementen, met dien verstande echter dat het staand en op de grond rustend "frame" van de stoel niet vervaardigd is uit (schuin afgesneden) rechte stukken hout maar uit twee aan de bovenzijde licht gebogen (hout)delen die aan de onderzijde met een bocht doorlopen in het "liggende" gedeelte daarvan, dat eveneens licht gebogen is. 3.2 In dit geding vorderen Stokke c.s., kort gezegd, een verklaring voor recht dat met het verveelvoudigen of openbaarmaken van de Carlo inbreuk wordt gemaakt op de auteursrechten van Stokke c.s. op de Tripp Trapp, een bevel aan H3 Products deze inbreuk te staken en gestaakt te houden, met nevenvorderingen, schadevergoeding en vergoeding van de volledige proceskosten op de voet van art. 1019h Rv. H3 Products c.s. hebben zich verweerd en in reconventie gevorderd een verklaring voor recht dat de Carlo geen inbreuk maakt op de auteursrechten van Stokke c.s., alsmede vergoeding van schade en van de daadwerkelijk gemaakte proceskosten. De rechtbank heeft de vorderingen van Stokke c.s., voor zover gebaseerd op hun exploitatierechten, toegewezen en de vorderingen in reconventie afgewezen. 3.3 Het hof heeft het vonnis vernietigd en, opnieuw rechtdoende, de vorderingen van Stokke c.s. afgewezen, voor recht verklaard dat de Carlo geen inbreuk maakt op de auteursrechten van Stokke c.s. met betrekking tot de Tripp Trapp en Stokke c.s. veroordeeld tot vergoeding aan H3 Products c.s. van schade en van de kosten van het geding. Het overwoog daartoe, kort weergegeven, als volgt. Pagina 2 van 33
98
IEPT20130222, HR, Stokke v H3 Products
www.boek9.nl
Partijen zijn het erover eens dat de Tripp Trapp in 1972 een baanbrekend ontwerp was en dat daaraan auteursrechtelijke bescherming toekomt. Het succes van de Tripp Trapp is niet alleen gelegen in de onderscheidende vormgeving doch met name ook in de praktische bruikbaarheid van de stoel. Deze bruikbaarheid wordt ontleend aan het feit dat de stoel (naast een uit twee gebogen delen bestaande vaste rugleuning) is voorzien van een zit- en een voetenplankje die verstelbaar zijn. Deze verstelbaarheid wordt bereikt door een aantal keuzes van technische aard. Doordat de staanders schuin naar achter hellen, blijft de stoel stabiel en kan het iets grotere kind door het "trap"-ef fect zelf op de stoel klimmen. Doordat de plankjes in vorm gelijk zijn, kan het (iets grotere) voetenplankje dienst doen als zitplaats voor een volwassene. Met de beugel en de rugleuning wordt de veiligheid van het jonge kind gewaarborgd; het ergonomisch gebogen karakter van de rugleuning bevordert het zitgemak. Doordat de staanders zijn voorzien van groeven kunnen de zit- en voetenplankjes worden in- en uitgeschoven. De metalen verbindingsstangen zorgen voor extra stevigheid van het vastklemsysteem. Deze in overwegende mate technisch en functioneel bepaalde kenmerken van de stoel, hoe vernieuwend deze destijds ook mogen zijn geweest, zijn onvoldoende terug te voeren op creatieve keuzes van de maker en de auteursrechtelijke bescherming van de stoel kan derhalve daarop geen betrekking hebben. Dit geldt ook voor (de dikte van) het materiaal en de kleuren waarin de Tripp Trapp is uitgevoerd. Daargelaten dat aspecten als sterkte, flexibiliteit, gebruiksgemak en stevigheid een rol hebben gespeeld, is de keuze voor het materiaal en de basale kleuren terug te voeren op de Scandinavische stijl. Waar Stokke c.s. een auteursrechtelijke bescherming bepleiten die ook stijlelementen en keuzes omvat die in belangrijke mate door techniek en bruikbaarheid zijn ingegeven, zien zij over het hoofd dat het hier in de eerste plaats gaat om een gebruiksvoorwerp en dat het auteursrecht geen grondslag biedt om derden (tot in lengte van jaren) af te houden van de toepassing van de (combinatie van) elementen, waaraan de stoel zijn bruikbaarheid en nut ontleent. (rov. 3.3-3.4.3). De vormgeving van de Carlo houdt voldoende afstand van die van de Tripp Trapp en kan niet als (ongeoorloofde) nabootsing daarvan in de zin van art. 13 Auteurswet worden aangemerkt. Wordt geabstraheerd van de uiterlijke kenmerken die (geheel of in overwegende mate) bepaald zijn door de gebruiksbestemming van de Tripp Trapp, dan blijft over de strakke cursieve L-vorm van het "frame" van de stoel. De keuze voor deze vorm heeft geen (relevant) effect op de functionaliteit van de stoel en valt aan te merken als creatieve inbreng van de maker. Het strakke karakter van de vormgeving, dat als meest karakteristieke kenmerk van de Tripp Trapp kwalificeert, is in de Carlo niet terug te vinden. De vorm van de Carlo is licht gebogen/golvend. De basisvorm van de Carlo doet niet denken aan een cursieve hoofdletter L doch veeleer aan een (onaffe) S.
Vanaf de voorzijde bezien is de Carlo aan de bovenzijde smaller dan aan de onderzijde. De Carlo oogt speels en doet enigszins denken aan een schommelstoel; deze mist stevige/betrouwbare uitstraling van Tripp Trapp. Het totaalbeeld van de Carlo wijkt als gevolg van een en ander zo zeer af van het (door auteursrechtelijk beschermde trekken bepaalde) totaalbeeld van de Tripp Trapp dat van een relevante overeenstemming geen sprake is. Dat de vorm van de Carlo net als die van de Tripp Trapp een open, zwevend karakter heeft, maakt dit niet anders. Met het vervaardigen en op de markt brengen van de Carlo maken H3 Products c.s. geen inbreuk op de auteursrechten van Stokke c.s. Ook van schending van de morele rechten van Opsvik is geen sprake, nu de Carlo niet valt aan te merken als een verveelvoudiging, noch als een wijziging of misvorming van de Tripp Trapp (rov. 3.5.1-3.6). 3.4 Bij de beoordeling van het tegen deze oordelen gerichte middel wordt het volgende vooropgesteld. (a) Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen, is vereist dat het desbetreffende werk een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt (vgl. HR 30 mei 2008, LJN BC2153, NJ 2008/556 (Endstra)). Het HvJEU heeft de maatstaf aldus geformuleerd dat het moet gaan om "een eigen intellectuele schepping van de auteur van het werk" (HvJEU 16 juli 2009, nr. C5/08, LJN BJ3749, NJ 2011/288 (Infopaq I)) . (b) Deze maatstaf geldt evenzeer indien het een gebruiksvoorwerp betreft (vgl. BenGH 22 mei 1987, nr. A 85/3, LJN AK1803, NJ 1987/881 en HR 15 januari 1988, LJN AG5738, NJ 1988/376 (Screenoprints)). Aanleiding voor de veronderstelling dat zulks naar Europees recht anders zou zijn, is er niet. (c) Dit werkbegrip vindt haar begrenzing waar het eigen, oorspronkelijk karakter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect. Elementen van het werk die louter een technisch effect dienen of te zeer het resultaat zijn van een door technische uitgangspunten beperkte keuze, zijn van bescherming uitgesloten (vgl. HvJEU 22 december 2010, nr. C-393/09, LJN BP0405, NJ 2011/289 (BSA) en HR 16 juni 2006, LJN AU 8 94 0, NJ 2006/585 (Kecofa/Lancome)). Daarbij verdient opmerking dat deze uitsluiting van auteursrechtelijke bescherming zich niet uitstrekt tot alle elementen die een technische functie bezitten: daarmee zou de industriĂŤle vormgeving ten onrechte buiten het bereik van het auteursrecht geplaatst worden. (d) Het feit dat het werk voldoet aan technische en functionele eisen laat onverlet dat de ontwerpmarges of keuzemogelijkheden zodanig kunnen zijn dat voldoende ruimte bestaat voor creatieve keuzes van de maker die een werk in auteursrechtelijke zin kunnen opleveren (vgl. HR 8 september 2006, LJN AX3171, NJ 2006/493 (Slotermeervilla's)). (e) Voor de beantwoording van de vraag of sprake is van inbreuk op een auteursrecht op een gebruiksvoorwerp dient beoordeeld te worden in welke mate de totaalindrukken van het beweerdelijk inbreuk Pagina 3 van 33
99
IEPT20130222, HR, Stokke v H3 Products
www.boek9.nl
makende werk en het beweerdelijk bewerkte of nagebootste werk overeenstemmen. De auteursrechtelijk beschermde trekken of elementen van laatstbedoeld werk zijn daarbij bepalend, met dien verstande dat ook een verzameling of bepaalde selectie van op zichzelf niet beschermde elementen, een (oorspronkelijk) werk kan zijn in de zin van de Auteurswet, mits die selectie het persoonlijk stempel van de maker draagt. Bij de vergelijking van de totaalindrukken dienen dus ook onbeschermde elementen in aanmerking te worden genomen, voor zover de combinatie van al deze elementen in het beweerdelijk nagebootste werk aan de "werktoets" beantwoordt. Voorts geldt dat de enkele omstandigheid dat het werk of bepaalde elementen daarvan, passen binnen een bepaalde mode, stijl of trend niet betekent dat het werk of deze elementen zonder meer onbeschermd zijn. Onderzocht moet worden of de vormgeving van de (combinatie van de) verschillende elementen 11/02739 13 zodanig is dat aangenomen kan worden dat met het ontwerp door de maker op een voldoende eigen wijze uiting is gegeven aan de vigerende stijl, trend of mode (HR 29 december 1995, LJN ZC1942, NJ 1996/546 (Decaux/Mediamax)). (f) De beoordeling van de auteursrechtelijke beschermingsomvang van een bepaald werk en van de vraag of daarop door een ander werk inbreuk wordt gemaakt, is in hoge mate feitelijk van aard en derhalve slechts in (zeer) beperkte mate vatbaar voor toetsing in cassatie (vgl. HR 5 januari 1979, LJN AB7291, NJ 1979/339 (Heertje/Hollebrand)). Klachten die in wezen een nieuwe feitelijke beoordeling in cassatie vragen, miskennen de grenzen van de cassatierechtspraak. Overigens dient de wijze waarop de toetsing door de feitenrechter is uitgevoerd in overeenstemming te zijn met de hiervoor weergegeven rechtsregels en moet de uitspraak tenminste zodanig zijn gemotiveerd dat deze voldoende inzicht geeft in de aan haar ten grondslag liggende gedachtegang om de beslissing zowel voor partijen als voor derden — in geval van openstaan van hogere voorzieningen: de hogere rechter daaronder begrepen — controleerbaar en aanvaardbaar te maken (HR 4 juni 1993, LJN ZC0986, NJ 1993/659). Daartoe is evenwel niet steeds vereist dat alle door een partij aangedragen stellingen door de rechter uitdrukkelijk in de motivering worden betrokken. 3.5.1 De onderdelen I en II houden, in een reeks van varianten en vanuit verschillende invalshoeken, in de kern de klacht in dat het hof de totaalindruk van de Tripp Trapp niet juist of genoegzaam heeft beoordeeld. Onderdeel I richt zich meer in het bijzonder tegen rov. 3.4.2-3.4.3, onderdeel II met name tegen rov. 3.5.13.5.4. 3.5.2 Onderdeel 1.1 betoogt dat het hof van een onjuiste rechtsopvatting blijk heeft gegeven door aan werken van toegepaste kunst - waar het dus gaat om het uiterlijk van producten met een gebruiksfunctie - een beperktere auteursrechtelijke beschermingsomvang toe te kennen dan aan andere categorieën van werken. Geklaagd wordt dat het hof van oordeel is dat de
(combinatie van) elementen met een gebruiksfunctie buiten de auteursrechtelijke bescherming behoren te blijven en dat het hof (daardoor) heeft nagelaten zich een oordeel te vormen over het oorspronkelijke karakter van de specifieke vormgeving van deze elementen en het effect daarvan op de totaalindruk die de Tripp Trapp wekt. De aan dit onderdeel ten grondslag liggende rechtsopvatting is juist, zoals volgt uit hetgeen hiervoor in 3.4 (onder b) is vooropgesteld. De klachten gaan evenwel uit van een onjuiste lezing van de bestreden uitspraak, zodat zij bij gebrek aan feitelijke grondslag niet tot cassatie kunnen leiden. Het hof heeft met zijn overweging dat het auteursrecht geen grondslag biedt om derden (tot in lengte van jaren) af te houden van de toepassing van de (combinatie van) elementen waaraan de stoel zijn bruikbaarheid en nut ontleent, niet bedoeld aan werken van industriële vormgeving een beperktere bescherming toe te kennen dan aan andersoortige werken. Het hof heeft hier toepassing gegeven aan de regel dat elementen van het werk die louter een technische functie dienen of te zeer het resultaat zijn van een door technische uitgangspunten beperkte keuze, van auteursrechtelijke bescherming zijn uitgesloten; daartoe heeft het geenszins onbegrijpelijk mede een aantal kenmerken gerekend waaraan de Tripp Trapp haar praktische bruikbaarheid ontleent. 3.5.3 De klachten van onderdeel 1.2 verwijten het hof (in rov. 3.4.3) geen ruime auteursrechtelijke bescherming aan de Tripp Trapp te hebben toegekend. Voor zover daarmee betoogd wordt dat aan dit ontwerp een ruimere auteursrechtelijke bescherming toekomt dan aan andere werken, faalt dat betoog. Voor gebruiksvoorwerpen gelden de hiervoor in 3.4 onder (a) vermelde toetsingsmaatstaf in gelijke mate als voor andere werken. Dat bij de Tripp Trapp sprake is geweest van een baanbrekend ontwerp maakt dat niet anders, al zal bij een zodanig ontwerp in meer dan gemiddelde mate sprake zijn van creatieve - en dus beschermde - wijzen waarop de door de technische randvoorwaarden begrensde ontwerpruimte is benut. Dat het hof dit laatste heeft miskend, valt uit de aan het slot van rov. 3.4.3 opgenomen overweging niet af te leiden. 3.5.4 Daarbij komt dat hier sprake is van een overweging die het oordeel van het hof omtrent de inbreukvraag niet draagt: het hof heeft zich in rov. 3.5.1-3.5.4 immers - zoals het behoorde te doen - gezet aan een vergelijking van de totaalindrukken die beide stoelen maken. Dat het daarbij tot het oordeel is gekomen dat die zozeer verschillen dat de conclusie moet zijn dat de Carlo voldoende afstand houdt van de Tripp Trapp, heeft het hof blijkens de vermelde overwegingen doen steunen op het L-vormige frame van de Tripp Trapp, maar niet uitsluitend 11/02739 17 of hoofdzakelijk: het heeft naast deze L-vorm ook het strakke karakter van de vorm in aanmerking genomen, welk karakter naar het oordeel van het hof wordt benadrukt door verschillende in rov. 3.5.2 genoemde vormgevingselementen, waaronder de rechte lijn van de voorzijde van de voet- en zitplankjes, het Pagina 4 van 33
100
IEPT20130222, HR, Stokke v H3 Products
www.boek9.nl
rechthoekige uiteinde van de stijlen en de schuin afgesneden uiteinden van de leggers. Het hof heeft voorts grote betekenis toegekend aan de omstandigheid dat de Tripp Trapp van de voorzijde bezien een rechthoekige vorm heeft (eveneens rov. 3.5.2) en dat de Tripp Trapp "strak en rechtlijnig" is en een "stevige/betrouwbare uitstraling" heeft (rov. 3.5.3). Het heeft daar tegenovergesteld dat die als "meest karakteristiek te kwalificeren kenmerken" bij de Carlo ontbreken, onder meer als gevolg van de gebogen/golvende staanders en de omstandigheid dat de Carlo van voren bezien aan de bovenzijde smaller is dan aan de onderzijde (eveneens rov. 3.5.3). Bij die stand van zaken was het hof, om zijn oordeel juist en begrijpelijk te doen zijn, niet gehouden uitdrukkelijk in te gaan op alle door Stokke c.s. genoemde vormgevingselementen. 3.5.5 Mede gelet op het hiervoor in 3.4 onder (f) overwogene omtrent de beperkte toetsbaarheid in cassatie van sterk met de feiten verweven oordelen als de onderhavige, kunnen de overige klachten van onderdeel 1.2, die in wezen vragen om een hernieuwde feitelijke beoordeling, waarvoor in cassatie dus geen plaats is, niet tot cassatie leiden. Hetzelfde geldt voor de overige klachten van de onderdelen I en II, voor zover die hierna geen behandeling vinden. 3.5.6 Onderdeel 1.4 klaagt onder (a) - welke klacht wordt uitgewerkt onder (b)-(f) - dat het hof heeft miskend dat, voor zover de stijlelementen en keuzes van de Tripp Trapp in belangrijke mate door techniek en bruikbaarheid zijn ingegeven, deze daarmee nog niet noodzakelijk zijn voor het verkrijgen van een technisch effect, en daarom bij de beoordeling van de totaalindruk niet buiten beschouwing mogen blijven. Deze klacht kan bij gebrek aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden. Het hof heeft, blijkens hetgeen het in de eerste volzin van rov. 3.4.3 heeft overwogen, geoordeeld dat die kenmerken onvoldoende zijn terug te voeren op creatieve keuzes. Dat oordeel is voorbehouden aan de rechter die over de feiten oordeelt. 3.5.7 Het zo-even overwogene maakt dat ook onderdeel 1.5 faalt, waarvan de centrale klacht is dat het hof zich (te zeer) heeft laten leiden door de maatstaf of de Tripp Trapp elementen kent die een technische of praktische functie vervullen, hoezeer ook juist is de aan het onderdeel ten grondslag liggende rechtsopvatting dat creatieve vormgevingskeuzes ook kunnen bestaan bij elementen die een technische of praktische functie vervullen. 3.5.8 Onderdeel 1.9 klaagt dat het hof te veel gewicht heeft gehecht aan hetgeen blijkt uit (buitenlandse) octrooiaanvragen, waarvan met betrekking tot bepaalde aspecten van de Tripp Trapp sprake is geweest. Betoogd wordt dat de uitvoeringsvorm van een uitvinding zoals getoond in een tekening bij een octrooiaanvrage niet de betekenis heeft dat alle (daarop zichtbare) elementen van die uitvoeringsvorm technisch noodzakelijk zijn en dat art. 2 ROW 1995 meebrengt dat enkel de in de Tripp Trapp vervatte
techniek octrooieerbaar is en de esthetische vormgeving van octrooiering is uitgesloten. Weliswaar berust het onderdeel ook in zoverre op een juist uitgangspunt, maar dat het hof die regel heeft miskend, valt uit de bestreden uitspraak niet af te leiden. Het hof heeft niet anders overwogen dan dat zekere technische aspecten van de Tripp Trapp zijn omschreven in overgelegde octrooiaanvragen. 3.6.1 Voor zover onderdeel II klachten behelst die in wezen een herhaling vormen van die van onderdeel I, maar toegespitst op het oordeel van het hof omtrent de inbreukvraag, falen zij op dezelfde gronden als laatstbedoelde. 3.6.2 De klacht van onderdeel II. 3, die ziet op het door het hof bij beide stoelen geconstateerde "open, zwevende karakter", miskent dat het hof, zonder schending van enige rechtsregel en niet onbegrijpelijk, heeft kunnen oordelen dat de wijze waarop dit effect wordt bereikt, bij de beide stoelen te zeer verschilt, terwijl hetgeen het heeft overwogen omtrent het passen van de uitstraling daarvan in de Scandinavische stijl, dit oordeel niet draagt. 3.7.1 Onderdeel III is gericht tegen rov. 3.6, voor zover daarin is geoordeeld dat de Carlo niet valt aan te merken als een verveelvoudiging, noch als een wijziging of misvorming van de Tripp Trapp. Voor zover deze klachten op de stelling berusten dat de Carlo als een verveelvoudiging van de Tripp Trapp moet worden aangemerkt en dus voortbouwen op die van de onderdelen I en II, delen zij het lot daarvan. Voor zover onderdeel III.1 onder (a) tot uitgangspunt neemt dat het hof heeft geoordeeld dat van een schending van de morele rechten van Opsvik geen sprake is op de enkele grond dat de Carlo geen verveelvoudiging vormt, kan het bij gebrek aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden. Het hof overweegt immers dat van een verveelvoudiging noch van een wijziging of misvorming sprake is. 3.7.2 In het oordeel van het hof, dat overwoog (rov. 3.5.1) dat de vormgeving van de Carlo voldoende afstand houdt van die van de Tripp Trapp, ligt besloten dat geen sprake is van misvorming, verminking of andere aantasting van het werk die nadeel zou kunnen toebrengen aan de eer of de naam van Opsvik of aan diens waarde in deze hoedanigheid, als bedoeld in art. 25 Auteurswet en art. 6b is van de Berner Conventie. Dat oordeel geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk. Ook in zoverre faalt onderdeel III dus. 3.8 Ook de overige klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere 11/02739 22 motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling. 3.9.1 Het beroep dient dus te worden verworpen. Als de in het ongelijk gestelde partij dienen Stokke c.s. in de proceskosten te worden verwezen. H3 Products c.s. hebben bij hun schriftelijke toelichting aanspraak gemaakt op vergoeding van de volledige proceskosten op de voet van art. 1019h Rv, tot een bedrag van â‚Ź 25.000 aan honorarium van hun advocaat, te Pagina 5 van 33
101
IEPT20130222, HR, Stokke v H3 Products
www.boek9.nl
vermeerderen met € 2.000,-- aan kantoorkosten en met BTW, een en ander overeenkomstig een met haar advocaat gemaakte afspraak. 3.9.2 Anders dan Stokke c.s. betogen, kan een dergelijke aanspraak, mits gespecificeerd, in cassatie ook nog in de schriftelijke toelichting geldend worden gemaakt, nu de wederpartij zich daartegen bij repliek, respectievelijk dupliek nog naar behoren kan verweren. 3.9.3 Stokke c.s. betogen voorts dat het gevorderde bedrag te summier is onderbouwd, nu geen opgave is verstrekt van het aantal gewerkte uren. Op zichzelf is juist dat een dergelijke opgave in beginsel tot de vereiste motivering behoort en een enkele prijsafspraak tussen de betrokken partij en de advocaat aan die eis niet zonder meer voldoet. Mede in het licht van het door Stokke c.s. zelf opgevoerde honorarium van € 55.000,--, beschouwt de Hoge Raad het bedrag van € 27.000,-- evenwel als redelijk en evenredig. Voor toewijzing van een bedrag ter zake van omzetbelasting bestaat geen grond, nu verweerders allen ondernemers zijn. 4. Beslissing De Hoge Raad: verwerpt het beroep; veroordeelt Stokke c.s. in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van H3 Products begroot op € 781,34 aan verschotten en € 27.000,-- voor salaris. Dit arrest is gewezen door de vice-president E.J. Numann, als voorzitter, de vice-president F.B. Bakels en de raadsheren J.C. van Oven, C.E. Drion en G. Snijders, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer M.A. Loth op 22 februari 2013.
Conclusie A-G Mr. D.W.F. Verkade Zitting 5 oktober 2012 Conclusie inzake: 1. de vennootschap naar Noors recht Stokke AS, 2. Stokke Nederland BV, 3. [Eiser 3], en 4. [Eiseres 4], eisers tot cassatie (hierna tezamen: Stokke c.s., en afzonderlijk: 'Stokke AS', 'Stokke Nederland', '[eiser 3]' en '[eiseres 4]'), tegen: 1. H3 Products BV, 2. de vennootschap naar Belgisch recht Deva International BVBA, en 3. [Verweerder 3], h.o.d.n. het Babyhuis, verweerders in cassatie (hierna tezamen: H3 Products c.s., en afzonderlijk: 'H3 Products', 'Deva' en 'het Babyhuis'). Inhoudsopgave 1. Inleiding (nrs. 1.1 - 1.5) 2. Feiten (nrs. 2.1 - 2.8)
3. Procesverloop (incl. weergave van overwegingen van het hof)(nrs. 3.1 - 3.6) 4. Auteursrechtelijk kader 4.A. Nationaal auteursrechtelijk kader (nrs. 4.1.1 4.24) 4.A.a. De 'werktoets': algemeen 4.A.b. De 'werktoets' toegespitst op objecten in de zin van art. 10 lid 1 onder 11o Aw 4.A.c. Het inbreukcriterium: algemeen 4.A.d. Het inbreukcriterium toegespitst op objecten van art. 10 lid 1 onder 11o Aw 4.A.e. Wisselwerking tussen voldoening aan werktoets en inbreukcriterium 4.A.f. Taakverdeling cassatierechter / feitenrechter 4.A.g. Synthese van het voorafgaande 4.B. Unierecht (nrs. 4.25 - 4.40) 4.B.a. Uitgangspunten bezien vanuit Unie-regelgeving 4.B.b. Enige rechtspraak van het HvJEU 5. Bespreking van het cassatiemiddel (nrs. 5.1 - 5.34) 6. Conclusie 1. Inleiding 1.1. De Carlo-kinderstoel van H3 Products vertoont gelijkenissen met de eerdere Tripp Trapp-kinderstoel van Stokke. Het volgens het hof Amsterdam doorslaggevende verschil is dit: - bij de Tripp Trapp vormen de twee evenwijdig schuin oplopende staanders die steunen op horizontaal naar achter lopende liggers een (zeer karakteristieke) strakke cursieve L, - die van de Carlo zijn aan de bovenzijde licht gebogen en lopen aan de onderzijde met een bocht door in het eveneens licht gebogen liggende gedeelte. 's Hofs oordeel dat de totaalindruk van de Carlo daarmee een andere is dan die van de Tripp Trapp, en dat de Carlo dus geen inbreuk maakt op het auteursrecht van Stokke c.s., wordt met tal van klachten bestreden. 1.2. Ik heb in deze zaak, op zichzelf beschouwd, geen rechtsvragen aangetroffen die in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling beantwoording behoeven (in de zin van art. 81 RO). 1.3. Ik wil evenwel niet met die constatering volstaan. Ik concludeer vandaag tevens in twee andere zaken over (beweerde) inbreuk op het auteursrecht op dezelfde Tripp Trapp-kinderstoel(1). In die zaken heeft een ander gerechtshof ('s-Gravenhage) anders geoordeeld over de in het ontwerp van deze stoel al dan niet aanwezige auteursrechtelijk beschermde trekken en de daaraan te verbinden beschermingsomvang. Ik acht de hierop betrekking hebbende oordelen (hoewel zij dus verschillend uitpakken) in overeenstemming met het recht (niet getuigend van een onjuiste rechtsopvatting) en ook voldoende begrijpelijk gemotiveerd. 1.4. Als de Hoge Raad het geraden acht in deze drie zaken zijn rechtscriteria over het al dan niet aannemen van auteursrechtinbreuk te detailleren en/of zijn cassatiecontrole op motivering(sgebreken) aan te scherpen, zou dat de rechtseenheid kunnen bevorderen.
Pagina 6 van 33 102
IEPT20130222, HR, Stokke v H3 Products
www.boek9.nl
Daartegenover staat dat de gevolgen van zodanige detaillering of andere aanscherping voor toekomstige zaken moeilijk te overzien zijn, en dat de cassatieinstantie nu eenmaal niet een 'derde feitelijke instantie' is. Als de Hoge Raad in deze drie zaken géén aanleiding ziet om zijn even bedoelde instrumentarium voor auteursrechtzaken aan te passen, zullen de arresten bijdragen aan duidelijkheid over hetgeen via een cassatieberoep al dan niet mogelijk is. 1.5. Hoewel, als gezegd, de bestreden oordelen van het hof een overwegend feitelijk karakter hebben, het hof juiste rechtscriteria heeft toegepast en aan de te stellen motiveringseisen heeft voldaan, heb ik deze conclusie evenals de conclusies d.d. heden in de twee andere 'Tripp Trapp'-zaken - toch voorzien van relatief uitvoerige inleidende beschouwingen over het auteursrechtelijk beoordelingskader. Ik heb dat gedaan omdat mede ter discussie staat of de (m.i. 'Hoge Raadconforme') beoordelingswijze van het hof ook 'Unierecht-conform' zou zijn. Ik meen dat ook dat het geval is, maar dat vergt een 'naast elkaar leggen' van het nationaal auteursrecht en het Unierechtelijk auteursrecht. 2. Feiten(2) 2.1. [eiser 3] heeft in 1972 de verstelbare Tripp Trapp kinderstoel (hierna: 'de Tripp Trapp') ontworpen. Sinds 1972 produceert en verkoopt Stokke AS de Tripp Trapp. Sinds 1995 wordt de Tripp Trapp in Nederland op de markt gebracht door Stokke Nederland. 2.2. Voor de Tripp Trapp is in diverse landen octrooi aangevraagd. Het octrooi is (in ieder geval) in Noorwegen verleend. De maximale tijdsduur is in of omstreeks 1992 verstreken. 2.3. De Tripp Trapp bestaat uit twee evenwijdig schuin oplopende staanders van hout waartussen aan de bovenzijde een rugleuning en wat lager een zit- en een voetenplankje zijn geklemd. De staanders zijn voorzien van horizontaal lopende groeven die dienen voor het verstelbaar inschuiven en vastklemmen van de zit- en voetenplankjes, waardoor de hoogte van die plankjes kan variëren en kan worden aangepast aan de grootte van het kind en de hoogte van een (eet)tafel. Het vastklemmen wordt geborgd door middel van twee metalen verbindingsstangen die zijn gemonteerd met inbusbouten door de staanders. De rugleuning (bestaande uit twee delen) wordt aan de staanders gefixeerd met inbusbouten. De staanders worden gesteund door middel van horizontaal naar achteren lopende liggers van iets breder hout die met een schuine naad aan de onderzijde van de staanders zijn bevestigd. Tussen de twee liggers is met inbusbouten een houten dwarsregel gemonteerd. De aan het hof getoonde modellen zijn voor wat betreft de uit hout bestaande delen gemaakt van blank gelakt en whitewash beukenhout. De metalen delen (stangen en inbusbouten) zijn zwart gelakt. 2.4. Het Babyhuis verkoopt via onder meer haar winkel in Haarlem en haar websites diverse baby- en kinderartikelen. H3 Products is een producent en een leverancier van diverse baby- en kinderartikelen,
waaronder kinderstoelen. Deze worden onder meer door Deva gedistribueerd. 2.5. Sinds half mei 2007 biedt het Babyhuis een kinderstoel onder de naam Carlo (hierna 'de Carlo') aan. Het Babyhuis betrekt de Carlo van Deva. De stoel wordt door H3 Products geproduceerd. 2.6. De Carlo die inzet is van het onderhavige geding bestaat uit de onder 2.3 genoemde elementen, met dien verstande echter dat het staand en op de grond rustend 'frame' van de stoel niet vervaardigd is uit (schuin afgesneden) rechte stukken hout maar uit twee aan de bovenzijde licht gebogen (hout)delen die aan de onderzijde met een bocht doorlopen in het 'liggende' gedeelte daarvan, dat eveneens licht gebogen is. 2.7. Bij brief van 21 mei 2007 hebben Stokke c.s. H3 Products en het Babyhuis verzocht (onder meer) de inbreuk met de Carlo op de auteursrechten op de Tripp Trapp te staken. 2.8. Aan het onder 2.7 genoemde verzoek is van de zijde van H3 Products c.s. geen gevolg gegeven. 3. Procesverloop 3.1. Stokke c.s. hebben bij exploot van 6 november 2007 H3 Products c.s. gedagvaard voor de rechtbank Haarlem. Zij vorderen, samengevat, een verklaring voor recht dat met de Carlo inbreuk wordt gemaakt op de auteursrechten van Stokke c.s. op de Tripp Trapp alsmede een bevel aan H3 Products c.s. om deze inbreuk te staken, met nevenvoorzieningen, alsmede schadevergoeding. 3.2. H3 Products c.s. hebben verweer gevoerd en tevens een vordering in reconventie ingesteld. Zij vorderen, samengevat, een verklaring voor recht dat de Carlostoel geen inbreuk maakt op de auteursrechten op de Tripp Trapp en voorts tot vergoeding van schade aan H3 Products. Aan de vordering in reconventie is ten grondslag gelegd dat H3 Products aanzienlijke schade heeft geleden doordat Stokke c.s. procedures tegen haar aanspannen. Volgens H3 Products kan zij daardoor geen stoelen verkopen en is zij tevens genoodzaakt advocaatkosten te maken(3). Stokke c.s. hebben in reconventie verweer gevoerd. 3.3. De rechtbank heeft bij vonnis van 7 januari 2009, kort samengevat, in conventie geoordeeld dat de Carlostoel van H3 Products c.s. is aan te merken als een verveelvoudiging van de Tripp Trapp en dat H3 Products c.s. inbreuk maken op de auteursrechten op de Tripp Trapp. De rechtbank heeft de vorderingen in reconventie afgewezen. 3.4. H3 Products c.s. hebben hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te Amsterdam. Stokke c.s. hebben in het hoger beroep verweer gevoerd en voorts (voorwaardelijk) incidenteel appel ingesteld. 3.5. Het hof heeft bij arrest van 15 maart 2011(4) het vonnis van de rechtbank vernietigd en, opnieuw rechtdoende, de vorderingen van Stokke c.s. afgewezen. Het hof heeft voor recht verklaard dat de Carlo geen inbreuk maakt op de auteursrechten van Stokke c.s. met betrekking tot de Tripp Trapp en heeft voorts Stokke c.s. veroordeeld tot vergoeding aan H3 Products c.s. van de door hen geleden schade. Het hof heeft hiertoe - onder meer - overwogen: Pagina 7 van 33
103
IEPT20130222, HR, Stokke v H3 Products
www.boek9.nl
'3.3. Partijen zijn het er op zichzelf over eens dat de Tripp Trapp in 1972 een baanbrekend ontwerp was en voorts dat daaraan auteursrechtelijke bescherming toekomt. H3 Products c.s. stellen zich echter op het standpunt dat deze bescherming niet verder reikt dan de cursieve L-vorm die het zij-aangezicht van de stoel kenmerkt en dat de overige aspecten van het uiterlijk van de kinderstoel zo zeer bepaald zijn door techniek, stijl en de uit een oogpunt van functionaliteit aan de stoel te stellen eisen dat daaraan bij het bepalen van de auteursrechtelijke beschermingsomvang geen betekenis kan worden toegekend. Ter staving van hun standpunt hebben H3 Products c.s. onder meer gewezen op het destijds (in Noorwegen) verleende octrooi op de Tripp Trapp en de aspecten van het uiterlijk van de stoel die passen in dan wel zijn ontleend aan de zogenoemde Scandinavische stijl. 3.4.1. [...] 3.4.2. Dat het succes van de Tripp Trapp niet alleen is gelegen in de onderscheidende vormgeving doch met name ook in de praktische bruikbaarheid van deze (kinder)stoel wordt door Stokke c.s. uitdrukkelijk onderschreven. Niet in geschil is dat de Tripp Trapp deze bruikbaarheid ontleent aan het feit dat de stoel (naast een uit twee gebogen delen bestaande vaste rugleuning) is voorzien van een zit- en een voetenplankje die verstelbaar zijn op de lengte van de gebruiker en de hoogte van een (eet)tafel. Deze verstelbaarheid wordt bereikt door een aantal keuzes van technische aard die in de door H3 Products c.s. overgelegde (Engelse) octrooiaanvraag van Stokke AS zijn omschreven: twee staanders, voorzien van groeven, waartussen de zit- en voetenplankjes kunnen worden geklemd, een verbinding van deze staanders door middel van de rugleuning en verbindingsstangen alsmede door een regel tussen de liggers. Doordat de staanders niet recht omhoog staan doch schuin naar achter hellen blijft de stoel ondanks haar sobere/ rudimentaire vormgeving stabiel, ook als het kind op het voetenplankje gaat staan, voorts kan als gevolg van het hiermee bereikte 'trap' effect het iets grotere kind zelf op de stoel klimmen en plaatsnemen. Doordat de plankjes qua vorm gelijk zijn kan het (iets grotere) voetenplankje dienst doen als zitplaats voor een volwassene (zie brochure door Stokke c.s. overgelegd als productie 1b). Met de beugel en de rugleuning (in het bijzonder van het hoge model) wordt aan de NEN-EN 1887 veiligheidsvoorschriften voldaan en wordt de veiligheid van het jonge kind gewaarborgd; het ergonomisch gebogen karakter van de rugleuning bevordert het zitgemak. Doordat de staanders zijn voorzien van groeven kunnen de zit- en voetenplankjes worden in- en uitgeschoven. De metalen verbindingsstangen zorgen voor extra stevigheid van het vastklemsysteem. 3.4.3. H3 Products c.s. stellen zich terecht op het standpunt dat deze in overwegende mate technisch en functioneel bepaalde kenmerken van de stoel, hoe vernieuwend deze destijds ook mogen zijn geweest, onvoldoende zijn terug te voeren op creatieve keuzes
van de maker en dat derhalve de auteursrechtelijke bescherming van de stoel daarop geen betrekking kan hebben. Dit geldt ook voor (de dikte van) het materiaal en de kleuren waarin de aan het hof getoonde modellen zijn uitgevoerd (de Tripp Trapp is overigens, blijkens de door Stokke c.s. als productie 40 overgelegde brochures, verkrijgbaar in ten minste tien kleuren). Nog daargelaten dat voor de hand ligt dat aspecten zoals sterkte, flexibiliteit, gebruiksgemak en stevigheid een rol hebben gespeeld is de keuze voor het materiaal en de basale kleuren daarvan tevens terug te voeren op de toepassing van de zogenoemde Scandinavische stijl. Waar Stokke c.s. een (zeer) ruime auteursrechtelijke bescherming van de Tripp Trapp bepleiten, die ook stijlelementen en keuzes omvat die in belangrijke mate door techniek en bruikbaarheid zijn ingegeven, zien zij over het hoofd dat het hier in de eerste plaats gaat om een gebruiksvoorwerp en dat het auteursrecht geen grondslag biedt om derden (tot in lengte van jaren) af te houden van de toepassing van de (combinatie van) elementen, waaraan de stoel zijn bruikbaarheid en nut ontleent. 3.5.1. In het licht van hetgeen onder 3.4.2 en 3.4.3 is overwogen treft het betoog van H3 Products c.s. doel, dat de vormgeving van de Carlo voldoende afstand houdt van die van de Tripp Trapp en niet als (ongeoorloofde) nabootsing daarvan in de zin van artikel 13 Auteurswet kan worden aangemerkt. 3.5.2. Wordt geabstraheerd van de uiterlijke kenmerken die (geheel of in overwegende mate) bepaald zijn door de gebruiksbestemming van de Tripp Trapp, dan blijft over de strakke cursieve L-vorm van het 'frame' van de stoel, bereikt door het steunen van de twee staanders, vervaardigd uit rechte stukken hout, met in een hoek van 70 graden daaraan bevestigde, eveneens uit rechte stukken hout vervaardigde, liggers. Niet in geschil is dat de keuze voor deze vorm van ondersteuning geen (relevant) effect heeft op de functionaliteit van de stoel en valt aan te merken als creatieve inbreng van de maker. Het strakke karakter van de vormgeving is in de aan het hof getoonde modellen van de Tripp Trapp benadrukt door de rechte lijn van de voorzijde van de voet- en zitplankjes, het rechthoekige uiteinde van de stijlen, de schuin afgesneden uiteinden van de leggers en voorts door de parallelle horizontale lijnen van de rugleuning van het lage model. Vanaf de voorzijde bezien heeft de Tripp Trapp een rechthoekige vorm. 3.5.3. Dit als meest karakteristiek te kwalificeren kenmerk van de vormgeving van de Tripp Trapp is in de Carlo niet terug te vinden. De vorm van de Carlo is niet strak en rechtlijnig doch licht gebogen/golvend, de staanders van de Carlo lopen door in de liggers met een ronde bocht waardoor de basisvorm van de stoel niet doet denken aan een cursieve hoofdletter L (of open Z) doch veeleer aan een (onaffe) S. De gebogen lijn van de stoel is terug te vinden in de plankjes die ook aan de voorzijde afgerond zijn en voorts in de afgeronde uiteinden van de staanders/ liggers. Vanaf de voorzijde bezien is de Carlo aan de bovenzijde smaller dan aan de onderzijde. De stoel oogt speels en doet enigszins Pagina 8 van 33
104
IEPT20130222, HR, Stokke v H3 Products
www.boek9.nl
denken aan een schommelstoel; deze mist de stevige/betrouwbare uitstraling van de Tripp Trapp. 3.5.4. Als gevolg van dit een en ander wijkt het totaalbeeld van de Carlo zo zeer af van dat van het (door auteursrechtelijk beschermde trekken bepaalde) totaalbeeld van de Tripp Trapp dat van een relevante overeenstemming geen sprake is. Van overname van elementen die (in relevante mate) een uitdrukking zijn van de eigen intellectuele schepping van de maker is geen sprake. Dat de vormgeving van de Carlo net als die van de Tripp Trapp een open, zwevend karakter heeft, zoals door Stokke c.s. wordt benadrukt, maakt dit niet anders. Nog daargelaten dat de daarmee bereikte eenvoud/minimalistische uitstraling past in de Scandinavische stijl, verschilt de wijze waarop dit effect bij de twee stoelen wordt bereikt (gebruik van één gebogen deel als staander tevens ligger versus gebruik van twee rechte stukken hout die in een scherpe hoek aan elkaar zijn bevestigd) te zeer om daaraan de door Stokke c.s. voorgestane betekenis toe te kennen. Daarbij komt dat laatstbedoeld effect, bereikt door het stabiliseren van het deel van de stoel waaraan het zitvlak (en de voetensteun) is aangebracht door middel van (horizontale) liggers in plaats van door een schoor aan de achterzijde van de stoel, in 1972 niet oorspronkelijk was, zoals onder meer blijkt uit het door H3 Products c.s. als productie 8 bij memorie van grieven overgelegde octrooischrift met betrekking tot een kinderstoel uit 1947. H3 Products c.s. hebben bij pleidooi in hoger beroep in dit verband terecht ook nog gewezen op de in 1932 ontworpen Gispen 101 stoel. Voorts wijst het hof op de in 1927 ontworpen Cantilever stoel, waarvan in de door Stokke c.s. als productie 35 overgelegde uitspraak van het Oberlandesgericht te Keulen gewag wordt gemaakt, welke stoel nog meer dan de Gispen stoel een open zwevend karakter heeft. 3.6. Het voorgaande leidt tot de slotsom dat H3 Products c.s. door het vervaardigen en op de markt brengen van de Carlo geen inbreuk maken op de auteursrechten van de Stokke c.s. Van schending van de morele rechten van [eiser 3] is voorts geen sprake, reeds omdat de vormgeving van de Carlo niet als verveelvoudiging noch als wijziging of misvorming van de Tripp Trap in de in artikel 25 Auteurswet bedoelde zin aan te merken valt. Dit brengt mee dat de vorderingen van Stokke c.s. niet toewijsbaar zijn. Het betoog van H3 Products c.s. met betrekking tot, kort gezegd, de invloed van handhaving van het auteursrecht op de intracommunautaire handel kan verder onbesproken blijven.' 3.6. Stokke c.s. hebben tijdig(5) cassatieberoep ingesteld. Partijen hebben ter zitting van de Hoge Raad op 9 maart 2012 hun standpunten mondeling doen bepleiten. Vervolgens hebben partijen hun standpunten nog schriftelijk toegelicht en daarna nog schriftelijk van repliek respectievelijk dupliek gediend. 4. Auteursrechtelijk kader 4.1.1. In dit deel 4 van deze conclusie wil ik het juridisch kader schetsen, tegen de achtergrond waarvan
de auteursrechtelijke cassatieklachten moeten worden bezien. Onder 4.A bespreek ik het nationaal auteursrechtelijk kader op hoofdpunten. De bevindingen waartoe de bespreking van de deelonderwerpen 4.A.a t/m 4.A.f (nrs. 4.2 - 4.19) - met een sterk accent op de jurisprudentie van de Hoge Raad - leiden, worden samengevat en van enige nadere accenten voorzien onder 4.A.g (nrs. 4.20 - 4.24). 4.1.2. Ik heb dan nog niets gezegd over het Europese Unierechtelijke auteursrecht, dat niet alleen ambtshalve aandacht zou kunnen verdienen, maar waarop in deze procedure ook een beroep is gedaan. Onder 4.B (nrs. 4.25 - 4.40) ga ik daarop in. Aldaar zal blijken dat de Nederlandse wijze van beoordeling naar nationaal recht in zaken van gestelde auteursrechtinbreuk op werken toepaste kunst m.i. in overeenstemming is met het Unierecht. Prejudiciële vragen aan het HvJEU over Unierechtelijk auteursrecht acht ik niet geïndiceerd. 4.A. Nationaal auteursrechtelijk kader 4.A.a. De 'werktoets': algemeen 4.2. Het wettelijk vertrekpunt voor vatbaarheid voor auteursrechtelijke bescherming is art. 1 Auteurswet (Aw), sprekende over 'een werk van letterkunde, wetenschap of kunst'. Artikel 1 is ten deze uitgewerkt in art. 10 Aw, dat een (niet limitatieve) opsomming geeft van beschermbare werksoorten. 4.3. Hoewel het 'moderne auteursrecht'(6) in de tweede helft van de 19e eeuw (met succes) bevochten is door gerenommeerde literatoren, wetenschappers en kunstenaars, wordt al generaties lang algemeen onderkend - en is in cassatie onomstreden - dat de Auteurswet 'letterkunde, wetenschap of kunst' juist niet met een grote L, W en K schrijft. Evenzo is het al lang communis opinio dat deze drie 'formele' categorieën (zeer) ruim mogen/moeten worden uitgelegd(7). 4.4. Al indiceert het bovenstaande, naast het ruime werkendomein, een lage drempel voor concrete objecten binnen dat domein, toch is nog niet iedere menselijke uiting een werk: een in cassatie evenmin omstreden uitgangspunt. Er blijft een kwalitatieve drempeleis. 4.5. De kwalitatieve drempeleis (of: drempeleisen) voor een auteursrechtelijk beschermbaar 'werk' is (zijn) niet of nauwelijks in de Auteurswet te vinden.(8) Wat als 'werktoets' zou moeten gelden, is in de doctrine ontwikkeld.(9) Wat geldt, is in rechtspraak van de Hoge Raad neergelegd. 4.6. In de rechtspraak van de Hoge Raad heeft zich via de tussenstap van 'eigen of persoonlijk karakter'(10) - het criterium ontwikkeld van het vereiste 'eigen oorspronkelijk karakter en persoonlijk stempel', in de literatuur vaak verkort weergegeven als 'EOK & PS'. Ik noem - met enkele korte citaten - de volgende arresten. 4.6.1. HR 4 januari 1991 (Van Dale /Romme)(11) betrof de door het hof aangenomen auteursrechtelijke bescherming van de verzameling van ca. 230.000 trefwoorden (lemmata) in de 'grote Van Dale'. Romme had dat trefwoordenbestand (van 'A' tot 'zzzz') opgenomen in een computerprogramma, dat als Pagina 9 van 33
105
IEPT20130222, HR, Stokke v H3 Products
www.boek9.nl
hulpmiddel voor het oplossen van kruiswoordpuzzels was bedoeld. Ik citeer uit rov. 3.4: 'Wil een voortbrengsel kunnen worden beschouwd als een werk van letterkunde, wetenschap of kunst als bedoeld in art. 1 in verbinding met art. 10 Aw, vereist is dat het een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het een persoonlijk stempel van de maker draagt. Een verzameling van woorden die deel uitmaken van de Nederlandse taal, voldoet niet zonder meer aan dit vereiste. Op zich zelf is zulk een verzameling immers niet meer dan een hoeveelheid feitelijke gegevens die als zodanig voor auteursrechtelijke bescherming niet in aanmerking komt. Dat zou slechts anders zijn indien de verzameling het resultaat zou zijn van een selectie die een persoonlijke visie van de maker tot uitdrukking brengt. Uit hetgeen het hof heeft overwogen valt niet op te maken dat het hier om zulk een selectie gaat'. Er volgde vernietiging en verwijzing.(12) 4.6.2. Uit HR 24 februari 2006 (Technip / Goossens)(13) zijn de rov. 3.4, 3.5 en 3.6.2 van belang. De zaak betrof de vatbaarheid voor auteursrecht van een kinetisch schema waarmee in de petrochemische industrie het productieproces van ethyleen en propyleen in een verzameling chemische reactievergelijkingen wordt weergegeven. Blijkens het arrest kan dit object binnen het werkbegrip vallen, voor zover de toevoer van gegevens in de reactievergelijkingen op subjectieve selectie berustte. De Hoge Raad overwoog: '3.4 [...] Het gaat om de vraag of het kinetisch schema kan gelden als "werk" in de zin van art. 10 lid 1, aanhef en slot, Auteurswet 1912: "... en in het algemeen ieder voortbrengsel op het gebied van letterkunde, wetenschap of kunst, op welke wijze of in welken vorm het ook tot uitdrukking zij gebracht". Daartoe is vereist dat het voortbrengsel een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt (zie HR 4 januari 1991, nr. 14449, NJ 1991, 608). 3.5 Uit de door het hof gekozen bewoordingen moet, mede tegen de achtergrond van het partijdebat van partijen, die zich beiden op even genoemd arrest hebben beroepen, worden afgeleid dat het hof de juiste maatstaf heeft toegepast. [...] [Met de] term "subjectieve beoordeling" [heeft het hof] kennelijk niets anders voor ogen gestaan dan het hiervoor bedoelde vereiste dat het werk, hier het kinetisch schema, een eigen, oorspronkelijk karakter dient te hebben en het persoonlijk stempel van de maker dient te dragen om als "werk" voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen. [...] Uit rov. 4.44.6 valt niet af te leiden dat het hof zou hebben miskend dat aan dit vereiste kan zijn voldaan indien de selectie ten behoeve van het kinetisch schema van een groot aantal chemische componenten en reacties uit een veel groter (schier oneindig) aantal van dergelijke componenten en reacties is gebaseerd op wetenschappelijke of technische kennis, inzicht of ervaring, terwijl de selectie betrekking heeft op objectieve wetenschappelijke gegevens en wetmatigheden en gericht is op doeleinden van
wetenschappelijke of technische aard. Voorzover onderdeel 1c is gebaseerd op de opvatting dat het hof blijk had moeten geven van een onderzoek naar de vraag of het ondenkbaar is dat twee onafhankelijk van elkaar werkende (teams van) wetenschappers tot dezelfde selectie zouden zijn gekomen, faalt het, omdat het antwoord op die vraag slechts een van de gezichtspunten vormt, die bij de beoordeling in aanmerking kunnen komen.' Niettemin werd het arrest van het hof vernietigd op basis van motiveringsklachten: '3.6.1 Onderdeel 2 richt zich, voor het geval de onder 1 aangevoerde rechtsklachten falen, tegen rov. 4.4-4.6 met op die klachten voortbouwende motiveringsklachten. [...] De aldus samengevatte klachten, die zich voor gezamenlijke behandeling lenen, zijn terecht voorgesteld. 3.6.2 Hierbij is in de eerste plaats van belang dat de door het hof in rov. 4.5 weergegeven nadere verklaring van prof. Grievink, ook al houdt deze niet met zoveel woorden in dat de beoordeling van de maker van de selectie subjectief is, wel sterke aanwijzingen inhoudt dat bij de selectie de persoonlijke, onder meer op ervaring en analytisch vermogen berustende visie van de maker(s) van het kinetisch schema een belangrijke rol speelt, zodat het nadere, door het hof niet gegeven, motivering behoefde waarom dit schema niet een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het stempel van de maker(s) draagt. Onder deze omstandigheden mocht het hof niet volstaan met de overweging dat prof. Grievink niet heeft verklaard dat de beoordeling van de maker van de selectie subjectief is, en dat zulks in zijn verklaring ook niet besloten ligt.' 4.6.3. In HR 16 juni 2006 (Kecofa/Lancome)(14) oordeelde de Hoge Raad dat een geurcombinatie in aanmerking kan komen voor auteursrechtelijke bescherming. Daartoe werd overwogen: '3.3.2 Bij de beoordeling van dit onderdeel wordt vooropgesteld dat daarin niet wordt bestreden dat een geur - waaronder hierna telkens begrepen: een geurcombinatie - in aanmerking kan komen voor auteursrechtelijke bescherming. Dat uitgangspunt is juist. De in art. 10 Aw, naast de niet-limitatieve opsomming van werksoorten, neergelegde omschrijving van wat als "werk" in de zin van die wet moet worden verstaan luidt algemeen en belet niet daaronder een geur te begrijpen. Dat brengt mee dat voor de vraag of een geur in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming beslissend is of het daarbij gaat om een voortbrengsel dat vatbaar is voor menselijke waarneming en of het een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Het werkbegrip van de Auteurswet vindt weliswaar zijn begrenzing waar het eigen, oorspronkelijk karakter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect, maar nu bij een parfum van een louter technisch effect geen sprake is, belet ook deze laatste eis niet het toekennen van auteursrechtelijke bescherming aan de geur van een parfum. De omstandigheden dat de eigenschappen van het menselijk reukzintuig aan het Pagina 10 van 33
106
IEPT20130222, HR, Stokke v H3 Products
www.boek9.nl
vermogen tot het onderscheiden van geuren grenzen stellen en dat de mate waarin men afzonderlijke geuren kan onderscheiden van mens tot mens verschilt, doen aan het vorenstaande niet af [...].' 4.6.4. De aan een werk in het algemeen te stellen eisen waren andermaal tamelijk principieel aan de orde in HR 30 mei 2008 (Erven [A]/Nieuw Amsterdam; 'achterbankgesprekken')(15). Het hof Amsterdam had overwogen: '5. Uitgangspunt in deze zaak is dat ingevolge artikel 10 Aw een werk van letterkunde, wetenschap of kunst dat een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt, auteursrechtelijk wordt beschermd. [...] Een gewoon gesprek is doorgaans geen werk, dat auteursrechtelijk beschermd wordt. Voor auteursrecht op een gesprek is nodig dat voor de vorm van dat gesprek creatieve keuzes worden gemaakt. 6. [...] De gesprekken werden gevoerd met als doel om justitie informatie te verschaffen [...]. Het doel van de gesprekken was dan ook niet het vormgeven van een verhaal. De gesprekken die [A] met de rechercheurs van de C.I.E. heeft gevoerd zijn aan te merken als zakelijke informatieoverdracht, waarbij [A] weliswaar op eigen wijze heeft gesproken in een soort vraag- en antwoordmodel, hij heeft hierbij echter voor de vorm van het gesprek geen creatieve keuzes gemaakt. In de wijze waarop [A] zijn verhaal heeft verteld komt immers niet tot uiting dat hij bewust een geestelijke creatie wilde scheppen door zijn verhaal een bepaalde vorm te geven. Er kan dan ook niet vanuit worden gegaan dat [A] er bewust voor heeft gekozen zijn verhaal op deze manier, in deze vorm en in deze specifieke omgeving te doen. [...]. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat op de zogenaamde "achterbankgesprekken" geen auteursrecht rust. [...].' De Hoge Raad casseerde 's hofs arrest, onder meer overwegende: '4.3 Naar vaste rechtspraak geldt dat, wil een voortbrengsel kunnen worden beschouwd als een werk van letterkunde, wetenschap of kunst als bedoeld in art. 1 in verbinding met art. 10 Aw, vereist is dat het een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt (HR 4 januari 1991, nr. 14449, NJ 1991, 608 en HR 24 februari 2006, nr. C04/350, NJ 2007, 37). Het hof heeft deze maatstaf (in rov. 4.4) ook vooropgesteld. 4.4 De gedachtegang van het hof [...] is [...] kennelijk deze geweest dat de omstandigheid dat [A] de door hem verschafte informatie op zijn manier heeft verwoord, weliswaar meebrengt dat de gesprekken een door die wijze van verwoording bepaald ('daarmee samenhangend') eigen karakter hebben, maar dat voor de eigenschap dat zij ook het persoonlijk stempel van de maker dragen, vereist is dat zij het resultaat zijn van menselijk scheppen, waarbij creatieve keuzes zijn gemaakt. Om aan die eis te voldoen is naar het oordeel van het hof nodig dat het werk door de maker als een
coherente creatie is geconcipieerd en door hem bewust in een bepaalde vorm(geving) is gegoten. 4.5.1 Het hof heeft aldus terecht de beide elementen van de aan te leggen maatstaf onderscheiden: dat het voortbrengsel een eigen, oorspronkelijk karakter moet bezitten, houdt, kort gezegd, in dat de vorm niet ontleend mag zijn aan die van een ander werk (vgl. art. 13 Aw). De eis dat het voortbrengsel het persoonlijk stempel van de maker moet dragen betekent dat sprake moet zijn van een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes, en die aldus voortbrengsel is van de menselijke geest. Daarbuiten valt in elk geval al hetgeen een vorm heeft die zo banaal of triviaal is, dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard ook valt te aan te wijzen. 4.5.2 Het gaat hierbij evenwel om een kenmerk dat uit het voortbrengsel zelf is te kennen. Daarom mag niet de eis worden gesteld dat de maker bewust een werk heeft willen scheppen en bewust creatieve keuzes heeft gemaakt, welke eis betrokkenen bovendien voor onoverkomelijke bewijsproblemen kan stellen. Om dezelfde reden kan niet worden geĂŤist dat de maker bewust voor de vorm heeft gekozen die het werk heeft gekregen. Het in 4.5.1 overwogene brengt voorts mee dat een schepping, om een werk in auteursrechtelijke zin te kunnen zijn, niet het karakter van een coherente creatie behoeft te hebben. Waar het hof in andere zin heeft overwogen geeft het bestreden arrest dus blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Hetgeen is beslist in HR 28 juni 1946, NJ 1946, 712 kan, anders dan het hof oordeelde, niet dienen ter ondersteuning van de bewustheidseis, aangezien in de door het hof aangehaalde zinsnede tot uitdrukking is gebracht dat het (slechts) de vorm van de afzonderlijke door Van Gelder vervaardigde voorwerpen was, die voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking kwam, niet het 'bijzondere kunsteffect' daarvan. De bijzin 'die uiting is van datgene, wat den maker tot zijn arbeid heeft bewogen' bedoelde de voorafgaande term 'vormgeving' dus niet te beperken. 4.6 [...] Het hof waarnaar de zaak verwezen wordt, zal opnieuw moeten beoordelen of de achterbankgesprekken voortbrengselen zijn die het persoonlijk stempel van [A] als maker dragen, met inachtneming van hetgeen in dit arrest daaromtrent is overwogen.' 4.A.b. De 'werktoets' toegespitst op objecten in de zin van art. 10 lid 1 onder 11o Aw 4.7.1. In art. 10 lid 1 onder 11o Aw zijn 'werken van toegepaste kunst en tekeningen en modellen van nijverheid' met zo veel woorden als auteursrechtelijk beschermbare werksoort vermeld. Deze rubriek (aanvankelijk: lid 1 onder 10o, en toen omschreven als 'werken van op nijverheid toegepaste kunst') kreeg in 1973 - in samenhang met de op handen zijnde de invoering van de toen nieuwe, speciaal op bescherming van productvormgeving gerichte Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen (BTMW)(16) - haar huidige formulering. Pagina 11 van 33
107
IEPT20130222, HR, Stokke v H3 Products
www.boek9.nl
4.7.2. Tot 1987 heeft er veel onzekerheid en discussie bestaan over de vraag of voor auteursrechtelijke bescherming van werken van toegepaste kunst (resp. tekeningen en modellen) een hogere drempel zou gelden dan in het algemeen voor werken in auteursrechtelijke zin geldt. Aanleiding daartoe waren de vermelding van het woord 'kunst' in art. 10 lid 1 sub 11o (destijds: 1o0) Aw en - later vooral - de in het toenmalige art. 21 BTMW voorkomende strofe, die voor auteursrechtelijke bescherming het criterium van een 'duidelijk kunstzinnig karakter' formuleerde.(17) Aan de onzekerheid werd een einde gemaakt door de thans aan te halen arresten van het BeneluxGerechtshof (BenGH) en de Hoge Raad van 1985/1988 in de zgn. Screenoprints- of Autojaloezieën-zaak. Er gelden geen zwaardere drempeleisen dan voor werken in het algemeen. 4.8.1. In zijn verwijzingsarrest van 29 november 1985(18) legde de Hoge Raad aan het BeneluxGerechtshof vragen van uitleg van de auteursrechtelijke bepaling van art. 21 BTMW voor. De zaak betrof gepretendeerd auteursrecht op een autojaloezie, door Screenoprints ontworpen om gemonteerd te worden aan Citroën-auto's, en vervolgens door Citroën (zelf) nagemaakt. Zoals gezegd, vereiste art. 21 BTMW destijds 'een duidelijk kunstzinnig karakter' voor auteursrechtelijke bescherming van tekeningen of modellen in de zin van de BTMW. Het Amsterdamse hof had geoordeeld dat de autojaloezie van Screenoprints aan dat criterium niet voldeed. In rov. 3.4 overwoog de Hoge Raad: '3.4 Screenoprints heeft haar beroep op auteursrechtelijke bescherming gebaseerd op art. 10 lid 1 sub 10e (thans vernummerd tot 11e) Auteurswet. Deze wetsbepaling vermeldt "werken van toegepaste kunst en tekeningen en modellen van nijverheid" als behorende tot de werken van letterkunde, wetenschap of kunst, waarvan het uitsluitend recht tot openbaarmaking en verveelvoudiging krachtens art. 1 Auteurswet - behoudens beperkingen bij de wet gesteld - aan de maker toekomt. Daarbij moet men - naar algemeen wordt aanvaard - ervan uitgaan dat de zinsnede "tekeningen en modellen van nijverheid" niet meer is dan een nadere aanduiding van werken die zijn begrepen onder de omschrijving "werken van toegepaste kunst". De vraag welke maatstaf moet worden aangelegd bij het oordeel of er sprake is van een "werk van toegepaste kunst" in de zin van deze wetsbepaling, wordt in de Nederlandse rechtspraak en literatuur niet eenstemmig beantwoord. In een deel van de rechterlijke uitspraken en bij het merendeel van de schrijvers ziet men - zij het niet altijd in gelijkluidende bewoordingen - als (genoegzaam) vereiste vermeld dat er sprake is van een werk met een eigen oorspronkelijk karakter, dat het persoonlijk stempel van de maker draagt (opvatting A); bij een enkele schrijver en in een aantal rechterlijke uitspraken wordt daarenboven de eis gesteld dat het werk "een zekere kunstwaarde" vertoont, hetgeen ook wel aldus wordt geformuleerd
dat daarin "een zeker kunstzinnig streven van de maker" tot uitdrukking dient te komen (opvatting B). Algemeen wordt aangenomen dat ook bij opvatting B een betrekkelijk gering gehalte aan kunstwaarde genoeg is.' De Hoge Raad vroeg vervolgens aan het BeneluxGerechtshof welke eisen uit hoofde van art. 21 BTMW ter zake van tekeningen en modellen aan het werk moeten worden gesteld. In de inleiding tot deze prejudiciële vraag hanteerde de Hoge Raad dus (voor de eerste keer), onder verwijzing naar literatuur, de formulering dat het werk een eigen, oorspronkelijk karakter en het persoonlijk stempel van de maker zou moeten dragen. Dat criterium is, zoals al bleek, in latere arresten - over werken in het algemeen - steeds teruggekeerd. Bij arrest van 22 mei 1987(19) deed het BeneluxGerechtshof uitspraak op de door de Hoge Raad gestelde vragen. In HR 15 januari 1988(20) geeft de Hoge Raad die beantwoording weer: '1.2 Bij arrest van 22 mei 1987, A 85/3, heeft het Benelux-Gerechtshof, uitspraak doende op de door de Hoge Raad in zijn genoemde arrest aan dit hof gestelde vragen, voor recht verklaard: (40) Voor de in art. 21 BTMW bedoelde bescherming uit hoofde van de Auteurswet is vereist dat de tekening of het model kan worden aangemerkt als een werk - dat wil zeggen als een voortbrengsel met een eigen, oorspronkelijk karakter, dat het persoonlijk stempel(21) van de maker draagt - op het gebied van de (toegepaste) kunst. (41) Daarbij geldt dat indien de tekening of het model valt aan te merken als een werk in de onder (40) bedoelde zin, ook is voldaan aan het vereiste dat sprake is van een voortbrengsel op het gebied van de (toegepaste) kunst, behoudens ingeval het eigen, oorspronkelijk karakter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect. (42) Verdergaande vereisten druisen in tegen de door de verdragsluitende Staten ten aanzien van de vereisten voor de auteursrechtelijke bescherming van tekeningen en modellen aanvaarde gemeenschappelijke uitgangspunten.' Het hof te Amsterdam bleek een te strenge maatstaf te hebben aangelegd, zodat vernietiging en verwijzing volgde.(22) Daarmee is overigens niet gezegd dat het criterium van het EOK & PS niet toch een serieuze drempeleis kan blijken in te houden, zoals bijv. blijkt uit het hierna te noemen arrest uit 1995. Op het criterium 'noodzakelijk voor een technisch effect' kom ik nog terug in nrs. 4.23.1 - 4.23.6. 4.8.2. In de zaak die leidde tot HR 27 januari 1995 (Dreentegel)(23) had het Leeuwarder hof over een door Zoontjes ontwikkelde drainerende tegel overwogen: '6. Eenmaal gegeven enerzijds de vierkante grondvorm van de tegel en de min of meer gestandaardiseerde maat der zijkanten (30 cm, ook wel 50 cm), alsmede anderzijds de gedachte om door uitsparingen in de zijkanten het doorlaten van hemelwater en door het Pagina 12 van 33
108
IEPT20130222, HR, Stokke v H3 Products
www.boek9.nl
aanbrengen van nokken aan de onderzijde het afvoeren van het hemelwater mogelijk te maken c.q. de mogelijkheid daartoe te vergroten, oordeelt het hof de vorm van de door Zoontjens op de markt gebrachte tegel te zeer het resultaat van een door die uitgangspunten beperkte keuze om te kunnen zeggen dat het gaat om een voortbrengsel met een eigen, oorspronkelijk karakter dat het persoonlijk stempel van de maker draagt. 7. Dit oordeel wordt bevestigd door de, volgens Zoontjens op toeval berustende, gelijkenis tussen elementen van de dreentegel en elementen van de tegel waarvoor op 3 oktober 1932 in Engeland octrooi werd aangevraagd [...].' De Hoge Raad verwierp de hiertegen gerichte cassatieklachten met de overweging (4.3): 'De klacht onder a mist feitelijke grondslag: het Hof heeft niet miskend dat ook wanneer - zoals het onderdeel het formuleert - "de vorm van het product het resultaat is van een binnen zekere (technische) uitgangspunten beperkte keuze" sprake kan zijn van een werk dat een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Het Hof heeft slechts geoordeeld dat ten aanzien van de Dreentegel aan laatstgenoemd, door het Hof uitdrukkelijk in zijn overwegingen betrokken criterium niet is voldaan omdat, naar 's Hofs oordeel, de vorm van de Dreentegel "te zeer" het resultaat is van een door de door het Hof genoemde technische uitgangspunten beperkte keuze. De onder b geformuleerde motiveringsklacht treft evenmin doel. Het Hof heeft zijn oordeel - dat geenszins onbegrijpelijk is - voldoende met redenen omkleed. Het heeft in rov. 6 aangegeven hoezeer de vorm van de Dreentegel bepaald werd door de wens aan zekere technische eisen te voldoen en dat in rov. 7 nader toegelicht door te wijzen op de gelijkenis tussen de Dreentegel en de tegel waarvoor in 1932 in Engeland octrooi werd aangevraagd: het Hof heeft blijkbaar aangenomen dat de ontwerper van laatstbedoelde tegel zich dezelfde technische eisen had gesteld als die van de Dreentegel en heeft, daarvan uitgaande, erop gewezen dat deze gelijkenis - juist als zij, zoals Zoontjens hadden beweerd, op toeval berustte - aantoont hoezeer de vorm van de tegel door die eisen wordt bepaald. Waar het Hof zijn oordeel aldus genoegzaam had gemotiveerd, behoefde het niet uitdrukkelijk in te gaan op de in het onderdeel bedoelde stellingen die, nu tussen het ontwerpen van de mallen en het ontwerpen van de tegel geen wezenlijk onderscheid bestaat, met dat oordeel onjuist waren bevonden.' 4.8.3. In HR 29 juni 2001(24) was ten aanzien van een vijftal spellen (onder meer) aan de orde de vraag of deze aan de EOK & PS-toets voldeden. De Hoge Raad sauveerde de oordelen van het hof over de auteursrechtelijke beschermbaarheid, niettegenstaande de betrokkenheid daarvan op onbeschermde ideeĂŤn en niettegenstaande de simpelheid van het spelmateriaal (met name bij: Jenga) of de technische bepaaldheid ervan (zoals bij: Vier op 'n rij). Aan de motivering door
het hof werden in dit kort geding geen hoge eisen gesteld(25),(26). 4.8.4. In HR 8 september 2006 (Slotermeervilla's)(27) ging het om vakantiehuizen(28), waaraan het hof auteursrechtelijke bescherming had ontzegd. De Hoge Raad casseerde, na te hebben overwogen: '3.7 In zijn algemeenheid kan niet worden gezegd dat het door het hof bedoelde algemeen bekende feit in verband met dezelfde functionaliteitseisen waaraan veelal moet worden voldaan, de marges voor een origineel ontwerp voor een vakantiehuis uiterst gering maakt. Bovendien kan deze opvatting van het hof, anders dan het hof kennelijk meende, geen houvast bieden bij de beantwoording van de vraag of het ontwerp voor de Slotermeervilla's in voldoende mate oorspronkelijk is om auteursrechtelijk te worden beschermd. Door niettemin de bestreden opvatting tot uitgangspunt te nemen heeft het hof blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting.' 4.8.5. In de spijkerbroekenzaak G-Star/Benetton(29) had het hof te Amsterdam overwogen: '4.36. Voor auteursrechtelijke bescherming van het ontwerp van de Elwood is vereist dat de Elwood een eigen, oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt. De rechtbank heeft overwogen dat de verschillende elementen van de Elwood zoals de stiksels, inzetstukken en de contrastband weliswaar ieder voor zich bij spijkerbroeken en overige kledingstukken kunnen worden aangetroffen, maar dat de elementen in de Elwood in een zodanige combinatie zijn verwerkt dat dit een origineel product oplevert. Het hof volgt de rechtbank in haar oordeel. De wijze waarop deze karakteristieke elementen, die ook als vormmerk zijn gedeponeerd, in het ontwerp van de Elwood zijn verwerkt, getuigt van een creatieve prestatie van de ontwerper. Daarbij moet tevens voor ogen worden gehouden dat ten tijde van het ontwerp van de Elwood deze elementen nog niet gebruikelijk waren in dat deel van de kledingbranche waarin G-Star en Benetton zich begeven. [...]' Over de hiertegen gerichte cassatieklacht overwoog de Hoge Raad: '3.12 Middel X klaagt over het oordeel (in rov. 4.36) dat de Elwood-broek een auteursrechtelijk beschermd werk is, (mede) omdat haar kenmerkende elementen ten tijde van het ontwerp nog niet gebruikelijk waren in dat deel van de kledingbranche waarin G-Star en Benetton zich begeven. In het middel wordt betoogd dat de omstandigheid dat vormgevingselementen dus in andere branches wel gebruikelijk waren, maakt dat zij niet oorspronkelijk waren en daarom ook niet het persoonlijk stempel van de maker konden dragen. Het middel faalt op de gronden, uiteengezet in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 4.62-4.64.' De desbetreffende passages in de conclusie luidden: '4.62. Een werk dient te beschikken over een eigen, oorspronkelijk karakter dat het persoonlijk stempel van de maker draagt.(30) Ook een verzameling of bepaalde selectie van op zichzelf niet oorspronkelijke elementen kan een werk zijn in de zin van de Auteurswet, mits die Pagina 13 van 33
109
IEPT20130222, HR, Stokke v H3 Products
www.boek9.nl
selectie het persoonlijk stempel van de maker draagt. Dit valt af te leiden uit het arrest Van Dale/Romme van de Hoge Raad(31) en het vervolgens na verwijzing door Hof 's-Gravenhage gewezen arrest in die zaak.(32) 4.63. In onze zaak Benetton/G-Star overwoog het hof dienaangaande het volgende [zie de geciteerde rov. 4.36 hierboven]. 4.64. In navolging van de rechtbank heeft het hof dus geoordeeld dat de originaliteit en het persoonlijk stempel van de maker ("getuigt van een creatieve prestatie") zijn gelegen in de combinatie van - op zichzelf bekende - vormgevingselementen. Aldus heeft het hof niet miskend dat deze elementen, op zichzelf, in andere kledingbranches al bekend waren; het hof overweegt dat ook met zoveel woorden, maar het laat rechtens juist en alleszins begrijpelijk - de doorslag geven dat er sprake is van elementen in de Elwood die in een zodanige combinatie zijn verwerkt dat dit een origineel product oplevert. Ook Middel X kan niet tot cassatie leiden.' 4.8.6. In de zaak die leidde tot HR 29 januari 2010 ([B/C])(33) ging het om verlichting voor de glastuinbouw. Aanlegster [B] had daartoe de zgn. GAN-armatuur of GAN doen ontwikkelen, en betichtte Helle ervan dat die met het product Onyx inbreuk op haar auteursrecht maakte. Het hof overwoog in rov. 3.5 dat het uiterlijk zozeer het resultaat van een keuze die door technische uitgangspunten is beperkt, dat de GAN niet als een auteursrechtelijk beschermd werk kan worden aangemerkt. Daartoe overwoog het hof in rov. 3.6 dat gebleken is: '[...] dat de meest kenmerkende aspecten van het uiterlijk van de assimilatielamp, te weten (1) de afmeting van de behuizing (bestaande uit bak, kap en "nek" met daarin de fitting van de lamp), (2) de langwerpige en gestroomlijnde vorm van de armatuur, (3) de (lichte) kleur van de behuizing, (4) de vorm van de reflector, (5) het schuine vlak aan de achter(scharnier)zijde van de kap, (6) de horizontale (ventilatie)gleuf aan weerszijde van de behuizing en (7) de wijze waarop de koelribben zijn aangebracht (zowel op de bak als op de kap, haaks op de lengterichting aan de voorzijde van de behuizing over een afstand die ongeveer de helft van de lengte van de behuizing beloopt), alle verband houden met aan de armatuur uit oogpunt van functionaliteit te stellen eisen. Dit zijn, zakelijk samengevat: het bieden van voldoende ruimte voor de elektronische componenten van de lamp (1), het zo min mogelijk belemmeren van de (zon)lichtstraling c.q. het optimaliseren van het effect daarvan door reflectie (1, 2, 3, en 4), de bereikbaarheid van de technische onderdelen in verband met de reparatie en vervanging daarvan (5 en 6) en de adequate afvoer van warmte (6 en 7) met name ter hoogte van het voorschakelapparaat, zijnde het elektronische component dat de meeste warmte afgeeft. Op grond hiervan moet worden geconcludeerd dat, waar het de reeds genoemde (bepalende) aspecten van het uiterlijk betreft, met de bij de vormgeving van de armatuur gekozen oplossingen steeds een voordelig technisch effect is bereikt. Dit brengt mee dat de
keuzemogelijkheden te beperkt waren voor een auteursrechtelijk relevante creatieve inbreng.' De Hoge Raad verwierp het cassatieberoep, onder meer overwegende: '3.3.1 Onderdeel I, waarin niet wordt bestreden dat de volgens het hof bepalende aspecten van het uiterlijk van de assimilatielamp alle verband houden met technische en functionele eisen en evenmin dat die aspecten voor dat uiterlijk bepalend zijn, keert zich met rechts- en motiveringsklachten tegen het in rov. 3.5 en 3.6, slotzin, neergelegde oordeel. 3.3.2 Deze klachten worden, voor zover zij al feitelijke grondslag hebben, alle tevergeefs voorgesteld omdat het hof bij zijn bestreden oordeel is uitgegaan van de juiste rechtsopvatting, dit oordeel voor het overige verweven als het is met waarderingen van feitelijke aard - in cassatie niet op juistheid kan worden onderzocht en ten slotte ook toereikend is gemotiveerd.' 4.A.c. Het inbreukcriterium: algemeen 4.9.1. Het inbreukcriterium van art. 13 Aw luidt, voor zover hier van belang, of er sprake is van een 'gehele of gedeeltelijke bewerking of nabootsing in gewijzigde vorm welke niet als een nieuw, oorspronkelijk werk moet worden aangemerkt'. In de literatuur is onderkend dat bij een voor het inbreukcriterium relevante overneming gelet moet worden op overneming van enerzijds'subjectieve' of 'auteursrechtelijk beschermde trekken', en anderzijds 'objectieve trekken' die buiten de bescherming van het auteursrecht vallen. 'Objectief (feitelijk) is om te beginnen al het reeds bestaande materiaal dat de auteur in zijn werk heeft verwerkt: feiten, gegevens, gebruikelijke uitdrukkingen, bestaande stijlkenmerken, gangbare vormen, e.d. Daarnaast is ook datgene objectief dat weliswaar van de auteur afkomstig is, maar dat een objectieve geldigheid bezit: logische hoezeer wellicht ook verrassende - theorieĂŤn, redeneringen, ontdekkingen, onderzoeksresultaten e.d., alsmede datgene wat voortvloeit uit functionele eisen.'(34) 'Het overnemen van die elementen is dus vrij.'(35) De Hoge Raad heeft zich in het hieronder (4.10.2) te vermelden Una Voce Particolare-arrest van 2004 terminologisch bij het ijkpunt 'auteursrechtelijk beschermde trekken' aangesloten. 4.9.2. Anderzijds is onderkend dat, nu een voldoende originele combinatie van (zelfs alle) elk voor zich onbeschermde elementen toch aan de EOK &PS-toets kan voldoen(36), ook weer getoetst moet worden aan het criterium of er sprake is van zodanige overneming uit die voldoende originele combinatie, dat daarmee toch die auteursrechtelijk beschermde (originele 'verzamel-')-trekken herkenbaar worden overgenomen. 4.9.3. Tegen deze achtergrond heeft in de rechtspraak ingang gevonden het belang van een 'totaalindruk', en hand in hand daarmee het criterium of, gelet op het een en ander, de gedaagde voldoende afstand heeft genomen en in zijn object op een voldoende eigen wijze (als een voldoende 'zelfstandig werk') uiting gegeven heeft aan hetgeen deels (stuk voor stuk) vrij is, maar als een originele combinatie van vrije elementen Pagina 14 van 33
110
IEPT20130222, HR, Stokke v H3 Products
www.boek9.nl
beschermd is. Dit komt naar voren in - onder meer - het verderop (nr. 4.13.1) te vermelden arrest Decaux/Mediamax van 1995. 4.10.1. In deze paragraaf onder de titel 'Het inbreukcriterium: algemeen', moet ik evenwel beginnen met het belangrijke arrest van HR 5 januari 1979(37). Het ging over de vraag of het economieleerboek van drs. Hollebrand c.s. inbreuk maakte op dat van prof. Heertje. De Hoge Raad overwoog: 'De beantwoording van de vraag waarvoor de rechter zich in een geding als het onderhavige gesteld ziet, is in hoge mate afhankelijk van de omstandigheden van het geval, in het bijzonder ook van de aard van het beweerdelijk bewerkt of nagebootste werk. De waardering van de mate van eigen persoonlijk karakter dat zulk een werk in verband daarmede kan hebben en van de mate van nieuwheid en oorspronkelijkheid van het beweerdelijk inbreukmakende werk zal veelal van feitelijke aard zijn en zich aan een beoordeling in cassatie onttrekken.' Het arrest van het hof, dat de gestelde inbreuk had afgewezen, bleef in stand. 4.10.2. Het (al genoemde) arrest van HR 29 november 2002, in de zaak Una Voce Particolare(38), had betrekking op beweerde auteursrechtinbreuk door overname van een zgn. format voor een tv-programma. De Hoge Raad overwoog(39), voor zover hier van belang dat voor werken als de onderhavige televisieformats beslissend is: '3.5 [...] 'of het beweerdelijk inbreukmakende werk in zodanige mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van het eerdere werk vertoont dat de totaalindrukken die de beide werken maken te weinig verschillen voor het oordeel dat het eerstbedoelde werk als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt.' Het oordeel van het hof dat er voldoende verschillen waren, bleef in stand. Het hof kon daarmee (ook) voorbij gaan aan het verlangen van de eiser/appellant dat de gedaagde/geïntimeerde tegenbewijs diende te leveren tegen een ontleningsvermoeden(40). Nu de (voor een inbreukoordeel noodzakelijke) ene schakel in de ketting niet aanwezig bleek te zijn, heeft een onderzoek naar de andere schakel geen belang. Anders dan wel eens gedacht wordt, is bovenstaand criterium in het arrest Una Voce Particolare dus niet een criterium waarvan de draagwijdte beperkt zou zijn tot de (ontlenings-)bewijslastkwestie, maar is het een gewoon materieelrechtelijk criterium bij de uitleg van art. 13 Aw(41). 4.A.d. Het inbreukcriterium toegespitst op objecten in de zin van art. 10 lid 1 onder 11o Aw 4.11.1. Zoals hierboven aangegeven, is bij de beoordeling van gestelde auteursrechtinbreuk van belang in hoeverre het gaat om overneming van subjectieve (auteursrechtelijk beschermde) dan wel objectieve (niet auteursrechtelijk beschermde) trekken. Bij alle soorten werken in diverse (voorbeeld)categorieën van artikel 10 lid 1 Aw kan de verhouding tussen subjectieve en objectieve trekken (ook binnen die categorieën) aanzienlijk variëren. Ik noem als voorbeeld de onder 9o vermelde fotografische werken:
het scala kan gaan van enerzijds een voor een wetenschappelijk of zakelijk doel objectief-technisch perfecte weergave van het gefotografeerde object (met aldus zo goed als 100% objectieve trekken), tot een vrije met een fototoestel gemaakte impressie van een beeld uit de natuur, met gebruikmaking van effecten verkregen door de afstand, de 'hoek', het inspelen op de natuurlijke belichting en het kiezen van eventuele kunstmatige belichting, alsmede verdere variaties die de camera toelaat en die bij het ontwikkel- en afdrukproces mogelijk zijn(42). Hier zullen de subjectieve trekken vergaand overwegen. Daartussen liggen, als geïndiceerd, tal van varianten. Bij 'boeken' (een deel van de in art. 10 lid 1 onder 1o genoemde objecten) kan het gaan om romans met zeer overwegend subjectieve trekken, via leerboeken met veel objectieve trekken(43) en steden(reis-)gidsen met overwegend objectieve trekken, tot wis- of rekenkundige tabellenboeken waarin de subjectieve trekken nagenoeg of geheel afwezig zijn (zelfs al zijn de betrokken tabellen nooit eerder gemaakt, bijv. voor een nieuw BTW-percentage van 19,95 %). Wat de categorie 'werken van toegepaste kunst' betreft: aan het vorenstaande doet niet af dat blijkens het woord 'toegepaste' in art. 10 lid 1 onder 11o Aw per definitie sprake van functionele elementen en daarmee objectieve trekken (het object moet immers aan een bepaalde gebruiksfunctie voldoen). De vormgeving van bijv. een vaas of een verlichtingsornament kan met een roman vergelijkbare subjectieve trekken hebben, waaraan niet afdoet dat de vaas bloemen moet kunnen dragen, en dat het verlichtingsornament licht moet geven. Een roman moet immers ook 'leesbaar' zijn, en een 'historische roman' zal doorgaans historische feiten 'meenemen' en in zoverre objectieve trekken (moeten) laten zien. 4.11.2. De objectieve trekken kunnen evenwel toenemen door het (uit het object blijkende) streven dat het voorwerp objectief zo goed mogelijk aan de functie voldoet: bij toegepaste kunst net zo goed als bijv. bij woordenboeken en reisgidsen. Objectieve trekken zullen veelal ook aanwijsbaar zijn doordat voortgebouwd wordt op voorbeelden van eerdere objecten met hetzelfde gebruiksdoel. Daarnaast zal veelal aansluiting gezocht worden bij contemporaine tendensen qua mode en stijl: eveneens auteursrechtelijk onbeschermde trekken. Dit alles sluit de aanwezigheid van minder of meer subjectieve trekken echter ook weer geenszins uit. 4.12. Bij de vermelding van jurisprudentie in deze rubriek noem ik vooreerst het oude arrest van HR 28 juni 1946, NJ 1946, 712 (Van Gelder/Van Rijn), een zaak over beweerdelijke auteursrechtinbreuk door Van Rijn ten aanzien van kunstnijverheidsvoorwerpen. De Hoge Raad, die Van Gelders cassatieberoep verwierp, overwoog: 'dat alleen de vormgeving, die de uiting is van datgene, wat den maker tot zijn arbeid heeft bewogen, de bescherming van het auteursrecht geniet; dat het Hof, vaststellende dat - buiten de algemeene gelijkenis, die voorwerpen welke tot eenzelfde gebruik Pagina 15 van 33
111
IEPT20130222, HR, Stokke v H3 Products
www.boek9.nl
bestemd zijn, uit den aard der zaak vertoonen - er van een gelijkenis in uiterlijken verschijningsvorm tusschen de betrokken kunstnijverheidsvoorwerpen geen sprake is, terecht heeft beslist dat er niet is nabootsing; dat zonder deze gelijkenis het bezigen van hetzelfde materiaal, het bewerken daarvan volgens eenzelfde, een bepaald artistiek effect opleverende methode, het volgen van den stijl nog niet meebrengen, dat nabootsing van het werk in gewijzigden vorm, als vermeld in art. 13 van de Auteurswet, aanwezig is'. 4.13.1. Het (al genoemde) arrest van HR 29 december 1995 in de zaak Decaux/Mediamax(44) had betrekking op houders voor reclameborden. In rov. 4.6 had het hof overwogen: 'De vraag is [...] of Mediamax binnen de grenzen die getrokken worden door de mode, trend of stijl enerzijds en door de eisen van functionaliteit anderzijds, voldoende afstand van [Decaux'] Mupi Senior genomen heeft en met haar ontwerp op een voldoende eigen wijze uiting heeft gegeven aan de vigerende stijl, trend of mode van ontwerpen.' Het hof kwam aan de hand van bespreking van een aantal verschillen, in samenhang beschouwd, in rov. 4.14 tot het oordeel dat de 'totaalindrukken van de producten van partijen zodanig verschillend [zijn] dat van inbreuk op het aan Decaux toekomend auteurs- of modelrecht niet gesproken kan worden.' De Hoge Raad oordeelde in rov. 3.3: '[... dat] de door het hof voor de onderhavige toetsing gebezigde [totaalindrukken-] maatstaf zowel uit auteursrechtelijk als uit modelrechtelijk oogpunt juist is'. 4.13.2. Tekstanalyse leert dat het door het hof geformuleerde criterium eensdeels cirkelvorming is: er is geen inbreuk op auteursrecht als de totaalindrukken zodanig verschillend zijn dat van inbreuk op auteursrecht niet gesproken kan worden. De doorbreking van de cirkel zit hierin dat de vergelijking van de totaalindrukken bepalend moet zijn. En dat dus niet beslissend moet zijn (bijv.): de loutere aanwezigheid van één of meer overeenkomsten naast verschillen, of de loutere aanwezigheid van één of meer verschillen naast overeenkomsten. Het komt - door mij geenszins vernieuwend maar variërend gezegd - aan op het door de rechter te bepalen totaalgewicht van de meer of minder vergaande overeenkomsten en de meer of minder vergaande verschillen. Daarbij kan de aanwezigheid van één overeenkomst zwaarder gewogen worden dan tien verschillen; de aanwezigheid van één verschil kan zwaarder gewogen worden dan tien overeenkomsten. Nu hierbij (uiteraard) niet met exacte getallen rekenkundig kan worden opgeteld en afgetrokken, komt het in wezen aan op een (in)schatting. Het woorddeel 'indrukken' (in tegenstelling tot bijv.: 'factoren') duidt daar op. Daarin zit tegelijk een tweede doorbreking van de cirkel. 4.13.3. Het aldus hoogst feitelijke en daarmee corresponderend in cassatie navenant vrijwel onaantastbare karakter van de toepassing van het
'totaalindrukken'-criterium, heb ik hiermee willen benadrukken (resp. aan de minder gespecialiseerde lezer willen uitleggen). 4.13.4. De Hoge Raad heeft aan zijn accordering van het 'totaalindrukken'-criterium in het arrest Decaux/Mediamax nog iets toegevoegd dat meer richting geeft aan het al dan niet toekennen van gewicht aan bepaalde overeenkomsten tussen de voortbrengselen: '3.4 [...] In deze overwegingen [4.5 en 4.6] heeft het hof tot uiting gebracht dat aan het enkele ontwikkelen of inzetten van een nieuwe mode of stijl geen bescherming krachtens auteurs- of modelrecht toekomt en dat derhalve moet worden onderzocht of - mede gelet op mode, trend of stijl op het onderhavige terrein - Mediamax voldoende afstand van de Mupi Senior heeft genomen en op een voldoende eigen wijze uiting heeft gegeven aan de vigerende stijl, trend of mode van ontwerpen. Een en ander geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting. [...]' Daarmee heeft de Hoge Raad geoordeeld dat mode, trend of stijl (ook als die is ingezet door de aanlegger in de procedure) behoort tot de niet auteursrechtelijk beschermde (objectieve) trekken. Vgl. ook de in nr. 4.10.2 al genoemde rov. 3.5 van Una Voce Particolare, waar de Hoge Raad ten deze in algemene zin het criterium van (al dan niet) 'auteursrechtelijk beschermde trekken van het eerdere werk' hanteert. 4.13.5. Dat maakt de positie voor een oorspronkelijk eiser, die in cassatie wil opkomen tegen een voor hem negatief 'totaalindrukken'-oordeel van de hoogste feitenrechter waarin 'objectieve trekken' een voor die eiser negatieve rol speelden, nog moeilijker of onfortuinlijker. 4.13.6. De in de literatuur gestelde vraag of het totaalindrukken-criterium zich leent voor toepassing bij alle soorten werken (met name: ook bij complexe werken?), kan hier blijven rusten. Niet omstreden is de toepasbaarheid bij de beoordeling van (beweerde) inbreuk op werken van toegepaste kunst: mits men zich ervan bewust blijft dat ook daarbij rekening moet worden gehouden met de vraag of overeenstemmende trekken van de wederzijdse producten al dan niet auteursrechtelijk beschermd zijn(45). 4.13.7. Het zojuist gezegde brengt mee dat het inderdaad moet gaan om de totaalindrukken van de auteursrechtelijk beschermde trekken, en dus niet om de totaalindrukken van zowel auteursrechtelijk beschermde als niet-beschermde trekken. De Hoge Raad bracht dat al onder woorden door het onderschrijven van 's hofs oordeel in de Decaux/Mediamax-zaak dat geabstraheerd moet worden van 'mode, trend of stijl' (zelfs als die door Decaux was ingezet). Ik illustreer de juistheid van deze visie nog met een paar eenvoudige voorbeelden. Iemand komt het idee om (voor de toeristenmarkt) klompen te beschilderen met molentjes. Iemand anders volgt met klompen, beschilderd met tulpen. Moeten de klompen as such meetellen bij de totaalindruk? Neen dus.
Pagina 16 van 33 112
IEPT20130222, HR, Stokke v H3 Products
www.boek9.nl
Omdat het in Nederland vaak regent, ontwerpt iemand een (zo strak mogelijk bij de glijbaan aansluitende) overkapping voor glijbaantjes op kleuterspeelplaatsen. Iemand anders ontwerpt een frivolere, luchtiger overkapping. Moet de glijbaantjes meetellen bij de totaalindrukken? Neen. Het vorenstaande laat zich eigenlijk nog het fraaist illustreren aan de hand van het arrest Heertje/Hollebrand. Als in die zaak het hof en de Hoge Raad zich mede zouden hebben laten leiden door nietauteursrechtelijk beschermde totaalindrukken, dan zou Hollebrand in de pan zijn gehakt. 4.13.8. Aan het vorenstaande doet niet af dat een combinatie van (allemaal of deels) niet auteursrechtelijk beschermde elementen, toch weer, qua combinatie, aan het EOK & PS-karakter kan voldoen. Maar dan moet - naar het oordeel van de feitenrechter - die (verzamelende) combinatie voldoen aan de EOK & PS-toets (vgl. 4.9.2) en moeten die originele combinatie de totaalindrukken van de objecten van de eiser en de gedaagde bepalen. 4.A.e. Wisselwerking tussen voldoening aan werktoets en inbreukcriterium 4.14. In het voorgaande is al naar voren gekomen dat er sprake is van een wisselwerking tussen de mate waarin een werk voldoet aan de werktoets (art. 1 en 10 Aw) en het inbreukcriterium (art. 13 Aw). De (vuist-)regel is dat naarmate een werk meer 'objectieve' (niet auteursrechtelijk beschermde) trekken omvat, er een grotere overeenstemming tussen de wederzijdse objecten aanwezig zal moeten zijn om tot auteursrechtinbreuk te besluiten. Dit ligt ook voor de hand omdat het auteursrecht enerzijds de drempel (werktoets) niet te hoog wil leggen (waarbij in elk geval een één-op-één nabootsing kan worden bestreden), maar anderzijds geen ruimte wil geven om 'objectieve trekken' te monopoliseren. Het punt van de wisselwerking werd in wezen al fraai verwoord in de onder 4.10.1 aangehaalde rechtsoverweging uit het arrest Heertje/ Hollebrand van 1979, met de daarin gelegde nadruk op de aard van het beweerdelijk bewerkt of nagebootste werk, en de waardering van de mate van eigen persoonlijk karakter dat zulk een werk in verband daarmede kan hebben. 4.15.1. De (vuist-)regel dat een grotere overeenstemming tussen de wederzijdse objecten aanwezig moet zijn om tot auteursrechtinbreuk te besluiten, naarmate een werk minder auteursrechtelijk beschermde trekken omvat, zou men kunnen parafraseren als: een navenant beperkte(r) beschermingsomvang. Dat is - kortheidshalve - wel 'handig'(46). In dogmatisch-theoretische zin acht ik het echter niet juist is. Men kan beter zeggen: (steeds) dezelfde beschermingsomvang volgens het criterium van art. 13 Aw ('gehele of gedeeltelijke bewerking of nabootsing in gewijzigde vorm, welke niet als een nieuw, oorspronkelijk werk moet worden aangemerkt'), maar volgens het Heertje/Hollebrand-criterium (steeds) in het concrete geval rekening houdend met 'de aard van het beweerdelijk bewerkte of nagebootste werk'.(47)
Omdat het kortheidshalve 'handig' is en in het Nederlandse auteursrechtelijke spraakgebruik is ingeburgerd, zal ik hieronder toch de terminologie van een 'beperkte(r) beschermingsomvang' blijven gebruiken. 4.15.2. Ik stip dit punt (nog eens(48)) aan omdat men de laatste tijd in auteursrechtzaken wel een beroep hoort doen op een (zeer) 'ruime' of 'grote' beschermingsomvang: ook in de onderhavige zaak. Zo'n criterium bestaat in het Nederlandse auteursrecht niet als wettelijk criterium en evenmin als geijkt jurisprudentieel criterium. Ook in de literatuur ben ik het als zodanig niet tegengekomen. De eerder aangeduide regel van het arrest Heertje/Hollebrand dat de auteursrechtelijke beschermingsomvang samenhangt met de aard en de mate van oorspronkelijkheid van het object waarvan is (of zou zijn) overgenomen, brengt mee dat - in elk geval: doorgaans - aan 'functionele' werken, zoals bijv. economieleerboeken (de inzet van de zaak Heertje/Hollebrand) of werken van toegepaste kunst(49) (zoals kinderstoelen, de inzet van de onderhavige zaak), zonder inbreuk op auteursrecht méér kan worden ontleend dan aan werken van vrije kunst.(50) Zulke functionele werken genieten in zoverre dus een beperktere beschermingsomvang. Dat criterium (beperktere beschermingsomvang) mag wel algemeen aanvaard heten. Er is (in de auteursrechtelijke communis opinio) sprake van een niet beperkte beschermingsomvang als het gaat om 'vrije' creaties, zoals gedichten, romans, abstracte schilder- en beeldhouwkunst en muziek. Die creaties genieten dus zo'n 'niet beperkte beschermingsomvang'. In andere, en gebruikelijker woorden genieten zij: de normale (immers niet of nauwelijks door aanwezigheid van functionele of objectieve elementen) beperkte beschermingsomvang. Daarbij valt te bedenken dat in Nederland in elk geval sinds 1912 de bescherming nooit beperkt is geweest tot alleen maar letterlijke c.q. één op één overneming, zoals sinds dat jaar het criterium van art. 13 Aw best mooi aangeeft ('gehele of gedeeltelijke bewerking of nabootsing in gewijzigde vorm welke niet als een nieuw, oorspronkelijk werk moet worden aangemerkt'). Ik ontraad - nog steeds - een (retorisch geïnspireerd?) systeem, waarbij een pretens niet (of maar een beetje) vanwege functionele/objectieve factoren beperkte normale beschermingsomvang, een '(zeer) ruime' of 'grote beschermingomvang' zou moeten gaan heten. 4.15.3. Dit klemt te meer, omdat het HvJEU in enige verderop onder 4.B, nrs. 4.29 - 4.40 met enige uitvoerigheid te bespreken - arresten de terminologie 'ruime beschermingsomvang' heeft gebezigd. Uit die arresten blijkt evenwel dat het daarbij gaat om een bescherming volgens het geharmoniseerde Unieauteursrecht die zich niet beperkt tot letterlijke (c.q. één op één overneming). Anders gezegd: het begrip 'reproductie' in de Auteursrechtrichtlijn moet niet naar de letter ('één op één'-reproductie) maar naar de geest worden uitgelegd. Die verduidelijking door het HvJEU is voor sommige lidstaten mogelijk nuttig, Wat Pagina 17 van 33
113
IEPT20130222, HR, Stokke v H3 Products
www.boek9.nl
Nederland betreft, blijkt het om niet meer te gaan dan wat wij als 'normale' beschermingsomvang beschouwen. 4.15.4. Naar mijn mening wordt het bovenstaande dus niet ontkracht door jurisprudentie van het HvJEU, met name ook niet door de verderop te bespreken arresten Infopaq (2009) en Painer (2011). 4.A.f. Taakverdeling cassatierechter / feitenrechter 4.16. Voor wat betreft de taakverdeling tussen de Hoge Raad en de (gerechtshoven als hoogste) feitenrechters gelden geen bijzondere regels. De Hoge Raad toetst aan (eventueel nader ontwikkelde) rechtsregels, en op vormverzuim, in het bijzonder eventuele onbegrijpelijkheid van de motivering, waaronder het passeren van essentiĂŤle stellingen. 4.17. Ik roep nog eens in herinnering de overweging van de Hoge Raad in het arrest Heertje/ Hollebrand van 1973, luidende: 'De beantwoording van de vraag waarvoor de rechter zich in een geding als het onderhavige gesteld ziet, is in hoge mate afhankelijk van de omstandigheden van het geval, in het bijzonder ook van de aard van het beweerdelijk bewerkt of nagebootste werk. De waardering van de mate van eigen persoonlijk karakter dat zulk een werk in verband daarmede kan hebben en van de mate van nieuwheid en oorspronkelijkheid van het beweerdelijk inbreukmakende werk zal veelal van feitelijke aard zijn en zich aan een beoordeling in cassatie onttrekken.' 4.18.1. In de korte weergave hierboven van een aantal uitspraken van de Hoge Raad zijn toepassingsvoorbeelden van de taakverdeling tussen de Hoge Raad en de feitenrechters te vinden. 4.18.2. Aan de conclusie van A-G Asser voor het arrest Decaux/Mediamax ontleen ik nog het volgende: '2.17. Het middel overvraagt dan ook mijns inziens de rechter als het in feite de eis stelt dat de feitenrechter in een zaak als deze tot een ontleding van de modellen(51) overgaat in verschillende elementen en dwingend een bepaalde wijze van vergelijken en afwegen voorschrijft. De feitenrechter is op dit punt een grote mate van vrijheid gelaten(52). Voldoende is dat hij de beide modellen met elkaar vergelijkt en daarbij op de punten van overeenstemming en van verschil let en in dat kader aandacht schenkt aan met name de aspecten die auteursrechtelijk relevant zijn. 2.18. Ik zie trouwens ook niet op grond waarvan de cassatietoetsing van zulke in hoge mate feitelijke oordelen als die waarom het hier gaat(53), zou moeten worden verruimd door aan te nemen dat de feitenrechter rechtens gehouden is tot de hier voorgestelde wijze van oordeelsvorming, die dan kennelijk ook nog uit de uitspraak zou moeten blijken teneinde die cassatiecontrole mogelijk te maken. [...]' Bij deze observaties sluit ik mij aan. 4.19. In zijn boekje Motiveren in IE-zaken(54) suggereert D.J.G. Visser dat de Hoge Raad voor het niet aanwezig achten van auteursrechtelijke bescherming in het algemeen wat zwaardere motiveringseisen lijkt te stellen, dan bij het oordeel van de feitenrechter dat wel sprake is van voldoende
creativiteit. Ik acht die stelling onvoldoende onderbouwd om haar te kunnen onderschrijven. Visser doet een dergelijke suggestie overigens niet als het gaat om de beoordeling in cassatie van de inbreukvraag. 4.A.g. Synthese van het voorafgaande 4.20. Ik vat mijn bevindingen op basis van het bovenstaande hieronder samen, met enige accentueringen, en (in nrs. 4.23.1 - 4.23.6) een korte nadere uitweiding over het subcriterium 'noodzakelijk voor een technisch effect'. 4.21.1. De auteursrechtelijke drempeleis van het eigen oorspronkelijk karakter en persoonlijk stempel ('EOK & PS') is niet hoog, Volgens het arrest Erven [A]/Nieuw Amsterdam van 2008 is vereist, maar tevens voldoende, (i) 'dat het voortbrengsel een eigen, oorspronkelijk karakter moet bezitten [wat inhoudt] dat de vorm niet ontleend mag zijn aan die van een ander werk' en (ii) dat het 'het persoonlijk stempel van de maker moet dragen [wat] betekent dat sprake moet zijn van een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes (...). Daarbuiten valt in elk geval al hetgeen een vorm heeft die zo banaal of triviaal is, dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard ook valt te aan te wijzen.' In het eerdere arrest Van Dale/Romme is ten deze sprake van 'een selectie die een persoonlijke visie van de maker tot uitdrukking brengt'. Deze algemene criteria gelden ook voor voortbrengselen van toegepaste kunst (vgl. de Screenoprints-jurisprudentie 1985-1988). 4.21.2. De in het arrest Erven [A]/Nieuw Amsterdam geĂŤxpliciteerde eis (i) 'dat het voortbrengsel een eigen, oorspronkelijk karakter moet bezitten [wat inhoudt] dat de vorm niet ontleend mag zijn aan die van een ander werk', behelst uiteraard dat er geen sprake mag zijn van ontlening aan een aanwijsbaar specifiek ander werk. Deze eis (i) impliceert m.i. dat er evenmin sprake mag zijn van (aanwijsbare) overeenstemming met 'erfgoed' in het desbetreffende culturele domein (bij toegepaste kunst spreekt men wel over 'vormgevingserfgoed'). Ik denk overigens dat eis (ii) goeddeels tot hetzelfde resultaat leidt, aangenomen dat concrete overeenstemming met (of met niet meer dan geringe afwijkingen van) 'erfgoed' allicht in aanmerking komt voor de kwalificatie 'zo banaal of triviaal [...] dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard ook valt te aan te wijzen'. 4.21.3. De betrekkelijk lage drempel gaat gepaard met reductie wat betreft de beschermingsomvang (volgens het criterium van art. 13 Aw of er sprake is van een 'gehele of gedeeltelijke bewerking of nabootsing in gewijzigde vorm welke niet als een nieuw, oorspronkelijk werk moet worden aangemerkt'). Ingevolge het m.i. nog steeds geldige arrest Van Gelder/Van Rijn van (1946) kan geen beroep gedaan worden op gelijkenissen 'die voorwerpen welke tot eenzelfde gebruik bestemd zijn, uit den aard der zaak vertoonen'. Volgens dat arrest kan evenmin auteursrechtelijk geklaagd worden over na-apen van hetzelfde in het voortbrengsel gebezigde 'materiaal, het bewerken Pagina 18 van 33
114
IEPT20130222, HR, Stokke v H3 Products
www.boek9.nl
daarvan volgens eenzelfde, een bepaald artistiek effect opleverende methode, [en/of] het volgen van den stijl'. Over stijl, alsmede over trend en mode is in Decaux/Mediamax (1995) in dezelfde lijn overwogen: 'dat aan het enkele ontwikkelen of inzetten van een nieuwe mode of stijl geen bescherming krachtens auteurs- of modelrecht toekomt en dat derhalve moet worden onderzocht of - mede gelet op mode, trend of stijl op het onderhavige terrein - Mediamax voldoende afstand [...] heeft genomen en op een voldoende eigen wijze uiting heeft gegeven aan de vigerende stijl, trend of mode van ontwerpen. [...]' 4.21.4. Daarmee is over de (beperkte) beschermingsomvang nog niet alles gezegd. De rechtspraak van de Hoge Raad en de feitenrechters geeft, evenals de literatuur, bij de hantering van het inbreukcriterium van art. 13 Aw ook overigens blijk van onderscheiding tussen auteursrechtelijk wel beschermbare subjectieve, en auteursrechtelijk niet beschermbare objectieve trekken (vgl. over de 'trekken' ook supra nrs. 4.9.1 - 4.11.2). 4.21.5. Voor bescherming is op zich geen belemmering dat er sprake is van een combinatie van op zichzelf bekende vormgevingselementen (G-Star/Benetton 2006). Maar dan is nodig (i) dat de combinatie van op zichzelf niet oorspronkelijke elementen wel het persoonlijk stempel van de maker draagt (door de feitenrechter - telkens in cassatie vergeefs bestreden positief beoordeeld in G-Star/Benetton 2006, en negatief beoordeeld in [B/C] 2010); en (ii) dat bij gestelde nabootsing juist van een voldoende originele combinatie, de daarin gelegen auteursrechtelijk beschermde (originele 'verzamel-')trekken herkenbaar worden overgenomen. 4.21.6. Voor bescherming is op zich geen belemmering dat het object aan dezelfde functionaliteitseisen moet voldoen als objecten van dezelfde soort (Slotermeervilla's 2006). Maar dat sluit ook weer niet uit dat functionaliteitseisen de marges voor de ontwerper toch uiterst gering kunnen maken, te gering om ruimte te bieden voor een in voldoende mate oorspronkelijk ontwerp. 4.21.7. Voor bescherming is op zich geen belemmering dat 'de vorm van het product het resultaat is van een binnen zekere (technische) uitgangspunten beperkte keuze'. Maar dat houdt niet tegen dat de vorm te zeer het resultaat is van een door technische uitgangspunten beperkte keuze kan blijken (Dreentegel 1995), resp. dat het object zozeer het resultaat van een keuze die door technische uitgangspunten is beperkt, dat dit niet als een auteursrechtelijk beschermd werk kan worden aangemerkt ([B/C] 2010). 4.22. Tegen de achtergrond van het gegeven dat afzonderlijk niet of nauwelijks voor de EOK & PStoets slagende elementen in combinatie toch wel aan die toets kunnen voldoen, en dat herkenbare overneming van te veel van de (originele 'verzamel')trekken wel inbreuk in de zin van art. 13 Aw kan opleveren, wordt - met instemming van de Hoge Raad gewerkt met het concept van een 'totaalindruk', en hand in hand daarmee het criterium of de gedaagde
voldoende afstand heeft genomen en in zijn object op een voldoende eigen wijze (als een voldoende 'zelfstandig werk') uiting gegeven heeft aan hetgeen deels (stuk voor stuk) vrij is, maar als een originele combinatie van vrije elementen beschermd is (Decaux/Mediamax 1995). In de literatuur wordt gesteld dat bij de toetsing aan het totaalindrukken-criterium niet gelet mag worden op niet auteursrechtelijk beschermde trekken(55). Ik acht dat standpunt juist, maar vatbaar voor verduidelijking in die zin dat, zoals vaker aangegeven, een verzameling van (zelfs alle) elk voor zich auteursrechtelijk onbeschermbare elementen/trekken toch origineel kan zijn, en dat in zoverre de toets moet gelden of bij gestelde nabootsing van de originele combinatie de daarin gelegen auteursrechtelijk beschermde (originele 'verzamel-')trekken herkenbaar worden overgenomen. Ik kan daarentegen niet onderschrijven de soms (ook in de onderhavige zaak) gelezen stellingname dat bij het totaalindrukken-criterium de niet auteursrechtelijk beschermde trekken, naast de auteursrechtelijk beschermde trekken, altijd zouden moeten worden meegewogen(56). 4.23.1. Thans volgt de aangekondigde korte nadere uitweiding over het subcriterium 'noodzakelijk voor een technisch effect'. 4.23.2. In de Screenoprints-jurisprudentie is overwogen dat auteursrechtelijke bescherming van een tekening of het model als een voorwerp van toegepaste kunst mogelijk is voor een voortbrengsel met een eigen, oorspronkelijk karakter, dat het persoonlijk stempel van de maker draagt, 'behoudens ingeval het eigen, oorspronkelijk karakter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect'. In het recentere arrest Kecofa/Lancome (2006) overwoog de HR in dezelfde lijn: 'Het werkbegrip van de Auteurswet vindt [...] zijn begrenzing waar het eigen, oorspronkelijk karakter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect'. 4.23.3. Het criterium 'wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect' wordt niet (met zoveel woorden) gebezigd in de arresten: - Dreentegel (1995), waarin overeind gehouden is het oordeel van het hof dat 'de vorm van de Dreentegel "te zeer" het resultaat is van een door de door het Hof genoemde technische uitgangspunten beperkte keuze'; - [B/C] (2010), waarin de Hoge Raad een vergelijkbare overweging van het hof overeind hield, en bovendien oordeelde dat het hof is uitgegaan van de juiste rechtsopvatting bij zijn - tot afwijzing van [B]'s vorderingen leidend - oordeel dat de bepalende aspecten van het uiterlijk van de assimilatielamp alle verband houden met technische en functionele eisen en dat die aspecten voor dat uiterlijk bepalend zijn. 4.23.4. Al lijken de laatstbedoelde arresten op het eerste gezicht 'soepeler', ik geloof niet dat tussen de criteria van Screenoprints en Kecofa/Lancome enerzijds, en Dreentegel en [B/C] anderzijds, een (wezenlijk) verschil moet worden gezien.(57)
Pagina 19 van 33 115
IEPT20130222, HR, Stokke v H3 Products
www.boek9.nl
4.23.5. Te bedenken is dat het criterium 'wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect' (de woorden 'noodzakelijk' en 'technisch effect' ten spijt) niet een technisch criterium is, maar een juridisch normatief criterium blijft. Daarmee laat zich bijv. verklaren dat de Hoge Raad in het Dreentegel-arrest als gezichtspunt laat meewegen hetgeen omtrent het voortbrengsel (of een vergelijkbaar voortbrengsel) in een octrooi(-aanvrage) is neergelegd: het hof mocht aannemen dat de ontwerper van een gelijk(end) in een octrooiaanvrage vermeld voortbrengsel zich dezelfde technische eisen had gesteld als die van de Dreentegel en, daarvan uitgaande, erop wijzen dat deze gelijkenis aantoont 'hoezeer de vorm van de tegel door die eisen wordt bepaald'. De letterlijk geciteerde woorden acht ik synoniem voor 'wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect', ook al zal (even goed) draineren ook wel zonder tegels kunnen. Overigens is daarmee ook weer niet gezegd dat een technische oplossing die voorwerp van een octrooi(aanvrage) is geweest, daardoor per se als 'noodzakelijk voor het verkrijgen van een technisch effect' van auteursrecht is uitgesloten: dat behoeft niet het geval te zijn als die oplossing de toepassing van andere vormgeving ter verkrijging van hetzelfde technisch effect niet te zeer beperkt. 4.23.6. Daar komt bij dat een voortbrengsel waarvan weliswaar niet (in alle opzichten) gezegd kan worden dat het 'noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect', daarnaast vormen kan vertonen die vanwege technische en functionele uitgangspunten gebruikelijk zijn, en daarom tot de (auteursrechtvrije) objectieve trekken behoren. Dat kan ook opgaan voor een combinatie van zulke vormen. Anders gezegd: in vele (misschien wel veruit de meeste) gevallen komen de door technische factoren ingegeven vormen reeds niet over de EOK & PS-drempel omdat er sprake is van door de traditie veroorzaakte objectieve trekken. Vaak ook zal de vraag of zij niet of net wel over die drempel komen in het midden kunnen blijven omdat de bestreden vormgeving van de concurrent, gegeven de objectieve trekken, qua totaalindrukken sowieso voldoende afwijkend wordt geacht. 4.24. Tegen de achtergrond van deze schets van het juridisch kader zal ik onder 5.1 e.v. het cassatiemiddel bespreken. Ik zal tot verwerping van de klachten concluderen. 4.B. Unierecht 4.25. In nr. 4.1.2 heb ik al aangegeven dat de Nederlandse wijze van beoordeling naar nationaal recht in zaken van gestelde auteursrechtinbreuk op werken toepaste kunst m.i. in overeenstemming is met het (Europese) Unierecht. Ik wil die stelling in de nrs. 4.26.1 - 4.40 onderbouwen. 4.B.a. Uitgangspunten bezien vanuit Unie-regelgeving 4.26.1. Tussen 1991 en de 2001 hebben zeven Europese Richtlijnen het licht gezien, waarin telkens deelgebieden van het auteursrecht geharmoniseerd zijn. Ik geef de volgende korte opsomming(58):
(i) Richtlijn Computerprogramma's (91/250/EEG) van 14 mei 1991, Pb. L 122/42; (ii) Richtlijn Verhuur- en leenrecht en naburige rechten (92/100/EEG) van 19 november 1992, Pb. L 346/61, in 2006 vervangen door Richtlijn 2006/115 EG, Pb L 376/28 (een 'gecodificeerde versie'); (iii) Richtlijn Satelliet- en kabeldoorgifte (93/83/EEG) van 27 september 1993, Pb. L 248/15; (iv) Richtlijn Duurverlenging (93/98/EEG) van 29 oktober 1993, Pb. L 290/9, in 2006 vervangen door Richtlijn 2006/116 EG, Pb L 372/12 (een 'gecodificeerde versie'); (v) Databankrichtlijn (96/9/EG) van 11 maart 1996, Pb. L 77/20; (vi) 'Auteursrechtrichtlijn' (of 'ARl' of 'Infosocrichtlijn'), voluit: Richtlijn van het Europese Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (2001/29/EG) van 22 mei 2001, Pb. L 167/10; (vii) Volgrecht-richtlijn (2001/84/EG) van 27 september 2001, Pb. L 272/32.(59) 4.26.2. Het is duidelijk dat de Richtlijn Computerprogramma's en de Databank-richtlijn tot specifieke 'werksoorten' beperkt zijn: dat blijkt dat uit (de titel en) de toegespitste omschrijving van het toepassingsgebied van deze richtlijnen. In de vijf andere genoemde richtlijnen wordt niet gerefereerd aan (auteursrechtelijke bescherming van) toegepaste kunst of tekeningen en modellen, behoudens twee uitzonderingen. Art. 2 lid 3 van Richtlijn 92/100 (thans art. 3 lid 2 van Richtlijn 2006/115) bepaalt: 'Verhuuren uitleenrechten met betrekking tot bouwwerken en werken van toegepaste kunst vallen niet onder deze richtlijn.' Ook de Volgrecht-richtlijn is op deze werken niet van toepassing(60). Ik zie hierin evenwel uitzonderingen die de regel bevestigen: toepasselijkheid van de richtlijnen op alle werksoorten, tenzij uitdrukkelijk anders blijkt. Dat brengt m.i. mee dat het niet noemen van 'modellen' of 'werken van toegepaste kunst' in de drie andere richtlijnen (waarvan de 'Auteursrechtrichtlijn' wel de belangrijkste mag heten) deze objecten niet aan de werking van die Richtlijnen onttrekt. 4.27.1. Ik wijs vervolgens op een nog niet genoemde richtlijn: Richtlijn 98/71/EG van het Europese Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 inzake de rechtsbescherming van modellen, Pb L 289/28 (hierna ook: 'Modellenrichtlijn' of 'ModRl'). Ik citeer punt 8 van de considerans en art. 17(61): '8. Overwegende dat het bij het ontbreken van harmonisatie van het auteursrecht van belang is het beginsel vast te leggen van cumulatie van bescherming uit hoofde van specifieke wetgeving voor ingeschreven modellen en van auteursrecht, waarbij de lidstaten vrij blijven om de omvang van de auteursrechtelijke bescherming en de voorwaarden waaronder deze wordt verleend, te bepalen'. 'Artikel 17. Verhouding tot het auteursrecht.
Pagina 20 van 33 116
IEPT20130222, HR, Stokke v H3 Products
www.boek9.nl
Een model dat overeenkomstig de bepalingen van deze richtlijn in of ten aanzien van een lidstaat is ingeschreven, kan tevens beschermd worden door het auteursrecht van die lidstaat vanaf de datum waarop het model is gecreëerd of in vorm is vastgelegd. Elke lidstaat bepaalt de omvang en de voorwaarden van die bescherming, met inbegrip van het vereiste gehalte aan oorspronkelijkheid.' 4.27.2. Wie uit deze bepalingen zou willen afleiden dat harmonisatie van de auteursrechtelijke beschermingsdrempel en de auteursrechtelijke beschermingsomvang van tekeningen en modellen c.q. toegepaste kunst als door de Richtlijnwetgever geheel afgewezen moet gelden, heeft het mis. Die afwijzing geldt slechts voor auteursrechtelijke bescherming die zou cumuleren met bescherming als ingeschreven model(62). Dit blijkt uit HvJEU 27 januari 2011 (Flos/Semeraro)(63). Dat het hof in dit arrest moest stilstaan bij het onderscheid tussen ingeschreven en niet-ingeschreven modellen, had te maken met Italiaanse extra-eisen voor auteursrechtelijke bescherming van ingeschreven modellen en een voorheen zeer beperkte (en door overgangswetgeving nog steeds beperkte) auteursrechtelijke bescherming van niet-ingeschreven modellen. Ik citeer thans uit het arrest: '32 Met betrekking tot de eerste hypothese, dus die waarin de modellen nooit als zodanig zijn ingeschreven, dient te worden vastgesteld dat krachtens artikel 17 van richtlijn 98/71 enkel een model dat overeenkomstig de bepalingen van deze richtlijn in of ten aanzien van een lidstaat is ingeschreven, kan beschermd worden door het auteursrecht van die lidstaat. 33 Daaruit volgt dat de modellen die voor de datum van inwerkingtreding van de nationale wettelijke regeling tot omzetting van richtlijn 98/71 in de rechtsorde van een lidstaat tot het publiek domein behoorden, niet binnen de werkingsfeer van dat artikel vallen. 34 Toch kan niet worden uitgesloten dat de auteursrechtelijke bescherming van de werken die nietingeschreven modellen kunnen vormen, kan voortvloeien uit andere richtlijnen op het gebied van het auteursrecht, met name richtlijn 2001/29, voor zover aan de toepassingsvoorwaarden hiervan is voldaan, hetgeen de verwijzende rechter moet onderzoeken. 35 Met betrekking tot de tweede hypothese, dus die waarin de modellen tot het publiek domein zijn gaan behoren omdat de uit de inschrijving voortvloeiende bescherming vervallen is, zij eraan herinnerd dat de eerste zin van artikel 17 van richtlijn 98/71 bepaalt dat een model dat in of ten aanzien van een lidstaat is ingeschreven, tevens beschermd kan worden door het auteursrecht van die lidstaat vanaf de datum waarop het model is gecreëerd of in vorm is vastgelegd, terwijl de tweede zin van dat artikel de lidstaten toestaat, de omvang en de voorwaarden van die bescherming, met inbegrip van het vereiste gehalte aan oorspronkelijkheid, te bepalen.'
Ergo: de niet geharmoniseerde vrijheid voor de lidstaten tot bepaling van 'omvang en de voorwaarden van die bescherming, met inbegrip van het vereiste gehalte aan oorspronkelijkheid' bestaat ten aanzien van cumulerend auteursrecht naast bescherming van het voortbrengsel als ingeschreven model (rov. 35). De Modellenrichtlijn 98/71/EG zegt in het geheel niets over auteursrechtelijke bescherming van nietingeschreven modellen. Voor niet-ingeschreven modellen komt men uit bij de Auteursrechtrichtlijn 2001/29 'voor zover aan de toepassingsvoorwaarden hiervan is voldaan' (rov. 32-34). 4.28.1. Op basis van de nrs. 4.26.1 - 4.27.2 moet geconcludeerd worden dat er inderdaad een (door het HvJEU al bevestigde) grondslag is om (ook) werken van toegepaste kunst c.q. (ongeregistreerde) modellen onderworpen te achten aan het harmoniserend bereik van de Richtlijn 2001/29. Daaraan doet niet af dat deze 'ARl' of 'Infosoc-richtlijn' blijkens haar titel en blijkens de considerans gericht is op de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht in de informatiemaatschappij, en dat je naar tekst en strekking daarbij niet meteen denkt aan modellen of 'toegepaste kunst'. Overigens zij toegegeven dat art. 1 ARl het toepassingsgebied niet beperkt tot 'auteursrecht in de informatiemaatschappij', maar spreekt over auteursrecht 'in het kader de interne markt, met bijzondere klemtoon op de informatiemaatschappij'. 4.28.2. Uit andere betrekkelijk recente arresten van het HvJEU, waarover dadelijk, is gebleken dat onder dat harmoniseringsbereik van de ARl niet alleen de beschermingsomvang, maar ook de beschermingsvoorwaarden kunnen vallen(64). 4.B.b. Enige rechtspraak van het HvJEU 4.29. Het HvJEU heeft in prejudiciële procedures enige uitspraken gedaan, waarbij het bereik van in nr. 4.26.1 genoemde deelrichtlijnen, met name de 'Auteursrechtrichtlijn' 2001/29 breed wordt geïnterpreteerd. 4.30. Een echo hiervan (niet een echte klacht) is in de onderhavige zaak (Stokke c.s./ H3 Products c.s.-)zaak te vinden in de middelonderdelen I.4.b en II.1.d, waar Stokke c.s. refereren aan het Infopaq-arrest van HvJEG 16 juli 2009 (C-5/08)(65). Stokke c.s. doen dat kennelijk omdat zij in dat arrest een (zeer) lage beschermingsdrempel en een desalniettemin (tamelijk) ruime beschermingsomvang onderkennen, hetgeen uiteraard in hun stellingname past. 4.31.1. Infopaq. Inzet van de Infopaq-zaak was of Deense dagbladuitgevers zich konden verzetten tegen Infopaq's 'Data capture'-systeem, waarbij - kort gezegd - dagbladartikelen elektronisch worden gescand op zoektermen, en de klanten van Infopaq bij de 'treffers' de passage waarin de zoekterm voorkomt plus vijf woorden ervoor en vijf woorden erna (totaal 11 woorden) aangeleverd krijgen, inclusief verwijzing naar de bron. De (m.i. typische 'Infosoc-') vraag was of dat inbreuk op auteursrecht opleverde. 4.31.2. Hoewel de ARl niet het werkbegrip, maar wel het reproductierecht harmoniseert, liet het HvJ zich (om overigens alleszins logische redenen) ook over het Pagina 21 van 33
117
IEPT20130222, HR, Stokke v H3 Products
www.boek9.nl
werkbegrip uit. Dat resulteerde (in rov. 37) in 's Hofs criterium van 'materiaal dat oorspronkelijk is in die zin dat het gaat om een eigen intellectuele schepping van de auteur ervan'. Daarop volgde de - in de Infopaqsetting relevante - toevoeging: '38 Met betrekking tot delen van een werk dient te worden vastgesteld dat uit geen enkele bepaling van richtlijn 2001/29 of van een andere op dit gebied geldende richtlijn blijkt dat deze delen onder een andere regeling vallen dan die welke geldt voor het volledige werk. Bijgevolg worden zij auteursrechtelijk beschermd zodra zij als dusdanig de oorspronkelijkheid van het volledige werk in zich dragen.(66) 39 Gelet op de overwegingen in punt 37 van het onderhavige arrest worden de verschillende delen van een werk dus beschermd op grond van artikel 2, sub a, van richtlijn 2001/29 op voorwaarde dat zij bepaalde van de bestanddelen bevatten die de uitdrukking vormen van de eigen intellectuele schepping van de auteur van dit werk.' 4.31.3. In rov. 40 e.v. gaat het vervolgens om de beschermingsomvang. Hier vindt het Hof in de considerans en de structuur van de Auteursrechtrichtlijn 2001/29 reden om te besluiten tot 'een ruime definitie' van de reproductiehandelingen van art. 2. Dit leidt tot de rov. 43-51: '43 Bijgevolg komt aan de op grond van artikel 2 van richtlijn 2001/29 verleende bescherming een ruime omvang toe' met - per saldo - het oordeel in rov. 51(67): 51 Gelet op een en ander dient op de eerste vraag te worden geantwoord dat een handeling die onderdeel is van een data-captureprocede waarbij een uit elf woorden bestaand fragment uit een beschermd werk in een computergeheugen wordt opgeslagen en wordt geprint, kan vallen onder het begrip gedeeltelijke reproductie in de zin van artikel 2 van richtlijn 2001/29 indien - hetgeen de verwijzende rechter dient na te gaan - de aldus weergegeven bestanddelen de uitdrukking zijn van de eigen intellectuele schepping van de auteur ervan.' 4.32. BSA. Een volgend arrest van het Hof van Justitie over het werkbegrip is HvJEU 22 december 2010 (C393/09; BSA)(68). Aan de orde was de vraag of de grafische gebruikersinterface van een computerprogramma valt onder het regime van Richtlijn Computerprogramma's (91/250/EEG), en voor zover dat niet het geval is, niettemin krachtens het 'gemeenrechtelijk auteursrecht' van de Auteursrechtrichtlijn 2001/29 beschermd zou kunnen zijn (rov. 44). Na een verwijzing naar het Infopaqarrest overwoog het Hof: '46 Bijgevolg kan de grafische gebruikersinterface als werk auteursrechtelijke bescherming genieten, indien hij een eigen intellectuele schepping van zijn auteur is. 47 Het staat aan de nationale rechter om na te gaan of dit in de voor hem dienende zaak het geval is. 48 Bij zijn beoordeling dient de nationale rechter met name rekening te houden met de schikking en de specifieke configuratie van alle onderdelen van de grafische gebruikersinterface, teneinde vast te stellen
welke daarvan het oorspronkelijkheidscriterium vervullen. In dit verband voldoen onderdelen van de grafische gebruikersinterface die louter worden gekenmerkt door hun technische functie, niet aan dit criterium.' 4.33. Painer. Nog een arrest van het HvJEU waarin het werkbegrip en ook de beschermingsomvang aan de orde was, is: HvJEU 1 december 2011 (Painer)(69). Dat het hof in deze zaak oordeelde over het werkbegrip kan overigens niet verrassend heten. Het ging over de bij een foto aan te leggen werktoets. Het auteursrecht op (nu juist) foto's was en is (toevallig) geregeld in Richtlijn 93/98 (die hoofdzakelijk gaat over beschermingstermijnen), met een materieel criterium in art. 6: 'Foto's die oorspronkelijk zijn in de zin dat zij een eigen schepping van de auteur zijn, worden overeenkomstig artikel 1 beschermd. Om te bepalen of de foto's voor bescherming in aanmerking komen, mogen geen andere criteria worden aangelegd [...]'. Kort samengevat ging het in de zaak Painer om een de publicatie in Oostenrijke en Duitse bladen van foto's van de jarenlang vermiste Natascha K. (School)fotografe Painer had Natascha K. op de lagere school gefotografeerd. De door Painer gemaakte foto's werden na Natascha K.'s vermissing (op 10-jarige leeftijd) in 1998 door de autoriteiten gebruikt bij een opsporingsoproep. Nadat Natascha K., inmiddels 17, in 2006 aan haar ontvoerder was ontsnapt en voor haar eerste verschijning in het openbaar, hebben de door Painer gedaagde kranten de oude foto's gepubliceerd, of een montagefoto gepubliceerd aan de hand van die foto's, waarmee de kranten voorzagen in een foto met het vermoedelijke gezicht van Natascha K. (tot haar eerste verschijning in het openbaar). In de (Oostenrijkse) hoofdprocedure waren onder andere de vragen aan de orde of [i] de door Painer gemaakte schoolfoto's wel aan de werktoets voldeden en zo ja [ii] of de montagefoto daarvan een auteursrechtelijk relevante bewerking vormde. Op vragen van het Oberste Gerichtshof oordeelde het Hof van Justitie, mede onder verwijzing naar het Infopaqarrest, en na enige verdere overwegingen (87-98) per saldo: '99 [...] dat artikel 6 van richtlijn 93/98 aldus moet worden uitgelegd dat een portretfoto [...] in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming mits hetgeen de nationale rechter in ieder afzonderlijk geval dient na te gaan - een dergelijke foto een intellectuele schepping van de auteur is die de persoonlijkheid van deze laatste weerspiegelt en tot uiting komt door de vrije creatieve keuzen van die auteur bij de totstandkoming van die foto. Wanneer is vastgesteld dat de betrokken portretfoto de hoedanigheid heeft van een werk, geniet dit een bescherming die niet geringer is dan die waarvoor ieder ander werk, een fotografisch werk daaronder begrepen, in aanmerking komt.' 4.34.1. In zijn noot onder de Infopaq- en BSAarresten(70) heeft Hugenholtz een aantal observaties gegeven. Daaruit licht ik in de eerste plaats de volgende: terwijl algemeen werd aangenomen dat het werkbegrip - een kernbegrip in het auteursrecht - zich Pagina 22 van 33
118
IEPT20130222, HR, Stokke v H3 Products
www.boek9.nl
goeddeels aan harmonisatie had weten te onttrekken, is dat in de besproken arresten een illusie gebleken (zulks tot 'verbijstering en verontwaardiging' in buitenlandse door Hugenholtz genoemde literatuur(71)). 4.34.2. Van mijn kant gaf ik al aan (nr. 4.27.2) dat dit ook moet gelden voor de beschermingsvoorwaarden en beschermingsomvang van (niet als model ingeschreven) toegepaste kunst. Ook de onderhavige zaak moet dus conform EU-auteursrecht worden berecht, en komt daarmee potentieel in aanmerking voor prejudiciële vragen aan het HvJEU. Potentieel: want daarvoor is geen reden indien voldoende duidelijk is dat het Unierecht ten deze geen nadere eisen stelt aan de door de Hoge Raad bewaakte toepassing van het Nederlandse auteursrecht. 4.35.1. Hugenholtz geeft aan dat de gevolgen van de arresten Infopaq en BSA ingrijpender lijken voor Duitsland en voor het Verenigd Koninkrijk, gewend aan een hogere resp. lagere drempel, dan voor Nederland. 4.35.2. Thans een letterlijk citaat uit Hugenholtz' noot: 'Voor Nederland lijken de gevolgen minder ingrijpend te zijn. Weliswaar overheerst ook hier de verbazing(72), doch algemeen wordt aangenomen dat de materiële consequenties beperkt zullen blijven. Met enige goede wil zou immers kunnen worden beweerd dat de door Hoge Raad geformuleerde werktoets (het werk moet een eigen oorspronkelijk karakter en het persoonlijk stempel van de maker hebben) grosso modo op hetzelfde neerkomt als de communautaire maatstaf van 'eigen intellectuele schepping'(73). 4.36. Ik sluit mij bij Hugenholtz' commentaar aan, en leg daar nog een accent bovenop. 'Goede wil' (van Hugenholtz, of van wie dan ook) is nooit weg, maar het Unierechtelijke criterium is of er redelijke twijfel over kan bestaan dat de EOK & PS-toets van de Hoge Raad inderdaad conform is aan de door het HvJEU aan de dag gelegde toets. Ik meen - zeker na het arrest Erven [A]/Nieuw Amsterdam c.s.(74) - dat er voor redelijke twijfel geen plaats is. In dit verband geef ik nog enkele nadere observaties bij de arresten Infopaq, BSA en Painer. 4.36.1. Eerst op het punt van de werktoets, die in HvJEU-termen (Painer) luidt: 'een intellectuele schepping van de auteur die de persoonlijkheid van deze laatste weerspiegelt en tot uiting komt door de vrije creatieve keuzen van die auteur'. In het oog moet worden gehouden dat het HvJEU als rechter op cassatieniveau natuurlijk niet een feitelijk oordeel gegeven heeft over de voldoening aan dat criterium van de concrete Deense dagbladberichten, of de 11-woorden-citaten daaruit (Infopaq), noch over een concrete grafische gebruikersinterface van een computerprogramma (BSA), noch over een concrete Natascha-foto (Painer). Waar het in de drie zaken om ging, was dat het HvJEU geconfronteerd werd met eventuele categorische uitsluitingen in de nationale wet of rechtspraak van dagbladberichten, of de 11-woorden-citaten daaruit (Infopaq), of van grafische gebruikersinterfaces van
computerprogramma's (BSA) of van portretfoto's (Painer). Zulke categorische uitsluitingen zijn door het HvJEU van de hand gewezen (net zoals de Hoge Raad die op basis van nationaal auteursrecht van de hand gewezen zou hebben). 4.36.2. Daarmee heeft het HvJEU (uiteraard) niet gezegd dat ieder dagbladbericht, of de 11-woordencitaten daaruit (Infopaq), of iedere grafische gebruikersinterface (BSA), of iedere portretfoto (Painer) aan de werktoets voldoet (net zomin als de Hoge Raad dat op basis van nationaal auteursrecht zou hebben gedaan). 4.37. Ik citeer hiertoe (ten overvloede) nog enige overwegingen uit de drie arresten, met mijnerzijds aangebrachte cursiveringen. 4.37.1. Uit Infopaq: 39 [...] worden de verschillende delen van een werk dus beschermd op grond van artikel 2, sub a, van richtlijn 2001/29 op voorwaarde dat zij bepaalde van de bestanddelen bevatten die de uitdrukking vormen van de eigen intellectuele schepping van de auteur van dit werk.' 4.37.2. Uit BSA: '46 Bijgevolg kan de grafische gebruikersinterface als werk auteursrechtelijke bescherming genieten, indien hij een eigen intellectuele schepping van zijn auteur is.' Het HvJEU geeft hierbij aan de nationale rechter caveat's mee: '48 Bij zijn beoordeling dient de nationale rechter met name rekening te houden met de schikking en de specifieke configuratie van alle onderdelen van de grafische gebruikersinterface, teneinde vast te stellen welke daarvan het oorspronkelijkheidscriterium vervullen. In dit verband voldoen onderdelen van de grafische gebruikersinterface die louter worden gekenmerkt door hun technische functie, niet aan dit criterium.' 4.37. 3. Uit Painer: '90 Met betrekking tot een portretfoto moet worden opgemerkt dat de auteur bij het maken daarvan op verschillende manieren en op verschillende momenten zijn vrije en creatieve keuzes zal kunnen maken. 91 In de voorbereidende fase kan de auteur de enscenering, de pose van de te fotograferen persoon of de belichting kiezen. Bij het nemen van de portretfoto kan hij de camera-instelling, de invalshoek of de gecreëerde sfeer kiezen. Bij het ontwikkelen van het cliché tot slot kan de auteur kiezen tussen diverse technieken, of in voorkomend geval software gebruiken. 92 Met die diverse keuzes is de auteur van een foto dus in staat, zijn werk een "persoonlijke noot" te geven. 93 In het geval van een portretfoto is de vrijheid waarover de auteur beschikt om zijn creatieve bekwaamheden uit te oefenen dan ook niet noodzakelijkerwijs beperkt of zelfs nihil. 94 Gelet op het voorgaande moet dus worden geconstateerd dat een portretfoto krachtens artikel 6 van richtlijn 93/98 auteursrechtelijke bescherming kan genieten mits - hetgeen de nationale rechter in ieder Pagina 23 van 33
119
IEPT20130222, HR, Stokke v H3 Products
www.boek9.nl
afzonderlijk geval dient na te gaan - een dergelijke foto een intellectuele schepping van de auteur is die de persoonlijkheid van deze laatste weerspiegelt en tot uiting komt door de vrije creatieve keuzen van die auteur bij de totstandkoming van die foto.' 4.38. Vervolgens geef ik nog enkele nadere observaties bij de drie arresten Infopaq, BSA en Painer op het punt van de beschermingsomvang. Ik onderken dat het Hof in Infopaq en Painer met zo veel woorden spreekt over een 'ruime' (beschermings-)omvang (op basis van art. 2 van Richtlijn 2001/29). Maar valt over de vraag hoe ruim dat is, uit de arresten nog iets te leren? Ook hiertoe sta ik nader stil bij de arresten, met mijnerzijds aangebrachte cursiveringen. 4.38.1. Uit Infopaq: '44 Met betrekking tot persartikelen schuilt de eigen intellectuele schepping van de auteur ervan, waarvan sprake in punt 37 van het onderhavige arrest, in de regel in de vorm, de presentatie van het onderwerp en het taalgebruik. [...] 45 Met betrekking tot de beschermde bestanddelen van dergelijke werken zij opgemerkt dat deze bestaan uit woorden die, afzonderlijk beschouwd, als dusdanig geen intellectuele schepping van de auteur die ze gebruikt, vormen. Enkel via de keuze, de schikking en de combinatie van deze woorden op een oorspronkelijke wijze kan de auteur uitdrukking aan zijn creatieve geest geven en tot een resultaat komen dat een intellectuele schepping vormt. 46 De woorden als dusdanig vormen dus geen bestanddelen die worden beschermd. Gelet op de eis van een ruime uitlegging van de omvang van de door artikel 2 van richtlijn 2001/29 verleende bescherming kan niet worden uitgesloten dat bepaalde afzonderlijke zinnen, of zelfs zinsneden van de betrokken tekst, de oorspronkelijkheid van een publicatie zoals een persartikel aan de lezer kunnen overdragen via het overbrengen van een bestanddeel dat in se de uitdrukking vormt van de eigen intellectuele schepping van de auteur van dit artikel. Dergelijke zinnen of zinsneden kunnen dus in aanmerking komen voor de op grond van artikel 2, sub a, van deze richtlijn geboden bescherming. 48 Gelet op deze overwegingen kan de weergave van een fragment uit een beschermd werk dat - zoals in het hoofdgeding - bestaat uit elf opeenvolgende woorden ervan, een gedeeltelijke reproductie in de zin van artikel 2 van richtlijn 2001/29 vormen indien - hetgeen de verwijzende rechter dient na te gaan - een dergelijk fragment een bestanddeel van het werk omvat dat als dusdanig uitdrukking geeft aan de eigen intellectuele schepping van de auteur.' Hoewel ik onderken dat het HvJEU woordelijk spreekt over een ruime (beschermings-) omvang (op basis van art. 2 van richtlijn 2001/29), blijkt uit de hierboven geciteerde rov. dat die 'ruimheid' zo ver gaat dat het Hof niet kan uitsluiten (rov. 47) dat 11 overgenomen woorden uit een persartikel 'de oorspronkelijkheid [...] kunnen overdragen', indien een dergelijk fragment een bestanddeel van het werk omvat dat als dusdanig uitdrukking geeft aan de eigen intellectuele schepping
van de auteur, hetgeen de feitenrechter dient na te gaan (rov. 47-48). Niet ruimer dan dat. Au fond niet zo ruim dus. En ik voeg hieraan toe dat - niettegenstaande andere terminologie - ik hierin wezenlijk niets anders kan lezen dan een bescherming die zich uitstrekt tot, maar ook niet verder gaat dan, overneming van wat in Hoge Raad-teminologie heet 'auteursrechtelijk beschermde trekken'. Ik zie dus niet in dat de criteria zoals die in Nederland door de Hoge Raad zijn ontwikkeld, van het Europese Infopaq-arrest zouden afwijken. 4.38.2. Wat BSA betreft: in dat arrest spreekt het HvJEU niet over ruime beschermingsomvang. Ik wijs intussen nogmaals op de in nr. 4.37.2 aangehaalde rov. 48. Hetgeen het HvJEU daar in verband met de werktoets overwogen heeft, kan m.i. niet anders dan 'doorwerken' in gevallen waarin (aspecten van) een gebruikersinterface enerzijds 'net' de toets doorstaa(t)(n), maar anderzijds beoordeeld moet worden of een beweerdelijk inbreukmakende gebruikersinterface inderdaad onder de beschermingsomvang valt. 4.38.3. Dan de beschermingsomvang in Painer (cursiveringen toegevoegd door mij, A-G): '95 Wat in de tweede plaats de vraag betreft of die bescherming geringer is dan de bescherming die andere werken, met name andere fotografische werken, genieten, moet meteen al worden opgemerkt dat de auteur van een beschermd werk aan artikel 2, sub a, van richtlijn 2001/29 vooral het uitsluitende recht ontleent om de directe of indirecte, tijdelijke of duurzame, volledige of gedeeltelijke reproductie van dit materiaal, met welke middelen en in welke vorm ook, toe te staan of te verbieden. 96 Dienaangaande heeft het Hof geoordeeld dat aan de op grond van artikel 2 van richtlijn 2001/29 verleende bescherming een ruime omvang moet toekomen (zie arrest Infopaq International, reeds aangehaald, punt 43). 97 Bovendien moet worden vastgesteld dat niets in richtlijn 2001/29 of in een andere op het betrokken gebied toepasselijke richtlijn de conclusie wettigt dat de omvang van een dergelijke bescherming zou worden bepaald door eventuele verschillen in de mogelijkheden van artistieke schepping bij de totstandbrenging van diverse categorieĂŤn werken. 98 In het geval van een portretfoto kan de door artikel 2, sub a, van richtlijn 2001/29 verleende bescherming dan ook niet geringer zijn dan de bescherming die andere werken, andere fotografische werken daaronder begrepen, genieten. 99 Gelet op het voorgaande moet op de vierde vraag worden geantwoord dat artikel 6 van richtlijn 93/98 aldus moet worden uitgelegd dat een portretfoto krachtens die bepaling in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming mits - hetgeen de nationale rechter in ieder afzonderlijk geval dient na te gaan - een dergelijke foto een intellectuele schepping van de auteur is die de persoonlijkheid van deze laatste weerspiegelt en tot uiting komt door de vrije creatieve keuzen van die auteur bij de totstandkoming van die Pagina 24 van 33
120
IEPT20130222, HR, Stokke v H3 Products
www.boek9.nl
foto. Wanneer is vastgesteld dat de betrokken portretfoto de hoedanigheid heeft van een werk, geniet dit een bescherming die niet geringer is dan die waarvoor ieder ander werk, een fotografisch werk daaronder begrepen, in aanmerking komt.' Ik teken aan dat het Hof onder verwijzing naar Infopaq wederom spreekt over een 'ruime beschermingsomvang' (rov. 96), maar dat de mate van dat 'ruime', wederom uit de verdere overwegingen van het arrest moet worden afgeleid. In rov. 97 wijst het hof een categorische, geringere bescherming voor bepaalde soorten van werken af, in rov. 98 herhaald en toegespitst op portretfoto's. In rov. 99 herhaalt het hof voorwaarden van de door de feitenrechter uit te voeren werktoets. Slaagt het object (de portretfoto) daarvoor, dan geniet het 'een bescherming die niet geringer is dan die waarvoor ieder ander werk, een fotografisch werk daaronder begrepen, in aanmerking komt.' Ik lees (ook hier) niets over een 'ruime' bescherming. Ik noteer nog dat het hof geen nadere uitspraak doet over de omvang van de 'bescherming [...] waarvoor ieder ander werk [...] in aanmerking komt'. Kortom: ik zie niet in dat de criteria zoals die in door de Hoge Raad op basis van nationaal auteursrecht zijn ontwikkeld, zouden afwijken van de criteria van het Painer-arrest. 4.38.4. Dat de Hoge Raad voor 'toegepaste kunst' ofwel 'tekeningen en modellen' geen zwaardere auteursrechtelijke toets (geen 'extra kunst-eis' of eis van 'duidelijke kunstzinnigheid') hanteert, werd al beslist in de Screenoprints-jurisprudentie(75). 4.39.1. Beschermingzoekenden kunnen (in grensgevallen) al gauw in euforie geraken door het gegeven dat het HvJ niet heeft uitgesloten dat reeds een passage van 11 woorden in een dagbladartikel aan het werkkarakter kan voldoen. Maar het Hof heeft niet beslist dat zo'n passage daaraan voldoet: dat is te beoordeling van de nationale (feiten-)rechter. Gelijke opmerkingen zijn te maken over de 's hofs - naar de feitenrechter verwijzende - overwegingen over grafische gebruikersinterface (BSA-arrest, met een niet te miskennen 'waarschuwing' in rov. 48) en over een portretfoto van een kind in zijn of haar lagereschoolomgeving (Painer-arrest, met zo'n 'waarschuwing' in rov. 93). 4.39.2. In de genoemde Infopaq- en Painer-zaken was een mechanische c.q. elektronische reproductie van het voortbrengsel (tekst, foto) van de eiser in confesso. Onder die omstandigheden kan het niet verbazen dat het Hof van Justitie, aangenomen dat het voortbrengsel aan de werktoets voldoet, een (in beginsel) verboden verveelvoudiging aanneemt. Over beschermingsomvang in gevallen van beweerde 'namaak' of 'plagiaat' die los staan van mechanische overneming, is jurisprudentie van het HvJEU nog niet voorhanden, met name ook niet over het gewicht in dat verband van de verhouding tussen objectieve en subjectieve trekken (zie hiervoor nrs. 4.9.1 - 4.11.2). Dat het Hof van Justitie voor dit (in de Richtlijnen over auteursrecht (juist) nog niet geadresseerde, maar in de EU alom bekende probleem) oog zal hebben, laat zich
overigens afleiden uit de meergenoemde rov. 48 van het BSA-arrest. 4.40. Per saldo zie ik noch in het door Stokke c.s. aangeraakte Infopaq-arrest, noch in de daarop gevolgde arresten BSA en Painer, aanleiding om te concluderen tot door de Hoge Raad aan het HvJEU te stellen prejudiciĂŤle vragen. 5. Bespreking van het cassatiemiddel Algemeen 5.1. Het middel is gericht tegen de rov. 3.4.2, 3.4.3, 3.5.1 t/m 3.5.4 en 3.6 van 's hofs arrest. Het is opgebouwd uit de onderdelen I tot en met III. 5.2. Aan de nogal obligate openingszin van 4.1 voeg ik het volgende toe. De bestreden zeven (deel-)rov. beslaan in het arrest 4 bladzijden in een relatief groot lettertype. De hiertegen gerichte (deel-)klachten zijn er minstens 42 (met tal van subsidiaire varianten en tal van kruisverwijzingen), en beslaan in de cassatiedagvaarding circa 21 bladzijden in een relatief klein lettertype.(76) 5.3. Zo'n verhouding gaat wel eens ten koste van de van (goede) cassatieklachten te verlangen precisie, en m.i. zo ook hier. Het heeft er niet alleen de schijn van, maar het blijkt ook bij bestudering van het cassatiedossier, dat Stokke c.s. (in een zaak waarin de waardering van de mate van eigen persoonlijk karakter van het werk aan eisende zijde en van de mate van nieuwheid en oorspronkelijkheid van het beweerdelijk inbreukmakende werk 'veelal van feitelijke aard [zal] zijn en zich aan een beoordeling in cassatie onttrekken'(77)) in wezen - in de vorm van rechts- en motiveringsklachten - een hernieuwde beoordeling van hun stellingen vragen. Zulk een beoordeling gaat evenwel de taak van de cassatierechter te buiten.(78) Rechtsvragen die in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling beantwoording behoeven (in de zin van art. 81 RO) heb ik niet aangetroffen (vgl. ook mijn inleidende opmerking onder 1.2). 5.4. In het licht van het onder 5.3 gezegde, zal ik op de klachten merendeels een (althans voor mijn doen) 'verkorte behandeling' toepassen. Ik zal daarbij natuurlijk vaak terugvallen op de bovenstaande - niet zo korte - inleidende beschouwingen. Middelonderdeel I 5.5. Onderdeel I is in het bijzonder gericht tegen de rov. 3.4.2 en 3.4.3. De eerste en naar het voorkomt meest verstrekkende rechtsklacht, onder I.1.a en I.1.b, is dat het hof voor werken in de zin van art. 10 lid 1 onder 11o Aw een beperkter beschermingsregime, althans een hogere beschermingsdrempel (en/of een beperktere beschermingsduur(79)) zou hanteren dan geldt voor de andere categorieĂŤn van werken. Onderdeel I.1.a wil dit afleiden uit de passage in rov. 3.4.3 'dat het hier in de eerste plaats gaat om een gebruiksvoorwerp en dat het auteursrecht geen grondslag biedt om derden (tot in lengte van jaren) af te houden van de toepassing van de (combinatie van) elementen, waaraan de stoel zijn bruikbaarheid en nut ontleent'. 5.6. De klacht faalt wegens verkeerde lezing en mist dus feitelijke grondslag. Het hof verwijst naar 'een Pagina 25 van 33
121
IEPT20130222, HR, Stokke v H3 Products
www.boek9.nl
gebruiksvoorwerp'. Dat impliceert de aanwezigheid van objectieve trekken (in Hoge Raad-termen ook wel: elementen die onvoldoende zijn terug te voeren op creatieve keuzes van de maker). Dat zulke objectieve trekken afdoen aan beschermbaarheid althans beschermingsomvang is vaste rechtspraak, zoals uiteengezet in nrs. 4.9.1 e.v. Wat het hof t.a.p. overweegt, heeft, anders dan de klacht veronderstelt, niet te maken met een speciaal regime voor de werkcategorie van art. 10 lid 1 Aw vanwege het formele 11o vakje aldaar, maar met de inhoudelijke kant van de betrokken werksoort of subsoort: de aard van het werk naar de regel van het arrest Heertje/Hollebrand. Bij sommige werksoorten (muziekwerken, gedichten) doen 'objectieve trekken' zich in (veel) geringer mate voor dan bij andere, zoals bij bepaalde soorten boeken (bijv. leerboeken, reisgidsen, kookboeken). Bij art. 10 lid 1 sub 11o doet zich het gegeven voor dat toegepaste kunst de aanwezigheid van (meer of minder) objectieve trekken impliceert(80) (evenals trouwens het geval is bij bouwwerken (art. 10 lid 1 sub 6o) en bij aardrijkskundige kaarten (art. 10 lid 1 sub 7o)). Voor zover onderdeel I.1.b klaagt dat volgens het hof de (combinatie van) elementen met een gebruiksfunctie buiten de auteursrechtelijke bescherming(somvang) moeten worden gelaten, berust het eveneens op een verkeerde lezing, omdat het hof zulks niet heeft overwogen. Het hof doelt klaarblijkelijk op (een combinatie van) elementen, waaraan het object (de stoel) in zodanige mate zijn bruikbaarheid en nut ontleent, dat 'van elementen die (in relevante mate) een uitdrukking zijn van de eigen intellectuele schepping van de maker' geen sprake is (vgl. 's hofs rov. 3.5.4; naar blijken zal eveneens vergeefs aangevochten). Met andere woorden: (ook in combinatie) te zeer 'objectieve trekken' (vgl. nrs. 4.9.1 - 4.11.2). Voor zover onderdeel I.1.b betoogt dat het hof het 'noodzakelijkheid'-criterium (van HR 16 juni 2006, NJ 2006, 585, Kecofa/Lancome en Benelux-Gerechtshof 22 mei 1987, NJ 1987, 881, Screenoprints) zou hebben miskend, faalt het op de gronden als aangegeven onder 4.23.1 - 4.23.6. 5.7. Aan het vorenstaande kan onderdeel I.1.c niet afdoen. De hierboven aangegeven, (wel) voor juist te houden lezing van de rov. 4.3.2 en 4.3.3 laat zich niet ontkrachten door de beweerde omstandigheid dat het hof zich zou hebben beperkt tot het in het algemeen benoemen van de functie van bepaalde elementen van het gebruiksvoorwerp en zou hebben nagelaten zich een oordeel te vormen over het oorspronkelijke karakter van de specifieke vormgeving van deze elementen en het effect daarvan op het totaalbeeld van het Tripp Trapp ontwerp. Die beweringen miskennen de inhoudelijke beoordeling van het oorspronkelijke karakter daarvan verderop in het arrest (met name rov. 3.5.2) en berusten dus op hun beurt op een onjuiste, want te beperkte lezing van het arrest. In onderdeel I.1.c nog aangeduide bezwaren tegen overwegingen in het arrest in verband met de 'Scandinavische stijl' resp. 'de octrooiaanvrage' lenen
zich voor bespreking bij meer uitgewerkte klachten daarover (I.4.d resp. I.9). 5.8. Voor zover onderdeel I.1.d de aan het hof verweten onjuiste rechtsopvatting wil baseren op een volgens het hof te lange beschermingsduur van auteursrecht voor objecten in de zin van art. 10 lid 1 sub 11o ('tot in lengte van jaren', waarmee het hof kennelijk het oog heeft op de termijn van 70 jaar na de dood van de maker), berust het ook op een verkeerde lezing. Hier is klaarblijkelijk sprake van een kort verwoorde, maar overigens juiste reflectie van de algemeen aanvaarde opvatting dat de Aw (zonder formaliteiten, zonder kosten, en bovendien voor zoveel langere duur) niet een 'eenvoudige' vervanger voor octrooibescherming behoort te zijn, zodat rechtsvorming in het auteursrecht (ook daarom), minst genomen bij wege van gezichtspunt, acht moet slaan op aspecten die bij sollicitatie naar octrooieerbaarheid (vanwege praktisch/ technisch voordeel) nooit voor meer dan 20-jarige bescherming in aanmerking zouden kunnen komen. 5.9. Onderdeel I.2.a klaagt dat 's hofs ontkennende beantwoording in rov. 3.4.3 van de vraag of de Tripp Trapp een ruime auteursrechtelijke bescherming toekomt evenzeer blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Het hof zou niet geoordeeld hebben aan de hand van het EOK & PS-criterium. Voor zover het onderdeel met het woord 'evenzeer' doelt op een herhaling van de eerdere klachten, deelt het het lot daarvan. Het onderdeel geeft overigens niet aan wat het bedoelt met een 'ruime auteursrechtelijke bescherming'. Zie voor bezwaren tegen dit - m.i. niet bestaande auteursrechtelijke - criterium nrs. 4.15.1 - 4.15.4. Het hof geeft wel aan wat het daarmee bedoelt, namelijk: 'een (zeer) ruime auteursrechtelijke bescherming van de Tripp Trapp [...], die ook stijlelementen en keuzes omvat die in belangrijke mate door techniek en bruikbaarheid zijn ingegeven'. Met de verwijzing daarnaar heeft het hof klaarblijkelijk het oog op criteria overeenkomstig het EOK & PS-criterium, zodat de klacht (ook de deelklacht in fine dat het hof zich geen (kenbaar) oordeel zou hebben gevormd over de vraag waaruit het EOK & PS bij het te beoordelen werk bestaat) feitelijke grondslag mist. 5.10. Volgens onderdeel I.2.b zou 's hofs oordeel te zeer een beperking van de auteursrechtelijke bescherming van de Tripp Trapp inhouden en daarbij getuigen van innerlijke tegenstrijdigheid, nu het hof zelf in rov. 3.3 (onbetwist in cassatie) heeft vastgesteld dat de Tripp Trapp een baanbrekend ontwerp is en in rov. 3.4.2 dat het succes van de Tripp Trapp (mede) is gelegen in de onderscheidende vormgeving. Volgens de klacht past daarbij een ruime beschermingsomvang. Wat de klacht over (niet) 'ruime beschermingsomvang' betreft, verwijs ik naar nr. 5.9. Voor zover onderdeel I.2.b verder nog bespreking behoeft, merk ik op dat de daarin bedoelde tegenstrijdigheid niet valt in te zien. Iets wat kan gelden als een baanbrekend ontwerp, al dan niet met onderscheidende vormgeving, maakt daarmee nog niet per se aanspraak op auteurechtelijke bescherming, laat Pagina 26 van 33
122
IEPT20130222, HR, Stokke v H3 Products
www.boek9.nl
staan - in het licht van technische voordelen - op een zgn. ruime beschermingsomvang. Vgl. nrs. 4.23.14.23.6. 5.11. De klacht van onderdeel I.2.c over beweerde afwijking van een 'vaste lijn' in andere jurisprudentie van feitenrechters omtrent 'een revolutionair ontwerp' e.d., leent zich voor verkorte behandeling: - geen rechtsregel dwingt een feitenrechter ertoe het oordeel van andere feitenrechters te volgen, of uit te leggen waarom hij dat niet volgt; - zoals zojuist aangegeven, heeft (ook) het Amsterdamse hof gesproken van een 'baanbrekend ontwerp', maar dat leidt nog niet tot een 'ruime beschermingsomvang' (nu daargelaten wat daaronder zou moeten worden verstaan); - het onderdeel geeft niet aan - met citaten of voldoende gespecificeerde verwijzingen - dat en waar de vermelde instanties inderdaad gerept hebben van een 'ruime beschermingsomvang' (laat staan: in welke min of meer ruime zin). 5.12. Ook onderdeel I.3 leent zich voor verkorte behandeling: - het gaat uit van een (opzichtig) onjuiste lezing/citering, door in de aanhef het hof in de mond te leggen de woorden 'met name' terwijl in rov. 3.4.2 staat: 'met name ook'; - daarmee valt de bodem onder de klacht weg; - de s.t. namens H3 Products c.s. (nr. 4.22) laat voorbeelden zien van wat Stokke c.s. ten deze gesteld hebben en waarop het hof zijn oordeel ten deze kon baseren. 5.13. Onderdeel I.4 leent zich eveneens voor verkorte behandeling. Subonderdeel I.4.a: - de klacht over miskenning door het hof van het 'noodzakelijk'-criterium (van HR 16 juni 2006, NJ 2006, 585, Kecofa/Lancome en Benelux-Gerechtshof 22 mei 1987, NJ 1987, 881, Screenoprints), faalt op de gronden als aangegeven onder 4.23.1 - 4.23.6; - de stelling dat de vorm van de Tripp Trapp niet te zeer het resultaat zou zijn van een door technische uitgangspunten beperkte keuze (onder verwijzing naar HR 27 januari 1995, NJ 1997, 273, Dreentegel), miskent dat 's hofs oordeel in andere zin bij uitstek een feitelijk oordeel is; - daaraan doet niet af dat een andere feitenrechter daarover anders heeft geoordeeld; - het hof behoefde niet te motiveren waarom hij daarover anders dacht. Subonderdeel I.4.b: - dat het hof uit het oog verloren zou hebben dat de omstandigheid dat zuiver functionele en technische kenmerken of stijl op zichzelf onbeschermbaar zijn, nog niet wil zeggen dat die elementen niet kunnen bijdragen aan het EOK van een werk en dus ook relevant kunnen zijn voor het beoordelen van de beschermingsomvang, blijkt niet. De mate waarin zulks het geval is, betreft bij uitstek een feitelijk oordeel. Subonderdeel I.4.c: - de klacht over hetgeen het hof in rov. 3.4.3 heeft overwogen over kleuren, en over sterkte, flexibiliteit,
gebruiksgemak en stevigheid bij de keuze van het materiaal, berust op verkeerde lezing. Het hof heeft de keuze daarvan niet gerelateerd aan 'in overwegende mate technisch en functioneel bepaalde kenmerken', maar aan elementen die in het algemeen (of: overigens) 'onvoldoende zijn terug te voeren op creatieve keuzes van de maker' (anders gezegd: anderszins objectieve trekken). Subonderdeel I.4.d: - ook de klacht over hetgeen het hof in rov. 3.4.3 heeft overwogen in verband met de Scandinavische stijl berust op verkeerde lezing. Het hof heeft niet miskend dat binnen een stijl, bijv. de Scandinavische stijl, nadere (auteursrechtelijk beschermbare) vormgeving mogelijk is, maar het hof heeft klaarblijkelijk geoordeeld dat de hier bedoelde elementen te zeer zijn terug te voeren op de Scandinavische stijl (d.w.z. vormgevingserfgoed) om te voldoen aan de EOK & PS-toets. Dit betreft bij uitstek een feitelijk oordeel(81). Subonderdeel I.4.e: - voor zover dit onderdeel klaagt over (niet) 'ruime beschermingsomvang' betreft, verwijs ik wederom naar nr. 5.9. Voor het overige bouwt de klacht voorts op de eerdere klachten. Ik merk nog op dat in het door Stokke c.s. aangehaalde arrest HR 29 juni 2001, LJN AB2391, NJ 2001, 602, rov. 3.5.3 (Impag/Milton Bradley; 'Vijf spellen') een (algemeen) oordeel over 'ruime beschermingsomvang' niet te lezen valt; Subonderdeel I.4.f: - deze klacht leent zich voor gezamenlijke behandeling met de onderdelen I.6 en I.7: zie aldaar. 5.14. Ook onderdeel I.5 leent zich voor verkorte behandeling: - het onderdeel komt neer op een herhaling van de eerdere klachten; - het onderdeel miskent dat aanwezigheid van '(een oneindige hoeveelheid) beschikbare alternatieve vormgevingsmogelijkheden' niet meebrengt dat alle, of diverse combinaties van de in casu (hier: door [eiser 3]) daaruit gekozen mogelijkheden reeds daarom aan het EOK & PS-criterium voldoen(82); - het onderdeel miskent ook dat de omstandigheid dat verstelbare stoelen een wezenlijk andere vormgeving kunnen hebben, geenszins uitsluit dat de vormgeving van een bepaald type verstelbare stoel niettemin (in tal van opzichten) onvoldoende is terug te voeren op creatieve keuzes van de maker. 5.15. De onderdelen I.6 en I.7 lenen zich, met onderdeel I.4.f, voor gezamenlijke (verkorte) bespreking. De klachten komen erop neer dat het hof in (rov. 3.4.2 en rov. 3.4.3 van) het arrest zou hebben volstaan met een beoordeling van slechts enkele (losse) elementen en kenmerken van het werk (I.4.f), respectievelijk slechts de stijlelementen en de technische en (in de ogen van het Hof) functioneel bepaalde kenmerken I.6), en niet het totaalontwerp dat deze opleveren (I.4.f en I.7) in zijn beoordeling zou hebben betrokken. De klachten missen feitelijke grondslag. Zij miskennen (reeds) dat het hof in rov. 3.5.1 t/m 3.5.4 nadrukkelijk het totaalbeeld van de Tripp Trapp (naast het Pagina 27 van 33
123
IEPT20130222, HR, Stokke v H3 Products
www.boek9.nl
totaalbeeld van de Carlo) in ogenschouw neemt, waarbij in rov. 3.5.2 nog in het bijzonder ingaat op andere vormgevingsaspecten van de Tripp Trapp (en de Carlo) dan stijlelementen en technische en functioneel bepaalde kenmerken.(83) 5.16. Onderdeel I.8 lijkt geheel voort te bouwen op de eerdere onderdelen en moet het lot daarvan delen. Voor zover het nog andere klachten zou willen omvatten, zijn die onvoldoende gespecificeerd (art. 407 lid 2 Rv.). 5.17. Het eveneens voor verkorte bespreking aan aanmerking onderdeel I.9 (met subonderdelen a t/m e) faalt op de gronden, vermeld in nrs. 4.23.1 - 4.23.6. 5.18. Mijn korte bespreking van onderdeel I.10 houdt in: - dat het onderdeel, voor zover het voortbouwt op de onderdelen I.1 t/m I.8, het lot daarvan deelt, - de omstandigheid dat de NEN-norm met veiligheidsvoorschriften dateert uit 1997, en het TRIPP TRAPP ontwerp uit 1972, doet er niet aan af dat een met die voorschriften overeenkomend ontwerp op dienovereenkomstige veiligheid is gericht en in zoverre deel uitmaakt van functionele/objectieve trekken. Dat ligt besloten in de verwijzing door het hof in rov. 3.4.2 naar de NEN-EN-norm. Tegen die achtergrond behoefde het hof niet (nader) in te gaan op de door Stokke c.s. in onderdeel I.10 bedoelde stellingname. Middelonderdeel II 5.19. Middelonderdeel II is in het bijzonder gericht tegen de rov. 3.5.1 t/m 3.5.4. De meest principiële onderdelen II.1.a en II.1.c klagen over miskenning van het 'totaalindrukken'-criterium zoals, volgens het middelonderdeel, 'geformuleerd' in HR 29 december 1995, NJ 1996, 548 (Decaux/Mediamax). Dat arrest is door mij hierboven al gereleveerd in nr. 4.13.1 e.v. Volgens onderdeel II.1.a blijkt die miskenning uit de omstandigheid dat het hof uitsluitend, althans in hoofdzaak, acht geslagen heeft op de strakke cursieve L-vorm van het frame van de Tripp Trapp stoel. Volgens onderdeel II.1.c heeft het hof slechts lippendienst aan het 'totaalindrukken'-criterium bewezen, door het weliswaar in rov. 3.5.4 te noemen, maar het niet (althans niet juist) toe te passen. Dit zou blijken uit onder meer de tweede volzin van rov. 3.5.4, waar het hof alleen, althans te zeer, de overname van (losse) elementen van de Tripp Trapp beoordeelt, zonder daarbij een oordeel over de totaalindruk te geven, althans inzicht te geven wat nu die totaalindruk is, hetgeen tevens geldt voor de beoordeling van de Carlo-stoel. 5.20. Bij de beoordeling van deze klachten (en de verdere klachten van middelonderdeel II) is het dienstig om te bezien wat de Hoge Raad nu precies overwoog over het (of: een) 'totaalindrukken'-criterium. Ik kan daartoe verwijzen naar nr. 4.13.1 e.v. Daar bleek (nu kort samengevat) dat de vergelijking van de totaalindrukken bepalend moet zijn, en dat dus niet beslissend moet zijn (bijv.): de loutere aanwezigheid van één of meer overeenkomsten naast verschillen, of de loutere aanwezigheid van één of meer verschillen naast overeenkomsten; dat het aankomt op het door de
rechter te bepalen totaalgewicht van de meer of minder vergaande overeenkomsten en de meer of minder vergaande verschillen; dat de aanwezigheid van één overeenkomst zwaarder gewogen worden dan tien verschillen of de aanwezigheid van één verschil kan zwaarder gewogen worden dan tien overeenkomsten. En dat het daarmee om een hoogst feitelijke beoordeling gaat. Daar kwam nog bij dat (blijkens rov. 3.4 van het arrest Decaux/Mediamax) mode, trend of stijl (ook als die is ingezet door de aanlegger in de procedure) behoort tot de niet auteursrechtelijk beschermde (objectieve) trekken. Na de uiteenzetting in nrs. 4.13.1 - 4.13.8 komen de subonderdelen van onderdeel II m.i. goeddeels voor een verkorte wijze van afdoening in aanmerking. 5.21.1. Ik kan dus kort aangeven waarom de in nr. 5.19 weergegeven subonderdelen II.1.a en II.1.c (reeds) falen: het 'totaalindrukken'-criterium brengt (anders dan optel- en aftrekwerk) nu juist mee dat verschil ten aanzien van één vormelement of kenmerk kan en mag leiden tot het oordeel dat er sprake is van andere totaalindrukken. 5.21.2. Overigens berusten de onderdelen m.i. ook op verkeerde lezing van rov. 3.5.1 - 3.5.4, nu het hof daar diverse aspecten van de vormgeving van de Tripp Trapp resp. de Carlo bespreekt. Dat het hof de afwijking in de Carlo stoel van de strakke cursieve Lvorm van het frame van de Tripp Trapp stoel voor de totaalindrukken bepalend vindt, doet daaraan niet af. 5.22. In het verlengde hiervan behoeft ook onderdeel II.1.d slechts een korte bespreking. Anders dan het onderdeel veronderstelt, verdraagt zich met het 'totaalindrukken'-criterium zeer wel dat de feitenrechter (objectieve, althans objectievere) kenmerken met een gebruiksbestemming op de achtergrond plaatst en aan een uitgesproken subjectieve trek (hier: de L-vorm van het frame) een overheersend 'totaalindruk'-bepalend karakter toekent. Anders dan het onderdeel suggereert, is dat (juist) niet een beperking van de beoordeling tot dat element, en is van innerlijke tegenstrijdigheid geen sprake. Dat de feitenrechter de in onderdeel II.1.d bedoelde op zichzelf niet oorspronkelijke, technisch(e) (noodzakelijke) elementen (met een gebruiksbestemming) en/of stijlelementen bij de beoordeling van de totaalindrukken op de achtergrond plaatst is geheel in overeenstemming met rov. 3.4 van het Decaux/Mediamax-arrest, aangehaald in nr. 4.13.4. 5.23. Het nog niet besproken subonderdeel b van onderdeel I.2 (over het niet ingaan door het hof op een door Stokke c.s. voorgehouden andersluidend oordeel van een andere feitenrechter) faalt omdat, als eerder gezegd, geen rechtsregel een feitenrechter ertoe noopt het oordeel van andere feitenrechters te volgen, of uit te leggen waarom hij dat niet volgt. 5.24. Bij onderdeel II.2 kan ook met een verkorte bespreking worden volstaan. Subonderdelen II.2.a en II.2.d: - deze falen overeenkomstig hetgeen ik hierboven (met name in nrs. 5.21.1-5.22) heb opgemerkt. Subonderdeel II.2.c(84):
Pagina 28 van 33 124
IEPT20130222, HR, Stokke v H3 Products
www.boek9.nl
- dit subonderdeel faalt (reeds) op de gronden als vermeld in nr. 5.15. 5.25. Ook de subonderdelen II.3.a en II.3.b behoeven slechts een verkorte bespreking. Subonderdeel II.3.a: - voor zover dit subonderdeel zich beroep op een andersluidend oordeel van een andere feitenrechter, faalt het op de grond als aangegeven in nr. 5.23; - voor het overige behelst dit subonderdeel slechts een inleiding. Subonderdeel II.3.b: - dit subonderdeel berust (in zijn eerste en laatste volzin) op een onjuiste lezing waar het poneert dat het hof de uiterlijke vormgeving(selementen) waarmee het (open, zwevende) effect wordt bereikt 'buiten de inbreukvraag' zou laten. Het hof heeft in rov. 3.5.4 klaarblijkelijk de desbetreffende vormgeving(selementen) wel meegewogen, maar niet zwaar genoeg bevonden om ze te laten bijdragen aan overeenstemmende totaalindrukken van de Tripp Trapp respectievelijk de Carlo stoel; - overigens bevat dit subonderdeel - zoals het zelf aangeeft - een herhaling van de klachten in subonderdelen I.4.b, I.4.d en I.4.e, en deelt het in zoverre het lot daarvan. 5.26. Ik sta iets langer stil bij de subonderdelen II.3.cII.3.e. Het lijkt mij dienstig om goed voor ogen te hebben wat het hof (kennelijk) bedoelt met een 'open, zwevend karakter' van een stoel als de onderhavige Tripp Trapp of Carlo. Ik heb daarvoor veel meer woorden dan deze kernachtige drie woorden nodig. Maar in het licht van het partijdebat en de daarbij overgelegde illustraties kan hiermee niets anders bedoeld zijn dan: een stoel die niet (achterover) omvalt, niettegenstaande het ontbreken van achterpoten of een andere met het zitvlak verbonden ondersteuning aan de achterkant of in het midden van de stoel. Wat de (noodzakelijke) verbinding tussen de staanders en wat de rugsteun betreft kan daaraan nog worden toegevoegd: niet gesloten, maar daarentegen (zo) weinig (mogelijk) resp. smalle horizontale elementen. 5.27. Ik bespreek nu de subonderdelen II.3.c-II.3.e in omgekeerde volgorde. 5.28. Subonderdeel II.3.e faalt omdat het uitgaat van een onjuiste lezing. Klaarblijkelijk heeft het hof niet het oog gehad op (slechts) een 'effect', maar daarentegen op uiterlijke vormgeving waarmee het ('open, zwevend') effect bereikt wordt. 5.29.1. Subonderdeel II.3.d, dat uitgaat van diezelfde onjuiste lezing, leest daarom - en ook overigens - ten onrechte in rov. 3.5.4 dat het hof bij zijn beoordeling van de totaalindrukken de specifieke vormgevingselementen waarmee het open, zwevend karakter wordt bereikt, buiten beoordeling zou hebben gelaten. Ook hier moet gelden dat het hof aldaar de desbetreffende vormgeving(selementen) wel heeft meegewogen, maar niet zwaar genoeg bevonden om ze te laten bijdragen aan overeenstemmende totaalindrukken van de Tripp Trapp respectievelijk de Carlo.
5.29.2. Daartoe noemt het hof in de tweede volzin van de tweede alinea en in de derde alinea van rov. 3.5.4 een aantal redenen. Hier is klaarblijkelijk dragend voor 's hofs - bij uitstek feitelijk - oordeel: dat de wijze waarop het open, zwevend karakter/effect bij de twee stoelen wordt bereikt daartoe te veel verschilt (gebruik van ĂŠĂŠn gebogen deel als staander tevens ligger versus gebruik van twee rechte stukken hout die in een scherpe hoek aan elkaar zijn bevestigd). Dat oordeel is niet onbegrijpelijk, te minder in het licht van de - ook begrijpelijke, niet zelfstandig dragende steunargumenten in rov. 3.5.4, nl. [i] dat de daarmee bereikte eenvoud/ minimalistische uitstraling past in de Scandinavische stijl (dus het Scandinavische vormgevingserfgoed(85), A-G), alsmede [ii] dat het open, zwevend karakter/effect, bereikt door het stabiliseren van het deel van de stoel waaraan het zitvlak (en de voetensteun) is aangebracht door middel van (horizontale) liggers in plaats van door een schoor aan de achterzijde van de stoel, in 1972 niet oorspronkelijk was (waartoe het hof drie voorbeelden noemt). 5.29.3. Voor zover het onder [ii] bedoelde steunargument toch dragend zouden worden geoordeeld, merk ik nog op dat de daarop in het slot van het subonderdeel gerichte pijlen geen doel treffen. Juist nu Stokke c.s. zich kennelijk op het standpunt stellen dat het open, zwevend karakter bij uitstek tot de auteursrechtelijk beschermde trekken van de Tripp Trapp behoort, respectievelijk bij de beoordeling van de totaalindrukken zwaar zou moeten meewegen, getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting en is alleszins begrijpelijk te achten 's hofs relativering, onder verwijzing naar de voorbeelden uit 1947, 1932 en 1927. Bij hetgeen het hof hieromtrent overweegt heeft hij klaarblijkelijk niet (alleen) het oog op een 'effect sec', maar (mede) op de uiterlijke vormgeving waarmee dit effect bereikt wordt (getuige de zinsnede: 'laatstbedoeld effect, bereikt door het stabiliseren van het deel van de stoel waaraan het zitvlak (en de voetensteun) is aangebracht door middel van (horizontale) liggers in plaats van door een schoor aan de achterzijde van de stoel'). 5.29.4. Dat - zoals het subonderdeel aanvoert bedoelde stoelen uit 1947, 1932 en 1927 een volstrekt ander totaalbeeld zouden bieden dan de Tripp Trapp stoel, en dat de combinatie van vormgevingselementen waarmee het open, zwevende karakter bij deze stoelen wordt bereikt, ook niet zou zijn terug te vinden in (het totaalbeeld van) de Tripp Trapp (MvA Stokke c.s. nr. 96), doet er niet aan af dat het nog steeds gaat om vormgevingselementen die zorgen voor 'het stabiliseren van het deel van de stoel waaraan het zitvlak (en de voetensteun) is aangebracht door middel van (horizontale) liggers in plaats van door een schoor aan de achterzijde van de stoel'. En daarmee: dat het gaat om - bekende - vormgevingselementen die het hof zonder schending van een rechtsregel, en niet onbegrijpelijk, mocht laten meewegen bij zijn oordeel over de vraag of, zoals door Stokke c.s. gepretendeerd, het 'open, zwevend karakter' van de Tripp Trapp in Pagina 29 van 33
125
IEPT20130222, HR, Stokke v H3 Products
www.boek9.nl
auteursrechtelijke context al dan niet als in Stokke's voordeel (mee-)beslissend voor de 'totaalindrukken' moest worden beschouwd. 5.30.1. Indien mijn opinie over subonderdeel II.3.d hout snijdt, valt daarmee m.i. ook het doek voor subonderdeel II.3.c. Daarin wordt (inderdaad) zwaar getamboereerd op de vormgeving met het open, zwevend karakter van de Tripp Trapp, als medebepalend voor de totaalindruk. In het verlengde daarvan wordt onbegrijpelijk geacht dat het hof daaraan geen betekenis wil toekennen vanwege een (volgens Stokke c.s.) ondergeschikt verschil in de vorm van een deel van de staanders, (ook) omdat dit oordeel niet te rijmen zou zijn met 's hofs overweging dat de vormgeving van de Carlo net als die van de Tripp Trapp een open, zwevend karakter heeft. 5.30.2. Het in het subonderdeel hiertoe (tussen aanhalingstekens) opgenomen citaat uit rov. 3.5.4: 'door gebruik van één gebogen deel als staander versus gebruik van twee rechte stukken hout die in een scherpe hoek aan elkaar zijn bevestigd', is niet correct. Het correcte citaat had moeten luiden: [door] 'gebruik van één gebogen deel als staander tevens ligger versus gebruik van twee rechte stukken hout die in een scherpe hoek aan elkaar zijn bevestigd' (curs. toegevoegd). 5.30.3. Het subonderdeel klaagt: 'Deze andere uitvoering van de staanders heeft immers (evident) geen invloed op het totaalbeeld van een open, zwevend karakter'. Omdat het klaagt op basis van een onjuist citaat uit 's hofs rov. 3.5.4, mist het feitelijke grondslag. Ik teken aan dat ik het verschil tussen een 'staander' en een 'staander tevens ligger' niet zo maar als onbetekenend kan afdoen. 5.30.4. Ook als ik hier overheen stap, gaat de klacht niet op. Bij mijn (naar voren gehaalde) bespreking van subonderdeel II.3.d is gebleken dat het hof kon oordelen dat het 'open, zwevend karakter' van de Tripp Trapp als door Stokke c.s. vormgegeven, (nu kort gezegd:) niet de volgens Stokke c.s. aangevoerde eigenschap als (beslist) medebepalend voor de 'totaalindrukken' kon claimen. Dat kan de feitenrechter alleszins aanleiding geven om aan een andere uitvoering van de staanders (en liggers) wel degelijk invloed toe te kennen ten aanzien van het totaalbeeld van een 'open, zwevend karakter'. Ook daarop strandt de klacht dus. Anders dan in dit subonderdeel II.3.c geklaagd wordt, gaf het hof in rov. 3.5.4 ook met feiten en omstandigheden aan waarom hij tot dat oordeel kwam, zoals bleek bij de bespreking van subonderdeel II.3.d. De klacht dat het hof 'in zijn arrest geen andere feiten of omstandigheden heeft geleverd' mist dus feitelijke grondslag. Op een ander (hoger/eenvoudiger) niveau kan (nog eens) gezegd worden dat het subonderdeel faalt omdat het met klachten, die in wezen vragen om een feitelijke herbeoordeling waarvoor in cassatie geen plaats is, opkomt tegen een in hoge mate feitelijk - en niet onbegrijpelijk - oordeel.
5.31. Bij onderdeel II.4 kan ik met een verkorte bespreking volstaan. Subonderdeel II.4.a: - de klachten (die in de kern erop neerkomen dat het hof aan de hand van de stellingen van Stokke c.s. het louter licht buigen van een deel van de staanders, evenals de afgeronde vorm van de voorzijde van de plankjes en de afgeronde uiteinden van de staanders/liggers, als ondergeschikt had moeten aanmerken), falen omdat zij zich richten op een bij uitstek feitelijk oordeel, dat - mede in het licht van hetgeen ik over eerder besproken klachten (waarvan het subonderdeel deels een herhaling inhoudt) heb opgemerkt - niet onbegrijpelijk is. Subonderdeel II.4.b: - een regel dat de feitenrechter bij de beoordeling van een inbreukvraag meer nadruk zou dienen te leggen op de punten van overeenstemming en niet op de punten van verschil is niet te vinden in HR 29 december 1995, NJ 1996, 546 (Decaux/Mediamax), om niet te zeggen: integendeel (in de zin dat het juist niet aankomt op 'optellen en aftrekken')(86). Zij ligt evenmin besloten in andere rechtspraak van de Hoge Raad over Nederlands auteursrecht. Voor zover zo'n regel besloten ligt in het door Stokke c.s. aangehaalde arrest HR 16 april 1999 (Bigott/ Doucal)(87), zij opmerkt dat het daar niet ging om auteursrecht maar om Arubaans merkenrecht: zie rov. 3.6-3.7 van dat arrest (een dienovereenkomstige regel in het Europees geharmoniseerde merkenrecht is mij niet bekend); - voor het overige komt de inhoud van het subonderdeel neer op een herhaling van eerdere klachten. Subonderdeel II.4.c: - ook de inhoud van dit subonderdeel komt goeddeels neer op een herhaling van eerdere klachten. Ik stip bij enkele stellingen in dit subonderdeel nog het volgende aan: - de stelling dat de vraag of sprake is van inbreuk niet van zuiver feitelijke aard is, en dat er zodanig moet worden gemotiveerd dat na te gaan is of de feitenrechter de auteursrechtelijke regels heeft nageleefd, kan Stokke c.s. niet baten, nu uit mijn voorafgaande beschouwingen blijkt dat dit laatste het geval is; - van ongerijmdheid van 's hofs oordeel omtrent de andere totaalindruk bleek geen sprake, en zo'n beweerde ongerijmdheid kan zeker niet worden afgeleid uit een beschouwing aan de hand van vier (nieuwe) illustraties in de cassatieschriftuur; - de klacht dat over een 'doen denken van de Carlostoel aan een schommelstoel' niets gesteld is, miskent dat de rechter bij de beoordeling van de inbreukvraag niet gebonden is aan de stellingen van partijen; - voor het beroep op een uitspraak van een andere feitenrechter (c.q. een administratieve instantie) geldt hetgeen in opgemerkt in nr. 5.23. 5.32. Onderdeel III keert zich tegen de afwijzing door het hof (in rov. 3.6) van de gestelde inbreuk op morele rechten van [eiser 3].
Pagina 30 van 33 126
IEPT20130222, HR, Stokke v H3 Products
www.boek9.nl
5.33. Voor zover onderdeel III.1.a met de klacht dat het hof een verveelvoudiging had moeten aannemen voortbouwt op de daaraan voorafgaande onderdelen I en II, deelt het het lot daarvan. Het onderdeel klaagt verder dat het hof miskent dat het enkele feit dat geen sprake is van verveelvoudiging in de zin van artikel 13 Aw niet betekent dat geen sprake is van schending van morele rechten. Het voert aan dat uit de tekst van art. 6bis Berner Conventie (BC) blijkt dat het (persoonlijkheids)recht van de auteur om zich te verzetten tegen elke misvorming, verminking of andere wijziging los staat van het vermogensrechtelijke verveelvoudigingsrecht. Volgens het onderdeel hanteert het hof dus een onjuiste maatstaf. Voor zover het onderdeel hiermee wil betogen dat het hof op basis van een ander criterium dan dat van art. 13 Aw (en de daarop gebaseerde jurisprudentie van de Hoge Raad) tot een 'verveelvoudiging' had moeten concluderen, faalt het, aangezien zo'n ander criterium niet bestaat. Het onderdeel geeft ook niet aan waarin dit zou moeten bestaan. Voor het overige bestaat bij onderdeel III.1.a, naast onderdeel III.1.b, geen belang. 5.34. Onderdeel III.1.b bevat - ten slotte - de motiveringsklacht dat uit het arrest niet blijkt dat het hof heeft onderzocht of sprake is van verminking (c.q. aantasting of misvorming) van het Tripp Trapp ontwerp, waarbij het hof geen acht geslagen heeft op stellingen van Stokke c.s. dat in de Carlo stoel het Tripp Trapp ontwerp te herkennen is, terwijl [eiser 3] zich verzet tegen de aanpassingen die in de Carlo-stoel zijn doorgevoerd, welke hem nadeel toebrengen. Het onderdeel faalt bij gebrek aan feitelijke grondslag. Niet alleen in 's hof deeloverweging in rov. 3.6 dat de vormgeving van de Carlo niet als verveelvoudiging van de vormgeving van de Tripp Trapp valt aan te merken, maar ook in het oordeel in de rov. 3.5.2 - 3.5.4, (per saldo) medebrengend dat 'het totaalbeeld van de Carlo zo zeer af[wijkt] van dat van het (door auteursrechtelijk beschermde trekken bepaalde) totaalbeeld van de Tripp Trapp dat van een relevante overeenstemming geen sprake is' en dat geen sprake is 'van overname van elementen die (in relevante mate) een uitdrukking zijn van de eigen intellectuele schepping van de maker', ligt besloten dat naar het oordeel van het hof in de Carlo niet het Tripp Trapp ontwerp te herkennen is. Daarmee is dus ook gemotiveerd de conclusie van het hof in rov. 3.6 dat de vormgeving van de Carlo niet als wijziging of misvorming (waarin besloten ligt: verminking of andere aantasting) van de Tripp Trapp in de in artikel 25 Aw bedoelde zin valt aan te merken. Ik teken nog aan dat de door Stokke c.s. ingenomen stellingen waarnaar zij in dit verband verwijzen(88) niet inhouden dat ook indien een verveelvoudiging (kopie, namaak) in auteursrechtelijke zin niet aanwezig geoordeeld zou worden, toch een inbreuk in de zin van art. 25 Aw zou voorliggen. M.i. hebben Stokke c.s. een zodanige stelling ook terecht niet betrokken. Het moet niet zo zijn dat iemand die zou navolgen (navolgingsvrijheid is een uitgangspunt van het recht) en daarbij naar het oordeel
van de rechter voldoende afstand houdt (hier: in auteursrechtelijke zin), juist bij of door dat houden van afstand 'gestraft' zou worden wegens het beweerdelijk 'wijzigend of verminkend (e.d.) zijn' van die afwijking(89). Dat zou leiden tot een onwerkbare situatie, die door de verdragsluitende partijen van de BC en door de wetgever van de Aw niet bedoeld kan zijn. Ook andere omstandigheden waarmee, ondanks het ontbreken van een verveelvoudiging in auteursrechtelijke zin toch sprake van aantasting van het ontwerp van de Tripp Trapp sprake zou (kunnen) zijn (waarbij gedacht zou kunnen worden aan bijv. beledigend commentaar van H3 Products c.s. op dat ontwerp) zijn niet gesteld. 6. Conclusie Mijn conclusie strekt tot verwerping van het beroep.
Noten 1 Ter voorkoming van eventueel nodeloos tijdverlies geef ik de volgende leeswijzer mee: in de drie conclusies in de zaken met rolnrs. 11/00447, 11/02739 en 11/04114 zijn de nrs. 4.1.1 - 4.1.2, en de nrs. 4.2 4.40 identiek, behoudens toespitsingen op elke afzonderlijke zaak in de nrs. 4.24 en 4.30. 2 Ontleend aan rov. 3.1 van het - in dit opzicht niet bestreden arrest. 3 Ontleend aan het vonnis van de rechtbank van 7 januari 2009 (LJN BH0491, IER 2009, 21 m.nt. Grosheide) onder rov. 3.5 en 3.6. 4 LJN BQ3808. 5 De cassatiedagvaarding is betekend op 30 mei 2011. 6 Vgl. Spoor/Verkade/Visser, Auteursrecht (2005), 1.15, p. 19. Hierna geciteerd als: SVV (2005). 7 Vgl. bijv. Van Lingen, Auteursrecht in hoofdlijnen, 6e druk (2007), p. 53, SVV (2005), 3.4-3.5 en 3.143.15. Zie over geurcombinaties het in nr. 4.6.3 te vermelden arrest van HR 16 juni 2006 (Kecofa/Lancome). 8 Vgl. evenwel het uit 1985 stammende art. 45a in het hoofdstuk over filmwerken, waar gesproken wordt over een 'bijdrage van scheppend karakter'. 9 Vgl. - naast de bekende handboeken met verwijzingen - het recente artikel van Hugenholtz, Works of literature, science and art, in: Hugenholtz/ Quaedvlieg/ Visser, A century of Dutch Copyright Law, Auteurswet 1912 - 2012, DeLex Amsterdam 2012 p. 33-55. 10 HR 27 januari 1961, NJ 1962, 355 m.nt. HB (Explicator). 11 LJN ZC0104, NJ 1991, 608 m.nt. DWFV, AA 41 (1992) 1, p. 31 m.nt. HCJ, AMI 1991, p. 177 m.nt. JHS, CR 1991, p. 84 m.nt. Hugenholtz, IER 1991, nr. 38, p. 96 m.nt. FWG. 12 Na verwijzing is feitelijk alsnog geoordeeld dat de trefwoordenverzameling aan de door de HR geformuleerde eisen voldeed: Hof 's-Gravenhage 1 april 1993, NJ 1994, 58, AMI 1993, p. 134 m.nt. HCJ, CR 1993, p. 165 m.nt. PBH, IER 1993, nr. 16, p. 82. Pagina 31 van 33
127
IEPT20130222, HR, Stokke v H3 Products
www.boek9.nl
13 NJ 2007, 37, AMI 2006, p. 153 m.nt. Quaedvlieg, IER 2006, nr. 39, p. 140. 14 LJN AU8940, NJ 2006, 585 m.nt. JHS, AMI 2006, p. 161 m.nt. Quaedvlieg, IER 2006, 54, p. 201, AA 2006, p. 821 m.nt. Hugenholtz. 15 LJN BC2153, NJ 2008, 556 m.nt. EJD, AMI 2008/5, nr. 12, p. 136 m.nt. Senftleben, IER 2008, nr. 58, p. 227 m.nt. Seignette, AA 2008, p. 819 m.nt. Hugenholtz. 16 In 2006 overgebracht naar (titel III) van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (Merken en tekeningen of modellen), afgekort BVIE. 17 Vgl. nader SVV (2005), 3.38 (waaraan dit nr. ontleend is), met verwijzingen. 18 NJ 1987, 880, AMI 1986, p. 13, BIE 1986, nr. 15, p. 55. 19 NJ 1987, 881 m.nt. LWH, AMI 1987, p. 78 m.nt. JHS, BIE 1987, nr. 49, p. 196 m.nt. Ste., IER 1987, nr 40, p. 70 (met ill.), AA 1987, p. 717 (met ill.) m.nt. H. Cohen Jehoram. 20 NJ 1988, 376, BIE 1988, nr. 49, p. 170. Zie ook de volgende voetnoot. 21 In het BenGH-arrest stond hier 'karakter', maar dat moest volgens de HR gelezen worden als 'stempel': rov. 2, tweede alinea van het arrest van 15 januari 1988. 22 Art. 21 BTMW is overigens per 1 december 2003 vervallen. 23 NJ 1997, 293 m.nt. Gielen (Zoontjens/Kijlstra). 24 LJN AB2391, NJ 2001, 602 m.nt. DWFV, AMI 2001, nr. 15, p. 111 (met ill.) m.nt. Hugenholtz, IER 2001, nr. 41, p. 227 (met ill.) m.nt. HMHS. 25 In vergelijking tot de motiveringseisen volgens het Van Dale/Romme-arrest (maar dat was een bodemgeschil). 26 De HR kon in deze spellen-zaak ook wijzen op tardieve argumentatie in cassatie op het stuk van technische gebruiksvoordelen e.d.: vgl. bijv. rov. 3.5.3. 27 LJN AX3171, NJ 2006, 493, AMI 2006, p. 220 m.nt. Koelman, IER 2006, nr. 84, p. 300 (Timans/ Haarsma c.s.). 28 Bouwkundige werken worden in art. 10, lid 1 onder 8o Aw afzonderlijk genoemd, maar m.i. is er geen relevant verschil met werken als bedoeld in art. 10, lid 1 onder 11o Aw. 29 HR 8 september 2006. LJN AV3384, NJ 2006, 492, BIE 2007, nr. 7, p. 41, IER 2006, nr. 93, p. 294. 30 [Voetnoot hier niet overgenomen.] 31 [Voetnoot hier niet overgenomen.] 32 [Voetnoot hier niet overgenomen.] 33 LJN BK1599, RvdW 2010, 223. 34 Citaat uit SVV (2005), 3.10 (voetnoten hier niet overgenomen). 35 Citaat uit SVV (2005), 4.8. 36 Vgl. bijv. het oordeel in de spijkerbroekenzaak GStar/Benetton, vermeld in nr. 3.9.5. 37 NJ 1979, 339 m.nt. LWH. 38 HR 29 november 2002, LJN AE8456, NJ 2003, 17, AMI 2003, nr. 1, p. 15 m.nt. D.J.G. Visser, IER 2003, nr. 17, p. 93 m.nt. FWG, NTBR 2003/4, p. 224 m.nt. Quanjel-Schreurs (Wassenaar (Accordo) / Tros). Vgl.
ook Gielen, De totaalindruk in het auteursrecht, IER 2004, nr. 55, p. 255. 39 In het verlengde van het chronologisch eerdere arrest Decaux/Mediamax: zie hierna 4.13.1. 40 Als bedoeld in HR 21 februari 1992, NJ 1993, 164 m.nt. JHS (Barbie). 41 Daaraan kan niet afdoen dat rov. 3.5 in fine rept van 'een zelfstandig werk' en niet van de art. 13-riedel 'een nieuw, oorspronkelijk werk'. Daarover ging het niet in het Una Voce Particolare-arrest. 42 Vgl. rov. 91 van het - hierna nog ter sprake komende Painer-arrest van HvJEU 2011. Een leerzame beschouwing over foto's als 'werken' is ook te vinden in de conclusie van de A-G Asser voor HR 1 juni 1990, NJ 1991, 377 (Lamoth/Kluwer; stilist). 43 Vgl. de inzet van de zaak Heertje/Hollebrand. 44.LJN ZC1942, NJ 1996, 546 m.nt. DWFV; zie ook Quaedvlieg, AMI 1996, p. 195. 45 Vgl. SVV (2005), 4.9; Gielen, De totaalindruk in het auteursrecht, IER 2004, nr. 55, p. 255. 46 Ik onderken dat het gebruik van deze terminologie (kleinere vs. ruimere beschermingomvang) in de octrooirechtelijke en merkenrechtelijke context in de afgelopen decennia niet alleen is ingeslopen, maar daar zelfs tot het juridisch acquis is gaan behoren. 47 Vgl. Grosheide, 'Zwakke werken. Een pleidooi voor een merkenrechtelijke benadering van de inbreukvraag in het auteursrecht', in: Intellectuele eigenaardigheden, Opstellen aangeboden aan mr. Theo R. Bremer (1998), p. 126 (132). 48 Zie eerder de CPG, nrs. 4.8 t/m 4.8.4 in de zaak leidend tot HR 2 september 2011, nr. 09/04977, LJN BQ3894 (G-Star/Bestseller Retail). Door de Hoge Raad beslist met toepassing van art. 81 RO. 49 Bij de categorie 'werken van toegepaste kunst' (art. 10 lid 1, sub 11o Auteurswet) is per definitie sprake van functionele elementen, vgl. nr. 4.11.1. 50 Vgl. in deze zin bijv. SVV (2005) 4.8, p. 158 e.v. 51 NB: de A-G spreekt hier over modellen in de auteursrechtelijke context. 52 De A-G verwijst hier naar het arrest Heertje/Hollebrand. 53 De A-G verwijst hier andermaal naar het arrest Heertje/Hollebrand. 54 DeLex, Amsterdam (2011), p. 15. 55 Zie bijv. SVV (2005), 4.9. 56 Vgl. ook nr. 4.13.7. Zo'n standpunt lijkt ge誰nspireerd door bepaalde evoluties in het merkenrecht, maar het laat zich m.i. niet overplanten naar het auteursrecht. 57 Dat is gezien de jaartallen van de arresten al onwaarschijnlijk. 58 Doorgaans met alleen de 'roepnaam'. 59 Er kan nog gewezen worden op de (alle IE-rechten, en dus ook het auteursrecht omvattende) Handhavingsrichtlijn (2004/48/EG) van 29 april 2004, Pb. L 157/45. 60 In de Volgrecht-richtlijn is de constructie een andere: in art. 2 lid 1 noemt de kunstwerken waarop het volgrecht van toepassing limitatief op (vgl. punt 21 van de considerans). Bouwwerken en werken van toegepaste kunst worden daarbij niet genoemd. Pagina 32 van 33
128
IEPT20130222, HR, Stokke v H3 Products
www.boek9.nl
61 Hetzelfde staat in punt 33 van de considerans respectievelijk art. 96 lid 2 van de Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen, Pb 2002, L 3/1, in werking getreden op 6 maart 2002 (de 'Gemeenschapsmodellenverordening' of 'GModVo'). 62 Ingeschreven overeenkomstig de GModVo of een (geharmoniseerde) nationale modellenwet resp. (voor de Benelux) het BVIE. 63 C-168/09, LJN BP3418, RvdW 2011, 355. 64 In het genoemde arrest Flos/Semeraro kwamen deze niet aan de orde, omdat daarover geen vragen waren gesteld. Aan rov. 21 van het arrest valt te ontlenen dat voor de vraagstellende rechter gegeven was dat 'de lamp Arco' van de eiser aan de voorwaarden voor auteursrechtelijke bescherming voldeed, en evenzo dat het object van de gedaagde zonder meer viel binnen de grenzen van de beschermingsomvang ('alle stilistische en esthetische kenmerken ervan slaafs nabootste'). 65 Jur. 2009, p. I-6569. In Nederland gepubliceerd in AMI 2009, nr. 20, p. 198 m.nt. Koelman, IER 2009, nr. 78, p. 318 m.nt. Grosheide, NJ 2011, 288 m.nt. Hugenholtz onder nr. 289. 66 Vgl. ook de uitwerking in rov. 45-48, hieronder aangehaald in nr. 4.38.1. 67 In nr. 4.38.1 zal ik nog ingaan op tussenliggende overwegingen. 68 C-393/09, Jur. 2010, p. I-13971. In Nederland gepubliceerd in NJ 2011, 289 m.nt. Hugenholtz, AMI 2011, nr. 6, p. 95 m.nt. Van Rooijen, Computerrecht 2011, nr. 35, p. 74 m.nt. Krikke. 69 Zaak C-145-10. In Nederland gepubliceerd in AMI 2012, nr. 6, p. 66 m.nt. Van Eechoud, IER 2012, nr. 16, p. 143 m.nt. SJS en PGFAG, Mediaforum 2012, nr. 8, p. 100 m.nt. Rรถrsch. 70 NJ 2011, 289. 71 Waaraan uiteraard ontelbare commentaren (vermeerderd na het Painer-arrest), al dan niet op internet, zouden kunnen worden toegevoegd. 72 Voetnoot van Hugenholtz: F.W. Grosheide, IER 2009/6, p. 78 e.v. Meer begrip voor de opvatting van het Hof toont Speyart, 'Infopaq: het werkbegrip geharmoniseerd?', NTER 2009/10, p. 335-342. 73 Hugenholtz verwijst naar: D.J.G. Visser, '[A] ingehaald door Infopaq', B9 8122. 74 Zie hierboven nr. 4.6.4. In deze zin ook Speyart, a.w. (voetnoot 72). 75 Zie hierboven nrs. 4.7.2 en 4.8.1. 76 Kwantitatief opvallende gegevens zijn voorts: (na een cassatiepleitnota van 21 blz.) een s.t. zijdens Stokke c.s. van 106 blz., excl. 85 blz. bijlagen; een repliek zijdens Stokke c.s. van 10 blz. 77 Arrest Heertje/Hollebrand (1979). 78 Vgl. bijv. rov. 3.4 van HR 25 november 2005, LJN AT8782, NJ 2009, 103 m.nt. I. Giesen (Eternit/ Horsting). 79 Daar gaat onderdeel I.1.d nader op in; zie hierna nr. 5.8. 80 Vgl. de juiste observatie in het cassatiemiddel zelf, onder I.1.b: 'Een gebruiksvoorwerp bevat immers per definitie (een combinatie van) elementen, waaraan het
zijn bruikbaarheid en nut ontleent'. (Maar het vervolg van die volzin: 'die volgens het Hof dus (per definitie) buiten de beoordeling moeten worden gelaten' klopt dus niet.) 81 's Hofs oordeel is klaarblijkelijk de resultante van de beoordeling van het debat over de verhouding van de Tripp Trapp stoel tot de Scandinavische stijl, waaromtrent in onderdeel I.4.d vindplaatsen van de stellingnamen zijdens Stokke c.s. worden vermeld. Het debat werd (mede) gevoerd aan de hand van een zijdens H3 Products c.s. overgelegd rapport van prof. J. Jacobs (prod. 4 bij CvA/CvE in rec.). 82 Statistische zeldzaamheid of eenmaligheid is geen maatstaf om tot EOK & PS te concluderen. Vgl. SVV (2005), 3.12. 83 Hiermee faalt, naar blijken zal, ook onderdeel II.2.c. 84 Een subonderdeel II.2.b ontbreekt. 85 Vgl. in dit verband nr. 5.13. 86 Vgl. over dat arrest hierboven de nrs. 4.13.1 4.13.5, 4.21.3 en 4.22. 87 NJ 1999, 697 m.nt. Hugenholtz, IER 1999, nr. 29, p. 164 m.nt. Grosheide. 88 Inleidende dagvaarding nrs. 28-31, CvR nrs. 87-90, MvA nrs. 193-197. 89 Hier valt mij een gezegde in, dat gaat over gebeten worden door katten dan wel honden.
Pagina 33 van 33 129
IEPT20130614, HR, Cruijff v Tirion
www.boek9.nl
Hoge Raad, 14 juni 2013, Cruijff v Tirion
beroepsuitoefening betreffen en zijn gemaakt in voor het algemeen publiek toegankelijke plaatsen, tot op zekere hoogte inherent is aan hun beroepsuitoefening en de daarmee gemoeide bekendheid en belangstelling van het publiek. Indien de openbaarmaking de beroepsuitoefening van een daardoor bekende geportretteerde betreft, komt derhalve in de regel groot gewicht toe aan factoren als algemene nieuwswaarde en informatie aan het publiek in verhouding tot diens enkele verzet tegen openbaarmaking.
PORTRETRECHT Cassatieberoep verworpen Portretrecht: geen absoluut verbodsrecht • Uit het voorgaande volgt dat een geportretteerde zich kan verzetten tegen het zonder zijn toestemming openbaar maken van zijn (niet in opdracht vervaardigd) portret voor zover hij daarbij een redelijk belang heeft waarvoor het recht van meningsuiting en informatievrijheid in de gegeven omstandigheden moet wijken. • In een zodanig geval is openbaarmaking van het portret in beginsel onrechtmatig en geldt als uitgangspunt dat publicatie kan worden verboden. Niet geldt als uitgangspunt dat voor openbaarmaking steeds voorafgaande toestemming van de geportretteerde is vereist. Ook uit de rechtspraak van het EHRM bij art. 8 EVRM [...] kan niet een dergelijk absoluut verbodsrecht van de geportretteerde worden afgeleid. Privacy-belang zwaarwegend bij niet-publiekelijk bekende personen • Voor zover gericht op de bescherming van privacy-belangen is het portretrecht een persoonlijkheidsrecht waaraan in de regel een zwaarwegend gewicht zal toekomen. Dit geldt vooral ten aanzien van geportretteerden die geen publieke bekendheid genieten, in die zin dat zij openbaarmaking van hun portret in beginsel niet behoeven te dulden. Bij publiekelijk bekende personen vanwege beroepsuitoefening is nieuwswaarde en informatiebelang zwaarwegend • Ten aanzien van personen die door hun beroepsuitoefening bekendheid genieten, geldt evenwel dat de openbaarmaking van foto's die deze
Aan commerciële belangen bij verzilverbare populariteit toe te kennen gewicht afhankelijk van feiten: aanbod redelijke vergoeding kan van belang zijn • 3.6.3 Juist bij de personen die door hun beroepsuitoefening bekendheid genieten, kunnen commerciële belangen gemoeid zijn bij de openbaarmaking van hun portret. Ook dergelijke belangen vinden onder art. 8 EVRM bescherming en kunnen worden betrokken in de afweging tegen het onder art. 10 EVRM beschermde recht op vrijheid van meningsuiting en informatievrijheid. Welk gewicht aan het door de geportretteerde gestelde commerciële belang in een gegeven geval toekomt, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Is bij een geportretteerde met verzilverbare populariteit enkel sprake van een zodanig belang en is geen sprake van omstandigheden die rechtvaardigen om aan dat belang voorbij te gaan, dan kan bij de beoordeling een belangrijke rol spelen of een redelijke vergoeding is aangeboden. Wat in dit verband als een redelijke vergoeding heeft te gelden, zal moeten worden vastgesteld aan de hand van de omstandigheden van het geval. Redelijke vergoeding moet recht doen aan mate populariteit en waarde van exploitatiebelang • In ieder geval zal de vergoeding recht moeten doen aan de mate van populariteit of bekendheid van de geportretteerde en in overeenstemming dienen te zijn met de waarde van het exploitatiebelang van de geportretteerde in het economisch verkeer. • Indien vaststaat of onbetwist is dat een redelijke vergoeding is aangeboden (en bescherming van privacy-belangen niet aan de orde is), zullen in beginsel bijkomende omstandigheden nodig zijn voor het oordeel dat openbaarmaking jegens de geportretteerde onrechtmatig is. Deze omstandigheden zullen door de geportretteerde gemotiveerd gesteld dienen te worden. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan de situatie dat de publicatie afbreuk doet aan of schadelijk is voor de wijze waarop de geportretteerde zijn bekendheid wenst te exploiteren. Vindplaatsen: LJN: CA2788 Hoge Raad, 14 juni 2013 Pagina 1 van 22
130
IEPT20130614, HR, Cruijff v Tirion
www.boek9.nl
(E.J. Numann A.H.T. Heisterkamp, M.A. Loth, C.E. Drion en G. Snijders) Arrest in de zaak van: Hendricus Johannes CRUIJFF, wonende te Barcelona, Spanje, EISER tot cassatie, advocaat: mr. L. Kelkensberg en mr. R.P.J.L. Tjittes, tegen 1. TIRION UITGEVERS B.V., gevestigd te Baarn, 2. Guus DE JONG, wonende te Amsterdam, VERWEERDERS in cassatie, advocaat: mr. R.S. Meijer en mr. A.M. van Aerde. Eiser zal hierna ook worden aangeduid als Cruijff en verweerders als Tirion, De Jong en gezamenlijk als Tirion c.s. 1. Het geding in feitelijke instanties Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende stukken: a. de vonnissen in de zaak 351804/HA ZA 06-3100 van de rechtbank Amsterdam van 2 mei 2007, 11 juli 2007 en 14 april 2010; b. het arrest in de zaak 200.070.228/01 van het gerechtshof te Amsterdam van 3 januari 2012. Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht. 2. Het geding in cassatie Tegen het arrest van het hof heeft Cruijff beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit. Tirion c.s. hebben geconcludeerd tot verwerping van het beroep. De zaak is voor Cruijff mondeling toegelicht door mr. R.D. Chavannes, advocaat te Amsterdam. Voor Tirion c.s. is de zaak mondeling toegelicht door hun advocaat mr. A.M. van Aerde. De conclusie van de Advocaat-Generaal in buitengewone dienst D.W.F. Verkade strekt tot verwerping van het beroep. Bij brief van 22 maart 2013 heeft mr. R.D. Chavannes namens Cruijff op die conclusie gereageerd. 3. Beoordeling van het middel 3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan. (i) Cruijff is een (voormalig) voetbalspeler, voetbaltrainer en commentator. (ii) Tirion is een uitgeverij die in 2003 het plan heeft opgevat om een fotoboek 'Johan Cruijff - De Ajacied' op de markt te brengen. (iii) De toenmalige raadsman van Cruijff heeft Tirion op 29 april 2003 schriftelijk bericht dat zij vooralsnog niet gerechtigd was een dergelijk boek te publiceren maar dat bereidheid bestond het door Tirion gedane voorstel voor een financiĂŤle vergoeding te bestuderen. Daarop is correspondentie over dit voorstel gevolgd die niet tot overeenstemming heeft geleid. (iv) Het fotoboek 'Johan Cruijff - De Ajacied' (hierna ook: het fotoboek) is op 5 november 2003 in de handel verschenen. De daarin opgenomen foto's zijn afkomstig uit het archief van De Jong. De foto's zijn geselecteerd en voorzien van commentaar door Jaap Visser. Zowel Visser als De Jong heeft een kort voorwoord geschreven. Het betreft een verzameling foto's, vooral uit de tijd dat Cruijff als voetballer voor Ajax uitkwam.
(v) Het boek is enige tijd uit de handel geweest als gevolg van een door Cruijff en Supportersvereniging Ajax (hierna: SVA) als tussenkomende partij tegen Tirion gevoerd kort geding dat heeft geleid tot een verbod van verdere verkoop en verspreiding van het boek op straffe van verbeurte van een dwangsom ten gunste van SVA. (vi) Nadat de rechtbank Utrecht bij vonnis van 24 augustus 2005 in de bodemprocedure (onder meer) het gevorderde verbod alsnog had afgewezen, is de verkoop van het boek medio september 2005 hervat. Het boek is sinds eind 2008 uitverkocht en niet meer leverbaar. 3.2 Cruijff vordert in dit geding, samengevat, een verklaring voor recht dat hij een recht, althans een redelijk belang, heeft zich te verzetten tegen de publicatie en verspreiding van het boek, een verklaring voor recht dat het boek inbreuk maakt op de privacy (het portret en de naam) van Cruijff en mitsdien jegens Cruijff onrechtmatig is, alsmede een gebod om deze inbreuk, waaronder ieder openbaar maken en verveelvoudigen van het boek, te staken en gestaakt te houden, en veroordeling van Tirion tot schadevergoeding op te maken bij staat. De rechtbank heeft de vorderingen afgewezen. 3.3 Het hof heeft het vonnis van de rechtbank bekrachtigd. Het oordeelde dat van een onrechtmatig handelen van Tirion c.s. jegens Cruijff niet is gebleken en overwoog daartoe onder meer het volgende. De in het boek gepubliceerde foto's hebben betrekking op het functioneren van Cruijff als voetballer in het eerste elftal van een club en/of in competities waarvan bekend is dat zij grote publieke aandacht trekken en betreffen derhalve niet, althans niet in relevante mate, zijn persoonlijke levenssfeer. Het betreft foto's van een sportman die (nog steeds) als zodanig actief en zeer bekend is en die niet op enigerlei wijze als diffamerend zijn aan te merken. Van een situatie waarin het door art. 8 EVRM gewaarborgde recht op bescherming van het privĂŠleven is geschonden en/of zou moeten prevaleren boven de door art. 10 EVRM gewaarborgde uitingsvrijheid kan derhalve niet worden gesproken. (rov. 3.4) Het aanvaarden als algemeen uitgangspunt dat publicatie van foto's als de onderhavige niet mag plaatsvinden zonder dat de daarop afgebeelde persoon daartoe toestemming heeft gegeven (het door Cruijff bepleite zogenoemde zelfbeschikkingsrecht, slechts wijkend voor wat in het kader van de nieuwsvoorziening noodzakelijk is) zou de vrijheid om door middel van foto's inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of te verstrekken te zeer belemmeren. Het hof sluit zich aan bij hetgeen de rechtbank daaromtrent, (mede) naar aanleiding van de uitspraken van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in de zogenoemde Caroline van Hannover en Reklos zaken, heeft overwogen. Tirion c.s. wijzen er in dit verband terecht op dat volgens de portretbepalingen in de Nederlandse Auteurswet enkel bij in opdracht gemaakte portretten toestemming van de
Pagina 2 van 22 131
IEPT20130614, HR, Cruijff v Tirion
www.boek9.nl
geportretteerde is vereist voor openbaarmaking ervan. (rov. 3.5) Aan de orde is vervolgens de vraag of Cruijff zich niettemin, op grond van een redelijk belang als bedoeld in art. 21 Aw, tegen de publicatie van de foto's (of een of meerdere daarvan) kan verzetten. In het onderhavige geval gaat het niet om afbeeldingen die (in relevante mate) betrekking hebben op het dagelijks privéleven van Cruijff terwijl er evenmin sprake is van omstandigheden die kunnen leiden tot het oordeel dat door het maken van de foto's de privélevenssfeer van Cruijff is geschonden. De foto's zijn door Tirion c.s. gepubliceerd in een boek dat klaarblijkelijk bedoeld is om het in voetbal geïnteresseerde publiek over het talent van Cruijff te informeren. Het boek is in feite een verslag van dit voetbaltalent aan de hand van foto's van het optreden van Cruijff als voetballer. Het boek is in zoverre te vergelijken met een biografie (en niet als louter een compilatie van foto's). Dat het verhaal in feite door de foto's wordt 'verteld' en de tekst in het boek een ondergeschikte rol speelt, leidt niet tot een ander oordeel. Dat dit fotoboek op enigerlei wijze schadelijk is voor de reputatie van Cruijff is door hem onvoldoende toegelicht. De foto's zijn niet diffamerend voor Cruijff. Het publiek zal menen dat het fotoboek over Cruijff gaat, maar het boek wekt niet indruk dat Cruijff betrokken is geweest bij de totstandkoming daarvan. (rov. 3.6) Dat het portretrecht aanspraak geeft op een exclusief exploitatierecht en in zoverre is te vergelijken met een recht van intellectuele eigendom, kan niet als juist worden aanvaard. Daarmee worden de rechten van de auteur van de foto's, zonder wiens eigen creatieve prestatie de foto's überhaupt niet zouden hebben bestaan, miskend. In zoverre moet ook het standpunt van Cruijff dat zijn economische belangen dienen te prevaleren boven die van de auteursrechthebbende worden verworpen. (rov. 3.7) Dit neemt niet weg dat indien sprake is van verzilverbare populariteit het redelijk belang van de betrokken geportretteerde zich ertegen kan verzetten dat tot publicatie wordt overgegaan zonder dat aan hem een passende vergoeding wordt aangeboden. Dat ook Tirion c.s. daarvan uitgaan, valt op te maken uit het feit dat Tirion aan Cruijff een aan de verkoopcijfers van het boek gerelateerde vergoeding heeft aangeboden. Dat dit niet aanvaarde aanbod in de omstandigheden niet redelijk was, wordt door Cruijff niet voldoende toegelicht, zodat Cruijff hieraan evenmin een argument ontleent om tegen de publicatie van het fotoboek op te komen. (rov. 3.8) Dit brengt mee dat van een onrechtmatig handelen van Tirion c.s. jegens Cruijff ook naar het oordeel van het hof niet is gebleken (rov. 3.9). 3.4 Het middel stelt in de kern aan de orde de reikwijdte van de bescherming die de geportretteerde aan art. 21 Aw kan ontlenen. Bij de beoordeling ervan wordt het volgende vooropgesteld. (a) Ingevolge art. 21 Aw is openbaarmaking van een niet in opdracht vervaardigd portret ongeoorloofd voor
zover een redelijk belang van de geportretteerde zich tegen openbaarmaking verzet. Deze norm richt zich niet alleen tot de maker, maar evenzeer tot derden (HR 22 mei 1916, NJ 1916, p. 808). (b) Een redelijk belang als bedoeld in art. 21 Aw kan zowel zien op persoonlijke (privacy)belangen als op commerciële belangen. (c) Uit het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, dat naar zijn inhoud mede door art. 8 EVRM wordt bepaald, vloeit voort dat indien door de openbaarmaking van een portret op dit recht inbreuk wordt gemaakt, in beginsel sprake is van een redelijk belang van de geportretteerde als bedoeld in art. 21 Aw dat zich tegen die openbaarmaking verzet. Vgl. HR 1 juli 1988, LJN AB7688, NJ 1988/1000 (Vondelpark) en HR 2 mei 1997, LJN ZC2364, NJ 1997/661 (Discodanser). (d) De beoordeling van de vraag of openbaarmaking jegens de geportretteerde onrechtmatig is, vergt een afweging in het kader van het door art. 8 EVRM beschermde recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en van het door art. 10 EVRM beschermde recht op vrijheid van meningsuiting en informatievrijheid, welke afweging met inachtneming van alle bijzonderheden van het gegeven geval ertoe strekt na te gaan welk van de betrokken belangen het zwaarst weegt (vgl. HR 21 januari 1994, NJ 1994/473 (Ferdi E.)). Bij deze afweging kunnen van belang zijn de persoon van de geportretteerde, de plaats en de wijze van totstandkoming van de afbeelding, de aard en mate van intimiteit waarin de geportretteerde is afgebeeld, het karakter van de afbeelding, de context van de publicatie, de juistheid van de overige in de publicatie verstrekte informatie, alsmede het maatschappelijk belang, de nieuwswaarde of informatieve waarde van de openbaarmaking hiervan. (e) Ook personen die bekendheid of publieke belangstelling genieten, mogen legitieme verwachtingen hebben als het gaat om de eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer (vgl. EHRM 24 juni 2004, nr. 59320/00, LJN AQ6531, NJ 2005/22 (Caroline von Hannover I)). Daarbij komt dat de aan art. 8 EVRM te ontlenen bescherming niet is beperkt tot privé-activiteiten, maar ook mogelijk is ten aanzien van professionele of zakelijke activiteiten (vgl. EHRM 5 oktober 2010, nr. 420/07, LJN BP3541, NJ 2011/566 (Köpke) en EHRM 16 december 1992, nr. 13710/88, LJN AD1800, NJ 1993/400 (Niemietz)). (f) De in art. 21 Aw neergelegde norm brengt voorts mee dat geportretteerden niet behoeven toe te laten dat hun in de uitoefening van hun beroep verworven populariteit commercieel wordt geëxploiteerd door openbaarmaking van hun portretten, zonder dat zij daarvoor een vergoeding ontvangen. Het meedelen in de voordelen van deze exploitatie is een redelijk belang in de zin van art. 21 Aw. Vgl. HR 19 januari 1979, LJN AC6461, NJ 1979/383 ('t Schaep). (g) In geval van onrechtmatige openbaarmaking kan de geportretteerde verschillende vorderingen instellen, waaronder, naast schadevergoeding op grond van art. 6:162 BW, een verbod op (verdere) openbaarmaking Pagina 3 van 22
132
IEPT20130614, HR, Cruijff v Tirion
www.boek9.nl
(art. 3:296 BW in verbinding met art. 6:162 BW of art. 21 Aw). (h) De beoordeling van de vraag of de geportretteerde zich op de voet van art. 21 Aw tegen openbaarmaking kan verzetten, vergt afwegingen met een in hoge mate feitelijk karakter en is dus beperkt vatbaar voor toetsing in cassatie. 3.5 Uit het voorgaande volgt dat een geportretteerde zich kan verzetten tegen het zonder zijn toestemming openbaar maken van zijn (niet in opdracht vervaardigd) portret voor zover hij daarbij een redelijk belang heeft waarvoor het recht van meningsuiting en informatievrijheid in de gegeven omstandigheden moet wijken. In een zodanig geval is openbaarmaking van het portret in beginsel onrechtmatig en geldt als uitgangspunt dat publicatie kan worden verboden. Niet geldt als uitgangspunt dat voor openbaarmaking steeds voorafgaande toestemming van de geportretteerde is vereist. Ook uit de rechtspraak van het EHRM bij art. 8 EVRM - het middel verwijst in dit verband onder meer naar EHRM 7 februari 2012, nrs. 40660/08 en 60641/08, LJN BW0604 (Caroline von Hannover II) en EHRM 15 januari 2009, nr. 1234/05, LJN BI0375, NJ 2009/524 (Reklos) - kan niet een dergelijk absoluut verbodsrecht van de geportretteerde worden afgeleid. 3.6.1 Het feitelijke karakter van de beoordeling brengt mee dat het antwoord op de vraag of en in welke mate openbaarmaking van een niet in opdracht vervaardigd portret onrechtmatig is jegens de geportretteerde, niet in zijn algemeenheid is te geven. Wel kunnen aan de hand van de hiervoor in 3.4 onder (e) vermelde, bij de beoordeling in aanmerking te nemen omstandigheden op hoofdlijnen de volgende gevallen of belangen worden onderscheiden. 3.6.2 Voor zover gericht op de bescherming van privacy-belangen is het portretrecht een persoonlijkheidsrecht waaraan in de regel een zwaarwegend gewicht zal toekomen. Dit geldt vooral ten aanzien van geportretteerden die geen publieke bekendheid genieten, in die zin dat zij openbaarmaking van hun portret in beginsel niet behoeven te dulden. Ten aanzien van personen die door hun beroepsuitoefening bekendheid genieten, geldt evenwel dat de openbaarmaking van foto's die deze beroepsuitoefening betreffen en zijn gemaakt in voor het algemeen publiek toegankelijke plaatsen, tot op zekere hoogte inherent is aan hun beroepsuitoefening en de daarmee gemoeide bekendheid en belangstelling van het publiek. Indien de openbaarmaking de beroepsuitoefening van een daardoor bekende geportretteerde betreft, komt derhalve in de regel groot gewicht toe aan factoren als algemene nieuwswaarde en informatie aan het publiek in verhouding tot diens enkele verzet tegen openbaarmaking. 3.6.3 Juist bij de personen die door hun beroepsuitoefening bekendheid genieten, kunnen commerciĂŤle belangen gemoeid zijn bij de openbaarmaking van hun portret. Ook dergelijke belangen vinden onder art. 8 EVRM bescherming en kunnen worden betrokken in de afweging tegen het onder art. 10 EVRM beschermde recht op vrijheid van
meningsuiting en informatievrijheid. Welk gewicht aan het door de geportretteerde gestelde commerciĂŤle belang in een gegeven geval toekomt, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Is bij een geportretteerde met verzilverbare populariteit enkel sprake van een zodanig belang en is geen sprake van omstandigheden die rechtvaardigen om aan dat belang voorbij te gaan, dan kan bij de beoordeling een belangrijke rol spelen of een redelijke vergoeding is aangeboden. Wat in dit verband als een redelijke vergoeding heeft te gelden, zal moeten worden vastgesteld aan de hand van de omstandigheden van het geval. In ieder geval zal de vergoeding recht moeten doen aan de mate van populariteit of bekendheid van de geportretteerde en in overeenstemming dienen te zijn met de waarde van het exploitatiebelang van de geportretteerde in het economisch verkeer. Indien vaststaat of onbetwist is dat een redelijke vergoeding is aangeboden (en bescherming van privacy-belangen niet aan de orde is), zullen in beginsel bijkomende omstandigheden nodig zijn voor het oordeel dat openbaarmaking jegens de geportretteerde onrechtmatig is. Deze omstandigheden zullen door de geportretteerde gemotiveerd gesteld dienen te worden. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan de situatie dat de publicatie afbreuk doet aan of schadelijk is voor de wijze waarop de geportretteerde zijn bekendheid wenst te exploiteren. 3.7 Het in 3.5 overwogene brengt mee dat het middel faalt voor zover het zich (in de onderdelen 3.a, 3.b en 9.c) keert tegen de verwerping van het betoog van Cruijff dat publicatie van foto's als de onderhavige niet mag plaatsvinden zonder dat de daarop afgebeelde persoon daartoe toestemming heeft gegeven en dat het portretrecht aanspraak geeft op een exclusief exploitatierecht. Voor zover in onderdeel 3.a een genuanceerder "zelfbeschikkingsrecht" wordt bepleit, in die zin dat de geportretteerde zich tegen openbaarmaking kan verzetten indien een afweging van de betrokken belangen daartoe aanleiding geeft, geldt dat het hof dit niet heeft miskend. De daarop gerichte klacht faalt dus bij gemis aan feitelijke grondslag. 3.8 Anders dan waarvan de onderdelen 6.a-6.d en onderdeel 4 uitgaan, heeft het hof voorts niet miskend dat de geportretteerde een verbod kan verkrijgen (indien de openbaarmaking onrechtmatig is), ook als het (enkel) gaat om de bescherming van een commercieel belang. De hierop gerichte klachten van deze onderdelen falen dus eveneens bij gebrek aan feitelijke grondslag. 3.9 De hiervoor in 3.3 weergegeven overwegingen komen erop neer dat het hof de door Cruijff aangevoerde omstandigheden onvoldoende heeft bevonden om aan te kunnen nemen dat hij met de publicatie van het fotoboek in een redelijk belang is geschonden. Gelet op hetgeen hiervoor in 3.4 onder d, 3.6.2 en 3.6.3 is overwogen, geven deze overwegingen geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Dat het hof de commerciĂŤle belangen van Cruijff niet (voldoende) heeft meegewogen en aldus een onjuiste maatstaf zou Pagina 4 van 22
133
IEPT20130614, HR, Cruijff v Tirion
www.boek9.nl
hebben aangelegd bij de toetsing aan het begrip 'private life' in de zin van art. 8 EVRM, valt voorts niet uit het arrest af te leiden, mede in het licht van hetgeen het hof in rov. 3.5 omtrent relevante uitspraken van het EHRM heeft overwogen. Waar door Cruijff onvoldoende was toegelicht dat het aanbod van Tirion niet redelijk was, kon hij zich, bij gebreke van overige relevante omstandigheden, die naar het kennelijk oordeel van het hof niet door hem waren gesteld, niet tegen de exploitatie van zijn populariteit door openbaarmaking van het fotoboek verzetten. De beoordeling - die een sterk feitelijk karakter heeft en dus in cassatie slechts in beperkte mate kan worden onderzocht - is verder niet onbegrijpelijk of ontoereikend gemotiveerd, ook niet in het licht van de in onderdeel 1.d aangehaalde stellingen over, onder meer, het ontbreken van nieuwswaarde of van een artistiek oogmerk van de foto's. De foto's hebben betrekking op het professionele functioneren van Cruijff en vormen een illustratie van zijn voetbaltalent. Het fotoboek ontleent daaraan naar het oordeel van het hof in belangrijke mate zijn informatieve waarde voor het in voetbal geïnteresseerde publiek. Dat het hof zich van dit oordeel niet heeft laten weerhouden door de omstandigheid dat de tekst in het boek een ondergeschikte rol speelt, is niet onjuist of onbegrijpelijk. De omstandigheid dat de belangen van Tirion c.s. bij openbaarmaking van het fotoboek, zoals Cruijff stelt, enkel commercieel van aard zijn, behoefde het hof ten slotte niet tot een andere beoordeling of weging te brengen. De onderdelen 1.a-1.e, de onderdelen 5.a en 5.c en onderdeel 8 stuiten op het voorgaande af. 3.10 Ook de overige in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling. 4. Beslissing De Hoge Raad: verwerpt het beroep; veroordeelt Cruijff in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Tirion c.s. begroot op € 799,34 aan verschotten en € 2.200,-voor salaris. Dit arrest is gewezen door de vice-president E.J. Numann als voorzitter en de raadsheren A.H.T. Heisterkamp, M.A. Loth, C.E. Drion en G. Snijders, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer M.A. Loth op 14 juni 2013.
Conclusie Mr. D.W.F. Verkade Zitting 8 maart 2013 Conclusie inzake: Hendricus Johannes Cruijff tegen: 1. Uitgeverij Tirion BV, en
2. Guus de Jong 1. Inleiding 1.1. Partijen zullen hierna doorgaans worden aangeduid als 'Cruijff', 'Tirion' en 'De Jong'. Tirion en De Jong zullen gezamenlijk ook worden aangeduid als 'Tirion c.s.'. 1.2. Het gaat in deze zaak - zeer kort gezegd - over een rijk geïllustreerd aan voetballer Johan Cruijff gewijd fotoboek, dat is uitgegeven zonder zijn toestemming. Tirion heeft Cruijff wél een (aan de verkoop van het boek gerelateerde) vergoeding aangeboden. 1.3. De inzet van het principieel getoonzette cassatiemiddel is dat zo'n boek aan toestemming van Cruijff is onderworpen. Aan Cruijff zou (op basis van het privacyrecht van art. 8 EVRM) een 'zelfbeschikkingsrecht' over publicatie van foto's van hem en over gebruik van zijn naam in publicaties als de onderhavige toekomen. Daaraan zou het informatievrijheidsrecht van art. 10 EVRM niet kunnen afdoen. 1.4. Cruijffs 'grensverleggende' opstelling is m.i. niet in overeenstemming met de jurisprudentie van de Hoge Raad over het 'portretrecht'-artikel 21 Auteurswet (Aw), en evenmin in overeenstemming met de jurisprudentie van het EHRM. Het EHRM kent geen voorrang toe aan art. 8 EVRM boven art. 10 EVRM of omgekeerd, en gaat uit van de noodzaak van afweging van belangen. 1.5. Ik meen dat het hof geen rechtsregel(s) heeft geschonden. Ten aanzien van menige klachten heb ik mij afgevraagd of zij - in de vorm van rechts- en motiveringsklachten niet in wezen een hernieuwde beoordeling van de daarin vervatte stellingen van Cruijff vragen, welke beoordeling evenwel de taak van de cassatierechter te buiten gaat. 2. Feiten(1) 2.1. Cruijff is een (voormalig) voetbalspeler, voetbaltrainer en commentator. 2.2. Tirion is een uitgeverij die in 2003 het plan heeft opgevat om een fotoboek 'Johan Cruijff - De Ajacied' op de markt te brengen. 2.3. De toenmalige raadsman van Cruijff heeft Tirion op 29 april 2003 schriftelijk bericht dat zij vooralsnog niet gerechtigd is een dergelijk boek te publiceren maar dat bereidheid bestond het door Tirion gedane voorstel voor een financiële vergoeding te bestuderen. Daarop is correspondentie over dit voorstel gevolgd die niet tot overeenstemming heeft geleid. 2.4. Het fotoboek 'Johan Cruijff - De Ajacied' is op 5 november 2003 in de handel verschenen. De daarin opgenomen foto's zijn afkomstig uit het archief van De Jong. De foto's zijn geselecteerd en voorzien van commentaar door Jaap Visser. Zowel Visser als De Jong hebben een kort voorwoord geschreven. Het betreft een verzameling foto's vooral uit de tijd dat Cruijff voor Ajax als voetballer uitkwam. 2.5. Het boek is enige tijd uit de handel geweest als gevolg van een door Cruijff en Supportersvereniging Ajax (SVA) als tussenkomende partij tegen Tirion gevoerd kort geding dat tot een verbod van verdere Pagina 5 van 22
134
IEPT20130614, HR, Cruijff v Tirion
www.boek9.nl
verkoop en verspreiding van het boek op straffe van verbeurte van een dwangsom ten gunste van SVA heeft geleid(2). 2.6. Nadat de rechtbank Utrecht bij vonnis van 24 augustus 2005 in de bodemprocedure (onder meer) het gevorderde verbod alsnog had afgewezen is de verkoop van het boek medio september 2005 hervat. Het boek is sinds eind 2008 uitverkocht en niet meer leverbaar. 3. Procesverloop 3.1. Bij inleidende dagvaarding van 7 september 2006 heeft Cruijff, tezamen met de Stichting Interclarion (hierna: Interclarion) Tirion c.s. gedagvaard voor de rechtbank Amsterdam. Bij vonnis van 14 april 2010(3) heeft de rechtbank de vorderingen van Cruijff en Interclarion (zoals die in eerste aanleg luidden) geheel afgewezen. 3.2. Cruijff en Interclarion zijn van het vonnis in hoger beroep gekomen bij het gerechtshof te Amsterdam. Interclarion heeft vervolgens het door haar ingestelde hoger beroep ingetrokken. 3.3. Voor zover in cassatie van belang vorderde Cruijff na wijziging van eis, kort samengevat, een verklaring voor recht dat hij een recht heeft, althans een redelijk belang, zich te verzetten tegen de publicatie en verspreiding van het boek 'Johan Cruijff - De Ajacied' door Tirion en een verklaring voor recht dat dit boek inbreuk maakt op zijn privacy (zijn portret en zijn naam), een gebod om de verspreiding van dit boek (of soortgelijke inbreukmakende) werken te staken en gestaakt te houden op straffe van verbeurte van een dwangsom en de veroordeling van Tirion tot schadevergoeding, nader op te maken bij staat. Vorderingen gebaseerd op merkrecht zijn in hoger beroep niet meer aan de orde gesteld. Tirion c.s. voerden verweer. 3.4. Bij arrest van 3 januari 2012(4) heeft het hof het vonnis waarvan beroep, voor zover aan zijn oordeel onderworpen, bekrachtigd. 3.5. Cruijff heeft tegen het arrest van het hof - tijdig(5) - beroep in cassatie ingesteld. Tirion c.s. hebben geconcludeerd tot verwerping van het beroep. Partijen hebben hun zaak ter zitting van de Hoge Raad van 2 november 2012 - onder overlegging van pleitnota's mondeling doen toelichten, Cruijff door mr. R.D. Chavannes, advocaat te Amsterdam en mr. R.P.J.L. Tjittes, advocaat te 's- Gravenhage, en Tirion c.s. door mr. A.M. van Aerde en mr. R.S. Meijer, advocaten te Amsterdam. De advocaten hebben over en weer mondeling gerepliceerd resp. gedupliceerd. 4. Inleidende beschouwingen 4.A. Portretrecht(6) 4.1. Op Nederlands nationaal niveau is het recht van een geportretteerde om zich tegen publicatie van zijn portret te verzetten primair geregeld in het uit 1912 daterende art. 21 Auteurswet, luidende: 'Is een portret vervaardigd zonder daartoe strekkende opdracht, den maker door of vanwege den geportretteerde, of te diens behoeve, gegeven, dan is openbaarmaking daarvan door dengene, wien het auteursrecht daarop toekomt, niet geoorloofd, voor zoover een redelijk belang van den geportretteerde of,
na zijn overlijden, van een zijner nabestaanden zich tegen de openbaarmaking verzet.' In essentie gaat het om het 'redelijk belang'criterium(7). Bij de invulling van dat criterium is er van oudsher een 'link' met het algemene leerstuk van de bescherming van de persoon, resp. van de goede naam, tegen onrechtmatige (pers-) publicaties(8). 4.2. Op supranationaal, maar ook op nationaal niveau zijn (voorts) cruciaal gebleken(9) de bepalingen van art. 8 en art. 10 EVRM, voor zover hier van belang luidende: Artikel 8 - Recht op eerbiediging van privĂŠleven, familie- en gezinsleven 1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privĂŠleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie. 2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. Artikel 10 - Vrijheid van meningsuiting 1. Een ieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te koesteren en de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of te verstrekken, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen. [...] 2. Daar de uitoefening van deze vrijheden plichten en verantwoordelijkheden met zich brengt, kan zij worden onderworpen aan bepaalde formaliteiten, voorwaarden, beperkingen of sancties, die bij de wet zijn voorzien en die in een democratische samenleving noodzakelijk zijn in het belang van de nationale veiligheid, territoriale integriteit of openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, de bescherming van de goede naam of de rechten van anderen, om de verspreiding van vertrouwelijke mededelingen te voorkomen of om het gezag en de onpartijdigheid van de rechterlijke macht te waarborgen. Art. 8 lid 1 EVRM wordt door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) en door de Hoge Raad zo uitgelegd dat het in beginsel een recht aan de geportretteerde geeft op zich tegen publicatie daarvan te verzetten. Maar dat recht is onderworpen aan de beperkingen van art. 8 lid 2. Art. 10 lid 1 EVRM wordt door het EHRM en door de HR zo uitgelegd dat (ook) portretten vallen onder de inlichtingen, die een ieder in beginsel mag ontvangen of verstrekken. Maar die vrijheid is onderworpen aan de beperkingen van art. 10 lid 2. De verhouding tussen art. 8 en art. 10 EVRM (in portretrechtelijk verband) komt nader aan de orde in nr. 4.7 e.v.
Pagina 6 van 22 135
IEPT20130614, HR, Cruijff v Tirion
www.boek9.nl
4.3. De Nederlandse wetgever van 1912 had bij het 'redelijk belang' van art. 21 Aw het oog op privacybelangen; aan financiële exploitatiebelangen van geportretteerden werd toen nog niet gedacht (10). 4.4. In 1959 was zangeres Teddy Scholten winnares van het Eurovisie songfestival. Zij kwam even later haar portret tegen in een reclame-uiting voor sigaretten. Sigaretten waren toen nog niet vies. Teddy Scholten had op zichzelf ook geen bezwaar tegen gebruik van haar portret in reclame: zij had daarover een lucratief contract met een poetsmiddelenfabrikant (Erdal). Maar dat contract veronderstelde exclusiviteit voor Erdal. Dáárin - en niet in privacybelangen - zat voor haar de kneep. Zowel de rechtbankpresident als het hof erkenden in deze zaak - voor het eerst - een financieel 'redelijk belang' van een geportretteerde.(11) 4.5. De eerste uitspraak van de Hoge Raad over commercieel portretrecht kwam in 1979. Die zaak betrof een schadevergoedingsvordering van artiesten, die waren opgetreden in de tv-serie 't Schaep met de Vijf Pooten.(12) Foto's die met hun instemming voor publiciteitsdoeleinden waren gemaakt, waren zonder hun (nadere) toestemming opgenomen in een door VNU uitgegeven boek ('TV-album') dat geheel aan deze tv-serie was gewijd. De rechtbank en het hof wezen de vordering (tot een bedrag van f 6.000) toe. De Hoge Raad verwierp het cassatieberoep van de uitgever, en achtte een redelijk belang dat zich verzet tegen publicatie zonder vergoeding aanwezig bij geportretteerden die - wat men is gaan noemen verzilverbare populariteit bezitten. (Ik zal hierna ook wel over 'VP-ers' spreken). Over het meest principiële onderdeel 3 van het cassatiemiddel overwoog de Hoge Raad: 'Dit onderdeel voert in de eerste plaats en hoofdzakelijk tegen 's hofs arrest aan, dat - anders dan het hof heeft overwogen - in gevallen waarin geportretteerden uitsluitend een financieel belang aan hun vordering ten grondslag leggen en/of waarin zij bescherming eisen niet van een belang bij nietpublicatie maar van een belang bij publicatie tegen beloning, de openbaarmaking van hun portretten zonder hun toestemming wegens het ontbreken van een redelijk belang aan hun kant dat zich tegen openbaarmaking zou verzetten, jegens hen niet onrechtmatig is. Deze klacht berust op een onjuiste rechtsopvatting. Hoewel de wetgever bij de totstandkoming van de Auteurswet bij het gebruik van de woorden 'een redelijk belang' in art. 21 hoofdzakelijk gedacht moet hebben aan belangen van niet-financiële aard, kan, mede gezien de ontwikkeling in de maatschappelijke opvattingen dienaangaande, van een redelijk belang ook sprake zijn, wanneer de populariteit van geportretteerden, verworven in de uitoefening van hun beroep, van dien aard is, dat een commerciële exploitatie van die populariteit door enigerlei wijze van openbaarmaking van hun portretten mogelijk wordt. Het belang van de geportretteerden om dan in de voordelen van zulke exploitatie mee te kunnen delen door de openbaarmaking van hun portretten voor commerciële doeleinden niet te hoeven toelaten zonder
daarvoor vergoeding te ontvangen, is een redelijk belang in de zin van art. 21.' 4.6. Afgezien van financiële/commerciële redenen, kunnen personen met 'verzilverbare populariteit' onder omstandigheden ook morele (privacy-)bezwaren hebben tegen gebruik van hun portret in een bepaalde context. Dat kan zich bijv. voordoen als zij hun portret principieel niet voor gebruik in reclame willen lenen, of niet willen doorgaan als aanprijzer van de producten of diensten die in de onderhavige reclame geadverteerd worden. Zij hebben dan twee grondslagen voor actie: het privacybelang én het commerciële 'Schaep'-belang. Voor personen zonder 'verzilverbare populariteit' is het privacybelang om zich te verzetten tegen gebruik van hun (slechts tot in de kennissenkring bekende) portret in reclame erkend door HR 2 mei 1997 (Discodanser)(13) met de volgende motivering (rov. 3.3): 'De opname van een portret in een reclame voor een produkt of dienst heeft immers tot gevolg dat de geportretteerde door het publiek geassocieerd zal worden met dat produkt of die dienst, waarbij het publiek in het algemeen - en doorgaans terecht - ervan uit zal gaan dat het gebruik van het portret niet zal zijn geschied zonder toestemming van de geportretteerde en de opname van het portret in de reclame-uiting zal opvatten als een blijk van publieke ondersteuning van het produkt of de dienst door de geportretteerde. Op deze gronden is het op een dergelijke wijze gebruiken van een portret in beginsel aan te merken als een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de geportretteerde. Dit brengt mee dat in beginsel sprake is van een redelijk belang als bedoeld in art. 21 Aw, dat zich tegen die openbaarmaking verzet.' Inwerking van art. 8 en art. 10 EVRM op art. 21 Aw 4.7. In het even genoemde Discodanser-arrest is de toepassing van art. 21 Aw mede geplaatst in de sleutel van de (conflicterende) grondrechten van art. 8 en art. 10 EVRM. Ik citeer uit rov. 3.3 nog: 'Evenmin heeft Bios een belang aan de orde gesteld dat bij afweging tegen voormeld belang van M. de inbreuk op zijn persoonlijke levenssfeer zou kunnen rechtvaardigen. Het commerciële belang van Bios om voor de door haar aangeboden diensten reclame te maken, hoezeer het ook mede onder de bescherming van art. 10 EVRM valt, weegt hiervoor immers niet zwaar genoeg.' 4.8. De invloed van de conflicterende grondrechten van art. 8 en art. 10 EVRM was al eerder, en nog nadrukkelijker, aan de orde in HR 21 januari 1994 (Moordenaar G.J. Heijn)(14). In dat arrest koos de Hoge Raad nadrukkelijk voor de opvatting dat niettegenstaande de aanwezigheid van een redelijk belang aan de kant van de geportretteerde, toch een verdere belangenafweging op zijn plaats is. En de Hoge Raad plaatste die afweging in de sleutel van de twee conflicterende grondrechten van art. 8 EVRM resp. art. 10 EVRM. De Hoge Raad oordeelde dat (ook) in de context van art. 21 Aw het privacy-recht niet absoluter is dan het recht m.b.t. informatievrijheid. Bij de afweging van een Pagina 7 van 22
136
IEPT20130614, HR, Cruijff v Tirion
www.boek9.nl
en ander dienen publicaties waarbij een portret wordt afgebeeld niet wezenlijk anders benaderd te worden dan publicaties zonder portret.(15) Een redelijk belang van de geportretteerde sluit belangenafweging niet uit (rov. 3.5). 4.9. De juistheid van belangenafweging in het licht van art. 8 en art. 10 EVRM bij de beoordeling van portretpublicaties heeft vanaf 2000 bevestiging gevonden in uitspraken van het EHRM.(16) In een van de meest recente uitspraken (Caroline von Hannover/Duitsland II(17)) overwoog het EHRM (samenvattend): '106. In cases such as the present one, which require the right to respect for private life to be balanced against the right to freedom of expression, the Court considers that the outcome of the application should not, in theory, vary according to whether it has been lodged with the Court under Article 8 of the Convention, by the person who was the subject of the article, or under Article 10 by the publisher. Indeed, as a matter of principle these rights deserve equal respect (see Hachette Filipacchi Associés (ICI PARIS), cited above, § 41; Timciuc v. Romania (dec.), no. 28999/03, § 144, 12 October 2010; and Mosley v. the United Kingdom, no. 48009/08, § 111, 10 May 2011; see also point 11 of the Resolution of the Parliamentary Assembly - paragraph 71 above). Accordingly, the margin of appreciation should in theory be the same in both cases. 107. Where the balancing exercise has been undertaken by the national authorities in conformity with the criteria laid down in the Court's case-law, the Court would require strong reasons to substitute its view for that of the domestic courts (see MGN Limited v. the United Kingdom, no. 39401/04, §§ 150 and 155, 18 January 2011, and Palomo Sánchez and Others v. Spain [GC], nos. 28955/06, 28957/06, 28959/06 and 28964/06, § 57, 12 September 2011). Het EHRM gaat er - net als de Hoge Raad reeds in het arrest van 21 januari 1994(18) - dus van uit dat de grondrechten van art. 8 EVRM en art. 10 EVRM 'equal respect' verdienen en dat (met inachtneming van nadere criteria op basis van 'the Court's case-law') een brede waarderingsmarge toekomt aan de nationale (feiten)rechter. Zie echter nog hierna nr. 4.14. 4.10. In de afgelopen twee decennia is in Nederland gepleit voor omvorming op nationaal niveau van het nu op art. 21 Aw gebaseerde portretrecht naar een persoonlijkheidsrechtelijk subjectief recht. Zo heeft Pinckaers(19) (hand in hand met een uitbreiding van de bescherming tot de stem, de handtekening en nog andere menselijke parafernalia) een persona-recht bepleit op zowel morele als economische gronden. Uit het beginsel van persoonlijke autonomie zou volgens de auteur volgen dat ieder mens, los van enige prestatie-eis of populariteit, het recht zou moeten hebben om zelf te beslissen of, en zo ja, op welke wijze aspecten van zijn persona aan de rest van de wereld worden getoond. Pinckaers wil dit persona-recht recht evenwel beperkt zien tot gebruik van persoonskenmerken in een
'commerciële setting' en 'niet daarbuiten, in een communicatieve setting, waar de met de uitingsvrijheid gemoeide belangen zwaarder wegen dan de financiële belangen van de betrokken persoon.'(20) Ook een rapport van de Commissie portretrecht VMC uit 1996(21) bepleitte een subjectief portretrecht. Daarbij zou het commerciële portretrecht evenwel (slechts) bescherming moeten bieden tot gebruik van portretten 'voor handelsdoeleinden'. Daaronder zou volgens de Commissie portretrecht VMC niet moeten worden verstaan: gebruik van portretten door de media voor zover dit gebruik een redelijk verband heeft met informatievoorziening, gebruik voor wetenschappelijke of kunstzinnige doeleinden, gebruik ter identificatie van de afgebeelde personen, en gebruik in de privésfeer.(22),(23) 4.11.1. E.J. Dommering lijkt het verst te gaan bij de verdediging van een (in beginsel) absoluut subjectief portretrecht (door hem aangeduid als: 'informationeel zelfbeschikkingsrecht'). Hij zoekt aansluiting bij het regime van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)(24), met - buiten gevallen van (aperte?) 'nieuwswaarde' - geen of minimale afwegingsruimte ten behoeve van media of fotografen(25). Daartegen: Pinckaers(26). 4.11.2. In NJ- en AMI-annotaties leidde Dommering uit het Reklos-arrest van het EHRM van 2009 af dat voor portretpublicatie in de regel een toestemmingsvereiste zou gelden(27). Dat wordt door anderen weersproken, waaronder de rechtbank en het gerechtshof in de onderhavige zaak Cruijff/Tirion(28),(29). 4.12. In Onrechtmatige daad (Groene Serie)(30) gaat G.A.I. Schuijt in op de betekenis van het Reklos-arrest voor het portretrecht en (samenvattend) op daarover gevoerd debat: 'Over de consequenties van de Rekloszaak zie ook de discussie tussen Dommering en Pinckaers. De laatste overtuigt mij meer dan de eerste.' 4.B. Beoordelingskader in cassatie 4.13. Wat het beoordelingskader in cassatie betreft, herinner ik (nog eens) aan rov. 3.6 van HR 21 januari 1994(31), thans met twee letterlijke citaten: 'Het gaat hier telkens om in hoge mate feitelijke appreciaties die uit dien hoofde voor rekening van het hof moeten blijven, evenals de uiteindelijke afweging van de belangen van E. tegen die van Spaarnestad. Voor een eigen weging door de cassatierechter is geen plaats.' En: 'Met name kan niet worden volgehouden dat het hof zijn uiteindelijke oordeel dat het belang van Spaarnestad bij het publiceren van voormelde artikelen en het daarbij als illustratie bezigen van de portretten van E. zwaarder weegt dan het belang van E. om "alleen te worden gelaten" (r.o. 4.19), nader had moeten motiveren: dergelijke oordelen lenen zich daartoe niet.' 4.14. In zijn conclusie voor HR 26 maart 2011 (Delftse wethouder) heeft mijn (oud-)collega Huydecoper erop gewezen dat in zaken waarin een afweging van door (art. 8 en) art. 10 EVRM beschermde belangen aan de orde is, de wijze van beoordeling door het EHRM Pagina 8 van 22
137
IEPT20130614, HR, Cruijff v Tirion
www.boek9.nl
'wezenlijk verschilt van - en met name ruimer is dan de controle in een Nederlandse cassatieprocedure'(32). In die zin ook annotator Alkema(33). Met Huydecoper houd ik het er intussen op dat het geldende Nederlandse cassatiesysteem in overeenstemming is met het EVRM. Alkema bepleit ten aanzien van kwesties van de feiten meer terughoudendheid bij het EHRM. 4.15. Ik wijs nog op (vaste) jurisprudentie van de Hoge Raad over klachten die in wezen een nieuwe feitelijke beoordeling in cassatie vragen. In een recent arrest(34) overwoog de HR (na de vooropstelling van het feitelijk karakter van de beoordeling die daar aan de orde was (daar: auteursrechtelijke beschermingsomvang c.q. inbreuk)): '(f) [...] Klachten die in wezen een nieuwe feitelijke beoordeling in cassatie vragen, miskennen de grenzen van de cassatierechtspraak. Overigens dient de wijze waarop de toetsing door de feitenrechter is uitgevoerd in overeenstemming te zijn met de hiervoor weergegeven rechtsregels en moet de uitspraak tenminste zodanig zijn gemotiveerd dat deze voldoende inzicht geeft in de aan haar ten grondslag liggende gedachtegang om de beslissing zowel voor partijen als voor derden - in geval van openstaan van hogere voorzieningen: de hogere rechter daaronder begrepen controleerbaar en aanvaardbaar te maken (HR 4 juni 1993, LJN ZC0986, NJ 1993/659) NJ 2003, 171. Daartoe is evenwel niet steeds vereist dat alle door een partij aangedragen stellingen door de rechter uitdrukkelijk in de motivering worden betrokken.' Ik zal de klachten niettemin stuk voor stuk bespreken. 5. Bespreking van het cassatiemiddel 5.1.1. Onderdeel 1.a is gericht tegen 's hofs oordeel in rov. 3.4, dat publicatie van foto's van Johan Cruijff, gemaakt in de openbare sfeer, althans betrekking hebbend op zijn functioneren als voetballer, niet, althans niet in relevante mate, zijn persoonlijke levenssfeer betreft en geen situatie betreft waarin het door art. 8 EVRM gewaarborgde recht op bescherming van het privéleven is geschonden en/of zou moeten prevaleren boven de door art. 10 EVRM gewaarborgde uitingsvrijheid. 5.1.2. Volgens de rechtsklacht zou het hof hiermee miskennen dat het begrip 'private life' in de zin van art. 8 EVRM een zeer ruim begrip is en betrekking heeft op aspecten van iemands persoonlijke identiteit, waaronder diens naam of portret, en dat daarvan evenzeer sprake is als het gaat om professionele activiteiten van Cruijff en derhalve om zijn commerciële belangen, alsmede dat een dergelijke bescherming ook toekomt aan een 'publiek' figuur. Het onderdeel verwijst hiertoe naar diverse arresten van het EHRM.(35) 5.1.3. De klacht faalt wegens verkeerde lezing van rov. 3.4. De verkeerde lezing bestaat hierin, dat het hof in rov. 3.4 (getuige de strofe 'althans niet in relevante mate') klaarblijkelijk niet uitsluit dat met (publicatie van) de onderhavige foto's van Cruijff potentiële schending van diens recht onder art. 8 (lid 1) EVRM aan de orde zou kunnen zijn. Daarmee heeft het hof het door Cruijff gedaan beroep op een 'zeer ruim[e] begrip
private life' in de zin van art. 8 lid 1 EVRM niet miskend. Het hof heeft in rov. 3.4 evenwel geoordeeld dat Cruijff - althans voor wat betreft bezwaren van Cruijff die gelegen zouden zijn in de persoonlijke levenssfeer c.q. privé leven in engere zin(36) - niet met succes een beroep op art. 8 lid 1 kon doen. Het hof kon zulks - zonder miskenning van een rechtsregel - doen in het licht van potentiële beperkingen van het recht van art. 8 lid 1 ingevolge art. 8 lid 2 EVRM, alsmede 'concurrentie' van een recht van Cruijff op basis van art. 8 EVRM met het gelijkwaardige grondrecht van art. 10 EVRM aan de zijde van Tirion c.s. Deze onderwerpen komen overigens verderop in rov. 3.4 en in het arrest (en in Cruijffs cassatieklachten) nader aan de orde. 5.2.1. Volgens onderdeel 1.b is 's hofs oordeel (verderop) in rov. 3.4, dat (in dit geval) het belang van artikel 10 EVRM boven het belang van artikel 8 EVRM moet prevaleren, onjuist, althans onbegrijpelijk. 5.2.2. De rechtsklacht in de tweede volzin van onderdeel 1.b deelt het lot van onderdeel 1.a. 5.2.3. De vervolgklachten van onderdeel 1.b tegen rov. 3.4 houden in dat het hof zijn oordeel over het niet prevaleren (in dit geval) van Cruijffs recht ex art. 8 EVRM boven de door art. 10 EVRM gewaarborgde uitingsvrijheid, onjuist is, omdat dit oordeel een concrete afweging vergt van die belangen, die het hof niet heeft gemaakt, althans wegens onvoldoende inzichtelijkheid van die afweging onbegrijpelijk is. Volgens onderdeel 1.b staat ten processe vast dat Cruijff zijn reputatie en bekendheid (met succes, immers leidend tot verzilverbare populariteit) uitbaat door de exploitatie van zijn portret(37). Volgens het onderdeel heeft het hof niet, althans niet voldoende kenbaar, met dat belang van Cruijff rekening gehouden. 5.2.4. Ook dit onderdeel faalt wegens verkeerde lezing van 's hofs arrest. Uit het vervolg van het arrest, met name uit rov. 3.5, 3.7 en 3.8, blijkt immers dat het hof de in onderdeel bedoelde reputatie en bekendheid van Cruijff en (daarmee) diens 'verzilverbare populariteit' wel degelijk onderkend heeft en meegewogen heeft. Tegen die weging gerichte (nadere) cassatieklachten van Cruijff komen verderop aan de orde. 5.3.1. Volgens de eerste en de tweede volzin van onderdeel 1.c zou het hof in rov. 3.4 blijk geven van een onjuiste rechtsopvatting indien het bij zijn oordeel dat geen sprake is van een schending van het privéleven in de zin van art. 8 EVRM, relevant heeft geoordeeld dat het foto's betreft van een sportman die (nog steeds) als zodanig actief en zeer bekend is, en die niet op enigerlei wijze als diffamerend zijn aan te merken. Ook als het boek geen diffamerende of de (intieme) persoonlijke levenssfeer van Cruijff betreffende foto's bevat, ook als dit een portret betreft gemaakt in de uitoefening van een beroepsactiviteit van Cruijff, en ook als in aanmerking wordt genomen dat het een foto van een 'publieke figuur' betreft, is Cruijffs portret onderdeel van het door art. 8 EVRM beschermde privéleven. 5.3.2. Deze (deel-)klacht van onderdeel 1.c deelt het lot van onderdeel 1.a.
Pagina 9 van 22 138
IEPT20130614, HR, Cruijff v Tirion
www.boek9.nl
5.3.3. Onderdeel 1.c vervolgt met de klacht dat het uiteindelijk aankomt op een afweging van de relevante fundamentele belangen op het moment van publicatie van het boek: het recht op een privéleven van Cruijff en de vrijheid van meningsuiting van Tirion c.s. op dat moment, welke afweging het hof ten onrechte niet, althans niet voldoende kenbaar, heeft gemaakt, omdat het ten onrechte geen, althans onvoldoende, betekenis toekent aan de belangen van Cruijff. 5.3.4. Deze klacht verwijst naar onderdeel 1.b. Zij deelt het lot daarvan. 5.4.1. Volgens onderdeel 1.d is 's hofs oordeel in (nog steeds) rov. 3.4, dat (de rechtbank er in dit verband terecht op wijst dat) het foto's betreft die tijdens de actieve voetbalperiode van Cruijff zijn gemaakt, in het kader van de vrije nieuwsgaring en terwijl Cruijff wist dat hij gefotografeerd werd of kon worden, eveneens onjuist, althans ongenoegzaam gemotiveerd. Dit zou 'reeds' zo zijn omdat volgens vaste rechtspraak van het EHRM 'a person's reasonable expectations as to privacy' weliswaar belangrijk zijn, maar met de toevoeging: 'though not necessarily conclusive'(38). 5.4.2. Reeds uit de in de tweede alinea van nr. 5.4.1 (door Cruijff zelf aangehaalde) citaten van het EHRM blijkt dat de rechtsklacht niet kan slagen, en dat de motiveringsklacht minst genomen nadere adstructie zou behoeven. 5.4.3. Onderdeel 1.d herhaalt vervolgens (met verwijzing naar onderdelen 1.a en 1.b) de stelling dat foto's van Cruijff onder art. 8 EVRM vallen, ook als daarbij een professioneel (commercieel) belang van Cruijff in het spel is. 5.4.4. Deze stelling deelt het lot van de eerdere stellingen waarnaar Cruijff verwijst. Met de toepasselijkheid van art. 8 lid 1 EVRM op de foto's van Cruijff is immers de onjuistheid of onbegrijpelijkheid van 's hofs hier aangevochten constateringen, in het licht van met name art. 8 lid 2 EVRM en de 'concurrentie' met art. 10 EVRM, allerminst gegeven. 5.4.5. Onderdeel 1.d behelst vervolgens wederom de klacht dat het hof in rov. 3.4 de belangen van partijen onjuist, althans ongenoegzaam (kenbaar) heeft gewogen. Dit onderdeel 1.d focust vervolgens op de volgende door Cruijff aangevoerde(39) concrete omstandigheden: (i) het feit dat de foto's destijds voor het merendeel niet als nieuwsfoto zijn gepubliceerd (maar behoorden tot het archief van De Jong) en op het moment van publicatie van het boek geen nieuwsfeit waren; (ii) dat de publicatie niet betrekking had op een verzameloeuvre van De Jong of anderszins werd beoogd de bijzondere artistieke waarde van deze foto's onder de aandacht van het publiek te brengen; (iii) dat het boek nagenoeg geheel bestond uit foto's waarop Cruijff het middelpunt vormt; (iv) dat Cruijff sinds het maken van de opnamen inmiddels een aanzienlijke verzilverbare populariteit had opgebouwd; en (v) dat Tirion van die populariteit met de uitgave commercieel hoopte te profiteren. Volgens het onderdeel heeft het hof op deze stellingen niet gerespondeerd, en ten onrechte in het midden gelaten welke precieze belangen aan de kanten van beide partijen spelen. In
cassatie kan dan ook in ieder geval van de gestelde omstandigheden worden uitgegaan. De omstandigheid dat er vraag zou zijn naar de informatie die het boek geeft (rov. 3.6 van het arrest), neemt bovendien niet weg dat aan het voorzien in die vraag (grotendeels, althans mede) commerciële motieven ten grondslag liggen. Het hof in zijn belangenafweging tevens miskend dat aan de zijde van Tirion c.s. niet (enkel) een door art. 10 EVRM te beschermen belang van vrije nieuwsgaring bestond, maar (in ieder geval mede) een belang om commercieel te profiteren van de reputatie en bekendheid van Cruijff. Gelet op het voorgaande, had het hof niet (alleen) de (beweerdelijke) belangen van Tirion c.s. in het kader van de publicatie van het boek moeten afwegen tegen het privacyrecht van Cruijff, maar (ook) de overige belangen van beide partijen bij publicatie van Cruijffs portretten, aangezien het in casu - in ieder geval mede gaat om botsende commerciële belangen van een zonder opdracht geportretteerde met een verzilverbare populariteit om zich te verzetten tegen publicatie van zijn portret enerzijds, en van een uitgever die commercieel wil profiteren van de reputatie en bekendheid van de geportretteerde anderzijds. 5.4.6. Deze - nog steeds tegen rov. 3.4 gerichte klachten berusten op een onjuiste lezing van het arrest. In rov. 3.4 oordeelt het hof klaarblijkelijk (slechts) over eventuele gegrondheid van bezwaren van Cruijff die gelegen zouden zijn in de persoonlijke levenssfeer c.q. privé leven in engere zin (vgl. 's hofs verwijzingen naar foto's gemaakt op 'algemeen publiek toegankelijke locaties', foto's over het 'functioneren als voetballer in het eerste elftal', foto's 'van een sportman die (nog steeds) als zodanig actief en zeer bekend is en die niet op enigerlei wijze als diffamerend zijn aan te merken'). Het hof heeft daarmee niet de in onderdeel 1.d bedoelde stellingen van Cruijff miskend, maar het hof heeft die anders gerubriceerd. Zij vormen in de ogen van het hof onderdeel van de beoordeling van het door Cruijff ingeroepen 'zelfbeschikkingsrecht, slechts wijkend voor wat in het kader van de nieuwsvoorziening noodzakelijk is', waarover het hof oordeelt in rov. 3.5, en Cruijffs beroep op verzilverbare populariteit in het kader beoordeling op basis van art. 21 Aw, die bij het hof aan de orde is in rov. 3.6 en (vooral) 3.7 en 3.8. Klachten als in onderdeel 1.d verwoord zijn ook vervat in klachten gericht tegen die verdere rechtsoverwegingen van het hof en zullen bij de behandeling daarvan aan de orde komen. Tegen de andere rubricering door het hof richt het onderdeel geen klacht, en terecht niet. Waar het hof in rov. 3.5 oordeelt over het door Cruijff ingeroepen 'zelfbeschikkingsrecht', gaat het immers om het door Cruijff ingeroepen, door hem op art. 8 EVRM gebaseerde recht. Weliswaar noemt het hof in rov 3.5 het artikel niet, maar dat het hof daarop het oog heeft blijkt uit 's hofs verwijzing in rov. 3.5 naar de daar vermelde EHRM-arresten. En waar het hof in rov. 3.6 3.8 de afweging plaatst in de sleutel van art. 21 Aw
Pagina 10 van 22 139
IEPT20130614, HR, Cruijff v Tirion
www.boek9.nl
blijkt niet dat het hof heeft miskend dat de invulling daarvan beheerst wordt door art. 10 én art. 8 EVRM. 5.5. Onderdeel 1.e - nog steeds gericht tegen rov. 3.4 bouwt voort op (of herhaalt in andere woorden) de klacht van onderdeel 1.d. Voor zover onderdeel 1.e het hof verwijt geen oog gehad te hebben voor belangen van Cruijff, gelegen in de persoonlijke levenssfeer c.q. privé leven in engere zin, mist het feitelijke grondslag, nu het hof zulke belangen in rov. 3.4 nu juist wél gewogen heeft. Voor het overige deelt onderdeel 1.e het lot van onderdeel 1.d. 5.6.1. Onderdeel 2.a gaat uit van een lezing van rov. 3.4 dat daarin het oordeel besloten ligt dat de omstandigheid dat (een deel van) de foto's uit het boek ooit zijn gemaakt in het kader van de vrije nieuwsgaring meebrengt dat deze foto's thans - vele jaren later - zonder toestemming van de geportretteerde (opnieuw) mogen worden gepubliceerd. Dat oordeel zou blijk geven van een onjuiste rechtsopvatting, omdat - kort samengevat - een (nieuwe) openbarmaking van een portret opnieuw dient te worden beoordeeld in de context van een (nieuwe) belangenafweging op het moment van de (nieuwe) publicatie. 5.6.2. Hoewel de klacht uitgaat van een juiste rechtsopvatting, kan zij niet tot cassatie leiden, omdat het hof geen blijk geeft van miskenning van deze rechtsopvatting. De klacht berust daarmee op een onjuiste lezing. Het hof oordeelt (ook in rov. 3.4) immers over de foto's 'in het boek' (en wel 'van een sportman die (nog steeds) als zodanig actief en zeer bekend is', en wel over foto's 'die niet op enigerlei wijze als diffamerend zijn aan te merken'). Ook de afweging in de laatste volzin van rov. 3.4 (vervolgd in rov. 3.5, eerste volzin) heeft klaarblijkelijk betrekking op (her)publicatie in de actuele (litigieuze) boekuitgave. 5.7.1. Onderdeel 2.b begint met de rechtsklacht dat het hof in rov. 3.4 en 3.5 miskend zou hebben dat de bescherming die onder artikel 10 EVRM aan een historische (biografische) publicatie toekomt, van een andere rangorde is dan de bescherming van nieuwsfeiten. Het onderdeel verwijst naar EHRM 10 maart 2009, nr. 23676/03, NJ 2010, 109 (Times/UK). 5.7.2. In de zaak Times/UK was - voor zover hier van belang en kort samengevat - de vraag aan de orde of iedere raadpleging van een in een krantenarchief opgenomen (beweerdelijk) beledigende publicatie, een nieuwe (niet verjaarde) grond voor juridisch optreden daartegen mocht doen ontstaan. Het EHRM achtte ten aanzien van regels in verband met opneming in een archief de beoordelingsvrijheid van de lidstaten ruimer dan ten aanzien van opneming in het oorspronkelijke persmedium zelf. 5.7.3. De klacht faalt omdat (i) zij niet aangeeft dat en waar in de feitelijke instanties een beroep gedaan is op toepasselijkheid van (een uit) het arrest Times/UK (voortvloeiende regel) en waarom (die regel uit) dat arrest geschonden zou zijn; (ii) de omstandigheid dat aan lidstaten een ruimer beoordelingsvrijheid toekomt ten aanzien van regels in verband met opneming in een archief toekomt dan ten aanzien van opneming in het oorspronkelijke medium
zelf, niet meebrengt dat de lidstaten ten deze ook strenger zouden moeten zijn. 5.7.4. Onderdeel 2.b klaagt in de tweede alinea dat het hof in dit verband niet is ingegaan op de stellingen van Cruijff(40), dat in het kader van geschiedschrijving en van een biografie aan de informatiebehoefte van het publiek en de mogelijkheden om een geschiedverhaal met beelden te illustreren tegemoet kan worden gekomen, door bij het gebruik van beeldmateriaal soortgelijke beperkingen in acht te nemen als bij (beeld)citaten van auteursrechtelijk beschermde werken. Voor zover het hof (impliciet) oordeelt dat dergelijke beperkingen bij het gebruik van beeldmateriaal niet gelden, is dit oordeel rechtens onjuist, aldus het onderdeel. 5.7.5. Bij de door het onderdeel bedoelde auteursrechtelijke regel over gebruik van beeldmateriaal (art. 16 lid 3 Aw(41)) gaat het om een wettelijke beperking van het auteursrecht. Het recht van de geportretteerde ex art. 21 Aw is geen auteursrecht, en ook niet een daarmee vergelijkbaar exclusief recht (vgl. de bespreking van andere middelonderdelen, met name de onderdelen 1.a, 3.a, 3.b, 6.a en 6.c). 's Hofs (impliciete) afwijzing van analogische toepassing van het hier bedoelde art. 16 lid 3 Aw is derhalve rechtens juist. De motiveringsklachten falen, omdat die zich niet tegen een juist rechtsoordeel kunnen richten (daargelaten dat Cruijffs hier bedoelde stellingen op de aangegeven plaatsen een 'opperende' toonzetting hebben). 5.8. Onderdeel 3 (en onderdeel 4) richten zich tegen rov. 3.5, luidende: '3.5. Het aanvaarden als algemeen uitgangspunt dat publicatie van foto's als de onderhavige niet mag plaatsvinden zonder dat de daarop afgebeelde persoon daartoe toestemming heeft gegeven (het door Cruijff bepleite zogenoemde zelfbeschikkingsrecht, slechts wijkend voor wat in het kader van de nieuwsvoorziening noodzakelijk is) zou de vrijheid om door middel van foto's inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of te verstrekken te zeer belemmeren. Het hof sluit zich aan bij hetgeen de rechtbank daaromtrent in rechtsoverwegingen 4.5 en 4.6 van het vonnis, (mede) naar aanleiding van de uitspraken van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in de zogenoemde Caroline von Hannover en Reklos zaken, heeft overwogen. Tirion c.s. wijzen er in dit verband terecht op dat volgens de portretbepalingen in de Nederlandse Auteurswet enkel bij in opdracht gemaakte portretten toestemming van de geportretteerde is vereist voor openbaarmaking ervan.' 5.9.1. Onderdeel 3.a vraagt om nauwkeurige analyse, die aan het oordeel over de eventuele gegrondheid ervan vooraf moet gaan. 5.9.2. Vooreerst constateert het onderdeel - met juistheid - dat het hof in rov. 3.5 oordeelt dat het aanvaarden van een algemeen uitgangspunt dat publicatie van foto's als de onderhavige niet mag plaatsvinden zonder dat de daarop afgebeelde persoon daartoe toestemming heeft gegeven, de vrijheid om Pagina 11 van 22
140
IEPT20130614, HR, Cruijff v Tirion
www.boek9.nl
door middel van foto's inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of te verstrekken te zeer zou belemmeren. 5.9.3. Wat zijn de foto's als de onderhavige? Hiermee refereert het hof aan de voorafgaande rov. 3.4, voor zover hier van belang luidende: 'De foto's die in het boek zijn gepubliceerd zijn voor het overgrote deel gemaakt terwijl Cruijff op voor het algemeen publiek toegankelijke locaties aan voetbalwedstrijden deelnam. Doch ook de foto's waarbij dit niet het geval is (zie bijvoorbeeld de afbeeldingen op blz. 80 tot en met 83, 99 en 141) hebben betrekking op zijn functioneren als voetballer in het eerste elftal van een club en/of in competities waarvan bekend is dat zij grote publieke aandacht trekken en betreffen derhalve niet, althans niet in relevante mate, zijn persoonlijke levenssfeer. De rechtbank wijst er in dit verband terecht op dat het foto's betreft die tijdens de actieve voetbalperiode van Cruijff zijn gemaakt, in het kader van de vrije nieuwsgaring en terwijl Cruijff wist dat hij gefotografeerd werd of kon worden. Het betreft foto's van een sportman die (nog steeds) als zodanig actief en zeer bekend is en die niet op enigerlei wijze als diffamerend zijn aan te merken.[...]' 5.9.4. Onderdeel 3.a gaat ervan uit dat het hof met de aangevallen rov. 3.5 bedoelt dat een geportretteerde voor 'foto's als de onderhavige' geen zelfbeschikkingsrecht toekomt op basis waarvan die geportretteerde de openbaarmaking van zijn portret kan verbieden. Die lezing van rov. 3.5 is (inderdaad) juist. 5.9.5. Het hof verwijst in rov. 3.5 voor een omschrijving van de term zelfbeschikkingsrecht naar Cruijff. Wat Cruijff hieronder verstaat blijkt (even verderop) in onderdeel 3.a: 'Op basis van dit zelfbeschikkingsrecht heeft een geportretteerde beslissingsmacht over zijn portret (en andere identiteitsbepalende kenmerken), en kan hij de publicatie van zijn portret (en andere persoonskenmerken) verbieden, indien een afweging van de betrokken (botsende) belangen daartoe aanleiding geeft'. 5.9.6. De 'andere identiteitsbepalende kenmerken' of 'persoonskenmerken' laat ik hier terzijde: ik kom daarop (pas) terug bij de bespreking van onderdeel 10. 5.9.7. Het slot van onderdeel 3.a houdt nog de volgende stelling in: 'De omstandigheid dat de portretbepalingen in de Nederlandse Auteurswet (in algemene zin) enkel bij in opdracht gemaakte portretten toestemming van de geportretteerde vereisen voor openbaarmaking (vgl. rov. 3.5 laatste volzin), doet er niet aan af dat een zonder opdracht geportretteerde zich (eveneens) op grond van art. 8 EVRM kan verzetten tegen het zonder toestemming openbaar maken van zijn portret als hij daar in de gegeven omstandigheden van het geval (een door het privacyrecht bepaald) redelijk belang bij heeft'. 5.10.1. Na de analyse van de uitgangspunten van onderdeel 3.a, analyseer ik thans de klacht(en) van dit onderdeel.
Het onderdeel klaagt over miskenning door het hof in rov. 3.5 'dat het recht op privacy dat door art. 8 ERVM wordt gewaarborgd een zelfbeschikkingsrecht creĂŤert'. 5.10.2. Cruijff heeft - zie hierboven nr. 5.9.5 - het door hem bedoelde 'zelfbeschikkingsrecht' gedefinieerd als (voor zover hier van belang, en met door mij toegevoegde cursivering): een 'beslissingsmacht [...] [waarmee] hij de publicatie van zijn portret [...] [kan] verbieden, indien een afweging van de betrokken (botsende) belangen daartoe aanleiding geeft'. In dezelfde zin luidt het slot van het onderdeel, zie hierboven nr. 5.9.7. Daar luidt de omschrijving (voor zover hier van belang, met door mij toegevoegde cursivering) dat 'een zonder opdracht geportretteerde zich (eveneens) op grond van art. 8 EVRM kan verzetten tegen het zonder toestemming openbaar maken van zijn portret als hij daar in de gegeven omstandigheden van het geval (een door het privacyrecht bepaald) redelijk belang bij heeft'. 5.10.3. Overigens bleek bij de bespreking van onderdeel 1 al dat art. 8 lid 2 EVRM - en het met art. 8 'concurrerende' art. 10 EVRM - grenzen stellen aan het in art. 8 lid 1 EVRM bedoelde recht. 5.11. Op basis van het bovenstaande meen ik dat onderdeel 3.a faalt. Het door Cruijff bedoelde 'zelfbeschikkingsrecht' kent - door Cruijff zelf onderkende, in de cursiveringen hierboven geaccentueerde - grenzen die bepaald worden door belangenafweging. Onderdeel 3.a klaagt niet dat het hof aan een belangenafweging voorbij zou zijn gegaan. Onderdeel 3.a klaagt daarover terecht niet, omdat 's hofs arrest onverminderd bespreking hierna van de andere klachten van Cruijff - m.i. nu juist bij uitstek door belangenafweging (zowel in het licht van art. 8 EVRM en art. 10 EVRM, in hun onderlinge verhouding, als in het licht van art. 21 Aw) is getoonzet. 5.12.1. Ook onderdeel 3.b, eerste alinea, vraagt om nauwkeurige analyse. 5.12.2. Onderdeel 3.b, eerste alinea, vangt aan met de bijzin: 'Ook wanneer een algemeen uitgangspunt zoals door het hof geformuleerd in rov. 3.5 (dat publicatie van foto's als de onderhavige niet mag plaatsvinden zonder dat de daarop afgebeelde persoon daartoe toestemming heeft gegeven) niet zou kunnen worden aanvaard', gevolgd door het begin van de hoofdzin: 'dan is onjuist, althans onbegrijpelijk...'. 5.12.3. Deze formulering kan tot verwarring aanleiding geven over wat het hof in rov. 3.5 nu precies gezegd heeft (een verwarring die althans mij aanvankelijk overkwam). Ik citeer de eerste volzin van rov. 3.5 nog eens: '3.5. Het aanvaarden als algemeen uitgangspunt dat publicatie van foto's als de onderhavige niet mag plaatsvinden zonder dat de daarop afgebeelde persoon daartoe toestemming heeft gegeven (het door Cruijff bepleite zogenoemde zelfbeschikkingsrecht, slechts wijkend voor wat in het kader van de nieuwsvoorziening noodzakelijk is) zou de vrijheid om door middel van foto's inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of te verstrekken te zeer belemmeren.' Pagina 12 van 22
141
IEPT20130614, HR, Cruijff v Tirion
www.boek9.nl
5.12.4. Er is in de aanvangswoorden van onderdeel 3.b sprake van onvolledig citeren. In die aanvangsoorden zou (hebben) moeten staan, met door mij nu toegevoegde cursivering: 'Ook wanneer een algemeen uitgangspunt zoals door het hof geformuleerd in rov. 3.5 (dat het uitgangspunt dat publicatie van foto's als de onderhavige niet mag plaatsvinden zonder dat de daarop afgebeelde persoon daartoe toestemming heeft gegeven) niet zou kunnen worden aanvaard' (gevolgd door het begin van de hoofdzin: 'dan is onjuist, althans onbegrijpelijk...'). Dit staat haaks op de wijze van citeren door Cruijff. 5.12.5. Kort en goed: onderdeel 3.b moet gelezen worden in die zin dat de aanhef van het onderdeel er dus wél rekening mee houdt dat het hof in rov. 3.5 gelijk heeft met de verwerping van Cruijffs algemene uitgangspunt dat publicatie van foto's als de onderhavige niet mag plaatsvinden zonder dat de afgebeelde persoon (= Cruijff) toestemming heeft gegeven. In ander geval is het vervolg van onderdeel 3.b trouwens onbegrijpelijk. 5.13.1. Uitgaande van deze lezing, klaagt onderdeel 3.b, eerste alinea, dan over onjuistheid, althans onbegrijpelijkheid van 's hofs oordeel dat in het onderhavige geval voor Cruijff, als geportretteerde met een - naar ten processe vaststaat(42) - verzilverbare populariteit die ook daadwerkelijk wordt uitgebaat, geen zelfbeschikkingsrecht kan worden aanvaard. 5.13.2. Bij de bespreking van onderdeel 3.a bleek dat Cruijff onder 'zelfbeschikkingsrecht' verstaat: beslissingsmacht waarmee hij de publicatie van zijn portret kan verbieden, indien een afweging van de betrokken (botsende) belangen daartoe aanleiding geeft. 5.13.3. Onderdeel 3.b focust (in de hier besproken eerste alinea, en ook in de tweede alinea, waarover dadelijk nog meer) - sterk op een Cruijff aanklevende verzilverbare populariteit, die door hem ook daadwerkelijk wordt uitgebaat. Hiermee brengt Cruijff zijn belang geprononceerd naar voren. 5.13.4. Op het daarmee (in Cruijffs woorden bij onderdeel 3.a) 'botsende belang' aan de zijde van Tirion c.s. - kort gezegd: het art. 10 EVRM-belang - en op (in de woorden van Cruijff) de afweging waartoe de betrokken (botsende) belangen aanleiding geven, gaat onderdeel 3.b evenwel niet in. Althans: niet anders dan door te refereren aan Cruijffs door het hof in rov. 3.5 verworpen uitgangspunt dat publicatie van foto's als de onderhavige niet mag plaatsvinden zonder dat de daarop afgebeelde persoon daartoe toestemming heeft gegeven. Maar: onderdeel 3.b gaat nu juist ervan uit (vgl. nrs. 5.12.4 - 5.12.5 hierboven) dat dit algemene uitgangspunt van het hof wél zou kunnen worden aanvaard. Dit wringt dus. 5.14.1. Een niet langer door logische analyse gestuurde, maar welwillende lezing van (kennelijk) bedoelde klacht(en) van onderdeel 3.b leidt tot het volgende.
Cruijff wil in onderdeel 3.b kennelijk klagen dat het hof de door hem benadrukte verzilverbare populariteit zó zwaar had moeten laten wegen, dat die had moeten prevaleren boven 's hofs oordeel dat - bij publicatie van foto's als de onderhavige - het door Cruijff beleden uitgangspunt van een toestemmingsvereiste, de (art. 10 EVRM)-vrijheid om door middel van foto's inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of te verstrekken te zeer zou belemmeren. Deze klacht wordt geadstrueerd in de tweede alinea van onderdeel 3.b. Volgens Cruijff vormt voor een geportretteerde met een verzilverbare populariteit (zoals een topsporter) het portretrecht een wezenlijk bestanddeel van zijn economische en morele kapitaal. Indien het zelfbeschikkingsrecht van de geportretteerde wordt verworpen (zoals het hof doet in rov. 3.5) heeft dat tot gevolg dat de geportretteerde met een verzilverbare populariteit ten aanzien van zijn (al dan niet in opdracht vervaardigde) portret - ten onrechte niet in vrijheid zijn economisch en moreel kapitaal, bestaande uit onder meer zijn portretrecht, kan exploiteren.(43) 5.14.2. Weliswaar staat ten processe vast (vgl. nr. 5.13.1) dat Cruijff 'verzilverbare populariteit' geniet en dat hij die uitbaat, maar daarmee is nog niet gezegd wat deze verzilverbare populariteit precies inhoudt of meebrengt. Dat wordt niet anders door de (steun)stelling van Cruijff dat voor een 'VPer' (zoals een topsporter) het portretrecht een wezenlijk bestanddeel van zijn economische en morele kapitaal vormt. Volgens vaste rechtspraak - sinds het Teddy Scholtenarrest van hof 's-Gravenhage van 1960(44) - kan de 'VP-er' zich in ieder geval verzetten tegen gebruik voor reclamedoeleinden. Dat is het ene uiterste. Aan de andere kant van het spectrum staat dat - hoe populair de VP-er ook mag zijn - verzilverbaarheid algemeen wordt afgewezen als het gaat om zijn gebruik in het kader van nieuwsvoorziening(45). Verzilverbare populariteit is dus niet een absolute grootheid, maar is afhankelijk van de mate van erkenning daarvan. De mate van erkenning is de resultante van de afweging van het belang van de 'VPer' tegenover andere belangen. Waarmee wij terug zijn bij Cruijffs eigen omschrijving van het door hem bedoelde 'zelfbeschikkingsrecht' in onderdeel 3.a, nl: beslissingsmacht waarmee hij de publicatie van zijn portret kan verbieden, indien een afweging van de betrokken (botsende) belangen daartoe aanleiding geeft. 5.14.3. Aan het vorenstaande kan niet afdoen Cruijffs stelling dat verwerping van het zelfbeschikkingsrecht van de geportretteerde (zoals het hof doet in rov. 3.5) tot gevolg heeft dat de geportretteerde met een verzilverbare populariteit ten aanzien van zijn portret (ten onrechte) niet in vrijheid zijn economisch en moreel kapitaal, bestaande uit onder meer zijn portretrecht, kan exploiteren. Het stelling sneuvelt als logisch argument, omdat zij een cirkelredenering inhoudt. Een exploitatiemogelijkheid van 'economisch en moreel kapitaal' en een 'zelfbeschikkingsrecht' ten deze bestaan Pagina 13 van 22
142
IEPT20130614, HR, Cruijff v Tirion
www.boek9.nl
voor zover zij erkend worden, en niet voor zover zij niet erkend worden. Men kan dus niet (logisch) klagen dat zij ten onrechte aan de 'VP-er' onthouden worden, voor zover zij niet erkend worden. De stelling faalt ook als retorisch argument. In de bestreden rov. 3.5 immers gaat het immers niet om het 'alles of niets' van Cruijffs verzilverbare populariteit, maar om het bepalen van een grens tot hoe ver die gaat. 5.14.4. In het licht van het bovenstaande meen ik dat de rechtsklacht van onderdeel 3.b faalt. 5.15.1. De rechtsklacht van onderdeel 3.b komt in het slot van dat onderdeel terug als motiveringsklacht. Door de hier bedoelde stellingname van Cruijff(46) niet in zijn oordeel te betrekken, zou op een voor het standpunt van Cruijff essentiële stelling niet kenbaar zijn beslist. Althans is het oordeel in rov. 3.5, dat het aanvaarden van een algemeen uitgangspunt dat publicatie van foto's als de onderhavige niet mag plaatsvinden zonder toestemming van de geportretteerde, de vrijheid om door middel van foto's inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of te verstrekken te zeer zou belemmeren, niet voldoende met redenen omkleed. 5.15.2. Vooropgesteld zij dat in cassatie niet met motiveringsklachten kan worden opgekomen tegen een juist rechtsoordeel. 5.15.3. Heeft het hof - niettemin - verzuimd een afweging te maken tussen enerzijds de in rov. 3.5 (wél) expliciet genoemde 'vrijheid om door middel van foto's inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of te verstrekken' en anderzijds het daar (inderdaad) niét expliciet genoemde belang van Cruijff op als geportretteerde met een verzilverbare populariteit, voor wie het portretrecht een wezenlijk bestanddeel van zijn economische en morele kapitaal is, dat hij via een zelfbeschikkingsrecht in vrijheid zou moeten kunnen exploiteren? 5.15.4. Een dergelijk verzuim acht ik niet aanwezig. 5.15.5. Het hof heeft in rov. 3.5 (in ieder geval) wél een expliciete afweging gemaakt tussen enerzijds de 'vrijheid om door middel van foto's inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of te verstrekken' en anderzijds 'het door Cruijff bepleite zogenoemde zelfbeschikkingsrecht, slechts wijkend voor wat in het kader van de nieuwsvoorziening noodzakelijk is'. Het hof heeft zich daarbij expliciet aangesloten bij 'hetgeen de rechtbank daaromtrent in rechtsoverwegingen 4.5 en 4.6 van het vonnis, (mede) naar aanleiding van de uitspraken van het [EHRM] in de zogenoemde Caroline von Hannover en Reklos zaken, heeft overwogen'. In die rov. 4.5 en 4.6 heeft de rechtbank - m.i. voorbeeldig - overwogen(47): '4.5. Het portretrecht verleent de geportretteerde derhalve geen absoluut recht "am eigenen Bild".(48) Dit recht kan naar het oordeel van de rechtbank ook niet worden afgeleid uit de door Cruijff c.s. genoemde uitspraken van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: EHRM) in de zaken Reklos(49) en Caroline von Hannover.(50) De meeste aanknopingspunten voor de stelling van Cruijff c.s. zijn
te vinden in de zaak Reklos. In die zaak overweegt het EHRM als volgt: A person's image constitutes one of the chief attributes of his personality, as it reveals the person's unique characteristics and distinguishes the person from his or her peers. The right to the protection of one's image is thus one of the essential components of personal development and presupposes the right to control the use of that image. (...) in most cases the right to control such use involves the possibility for an individual to refuse publication of his or her image, it also covers the individual's right to object to the recording, (...) and the reproduction of that image by another person. 4.6. De hiervoor geciteerde overweging van het EHRM is opgenomen onder het kopje "General principles". Dit houdt naar het oordeel van de rechtbank niet in dat aan het uitgangspunt dat "the right to the protection of one's images (...) presupposes the right to control the use of that image" een (te) ruime strekking moet worden toegekend. De rechtbank wijst in dit verband op de concrete toepassing van dit uitgangspunt door het EHRM. Het EHRM volstaat niet met de conclusie dat, omdat er geen toestemming is gevraagd de foto's te maken, sprake is van een schending van het recht op privacy. Alvorens tot dat oordeel te kunnen komen, dienen de relevante omstandigheden van het geval bij de beoordeling te worden betrokken. In de zaak Reklos waren dat met name de omstandigheid dat zonder voorafgaande toestemming en met achterhouding van de negatieven, foto's van een baby waren genomen in een besloten ruimte welke alleen voor medisch personeel toegankelijk was. Dit geheel van feiten en omstandigheden leidde tot het oordeel dat het recht op privacy was geschonden. Bovendien biedt de zaak Reklos geen aanknopingspunten voor het antwoord op de vraag hoe te handelen in het geval sprake is van een botsing tussen artikel 8 en artikel 10 EVRM. Het Hof oordeelt met betrekking tot beeltenissen weliswaar in algemene zin dat "the right to control the use of that image (...) in most cases (curs, rb.) (...) involves the possibility for an individual to refuse publication of his or her image" maar het Hof komt tot dit oordeel in een casus waarin artikel 10 EVRM niet speelt. Artikel 8 EVRM vormt in de zaak Reklos het toetsingskader. Een nadere belangenafweging was niet aan de orde. De zaak Reklos laat daarom, evenals de zaak Caroline van Hannover, naar het oordeel van de rechtbank onverlet dat ook indien "the right to the protection of one's image" in het concrete geval leidt tot het oordeel dat sprake is van een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer, een nadere belangenafweging moet plaatsvinden, alvorens tot het oordeel te kunnen komen dat de geportretteerde zich tegen publicatie kan verzetten.' 5.15.6. Door de aansluiting bij deze overwegingen van de rechtbank heeft het hof een beroep van Cruijff op een (in principe) boven afweging verheven zelfbeschikkingsrecht van de geportretteerde ex art. 8 EVRM gemotiveerd verworpen. In dit 'meerdere', nl.: in het geheel geen boven afweging verheven zelfbeschikkingsrecht van de Pagina 14 van 22
143
IEPT20130614, HR, Cruijff v Tirion
www.boek9.nl
geportretteerde ex art. 8 EVRM tegenover belangen ex art. 10 EVRM, ligt het mindere besloten, nl.: geen boven afweging verheven zelfbeschikkingsrecht van de geportretteerde in verband met bij die geportretteerde aanwezige verzilverbare populariteit. Daarmee kunnen ook de door Cruijff in het kader van diens beroep op art. 8 EVRM gestelde economische (of: tegelijk economische en morele) belangen als door het hof genoegzaam gemotiveerd afgewogen gelden. 5.15.7. Hier komt nog het volgende bij. In 's hofs rov. 3.7 en 3.8 vormen de in het onderdeel bedoelde, door Cruijff gestelde economische (of: tegelijk economische en morele) belangen, voorwerp van nadere beoordeling door het hof. Ook om die reden kan niet met goede grond gezegd worden dat het hof in zijn arrest niet gerespondeerd zou hebben op Cruijffs stellingen omtrent zijn belang om als geportretteerde met een verzilverbare populariteit, voor wie het portretrecht een wezenlijk bestanddeel van zijn economische en morele kapitaal is, dit via een zelfbeschikkingsrecht in vrijheid te kunnen exploiteren. Aan de steller van het cassatiemiddel kan worden toegegeven dat de expliciete behandeling door het hof in rov. 3.7 en 3.8 van Cruijffs hier bedoelde stelling gebeurt onder verwijzing naar art. 21 Aw, en niet (expliciet) (mede) naar art. 8 EVRM. Bij lezing van de stellingen waarnaar Cruijff bij de hier besproken motiveringsklacht verwijst(51) blijkt evenwel dat die stellingen hetzij evenzeer geplaatst waren in de sleutel van art. 21 Aw, hetzij in een (niet helder onderscheiden) 'gemengd' beroep op dat artikel en art. 8 EVRM. 5.16. Onderdeel 3 faalt dus in zijn geheel. 5.17.1. De klacht van onderdeel 4 is voorwaardelijk geformuleerd. Voor zover het hof met zijn oordeel in rov. 3.4 en 3.5, dat geen sprake is van een situatie waarin Cruijffs recht op basis van art. 8 EVRM zou moeten prevaleren boven art. 10 EVRM, respectievelijk dat Cruijff in casu geen verbodsrecht toekomt, (doorslaggevende) betekenis heeft toegekend aan de omstandigheid dat Cruijff (met name) een commercieel belang heeft bij zijn verzet tegen de openbaarmaking van zijn portretten in het boek, is dat oordeel (eveneens) onjuist, aldus het onderdeel. 5.17.2. Er is geen grond voor de veronderstelling waarvan het onderdeel uitgaat. Uit 's hofs arrest blijkt niet minder en niet meer dan dat het hof in het kader van een belangenafweging morele belangen van Cruijff heeft gewogen en te licht bevonden, en dat het hof commerciële belangen van Cruijff heeft gewogen en te licht bevonden. Van enigerlei rangorde bij die afwegingen blijkt niet. 5.17.3. (De uitwerking van) onderdeel 4 behoeft dus geen nadere bespreking. 5.18. Onderdeel 5 is gericht tegen rov. 3.6 en 3.7. 5.19.1. Volgens onderdeel 5.a, naar de kern weergegeven, heeft het hof verzuimd Cruijffs commerciële belang mee te nemen in de beoordeling van de vraag of een redelijk belang van Cruijff in de zin van art. 21 Aw zich tegen openbaarmaking van diens portret verzet. Volgens de klacht beoordeelt het
hof slechts of Cruijff zich tegen publicatie van het boek kan verzetten op basis van schending van zijn persoonlijke levenssfeer in (te) enge zin, en betrekt het daarbij niet Cruijffs commerciële belang in verband met diens verzilverbare populariteit. 5.19.2. Onderdeel 5.a mist feitelijke grondslag. Het hof gaat in rov. 3.7 (reeds blijkens de eerste alinea daarvan), en ook in rov. 3.8(52), juist wél in op Cruijffs beroep op zijn commerciële belang bij zijn verzet tegen de publicatie in verband met zijn verzilverbare populariteit. 5.19.3. Voor zover onderdeel 5.a erover klaagt dat het hof in rov. 3.7 de economische belangen van Cruijff slechts noemt in verband met zijn oordeel (aldaar), dat het portretrecht moet worden gezien als een beperking van de uit het auteursrecht voortvloeiende exploitatierechten van de maker van het portret met het oog op de redelijke belangen van de geportretteerde, en dat daaraan geen exclusief exploitatierecht kan worden ontleend, verwijst Cruijff naar onderdeel 6. Ik bespreek deze deelklacht evenzo bij de beoordeling van onderdeel 6. Voor zover onderdeel 5.a ter onderbouwing verwijst naar onderdeel 1, in het bijzonder onderdelen 1.a, 1.b en 1.d, deelt onderdeel 5.a het lot van die klachten. 5.19.4. Ook de motiveringsklacht aan het slot van onderdeel 5.a faalt. Die klacht houdt in dat het hof in rov. 3.6 en 3.7 bij de beoordeling van Cruijffs redelijke belang in de zin van art. 21 Aw zich geen enkele (kenbare) rekenschap geeft van de tussen partijen vaststaande reputatie en bekendheid van Cruijff die hij - zoals ten processe vaststaat - uitbaat door de exploitatie van zijn portret. Ik kan verwijzen naar de nrs. 5.14.1 - 5.15.7 hierboven. 5.20. De klachten van onderdeel 5.b verwijzen systematisch naar eerdere klachten in de onderdelen 1.a en 1.c. Onderdeel 5.b deelt het lot van die onderdelen. 5.21.1. Onderdeel 5.c bevat een voorwaardelijke motiveringsklacht. Indien en voor zover in rov. 3.6 ten voordele van Tirion c.s. meeweegt 's hofs oordeel dat het boek is te vergelijken met een biografie en derhalve niet is aan te merken als een loutere compilatie van foto's en dat de foto's zijn bedoeld om het in voetbal geïnteresseerde publiek te informeren over het talent van Cruijff, acht onderdeel 5.c dit oordeel ongenoegzaam gemotiveerd. Cruijff heeft gemotiveerd aangevoerd dat het boek bestaat uit tamelijk willekeurige plaatjes met marginale onderschriften waaruit geen enkel biografisch verband valt te ontdekken: de lezer wordt niet wijzer hoe Cruijff in die periode voetbalde, wat zijn rol in de gefotografeerde wedstrijden was, hoe zijn geschiedenis bij Ajax in die periode was en wat er verder voor wetenswaardigs met Cruijff aan de hand was in die periode(53). Het boek is een zuiver plaatjesboek, waarbij de naam en het portret van Cruijff enkel dienen om Tirion c.s. winst te bezorgen. De belangen aan de zijde van Tirion c.s. zijn zuiver commerciële belangen. 5.21.2. De klacht faalt m.i. reeds omdat aan de voorwaarde waaronder zij naar voren wordt gebracht, niet is voldaan. Het hof heeft in rov. 3.6, tweede alinea Pagina 15 van 22
144
IEPT20130614, HR, Cruijff v Tirion
www.boek9.nl
vooropgesteld: 'De foto's zijn door Tirion c.s. gepubliceerd in een boek dat klaarblijkelijk bedoeld is om het in voetbal geïnteresseerde publiek over het talent van Cruijff te informeren' (alsook: 'Het boek is in feite een (min of meer chronologisch) verslag van dit voetbaltalent aan de hand van foto's van het optreden van Cruijff als voetballer'). Dat oordeel, waartegen het onderdeel geen klacht richt, is m.i. reeds voldoende dragend voor 's hofs afweging dat - naast de door het hof genoemde en gewogen 'aan privacy gerelateerde omstandigheden' - ook de door Cruijff gestelde commerciële belangen niet een 'redelijk belang' in de zin van art. 21 Aw (in verbinding met art. 8 EVRM en art. 10 EVRM) opleveren om te publicatie van het boek te doen verbieden (onverminderd Cruijffs aanspraak op een passende vergoeding, waarover het gaat in rov. 3.8 en straks in onderdeel 9). 5.21.3. Ook voor zover de in onderdeel 5.c aangevochten deeloverwegingen van het hof wél dragend voor zijn oordeel zouden moeten heten, meen ik dat de daartegen gerichte klachten in cassatie niet met vrucht kunnen worden voorgedragen. 's Hofs oordeel is feitelijk en - niettegenstaande de andere perceptie van Cruijff - niet onbegrijpelijk. Onderdeel 5.c vraagt, in de vorm van motiveringsklachten, in wezen een hernieuwde beoordeling van Cruijffs hier bedoelde stellingen, welke beoordeling evenwel de taak van de cassatierechter te buiten gaat. Terzijde herinner ik aan het bekende gezegde: 'Een beeld zegt meer dan 1000 woorden'(54). 5.21.4. Ik merk (ook terzijde) nog op dat onderdeel 5.c met de stellingen dat het boek (niet met een biografie vergelijkbaar is, maar) 'een zuiver plaatjesboek' of 'een loutere compilatie van foto's' is, 'waarbij de naam en het portret van Cruijff enkel dienen om Tirion c.s. winst te bezorgen', een onzuivere tegenstelling oproept. Zoals van een (zuiver) 'plaatjesboek' niet gezegd kan worden dat het enkel dient om winst te bezorgen, zo zal van een (zuivere) 'biografie' als regel niet gezegd kunnen worden dat die niét mede dient om winst te bezorgen. Eenzelfde onzuivere tegenstelling doet zich voor bij de verwijzing in het onderdeel naar 'zuiver commerciële belangen' aan de zijde van Tirion c.s. Voor zover het onderdeel hierbij refereert aan onderdeel 1.d, deelt het in zoverre het lot daarvan. 5.22.1. Onderdeel 6.a gaat uit van de lezing van rov. 3.7 dat het hof daarin oordeelt dat het portretrecht geen aanspraak geeft op een exclusief exploitatierecht, maar moet worden gezien als een beperking van de uit het auteursrecht voorvloeiende exploitatierechten van de maker van het portret met het oog op de redelijke belangen van de geportretteerde. 's Hofs oordeel komt erop neer dat aan een geportretteerde geen verbodsrecht toekomt ter zake de openbaarmaking van zijn portret, maar slechts een vergoedingsaanspraak, zo vervolgt het onderdeel. Volgens het onderdeel miskent het hof hiermee dat art. 21 Aw een verbodsrecht bevat, althans kan bevatten, inhoudende dat de zonder opdracht geportretteerde zich op grond van een redelijk belang, althans na belangenafweging, kan verzetten tegen publicatie van zijn portret.
5.22.2. Voor zover het onderdeel (in de eerste volzin) uitgaat van een 'exclusief exploitatierecht' dat op basis van art. 21 Aw aan de geportretteerde zou toekomen, en dat vergelijkbaar zou zijn met een (intellectueel) eigendomsrecht of een in beginsel absoluut verbodsrecht, gaat het - zoals uit de bespreking van andere onderdelen van het cassatiemiddel al bleek - uit van een onjuiste rechtsopvatting. 5.22.3. Voor zover het onderdeel (in de eerste en tweede volzin) uitgaat van een lezing van rov. 3.7 in die zin dat het portretrecht op basis van art. 21 Aw slechts moet worden gezien als een beperking van de uit het auteursrecht voorvloeiende exploitatierechten van de maker van het portret, en dat dit portretrecht in het geheel geen exploitatiebevoegdheden voor de geportretteerde zou kunnen meebrengen, berust het op onjuiste lezing van het arrest. Het één sluit immers ook in de klaarblijkelijke opvatting van het hof - het ander niet uit. 5.22.4. Eveneens op onjuiste lezing van het arrest berust het onderdeel, voor zover het in de tweede alinea ervan uitgaat van dat hof in algemene zin geoordeeld zou hebben dat aan een geportretteerde (met een redelijk belang in de zin van art. 21 Aw na belangenafweging in zijn voordeel) geen verbodsrecht toekomt ter zake de openbaarmaking van zijn portret, maar slechts een vergoedingsaanspraak. Het hof heeft niet in algemene zin, maar in het kader van de onderhavige belangenafweging, geoordeeld dat Cruijffs 'verzilverbare populariteit'-belang in casu niet een verbodsrecht meebrengt (onverminderd, blijkens rov. 3.8, een vergoedingsaanspraak). 5.23.1. De lezing van rov. 3.7 waarvan onderdeel 6.b uitgaat, is dat het hof daar (ten onrechte) oordeelt dat art. 21 Aw aan degene die door de schending van zijn recht of zijn belang een van het algemene onrechtmatige-daadsrecht afwijkende aanspraak verschaft, en wel in die zin dat hij slechts aanspraak heeft op vergoeding van geleden schade in geld en dat hem geen verbodsrecht toekomt. 5.23.2. Ook onderdeel 6.b gaat uit van een onjuiste lezing van rov. 3.7. Nr. 5.22.4 is hier van toepassing. 5.23.3. Omdat het hof niet is uitgegaan van de door onderdeel 6.b veronderstelde lezing, behoef ik niet in te gaan op in het vervolg van het onderdeel vermelde redenen waarom rov. 3.7 (in die lezing) niet juist zou zijn: - noch op de argumenten in de tweede en derde alinea, die overigens een herhaling vormen van onderdeel 3.b(55), - noch op de laatste alinea waarin het hof verweten wordt de klacht niet ambtshalve (ex art. 25 Rv) als een klacht over schending van art. 1 van Protocol 1 EVRM en art. 17 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie te hebben geduid en behandeld. 5.24.1. Volgens onderdeel 6.c is de opvatting van het hof in rov. 3.6 en 3.7, dat art. 21 Aw slechts een vergoedingsaanspraak geeft, te meer onjuist aangezien die bepaling daarmee in feite een dwanglicentie zou vormen voor het gebruik van een portret. Een gedwongen gebruiksrecht is krachtens de art. 16b, 16c, Pagina 16 van 22
145
IEPT20130614, HR, Cruijff v Tirion
www.boek9.nl
16h, 17a en 17d Aw alleen toegestaan op grond van een expliciete wettelijke grondslag. Artikel 21 Aw biedt die grondslag niet, zodat een zonder opdracht geportretteerde niet (zonder meer) kan worden gedwongen het gebruik van zijn portret toe te staan, ook niet als daar een vergoeding tegenover staat. 5.24.2. Ook deze klacht faalt. Ik herinner eraan (vgl. nr. 5.22.4) dat het hof niet in algemene zin, maar in het kader van de onderhavige belangenafweging geoordeeld heeft dat Cruijffs 'verzilverbare populariteit'-belang in casu niet een verbodsrecht (maar wél een vergoedingsaanspraak) meebrengt. Los daarvan miskent het onderdeel dat het portretrecht van art. 19, 20 en 21 Auteurswet weliswaar in die wet geregeld is, maar niet een auteursrecht is. De omschrijving van art. 1 Aw: 'Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld' is op het portretrecht dan ook niet van toepassing. Daarmee is op het portretrecht van art. 21 Aw dus ook niet van toepassing de regel van art. 1 Aw dat een openbaarmaking, ten aanzien waarvan geen verbodsrecht wordt toegekend, maar wél een vergoedingsaanspraak, een (specifieke) wettelijke grondslag zou vereisen. 5.25.1. Onderdeel 6.d gaat uit van een lezing van rov. 3.6 en 3.7 waarin het hof zou hebben bedoeld dat Cruijff in casu geen verbodsrecht toekomt, maar slechts een vergoedingsaanspraak, aangezien hij enkel een commercieel belang heeft bij zijn verzet tegen de openbaarmaking van zijn portretten in het boek. Volgens het onderdeel is zo'n oordeel onjuist, omdat een onderscheid naar de aard van het redelijk belang dat door art. 21 Aw wordt beschermd geen steun vindt in het recht. 5.25.2. Ook dit onderdeel gaat uit van een onjuiste lezing van 's hofs arrest. Ik kan volstaan met een verwijzing naar nrs. 5.17.2 en 5.22.4; het onderdeel behoeft voor het overige geen bespreking.(56) 5.26.1. Onderdeel 7 herinnert, in de eerste alinea, aan het tussen partijen vaststaande gegeven dat Cruijff zijn portret op commerciële wijze kan uitbaten en dat ook daadwerkelijk - met succes - doet. Volgens het onderdeel erkent het hof dit ook in rov. 3.8. Daarmee is, volgens het onderdeel, Cruijffs redelijk belang om zich te verzetten tegen publicatie van zijn portret gegeven. 5.26.2. Vooreerst herinner ik eraan(57) dat aanwezigheid van verzilverbare populariteit (de mogelijkheid om je portret op commerciële wijze uit te baten) niet een absolute grootheid is, maar afhankelijk is van de mate van erkenning daarvan. De mate van erkenning is de resultante van de afweging van het belang van de 'VP-er' tegenover andere belangen. Lezing van het arrest laat zien dat het hof daarin (dan ook) niet een absolute of alomvattende 'erkenning' van Cruijffs verzilverbare populariteit neerlegt: ook niet in rov. 3.8. Het hof heeft in rov. 3.6, tweede alinea, vooropgesteld: 'De foto's zijn door Tirion c.s.
gepubliceerd in een boek dat klaarblijkelijk bedoeld is om het in voetbal geïnteresseerde publiek over het talent van Cruijff te informeren' (alsook: 'Het boek is in feite een (min of meer chronologisch) verslag van dit voetbaltalent aan de hand van foto's van het optreden van Cruijff als voetballer'). Zoals aangeven in nr. 5.21.2, is dat oordeel, waartegen geen klacht is gericht, m.i. voldoende dragend voor 's hofs afweging dat naast de door het hof genoemde en gewogen 'aan privacy gerelateerde omstandigheden' - ook de door Cruijff gestelde commerciële belangen niet een 'redelijk belang' opleveren om te publicatie van het boek te doen verbieden. Daaraan doet niet af dat het hof vervolgens in rov. 3.8 overweegt (cursivering toegevoegd): '3.8. Dit neemt niet weg dat indien, zoals in het geval van Cruijff, sprake is van verzilverbare populariteit en de foto's worden geopenbaard in het kader van een geheel, of in overwegende mate aan de betrokken geportretteerde gewijde publicatie (en in zoverre een eventueel commercieel succes van de publicatie in zeer belangrijke mate verband houdt met bedoelde verzilverbare populariteit) het redelijk belang van deze laatste zich er tegen kan verzetten dat tot publicatie wordt overgegaan zonder dat aan hem een passende vergoeding wordt aangeboden.' Met 's hofs geclausuleerde 'erkenning' van Cruijffs mogelijkheden om - afgewogen tegen andere belangen - zijn portret op commerciële wijze uit te baten, respectievelijk - in een geval als het onderhavige - tot op zekere hoogte commercieel te kunnen uitbaten, is de door het onderdeel bedoelde 'erkenning' door het hof van 'Cruijffs redelijk belang om zich te verzetten tegen publicatie van zijn portret' juist niét gegeven. 5.27.1. De tweede alinea van onderdeel 7 geeft een lezing van rov. 3.6 en 3.7 dat het hof van oordeel zijn dat Cruijffs commerciële belang bij de exploitatie van zijn portret geen redelijk belang zou zijn in de zin van art. 21 Aw, waarmee zou het hof dan blijk gegeven hebben van een onjuiste rechtsopvatting. Het commerciële belang van Cruijff bij zijn portret, als zonder opdracht geportretteerde met een verzilverbare populariteit, is op zichzelf immers een redelijk belang in de zin van artikel 21 Aw (vgl. HR 19 januari 1979, NJ 1979, 383 ('t Schaep met vijf pooten)). Dit belang kan met zich brengen dat publicatie van een portret zonder toestemming, in de gegeven omstandigheden van het geval, onrechtmatig is, althans dat die publicatie zonder toestemming is verboden. Het hof zou dit hebben miskend. 5.27.2. De klacht gaat uit van de vaker genoemde onjuiste lezing: zie nr. 5.22.4. De klacht in de tweede volzin deelt het lot van de eerste alinea van het onderdeel. Dat (de aanspraak op resp. uitoefening van) verzilverbare populariteit niet een absolute grootheid is, maar ruimte moet laten voor nuance bij beoordeling in concreto, wordt m.i. niet bestreden, maar juist bevestigd door de derde volzin van de tweede alinea van onderdeel 7. Ik geef die volzin hieronder nogmaals weer, met nu door mij toegevoegde cursiveringen: 'Dit Pagina 17 van 22
146
IEPT20130614, HR, Cruijff v Tirion
www.boek9.nl
belang kan met zich brengen dat publicatie van een portret zonder toestemming, in de gegeven omstandigheden van het geval, onrechtmatig is, althans dat die publicatie zonder toestemming is verboden'. Van miskenning hiervan door het hof is (dus) geen sprake. 5.28.1. Onderdeel 8 richt zich tegen 's hofs deeloverweging in rov. 3.7: 'In zoverre moet ook het standpunt van Cruijff dat zijn economische belangen dienen te prevaleren boven die van de auteursrechthebbende worden verworpen.' Volgens de eerste alinea van het onderdeel is dit oordeel rechtens onjuist bij gebrek aan een concrete afweging van de belangen van de auteursrechthebbende enerzijds en Cruijff anderzijds (het onderdeel verwijst naar HR 21 januari 1994, NJ 1994, 473). Volgens het onderdeel is de belangenafweging in het kader van art. 21 Aw in wezen geen andere dan de afweging in het kader van art. 8 en art. 10 EVRM. 5.28.2. Deze rechtsklacht faalt omdat zij berust op onjuiste lezing van het arrest. Rov. 3.7 (met het vervolg in rov. 3.8) getuigt immers bij uitstek van een concrete - afweging van Cruijffs economische belangen tegenover die van de auteursrechthebbende op de foto's. 5.28.3. Voor zover het onderdeel rechtens een (nog) méér concrete belangenafweging verlangt, draagt het daarvoor niet een maatstaf aan. Het geeft dus ook niet aan welke rechtsregel het hof geschonden zou hebben. Het onderdeel geeft evenmin aan waarom en in welk opzicht het hof de maatstaf van HR 21 januari 1994, NJ 1994, 473 - welk arrest (volgens het onderdeel en ook volgens mij) impliceert dat de belangenafweging in het kader van art. 21 Aw in wezen geen andere is dan de afweging in het kader van ar. 8 en art. 10 EVRM - zou hebben miskend. 5.28.4. Voor zover de (subsidiaire) motiveringsklacht van het onderdeel al aan de eisen van art. 407 Rv voldoet, voegt zij in wezen niets toe aan de rechtsklacht en faalt zij op analoge gronden. 5.29. Onderdeel 9 geeft 's hofs oordeel in rov. 3.8 als volgt verkort weer: 'dat indien sprake is van verzilverbare populariteit, het redelijk belang van een geportretteerde zich er tegen kan verzetten dat tot publicatie van foto's wordt overgegaan zonder dat hem een passende vergoeding wordt aangeboden.' 5.30.1. Onderdeel 9a klaagt dat dit oordeel onjuist is, voor zover hierin besloten ligt dat een geportretteerde met verzilverbare populariteit zich enkel kan verzetten tegen publicatie van zijn foto's indien hem geen redelijke vergoeding wordt aangeboden. 5.30.2. Het onderdeel verwijst naar de onderdelen 6 en 7. Het deelt het lot daarvan. 5.31.1. Onderdeel 9.b klaagt over 's hofs deeloverweging in rov. 3.8, dat Cruijff niet voldoende heeft toegelicht dat Tirions aanbod van een vergoeding die was gerelateerd aan de verkoopcijfers van het boek in de omstandigheden niet redelijk was, zodat Cruijff hieraan evenmin een argument ontleent om tegen de publicatie van het fotoboek op te komen. Volgens het onderdeel ligt in dit oordeel besloten het uitgangspunt dat de vergoeding die Tirion Cruijff heeft
aangeboden kan kwalificeren als een redelijke vergoeding, op basis waarvan Cruijff publicatie van zijn portretten had moeten toestaan. Met rechts- en motiveringsklachten voert het onderdeel hiertegen (in de eerste plaats) aan dat bij de vraag of een geportretteerde zich tegen publicatie kan verzetten, niet van doorslaggevend belang is of een aangeboden vergoeding redelijk was, maar dat alle relevante belangen van de geportretteerde dienen te worden afgewogen tegen de belangen van degene die de portretten wenst te publiceren, waarvan de omstandigheid dat een vergoeding voor het gebruik van de foto's is aangeboden, er slechts één is. 5.31.2. Deze klacht miskent dat het hof rov. 3.8 heeft doen voorafgaan door de rov. 3.4 t/m 3.7, waarin nu juist centraal staat de afweging van belangen die eventueel zou kunnen of moeten leiden tot een door Cruijff verlangd verbod respectievelijk toestemmingsvereiste (niettegenstaande een aangeboden vergoeding). De klacht mist dus feitelijke grondslag. Dat (het resultaat van) die afweging in andere onderdelen van het cassatiemiddel tevergeefs bestreden is, kan hieraan niet afdoen. 5.31.3. Overigens lees ik in het hier besproken onderdeel 9.b dat ook volgens Cruijff het aanbieden van een vergoeding voor het gebruik van de foto's wel degelijk een factor kan zijn die kan meewegen bij de beoordeling of de geportretteerde zich tegen de publicatie kan verzetten. 5.32.1. Onderdeel 9.b vervolgt met (nog) een motiveringsklacht. 's Hofs uitgangspunt in rov. 3.8 dat de vergoeding die Tirion Cruijff heeft aangeboden kan kwalificeren als een redelijke vergoeding, op basis waarvan Cruijff publicatie van zijn portretten had moeten toestaan, zou onbegrijpelijk zijn in het licht van stellingen van Cruijff(58). 5.32.2. Deze motiveringsklacht faalt m.i. (reeds) omdat zij niet voldoet aan de eisen van art. 407 Rv. Ter onderbouwing wordt slechts gesteld 'dat niet valt in te zien' dat de door Tirion aangeboden (aan de verkoopcijfers van het boek gerelateerde vergoeding), 'mede gelet op de stellingen van Cruijff' redelijk kan zijn. Niet wordt aangegeven waarom 's hofs andersluidend - oordeel onbegrijpelijk zou zijn. De omstandigheid dat men - mede in het licht van de informatievrijheid van art. 10 EVRM - over de redelijkheid van een aangeboden vergoeding verschillend kan denken, brengt niet een cassabel motiveringsgebrek mee. 5.33.1. In het slot van onderdeel 9.b is weer een rechtsklacht neergelegd. Het hof zou in rov. 3.8 miskend hebben het oordeel van de Hoge Raad in het vaker genoemde 'Schaep met de vijf pooten'- arrest (HR 19 januari 1979, NJ 1979, 383) dat de schade voor de geportretteerde gewaardeerd moet worden aan de hand van het bedrag dat zou zijn bedongen en verkregen indien de uitgever niet zonder toestemming van de geportretteerde te hebben verkregen tot de desbetreffende publicatie was overgegaan. Volgens deze klacht ligt dan ook veeleer in de rede een vergoeding voor het gebruik van een portret te relateren Pagina 18 van 22
147
IEPT20130614, HR, Cruijff v Tirion
www.boek9.nl
aan de financiële voordelen die de geportretteerde misloopt als gevolg van publicatie van het portret waarvoor zijn toestemming benodigd zou zijn. 5.33.2. Deze klacht faalt (reeds) omdat zij niet aangeeft waar Cruijff deze stelling in de feitelijke instanties heeft betrokken. Ik teken aan dat de eisers in de 'Schaep'-zaak zo'n stelling in de feitelijke instanties wél hadden betrokken, blijkens rov. 35 en 58 van het hof in die zaak. 5.33.3. In de 'Schaep'-zaak overwoog de Hoge Raad over de klacht van uitgever VNU tegen 's hofs schadebegroting niet minder en niet meer dan (curs. toegevoegd): 'Wat onderdeel 7 betreft: Ook dit faalt, omdat het Hof bij een onrechtmatige daad als waarvan hier sprake is de daardoor geleden schade mocht waarderen aan de hand van het bedrag dat zou zijn bedongen en verkregen, als VNU niet, zonder daartoe toestemming van Hameetman c.s. te hebben verkregen, tot de betreffende publikatie was overgegaan.' Van een in casu (in de zaak Cruijff/Tirion c.s.) door het hof geschonden rechtsregel is dus geen sprake. 5.34.1. Onderdeel 9.c verwijt het hof te zijn voorbij gegaan aan Cruijffs stellingen(59) dat een redelijk commercieel belang ook kan inhouden ('en in feite inhield, zie de stellingen van Cruijff dat hij ter gelegenheid van zijn zestigste en thans vijfenzestigste jubileumjaar de exploitatie van fotoboeken in eigen hand wilde houden') dat de geportretteerde met bepaalde uitgevers niet wil contracteren of aan bepaalde publicaties, zoals de onderhavige, niet wil meewerken. Daarbij spelen overwegingen als verwateringsgevaar en vermindering van de exploitatiemogelijkheden van een eigen publicatie een essentiële rol. Volgens de rechtsklacht van het onderdeel heeft het hof heeft in rov. 3.6 miskend dat de schade aan Cruijffs onderhandelingspositie en eigen exploitatiemogelijkheden ook kan bestaan in de enkele uitgave van een ander boek zijn persoon betreffende dat geheel of nagenoeg geheel is gebaseerd op de uitbating van zijn portret. 5.34.2. De rechtsklacht gaat niet op omdat een (meer of minder specifieke) rechtsregel als door het onderdeel bedoeld, niet bestaat. Aanvaarding van een rechtsregel zoals hier door Cruijff bedoeld, komt in wezen naar op een toestemmingsvereiste van dien aard dat de geportretteerde steeds op basis van (enkel) hem moverende redenen toestemming voor opneming van zijn portretten in een boek kan weigeren (of iedere door hem gewenste prijs kan vragen), en daarmee in feite op een intellectueeleigendomsrechtelijk verbodsrecht. In de - tevergeefs bestreden - rov. 3.5 en 3.7 heeft het hof geoordeeld dat het uitgangspunt van zo'n exclusief exploitatierecht van de (populaire) geportretteerde niet kan worden aanvaard. 5.35.1. Volgens de subsidiaire motiveringsklacht heeft het hof verzuimd op deze voor het standpunt van Cruijff essentiële stelling te beslissen; althans is het oordeel van het hof in rov. 3.8, dat Cruijff niet
voldoende heeft toegelicht dat het niet-aanvaarde vergoedingsaanbod van Tirion in de omstandigheden niet redelijk was, zodat Cruijff hieraan evenmin een argument ontleent om tegen de publicatie van het fotoboek op te komen, onvoldoende gemotiveerd. 5.35.2. De motiveringsklacht kan 's hofs - juiste rechtsoordeel niet aantasten. Overigens ligt, zoals zojuist (nr. 5.34.2) aangegeven, in rov. 3.7 (en in rov. 3.8) besloten dat het hof - in het kader van de door art. 21 Aw in het licht van art. 8 en art. 10 EVRM voorgeschreven belangenafweging - bij de afwijzing van het uitgangspunt van een exclusief exploitatierecht voor de populaire geportretteerde, ten aanzien van de publicatie van portretten van Cruijff in het onderhavige boek, mede het oog heeft op toestemmingsafhankelijkheid, en mede op afhankelijkheid van een door deze geportretteerde te zijner discretie te vragen prijs. Dit oordeel is begrijpelijk. Ook de motiveringsklacht faalt dus. 5.36.1. Onderdeel 10 richt rechtsen motiveringsklachten tegen de slotalinea van rov. 3.7, waarin het hof het betoog van Cruijff verwerpt dat Tirion c.s. door het boek 'Johan Cruijff - De Ajacied' te noemen een in rechte te respecteren naamrecht van Cruijff hebben geschonden. Het hof heeft geoordeeld dat, voor zover al een dergelijk 'naamrecht' (los van een handelsnaam of merkrecht) bestaat (hetgeen Cruijff volgens het hof nauwelijks heeft toegelicht), dit er niet toe kan leiden dat de persoon op wie een boek als het onderhavige betrekking heeft in de titel en/of de tekst daarvan niet mag worden genoemd. 5.36.2. 's Hofs oordeel ten deze zou van een onjuiste rechtsopvatting blijk geven omdat het EHRM heeft overwogen(60) dat tot het privéleven in de zin van art. 8 EVRM behoort iemands identiteit, waarbij het EHRM expliciet iemands naam noemt als onderdeel daarvan. Volgens de klacht is de vraag of het rechtens geoorloofd is gebruik te maken van iemand anders naam (in de titel of tekst van het onderhavige boek) derhalve onderworpen aan dezelfde afweging van belangen als het gebruik van iemands portret (i.c. het recht op vrijheid van meningsuiting (art. 10 EVRM) van Tirion c.s. en het recht op privéleven (art. 8 EVRM) van Cruijff). Nu het hier om een rechtsvraag gaat, heeft het hof ten onrechte geoordeeld dat Cruijff te dien aanzien meer had moeten stellen, en had het hof deze rechtsvraag ambtshalve moeten beoordelen. 5.36.3. De klacht faalt (reeds) wegens ontbreken van feitelijke grondslag en bij gebrek aan belang. Blijkens 's hofs deeloverweging 'Voor zover al een dergelijk 'naamrecht' [...] bestaat [...] kan dit er niet toe leiden dat de persoon waarop een boek als het onderhavige betrekking heeft in de titel en/of tekst daarvan niet mag worden genoemd', blijkt dat het hof de in het onderdeel bedoelde afweging heeft gemaakt. Nu die afweging in de visie van Cruijff zou moeten 'sporen' met de afweging ten aanzien van de toelaatbaarheid van het gebruik van iemands portret, en nu de uitkomst van 's hofs afweging daarmee inderdaad spoort, heeft Cruijff bij deze klacht geen belang.
Pagina 19 van 22 148
IEPT20130614, HR, Cruijff v Tirion
www.boek9.nl
5.36.4. Tot nadere motivering was het hof niet gehouden, ook niet in het licht van de door Cruijff aangevoerde stellingen(61). De motiveringsklacht faalt dus ook, waarbij ik voor zover nodig nog wijs op 's hofs rov. 3.6, laatste alinea. 5.36.5. Terzijde wijs ik nog op de regeling van het recht op de naam in art. 1:8 BW: 'Hij die de naam van een ander zonder diens toestemming voert, handelt jegens die persoon onrechtmatig, wanneer hij daardoor de schijn wekt die ander te zijn of tot diens geslacht of gezin te behoren.' Mij zijn geen uitspraken of commentaren bekend waarin deze Nederlandse vormgeving van het naamrecht in strijd met art. 8 EVRM geoordeeld is. 5.37. Cruijffs restklacht aan het slot van de cassatiedagvaarding deelt het lot van de eerdere klachten en behoeft geen nadere bespreking. 5. Conclusie Mijn conclusie strekt tot verwerping van het beroep. De procureur-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, A-G i.b.d. 1 Ontleend aan rov. 3.1 van het (ten deze niet) bestreden arrest, waarbij het hof blijkens rov. 2 geput heeft uit de - in apppel onbestreden - rov. 2.1 t/m 2.12 van het vonnis van de rechtbank Amsterdam van 14 april 2010. 2 (Toevoeging A-G:) Vzr. Rb. Utrecht 11 november 2003, LJN AN8909, IER 2004, nr. 27, p. 145. 3 LJN BN6392, AMI 2010, nr. 16, p. 198 m.nt. J.C.S. Pinckaers, Mf 2010, nr. 16, p. 206 m.nt. J.D. Holthuis, IER 2011, nr. 7, p. 29 m.nt. M. de Cock Buning. 4 LJN BU9938, NJF 2012, 222, Mf 2012, nr. 10, p. 114 m.nt. J.D. Holthuis. 5 Na het arrest van 3 januari 2012 is de cassatiedagvaarding op 2 april 2012 uitgebracht. 6 Ik hoop dat enige overeenkomsten in deze inleiding met hoofdstuk VI, Portretrecht, in het boek van Spoor, Verkade en Visser, Auteursrecht, 3e druk 2005 (hierna 'SVV') mij vergeven worden. Zie ook, met veel (juist bij dit onderwerp nuttige) illustraties: Schuijt/Visser, Portretrecht voor iedereen, Amsterdam, Mets & Schilt: 2003. 7 De artikelen 19 en 20 Auteurswet geven sterkere rechten aan de geportretteerde, indien sprake is van een in opdracht gemaakt portret. 8 Het belangrijkste overzichtswerk op dit terrein is: (Groene serie) Onrechtmatige Daad VII (G.A.I. Schuijt). 9 Hoewel het EVRM dateert van 1950, is deze ontwikkeling pas in de jaren '70 van de vorige eeuw op gang gekomen. 10 Geheel aan het zo genoemde financiële of commerciële portretrecht is gewijd de bundel: D.J.G. Visser (red.), Commercieel Portretrecht, Amsterdam: DeLex 2009, met bijdragen van M. de Cock Buning, T. Deurvorst, E. Dommering, D. van Engelen, Ch. Gielen, W. Grosheide, E. Hoogenraad, B. Hugenholtz, T. Huydecoper, J. Kabel, W. Korthals Altes, R. van Oerle, B. Pinckaers, R.-J. Prins, A. Quaedvlieg, J. Schaap, G.
Schuijt, M. Senftleben, J. Spoor, P. Torremans, F. Verkade en D. Voorhoof. Deze bundel wordt hierna aangehaald als: 'Commercieel portretrecht (2009)'. 11 Pres. Rb. Rotterdam 14 april 1959, NJ 1959, 648; Hof 's-Gravenhage 13 april 1960, NJ 1961, 160. Zie over de historische ontwikkeling van het commercieel portretrecht in Nederland: Van Oerle, in: Commercieel portretrecht (2009), p. 1 e.v. 12 HR 19 januari 1979, NJ 1979, 383 m.nt. LWH, BIE 1979, nr. 23, p. 163; (verkort) AMR 1979, p. 52 m.nt. JHS. 13 AMI 1997, p. 143 m.nt. Schuijt, NJ 1997, 661 m.nt. DWFV, Mf 1997, p. B104 (M./Bios). 14 HR 21 januari 1994, LJN ZC1240, NJ 1994, 473 m.nt. DWFV, AMI 1994, p. 93 m.nt. Schuijt, Mf 1994, p. B30 m.nt. Oppenoorth op p. 58, NJCM-Bulletin 1994, p. 659 m.nt. L. Verheij. 15 De Hoge Raad verwees naar een zestal eerdere arresten over uitingsvrijheid vs. privacy. 16 EHRM 11 januari 2000, nr. 31457/96, Mf 2000, nr. 14, p. 84 m.nt. Schuijt, NJ 2001, 74 m.nt. EJD (News Verlag/Oostenrijk) (totaalverbod van publicatie van portret van een bekende en mogelijk gevaarlijke extremist in strijd met art. 10 EVRM). Vgl. voorts bijv. EHRM 26 februari 2002, nr. 34315/96, Mf 2002, p. 114 (kort) (Krone Verlag/Oostenrijk) (verbod van publicatie portret van leraar/politicus bij kritische publicatie in strijd met art. 10 EVRM); EHRM 28 januari 2003, nr. 44647/98, Mf 2003, p. 88 (kort) (Peck/Ver. Koninkrijk) (publicatie in dagbladen en via tv van via gesloten tv-circuit op openbare weg gemaakte opnamen van verwarde man met mes niet in strijd met art. 10 EVRM; art. 8 EVRM weegt zwaarder); EHRM 25 mei 2004, nr. 57597/00, RvdW 2007, 296, Mf 2004, p. 246 (kort) (Österreichische Rundfunk/Oostenrijk) over dezelfde van extremisme verdachte persoon als in EHRM 11 januari 2000 (News Verlag/Oostenrijk) (hier viel belangenafweging anders uit). 17 EHRM 7 februari 2012, nrs. 40660/08 en 60641/08, RvdW 2012, 1543. 18 Vindplaatsen in voetnoot 14. 19 From Privacy toward a new Intellectual Property Right in Persona, diss. UvA, Deventer 1996. 20 (Instemmende) noot Pinckaers onder Hof Amsterdam 27 januari 2009, AMI 2009, nr. 6, p. 64 (Jogster), en (instemmende) noot Pinckaers in AMI 2010, nr. 16, p. 198 onder het vonnis van de rechtbank in deze zaak Cruijff/Tirion c.s. 21 Mf oktober 1996, p. R1. 22 Mf oktober 1996, p. R7. 23 Zie voor discussie tot 2005 ook: SVV (2005) § 6.9, p. 320-321. Daarin hebben Spoor, Visser en ik de (toenmalige) voorstellen om het portretrecht in de vorm van een nieuw absoluut i.e.-recht te gieten 'vooralsnog geen goed idee' genoemd. Er is gewezen op het met het oog op betere exploitatiemogelijkheden gewenste constructie van een subjectief recht verbonden sequeel van vatbaarheid voor beslag en executie met alle risico's van dien voor de geportretteerde. Daarnaast zouden - ook volgens voorstanders van een subjectief Pagina 20 van 22
149
IEPT20130614, HR, Cruijff v Tirion
www.boek9.nl
recht- daarop weer uitzonderingen op een subjectief portretrecht nodig zijn in het licht van met name nieuwsvoorziening. 'De bestaande wettelijke constructie van een gepositiveerde zorgvuldigheidsnorm heeft de verdienste van de souplesse. De invulling ervan kan meegroeien met de ten aanzien van de persoonlijkheids- resp. prestatiebescherming evoluerende maatschappelijke opvattingen. Wij zullen zien dat dit ook gebeurd is. Het biedt tegelijkertijd ruimte voor evenwichtige afweging tegen andere waarden, en afweging van belangen in concreto.' (p. 321). Vgl. ook Mulder, AMI 1998, p. 1; Hugenholtz, in: Commercieel portretrecht (2009), p. 231-242. 24 E.J. Dommering, in: Commercieel portretrecht (2009), p. 259-271. 25 E.J. Dommering, Portretrecht en privacy, in AMI 2009, p. 142-143 (reactie op de noot van Pinckaers onder het Jogster-arrest). 26 Naschrift onder Dommering (vorige voetnoot), AMI 2009, p. 144-146. 27 EHRM 15 januari 2009, nr. 1234/05, NJ 2009, 524 m.nt. E.J. Dommering, AMI 2009, nr. 18, p. 188 m.nt. E.J. Dommering. 28 Rechtbank Amsterdam 14 april 2010, rov. 4.5 - 4.6, waarbij het hof zich in rov. 3.5 aansluit. Bij de bespreking van de cassatie-middelenonderdelen 3 en 4 kom ik hierop terug, met name in nr. 5.15.5. 29 In de zin van de rechtbank ook: F.F. Blokhuis, annotatie onder Reklos-arrest in Mf 2009, nr. 16, p. 217, Pinckaers (zie voetnoot 26) en M. de Cock Buning, annotatie onder het Cruijff/Tirion-vonnis in IER 2011, nr. 7, p. 29. 30 Deel VII, nr. 121.1 (stand december 2011). 31 Vindplaatsen in voetnoot 14. 32 LJN BU 3917, NJ 2012, 529 m.nt. EAA, AB 2011, 79 m.nt. S.A.J. Munneke; punten 6-11 van de conclusie. 33 Noot onder HR 11 november 2011 (vorige voetnoot) en HR 11 mei 2012, LJN BV1013, NJ 2012, 530. Alkema wijst in dit verband ook op de studie van A.J. Nieuwenhuis, Laveren tussen persvrijheid en respect voor het privé-leven, de jurisprudentie van het EHRM, in Mf 2012, p. 2-13. 34 HR 22 februari 2013, nr. 11/02739, LJN: BY1529 (Stokke c.s. /H3 Products c.s.), rov. 3.4 onder (f). 35 Te weten: EHRM 7 februari 2012, nrs. 40660/08 en 60641/08 (Caroline von Hannover/ Duitsland II) (rov. 95 en 96); EHRM 15 januari 2009, Mf 2009, nr. 16 (Reklos/Griekenland) (rov. 40); EHRM 5 oktober 2010, zaak nr. 420/07; NJ 2011, 566 (Köpke/Duitsland); EHRM 25 september 2001, no. 44787/98 (P.G. en J.H./UK) (rov. 56, slot); EHRM 16 december 1992, NJ 1993, 400 (Niemietz/ Duitsland) (rov. 29). 36 De door Cruijff aan de orde gestelde grondslag voor een commercieel portretrecht in art. 8 EVRM komt in andere (hieronder besproken) onderdelen van het middel ter sprake. 37 Onderdeel 1.b verwijst naar CvA al. 23; CvR al. 3.1; vonnis rechtbank rov. 4.1 en 4.13; MvG p. 2, al. 2;
MvA al. 10; pleitnotities Cruijff in hoger beroep al. 1 6; pleitnota Tirion c.s. in hoger beroep al. 33. 38 Het onderdeel verwijst naar EHRM 5 oktober 2010, NJ 2011, 566 (Köpke/Duitsland) en EHRM 25 september 2001, nr. 44787/98 (P.G. en J.H./UK) (rov. 57, begin). 39 Het onderdeel verwijst naar: inleidende dagvaarding al. 7.7 - 7.8 en 7.11; CvR al. 7.1 en 7.3 en 9.3; pleitaantekeningen Cruijff eerste aanleg al. 1.5, 2.27 2.30; MvG p. 9 laatste alinea en p. 10 eerste alinea en al. 4 - 5; pleitnotities Cruijff in hoger beroep al. 11 - 12 en 41 - 42. 40 Het onderdeel verwijst naar de MvG p. 11 al. 1 en pleitnotities Cruijff in hoger beroep al. 39 - 40. 41 Deze bepaling luidt, voor zover hier van belang: 'Waar het het overnemen in een compilatiewerk betreft, mag van dezelfde maker niet meer worden overgenomen dan enkele korte werken of korte gedeelten van zijn werken, en waar het geldt werken als bedoeld in artikel 10, eerste lid onder 6°, onder 9° [fotografische werken, toevoeging A-G] of onder 11° niet meer dan enkele van die werken en in zodanige verveelvoudiging, dat deze door haar grootte of door de werkwijze, volgens welke zij vervaardigd is, een duidelijk verschil vertoont met het oorspronkelijke met dien verstande, dat wanneer van deze werken er twee of meer verenigd openbaar zijn gemaakt, die verveelvoudiging slechts ten aanzien van een daarvan geoorloofd is.' 42 Het onderdeel verwijst naar dezelfde vindplaatsen als waarnaar onderdeel 1.b verwees. 43 Het onderdeel verwijst naar stellingen in de inleidende dagvaarding al. 5.27, 5.31 - 5.34, 5.36 5.39; CvR al. 4 - 4.4, 6.1 - 6.10; pleitaantekeningen eerste aanleg al. 4.2 en 4.3; MvG p. 2, al. 3, p. 6 al. 2 3, p.7 laatste alinea en p. 8 eerste alinea; pleitnotities in hoger beroep al. 4, 17, 27 en 54. 44 Zie hierboven nr. 4.4. 45 Ook (althans: tot op zekere hoogte) door Cruijff, blijkens de onbestreden deeloverweging in rov. 3.5: 'het door Cruijff bepleite zogenoemde zelfbeschikkingsrecht, slechts wijkend voor wat in het kader van de nieuwsvoorziening noodzakelijk is'. 46 Het onderdeel verwijst weer naar de in voetnoot 43 vermelde stellingen in de feitelijke instanties. 47 De mede geciteerde voetnoten zijn van de rechtbank zelf (daar: voetnoten 4 t/m 6). Overigens acht Pinckaers zich in de eerste hierna weergegeven voetnoot door de rechtbank niet correct aangehaald: zie hierboven nr. 4.10. 48 Dat de geportretteerde zelf zou moeten kunnen beslissen over de publicatie van zijn portret wordt wel verdedigd door J.C.S. Pinckaers, From privacy towards a new intellectual property right in persona, diss. UvA, Deventer 1996, als ook door E.J. Dommering, Van 'Ja zuster, nee zuster' naar 'Discodans': de lange weg naar commerciële informationele privacy, in: Commercieel portretrecht, deLex 2009, p. 259-271. Dit is geen geldend recht. 49 EHRM 15 januari 2009, Mf 2009/18. 50 EHRM 24 juni 1994, Mf 2004/27. 51 Zie voetnoot 43. Pagina 21 van 22
150
IEPT20130614, HR, Cruijff v Tirion
www.boek9.nl
52 Cruijff klaagt over rov. 3.8 in het hierna te bespreken onderdeel 9 van het cassatiemiddel. 53 Cruijff verwijst naar de MvG ad grief 5 en de pleitnotities Cruijff in hoger beroep al. 11 - 13 en 42. 54 Volgens Inforaris op internet: 'Een spreuk die vaak verkeerdelijk aan de Chinese filosoof Confucius wordt toegekend. Maar heel waarschijnlijk is ontstaan nadat Napoleon de quote : "Un bon croquis vaut mieux qu'un long discours" uitte.' 55 Vgl. hierboven nrs. 5.14.1 - 5.16. 56 Ik wijs er ten overvloede op dat een belang van morele aard ook niet per se een verbodsrecht met zich brengt: in de concrete omstandigheden van een geval kan bijv. ook een bevel tot aanpassing van de context waarin het portret wordt gepubliceerd een adequate en afdoende sanctie zijn. 57 Vgl. nr. 5.14.2. 58 Het onderdeel verwijst naar: pleitaantekeningen in eerste aanleg al. 5.2 en 5.3; MvG p. 8, al. 2. 59 Het onderdeel verwijst naar inleidende dagvaarding al. 5.23 - 5.28, 5.32 en 5.38 - 5.39; CvR al. 4; MvG p. 2 al. 3, p. 3 al. 3 en p. 6 al. 1; pleitnotities Cruijff in hoger beroep al. 7. 60 Het onderdeel verwijst naar het arrest 'Caroline von Hannover II', rov. 95. 61 Het onderdeel verwijst naar de inleidende dagvaarding al. 6.13 - 6.21; MvG p. 2, al. 2, p. 6 al. 2 en p. 7 al. 2.
Pagina 22 van 22 151
IEPT20130220, Rb Den Haag, Thuiskopie v Imation
www.boek9.nl
Rb Den Haag, 20 februari 2013, Thuiskopie v Imation
AUTEURSRECHT Thuiskopieheffing alleen toegestaan voor aan particulieren te leveren dragers; ongedifferentieerd heffen niet toegestaan • Het HvJEU heeft hiermee bevestigd dat op grond van artikel 5 lid 2 sub b van de Auteursrechtrichtlijn een thuiskopieregeling is toegestaan waarbij de billijke vergoeding wordt geheven bij fabrikanten en importeurs, die dragers leveren aan particulieren, omdat zij de heffing kunnen doorberekenen aan deze particulieren, die de daadwerkelijke schuldenaren van de billijke vergoeding zijn en omdat op grond van een bewijsvermoeden dient te worden aangenomen dat zij die voorwerpen gebruiken om thuiskopieën te maken. De Nederlandse thuiskopieregeling als opgenomen in artikel 16c e.v. Aw voldoet hieraan. 4.9. Uit het Padawan-arrest volgt ook - en daar gaat het in deze zaak om - dat heffen op alle dragers, ongeacht of die dragers juridisch of feitelijk ter beschikking worden gesteld aan privégebruikers dan wel aan professionele gebruikers, niet is toegestaan (hierna: ongedifferentieerd heffen). Mutualisation geen onderdeel van SONT-besluit en is ongeoorloofd ongedifferentieerd heffen • Nu mutualisation niet door SONT is vastgesteld, kan in het midden blijven of Stichting de Thuiskopie terecht stelt dat de rechtbank niet kan oordelen over de rechtmatigheid van de SONT-besluiten omdat deze formele rechtskracht zouden hebben. Ook hoeft de rechtbank niet te oordelen over de verhouding van deze SONT-besluiten tot de AMVB’s waarop de leer van de formele rechtskracht volgens Stichting de Thuiskopie niet van toepassing is. Mutualisation is, zoals overwogen, in strijd met artikel 16c Aw en in strijd met het Padawan-arrest omdat daarbij ongedifferentieerd wordt geheven en dus ook over dragers die bestemd zijn voor professioneel gebruik. Dat de mate van professioneel gebruik ten opzichte van privégebruik is verdisconteerd in een lagere thuiskopievergoeding voor alle data-cd’s en dvd’s maakt dit niet anders Opgaveverplichting Imation aan Stichting De Thuiskopie • De gevorderde veroordeling tot het doen van gespecificeerde opgave aan Stichting de Thuiskopie
van alle door Imation uitgeleverde blanco informatiedragers en om zulke opgave te blijven doen, is derhalve toewijsbaar. Daarbij dient een beperking in tijd te worden toegevoegd, te weten dat die opgaveverplichting geldt voor zolang de voorwaarden contractanten A waarin zulks is overeengekomen, ongewijzigd tussen partijen gelden. Naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid kan Thuiskopie geen beroep doen op vervalbeding; verjaring vorderingen Imation voor teruggave van voor 1 juli 2006 • Stichting de Thuiskopie heeft niet betwist dat zij, zoals Imation heeft gesteld, sinds 1999 aan de markt heeft gecommuniceerd dat voor data-cd’s en dvd’s (anders dan de uitzondering voor productiebedrijven) geen vrijstelling bestond voor professioneel gebruik zodat Imation en anderen geen beroep toekwam op artikel 7 van de voorwaarden contractanten A voor restitutie van thuiskopievergoeding. Onder die omstandigheden is het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar dat Stichting de Thuiskopie thans een geslaagd beroep zou kunnen doen op het vervalbeding om te betogen dat Imation geen recht (meer) heeft op restitutie omdat zij niet binnen de in artikel 7 onder b gestelde termijn (te weten in het kwartaal na het kwartaal waarin de dragers aan professionele gebruikers zijn geleverd) de benodigde gegevens zou hebben verstrekt aan Stichting de Thuiskopie. • Het beroep op verjaring is door Imation niet bestreden, zodat er van moet worden uitgegaan dat Imation in ieder geval geen recht heeft op teruggave van afgedragen bedragen vóór 1 juli 2006. Overleg met partijen over hoogte verschuldigde vorderingen • De rechtbank kan op basis van de thans voorliggende stukken niet vaststellen wat de hoogte is van het door Imation, met inachtneming van wat hiervoor is beslist, sinds juni 2010 aan Stichting de Thuiskopie mogelijk nog verschuldigde bedrag aan thuiskopievergoedingen en van een mogelijk door Imation te verrekenen bedrag voor betalingen die zij na 1 juli 2006 onverschuldigd aan Stichting de Thuiskopie zou hebben afgedragen. Zij acht het wenselijk met partijen te overleggen over de wijze van vaststelling van deze bedragen en te onderzoeken of partijen hierover overeenstemming kunnen bereiken Vindplaatsen: LJN: BZ1542 Rb Den Haag, 20 februari 2013 (P.G.J. de Heij, Chr.A.J.F.M. Hensen en M.P.M. Loos vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag Pagina 1 van 12
152
IEPT20130220, Rb Den Haag, Thuiskopie v Imation
www.boek9.nl
zaaknummer / rolnummer: C09/397020 / HA ZA 111877 Vonnis van 20 februari 2013 in de zaak van de stichting STICHTING DE THUISKOPIE, gevestigd te Amsterdam, eiseres, advocaat mr. J.D. Holthuis te Amsterdam, tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IMATION EUROPE B.V., gevestigd te Amsterdam, gedaagde, advocaat mr. D. Knottenbelt te Rotterdam. Partijen zullen hierna Stichting de Thuiskopie en Imation genoemd worden. De zaak is voor Stichting de Thuiskopie behandeld door de advocaat voornoemd en mr. D. Griffiths, advocaat te Amsterdam, en voor Imation door mr. A.P. Groen en mr. D.J.G. Visser, beiden advocaat te Amsterdam. 1. De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: - de dagvaarding van 17 juni 2011 met producties 1 t/m 10; - de conclusie van antwoord van 21 september 2011 met producties 1 t/m 13; - de conclusie van repliek tevens akte vermeerdering van eis van 18 januari 2012 met producties 11 t/m 20; - de conclusie van dupliek van 18 april 2012 met producties 14 t/m 17; - de op 30 november 2012 gehouden pleidooizitting en de ter gelegenheid daarvan overgelegde pleitnotities van de advocaten aan beide zijden; - de door Imation bij pleidooi in het geding gebrachte producties 18 t/m 20. 1.2 Ten slotte is vonnis bepaald. 2. De feiten 2.1. In het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw heeft Nederland in zijn wetgeving de thuiskopieexceptie opgenomen. Artikel 16c lid 1 Auteurswet (verder: Aw) behelst een beperking op het reproductierecht die inhoudt, dat niet als inbreuk op het auteursrecht van de maker van het desbetreffende werk wordt beschouwd: (...) het reproduceren van het werk of een gedeelte ervan op een voorwerp dat bestemd is om een werk ten gehore te brengen, te vertonen of weer te geven, mits het reproduceren geschiedt zonder direct of indirect commercieel oogmerk en uitsluitend dient tot eigen oefening, studie of gebruik van de natuurlijke persoon die de reproductie vervaardigt. 2.2. Lid 2 van artikel 16c Aw bepaalt: Voor het reproduceren, bedoeld in het eerste lid, is ten behoeve van de maker of diens rechtverkrijgenden een billijke vergoeding verschuldigd. De verplichting tot betaling van de vergoeding rust op de fabrikant of de importeur van de voorwerpen, bedoeld in het eerste lid. 2.3. De in artikel 16c lid 1 Aw neergelegde beperking wordt hierna aangeduid als de thuiskopieregeling, de in lid 2 genoemde billijke vergoeding ook wel als de thuiskopievergoeding.
2.4. De thuiskopievergoeding moet door de fabrikanten of importeurs worden betaald aan Stichting de Thuiskopie, die de ingevolge artikel 16d Aw aangewezen rechtspersoon is die met de inning en verdeling van de vergoedingen is belast. 2.5. De Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding (hierna: SONT) is de op de voet van artikel 16e Aw door de minister aangewezen stichting die de hoogte van de thuiskopievergoeding vaststelt. In SONT worden enerzijds de belangen van de rechthebbenden behartigd door Stichting de Thuiskopie en anderzijds die van de betalingsplichtigen eerst door vertegenwoordigers van FIAR Overlegorgaan Informatiedragers (hierna: FIAR) en vanaf medio 1999 ook door Stichting Overlegorgaan Blanco Informatiedragers (hierna: Stobi). Het bestuur van SONT wordt voorgezeten door een onafhankelijke, door de minister benoemde, voorzitter. Indien de in SONT vertegenwoordigde partijen niet tot overeenstemming komen, bepaalt de voorzitter van SONT de hoogte van de thuiskopievergoeding. 2.6. In 1999 is binnen Sont discussie ontstaan over een vast te stellen vergoeding voor digitale gegevensdragers. Door Stichting de Thuiskopie werd bepleit om voor deze dragers evenals voor andere typen dragers een vrijstellingsregeling te hanteren, inhoudende dat geen vergoeding verschuldigd is in geval van professioneel gebruik van de drager. Fiar bepleitte (nadat zij zich aanvankelijk op het standpunt had gesteld dat voor digitale gegevensdragers in het geheel geen vergoeding verschuldigd zou zijn) een systeem van ‘mutualisation’, waarin geen vrijstelling mogelijk is en de mate van professioneel gebruik van de drager wordt verdisconteerd in de hoogte van de thuiskopievergoeding. 2.7. In het verslag van de vergadering van SONT gehouden op 2 juni 1999 staat voor zover relevant het volgende: “VERSLAG van de vergadering van de Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding gehouden op 2 juni 1999 om 15.00 uur in Hotel Golden Tulip Jan Tabak te Bussum (…) Vervolgens geeft de heer Vervoord aan welke volgorde Thuiskopie hanteert. a. het oorspronkelijk voorstel van Thuiskopie b. het voorstel van de voorzitter in het concept-besluit c. één tarief voor professioneel en consumentengebruik onder de volgende voorwaarden: 1) het hanteren van één tarief moet juridisch uitvoerbaar zijn. Dat is een hindernis. Een en ander zou moeten worden uitgezocht; 2) de leverancier van de data dragers betaalt die heffing; Thuiskopie dient te worden gevrijwaard van aanspraken; 3) een heffing van 20 cent 4) een verlaging van de korting voor FIAR-leden van 20 % naar 10 %, omdat de administratieve werkzaamheden door dit voorstel aanzienlijk verminderen. (…). Pagina 2 van 12
153
IEPT20130220, Rb Den Haag, Thuiskopie v Imation
www.boek9.nl
FIAR, aldus de heer van Splunteren, zet vraagtekens bij de door Thuiskopie bedoelde juridische toetsing en meent dat alle zeilen bij gezet moeten worden om te zorgen dat professioneel en huishoudelijk gebruik over één kam kan worden gescheerd [lees: geschoren rechtbank]. Immers bij analoog gaat het maar om enkele gevallen, maar bij digitaal gaat het om 50:50. De voorzitter geeft aan dat men nu 2 kanten uit kan. De voorzitter geeft aan dat de SONT zich met de hoogte van de vergoeding bezig houdt Op het bepalen van de grenzen van professioneel/consumenten kan de SONT geen invloed uitoefenen. (…) De voorzitter deelt mede dat hij, gehoord partijen, het volgende besluit heeft genomen. Het gaat om geluid en beeld, en de data dragers als bedoeld in het conceptbesluit. Een heffing per drager van 20 cent, uitgaande van de verhouding professioneel: consumenten is 50:50, zonder onderscheid tussen professioneel en consumenten, en een ingangsdatum van 1 september 1999. Wel zal FIAR zijn achterban van het niet hanteren van een onderscheid moeten overtuigen, want men zal zich tot FIAR wenden. Dan is het ook redelijk een korting van 20 % te hanteren. (…) Op papier wordt nog het formele besluit nader geformuleerd.” 2.8. In het SONT besluit van 2 juni 1999 staat voor zover relevant het volgende: Besluit van de voorzitter Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding d.d. 2 juni 1999 (…) Overwegende: (…) FIAR en Thuiskopie hebben binnen de SONT onderhandeld over het vaststellen van de vergoeding op blanco digitale dragers van het type CD-R-data en CD-RW-data; Zoals door FIAR en Thuiskopie is aangevoerd, behoeft de SONT, op basis van praktische gronden, daarbij geen onderscheid te maken tussen huishoudelijk en professioneel gebruik; (…) FIAR zal haar leden, de importeurs en fabrikanten van het belang van deze regeling overtuigen en de uitvoering van deze regeling bij hen implementeren, gelijk zij zich daartoe tot FIAR zullen wenden; In de hoogte van de vergoeding en de korting is daarmee rekening gehouden; (…) Ben ik, voorzitter, tot het volgende besluit gekomen: a. Het Besluit van 13 november 1998 heeft qua hoogte en looptijd van de heffing geen betrekking op blanco digitale dragers van het type CD-R-data en CD-RWdata; dit Besluit van 2 juni 1999 wel; b. De heffing inzake beeld en geluid op blanco digitale data dragers genoemd in punt a wordt vastgesteld op
20 cent per drager waarbij voor FIAR-leden een korting zal gelden van 20 %. c. De heffing geldt met ingang van 1 september 1999 tot en met 31 december 2000. d. Vanaf september 1999 wordt onderhandeld over het hele scala van blanco dragers. 2.9. Het systeem van mutualisation is vanaf 2003 eveneens toegepast op blanco dvd’s. 2.10. Bij Algemene Maatregelen van Bestuur van 17 februari 2007 (Stb. 2007, 75) en 5 november 2007 (Stb. 2007, 435) heeft de Kroon de voorwerpen aangewezen waarop de thuiskopievergoeding van toepassing is, waarbij mp3-spelers en harddisk-recorders daarin niet zijn aangewezen als voorwerpen ten aanzien waarvan een thuiskopievergoeding verschuldigd is. Deze maatregelen hadden gelding tot 1 januari 2008. De situatie is vervolgens gehandhaafd door opvolgende Algemene Maatregelen van Bestuur van 7 november 2008 (Stb. 2008, 468), 4 mei 2009 (Stb. 2009, 206) en 16 november 2009 (Stb. 2009, 480) tot 1 januari 2013. Deze Algemene Maatregelen van Bestuur worden hierna verder de AMvB’s genoemd. Ook de door Sont vastgestelde tarieven zijn gedurende deze periode niet gewijzigd. 2.11. Op 23 oktober 2012 zijn per Algemene Maatregel van Bestuur (Stb. 2012, 505) de voorwerpen waarvoor de thuiskopievergoeding geldt opnieuw aangewezen, zijn nadere regels gesteld over de hoogte en de verschuldigdheid van de thuiskopievergoeding en zijn tevens nieuwe tarieven vastgesteld die gelden vanaf 1 januari 2013. 2.12. Imation houdt zich bezig met het importeren en verkopen in Nederland van optische dragers als datacd’s en dvd’s. 2.13. Imation is sinds 1999 actief op de Nederlandse markt. In oktober 1999 hebben Stichting de Thuiskopie en Imation een zogeheten A-contract gesloten. Dit is een standaard contract met bijbehorende “voorwaarden contractanten A” dat door Stichting de Thuiskopie in 1991 met FIAR is opgesteld en sindsdien nauwelijks meer is gewijzigd. In het A-contract en de voorwaarden contractanten A staan bepalingen over de incasso van de thuiskopievergoeding en de opgaveverplichting door de fabrikant of importeur. In het A-contract staat voor zover relevant onder meer: NEMEN IN AANMERKING (…) dat de stichting op 10 december 1991 met het FIAR Overlegorgaan Informatiedragers tot overeenstemming is gekomen inzake de regels die terzake van de incasso van de thuiskopie-vergoeding door contractanten en de stichting in acht genomen dienen te worden, genaamd VOORWAARDEN CONTRACTANTEN “A”; dat door de stichting en het FIAR Overlegorgaan Informatiedragers een commissie in het leven is geroepen die tot taak heeft de praktische toepassing van deze voorwaarden te evalueren en zo nodig daaromtrent wijzigingen aan te bevelen; dat partijen, ter uitvoering van de wettelijke regeling van de thuiskopie-vergoeding een overeenkomst wensen te sluiten over het incasso-verkeer dat als Pagina 3 van 12
154
IEPT20130220, Rb Den Haag, Thuiskopie v Imation
www.boek9.nl
gevolg van de thuiskopieregeling tussen hen is ontstaan, waarbij de stichting bereid is aan de uitvoeringsvoorschriften van de wet ten behoeve van een behoorlijk verloop van dat incasso-verkeer nadere inhoud te geven; VERKLAREN OVEREENGEKOMEN TE ZIJN ALS VOLGT artikel 1 De contractant verbindt zich terzake van de incasso van de thuiskopie-vergoeding overeenkomstig de “VOORWAARDEN CONTRACTANT “A”: a) volledig opgave te doen van alle uitleveringen b) de betaling van de vergoedingen en voorschotten te voldoen (…) artikel 3 1. Omtrent aangelegenheden, die niet in de genoemde voorwaarden zijn voorzien, zal de stichting met inachtneming van de wettelijke voorschriften een nadere voorziening treffen, niet echter dan nadat de in de overwegingen genoemde evaluatie-commissie zich hierover heeft uitgesproken. In spoedeisende aangelegenheden zal de stichting een voorlopige voorziening treffen. 2. Binnen een termijn van vier weken, nadat de stichting hem schriftelijk heeft medegedeeld welke voorziening, als bedoeld in het eerste lid, is getroffen, heeft de contractant de bevoegdheid de overeenkomst tussentijds met onmiddellijke ingang te ontbinden door schriftelijke opzegging, bij gebreke waarvan de voorziening na verloop van die termijn geacht wordt deel uit te maken van de Voorwaarden. Artikel 13, c van de Voorwaarden is van overeenkomstige toepassing. 2.14. In de voorwaarden contractanten A staat voor zover relevant het volgende: professioneel gebruiker - natuurlijk persoon of rechtspersoon, die blanko dragers voor andere doeleinden gebruikt dan voor eigen oefening, studie of gebruik. artikel 1: opgaveplicht a. De contractant doet opgave in overeenstemming met deze Voorwaarden. De opgave vindt ieder kwartaal plaats en dient uiterlijk op de 10e dag na afloop van het kwartaal in het bezit van de stichting te zijn. b. In de opgave vermeldt de contractant alle uitleveringen die in het desbetreffende kwartaal hebben plaatsgevonden; ook indien geen uitleveringen plaatsvonden doet de contractant opgave. c. Onder uitlevering wordt verstaan: -1. het verzenden aan een in Nederland gevestigde of werkzame afnemer of her-export naar een buiten Nederland gevestigde of werkzame afnemer vanuit de aan de contractant ter beschikking staande voorraadruimte waarheen de blanko dragers na import of fabricage rechtstreeks voor opslag zijn vervoerd; -2. indien blanco dragers vanuit het buitenland rechtstreeks aan afnemers worden geleverd, het moment van invoer. (...) Artikel 7 uitlevering aan professionele gebruiker
a. Indien blanko dragers aan professionele gebruikers zijn uitgeleverd voorziet de contractant de stichting van bescheiden waarmee ten genoegen van de stichting wordt aangetoond dat deze blanko dragers ook inderdaad professioneel worden gebruikt. Op grond hiervan beslist de stichting voor welke blanko dragers de contractant geen thuiskopie-vergoeding verschuldigd is. De stichting zal de thuiskopievergoeding alsdan niet in rekening brengen of, indien de gevraagde gegevens hiertoe te laat beschikbaar zijn gesteld, de voor deze dragers reeds betaalde vergoeding verrekenen of restitueren bij de eerstvolgende afrekening van een kalenderkwartaal. b. Het recht op verrekening of restitutie vervalt indien de gevraagde gegevens ten tijde van de opgave over het kwartaal, dat volgt op het kwartaal waarin de blanko dragers aan de professionele gebruiker(s) zijn uitgeleverd, nog niet in het bezit zijn gesteld van de stichting. c. In verband met a. verstrekt de contractant aan de stichting in ieder geval: - 1. opgave van de uitlevering van deze blanko dragers aan de professionele gebruiker, of aan diens leverancier, op de wijze als voorzien in artikel 3; - 2. kopie van de factuur of facturen, die zodanig zijn gespecificeerd dat de stichting zich in combinatie met 1. ervan kan overtuigen dat de in 1. bedoelde blanko dragers aan de desbetreffende professionele gebruiker zijn uitgeleverd; - 3. opgave van het gedeelte bestemd voor professioneel gebruik, en het gedeelte bestemd voor het privé-kopiëren; - 4. informatie waarmee wordt aangetoond dat de eind-afnemer als professionele gebruiker te beschouwen is, alsmede diens naam, adres en woonplaats. d. Artikel 6, h., is van overeenkomstige toepassing. Artikel 8: uitlevering aan professionele gebruiker met een Vrijstellingsverklaring a. De stichting kan op schriftelijk verzoek van de contractant een Vrijstellingsverklaring afgeven voor een professionele gebruiker. De Vrijstellingsverklaring geldt voor het kalenderjaar waarin zij is afgegeven, tenzij door de stichting een langere periode is vastgesteld. b. Alvorens tot de afgifte van een Vrijstellingsverklaring over te gaan legt de professionele gebruiker tegenover de stichting op een door de stichting te bepalen wijze een Verklaring van professioneel gebruik af. Na acceptatie hiervan verleent de stichting de contractant een vrijstellingsverklaring. Deze verklaring houdt in dat de stichting bereid is de contractant terzake van alle uitleveringen aan deze professionele gebruiker geen thuiskopie-vergoeding in rekening te brengen indien en voor zover ten genoegen van de stichting voldaan is aan het in artikel 7, c., onder 1. en 2. gestelde en mits de gevraagde gegevens uiterlijk hij de opgave over het kwartaal, dat volgt op het kwartaal waarin de blanko dragers aan de professionele gebruiker(s) zijn uitgeleverd, aan de stichting worden verstrekt. Pagina 4 van 12
155
IEPT20130220, Rb Den Haag, Thuiskopie v Imation
www.boek9.nl
c. Onderdeel van de Verklaring van professioneel gebruik is een opgave door de professionele gebruiker van het geraamde aantal uren, bestemd voor het privé kopiëren door hemzelf of door anderen. De stichting deelt deze raming aan de contractant mede. De contractant stelt de stichting onmiddellijk in kennis van omstandigheden waardoor hij redenen heeft om aan te nemen dat aanzienlijk van deze raming wordt afgeweken. d. De stichting behoudt zich het recht voor een aanvraag voor een Vrijstellingsverklaring te weigeren of deze verklaring met onmiddellijke ingang in te trekken. 2.15. In 2004 is Imation toegetreden tot Stobi. Van april 2005 tot en met mei 2009 was Imation in de persoon van de heer J. Nusteling en later de heer A. Hent, tevens bestuurder van deze organisatie. Voorts was Imation van 2005 tot mei 2009 bestuurslid van SONT via genoemde personen. 2.16. Op 21 oktober 2010 is door het Europese Hof van Justitie (hierna: HvJEU) het Padawan arrest gewezen over de uitleg van artikel 5 van Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (hierna: de Auteursrechtrichtlijn). Artikel 5 Auteursrechtrichtlijn bepaalt voor zover relevant voor deze procedure: (…) 2. De lidstaten kunnen beperkingen of restricties op het in artikel 2 bedoelde reproductierecht stellen ten aanzien van: (…) b. de reproductie, op welke drager dan ook, door een natuurlijke persoon voor privé-gebruik gemaakt, en zonder enig direct of indirect commercieel oogmerk, mits de rechthebbenden een billijke compensatie ontvangen waarbij rekening wordt gehouden met het al dan niet toepassen van de in artikel 6 bedoelde technische voorzieningen op het betrokken werk of het betrokken materiaal; (…) 5. De in de leden 1, 2, 3 en 4 bedoelde beperkingen en restricties mogen slechts in bepaalde bijzondere gevallen worden toegepast mits daarbij geen afbreuk wordt gedaan aan de normale exploitatie van werken of ander materiaal en de wettige belangen van de rechthebbenden niet onredelijk wordt geschaad. 2.17. In het Padawan-arrest is voor zover relevant het volgende overwogen: 37 Gelet op een en ander moet op de eerste vraag worden geantwoord dat het begrip „billijke compensatie” in de zin van artikel 5, lid 2, sub b, van richtlijn 2001/29 een autonoom unierechtelijk begrip is dat uniform moet worden uitgelegd in alle lidstaten die een uitzondering voor het kopiëren voor privé-gebruik hebben ingevoerd, ongeacht hun bevoegdheid om binnen de door het Unierecht en in het bijzonder door die richtlijn gestelde grenzen de vorm, de wijze van financiering en inning en het niveau van deze billijke compensatie te bepalen. (...)
45 De persoon die de exclusieve houder van het reproductierecht benadeelt is dus degene die voor privé-gebruik een dergelijke reproductie van een beschermd werk vervaardigt zonder vooraf toestemming te vragen aan bedoelde houder. In beginsel is dan ook die persoon verplicht het nadeel te vergoeden dat gepaard gaat met die reproductie, door het bekostigen van de compensatie die aan die houder zal worden betaald. 46 Gelet op de praktische moeilijkheden om de particuliere gebruikers te identificeren en om hen te verplichten om de rechthebbenden te compenseren voor het schade die zij hen berokkenen, en op het feit dat de schade als gevolg van elk individueel gebruik op zichzelf beschouwd minimaal kan zijn en bijgevolg geen betalingsverplichting in het leven kan roepen, zoals de laatste zin van punt 35 van de considerans van richtlijn 2001/29 aangeeft, staat het de lidstaten evenwel vrij om met het oog op de financiering van de billijke compensatie een „heffing voor het kopiëren voor privé-gebruik” in te voeren die niet door de betrokken particulieren dient te worden betaald, maar door de personen die over installaties, apparaten en dragers voor digitale reproductie beschikken en deze daartoe juridisch of feitelijk ter beschikking stellen van particulieren of aan hen reproductiediensten verlenen. In het kader van een dergelijke regeling dienen de personen die over die installaties beschikken de heffing voor het kopiëren voor privé-gebruik te betalen. (...) Derde en vierde vraag 51 Met zijn derde en zijn vierde vraag, die tezamen moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen, of er volgens artikel 5, lid 2, sub b, van richtlijn 2001/29 een noodzakelijk verband bestaat tussen de toepassing van de heffing voor de financiering van de billijke compensatie op installaties, apparaten en dragers voor digitale reproductie en het vermoedelijke gebruik van deze installaties, apparaten en dragers voor het vervaardigen van reproducties voor privé-gebruik. Hij wens tevens te vernemen of de ongedifferentieerde toepassing van de heffing voor het kopiëren voor privégebruik, met name op installaties, apparaten en dragers voor digitale reproductie die duidelijk bestemd zijn voor andere doelen dan voor het kopiëren voor privé-gebruik, in overeenstemming is met richtlijn 2001/29. 52 Om te beginnen moet worden vastgesteld dat een regeling voor de financiering van de billijke compensatie zoals die welke in de punten 46 en 48 van het onderhavige arrest is uiteengezet, slechts aan de vereis-ten van het „rechtvaardige evenwicht” voldoet indien de betrokken installaties, apparaten en dragers voor het vervaardigen van reproducties kunnen worden gebruikt voor het kopiëren voor privé-gebruik en dus een nadeel kunnen berokkenen aan de auteur van het beschermde werk. Gelet op die vereisten bestaat er dus een noodza-kelijk verband tussen de toepassing van de heffing voor het kopiëren voor privé-gebruik op die installaties, apparaten en dragers voor digitale reproductie en het gebruik van deze installaties, Pagina 5 van 12
156
IEPT20130220, Rb Den Haag, Thuiskopie v Imation
www.boek9.nl
apparaten en dragers voor het vervaardigen van reproducties voor privé-gebruik. 53 Bijgevolg is de ongedifferentieerde toepassing van de heffing voor het kopiëren voor privé-gebruik op alle types installaties, apparaten en dragers voor digitale reproductie, en dit ook in het uitdrukkelijk door de verwijzende rechter aangehaalde geval waarin andere dan natuurlijke personen deze installaties, apparaten en dragers duidelijk voor andere doelen dan het kopiëren voor privé-gebruik aanschaffen, in strijd met artikel 5, lid 2, van richtlijn 2001/29. 54 Daarentegen is het, wanneer de betrokken installaties voor een privé-gebruik ter beschikking van natuurlijke personen zijn gesteld, niet noodzakelijk aan te tonen dat die personen daarmee daadwerkelijk kopieën voor privé-gebruik hebben gemaakt en aldus de auteur van het beschermde werk daadwerkelijk hebben benadeeld. 55 Die natuurlijke personen worden immers terecht geacht volledig gebruik te maken van die terbeschikkingstelling. Zij worden met andere woorden geacht de functies van die installaties – waaronder het vervaardigen van reproducties – volledig te benutten. 56 Hieruit volgt dat de loutere omstandigheid dat met die installaties of apparaten kopieën kunnen worden gemaakt volstaat om de toepassing van de heffing voor het kopiëren voor privé-gebruik te rechtvaardigen, mits die installaties of apparaten aan de natuurlijke personen in hun hoedanigheid van privé-gebruikers ter beschikking zijn gesteld. 2.18. In de conclusie van de advocaat-generaal staat voor zover relevant het volgende: 109. In beginsel is een door middel van een heffing gefinancierd stelsel voor de compensatie voor het kopiëren voor privégebruik, dat voor het vaststellen van de „billijke compensatie” uit praktische overwegingen gebruik maakt van een forfaitaire berekening, gelet op de ruime omzettingsmarges van de lidstaten, verenigbaar met richtlijn 2001/29. De nationale wetgever moet er echter voor zorgen dat de in artikel 5, lid 2, sub b, veronderstelde samenhang tussen de inbreuk in het op zichzelf beschouwd algemene reproductierecht van de rechthebbende en de daarmee corresponderende financiële compensatie bewaard blijft.(86) 110. Wanneer een dergelijke samenhang niet meer bestaat, bijvoorbeeld omdat de desbetreffende heffing grotendeels op andere situaties wordt toegepast, waarbij geen sprake is van een beperking van rechten die de financiële compensatie rechtvaardigt, vormt de aan de rechthebbenden toegekende vergoeding in elk geval geen „billijke compensatie” in de zin van artikel 5, lid 2, sub b, van richtlijn 2001/29. 111. Derhalve moet op de vijfde prejudiciële vraag worden geantwoord dat een nationaal stelsel, waarbij een heffing voor het kopiëren voor privégebruik zonder onderscheid wordt toegepast op alle installaties, apparaten en media, niet verenigbaar is met artikel 5, lid 2, sub b, van richtlijn 2001/29, voor zover er onvoldoende samenhang bestaat tussen de billijke compensatie en de beperking van het recht in het kader
van het kopiëren voor privégebruik die deze compensatie rechtvaardigt, nu die heffing in belangrijke mate toepassing vindt in andere situaties waarin er geen sprake is van een beperking van rechten die de financiële compensatie rechtvaardigt. 2.19. Met een beroep op de conclusie van de advocaatgeneraal in de Padawan zaak en vervolgens op het Padawan-arrest heeft Imation vanaf juni 2010 betaling van thuiskopievergoeding die ziet op (directe en indirecte) leveringen door Imation aan professionele gebruikers (het door Imation zogenoemde ‘Commercial Channel’, dat zich onderscheidt van het door haar zogenoemde ‘Consumer Channel’ waarin zij levert aan bedrijven die op hun beurt doorverkopen aan privégebruikers) stopgezet. Imation heeft Stichting de Thuiskopie dienovereenkomstig bericht. 2.20. Bij brief van haar advocaat heeft Stichting de Thuiskopie Imation op 25 november 2010 gesommeerd om het tot dan toe niet afgedragen bedrag aan thuiskopievergoeding binnen twee weken na de brief alsnog te voldoen. 2.21. Bij brief van 1 juli 2011 heeft Imation aan Stichting de Thuiskopie medegedeeld dat zij met ingang van 1 maart 2011 in het geheel geen thuiskopievergoeding meer afdraagt omdat zij de door haar vanaf die datum te betalen thuiskopievergoeding voor leveringen aan het Consumer Channel verrekent met door haar betaalde thuiskopievergoeding voor leveringen aan het Commercial Channel in de periode van september 2004 tot en met mei 2010 ten bedrage van ongeveer € 5.585.800,-. In die brief deelt Imation ook mede dat zij geen opgave meer zal doen van leveringen aan haar Commercial Channel en vernietigt zij bepalingen in het A-contract die haar rechten zouden kunnen beperken. 2.22. Stichting de Thuiskopie heeft een controle uitgevoerd bij Imation van de door Imation in het Commercial Channel geleverde dragers over de periode 1 januari t/m 30 september 2011 (hierna: het STK controle rapport). 3. Het geschil 3.1. Stichting de Thuiskopie vordert na vermeerdering van eis, zakelijk weergegeven, primair: Imation te veroordelen tot betaling aan Stichting de Thuiskopie van de thuiskopievergoeding over alle door Imation in Nederland uitgeleverde blanco informatiedragers en om zulke betaling te blijven doen, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de vijftiende dag van de tweede maand na afloop van het kalenderkwartaal, waarover de thuiskopievergoeding verschuldigd is; subsidiair: Imation te veroordelen tot betaling aan Stichting de Thuiskopie van een bedrag aan thuiskopievergoeding van € 1.106.756,-, te vermeerderen met de wettelijke rente als primair gevorderd; primair en subsidiair: 1. Imation te veroordelen tot het doen van gespecificeerde opgave aan Stichting de Thuiskopie van alle door Imation uitgeleverde blanco informatiedragers en om zulke opgave te blijven doen, op verbeurte van een dwangsom; Pagina 6 van 12
157
IEPT20130220, Rb Den Haag, Thuiskopie v Imation
www.boek9.nl
2. een verklaring voor recht dat Imation geen vordering op Stichting de Thuiskopie heeft tot terugbetaling van vóór juni 2010 afgedragen thuiskopievergoeding op de grond dat die thuiskopievergoeding betrekking heeft op blanco informatiedragers bestemd voor professioneel gebruik, althans dat het Imation niet vrijstaat die vordering te incasseren door middel van verrekening met haar schulden aan Stichting de Thuiskopie in verband met de door Imation in Nederland uitgeleverde en uit te leveren blanco informatiedragers; 3. met veroordeling in de kosten, alles voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad. 3.2. Stichting de Thuiskopie heeft aan haar vorderingen de artikelen 16c tot en met 16f Aw ten grondslag gelegd alsmede het A-contract dat tussen partijen is gesloten met de bijbehorende voorwaarden contractanten A. Stichting de Thuiskopie stelt zich op het standpunt dat Imation gehouden is om over alle door haar geïmporteerde blanco informatiedragers de door SONT vastgestelde thuiskopievergoeding te betalen, ongeacht bij welke eindgebruiker deze dragers uiteindelijk terechtkomen. Ook is Imation gehouden aan Stichting de Thuiskopie opgave te doen van alle door haar uitgeleverde blanco informatiedragers. 3.3. Het subsidiair gevorderde bedrag van € 1.106.756,- bestaat volgens Stichting de Thuiskopie zowel uit thuiskopievergoeding die Imation sinds juni 2010 tot en met september 2011 verschuldigd is voor het uitleveren van data-cd’s en dvd’s, waarvan het professionele gebruik door Imation niet is aangetoond, als uit thuiskopievergoeding voor dragers die zijn geleverd aan particuliere gebruikers in de periode maart 2011 tot en met september 2011 en die Imation volgens Stichting de Thuiskopie ten onrechte heeft verrekend met bedragen die Imation vóór juni 2010 heeft afgedragen over leveringen in het Commercial Channel. 3.4. Imation voert verweer. In het bijzonder meent zij niet gehouden te zijn de thuiskopievergoeding af te dragen voor dragers die zij heeft afgezet in haar Commercial Channel. Zij verrekent de in haar ogen teveel betaalde thuiskopievergoeding voor dragers die zij in de periode vóór juni 2010 heeft uitgeleverd in haar Commercial Channel met de verschuldigde thuiskopievergoedingen over leveringen in haar Consumer Channel. 3.5. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 4. De beoordeling Bevoegdheid 4.1. Deze rechtbank is bevoegd van het geschil kennis te nemen op grond van artikel 16g Aw. Ongedifferentieerd heffen 4.2. Vaststaat dat Stichting de Thuiskopie van alle importeurs en fabrikanten thuiskopievergoeding heft met betrekking tot alle door hen vervaardigde dan wel ingevoerde data-cd’s en dvd’s zonder daarbij onderscheid te maken op basis van het vermoedelijke gebruik van deze dragers.
4.3. De vraag die in deze zaak centraal staat, is of deze wijze van heffen is toegestaan. Stichting de Thuiskopie beantwoordt deze vraag bevestigend en Imation ontkennend, beide onder aanvoering van gronden die hierna aan de orde zullen komen. 4.4. Uit artikel 16c lid 2 Aw gelezen in samenhang met lid 1 van dat artikel (hiervoor vermeld in 2.1 en 2.2) volgt dat de verplichting tot betaling van de thuiskopievergoeding rust op de fabrikant of importeur van voorwerpen die worden gebruikt voor het reproduceren ‘zonder direct of indirect commercieel oogmerk en uitsluitend [dient] tot eigen uitoefening, studie of gebruik van de natuurlijke persoon die de reproductie vervaardigt’. De betalingsplicht geldt met andere woorden voor voorwerpen die worden gebruikt voor het maken van een thuiskopie. Of het daarbij gaat om een thuiskopie uit legale of illegale bron, de kwestie waarover de Hoge Raad in de zaak ACI/Thuiskopie recent prejudiciële vragen aan het HvJEU heeft gesteld, is in deze procedure niet aan de orde. 4.5. Noch uit artikel 16c Aw noch uit enige andere bepaling uit die wet is naar het oordeel van de rechtbank af te leiden dat de betalingsplicht van de thuiskopievergoeding ook betrekking heeft op voorwerpen die niet worden gebruikt voor het maken van een thuiskopie maar voor professioneel gebruik. 4.6. De rechtbank dient artikel 16c Aw bovendien richtlijnconform te interpreteren en dus zoveel mogelijk uit te leggen in het licht van de bewoordingen en het doel van de Auteursrechtrichtlijn, teneinde het door de richtlijn beoogde resultaat te bereiken. De rechtbank dient er daarbij vanuit te gaan dat de wetgever de bedoeling heeft gehad ten volle uitvoering te geven aan de uit die richtlijn voortvloeiende verplichtingen. De Hoge Raad heeft in het arrest ACI/Thuiskopie overwogen dat uit de totstandkomingsgeschiedenis van de implementatiewet niet blijkt dat de Nederlandse wetgever iets anders voor ogen heeft gestaan dan het getrouw omzetten van de Auteursrechtrichtlijn. 4.7. In het Padawan-arrest heeft het HvJEU reeds beslist dat de in artikel 5 lid 2 onder b Auteursrechtrichtlijn bedoelde billijke compensatie een geharmoniseerd begrip is dat in alle lidstaten die de beperking van artikel 5 lid 2 in hun wetgeving hebben opgenomen, eenvormig moet worden uitgelegd (r.o. 37 hiervoor vermeld in 2.16). Het HvJEU stelt in het Padawan-arrest vast dat de schuldenaren van de billijke compensatie de natuurlijke personen zijn die thuiskopieën in de zin van artikel 5 lid 2 sub b Auteursrechtrichtlijn maken omdat door deze handelingen de auteursrechthebbenden worden benadeeld (zie r.o. 44 en 45). Vervolgens stelt het Hof (voor zover relevant in deze zaak) dat een regeling waarbij de personen, die over dragers voor digitale reproductie beschikken en deze daartoe juridisch of feitelijk ter beschikking stellen van particulieren, de billijke vergoeding financieren, voldoet aan de vereisten van een rechtvaardig evenwicht (tussen de belangen van de auteurs en die van de gebruikers van beschermd materiaal), aangezien die personen de daadwerkelijke last van die financiering kunnen Pagina 7 van 12
158
IEPT20130220, Rb Den Haag, Thuiskopie v Imation
www.boek9.nl
afwentelen op de privégebruikers (r.o. 46 t/m 48). Het Hof vervolgt echter dat er een noodzakelijk verband bestaat tussen de toepassing van de heffing voor het kopiëren voor privégebruik op die dragers en het gebruik van die dragers voor het vervaardigen van reproducties voor privégebruik (r.o. 52). Het Hof heeft verduidelijkt dat de ongedifferentieerde toepassing van de heffing voor het kopiëren voor privégebruik op alle types dragers voor digitale reproducties en dit ook in het geval waarin andere dan natuurlijke personen deze dragers duidelijk voor andere doelen dan het kopiëren voor privégebruik aanschaffen, in strijd is met artikel 5 lid 2 van de Auteursrechtrichtlijn (r.o. 53). Tot slot heeft het Hof ten aanzien van voorwerpen die ter beschikking zijn gesteld van natuurlijke personen in de hoedanigheid van privégebruiker een bewijsvermoeden aangenomen dat die gebruiker met dat voorwerp ook privékopieën zal maken gelet op de omstandigheid dat die mogelijkheid bestaat (r.o. 56). 4.8. Het HvJEU heeft hiermee bevestigd dat op grond van artikel 5 lid 2 sub b van de Auteursrechtrichtlijn een thuiskopieregeling is toegestaan waarbij de billijke vergoeding wordt geheven bij fabrikanten en importeurs, die dragers leveren aan particulieren, omdat zij de heffing kunnen doorberekenen aan deze particulieren, die de daadwerkelijke schuldenaren van de billijke vergoeding zijn en omdat op grond van een bewijsvermoeden dient te worden aangenomen dat zij die voorwerpen gebruiken om thuiskopieën te maken. De Nederlandse thuiskopieregeling als opgenomen in artikel 16c e.v. Aw voldoet hieraan. 4.9. Uit het Padawan-arrest volgt ook - en daar gaat het in deze zaak om - dat heffen op alle dragers, ongeacht of die dragers juridisch of feitelijk ter beschikking worden gesteld aan privégebruikers dan wel aan professionele gebruikers, niet is toegestaan (hierna: ongedifferentieerd heffen). Vierledig stelsel 4.10. Stichting de Thuiskopie stelt dat in Nederland met betrekking tot professioneel gebruik het volgende vierledige stelsel geldt (hierna: vierledig stelsel): (i) bepaalde blanco informatiedragers zoals onder meer floppy-disks en dvd RAM zijn geheel vrijgesteld van thuiskopievergoeding omdat deze hoofdzakelijk voor professionele doeleinden worden gebruikt; (ii) voor bepaalde blanco dragers (alle analoge dragers zoals audiocassette, videocassette en minidisk en voor bepaalde digitale dragers namelijk audio cd-r/rw en HI MD) geldt een vrijstelling in geval van (aantoonbaar) professioneel gebruik (zoals uitgewerkt in de artikelen 7 en 8 van de Voorwaarden contractanten A). Uitsluitend audiovisuele productiebedrijven kunnen ook voor dvd in aanmerking komen voor een dergelijke vrijstelling; (iii) er geldt een restitutieregeling voor bedrijven die reeds aan Stichting Stemra hebben betaald voor het maken van kopieën op blanco dragers van auteursrechtelijk beschermde (audio) werken (“mechanische reproductierechten”); (iv) voor de dragers data-cd (-r/rw) en dvd (-r/rw en +r/rw) is geen vrijstelling mogelijk voor professioneel
gebruik maar is de mate van professioneel gebruik telkens al verdisconteerd in de hoogte van de thuiskopievergoeding ( mutualisation): de thuiskopievergoeding is in verband met de geschatte mate waarin de dragers professioneel worden gebruikt op een aanzienlijk lager bedrag vastgesteld dan het geval zou zijn geweest als er een vrijstellingsregeling zou hebben gegolden voor professioneel gebruik. 4.11. Stichting de Thuiskopie stelt dat uit paragraaf 110 van de conclusie van de advocaat-generaal in de Padawan-zaak (hiervoor vermeld in 2.18) blijkt dat het door het HvJEU bedoelde ‘noodzakelijk verband’ (zie r.o. 52) pas dan niet aanwezig is als de thuiskopievergoeding ‘grotendeels’ in situaties wordt toegepast waarbij geen sprake is van privégebruik. Dit is volgens Stichting de Thuiskopie in Nederland niet aan de orde gelet op het vierledig stelsel hiervoor vermeld. Binnen het vierledig stelsel wordt op diverse wijzen nu juist wel rekening gehouden met professioneel gebruik aldus Stichting de Thuiskopie. 4.12. Deze stelling van Stichting de Thuiskopie is in de kern gebaseerd op het uitgangspunt dat de beoordeling of al dan niet sprake is van ontoelaatbaar ongedifferentieerd heffen, dient te gebeuren aan de hand van het thuiskopiestelsel als geheel. Dat is echter een onjuist uitgangspunt. Uit het Padawan-arrest volgt naar het oordeel van de rechtbank dat voor ieder afzonderlijk voorwerp waarvoor de billijke compensatie dient te worden betaald sprake dient te zijn van het noodzakelijke verband tussen de heffing op het voorwerp en het ter beschikking stellen daarvan aan de natuurlijke persoon in de hoedanigheid van privégebruiker. Meer specifiek is dat te herleiden uit overwegingen 53 en 56. Daarbij is van belang dat het HvJEU in het Padawan-arrest het ‘grotendeels’criterium dat de advocaat-generaal gebruikte niet heeft overgenomen. Of er al dan niet diverse regelingen zijn ten aanzien van andere soorten voorwerpen waarin wel rekening wordt gehouden met professioneel gebruik, is in dit verband dan ook niet relevant. Het gaat erom of Stichting de Thuiskopie al dan niet ongedifferentieerd heft over de data-cd’s en dvd’s die Imation invoert. Bevriezing stelsel 4.13. Om diezelfde reden gaat de stelling van Stichting de Thuiskopie niet op dat de bevriezing van het stelsel door de AMvB’s (hiervoor vermeld in 2.10) - waardoor over mp3-spelers en hard-discs niet wordt geheven terwijl die wel worden gebruikt voor het maken van thuiskopieën - een rechtvaardiging vormt voor het ongedifferentieerd heffen over data-cd’s en dvd’s. Ook als de rechthebbenden door het niet heffen over bepaalde soorten dragers in hun belangen worden geschaad, zoals Stichting de Thuiskopie stelt, betekent dit, anders dan Stichting de Thuiskopie kennelijk meent, gezien het Padawan-arrest niet dat ter compensatie van die schade mag worden geheven op data-cd’s en dvd’s waarbij niet is voldaan aan het vereiste noodzakelijk verband tussen de heffing over het voorwerp en het ter beschikking stellen daarvan aan de natuurlijke persoon in de hoedanigheid van privégebruiker. Pagina 8 van 12
159
IEPT20130220, Rb Den Haag, Thuiskopie v Imation
www.boek9.nl
Mutualisation 4.14. Stichting de Thuiskopie stelt zich verder op het standpunt dat het noodzakelijk verband tussen de heffing over en het vermoedelijke gebruik van datacd’s en dvd’s wordt gewaarborgd door middel van mutualisation (hiervoor vermeld in 2.6 en 4.10). Hierdoor wordt weliswaar ‘zonder onderscheid’ geheven bij fabrikanten en importeurs maar door de lagere thuiskopievergoeding is naar behoren rekening gehouden met het professionele gebruik van de dragers, aldus Stichting de Thuiskopie. 4.15. Stichting de Thuiskopie stelt dat mutualisation juist op verzoek van FIAR (die de betalingsplichtigen vertegenwoordigde in het SONT-overleg) in 1999 is ingevoerd bij SONT-besluit. Zij stelt dat de SONTbesluiten waarin mutualisation is vastgesteld (de besluiten van 1999 en 2003) formele rechtskracht hebben zodat de rechtbank niet kan oordelen over de rechtmatigheid van deze besluiten. Tot slot stelt Stichting de Thuiskopie dat deze zelfregulering bij uitstek de belichaming van een billijk evenwicht vormt en dat mutualisation ook in andere lidstaten is ingevoerd. 4.16. De rechtbank is met Imation van oordeel dat mutualisation geen onderdeel uitmaakt van de SONTbesluiten. Uit het verslag van de vergadering van SONT gehouden op 2 juni 1999 (hiervoor vermeld in 2.7) blijkt dat binnen de overlegstructuur van SONT op initiatief van FIAR met Stichting de Thuiskopie mutualisation is afgesproken. Dit betekent, anders dan Stichting de Thuiskopie stelt, niet dat deze afspraak onderdeel is van het desbetreffende SONT-besluit. In de overwegingen van het SONT-besluit 1999 (hiervoor vermeld in 2.8) wordt wel verwezen naar het feit dat SONT om praktische gronden bij de vaststelling van de vergoeding geen onderscheid hoeft te maken tussen huishoudelijk en professioneel gebruik omdat daarmee in de hoogte van de vergoeding al rekening is gehouden. In de tekst van het SONT besluit 1999 zelf wordt vervolgens enkel de hoogte van de tarieven vastgesteld en wordt met geen woord gerept over mutualisation. Hetzelfde geldt voor het SONT-besluit van 2003. 4.17. Het ligt ook voor de hand dat mutualisation geen onderdeel uitmaakt van de SONT-besluiten omdat SONT op de voet van artikel 16e Aw slechts is belast met het vaststellen van de hoogte van de thuiskopievergoeding maar niet is belast met de (wijze van) inning daarvan. Dat is door de voorzitter van SONT ook met zoveel woorden onderkend in het hiervoor vermelde verslag van de vergadering van 2 juni 1999. 4.18. Nu mutualisation niet door SONT is vastgesteld, kan in het midden blijven of Stichting de Thuiskopie terecht stelt dat de rechtbank niet kan oordelen over de rechtmatigheid van de SONT-besluiten omdat deze formele rechtskracht zouden hebben. Ook hoeft de rechtbank niet te oordelen over de verhouding van deze SONT-besluiten tot de AMVB’s waarop de leer van de formele rechtskracht volgens Stichting de Thuiskopie niet van toepassing is.
4.19. Mutualisation is, zoals overwogen, in strijd met artikel 16c Aw en in strijd met het Padawan-arrest omdat daarbij ongedifferentieerd wordt geheven en dus ook over dragers die bestemd zijn voor professioneel gebruik. Dat de mate van professioneel gebruik ten opzichte van privégebruik is verdisconteerd in een lagere thuiskopievergoeding voor alle data-cd’s en dvd’s maakt dit niet anders. 4.20. Dat FIAR, die de betalingsplichtigen vertegenwoordigde in het SONT-overleg zelf mutualisation heeft voorgesteld, betekent geenszins dat Imation zich niet mag verzetten tegen het beginsel van mutualisation dat destijds tussen Stichting de Thuiskopie en FIAR is overeengekomen. Dat beginsel is noch in de SONT-besluiten dan wel AMvB’s, noch in het A-contract met bijbehorende voorwaarden contractanten A opgenomen en bindt Imation dus niet. In het verslag van de SONT-vergadering in 1999 (zie 2.8) staat slechts “wel zal FIAR zijn achterban van het niet hanteren van een onderscheid moeten overtuigen”. In de overwegingen van het SONT-besluit 1999 staan vergelijkbare bewoordingen. Daaruit kan echter niet worden afgeleid dat Imation zich op enige wijze aan dit beginsel heeft gebonden. In dit verband is ook van belang dat Imation niet bij SONT betrokken was toen het overleg over mutualisation plaatsvond. 4.21. De rechtbank overweegt, tot slot, dat anders dan Stichting de Thuiskopie stelt, uit onderdeel 5 van de overwegingen (hiervoor weergegeven als tweede overweging) en artikel 3 van het A-contract niet voortvloeit dat Imation gewenste veranderingen van het systeem slechts via de weg van collectief overleg, door tussenkomst van haar belangenorganisatie kan nastreven. De betreffende bepaling ziet op de verplichting van Stichting de Thuiskopie om onder omstandigheden overleg te hebben met de genoemde evaluatie-commissie, maar houdt geen verplichting in van de contractant tot enig overleg. Onjuiste heffing door Stichting de Thuiskopie .22. Imation heeft naar het oordeel van de rechtbank gezien al het voorgaande terecht aangevoerd dat het heffen van thuiskopievergoeding door Stichting de Thuiskopie op alle door Imation geïmporteerde en geleverde data-cd’s en dvd’s ongedifferentieerd is in de zin van het Padawan-arrest en dus in strijd met artikel 5 lid 2 sub b van de Auteursrechtrichtlijn. Artikel 16c Aw dient conform geïnterpreteerd te worden hetgeen ook strookt met de uitleg van de rechtbank hiervoor in 4.5. Drie-stappentoets 4.23. Stichting de Thuiskopie stelt dat juist de handelwijze van Imation - te weten het staken van afdracht van thuiskopievergoeding over leveringen aan het Commercial Channel - in strijd is niet alleen met artikel 5 lid 2 van de Auteursrechtrichtlijn maar ook met de drie-stappentoets van lid 5 van dat artikel. Immers, zo stelt Stichting de Thuiskopie, hierdoor resteert voor de rechthebbenden een lagere incasso van thuiskopievergoeding dan waar zij recht op hebben omdat in verband met mutualisation het tarief op een lager niveau is vastgesteld, welk lager niveau geen billijke vergoeding meer is. Pagina 9 van 12
160
IEPT20130220, Rb Den Haag, Thuiskopie v Imation
www.boek9.nl
4.24. Dit standpunt wordt verworpen. Anders dan Stichting de Thuiskopie kennelijk meent, kan een lagere incasso van thuiskopievergoeding niet indirect via partijen als Imation worden afgewenteld op (rechts)personen die geen thuiskopie kunnen maken en dus ook niet verplicht zijn tot vergoeding van het nadeel dat gepaard gaat met die thuiskopie (vergelijk r.o. 45 van het Padawan-arrest). Dat de driestappentoets zou kunnen leiden tot een ander oordeel is uit het Padawan-arrest niet af te leiden. Dit is overigens ook niet in te zien nu niets er aan in de weg staat het tarief op dragers waarover wel heffing verschuldigd is te verhogen tot het vereiste niveau. Belang, ongerechtvaardigde verrijking 4.25. Stichting de Thuiskopie stelt dat Imation geen belang heeft bij het niet afdragen van de thuiskopievergoeding over leveringen aan haar Commercial Channel omdat zij haar afnemers de thuiskopievergoeding nog altijd doorberekent en dus geen nadeel ondervindt van mutualisation. Imation verschaft zichzelf daarmee bovendien een oneerlijk concurrentievoordeel ten opzichte van fabrikanten en importeurs die wel aan Stichting de Thuiskopie voor alle data-cd’s de thuiskopievergoeding betalen, aldus Stichting de Thuiskopie, terwijl tevens sprake is van ongerechtvaardigde verrijking. 4.26. Ook deze stellingen van Stichting de Thuiskopie worden verworpen. Naar het oordeel van de rechtbank heeft Imation belang bij het niet afdragen van de thuiskopievergoeding over leveringen aan haar Commercial Channel, al was het maar omdat geenszins zeker is dat Imation op haar beurt niet gehouden is tot restitutie aan haar klanten. Voor toekomstige leveringen geldt dat zij het wegvallen van de thuiskopievergoeding ten gunste van haar afnemers kan laten komen of een hogere winstmarge kan realiseren. 4.27. Ook is geen sprake van ongerechtvaardigd verrijken. Als al sprake van verrijking zou zijn, dan is dit een verrijking ten koste van de professionele eindgebruiker en niet ten koste van Stichting de Thuiskopie. Tot slot verschaft Imation zich geen oneerlijk concurrentievoordeel ten opzichte van andere fabrikanten of importeurs. Dat anderen het systeem van mutualisation (kennelijk) niet aanvechten, is Imation niet aan te rekenen. Tussenconclusie: geen afdracht voor professioneel gebruik 4.28. Gelet op het voorgaande komt de rechtbank tot de conclusie dat Imation slechts verplicht is aan Stichting de Thuiskopie thuiskopievergoeding af te dragen voor data-cd’s en dvd’s die zij direct of indirect heeft geleverd aan privégebruikers, maar niet aan professionele gebruikers. 4.29. De primaire vordering om Imation te veroordelen tot betaling aan Stichting de Thuiskopie van thuiskopievergoeding over alle door Imation in Nederland uitgeleverde blanco informatiedragers en om zulke betaling te blijven doen, zal dan ook worden afgewezen. Deze vordering is te algemeen en houdt geen rekening met het feit dat per drager moet worden
vastgesteld of er een betalingsplicht ex artikel 16c Aw op Imation rust. Opgaveverplichting 4.30. Het voorgaande neemt niet weg dat Imation gehouden is opgave te doen van alle door haar geleverde gegevensdragers. 4.31. Imation heeft niet betwist dat het A-contract van toepassing is (met uitzondering van het hierna te bespreken artikel 7) en zij heeft in deze procedure geen beroep gedaan op een buitengerechtelijke vernietiging van dit contract die zij aankondigde in de brief van 1 juli 2011 (hiervoor vermeld in 2.21). Ook heeft zij in deze procedure geen vernietiging dan wel ontbinding van het A-contract gevorderd. De rechtbank gaat er dan ook in deze procedure vanuit dat het A-contract rechtsgeldig is en van kracht in de verhouding tussen Stichting de Thuiskopie en Imation. Dat er voor Imation economische motieven waren om het Acontract te ondertekenen en thans nog zijn om niet te (willen) ontbinden of vernietigen (gelet op het daarin vervatte uitgestelde betalingstijdstip en het kortingspercentage van 20% dat geldt voor leden van Stobi) moge zo zijn maar dit doet aan de rechtsgeldigheid van het contract niet af. 4.32. In artikel 1 en verder van de voorwaarden contractanten A zijn specifieke bepalingen opgenomen op grond waarvan Imation niet alleen verplicht is tot opgave van dragers die voldoen aan het bepaalde in artikel 16c lid 1 Aw maar van alle blanco dragers die Imation heeft uitgeleverd, tenzij de soort drager is uitgezonderd van deze contractuele opgaveverplichting (en is opgenomen op een lijst die aan de voorwaarden is gehecht). Data-cd’s en dvd’s zijn niet uitgezonderd van de opgaveverplichting. Imation heeft niet betwist dat de opgaveverplichting als vervat in artikel 1 en verder van de voorwaarden contractanten A haar bindt. Dit betekent dat Imation aan deze contractuele opgaveverplichting, die verder strekt dan de wettelijke opgaveverplichting, dient te voldoen. Stichting de Thuiskopie heeft belang bij die opgave omdat, zoals hierna vermeld, Imation de thuiskopievergoeding dient af te dragen over ieder drager waarvan zij het professioneel gebruik niet kan aantonen. 4.33. De gevorderde veroordeling tot het doen van gespecificeerde opgave aan Stichting de Thuiskopie van alle door Imation uitgeleverde blanco informatiedragers en om zulke opgave te blijven doen, is derhalve toewijsbaar. Daarbij dient een beperking in tijd te worden toegevoegd, te weten dat die opgaveverplichting geldt voor zolang de voorwaarden contractanten A waarin zulks is overeengekomen, ongewijzigd tussen partijen gelden. Vervalbeding en verjaring 4.34. Stichting de Thuiskopie stelt dat Imation geen beroep meer toekomt op het gestelde professioneel gebruik voor leveringen in de periode juni 2010 tot en met september 2011 omdat, gelet op het vervalbeding in artikel 7 van de voorwaarden contractanten A, de mogelijkheid om bewijs daarvoor te leveren reeds is vervallen. Imation is volgens Stichting de Thuiskopie dus hoe dan ook gehouden voor die leveringen de Pagina 10 van 12
161
IEPT20130220, Rb Den Haag, Thuiskopie v Imation
www.boek9.nl
thuiskopievergoeding alsnog af te dragen. Een vordering van Imation tot terugbetaling van reeds afgedragen thuiskopievergoedingen is volgens Stichting de Thuiskopie verjaard voor zover door Imation de vergoeding is afgedragen vóór 1 juli 2006. 4.35. Imation stelt dat dit artikel 7 nooit is overeengekomen omdat Stichting de Thuiskopie reeds bij het aangaan van het A-contract te kennen zou hebben gegeven dat dit artikel niet gold voor data-cd’s en dvd’s. Dat artikel 7 niet gold voor data-cd’s en dvd’s is volgens Imation door Stichting de Thuiskopie op haar website aan de gehele markt gecommuniceerd. Imation betwist verder dat Stichting de Thuiskopie een beroep kan doen op het vervalbeding van artikel 7 onder b van de voorwaarden contractanten A omdat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat Stichting de Thuiskopie zich op het vervalbeding beroept terwijl zij steeds heeft voorgehouden dat artikel 7 niet van toepassing was op de rechtsverhouding tussen hen. 4.36. Dat artikel 7 van de voorwaarden contractanten A niet is overeengekomen zoals Imation stelt, is op haar beurt door Stichting de Thuiskopie betwist en vervolgens door Imation niet nader onderbouwd terwijl dit wel op haar weg had gelegen. Van Imation mag worden verwacht dat zij aangeeft waarom er van uit moet worden gegaan dat de - kennelijk op de website gedane mededelingen van Stichting de Thuiskopie bepalend zouden zijn voor de inhoud van de overeenkomst tussen partijen in afwijking van de uitdrukkelijke bepaling in hun schriftelijke overeenkomst. Bij gebrek aan een dergelijk motivering moet dan ook worden aangenomen dat artikel 7 van de voorwaarden contractanten A net als de overige bepalingen van het A-contract en de voorwaarden contractanten A van toepassing is op de rechtsverhouding tussen partijen. Dit sluit echter niet uit dat een beroep op het vervalbeding dat is opgenomen in artikel 7 onder b gelet op de omstandigheden van dit geval naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. De rechtbank stelt voorop dat de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid op de voet van artikel 6:2 en 6:248 lid 2 BW zich slechts bij uitzondering doet gelden. Dat geval doet zich hier voor, zo oordeelt de rechtbank. 4.37. Stichting de Thuiskopie heeft niet betwist dat zij, zoals Imation heeft gesteld, sinds 1999 aan de markt heeft gecommuniceerd dat voor data-cd’s en dvd’s (anders dan de uitzondering voor productiebedrijven) geen vrijstelling bestond voor professioneel gebruik zodat Imation en anderen geen beroep toekwam op artikel 7 van de voorwaarden contractanten A voor restitutie van thuiskopievergoeding. Onder die omstandigheden is het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar dat Stichting de Thuiskopie thans een geslaagd beroep zou kunnen doen op het vervalbeding om te betogen dat Imation geen recht (meer) heeft op restitutie omdat zij niet binnen de in artikel 7 onder b gestelde termijn (te weten in het kwartaal na het kwartaal waarin de dragers aan
professionele gebruikers zijn geleverd) de benodigde gegevens zou hebben verstrekt aan Stichting de Thuiskopie. 4.38. Het beroep op verjaring is door Imation niet bestreden, zodat er van moet worden uitgegaan dat Imation in ieder geval geen recht heeft op teruggave van afgedragen bedragen vóór 1 juli 2006. Verrekening 4.39. Zoals hiervoor in 4.28 reeds geoordeeld, is Imation geen thuiskopievergoeding verschuldigd ten aanzien van data-cd’s en dvd’s die professioneel worden gebruikt. De door Stichting de Thuiskopie daartegen aangevoerde stellingen zijn hiervoor reeds verworpen. Voor zover dit betekent dat Imation in het verleden ten onrechte thuiskopievergoeding aan Stichting de Thuiskopie heeft betaald, is verrekening met thans door haar verschuldigde thuiskopievergoeding in beginsel toegestaan. 4.40. De rechtbank verwerpt de stelling van Stichting de Thuiskopie dat verrekening niet zou zijn toegestaan omdat de rechthebbenden, die thans door het beroep op verrekening geen thuiskopievergoeding meer ontvangen via Stichting de Thuiskopie, andere rechthebbenden zijn dan die in het verleden thuiskopievergoeding hebben ontvangen voor data-cd’s en dvd’s die professioneel werden gebruikt. De huidige rechthebbenden ontvangen aldus in het geheel geen vergoeding voor gemaakte privé-kopieën, hetgeen volgens de Stichting de Thuiskopie in strijd is met de drie-stappentoets van artikel 5 lid 5 Auteursrechtrichtlijn. Daargelaten dat niet is in te zien dat verrekening door Imation van onverschuldigd betaalde bedragen er noodzakelijk toe zal leiden dat aan huidige rechthebbenden geen billijke vergoeding kan worden geboden, kan dit niet afdoen aan de uitdrukkelijk in de wet bepaalde verrekeningsbevoegdheid. Het risico dat Stichting de Thuiskopie, zoals zij stelt, failliet zal gaan als Imation mag overgaan tot verrekening, hetgeen ertoe zal leiden dat ook andere partijen gaan verrekenen, is geen reden om hierover anders te oordelen. 4.41. Nu evenwel thans (nog) niet vaststaat dat en tot welk bedrag Imation een vordering heeft op Stichting de Thuiskopie, houdt de rechtbank iedere verdere beslissing met betrekking tot de gevorderde verklaring voor recht aan. Bewijslast 4.42. Stichting de Thuiskopie stelt dat op Imation de bewijslast rust, zowel op grond artikel 150 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), als op grond van het Padawan-arrest, als op grond van artikel 7 en 8 van de voorwaarden contractanten A, dat van professioneel gebruik van de dragers sprake is. Imation meent dat die bewijslast op grond van het wettelijk systeem en het Padawan-arrest bij Stichting de Thuiskopie ligt. 4.43. Imation heeft niet gemotiveerd aangevoerd dat Stichting de Thuiskopie geen beroep toekomt op de artikelen 7 onder a en onder c (en het thans niet relevante artikel 8) van de voorwaarden contractanten A. Deze artikelen binden Imation dan ook. Stichting de Thuiskopie stelt terecht dat het haar op zich is Pagina 11 van 12
162
IEPT20130220, Rb Den Haag, Thuiskopie v Imation
www.boek9.nl
toegestaan afspraken te maken met partijen over de bewijslastverdeling ten aanzien van de verschuldigde thuiskopievergoeding, ook als deze zouden afwijken van de bewijslast zoals die volgt uit het wettelijk systeem. Dit betekent ook dat de rechtbank in het midden kan laten op welke wijze het HvJEU in het Padawan-arrest de bewijslast heeft ingevuld dan wel welke bewijslastverdeling voorvloeit uit artikel 16c Aw in samenhang met artikel 150 Rv. 4.44. Artikel 7 onder a van de voorwaarden contractanten A en dan met name de zinsnede ‘voorziet de contractant de stichting van bescheiden waarmee ten genoegen van de stichting wordt aangetoond dat deze blanko dragers ook inderdaad professioneel worden gebruikt’ kan naar het oordeel van de rechtbank niet anders worden gelezen dan dat op Imation de bewijslast rust ten aanzien van het daadwerkelijk professioneel gebruik van de door haar geleverde dragers. Dit geldt zowel voor de periode vóór juni 2010, over welke periode Imation aanspraak maakt op terugbetaling, als de periode vanaf juni 2010, waarin zij voor leveringen in het Commercial Channel niet heeft afgedragen. 4.45. De door Imation in het kader van die bewijslast aan Stichting de Thuiskopie in ieder geval over te leggen bescheiden staan vermeld in artikel 7 onder c (zie 2.14 hiervoor). Dat uit artikel 8 van de voorwaarden contractanten A een andere verdeling volgt, is door partijen niet aangevoerd. Het bewijs 4.46. Imation heeft Stichting de Thuiskopie aangeboden om toegang te geven tot haar boeken. Imation heeft een rapport overgelegd van PriceWaterhouseCoopers (hierna: PWC) waarin PWC een analyse heeft gemaakt van de leveringen door Imation van optische media in Nederland in de periode januari 2003 tot februari 2010 (hierna: het PWC rapport). Dit rapport houdt in dat Imation in die jaren aan 20 klanten heeft geleverd binnen het Commercial Channel en aan 16 klanten binnen het Consumer Channel, waarbij de criteria om te vallen binnen het ene of het andere verkoopkanaal door Imation zijn geformuleerd. Als vaststaat dat sprake is van levering binnen het Commercial Channel is volgens Imation sprake van dragers die professioneel worden gebruikt zodat daarover geen thuiskopievergoeding verschuldigd is. Volgens het rapport is voor leveringen binnen het Commercial Channel € 6.949.893 aan Stichting de Thuiskopie afgedragen. 4.47. Stichting de Thuiskopie betwist de door Imation gestelde omvang van leveringen van dragers voor professioneel gebruik. Zij meent dat Quantore, Office Depot en Staples, niet behoren tot het Commercial Channel zoals in het PWC rapport staat vermeld. Ook meent zij dat uit het STK controle rapport (zie hiervoor in 2.22) blijkt dat Alpha International (dat niet is opgenomen in het PWC rapport) niet behoort tot het Commercial Channel. Stichting de Thuiskopie wijst er voorts op dat PWC zich heeft gebaseerd op aan haar door Imation ter beschikking gestelde informatie en geen eigen controle heeft uitgevoerd. Ter onderbouwing van haar subsidiaire vordering doet
Stichting de Thuiskopie voorts een beroep op het STK controle rapport. Imation heeft echter op haar beurt de juistheid van het STK controle rapport gemotiveerd betwist omdat sprake zou zijn van dubbeltellingen en de Stobi-korting van 20% niet is meegenomen. 4.48. De rechtbank kan op basis van de thans voorliggende stukken niet vaststellen wat de hoogte is van het door Imation, met inachtneming van wat hiervoor is beslist, sinds juni 2010 aan Stichting de Thuiskopie mogelijk nog verschuldigde bedrag aan thuiskopievergoedingen en van een mogelijk door Imation te verrekenen bedrag voor betalingen die zij na 1 juli 2006 onverschuldigd aan Stichting de Thuiskopie zou hebben afgedragen. Zij acht het wenselijk met partijen te overleggen over de wijze van vaststelling van deze bedragen en te onderzoeken of partijen hierover overeenstemming kunnen bereiken. 4.49. De rechtbank houdt iedere verdere beslissing aan. Tussentijds hoger beroep 4.50. Gezien de aanzienlijke inspanningen en kosten die mogelijk nodig zijn om over en weer te vorderen bedragen vast te stellen, ziet de rechtbank aanleiding om tegen dit vonnis tussentijds hoger beroep open te stellen als bedoeld in artikel 337 lid 2 Rv. In voorkomend geval schorst zulk hoger beroep ingevolge artikel 350 Rv de tenuitvoerlegging van dit tussenvonnis. 5. De beslissing De rechtbank: 5.1. gelast de verschijning van partijen ter terechtzitting van mr. M.P.M. Loos, rechter-commissaris, in het Paleis van Justitie, Prins Clauslaan 60 te Den Haag, op een nader te bepalen datum en tijdstip; 5.2. bepaalt dat partijen binnen twee weken na de datum van dit vonnis verhinderdata kunnen opgeven, waarna datum en tijdstip van zitting zal worden bepaald; 5.3. houdt iedere verdere beslissing aan; 5.4. bepaalt dat van dit vonnis tussentijds hoger beroep kan worden ingesteld. Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij, mr. Chr.A.J.F.M. Hensen en mr. M.P.M. Loos en in het openbaar uitgesproken op 20 februari 2013.
Pagina 12 van 12 163
IEPT20130711, HvJEU, Amazon v Austro-Mechana
www.boek9.nl
Hof van Justitie EU, 11 juli 2013, Amazon v AustroMechana
AUTEURSRECHT Stelsel van thuiskopieheffing zonder onderscheid bij bedrijfsmatig in verkeer brengen onder bezwarende titel van alle dragers, met restitutie-mogelijkheid ingeval van niet-heffingsplichtig gebruik toegestaan, indien door praktische moeilijkheden gerechtvaardigd en recht op teruggave doeltreffend is • dat artikel 5, lid 2, sub b, van richtlijn 2001/29 aldus moet worden uitgelegd dat het zich niet verzet tegen een regeling van een lidstaat op grond waarvan zonder onderscheid een vergoeding voor het kopiëren voor privégebruik wordt opgelegd wanneer voor het eerst bedrijfsmatig en onder bezwarende titel dragers die geschikt zijn voor reproductie op zijn grondgebied in het verkeer worden gebracht, doch deze regeling eveneens voorziet in een recht op terugbetaling van de betaalde vergoeding ingeval deze dragers uiteindelijk worden gebruikt op een manier die niet onder de in deze bepaling bedoelde situatie valt, indien praktische moeilijkheden een dergelijk stelsel van financiering van de billijke compensatie rechtvaardigen en het recht op terugbetaling doeltreffend is en de teruggave van de betaalde vergoeding niet uiterst moeilijk maakt, hetgeen aan de verwijzende rechter staat om na te gaan in het licht van de omstandigheden van het nationale stelsel en de grenzen die door deze richtlijn zijn gesteld. Weerlegbaar vermoeden van privégebruik van dragers onder die omstandigheden toegestaan • dat deze bepaling zich niet verzet tegen de invoering door een lidstaat van een weerlegbaar vermoeden van privégebruik van dragers die geschikt zijn voor reproductie wanneer deze dragers door levering aan natuurlijke personen in het verkeer worden gebracht, in het kader van een stelsel voor de financiering van de in die bepaling bedoelde billijke compensatie door middel van een vergoeding voor het kopiëren voor privégebruik ten laste van personen die deze dragers voor het eerst bedrijfsmatig en onder bezwarende titel op het grondgebied van de betrokken lidstaat in het verkeer brengen, indien praktische moeilijkheden bij de vaststelling of de betrokken dragers voor privédoeleinden worden gebruikt een dergelijk vermoeden rechtvaardigen en voor zover dat vermoeden er niet toe leidt dat de vergoeding voor het kopiëren voor privégebruik wordt opgelegd in situaties waarin het uiteindelijke gebruik van de
dragers kennelijk niet onder de in deze bepaling bedoelde situatie valt. Stelsel waarbij helft van vergoedingen wordt uitgekeerd aan sociale en culturele instellingen die zich daadwerkelijk inzetten voor rechthebbenden toelaatbaar • dat het in die bepalingen bedoelde recht op een billijke compensatie, of de vergoeding voor het kopiëren voor privégebruik die bestemd is voor de financiering van die compensatie, niet kan worden uitgesloten op grond van het feit dat de helft van de opbrengst uit hoofde van die compensatie of vergoeding niet rechtstreeks aan de rechthebbenden van die compensatie wordt uitgekeerd, maar aan sociale en culturele instellingen ten behoeve van deze rechthebbenden, voor zover deze sociale en culturele instellingen zich daadwerkelijk inzetten voor deze rechthebbenden en de werkwijze van deze instellingen niet discriminerend is. Het staat aan de nationale rechter een en ander na te gaan. Betaling analoge vergoeding in andere lidstaat sluit verplichting tot vergoeding voor financiering billijke compensatie voor privégebruik in een lidstaat niet uit • dat de verplichting die een lidstaat oplegt om een vergoeding voor het kopiëren voor privégebruik te betalen die bestemd is voor de financiering van de in die bepaling bedoelde billijke compensatie wanneer bedrijfsmatig en onder bezwarende titel dragers in het verkeer worden gebracht die geschikt zijn voor reproductie, niet kan worden uitgesloten omdat in een andere lidstaat al een analoge vergoeding is betaald. Vindplaatsen: Hof van Justitie EU, 11 juli 2013 (R. Silva de Lapuerta (rapporteur), G. Arestis, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev en J. L. da Cruz Vilaça) In zaak C-521/11, betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door het Oberste Gerichtshof (Oostenrijk) bij beslissing van 20 september 2011, ingekomen bij het Hof op 12 oktober 2011, in de procedure Amazon.com International Sales Inc., Amazon EU Sàrl, Amazon.de GmbH, Amazon.com GmbH, in liquidatie, Amazon Logistik GmbH tegen Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH, wijst HET HOF (Tweede kamer), samengesteld als volgt: R. Silva de Lapuerta (rapporteur), kamerpresident, G. Arestis, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev en J. L. da Cruz Vilaça, Pagina 1 van 24
164
IEPT20130711, HvJEU, Amazon v Austro-Mechana
www.boek9.nl
rechters, advocaat-generaal: P. Mengozzi, griffier: K. Malacek, administrateur, gezien de stukken en na de terechtzitting op 6 december 2012, gelet op de opmerkingen van: – Amazon.com International Sales Inc., Amazon EU Sàrl, Amazon.de GmbH, Amazon.com GmbH en Amazon Logistik GmbH, vertegenwoordigd door G. Kucsko en U. Börger, Rechtsanwälte, en B. Van Asbroeck, avocat, – Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH, vertegenwoordigd door M. Walter, Rechtsanwalt, en U. Sedlaczek, – de Oostenrijkse regering, vertegenwoordigd door A. Posch als gemachtigde, – de Franse regering, vertegenwoordigd door G. de Bergues en S. Menez als gemachtigden, – de Poolse regering, vertegenwoordigd door B. Majczyna, M. Szpunar en M. Drwięcki als gemachtigden, – de Finse regering, vertegenwoordigd door M. Pere als gemachtigde, – de Europese Commissie, vertegenwoordigd door J. Samnadda en F. Bulst als gemachtigden, gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 7 maart 2013, het navolgende Arrest 1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 5, lid 2, sub b, van richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (PB L 167, blz. 10). 2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Amazon.com International Sales Inc., Amazon EU Sàrl, Amazon.de GmbH, Amazon.com GmbH, in liquidatie, en Amazon Logistik GmbH (hierna gezamenlijk „Amazon”), enerzijds, en Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanischmusikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH (hierna: „Austro-Mechana”) over een vordering waarmee deze laatste naar Oostenrijks recht betaling van de verschuldigde compensatie voor het in het verkeer brengen van dragers vordert. Toepasselijke bepalingen Unierecht 3 De punten 10, 11 en 35 van de considerans van richtlijn 2001/29 luiden: „(10) Auteurs en uitvoerend kunstenaars moeten, willen zij hun scheppende en artistieke arbeid kunnen voortzetten, een passende beloning voor het gebruik van hun werk ontvangen, evenals de producenten om dat werk te kunnen financieren. De productie van fonogrammen, films en multimediaproducten, en van diensten, zoals ‚diensten-opaanvraag’, vereist aanzienlijke investeringen. Een adequate rechtsbescherming van de intellectueleeigendomsrechten is noodzakelijk om de mogelijkheid
tot het verkrijgen van een dergelijke beloning en de mogelijkheid van een behoorlijk rendement van dergelijke investeringen te waarborgen. (11) Een strikt, doelmatig systeem tot bescherming van de auteursrechten en naburige rechten is een van de voornaamste instrumenten om ervoor te zorgen dat de Europese culturele creativiteit en productie over de nodige middelen beschikken en om de scheppend en uitvoerend kunstenaars in staat te stellen hun autonomie en waardigheid te bewaren. [...] (35) Rechthebbenden dienen, in bepaalde uitzonderlijke gevallen, een billijke compensatie te ontvangen om hen naar behoren te compenseren voor het gebruik van hun beschermde werken of ander beschermd materiaal. Bij de bepaling van de vorm, de modaliteiten en het mogelijke niveau van die billijke compensatie moet rekening worden gehouden met de bijzondere omstandigheden van elk geval. Bij de beoordeling van deze omstandigheden zou een zinvol criterium worden gevormd door het mogelijke nadeel voor de rechthebbenden als resultaat van de betreffende handeling. In gevallen waarin de rechthebbenden reeds betaling in een andere vorm hebben ontvangen, bijvoorbeeld als onderdeel van een licentierecht, is eventueel geen specifieke of afzonderlijke betaling nodig. Bij de bepaling van het niveau van de billijke compensatie dient ten volle rekening te worden gehouden met de mate waarin gebruik wordt gemaakt van de in deze richtlijn bedoelde technische voorzieningen. In bepaalde situaties waar de schade voor de rechthebbende minimaal zou zijn, is het mogelijk dat geen betalingsverplichting ontstaat.” 4 Artikel 2 van de richtlijn luidt: „De lidstaten voorzien ten behoeve van: a) auteurs, met betrekking tot hun werken, b) uitvoerend kunstenaars, met betrekking tot de vastleggingen van hun uitvoeringen, c) producenten van fonogrammen, met betrekking tot hun fonogrammen, d) producenten van de eerste vastleggingen van films, met betrekking tot het origineel en de kopieën van hun films, en e) omroeporganisaties, met betrekking tot de vastleggingen van hun uitzendingen, ongeacht of deze uitzendingen via de ether of per draad plaatsvinden, uitzendingen per kabel of satelliet daaronder begrepen, in het uitsluitende recht, de directe of indirecte, tijdelijke of duurzame, volledige of gedeeltelijke reproductie van dit materiaal, met welke middelen en in welke vorm ook, toe te staan of te verbieden.” 5 Artikel 5 van deze richtlijn, „Beperkingen en restricties”, bepaalt in lid 2: „De lidstaten kunnen beperkingen of restricties op het in artikel 2 bedoelde reproductierecht stellen ten aanzien van: [...] b) de reproductie, op welke drager dan ook, door een natuurlijke persoon voor privégebruik gemaakt, en zonder enig direct of indirect commercieel oogmerk, mits de rechthebbenden een billijke compensatie Pagina 2 van 24
165
IEPT20130711, HvJEU, Amazon v Austro-Mechana
www.boek9.nl
ontvangen waarbij rekening wordt gehouden met het al dan niet toepassen van de in artikel 6 bedoelde technische voorzieningen op het betrokken werk of het betrokken materiaal; [...]” Oostenrijks recht 6 § 42 van het Urheberrechtsgesetz (Oostenrijkse auteurswet) van 9 april 1936 (BGBl. 1936, blz. 111), zoals gewijzigd bij de Urheberrechtsgesetz-Novelle 2003 (nieuwe auteurswet van 2003) (BGBl. I, 2003, blz. 32; hierna: „UrhG”) luidt: „1. Eenieder mag van een werk losse reproducties op papier of een vergelijkbare drager maken voor eigen gebruik. [...] 4. Iedere natuurlijke persoon mag van een werk losse reproducties op andere dan de in lid 1 vermelde dragers maken voor eigen gebruik en zonder direct of indirect commercieel oogmerk. [...]” 7 § 42b UrhG bepaalt: „1. Indien van een werk dat op de radio is uitgezonden, ter beschikking is gesteld van het publiek of op een voor handelsdoeleinden vervaardigde beeld- of geluidsdrager is vastgelegd, gezien de aard ervan kan worden verwacht dat het wordt gereproduceerd voor eigen of privégebruik door middel van vastlegging op een beeld- of geluidsdrager overeenkomstig § 42, leden 2 tot en met 7, heeft de auteur recht op een passende vergoeding (‚vergoeding voor blanco cassettes’) wanneer dragers in het binnenland bedrijfsmatig onder bezwarende titel in het verkeer worden gebracht; als dragers worden aangemerkt onbespeelde beeld- of geluidsdragers die voor dergelijke reproducties geschikt zijn, of andere beeld- of geluidsdragers die hiervoor zijn bestemd. [...] 3. De volgende personen dienen deze vergoeding te betalen: 1) wat de vergoeding voor blanco cassettes en voor apparaten betreft, degene die de dragers dan wel de apparaten in het binnenland als eerste bedrijfsmatig onder bezwarende titel in het verkeer brengt; [...] 5. Vergoedingen als bedoeld in de leden 1 en 2 kunnen uitsluitend door auteursrechtenorganisaties worden gevorderd. 6. De auteursrechtenorganisatie dient de billijke vergoeding terug te betalen: 1) aan degene die de dragers of een reproductieapparaat, alvorens deze aan de eindgebruiker te verkopen, naar het buitenland uitvoert; 2) aan degene die de dragers gebruikt voor een reproductie met toestemming van de rechthebbende; het volstaat indien dat aannemelijk wordt gemaakt.” 8 § 13 van het Verwertungsgesellschaftengesetz (Oostenrijkse wet inzake auteursrechtenorganisaties) van 13 januari 2006 (BGBl. I, 2006, blz. 9) bepaalt:
„1. Auteursrechtenorganisaties kunnen voor de rechthebbenden en hun gezinsleden instellingen met een sociaal en cultureel doel oprichten. 2. Auteursrechtenorganisaties die aanspraak op betaling van de vergoeding voor blanco cassettes maken, richten instellingen met sociale en culturele doelen op en keren daaraan 50 % uit van het ter zake van deze vergoeding ontvangen totaalbedrag, na aftrek van de beheerskosten. [...] 3. Auteursrechtenorganisaties stellen vaste regels op met betrekking tot de bedragen die hun sociale en culturele instellingen uitkeren. 4. Met betrekking tot de middelen afkomstig uit de vergoeding voor blanco cassettes die aan sociale en culturele instellingen worden uitgekeerd kan de bondskanselier bij verordening bepalen welke omstandigheden door de uit hoofde van lid 3 op te stellen regels in aanmerking moeten worden genomen. Deze verordening waarborgt met name dat: 1) de verhouding tussen de aan de sociale en aan de culturele instellingen toegekende bedragen evenwichtig is; 2) op het gebied van de sociale instellingen in de eerste plaats individuele rechthebbenden in noodsituaties kunnen worden ondersteund; 3) door uitkeringen aan culturele instellingen de belangen van de rechthebbenden worden bevorderd.” Hoofdgeding en prejudiciële vragen 9 Austro-Mechana is een auteursrechtenorganisatie die de rechten van auteurs en van houders van naburige rechten op betaling van de vergoeding voor blanco cassettes in de zin van § 42b, lid 1, UrhG uitoefent. 10 Amazon is een internationale groep die via internet onder meer de in deze bepaling bedoelde dragers verkoopt. 11 Vanaf mei 2006 heeft Amazon op grond van bestellingen via internet van in Oostenrijk gevestigde klanten die daartoe overeenkomsten hadden gesloten met, aanvankelijk, Amazon.com International Sales Inc., gevestigd in de Verenigde Staten, en vervolgens Amazon EU Sàrl, gevestigd in Luxemburg, in Oostenrijk dragers in de zin van § 42b, lid 1, UrhG in het verkeer gebracht. 12 Austro-Mechana heeft Amazon voor het Handelsgericht Wien gedaagd en hoofdelijke veroordeling tot betaling van de billijke compensatie in de zin van § 42b, lid 1, UrhG gevorderd voor de dragers die tussen 2002 en 2004 in Oostenrijk in het verkeer zijn gebracht. 13 De door Austro-Mechana gevorderde vergoeding voor de dragers die in het eerste semester van 2004 in het verkeer zijn gebracht bedraagt 1 856 275 EUR. Voor de rest van de betrokken periode heeft AustroMechana verzocht Amazon te gelasten de nodige boekhoudkundige informatie te verschaffen om haar vordering te kunnen berekenen. 14 Het Handelsgericht Wien heeft het verzoek om een bevel toegewezen en de uitspraak over de vordering tot betaling aangehouden. De rechter in hoger beroep heeft dat vonnis bevestigd, waarop Amazon zich tot het
Pagina 3 van 24 166
IEPT20130711, HvJEU, Amazon v Austro-Mechana
www.boek9.nl
Oberste Gerichtshof als rechter in laatste instantie heeft gewend. 15 Daarop heeft het Oberste Gerichtshof de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld: „1) Is er sprake van een ‚billijke compensatie’ in de zin van artikel 5, lid 2, sub b, van richtlijn 2001/29, wanneer a) de rechthebbenden als bedoeld in artikel 2 van richtlijn 2001/29 een uitsluitend door een auteursrechtenorganisatie uit te oefenen recht hebben op een billijke vergoeding jegens degene die dragers die geschikt zijn voor de reproductie van hun werken, als eerste bedrijfsmatig onder bezwarende titel in het binnenland in het verkeer brengt, b) dit recht niet ervan afhankelijk is of de dragers in het verkeer worden gebracht door levering aan tussenhandelaren, aan natuurlijke of rechtspersonen voor niet-privégebruik, dan wel aan natuurlijke personen voor privégebruik, c) doch degene die de dragers met toestemming van de rechthebbende gebruikt voor reproductie, of wederuitvoert alvorens deze aan eindverbruikers te verkopen, recht op terugbetaling van de vergoeding heeft tegenover de auteursrechtenorganisatie? 2) Indien vraag 1 ontkennend wordt beantwoord: a) Is er dan sprake van een ‚billijke compensatie’ in de zin van artikel 5, lid 2, sub b, van richtlijn 2001/29 wanneer het in vraag 1, sub a, beschreven recht enkel bestaat bij het in het verkeer brengen door levering aan natuurlijke personen die de dragers gebruiken voor het reproduceren voor privédoeleinden? b) Indien vraag 2a bevestigend wordt beantwoord: Moet dan bij het in het verkeer brengen door levering aan natuurlijke personen, tot het tegendeel wordt bewezen, worden aangenomen dat de dragers worden gebruikt voor het reproduceren voor privédoeleinden? 3) Indien vraag 1 of vraag 2a bevestigend wordt beantwoord: Volgt dan uit artikel 5 van richtlijn 2001/29 of een andere bepaling van Unierecht dat het door een auteursrechtenorganisatie uit te oefenen recht op een billijke compensatie niet bestaat wanneer de auteursrechtenorganisatie wettelijk verplicht is om de helft van de opbrengst niet aan de rechthebbenden uit te keren, maar aan sociale en culturele instellingen? 4) Indien vraag 1 of vraag 2a bevestigend wordt beantwoord: Staat dan artikel 5, lid 2, sub b, van richtlijn 2001/29 of een andere bepaling van Unierecht in de weg aan een door een auteursrechtenorganisatie uit te oefenen recht op een billijke compensatie, wanneer in een andere lidstaat – zij het wellicht op een met het Unierecht strijdige grondslag – reeds een passende vergoeding voor het in het verkeer brengen van de dragers is betaald?” Beantwoording van de prejudiciële vragen De eerste vraag 16 Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 5, lid 2, sub b, van richtlijn 2001/29 aldus moet worden uitgelegd dat het
zich verzet tegen een regeling van een lidstaat op grond waarvan zonder onderscheid een vergoeding voor het kopiëren voor privégebruik wordt opgelegd wanneer voor het eerst bedrijfsmatig en onder bezwarende titel dragers die geschikt zijn voor reproductie op zijn grondgebied in het verkeer worden gebracht, doch deze regeling eveneens voorziet in een recht op terugbetaling van de betaalde vergoeding indien deze dragers uiteindelijk worden gebruikt op een manier die niet onder de in deze bepaling bedoelde situatie valt. 17 In dat verband moet eraan worden herinnerd dat de lidstaten volgens artikel 2 van deze richtlijn ten behoeve van de in deze bepaling bedoelde rechthebbenden voorzien in het uitsluitende recht, de directe of indirecte, tijdelijke of duurzame, volledige of gedeeltelijke reproductie van hun werken, de vastleggingen van hun uitvoeringen, hun fonogrammen, het origineel en de kopieën van hun films en de vastleggingen van hun uitzendingen, met welke middelen en in welke vorm ook, toe te staan of te verbieden. 18 Krachtens artikel 5, lid 2, sub b, van diezelfde richtlijn kunnen de lidstaten evenwel een beperking of een restrictie stellen op dit uitsluitende recht ten aanzien van de reproductie, op welke drager dan ook, door een natuurlijke persoon voor privégebruik gemaakt, en zonder enig direct of indirect commercieel oogmerk. Dit is de zogeheten uitzondering voor het kopiëren voor privégebruik. 19 Het Hof heeft al uitgemaakt dat lidstaten die de uitzondering voor het kopiëren voor privégebruik in hun nationale recht invoeren, volgens artikel 5, lid 2, sub b, van richtlijn 2001/29 dienen te voorzien in de betaling van een „billijke compensatie” aan de houders van het uitsluitende reproductierecht (zie arresten van 21 oktober 2010, Padawan, C-467/08, Jurispr. blz. I10055, punt 30, en 16 juni 2011, Stichting de Thuiskopie, C-462/09, Jurispr. blz. I-5331, punt 22). 20 Het Hof heeft eveneens geoordeeld dat de lidstaten een grote mate van vrijheid hebben om te bepalen wie die billijke compensatie moet betalen, voor zover de bepalingen van richtlijn 2001/29 deze kwestie niet uitdrukkelijk regelen (zie arrest Stichting de Thuiskopie, reeds aangehaald, punt 23). Datzelfde geldt voor de bepaling van de vorm, de modaliteiten en het niveau van deze compensatie. 21 Wanneer namelijk een richtlijn geen voldoende nauwkeurige criteria van Unierecht bevat om de daaruit voortvloeiende verplichtingen af te bakenen, staat het aan de lidstaten om op hun grondgebied de relevantste criteria vast te stellen om er binnen de door het recht van de Unie en in het bijzonder door de betrokken richtlijn gestelde grenzen voor te zorgen dat deze wordt geëerbiedigd [zie met betrekking tot de afwijking van het uitsluitende uitleenrecht in richtlijn 92/100/EEG van de Raad van 19 november 1992 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom (PB L 346, blz. 61) arrest van 26 oktober 2006, Commissie/Spanje, C-36/05, Jurispr. blz. I-10313, punt 33 en aldaar aangehaalde rechtspraak]. Pagina 4 van 24
167
IEPT20130711, HvJEU, Amazon v Austro-Mechana
www.boek9.nl
22 Zoals naar voren komt in punt 35 van de considerans van richtlijn 2001/29 moet bij de bepaling van de vorm, de modaliteiten en het mogelijke niveau van die billijke compensatie rekening worden gehouden met de bijzondere omstandigheden van elk geval. 23 Met betrekking tot de uitzondering voor het kopiëren voor privégebruik bedoeld in artikel 5, lid 2, sub b, van deze richtlijn, heeft het Hof al geoordeeld dat, aangezien degene die voor privégebruik een reproductie van een beschermd werk vervaardigt zonder vooraf toestemming te vragen aan de houder van het uitsluitende reproductierecht, die houder benadeelt, die vervaardiger in beginsel verplicht is het met die reproductie gepaard gaande nadeel te vergoeden, door het bekostigen van de compensatie die aan die houder zal worden betaald (reeds aangehaalde arresten Padawan, punt 45, en Stichting de Thuiskopie, punt 26). 24 Het Hof heeft evenwel aanvaard dat het de lidstaten, gelet op de praktische moeilijkheden om particuliere gebruikers te identificeren en hen te verplichten de houders van het uitsluitende reproductierecht te compenseren voor de schade die zij hun berokkenen, vrijstaat om met het oog op de financiering van de billijke compensatie een „vergoeding voor het kopiëren voor privégebruik” in te voeren die niet door de betrokken particulieren dient te worden betaald, maar door de personen die over installaties, apparaten en dragers voor digitale reproductie beschikken en deze installaties, apparaten en dragers daartoe juridisch of feitelijk ter beschikking stellen van particulieren of aan hen reproductiediensten verlenen. In het kader van een dergelijk stelsel dienen de personen die over die installaties, apparaten en dragers beschikken de vergoeding voor het kopiëren voor privégebruik te betalen (arresten Padawan, punt 46, en Stichting de Thuiskopie, punt 27). 25 Het Hof heeft voorts gepreciseerd dat, aangezien dat stelsel het de betalingsplichtigen mogelijk maakt het bedrag van de vergoeding voor het kopiëren voor privégebruik door te berekenen in de prijs van de terbeschikkingstelling van die installaties, apparaten en informatiedragers of in de prijs voor de reproductiedienstverlening, de last van de vergoeding uiteindelijk wordt gedragen door de privégebruiker die deze prijs betaalt, hetgeen voldoet aan het vereiste „rechtvaardige evenwicht” tussen de belangen van de houders van het uitsluitende reproductierecht en die van de gebruikers van beschermd materiaal (arrest Stichting de Thuiskopie, punt 28). 26 In casu komt de vergoeding voor het kopiëren voor privégebruik in het stelsel van § 42b UrhG voor de financiering van de billijke compensatie in de zin van artikel 5, lid 2, sub b, van richtlijn 2001/29 ten laste van degene die bedrijfsmatig en onder bezwarende titel dragers die geschikt zijn voor reproductie in het verkeer brengt. 27 Zoals opgemerkt in punt 25 van het onderhavige arrest maakt een dergelijk stelsel het belastingplichtigen in beginsel mogelijk het bedrag van deze vergoeding door te berekenen in de verkoopprijs
van die dragers, zodat de last van de vergoeding, overeenkomstig het vereiste van een „rechtvaardig evenwicht”, uiteindelijk wordt gedragen door de privégebruiker die deze prijs betaalt, ervan uitgaande dat deze gebruiker de uiteindelijke ontvanger is. 28 Het Hof heeft namelijk geoordeeld dat een regeling voor de financiering van de billijke compensatie zoals die welke in de punten 24 en 25 van het onderhavige arrest is uiteengezet, slechts aan de vereisten van het „rechtvaardige evenwicht” voldoet indien de betrokken installaties, apparaten en dragers voor het vervaardigen van reproducties kunnen worden gebruikt voor het kopiëren voor privégebruik en dus een nadeel kunnen berokkenen aan de auteur van het beschermde werk. Gelet op die vereisten bestaat er dus een noodzakelijk verband tussen de toepassing van de vergoeding voor het kopiëren voor privégebruik op die installaties, apparaten en dragers voor digitale reproductie en het gebruik van deze installaties, apparaten en dragers voor het vervaardigen van reproducties voor privégebruik, zodat de ongedifferentieerde toepassing van deze vergoeding op alle types installaties, apparaten en dragers voor digitale reproductie, en dit ook in het geval waarin andere dan natuurlijke personen deze installaties, apparaten en dragers duidelijk voor andere doelen dan het kopiëren voor privégebruik aanschaffen, in strijd is met artikel 5, lid 2, van richtlijn 2001/29 (arrest Padawan, punten 52 en 53). 29 Het stelsel dat in het hoofdgeding aan de orde is, komt erop neer dat de vergoeding voor het kopiëren voor privégebruik zonder onderscheid wordt opgelegd ter zake van alle dragers die geschikt zijn voor reproductie, waaronder in het geval waarin deze dragers uiteindelijk worden gebruikt op een manier die niet onder de in artikel 5, lid 2, sub b, van richtlijn 2001/29 bedoelde situatie valt. 30 De vraag rijst dus of een recht op terugbetaling van de betaalde vergoeding het in een dergelijk geval mogelijk maakt het „rechtvaardige evenwicht” te herstellen dat overeenkomstig richtlijn 2001/29 moet worden gevonden tussen de belangen van houders van het uitsluitende reproductierecht en de gebruikers van beschermd materiaal. 31 In dat verband moet worden vastgesteld dat een stelsel van financiering van de billijke compensatie waarbij de vergoeding voor het kopiëren voor privégebruik zonder onderscheid wordt opgelegd wanneer dragers die geschikt zijn voor reproductie bedrijfsmatig onder bezwarende titel in het verkeer worden gebracht, in combinatie met een dergelijk recht op terugbetaling, mits dat recht doeltreffend is en de teruggave van de betaalde vergoeding niet uiterst moeilijk maakt, in overeenstemming kan zijn met artikel 5, lid 2, sub b, van richtlijn 2001/29, wanneer de in punt 24 van dit arrest genoemde praktische moeilijkheden of andere vergelijkbare moeilijkheden de oplegging rechtvaardigen. 32 Indien namelijk een lidstaat in zijn nationale recht de uitzondering voor het kopiëren voor privégebruik heeft ingevoerd, is die lidstaat in beginsel verplicht om, overeenkomstig zijn territoriale bevoegdheid, te Pagina 5 van 24
168
IEPT20130711, HvJEU, Amazon v Austro-Mechana
www.boek9.nl
waarborgen dat de billijke compensatie ter vergoeding van het nadeel dat de houders van het uitsluitende reproductierecht hebben geleden door de reproductie van beschermde werken door eindgebruikers die op het grondgebied van die staat wonen, daadwerkelijk wordt geïncasseerd (zie in die zin arrest Stichting de Thuiskopie, punt 36). Wanneer de incassering moeilijkheden oplevert, is de betrokken lidstaat tevens gehouden deze met inachtneming van de omstandigheden van het geval te verhelpen. 33 Wanneer zich geen of onvoldoende praktische moeilijkheden voordoen bestaat er dus geen noodzakelijk verband tussen de toepassing van de vergoeding voor het kopiëren voor privégebruik op die dragers en het gebruik van deze dragers voor het vervaardigen van reproducties voor privégebruik, zodat de toepassing van deze vergoeding zonder onderscheid niet gerechtvaardigd is en niet beantwoordt aan het „rechtvaardige evenwicht” dat moet worden gevonden tussen de belangen van de rechthebbenden en die van gebruikers van beschermd materiaal. 34 Het staat aan de nationale rechter na te gaan, rekening houdend met de omstandigheden van het nationale stelsel en de grenzen die door richtlijn 2001/29 zijn gesteld, of de praktische moeilijkheden een dergelijk stelsel van financiering van de billijke compensatie rechtvaardigen en, zo ja, of het recht op terugbetaling van de eventueel buiten de in artikel 5, lid 2, sub b, van richtlijn 2001/29 bedoelde situatie betaalde vergoedingen doeltreffend is en de teruggave van deze vergoeding niet uiterst moeilijk maakt. 35 In casu dient de verwijzende rechter in de eerste plaats na te gaan of de praktische moeilijkheden in alle gevallen volstaan om te rechtvaardigen dat de vergoeding voor het kopiëren voor privégebruik zonder onderscheid wordt toegepast wanneer dragers die geschikt zijn voor reproductie bedrijfsmatig onder bezwarende titel in het verkeer worden gebracht. In die context moet rekening worden gehouden met de reikwijdte, de doeltreffendheid, de beschikbaarheid, de openbaarheid en de eenvoud van toepassing van de vrijstelling vooraf die Austro-Mechana in haar schriftelijke opmerkingen en ter terechtzitting heeft ingeroepen. 36 In de tweede plaats dient de verwijzende rechter na te gaan of de reikwijdte, de doeltreffendheid, de beschikbaarheid, de openbaarheid en de eenvoud van toepassing van het recht op terugbetaling eventuele door het stelsel teweeggebrachte onevenwichtigheden kunnen compenseren om tegemoet te komen aan de geconstateerde praktische moeilijkheden. In dat verband moet worden opgemerkt dat de verwijzende rechter zelf onderstreept dat de gevallen van terugbetaling niet beperkt zijn tot de gevallen die in § 42b, lid 6, UrhG uitdrukkelijk worden genoemd. 37 Gelet op het voorgaande moet op de eerste vraag worden geantwoord dat artikel 5, lid 2, sub b, van richtlijn 2001/29 aldus moet worden uitgelegd dat het zich niet verzet tegen een regeling van een lidstaat op grond waarvan zonder onderscheid een vergoeding voor het kopiëren voor privégebruik wordt opgelegd
wanneer voor het eerst bedrijfsmatig en onder bezwarende titel dragers die geschikt zijn voor reproductie op zijn grondgebied in het verkeer worden gebracht, doch deze regeling eveneens voorziet in een recht op terugbetaling van de betaalde vergoeding ingeval deze dragers uiteindelijk worden gebruikt op een manier die niet onder de in deze bepaling bedoelde situatie valt, indien praktische moeilijkheden een dergelijk stelsel van financiering van de billijke compensatie rechtvaardigen en het recht op terugbetaling doeltreffend is en de teruggave van de betaalde vergoeding niet uiterst moeilijk maakt, hetgeen aan de verwijzende rechter staat om na te gaan in het licht van de omstandigheden van het nationale stelsel en de grenzen die door deze richtlijn zijn gesteld. Beantwoording van de tweede vraag 38 Daar de tweede vraag ondergeschikt is aan de eerste en het antwoord daarop afhangt van de beoordeling van de verwijzende rechter, dient deze vraag eveneens te worden beantwoord. 39 Met zijn tweede vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 5, lid 2, sub b, van richtlijn 2001/29 aldus moet worden uitgelegd dat het zich verzet tegen de invoering door een lidstaat van een weerlegbaar vermoeden van privégebruik van dragers die geschikt zijn voor reproductie wanneer deze dragers door levering aan natuurlijke personen in het verkeer worden gebracht, in het kader van een stelsel voor de financiering van de in die bepaling bedoelde billijke compensatie door middel van een vergoeding voor het kopiëren voor privégebruik ten laste van personen die deze dragers voor het eerst bedrijfsmatig en onder bezwarende titel op zijn grondgebied in het verkeer brengen. 40 In dat verband moet worden vastgesteld dat het de lidstaten vrijstaat, in het kader van de ruime beoordelingsmarge waarover zij beschikken, de vorm, de modaliteiten en het eventuele niveau van deze compensatie te bepalen, om gebruik te maken van vermoedens, onder meer – zoals in punt 32 van dit arrest is genoemd – indien de daadwerkelijke incassering van de billijke compensatie ter vergoeding van het nadeel dat de houders van het uitsluitende reproductierecht op hun grondgebied hebben geleden, moeilijkheden oplevert. 41 In verband met financieringsstelsels vergelijkbaar met het stelsel van § 42b UrhG heeft het Hof al uitgemaakt dat het, wanneer dragers die geschikt zijn voor reproductie voor een privégebruik ter beschikking van natuurlijke personen zijn gesteld, niet noodzakelijk is aan te tonen dat die personen daarmee daadwerkelijk kopieën voor privégebruik hebben gemaakt en aldus de houders van het uitsluitende reproductierecht daadwerkelijk hebben benadeeld, daar die natuurlijke personen terecht worden geacht volledig gebruik te maken van die terbeschikkingstelling. Zij worden met andere woorden geacht de functies van die dragers – waaronder het vervaardigen van reproducties – volledig te benutten (arrest Padawan, punten 54 en 55).
Pagina 6 van 24 169
IEPT20130711, HvJEU, Amazon v Austro-Mechana
www.boek9.nl
42 De loutere omstandigheid dat met die dragers kopieën kunnen worden gemaakt, volstaat immers om de toepassing van de vergoeding voor het kopiëren voor privégebruik te rechtvaardigen, mits die dragers aan de natuurlijke personen in hun hoedanigheid van privégebruikers ter beschikking zijn gesteld (arrest Padawan, punt 56). 43 In het licht van de praktische moeilijkheden bij de bepaling of een drager die geschikt is voor reproductie voor privédoeleinden wordt gebruikt, is een weerlegbaar vermoeden van die strekking wanneer de drager ter beschikking wordt gesteld van een natuurlijk persoon in beginsel gerechtvaardigd en voldoet dit aan het „rechtvaardige evenwicht” dat gevonden moet worden tussen de belangen van houders van het uitsluitende reproductierecht en die van de gebruikers van beschermd materiaal. 44 Het staat aan de nationale rechter na te gaan, rekening houdend met de omstandigheden van het nationale stelsel en de grenzen die door richtlijn 2001/29 zijn gesteld, of praktische moeilijkheden bij de vaststelling of de betrokken dragers voor privédoeleinden worden gebruikt, een dergelijk vermoeden rechtvaardigen en, hoe dan ook, of dat vermoeden er niet toe leidt dat de vergoeding voor het kopiëren voor privégebruik wordt opgelegd in situaties waarin het uiteindelijke gebruik van de dragers kennelijk niet onder de in artikel 5, lid 2, sub b, van richtlijn 2001/29 bedoelde situatie valt. 45 In die omstandigheden moet op de tweede vraag worden geantwoord dat artikel 5, lid 2, sub b, van richtlijn 2001/29 aldus moet worden uitgelegd dat deze bepaling zich niet verzet tegen de invoering door een lidstaat van een weerlegbaar vermoeden van privégebruik van dragers die geschikt zijn voor reproductie wanneer deze dragers door levering aan natuurlijke personen in het verkeer worden gebracht, in het kader van een stelsel voor de financiering van de in die bepaling bedoelde billijke compensatie door middel van een vergoeding voor het kopiëren voor privégebruik ten laste van personen die deze dragers voor het eerst bedrijfsmatig en onder bezwarende titel op het grondgebied van de betrokken lidstaat in het verkeer brengen, indien praktische moeilijkheden bij de vaststelling of de betrokken dragers voor privédoeleinden worden gebruikt een dergelijk vermoeden rechtvaardigen en voor zover dat vermoeden er niet toe leidt dat de vergoeding voor het kopiëren voor privégebruik wordt opgelegd in situaties waarin het uiteindelijke gebruik van de dragers kennelijk niet onder de in deze bepaling bedoelde situatie valt. Beantwoording van de derde vraag 46 Met zijn derde vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 5, lid 2, sub b, van richtlijn 2001/29 aldus moet worden uitgelegd dat het in die bepalingen bedoelde recht op een billijke compensatie, of de vergoeding voor het kopiëren voor privégebruik die bestemd is voor de financiering van die compensatie, kan worden uitgesloten op grond van het feit dat de helft van de opbrengst uit hoofde van die
compensatie of vergoeding niet rechtstreeks aan de rechthebbenden van die compensatie wordt uitgekeerd, maar aan sociale en culturele instellingen ten behoeve van deze rechthebbenden. 47 In dat verband moet eraan worden herinnerd dat de conceptie en het niveau van de billijke compensatie in de zin van artikel 5, lid 2, sub b, van richtlijn 2001/29 verband houden met de schade die voor de houders van het uitsluitende reproductierecht resulteert uit de reproductie van hun beschermde werken die zonder hun toestemming voor privégebruik worden gemaakt. Vanuit die invalshoek bezien moet de billijke compensatie worden beschouwd als de tegenprestatie van de door deze rechthebbenden geleden schade en moet zij noodzakelijkerwijs worden berekend op basis van het criterium van de schade die zij hebben geleden als gevolg van de invoering van de uitzondering voor het kopiëren voor privégebruik (arrest Padawan, punten 40 en 42). 48 Het Hof heeft overigens vastgesteld dat uit geen enkele bepaling van richtlijn 2001/29 blijkt dat de Uniewetgever heeft voorzien in de mogelijkheid dat de begunstigden van het recht op een billijke compensatie voor de houders van het uitsluitende reproductierecht op grond van de uitzondering voor het kopiëren voor privégebruik, hiervan afstand doen (arrest van 9 februari 2012, Luksan, C-277/10, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 105). 49 Zoals de advocaat-generaal in punt 76 van zijn conclusie heeft opgemerkt, verplicht richtlijn 2001/29 de lidstaten die de exceptie voor privékopie in hun nationale recht hebben ingevoerd niettemin niet de volledige billijke compensatie aan de rechthebbenden in geld uit te keren, noch verbiedt zij hen, in het kader van hun ruime beoordelingsmarge, te bepalen dat een deel van deze compensatie wordt verleend in de vorm van een indirecte compensatie. 50 Dat de billijke compensatie moet worden beschouwd als de tegenprestatie voor het nadeel dat de houders van het uitsluitende reproductierecht hebben geleden door de invoering van de exceptie voor privékopie en dat zij noodzakelijkerwijs moet worden berekend op basis van dat nadeel, belet in dat verband niet dat een deel van de opbrengst die bestemd is voor de billijke compensatie indirect, via sociale en culturele instellingen, aan de rechthebbenden wordt uitgekeerd. 51 Zoals de advocaat-generaal in punt 76 van zijn conclusie heeft opgemerkt, zijn vergoedingsstelsels voor kopiëren voor privégebruik momenteel voor de meeste dragers noodzakelijkerwijs onnauwkeurig, omdat het in de praktijk onmogelijk is vast te stellen welk werk door welke gebruiker is gereproduceerd en op welke drager. 52 Overigens moet erop worden gewezen dat een dergelijk stelsel voor indirecte incassering van de billijke compensatie door de rechthebbenden beantwoordt aan een van de doelstellingen van de adequate rechtsbescherming van intellectueleeigendomsrechten die richtlijn 2001/29 tracht te bereiken, namelijk ervoor zorgen dat de Europese culturele creativiteit en productie over de nodige Pagina 7 van 24
170
IEPT20130711, HvJEU, Amazon v Austro-Mechana
www.boek9.nl
middelen beschikken om hun scheppende en artistieke arbeid te kunnen voortzetten, en om scheppend en uitvoerend kunstenaars in staat te stellen hun autonomie en waardigheid te bewaren, zoals naar voren komt in de punten 10 en 11 van de considerans van deze richtlijn. 53 Het feit dat een deel van de opbrengst die bestemd is voor de billijke compensatie in de zin van artikel 5, lid 2, sub b, van richtlijn 2001/29 bestemd is voor sociale en culturele instellingen ten behoeve van de rechthebbenden van deze compensatie, is derhalve op zich niet in strijd met het doel van deze compensatie, voor zover deze sociale en culturele instellingen zich daadwerkelijk inzetten voor deze rechthebbenden en de werkwijze van deze instellingen niet discriminerend is. Het staat aan de nationale rechter een en ander na te gaan. 54 Het zou immers niet in overeenstemming zijn met het doel van deze compensatie als deze instellingen hun middelen ten goede laten komen aan andere personen dan de rechthebbenden, of hen die niet de nationaliteit van de betrokken lidstaat hebben daarvan feitelijk of rechtens uitsluiten. 55 Gelet op het voorgaande moet op de derde vraag worden geantwoord dat artikel 5, lid 2, sub b, van richtlijn 2001/29 aldus moet worden uitgelegd dat het in die bepalingen bedoelde recht op een billijke compensatie, of de vergoeding voor het kopiëren voor privégebruik die bestemd is voor de financiering van die compensatie, niet kan worden uitgesloten op grond van het feit dat de helft van de opbrengst uit hoofde van die compensatie of vergoeding niet rechtstreeks aan de rechthebbenden van die compensatie wordt uitgekeerd, maar aan sociale en culturele instellingen ten behoeve van deze rechthebbenden, voor zover deze sociale en culturele instellingen zich daadwerkelijk inzetten voor deze rechthebbenden en de werkwijze van deze instellingen niet discriminerend is. Het staat aan de nationale rechter een en ander na te gaan. Beantwoording van de vierde vraag 56 Met zijn vierde vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 5, lid 2, sub b, van richtlijn 2001/29 aldus moet worden uitgelegd dat de verplichting die een lidstaat oplegt om een vergoeding voor het kopiëren voor privégebruik te betalen die bestemd is voor de financiering van de in die bepaling bedoelde billijke compensatie, wanneer bedrijfsmatig en onder bezwarende titel dragers in het verkeer worden gebracht die geschikt zijn voor reproductie, kan worden uitgesloten omdat in een andere lidstaat al een analoge vergoeding is betaald. 57 In dat verband moet eraan worden herinnerd dat artikel 5, lid 2, sub b, van richtlijn 2001/29 aan de lidstaat die de uitzondering voor het kopiëren voor privégebruik in zijn nationale recht heeft ingevoerd, een resultaatsverplichting oplegt die inhoudt dat die staat verplicht is om, binnen het kader van zijn bevoegdheden, te verzekeren dat de billijke compensatie die bedoeld is om de benadeelde houders van het uitsluitende reproductierecht te compenseren voor het nadeel dat zij ondervinden, met name wanneer
dit is ontstaan op het grondgebied van die lidstaat, daadwerkelijk wordt geïncasseerd (arrest Stichting de Thuiskopie, punt 34). 58 Aangezien de eindgebruikers die voor hun privégebruik een reproductie van een beschermd werk vervaardigen zonder vooraf toestemming te vragen aan de houder van het uitsluitende reproductierecht, en die bijgevolg benadelen, in beginsel degenen zijn die verplicht zijn om dat nadeel te vergoeden, kan worden aangenomen dat het te vergoeden nadeel is ontstaan op het grondgebied van de lidstaat waar die eindgebruikers wonen (arrest Stichting de Thuiskopie, punt 35). 59 Daaruit volgt dat indien een lidstaat in zijn nationale recht de uitzondering voor het kopiëren voor privégebruik heeft ingevoerd en indien de eindgebruikers die voor privégebruik een reproductie vervaardigen van een beschermd werk, op het grondgebied van die staat wonen, die lidstaat in beginsel verplicht is om, overeenkomstig zijn territoriale bevoegdheid, te waarborgen dat de billijke compensatie ter vergoeding van het door de houders van het uitsluitende reproductierecht geleden nadeel daadwerkelijk wordt geïncasseerd op het grondgebied van die staat (arrest Stichting de Thuiskopie, punt 36). 60 Overigens moet eraan worden herinnerd dat het door de betrokken lidstaat gekozen incasseringsstelsel die lidstaat niet kan ontslaan van de op hem rustende resultaatsverplichting om de benadeelde houders van het uitsluitende reproductierecht de zekerheid te geven dat zij daadwerkelijk een billijke compensatie ontvangen ter vergoeding van het op zijn grondgebied ontstane nadeel (arrest Stichting de Thuiskopie, punt 39). 61 Dienaangaande is het feit dat de bedrijfsmatig handelende verkoper die installaties, apparaten en informatiedragers ter beschikking stelt van op het grondgebied van die lidstaat wonende kopers, die er de eindgebruikers van zijn, bij op afstand gesloten overeenkomsten in een andere lidstaat is gevestigd, niet van invloed op die verplichting (arrest Stichting de Thuiskopie, punt 40). 62 Gelet op het feit dat de billijke compensatie moet worden beschouwd als de tegenprestatie voor het nadeel dat de houders van het uitsluitende reproductierecht hebben geleden door de invoering van de exceptie voor privékopie en dat zij noodzakelijkerwijs moet worden berekend op basis van het criterium van dat nadeel, zoals in punt 48 van dit arrest is opgemerkt, kan niet op goede gronden worden betoogd dat de overdracht van dragers die geschikt zijn voor reproductie van een lidstaat naar een andere lidstaat, het nadeel dat deze rechthebbenden lijden, kan vergroten. 63 Artikel 5, lid 2, sub b, van richtlijn 2001/29 voorziet immers in een billijke compensatie, niet voor het in het verkeer brengen van dragers die geschikt zijn voor reproductie, maar voor de reproductie zelf, op welke drager dan ook, door een natuurlijke persoon voor privégebruik gemaakt, en zonder enig direct of indirect commercieel oogmerk. Een dergelijke reproductie komt niet tot stand door de overdracht van dragers die Pagina 8 van 24
171
IEPT20130711, HvJEU, Amazon v Austro-Mechana
www.boek9.nl
geschikt zijn voor reproductie van een lidstaat naar een andere. 64 Aangezien een lidstaat die in zijn nationale recht de uitzondering voor het kopiëren voor privégebruik heeft ingevoerd en waar de eindgebruikers wonen die voor privégebruik een reproductie vervaardigen van een beschermd werk, verplicht is om, overeenkomstig zijn territoriale bevoegdheid, te garanderen dat de billijke compensatie ter vergoeding van het door de rechthebbenden geleden nadeel daadwerkelijk wordt geïncasseerd, kan het feit dat in een andere lidstaat al een vergoeding voor de financiering van deze compensatie is betaald, niet worden ingeroepen om betaling van die compensatie, of van de vergoeding om haar te financieren, in de eerste lidstaat uit te sluiten. 65 Niettemin kan de persoon die deze vergoeding al heeft betaald in een lidstaat die niet territoriaal bevoegd is, overeenkomstig zijn nationale recht verzoeken om terugbetaling. 66 Gelet op het voorgaande moet op de vierde vraag worden geantwoord dat artikel 5, lid 2, sub b, van richtlijn 2001/29 aldus moet worden uitgelegd dat de verplichting die een lidstaat oplegt om een vergoeding voor het kopiëren voor privégebruik te betalen die bestemd is voor de financiering van de in die bepaling bedoelde billijke compensatie wanneer bedrijfsmatig en onder bezwarende titel dragers in het verkeer worden gebracht die geschikt zijn voor reproductie, niet kan worden uitgesloten omdat in een andere lidstaat al een analoge vergoeding is betaald. Kosten 67 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking. Het Hof (Tweede kamer) verklaart voor recht: 1) Artikel 5, lid 2, sub b, van richtlijn 2001/29 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij moet aldus worden uitgelegd dat het zich niet verzet tegen een regeling van een lidstaat op grond waarvan zonder onderscheid een vergoeding voor het kopiëren voor privégebruik wordt opgelegd wanneer voor het eerst bedrijfsmatig en onder bezwarende titel dragers die geschikt zijn voor reproductie op zijn grondgebied in het verkeer worden gebracht, doch deze regeling eveneens voorziet in een recht op terugbetaling van de betaalde vergoeding ingeval deze dragers uiteindelijk worden gebruikt op een manier die niet onder de in deze bepaling bedoelde situatie valt, indien praktische moeilijkheden een dergelijk stelsel van financiering van de billijke compensatie rechtvaardigen en het recht op terugbetaling doeltreffend is en de teruggave van de betaalde vergoeding niet uiterst moeilijk maakt, hetgeen aan de verwijzende rechter staat om na te gaan in het licht van de omstandigheden van het nationale
stelsel en de grenzen die door deze richtlijn zijn gesteld. 2) Artikel 5, lid 2, sub b, van richtlijn 2001/29 moet aldus worden uitgelegd dat deze bepaling zich niet verzet tegen de invoering door een lidstaat van een weerlegbaar vermoeden van privégebruik van dragers die geschikt zijn voor reproductie wanneer deze dragers door levering aan natuurlijke personen in het verkeer worden gebracht, in het kader van een stelsel voor de financiering van de in die bepaling bedoelde billijke compensatie door middel van een vergoeding voor het kopiëren voor privégebruik ten laste van personen die deze dragers voor het eerst bedrijfsmatig en onder bezwarende titel op het grondgebied van de betrokken lidstaat in het verkeer brengen, indien praktische moeilijkheden bij de vaststelling of de betrokken dragers voor privédoeleinden worden gebruikt, een dergelijk vermoeden rechtvaardigen en voor zover dat vermoeden er niet toe leidt dat de vergoeding voor het kopiëren voor privégebruik wordt opgelegd in situaties waarin het uiteindelijke gebruik van de dragers kennelijk niet onder de in deze bepaling bedoelde situatie valt. 3) Artikel 5, lid 2, sub b, van richtlijn 2001/29 moet aldus worden uitgelegd dat het in die bepalingen bedoelde recht op een billijke compensatie, of de vergoeding voor het kopiëren voor privégebruik die bestemd is voor de financiering van die compensatie, niet kan worden uitgesloten op grond van het feit dat de helft van de opbrengst uit hoofde van die compensatie of vergoeding niet rechtstreeks aan de rechthebbenden van die compensatie wordt uitgekeerd, maar aan sociale en culturele instellingen ten behoeve van deze rechthebbenden, voor zover deze sociale en culturele instellingen zich daadwerkelijk inzetten voor deze rechthebbenden en de werkwijze van deze instellingen niet discriminerend is. Het staat aan de nationale rechter een en ander na te gaan. 4) Artikel 5, lid 2, sub b, van richtlijn 2001/29 moet aldus worden uitgelegd dat de verplichting die een lidstaat oplegt om een vergoeding voor het kopiëren voor privégebruik te betalen die bestemd is voor de financiering van de in die bepaling bedoelde billijke compensatie wanneer bedrijfsmatig en onder bezwarende titel dragers in het verkeer worden gebracht die geschikt zijn voor reproductie, niet kan worden uitgesloten omdat in een andere lidstaat al een analoge vergoeding is betaald. * Procestaal: Duits. CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL P. MENGOZZI van 7 maart 2013 [1] Zaak C-521/11 Amazon.com International Sales Inc. Amazon EU Sàrl Amazon.de GmbH Amazon.com GmbH, in Liquidation Amazon Logistik GmbH tegen
Pagina 9 van 24 172
IEPT20130711, HvJEU, Amazon v Austro-Mechana
www.boek9.nl
Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH [verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberste Gerichtshof (Oostenrijk)] „Auteursrecht en naburige rechten – Richtlijn 2001/29/EG – Reproductierecht – Beperkingen en restricties – Uitzondering voor het kopiëren voor privégebruik – Billijke compensatie – Mogelijkheid tot terugvordering van de heffing voor het kopiëren voor privégebruik die wordt toegepast op installaties, apparaten en media voor digitale reproductie – Financiering van sociale en culturele organisaties voor rechthebbenden – Betaling van de billijke compensatie in verschillende lidstaten” 1. De bescherming van het auteursrecht is een bijzonder complex rechtsgebied waarop velerlei belangen tegenover elkaar staan. Door de snelle technologische ontwikkeling zijn de aard van de beschermde werken, hun gebruik en wijze van verhandeling ingrijpend veranderd en veranderen zij nog steeds, zodat de bescherming van de rechten van de auteurs van de werken en een billijke afweging van de betrokken belangen voortdurend nieuwe uitdagingen stelt. 2. In het kader van een strategie die beoogt de ontwikkeling van de informatiemaatschappij in Europa te bevorderen, heeft de Uniewetgever getracht bepaalde aspecten van het auteursrecht te harmoniseren, onder andere bij richtlijn 2001/29/EG (hierna: „richtlijn 2001/29”)[2], die in dit prejudiciële verzoek van het Oberste Gerichtshof (Oostenrijk) aan de orde is. Richtlijn 2001/29 is uitdrukkelijk vastgesteld met het doel een geharmoniseerd rechtskader in de interne markt te scheppen teneinde te verzekeren dat de mededinging niet wordt vervalst door verschillen tussen de wetgeving van de lidstaten[3] en de aanpassing aan nieuwe exploitatie- en gebruiksvormen en technologische ontwikkelingen mogelijk te maken[4]. 3. Richtlijn 2001/29 is een compromis tussen de uiteenlopende tradities en rechtsopvattingen van de lidstaten van de Unie[5], maar heeft meerdere aspecten van het auteursrecht niet geharmoniseerd, aangezien er vele uitzonderingen mogelijk zijn en de lidstaten aanzienlijke operationele marges hebben bij de omzetting in nationaal recht, en wel zodanig dat het de vraag is of de Uniewetgever ondanks de uitdrukkelijke doelstellingen in werkelijkheid eigenlijk niet heeft afgezien van het harmoniseren van het auteursrecht[6]. 4. De uitvoering van de richtlijn heeft dan ook tot veel problemen geleid, waarvan de nationale procedure in het kader waarvan de vier onderhavige prejudiciële vragen zijn gesteld een goed voorbeeld is. Deze procedure betreft een geschil tussen een internationale ondernemingsgroep die via internet informatiedragers verhandelt en een auteursrechtenorganisatie over de betaling van de „billijke compensatie” in de zin van richtlijn 2001/29 als vergoeding voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken. De wijze waarop lidstaten het begrip billijke compensatie in concreto
toepassen, is een van de meest complexe aspecten van richtlijn 2001/29 en blijft problemen opleveren wat betreft de verhouding tussen de richtlijn en de verschillende nationale uitvoeringsmaatregelen. Het Hof heeft deze kwestie reeds eerder behandeld en een aantal richtsnoeren over dit onderwerp vastgesteld[7] en zal in de nabije toekomst nog meermaals worden verzocht zich opnieuw over deze kwestie te buigen[8]. 5. Het Hof wordt in deze zaak verzocht enerzijds zijn eigen rechtspraak inzake het begrip billijke compensatie aan te vullen en anderzijds een aantal nieuwe specifieke vragen hierover te beantwoorden; alvorens de in deze zaak gestelde vragen te bespreken, wijs ik erop dat de antwoorden die het Hof heeft gegeven en zal geven op de verschillende vragen van de nationale rechters noodzakelijkerwijs in het bestaande regelgevingskader van het Unierecht moeten worden geplaatst. De antwoorden van het Hof kunnen in een specifiek regelgevingskader weliswaar belangrijke aanwijzingen geven voor de concrete vaststelling van de vormen, de draagwijdte en de modaliteiten van de bescherming van het auteursrecht en de afweging van de verschillende betrokken belangen, maar het is de taak van de Uniewetgever om een geschikt rechtskader te scheppen dat, op de grondslag van – ook politieke – keuzes, deze vormen, draagwijdte en modaliteiten alsook deze afweging ondubbelzinnig tot uitdrukking brengt. In deze optiek is het recente initiatief van de Europese Commissie dan ook toe te juichen, die een actieplan heeft goedgekeurd om het auteursrecht te moderniseren[9]. 6. Dienaangaande wijs ik er nogmaals op dat, zoals duidelijk zal blijken uit de analyse van bepaalde vragen die in de onderhavige zaak worden gesteld, veel problemen bij de uitvoering van richtlijn 2001/29 voortkomen uit het ontoereikende harmonisatieniveau van de Uniewetgeving inzake het auteursrecht. Dat geeft mijns inziens aan dat het weliswaar belangrijk is de voormelde uiteenlopende tradities en rechtsopvattingen van de lidstaten te eerbiedigen, maar dat voor de ontwikkeling in Europa een modern rechtskader voor het auteursrecht dat, rekening houdend met de verschillende betrokken belangen, een echte interne markt kan verzekeren en daarmee de creativiteit, de innovatie en het ontstaan van nieuwe modellen van economische activiteit kan bevorderen, noodzakelijkerwijs moet worden gestreefd naar een duidelijk hoger harmonisatieniveau van de nationale bepalingen dan dat wat met richtlijn 2001/29 is bereikt. I – Toepasselijke bepalingen A – Unierecht 7. Volgens artikel 2 van richtlijn 2001/29 verlenen de lidstaten de auteurs in beginsel het uitsluitende recht, de directe of indirecte, tijdelijke of duurzame, volledige of gedeeltelijke reproductie van hun werk, met welke middelen en in welke vorm ook, toe te staan of te verbieden. 8. Artikel 5, leden 2 en 3, van richtlijn 2001/29 biedt de lidstaten evenwel de mogelijkheid bepaalde beperkingen en restricties op dit recht te stellen. Zo kunnen de lidstaten krachtens artikel 5, lid 2, sub b, Pagina 10 van 24
173
IEPT20130711, HvJEU, Amazon v Austro-Mechana
www.boek9.nl
voorzien in een beperking van het exclusieve recht van de auteur op reproductie van zijn werk ten aanzien van „de reproductie, op welke drager dan ook, door een natuurlijke persoon voor privégebruik gemaakt, en zonder enig direct of indirect commercieel oogmerk, mits de rechthebbenden een billijke compensatie ontvangen” (de zogenoemde privékopie-exceptie)[10]. B – Nationaal recht 9. § 42 van het Urheberrechtsgesetz[11] (Oostenrijkse auteurswet; hierna: „UrhG”) bepaalt: „1. Eenieder mag van een werk losse reproducties op papier of een vergelijkbare drager maken voor eigen gebruik. 2. Eenieder mag van een werk losse reproducties op andere dan de in lid 1 vermelde dragers maken voor eigen gebruik en voor onderzoeksdoeleinden, voor zover het nagestreefde niet-commerciële oogmerk dat rechtvaardigt. 3. Eenieder mag van een werk dat is bekendgemaakt in het kader van de verslaggeving van nieuwsfeiten losse reproducties voor eigen gebruik maken, mits het een vergelijkbaar gebruik betreft. 4. Iedere natuurlijke persoon mag van een werk losse reproducties op andere dan de in lid 1 vermelde dragers maken voor eigen gebruik en zonder direct of indirect commercieel oogmerk. 5. Onverminderd het bepaalde in de leden 6 en 7 van dit artikel, is er geen sprake van een reproductie voor eigen of privégebruik indien zij wordt vervaardigd met het oogmerk het werk door middel van de reproductie toegankelijk te maken voor het publiek. Voor eigen of privégebruik vervaardigde reproducties mogen niet worden gebruikt om het werk toegankelijk te maken voor het publiek. [...].” 10. § 42, lid 6, UrhG maakt onder bepaalde voorwaarden een uitzondering voor eigen gebruik voor onderwijs aan scholen en universiteiten. Lid 7 van deze bepaling voorziet onder bepaalde voorwaarden in een uitzondering voor de reproducties die worden vervaardigd door openbaar toegankelijke instellingen die zonder direct of indirect commercieel oogmerk werken verzamelen (de zogenoemde kopie van verzamelingen voor eigen gebruik). 11. § 42b UrhG bepaalt: „1. Indien van een werk dat op de radio is uitgezonden, ter beschikking is gesteld van het publiek of op een voor handelsdoeleinden vervaardigde beeld- of geluidsdrager is vastgelegd, gezien de aard ervan kan worden verwacht dat het wordt gereproduceerd voor eigen of privégebruik door middel van vastlegging op een beeld- of geluidsdrager overeenkomstig § 42, leden 2 tot en met 7, heeft de auteur recht op een passende vergoeding (‚vergoeding voor blanco cassettes’) wanneer dragers in het binnenland bedrijfsmatig onder bezwarende titel in het verkeer worden gebracht; als dragers worden aangemerkt onbespeelde beeld- of geluidsdragers die voor dergelijke reproducties geschikt zijn, of andere beeld- of geluidsdragers die hiervoor zijn bestemd. [...]
3. De volgende personen dienen deze vergoeding te betalen: 1) wat de vergoeding voor blanco cassettes en voor apparaten betreft, degene die de dragers dan wel de apparaten vanuit een in het binnen- of buitenland gelegen plaats als eerste bedrijfsmatig onder bezwarende titel in het verkeer brengt; [...] 5. Vergoedingen als bedoeld in de leden 1 en 2 kunnen uitsluitend door auteursrechtenorganisaties worden gevorderd. 6. De auteursrechtenorganisatie dient de billijke vergoeding terug te betalen: 1) aan degene die de dragers of een reproductieapparaat, alvorens deze aan de eindgebruiker te verkopen, naar het buitenland uitvoert; 2) aan degene die de dragers gebruikt voor een reproductie met toestemming van de rechthebbende; het volstaat indien dat aannemelijk wordt gemaakt.” 12. § 13 van het Verwertungsgesellschaftengesetz (Oostenrijkse wet inzake auteursrechtenorganisaties; hierna: „VerwGesG”[12]) bepaalt: „1. Auteursrechtenorganisaties kunnen voor de rechthebbenden en hun gezinsleden instellingen met een sociaal en cultureel doel oprichten. 2. Auteursrechtenorganisaties die aanspraak op betaling van de vergoeding voor blanco cassettes maken, richten instellingen met sociale en culturele doelen op en keren daaraan 50 % uit van het ter zake van deze vergoeding ontvangen totaalbedrag, na aftrek van de beheerskosten.” II – Feiten, nationale procedure en prejudiciële vragen 13. Verzoekster in het hoofdgeding, Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanischmusikalischer Urheberrechte Gesellschaft m.b.H. (hierna: „Austro-Mechana”), is een auteursrechtenorganisatie die in Oostenrijk op grond van overeenkomsten met andere Oostenrijkse en buitenlandse auteursrechtenorganisaties de rechten van auteurs en van houders van naburige rechten uitoefent. Meer in het bijzonder is zij de instelling die bevoegd is om in Oostenrijk de vergoeding voor blanco cassettes in de zin van § 42b, lid 1, UrhG in te vorderen. 14. Verweersters, Amazon.com International Sales Inc., Amazon EU Sàrl, Amazon.de GmbH, Amazon.com GmbH, in Liquidation en Amazon Logistik GmbH (hierna gezamenlijk: „vennootschappen van de Amazon-groep”), maken alle deel uit van de internationale ondernemingsgroep Amazon, die onder andere via internet producten verkoopt, waaronder beeld- en geluidsdragers in de zin van de Oostenrijkse wetgeving. 15. Vanaf ten minste 2003 hebben de vennootschappen van de Amazon-groep in onderlinge samenwerking en op grond van via internet geplaatste orders in Oostenrijk beeld- en geluidsdragers, zoals blanco cd’s en dvd’s, geheugenkaarten en MP3-spelers, in het verkeer gebracht.
Pagina 11 van 24 174
IEPT20130711, HvJEU, Amazon v Austro-Mechana
www.boek9.nl
16. Austro-Mechana heeft de vennootschappen van de Amazon-groep gedagvaard en betaling gevorderd van de billijke compensatie van § 42b, lid 1, UrhG voor de dragers die tussen 2002 en 2004 in Oostenrijk in het verkeer zijn gebracht. Voor het eerste halfjaar van 2004 heeft Austro-Mechana EUR 1 856 275 gevorderd. Voor de jaren 2002 en 2003 en de periode na juni 2004 heeft Austro-Mechana verzocht de vennootschappen van de Amazongroep te gelasten boekhoudkundige informatie te verschaffen over de dragers die in Oostenrijk in het verkeer waren gebracht, waarbij zij zich het recht voorbehoudt de hoogte van de vordering voor deze periodes te bepalen. 17. De rechter van eerste aanleg heeft bij deelvonnis het verzoek tot overlegging van boekhoudkundige informatie toegewezen en de uitspraak over de vordering tot betaling aangehouden. De rechter in hoger beroep heeft het in eerste aanleg gewezen vonnis bevestigd. 18. Vervolgens is hogere voorziening ingesteld bij de verwijzende rechter, het Oberste Gerichtshof, die het hoofdgeding heeft geschorst en de volgende prejudiciële vragen aan het Hof heeft voorgelegd[13]: „1) Is er sprake van een ‚billijke compensatie’ in de zin van artikel 5, lid 2, sub b, van richtlijn 2001/29, wanneer (a) de rechthebbenden als bedoeld in artikel 2 van richtlijn 2001/29 een uitsluitend door een auteursrechtenorganisatie uit te oefenen recht hebben op een billijke vergoeding jegens degene die dragers die geschikt zijn voor de reproductie van hun werken, als eerste bedrijfsmatig onder bezwarende titel in het binnenland in het verkeer brengt, (b) dit recht niet ervan afhankelijk is of de dragers in het verkeer worden gebracht door levering aan tussenhandelaren, aan natuurlijke of rechtspersonen voor niet-privégebruik, dan wel aan natuurlijke personen voor privégebruik, (c) doch degene die de dragers met toestemming van de rechthebbende gebruikt voor reproductie, of wederuitvoert alvorens deze aan eindverbruikers te verkopen, recht op terugbetaling van de vergoeding heeft tegenover de auteursrechtenorganisatie? 2) Indien vraag 1 ontkennend wordt beantwoord: 2.1) Is er dan sprake van een ‚billijke compensatie’ in de zin van artikel 5, lid 2, sub b, van richtlijn 2001/29 wanneer het in vraag 1, sub a, beschreven recht enkel bestaat bij het in het verkeer brengen door levering aan natuurlijke personen die de dragers gebruiken voor het reproduceren voor privédoeleinden? 2.2) Indien vraag 2.1 bevestigend wordt beantwoord: Moet dan bij het in het verkeer brengen door levering aan natuurlijke personen, tot het tegendeel wordt bewezen, worden aangenomen dat de dragers worden gebruikt voor het reproduceren voor privédoeleinden? 3) Indien vraag 1 of vraag 2.1 bevestigend wordt beantwoord: Volgt dan uit artikel 5 van richtlijn 2001/29 of een andere bepaling van Unierecht dat het door een auteursrechtenorganisatie uit te oefenen recht op een billijke compensatie niet bestaat wanneer de
auteursrechtenorganisatie wettelijk verplicht is om de helft van de opbrengst niet aan de rechthebbenden uit te keren, maar aan sociale en culturele organisaties? 4) Indien vraag 1 of vraag 2.1 bevestigend wordt beantwoord: Staat dan artikel 5, lid 2, sub b, van richtlijn 2001/29 of een andere bepaling van Unierecht in de weg aan een door een auteursrechtenorganisatie uit te oefenen recht op een billijke compensatie, wanneer in een andere lidstaat – zij het wellicht op een met het Unierecht strijdige grondslag – reeds een passende vergoeding voor het in het verkeer brengen van de dragers is betaald?” III – Procedure voor het Hof 19. De verwijzingsbeschikking is op 12 oktober 2011 ter griffie ingeschreven. De vennootschappen van de Amazon-groep, Austro-Mechana, de Oostenrijkse, Finse, Franse en Poolse regering, alsook de Commissie hebben schriftelijke opmerkingen ingediend. Aan de mondelinge behandeling op 6 december 2012 hebben de vennootschappen van de Amazongroep, AustroMechana, de Oostenrijkse en Poolse regering, alsook de Commissie deelgenomen. IV – Juridische analyse A – Voorafgaande opmerkingen 20. Alle prejudiciële vragen van de verwijzende rechter draaien om het begrip „billijke compensatie” in de zin van richtlijn 2001/29[14]. 21. Zoals uit § 42, lid 4, UrhG blijkt, heeft de Republiek Oostenrijk de „privékopieexceptie” in de zin van artikel 5, lid 2, sub b van richtlijn 2001/29 in haar nationale rechtsorde opgenomen. De daarmee samenhangende „billijke compensatie” voor auteurs is vastgelegd in § 42b, lid 1, UrhG in de vorm van een „billijke vergoeding”. 22. Uit § 42b, lid 1, blijkt evenwel dat in Oostenrijk de billijke vergoeding niet alleen aan de auteur wordt betaald indien een natuurlijke persoon van zijn werk een reproductie voor privégebruik maakt in de zin van § 42, lid 4, UrhG, maar in alle gevallen van reproductie van dit werk die in § 42, leden 2 tot en met 7, UrhG zijn vermeld. Hieruit volgt dat de billijke vergoeding in het Oostenrijkse recht niet alleen gelijkstaat met de billijke compensatie die natuurlijke personen verschuldigd zijn uit hoofde van de privékopieexceptie, maar ook verschuldigd is in andere gevallen die het UrhG als „eigen gebruik” beschouwt en die behoren tot de andere excepties van § 42 UrhG[15]. 23. Op grond van deze inleidende overweging, die van belang zal zijn bij de analyse zoals wij nog zullen zien, meen ik dat de strekking van de prejudiciële vragen – behalve de tweede prejudiciële vraag, die uitsluitend de exceptie van artikel 5, lid 2, sub b van de richtlijn betreft – niet beperkt is tot de privékopie-exceptie, doch moet worden geacht betrekking te hebben op het begrip billijke compensatie in de zin van richtlijn 2001/29 in het algemeen. 24. Hierover merk ik vooralsnog enkel op dat een systeem volgens hetwelk een billijke compensatie ook moet worden betaald bij andere excepties dan de „privékopie-exceptie” op zich niet in strijd met richtlijn 2001/29 is, mits de excepties van de nationale Pagina 12 van 24
175
IEPT20130711, HvJEU, Amazon v Austro-Mechana
www.boek9.nl
wetgeving verenigbaar zijn met de richtlijnbepalingen[16]. In ieder geval zal de verwijzende rechter, indien nodig aan de hand van de criteria van het Unierecht[17], moeten toetsen of deze excepties verenigbaar zijn met de richtlijnbepalingen[18]. 25. Dit vooropgesteld, is het mijns inziens nuttig om, teneinde de prejudiciële vragen van de verwijzende rechter naar behoren te beantwoorden, een overzicht te geven van een aantal beginselen die het Hof met betrekking tot het begrip billijke compensatie in de zin van richtlijn 2001/29 heeft geformuleerd. B – De rechtspraak van het Hof inzake het begrip „billijke compensatie” in de zin van richtlijn 2001/29 26. Zoals opgemerkt in punt 4, heeft het Hof zich reeds meerdere malen over het begrip billijke compensatie in de zin van richtlijn 2001/29 uitgesproken. Uit de rechtspraak blijkt inzonderheid dat dit een autonoom Unierechtelijk begrip is, dat in alle lidstaten die een privékopie-exceptie hebben ingevoerd uniform moet worden uitgelegd. Deze uniforme uitlegging staat los van de bevoegdheid van deze staten om binnen de door het Unierecht en in het bijzonder door die richtlijn gestelde grenzen de vorm, de wijze van financiering en inning en de hoogte van deze billijke compensatie te bepalen[19]. 27. De conceptie en de hoogte van de billijke compensatie houden verband met de schade die voor de auteur resulteert uit de reproductie van zijn beschermde werk die zonder zijn toestemming voor privégebruik wordt gemaakt. Vanuit die invalshoek bezien, moet de billijke compensatie worden beschouwd als tegenprestatie voor de door de auteur geleden schade. Hieruit volgt dat zij noodzakelijkerwijs moet worden berekend op basis van het criterium van de schade geleden door de auteurs van beschermde werken als gevolg van de invoering van de privékopieexceptie(20). Uit punt 31 van de considerans van richtlijn 2001/29 volgt evenwel dat er een „rechtvaardig evenwicht” moet worden gewaarborgd tussen de rechten en belangen van de auteurs die de billijke compensatie ontvangen, enerzijds, en de rechten en belangen van de gebruikers van beschermd materiaal anderzijds [21]. 28. Het maken van een kopie voor privégebruik door een natuurlijk persoon moet worden beschouwd als een handeling die de auteur van het betrokken werk kan benadelen. De persoon die de exclusieve houder van het reproductierecht benadeelt is in beginsel dan ook verplicht het nadeel te vergoeden dat gepaard gaat met die reproductie, door het bekostigen van de compensatie die aan die houder zal worden betaald[22]. 29. Gelet op de praktische moeilijkheden om de particuliere gebruikers te identificeren en hen te verplichten om de rechthebbenden te compenseren voor de schade die zij hen berokkenen, en op het feit dat het nadeel als gevolg van elk individueel gebruik op zichzelf beschouwd minimaal kan zijn en bijgevolg geen betalingsverplichting schept[23], staat het de lidstaten volgens het Hof evenwel vrij om met het oog
op de financiering van de billijke compensatie een „heffing voor het kopiëren voor privégebruik” in te voeren die niet door de betrokken particulieren dient te worden betaald, maar door de personen die over installaties, apparatuur en dragers voor digitale reproductie beschikken en deze met dit doel juridisch of feitelijk ter beschikking stellen van particulieren of aan hen reproductiediensten verlenen. In het kader van een dergelijke regeling dienen de personen die over die installaties beschikken de heffing voor het kopiëren voor privégebruik te betalen[24]. 30. Het Hof heeft voorts gepreciseerd dat, aangezien dat stelsel het de betalingsplichtigen mogelijk maakt het bedrag van de vergoeding voor het kopiëren voor privégebruik door te berekenen in de prijs van de terbeschikkingstelling van die installaties, apparatuur en informatiedragers of in de prijs van de reproductiedienstverlening, de last van de vergoeding uiteindelijk zal worden gedragen door de privégebruiker die deze prijs betaalt, die wordt geacht in feite de „indirecte betalingsplichtige” van de billijke compensatie te zijn. Dit stelsel moet worden geacht te voldoen aan het vereiste „rechtvaardige evenwicht” tussen de belangen van de auteurs en die van de gebruikers van beschermd materiaal[25]. 31. Het Hof heeft geoordeeld dat er dus een noodzakelijk verband bestaat tussen de toepassing van de heffing voor het kopiëren voor privégebruik op die installaties, apparatuur en dragers voor digitale reproductie en het gebruik van deze installaties, apparatuur en dragers voor het vervaardigen van reproducties voor privégebruik. Bijgevolg is de ongedifferentieerde toepassing van de heffing voor het kopiëren voor privégebruik op alle types installaties, apparatuur en dragers voor digitale reproductie, en dit ook in het geval waarin andere dan natuurlijke personen deze installaties, apparatuur en dragers duidelijk voor andere doelen dan het kopiëren voor privégebruik hebben aangeschaft, in strijd met artikel 5, lid 2, van richtlijn 2001/29[26]. 32. Zijn de betrokken installaties daarentegen voor privégebruik ter beschikking van natuurlijke personen gesteld, behoeft niet te worden aangetoond dat die personen daarmee daadwerkelijk kopieën voor privégebruik hebben gemaakt en aldus de auteur van het beschermde werk daadwerkelijk hebben benadeeld. Volgens het Hof worden die natuurlijke personen terecht geacht volledig gebruik te maken van die terbeschikkingstelling. Zij worden met andere woorden geacht de functies van die installaties – waaronder het vervaardigen van reproducties – volledig te benutten. Hieruit volgt dat de enkele omstandigheid dat met die installaties of apparatuur kopieën kunnen worden gemaakt, volstaat om de toepassing van de heffing voor het kopiëren voor privégebruik te rechtvaardigen, mits die installaties of apparatuur aan de natuurlijke personen in hun hoedanigheid van privégebruikers ter beschikking zijn gesteld[27]. C – Eerste prejudiciële vraag 1. Voorafgaande opmerkingen
Pagina 13 van 24 176
IEPT20130711, HvJEU, Amazon v Austro-Mechana
www.boek9.nl
33. Met de eerste vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of er sprake is van een billijke compensatie in de zin van artikel 5, lid 2, sub b, van richtlijn 2001/29 indien een nationale wetgeving voorziet in een heffing voor het kopiëren voor privégebruik in de vorm van een billijke vergoeding, die zonder onderscheid uitsluitend door auteursrechtenorganisaties kan worden geïnd bij degene die als eerste voor handelsdoeleinden en onder bezwarende titel dragers voor de reproductie van werken in het binnenland in het verkeer brengt, doch deze regeling onder bepaalde voorwaarden eveneens voorziet in een recht op terugbetaling van deze billijke vergoeding indien de betaling daarvan niet verschuldigd is. 34. Volgens de verwijzende rechter is de Oostenrijkse regeling, voor zover zij voorziet in toepassing zonder onderscheid van de heffing voor het kopiëren voor privégebruik, „duidelijk” in strijd met het arrest Padawan[28]. Hij merkt evenwel tevens op dat de betrokken nationale regeling op een punt fundamenteel verschilt van de regeling die in het arrest Padawan aan de orde was, aangezien zij voorziet in de mogelijkheid deze heffing terug te vorderen. 35. Deze mogelijkheid is uitdrukkelijk voorzien in § 42b, lid 6, UrhG, en wel slechts in twee gevallen: wederuitvoer van de dragers en reproductie van het werk met toestemming van de auteur. In het Oostenrijkse recht zou betaling van de billijke vergoeding te betalen dus ook verplicht zijn in gevallen waarin het gebruik van de dragers geenszins inbreuk op het auteursrecht maakt[29]. De verwijzende rechter doelt met name op twee situaties: in de eerste plaats op de gevallen van reproductie van het werk als bedoeld in § 42 UrhG die onder een andere uitzondering van artikel 5, lid 2 of 3, van richtlijn 2001/29 vallen, maar waarvoor de nationale regeling overeenkomstig de richtlijn voorziet in een „billijke compensatie” voor de auteur[30], en in de tweede plaats op het geval waarin dragers worden gebruikt voor het opslaan van door de gebruiker „vervaardigde” gegevens, welk geval volgens de verwijzende rechter evenwel moet worden gelijkgesteld met dat van de reproductie met toestemming van de auteur en op grond waarvan dus, naar analogie, de heffing moet worden terugbetaald[31]. 36. Volgens de verwijzende rechter resteert nog slechts een punt van twijfel met betrekking tot de vraag of de oplossing van terugbetaling van de betrokken nationale regeling verenigbaar is met het Unierecht. Een stelsel gebaseerd op de mogelijkheid de billijke compensatie achteraf terug te betalen brengt zijns inziens met zich dat deze compensatie ook moet worden betaald wanneer dragers worden geleverd aan ondernemers die deze duidelijk gebruiken voor doelen waarvoor volgens het door de richtlijn en de nationale regeling gecreëerde stelsel geen billijke compensatie hoeft te worden betaald, waardoor de met de terugvordering van deze vergoeding samenhangende kosten en risico’s voor rekening komen van personen die niet verplicht zijn de billijke compensatie te betalen. De verwijzende rechter
sluit niet uit dat een dergelijke regeling als geheel niet verenigbaar met het Unierecht is. 37. De eerste prejudiciële vraag van de verwijzende rechter bestaat uit drie onderdelen: ik zal elk van de drie onderdelen analyseren om daarna een alomvattend antwoord op de eerste prejudiciële vraag te geven. 2. De eerste prejudiciële vraag sub a 38. In het eerste onderdeel van de eerste prejudiciële vraag sub a noemt de verwijzende rechter drie kenmerkende aspecten van de nationale regeling waarvan de rechter zich afvraagt of zij verenigbaar zijn met het begrip billijke compensatie in de zin van richtlijn 2001/29. 39. Ten eerste wijst de verwijzende rechter erop dat de billijke compensatie in de betrokken nationale regeling de vorm van een billijke vergoeding heeft gekregen. De billijke vergoeding is een begrip uit richtlijn 2006/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom[32]. Uit de rechtspraak blijkt dat ook dit een autonoom Unierechtelijk begrip is[33]. Gelet op de autonomie waarover de lidstaten binnen de door het Unierecht en inzonderheid door richtlijn 2001/29 gestelde grenzen beschikken wat vaststellen van de vorm van de „billijke compensatie”[34], is er mijns inziens niets dat een lidstaat om de billijke compensatie als „billijke vergoeding” te configureren, mits de ingevoerde regeling voldoet aan de vereisten van richtlijn 2001/29 en de kenmerken heeft van een billijke compensatie overeenkomstig deze richtlijn en de rechtspraak van het Hof[35]. 40. Ten tweede benadrukt het eerste onderdeel van de eerste prejudiciële vraag dat de billijke vergoeding volgens de betrokken regeling uitsluitend kan worden gevorderd door auteursrechtenorganisaties. Een dergelijke bepaling is mijns inziens op zich evenmin in strijd met richtlijn 2001/29. Uit de in punt 26 hierboven aangehaalde rechtspraak blijkt immers dat de lidstaten ook de wijze van inning van de „billijke compensatie” binnen de door het Unierecht en in het bijzonder door die richtlijn gestelde grenzen autonoom kunnen bepalen[36]. Om praktische redenen worden de opbrengsten van auteursrechten in de lidstaten vaak door auteursrechtenorganisaties geïnd[37]. Het feit op zich dat een nationale regeling bepaalt dat de billijke compensatie uitsluitend door een auteursrechtenorganisatie kan worden geïnd, voor zover deze organisatie de verschillende houders van rechten daadwerkelijk vertegenwoordigt, maakt deze regeling derhalve niet onverenigbaar met het Unierecht. 41. Ten derde onderstreept het eerste onderdeel van de eerste prejudiciële vraag dat volgens de nationale regeling degene die als eerste bedrijfsmatig en onder bezwarende titel dragers die geschikt zijn voor het reproduceren van werken in het binnenland in het verkeer brengt, de billijke vergoeding dient te betalen. Dienaangaande moet worden opgemerkt dat uit de in de punten 26 tot en met 32 hierboven aangehaalde rechtspraak blijkt dat, hoewel het Hof heeft verklaard Pagina 14 van 24
177
IEPT20130711, HvJEU, Amazon v Austro-Mechana
www.boek9.nl
dat de betalingsplichtige van de billijke compensatie degene is die de auteur benadeelt door diens werk zonder toestemming te reproduceren en derhalve in beginsel degene is die de billijke compensatie in verband met de door hem veroorzaakte schade moet betalen, de lidstaten evenwel in een systeem kunnen voorzien dat de billijke compensatie ten laste van andere personen brengt, in het bijzonder degenen die de dragers ter beschikking van de gebruikers stellen en die dit bedrag vervolgens kunnen doorberekenen in de prijs van deze terbeschikkingstelling. Uit deze rechtspraak kan derhalve worden afgeleid dat het feit dat de billijke compensatie ten laste wordt gebracht van rechtssubjecten die zich op een hoger niveau in de distributieketen van de dragers bevinden ten opzichte van particulieren, op zich niet in strijd met het Unierecht is. 3. De eerste prejudiciële vraag sub b 42. Wat het tweede onderdeel van de eerste prejudiciële vraag sub b betreft is tussen partijen niet in geschil dat – zoals de verwijzende rechter overigens zelf heeft opgemerkt en onverminderd de mogelijke rechtvaardiging die bij de analyse van het derde onderdeel van de eerste prejudiciële vraag zal worden besproken – voor zover de betrokken regeling voorziet in de ongedifferentieerde toepassing van de heffing ter betaling van de billijke compensatie voor eender welk gebruik van de drager, dus ook in gevallen waarin de drager wordt gebruikt voor duidelijk andere doeleinden dan de reproductie waarvoor de billijke compensatie verschuldigd is, deze in strijd met de richtlijn is zoals uitgelegd in de rechtspraak van het Hof[38]. 43. De verwijzende rechter onderscheidt in zijn prejudiciële vraag drie categorieën potentiële kopers die de drager aanschaffen van degene die als eerste verplicht is de billijke vergoeding te betalen, dat wil zeggen degene die hem als eerste bedrijfsmatig en onder bezwarende titel in het verkeer brengt. Zonder nu de situatie van alle verschillende personen die als afnemer van de drager in aanmerking komen in detail te analyseren, wil ik toch op twee relevante punten wijzen. 44. In de eerste plaats geldt, zoals ik in punt 22 heb opgemerkt, de verplichting tot betaling van de billijke vergoeding volgens de betrokken nationale regeling niet alleen voor het kopiëren voor privégebruik door een natuurlijke persoon in de zin van artikel 5, lid 2, sub b, van richtlijn 2001/29, maar ook voor ander, als „eigen” gedefinieerd gebruik dat onder andere uitzonderingen van deze Oostenrijkse regeling valt. In deze context is het niet uitgesloten dat deze andere uitzonderingen van toepassing zijn op andere rechtssubjecten dan natuurlijke personen, zoals bibliotheken of onderzoeksinstituten. Het is dus mogelijk dat niet-natuurlijke personen verplicht zijn de billijke vergoeding (die gelijkstaat aan de billijke compensatie) te betalen omdat zij de drager gebruiken voor doeleinden waarvoor deze betaling vereist is. In het geval van een regeling als de onderhavige kan de omstandigheid dat degene die de drager koopt geen natuurlijke, maar een rechtspersoon is, hem niet
automatisch vrijstellen van de betaling van de billijke vergoeding, en dat is niet noodzakelijkerwijs in strijd met het Unierecht. 45. In de tweede plaats geldt omgekeerd dat indien de drager door een natuurlijke persoon wordt gekocht, dit mijns inziens niet noodzakelijkerwijs betekent dat deze persoon de drager voor privédoeleinden gebruikt en dus onvermijdelijk het vermoeden bedoeld in de in punt 32 hierboven aangehaalde rechtspraak toepasselijk is, met als gevolg dat de verplichting tot betaling van de billijke compensatie ontstaat. Deze kwestie zal ik nader bespreken in het kader van de tweede prejudiciële vraag, maar ik wil er hier reeds op wijzen dat het goed mogelijk is dat een natuurlijke persoon de drager niet als privépersoon, maar bijvoorbeeld als ondernemer of vrije beroepsbeoefenaar verkrijgt. Indien de natuurlijke persoon kan aantonen dat hij de drager voor duidelijk andere doeleinden dan het kopiëren voor privégebruik heeft verkregen (en evenmin gebruikt voor andere doeleinden waarvoor de billijke compensatie moet worden betaald), dan hoeft de billijke compensatie naar mijn mening niet te worden betaald. 4. De eerste prejudiciële vraag sub c 46. Dan kom ik nu bij het derde onderdeel van de eerste prejudiciële vraag sub c, het punt waar de vraag van de verwijzende rechter om draait. Hij vraagt in wezen het volgende: kan een regeling op grond waarvan de billijke compensatie wordt terugbetaald aan degenen die niet tot de betaling daarvan verplicht zijn, de onrechtmatigheid opheffen die voortvloeit uit de ongedifferentieerde toepassing van de met de billijke compensatie overeenkomende heffing? 47. Dienaangaande herinner ik er in de eerste plaats aan dat, zoals uit punt 35 hierboven blijkt, de verwijzende rechter in de verwijzingsbeschikking heeft uiteengezet dat het toepassingsbereik van het recht op terugbetaling in § 42b, lid 6, UrhG niet beperkt is tot de twee uitdrukkelijk in de regeling genoemde gevallen, maar zich tevens tot bepaalde andere gevallen uitstrekt. Dat het toepassingsbereik van de bepaling die in het recht op terugbetaling voorziet, zich tot de andere door de verwijzende rechter genoemde gevallen uitstrekt, dient als vaststaand te worden beschouwd[39]. 48. Onverminderd mijn onderstaande opmerkingen over de mogelijkheid tot vrijstelling vooraf van de betaling van de billijke compensatie, kan mijns inziens een nationale bepaling die voorziet in een regeling van terugbetaling van de billijke compensatie echter slechts met het Unierecht verenigbaar worden beschouwd, indien deze regeling niet van toepassing is op afzonderlijke specifieke gevallen maar in het algemeen op alle gevallen waarin de betaling van de billijke compensatie niet verschuldigd is omdat het gebruik van de drager de auteur geen nadeel kan berokkenen[40]. 49. De twijfels van de verwijzende rechter waarover hij het Hof om opheldering vraagt, staan evenwel los van de werkingssfeer van de terugbetalingsregeling. Hij merkt namelijk op dat een regeling die voorziet in een ongedifferentieerde betaling van de billijke compensatie met de mogelijkheid – hoe algemeen ook – deze vervolgens terug te vorderen, de kosten en Pagina 15 van 24
178
IEPT20130711, HvJEU, Amazon v Austro-Mechana
www.boek9.nl
risico’s van de terugvordering neerlegt bij personen die niet verplicht zijn de billijke compensatie in de zin van richtlijn 2001/29 te betalen. Deze personen, die de dragers gebruiken voor doeleinden waarvoor geen billijke compensatie hoeft te worden betaald, zouden deze compensatie eerst moeten betalen om haar vervolgens terug te vorderen, met alle risico’s en kosten van dien. 50. Wat deze twijfels betreft meent de Commissie, net als de vennootschappen van de Amazon-groep, dat de aan de lidstaten toegekende bevoegdheid om de vorm en de wijze van inning van de billijke compensatie te bepalen niet zo ver kan reiken dat zij voor een terugbetalingsregeling kunnen kiezen die lasten oplegt aan personen waarop het begrip billijke compensatie niet van toepassing is, welk begrip in richtlijn 2001/29 is gedefinieerd en niet onder de bevoegdheid van de lidstaten valt. In deze optiek zou de onverenigbaarheid van een nationale regeling volgens welke de billijke compensatie ook moet worden betaald indien het door de rechtspraak geëiste verband tussen de compensatie en het gebruik van de dragers ontbreekt, niet door de mogelijkheid van terugvordering worden opgeheven. 51. Uit het dossier blijkt evenwel dat in Oostenrijk degene die een drager als eerste bedrijfsmatig en onder bezwarende titel in het binnenland in het verkeer brengt, indien hij op betrouwbare wijze kan garanderen dat noch hij, noch zijn afnemers de drager zullen gebruiken voor doeleinden waarvoor de billijke vergoeding voor eigen of privégebruik moet worden betaald, in aanmerking kan komen voor een soort „vrijstelling vooraf” van de verplichting deze billijke vergoeding te betalen. 52. Deze „vrijstelling vooraf” kan Austro-Mechana verlenen door middel van een formulier dat zij daartoe ter beschikking stelt, en wordt toegekend aan de ondernemingen die van begin af aan met een redelijke waarschijnlijkheid kunnen worden geacht geen kopieën van auteursrechtelijk beschermde werken te maken voor een gebruik waarvoor de billijke vergoeding moet worden betaald. Austro-Mechana heeft ter terechtzitting verklaard dat deze „vrijstelling vooraf” berust op § 42b, lid 1, UrhG, dat bepaalt dat de auteur uitsluitend recht op de billijke vergoeding heeft wanneer „kan worden verwacht” dat het werk op een drager wordt gereproduceerd. Indien dus redelijkerwijs kan worden verwacht dat de drager zal worden gebruikt voor andere doeleinden dan de reproductie van een werk, ontstaat dit recht ab initio niet. 53. Volgens de rechtspraak is het Hof bevoegd de nationale rechter alle gegevens over de uitlegging van het Unierecht te verschaffen die hem in staat stellen te beoordelen of nationale bepalingen verenigbaar zijn met de regelgeving van de Unie[41]. In deze optiek is naar mijn mening een regeling die enerzijds voorziet in de mogelijkheid vooraf vrijstelling te verlenen van de betaling van de billijke compensatie aan natuurlijke en rechtspersonen die op grond van objectieve gegevens, ook al betreft het slechts aanwijzingen, redelijkerwijs kunnen worden geacht de dragers te verkrijgen voor duidelijk andere doeleinden dan die waarvoor de
billijke compensatie moet worden betaald[42], en anderzijds een algemene mogelijkheid kent de billijke compensatie achteraf terug te vorderen in alle gevallen waarin wordt aangetoond dat het gebruik van de drager de auteur geen nadeel kon berokkenen, verenigbaar met richtlijn 2001/29. 54. Een dergelijk systeem maakt het namelijk enerzijds mogelijk om vooraf het aantal gevallen te beperken waarin de mogelijke risico’s en kosten in verband met de betaling van de billijke compensatie voor rekening komen van personen die deze compensatie niet hoeven te betalen, en anderzijds om, ook in het geval waarin de billijke compensatie onverschuldigd is betaald, deze compensatie terug te vorderen. Een dergelijk systeem kan mijns inziens een strikte en doelmatige bescherming van de auteursrechten alsook een rechtvaardig evenwicht tussen de rechten en belangen van de verschillende betrokken categorieën personen waarborgen[43]. 55. Het is aan de verwijzende rechter om de daadwerkelijke gevolgen en de doeltreffendheid van het systeem van vrijstelling vooraf in de omstandigheden van het hoofdgeding te toetsen. Naar mijn mening dient hij daartoe met name een aantal aspecten te bezien, waaronder in de eerste plaats de vraag of het systeem van vrijstelling vooraf zijn grondslag vindt in de Oostenrijkse regeling, zoals Austro-Mechana betoogt, en ten tweede of de betrokken bepaling Austro-Mechana objectief verplicht deze bevoegdheid tot vrijstelling vooraf uit te oefenen dan wel of zij bij de uitoefening ervan een zekere discretionaire bevoegdheid heeft. In dit tweede geval zouden er namelijk ongetwijfeld vragen rijzen over de onpartijdigheid van Austro-Mechana – een particuliere onderneming, ook al vervult zij bepaalde taken van algemeen belang – aangezien zij belang heeft bij de beslissing of de vrijstelling al dan niet moet worden verleend. 56. Mocht de verwijzende rechter tot slot oordelen dat het systeem van vrijstelling vooraf niet aan de bovengenoemde voorwaarden voldoet, dan vraag ik mij nog steeds af of een regeling die voorziet in de algemene mogelijkheid tot terugvordering niet toch verenigbaar met het Unierecht kan worden beschouwd, ook indien zij meebrengt dat de kosten en risico’s van vooruitbetaling van de billijke compensatie worden neergelegd bij personen die niet tot betaling daarvan verplicht zijn. 57. Welnu, om te bepalen of een dergelijke regeling verenigbaar is met het Unierecht, zou mijns inziens uitgaande van de omstandigheden van de concrete zaak een afweging moeten worden gemaakt tussen het recht van de auteurs op volledige bescherming van de aan hun werken verbonden rechten, een recht dat zijn sterkste uitdrukking vindt in artikel 17, lid 2, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, en het recht van ondernemingen die de dragers verhandelen om geen onverschuldigde kosten te moeten dragen, welk recht gekoppeld is aan de in artikel 16 van het Handvest neergelegde vrijheid van ondernemerschap. Pagina 16 van 24
179
IEPT20130711, HvJEU, Amazon v Austro-Mechana
www.boek9.nl
58. Dienaangaande wijs ik erop dat het Hof juist met betrekking tot richtlijn 2001/29 heeft verklaard dat de lidstaten er bij de omzetting daarvan op moeten toezien dat zij zich baseren op een uitlegging die het mogelijk maakt een juist evenwicht tussen de verschillende door de communautaire rechtsorde beschermde grondrechten te verzekeren. Bij de uitvoering van de maatregelen ter omzetting van deze richtlijnen moeten de autoriteiten en rechterlijke instanties van de lidstaten vervolgens niet alleen hun nationale recht conform deze richtlijnen uitleggen, maar er ook op toezien dat zij zich niet baseren op een uitlegging van deze richtlijnen die in conflict zou komen met deze grondrechten of andere algemene beginselen van gemeenschapsrecht[44]. 59. Hierbij merk ik nogmaals op dat het feit dat de betaling van de billijke compensatie „voorlopig” voor rekening komt van personen die niet verplicht zijn haar te betalen, mits zij deze betaling vervolgens kunnen terugvorderen, inherent is aan het in het arrest Padawan geschetste systeem. In dit arrest heeft het Hof namelijk erkend dat de betaling van de billijke compensatie ten laste kan worden gebracht van personen die haar in werkelijkheid niet hoeven te betalen, die haar vervolgens evenwel doorberekenen aan hun afnemers[45]. D – Tweede prejudiciële vraag 60. De verwijzende rechter stelt het Hof de tweede prejudiciële vraag enkel voor het geval het antwoord op de eerste vraag ontkennend luidt. Indien de eerste vraag namelijk ontkennend wordt beantwoordt en deze rechter de betrokken nationale regeling dus onverenigbaar met het Unierecht zou moeten verklaren, dan zou hij zijns inziens niettemin, om het aan het hoofdgeding ten grondslag liggende geschil op te lossen, moeten proberen deze regeling aldus uit te leggen dat zij wel verenigbaar met richtlijn 2001/29 is. Ik sluit mij bij de benadering van de verwijzende rechter aan[46]. 61. Daar de eerste vraag mijns inziens op grond van het bovenstaande bevestigend kan worden beantwoord, meen ik dat indien het Hof deze opvatting deelt, de tweede vraag niet hoeft te worden beantwoord. Louter voor het geval dat het Hof een andere dan de door mij voorgestelde benadering kiest en de eerste prejudiciële vraag ontkennend beantwoordt, zou ik het volgende willen opmerken. 62. De tweede prejudiciële vraag bestaat uit twee onderdelen. Met het eerste onderdeel (punt 2.1) vraagt de verwijzende rechter het Hof of er sprake is van een billijke compensatie in de zin van artikel 5, lid 2, sub b, van richtlijn 2001/29 indien het recht op de billijke vergoeding in de zin van de betrokken nationale regeling alleen bestaat bij het in het verkeer brengen van dragers door levering aan natuurlijke personen die ze voor privédoeleinden gebruiken. Zoals alle partijen hebben ingesteld die opmerkingen over de tweede vraag hebben ingediend hebben, moet deze vraag wel bevestigend worden beantwoord. Uit de tekst van artikel 5, lid 2, sub b, van richtlijn 2001/29 volgt namelijk dat indien dragers in het verkeer worden gebracht door levering aan natuurlijke personen die ze
voor privédoeleinden gebruiken, er sprake is van een verplichting tot een billijke compensatie. 63. Het tweede onderdeel van de tweede prejudiciële vraag (punt 2.2), dat slechts hoeft te worden beantwoord indien het antwoord op het eerste onderdeel bevestigend luidt, is daarentegen van groter belang. Daarmee vraagt de verwijzende rechter het Hof of in het geval dat de dragers in het verkeer worden gebracht door levering aan natuurlijke personen moet worden vermoed, tot het tegendeel is bewezen, dat zij voor privédoeleinden worden gebruikt. 64. Zoals uit punt 32 hierboven blijkt, heeft het Hof in het meerdere malen aangehaalde arrest Padawan reeds bepaald dat indien de dragers ter beschikking van natuurlijke personen zijn gesteld voor privégebruik, zij worden geacht ze voor het reproduceren van auteursrechtelijk beschermde werken te gebruiken. De verwijzende rechter vraagt in wezen of dit vermoeden kan worden uitgebreid in de zin dat indien de dragers ter beschikking van natuurlijke personen zijn gesteld, kan worden vermoed dat zij ze voor privédoeleinden gebruiken (en dus, op grond van het in punt 32 van deze conclusie genoemde vermoeden worden geacht ze te gebruiken om auteursrechtelijk beschermde werken te reproduceren). 65. Hierover merk ik op dat aan dit vermoeden, dat het Hof in de punten 54 tot en met 56 van het arrest Padawan heeft erkend, de ratio ten grondslag ligt dat het in de praktijk vrijwel onmogelijk is om vast te stellen of natuurlijke personen de verkregen drager al dan niet gebruiken om auteursrechtelijk beschermde werken voor privégebruik te reproduceren en dus een billijke compensatie moet worden betaald. Gezien dit feit heeft het Hof beslist dat indien een natuurlijke persoon de drager voor privégebruik aanschaft, hij kan worden geacht hem te gebruiken om beschermde werken te reproduceren. In deze context meen ik dat dit vermoeden in de praktijk geen betekenis meer zou hebben wanneer een natuurlijke persoon die een drager aanschaft, niet kan worden geacht hem voor privédoeleinden te gebruiken totdat het tegendeel is bewezen. Als dat namelijk niet het geval zou zijn, zou er iedere keer dat een natuurlijke persoon een drager aanschaft onzekerheid blijven bestaan over het gebruik dat hij ervan maakt, en dus of hij al dan niet verplicht is de billijke compensatie te betalen[47]. 66. Op grond van de bovengenoemde ratio meen ik daarom dat het tweede deel van de tweede prejudiciële vraag bevestigend moet worden beantwoord. Zoals reeds in punt 45 hierboven vermeld, dient het vermoeden van privégebruik van de drager indien deze door een natuurlijke persoon is verkregen, in ieder geval een relatief vermoeden te zijn. De natuurlijke persoon zelf of degene die de billijke compensatie moet betalen, moet derhalve met het oog op een eventuele vrijstelling vooraf van de billijke compensatie of een eventuele terugvordering kunnen aantonen dat de natuurlijke persoon de drager voor duidelijk andere doeleinden heeft aangeschaft dan het maken van kopieën voor privégebruik of voor gebruik voor andere doeleinden waarvoor de billijke compensatie moet Pagina 17 van 24
180
IEPT20130711, HvJEU, Amazon v Austro-Mechana
www.boek9.nl
worden betaald. In dat geval staat buiten kijf dat de billijke compensatie niet hoeft te worden betaald. E – Derde prejudiciële vraag 1. Algemene opmerkingen en ontvankelijkheid 67. Met de derde prejudiciële vraag, die het Hof wordt verzocht te beantwoorden indien het antwoord op de eerste vraag of de tweede vraag sub 2.1 bevestigend luidt, vraagt de verwijzende rechter of uit artikel 5 van richtlijn 2001/29 of andere bepalingen van Unierecht volgt dat het door een auteursrechtenorganisatie uit te oefenen recht op betaling van een billijke compensatie niet bestaat wanneer deze organisatie wettelijk verplicht is om de helft van de opbrengst niet aan de rechthebbenden, maar aan sociale en culturele organisaties uit te keren. 68. De verwijzende rechter vraagt meer in het bijzonder of de verplichting voor auteursrechtenorganisaties in artikel 13 VerwGesG om voor de auteursrechthebbenden sociale en culturele organisaties op te richten en aan hen de helft van de geïnde „vergoedingen voor blanco cassettes” uit te keren, het Oostenrijkse systeem van de billijke vergoeding onverenigbaar kan maken met het begrip billijke compensatie in de zin van richtlijn 2001/29. De verwijzende rechter heeft dienaangaande twijfels op twee punten. Enerzijds dienen de auteurs genoegen te nemen met slechts de helft van de vergoeding voor het nadeel dat het gebruik van hun werk hun heeft berokkend. Anderzijds verwijst de verwijzende rechter naar een mogelijke feitelijke discriminatie tussen Oostenrijkse en buitenlandse auteurs wat betreft de mogelijkheid de bovengenoemde sociale of culturele organisaties te benutten. 69. Wat deze prejudiciële vraag betreft moet eerst een standpunt worden ingenomen over bepaalde kwesties inzake de ontvankelijkheid. 70. In de eerste plaats ben ik van mening dat de door de Oostenrijkse regering opgeworpen exceptie dat deze prejudiciële vraag niet-ontvankelijk is omdat zij, zoals de verwijzende rechter zelf heeft erkend, geen invloed heeft op de uitkomst van het hoofdgeding, moet worden verworpen. Volgens vaste rechtspraak kan het Hof, gezien het vermoeden van relevantie dat geldt voor vragen van de nationale rechter over de uitlegging van het Unierecht, slechts weigeren zich daarover uit te spreken wanneer duidelijk blijkt dat de gevraagde uitlegging van het Unierecht geen verband houdt met een reëel geschil of met het voorwerp van het hoofdgeding, wanneer het vraagstuk van hypothetische aard is of het Hof niet beschikt over de feitelijke of juridische gegevens die het nodig heeft om een zinvol antwoord te kunnen geven op de gestelde vragen(48). Uit de verwijzingsbeschikking blijkt duidelijk dat de verwijzende rechter niet uitsluit dat indien de nationale regeling na het antwoord van het Hof op de derde prejudiciële vraag als onverenigbaar met richtlijn 2001/29 moet worden beschouwd, dit tot gevolg kan hebben dat de vordering van verzoekster in het hoofdgeding wordt afgewezen. Het is dus evident dat deze vraag volgens deze rechter doorslaggevend kan
zijn voor de uitkomst van dit geding. Daarom moet deze vraag mijns inziens ontvankelijk worden geacht. 71. In de tweede plaats dient evenwel de derde prejudiciële vraag niet-ontvankelijk te worden verklaard voor zover daarin zonder onderscheid wordt verwezen naar een „andere bepaling van Unierecht”. Dienaangaande heeft het Hof reeds beslist dat indien een vraag te algemeen van aard is, geen zinvol antwoord kan worden gegeven[49]. Bovendien is het volgens vaste rechtspraak onontbeerlijk dat de nationale rechter enerzijds de precieze redenen aangeeft waarom hij twijfelt over de uitlegging van bepaalde bepalingen van Unierecht en een prejudiciële beslissing van het Hof ter zake noodzakelijk acht, en anderzijds minstens beknopt uiteenzet waarom hij om uitlegging van de aangegeven bepalingen van Unierecht verzoekt, en welk verband hij ziet tussen deze bepalingen en de in het geding toepasselijke regeling[50]. Uit deze vereisten blijkt dat een algemene en nietgemotiveerde verwijzing naar een willekeurige „andere bepaling van Unierecht” zoals in de derde prejudiciële vraag, nietontvankelijk kan worden geacht. Deze uitlegging wordt overigens bevestigd door artikel 94, sub c, van het nieuwe Reglement voor de procesvoering van het Hof, dat bepaalt dat de uiteenzetting van de redenen bevat die de verwijzende rechter ertoe hebben gebracht om zich over de uitlegging of de geldigheid van bepalingen van het recht van de Unie vragen te stellen, alsook het verband tussen die bepalingen en de op het hoofdgeding toepasselijke nationale wettelijke regeling. 72. Daarom dient het Hof mijns inziens uitsluitend uitspraak te doen over de aspecten van de prejudiciële vraag die richtlijn 2001/29 betreffen en in de verwijzingsbeschikking zijn genoemd. Het hoeft zich daarentegen niet uit te spreken over de diverse argumenten van partijen, voor zover de nationale rechter daarover geen vraag heeft gesteld[51]. 2. Inhoudelijke bespreking van de derde prejudiciële vraag 73. Inhoudelijk is de vraag van de verwijzende rechter in wezen of, indien een nationale regeling volgens welke de helft van de billijke compensatie niet rechtstreeks wordt uitgekeerd aan de auteurs, maar aan sociale en culturele organisaties die zich voor hen inzetten, niet met richtlijn 2001/29 in overeenstemming is, degene die de billijke compensatie dient te betalen, dan daarvan bevrijd is. 74. Hierover merk ik in de eerste plaats op dat uit de door het Hof ontwikkelde beginselen die ik in de punten 27 en 28 hierboven heb aangehaald, blijkt dat het begrip billijke compensatie is gedefinieerd als vergoeding aan de auteur voor de schade die hij heeft geleden doordat zijn beschermde werk zonder toestemming is gereproduceerd. Het Hof heeft tevens verklaard dat uit de bewoordingen van artikel 5, lid 2, sub b, van richtlijn 2001/29 blijkt dat volgens het Unierecht het recht op billijke compensatie van de auteur niet voor afstand vatbaar is. Daarom is het noodzakelijk dat de auteur deze compensatie ontvangt [52]. Het Hof heeft tevens geoordeeld dat de beperking in deze bepaling restrictief moet worden uitgelegd en Pagina 18 van 24
181
IEPT20130711, HvJEU, Amazon v Austro-Mechana
www.boek9.nl
dus niet verder mag gaan dan wat deze bepaling uitdrukkelijk voorschrijft, en dus niet kan worden toegepast op het recht op vergoeding van de auteur[53]. Voorts hebben de lidstaten volgens de rechtspraak een resultaatverplichting, namelijk ervoor te zorgen dat de billijke compensatie die bedoeld is om de houders van de geschonden rechten te compenseren voor het nadeel dat zij op het grondgebied van deze lidstaat hebben ondervonden, worden geïncasseerd[54]. 75. Naar mijn mening is de logische consequentie van deze in deze rechtspraak ontwikkelde beginselen dat het recht op billijke compensatie, een noodzakelijk recht dat niet voor afstand vatbaar is, doeltreffend moet zijn. Een bepaling van nationaal recht die de uitoefening van dit recht beperkt door ook slechts maar een deel van de vergoeding aan de rechthebbenden te onttrekken, is mijns inziens dan ook niet verenigbaar met het Unierecht [55]. 76. Toch kan ik in de Unieregelgeving noch in de rechtspraak enig aanknopingspunt vinden voor de opvatting dat de lidstaten de volledige billijke compensatie aan de auteurs in geld uitkeren, of dat zij niet mogen bepalen dat een deel van deze compensatie wordt verleend in de vorm van een indirecte vergoeding. Dat een nationale regeling voorziet in vormen van indirecte vergoeding voor de auteurs, lijkt mij op zich zeker niet in strijd met het begrip billijke compensatie. Evenzo lijkt mij de mogelijkheid te bepalen dat een deel van deze vergoeding wordt uitgekeerd in de vorm van een collectieve compensatie voor alle auteurs tezamen, op zich evenmin in strijd met het begrip billijke compensatie[56]. 77. Een regeling volgens welke het volledige bedrag van de billijke compensatie wordt uitgekeerd in de vorm van een indirecte of collectieve compensatie, zou onverenigbaar kunnen zijn met het doeltreffendheidsvereiste dat aan het begrip billijke compensatie ten grondslag ligt. Daarom rijst de vraag in hoeverre vormen van indirecte compensatie toelaatbaar zijn om de doeltreffendheid van de billijke compensatie te garanderen. 78. Dienaangaande wijs ik er evenwel op dat de vorm waarin en de wijze waarop de billijke compensatie door de invorderende organisaties wordt verdeeld niet uitdrukkelijk in het Unierecht is geregeld, zodat de lidstaten bij de regeling daarvan een zekere beoordelingsmarge hebben binnen de door het Unierecht getrokken grenzen. Het is dus niet aan het Hof zich in de plaats van de lidstaten te stellen waar het de bepaling van die vorm en modaliteiten betreft, aangezien richtlijn 2001/29 de lidstaten geen ander specifiek criterium stelt[57] dan de doeltreffendheid van de billijke compensatie. 79. Wat specifiek de activiteiten van de overeenkomstig de betrokken nationale wet opgerichte en gefinancierde organisaties betreft, ben ik van mening dat sociale bescherming voor de auteurs in het algemeen en voor hun gezinsleden zonder meer een soort indirecte en collectieve compensatie kan vormen die verenigbaar is met het begrip billijke compensatie en de doeleinden van richtlijn 2001/29[58].
Vergelijkbare overwegingen gelden mijns inziens ook voor activiteiten ter bevordering van de cultuur, die een bijdrage kunnen leveren aan niet alleen het behoud en de ontwikkeling van de cultuur in het algemeen, overeenkomstig de doelstellingen van zowel het VWEU[59] als van de bescherming van het auteursrecht[60], maar ook rechtstreeks aan de auteurs in de vorm van een min of meer specifieke promotie van hun werken. 80. Aangaande de eventuele discriminatie tussen Oostenrijkse en buitenlandse auteurs met betrekking tot de aanspraak op eventuele vormen van indirecte compensatie, is het mijns inziens aan de verwijzende rechter om vast te stellen of daar in concreto sprake van is. Indien de toegang tot dergelijke sociale prestaties zonder onderscheid evenwel open staat aan alle – Oostenrijkse en buitenlandse – auteurs en de culturele prestaties een doeltreffende vorm van indirecte compensatie vormen waar zowel nationale als buitenlandse auteurs zonder onderscheid – doch niet noodzakelijkerwijs in gelijke mate – aanspraak op kunnen maken, is er mijns inziens geen sprake van een discriminatie die de nationale regeling onverenigbaar met het Unierecht maakt. 81. Om tot slot een specifiek antwoord te geven op de door de verwijzende rechter voorgelegde vraag, wijs ik er nog op dat indien de kwestie van de verdeling van de billijke compensatie ertoe zou leiden dat de betalingsplichtige van zijn verplichting tot betaling wordt bevrijd, dit tot gevolg zou hebben dat de auteurs geen enkele vergoeding meer krijgen voor het geleden nadeel in verband met de in een concreet geval verkochte dragers. Een dergelijk resultaat lijkt mij in strijd met het Unierecht en dus onaanvaardbaar[61]. 82. Gelet op de bovenstaande overwegingen ben ik van mening dat indien een nationale regeling bepaalt dat alle opbrengsten uit de betaling van billijke compensatie bestemd zijn voor uitkering aan de auteurs, en wel voor de helft in de vorm van een rechtstreekse compensatie en voor de andere helft in de vorm van een indirecte compensatie, dan kan de prejudiciële vraag of de debiteur al dan niet wordt bevrijdt van zijn betalingsverplichting, niet anders dan ontkennend worden beantwoord. Het is overigens aan de verwijzende rechter om te beoordelen of en in hoeverre de toepassing van de in het hoofdgeding betrokken nationale regeling werkelijk vormen van indirecte compensatie voor de auteurs inhoudt[62]. F – Vierde prejudiciële vraag 83. Met de vierde prejudiciële vraag verzoekt de verwijzende rechter het Hof vast te stellen of artikel 5, lid 2, sub b, van richtlijn 2001/29 of een andere bepaling van Unierecht in de weg staat aan het recht op een billijke compensatie indien in een andere lidstaat reeds een vergelijkbare compensatie voor het in het verkeer brengen van de dragers is betaald. 84. Uit de verwijzingsbeschikking blijkt dat deze vraag is gebaseerd op het argument van de vennootschappen van de Amazon-groep, verweersters in het hoofdgeding, dat zij in Duitsland reeds een billijke compensatie hebben betaald voor een deel van de in Pagina 19 van 24
182
IEPT20130711, HvJEU, Amazon v Austro-Mechana
www.boek9.nl
Oostenrijk verkochte dragers. Zij voeren dan ook aan dat een tweede betaling van billijke compensatie onrechtmatig is en zij derhalve niet verplicht zijn deze compensatie in Oostenrijk te betalen [63]. 85. Hierover merk in de eerste plaats op dat, gelet op mijn uiteenzetting in de punten 71 en 72 hierboven, ook de vierde prejudiciële vraag niet-ontvankelijk moet worden verklaard voor zover zij in algemene zin verwijst naar een „andere bepaling van Unierecht”. Ook bij deze vraag kan het Hof derhalve uitsluitend uitspraak doen over de aspecten genoemd in de verwijzingsbeschikking, zonder de diverse argumenten te behandelen door partijen maar niet door de nationale rechter zijn genoemd. 86. Inhoudelijk ben ik van mening dat het in beginsel niet toelaatbaar is dat voor dezelfde drager tweemaal een billijke compensatie wordt betaald. Uit de in de punten 27 en 28 hierboven besproken en meerdere malen in deze conclusie vermelde rechtspraak blijkt dat de billijke compensatie de vergoeding is voor het nadeel dat de auteur heeft geleden doordat zijn werk zonder toestemming is gereproduceerd. Het lijkt mij een logisch gevolg van deze opvatting van het begrip billijke compensatie dat de vergoeding in beginsel slechts een keer moet worden betaald voor het gebruik van een drager voor de reproductie waarvoor de billijke compensatie verschuldigd is. Geen enkele reden rechtvaardigt dat de billijke compensatie tweemaal moet worden betaald. De stelling van de Poolse regering dat de discretionaire bevoegdheid waarover de lidstaten bij gebreke van geharmoniseerde regelgeving inzake de billijke compensatie beschikken er niet aan in de weg staat dat voor dezelfde drager tweemaal een billijke compensatie wordt betaald, is mijns inziens dan ook niet aanvaardbaar[64]. 87. Met de verwijzende rechter wijs ik er evenwel op dat het Hof heeft uitgemaakt dat de lidstaat waar het nadeel heeft plaatsgevonden, een resultaatverplichting heeft met betrekking tot de incassering van de billijke compensatie teneinde de auteurs te compenseren voor het nadeel dat zij door het gebruik van het werk ondervinden. Het Hof heeft immers verklaard dat indien een lidstaat in zijn nationale recht de privékopieexceptie heeft ingevoerd en indien de eindgebruikers die voor privégebruik een reproductie vervaardigen van een beschermd werk op het grondgebied van die staat wonen, die lidstaat in beginsel verplicht is om, overeenkomstig zijn territoriale bevoegdheid, te garanderen dat de billijke compensatie ter vergoeding van de houders van de rechten waarop door het nadeel inbreuk is gemaakt, daadwerkelijk wordt geïncasseerd op het grondgebied van die staat[65]. 88. Het Hof heeft tevens geoordeeld, enerzijds dat kan worden aangenomen dat het te vergoeden nadeel is ontstaan op het grondgebied van de lidstaat waar de eindgebruikers wonen die de reproductie hebben vervaardigd en dus de schade hebben veroorzaakt[66], en anderzijds dat de enkele omstandigheid dat de bedrijfsmatig handelende verkoper van informatiedragers is gevestigd in een andere lidstaat
dan die waar de kopers wonen, niet van invloed is op de resultaatverplichting van de lidstaten[67]. 89. In de onderhavige zaak lijdt het geen twijfel dat aangezien de dragers door eindgebruikers in Oostenrijk zijn gekocht, het met de billijke compensatie te vergoeden nadeel zich in dat land heeft voorgedaan. Overeenkomstig de bovengenoemde rechtspraak dienen de Oostenrijkse autoriteiten dus te garanderen dat de billijke compensatie ter vergoeding van het in Oostenrijk ontstane nadeel daadwerkelijk wordt geheven. In deze context kan de debiteur van de billijke compensatie derhalve niet eisen dat hij in Oostenrijk van deze betalingsverplichting wordt bevrijd omdat hij de compensatie reeds heeft betaald in een andere lidstaat waar het nadeel dat de betaling ervan rechtvaardigt, niet is ontstaan. Indien in een andere lidstaat daadwerkelijk een bedrag ter zake is betaald, is het aan de debiteur om dit bedrag in de betrokken lidstaat terug te vorderen met gebruikmaking van de door de betrokken rechtsorde geboden middelen. 90. De vennootschappen van de Amazon-groep voeren aan dat zij de billijke compensatie die reeds is betaald voor bepaalde dragers die vervolgens in Oostenrijk zijn verkocht, in Duitsland niet kunnen terugvorderen. Het staat evenwel aan de lidstaat waar de nietverschuldigde betaling is gedaan, om degenen die de billijke compensatie hebben betaald zonder verplichting daartoe, een passende mogelijkheid te garanderen om terugbetaling te verkrijgen van de bedragen die onverschuldigd als billijke compensatie zijn betaald, zonodig door het instellen van een vordering bij de nationale rechter. 91. Indien de billijke compensatie in de onderhavige zaak daadwerkelijk tweemaal is betaald, lijkt dat mij een laakbaar gevolg van de ontoereikende coördinatie tussen de wetgevingen van de lidstaten doordat de regelgeving voor de billijke compensatie niet is geharmoniseerd. Het is de taak van de Uniewetgever om in te grijpen door de nationale regelingen diepgaander te harmoniseren, teneinde te voorkomen dat dit soort situaties zich in de toekomst nogmaals voordoet[68]. V – Conclusie 92. Gelet op het bovenstaande geef ik het Hof in overweging de prejudiciële vragen van het Oberste Gerichtshof als volgt te beantwoorden: 1) Er is sprake van een billijke compensatie in de zin van richtlijn 2001/29 indien: (a) de rechthebbenden in de zin van artikel 2 van richtlijn 2001/29 zonder onderscheid recht hebben op een billijke vergoeding, welk recht uitsluitend kan worden uitgeoefend door een auteursrechtenorganisatie die de verschillende rechthebbenden vertegenwoordigt, jegens degene die als eerste dragers die geschikt zijn voor de reproductie van hun werken, bedrijfsmatig onder bezwarende titel in het binnenland in het verkeer brengt, en (b) de nationale regeling enerzijds de mogelijkheid biedt vooraf vrijstelling te verlenen van de betaling van de billijke compensatie aan natuurlijke en rechtspersonen die op grond van objectieve gegevens, Pagina 20 van 24
183
IEPT20130711, HvJEU, Amazon v Austro-Mechana
www.boek9.nl
ook al betreft het slechts aanwijzingen, redelijkerwijs kunnen worden geacht de dragers te verkrijgen voor duidelijk andere doeleinden dan die waarvoor de billijke compensatie moet worden betaald, en anderzijds de algemene mogelijkheid kent om de billijke compensatie achteraf terug te vorderen in alle gevallen waarin wordt aangetoond dat het gebruik van de drager de auteur geen nadeel heeft kunnen berokkenen. 2) Gezien het antwoord op de eerste vraag is het mijns inziens niet nodig om de tweede prejudiciële vraag te beantwoorden. Indien de vraag volgens het Hof wel moet worden beantwoord, geef ik in overweging om als volgt te antwoorden: 2.1) er is sprake van een „billijke compensatie” in de zin van richtlijn 2001/29 wanneer het recht op een billijke vergoeding uitsluitend bestaat bij het in het verkeer brengen door levering aan natuurlijke personen die de dragers gebruiken voor het reproduceren voor privégebruik, en 2.2) bij het in het verkeer brengen door levering aan natuurlijke personen moet, tot het tegendeel wordt bewezen, worden aangenomen dat zij de dragers gebruiken voor het reproduceren voor privégebruik. De mogelijkheid dient te bestaan om voor een eventuele vrijstelling vooraf van de betaling van de billijke compensatie of een eventuele terugvordering daarvan, aan te tonen dat de natuurlijke persoon de drager heeft aangeschaft voor duidelijk andere doeleinden dan het maken van kopieën voor privégebruik of voor gebruik voor andere doeleinden waarvoor de billijke compensatie moet worden betaald. 3) Uit richtlijn 2001/29 kan niet worden afgeleid dat het recht op een billijke compensatie niet bestaat indien een nationale regeling bepaalt dat alle opbrengsten uit de betaling daarvan bestemd zijn voor uitkering aan de auteurs, en wel voor de helft in de vorm van een rechtstreekse compensatie en voor de andere helft in de vorm van een indirecte compensatie. De verwijzende rechter dient evenwel te beoordelen of en in hoeverre de toepassing van de nationale regeling in concreto vormen van indirecte compensatie inhoudt en niet discrimineert tussen de verschillende categorieën auteurs. 4) Indien het te vergoeden nadeel is ontstaan op het grondgebied van een lidstaat, dan staan de bepalingen van richtlijn 2001/29 niet in de weg aan het recht op een billijke compensatie in deze lidstaat, indien in een andere lidstaat reeds een vergelijkbare vergoeding is betaald voor het in het verkeer brengen van de dragers. De lidstaat waarin de niet-verschuldigde betaling is gedaan, dient evenwel degenen die de billijke compensatie hebben betaald zonder verplichting daartoe, een passende mogelijkheid te garanderen om terugbetaling te verkrijgen van de bedragen die onverschuldigd als billijke compensatie zijn betaald, zonodig door het instellen van een vordering bij de nationale rechter. 1 – Oorspronkelijke taal: Italiaans. 2 – Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de
harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (PB L 167, blz. 10). Zie inzonderheid punt 2 van de considerans van deze richtlijn. 3 – Zie punt 1 van de considerans van richtlijn 2001/29 alsook arresten van 12 september 2006, Laserdisken (C-479/04, Jurispr. blz. I-8089, punten 26 en 31 tot en met 34), en 21 oktober 2010, Padawan (C-467/08, Jurispr. blz. I-10055, punt 35). 4 – Zie de punten 5, 6, 7, 39 en 47 van de considerans van richtlijn 2001/29, alsook punt 29 van de conclusie van advocaat-generaal Sharpston van 24 januari 2013 in de zaken VG Wort, Fujitsu Technology Solutions, Hewlett-Packard (gevoegde zaken C-457/11 tot C460/11). 5 – Zie voor verdere overwegingen en verwijzingen dienaangaande de conclusie van advocaatgeneraal Trstenjak van 11 mei 2010 in zaak Padawan (reeds aangehaald in voetnoot 3, punten 41 tot en met 44). 6 – Zie dienaangaande de overwegingen van advocaatgeneraal Sharpston in de paragrafen 28 en 30 van zijn conclusie in de zaken VG Wort e.a. (reeds aangehaald in voetnoot 4). 7 – Zie inzonderheid arrest Padawan (reeds aangehaald in voetnoot 3), en arresten van 16 juni 2011, Stichting de Thuiskopie (C-462/09, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie), en 9 februari 2012, Luksan (C-277/10, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie). 8 – Naast de onderhavige zaak en de zaken VG Wort e.a. (reeds aangehaald in voetnoot 4), zal het Hof binnenkort een standpunt innemen over prejudiciële vragen betreffende de billijke compensatie in de zin van richtlijn 2001/29 in de zaken ACI Adam BV (C435/12) en Copydan Båndkopi (C-463/12). 9 – Zie het persbericht van de Commissie van 5 december 2012 (Memo/12/950). Hierover moet worden opgemerkt dat de Commissie terecht juist de kwestie van de billijke compensatie, die in de onderhavige zaak aan de orde is, als een van de meest problematische kwesties van het auteursrecht heeft aangewezen die een onmiddellijk optreden vereisen. 10 – Daarnaast stelt artikel 5, lid 5, van richtlijn 2001/29 drie voorwaarden aan de invoering van de privékopie-exceptie en van de andere beperkingen en restricties in de leden 1 tot 4 van dit artikel. Ten eerste mogen zij slechts in bepaalde bijzondere gevallen worden toegepast. Ten tweede mogen zij geen afbreuk doen aan de normale exploitatie van het werk. Ten derde mogen zij de wettige belangen van de auteursrechthebbende niet onredelijk schaden. 11 – Urheberrechtsgesetz van 9 april 1936 (BGBl. nr. 111/1936), zoals nadien gewijzigd. De huidige redactie van de §§ 42 en 42b UrhG is in 2003 vastgesteld bij de Urheberrechtsgesetz- Novelle 2003 (BGBl. I nr. 32/2003) ter omzetting van richtlijn 2001/29 in Oostenrijks recht. 12 – Wet van 13 januari 2006 (BGBl. I nr. 9/2006). 13 – De verwijzende rechter merkt op dat het bij hem aanhangige geding weliswaar uitsluitend de kwestie Pagina 21 van 24
184
IEPT20130711, HvJEU, Amazon v Austro-Mechana
www.boek9.nl
van de verplichting betreft boekhoudkundige informatie te verschaffen teneinde de vordering tot betaling te becijferen, doch dat deze kwestie nauw samenhangt met de vraag of er al dan niet sprake is van een recht op betaling van de billijke compensatie in de zin van de Oostenrijkse wetgeving. 14 Het begrip „billijke compensatie” wordt in meerdere bepalingen van richtlijn 2001/29 gebruikt. Naast artikel 5, lid 2, sub b, van deze richtlijn, waarnaar de verwijzende rechter in zijn prejudiciële vragen verwijst, wordt de billijke compensatie voor rechthebbenden tevens uitdrukkelijk genoemd bij de excepties in artikel 5, lid 2, sub b en e, en in meerdere punten van de considerans van de richtlijn. 15 – Dit betreft met name gevallen van eigen gebruik voor onderzoek, verslaggeving van nieuwsfeiten, onderwijs op scholen en universiteiten, en voor openbare uitlening. Zie respectievelijk § 42, leden 2, 3, 6 en 7, UrhG. 16 – Uit punt 36 van de considerans van richtlijn 2001/29 blijkt immers dat de lidstaten ook een billijke compensatie voor rechthebbenden kunnen voorschrijven wanneer zij de facultatieve bepalingen toepassen inzake beperkingen of restricties waarvoor een dergelijke compensatie niet verplicht is. 17 – Ten aanzien van de beoordeling of een nationale wet al dan niet verenigbaar is met richtlijn 2001/29 verwijs ik naar de overwegingen van advocaat-generaal Sharpston in de punten 37 en 38 van haar conclusie in de zaken VG Wort e.a. (aangehaald in voetnoot 4). 18 – De excepties in § 42, leden 2, 3, 6 en 7, UrhG vertonen een zekere gelijkenis met een aantal excepties in artikel 5 van richtlijn 2001/29 (zie met name artikel 5, lid 2, sub c, en lid 3, sub a en c, doch zijn niet exact hetzelfde. Ook al vereisen zij alle dat het gebruik van het werk voor de aangegeven doeleinden een „eigen gebruik” is, lijken deze excepties toch een engere werkingssfeer te hebben dan de overeenkomstige excepties in de richtlijn. 19 – Zie arrest Padawan (aangehaald in voetnoot 3, punten 33 en 37). 20 – Zie arresten Padawan (aangehaald in voetnoot 3, punten 40 en 42), en Stichting de Thuiskopie (aangehaald in voetnoot 7, punt 24). Zie dienaangaande punt 35 van de considerans van richtlijn 2001/29, waaruit kan worden afgeleid dat, rekening houdend met de bijzondere omstandigheden van elk geval, het nadeel dat voor auteursrechthebbenden resulteert uit het gebruik van het beschermde materiaal een zinvol criterium vormt in de gevallen waarin uit hoofde van excepties of restricties is voorzien in de betaling van een billijke compensatie, en dus niet alleen in het geval van de privékopie-exceptie. 21 – Zie arresten Padawan (aangehaald in voetnoot 3, punt 43), en Stichting de Thuiskopie (aangehaald in voetnoot 7, punt 25). 22 – Zie arresten Padawan (aangehaald in voetnoot 3, punten 44 en 45), en Stichting de Thuiskopie (aangehaald in voetnoot 7, punt 26). 23 – Zie punt 35 van de considerans van richtlijn 2001/29.
24 – Zie arresten Padawan (aangehaald in voetnoot 3, punt 46), en Stichting de Thuiskopie (aangehaald in voetnoot 7, punt 27). 25 – Zie arresten Padawan (aangehaald in voetnoot 3, punten 48 en 49), en Stichting de Thuiskopie (aangehaald in voetnoot 7, punt 28). 26 – Zie arrest Padawan (aangehaald in voetnoot 3, punten 52 en 53). 27 – Zie arrest Padawan (aangehaald in voetnoot 3, punten 54 tot en met 56). 28 – Zie meer in het bijzonder punt 53 van dit arrest, en punt 31 hierboven. 29 – De verwijzende rechter noemt tevens het geval van illegaal, met inbreuk op het auteursrecht vervaardigde reproducties, in welk geval zijns inziens duidelijk geen recht op terugbetaling van de billijke compensatie kan bestaan. Volgens hem volgt uit artikel 5, lid 2 of 3, van de richtlijn niet dat dit artikel in de weg staat aan de betaling van een billijke compensatie voor dit soort illegale gedragingen. Naar mijn mening hoeft voor deze zaak geen uitspraak te worden gedaan over de relatie tussen illegale kopieën en de billijke compensatie. Het Hof zal zich over deze kwestie buigen in de zaken ACI Adam BV en Copydan Båndkopi (aangehaald in voetnoot 8). De argumenten van de vennootschappen van de Amazon-groep, dat de betrokken nationale regeling onrechtmatig is omdat op grond daarvan een billijke compensatie kan worden opgelegd voor het nadeel dat het illegaal kopiëren van het werk aan de auteur heeft berokkend, snijden mijns inziens evenwel geen hout. 30 – Zie punt 36 van de considerans van de richtlijn, die in voetnoot 16 hierboven is weergegeven. 31 – Volgens de verwijzende rechter kan degene die de drager gebruikt voor het opslaan van zelf vervaardigde gegevens immers niet ongunstiger worden behandeld dan degene die de drager gebruikt om door derden vervaardigde gegevens met hun toestemming te reproduceren. 32 – PB L 376, blz. 28. Bij deze richtlijn werd richtlijn 92/100/EEG van de Raad van 19 november 1992 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom (PB L 346, blz. 61) ingetrokken. 33 – Arrest van 6 februari 2003, SENA (C-245/00, Jurispr. blz. I-1251, punten 22 en 24). 34 – Zie arrest Padawan (reeds aangehaald in voetnoot 3), punt 37, en punt 26 van deze conclusie. 35 – Dat lijkt juist uitdrukkelijk te zijn aangegeven in punt 38 van de considerans van richtlijn 2001/29, dat voorziet in de mogelijkheid „vergoedingsstelsels” voor de billijke compensatie in te voeren of te blijven toepassen. Daarnaast blijkt uit de rechtspraak dat het begrip „vergoeding” hetzelfde doel heeft als het begrip „compensatie”, te weten invoering van een schadevergoeding voor auteurs om het door hen geleden nadeel te compenseren. Zie in deze zin arrest van 30 juni 2011, VEWA (C-271/10, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 29), en arrest Luksan (reeds aangehaald in voetnoot 7, punt 34).
Pagina 22 van 24 185
IEPT20130711, HvJEU, Amazon v Austro-Mechana
www.boek9.nl
36 – Zie arrest Padawan (reeds aangehaald in voetnoot 3, punt 37). 37 – Dit systeem vereenvoudigt de inning en verdeling van de opbrengst, wat in beginsel in het voordeel van zowel de rechthebbenden als de betalingsplichtigen is. 38 – Zie de punten 31 en 34 hierboven; zie arrest Padawan (aangehaald in voetnoot 3, punt 53). 39 – Volgens vaste rechtspraak is in het kader van het bij artikel 267 VWEU ingevoerde stelsel van rechterlijke samenwerking de uitlegging van nationale bepalingen een zaak van de rechter van de lidstaat en niet van het Hof. Zie bijvoorbeeld arrest van 15 november 2007, International Mail Spain (C-162/06, Jurispr. I-9911, punt 19 en de aldaar aangehaalde rechtspraak). 40 – Zie punt 28 hierboven. 41 – Zie, uit de uitgebreide rechtspraak over dit onderwerp, arrest van 16 februari 2012, Varzim Sol (C25/11, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 27 en de aldaar aangehaalde rechtspraak). 42 – De vertegenwoordigers van de vennootschappen van de Amazon-groep hebben aangevoerd dat de mogelijkheid van vrijstelling vooraf niet uit de verwijzingsbeschikking blijkt; ik meen evenwel dat uit zowel het dossier als het debat ter terechtzitting blijkt dat deze mogelijkheid van vrijstelling vooraf de werkingssfeer van het wettelijke terugvorderingsstelsel waarnaar het derde onderdeel van de eerste prejudiciële vraag verwijst, aanzienlijk beperkt. Dat deze mogelijkheid bestaat, hetgeen duidelijk uit het dossier blijkt, vormt mijns inziens een feitelijke en juridische omstandigheid die het Hof bij zijn analyse niet kan negeren. 43 – Zie de punten 9 en 31 van de considerans van richtlijn 2001/29. 44 – Zie arresten van 29 januari 2008, Promusicae (C275/06, Jurispr. blz. I-271, punt 68) en meer recent, met betrekking tot andere richtlijnen, van 19 april 2012, Bonnier Audio e.a. (C-461/10, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 56). 45 – Arrest Padawan (aangehaald in voetnoot 3, punt 46). Een dergelijke verplichting kan in wezen als de „prijs” voor een doeltreffende bescherming van het auteursrecht worden beschouwd. 46 – De vennootschappen van de Amazon-groep betwisten de benadering van de verwijzende rechter met het argument dat zij botst met de algemene rechtsbeginselen, waaronder met name dat van de rechtszekerheid. Toch moet worden geconstateerd dat het Hof uitdrukkelijk heeft verklaard dat in het licht van de resultaatverplichting op grond waarvan de lidstaat de benadeelde auteurs daadwerkelijk een billijke compensatie dient te betalen als vergoeding voor het nadeel dat op zijn grondgebied is ontstaan (zie het laatste deel van punt 74 en punt 87 van deze conclusie), „het aan de autoriteiten, en met name de rechterlijke instanties, van die lidstaat [staat] om te streven naar een uitlegging van het nationale recht overeenkomstig die resultaatverplichting, die garandeert dat die compensatie wordt geïncasseerd bij de verkoper die heeft meegewerkt aan de invoer van bovengenoemde dragers door deze ter beschikking te
stellen van de eindgebruikers” (zie arrest Stichting de Thuiskopie, reeds aangehaald in voetnoot 7, punt 39). Daarom meen ik dat de benadering van de verwijzende rechter geenszins kan worden bekritiseerd, en dat die juist volledig in lijn is met de rechtspraak van het Hof. 47 – Behalve in het – in de praktijk mijns inziens vrij onwaarschijnlijke – geval dat de natuurlijke persoon vóór de aanschaf stelselmatig verklaart waarvoor hij de drager zal gebruiken. De lege gerenda is het niet uitgesloten dat er methoden worden ontwikkeld waarmee een natuurlijke persoon kan worden verplicht een dergelijke verklaring af te leggen, zodat geen beroep op een dergelijk vermoeden nodig is. De toepassing van het vermoeden zou in de toekomst overigens ook kunnen worden gemarginaliseerd door de ontwikkeling of uitbreiding van technologische distributiemethoden voor de werken. Deze overwegingen lijken mij overigens buiten de context van de onderhavige zaak te treden, die aan de grenzen van het bestaande feitelijke en juridische kader gebonden is. 48 – Zie, uit de overvloedige rechtspraak in deze zin, laatstelijk arresten van 28 februari 2012, InterEnvironnement Wallonie en Terre wallonne ASBL (C41/11, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 35), en van 29 maart 2012, SAG ELV Slovensko e.a. (C-599/10, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 15 en de aldaar aangehaalde rechtspraak). 49 – Arrest van 28 maart 1979, Beneventi (222/78, Jurispr. blz. 1163, punt 20). 50 – Beschikking van 3 mei 2012, Ciampaglia, (C185/12, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 5 en aldaar aangehaalde rechtspraak), alsook arrest van 27 november 2012, Pringle (C-370/12, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 84). 51 – Arresten van 11 oktober 1990, Nespoli en Crippa (C-196/89, Jurispr. blz. I-3647, punt 23) en 16 september 1999, WWF e.a. (C-435/97, Jurispr. blz. I5613, punt 29 en de aldaar aangehaalde rechtspraak). 52 – Zie arrest Luksan (aangehaald in voetnoot 7, punten 100, 105 en 108). Cursivering van mij. 53 – Zie arrest Luksan (aangehaald in voetnoot 7, punt 101). 54 – Arresten Stichting de Thuiskopie (aangehaald in voetnoot 7, punten 34 en 36) en Luksan (aangehaald in voetnoot 7, punt 106). Zie hierover inzonderheid punt 87 van deze conclusie. 55 – Zie hierover tevens de overwegingen van advocaat-generaal Trstenjak in de punten 168 tot en met 177 van haar conclusie van 6 september 2011 in de zaak Luksan (aangehaald in voetnoot 7). 56 – Op het mogelijke bezwaar dat een dergelijk systeem niet voldoende rekening houdt met het individuele verband tussen het aan de afzonderlijke auteur veroorzaakte nadeel en de hem verschuldigde vergoeding, kan worden geantwoord dat, zoals de Commissie heeft opgemerkt, een vergoedingsstelsel voor kopieën voor privégebruik noodzakelijkerwijs een onnauwkeurig systeem is aangezien het, zoals gezegd in punt 65 hierboven, op dit moment in de praktijk
Pagina 23 van 24 186
IEPT20130711, HvJEU, Amazon v Austro-Mechana
www.boek9.nl
onmogelijk is vast te stellen welk werk door welke gebruiker is gereproduceerd en op welke drager. 57 – Zie naar analogie arrest VEWA (aangehaald in voetnoot 35, punt 35) over de criteria voor de vaststelling van de hoogte van de bij openbare uitlening aan auteurs verschuldigde vergoeding overeenkomstig richtlijn 92/100 (aangehaald in voetnoot 32). 58 – Veelzeggend is mijns inziens de verwijzing in punt 11 van de considerans van richtlijn 2001/29 naar het feit dat een strikt, doelmatig systeem tot bescherming van de auteursrechten onder andere tot doel heeft scheppende en uitvoerende kunstenaars in staat te stellen hun autonomie en waardigheid te bewaren. 59 – Zie artikel 167, lid 1, VWEU. 60 – Zie bijvoorbeeld de punten 9 en 11 van de considerans van richtlijn 2001/29, alsook punt 3 van de considerans en artikel 6 van richtlijn 2006/115. 61 – Dat gegarandeerd dient te zijn dat de billijke compensatie in het concrete geval daadwerkelijk wordt geïncasseerd, blijkt duidelijk uit de rechtspraak van het Hof (zie punt 39 van het arrest Stichting de Thuiskopie, aangehaald in voetnoot 7). 62 – Mocht hij oordelen dat delen van de opbrengsten die als billijke compensatie zijn verkregen, niet als indirecte compensatie voor de auteurs worden gebruikt, sluit ik niet uit dat hij eventueel de vorderingen van verzoekster verlaagt. 63 – De verwijzende rechter merkt in zijn beschikking evenwel op dat niet duidelijk is of voor bepaalde dragers die in Oostenrijk zijn verkocht, in Duitsland daadwerkelijk een billijke compensatie is betaald. De rechter in eerste aanleg heeft deze betalingen niet kunnen controleren, en de rechter in tweede aanleg heeft de vraag niet beantwoord omdat hij haar niet relevant achtte voor de oplossing van het geschil. 64 – Dit argument illustreert mijns inziens, hoe op nationaal niveau uiteenlopende en onderling onverenigbare opvattingen kunnen worden gehuldigd doordat de regeling van de billijke compensatie niet is geharmoniseerd. 65 – Arresten Stichting de Thuiskopie (aangehaald in voetnoot 7, punten 34 en 36) en Luksan (aangehaald in voetnoot 7, punt 106). Deze beginselverklaring staat mijns inziens los van de vraag of in de betrokken zaak de billijke compensatie reeds is betaald. Het argument van de vennootschappen van de Amazon-groep dat deze rechtspraak niet op de onderhavige zaak van toepassing is aangezien de billijke compensatie in dit geval reeds in een andere lidstaat is betaald, doet dus niet ter zake. 66 – Arrest Stichting de Thuiskopie (aangehaald in voetnoot 7, punt 35). 67 – Arrest Stichting de Thuiskopie (aangehaald in voetnoot 7, punt 41). 68 – Vanuit dit perspectief dienen mijns inziens de opmerkingen van advocaat-generaal Jääskinen in punt 55 van zijn conclusie van 10 maart 2011 in de zaak Stichting de Thuiskopie (aangehaald in voetnoot 7) te worden opgevat in het licht van het latere arrest van het Hof. Pagina 24 van 24 187
IEPT20130627, Hof van Justitie EU, VG Wort
www.boek9.nl
Hof van Justitie EU, 27 juni 2013, VG Wort
in artikel 6 van richtlijn 2001/29, de in artikel 5, lid 2, sub b, van deze richtlijn gestelde voorwaarde van een billijke compensatie niet kan doen vervallen 57 Gelet op het feit dat de toepassing van die technische voorzieningen vrijwillig geschiedt, ook al bestaat de mogelijkheid daartoe, kan het feit dat die voorzieningen niet worden toegepast er niet toe leiden dat de billijke compensatie komt te vervallen. 58 Niettemin staat het de betrokken lidstaat vrij om de concrete omvang van de aan de rechthebbenden verschuldigde compensatie ervan afhankelijk te stellen of dergelijke technische voorzieningen al dan niet zijn toegepast, zodat laatstgenoemden daadwerkelijk worden aangemoedigd deze te treffen en aldus vrijwillig bijdragen tot de correcte toepassing van de uitzondering voor het kopiëren voor privégebruik.
v
AUTEURSRECHT Auteursrechtrichtlijn niet van toepassing op gebruik werken tussen inwerkingtredingsdatum 22 juni 2001 en omzettingsdatum 22 december 2002 • dat richtlijn 2001/29 de gebruikmaking van werken en ander beschermd materiaal niet raakt in het tijdvak tussen 22 juni 2001, datum van inwerkingtreding van deze richtlijn, en 22 december 2002, datum waarop de termijn voor omzetting daarvan verstreek Toestemming rechthebbende geen invloed op verschuldigde billijke vergoeding voor reproductie • dat in het kader van een uitzondering of beperking als bedoeld in artikel 5, leden 2 of 3, van richtlijn 2001/29, een eventuele handeling waarbij een rechthebbende de reproductie van zijn werk of ander beschermd materiaal heeft toegestaan, geen invloed heeft op de billijke compensatie, ongeacht of deze krachtens de toepasselijke bepaling van die richtlijn verplicht dan wel facultatief is voorzien. 39 Indien dit reproductierecht in het onderhavige geval in stand is gehouden, kunnen de bepalingen inzake de billijke compensatie geen toepassing vinden omdat de door de nationale wetgever voorziene beperking niet toestaat dat er zonder toestemming van de auteurs reproducties worden gemaakt, en er daardoor dus niet het soort schade kan ontstaan waarvoor de billijke compensatie een tegenprestatie vormt. Indien, omgekeerd, in casu het reproductierecht niet in stand is gehouden, dan heeft de handeling waarbij toestemming wordt verleend geen enkele invloed op de aan de auteurs toegebrachte schade en kan deze bijgevolg geen invloed hebben op de billijke compensatie. Al dan niet gebruik technische voorzieningen tast recht op billijke vergoeding niet aan • dat de omstandigheid dat gebruik kan worden gemaakt van technische voorzieningen als bedoeld
Reproductie met fotografische of soortgelijk resultaat opleverende techniek omvat reproducties door printer verbonden met pc; billijke compensatie kan dan voor een onderdeel verschuldigd zijn, maar totale compensatie voor onderdelen dient niet hoger te zijn dan de billijke compensatie bij een equivalent apparaat • dat het begrip „reproductie met behulp van een fotografische techniek of een andere werkwijze die een soortgelijk resultaat oplevert” in de zin van artikel 5, lid 2, sub a, van richtlijn 2001/29, in die zin moet worden uitgelegd dat het reproducties omvat die worden vervaardigd met behulp van een printer en een pc, in het geval waarin deze apparaten met elkaar zijn verbonden. • In dat geval staat het de lidstaten vrij een systeem in te stellen waarin de billijke compensatie wordt voldaan door degenen die beschikken over een apparaat dat op niet-autonome wijze bijdraagt tot de één geheel vormende werkwijze voor de reproductie van het werk of ander beschermd materiaal op de gegeven drager, voor zover die personen de mogelijkheid hebben de kosten van de heffing af te wentelen op hun klanten, met dien verstande dat het totale bedrag van de billijke compensatie die verschuldigd is als vergoeding van de door de auteur ten gevolge van die één geheel vormende werkwijze geleden schade, niet wezenlijk mag verschillen van het bedrag dat is vastgesteld voor de reproductie die middels één enkel apparaat wordt verkregen. Vindplaatsen: Hof van Justitie EU, 27 juni 2013 (L. Bay Larsen, J. Malenovský (rapporteur), U. Lõhmus, M. Safjan en A. Prechal) In de gevoegde zaken C-457/11 tot en met C-460/11, betreffende verzoeken om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend het Bundesgerichtshof (Duitsland) bij beslissingen van 21 juli 2011, ingekomen bij het Hof op 5 september 2011, in de procedures Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort) Pagina 1 van 31
188
IEPT20130627, Hof van Justitie EU, VG Wort
www.boek9.nl
tegen Kyocera, vooorheen Kyocera Mita Deutschland GmbH, Epson Deutschland GmbH, Xerox GmbH (C-457/11), Canon Deutschland GmbH (C-458/11), en Fujitsu Technology Solutions GmbH (C-459/11), Hewlett-Packard GmbH (C-460/11), tegen Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort), wijst HET HOF (Vierde kamer), samengesteld als volgt: L. Bay Larsen, kamerpresident, J. Malenovský (rapporteur), U. Lõhmus, M. Safjan en A. Prechal, rechters, advocaat-generaal: E. Sharpston, griffier: K. Malacek, administrateur, gezien de stukken en na de terechtzitting op 22 oktober 2012, gelet op de opmerkingen van: – Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort), vertegenwoordigd door U. Karpenstein, G. Schulze en R. Staats, Rechtsanwälte, – Fujitsu Technology Solutions GmbH, vertegenwoordigd door C. Frank, Rechtsanwalt, – Hewlett-Packard GmbH, vertegenwoordigd door G. Berrisch en A. Strowel, Rechtsanwälte, – Kyocera (voorheen Kyocera Mita Deutschland GmbH), Epson Deutschland GmbH, Xerox GmbH en Canon Deutschland GmbH, vertegenwoordigd door C. Lenz en T. Würtenberger, Rechtsanwälte, – de Duitse regering, vertegenwoordigd door T. Henze en J. Kemper als gemachtigden, – de Tsjechische regering, vertegenwoordigd door D. Hadroušek als gemachtigde, – de Spaanse regering, vertegenwoordigd door N. Díaz Abad als gemachtigde, – Ierland, vertegenwoordigd door D. O’Hagan als gemachtigde, – de Litouwse regering, vertegenwoordigd door R. Mackevičienė en R. Vaišvilienė als gemachtigden, – de Nederlandse regering, vertegenwoordigd door B. Koopman, C. Wissels en M. Bulterman als gemachtigden, – de Oostenrijkse regering, vertegenwoordigd door A. Posch als gemachtigde, – de Poolse regering, vertegenwoordigd door B. Majczyna als gemachtigde, – de Finse regering, vertegenwoordigd door M. Pere als gemachtigde, – de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door L. Seeboruth als gemachtigde, bijgestaan door S. Malynicz, barrister, – de Europese Commissie, vertegenwoordigd door J. Samnadda en F. Bulst als gemachtigden, gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 24 januari 2013, het navolgende Arrest 1 De verzoeken om een prejudiciële beslissing betreffen de uitlegging van de artikelen 5 en 6 van richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van
bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (PB L 167, blz. 10). 2 Deze verzoeken zijn ingediend in het kader van gedingen van Verwertungsgesellschaft Wort („VG Wort”) tegen Kyocera, voorheen Kyocera Mita Deutschland GmbH (hierna: „Kyocera”), Epson Deutschland GmbH (hierna: „Epson”) en Xerox GmbH (hierna: „Xerox”), in zaak C-457/11, en tegen Canon Deutschland GmbH, in zaak C-458/11, en van Fujitsu Technology Solutions GmbH (hierna: „Fujitsu”) en Hewlett Packard GmbH tegen VG Wort, in respectievelijk de zaken C-459/11 en C-460/11, over de vergoeding die deze bedrijven aan VG Wort moeten betalen voor de verhandeling van printers en/of plotters en van pc’s. Toepasselijke bepalingen Unierecht 3 De punten 2, 5, 35, 36, 39 en 52, van richtlijn 2001/29 luiden als volgt: „(2) De Europese Raad van Korfoe van 24 en 25 juni 1994 heeft de noodzaak benadrukt dat op het niveau van de Gemeenschap algemene, soepele rechtsregels tot stand worden gebracht ter bevordering van de ontwikkeling van de informatiemaatschappij in Europa. Hiertoe is met name vereist dat er een interne markt voor nieuwe producten en diensten bestaat. Belangrijke communautaire wetgeving die voor dergelijke rechtsregels moet zorgen, is reeds vastgesteld of de vaststelling ervan bevindt zich in een vergevorderd stadium van voorbereiding. Het auteursrecht en de naburige rechten spelen in dit verband een belangrijke rol, omdat zij de ontwikkeling en de verkoop van nieuwe producten en diensten en de schepping en exploitatie van de creatieve inhoud van die producten en diensten beschermen en stimuleren. [...] (5) De technologische ontwikkeling heeft de vectoren voor schepping, productie en exploitatie in aantal en verscheidenheid doen toenemen. Hoewel voor de bescherming van de intellectuele eigendom geen behoefte aan nieuwe concepten bestaat, zullen het huidige auteursrecht en de huidige naburige rechten moeten worden aangepast en aangevuld om adequaat op economische gegevenheden zoals nieuwe exploitatievormen te kunnen reageren. [...] (35) Rechthebbenden dienen, in bepaalde uitzonderlijke gevallen, een billijke compensatie te ontvangen om hen naar behoren te compenseren voor het gebruik van hun beschermde werken of ander beschermd materiaal. Bij de bepaling van de vorm, de modaliteiten en het mogelijke niveau van die billijke compensatie moet rekening worden gehouden met de bijzondere omstandigheden van elk geval. Bij de beoordeling van deze omstandigheden zou een zinvol criterium worden gevormd door het mogelijke nadeel voor de rechthebbenden als resultaat van de betreffende handeling. In gevallen waarin de rechthebbenden reeds betaling in een andere vorm hebben ontvangen, bijvoorbeeld als onderdeel van een licentierecht, is Pagina 2 van 31
189
IEPT20130627, Hof van Justitie EU, VG Wort
www.boek9.nl
eventueel geen specifieke of afzonderlijke betaling nodig. Bij de bepaling van het niveau van de billijke compensatie dient ten volle rekening te worden gehouden met de mate waarin gebruik wordt gemaakt van de in deze richtlijn bedoelde technische voorzieningen. In bepaalde situaties waar de schade voor de rechthebbende minimaal zou zijn, is het mogelijk dat geen betalingsverplichting ontstaat. (36) De lidstaten kunnen ook een billijke compensatie voor rechthebbenden voorschrijven wanneer zij de facultatieve bepalingen toepassen inzake beperkingen of restricties waarvoor zo’n compensatie niet verplicht is. [...] (39) De lidstaten moeten, wanneer zij de beperking of restrictie voor het kopiëren voor privégebruik toepassen, naar behoren rekening houden met de technologische en economische ontwikkelingen, met name wat het digitaal kopiëren voor privégebruik en de vergoedingsstelsels betreft, wanneer doeltreffende technische beveiligingsvoorzieningen beschikbaar zijn. Dergelijke beperkingen of restricties mogen geen belemmering vormen voor de toepassing van technische voorzieningen of het gebruik daarvan in geval van verboden omzeilingspraktijken. [...] (52) Bij de toepassing van een beperking of restrictie inzake het kopiëren voor privégebruik overeenkomstig artikel 5, lid 2, onder b), dienen de lidstaten eveneens te bevorderen dat vrijwillige maatregelen worden genomen om het doel van deze beperking of restrictie te helpen bereiken. Indien binnen een redelijke termijn geen vrijwillige maatregelen zijn getroffen om reproductie voor privégebruik mogelijk te maken, kunnen de lidstaten maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de begunstigden van die beperking of restrictie kunnen profiteren. Door de rechthebbenden getroffen vrijwillige maatregelen, met inbegrip van overeenkomsten tussen rechthebbenden en andere betrokken partijen, alsmede door de lidstaten getroffen maatregelen, beletten de rechthebbenden niet om technische voorzieningen te treffen die verenigbaar zijn met de nationaalrechtelijke beperkingen of restricties inzake het kopiëren voor privégebruik overeenkomstig artikel 5, lid 5, onder b), rekening houdend met de voorwaarde inzake een billijke compensatie van artikel 5, lid 2, onder b), en de mogelijke differentiatie tussen de verschillende gebruiksvoorwaarden overeenkomstig artikel 5, lid 5, zoals het controleren van het aantal reproducties. Om misbruik van dergelijke maatregelen te voorkomen, moeten alle ter uitvoering van die maatregelen toegepaste technische voorzieningen rechtsbescherming genieten.” 4 Artikel 2 van richtlijn 2001/29 luidt als volgt: „De lidstaten voorzien ten behoeve van: a) auteurs, met betrekking tot hun werken, b) uitvoerend kunstenaars, met betrekking tot de vastleggingen van hun uitvoeringen, c) producenten van fonogrammen, met betrekking tot hun fonogrammen,
d) producenten van de eerste vastleggingen van films, met betrekking tot het origineel en de kopieën van hun films, en e) omroeporganisaties, met betrekking tot de vastleggingen van hun uitzendingen, ongeacht of deze uitzendingen via de ether of per draad plaatsvinden, uitzendingen per kabel of satelliet daaronder begrepen, in het uitsluitende recht, de directe of indirecte, tijdelijke of duurzame, volledige of gedeeltelijke reproductie van dit materiaal, met welke middelen en in welke vorm ook, toe te staan of te verbieden.” 5 In artikel 5, lid 2, van voornoemde richtlijn is bepaald: „De lidstaten kunnen beperkingen of restricties op het in artikel 2 bedoelde reproductierecht stellen ten aanzien van: a) de reproductie op papier of een soortgelijke drager, met behulp van een fotografische techniek of een andere werkwijze die een soortgelijk resultaat oplevert, met uitzondering van bladmuziek, op voorwaarde dat de rechthebbenden een billijke compensatie ontvangen; b) de reproductie, op welke drager dan ook, door een natuurlijke persoon voor privégebruik gemaakt, en zonder enig direct of indirect commercieel oogmerk, mits de rechthebbenden een billijke compensatie ontvangen waarbij rekening wordt gehouden met het al dan niet toepassen van de in artikel 6 bedoelde technische voorzieningen op het betrokken werk of het betrokken materiaal; c) in welbepaalde gevallen, de reproductie door voor het publiek toegankelijke bibliotheken, onderwijsinstellingen of musea, of door archieven die niet het behalen van een direct of indirect economisch of commercieel voordeel nastreven; [...]” 6 Artikel 5, lid 3, van de richtlijn bepaalt: “De lidstaten kunnen beperkingen of restricties op de in de artikelen 2 en 3 bedoelde rechten stellen ten aanzien van: a) het gebruik uitsluitend als toelichting bij het onderwijs of ten behoeve van het wetenschappelijk onderzoek, mits, zo mogelijk, de bron, waaronder de naam van de auteur, wordt vermeld en voor zover het gebruik door het beoogde, niet-commerciële doel wordt gerechtvaardigd; [...] n) het gebruik van niet te koop aangeboden of aan licentievoorwaarden onderworpen werken of ander materiaal dat onderdeel uitmaakt van de verzamelingen van de in lid 2, onder c), bedoelde instellingen, hierin bestaande dat het werk of materiaal, via speciale terminals in de gebouwen van die instellingen, voor onderzoek of privéstudie meegedeeld wordt aan of beschikbaar gesteld wordt voor individuele leden van het publiek; [...]” 7 Artikel 5, lid 5, van deze richtlijn bepaalt: „De in de leden 1, 2, 3 en 4 bedoelde beperkingen en restricties mogen slechts in bepaalde bijzondere gevallen worden toegepast mits daarbij geen afbreuk wordt gedaan aan de normale exploitatie van werken of Pagina 3 van 31
190
IEPT20130627, Hof van Justitie EU, VG Wort
www.boek9.nl
ander materiaal en de wettige belangen van de rechthebbende niet onredelijk worden geschaad.” 8 Artikel 6 van richtlijn 2001/29 luidt: „1. De lidstaten voorzien in een passende rechtsbescherming tegen het omzeilen van doeltreffende technische voorzieningen door een persoon die weet of redelijkerwijs behoort te weten dat hij aldus handelt. [...] 3. Voor de toepassing van deze richtlijn wordt onder ‚technische voorzieningen’ verstaan technologie, inrichtingen of onderdelen die in het kader van hun normale werking dienen voor het voorkomen of beperken van handelingen ten aanzien van werken of ander materiaal, die niet zijn toegestaan door de houders van auteursrechten, wettelijk vastgelegde naburige rechten of het sui generis recht bedoeld in hoofdstuk III van richtlijn 96/9/EG. Technische voorzieningen worden geacht ‚doeltreffend’ te zijn indien het gebruik van een beschermd werk of ander beschermd materiaal wordt gecontroleerd door de rechthebbenden door toepassing van een controle op de toegang of een beschermingsprocédé zoals encryptie, versluiering of een andere transformatie van het werk of ander materiaal of een kopieerbeveiliging die de beoogde bescherming bereikt. 4. Niettegenstaande de in lid 1 bedoelde rechtsbescherming nemen de lidstaten, bij gebreke van door de rechthebbenden vrijwillig genomen maatregelen, waaronder overeenkomsten tussen de rechthebbenden en andere betrokken partijen, passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de rechthebbenden aan de begunstigde van een nationaalrechtelijke beperking of restrictie overeenkomstig artikel 5, lid 2, onder a), c), d) en e), en lid 3, onder a), b) en e), de nodige middelen verschaffen om van die beperking of restrictie gebruik te kunnen maken, ingeval die begunstigde op rechtmatige wijze toegang heeft tot het beschermde werk of materiaal. [...]” 9 Artikel 10 („Toepassing in de tijd”) van richtlijn 2001/29 luidt: „1. De bepalingen van deze richtlijn zijn van toepassing op alle in deze richtlijn bedoelde werken en ander materiaal, welke op 22 december 2002 door de wetgeving van de lidstaten inzake het auteursrecht en de naburige rechten worden beschermd of aan de criteria voor bescherming krachtens deze richtlijn of de in artikel 1, lid 2, bedoelde bepalingen voldoen. 2. Deze richtlijn laat alle vóór 22 december 2002 verrichte handelingen en verkregen rechten onverlet.” 10 Artikel 13, lid 1, eerste alinea, van deze richtlijn bepaalt: „De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 22 december 2002 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.” Duitse regeling
11 § 53 van het Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten) van 9 september 1965 (BGBl. I, blz. 1273), zoals gewijzigd bij § 1 van de wet van 10 september 2003 (BGBl. I, blz. 1774; hierna: „ UrhG”) luidt al volgt: „Reproductie voor privé- en ander eigen gebruik (1) Het maken van enkele reproducties voor privégebruik door een natuurlijke persoon van een werk op enige drager is geoorloofd voor zover dit niet direct of indirect met een winstsoogmerk geschiedt en de reproducties niet worden gemaakt op basis van een klaarblijkelijk illegaal vervaardigd exemplaar. De persoon die voor de reproductie bevoegd is, kan dit tevens door een derde laten doen voor zover die reproductie gratis gebeurt of het gaat om reproducties op papier of op een soortgelijke drager met behulp van een fotografische techniek of een andere werkwijze die een soortgelijk resultaat oplevert. (2) Het is geoorloofd enkele kopieën van een werk te vervaardigen of te laten vervaardigen: 1. voor eigen wetenschappelijk gebruik, indien en voor zover de reproductie daarvoor noodzakelijk is; 2. voor opname in een eigen archief, indien en voor zover het maken van kopieën daarvoor noodzakelijk is en voor de reproductie een eigen exemplaar wordt gebruikt. 3. voor persoonlijke informatie over de actualiteit wanneer het gaat om een werk dat werd uitgezonden; 4. voor enig ander eigen gebruik: a) indien het gaat om korte fragmenten van een gepubliceerd werk of om afzonderlijke artikelen die in kranten of tijdschriften zijn verschenen; b) indien het gaat om een werk waarvan de voorraad sinds ten minste twee jaar is uitgeput. Deze bepalingen zijn slechts van toepassing op het geval bedoeld in de eerste zin, sub 2, indien bovendien: 1. de reproductie wordt gemaakt op papier of een soortgelijke drager met behulp van een fotografische techniek of een andere werkwijze die een soortgelijk resultaat oplevert, of 2. het gebruik uitsluitend analoog is, of 3. de archieven niet direct of indirect een economisch of een winstoogmerk hebben. Deze bepalingen zijn slechts van toepassing op de gevallen als bedoeld in de eerste zin, sub 3 en sub 4, indien bovendien is voldaan aan een van de in de tweede zin, sub 1 of sub 2, genoemde voorwaarden. (3) Het is geoorloofd om kopieën te maken of te laten maken van korte delen van een werk, van werken van kleine omvang of van afzonderlijke artikelen, die in kranten of tijdschriften zijn verschenen of voor het publiek beschikbaar zijn gemaakt, voor eigen gebruik: 1. als hulpmiddel in het onderricht aan scholen, aan niet-commerciële opleidingsen bijscholingsinstellingen, alsmede aan instellingen voor beroepsopleiding, in de voor een schoolklas benodigde hoeveelheid, of
Pagina 4 van 31 191
IEPT20130627, Hof van Justitie EU, VG Wort
www.boek9.nl
2. voor staatsexamens of voor examens in scholen, instellingen voor hoger onderwijs, niet-commerciële opleidings- en bijscholingsinstellingen alsmede in het kader van de beroepsopleiding, in de benodigde hoeveelheid, indien en voor zover het maken van reproducties met dat doel noodzakelijk is. (4) Reproductie a) van grafische optekeningen van muziekwerken; b) van een boek of een tijdschrift, indien het om een min of meer volledige reproductie gaat, is, voor zover dit niet het met de hand overschrijven van het werk betreft, slechts toegestaan met instemming van de houder van de rechten of onder de voorwaarden van lid 2, punt 2, of voor eigen gebruik, indien het een werk betreft waarvan de voorraad sinds meer dan twee jaar is uitgeput. (5) Lid 1, lid 2, punten 2 tot en met 4, en lid 3, punt 2, zijn niet van toepassing op gegevensbestanden waarvan de afzonderlijke elementen met technische middelen toegankelijk zijn. Lid 2, punt 1, en lid 3, punt 1, zijn van toepassing op gegevensbestanden mits het gebruik voor wetenschappelijke of onderwijsdoeleinden niet met een winstsoogmerk geschiedt. (6) Kopieën mogen niet worden verspreid of voor openbare weergave worden gebruikt. Het is evenwel geoorloofd legaal vervaardigde kopieën van kranten en niet meer verkrijgbare werken en werken waarvan kleine beschadigde of verloren gegane delen zijn vervangen door kopieën, uit te lenen. (7) De opname van openbare voordrachten, voorstellingen of uitvoeringen van een werk op beeldof geluidsdragers, het maken van schetsen en ontwerpen voor werken van de beeldende kunst en het nabouwen van een architecturaal werk zijn slechts geoorloofd met toestemming van de rechthebbende.” 12 § 54a UrhG bepaalt: „Verplichting tot betaling van een vergoeding voor elke middels fotokopiëring verkregen reproductie (1) Indien, vanwege de aard van een werk, te verwachten valt dat dit overeenkomstig het bepaalde in § 53, leden 1 tot en met 3, middels fotokopiëring van een exemplaar of middels een werkwijze met soortgelijk resultaat wordt gereproduceerd, heeft de auteur van dat werk jegens de producent van voor het maken van dergelijke reproducties bestemde apparaten recht op betaling van een passende vergoeding voor de mogelijkheid die door verkoop of door andere wijzen van verhandeling van die toestellen wordt geboden, dergelijke reproducties tot stand te brengen. Naast de producent is eenieder die de apparaten op het grondgebied waarop deze wet van toepassing is, bedrijfsmatig invoert of wederinvoert of eenieder die handel drijft met hem, hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van die vergoeding. De handelaar is deze vergoeding niet verschuldigd indien hij per half kalenderjaar minder dan 20 apparaten koopt. (2) Indien dit soort apparaten worden gebruikt in scholen, instellingen voor hoger onderwijs of voor beroepsopleidingen of andere instellingen voor bij- en nascholing (opleidingsinstellingen),
onderzoeksinstituten, openbare bibliotheken, of in instellingen die deze apparaten ter beschikking stellen voor het maken van fotokopieën tegen betaling, dan heeft de auteur ook jegens de exploitant van dat apparaat recht op betaling van een billijke vergoeding. (3) § 54, lid 2, is van overeenkomstige toepassing.” 13 Overeenkomstig § 54d van en de bijlage bij het UrhG wordt de krachtens § 54a, lid 1, UrhG op de apparaten geheven vergoeding vastgesteld op een bedrag dat varieert tussen 38,35 EUR en 613,56 EUR, naargelang van het aantal kopieën dat binnen één minuut kan worden gemaakt en van de mogelijkheid om wel of geen kleurenkopieën te maken. Er kan evenwel worden onderhandeld over andere bedragen. Hoofdgedingen en prejudiciële vragen Zaak C- 457/11 14 VG Wort is een erkende collectieve beheersorganisatie voor auteursrechten. Zij is de bij uitsluiting bevoegde vertegenwoordiger van auteurs en uitgevers van literaire werken in Duitsland. Zij heeft derhalve het recht om namens de auteurs betaling van de vergoeding te vorderen die fabrikanten, importeurs of distributeurs van apparatuur uit hoofde van § 54a, lid 1, UrhG aan auteurs verschuldigd zijn. 15 VG Wort heeft in eigen naam alsmede namens een andere collectieve beheersorganisatie die houders van rechten op diverse soorten grafische werken vertegenwoordigt, te weten VG Bild-Kunst, inlichtingen gevraagd, ten eerste, over de aard van de sinds 2001 verkochte of anderszins op de markt gebrachte printers en over de betrokken hoeveelheden, alsmede, ten tweede, over de capaciteiten van deze apparaten en over de bevoorradingsbronnen daarvoor in Duitsland. Voorts vorderde VG Wort dat werd vastgesteld dat Kyocera, Epson en Xerox haar een vergoeding moesten betalen, in de vorm van heffing op pc’s, printers en/of plotters die tussen 1 januari 2001 en 31 december 2007 in Duitsland op de markt zijn gebracht. De gevorderde bedragen zijn gebaseerd op het met VG Bild-Kunst overeengekomen tarief, dat is gepubliceerd in de Bundesanzeiger (federale staatscourant). 16 Het Landgericht Düsseldorf heeft dit verzoek om inlichtingen volledig ingewilligd en het verzoek om vaststelling dat Kyocera, Epson en Xerox gehouden waren een vergoeding aan te betalen VG Wort grotendeels ingewilligd. In het door Kyocera, Epson en Xerox ingestelde hoger beroep is de uitspraak in eerste aanleg vernietigd. Onder verwijzing naar een arrest van 6 december 2007 heeft het Bundesgerichtshof het door VG Wort ingediende verzoek in „Revision” bij beschikking afgewezen. 17 Het Bundesverfassungsgericht heeft de uitspraak van het Bundesgerichtshof vernietigd en de zaak terugverwezen naar die rechter. 18 In het kader van de nieuwe procedure in „Revision” vorderde VG Wort dat de uitspraak in eerste aanleg werd herbevestigd. Verweersters in het hoofdgeding vorderden dat het beroep in „Revision” werd afgewezen.
Pagina 5 van 31 192
IEPT20130627, Hof van Justitie EU, VG Wort
www.boek9.nl
19 Daar het Bundesgerichtshof van oordeel was dat de beslechting van het geding afhing van de uitlegging van richtlijn 2001/29, heeft het de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen: „1) Moet richtlijn 2001/29 bij de uitlegging van het nationale recht reeds worden toegepast op gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden na de inwerkingtreding van de richtlijn op 22 juni 2001, maar vóór het tijdstip waarop deze, op 22 december 2002, toepasselijk werd? 2) Gaat het bij de reproductie met een printer om een reproductie met behulp van een fotografische techniek of een andere werkwijze die een soortgelijk resultaat oplevert in de zin van artikel 5, lid 2, sub a, van richtlijn 2001/29? 3) Indien de tweede vraag bevestigend wordt beantwoord, kunnen de voorwaarden waarin de richtlijn met betrekking tot een billijke compensatie voor de beperkingen en de uitzonderingen op het reproductierecht krachtens artikel 5, leden 2 en 3, van richtlijn 2001/29 voorziet, tegen de achtergrond van het fundamentele recht op gelijke behandeling volgens artikel 20 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie [hierna: ‚Handvest’] ook dan vervuld zijn, indien niet de fabrikanten, importeurs en distributeurs van de printer de passende vergoeding verschuldigd zijn, maar de fabrikanten, importeurs en distributeurs van een of meer andere apparaten waarmee, in combinatie met andere apparaten, de betrokken reproducties kunnen worden vervaardigd? 4) Doet de omstandigheid dat gebruik kan worden gemaakt van technische voorzieningen in de zin van artikel 6 van richtlijn 2001/29, de in artikel 5, lid 2, sub b, van de richtlijn gestelde voorwaarde van een billijke compensatie op zich reeds vervallen? 5) Vervallen de voorwaarde van een billijke compensatie (artikel 5, lid 2, sub a en b, van richtlijn 2001/29) alsook de mogelijkheid daartoe (zie punt 36 van de considerans van de richtlijn), wanneer de rechthebbenden uitdrukkelijk of impliciet met de reproductie van hun werken hebben ingestemd?” Zaken C- 458/11 tot en met C- 460/11 20 De feiten en juridische argumenten in de zaken C458/11 tot en met C-460/11 komen in wezen overeen met die in zaak C-457/11. 21 In de zaken C-457/11 en C-458/11 luiden de gestelde vragen gelijk. In zaak C-460/11 zijn de gestelde vragen gelijk aan de eerste, tweede en derde vraag in zaak C-457/11. In de zaken C-457/11 en C459/11 zijn de eerste, de vierde en de vijfde vraag identiek. In zaak C-459/11 verschillen de tweede en de derde vraag echter van die in zaak C-457/11, voor zover zij geen betrekking hebben op printers maar op computers. 22 In zaak C-459/11 luiden de tweede en de derde vraag als volgt: „2) Gaat het bij de reproductie met een pc om een reproductie met behulp van een fotografische techniek of een andere werkwijze die een soortgelijk resultaat
oplevert in de zin van artikel 5, lid 2, sub a, van richtlijn 2001/29? 3) Indien de tweede vraag bevestigend wordt beantwoord, kunnen de voorwaarden waarin de richtlijn met betrekking tot een billijke compensatie voor de beperkingen en de uitzonderingen op het reproductierecht krachtens artikel 5, leden 2 en 3, van richtlijn 2001/29 voorziet, tegen de achtergrond van het fundamentele recht op gelijke behandeling volgens artikel 20 van het Handvest [...] ook dan vervuld zijn, indien niet de fabrikanten, importeurs en distributeurs van de pc de passende vergoeding verschuldigd zijn, maar de fabrikanten, importeurs en distributeurs van een of meer andere apparaten waarmee, in combinatie met andere apparaten, de betrokken reproducties kunnen worden vervaardigd?” 23 Bij beschikking van de president van het Hof van 6 oktober 2011 zijn de zaken C-457/11 tot en met C460/11 gevoegd voor de schriftelijke en de mondelinge behandeling alsook voor het arrest. Beantwoording van de prejudiciële vragen Eerste vraag 24 Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of richtlijn 2001/29 de gebruikmaking van werken en ander beschermd materiaal raakt in het tijdvak tussen 22 juni 2001, datum van inwerkingtreding van deze richtlijn, en 22 december 2002, datum waarop de termijn voor omzetting daarvan verstreek. 25 Volgens vaste rechtspraak moet de nationale rechter bij de toepassing van het interne recht, dit zo veel mogelijk uitleggen in het licht van de bewoordingen en het doel van de betrokken richtlijn, teneinde het daarmee beoogde resultaat te bereiken en aldus aan artikel 288, derde alinea, VWEU te voldoen. Deze verplichting tot richtlijnconforme uitlegging van het nationale recht is namelijk inherent aan het systeem van het VWEU, aangezien de nationale rechter daardoor in staat wordt gesteld binnen het kader van zijn bevoegdheden de volle werking van het Unierecht te verzekeren bij de beslechting van de bij hem aanhangige gedingen (arrest van 24 januari 2012, Dominguez, C-282/10, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 24 en aldaar aangehaalde rechtspraak). 26 De algemene verplichting om het interne recht richtlijnconform uit te leggen geldt voor de nationale rechter pas vanaf het verstrijken van de omzettingstermijn (zie in die zin arrest van 4 juli 2006, Adeneler e.a., C-212/04, Jurispr. blz. I-6057, punt 115). 27 Wat meer in het bijzonder richtlijn 2001/29 betreft, volgt uit artikel 10, lid 2, daarvan dat zij alle vóór 22 december 2002 verrichte handelingen en verkregen rechten onverlet laat. 28 Zoals blijkt uit de ontstaansgeschiedenis van genoemd artikel 10, lid 2, en met name het aanvankelijke voorstel van de Commissie van 10 december 1997 [COM(97) 628], dat tot de vaststelling van richtlijn 2001/29 heeft geleid, vloeit de vrijwaring van genoemde handelingen voort uit „een algemeen beginsel, om te verzekeren dat deze richtlijn geen Pagina 6 van 31
193
IEPT20130627, Hof van Justitie EU, VG Wort
www.boek9.nl
terugwerkende kracht heeft en niet van toepassing is op exploitatiehandelingen met betrekking tot werken en ander beschermd materiaal die hebben plaatsgevonden vóór de datum waarop die richtlijn door de lidstaten dient te zijn uitgevoerd”. 29 Gelet op het voorgaande dient op de eerste vraag te worden geantwoord dat richtlijn 2001/29 de gebruikmaking van werken en ander beschermd materiaal niet raakt in het tijdvak tussen 22 juni 2001, datum van inwerkingtreding van deze richtlijn, en 22 december 2002, datum waarop de termijn voor omzetting daarvan verstreek. Vijfde vraag 30 Met zijn vijfde vraag, die als tweede dient te worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of het feit dat een rechthebbende uitdrukkelijk of impliciet met de reproductie van zijn werk of van ander beschermd materiaal heeft ingestemd, van invloed is op de billijke compensatie die krachtens de relevante bepalingen van richtlijn 2001/29 verplicht of facultatief is voorzien, en of een dergelijke toestemming die compensatie in voorkomend geval doet vervallen. 31 In dit verband dient meteen in herinnering te worden gebracht dat het Hof met betrekking tot meer in het bijzonder de uitzondering voor het kopiëren voor privégebruik reeds heeft geoordeeld dat de billijke compensatie tot doel heeft de auteurs te vergoeden voor het zonder hun toestemming kopiëren van hun beschermde werken voor privégebruik, zodat zij moet worden beschouwd als de vergoeding van de door de auteurs ten gevolge van dat door hen niet toegestane kopiëren geleden schade (zie in die zin arrest van 21 oktober 2010, Padawan, C-467/08, Jurispr. blz. I10055, punten 39 en 40). 32 Deze rechtspraak is ook relevant in verband met andere bepalingen in artikel 5 van richtlijn 2001/29. 33 In dit artikel 5 heeft de Uniewetgever, in het opschrift zelf van dit artikel, een onderscheid ingevoerd tussen de beperkingen enerzijds en de uitzonderingen („restricties”) anderzijds, die worden gemaakt op het exclusieve recht van de rechthebbenden om de reproductie van hun werken of ander beschermd materiaal toe te staan of te verbieden. 34 Dit exclusieve recht kan aldus naargelang van de omstandigheden hetzij volledig worden uitgesloten, als uitzondering, hetzij enkel worden beperkt. Het is niet uitgesloten dat een dergelijke beperking, gedeeltelijk, naargelang van de verschillende bijzondere situaties waarvoor zij geldt, een uitsluiting, een inperking of zelfs de handhaving van dat recht kan meebrengen. 35 Bijgevolg moet aan dit op wetgevingsniveau gemaakte onderscheid werking worden gegeven. 36 Tevens moet worden vastgesteld dat het de lidstaten krachtens artikel 5, leden 2 en 3, van richtlijn 2001/29 vrij staat te besluiten om in hun nationale recht uitzonderingen of beperkingen op het exclusieve reproductierecht in te voeren. Indien een lidstaat geen gebruik maakt van deze mogelijkheid, behouden de rechthebbenden binnen deze lidstaat hun exclusieve
recht om reproducties van hun werken of ander beschermd materiaal toe te staan of te verbieden. 37 Indien een lidstaat krachtens een bepaling in artikel 5, leden 2 of 3, van richtlijn 2001/29 heeft besloten om binnen de materiële werkingssfeer van deze bepaling elk recht van de rechthebbenden om reproducties van hun werken of ander beschermd materiaal toe te staan, uit te sluiten, dan blijft een eventuele handeling van die rechthebbenden waarbij toestemming wordt verleend, zonder rechtsgevolgen in het recht van die staat. Een dergelijke handeling is bijgevolg niet van invloed op schade die aan de rechthebbenden wordt toegebracht vanwege de invoering van de betrokken maatregel waarbij een recht wordt ontnomen en kan bijgevolg geen invloed hebben op de billijke compensatie, ongeacht of die compensatie krachtens de toepasselijke bepaling van deze richtlijn verplicht dan wel facultatief is voorzien. 38 Indien een lidstaat daarentegen heeft besloten om dat recht voor de rechthebbenden om de reproductie van hun werken of ander beschermd materiaal toe te staan, niet volledig uit te sluiten, maar om enkel een beperking aan dat recht te verbinden, dan moet worden bepaald of de nationale wetgever heeft bedoeld het reproductierecht van de auteurs in het onderhavige geval in stand te houden. 39 Indien dit reproductierecht in het onderhavige geval in stand is gehouden, kunnen de bepalingen inzake de billijke compensatie geen toepassing vinden omdat de door de nationale wetgever voorziene beperking niet toestaat dat er zonder toestemming van de auteurs reproducties worden gemaakt, en er daardoor dus niet het soort schade kan ontstaan waarvoor de billijke compensatie een tegenprestatie vormt. Indien, omgekeerd, in casu het reproductierecht niet in stand is gehouden, dan heeft de handeling waarbij toestemming wordt verleend geen enkele invloed op de aan de auteurs toegebrachte schade en kan deze bijgevolg geen invloed hebben op de billijke compensatie. 40 Gelet op de voorgaande overwegingen dient op de vijfde vraag te worden geantwoord dat in het kader van een uitzondering of beperking als bedoeld in artikel 5, leden 2 of 3, van richtlijn 2001/29, een eventuele handeling waarbij een rechthebbende de reproductie van zijn werk of ander beschermd materiaal heeft toegestaan, geen invloed heeft op de billijke compensatie, ongeacht of deze krachtens de toepasselijke bepaling van die richtlijn verplicht dan wel facultatief is voorzien. Vierde vraag 41 Met zijn vierde vraag, die in de derde plaats moet worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of de omstandigheid dat gebruik kan worden gemaakt van technische voorzieningen in de zin van artikel 6 van richtlijn 2001/29, de in artikel 5, lid 2, sub b, van deze richtlijn gestelde voorwaarde van een billijke compensatie op zich reeds doet vervallen. Ontvankelijkheid 42 Zonder dat zij uitdrukkelijk een exceptie van nietontvankelijkheid opwerpt, heeft Fujitsu twijfel tot Pagina 7 van 31
194
IEPT20130627, Hof van Justitie EU, VG Wort
www.boek9.nl
uiting gebracht over de relevantie van de vierde vraag voor de beslechting van het hoofdgeding. 43 In haar opmerkingen betoogt Fujitsu in wezen dat artikel 5, lid 2, sub b, van richtlijn 2001/29 niet van toepassing is op het hoofdgeding omdat het uitsluitend reproducties van geluids-, beeld- en audiovisueel materiaal voor privégebruik betreft en niet tevens vaste kopieën van teksten en afbeeldingen op een computer. 44 In dit verband dient eraan te worden herinnerd dat volgens vaste rechtspraak er een vermoeden van relevantie rust op de vragen betreffende de uitlegging van het Unierecht die de nationale rechter heeft gesteld binnen het onder zijn eigen verantwoordelijkheid geschetste wettelijke en feitelijke kader, ten aanzien waarvan het niet aan het Hof is de juistheid te onderzoeken. Het Hof kan slechts weigeren uitspraak te doen op een verzoek van een nationale rechter om een prejudiciële beslissing, wanneer duidelijk blijkt dat de gevraagde uitlegging van het Unierecht geen verband houdt met een reëel geschil of met het voorwerp van het hoofdgeding, of wanneer het vraagstuk van hypothetische aard is of het Hof niet beschikt over de gegevens, feitelijk en rechtens, die noodzakelijk zijn om een zinvol antwoord op de gestelde vragen te geven (arresten van 12 oktober 2010, Rosenbladt, C-45/09, Jurispr. blz. I-9391, punt 33, en 18 april 2013, L, C463/11, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 28). 45 Het is niet gebleken is dat de door de verwijzende rechter gevraagde uitlegging van artikel 5, lid 2, sub b, van richtlijn 2001/29, klaarblijkelijk geen verband houdt met een reëel geschil of met het voorwerp van het hoofdgeding, dan wel dat zij betrekking heeft op een vraagstuk van hypothetische aard. 46 Bovendien betreft het door Fujitsu opgeworpen bezwaar dat deze bepaling niet van toepassing is op de hoofdgedingen, niet de ontvankelijkheid, maar valt het onder de vierde vraag ten gronde. 47 De vierde prejudiciële vraag moet derhalve ontvankelijk worden geacht. Ten gronde 48 Zoals voortvloeit uit artikel 5, lid 2, sub b, van richtlijn 2001/29 kunnen de lidstaten in hun nationale recht een uitzondering voor het kopiëren voor privégebruik opnemen, mits, evenwel, de rechthebbenden een billijke compensatie ontvangen waarbij rekening wordt gehouden met het al dan niet toepassen van de in artikel 6 van deze richtlijn bedoelde technische voorzieningen op het betrokken werk of op het betrokken materiaal. 49 In dit verband dient meteen in herinnering te worden gebracht dat, zoals blijkt uit punt 31 van het onderhavige arrest, de billijke compensatie tot doel heeft de auteurs te vergoeden voor de schade die zij hebben geleden door de invoering van de uitzondering voor het kopiëren voor privégebruik en bijgevolg voor de gebruikmaking van hun beschermde werken zonder hun toestemming. 50 Bovendien moet volgens artikel 6, lid 3, van richtlijn 2001/29 onder „technische voorzieningen” worden verstaan technologie, inrichtingen of onderdelen die in het kader van hun normale werking
dienen voor het voorkomen of beperken van handelingen ten aanzien van werken of ander materiaal, die niet zijn toegestaan door de houders van auteursrechten of naburige rechten. 51 Daaruit volgt dat de „technische voorzieningen”, waarnaar de bewoordingen van artikel 5, lid 2, sub b, van richtlijn 2001/29 verwijzen, de technologie, inrichtingen of onderdelen zijn die tot doel hebben door de rechthebbenden niet toegestane handelingen te beperken, dat wil zeggen een juiste toepassing van deze bepaling te verzekeren, die een beperking van het auteursrecht en de naburige rechten vormt, en aldus de handelingen te beletten die niet de strikte voorwaarden van die bepaling in acht nemen. 52 Het zijn de lidstaten en niet de rechthebbenden die de uitzondering voor het kopiëren voor privégebruik instellen en die toestaan dat voor het maken dergelijke kopieën gebruik wordt gemaakt van werken of ander beschermd materiaal. 53 Bijgevolg dient de lidstaat die door de instelling van deze uitzondering het kopiëren voor privégebruik heeft toegestaan, te verzekeren dat die uitzondering correct wordt toegepast en aldus handelingen waarvoor de rechthebbenden geen toestemming hebben gegeven, te beperken. 54 Daaruit vloeit voort dat het feit dat een lidstaat niet heeft verzekerd dat de uitzondering voor het kopiëren voor privégebruik correct wordt toegepast, er niet toe kan leiden dat de aan de rechthebbenden verschuldigde billijke compensatie komt te vervallen. Deze rechthebbenden zouden overigens juist vanwege een dergelijk verzuim van die lidstaat bijkomende schade kunnen leiden. 55 Wel moet worden opgemerkt dat de rechthebbenden volgens punt 52 van de considerans van richtlijn 2001/29 de mogelijkheid hebben gebruik te maken van vrijwillig toegepaste technische voorzieningen, die verenigbaar zijn met de uitzondering voor het kopiëren voor privégebruik en helpen het met deze uitzondering nagestreefde doel te bereiken. Dergelijke technische voorzieningen moeten door de lidstaten worden bevorderd. 56 De technische voorzieningen die de rechthebbenden kunnen treffen, moeten dus worden begrepen als technologieën, inrichtingen of onderdelen waarmee de verwezenlijking van het met de uitzondering voor het kopiëren voor privégebruik nagestreefde doel kan worden verzekerd en waarmee door de lidstaten in het kader van deze uitzondering niet toegestane reproducties kunnen worden belet of beperkt. 57 Gelet op het feit dat de toepassing van die technische voorzieningen vrijwillig geschiedt, ook al bestaat de mogelijkheid daartoe, kan het feit dat die voorzieningen niet worden toegepast er niet toe leiden dat de billijke compensatie komt te vervallen. 58 Niettemin staat het de betrokken lidstaat vrij om de concrete omvang van de aan de rechthebbenden verschuldigde compensatie ervan afhankelijk te stellen of dergelijke technische voorzieningen al dan niet zijn toegepast, zodat laatstgenoemden daadwerkelijk worden aangemoedigd deze te treffen en aldus Pagina 8 van 31
195
IEPT20130627, Hof van Justitie EU, VG Wort
www.boek9.nl
vrijwillig bijdragen tot de correcte toepassing van de uitzondering voor het kopiëren voor privégebruik. 59 Gelet op het voorgaande dient op de vierde vraag te worden geantwoord dat de omstandigheid dat gebruik kan worden gemaakt van technische voorzieningen als bedoeld in artikel 6 van richtlijn 2001/29, de in artikel 5, lid 2, sub b, van deze richtlijn gestelde voorwaarde van een billijke compensatie niet kan doen vervallen. Tweede en derde vraag 60 Met zijn tweede en derde vraag, die als laatste en tezamen dienen te worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of het begrip „reproductie [...] met behulp van een fotografische techniek of een andere werkwijze die een soortgelijk resultaat oplevert” in de zin van artikel 5, lid 2, sub a, van richtlijn 2001/29, in die zin moet worden uitgelegd dat het tevens betrekking heeft op reproducties die worden gemaakt met een printer en een pc, voornamelijk in het geval waarin deze apparaten met elkaar zijn verbonden, en wie in een dergelijk geval moet worden aangemerkt als degene die de billijke compensatie uit hoofde van deze bepaling verschuldigd is. 61 In de eerste plaats dient in herinnering te worden gebracht dat de lidstaten volgens artikel 2 van richtlijn 2001/29 in beginsel aan auteurs en houders van naburige rechten het uitsluitende recht toekennen om de directe of indirecte, tijdelijke of duurzame, volledige of gedeeltelijke reproductie van hun werken of ander beschermd materiaal, met welke middelen en in welke vorm ook, toe te staan of te verbieden. 62 Krachtens artikel 5, lid 2, sub a, van deze richtlijn kunnen de lidstaten evenwel beperkingen of uitzonderingen maken op het exclusieve reproductierecht van de auteur of van de houder van naburige rechten op zijn werk of ander beschermd materiaal ten aanzien van de reproductie op papier of een soortgelijke drager, met behulp van een fotografische techniek of een andere werkwijze die een soortgelijk resultaat oplevert, op voorwaarde echter dat de rechthebbenden een billijke compensatie ontvangen (hierna: „uitzondering voor reproductie op papier of een soortgelijke drager”). 63 Meteen moet worden vastgesteld dat niets in de stukken erop wijst dat de vraag wat eventueel de aard moet zijn van het origineel op basis waarvan de reproductie wordt gemaakt, relevant is voor de beslechting van de hoofdgedingen. Daarover hoeft dus geen uitspraak te worden gedaan. 64 Zoals blijkt uit de bewoordingen ervan, maakt artikel 5, lid 2, sub a, van richtlijn 2001/29 onderscheid tussen de drager van de reproductie, te weten papier of een soortgelijke drager en het middel dat voor de reproductie wordt gebruikt, te weten een fotografische techniek of een andere werkwijze die een soortgelijk resultaat oplevert. 65 Wat om te beginnen de drager betreft, het materiële element waarop de reproductie van een gegeven werk of ander beschermd materiaal staat, vermeldt de tekst van artikel 5, lid 2, sub a, van richtlijn 2001/29 uitdrukkelijk papier, waarmee in algemene
bewoordingen een ander substraat, dat soortgelijke kenmerken heeft, dat wil zeggen vergelijkbaar met en gelijkwaardig aan die van papier, wordt geassocieerd. 66 Daaruit vloeit voort dat dragers die geen kenmerken vertonen die vergelijkbaar zijn met en gelijkwaardig zijn aan de kenmerken van papier, niet binnen de werkingssfeer van de in deze bepaling bedoelde uitzondering vallen. Anders zou immers de nuttige werking van deze uitzondering niet kunnen worden verzekerd, met name gelet op de uitzondering bedoeld in artikel 5, lid 2, sub b, van richtlijn 2001/29, die betrekking heeft op „reproductie, op welke drager dan ook”. 67 Daaruit volgt dat alle niet-analoge, te weten met name digitale, dragers voor reproducties van de werkingssfeer van artikel 5, lid 2, sub a, van richtlijn 2001/29 moeten worden uitgesloten, aangezien, zoals de advocaat-generaal in punt 63 van haar conclusie heeft opgemerkt, een substraat, om een soortgelijk reproductiemedium te zijn als papier, een fysieke voorstelling moet kunnen laten zien die kan worden waargenomen door menselijke zintuigen. 68 Wat vervolgens het medium betreft waarmee een reproductie op papier of op een soortgelijke drager kan worden gemaakt, volgt uit de bewoordingen van artikel 5, lid 2, sub a, van richtlijn 2001/29 dat daarmee niet alleen wordt gedoeld op fotografische techniek, maar tevens op „een andere werkwijze die een soortgelijk resultaat oplevert”, te weten elk ander medium waarmee een soortelijk resultaat wordt bereikt als met fotografische techniek, dat wil zeggen, de analoge weergave van een werk of ander beschermd materiaal. 69 Voor deze slotsom is overigens steun te vinden in de toelichting op het voorstel van de Commissie [COM(97) 628], dat tot de vaststelling van richtlijn 2001/29 heeft geleid. Volgens die uiteenzetting is de betrokken uitzondering niet gebaseerd op de gebruikte techniek, maar op het te verkrijgen resultaat. 70 Voor zover dit resultaat is verzekerd, doet het aantal handelingen of de aard van de gebruikte techniek of technieken in het betrokken reproductieproces niet ter zake, mits evenwel de verschillende elementen of de verschillende niet-autonome fasen van die een geheel vormende werkwijze onder toezicht van dezelfde persoon plaatsvinden of verlopen en er allemaal op zijn gericht het werk of ander beschermd materiaal op papier of een soortgelijke drager te reproduceren. 71 Voor een dergelijke uitlegging is steun te vinden in de punten 2 en 5 van de considerans van richtlijn 2001/29, volgens welke het doel van richtlijn 2001/29 erin bestaat op het niveau van de Unie algemene, soepele regels tot stand te brengen ter bevordering van de ontwikkeling van de informatiemaatschappij alsook het huidige auteursrecht en de huidige naburige rechten aan te passen en aan te vullen teneinde te kunnen reageren op de technologische ontwikkeling, die nieuwe exploitatievormen van beschermde werken in het leven heeft geroepen (arrest van 24 november 2011, Circus Globus Bucureşti, C-283/10, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 38).
Pagina 9 van 31 196
IEPT20130627, Hof van Justitie EU, VG Wort
www.boek9.nl
72 Daaruit volgt dat artikel 5, lid 2, sub a, van richtlijn 2001/29 zich er – onder voorbehoud van de preciseringen in punt 70 van het onderhavige arrest – niet tegen verzet dat in het kader van de in die bepaling genoemde werkwijze verschillende apparaten worden gebruikt, daaronder begrepen apparatuur voor digitalisering. 73 Wat in de tweede plaats de vraag betreft wie in het kader van een dergelijke werkwijze waarin verschillende apparaten, sommige voor analogisering, andere voor digitalisering, worden gecombineerd, moet worden beschouwd als degene die de billijke compensatie verschuldigd is, dient vooraf de rechtspraak van het Hof in herinnering te worden gebracht, die weliswaar betrekking heeft op de uitzondering voor het kopiëren voor privégebruik, maar die naar analogie kan worden toegepast op de uitzondering voor de reproductie op papier of een soortgelijke drager, met dien verstande dat het in artikel 20 van het Handvest vervatte grondrecht op gelijke behandeling wordt geëerbiedigd. 74 Wat de vraag betreft wie moet worden aangemerkt als degene die de billijke compensatie verschuldigd is, heeft het Hof geoordeeld dat de bepalingen van richtlijn 2001/29 niet uitdrukkelijk regelen wie die compensatie verschuldigd is, zodat de lidstaten in dat opzicht een grote mate van vrijheid hebben (zie in die zin arrest van 16 juni 2011, Stichting de Thuiskopie, C-462/09, Jurispr. blz. I-5331, punt 23). 75 Dit vooropgesteld, en aangezien het begrip „billijke compensatie” een autonoom Unierechtelijk begrip is, heeft het Hof erop gewezen, zoals in punt 31 van het onderhavige arrest in herinnering is gebracht, dat deze compensatie tot doel heeft de auteurs te vergoeden voor de reproductie die zonder hun toestemming van hun beschermde werken wordt gemaakt, zodat zij moet worden beschouwd als de vergoeding van de door de auteurs ten gevolge van de door hen niet toegestane reproductie geleden schade. Aldus staat het in beginsel aan degene die dergelijke schade heeft berokkend, te weten degene die de kopie van een beschermd werk heeft vervaardigd zonder vooraf toestemming te vragen aan de rechthebbende, om de geleden schade te vergoeden door het bekostigen van de compensatie die aan die rechthebbende zal worden betaald (zie in die zin arrest Padawan, reeds aangehaald, punten 44 en 45). 76 Het Hof heeft evenwel aanvaard dat het, rekening gehouden met de praktische moeilijkheden die een dergelijk systeem van billijke compensatie meebrengt, de lidstaten vrijstaat om terug te gaan tot de fasen die voorafgaan aan de vervaardiging op zich van de kopie en om met het oog op de financiering van de billijke compensatie een „vergoeding voor het kopiëren voor privégebruik” in te voeren die dient te worden betaald door de personen die over installaties, apparaten en dragers voor reproductie beschikken en deze daartoe juridisch of feitelijk ter beschikking stellen van personen die kopieën vervaardigen of aan hen reproductiediensten verlenen, omdat een dergelijk stelsel het de betalingsplichtigen mogelijk maakt de
heffing door te berekenen aan de privégebruikers en deze gebruikers dus de last van de heffing voor het kopiëren voor privégebruik dragen (zie in die zin reeds aangehaalde arresten Padawan, punten 46 en 49, en Stichting de Thuiskopie, punten 27 en 28). 77 Wordt deze rechtspraak mutatis mutandis toegepast op de uitzondering voor reproductie op papier of een soortgelijke drager, dan staat het in beginsel aan degene die een dergelijke reproductie vervaardigt om de compensatie te financieren, die aan de rechthebbenden wordt uitbetaald. Het staat de lidstaten evenwel vrij om, gelet op de praktische moeilijkheden waarmee zij worden geconfronteerd, eventueel een heffing in te stellen ten laste van de personen die beschikken over de apparatuur waarmee die reproductie is gemaakt. 78 Indien de betrokken reproducties worden gemaakt middels een één geheel vormende werkwijze met behulp van een keten van apparaten, staat het de lidstaten ook vrij terug te gaan tot de fasen die voorafgaan aan de vervaardiging op zich van de kopie, en om in voorkomend geval een systeem in te stellen waarin de billijke compensatie wordt voldaan door degenen die beschikken over een apparaat dat als onderdeel van deze keten op nietautonome wijze bijdraagt tot die werkwijze, voor zover deze personen de mogelijkheid hebben de kosten van de heffing af te wentelen op hun klanten. Niettemin mag het totale bedrag van de billijke compensatie die als vergoeding voor de door de rechthebbenden geleden schade verschuldigd is na die één geheel vormende werkwijze, niet wezenlijk verschillen van het bedrag dat is vastgesteld door de reproductie die middels één enkel apparaat wordt verkregen. 79 In die omstandigheden wordt het grondrecht van alle betrokkenen op gelijke behandeling in acht genomen. 80 Gelet op een en ander dient op de tweede en de derde vraag te worden geantwoord dat het begrip „reproductie met behulp van een fotografische techniek of een andere werkwijze die een soortgelijk resultaat oplevert” in de zin van artikel 5, lid 2, sub a, van richtlijn 2001/29, in die zin moet worden uitgelegd dat het reproducties omvat die worden vervaardigd met behulp van een printer en een pc, in het geval waarin deze apparaten met elkaar zijn verbonden. In dat geval staat het de lidstaten vrij een systeem in te stellen waarin de billijke compensatie wordt voldaan door degenen die beschikken over een apparaat dat op nietautonome wijze bijdraagt tot de één geheel vormende werkwijze voor de reproductie van het werk of ander beschermd materiaal op de gegeven drager, voor zover die personen de mogelijkheid hebben de kosten van de heffing af te wentelen op hun klanten, met dien verstande dat het totale bedrag van de billijke compensatie die verschuldigd is als vergoeding van de door de auteur ten gevolge van die één geheel vormende werkwijze geleden schade, niet wezenlijk mag verschillen van het bedrag dat is vastgesteld voor de reproductie die middels één enkel apparaat wordt verkregen. Kosten
Pagina 10 van 31 197
IEPT20130627, Hof van Justitie EU, VG Wort
www.boek9.nl
81 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de verwijzende rechter over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking. Het Hof (Vierde kamer) verklaart voor recht: 1) Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij raakt de gebruikmaking van werken en ander beschermd materiaal niet in het tijdvak tussen 22 juni 2001, datum van inwerkingtreding van deze richtlijn, en 22 december 2002, datum waarop de termijn voor omzetting daarvan verstreek. 2) In het kader van een uitzondering of beperking als bedoeld in artikel 5, leden 2 of 3, van richtlijn 2001/29 heeft een eventuele handeling waarbij een rechthebbende de reproductie van zijn werk of ander beschermd materiaal heeft toegestaan, geen invloed op de billijke compensatie, ongeacht of deze krachtens de toepasselijke bepaling van die richtlijn verplicht dan wel facultatief is voorzien. 3) De omstandigheid dat gebruik kan worden gemaakt van technische voorzieningen als bedoeld in artikel 6 van richtlijn 2001/29, kan de in artikel 5, lid 2, sub b, van deze richtlijn gestelde voorwaarde van een billijke compensatie niet doen vervallen. 4) Het begrip „reproductie met behulp van een fotografische techniek of een andere werkwijze die een soortgelijk resultaat oplevert” in de zin van artikel 5, lid 2, sub a, van richtlijn 2001/29 moet aldus worden uitgelegd dat het reproducties omvat die worden vervaardigd met behulp van een printer en een pc, in het geval waarin deze apparaten met elkaar zijn verbonden. In dat geval staat het de lidstaten vrij een systeem in te stellen waarin de billijke compensatie wordt voldaan door degenen die beschikken over een apparaat dat op niet-autonome wijze bijdraagt tot de één geheel vormende werkwijze voor de reproductie van het werk of ander beschermd materiaal op de gegeven drager, voor zover die personen de mogelijkheid hebben de kosten van de heffing af te wentelen op hun klanten, met dien verstande dat het totale bedrag van de billijke compensatie die verschuldigd is als vergoeding van de door de auteur ten gevolge van die één geheel vormende werkwijze geleden schade, niet wezenlijk mag verschillen van het bedrag dat is vastgesteld voor de reproductie die middels één enkel apparaat wordt verkregen. * Procestaal: Duits. CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL E. SHARPSTON van 24 januari 2013 [1] Gevoegde zaken C-457/11, C-458/11, C-459/11 en C460/11 Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort) tegen
KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH e.a. Canon Deutschland GmbH Fujitsu Technology Solutions GmbH en Hewlett-Packard GmbH tegen Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort) [verzoeken van het Bundesgerichtshof (Duitsland) om een prejudiciële beslissing] 1. Richtlijn 2001/29 [2] draagt de lidstaten op, ervoor te zorgen dat auteurs het uitsluitende recht toekomt om de directe of indirecte, tijdelijke of duurzame, volledige of gedeeltelijke reproductie van hun werken, met welke middelen en in welke vorm ook, toe te staan of te verbieden. Zij kunnen evenwel in bepaalde gevallen tevens beperkingen en restricties aan dat recht stellen, met name ten aanzien van de „reproductie op papier of een soortgelijke drager, met behulp van een fotografische techniek of een andere werkwijze die een soortgelijk resultaat oplevert” en de „reproductie, op welke drager dan ook, door een natuurlijke persoon voor privégebruik gemaakt, en zonder enig direct of indirect commercieel oogmerk”, op voorwaarde dat de rechthebbenden een billijke compensatie ontvangen. 2. In Duitsland heeft deze billijke compensatie plaats door middel van heffing van een vergoeding van de fabrikanten, importeurs en distributeurs van apparaten waarmee reproducties kunnen worden gemaakt. In de hoofdgedingen dient het Bundesgerichtshof (Duitse federale rechter) te beslissen of deze vergoeding voor zover het printers en PC’s waarmee reproducties kunnen worden gemaakt betreft, enkel verschuldigd is wanneer deze zijn aangesloten op andere apparaten, zoals scanners, die ook zelf aan de vergoeding kunnen zijn onderworpen. Het heeft daarom twee prejudiciële vragen inzake de uitlegging van de richtlijn gesteld om hierover opheldering te verkrijgen. Het wenst tevens te vernemen in hoeverre de mogelijkheid om met technische voorzieningen het maken van kopieën [3] te voorkomen of te beperken, en de impliciete of uitdrukkelijke verlening van toestemming voor het maken van reproducties, van invloed zijn op het recht op billijke compensatie. Ten slotte stelt het ook een vraag over de werking in de tijd van de richtlijn. 3. Hoewel deze vragen op het eerste gezicht tamelijk duidelijk lijken, snijden zij in werkelijkheid gecompliceerde vraagstukken aan inzake de wisselwerking tussen de richtlijn en de Duitse wetgeving, en die tussen de verschillende bepalingen van elk van beide. Unierecht De richtlijn 4. Artikel 2 van de richtlijn, met het opschrift „Reproductierecht”, bepaalt: „De lidstaten voorzien ten behoeve van a. auteurs, met betrekking tot hun werken, [...] in het uitsluitende recht, de directe of indirecte, tijdelijke of duurzame, volledige of gedeeltelijke reproductie van dit materiaal, met welke middelen en in welke vorm ook, toe te staan of te verbieden.” Pagina 11 van 31
198
IEPT20130627, Hof van Justitie EU, VG Wort
www.boek9.nl
5. Artikel 5, lid 2, bepaalt onder meer: „De lidstaten kunnen beperkingen of restricties op het in artikel 2 bedoelde reproductierecht stellen ten aanzien van: a. de reproductie op papier of een soortgelijke drager, met behulp van een fotografische techniek of een andere werkwijze die een soortgelijk resultaat oplevert, met uitzondering van bladmuziek, op voorwaarde dat de rechthebbenden een billijke compensatie ontvangen; b. de reproductie, op welke drager dan ook, door een natuurlijke persoon voor privégebruik gemaakt, en zonder enig direct of indirect commercieel oogmerk, mits de rechthebbenden een billijke compensatie ontvangen waarbij rekening wordt gehouden met het al dan niet toepassen van de in artikel 6 bedoelde technische voorzieningen op het betrokken werk of het betrokken materiaal; c. in welbepaalde gevallen, de reproductie door voor het publiek toegankelijke bibliotheken, onderwijsinstellingen of musea, of door archieven die niet het behalen van een direct of indirect economisch of commercieel voordeel nastreven; [...].” 6. In artikel 5, lid 3, wordt bepaald: „De lidstaten kunnen beperkingen of restricties op de in de artikelen 2 en 3 bedoelde rechten stellen ten aanzien van: a. het gebruik uitsluitend als toelichting bij het onderwijs of ten behoeve van het wetenschappelijk onderzoek, [mits] de bron, waaronder de naam van de auteur, wordt vermeld, tenzij dit niet mogelijk blijkt, en voorzover het gebruik door het beoogde, nietcommerciële doel wordt gerechtvaardigd; [...] n. het gebruik van niet te koop aangeboden of aan licentievoorwaarden onderworpen werken of ander materiaal dat onderdeel uitmaakt van de verzamelingen van de in lid 2, onder c), bedoelde instellingen, hierin bestaande dat het werk of materiaal, via speciale terminals in de gebouwen van die instellingen, voor onderzoek of privéstudie meegedeeld wordt aan of beschikbaar gesteld wordt voor individuele leden van het publiek; [...].” 7. De overige in artikel 5, leden 2 en 3, omschreven gevallen[4] hebben alle betrekking op gebruik dat nietcommercieel of, algemeen gesproken, in het algemeen belang is. Het voorbehoud dat de rechthebbenden een billijke compensatie moeten ontvangen geldt enkel voor de situaties in artikel 5, lid 2, sub a, b en e [5], maar punt 36 van de considerans van de richtlijn geeft duidelijk aan dat bedoeld werd de lidstaten de mogelijkheid te geven om een dergelijke compensatie toe te kennen met betrekking tot de overige facultatieve beperkingen of restricties op het reproductierecht. [6] 8. Artikel 5, lid 5, voegt daaraan toe: „De in de leden 1, 2, 3 en 4 bedoelde beperkingen en restricties mogen slechts in bepaalde bijzondere gevallen worden toegepast mits daarbij geen afbreuk wordt gedaan aan de normale exploitatie van werken of
ander materiaal en de wettige belangen van de rechthebbende niet onredelijk worden geschaad.” 9. Hierbij zij aangetekend dat de bepaling in artikel 5, lid 5, van de richtlijn, ook bekend als de „driefasentest”, nagenoeg gelijkluidend is aan artikel 9, lid 2, van de Berner Conventie (herziening van 1967) [7], artikel 13 van de TRIPs-Overeenkomst (1994) [8] en artikel 10, lid 2, van het WIPO-verdrag inzake het auteursrecht (1996). [9] In de context van de TRIPsovereenkomst heeft een panel van de WHO zich gebogen over de drie fasen.[10] Heel kort gezegd was het panel van oordeel dat de drie voorwaarden cumulatief zijn, dat de eerste voorwaarde (bepaalde bijzondere gevallen) vereist dat een uitzondering of restrictie duidelijk omschreven alsmede wat omvang en werkingssfeer betreft beperkt dient te zijn, dat de tweede voorwaarde (geen afbreuk aan de normale exploitatie) betekent dat een beperking of restrictie geen gebruiksvormen mag toestaan die concurreren met de wijzen waarop rechthebbenden normaliter economische waarde aan hun werk ontlenen, en dat de derde voorwaarde (geen onredelijke schade aan wettige belangen van de rechthebbende) iedere beperking of restrictie uitsluit die een onredelijk inkomensverlies voor de rechthebbende veroorzaakt of kan veroorzaken. 10. Artikel 6, lid 3, van de richtlijn definieert „technische voorzieningen” als „technologie, inrichtingen of onderdelen die in het kader van hun normale werking dienen voor het voorkomen of beperken van handelingen ten aanzien van werken of ander materiaal, die niet zijn toegestaan door de houders van auteursrechten [of van] wettelijk vastgelegde naburige rechten [...]. Technische voorzieningen worden geacht ,doeltreffend’ te zijn indien het gebruik van een beschermd werk of ander beschermd materiaal wordt gecontroleerd door de rechthebbenden door toepassing van een controle op de toegang of een beschermingsprocedé zoals encryptie, versluiering of een andere transformatie van het werk of ander materiaal of een kopieerbeveiliging die de beoogde bescherming bereikt.” In wezen draagt artikel 6 als geheel de lidstaten op te zorgen voor een adequate rechtsbescherming van de rechthebbenden tegen iedere methode die gericht is op de omzeiling van technische voorzieningen die de rechthebbenden eigener beweging dan wel ter uitvoering van door de lidstaten zelf getroffen maatregelen toepassen. 11. Artikel 10 van de richtlijn draagt het opschrift „Toepassing in de tijd”. Luidens artikel 10, lid 1, zijn de bepalingen van de richtlijn van toepassing op alle in deze richtlijn bedoelde werken en ander materiaal, die op 22 december 2002 door de wetgeving van de lidstaten inzake het auteursrecht en de naburige rechten worden beschermd. Artikel 10, lid 2, luidt: „Deze richtlijn laat alle vóór 22 december 2002 verrichte handelingen en verkregen rechten onverlet.” 12. Volgens artikel 13, lid 1, moesten de lidstaten de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking doen treden om uiterlijk 22 december 2002 aan deze richtlijn te voldoen. Volgens artikel 14 trad de richtlijn in werking op de dag van haar bekendmaking Pagina 12 van 31
199
IEPT20130627, Hof van Justitie EU, VG Wort
www.boek9.nl
in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, te weten 22 juni 2001. Het arrest Padawan 13. Het Hof heeft in een aantal arresten uitlegging gegeven aan de bepalingen van de richtlijn, waarvan het arrest Padawan[11] voor de onderhavige zaken wellicht het meest relevant is. Het arrest betrof artikel 5, lid 2, sub b, dikwijls omschreven als de „privékopieexceptie”. 14. In die zaak ging het om een heffing die Spanje oplegde op digitale informatiedragers [12] in het kader van een nationale privékopie-exceptie en dus van artikel 5, lid 2, sub b, van de richtlijn. Het Hof volgde de Commissie niet in haar stelling dat, nu de wijze van de financiering van de billijke compensatie niet werd geregeld door de richtlijn, het de lidstaten vrijstond deze te bepalen (met als enige beperking de grenzen gesteld door met name de grondrechten en de algemene rechtsbeginselen), dat zij, met andere woorden, de verplichting hadden een bepaald resultaat te bereiken en niet zozeer om hiervoor bepaalde middelen aan te wenden.[13] Het stelde zich daarentegen op het standpunt dat een persoon die gebruik maakt van de privékopie-exceptie en daardoor aan de rechthebbende een nadeel toebrengt ten aanzien waarvan deze het recht heeft een billijke compensatie te ontvangen, dit nadeel moet vergoeden door die compensatie te bekostigen.[14] Het zag derhalve een noodzakelijk verband tussen de toepassing van een heffing op installaties, apparaten en media voor digitale reproductie, en het gebruik daarvan voor het vervaardigen van privékopieën.[15] Aangezien het echter niet praktisch is om de heffing te verbinden aan het daadwerkelijke gebruik, kunnen natuurlijke personen geacht worden de functies van die installaties die hun als particuliere gebruikers ter beschikking staan volledig te benutten, en kan de loutere omstandigheid dat met die installaties of apparaten kopieën kunnen worden gemaakt, volstaan om de toepassing van de heffing voor het kopiëren voor privégebruik te rechtvaardigen.[16] Een ongedifferentieerde toepassing van een dergelijke heffing op installaties, apparaten en media die niet ter beschikking van privégebruikers worden gesteld en duidelijk bestemd zijn voor andere doelen dan het kopiëren voor privégebruik, is evenwel niet in overeenstemming met de richtlijn.[17] Relevant Duits recht 15. § 53 van het Urheberrechtsgesetz[18] omschrijft bepaalde situaties waarin de reproductie van beschermd materiaal, in afwijking van de normale auteursrechtregels, is toegestaan. 16. Sinds 13 september 2003 mag een natuurlijke persoon volgens § 53, lid 1, UrhG voor privégebruik individuele kopieën op een willekeurige drager maken, voor zover dit niet direct of indirect geschiedt met een winstoogmerk en het origineel niet kennelijk onrechtmatig is vervaardigd, een uitzondering die in grote lijnen overeenkomt met die van artikel 5, lid 2, sub b, van de richtlijn; vóór de genoemde datum was deze bepaling echter niet beperkt tot natuurlijke personen. Voorts kan een persoon die het recht heeft
om kopieën te maken, deze tevens door een ander laten maken, mits dit om niet gebeurt (een voorwaarde die geen uitdrukkelijke basis heeft in de richtlijn) of (sinds 13 september 2003) indien het gaat om kopieën op papier of een soortgelijke drager met behulp van een fotografische techniek of een andere werkwijze die een soortgelijk resultaat oplevert (een voorwaarde die artikel 5, lid 2, sub a, overneemt). 17. § 53, lid 2, zit gecompliceerder in elkaar. Personen (niet alleen natuurlijke personen) mogen volgens deze bepaling individuele kopieën maken of laten maken: 1) voor wetenschappelijk gebruik, voor zover nodig; 2) voor opname in een persoonlijk archief, voor zover nodig, op voorwaarde dat het originele exemplaar aan die persoon toebehoort; 3) voor persoonlijke informatie over de actualiteit wanneer het gaat om een werk dat werd uitgezonden, en 4) voor ander eigen gebruik, wat betreft artikelen, uittreksels van publicaties of werken die ten minste twee jaar niet meer leverbaar zijn. Deze uitzonderingen vertonen geen duidelijke overeenkomst met die voorzien in de richtlijn: voor zover zij niet enkel betrekking hebben op natuurlijke personen gaan zij verder dan artikel 5, lid 2, sub b, en voor zover zij onder het voorbehoud van gebruik voor een persoonlijk oogmerk staan, zijn zij strenger dan de in de overige subparagrafen omschreven gevallen. 18. Vóór de wijziging van het UrhG in 2003 waren de uitzonderingen van § 53, lid 2, niet aan verdere voorwaarden gebonden. Bij die wijziging is de uitzondering sub 2) afhankelijk gesteld van de voldoening van ten minste een van de volgende voorwaarden: de kopie wordt gemaakt op papier of een soortgelijke drager door middel van enige fotomechanische techniek of een andere werkwijze die een soortgelijk resultaat oplevert, de kopie is uitsluitend analoog[19] en/of het archief dient een algemeen belang en niet een commercieel of economisch oogmerk. Voor de uitzonderingen sub 3) en 4) moet ten minste aan een van die eerste twee voorwaarden zijn voldaan. 19. § 53, lid 3, UrhG betreft opnieuw artikelen of uittreksels, alsmede kortere werken, en staat kopiëren voor privégebruik toe (ook hier: niet uitsluitend voor natuurlijke personen) ten behoeve van het onderwijs of de voorbereiding op examens van (samengevat) allerlei onderwijsinstellingen. De bepaling lijkt gedeeltelijk overeen te komen met artikel 5, lid 2, sub c, en lid 3, sub a, van de richtlijn. 20. Volgens § 54a, lid 1, UrhG kan de auteur van een werk, ingeval gezien de aard van dit werk verwacht kan worden dat het overeenkomstig § 53, leden 1 tot en met 3, door het fotokopiëren van een exemplaar ervan of via een andere werkwijze die een soortgelijk resultaat oplevert, gereproduceerd wordt (ook deze voorwaarde is gelijkluidend aan artikel 5, lid 2, sub a, van de richtlijn), van de fabrikant, de importeur of de distributeur van apparaten „die voor het maken van dergelijke reproducties bestemd zijn”, betaling vorderen van een „angemessene Vergütung”.[20] Volgens § 54g, lid 1, kan de auteur inlichtingen eisen van de tot betaling van de vergoeding verplichte Pagina 13 van 31
200
IEPT20130627, Hof van Justitie EU, VG Wort
www.boek9.nl
personen. Volgens § 54h, lid 1, UrhG, hebben evenwel enkel erkende collectieve beheersorganisaties het recht om de bewuste vergoeding of inlichtingen te vorderen. 21. Volgens § 54d en bijlage II bij het UrhG wordt de vergoeding voor de in § 54a, lid 1, bedoelde apparatuur gesteld op een bedrag tussen 38,35 EUR tot 613,56 EUR, afhankelijk van hoeveel kopieën kunnen worden gemaakt per minuut en of kleurenkopieën mogelijk zijn; contractueel kunnen echter andere bedragen worden vastgesteld. Feiten, procedure en de prejudiciële vragen 22. Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort) is een erkende collectieve beheersorganisatie. Zij is de bij uitsluiting bevoegde vertegenwoordiger van auteurs en uitgevers van literaire werken in Duitsland. Zij heeft derhalve het recht om betaling van de vergoeding te vorderen die fabrikanten, importeurs of distributeurs van apparatuur uit hoofde van § 54a, lid 1, UrhG aan auteurs verschuldigd zijn. Zij heeft de overige partijen in het hoofdgeding (hierna: „leveranciers”)[21] in eigen naam alsmede namens een andere collectieve beheersorganisatie die rechthebbenden op diverse soorten grafische werken vertegenwoordigt, aangesproken tot betaling van de vergoeding voor PC’s, printers en/of plotters[22] die tussen begin 2001 en eind 2007 in Duitsland op de markt zijn gebracht. De gevorderde bedragen zijn gebaseerd op de tussen de twee collectieve beheersorganisaties overeengekomen tarieven en zijn gepubliceerd in de Bundesanzeiger (federale staatscourant). 23. De leveranciers betogen met name dat met alleen een printer of plotter geen reproducties kunnen worden gemaakt. Dat kan enkel wanneer zij worden aangesloten op een apparaat dat gebruik maakt van een fotografische techniek, of een werkwijze die een soortgelijk resultaat oplevert, met het doel een afbeelding van het werk te verkrijgen. Derhalve kan de vergoeding enkel worden geheven voor zulke apparaten, en niet voor printers of plotters. Dit standpunt is in overeenstemming met oudere rechtspraak van het Bundesgerichtshof, dat heeft beslist dat wanneer apparaten zoals een scanner, een computer en een printer met elkaar worden verbonden om een document te kopiëren, de vergoeding enkel verschuldigd is voor het apparaat dat het duidelijkst de kenmerken van de fotografische techniek belichaamt, te weten de scanner. 24. Naar de mening van de nationale rechter rijzen nog twee andere vragen, betrekking hebbend op de berekening van de verschuldigde vergoeding. Wanneer technische voorzieningen om het maken van kopieën te voorkomen, beschikbaar zijn maar niet worden gebruikt, of wanneer op enigerlei wijze met het maken van kopieën is ingestemd, moet dan nog steeds een billijke compensatie worden betaald ten aanzien van de originele werken in kwestie? Voorts is niet geheel duidelijk vanaf welke datum en in welke gevallen het nationale recht conform de richtlijn moet worden uitgelegd. 25. Het Bundesgerichtshof vraagt derhalve[23]:
„1. Moet de richtlijn bij de uitlegging van het nationale recht reeds worden toegepast op gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden na de inwerkingtreding van de richtlijn op 22 juni 2001, maar vóór het tijdstip waarop deze op 22 december 2002 toepasselijk werd? 2. Gaat het bij de reproductie met een printer [of PC] om een reproductie met behulp van een fotografische techniek of een andere werkwijze die een soortgelijk resultaat oplevert in de zin van artikel 5, lid 2, sub a, van de richtlijn? 3. Indien de tweede vraag bevestigend wordt beantwoord, kunnen de voorwaarden waarin de richtlijn met betrekking tot een billijke compensatie voor de beperkingen en de restricties op het reproductierecht krachtens artikel 5, leden 2 en 3 van richtlijn voorziet, tegen de achtergrond van het fundamentele recht op gelijke behandeling volgens artikel 20 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie ook dan vervuld zijn, indien niet de fabrikanten, importeurs en distributeurs van de printer [of de PC] de passende beloning[(24)] zijn verschuldigd, maar de fabrikanten, importeurs en distributeurs van een of meer andere apparaten waarmee, in combinatie met andere apparaten, de betrokken reproducties kunnen worden vervaardigd? 4. Doet de omstandigheid dat gebruik kan worden gemaakt van technische voorzieningen in de zin van artikel 6 van de richtlijn, de in artikel 5, lid 2, sub b, van de richtlijn gestelde voorwaarde van een billijke compensatie op zich reeds vervallen? 5. Vervallen de voorwaarde van een billijke compensatie (artikel 5, lid 2, sub a en b, van de richtlijn) alsook de mogelijkheid daartoe (zie punt 36 van de considerans van de richtlijn), wanneer de rechthebbenden uitdrukkelijk of impliciet met de reproductie van hun werken hebben ingestemd?” 26. Schriftelijke opmerkingen zijn ingediend door VG Wort, de leveranciers, door de Finse, de Duitse, de Ierse, de Litouwse, de Nederlandse, de Poolse en de Spaanse regering en de regering van het Verenigd Koninkrijk, en de Commissie. Ter terechtzitting op 22 oktober 2012 hebben VG Wort, Fujitsu, Hewlett Packard, Kyocera, de Tsjechische, de Duitse, de Nederlandse en de Oostenrijkse regering, de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Commissie opmerkingen gemaakt. Beoordeling 27. Het Bundesgerichtshof wenst een aantal bepalingen van het UrhG conform de richtlijn uit te leggen, voor zover een dergelijke uitlegging wordt vereist door het Unierecht. Het stelt daarom een vraag die de toepasselijkheid van de richtlijn in de tijd betreft, en vier vragen over de uitlegging van materiële bepalingen. Aangezien niet in geschil is dat de richtlijn relevant is voor het grootste deel van de periode waarop de hoofdgedingen betrekking hebben, zal ik eerst de inhoudelijke vragen bespreken. Het kan echter nuttig zijn om eerst in te gaan op enkele algemene aspecten van de richtlijn en de verhouding ervan ten opzichte van de Duitse wetgeving. Opmerkingen vooraf Pagina 14 van 31
201
IEPT20130627, Hof van Justitie EU, VG Wort
www.boek9.nl
De verhouding tussen de considerans en de artikelen van de richtlijn 28. Een van de kenmerken van de richtlijn is de lengte van de bijzonder gedetailleerde considerans, die ongeveer 40 % langer is dan de artikelen. De opmerkingen die aan het Hof zijn voorgelegd bevatten vele verwijzingen naar bepaalde punten in de considerans, en het Hof heeft er in zijn arresten in belangrijke mate op gesteund.[25] 29. Uit die considerans blijkt duidelijk dat de wetgever niet slechts beoogde zoveel mogelijk de uniformiteit te bereiken die nodig was voor de verwezenlijking van de interne markt[26] maar tevens ruimte wilde laten voor nieuwe vormen van exploitatie en gebruik en voor technologische ontwikkelingen.[27] Dit kan derhalve een rechtvaardiging vormen voor een progressieve, flexibele en harmoniserende benadering bij de uitlegging van de richtlijn. 30. Anderzijds moet in gedachten worden gehouden dat de lidstaten een aanmerkelijke vrijheid is gelaten, en dat veel aspecten niet zijn geharmoniseerd. Bijvoorbeeld, welk bedrag levert een billijke compensatie op, en hoe moet de compensatie worden geïnd? En het feit alleen al dat in 20 facultatieve beperkingen en restricties op het reproductierecht is voorzien, waarvan er bij 17 ook nog al dan niet voor een billijke compensatie kan worden gekozen, is verre van consistent met een streven naar eenvormigheid of harmonisatie en lijkt daar eerder vanaf te zien. Waar de wetgever dus bewust keuzemogelijkheden heeft opengelaten voor de lidstaten, lijkt het niet gepast dat het Hof deze in de naam van een grotere harmonisatie weer afsluit. 31. Voorts is rechtszekerheid een vereiste voor elke harmonisatie op de interne markt [28], en een progressieve, adaptieve benadering bij de uitlegging draagt niet bij tot een maximaal niveau van rechtszekerheid. Bij onderling verweven ontwikkelingen in de technologie en ondernemingspraktijken kan het Hof niet ad infinitum ervoor blijven zorgen dat de wetgeving wordt uitgelegd op een wijze die met deze ontwikkelingen rekening houdt. Er komt een punt waarop enkel de wetgever bevoegd is om die aanpassing te realiseren. 32. Ten slotte wil ik ertegen waarschuwen om meer belang te hechten aan de considerans van de richtlijn dan aan de artikelen zelf. Het is waar dat bij de uitlegging van een maatregel de overwegingen die tot de vaststelling ervan hebben geleid, in acht moeten worden genomen.[29] Ik wijs echter op punt 10 van het Interinstitutioneel Akkoord van 22 december 1998 betreffende de gemeenschappelijke richtsnoeren voor de redactionele kwaliteit van de communautaire wetgeving[30], luidende: „De overwegingen hebben tot doel de essentiële bepalingen van het regelgevend gedeelte beknopt te motiveren, zonder de bewoordingen daarvan te herhalen of te parafraseren. Zij bevatten geen regelgevende bepalingen noch politieke wensen.” Hoewel deze richtsnoeren juridisch niet bindend zijn, moet ervan worden uitgegaan dat de instellingen die ze in onderlinge overeenstemming
hebben vastgesteld (het Parlement, de Raad en de Commissie), ze in acht nemen wanneer zij wetgeving opstellen.[31] De verhouding tussen de richtlijn en de Duitse wetgeving 33. De richtlijn beschermt in de allereerste plaats het fundamentele recht van de auteur om reproductie van zijn werk toe te staan of te verbieden. Hoewel de richtlijn geen betrekking heeft op licentieovereenkomsten, berust zij op het uitgangspunt dat auteurs een vergoeding kunnen bedingen in ruil voor hun toestemming voor het reproduceren van hun werk. In punt 10 van de considerans wordt opgemerkt dat zij een „passende beloning” voor het gebruik van hun werk dienen te ontvangen.[32] 34. De lidstaten kunnen het recht om reproductie toe te staan of te verbieden, niettemin aan een of meer van de in de uitputtende opsomming genoemde beperkingen en restricties binden. In drie van die gevallen moeten (en in de overige gevallen mogen) zij ervoor zorgen dat auteurs een billijke compensatie ontvangen voor een dergelijke inbreuk op hun rechten. [33] Van die drie gevallen gaat het in de onderhavige verwijzingen voornamelijk om die van artikel 5, lid 2, sub a, dat een beperking of restrictie toestaat voor „reproducties op papier of een soortgelijke drager, met behulp van een fotografische techniek of een andere werkwijze die een soortgelijk resultaat oplevert”, en van artikel 5, lid 2, sub b, voor reproducties „op welke drager dan ook, door een natuurlijke persoon voor privégebruik gemaakt, en zonder enig direct of indirect commercieel oogmerk”. De derde vraag van het Bundesgerichtshof verwijst echter uitdrukkelijk naar alle onderdelen van artikel 5, leden 2 en 3, die 20 dikwijls samenvallende situaties beschrijven waarin een beperking of restrictie van het reproductierecht toelaatbaar is[34], en de kwestie waar de vijfde vraag om draait (de verlening van toestemming door de rechthebbende) kan van belang zijn in al die situaties. 35. Er zij aan herinnerd dat alle bepalingen van artikel 5, leden 2 en 3, facultatief zijn, en dat de lidstaten in alle gevallen de keuze hebben om al dan niet een beperking of een restrictie op het reproductierecht te stellen. De facultatieve aard van de beperkingen en restricties geeft de lidstaten op dit gebied een zekere handelingsvrijheid, wat tot uiting komt in de considerans van de richtlijn, met name in de punten 34, 36 tot en met 40, 51 en 52. 36. Uit het bovenstaande trek ik de volgende conclusies. 37. Ten eerste zal een beperking of restrictie van het reproductierecht die verder gaat dan wordt toegestaan door een van de bepalingen van artikel 5, leden 2 en 3, niet verenigbaar zijn met de richtlijn. Gezien het facultatieve karakter van de bepalingen en de mogelijkheid om niet zozeer in uitzonderingen als wel in beperkingen en restricties te voorzien, zal een minder vergaande maatregel wel verenigbaar zijn. Zo zal een lidstaat bijvoorbeeld niet met een beroep op artikel 5, lid 2, sub b, alle door een natuurlijke persoon op enige drager gemaakte reproducties mogen Pagina 15 van 31
202
IEPT20130627, Hof van Justitie EU, VG Wort
www.boek9.nl
uitsluiten zonder te onderscheiden naar het oogmerk waarvoor deze werden gemaakt, aangezien dat de omvang van de beperking verder uitbreidt dan wordt toegestaan door die (of enige andere) bepaling. De lidstaat mag daarentegen wel, opnieuw in het kader van artikel 5, lid 2, sub b, door een natuurlijke persoon gemaakte reproducties aan het reproductierecht onttrekken wanneer deze worden gemaakt op papier en uitsluitend voor het oogmerk van persoonlijke studie, aangezien die beperking wat omvang betreft enger is dan maar nog steeds binnen de grenzen blijft van hetgeen wordt toegestaan. 38. Ten tweede moet bij de beoordeling van de verenigbaarheid van een nationale bepaling met de richtlijn of van de uitlegging daarvan in het nationale recht, rekening worden gehouden met het feit dat de diverse situaties gedeeltelijk samenvallen. De richtlijn verlangt niet dat de nationale beperkingen en restricties zodanig worden geformuleerd dat ze ieder voor zich telkens precies onder één van de 20 in artikel 5, leden 2 en 3, omschreven situaties vallen. Een nationale beperking of restrictie van het reproductierecht kan derhalve ook verenigbaar zijn met de richtlijn wanneer deze bestanddelen bevat van een of meer bepalingen van artikel 5, leden 2 en 3. Aangezien zij evenwel niet verder mogen gaan dan door deze bepalingen wordt toegestaan, moet ervoor worden gewaakt dat bij een dergelijke „hybride” beperking voorwaarden niet op zodanige wijze worden gecombineerd dat een beperking ontstaat die de door de richtlijn getrokken grenzen te buiten gaat. 39. Wat dat aangaat teken ik aan dat de definities in artikel 5, lid 2, sub a en b, weliswaar sterk uiteenlopende, zelfs tegengestelde, criteria hanteren, maar dat feitelijk de erdoor bestreken reproductiehandelingen in hoge mate samenvallen. Terwijl in de definitie in artikel 5, lid 2, sub a, slechts wordt verwezen naar de wijze van reproductie en de gebruikte drager, verwijst artikel 5, lid 2, sub b, uitsluitend naar de hoedanigheid van de persoon die de reproductie maakt en het oogmerk waarmee hij dit doet. 40. Dit betekent dat een beperking voor reproducties die worden gemaakt door een natuurlijke persoon op papier of een soortgelijke drager, met behulp van een fotografische techniek of een andere werkwijze die een soortgelijk resultaat oplevert, voor privégebruik en zonder enig direct of indirect commercieel oogmerk (wat het grootste deel van alle voor privégebruik gemaakte fotokopieën van auteursrechtelijk beschermd materiaal omvat), onder een van beide of beide bepalingen valt. Reproducties gemaakt door een ander dan een natuurlijke persoon en met behulp van andere dragers vallen daarentegen onder geen van beide bepalingen; wil een desbetreffende beperking verenigbaar zijn met de richtlijn, moet zij onder een andere subparagraaf van artikel 5, leden 2 of 3, kunnen worden gebracht. 41. De bepalingen van § 53, leden 1 tot en met 3, UrhG, die door het Bundesgerichtshof en de partijen in de nationale procedures zijn aangehaald als relevant
voor de beslechting van de daar aanhangige gedingen, lijken zowel samenvallende als niet-samenvallende delen van artikel 5, lid 2, sub a en b, van de richtlijn te beslaan. Zij lijken zich tevens, althans gedeeltelijk, ook uit te strekken tot andere beperkingen, zoals die betreffende educatieve en wetenschappelijke doeleinden, waarvoor een billijke compensatie niet verplicht is maar facultatief. § 54a, lid 1, en § 54d, in samenhang met bijlage II bij het UrhG, stellen een uniforme schaal vast voor de heffing op apparaten waarmee fotokopieën, of het equivalent daarvan, van beschermd materiaal kunnen worden gemaakt onder de in § 53, leden 1 tot en met 3, beschreven omstandigheden.[35] Het feit dat de richtlijn en het UrhG dus niet gelijklopen, maakt het er niet eenvoudiger op om te bepalen of de uitlegging van de wet in overeenstemming is met de richtlijn. Wanneer de nationale wetgeving verschillende beperkingen met elkaar vermengt, kan in sommige gevallen zelfs de vraag van de verenigbaarheid ervan met de richtlijn rijzen (waaraan kan worden toegevoegd dat het gebruik van de term „angemessene Vergütung” in § 54a, lid 1, UrhG, die verwarring schept met andere begrippen dan de „billijke compensatie” in de zin van de richtlijn(36), de kwestie verder compliceert). 42. Voor zover de heffing echter enkel van toepassing is op apparaten waarmee „reproducties op papier of een soortgelijke drager” kunnen worden gemaakt „met behulp van een fotografische techniek of een andere werkwijze die een soortgelijk resultaat oplevert”, vallen de betrokken reproductiehandelingen alle binnen artikel 5, lid 2, sub a, van de richtlijn, ook als sommige daarvan tevens onder andere beperkingen, zoals voor het maken van kopieën voor privégebruik, kunnen vallen. Dit betekent dat, om consistentie te bereiken, de voor de heffing geldende voorwaarden te allen tijde verenigbaar dienen te zijn met artikel 5, lid 2, sub a. De verhouding tussen de heffing en de billijke compensatie 43. De vierde en vijfde vraag betreffen, in grote lijnen, de weerslag van bepaald gedrag aan de zijde van de rechthebbenden (geen gebruik van technische voorzieningen die beschikbaar zijn ter voorkoming of beperking van het maken van kopieën, en impliciete of uitdrukkelijke verlening van toestemming daartoe) op hun recht op een billijke compensatie in situaties waarvoor krachtens artikel 5, lid 2 of 3, van de richtlijn in een beperking of restrictie is voorzien. Deze vragen rijzen in verband met de berekening van het bedrag van de heffing op apparatuur ter financiering van die billijke compensatie, en niet in het kader van een geschil inzake de aanspraken van een individuele rechthebbende. De vragen berusten niettemin op de veronderstelling dat de geheven bedragen bestemd zijn om te worden uitgekeerd aan rechthebbenden en dat het bedrag van de in totaal uit te keren billijke compensatie dus de grondslag van de berekening ervan zal vormen. 44. Ik teken echter aan dat in verschillende lidstaten (zij het blijkbaar niet in Duitsland) heffingen op apparatuur en blanco dragers niet enkel voor de uitkering van een billijke compensatie aan rechthebbenden dienen, maar Pagina 16 van 31
203
IEPT20130627, Hof van Justitie EU, VG Wort
www.boek9.nl
tevens voor collectieve of culturele doeleinden, zoals bevordering van de productie van literatuur, muziek of audiovisuele werken.[37] 45. De kwestie van de verhouding tussen heffingen, billijke compensatie en dergelijke collectieve of culturele doeleinden is in de onderhavige zaak niet aan de orde, maar is het Hof voorgelegd in een andere thans aanhangige prejudiciële verwijzing van het Oberste Gerichtshof (hooggerechtshof) van Oostenrijk.[38] Het zou niet gepast zijn om hier op de beslissing van dit punt vooruit te lopen, maar het is wellicht wenselijk om het in gedachten te houden bij de bespreking van de vragen in de onderhavige procedure. Voor zover heffingen berekend worden op basis van het bedrag dat nodig is om de rechthebbenden billijke compensatie in de zin van de richtlijn toe te kennen, is de mate van vrijheid die lidstaten toekomt bij de bepaling van wat een billijke compensatie kan zijn, relevant, ongeacht of de compensatie enkel dient tot het „goedmaken” van het „nadeel” waarvan wordt gesproken in punt 35 van de considerans van de richtlijn en de punten 39 e.v. van het arrest Padawan[39], dan wel tevens kan worden toegekend in de vorm van een bijdrage met een meer algemeen karakter ten behoeve van het collectieve belang van rechthebbenden. 46. Ik zal thans de vragen van het Bundesgerichtshof bespreken, te beginnen met de vier inhoudelijke vragen. Tweede vraag: de criteria van artikel 5, lid 2, sub a 47. Omvat de in artikel 5, lid 2, sub a, van de richtlijn bedoelde „reproductie op papier of een soortgelijke drager, met behulp van een fotografische techniek of een andere werkwijze die een soortgelijk resultaat oplevert” reproducties waarbij printers of PC’s worden gebruikt (in feite beide tegelijk)? 48. De vraag draait om het onderscheid tussen kopieën van een origineel „analoog” document (in wezen een document dat zelf op papier of een soortgelijke drager is weergegeven en wordt gekopieerd door middel van een „analoog naar analoog” procedé, zoals een fotokopie) en reproducties van een „digitaal” document (dat in elektronische vorm bestaat en via een „digitaal naar analoog” procedé wordt afgedrukt, zoals bij het afdrukken van een web-pagina). Aangezien de bedoelde reproducties aan de hand van technische criteria worden gedefinieerd, lijkt het wenselijk om bij de beantwoording van die vraag een idee te hebben van de manier waarop de procedés en de apparaten in kwestie werken.[40] 49. Fotografie bestaat, naar algemene opvattingen, in wezen hierin dat een bepaald beeld (wat men op het relevante ogenblik door de lens van de camera zou zien) met optische middelen wordt opgevangen en het resultaat daarvan wordt opgeslagen, met het oogmerk dit vervolgens te reproduceren als een afbeelding. Dit kan een afbeelding van een document zijn, en ik zal de term „afbeelding” gebruiken voor reproducties van elk soort document, of het nu een tekst betreft of een grafisch document. 50. In het traditionele fotografische procedé wordt lichtgevoelige negatieve film blootgesteld aan licht dat
wordt weerkaatst door een reëel beeld, en na het ontwikkelproces gebruikt als filter om de corresponderende afbeelding te projecteren op lichtgevoelig papier, waarop positieve kopieën worden afgedrukt. De opgenomen en afgedrukte afbeelding is analoog aan het door de lens waargenomen beeld. 51. In de digitale fotografie wordt de afbeelding niet in analoge vorm opgeslagen, maar als een zeer groot aantal, in kleur en intensiteit variërende pixels. De digitale informatie kan vervolgens worden overgezet (door middel van een directe, met inbegrip van een draadloze, verbinding of via een draagbaar voorwerp zoals een geheugenkaart) op andere apparaten die een analoge afbeelding kunnen reproduceren op verschillende soorten dragers. Digitale camera’s worden tegenwoordig eveneens aangetroffen in andere apparaten, waaronder veel (misschien de meeste) mobiele telefoons en „tablet”-PC’s. 52. In xerografische (dat wil zeggen, de meeste moderne) fotokopierapparaten wordt licht op een document geprojecteerd en gereflecteerd op een electrostatische rol die toner (poederinkt) aantrekt of afstoot, afhankelijk van de intensiteit van het licht dat op elk deel valt, om zo een analoge afbeelding te vormen die vervolgens op papier wordt overgebracht. Door geen van de partijen die opmerkingen hebben ingediend wordt betwist, noch lijkt op enige wijze te kunnen worden betwist, dat een dergelijk procedé een „fotografische techniek” is of een „werkwijze die een soortgelijk resultaat oplevert” in de zin van artikel 5, lid 2, sub a, van de richtlijn. 53. Een scanner neemt een beeld van een document (eveneens door een projectie van licht) op in de vorm van digitale informatie, die overgebracht kan worden naar andere apparaten die deze kunnen opslaan en/of er een analoge afbeelding op verschillende soorten dragers van kunnen produceren. 54. Een printer produceert afbeeldingen uit digitale informatie die wordt ontvangen van een andere bron, zoals een computer, een digitale camera of een draagbaar geheugen (bijvoorbeeld een geheugenkaart, USB-stick of CD-ROM). De verschillende soorten printers maken gebruik van uiteenlopende procedés: laserprinters produceren uit een digitale bron op een rol een analoge afbeelding die, ongeveer zoals bij xerografische fotokopieerapparaten, vervolgens wordt overgebracht op papier, terwijl inkjetprinters de afbeelding op basis van de digitale informatie rechtstreeks op paper creëren. De meeste printers produceren afbeeldingen op verschillende soorten papier, maar sommige kunnen afdrukken maken op andere dragers zoals stof of transparant folie. Plotters zijn in wezen gespecialiseerde printers voor bepaalde grafische toepassingen; oorspronkelijk produceerden zij afbeeldingen door de beweging van een pen over papier, maar tegenwoordig wordt gebruik gemaakt van technieken die meer overeenkomst vertonen met die van andere printers. 55. Een scanner en een printer functioneren samen zoals een fotokopieerapparaat. In sommige gevallen kan het nodig zijn beide voor dat doel aan te sluiten op Pagina 17 van 31
204
IEPT20130627, Hof van Justitie EU, VG Wort
www.boek9.nl
een computer, terwijl het in andere gevallen mogelijk is ze direct met elkaar te verbinden, of de gegevens van de een op de ander over te brengen door middel van een draagbaar geheugen. Multifunctionele printers of „alles-in-een”- (all-in-one; hierna: „AIO-”) apparaten verenigen in zich de functies van (onder meer) scanner, printer en fotokopieerapparaat; zij hebben een beperkte en gespecialiseerde geheugen- en bewerkingscapaciteit vergeleken met computers, die een veel grotere capaciteit hebben en minder gespecialiseerd zijn. 56. Digitale beeldinformatie kan in een computer worden ingevoerd (hetzij direct, zoals van een digitale camera of scanner, hetzij indirect, via een draagbaar geheugen of het internet), waar deze opgeslagen en eventueel bewerkt kan worden om vervolgens naar randapparatuur (zoals een scherm of printer) te worden doorgegeven en een analoge afbeelding te reproduceren. Een gescande afbeelding wordt meestal op zodanige wijze opgeslagen dat de reproductie een visuele weergave van het origineel zal zijn; software voor optische tekenherkenning (optical character recognition; hierna: „OCR”) kan worden gebruikt om tekst in gedrukte vorm om te zetten in neutrale digitale informatie, waaruit het kan worden gereproduceerd in een vorm die visueel verschilt van het origineel. Digitale informatie die een tekstdocument of een grafische afbeelding weergeeft, kan eveneens in een computer worden gecreëerd zonder bronafbeelding, met behulp van een toetsenbord of een muis en de juiste software. Zonder randapparatuur voor de in- of uitvoer van gegevens kan een computer zelf echter geen enkele afbeelding vastleggen of reproduceren. 57. Een schematische beschrijving van de wijzen waarop een afbeelding kan worden gereproduceerd met gebruik van een of meer van de beschreven apparaten, onderscheidt dus een invoerstadium, een tussenstadium en een uitvoerstadium. De invoerfase kan bestaan in de optische invoer van een analoog origineel of de nietoptische aanmaak van een digitaal origineel. De tussenfase kan een of meer verrichtingen omvatten waarbij opslag, overdracht of bewerking plaatsvindt, in analoge of digitale vorm. De uitvoerfase omvat de productie van een afbeelding in zichtbare, analoge vorm.[41] 58. Hoe moet na het voorgaande de zinsnede „reproductie op papier of een soortgelijke drager, met behulp van een fotografische techniek of een andere werkwijze die een soortgelijk resultaat oplevert” in artikel 5, lid 2, sub a, van de richtlijn worden uitgelegd? Het Bundesgerichtshof vraagt of deze tevens reproducties (waarmee, zoals gezegd, niet alleen kopieën voor privégebruik worden bedoeld) omvat die worden gemaakt met printers (met inbegrip van plotters) of computers. De onderliggende vraag is, of ook kopieën worden bedoeld die afkomstig zijn van een digitale bron, of enkel kopieën van een analoog origineel. 59. VG Wort, de Oostenrijkse en de Tsjechische regering alsmede de regering van het Verenigd Koninkrijk zijn van oordeel dat kopieën van een digitale bron inderdaad onder de bepaling vallen. De
Duitse regering gaat niet op de vraag in. De overige regeringen, de Commissie en de leveranciers huldigen alle de tegengestelde opvatting (evenals de verwijzende rechter lijkt te doen). 60. Het antwoord lijkt tot op zekere hoogte tamelijk eenvoudig. 61. Wanneer wij de definitie in haar geheel bezien, lijkt me dat in wezen kopieën zijn bedoeld, gemaakt van een analoog origineel op een analoge drager met behulp van een fotokopieerapparaat, oftewel reprografie, om de term in punt 37 van de considerans van de richtlijn te gebruiken.[42] Er bestaat echter geen wezenlijk verschil tussen dergelijke kopieën en kopieën die worden gemaakt met bijvoorbeeld een scanner of een digitale camera die (via een computer of op andere wijze) is aangesloten op een printer, of met AIOapparatuur. Zelfs wanneer de afbeelding een tussenstadium van digitale codering en opslag doorloopt, blijven invoer en uitvoer analoog, net als bij een fotokopieerapparaat. Het procedé verschilt niet meer van de xerografische fotokopieermethode dan digitale fotografie verschilt van traditionele fotografie. Het valt niet te ontkennen dat de resultaten „soortgelijk” zijn in de zin van artikel 5, lid 2, sub a. 62. Hieruit volgt dat reproducties met behulp van computers en printers onder de definitie van artikel 5, lid 2, sub a, van de richtlijn vallen. De vraag die beantwoording behoeft voor de beslissing van de hoofdgedingen, gaat evenwel verder. Wanneer de digitale informatie waarmee de printer het afgedrukte document produceert, niet afkomstig is van een daarop aangesloten scanner maar slechts van een computer die de informatie kan hebben ontvangen van een bron op afstand (bijvoorbeeld als download van een webpagina of een bijlage bij een e-mail), valt die situatie dan ook onder artikel 5, lid 2, sub a? Dit punt houdt verband met de derde vraag, die de kwestie opwerpt of het juist is om in een keten bestaande uit scanner, computer en printer, de scanner te beschouwen als het apparaat dat het duidelijkst de kenmerken vertoont van een „fotografische techniek of werkwijze die een soortgelijk resultaat oplevert” en derhalve als enige tot basis moet dienen voor een heffing die beoogt te voorzien in een billijke compensatie voor auteurs. 63. Om te beginnen wil ik de suggestie van VG Wort van de hand wijzen dat, voor de toepassing van artikel 5, lid 2, sub a, van de richtlijn, een kopie op een digitale drager beschouwd kan worden als een reproductie „op papier of een soortgelijke drager” omdat de eerste kan dienen als voorloper of ter vervanging van de tweede. Een dergelijke uitlegging zou eenvoudig voorbijgaan aan de betekenis van „papier” en „soortgelijke” en impliceert dat welk registratiemedium dan ook kan worden gebruikt. Mijns inziens is het duidelijk dat, om een soortgelijk reproductiemedium te zijn als papier, een substraat een fysieke voorstelling moet kunnen laten zien en in feite laten zien, die kan worden waargenomen en geïnterpreteerd door menselijke zintuigen. 64. Voor de toepassing van artikel 5, lid 2, sub a, van de richtlijn volstaat echter niet dat een afbeelding die Pagina 18 van 31
205
IEPT20130627, Hof van Justitie EU, VG Wort
www.boek9.nl
een werk reproduceert waarop auteursrecht rust, is gemaakt op „papier of een soortgelijke drager”; de reproductie moet tevens zijn verricht „met behulp van een fotografische techniek of een andere werkwijze die een soortgelijk resultaat oplevert”. Een scanner maakt een opname van beelden met behulp van een fotografische techniek maar kan ze zelf niet reproduceren; een eenvoudige printer kan ze reproduceren maar er geen opname van maken, en een computer alleen is tot geen van beide in staat, maar kan wel een bemiddelende rol tussen de beide andere vervullen. 65. Wanneer een keten van apparaten, zoals een scanner die via een computer is aangesloten op een printer, in beginsel geacht kan worden reproducties te maken in de zin van artikel 5, lid 2, sub a, van de richtlijn, geldt hetzelfde dan ook wanneer de digitale informatie die het originele auteursrechtelijke materiaal vertegenwoordigt en in de computer wordt ingevoerd, afkomstig is uit een andere bron (bijvoorbeeld als download van het internet of als bijlage bij een e-mail), of wanneer deze wordt bewerkt (bijvoorbeeld met gebruik van OCR-software) zodat het resultaat geen facsimile is van het origineel? 66. Ik zou hierover in de eerste plaats willen opmerken dat de bewoordingen van de bepaling in hun normale betekenis zulke situaties niet lijken te omvatten. Evenmin zijn er aanwijzingen in de wetsgeschiedenis dat ooit is overwogen om die bewoordingen een verdergaande betekenis te geven dan daaraan toekomt in het kader van de reprografie in de gebruikelijke zin van het woord, of zelfs (in tegenstelling tot artikel 5, lid 2, sub b, dat verwijst naar het gebruik van technische voorzieningen) om ruimte te laten voor technische ontwikkelingen in de reprografie. 67. In de tweede plaats moet artikel 5, lid 2, sub a, van de richtlijn, dat een uitzondering bevat op de algemene regel van artikel 2 die auteurs een exclusief reproductierecht toekent, op principiële gronden restrictief worden uitgelegd. 68. Ten derde verplicht artikel 5, lid 5, uitdrukkelijk tot een restrictieve uitlegging.[43] Het belang van deze bepaling lijkt in dit verband des te groter omdat van alle in artikel 5, leden 2 en 3, toegestane beperkingen en restricties, alleen die van artikel 5, lid 2, sub a, voorziet in reproducties voor commerciële doeleinden. Wanneer wij in het bijzonder kijken naar de driefasentest van artikel 5, lid 5, is het onwaarschijnlijk dat een uitlegging van artikel 5, lid 2, sub a, als zou dit niet begrensd zijn wat de aard van het te reproduceren document betreft, zou beantwoorden aan het criterium van de eerste fase, de „bepaalde bijzondere gevallen”, omdat dan in feite werkelijk iedere reproductie (anders dan van bladmuziek) die op papier of een soortgelijke drager kan worden gemaakt, zou zijn uitgezonderd. Daarbij komt dat aangezien er dan geen grens geldt voor het maken van zulke reproducties wat betreft het aantal of het doel ervan, het veel waarschijnlijker wordt dat de normale exploitatie van werken en de wettige belangen van de auteurs in gevaar komen, zodat niet wordt voldaan aan de tweede en derde fase van de test.
69. Ik heb er derhalve weinig moeite mee om mij aan te sluiten bij de opvatting die in de meerderheid van de voor het Hof gemaakte opmerkingen inzake deze vraag is verdedigd, dat artikel 5, lid 2, sub a, van de richtlijn enkel betrekking heeft op analoog-naar-analoog kopiëren. Het woord „fotografisch” vereist de optische invoer van een analoog origineel, en het vereiste dat de reproductie op papier of een soortgelijke drager verschijnt, betekent dat het resultaat eveneens analoog dient te zijn. Het betoog dat de woorden „soortgelijk resultaat” eenvoudig betekenen „waarvan het resultaat lijkt op een resultaat dat zou kunnen worden bereikt met een fotografische techniek” zou eenvoudig iedere betekenis ontzeggen aan het woord „fotografisch”: werkelijk iedere reproductie op papier of een soortgelijke drager immers kan worden omschreven als „gelijksoortig aan” een reproductie die is gemaakt met behulp van een fotografische techniek. Mijns inziens moet onder een resultaat dat „soortgelijk” is als dat van een fotografische techniek, een resultaat worden verstaan dat daarmee overeenkomsten vertoont vanuit het oogpunt van de techniek als geheel: er moet een waarneembare reproductie zijn van iets dat waarneembaar is in de lichamelijke werkelijkheid. Dat analoog-naar-analoog kopiëren bedoeld wordt, blijkt, afgezien van de duidelijke bewoordingen van de bepaling zelf, duidelijk uit het gebruik van het woord „reprografie” in punt 37 van de considerans en in de wetsgeschiedenis[44], en wordt bevestigd door het feit dat van digitale kopieën enkel sprake is in de sfeer van kopieën voor privégebruik (in punt 38 en, via de verwijzing naar „technische voorzieningen”, in artikel 5, lid 2, sub b). 70. VG Wort lijkt zich zorgen te maken dat het op grote schaal kopiëren van digitaal auteursrechtelijk beschermd materiaal niet onderworpen zou zijn aan een heffing die auteurs een billijke compensatie moet verschaffen, indien artikel 5, lid 2, sub a, van de richtlijn aldus wordt uitgelegd dat daaronder enkel analoog-naar-analoog kopiëren valt. Het is waar dat voor het maken van kopieën van digitaal-naar-analoog in de door mij voorgestane uitlegging enkel een verplichting tot betaling van een billijke compensatie ontstaat, wanneer dit wordt gedaan door een natuurlijke persoon voor privégebruik en zonder commercieel oogmerk als bedoeld in artikel 5, lid 2, sub b. Het maken van zulke kopieën valt namelijk niet onder een in de richtlijn voorziene beperking of restrictie en blijft daarom onderworpen aan het exclusieve reproductierecht, de algemene regel van de richtlijn, wat meebrengt dat een beloning kan worden bedongen of een vordering tot schadevergoeding kan worden ingesteld wegens inbreuk op dit recht. Dit lijkt terecht wanneer men zich herinnert dat de werkingssfeer van artikel 5, lid 2, sub a, voor zover deze niet samenvalt met die van een van de andere toegestane beperkingen en restricties op het reproductierecht, zich in wezen slechts uitstrekt tot reproducties voor een ander doel dan het kopiëren voor privégebruik of voor een algemeen belang – kortom, de specifieke werkingssfeer ervan lijkt beperkt tot reproducties met een direct of Pagina 19 van 31
206
IEPT20130627, Hof van Justitie EU, VG Wort
www.boek9.nl
indirect commercieel doel. Omgekeerd lijkt het bij een uitlegging die stellig als strikt of zelfs restrictief is te zien, niet terecht om de auteurs hun exclusieve reproductierecht te ontzeggen voor een aanzienlijk aantal voor zulke doeleinden gemaakte kopieën. 71. Mijn standpunt tot dusver is dat artikel 5, lid 2, sub a, van de richtlijn geacht moet worden slechts het analoog-naar-analoog kopiëren te betreffen, met uitsluiting van het kopiëren van digitaal naar analoog. Ik heb echter ook aangegeven dat het begrip „analoognaar- analoog kopiëren” mijns inziens niet zo beperkt moet worden opgevat dat daardoor procedés worden uitgesloten die een tussenliggend digitaal stadium omvatten, zoals wanneer een gescand document op een computer wordt opgeslagen, of een digitaal gefotografeerd document via een geheugenkaart wordt overgezet op een computer, alvorens door een aangesloten printer te worden afgedrukt – met andere woorden: het kopiëren van analoog-naar- digitaal-naaranaloog. 72. Het lijkt derhalve nodig om de laatste categorie (die naar mijn mening wel onder de definitie van artikel 5, lid 2, sub a, van de richtlijn valt) te onderscheiden van louter digitaal naar analoog kopiëren (wat er naar mijn mening niet onder valt). Digitale documenten die afkomstig zijn van een analoog origineel kunnen worden opgeslagen op een computer en vervolgens afgedrukt onder omstandigheden die ver afstaan van wat normaal wordt verstaan onder reprografie, bijvoorbeeld wanneer een gescand origineel door één persoon op een website wordt gezet en vervolgens wordt gedownload op de computer van een andere persoon. Dergelijke omstandigheden vallen naar mijn mening niet onder de definitie van artikel 5, lid 2, sub a, ook al zou het proces in zijn totaal gezien kunnen worden als analoog-naar- digitaal-naar-analoog kopiëren. Ware dit anders, dan zou opnieuw het gevaar bestaan dat niet wordt voldaan aan de eerste fase van de driefasentest van artikel 5, lid 5, omdat de definitie te ruim zou worden om nog geacht te worden slechts „bepaalde bijzondere gevallen” te omvatten. 73. Voor het maken van het vereiste onderscheid is het in artikel 5, lid 1, van de richtlijn gebruikte criterium van reproductiehandelingen „van voorbijgaande of incidentele aard” niet aangewezen, aangezien het duidelijk is dat het opslaan van een digitale afbeelding op een harde schijf of een ander soort geheugen, zelfs al is het slechts een tussenstap tussen invoer (scanning of fotografie) en uitvoer (afdrukken), niet „voorbijgaand” kan worden genoemd. [45] 74. Hieruit volgt mijns inziens dat de door artikel 5, lid 2, sub a, van de richtlijn toegestane beperking of restrictie zich wel uitstrekt tot situaties waarin een reproductie van analoog-naar-analoog een digitale tussenfase omvat, maar situaties uitsluit waarin het proces in zijn geheel noch door dezelfde persoon noch als een enkele verrichting wordt uitgevoerd. Derde vraag: reproducties met behulp van een reeks apparaten 75. Wanneer de bedoelde reproducties tevens met behulp van printers of computers gemaakte reproducties omvatten (wat mijns inziens het geval is),
kan dan, gelet op het beginsel van gelijke behandeling, ten behoeve van een billijke compensatie een heffing worden opgelegd aan de fabrikanten, importeurs of distributeurs, niet van de printers of computers, maar van één of meer apparaten in een reeks apparaten waarmee de bedoelde reproducties kunnen worden gemaakt? 76. De nationale rechter heeft zijn derde vraag zodanig geformuleerd, dat deze formeel slechts wordt gesteld indien de tweede vraag (die enkel artikel 5, lid 2, sub a, van de richtlijn betreft) bevestigend wordt beantwoord. Niettemin betreft de vraag alle gevallen waarin een lidstaat krachtens artikel 5, leden 2 en 3, heeft gekozen voor beperking of restrictie van het reproductierecht, met een billijke compensatie voor de rechthebbenden. Zoals ik echter reeds heb opgemerkt[46], is de nationale heffing in kwestie volledig toepasselijk binnen de door artikel 5, lid 2, sub a, gestelde grenzen, al kan zij ook buiten die van andere subparagrafen toepassing vinden. Teneinde een toepassing te waarborgen die zowel in zichzelf consistent als in overeenstemming met de richtlijn is, moet het antwoord vooral op artikel 5, lid 2, sub a, worden geconcentreerd. 77. De problematiek waarvoor de nationale rechter zich ziet gesteld, lijkt te zijn of de bestaande rechtspraak van het Bundesgerichtshof, dat bij het kopiëren van analoog naar analoog met behulp van een reeks apparaten (bijvoorbeeld scanner, computer en printer) de heffing slechts mag gelden voor het apparaat waarmee een beeld van het originele document kan worden verkregen (in het voorbeeld: de scanner), verenigbaar is met de richtlijn, zoals de leveranciers betogen, dan wel of, zoals VG Wort betoogt, de heffing gespreid moet worden over alle apparaten in de reeks, naargelang de mate van het gebruik dat van elk wordt gemaakt. Het Bundesgerichtshof vraagt zich af of een heffing op alle apparaten niet inbreuk maakt op het beginsel van gelijke behandeling, vooral omdat moeilijk is vast te stellen in hoeverre PC’s en printers worden gebruikt voor het maken van analoge kopieën. VG Wort is daarentegen van mening dat dit niet moeilijk is vast te stellen en dat oplegging van de heffing op scanners, met uitsluiting van computers en printers, scanners te duur zou maken, terwijl het maken van reproducties van een digitale bron daarenboven wordt toegelaten zonder dat hiervoor hoeft te worden bijgedragen aan een billijke compensatie voor auteurs. 78. In het arrest Padawan[47] aanvaardde het Hof, in de context van artikel 5, lid 2, sub b, van de richtlijn, dat de lidstaten een ruime vrijheid genieten bij hun beslissing hoe het stelsel van billijke compensatie wordt ingericht; dat die compensatie in beginsel verschuldigd is aan auteurs die nadeel hebben ondervonden van de invoering van de privékopieexceptie doordat personen in het kader van deze exceptie kopieën maken; dat het echter aanvaardbaar is om daartoe een heffing op te leggen aan degenen die kopieën maken voor anderen of aan degenen die anderen daarvoor installaties, apparaten of dragers ter beschikking stellen, ervan uitgaande dat de heffing kan worden doorberekend in de prijs. Als deze beginselen Pagina 20 van 31
207
IEPT20130627, Hof van Justitie EU, VG Wort
www.boek9.nl
van toepassing zijn in de context van artikel 5, lid 2, sub b, moeten zij naar mijn mening eveneens van toepassing zijn ten aanzien van artikel 5, lid 2, sub a. 79. Het Hof oordeelde echter voorts dat de ongedifferentieerde toepassing van de heffing voor het kopiëren voor privégebruik, met name op installaties, apparaten en dragers voor digitale reproductie die niet ter beschikking van privégebruikers worden gesteld en duidelijk bestemd zijn voor andere doelen dan voor het kopiëren voor privégebruik, niet in overeenstemming is met artikel 5, lid 2, sub b, van de richtlijn, al is het, wanneer de betrokken installaties voor privégebruik ter beschikking van natuurlijke personen zijn gesteld, niet noodzakelijk aan te tonen dat die personen daarmee daadwerkelijk kopieën voor privégebruik hebben gemaakt en aldus de auteur van het beschermde werk daadwerkelijk hebben benadeeld.[48] Een heffing op installaties, apparaten en dragers die niet berust op het werkelijke gebruik voor de reproductie van beschermd materiaal maar op het vermoedelijke gebruik, mag dus worden opgelegd, maar moet worden uitgesloten wanneer elk zodanig gebruik zelf is uitgesloten. Ook hier lijkt hetzelfde te moeten gelden met betrekking tot analoog kopiëren binnen de grenzen van artikel 5, lid 2, sub a. 80. In het licht van het door mij voorgestelde antwoord op de tweede vraag zou het dus in beginsel aanvaardbaar zijn om een heffing op te leggen op de fabricage, invoer en verkoop van niet alleen apparaten als fotokopieer- en AIO-apparaten die ieder afzonderlijk kopieën van analoog naar analoog kunnen maken, maar tevens van apparaten die niet afzonderlijk gebruikt kunnen worden voor het maken van zulke kopieën, maar wel wanneer zij op elkaar zijn aangesloten. 81. Voor zover een dergelijke heffing wordt opgelegd uit hoofde van de richtlijn, en dus ter uitvoering van Unierecht, moeten de lidstaten bij de uitoefening van de hun openstaande mogelijkheden de algemene beginselen van Unierecht in acht nemen.[49] 82. In het geval van een heffing voor een reeks apparaten lijkt het niet in overeenstemming met het beginsel van gelijke behandeling of met het evenredigheidsbeginsel – noch met de gedachte van billijke compensatie of van een rechtvaardig evenwicht tussen rechthebbenden en gebruikers[50] – om elk onderdeel van de reeks aan dezelfde heffing te onderwerpen, zoals een opzichzelfstaand apparaat als een fotokopieerapparaat. Een dergelijke benadering zou betekenen dat een gebruiker verplicht zou worden sterk uiteenlopende bijdragen voor billijke compensatie te betalen afhankelijk van de apparatuur die hij heeft uitgezocht, wat niet „rechtvaardig” lijkt, maar wel de mededinging tussen leveranciers van verschillende apparaten zal kunnen verstoren. 83. De opvatting van VG Wort – spreiding van de heffing over de apparaten – lijkt op het eerste gezicht niet in strijd met de richtlijn. Evenmin lijkt het op het eerste gezicht echter in strijd met de richtlijn om slechts één apparaat in de reeks met de heffing te belasten. Maar de zaken zijn gecompliceerder, met name
wanneer het beginsel van gelijke behandeling, waarnaar het Bundesgerichtshof verwijst, in aanmerking wordt genomen. 84. Ten eerste is het ongetwijfeld mogelijk om statistische gegevens te verkrijgen over de mate waarin fotokopieer- of AIO-apparaten gemiddeld gebruikt worden voor de reproductie van beschermd materiaal, en alleen op basis van zulke gegevens kan voor die apparaten een heffing (of althans het soort heffing als in het arrest Padawan) bestemd voor een billijke compensatie van auteurs worden berekend. Het is echter de vraag of zulke gegevens geëxtrapoleerd kunnen worden naar een reeks apparaten bestaande uit bijvoorbeeld een scanner, een computer en een printer. Het lijkt niet aannemelijk dat een dergelijke reeks in de eerste plaats bestemd is voor analoog naar analoog kopiëren, waarvoor fotokopieer- of AIO-apparaten veel geschikter zijn. Als een dergelijke keten al hiervoor gebruikt wordt, lijkt dat gebruik eerder te behoren tot de specifieke werkingssfeer van artikel 5, lid 2, sub b, van de richtlijn dan tot die van artikel 5, lid 2, sub a, aangezien andere dan natuurlijke personen, of personen die kopieën maken voor ander dan privégebruik en zonder winstoogmerk, geneigd zullen zijn te kiezen voor minder omslachtige manieren om analoog naar analoog te kopiëren, met andere woorden, voor fotokopiëren of misschien zelfs een soort offsetdruk. In termen van werkelijk gebruik (opgevat als statistisch gemiddelde) voor zodanige kopieën, lijkt het derhalve lastig om een reeks van drie apparaten die elk een deel van het proces uitvoeren, gelijk te stellen met een enkel apparaat dat het hele proces verricht. 85. Ten tweede, wanneer een scanner, PC en printer samen kunnen worden gebruikt om kopieën van analoog naar analoog te maken, hoeft het apparaat van invoer niet noodzakelijk een scanner te zijn. Digitale camera’s, met inbegrip van die op andere apparaten, kunnen hiervoor eveneens gebruikt worden. Wanneer een heffing op scanners wordt gelegd (in proportie tot de rol die zij in de reeks spelen of anderszins), zou deze dan niet tevens moeten gelden voor andere invoerapparatuur? 86. Ten derde kan men de door het Bundesgerichtshof genoemde keten van drie apparaten eveneens beschouwen (waarschijnlijk meer in overeenstemming met hun werkelijke gebruik) als twee paar apparaten (scanner en computer, computer en printer), die ieder kopieën maken die niet analoog naar analoog zijn en dus, in overeenstemming met het door mij voorgestelde antwoord op de tweede vraag, niet vallen onder artikel 5, lid 2, sub a, van de richtlijn. Voor zover zulk gebruik onder andere in artikel 5, leden 2 en 3, voorziene beperkingen valt, lijkt het duidelijk dat een heffing ten behoeve van de billijke compensatie gerechtvaardigd kan zijn, maar dat is iets anders dan een heffing als billijke compensatie voor het maken van kopieën van analoog naar analoog (reproductie door fotokopiëren of een werkwijze die een soortgelijk resultaat oplevert, in de formulering van het UrhG). 87. Ten vierde, wat de specifieke toepassing van de heffing zoals uitgewerkt in bijlage II bij het UrhG Pagina 21 van 31
208
IEPT20130627, Hof van Justitie EU, VG Wort
www.boek9.nl
betreft, valt moeilijk in te zien hoe de criteria betreffende het aantal kopieën per minuut en de mogelijkheid van kleurenkopieën zonder problemen kunnen worden toegepast op een keten van apparaten, of de heffing nu gespreid over alle apparaten van de keten of op een enkel apparaat wordt geheven, tenzij, in het laatste geval, dat apparaat de printer is. 88. De in de hoofdgedingen te beantwoorden vraag werpt derhalve een aantal problemen op. Deze zijn grotendeels terug te voeren op het feit dat de beperkingen in artikel 5, leden 2 en 3, van de richtlijn gedeeltelijk samenvallen, alsmede op de wijze waarop de litigieuze Duitse heffing door een aantal van deze beperkingen heenloopt. Zij brengen echter tevens een zekere spanning aan het licht in de benadering van het Hof in het arrest Padawan[51], die in de context van die zaak wellicht niet dadelijk zichtbaar was. 89. In dat arrest stelde het Hof zich in wezen op het standpunt dat 1) een noodzakelijk verband bestaat tussen de kopieerhandeling en de verplichting om de billijke compensatie voor de rechthebbenden te financieren, 2) een vermoeden geldt dat apparatuur die gebruikt kan worden voor het maken van kopieën inderdaad daarvoor gebruikt wordt, en 3) geen heffing mag worden opgelegd op apparatuur die duidelijk niet binnen de werkingssfeer van de specifieke door de richtlijn toegestane beperking valt.[52] 90. Mijns inziens was dat standpunt makkelijker te handhaven in de context van de zaak Padawan dan in die van de onderhavige zaak. In de zaak Padawan ging het namelijk enkel om het kopiëren voor privégebruik, dat wordt uitgesloten door artikel 5, lid 2, sub b, van de richtlijn, en om voorwerpen die in de eerste plaats voor het maken van kopieën waren bestemd en onder die bepaling konden vallen. Zowel aan het geschil in het nationale geding als aan de redenering van het Hof in antwoord op de gestelde vragen lag de (onder de omstandigheden ongetwijfeld gerechtvaardigde) vooronderstelling ten grondslag, dat er een duidelijk onderscheid was tussen het maken van kopieën voor privégebruik, dat onder de definitie van artikel 5, lid 2, sub b, valt, en het maken van kopieën voor beroepsmatig gebruik, dat hier niet onder valt. De onderhavige zaken hebben echter betrekking op een heffing ter financiering van een billijke compensatie in een reeks min of meer samenvallende uitzonderingsgevallen, waarvan een groot aantal buiten de definitie van artikel 5, lid 2, sub b, valt, maar die alle binnen die van artikel 5, lid 2, sub a, moeten vallen. Bovendien wordt gevorderd die heffing op te leggen op apparaten waarvan het beoogde en daadwerkelijke gebruik zich gemeenlijk uitstrekt buiten wat wordt voorzien door bovengenoemde bepalingen van de richtlijn, terwijl die apparaten dikwijls worden gebruikt in verschillende configuraties die niet binnen de sfeer vallen waar alle uitzonderingen samenvallen, zonder dat duidelijk is hoe bij de aankoop van een apparaat het toekomstig gebruik ervan dient te worden bepaald. 91. Ik ben van mening dat, om de benadering van het arrest Padawan in zijn geheel te handhaven, deze wellicht moet worden beperkt tot nationale
uitzonderingen op het reproductierecht die uitsluitend onder de definitie van artikel 5, lid 2, sub b, van de richtlijn vallen, alsmede tot heffingen op apparaten of dragers waarbij kan worden gedifferentieerd naar het gebruik (privé of anderszins). Ten aanzien van de onderhavige heffing is mijns inziens wellicht een meer genuanceerde benadering gewenst, die eventueel meer ruimte laat aan de lidstaten. 92. Ik zou mij willen aansluiten bij de opvatting van de Commissie en Kyocera dat, hoewel de billijke compensatie in de betekenis van de richtlijn ongetwijfeld bedoeld is tot herstel van schade veroorzaakt door kopieergedrag waarover de rechthebbenden ingevolge de beperkingen of restricties op het reproductierecht geen macht meer hebben, nergens in de richtlijn wordt verlangd dat de compensatie altijd wordt gefinancierd door degenen die de betrokken kopieën maken. Een dergelijke financieringswijze wordt weliswaar nergens uitgesloten, maar of dit de aangewezen weg is kan afhangen van de omstandigheden van de afzonderlijke beperking of restrictie. En wanneer het antwoord bevestigend luidt, kan het antwoord op de vraag of een heffing op kopieerapparatuur of dragers de aangewezen methode is om dit te bereiken, eveneens afhankelijk zijn van de omstandigheden. Een heffing op blanco DVD’s kan bijvoorbeeld geschikt zijn als billijke compensatie voor het kopiëren van films door particulieren, terwijl een heffing op blanco papier in het kader van een privékopie-exceptie minder geschikt zal zijn dan een heffing op fotokopieerapparaten. Met betrekking tot andere gevallen waarvoor een beperking op het reproductierecht is voorzien (zoals bijvoorbeeld citaten in de context van een boekbespreking of beoordeling, of gebruik ten behoeve van een spotprent, parodie of persiflage), is het goed mogelijk dat er geen zinvol aanknopingspunt is voor een heffing. 93. Gezien de aard van de problemen die ik hierboven heb uiteengezet, lijkt me dat het aan de nationale rechter staat om de bij het UrhG ingestelde heffing in meer detail te onderzoeken dan dit Hof kan doen. Onderzocht moet worden op welke manier de heffing wordt berekend voor fotokopieerapparaten, en in hoeverre die berekening kan worden getransponeerd op een keten van apparaten die samen vergelijkbare kopieën kunnen maken, maar waarin geen enkel apparaat afzonderlijk dit kan doen en elk apparaat meestal gebruikt wordt voor andere doeleinden. Hij dient in te gaan op de vraag of de toepassing van de heffing op een dergelijke keten apparaten of op individuele apparaten in de keten, een rechtvaardig evenwicht tussen de rechten en belangen van rechthebbenden en gebruikers tot stand brengt. Met betrekking tot het beginsel van gelijke behandeling, dat het Bundesgerichtshof met name ter harte gaat, zou hij naar mijn mening in het bijzonder het aspect van de gelijke behandeling van de kopers van apparatuur (met inbegrip van andere apparaten met vergelijkbare functies) moeten onderzoeken en niet slechts van importeurs of distributeurs, aangezien de last van de
Pagina 22 van 31 209
IEPT20130627, Hof van Justitie EU, VG Wort
www.boek9.nl
heffing uiteindelijk door die kopers zal worden gedragen. Vierde vraag: technische voorzieningen om kopiëren zonder toestemming tegen te gaan 94. Met betrekking tot het kopiëren voor privégebruik schrijft artikel 5, lid 2, sub b, van de richtlijn voor, dat rechthebbenden een billijke compensatie ontvangen waarbij rekening wordt gehouden met het al dan niet toepassen van technische voorzieningen[53] op het beschermde materiaal in kwestie. Technische voorzieningen dienen ter voorkoming of beperking van handelingen die niet zijn toegestaan door de rechthebbende, en worden geacht „doeltreffend” te zijn indien het gebruik van materiaal wordt gecontroleerd door toepassing van een controle op de toegang of een beschermingsprocedé (zoals encryptie of vervorming) of door een kopieerbeveiliging. Volstaat de mogelijkheid om zulke voorzieningen te treffen (in tegenstelling tot de daadwerkelijke toepassing ervan) om de voorwaarde van een billijke compensatie in artikel 5, lid 2, sub b, buiten werking te stellen? 95. In de context van de nationale bepalingen die in de hoofdgedingen aan de orde zijn, is deze vraag van belang voor de berekening van de heffing (in relatie tot degenen die gerechtigd zijn een billijke compensatie te ontvangen).[54] 96. Ik wil echter opnieuw beklemtonen dat deze bepalingen een heffing betreffen voor reproductiehandelingen die zowel binnen als buiten de werkingssfeer vallen van de uitzondering voor kopiëren voor privégebruik in artikel 5, lid 2, sub b, van de richtlijn, dat als enige de eis stelt dat rekening wordt gehouden met de toepassing of niet-toepassing van technische voorzieningen. Bovendien betreft het hier enkel, als het door mij voorgestane antwoord op de tweede vraag juist is, kopieerhandelingen van analoog naar analoog. Weliswaar kunnen bepaalde voorzieningen worden getroffen om het maken van zulke kopieën te bemoeilijken[55], maar die worden overwegend aangewend om vervalsing van officiële documenten tegen te gaan of om bedrijfsgeheimen veilig te stellen, en niet zozeer om materiaal te beschermen waarop auteursrecht rust. De technische voorzieningen waarop de richtlijn doelt, zijn met name die ter voorkoming of beperking van reproductie van digitale bronnen. Om een voorbeeld te noemen, een document kan visueel toegankelijk worden gemaakt op een computer in een vorm waarbij opslag of afdrukken zonder wachtwoord onmogelijk is; gebruikers kunnen het wachtwoord ontvangen mits zij zich bij de rechthebbende laten registreren, akkoord gaan met bepaalde voorwaarden en een bepaald bedrag betalen. 97. Ik betwijfel derhalve of het antwoord op de vierde vraag relevantie heeft voor de litigieuze heffing. (Ik ben het echter niet eens met de stelling van Fujitsu, dat die relevantie zou ontbreken omdat artikel 5, lid 2, sub b, niet ziet op reproducties op „welke drager dan ook” maar enkel op „een analoge/digitale geluidsdrager, beelddrager of audiovisuele drager”, wat de oorspronkelijk gebruikte formulering was in het voorstel van de Commissie en door de Raad slechts
„eenvoudigheidshalve vervangen” werd.[56] De richtlijn gebruikt de woorden „welke drager dan ook” en kan niet worden uitgelegd op een wijze die ingaat tegen de duidelijke betekenis daarvan. Papier is overigens hoe dan ook een „analoge visuele drager”, zelfs wanneer het meestal niet als zodanig zou worden omschreven.) Ik zal de vraag niettegenstaande mijn twijfels toch behandelen zoals hij is geformuleerd. 98. Afgezien van de stelling van Fujitsu aangaande de irrelevantie van de vraag, zijn de voorgestelde antwoorden in te delen in drie groepen. Hewlett Packard, Kyocera, de Litouwse en de Nederlandse regering alsmede de regering van het Verenigd Koninkrijk zijn alle van mening dat de enkele mogelijkheid om „technische voorzieningen” te gebruiken ter bescherming van een werk, volstaat om elk vereiste van billijke compensatie voor reproducties van het werk uit te sluiten; de Ierse regering huldigt in grote lijnen hetzelfde standpunt maar staat een benadering per geval voor. VG Wort, de Duitse en de Poolse regering en de Commissie zijn daarentegen van mening dat alleen daadwerkelijk gebruik van zulke maatregelen dat gevolg zou horen te hebben. Anderzijds zijn de Spaanse en de Finse regering van oordeel dat de richtlijn niet voldoende expliciet is en dat de kwestie door de lidstaten uitgemaakt moet worden. (Alle partijen lijken het echter eens te zijn dat wanneer doeltreffende technische voorzieningen werkelijk worden toegepast, geen aanspraak op billijke compensatie kan worden gemaakt.) 99. De argumenten waarmee de eerste opvatting wordt verdedigd, leunen voor een groot deel op de punten 35 en 39 van de considerans van de richtlijn, waarin wordt gesteld dat rekening moet worden gehouden met, respectievelijk, „de mate waarin gebruik wordt gemaakt van de in deze richtlijn bedoelde technische voorzieningen” en technologische ontwikkelingen „wanneer doeltreffende technische beveiligingsvoorzieningen beschikbaar zijn”. Er wordt tevens op gewezen dat, wanneer rechthebbenden aanspraak op compensatie konden maken louter op grond van het feit dat zij er niet voor hebben gekozen om zulke voorzieningen te treffen, zij niet zouden worden aangespoord om hun intellectuele eigendomsrechten te beschermen of anderszins uit te oefenen, zoals de voornaamste doelstelling van de richtlijn is, maar eenvoudig genoegen konden nemen met een algemene heffing ter verkrijging van compensatie die mogelijk niet in verband zou staan met de werkelijke vraag naar hun materiaal. Verscheidene partijen verwijzen naar een concept werkdocument van de Commissie[57] dat dit standpunt lijkt te ondersteunen. Zij benadrukken voorts de uitspraak van het Hof in het arrest Padawan[58] dat billijke compensatie moet worden beschouwd als de vergoeding van de door de auteur geleden schade en op die basis moet worden berekend; wanneer een rechthebbende een digitale kopie van zijn werk toegankelijk heeft gemaakt en geen poging heeft gedaan te voorkomen dat deze met technologische
Pagina 23 van 31 210
IEPT20130627, Hof van Justitie EU, VG Wort
www.boek9.nl
middelen gekopieerd wordt, kan hij niet geacht worden schade te hebben geleden wanneer dat gebeurt. 100. De aanhangers van de tegengestelde opvatting wijzen met name op het duidelijke gebruik van de woorden „toepassing of niet-toepassing”[59] in artikel 5, lid 2, sub b, van de richtlijn, en van de vermelding van „doeltreffende” technische voorzieningen in artikel 6, lid 3, die beide lijken uit te sluiten dat rekening wordt gehouden met de loutere mogelijkheid van toepassing van technische voorzieningen. 101. Ik ben niet ongevoelig voor de aantrekkingskracht van een beleidslijn waarin een rechthebbende die zijn werk toegankelijk maakt voor het publiek, maar niet de middelen aanwendt die hem ter beschikking staan om in overeenstemming met zijn reproductierecht (zijn primaire recht in het stelsel van de richtlijn) controle uit te oefenen over het maken van kopieën, geen aanspraak meer kan maken op billijke compensatie (een secondair recht) wanneer dit werk wordt gekopieerd voor privégebruik. Het is echter niet aan het Hof om zich voor of tegen een dergelijke beleidslijn uit te spreken, maar om de richtlijn zoals van kracht uit te leggen. 102. De formulering van artikel 5, lid 2, sub b, van de richtlijn bevat geen criterium betreffende de beschikbaarheid van technische voorzieningen: de bepaling verwijst uitdrukkelijk en uitsluitend naar de toepassing of niet-toepassing ervan (respectievelijk naar of zij wel of niet werden toegepast). Indien een gevolg is verbonden aan het rekening houden met de toepassing van zulke voorzieningen op auteursrechtelijk materiaal voor de aanspraak van rechthebbenden op een billijke compensatie, dan kan hetzelfde gevolg niet zijn verbonden aan het rekening houden met de (om ongeacht welke reden) niettoepassing ervan, wil de laatste zinsnede in artikel 5, lid 2, sub b, ook maar enige betekenis hebben. 103. Het is een feit dat de considerans enige aanwijzingen bevat die een andere opvatting zouden kunnen staven. Ik kan in de woorden „de mate waarin gebruik wordt gemaakt” in punt 35 echter niet lezen dat deze ook maar enige consequenties verbinden aan het niet inzetten van beschikbare voorzieningen. In punt 39 wordt wel gesproken van beschikbaarheid, namelijk: „De lidstaten moeten, wanneer zij de beperking of restrictie voor het kopiëren voor privégebruik toepassen, naar behoren rekening houden met de technologische en economische ontwikkelingen, met name wat het digitaal kopiëren voor privégebruik en de vergoedingsstelsels betreft, wanneer doeltreffende technische beveiligingsvoorzieningen beschikbaar zijn.” Dat lijkt me echter nog ver verwijderd van een verklaring dat billijke compensatie moet worden uitgesloten wanneer voorzieningen wel beschikbaar zijn, maar niet gebruikt worden. Ik kan elders in de richtlijn of in de wetsgeschiedenis evenmin aanwijzingen vinden dat een dergelijk resultaat werd beoogd. Ten slotte ben ik niet van mening, dat kan ook maar in het minst kan worden afgegaan op een werkdocument dat lijkt te zijn blijven steken in het ontwerpstadium en duidelijk niet representatief is voor
de opvattingen die de Commissie aan het Hof heeft voorgelegd. 104. Ik ben er echter evenmin van overtuigd, dat de richtlijn verlangt dat billijke compensatie wordt verstrekt in alle lidstaten waar rechthebbenden hebben nagelaten om, met alle hun ter beschikking staande middelen, het kopiëren zonder toestemming te voorkomen of beperken. De woorden „billijke compensatie [...] waarbij rekening wordt gehouden met het al dan niet toepassen van [...] technische voorzieningen” kunnen ook de mogelijkheid omvatten dat niet-toepassing van beschikbare maatregelen niet noodzakelijkerwijze leidt tot billijke compensatie. De formulering van punt 39 in de considerans leent zich in gelijke mate, of zelfs meer, tot het aannemen van een dergelijke mogelijkheid. Ik teken aan, dat punt 39 (anders dan bijvoorbeeld punt 35) bovendien geen algemene verklaring bevat inzake de inhoud van de richtlijn maar slechts stelt „de lidstaten moeten [...] naar behoren rekening houden [...]”. Een dergelijke formulering is kenmerkend voor de punten in de considerans die de lidstaten een zekere mate van vrijheid laten.[60] Aangezien het hier in wezen een beleidsvraag betreft, en wel in een aangelegenheid waarover de richtlijn geen duidelijkheid geeft, ben ik van oordeel dat de juiste uitlegging is, dat artikel 5, lid 2, sub b, de lidstaten de keuze laat of en in hoeverre in een billijke compensatie dient te worden voorzien wanneer rechthebbenden de beschikking hebben over technische voorzieningen maar daarvan geen gebruik maken. Vijfde vraag: billijke compensatie ingeval toestemming tot kopiëren is verleend 105. Wanneer een lidstaat het reproductierecht aan een beperking of restrictie heeft gebonden, met een (verplichte of facultatieve) aanspraak op billijke compensatie, geldt die aanspraak dan ook wanneer rechthebbenden uitdrukkelijk of impliciet toestemming hebben gegeven voor reproductie van hun werk? 106. Ook deze vraag is van belang voor de berekening van de heffing in relatie tot de personen die aanspraak kunnen maken op een billijke compensatie. Er wordt tevens een principiële kwestie aangesneden, betreffende de verhouding tussen enerzijds het basisrecht om reproductie toe te staan of te verbieden, waaraan het recht is verbonden om betaling voor dit reproduceren te bedingen dan wel schadevergoeding ter zake van inbreuk te vorderen, en anderzijds de beperkingen die het nationale recht daarop kan stellen, met daaraan verbonden het recht op een billijke compensatie. 107. Het Bundesgerichtshof wijst op de nadruk die het arrest Padawan[61] legt op het verband tussen compensatie en de schade die rechthebbenden lijden door het kopiëren van hun werken, terwijl een rechthebbende geen schade kan lijden door het kopiëren van zijn werk zonder diens toestemming. Het neigt echter tot het standpunt dat een beperking of restrictie op het reproductierecht krachtens artikel 5, lid 2 of 3, van de richtlijn aan de rechthebbende diens recht ontneemt om reproductie uit hoofde van artikel 2 Pagina 24 van 31
211
IEPT20130627, Hof van Justitie EU, VG Wort
www.boek9.nl
toe te staan of te verbieden, zodat aan eventuele toestemming geen gevolgen zouden zijn verbonden in de opzet van de richtlijn. 108. In wezen zijn VG Wort, de Duitse en de Poolse regering het eens met het voorlopige standpunt van het Bundesgerichtshof; de Commissie heeft een soortgelijke maar iets genuanceerdere opvatting; de leveranciers en alle overige lidstaten die opmerkingen hebben ingediend, zijn echter in essentie van mening dat een rechthebbende die, in de uitoefening van zijn door artikel 2 van de richtlijn gewaarborgde recht, toestemming geeft (uitdrukkelijk of impliciet, tegen betaling of niet) om zijn werk te kopiëren, afstand doet van elke aanspraak op billijke compensatie die anders eventueel verschuldigd zou zijn uit hoofde van een krachtens artikel 5, lid 2 of 3, ingestelde beperking of restrictie op dit recht. 109. De principiële vraag kan eenvoudig worden omschreven: indien een rechthebbende gebruik wenst te maken van zijn recht om reproductie toe te staan of te verbieden in omstandigheden waarvoor de nationale wetgeving in een beperking op dat recht voorziet, wat gaat dan voor, het reproductierecht of de beperking? 110. Het antwoord lijkt eveneens tamelijk eenvoudig, althans in beginsel. Wanneer een persoon een door de wet toegekend recht geniet, maar dit recht is onderworpen aan eveneens bij de wet voorziene beperkingen en restricties, kan het niet worden uitgeoefend wanneer en voor zover die beperkingen en restricties van toepassing zijn. Een voorgenomen uitoefening van het recht zal geen verdergaande rechtsgevolgen hebben dan zijn voorzien in de regels die de beperkingen en restricties beheersen. Dat is precies de situatie die zich voordoet ten aanzien van het reproductierecht waarin de lidstaten op grond van artikel 2 van de richtlijn dienen te voorzien, in verhouding tot de beperkingen en restricties die zij mogen stellen krachtens artikel 5, leden 2 en 3, voor zover zij van deze mogelijkheid gebruik maken. 111. Wanneer een lidstaat bijvoorbeeld een eenvoudige beperking op het reproductierecht instelt zonder te voorzien in billijke compensatie, voor het maken van fotokopieën in scholen ten behoeve van onderwijsdoeleinden (waartoe artikel 5, lid 2, sub c, van de richtlijn de bevoegdheid verleent), dan hebben rechthebbenden daarover niets in te brengen. Zij kunnen het maken van fotokopieën niet verbieden, en wanneer zij toestemming zouden willen verlenen is dit zowel overbodig als rechtens krachteloos. Deze situatie kan niet anders zijn wanneer de lidstaat besluit dezelfde beperking in te stellen, maar dan wel met een recht op billijke compensatie. Het enige verschil is, dat rechthebbenden aanspraak kunnen maken op die compensatie onder de daarvoor in het nationale recht gestelde voorwaarden. De situatie kan evenmin anders zijn in gevallen (zoals die van artikel 5, lid 2, sub a en b) waarin de lidstaat geen andere optie heeft dan te voorzien in billijke compensatie. 112. Om het nog weer anders te formuleren, wanneer een lidstaat, in overeenstemming met artikel 5, leden 2 en 3, van de richtlijn, voorziet in een beperking op het
volgens artikel 2 verleende reproductierecht, kunnen rechthebbenden in beginsel niet eenvoudig, met een beroep op dat recht, de beperking opzijzetten. 113. Dat dient naar mijn mening de grondgedachte te zijn en op zijn minst het uitgangspunt voor het antwoord op de vijfde vraag. In het licht van een of meer van de andere aangevoerde argumenten is het echter wellicht gepast dit uitgangspunt bij te stellen. 114. Ten eerste betogen Fujitsu en Hewlett Packard, dat de uitlegging van het Bundesgerichtshof een inmenging vormt in het door artikel 17 van het Handvest van de grondrechten gewaarborgde eigendomsrecht[62], aangezien het rechthebbenden verhindert om licentie te verlenen voor het vrij kopiëren van hun werken. Hoewel het inderdaad om een inmenging gaat, wordt deze naar mijn mening duidelijk toegestaan door de tweede zin van artikel 17, lid 1, van het Handvest, indien deze plaatsvindt „in het algemeen belang, in de gevallen en onder de voorwaarden waarin de wet voorziet” en een billijke vergoeding wordt betaald. 115. Ten tweede ontlenen de leveranciers en verschillende lidstaten een aantal argumenten aan bepaalde uitspraken in het arrest Padawan. In punt 39 van dat arrest verklaarde het Hof dat billijke compensatie tot doel heeft de auteurs te vergoeden voor het gebruik dat zonder hun toestemming van hun beschermde werken wordt gemaakt; in punt 40 bevestigde het dat billijke compensatie verband houdt met de schade die voor de auteur resulteert uit de reproductie van zijn beschermd werk die zonder zijn toestemming voor privégebruik wordt gemaakt, en in punt 45, dat een persoon die de houder van het reproductierecht benadeelt, degene is die voor privégebruik een dergelijke reproductie van een beschermd werk vervaardigt zonder vooraf toestemming te vragen aan de houder. Het betoog luidt, dat billijke compensatie mitsdien niet verschuldigd kan zijn wanneer toestemming is gevraagd en verleend, hetzij om niet of tegen betaling. In geen van deze gevallen kan nadeel zijn geleden of zou de rechthebbende aanspraak moeten hebben op (meer) compensatie, die dan in elk geval niet „billijk” zou zijn. 116. Ik ben er niet van overtuigd dat de aangehaalde passages enkel op deze manier behoren te worden gelezen. In punt 2 van het dictum van het arrest oordeelde het Hof, dat billijke compensatie moet worden berekend op basis van het criterium van de schade geleden door de auteurs van beschermde werken als gevolg van de invoering van de privékopieexceptie. In dat licht lees ik de eerdere verwijzingen naar het ontbreken van toestemming. Toestemming kan niet worden gegeven, omdat het recht om die te verlenen of te weigeren de rechthebbende is ontnomen, en de billijke compensatie is verschuldigd wegens dat feit. 117. Ten derde wordt evenwel, en dit is belangrijker, een beroep gedaan op verschillende passages in de considerans van de richtlijn. Punt 30 luidt: „De in deze richtlijn bedoelde rechten kunnen overgaan en contractueel in licentie worden gegeven, onverminderd de toepasselijke nationale wetgeving inzake het Pagina 25 van 31
212
IEPT20130627, Hof van Justitie EU, VG Wort
www.boek9.nl
auteursrecht en de naburige rechten.” Punt 35 bevat, in verband met beperkingen en restricties, de zin: „In gevallen waarin de rechthebbenden reeds betaling in een andere vorm hebben ontvangen, bijvoorbeeld als onderdeel van een licentierecht, is eventueel geen specifieke of afzonderlijke betaling nodig.” In punt 44 wordt overwogen: „beperkingen en restricties mogen niet op zodanige wijze worden toegepast dat [...] afbreuk wordt gedaan aan de normale exploitatie van zijn werk of andere zaak.” Punt 45 luidt: „De in artikel 5, leden 2, 3 en 4, bedoelde beperkingen of restricties dienen geen belemmering te vormen voor het vaststellen van contractuele betrekkingen die tot doel hebben een billijke compensatie voor de rechthebbenden te waarborgen voorzover het nationale recht dit toestaat.” Ten aanzien van het gebruik van technische voorzieningen dienende om het kopiëren te voorkomen of te beperken, wordt in punt 51 overwogen: „De lidstaten moeten de rechthebbenden aansporen tot het nemen van vrijwillige maatregelen waaronder het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten tussen rechthebbenden en andere betrokken partijen, teneinde het doel van bepaalde beperkingen en restricties waarin het nationaal recht van de lidstaten overeenkomstig deze richtlijn voorziet, te helpen bereiken.” Punt 52 voegt hieraan toe: „Bij de toepassing van een beperking of restrictie inzake het kopiëren voor privégebruik overeenkomstig artikel 5, lid 2, onder b, dienen de lidstaten eveneens te bevorderen dat vrijwillige maatregelen worden genomen om het doel van deze beperking of restrictie te helpen bereiken.” 118. Artikel 5, lid 5, van de richtlijn specificeert bovendien dat de in met name de leden 2 en 3 bedoelde beperkingen en restricties „slechts in bepaalde bijzondere gevallen worden toegepast mits daarbij geen afbreuk wordt gedaan aan de normale exploitatie van werken of ander materiaal en de wettige belangen van de rechthebbende niet onredelijk worden geschaad”.[63] Artikel 6, lid 4, spreekt voorts, in verband met technische voorzieningen dienende ter voorkoming of beperking van kopiëren, in de context van krachtens artikel 5, lid 2, sub a, c, d of e, of lid 3, sub a, b of e, voorziene beperkingen en restricties, van „door de rechthebbenden vrijwillig genomen maatregelen, waaronder overeenkomsten tussen de rechthebbenden en andere betrokken partijen”. 119. Gelet op deze punten van de considerans en de artikelen lijkt het nodig ons uitgangspunt enigszins bij te stellen. Hoewel ik niet van mening ben dat met punt 30 bedoeld werd te verwijzen naar krachtens de richtlijn voorziene beperkingen en restricties, wilde de wetgever duidelijk de mogelijkheid open houden dat contractuele voorzieningen en zulke beperkingen en restricties naast elkaar zouden bestaan. De grenzen daarvan worden echter niet duidelijk gedefinieerd, of zelfs maar in grove lijnen geschetst. Mijns inziens dient de lidstaten derhalve een zekere vrijheid te worden gelaten. 120. Aan deze vrijheid dienen echter grenzen te worden gesteld, en ik ben van mening dat, met name gelet op
de grondgedachte die ik tot uitgangspunt voor de beoordeling heb bestempeld, de benadering van de Commissie de juiste is. Die benadering luidt in wezen als volgt: eventueel ingestelde beperkingen en restricties zijn niet meer of minder dan dat. Waar en voor zover zij toepasselijk zijn, verkeren rechthebbenden rechtens niet langer in de positie dat zij het maken van kopieën door anderen kunnen toestaan of verbieden, of vergoeding kunnen vorderen voor kopiëren zonder toestemming. Wanneer geen billijke compensatie wordt vereist of voorzien, valt er verder niets meer over te zeggen. Maar wanneer wel in billijke compensatie is voorzien (hetzij omdat dit wordt voorgeschreven door de richtlijn of omdat de lidstaat hiervoor heeft gekozen), staat het de lidstaten vrij te bepalen dat rechthebbenden de mogelijkheid hebben om hetzij afstand te doen van iedere aanspraak op billijke compensatie, hetzij hun werken contractueel (met het bedingen van bijvoorbeeld een gepaste verhoging van de basisprijs) beschikbaar te stellen voor het maken van kopieën, zodat zij een billijke compensatie kunnen ontvangen voor toekomstig kopiëren door de verkrijgers van hun werken. 121. Het is duidelijk dat rechthebbenden die besluiten een van deze beide handelswijzen te volgen, geen aanspraak kunnen maken op uitkeringen uit fondsen als ingesteld door de litigieuze heffing, en dat de heffing op zodanige wijze berekend moet worden dat billijke compensatie enkel toekomt aan rechthebbenden die niet daarvoor hebben gekozen. Voorts mogen eventuele contractuele regelingen die worden overeengekomen tussen rechthebbenden en de verkrijgers van hun werken, noch de rechten beperken die de laatste ontlenen aan een toepasselijke beperking of restrictie, noch uitkeringen bedingen die een „billijke compensatie” in de betekenis van de richtlijn te buiten gaan. Eerste vraag: toepassing in de tijd van de richtlijn 122. Resteert de vraag in hoeverre met de uitlegging van de richtlijn rekening moet worden gehouden wat betreft de voor de onderhavige zaken relevante periode. 123. Afgaande op de dossiers betreffen de onderhavige procedures apparaten die tussen 1 januari 2001 en 31 december 2007 op de markt zijn gebracht. 124. De richtlijn werd niet gepubliceerd, en trad niet in werking, vóór 22 juni 2001 en is daarom niet van belang voor de uitlegging van het nationale recht ten aanzien van gebeurtenissen die vóór die datum hebben plaatsgevonden. 125. De lidstaten moesten de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking laten treden om uiterlijk op 22 december 2002 aan deze richtlijn te voldoen. Duitsland heeft dat proces kennelijk echter pas op 13 september 2003 voltooid.[64] 126. De nationale rechter moet niettemin het nationale recht bij de toepassing ervan, zoveel mogelijk uitleggen in het licht van de bewoordingen en het doel van de betrokken richtlijn, teneinde het hiermee beoogde resultaat te bereiken en aldus aan artikel 288, derde alinea, VWEU te voldoen.[65] Die verplichting geldt evenwel pas wanneer de termijn voor de omzetting van Pagina 26 van 31
213
IEPT20130627, Hof van Justitie EU, VG Wort
www.boek9.nl
de richtlijn is verstreken.[66] Tot dat tijdstip, en vanaf dat van inwerkingtreding van de richtlijn, geldt slechts het vereiste dat de nationale rechter zich zoveel mogelijk dient te onthouden van een uitlegging van het interne recht die, na het verstrijken van de omzettingstermijn, de verwezenlijking van de met de richtlijn nagestreefde doelstelling ernstig in gevaar zou kunnen brengen.[67] Voorts moeten niet alleen nationale bepalingen die uitdrukkelijk tot uitvoering van een richtlijn strekken, geacht worden binnen de werkingssfeer van die richtlijn te vallen, maar eveneens, vanaf de datum van inwerkingtreding van de betrokken richtlijn, de reeds bestaande nationale bepalingen waarmee kan worden verzekerd dat het nationale recht in overeenstemming is met de richtlijn.[68] 127. Mitsdien moet elke relevante bepaling van nationaal recht met betrekking tot alle tijdvakken na 22 december 2002 in overeenstemming met de richtlijn worden uitgelegd. Wat de periode van 22 juni 2001 tot 22 december 2002 betreft hoeft het nationale recht niet op die wijze te worden uitgelegd, mits de uitlegging de verwezenlijking van de nagestreefde doelstelling niet ernstig in gevaar brengt – al zijn er geen algemeen beginselen of bepalingen van Unierecht die zich ertegen verzetten dat een nationale rechter het nationale recht uitlegt conform een richtlijn vóór de termijn voor de omzetting ervan is verstreken. 128. Dit betekent onder meer dat wanneer een lidstaat in overeenstemming met artikel 5, lid 2, sub a en/of b, van de richtlijn een beperking of restrictie op het reproductierecht heeft gesteld, hij ervoor dient te zorgen dat rechthebbenden een billijke compensatie ontvangen ter zake van relevante gebeurtenissen na, maar in beginsel niet noodzakelijkerwijs vóór, 22 december 2002. 129. Luidens artikel 10, lid 2, laat de richtlijn evenwel alle vóór die datum verrichte handelingen en verkregen rechten onverlet. Dat is een specifiek voorschrift dat zich niet lijkt te verzetten tegen een richtlijnconforme uitlegging van het nationale recht, in het geval dat een dergelijke uitlegging zich zou uitstrekken tot vóór 22 december 2002 „verrichte handelingen”. 130. Het is niet direct duidelijk wat de betekenis moet zijn van „verrichte handelingen” wanneer billijke compensatie wordt verkregen door middel van een heffing over de verkoop van apparaten die bestemd zijn voor het maken van reproducties in plaats van over het maken van de reproducties zelf. De overgrote meerderheid van de apparaten die op de markt zijn gebracht tussen 22 juni 2001 en 22 december 2002 zal geschikt zijn geweest, en gebruikt zijn, om na die laatste datum reproducties te maken.[69] 131. Ter terechtzitting verwees de Commissie het Hof naar de totstandkomingsgeschiedenis van de richtlijn. 132. In zowel het oorspronkelijke als het gewijzigde voorstel (noch het Economisch en Sociaal Committee noch het Parlement hebben commentaar geleverd op de bepalingen in kwestie), luidde artikel 9, leden 2 tot en met 4:
„2. Deze richtlijn laat alle vóór [het verstrijken van de omzettingstermijn van de richtlijn] verrichte exploitatiehandelingen onverlet. 3. Deze richtlijn laat alle vóór de datum van haar inwerkingtreding gesloten overeenkomsten en verkregen rechten onverlet. 4. Niettegenstaande het bepaalde in lid 3, vallen overeenkomsten betreffende de exploitatie van werken en andere zaken, welke [bij het verstrijken van de omzettingstermijn] van kracht zijn, vijf jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn onder toepassing van deze richtlijn, indien zij voor die datum niet zijn verstreken.” 133. In de toelichting op het oorspronkelijke voorstel werd opgemerkt: „2. Punt 2 is de neerslag van een algemeen beginsel, om te verzekeren dat de richtlijn geen terugwerkende kracht heeft en niet van toepassing is op exploitatiehandelingen van beschermde werken en andere zaken die hebben plaatsvonden voor de datum waarop de richtlijn dient te zijn uitgevoerd [...]. 3. De leden 3 en 4 [bevatten] een ander algemeen beginsel, volgens welke overeenkomsten die zijn gesloten en rechten die zijn verkregen voordat belanghebbenden met de vaststelling van de richtlijn bekend konden zijn geweest, hierdoor niet worden aangetast, zodat bepaalde ,oude overeenkomsten” van de werkingssfeer van de richtlijn worden uitgesloten. [...]” 134. De uiteindelijk aangenomen formulering vormde een afspiegeling van het Gemeenschappelijk standpunt van de Raad van 28 september 2000, waarin de Raad opmerkte: „In artikel 10, lid 2, heeft de Raad een deel van het oude artikel 9, lid 3, van het gewijzigde Commissievoorstel samengevoegd met het oude lid 2; de rest van lid 3 alsmede het gehele lid 4 is geschrapt. De Raad is namelijk van mening dat vraagstukken die verband houden met de interpretatie van overeenkomsten beter nationaalrechtelijk kunnen worden geregeld.”[70] 135. Het lijkt derhalve duidelijk dat de bedoeling van de wetgever in artikel 10, lid 2, was dat de richtlijn geen gevolgen zou hebben voor exploitatiehandelingen (reproductiehandelingen in de huidige context) die werden verricht vóór 22 december 2002. 136. Bovendien dient in aanmerking te worden genomen dat Duitsland de compensatie verzekert door middel van een heffing over op de markt gebrachte apparaten die een aantal jaren voor reproductiedoeleinden gebruikt kunnen worden, dat het een dergelijk stelsel al vóór de inwerkingtreding van de richtlijn toepaste, en dat de rechtspraak van het Hof zich verzet tegen uitleggingen tijdens de omzettingsperiode die de verwezenlijking van de nagestreefde doelstelling na het verstrijken van de omzettingstermijn ernstig in gevaar brengen. De meest logische uitlegging lijkt me derhalve te zijn, dat rekening met de richtlijn moet worden gehouden vanaf 22 juni 2001, de datum van inwerkingtreding ervan, door nationale wetgeving die in billijke compensatie voorziet aldus uit te leggen dat de doelstelling om Pagina 27 van 31
214
IEPT20130627, Hof van Justitie EU, VG Wort
www.boek9.nl
zodanige compensatie toe te kennen ter zake van op of na 22 december 2002 plaatsvindende reproductiehandelingen, niet ernstig in gevaar wordt gebracht door de wijze van oplegging van een heffing waarmee beoogd wordt in billijke compensatie te voorzien over de verkoop van apparaten vóór die datum; de richtlijn is evenwel niet van toepassing op reproductiehandelingen die plaatsvonden vóór 22 december 2002. Conclusie 137. Gelet op het voorgaande geef ik het Hof in overweging de vragen van het Bundesgerichtshof als volgt te beantwoorden: – De woorden „reproductie op papier of een soortgelijke drager, met behulp van een fotografische techniek of een andere werkwijze die een soortgelijk resultaat oplevert” in artikel 5, lid 2, sub a, van richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij, moeten aldus worden uitgelegd dat daarmee enkel wordt gedoeld op reproducties van analoge originelen waarvan met optische middelen een beeldopname wordt gemaakt. Hieronder wordt mede begrepen de reproductie met behulp van een proces waarbij als tussenstadium een digitale afbeelding wordt opgeslagen op een computer of geheugendrager, mits dat proces geheel wordt uitgevoerd door een enkele persoon en/of als een enkele verrichting. – Wanneer een lidstaat krachtens artikel 5, leden 2 en 3, van richtlijn 2001/29 een beperking of restrictie heeft gesteld op het reproductierecht van artikel 2 van dezelfde richtlijn en bij die beperking of restrictie heeft voorzien in een billijke compensatie voor analoog kopiëren door middel van een heffing op apparaten waarmee zulke kopieën kunnen worden gemaakt, dient een nationale rechter die wenst te bepalen of die heffing verenigbaar is met het beginsel van gelijke behandeling in gevallen waarin de kopieën worden gemaakt met behulp van een reeks op elkaar aangesloten apparaten, te onderzoeken hoe de heffing wordt berekend voor fotokopieerapparaten en in hoeverre die berekening kan worden getransponeerd op een dergelijke reeks apparaten. Hij dient te beoordelen of de toepassing van de heffing op een dergelijke reeks apparaten, of op afzonderlijke apparaten in de reeks, een rechtvaardig evenwicht tussen de rechten en belangen van rechthebbenden en gebruikers vormt. Hij dient met name te verifiëren dat er geen ongerechtvaardigd onderscheid ontstaat, niet enkel tussen importeurs of distributeurs van apparaten (met inbegrip van andere apparaten met vergelijkbare functies), maar ook tussen de kopers van verschillende soorten apparaten, die uiteindelijk de last van de heffing dragen. – Artikel 5, lid 2, sub b, van richtlijn 2001/29 geeft lidstaten de keuze of en in hoeverre in een billijke compensatie moet worden voorzien wanneer rechthebbenden de beschikking hebben over technische voorzieningen, maar deze niet toepassen.
– Wanneer een lidstaat krachtens artikel 5, lid 2 of 3, van richtlijn 2001/29 een beperking of restrictie heeft gesteld op het reproductierecht van artikel 2 van dezelfde richtlijn, hebben de betrokken rechthebbenden niet langer de mogelijkheid controle over het kopiëren van hun werken uit te oefenen door de verlening of weigering van hun toestemming. Wanneer in die situatie in een billijke compensatie is voorzien, kunnen de lidstaten rechthebbenden niettemin toestaan om hetzij afstand te doen van iedere aanspraak op billijke compensatie hetzij hun werken contractueel beschikbaar te stellen onder voorwaarden die hun de mogelijkheid geven een billijke compensatie te ontvangen voor toekomstig kopiëren. In beide gevallen wordt de aanspraak van de rechthebbende op billijke compensatie geacht te zijn uitgeput, en niet in aanmerking genomen bij de berekening van de financiering van een algemeen stelsel van billijke compensatie. – Richtlijn 2001/29 moet in aanmerking worden genomen vanaf 22 juni 2001, de datum van inwerkingtreding ervan, door nationale wetgeving die in billijke compensatie voorziet, aldus uit te leggen dat de doelstelling om zodanige compensatie toe te kennen ter zake van op of na 22 december 2002 plaatsvindende reproductiehandelingen, niet ernstig in gevaar wordt gebracht door de wijze van oplegging van een heffing waarmee beoogd wordt in billijke compensatie te voorzien over de verkoop van apparaten vóór die datum; de richtlijn is evenwel niet van toepassing op reproductiehandelingen die plaatsvonden vóór 22 december 2002. 1 – Oorspronkelijke taal: Engels. 2 – Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (PB L 167, blz. 10; hierna: „richtlijn”). 3 – In deze conclusie zal ik de termen „kopie” en „reproductie” als synoniemen gebruiken. 4 – Artikel 5, lid 2, betreft beperkingen en restricties op het in artikel 2 bedoelde reproductierecht alleen. Artikel 5, lid 3, betreft tevens beperkingen en restricties op het recht van mededeling of van beschikbaarstelling bedoeld in artikel 3, dat in de onderhavige zaken niet specifiek aan de orde is. Afgezien van artikel 5, lid 2, sub a, worden alle in artikel 5, leden 2 en 3, toegestane beperkingen of restricties (20 in totaal) gedefinieerd aan de hand van het doel waarvoor de reproductie wordt gemaakt; in een aantal gevallen is de hoedanigheid van de persoon die de reproductie maakt een criterium (bij voorbeeld natuurlijke personen, openbare bibliotheken, onderwijsinstellingen of musea, omroeporganisaties of de pers); in slechts twee gevallen buiten artikel 5, lid 2, sub a, worden technische criteria genoemd (tijdelijke opnamen in artikel 5, lid 2, sub d, en mededeling via speciale terminals in artikel 5, lid 3, sub n). 5 – Artikel 5, lid 2, sub e, betreft „reproducties van uitzendingen door maatschappelijke instellingen met Pagina 28 van 31
215
IEPT20130627, Hof van Justitie EU, VG Wort
www.boek9.nl
een niet-commercieel oogmerk, zoals ziekenhuizen of gevangenissen”. 6 – Artikel 5, lid 1, dat hier niet aan de orde is, schrijft voor dat bepaalde tijdelijke reproductiehandelingen die een integraal en essentieel onderdeel vormen van een technisch procédé en geen zelfstandige economische waarde bezitten, zijn uitgezonderd van het reproductierecht. Er wordt evenwel niet voorzien in compensatie in deze gevallen. 7 – Berner Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst (1886), aangevuld in Parijs (1896), herzien in Berlijn (1908), aangevuld in Bern (1914), herzien in Rome (1928), Brussel (1948), Stockholm (1967) en Parijs (1971), en gewijzigd in 1979 (Berner Unie). Alle lidstaten zijn partij bij de Berner Conventie. 8 – Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom, als bijlage 1 C gehecht aan de op 15 april 1994 te Marrakech ondertekende Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (WHO), goedgekeurd bij besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994 betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap voor wat betreft de onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, van de uit de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguayronde (1986-1994) voortvloeiende overeenkomsten (PB L 336, blz. 1). 9 – WIPO Copyright Treaty („WCT”), Genève (1996) (PB 2000 L 89, blz. 8). Het trad voor zowel de EU als de lidstaten, die alle partij zijn bij dit verdrag, in werking op 14 maart 2010 (PB 2010 L 32, blz. 1). 10 – Rapport van 15 juni 2000 van het panel inzake „United States – Section 110(5) of the US Copyright Act”, WT/DS160/R, punten 6.97 e.v. 11 – Arrest van 21 oktober 2010 (C-467/08, Jurispr. blz. I-10055), met name de punten 38-50; zie ook arrest van 16 juni 2011, Stichting de Thuiskopie (C-462/09, Jurispr. blz. I00000, punten 18-29). 12 – CD-R’s, CD-RW’s, DVD-R’s en MP3-spelers. Hoewel dergelijke dragers ook kunnen worden gebruikt om digitale kopieën van tekst of grafische documenten op te slaan, worden ze meer gebruikt voor het maken van reproducties van audio- of audiovisueel materiaal zoals muziek of films. 13 – Zie de conclusie van advocaat-generaal Trstenjak, punt 32. In de huidige procedure stelt de Commissie zich nog altijd op dit standpunt en Kyocera verdedigt een vergelijkbare opvatting (zie infra, punt 92). In het arrest Stichting de Thuiskopie (aangehaald in voetnoot 11) sprak het Hof echter wel van een resultaatsverplichting (zie punten 34 en 39 van dat arrest). 14 – Punten 40 en 45 van het arrest; zie ook punten 24 en 26 van Stichting de Thuiskopie (aangehaald in voetnoot 11). 15 – Punt 52 van het arrest. 16 – Punten 46, 55 en 56 van het arrest. 17 – Punt 59 van het arrest. 18 – Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Duitse wet op het auteursrecht en
naburige rechten) van 9 september 1965, in de vóór 1 januari 2008 geldende redactie (hierna: „UrhG”). Volgens de Duitse regering was het UrhG met ingang van 13 september 2003 volledig met de richtlijn in overeenstemming gebracht bij het Gesetz zur Regelung des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft (wet tot regeling van het auteursrecht in de informatiemaatschappij). Voor zover van belang voor de door het Bundesgerichtshof aangehaalde bepalingen, lijkt die wet § 53, leden 1 tot en met 3, UrhG te hebben gewijzigd. 19 – Zie infra, punten 48 e.v. 20 – De term „angemessene Vergütung” [passende beloning] wordt gebruikt in punt 10 van de considerans van de richtlijn, dat in de Engelse taalversie spreekt van „appropriate reward” en in de Franse van „rémunération appropriée”. Punt 10 van de considerans lijkt te doelen op de normale exploitatie van auteursrechten, en niet op de uitzonderingen daarop in artikel 5, leden 2 en 3. De Duitse term voor „billijke compensatie” („fair compensation”/„compensation équitable”) in de richtlijn is „gerechter Ausgleich”. Om de zaken nog meer te compliceren, wordt de term „angemessene Vergütung” gebruikt in de Duitse taalversie van de artikelen 11bis, lid 2, en 13, lid 1, van de Berner Conventie (aangehaald in voetnoot 7), waar het correspondeert met „equitable remuneration” en „rémunération équitable” in respectievelijk de Engelse en Franse versie; het wordt tevens gebruikt als equivalent voor die termen in een aantal Unierichtlijnen op het gebied van de intellectuele eigendom. 21 – KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH, Epson Deutschland GmbH en Xerox GmbH in zaak C-457/11 en Canon Deutschland GmbH in zaak C-458/11 (hierna samen: „Kyocera”); Fujitsu Technology Solutions GmbH (hierna: „Fujitsu”) in zaak C-459/11; en Hewlett Packard GmbH (hierna: „Hewlett Packard”) in zaak C-460/11. 22 – Een plotter is een soort printer; zie nader infra, punt 54. 23 – De vijf prejudiciële vragen in de zaken C-457/11 en C-458/11 luiden identiek en hebben in de tweede en de derde vraag betrekking op printers; dezelfde vragen worden gesteld in zaak C-459/11, maar de tweede en de derde vraag hebben hier niet betrekking op printers maar op PC’s; in zaak C-460/11 worden alleen de eerste drie vragen gesteld, met betrekking tot printers. 24 – „Angemessene Vergütung” (zie boven, voetnoot 20). 25 – Zie bijvoorbeeld de arresten Padawan en Stichting de Thuiskopie (beide aangehaald in voetnoot 11). 26 – Zie tevens het arrest Padawan, punten 35 en 36. 27 – Zie bijvoorbeeld punten 5-7, 39, 44 en 47. 28 – Zie bijvoorbeeld de punten 4 en 21 van de considerans. 29 – Zie bijvoorbeeld arrest van 29 april 2004, Italïe/Commissie (C-298/00 P, Jurispr. blz. I-4087, punt 97). 30 – Beschikking van 22 december 1998 (PB 1999 C 73, blz. 1).
Pagina 29 van 31 216
IEPT20130627, Hof van Justitie EU, VG Wort
www.boek9.nl
31 – Zie tevens bijvoorbeeld arresten van 12 juli 2005, Alliance for Natural Health e.a. (C-154/04 en C155/04, Jurispr. blz. I-6451, punt 92), en 10 januari 2006, IATA en ELFAA (C-344/04, Jurispr. blz. I-403, punt 76). 32 – Zie supra, voetnoot 20. 33 – In dit verband kan worden gewezen op artikel 17 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, dat onder meer het recht beschermt om rechtmatig verkregen eigendom, met inbegrip van intellectuele eigendom, te gebruiken en erover te beschikken, en bepaalt dat niemand zijn eigendom mag worden ontnomen, „behalve in het algemeen belang, in de gevallen en onder de voorwaarden waarin de wet voorziet en mits het verlies tijdig op billijke wijze wordt vergoed”. Zie ook artikel 1 van het Eerste protocol bij het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. 34 – Punt 32 van de considerans stelt dat de opsomming uitputtend is en rekening houdt „met de verschillende rechtstradities in de lidstaten”; het lijkt, met andere woorden, in feite een compilatie te zijn van reeds bestaande beperkingen en restricties in de diverse nationale wetgevingen, wat een verklaring zou kunnen zijn voor de overlappingen (het oorspronkelijke voorstel van de Commissie voor de richtlijn omvatte slechts acht mogelijke beperkingen of restricties; de lijst werd langer en gedetailleerder naarmate het wetgevingsproces vorderde). 35 – Zie supra, punten 15-21. 36 – Zie supra, voetnoot 20. 37 – Zie „International Survey on Private Copying Law & Practice”, Stichting de Thuiskopie, 2012, blz. 9. 38 – Zaak C-521/11, Amazon.com International Sales e.a. In Oostenrijk is blijkbaar 50 % van de geïnde bedragen wettelijk bestemd voor sociale of culturele doeleinden. 39 – Zie supra, punten 13 en 14. In [de Engelse tekst van] dat arrest worden de punten van de considerans [„recitals”] overigens aangeduid, wellicht onbedoeld, als „provisions” [bepalingen] van de richtlijn. 40 – De navolgende beschrijving streeft er niet naar gezaghebbend of volledig te zijn, maar beoogt slechts een grove schets te geven voor het grootste deel van de situaties die voor de beoordeling van de gestelde vragen van belang zijn. 41 – In de bovenstaande samenvatting heb ik in visuele termen over analoge afbeeldingen gesproken, maar in het geval van reproducties voor de visueel gehandicapten gelden vergelijkbare technieken. Brailleprinters produceren tekst uit digitale gegevens op overeenkomstige wijze als printers, en gebruiken papier als drager. Andere apparaten kunnen blinddrukken maken van afbeeldingen die door ziende personen visueel kunnen worden waargenomen. Ik ben niet van mening dat dergelijke reproducties buiten het reproductierecht vallen (en daarmee buiten artikel 5, leden 2 en 3, van de richtlijn), en mijn analyse moet geacht worden ook deze te omvatten, ook al zal ik, louter omwille van de eenvoud, bij de bespreking van
de analoge invoer en uitvoer voornamelijk termen van de visuele waarneming gebruiken. 42 – In de toelichting op het originele voorstel voor de richtlijn verklaarde de Commissie: „Deze bepaling is beperkt tot reprografie, dat wil zeggen tot technieken die een facsimile mogelijk maken, of in andere woorden een afdruk op papier. Het gaat niet om de techniek die wordt gebruikt maar om het verkregen resultaat, dat in papieren vorm moet zijn.” Hoewel deze uitspraak de nadruk legt op „output” in plaats van „input”, lijkt me dat de term „facsimile” noodzakelijkerwijs impliceert dat input en output dezelfde vorm hebben. 43 – Zie supra, punt 9. 44 – Groenboek – Het Auteursrecht en de Naburige Rechten in de Informatiemaatschappij [COM (95) 382 def.], Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij [COM(97) 628 def.] (zie ook supra, voetnoot 42), Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij [COM(99) 250 def.]. 45 – Arrest van 16 juli 2009, Infopaq International (C5/08, Jurispr. blz. I-6569, punt 64). 46 – Zie supra, punten 41 en 42. 47 – Punten 38-50 van het arrest, zie ook arrest Stichting de Thuiskopie, aangehaald in voetnoot 11, punten 18-29. 48 – Arrest Padawan, punten 51-59. 49 – Zie bijvoorbeeld arrest van 29 januari 2008, Promusicae (C-275/06, Jurispr. blz. I-271), punt 68. 50 – Zie punt 31 van de considerans van de richtlijn. 51 – Aangehaald in voetnoot 11. 52 – Zie supra, punten 13 en 14. 53 – In de ingediende opmerkingen wordt verscheidene keren aangetekend dat de Duitse versie van artikel 5, lid 2, sub b, afwijkend is: het verlangt dat in aanmerking wordt genomen of zulke voorzieningen werden toegepast („ob technische Maßnahmen [...] angewendet wurden”). Dit geldt ook voor de Spaanse versie („si se aplican o no”), maar andere versies staan dichter bij de meer neutrale Engelse formulering. 54 – In punt 35 van de considerans van de richtlijn wordt onder meer gezegd: „Bij de bepaling van het niveau van de billijke compensatie dient ten volle rekening te worden gehouden met de mate waarin gebruik wordt gemaakt van de in deze richtlijn bedoelde technische voorzieningen.” 55 – Het bestaan van zulke maatregelen (waaronder het gebruik van hologrammen, watermerken en speciale inkt) kan de verwijzing verklaren naar artikel 5, lid 2, sub a, in de eerste alinea van artikel 6, lid 4, van de richtlijn, betreffende de bescherming die moet worden voorzien tegen het omzeilen van doeltreffende technische voorzieningen. 56 – Zie Gemeenschappelijk Standpunt (EG) nr. 48/2000 (PB C 344, blz. 1, punt 24 van de motivering van de Raad). Pagina 30 van 31
217
IEPT20130627, Hof van Justitie EU, VG Wort
www.boek9.nl
57 – „Fair compensation for private copying in a converging environment”, december 2006, overgelegd door Fujitsu, blz. 60 en 61. 58 – Aangehaald in voetnoot 11, punten 40 en 42. (De Engelse versie van het arrest spreekt in punt 40 van „recompense” van de geleden schade, maar dat lijkt me niet overeen te komen met het Franse „contrepartie” of het Spaanse „contrapartida”.) 59 – Zie ook supra, voetnoot 53; de Duitse versie lijkt nog meer steun hiervoor te bieden. 60 – Zie supra, punt 35. 61 – Punten 39, 40 en 45. 62 – Zie supra, voetnoot 33. 63 – Zie supra, punt 9. 64 – Zie supra, voetnoot 18. 65 – Zie arrest van 24 mei 2012, Amia (C-97/11, Jurispr. blz. I-00000, punt 28). 66 – Arrest van 4 juli 2006, Adeneler e.a. (C-212/04, Jurispr. blz. I-6057, punten 113-115). 67 – Zie arrest Adeneler (aangehaald in voetnoot 66, punt 123), en arrest van 23 april 2009, VTB-VAB en Galatea (C-261/07 en C-299/07, Jurispr. blz. I-2949, punt 39). 68 – Zie arrest VTB-VAB en Galatea (aangehaald in voetnoot 67, punt 35). 69 – In verschillende opmerkingen wordt vermeld dat printers en PC’s doorgaans een levenscyclus van drie tot vier jaar hebben. Een zelfde soort overweging (zij het niet noodzakelijk dezelfde gangbare levenscyclus) kan gelden voor heffingen op onbeschreven dragers ten behoeve van de financiering van een billijke compensatie voor reproductie van audio- of audiovisueel materiaal, wanneer de heffing op de drager wordt geïnd vóór de reproductie plaatsvindt. 70 – Punt 51 van de motivering van de Raad.
Pagina 31 van 31 218
IEPT20120313, Hof Amsterdam, PR Aviation v Ryanair
www.iept.nl
Hof Amsterdam, 13 maart 2012, PR Aviation v Ryanair
Aviation daarbij niet onrechtmatig, ook niet door in strijd met de gebruiksvoorwaarden van Ryanair op commerciële basis gebruik te maken van de Ryanair-website en het computersysteem waarop de website draait. Dwingend recht artikel 24a(3) Aw Dat Ryanair in haar gebruiksvoorwaarden het gebruik van haar website voor commerciële doeleinden heeft verboden, maakt het voorgaande overigens ook niet anders. Artikel 24a lid 3 Auteurswet bepaalt immers dat bij overeenkomst niet ten nadele van de rechtmatige gebruiker kan worden afgeweken van het eerste lid van dit artikel. Met deze dwingendrechtelijke bepaling zou niet te verenigen zijn dat een beding in de gebruiksvoorwaarden van de auteursrechthebbende, zoals hier aan de orde, eraan in de weg zou staan om van gebruik door een rechtmatige gebruiker in de zin van dit artikel te kunnen spreken.
v
DATABANKENRECHT Investeringen: verschil tussen creëren gegevens en opnemen in databank Het voorgaande brengt mee dat onderscheid moet worden gemaakt tussen investeringen die zijn gedaan om de gegevens die in de databanken zijn opgenomen te creëren, en investeringen die zijn gedaan om bestaande gegevens te verkrijgen en in de databank op te nemen. De eerstgenoemde investeringen vallen niet onder het begrip investering in de zin van de Databankenwet en richtlijn, de laatstgenoemde investeringen wel. Ook als de totstandkoming van de databank een gevolg is van de hoofdactiviteit van de producent van de databank, kan aanspraak bestaan op de in de Databankenwet en -richtlijn bedoelde bescherming, mits sprake is van een substantiële investering in de databank, los van de investeringen die nodig waren voor het creëren van de desbetreffende gegevens. Substantiële investeringen in databank onvoldoende onderbouwd Naar het oordeel van het hof heeft Ryanair met het bovenstaande ook in hoger beroep onvoldoende inzichtelijk gemaakt dat sprake is van een substantiële investering in (specifiek) het verkrijgen en in een databank opnemen van bestaande gegevens, het controleren van de verzamelde en opgenomen gegevens en/of het presenteren van de inhoud van een databank. GESCHRIFTENBESCHERMING Geen inbreuk: normaal gebruik van verzameling Het hof constateert verder dat Ryanair deze gegevens op het internet (kosteloos) openbaar toegankelijk maakt en dat PR Aviation daar, net als andere bezoekers van de website, gebruik van maakt. Naar het oordeel van het hof handelt PR
Vrijheid van ondernemen De vrijheid van ondernemen brengt mee dat het PR Aviation in beginsel vrijstaat om Ryanair, ook met gebruikmaking van haar eigen gegevens, concurrentie aan te doen, zowel met betrekking tot de verkoop van tickets voor door Ryanair verzorgd luchtvervoer - waardoor Ryanair op zichzelf geen inkomsten misloopt, nu zij de volledige door de consument betaalde ticketprijs ontvangt -als bij de verkoop van aanvullende diensten, ter zake waarvan dan PR Aviation en niet Ryanair provisieinkomsten ontvangt. Vindplaatsen: AMI 2012, nr. 17, p. 172, m.nt. Krikke Hof Amsterdam, 13 maart 2012 (H.L. Wattel, S.B. Boorsma en W.H.F.M. Cortenraad) GERECHTSHOF AMSTERDAM Nevenzittingsplaats Arnhem Sector civiel recht zaaknummer gerechtshof 200.078.395 (zaaknummer / rolnummer rechtbank 249808 / HA ZA 08-1090) arrest van de eerste civiele kamer van 13 maart 2012 inzake de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PR Aviation B.V., gevestigd te Soest, appellante in het principaal hoger beroep, geïntimeerde in het incidenteel hoger beroep, advocaat: mr. F.A.M. Knüppe, tegen: de vennootschap naar Iers recht Ryanair Limited, gevestigd te Dublin (Ierland), geïntimeerde in het principaal hoger beroep, appellante in het incidenteel hoger beroep, advocaat: mr. R.S. Le Poole. Partijen zullen hierna worden aangeduid als PR Aviation en Ryanair. 1. Het geding in eerste aanleg Pagina 1 van 9
www.ie-portal.nl 219
IEPT20120313, Hof Amsterdam, PR Aviation v Ryanair
www.iept.nl
Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar de inhoud van de vonnissen van 6 augustus 2008 en 28 juli 2010 die de rechtbank Utrecht tussen PR Aviation als gedaagde en Ryanair als eiseres heeft gewezen; van die vonnissen is een fotokopie aan dit arrest gehecht. 2. Het geding in hoger beroep 2.1 PR Aviation heeft bij exploot van 27 oktober 2010 Ryanair aangezegd van voormeld vonnis van 28 juli 2010 in hoger beroep te komen en haar gedagvaard voor dit hof. 2.2 Bij memorie van grieven heeft PR Aviation tien grieven tegen het bestreden vonnis aangevoerd en toegelicht. Zij heeft gevorderd dat het hof het bestreden vonnis zal vernietigen en, opnieuw recht doende, bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard arrest, de vorderingen van Ryanair alsnog geheel zal afwijzen, met veroordeling van Ryanair in de volledige proceskosten van beide instanties, bestaande uit de volledige feitelijk door PR Aviation gemaakte kosten van de salarissen en verschotten van de advocaat, of een ander door het hof in goede justitie te bepalen bedrag ter vergoeding van de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die PR Aviation heeft gemaakt in de zin van artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). 2.3 Bij memorie van antwoord heeft Ryanair de grieven bestreden, en heeft zij bewijs aangeboden en een aantal producties in het geding gebracht. Bij dezelfde memorie heeft zij incidenteel hoger beroep ingesteld tegen het vonnis. Zij heeft daartegen één grief aangevoerd en toegelicht en zij heeft bewijs aangeboden. In het incidenteel hoger beroep heeft Ryanair gevorderd dat het hof, voor zover de wet het toelaat uitvoerbaar bij voorraad, (1) het vonnis, voor zover daarvan beroep, zal vernietigen, (2} PR Aviation alsnog zal verbieden (bedoeld zal zijn: gebieden) om met onmiddellijke ingang na betekening van het arrest iedere inbreuk op de databankrechten van Ryanair te staken en gestaakt te houden, (3) Ryanair zal veroordelen tot betaling van een dwangsom van € 5.000,-, tot een maximum van € 1.000.000,-, voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij in strijd handelt met het gevorderde onder (2), en (4) PR Aviation zal veroordelen tot betaling van schadevergoeding, alsmede tot winstafdracht als bedoeld in artikel 5d Databankenwet, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet. In het principaal hoger beroep heeft Ryanair gevorderd dat het hof het vonnis voor het overige zal bekrachtigen, respectievelijk de grieven zal verwerpen. In het principaal en incidenteel hoger beroep heeft zij voorts gevorderd dat het hof PR Aviati on zal veroordelen in de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten van beide instanties, zoals bedoeld in artikel 1019h Rv, uitvoerbaar bij voorraad. 2.4. Bij memorie van antwoord in het incidenteel hoger beroep heeft PR Aviation verweer gevoerd en geconcludeerd tot afwijzing van het incidenteel hoger beroep en bekrachtiging van het vonnis, met veroordeling van Ryanair in de volledige proceskosten van beide instanties, bestaande uit de volledige feitelijk
door PR Aviation gemaakte kosten van de salarissen en verschotten van de advocaat, of een door het hof in goede justitie te bepalen bedrag ter vergoeding van de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die PR Aviation heeft gemaakt in de zin van artikel 1019h Rv. 2.5 Ter zitting van 1 december 2011 hebben partijen de zaak doen bepleiten, PR Aviation door mrs. A.P. Groen en A.A. Quaedvlieg, advocaten te Amsterdam, en Ryanair door mrs. R.S. Le Poole en B.J.V. Lukaszewicz, advocaten te Amsterdam; beiden hebben daarbij pleitnotities in het geding gebracht. Aan mrs. Le Poole en Lukaszewicz is akte verleend van het in het geding brengen van aanvullende producties (genummerd 99 tot en met 101). Aan mrs. Groen en Quaedvlieg is eveneens akte verleend van het in het geding brengen van aanvullende producties (genummerd 21 tot en met 26). 2.6 Na de pleidooien heeft het hof arrest bepaald. 3. De vaststaande feiten 3.l Het hof gaat uit van de in het bestreden vonnis onder 2.1 tot en met 2.8 vermelde feiten. Daaraan kunnen nog de volgende feiten worden toegevoegd. 3.2 Ryanair heeft het bestreden vonnis in augustus 2010 aan PR Aviation betekend. PR Aviation heeft daarna ieder gebruik van data van Ryanair gestaakt. 3.3 De Gebruiksvoorwaarden van Ryanair (zoals vermeld onder 2.3 van het bestreden vonnis) zijn inmiddels gewijzigd en luiden thans, voor zover van belang, als volgt: "2. Exclusief distributiekanaal. Deze website en het Ryanair callcenter zijn de exclusieve distributiekanalen van de diensten van Ryanair. Ryanair.com is de enige website die bevoegd is om vluchten van Ryanair te verkopen. Ryanair staat niet toe dat andere websites haar vluchten verkopen, hetzij op zichzelf of als onderdeel van een pakket.( ... ) 3. Toegestaan gebruik. U mag deze website uitsluitend gebruiken voor de volgende particuliere en nietcommerciële doeleinden: (i) deze website bekijken; (ii) boekingen verrichten; (iii) boekingen controleren/wijzigen; (iv) informatie over aankomst/vertrek controleren; (v) online inchecken; (vi) naar andere websites gaan via koppelingen op deze website; (vii) andere voorzieningengebruiken die op deze website zijn te vinden. Het gebruik van geautomatiseerde systemen of software om gegevens aan deze website of de website www.bookryanair.com te onttrekken voor commerciële doeleinden ("screen scraping") is verboden, tenzij derden rechtstreeks met Ryanair een schriftelijke licentieovereenkomst hebben afgesloten, waarin de desbetreffende partij uitsluitend voor het doel van prijsvergelijking toegang wordt verleend tot de informatie van Ryanair over prijzen, vluchten en dienstregelingen." 3.4 De website van Ryanair werkt thans zo dat bezoekers moeten aangeven dat zij de gebruiksvoorwaarden op de website van Ryanair accepteren (door het zetten van een vinkje in het daartoe bestemde hokje), alvorens een zoekopdracht te kunnen uitvoeren. Pagina 2 van 9
www.ie-portal.nl 220
IEPT20120313, Hof Amsterdam, PR Aviation v Ryanair
www.iept.nl
4. De motivering van de beslissing in hoger beroep 4.1 Het gaat in deze zaak kort gezegd om het volgende. Ryanair is een in Ierland gevestigde luchtvaartmaatschappij, die sinds 1985 vluchten in Europa uitvoert. De operationele activiteiten van Ryanair zijn gebaseerd op een concept van lage kosten. Sedert 2000 exploiteert Ryanair de website www.ryanair.com. Sinds 2004 exploiteert PR Aviation de websites www.wegolo.com en www.wegolo.nl. Op deze websites kunnen consumenten (via het zogenaamde Elsy Arres systeem) vluchtgegevens zoeken en prijzen vergelijken van vluchten van 'lage kosten luchtvaartmaatschappijen' , waaronder Ryanair. De consument kan er vervolgens voor kiezen om PR Aviation te laten bemiddelen bij het boeken van de vlucht bij een dergelijke luchtvaartmaatschappij. Het zoek- en boeksysteem werkt kort samengevat als volgt: (a) de consument geeft op de website van PR Aviation een zoekopdracht naar een bepaalde vlucht; (b) het zoeksysteem van PR Aviation zoekt in de computersystemen van 75 lage kosten luchtvaartmaatschappijen, waaronder Ryanair, naar vluchten die aan de zoekopdracht voldoen; de website van PR Aviation toont daarna aan de consument de door het systeem gevonden vluchten, met vermelding van het geldende tarief, de prijs (tarief met toeslagen) en de vertrek- en aankomstplaatsen en -tijden; (c) de consument kan vervolgens een heen- en (indien van toepassing) terugvlucht selecteren; indien de consument dat doet, krijgt hij een pagina in beeld waarop de geselecteerde vlucht of vluchten worden weergegeven, met vermelding van de betreffende luchtvaartmaatschappij, het vluchtnummer en de duur van de vlucht; (d) de consument kan de vlucht daarna met bemiddeling van PR Aviation boeken door op de pagina zijn persoonsgegevens in te vullen, aan te geven of hij een annuleringsverzekering wil afsluiten, zijn betalingsgegevens in te vullen, zich akkoord te verklaren met de voorwaarden van de betreffende luchtvaartmaatschappij, van PR Aviation en (indien van toepassing) van de annuleringsverzekeraar; op deze pagina is het te betalen totaalbedrag opgenomen, inclusief een bedrag aan bemiddelingskasten van PR Aviation van € 7,- per geboekte vlucht per passagier; (e) de consument ontvangt ten slotte e-mails van PR Aviation en van de betreffende luchtvaartmaatschappij waarin het boeken van de betreffende vlucht wordt bevestigd. Bij brief van 11 januari 2008 heeft Ryanair aan PR Aviation meegedeeld dat zij, PR Aviation, is gebonden aan de gebruiksvoorwaarden van Ryanair (zoals vermeld onder 2.3 van het bestreden vonnis) en dat zij door het zojuist beschreven zoek- en boeksysteem in strijd met die voorwaarden handelt. Ryanair heeft PR Aviation gesommeerd het gebruik van de website van Ryanair in strijd met die gebruiksvoorwaarden te staken. 4.2 In deze procedure heeft Ryanair gevorderd dat PR Aviation zal worden veroordeeld zich te onthouden van (a) iedere inbreuk op de aan Ryanair toekomende databankrechten op haar website, (b) iedere inbreuk op
de auteursrechten van Ryanair op de inhoud van haar website, (c) "screenscraping" van de website van Ryanair, (d) het bezoeken of gebruiken van de website van Ryanair voor commerciële doeleinden, en (e) iedere inbreuk op de gebruiksvoorwaarden van Ryanair, een en ander op straffe van een dwangsom. Daarnaast heeft Ryanair gevorderd dat PR A via ti on zal worden veroordeeld tot betaling van schadevergoeding, inclusief winstafdracht in de zin van artikel 5d Databankenweten/of artikel 27a Auteurswet, nader op te maken bij staat. Ten slotte heeft Ryanair gevorderd dat PR Aviation zal worden veroordeeld in de proceskosten, primair in de volledige kosten conform artikel 1019h Rv en subsidiair in de kosten conform het liquidatietarief. Ryanair heeft aan deze vorderingen primair ten grondslag gelegd dat PR Aviation door het opvragen en hergebruiken van de gegevens van de databank van Ryanair inbreuk maakt op de databankrechten van Ryanair. Subsidiair heeft zij gesteld dat PR Aviation door het kopiëren, opslaan en hergebruiken van de gegevens van de databank van Ryanair, in strijd handelt met de aan Ryanair toekomende geschriftenbescherming. Meer subsidiair heeft zij gesteld dat PR Aviation onrechtmatig handelt jegens Ryanair door bij het gebruiken van de gegevens van Ryanair te handelen in strijd met de gebruiksvoorwaarden van Ryanair, de reputatie van Ryanair te schaden en inbreuk te maken op haar eigendomsrecht. Meest subsidiair heeft zij zich op het standpunt gesteld dat PR Aviation is tekortgeschoten in de nakoming van de uit de gebruiksvoorwaarden van Ryanair voortvloeiende verbintenissen jegens Ryanair door in strijd met deze voorwaarden commercieel gebruik te maken van de website van Ryanair. 4.3 De rechtbank heeft in het bestreden vonnis de op schending van databankrechten gebaseerde vorderingen niet, maar de op inbreuk op auteursrechten gebaseerde vorderingen van Ryanair wel toewijsbaar geacht. De rechtbank heeft PR Aviation veroordeeld om met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis haar te onthouden van iedere inbreuk op de auteursrechten van Ryanair op vluchtgegevens, behoudens voor zover deze inbreuk bestaat uit het gebruik van de gegevens ten behoeve van het aanbieden van een prijsvergelijkingsysteem, dit op straffe van verbeurte van een dwangsom. Voorts heeft zij PR Aviation veroordeeld tot vergoeding van de door Ryanair geleden schade, alsmede tot afdracht van de winst als bedoeld in artikel 27a van de Auteurswet, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet. Tevens heeft zij PR Aviation veroordeeld in de proceskosten. Het meer of anders gevorderde heeft de rechtbank afgewezen. 4.4 Evenals de rechtbank gaat het hof ervan uit dat, nu PR Aviation in Nederland is gevestigd, de Nederlandse rechter op grond van artikel 2 EEX-Verordening bevoegd is om van het onderhavige geschil kennis te nemen. 4.5 Wat het toepasselijke recht betreft, heeft de rechtbank aangenomen dat partijen een (stilzwijgende) rechtskeuze hebben gedaan voor Nederlands recht ten Pagina 3 van 9
www.ie-portal.nl 221
IEPT20120313, Hof Amsterdam, PR Aviation v Ryanair
www.iept.nl
aanzien van de vorderingen gebaseerd op onrechtmatig handelen van PR Aviation (handelen in strijd met het databankrecht dan wel auteursrecht of ander onrechtmatig handelen). Met grief 1 in het principaal hoger beroep komt PR Aviation tegen dat oordeel op. Volgens PR Aviation heeft de rechtbank de onrechtmatige daadgrondslag ten onrechte geheel beoordeeld naar Nederlands recht, omdat volgens artikel 8 van Verordening nr. 864/2007 betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen (Rome II) een niet-contractuele verbintenis die voortvloeit uit een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten wordt beheerst door het recht van het land waarvoor de bescherming wordt gevorderd, en van het recht dat krachtens dit artikel van toepassing is niet bij overeenkomst kan worden afgeweken. PR Aviation betoogt verder dat onder de vóór 11 januari 2009 geldende Wet Conflictenrecht Onrechtmatige Daad (WCOD) een stilzwijgende rechtskeuze ook niet mogelijk was. Zij ontkent ten slotte een (stilzwijgende) rechtskeuze te hebben gemaakt. Zij verbindt hieraan de conclusie dat, slechts voor zover haar handelen op Nederland is gericht, Nederlands recht van toepassing is en dat er geen plaats is voor een territoriaal onbegrensd verbod. 4.6 Het hof stelt voorop dat op grond van artikel 8 van de Rome II Verordening Nederlands recht van toepassing is, voor zover de door Ryanair gestelde inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten in Nederland plaatsvindt. Op grond van artikel 4 van de Rome II Verordening is tevens Nederlands recht van toepassing op het andere gestelde onrechtmatige handelen van PR Aviation, voor zover de schade zich in Nederland voordoet Ten aanzien van schadeveroorzakende gebeurtenissen die zich vóór 11 januari 2009 hebben voorgedaan, geldt op grond van artikel 3 WCOD dat Nederlands recht van toepassing is, voor zover de gestelde onrechtmatige daad in Nederland plaatsvindt. Ryanair heeft haar vorderingen gebaseerd op de stelling dat PR Aviation in Nederland stelselmatig inbreuk op haar auteursrechten maakt en hier ook anderszins onrechtmatig jegens haar handelt (en, naar het hof begrijpt, dat de schade zich ook hier voordoet). Zoals Ryanair onder 4.3 van haar memorie van antwoord benadrukt, wenst zij tegen deze inbreuken in Nederland te worden beschermd. Uitgaande van die beperking dienen de onderhavige op onrechtmatige daad gebaseerde vorderingen te worden beoordeeld naar Nederlands recht. Grief 1 in het principaal hoger beroep kan dus niet tot vernietiging van het bestreden vonnis leiden. 4.7 Ten aanzien van de primaire grondslag van de vorderingen heeft de rechtbank overwogen dat Ryanair haar stelling dat sprake is van een substantiële investering in de zin van de Databankenrichtlijn en de Databankenwet onvoldoende heeft onderbouwd. Om die reden heeft de rechtbank de op inbreuk op databankrechten van Ryanair gebaseerde vorderingen afgewezen. Met haar grief in het incidenteel hoger beroep keert Ryanair zich tegen dat oordeel en de daaraan ten grondslag liggende overwegingen van de
rechtbank. Het hof zal deze grief als eerste bespreken, nu deze het primaire en meest verstrekkende standpunt van Ryanair betreft. De grief stelt de vraag aan de orde of de vluchtgegevens die zich bevinden in de aan de website www.ryanair.com gekoppelde gegevensverzameling een databank vomen waarvoor de bescherming van de Databankenwet geldt. 4.8 Ingevolge artikel 1 lid 1 aanhef en onder a Databankenwet moet voor de toepassing van deze wet onder een databank worden verstaan: "een verzameling van werken, gegevens of andere zelfstandige elementen die systematisch of methodisch geordend en afzonderlijk met elektronische middelen of anderszins toegankelijk zijn en waarvan de verkrijging, de controle of de presentatie van de inhoud in kwalitatief of kwantitatief opzicht getuigt van een substantiële investering". 4.9 De Databankenwet is gebaseerd op richtlijn nr. 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de bescherming van databanken (Pb. 1996, L 77/20, hierna ook: Databankenrichtlijn). Voor de uitleg van het begrip databank is de rechtspraak van het Hof van Justitie hierover van belang. Zoals het Hof van Justitie in zijn arresten van 9 november 2004 in zaak C-203/02, LJN: BF9808 (British Horseracing Board Ltd/William Hill Organisation Ltd) en zaak C338/02, LJN: BF9808 (Fixtures Marketing Ltd/Svenska Spel AB) heeft overwogen, moet het begrip investering in de verkrijging, controle of presentatie van de inhoud van een databank algemeen worden opgevat als betrekking hebbend op de investering ten behoeve van het aanleggen van deze databank als zodanig. In dit verband moet het begrip investering in de verkrijging van de inhoud van een databank aldus worden opgevat dat het duidt op de middelen die worden aangewend om bestaande elementen te verkrijgen en in deze databank te verzamelen, met uitsluiting van de middelen die worden aangewend voor het creëren van die elementen. Achtergrond daarvan is dat de door de richtlijn geregelde bescherming door het recht sui generis strekt tot bevordering van de totstandkoming van systemen voor de opslag en verwerking van bestaande gegevens, en niet tot het creëren van gegevens die naderhand in een databank bijeen kunnen worden gebracht. Het begrip investering in de controle van de inhoud van de databank moet aldus worden opgevat dat het ziet op de middelen die worden aangewend voor de controle van de juistheid van de gezochte elementen, zowel bij de samenstelling van de databank als tijdens het functioneren ervan, teneinde de betrouwbaarheid van de informatie in deze databank te waarborgen. De middelen die worden aangewend voor de controle in de fase waarin gegevens of andere elementen worden gecreëerd die vervolgens in een databank worden opgenomen, hebben daarentegen betrekking op dit creëren, zodat daarmee geen rekening kan worden gehouden bij de beoordeling of er sprake is van een substantiële investering in het kader van artikel 7 van Pagina 4 van 9
www.ie-portal.nl 222
IEPT20120313, Hof Amsterdam, PR Aviation v Ryanair
www.iept.nl
de richtlijn. Het begrip investering in de presentatie van de inhoud van de betrokken databank betreft op zijn beurt de middelen die worden aangewend om de databank gegevens te kunnen laten verwerken, dat wil zeggen hetgeen is gedaan met het oog op de systematische en methodische ordening van de in de databank opgenomen elementen en de organisatie van de afzonderlijke toegankelijkheid daarvan. De omstandigheid dat de samenstelling van een databank samenhangt met de uitoefening van een hoofdactiviteit in het kader waarvan de samensteller van de databank tevens degene is die de in de databank opgenomen elementen heeft gecreëerd, sluit als zodanig niet uit dat deze persoon aanspraak kan maken op de bescherming die het recht sui generis biedt, op voorwaarde dat hij aantoont dat de verkrijging van deze elementen of de controle dan wel de presentatie daarvan een substantiële investering heeft gevergd, los van de middelen die voor het creëren van deze elementen zijn aangewend. Ook al vereisen het opzoeken van gegevens en het controleren van de juistheid ervan op het moment van samenstelling van de databank in beginsel niet dat de samensteller van deze databank bijzondere middelen aanwendt, aangezien het gaat om gegevens die hij heeft gecreëerd en die te zijner beschikking staan, neemt dit niet weg dat het verzamelen van deze gegevens, de systematische of methodische ordening ervan in de databank, de organisatie van de afzonderlijke toegankelijkheid en de controle van de juistheid gedurende de gehele periode waarin de databank functioneert, tot een in kwantitatief en/of kwalitatief opzicht substantiële investering in de zin van artikel 7 van de richtlijn kunnen nopen, aldus het Hof van Justitie. 4.10 Het voorgaande brengt mee dat onderscheid moet worden gemaakt tussen investeringen die zijn gedaan om de gegevens die in de databanken zijn opgenomen te creëren, en investeringen die zijn gedaan om bestaande gegevens te verkrijgen en in de databank op te nemen. De eerstgenoemde investeringen vallen niet onder het begrip investering in de zin van de Databankenwet en -richtlijn, de laatstgenoemde investeringen wel. Ook als de totstandkoming van de databank een gevolg is van de hoofdactiviteit van de producent van de databank, kan aanspraak bestaan op de in de Databankenwet en -richtlijn bedoelde bescherming, mits sprake is van een substantiële investering in de databank, los van de investeringen die nodig waren voor het creëren van de desbetreffende gegevens. 4.11 Ryanair heeft aangevoerd dat haar investeringen uit de volgende onderdelen bestaan: a. kosten voor het vervaardigen van de oorspronkelijke website; b. investeringen in hardware, benodigd om de gegevensverzameling te kunnen verwerken; c. kosten voor het gebruik van software die nodig is om de gegevensverzameling via de website te presenteren en de presentatie te controleren; d. kosten voor netline-software ten behoeve van het indelen van haar werknemers.
4.12 In hoger beroep heeft Ryanair deze posten als volgt toegelicht. Ryanair heeft over de jaren 2006 tot en met 2010 steeds meer bezoekers op haar website gekregen (van 180.000.000 in 2006 tot 384.000.000 in 2010) en steeds meer passagiers vervoerd (van 40.530.000 in 2006 tot 72.720.000 in 2010). Verreweg de meeste boekingen (99%) worden gemaakt via de website van Ryanair. Gezien dit enorme aantal boekingen en het nog veel grotere aantal bezoekers van de website is het cruciaal dat de website er verzorgd uitziet en te allen tijde goed bereikbaar is en dat het boekingsproces goed werkt. Ryanair maakt daarom hoge kosten om de databank met vluchtgegevens aan de consument te presenteren via haar website en die presentatie te onderhouden en te controleren. Allereerst heeft Ryanair kosten gemaakt voor het vervaardigen van de oorspronkelijke website. Deze bevat weliswaar nieuwsberichten en informatie over Ryanair, maar is voornamelijk bestemd voor de verkoop van vluchttickets. Ryanair heeft daarnaast aanzienlijk geïnvesteerd in de hardware die nodig is om de databank te kunnen aanbieden via de website en de daaruit volgende boekingen te kunnen verwerken. Zo heeft Ryanair alleen al datacenters in drie verschillende landen. Ryanair maakt tevens kosten om deze hardware up to date te houden. Ryanair heeft verder aanzienlijk geïnvesteerd in de software die nodig is om de website te presenteren en die presentatie te controleren. Ryanair maakt hiervoor gebruik van de New Skies Internet Booking Engine software van Navitaire. Daarvoor heeft zij in de periode april 2007-april 2008 een bedrag van USD 5.979.902,10 uitgegeven en in de volgende boekjaren telkens een nog hoger bedrag. Daarnaast maakt Ryanair gebruik van Netline-software om de werkzaamheden van haar werknemers - waaronder het presenteren van de Ryanair-data en het controleren van de presentatie- zo efficiënt mogelijk in te delen. Voor deze software betaalt Ryanair een licentievergoeding van € 11.250,- per maand. Ten slotte heeft Ryanair een aanzienlijk aantal werknemers in dienst dat zich uitsluitend of in ieder geval voor een groot deel bezighoudt met het presenteren van de databank via de website en het controleren van die presentatie. 4.13 Naar het oordeel van het hof heeft Ryanair met het bovenstaande ook in hoger beroep onvoldoende inzichtelijk gemaakt dat sprake is van een substantiële investering in (specifiek) het verkrijgen en in een databank opnemen van bestaande gegevens, het controleren van de verzamelde en opgenomen gegevens en/of het presenteren van de inhoud van een databank. Daarbij is in de eerste plaats van belang dat Ryanair een luchtvaartmaatschappij is, die haar eigen vluchtgegevens genereert en voor haar bedrijfsvoering gebruikt. De kosten die verband houden met het creëren en bijhouden van deze vluchtgegevens (voor de samenstelling en uitvoering van het vluchtschema van Ryanair) kunnen niet als investering in een databank worden meegeteld. Verder wordt de verzameling van vluchtgegevens via de Ryanair website voor het publiek opengesteld en toegankelijk gemaakt, om de diensten van Ryanair bij potentiële klanten onder de Pagina 5 van 9
www.ie-portal.nl 223
IEPT20120313, Hof Amsterdam, PR Aviation v Ryanair
www.iept.nl
aandacht te brengen en het online boeken van vluchten bij Ryanair mogelijk te maken. De website met de daaraan gekoppelde verzameling vluchtgegevens vormt aldus het (voornaamste) verkoopkanaal van Ryanair. Zoals PR Aviation terecht opmerkt, betreffen de door Ryanair genoemde investeringen daarmee in feite de volledige operationele kosten van (het grootste deel van) haar verkoopinfrastructuur. Naar het oordeel van het hof kunnen die kosten niet- in elk geval niet volledig en zonder meer- als investeringen in de gegevensverzameling als zodanig worden beschouwd. Op grond van de door Ryanair gestelde feiten kan dan ook niet worden geconcludeerd dat de onderhavige gegevensverzameling getuigt van een substantiële investering in vorenbedoelde zin. Aan Ryanair komt daarom geen bescherming op grond van de Databankenwet voor deze gegevensverzameling toe. Nu Ryanair geen concrete feiten of omstandigheden heeft gesteld die, indien bewezen, tot een andere uitkomst zouden kunnen leiden, gaat het hof aan het door Ryanair gedane bewijsaanbod op dit punt voorbij. 4.14 Gelet op het voorgaande deelt het hof het oordeel van de rechtbank dat de vorderingen van Ryanair op de primaire grondslag niet toewijsbaar zijn. De vraag of PR Aviation inbreuk maakt op het door Ryanair gestelde databankrecht, door herhaaldelijk en systematisch niet substantiële delen van de databank van Ryanair op te vragen en te hergebruiken (wat Ryanair stelt, maar PR Aviation betwist), moet nu de door Ryanair gedane investeringen niet door de Databankenwet en -richtlijn worden beschermd, ontkennend worden beantwoord. De grief in het incidenteel hoger beroep faalt derhalve. 4.15 De grieven 2 tot en met 7 in het principaal hoger beroep stellen vervolgens de vraag aan de orde of de gegevens die onderdeel uitmaken van de gegevensverzameling van Ryanair (door Ryanair aangeduid als de Ryanair Data en omschreven als: alle relevante gegevens van alle door Ryanair op haar website aangeboden vluchten, alsmede alle andere gegevens die relevant zijn voor het boeken van een vlucht, die via de Ryanair website openbaar worden gemaakt) in aanmerking komen voor bescherming als 'niet oorspronkelijk geschrift' in de zin van artikel 10 lid 1, aanhef en onder 1° Auteurswet en of PR Aviation met het overnemen van gegevens uit deze gegevensverzameling in het kader van de uitvoering van zoekopdrachten voor haar klanten inbreuk maakt op het alsdan bestaande auteursrecht van Ryanair. 4.16 Met grief 2 betoogt PR Aviation dat auteursrechtelijke bescherming van geschriften zonder eigen of persoonlijk karakter in strijd is met het geharmoniseerde werkbegrip uit richtlijn 2001129/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (Pb. L 167/10, ook aangeduid als de Auteursrechtrichtlijn) en met artikel 3 lid 1 van de Databankenrichtlijn. PR Aviation beroept zich daarbij op het arrest van het Hof van Justitie van 16 juli 2009 in zaak C-5/08 (lnfopaq
International A/S tegen Danske Dagblades Forening). In haar visie dwingt richtlijnconforme interpretatie van artikel 10 Auteurswet ertoe dat het auteursrecht slechts kan gelden voor oorspronkelijke werken. Met grief 3 betoogt PR Aviation dat de digitale informatie van Ryanair in elk geval niet is te beschouwen als een geschrift waarvoor de bescherming van artikel 10 Auteurswet geldt. Naar volgt uit de beoordeling van grief 6 hierna behoeven deze grieven geen afzonderlijke bespreking. Met grief 6 betoogt PR Aviation dat, ook als Ryanair een auteursrecht op de digitale gegevens zou toekomen, PR Aviation daarop geen inbreuk maakt, nu het haar op grond van artikel 24a Auteurswet vrijstaat gebruik te maken van de gegevens verzameling. Naar het oordeel van het hof slaagt deze grief. Daartoe overweegt het hof het volgende. 4.17 Op grond van artikel 24a lid 1 Auteurswet wordt niet als inbreuk op het auteursrecht op een verzameling als bedoeld in artikel 10 lid 3 van deze wet beschouwd de verveelvoudiging, vervaardigd door de rechtmatige gebruiker van de verzameling, die noodzakelijk is om toegang te verkrijgen tot en normaal gebruik te maken van de verzameling. 4.18 Niet in geschil is dat de vluchtgegevens die via de website van Ryanair openbaar worden gemaakt, een systematisch en methodisch geordende en afzonderlijk met elektronische middelen toegankelijke gegevensverzameling vormen in de zin van artikel 10 lid 3 Auteurswet. 4.19 Het hof constateert verder dat Ryanair deze gegevens op het internet (kosteloos) openbaar toegankelijk maakt en dat PR Aviation daar, net als andere bezoekers van de website, gebruik van maakt. Naar het oordeel van het hof handelt PR Aviation daarbij niet onrechtmatig, ook niet door in strijd met de gebruiksvoorwaarden van Ryanair op commerciële basis gebruik te maken van de Ryanair-website en het computersysteem waarop de website draait. Allereerst gaat het hier niet om een online databank waartoe slechts op basis van een licentie of ander gebruiksrecht in eigenlijke zin toegang kan worden verkregen. Verder is er geen sprake van een inbreuk op een aan Ryanair toekomend eigendomsrecht, zoals Ryanair stelt. Het hof merkt daarbij op dat het hier niet gaat om handelingen zoals het op grote schaal verzenden van ongevraagde commerciële e-mailberichten ("spam") aan of via de systemen van Ryanair of om andere voor Ryanair belastende of hinderlijke gedragingen, maar om het per zoekvraag van een klant opvragen van relevante gegevens, zoals de klant dat zelf ook zou kunnen doen. Van het doorbreken of omzeilen van technische beveiligingsmaatregelen is evenmin sprake. Verder staat vast dat PR Aviation aan haar klant exact dezelfde kale ticketprijs doorgeeft als die op de website van Ryanair wordt getoond. Op het moment dat de klant besluit de vlucht via PR Aviation te boeken, brengt PR Aviation haar bemiddelingskasten separaat in rekening. Over de ticketprijzen van Ryanair en de bemiddelingskasten van PR Aviation laat zij dus geen misverstand bestaan. Dat de Ryanair-website de klant Pagina 6 van 9
www.ie-portal.nl 224
IEPT20120313, Hof Amsterdam, PR Aviation v Ryanair
www.iept.nl
de mogelijkheid biedt om enkele aanpassingen te maken in de totaalprijs van de vlucht (bijvoorbeeld door ervoor te kiezen geen bagage mee te nemen en online in te checken en te kiezen voor een betaalwijze met lage verwerkingskosten), terwijl de websites van PR Aviation niet dezelfde mogelijkheid bieden en op dit punt vaste tarieven hanteren, acht het hof van onvoldoende betekenis, te meer omdat de klant de vrijheid heeft om na het proces van zoeken en vergelijken van ticketprijzen te kiezen voor het boeken van een vlucht via PR Aviation of rechtstreeks via de website van Ryanair. Dat PR Aviation door haar handelwijze de reputatie van Ryanair als goedkoopste luchtvaartmaatschappij schaadt, zoals Ryanair stelt, valt daarom niet in te zien. Evenmin kan worden gezegd dat PR Aviation het Ryanair onmogelijk maakt om reizigers die via de website van PR Aviation boeken aanvullende diensten van haar eigen partners aan te bieden. Om te beginnen heeft de klant, zoals hiervoor is opgemerkt, de vrijheid om na gebruik van het zoek- en vergelijkingssysteem van PR Aviation te boeken via haar website of rechtstreeks bij Ryanair. Verder is onbetwist dat, ook als de klant de boeking via de website van PR Aviation verricht, de aanvullende diensten van de partners van Ryanair worden getoond op het moment dat de luchtvaartmaatschappij een bevestigingsbericht aan de klant stuurt. Gelet op dit alles moet PR Aviation als rechtmatige gebruiker van de Ryanair-website worden beschouwd. 4.20 Dat Ryanair in haar gebruiksvoorwaarden het gebruik van haar website voor commerciĂŤle doeleinden heeft verboden, maakt het voorgaande overigens ook niet anders. Artikel 24a lid 3 Auteurswet bepaalt immers dat bij overeenkomst niet ten nadele van de rechtmatige gebruiker kan worden afgeweken van het eerste lid van dit artikel. Met deze dwingendrechtelijke bepaling zou niet te verenigen zijn dat een beding in de gebruiksvoorwaarden van de auteursrechthebbende, zoals hier aan de orde, eraan in de weg zou staan om van gebruik door een rechtmatige gebruiker in de zin van dit artikel te kunnen spreken. 4.21 De verveelvoudiging die door PR Aviation wordt vervaardigd, bestaat eruit dat per zoekopdracht van een klant enkele vluchtgegevens van de website van Ryanair (tijdelijk) worden overgenomen (ervan uitgaande dat er een vlucht van Ryanair is die aan de zoekvraag van de klant beantwoordt), om deze gegevens in een overzicht aan de klant te tonen en, indien de klant ervoor kiest de geselecteerde vlucht via de website van PR Aviation te boeken, het boekingsproces verder te doorlopen. Duidelijk is dat die verveelvoudiging noodzakelijk is om op deze wijze toegang tot de gegevensverzameling van Ryanair te hebben en daarvan gebruik te kunnen maken. Dat de gegevensverzameling via de website van Ryanair voor iedere gebruiker toegankelijk is, maakt niet dat de overname van gegevens door PR Aviation met het hiervoor beschreven doel niet als noodzakelijk kan worden beschouwd. Daarbij weegt mee dat PR A via ti on met de door haar aangeboden dienst gebruik maakt van normale mogelijkheden tot raadpleging van de
gegevensverzameling en daarmee in een gerechtvaardigde behoefte van consumenten om goedkope aanbiedingen voor luchtvervoer te vinden voorziet. 4.22 Naar het oordeel van het hof is ten slotte ook sprake van normaal gebruik van de gegevensverzameling. Zoals hiervoor al vermeld, worden per zoekopdracht van een klant vluchtgegevens opgevraagd, zoals de klant dat zelf ook zou doen als hij rechtstreeks gebruik zou maken van de Ryanair website. PR Aviatien stelt terecht dat de overname van gegevens daarbij geschiedt in overeenstemming met het eigenlijke doel van de openbare beschikbaarstelling van de gegevens door Ryanair, namelijk het verschaffen van informatie over haar vluchten aan consumenten en het gebruik van die informatie door consumenten voor het verrichten van een boeking. Dat het gebruik door PR Aviation strijdig is met de beperkingen die Ryanair in haar gebruiksvoorwaarden stelt, doet daaraan niet af. Daarbij is nog van belang dat, zoals in r.o. 4.19 is overwogen, niet valt in te zien dat PR Aviation door dit gebruik de reputatie van Ryanair schaadt en/of Ryanair de mogelijkheid onthoudt om zelf aanvullende diensten te verkopen. Ten slotte mag niet over het hoofd worden gezien dat PR Aviation door haar informatie- en bemiddelingsdiensten potentiĂŤle reizigers op het aanbod van Ryanair wijst, boekingen faciliteert en daarmee Ryanair ook klanten bezorgt. 4.23 Het voorgaande leidt het hof tot de conclusie dat, ook als veronderstellenderwijs wordt aangenomen dat de door Ryanair openbaar gemaakte digitale informatie onder de geschriftenbescherming ex artikel 10 lid 1 Auteurswet valt, PR Aviation met haar handelwijze geen inbreuk maakt op het alsdan aan Ryanair toekomende auteursrecht. Anders dan de rechtbank heeft aangenomen, zijn de op die grondslag gebaseerde vorderingen van Ryanair dus evenmin toewijsbaar. Op de vraag of sprake is van een inbreuk op de geschriftenbescherming in de zin van bewijsbare ontlening van gegevens door PR Aviation, welke vraag in grief 4 aan de orde wordt gesteld, behoeft daarom niet meer te worden ingegaan. De grieven 5 en 7, waarin PR Aviation een beroep heeft gedaan op het citaatrecht ex artikel 15a Auteurswet en het tijdelijke reproductierecht ex artikel 13a Auteurswet, behoeven gelet op het voorgaande, bij gebrek aan belang, verder ook geen bespreking. 4.24 In het kader van de devolutieve werking van het hoger beroep dient het hof thans nog de overige door Ryanair aangevoerde gronden voor haar vorderingen te onderzoeken, waaraan de rechtbank in haar beoordeling niet is toegekomen. In de eerste plaats betreft het daarbij de stelling van Ryanair dat PR Aviation een onrechtmatige daad jegens haar heeft gepleegd. BiJ de beoordeling hiervan geldt als uitgangspunt, gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, dat PR Aviation met haar handelwijze geen inbreuk maakt op door de Databankenwet en/of Auteurswet beschermde rechten van Ryanair. Van onrechtmatig handelen kan dus slechts op andere, van de door Ryanair vermeende
Pagina 7 van 9
www.ie-portal.nl 225
IEPT20120313, Hof Amsterdam, PR Aviation v Ryanair
www.iept.nl
inbreuk op intellectuele eigendomsrechten losstaande, gronden sprake zijn. 4.25 Ryanair heeft in dit verband allereerst gesteld dat PR Aviation onrechtmatig handelt, door op de wegolowebsites de suggestie te wekken dat consumenten geld kunnen besparen bij het boeken van vluchten door te boeken via deze websites, terwijl het tegendeel het geval is. Na gemotiveerde betwisting daarvan door PR Aviation is Ryanair op die stelling niet meer teruggekomen. Het hof houdt het er daarom voor dat Ryanair die stelling niet heeft gehandhaafd, daargelaten nog dat deze tegenover de betwisting een toereikende feitelijke onderbouwing ontbeert. Daarnaast heeft Ryanair aangevoerd dat PR Aviation onrechtmatig jegens haar handelt, door zonder enige vergoeding gebruik te maken van de Ryanair Data, terwijl Ryanair aanzienlijke kosten maakt voor het verkrijgen, controleren en presenteren van deze informatie en zij substantiële inkomsten uit de verkoop van additionele diensten misloopt. Naar het oordeel van het hof is dit echter in de gegeven omstandigheden onvoldoende om het handelen van PR Aviation onrechtmatig te achten. De vrijheid van ondernemen brengt mee dat het PR Aviation in beginsel vrijstaat om Ryanair, ook met gebruikmaking van haar eigen gegevens, concurrentie aan te doen, zowel met betrekking tot de verkoop van tickets voor door Ryanair verzorgd luchtvervoer waardoor Ryanair op zichzelf geen inkomsten misloopt, nu zij de volledige door de consument betaalde ticketprijs ontvangt -als bij de verkoop van aanvullende diensten, ter zake waarvan dan PR Aviation en niet Ryanair provisie-inkomsten ontvangt. Dat PR Aviation gebruik maakt van de mogelijkheden van de website van Ryanair om aan bemiddelingsactiviteiten te doen, zonder daarvoor een vergoeding aan Ryanair te betalen, is in beginsel ook toegestaan. Dat Ryanair tot op zekere hoogte inkomsten misloopt doordat bezoekers bij boekingen via de websites van PR Aviation niet de website van Ryanair te zien krijgen (met daarop het aanbod van aanvullende diensten van haar partners), leidt gelet op voormeld uitgangspunt ook niet tot onrechtmatigheid. Dit geldt te meer, nu de klant de vrijheid heeft en houdt om na gebruik van het zoek- en vergelijkingssysteem van PR Aviation te boeken via de website van PR Aviation of rechtstreeks via de website van Ryanair en dat, ook als de klant voor boeking via PR Aviation kiest, bij de bevestiging van de vlucht door Ryanair ook haar aanvullende diensten worden getoond. Ryanair heeft verder nog gesteld dat PR Aviation onrechtmatig jegens haar handelt door inbreuk te maken op het eigendomsrecht van Ryanair en door de reputatie van Ryanair als goedkoopste luchtvaaltmaatschappij van Europa te beschadigen. Zoals in r.o. 4.19 is overwogen, volgt het hof Ryanair daarin echter niet. Bij dit alles moet ten slotte nog worden bedacht dat tegenover de beweerde nadelen voor Ryanair ook onmiskenbare voordelen staan, in die zin dat bezoekers via de website van PR Aviation op het aanbod van Ryanair worden geattendeerd en bij het boeken van vluchten worden gefaciliteerd.
De conclusie uit dit alles is dat de vorderingen ook op deze grond niet toewijsbaar zijn. 4.26 Ryanair stelt ten slotte dat PR Aviation wanprestatie heeft gepleegd door in strijd met de gebruiksvoorwaarden van Ryanair haar website te gebruiken voor commerciële doeleinden en te bemiddelen bij de verkoop van tickets van Ryanair voor eigen zakelijk gewin. Ryanair stelt daarbij dat iedere bezoeker, en dus ook PR Aviation, bij gebruik van de website de gebruiksvoorwaarden moet accepteren en daaraan dus contractueel is gebonden. Ook dit betoog kan Ryanair niet baten. Zoals hiervoor is overwogen, staat het PR Aviation op grond van artikel 24a lid 1 Auteurswet vrij om als rechtmatige gebruiker gegevens van de website van Ryanair over te nemen zoals zij doet. Op grond van artikel 24a lid 3 Auteurswet kan die vrijheid bij overeenkomst niet ten nadele van de rechtmatige gebruiker worden ingeperkt. Ryanair heeft niet tegengesproken dat deze dwingendrechtelijke (met artikel 6 lid 1 van de Databankenrichtlijn corresponderende) beperking tussen partijen geldt, ongeacht welk recht op de gestelde overeenkomst van toepassing is. Ook als ervan wordt uitgegaan dat PR Aviation de gebruiksvoorwaarden heeft geaccepteerd (wat PR Aviation overigens heeft betwist), geldt dus dat zij niet is gebonden aan het verbod waarop Ryanair zich te dezen beroept. Van wanprestatie kan daarom ook geen sprake zijn. Ook deze grondslag kan de vorderingen van Ryanair dus niet dragen. 4.27 Het voorgaande leidt tot de slotsom dat de vorderingen op geen van de door Ryanair aangevoerde gronden toewijsbaar zijn. De grieven 8 en 9 in het principaal hoger beroep (waarmee PR Aviation betoogt dat handhaving van de geschriftenbescherming in dit geval strijdig is met het mededingingsrecht en/of het vrij verkeer van diensten, en dat Ryanair met haar beroep op het databankenrecht en auteursrecht misbruik maakt van recht) behoeven daarom, bij gebrek aan belang, geen bespreking. 4.28 Resteert nog de bespreking van grief 10 in het principaal hoger beroep, gericht tegen de in eerste aanleg ten laste van PR Aviation uitgesproken proceskostenveroordeling. Zoals uit het voorgaande volgt, moet Ryanair als de in het ongelijk gestelde partij worden aangemerkt, zodat zij de proceskosten in eerste aanleg dient te dragen. De grief slaagt derhalve. Op het betoog van PR Aviation dat de rechtbank, anders dan zij had aangekondigd, aan de schending door Ryanair van haar substantiëringsplicht geen consequenties heeft verbonden op het gebied van de proceskosten, behoeft niet meer te worden ingegaan. 4.29 PR Aviation heeft gevorderd Ryanair te veroordelen in de volledige proceskosten in eerste aanleg als bedoeld in artikel 1019h Rv. Ryanair heeft tegen deze vordering geen afzonderlijk verweer gevoerd. Nu het geschil grotendeels betrekking heeft op de handhaving van rechten van intellectuele eigendom ingevolge de Databankenwet en Auteurswet, zal het hof de proceskosten in eerste aanleg bepalen op de voet van artikel 1019h Rv. Het hof zal deze kosten vaststellen Pagina 8 van 9
www.ie-portal.nl 226
IEPT20120313, Hof Amsterdam, PR Aviation v Ryanair
www.iept.nl
overeenkomstig de opgave die Ryanair heeft gedaan, nu PR Aviation geen afzonderlijke kostenopgave heeft overgelegd, maar zich kennelijk bij de opgave van Ryanair aansluit, en partijen voor het hoger beroep ook van gelijke (als redelijk en evenredig beschouwde) kosten aan beide zijden uitgaan. Omdat de kosten volgens de opgave van Ryanair in eerste aanleg ruimschoots hoger waren dan het maximale bedrag dat volgens de indicatietarieven in IE-zaken in beginsel nog als redelijk en evenredig kan worden aangemerkt, heeft Ryanair van haar kant aanspraak gemaakt op het bedrag van € 25.000,-, overeenkomstig het voor deze zaak geldende indicatietarief Nu er geen reden is om aan te nemen dat de kosten van PR Aviation lager zijn geweest dan die van Ryanair, zal het hof voormeld bedrag, dat gelet op de complexiteit van de zaak en de omvang van de betrokken belangen niet onredelijk of onevenredig voorkomt, aan PR Aviation toewijzen. 5. Slotsom Het principaal hoger beroep slaagt en het incidenteel hoger beroep faalt. Het bestreden vonnis moet worden vernietigd. Het hof zal, opnieuw rechtdoende, de vorderingen van Ryanair alsnog afwijzen. Als de in het ongelijk gestelde partij zal Ryanair worden veroordeeld in de kosten van beide instanties. Wat de proceskosten van het hoger beroep betreft, zijn partijen overeengekomen dat de proceskostenvergoeding uit hoofde van artikel 10l9h Rv wordt gefixeerd op € 40.000,- per procespartij voor het principaal hoger beroep en € 10.000,- per procespartij voor het incidenteel hoger beroep. Het hof zal partijen hierin volgen, nu deze kosten het hof niet onredelijk of onevenredig voorkomen, en zal Ryanair derhalve veroordelen tot betaling van de genoemde bedragen aan advocaatkosten. 6. De beslissing Het hof, recht doende: in het principaal hoger beroep: vernietigt het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank Utrecht van 28 juli 2010 en doet opnieuw recht; wijst de vorderingen van Ryanair af; veroordeelt Ryanair in de kosten van beide instanties, tot aan de bestreden uitspraak aan de zijde van PR Aviation wat betreft de eerste aanleg begroot op € 25.000,- voor salaris van de advocaat op de voet van artikel 1019h Rv en op € 254,- voor griffierecht en tot aan deze uitspraak wat betreft het principaal hoger beroep begroot op € 40.000,- voor salaris van de advocaat, op € 640,- voor griffierecht en op € 73,89 voor kosten van het appelexploot; in het incidenteel hoger beroep: verwerpt het beroep; wijst de vorderingen van Ryanair in hoger beroep af; veroordeelt Ryanair in de kosten van het incidenteel hoger beroep, tot aan deze uitspraak aan de zijde van PR Aviation begroot op € 10.000,- voor salaris advocaat; in het principaal en in het incidenteel hoger beroep voorts:
verklaart dit arrest ten aanzien van de proceskostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad. Dit arrest is gewezen door mrs. H.L. Wattel, S.B. Boorsma en W.H.F.M. Cortenraad en is in tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 13 maart 2012.
Pagina 9 van 9
www.ie-portal.nl 227
www.iept.nl
IEPT20120327, Hof Den Haag, Gaspedaal v Autotrack
Hof Den Haag, 27 maart 2012, Gaspedaal v Autotrack
1. Moet artikel 7, lid 1, van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat sprake is van hergebruik (ter beschikking stelling) van het geheel of een in kwalitatief of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van een via een website aangeboden (online) databank door een derde indien die derde aan het publiek de mogelijkheid biedt via een door hem aangeboden dedicated meta zoekmachine de volledige inhoud van de databank of een substantieel deel daarvan "realtime" te doorzoeken, door een zoekopdracht van een gebruiker "vertaald" door te voeren naar het zoekmechanisme van de website waarop de databank wordt aangeboden? 2. Zo nee, is dit anders indien die derde na terugontvangst van de resultaten van de zoekopdracht aan elke gebruiker een zeer klein deel van de inhoud van de databank zendt of toont op en in de opmaak van zijn eigen website? 3. Is het voor de beantwoording van vragen 1 en 2 van belang dat die derde deze handelingen voortdurend verricht en in totaal dagelijks 100.000 zoekopdrachten van gebruikers via haar zoekmachine "vertaald" doorvoert en de ontvangen resultaten daarvan op een wijze als hiervoor omschreven aan verschillende gebruikers ter beschikking stelt? 4. Moet artikel 7, lid 5, van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat niet toegestaan is het herhaaldelijk en systematisch hergebruiken van niet-substantiële delen van de inhoud van de databank, in strijd met de normale exploitatie of waardoor ongerechtvaardigde schade wordt toegebracht aan de rechtmatige belangen van de fabrikant van de databank of is daarvoor voldoende dat sprake is van herhaaldelijk of systematisch hergebruiken? 5. Indien vereist is dat sprake is van herhaaldelijk en systematisch hergebruiken, wat is a. de betekenis van systematisch? b. Is daarvan sprake als het hergebruiken via een geautomatiseerd systeem gebeurt? c. Is relevant dat daarbij gebruik wordt gemaakt van een dedicated metazoekmachine op een wijze als hiervoor beschreven? 6. Moet artikel 7, lid 5, van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat het daarin neergelegde verbod niet geldt indien door een derde herhaaldelijk aan afzonderlijke gebruikers van een meta-zoekmachine van die derde per zoekopdracht slechts niet-substantiële delen van de inhoud van de databank ter beschikking worden gesteld? 7. Zo ja, geldt dit ook als het cumulatief effect van het herhaald hergebruiken van die niet-substantiële delen is dat een substantieel deel van de inhoud van de databank ter beschikking wordt gesteld aan die afzonderlijke gebruikers tezamen? 8. Moet artikel 7, lid 5, van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat, in geval sprake is van gedragingen waarvoor geen toestemming is gegeven en die ertoe strekken om door het cumulatief effect van het hergebruik, de gehele inhoud of een substantieel deel van de inhoud van een beschermde databank ter beschikking te stellen van het publiek, voldaan is aan
v
DATABANKENRECHT Geen opvragen substantieel deel databank Autotrack • Wegener stelt [...] dat elke 30 minuten circa 5000 gegevens op de server worden opgeslagen (opgevraagd). Indien al in het kader van artikel 2, lid 1, sub a, Dw bepalend zou zijn hoeveel gegevens naar aanleiding van verschillende zoekvragen tegelijkertijd zijn opgeslagen (er is daarbij naar het oordeel van het hof veeleer sprake van herhaald opvragen), is dit in verhouding met het totaal aantal in de databank van Autotrack opgeslagen advertenties (190.000/200.000) een relatief zodanig gering aantal dat naar het oordeel van het hof niet gesproken kan worden van opvragen van een substantieel deel van de databank. Substantieel deel van databank Wegener ter beschikking gesteld door cumulatief effect hergebruik • Het hof zal er derhalve van uitgaan dat GasPedaal per dag 100.000 zoekopdrachten in AutoTrack "vertaald" doorvoert, dat van de in de databank van AutoTrack voorkomende verschillende combinaties van merk/model dagelijks ongeveer 80% (ten minste één keer) wordt doorzocht en dat per zoekopdracht in eerste instantie gegevens van ongeveer 15 advertenties aan de gebruiker ter beschikking worden gesteld op de wijze als in de rapporten van Keiler omschreven. Op grond van het bovenstaande is het hof dat van oordeel - in aansluiting op hetgeen in het tussenarrest voorshands is overwogen; zie hiervoor rechtsoverweging 9, onder 5) - dat een zodanige hoeveelheid verschillende gegevens (ongeveer 80% van alle advertenties) uit de databank van Wegener hergebruikt wordt dat door het cumulatief effect hiervan een substantieel deel van de inhoud van de databank van Wegener aan de gebruikers tezamen ter beschikking wordt gesteld. Prejudiciële vragen HvJEU
Pagina 1 van 11
www.ie-portal.nl 228
IEPT20120327, Hof Den Haag, Gaspedaal v Autotrack
www.iept.nl
de vereisten van dit artikel of moet ook nog worden gesteld en bewezen dat deze handelingen in strijd zijn met de normale exploitatie van de databank of ongerechtvaardigde schade toebrengen aan de rechtmatige belangen van de producent van de databank? 9. Wordt verondersteld dat ernstige schade wordt toegebracht aan de investering van de samensteller van de databank indien sprake is van voormelde gedragingen?
Vindplaatsen: Hof Den Haag, 27 maart 2012 (A.D. Kiers-Becking, M.Y Bonneur en S.N. Vlaar) GERECHTSHOF 's-GRAVENHAGE Sector handel Zaaknummer: 200.033.595/01 Rolnummer rechtbank: 303218/ HA ZA 08-300 arrest van de vijfde civiele kamer d.d. 27 maart 2012 inzake INNOWEB B.V., gevestigd te Holten, appellante, incidenteel geïntimeerde, hierna te noemen: Innoweb, procesadvocaat mr. W.P. den Hertog te Den Haag, behandelend advocaten: mrs. L.G. Bonnes en M.H. Elferink te Enschede, tegen 1. WEGENER ICT MEDIA B.V., gevestigd te Apeldoorn, 2. WEGENER MEDIAVENTIONS B.V., gevestigd te Amsterdam, geïntimeerden, incidenteel appellanten, hierna tezamen te noemen: Wegener in enkelvoud, procesadvocaat mr. B.J.H. Crans te Amsterdam, advocaat: mr. J.C.H. van Manen te Amsterdam. Het geding Na het tussenarrest van het hof van 15 februari 2011 hebben partijen verschillende (antwoord)aktes genomen: Wegener ter rolle van 26 april 2011 (met producties), 5 juli 2011 en 2 augustus 2011 en Innoweb ter rolle van 26 april 3011 (met producties) en 5 juli 2011 (met producties). Voorts heeft Wegener een kostenspecificatie overgelegd. Vervolgens is opnieuw arrest gevraagd. Wegener heeft bezwaar gemaakt tegen het door Innoweb bij haar akte van 5 juli 2011 overgelegde (tweede) rapport van H.J.M. Keiler van 30 juni 2011, stellende dat dit in strijd is met de goede procesorde. Nu dit rapport is overgelegd als reactie op stellingen en producties van Wegener in/bij haar akte van 26 april 2011 en Wegener in de gelegenheid is gesteld daarop te reageren en dit ook heeft gedaan bij haar akte van 2 augustus 2011, is er naar het oordeel van het hof geen sprake van strijd met de goede procesorde en passeert het hof het bezwaar. Beoordeling van het hoger beroep 1. Wegener biedt via haar website www.autotrack.nl (hierna: AutoTrack) toegang tot een online verzameling
van occasions/autoadvertenties. Hierop is een uitgebreid en dagelijks wisselend aanbod van 190.000/200.000 tweedehands auto's te vinden. Particulieren en autobedrijven kunnen advertenties voor te koop aangeboden auto's op de website zetten. Met behulp van de zoekmachine van de website kan het aanbod gericht worden doorzocht op verschillende criteria. Deze verzameling is een databank in de zin van artikel 1, lid 1, sub a, Databankenwet (Dw). 2. Innoweb biedt via haar website www.gaspedaal.nl (hierna: GasPedaal) een zogenaamde dedicated zoekmachine (dedicated zoekmachines zijn zoekmachines die bepaalde websites (laten) doorzoeken, meestal gericht op één of enkele thema's, dit in tegenstelling tot algemene zoekmachines, zoals Google) aan voor te koop aangeboden auto's, met behulp waarvan kan worden gezocht in diverse verzamelingen van autoadvertenties die op websites van derden worden aangeboden, waaronder door Wegener via AutoTrack aangeboden verzameling. 3. Wegener heeft onder meer gevorderd Innoweb te bevelen zich te onthouden van inbreuk op haar databankrechten, met nevenvorderingen. 4. In artikel 2, lid 1, Dw is bepaald: "De producent van een databank heeft het uitsluitende recht om toestemming te verlenen voor de volgende handelingen: a. het opvragen of hergebruiken van het geheel of een in kwalitatief of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van de databank" b. het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van in kwalitatief of in kwantitatief opzicht niet-substantiële delen van de inhoud van een databank, voorzover dit in strijd is met de normale exploitatie van die databank of ongerechtvaardigde schade toebrengt aan de rechtmatige belangen van de producent van de databank". 5. De Databankenwet is ingevoerd ter implementatie van de Europese Richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van I t maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken, Pb EG 1996 L 77/20 (hierna: de richtlijn). Artikel 2, lid 1, sub a, Dw is gebaseerd op artikel 7 lid 1 van de richtlijn. Artikel 2, lid 1, sub b, Dw is gebaseerd op artikel 7, lid 5, van de richtlijn. Deze artikelen luiden: "1. De Lid-Staten voorzien in een recht voor de fabrikant van een databank, waarvan de verkrijging, de controle of de presentatie van de inhoud in kwalitatief of kwantitatief opzicht getuigt van een substantiële investering, om de opvraging en! of het hergebruik van het geheel of een in kwalitatief of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud te verbieden. (. .. ) 5. Het herhaald en systematisch opvragen en! of hergebruiken van niet-substantiële delen van de inhoud van de databank, in strijd met de normale exploitatie van die databank of waardoor ongerechtvaardigde schade wordt toegebracht aan de rechtmatige belangen van de fabrikant van de databank, zijn niet toegestaan." Onder opvraging wordt verstaan het permanent of tijdelijk overbrengen van de inhoud van een databank Pagina 2 van 11
www.ie-portal.nl 229
www.iept.nl
IEPT20120327, Hof Den Haag, Gaspedaal v Autotrack
of een deel ervan op een andere drager, ongeacht op welke wijze en in welke vorm en heeft ongeveer dezelfde betekenis als verveelvoudigen in het auteursrecht. Onder hergebruiken wordt verstaan elke vorm van het aan het publiek ter beschikking stellen van de inhoud van een databank of een deel ervan door verspreiding van kopieën, verhuur, on line transmissie of in een andere vorm en vertoont grote gelijkenis met het (ruime) openbaarmakingsbegrip in het auteursrecht. In de definities van deze begrippen in de richtlijn wordt gesproken over een substantieel deel maar dat heeft geen betrekking op de definitie van deze begrippen als zodanig. Vergelijk artikel 7. lid 2, sub a en b, van de richtlijn en rechtsoverwegingen 49 tot en met 51 van het arrest van het HvJ EG 9 november 2004, IER 2005,5 inz. BHB/William Hill - hierna het Hill-arrest. 6. De rechtbank heeft Innoweb bevolen zich te onthouden van iedere inbreuk op de databankrechten van Wegener op grond van haar oordeel dat sprake is van herhaald en systematisch opvragen en hergebruiken van niet-substantiële delen van de inhoud van de databank als bedoeld in artikel 2, lid 1. sub b, Dw, dat het cumulatief effect van de vele zoekopdrachten die via GasPedaal worden uitgevoerd is dat een substantieel deel, in ieder geval in kwalitatief opzicht, van de databank van Wegener aan het publiek ter beschikking wordt gesteld (wordt hergebruikt) en dat daaruit volgt dat het handelen van Innoweb ernstige schade toebrengt aan de investering van Wegener. 7. De rechtbank heeft voorts overwogen - dat geen sprake is opvragen en hergebruiken van een substantieel deel van de inhoud van de databank als bedoeld in artikel 2, lid 1, sub a, Dw; - dat het herhaald opvragen van niet-substantiële delen nooit cumuleert in de reconstructie van de gehele inhoud of een substantieel deel van de databank en de handelingen van Innoweb wat betreft het opvragen (dus) niet in strijd zijn met de normale exploitatie van de databank en geen ongerechtvaardigde schade toebrengen aan de rechtmatige belangen van Wegener; 8. De principale grieven richten zich, kort gezegd, tegen het in rechtsoverweging 6 verroeide oordeel van de rechtsbank dat sprake is van inbreuk als bedoeld in artikel 2, lid 1, sub b, Dw op de databankrechten/het recht sui generis van Wegener. De voorwaardelijke incidentele grieven 2 en 3 richten zich tegen de hiervoor in rechtsoverweging 7 verroeide oordelen van de rechtbank. 9. In voormeld tussenarrest heeft het hof beslist 1. dat in casu wel sprake is van het herhaaldelijk opvragen van niet-substantiële delen van de inhoud van de databank van Auto Track, maar niet gezegd kan worden dat de gehele inhoud of een substantieel deel van de inhoud van de databank door het cumulatief effect van de afzonderlijke opvragingen wordt gereconstrueerd, zodat geen sprake is van inbreuk als bedoeld in artikel 2, lid 1, sub b, Dw door het herhaald opvragen van niet substantiële delen van de inhoud van de databank; 2. dat in casu door het herhaald ter beschikking stellen van de webpagina met zoekresultaten uit AutoTrack
aan gebruikers sprake is van het herhaald hergebruiken van niet-substantiële delen van de inhoud van de databank van AutoTrack; 3. dat door Wegener substantieel is geïnvesteerd in de verkrijging en de controle van de advertenties; 4. voorshands, dat vanuit databankrechtelijk opzicht niet relevant is dat slechts een deel van de gegevens per occasion/advertentie wordt weergegeven op de website van GasPedaal; 5. voorshands, dat door het ter beschikking stellen aan verschillende gebruikers van gegevens (in totaal) een zodanige hoeveelheid gegevens uit de databank van Wegener aan de gebruikers tezamen ter beschikking wordt gesteld, dat de totale hoeveelheid van deze gegevens zou kunnen worden aangemerkt als een substantieel deel, indien het zou gaan om verschillende gegevens; 6. voornemens te zijn aan het Hof van justitie EU vragen te stellen over de uitleg van a. artikel 7, lid l, van de richtlijn (kwalificeert het enkele bieden van de mogelijkheid om via een dedicated meta zoekmachine de volledige databank of een substantieel deel daarvan "realtime" te doorzoeken als hergebruik van een substantieel deel van de inhoud van een databank en zo ja, onder welke omstandigheden?); b. artikel 7, lid 5, van de richtlijn (is onder de gegeven omstandigheden sprake van (verboden) gedragingen die ertoe strekken om door hun cumulatief effect van hergebruik, de gehele inhoud of een substantieel deel van de inhoud van de databank ter beschikking te stellen van het publiek, en die aldus ernstige schade toebrengen aan de investering van de samensteller van deze databank?); c. artikel 8, lid 2, van de richtlijn (eventueel); Het hof blijft bij deze beslissingen. 10. Het hof heeft partijen verzocht partijen, zo mogelijk, exactere informatie te verschaffen over aantallen gegevens die worden hergebruikt en de inhoud daarvan, Wegener verzocht of zij bedoeld heeft een beroep te doen op het bepaalde in artikel 4 Dw/artikel 8, lid 2 van de richtlijn als zelfstandige grondslag van haar vordering en partijen verzocht zich daarover en over de voorgenomen vragen aan het Hof van Justitie EU uit te laten. Bezwaren Wegener tegen het tussenarrest 11. Alvorens op de verzoeken van het hof in te gaan, heeft Wegener in haar akte van 26 april 2011 bezwaar gemaakt tegen a. het door het hof aangenomen uitgangspunt in rechtsoverweging l1 van het tussenarrest dat GasPedaal de databank van AutoTrack doorzoekt door de zoekopdracht van een gebruiker door te voeren naar de zoekmachine van AutoTrack; b. het niet behandelen door het hof van de vraag of Innoweb ook het opvragen van een substantieel deel van de databank van AutoTrack in de zin van artikel 2, lid 1, sub a, Dw kan worden verweten; Het hof zal hierna eerst op deze bezwaren ingaan 12. Ad a. Wegener wijst er op dat er geen sprake is van één op één doorvoeren van de zoekopdracht van de Pagina 3 van 11
www.ie-portal.nl 230
www.iept.nl
IEPT20120327, Hof Den Haag, Gaspedaal v Autotrack
gebruiker naar de zoekmodaliteit van AutoTrack, maar dat de zoekopdracht door software van Innoweb wordt "vertaald" naar de zoekmodaliteiten van de verschillende te doorzoeken occasionsites. Dit wordt door Innoweb niet betwist, zodat het hof daarvan uitgaat. Met zijn voormelde overweging heeft het hof niet bedoeld te zeggen dat GasPedaal de zoekopdracht van de gebruiker passief/één op één doorvoert naar de zoekmodaliteit van AutoTrack - dat staat er ook niet-, maar slechts willen aangegeven dat het uiteindelijk de zoekmodaliteit van AutoTrack is die de databank van Autotrack doorzoekt en niet de zoekmachine van GasPedaal. Dit is een andere werkwijze dan GasPedaal (en ook andere algemene zoekmachines, zoals Google) toepast bij het verkrijgen van gegevens uit databanken van een aantal andere exploitanten, van wie zij op grond van gemaakte afspraken periodiek gegevensbestanden krijgt, die zij kopieert, waarna zij zelf (haar eigen zoekmachine) zoekt in het gekopieerde bestand. Nu voormelde werkwijze van GasPedaal tussen partijen vaststaat, kan aan het bovenstaande niet afdoen dat Innoweb aan het publiek meedeelt dat "Gaspedaal het complete occasionaanbod van de grootste Nederlandse autosites doorzoekt" en dat "alle occasions op GasPedaal staan". Met voormelde nuancering dat GasPedaal de zoekopdracht van de gebruiker doorvoert na "vertaling", handhaaft het hof zijn oordeel neergelegd in rechtsoverweging 11 van zijn tussenarrest 13. Ad b. In voormeld tussenarrest is het hof ervan uitgegaan dat voorwaardelijke incidentele grief 2, gericht tegen het oordeel van de rechtbank over de vraag of sprake is van een inbreuk in de zin van artikel 2, lid 1, sub a, mede gelet op de toelichting daarop, zich slechts richtte zich tegen het oordeel van de rechtbank dat geen sprake is van het hergebruiken (ter beschikking stellen) van een substantieel deel van de inhoud van de databank en niet tevens tegen het oordeel dat geen sprake is van opvragen (verveelvoudigen) van een substantieel deel. In de toelichting op die grief in paragrafen 74 tot en met 79 van de memorie van antwoord, tevens memorie van grieven in incidenteel appel en voorwaardelijk incidenteel appel bestrijdt Wegener immers slechts dat geen sprake is van hergebruik van een substantieel deel. De paragrafen 11 en 21 van haar voormelde memorie, waarnaar Wegener in haar akte in dit verband verwijst, betreffen haar beroep op artikel2, lid 1, sub b Dw. Hier bespreekt Wegener immers de principale grieven van Innoweb. Innoweb stelt dat de vraag of sprake is van opvragen van een substantieel deel geen onderdeel uitmaakt van de rechtsstrijd in hoger beroep. 14. In het midden latend of deze vraag onderdeel is van de rechtsstrijd in hoger beroep (omdat de grief ruimer moest worden opgevat dan hiervoor weergegeven dan wel op grond van de positieve zijde van de devolutieve werking van het appel), beantwoordt het hof de vraag of het handelen van Innoweb kan worden aangemerkt als opvragen (verveelvoudigen) van een substantieel deel van de inhoud van de databank van Wegener in de
zin van artike12, lid 1, sub a, Dw ontkennend. Nadat een door/via Innoweb gegeven zoekopdracht door de zoekmodaliteit van AutoTrack is uitgevoerd en de resultaten daarvan door GasPedaal zijn ontvangen, worden de gevonden zoekresultaten van de eerste pagina geschoond van andere gegevens dan het merk, het model/ type, het bouwjaar, de prijs, de kilometerstand, de tumbnail-foto en de link naar de bronpagina. Nadat ook de resultaten van andere sites zijn verzameld, worden doublures (als dezelfde advertentie op de resultatenpagina van meerdere sites voorkomt) samengevoegd tot één item met links naar de bronnen waar de advertenties zijn gevonden. Er wordt vervolgens een webpagina gemaakt met een resultatenlijst bestaande uit een geschoond, ontdubbeld en geordend overzicht van de resultaten, zoals voorkomen op de eerste resultatenpagina· s van de verschillende websites. Deze resultatenlijst wordt vervolgens gedurende ongeveer 30 minuten opgeslagen op de server van GasPedaal. Wegener heeft nog gesteld dat uit het eerster rapport van Keiler blijkt dat het gaat om minimaal 30 minuten. Dit wordt echter door Innoweb betwist en blijkt niet uit het rapport van Keiler. Wegener heeft niet concreet te bewijzen aangeboden dat het gaat om een periode van minimaal 30 minuten. Deze webpagina met resultatenlijst wordt naar de gebruiker gezonden/ aan de gebruiker getoond op en in de opmaak van de website van GasPedaal. Er wordt per zoekopdracht dus telkens slechts een geringe hoeveelheid gegevens opgevraagd. Dit kan niet worden aangemerkt als opvragen van een substantieel deel van de databank van Auto Track. Dat wordt ook niet door Wegener betwist. Wegener stelt echter dat niet moet worden geoordeeld wat er per individuele zoekopdracht gebeurt, maar moet worden gekeken wat er op de server van Gaspedaal bij voortduring gebeurt. Wegener stelt dat Gaspedaal op een dag (ruim) 100.000 zoekopdrachten in AutoTrack "vertaald" doorvoert. Met Innoweb is het hof van oordeel dat het (door)geven /uitzetten van een zoekopdracht moet worden aangemerkt als raadplegen en dat pas sprake is van opvragen als data uit de databank van AutoTrack op de server van Gaspedaal worden overgebracht/ opgeslagen. Vaststaat dat per keer slechts een beperkt aantal gegevens uit de databank van Autotrack wordt opgeslagen voor een beperkte tijd. Wegener stelt (in punt 48 van haar akte van 26 april 2011) - op grond waarvan is het hof niet duidelijk- dat elke 30 minuten circa 5000 gegevens op de server worden opgeslagen (opgevraagd). Indien al in het kader van artikel 2, lid 1, sub a, Dw bepalend zou zijn hoeveel gegevens naar aanleiding van verschillende zoekvragen tegelijkertijd zijn opgeslagen (er is daarbij naar het oordeel van het hof veeleer sprake van herhaald opvragen), is dit in verhouding met het totaal aantal in de databank van Autotrack opgeslagen advertenties (190.000/200.000) een relatief zodanig gering aantal dat naar het oordeel van het hof niet gesproken kan worden van opvragen van een substantieel deel van de databank. Het hof is dan ook van oordeel dat geen sprake is van opvragen van een substantieel deel in de zin van artikel 2, lid 1, Pagina 4 van 11
www.ie-portal.nl 231
www.iept.nl
IEPT20120327, Hof Den Haag, Gaspedaal v Autotrack
sub a, Dw. Aan het bovenstaande kunnen reclameuitingen, zoals "alle Volkswagen occassions staan op GasPedaal.nl", die kennelijk een onjuiste, althans versimpelde weergave zijn van wat werkelijk gebeurt, niet af doen. Het hof ziet derhalve geen aanleiding om, zoals door Wegener bepleit, aan het Hof van Justitie ook de vraag voor te leggen of sprake is van opvragen van een substantieel deel in de zin van artikel 2, lid 1, sub a Dw. Voor zover voorwaardelijke incidentele grief2 tevens is gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat geen sprake is van opvragen van een substantieel deel van de databank faalt de grief derhalve. Aantallen gegevens die worden opgevraagd en hergebruikt en de inhoud daarvan; 15. Het hof heeft partijen verzocht, zo mogelijk, exactere informatie te verschaffen over aantallen gegevens die worden hergebruikt en de inhoud daarvan; 16. Partijen gaan ervan uit dat in AutoTrack een wisselend aanbod van ongeveer 200.000 (Wegener)/190.000 (Innoweb) occasions/advertenties is te vinden en dat 40.000 (Wegener)/42.000 (Innoweb) daarvan uniek zijn, dat wil zeggen dat zij uitsluitend op de site van AutoTrack zijn te vinden. De andere occasions/advertenties zijn ook op andere sites te vinden. Niet betwist is de stelling van Innoweb dat het totaal aantal advertenties op de diverse websites waarin via GasPedaal wordt gezocht 300.000 bedraagt. 17. Wegener stelt in haar akte van 26 april 2011 dat GasPedaal per dag (ruim) 100.000 (op 20 april 2011 112.000, op 5 dagen in april 2011 in totaal 605.000) zoekopdrachten in AutoTrack invoert en dat van de in haar databank voorkomende verschillende combinaties van merk/model (op 20 april 2011 1222) ongeveer 80% (943, derhalve ongeveer 77%) ten minste één keer wordt doorzocht. Zij heeft de gegevens van één dag (20 april 2011), onder andere op CD-Roms opgeslagen, overgelegd (producties 56 tot en met 59). Innoweb heeft deze aantallen niet gemotiveerd betwist, zodat het hof van de juistheid daarvan uitgaat. Innoweb stelt dat deze gegevens niet relevant zijn omdat het daarbij gaat om raadplegen, hetgeen is toegestaan. Zij stelt dat bepalend is in hoeverre deze zoekopdrachten hebben geleid tot het opslaan van gegevens uit de databank van AutoTrack op de server van Gaspedaal en ter beschikkingstelling aan de gebruiker en welk percentage dit is van het geheel van de inhoud van de databank van AutoTrack. 18. In dit verband stelt Innoweb a. dat in eerste instantie alleen de (advertenties van) de eerste resultatenpagina (de eerste ongeveer 15 in AutoTrack gevonden advertenties) wordt weergegeven; b. dat GasPedaal de van AutoTrack gekregen gegevens alleen gebruikt om haar resultatenlijsten te complementeren, dus de gegevens uit AutoTrack alleen maar toevoegt als het een (unieke) advertentie is die slechts op AutoTrack is te vinden (punt 43 en 44 van haar akte van 5 juli 2011), aldus dat zij eerst alle informatie uit andere databanken haalt en dit aanvult met informatie uit de voor AutoTrack unieke
advertenties (punt 82 pleitnotities Innoweb in hoger beroep); c. zodat, afhankelijk van de zoekopdracht, slechts 0 tot 14% (percentage advertenties (40.000) van alle door GasPedaal doorzochte advertenties (300.000), die alleen op AutoTrack staan) van de alle gegevens die Gaspedaal weergeeft afkomstig is van AutoTrack; d. zodat voormelde 112.000 zoekopdrachten op één dag resulteren in weergave van 0 tot maximaal 15.680 (14% van 112.000) advertenties van AutoTrack; 19. Wegener heeft de onder b vermelde werkwijze en de daaruit onder c end getrokken conclusies bestreden. Innoweb beroept zich op door haar overgelegde rapporten van Keiler, bij akte voor het pleidooi in hoger beroep van 16 september 2010 (Keiler I) en bij haar akte van 5 juli 2011 (Keiler II). In het eerste rapport vermeldt Keiler over de werkwijze van GasPedaal: "Gaspedaal. nl ontvangt vervolgens de resultaten van de geraadpleegde websites, ontdubbelt deze en ordent ze, zodat er een overzichtelijke lijst ontstaat. De gebruiker ontvangt vervolgens een overzicht/lijst met links naar sites waarop de gezochte en gevonden advertentie voor de auto's staan, met een link naar de auto op deze sites. Tevens wordt een summiere beschrijving van de gevonden auto's weergegeven: het merk, het model, het type, het bouwjaar, de prijs, de kilometerstand, het adres van de thumbnail-foto en de link(s) naar één of meer bronpagina's waarop de advertentie voor de auto staat". (pagina 7) "De resulterende gegevens, dat wil zeggen de gegevens afkomstig van de eerste resultatenpagina zoals beschikbaar gesteld door de diverse websites worden verzameld, totdat alle sites zijn aangedaan. (. . .) Als alle resultaten zijn verzameld, voert GasPedaal.nl controles uit op een aantal punten om te bekijken of er in de resultatenlijsten dezelfde auto 's staan die op meerdere occasionsites worden vermeld. Indien doublures worden gevonden, worden deze samengevoegd tol één item met links naar de bronnen waar de advertenties voor deze auto zijn gevonden. Door op een van die links te klikken komt de gebruiker bij de eigenlijke advertentie". (pagina's 13 en 14) In het tweede rapport van Keller is vermeld: "De hoeveelheid advertenties die door GasPedaal.nl wordt weergegeven, betreft in principe alle aangeboden advertenties op de hiervoor weergegeven sites, zij het dat ze worden ontdubbeld voor dezelfde auto. Een advertentie voor een bepaalde auto wordt immers maar één keer door GasPedaal weergegeven, ook al staat de advertentie op meerdere autooccasionsites. (...) Uitgaand van het gegeven dat 12 tot 14% van de advertenties van AutoTrack uniek zijn, dat wil zeggen niet op andere sites te vinden zijn (....) maakt dat maximaal 0 tot 12 à 14 % (afhankelijk van de zoekopdracht van de gebruiker) van de advertenties weergegeven door GasPedaal noodzakelijkerwijs van AutoTrack afkomstig moet zijn om volledige overzichten te genereren. " (pagina 10), vet toegevoegd door hot) Pagina 5 van 11
www.ie-portal.nl 232
www.iept.nl
IEPT20120327, Hof Den Haag, Gaspedaal v Autotrack
Hieruit blijkt niet dat GasPedaal de van AutoTrack gekregen gegevens alleen gebruikt om haar resultatenlijsten te complementeren en door GasPedaal uitsluitend de gegevens van de unieke advertenties in AutoTrack aan de gebruiker van GasPedaal ter beschikking worden gesteld. Uit de rapporten van Keiler blijkt dat alle gegevens van alle sites (dus inclusief Auto Track) worden verzameld en vervolgens worden ontdubbeld/samengevoegd en dat deze gegevens van alle aangeboden sites in principe alle worden weergegeven, zij het dat ze worden ontdubbeld/samengevoegd voor dezelfde auto. Ook de omstandigheid dat bij de advertenties die van meerdere sites afkomstig zijn in GasPedaal, naast de relevante zes gegevens, al de links worden vermeld naar de sites waarop de advertentie staat (dus ook naar AutoTrack), valt- zonder nadere toelichting, die ontbreekt- niet te rijmen met de stelling dat GasPedaal de van AutoTrack gekregen gegevens alleen gebruikt om haar resultatenlijsten te complementeren Als alleen de unieke advertenties zouden worden toegevoegd, zou de link naar AutoTrack bij de niet-unieke advertenties ontbreken. Gelet op het bovenstaande is het hof van oordeel dat Innoweb haar stelling dat GasPedaal de van AutoTrack gekregen gegevens alleen gebruikt om haar resultatenlijsten te complementeren onvoldoende heeft onderbouwd, waarbij het hof nog in aanmerking neemt dat het gaat om feiten en omstandigheden (over de werking van de software van Innoweb) die zich in het domein van Innoweb bevinden. Het hof gaat aan die stelling van Innoweb dan ook als onvoldoende onderbouwd voorbij en zal uitgaan van de werkwijze zoals beschreven in de (door Innoweb overgelegde) rapporten van Keller. Het hof merkt nog op dat Innoweb niet gesteld heeft dat het ontdubbelen of samenvoegen op zichzelf een reden is om aan te nemen dat geraadpleegde en verzamelde gegevens van een of meer sites niet worden hergebruikt. Zij gaat ervan uit dat steeds aan de gebruiker een lijst ter beschikking wordt gesteld met links en een overzicht van 6 kenmerken uit de relevante occasionsites. Het hof gaat er dan ook vanuit dat bij ontdubbeling/samenvoeging de aan de gebruiker ter beschikking gestelde gegevens van alle sites waarop de advertentie is vermeld afkomstig zijn, althans moeten worden geacht te zijn. 20. De onder c vermelde conclusie dat slechts 0 tot 14% van de advertenties die door GasPedaal ter beschikking worden gesteld aan de gebruiker afkomstig is van Auto Track, is derhalve gebaseerd op een onjuist premisse. Bovendien is zij niet concludent en niet relevant. Ook als Gaspedaal slechts de unieke advertenties van Autotrack aan de gebruiker ter beschikking zou stellen, rechtvaardigt dat niet de conclusie dat maximaal 14% van de advertenties op GasPedaal afkomstig is van Auto Track. Dat is immers afhankelijk van de zoekvragen van de gebruikers. Bovendien is voor de vraag of sprake is van inbreukmakend handelen niet relevant welk deel van al de (van diverse sites afkomstige) gegevens die GasPedaal aan gebruikers ter beschikking stelt afkomstig is van Auto Track, maar welk deel van de
databank van Wegener door GasPedaal aan gebruikers ter beschikking wordt gesteld. Ook als GasPedaal alleen de unieke advertenties uit AutoTrack zou weergeven gaat het om circa 20% (40.000/42.000 van 190.000/200.000 advertenties). 21. Het hof zal er derhalve van uitgaan dat GasPedaal per dag 100.000 zoekopdrachten in AutoTrack "vertaald" doorvoert, dat van de in de databank van AutoTrack voorkomende verschillende combinaties van merk/model dagelijks ongeveer 80% (ten minste één keer) wordt doorzocht en dat per zoekopdracht in eerste instantie gegevens van ongeveer 15 advertenties aan de gebruiker ter beschikking worden gesteld op de wijze als in de rapporten van Keiler omschreven. De stelling van Innoweb (in punt 7 en 8 van haar akte van 26 april2011) dat door Wegener in het kort geding overgelegde producties een onjuist beeld geven omdat daarbij de zoekfunctie aldus was ingesteld dat slechts in databases van AutoTrack en Autobytel werd gezocht, leidt er niet toe dat de door Wegener in haar akte van 26 april2011 genoemde aantallen niet zouden kloppen. Op grond van het bovenstaande is het hof dat van oordeel - in aansluiting op hetgeen in het tussenarrest voorshands is overwogen; zie hiervoor rechtsoverweging 9, onder 5) - dat een zodanige hoeveelheid verschillende gegevens (ongeveer 80% van alle advertenties) uit de databank van Wegener hergebruikt wordt dat door het cumulatief effect hiervan een substantieel deel van de inhoud van de databank van Wegener aan de gebruikers tezamen ter beschikking wordt gesteld. Dit brengt mee dat de door het hof voorgestelde vragen 6 en 7 - bij het voorstellen waarvan het hof er nog van uitging dat niet vaststond dat verschillende gegevens werden hergebruikt vervallen. Hiermee staat overigens nog niet vast dat sprake is van inbreuk in de zin van artikel2, lid 1, sub b, Dw, nu niet duidelijk is of vereist is dat sprake is van systematisch hergebruiken en zo ja, of daarvan sprake is, of sprake is van ter beschikking stelling van dat substantiële deel aan het publiek (nu aan elke gebruiker slechts een ander niet-substantieel deel ter beschikking wordt gesteld) en of aldus ongerechtvaardigde schade aan de investering van de samensteller van de databank wordt toegebracht. Artikel 4 Dw/ artikel 8 van de richtlijn 22. Het hof heeft in zijn tussenarrest overwogen dat Wegener lijkt te willen betogen dat artikel 8, lid 2, van de richtlijn met zich brengt dat een rechtmatige gebruiker van een aan het publiek ter beschikking gestelde databank, ook wanneer hij incidenteel (en dus niet herhaald en systematisch) niet-substantiële delen opvraagt of hergebruikt, daarbij niet de normale exploitatie van de databank of de gerechtvaardigde belangen van de fabrikant daarvan mag schaden en lnnoweb in strijd met het in artikel 4 Dw en 8 lid 2 van de richtlijn bepaalde handelt De artikelen 3 en 4 Dw luiden als volgt Artikel 3. 1. De producent van een databank welke op enigerlei wijze aan het publiek ter beschikking is gesteld mag de rechtmatige gebruiker van die databank niet Pagina 6 van 11
www.ie-portal.nl 233
IEPT20120327, Hof Den Haag, Gaspedaal v Autotrack
www.iept.nl
verhinderen in kwalitatief of kwantitatief opzicht nietsubstantiële delen van de inhoud ervan op te vragen ofte hergebruiken. (...). 2. Bij overeenkomst kan niet ten nadele van de rechtmatige gebruiker van het eerste lid worden afgeweken. Artikel 4 De rechtmatige gebruiker van een databank welke op enigerlei wijze aan het publiek ter beschikking is gesteld, mag geen handelingen verrichten waardoor hij de normale exploitatie van de databank in gevaar brengt of ongerechtvaardigde schade aan de producent toebrengt. De artikelen 3 en 4 Dw vormen de implementatie van artikel 8, leden 1 en 2, van de richtlijn, luidende: 1. De fabrikant van een databank die op enigerlei wijze aan het publiek ter beschikking is gesteld mag de rechtmatige gebruiker van die databank niet verhinderen in kwalitatief of kwantitatief opzicht nietsubstantiële delen van de inhoud ervan voor welk doel dan ook op te vragen ofte hergebruiken. (...). 2. De rechtmatige gebruiker van een databank welke op enigerlei wijze aan het publiek ter beschikking is gesteld, mag geen handelingen verrichten die in strijd zijn met een normale exploitatie van de databank of waardoor ongerechtvaardigde schade wordt toegebracht aan de rechtmatige belangen van de fabrikant van de databank. Het hof is vervolgens ingegaan op de verhouding tussen artikel 2, lid 1, sub b, Dw /7, lid 5, van de richtlijn, artikel 3 Ow/artikel 8, lid 1, van de richtlijn en artikel4 Ow/artikel 8, lid 2, van de richtlijn en de mogelijke betekenis van laatstvermelde artikelen. Het heeft Wegener verzocht aan te geven of zij heeft bedoeld op artike14 Dw, als zelfstandige grondslag van haar vordering, een beroep te doen. 23. Wegener heeft in haar akte van 26 april 2011 gesteld dat artike1 4 Dw inderdaad een zelfstandige subsidiaire grondslag voor haar vorderingen is (paragraaf 68), althans voor zover Innoweb heeft te gelden als "rechtmatig gebruiker". Vervolgens stelt zij dat met de rechtmatig gebruiker bedoeld is degene die een licentieovereenkomst met de databankfabrikant heeft gesloten en, nu vaststaat dat Innoweb geen licentie heeft, zij (primair) meent dat Innoweb geen rechtmatig gebruiker in de zin van artikel 4 Dw is (paragraven 75 tot en met 83). Hieruit begrijpt het hof dat zij stelt dat dit artikel niet van toepassing is. Gelet op deze tegenstrijdige standpunten kan er niet van worden uitgegaan dat Wegener een (consistent en begrijpelijk) beroep op artikel 4 Dw doet, zodat het hof geen aanleiding ziet voor het stellen van de voorgestelde vragen 12 tot en met 14 over de uitleg van artikel 8, lid 2, van de richtlijn. De (overige) vragen 24. Het hof heeft partijen verzocht zich uit te laten over de vragen die het hof voornemens is te stellen aan het Hof van Justitie EU. De vragen 6, 7, 12, 13 en 14 vervallen op grond van het bovenstaande. 25. De vragen 1 tot en met 3 komen er, kort gezegd, op neer of sprake is van hergebruik (ter beschikking
stelling) van het geheel of een in kwalitatief of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van de databank indien een derde aan het publiek de mogelijkheid biedt via een door hem aangeboden zoekmachine de volledige databank of een substantieel deel daarvan "realtime" te doorzoeken op een wijze als in dit geval. Wegener stelt dat het goed is aan het Hof van Justitie duidelijk te maken dat het hier gaat om een dedicated meta zoekmachine. Het hof zal dit voorstel overnemen. Voorts zal het hof in vraag 3 opnemen dat het gaat om 100.000 zoekopdrachten per dag, zoals voorgesteld door Wegener. Het hof deelt niet het standpunt van Innoweb dat de vragen daardoor te feitelijk of te casuïstisch van aard worden. Wegener stelt nog dat het zinnig lijkt ook opvragen van een substantieel deel in de vraag te betrekken. Nu het hof van oordeel is dat geen sprake is van opvragen van een substantieel deel, is er geen aanleiding daarover vragen te stellen. Het hof ziet ook geen aanleiding de door Wegener voorgestelde vragen 1 tot en met 5 overigens (deels) over te nemen, nu deze naar het oordeel van het hof te vaag, overbodig (zoals de voorgestelde vraag 1) ofte leidend (daar waar in de vragen ervan wordt uitgegaan dat sprake is van opvragen en/of hergebruiken) zijn en/of geen betrekking hebben op de aan de orde zijnde vraag naar hergebruik van een substantieel deel en/of geen verbetering inhouden. Het hof neemt de door Innoweb voorgestelde toevoegingen, met uitzondering van de toevoeging van de woorden "inhoud van de" in vraag 1, niet over nu het deze overbodig acht. Ook het voorstel een deel van vraag 3 te schrappen neemt het hof niet over nu het vermelding van het feit dat GasPedaal 100.000 zoekopdrachten per dag "vertaald" doorvoert wel relevant acht. Wegener heeft nog voorgesteld een vraag (6) of sprake is van reconstructie van de databank door het herhaald opvragen van niet-substantiële delen toe te voegen. Nu het hof van oordeel is dat daarvan geen sprake is (zie hiervoor rechtsoverweging 9, onder 1), is er geen aanleiding voor deze vraag. 26. De vragen 4 en 5 gaan over de betekenis van het woord systematisch in artikel 7, lid 5, van de richtlijn. Innoweb wenst schrapping van de (sub)vraag of relevant is dat het herhaald hergebruiken via een geautomatiseerd systeem gebeurt. Het hof acht dit wel relevant, nu Wegener heeft gesteld dat aan dit vereiste is voldaan doordat het hergebruiken via een geautomatiseerd systeem gebeurt. Het hof zal daaraan een verwijzing naar de werkwijze van de onderhavige zoekmachine toevoegen. 27. Met de vragen 8 en 9 (worden 6 en 7) wil het hof vernemen of relevant is dat elke gebruiker slechts een niet-substantieel deel ter beschikking wordt gesteld. De door Wegener voorgestelde wijzigingen neemt het hof over, waarmee ook een deel van de door Innoweb voorgestelde wijzigingen wordt overgenomen. De door Innoweb voorgestelde toevoeging aan vraag 9 acht het hof overbodig. 28. Met de vragen 10 en 11 (worden 8 en 9) wil het hof duidelijkheid over het antwoord op de vraag of Pagina 7 van 11
www.ie-portal.nl 234
IEPT20120327, Hof Den Haag, Gaspedaal v Autotrack
www.iept.nl
"ernstige schade aan de investering van de samensteller van de databank" wordt aangenomen als hergebruik van niet-substantiële delen als cumulatief effect heeft dat een substantieel deel van de inhoud van de databank aan het publiek ter beschikking wordt gestel of dat die schade daarenboven moet worden gesteld en bewezen. Het hof ziet geen aanleiding de door Innoweb voorgestelde wijzigingen over te nemen, nu de door het hof voorgestelde tekst aansluit bij de tekst van het Hillarrest en bovendien "opvragen"- waarop de vraag in de tekst van Innoweb mede betrekking heeft- niet meer aan de orde is. 29. Het hof zal derhalve aan het Hof van Justitie EU de hierna te vermelden vragen voorleggen. Ten behoeve van (de leesbaarheid voor) het Hof van Justitie zal het hof hierna een samenvatting geven van de feiten, de uitgangspunten en de argumenten van partijen. De relevante artikelen van de Databankenwet en de richtlijn zijn hiervoor vermeld in rechtsoverwegingen 4 en 5. Feiten 30. Wegener biedt via haar website www.autotrack.nl (hierna: AutoTrack) toegang tot een online verzameling van occasions/autoadvertenties. Hierop is een uitgebreid en dagelijks wisselend aanbod van 190.00 tot 200.000 tweedehands auto's te vinden. Ongeveer 40.000 van deze advertenties zijn uitsluitend op deze website te vinden. De overige advertenties zijn ook op andere autoadvertentie-sites te vinden. Met behulp van de zoekmachine van de website kan het aanbod gericht worden doorzocht op verschillende criteria. Deze verzameling is een databank in de zin van artikel 1, lid 1, sub a, Databankenwet (Dw) en de richtlijn. 31. Innoweb biedt via haar website www.gaspedaal.nl (hierna: GasPedaal) - voor zover hier van belang- een zogenaamde dedicated meta zoekmachine (dedicated zoekmachines zijn zoekmachines die bepaalde (laten) websites doorzoeken, meestal gericht op één of enkele thema's; meta-zoekmachines zijn zoekmachines die gebruik maken van de zoekmachine op andere sites en die gebruikers-zoekvragen doorgeleiden naar (een selectie van) een andere zoekmachine) aan voor te koop aangeboden auto's. Met behulp van de zoekmachine kan worden gezocht in diverse verzamelingen van autoadvertenties die op websites van derden worden aangeboden, waaronder de via AutoTrack aangeboden verzameling. 32. De zoekmachine van GasPedaal laat de occasionverzameling van AutoTrack "realtime", doorzoeken, dat wil zeggen op het moment dat een gebruiker van GasPedaal een zoekopdracht geeft. De zoekmachine van GasPedaal voert een zoekopdracht van een gebruiker "vertaald" - dat wil zeggen aangepast aan de zoekfunctionaliteit van AutoTrack -, door naar de zoekfunctionaliteit van AutoTrack, waarna die zoekfunctionaliteit vervolgens onderzoekt of advertenties voor een auto met de gezochte kenmerken op de eigen site staan en de resultaten aan GasPedaal beschikbaar stelt. Nadat de resultaten daarvan door GasPedaal zijn ontvangen, worden de gevonden zoekresultaten van de eerste pagina (bij AutoTrack in
het algemeen betreffende 15 auto's/advertenties) geschoond van andere gegevens dan het merk, het model/ het type, het bouwjaar, de prijs, de kilometerstand, de tumbnail-foto en de link naar een bronpagina. Nadat ook de resultaten van andere sites zijn verzameld, worden doublures (als dezelfde auto/advertentie op de resultatenpagina van meerdere sites voorkomt) samengevoegd tol één item met links naar de bronnen waar de advertenties zijn gevonden. Er wordt vervolgens een webpagina gemaakt met een resultatenlijst bestaande uit een geschoond, ontdubbeld en geordend overzicht van de resultaten, zoals voorkomen op de eerste resultatenpagina's van de verschillende websites. Deze resultatenlijst wordt vervolgens gedurende ongeveer 30 minuten, opgeslagen op de server van GasPedaal. Deze webpagina met resultatenlijst wordt naar de gebruiker gezonden/aan de gebruiker getoond op en in de opmaak van de website van GasPedaal. Het totaal aantal advertenties op de diverse websites waarin via GasPedaal wordt gezocht bedraagt 300.000. Ongeveer 40.000 daarvan zijn uitsluitend op de site van AutoTrack te vinden. De andere advertenties in AutoTrack zijn ook op andere sites te vinden. Per zoekopdracht stelt GasPedaal slechts een zeer klein deel van de inhoud van de databank van AutoTrack.nl aan de gebruiker ter beschikking. De inhoud van die gegevens wordt per zoekopdracht bepaald door de gebruiker, aan de hand van criteria die hij bij GasPedaal opgeeft. Per dag voert GasPedaal l00.000 zoekopdrachten van gebruikers in AutoTrack "vertaald" door. Van de in de databank van AutoTrack voorkomende verschillende combinaties van merk/model wordt dagelijks ongeveer 80% (ten minste één keer) doorzocht, waarna gegevens van de doorzochte advertenties aan de gebruiker ter beschikking worden gesteld als hiervoor aangegeven. Uitgangspunten 33. Het hof heeft aangenomen dat - geen sprake is van opvragen van het geheel of een substantieel deel van inhoud van de databank van Wegener in de zin van artikel 7, lid 1, van de richtlijn; - geen sprake is van inbreuk als bedoeld in artikel 7, lid 5, van de richtlijn door het herhaald opvragen van nietsubstantiële delen van de inhoud van de databank van Wegener; - wel sprake is van het herhaald hergebruiken van nietsubstantiële delen van de inhoud van de databank van Wegener, waarvan het cumulatief effect is dat een substantieel deel van de inhoud van de databank van Wegener ter beschikking wordt gesteld aan verschillende gebruikers van de zoekmachine van GasPedaal tezamen. 34. In het Hill-arrest heeft bet Hof van justitie over artikel 7, lid 5, van de richtlijn overwogen: "89. in deze omstandigheden verwijzen handelingen "in strijd met een normale exploitatie van [een} databank of waardoor ongerechtvaardigde schade wordt toegebracht aan de rechtmatige belangen van de fabrikant van de databank" naar gedragingen waarvoor geen toestemming is gegeven en die ertoe Pagina 8 van 11
www.ie-portal.nl 235
www.iept.nl
IEPT20120327, Hof Den Haag, Gaspedaal v Autotrack
strekken om door het cumulatief effect van opvragingen de gehele inhoud of een substantieel deel van de inhoud van een door het recht sui generis beschermde databank te reconstrueren en! of om door het cumulatief effect van hergebruik, de gehele inhoud of een substantieel deel van de inhoud van een dergelijke databank ter beschikking te stellen van het publiek, en die aldus ernstige schade toebrengen aan de investering van de samensteller van deze databank. " 35. Het hof wenst van het Hof van Justitie te vernemen, kort gezegd, a. of onder voormelde omstandigheden sprake is van hergebruik van het geheel of een substantieel deel van de inhoud van de databank van Wegener; b. wat de betekenis is van het woord systematisch in artikel 7, lid 5 van de richtlijn, c. of het in artikel 7, lid 5 van de richtlijn neergelegde verbod niet geldt indien weliswaar het cumulatief effect van het herhaald hergebruiken van niet-substantiële delen is dat een substantieel deel van de inhoud van de databank ter beschikking wordt gesteld aan verschillende gebruikers tezamen, maar aan afzonderlijke gebruikers slechts niet-substantiële delen van de inhoud van de databank ter beschikking worden gesteld; d. wat de betekenis is van de zinsnede "die aldus ernstige schade toebrengen aan de investering van de samensteller van deze databank" in het Hill-arrest. Argumenten van partijen 36. Partijen hebben met betrekking tot de geschilpunten waarover het hof vragen wil stellen de volgende argumenten aangevoerd. 37. Ad a. Wegener stelt dat reeds sprake is van hergebruik/ter beschikking stellen van het geheel of een substantieel deel van de databank aan het publiek door het bieden van de mogelijkheid de databank te (doen) raadplegen. Wegener lijkt uit te gaan van de gedachte die terug is te vinden in het arrest van het HvJEG van 7 december 2006 inzake 'Hoteles' (zaak C-306/05) over de uitleg van het recht van mededeling van het werk aan het publiek als bedoeld artikel 3 van Richtlijn 2001/29 EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (hierna: de Auteursrechtrichtlijn, kortweg ARI) en in het arrest van het HvJ EU van 21 oktober 2010 inzake 'Padawan/SGAE' (C- 467/08). Daarin heeft het HvJEU, onder verwijzing naar het 'Hoteles'-arrest, benadrukt dat: "(...) vanuit auteursrechtelijk oogpunt rekening moet worden gehouden met de loutere mogelijkheid voor de eindgebruiker, in het betrokken geval de klanten van een hotel, om uitzendingen te bekijken met televisietoestellen en een signaal dat door het hotel ter beschikking wordt gesteld, en niet met de daadwerkelijke toegang van de klanten tot die werken (...) ". Uit deze weergave van het EU-recht kan worden afgeleid dat onder het, met het openbaarmakingsrecht vergelijkbare, mededelingsrecht van artikel 3 lid 1 ARI
niet alleen het recht valt om aan het publiek mede te delen - het mededelingsrecht in enge zin -, maar ook het recht om het (signaal bevattend het) werk in zodanige mate aan het publiek ter beschikking te stellen dat het voor de leden van het publiek toegankelijk is. Hierbij is niet van beslissend belang of het publiek daadwerkelijk toegang tot het werk heeft; voldoende is de loutere mogelijkheid van het publiek om het werk waar te kunnen nemen. Het hof begrijpt dat Wegener daarnaast van oordeel is dat de feitelijke situatie waarin voortdurend, dagelijks in zeer grote hoeveelheden, gegevens uit de databank aan verschillende gebruikers ter beschikking worden gesteld (ook) kwalificeert als hergebruik van het geheel of een substantieel deel van de inhoud van de databank in de zin van artikel 2, lid 1, sub a Dw. Innoweb stelt - voor zover nog van belang - dat zij niet de inhoud van de gehele of een substantieel deel van de databank ter beschikking stelt aan de verzoeker, maar slechts niet substantiële delen, namelijk die gegevens, die zij na raadpleging van de databank, uitkiest (in casu een deel van de gegevens van de eerste resultatenpagina). Er is in die visie pas sprake van ter beschikking stellen aan het publiek wanneer aan een gebruiker het resultaat van zijn zoekopdracht ter beschikking wordt gesteld, zodat het enkele bieden van de mogelijkheid de databank te (doen) raadplegen nog niet kwalificeert als hergebruiken. 38. Ad b. Partijen twisten over het antwoord op de vraag of het bij herhaald en systematisch hergebruiken gaat om twee alternatieve (Wegener) of cumulatieve (Innoweb) vereisten, nu enkele taalversies van de richtlijn de begrippen verbinden met "en" en andere, zoals de Engelse versie, daarentegen met "of' (vergelijk de conclusie van de AG Stix-Hackl bij het Hill-arrest). Wegener stelt voorts dat met systematisch is bedoeld stelselmatig, waarbij zij verwijst naar rechtsoverweging 85 van het Hill-arrest. Op andere plaatsen in dit arrest wordt echter gesproken over systematisch. Voorts stelt zij dat, als er al een systematiek in het hergebruiken moet zitten, daarvan in casu sprake is omdat een en ander via een geautomatiseerd systeem gebeurt en de systematiek er onder andere uit bestaat dat iedere keer dat een gebruiker een zoekopdracht ingeeft, Innoweb deze via haar geautomatiseerde systeem uitvoert volgens een bepaalde systematiek, die wordt bepaald door de door GasPedaal gekozen software en hardware. Innoweb stelt dat geen sprake is systematisch, nu de gebruikers met hun zoekvragen bepalen welke gegevens worden hergebruikt. 39. Ad c. Innoweb stelt dat de zoekresultaten slechts zichtbaar zijn voor de gebruiker die de desbetreffende zoekopdracht heeft ingevoerd en niet voor andere gebruikers, zodat aan elke gebruiker slechts nietsubstantiële delen ter beschikking worden gesteld. Oom die reden is geen sprake van ter beschikking stellen van een substantieel deel aan "het publiek", aldus Innoweb. Het hof begrijpt dat Innoweb hiermee wil stellen dat slechts sprake is van ter beschikking stellen van een substantieel deel aan het publiek als dat substantiële deel aan het hele publiek ter beschikking wordt gesteld. Pagina 9 van 11
www.ie-portal.nl 236
www.iept.nl
IEPT20120327, Hof Den Haag, Gaspedaal v Autotrack
Wegener stelt dat het totaal aan de gebruikers tezamen ter beschikking gestelde gegevens bepalend is. 40. Ad d. Innoweb verwijt de rechtbank ten onrechte te hebben aangenomen dat Innoweb ernstige schade aan de investering van Wegener toebrengt (alleen) op de grond dat door het cumulatieve effect van het ter beschikking stellen van niet-substantiële delen een substantieel deel van de inhoud van de databank van Wegener aan het publiek ter beschikking wordt gesteld. Dat deze schade is geleden is een extra vereiste en zal door Wegener gesteld en onderbouwd moeten worden en mag niet "zomaar" worden aangenomen als aan de overige vereisten is voldaan, aldus Innoweb. Wegener stelt dat uit rechtsoverwegingen 86 tot en met 89 van het Hill-arrest blijkt dat ernstige schade geen extra vereiste is. Ernstige schade wordt aangenomen als hergebruik van niet-substantiële delen als cumulatief effect heeft dat een substantieel deel van de inhoud van de databank aan het publiek ter beschikking wordt gesteld. Hij stelt dat dit blijkt uit het gebruik van het woordje "aldus" in rechtsoverweging 89 en nog duidelijker is in de Engelse versie van het arrest door de woorden "which thus seriously prejudice the in vestment made by the maker of te database". Het hof is voorshands van oordeel dal uit het Hillarrest, mede gelet op de Engelse tekst en het doel van het verbod van artikel 7, lid 5 van de richtlijn, namelijk omzeiling van het verbod van artikel 7, lid 1, van de richtlijn te voorkomen, valt afte leiden dat ernstige schade aan de investering wordt aangenomen als hergebruik van niet-substantiële delen als cumulatief effect heeft dat een substantieel deel van de inhoud van de databank aan het publiek ter beschikking wordt gesteld. De vragen aan het hof van Justitie EU 41. Het hof legt de volgende vragen aan het Hof van justitie voor: 1. Moet artikel 7, lid 1, van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat sprake is van hergebruik (ter beschikking stelling) van het geheel of een in kwalitatief of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van een via een website aangeboden (online) databank door een derde indien die derde aan het publiek de mogelijkheid biedt via een door hem aangeboden dedicated meta zoekmachine de volledige inhoud van de databank of een substantieel deel daarvan "realtime" te doorzoeken, door een zoekopdracht van een gebruiker "vertaald" door te voeren naar het zoekmechanisme van de website waarop de databank wordt aangeboden? 2. Zo nee, is dit anders indien die derde na terugontvangst van de resultaten van de zoekopdracht aan elke gebruiker een zeer klein deel van de inhoud van de databank zendt of toont op en in de opmaak van zijn eigen website? 3. Is het voor de beantwoording van vragen 1 en 2 van belang dat die derde deze handelingen voortdurend verricht en in totaal dagelijks 100.000 zoekopdrachten van gebruikers via haar zoekmachine "vertaald" doorvoert en de ontvangen resultaten daarvan op een
wijze als hiervoor omschreven aan verschillende gebruikers ter beschikking stelt? 4. Moet artikel 7, lid 5, van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat niet toegestaan is het herhaaldelijk en systematisch hergebruiken van niet-substantiële delen van de inhoud van de databank, in strijd met de normale exploitatie of waardoor ongerechtvaardigde schade wordt toegebracht aan de rechtmatige belangen van de fabrikant van de databank of is daarvoor voldoende dat sprake is van herhaaldelijk of systematisch hergebruiken? 5. Indien vereist is dat sprake is van herhaaldelijk en systematisch hergebruiken, wat is a. de betekenis van systematisch? b. Is daarvan sprake als het hergebruiken via een geautomatiseerd systeem gebeurt? c. Is relevant dat daarbij gebruik wordt gemaakt van een dedicated metazoekmachine op een wijze als hiervoor beschreven? 6. Moet artikel 7, lid 5, van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat het daarin neergelegde verbod niet geldt indien door een derde herhaaldelijk aan afzonderlijke gebruikers van een meta-zoekmachine van die derde per zoekopdracht slechts niet-substantiële delen van de inhoud van de databank ter beschikking worden gesteld? 7. Zo ja, geldt dit ook als het cumulatief effect van het herhaald hergebruiken van die niet-substantiële delen is dat een substantieel deel van de inhoud van de databank ter beschikking wordt gesteld aan die afzonderlijke gebruikers tezamen? 8. Moet artikel 7, lid 5, van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat, in geval sprake is van gedragingen waarvoor geen toestemming is gegeven en die ertoe strekken om door het cumulatief effect van het hergebruik, de gehele inhoud of een substantieel deel van de inhoud van een beschermde databank ter beschikking te stellen van het publiek, voldaan is aan de vereisten van dit artikel of moet ook nog worden gesteld en bewezen dat deze handelingen in strijd zijn met de normale exploitatie van de databank of ongerechtvaardigde schade toebrengen aan de rechtmatige belangen van de producent van de databank? 9. Wordt verondersteld dat ernstige schade wordt toegebracht aan de investering van de samensteller van de databank indien sprake is van voormelde gedragingen? Beslissing Het hof: verzoekt het Hof van Justitie van de Europese Unie met betrekking tot de onder rechtsoverweging 41 geformuleerde vragen uitspraak te doen; houdt iedere verdere beslissing aan en schorst het geding tot het Hof van Justitie EU naar aanleiding van dit verzoek uitspraak zal hebben gedaan. Dit arrest is gewezen door mrs. A.D. Kiers-Becking, M.Y Bonneur en S.N. Vlaar; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 27 maart 2012, in aanwezigheid van de griffier.
Pagina 10 van 11
www.ie-portal.nl 237
IEPT20120327, Hof Den Haag, Gaspedaal v Autotrack
www.iept.nl
Pagina 11 van 11
www.ie-portal.nl 238
IEPT20130531, HR, Apple v Samsung
www.boek9.nl
beoordeling van de beschermingsomvang van een (geldig) model, de in art. 10 lid 2 GModVo bedoelde mate van vrijheid is die de ontwerper heeft bij het creëren van het model.
Hoge Raad, 31 mei 2013, Apple v Samsung Ipad
Galaxy Tab 10
v MODELRECHT Afstand tussen model en prior art speelt rol bij beoordeling van zowel geldigheid als beschermingsomvang van een model • Dit verweer faalt omdat de gronden waarop het hof het Apple-model geldig heeft geacht, mede van belang zijn voor de beoordeling van de beschermingsomvang daarvan. Zoals volgt uit de in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 5.165.32.4 aangehaalde bronnen bestaat immers tussen de beantwoording van de vragen of een model geldig is, en wat de beschermingsomvang daarvan is, in die zin verband dat, indien vaststaat dat een model geldig is, de beschermingsomvang daarvan (i) afhankelijk is van de afstand die bestaat tussen het model en eerdere soortgelijke modellen, en (ii) ten opzichte van latere modellen niet groter is dan de afstand die bestaat tussen het model en eerdere soortgelijke modellen. Omdat partijen uiteenlopende maatstaven hebben verdedigd voor de beoordeling of een model een eigen karakter heeft, en deze maatstaven - gelet op het vorenoverwogene doorwerken in de beschermingsomvang van een eenmaal geldig geacht model, heeft Apple belang bij haar onderhavige klachten. 4.8 Bij de beoordeling van de hiervoor in 4.2(b) samengevat weergegeven klachten wordt vooropgesteld dat zij, zoals uit hetgeen hiervoor in 4.3 is overwogen volgt, op een onjuiste rechtsopvatting berusten voor zover zij verdedigen dat de afstand die bestaat tussen het model waarvan de bescherming wordt ingeroepen en eerdere anticiperende modellen uit het vormgevingserfgoed, uitsluitend van belang is bij de beantwoording van de vraag of het model geldig is, en niet (opnieuw) bij de beoordeling van de beschermingsomvang daarvan. Het hof heeft dus terecht en op goede gronden de vragen of het Applemodel geldig is, en wat daarvan de beschermingsomvang is, in samenhang besproken, zonder ze nochtans met elkaar te vereenzelvigen. Uit het vorenoverwogene volgt voorts dat de klachten op een onjuiste rechtsopvatting berusten, voor zover zij verdedigen dat de enige aanvullende maatstaf bij de
Ontbreken van eigen karakter van model moet gebaseerd worden op verschillen met alle (aangevoerde) prior art, niet slechts op onvoldoende verschil met één specifiek anticiperend model • De klachten gaan terecht ervan uit dat bij de beoordeling of een model een eigen karakter heeft, toelaatbaar is dat een vergelijking wordt gemaakt met meer dan één anticiperend model. Zij voeren echter ten onrechte aan dat het oordeel dat een model geen eigen karakter heeft, slechts kan worden gebaseerd op onvoldoende verschil met één specifiek anticiperend model. Bij de beoordeling van de geldigheid van een model gaat het, gelet op art. 6 lid 1 GmodVo, om de vergelijking met "modellen die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld", zodat de vraag of voldoende afstand bestaat tussen het model en eerdere soortgelijke modellen, moet worden beantwoord aan de hand van de verschillen die bestaan tussen het model en het model of de modellen waarop degene die het nietigheidsverweer voert, zich in dat verband beroept. Dit geldt dus ook indien degene die dit verweer voert, daartoe verwijst naar meer dan één anticiperend model, en in die zin naar het vormgevingserfgoed. Het hiervoor in 3.4 onder (a) door het hof verrichte onderzoek berust dus op een juiste rechtsopvatting. Geen recht op vergoeding proceskosten in kader van een met principale beroep samenhangende voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep, als HR niet aan beoordeling daarvan toekomt • Als de in het ongelijk gestelde partij dient Apple in de kosten van het principale beroep te worden veroordeeld. Samsung c.s. hebben vergoeding van deze kosten gevorderd op de voet van art. 1019h Rv. Zij hebben deze kosten begroot op een bedrag van € 112.901,44, maar hebben bij de daartoe opgevoerde werkzaamheden geen onderscheid gemaakt tussen het principale en het incidentele beroep. Zij hebben aangevoerd dat zij daartoe niet zijn gehouden omdat zij, gelet op de samenhang met het principale beroep, óók recht hebben op vergoeding van de kosten die zij hebben gemaakt in het kader van het voorwaardelijk incidentele cassatieberoep als de Hoge Raad niet aan beoordeling daarvan zou toekomen. Deze opvatting is onjuist. Vindplaatsen: LJN: BZ1983 Hoge Raad, 31 mei 2013 (F.B. Bakels, C.E. Drion, G. Snijders, G. de Groot en M.V. Polak) Uitspraak 31 mei 2013 Eerste Kamer 12/01766 Pagina 1 van 34
239
IEPT20130531, HR, Apple v Samsung
www.boek9.nl
RM/IF Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: de vennootschap naar vreemd recht APPLE INC., gevestigd te Cupertino, CaliforniĂŤ, Verenigde Staten van Amerika, EISERES tot cassatie, verweerster in het voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep, advocaten: aanvankelijk mr. K. Aantjes en mr. J.C. Zevenberg, thans mr. R.S. Meijer en mr. A.M. van Aerde, tegen 1. De vennootschap naar vreemd recht SAMSUNG ELECTRONICS CO. LIMITED, gevestigd te Seoul, Zuid-Korea, 2. SAMSUNG ELECTRONICS BENELUX B.V., gevestigd te Delft, 3. SAMSUNG ELECTRONICS EUROPE LOGISTICS B.V., gevestigd te Delft, 4. SAMSUNG ELECTRONICS OVERSEAS B.V., gevestigd te Delft, VERWEERSTERS in cassatie, eiseressen in het voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep, advocaten: mr. J.P. Heering en mr. L. Kelkensberg. Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Apple en Samsung c.s. 1. Het geding in feitelijke instanties Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende stukken: a. het vonnis in de zaak 396957/KG ZA 11-730 van de voorzieningenrechter in de rechtbank 'sGravenhage van 24 augustus 2011; b. het arrest in de zaak 200.094.132/01 van het gerechtshof te 's-Gravenhage van 24 januari 2012. Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht. 2. Het geding in cassatie Tegen het arrest van het hof heeft Apple beroep in cassatie ingesteld. Samsung c.s. hebben voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep ingesteld. De cassatiedagvaarding en de conclusie van antwoord, tevens houdende incidenteel cassatieberoep, zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit. Partijen hebben over en weer geconcludeerd tot verwerping van het beroep en tevens een proceskostenveroordeling op de voet van art. 1019h Rv gevorderd. De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten en voor Samsung c.s. mede door mr. B.J. Berghuis van Woortman, advocaat te Amsterdam. De conclusie van de Advocaat-Generaal D.W.F. Verkade strekt tot verwerping van het principale beroep. De advocaten van Apple en Samsung c.s. hebben bij brief van 8 maart 2013 op die conclusie gereageerd. 3. Uitgangspunten in cassatie 3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan. (i) Apple is houdster van Gemeenschapsmodel nr. 181607-0001, ingediend op 24 mei 2004 met prioriteit van 17 maart 2004 en ingeschreven op 10 augustus 2004 voor een 'handheld computer' (hierna: CDR-607 of 'het Apple-model'). Voor de bij dit model behorende afbeeldingen verwijst de Hoge Raad naar rov. 1.a van het in cassatie bestreden arrest. In de daar weergegeven figuren 1.1 en 1.5 is de achterkant van het model afgebeeld, in de figuren 1.2 en 1.3 de voorkant.
(ii) In 2010 heeft Apple onder de naam iPad een tabletcomputer op de markt gebracht. (iii) Samsung c.s. hebben in Europa een tabletcomputer onder de naam Galaxy Tab 10.1v op de markt gebracht. Nadat in deze zaak op 27 juni 2011 de inleidende dagvaarding was uitgebracht, hebben Samsung c.s. een tabletcomputer onder de naam Galaxy Tab 10.1 op de markt gebracht. Deze modellen zijn afgebeeld in rov. 1.c van het in cassatie bestreden arrest. 3.2.1In dit kort geding heeft Apple - voor zover in cassatie van belang, en kort gezegd - gevorderd dat een verbod wordt uitgesproken om inbreuk te maken op haar model CDR-607 - ten aanzien van Samsung Zuid-Korea: in Nederland, en - ten aanzien van Samsung Nederland: in de Europese Unie. Daarnaast heeft zij een aantal nevenvorderingen ingesteld, en veroordeling van Samsung c.s. gevorderd in de proceskosten, te berekenen op de voet van art. 1019h Rv. Apple heeft aan haar vorderingen - kort gezegd - ten grondslag gelegd dat Samsung c.s. inbreuk maken op de modelrechten van Apple door het vervaardigen en op de markt brengen van tabletcomputers (hierna ook: tablets) van het type Galaxy Tab 10.1 en Galaxy Tab 10.1v. 3.2.2 Samsung c.s. hebben verweer gevoerd. Zij hebben primair bestreden dat Apple een rechtsgeldig modelrecht heeft verkregen en hebben subsidiair aangevoerd dat zij geen inbreuk hebben gemaakt op het eventuele modelrecht van Apple, gelet op de beperkte beschermingsomvang daarvan, en mede in aanmerking genomen de verschillen die bestaan tussen de door Apple en de door haar op de markt gebrachte tablets, terwijl de overeenkomsten in belangrijke mate worden bepaald door de technische functie van de samenstellende elementen van die tablets. 3.3 De voorzieningenrechter heeft de gevraagde voorzieningen geweigerd. Kort gezegd was hij van oordeel dat Apple weliswaar een geldig modelrecht heeft verkregen, maar dat de beschermingsomvang daarvan slechts beperkt is en dat de tablets van Samsung daarop geen inbreuk maken. De voorzieningenrechter stelde voorop dat uitsluitend de uiterlijke kenmerken zoals die blijken uit de modelinschrijving van Apple mogen worden meegewogen, en overwoog verder dat bij de vaststelling van de beschermingsomvang van het model, de door techniek of ergonomie gedicteerde elementen van het apparaat waarvoor bescherming wordt ingeroepen, buiten beschouwing moeten blijven. In aanmerking genomen dat alleen de voorkanten van de Samsung-tablets overeenstemmen met het Applemodel en dat de kenmerkende elementen van de voorzijde van het Apple-model alle reeds op de prioriteitsdatum bekend waren, komt aan deze voorzijde geen grote mate van bescherming toe. Aangezien de achterkanten en zijkanten van de Galaxy Tabs 10.1v en 10.1 aanzienlijk verschillen van het Apple-model, wekken de tablets van Samsung een andere algemene indruk dan het Apple-model. Pagina 2 van 34
240
IEPT20130531, HR, Apple v Samsung
www.boek9.nl
3.4 Apple is van dit vonnis in hoger beroep gegaan. Het hof heeft het vonnis van de voorzieningenrechter bekrachtigd, behalve ten aanzien van de proceskostenveroordeling. Zijn overwegingen kunnen als volgt worden weergegeven. (a) Samsung c.s. hebben de door hen ingeroepen nietigheid van het Apple-model gebaseerd op het vormgevingserfgoed (of 'prior art'), meer in het bijzonder op een zestal met name genoemde modellen. Deze modellen zijn door het hof minutieus onderzocht op overeenkomsten en verschillen met het Apple-model ter beoordeling of, en zo ja in welke mate, de kenmerkende elementen van het Applemodel al in het vormgevingserfgoed voorkwamen, en meer in het bijzonder in de bedoelde zes anticiperende modellen (rov. 5.6-6.24). De slotsom van dit onderzoek was, dat alle elementen van het Apple-model in het vormgevingserfgoed zijn terug te vinden (rov. 6.26). (b) Omdat er niet één bestaand model is dat alle elementen van het Apple-model in zich droeg, kan voorshands echter niet worden gezegd dat het Applemodel geen eigen karakter heeft. Voorts kan aan het feit dat alle kenmerkende elementen van het Applemodel al in het vormgevingserfgoed voorkwamen, niet de gevolgtrekking worden verbonden dat aan het Apple-model een eigen karakter ontbreekt. Het Applemodel zal bij de geïnformeerde gebruiker een (voldoende duidelijke) andere algemene indruk wekken dan het vormgevingserfgoed, aangezien in dit model een nog niet eerder vertoonde samenvoeging van die kenmerkende elementen heeft plaatsgevonden, zeker nu de wijze waarop de reeds bekende elementen in het Apple-model concreet zijn vormgegeven, in een aantal gevallen zozeer afwijkt van de wijze waarop dat in het vormgevingserfgoed is gebeurd, dat de geïnformeerde gebruiker ook daarin relevante verschillen zal zien. Daarop stuit het beroep op nietigheid van het Applemodel af. (rov. 7.1) (c) Het Apple-model heeft slechts in beperkte mate een eigen karakter en daarmee ook een tamelijk geringe beschermingsomvang aangezien ieder kenmerkend element van het Apple-model al ten minste twee keer in het vormgevingserfgoed van de betrokken sector voorkwam en het merendeel van die elementen zelfs in één bestaand model is terug te vinden (Ozolins). De geïnformeerde gebruiker - die kennis draagt van alle door het hof besproken 'prior art' - zou het Applemodel dan ook niet als erg bijzonder waarderen, hoewel hij dat model enig eigen karakter niet zou ontzeggen. (rov. 8.1-8.2) (d) Wat betreft de beschermingsomvang van het Applemodel dient tot uitgangspunt dat de bescherming elk model omvat dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt. De daarbij vooropgestelde regel dat de geïnformeerde gebruiker niet alleen het model als geheel, maar ook de details daarvan waarneemt, heeft tot gevolg dat een aangevallen model eerder een andere algemene indruk wekt omdat ook detailverschillen moeten worden meegewogen. Daarbij dient in aanmerking te worden genomen dat de geïnformeerde gebruiker 'in hoge mate
aandachtig is' (punt 53 van het PepsiCo/Grupo Promerarrest van het HvJEU) althans 'blijk geeft van een vrij hoog aandachtsniveau' (punt 59 van dat arrest), waardoor niet alleen aan de voorzijde, maar ook aan de zij- en achterkanten van het model passende betekenis moet worden gehecht. (rov. 9.1-9.2) Weliswaar bevatten de Galaxy Tab 10.1v en 10.1 de kenmerkende elementen van het Apple-model, maar zij verschillen daarvan wat betreft de zeer dunne rand rondom het platte transparante oppervlak van het Apple-model. De Galaxy-modellen hebben daarentegen een opvallende (grijze) rand rondom het apparaat die een duidelijke afscheiding vormt tussen de zijkant en achterkant daarvan. Verder verschillen de tablets van Samsung in dikte zozeer van die van Apple dat het de geïnformeerde gebruiker zonder meer opvalt. Daarnaast zal het niet aan de aandacht van die geïnformeerde gebruiker ontsnappen dat de Samsungtablets beschikken over dikke randen in de zin van de substantiële grensvlakken onder het transparante oppervlak aan alle zijden van het scherm, die - zoals het hof heeft vastgesteld voor de Galaxy Tab 10.1 breder zijn dan in het Apple-model het geval is. Ten slotte bezit de Galaxy 10.1 aan de achterkant een (grijze) langwerpige vorm met camera-oog en flitser, die ontbreken in het Applemodel dat een ongerepte achterkant heeft. (rov. 9.3-9.6) Deze verschillen tussen het Apple-model en de Galaxy Tab 10.1 springen in het oog en betreffen ten dele elementen die door Apple als kenmerkend voor haar model zijn aangemerkt. Gezien de aard van de modellen in kwestie en de sector waarmee zij zijn verbonden, moet voorshands worden aangenomen dat de geïnformeerde gebruiker het Apple-model en de Samsung-tablets rechtstreeks zal vergelijken en dat hij die verschillen goed kan waarnemen. Gegeven enerzijds de geringe beschermingsomvang van het Apple-model en anderzijds de tussen dit model en de Galaxy Tab 10.1 bestaande, niet onaanzienlijke verschillen, was het hof voorshands van oordeel dat de Galaxy Tab 10.1 bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk wekt dan het Apple-model en geen inbreuk op het modelrecht van Apple oplevert. In dit verband is met name van belang dat de 'thin form factor', die bij de Galaxy Tab 10.1 ongeveer twee keer zo groot is als het geval is bij het Applemodel, een opvallend en belangrijk element is waaraan de geïnformeerde gebruiker veel gewicht zal toekennen. (rov. 9.7-9.8) In het midden kan blijven of de Galaxy Tab 10.1v onder de beschermingsomvang van het Apple-model valt aangezien aan de desbetreffende vorderingen van Apple spoedeisend belang ontbreekt op het moment van de uitspraak in hoger beroep nu voldoende aannemelijk is dat deze tablet al geruime tijd niet meer op de markt wordt gebracht. (rov. 9.9-9.10) 4. Beoordeling van het middel in het principale beroep 4.1.1 Bij de beoordeling van de klachten van het middel wordt het volgende vooropgesteld. 4.1.2 Het gaat in dit kort geding in de kern om de vragen of het hof aan de hand van de juiste maatstaven Pagina 3 van 34
241
IEPT20130531, HR, Apple v Samsung
www.boek9.nl
tot het oordeel is gekomen dat het Apple-model geldig is te achten, aan dat model terecht een slechts tamelijk geringe beschermingsomvang heeft toegekend en op goede gronden voorshands tot het oordeel is gekomen dat het gebruik door Samsung c.s. van de Galaxy 10.1, geen inbreuk op dat model oplevert. 4.1.3 De beoordeling van de geldigheid van het Applemodel dient te geschieden aan de hand van de art. 4 lid 1 en 6 van Verordening nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001, Pb. L3/1 van 5 januari 2002, kortweg de Gemeenschapsmodellenverordening (hierna: GModVo). Voor zover thans van belang luiden deze bepalingen als volgt: Art. 4 lid 1: 'Een model wordt als Gemeenschapsmodel beschermd voor zover het nieuw is en een eigen karakter heeft'. Art 6: '1. Een model wordt geacht een eigen karakter te hebben, indien de algemene indruk die het bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door modellen die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld (...). 2. Bij de beoordeling van het eigen karakter wordt rekening gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model.' 4.1.4 De considerans van de GModVo bevat onder 14 de volgende passage: 'Het criterium voor de beoordeling van het eigen karakter van een model moet het duidelijke verschil zijn tussen de algemene indruk die wordt gewekt bij een geïnformeerde gebruiker die het model bekijkt, en die welke bij hem wordt gewekt door het vormgevingserfgoed, met inachtneming van de aard van het voortbrengsel waarop het model wordt toegepast of waarin het is verwerkt en in het bijzonder van de bedrijfstak waarmee het verbonden is en de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model.' 4.1.5 De in art. 6 lid 1 vermelde geïnformeerde gebruiker is door het HvJEU in zijn uitspraak van 20 oktober 2011, C-281/10, LJN BU2777, NJ 2012/443 (PepsiCo/Grupo Promer) aldus omschreven dat deze kan “53 (...) worden opgevat als een tussencategorie tussen de - op het gebied van het merkenrecht gehanteerde gemiddelde consument, van wie geen enkele specifieke kennis wordt verwacht en die de strijdige merken in de regel niet rechtstreeks vergelijkt, en de vakman met grondige technische deskundigheid. Het begrip "geïnformeerde gebruiker" kan derhalve aldus worden opgevat dat het betrekking heeft op een gebruiker die niet slechts gemiddeld, maar in hoge mate aandachtig is, hetzij door zijn persoonlijke ervaring, hetzij door zijn uitgebreide kennis van de betrokken sector. (...) 59 Wat (...) het aandachtsniveau van de geïnformeerde gebruiker betreft, zij eraan herinnerd dat deze weliswaar niet de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument is die een model gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet op de
verschillende details ervan let (zie, naar analogie, arrest van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C3-42/97 P, Jurispr. blz. I-3819, punten 25 en 26), maar dat het evenmin gaat om de vakman die in detail de minieme verschillen die mogelijkerwijs tussen de conflicterende modellen bestaan, kan onderscheiden. Het bijvoeglijke naamwoord "geïnformeerde" suggereert dan ook dat de gebruiker, zonder een ontwerper of een technisch deskundige te zijn, de in de betrokken sector bestaande verschillende modellen kent, een zekere kennis bezit met betrekking tot de elementen die deze modellen over het algemeen bevatten, en door zijn belangstelling voor de betrokken voortbrengselen blijk geeft van een vrij hoog aandachtsniveau bij gebruik ervan." 4.1.6 De beoordeling van de beschermingsomvang die aan een model toekomt dient te geschieden aan de hand van art. 10 GModVo, dat als volgt luidt: “1. De door een Gemeenschapsmodel verleende bescherming omvat elk model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt. 2. Bij het beoordelen van de draagwijdte van de bescherming wordt rekening gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model." 4.2 De door het middel aangevoerde klachten zijn, kort samengevat, met name de volgende: (a) Het hof heeft een onjuiste maatstaf gehanteerd bij zijn onderzoek van de geldigheid van het Apple-model aan de hand van de art. 4 en 6 GmodVo. Het antwoord op de vraag of een model nieuw is en een eigen karakter heeft mag enerzijds niet slechts worden gebaseerd op een vergelijking met één individueel model, maar anderzijds ook niet op een abstraherende vergelijking met het vormgevingserfgoed als geheel. Ongeoorloofd is ook het combineren van de kenmerken van twee of meer anticiperende modellen, zoals het hof heeft gedaan. Bij de beoordeling of een model een eigen karakter heeft is toelaatbaar dat een vergelijking wordt gemaakt met meer dan één anticiperend model, maar het oordeel dat dit niet het geval is, kan slechts worden gebaseerd op onvoldoende verschil met één specifiek anticiperend model. Mede ten gevolge van zijn onjuiste rechtsopvatting heeft het hof ten onrechte het Apple-model slechts beperkt geldig geacht. (b) Bij het bepalen van de beschermingsomvang van het Apple-model zijn de geldigheidsvoorwaarden niet opnieuw aan de orde. De enige aanvullende beoordelingsmaatstaf is de in art. 10 lid 2 GModVo bedoelde mate van vrijheid die de ontwerper heeft bij het creëren van het model. Deze vrijheid wordt niet beperkt door het vormgevingserfgoed, maar uitsluitend door de eventuele technische functie van voorwerpen waarop het modelrecht betrekking heeft, of door wettelijke voorschriften. De afstand die bestaat tussen het model waarvan de bescherming wordt ingeroepen en eerdere anticiperende modellen uit het vormgevingserfgoed, is uitsluitend van belang bij de beantwoording van de vraag of het model geldig is, en niet (opnieuw) bij de beoordeling van de beschermingsomvang daarvan. Pagina 4 van 34
242
IEPT20130531, HR, Apple v Samsung
www.boek9.nl
(c) Ten onrechte, althans niet naar behoren gemotiveerd, heeft het hof geoordeeld dat de Galaxy Tab 10.1 tablet geen inbreuk maakt op het Applemodel. 4.3 Voordat aan de beoordeling van de hiervoor in 4.2(a) samengevat weergegeven klachten kan worden toegekomen, dient het verweer van Samsung c.s. te worden beoordeeld dat Apple geen belang heeft bij deze klachten, nu het hof het Apple-model geldig heeft geacht. Dit verweer faalt omdat de gronden waarop het hof het Apple-model geldig heeft geacht, mede van belang zijn voor de beoordeling van de beschermingsomvang daarvan. Zoals volgt uit de in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 5.165.32.4 aangehaalde bronnen bestaat immers tussen de beantwoording van de vragen of een model geldig is, en wat de beschermingsomvang daarvan is, in die zin verband dat, indien vaststaat dat een model geldig is, de beschermingsomvang daarvan (i) afhankelijk is van de afstand die bestaat tussen het model en eerdere soortgelijke modellen, en (ii) ten opzichte van latere modellen niet groter is dan de afstand die bestaat tussen het model en eerdere soortgelijke modellen. Omdat partijen uiteenlopende maatstaven hebben verdedigd voor de beoordeling of een model een eigen karakter heeft, en deze maatstaven - gelet op het vorenoverwogene doorwerken in de beschermingsomvang van een eenmaal geldig geacht model, heeft Apple belang bij haar onderhavige klachten. 4.4 De klachten gaan terecht ervan uit dat bij de beoordeling of een model een eigen karakter heeft, toelaatbaar is dat een vergelijking wordt gemaakt met meer dan één anticiperend model. Zij voeren echter ten onrechte aan dat het oordeel dat een model geen eigen karakter heeft, slechts kan worden gebaseerd op onvoldoende verschil met één specifiek anticiperend model. Bij de beoordeling van de geldigheid van een model gaat het, gelet op art. 6 lid 1 GmodVo, om de vergelijking met "modellen die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld", zodat de vraag of voldoende afstand bestaat tussen het model en eerdere soortgelijke modellen, moet worden beantwoord aan de hand van de verschillen die bestaan tussen het model en het model of de modellen waarop degene die het nietigheidsverweer voert, zich in dat verband beroept. Dit geldt dus ook indien degene die dit verweer voert, daartoe verwijst naar meer dan één anticiperend model, en in die zin naar het vormgevingserfgoed. Het hiervoor in 3.4 onder (a) door het hof verrichte onderzoek berust dus op een juiste rechtsopvatting. 4.5 De klachten missen feitelijke grondslag voor zover zij inhouden, of op het uitgangspunt zijn gebaseerd, dat het hof het Apple-model slechts beperkt geldig heeft geacht. Beperkte geldigheid bestaat niet in het modellenrecht. Zoals hiervoor in 3.4 onder (b) is overwogen, heeft het hof het Apple-model niet nietig geacht, en dus geldig. 4.6 De klachten missen eveneens feitelijke grondslag voor zover zij aanvoeren dat het hof ten onrechte zijn beoordeling van de geldigheid van het Apple-model
heeft gebaseerd op de omstandigheid dat dit model voldoende afstand bewaart tot slechts één anticiperend model. Zoals hiervoor in 3.4 onder (a) vermeld, heeft het hof zijn oordeel over de (geldigheid of) nietigheid van het Apple-model immers meer in het bijzonder gebaseerd op een zestal met name door Samsung c.s. genoemde, anticiperende, modellen, die door het hof minutieus zijn onderzocht op overeenkomsten en verschillen met het Apple-model. 4.7 Voor zover Apple bij de hiervoor in 4.2(a) samengevat weergegeven klachten belang heeft, kunnen deze dus niet tot cassatie leiden. 4.8 Bij de beoordeling van de hiervoor in 4.2(b) samengevat weergegeven klachten wordt vooropgesteld dat zij, zoals uit hetgeen hiervoor in 4.3 is overwogen volgt, op een onjuiste rechtsopvatting berusten voor zover zij verdedigen dat de afstand die bestaat tussen het model waarvan de bescherming wordt ingeroepen en eerdere anticiperende modellen uit het vormgevingserfgoed, uitsluitend van belang is bij de beantwoording van de vraag of het model geldig is, en niet (opnieuw) bij de beoordeling van de beschermingsomvang daarvan. Het hof heeft dus terecht en op goede gronden de vragen of het Applemodel geldig is, en wat daarvan de beschermingsomvang is, in samenhang besproken, zonder ze nochtans met elkaar te vereenzelvigen. Uit het vorenoverwogene volgt voorts dat de klachten op een onjuiste rechtsopvatting berusten, voor zover zij verdedigen dat de enige aanvullende maatstaf bij de beoordeling van de beschermingsomvang van een (geldig) model, de in art. 10 lid 2 GModVo bedoelde mate van vrijheid is die de ontwerper heeft bij het creëren van het model. 4.9 De hiervoor in 4.2(b) samengevat weergegeven klachten falen dus. 4.10 Hetzelfde geldt voor de hiervoor in 4.2(c) samengevat weergegeven klachten. Het hof heeft op juiste gronden een alleszins begrijpelijk oordeel gegeven. 4.11 Ook de overige klachten van het middel kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling. 4.12 De klachten van het middel in het voorwaardelijk ingestelde incidentele beroep behoeven daarom geen behandeling. 4.13 Als de in het ongelijk gestelde partij dient Apple in de kosten van het principale beroep te worden veroordeeld. Samsung c.s. hebben vergoeding van deze kosten gevorderd op de voet van art. 1019h Rv. Zij hebben deze kosten begroot op een bedrag van € 112.901,44, maar hebben bij de daartoe opgevoerde werkzaamheden geen onderscheid gemaakt tussen het principale en het incidentele beroep. Zij hebben aangevoerd dat zij daartoe niet zijn gehouden omdat zij, gelet op de samenhang met het principale beroep, óók recht hebben op vergoeding van de kosten die zij hebben gemaakt in het kader van het voorwaardelijk incidentele cassatieberoep als de Hoge Raad niet aan Pagina 5 van 34
243
IEPT20130531, HR, Apple v Samsung
www.boek9.nl
beoordeling daarvan zou toekomen. Deze opvatting is onjuist. Nu Apple evenwel in haar conclusie van repliek in cassatie heeft aangevoerd dat haar inschatting is dat 85% tot 90% van de - op zichzelf door haar niet bestreden - totale kosten van Samsung c.s. betrekking hebben op het voorwaardelijk incidentele cassatieberoep (en het restant dus de door haar te vergoeden kosten in het principale beroep betreft), zal de Hoge Raad, bij gebrek aan nadere gegevens, dienovereenkomstig beslissen. Daarom zal Apple worden veroordeeld aan Samsung c.s. als proceskosten te voldoen een bedrag van (12,5% van het voormelde bedrag van € 112.901,44, maakt afgerond) € 14.113,--. 5. Beslissing De Hoge Raad: verwerpt het principale beroep; veroordeelt Apple in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Samsung c.s. begroot op € 799,34 aan verschotten en € 14.113,-- voor salaris. Dit arrest is gewezen door de vice-president F.B. Bakels als voorzitter en de raadsheren C.E. Drion, G. Snijders, G. de Groot en M.V. Polak, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer M.A. Loth op 31 mei 2013. Conclusie Nr. 12/01766 Mr. D.W.F. Verkade Zitting 22 februari 2013 Conclusie inzake: De vennootschap naar vreemd recht Apple Inc., principaal eiseres, incidenteel verweerster (hierna: 'Apple'), tegen: 1. de vennootschap naar vreemd recht Samsung Electronics Co. Limited, 2. Samsung Electronics Benelux BV, 3. Samsung Electronics Europe Logistics BV, en 4. Samsung Electronics Overseas BV, principaal verweersters, incidenteel eiseressen (hierna tezamen in enkelvoud: 'Samsung', en afzonderlijk: 'Samsung Zuid-Korea', 'Samsung Benelux', 'Samsung Logistics' en 'Samsung Overseas'). ____________________________________________ Inhoudsopgave 1. Inleiding (nrs. 1.1 - 1.6.4) 2. Feiten (nrs. 2.1 - 2.5) 3. Procesverloop (nrs. 3.1 - 3.5) 4. Enkele inleidende opmerkingen over modellenrecht (nrs. 4.1 - 4.7) 5. Het principale beroep 5.A. Inleidende opmerkingen bij het principale cassatiemiddel (nrs. 5.1.1 - 5.48.3) 5.A.1. Bepaling van c.q. variatie in beschermingsomvang (nrs. 5.6 - 5.33) 5.A.2. Bepaling van 'eigen karakter' in de zin van art. 6 GModVo (nrs. 5.34.1 - 5.47) 5.A.3. De beslissingen van het High Court en van het OLG Düsseldorf (nrs. 5.48.1 - 5.48.3)
5.B. Door het principale cassatiemiddel aangevallen overwegingen van het hof (nr. 5.49) 5.C. Bespreking van de klachten in het principale cassatiemiddel (nrs. 5.50 - 5.79.4) 5.C.1. Klachtenbundel (i) over de beoordeling van het 'eigen karakter' van Apple's model (nrs. 5.53.1 - 5.59) 5.C.2. Klachtenbundel (ii) over de beschermingsomvang van Apple's model (nrs. 5.60.1 5.79.4) 5.D. Slotsom in het principale beroep (nrs. 5.80 - 5.81) 6. Bespreking van het voorwaardelijk incidentele cassatiemiddel (nrs. 6.1 - 6.38) 6.A. De techniekrestrictie (nrs. 6.2 - 6.10.2) 6.B. Het eigen karakter van Apple's gemeenschapsmodel (nrs. 6.11 - 6.22) 6.C. (On-)duidelijkheid van Apple's modelregistratie (nrs. 6.23 - 6.37) 6.D. Restklacht (nr. 6.38) 7. Conclusie ____________________________________________ 1. Inleiding 1.1. Deze kort geding-procedure tussen Apple en Samsung - één van vele procedures tussen de partijen gaat in cassatie alleen nog over de geldigheid van Apple's gemeenschapsmodel (in de zin van Verordening (EG) nr. 6/2002 van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen, hierna: GModVo) nr. 181607-0001, en over de vraag of een van Samsungs tabletcomputers (de Galaxy Tab 10.1) daarop inbreuk maakt. 1.2. De voorzieningenrechter te 's-Gravenhage (vonnis van 24 augustus 2011, LJN BR5755) is ervan uitgegaan, en het gerechtshof te 's-Gravenhage (arrest van 24 januari 2012, LJN BV1612) heeft geoordeeld dat Apple's model dankzij voldoende 'eigen karakter' geldig was. Maar volgens beide instanties maakte Samsung daarop geen inbreuk. 1.3. Het principale cassatieberoep van Apple stelt in essentie twee rechtsvragen aan de orde: (i) Dient bij de beoordeling van het eigen karakter van een ingeschreven gemeenschapsmodel, vergeleken te worden met één ouder model, óf kan ook vergeleken worden met een verzameling van oudere modellen of met het vormgevingserfgoed in het algemeen? (ii) Speelt de mate van eigen karakter van het ingeschreven gemeenschapsmodel een rol bij de vaststelling van de beschermingsomvang daarvan? 1.4. Het voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep van Samsung stelt, kort gezegd, aan de orde: (1) de uitleg van art. 8 lid 1 GModVo, dat van bescherming uitsluit de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend technisch zijn bepaald; (2) de beoordeling van het eigen karakter, tegen de achtergrond van de mate van vrijheid van de ontwerper van het model en tegen de achtergrond van stijlelementen; (3) duidelijkheidseisen waaraan een modelregistratie zou moeten voldoen. 1.5. In Apple's principale cassatieberoep kom ik tot de slotsom dat dit faalt, zonder dat het nodig is om prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Pagina 6 van 34
244
IEPT20130531, HR, Apple v Samsung
www.boek9.nl
Europese Unie te stellen. Indien de Hoge Raad hierover anders oordeelt, komt het voorwaardelijk incidenteel beroep van Samsung aan de orde. Ik bespreek 'sowieso' de voorwaardelijk incidentele klachten. De slotsom is daar dat sommige klachten falen, zonder dat het nodig is om over de daarin aangeroerde kwesties prejudiciële vragen aan het HvJEU te stellen, maar dat die noodzaak zich wél voordoet bij één andere kwestie. 1.6.1. Wereldwijd zijn vele procedures tussen Apple en Samsung over octrooi- en modelrechten gevoerd c.q. nog aanhangig. 1.6.2. Een overzicht van lopende procedures over modelrechten in Europa, waarin het eveneens gaat over Apple's gemeenschapsmodel 181607-0001 versus Samsungs Galaxy Tab 10.1 is gegeven in de schriftelijke toelichting (d.d. 21 september 2012) namens Samsung, in nrs. 10-16; aangevuld(1) bij schriftelijk dupliek d.d. 5 oktober 2012, nrs. 2-3. In het vervolg van deze conclusie zullen uit dat overzicht nog (kort) ter sprake komen: - Duitsland: een door Apple geëntameerde procedure gericht op het verkrijgen van een voorlopige voorziening. Daarin heeft het Landgericht Düsseldorf op 9 september 2011 een verbod tegen Samsung toegewezen. De beslissing over de inbreuk op modelrecht werd evenwel in appel vernietigd door het Oberlandesgericht Düsseldorf op 31 januari 2012 (I-20 U 175/11)(2). - Engeland: Samsung heeft in een procedure ten gronde een verklaring voor recht gevorderd dat haar tabletcomputers Tab 10.1, Tab 8.9 en Tab 7.7 geen inbreuk maakten op Apple's rechten, waarna in reconventie Apple een inbreukverbod vorderde. Deze procedure had geen betrekking op de geldigheid van de registratie van het door Apple gehouden Gemeenschapsmodel. De High Court of Justice stelde Samsung in het gelijk bij vonnis van 9 juli 2012 (HC 11 C 3050, [2012] EWHC 1882 Pat)). 1.6.3. Als lezer van kranten en als internet-'infonaut' is mij niet ontgaan dat met het onder 1.6.2 bedoelde overzicht niet alles gezegd is over de actuele stand van zaken (per heden 22 februari 2012) van de daar bedoelde procedures. Ik meen evenwel dat het niet aan mij is om - buiten de grenzen van het debat in cassatie daarop in deze conclusie nader in te gaan. Voor zover partijen menen dat ik niet zo terughoudend zou moeten zijn en menen dat uw Raad hierover naar de laatste stand van zaken ingelicht behoort te zijn, kunnen zij zich bij brief ex art. 44 lid 3 Rv. daarover uitlaten. 1.6.4. Omdat het gemeenschapsmodellenrecht Uniewijd hetzelfde is, merk ik op dat met de onder 1.6.2 bedoelde Engelse procedure in zekere zin een uitspraak in bodemgeschil over de door Apple gestelde door Samsung weersproken inbreuken van Samsungs Galaxy Tab 10.1 op Apple's Europees gemeenschapsmodel nr. 181607-0001 voorhanden is. 2. Feiten(3) 2.1. Apple is houdster van gemeenschapsmodel nr. 181607-0001, ingediend op 24 mei 2004 met prioriteit van 17 maart 2004 en ingeschreven op 10 augustus 2004 voor een 'handheld computer' (hierna doorgaans:
het 'Apple-model' of 'Apple's gemeenschapsmodel'). Bij dit model behoren de volgende afbeeldingen.
In de figuren 1.1 en 1.5 is de achterkant afgebeeld, in de figuren 1.2 en 1.3 de voorkant (zie de beschrijving van het overeenkomstige Amerikaanse Design Patent US D 504,889). 2.2. Samsung heeft in Europa een tabletcomputer onder de naam Galaxy Tab 10.1 geïntroduceerd. Ten tijde van de inleidende dagvaarding in deze zaak, 27 juni 2011, was dit nog niet het geval. De Galaxy Tab 10.1 ziet er als volgt uit.
2.3. Op 9 september 2011 heeft het Landgericht Düsseldorf in een door Apple aanhangig gemaakt 'einstweiligen Verfügungsverfahren' op basis van het Apple-model Samsung Electronics GmbH en Samsung Zuid Korea verboden om in respectievelijk de EU en Duitsland de Galaxy Tab 10.1 te gebruiken ('benutzen')(4). 3. Procesverloop 3.1. Bij exploot van 27 juni 2001 heeft Apple Samsung in kort geding gedagvaard voor de voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Gravenhage en - zeer kort samengevat - gevorderd Samsung te verbieden inbreuk te maken op haar octrooi-, model- en auteursrechten, of om Appleproducten slaafs na te bootsen, met nevenvorderingen. 3.2. Voor zo ver hier van de belang, heeft de voorzieningenrechter bij vonnis in kort geding van 24 augustus 2011(5) geoordeeld dat geen sprake is van inbreuk op enig modelrecht van Apple (rov. 4.49 e.v.)
Pagina 7 van 34 245
IEPT20130531, HR, Apple v Samsung
www.boek9.nl
en de proceskosten gecompenseerd omdat partijen over en weer in het ongelijk zijn gesteld (rov. 4.89). 3.3. Apple heeft spoedappel in kort geding ingesteld bij dagvaarding van 14 september 2011. Zij heeft in dit hoger beroep niet meer en niet minder gevorderd dan een verbod voor Samsung Zuid-Korea om in Nederland inbreuk te maken op het (in nr. 2.1 afgebeelde) gemeenschapsmodel 181607-0001 en een verbod voor Samsung Nederland om in de EU op dat model inbreuk te maken, met nevenvorderingen, alles op straffe van verbeurte van dwangsommen, en met veroordeling van Samsung in de proceskosten conform artikel 1019h Rv. Samsung heeft verweer gevoerd. 3.4. Het gerechtshof te 's-Gravenhage heeft bij arrest van 24 januari 2012(6) het vonnis van de voorzieningenrechter - voor zover in dit hoger beroep aan zijn oordeel onderworpen - vernietigd voor wat de proceskostenveroordeling betreft, en voor het overige bekrachtigd. 3.5. Apple is tegen dit arrest bij exploot van 20 maart 2012 - derhalve tijdig(7) - in cassatie opgekomen. Samsung heeft verweer gevoerd en voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep ingesteld. In het incidentele beroep heeft Apple zich verweerd. Partijen - die over en weer proceskostenveroordeling op de voet van art. 1019h Rv hebben gevorderd - hebben hun standpunten schriftelijk doen toelichten en bij re- en dupliek op elkaars standpunten gereageerd. 4. Enkele inleidende opmerkingen over modellenrecht 4.1. Wetgeving over bescherming van 'modellen' (of: 'tekeningen en modellen'(8)) betreft specifieke regels voor de bescherming van het uiterlijk van producten. Zulke specifieke regels ontbraken in Nederland tot 1975. Voordien, maar ook nadien, werd en wordt de bescherming (mede) gezocht in het auteursrecht en in de toepassing van art. 1401 (oud), thans art. 6:162 BW: het leerstuk van de zgn. slaafse nabootsing. Sinds 1970 kon en kan bescherming van het uiterlijk van producten onder omstandigheden ook gevonden worden in bescherming als (vorm-)merk(9). 4.2. Specifieke modellenrechtelijke regels kreeg Nederland per 1 januari 1975, via de toen ingevoerde 'Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen' (veelal afgekort als BTMW). Per 1 september 2006 is de (inmiddels meermalen gewijzigde) inhoud van de BTMW 'verhuisd' naar het 'Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)', doorgaans afgekort als BVIE. Titel III van het BVIE draagt het opschrift 'tekeningen of modellen'. 4.3. Het Benelux-modellenrecht heeft geen grote vlucht genomen. Ook na 1975 is in zaken over (beweerde) nabootsing van productvormgeving veelal (mede) een beroep gedaan op merkrecht, auteursrecht of 'slaafse nabootsing'; de zaken waarin het om 'puur' modellenrecht ging, zijn ver in de minderheid gebleven(10). Het aantal 'pure' modellenrechtzaken dat tussen 1975 en 2012 de Hoge Raad en/of het BeneluxGerechtshof heeft bereikt, is op de vingers van ĂŠĂŠn hand te tellen.
4.4. Op 13 oktober 1998 kwam - na jarenlange voorbereiding - tot stand de Richtlijn 98/71/EG inzake de rechtsbescherming van modellen (hierna: ModRl)(11). Het Benelux-modellenrecht moest hieraan worden aangepast, hetgeen geschiedde per 1 december 2003. Tegelijk met het werk aan de ModRl was in Europa gewerkt aan een Gemeenschapsmodellenverordening (hierna: GModVo). Deze verordening kwam tot stand op 12 december 2001(12). De mogelijkheid tot het aanvragen van in te schrijven gemeenschapsmodellen is ingegaan per 1 april 2003. De (met het Benelux-Bureau in Den Haag vergelijkbare) Unierechtelijke instantie hiervoor is het Office for the Harmonization of the Internal Market (Trade Marks and Designs) te Alicante (afgekort: OHIM, of in de Nederlandstalige variant: BHIM). 4.5. De ontwikkeling van het Beneluxmodellenrecht lijkt de kinderschoenen nooit ontwassen te zijn. Als de ervaringen sinds 2003 niet bedriegen, zal - ook binnen de Benelux - het Gemeenschapsmodel (lenrecht) meer betekenis kunnen krijgen. Intussen moet onderkend worden dat de ontwikkeling van het Unierechtelijke model(lenrecht) thans - 2013 - ook nog in de kinderschoenen staat. De hoogste uitlegger van de GModVo en de ModRl, het HvJEU, heeft zich hierover pas vier keer kunnen uitlaten, in 2009, in 2011, en (tweemaal) in 2012(13). Voor de Hoge Raad is deze zaak Apple/Samsung de eerste waarin hij hierover geadieerd wordt. 4.6. In het meest recente Nederlandstalige - uiteraard op Unierechtelijke leest geschoeide - boek over modellenrecht van Huydecoper, Van Nispen en Cohen Jehoram (2012), wordt in de inleidende paragrafen een zwakke stee in het fundament van het modellenrecht fraai aangeduid: 'Het feit dat het (specifieke) modellenrecht een positie inneemt tussen andere rechtsinstituten waardoor vormgeving wordt beschermd, die gebaseerd zijn op andere uitgangspunten, heeft gevolgen voor de inhoud van het modellenrecht: dat "balanceert" inderdaad in sommige opzichten tussen de verschillende beginselen die aan die andere rechtsinstituten ten grondslag liggen. Het modellenrecht zoekt een tussenweg of minder positief geformuleerd - schippert soms tussen een aantal onderling niet helemaal met elkaar verenigbare gedachten.' (14) En: 'De bescherming van het modellenrecht is [...] niet afhankelijk van een bepaalde bijzonderheid of verdienste van het uiterlijk van het model - zoals schoonheid, distinctie, uitgesproken originaliteit of onderscheidend vermogen. De [...] regels die de eisen voor modelbescherming bepalen, houden niet meer in dan dat het model nieuw moet zijn en een andere algemene indruk oproept dan de modellen die de geĂŻnformeerde gebruiker al kan kennen [...]. De bescheiden - eisen die zo aan te beschermen modellen worden gesteld, hebben hun weerslag op de omvang van de door het modellenrecht geboden bescherming. [...] Van het voorwerp van modelbescherming wordt Pagina 8 van 34
246
IEPT20130531, HR, Apple v Samsung
www.boek9.nl
alleen gevergd dat het (uiterlijk) "anders" is. Wat de wetgever ertoe beweegt, dát gegeven te beschermen en wat, in het verlengde daarvan, onder de beoogde bescherming is te begrijpen moet, zo beschouwd, worden gekwalificeerd als enigszins onbestemd.'(15) De laatst geciteerde woorden zijn moeilijk anders op te vatten dan als een understatement.(16) 4.7. Een van de belangrijkste verschillen van Unierechtelijke modellenrecht ten opzichte van het oude Beneluxmodellenrecht is de door het Unierecht (aan de eerder voor modelbescherming bestaande eis van nieuwheid) toegevoegde eis van: 'eigen karakter'. In deze eerste zaak bij de Hoge Raad over Unierechtelijk modellenrecht is deze beschermingsvoorwaarde volop aan de orde(17). 5. Het principale beroep 5.A. Inleidende opmerkingen bij het principale cassatiemiddel 5.1.1. Ik citeer thans de volgende bepalingen van de GModVo: Artikel 4 lid 1: 'Een model wordt als Gemeenschapsmodel beschermd voor zover het nieuw is en een eigen karakter heeft'. Artikel 6 (voor zover hier van belang): '1. Een model wordt geacht een eigen karakter te hebben, indien de algemene indruk die het bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door modellen die [eerder] voor het publiek beschikbaar zijn gesteld [...]. 2. Bij de beoordeling van het eigen karakter wordt rekening gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model.' Artikel 10: '1. De door een Gemeenschapsmodel verleende bescherming omvat elk model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt. 2. Bij het beoordelen van de draagwijdte van de bescherming wordt rekening gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model.' 5.1.2. Ik citeer ook punt 14 van de considerans van de GModVo: 'Het criterium voor de beoordeling van het eigen karakter van een model moet het duidelijke verschil zij tussen de algemene indruk die wordt gewekt bij een geïnformeerde gebruiker die het model bekijkt, en die welke bij hem wordt gewekt door het vormgevingserfgoed, met inachtneming van de aard van het voortbrengsel waarop het model wordt toegepast of waarin het is verwerkt en in het bijzonder van de bedrijfstak waarmee het verbonden is en de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model.' 5.2. Het lijkt mij vervolgens dienstig erop te wijzen dat de geschilpunten in deze modellenrechtzaak (ook in cassatie) het stramien vertonen van menige doorsnee intellectuele-eigendoms-zaak. Overeenkomstig dat stramien moet vaak - zoals in casu - beslist worden over de volgende verweren tegen de gestelde inbreuk op het recht (hier: modelrecht) van de eiser:
(i) ongeldigheid (nietigheid) van het ingeroepen recht op één of meer gronden in casu betwist Samsung de voldoening aan de geldigheidseis van art. 4 GModVo dat het model een 'eigen karakter' heeft in de nader door art. 6 bepaalde zin(18); (ii) zodanige verschillen dat het aangevallen model niet onder de draagwijdte van de bescherming van het door eiser ingeroepen recht valt in casu beroep Samsung zich erop dat haar modellen bij de geïnformeerde gebruiker een 'andere algemene indruk' wekken in de zin van art. 10 GModVo. 5.3. In het principale cassatieberoep zijn overwegingen en beslissingen van het hof ten aanzien van het onder (i) en het onder (ii) bedoelde thema aan de orde. Wat thema (i) betreft, verbaast dat op het eerste gezicht, omdat het verweer van Samsung op dat punt door het hof verworpen is. Op het tweede gezicht behoeft dit minder te verbazen(19), om de volgende reden. 5.4.1. Bij thema (ii) is aan de orde de uitleg van het criterium in art. 10 GModVo van de 'andere algemene indruk' (bij de geïnformeerde gebruiker): 'anders' dan het door de eiser ingeroepen gemeenschapsmodel dus. Artikel 10 geeft niet aan wat er voor zo'n 'andere algemene indruk' nodig is. Artikel 6 in verbinding met art. 4 (thema (i)) hanteert óók een criterium waarin een (verschillende) 'algemene indruk' compareert. Zoals hierboven al bleek, gebeurt dat in art. 6 om te bepalen wanneer een te beschermen model voldoende 'eigen karakter' heeft om geldig te zijn: daarvoor moet 'de algemene indruk die het bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschil[len] van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door modellen die [eerder] voor het publiek beschikbaar zijn gesteld'. De rechtsstrijd in het principale cassatieberoep gaat over de uitleg van deze bepalingen en hun onderlinge verhouding. 5.4.2. Zoals nog blijken zal, wordt er vrij algemeen van uitgegaan dat de criteria van art. 6 (jo. 4) en art. 10 spiegelbeeldig zijn in die zin dat aan de hand van dezelfde maatstaf enerzijds het 'eigen karakter' (of: de afstand) van het model van de eiser ten opzichte van eerdere voor het publiek beschikbare modellen moet worden bepaald als, anderzijds, het 'eigen karakter' (of: de afstand) van het model van de gedaagde ten opzichte van dat van de eiser. Deze 'spiegelbeeldigheid' is door het hof aangenomen, maar wordt door Apple ter discussie gesteld. 5.4.3. In het kader van deze 'spiegelbeeldigheid' heeft het hof in rov. 8.1 bij thema (ii) ten voordele van Samsung een beperkte beschermingsomvang van Apple's gemeenschapsmodel aangenomen. Het hof heeft die afgeleid uit een eerder - in het verlengde van thema (i) - aangenomen beperkt eigen karakter van dat model. Dat is voor Apple reden om ook 's hofs oordeel over thema (i) aan te vechten. 5.5. In deze inleidende opmerkingen bij het principale cassatiemiddel wil ik eerst nader ingaan op thema (ii): de beschermingsomvang. Na de nrs. 5.6 - 5.32.4, bereik ik daarover in nr. 5.33 een conclusie. De bevindingen over thema (ii) zullen ook behulpzaam blijken voor beschouwingen over thema (i) in nrs. 5.34.1 - 5.46.3. Pagina 9 van 34
247
IEPT20130531, HR, Apple v Samsung
www.boek9.nl
5.A.1. Bepaling van, c.q. variatie in beschermingsomvang 5.6. Ik herhaal nog eens wat art. 10 GModVo over de beschermingsomvang zegt: '1. De door een Gemeenschapsmodel verleende bescherming omvat elk model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt. 2. Bij het beoordelen van de draagwijdte van de bescherming wordt rekening gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model.' 5.7. Hoe bepaalt iemand - en met name: de rechter - of een model bij de geïnformeerde gebruiker al dan niet een andere algemene indruk wekt? Lid 2 van art. 10 GModVo geeft niet - laat staan zonder meer - het antwoord op die vraag. De bepaling dat 'rekening [moet] worden gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model', duidt aan dat er ruimte is voor nuancering. Die nuancering is klaarblijkelijk afhankelijk is van externe factoren die de vrijheid van de ontwerper kleiner of groter kunnen maken. Maar met het aanreiken van deze nuanceringsruimte geeft art. 10 lid 2 nog geen antwoord op de hierboven gestelde vraag: hoe bepaalt men of een model bij de geïnformeerde gebruiker al dan niet een andere algemene indruk wekt? 5.8.1. Daartoe heeft men een maatstaf nodig. Aan de vraag naar de maatstaf kan voorafgaan - en gaat in modellenrechtelijke context vooraf - de vraag naar 'maatmens' (door wiens 'bril' moet gekeken worden?). De GModVo spreekt over de 'geïnformeerde gebruiker'. Wie is de 'geïnformeerde gebruiker'? 5.8.2. Op deze (voor-)vraag is het antwoord inmiddels bekend. Het Hof van Justitie van de EU heeft in 2011(20) geoordeeld dat het begrip 'geïnformeerde gebruiker' dient te: '53 [...] worden opgevat als een tussencategorie tussen de - op het gebied van het merkenrecht gehanteerde gemiddelde consument, van wie geen enkele specifieke kennis wordt verwacht en die de strijdige merken in de regel niet rechtstreeks vergelijkt, en de vakman met grondige technische deskundigheid. Het begrip "geïnformeerde gebruiker" kan derhalve aldus worden opgevat dat het betrekking heeft op een gebruiker die niet slechts gemiddeld, maar in hoge mate aandachtig is, hetzij door zijn persoonlijke ervaring, hetzij door zijn uitgebreide kennis van de betrokken sector. [...] 59 Wat [...] het aandachtsniveau van de geïnformeerde gebruiker betreft, zij eraan herinnerd dat deze weliswaar niet de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument is die een model gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet op de verschillende details ervan let (zie, naar analogie, arrest van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C342/97 P, Jurispr. blz. I-3819, punten 25 en 26), maar dat het evenmin gaat om de vakman die in detail de minieme verschillen die mogelijkerwijs tussen de conflicterende modellen bestaan, kan onderscheiden. Het bijvoeglijke naamwoord "geïnformeerde" suggereert dan ook dat de gebruiker, zonder een
ontwerper of een technisch deskundige te zijn, de in de betrokken sector bestaande verschillende modellen kent, een zekere kennis bezit met betrekking tot de elementen die deze modellen over het algemeen bevatten, en door zijn belangstelling voor de betrokken voortbrengselen blijk geeft van een vrij hoog aandachtsniveau bij gebruik ervan.' Beide partijen leggen zich (zowel voor de toepassing van art. 6 als voor de toepassing van art. 10 GModVo) neer bij deze uitleg. In het (Haagse) arrest waarvan beroep verwijst het hof ernaar in rov. 3.3. Daartegen is geen cassatieklacht gericht, ook niet tegen 's hofs korte samenvatting in rov. 3.3: 'Kort gezegd is de geïnformeerde gebruiker dus een gebruiker die tevens op de details zal letten, zonder echter minieme verschillen te kunnen onderscheiden.' Partijen twisten in cassatie ook niet over de op zijn beurt aan het criterium van het HvJEU of aan het verkorte criterium van het Haagse hof te geven uitleg of toepassing. 5.9. Ik ben nu terug bij de vraag hoe de rechter bepaalt, of een model bij de(ze) geïnformeerde gebruiker al dan niet een andere algemene indruk wekt. In welke context dan ook - dus ook in deze context - veronderstelt een beoordeling of iets 'anders' is (hier: 'een andere algemene indruk wekt') ten eerste: vergelijking, en ten tweede: een vergelijkingsmaatstaf. De 'maatmens' van het arrest PepsiCo/Grupo Promer heeft nog steeds vergelijkingsmateriaal en een maatstaf nodig. 5.10. In de context van art. 10 GModVo is het vergelijkingsmateriaal natuurlijk primair: enerzijds het model M van de eiser, en anderzijds het beweerdelijk inbreukmakende model N van de gedaagde. Maar daarmee is er ter invulling van het criterium van '(g)een andere algemene indruk' nog geen maatstaf. 5.11. Er kan (taalkundig, en ook gelet op de totstandkomingsgeschiedenis van de GModVo) geen twijfel over bestaan dat een of meer niet in het oog vallende verschillen tussen model N en model M onvoldoende zijn om aan het verwijt van inbreuk te ontkomen. Maar zo'n verduidelijking is weinig meer dan een herhaling van het criterium 'geen andere algemene indruk'. 5.12. Om niet te blijven 'cirkelen' is er een uitweg à la het ei van Columbus nodig. De daartoe gevonden oplossing is even fraai als consistent en - met 'hindsight' - voor de hand liggend. 5.13.1. Men verplaatse zich in de rol van de juridisch adviseur J die, met nog niet meer kennis dan het vorenstaande, zijn cliënt, de ondernemer X moet adviseren over een door X ontwikkeld, volgens X nieuw en 'apart' model N voor (bijvoorbeeld) een buitenbrievenbus. X, een consciëntieuze ondernemer, wil beslist geen inbreuk maken op modelrechten van concurrenten. Het model van X toont verschillen, maar ook overeenkomsten met andere typen buitenbrievenbussen (M1, M2, M3) die in de afgelopen jaren door concurrenten op de markt zijn gebracht. 5.13.2. Met nog steeds niet meer kennis dan het vorenstaande, overweegt J het volgende.
Pagina 10 van 34 248
IEPT20130531, HR, Apple v Samsung
www.boek9.nl
(i) Als een of meer concurrenten van X modelrechten hebben op hun modellen (M1, M2, M3), dan zullen die moeten voldoen aan de eisen van GModVo (c.q. de ModRl). (ii) Welke eisen worden daarin gesteld? Blijkens art. 4 GModVo: 'nieuwheid' en 'een eigen karakter'. (iii.a) Waaraan ontlenen deze modellen 'nieuwheid'? Door niet identiek te zijn aan (niet slechts in onbelangrijke details verschillen met; art. 5 lid 2) een of meer nog weer anticiperende modellen (L, of L1, L2, enz.). (iii.b) En waaraan ontlenen de modellen (M1, M2, M3) van de concurrenten 'eigen karakter'? Door ten opzichte van dezelfde nog weer anticiperende modellen (L, of L1, L2, enz.) een andere 'algemene indruk' te maken. 5.13.3. Met het hem ten dienste staande - aan klassieke filosofische en rechtsbeginselen, en aan gezond verstand ontleende - inzicht, redeneert adviseur J: - het kan niet zo zijn dat rechten van concurrenten op modellen M1, M2 en/of M3 tegen mijn cliënt X kunnen worden ingeroepen indien mijn cliënt (tenminste(21)) even veel afstand houdt van die modellen (M1, M2 en M3) als die modellen (M1, M2 en M3) afstand hielden van de nog weer anticiperende modellen (L, of L1, L2, enz.) - mijn cliënt kan zich bij het beoordelen van zijn positie onder het inbreukcriterium van art. 10 GModVo dus 'spiegelen' aan de (Unierechtelijke) geldigheidscriteria van art. 4, 5 en 6 GModVo. 5.14. De luciditeit van de hierboven opgevoerde jurist J is niet van 2013. Ook als ik de klassieke bronnen hiertoe niet nader kan aanwijzen (daarvoor biedt deze conclusie niet de ruimte, en geen noodzaak), en evenmin vroege 20e-eeuwse of misschien al 19eeeuwse bronnen van diezelfde luciditeit in intellectueeleigendomsrechtelijke context kan aanwijzen (idem), doet dat aan die luciditeit, en wat mij betreft: juistheid, niet af. 5.15.1. De lucide oplossing is, afgezien van de spiegelbeeldige teksten van art. 6 en art. 10 GModVo, niet met zo veel woorden in de tekst van de artikelen en de considerans te vinden, en ook niet in de officiële totstandkomingsgeschiedenis van de GModVo en de ModRl. 5.15.2. Integendeel blijken daaruit moeizame worstelingen - met op de achtergrond tegengestelde wensen van belangengroepen in industrie en dienstverlening, waarbij voor het benodigde verschil, zowel met het oog op niet-inbreuk (ontwerp-art. 9, thans art. 10) als om te voldoen aan de drempeleis van het eigen karakter (art. 6), criteria in absolute termen, zoals 'significantly', werden geprobeerd. En weer ingetrokken.(22) 5.15.3. De Europese wetgever kon uiteindelijk het criterium niet anders dan in algemene termen nader aanduiden. Zo bepaalt - uiteindelijk - art. 10 lid 2: '2. Bij de beoordeling van de draagwijdte van de bescherming wordt rekening gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model.' en het corresponderende art. 6 lid 2:
'2. Bij de beoordeling van het eigen karakter wordt rekening gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model.' En zo zegt overweging 14 van de considerans van de GModVo (met door mij toegevoegde cursiveringen): 'Het criterium [...] moet het duidelijke verschil zijn [...] met inachtneming van de aard van het voortbrengsel waarop het model wordt toegepast of waarin het is verwerkt en in het bijzonder van de bedrijfstak waarmee het verbonden is en de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model.' 5.15.4. Ondertussen zal in bovenstaande legislatieve teksten al wél zijn opgevallen de zekere flexibiliteit en relativiteit waar het gaat om (i) de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model, (ii) de bedrijfstak en (iii) de aard van het voortbrengsel. Dat impliceert dat deze factoren ertoe kunnen leiden dat de afstand die in acht genomen moet worden om enerzijds een modelrecht te kunnen verkrijgen en anderzijds om geen inbreuk te maken, per branche, (enz.) kan verschillen. De spiegelbeeldige criteria moeten ervoor zorgen dat in die branche (enz.) de afstand van model N ten opzichte van model M niet groter behoeft te zijn dan de afstand van model M ten opzichte van anticiperende modellen (L1, L2). Men mist in de totstandkomingsgeschiedenis evenwel een expliciete vermelding dat dit laatste geldt. 5.16. Een goede uiteenzetting van dit systeem is wél te vinden in het artikelsgewijs commentaar uit 1966 van Franzosi c.s.(23) bij de toenmalige gewijzigde voorstellen(24) voor de ModRl (en de materieelrechtelijk corresponderende GModVo). Franzosi schrijft in het commentaar op ontwerp-art. 9 GModVo (thans art. 10): 'The modification of the former version of Article 9 corresponds to the similar modification introduced in Article 5(1), to the former version of Article 5(1). For protection, it is sufficient that there is a difference in the overall impression of a design. The former version required that there a significant difference. Also in order to avoid infringement, a difference in the overall impression is sufficient. The former version excluded infringement unless there was a significant difference. A design which is (simply) different from the prior art is [...](25) eligible for protection; a design which is (simply) different from a protected design is not an infringement. It is a classical application of the German theory of the "Abstandlehre" (26): i.e. the same distance which is sufficient to assert protectability is also sufficient to assert non infringement. A consequence of this wording is that, contrary to what happens in the patent field, if a design is eligible for protection it is automatically free from claims for infringement of a prior design. In other words, no dependency is admitted.' (27) 'Spiegelbeeldig' schrijft Franzosi in het commentaar op art. 6: 'I think that the way in which a design must differ from prior designs in order to be protected has to be assessed by the same standards which are used to make a finding of imitation. If we adopt a strict standard for Pagina 11 van 34
249
IEPT20130531, HR, Apple v Samsung
www.boek9.nl
the evaluation of the requirements for protection, we will have to use the same standard to evaluate infringement: if a great difference between the design and prior designs is required, it must be concluded that also later works presenting a notable difference constitute nevertheless an infringement. On this point the drawing of parallels must be absolute. In this way the ideological concepts of judges will not lead to negative and unequal consequences. If a judge thinks the requirements for protection must be particularly strict, he will then have to accept also the consequence that the limits of infringement are broad: the same strictness used towards the owner has to be used towards infringement. If, on the contrary, the requirements for protection are diluted, as a result various subsequent works will escape a finding of infringement.'(28) 5.17. Dat bij de bepaling van de beschermingsomvang via de 'algemene indruk' teruggegrepen moét worden op 'algemene indruk' die het model van de eiser wekt ten opzichte van nog eerdere modellen, wordt eveneens fraai uiteengezet door Jestaedt: 'Es ist aber nicht möglich, den Gesamteindruck einer Gestaltung ohne Bezug auf dem vorbekannten Formenschatz(29) zu bestimmen. Denn eine Gestaltung knüpft immer in gewissen Umfang an vorbekannte Gestaltungen an. [...] Ohne einen solchen Hintergrund ist es nicht möglich, die charakteristischen Merkmale einer Gestaltung zu bestimmen.'(30) 5.18. Ik citeer voorts Musker: 'The test for infringement is the same as that for individual character.'(31) '2. Symmetry with the test for individual character (paras. 1 and 2). The comparison between an alleged infringement and a protected design, to determine whether the former falls within the scope of protection of the latter, is identical to that performed between the protected design and the state of the art to determine whether the former is invalidated over the latter. Thus, the primary question is whether the two create the same "overall impression" on the "informed user", with a subtest dependent on the degree of design freedom available to the designer (of the protected design, not of the infringement). Given that the "overall impression" and "design freedom" test for scope of protection are the same as those for individual character, reference is made to art. 7, notes 2-5. [...] 3. Interaction between validity and scope of protection. Bearing in mind that invalidity can be raised in a counterclaim to an infringement action [...], a proprietor will not succeed where his design is closer to the state of the art than to the alleged infringement, since under those circumstances, if it creates the same overall impression as the infringement, it must also create the same overall impression as the state of the art (and hence lack individual character). Designs which differ by only a small amount from the state of the art can therefore only validly have a correspondingly narrow scope of protection. This will arise in particular when the scope of freedom of the designer was limited.'(32) 5.19. Howe:
'The test of infringement is the same as the comparison test which is performed between the design and prior art in order to decide whether or not the design is valid.'(33) 5.20. Het Engelse Court of Appeal 10 oktober 2007 (Procter & Gamble Company v Reckitt Benckiser (UK) Ltd)(34) heeft ten deze overwogen: '35. [...] iii) Next is not a proposition of law but a statement about the way people (and thus the notional informed user) perceive things. It is simply that if a new design is markedly different from anything that has gone before, it is likely to have a greater overall visual impact than if it is "surrounded by kindred prior art." (HHJ Fysh's pithy phrase in Woodhouse at [58]). It follows that the "overall impression" created by such a design will be more significant and the room for differences which do not create a substantially different overall impression is greater. So protection for a striking novel product will be correspondingly greater than for a product which is incrementally different from the prior art, though different enough to have its own individual character and thus be validly registered.' 5.21. Ruhl: 'Der Grad der Gestaltungsfreiheit kann durch einen engen oder weiten Formenschatz beeinflußt sein, und zwar unabhängig davon, ob die vorbekannten Geschmacksmuster selbst (noch) geschützt sind oder nicht (vgl Art 6 Rdn 44). Dementsprechend führt ein eng besetzter Formenschatz zu einem entsprechend kleineren Schutzumfang.'(35) 5.22. Eichmann/Von Falckenstein bij het commentaar op § 2 GeschmG, Abs. 3 (Eigenart): 'Der Grad der Musterdichte ist neben produktspezifischen Gegebenheiten und neben branchenspezifischen Gegebenheiten ein weiteres Kriterium, das Einfluss auf den Grad der Gestaltungsfreiheit hat. [...] In diesen dichtbesetzten Designbereichen hat die Berücksichtigung der Gestaltungsfreiheit des Entwerfers zur Folge, dass Gestaltungen auch denn Eigenart aufweisen können, wenn sie sich nur verhältnismäßig geringfügig von vorbekannten Gestaltungen unterscheiden.'(36) en, spiegelbeeldig bij het commentaar op § 38 (Schutzumfang): 'Wenn ein Designbereich bereits dicht besetzt ist, steht idR nur ein geringer Gestaltungsspielraum zur Verfügung, s § 2, Rn 34. Je enger das Gestaltungsspielraum ist, desto eher können geringe Unterschiede einen abweichenden Gesamteindruck hervorrufen, EuG T-9/07 v 18.3.10 Rn 72.'(37) 5.23. Bulling/Langöhrig/Hellwig: '145 Aufgrund der gleichlautenden Definitionen müssen einheitliche Maßstäbe bei der Beurteiling der Rechtsbeständigkeit und einer Schutzrechtverletzung des Geschmacksmusters gelten. 146 Bei der Beurteilung, ob kein anderer Gesamteindruck vorliegt, ist also eine Wechselwirkung mit dem Grad der Gestaltungsfreiheit zu berücksichtigen (vgl. Rdn. 64). Wird folglich auf einem Gebiet mit hoher Musterdichte eine geringe Abweichung von vorbekannten Formenschatz zur Pagina 12 van 34
250
IEPT20130531, HR, Apple v Samsung
www.boek9.nl
Erlangung einer Eigenart als ausreichend angesehen, so kann der Schutzumfang auch nur entsprechend gering ausfallen und sich nicht auf geringe aber dennoch eine eigene Eigenart begründende Abweichungen erstrecken. Entsprechendes gilt für ein Muster auf einem Gebiet mit einer geringen Musterdichte. Hier sind die Anforderungen an das Vorliegen einer Eigenart höher; damit verbunden ist ein größerer Schutzumfang.'(38) 5.24. Steinberg en Auler in Büscher/Dittmer/Schiwy: 'Bei der Gegenüberstellung wird der Grad der Gestaltungsfreiheit des Entwerfers bei der Entwicklung des Geschmackmusters berücksichtigt [...]. Das bedeutet, dass das gestalterische Umfeld der jeweiligen Produktart konkret in die Prüfung einbezogen wird [...]. Bei der Beurteilung, ob sich der Gesamteindruck des zu schützenden Musters von dem eines vorbekannten Musters unterscheidet, ist eine Wechselwirkung bezüglich des Grades der Gestaltungsfreiheit des Musters zu berücksichtigen. Je höher die Musterdichte in einer bestimmten Erzeugerklasse ist, desto geringer sind die an die Eigenart zu stellenden Anforderungen.'(39) 'Ebenso wie bei Art. 6, ist auch vorliegend bei der Ermittlung des Schutzumfangs der Grad der Gestaltungsfreiheit des Entwerfers, somit also die Musterdichte auf dem betreffenden Erzeugnisgebiet, zu berücksichtigen. Dies wird häufig dazu führen, dass bei einer hohen Musterdichte bereits geringe Gestaltungsunterschiede beim informierten Benutzer einen anderen Gesamteindruck hervorrufen, während bei einem größeren Gestaltungsspielraum lediglich geringe Gestaltungsunterschiede aus Sicht des informierten Benutzers üblicherweise nicht zu einem anderen Gesamteindruck führen (Wechselwirkung, s. hierzu Art. 6 Rn. 9).'(40) 5.25. Passa: 'L'extension du contenu de la protection "à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente", opérée par l'article L. 513-5(41), est formulée, on l'aura noté, en termes repris quasiment mot pour mot de la définition de la condition de caractère propre (art. L 511-4)(42). [...] Tout cequi a été dit de la condition de caractère propre est valable ici mutatis mutandis. [...] Ensuite, bien que le parapgraphe 2 de l'article 9 de la directive n'ait pas été repris à l'article L 513-5, il faut considérer que l'étendue de la protection doit être appréciée en tenant compte du degré de la liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle.'(43) 5.26. Vanhees: 'De begrippen "het wekken van een algemene indruk bij de geïnformeerde gebruiker" zijn ook terug te vinden bij de definiëring van de beschermingsvoorwaarde van het "eigen karakter" van een tekening of model. Dit is ook logisch: de beschermingsomvang is het spiegelbeeld van het eigen karakter. Alle modellen die een eigen karakter bezitten, maken immers per definitie geen inbreuk op eerdere modellen, terwijl geen enkel
model dat een inbreuk maakt op een bestaand model, een eigen karakter kan bezitten." (44) 5.27. Van Nispen/Huydecoper/Cohen Jehoram: '"Eigen karakter" is een van de kernbegrippen uit het modellenrecht. [...] "Spiegelbeeldig" markeert dit begrip ook de grens van de voor een model geldende bescherming: zoals al even ter sprake kwam, is de maatstaf waarnaar "eigen karakter" beoordeeld moet worden (vrijwel precies) dezelfde waarmee ook, als het gaat om inbreuk op het modelrecht, moet worden beoordeeld of het ene model ontoelaatbaar lijkt op het andere'.(45) 5.28. Geerts in Gielen c.s., 'Kort begrip' (10e druk 2011): 'Het criterium voor de beschermingsomvang [...] komt overeen met het eigenkaraktercriterium [...]. Dit brengt mee dat de mate van verschil tussen het voortbrengsel van de gedaagde en het ingeschreven model van de eiser vergeleken zal moeten worden met de mate van verschil tussen dat ingeschreven model en de (al dan niet ingeschreven) anticiperende modellen. In (en buiten) rechte zal immers bezwaarlijk aangenomen kunnen worden dat het verschil tussen het ingeschreven model en het aangevallen model, anders beoordeeld zou moeten worden dan het verschil tussen het ingeschreven model en eerder bestaande modellen.'(46) 5.29. Een duidelijke toepassing is te vinden het arrest van het Oostenrijkse Oberste Gerichtshof van 22 mei 2007, 4 Ob 43/07p, GRUR Int. 2008, p. 523 (cursiveringen toegevoegd): '1.2. Bei der Prüfung, ob ein Geschmacksmuster Eigenart besitzt, kommt es nicht auf eine vollständige Übereinstimmung der Merkmale zwischen dem Gemeinschaftsgeschmacksmuster und vorbekannten Geschmacksmustern an. Nicht die Merkmale im Einzelnen, sondern nur der jeweilige Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Geschmacksmuster sind auf Unterschiede zu prüfen. Der Gesamteindruck kann durch prägende Merkmale bestimmt sein. Zur Ermittlung des Gesamteindrucks sind daher die einzelnen Merkmale des Geschmacksmusters nach ihrem Beitrag zum Gesamteindruck zu bewerten und zu gewichten. Der Gesamteindruck des Gemeinschaftsgeschmacksmusters ist mit dem des vorbekannten Geschmacksmusters zu vergleichen. Die Eigenart des Gemeinschaftsgeschmacksmusters ist jedenfalls dann zu bejahen, wenn keines der vorbekannten Geschmacksmuster alle prägenden Merkmale des Gemeinschaftsgeschmacksmusters aufweist oder wenn ein vorbekanntes Geschmacksmuster prägende Merkmale umfasst, die das Gemeinschaftsgeschmacksmuster nicht besitzt. Tragen alle Merkmale im gleichen Maß zum Gesamteindruck bei, ist die Eigenart dann zu bejahen, wenn sich das Gemeinschaftsgeschmacksmuster und das vorbekannte Geschmacksmuster in mindestens einem Merkmal voneinander unterscheiden (4 Ob 177/05s = RdW 2006/537 = ecolex 2006/443 [Tonninger] m.w.N.). Der Umfang des Schutzes aus dem Gemeinschaftsgeschmacksmuster erstreckt sich auf jedes Geschmacksmuster, das beim informierten Pagina 13 van 34
251
IEPT20130531, HR, Apple v Samsung
www.boek9.nl
Benutzer keinen anderen Gesamteindruck erweckt (Art 10 Abs 1 GGV). Diese Definition folgt im Wortlaut spiegelbildlich der Definition der Eigenart. Die Frage der Schutzfähigkeit und die Verletzungsfrage sind somit nach denselben Prüfungskriterien zu beurteilen. Bei Beurteilung der Frage, ob ein anderes Geschmacksmuster in den Schutzumfang des Gemeinschaftsgeschmacksmusters fällt, ist der jeweilige Gesamteindruck zu ermitteln und zu vergleichen. Es kommt nicht auf einen mosaikartig aufgespalteten Vergleich von Einzelheiten an. Maßgeblich ist vielmehr die Würdigung des Gesamteindrucks unter dem Blickwinkel, ob sich bei einer Gegenüberstellung zweier Formgebungen insgesamt der Eindruck einer Übereinstimmung ergibt. Durch die Verwendung der gleichen Terminologie für Schutzumfang und Eigenart führt die GGV zu gleichen Beurteilungsmaßstäben: Ein hohes Maß an Eigenart gibt Raum für einen großen Schutzumfang. Umgekehrt führt geringe Eigenart auch nur zu einem kleinen Schutzumfang. Ist der informierte Benutzer des geschützten Gemeinschaftsgeschmacksmusters bereit, trotz geringer Unterschiede zwischen Formenschatz und Gemeinschaftsgeschmackmuster die Eigenart zu bejahen, muss er gleichermaßen im Verletzungsstreit bei derartigen Unterschieden zwischen dem Gemeinschaftsgeschmacksmuster und der angegriffenen Ausführungsform die Verletzung verneinen (4 Ob 177/05s m.w.N.; 4 Ob 246/06i).' 5.30. Zo ook Gerecht EU 9 september 2011 (T-11/08; Kwang Yang Motor Co/OHIM): '33 Therefore, the greater the designer's freedom in developing the challenged design, the less likely it is that minor differences between the designs at issue will be sufficient to produce a different overall impression on an informed user. Conversely, the more the designer's freedom in developing the challenged design is restricted, the more likely minor differences between the designs at issue will be sufficient to produce a different overall impression on an informed user. Therefore, if the designer enjoys a high degree of freedom in developing a design, that reinforces the conclusion that the designs which do not have significant differences produce the same overall impression on an informed user. [...]' 5.31.1. Volgens Apple zou haar tegengestelde visie, dat het vormgevingserfgoed geen rol speelt bij het vaststellen van de beschermingsomvang, bevestigd zijn door het Duitse Bundesgerichtshof.(47) Apple citeerde daarbij uit BGH 19 mei 2010, I ZR 71/08 (Untersetzer)(48): '11 (...) der Schutzumfang hängt nicht vom Grad der Eigenart des Geschmackmusters ab (...) 13 Für den Schutzumfang eines Gemeinschaftsgesmackmusters kommt es danach nicht darauf an, ob und inwieweit sich der Gesamteindruck dieses Geschmackmusters vom dem Gesamteindruck vorbekannter Geschmackmuster unterscheidet (inwieweit es also Eigenart hat), sondern allein darauf, ob der Gesamteindruck des angegriffenen
Geschmackmusters mit dem Gesamteindruck dieses Geschmackmusters übereinstimmt.' 5.31.2. Apple's citaat uit dit arrest is echter in hoge mate onvolledig. Ik vul aan (met cursiveringen mijnerzijds): '16 b) Der nach Ansicht des Senats unzutreffende rechtliche Ausgangspunkt des Berufungsgerichts ist jedoch nicht entscheidungserheblich. Die Frage, ob der Schutzumfang eines Gemeinschaftsgeschmackmusters nach Art. 10 GGV vom Grad der Eigenart des Geschmackmusters abhängt, ist daher nicht dem Gerichtshof der Europäischen Union gemäß Art. 267 AEUV (ex-Artikel 234 EGV) zur Vorabentscheidung vorzulegen. Das Berufungsgericht hat den Schutzumfang letztlich zutreffend nach dessen Abstand zum vorbekannten Formenschatz bestimmt. 17 Das Berufungsgericht hat mit Recht angenommen, dass bei der Bestimmung des Schutzumfangs nach Art. 10 Abs. 2 GGV - ebenso wie bei der Bestimmung der Eigenart nach Art. 6 Abs. 2 GGV - der Grad der Gestaltungsfreiheit des Entwerfers bei der Entwicklung seines Geschmacksmusters zu berücksichtigen ist. Dabei besteht zwischen dem Gestaltungsspielraum des Entwerfers und dem Schutzumfang eine Wechselwirkung. Eine hohe Musterdichte und damit ein kleiner Gestaltungsspielraum des Entwerfers führt zu einem engen Schutzumfang des Musters, mit der Folge, dass bereits geringe Gestaltungsunterschiede beim informierten Benutzer einen anderen Gesamteindruck hervorrufen können. Dagegen führt eine geringe Musterdichte und damit ein großer Gestaltungsspielraum des Entwerfers zu einem weiten Schutzumfang des Musters, so dass selbst größere Gestaltungsunterschiede beim informierten Benutzer möglicherweise keinen anderen Gesamteindruck erwecken (insoweit ebenso KG ZUM 2005, 230, 231, österr. OGH GRUR Int. 2008, 523, 525; Ruhl, aaO Art. 10 Rdn. 40; Auler in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO Art. 10 GGV Rdn. 2; Koschtial, GRUR Int. 2003, 973, 977; vgl. auch Begründung zum Regierungsentwurf des Geschmacksmusterreformgesetzes BT-Drucks. 15/1075, S. 52 zu §38 GeschmMG). Der bereits vor Umsetzung der Richtlinie 98/71/EG durch das Geschmacksmusterreformgesetz anerkannte Grundsatz, dass der Schutzumfang eines Geschmacksmusters von dessen Abstand zum vorbekannten Formenschatz abhängt (vgl. etwa BGH, Urt. v. 24.9.1987 - I ZR 142/85, GRUR 1988, 369, 370 - Messergriff), gilt daher nach wie vor (D. Jestaedt, GRUR 2008, 19, 22).' 5.31.3. Apple heeft derhalve passages uit het Untersetzer-arrest van het BGH geciteerd, waarin het principe (de Grundsatz) van spiegelbeeldigheid (Wechselwirkung) via de constructie van rechtstreekse verwijzing naar de mate van eigen karakter (art. 6 lid 1 GModVo) is afgewezen. Het BGH heeft in afwijzing dáárvan verschillende Duitse schrijvers, zoals Ruhl en Eichmann/ Von Falckenstein gevolgd (49). Maar zoals hierboven bleek, staat bij het Bundesgerichtshof (evenals bij de genoemde schrijvers), de 'Grundsatz, dass der Schutzumfang eines Geschmacksmusters von dessen Abstand zum vorbekannten Formenschatz Pagina 14 van 34
252
IEPT20130531, HR, Apple v Samsung
www.boek9.nl
abh채ngt', noch geheel overeind. Het enige verschil is dat die 'Grundsatz' nu wordt geconstrueerd(50) via het uitlegvoorschrift in lid 2 van art. 6 resp. art. 10 GModVo over 'mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model' (mede toegespitst op 'modeldichtheid' (Musterdichte)). 5.32.1. Terzijde noteer ik nog dat het principe van 'spiegelbeeldigheid' in enige Engelse rechtspraak en literatuur niet in ieder opzicht onderschreven wordt. Daarbij is de strekking echter niet (zoals Apple qua resultaat lijkt te bepleiten) om de van de door de modelhouder M in acht genomen afstand van de voorganger(s) L (L1, L2, enz.)) 'losgezongen' bescherming eventueel zelfs groter te laten zijn. Integendeel. De beschermingsomvang zou juist kleiner moeten zijn dan de door de modelhouder M in acht genomen afstand van de voorganger(s). 5.32.2. Deze opvatting is welsprekend verwoord door Lord Justice Sir Robin Jacob van het Engelse Court of Appeal op 10 oktober 2007: '18. The recital uses another phrase not carried over into the Articles - "clearly differs". Only if the "overall impression" "clearly differs" from that of the "existing design corpus" will the design have an "individual character." Plainly that is relevant for registrability, even if Art. 6.1 does not expressly use "clearly differs". Does the phrase also apply to the infringement test? Does an accused design escape infringement only if its overall impression "clearly differs" from the registered design? All Art. 10.1 says is "different overall impression". Does that really mean "clearly different" the word "clearly" requiring much blue water between the accused and registered design for noninfringement? 19. The Judge thought it did (see [57]). But I do not. Different policies are involved. It is one thing to restrict the grant of a monopoly right to designs which are shown "clearly" to differ from the existing design corpus. That makes sense - you need clear blue water between the registered design and the "prior art", otherwise there is a real risk that design monopolies will or may interfere with routine, ordinary, minor, every-day design modifications - what patent lawyers call "mere workshop modifications." But no such policy applies to the scope of protection. It is sufficient to avoid infringement if the accused product is of a design which produces a "different overall impression." There is no policy requirement that the difference be "clear." If a design differs, that is enough - an informed user can discriminate.' (51) 5.32.3. Laddie, Prescott en Vitoria vallen deze opvatting bij: '55.13 [...] Firstly, it seems to the writers that scope of protection as defined in both the Directive and the Regulation is primarily directed to considerations of infringement, not validity, although assessment of validity involves recourse to similar considerations as the recitals to both make clear. It should not be assumed that the scope of protection and the extent to which an existing registration or other prior art may be used to prevent a later registration are necessarily co-
extensive. It seems to the writers that there are potentially significant differences, a topic to which we return later in this work [...]'(52) '55.29 [...] In Procter & Gamble v Recktt Benckiser (UK) Ltd, the Court of Appeal appears to have accepted that a clear difference had to be present for there to be individual character in the context of a challenge of validity. However, it took the view that there was no policy requirement that the difference between the registration relied upon and the alleged infringement must be clear to avoid a finding of infringement. Given that the recitals appear on their face to relate only to the assessment of individual character (ie to validity), this may well be correct. However, the consequence would appear to be that an allegedly infringing design might be different enough to avoid a finding of infringement but not sufficiently different to secure registration in its own right. In other words, there is a clear distinction between the validity and the infringement tests.'(53) 5.32.4. Ook Franzosi suggereerde al dat er een beoordelingsverschil zou kunnen zijn ten voordele van degene die van inbreuk beticht wordt.(54) In deze zin ook Visser(55). 5.33. De conclusie van bovenstaande beschouwingen over thema (ii) kan geen andere zijn, dan dat (ook) in het (Unie-)modellenrecht de volgende regels algemeen onderschreven worden: (a) de beschermingsomvang van een model M kan groter of kleiner zijn; en (b) de grotere of kleinere beschermingsomvang van model M is (spiegelbeeldgewijs) gerelateerd aan de mate van afstand van model M ten opzichte van eerder bekende modellen (waarbij de beschermingsomvang in elk geval niet groter mag zijn dan de afstand ten opzichte van eerder bekende modellen). Hier kan gevoeglijk van een acte clair gesproken worden. 5.A.2. Bepaling van 'eigen karakter' in de zin van art. 6 GModVo 5.34.1. In nr. 5.5 van deze inleidende opmerkingen bij het principale cassatiemiddel heb ik aangekondigd dat bevindingen over het als eerste te bespreken thema (ii): de beschermingsomvang (hierboven nrs. 5.6 - 5.33), ook behulpzaam zullen blijken voor de nu volgende beschouwingen over thema (i). Dat thema betreft de toetsing door het hof van de door Samsung betwiste geldigheid van het door Apple ingeroepen recht in het licht van de geldigheidseis (ingevolge art. 4 jo. 6 GModVo) dat het model een 'eigen karakter' heeft. Daarover nader in nrs. 5.35 - 5.46.3. 5.34.2. Ik herinner er nog aan (vgl. nr. 5.4.3) dat het hof - in het kader van de hierboven ampel besproken 'spiegelbeeldigheid'- de ten voordele van Samsung aangenomen 'tamelijk geringe' beschermingsomvang van Apple's gemeenschapsmodel (thema (ii)) heeft afgeleid uit het in het verlengde van zijn oordeel over thema (i) aangenomen 'beperkt eigen karakter' van dat model (rov. 8.1). 5.35. Uit de bespreking van thema (ii) hierboven weten wij inmiddels dat relativiteit van de beschermingsomvang van het model van in literatuur Pagina 15 van 34
253
IEPT20130531, HR, Apple v Samsung
www.boek9.nl
en rechtspraak volkomen gangbaar is, evenals de spiegelbeeldige koppeling van die beschermingsomvang aan mate van afstand van het model van de eiser ten opzichte van eerder bekende modellen (acte clair). 5.36. Om 'geldig' te zijn (niet voor weigering of nietigverklaring in aanmerking te komen), moet een (geregistreerd) model een eigen karakter(56) vertonen in de zin van art. 4 - 6 GmodVo: het model moet bij de geïnformeerde gebruiker een algemene indruk wekken, die verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door modellen die eerder voor het publiek beschikbaar zijn gesteld. Dit verschil kan zo klein zijn dat de drempeleis van het 'verschil in algemene indruk' niet gehaald wordt. Het kan ook zijn dat de afwijking (net) groot genoeg is om aan die drempeleis te voldoen. En de afwijking kan groter zijn, zodat de drempel ruimschoots wordt gehaald. In de eerdere beschouwingen over thema (ii) is reeds gebleken dat de notie de geringere of grotere mate van afwijking van eerder voor het publiek beschikbaar gestelde modellen in literatuur en rechtspraak evenzeer volkomen gangbaar is, hand in hand met de (slechts) daaraan te ontlenen maatstaf voor de beschermingsomvang. 5.37. Volgens art. 6 GModVo bestaat het vergelijkingsmateriaal uit 'modellen, die [eerder] voor het publiek beschikbaar zijn gesteld'. In de considerans, punt 14, van de GModVo wordt gesproken over 'vormgevingserfgoed'. In de literatuur wordt die term wel gebruikt, en voorts (door elkaar heen) 'prior art' of 'stand van de techniek' of gewoon (zoals vaak hierboven) 'anticiperende' of 'eerder bekende' modellen. 5.38. Het principale cassatieberoep van Apple stelt de vraag aan de orde of hierin niet meer 'ordening' moet gelden. Ook wijst Apple erop dat de Nederlandstalige tekst van art. 6 GModVo spreekt over [vergelijking met] 'modellen, die [eerder] voor het publiek beschikbaar zijn gesteld', terwijl andere taalversies in dit verband het enkelvoud bezigen ('any design which has been made available to the public'; 'tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public'; 'ein anderes Geschmacksmuster bei diesem Benutzer hervorruft, das der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist'). 5.39. In dit verband laten zich uit het cassatiedossier en uit literatuur en rechtspraak - ongeveer(57) - de volgende vier voorgestelde 'ordeningen' afleiden: (A) Er mag slechts 'één-op-één' vergeleken worden met één (geïdentificeerd) anticiperend model(58), en niet meer dan één - (dit is volgens Apple de vergelijkingswijze die het hof in rov. 3.5 aan Apple's stellingname in hoger beroep toeschrijft, maar waarvan Apple betwist dat zij die verdedigd zou hebben); - ik duid haar hierna ook wel aan als de 'volstrekt solitaire vergelijking'. (B) Er mag weliswaar 'één-op-één' vergeleken worden met méér dan één geïdentificeerde individuele anticiperende modellen, maar een oordeel dat er onvoldoende verschil in algemene indruk is kan slechts worden gebaseerd op onvoldoende verschil met één
daarvan, en niet op het mede in aanmerking nemen van onvoldoende verschil (op een of meer andere punten) met een of meer andere geïdentificeerde individuele anticiperende modellen - (dit is de vergelijkingswijze waarvan Apple in cassatie stelt dat zij die in haar stellingname in hoger beroep geuit / bedoeld heeft, en die volgens Apple door het hof ten onrechte niet is toegepast); - ik duid haar hierna ook wel aan als de 'per saldo solitaire vergelijking'. (C) Als alternatief (B), in die zin dat 'één-op-één' vergeleken mag (en moet) worden met méér dan één geïdentificeerde individuele anticiperende modellen; maar in deze variant mag het oordeel dat er onvoldoende verschil in algemene indruk is, wél gebaseerd worden op onvoldoende verschil met één daarvan in bepaalde opzichten, én op onvoldoende verschil (op een of meer andere punten) met een of meer andere geïdentificeerde individuele anticiperende modellen - (dit is de door Samsung aan het hof toegeschreven en door Samsung onderschreven vergelijkingswijze; de juistheid van een zodanige vergelijkingswijze wordt door Apple bestreden); - ik duid haar hierna ook wel aan als de 'eventueel kruislingse vergelijking met gespecificeerde identificatie'. (D) Er mag worden vergeleken met het 'vormgevingserfgoed' in zijn totaliteit, waarbij de rechter abstraherend te werk mag gaan, en waarbij hij zonder gehoudenheid tot (gedetailleerde) 'één-opéén'identificaties - kan komen tot zijn oordeel over de al of niet aanwezigheid van verschil in algemene indruk (dit is een door Apple in haar s.t. (nr. 3.5.12) aan het hof toegeschreven, en door haar als onjuist bestreden vergelijkingswijze); - ik duid haar hierna ook wel aan als de 'kruislingse vergelijking zonder gespecificeerde identificatie'. Het ligt voor de hand dat de varianten (A) en (B) de minste, en variant (D) de meeste ruimte bieden om voldoening aan de toets van art. 6 GModVo te ontkennen, met variant (C) daartussen. Ik merk terzijde op dat volgens Apple juiste vergelijkingswijze (hierboven met (B) aangeduid), in wezen niet of nauwelijks verschilt van de daar door mij met de letter (A) aangeduide opvatting (die Apple zegt niét te onderschrijven). Ik laat opvatting (A) verder terzijde. 5.40. Men zou (mogen) verwachten dat op een punt als dit, dat de gemoederen zo zeer bezig blijkt te kunnen houden, de totstandkomingsgeschiedenis van de GModVo de ModRl richtinggevende aanwijzingen zou bevatten. Dat blijkt echter tegen te vallen.(59) 5.41.1. Partijen hebben de volgens elk van hen meest preferabele oplossing bepleit en zij hebben getracht om die over en weer met 'authority' te adstrueren(60). Ik heb daarvan kennis genomen(61), (62), en ik heb nog iets meer bronnen dan partijen erbij gelezen(63),(64). 5.41.2. Ik kwam evenwel tot het inzicht dat partijen (vooral Apple) hier een verkeerd spoor bewandelen. 5.42. Bestudering van de in voetnoten 61 en 63 aangeduide 'authorities'/ bronnen leert dat die bronnen Pagina 16 van 34
254
IEPT20130531, HR, Apple v Samsung
www.boek9.nl
zich bekommeren om de vraag of de beoordelaar (het OHIM of de rechter) de inschrijvingsweigering respectievelijk nietigverklaring wegens niet-voldoening aan het criterium van art. 6 GModVo slechts op variant (B), of ook op variant (C) of zelfs (D) mag baseren. Daarbij gaat het om de vraag of het model waarvoor bescherming wordt verlangd net wél of net niét over de drempeleis van art. 6 GModVo komt: met de guillotine van inschrijvingsweigering of nietigverklaring als consequentie. Ik kan mij voorstellen dat discussie over keuze uit een van de hiervoor bedoelde varianten (B) t/m (D) in dát verband zin heeft, althans de gemoederen bezig houdt. 5.43.1. Ik kan mij (dan ook) wel voorstellen dat het OHIM en in beroep het Gerecht van de EU, als het gaat over weigering van een aanvrage of nietigverklaring van een reeds ingeschreven model ex art. 6 GModVo, wil kiezen voor het hard(er)e criterium van variant (B), en niet voor de flexibeler en daarmee - voor een mede op efficiency gerichte organisatie als OHIM - minder eenvoudige, ook kostbaarder, variant (C); nog minder voor variant (D). Zo'n opstelling van het Gerecht spreekt inderdaad uit het door Apple voorgehouden arrest Gerecht EU 22 juni 2010 (T-153/08; Shenzen Taiden/ Bosch), rov. 23 en 24: '23 Aangezien artikel 6, lid 1, van verordening nr. 6/2002 verwijst naar een verschil tussen de algemene indrukken die door de betrokken modellen worden gewekt, mag het onderzoek van het eigen karakter van een gemeenschapsmodel niet worden verricht op basis van specifieke elementen van verschillende oudere modellen. 24 Derhalve dient een vergelijking te worden gemaakt tussen enerzijds de door het litigieuze gemeenschapsmodel gewekte algemene indruk, en anderzijds de algemene indruk die wordt gewekt door elk van de oudere modellen die rechtsgeldig door de verzoekende partij in de nietigheidsprocedure worden aangevoerd'. 5.43.2. Maar - daargelaten dat deze jurisprudentie nog niet door het HvJEU bevestigd is - kan deze opstelling ex art. 6 GModVo, als boven uiteengezet, niet maatgevend zijn als het gaat om beoordeling van exceptief verweer in het licht van de mate van eigen karakter van het model van de eiser boven het 'geldigheidsminimum', in verhouding tot de mate van afwijking van het model van de beweerde inbreukmaker. 5.44. Anders gezegd: is het model eenmaal voor de test van art. 6 geslaagd(65), dan gaat het in het kader van het exceptieve verweer van de gedaagde vervolgens om de vraag of modelhouder M reden tot klagen heeft tegen de gebruiker van het jongere model N, in het licht van de mate van afstand van model N ten opzichte van model M. Daartoe moet - noodzakelijkerwijs, zie boven - die afstand vergeleken worden met de mate van afstand die M (boven het minimum om te slagen voor de art. 6- test) genomen heeft ten opzichte van eerder beschikbare modellen. De eerder besproken relativiteit van die beschermingsomvang in verhouding tot eerder bekende modellen (L, of in voorkomend geval L1, L2,
enz.) geldt - naar algemene opvatting, zoals hiervoor in nrs. 5.16-5.33 aangegeven - zonder dat in dit verband een keuze tussen een van de alternatieven (B) t/m (D) aan de orde is. 5.45.1. De door Apple genoemde argumenten en bronnen ten faveure haar opvatting dat de GModVo een per saldo solitaire vergelijking (vgl. nr. 5.39 onder (B)) zou vereisen, zijn, zo zij al zouden opgaan voor de nietigheidsbeoordeling, dus niet aan de orde in het kader van de beoordeling van de beschermingsomvang van een geldig model. 5.45.2. Verwijzend naar de door Apple ingeroepen bronnen (als vermeld in voetnoot 61), noteer ik nog expliciet: - in GEU Shenzen Taiden/Bosch ging het niet om beschermingsomvang, maar om geldigheidstoetsing (ex art. 6); - hetzelfde geldt voor de aangehaalde rov. 33 in BGH Verlängerte Limousinen (zie ook rov. 9 en 10 aldaar); - het citaat van Musker komt uit diens commentaar op art. 6 (geldigheid) en niet uit diens commentaar op art. 10 (beschermingsomvang). Overigens heeft Apple Muskers commentaar op art. 6 onvolledig geciteerd(66); - evenzo komt het citaat uit Van Nispen, Huydecoper en Cohen Jehoram (Industriële Eigendom deel 3 (2012), nr. 1.4.2.5.5) uit hun commentaar op de geldigheidsvereisten en niet uit hun commentaar op de beschermingsomvang(67); - de aangehaalde passage uit de annotatie van Huydecoper onder het bestreden arrest in BIE 2012, nr. 56, lijkt evenzeer te slaan op 's hofs geldigheidstoetsing; over het resultaat van de overeenstemmingsbeoordeling leest men in de annotatie geen kritiek(68). 5.45.3. Verwijzend naar door mij zelf nog aangehaalde bronnen, die lijken te pleiten voor de 'per saldo solitaire vergelijking' (als vermeld in voetnoot 63), nl.: - het Ierse vonnis van 2007 inzake Karen Millen/Dunnes Stores, - Passa t.a.p. (nr. 699, p. 932), noteer ik hier expliciet, dat het ook daar steeds gaat om geldigheidstoetsing, en niet om beoordeling van de beschermingsomvang (van geen geldig model). 5.45.4. De door Samsung aangehaalde en enkele door mij toegevoegde bronnen (zie voetnoten 62 en 64) laten - overeenkomstig het door mij ten aanzien van beoordeling van de beschermingsomvang ingenomen standpunt - kruislingse vergelijking (variant (C), misschien zelfs variant (D) van nr. 5.39) toe. Zij hebben soms enkel betrekking op deze beoordeling van de beschermingsomvang. Soms lijken zij deze variant ook toe te laten in het kader van de geldigheidstoetsing, en dus, logischerwijs, a fortiori in het kader van de beoordeling van de beschermingsomvang. 5.46.1. Ik meen dat de toelaatbaarheid van 'kruislingse vergelijking' bij de beoordeling van de beschermingsomvang in wezen reeds (zij het impliciet) bevestiging heeft gevonden in het vaker genoemde arrest van HvJEU 12 mei 2011 (C-281/10; PepsiCo/Grupo Promer)(69). Grupo Promer beschikte Pagina 17 van 34
255
IEPT20130531, HR, Apple v Samsung
www.boek9.nl
over een ingeschreven gemeenschapsmodel voor een zogenoemde 'flippo' (of: 'tazo', 'rapper', 'pog'), een rond schijfje van metaal als hulpmiddel bij het doen van spelletjes. Grupo Promer stelde een vordering in tot nietigverklaring van een later door PepsiCo ingeschreven model, met succes bij de nietigheidsafdeling van het OHIM. De kamer van beroep van het OHIM besliste echter anders. In de daarop gevolgde procedure voor het Gerecht van de EU trok Grupo Promer weer aan het langste eind. PepsiCo stelde vervolgens beroep in bij het HvJEU. Ik citeer thans de volgende (in deze conclusie nog niet eerder weergegeven) overwegingen van het HvJEU: '55 In de tweede plaats is het weliswaar juist dat, zoals de advocaat-generaal in de punten 51 en 52 van zijn conclusie heeft opgemerkt, de geïnformeerde gebruiker zoals die hierboven is gedefinieerd, naar zijn aard de betrokken modellen zo mogelijk rechtstreeks zal vergelijken, maar is het niet uitgesloten dat een dergelijke vergelijking niet mogelijk is of in de betrokken sector ongebruikelijk is, met name wegens specifieke omstandigheden of wegens de kenmerken van de voorwerpen waarop de betrokken modellen betrekking hebben. 56 Het Gerecht kan dan ook niet met kans op slagen worden verweten, blijk te hebben gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door de algemene indruk die door de conflicterende modellen wordt gewekt, niet te hebben beoordeeld op basis van de premisse dat de geïnformeerde gebruiker deze modellen in elk geval rechtstreeks met elkaar zal vergelijken. 57 Dat geldt des te meer daar bij gebreke van nauwkeurige aanwijzingen dienaangaande in verordening nr. 6/2002, niet ervan kan worden uitgegaan dat de wetgever van de Unie de beoordeling van eventuele modellen tot de rechtstreekse vergelijking ervan heeft willen beperken.' 5.46.2. Het HvJEU ging akkoord - in een zaak waarin het (slechts) ging om de beoordeling door de 'geïnformeerde gebruiker' van de ene flippo (van PepsiCo) met de andere (van Grupo Promer) - met een niet rechtstreekse vergelijking, met andere woorden een vergelijking mede op basis van herinneringen. De geïnformeerde gebruiker behoeft de mate van afstand dus niet per se af te leiden uit een 'benoemd' (naast het te vergelijken object voor hem op tafel opgesteld) eerder object. De geïnformeerde gebruiker mag ook op herinneringen afgaan. Nu die toetsingswijze zelfs toegelaten is in een zaak over één-op-één vergelijking met één eerder model (inzet van de PepsiCo/Grupo Promer-zaak), met als inzet geldigheid of nietigheid, moet a fortiori gelden dat in gevallen waarin het (slechts) gaat om de 'mate van afstand', zonder potentiële nietigheid als inzet maar met het oog op de bepaling van de beschermingsomvang, vergelijking op basis van herinneringen is toegestaan. Juist de geïnformeerde gebruiker kan, ja zál in voorkomend geval natuurlijk herinneringen hebben aan meerdere anticiperende modellen. Ook - of: te meer - in deze context behoeft de geïnformeerde gebruiker die modellen dus niet voor zich 'opgesteld' te bezien, en
behoeft hij ze ook niet met merk- en typenaam te benoemen. Ten slotte lijkt mij niet voor tegenspraak vatbaar - en dus een acte clair - dat de gebruiker die op basis van herinneringen oordeelt dat de algemene indruk van het nieuwe model weinig verschilt van de algemene indruk van een of meer eerdere modellen (meervoud), zonder alle specifieke anticipaties (met merk- en typenaam) te benoemen, dáárom zou diskwalificeren als 'geïnformeerde gebruiker'. Men kan toch niet verdedigen dat die gebruiker dáárom een 'domme' of 'niet geïnformeerde' gebruiker zou zijn. 5.46.3. In de vorenstaande nrs. 5.46.1 - 5.46.2 legde ik uit waarom ik in het arrest PepsiCo/ Grupo Promer een impliciete bevestiging lees van de toelaatbaarheid van de in nr. 5.39 aangegeven vergelijkingsmethoden (C) ('eventueel kruislingse vergelijking met gespecificeerde identificatie') en mogelijk zelfs (D) ('kruislingse vergelijking zonder gespecificeerde identificatie'), en zulks te meer of in ieder geval als het gaat om de 'mate van afstand'-vergelijking als in het kader van een exceptief verweer inzake de beschermingsomvang tussen Apple en Samsung aan de orde. 5.47. In het licht van de nrs. 5.6 t/m 5.46.3 zal ik - na weergave van de aangevallen overwegingen van het hof - de klachten van het principale cassatiemiddel van Apple beoordelen. 5.A.3. De beslissingen van het High Court en van het OLG Düsseldorf 5.48.1. Voordat ik daartoe overga, vermeld ik nog dat in de 'bodemzaak' tussen partijen over (onder meer) dezelfde inbreukvraag, in dezelfde zin geoordeeld is als door het gerechtshof 's-Gravenhage in deze kortgeding-zaak: met toepassing van vergelijkingsmethode (C) ('kruislingse vergelijking met gespecificeerde identificatie'). Ik doel op het vonnis van het High Court of Justice (Chancery Division, Patents Court (Birss J.) 9 juli 2012(70). 5.48.2. Ik wijs op de door Judge Birss (evenals het gerechtshof te 's-Gravenhage) toegepaste thematische vergelijking aan de hand van door Apple voorgehouden kenmerkende eigenschappen van het model, waarbij de Engelse rechter ten aanzien van die eigenschappen telkens ingaat op achtereenvolgens (a) de ontwerpvrijheid, (b) de aanwezigheid in het vormgevingserfgoed, (c) de gelijkenis van het kenmerk in de modellen van Apple en Samsung, en (d) de desbetreffende 'overall significance'. In het beoordelingsmodel van Judge Birss komen (vrijwel telkens) onder zijn rubriek (b) eerdere modellen (meervoud) uit het vormgevingserfgoed aan de orde, vergelijkbaar met de beoordelingwijze in rov. 6.1 - 6.26 van hof 's-Gravenhage. Ik citeer hier nog letterlijk uit de afsluitende overwegingen van de Engelse rechter: '[189] [...] The front view of the Apple design takes its place among its kindred prior art. There is a clear family resemblance between the front of the Apple design and other members of that family (Flatron, Bloomberg 1 and 2, Ozolins, Showbox, Wacom). They are not identical to each other but they form a family. [...] From the front both the Apple design and the Samsung Tablets look like members of the same, prePagina 18 van 34
256
IEPT20130531, HR, Apple v Samsung
www.boek9.nl
existing family. As a result, the significance of that similarity overall is much reduced and the informed user's attention to the differences at the back and sides will be enhanced considerably. [190] The informed user's overall impression of each of the Samsung Galaxy Tablets is the following. From the front they belong to the family which includes the Apple design: but the Samsung products are very thin, almost insubstantial members of that family with unusual details on the back. They do not have the same understated and extreme simplicity which is possessed by the Apple design. They are not as cool. The overall impression produced is different. [191] The Samsung tablets do not infringe Apple's registered design No. 000181607-0001' 5.48.3. Ook het OLG Düsseldorf heeft bij Urteil van 31 januari 2012(71) (met vernietiging in zoverre van het vonnis van Landgericht Düsseldorf 9 september 2011), inbreuk door Samsung met haar Galaxy Tab 10.1 op Apple's gemeenschapsmodel 000181607 afgewezen(72). Ik ben mij ervan bewust dat het OLG in zijn arrest niet de beoordelingswijze (C) (kruislingse vergelijking met gespecificeerde identificatie) heeft toegepast. Het OLG achtte (met toepassing van beoordelingswijze (B) (per saldo solitaire vergelijking) de afstand van het Samsung-product groot genoeg in vergelijking met de afstand van Apple's model ten opzichte van het daar dichtst bijkomende oudere Ozolins-model(73). 5.B. Door het principale cassatiemiddel aangevallen overwegingen van het hof 5.49. De blijkens de cassatiedagvaarding aangevallen overwegingen van het hof luiden(74): 3. Het hoger beroep en de algemene uitgangspunten voor de beoordeling daarvan [...] '3.5 Ingevolge artikel 6 lid 1 GModV wordt een model geacht een eigen karakter te hebben, indien de algemene indruk die het bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door modellen die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld. Deze aan het publiek beschikbaar gestelde modellen vormen het vormgevingserfgoed (door partijen ook wel aangeduid als 'prior art' of 'stand van de techniek'). Verder moet, zo is vermeld in artikel 6 lid 2 GModV, bij de beoordeling van het eigen karakter rekening worden gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model. De stelling van Apple in punt 30 PA, dat bij de beoordeling van het eigen karakter het model moet worden vergeleken met slechts één model uit het vormgevingserfgoed, kan niet worden onderschreven. In artikel 6 lid 1 GModV wordt niet voor niets gesproken over 'modellen die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld' (onderstreping hof). Alleen bij de nieuwheidstoets van artikel 5 GModV is een vergelijking met één ouder model geboden. 3.6 Apple betwist niet dat bij de beoordeling van het eigen karakter in het kader van een nietigheidsberoep een Gemeenschapsmodel moet worden vergeleken met de 'stand van de techniek', doch naar haar opvatting
speelt de 'stand van de techniek' nooit een rol bij de inbreukanalyse. Indien eenmaal is vastgesteld dat het model een eigen karakter heeft en dus geldig is, moet in het kader van de inbreukvraag het model uitsluitend worden vergeleken met het beweerdelijk inbreukmakende model als geheel; de 'stand van de techniek' mag niet worden betrokken bij de vaststelling van de reikwijdte van de bescherming van het model. Alleen de vrijheid van de ontwerper op het moment van het ontwikkelen van een model kan een beperking vormen van het beschermingsbereik van een model. Alles aldus Apple in de punten 25-31 AD en 107 PA. Samsung ziet dit anders en is van mening dat de beschermingsomvang van een Gemeenschapsmodel mede wordt bepaald door het vormgevingserfgoed. 3.7 In artikel 4 lid 1 GModV is bepaald dat 'een model als Gemeenschapsmodel wordt beschermd voorzover het (...) een eigen karakter heeft' (onderstreping hof). Hieruit volgt naar het oordeel van het hof dat de beschermingsomvang van een Gemeenschapsmodel afhangt van de mate waarin dit model een eigen karakter heeft. 3.8 Niet betwist is dat bij de beoordeling van het eigen karakter naar het vormgevingserfgoed moet worden gekeken. Dat blijkt uit het in rov. 3.5 al besproken artikel 6 lid 1 GModV, en is verder onderstreept in overweging (14) van de considerans van de GModV waarin het volgende is vermeld: "Het criterium voor de beoordeling van het eigen karakter van een model moet het duidelijke verschil zijn tussen de algemene indruk die wordt gewekt bij een geïnformeerde gebruiker die het model bekijkt, en die welke bij hem wordt gewekt door het vormgevingserfgoed, met inachtneming van de aard van het voortbrengsel waarop het model wordt toegepast (...) en in het bijzonder van de bedrijfstak waarmee het verbonden is en de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model." 3.9 Het onder 3.7 en 3.8 overwogene voert tot de conclusie dat bij de vaststelling van de beschermingsomvang van een model - via de tussenstap van het eigen karakter - het vormgevingserfgoed mede van belang is. In het vonnis van 9 september 2011 is ook het Landesgericht Düsseldorf hier van uitgegaan. Op blz. 35 van dat vonnis heeft dat gerecht - onder verwijzing naar de 'Untersetzer'-uitspraak van het Bundesgerichtshof van 19 mei 2010 (I ZR 71/08) immers de afstand van Apple's model tot het vormgevingserfgoed ('Formenschatz') mede in aanmerking genomen bij de vaststelling van de beschermingsomvang ('Schutzbereich') van dat model. De bij de vergelijking tussen een ouder model en een jonger model/voortbrengsel in het kader van de inbreukvraag aan de orde zijnde indrukken worden derhalve vooral bepaald door de elementen of combinatie van elementen die het oudere model een eigen karakter geven. Het onder 3.6 weergegeven betoog van Apple kan bijgevolg niet als juist worden aanvaard. [...] 7. Is het Apple-model nietig? Pagina 19 van 34
257
IEPT20130531, HR, Apple v Samsung
www.boek9.nl
7.1 Uit bovenstaand schema blijkt dat er niet één bestaand model was dat alle elementen van Apple's model in zich droeg. Ozolins bevat weliswaar alle kenmerkende elementen van dat model afgezien van element E, doch gelet op dit verschil en de andere verschillen tussen Ozolins en Apple's model, te weten: - de duidelijke bredere grensvlakken in Ozolins; - de meer vierkante vorm van het Ozolins-beeldscherm; - de afwijkende achterkant van Ozolins, waarin blijkens de figuren 1 en 9 bij die aanvrage een holte/uitstulping is aangebracht, kan voorshands niet worden gezegd dat het Apple-model ten opzichte van Ozolins geen eigen karakter heeft. Hetzelfde geldt voor de overige door Samsung genoemde 'prior art'. Aan de vaststelling van dit hof dat alle kenmerkende elementen van Apple's model al in het vormgevingserfgoed voorkwamen, kan evenmin de gevolgtrekking worden verbonden dat Apple's model een eigen karakter ontbeert. Doordat in dat model een nog niet eerder vertoonde samenvoeging van al deze elementen heeft plaatsgevonden, zal dit model op de geïnformeerde gebruiker een (voldoende duidelijke) andere algemene indruk wekken dan die bij hem wordt gewekt door het vormgevingserfgoed, zeker nu de concrete wijze waarop de reeds bekende elementen in het Apple-model zijn vormgegeven in een aantal gevallen zozeer afwijkt van de wijze waarop dat in het vormgevingserfgoed is gebeurd dat de geïnformeerde gebruiker - die tevens op niet al te minimale details let - ook daarin relevante verschillen zal zien. Het beroep van Samsung op de nietigheid van Apple's model stuit op dit een en ander af. 8. De beschermingsomvang van het Apple-model 8.1 De omstandigheid dat ieder kenmerkend element van Apple's model al minstens twee keer in het vormgevingserfgoed van de betrokken sector voorkwam en het merendeel van die elementen zelfs in één bestaand model (Ozolins) is terug te vinden, brengt met zich dat de geïnformeerde gebruiker - die blijkens de rovv. 3.10, 6.2, 6.8, 6.12, 6.17, 6.21 en 6.23 alle hiervoor besproken 'prior art' kent - het Apple-model, hoewel hij dat enig eigen karakter niet zou ontzeggen, niet als erg bijzonder zou waarderen. Dat betekent dat dit model slechts een beperkt eigen karakter heeft, en daarmee een tamelijk geringe beschermingsomvang, zoals ook de voorzieningenrechter heeft overwogen. [...] 9. Vallen de Samsung-tablets onder de beschermingsomvang van het Apple-model? [...] 9.8 Gegeven enerzijds de geringe beschermingsomvang van Apple's model en anderzijds de tussen dit model en de Galaxy Tab 10.1 bestaande, niet onaanzienlijke, verschillen, is het hof, gelet op hetgeen in de rovv. 9.2 en 9.7 is overwogen, voorshands van oordeel dat de Galaxy Tab 10.1 bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk wekt dan het Apple-model. Hierbij heeft het hof met name ook meegewogen dat, naar Apple zelf heeft opgemerkt onder 73 AD, de 'thin form factor' een opvallend en belangrijk element is, zodat de geïnformeerde gebruiker aan de ongeveer twee maal zo grote 'thin form factor' van de Galaxy
Tab 10.1 veel gewicht zal toekennen. Het marktonderzoek dat Apple - met een voor haar gunstige uitkomst - heeft doen verrichten door Synovate kan aan voormeld oordeel niet afdoen reeds omdat het daarvan opgemaakte rapport van 26 juli 2011 (productie 41, tabblad 5 van Apple) geen aanwijzing bevat dat Synovate proefpersonen heeft geselecteerd die voldoen aan de criteria van de 'geïnformeerde gebruiker' in de zin van de GModV, dat wil zeggen de gebruiker die, zonder een ontwerper of technisch deskundige te zijn, de in de betrokken sector bestaande verschillende modellen kent, een zekere kennis bezit met betrekking tot de elementen die deze modellen over het algemeen bevatten en die door zijn belangstelling voor de betrokken voortbrengselen blijk geeft van een vrij hoog aandachtsniveau bij gebruik ervan. Dit klemt temeer daar in dit geschil het vormgevingserfgoed een belangrijke rol speelt bij de vaststelling van de beschermingsomvang van Apple's model. Daarnaast is het Synovate-onderzoek ten onrechte (zie rov. 9.7) niet op een rechtstreekse vergelijking gebaseerd. Dit alles brengt het hof voorshands tot het oordeel dat het gebruik door Samsung van de Galaxy Tab 10.1 geen inbreuk op Apple's modelrecht oplevert.' 5.C. Bespreking van de klachten in het principale cassatiemiddel 5.50. Zoals in nrs. 5.2 en 5.3 aangegeven, gaat het in deze aangevallen rechtsoverwegingen in hoofdzaak om twee thema's: (i) de beoordeling van het 'eigen karakter' van Apple's model - dat het hof aanneemt, maar beperkt (niet groot) acht; en (ii) de daaruit door het hof ten voordele van Samsung afgeleide beperkte beschermingsomvang van Apple's model. 5.51.1. De cassatiedagvaarding gaat eveneens van deze twee thema's uit. Zij munt niet uit door heldere opbouw. Daarover wil ik de stellers van Apple's cassatiedagvaarding niet hard vallen, want uit mijn inleidende beschouwingen hierboven bleek al dat tussen de thema's een aanzienlijk kruisverband bestaat. Een (paragraaf- of regel-)nummering wordt in de cassatiedagvaarding evenwel node gemist. Enig speurwerk wijst uit dat Apple de boven bedoelde thema's (ongeveer) als volgt aan bod laat komen. Thema (i) (beoordeling eigen karakter): - op p. 4 onderaan, onder het kopje 'Art. 4 GModV', t/m de tweede volle alinea op p. 5, - vervolgens(75) op p. 6, derde alinea, t/m p. 9, eerste helft. Thema (ii) (beperkte beschermingsomvang): - op p. 5, de derde en de vierde volle alinea, onder het kopje 'Artikel 10 GModV', - (onmiddellijk) gevolgd op p. 5, onder het kopje 'Toelichting op het middel'(76) t/m de eerste twee alinea's op p. 6, - nader vervolgd op p. 9, onder het kopje 'Gevolgen van onjuiste rechtstoepassing', t/m p. 10. 5.51.2. Gezien deze weinig gestructureerde opbouw spreek ik in deze conclusie over 'klachtenbundels' zijdens Apple. 5.52. Nadat ik in mijn inleidende opmerkingen bij het principale cassatiemiddel vanaf nr. 5.6 t/m nr. 5.48.3 de Pagina 20 van 34
258
IEPT20130531, HR, Apple v Samsung
www.boek9.nl
behandeling van thema (ii) aan thema (i) heb laten voorafgaan, zal ik bij de nu volgende bespreking van Apple's klachtenbundels (zoveel mogelijk) de numerieke volgorde van (i) naar (ii) in acht nemen. 5.C.1. Klachtenbundel (i) over de beoordeling van het 'eigen karakter' van Apple's model 5.53.1. De kern van deze klachtenbundel is de volgende. Ten onrechte heeft het hof (in rov. 3.5 - 3.9, 7.1 en 8.1) geoordeeld dat bij de beoordeling van het eigen karakter het model moet worden vergeleken met het vormgevingserfgoed als geheel en niet met één individueel model, althans met telkens één individueel model uit het vormgevingserfgoed; en ten onrechte heeft het hof (dan ook) miskend dat het 'eigen karakter' niet een grootheid is die zich in gradaties van meer of minder, of ruimer of geringer zou laten vaststellen. 5.53.2. Voor goed begrip herinner ik er (nog eens) aan dat het hof zijn oordeel over de mate van eigen karakter van Apple's model gegeven heeft in verband met zijn rechtsoordelen (rov. 3.7) 'dat de beschermingsomvang van een Gemeenschapsmodel afhangt van de mate waarin dit model een eigen karakter heeft', resp. (rov. 3.9) 'dat bij de vaststelling van de beschermingsomvang van een model - via de tussenstap van het eigen karakter - het vormgevingserfgoed mede van belang is'. Daaraan heeft het hof in rov. 8.1 (en vervolgens in rov. 9.8) de onder thema (ii) bedoelde en in Apple's tweede klachtenbundel bestreden voor Apple ongunstige gevolgen verbonden. De volgens het hof (kort samengevat) relatief geringe afwijking in het Applemodel ten opzichte van verschillende (geïndividualiseerde) anticiperende modellen uit het vormgevingserfgoed (in de ogen van de geïnformeerde gebruiker 'niet erg bijzonder', rov. 8.1) brengen voor het Apple-model een navenant 'tamelijk geringe' beschermingsomvang mee. 5.54.1. Het verst strekkende verweer van Samsung houdt in dat Apple bij haar gehele klachtenbundel over thema (i) geen belang heeft, omdat het hof (in rov. 8.1) geoordeeld heeft dát het Apple-model eigen karakter heeft en aldus in het voordeel van Apple heeft beslist (s.t., nr. 48). 5.54.2. Apple heeft bij haar klachtenbundel over thema (i) inderdaad geen belang, voor zover haar klachten tot uitgangspunt nemen dat het hof geoordeeld zou hebben dat haar model maar een beperkte geldigheid - onder art. 4 jo. art. 6 GModVo - zou hebben. In zoverre berusten de klachten ook op een verkeerde lezing van het arrest. Het hof heeft - met ontkrachting van de daartegen door Samsung aangevoerde nietigheidsbezwaren die in rov. 6.1 t/m 6.26 zijn beoordeeld - in rov. 7.1 per saldo het model van Apple geldig (en niet: beperkt geldig) geacht. 5.54.3. Voor het overige gaat dit verst strekkende verweer van Samsung niet op. Zoals bleek, heeft het hof in rov. 3.7 geoordeeld dat de beschermingsomvang van een gemeenschapsmodel afhangt van 'de mate waarin' dit model een eigen karakter heeft (en in rov. 3.9 dienovereenkomstig geoordeeld dat bij de vaststelling van de beschermingsomvang van een
model - 'via de tussenstap van het eigen karakter - het vormgevingserfgoed mede van belang is'). Ondanks het aannemen van het eigen karakter van Apple's model door het hof in rov. 7.1, zet 's hofs in de eerste klachtenbundel van Apple aangevochten beoordelingswijze van het eigen karakter zich voort in het vervolg van 's hofs arrest, over de beschermingsomvang, en zulks in voor Apple negatieve zin. In zoverre heeft Apple wél belang bij haar eerste klachtenbundel. 5.55. Niettemin faalt Apple's eerste klachtenbundel, omdat deze berust op een onjuiste rechtsopvatting en/of op verkeerde lezing van 's hofs arrest. 5.56.1. Voor zover Apple erover klaagt dat het oordeel over de geldigheid van haar model niet gebaseerd zou mogen worden op een andere dan de door haar aangehangen vergelijkingswijze, nl. de per saldo solitaire vergelijking (zoals in nr. 5.39 onder de letter (B) door mij kort aangeduid), heb ik al aangegeven (nr. 5.54.2) dat de juistheid van die opvatting bij gebrek aan belang in het midden kan blijven. 5.56.2. Voor zover de eerste klachtenbundel - evenals de tweede klachtenbundel, zie nr. 5.61 - ervan uitgaat dat de beschermingsomvang van een (geldig) gemeenschapsmodel los zou staan van de mate van afstand die dat model vertoont ten opzichte van eerdere modellen, berust zij op een onjuiste rechtsopvatting. Ik verwijs naar de nrs. 5.13.1 - 5.33 supra. Steunargumenten van Apple op p. 6 onderaan t/m p. 9, eerste helft - die overigens als motiveringsklachten niet kunnen leiden tot aantasting van een juist rechtsoordeel - zijn aldaar reeds weerlegd. 5.56.3. Voor zover de eerste klachtenbundel niet op dat (onjuiste) uitgangspunt berust, gaat zij uit van een verkeerde lezing van 's hofs arrest. In de daarin aangevallen overwegingen heeft het hof - anders dan in de eerste klachtenbundel wordt aangevoerd - immers uitwerking gegeven aan zijn - juiste - rechtsopvatting. 5.57.1. Apple's verkeerde lezing, die zich aldus in de gehele eerste klachtenbundel manifesteert, bestaat hierin, dat - volgens Apple - het hof bij zijn oordeel over het volgens het hof beperkte eigen karakter toepassing zou geven aan (art. 4 jo.) art. 6 GModVo, terwijl - volgens Apple - de beschermingsomvang (draagwijdte van de bescherming) een kwestie is van art. 10 GModVo. Die lezing is verkeerd, omdat het hof in de door Apple aangevochten rechtsoverwegingen, oordelend over de rol van de mate van eigen karakter in verband met de beschermingsomvang, nu juist klaarblijkelijk - uitwerking geeft aan art. 10. 5.57.2. Dat het hof weet dat de beschermingsomvang van art. 10 beïnvloed wordt door de mate van eigen karakter, getuigt zoals eerder ampel aangegeven van een juiste rechtsopvatting, die het hof veeleer siert dan dat dit klachtwaardig zou zijn. 5.57.3. Aan het voorafgaande doet niet af dat het hof in zijn arrest een werkwijze heeft toegepast, waarbij hij terecht - heeft onderkend dat de inhoud van de door Samsung primair naar voren gebrachte nietigheidsbezwaren (ook zonder tot een nietigheidsoordeel te leiden), tevens subsidiaire Pagina 21 van 34
259
IEPT20130531, HR, Apple v Samsung
www.boek9.nl
argumenten van Samsung waren ter verdediging van althans een beperkte beschermingsomvang van Apple's gemeenschapsmodel. 5.57.4. Aan het voorafgaande doet evenmin af dat het hof na de beoordeling van Samsungs desbetreffende argumenten en Apple's desbetreffende contraargumenten in rov. 6.1 - 6.26, eerst in rov. 7.1 komt tot het geldigheidsoordeel, en vervolgens in rov. 8.1 - op basis van dezelfde bevindingen in rov. 6.1 - 6.26 - tot het oordeel van een 'tamelijk geringe beschermingsomvang'. 5.57.5. Een zodanige werkwijze van het hof laat zich niet anders kwalificeren dan als: voor de hand liggend en praktisch. Hiertegen kunnen ook geen bewaren bestaan, mits - eventuele -specifieke regels voor het uitspreken van een nietigheidsoordeel respectievelijk voor een oordeel over de beschermingsomvang niet geschonden worden. Uit het voorafgaande en uit het vervolg van deze conclusie blijkt dat daarvan geen sprake is. 5.58.1. Alle klachten van Apple's eerste klachtenbundel (volgens haar indeling: p. 4 onderaan t/m de tweede volle alinea op p. 5, vervolgd op p. 6, derde alinea, t/m p. 9, eerste helft van de cassatiedagvaarding) stuiten op het voorgaande af, behoudens daarin vervatte motiveringsklachten, maar met de aantekening dat die zich niet met succes tegen een juist rechtsoordeel kunnen richten. 5.58.2. Gezien het kruisverband tussen het onderwerp van Apple's klachtenbundels (i) en (ii), en mede gezien Apple's in de aanhef van het cassatiemiddel vervatte bede om de klachten 'in onderlinge samenhang te lezen' ben ik bereid om verderop bij de bespreking van de klachtenbundel (ii) nog naar klachtenbundel (i) terug te zien. 5.59. Ik sta hier nog stil bij een motiveringsklacht uit klachtenbundel (i), die beter nu afgedaan kan worden. Apple heeft een deelklacht neergelegd(77) waarin zij het hof verwijt in rov. 3.5 te hebben geoordeeld dat Apple blijkens § 30 van haar pleitnota in appel zou hebben betoogd dat in het kader van de toetsing ex art. 4 en 6 lid 1 GModVo van het eigen karakter vergeleken mag worden met slechts één - niet méér dan één individueel anterieur model. (Dit is de beoordelingswijze die ik in nr. 5.39 met de letter (A) heb aangeduid.) Deze deelklacht faalt bij gebrek aan belang. Ook als Apple dat niet betoogd heeft, en het hof er ten onrechte van uitgegaan zou zijn dat Apple dat wél betoogd zou hebben, heeft Apple daarvan geen last ondervonden. Het hof heeft immers zo'n zienswijze niet gevolgd. Uit rov. 6.1 t/m 6.26 blijkt dat het hof zich allerminst beperkt heeft tot vergelijking met één (en niet méér dan één) individueel anterieur model. De deelklacht suggereert nog(78) dat het hof in rov. 3.5 (ten onrechte) de staf zou hebben gebroken over de gehele § 30 van de pleitnota in appel namens Apple, met inbegrip van de daarin voorkomende volzin: '[Een beoordeling van de verschijningsvorm van een voortbrengsel dwingt] [n]iet tot een abstracte toets tussen het model en vormgevingserfgoed als geheel.' Afgezien van gebrek aan belang, berust deze klacht op
een verkeerde lezing: het hof heeft zich t.a.p. over die stelling van Apple niet uitgelaten. 5.C.2. Klachtenbundel (ii) over de beschermingsomvang van Apple's model 5.60.1. Zoals eerder aangegeven, is deze klachtenbundel (ii) in de cassatiedagvaarding te ontwaren op: - p. 5, de derde en de vierde volle alinea, onder het kopje 'Artikel 10 GModV', - (onmiddellijk) gevolgd op p. 5, onder het kopje 'Toelichting op het middel' t/m de eerste twee alinea's op p. 6, - nader vervolgd op p. 9, onder het kopje 'Gevolgen van onjuiste rechtstoepassing', t/m p. 10. 5.60.2. In nr. 5.58.2 gaf ik aan dat ik, gezien het kruisverband tussen het onderwerp van Apple's klachtenbundels (i) en (ii) bereid ben om bij de bespreking van de klachtenbundel (ii) straks nog naar klachtenbundel (i) terug te zien. 5.61. Apple's centrale klacht ten deze (cassatiedagvaarding p. 5, midden), gericht tegen rov. 8.1 (jo. rov. 7.1) van het hof, luidt (iets verkort weergegeven) als volgt. Bij het bepalen van de beschermingsomvang ex art. 10 GModVo zijn de geldigheidsvoorwaarden niet opnieuw aan de orde. Lid 2 bepaalt de enige aanvullende beoordelingsmaatstaf (in aanvulling op lid 1) en betreft de mate van vrijheid die de ontwerper heeft bij het creëren van het model. Dat ziet krachtens Europese rechtspraak (Apple verwijst naar: Gerecht EU 18 maart 2010, T-9/07, rov. 67) op beperkingen door technische functie of door wettelijke voorschriften (zoals veiligheidsvoorschriften). Volgens de klacht wordt de vrijheid van de ontwerper niet beperkt door het vormgevingserfgoed. Mocht het model te dicht bij een model uit het vormgevingserfgoed komen dat zal het niet nieuw zijn en/of geen eigen karakter hebben en derhalve geen modelbescherming waardig. Een zelfstandige factor voor beschermingsomvang is het niet. 5.62. Deze klacht berust op woordenspel en/of op een notoir onjuiste rechtsopvatting. 5.63. Zij berust op woordenspel voor zover zij beweert dat bij het bepalen van de beschermingsomvang ex art. 10 GModVo het eigen karakter als geldigheidsvoorwaarde niet opnieuw aan de orde is. Dat is zij inderdaad niet in het kader van een (drempel)geldigheidsdiscussie. Maar dat doet er niet aan af dat naar algemeen erkende opvatting de mate van eigen karakter nu juist bepalend is voor de beschermingsomvang, en daartoe 'spiegelbeeldig' in aanmerking behoort te worden. In zoverre berust de klacht op een notoir onjuiste rechtsopvatting. Ik verwijs andermaal naar nrs. 5.13.1-5.33, en ik herhaal dat hier sprake is van een acte clair. 5.64.1. Overigens lijkt Apple het bovenstaande toch wel in te zien. Bovenaan p. 6 van de cassatiedagvaarding stelt Apple immers: 'In het kader van onderhavig cassatieberoep kan in het midden blijven of het vormgevingserfgoed daarbij een concrete rol kan spelen in de mate dat de Pagina 22 van 34
260
IEPT20130531, HR, Apple v Samsung
www.boek9.nl
geïnformeerde gebruiker bij het bepalen van zijn algemene indruk van het bestreden model, het vormgevingserfgoed mede in aanmerking neemt. In dat geval zou het vormgevingserfgoed een rol kunnen spelen bij de concrete toepassing van het inbreukcriterium.' 5.64.2. Deze observatie van Apple getuigt van de juiste rechtsopvatting, met uitzondering van de woorden 'In het kader van onderhavig cassatieberoep kan in het midden blijven of ... '. Wat daarachter volgt, kan - na desbetreffend verweer, zoals in casu door Samsung gevoerd - nu juist niét in het midden blijven. Immers, hoe moet - onder art. 10 lid 1 GModVo - ánders beoordeeld worden of het model bij de geïnformeerde gebruiker al of niet een andere algemene indruk wekt? Dit kan - onderscheiden van en naast de nieuwheidseis - niet anders dan door de mate van eigen karakter in aanmerking te nemen. Ik verwijs andermaal naar het exposé van de nrs. 5.13.1 - 5.33. 5.65.1. Niet onverdedigbaar is Apple's (deel-)stelling dat, gegeven voldoening aan de drempeleis, de enige aanvullende beoordelingsmaatstaf voor bepaling van de mate van eigen karakter te vinden zou zijn in art. 10 lid 2 GModVo, nl. de mate van vrijheid die de ontwerper heeft bij de ontwikkeling van het model. 5.65.2. Deze stelling vindt in het algemeen weinig steun in de in nrs. 5.16 - 5.30 aangehaalde doctrine en rechtspraak, maar wél bij enige Duitse schrijvers (zie nrs. 5.21 - 5.24) en bij het BGH in de Untersetzer-zaak (zie nrs. 5.31.1 - 5.31.3). Aldaar is echter meteen gebleken dat die schrijvers en het BGH de 'vrijheid van de ontwerper' in de zin van art. 10 lid 2 GModVo allerminst beperken tot de door Apple - met verwijzing naar rov. 67 van het arrest van Gerecht EU 18 maart 2010, T-9/07(79) - bedoelde 'beperkingen door technische functie of door wettelijke voorschriften (zoals veiligheidsvoorschriften)', maar zich juist ook laten uitstrekken tot [meer of minder] 'bestetzter Formenschatz' of 'Musterdichte'. Het BGH oordeelde dan ook (via de omweg van lid 2 van art. 10 GModVo) 'Der [...] Grundsatz, dass der Schutzumfang eines Geschmacksmusters von dessen Abstand zum vorbekannten Formenschatz abhängt [...] gilt daher nach wie vor'. Het enige verschil is dat die 'Grundsatz' nu wordt geconstrueerd via het uitlegvoorschrift in lid 2 van art. 6 resp. art. 10 GModVo over 'mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model'. De beslissing waarvan beroep - waarin die omweg niet was bewandeld - bleef bij het BGH in stand. 5.65.3. Leest men nog de door Apple genoemde rov. 67 van Gerecht EU 18 maart 2010, T-9/07: '67 In dit verband dient erop te worden gewezen dat de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model onder meer wordt bepaald door beperkingen als gevolg van het feit dat de technische functie van het voortbrengsel of een deel daarvan bepaalde kenmerken oplegt, of door de wettelijke voorschriften die voor het voortbrengsel gelden. Deze beperkingen leiden tot een normalisatie van bepaalde kenmerken, die aldus gemeenschappelijk worden voor
alle op het betrokken voortbrengsel toegepaste modellen.' dan blijkt uit de door mij gecursiveerde woorden 'onder meer' dat het Gerecht de door Apple omhelsde beperkingen qua 'technische functie of wettelijke' of 'wettelijke voorschriften' ook allerminst als exclusief heeft aangegeven. 5.65.4. Ook deze (deel-)stellingname faalt dus. Over de omstandigheid dat het hof zijn oordeel over de beperkte bescherming rechtstreeks gebaseerd zou hebben op het beperkte 'eigen karakter' (in de zin van lid 1 van art. 10 GModVo), en niet de omweg via het interpretatievoorschrift van art. 10 lid 2 gevolgd heeft met de 'bestetzter Formenschatz' of 'Musterdichte' (zoals het Duitse BGH indiceert), klaagt het middel niet(80). (Ook) daarom zie ik in dit aspect voor de Hoge Raad geen reden - net zomin als voor het BGH in de Untersetzer-zaak(81) - om het aangevallen arrest te vernietigen. 5.66. Na de in nr. 5.64.1 aangehaalde passage, die zich m.i. dus tégen Apple keert, vervolgt de cassatiedagvaarding (op p. 6) met de (ook al in de laatste alinea's op p. 5 te lezen) klacht: 'Kern van het bezwaar in cassatie is dat er geen wettelijke basis bestaat voor de beslissing van het hof dat het vormgevingserfgoed (in de zin van overweging 14 van de considerans van de richtlijn) in abstracto (dat wil zeggen onafhankelijk van de concrete vergelijking met het bestreden model) de bescherming van een bepaald modelrecht zou vergroten of verkleinen (r.o. 8.1 van het arrest).' 5.67. Voor zover Apple hiermee klaagt dat het oordeel over de beschermingsomvang van haar model in ieder geval niet gebaseerd zou mogen worden op de vergelijkingswijze die in nr. 5.39 onder de letter (D) kort aangeduid is als 'kruislingse vergelijking zonder gespecificeerde identificatie' (Apple spreekt, m.i. minder nauwkeurig, over een vergelijkingswijze 'in abstracto') kan zij niet tot cassatie leiden en wel om de volgende redenen, in onderling verband. - (i) In het kader van 's hofs beoordeling van de beschermingsomvang moet de in nr. 5.39 onder (C) bedoelde vergelijkingswijze 'eventueel kruislingse vergelijking met gespecificeerde identificatie' rechtens juist worden geacht (nrs. 5.13.1 - 5.33 supra). - (ii) Het hof heeft klaarblijkelijk deze in nr. 5.39 onder (C) bedoelde vergelijkingswijze toegepast. Het hof heeft immers in rov. 6.1 t/m 6.26 het Apple-model vergeleken met geïdentificeerde, individuele door Samsung voorgehouden anterieure modellen. Aldus mist de klacht over de toegepaste vergelijkingswijze (D) feitelijke grondslag, en kan toelaatbaarheid van dié vergelijkingswijze in dit het kader van de beoordeling van de beschermingsomvang in deze zaak (wél) in het midden blijven. 5.68. Ik vervolg de beoordeling van Apple's tweede klachtenbundel, door acht te slaan op p. 9, onder het kopje 'Gevolgen van onjuiste rechtstoepassing', t/m p. 10.
Pagina 23 van 34 261
IEPT20130531, HR, Apple v Samsung
www.boek9.nl
5.69. De aldaar op p. 9 geformuleerde klachten over rov. 8.1 en tevens over rov. 9.8 bouwen geheel voort op eerdere klachten, en delen het lot daarvan. 5.70. Voor de klachten in de eerste twee alinea's van p. 10 geldt hetzelfde, terwijl het bij de daarin aangevallen oordelen voor het overige - zoals het middel ook wel onderkent - om een in cassatie niet te toetsen feitelijk oordeel gaat. 5.71. In de laatste alinea's op p. 10 wordt - kennelijk zekerheidshalve - nog geklaagd dat 's hofs conclusie van niet-inbreuk in casu niet gebaseerd kan worden op de enkele constatering dat er niet onaanzienlijke verschillen bestaan tussen de modellen in kwestie. De klacht faalt reeds omdat 's hofs oordeel niet op die enkele constatering is gebaseerd. 5.72. De verwijzing in deze alinea's naar teksten in toelichtingen bij het voorstel voor een GModVo uit het jaar 1993 kunnen, wat daar overigens van zij, hieraan niet afdoen nu die toenmalige teksten achterhaald zijn door de verdere totstandkomingsgeschiedenis van de ModRl en de GModVo. De voorstellen werd nadien nog meermalen gewijzigd. De door Apple ingeroepen bepaling werd eerst aldus gewijzigd (12 februari 1996, Pb C 287/157(82)) dat aan punten van overeenkomst nu in beginsel evenveel (en niet meer: meer) belang moest worden gehecht dan aan punten van verschil. Zo'n bepaling verdween volledig in een volgende wijziging (15 mei 1996, Pb C142/7); dat leverde de huidige tekst van lid 2 op. 5.73. Als vaker aangekondigd, wil ik nu nog terugzien naar klachten uit Apple's klachtenbundel (i), gezien het kruisverband tussen Apple's twee klachtenbundels, en die bezien als zouden zij (mede) behoren tot klachtenbundel (ii). Naar blijken zal, kan dit Apple echter niet baten. 5.74.1. Nu door de bril van klachtenbundel (ii) bezien, geven de alinea's op p. 6 van de cassatiedagvaarding, vanaf iets onder het midden ('Waar het Apple om gaat...') tot aan de laatste alinea, evenwel geen aanleiding tot ander commentaar dan hierboven reeds gegeven, behoudens het volgende. 5.74.2. Apple's retorisch aansprekende stelling iets onder de helft van p. 6: 'Mozaïeken - het combineren van twee of meer eerdere modellen - mag niet in het modellenrecht' is, naar ik denk, juist voor zover het in het kader van de geldigheidstoetsing gaat om de vereiste nieuwheid(83) (maar de nieuwheid is in deze zaak - als niet door Samsung betwist - niet aan de orde). Misschien is de stelling ook juist bij de toets van het eigen karakter(84), maar ook dan slechts in het kader van de binaire toetsing 'geldig' of 'nietig'. De stelling is niet juist in het kader van de beoordeling van de beschermingsomvang, zoals hierboven al vaak herhalenderwijs uiteengezet, met verwijzing naar de in dat verband mogelijk toelaatbare vergelijkingswijze (D) van nr. 5.39 (die het hof echter niet heeft toegepast), en als dat niet het geval zou zijn, de stellig toelaatbare vergelijkingswijze (C) van nr. 5.39 (die het hof heeft toegepast). 5.74.3. Hiermee is, voor zover nodig, ook de stellingname in de cassatiedagvaarding op p. 7, vanaf
de 8e regel tot het midden van die pagina genoegzaam besproken. 5.74.4. De niet-relevantie van het Shenzen-arrest van het Europese Gerecht (T-153/08) voor de beoordeling van de beschermingsomvang heb ik al aangegeven in nrs. 5.43.1 - 5.43.2. 5.75. Apple verwijst onderaan p. 7 naar het Limousinen-arrest van 22 april 2010, rov. 33, waarin het Bundesgerichtshof heeft overwogen dat het eigen karakter van het Gemeenschapsmodel moet worden beoordeeld op basis van een individuele vergelijking met de relevante ontwerpen uit de stand van de techniek ('Einzelvergleich'). Lezing van rov. 9 en 32 van dit arrest leert evenwel dat dit oordeel gegeven is in het kader van de geldigheidstoetsing, en niet in het kader van de beoordeling van de beschermingsomvang. Vgl. supra nr. 5.45.2. 5.76.1. Teruggaand naar de laatste alinea op p. 6, vervolgd bovenaan p. 7, sta ik stil bij een door Apple nog in stelling gebracht taalkundig argument. Volgens deze klacht zou het hof, in rov. 3.5 verwijzend naar de meervoudsvorm 'modellen' in de tekst van artikel 6 lid 1 GModVo, eraan voorbijgegaan dat de Engelse tekst (in enkelvoud) spreekt over 'any design which has been made available to the public', de Franse tekst over 'tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public', en de Duitse tekst over 'ein anderes Geschmacksmuster bei diesem Benutzer hervorruft, das der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist'.(85) 5.76.2. Deze argumentatie maakt op mij geen indruk. 5.76.3. Ik zie, op de keper beschouwd, geen verschil tussen de taalversies. Met de tekst, in welke taalversie dan ook, is klaarblijkelijk bedoeld: 'ieder anterieur model' of 'welk anterieur model dan ook'. Dat blijkt ook uit de toelichting van de Europese Commissie bij deze tekstversie (die stamt uit het gewijzigde voorstel van 1996)(86). In dit voorstel werd in lid 1 het criterium 'significantly' (en de voorgeschreven weging van overeenkomsten en verschillen) vervangen door het 'verschillendealgemene- indruk'-criterium. In lid 2 verscheen de verwijzing naar de mate van vrijheid van de ontwerper. In het Explanatory Memorandum is daarover te lezen (cursivering toegevoegd): 'Paragraph 1 Paragraph l defines the individual character of a design and, in effect, sets the threshold for protection. The European Parliament has wished to lower the threshold by deleting the word "significantly". Because the provision still contains the requirement of a different overall impression, this deletion does not unduly lower the threshold; and the Commission therefore feels it can accept the amendment. As a consequence of the lowering of the "threshold" the Commission did, however, feel compelled to delete paragraph (2) of the initial proposal, for the following reason. In order to alleviate the effect of the relatively high threshold provided for in the original wording of paragraph (1), paragraph (2) substantially restricted the designs which were to be taken into consideration as comparison material when assessing the individual character of a design. Now that the "threshold" has Pagina 24 van 34
262
IEPT20130531, HR, Apple v Samsung
www.boek9.nl
been lowered, such a limitation would be counterproductive and the comparison should therefore he made with any design disclosed before the design in question. [...]' Ik vind - tegen deze achtergrond - de Nederlandse taalversie, sprekend over 'modellen die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld', even helder als een versie waarin gestaan zou hebben 'ieder model dat voor het publiek beschikbaar is gesteld'. 5.76.4. Net zomin als het spreken over 'modellen' (meervoud) in de Nederlandstalige versie van art. 6 doorslaggevend kan zijn voor de opvatting dat 'mozaïeken' of 'systeemvergelijking' toelaatbaar of geboden zou zijn (voor zover het hof dit wél een doorslaggevend argument geacht zou hebben, is Apple's kritiek in zoverre terecht), kan de 'enkelvoudversie' in andere taalversies niet doorslaggevend zijn voor het tegengestelde standpunt. Ook in die versies geldt immers dat vergeleken mag c.q. moet worden met - het meest nabije van - méér dan één anticiperend model, hetgeen Apple, als aanhanger van de in nr. 5.39 onder (B) aangegeven uitlegvariant, ook onderschrijft. Het taalkundig argument kan wél enige steun geven aan de stelling dat die vergelijking, zoals Apple stelt, telkens één op één moet geschieden, en dat daarom de in nr. 5.39 onder (D) aangegeven uitlegvariant niet toelaatbaar zou zijn. Maar tegen toelaatbaarheid van het eventueel kruislings in aanmerking nemen van anticiperende modellen in het kader van de beoordeling van de beschermingsomvang (zonder miskenning van de mogelijkheid van een eigen karakter in en door zo'n combinatie; dit is de in nr. 5.39 onder (C) aangegeven, door het hof toegepaste uitlegvariant) vormen de door Apple genoemde taalversies geen - laat staan een doorslaggevend argument. 5.77. Pagina 8 van de cassatiedagvaarding begint met het kopje 'Strekking van het middel ten aanzien van toepassing van artikel 10 alsmede ten aanzien van artikel 6 GModV'. De eerste drie alinea's daaronder houden een herhaling in van eerdere klachten, en delen het lot daarvan. Ik verwijs met name naar nrs. 5.62 5.67. 5.78.1. In de vierde t/m zevende alinea op p. 8 van de cassatiedagvaarding (t/m het citaat uit het Explanatory Memorandum), verwijt Apple het hof dat het bij zijn 'stelling dat de beschermingsomvang in abstracto kan worden beperkt door een vergelijking met het vormgevingserfgoed', in rov. 3.7 is uitgegaan van een verkeerde lezing van art. 4 GModVo. 5.78.2. Ook deze klacht kan niet tot cassatie leiden. In de eerste plaats gaat zij uit van een verkeerde lezing van het arrest. In rov. 3.7 spreekt het hof niet over een toetsing in abstracto, en uit rov. 6.1 - 6.26 blijkt dat het hof ook niét een abstracte toetsingswijze oftewel de in nr. 5.39 onder (D) bedoelde 'kruislingse vergelijking zonder gespecificeerde identificatie' heeft toegepast. Het hof heeft de in nr. 5.39 onder (C) toetsingswijze 'kruislingse vergelijking met gespecificeerde identificatie' toegepast. Uit het voorafgaande van deze conclusie blijkt dat die wijze van beoordeling in het
kader van de beoordeling van de beschermingsomvang juist is. 5.78.3. Ook Apple's klacht dat het hof zijn rechtsopvatting niet uit de woorden 'voor zover' in art. 4 GModVo had mogen afleiden, kan niet tot cassatie leiden. Wat er van dit argument van het hof zij, het hof hééft Apple's model geldig geoordeeld, en is bij zijn beoordelingswijze van de beschermingsomvang van een juiste rechtsopvatting uitgegaan, zodat Apple bij deze klacht geen belang heeft. 5.79.1. Onderaan p. 8 tot en met de eerste helft van p. 9 van de cassatiedagvaarding gaat het over de vraag of het hof in rov. 3.9 had mogen aannemen dat volgens de rechtspraak in Duitsland het vormgevingserfgoed een rol speelt bij het vaststellen van de beschermingsomvang, met (indirecte) verwijzing naar de 'Untersetzer'-uitspraak van het Bundesgerichtshof van 19 mei 2010. Apple meent dat uit die uitspraak het tegendeel blijkt. 5.79.2. Deze klacht kan reeds niet tot cassatie leiden, omdat een juist rechtsoordeel niet met een motiveringsklacht bestreden kan worden. 5.79.3. Overigens is in de nrs. 5.31.1 - 5.31.3 gebleken dat Apple op p. 9 van de cassatiedagvaarding de 'Untersetzer'-uitspraak van het BGH onvolledig en daarmee onjuist geciteerd heeft. Het arrest levert (in rov. 17) juist wél de bevestiging op dat 'Der bereits vor Umsetzung der Richtlinie 98/71/EG durch das Geschmacksmusterreformgesetz anerkannte Grundsatz, dass der Schutzumfang eines Geschmacksmusters von dessen Abstand zum vorbekannten Formenschatz abhängt [...] nach wie vor [gilt]'. 5.79.4. Over de vraag of het hof § 113 van het vonnis van LG Düsseldorf 9 september 2011 in de zaak tussen Apple en Samsung juist verstaan heeft, is in cassatie iedere discussie overbodig. Toch zeg ik nog dat het hof het wat dat betreft in rov. 3.9 bij het juist eind heeft, en Apple's cassatiemiddel niet. 5.D. Slotsom in het principale beroep 5.80. In het principale beroep kom ik tot de slotsom dat Apple's klachten niet tot cassatie kunnen leiden. 5.81. Het hof kon, zonder schending van de GModVo, oordelen dat aan Apple's gemeenschapsmodel slechts een beperkte beschermingsomvang toekomt. Het hof kon bij zijn beoordeling van de beschermingsomvang meer dan één anterieur model in acht nemen (in elk geval, zoals het gedaan heeft: meer dan één gespecificeerd anterieur model), en zulks ook 'kruislings'. Dat de GModVo (en ModRl) bij de beoordeling van de beschermingsomvang een zodanige beoordelingswijze toelaten, acht ik een acte clair. Ik zie dus geen aanleiding om de Hoge Raad voor te stellen prejudiciële vragen te stellen aan het HvJEU. 6. Bespreking van het voorwaardelijk incidentele cassatiemiddel 6.1. Hoewel bij de door mij geadviseerde verwerping van het principale beroep het voorwaardelijk ingestelde incidentele beroep niet aan de orde zal komen, zal ik de incidentele cassatieklachten toch bespreken. 6.A. De techniekrestrictie
Pagina 25 van 34 263
IEPT20130531, HR, Apple v Samsung
www.boek9.nl
6.2. Ten aanzien van alle door Apple gestelde kenmerkende eigenschappen van haar gemeenschapsmodel (zie daartoe rov. 5.1 van het arrest) heeft Samsung aangevoerd dat die niet voor bescherming onder de GModVo in aanmerking komen omdat zij uitsluitend door een technische functie worden bepaald, in de zin van art. 8 lid 1 GModVo. Die bepaling (de zgn. 'techniekrestrictie') luidt: 'Een recht op een Gemeenschapsmodel bestaat niet voor de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door een technische functie worden bepaald.' 6.3. Onderdeel 1 richt zich tegen rov. 5.5, waarin het hof heeft geoordeeld: '5.5 Van de zojuist genoemde elementen zijn - naast de behuizing van de computer - de aanwezigheid van het beeldscherm en de maatregel om het oppervlak waar dit zich onder bevindt transparant te doen zijn, technisch bepaald. Dit geldt echter niet voor de concrete vormgeving hiervan. Het hof gaat er van uit dat ook voor het overige de elementen A t/m H, althans in hun concrete uitvoeringsvormen, niet door de techniek zijn gedicteerd. Voor zover gebaseerd op de stelling dat het model (geheel of gedeeltelijk) technisch is bepaald, falen de (onder 3.2 weergegeven) verweren van Samsung.' Hiermee verwierp het hof goeddeels Samsungs beroep op de 'techniekrestrictie'. 6.4.1. Ik citeer nu eerst uit Van Nispen/Huydecoper/Cohen Jehoram, o.c. (2012), nr. 1.4.3.4, p. 98, bij hun bespreking van art. 8 lid 1 GModVo (7 lid 1 ModRl; 3.2 lid 1, onder a, BVIE): 'Wat de bedoeling van deze regel(s) in haar algemeenheid is, is wel te begrijpen; hoe ver het bereik van deze regel(s) gaat, is veel minder duidelijk en, en is inmiddels ook bepaald controversieel. De - duidelijke bedoeling van deze regels bestaat erin, dat modelbescherming niet mag dienen om anderen de toegang tot technische verworvenheden te beletten. Het modelrecht beschermt het uiterlijk van voortbrengsels, maar beoogt overigens geen belemmering te zijn voor de ontwikkeling van de techniek, of voor de deugdelijkheid of bruikbaarheid van producten [...]. De onduidelijkheid en de daarmee samenhangende controverse zien op de vraag wanneer moet worden aangenomen dat een uiterlijk kenmerk "uitsluitend" door een technische functie wordt bepaald. Tegenover elkaar staan hier de "ruime" leer dat een uiterlijk kenmerk niet "uitsluitend" door een technische functie wordt bepaald wanneer dezelfde functie ook met een relevant aantal anders ogende uiterlijke kenmerken kan worden verwezenlijkt aan de ene kant, en de "enge" leer dat elk uiterlijk kenmerk dat in hoofdzaak door utilitaire kenmerken wordt ingegeven, van bescherming moet worden uitgesloten (dus ook al zou men met andere uiterlijke kenmerken hetzelfde technische effect kunnen verkrijgen).'(87) 'In de Nederlandse rechtsleer is op het voetspoor van Quaedvlieg in diens dissertatie Auteursrecht op techniek uit 1987, voor de ruime leer de aanduiding "resultaatgerichte leer" en voor de enge leer de
aanduiding "apparaatgerichte leer" gangbaar geworden.' Ik constateer dat de auteurs hun keuze voor de kwalificatie 'ruime' respectievelijk 'enge' leer kennelijk hierdoor hebben laten bepalen, dat de 'ruime' (door hen geprefereerde) leer méér mogelijkheden voor modelbescherming biedt, en de 'enge' leer minder.(88) 6.4.2. In het vervolg van de bespreking van dit onderwerp door Van Nispen, Huydecoper en Cohen Jehoram op p. 99-106 - waarin ook uitspraken van de Kamer van Beroep van het OHIM en van het GEU de revue passeren - komen nog varianten binnen de 'ruime' (resultaatgerichte) en de 'enge' (apparaatgerichte) leer aan de orde. Ook komt daar aan de orde de vraag of de 'apparaatgerichte' (althans: overwegend apparaatgerichte) keuze die het Hof van Justitie van de EU in 2002 bij de uitleg van de parallelle techniekrestrictie in het (Unie-)merkenrecht heeft gemaakt(89), al dan niet naar het modellenrecht zou moeten worden doorgetrokken, en of die misschien in 2010(90) al (tot op zekere hoogte) ís doorgetrokken. Deze kwesties komen ook aan de orde in de schriftelijke toelichtingen van partijen: daar niet in oppererenderwijs, maar kemphaangewijs. 6.5. Uit de nrs. 6.4.1 - 6.4.2 is wel duidelijk geworden dat onderdeel 1 noopt tot prejudiciële vragen aan het HvJEU, tenzij dit onderdeel op processuele gronden zou stranden. Ik meen dat er voor dit laatste geen grond is. 6.6. Strandt de klacht van Samsung op de processuele grond dat Samsung daarbij geen belang heeft, omdat haar beroep op art. 8 lid 1 GModVo hoe dan ook (zowel bij toepassing van de resultaatgerichte en de apparaatgerichte leer) zou moeten stranden en het hof dat toereikend gemotiveerd heeft? Neen. 6.7. Indien de resultaatgerichte leer zou gelden, zou de - korte - afdoening van Samsungs beroep op art. 8 lid 1 GModVo, wellicht door de beugel kunnen. Maar of die resultaatgerichte leer (of een onbekende variant daarvan) al dan niet geldt, is nu juist een (Unierechtelijke) rechtsvraag. 6.8. Indien de apparaatgerichte leer (of een onbekende variant daarvan) zou gelden, meen ik - overeenkomstig Samsungs klacht in punt 6 van onderdeel 1 - dat het hof in zijn motiveringsplicht tekort geschoten is. T.a.p. noemt Samsung vindplaatsen in de processtukken, waarin zij geadstrueerd betoogt dat de door Apple als kenmerkend aangeduide elementen van haar model door de technische functie daarvan worden bepaald. De verwijzingen zijn niet allemaal even ter zake dienend, maar dat zijn in elk geval wél de (inderdaad met producties geadstrueerde) verwijzingen in de nrs. 5.12 5.35 van de Memorie van Antwoord. Inderdaad heeft het hof onvoldoende inzichtelijk gemaakt waarom het in het licht van deze stellingen van Samsung oordeelde dat enkele kenmerken wel, maar de meeste kenmerken niet door de techniek worden gedicteerd. Ik ben het niet eens met Apple's verwijt in haar s.t. nr. 4.1.27 dat punt 6 van Samsungs onderdeel 1 niet aan de aan een cassatiemiddel te stellen eisen zou voldoen omdat het niet zou motiveren waarom of in welk opzicht de Pagina 26 van 34
264
IEPT20130531, HR, Apple v Samsung
www.boek9.nl
motivering van 's hofs oordeel tekort zou schieten. Met verwijzing naar (met name) de 5.12 - 5.35 MvA is een duidelijke verwijzing naar de argumenten gegeven, en ik zie niet in (91) waarom die in het cassatiemiddel van Samsung nog eens uitgeschreven zouden moeten zijn. 6.9. Omdat de beoordeling van Samsungs klachten in punt 6 van het onderdeel duidelijkheid over de toetsingscriteria vereist, concludeer ik ten deze dus tot het stellen van vragen van uitleg over art. 8 lid 1 GModVo aan het Hof van Justitie van de EU. 6.10.1. In punt 7 van onderdeel 1 stelt Samsung dat het slagen van één of meer klachten van dit onderdeel meebrengt dat de rov. 5.6 tot en met 9.11 van 's hofs arrest evenmin in stand kunnen blijven. Volgens Samsung zou het wegvallen van 's hofs beslissing in rov. 5.5 meebrengen dat het model, althans de uiterlijke kenmerken daarvan, wegens technische bepaaldheid niet voor bescherming op grond van het modellenrecht in aanmerking komt c.q. komen. 6.10.2. Zoals Samsung zelf onderkent, hangt het succes van deze stellingname in de eerste plaats af van het al dan niet slagen van haar middelonderdeel 1. Wat Samsung m.i. niet onderkent, is dat de 'wijze van' (eventueel) slagen onderdeel 1 invloed kan zijn op de vraag wat het lot is van de rov. 5.6 t/m 9.11. Dat kan afhangen van het antwoord op de (wellicht mede hierop toe te spitsen) prejudiciële vraagstelling van de Hoge Raad. 6.B. Het eigen karakter van Apple's gemeenschapsmodel 6.11. Samsungs onderdeel 2 is gericht tegen het tweede gedeelte rov. 7.1 van 's hofs arrest. Dat gedeelte citeer ik gemakshalve nog even: '7. Is het Apple-model nietig? 7.1 [...] Doordat in dat model een nog niet eerder vertoonde samenvoeging van al deze elementen heeft plaatsgevonden, zal dit model op de geïnformeerde gebruiker een (voldoende duidelijke) andere algemene indruk wekken dan die bij hem wordt gewekt door het vormgevingserfgoed, zeker nu de concrete wijze waarop de reeds bekende elementen in het Apple-model zijn vormgegeven in een aantal gevallen zozeer afwijkt van de wijze waarop dat in het vormgevingserfgoed is gebeurd dat de geïnformeerde gebruiker - die tevens op niet al te minimale details let - ook daarin relevante verschillen zal zien. Het beroep van Samsung op de nietigheid van Apple's model stuit op dit een en ander af.' 6.12. Volgens het onderdeel (in punt 9) geeft het hof blijk van een onjuiste rechtsopvatting, voor zover het hof hierbij heeft miskend dat de ontwerper van het (Apple-)model bij de ontwikkeling daarvan zodanig was beperkt door technische en functionele eisen aan het product, dat van een eigen karakter geen sprake is (artikel 6 lid 2 GModVo). 6.13.1. Het onderdeel moet (reeds) falen om de volgende redenen. Wat er zij van de door Samsung voorgehouden rechtsopvatting (beperking door technische en functionele eisen aan het product in die mate, dat van een eigen karakter geen sprake kan zijn),
het hof heeft die klaarblijkelijk niet miskend. Het onderdeel mist dus feitelijke grondslag. 6.13.2. In rov. 3.2 heeft het hof Samsungs desbetreffend verweer onderkend. In rov. 5.5 heeft het hof vervolgens overwogen: '5.5 Van de zojuist genoemde elementen zijn - naast de behuizing van de computer - de aanwezigheid van het beeldscherm en de maatregel om het oppervlak waar dit zich onder bevindt transparant te doen zijn, technisch bepaald. Dit geldt echter niet voor de concrete vormgeving hiervan. Het hof gaat er van uit dat ook voor het overige de elementen A t/m H, althans in hun concrete uitvoeringsvormen, niet door de techniek zijn gedicteerd. Voor zover gebaseerd op de stelling dat het model (geheel of gedeeltelijk) technisch is bepaald, falen de (onder 3.2 weergegeven) verweren van Samsung.' Daartegen richt het onderhavige onderdeel 2 geen klacht. 6.13.3. Daarnaast blijkt uit de in rov. 6.1 - 6.26 uitgevoerde ampele vergelijking van de (elementen van de) daar genoemde - gelijkenissen maar ook verschillen vertonende - modellen, en uit 's hofs evaluatie in rov. 7.1, 's hofs oordeel dat niettegenstaande beperkingen door technische en functionele eisen, in casu wel degelijk (toch) sprake van een eigen karakter is. Zulks (door het onderdeel niet bestreden): door een nog niet eerder vertoonde samenvoeging van elementen, en door de concrete wijze van vormgeving in het Apple-model. Anders gezegd: het hof heeft - ampel - aangegeven dat er (wél) voldoende variatiemogelijkheden waren, waarvan Apple in voldoende mate gebruik gemaakt heeft, om aan haar model een 'eigen karakter' te geven. Ik teken nog aan dat de omstandigheid dat het hof in rov. 8.1 zijn oordeel over de 'tamelijk geringe beschermingsomvang' van Apple's model rechtstreeks op art. 6 lid 1 GModVo heeft gebaseerd, en aldaar niet (kenbaar) mede op het uitlegvoorschrift van lid 2, daaraan niet afdoet(92). 6.14. Terzijde teken ik aan dat het hof in rov. 7.1 m.i. van een juiste, en Samsung in haar klacht daartegen van een onjuiste rechtsopvatting uitgaat. Artikel 8 lid 1 GModVo voorziet in uitsluiting van bescherming voor de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie worden bepaald (vgl. de bespreking van onderdeel 1 van Samsungs middel). Dan is (apert) onlogisch een interpretatie van art. 6 lid 2 GModVo die via (ontbrekende) 'vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model' tot hetzelfde nietigheidsresultaat zou moeten kunnen leiden. Voorts is bij de bespreking van het principale middel al gebleken dat art. 6 lid 2 GModVo een strekking heeft die juist tegenover de hier door Samsung beleden rechtsopvatting staat. De strekking van art. 6 lid 2 is dat ten voordele van de ontwerper rekening gehouden wordt met een geringe(re) mate van vrijheid van de ontwerper, zónder dat dit aan een 'eigen karakter' behoeft af te doen (zij het met de spiegelbeeldige pendant in art. 10 lid 2 ten aanzien van de beschermingsomvang)(93). Omdat het onderdeel reeds faalt op de in nr. 6.13.1 - 6.13.3 aangegeven Pagina 27 van 34
265
IEPT20130531, HR, Apple v Samsung
www.boek9.nl
gronden, geef ik deze observaties over de 'rechtskwestie' ten overvloede. Zij behoeven geen nadere beoordeling en komen daarmee ook niet voor eventuele prejudiciële vragen aan het HvJEU in aanmerking. 6.15. De motiveringsklacht van onderdeel 2 (in punt 10) kan evenmin tot cassatie leiden. Ook indien de door Samsung beleden rechtsopvatting de juiste zou zijn, heeft het hof via rov. 6.1 - 6.26 en rov. 7.1 op Samsungs stellingen voldoende gerespondeerd, te meer in aanmerking genomen dat hier sprake is van een procedure in kort geding. Ik verwijs naar nrs. 6.13.2 6.13.3 hierboven. 's Hofs feitelijk oordeel ten deze komt niet voor toetsing in cassatie in aanmerking. 6.16. Onderdeel 3.a richt zich eveneens tegen rov. 8.1 (en tegen rov. 8.2). Volgens de rechtsklacht in punt 13 heeft het hof miskend dat de beschermingsomvang van een (Apple's) model wordt beperkt door een geringe keuzevrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling daarvan. 6.17. Onderdeel 3.a faalt om dezelfde reden als onderdeel 2. Hetgeen ik in nrs. 6.13.1 - 6.13.3 heb vermeld ten aanzien van onderdeel 2 is van (overeenkomstige) toepassing. 6.18. Ook de motiveringsklacht van onderdeel 3.a (in punt 14) kan niet tot cassatie leiden. Nr. 6.15 hierboven is van overeenkomstige toepassing. 6.19. Onderdeel 3.b klaagt (in punten 15 en 16) dat het hof bij de beoordeling van de beschermingsomvang van Apple's model in rov. 8.1 en 8.2 ten onrechte geen aandacht heeft besteed aan de (beperkende) invloed van stijlelementen op de beschermingsomvang. Voor zover het hof ervan is uitgegaan dat stijlelementen die tot uitdrukking komen in de vormgeving van een model geen invloed hebben op de beschermingsomvang van dat model, is zijn oordeel onjuist, omdat zulke stijlelementen (die Apple in haar model heeft overgenomen) niet beschermd zijn, c.q. buiten de beschermingsomvang vallen. 6.20. Ook dit onderdeel faalt (reeds) bij gebrek aan feitelijke grondslag. Met zijn - op het onderzoek in rov. 6.1 - 6.26 gestoeld - oordeel in rov. 8.1 dat de geïnformeerde gebruiker het Apple Model 'niet als erg bijzonder zou waarderen' heeft het hof klaarblijkelijk de - voor Apple negatieve - invloed van (vaak: meer dan eens) in eerdere modellen voorkomende elementen op de beoordeling van (de mate van) het 'eigen karakter' van Apple's model 'meegenomen'. Dat het hof aan het meer dan eens voorkomen van elementen niet de kwalificatie 'stijlelement' verbindt, doet daaraan niet af (en voor zover Samsungs klacht zich daarop toespitst, heeft zij daarbij geen belang). 6.21. Net als bij incidenteel onderdeel 2, wil ik bij de rechtsklacht van incidenteel onderdeel 3.b ten overvloede nog aantekenen dat die m.i. uitgaat van een (notoir) onjuiste rechtsopvatting. De criteria van art. 6 en art. 10 GModVo zijn naar hun aard doordesemd van de invloed van - al dan niet als 'stijlinvloed' te betitelen - anticiperende modellen. Het verlangen van onderdeel 3.b dat de rechter anticipaties daarmee ook zou moeten (sub)rubriceren als deel uitmakend van een (mede
beslissende) 'stijlinvloed', verdraagt zich evenwel niet met de tekst en het systeem van de GModVo, en miskent dat het bij 'stijlinvloed' toch ook om een relatieve en niet absolute invloed zal gaan op de 'algemene indruk' van de 'geïnformeerde gebruiker'. Uiteraard kan een belanghebbende partij zijn visie op het ontbreken van 'eigen karakter' desgewenst kan 'aandikken' door te spreken van 'stijlinvloed' e.d. Voor de rechter blijft het 'eigen karakter'- criterium van art. 6 lid 1 resp. art. 10 lid 1 GModVo (mede in het licht van het uitlegvoorschrift in lid 2 van elk van deze artikelen) echter decisief. 6.22. De motiveringsklacht in punt 17 kan Samsung niet baten, nu Samsungs daar bedoelde stellingen in het licht van het bovenstaande niet als essentieel kunnen worden beschouwd. 6.C. (On-)duidelijkheid van Apple's modelregistratie 6.23. Onderdeel 4 heeft betrekking op de wijze waarop het hof in rov. 5.2 Apple's modelregistratie heeft geïnterpreteerd. Volgens het onderdeel is het hof ten onrechte aan - aan Apple te wijten - onduidelijkheden of fouten daarin voorbijgegaan. 6.24.1. Onder het kopje '5. De kenmerkende elementen van Apple's model' heeft het hof, als tussenstap in de richting van de beoordeling van het eigen karakter van het model, zich gebogen over de vraag uit welke elementen van het model van Apple bestaat. In rov. 5.1 neemt het hof kennis van de elementen die volgens Apple kenmerkend zijn, waaronder 'een plat transparant oppervlak zonder enige versiering dat zich over de gehele voorzijde van het product uitstrekt' (zie rov. 5.1 sub b) en 'onder het transparante oppervlak, substantiële (zwarte of witte) grensvlakken aan alle zijden van het scherm' (zie rov. 5.1 sub e). 6.24.2. In rov. 5.2 bespreekt het hof Samsungs verweer dat deze (in nr. 6.24.1 bedoelde) door Apple gestelde elementen niet uit de modelregistratie blijken. Het hof overweegt hierover: [...] 'Ad b. In de figuren 1.2 en 1.3 van Apple's model, waarin de voorkant van dat model is afgebeeld, en in figuur 1.1 daarvan, die de achterkant weergeeft, zijn schuine strepen getekend. De geïnformeerde gebruiker zal dit opvatten als een aanduiding van spiegelende oppervlakken. Omdat het model een computer betreft zal de geïnformeerde gebruiker bovendien zonder meer aannemen dat het oppervlak aan de voorzijde transparant is. Het verweer van Samsung, dat dit laatste niet uit het model niet blijkt, wordt dan ook verworpen. De schuine strepen lopen tot aan de zijkanten door. Daarmee is tot uitdrukking gebracht dat het spiegelende aan de voorzijde transparante oppervlak zich tot aan die zijkanten uitstrekt. [...] Ad e. In de tekeningen 1.2 en 1.3 van het Apple-model zijn stippellijnen aangebracht. Apple ziet deze stippellijnen als aanduiding van onder het transparante oppervlak gelegen grensvlakken aan alle zijden van het scherm. Volgens Samsung maken stippellijnen evenwel geen Pagina 28 van 34
266
IEPT20130531, HR, Apple v Samsung
www.boek9.nl
deel uit van het model, gelet op artikel 11.4 van de Examination Guidelines van de Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Design) - het OHIM - waarin het volgende is vermeld: 'Dotted Lines may be used in a view either to indicate the elements for which no protection is sought or to indicate portions of the design which are not visible in that particular view, i.e. non-visible lines. Therefore, dotted lines identify elements which are not part of the view in which they are used.' Verder heeft Samsung in dit verband gewezen op het arrest van het Gerecht van de EU van 14 juni 2011 (T-68/10), waarin is overwogen dat de elementen die in het in die zaak aan de orde zijnde model met stippellijnen waren weergeven (waaronder het bevestigingselement van een horloge) niet door dat model worden beschermd. Uit de hieronder te bespreken "prior art" blijkt dat het gebruikelijk was dat beeldschermen van "electronic devices" waren voorzien van een - door de voorzieningenrechter als "passe-partout" aangeduide rand/grensvlak op (ongeveer) de plaats waar in Apple's model stippellijnen zijn aangebracht (dus rondom het beeldscherm). De geïnformeerde gebruiker zal daarom die stippellijnen als zo'n rand/grensvlak opvatten, en meer in het bijzonder als een "rand" die onder het transparante oppervlak is gelegen; anders had die rand niet met stippellijnen hoeven te worden aangegeven. Niet goed valt in te zien dat anders dan door gebruikmaking van stippellijnen de aanwezigheid van een rand/grensvlak onder het transparante oppervlak in een tekening tot uitdrukking kan worden gebracht. Indien dat wel mogelijk zou zijn, zoals Samsung suggereert in punt 2.15 PA, dan neemt dat niet weg dat het aanbrengen van stippellijnen daarvoor een geschikte en voor de hand liggende methode vormt. Aan de (vuist-)regel van artikel 11.4 van de Examination Guidelines van het OHIM kan Samsung dus geen argument ontlenen, en evenmin aan de uitspraak van het Gerecht van de EU in zaak T-68/10 waarin de met stippellijn weergegeven elementen, indien zij bedoeld waren om deel uit te maken van het model, even goed met ononderbroken lijnen hadden kunnen worden weergegeven. Het hof onderschrijft echter wel de stelling van Samsung, dat het Applemodel niet duidelijk maakt dat de grensvlakken zwart of wit zijn. Wat betreft de kwalificatie "substantieel" overweegt het hof dat dit een subjectief/ relatief begrip is. Het hof acht de breedte van de grensvlakken, blijkend uit het model (de ruimte tussen de stippellijnen en de buitenrand van het model) afgezet tegen de afmetingen van het model als geheel van dien aard deze wel "substantieel" kunnen worden genoemd.' 6.25. Het onderdeel keert zich in (sub)onderdeel 4.a tegen de deeloverweging onder 'ad b' (met betrekking tot de schuine strepen), en in (sub)onderdeel 4.b tegen de deeloverweging onder 'ad e' (met betrekking tot de stippellijnen). 6.26. Onderdeel 4.a behelst de motiveringsklacht dat 's hofs oordeel over de 'schuine strepen' onbegrijpelijk is in het licht van een aantal als essentieel aan te merken stellingen van Samsung(94), die hierop neerkomen, dat
de schuine strepen - in cassatie spreekt Samsung ook wel van 'diagonale strepen'(95) - in de registratie niet duiden op een transparant oppervlak, aangezien er ook schuine strepen aan de achterzijde van het model zijn getekend en tussen partijen vaststaat dat de achterzijde niet transparant is. Bij s.t. heeft Samsung hieraan nog toegevoegd dat het voor de hand ligt dat de geïnformeerde gebruiker de (soortgelijke) diagonale strepen op de voor- en achterzijde objectief en op soortgelijke manier zal interpreteren(96). 6.27.1. Onderdeel 4.a. kan om verschillende redenen niet tot cassatie leiden. 6.27.2. Allereerst is - bij ontbreken van een rechtsklacht - een oordeel over de vraag hoe de geïnformeerde gebruiker (schuine strepen in) een modelregistratie zal interpreteren van feitelijke aard. Dat brengt mee dat over de begrijpelijkheid van de door het hof gekozen interpretatie niet met succes kan worden geklaagd op de grond dat een andere interpretatie ook mogelijk was geweest. 6.27.3. Daarnaast lijkt Samsung belang te ontberen, aangezien het hier bestreden oordeel mede berust op de overweging dat de geïnformeerde gebruiker de schuine strepen zal opvatten als een aanduiding van spiegelende oppervlakken, en het onderdeel dáárover niet klaagt. 6.27.4. Het onderdeel faalt ook inhoudelijk. Het HvJEU heeft in het (onder 5.8.2 besproken) arrest PepsiCo/Grupo Promer geoordeeld dat een gebruiker 'niet slechts gemiddeld, maar in hoge mate aandachtig is, hetzij door zijn persoonlijke ervaring, hetzij door zijn uitgebreide kennis van de betrokken sector' en 'zonder een ontwerper of een technisch deskundige te zijn, de in de betrokken sector bestaande verschillende modellen kent, een zekere kennis bezit met betrekking tot de elementen die deze modellen over het algemeen bevatten, en door zijn belangstelling voor de betrokken voortbrengselen blijk geeft van een vrij hoog aandachtsniveau bij gebruik ervan'. In het licht van deze maatstaf kan niet worden volgehouden dat onbegrijpelijk is het oordeel van het hof dat zo'n aandachtige gebruiker zal aannemen dat de voorzijde van een handheld (tablet) computer - met of zonder diagonale strepen in de depot-tekening transparant is (en dat diagonale strepen in de depottekening van de niet transparante achterzijde daarvan, daaraan niet afdoen). 6.28. Onderdeel 4.b is gericht tegen rov. 5.2 onder 'ad e' (over de stippellijnen). Het bevat, na een inleiding in punten 21-22, in punten 23-26 rechtsklachten, vervolgens in punten 27-29 een motiveringsklacht, en in punt 30 een veegklacht. 6.29. De rechtsklachten verwijten het hof onjuiste rechtsopvattingen wegens: - (i; punt 23) strijd met de uitspraak van het GEU 14 juni 2011, nr. T-68/10, Sphere Time/ OHIM), waarin zou zijn bepaald dat de elementen die zijn weergegeven in gestippelde lijnen geen onderdeel uitmaken van de beschermingsomvang van het model; - (ii; punt 24) het eraan voorbij gaan dat de beschermingsomvang van een model objectief dient te worden vastgesteld op basis van het modeldepot, Pagina 29 van 34
267
IEPT20130531, HR, Apple v Samsung
www.boek9.nl
waarbij de intentie van de aanvrager geen rol mag spelen; Samsung wijst in dit verband op HvJEU 16 februari 2012, nr. C-488/10, Celaya/ Proyectos; - (iii; punt 25) onjuistheid van de benadering van het hof dat het aanbrengen van stippellijnen een geschikte en voor de hand liggende methode is om iets aan te geven, nu dit inzicht in de intentie van de aanvrager vergt welke zoals hiervoor aangegeven geen rol mag spelen. 6.30. Deze rechtsklachten falen (reeds) om de volgende reden. Het hier bestreden oordeel van het hof berust op de - als zodanig niet bestreden - kernoverweging dat uit de 'prior art' blijkt dat 'het gebruikelijk was dat beeldschermen van 'electronic devices' waren voorzien van een rand/grensvlak op (ongeveer) de plaats waar in Apple's model stippellijnen zijn aangebracht (dus rondom het beeldscherm)', en dat de geïnformeerde gebruiker daarom die stippellijnen zal interpreteren als een onder het transparante oppervlak gelegen rand/ grensvlak. De door het hof bedoelde 'prior art' is elders in het arrest minutieus uiteengezet (rov. 6.1 - 6.26). 6.31. Hieruit blijkt dat het onderdeel feitelijke grondslag mist, waar het aanneemt dat het hof de kenmerkende elementen van het modeldepot heeft vastgesteld tegen de achtergrond van de intentie van de aanvrager. Het hof heeft zich veeleer gebaseerd op de beoordeling door de geïnformeerde gebruiker van het in het arrest besproken - met afbeeldingen geïllustreerde - vormgevingserfgoed. De rechtsklachten (ii) en (iii), die op deze onjuiste veronderstelling berusten, stuiten reeds hierop af. 6.32. Met argument (i) beroept Samsung zich op GEU 14 juni 2011, nr. T-68/10, Sphere Time/ OHIM. Volgens Samsung zou uit dat arrest blijken dat de elementen die zijn weergegeven in gestippelde lijnen geen onderdeel uitmaken van de beschermingsomvang van het model. Een rechtsregel met deze strekking kan ik echter niet ontwaren in genoemd arrest. In de door Samsung gedeeltelijk aangehaalde rov. 63 en 64 is veeleer te lezen dat het GEA in die concrete zaak en op basis van de voorliggende registratie aan de hand van de GModVo heeft bepaald voor welke elementen bescherming is gezocht. Dat geldt ook voor de door Samsung in de s.t. nog genoemde zaken waarin het OHIM geoordeeld zou hebben dat voor de met stippellijnen aangegeven elementen geen bescherming werd gezocht(97). Deze concrete toepassingen lenen zich er niet voor om zaakoverstijgende betekenis te krijgen. Ik leg hieronder nog uit, bij de bespreking van de motiveringsklachten van onderdeel 4.b, waarom 'conventies van het OHIM' uit hoofde van de OHIM Guidelines for the examination of Community Designs(98), het voorgaande niet anders kunnen maken. 6.33. Samsung heeft bij s.t. (nr. 152) nog betoogd dat 'gebruiken uit het vormgevingserfgoed' geen rol mogen spelen bij de interpretatie van een moderegistratie, omdat zulks in strijd zou zijn (of afbreuk zou doen aan) de rechtszekerheid, en dit bovendien erop zou neerkomen dat een rol wordt toebedeeld aan iets anders dan alleen de uiterlijke indruk die door
vormgevingselementen wordt opgeroepen. Ook dit betoog faalt. De door het model bij de gebruiker opgeroepen uiterlijke indruk wordt mede bepaald door de geïnformeerdheid van die gebruiker. Die gebruiker is geen tabula rasa, maar kent de bestaande verschillende modellen en de daarin vervatte elementen. Het hof heeft niet anders gedaan dan het vaststellen van de interpretatie van de registratie aan de hand van de relevante maatstaf van de geïnformeerde gebruiker, waarbij het hof mocht uitgaan van diens door de kennis of kunde die hij geacht wordt te bezitten ingekleurde perceptie. 6.34. Volgens de motiveringsklacht van onderdeel 4.b (punten 27-29) is 's hofs oordeel ongenoegzaam gemotiveerd, omdat uit de OHIM Guidelines zou volgen dat de met stippellijnen aangegeven elementen geen onderdeel uitmaken van de bescherming van een gemeenschapsmodel, en Samsung heeft aangetoond dat het wel degelijk mogelijk is om anders dan door middel van stippellijnen aan te geven dat er een scherm aanwezig is onder een transparant oppervlak. 6.35. Ik zou menen dat de motiveringsklacht moet falen om de in nrs. 6.30-6.33 aangegeven redenen waarom de rechtsklachten niet opgaan. Daar komt het volgende bij. 6.36. Zoals Apple in cassatie met juistheid heeft aangegeven(99) stelt par. 1.1 van de OHIM Guidelines voorop dat dit document niet kan bij- of afdoen aan hetgeen uit hoofde van de GModVo rechtens is. Het gaat, met andere woorden, (dus) om 'soft law'(100) (die niet kwalificeert als recht in de zin van art. 79 RO). Samsung miskent ook dat elders in de OHIM Guidelines(101) nog eens expliciet wordt aangegeven dat een registratie, behalve elementen waarvoor bescherming wordt gezocht, andere elementen mag bevatten die behulpzaam zijn bij het identificeren daarvan. Onjuist is dus Samsungs stelling (s.t. nr. 145) dat uit de OHIM Guidelines zou volgen dat elementen die zijn weergegeven met stippellijnen geen onderdeel uitmaken van het modelrecht (dat is in de Guidelines hoogstens een 'uitgangspunt'). 6.37. Met het falen van de rechts- en motiveringsklachten, is ook het lot bepaald van de veegklacht (in punt 30) van onderdeel 4.b. 6.D. Restklacht 6.38. Onderdeel 5, nader toegelicht in Samsungs s.t. nr. 169, richt nog een motiveringsklacht tegen de overweging van het hof in rov. 9.11 dat aan de door Samsung bij pleidooi genoemde, door het hof - zonder nadere motivering - als 'miniem' aangemerkte verschillen niet behoeft te worden ingegaan. Samsung onderkent dat zij een ten overvloede gegeven overweging aanvalt, maar betoogt dat zij niettemin belang heeft bij een daartegen gerichte klacht, omdat zij wil voorkomen dat het verwijzingshof gebonden zou zijn aan het bestreden oordeel dat de hier bedoelde, door Samsung genoemde verschillen (te) miniem zouden zijn om bij een oordeel over de beschermingsomvang van Apple's model gewicht in de schaal te leggen. Voor zover na vernietiging en verwijzing het verwijzingshof aan de hier bestreden
Pagina 30 van 34 268
IEPT20130531, HR, Apple v Samsung
www.boek9.nl
rov. 9.11 gebonden zou zijn, is deze motiveringsklacht terecht voorgesteld. 7. Conclusie Mijn conclusie strekt tot verwerping van het principale beroep. De procureur-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, A-G i.b.d. ____________________________________________ 1 Ook met een opmerking over een in VS lopende modelrechtelijke ('design patent') procedure. 2 Het OLG wees wel een door Apple subsidiair gevorderd verbod op basis van het Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), beperkt tot het Duitse grondgebied, toe. 3 Ontleend aan rov. 1 van het (ten deze niet) bestreden arrest van het hof. Punt b daarvan is weggelaten omdat de daar vermelde en afgebeelde iPad1 en iPad 2 van Apple in cassatie geen rol meer spelen. Uit punt c is, om dezelfde reden, Samsungs Galaxy Tab 10.1v weggelaten. 4 Zie evenwel nr. 1.6.2 supra. 5 LJN BR5755. 6 LJN BV1612, BIE 2012, nr. 36, p. 169 m.nt. J.L.R.A. Huydecoper. 7 Zie art. 402 lid 2 Rv jo. 339 lid 2 Rv. 8 'Tekening' betekent in deze context (zoals 'dessin'): tweedimensionale vormgeving. 'Model' wordt in deze context veelal gebruikt als verzamelbegrip voor zowel driedimensionale als tweedimensionale vormgeving. 9 Art. 2.1 BVIE. 10 Vgl. C.J.J.C. van Nispen, J.L.R.A. Huydecoper en T. Cohen Jehoram, Industriële eigendom, deel 3, Deventer 2012 (hierna ook wel aangehaald als 'vN/H/CJ, IE3'), nr. 1.1 met uitvoerige voetnoot 4 aldaar. 11 Pb. L289/28, BIE 1998, p. 438. 12 Verordening nr. 6/2002 van de Raad, Pb. L3/1 van 5 januari 2002. 13 HvJEG 2 juli 2009 (C-32/08; FEIA/Cul de Sac c.s.) betrof nogal een detailkwestie (over art. 14 GModVo). HvJEU 16 februari 2012 (C-488/10; Celaya/Proyectos) betrof de vraag of een Gemeenschapsmodelhouder een inbreukactie tegen de houder van een jonger gemeenschapsmodel kan instellen zonder eerst of tegelijk een nietigheidsactie in te stellen (des ja). Het arrest Celaya/Proin komt later in deze conclusie zijdelings nog ter sprake. Twee andere, hier nog niet genoemde arresten van het HvJEU krijgen hierna nog volop de aandacht. 14 vN/H/CJ, IE3, nr. 1.1 (p. 33-34). 15 vN/H/CJ, IE3, nr. 1.4.1 (p. 45-46). 16 De auteurs wijzen het modellenrecht overigens niet af. Een expert die dat wél gedaan heeft, is de in de vorige eeuw zeer gerenommeerde Stephen P. Ladas, in: Patents, Trade Marks and Related Rights, National and International Protection, Vol. II, Cambridge (Mass.) 1975: Harvard Univerity Press, p. 829. Sprekend over het modellenrecht, en in het bijzonder over de eerste wet waarin dat recht werd neergelegd (de Napoleontische wet van 1806) schreef hij: 'This law
was an accident'. Ik heb, ter relativering van toenmalig enthousiasme over de toen vrij nieuwe BTMW, dit citaat eerder aangehaald in mijn boek Bescherming van het uiterlijk van producten (Deventer 1985), nr. 183, p. 220. 17 Rechtspraak van feitenrechters over het Gemeenschapsmodellenrecht, met name ook over 'eigen karakter' en bescherming, is wel voorhanden. Maar vN/H/CJ, IE3, nr. 1.4.2.4.5, p. 73-76 constateren dat zij weinig richtinggevend is. In verreweg de meeste zaken reikt het partijdebat niet het onderhavige niveau van abstractie, of wordt de gehanteerde maatstaf niet uitgewerkt. Waar dat het geval is, gaat het om overwegend feitelijke oordelen die in het licht van hetgeen reeds besproken is, weinig kunnen toevoegen. Ik volsta met een verwijzing naar het door de auteurs gegeven overzicht in voetnoot 103 (p. 74), waaraan nog kan worden toegevoegd: Hof 's-Gravenhage 3 april 2012, LJN BW0094 (THC/Instamat) en Rb. Haarlem 25 september 2012, LJN BX9159 (PWN/Globaltap). 18 Samsung heeft niet de 'nieuwheid' van het model van Apple betwist. Vgl. de in cassatie niet bestreden rov. 3.4 van het arrest a quo. 19 Al zal Apple's belang bij klachten hieromtrent nog aan de orde komen. 20 HvJEU 20 oktober 2011 (zaak C-281/10), LJN BU2777, NJ 2012, 443 m.nt. ChG, IER 2012, nr. 7, p. 46 m.nt. HMHS, BIE 2012, nr. 3 m.nt. E.F. Brinkman (PepsiCo/Grupo Promer). In dezelfde zin: HvJEU 18 oktober 2012 (C-101/11 P en C-102/11 P; Neumann/BHIM-Baena Grupo SA), rov. 53 t/m 57. 21 Rekening houdend met een onzekerheidsmarge bij feitenrechterlijke beoordeling zal J nog wel zeggen: 'liever, veiligheidshalve, nog ietsje meer afstand'. In deze conclusie is (advisering over) een grotere 'veiligheidsmarge' niet wezenlijk. 22 Vgl. hierover (aangenaam beknopt en helder samenvattend) P. Schramm, Der Europaweite Schutz des Produktdesigns (diss. Saarbrücken), Baden-Baden 2005: Nomos Verlag, p. 155-158. In de ontwerpverordening van 3 december 1993 (COM (93) 344 final - COD 464, [1994] O.J. C29/20-49) was bepaald: '(1) A design shall be considered to have an individual character if the overall impression it produces on the informed user differs significantly from the overall impression produced on such a user by any design referred to in paragraph (2)', met een pendant in art. 10. Het extra criterium 'significantly' is in het verdere verloop van de behandeling weer uit art. 6 en art. 10 verdwenen, maar in considerans 14 gebleven. 23 M. Franzosi (coordinator), M-R. Hirsch, W.A. Hoyng, M. Levin, D.C. Ohlgart, J.J. Phillips, B. Posner, V. Scordamaglia, European Design Protection, Commentary to Directive and Regulation Proposals, The Hague/London/Boston: Kluwer Law International 1996. 24 Amended proposal for a European Parliament and Council Directive on the legal protection of designs, 21 februari 1996, COM(96) 66 final - COD 464, p. 6.
Pagina 31 van 34 269
IEPT20130531, HR, Apple v Samsung
www.boek9.nl
25 Uit de context (en uit de hierna aan te halen literatuur) blijkt dat Franzosi hier per abuis het woordje 'not' had laten staan. 26 Franzosi schrijft per abuis 'Abstandläre'. 27 Franzosi, a.w., p. 99; cursivering toegevoegd. Op een vervolgpassage ga ik in nr. 5.32.4 nog in. 28 Franzosi, a.w., p. 60. 29 Formenschatz (D) = vormgevingserfgoed (NL). 30 D. Jestaedt, Der Schutzbereich des eingetragenen Geschmacksmusters nach dem neuen Geschmacksmustergesetz, GRUR 2008, p. 19 (21). 31 D.C. Musker, Community Design Law, Community Design Law, Principles and Practice, London: Sweet & Maxwell 2002, p. 54. 32 D.C. Musker, in: Ch. Gielen & V. von Bomhard (ed.), Concise European Trade Mark and Design Law, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International 2011, art. 10 CDR, notes 2 and 3. 33 M. Howe, Russel-Clarke and Howe on Industrial Designs 7th edition, London: Sweet & Maxwell 2005, p. 59. 34 Vindplaatsen in voetnoot 51. 35 O. Ruhl, Gemeinschaftsgeschmacksmuster, Kommentar, Köln: Carl Heymanns Verlag, 2. Auflage 2010, Art. 10, Rdn 40. . 36 H. Eichmann, R.V. von Falckenstein, Geschmacksmustergesetz, München: Verlag C.H. Beck, 4. Auflage 2010, § 2, Rn 34, p. 106. 37 O.c., § 38, Rn. 19, p. 513. Zie over GEU 18 maart 2010 (T-9/07) ook infra, nrs. 5.65.2 - 5.65.3. 38 A. Bulling. A. Langöhrig, T. Hellwig, Geschmacksmuster, Köln: Carl Heymanns Verlag, 3. Auflage 2011, p. 36-37. 39 J.H. Steinberg in W. Büscher, S. Dittmer, P. Schiwy (Hrsg.), Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht, Kommentar, Köln: Carl Heymanns Verlag, 2008, Art. 6 GGV Rn.9, p. 2233. 40 A. Auler in W. Büscher c.s. (Hrsg.), o.c. 2008, Art. 10 GGV Rn.2, p. 2242. 41 Artikel uit de Franse Code de la Propriété Intellectuelle; pendant van art. 10 GModVo. 42 Pendant van art. 6 GModVo. 43 J. Passa, Droit de la propriété industrielle, Paris: L.G.D.J. 2009, nr. 750, p. 998. 44 H. Vanhees, Het Beneluxmodel, Gent: Larcier 2006, nr. 258, p. 113. 45 vN/H/CJ, IE 3, nr. 1.4.2.4, p. 64. Zie ook nr. 1.9.1, p. 144; nr. 1.9.5, p. 147. 46 P.G.F.A. Geerts, Hst. V, Tekeningen en modellen, in: Ch. Gielen (red.), Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, 10e druk 2011, nr. 206, p. 172-173. In dezelfde zin: Geerts 2009, T&C IE, 3e druk, art. 3.16 BVIE, aant. 5c. 47 Cassatiedagvaarding, p. 8 onderaan, p. 9; s.t. namens Apple, nr. 3.6.9. 48 GRUR 2011, p. 142, m.nt. Ruhl. 49 Zie hierboven nrs. 5.21 - 5.22. 50 Zoals hierboven (nrs. 5.27 - 5.28) bleek, is de Nederlandse literatuur nog niet op dit 'ommetje' via het uitlegvoorschrift van lid 2 (met hetzelfde resultaat)
overgegaan (wat ook geldt voor het hof 's- Gravenhage in het arrest waarvan beroep). 51 [2008] FSR 8 [2007] EWCA Civ 936, CASELEX:EN:2007:36 (Justices May, Dyson en Jacob; Procter & Gamble Co v Reckitt Benckiser (UK) Ltd). Over deze uitspraak ook: A. Carboni, EIPR 2008, p. 111 en U. Suthersanen, Design law, European Union and United States of America, 2nd ed., London: Sweet & Maxwell 2010, p. 131. 52 H. Laddie, P. Prescott & M. Vitoria, The modern law of copyright and designs, London: LexisNexis 2011, Vol. 2, p. 2005. 53 O.c., p. 2017. 54 M. Franzosi, o.c., p. 100. 55 D.J.G. Visser, Het ABC van iedere IE-inbreuk (oratie Leiden), Den Haag: Boom 2004, p. 8. 56 Ik beperk mij tot het criterium van het 'eigen karakter', omdat - zoals eerder aangegeven - voldoening door Apple aan het nieuwheidsvereiste van art. 4 jo. 5 GModVo tussen partijen niet omstreden is. 57 Het gaat hier niet om letterlijke citeringen, maar om de aanduiding van hoofdrichtingen. Uit het vervolg van deze conclusie (nr. 5.42 e.v.) zal eens te meer blijken waarom ik niet exacter behoef te zijn. 58 Kennelijk: het (door de tegenpartij aangewezen) meest nabij komende anticiperende model. 59 Ik verwijs in dit verband naar nrs. 5.15.1 - 5.15.4 hierboven. 60 Ik wijs erop dat partijen in deze weinig argumenten ontlenen aan te tekst van de GModVo (Apple het argument van de enkelvoudsvorm in andere taalversies (waarover nader in nrs. 5.76.1 - 5.76.4); Samsung het argument van de verwijzing naar het 'vormgevingserfgoed' in punt 14 van de considerans). Nog minder argumenteren partijen aan de hand van de totstandkomingsgeschiedenis van de GModVo en de ModRl. Die biedt inderdaad geen aanknopingspunten; vgl. vorige voetnoot. Ik noteer (terzijde, want zie nr. 5.41.2 e.v.) uit de totstandkomingsgeschiedenis nog de volgende tegenstrijdige bewegingen: In de toelichting op de voorlopige voorstellen bij de Green Paper van 1991, leek de Europese Commissie aan te nemen dat het aangevallen gemeenschapsmodel vergeleken moet worden met 'the similar design' (enkelvoud): vgl. Green Paper on the legal protection of industrial design, June 1991, 111/F/5131/ 91-EN, p. 73. Daartegenover staat dat de Commissie in de latere toelichting bij de ontwerpen voor de verordening en de richtlijn spreekt over vergelijking met 'previously existing designs': vgl. COM (93) 344 final - COD 464, p. 4 (3 december 1993). Het ESC sprak in zijn opinie van 6 juli 1994, Pb C388/9, over 'any other design known'. 61 Apple noemt als steun voor variant (B): Gerecht EU 22 juni 2010 (T-153/08), IEF 8930 (Shenzen Taiden/Bosch), rov. 23 en 24; BGH 22 april 2010 (I ZR 89/08; Verlängerte Limousinen), rov. 33; D.C. Musker, in: Ch. Gielen & V. von Bomhard (ed.), o.c. (2011), art. 6, note 3, p. 368; vN/H/CJ, IE3, nr. 1.4.2.5.5, p. 89; noot J.L.R.A. Huydecoper onder het bestreden arrest in BIE 2012, nr. 56, p. 169 (181).
Pagina 32 van 34 270
IEPT20130531, HR, Apple v Samsung
www.boek9.nl
62 Samsung noemt als steun voor variant (C) of (D): punt 14 van de considerans van de GModVo; HvJEU 20 oktober 2011 (zaak C-281/10) (PepsiCo/Grupo Promer), rov. 59; High Court of Justice (Chancery Division, Patents Court (Birss J.) 9 juli 2012 (Case HC 11 C 3050, [2012] EWHC 1882 Pat; Apple/ Samsung) (eerste instantie van de parallelle Britse bodemprocedure), para. 189; Court of Appeal for England and Wales 10 oktober 2007, [2007] EWCA Civ 936, CASELEX:EN:2007:36 (Procter & Gamble Co v Reckitt Benckiser (UK) Ltd); OLG Düsseldorf 31 januari 2012 (I-20 U 175/11 14c O 194/44) (hoger beroep van parallelle Duitse procedure); Oostenrijkse Oberste Gerichtshof van 22 mei 2007, 4 Ob 43/07p, GRUR Int. 2008, p. 523. 63 Aanhang voor variant (B) bespeur ik nog bij High Court (Ierland) 21 december 2007, [2007] IEHC 449, CASELEX:IE:2007:17 (Karen Millen/Dunnes Stores); J. Passa, Droit de la propriété industrielle, Paris: L.G.D.J. 2009, nr. 699, p. 932. 64 Aanhang voor variant (C) of (D) bespeur ik nog bij: H. Vanhees, Het Beneluxmodel, Gent: Larcier 2006, nr. 38, p. 18-19 en nr. 41, p. 19-20; H. Laddie, P. Prescott & M. Vitoria, The modern law of copyright and designs, London: LexisNexis 2011, Vol. 2, nr. 55.8, p. 2002-2003, nr. 55.29, p. 2017, nr. 55.38, p. 2022-2023; HvJEU 20 oktober 2011 (zaak C-281/10) (PepsiCo/Grupo Promer), rov. 55- 58. 65 In kort geding kan de rechter eventueel hypothetisch uitgaan van de geldigheid (c.q. die in het midden laten) indien bij overigens de afstand model N van de gedaagde ten opzichte van het model M van de eiser groot genoeg acht (in het licht van de bij model M in acht genomen afstand ten opzichte van eerdere modellen. Aldus bijv. de werkwijze van de voorzieningenrechter in de eerste instantie van deze zaak. 66 Apple citeert uit Muskers commentaar op art. 6 (note 3, p. 368): 'The design is to be compared with "any design which has been made available to the public". It is clear from this that the design is to be compared with an individual design in the state of the art, rather than with a composite.' Apple vermeldt echter niet het onmiddellijk vervolg op dit citaat: 'The informed user should be presented with a single prior design for comparison with the design in question to reach a conclusion on whether the overall impression is the same, taking into account the information the informed user himself possesses.' Aldus kan bij Musker verder vormgevingserfgoed tóch een rol spelen. 67 Overigens is de sturende overweging in het hier bedoelde commentaar van vN/H/CJ, IE3 (2012): de vrees voor ontkenning van eigen karakter 'omdat het te onderzoeken model elementen van verschillende oudere modellen in combinatie met elkaar vertoont', terwijl zulke combinaties 'modelrechtelijk juist wél voor bescherming in aanmerking' komen. Van mijn kant merk ik op dat dit bij de geldigheidsbeoordeling ex art. 6 GModVo niet dwingt tot 'per saldo solitaire vergelijking' (variant (B) van nr. 5.39); immers niet valt in te zien waarom bij 'kruislingse vergelijking met
gespecificeerde identificatie' (variant (C)), aan nieuwe combinaties een 'eigen karakter' zou moeten worden ontzegd, laat staan per se zou moeten worden ontzegd. Zie ook voetnoot 84. 68 Ook op het resultaat van de geldigheidstoetsing leest men in de annotatie van Huydecoper trouwens geen (doorslaggevende) kritiek. In een door Apple niet geciteerd vervolg van de annotatie staat: 'In uitkomst blijkt het overigens geen groot verschil te maken: hoewel het hof Den Haag vervolgens vaststelt dat alle kenmerken van Apple's model al uit het vormgevingserfgoed bekend zijn - ook in modellen die combinaties van bijna alle kenmerken van Apple's model in zich verenigen - blijkt het model van Applemodel toch een eigen karakter te hebben vanwege de nieuwe combinatie. Door de uitkomst van de analyse van het hof, komt de gevolgde benadering per saldo op dezelfde neer als die van het Gerecht; maar principieel wordt er een nogal wezenlijk verschil beleden.' 69 Vindplaatsen in voetnoot 20. 70 Case HC 11 C 3050, [2012] EWHC 1882 Pat). Door Samsung overgelegd als bijlage B bij s.t. 71 Zaak I-20 U 175/11 14c O 194/44. Door Samsung overgelegd als bijlage A bij s.t. 72 Het OLG wees wel een door Apple subsidiair gevorderd verbod toe op basis van het Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), beperkt tot het Duitse grondgebied. 73 Vgl. pp. 32-35 van het arrest van het OLG. 74 Met de bijbehorende tussenkopjes uit het arrest. 75 Met de verwarrende inleidende strofe aldaar 'In de tweede plaats richt dit middel zich...' Zie verder de volgende voetnoot. 76 Met de verwarrende inleidende strofe aldaar 'Het middel richt zich primair tegen de toepassing door het hof in r.o. 8.1 (jo. rov. 7.1) van de maatstaf van artikel 10 GmodV'. Deze ook in de vorige voetnoot aangeduide volgorde-verwarring heeft - overigens zonder schipbreuk te veroorzaken - toegeslagen in de s.t. van Samsung, sprekend over het 'eerste onderdeel' als het gaat om thema (ii) en over het 'tweede onderdeel' als het gaat om thema (i). De verwarring heeft evenzo toegeslagen in de s.t. van Apple zelf, waar de stellers de klachtenbundel over thema (i) als 'de tweede klacht', en die over thema (ii) als 'de eerste klacht' aanduiden; om vervolgens in nr. 3.5 e.v. de behandeling van wat zij 'de tweede klacht' noemen, naar voren te halen. 77 Cassatiedagvaarding p. 6, vierde en vijfde alinea. Zie ook de s.t. namens Apple, nrs. 3.5.5-3.5.6. 78 S.t. namens Apple nrs. 3.5.3, 3.5.5 en 3.5.6. 79 LJN BY1420, IER 2010, nr. 43, p. 315 m.nt. H.M.H. Speyart (Grupo Promer/OHIM en PepsiCo). 80 Integendeel: zoals nr. 5.65.2 bleek zou volgens Apple art. 10 lid 2 hier geen toepassing kunnen vinden. 81 Vgl. het citaat in nr. 5.31.2 en vgl. hierboven 5.65.2 in fine. 82 Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en van de Raad inzake de rechtsbescherming van modellen, 96/C 142/05, COM(96) 66 def. - COD 464. Pagina 33 van 34
271
IEPT20130531, HR, Apple v Samsung
www.boek9.nl
83 Dat spreekt echter vanzelf, of liever gezegd: 'mozaïeken' ter betwisting van nieuwheid is zinloos, omdat het combineren van elementen uit verschillende voorbekende objecten nooit zal leiden tot een (nagenoeg) 'identiek' model in de zin van art. 5 GModVo. De ontoelaatbaarheid van 'mozaïeken' in het kader van de nieuwheidstoetsing levert echter geen argument, ook geen (consistent) steunargument op, als het gaat om 'mozaïeken' bij de toetsing van het eigen karakter: mits men uiteraard in het oog houdt dat 'mozaïeken' of 'systeemvergelijken' er geenszins aan in de weg behoeft te staan om eigen karakter aanwezig te achten. 84 De vergelijkingswijze die Apple in dit verband 'mozaïeken' noemt, en wat Van Nispen/ Huydecoper/ Cohen Jehoram in dit verband kwalificeren als 'systeemvergelijking', zou niet zijn toegestaan op basis van het argument dat daardoor miskend zou worden dat een nieuwe combinatie wél eigen karakter kan hebben. Ik heb dit argument al in voetnoot 67 besproken (en naar ik meen: weerlegd). De weerlegging vindt men juist - ook in het arrest waarvan beroep (rov. 7.1). Volgens het hof kan inderdaad 'een nog niet eerder vertoonde samenvoeging' van 'kenmerkende elementen [die] al in het vormgevingserfgoed voorkwamen' 'op de geïnformeerde gebruiker een (voldoende duidelijke) andere algemene indruk wekken dan die bij hem wordt gewekt door het vormgevingserfgoed'. Het arrest waarvan beroep levert dus concreet de bevestiging op dat de rechter, niettegenstaande het voor Apple verfoeide 'mozaïeken' of 'systeemvergelijken', wel degelijk tot het oordeel kan komen dat de nieuwe combinatie tóch eigen karakter heeft. 85 Ik vermeld hier nog de versies in het Italiaans ('qualsiasi disegno o modello') en het Spaans ('cualquier otro dibujo o modelo'). 86 Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en van de Raad inzake de rechtsbescherming van modellen, 96/C 142/05, COM(96) 66 def. - COD 464. 87 In een zeer uitgebreide voetnoot (voetnoot 155 aldaar) signaleren de auteurs bronnen waarin de 'ruime' dan wel de 'enge' uitleg wordt aanvaard of verdedigd, of waarin geen duidelijk standpunt wordt ingenomen. 88 Uitgaande van de strekking van de regel - het vrij houden van techniek - zou een omgekeerde kwalificatie meer voor de hand hebben gelegen. Musker spreekt over een 'causative meaning' (apparaatgericht) en een 'mandatory meaning' (resultaatgericht) in Gielen/Von Bomhard o.c. (2011), Art. 8, note 2, p. 373-374. 89 HvJEG 18 juni 2002 (C-299/99; Philips/Remington), Jur. p. I-5475, NJ 2003, 481 m.nt. JHS, BIE 2003, nr. 89, p. 547 m.nt. AAQ, IER 2002, nr. 42, p. 251 m.nt. FWG, AA 2003, p. 41 m.nt. ChG. 90 In HvJEU 14 september 2010 (C-48/09 P; Lego Juris/OHIM en Mega Brands), NJ 2011, 303 m.nt. JHS, IER 2010, nr. 85, p. 573 m.nt. De Wit en Vlaar. 91 Ook niet in het licht van HR 5 november 2010, nr. 09/00839, LJN BN6196, RvdW 2010, 1328, rov. 3.4.1. 92 Vgl. in dezelfde zin in het kader van principale beroep: nr. 5.65.4.
93 Vgl. nrs. 5.13.1 - 5.31.3. 94 Samsung verwijst (herhaaldelijk) naar de volgende vindplaatsen in de gedingstukken: MvA nrs. 4.7 en 5.19, en pleitaantekeningen in appel nrs. 2.10, 2.152.16. 95 S.t. nr. 137. 96 S.t. nr. 137. 97 S.t. Samsung nr. 145, voetnoot 60. 98 Te raadplegen via http://oami.europa.eu. 99 S.t. nrs. 4.4.9-4.4.14. 100 Vgl. vN/H/CJ, IE3, nr. 1.4.2.3.1, p. 61. 101 En wel: het door Samsung zelf bij s.t. (nr. 155) aangehaalde art. 11 lid 4. ____________________________________________
Pagina 34 van 34 272
IEPT20130703, Rb Amsterdam, Charly en Chaplin
www.boek9.nl
Rb Amsterdam, 3 juli 2013, Charly en Chaplin
beoordeling hebben betrokken en de B.C. op dit punt verkeerd hebben uitgelegd. Geen schending Europees non-discriminatiebeginsel nu geen onderscheid wordt gemaakt naar het recht van het land van oorsprong • Anders dan door [naam 1] betoogd, leidt dit in de B.C. voorziene stelsel van toepassing van het recht van het land waar bescherming wordt ingeroepen met aanvullende bescherming van de B.C. ook niet tot strijd met de Beschermingstermijnrichtlijn of het nondiscriminatiebeginsel van artikel 18 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie. De genoemde richtlijn doet niet af aan het feit dat het auteursrecht op de Charly onder toepasselijk nationaal recht vervallen was. Nu in het systeem geen onderscheid wordt gemaakt naar het recht van het land van oorsprong enerzijds en het land waar bescherming wordt ingeroepen anderzijds, maakt hetgeen daaromtrent door [naam 1] is aangevoerd het vorenstaande ook niet anders.
AUTEURSRECHT Schending formaliteitenverbod ter zake van werk van toegepaste kunst met buitenlandse oorsprong resulteert in maximum beschermingsduur auteursrecht van 25 jaar • [naam 1] heeft de juistheid van deze oordelen ten aanzien van de beschermingsduur betwist en vraagt de rechtbank in deze zaak onder verwijzing naar haar cassatiedagvaarding anders te oordelen. Daartoe heeft [naam 1] aangevoerd dat als gevolg van het formaliteitenverbod van artikel 5 lid 2 B.C. de bepaling van artikel 21 BTMW (oud) buiten toepassing moet blijven. Als die bepaling buiten toepassing blijft, komt aan [naam 1] de bescherming van de Auteurswet toe, en die geeft een beschermingsduur van 70 jaar. Het standpunt van [naam 1] kan naar het oordeel van de rechtbank geen standhouden. Dit standpunt miskent dat artikel 5 lid 1 en 2 B.C. als hoofdregel hebben dat de bescherming wordt bepaald door de wetgeving van het land waar de bescherming wordt ingeroepen, in dit geval dus Nederland. Daarnaast is er de aanvullende bescherming van de B.C. Toepassing van alleen de Nederlandse wetgeving zou leiden tot vervallenverklaring van het auteursrecht door de toepassing van artikel 21 BTMW (oud) en derhalve niet tot een bescherming voor de duur van 70 jaar, zoals door [naam 1] betoogd. Een beroep op de aanvullende bescherming die de B.C. biedt, zorgt ervoor dat die formaliteit onder de B.C. geen werking heeft, maar leidt niet tot het selectief buiten toepassing laten van sommige bepalingen van de Nederlandse wetgeving. De aanvullende bescherming van de B.C. bepaalt ten aanzien van de termijn slechts een bescherming voor de duur van minimaal 25 jaar. De rechtbank deelt dus niet het standpunt van [naam 1] dat de hoven dit artikel 7 lid 4 B.C ten onrechte en zonder aanleiding in de
MERKENRECHT Geen merkinbreuk geherstoffeerde stoelen omdat duidelijk is dat revisie niet onder controle van merkhouder heeft plaatsgevonden • Ter comparitie heeft [naam 2] ook gesteld, en is door [naam 1] niet betwist, dat de geherstoffeerde Charlys als ze door [naam 2] in het verkeer worden gebracht steeds zijn voorzien van een label waarop duidelijk is vermeld dat het om door [naam 2] geherstoffeerde exemplaren gaat. [naam 1] heeft nog wel aangevoerd dat zo’n label na de verkoop van het meubel kan losraken, waardoor “post sale” verwarring zou kunnen ontstaan, maar naar het oordeel van de rechtbank kan dat niet afdoen aan de omstandigheid dat [naam 2] daarmee heeft gedaan wat redelijkerwijs mogelijk is om duidelijk te maken dat het gaat om niet onder controle van de merkhouder gereviseerde waren. Verbod tot in het verkeer brengen niet van merkhouder afkomstige stoelen • Vervolgens heeft [naam 2] gesteld dat zij in beginsel tweedehands Charlys en Chaplins koopt, maar dat zij onvoldoende expertise bezit om de originelen van goede vervalsingen te kunnen onderscheiden, en dat haar dat ook niet kan worden tegengeworpen. Ook dat verweer van kan de rechtbank niet volgen. De handelaar die ervoor kiest om tweedehands meubelen onder de naam van de merkhouder in het verkeer te brengen, heeft er op toe te zien dat het ook inderdaad door of met toestemming van de merkhouder in het verkeer gebrachte exemplaren betreft. Niet in geschil is dat [naam 2] niet gerechtigd is niet van [naam 1] afkomstige meubelen van het type Charly of Chaplin onder het teken [naam 1] in het verkeer te brengen. Pagina 1 van 7
273
IEPT20130703, Rb Amsterdam, Charly en Chaplin
www.boek9.nl
Vindplaatsen: ECLI Rb Amsterdam, 3 juli 2013 (G.H. Marcus, C.H. Rombouts en K. Mans) Rechtbank Amsterdam Afdeling privaatrecht zaaknummer / rolnummer: C/13/520568 / HA ZA 12801 Vonnis van 3 juli 2013 in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam 1] HOLDING B.V., gevestigd te Dongen, 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam 1] B.V., gevestigd te Dongen, eiseressen, advocaat mr. N.D.R. Nefkens te Amsterdam, tegen 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid STOFFEERDERIJ [naam 2] DESIGN B.V., gevestigd te Ermelo, 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid STOFFEERDERIJ [naam 2] B.V., gevestigd te Ermelo, 3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam 2] BEHEER B.V., gevestigd te Ermelo, gedaagden, advocaat mr. H. den Besten te Almere. Partijen zullen hierna ook [naam 1] (eiseressen gezamenlijk) en [naam 2] (gedaagden gezamenlijk) genoemd worden. 1 De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: - het tussenvonnis van 7 november 2012 - het proces-verbaal van comparitie van 11 februari 2013 en de daarin genoemde stukken - brief van 8 maart 2013 van [naam 1], met opmerkingen over het proces-verbaal - akte na comparitie van [naam 2] - akte na comparitie van [naam 1]. 1.2. Tijdens de comparitie heeft de rechtbank bepaald dat [naam 2] in de gelegenheid zou worden gesteld een akte te nemen. [naam 1] heeft bij antwoordakte bezwaar gemaakt tegen het deel van de akte van [naam 2] (randnummers 8 t/m 13) dat geen reactie vormt op de producties van [naam 1]. 1.3 Hoewel in het proces-verbaal van de comparitie dat niet met zoveel woorden is opgenomen, blijkt uit het verhandelde evident dat de bedoeling van het nemen van die akte was dat [naam 2] de gelegenheid zou krijgen op de door [naam 1] voorafgaande aan de comparitie toegestuurde producties 17 tot en met 22 te reageren. De rechtbank onderschrijft dan ook het bezwaar van [naam 1] en zal de randnummers 8 tot en met 13 van de akte na comparitie van [naam 2] buiten beschouwing laten. 1.4. Ten slotte is vonnis bepaald. 2 De feiten
2.1. [naam 1] B.V. brengt verschillende meubelen op de markt, waaronder stoelen onder de naam Charly en Chaplin. De Charly en de Chaplin zijn behoudens de maatvoering identiek. Waar in het vervolg van dit vonnis wordt gesproken van de Charly wordt daaronder, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, de Chaplin mede begrepen. De Charly is in of omstreeks 1982 ontworpen door [naam 3]. [naam 3] heeft zijn auteursrechten op het ontwerp van de Charly overgedragen aan [naam 1] Holding B.V.. [naam 1] B.V. is licentiehouder. 2.2. De Charly is hieronder afgebeeld, met de bijbehorende poef.
2.3. Op 19 april 1988 is onder nummer DM/010 786 de Charly internationaal gedeponeerd als model. De modelinschrijving is na verloop van de eerste beschermingstermijn van vijf jaren niet verlengd, zodat de modelbescherming in de Benelux in 2003 is komen te vervallen. 2.4. [naam 1] Holding B.V. is houder van het Beneluxwoordmerk [naam 1] voor waren in de klassen 18, Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten, voor zover niet begrepen in andere klassen, 20 Meubelen en 24 Weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen. [naam 1] B.V. is licentiehouder. 2.5. [naam 2] Beheer B.V. (hierna: Beheer) is de aandeelhouder van Stoffeerderij [naam 2] Design B.V. (hierna: Design) en van Stoffeerderij [naam 2] B.V (hierna: Stoffeerderij). Design koopt en verkoopt meubelen. Stoffeerderij stoffeert meubelen. 2.6. [naam 2] koopt gebruikte stoelen, onder meer tweedehands stoelen van [naam 1], type Charly. Nadat de stoelen opnieuw zijn gestoffeerd en soms hersteld, worden ze aan het publiek te koop aangeboden. De verkoop geschiedt mede via advertenties op Marktplaats.nl. In de advertenties wordt erop gewezen dat het gaat om “geherstoffeerde� Charly meubelen van [naam 1]. Er wordt vermeld dat de stoelen zijn bijgevuld en opnieuw bekleed.
Pagina 2 van 7 274
IEPT20130703, Rb Amsterdam, Charly en Chaplin
www.boek9.nl
2.7. Het label met het merk [naam 1] wordt door [naam 2] bij het herstofferen verwijderd en niet opnieuw aangebracht. 2.8. Bij dagvaarding van 21 juni 2006 heeft [naam 1] Stoffeerderij in kort geding gedagvaard voor de voorzieningenrechter te Amsterdam en kort gezegd gevorderd dat [naam 2] het op de markt brengen van geherstoffeerde meubelmodellen van [naam 1] zou staken. De voorzieningenrechter heeft de vorderingen van [naam 1] bij vonnis van 13 juli 2006 afgewezen. Tegen dit vonnis is geen rechtsmiddel aangewend. 3 Het geschil 3.1. [naam 1] vordert dat de rechtbank bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad: 1. voor recht verklaart dat : primair het zonder toestemming van [naam 1] Holding B.V. aanbieden, in het economisch verkeer brengen en het verhandelen van geherstoffeerde exemplaren van door [naam 1] B.V. in het verkeer gebrachte exemplaren van de Charly en/of Chaplin door Stoffeerderij en/of Design en/of Beheer te beschouwen is als inbreuk op het auteurrecht van [naam 1] Holding B.V. en in de zin van artikel 12 en/of 13 Auteurswet en onrechtmatig jegens [naam 1] Holding en/of [naam 1] B.V.; subsidiar het zonder toestemming van [naam 1] Holding B.V. en/of [naam 1] B.V. aanbieden, in het economisch verkeer brengen en het verhandelen van geherstoffeerde exemplaren van door [naam 1] B.V. in het verkeer gebrachte exemplaren van de Charly en/of Chaplin door Stoffeerderij en/of Design en/of Beheer is te beschouwen als een onrechtmatige slaafse nabootsing van de Charly en/of Chaplin van [naam 1] Holding en/of [naam 1] B.V in de zin van artikel 6:162 BW; 2. [naam 2] hoofdelijk veroordeelt: 2.1 met onmiddellijke ingang te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden iedere inbreuk op de auteursrechten op de Charly en/of Chaplin van [naam 1] Holding B.V. dan wel het slaafs (doen) nabootsen van de Charly en/of de Chaplin van [naam 1] Holding B.V. en/of [naam 1] B.V en [naam 2] in het bijzonder te verbieden de Charly en/of de Chaplin van [naam 1] Holding B.V. en/of [naam 1] B.V openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, dan wel (meubel)modellen die identiek zijn of in overwegende mate lijken op de Charly en/of de Chaplin van [naam 1] Holding B.V. en/of [naam 1] B.V te (doen) fabriceren en/of te (doen) verspreiden en/of te (doen) aanbieden via (direct) mailings en/of e-mails en/of via een catalogus en/of via een website die vrij toegankelijk is voor het publiek dan wel op een andere wijze aan te (doen) bieden en/of te (doen) verhandelen en in voorraad te (doen) houden en/of te (doen) verkopen.en/of te (doen) leveren en/of te doen importeren en/of te (doen) exporteren en/of te (doen) verhuren en/of of uit te (doen) lenen en/of op welke titel dan ook te (doen) verhandelen en/of in het verkeer te (doen) brengen zulks op straffe van een direct opeisbare dwangsom van € 25.000,= voor elke
overtreding en voor iedere dag dat deze overtreding voortduurt; 4.2.2.2.2 met onmiddellijke ingang te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden iedere inbreuk op het merkrecht van [naam 1] Holding B.V zulks op straffe van een direct opeisbare dwangsom van € 25.000,= voor elke overtreding en voor iedere dag dat deze overtreding voortduurt; 5. 6.2.3.2.3 binnen veertien dagen na het in deze te wijzen vonnis alle inbreukmakende meubelmodellen en/of onrechtmatige slaafse nabootsingen terug te halen bij de afnemers, niet zijnde particulieren, en deze binnen dezelfde termijn aan [naam 1] Holding B.V. en/of [naam 1] B.V af te staan ter vernietiging op kosten van [naam 2], zonder dat [naam 1] Holding B.V. en/of [naam 1] B.V. daarvoor een vergoeding verschuldigd zijn; 7. 8.2.4.2.4 binnen veertien dagen na het in deze te wijzen vonnis afgifte te doen van aan [naam 1] van de aanwezige voorraad van inbreukmakende meubelmodellen en/of onrechtmatige slaafse nabootsingen van [naam 2], ter vernietiging door [naam 1] Holding B.V. en/of [naam 1] B.V. op kosten van [naam 2], zonder dat [naam 1] Holding B.V. en/of [naam 1] B.V. daarvoor een vergoeding verschuldigd zijn; 9. 10.2.5.2.5 binnen veertien dagen na het in deze te wijzen vonnis afgifte te doen aan [naam 1] van de aanwezige voorraad van brochures, prijslijsten en/of ander promotiemateriaal waarmee de inbreukmakende meubelmodellen en/of onrechtmatige slaafse nabootsingen worden aangeboden ter vernietiging door [naam 1] Holding B.V. en/of [naam 1] B.V. op kosten van [naam 2], zonder dat [naam 1] Holding B.V. en/of [naam 1] B.V. daarvoor een vergoeding verschuldigd zijn; het onder 2.3, 2.4 en 2.5 op straffe van een direct opeisbare dwangsom van € 10.000,= voor elke overtreding en voor iedere dag dat deze overtreding voortduurt; 14.2.6.2.6 binnen veertien dagen na het in deze te wijzen vonnis haar met de verkoop van de inbreukmakende meubelmodellen gemaakte winst af te dragen; 15. 16.2.7.2.7 de kosten van deze procedure aan [naam 1] Holding B.V. en/of [naam 1] B.V. te betalen, meer in het bijzonder de volledige door [naam 1] Holding B.V. en/of [naam 1] B.V gemaakte proces- en buitengerechtelijke kosten, ex artikel 1019h Rv, de kosten van het beslag en de nakosten. 3.2. [naam 2] voert verweer. 3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 4 De beoordeling 4.1. Rechtsverwerking 4.1.1. Het primaire verweer van [naam 2] is een beroep op rechtsverwerking. [naam 2] stelt daartoe dat [naam 1], na het afwijzend vonnis in kort geding van 13 juli Pagina 3 van 7
275
IEPT20130703, Rb Amsterdam, Charly en Chaplin
www.boek9.nl
2006, geen verdere actie heeft ondernomen, zoals het starten van een bodemprocedure, totdat zij in deze procedure beslag is gaan leggen. [naam 2] wijst daarbij ook op het bepaalde in artikel 9 lid 1 van de Merkenrichtlijn dat er vrij vertaald op neer zou komen dat bij het merkenrecht na vijf jaar gedogen sprake is van rechtsverwerking. 4.1.2. [naam 1] betwist dat een beroep op rechtverwerking gegrond is. Zij wijst er daarbij op dat zij weer actie is gaan ondernemen op het moment dat zij door de activiteiten van [naam 2] hinder ondervond. Bovendien wijst [naam 1] erop dat [naam 2] niet bereid was na het kort geding een regeling met [naam 1] te treffen. 4.1.3. De rechtbank verwerpt het beroep van [naam 2] op rechtsverwerking. In beginsel is daarvoor het enkele stilzitten onvoldoende. [naam 2] heeft geen aanvullende feiten of omstandigheden gesteld om hiervan in dit geval af te wijken. De verwijzing naar artikel 9 van de Merkenrichtlijn (MRl.) kan [naam 2] niet baten. In dit artikel is bepaald dat de houder van een ouder merk niet meer de nietigheid kan inroepen van een jonger merk indien hij een ingeschreven jonger merk gedurende vijf jaar bewust heeft gedoogd. Daargelaten dat die regeling geen betrekking heeft op het auteursrecht of de slaafse nabootsing en de MRl. geen rechtstreekse werking heeft, is de bepaling ook niet van toepassing op het gebruik van een merk in strijd met het merkrecht, zoals hier door [naam 1] aan de vordering (deels) ten grondslag gelegd. [naam 2] heeft niet gesteld dat zij het merk [naam 1] heeft ingeschreven, zodat zij ook geen houdster is van een jonger merk. Een beroep op de regeling van artikel 2.29 BVIE, met welke bepaling van artikel 9 MRl. in het Beneluxrecht is geïmplementeerd, komt haar dan ook om die reden niet toe. Nu de regeling bovendien een specifieke regeling geeft voor rechtsverwerking bij het gedogen van de inschrijving van een jonger merk, bestaat geen aanleiding om - zoals door [naam 2] betoogd - de regeling naar analogie van toepassing te achten op de algemene situatie waarin ten opzichte van haar is stilgezeten. 4.2. Auteursrecht 4.2.1. [naam 1] grondt haar vordering in eerste instantie op het volgens haar aan haar toekomende auteursrecht op het ontwerp van de Charly. De rechtbank zal dus eerst hebben te onderzoeken of aan de Charly auteursrechtelijke bescherming toekomt. 4.2.2. Onbetwist is dat de Charly een origineel ontwerp is, met een oorspronkelijk karakter, dat het persoonlijk stempel van de maker draagt. Als zodanig komt het in beginsel voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking. Ten tijde van het modeldepot en ten tijde van het verloop van de termijn voor modelbescherming gold in Nederland de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen en modellen (BTMW). Het toenmalige artikel 21 BTMW bepaalde - kort gezegd - dat het auteursrecht op een beschermd model bij het einde van de termijn voor bescherming verviel, tenzij tijdig een instandhoudingsverklaring was gedeponeerd. Nu [naam 1] geen instandhoudingsverklaring heeft gedeponeerd,
was in Nederland het auteursrecht op de Charly vervallen. 4.2.3. [naam 1] heeft aangevoerd dat het depot vanaf de aanvang nietig was, omdat het model ten tijde van het depot niet nieuw was. Aangezien aan een nietig depot geen rechtsgevolgen kunnen worden ontleend, zou ook het auteursrecht niet zijn vervallen. Het argument moet worden verworpen. In zijn beslissing van 29 november 2009 (LJN BC2996) heeft het Gerechtshof te Amsterdam ten aanzien van dezelfde rechtsvraag eveneens ten aanzien van de Charly overwogen: ” Ingevolge de BTMW komt aan de werking van een modeldepot een einde (onder meer) door nietigverklaring van het depot in verband met daaraan klevende gebreken (waaronder, blijkens het bepaalde in artikel 15 uitdrukkelijk ook het geval dat het uitsluitend recht niet wordt verkregen als gevolg van het niet voldoen aan de nieuwheidseis - vgl. de artikelen 4 en 15 BTMW zoals die tot 1 december 2003 luidden), voorts door vrijwillige doorhaling en door het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving van het depot (vgl. artikel 7 BTMW). In alle genoemde gevallen verbond artikel 21 lid 3 BTMW aan het eindigen van (de werking van) het depot de consequentie dat, tenzij een instandhoudingsverklaring was afgelegd, ook het aan de deposant toekomend auteursrecht op het desbetreffende model verviel. Dat het bepaalde in artikel 21 lid 3 BTMW bij het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving toepassing zou missen in het geval dat het model weliswaar niet aan de nieuwheidseis voldeed doch geen nietigverklaring op die grond was gevorderd en in rechte was uitgesproken is onverenigbaar met de systematiek van de BTMW zoals die onder meer uit de hier besproken bepalingen voortvloeit”. Bij arrest van 30 oktober 2009 (LJN BY4879) heeft de Hoge Raad dat standpunt van het Hof als juist aangemerkt en het daartegen gerichte cassatiemiddel verworpen. De rechtbank ziet in hetgeen in deze procedure door [naam 1] is aangedragen geen aanleiding voor een andersluidend oordeel en sluit dan ook aan bij deze overwegingen zodat een eventueel nietig depot geen gevolgen heeft voor het vervallen van het auteursrecht. 4.2.4. Vervolgens heeft [naam 1] aangevoerd dat de bepalingen van artikel 21 BTMW ten aanzien van de Charly buiten toepassing moeten blijven, omdat de Charly voor het eerst buiten Nederland, namelijk in Duitsland, is openbaar gemaakt, zodat sprake is van een buitenlands werk waarop de bescherming van de Berner Conventie (B.C.) rechtstreeks van toepassing is. 4.2.5. Zowel het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch als het Gerechtshof Arnhem hebben hieromtrent ten aanzien van de Charly reeds een oordeel gegeven. Het Hof Arnhem heeft in zijn arrest van 11 september 2012 (LJN BX8850) bewezen geacht dat de Charly in januari 1983 voor het eerst op de beurs in Keulen is tentoongesteld en ter verkoop aangeboden, zodat Duitsland heeft te gelden als het land van oorsprong. Ten aanzien van de Charly geldt dan het Pagina 4 van 7
276
IEPT20130703, Rb Amsterdam, Charly en Chaplin
www.boek9.nl
formaliteitenverbod van in artikel 5 lid 2 B.C. Het vereiste van het doen van een instandhoudingsverklaring als voorgeschreven door artikel 21 BTMW (oud) betreft een dergelijke verboden formaliteit. Het gevolg is dat [naam 1] een beroep kan doen op de bescherming die de B.C. biedt. Op grond van artikel 7 lid 4 van de B.C. geldt voor werken van toegepaste kunst een minimumbescherming van 25 jaar. Bij zijn beslissing van 11 september 2012 heeft het Hof te Arnhem daarnaast, net als het Hof te Den Bosch in zijn beslissing van 27 december 2011 (LJN BU9749), geoordeeld dat voor buitenlandse werken, de door de B.C. geboden minimumbescherming van 25 jaar in een geval waarin naar Nederlands recht geen auteursrechtelijke bescherming (meer) geldt, ook als maximale beschermingsduur heeft te gelden. 4.2.6. [naam 1] heeft de juistheid van deze oordelen ten aanzien van de beschermingsduur betwist en vraagt de rechtbank in deze zaak onder verwijzing naar haar cassatiedagvaarding anders te oordelen. Daartoe heeft [naam 1] aangevoerd dat als gevolg van het formaliteitenverbod van artikel 5 lid 2 B.C. de bepaling van artikel 21 BTMW (oud) buiten toepassing moet blijven. Als die bepaling buiten toepassing blijft, komt aan [naam 1] de bescherming van de Auteurswet toe, en die geeft een beschermingsduur van 70 jaar. Het standpunt van [naam 1] kan naar het oordeel van de rechtbank geen standhouden. Dit standpunt miskent dat artikel 5 lid 1 en 2 B.C. als hoofdregel hebben dat de bescherming wordt bepaald door de wetgeving van het land waar de bescherming wordt ingeroepen, in dit geval dus Nederland. Daarnaast is er de aanvullende bescherming van de B.C. Toepassing van alleen de Nederlandse wetgeving zou leiden tot vervallenverklaring van het auteursrecht door de toepassing van artikel 21 BTMW (oud) en derhalve niet tot een bescherming voor de duur van 70 jaar, zoals door [naam 1] betoogd. Een beroep op de aanvullende bescherming die de B.C. biedt, zorgt ervoor dat die formaliteit onder de B.C. geen werking heeft, maar leidt niet tot het selectief buiten toepassing laten van sommige bepalingen van de Nederlandse wetgeving. De aanvullende bescherming van de B.C. bepaalt ten aanzien van de termijn slechts een bescherming voor de duur van minimaal 25 jaar. De rechtbank deelt dus niet het standpunt van [naam 1] dat de hoven dit artikel 7 lid 4 B.C ten onrechte en zonder aanleiding in de beoordeling hebben betrokken en de B.C. op dit punt verkeerd hebben uitgelegd. Anders dan door [naam 1] betoogd, leidt dit in de B.C. voorziene stelsel van toepassing van het recht van het land waar bescherming wordt ingeroepen met aanvullende bescherming van de B.C. ook niet tot strijd met de Beschermingstermijnrichtlijn of het nondiscriminatiebeginsel van artikel 18 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie. De genoemde richtlijn doet niet af aan het feit dat het auteursrecht op de Charly onder toepasselijk nationaal recht vervallen was. Nu in het systeem geen onderscheid wordt gemaakt naar het recht van het land van oorsprong enerzijds en het land waar bescherming
wordt ingeroepen anderzijds, maakt hetgeen daaromtrent door [naam 1] is aangevoerd het vorenstaande ook niet anders. 4.2.7. Deze uitleg is juist ook om de volgende reden het meest in overeenstemming met de toepasselijke (internationale) bepalingen. Rechtstreekse toepassing van artikel 5 lid 2 B.C. heeft tot gevolg dat er discriminatie plaatsvindt tussen werken die hun oorsprong hebben in Nederland en waarop ten gevolge van de toepasselijkheid van artikel 21 BTMW (oud) de auteursrechtelijke bescherming is vervallen enerzijds en werken die hun oorsprong hebben in een andere verdragsstaat van de B.C. waarop ingevolge de rechtstreekse toepassing van de bescherming uit de B.C. na het verval van het modelrecht nog wel auteursrechtelijke bescherming van toepassing is. Een zodanige discriminatie van de eigen auteursrechthebbenden van een EU staat is weliswaar krachtens het EU-recht niet verboden, maar er is geen aanleiding die discriminatie verder te laten strekken dan uit de bepalingen van de B.C. noodzakelijk voortvloeit. De B.C. geeft voor werken van toegepaste kunst die hun oorsprong in en andere verdragsstaat hebben een minimumbescherming van 25 jaar. De B.C. verlangt niet dat aan buitenlandse werken een langere beschermingstermijn wordt verleend dan de in de conventie opgenomen minimumtermijn, indien aan binnenlandse werken geen grotere bescherming wordt verleend. 4.2.8. Uit het voorgaande volgt dat de beschermingstermijn onder het auteursrecht van de Charly maximaal 25 jaren was, zodat deze termijn 25 jaar na 1983, derhalve in 2008, is verstreken. Voor zover de vorderingen van [naam 1] hun grondslag vinden in het auteursrecht zullen ze dus moeten worden verworpen. 4.3. Merkenrecht I 4.3.1. Onbetwist is dat [naam 1] als merkhouder van het merk [naam 1] exclusief bevoegd is meubelen onder dat merk in het verkeer te brengen. Artikel 2.23 lid 3 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) luidt: Het uitsluitend recht omvat niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren, die onder het merk door de houder of met diens toestemming in de Europese Gemeenschap of de Europese Economische Ruimte in het verkeer zijn gebracht, tenzij er voor de houder gegronde redenen zijn zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in het verkeer zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is. 4.3.2. [naam 2] houdt zich bezig met het opkopen van tweedehands Charly’s om deze op te knappen en te herstofferen. Het gaat daarbij in de eerste plaats om met toestemming van [naam 1] in het verkeer gebrachte meubelen. Tegen de handel in tweedehands meubelen onder het merk [naam 1] kan [naam 1] zich op grond van artikel 2.23 lid 3 BVIE in beginsel niet verzetten. [naam 1] heeft echter aangevoerd dat de uitzondering van het laatste zinsdeel van artikel 2.23 lid 3 BVIE zich voordoet bij meubelen die geherstoffeerd zijn. Pagina 5 van 7
277
IEPT20130703, Rb Amsterdam, Charly en Chaplin
www.boek9.nl
4.3.3. Dat de toestand van de waren gewijzigd is, kan niet worden betwist. De Charlys die [naam 2] in het verkeer brengt zijn van een geheel nieuwe bekleding voorzien en veelal ook van een nieuwe schuimvulling en onder omstandigheden zijn er ook ander herstelwerkzaamheden aan verricht. Uitgangspunt is blijkens de jurisprudentie van het Benelux Gerechtshof (6 november 1992, NJ 1993, 454) dat het wederverkopen van gereviseerde waren die zijn voorzien van het oorspronkelijke merk en het in de handel brengen van waren onder dat merk, handelingen vormen waartegen de merkhouder zich kan verzetten. Daarop zijn uitzonderingen mogelijk, een belangrijke eis daarbij is dat degene die de gereviseerde waren verhandelt bij die verhandeling alles doet wat redelijkerwijs mogelijk is om duidelijk te maken dat het gaat om niet onder controle van de merkhouder gereviseerde waren. Opmerking verdient dat [naam 2] de Charlys weliswaar als van [naam 1] afkomstige waren aan het publiek aanbiedt, maar dat de Charlys na revisie niet zijn voorzien van het merk [naam 1]. Bovendien blijkt uit de overgelegde advertenties zonneklaar dat [naam 2] er geen misverstand over laat bestaan dat er sprake is van door haar geherstoffeerde exemplaren. Ter comparitie heeft [naam 2] ook gesteld, en is door [naam 1] niet betwist, dat de geherstoffeerde Charlys als ze door [naam 2] in het verkeer worden gebracht steeds zijn voorzien van een label waarop duidelijk is vermeld dat het om door [naam 2] geherstoffeerde exemplaren gaat. [naam 1] heeft nog wel aangevoerd dat zo’n label na de verkoop van het meubel kan losraken, waardoor “post sale” verwarring zou kunnen ontstaan, maar naar het oordeel van de rechtbank kan dat niet afdoen aan de omstandigheid dat [naam 2] daarmee heeft gedaan wat redelijkerwijs mogelijk is om duidelijk te maken dat het gaat om niet onder controle van de merkhouder gereviseerde waren. 4.3.4. De conclusie moet dan zijn dat de op het merkrecht gegronde vorderingen van [naam 1] moeten worden afgewezen, voor zover deze betrekking hebben op door [naam 2] geherstoffeerde oorspronkelijk door [naam 1] in de Europese Gemeenschap of de Europese Economische Ruimte in het verkeer gebrachte exemplaren. 4.4. Merkenrecht II 4.4.1. [naam 1] heeft gesteld dat [naam 2] niet alleen oorspronkelijk van haar afkomstige meubels na herstoffering in het verkeer brengt, maar ook exemplaren die niet door haar of met haar toestemming zijn gefabriceerd en in het verkeer gebracht. Ter onderbouwing van haar stellingen heeft [naam 1] gesteld dat zij een Chaplin heeft doen bestellen bij [naam 2] en dat, bij levering, gebleken is dat het betreffende meubel op tal van punten afweek van het origineel. [naam 1] heeft haar stelling onderbouwd met een factuur waaruit de levering van een Chaplin door [naam 2] Design blijkt en een verklaring van de heer [naam 4], de bestuurder van [naam 1], waarin deze uiteenzet op welke punten de door hem bekeken, van [naam 2] afkomstige, Chaplin afwijkt van het origineel. Daarnaast heeft [naam 1] ter gelegenheid van het
beslag een poef aangetroffen die niet origineel was. Ter comparitie heeft de heer [naam 4] aangewezen op welke punten de poef afweek van originele van [naam 1] afkomstige exemplaren. 4.4.2. [naam 2] heeft niet betwist dat het door [naam 1] beschreven exemplaar van Chaplin een vervalsing was, maar wel dat deze van haar afkomstig was. Aan dat verweer gaat de rechtbank voorbij. In het licht van de door [naam 1] overgelegde factuur komt aan die blote, niet nader onderbouwde, betwisting geen gewicht toe. Vervolgens heeft [naam 2] gesteld dat zij in beginsel tweedehands Charlys en Chaplins koopt, maar dat zij onvoldoende expertise bezit om de originelen van goede vervalsingen te kunnen onderscheiden, en dat haar dat ook niet kan worden tegengeworpen. Ook dat verweer van kan de rechtbank niet volgen. De handelaar die ervoor kiest om tweedehands meubelen onder de naam van de merkhouder in het verkeer te brengen, heeft er op toe te zien dat het ook inderdaad door of met toestemming van de merkhouder in het verkeer gebrachte exemplaren betreft. Niet in geschil is dat [naam 2] niet gerechtigd is niet van [naam 1] afkomstige meubelen van het type Charly of Chaplin onder het teken [naam 1] in het verkeer te brengen. 4.4.3. Voor zover de vordering van [naam 1] ziet op een verbod aan [naam 2] tot het in het verkeer brengen onder het teken [naam 1] van niet door [naam 1] in de Europese Gemeenschap of de Europese Economische Ruimte in het verkeer gebrachte meubelen van het type Charly of Chaplin zal deze worden toegewezen. Nu tegen de hoofdelijke veroordeling geen verweer is gevoerd, komt de vordering ook op dit punt voor toewijzing in aanmerking. De rechtbank zal de gevorderde dwangsom beperken en maximeren als in het dictum vermeld. 4.4.4. Niet gesteld of overigens aannemelijk is geworden dat [naam 2] meer niet-originele exemplaren in het verkeer heeft gebracht of thans in voorraad heeft dan de aan [naam 1] geleverde Chaplin en de aangetroffen poef. De rechtbank zal om die reden de vordering tot afgifte beperken tot de poef en de overige nevenvorderingen afwijzen. 4.5. Slaafse nabootsing 4.5.1. Tot slot heeft [naam 1] haar vorderingen nog doen steunen op onrechtmatige daad. Daartoe heeft [naam 1] gesteld dat de geherstoffeerde exemplaren moeten worden aangemerkt als slaafse nabootsingen van de door [naam 1] op de markt gebrachte meubelen. 4.5.2. De vorderingen van [naam 1], voor zover gegrond op slaafse nabootsing kunnen niet slagen. De door [naam 2] in het verkeer gebrachte Charly en Chaplin zijn immers geen nabootsingen van door [naam 1] op de markt gebrachte meubelen, maar gereviseerde originelen, zoals hiervoor onder 4.3 beschreven. 4.6. Proceskosten 4.6.1. Nu partijen over en weer gedeeltelijk in het gelijk en gedeeltelijk in het ongelijk worden gesteld zal de rechtbank de proceskosten compenseren aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt. 5 De beslissing Pagina 6 van 7
278
IEPT20130703, Rb Amsterdam, Charly en Chaplin
www.boek9.nl
De rechtbank 5.1. veroordeelt [naam 2] hoofdelijk binnen 24 uur na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het onder nummer 0491696 ingeschreven Benelux woordmerk [naam 1] van [naam 1] Holding B.V. te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder te staken en gestaakt te houden het onder het merk [naam 1] verkopen of ter verkoop aanbieden of anderszins in het verkeer brengen van stoelen van het type Charly of Chaplin, zoals in dit vonnis in r.o. 2.2 afgebeeld, die niet door of met toestemming van de merkhouder [naam 1] Holding B.V. in de Europese Gemeenschap of de Europese Economische Ruimte in het verkeer zijn gebracht, zulks op verbeurte van een dwangsom van € 1.000,00 per overtreding of naar keuze van [naam 1] Holding B.V. voor ieder dag dat de overtreding voortduurt, met een maximum van € 25.000,00; 5.2. veroordeelt [naam 2] hoofdelijk binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis aan [naam 1] af te geven de niet door of met toestemming van [naam 1] Holding B.V. in de Europese Gemeenschap of de Europese Economische Ruimte in het verkeer gebrachte, poef, bedoeld in r.o.4.4.1. van dit vonnis, zulks op verbeurte van een dwangsom van € 100,00 per dag dat [naam 2] nalatig is aan dit deel van het vonnis te voldoen, tot een maximum van € 5.000,00; 5.3. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; 5.4. wijst af het meer of anders gevorderde; 5.5. compenseert de proceskosten, aldus dat ieder partij de eigen kosten draagt. Dit vonnis is gewezen door mr. G.H. Marcus, mr. C.H. Rombouts en mr. K. Mans en in het openbaar uitgesproken op 3 juli 2013.
Pagina 7 van 7 279
IEPT20130813, Hof Den Haag, Bang & Olufsen v Loewe
www.boek9.nl
Hof Den Haag, 13 augustus 2013, Bang & Olufsen v Loewe
Bang & Olufsen BeoVision 10
Inhoud van registratie als geheel bepaalt voor de geïnformeerde gebruiker de algemene indruk en beschermingsomvang modelrecht; inclusief in beginsel zij- en achterkant • Met dit systeem en de daarmee gediende rechtszekerheid verdraagt zich niet dat de rechthebbende zich naar keuze op één of meer van de geregistreerde afbeeldingen zou kunnen beroepen, met uitsluiting van de andere. Voor zover B&O bedoelt te betogen dat het haar vrijstaat een beroep te doen op één model uit een meervoudig depot, stuit dat betoog daarop af dat in het onderhavige geval geen sprake is van een meervoudig depot (een depot van meerdere modellen), maar van een enkelvoudig depot waarin meerdere afbeeldingen van het model zijn opgenomen. • Zoals hiervoor is overwogen, dient ervan uitgegaan te worden dat de geïnformeerde gebruiker in hoge mate aandachtig is en ook op de details let. Daarmee strookt dat hij ook aandacht zal besteden aan de zij- en achterkant van het model, indien het depot daarvan afbeeldingen bevat. De beschermingsomvang van het model wordt immers mede daardoor bepaald. Dit is slechts anders indien de zij- en/ of achterkant van het voortbrengsel bij normaal gebruik niet zichtbaar zou(den) zijn (zie de considerans van de GModVo, onder 12). Beoordeling inbreuk en feitelijke uitvoering model: • daadwerkelijk verhandelde voortbrengsel waarop het model is toegepast mag in aanmerking mag worden genomen voor zover dit een bevestiging oplevert van hetgeen uit het model zoals ingeschreven blijkt, dus enkel ter verduidelijking, teneinde reeds eerder getrokken conclusies te bevestigen
Loewe Reference ID MODELRECHT Geïnformeerde gebruiker • de consument of handelaar die geïnteresseerd is in flatscreen televisies in het duurste segment (waartoe zowel de BeoVision 10 als de Reference ID behoren). Hij kent de diverse modellen uit het vormgevingserfgoed Aan te nemen valt dat deze geïnformeerde gebruiker door zijn ervaring (de consument) of kennis van de bedrijfstak (de handelaar) niet alleen bekend is met de diverse modellen in het duurste segment, maar ook de modellen kent uit het goedkope en middensegment. Voorts acht het hof voorshands aannemelijk dat de geïnformeerde gebruiker ook bekend is met modellen die niet plat zijn, maar een diepte van enige omvang hebben. Immers, gesteld noch gebleken is dat het gaat om gescheiden markten. Anders dan Loewe betoogt, ziet het hof geen aanleiding te veronderstellen dat de geïnformeerde gebruiker andere elektronica met een scherm bij zijn beoordeling zal betrekken.
Geen inbreuk: andere algemene indruk: • in de Reference ID ontbreken de kenmerken die het model onderscheiden van het vormgevingserfgoed. AUTEURSRECHT Geen inbreuk auteursrecht conform modelrechtelijke bevindingen • Naar voorlopig oordeel van het hof vormen de kenmerken die het eigen karakter van het model bepalen (rov. 22) tevens auteursrechtelijke beschermde trekken van de BeoVision 10. • Uit hetgeen het hof met betrekking tot het model heeft overwogen, volgt dat het de stelling dat de BeoVision 10 haaks staat op alle heersende trends en daarmee een hoge mate van oorspronkelijkheid heeft, niet deelt voor zover het gaat om de kenmerken die ook uit het model blijken. Voorts is het hof op gelijke gronden als waarop het oordeelt dat de Reference ID een andere algemene indruk maakt dan het model, van oordeel dat de verschillen tussen de Reference ID en de BeoVision 10 van dien Pagina 1 van 12
280
IEPT20130813, Hof Den Haag, Bang & Olufsen v Loewe
www.boek9.nl
aard zijn dat de beide televisies een andere totaalindruk maken. Dit geldt ook indien niet de geïnformeerde gebruiker uit het modelrecht als maatman wordt genomen, maar de ' gemiddelde consument'. Hoewel deze laatste in mindere mate aandachtig is en minder op de details let dan de geïnformeerde gebruiker, zal de gemiddelde consument de mate van oorspronkelijkheid van de BeoVision 10 en het vormgevingserfgoed, alsook de verschillen tussen de BeoVision 10 en de Reference ID naar 's hofs voorlopig oordeel niet anders beoordelen dan de geïnformeerde gebruiker. Het tegendeel is ook niet gesteld. PROCESRECHT € 246.967 Proceskosten twee instanties • veroordeelt B&O in de kosten van het geding in eerste aanleg en begroot deze tot op 21 januari 2013 aan de zijde van Loewe op een bedrag van € 100.456,51; • veroordeelt B&O in de kosten van het hoger beroep, aan de zijde van Loewe begroot op € 146.511 ,53;
Vindplaatsen: Hof Den Haag, 13 augustus 2013 (T.H. Tanja-van den Broek, J.E.H.M. Pinckaers en S.J. Schaafsma) Afdeling civiel recht Zaaknummer : 200.122.433/01 Zaak/rolnummer Rb : C/09/432020/KG ZA 12-1331 arrest van 13 augustus 2013 inzake de rechtspersoon naar Deens recht BANG & OLUFSEN A/S, gevestigd te Struer, Denemarken, appellante, tevens geïntimeerde in voorwaardelijk incidenteel beroep, hierna te noemen: B&O, advocaat: mr. T. Cohen Jehoram te Amsterdam, tegen l. LOEWE OPTA NEDERLAND B.V., gevestigd te Utrecht, hierna te noemen: Loewe Nederland, 2. de rechtspersoon naar Duits recht LOEWE OPTA GmbH, gevestigd te Kronach, Duitsland, hierna te noemen: Loewe GmbH, 3. de rechtspersoon naar Duits recht LOEWE AG, gevestigd te Kronach, Duitsland, hierna te noemen: Loewe AG, geïntimeerden, tevens appellanten in het voorwaardelijk incidenteel beroep, hierna gezamenlijk te noemen: Loewe (in enkelvoud), advocaat: mr. L.Ph.J. van Utenhove te 's-Gravenhage. Verloop van het geding Bij exploot van 18 februari 2013 is B&O in hoger beroep gekomen van het tussen partijen gewezen vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag van 21 januari 2013. Daarbij heeft B&O elf grieven tegen het vonnis waarvan beroep aangevoerd. Ter rolle van 26 februari 2013 heeft B&O een conclusie van eis in hoger beroep, tevens houdende
vermeerdering van eis, met producties genomen. Bij memorie van antwoord, tevens memorie van grieven in het voorwaardelijk incidenteel appel, tevens akte houdende overlegging producties, heeft Loewe de grieven bestreden en heeft zij, onder aanvoering van één grief, voorwaardelijk incidenteel beroep ingesteld. Bij memorie van antwoord in het voorwaardelijk incidenteel appel heeft B&O de grief bestreden. Op 28 mei 2013 heeft Loewe drie televisies doen deponeren, te weten: één exemplaar van de (hierna in rov. 1.3 te noemen) BeoVision 10, met een wit luidsprekerfront en op een voet, en twee exemplaren van de Reference ID (zie hierna, rov. 1.4), beide met een zwart luidsprekerfront, waarvan één met een zilverkleurige, en één met een houten omlijsting. De laatste staat op een voet. Op 30 mei 2013 hebben partijen de zaak doen bepleiten, B&O door haar voornoemde advocaat en mr. E.J. Morée, advocaat te Amsterdam, en Loewe door mrs. M.L.J. van de Braak en F.W.E. Eijsvogels, advocaten te Amsterdam, allen aan de hand van pleitnotities die aan het procesdossier zijn toegevoegd. Daarbij zijn uit de pleitnota zijdens B&O de nrs. 27- 30 en uit de pleitnota zijdens Loewe de nrs. 83 en verder niet voorgedragen. Door beide partijen zijn ter gelegenheid van het pleidooi aanvullende stukken ingediend, die in het van de pleitzitting opgemaakte proces-verbaal zijn gespecificeerd. Voorts heeft B&O ter zitting drie voorwerpen gedeponeerd, te weten: twee kartonnen schaalmodellen van respectievelijk het hierna, onder 1.2, te noemen model en de Reference ID en één zwart luidsprekerfront ten behoeve de BeoVision 10. Vervolgens hebben partijen op 2 juli 2013 een akte genomen naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van 31 mei 2013 in de zaak Apple/Samsung (LJN BZ 1983 ). Arrest is bepaald op heden. Beoordeling van het beroep Inleiding 1. De door de voorzieningenrechter in rov. 2.1 tot en met 2.7 van het bestreden vonnis vastgestelde feiten zijn niet weersproken. Aan die vaststelling, alsmede aan hetgeen in hoger beroep nog is aangevoerd en onweersproken is gebleven, wordt het volgende ontleend. 1.1. B&O is een Deense producent van technisch hoogwaardige audio- en videoproducten, zoals televisies. 1.2. B&O is houdster van het op 29 juli 2009 onder nummer 001595521-0001 ingeschreven Gemeenschapsmodel voor 'Televisietoestellen' (hierna ook: het model). Het model roept prioriteit in van 27 maart 2009 op basis van de Deense aanvrage DK 2009 00046.1 Bij de registratie behoren de volgende tekeningen:
Pagina 2 van 12 281
IEPT20130813, Hof Den Haag, Bang & Olufsen v Loewe
www.boek9.nl
1.4. Loewe richt zich eveneens op de productie en verkoop van audio- en videoproducten. Tijdens de consumentenelektronicabeurs in Berlijn (de IF A, die werd gehouden tussen 3 1 augustus en 5 september 20 12) heeft Loewe haar nieuwste flat screen televisie gepresenteerd, de Loewe Reference ID. 'ID' staat voor 'Individual Design'. Ook deze televisie kan geheel aangepast worden aan de (woon )st ij I van de consument. Zo zijn er luidsprekercovers in verschillende designs en materialen, waaronder leder, kan het frame bestaan uit diverse materialen zoals hout of aluminium en is de televisie plaatsbaar op een voet of kan deze door middel van een standaard, als ware het een fotolijst, in de kamer gezet worden; het aan een muur ophangen van de televisie is ook mogelijk. Voorbeelden van uitvoeringsvormen van de Reference ID zijn de volgende:
1.3. B&O brengt sinds eind 2009 een flat screen televisie op de markt onder de naam BeoVision 10. Daarin zijn de kenmerken van het model belichaamd. Voor de BeoVision 10 zijn verschillende soorten frames en verschillende kleuren luidsprekerfronten beschikbaar. Hierdoor kan het uiterlijk van de Beo Vision 10 worden aangepast aan de omgeving en de eigen smaak. De BeoVision 10 kan aan de muur worden gehangen, maar is ook verkrijgbaar met een voet. De BeoVision 10 is onder meer verkrijgbaar in de volgende uitvoeringsvormen: Pagina 3 van 12 282
IEPT20130813, Hof Den Haag, Bang & Olufsen v Loewe
www.boek9.nl
l.5. B&O is van mening dat de Loewe Reference ID inbreuk maakt op haar modelrecht alsook op het auteursrecht ten aanzien van het ontwerp van de BeoVision 10. Op 19 november 2012 heeft B&O Loewe gesommeerd de inbreuk op haar uitsluitende rechten te staken en gestaakt te houden. Loewe AG heeft op 26 november 2012 schriftelijk aangegeven aan de sommatie geen gehoor te geven. 1.6. Loewe brengt de Reference ID sinds begin 2013 in diverse EU-landen op de markt. 2. De voorzieningenrechter heeft, na te hebben vastgesteld dat hij ten aanzien van alle gedaagden internationale bevoegdheid heeft, ook wat betreft de gevraagde grensoverschrijdende voorzieningen, de vorderingen afgewezen. Hij was voorshands van oordeel dat de Reference ID ten opzichte van het model een andere algemene indruk maakt, zodat van inbreuk op dat model geen sprake is. De op het auteursrecht gebaseerde vorderingen heeft hij afgewezen op de grond dat B&O niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij auteursrechthebbende is op de BeoVision 10. 3. In het principale beroep hebben de grieven 1 tot en met 6 betrekking op de afwijzing van de vordering gegrond op het modelrecht In grief 7 klaagt B&O over het buiten beschouwing laten van stukken door de voorzieningenrechter. De grieven 8 en 9 zien op het auteursrecht. Met grief 10 beoogt B&O het geschil in volle omvang aan het hof voor te leggen. Grief 11 ten slotte betreft de hoogte van de in eerste aanleg aan toegewezen proceskostenvergoeding. Met haar grief in het voorwaardelijk incidentele beroep benadrukt Loewe haar verweer dat de op het auteursrecht gestoelde vorderingen in ieder geval moeten worden afgewezen voor andere landen dan Nederland, omdat het auteursrecht niet geharmoniseerd is en niet vastgesteld kan worden dat de BeoVision 10 naar het recht van andere (EU-)landen dan Nederland een auteursrechtelijk beschermd werk is en/of dat daarop met de Reference ID inbreuk wordt gemaakt. Bevoegdheid 4. Het hof dient ambtshalve vast te stellen of en in hoeverre de Nederlandse rechter (rechtbank voor het gemeenschapsmodel) internationaal bevoegd is tot kennisneming van de ingestelde vorderingen. Het hof oordeelt, net als de voorzieningenrechter dat dit ten aanzien van alle ge誰ntimeerden het geval is, ook voor zover met de vorderingen grensoverschrijdende voorzieningen worden gevraagd. Voor zover het gaat om de vorderingen betreffende inbreuk op het Gemeenschapsmodel is deze bevoegdheid ten aanzien van de in Nederland gevestigde verweerder (Loewe Nederland) gebaseerd op artikel 82 lid 1 juncto 90 lid 3 Verordening (EG) Nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende de gemeenschapsmodellen (hierna: GModVo), en ten aanzien van de in Duitsland gevestigde verweerders (Loewe GmbH en Loewe AG) op artikel 79 GModVo juncto artikel 6 sub 1 Verordening (EG) Nr. 44/2001 (hierna: EEX-Verordening). In dat verband overweegt het hof dat bevoegdheid op grond van artikel 6 sub 1 EEX-Verdrag/Verordening in beginsel territoriaal
onbeperkt is, en dat in het kader van voorlopige voorzieningen (artikel 90 lid 3 van) de GModVo daaraan niet afdoet. Voor zover het gaat om de vorderingen betreffende auteursrechtinbreuk is de internationale bevoegdheid ten aanzien van Loewe Nederland gebaseerd op artikel 2 EEX-Verordening, en ten aanzien van Loewe GmbH en Loewe AG op artikel 6 sub 1 EEX-Verordening. Bij dit alles merkt het hof op dat Loewe niet (langer) betwist dat, ook in de auteursrechtelijke context, sprake is van 'eenzelfde situatie rechtens' in het kader van artikel6 sub 1 EEX-Verordening (vgl. HvJEU 1 december 2011, C-145110, Painer). De processuele grief 5. In grief 7 beklaagt B&O zich erover dat de voorzieningenrechter bij pleidooi door B&O overgelegde stukken buiten beschouwing heeft gelaten. Behandeling van de daartegen gerichte klacht kan achterwege blijven. De desbetreffende stukken zijn immers in hoger beroep alsnog overgelegd, zodat het hof de beoordeling van de grieven mede daarop kan gronden. B&O mist om die reden belang bij haar grief. Het modelrecht; inleiding 6. In de onderhavige zaak is onder meer de vraag aan de orde of Loewe met het op de markt brengen van de Reference ID inbreuk maakt op het model. Aangezien het gaat om een Gemeenschapsmodel dient die vraag te worden beantwoord met toepassing van de GModVo. De geldigheid van het model wordt niet bestreden. Beoordeeld dient dus te worden of de Reference 10 valt binnen de beschermingsomvang van het model. Daartoe dient allereerst te worden vastgesteld hoe groot die beschermingsomvang is. Partijen erkennen dat in dat kader een vergelijking dient te worden gemaakt tussen het model en het vormgevingserfgoed (de modellen die voorafgaand aan de aanvrage of de prioriteitsdatum aan het publiek ter beschikking waren gesteld, art. 6 GModVo). Dat dit juist is blijkt uit het arrest van de Hoge Raad van 31 mei 2013 in de zaak Apple/Samsung, LJN BZ1983. Daarin overwoog de Hoge Raad onder meer (rov. 4.3): "(. . .) bestaat immers tussen de beantwoording van de vragen of een model geldig is, en wat de beschermingsomvang daarvan is, in die zin verband dat, indien vaststaat dat een model geldig is, de beschermingsomvang daarvan (i) afhankelijk is van de af5tand die bestaat tussen het model en eerdere soortgelijke modellen, en (ii) ten opzichte van latere modellen niet groter is dan de afstand die bestaat tussen het model en eerdere soortgelijke modellen." En (rov. 4.8): "Bij de beoordeling van de (. . .) klachten wordt voorop gesteld dat zij, zoals uit hetgeen hiervoor in 4.3 is overwogen volgt, op een onjuiste rechtsopvatting berusten voor zover zij verdedigen dat de afstand die bestaat tussen het model waarvan de bescherming wordt ingeroepen en eerdere anticiperende modellen uit het vormgevingserfgoed, uitsluitend van belang is bij de beantwoording van de vraag of het model nietig is, en niet (opnieuw)bij de beoordeling van de beschermingsomvang daarvan. " Pagina 4 van 12
283
IEPT20130813, Hof Den Haag, Bang & Olufsen v Loewe
www.boek9.nl
In dit arrest verwierp de Hoge Raad voorts de klacht tegen de wijze van vergelijking tussen het model en het vormgevingserfgoed zoals toegepast door dit hof in voormelde zaak (arrest van 24 januari 2012, LJN BV1612), te weten de vaststelling van de mate waarin elk van de kenmerkende elementen van het model voorkwam in de modellen uit het vormgevingserfgoed van de betrokken sector (in het bijzonder een zestal modellen waarop door Samsung een beroep was gedaan). De Hoge Raad overwoog in rov. 4.4 ten aanzien van het door het hof verrichte onderzoek, door de Raad weergegeven in rov. 3.4 onder (a) van zijn arrest, dat dit op een juiste rechtsopvatting berust. Bij de beoordeling van de onderhavige zaak zal het hof de aldus door de Hoge Raad juist bevonden toetsingsmaatstaven tot uitgangspunt nemen. Het modelrecht; de grieven Grief 1: de geïnformeerde gebruiker 7. In haar eerste grief maakt B&O bezwaar tegen de overweging van de voorzieningenrechter dat de geïnformeerde gebruiker tevens op de details zal letten en dat dit tot consequentie heeft dat eerder moet worden aangenomen dat het model/voortbrengsel een andere algemene indruk maakt. B&O betoogt dat de overweging in het laatste zinsdeel in strijd is met de bedoeling van de Europese wetgever, te weten een hoge geldigheidsdrempel, met als consequentie een hoog beschermingsniveau. Verder stelt B&O dat de voorzieningenrechter heeft veronachtzaamd dat de geïnformeerde gebruiker bij zijn vergelijking tussen het model en het aangevallen voortbrengsel verschillende omstandigheden meeweegt, waaronder het vormgevingserfgoed, de aard van het voortbrengsel, de betrokken bedrijfstak en de vrijheid van de ontwerper. 8. De door de voorzieningenrechter gehanteerde omschrijving van de geïnformeerde gebruiker is juist. Deze is immers ontleend aan het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) van 20 oktober 2011, C-281/10, NJ 2012,443 in de zaak Pepsico/Grupo Promer. In rov. 53 van dat arrest heeft het HvJEU de geïnformeerde gebruiker omschreven als een gebruiker die niet slechts gemiddeld, maar in hoge mate aandachtig is, hetzij door zijn persoonlijke ervaring, hetzij door zijn uitgebreide kennis van de betrokken sector. In rov. 59 heeft het HvJEU daaraan toegevoegd dat de geïnformeerde gebruiker weliswaar niet de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument is die een model gewoonlijk als geheel waarneemt en niet op de verschillende details ervan let, maar dat het evenmin gaat om de vakman die in detail de minieme verschillen die mogelijkerwijs tussen de conflicterende modellen bestaan, kan onderscheiden. Het bijvoeglijke naamwoord "geïnformeerde" suggereert volgens het HvJEU dan ook dat de gebruiker, zonder een ontwerper of technisch deskundige te zijn, de in de betrokken sector bestaande verschillende modellen kent, een zekere kennis bezit met betrekking tot de elementen die deze modellen over het algemeen bevatten, en door zijn
belangstelling voor de betrokken voortbrengselen blijk geeft van een vrij hoog aandachtsniveau bij gebruik ervan. De toevoeging van de voorzieningenrechter (in navolging van dit hof in zijn hiervoor genoemde arrest in de zaak Apple/Samsung, rov. 9.2) dat de aldus tot uitgangspunt genomen kennis en het aandachtsniveau van de geïnformeerde gebruiker tot gevolg heeft dat eerder moet worden aangenomen dat het model/voortbrengsel een andere algemene indruk wekt, heeft geen andere strekking dan dat het in aanmerking nemen, door de geïnformeerde gebruiker, van detailverschillen, er eerder toe kan leiden dat het model ten opzichte van het model/de modellen of het voortbrengsel/de voortbrengselen waarmee het vergeleken wordt een andere algemene indruk maakt, dan wanneer een en ander zou worden bezien vanuit het perspectief van de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument die een model als geheel waarneemt en niet op de verschillende details ervan let. In zoverre faalt de grief. 9. Juist is dat, zoals B&O betoogt, bij de vaststelling van de afstand - vanuit het perspectief van de geïnformeerde gebruiker - tussen het model en het vormgevingserfgoed, rekening dient te worden gehouden met de aard van het voortbrengsel waarop het model is toegepast of waarin het is verwerkt, de bedrijfstak waarmee het is verbonden en de vrijheid van de ontwerper (considerans onder 14 van de GModVo). Anders dan B&O veronderstelt behoeft evenwel niet steeds expliciet te worden overwogen dat en in hoeverre deze factoren zijn meegewogen. Dat zij zijn meegewogen kan in het oordeel over het eigen karakter en de beschermingsomvang van het model besloten liggen. In hoeverre de rechter daaraan in zijn motivering afzonderlijke aandacht dient te besteden hangt mede af van het partijdebat daaromtrent. In lijn hiermee zal het hof bij de beoordeling van de verdere grieven waar nodig aandacht besteden aan de genoemde factoren. 10. Als geïnformeerde gebruiker moet in het onderhavige geval worden beschouwd de consument of handelaar die geïnteresseerd is in flatscreen televisies in het duurste segment (waartoe zowel de BeoVision 10 als de Reference ID behoren). Hij kent de diverse modellen uit het vormgevingserfgoed. Aan te nemen valt dat deze geïnformeerde gebruiker door zijn ervaring (de consument) of kennis van de bedrijfstak (de handelaar) niet alleen bekend is met de diverse modellen in het duurste segment, maar ook de modellen kent uit het goedkope en middensegment. Voorts acht het hof voorshands aannemelijk dat de geïnformeerde gebruiker ook bekend is met modellen die niet plat zijn, maar een diepte van enige omvang hebben. Immers, gesteld noch gebleken is dat het gaat om gescheiden markten. Anders dan Loewe betoogt, ziet het hof geen aanleiding te veronderstellen dat de geïnformeerde gebruiker andere elektronica met een scherm bij zijn beoordeling zal betrekken.
Pagina 5 van 12 284
IEPT20130813, Hof Den Haag, Bang & Olufsen v Loewe
www.boek9.nl
Grieven 2 en 3: in aanmerking te nemen afbeeldingen uit de modelregistratie 11. In haar tweede grief betoogt B&O dat de voorzieningenrechter ten onrechte alle tekeningen uit de modelregistratie in aanmerking heeft genomen, waar B&O zich op slechts één van die tekeningen (genummerd 0001.3) heeft beroepen. Volgens B&O leidt deze benadering ertoe (i) dat de positie van de modelrechthebbende verzwakt naarmate hij meer dan één tekening in zijn modelregistratie vastlegt, (ii) dat concurrenten en/of andere producenten op zeer eenvoudige wijze de modelregistratie kunnen omzeilen, en is zij in strijd met (iii) de bestendige praktijk om alle zes zijden of gezichtspunten van een gemeenschapsmodel vast te leggen en (iv) het systeem van meervoudige depots. 12. De grief faalt. Degene die een modelregistratie verricht beoogt daarmee het uiterlijk van (een deel van) een voortbrengsel te beschermen tegen navolging. Het is aan hem om te bepalen welke kenmerken van het voortbrengsel hij aldus onder bescherming wil stellen. Hij dient in elk geval één afbeelding van het model in de aanvraag op te nemen, alsmede een opgave van het voortbrengsel waarin het model verwerkt zal worden of waarop het zal worden toegepast. Hij kan er voorts voor kiezen meerdere afbeeldingen, al dan niet van de verschillende aanzichten van het voortbrengsel, in de registratie te doen opnemen en/of een beschrijving van de afbeelding(en) (zie art. 1 van Verordening (EG) Nr. 2245/2002 van de Commissie van 21 oktober 2002 tot uitvoering van de GModVo). De inhoud van de registratie als geheel bepaalt - voor de geïnformeerde gebruiker, die het register raadpleegt - de algemene indruk, en daarmee de beschermingsomvang van het model (art. 10 GModVo ). Met dit systeem en de daarmee gediende rechtszekerheid verdraagt zich niet dat de rechthebbende zich naar keuze op één of meer van de geregistreerde afbeeldingen zou kunnen beroepen, met uitsluiting van de andere. Voor zover B&O bedoelt te betogen dat het haar vrijstaat een beroep te doen op één model uit een meervoudig depot, stuit dat betoog daarop af dat in het onderhavige geval geen sprake is van een meervoudig depot (een depot van meerdere modellen), maar van een enkelvoudig depot waarin meerdere afbeeldingen van het model zijn opgenomen. 13. B&O betoogt subsidiair dat het vooraanzicht van het model vele malen zwaarder zou moeten wegen dan de andere aanzichten. Daarop aansluitend bepleit B&O in haar derde grief dat (bij de vaststelling van de beschermingsomvang en beoordeling van de inbreukvraag) doorslaggevende, althans tenminste aanzienlijk grotere waarde moet worden gehecht aan de algemene indruk die het model wekt bij normaal gebruik, welk gebruik B&O omschrijft als het vanaf een aantal meter afstand naar de voorzijde van de televisie kijken. 14. Zoals hiervoor is overwogen, dient ervan uitgegaan te worden dat de geïnformeerde gebruiker in hoge mate aandachtig is en ook op de details let. Daarmee strookt dat hij ook aandacht zal besteden aan de zij- en
achterkant van het model, indien het depot daarvan afbeeldingen bevat. De beschermingsomvang van het model wordt immers mede daardoor bepaald. Dit is slechts anders indien de zij- en/ of achterkant van het voortbrengsel bij normaal gebruik niet zichtbaar zou(den) zijn (zie de considerans van de GModVo, onder 12). Dienovereenkomstig zal de geïnformeerde gebruiker- behoudens even genoemde uitzondering- bij zijn vergelijking van het model met het vormgevingserfgoed en van het model met daarna op de markt verschenen modellen, ook letten op de zij- en de achterkant van het voortbrengsel waarop het model is toegepast of waarin het is verwerkt en van latere voortbrengsels. In het onderhavige geval staat vast dat zowel de BeoVision 10 (waarin het model is belichaamd), als de Reference ID, hetzij aan de muur kan worden gehangen, hetzij (op een standaard) kan worden neergezet. In beide scenario's is in elk geval de zijkant zichtbaar. Voor zover B&O aanvoert dat 'normaal gebruik' beperkt is tot het frontaal voor de televisie zitten, verwerpt het hof dat betoog. Het hof acht aannemelijk dat de geïnformeerde gebruiker, wanneer deze televisie kijkt, dat niet alleen frontaal, maar ook (wel eens) schuin voor de televisie zittend zal doen. Daarnaast acht het hof aannemelijk dat normaal gebruik tevens omvat de waarneming van de televisie wanneer deze is uitgeschakeld, derhalve als onderdeel van het interieur. Alsdan zijn, ongeacht de wijze van plaatsing (hangend of staand), over het algemeen ook de zijkanten zichtbaar. Wanneer de televisie niet is opgehangen, maar neergezet, kan- afhankelijk van de wijze van neerzetten in meer of mindere mate- ook de achterzijde zichtbaar zijn. Iets anders is dat de aard van het voortbrengsel (een televisie) meebrengt dat het aanzicht van de voorzijde bij de geïnformeerde gebruiker relatief meer gewicht in de schaal zal leggen. Maar dat dit "vele malen meer" zou moeten zijn, of doorslaggevend, is onjuist. In zoverre falen de grieven 2 en 3. Grieven 3 tot en met 6: beschermingsomvang; inbreuk? 15. De grieven 3 voor het overige en 4 tot en met 6 betreffen de vaststelling van de beschermingsomvang van het model en de beantwoording van de vraag of de Reference ID daarop inbreuk maakt. Bij de beoordeling van deze grieven wordt voorop gesteld dat tussen partijen niet in geschil is dat de BeoVision 10 een voortbrengsel is waarop het model is toegepast. In het eerder genoemde Pepsico-arrest heeft het HvJEU in dat verband overwogen dat geen sprake is van een onjuiste rechtsopvatting wanneer bij de beoordeling van de algemene indruk die door de betrokken modellen wordt gewekt, de daadwerkelijk verhandelde voortbrengselen waarop deze modellen betrekking hebben, in aanmerking worden genomen (rov. 73). Uit hetgeen het HvJEU in rov. 74 daaraan heeft toegevoegd heeft het hof Den Haag afgeleid (i) dat het daadwerkelijk verhandelde voortbrengsel waarop het model is toegepast in aanmerking mag worden genomen voor zover dit een bevestiging Pagina 6 van 12
285
IEPT20130813, Hof Den Haag, Bang & Olufsen v Loewe
www.boek9.nl
oplevert van hetgeen uit het model zoals ingeschreven blijkt, dus enkel ter verduidelijking, teneinde reeds eerder getrokken conclusies te bevestigen, zodat (ii) niet kan worden aangenomen dat elementen die niet uit het model, zoals ingeschreven, blijken een rol kunnen spelen bij de beoordeling van de algemene indruk die het model wekt (vgl. Hof's-Gravenhage 13 december 2011, LJN BU8147). Voorts is van belang de overweging van het HvJEU dat de geïnformeerde gebruiker de modellen zo mogelijk rechtstreeks zal vergelijken (rov. 55). Tussen partijen is niet in geschil dat de geïnformeerde gebruiker ook in het onderhavige geval in staat zal zijn het model (en ter bevestiging: de BeoVision 10) en de Reference ID rechtstreeks te vergelijken. Kenmerken van het model 16. De voorzieningenrechter heeft in rov. 4.19 vastgesteld dat het model uit de volgende kenmerkende elementen bestaat: A. een vierkante vormgeving van het oppervlak van scherm en luidsprekerfront gezamenlijk; B. een zichtbaar rechthoekig luidsprekerfront aan de onderzijde van het oppervlak dat ten opzichte van het oppervlak uitsteekt, in hoogte ongeveer l/3 van het oppervlak beslaat en aan de zij- en onderkant een substantiële ruimte openlaat tot het frame; C. een frame, met een opstaande rand, bestaande uit twee delen die aan de bovenzijde spits naar elkaar toelopen; D. de achterzijde van het model bestaat aan de onderzijde uit twee uitstekende delen, welke verspringen in hoogte. Voorts zijn er bovenaan, in het midden en onderaan drie horizontaal verlopende (ventilatie)strepen zichtbaar. Uit rov. 4.18 blijkt dat de voorzieningenrechter voorts als kenmerk in aanmerking heeft genomen dat het scherm zich uitstrekt tot aan het frame. Dat laatste wordt door 8&0 in haar derde grief bestreden. Voor zover 8&0 zou bedoelen dat uit de betreffende afbeeldingen niet valt afte leiden dat het beeldscherm zich tot aan het frame uitstrekt, heeft zij daarin gelijk: in de afbeeldingen is niet aangegeven waar het beeldscherm zich onder de oppervlakte van het scherm bevindt. Wel zal de geïnformeerde gebruiker uit de afbeeldingen van de voorzijde van het model afleiden dat dit bestaat uit een glad oppervlak ("scherm") dat zich aan alle zijden uitstrekt tot aan het frame. B&O maakt verder bezwaar tegen de overweging van de voorzieningenrechter in rov. 4.18 dat B&O met "de schaduwrand" kennelijk doelt op de opstaande rand van het frame. Volgens 8&0 volgt de door haar genoemde schaduwrand uit de dubbele streep aan de binnenzijde van het frame. Naar 's hofs voorlopig oordeel zal de geïnformeerde gebruiker de dubbele streep aan de binnenzijde van het frame opvatten als het terugwijken van het frame richting scherm, met als effect dat het frame enigszins overhangt ten opzichte van het scherm, waardoor het scherm als het ware in het frame ligt. Overigens heeft de voorzieningenrechter klaarblijkelijk hetzelfde bedoeld.
In nr. 13 van haar memorie van grieven noemt B&O nog een tweetal kenmerken, in aanvulling op, respectievelijk afwijking van de vaststelling van de voorzieningenrechter: de kwalificatie van het frame als "zeer dun" en de kwalificatie van de ruimte aan de zijkanten en onderkant van het luidsprekerfront als "klein". Het hof is van oordeel dat dergelijke kwalificaties niet erg bruikbaar zijn. Begrippen als "dun" en "klein" zijn immers subjectief en relatief. Zij krijgen pas betekenis indien men het model vergelijkt met andere modellen of voortbrengsels. Voor zover al iets gezegd zou kunnen worden over het frame, is het dat de geïnformeerde gebruiker uit de afbeeldingen 0001.5-0001.7 in samenhang met de afbeeldingen van de voorzijde (000 1.1 en 0001.3) niet zal afleiden dat het frame zeer dun is. Anderzijds zal de geïnformeerde gebruiker, kennis nemend van de afbeeldingen in de modelregistratie, het frame ook niet als "volumineus" aanmerken, zoals Loewe betoogt (memorie van antwoord 60). Wel zal de geïnformeerde gebruiker opmerken dat het frame bestaat uit een wat dikker voorprofiel en een wat dunner achterprofiel, beide met een bollend oppervlak, die in een driehoek naar elkaar toelopen en asymmetrisch op elkaar aansluiten (afbeeldingen 0001.5 en 000 1.6). Ten aanzien van de ruimte rondom het luidsprekerfront is naar 's hofs oordeel niet zozeer van belang of de geïnformeerde gebruiker deze als "klein" of "aanzienlijk" zal aanmerken, maar dat hij uit het model zal afleiden dat het luidsprekerfront als een soort eiland in het overigens volledig gladde oppervlak ligt. Volgens Loewe is in dit verband nog van belang dat uit het model kan worden afgeleid dat het luidsprekerfront in hoogte minder dan een derde van het totale oppervlak beslaat. Hoewel dat rekenkundig gezien wellicht juist is, is dat naar 's hofs oordeel voor de bepaling van de algemene indruk die het model op de geïnformeerde gebruiker maakt niet van belang. Daarvoor is wel van belang dat, zoals de voorzieningenrechter heeft vastgesteld, het luidsprekerfront ongeveer een derde van het oppervlak in beslag neemt. Loewe stelt verder nog dat het model niet geheel vierkant is, nu de horizontale zijden iets langer zijn dan de verticale zijden. Hoewel dat juist is (het model meet horizontaal7,6 cm. en verticaal 7.3 cm), oogt het model echter wel vierkant. De overige door Loewe (in memorie van antwoord 60) genoemde kenmerken, met name waar zij de achterzijde van het model beschrijft, zijn naar 's hofs oordeel van een zodanig detail-niveau, dat deze geen rol zullen spelen bij de algemene indruk die de geïnformeerde gebruiker zich van het model vormt, te meer niet nu het de achterzijde betreft. Hoewel de achterzijde, zoals het hof hiervoor heeft overwogen, niet buiten beschouwing kan worden gelaten, is aannemelijk dat de geïnformeerde gebruiker daaraan minder aandacht zal besteden dan aan de voor- en zijkanten.
Pagina 7 van 12 286
IEPT20130813, Hof Den Haag, Bang & Olufsen v Loewe
www.boek9.nl
17. Gelet op het voorgaande zal de ge誰nformeerde gebruiker naar het voorlopig oordeel van het hof uit het model afleiden dat het gaat om: A. een flatscreen televisie, met B. een vierkant ogende vormgeving van het oppervlak van scherm en luidsprekerfront gezamenlijk; C. een scherm dat aan alle zijden doorloopt tot aan het frame; D. een zichtbaar rechthoekig, in de onderste helft van het scherm horizontaal geplaatst luidsprekerfront, dat ten opzichte van het oppervlak uitsteekt, in hoogte ongeveer 1/3 van het oppervlak beslaat en aan de zijen onderkant een zodanige ruimte openlaat tot het frame, dat het luidsprekerfront als het ware als een eiland in het gladde oppervlak ligt; E. een frame, bestaande uit een wat dikker voorprofiel en een wat dunner achterprofiel, beide met een bollend oppervlak, die in een driehoek naar elkaar toelopen en asymetrisch op elkaar aansluiten, waarbij het voorprofiel terugwijkt naar het scherm, met als effect dat het scherm als het ware in het frame ligt; F. een achterzijde, aan de onderzijde bestaande uit twee uitstekende, in hoogte verspringende delen, en bovenaan, in het midden en onderaan voorzien van drie horizontaal verlopende (ventilatie )strepen. Dat het model deze kenmerken heeft vindt bevestiging in de BeoVision 10. Het vormgevingserfgoed 18. Het hof heeft hiervoor overwogen dat de ge誰nformeerde gebruiker het model zal afzetten tegen het relevante vormgevingserfgoed, bestaande uit televisies (zie rov. 1 0). Loewe heeft in het bijzonder een beroep gedaan op de volgende modellen:
19. Uit deze voorbeelden blijkt dat het vormgevingserfgoed vierkant(e) (ogende) televisies omvatte. B&O betoogt dat televisies uit het vormgevingserfgoed waarin de vierkante vorm technisch is bepaald niet in aanmerking mogen worden genomen. Dat is volgens haar het geval waar het gaat om televisies met een 4:3-beeldscherm (in plaats van 16:9) en televisies met 'rear projection (zoals de hierboven afgebeelde Toshiba en de Mitsubishi)'. Loewe betwist gemotiveerd dat een 4:3-beeldscherm en rear projection noodzaken tot een vierkante Pagina 8 van 12 287
IEPT20130813, Hof Den Haag, Bang & Olufsen v Loewe
www.boek9.nl
vormgeving. In elk geval voor wat betreft het 4:3beeldscherm is ook het hof daar niet van overtuigd. Immers, ook een scherm met dergelijke afmetingen is rechthoekig. Voorts valt niet in te zien waarom de regel dat technisch bepaalde elementen van voortbrengsels niet voor modelrechtelijke bescherming in aanmerking komen zou moeten worden doorgetrokken naar het in aanmerking te nemen vormgevingserfgoed. Waar het om gaat is welke vormgeving de geïnformeerde gebruiker uit dat erfgoed kent. Zoals het hof hiervoor heeft overwogen, is er evenmin reden om aan te nemen dat de geïnformeerde gebruiker vormgeving van andere televisies dan flatscreens met een 16:9 en zonder rear projection niet zou laten meewegen bij de vergelijking tussen de algemene indruk die hij van het vormgevingserfgoed heeft en de algemene indruk die het model maakt. 20. Voorts is, anders dan B&O betoogt, voor vaststelling van de afstand van het model tot het vormgevingserfgoed niet van belang welk percentage deze modellen uitmaken van het totale aanbod televisies. De geïnformeerde gebruiker zal het model immers vooral vergelijken met de beschikbare modellen die daar het dichtst bij komen. Dat geldt te meer wanneer hij, zoals in casu, geïnteresseerd is in het topsegment B&O heeft niet weersproken dat in dat segment niet alleen aan functionaliteit, maar ook aan 'design' een belangrijke betekenis toekomt. 21. Naar 's hofs voorlopig oordeel komen de BeoVision 5 en de BeoVision 9 het dichtst bij het model. Het betreft flatscreens met een (in elk geval aan de bovenkant en de bovenste helft van de zijkanten) tot aan het frame doorlopend scherm en een horizontaal geplaatst luidsprekerfront dat in de vierkante vormgeving een aanzienlijk deel van het oppervlak inneemt (kenmerken A, B en deels C en D). 22. Het model neemt daarvan afstand door een combinatie van de kenmerken A en B met een oppervlak dat aan alle zijden doorloopt tot aan het frame (kenmerk C), een ten opzichte van het oppervlak uitstekend luidsprekerfront dat in hoogte ongeveer l/3 van het oppervlak beslaat en aan de zij- en onderkant een zodanige ruimte openlaat tot het frame, dat het luidsprekerfront als het ware als een eiland in het gladde oppervlak ligt (kenmerk D), alsmede de kenmerken E en F. De geïnformeerde gebruiker zal daarbij relatief het meeste gewicht hechten aan de kenmerken die het voor- en zijaanzicht van het model bepalen, (A tot en met D en E deels), aangezien de algemene indruk (niet uitsluitend, maar wel) in aanzienlijke mate daardoor wordt bepaald. Hoewel zeker vernieuwend, met name waar het de nieuwe elementen van de kenmerken C en D en de combinatie met kenmerk B betreft, acht het hof de afstand van het model tot het vormgevingserfgoed, in het bijzonder tot de BeoVision 5 en BeoVision 9, (het eigen karakter van het model) niet zodanig dat aan het model een ruime beschermingsomvang zou moeten worden toegekend. Daarbij neemt het hof in aanmerking dat, anders dan B&O betoogt, niet aannemelijk is geworden dat de vrijheid van de ontwerper beperkt was. Het
vormgevingserfgoed laat zien dat er geen noodzaak was om voor een rechthoekige vorm te kiezen, ook niet bij toepassing van een breedbeeldscherm. Het hof ziet overigens ook geen aanleiding om, zoals Loewe bepleit, een geringe beschermingsomvang aan het model toe te kennen. De Reference ID: inbreuk? 23. De Reference ID voldoet - in alle uitvoeringsvormen-aan de kenmerken A en B (een flatscreen met een vierkante vormgeving van scherm en luidsprekerfront gezamenlijk). Ook is het luidsprekerfront horizontaal aan de onderzijde van de vierkante vorm geplaatst en neemt het in verhouding tot het totale oppervlak een aanzienlijke ruimte in beslagwaarbij de precieze verhouding, naar Loewe onweersproken heeft gesteld, afhangt van de maat van de televisie- (kenmerk D deels). Anders dan bij het model, loopt het scherm echter niet door om het luidsprekerfront heen. Ook steekt het luidsprekerfront niet uit ten opzichte van het scherm (kenmerk D voor het overige). Scherm en luidsprekerfront lopen niet door tot aan het frame: tussen scherm en luidsprekerfront enerzijds en het frame anderzijds bevindt zich een diepe inkeping van ongeveer 0,8 cm. breed (kenmerk C). Aldus ontstaat niet het, het model zo kenmerkende, effect van een luidsprekerfront dat als het ware als een eiland in het gladde oppervlak ligt (door partijen en de voorzieningenrechter ook wel "passe-partout"-effect genoemd). Ook het frame is geheel anders. Het frame van de Reference ID bestaat uit een simpele dunne platte omlijsting (ook wel een "minimalistische baklijst" genoemd), die eindigt ter hoogte van het scherm en het luidsprekerfront (niet overhangt). De achterzijde verschilt eveneens aanzienlijk van die van het model: een glad vierkant oppervlak, aan de randen omgeven door dezelfde inkeping als aan de voorzijde, met daar bovenop aan de onderzijde een kleiner vierkant. De kenmerken E en F zijn derhalve helemaal niet aanwezig in de Reference ID. Aldus ontbreken in de Reference ID de kenmerken die het model onderscheiden van het vormgevingserfgoed. De verschillen zijn daarbij zodanig, dat, naar 's hofs voorlopig oordeel, de Reference ID- gelet op de afstand die het model neemt tot het (meest relevante) vormgevingserfgoed-op de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk zal maken, met andere woorden: buiten de beschermingsomvang van het model blijft. Daarbij kan de betekenis van het zogenaamde "Loewe-oog" in het midden blijven. 24. Gelet op het voorgaande is ook het hof van oordeel dat Loewe met de Reference ID geen inbreuk maakt op de rechten van B&O uit hoofde van het model. De grieven 3 en 4 tot en met 6 falen dus. Grieven 8 en 9: het auteursrecht 25. In haar achtste grief bestrijdt B&O het oordeel van de voorzieningenrechter dat B&O niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij auteursrechthebbende is op de BeoVision 10. Ter onderbouwing van haar stelling dat zij die hoedanigheid wel degelijk heeft, heeft B&O een aantal stukken overgelegd. Loewe erkent dat op basis Pagina 9 van 12
288
IEPT20130813, Hof Den Haag, Bang & Olufsen v Loewe
www.boek9.nl
van deze stukken kan worden aangenomen dat B&O het auteursrecht op de BeoVision 10 heeft. De grief slaagt dus, zodat alsnog onderzocht dient te worden of Loewe met de Reference ID inbreuk maakt op het auteursrecht van B&O op de BeoVision 10. 26. In de zaken Stokke/H3 (22 februari 2013, LJN BY1529), Stokke/Fikszo (HR 12 april 2013, LJN BY1532) en Hauck/Stokke (12 april 2013, LJN BY1533) heeft de Hoge Raad -voor zover van belang voor de onderhavige zaak- het volgende voorop gesteld: "(a) Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen, is vereist dat het desbetreffende werk een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt (vgl. HR 30 mei 2008, LJN BC2153, NJ 2008/556 (Endstra)). Het HvJEU heeft de maatstaf aldus geformuleerd dat het moet gaan om "een eigen intellectuele schepping van de auteur van het werk" (HvJEU 16 juli 2009, nr. C5/08, LJN BJ3749, NJ 20111288 (lnfopaq I)). {b) Deze maatstaf geldt evenzeer indien het een gebruiksvoorwerp betreft (vgl. BenGH 22 mei 1987, nr. A 8513, LJN AK1803, NJ 19871881 en HR 15 januari 1988, UN AG5738, NJ 1988/376 (Screenoprints)). Aanleiding voor de veronderstelling dat zulks naar Europees recht anders zou zijn, is er niet. (. . .) (e) Voor de beantwoording van de vraag of sprake is van inbreuk op een auteursrecht op een gebruiksvoorwerp dient beoordeeld te worden in welke mate de totaalindrukken van het beweerdelijk inbreuk makende werk en het beweerdelijk bewerkte of nagebootste werk overeenstemmen. De auteursrechtelijk beschermde trekken of elementen van laatstbedoeld werk zijn daarbij bepalend, met dien verstande dat ook een verzameling of bepaalde selectie van op zichzelf niet beschermde elementen, een (oorspronkelijk) werk kan zijn in de zin van de Auteurswet, mits die selectie het persoonlijk stempel van de maker draagt. Bij de vergelijking van de totaalindrukken dienen dus ook onbeschermde elementen in aanmerking te worden genomen, voor zover de combinatie van al deze elementen in het beweerdelijk nagebootste werk aan de "werktoets" beantwoordt. Voorts geldt dat de enkele omstandigheid dat het werk of bepaalde elementen daarvan, passen binnen een bepaalde mode, stijl of trend niet betekent dat het werk of deze elementen zonder meer onbeschermd zijn. Onderzocht moet worden of de vormgeving van de (combinatie van de) verschillende elementen zodanig is dat aangenomen kan worden dat met het ontwerp door de maker op een voldoende eigen wijze uiting is gegeven aan de vigerende stijl, trend of mode (HR 29 december 1995, LJN ZC1942, NJ 1996/546 (Decaux/Mediamax)). (. .. )" Voorts zijn van belang de overwegingen in het arrest Stokke/Fikszo: (i) dat het betoog, dat bij de beoordeling van een auteursrechtelijke inbreukvraag nadruk dient te liggen
op de punten van overeenstemming en niet op punten van verschil, uitgaat van een onjuiste rechtsopvatting (rov. 5.1.3); (ii) dat mogelijk is dat een bewerking van een werk daarvan noch een verveelvoudiging vormt, noch een bewerking die een nieuw, oorspronkelijk werk is (rov. 5.2.1); (iii) dat het oordeel van het hof, dat gegeven de hoge mate van oorspronkelijkheid van het werk, reeds het overnemen van ĂŠĂŠn van de twee auteursrechtelijk beschermde trekken een inbreuk oplevert, niet onverenigbaar is met het 'totaal indrukken-criterium' en dus geen blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting (rov. 6.3.2). 27. Loewe bestrijdt niet dat de BeoVision 10 voldoet aan de 'werktoets' zoals geformuleerd door de Hoge Raad en het HvJEU. Zij bestrijdt (zowel in haar verweer tegen grief 9, als in haar voorwaardelijk incidenteel appel) wel dat de in dit verband relevante rechtspraak van het HvJEU meebrengt dat de 'werktoets' geharmoniseerd is en dat (dus) ook naar het recht van andere EU-landen dan Nederland zou moeten worden aangenomen dat de BeoVision 10 een auteursrechtelijk beschermd werk is. In het bijzonder naar Duits recht zou dat volgens haar niet het geval zijn. Het hof zal thans eerst onderzoeken of naar Nederlands recht sprake is van inbreuk op het auteursrecht. 28. In haar memorie van grieven somt B&O een aantal kenmerken op van de BeoVision 10, die volgens haar (in auteursrechtelijke zin) onderscheidend zijn. Die kenmerken komen grotendeels overeen met de kenmerken die volgens haar uit het model blijken. Van de door B&O genoemde kenmerken blijken de volgende niet uit het model: G) een beeldscherm dat als het ware in de televisie ligt, waardoor aan alle zijden van het scherm nog een brede donkere rand overblijft; en H) de mogelijkheid om verschillende kleuren luidsprekerfronten en frames op de BeoVision 10 te plaatsen, zodat de koper de televisie kan personaliseren. Volgens B&O zijn alle ontwerpkeuzes ingegeven door esthetiek en staan zij haaks op alle heersende trends. Om die reden is de beschermingsomvang van de BeoVision 10 volgens B&O zeer ruim. B&O betoogt voorts dat de Reference ID slechts een bewerkte versie van de BeoVision 10 vormt en daarmee een auteursrechtelijk relevante verveelvoudiging. Zij stelt in dat verband dat de Reference ID in zo vergaande mate op de BeoVision 10 lijkt dat sprake is van een overeenstemmende totaalindruk. Daarbij wijst zij erop dat al sprake kan zijn van een auteursrechtinbreuk bij een gedeeltelijke overname van een auteursrechtelijk beschermd werk. Benaderd vanuit de verschillen geldt volgens B&O dat deze niet van dien aard zijn dat de Reference ID als zelfstandig werk kan worden aangemerkt. 29. Loewe stelt dat de auteursrechtelijk beschermde trekken van de BeoVision 10 gelegen zijn in het rondom het naar voren uitstekende luidsprekerfront Pagina 10 van 12
289
IEPT20130813, Hof Den Haag, Bang & Olufsen v Loewe
www.boek9.nl
doorlopende oppervlak en het volumineuze frame. Juist op deze punten wijkt de Reference ID daarvan zo aanzienlijk af dat van een voldoende mate van overeenstemming volgens haar geen sprake is. Zij wijst daarbij op de verschillen die in het kader van het modelrecht zijn besproken en voegt daaraan toe dat de Reference ID in andere maten verkrijgbaar is dan de BeoVision 10, met steeds een andere verhouding tussen de grootte van het scherm en die van het luidsprekerfront, en dat, waar de Reference ID verkrijgbaar is in zeer veel materialen- print- en kleurencombinaties, de BeoVision 10 alleen in zwart en wit verkrijgbaar is, met een frame alleen in zilver en het front in slechts zes tinten. Loewe weerspreekt dan ook dat sprake is van ontlening. Zij stelt dat de Reference ID is gebaseerd op en geïnspireerd door de Loewe Art 1 uit 1985 en de overige Loewe televisies uit het vormgevingserfgoed, waaronder de Reference uit 2008. 30. Zoals blijkt uit de hiervoor weergegeven rechtspraak van de Hoge Raad en het HvJEU, is juist dat (onder omstandigheden) al sprake kan zijn van een auteursrechtinbreuk bij een gedeeltelijke overname van een auteursrechtelijk beschermd werk. Dat neemt echter niet weg dat de totaalindruk van de twee te vergelijken objecten bepalend blijft. Gelet op voormeldejurisprudentie is voorts niet juist dat alleen dan geen sprake is van inbreuk, indien het beweerd inbreukmakende werk zelf een zelfstandig werk is waarmee B&O kennelijk bedoelt: een werk dat een eigen oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt en dus zelf auteursrechtelijk beschermd is. 31 . Naar voorlopig oordeel van het hof vormen de kenmerken die het eigen karakter van het model bepalen (rov. 22) tevens auteursrechtelijke beschermde trekken van de BeoVision 10. Uit hetgeen het hof met betrekking tot het model heeft overwogen, volgt dat het de stelling dat de BeoVision 10 haaks staat op alle heersende trends en daarmee een hoge mate van oorspronkelijkheid heeft, niet deelt voor zover het gaat om de kenmerken die ook uit het model blijken. Voorts is het hof op gelijke gronden als waarop het oordeelt dat de Reference ID een andere algemene indruk maakt dan het model, van oordeel dat de verschillen tussen de Reference ID en de BeoVision 10 van dien aard zijn dat de beide televisies een andere totaalindruk maken. Dit geldt ook indien niet de geïnformeerde gebruiker uit het modelrecht als maatman wordt genomen, maar de ' gemiddelde consument'. Hoewel deze laatste in mindere mate aandachtig is en minder op de details let dan de geïnformeerde gebruiker, zal de gemiddelde consument de mate van oorspronkelijkheid van de BeoVision 10 en het vormgevingserfgoed, alsook de verschillen tussen de BeoVision 10 en de Reference ID naar 's hofs voorlopig oordeel niet anders beoordelen dan de geïnformeerde gebruiker. Het tegendeel is ook niet gesteld. De kenmerken die niet uit het model blijken (hiervoor aangeduid als Gen H) leiden niet tot een ander oordeel. De zwarte rand om het beeldscherm is alleen zichtbaar
wanneer de televisie aan staat. Voor zover dit, bij vergelijking met het vormgevingserfgoed, al als een auteursrechtelijk beschermde trek zou kunnen worden aangemerkt, acht het hof de invloed daarvan op de totaalindruk klein. Voor zover de mogelijkheid om voor verschillende kleuruitvoeringen te kiezen kan worden beschouwd als oorspronkelijk en zelfs, zoals B&O stelt, als een trendbreuk, geldt dat Loewe daarvan met de Reference ID in voldoende mate is afgeweken. Niet weersproken is en uit de stukken blijkt ook, dat, waar de BeoVision 10 alleen in zwart en wit verkrijgbaar is, met een frame in zilver en het front in zes verschillende kleuren (zie prod. 20C Loewe), bij de Reference ID zowel het luidsprekerfront, als het frame en de achterkant, verkrijgbaar zijn in zeer veel materialen-, print- en kleurencombinaties. Ook indien alle kenmerken tezamen in aanmerking worden genomen, maakt de Reference ID naar 's hofs voorlopig oordeel een andere totaalindruk dan de BeoVision 10. Van inbreuk op het auteursrecht is aldus naar Nederlands recht geen sprake. Wat betreft het recht van andere EU-landen gaat het hof ervan uit dat hierin op het punt van de inbreukvraag geen strengere maatstaven worden aangelegd (gelijkheidsvermoeden). B&O heeft het tegendeel niet gesteld, laat staan aannemelijk gemaakt. Grief 9 faalt dus. Grieven 10 en 11 en de eisvermeerdering 32. Grief 10, waarmee beoogd wordt het geschil in volle omvang aan het hof voor te leggen, mist zelfstandige betekenis en behoeft om die reden geen bespreking. 33. B&O vordert bij wijze van eisvermeerdering een Loewe GmbH en Loewe AG op te leggen verbod om jegens B&O onrechtmatig te handelen, meer in het bijzonder om de Reference ID te (doen) vervaardigen, te (doen) im- en exporteren, te (doen) verveelvoudigen, in voorraad te (doen) hebben, ter verkoop te (doen) aanbieden, te doen afleveren of op andere wijze te (doen) verveelvoudigen en/of openbaar maken, een en ander voor het geval zou worden geoordeeld dat Loewe GmbH en Loewe AG niet zelfstandig inbreuk zouden maken op de modelrechten en/ of de auteursrechten van B&O ten aanzien van de BeoVision 10. Nu het hof van oordeel is dat van inbreuk op de modelrechten en het auteursrecht van B&O geen sprake is, valt, zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet in te zien waarom de genoemde handelingen aan Loewe GmbH en Loewe AG zouden moeten worden verboden. 34. In grief 11 maakt B&O bezwaar tegen een deel van de proceskostenveroordeling in eerste aanleg, te weten voor zover daarin begrepen zijn de kosten van de Duitse advocaten van Loewe (€ 30.760,-). Zij stelt niet in te zien waarom deze kosten gemaakt moesten worden. Voor zover die kosten betrekking hebben op de opinie van de Duitse advocaten over de grensoverschrijdende bevoegdheid van de voorzieningenrechter, wijst zij er op dat zij op dit punt in het gelijk is gesteld. 35. Loewe voert als verweer aan dat de kosten zijn gemaakt in verband met: i) het bevoegdheidsverweer, ii) het verweer dat het auteursrecht in de Europese Unie Pagina 11 van 12
290
IEPT20130813, Hof Den Haag, Bang & Olufsen v Loewe
www.boek9.nl
niet volledig is geharmoniseerd en iii) het verzamelen van bewijs. De onder i) en ii) genoemde verweren kwalificeert zij als "niet bij voorbaat kansloos". Verder is van dubbel werk volgens haar geen sprake geweest. 36. Het hof is van oordeel dat het onder i) genoemde verweer een zo geringe kans van slagen had dat het niet redelijk is de daarmee gemoeide kosten voor rekening van B&O te laten komen (zie rov. 4). Ten aanzien van het verweer onder ii) geldt dat discussie mogelijk is over de vraag of de 'werktoets' door de rechtspraak van de het HvJEU ook geharmoniseerd is wanneer het gaat om auteursrechtelijke bescherming van als zodanig geregistreerde modellen (vgl. A-G Verkade bij het eerder genoemde arrest in de zaak Stokke/Fikszo, nrs. 4.26.1 e.v.). Het betreffende verweer kan dus niet als bij voorbaat kansloos worden aangemerkt. Ook wat betreft de onder iii) genoemde kosten ziet het hof geen aanleiding deze van vergoeding op de voet van art. 1019h Rv. uit te sluiten, te meer niet nu B&O niet heeft weersproken dat geen sprake is geweest van dubbel werk. Bij gebreke van een uitsplitsing van de (met de inschakeling van Duitse advocaten gemoeide) kosten over de onder i), i i) en iii) genoemde verweren, zal het hof de kosten terzake van verweer i) begroten op ongeveer een derde, te weten € 1 0.000,-. Het hof zal de proceskostenveroordeling in eerste aanleg met dat bedrag verminderen. In zoverre slaagt de grief. Het voorwaardelijk incidentele beroep 37. Loewe heeft incidenteel beroep ingesteld onder de voorwaarde dat het hof oordeelt dat Loewe inbreuk maakt op het auteursrecht van B&O. Voor dat geval maakt zij bezwaar tegen de overweging van de voorzieningenrechter dat uit de rechtspraak van het HvJEU volgt dat het auteursrechtelijk werkbegrip een Europees geharmoniseerd begrip is. Nu de voorwaarde waaronder de grief is geformuleerd niet in vervulling gaat, komt het hof aan de behandeling daarvan niet toe. Slotsom en proceskosten 38. In het principale beroep slagen de grieven 8 en 11 (gedeeltelijk). Dat leidt evenwel slechts tot een aanpassing van de proceskostenveroordeling. B&O zal dan ook als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten worden veroordeeld. Nu het hof niet toekomt aan beoordeling van het incidentele beroep zal het hof over de kosten daarvan geen beslissing nemen. 39. Loewe heeft de kosten van het hoger beroep begroot op € 170.663,25. B&O heeft daartegen bezwaar gemaakt voor zover het betreft: a) de forfaitaire opslag van 6% voor kantoorkosten; b) de kosten van de door prof. [N] afgegeven opinies ad in totaal € 14.12 7 ,50; c) een bedrag van € 3.529,54; d) een bedrag van € 8.705,- terzake van kosten van de Duitse advocaten. 40. Met betrekking tot de posten onder b) heeft Loewe bij pleidooi aangevoerd dat hierbij zijn inbegrepen de kosten van door een professionele fotograaf gemaakte foto's van de televisies. De onder c) genoemde kosten zien volgens Loewe op de inschakeling van een extern vervoersbedrijf uit Duitsland die de ter zitting getoonde televisies naar Nederland heeft gebracht. Loewe heeft
niet gereageerd op de bezwaren genoemd onder a) en d). 41. Het hof ziet, gelet op de door Loewe daarvoor gegeven verklaring, geen aanleiding de kosten genoemd onder b) en c) buiten beschouwing te laten. De kosten genoemd onder a) en d) zal het hof, bij gebreke van een reactie op het bezwaar daartegen, wel van vergoeding uitzonderen. Desgevraagd heeft Loewe verklaard dat 95% van haar kosten ziet op het principale beroep. Het hof acht dat aannemelijk. Het hof ziet geen aanleiding om een aftrek toe te passen voor het verweer tegen de bij eiswijziging geïntroduceerde onrechtmatige daad-grondslag, nu Loewe daaraan in haar memorie van antwoord en haar pleitnota slechts twee korte alinea's heeft gewijd. Een en ander leidt ertoe dat het hof de door B&O aan Loewe verschuldigde vergoeding voor in hoger beroep gemaakte proceskosten zal vaststellen op: € 92.604,50 € 36.322,€ 7.639,12 € 14.127,50 € 3.529,54 € 154.222,66 x 95% = € 146.511,53 Beslissing Het hof in het principale beroep: vernietigt het vonnis waarvan beroep voor zover B&O daarin is veroordeeld tot betaling van een bedrag van € 110.456,51 aan proceskosten en, in zoverre opnieuw recht doende: veroordeelt B&O in de kosten van het geding in eerste aanleg en begroot deze tot op 21 januari 2013 aan de zijde van Loewe op een bedrag van € 100.456,51; bekrachtigt het vonnis voor het overige; wijst af het in hoger beroep anders of meer gevorderde; veroordeelt 8&0 in de kosten van het hoger beroep, aan de zijde van Loewe begroot op € 146.511 ,53; verklaart dit arrest wat betreft de kostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad. Dit arrest is gewezen door mrs. T.H. Tanja-van den Broek, J.E.H.M. Pinckaers en S.J. Schaafsma, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 13 augustus 2013 in aanwezigheid van de griffier.
Pagina 12 van 12 291
IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke
www.boek9.nl
Hoge Raad, 12 april 2013, Hauck v Stokke Herstelarrest proceskoten: IEPT20130531, HR, Hauck v Stokke Hauck Alpha
TRIPP TRAPP
v AUTEURSRECHT Meegroei-effect leidt niet tot onvoldoende ruimte voor creatieve keuzes • Uit het hiervoor in 4.2 onder (c) en (d) overwogene volgt dat de enkele omstandigheid dat elementen voldoen aan technische en functionele eisen niet meebrengt dat deze elementen van auteursrechtelijke bescherming zijn uitgesloten. Kennelijk heeft het hof geoordeeld dat de ontwerpmarges zodanig waren dat voldoende ruimte bestond voor creatieve keuzes bij het ontwerpen van de Tripp Trapp. Het heeft - zoals volgt uit rov. 11 van het Fikszo-arrest, geciteerd in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 5.10.5 - voor dit oordeel van belang geacht dat het meegroei-effect ook kan worden bereikt met (nagenoeg) verticale staanders en dat er dus andere uitvoeringsvormen met toepassing van dezelfde techniek mogelijk waren die een geheel andere totaalindruk oproepen. Scandinavische stijl sluit auteursrechtelijke beschermingsmogelijkheden niet uit • Blijkens zijn hiervoor in 3.3.1 weergegeven beoordeling is het hof ervan uitgegaan dat de omstandigheid dat de Tripp Trapp mogelijk valt binnen de Scandinavische stijl, nog niet betekent dat de Tripp Trapp of onderdelen daarvan onbeschermd zijn. Met het bestreden oordeel heeft het tot uitdrukking gebracht dat met de vormgeving van de auteursrechtelijk beschermde trekken op voldoende eigen wijze uiting is gegeven aan de sobere stijl die past binnen (onder meer) de Scandinavische ontwerptraditie. Feit dat ontwerp voldoet aan technische eisen of binnen stijl past leidt niet tot (sterk) verminderde beschermingsomvang • Zij berusten op de onjuiste opvatting dat de omstandigheid dat een ontwerp voldoet aan technische of functionele eisen en past binnen een
bepaalde stijl, meebrengt dat aan het desbetreffende werk of onderdeel een (sterk) verminderde beschermingsomvang toekomt. Indien geoordeeld wordt, zoals het hof heeft gedaan, dat binnen het kader van de technische en functionele eisen en de vigerende stijl voldoende ruimte bestond voor het maken van creatieve keuzes en deze ruimte ook is benut - hetgeen mede wordt geïllustreerd door het door het hof (in rov. 1.3) gememoreerde feit dat het ontwerp van de Tripp Trapp-stoel herhaaldelijk is bekroond en is opgenomen in de collectie van het Vitra Design Museum - dan is de bescherming die aan dat ontwerp toekomt niet beperkter dan zonder het voldoen aan of passen binnen bedoelde eisen of stijl het geval zou zijn geweest. Grote vrijheid bij vaststellen wijze van winstberekening • art. 17a Aw laat de rechter een grote mate van vrijheid bij het vaststellen van de wijze van winstberekening, zodat een oordeel daaromtrent in de regel verweven zal zijn met waarderingen van feitelijke aard en daarom gezag van gewijsde kan verkrijgen. Nevenvordering tot verstrekken lijst van afnemers, vereist specifieke belangenafweging • dient de rechter bij zijn oordeelsvorming over de toewijsbaarheid van een dergelijke vordering steeds te letten op de wederzijdse belangen en de verdere omstandigheden van het geval, zoals de aard en de ernst van de onrechtmatige daad en het belang van de aansprakelijke persoon zijn commerciële gegevens niet aan de concurrentie ter beschikking te stellen. Persoonlijkheidsrechten: verminking: in hoge mate subjectief en feitelijk oordeel • Het antwoord op de vraag of een auteursrechtelijk werk door een ingreep verminkt is, berust op een in hoge mate subjectief oordeel, dat zich niet goed leent voor onderwerping aan een maatstaf anders dan dat door de ingreep nadeel kan worden toegebracht op de wijze als aan het slot van art. 25 lid 1 Aw is verwoord. Het bestreden oordeel is dan ook sterk verweven met waarderingen van feitelijke aard, zodat het voor het overige in cassatie niet op juistheid kan worden onderzocht. MERKENRECHT Prejudiciële vragen vormmerken: wezenlijk waarde van de waar en vorm die door aard van de waar wordt bepaald: • dat het hof, blijkens hetgeen het eerder in rov. 5.3 overwoog, heeft geoordeeld dat het (zeer) aantrekkelijke uiterlijk van de Tripp Trapp-stoel in dat opzicht een wezenlijke waarde aan de betrokken waar geeft en dat voor het overige de stoel door zijn vorm bij uitstek geschikt is als veilige, comfortabele en deugdelijke kinderstoel, hetgeen naar het oordeel Pagina 1 van 58
292
IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke
www.boek9.nl
van het hof maakt dat de vorm van de stoel in zoverre bepaald wordt door de aard van de waar, zodat het merk een teken is dat uitsluitend bestaat in een vorm die gedeeltelijk beantwoordt aan art. 3 lid 1 onder (i) en voor het overige aan (iii). • 1. a. Gaat het bij de weigerings- of nietigheidsgrond van art. 3 lid 1, aanhef en onder e (i), van de Richtlijn 89/104/EEG zoals gecodificeerd in Richtlijn 2008/95/EG, te weten dat vormmerken niet uitsluitend mogen bestaan uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, om een vorm die voor de functie van de waar onontbeerlijk is, of is daarvan reeds sprake bij aanwezigheid van een of meer wezenlijke gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt? • b. Indien geen van deze alternatieven juist is, hoe dient het voorschrift dan te worden uitgelegd? • 2. a. Gaat het bij de weigerings- of nietigheidsgrond van art. 3 lid 1, aanhef en onder e (iii), van de Richtlijn 89/104/EEG, zoals gecodificeerd in Richtlijn 2008/95/EG, te weten dat (vorm)merken niet uitsluitend mogen bestaan uit een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft, om het motief (of de motieven) van de aankoopbeslissing van het in aanmerking komende publiek? • b. Is van 'een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft' in de zin van evenbedoeld voorschrift slechts sprake indien die vorm moet worden aangemerkt als de voornaamste of overheersende waarde in vergelijking tot andere waarden (zoals bij kinderstoelen: de veiligheid, het comfort en de deugdelijkheid) of kan daarvan ook sprake zijn, indien naast die waarde ook andere, eveneens als wezenlijk aan te merken waarden van die waar bestaan? • c. Is voor de beantwoording van vragen 2.a en 2.b beslissend de opvatting van de meerderheid van het in aanmerking komende publiek, of kan de rechter oordelen dat reeds de opvatting van een deel van het publiek volstaat om de betrokken waarde als 'wezenlijk' in de zin van voormelde bepaling aan te merken? • d. Indien het antwoord op vraag 2.c in laatstbedoelde zin luidt, welke eis dient dan aan de omvang van het betrokken deel van het publiek te worden gesteld? • 3. Dient art. 3 lid 1 van de Richtlijn 89/104/EEG, zoals gecodificeerd in Richtlijn 2008/95/EG, aldus uitgelegd te worden dat de in dat artikel onder (e) bedoelde uitsluitingsgrond ook bestaat, indien het vormmerk een teken behelst waarvoor het aldaar onder (i) bedoelde geldt, en dat voor het overige voldoet aan het aldaar onder (iii) bedoelde? Vindplaatsen: LJN: BY1533 Hoge Raad, 12 april 2013 (E.J. Numann, F.B. Bakels, M.A. Loth, C.E. Drion en G. Snijders) Arrest in de zaak van:
De vennootschap naar Duits recht FIRMA HAUCK GMBH & CO. KG, gevestigd te Sonnefeld, Duitsland, EISERES tot cassatie, verweerster in het incidentele cassatieberoep, advocaat: mr. K. Aantjes, tegen 1. de vennootschap naar Noors recht STOKKE A/S, gevestigd te Skodje, Noorwegen, 2. STOKKE NEDERLAND B.V., gevestigd te Tilburg, 3. [Verweerder 3], wonende te [woonplaats], Noorwegen, 4. [Verweerster 4], gevestigd te [vestigingsplaats], Noorwegen, VERWEERDERS in cassatie, eisers in het incidentele cassatieberoep, advocaten: aanvankelijk mr. P.A. Ruig, thans mr. T. Cohen Jehoram en mr. V. Rörsch. Eiseres zal hierna ook worden aangeduid als Hauck en verweerders zullen gezamenlijk worden aangeduid als Stokke c.s. en afzonderlijk als Stokke A/S, Stokke Nederland, [verweerder 3] en [verweerster 4]. 1. Het geding in feitelijke instanties Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende stukken: a. het vonnis in de zaak 99.0289 van de rechtbank 'sGravenhage van 4 oktober 2000; b. de arresten van het gerechtshof te 's-Gravenhage van 13 oktober 2005 (in de zaak 01/576), en 17 november 2009 en 31 mei 2011 (in de zaak 105.000.386/01). De arresten van het hof zijn aan dit arrest gehecht. 2. Het geding in cassatie Tegen de arresten van het hof heeft Hauck beroep in cassatie ingesteld. Stokke c.s. hebben incidenteel cassatieberoep ingesteld. De cassatiedagvaarding en de conclusie van antwoord tevens houdende incidenteel cassatieberoep zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit. Partijen hebben over en weer geconcludeerd tot verwerping van het beroep. De zaak is voor Hauck toegelicht door haar advocaat en mr. A.A. Quaedvlieg, mr. S.A. Klos en mr. S.A. Hoogcarspel, advocaten te Amsterdam. Voor Stokke c.s. is de zaak toegelicht door hun advocaten en mr. S.M. Kooij, advocaat te Amsterdam. De conclusie van de Advocaat-Generaal in buitengewone dienst D.W.F. Verkade strekt ertoe dat de Hoge Raad, alvorens verder te beslissen, het Hof van Justitie van de Europese Unie zal verzoeken over vragen van uitleg van Richtlijn 89/104/EEG (geconsolideerde versie: 2008/95/EG) als bedoeld in par.6 van de conclusie uitspraak te doen, en het geding zal schorsen totdat het Hof van Justitie naar aanleiding van dat verzoek uitspraak zal hebben gedaan. Namens Hauck hebben haar advocaat, alsmede mrs. A.A. Quaedvlieg en S.A. Klos bij brief van 19 oktober 2012 op die conclusie gereageerd; mr. T. Cohen Jehoram heeft dat namens Stokke c.s. gedaan bij brief van diezelfde datum. 3. Uitgangspunten in cassatie Pagina 2 van 58
293
IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke
www.boek9.nl
3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan. (i) [Verweerder 3] heeft een kinderstoel ontworpen, genaamd Tripp Trapp. Het ontwerp van deze stoel is met verscheidene prijzen en eervolle vermeldingen bekroond en tentoongesteld in musea. (ii) Sinds 1972 brengen de in Stokke Gruppen (thans: Stokke A/S) opgegane Stokke Industri en Stokke Fabrikker de Tripp Trapp-kinderstoel op de markt, aanvankelijk vooral op de thuismarkt ScandinaviĂŤ. (iii) Sinds 1995 geschiedt de verkoop van Stokkeproducten in Nederland door Stokke Nederland. (iv) Hauck vervaardigt, distribueert en verkoopt kinderartikelen, waaronder destijds twee stoelen die zij met Alpha en Beta aanduidt. Zij heeft een brochure verspreid waarin deze stoelen zijn afgebeeld. (v) Jakotrade was een groothandelaar in en importeur van diverse kinderartikelen. Zij was samen met de in BelgiĂŤ gevestigde New Valmar B.V.B.A. distributeur van Hauck-artikelen in de Benelux. Jakotrade verkocht de Alpha- en Beta-stoelen in Nederland aan detaillisten. (vi) Op 8 mei 1998 heeft Stokke Industri(er) bij het Benelux-Merkenbureau het uiterlijk van de Tripp Trapp-kinderstoel als merk gedeponeerd. Het is op naam van Stokke Industrier als vormmerk ingeschreven voor 'stoelen, met name kinderstoelen'. (vii) In een procedure tussen Stokke Fabrikker en (o.a.) Hauck heeft het Oberlandesgericht te Hamburg bij in kracht van gewijsde gegaan arrest van 1 november 2001 aangenomen dat de Tripp Trapp-stoel naar Duits recht auteursrechtelijke bescherming geniet en dat de Alpha-stoel daarop inbreuk maakt. Het hof legde een verbod op en wees de vordering tot schadevergoeding toe, maar beperkte die (wegens rechtsverwerking) tot schade geleden vanaf 10 april 1997. 3.2 In dit geding vorderen Stokke c.s., kort gezegd, een verklaring voor recht dat door het verveelvoudigen en openbaar maken door Hauck van de Alpha- en Betastoelen inbreuk wordt gemaakt op de auteursrechten van Stokke c.s. op de Tripp Trapp, een bevel aan Hauck om elke (directe of indirecte) inbreuk op de auteursrechten en elke inbreuk op het merkrecht te staken en gestaakt te houden, met schadevergoeding, winstafdracht en nevenvorderingen. Hauck heeft zich verweerd en in reconventie gevorderd een verklaring voor recht dat er geen auteursrecht rust op de Tripp Trapp, voorts (voorwaardelijk) dat de Alpha- en Betastoelen geen inbreuk maken op de auteursrechten van Stokke c.s. althans dat er sprake is van rechtsverwerking, alsmede nietigverklaring en doorhaling van het door Stokke Industrier gedeponeerde merk en vergoeding van schade. De rechtbank heeft de vorderingen van Stokke c.s., voor zover gebaseerd op hun exploitatierechten, goeddeels toegewezen. In reconventie heeft de rechtbank de vordering tot nietigverklaring van het vormmerk toegewezen. Het hof heeft het vonnis op onderdelen, onder meer wat betreft de afwijzing van de op directe auteursrechtinbreuk gebaseerde vordering tot
schadevergoeding, vernietigd, en voor het overige bekrachtigd. 3.3.1 Het hof oordeelde dat op de Tripp Trapp-stoel auteursrecht rust en dat de Alpha- en Beta-stoelen onder de beschermingsomvang daarvan vallen (rov. 1.6 eindarrest). Het heeft verschillende overwegingen uit zijn arrest van 30 juni 2009 in de zaak Stokke/Fikszo (LJN BK8037), hierna: het Fikszoarrest, overgenomen en tot de zijne gemaakt. Deze overwegingen, opgenomen in rov. 1.1 t/m 1.3 van het eindarrest, houden onder meer het volgende in. Het hof beschouwt in het bijzonder als oorspronkelijk aan de Tripp Trapp de schuine staanders waarin alle elementen van de kinderstoel - de rugleuning, de zitting en de voetenplank - zijn verwerkt. Het zijaanzicht wordt bepaald door de achterover hellende staanders met de aan weerszijden van de staanders in horizontale richting uitstekende vlakken van de zitting en de voetenplank. Hierdoor krijgt de Tripp Trapp een strak, 'geometrisch' uiterlijk. Van de voorkant gezien valt eveneens op het strakke lijnenspel, gevormd door de (louter) verticale en horizontale elementen. Daarnaast, en daarvan te onderscheiden, acht het hof karakteristiek voor de Tripp Trapp de L-vorm, die ontstaat door de combinatie van de schuine staanders met de horizontale liggers. Hierdoor ontstaat het 'zwevende' effect. De schuine stand van de staanders is niet louter technisch bepaald. Ook voortbrengselen die een technisch effect dienen, kunnen voorwerp zijn van auteursrechtelijke bescherming, mits zij oorspronkelijk zijn. Van bescherming is slechts uitgesloten datgene wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect. De maker van de Tripp Trapp heeft gekozen voor een uitvoeringsvorm waarbij alle elementen van de kinderstoel in de staanders zijn verwerkt en wel zodanig dat deze elementen, van opzij bezien, zoveel mogelijk wegvallen tegen de staanders. Aan dit oordeel doet niet af dat de hoek tussen de staanders en de liggers van de Tripp Trapp mede wordt bepaald door de anatomie van de mens (het kind) en voorts door praktische en technische voorwaarden, zoals de lengte van de liggers en de staanders en de stabiliteit van de stoel. Indien moet worden aangenomen dat de Tripp Trapp, een ontwerp van [verweerder 3], valt binnen de 'Scandinavische stijl', is het hof van oordeel dat deze stijl op zichzelf geen invloed heeft gehad op de vormgeving van de auteursrechtelijk beschermde trekken. Deze trekken, te weten de schuine staanders waarin alle elementen van de stoel zijn verwerkt en de L-vorm van de staanders en de liggers, kunnen immers niet worden aangemerkt als typisch voor de Scandinavische stijl. Een sobere vormgeving, zonder tierelantijnen, is niet voorbehouden aan Scandinavisch design. De Tripp Trapp heeft dus twee afzonderlijke auteursrechtelijk beschermde trekken: de schuine staanders waarin alle elementen van de stoel zijn verwerkt en de L-vorm van de staanders en de liggers. Het door de Hoge Raad aanvaarde 'totaalindrukken'criterium geldt alleen voor voorwerpen van toegepaste kunst. De beantwoording van de vraag of sprake is van auteursrechtinbreuk is in hoge mate afhankelijk van de Pagina 3 van 58
294
IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke
www.boek9.nl
omstandigheden van het geval, in het bijzonder de aard van het werk. Naar het oordeel van het hof is sprake van een revolutionair ontwerp met een hoge mate van oorspronkelijkheid en een nieuwe visie op het tot dan toe bestaande concept van een kinderstoel. Daarbij past een ruime beschermingsomvang. In een geval als het onderhavige, waarin in een werk twee auteursrechtelijk beschermde trekken kunnen worden onderscheiden, terwijl voorts moet worden uitgegaan van een ruime beschermingsomvang, kan niet worden aanvaard dat het overnemen van slechts één van die trekken zou meebrengen dat van auteursrechtinbreuk geen sprake kan zijn. 3.3.2 Het hof stelde vast dat de Alpha-stoel in ieder geval één van de auteursrechtelijk beschermde trekken van de Tripp Trapp-stoel vertoont, namelijk de schuine staanders waarin rugleuning, zitting en voetenplank zijn verwerkt, zodanig dat van opzij gezien deze elementen wegvallen tegen de achterwaarts hellende staanders. De L-vorm van de staanders en de liggers van de Tripp Trapp-stoel is in de Alpha-stoel niet aanwezig. Van opzij gezien vormen de staander en het schuine latje de contouren van een A. Het 'zwevende' effect ontbreekt dan ook bij de Alpha-stoel. Dit neemt niet weg dat in het zijaanzicht van de Alpha-stoel, als onderdeel van de A-vorm, tevens de L-vorm ligt besloten. De Alphastoel vertoont met zijn schuine staanders, waarin de rugleuning, zitting en voetenplank zijn verwerkt, in combinatie met de A-vorm van het onderstel waarin de L-vorm van de staanders en liggers van de Tripp Trapp ligt besloten, van opzij gezien in voldoende mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van de Tripp Trapp, terwijl het achteraanzicht van beide stoelen alleen hierin verschilt dat bij de Alpha-stoel ook aan de achterkant onderaan een niet erg opvallende dwarsbalk tussen de liggers aanwezig is. De totaalindrukken die de Tripp Trapp-stoel en de Alpha-stoel maken, verschillen te weinig voor het oordeel dat de Alphastoel als een nieuw en oorspronkelijk werk kan worden aangemerkt. De Alpha-stoel valt dan ook onder de beschermingsomvang van het auteursrecht op de Tripp Trapp-stoel. Dit geldt ook voor de Beta-stoel, ook al heeft die in plaats van de beugel van de Tripp Trappstoel een blad; noch de beugel in de Tripp Trapp-stoel noch bet blad in de Beta-stoel heeft een relevante invloed op de totaalindruk die door de stoel wordt gewekt. (rov. 1.5-1.6 eindarrest). 3.3.3 Het hof oordeelde dat Hauck door openbaarmakingshandelingen in de periode 1986-1999 inbreuken op het auteursrecht van Stokke c.s. heeft gemaakt (rov. 3.12 eindarrest). Nu de aan Hauck verweten handelingen directe auteursrechtinbreuk opleveren, kunnen deze niet tegelijkertijd als indirecte auteursrechtinbreuk worden aangemerkt (rov. 3.13 eindarrest). 3.3.4 Na te hebben vastgesteld dat in hoger beroep de beslissing van de rechtbank niet was bestreden om Hauck te veroordelen tot winstafdracht vanaf 1 juli 1998, overwoog het dat de rechtbank in een intussen door Stokke c.s. tegen Hauck aangespannen geding een
beslissing over de methode van winstberekening had gegeven die afweek van het in het onderhavige hoger beroep door Stokke c.s. verdedigde standpunt en die in kracht van gewijsde was gegaan. Na te hebben vermeld dat Hauck had opgemerkt dat partijen daarom waren uitgeprocedeerd over de wijze waarop de winstafdracht onder art. 27a Aw berekend moet worden, overwoog het: "Het hof, dat deze opmerking opvat als een beroep op gezag van gewijsde, stelt vast dat de in geschil zijnde rechtsbetrekking waarover de rechtbank bij voormelde in kracht van gewijsde gegane vonnissen heeft beslist, dezelfde is als de rechtsbetrekking die met grief III.a van Stokke c.s. aan de orde wordt gesteld; de rechtbank heeft beslist op welke wijze de af te dragen winst moet worden berekend. Hauck's beroep op gezag van gewijsde - dat door Stokke c.s. ook niet is betwist - treft bijgevolg doel. De bij dagvaarding van 27 november 2001 door Stokke c.s. ingestelde vorderingen waren weliswaar beperkt tot de periode 1998-2000, doch niet valt in te zien dat in de periode voor 1998 een andere methodiek voor de winstbepaling zou moeten worden gehanteerd. Grief III.a van Stokke c.s. stuit op dit een en ander af. Ten overvloede merkt het hof nog op dat de door de rechtbank gehanteerde methode (zie rov. 11 van haar vonnis van 23 juli 2003) in overeenstemming lijkt met de maatstaven die zijn geformuleerd in HR 18 juni 2010 (LJN: BL9662)." 3.3.5 Het hof heeft verder geoordeeld dat de rechtbank het vormmerk terecht nietig heeft verklaard. Het overwoog daartoe in rov. 5.1-5.2 van zijn eindarrest onder meer het volgende. Stokke c.s. hebben toegelicht dat de wezenlijke waarde van de waar van de Tripp Trapp-stoel niet zozeer is gelegen in de aantrekkelijke vormgeving van het product als wel in de gebruiksfunctie daarvan, maar dat dit laatste niet tot toepasselijkheid van de weigeringsgrond 'aard van de waar' kan leiden omdat nu kinderstoelen er in alle maten en vormgevingen zijn - het merk niet uit een vorm bestaat die uitsluitend door de aard van het product wordt bepaald. Hauck stelt hiertegenover dat de aantrekkelijke vorm van de Tripp Trapp-stoel de wezenlijke waarde van de waar beïnvloedt en dat die vorm voorts grotendeels functioneel is bepaald, zodat zij in hoge mate door de aard van de waar wordt bepaald. Daarom zijn volgens Hauck beide nietigheidsgronden (aard van de waar en wezenlijke waarde van de waar) in meerdere of mindere mate aanwezig. Rov. 5.3 luidt: "Uit de in rov. 1.2 weergegeven overwegingen uit het Fikszo-arrest blijkt dat de TRIPP TRAPP-stoel een (zeer) aantrekkelijk uiterlijk heeft. Dit geeft een wezenlijke waarde aan die stoel. Daarnaast is de TRIPP TRAPP-stoel door zijn vormgeving bij uitstek geschikt als kinderstoel. Het hof onderschrijft de stelling van Stokke c.s. (zie rov. 50 van het 2009-tussenarrest) dat de TRIPP TRAPP-stoel veilig, comfortabel en deugdelijk is, en dat zij (daarom) pedagogisch en ergonomisch verantwoord is te noemen. In zoverre wordt de vorm van de TRIPP TRAPP-stoel bepaald Pagina 4 van 58
295
IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke
www.boek9.nl
door de aard van de waar. De consument koopt de TRIPP TRAPP-stoel dus omdat deze fraai én praktisch is. Naar deze kenmerken gaat de consument mogelijkerwijs op zoek in stoelen van concurrenten van Stokke c.s. De weigeringsgronden van artikel 3 lid 1 sub e van de Merkenrichtlijn hebben als ratio te verhinderen dat, als gevolg van de bescherming van het merkrecht, de merkhouder een monopolie wordt toegekend op zulks kenmerken van een waar (zie de rov. 52 van 2009-tussenarrest geciteerde passage uit het 'Philips/'Remington'-arrest van het HvJEG). Gelet op die ratio en op het feit dat met artikel 3 lid 1 sub e van de Merkenrichtlijn een algemeen belang is nagestreefd (punt 80 van het 'Philips/Remington'-arrest) kan een merk dat, zoals het merk van Stokke Industri, uitsluitend bestaat uit een vorm waarvan de wezenlijke kenmerken deels door de aard van de waar worden bepaald en voor het andere deel een wezenlijke waarde aan de waar geven, op grond van die bepaling, en het in overeenstemming daarmee uit te leggen artikel 1, 1e volzin, BMW/artikel 2.1 lid 2 BVIE, geen merk. vormen. Dat de hiervoor bedoelde kenmerken ook door andere vormen kunnen worden verkregen, doet. anders dan Stokke c.s. menen, hieraan niet af, zo is af te leiden uit punt 84 van het 'Philips/Remington'-arrest. De rechtbank heeft dat merk dan ook terecht nietig verklaard. (...)" 4. Beoordeling van het middel in het principale beroep 4.1 Het middel richt geen klachten tegen de tussenarresten van het hof, zodat het beroep in cassatie in zoverre niet-ontvankelijk moet worden verklaard. Auteursrecht 4.2 Bij de beoordeling van de onderdelen gericht tegen de hiervoor in 3.3.1-3.3.2 weergegeven oordelen, wordt het volgende vooropgesteld. (a) Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen, is vereist dat het desbetreffende werk een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt (vgl. HR 30 mei 2008, LJN BC2153, NJ 2008/556 ([E])). Het HvJEU heeft de maatstaf aldus geformuleerd dat het moet gaan om "een eigen intellectuele schepping van de auteur van het werk" (HvJEU 16 juli 2009, nr. C5/08, LJN BJ3749, NJ 2011/288 (Infopaq I)). (b) Deze maatstaf geldt evenzeer indien het een gebruiksvoorwerp betreft (vgl. BenGH 22 mei 1987, nr. A 85/3, LJN AK1803, NJ 1987/881 en HR 15 januari 1988, LJN AG5738, NJ 1988/376 (Screenoprints)). Aanleiding voor de veronderstelling dat zulks naar Europees recht anders zou zijn, is er niet. (c) Dit werkbegrip vindt haar begrenzing waar het eigen, oorspronkelijk karakter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect. Elementen van het werk die louter een technisch effect dienen of te zeer het resultaat zijn van een door technische uitgangspunten beperkte keuze, zijn van bescherming uitgesloten (vgl. HvJEU 22 december 2010, nr. C-393/09, LJN BP0405, NJ 2011/289 (BSA) en HR 16 juni 2006, LJN AU8940, NJ 2006/585 (Kecofa/Lancôme)). Daarbij verdient opmerking dat
deze uitsluiting van auteursrechtelijke bescherming zich niet uitstrekt tot alle elementen die een technische functie bezitten: daarmee zou de industriële vormgeving ten onrechte buiten het bereik van het auteursrecht geplaatst worden. (d) Het feit dat het werk voldoet aan technische en functionele eisen laat onverlet dat de ontwerpmarges of keuzemogelijkheden zodanig kunnen zijn dat voldoende ruimte bestaat voor creatieve keuzes van de maker die een werk in auteursrechtelijke zin kunnen opleveren (vgl. HR 8 september 2006, LJN AX3171, NJ 2006/493 (Slotermeervilla's)). (e) Voor de beantwoording van de vraag of sprake is van inbreuk op een auteursrecht op een gebruiksvoorwerp dient beoordeeld te worden in welke mate de totaalindrukken van het beweerdelijk inbreuk makende werk en het beweerdelijk bewerkte of nagebootste werk overeenstemmen. De auteursrechtelijk beschermde trekken of elementen van laatstbedoeld werk zijn daarbij bepalend, met dien verstande dat ook een verzameling of bepaalde selectie van op zichzelf niet beschermde elementen, een (oorspronkelijk) werk kan zijn in de zin van de Auteurswet, mits die selectie het persoonlijk stempel van de maker draagt. Bij de vergelijking van de totaalindrukken dienen dus ook onbeschermde elementen in aanmerking te worden genomen, voor zover de combinatie van al deze elementen in het beweerdelijk nagebootste werk aan de "werktoets" beantwoordt. Voorts geldt dat de enkele omstandigheid dat het werk of bepaalde elementen daarvan, passen binnen een bepaalde mode, stijl of trend niet betekent dat het werk of deze elementen zonder meer onbeschermd zijn. Onderzocht moet worden of de vormgeving van de (combinatie van de) verschillende elementen zodanig is dat aangenomen kan worden dat met het ontwerp door de maker op een voldoende eigen wijze uiting is gegeven aan de vigerende stijl, trend of mode (HR 29 december 1995, LJN ZC1942, NJ 1996/546 (Decaux/Mediamax)). (f) De beoordeling van de auteursrechtelijke beschermingsomvang van een bepaald werk en van de vraag of daarop door een ander werk inbreuk wordt gemaakt, is in hoge mate feitelijk van aard en derhalve slechts in (zeer) beperkte mate vatbaar voor toetsing in cassatie (vgl. HR 5 januari 1979, LJN AB7291, NJ 1979/339 (Heertje/Hollebrand)). Klachten die in wezen een nieuwe feitelijke beoordeling in cassatie vragen, miskennen de grenzen van de cassatierechtspraak. Overigens dient de wijze waarop de toetsing door de feitenrechter is uitgevoerd in overeenstemming te zijn met de hiervoor weergegeven rechtsregels en moet de uitspraak tenminste zodanig zijn gemotiveerd dat deze voldoende inzicht geeft in de aan haar ten grondslag liggende gedachtegang om de beslissing zowel voor partijen als voor derden - in geval van openstaan van hogere voorzieningen: de hogere rechter daaronder begrepen - controleerbaar en aanvaardbaar te maken (HR 4 juni 1993, LJN ZC0986, NJ 1993/659). Daartoe is evenwel niet steeds vereist dat alle door een partij aangedragen stellingen door de Pagina 5 van 58
296
IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke
www.boek9.nl
rechter uitdrukkelijk in de motivering worden betrokken. (HR 22 februari 2013, LJN BY1529, RvdW 2013/331.) 4.3.1 Onderdeel IA bestrijdt als onjuist of ontoereikend gemotiveerd het oordeel dat de schuine stand van de staanders niet louter technisch is bepaald. 4.3.2 Onder verwijzing naar stellingen van Hauck dat de L-vorm van de verticale staanders en de horizontale liggers van de Tripp Trapp-stoel een technische oplossing is die noodzakelijk is voor het meegroeieffect en voortvloeit uit de eis van stabiliteit, wordt onder 4-8 geklaagd dat de L-vorm technisch van aard is en derhalve is uitgesloten van auteursrechtelijke bescherming. Betoogd wordt dat het gewenste meegroei-effect meebrengt dat de keuzemogelijkheden te beperkt zijn voor een auteursrechtelijk relevante creatieve inbreng. De klachten falen voor zover zij betogen dat het hof uit zijn vaststelling (rov. 1.2) dat de hoek tussen de staanders en de liggers van de Tripp Trapp mede wordt bepaald door de anatomie van de mens (het kind) en voorts door praktische en technische voorwaarden, zoals de lengte van de liggers en de staanders en de stabiliteit van de stoel, had moeten afleiden dat de schuine stand van de staanders een vorm oplevert die te zeer het resultaat is van een door technische uitgangspunten beperkte keuze. Uit het hiervoor in 4.2 onder (c) en (d) overwogene volgt dat de enkele omstandigheid dat elementen voldoen aan technische en functionele eisen niet meebrengt dat deze elementen van auteursrechtelijke bescherming zijn uitgesloten. Kennelijk heeft het hof geoordeeld dat de ontwerpmarges zodanig waren dat voldoende ruimte bestond voor creatieve keuzes bij het ontwerpen van de Tripp Trapp. Het heeft - zoals volgt uit rov. 11 van het Fikszo-arrest, geciteerd in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 5.10.5 - voor dit oordeel van belang geacht dat het meegroei-effect ook kan worden bereikt met (nagenoeg) verticale staanders en dat er dus andere uitvoeringsvormen met toepassing van dezelfde techniek mogelijk waren die een geheel andere totaalindruk oproepen. Dit oordeel, waarover Hauck zich na en naar aanleiding van het tussenarrest van 17 november 2009 heeft kunnen uitlaten, is toereikend gemotiveerd en niet onbegrijpelijk. Het onderdeel verwijst ook niet naar stellingen die dit oordeel onbegrijpelijk doen zijn. 4.3.3 De klachten onder 11-14 gaan uit van de lezing dat het hof voor zijn bestreden oordeel dat de schuine stand van de staanders niet louter technisch is bepaald, beslissend heeft geacht dat de verwerking van alle elementen van de kinderstoel in de schuine staanders, zodanig dat deze elementen, van opzij bezien, zoveel mogelijk 'wegvallen' tegen de staanders, als een uitvoeringsvorm van die staanders moet worden aangemerkt, voor welke uitvoeringsvorm de maker van de Tripp Trapp heeft gekozen zonder dat zij technisch noodzakelijk was. De klachten missen feitelijke grondslag. Zij miskennen de hiervoor in 4.3.2 vermelde motivering, alsmede dat het hof, met zijn verwijzing naar rov. 13 van het
Fikszo-arrest, slechts heeft geoordeeld dat de L-vorm van opzij bezien - wordt geaccentueerd door het 'wegvallen' van de elementen in de staanders. Het heeft deze uitvoeringsvorm, als middel dat bijdraagt aan het verkrijgen van een duidelijke L-vorm, mede als auteursrechtelijk beschermde trek kunnen aanmerken. 4.4 Onderdeel IB is gericht tegen het oordeel - vervat in rov. 1.2 met verwijzing naar rov. 12 van het Fikszoarrest - dat de Scandinavische stijl op zichzelf geen invloed heeft gehad op de vormgeving van de auteursrechtelijk beschermde trekken. Onder 18-20 wordt geklaagd dat het hof ten onrechte althans ontoereikend gemotiveerd heeft verworpen het betoog van Hauck dat de elementen van de Tripp Trapp die zijn bepaald door het gebruik van een sobere stijl, van auteursrechtelijke bescherming zijn uitgesloten. Ook dit onderdeel faalt. Blijkens zijn hiervoor in 3.3.1 weergegeven beoordeling is het hof ervan uitgegaan dat de omstandigheid dat de Tripp Trapp mogelijk valt binnen de Scandinavische stijl, nog niet betekent dat de Tripp Trapp of onderdelen daarvan onbeschermd zijn. Met het bestreden oordeel heeft het tot uitdrukking gebracht dat met de vormgeving van de auteursrechtelijk beschermde trekken op voldoende eigen wijze uiting is gegeven aan de sobere stijl die past binnen (onder meer) de Scandinavische ontwerptraditie. Gelet op hetgeen hiervoor in 4.2 onder (e) is overwogen, is dit oordeel niet onjuist of onbegrijpelijk. 4.5 Onderdeel II richt (onder 24-27) klachten tegen hetgeen het hof ten aanzien van de beoordeling van de inbreukvraag heeft overwogen, als weergegeven hiervoor in 3.3.1. De klachten falen. Zij berusten op de onjuiste opvatting dat de omstandigheid dat een ontwerp voldoet aan technische of functionele eisen en past binnen een bepaalde stijl, meebrengt dat aan het desbetreffende werk of onderdeel een (sterk) verminderde beschermingsomvang toekomt. Indien geoordeeld wordt, zoals het hof heeft gedaan, dat binnen het kader van de technische en functionele eisen en de vigerende stijl voldoende ruimte bestond voor het maken van creatieve keuzes en deze ruimte ook is benut - hetgeen mede wordt ge誰llustreerd door het door het hof (in rov. 1.3) gememoreerde feit dat het ontwerp van de Tripp Trapp-stoel herhaaldelijk is bekroond en is opgenomen in de collectie van het Vitra Design Museum - dan is de bescherming die aan dat ontwerp toekomt niet beperkter dan zonder het voldoen aan of passen binnen bedoelde eisen of stijl het geval zou zijn geweest. Voor het overige bouwen de klachten voort op hetzelfde onjuiste uitgangspunt als aan onderdeel IA ten grondslag ligt, te weten dat de L-vorm louter technisch bepaald is, en falen zij ook om die reden. 4.6 De overige, in het voorgaande niet behandelde klachten van de onderdelen IA en IB kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot
Pagina 6 van 58 297
IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke
www.boek9.nl
beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling. 4.7 Onderdeel III is gericht tegen het oordeel, in rov. 2.10 van het eindarrest, dat onvoldoende is komen vast te staan om rechtsverwerking van Stokke c.s. voor het grondgebied van Nederland te kunnen aannemen. De klachten falen op de gronden als uiteengezet in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 5.20.2-5.23. 4.8 Onderdeel IV bouwt voort op onderdeel III en moet het lot daarvan delen. 5. Beoordeling van het middel in het incidentele beroep 5.1 De verwerping van het principale beroep brengt mee dat onderdeel V, dat is gericht tegen het oordeel dat geen sprake is van indirecte auteursrechtinbreuk, bij gemis aan belang geen behandeling behoeft. De verwerping van het principale beroep brengt voorts mee dat niet is voldaan aan de voorwaarde waaronder onderdeel VI is voorgesteld, zodat ook dit onderdeel geen behandeling behoeft. Winstberekening 5.2.1 Onderdeel I keert zich met rechts- en motiveringsklachten tegen rov. 4.6 van het eindarrest, weergegeven hiervoor in 3.3.4. Geklaagd wordt (onder 1.a) dat het hof heeft miskend dat de wijze van winstberekening bij inbreuk op rechten van intellectuele eigendom een rechtsoordeel behelst en dat het daarom geen gezag van gewijsde toekomt; voorts (onder 1.b) dat de in dit geding gevorderde winstafdracht op een andere periode (namelijk: v贸贸r 1998) betrekking heeft dan die waaromtrent de rechtbank een beslissing heeft gegeven (te weten: 1998-2000); en ten slotte (onder 1.c) dat het hof niet heeft vastgesteld dat Hauck zich ook met betrekking tot de periode voorafgaand aan 1998 op het gezag van gewijsde van het rechtbankvonnis heeft beroepen. 5.2.2 Onderdeel I.a faalt, omdat de daaraan ten grondslag liggende rechtsopvatting onjuist is: art. 17a Aw laat de rechter een grote mate van vrijheid bij het vaststellen van de wijze van winstberekening, zodat een oordeel daaromtrent in de regel verweven zal zijn met waarderingen van feitelijke aard en daarom gezag van gewijsde kan verkrijgen. 5.2.3 De onderdelen 1.b en 1.c kunnen bij gebrek aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden, aangezien de bestreden overweging aldus moet worden begrepen dat het hof het beroep van Hauck op het gezag van gewijsde voor de periode vanaf 1 juli 1998 heeft gehonoreerd en daarnaast als zijn eigen oordeel heeft gegeven dat er geen grond bestaat om voor de winstbepaling voor het daaraan voorafgaande, in dit geding aan de orde zijnde, tijdvak een andere methode te hanteren. 5.2.4 Onderdeel 2.a richt zich tegen de slotzin van rov. 4.6, dat een overweging ten overvloede behelst, zodat het evenmin tot cassatie kan leiden. Onderdeel 2.b bouwt op de voorgaande onderdelen voort en deelt het lot daarvan. Catalogus en nevenvorderingen 5.3.1 De onderdelen II.1 en II.2, die klachten behelzen tegen rov. 3.1 en 4.8, waarin het hof, kort gezegd, aan
de verspreiding door Hauck van haar 'productie 8'catalogus geen zelfstandige betekenis heeft willen toekennen, en tegen de afwijzing van de nevenvordering met betrekking tot die catalogus, falen op de gronden, vermeld in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 5.32 en 5.33. 5.3.2 De onderdelen II.3 en II.4 komen op tegen de afwijzing van de nevenvordering van Stokke c.s. tot het doen van opgave door Hauck van de namen en adressen van de afnemers. De klachten bestrijden het oordeel - in rov. 4.8 van het eindarrest - dat deze vordering geen betekenis heeft voor de begroting van de schade en dat Stokke c.s. niet hebben gesteld dat hun belang is gelegen in hetzij de controle van een recall hetzij hen in staat te stellen zich te wenden tot de wederverkopers die ook inbreuk maken. Het klaagt dat het hof heeft miskend dat in HR 23 februari 1990, LJN AD1044, NJ 1990/664 (Hameco) is geoordeeld dat het overleggen van een afnemerslijst een deugdelijk middel is om nakoming van de veroordeling te verzekeren, waaronder, aldus het onderdeel, mede begrepen moet worden een veroordeling tot winstafdracht. 5.3.3 De onderdelen missen doel. Daargelaten of een bevel tot het verstrekken van een lijst van (namen en adressen van) afnemers onder omstandigheden ook kan worden gegeven om een benadeelde in de gelegenheid te stellen de omvang te bepalen van door hem als gevolg van inbreukmakende handelingen geleden schade - en dus niet enkel als een aanvaardbaar zijdelings middel om nakoming van een veroordeling tot een recall te verzekeren, zoals aan de orde was in het voormelde arrest van 23 februari 1990 (Hameco) - dient de rechter bij zijn oordeelsvorming over de toewijsbaarheid van een dergelijke vordering steeds te letten op de wederzijdse belangen en de verdere omstandigheden van het geval, zoals de aard en de ernst van de onrechtmatige daad en het belang van de aansprakelijke persoon zijn commerci毛le gegevens niet aan de concurrentie ter beschikking te stellen. Kennelijk en niet onbegrijpelijk is het hof van oordeel geweest dat, gelet op de in dit geding te hanteren methodiek van winstberekening en de voor Stokke c.s. ook zonder een opgave van de namen en adressen der afnemers bestaande mogelijkheden om tot een berekening van de mogelijk alsnog door haar te eisen schadevergoeding te geraken, de belangenafweging in het nadeel van Stokke c.s. uitvalt. 5.3.4 De klachten van onderdeel II.5 tegen het oordeel van het hof dat de nevenvorderingen (a), (b) en (d) voldoende relevantie missen voor de begroting van de schade van Stokke c.s., falen eveneens. Voor zover zij voortbouwen op de voorafgaande klachten van onderdeel II moeten zij het lot daarvan delen. Voor het overige maken zij niet duidelijk waarom de overwegingen van het hof daaromtrent tekortschieten. Dat een opgave als bedoeld onder (a) en (b) niet dienstig is voor de berekening van de schade van Stokke c.s., ligt immers voor de hand, terwijl vordering (d) door het hof alsnog is toegewezen, zij het zonder
Pagina 7 van 58 298
IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke
www.boek9.nl
specificatie per afnemer, hetgeen gerechtvaardigd wordt door hetgeen hiervoor in 5.3.3 is overwogen. 5.3.5 Onderdeel II.6 betoogt dat de door het hof aan zijn oordeel met betrekking tot deze nevenvorderingen ten grondslag gelegde motivering - dat Hauck door de rechtbank is veroordeeld tot het afleggen van rekening en verantwoording - ontoereikend is, in het licht van hetgeen Stokke c.s. in hoger beroep hebben aangevoerd omtrent de (gebrekkige) wijze waarop Hauck aan die veroordeling heeft voldaan. Die stellingen van Stokke c.s. behoefden het hof evenwel niet tot een ander oordeel te brengen, gelet op de middelen die Stokke c.s. in het geding tot rekening en verantwoording ten dienste staan om een behoorlijke nakoming van de veroordeling te bewerkstelligen. Persoonlijkheidsrechten 5.4.1 De klachten van onderdeel III richten zich tegen rov. 47-48 van het tussenarrest van 2009 en de daaruit voortvloeiende rov. 4.7 van het eindarrest. Het onderdeel klaagt niet over het oordeel van het hof (rov. 44) dat, waar het de beweerde schending van [verweerder 3]s persoonlijkheidsrechten aangaat, in hoger beroep nog slechts de gestelde verminking als bedoeld in art. 25 lid 1, onder d, Aw aan de orde is, noch over rov. 45, waarin het hof de 'enige verschillen' tussen de Tripp Trapp-stoel en de aangevallen stoelen van Hauck heeft vermeld, te weten de twee schuin naar beneden lopende schoren en aanwezigheid (bij de Betastoel) van een blad aan de voorzijde. 5.4.2 Onderdeel III.1 behelst slechts een inleiding. Onderdeel III.2 klaagt over onjuistheid of onbegrijpelijkheid van het oordeel van het hof, waarbij het tot uitgangspunt neemt dat het hof geen verminking aanwezig acht enkel en alleen op de grond dat het totaalbeeld van de stoelen van Hauck overeenstemt met dat van de Tripp Trapp en de verschillen van ondergeschikte betekenis zijn. Deze klacht kan, bij gebrek aan feitelijke grondslag, niet tot cassatie leiden, aangezien het hof zijn oordeel niet uitsluitend op de aanwezigheid van overeenstemmende totaalindrukken heeft gebaseerd. Het heeft de in rov. 45 vermelde verschillen - die weliswaar onvoldoende zijn om inbreuk op de exploitatierechten van Stokke c.s. weg te nemen - in het licht van hetgeen het in rov. 47 heeft overwogen - kort gezegd: dat (ook) het persoonlijkheidsrecht van de maker zich niet uitstrekt tot functioneel bepaalde trekken van het ontwerp en dat Stokke c.s. niet hebben betoogd dat de aanwezigheid van het blad bij de Beta-stoel de harmonie van [verweerder 3]s ontwerp verstoort of anderszins het uiterlijk daarvan in ongunstige zin be誰nvloedt - van dien aard geacht dat van een verminking die nadeel zou kunnen toebrengen aan de eer of de naam van [verweerder 3] of aan zijn waarde als ontwerper, geen sprake is. Dit oordeel geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Het antwoord op de vraag of een auteursrechtelijk werk door een ingreep verminkt is, berust op een in hoge mate subjectief oordeel, dat zich niet goed leent voor onderwerping aan een maatstaf anders dan dat door de ingreep nadeel kan worden
toegebracht op de wijze als aan het slot van art. 25 lid 1 Aw is verwoord. Het bestreden oordeel is dan ook sterk verweven met waarderingen van feitelijke aard, zodat het voor het overige in cassatie niet op juistheid kan worden onderzocht. Daarop stuit ook de klacht van onderdeel III.3 af, dat klaagt over de wijze waarop het hof de mate van overeenstemming in zijn oordeel heeft betrokken. 5.4.3 Ook voor de overwegingen die worden bestreden met de klachten van de onderdelen III.4, III.5, III.6 en III.8 geldt dat zij zozeer zijn verweven met waarderingen van feitelijke aard dat zij in cassatie niet op juistheid kunnen worden onderzocht. Zij zijn niet onbegrijpelijk en behoefden ook in het licht van de in de onderdelen bedoelde stellingen van Stokke c.s. geen nadere motivering. Daarop stuiten die klachten af. Onderdeel III.7 behoeft geen behandeling. 5.4.4 Waar in onderdeel III.6 nog wordt betoogd dat de toevoeging van een element aan een ontwerp van een gebruiksvoorwerp een verminking kan opleveren, ook als die toevoeging aan een niet beschermde trek van het ontwerp heeft plaatsgevonden, is die opvatting juist. Dat het hof dat heeft miskend, kan uit het arrest evenwel niet worden afgeleid, zodat de klacht ook in zoverre faalt. Merkrecht 5.5 Onderdeel IV is gericht tegen rov. 5.1-5.3, waarin het hof het vormmerk van Stokke c.s. op grond van art. 3 lid 1, aanhef en onder e, van Richtlijn 89/104/EEG, zoals gecodificeerd in Richtlijn 2008/95/EG (hierna: de Merkenrichtlijn) nietig heeft geoordeeld. Het hof heeft in rov. 5.3 overwogen als vermeld hiervoor in 3.3.5. 5.6 Onderdeel IV.1 houdt geen klacht in. Onderdeel IV.8, dat als eerste zal worden behandeld, behelst de klacht dat het hof de grenzen van de rechtsstrijd in hoger beroep heeft overschreden door ook de uitsluitingsgrond 'aard van de waar' in zijn beoordeling te betrekken, die Hauck in eerste aanleg mede aan haar vordering ten grondslag had gelegd maar die de rechtbank niet in aanmerking had genomen. Het voert daartoe aan dat, indien de beslissing van het hof met betrekking tot de uitsluitingsgrond 'wezenlijke waarde van de waar' in cassatie vernietigd zou worden, Stokke c.s. door het hof in een slechtere positie zijn gebracht omdat het hof ook de andere uitsluitingsgrond in aanmerking heeft genomen, hoewel Hauck die in hoger beroep niet aan de orde had gesteld. Dit betoog stuit af op de omstandigheid dat het hof ingevolge de devolutieve werking van het appel de laatstbedoelde uitsluitingsgrond in aanmerking had te nemen. Ook het aan het slot van rov. 5.1 neergelegde oordeel van het hof dat geen sprake is van reformatio in peius is juist. Het onderdeel faalt derhalve. 5.7.1 Onderdeel IV.2 betoogt dat het hof in rov. 5.3 heeft vastgesteld dat de vorm van de Tripp Trapp-stoel niet uitsluitend in de beide uitgesloten vormen bestaat, nu het heeft overwogen dat de vorm deels door de aard van de waar wordt bepaald en deels een wezenlijke waarde aan de waar geeft en daarbij kennelijk van oordeel was dat elke uitsluitingsgrond op zich niet
Pagina 8 van 58 299
IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke
www.boek9.nl
wordt gehaald, hetgeen, aldus het onderdeel, getuigt van een onjuiste rechtsopvatting. 5.7.2 Bij de beoordeling van deze klacht wordt vooropgesteld dat het hof, blijkens hetgeen het eerder in rov. 5.3 overwoog, heeft geoordeeld dat het (zeer) aantrekkelijke uiterlijk van de Tripp Trapp-stoel in dat opzicht een wezenlijke waarde aan de betrokken waar geeft en dat voor het overige de stoel door zijn vorm bij uitstek geschikt is als veilige, comfortabele en deugdelijke kinderstoel, hetgeen naar het oordeel van het hof maakt dat de vorm van de stoel in zoverre bepaald wordt door de aard van de waar, zodat het merk een teken is dat uitsluitend bestaat in een vorm die gedeeltelijk beantwoordt aan art. 3 lid 1 onder (i) en voor het overige aan (iii). Het onderdeel doet aldus een vraag van uitleg rijzen van art. 2.1 lid 2 BVIE en daarmee van art. 3 lid 1, aanhef en onder e, van de Merkenrichtlijn die in de rechtspraak van het HvJEU tot dusverre geen beantwoording heeft gevonden. 5.7.3 Onderdeel IV.3 betoogt dat het hof heeft miskend dat de specifieke vorm van de Tripp Trapp-stoel niet louter - dus: uitsluitend - voortvloeit uit de aard van de betrokken waar, aangezien er oneindig veel mogelijkheden zijn om een kinderstoel vorm te geven. De onderdelen IV.4 en IV.5 verwijten het hof te hebben miskend dat de Tripp Trapp-stoel niet louter - dus: uitsluitend - bestaat in de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft, die, aldus het onderdeel, (in overwegende mate) gelegen is in de gebruiksfunctie, en dat de fraaie vorm niet de hoofdreden is waarom men het product aanschaft, zoals door Stokke c.s. in feitelijke instanties is aangevoerd. 5.7.4 Ook deze klachten stellen vragen aan de orde van uitleg van art. 2.1 lid 2 BVIE en daarmee van art. 3 lid 1art. 3 lid 1, aanhef en onder e, van de Merkenrichtlijn, die in de rechtspraak van het HvJEU tot dusverre geen beantwoording hebben gevonden. 5.7.5 De Hoge Raad zal daarom aan dat Hof de hierna te vermelden prejudiciële vragen voorleggen. In afwachting van de beantwoording van de vragen behoeven de onderdelen IV.6-IV.8 geen behandeling. 6. Omschrijving van de feiten waarop de door het Hof van Justitie te geven uitleg moet worden toegepast. De Hoge Raad verwijst naar de hiervoor onder 3.1 vermelde feiten, waarvan te dezen moet worden uitgegaan. 7. Vragen van uitleg 1. a. Gaat het bij de weigerings- of nietigheidsgrond van art. 3 lid 1, aanhef en onder e (i), van de Richtlijn 89/104/EEG zoals gecodificeerd in Richtlijn 2008/95/EG, te weten dat vormmerken niet uitsluitend mogen bestaan uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, om een vorm die voor de functie van de waar onontbeerlijk is, of is daarvan reeds sprake bij aanwezigheid van een of meer wezenlijke gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt? b. Indien geen van deze alternatieven juist is, hoe dient het voorschrift dan te worden uitgelegd?
2. a. Gaat het bij de weigerings- of nietigheidsgrond van art. 3 lid 1, aanhef en onder e (iii), van de Richtlijn 89/104/EEG, zoals gecodificeerd in Richtlijn 2008/95/EG, te weten dat (vorm)merken niet uitsluitend mogen bestaan uit een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft, om het motief (of de motieven) van de aankoopbeslissing van het in aanmerking komende publiek? b. Is van 'een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft' in de zin van evenbedoeld voorschrift slechts sprake indien die vorm moet worden aangemerkt als de voornaamste of overheersende waarde in vergelijking tot andere waarden (zoals bij kinderstoelen: de veiligheid, het comfort en de deugdelijkheid) of kan daarvan ook sprake zijn, indien naast die waarde ook andere, eveneens als wezenlijk aan te merken waarden van die waar bestaan? c. Is voor de beantwoording van vragen 2.a en 2.b beslissend de opvatting van de meerderheid van het in aanmerking komende publiek, of kan de rechter oordelen dat reeds de opvatting van een deel van het publiek volstaat om de betrokken waarde als 'wezenlijk' in de zin van voormelde bepaling aan te merken? d. Indien het antwoord op vraag 2.c in laatstbedoelde zin luidt, welke eis dient dan aan de omvang van het betrokken deel van het publiek te worden gesteld? 3. Dient art. 3 lid 1 van de Richtlijn 89/104/EEG, zoals gecodificeerd in Richtlijn 2008/95/EG, aldus uitgelegd te worden dat de in dat artikel onder (e) bedoelde uitsluitingsgrond ook bestaat, indien het vormmerk een teken behelst waarvoor het aldaar onder (i) bedoelde geldt, en dat voor het overige voldoet aan het aldaar onder (iii) bedoelde? 8. Beslissing De Hoge Raad: in het principale beroep: verklaart Hauck niet-ontvankelijk in haar beroep tegen de arresten van het gerechtshof te 's-Gravenhage van 13 oktober 2005 en 17 november 2009; verwerpt het beroep voor het overige; veroordeelt Hauck in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Stokke c.s. begroot op € 781,34 aan verschotten en € 2.200,-voor salaris; in het incidentele beroep: verzoekt het Hof van Justitie van de Europese Unie met betrekking tot de hiervoor onder 7 geformuleerde vragen uitspraak te doen; houdt iedere verdere beslissing aan en schorst het geding tot het Hof van Justitie naar aanleiding van dit verzoek uitspraak zal hebben gedaan. Dit arrest is gewezen door de vice-president E.J. Numann als voorzitter, de vice-president F.B. Bakels en de raadsheren M.A. Loth, C.E. Drion en G. Snijders, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer M.A. Loth op 12 april 2013.
Conclusie A-G Verkade
Pagina 9 van 58 300
IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke
www.boek9.nl
11/04114 Mr. D.W.F. Verkade Zitting 5 oktober 2012 Conclusie inzake: De vennootschap naar Duits recht Firma Hauck GmbH & Co. KG, principaal eiseres, incidenteel verweerster (hierna: Hauck), tegen: 1. de vennootschap naar Noors recht Stokke AS, (voorheen Stokke Gruppen AS, dáárvoor Stokke Industri AS en Stokke Fabrikker AS), 2. Stokke Nederland BV, 3. [Verweerder 3], en 4. [Verweerster 4], principaal verweerders, incidenteel eisers (hierna tezamen: Stokke c.s., en afzonderlijk: 'Stokke AS', 'Stokke Nederland', '[verweerder 3]' en '[verweerster 4]'). Inhoudsopgave 1. Inleiding (nrs. 1.1 - 1.6) 2. Feiten (nrs. 2.1 - 2.8) 3. Procesverloop (incl. weergave van overwegingen van het hof)(nrs. 3.1 - 3.10) 4. Auteursrechtelijk en merkenrechtelijk kader 4.A. Nationaal auteursrechtelijk kader (nrs. 4.1.1 4.40) 4.A.a. De 'werktoets': algemeen 4.A.b. De 'werktoets' toegespitst op objecten in de zin van art. 10 lid 1 onder 11o Aw 4.A.c. Het inbreukcriterium: algemeen 4.A.d. Het inbreukcriterium toegespitst op objecten van art. 10 lid 1 onder 11o Aw 4.A.e. Wisselwerking tussen voldoening aan werktoets en inbreukcriterium 4.A.f. Taakverdeling cassatierechter / feitenrechter 4.A.g. Synthese van het voorafgaande 4.B. Unierecht 4.B.a. Uitgangspunten bezien vanuit Unie-regelgeving 4.B.b. Enige rechtspraak van het HvJEU 4.C. Merkenrechtelijk kader (nrs. 4.41 - 4.55) 5. Bespreking van de cassatiemiddelen 5.A. Principaal cassatieberoep van Hauck (nrs. 5.1.1 5.25.2) 5.B. Incidenteel cassatieberoep van Stokke c.s.(nrs. 5.26 - 5.67) 6. Vragen van uitleg 7. Conclusie 1. Inleiding 1.1. De Alpha en Beta-kinderstoelen van Hauck vertonen volgens het hof 's-Gravenhage te veel gelijkenissen met de eerdere Tripp Trapp-kinderstoel van Stokke c.s. Het auteursrechtelijk oordeel van het hof wordt door Hauck met tal van klachten bestreden; m.i. zonder succes. (Zie over het merkenrechtelijk oordeel nr. 1.6.) 1.2. Ik concludeer vandaag tevens in twee andere zaken over (beweerde) inbreuk - met andere kinderstoelen op het auteursrecht op dezelfde Tripp Trappkinderstoel(1). In een van die andere zaken heeft een
ander gerechtshof (Amsterdam) anders geoordeeld over de in het ontwerp van deze stoel al dan niet aanwezige auteursrechtelijk beschermd te achten trekken en de daaraan te verbinden beschermingsomvang. Ik acht het hierop betrekking hebbende oordeel (hoewel het dus anders uitpakt) ook in overeenstemming met het recht (niet getuigend van een onjuiste rechtsopvatting) en ook voldoende begrijpelijk gemotiveerd. 1.3. Als de Hoge Raad het geraden acht in deze drie zaken zijn rechtscriteria over het al dan niet aannemen van auteursrechtinbreuk te detailleren en/of zijn cassatiecontrole op motivering(sgebreken) aan te scherpen, zou dat de rechtseenheid kunnen bevorderen. Daartegenover staat dat de gevolgen van zodanige detaillering of andere aanscherping voor toekomstige zaken moeilijk te overzien zijn, en dat de cassatieinstantie nu eenmaal niet een 'derde feitelijke instantie' is. Als de Hoge Raad in deze drie zaken géén aanleiding ziet om zijn zo-even bedoelde instrumentarium voor auteursrechtzaken aan te passen, zullen de arresten bijdragen aan duidelijkheid over hetgeen via een cassatieberoep al dan niet mogelijk is. 1.4. Hoewel, als gezegd, de bestreden oordelen van het hof een overwegend feitelijk karakter hebben, het hof juiste rechtscriteria heeft toegepast en aan de te stellen motiveringseisen heeft voldaan, heb ik deze conclusie evenals de conclusies van heden in de twee andere 'Tripp Trapp'-zaken - toch voorzien van relatief uitvoerige inleidende beschouwingen over het auteursrechtelijk beoordelingskader. Ik heb dat gedaan omdat mede ter discussie staat of de (m.i. 'Hoge Raadconforme') beoordelingswijze van het hof ook 'Unierecht-conform' zou zijn. Ik meen dat ook dat het geval is, maar dat vergt een 'naast elkaar leggen' van het nationaal auteursrecht en het Unierechtelijk auteursrecht. 1.5. Ik verwijs in deze inleiding nog naar nrs. 5.3.15.3.3, waarin ik aangeef dat deze zaak met rolnr. 11/04114 (Hauck/Stokke c.s.) op het stuk van het materieel auteursrecht nogal verstrengeld is met de zaak met (Hoge Raad-)rolnr. 11/00447 (Stokke c.s./Fikszo c.s.), omdat het hof 's-Gravenhage in deze zaak met (HR-)rolnr. 11/04114 overwegingen uit de zaak met (HR-)rolnr. 11/00447 heeft overgenomen en tot de zijne heeft gemaakt. Maar de cassatieklachten in deze twee zaken blijken niet één op één op elkaar aan te sluiten. 1.6. Anders dan de andere twee 'Tripp Trapp'-zaken waarin ik heden concludeer, omvat deze zaak 11/04114 (Hauck/Stokke c.s.) ook een merkenrechtelijke component. De vorm van de Tripp Trapp is door Stokke c.s. als vormmerk gedeponeerd. Zowel de rechtbank als het hof hebben deze merkinschrijving nietig geoordeeld. De cassatieklachten van Stokke c.s. op dit punt nopen tot prejudiciële vragen aan het HvJEU. 2. Feiten(2) 2.1. [Verweerder 3] heeft een kinderstoel ontworpen, genaamd Tripp Trapp. Het ontwerp van deze stoel is met verscheidene prijzen en eervolle vermeldingen bekroond en (wordt) tentoongesteld in musea. Pagina 10 van 58
301
IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke
www.boek9.nl
2.2. Stokke [AS] brengt sinds 1972 de Tripp Trapp kinderstoel op de markt, aanvankelijk vooral op de thuismarkt ScandinaviĂŤ. 2.3. Sinds 1995 geschiedt de verkoop van Stokkeproducten in Nederland door Stokke Nederland. 2.4. Hauck vervaardigt, distribueert en verkoopt kinderartikelen, waaronder destijds twee stoelen genaamd Alpha en Beta. Zij heeft een brochure verspreid waarin deze stoelen zijn afgebeeld. 2.5. Jakotrade BV was een groothandelaar in en importeur van diverse kinderartikelen. Zij was samen met de in BelgiĂŤ gevestigde New Valmar BVBA distributeur van Hauck-artikelen in de Benelux. Jakotrade verkocht de Alpha en de Beta stoelen in Nederland aan detaillisten. 2.6. Op 8 mei 1998 heeft Stokke Industri(er) bij het Benelux-Merkenbureau het uiterlijk van de Tripp Trapp kinderstoel als merk gedeponeerd. Het is onder nr. 0639972 (productie 19 van Stokke c.s.) als vormmerk ingeschreven voor 'stoelen, met name kinderstoelen'. 2.7. In een procedure tussen Stokke Fabrikker en (o.a.) Hauck heeft het Landgericht Hamburg bij vonnis van 9 april 1999 de vordering van eerstgenoemde afgewezen. Deze rechtbank ging ervan uit, dat de Tripp Trapp stoel naar Duits recht auteursrechtelijke bescherming genoot en dat de Alpha stoel daarop inbreuk maakte. Stokke Fabrikker kon haar aanspraken evenwel niet verwezenlijken, omdat deze volgens de rechtbank verwerkt waren. 2.8. Uit productie 23 van Hauck jo. de producties 40 en 41 van Stokke c.s. blijkt, dat in hoger beroep bij een inmiddels in kracht van gewijsde zijnd arrest van 21 november 2001 tussen Stokke Gruppen (de rechtsopvolger van Stokke Fabrikker) en (onder meer) Hauck ook het Oberlandesgericht te Hamburg auteursrecht en inbreuk aannam. Dit hof legde wel een verbod op en wees de vordering tot schadevergoeding toe, maar beperkte die laatste (wegens rechtsverwerking) tot schade geleden vanaf 10 april 1997. 3. Procesverloop 3.1. (De rechtsvoorgangers van) Stokke AS, Stokke Nederland en [verweerder 3] hebben bij exploot van 9 december 1998 Hauck en Jakotrade BV gedagvaard voor de rechtbank 's-Gravenhage. Zij vorderen (na vermindering van eis) samengevat, een verklaring voor recht dat met de Alpha en Beta stoelen inbreuk wordt gemaakt op de auteursrechten en het (vorm-)merkrecht op de Tripp Trapp alsmede een bevel aan H3 Products c.s. om elke directe of indirecte inbreuk op de auteursrechten en elke inbreuk op het merkenrecht te staken, met nevenvoorzieningen, alsmede schadevergoeding. 3.2. Hauck en Jakotrade hebben - met inbegrip van een onbevoegdheidsincident - verweer gevoerd en tevens een vordering in reconventie ingesteld. Zij vorderen, samengevat, verklaringen voor recht dat geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van Stokke AS, Stokke Nederland en [verweerder 3], nietigverklaring van de merkinschrijving en vergoeding van schade geleden ten gevolge van aanschrijvingen zijdens Stokke AS, Stokke
Nederland en [verweerder 3] aan (potentiĂŤle) afnemers van Hauck en Jakotrade. Stokke AS, Stokke Nederland en [verweerder 3] hebben in reconventie verweer gevoerd. 3.3. De rechtbank heeft bij vonnis van 4 oktober 2000(3) de (hoofd-)vorderingen in conventie, voor zover gegrond op inbreuk op auteursrechten, grotendeels toegewezen. In reconventie heeft de rechtbank (alleen) de vordering van Hauck tot nietigverklaring en doorhaling van het vormmerk toegewezen. De rechtbank compenseerde de proceskosten zowel in conventie als in reconventie. 3.4. Hauck heeft - aanvankelijk tezamen met Jakotrade(4) - hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Gravenhage. Stokke AS, Stokke Nederland en [verweerder 3] hebben in het hoger beroep verweer gevoerd en incidenteel beroep ingesteld. Hauck heeft zich tegen het incidenteel beroep verweerd. Ter rolle van 15 juni 2006 heeft [verweerster 4] heeft een incidentele memorie tot voeging ingesteld. Hauck heeft in het incident geconcludeerd tot afwijzing. Bij arrest van 11 januari 2007 heeft het hof [verweerster 4] in het geding in hoger beroep toegelaten als gevoegde partij aan de zijde van Stokke AS, Stokke Nederland en [verweerder 3]. 3.5. In de hoofdzaak heeft het hof in een tussenarrest van 13 oktober 2005 (hierna: 'tussenarrest 2005' of '2005-tussenarrest') zowel Stokke AS, Stokke Nederland en [verweerder 3], als Hauck verzocht nadere bescheiden in het geding te brengen. 3.6. Nadat partijen over en weer aktes met producties in het geding hebben gebracht, heeft het hof op 17 november 2009 (hierna: 'tussenarrest 2009' of '2009tussenarrest') een tweede tussenarrest gewezen(5). Het hof heeft hierin - onder meer - overwogen: 'III. De auteursrechtelijke exploitatierechten [...] 9. Er wordt in hoger beroep vooralsnog veronderstellenderwijs vanuit gegaan dat op de TRIPP TRAPP-stoel auteursrecht rust en dat de ALPHA- en BETA-stoelen van Hauck verveelvoudigingen in de zin van artikel 13 Aw van deze stoel zijn. Voor de beschermingsomvang van het auteursrecht op de TRIPP TRAPP-stoel verwijst het hof naar zijn arrest van 30 juni 2009 inzake Stokke/Fikszo (rolnummer 105.006.685/01, zie www.boek9.nl. B9 8029). Partijen zullen in de gelegenheid worden gesteld om zich hierover bij akte nader uit te laten. [...] [...] 42. Stokke c.s. hebben een bevel tot staking van "directe of indirecte" auteursrechtinbreuk gevorderd. Zij hebben evenwel in het geheel niets aangevoerd ter onderbouwing van de "indirecte" auteursrechtinbreuk. De rechtbank heeft de vordering op basis van "indirecte" auteursrechtinbreuk onder 28.2 van het dictum van haar vonnis toegewezen, zonder daarvoor enige motivering te geven. Onder deze omstandigheden is "veeggrief" 5 van Hauck - die is gericht tegen de punten 28.1 t/m 28.8 en 28.13 in het dictum van het vonnis en die blijkens de toelichting daarop bedoeld is Pagina 11 van 58
302
IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke
www.boek9.nl
om "al" hetgeen de rechtbank ten nadele van haar heeft beslist aan het hof ter beoordeling voor te leggen toereikend om die beslissing onder de reikwijdte van het hoger beroep te doen vallen en is zij voldoende gemotiveerd te achten met de in hoger beroep herhaalde stelling van Hauck dat de vorderingen van Stokke c.s. moeten worden afgewezen. Dit een en ander geldt ook voor zover de andere vorderingen van Stokke c.s. mede zijn gebaseerd op "indirecte" auteursrechtinbreuk en deze mede op die grond onder de punten 28.1 t/m 28.8 van het dictum door de rechtbank zijn toegewezen. [...] IV. De auteursrechtelijke persoonlijkheidsrechten 44. In de inleidende dagvaarding is door Stokke c.s. aangevoerd dat Hauck "voorzover zij de ALPHA- en BETA-stoelen zelf produceert" inbreuk maakt op de persoonlijkheidsrechten van [verweerder 3], de maker van de TRIPP TRAPP-stoel, nu het bij de ALPHA- en BETA-stoelen om "een misvormde of in ieder geval enigszins gewijzigde" kopieën van de TRIPP TRAPPstoel gaat. Aldus hebben Stokke c.s. zich beroepen op zowel artikel 25 lid 1 sub c Aw (wijziging van het werk) als artikel 25 lid 1 sub d Aw (misvorming of verminking van het werk). In rov. 12 van haar vonnis - waarin wordt gesproken over "verminking" en "wijziging" heeft de rechtbank de vordering ter zake van de persoonlijkheidsrechten op beide grondslagen niet toewijsbaar bevonden. Hiertegen zijn Stokke c.s. opgekomen met grief I in het incidenteel appel, doch deze grief richt zich alleen tegen het oordeel van de rechtbank dat van verminking geen sprake was. Een concrete, voldoende kenbare klacht over dit oordeel van de rechtbank, dat niet is in te zien dat sprake is van wijziging van [verweerder 3]s werk waartegen hij zich in redelijkheid kan verzetten, is in die grief en de toelichting daarop niet te lezen. In hun pleitnota in appel (onder 47) hebben Stokke c.s. hierover alsnog een klacht geuit, maar met het aanvoeren van deze als nieuwe grief aan te merken klacht heeft Hauck niet ondubbelzinnig ingestemd, zodat deze klacht niet aan de orde is. Het hof is daarom gebonden aan voormeld oordeel van de rechtbank, dat er op neer komt dat artikel 25 lid 1 sub c Aw niet toepasselijk is, zodat in hoger beroep alleen nog hoeft te worden onderzocht of Stokke c.s. zich met vrucht kunnen beroepen op artikel 25 lid 1 sub d Aw. Door geen van partijen is in hoger beroep overigens aangevoerd dat de rechtbank hier niet Nederlands recht, maar - bijvoorbeeld omdat de verveelvoudigingen door Hauck in Duitsland hebben plaatsgevonden (zie rov. 10) - het recht van een ander land had moeten toepassen. 45. Het enige verschil tussen de TRIPP TRAPP-stoel en de ALPHA-stoel is dat in de ALPHA-stoel twee schuin naar beneden lopende plankjes (schoren) zijn toegevoegd aan de achterkant van de stoel. Dit is ook het geval in de BETA-stoel die verder verschilt van de TRIPP TRAPP-stoel doordat aan de voorkant daarvan een blad is aangebracht in plaats van een beugel. 46. Stokke c.s. zien in de toevoeging van de twee plankjes een verminking waardoor [verweerder 3] in
zijn eer en naam of waarde als maker wordt aangetast omdat die plankjes de kenmerkende spanning uit de TRIPP TRAPP-stoel wegnemen. In Haucks nabootsingen daarvan lijkt het immers alsof de diagonale schraag vanuit het midden ondersteuning nodig heeft omdat de stoel anders in elkaar zakt. Het extra blad aan de BETA-stoel is volgens Stokke c.s. te beschouwen als zodanige verminking omdat daarmee afbreuk wordt gedaan aan het functionele doel van [verweerder 3]s ontwerp, namelijk dat de stoel, die alleen een (minder ver uitstekende) beugel heeft, aan tafel kan worden geschoven zodat het kind aan tafel kan meedoen. 47. Met hun laatstgenoemde stelling zien Stokke c.s. over het hoofd dat het auteursrecht, en dus ook het persoonlijkheidsrecht van de auteur, zich niet uitstrekt tot de trekken van het werk die functioneel zijn bepaald. Zij hebben niet betoogd dat het extra blad in de BETAstoel - dat gebruikelijk is bij kinderstoelen - de harmonie van [verweerder 3]s werk verstoort of anderszins het uiterlijk daarvan in ongunstige zin beïnvloedt. Al om die reden levert het extra blad geen inbreuk op het persoonlijkheidsrecht op. 48. Door Stokke c.s. is zelf gesteld dat: - het totaalbeeld van de ALPHA en BETA-stoelen gelijk is aan dat van de TRIPP TRAPP-stoel en dat totaalbeeld door de verschillen niet wordt beïnvloed (inleidende dagvaarding onder 7); - Hauck de essentie van de vormgeving van de TRIPP TRAPP-stoel volledig heeft overgenomen (pleitnota in appel onder 35); - De verschillen tussen de TRIPP TRAPP-stoel en de ALPHA- en BETA-stoel van ondergeschikte betekenis zijn (pleitnota in appel onder 36); - de vorm van de ALPHA- en BETA-stoel nagenoeg identiek is aan het hierna nog te bespreken vormmerk van Stokke Industri, dat uit de TRIPP TRAPP-stoel bestaat (pleitnota in appel onder 54); - de twee extra plankjes in de ALPHA- en BETA-stoel niet direct opvallen (MvA/MvG-inc onder 72). In het licht van dit een en ander kan niet worden gezegd dat de in rov. 46 vermelde factoren van zodanig gewicht zijn dat zij, ook in samenhang bezien, de gevolgtrekking kunnen rechtvaardigen dat de ALPHAen BETA-stoelen verminkingen van het werk van [verweerder 3] zijn die hem nadeel zouden kunnen toebrengen aan zijn eer of naam of aan zijn waarde als maker. De vorderingen van Stokke c.s. kunnen mitsdien ook niet met vrucht worden gebaseerd op het auteursrechtelijk persoonlijkheidsrecht. Hun incidentele grief faalt. V. Merkenrecht 49. Stokke Industri heeft in 1998 het uiterlijk van de TRIPP TRAPP-stoel als (Benelux-) vormmerk gedeponeerd voor "stoelen, met name kinderstoelen'" uit klasse 20. In de eerste aanleg heeft Hauck in reconventie de nietigverklaring van dit merk gevorderd op de gronden dat deze stoel grotendeels, zo niet geheel, functioneel is bepaald, dat de vorm daarvan in hoge mate door de aard van de waar wordt bepaald (pleitnota in de eerste aanleg, blz. 47, voorlaatste Pagina 12 van 58
303
IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke
www.boek9.nl
alinea) en dat die vorm de wezenlijke waarde van de waar be誰nvloedt. Zij heeft hierbij verwezen naar artikel 1, 2e volzin, van de toenmalige BMW, luidende: (e)venwel kunnen niet als merken worden beschouwd tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, die een wezenlijke waarde aan de waar geeft of die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. De rechtbank heeft deze vordering van Hauck toegewezen. Daartoe heeft zij overwogen dat de fraaie, oorspronkelijke vormgeving van de TRIPP TRAPPstoel bij de aankoopbeslissing de doorslag geeft, waardoor het vormmerk niet toelaatbaar is. Klaarblijkelijk is deze gedachtengang van de rechtbank ingegeven door de overweging in het arrest van het Beneluxgerechtshof (BGH) van 14 april 1989 ("Burberrys I") dat: "de onderscheidende vorm van een waar alleen dan wegens het be誰nvloeden van de wezenlijke waarde van de waar niet als merk kan worden beschouwd, indien de waar van dien aard is dat haar uiterlijk en vormgeving door hun fraaiheid of oorspronkelijk karakter in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen". 50. Tegen voornoemde beslissing van de rechtbank zijn Stokke c.s. opgekomen in incidenteel appel, met grief IV, die zij - onder verwijzing naar het "Burberrys I"arrest en het Gemeenschappelijk Commentaar (GC) op artikel 1 BMW - als volgt hebben toegelicht. Een noodzakelijke voorwaarde voor toepassing van artikel 1, 2e volzin, BMW, is dat de aantrekkelijkheidswaarde van de waar (ver) uitstijgt boven de gebruikswaarde. Deze bepaling ziet immers alleen op producten die in hoofdzaak bestemd zijn om door hun uiterlijk esthetische voldoening te schenken. De TRIPP TRAPPstoel is een voorwerp met een bepaald gebruiksdoel. Voor zulke producten zijn met name de functionele eigenschappen die het product voor dat doel geschikt maken, van doorslaggevende invloed op de aankoopbeslissing. Voor een kinderstoel zijn dat eigenschappen als veiligheid, comfort en deugdelijkheid. Voor de TRIPP TRAPP-stoel komt daarbij dat deze pedagogisch en ergonomisch verantwoord is te noemen. De aantrekkelijke vormgeving zal ook een factor van betekenis zijn, maar vormt niet de wezenlijke waarde van de waar; die wordt gevormd door de gebruikswaarde van de stoel. Van een vorm die de wezenlijke waarde aan de waar geeft, is sprake wanneer het publiek de waar juist koopt vanwege de fraaie vormgeving. De TRIPP TRAPPstoel wordt echter niet primair gekocht als sierartikel. Alles aldus Stokke c.s. 51. In artikel 3 lid 1, aanhef en sub e van de Merkenrichtlijn is het volgende bepaald. Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden (...). e. tekens die uitsluitend bestaan uit: - de vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, of
- de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, of - de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft. Artikel 1,2e volzin, BMW (thans: artikel 2.1. lid 2 BVIE) moet - en moest in 1998, toen Stokke Industri haar merk deponeerde - in overeenstemming met artikel 3 lid 1, sub e van de Merkenrichtlijn worden uitgelegd. Dit betekent dat voor de uitleg van dat BMW-artikel doorslaggevend is de rechtspraak van het HvJ EG, en dat het GC op de BMW en de onder (alleen) die wet gewezen rechterlijke uitspraken, zoals het "Burberrys I"-arrest, aan belang hebben ingeboet. 52. In zijn arrest van 18 juni 2002 inzake "Philips/Remington" (zaak C-299/99, NJ 2003, 481) heeft het HvJ EG het volgende overwogen. 78. De weigeringsgronden van artikel 3 lid 1, sub e van de richtlijn hebben als ratio te verhinderen dat, als gevolg van de bescherming van het merkrecht, de merkhouder een monopolie worden toegekend op technische oplossingen of gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt. Artikel 3, lid 1, sub e, wil aldus vermijden dat het merkrecht verder gaat dan de bescherming van tekens op basis waarvan een waar of dienst van die van concurrenten kan worden onderscheiden, en op die manier eraan in de weg zou komen te staan dat concurrenten ongestoord in concurrentie met de merkhouder waren kunnen aanbieden waarin die technische oplossingen of die gebruikskenmerken aanwezig zijn. Hoewel in de zaak "Philips/Remington" de grond van het tweede streepje ("technische uitkomst") van artikel 3 lid 1, sub e van de Merkenrichtlijn aan de orde was, zou gesteld kunnen worden dat de zojuist geciteerde overweging betrekking heeft op alle drie de weigeringsgronden van die bepaling. Strikt naar de letter genomen zou uit die overweging kunnen worden afgeleid dat het bij de gronden van het eerste en het derde streepje ("aard van de waar" en "wezenlijke waarde van de waar") gaat om de gebruikskenmerken van de waar. In ieder geval lijkt het de bedoeling dat gebruikskenmerken niet door middel van het merkenrecht kunnen worden beschermd. Partijen zullen zich in de door hen te nemen akten nader kunnen uitlaten over de vraag in hoeverre het onderhavige merk wordt bepaald door gebruikskenmerken en wat daarvan de gevolgen zijn. Hierbij is van belang dat Hauck in de eerste aanleg ook de weigeringsgrond van de aard van de waar aan de orde heeft gesteld (zie rov. 49) en dat vanwege de positieve devolutieve werking van het appel ook deze weigeringsgrond thans in aanmerking is te nemen. 53. Stokke c.s. hebben nog aangevoerd dat de TRIPP TRAPP-stoel zeer bekend is bij het relevante publiek waardoor het publiek graag meer betaalt voor het "originele" product. Hieraan kunnen zij echter geen zelfstandig argument ontlenen, gezien het arrest van het HvJ EG van 20 september 2007 in de zaak "Benetton/G-Star" (zaak C-371/06, IER 2007, 99), waarin is beslist dat de vorm van een waar die een Pagina 13 van 58
304
IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke
www.boek9.nl
wezenlijke waarde aan die waar geeft, geen merk kan vormen op basis van artikel 3 lid 3 van de Merkenrichtlijn wanneer die vorm voor de inschrijvingsdatum aantrekkingskracht heeft gekregen door de bekendheid ervan als onderscheidingsteken. Uit punt 75, 2e volzin, van het "Philips/Remington"arrest valt op te maken dat dit ook geldt voor de weigeringsgrond voor vormen die door de aard van de waar worden bepaald.' 3.7. Het hof wees nog geen (deel-)eindarrest maar hield dat aan. Het wenste eerst inlichtingen van partijen als in rov. 9, 23, 31, 35, 36 en 52 van het tussenarrest 2009 bedoeld. 3.8. Nadat partijen over en weer diverse aktes met producties in het geding hebben gebracht, heeft het hof op 31 mei 2011(6) eindarrest gewezen. Hierin heeft het hof het vonnis van de rechtbank gedeeltelijk vernietigd. 3.9. Het hof heeft hiertoe - onder meer - overwogen: '1. Auteursrecht op de TRIPP TRAPP-stoel: vallen de ALPHA- en BETA-stoel daaronder? 1.1. In het tussenarrest van 17 november 2009 [...] is er vooralsnog veronderstellenderwijs vanuit gegaan dat op de TRIPP TRAPP-stoel auteursrecht rust en dat de ALPHAen BETA-stoelen van Hauck verveelvoudigingen in de zin van art. 13 Aw van deze stoel zijn. In dat arrest zijn partijen in de gelegenheid gesteld om zich uit te laten over hetgeen over de beschermingsomvang van het auteursrecht op de TRIPP TRAPP-stoel is overwogen in het arrest van dit hof van 30 juni 2009 inzake Stokke/Fikszo (rolnummer 105.006.685/01), zie www.ieforum.nl, IEF 8029, www.boek9.nl, B9 8029, hierna te noemen 'het Fikszoarrest'.(7) 1.2 In het Fikszo-arrest is onder meer het volgende overwogen. "9. Het hof beschouwt (...) in het bijzonder als oorspronkelijk aan de Tripp Trapp de schuine staanders waarin alle elementen van de kinderstoel - de rugleuning, de zitting en de voetenplank - zijn verwerkt. De rugleuning, de zitting en de voetenplank, die aan weerszijden aan de staanders vast (rugleuning), dan wel verstelbaar (zitting en voetenplank), zijn verbonden, worden aldus 'gedragen' door de twee schuine staanders. Het effect daarvan is dat het zijaanzicht wordt bepaald door de achterover hellende staanders met de aan weerszijden van de staanders in horizontale richting uitstekende vlakken van de zitting en de voetenplank; de rugleuning is van opzij gezien nauwelijks zichtbaar. Hierdoor krijgt de Tripp Trapp een strak, 'geometrisch' uiterlijk. Van de voorkant gezien valt eveneens het strakke lijnenspel, gevormd door de (louter) verticale en horizontale elementen, op. 10. Daarnaast, en daarvan te onderscheiden, acht het hof karakteristiek voor de Tripp Trapp de L-vorm, die ontstaat door de combinatie van de schuine staanders met de horizontale liggers. Hierdoor ontstaat het 'zwevende' effect. (...) 11. (...) het hof (is) van oordeel dat de schuine stand van de staanders niet louter technisch is bepaald, waarmee bedoeld wordt dat die schuine stand inherent is aan de toepassing van het sleuvensysteem bij een in
hoogte verstelbare kinderstoel. Het hof stelt voorop dat ook voortbrengselen die een technisch effect dienen, voorwerp van auteursrechtelijke bescherming kunnen zijn, mits zij oorspronkelijk zijn. Van bescherming is slechts uitgesloten datgene wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect. (...) De maker van de Tripp Trapp heeft gekozen voor een uitvoeringsvorm waarbij alle elementen van de kinderstoel in de staanders zijn verwerkt en wel zodanig dat deze elementen, van opzij bezien, zoveel mogelijk 'wegvallen' tegen de staanders. Aan dit oordeel doet niet af dat de hoek tussen de staanders en de liggers van de Tripp Trapp mede wordt bepaald door de anatomie van de mens (het kind) en voorts door praktische en technische voorwaarden, zoals de lengte van de liggers en de staanders en de stabiliteit van de stoel. 12. Indien moet worden aangenomen dat de Tripp Trapp, een ontwerp van de Noor [verweerder 3], valt binnen de 'Scandinavische stijl', is het hof van oordeel dat deze stijl op zichzelf geen invloed heeft gehad op de vormgeving van de auteursrechtelijk beschermde trekken. Deze trekken, te weten de schuine staanders waarin alle elementen van de stoel zijn verwerkt en de L-vorm van de staanders en de liggers, kunnen immers niet worden aangemerkt als typisch voor de 'Scandinavische stijl'. (...) Een sobere vormgeving, zonder tierelantijnen, is niet voorbehouden aan Scandinavisch design. 13. Naar het oordeel van het hof heeft de Tripp Trapp dus twee afzonderlijke auteursrechtelijk beschermde trekken: de schuine staanders waarin alle elementen van de stoel zijn verwerkt en de L-vorm van de staanders en de liggers. (...)" Het hof schaart zich achter deze overwegingen die ook door Stokke c.s. in hun "akte na tussenarrest van 17 november 2009" als feitelijk en rechtens juist worden onderschreven. Hierop stuiten alle stellingen van Hauck ten betoge dat op de TRIPP TRAPP-stoel geen auteursrecht rust, althans deze stoel hooguit een (zeer) beperkte beschermingsomvang heeft, af. 1.3 In het Fikszo-arrest is verder het volgende overwogen. "16. Het door de Hoge Raad aanvaarde 'totaalindrukken'-criterium geldt, naar wordt aangenomen, alleen voor voorwerpen van toegepaste kunst. Bij werken van literatuur en (zuivere) kunst levert overname van ĂŠĂŠn auteursrechtelijk beschermd element reeds inbreuk op, ook als de totaalindrukken geheel verschillend zijn. Het 'totaalindrukken'-criterium dient om vast te stellen in hoeverre de auteursrechtelijk beschermde trekken van het werk van toegepaste kunst in het beweerdelijk inbreukmakende voorwerp zijn overgenomen en tevens of er sprake is van ontlening. Bedacht moet daarbij worden dat de overeenkomst van totaalindrukken iets anders is dan verwarringsgevaar; bij auteursrechtinbreuk is verwarringsgevaar immers geen vereiste. Verder geldt ook bij toegepaste kunst dat de beantwoording van de vraag of sprake is van auteursrechtinbreuk in hoge mate afhankelijk is van de omstandigheden van het geval, in het bijzonder de aard Pagina 14 van 58
305
IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke
www.boek9.nl
van het werk. Het gaat in dit geval om een ontwerp dat bekroond is met verschillende prijzen en is opgenomen in de collectie van het Vitra Design Museum. Naar het oordeel van het hof, en anders dan de rechtbank, is dan ook sprake van revolutionair ontwerp met een hoge mate van oorspronkelijkheid en een nieuwe visie op het tot dan toe bestaande concept van een kinderstoel. Daarbij past een ruime beschermingsomvang. In een geval als het onderhavige, waarin in een werk twee auteursrechtelijk beschermde trekken kunnen worden onderscheiden, terwijl voorts moet worden uitgegaan van een ruime beschermingsomvang, kan niet worden aanvaard dat het overnemen van slechts één van die trekken zou meebrengen dat van auteursrechtinbreuk geen sprake kan zijn." Ook deze overwegingen worden door het hof overgenomen en tot de zijne gemaakt. 1.4 De ALPHA-stoel verschilt van de TRIPP TRAPPstoel doordat daarin (a) aan de achterkant onderaan een dwarsverbinding tussen de voeten is aangebracht en (b) daarin vanaf de uiteinden van de voeten naar het midden van de opstaande schoren extra schoren (schuine latjes) zijn aangebracht. Met name door verschil (b) ontstaat een vorm die zich niet laat omschrijven als een L-vorm, maar veeleer als een liggende A of een driehoek met een naar boven doorschietende rechterzijde. Hierdoor maakt de ALPHA-stoel volgens Hauck een voldoende van de TRIPP TRAPP-stoel afwijkende totaalindruk. 1.5 Vastgesteld moet worden dat de ALPHA-stoel in ieder geval één van de auteursrechtelijk beschermde trekken van de TRIPP TRAPP-stoel vertoont, namelijk de schuine staanders waarin rugleuning, zitting en voetenplank zijn verwerkt, zodanig dat van opzij gezien deze elementen wegvallen tegen de achterwaarts hellende staanders. De L-vorm van de staanders en de liggers van de TRIPP TRAPP-stoel is in de ALPHAstoel als zodanig niet aanwezig. Van opzij gezien vormen de staander en het schuine latje de contouren van een A. Het "zwevende" effect ontbreekt dan ook bij de ALPHA-stoel. Dit neemt niet weg dat in het zijaanzicht van de ALPHA-stoel, als onderdeel van de A-vorm, tevens de L-vorm ligt besloten. 1.6 Het hof is van oordeel dat de ALPHA-stoel met zijn schuine staanders, waarin de rugleuning, zitting en voetenplank zijn verwerkt, in combinatie met de Avorm van het onderstel, waarin de L-vorm van de staanders en liggers van de TRIPP TRAPP ligt besloten, van opzij bezien in voldoende mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van de TRIPP TRAPP vertoont, terwijl het achteraanzicht van beide stoelen alleen hierin verschilt dat bij de ALPHA-stoel ook aan de achterkant onderaan een niet erg opvallende dwarsbalk tussen de liggers aanwezig is. Een en ander leidt ertoe dat - ook al bestaat er een verschil doordat de L-vorm van staander en ligger in de ALPHA-stoel niet aanwezig is - de totaalindrukken die de TRIPP TRAPP-stoel en de ALPHA-stoel maken, te weinig verschillen voor het oordeel dat de ALPHA-stoel als een nieuw en oorspronkelijk werk kan worden aangemerkt. Hieruit volgt tevens dat een vermoeden
van ontlening moet worden aangenomen. Hauck heeft niets gesteld ter ontzenuwing van dit vermoeden. Het hof is dan ook van oordeel dat de ALPHA-stoel onder de beschermingsomvang van het auteursrecht op de TRIPP TRAPP-stoel valt. Dit geldt ook voor de BETAstoel, ook al heeft die in plaats van de beugel van de TRIPP TRAPP-stoel een blad; noch de beugel in de TRIPP TRAPP-stoel noch het blad in de BETA-stoel heeft een relevante invloed op de totaalindruk die door de stoel wordt gewekt. Grief 2 van Hauck in het principaal appel gaat dus niet op: op de TRIPP TRAPPstoel rust auteursrecht en de ALPHA- en BETA-stoelen vallen onder de beschermingsomvang daarvan. 2. Rechtsverwerking 2.1 Het hof zal nu ingaan op grief 3 van Hauck in het principaal appel die zich keert tegen de verwerping door de rechtbank van haar rechtsverwerkingsverweer. 2.2 Van rechtsverwerking kan slechts sprake zijn indien de schuldeiser (Stokke c.s.) zich heeft gedragen op een wijze die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onverenigbaar is met het vervolgens geldend maken van het betrokken recht. Enkel tijdsverloop levert geen toereikende grond op voor het aannemen van rechtsverwerking. Daarvoor is vereist de aanwezigheid van bijzondere omstandigheden als gevolg waarvan hetzij bij de schuldenaar het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat de schuldeiser zijn aanspraak niet (meer) geldend zal maken, hetzij de positie van de schuldenaar onredelijk zou worden benadeeld of verzwaard in geval de schuldeiser zijn aanspraak alsnog geldend zou maken. 2.3 Volgens Hauck is aan de eisen van rechtsverwerking voldaan omdat i) Stokke c.s. 15 jaar (tussen 1983 en 1998) hebben stilgezeten, terwijl zij wisten dat de ALPHA-stoel op de markt was (CvA onder 3 en MvG onder 3.16) en ii) Hauck daardoor niet alleen in een nadelige bewijspositie is gebracht, maar haar ook de mogelijkheid is ontnomen om de schade door de inbreuk adequaat te beperken en om te anticiperen op de financiële strop die de plotselinge handhaving door Stokke c.s. in 1998 met zich brengt (MvG onder 3.26-3.29). 2.4 Stokke c.s. hebben - naar Hauck niet heeft betwist nooit gedoogd dat in de Scandinavische landen de ALPHA- en/of BETA-stoel werd(en) verkocht. Ook Hauck gaat er van uit dat Stokke c.s. in de Scandinavische landen hun rechten op de TRIPP TRAPP-stoel niet hebben verwerkt. Op aandringen van Stokke c.s. heeft Hauck in 1995 zelfs een onthoudingsverklaring voor die landen ondertekend. Hieruit volgt dat Hauck wist en steeds heeft geweten dat Stokke c.s. verhandeling van de ALPHA- en BETA-stoelen als zodanig ontoelaatbaar vonden, zulks vanwege de met de TRIPP TRAPP-stoel overeenstemmende vorm, en dat zij er in beginsel steeds op bedacht hadden moeten/ kunnen zijn dat Stokke c.s. ook buiten Scandinavië hun rechten geldend zouden maken. In dit licht kan pas worden gezegd dat Hauck onredelijk is benadeeld of onredelijk in haar positie is geschaad doordat Stokke c.s. pas in 1998 hun rechten in Nederland geldend hebben gemaakt wanneer Pagina 15 van 58
306
IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke
www.boek9.nl
voordien sprake was van gedragingen van Stokke c.s. die bij Hauck het gerechtvaardigd vertrouwen hebben kunnen wekken dat Stokke c.s. - in weerwil van het feit dat zij in Scandinavië onmiskenbaar aan hun rechten vasthielden - in Nederland die rechten niet (meer) zouden inroepen. In zoverre missen de in rov. 2.3 bij ii) vermelde stellingen van Hauck zelfstandige betekenis en komt het er dus uitsluitend op aan of bij Hauck het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat Stokke c.s. in Nederland hun rechten niet zouden uitoefenen. 2.5 Ter onderbouwing van haar rechtsverwerkingsverweer heeft Hauck gewezen op de volgende omstandigheden die deels, namelijk wat de hierna onder a) te noemen betreft, vaststaan. a) In Duitsland Begin jaren '80 van de vorige eeuw bracht Hauck in Duitsland een kinderstoel op de markt die grote gelijkenis met de TRIPP TRAPP-stoel vertoonde; deze stoel zag er uit als de ALPHA-stoel zonder de in rov. 1.4 onder b) bedoelde extra schoren (schuine latjes) en wordt aangeduid als de voorloper van de ALPHA-stoel. Op 10 oktober 1983 heeft Intraform, de toenmalige distributeur van de Stokke c.s. in Duitsland, aan Hauck per telex een sommatiebrief gezonden met het verzoek aan Hauck om de verkoop van de voorloper van de ALPHA-stoel te staken. Stokke heeft vervolgens op 24 oktober 1983 een onthoudingsverklaring voor die stoel getekend. Daarna is Hauck de ALPHA-stoel gaan vervaardigen en in Duitsland op de markt gaan brengen, zonder dat daartegen van de kant van Stokke c.s. bezwaar is gemaakt, zulks tot 5 juni 1990 toen Stokke Gmbh, de Duitse dochtervennootschap van Stokke A/S, een brief aan Hauck heeft geschreven met het verzoek om, op grond van § 1 UWG, een onthoudingsverklaring voor de ALPHA-stoel te ondertekenen. Namens Hauck is dit verzoek bij brief van 12 juni 1990 van de hand gewezen. Hierna is door Stokke c.s. gedurende zeven jaar geen actie jegens Hauck ondernomen. In oktober 1997 is Stokke A/S in Duitsland een procedure tegen Hauck gestart in verband met de verhandeling van de ALPHA-stoel. De Duitse rechter heeft geoordeeld dat onder de genoemde omstandigheden Stokke A/S haar recht op schadevergoeding over de periode tot oktober 1997 had verwerkt, maar dat dit niet geldt voor haar andere vorderingen (verbod en schadevergoeding over de periode na oktober 1997). b) in Duitsland en Zwitserland Hauck heeft samen met Stokke op beurzen in Duitsland (Internationale Kinder und Jugendmesse Köln en Trade Fair Ardeck 1988-1997) en in Zwitserland (Fachmesse Babyrose 1990) gestaan. Partijen hebben elkaar daar gezien en gesproken, en Stokke-medewerkers hebben op een of meerdere van deze beurzen de ALPHA-stoel bekeken, maar daar geen bezwaren tegen geuit. c) in Nederland De ALPHA-stoel is in 1986 op de Nederlandse markt is gekomen. De heer Ulfman van Zilverster uit Nijverdal heeft bevestigd dat Stokke c.s. vanaf de beginjaren hebben geweten en feitelijk hebben geaccepteerd dat de ALPHA-stoel naast de TRIPP TRAPP-stoel werd
verkocht (pleitnota 1e aanleg, p. 1). De vertegenwoordiger van Stokke c.s. heeft in of omstreeks 1993 aan Klein Duimpje, een distributeur van de ALPHA-stoel in Nederland laten weten dat zij de Stokke-stoel in haar assortiment mocht voeren op voorwaarde dat zij de ALPHA-stoel niet langer zou aanbieden (pleitnota in appel; blz. 16). In oktober 1995 is Joop Kok, een detailhandelaar te Leeuwarden die de ALPHA-stoel verkocht , door Stokke schriftelijk aangesproken om de aanduiding TRIPP TRAPP niet langer te gebruiken in verband met de ALPHA-stoel. Bij die gelegenheid is door Stokke c.s. geen enkel bezwaar gemaakt tegen de vormgeving van de ALPHA-stoel. (Het hof is hierbij uitgegaan van de stellingen van Hauck in punt 70 van haar pleitnota in appel, en niet van haar deels andersluidende stellingen op blz. 5 MvG). d) in België De heer De Vriendt van Hauck's distributeur in België, New Valmar, had in 1996 een kortlopend geschil met de heer Leyssens van de Belgische dochteronderneming van Stokke c.s. die bezwaar maakte tegen het feit dat New Valmar destijds in haar reclame-uitingen verwees naar de TRIPP TRAPP-stoel. Daarbij heeft Leyssens niet vermeld en ook op geen enkele manier de indruk gewekt dat de ALPHA-stoel niet mocht worden verkocht. 2.6Volgens Stokke c.s. is van rechtsverwerking geen sprake. Daarbij hebben zij onder meer opgemerkt (i) dat de feiten die buiten Nederland hebben plaatsgevonden geen gewicht in de schaal kunnen leggen - die feiten zijn in hun visie niet relevant voor de vraag of in Nederland rechtsverwerking heeft plaatsgevonden -, en (ii) dat zij bij Hauck nooit de indruk hebben gewekt dat zij wat Nederland betreft hun auteursrechten niet zouden willen uitoefenen. 2.7De - in rov. 2.5 onder c) weergegeven - gedragingen van of namens Stokke c.s. met betrekking tot het grondgebied van Nederland waarop Hauck haar rechtsverwerkingsverweer mede baseert, waren geen van alle gericht tegen Hauck, maar tegen haar distributeurs/ wederverkopers van de Alpha-stoel in Nederland. Hoewel dat gezien de in rov. 2.6 genoemde opmerking (ii) van Stokke c.s. op haar weg had gelegen, heeft Hauck niet gesteld dat zij destijds kennis had gekregen van de zojuist bedoelde gedragingen van Stokke c.s. jegens Hauck's distributeurs/ wederverkopers. Aan die gedragingen heeft Hauck daarom zelf niet het gerechtvaardigd vertrouwen kunnen ontlenen dat Stokke c.s. geen maatregelen zouden treffen. Hieraan wordt nog het volgende toegevoegd. - De stelling van Hauck dat Stokke c.s. wisten van de verkopen van de ALPHA-stoel door de Zilverster (in de periode 1987-1991, zie rov. 13 van het 2009tussenarrest) is door Stokke c.s. betwist (onder 39 van hun pleitnota in 1e aanleg en in punt 13 MvA). Hiertegenover heeft Hauck haar voormelde stelling in hoger beroep niet concreet te bewijzen aangeboden, zodat onbewezen is gebleven dat Stokke c.s. wisten van de verkopen van de ALPHA-stoel door Zilverster. Pagina 16 van 58
307
IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke
www.boek9.nl
Gelet hierop kan de stelling van Hauck, dat Stokke c.s. die verkopen heeft geaccepteerd, niet worden aanvaard. - Op 2 maart 1998 heeft Stokke B.V. Klein Duimpje gesommeerd om de verkoop van kopieën van de TRIPP TRAPP-stoel te staken. In antwoord hierop heeft Klein Duimpje op 5 maart 1998 (productie 13 bij CvA) onder meer het volgende aan Stokke B.V. geschreven. 'Raar is het wel dat wij na eerdere negatieve adviezen van u agent +-/ 5 jaar geleden omtrent de verkoop, wij nu in dezelfde onplezierige brief u stoel ter verkoop aangeboden wordt' De woorden 'eerdere negatieve adviezen' wijzen er niet op dat, zoals Hauck kennelijk wil betogen, bij Klein Duimpje de indruk was gewekt dat Stokke c.s. de ALPHA-stoel accepteerde. Nu door Hauck niet concreet te bewijzen is aangeboden dat wel zo was, is ook dit onbewezen gebleven. - Onder 53 MvA/MvG-inc hebben Stokke c.s. betwist dat zij zich tegenover Joop Kok hebben uitgelaten als door Hauck gesteld. Voor de desbetreffende stelling is door Hauck evenmin een gespecificeerd bewijsaanbod gedaan, zodat ook die stelling als onbewezen wordt gepasseerd. 2.8Als door Stokke c.s. onweersproken gesteld staat het volgende vast. In de jaren zeventig was Stokke een klein meubelfabriekje dat haar producten hoofdzakelijk in Noorwegen verkocht. Tot 1986/1987 vond de verkoop van Stokke-producten plaats via de Noorse onderneming Westnorske Fabrikker A/S ('Westnofa') die de producten van Stokke kocht en doorleverde aan importeurs in andere landen. Stokke kwam indertijd bij de export van haar producten in het geheel niet te pas, haar organisatie was ook niet ingericht op verkoop buiten Noorwegen. In 1986/ 1987 besloot Stokke haar producten zelf te gaan exporteren en beëindigde zij haar levering aan Westnofa. In de jaren '80 waren Stokke c.s. nog niet op de Nederlandse markt actief. Pas in de jaren '90 zijn Stokke c.s. stoelen gaan verkopen op de Nederlandse markt en eerst in 1995 hebben zij in Nederland een eigen organisatie, Stokke Nederland B.V., opgezet (onweersproken stellingen van Stokke c.s. onder respectievelijk 17 CvA-ir en 40 van hun pleitnota in 1e aanleg). Naar het oordeel van het hof moet Hauck dit een en ander hebben geweten. In Duitsland werd de TRIPP TRAPP-stoel al in 1983 verhandeld door Intraform (zie ook blz. 37 van het arrest van het OLG Hamburg), terwijl Stokke c.s. door middel van hun dochter Stokke Gmbh al in 1987 zelf de Duitse markt hebben betreden (vergelijk blz. 35 van het arrest van het OLG Hamburg). 2.9 Geconstateerd moet worden dat ten tijde van de aan Stokke c.s. toe te rekenen gedragingen die gedeeltelijke rechtsverwerking in Duitsland opleverden, zij nog niet op de Nederlandse markt actief waren althans zij daar nog geen eigen organisatie hadden. In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat een nalaten van de rechthebbende om op te treden tegen inbreuken op een markt waarop hij ook actief is, bij de inbreukmaker veel eerder het gerechtvaardigd vertrouwen kan wekken dat de rechthebbende geen bezwaar heeft tegen de verhandeling van het inbreukmakend product dan
een niet-optreden door de rechthebbende op een markt die door hem zelf nog niet is betreden. Op zo een markt heeft de rechthebbende immers doorgaans nog geen direct belang bij treffen van maatregelen tegen de inbreukmaker aangezien die rechthebbende daar geen omzet kan derven als gevolg van het handelen van de inbreukmaker. Gezien ook het in rov. 2.3 beschreven uitgangspunt, dat Hauck er in beginsel op bedacht moest zijn dat Stokke c.s. hun rechten ook buiten Scandinavië wilden handhaven, kon Hauck aan het feit dat Stokke c.s. op een markt waarop zij reeds actief waren (de Duitse) niet zijn opgetreden tegen de ALPHA-stoel, dan ook niet zonder meer redelijkerwijs de gevolgtrekking verbinden dat Stokke c.s. ook niet zouden optreden tegen de verhandeling van die stoel op een markt (de Nederlandse) waar zij nog niet actief waren. Hierbij komt nog dat de gedragingen op basis waarvan in Duitsland rechtsverwerking is aangenomen zijn verricht door Intraform en Stokke Gmbh en Hauck niet zonder meer kon aannemen dat het gedrag van deze Duitse distributeur respectievelijk dochtervennootschap van Stokke c.s. consequenties had voor het grondgebied van Nederland. De in rov. 2.5 onder a) weergegeven feiten kunnen Hauck's beroep op rechtsverwerking in Nederland dus niet dragen. Dit geldt, om dezelfde redenen, eveneens voor de rov. 2.5 onder b) weergegeven stellingen van Hauck voor zover deze betrekking hebben op de periode tot 1995, waarbij aantekening verdient dat Stokke c.s., nu zij [in] 1990 op een Zwitserse beurs stonden, in dat jaar kennelijk ook al actief waren in Zwitserland. Voor zover de zojuist genoemde stellingen betrekking hebben op de periode vanaf 1995, toen Stokke wel met een eigen organisatie in Nederland actief was geworden, kunnen die stellingen niet tot de conclusie leiden dat Stokke c.s. hun rechten in Nederland hebben verwerkt omdat, zoals Stokke c.s. hebben aangevoerd, de tijdspanne tussen 1995 en 1998 daarvoor te kort is. Hierom kan ook de in rov. 2.5 onder d) vermelde stelling Hauck niet baten, terwijl bovendien, gelet op de door Stokke c.s. als productie 20 overgelegde brief van onder meer Leyssens, niet als vaststaand kan worden beschouwd dat Leyssens heeft gezegd of de indruk heeft gewekt akkoord te zijn met de distributie door Hauck van de ALPHA-stoel en Hauck haar stelling dat dit wel geval is, in hoger beroep niet concreet te bewijzen heeft aangeboden. [...]' 3. Is er sprake van directe auteursrechtinbreuk? 3.1 [...] Nu het er daarom in rechte voor moet worden gehouden dat die catalogus alleen is verspreid onder groothandels en detaillisten aan wie Hauck ook de ALPHA- en BETA-stoelen heeft geleverd, mist het beroep van Stokke c.s. op de "productie 8"-catalogus zelfstandige betekenis; niet valt in te zien welke extra schade het meeleveren van die catalogus zou kunnen hebben veroorzaakt naast het leveren van de stoelen. Ook de "productie 8"-catalogus zal daarom verder buiten beschouwing worden gelaten, evenals de "productie 13"-catalogus (zie rov. 33 van het 2009tussenarrest). Pagina 17 van 58
308
IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke
www.boek9.nl
[...] 3.13 Nu de aan Hauck verweten handelingen directe auteursrechtinbreuk opleveren, kunnen deze niet tegelijkertijd als indirecte auteursrechtinbreuk worden aangemerkt. Gesteld noch gebleken [is] dat Hauck andere handelingen dreigt of dreigde te gaan verrichten. Voor zover gebaseerd op indirecte auteursrechtinbreuk zullen de vorderingen van Stokke c.s. dan ook worden afgewezen. In zoverre slaagt "veeggrief" 5 van Hauck (zie rov. 42 van het 2009-tussenarrest). 4. Schadevergoeding en nevenvorderingen 4.1 De rechtbank heeft de vordering van Stokke c.s. tot schadevergoeding over de periode voor 1 juli 1998 afgewezen op de grond dat zij hun schadebeperkingsplicht hebben verzaakt door eerst kort na 8 mei 1998 een sommatiebrief te doen uitgaan. Hiertegen richt zich grief II van Stokke c.s. in het incidenteel appel. Deze grief slaagt, ook in aanmerking nemende dat de stelplicht en bewijslast ten aanzien van "eigen schuld" op Hauck rusten. Gelet op het hiervoor onder 2 overwogene kan niet worden gezegd dat Stokke c.s. in Nederland tegenover Hauck in zodanige mate verwijtbaar zijn tekort geschoten in de zorg voor hun eigen belangen door eerst in mei 1998 tot sommatie over te gaan, dat een deel van de door hen als gevolg van het handelen van Hauck in Nederland geleden schade voor hun rekening moet blijven. [...] 4.6 [...] Onder 136 van haar pleitnota van 10 maart 2005 heeft Hauck onweersproken gesteld dat Stokke c.s. tegen de door de rechtbank in die procedure gewezen (eind-)vonnissen niet heeft geappelleerd. Onder 134 en 135 van die pleitnota heeft Hauck opgemerkt dat gezien de zojuist genoemde beslissing van de rechtbank partijen zijn uitgeprocedeerd over de wijze waarop de winstafdracht onder artikel 27a Aw berekend moet worden. Het hof, dat deze opmerking opvat als een beroep op gezag van gewijsde, stelt vast dat de in geschil zijnde rechtsbetrekking waarover de rechtbank bij voormelde in kracht van gewijsde gegane vonnissen heeft beslist, dezelfde is als de rechtsbetrekking die met grief III.a van Stokke c.s. aan de orde wordt gesteld; de rechtbank heeft beslist op welke wijze de af te dragen winst moet berekend. Hauck's beroep op gezag van gewijsde - dat door Stokke c.s. ook niet is betwist - treft bijgevolg doel. De bij dagvaarding van 27 november 2001 door Stokke c.s. ingestelde vorderingen waren weliswaar beperkt tot de periode 1998-2000, doch niet valt in te zien dat in de periode voor 1998 een andere methodiek voor de winstbepaling zou moeten worden gehanteerd. Grief III.a van Stokke c.s. stuit op dit een en ander af. Ten overvloede merkt het hof nog op dat de door de rechtbank gehanteerde methode (zie rov. 11 van haar vonnis van 23 juli 2003) in overeenstemming lijkt met de maatstaven die zijn geformuleerd in HR 18 juni 2010 (LJN: BL9662). [...] 4.8 [...] Zoals Hauck terecht heeft opgemerkt heeft nevenvordering c) tot het noemen van de afnemers, geen betekenis voor de begroting van de schade. Die
nevenvordering dient hetzij ter controle van een recall hetzij om de rechthebbende in staat te stellen om zich tot de wederverkopers, die ook inbreuk maken, te wenden. Stokke c.s. hebben niet gesteld dat hun belang bij nevenvordering c) in het een of het ander is gelegen, zodat de voor de beoordeling van die vordering vereiste belangenafweging (HR 23 februari 1990, NJ 1990, 664 "Hameco") in hun nadeel uitvalt. De nevenvorderingen a), b), d) wat de gevraagde specificatie per afnemer en verkoopprijzen betreft, en e) missen voldoende relevantie voor de begroting van de schade van Stokke c.s. in Nederland nu de daarbij gevraagde gegevens niet of nauwelijks kunnen bijdragen aan de beantwoording van de vraag welke winst Stokke c.s. in Nederland hadden kunnen genereren indien Hauck daar de ALPHA- en BETA-stoel niet had verkocht. Met name de bij nevenvordering a) en de bij de genoemde onderdelen van vordering d) gevraagde gegevens zouden wel van dienst kunnen zijn bij de vaststelling van de door Hauck genoten winst, doch Hauck heeft er terecht op gewezen dat daarvoor de door de rechtbank uitgesproken - en in hoger beroep als zodanig niet aangevochten - veroordeling tot aflegging van rekening en verantwoording is bedoeld. In dit licht hebben Stokke c.s. bij de zojuist genoemde nevenvorderingen onvoldoende belang. Nevenvordering e) is bovendien niet toewijsbaar nu het hof heeft overwogen (hiervoor onder 3.1 en in rov. 33 van het 2009-tussenarrest) dat het beroep op de door Hauck verspreide 'productie 8'catalogus zelfstandige betekenis mist omdat niet valt in te zien welke extra schade het meeleveren van die catalogus kan hebben veroorzaakt. Dit geldt ook voor de winst. [...] Voor het overige faalt deze grief. 5. Merkenrecht 5.1 In verband met de vordering van Hauck tot nietigverklaring van het (Benelux-) vormmerk van Stokke Industri en de tegen de nietigverklaring door de rechtbank gerichte grief van Stokke c.s. heeft het hof in het 2009-tussenarrest partijen in de gelegenheid gesteld om zich in de door hen te nemen akten nader uit te laten over de vraag in hoeverre het onderhavige merk wordt bepaald door gebruikskenmerken en wat daarvan de gevolgen zijn. Daarbij heeft het hof opgemerkt dat hierbij van belang is dat Hauck in de eerste aanleg ook de nietigheidsgrond van de aard van de waar aan de orde heeft gesteld en dat vanwege de positieve devolutieve werking van het appel ook deze weigeringsgrond thans in aanmerking is te nemen. In hun "akte na tussenarrest van 17 november 2009" hebben Stokke c.s. betoogd dat deze nietigheidsgrond niettemin (alsnog) buiten beschouwing moet worden gelaten omdat, indien de nietigheidsgrond "aard van de waar" zou mogen worden meegenomen, het verbod van reformatio in peius zou worden overtreden, doch dit betoog faalt. Nu het merk door de rechtbank is nietig verklaard kan Stokke Industri door in aanmerkingneming van deze weigeringsgrond immers niet in een slechtere positie komen te verkeren. 5.2 In haar "akte na tussenarrest van 17 november 2009" hebben Stokke c.s. nader toegelicht dat de wezenlijke waarde van de waar van de TRIPP TRAPPPagina 18 van 58
309
IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke
www.boek9.nl
stoel niet zozeer is gelegen in de aantrekkelijke vormgeving van het product als wel in de gebruiksfunctie daarvan, maar dat, zo begrijpt het hof, dit laatste niet tot toepasselijkheid van de weigeringsgrond "aard van de waar" kan leiden omdat nu kinderstoelen er in alle maten en vormgevingen zijn - het merk niet uit een vorm bestaat die uitsluitend door de aard van het product wordt bepaald. Hauck stelt hiertegenover dat de aantrekkelijke vorm van de TRIPP TRAPP-stoel de wezenlijke waarde van de waar beïnvloedt en dat die vorm voorts grotendeels functioneel is bepaald, zodat zij in hoge mate door de aard van de waar wordt bepaald. Daarom zijn, zo concludeert Hauck, beide nietigheidsgronden (aard van de waar en wezenlijke waarde van de waar) in meerdere of mindere mate aanwezig. 5.3 Uit de in rov. 1.2 weergegeven overwegingen uit het Fikszo-arrest blijkt dat de TRIPP TRAPP-stoel een (zeer) aantrekkelijk uiterlijk heeft. Dit geeft een wezenlijke waarde aan die stoel. Daarnaast is de TRIPP TRAPP-stoel door zijn vormgeving bij uitstek geschikt als kinderstoel. Het hof onderschrijft de stelling van Stokke c.s. (zie rov. 50 van het 2009-tussenarrest) dat de TRIPP TRAPP-stoel veilig, comfortabel en deugdelijk is, en dat zij (daarom) pedagogisch en ergonomisch verantwoord is te noemen. In zoverre wordt de vorm van de TRIPP TRAPP-stoel bepaald door de aard van de waar. De consument koopt de TRIPP TRAPP-stoel dus omdat deze fraai én praktisch is. Naar deze kenmerken gaat de consument mogelijkerwijs op zoek in stoelen van concurrenten van Stokke c.s. De weigeringsgronden van artikel 3 lid 1 sub e van de Merkenrichtlijn hebben als ratio te verhinderen dat, als gevolg van de bescherming van het merkrecht, de merkhouder een monopolie wordt toegekend op zulke kenmerken van een waar (zie de [in] rov. 52 van 2009-tussenarrest geciteerde passage uit het "Philips/Remington"-arrest van het HvJEG). Gelet op die ratio en op het feit dat met artikel 3 lid 1 sub e van de Merkenrichtlijn een algemeen belang is nagestreefd (punt 80 van het "Philips/Remington"arrest) kan een merk dat, zoals het merk van Stokke Industri, uitsluitend bestaat uit een vorm waarvan de wezenlijke kenmerken deels door de aard van de waar worden bepaald en voor het andere deel een wezenlijke waarde aan de waar geven, op grond van die bepaling, en het in overeenstemming daarmee uit te leggen artikel 1, 2e volzin, BMW/artikel 2.1 lid 2 BVIE, geen merk vormen. Dat de hiervoor bedoelde kenmerken ook door andere vormen kunnen worden verkregen, doet, anders dan Stokke c.s. menen, hieraan niet af, zo is af te leiden uit punt 84 van het "Philips/ Remington"arrest. De rechtbank heeft dat merk dan ook terecht nietig verklaard. Grief IV van Stokke c.s. in het incidenteel appel gaat dus niet op. Dit betekent tevens dat de rechtbank terecht de vorderingen van Stokke c.s. op basis van het merkrecht heeft afgewezen.' 3.10. Hauck heeft tijdig(8) cassatieberoep ingesteld. Stokke c.s. hebben verweer gevoerd en incidenteel cassatieberoep ingesteld. Hauck heeft in het incidenteel cassatieberoep verweer gevoerd. Beide partijen hebben
hun standpunten schriftelijk doen toelichten. Hauck heeft in het principale beroep gerepliceerd en in het incidentele beroep gedupliceerd. Stokke c.s. hebben gedupliceerd(9). 4. Auteursrechtelijk en merkenrechtelijk kader 4.1.1. In dit deel 4 van deze conclusie wil ik het juridisch kader schetsen, tegen de achtergrond waarvan de auteursrechtelijke en merkenrechtelijke cassatieklachten moeten worden bezien. Onder 4.A bespreek ik het nationaal auteursrechtelijk kader op hoofdpunten. De bevindingen waartoe de bespreking van de deelonderwerpen 4.A.a t/m 4.A.f (nrs. 4.2 - 4.19) - met een sterk accent op de jurisprudentie van de Hoge Raad - leiden, worden samengevat en van enige nadere accenten voorzien onder 4.A.g (nrs. 4.20 - 4.24). 4.1.2. Ik heb dan nog niets gezegd over het Unierechtelijke auteursrecht, dat niet alleen ambtshalve aandacht zou kunnen verdienen, maar waarop in deze procedure ook een beroep is gedaan. Onder 4.B (nrs. 4.25 - 4.40) ga ik daarop in. Aldaar zal blijken dat de Nederlandse wijze van beoordeling naar nationaal recht in zaken van gestelde auteursrechtinbreuk op werken toepaste kunst m.i. in overeenstemming is met het Unierecht. Prejudiciële vragen aan het HvJEU over Unierechtelijk auteursrecht acht ik niet geïndiceerd. 4.1.3. Anders dan in de twee andere 'Tripp Trappzaken' waarin ik heden concludeer, is de onderhavige zaak het zijdens Stokke c.s. gedeponeerde vormmerk van de Tripp Trapp aan de orde. De nietigverklaring hiervan door de rechtbank is door het hof op andere gronden bevestigd. Aan de merkenrechtelijke vormmerkenbescherming wijd ik een inleidende beschouwing onder 4.C in de nrs. 4.41-4.55, en naar blijken zal bij de bespreking van incidenteel onderdeel IV.4 zijn wat dit betreft prejudiciële vragen aan het HvJEU noodzakelijk. 4.A. Nationaal auteursrechtelijk kader 4.A.a. De 'werktoets': algemeen 4.2. Het wettelijk vertrekpunt voor vatbaarheid voor auteursrechtelijke bescherming is art. 1 Auteurswet (Aw), sprekende over 'een werk van letterkunde, wetenschap of kunst'. Artikel 1 is ten deze uitgewerkt in art. 10 Aw, dat een (niet limitatieve) opsomming geeft van beschermbare werksoorten. 4.3. Hoewel het 'moderne auteursrecht'(10) in de tweede helft van de 19e eeuw (met succes) bevochten is door gerenommeerde literatoren, wetenschappers en kunstenaars, wordt al generaties lang algemeen onderkend - en is in cassatie onomstreden - dat de Auteurswet 'letterkunde, wetenschap of kunst' juist niét met een grote L, W en K schrijft. Evenzo is het al lang communis opinio dat deze drie 'formele' categorieën (zeer) ruim mogen/moeten worden uitgelegd(11). 4.4. Al indiceert het bovenstaande, naast het ruime werkendomein, een lage drempel voor concrete objecten binnen dat domein, toch is nog niet iedere menselijke uiting een werk: een in cassatie evenmin omstreden uitgangspunt. Er blijft een kwalitatieve drempeleis. Pagina 19 van 58
310
IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke
www.boek9.nl
4.5. De kwalitatieve drempeleis (of: drempeleisen) voor een auteursrechtelijk beschermbaar 'werk' is (zijn) niet of nauwelijks in de Auteurswet te vinden.(12) Wat als 'werktoets' zou moeten gelden, is in de doctrine ontwikkeld.(13) Wat geldt, is in rechtspraak van de Hoge Raad neergelegd. 4.6. In de rechtspraak van de Hoge Raad heeft zich via de tussenstap van 'eigen of persoonlijk karakter'(14) - het criterium ontwikkeld van het vereiste 'eigen oorspronkelijk karakter en persoonlijk stempel', in de literatuur vaak verkort weergegeven als 'EOK & PS'. Ik noem - met enkele korte citaten - de volgende arresten. 4.6.1. HR 4 januari 1991 (Van Dale /Romme)(15) betrof de door het hof aangenomen auteursrechtelijke bescherming van de verzameling van ca. 230.000 trefwoorden (lemmata) in de 'grote Van Dale'. Romme had dat trefwoordenbestand (van 'A' tot 'zzzz') opgenomen in een computerprogramma, dat als hulpmiddel voor het oplossen van kruiswoordpuzzels was bedoeld. Ik citeer uit rov. 3.4: 'Wil een voortbrengsel kunnen worden beschouwd als een werk van letterkunde, wetenschap of kunst als bedoeld in art. 1 in verbinding met art. 10 Aw, vereist is dat het een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het een persoonlijk stempel van de maker draagt. Een verzameling van woorden die deel uitmaken van de Nederlandse taal, voldoet niet zonder meer aan dit vereiste. Op zich zelf is zulk een verzameling immers niet meer dan een hoeveelheid feitelijke gegevens die als zodanig voor auteursrechtelijke bescherming niet in aanmerking komt. Dat zou slechts anders zijn indien de verzameling het resultaat zou zijn van een selectie die een persoonlijke visie van de maker tot uitdrukking brengt. Uit hetgeen het hof heeft overwogen valt niet op te maken dat het hier om zulk een selectie gaat'. volgde vernietiging en verwijzing.(16) 4.6.2. Uit HR 24 februari 2006 (Technip / Goossens)(17) zijn de rov. 3.4, 3.5 en 3.6.2 van belang. De zaak betrof de vatbaarheid voor auteursrecht van een kinetisch schema waarmee in de petrochemische industrie het productieproces van ethyleen en propyleen in een verzameling chemische reactievergelijkingen wordt weergegeven. Blijkens het arrest kan dit object binnen het werkbegrip vallen, voor zover de toevoer van gegevens in de reactievergelijkingen op subjectieve selectie berustte. De Hoge Raad overwoog: '3.4 [...] Het gaat om de vraag of het kinetisch schema kan gelden als "werk" in de zin van art. 10 lid 1, aanhef en slot, Auteurswet 1912: "... en in het algemeen ieder voortbrengsel op het gebied van letterkunde, wetenschap of kunst, op welke wijze of in welken vorm het ook tot uitdrukking zij gebracht". Daartoe is vereist dat het voortbrengsel een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt (zie HR 4 januari 1991, nr. 14449, NJ 1991, 608). 3.5 Uit de door het hof gekozen bewoordingen moet, mede tegen de achtergrond van het partijdebat van partijen, die zich beiden op even genoemd arrest hebben beroepen, worden afgeleid dat het hof de juiste
maatstaf heeft toegepast. [...] [Met de] term "subjectieve beoordeling" [heeft het hof] kennelijk niets anders voor ogen gestaan dan het hiervoor bedoelde vereiste dat het werk, hier het kinetisch schema, een eigen, oorspronkelijk karakter dient te hebben en het persoonlijk stempel van de maker dient te dragen om als "werk" voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen. [...] Uit rov. 4.44.6 valt niet af te leiden dat het hof zou hebben miskend dat aan dit vereiste kan zijn voldaan indien de selectie ten behoeve van het kinetisch schema van een groot aantal chemische componenten en reacties uit een veel groter (schier oneindig) aantal van dergelijke componenten en reacties is gebaseerd op wetenschappelijke of technische kennis, inzicht of ervaring, terwijl de selectie betrekking heeft op objectieve wetenschappelijke gegevens en wetmatigheden en gericht is op doeleinden van wetenschappelijke of technische aard. Voorzover onderdeel 1c is gebaseerd op de opvatting dat het hof blijk had moeten geven van een onderzoek naar de vraag of het ondenkbaar is dat twee onafhankelijk van elkaar werkende (teams van) wetenschappers tot dezelfde selectie zouden zijn gekomen, faalt het, omdat het antwoord op die vraag slechts een van de gezichtspunten vormt, die bij de beoordeling in aanmerking kunnen komen.' Niettemin werd het arrest van het hof vernietigd op basis van motiveringsklachten: '3.6.1 Onderdeel 2 richt zich, voor het geval de onder 1 aangevoerde rechtsklachten falen, tegen rov. 4.4-4.6 met op die klachten voortbouwende motiveringsklachten. [...] De aldus samengevatte klachten, die zich voor gezamenlijke behandeling lenen, zijn terecht voorgesteld. 3.6.2 Hierbij is in de eerste plaats van belang dat de door het hof in rov. 4.5 weergegeven nadere verklaring van prof. Grievink, ook al houdt deze niet met zoveel woorden in dat de beoordeling van de maker van de selectie subjectief is, wel sterke aanwijzingen inhoudt dat bij de selectie de persoonlijke, onder meer op ervaring en analytisch vermogen berustende visie van de maker(s) van het kinetisch schema een belangrijke rol speelt, zodat het nadere, door het hof niet gegeven, motivering behoefde waarom dit schema niet een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het stempel van de maker(s) draagt. Onder deze omstandigheden mocht het hof niet volstaan met de overweging dat prof. Grievink niet heeft verklaard dat de beoordeling van de maker van de selectie subjectief is, en dat zulks in zijn verklaring ook niet besloten ligt.' 4.6.3. In HR 16 juni 2006 (Kecofa/Lanc么me)(18) oordeelde de Hoge Raad dat een geurcombinatie in aanmerking kan komen voor auteursrechtelijke bescherming. Daartoe werd overwogen: '3.3.2 Bij de beoordeling van dit onderdeel wordt vooropgesteld dat daarin niet wordt bestreden dat een geur - waaronder hierna telkens begrepen: een geurcombinatie - in aanmerking kan komen voor auteursrechtelijke bescherming. Dat uitgangspunt is juist. De in art. 10 Aw, naast de niet-limitatieve Pagina 20 van 58
311
IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke
www.boek9.nl
opsomming van werksoorten, neergelegde omschrijving van wat als "werk" in de zin van die wet moet worden verstaan luidt algemeen en belet niet daaronder een geur te begrijpen. Dat brengt mee dat voor de vraag of een geur in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming beslissend is of het daarbij gaat om een voortbrengsel dat vatbaar is voor menselijke waarneming en of het een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Het werkbegrip van de Auteurswet vindt weliswaar zijn begrenzing waar het eigen, oorspronkelijk karakter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect, maar nu bij een parfum van een louter technisch effect geen sprake is, belet ook deze laatste eis niet het toekennen van auteursrechtelijke bescherming aan de geur van een parfum. De omstandigheden dat de eigenschappen van het menselijk reukzintuig aan het vermogen tot het onderscheiden van geuren grenzen stellen en dat de mate waarin men afzonderlijke geuren kan onderscheiden van mens tot mens verschilt, doen aan het vorenstaande niet af [...].' 4.6.4. De aan een werk in het algemeen te stellen eisen waren andermaal tamelijk principieel aan de orde in HR 30 mei 2008 (Erven [E]/Nieuw Amsterdam; 'achterbankgesprekken')(19). Het hof Amsterdam had overwogen: '5. Uitgangspunt in deze zaak is dat ingevolge artikel 10 Aw een werk van letterkunde, wetenschap of kunst dat een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt, auteursrechtelijk wordt beschermd. [...] Een gewoon gesprek is doorgaans geen werk, dat auteursrechtelijk beschermd wordt. Voor auteursrecht op een gesprek is nodig dat voor de vorm van dat gesprek creatieve keuzes worden gemaakt. 6. [...] De gesprekken werden gevoerd met als doel om justitie informatie te verschaffen [...]. Het doel van de gesprekken was dan ook niet het vormgeven van een verhaal. De gesprekken die [E] met de rechercheurs van de C.I.E. heeft gevoerd zijn aan te merken als zakelijke informatieoverdracht, waarbij [E] weliswaar op eigen wijze heeft gesproken in een soort vraag- en antwoordmodel, hij heeft hierbij echter voor de vorm van het gesprek geen creatieve keuzes gemaakt. In de wijze waarop [E] zijn verhaal heeft verteld komt immers niet tot uiting dat hij bewust een geestelijke creatie wilde scheppen door zijn verhaal een bepaalde vorm te geven. Er kan dan ook niet vanuit worden gegaan dat [E] er bewust voor heeft gekozen zijn verhaal op deze manier, in deze vorm en in deze specifieke omgeving te doen. [...]. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat op de zogenaamde "achterbankgesprekken" geen auteursrecht rust. [...].' De Hoge Raad casseerde 's hofs arrest, onder meer overwegende: '4.3 Naar vaste rechtspraak geldt dat, wil een voortbrengsel kunnen worden beschouwd als een werk van letterkunde, wetenschap of kunst als bedoeld in art.
1 in verbinding met art. 10 Aw, vereist is dat het een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt (HR 4 januari 1991, nr. 14449, NJ 1991, 608 en HR 24 februari 2006, nr. C04/350, NJ 2007, 37). Het hof heeft deze maatstaf (in rov. 4.4) ook vooropgesteld. 4.4 De gedachtegang van het hof [...] is [...] kennelijk deze geweest dat de omstandigheid dat [E] de door hem verschafte informatie op zijn manier heeft verwoord, weliswaar meebrengt dat de gesprekken een door die wijze van verwoording bepaald ('daarmee samenhangend') eigen karakter hebben, maar dat voor de eigenschap dat zij ook het persoonlijk stempel van de maker dragen, vereist is dat zij het resultaat zijn van menselijk scheppen, waarbij creatieve keuzes zijn gemaakt. Om aan die eis te voldoen is naar het oordeel van het hof nodig dat het werk door de maker als een coherente creatie is geconcipieerd en door hem bewust in een bepaalde vorm(geving) is gegoten. 4.5.1 Het hof heeft aldus terecht de beide elementen van de aan te leggen maatstaf onderscheiden: dat het voortbrengsel een eigen, oorspronkelijk karakter moet bezitten, houdt, kort gezegd, in dat de vorm niet ontleend mag zijn aan die van een ander werk (vgl. art. 13 Aw). De eis dat het voortbrengsel het persoonlijk stempel van de maker moet dragen betekent dat sprake moet zijn van een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes, en die aldus voortbrengsel is van de menselijke geest. Daarbuiten valt in elk geval al hetgeen een vorm heeft die zo banaal of triviaal is, dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard ook valt te aan te wijzen. 4.5.2 Het gaat hierbij evenwel om een kenmerk dat uit het voortbrengsel zelf is te kennen. Daarom mag niet de eis worden gesteld dat de maker bewust een werk heeft willen scheppen en bewust creatieve keuzes heeft gemaakt, welke eis betrokkenen bovendien voor onoverkomelijke bewijsproblemen kan stellen. Om dezelfde reden kan niet worden geĂŤist dat de maker bewust voor de vorm heeft gekozen die het werk heeft gekregen. Het in 4.5.1 overwogene brengt voorts mee dat een schepping, om een werk in auteursrechtelijke zin te kunnen zijn, niet het karakter van een coherente creatie behoeft te hebben. Waar het hof in andere zin heeft overwogen geeft het bestreden arrest dus blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Hetgeen is beslist in HR 28 juni 1946, NJ 1946, 712 kan, anders dan het hof oordeelde, niet dienen ter ondersteuning van de bewustheidseis, aangezien in de door het hof aangehaalde zinsnede tot uitdrukking is gebracht dat het (slechts) de vorm van de afzonderlijke door Van Gelder vervaardigde voorwerpen was, die voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking kwam, niet het 'bijzondere kunsteffect' daarvan. De bijzin 'die uiting is van datgene, wat den maker tot zijn arbeid heeft bewogen' bedoelde de voorafgaande term 'vormgeving' dus niet te beperken. 4.6 [...] Het hof waarnaar de zaak verwezen wordt, zal opnieuw moeten beoordelen of de Pagina 21 van 58
312
IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke
www.boek9.nl
achterbankgesprekken voortbrengselen zijn die het persoonlijk stempel van [E] als maker dragen, met inachtneming van hetgeen in dit arrest daaromtrent is overwogen.' 4.A.b. De 'werktoets' toegespitst op objecten in de zin van art. 10 lid 1 onder 11o Aw 4.7.1. In art. 10 lid 1 onder 11o Aw zijn 'werken van toegepaste kunst en tekeningen en modellen van nijverheid' met zo veel woorden als auteursrechtelijk beschermbare werksoort vermeld. Deze rubriek (aanvankelijk: lid 1 onder 10o, en toen omschreven als 'werken van op nijverheid toegepaste kunst') kreeg in 1973 - in samenhang met de op handen zijnde de invoering van de toen nieuwe, speciaal op bescherming van productvormgeving gerichte Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen (BTMW)(20) - haar huidige formulering. 4.7.2. Tot 1987 heeft er veel onzekerheid en discussie bestaan over de vraag of voor auteursrechtelijke bescherming van werken van toegepaste kunst (resp. tekeningen en modellen) een hogere drempel zou gelden dan in het algemeen voor werken in auteursrechtelijke zin geldt. Aanleiding daartoe waren de vermelding van het woord 'kunst' in art. 10 lid 1 sub 11o (destijds: 10o) Aw en - later vooral - de in het toenmalige art. 21 BTMW voorkomende strofe, die voor auteursrechtelijke bescherming het criterium van een 'duidelijk kunstzinnig karakter' formuleerde.(21) Aan de onzekerheid werd een einde gemaakt door de thans aan te halen arresten van het BeneluxGerechtshof (BenGH) en de Hoge Raad van 1985/1988 in de zgn. Screenoprints- of Autojaloezieën-zaak. Er gelden geen zwaardere drempeleisen dan voor werken in het algemeen. 4.8.1. In zijn verwijzingsarrest van 29 november 1985(22) legde de Hoge Raad aan het BeneluxGerechtshof vragen van uitleg van de auteursrechtelijke bepaling van art. 21 BTMW voor. De zaak betrof gepretendeerd auteursrecht op een autojaloezie, door Screenoprints ontworpen om gemonteerd te worden aan Citroën-auto's, en vervolgens door Citroën (zelf) nagemaakt. Zoals gezegd, vereiste art. 21 BTMW destijds 'een duidelijk kunstzinnig karakter' voor auteursrechtelijke bescherming van tekeningen of modellen in de zin van de BTMW. Het Amsterdamse hof had geoordeeld dat de autojaloezie van Screenoprints aan dát criterium niet voldeed. In rov. 3.4 overwoog de Hoge Raad: '3.4 Screenoprints heeft haar beroep op auteursrechtelijke bescherming gebaseerd op art. 10 lid 1 sub 10e (thans vernummerd tot 11e) Auteurswet. Deze wetsbepaling vermeldt "werken van toegepaste kunst en tekeningen en modellen van nijverheid" als behorende tot de werken van letterkunde, wetenschap of kunst, waarvan het uitsluitend recht tot openbaarmaking en verveelvoudiging krachtens art. 1 Auteurswet - behoudens beperkingen bij de wet gesteld - aan de maker toekomt. Daarbij moet men - naar algemeen wordt aanvaard - ervan uitgaan dat de zinsnede "tekeningen en modellen van nijverheid" niet
meer is dan een nadere aanduiding van werken die zijn begrepen onder de omschrijving "werken van toegepaste kunst". De vraag welke maatstaf moet worden aangelegd bij het oordeel of er sprake is van een "werk van toegepaste kunst" in de zin van deze wetsbepaling, wordt in de Nederlandse rechtspraak en literatuur niet eenstemmig beantwoord. In een deel van de rechterlijke uitspraken en bij het merendeel van de schrijvers ziet men - zij het niet altijd in gelijkluidende bewoordingen - als (genoegzaam) vereiste vermeld dat er sprake is van een werk met een eigen oorspronkelijk karakter, dat het persoonlijk stempel van de maker draagt (opvatting A); bij een enkele schrijver en in een aantal rechterlijke uitspraken wordt daarenboven de eis gesteld dat het werk "een zekere kunstwaarde" vertoont, hetgeen ook wel aldus wordt geformuleerd dat daarin "een zeker kunstzinnig streven van de maker" tot uitdrukking dient te komen (opvatting B). Algemeen wordt aangenomen dat ook bij opvatting B een betrekkelijk gering gehalte aan kunstwaarde genoeg is.' De Hoge Raad vroeg vervolgens aan het BeneluxGerechtshof welke eisen uit hoofde van art. 21 BTMW ter zake van tekeningen en modellen aan het werk moeten worden gesteld. In de inleiding tot deze prejudiciële vraag hanteerde de Hoge Raad dus (voor de eerste keer), onder verwijzing naar literatuur, de formulering dat het werk een eigen, oorspronkelijk karakter én het persoonlijk stempel van de maker zou moeten dragen. Dat criterium is, zoals al bleek, in latere arresten - over werken in het algemeen - steeds teruggekeerd. Bij arrest van 22 mei 1987(23) deed het BeneluxGerechtshof uitspraak op de door de Hoge Raad gestelde vragen. In HR 15 januari 1988(24) geeft de Hoge Raad die beantwoording weer: '1.2 Bij arrest van 22 mei 1987, A 85/3, heeft het Benelux-Gerechtshof, uitspraak doende op de door de Hoge Raad in zijn genoemde arrest aan dit hof gestelde vragen, voor recht verklaard: (40) Voor de in art. 21 BTMW bedoelde bescherming uit hoofde van de Auteurswet is vereist dat de tekening of het model kan worden aangemerkt als een werk - dat wil zeggen als een voortbrengsel met een eigen, oorspronkelijk karakter, dat het persoonlijk stempel(25) van de maker draagt - op het gebied van de (toegepaste) kunst. (41) Daarbij geldt dat indien de tekening of het model valt aan te merken als een werk in de onder (40) bedoelde zin, ook is voldaan aan het vereiste dat sprake is van een voortbrengsel op het gebied van de (toegepaste) kunst, behoudens ingeval het eigen, oorspronkelijk karakter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect. (42) Verdergaande vereisten druisen in tegen de door de verdragsluitende Staten ten aanzien van de vereisten voor de auteursrechtelijke bescherming van tekeningen en modellen aanvaarde gemeenschappelijke uitgangspunten.' Pagina 22 van 58
313
IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke
www.boek9.nl
Het hof te Amsterdam bleek een te strenge maatstaf te hebben aangelegd, zodat vernietiging en verwijzing volgde.(26) Daarmee is overigens niet gezegd dat het criterium van het EOK & PS niet toch een serieuze drempeleis kan blijken in te houden, zoals bijv. blijkt uit het hierna te noemen arrest uit 1995. Op het criterium 'noodzakelijk voor een technisch effect' kom ik nog terug in nrs. 4.23.1 - 4.23.6. 4.8.2. In de zaak die leidde tot HR 27 januari 1995 (Dreentegel)(27) had het Leeuwarder hof over een door Zoontjes ontwikkelde drainerende tegel overwogen: '6. EĂŠnmaal gegeven enerzijds de vierkante grondvorm van de tegel en de min of meer gestandaardiseerde maat der zijkanten (30 cm, ook wel 50 cm), alsmede anderzijds de gedachte om door uitsparingen in de zijkanten het doorlaten van hemelwater en door het aanbrengen van nokken aan de onderzijde het afvoeren van het hemelwater mogelijk te maken c.q. de mogelijkheid daartoe te vergroten, oordeelt het hof de vorm van de door Zoontjens op de markt gebrachte tegel te zeer het resultaat van een door die uitgangspunten beperkte keuze om te kunnen zeggen dat het gaat om een voortbrengsel met een eigen, oorspronkelijk karakter dat het persoonlijk stempel van de maker draagt. 7. Dit oordeel wordt bevestigd door de, volgens Zoontjens op toeval berustende, gelijkenis tussen elementen van de dreentegel en elementen van de tegel waarvoor op 3 oktober 1932 in Engeland octrooi werd aangevraagd [...].' De Hoge Raad verwierp de hiertegen gerichte cassatieklachten met de overweging (4.3): 'De klacht onder a mist feitelijke grondslag: het Hof heeft niet miskend dat ook wanneer - zoals het onderdeel het formuleert - "de vorm van het product het resultaat is van een binnen zekere (technische) uitgangspunten beperkte keuze" sprake kan zijn van een werk dat een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Het Hof heeft slechts geoordeeld dat ten aanzien van de Dreentegel aan laatstgenoemd, door het Hof uitdrukkelijk in zijn overwegingen betrokken criterium niet is voldaan omdat, naar 's Hofs oordeel, de vorm van de Dreentegel "te zeer" het resultaat is van een door de door het Hof genoemde technische uitgangspunten beperkte keuze. De onder b geformuleerde motiveringsklacht treft evenmin doel. Het Hof heeft zijn oordeel - dat geenszins onbegrijpelijk is - voldoende met redenen omkleed. Het heeft in rov. 6 aangegeven hoezeer de vorm van de Dreentegel bepaald werd door de wens aan zekere technische eisen te voldoen en dat in rov. 7 nader toegelicht door te wijzen op de gelijkenis tussen de Dreentegel en de tegel waarvoor in 1932 in Engeland octrooi werd aangevraagd: het Hof heeft blijkbaar aangenomen dat de ontwerper van laatstbedoelde tegel zich dezelfde technische eisen had gesteld als die van de Dreentegel en heeft, daarvan uitgaande, erop gewezen dat deze gelijkenis - juist als zij, zoals Zoontjens hadden beweerd, op toeval berustte
- aantoont hoezeer de vorm van de tegel door die eisen wordt bepaald. Waar het Hof zijn oordeel aldus genoegzaam had gemotiveerd, behoefde het niet uitdrukkelijk in te gaan op de in het onderdeel bedoelde stellingen die, nu tussen het ontwerpen van de mallen en het ontwerpen van de tegel geen wezenlijk onderscheid bestaat, met dat oordeel onjuist waren bevonden.' 4.8.3. In HR 29 juni 2001(28) was ten aanzien van een vijftal spellen (onder meer) aan de orde de vraag of deze aan de EOK & PS-toets voldeden. De Hoge Raad sauveerde de oordelen van het hof over de auteursrechtelijke beschermbaarheid, niettegenstaande de betrokkenheid daarvan op onbeschermde ideeĂŤn en niettegenstaande de simpelheid van het spelmateriaal (met name bij: Jenga) of de technische bepaaldheid ervan (zoals bij: Vier op 'n rij). Aan de motivering door het hof werden in dit kort geding geen hoge eisen gesteld(29),(30). 4.8.4. In HR 8 september 2006 (Slotermeervilla's)(31) ging het om vakantiehuizen(32), waaraan het hof auteursrechtelijke bescherming had ontzegd. De Hoge Raad casseerde, na te hebben overwogen: '3.7 In zijn algemeenheid kan niet worden gezegd dat het door het hof bedoelde algemeen bekende feit in verband met dezelfde functionaliteitseisen waaraan veelal moet worden voldaan, de marges voor een origineel ontwerp voor een vakantiehuis uiterst gering maakt. Bovendien kan deze opvatting van het hof, anders dan het hof kennelijk meende, geen houvast bieden bij de beantwoording van de vraag of het ontwerp voor de Slotermeervilla's in voldoende mate oorspronkelijk is om auteursrechtelijk te worden beschermd. Door niettemin de bestreden opvatting tot uitgangspunt te nemen heeft het hof blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting.' 4.8.5. In de spijkerbroekenzaak G-Star/Benetton(33) had het hof te Amsterdam overwogen: '4.36. Voor auteursrechtelijke bescherming van het ontwerp van de Elwood is vereist dat de Elwood een eigen, oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt. De rechtbank heeft overwogen dat de verschillende elementen van de Elwood zoals de stiksels, inzetstukken en de contrastband weliswaar ieder voor zich bij spijkerbroeken en overige kledingstukken kunnen worden aangetroffen, maar dat de elementen in de Elwood in een zodanige combinatie zijn verwerkt dat dit een origineel product oplevert. Het hof volgt de rechtbank in haar oordeel. De wijze waarop deze karakteristieke elementen, die ook als vormmerk zijn gedeponeerd, in het ontwerp van de Elwood zijn verwerkt, getuigt van een creatieve prestatie van de ontwerper. Daarbij moet tevens voor ogen worden gehouden dat ten tijde van het ontwerp van de Elwood deze elementen nog niet gebruikelijk waren in dat deel van de kledingbranche waarin G-Star en Benetton zich begeven. [...]' Over de hiertegen gerichte cassatieklacht overwoog de Hoge Raad:
Pagina 23 van 58 314
IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke
www.boek9.nl
'3.12 Middel X klaagt over het oordeel (in rov. 4.36) dat de Elwood-broek een auteursrechtelijk beschermd werk is, (mede) omdat haar kenmerkende elementen ten tijde van het ontwerp nog niet gebruikelijk waren in dat deel van de kledingbranche waarin G-Star en Benetton zich begeven. In het middel wordt betoogd dat de omstandigheid dat vormgevingselementen dus in andere branches wel gebruikelijk waren, maakt dat zij niet oorspronkelijk waren en daarom ook niet het persoonlijk stempel van de maker konden dragen. Het middel faalt op de gronden, uiteengezet in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 4.62-4.64.' De desbetreffende passages in de conclusie luidden: '4.62. Een werk dient te beschikken over een eigen, oorspronkelijk karakter dat het persoonlijk stempel van de maker draagt.(34) Ook een verzameling of bepaalde selectie van op zichzelf niet oorspronkelijke elementen kan een werk zijn in de zin van de Auteurswet, mits die selectie het persoonlijk stempel van de maker draagt. Dit valt af te leiden uit het arrest Van Dale/Romme van de Hoge Raad(35) en het vervolgens na verwijzing door Hof 's-Gravenhage gewezen arrest in die zaak.(36) 4.63. In onze zaak Benetton/G-Star overwoog het hof dienaangaande het volgende [zie de geciteerde rov. 4.36 hierboven]. 4.64. In navolging van de rechtbank heeft het hof dus geoordeeld dat de originaliteit en het persoonlijk stempel van de maker ("getuigt van een creatieve prestatie") zijn gelegen in de combinatie van - op zichzelf bekende - vormgevingselementen. Aldus heeft het hof niet miskend dat deze elementen, op zichzelf, in andere kledingbranches al bekend waren; het hof overweegt dat ook met zoveel woorden, maar het laat rechtens juist en alleszins begrijpelijk - de doorslag geven dat er sprake is van elementen in de Elwood die in een zodanige combinatie zijn verwerkt dat dit een origineel product oplevert. Ook Middel X kan niet tot cassatie leiden.' 4.8.6. In de zaak die leidde tot HR 29 januari 2010 (Gavita/Helle)(37) ging het om verlichting voor de glastuinbouw. Aanlegster Gavita had daartoe de zgn. GAN-armatuur of GAN doen ontwikkelen, en betichtte Helle ervan dat die met het product Onyx inbreuk op haar auteursrecht maakte. Het hof overwoog in rov. 3.5 dat het uiterlijk zozeer het resultaat van een keuze die door technische uitgangspunten is beperkt, dat de GAN niet als een auteursrechtelijk beschermd werk kan worden aangemerkt. Daartoe overwoog het hof in rov. 3.6 dat gebleken is: '[...] dat de meest kenmerkende aspecten van het uiterlijk van de assimilatielamp, te weten (1) de afmeting van de behuizing (bestaande uit bak, kap en "nek" met daarin de fitting van de lamp), (2) de langwerpige en gestroomlijnde vorm van de armatuur, (3) de (lichte) kleur van de behuizing, (4) de vorm van de reflector, (5) het schuine vlak aan de achter(scharnier)zijde van de kap, (6) de horizontale (ventilatie)gleuf aan weerszijde van de behuizing en (7) de wijze waarop de koelribben zijn aangebracht (zowel op de bak als op de kap, haaks op de lengterichting aan de voorzijde van de behuizing over een afstand die
ongeveer de helft van de lengte van de behuizing beloopt), alle verband houden met aan de armatuur uit oogpunt van functionaliteit te stellen eisen. Dit zijn, zakelijk samengevat: het bieden van voldoende ruimte voor de elektronische componenten van de lamp (1), het zo min mogelijk belemmeren van de (zon)lichtstraling c.q. het optimaliseren van het effect daarvan door reflectie (1, 2, 3, en 4), de bereikbaarheid van de technische onderdelen in verband met de reparatie en vervanging daarvan (5 en 6) en de adequate afvoer van warmte (6 en 7) met name ter hoogte van het voorschakelapparaat, zijnde het elektronische component dat de meeste warmte afgeeft. Op grond hiervan moet worden geconcludeerd dat, waar het de reeds genoemde (bepalende) aspecten van het uiterlijk betreft, met de bij de vormgeving van de armatuur gekozen oplossingen steeds een voordelig technisch effect is bereikt. Dit brengt mee dat de keuzemogelijkheden te beperkt waren voor een auteursrechtelijk relevante creatieve inbreng.' De Hoge Raad verwierp het cassatieberoep, onder meer overwegende: '3.3.1 Onderdeel I, waarin niet wordt bestreden dat de volgens het hof bepalende aspecten van het uiterlijk van de assimilatielamp alle verband houden met technische en functionele eisen en evenmin dat die aspecten voor dat uiterlijk bepalend zijn, keert zich met rechts- en motiveringsklachten tegen het in rov. 3.5 en 3.6, slotzin, neergelegde oordeel. 3.3.2 Deze klachten worden, voor zover zij al feitelijke grondslag hebben, alle tevergeefs voorgesteld omdat het hof bij zijn bestreden oordeel is uitgegaan van de juiste rechtsopvatting, dit oordeel voor het overige verweven als het is met waarderingen van feitelijke aard - in cassatie niet op juistheid kan worden onderzocht en ten slotte ook toereikend is gemotiveerd.' 4.A.c. Het inbreukcriterium: algemeen 4.9.1. Het inbreukcriterium van art. 13 Aw luidt, voor zover hier van belang, of er sprake is van een 'gehele of gedeeltelijke bewerking of nabootsing in gewijzigde vorm welke niet als een nieuw, oorspronkelijk werk moet worden aangemerkt'. In de literatuur is onderkend dat bij een voor het inbreukcriterium relevante overneming gelet moet worden op overneming van enerzijds'subjectieve' of 'auteursrechtelijk beschermde trekken', en anderzijds 'objectieve trekken' die buiten de bescherming van het auteursrecht vallen. 'Objectief (feitelijk) is om te beginnen al het reeds bestaande materiaal dat de auteur in zijn werk heeft verwerkt: feiten, gegevens, gebruikelijke uitdrukkingen, bestaande stijlkenmerken, gangbare vormen, e.d. Daarnaast is ook datgene objectief dat weliswaar van de auteur afkomstig is, maar dat een objectieve geldigheid bezit: logische hoezeer wellicht ook verrassende - theorieĂŤn, redeneringen, ontdekkingen, onderzoeksresultaten e.d., alsmede datgene wat voortvloeit uit functionele eisen.'(38) 'Het overnemen van die elementen is dus vrij.'(39) De Hoge Raad heeft zich in het hieronder (4.10.2) te vermelden Una Voce Particolare-arrest van 2004 Pagina 24 van 58
315
IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke
www.boek9.nl
terminologisch bij het ijkpunt 'auteursrechtelijk beschermde trekken' aangesloten. 4.9.2. Anderzijds is onderkend dat, nu een voldoende originele combinatie van (zelfs alle) elk voor zich onbeschermde elementen toch aan de EOK &PS-toets kan voldoen(40), ook weer getoetst moet worden aan het criterium of er sprake is van zodanige overneming uit die voldoende originele combinatie, dat daarmee toch díe auteursrechtelijk beschermde (originele 'verzamel-')-trekken herkenbaar worden overgenomen. 4.9.3. Tegen deze achtergrond heeft in de rechtspraak ingang gevonden het belang van een 'totaalindruk', en hand in hand daarmee het criterium of, gelet op het een en ander, de gedaagde voldoende afstand heeft genomen en in zijn object op een voldoende eigen wijze (als een voldoende 'zelfstandig werk') uiting gegeven heeft aan hetgeen deels (stuk voor stuk) vrij is, maar als een originele combinatie van vrije elementen beschermd is. Dit komt naar voren in - onder meer - het verderop (nr. 4.13.1) te vermelden arrest Decaux/Mediamax van 1995. 4.10.1. In deze paragraaf onder de titel 'Het inbreukcriterium: algemeen', moet ik evenwel beginnen met het belangrijke arrest van HR 5 januari 1979(41). Het ging over de vraag of het economieleerboek van drs. Hollebrand c.s. inbreuk maakte op dat van prof. Heertje. De Hoge Raad overwoog: 'De beantwoording van de vraag waarvoor de rechter zich in een geding als het onderhavige gesteld ziet, is in hoge mate afhankelijk van de omstandigheden van het geval, in het bijzonder ook van de aard van het beweerdelijk bewerkt of nagebootste werk. De waardering van de mate van eigen persoonlijk karakter dat zulk een werk in verband daarmede kan hebben en van de mate van nieuwheid en oorspronkelijkheid van het beweerdelijk inbreukmakende werk zal veelal van feitelijke aard zijn en zich aan een beoordeling in cassatie onttrekken.' Het arrest van het hof, dat de gestelde inbreuk had afgewezen, bleef in stand. 4.10.2. Het (al genoemde) arrest van HR 29 november 2002, in de zaak Una Voce Particolare(42), had betrekking op beweerde auteursrechtinbreuk door overname van een zgn. format voor een tv-programma. De Hoge Raad overwoog(43), voor zover hier van belang dat voor werken als de onderhavige televisieformats beslissend is: '3.5 [...] 'of het beweerdelijk inbreukmakende werk in zodanige mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van het eerdere werk vertoont dat de totaalindrukken die de beide werken maken te weinig verschillen voor het oordeel dat het eerstbedoelde werk als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt.' Het oordeel van het hof dat er voldoende verschillen waren, bleef in stand. Het hof kon daarmee (ook) voorbij gaan aan het verlangen van de eiser/appellant dat de gedaagde/geïntimeerde tegenbewijs diende te leveren tegen een ontleningsvermoeden(44). Nu de (voor een inbreukoordeel noodzakelijke) ene schakel in de ketting niet aanwezig bleek te zijn, heeft een onderzoek naar de andere schakel geen belang. Anders
dan wel eens gedacht wordt, is bovenstaand criterium in het arrest Una Voce Particolare dus niet een criterium waarvan de draagwijdte beperkt zou zijn tot de (ontlenings-)bewijslastkwestie, maar is het een gewoon materieelrechtelijk criterium bij de uitleg van art. 13 Aw(45). 4.A.d. Het inbreukcriterium toegespitst op objecten in de zin van art. 10 lid 1 onder 11o Aw 4.11.1. Zoals hierboven aangegeven, is bij de beoordeling van gestelde auteursrechtinbreuk van belang in hoeverre het gaat om overneming van subjectieve (auteursrechtelijk beschermde) dan wel objectieve (niet auteursrechtelijk beschermde) trekken. Bij alle soorten werken in diverse (voorbeeld)categorieën van artikel 10 lid 1 Aw kan de verhouding tussen subjectieve en objectieve trekken (ook binnen die categorieën) aanzienlijk variëren. Ik noem als voorbeeld de onder 9o vermelde fotografische werken: het scala kan gaan van enerzijds een voor een wetenschappelijk of zakelijk doel objectief-technisch perfecte weergave van het gefotografeerde object (met aldus zo goed als 100% objectieve trekken), tot een vrije met een fototoestel gemaakte impressie van een beeld uit de natuur, met gebruikmaking van effecten verkregen door de afstand, de 'hoek', het inspelen op de natuurlijke belichting en het kiezen van eventuele kunstmatige belichting, alsmede verdere variaties die de camera toelaat en die bij het ontwikkel- en afdrukproces mogelijk zijn(46). Hier zullen de subjectieve trekken vergaand overwegen. Daartussen liggen, als geïndiceerd, tal van varianten. Bij 'boeken' (een deel van de in art. 10 lid 1 onder 1o genoemde objecten) kan het gaan om romans met zeer overwegend subjectieve trekken, via leerboeken met veel objectieve trekken(47) en steden(reis-)gidsen met overwegend objectieve trekken, tot wis- of rekenkundige tabellenboeken waarin de subjectieve trekken nagenoeg of geheel afwezig zijn (zelfs al zijn de betrokken tabellen nooit eerder gemaakt, bijv. voor een nieuw BTW-percentage van 19,95 %). Wat de categorie 'werken van toegepaste kunst' betreft: aan het vorenstaande doet niet af dat blijkens het woord 'toegepaste' in art. 10 lid 1 onder 11o Aw per definitie sprake van functionele elementen en daarmee objectieve trekken (het object moet immers aan een bepaalde gebruiksfunctie voldoen). De vormgeving van bijv. een vaas of een verlichtingsornament kan met een roman vergelijkbare subjectieve trekken hebben, waaraan niet afdoet dat de vaas bloemen moet kunnen dragen, en dat het verlichtingsornament licht moet geven. Een roman moet immers ook 'leesbaar' zijn, en een 'historische roman' zal doorgaans historische feiten 'meenemen' en in zoverre objectieve trekken (moeten) laten zien. 4.11.2. De objectieve trekken kunnen evenwel toenemen door het (uit het object blijkende) streven dat het voorwerp objectief zo goed mogelijk aan de functie voldoet: bij toegepaste kunst net zo goed als bijv. bij woordenboeken en reisgidsen. Objectieve trekken zullen veelal ook aanwijsbaar zijn doordat voortgebouwd wordt op voorbeelden van eerdere Pagina 25 van 58
316
IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke
www.boek9.nl
objecten met hetzelfde gebruiksdoel. Daarnaast zal veelal aansluiting gezocht worden bij contemporaine tendensen qua mode en stijl: eveneens auteursrechtelijk onbeschermde trekken. Dit alles sluit de aanwezigheid van minder of meer subjectieve trekken echter ook weer geenszins uit. 4.12. Bij de vermelding van jurisprudentie in deze rubriek noem ik vooreerst het oude arrest van HR 28 juni 1946, NJ 1946, 712 (Van Gelder/Van Rijn), een zaak over beweerdelijke auteursrechtinbreuk door Van Rijn ten aanzien van kunstnijverheidsvoorwerpen. De Hoge Raad, die Van Gelders cassatieberoep verwierp, overwoog: 'dat alleen de vormgeving, die de uiting is van datgene, wat den maker tot zijn arbeid heeft bewogen, de bescherming van het auteursrecht geniet; dat het Hof, vaststellende dat - buiten de algemeene gelijkenis, die voorwerpen welke tot eenzelfde gebruik bestemd zijn, uit den aard der zaak vertoonen - er van een gelijkenis in uiterlijken verschijningsvorm tusschen de betrokken kunstnijverheidsvoorwerpen geen sprake is, terecht heeft beslist dat er niet is nabootsing; dat zonder deze gelijkenis het bezigen van hetzelfde materiaal, het bewerken daarvan volgens eenzelfde, een bepaald artistiek effect opleverende methode, het volgen van den stijl nog niet meebrengen, dat nabootsing van het werk in gewijzigden vorm, als vermeld in art. 13 van de Auteurswet, aanwezig is'. 4.13.1. Het (al genoemde) arrest van HR 29 december 1995 in de zaak Decaux/Mediamax(48) had betrekking op houders voor reclameborden. In rov. 4.6 had het hof overwogen: 'De vraag is [...] of Mediamax binnen de grenzen die getrokken worden door de mode, trend of stijl enerzijds en door de eisen van functionaliteit anderzijds, voldoende afstand van [Decaux'] Mupi Senior genomen heeft en met haar ontwerp op een voldoende eigen wijze uiting heeft gegeven aan de vigerende stijl, trend of mode van ontwerpen.' Het hof kwam aan de hand van bespreking van een aantal verschillen, in samenhang beschouwd, in rov. 4.14 tot het oordeel dat de 'totaalindrukken van de producten van partijen zodanig verschillend [zijn] dat van inbreuk op het aan Decaux toekomend auteurs- of modelrecht niet gesproken kan worden.' De Hoge Raad oordeelde in rov. 3.3: [... dat] de door het hof voor de onderhavige toetsing gebezigde [totaalindrukken-] maatstaf zowel uit auteursrechtelijk als uit modelrechtelijk oogpunt juist is'. 4.13.2. Tekstanalyse leert dat het door het hof geformuleerde criterium eensdeels cirkelvorming is: er is geen inbreuk op auteursrecht als de totaalindrukken zodanig verschillend zijn dat van inbreuk op auteursrecht niet gesproken kan worden. De doorbreking van de cirkel zit hierin dat de vergelijking van de totaalindrukken bepalend moet zijn. En dat dus niet beslissend moet zijn (bijv.): de loutere aanwezigheid van één of meer overeenkomsten naast
verschillen, of de loutere aanwezigheid van één of meer verschillen naast overeenkomsten. Het komt - door mij geenszins vernieuwend maar variërend gezegd - aan op het door de rechter te bepalen totaalgewicht van de meer of minder vergaande overeenkomsten en de meer of minder vergaande verschillen. Daarbij kan de aanwezigheid van één overeenkomst zwaarder gewogen worden dan tien verschillen; de aanwezigheid van één verschil kan zwaarder gewogen worden dan tien overeenkomsten. Nu hierbij (uiteraard) niet met exacte getallen rekenkundig kan worden opgeteld en afgetrokken, komt het in wezen aan op een (in)schatting. Het woorddeel 'indrukken' (in tegenstelling tot bijv.: 'factoren') duidt daar op. Daarin zit tegelijk een tweede doorbreking van de cirkel. 4.13.3. Het aldus hoogst feitelijke en daarmee corresponderend in cassatie navenant vrijwel onaantastbare karakter van de toepassing van het 'totaalindrukken'-criterium, heb ik hiermee willen benadrukken (resp. aan de minder gespecialiseerde lezer willen uitleggen). 4.13.4. De Hoge Raad heeft aan zijn accordering van het 'totaalindrukken'-criterium in het arrest Decaux/Mediamax nog iets toegevoegd dat meer richting geeft aan het al dan niet toekennen van gewicht aan bepaalde overeenkomsten tussen de voortbrengselen: '3.4 [...] In deze overwegingen [4.5 en 4.6] heeft het hof tot uiting gebracht dat aan het enkele ontwikkelen of inzetten van een nieuwe mode of stijl geen bescherming krachtens auteurs- of modelrecht toekomt en dat derhalve moet worden onderzocht of - mede gelet op mode, trend of stijl op het onderhavige terrein - Mediamax voldoende afstand van de Mupi Senior heeft genomen en op een voldoende eigen wijze uiting heeft gegeven aan de vigerende stijl, trend of mode van ontwerpen. Een en ander geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting. [...]' Daarmee heeft de Hoge Raad geoordeeld dat mode, trend of stijl (ook als die is ingezet door de aanlegger in de procedure) behoort tot de niet auteursrechtelijk beschermde (objectieve) trekken. Vgl. ook de in nr. 4.10.2 al genoemde rov. 3.5 van Una Voce Particolare, waar de Hoge Raad ten deze in algemene zin het criterium van (al dan niet) 'auteursrechtelijk beschermde trekken van het eerdere werk' hanteert. 4.13.5. Dat maakt de positie voor een oorspronkelijk eiser, die in cassatie wil opkomen tegen een voor hem negatief 'totaalindrukken'-oordeel van de hoogste feitenrechter waarin 'objectieve trekken' een voor die eiser negatieve rol speelden, nog moeilijker of onfortuinlijker. 4.13.6. De in de literatuur gestelde vraag of het totaalindrukken-criterium zich leent voor toepassing bij alle soorten werken (met name: ook bij complexe werken?), kan hier blijven rusten. Niet omstreden is de toepasbaarheid bij de beoordeling van (beweerde) inbreuk op werken van toegepaste kunst: mits men zich ervan bewust blijft dat ook daarbij rekening moet Pagina 26 van 58
317
IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke
www.boek9.nl
worden gehouden met de vraag of overeenstemmende trekken van de wederzijdse producten al dan niet auteursrechtelijk beschermd zijn(49). 4.13.7. Het zojuist gezegde brengt mee dat het inderdaad moet gaan om de totaalindrukken van de auteursrechtelijk beschermde trekken, en dus niét om de totaalindrukken van zowel auteursrechtelijk beschermde als niet-beschermde trekken. De Hoge Raad bracht dat al onder woorden door het onderschrijven van 's hofs oordeel in de Decaux/Mediamax-zaak dat geabstraheerd moet worden van 'mode, trend of stijl' (zelfs als die door Decaux was ingezet). Ik illustreer de juistheid van deze visie nog met een paar eenvoudige voorbeelden. Iemand komt het idee om (voor de toeristenmarkt) klompen te beschilderen met molentjes. Iemand anders volgt met klompen, beschilderd met tulpen. Moeten de klompen as such meetellen bij de totaalindruk? Neen dus. Omdat het in Nederland vaak regent, ontwerpt iemand een (zo strak mogelijk bij de glijbaan aansluitende) overkapping voor glijbaantjes op kleuterspeelplaatsen. Iemand anders ontwerpt een frivolere, luchtiger overkapping. Moet de glijbaantjes meetellen bij de totaalindrukken? Neen. Het vorenstaande laat zich eigenlijk nog het fraaist illustreren aan de hand van het arrest Heertje/Hollebrand. Als in die zaak het hof en de Hoge Raad zich mede zouden hebben laten leiden door nietauteursrechtelijk beschermde totaalindrukken, dan zou Hollebrand in de pan zijn gehakt. 4.13.8. Aan het vorenstaande doet niet af dat een combinatie van (allemaal of deels) niet auteursrechtelijk beschermde elementen, toch weer, qua combinatie, aan het EOK & PS-karakter kán voldoen. Maar dan moet - naar het oordeel van de feitenrechter - die (verzamelende) combinatie voldoen aan de EOK & PS-toets (vgl. 4.9.2) en moeten die originele combinatie de totaalindrukken van de objecten van de eiser en de gedaagde bepalen. 4.A.e. Wisselwerking tussen voldoening aan werktoets en inbreukcriterium 4.14. In het voorgaande is al naar voren gekomen dat er sprake is van een wisselwerking tussen de mate waarin een werk voldoet aan de werktoets (art. 1 en 10 Aw) en het inbreukcriterium (art. 13 Aw). De (vuist-)regel is dat naarmate een werk meer 'objectieve' (niet auteursrechtelijk beschermde) trekken omvat, er een grotere overeenstemming tussen de wederzijdse objecten aanwezig zal moeten zijn om tot auteursrechtinbreuk te besluiten. Dit ligt ook voor de hand omdat het auteursrecht enerzijds de drempel (werktoets) niet te hoog wil leggen (waarbij in elk geval een één-op-één nabootsing kan worden bestreden), maar anderzijds geen ruimte wil geven om 'objectieve trekken' te monopoliseren. Het punt van de wisselwerking werd in wezen al fraai verwoord in de onder 4.10.1 aangehaalde rechtsoverweging uit het arrest Heertje/ Hollebrand van 1979, met de daarin gelegde nadruk op de aard van het beweerdelijk bewerkt of nagebootste werk, en de waardering van de
mate van eigen persoonlijk karakter dat zulk een werk in verband daarmede kan hebben. 4.15.1. De (vuist-)regel dat een grotere overeenstemming tussen de wederzijdse objecten aanwezig moet zijn om tot auteursrechtinbreuk te besluiten, naarmate een werk minder auteursrechtelijk beschermde trekken omvat, zou men kunnen parafraseren als: een navenant beperkte(r) beschermingsomvang. Dat is - kortheidshalve - wel 'handig'(50). In dogmatisch-theoretische zin acht ik het echter niet juist is. Men kan beter zeggen: (steeds) dezelfde beschermingsomvang volgens het criterium van art. 13 Aw ('gehele of gedeeltelijke bewerking of nabootsing in gewijzigde vorm, welke niet als een nieuw, oorspronkelijk werk moet worden aangemerkt'), maar volgens het Heertje/Hollebrand-criterium (steeds) in het concrete geval rekening houdend met 'de aard van het beweerdelijk bewerkte of nagebootste werk'.(51) Omdat het kortheidshalve 'handig' is en in het Nederlandse auteursrechtelijke spraakgebruik is ingeburgerd, zal ik hieronder toch de terminologie van een 'beperkte(r) beschermingsomvang' blijven gebruiken. 4.15.2. Ik stip dit punt (nog eens(52)) aan omdat men de laatste tijd in auteursrechtzaken wel een beroep hoort doen op een (zeer) 'ruime' of 'grote' beschermingsomvang: ook in de onderhavige zaak. Zo'n criterium bestaat in het Nederlandse auteursrecht niet als wettelijk criterium en evenmin als geijkt jurisprudentieel criterium. Ook in de literatuur ben ik het als zodanig niet tegengekomen. De eerder aangeduide regel van het arrest Heertje/Hollebrand dat de auteursrechtelijke beschermingsomvang samenhangt met de aard en de mate van oorspronkelijkheid van het object waarvan is (of zou zijn) overgenomen, brengt mee dat - in elk geval: doorgaans - aan 'functionele' werken, zoals bijv. economieleerboeken (de inzet van de zaak Heertje/Hollebrand) of werken van toegepaste kunst(53) (zoals kinderstoelen, de inzet van de onderhavige zaak), zonder inbreuk op auteursrecht méér kan worden ontleend dan aan werken van vrije kunst.(54) Zulke functionele werken genieten in zoverre dus een beperktere beschermingsomvang. Dít criterium (beperktere beschermingsomvang) mag wél algemeen aanvaard heten. Er is (in de auteursrechtelijke communis opinio) sprake van een niet beperkte beschermingsomvang als het gaat om 'vrije' creaties, zoals gedichten, romans, abstracte schilder- en beeldhouwkunst en muziek. Die creaties genieten dus zo'n 'niet beperkte beschermingsomvang'. In andere, en gebruikelijker woorden genieten zij: de normale (immers niet of nauwelijks door aanwezigheid van functionele of objectieve elementen) beperkte beschermingsomvang. Daarbij valt te bedenken dat in Nederland in elk geval sinds 1912 de bescherming nooit beperkt is geweest tot alleen maar letterlijke c.q. één op één overneming, zoals sinds dat jaar het criterium van art. 13 Aw best mooi aangeeft ('gehele of gedeeltelijke bewerking of Pagina 27 van 58
318
IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke
www.boek9.nl
nabootsing in gewijzigde vorm welke niet als een nieuw, oorspronkelijk werk moet worden aangemerkt'). Ik ontraad - nog steeds - een (retorisch geïnspireerd?) systeem, waarbij een pretens niet (of maar een beetje) vanwege functionele/objectieve factoren beperkte normale beschermingsomvang, een '(zeer) ruime' of 'grote beschermingomvang' zou moeten gaan heten. 4.15.3. Dit klemt te meer, omdat het HvJEU in enige verderop onder 4.B, nrs. 4.29 - 4.40 met enige uitvoerigheid te bespreken - arresten de terminologie 'ruime beschermingsomvang' heeft gebezigd. Uit die arresten blijkt evenwel dat het daarbij gaat om een bescherming volgens het geharmoniseerde Unieauteursrecht die zich niet beperkt tot letterlijke (c.q. één op één overneming). Anders gezegd: het begrip 'reproductie' in de Auteursrechtrichtlijn moet niet naar de letter ('één op één'-reproductie) maar naar de geest worden uitgelegd. Die verduidelijking door het HvJEU is voor sommige lidstaten mogelijk nuttig, Wat Nederland betreft, blijkt het om niet meer te gaan dan wat wij als 'normale' beschermingsomvang beschouwen. 4.15.4. Naar mijn mening wordt het bovenstaande dus niet ontkracht door jurisprudentie van het HvJEU, met name ook niet door de verderop te bespreken arresten Infopaq (2009) en Painer (2011). 4.A.f. Taakverdeling cassatierechter / feitenrechter 4.16. Voor wat betreft de taakverdeling tussen de Hoge Raad en de (gerechtshoven als hoogste) feitenrechters gelden geen bijzondere regels. De Hoge Raad toetst aan (eventueel nader ontwikkelde) rechtsregels, en op vormverzuim, in het bijzonder eventuele onbegrijpelijkheid van de motivering, waaronder het passeren van essentiële stellingen. 4.17. Ik roep nog eens in herinnering de overweging van de Hoge Raad in het arrest Heertje/ Hollebrand van 1973, luidende: 'De beantwoording van de vraag waarvoor de rechter zich in een geding als het onderhavige gesteld ziet, is in hoge mate afhankelijk van de omstandigheden van het geval, in het bijzonder ook van de aard van het beweerdelijk bewerkt of nagebootste werk. De waardering van de mate van eigen persoonlijk karakter dat zulk een werk in verband daarmede kan hebben en van de mate van nieuwheid en oorspronkelijkheid van het beweerdelijk inbreukmakende werk zal veelal van feitelijke aard zijn en zich aan een beoordeling in cassatie onttrekken.' 4.18.1. In de korte weergave hierboven van een aantal uitspraken van de Hoge Raad zijn toepassingsvoorbeelden van de taakverdeling tussen de Hoge Raad en de feitenrechters te vinden. 4.18.2. Aan de conclusie van A-G Asser voor het arrest Decaux/Mediamax ontleen ik nog het volgende: '2.17. Het middel overvraagt dan ook mijns inziens de rechter als het in feite de eis stelt dat de feitenrechter in een zaak als deze tot een ontleding van de modellen(55) overgaat in verschillende elementen en dwingend een bepaalde wijze van vergelijken en afwegen voorschrijft. De feitenrechter is op dit punt een grote mate van vrijheid gelaten(56). Voldoende is
dat hij de beide modellen met elkaar vergelijkt en daarbij op de punten van overeenstemming en van verschil let en in dat kader aandacht schenkt aan met name de aspecten die auteursrechtelijk relevant zijn. 2.18. Ik zie trouwens ook niet op grond waarvan de cassatietoetsing van zulke in hoge mate feitelijke oordelen als die waarom het hier gaat(57), zou moeten worden verruimd door aan te nemen dat de feitenrechter rechtens gehouden is tot de hier voorgestelde wijze van oordeelsvorming, die dan kennelijk ook nog uit de uitspraak zou moeten blijken teneinde die cassatiecontrole mogelijk te maken. [...]' Bij deze observaties sluit ik mij aan. 4.19. In zijn boekje Motiveren in IE-zaken(58) suggereert D.J.G. Visser dat de Hoge Raad voor het niét aanwezig achten van auteursrechtelijke bescherming in het algemeen wat zwaardere motiveringseisen lijkt te stellen, dan bij het oordeel van de feitenrechter dat wél sprake is van voldoende creativiteit. Ik acht die stelling onvoldoende onderbouwd om haar te kunnen onderschrijven. Visser doet een dergelijke suggestie overigens níet als het gaat om de beoordeling in cassatie van de inbreukvraag. 4.A.g. Synthese van het voorafgaande 4.20. Ik vat mijn bevindingen op basis van het bovenstaande hieronder samen, met enige accentueringen, en (in nrs. 4.23.1 - 4.23.6) een korte nadere uitweiding over het subcriterium 'noodzakelijk voor een technisch effect'. 4.21.1. De auteursrechtelijke drempeleis van het eigen oorspronkelijk karakter en persoonlijk stempel ('EOK & PS') is niet hoog, Volgens het arrest Erven [E]/Nieuw Amsterdam van 2008 is vereist, maar tevens voldoende, (i) 'dat het voortbrengsel een eigen, oorspronkelijk karakter moet bezitten [wat inhoudt] dat de vorm niet ontleend mag zijn aan die van een ander werk' en (ii) dat het 'het persoonlijk stempel van de maker moet dragen [wat] betekent dat sprake moet zijn van een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes (...). Daarbuiten valt in elk geval al hetgeen een vorm heeft die zo banaal of triviaal is, dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard ook valt te aan te wijzen.' In het eerdere arrest Van Dale/Romme is ten deze sprake van 'een selectie die een persoonlijke visie van de maker tot uitdrukking brengt'. Deze algemene criteria gelden ook voor voortbrengselen van toegepaste kunst (vgl. de Screenoprints-jurisprudentie 1985-1988). 4.21.2. De in het arrest Erven [E]/Nieuw Amsterdam geëxpliciteerde eis (i) 'dat het voortbrengsel een eigen, oorspronkelijk karakter moet bezitten [wat inhoudt] dat de vorm niet ontleend mag zijn aan die van een ander werk', behelst uiteraard dat er geen sprake mag zijn van ontlening aan een aanwijsbaar specifiek ander werk. Deze eis (i) impliceert m.i. dat er evenmin sprake mag zijn van (aanwijsbare) overeenstemming met 'erfgoed' in het desbetreffende culturele domein (bij toegepaste kunst spreekt men wel over 'vormgevingserfgoed'). Ik denk overigens dat eis (ii) goeddeels tot hetzelfde resultaat leidt, aangenomen dat concrete Pagina 28 van 58
319
IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke
www.boek9.nl
overeenstemming met (of met niet meer dan geringe afwijkingen van) 'erfgoed' allicht in aanmerking komt voor de kwalificatie 'zo banaal of triviaal [...] dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard ook valt te aan te wijzen'. 4.21.3. De betrekkelijk lage drempel gaat gepaard met reductie wat betreft de beschermingsomvang (volgens het criterium van art. 13 Aw of er sprake is van een 'gehele of gedeeltelijke bewerking of nabootsing in gewijzigde vorm welke niet als een nieuw, oorspronkelijk werk moet worden aangemerkt'). Ingevolge het m.i. nog steeds geldige arrest Van Gelder/Van Rijn van (1946) kan geen beroep gedaan worden op gelijkenissen 'die voorwerpen welke tot eenzelfde gebruik bestemd zijn, uit den aard der zaak vertoonen'. Volgens dat arrest kan evenmin auteursrechtelijk geklaagd worden over na-apen van hetzelfde in het voortbrengsel gebezigde 'materiaal, het bewerken daarvan volgens eenzelfde, een bepaald artistiek effect opleverende methode, [en/of] het volgen van den stijl'. Over stijl, alsmede over trend en mode is in Decaux/Mediamax (1995) in dezelfde lijn overwogen: 'dat aan het enkele ontwikkelen of inzetten van een nieuwe mode of stijl geen bescherming krachtens auteurs- of modelrecht toekomt en dat derhalve moet worden onderzocht of - mede gelet op mode, trend of stijl op het onderhavige terrein - Mediamax voldoende afstand [...] heeft genomen en op een voldoende eigen wijze uiting heeft gegeven aan de vigerende stijl, trend of mode van ontwerpen. [...]' 4.21.4. Daarmee is over de (beperkte) beschermingsomvang nog niet alles gezegd. De rechtspraak van de Hoge Raad en de feitenrechters geeft, evenals de literatuur, bij de hantering van het inbreukcriterium van art. 13 Aw ook overigens blijk van onderscheiding tussen auteursrechtelijk wél beschermbare subjectieve, en auteursrechtelijk niet beschermbare objectieve trekken (vgl. over de 'trekken' ook supra nrs. 4.9.1 - 4.11.2). 4.21.5. Voor bescherming is op zich geen belemmering dat er sprake is van een combinatie van op zichzelf bekende vormgevingselementen (G-Star/Benetton 2006). Maar dan is nodig (i) dat de combinatie van op zichzelf niet oorspronkelijke elementen wél het persoonlijk stempel van de maker draagt (door de feitenrechter - telkens in cassatie vergeefs bestreden positief beoordeeld in G-Star/Benetton 2006, en negatief beoordeeld in Gavita/Helle 2010); en (ii) dat bij gestelde nabootsing juist van een voldoende originele combinatie, de daarin gelegen auteursrechtelijk beschermde (originele 'verzamel')trekken herkenbaar worden overgenomen. 4.21.6. Voor bescherming is op zich geen belemmering dat het object aan dezelfde functionaliteitseisen moet voldoen als objecten van dezelfde soort (Slotermeervilla's 2006). Maar dat sluit ook weer niet uit dat functionaliteitseisen de marges voor de ontwerper toch uiterst gering kunnen maken, te gering om ruimte te bieden voor een in voldoende mate oorspronkelijk ontwerp.
4.21.7. Voor bescherming is op zich geen belemmering dat 'de vorm van het product het resultaat is van een binnen zekere (technische) uitgangspunten beperkte keuze'. Maar dat houdt niet tegen dat de vorm te zeer het resultaat is van een door technische uitgangspunten beperkte keuze kan blijken (Dreentegel 1995), resp. dat het object zozeer het resultaat van een keuze die door technische uitgangspunten is beperkt, dat dit niet als een auteursrechtelijk beschermd werk kan worden aangemerkt (Gavita/Helle 2010). 4.22. Tegen de achtergrond van het gegeven dat afzonderlijk niet of nauwelijks voor de EOK & PStoets slagende elementen in combinatie toch wel aan die toets kunnen voldoen, en dat herkenbare overneming van te veel van de (originele 'verzamel')trekken wél inbreuk in de zin van art. 13 Aw kan opleveren, wordt - met instemming van de Hoge Raad gewerkt met het concept van een 'totaalindruk', en hand in hand daarmee het criterium of de gedaagde voldoende afstand heeft genomen en in zijn object op een voldoende eigen wijze (als een voldoende 'zelfstandig werk') uiting gegeven heeft aan hetgeen deels (stuk voor stuk) vrij is, maar als een originele combinatie van vrije elementen beschermd is (Decaux/Mediamax 1995). In de literatuur wordt gesteld dat bij de toetsing aan het totaalindrukken-criterium niet gelet mag worden op niet auteursrechtelijk beschermde trekken(59). Ik acht dat standpunt juist, maar vatbaar voor verduidelijking in die zin dat, zoals vaker aangegeven, een verzameling van (zelfs alle) elk voor zich auteursrechtelijk onbeschermbare elementen/trekken toch origineel kan zijn, en dat in zoverre de toets moet gelden of bij gestelde nabootsing van de originele combinatie de daarin gelegen auteursrechtelijk beschermde (originele 'verzamel-')trekken herkenbaar worden overgenomen. Ik kan daarentegen niet onderschrijven de soms (ook in de onderhavige zaak) gelezen stellingname dat bij het totaalindrukken-criterium de niet auteursrechtelijk beschermde trekken, naast de auteursrechtelijk beschermde trekken, altijd zouden moeten worden meegewogen(60). 4.23.1. Thans volgt de aangekondigde korte nadere uitweiding over het subcriterium 'noodzakelijk voor een technisch effect'. 4.23.2. In de Screenoprints-jurisprudentie is overwogen dat auteursrechtelijke bescherming van een tekening of het model als een voorwerp van toegepaste kunst mogelijk is voor een voortbrengsel met een eigen, oorspronkelijk karakter, dat het persoonlijk stempel van de maker draagt, 'behoudens ingeval het eigen, oorspronkelijk karakter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect'. In het recentere arrest Kecofa/Lancôme (2006) overwoog de HR in dezelfde lijn: 'Het werkbegrip van de Auteurswet vindt [...] zijn begrenzing waar het eigen, oorspronkelijk karakter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect'.
Pagina 29 van 58 320
IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke
www.boek9.nl
4.23.3. Het criterium 'wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect' wordt niet (met zoveel woorden) gebezigd in de arresten: - Dreentegel (1995), waarin overeind gehouden is het oordeel van het hof dat 'de vorm van de Dreentegel "te zeer" het resultaat is van een door de door het Hof genoemde technische uitgangspunten beperkte keuze'; - Gavita/Helle (2010), waarin de Hoge Raad een vergelijkbare overweging van het hof overeind hield, en bovendien oordeelde dat het hof is uitgegaan van de juiste rechtsopvatting bij zijn - tot afwijzing van Gavita's vorderingen leidend - oordeel dat de bepalende aspecten van het uiterlijk van de assimilatielamp alle verband houden met technische en functionele eisen en dat die aspecten voor dat uiterlijk bepalend zijn. 4.23.4. Al lijken de laatstbedoelde arresten op het eerste gezicht 'soepeler', ik geloof niet dat tussen de criteria van Screenoprints en Kecofa/Lancôme enerzijds, en Dreentegel en Gavita/Helle anderzijds, een (wezenlijk) verschil moet worden gezien.(61) 4.23.5. Te bedenken is dat het criterium 'wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect' (de woorden 'noodzakelijk' en 'technisch effect' ten spijt) niet een technisch criterium is, maar een juridisch normatief criterium blijft. Daarmee laat zich bijv. verklaren dat de Hoge Raad in het Dreentegel-arrest als gezichtspunt laat meewegen hetgeen omtrent het voortbrengsel (of een vergelijkbaar voortbrengsel) in een octrooi(-aanvrage) is neergelegd: het hof mocht aannemen dat de ontwerper van een gelijk(end) in een octrooiaanvrage vermeld voortbrengsel zich dezelfde technische eisen had gesteld als die van de Dreentegel en, daarvan uitgaande, erop wijzen dat deze gelijkenis aantoont 'hoezeer de vorm van de tegel door die eisen wordt bepaald'. De letterlijk geciteerde woorden acht ik synoniem voor 'wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect', ook al zal (even goed) draineren ook wel zonder tegels kunnen. Overigens is daarmee ook weer niet gezegd dat een technische oplossing die voorwerp van een octrooi(aanvrage) is geweest, daardoor per se als 'noodzakelijk voor het verkrijgen van een technisch effect' van auteursrecht is uitgesloten: dat behoeft niet het geval te zijn als die oplossing de toepassing van andere vormgeving ter verkrijging van hetzelfde technisch effect niet te zeer beperkt. 4.23.6. Daar komt bij dat een voortbrengsel waarvan weliswaar niet (in alle opzichten) gezegd kan worden dat het 'noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect', daarnaast vormen kan vertonen die vanwege technische en functionele uitgangspunten gebruikelijk zijn, en dáárom tot de (auteursrechtvrije) objectieve trekken behoren. Dat kan ook opgaan voor een combinatie van zulke vormen. Anders gezegd: in vele (misschien wel veruit de meeste) gevallen komen de door technische factoren ingegeven vormen reeds niet over de EOK & PS-drempel omdat er sprake is van door de traditie veroorzaakte objectieve trekken. Vaak ook zal de vraag of zij niet of net wel over die drempel komen in het midden kunnen blijven omdat de
bestreden vormgeving van de concurrent, gegeven de objectieve trekken, qua totaalindrukken sowieso voldoende afwijkend wordt geacht. 4.24. Tegen de achtergrond van deze schets van het auteursrechtelijk juridisch kader zal ik onder 5.4 5.19.3 de onderdelen I en II van het principale cassatiemiddel, en in nrs. 5.58.1 - 5.67 het voorwaardelijk incidentele cassatiemiddel bespreken. Ik zal tot verwerping van de klachten concluderen. 4.B. Unierecht 4.25. In nr. 4.1.2 heb ik al aangegeven dat de Nederlandse wijze van beoordeling naar nationaal recht in zaken van gestelde auteursrechtinbreuk op werken toepaste kunst m.i. in overeenstemming is met het (Europese) Unierecht. Ik wil die stelling in de nrs. 4.26.1 - 4.40 onderbouwen. 4.B.a. Uitgangspunten bezien vanuit Unieregelgeving 4.26.1. Tussen 1991 en de 2001 hebben zeven Europese Richtlijnen het licht gezien, waarin telkens deelgebieden van het auteursrecht geharmoniseerd zijn. Ik geef de volgende korte opsomming(62): (i) Richtlijn Computerprogramma's (91/250/EEG) van 14 mei 1991, Pb. L 122/42; (ii) Richtlijn Verhuur- en leenrecht en naburige rechten (92/100/EEG) van 19 november 1992, Pb. L 346/61, in 2006 vervangen door Richtlijn 2006/115 EG, Pb L 376/28 (een 'gecodificeerde versie'); (iii) Richtlijn Satelliet- en kabeldoorgifte (93/83/EEG) van 27 september 1993, Pb. L 248/15; (iv) Richtlijn Duurverlenging (93/98/EEG) van 29 oktober 1993, Pb. L 290/9, in 2006 vervangen door Richtlijn 2006/116 EG, Pb L 372/12 (een 'gecodificeerde versie'); (v) Databankrichtlijn (96/9/EG) van 11 maart 1996, Pb. L 77/20; (vi) 'Auteursrechtrichtlijn' (of 'ARl' of 'Infosocrichtlijn'), voluit: Richtlijn van het Europese Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (2001/29/EG) van 22 mei 2001, Pb. L 167/10; (vii) Volgrecht-richtlijn (2001/84/EG) van 27 september 2001, Pb. L 272/32.(63) 4.26.2. Het is duidelijk dat de Richtlijn Computerprogramma's en de Databank-richtlijn tot specifieke 'werksoorten' beperkt zijn: dat blijkt dat uit (de titel en) de toegespitste omschrijving van het toepassingsgebied van deze richtlijnen. In de vijf andere genoemde richtlijnen wordt niet gerefereerd aan (auteursrechtelijke bescherming van) toegepaste kunst of tekeningen en modellen, behoudens twee uitzonderingen. Art. 2 lid 3 van Richtlijn 92/100 (thans art. 3 lid 2 van Richtlijn 2006/115) bepaalt: 'Verhuuren uitleenrechten met betrekking tot bouwwerken en werken van toegepaste kunst vallen niet onder deze richtlijn.' Ook de Volgrecht-richtlijn is op deze werken niet van toepassing(64). Ik zie hierin evenwel uitzonderingen die de regel bevestigen: Pagina 30 van 58
321
IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke
www.boek9.nl
toepasselijkheid van de richtlijnen op alle werksoorten, tenzij uitdrukkelijk anders blijkt. Dat brengt m.i. mee dat het niet noemen van 'modellen' of 'werken van toegepaste kunst' in de drie andere richtlijnen (waarvan de 'Auteursrechtrichtlijn' wel de belangrijkste mag heten) deze objecten niet aan de werking van die Richtlijnen onttrekt. 4.27.1. Ik wijs vervolgens op een nog niet genoemde richtlijn: Richtlijn 98/71/EG van het Europese Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 inzake de rechtsbescherming van modellen, Pb L 289/28 (hierna ook: 'Modellenrichtlijn' of 'ModRl'). Ik citeer punt 8 van de considerans en art. 17(65): '8. Overwegende dat het bij het ontbreken van harmonisatie van het auteursrecht van belang is het beginsel vast te leggen van cumulatie van bescherming uit hoofde van specifieke wetgeving voor ingeschreven modellen en van auteursrecht, waarbij de lidstaten vrij blijven om de omvang van de auteursrechtelijke bescherming en de voorwaarden waaronder deze wordt verleend, te bepalen'. 'Artikel 17. Verhouding tot het auteursrecht. Een model dat overeenkomstig de bepalingen van deze richtlijn in of ten aanzien van een lidstaat is ingeschreven, kan tevens beschermd worden door het auteursrecht van die lidstaat vanaf de datum waarop het model is gecreëerd of in vorm is vastgelegd. Elke lidstaat bepaalt de omvang en de voorwaarden van die bescherming, met inbegrip van het vereiste gehalte aan oorspronkelijkheid.' 4.27.2. Wie uit deze bepalingen zou willen afleiden dat harmonisatie van de auteursrechtelijke beschermingsdrempel en de auteursrechtelijke beschermingsomvang van tekeningen en modellen c.q. toegepaste kunst als door de Richtlijnwetgever geheel afgewezen moet gelden, heeft het mis. Die afwijzing geldt slechts voor auteursrechtelijke bescherming die zou cumuleren met bescherming als ingeschreven model(66). Dit blijkt uit HvJEU 27 januari 2011 (Flos/Semeraro)(67). Dat het hof in dit arrest moest stilstaan bij het onderscheid tussen ingeschreven en niet-ingeschreven modellen, had te maken met Italiaanse extra-eisen voor auteursrechtelijke bescherming van ingeschreven modellen en een voorheen zeer beperkte (en door overgangswetgeving nog steeds beperkte) auteursrechtelijke bescherming van niet-ingeschreven modellen. Ik citeer thans uit het arrest: '32 Met betrekking tot de eerste hypothese, dus die waarin de modellen nooit als zodanig zijn ingeschreven, dient te worden vastgesteld dat krachtens artikel 17 van richtlijn 98/71 enkel een model dat overeenkomstig de bepalingen van deze richtlijn in of ten aanzien van een lidstaat is ingeschreven, kan beschermd worden door het auteursrecht van die lidstaat. 33 Daaruit volgt dat de modellen die vóór de datum van inwerkingtreding van de nationale wettelijke regeling tot omzetting van richtlijn 98/71 in de rechtsorde van
een lidstaat tot het publiek domein behoorden, niet binnen de werkingsfeer van dat artikel vallen. 34 Toch kan niet worden uitgesloten dat de auteursrechtelijke bescherming van de werken die nietingeschreven modellen kunnen vormen, kan voortvloeien uit andere richtlijnen op het gebied van het auteursrecht, met name richtlijn 2001/29, voor zover aan de toepassingsvoorwaarden hiervan is voldaan, hetgeen de verwijzende rechter moet onderzoeken. 35 Met betrekking tot de tweede hypothese, dus die waarin de modellen tot het publiek domein zijn gaan behoren omdat de uit de inschrijving voortvloeiende bescherming vervallen is, zij eraan herinnerd dat de eerste zin van artikel 17 van richtlijn 98/71 bepaalt dat een model dat in of ten aanzien van een lidstaat is ingeschreven, tevens beschermd kan worden door het auteursrecht van die lidstaat vanaf de datum waarop het model is gecreëerd of in vorm is vastgelegd, terwijl de tweede zin van dat artikel de lidstaten toestaat, de omvang en de voorwaarden van die bescherming, met inbegrip van het vereiste gehalte aan oorspronkelijkheid, te bepalen.' Ergo: de niet geharmoniseerde vrijheid voor de lidstaten tot bepaling van 'omvang en de voorwaarden van die bescherming, met inbegrip van het vereiste gehalte aan oorspronkelijkheid' bestaat ten aanzien van cumulerend auteursrecht naast bescherming van het voortbrengsel als ingeschreven model (rov. 35). De Modellenrichtlijn 98/71/EG zegt in het geheel niets over auteursrechtelijke bescherming van nietingeschreven modellen. Voor niet-ingeschreven modellen komt men uit bij de Auteursrechtrichtlijn 2001/29 'voor zover aan de toepassingsvoorwaarden hiervan is voldaan' (rov. 32-34). 4.28.1. Op basis van de nrs. 4.26.1 - 4.27.2 moet geconcludeerd worden dat er inderdaad een (door het HvJEU al bevestigde) grondslag is om (ook) werken van toegepaste kunst c.q. (ongeregistreerde) modellen onderworpen te achten aan het harmoniserend bereik van de Richtlijn 2001/29. Daaraan doet niet af dat deze 'ARl' of 'Infosoc-richtlijn' blijkens haar titel en blijkens de considerans gericht is op de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht in de informatiemaatschappij, en dat je naar tekst en strekking daarbij niet meteen denkt aan modellen of 'toegepaste kunst'. Overigens zij toegegeven dat art. 1 ARl het toepassingsgebied niet beperkt tot 'auteursrecht in de informatiemaatschappij', maar spreekt over auteursrecht 'in het kader de interne markt, met bijzondere klemtoon op de informatiemaatschappij'. 4.28.2. Uit andere betrekkelijk recente arresten van het HvJEU, waarover dadelijk, is gebleken dat onder dat harmoniseringsbereik van de ARl niet alleen de beschermingsomvang, maar ook de beschermingsvoorwaarden kunnen vallen(68). 4.B.b. Enige rechtspraak van het HvJEU 4.29. Het HvJEU heeft in prejudiciële procedures enige uitspraken gedaan, waarbij het bereik van in nr. 4.26.1 genoemde deelrichtlijnen, met name de
Pagina 31 van 58 322
IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke
www.boek9.nl
'Auteursrechtrichtlijn' 2001/29 breed wordt geïnterpreteerd. 4.30. Echo's hiervan zijn in de onderhavige (Hauck/Stokke c.s.-)zaak te vinden in punt 8 van het principale middel waar Hauck refereert aan HvJEU 22 december 2010 (BSA)(69), en in de voorwaardelijk incidentele middelonderdelen VI.2 en VI.5, waar Stokke c.s. refereren aan HvJEG 16 juli 2009 (Infopaq)(70). Hauck omhelst kennelijk het BSA-arrest vanwege een daarin (voor auteursrechtelijke bescherming negatief) gelegd verband tussen het oorspronkelijkheidscriterium en een technische functie, respectievelijk het samengaan van een idee en de uitdrukking daarvan. Stokke c.s. op hun beurt omhelzen kennelijk het Infopaq-arrest omdat zij in dat arrest een (zeer) lage beschermingsdrempel en een desalniettemin (tamelijk) ruime beschermingsomvang lezen, hetgeen uiteraard in hun stellingname past. 4.31.1. Infopaq. Inzet van de Infopaq-zaak was of Deense dagbladuitgevers zich konden verzetten tegen Infopaq's 'Data capture'-systeem, waarbij - kort gezegd - dagbladartikelen elektronisch worden gescand op zoektermen, en de klanten van Infopaq bij de 'treffers' de passage waarin de zoekterm voorkomt plus vijf woorden ervoor en vijf woorden erna (totaal 11 woorden) aangeleverd krijgen, inclusief verwijzing naar de bron. De (m.i. typische 'Infosoc-') vraag was of dat inbreuk op auteursrecht opleverde. 4.31.2. Hoewel de ARl niet het werkbegrip, maar wel het reproductierecht harmoniseert, liet het HvJ zich (om overigens alleszins logische redenen) ook over het werkbegrip uit. Dat resulteerde (in rov. 37) in 's Hofs criterium van 'materiaal dat oorspronkelijk is in die zin dat het gaat om een eigen intellectuele schepping van de auteur ervan'. Daarop volgde de - in de Infopaqsetting relevante - toevoeging: '38 Met betrekking tot delen van een werk dient te worden vastgesteld dat uit geen enkele bepaling van richtlijn 2001/29 of van een andere op dit gebied geldende richtlijn blijkt dat deze delen onder een andere regeling vallen dan die welke geldt voor het volledige werk. Bijgevolg worden zij auteursrechtelijk beschermd zodra zij als dusdanig de oorspronkelijkheid van het volledige werk in zich dragen.(71) 39 Gelet op de overwegingen in punt 37 van het onderhavige arrest worden de verschillende delen van een werk dus beschermd op grond van artikel 2, sub a, van richtlijn 2001/29 op voorwaarde dat zij bepaalde van de bestanddelen bevatten die de uitdrukking vormen van de eigen intellectuele schepping van de auteur van dit werk.' 4.31.3. In rov. 40 e.v. gaat het vervolgens om de beschermingsomvang. Hier vindt het Hof in de considerans en de structuur van de Auteursrechtrichtlijn 2001/29 reden om te besluiten tot 'een ruime definitie' van de reproductiehandelingen van art. 2. Dit leidt tot de rov. 43-51: '43 Bijgevolg komt aan de op grond van artikel 2 van richtlijn 2001/29 verleende bescherming een ruime omvang toe' met - per saldo - het oordeel in rov. 51(72):
51 Gelet op een en ander dient op de eerste vraag te worden geantwoord dat een handeling die onderdeel is van een data-captureprocedé waarbij een uit elf woorden bestaand fragment uit een beschermd werk in een computergeheugen wordt opgeslagen en wordt geprint, kan vallen onder het begrip gedeeltelijke reproductie in de zin van artikel 2 van richtlijn 2001/29 indien - hetgeen de verwijzende rechter dient na te gaan - de aldus weergegeven bestanddelen de uitdrukking zijn van de eigen intellectuele schepping van de auteur ervan.' 4.32. BSA. Een volgend arrest van het Hof van Justitie over het werkbegrip is HvJEU 22 december 2010 (C393/09; BSA)(73). Aan de orde was de vraag of de grafische gebruikersinterface van een computerprogramma valt onder het regime van Richtlijn Computerprogramma's (91/250/EEG), en voor zover dat niet het geval is, niettemin krachtens het 'gemeenrechtelijk auteursrecht' van de Auteursrechtrichtlijn 2001/29 beschermd zou kunnen zijn (rov. 44). Na een verwijzing naar het Infopaqarrest overwoog het Hof: '46 Bijgevolg kan de grafische gebruikersinterface als werk auteursrechtelijke bescherming genieten, indien hij een eigen intellectuele schepping van zijn auteur is. 47 Het staat aan de nationale rechter om na te gaan of dit in de voor hem dienende zaak het geval is. 48 Bij zijn beoordeling dient de nationale rechter met name rekening te houden met de schikking en de specifieke configuratie van alle onderdelen van de grafische gebruikersinterface, teneinde vast te stellen welke daarvan het oorspronkelijkheidscriterium vervullen. In dit verband voldoen onderdelen van de grafische gebruikersinterface die louter worden gekenmerkt door hun technische functie, niet aan dit criterium.' 4.33. Painer. Nog een arrest van het HvJEU waarin het werkbegrip en ook de beschermingsomvang aan de orde was, is: HvJEU 1 december 2011 (Painer)(74). Dat het hof in déze zaak oordeelde over het werkbegrip kan overigens niet verrassend heten. Het ging over de bij een foto aan te leggen werktoets. Het auteursrecht op (nu juist) foto's was en is (toevallig) geregeld in Richtlijn 93/98 (die hoofdzakelijk gaat over beschermingstermijnen), mét een materieel criterium in art. 6: 'Foto's die oorspronkelijk zijn in de zin dat zij een eigen schepping van de auteur zijn, worden overeenkomstig artikel 1 beschermd. Om te bepalen of de foto's voor bescherming in aanmerking komen, mogen geen andere criteria worden aangelegd [...]'. Kort samengevat ging het in de zaak Painer om een de publicatie in Oostenrijke en Duitse bladen van foto's van de jarenlang vermiste Natascha K. (School)fotografe Painer had Natascha K. op de lagere school gefotografeerd. De door Painer gemaakte foto's werden na Natascha K.'s vermissing (op 10-jarige leeftijd) in 1998 door de autoriteiten gebruikt bij een opsporingsoproep. Nadat Natascha K., inmiddels 17, in 2006 aan haar ontvoerder was ontsnapt en vóór haar eerste verschijning in het openbaar, hebben de door Painer gedaagde kranten de oude foto's gepubliceerd, of Pagina 32 van 58
323
IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke
www.boek9.nl
een montagefoto gepubliceerd aan de hand van die foto's, waarmee de kranten voorzagen in een foto met het vermoedelijke gezicht van Natascha K. (tot haar eerste verschijning in het openbaar). In de (Oostenrijkse) hoofdprocedure waren onder andere de vragen aan de orde of [i] de door Painer gemaakte schoolfoto's wel aan de werktoets voldeden en zo ja [ii] of de montagefoto daarvan een auteursrechtelijk relevante bewerking vormde. Op vragen van het Oberste Gerichtshof oordeelde het Hof van Justitie, mede onder verwijzing naar het Infopaqarrest, en na enige verdere overwegingen (87-98) per saldo: '99 [...] dat artikel 6 van richtlijn 93/98 aldus moet worden uitgelegd dat een portretfoto [...] in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming mits hetgeen de nationale rechter in ieder afzonderlijk geval dient na te gaan - een dergelijke foto een intellectuele schepping van de auteur is die de persoonlijkheid van deze laatste weerspiegelt en tot uiting komt door de vrije creatieve keuzen van die auteur bij de totstandkoming van die foto. Wanneer is vastgesteld dat de betrokken portretfoto de hoedanigheid heeft van een werk, geniet dit een bescherming die niet geringer is dan die waarvoor ieder ander werk, een fotografisch werk daaronder begrepen, in aanmerking komt.' 4.34.1. In zijn noot onder de Infopaq- en BSAarresten(75) heeft Hugenholtz een aantal observaties gegeven. Daaruit licht ik in de eerste plaats de volgende: terwijl algemeen werd aangenomen dat het werkbegrip - een kernbegrip in het auteursrecht - zich goeddeels aan harmonisatie had weten te onttrekken, is dat in de besproken arresten een illusie gebleken (zulks tot 'verbijstering en verontwaardiging' in buitenlandse door Hugenholtz genoemde literatuur(76)). 4.34.2. Van mijn kant gaf ik al aan (nr. 4.27.2) dat dit ook moet gelden voor de beschermingsvoorwaarden en beschermingsomvang van (niet als model ingeschreven) toegepaste kunst. Ook de onderhavige zaak moet dus conform EU-auteursrecht worden berecht, en komt daarmee potentieel in aanmerking voor prejudiciële vragen aan het HvJEU. Potentieel: want daarvoor is geen reden indien voldoende duidelijk is dat het Unierecht ten deze geen nadere eisen stelt aan de door de Hoge Raad bewaakte toepassing van het Nederlandse auteursrecht. 4.35.1. Hugenholtz geeft aan dat de gevolgen van de arresten Infopaq en BSA ingrijpender lijken voor Duitsland en voor het Verenigd Koninkrijk, gewend aan een hogere resp. lagere drempel, dan voor Nederland. 4.35.2. Thans een letterlijk citaat uit Hugenholtz' noot: 'Voor Nederland lijken de gevolgen minder ingrijpend te zijn. Weliswaar overheerst ook hier de verbazing(77), doch algemeen wordt aangenomen dat de materiële consequenties beperkt zullen blijven. Met enige goede wil zou immers kunnen worden beweerd dat de door Hoge Raad geformuleerde werktoets (het werk moet een eigen oorspronkelijk karakter en het persoonlijk stempel van de maker hebben) grosso modo
op hetzelfde neerkomt als de communautaire maatstaf van 'eigen intellectuele schepping'(78). 4.36. Ik sluit mij bij Hugenholtz' commentaar aan, en leg daar nog een accent bovenop. 'Goede wil' (van Hugenholtz, of van wie dan ook) is nooit weg, maar het Unierechtelijke criterium is of er redelijke twijfel over kan bestaan dat de EOK & PS-toets van de Hoge Raad inderdaad conform is aan de door het HvJEU aan de dag gelegde toets. Ik meen - zeker na het arrest Erven [E]/Nieuw Amsterdam c.s.(79) - dat er voor redelijke twijfel geen plaats is. In dit verband geef ik nog enkele nadere observaties bij de arresten Infopaq, BSA en Painer. 4.36.1. Eerst op het punt van de werktoets, die in HvJEU-termen (Painer) luidt: 'een intellectuele schepping van de auteur die de persoonlijkheid van deze laatste weerspiegelt en tot uiting komt door de vrije creatieve keuzen van die auteur'. In het oog moet worden gehouden dat het HvJEU als rechter op cassatieniveau natuurlijk niét een feitelijk oordeel gegeven heeft over de voldoening aan dat criterium van de concrete Deense dagbladberichten, of de 11-woorden-citaten daaruit (Infopaq), noch over een concrete grafische gebruikersinterface van een computerprogramma (BSA), noch over een concrete Natascha-foto (Painer). Waar het in de drie zaken om ging, was dat het HvJEU geconfronteerd werd met eventuele categorische uitsluitingen in de nationale wet of rechtspraak van dagbladberichten, of de 11-woorden-citaten daaruit (Infopaq), of van grafische gebruikersinterfaces van computerprogramma's (BSA) of van portretfoto's (Painer). Zulke categorische uitsluitingen zijn door het HvJEU van de hand gewezen (net zoals de Hoge Raad die op basis van nationaal auteursrecht van de hand gewezen zou hebben). 4.36.2. Daarmee heeft het HvJEU (uiteraard) niet gezegd dat ieder dagbladbericht, of de 11-woordencitaten daaruit (Infopaq), of iedere grafische gebruikersinterface (BSA), of iedere portretfoto (Painer) aan de werktoets voldoet (net zomin als de Hoge Raad dat op basis van nationaal auteursrecht zou hebben gedaan). 4.37. Ik citeer hiertoe (ten overvloede) nog enige overwegingen uit de drie arresten, met mijnerzijds aangebrachte cursiveringen. 4.37.1. Uit Infopaq: [...] worden de verschillende delen van een werk dus beschermd op grond van artikel 2, sub a, van richtlijn 2001/29 op voorwaarde dat zij bepaalde van de bestanddelen bevatten die de uitdrukking vormen van de eigen intellectuele schepping van de auteur van dit werk.' 4.37.2. Uit BSA: '46 Bijgevolg kan de grafische gebruikersinterface als werk auteursrechtelijke bescherming genieten, indien hij een eigen intellectuele schepping van zijn auteur is.' Het HvJEU geeft hierbij aan de nationale rechter caveat's mee:
Pagina 33 van 58 324
IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke
www.boek9.nl
'48 Bij zijn beoordeling dient de nationale rechter met name rekening te houden met de schikking en de specifieke configuratie van alle onderdelen van de grafische gebruikersinterface, teneinde vast te stellen welke daarvan het oorspronkelijkheidscriterium vervullen. In dit verband voldoen onderdelen van de grafische gebruikersinterface die louter worden gekenmerkt door hun technische functie, niet aan dit criterium.' 4.37. 3. Uit Painer: '90 Met betrekking tot een portretfoto moet worden opgemerkt dat de auteur bij het maken daarvan op verschillende manieren en op verschillende momenten zijn vrije en creatieve keuzes zal kunnen maken. 91 In de voorbereidende fase kan de auteur de enscenering, de pose van de te fotograferen persoon of de belichting kiezen. Bij het nemen van de portretfoto kan hij de camera-instelling, de invalshoek of de gecreëerde sfeer kiezen. Bij het ontwikkelen van het cliché tot slot kan de auteur kiezen tussen diverse technieken, of in voorkomend geval software gebruiken. 92 Met die diverse keuzes is de auteur van een foto dus in staat, zijn werk een "persoonlijke noot" te geven. 93 In het geval van een portretfoto is de vrijheid waarover de auteur beschikt om zijn creatieve bekwaamheden uit te oefenen dan ook niet noodzakelijkerwijs beperkt of zelfs nihil. 94 Gelet op het voorgaande moet dus worden geconstateerd dat een portretfoto krachtens artikel 6 van richtlijn 93/98 auteursrechtelijke bescherming kan genieten mits - hetgeen de nationale rechter in ieder afzonderlijk geval dient na te gaan - een dergelijke foto een intellectuele schepping van de auteur is die de persoonlijkheid van deze laatste weerspiegelt en tot uiting komt door de vrije creatieve keuzen van die auteur bij de totstandkoming van die foto.' 4.38. Vervolgens geef ik nog enkele nadere observaties bij de drie arresten Infopaq, BSA en Painer op het punt van de beschermingsomvang. Ik onderken dat het Hof in Infopaq en Painer met zo veel woorden spreekt over een 'ruime' (beschermings-)omvang (op basis van art. 2 van Richtlijn 2001/29). Maar valt over de vraag hóe ruim dat is, uit de arresten nog iets te leren? Ook hiertoe sta ik nader stil bij de arresten, met mijnerzijds aangebrachte cursiveringen. 4.38.1. Uit Infopaq: '44 Met betrekking tot persartikelen schuilt de eigen intellectuele schepping van de auteur ervan, waarvan sprake in punt 37 van het onderhavige arrest, in de regel in de vorm, de presentatie van het onderwerp en het taalgebruik. [...] 45 Met betrekking tot de beschermde bestanddelen van dergelijke werken zij opgemerkt dat deze bestaan uit woorden die, afzonderlijk beschouwd, als dusdanig geen intellectuele schepping van de auteur die ze gebruikt, vormen. Enkel via de keuze, de schikking en de combinatie van deze woorden op een oorspronkelijke wijze kan de auteur uitdrukking aan zijn creatieve geest geven en tot een resultaat komen dat een intellectuele schepping vormt.
46 De woorden als dusdanig vormen dus geen bestanddelen die worden beschermd. 47 Gelet op de eis van een ruime uitlegging van de omvang van de door artikel 2 van richtlijn 2001/29 verleende bescherming kan niet worden uitgesloten dat bepaalde afzonderlijke zinnen, of zelfs zinsneden van de betrokken tekst, de oorspronkelijkheid van een publicatie zoals een persartikel aan de lezer kunnen overdragen via het overbrengen van een bestanddeel dat in se de uitdrukking vormt van de eigen intellectuele schepping van de auteur van dit artikel. Dergelijke zinnen of zinsneden kunnen dus in aanmerking komen voor de op grond van artikel 2, sub a, van deze richtlijn geboden bescherming. 48 Gelet op deze overwegingen kan de weergave van een fragment uit een beschermd werk dat - zoals in het hoofdgeding - bestaat uit elf opeenvolgende woorden ervan, een gedeeltelijke reproductie in de zin van artikel 2 van richtlijn 2001/29 vormen indien - hetgeen de verwijzende rechter dient na te gaan - een dergelijk fragment een bestanddeel van het werk omvat dat als dusdanig uitdrukking geeft aan de eigen intellectuele schepping van de auteur.' Hoewel ik onderken dat het HvJEU woordelijk spreekt over een ruime (beschermings-) omvang (op basis van art. 2 van richtlijn 2001/29), blijkt uit de hierboven geciteerde rov. dat die 'ruimheid' zo ver gaat dat het Hof niet kan uitsluiten (rov. 47) dat 11 overgenomen woorden uit een persartikel 'de oorspronkelijkheid [...] kunnen overdragen', indien een dergelijk fragment een bestanddeel van het werk omvat dat als dusdanig uitdrukking geeft aan de eigen intellectuele schepping van de auteur, hetgeen de feitenrechter dient na te gaan (rov. 47-48). Niet ruimer dan dat. Au fond niét zo ruim dus. En ik voeg hieraan toe dat - niettegenstaande andere terminologie - ik hierin wezenlijk niets anders kan lezen dan een bescherming die zich uitstrekt tot, maar ook niet verder gaat dan, overneming van wat in Hoge Raad-teminologie heet 'auteursrechtelijk beschermde trekken'. Ik zie dus niet in dat de criteria zoals die in Nederland door de Hoge Raad zijn ontwikkeld, van het Europese Infopaq-arrest zouden afwijken. 4.38.2. Wat BSA betreft: in dat arrest spreekt het HvJEU niet over ruime beschermingsomvang. Ik wijs intussen nogmaals op de in nr. 4.37.2 aangehaalde rov. 48. Hetgeen het HvJEU daar in verband met de werktoets overwogen heeft, kan m.i. niet anders dan 'doorwerken' in gevallen waarin (aspecten van) een gebruikersinterface enerzijds 'net' de toets doorstaa(t)(n), maar anderzijds beoordeeld moet worden of een beweerdelijk inbreukmakende gebruikersinterface inderdaad onder de beschermingsomvang valt. 4.38.3. Dan de beschermingsomvang in Painer (cursiveringen toegevoegd door mij, A-G): '95 Wat in de tweede plaats de vraag betreft of die bescherming geringer is dan de bescherming die andere werken, met name andere fotografische werken, genieten, moet meteen al worden opgemerkt dat de auteur van een beschermd werk aan artikel 2, sub a, van Pagina 34 van 58
325
IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke
www.boek9.nl
richtlijn 2001/29 vooral het uitsluitende recht ontleent om de directe of indirecte, tijdelijke of duurzame, volledige of gedeeltelijke reproductie van dit materiaal, met welke middelen en in welke vorm ook, toe te staan of te verbieden. 96 Dienaangaande heeft het Hof geoordeeld dat aan de op grond van artikel 2 van richtlijn 2001/29 verleende bescherming een ruime omvang moet toekomen (zie arrest Infopaq International, reeds aangehaald, punt 43). 97 Bovendien moet worden vastgesteld dat niets in richtlijn 2001/29 of in een andere op het betrokken gebied toepasselijke richtlijn de conclusie wettigt dat de omvang van een dergelijke bescherming zou worden bepaald door eventuele verschillen in de mogelijkheden van artistieke schepping bij de totstandbrenging van diverse categorieën werken. 98 In het geval van een portretfoto kan de door artikel 2, sub a, van richtlijn 2001/29 verleende bescherming dan ook niet geringer zijn dan de bescherming die andere werken, andere fotografische werken daaronder begrepen, genieten. 99 Gelet op het voorgaande moet op de vierde vraag worden geantwoord dat artikel 6 van richtlijn 93/98 aldus moet worden uitgelegd dat een portretfoto krachtens die bepaling in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming mits - hetgeen de nationale rechter in ieder afzonderlijk geval dient na te gaan - een dergelijke foto een intellectuele schepping van de auteur is die de persoonlijkheid van deze laatste weerspiegelt en tot uiting komt door de vrije creatieve keuzen van die auteur bij de totstandkoming van die foto. Wanneer is vastgesteld dat de betrokken portretfoto de hoedanigheid heeft van een werk, geniet dit een bescherming die niet geringer is dan die waarvoor ieder ander werk, een fotografisch werk daaronder begrepen, in aanmerking komt.' Ik teken aan dat het Hof onder verwijzing naar Infopaq wederom spreekt over een 'ruime beschermingsomvang' (rov. 96), maar dat de mate van dat 'ruime', wederom uit de verdere overwegingen van het arrest moet worden afgeleid. In rov. 97 wijst het hof een categorische, geringere bescherming voor bepaalde soorten van werken af, in rov. 98 herhaald en toegespitst op portretfoto's. In rov. 99 herhaalt het hof voorwaarden van de door de feitenrechter uit te voeren werktoets. Slaagt het object (de portretfoto) daarvoor, dán geniet het 'een bescherming die niet geringer is dan die waarvoor ieder ander werk, een fotografisch werk daaronder begrepen, in aanmerking komt.' Ik lees (ook hier) niets over een 'ruime' bescherming. Ik noteer nog dat het hof geen nadere uitspraak doet over de omvang van de 'bescherming [...] waarvoor ieder ander werk [...] in aanmerking komt'. Kortom: ik zie niet in dat de criteria zoals die in door de Hoge Raad op basis van nationaal auteursrecht zijn ontwikkeld, zouden afwijken van de criteria van het Painer-arrest. 4.38.4. Dat de Hoge Raad voor 'toegepaste kunst' ofwel 'tekeningen en modellen' geen zwaardere auteursrechtelijke toets (geen 'extra kunst-eis' of eis van
'duidelijke kunstzinnigheid') hanteert, werd al beslist in de Screenoprints-jurisprudentie(80). 4.39.1. Beschermingzoekenden kunnen (in grensgevallen) al gauw in euforie geraken door het gegeven dat het HvJ niet heeft uitgesloten dat reeds een passage van 11 woorden in een dagbladartikel aan het werkkarakter kan voldoen. Maar het Hof heeft niet beslist dát zo'n passage daaraan voldoet: dat is te beoordeling van de nationale (feiten-)rechter. Gelijke opmerkingen zijn te maken over de 's hofs - naar de feitenrechter verwijzende - overwegingen over grafische gebruikersinterface (BSA-arrest, met een niet te miskennen 'waarschuwing' in rov. 48) en over een portretfoto van een kind in zijn of haar lagereschoolomgeving (Painer-arrest, met zo'n 'waarschuwing' in rov. 93). 4.39.2. In de genoemde Infopaq- en Painer-zaken was een mechanische c.q. elektronische reproductie van het voortbrengsel (tekst, foto) van de eiser in confesso. Onder die omstandigheden kan het niet verbazen dat het Hof van Justitie, aangenomen dat het voortbrengsel aan de werktoets voldoet, een (in beginsel) verboden verveelvoudiging aanneemt. Over beschermingsomvang in gevallen van beweerde 'namaak' of 'plagiaat' die los staan van mechanische overneming, is jurisprudentie van het HvJEU nog niet voorhanden, met name ook niet over het gewicht in dat verband van de verhouding tussen objectieve en subjectieve trekken (zie hiervoor nrs. 4.9.1 - 4.11.2). Dát het Hof van Justitie voor dit (in de Richtlijnen over auteursrecht (juist) nog niet geadresseerde, maar in de EU alom bekende probleem) oog zal hebben, laat zich overigens afleiden uit de meergenoemde rov. 48 van het BSA-arrest. 4.40. Per saldo zie ik geen aanleiding om te concluderen tot door de Hoge Raad aan het HvJEU te stellen (nadere) prejudiciële vragen over EUauteursrecht. 4.C. Merkenrechtelijk kader 4.41. In onderdeel IV van het incidentele cassatiemiddel komt aan de orde de uitleg en toepassing van art. 2.1 lid 2 BVIE, en daarmee van art. 3 lid 1 onder (e) Merkenrichtlijn(81) (hierna: MRl), waarvan het BVIE-artikel de implementatie vormt, alsmede van het corresponderende art. 7 lid 1 onder (e) Gemeenschapsmerkenverordening (hierna: GMVo). 4.42. Ingevolge het artikellid kunnen niet als merken worden beschouwd: 'tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, die een wezenlijke waarde aan de waar geeft of die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen.' Zulke tekens mogen niet als merk beschermd worden, ook al zouden zij - door 'inburgering' in enige fase onderscheidend vermogen (verkregen) hebben.(82) De bepaling sluit dus, hier van belang, mede van bescherming uit: tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die (i) door de aard van de waar wordt bepaald of (ii) die een wezenlijke waarde aan de waar geeft.(83) 4.43. Over de vraag wat onder dit een en ander verstaan moet worden, bestaat nog vrijwel geen jurisprudentie Pagina 35 van 58
326
IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke
www.boek9.nl
van het Hof van Justitie van de EG/EU(84). Zoals in het vervolg van deze inleidende opmerkingen (nrs. 4.48.1 - 4.55) zal blijken, kan daarover gerede twijfel bestaan. Nu de cassatieklachten daartoe m.i. genoegzaam aanleiding geven, zal ik concluderen tot het stellen van prejudiciële vragen aan het HvJEU. 4.44. Er is rechtspraak van het Hof van Justitie over de uitsluitingsgrond van art. 3 lid 1 onder (e) MRl over een vorm 'die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen'(85), die ook enig licht werpt op de andere twee uitsluitingsgronden. Ik doel met name op het arrest van 18 juni 2002 in de zaak Philips/Remington(86). Ik citeer daaruit de rov. 78 en 80: '78. De weigeringsgronden van artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn hebben als ratio te verhinderen dat, als gevolg van de bescherming van het merkrecht, de merkhouder een monopolie wordt toegekend op technische oplossingen of gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt. Artikel 3, lid 1, sub e, wil aldus vermijden dat het merkrecht verder gaat dan de bescherming van tekens op basis waarvan een waar of dienst van die van concurrenten kan worden onderscheiden, en op die manier eraan in de weg zou komen te staan dat concurrenten ongestoord in concurrentie met de merkhouder waren kunnen aanbieden waarin die technische oplossingen of die gebruikskenmerken aanwezig zijn. [...] 80. Artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn streeft dus een doel van algemeen belang na, volgens hetwelk een vorm waarvan de wezenlijke kenmerken beantwoorden aan een technische functie en ter vervulling van die functie werden gekozen, door eenieder ongestoord moet kunnen worden gebruikt, en belet derhalve dat dergelijke tekens op grond van hun inschrijving als merk aan één onderneming worden voorbehouden (zie in die zin arrest Windsurfing Chiemsee, reeds aangehaald, punt 25).' Terwijl het Hof van Justitie, in rov. 78 sprekend over 'technische oplossingen' vermoedelijk (vooral) het oog heeft op de uitsluitingsgrond voor een vorm 'die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen'), moet hij, sprekend over 'gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt' (vooral) het oog hebben op de uitsluitingsgronden voor een vorm 'die door de aard van de waar wordt bepaald', of 'die een wezenlijke waarde aan de waar geeft'. Daarmee is de verdere lading van rov. 78, en van rov. 80 - kort gezegd: de door het Hof aldus nader omschreven vormen mogen niet merkenrechtelijk worden gemonopoliseerd - m.i. ook voor de twee laatstbedoelde vormen toonzettend(87). 4.45. Uitgaande van rov. 78 van het Philips/Remingtonarrest weten wij over de invulling van de criteria van een vorm 'die door de aard van de waar wordt bepaald', of 'die een wezenlijke waarde aan de waar geeft' dus al dat het gaat om 'gebruikskenmerken van een waar,
waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt'. Dat is m.i. een belangrijke verheldering (éclaircissement), maar het is - bij gebreke aan verdere jurisprudentie van het HvJEG/EU over de beide criteria - nog steeds betrekkelijk vaag. 4.46.1. Ten aanzien van alle drie nietigheidsgronden van art. 3 lid 1 onder (e) MRl geldt nog dat het naar luid van de Richtlijntekst moet gaan om tekens die 'uitsluitend bestaan' uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, die een wezenlijke waarde aan de waar geeft of die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. Over de gecursiveerde woorden heeft het Hof van Justitie in het Philips/Remingtonarrest, in de context van de vorm 'die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen' geoordeeld: '83. Wanneer de wezenlijke functionele kenmerken van de vorm van een waar uitsluitend aan een technische uitkomst zijn toe te schrijven, staat artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, in de weg aan de inschrijving van een teken bestaande in een dergelijke vorm, zelfs indien de betrokken technische uitkomst ook door andere vormen kan worden verkregen. 84. Mitsdien moet op de vierde vraag worden geantwoord dat artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat een teken dat uitsluitend bestaat in de vorm van een waar, op grond van deze bepaling niet kan worden ingeschreven indien wordt aangetoond dat de wezenlijke functionele kenmerken van die vorm uitsluitend aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven. Bovendien kan het bewijs dat er nog andere vormen bestaan waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen, de in deze bepaling vermelde grond voor weigering of nietigheid van de inschrijving niet opzij zetten.'(88) 4.46.2. 'Uitsluitend bestaan in' vereist - in de context van de nietigheidsgrond m.b.t. de vorm 'die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen' - dus niet dat het echt niet anders dan met deze vorm zou kunnen: de nietigheidsgrond is aanwezig als 'de wezenlijke functionele kenmerken van die vorm uitsluitend aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven', waaraan niet afdoet 'dat er nog andere vormen bestaan waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen'. In termen van Nederlandse literatuur (geïntroduceerd door Quaedvlieg(89)), komt de keuze van het Hof van Justitie neer op een keuze voor de 'apparaatgerichte leer' en tegen de 'resultaatgerichte leer'. De inzet van de Philips/Remington-zaak is bij uitstek illustratief voor wat het Hof bedoelt: ongeldigheid als vormmerk van de driehoekige scheerkop van de Philishave die mede gericht is op een (wezenlijk functioneel) goed scheerresultaat, hoezeer dat ook met andere scheerinstrumenten kan worden bereikt. 4.46.3. Gegeneraliseerd(90) naar de (drie) uitsluitingsgronden van art. 3, lid 1 onder (e) MRl zou het dan gaan om: wezenlijke gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt, ook al kan die waar nog meer (ook wezenlijke) gebruikskenmerken hebben, en Pagina 36 van 58
327
IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke
www.boek9.nl
ook kunnen ook andere vormen dezelfde wezenlijke gebruikskenmerken opleveren. Ik kan mij goed voorstellen dat deze generalisatie opgaat bij de uitsluitingsgrond voor een vorm 'die een wezenlijke waarde aan de waar geeft': zie hierna nr. 4.50 e.v. Het is voor mij moeilijker voorstelbaar bij de uitsluitingsgrond voor een vorm 'die door de aard van de waar wordt bepaald'. Maar dat kan onbelangrijk blijken als deze uitsluitingsgrond een (dan) species zou blijken te zijn van de (dan) genus-uitsluitingsgrond voor een vorm 'die een wezenlijke waarde aan de waar geeft': zie nrs. 4.49.1 - 4.49.3. 4.47.1. Na vorenstaande beschouwingen over een vorm 'die door de aard van de waar wordt bepaald', of 'die een wezenlijke waarde aan de waar geeft' tezamen, ga ik thans in op hetgeen wetsgeschiedenis, jurisprudentie en literatuur leren over de uitsluitingsgronden elk afzonderlijk. 4.47.2. Daarbij valt nog te memoreren dat art. 2.1 lid 2 BVIE (als eerder gezegd) enerzijds moet gelden als de implementatie van art. 3 lid 1 onder (e) MRl, maar dat de richtlijnbepaling anderzijds, historisch bezien, een replica is van art. 1 lid 2 van de twee decennia oudere Benelux-Merkenwet (BMW). Dat rechtvaardigt enige extra aandacht voor de achtergronden en uitleg van art. 1 lid 2 BMW (in de Benelux thans dus art. 2.1 lid 2 BVIE). Maar daarmee is - naar ook blijken zal natuurlijk geenszins gezegd dat Benelux-interpretatie van het artikel Unierechtelijk maatgevend zou zijn. 4.48.1. Vorm die door de aard van de waar bepaald. Hierover is in het Gemeenschappelijk Commentaar der (Benelux-)regeringen (de MvT) bij de oorspronkelijke BMW opgemerkt: 'Men kan in de industrie of de handel immers geen beperkingen opleggen in het gebruik van een vorm, die voor het vervaardigen of het in het verkeer brengen van een waar onontbeerlijk is.' 4.48.2. Over deze uitsluitingsgrond bestaat, als gezegd, buiten datgene wat valt ontlenen aan het Philips/Remington-arrest geen jurisprudentie van het HvJEG/EU; en voor zover mij bekend ook niet van het BenGH en van de Belgische en Luxemburgse en Nederlandse cassatierechters. 4.48.3. Ik ga voorbij aan Benelux-literatuur en buitenlandse literatuur van vóór de door de MRl voorgeschreven implementatiedatum. Literatuur van nadien leidt tot het beeld dat aan deze weigeringsgrond slechts een zeer beperkte betekenis zou toekomen. Slagzinmatig gezegd: niet de ronde vorm voor wielen, en niet de vorm van een banaan of van een tros bananen voor bananen. Enige citaten: - 'vormen die voor de functie van de waar onontbeerlijk zijn'(91); . - 'Voorbeelden [...] zijn een rechthoek voor een schilderijlijst, een oor en een tuit aan een theepot of de langwerpige cilindervorm voor een dwarsfluit. Dergelijke vormen zouden (indien onderscheidend) een monopolie op de soort waar zelf kunnen gaan vormen. [...]
Deze absolute uitsluitingsgrond staat niet in de weg aan het [...] inschrijven van vormen die wel door de aard van de waar worden bepaald, maar waaraan aanvullende (wel) onderscheidende kenmerken zijn toegevoegd. Een dergelijke merkinschrijving strekt zich dan vanzelfsprekend alleen uit tot die toegevoegde, onderscheidende elementen'(92) - '... it would seem that art. 7(1)(e)(i) in particular refers to strongly standardized goods or representations of goods in simplified technical drawings or simple natural products, such as a vegetable or a fruit'(93); - 'commandé par la nature du produit et l'usage du commerce'(94); - 'Die das Wesen einer Ware bedingten Gestaltungselemente konstituieren den Archetypus des Produkts. [...] Archetypische Produktformen können seit alters her vertraut sein, sie können aber auch zu jeder Zeit neu entstehen und innovativ sein'(95); - 'Durch die "Art" der Ware bedingt sind nur Gattungsmerkmale, die also jedes generische Produkt dieser Gattung aufweist, bzw die "wesensnotwendig" sind um den Zweck des Produkts zu erfüllen [...(96)], zB die quaderförmige Gestalt eines Spielbausteins. [...] Allerdings kann ergänzend auch auf die Verkehrsauffassung zurückgegriffen werden, soweit damit eine genauere Eingrenzung der Gattung und ihrer Merkmale möglich wird (es mag der Produktgattung "Tasse" nicht widersprechen, wenn diese zwei Henkel aufweist; nach der Verkehrsauffassung hat eine Teeoder Kaffeetasse aber nur einen Henkel, da sie nur mit einer Hand zum Mund geführt wird; anders ist es bei einer Suppentasse. Bei einer Teetasse gehört ein zweiter Henkel also nicht zur "Art der Ware", bei einer Suppentasse dagegen schon)'(97); - 'Der Wortlaut des Gesetzes fordert somit eine Bestimmung derjenigen Merkmale, die zwingend erforderlich sind um die Art der im VerzWDL bezeichneten Ware von Waren "anderer Art" zu unterscheiden. [...] Der Anwendugsbereich der Vorschrift ist daher äusserst eng'(98); - 'The nature of the goods refers to their essential qualities or innate characteristics'(99). 4.48.4. Terwijl een vorm 'die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen' niet uitsluit het bestaan van andere vormen, waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen, zou men kunnen zeggen dat een vorm die 'door de aard van de waar wordt bepaald' welhaast per definitie veronderstelt dat er geen (realistisch) alternatief is. De hierboven aangehaalde literatuur wijst in deze richting. 4.49.1. Als het (inderdaad) zo is dat de weigeringsgrond van 'bepaald door de aard van de waar', zakelijk gelijk is aan 'voor de functie van de waar onontbeerlijk', dan zou dat kunnen neerkomen op een gekwalificeerde categorie (species) van de hierna te bespreken uitsluitingsgrond (genus) voor de 'vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft': zodat deze eerste categorie zelfstandige betekenis ontbeert en alle geleerdheid hierover in de literatuur nogal vruchteloos is.
Pagina 37 van 58 328
IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke
www.boek9.nl
4.49.2. De in nr. 4.49.1 neergelegde hypothese kan op het eerste gezicht choquerend lijken. In historisch perspectief lijkt zij echter zo gek nog niet. De ontwerpers van de oude Benelux-Merkenwet, werkzaam in de jaren '50 en '60 hadden nog niet gehoord van een onderscheid tussen een 'resultaatgerichte leer' en een 'apparaatgerichte leer', zoals Quaedvlieg die in 1987 uiteenzette(100). Laat staan dat zij een keuze voor de 'apparaatgerichte leer' door de hoogste rechter konden voorspellen: noch in het kader van de uitsluitingsgrond van de vorm 'die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen' (zoals gemaakt door het HvJEG in Philips/ Remington), noch in het kader van de uitsluitingsgrond van de vorm 'die een wezenlijke waarde aan de waar geeft' (zoals nog niet door de hoogste Benelux- resp. EU-rechter gemaakt). In dit historisch perspectief laat zich denken dat de ontwerpers van de oude Benelux-Merkenwet, onzeker (of niet diep nadenkend, of twistend) over de engere of ruimere uitleg van de twee andere uitsluitingsgronden, via de uitsluitingsgrond van 'bepaald door de aard van de waar' hebben willen zeker stellen dat in elk geval voor deze (nauwere) categorie de toepassing van de resultaatgerichte leer niet aan toepassing van de (voor concurrenten meer ruimte gevende) apparaatgerichte leer zou kunnen afdoen. 4.49.3. Zoals in nr. 4.49.1 gezegd, zou de 'aard van de waar'-categorie hiermee anno 2012 neerkomen op een gekwalificeerde, maar tevens overbodige categorie van 'vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft' (en/of van 'vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen'), zodat deze nietigheidscategorie zelfstandige betekenis zou missen. Ik neig tot deze opvatting en kom daar bij de bespreking van onderdeel IV van het incidentele cassatiemiddel op terug. 4.50. Vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft. Ook deze uitsluitingsgrond kwam al voor in de (oer-)Benelux-Merkenwet van 1970, met dien verstande dat de wet toen sprak over vormen die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden, en niet zoals thans, na de Europese harmonisatie - over vormen die een wezenlijke waarde aan de waar geven. Op dit verschil kom ik nog terug (nr. 4.52 in fine). 4.51.1. Over de - nogal duistere(101) - ratio van deze uitsluitingsgrond, en de - moeizame - evolutie ervan in de rechtspraak van het Benelux-Gerechtshof en de Hoge Raad, heb ik tamelijk uitvoerig gerapporteerd in mijn conclusie van een jaar geleden(102) in de zaak Trianon/Revillon(103). Ik ben daar ook ingegaan op binnen- en buitenlandse literatuur en op een arrest van het GEA van de EU. M.i. viel niet te ontkomen aan prejudiciële vragen aan het HvJEU. De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 23 december 2012 prejudiciële vragen aan het HvJEU gesteld, maar die zullen niet beantwoord worden. De Trianon/Revillon-zaak is ter rolle van de Hoge Raad van 6 april 2012 geroyeerd. 4.51.2. Ik sta nu voor de keus om de tekst uit die conclusie hier 'in te blokken', of er enkel naar te
verwijzen, of iets daar tussenin. Nu de Hoge Raad in de zaak Trianon/Revillon reeds vragen over deze uitsluitingsgrond onontbeerlijk achtte, kies ik voor het laatste. 4.52. Ik verwijs kort naar mijn opmerkingen in de Trianon/Revillon-conclusie over: - de goed bedoelde, maar m.i. inconsistente overwegingen in het (oer-)Gemeenschappelijk Commentaar der (Benelux-)regeringen (nr. 3.43 en nrs. 3.51 - 3.51.5 aldaar): - de aanvankelijk consistente (zij het vage) jurisprudentie van het BenGH (1985; Adidas- of 3strepen-motief-arrest(104)), waarbij het antwoord op de vraag of een vorm die de waar sierlijker of aantrekkelijker maakt, daardoor de wezenlijke waarde van de waar beïnvloedt, zou afhangen van de aard van die waar (nr. 3.45 aldaar); - de ongelukkige verfijnende koers van het BenGH in het Burberrys I-arrest van 1989(105), waardoor 'de invloed op de marktwaarde die niet valt terug te voeren op de esthetische aantrekkelijkheid van de vorm, maar op de met zijn bekendheid als onderscheidingsteken samenhangende wervingskracht, buiten beschouwing moet blijven', wat erop zou neerkomen dat een 'inburgeringseffect' aan de per se uitsluiting zou kunnen afdoen (nrs. 3.46 en 3.48); - het 'overrulen' van die Burberrys I-koers van het BenGH door het HvJEG in 2007 (Benetton/GStar)(106) (nr. 3.46 aldaar); - de vraag of de eenvoudige Adidas-'oertoets' van het BenGH, waarbij alles afhangt van één door de feitenrechter te maken keuze over de 'aard van de waar' niet tot te veel rechtsonzekerheid kan leiden (nrs. 3.47 3.48 aldaar); - de vraag of de Benelux-wetgever en het BenGH niet ten onrechte zijn uitgegaan van een binaire of dichotomische denkwijze, door te zeer te focussen op coëfficiënten als nuttigheid vs. fraaiheid, zonder aandacht gezien voor de relevantie van dynamische of relativerende invloeden, zoals de optiek van verschillende consumentengroepen; hetzelfde geldt voor de onderzochte literatuur (nrs. 3.51 - 3.51.7 aldaar)(107); - de omstandigheid dat een niet-binaire benadering, waarbij beslissend zou zijn of voor een (bijv.) 'niet te verwaarlozen deel' of 'aanzienlijk deel' van het publiek de betrokken vorm een wezenlijke waarde aan de waar geeft, of mede een wezenlijke waarde aan de waar geeft (wat er zij van andere waarden), beter aansluit bij de sinds 1989 geldende Unierechtelijke verwoording van de regel, die - anders dan de voorafgaande Beneluxregeling - niet spreekt over 'de wezenlijke waarde', maar over 'een wezenlijke waarde', en ook beter aansluit bij de door het HvJEG in het Philips/Remington-arrest aangeven ratio voor de uitsluitingsgronden. In zo'n systeem is er geen noodzaak meer om te kiezen voor één wezenlijke waarde (de meest wezenlijke), maar volstaat de constatering dat voor een (voldoende relevant) deel van het publiek - juist, of óók - de betrokken vormgeving van wezenlijke waarde is (nrs. 3.52 - 3.54 aldaar). Pagina 38 van 58
329
IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke
www.boek9.nl
4.53. Uit de Trianon/Revillon- conclusie geef ik hier letterlijk nr. 3.50 weer, omdat dit deelonderwerp nadrukkelijker dan in de Trianon/Revillon-zaak aan de orde is in de onderhavige zaak Hauck/Stokke c.s.: '3.50. Aan vooral buitenlandse literatuur ontleen ik het volgende discussiepunt. Het inschakelen van een designer is in veel productcategorieën steeds gebruikelijker geworden, en design, zeker 'goede' design, brengt naar zijn aard toegevoegde waarde mee. Er zijn nogal wat schrijvers die betogen dat de fabrikant voor het (laten) toepassen van design niet 'gestraft' zouden mogen worden via de merkenrechtelijke beschermingsuitsluiting van art. 3 (1) (e) (iii) MRl.(108) Daartegenover staat de gedachte dat top design nu juist bij uitstek 'een wezenlijke waarde' meebrengt(109), zeker leidend tot toepasselijkheid van de uitsluiting (en in de eerder genoemde gedachtegang 'het zwaarst gestraft' zou worden). Dat roept weer de vraag op of het 'straf-voorgoed-gedrag-argument' in de literatuur niet in wezen een inconsistent - retorisch - argument is, te meer gegeven de veelal aanwezige, evenwel in de tijd beperkte modellenrechtelijke en/of auteursrechtelijke bescherming van design.' 4.54. In nr. 3.51.8 van de conclusie in de zaak Trianon/Revillon kon ik melding maken van een arrest van het GEA van de EU van 6 oktober 2011 (T-508/08; Bang & Olufsen; Loudspeaker II). In een procedure over een weigering door het BHIM van de vorm van een loudspeaker als gemeenschapsmerk, op grond van aanwezigheid van 'een wezenlijke waarde van de waar', oordeelde het Gerecht: '73 In casu dient, wat de toepassing van artikel 7, lid 1, sub e-iii, van verordening nr. 40/94 betreft, te worden opgemerkt dat het design voor de aan de orde zijnde waar een voor de keuze van de consument zeer belangrijk criterium is, zelfs indien de consument ook andere kenmerken van de aan de orde zijnde waar in aanmerking neemt.' Daarmee gaf het GEA blijk gegeven van een niet- of gematigd binaire benadering, door ervan uit te gaan dat een product meer dan één wezenlijke waarde kan hebben, en dat één daarvan - het design - tot weigering of nietigverklaring kan leiden (het beroep van Bang & Olufsen werd verworpen). Deze opvatting in nog niet door het HvJEU bevestigd. Ambtshalve ingewonnen inlichtingen hebben mij geleerd dat in de hier bedoelde zaak geen hogere voorziening is gevraagd. 4.55. Zoals vermeld, zal het HvJEU ook niet de door de Hoge Raad op 23 december 2012 in de zaak Trianon/Revillon gestelde vragen beantwoorden. Het past in deze inleidende beschouwing over merkenrechtelijke vormmerkenbescherming om die onbeantwoorde vragen hier te vermelden: '1. Gaat het bij de weigerings- of nietigheidsgrond van art. 3 lid 1, aanhef en onder e (iii) van de Richtlijn 89/104, zoals gecodificeerd in Richtlijn 2008/95, te weten dat (vorm)merken niet uitsluitend mogen bestaan uit een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft, om het motief (of de motieven) voor de
aankoopbeslissing voor het in aanmerking komende publiek? 2. Is van "een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft" in de zin van even bedoeld voorschrift (a) slechts sprake indien die vorm moet worden aangemerkt als de voornaamste, of overheersende waarde in vergelijking tot andere waarden (zoals bij voedingswaren het geval is met smaak en substantie), of (b) kan daarvan ook sprake zijn, indien naast die voornaamste, of overheersende waarde in vergelijking tot andere waarden, eveneens als wezenlijk aan te merken waarden van die waar bestaan? 3. Is voor de beantwoording van vraag 2 beslissend de opvatting van de meerderheid van het in aanmerking komende publiek, of kan de rechter oordelen dat reeds de opvatting van een deel van het publiek volstaat om de betrokken waarde als "wezenlijk" in de zin van voormelde bepaling aan te merken? 4. Indien het antwoord of vraag 3 luidt in laatstbedoelde zin, welke eis dient dan aan de omvang van het betrokken deel van het publiek te worden gesteld?' Daarmee was de Hoge Raad van oordeel dat anno 2011 de toelichting bij de Benelux-Merkenwet van 1970 niet meer als richtinggevend kan worden beschouwd, net zomin als jurisprudentie van het BenGH over de 'wezenlijke waarde van de waar'. 5. Bespreking van de cassatiemiddelen 5.A. Principaal cassatieberoep van Hauck 5.1.1. Hauck heeft cassatieberoep ingesteld tegen het tussenarrest van 13 oktober 2005, het tussenarrest van 17 november 2009 en het eindarrest van 31 mei 2011. 5.1.2. Het cassatiemiddel blijkt evenwel geen klachten in te houden tegen de tussenarresten van 13 oktober 2005 en 17 november 2009, zodat het cassatieberoep in zoverre niet ontvankelijk is. 5.1.3. Omdat de tussenarresten in mijn conclusie wel ter sprake komen, zal ik naar de drie arresten verkort verwijzen met de aanduidingen 'tussenarrest 2005', 'tussenarrest 2009' en 'eindarrest'. 5.2. Het middel van Hauck telt vier onderdelen en blijkt gericht tegen de rov. 1.2 - 1.6, 2.1 - 2.10 en 4.1 van het eindarrest. Onderdeel I gaat over de auteursrechtdrempel ofwel de 'EOK & PS'-werktoets. Onderdeel II gaat over de auteursrechtelijke beschermingsomvang. Op deze onderwerpen heeft ook het voorwaardelijk incidentele middelonderdeel VI van Stokke c.s. betrekking. De onderwerpen van onderdelen III en IV betreffen het door het hof niet of slechts ten dele gehonoreerde beroep van Hauck op rechtsverwerking resp. verzaking van schadebeperkingsplicht door Stokke c.s. 5.3.1. Ik noteer dat de onderdelen I en II 'indirect' mede gericht zijn tegen (de rov. 11-13 en 16 van) het zo genoemde 'Fikszo-arrest'. Dat is het (tussen-)arrest van hetzelfde hof 's-Gravenhage d.d. 30 juni 2009 in de zaak tussen Stokke c.s. enerzijds en Fikszo BV en H3 Products BV anderzijds. In rov. 9 van het thans door Hauck (niet op dit punt) bestreden tussenarrest 2009 heeft het hof 'voor de beschermingsomvang van het Pagina 39 van 58
330
IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke
www.boek9.nl
auteursrecht op de TRIPP TRAPP-stoel' verwezen naar zijn arrest van 30 juni 2009 inzake Stokke/Fikszo, en partijen in de gelegenheid gesteld om zich hierover bij akte nader uit te laten. Vervolgens heeft het hof in het door Hauck mede bestreden eindarrest overwegingen uit dat 'Fikszo-arrest' overgenomen en tot de zijne gemaakt. 5.3.2. Tegen het even bedoelde 'Fikszo-arrest' zijn zowel Stokke c.s. (principale eisers) als Fikszo BV en H3 Products BV (incidentele eiseres) in cassatie gekomen, in de zaak die bij de Hoge Raad onder rolnr. 11/00447 aanhangig is. In die zaak concludeer ik heden eveneens. 5.3.3. Ik teken aan dat de (incidentele) cassatieklachten van Fikszo BV en H3 Products BV in even genoemde zaak met rolnr. 11/00447 en de cassatieklachten van Hauck tegen (inhoudelijk) dezelfde overwegingen van het hof, niet (althans niet steeds) inhoudelijk corresponderen. Onderdeel I 5.6.1. De rechtsklachten van punt 3 missen feitelijke grondslag, omdat het hof de zo genoemde uitsluiting van techniek en stijl van auteursrechtelijke bescherming níet heeft miskend. Die níet-miskenning blijkt uit de rov. 4 en 7 van het 'Fikszo-arrest', sprekend over 'de auteursrechtelijk beschermde trekken'. Die rov. 4 en 7 van het 'Fikszo-arrest' worden in rov. 1.2 van het hier bestreden (Stokke c.s./Hauck)-eindarrest weliswaar niet met nummers aangehaald, maar daarop bouwen de (wél met nummers aangehaalde en letterlijk overgenomen) rov. 11-13 van het Fikszo-arrest vanzelfsprekend voort. 5.6.2. Gemakshalve geef ik de rov. 4 en 7 van het 'Fikszo-arrest' (voor zover hier van belang) hieronder weer: '4. Het hof stelt voorop dat van een verveelvoudiging in de zin van art. 13 Aw. sprake is indien een voldoende mate van overeenstemming bestaat tussen het auteursrechtelijk beschermde werk en het beweerdelijk inbreukmakende werk; daartoe moet worden beoordeeld of het beweerdelijk inbreukmakende werk de auteursrechtelijk beschermde trekken van het eerdere werk vertoont, zodanig dat de totaalindrukken overeenkomen. [...] Ook wanneer de vorm van het product het resultaat is van een binnen zekere (technische) uitgangspunten beperkte keuze, kan sprake zijn van een werk dat een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt (HR 27 januari 1995, NJ 1997, 273). Anderzijds geldt dat het werkbegrip van de Auteurswet zijn begrenzing vindt waar het eigen, oorspronkelijk karakter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect (HR 16 juni 2006, NJ 2006, 585). [...] 7. Het hof zal thans onderzoeken welke de auteursrechtelijk beschermde trekken van de Tripp Trapp zijn, waaraan voorafgaand het de kinderstoel zal beschrijven. Aan het hof zijn twee exemplaren van de Tripp Trapp - één met een lage en één met een hoge rugleuning - ter beschikking gesteld.'
5.6.3. Hauck klaagt niet dat het hof door het niet citeren van rov. 4 en 7 van het 'Fikszo-arrest' in het eindarrest Hauck/Stokke c.s., van die rov. 4 en 7 niet zou hebben mogen uitgaan. Zij klaagt daar m.i. terecht niet over, want zo'n klacht zou niet behoren op te gaan. Ik verwijs hiertoe naar nr. 5.10.7 hierna (over een vergelijkbaar punt). 5.7. Uitgaande van een juiste - althans een niet onjuiste - rechtsopvatting van het hof in zijn boven bedoelde rechtsoverwegingen in het 'Fikszo-arrest', en daarmee uitgaande van het falen van de hier bedoelde rechtsklachten van Hauck, moet worden opgemerkt dat 's hofs oordeel aan de hand van een vergelijking van de totaalindrukken van de auteursrechtelijk beschermde trekken een uitgesproken feitelijk karakter en in cassatie vrijwel onaantastbaar karakter heeft. Vgl. nrs. 4.13.1-4.13.3. 5.8. Punt 4, klagend dat het hof in de aangehaalde rov. 13 hof ten onrechte is voorbijgegaan aan Haucks essentiële en ampel gemotiveerde stelling dat nagenoeg elk onderdeel van de Tripp Trapp stoel, doch in het bijzonder de beide door het hof genoemde trekken, technisch van aard zijn en uitgesloten van auteursrechtelijke bescherming, heeft een inleidend karakter, nu het in de punten 6 e.v. verder wordt uitgewerkt. Hetzelfde geldt voor punt 5, stellend dat de L-vorm van de verticale staanders en de horizontale liggers van de Tripp Trapp een technische oplossing die bekend is uit eerdere octrooischriften, noodzakelijk is voor het meegroei-effect, en voortvloeit uit de eis van stabiliteit.(110) 5.9. Punt 6 bevat de stelling: 'Van beide door het hof genoemde elementen, de schuine staanders waarin alle elementen van de stoel zijn verwerkt en de L-vorm van de staanders en de liggers, vormt de schuine stand der staanders een beeldbepalend element'. Ik lees hierin geen klacht. Hetzelfde geldt voor punt 7, dat een weergave inhoudt van de gedeeltelijke weergave door het hof in rov. 1.2 van het eindarrest van rov. 11 van het Fikszo-arrest. 5.10.1. Punt 8 klaagt dat 's hofs 'erkenning' in de aangehaalde rov. 11, 'dat de hoek tussen de staanders en de liggers van de Tripp Trapp mede wordt bepaald door de anatomie van de mens (het kind) en voorts door praktische en technische voorwaarden, zoals de lengte van de liggers en de staanders en de stabiliteit van de stoel', meebrengt dat de schuine stand van de staanders oplevert 'een vorm die te zeer het resultaat is van (een) door (...) technische uitgangspunten beperkte keuze' (in de zin van HR 27 januari 1995, NJ 1997, 273 (Dreentegel)). Evenzo wordt (met verwijzing naar HR 29 januari 2010, LJN BK1599 (Gavita/Helle) en HvJEU 22 december 2010, zaak C-393/09 (BSA), rov. 49 en 50) geklaagd dat het gewenste meegroei-effect meebrengt dat de keuzemogelijkheden te beperkt zijn voor een auteursrechtelijk relevante creatieve inbreng(111). Punt 8 sluit af met de stelling dat het idee van de staander van een meegroei babystoel samenvalt met de uitdrukking ervan in een schuine staander: er is geen, of Pagina 40 van 58
331
IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke
www.boek9.nl
onvoldoende, ruimte om door variaties van de stand, die nu een keer schuin moet zijn, uitdrukking te geven aan een creatieve geest. 5.10.2. In nr. 5.6.1 heb ik al aangegeven waarom de rechtsklachten van onderdeel I m.i. niet kunnen opgaan. Nu de klachten onder punt 8 in het bijzonder een beroep doen op miskenning van rechtscriteria die zijn neergelegd in arresten van de Hoge Raad en van het HvJEU, wil ik hier preciseren dat het onderdeel in die arresten te veel wil lezen. Inderdaad heeft de Hoge Raad in Dreentegel (1995) als criterium aanvaard dat niet voor auteursrecht in aanmerking komt 'een vorm die te zeer het resultaat is van (een) door (...) technische uitgangspunten beperkte keuze', respectievelijk in Gavita/Helle (2010) tot het zijne gemaakt het criterium van het hof 'dat de keuzemogelijkheden te beperkt waren voor een auteursrechtelijk relevante creatieve inbreng'. Maar in Dreentegel bleef voor rekening van het hof om te bepalen wรกt dan wel meebracht (en waarom) de betrokken vorm 'te zeer [mijn cursivering, A-G] het resultaat is van (een) door (...) technische uitgangspunten beperkte keuze'. In Gavita/Helle was het niet anders (rov. 3.3.2): 'omdat het hof bij zijn bestreden oordeel is uitgegaan van de juiste rechtsopvatting, dit oordeel voor het overige verweven als het is met waarderingen van feitelijke aard - in cassatie niet op juistheid kan worden onderzocht'. Ook niet anders is het in het door Hauck aangehaalde BSA-arrest (2010) van het HvJEU, dat in rov. 49 overweegt: '[aan] het oorspronkelijkheidscriterium [is] immers niet voldaan wanneer de uitdrukking van deze onderdelen [van een grafische gebruikersinterface] door hun technische functie wordt bepaald, aangezien de verschillende manieren om een idee uit te voeren dan zodanig beperkt zijn [mijn cursivering, A-G] dat het idee samenvalt met de uitdrukking ervan'. Het criterium (waarmee de even bedoelde arresten van de Hoge Raad sporen) wordt door het Hof van Justitie vastgelegd, maar de vraag of aan dat criterium voldaan is, is een vraag voor de nationale (feiten-)rechter. Samenvattend: de invulling van het antwoord op vraag van een 'te zeer' of 'zodanig' beperkt zijn door een technische functie, blijft aan de feitenrechter voorbehouden, en die invulling laat zich niet met rechtsklachten bestrijden. 5.10.3. De in punt 8 besloten liggende rechtsklacht gaat niet op, omdat het hof klaarblijkelijk het criterium van een te zeer door technische uitgangspunten beperkte keuze niet miskend heeft. 5.10.4. De in punt 8 besloten liggende motiveringsklacht gaat evenmin op. De omstandigheid dat het hof in de laatst geciteerde regels van rov. 11 van het 'Fikszo-arrest' overweegt: 'Aan dit oordeel doet niet af dat de hoek tussen de staanders en de liggers van de Tripp Trapp mede wordt bepaald door de anatomie van de mens (het kind) en voorts door praktische en technische voorwaarden, zoals de lengte van de liggers en de staanders en de stabiliteit van de stoel' onderstreept enerzijds dat het hof zich van het eerder in
deze rov. 11 aangeduide rechtscriterium bewust is gebleven, en onderstreept anderzijds zijn feitelijk oordeel dat daarmee toch geen sprake is van een 'te zeer' beperkt zijn door technische uitgangspunten.(112) 5.10.5. In dit verband vestig ik nog de aandacht op onderdelen van rov. 11 van het 'Fikszo-arrest' die in de verkorte weergave in rov. 1.2 van 's hofs eindarrest en in het cassatiemiddel niet staan, maar die (hieronder door mij, A-G, gecursiveerd) wel degelijk deel uitmaken van die rov. 11 van het 'Fikszo-arrest', namelijk: '11. Anders dan de rechtbank, is het hof van oordeel dat de schuine stand van de staanders niet louter technisch is bepaald, waarmee bedoeld wordt dat die schuine stand inherent is aan de toepassing van het sleuvensysteem bij een in hoogte verstelbare kinderstoel. Het hof stelt voorop dat ook voortbrengselen die een technisch effect dienen, voorwerp van auteursrechtelijke bescherming kunnen zijn, mits zij oorspronkelijk zijn. Van bescherming is slechts uitgesloten datgene wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect. Stokke c.s. stellen gemotiveerd dat het sleuvensysteem ook kan worden toegepast bij een meegroeikinderstoel met verticale staanders. Zij hebben ter onderbouwing van hun stelling bij memorie van grieven een rapport van januari 2008 van prof. A.H. Marinissen overgelegd. In dit rapport wijst prof. Marinissen erop dat een verticale stand van de dragers 'logisch' zou zijn. Hij geeft voorbeelden van mogelijke toepassingen van het systeem waarbij verticale staanders ('dragers') zijn voorzien van horizontale sleuven ('geleidingen') waarin elementen geschoven kunnen worden (afbeeldingen 20 tot en met 24 bij zijn rapport). Dat zijn betoog niet slechts theoretisch is, blijkt uit de door Fikszo c.s. bij pleidooi als productie 13 overgelegde afbeelding van de 'Bopita'-kinderstoel. Deze verstelbare kinderstoel voorziet in twee verticale, althans een aanmerkelijk grotere hoek dan 70o met de liggers makende staanders waarin sleuven zijn aangebracht, waarin de zitting op verschillende hoogtes kan worden tussengeschoven. De rugleuning is dieper naar achteren gebogen en duidelijk zichtbaar in het silhouet: de (in hoogte verstelbare) voetenplank is aangebracht op een vaste verbinding tussen de staanders en steekt alleen naar voren - dus niet naar achteren - uit. Fikszo c.s. stellen dat Stokke de Bopita-kinderstoel niet 'aanpakt' omdat deze zich in hetzelfde prijssegment bevindt als de Tripp Trapp. Zij ziet evenwel over het hoofd dat de Bopita-kinderstoel geen auteursrechtinbreuk maakt op de Tripp Trapp, immers voorziet in een systeem van staanders met sleuven die (nagenoeg) loodrecht op de liggers staan. Doordat de staanders niet schuin, maar (nagenoeg) loodrecht staan en de (cursieve) L-vorm ontbreekt, maakt deze kinderstoel ook een geheel andere totaalindruk. Op de tevens door Fikszo c.s. overgelegde advertentie komt ook een andere, in hoogte verstelbare kinderstoel voor ('Childwood'). Deze stoel, uit een veel lagers prijssegment, laat eveneens een andere, niet inbreukmakende toepassing van het systeem van de Tripp Trapp zien. Pagina 41 van 58
332
IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke
www.boek9.nl
Naar het oordeel van het hof waren dus andere uitvoeringsvormen met toepassing van dezelfde techniek mogelijk. De maker van de Tripp Trapp heeft gekozen voor een uitvoeringsvorm waarbij alle elementen van de kinderstoel in de staanders zijn verwerkt en wel zodanig dat deze elementen, van opzij bezien, zoveel mogelijk 'wegvallen' tegen de staanders. Aan dit oordeel doet niet af dat de hoek tussen de staanders en de liggers van de Tripp Trapp mede wordt bepaald door de anatomie van de mens (het kind) en voorts door praktische en technische voorwaarden, zoals de lengte van de liggers en de staanders en de stabiliteit van de stoel.' 5.10.6. Voor zover nog nodig is hierin alleszins een motivering te vinden die aan de daaraan in cassatie te stellen eisen voldoet; ook wat betreft (de weerlegging van) de klacht in punt 8 dat het idee van de staander van een meegroei babystoel zou samenvallen met een staander die schuin zou moeten zijn. 5.10.7. Omdat het ene punt wel eens het andere oproept (zo wellicht: ook hier), sta ik nog even stil bij het gegeven dat de gecursiveerde deeloverwegingen in rov. 11 van het 'Fikszo-arrest' in rov. 1.2 van het eindarrest in deze zaak Hauck/Stokke c.s. niet zijn herhaald. Zou de motiveringsklacht daarom toch kunnen slagen? Ik meen van niet. In de eerder aangehaalde rov. 9 van het tussenarrest 2009 heeft het hof aangegeven dat het er veronderstellenderwijs van uitging dat op de Tripp Trapp auteursrecht rust en dat de Alpha- en Betastoelen van Hauck verveelvoudigingen in de zin van artikel 13 Aw van deze stoel zijn. Het hof vervolgde: 'Voor de beschermingsomvang van het auteursrecht op de TRIPP TRAPP-stoel verwijst het hof naar zijn arrest van 30 juni 2009 inzake Stokke/Fikszo [...]. Partijen zullen in de gelegenheid worden gesteld om zich hierover bij akte nader uit te laten.' (Ook) Hauck was dus in de gelegenheid zich in volle omvang uit te laten over 's hofs auteursrechtelijke overwegingen in het 'Fikszo-arrest'. Dat Hauck zich daarvan bewust was blijkt uit haar Tweede Akte na tussenarrest van 17 november 2009 nrs. 1.15-1.16, waarin Hauck, onder verwijzing naar rov. 9 van het tussenarrest 2009 en het 'Fikszo-arrest' zich (andermaal(113)) heeft 'gerefereerd aan de vraag of de Tripp Trapp een auteursrechtelijk beschermd werk is', en in nrs. 1.17 en 2.1-2.13 (andermaal onder verwijzing naar rov. 9 van het tussenarrest 2009 en het 'Fikszoarrest') is ingegaan op de beschermingsomvang. Gelet op het vorenstaande kan Hauck m.i. niet klagen en klaagt zij m.i. terecht ook niet - dat het hof in het eindarrest heeft volstaan met een verkorte weergave van zijn overwegingen in dat tussenarrest 2009. Maar Hauck kan in cassatie dus ook niet 'selectief' klagen over verkorte deeloverwegingen uit het 'Fikszo-arrest' in het eindarrest met miskenning van de haar bekende bredere overwegingen (nadat zij op uitnodiging van het hof alle gelegenheid had om zich daarover uit te laten). Ik wijs in dit verband ook op (het principe achter) art. 399 Rv. 5.11.1. Punt 9 van het middelonderdeel luidt: 'Het aan de uitsluiting der techniek in het auteursrecht ten
grondslag liggende maatschappelijk en sociaaleconomisch belang is, te verhinderen dat als gevolg van het auteursrecht aan de auteur een alleenrecht wordt toegekend op technische oplossingen of gebruikskenmerken van een ontwerp, waardoor de mogelijkheid van gebruik van die oplossing door andere ondernemingen aanzienlijk en zeer langdurig zou worden uitgesloten. De in de schuine staanders belichaamde technische oplossing moet, nu haar octrooirechtelijke bescherming verlopen is, openstaan voor toepassing door eenieder.' 5.11.2. Ook als men de eerste (lange) volzin onderschrijft, is daarmee de gegrondheid van de in de tweede volzin vervatte klacht(en) nog niet gegeven. Zoals eerder bleek, is niet iedere technische oplossing van auteursrecht uitgesloten, maar geldt die uitsluiting voor datgene 'wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect' respectievelijk voor een vorm 'die te zeer het resultaat is van (een) door (...) technische uitgangspunten beperkte keuze' (vgl. nrs. 4.23.1-4.23.6 en 5.10.2). In nr. 5.10.5 bleek dat naar het gemotiveerd - feitelijk oordeel van het hof andere uitvoeringsvormen met toepassing van dezelfde techniek mogelijk waren. Hierop stuit ook de klacht van punt 9 af. Daaraan doet de in de klacht bedoelde eventuele octrooirechtelijke bescherming niet af. Ik merk op dat het middel niet aangeeft (waar Hauck gesteld heeft) dat nu juist (of mede) de schuine staanders voorwerp van octrooibescherming zijn geweest. Maar gesteld dat dat wel zo zou zijn geweest, is daarmee de auteursrechtelijke uitsluiting nog niet gegeven, zolang de (ooit) geoctrooieerde oplossing de toepassing van andere vormgeving ter verkrijging van hetzelfde technisch effect niet te zeer beperkt (vgl. nr. 4.23.5). 5.12.1. Op het vorenstaande stuiten af de vervolgklachten in de punten 10-15, voor zover die 's hofs oordeel over auteursrechtelijke bescherming van de schuine staanders (blijven) bestrijden. 5.12.2. Voor het overige berusten punten 11-13 en 15 op een onjuiste lezing van de (volledige) rov. 11 van het 'Fikszo-arrest'. Punten 12, 13 en 15 miskennen voorts dat naar de kennelijke en begrijpelijke opvatting van het hof de verwerking van de elementen van een (verstelbare) kinderstoel, waaronder een sleuvensysteem, ook in - rechte of schuine - staanders op diverse vormgevingswijzen kan worden bereikt; en dat de vormgevingswijze waarbij deze elementen, van opzij bezien, zoveel mogelijk 'wegvallen' tegen de staanders, er een is die aan de EOK & PS-toets kan voldoen. 5.13. Voor zover punt 16 wil klagen dat (de combinatie van) de liggers (en de functionele staanders) als functioneel element buiten de auteursrechtelijke bescherming dient te blijven, faalt het om de in nr. 5.11.2 aangegeven reden. Dat geldt ook voor de klacht in punt 16 dat het hof in de aangehaalde rov. 13 van het 'Fikszo-arrest' dat de L-vorm van de staanders en de liggers ten onrechte als ĂŠĂŠn van de twee afzonderlijke auteursrechtelijk beschermde trekken van de Tripp Trapp stoel moet worden aangemerkt. Pagina 42 van 58
333
IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke
www.boek9.nl
5.14.1. Nadat in punt 17 's hofs (verkorte) weergave van rov. 12 van het 'Fikszo-arrest' is aangehaald, klaagt punt 18 dat het hof aldus ten onrechte Haucks beroep op het feit dat stijlelementen zijn uitgesloten van auteursrechtbescherming heeft verworpen(114). 5.14.2. Deze klacht berust op onjuiste lezing. Het hof kent in deze rov. 12 immers geen bescherming toe aan de 'Scandinavische stijl' of aan enige andere 'sobere' stijl, maar overweegt 'dat deze stijl op zichzelf geen invloed heeft gehad op' - nu juist - 'de vormgeving van de auteursrechtelijk beschermde trekken'. Met andere woorden: ook binnen die stijl is er ruimte voor een werk om aan de EOK & PS-toets te voldoen. Dit oordeel getuigt van een juiste rechtsopvatting. Het hof heeft zijn - bij uitstek feitelijke - oordeel ook genoegzaam gemotiveerd, temeer gelet op de vervolgzin: 'Deze trekken, te weten de schuine staanders waarin alle elementen van de stoel zijn verwerkt en de L-vorm van de staanders en de liggers, kunnen immers niet worden aangemerkt als typisch voor de "Scandinavische stijl".' 5.14.3. De klacht in de eerste volzin van punt 19 deelt het lot van punt 18. 5.15.1. De tweede volzin van punt 19 richt pijlen op de slotzin van de aangehaalde rov. 12: 'Een sobere vormgeving, zonder tierelantijnen, is niet voorbehouden aan Scandinavisch design.' Geklaagd wordt dat dit betekent dat sober en functioneel ontwerpen thans een volkomen algemene en gebruikelijke stijl oplevert, en dat in dit licht de soberheid en functionaliteit van de Tripp Trapp stoel als stijlelementen alleen maar nog algemener van aard en daarom nog minder geschikt worden om te worden aangemerkt als een auteursrechtelijk beschermde trek van de Tripp Trapp. 5.15.2. Aan Hauck moet worden toegegeven dat deze deeloverweging van het hof inderdaad niet redengevend is voor zijn oordeel. Niettemin faalt de klacht bij gebrek aan belang. Deze slotzin van rov. 12 voegt niets toe, maar doet ook niets af aan het - juiste en overigens voldoende gemotiveerde - oordeel van het hof, verstaan op de wijze als in nr. 5.14.2 aangegeven. 5.16. De punten 20 en 21 bouwen geheel voort op eerdere klachten en delen het lot daarvan. Onderdeel II 5.17. Middelonderdeel II - bestaande uit de punten 22 t/m 27 - gaat uit van het bestaan van auteursrechtbescherming voor de Tripp Trapp, maar klaagt over de door het hof aangenomen auteursrechtinbreuk in Haucks Alpha en Beta stoelen. De punten 22 en 23 bevatten slechts een inleiding. 5.18.1. Nadat in punt 23 's hofs (verkorte) weergave van rov. 16 van het 'Fikszo-arrest' is aangehaald, waarin het hof aangeeft dat 'moet worden uitgegaan van een ruime beschermingsomvang' klaagt punt 24 dat het hof in de omstandigheden van het geval en de aard van het werk had moeten verdisconteren dat de Tripp Trapp stoel, in het bijzonder de schuine staanders waarin alle elementen van de stoel zijn verwerkt en de L-vorm van de staanders en de liggers, door functionaliteit en stijl bepaald zijn, hetgeen de beschermingsomvang sterk
vermindert(115). Punt 25 vervolgt dat het als gegeven aannemen van een grote beschermingsomvang (indien zulks zonder meer in absolute zin al mogelijk zou zijn) hier niet mogelijk is, nu de genoemde elementen beide en in combinatie door technische functie en stijl bepaald zijn, althans de ruimte voor eigen creatieve inbreng zeer beperkt is. 5.18.2. Alvorens op deze klachten in te gaan, wijs ik erop dat het hof de door hem bedoelde 'ruime beschermingsomvang'(116) in dezelfde rov. gepreciseerd heeft, en wel in die zin dat 'niet [kan] worden aanvaard dat het overnemen van slechts ĂŠĂŠn van die trekken zou meebrengen dat van auteursrechtinbreuk geen sprake kan zijn'. 5.18.3. Daartegen richt het onderdeel geen klacht. Voor zover het klaagt over het aannemen door het hof van een niet gespecificeerde 'ruime beschermingsomvang', mist het feitelijke grondslag. 5.18.4. Voorts wijs ik op het volgende. Anders dan de klachten tot uitgangspunt nemen, heeft het hof bij de omstandigheden van het geval de - nu kort gezegd technische en functionele aspecten van de Tripp Trapp verdisconteerd. Dat blijkt uit de eerder genoemde rov. 4 en 7 van het 'Fikszo-arrest', waarop ik in nrs. 5.6.1 -5.7 hierboven wees, alsmede uit de opvolgende - uitvoerige rov. 8-12 van dat arrest, waarin het de Tripp Trapp op basis van de uitgangspunten van rov. 4 en 7 aan een onderzoek naar de auteursrechtelijk beschermde trekken onderwerpt(117). 5.19.1. Voor zover in de punten 26 en 27 de stellingname herhalen dat zowel de horizontale stand van de liggers als de schuine stand van de staanders louter technisch bepaald zijn, en dat het voor het auteursrecht relevante karakteristieke effect van de Lvorm niet uit die twee elementen voortkomen, delen zij het lot van de eerdere desbetreffende klachten. Voor het overige gaat het om een uitgesproken feitelijk en niet onbegrijpelijk oordeel van het hof. 5.19.2. Daaraan kan niet afdoen de stelling in punt 27 dat het voor het auteursrecht relevante karakteristieke effect van de L-vorm uitsluitend kan voortkomen uit het 'zwevend effect', opgeroepen door het ontbreken van enig ander element in de zijstijlen dat de staanders en liggers steunt of verbindt, en dat dit effect door de diagonale verbinding van de liggende A-vorm volkomen tenietgedaan wordt (waardoor het voor de Lvorm auteursrechtelijk relevante en karakteristieke aspect juist niet meer in de A-vorm besloten ligt). Dit is een kwestie van feitelijke appreciatie, waarover het hof anders heeft geoordeeld: 'Het "zwevende" effect ontbreekt dan ook bij de ALPHA-stoel. Dit neemt niet weg dat in het zijaanzicht van de ALPHA-stoel, als onderdeel van de A-vorm, tevens de L-vorm ligt besloten' (rov. 1.5 in fine). 5.19.3. Ik teken nog aan dat rov. 1.5 en 1.6 van het eindarrest, waartegen Hauck zich hier keert, zakelijk en zelfs vrijwel woordelijk overeenstemmen met de rov. 15 en 17 van het 'Fikszo-arrest' (waarin het eveneens ging over een stoel met een 'A-vorm'). Ik herinner aan rov. 9 van het tussenarrest 2009, waarin het hof aangaf: 'Voor de beschermingsomvang van het auteursrecht op Pagina 43 van 58
334
IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke
www.boek9.nl
de TRIPP TRAPP-stoel verwijst het hof naar zijn arrest van 30 juni 2009 inzake Stokke/Fikszo [...]. Partijen zullen in de gelegenheid worden gesteld om zich hierover bij akte nader uit te laten.' Ik constateer dat Hauck in haar Tweede Akte na tussenarrest van 17 november 2009 (in nrs. 2.5 - 2.8) hierop summier is ingegaan, en daarbij niet de (in nr. 5.19.2 weergegeven) in cassatie aangevoerde stelling heeft betrokken. Onderdeel III 5.20.1. Onderdeel III is gericht tegen rov. 2.1 t/m 2.10 van het eindarrest, waarin het hof kort gezegd tot het oordeel komt dat de omstandigheden van het geval slechts rechtsverwerking in Duitsland opleveren. 5.20.2. De punten 28 t/m 32 behelzen slechts een inleiding. 5.21.1. In onderdeel III onderscheid ik twee afzonderlijke (hoofd-)klachten: (i) het hof heeft verzuimd Haucks beroep op rechtsverwerking te beoordelen op basis van alle omstandigheden van het geval (punt 33), in het bijzonder de omstandigheden die zich buiten Nederland (in Duitsland en Scandinavië) hebben voorgedaan (punt 35), nu het hof had moeten verdisconteren dat voor Europese ondernemingen een onderscheid tussen nationale en interne Europese markt niet meer te maken valt en dus het handelen van Stokke c.s. in Duitsland aan het geheel van de commerciële activiteit van Hauck in de interne markt moet worden toegerekend (punten 34-35); (ii) de overweging dat Hauck op grond van de onthoudingsverklaring voor de Scandinavische landen wist dat Stokke c.s. de verhandeling van Alpha-stoelen in het algemeen ontoelaatbaar vond (rov. 2.4) is onbegrijpelijk, kort gezegd omdat de toepasselijkheid van die verklaring juist geografisch beperkt was waaruit hoogstens kan worden afgeleid dat Stokke c.s. de toelaatbaarheid in het algemeen in het midden lieten (punt 36), terwijl het (vervolgens) langdurig niet optreden door Stokke c.s., mede gegeven de omstandigheid dat de litigieuze bewerking binnen de grenzen van het geoorloofde beoogde te blijven, het vertrouwen heeft gewekt dat Haucks gedrag werd getolereerd (punt 37). 5.21.2. Ik constateer allereerst dat het onderdeel zich m.i. terecht - niet keert tegen de maatstaf die het hof in rov. 2.2 heeft vooropgesteld, te weten dat een gerechtigde zich op een wijze heeft gedragen die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid met het vervolgens geldend maken van het betrokken recht onverenigbaar is, wanneer zich bijzondere omstandigheden hebben voorgedaan als gevolg waarvan bij de wederpartij het vertrouwen is gewekt dat de gerechtigde zijn aanspraak niet (meer) geldend zal maken, of de positie van de wederpartij onredelijk zou worden benadeeld of verzwaard in het geval dat de gerechtigde zijn aanspraak alsnog geldend zou maken(118). 5.22.1. Voor zover de onder (i) bedoelde klacht betoogt dat het hof niet (kenbaar) heeft meegewogen dat voor Europese ondernemingen een onderscheid tussen nationale en interne Europese markt niet meer te maken
valt, en daarmee heeft verzuimd het beroep op rechtsverwerking te beoordelen op basis van alle omstandigheden van het geval, geldt het volgende. Hoewel de klacht met juistheid aanneemt dat het antwoord op de vraag of rechtsverwerking aan de orde is beantwoord moet worden aan de hand van alle omstandigheden van het geval(119), gaat zij eraan voorbij dat het hof niet gehouden is om expliciet in te gaan op de (on)juistheid van elk van de in de klacht genoemde omstandigheden. Hoewel de geldende motiveringseisen ten aanzien van een oordeel over een beroep op rechtsverwerking een correlatie vertonen met de concreetheid, gedetailleerdheid en relevantie van de stellingen van de partij die zich op rechtsverwerking beroept, wordt van de feitenrechter niet gevergd dat deze expliciet ingaat op alles wat in dat verband wordt aangevoerd(120). Het enkele gegeven dat uit de motivering niet kan worden opgemaakt of het hof de zo-even bedoelde omstandigheden heeft meegewogen (of heeft 'verdisconteerd'), kan de begrijpelijkheid en toereikendheid van de motivering niet aantasten. Het door Hauck aangevoerde gegeven dat tussen nationale en interne Europese markt geen onderscheid meer bestaat kan evenmin dienen als uitgangspunt om de deugdelijkheid van de motivering in cassatie te beoordelen, omdat dit geen vaststaand feit betreft(121). Bij deze stand van zaken en mede in het licht van de onbestreden feitelijke oordelen in rov. 2.7, eerste t/m derde liggende streep, alsmede de overweging van het hof dat de voornoemde gedragingen geen van alle gericht waren tegen Hauck, terwijl Hauck niet heeft gesteld van die gedragingen kennis te hebben gedragen, kan de gegeven motivering van het oordeel niet als ontoereikend worden gekwalificeerd. 5.22.2. Voor zover de klacht (i) aldus zou moeten worden begrepen, dat het onjuist en/of onbegrijpelijk is dat het hof de zo-even genoemde omstandigheid niet als een 'bijzondere omstandigheid' in de in nr. 5.21.2 bedoelde zin heeft gekwalificeerd, miskent zij dat een herbeoordeling van die kwalificatie een feitelijke waardering vergt die aan de feitenrechter is voorbehouden en in cassatie niet op juistheid kan worden getoetst. 5.23. Dat geldt ook voor de onder (ii) bedoelde klacht van punt 37. Het oordeel van het hof dat Hauck mede gelet op de onthoudingsverklaring 'wist en steeds heeft geweten dat Stokke c.s. verhandeling van de ALPHAen BETA-stoelen als zodanig ontoelaatbaar vonden, zulks vanwege de met de TRIPP TRAPP-stoel overeenstemmende vorm [...]' (cursivering toegevoegd), kan in cassatie slechts op begrijpelijkheid worden getoetst. Die begrijpelijkheid is er mijns inziens. Het hof heeft niet miskend dat de verklaring een geografische beperking kende, maar veeleer betekenis gehecht aan het gegeven dat Hauck op grond van die verklaring in elk geval wist en heeft kunnen weten dat Stokke c.s. de verhandeling van de litigieuze stoelen wegens hun vorm in het algemeen ontoelaatbaar vond, ook al hebben Stokke c.s. vervolgens bij beëindiging van het toenmalige conflict met een tot Scandinavië beperkte Pagina 44 van 58
335
IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke
www.boek9.nl
onthoudingsverklaring genoegen genomen. Zo'n oordeel acht ik (zeker) niet minder begrijpelijk dan een hypothetisch (niet gegeven) oordeel van het hof dat uit het genoegen nemen met een regeling voor een bepaald territoir de aanspraken ter zake van potentiële soortgelijke conflicten voor andere territoria zouden zijn prijsgegeven. De omstandigheid dat Stokke c.s. (vervolgens) nog gedurende langere tijd niet optraden tegen Haucks activiteiten buiten Scandinavië behoefde voor het hof geen reden te zijn om in dat opzicht rechtsverwerking aan te nemen, en hetzelfde geldt voor de omstandigheid dat Hauck beoogde met haar litigieuze objecten binnen de grenzen van het geoorloofde beoogde te blijven. 5.24. Onderdeel III faalt daarmee in zijn geheel. 5.25.1. Onderdeel IV klaagt dat het hof in rov. 4.1 miskend heeft dat Stokke c.s. hun schadebeperkingsplicht hebben verzaakt. 5.25.2. Het onderdeel bouwt blijkens punten 40 en 41 geheel voort op onderdeel III en deelt het lot daarvan. 5.B. Incidenteel cassatieberoep van Stokke c.s. Onderdeel I 5.26. Onderdeel I is gericht tegen rov. 4.6 van het eindarrest, waarin grief IIIA van Stokke c.s. werd verworpen. 5.27. Onderdeel I.1 betoogt dat 's hofs oordeel over Haucks beroep op het gezag van gewijsde van een (definitieve) beslissing van de rechtbank 's-Gravenhage d.d. 23 juli 2003 ten aanzien van de methode van winstberekening, onjuist dan wel onbegrijpelijk is, omdat: (I.1.a) dat oordeel van die rechtbank over de wijze van winstberekening een rechtsoordeel betreft, dat als zodanig geen gezag van gewijsde toekomt, (I.1.b) de nu gevorderde winstafdracht op een geheel andere periode betrekking heeft (< 1998) dan de relevante beslissing van de rechtbank (1998-2000), en (I.1.c) het hof niet heeft vastgesteld dat Hauck zich ook ten aanzien van de periode vóór 1998 op het gezag van gewijsde van het vonnis heeft beroepen. 5.28.1. Aan de verwerping van grief IIIa door het hof liggen twee oordelen ten grondslag: (i) het beroep van Hauck op gezag van gewijsde van de beslissing van de rechtbank over de wijze van berekening van de winstafdracht in de zin van art. 27a Aw treft doel, en (ii) het enkele gegeven dat de relevante periode anders is, niet maakt dat de berekeningsmethode inhoudelijk verandert. Onderdeel I.1.a is gericht tegen (i); de andere twee onderdelen tegen (ii). 5.28.2. Onderdeel I.1.a faalt (reeds) omdat het op een onjuiste veronderstelling berust. Het gaat hier (in cassatietechnische termen) niet om een zuiver rechtsoordeel, maar om een gemengd oordeel bestaande uit een rechtsoordeel waarbij (in dit geval) art. 27a Aw wordt uitgelegd, en een feitelijk oordeel. Artikel 27a Aw laat (evenals de meer generieke artikelen 6:96 e.v. BW) ruimte voor het hanteren van varianten in de berekeningsmethode en laat daarbij veel aan de rechter over. Een en ander brengt mee dat een beslissing over de gekozen berekeningsmethode verweven is met feitelijke waarderingen(122).
5.28.3. De onderdelen I.1.b en I.1.c miskennen dat de zo-even (nr. 5.28.1 onder (ii)) weergegeven deeloverweging van het hof klaarblijkelijk moet worden verstaan in die zin dat het hof zich met het oordeel van de rechtbank van 23 juli 2003 over de berekeningswijze verenigt, en deze tot de zijne maakt voor wat betreft de periode vóór 1998. Dáártegen keren de onderdelen zich niet. Dat het hof met deze keuze een rechtsregel zou hebben geschonden, of dit oordeel onbegrijpelijk zou zijn, kan overigens niet worden volgehouden; 's hofs afwijzing van de gedachte dat de methodiek van winstbepaling zou kunnen, laat staan moeten verschillen enkel en alleen omdat beide chronologisch uit elkaar liggen, is goed te volgen. 5.28.4. Onderdeel I.1 faalt dus in zijn geheel. 5.30.1. Onderdeel I.2 richt zich tegen het oordeel van het hof dat de door de rechtbank gehanteerde berekeningsmethode in overeenstemming lijkt met de maatstaven die zijn geformuleerd in HR 18 juni 2010, LJN BL9662 (Setel/AVR) in rov. 4.6, de daarop voortbouwende rov. 7.4 en het dictum. Kort samengevat wordt aangevoerd dat: (I.2.a) het hof de in HR 18 juni 2010 neergelegde vereisten van rechtstreekse samenhang en de mate van verwijtbaarheid niet in acht heeft genomen; en (I.2.b) dit te meer klemt in het licht van de stellingen van Stokke c.s. dat Hauck een verwijt treft van de auteursrechtinbreuk en de berekeningsmethode tot een onbillijk resultaat leidt. 5.30.2. Anders dan het middel en de schriftelijke toelichtingen van Stokke c.s. (p. 22 e.v.) en van Hauck (p. 7) kennelijk veronderstellen, gaat het hier om een ten overvloede gegeven overweging: dat springt in het oog door de wijze waarop het hof de laatste volzin van rov. 4.6 inluidt. Nu onderdeel I.1 faalt, en zich geen (slagende) klachten richten tegen de door het hof bij wijze van - bij het oordeel van de rechtbank aansluitend - zelfstandig gegeven oordeel over de toepassing van art. 27a lid 1 Aw in casu, hebben Stokke c.s. bij onderdeel I.2 geen belang. Ook onderdeel I.2 kan dus niet tot cassatie leiden. Onderdeel II 5.31. Onderdeel II.1 is gericht tegen rov. 3.1 en 4.8 van het eindarrest, waarin het hof - kort gezegd - bepaalde onderdelen van de schadevergoedingsclaim en de nevenveroordelingsclaims van Stokke c.s. afwijst. 5.32.1. Volgens onderdeel II.1 is 's hofs oordeel is rechtens onjuist, althans onbegrijpelijk, waar het in rov. 3.1 van het eindarrest de 'productie 8'-catalogus buiten beschouwing laat wegens gebrek aan zelfstandige betekenis (en op die grond in rov. 4.8 van het eindarrest de nevenvordering onder e afwijst), terwijl in deze catalogus de Alpha en de Beta stoel worden afgebeeld. Het hof miskent aldus dat deze afbeeldingen op zich een verveelvoudiging van het auteursrechtelijk beschermde Tripp Trapp ontwerp vormen en de verspreiding in voornoemde catalogus een afzonderlijke openbaarmakingshandeling oplevert, aldus de klacht. 5.32.2. Het onderdeel mist feitelijke grondslag. Het hof heeft niet miskend dat afbeeldingen Pagina 45 van 58
336
IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke
www.boek9.nl
verveelvoudigingen van het Tripp Trapp ontwerp opleveren en dat verspreiding daarvan een auteursrechtelijke openbaarmakingshandeling vormt, maar is daarvan klaarblijkelijk juist uitgegaan. Het hof heeft in de bestreden rov. evenwel geoordeeld dát in casu het beroep van Stokke c.s. op de 'productie 8'catalogus zelfstandige betekenis mist, en waaróm: 'niet valt in te zien welke extra schade het meeleveren van die catalogus zou kunnen hebben veroorzaakt naast het leveren van de stoelen'. Dat oordeel getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk. 5.33.1. Onderdeel II.2 bevat de klacht dat het hof zonder movering is voorbij gegaan aan de gemotiveerde en herhaalde stelling van Stokke c.s. dat het meeleveren van de catalogus 'uit de aard' geen ander doel heeft gediend dan de verkoop van de inbreukmakende stoelen te bevorderen, en aldus tot de schade heeft bijgedragen. 5.33.2. De klacht faalt omdat in de - als gezegd niet onbegrijpelijke - motivering van rov. 3.1 besloten ligt dat de omstandigheid dat (als door Stokke c.s. gesteld) het meeleveren van de catalogus 'geen ander doel heeft gediend dan de verkoop van de inbreukmakende stoelen te bevorderen', nog niet geleid heeft tot het resultaat dat dit meeleveren van de catalogus extra schade zou kunnen hebben veroorzaakt naast het leveren van de stoelen. 5.34.1. Onderdeel II.3 klaagt dat de afwijzing van nevenvordering (c) - veroordeling van Hauck om opgave te doen van haar afnemers - omdat deze geen betekenis zou hebben voor het begroten van de schade, rechtens onjuist is in het licht van het Hameco-arrest (HR 23 februari 1990, NJ 1990, 664). Volgens de klacht oordeelde de Hoge Raad dat het overleggen van een afnemerslijst een deugdelijk middel is om nakoming van 'de'(123) veroordeling te verzekeren, waaronder mede begrepen moet worden een veroordeling tot winstafdracht, hetgeen het hof hier heeft miskend. Voorts is volgens onderdeel II.4 de deeloverweging van het hof dat Stokke c.s. niet hebben gesteld waarin het belang bij de nevenvordering is gelegen, onbegrijpelijk nu zij expliciet hebben gesteld dat het belang gelegen is in de controle van de winstafdracht, waarmee het hof ook voorbijgegaan is aan een essentiële stelling. 5.34.2. Het hof heeft nevenvordering (c) afgewezen, niet omdat het van oordeel zou zijn dat de vordering tot afgifte van de afnemerslijst geen deugdelijk middel ter controle van de naleving van de veroordeling tot winstafdracht zou zijn, maar omdat de nevenvordering geen betekenis had voor de begroting van de schade. Tegen dit laatste richt zich geen cassatieklacht. Vervolgens heeft het hof bezien of Stokke c.s. een ander belang, gelegen in de controle van een recall of in het aanspreken van inbreukmakende wederverkopers, heeft aangegeven (des neen). 5.34.3. De eerste vraag die de onderdelen II.3 en II.4 aan de orde stellen, is of het hof daarmee heeft miskend dat Hameco aldus moet worden opgevat dat de vordering tot afgifte van de afnemerslijst een
deugdelijk middel is ter controle op de naleving van 'een' verplichting, waaronder mede zou dienen te worden begrepen de verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording en het afleggen van winstafdracht. Het Hameco-arrest had, samengevat, betrekking op de volgende casus. Hameco had cimetidine-tabletten verkocht aan apotheken en pleegde daarmee inbreuk op octrooirechten van SKF. SKF vorderde onder meer een veroordeling van Hameco tot verstrekking aan de advocaat van SKF van een volledige lijst van de namen en adressen van al diegenen aan wie zij de tabletten heeft afgeleverd, met vermelding van data en hoeveelheden. De voorzieningenrechter wees deze vordering toe. In hoger beroep stelde Hameco zich o.m. op het standpunt dat van haar niet kon worden gevergd lijsten van haar afnemers aan SKF over te leggen omdat haar belang om de eigen commerciële gegevens niet aan de concurrentie ter beschikking te stellen, zwaarder behoorde te wegen dan het belang van SKF. Het gerechtshof wees dit betoog van de hand: '5. [...] Het overleggen van een lijst van afnemers levert voor SKF een deugdelijk middel op om na te gaan of Hameco aan haar verplichtingen voldoet, en SKF heeft er belang bij dat zij er niet afhankelijk van behoeft te zijn of dit bij enige gelegenheid blijkt. Voornoemd belang van Hameco is van minder gewicht nu zij, gelijk boven overwogen, de tabletten heeft geleverd wetend dat zij daardoor inbreuk maakte op het octrooi van SKF. Dat het aantal door Hameco afgeleverde tabletten gering is in verhouding tot de omzet van SKF doet aan een en ander niet af.' In het daarop ingestelde cassatieberoep klaagde Hameco dat het hof verzuimd had vast te stellen dat Hameco onrechtmatig jegens SKF zou handelen door de lijst niet te verstrekken, bij gebreke waarvan de nevenvordering van SKF niet kon worden toegewezen. De Hoge Raad oordeelde: '3. [...] Het onderdeel faalt, omdat voor zulk een veroordeling zulk een onrechtmatig handelen jegens SKF niet vereist was. De rechter kan op vordering van degene jegens wie een onrechtmatige daad is gepleegd, naast een veroordeling om zaken door middel waarvan de onrechtmatige daad is gepleegd van afnemers terug te nemen, de aansprakelijke persoon veroordelen op een door de rechter te bepalen wijze een lijst van afnemers van die zaken te verstrekken. Zulks vormt, zoals het Hof het uitdrukt, een deugdelijk middel om na te gaan of gedaagde aan de veroordeling de zaken terug te nemen voldoet en daarmede een aanvaardbaar zijdelings middel om nakoming van deze veroordeling te verzekeren. De rechter zal bij zijn beslissing omtrent zulk een vordering moeten letten op de wederzijdse belangen en de verdere omstandigheden van het geval, zoals de aard en de ernst van de onrechtmatige daad en het belang van de aansprakelijke persoon zijn commerciële gegevens niet aan de concurrentie ter beschikking te stellen. Blijkens zijn rechtsoverweging 5 heeft het Hof dit gedaan. 's Hofs oordeel geeft dan ook niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Verder kan het wegens Pagina 46 van 58
337
IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke
www.boek9.nl
zijn verwevenheid met waarderingen van feitelijke aard in cassatie niet op zijn juistheid worden getoetst. Het is ook niet onbegrijpelijk of onvoldoende gemotiveerd. Met name was het Hof niet gehouden uitdrukkelijk in te gaan op de bij pleidooi in appel gedane suggestie de namen en adressen te verstrekken aan een neutrale instelling, bv. een accountant. De onderdelen 3 en 4 stuiten hierop af.' Anders dan het middel beweert, heeft hetgeen de Hoge Raad in het Hameco-arrest ten aanzien van een nevenveroordeling tot het overleggen van afnemerslijsten heeft geoordeeld niet betrekking op veroordelingen in het algemeen, maar is het toegespitst op veroordelingen om 'zaken door middel waarvan de onrechtmatige daad is gepleegd van afnemers terug te nemen': zie de als tweede geciteerde volzin van rov. 3. 5.34.4. Maar ook indien men zou menen dat een nevenveroordeling tot het overleggen van afnemerslijsten een geschikt middel zou zijn ter controle op de naleving van een veroordeling tot winstafdracht, is daarmee niet gezegd dat de vordering daartoe voor toewijzing in aanmerking komt, laat staan steeds voor toewijzing in aanmerking komt. De (dan) relevante maatstaf is duidelijk afgetekend in de vierde volzin van het zo-even aangehaalde fragment: de rechter dient te letten op de wederzijdse belangen en de verdere omstandigheden van het geval, zoals de aard en de ernst van de onrechtmatige daad en het belang van de aansprakelijke persoon zijn commerciĂŤle gegevens niet aan de concurrentie ter beschikking te stellen. Dit is een wezenlijk ander criterium dan hetgeen de steller van het middel aan het arrest meent te kunnen ontlenen. De omtrek van de hier aan te leggen maatstaf is veel breder dan de rechtsklacht veronderstelt. De klacht van onderdeel II.3 faalt dus. 5.34.5. De motiveringsklacht van onderdeel II.4 sluit niet aan bij het oordeel dat het bestrijdt. Stokke c.s. voeren aan dat zij weldegelijk expliciet hebben gesteld dat de nevenvordering dient ter controle van de winstafdracht. Het hof heeft evenwel niet geoordeeld dat zij dat niet hebben gedaan. Als gezegd heeft het hof geoordeeld dat Stokke c.s. niet hebben gesteld dat het belang van de nevenvordering gelegen is in de controle van een recall of het aanspreken van inbreukmakende wederverkopers. Dat is iets anders. Ook in het licht van de stellingen waar Stokke c.s. naar verwijzen, is dit oordeel niet onbegrijpelijk. 5.34.6. Voor zover Stokke c.s. in onderdeel II.4 het hof nog verwijten dat het ten onrechte voorbij is gegaan aan de (essentiĂŤle) stelling dat Hauck desbewust de inbreukmakende stoelen verhandelde, geeft het onderdeel blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Aan die omstandigheid komt volgens het Hameco-arrest geen doorslaggevend gewicht toe: het is een gezichtspunt. Ook indien het hof met Stokke c.s. had aangenomen dat van een bewuste inbreuk sprake was, was dat gegeven op zichzelf niet voldoende geweest om tot het door Stokke c.s. beoogde rechtsgevolg te leiden. Daarmee is de stelling niet als essentieel te kwalificeren.
5.35.1. Onderdeel II.5 klaagt in het verlengde van onderdeel II.4 dat 's hofs oordeel dat nevenvorderingen (a), (b), (d) voldoende relevantie missen voor de begroting van de schade van Stokke c.s., gelet op de eerdere klachten, eveneens onvoldoende begrijpelijk is. 5.35.2. Het onderdeel berust op een verkeerde lezing van rov. 4.8 voor zover het klaagt over hetgeen het hof overwogen heeft omtrent nevenvordering (d), die het hof juist wel toewijsbaar heeft geacht, behoudens de gevraagde specificatie per afnemer en verkoopprijzen. Voor het overige bouwt onderdeel II.5 geheel voort op onderdeel II.4 - zonder in te gaan op nadere deeloverwegingen van het hof in rov. 4.8 - en deelt het dus het lot daarvan. 5.36.1. Onderdeel II.6 richt nog wel een motiveringsklacht tegen de (deel-)overweging van het hof dat Stokke c.s. onvoldoende belang hebben bij de nevenvorderingen, aangezien de door de rechtbank uitgesproken - en in hoger beroep als zodanig niet aangevochten - veroordeling van Hauck tot aflegging van rekening en verantwoording daarvoor is bedoeld. Onderdeel II.6 acht dit oordeel onbegrijpelijk, omdat die door de rechtbank uitgesproken veroordeling, naar Stokke c.s. gesteld hebben, heeft geresulteerd in een uiterst summiere en onduidelijke rekening en verantwoording, waaruit een executiegeschil is ontstaan en ter gelegenheid waarvan bleek dat Hauck eerder een valse opgave had gedaan. 5.36.2. Het nut van de kwalificaties 'uiterst summier' en 'onduidelijk' is mij niet geheel duidelijk. Een rechtsklacht lees ik daarin niet. Een motiverings- en/of rechtsklacht met betrekking tot het oordeel van de rechtbank is in cassatie niet ontvankelijk. De deugdelijkheid van de door de rechtbank uitgesproken veroordeling tot rekening en verantwoording in het licht van het daarop gevoerde executiegeschil kan in cassatie niet aan de orde komen. Een motiveringsklacht over een beslissing van het hof in dat verband, zoals vervat in onderdeel II.6, daarentegen wel. Toch kan dit onderdeel niet tot cassatie leiden, omdat de argumenten die door Stokke c.s. worden aangevoerd betrekking hebben op hetgeen zich volgens Stokke c.s. na de door de rechtbank uitgesproken veroordeling heeft voorgedaan, welke omstandigheden ten processe niet vaststaan. 5.37. Onderdeel II is daarmee in zijn geheel tevergeefs voorgesteld. Onderdeel III 5.38.1. Onderdeel III klaagt over 's hofs oordeel in rov. 47-48 van het tussenarrest 2009 en de daarmee verband houdende rov. 4.7 van het eindarrest, waarin de gestelde schending van de auteursrechtelijke persoonlijkheidsrechten van [verweerder 3] van de hand gewezen is. 5.38.2. Bij de bespreking van onderdeel III moet worden vooropgesteld dat Stokke c.s. (inclusief [verweerder 3]) hierbij geen belang hebben voor zover het gaat om een verbod op het verveelvoudigen en openbaar maken van de Alpha en de Beta-stoelen, aangezien zo'n verbod al op basis van inbreuk van exploitatierechten (art. 12 en 13 Aw) is gegeven. Het Pagina 47 van 58
338
IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke
www.boek9.nl
belang bestaat alleen voor zover het gaat om de afgewezen vergoeding van schade door inbreuk op persoonlijkheidsrechten naast de (wel toegewezen) winstafdracht (vgl. rov. 4.7 eindarrest). 5.38.3. Bij de bespreking van onderdeel III moet verder worden vooropgesteld dat Stokke c.s. (inclusief [verweerder 3]) in cassatie niet klagen over rov. 44 van het tussenarrest 2009, waarin het hof - kort samengevat - heeft aangegeven dat zij niet (tijdig) gegriefd hebben tegen de afwijzing voor de rechtbank van hun beroep op art. 25 lid 1 sub c Aw (wijziging van het werk), zodat het in appel nog slechts kon gaan om hun beroep op art. 25 lid 1 sub d Aw (misvorming of verminking van het werk). Het onderdeel klaagt dus (alleen) over de door het hof (ook) niet aangenomen 'misvorming' of 'verminking'. 5.38.4. Ik stel voorts nog voorop dat in cassatie ook niet geklaagd wordt over rov. 45 van het tussenarrest 2009, waarin het hof heeft vastgesteld: '45 Het enige verschil tussen de TRIPP TRAPP-stoel en de ALPHA-stoel is dat in de ALPHA-stoel twee schuin naar beneden lopende plankjes (schoren) zijn toegevoegd aan de achterkant van de stoel. Dit is ook het geval in de BETA-stoel die verder verschilt van de TRIPP TRAPP-stoel doordat aan de voorkant daarvan een blad is aangebracht in plaats van een beugel.' 5.38.5. Onderdeel III.1 bevat slechts een inleiding. 5.39.1. Onderdeel III.2 acht onjuist, althans onbegrijpelijk 's hofs overweging dat de Alpha- en Beta stoelen geen verminkingen van het werk van [verweerder 3] zijn, enkel en alleen omdat het totaalbeeld van de Alpha en Beta stoelen overeenstemt met de Tripp Trapp stoel en de verschillen (dus) van ondergeschikte betekenis zijn (in verhouding tot de punten van overeenstemming). Het feit dat van een inbreuk op de exploitatierechten (in het bijzonder het verveelvoudigingsrecht) sprake is staat - anders dan het hof aanneemt - niet in de weg aan een inbreuk op de morele rechten, althans is in ieder geval een omstandigheid die niet ten nadele van de auteursrechthebbende moet worden uitgelegd; beoordeling van de inbreuk op de morele rechten vergt een eigen, en wezenlijk andere afweging, aldus het onderdeel. 5.39.2. Het onderdeel berust op (zeer) selectieve en daarmee onjuiste lezing van (rov. 47 en 48) van het tussenarrest 2009, en faalt dus reeds daarom. 5.40.1. Volgens onderdeel III.3 is 's hofs oordeel is rechtens onjuist, waar het hof de mate van overeenstemming niet (op juiste wijze) in zijn oordeel betrekt. Het hof miskent dat voor de beoordeling van de persoonlijkheidsrechten juist relevant is dat het hier een verveelvoudiging in gewijzigde vorm betreft die zeer overeenstemt met het origineel. Ten onrechte verliest het hof uit het oog dat juist door die punten van overeenstemming de reputatie van de maker eerder wordt geschaad omdat de gewijzigde vorm aan hem zal worden toegeschreven, terwijl de gewijzigde vorm ertoe kan leiden dat er sprake is van een verminking. 5.40.2. De rechtsklacht faalt, omdat rechtsregels waarop het onderdeel (mogelijk) doelt, niet bestaan.
Ook overigens faalt het onderdeel, omdat het uitgesproken feitelijk oordeel van het hof niet uitgaat van een onjuiste rechtsopvatting en begrijpelijk is. 5.41. Daaraan doet niet af onderdeel III.4. Ook al zou het om een zeer origineel werk gaan, en ook al zou er dan 'eerder' plaats voor verzet op basis van morele rechten, dan nog is inbreuk daarop allerminst gegeven, en gaat het om een feitelijk oordeel. 5.42. De motiveringsklachten van onderdelen III.5, III.6 en III.8 falen wegens onjuiste lezing (of niet lezing) van rov. 46 van het tussenarrest 2009. Het hof heeft de daar vermelde stellingen van Stokke c.s. in de daarop volgende rov. 47 en 48 (mee-)gewogen en te licht bevonden. Voor zover onderdeel III.6 nog klaagt dat het hof miskend zou hebben dat een verschil bestaat tussen de werkvraag en de inbreukvraag, of dat bepaalde op zichzelf onbeschermbare zuiver functionele elementen toch relevant (kunnen) zijn voor de vraag of sprake is van inbreuk op de morele rechten, faalt het ook, omdat van die miskenning in 's hofs feitelijk - oordeel niet blijkt. 5.43. Na het vorenstaande behoeft onderdeel III.7 geen bespreking. Onderdeel IV 5.44.1. Onderdeel IV trekt ten strijde tegen 's hofs oordeel, waarbij het vonnis van de rechtbank met betrekking tot de nietigverklaring van het (Benelux) vormmerk van Stokke Industri(er) bekrachtigt en de vorderingen van Stokke c.s. op basis van het vormmerk afwijst. Het richt zich tegen de rov. 53 van het tussenarrest 2009 en tegen rov. 5.1, 5.2 en 5.3 van het eindarrest. 5.44.2. Niettegenstaande de vermelding van rov. 49-51 van het tussenarrest 2009 in de aanhef van onderdeel IV, hebben Stokke c.s. (begrijpelijk) geen klachten aangevoerd tegen die - inventariserende rechtsoverwegingen. Hetzelfde geldt voor rov. 52 van dat tussenarrest, behoudens de hierna nog te behandelen - m.i. niet slagende - klacht van onderdeel IV.8 dat het hof de grenzen van de rechtsstrijd in hoger beroep heeft overschreden door (alsnog) de uitsluitingsgrond 'aard van de waar' in zijn beoordeling te betrekken. 5.45. In deel 4.C van deze conclusie (nrs. 4.41-4.55) heb ik van mijn kant een uiteenzetting gegeven over de juridische achtergronden waartegen de klachten van onderdeel IV moeten worden bezien. 5.46. Onderdeel IV.1 bevat slechts een inleiding. 5.47.1. Volgens onderdeel IV.2 - zoals door mij, en ook door Hauck verstaan - baseert het hof zijn oordeel in rov. 5.3 van het eindarrest ten onrechte op een combinatie van twee uitsluitingsgronden van art 2.1 lid 2 BVIE voor 'tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die...'. Het gaat hier over de grond [i] '... [een vorm die] door de aard van de waar wordt bepaald', en de grond [ii] '....[een vorm die] een wezenlijke waarde aan de waar geeft' Volgens het onderdeel stelt het hof zelf vast dat de Tripp Trapp stoel deels door de aard van de waar wordt bepaald en voor het andere deel een wezenlijke waarde aan de waar geeft '(geen van beide dus: uitsluitend)'. Pagina 48 van 58
339
IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke
www.boek9.nl
Het hof combineert beide uitsluitingsgronden (kennelijk) omdat elke grond op zich niet wordt gehaald, hetgeen getuigt van een onjuiste rechtsopvatting. 5.47.2. Eventuele gegrondheid van deze klacht veronderstelt vooreerst dat zij berust op een juiste lezing van 's hofs arrest. Dat is m.i. niet het geval. M.i. laat rov. 5.3 zich veeleer lezen in die zin dat het hof zowel aan de ene als aan de andere uitsluitingsgrond voldaan acht. Juist in die zin laat zich ook lezen de in onderdeel IV.2 bedoelde passage in de 9e volzin van rov. 5.3, die letterlijk luidt: '... kan een merk dat, zoals het merk van Stokke Industri, uitsluitend bestaat uit een vorm waarvan de wezenlijke kenmerken deels door de aard van de waar worden bepaald en voor het andere deel een wezenlijke waarde aan de waar geven, op grond van die bepaling, en het in overeenstemming daarmee uit te leggen artikel 1,2e volzin, BMW/ artikel 2.1 lid 2 BVIE, geen merk vormen'. 5.47.3. Dat zo'n lezing inconsistent zou zijn, heb ik in het cassatiemiddel van Stokke c.s. niet verkondigd gezien(124). 5.47.4. Bij deze lezing mist onderdeel IV.2 feitelijke grondslag. Daarmee is uiteraard nog niets gezegd over eventuele gegrondheid van klachten van onderdelen IV.3 e.v. 5.47.5. Indien - omgekeerd - de Hoge Raad de lezing van Stokke c.s., neerkomend op een 'combineren' door het hof van 'beide uitsluitingsgronden omdat elke uitsluitingsgrond op zich niet wordt gehaald' als de juiste zou aanvaarden, is daarmee niet gegeven dat onderdeel IV.2 slaagt. Een uitleg van dit (Unierechtelijk geharmoniseerde) uitsluitingsregime m.b.t. bepaalde vormmerken in die zin dat - gelet op die ratio van art. 3 lid 1 sub e MRl en het daarin nagestreefde algemeen belang - de gedeeltelijke voldoening aan telkens een van meerdere subcriteria tóch kan resulteren in uitsluiting van merkenrechtelijke beschermbaarheid van de als merk geclaimde vorm, acht ik verdedigbaar. Ik acht dit verdedigbaar reeds op basis van hetgeen - in deze lezing van het bestreden arrest - het hof daartoe overweegt. Ik wijs ook op goede argumenten zijdens Hauck(125). Een gecombineerde toepassing van uitsluitingsgronden is ook te vinden in de uitspraak van het Duitse Bundesgerichtshof van 16 juli 2009 (Legostein)(126): '28 aa) Das BPatG ist zu Recht und von der Rechtsbeschwerden unbeanstandet davon ausgegangen, dass für die Beurteilung des Schutzhindernisses nach § 3 II Nr. 2 MarkenG ausschließlich auf die Noppen eines Spielbaustein abzustellen ist, der der angegriffenen Marke entspricht. Die weitere Gestaltung des Spielbausteins besteht in dessen quaderformigen Aufmachung. Diese ist dem Markenschutz nach § 3 II Nr. 1 MarkenG nicht zugänglich, weil es sich um die Grundform dieser Warengattung handelt [...]'.(127) 5.47.6. Een oordeel hieromtrent vereist een éclaircissement van art. 3 lid 1 sub e MRl door het
HvJEU (zie dienaangaande nader par. 6 van deze conclusie). 5.48.1. Volgens onderdeel IV.3 miskent het hof in rov. 5.3 van het eindarrest dat de specifieke vormgeving van de Tripp Trapp-stoel niet louter voortvloeit uit de aard van de waar kinderstoel, aangezien er oneindig veel mogelijkheden zijn om een kinderstoel vorm te geven(128). Volgens het onderdeel wordt het teken dan ook niet uitsluitend bepaald door de vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, zodat die uitsluitingsgrond hier geen rol kan spelen. 5.48.2. Anders dan het onderdeel suggereert, heeft het hof niet overwogen (en ook niet miskend) dat de specifieke vormgeving van de Tripp Trapp stoel niet louter voortvloeit uit de aard van de waar kinderstoel. Het hof heeft daarentegen overwogen (in de vierde en vijfde volzin van rov. 5.3 van het eindarrest; cursiveringen toegevoegd door mij, A-G): 'Het hof onderschrijft de stelling van Stokke c.s. (zie rov. 50 van het 2009-tussenarrest) dat de TRIPP TRAPP-stoel veilig, comfortabel en deugdelijk is, en dat zij (daarom) pedagogisch en ergonomisch verantwoord is te noemen. In zoverre wordt de vorm van de TRIPP TRAPP-stoel bepaald door de aard van de waar.' (Uit rov. 50 van het tussenarrest 2009 blijkt dat Stokke c.s. hun stelling naar voren brachten om daarmee (gemotiveerd) te weerspreken dat het '(zeer) aantrekkelijk[e] uiterlijk' van de TRIPP TRAPP-stoel een 'wezenlijke waarde' zou opleveren: de wezenlijke waarde zou niet daarin gelegen zijn, maar nu juist in 'veilig, comfortabel en deugdelijk', en'pedagogisch en ergonomisch verantwoord': dit komt ook weer terug in de verderop te bespreken onderdelen IV.4 - IV.6). 5.48.3. Hoewel blijkens nr. 5.48.2 gezegd zou kunnen worden dat onderdeel IV.3 feitelijke grondslag mist, wil ik daarin wel besloten zien liggen: de klacht dat ook met de vormeigenschappen veilig, comfortabel en deugdelijk, en (daarom) pedagogisch en ergonomisch verantwoord, nog niet gegeven is dat de vorm van de Tripp Trapp daardoor bestaat uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald. 5.48.4. Indien het criterium 'door de aard van de waar bepaald' moet worden uitgelegd in (zeer) beperkte zin, ongeveer zoals: afwezigheid van een (realistisch) alternatief (vgl. nrs. 4.48.1 - 4.48.4), zou deze klacht gegrond kunnen zijn. Maar (mede) gelet op de door het HvJEG voor alle uitsluitingsgronden van art. 3 lid 1 onder (e) MRl aangegeven ratio, nl.: wezenlijke gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt, die niet merkenrechtelijk gemonopoliseerd mogen worden (vgl. nrs. 4.44 - 4.45 en 4.46.2), ligt hier een vraag die prejudiciële beantwoording door het HvJEU behoeft (zie dienaangaande par. 6 van deze conclusie). 5.48.5. Ook indien de uitsluitingsgrond 'door de aard van de waar bepaald' een uitleg in (zeer) beperkte zin zou krijgen, en de klacht van onderdeel IV.3 daarmee op zich gegrond zou kunnen zijn, is daarmee nog niet gezegd dat het onderdeel tot cassatie zou moeten Pagina 49 van 58
340
IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke
www.boek9.nl
leiden. Dan dient zich - naast de in nr. 5.47.5 onderkende vraag of de gedeeltelijke voldoening aan telkens een van meerdere subcriteria tóch kan resulteren in uitsluiting van merkenrechtelijke beschermbaarheid van de als merk geclaimde vorm nog de vraag aan wat de zelfstandige betekenis is van de uitsluitingsgrond 'door de aard van de waar bepaald', naast de - allicht ruimere - uitsluitingsgrond 'een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft' (vgl. nrs. 4.46.3 en 4.49.1 - 4.49.3), en of het bij de eerstbedoelde grond niet gaat om een (zelfstandige betekenis missend) species van de laatstbedoelde. Ook dit is een vraag die prejudiciële beantwoording door het HvJEU behoeft (zie dienaangaande par. 6 van deze conclusie). Afhankelijk van de beantwoording door het HvJEU kan blijken of Stokke c.s. bij verdere behandeling van onderdeel IV.3 belang zullen blijken te hebben. 5.49.1. Volgens onderdeel IV.4 miskent het hof in rov. 5.3 van het eindarrest dat de Tripp Trapp niet (louter) bestaat uit de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft, zodat ook die uitsluitingsgrond hier geen rol kan spelen. Geklaagd wordt dat het hof buiten beschouwing laat dat de(129) wezenlijke waarde van de stoel (in overwegende mate) is gelegen in de gebruiksfunctie, waartoe Stokke c.s. gesteld hebben dat de Tripp Trapp in de eerste plaats wordt gekocht als veilige, degelijke, duurzame en ergonomisch verantwoorde functionele stoel van een kind, en dat de fraaie vormgeving de waarde van het product beïnvloedt, maar niet de hoofdreden is waarom men het product aanschaft. 5.49.2. Voor zover het onderdeel klaagt dat het hof deze punten/stellingen buiten beschouwing zou hebben gelaten of zou hebben miskend, gaat het uit van een onjuiste lezing. Zoals bleek bij de bespreking van onderdeel IV.3, heeft het hof deze stellingname van Stokke c.s. juist onderkend (en zelfs onderschreven). 5.49.3. Daaraan doet m.i. niet af dat het hof deze (wel degelijk onderkende) eigenschappen geplaatst heeft in de categorie van de uitsluitingsgrond van de 'aard van de waar', Dat is mogelijk onjuist, zie nrs. 5.48.4 5.48.5, of kan misschien 'minder handig' blijken. De strekking van 's hofs onderkenning is echter onmiskenbaar dat linksom of rechtsom (via de 'aard van de waar' of via 'een wezenlijke waarde') deze - door Stokke c.s. zelf gestelde - eigenschappen meebrengen dat het gedeponeerde vormmerk hoe dan ook niet als geldig merk behoort te worden aanvaard. 5.49.4. Hoewel blijkens nrs. 5.49.2 - 5.49.3 gezegd zou kunnen worden dat ook onderdeel IV.4 feitelijke grondslag mist, wil ik daarin wel besloten zien liggen: de klacht dat met slechts met de vormeigenschappen veilig, degelijk, duurzame en ergonomisch verantwoorde functionaliteit een wezenlijke waarde gegeven wordt aan een product als een kinderstoel, en dat aan een kinderstoel als de Tripp Trapp een wezenlijke waarde nimmer gegeven zou kunnen worden door fraaie vormgeving. 5.49.5. (Gegrondbevinding van) de aldus gelezen klacht gaat uit van de juistheid van drie veronderstellingen:
(i) dat een product slechts één (overheersende) wezenlijke waarde zou kunnen hebben; (ii) dat een wezenlijke waarde bij een product als een kinderstoel nimmer in de fraaie vormgeving zou kunnen bestaan; (iii) dat een wezenlijke waarde bij een product als een kinderstoel altijd zou bestaan in: veiligheid, degelijkheid, duurzaamheid en ergonomisch verantwoorde functionaliteit. 5.49.6. Zoals in onderdeel 4.C van deze conclusie gebleken is, kan geenszins van de juistheid van deze veronderstellingen worden uitgegaan. Beoordeling veronderstelt vooreerst de beantwoording van vragen van uitleg van art. 3 lid 1 onder e MRl door het HvJEU. Zie dienaangaande par. 6 van deze conclusie. 5.50. De onderdelen IV.5 en IV.6 vormen een herhaling, in wat andere bewoordingen, van onderdeel IV.4. Mijn commentaar op onderdeel IV.4 is ook op deze onderdelen IV.5 en IV.6 van toepassing. 5.51.1. Onderdeel IV.7 klaagt nog over 's hofs oordeel in rov. 53 tussenarrest 2009 over het argument van Stokke c.s. dat de Tripp Trapp in de loop van de tijd zeer bekend is geworden bij het relevante publiek waardoor het publiek graag meer betaalt voor het 'originele' (merk-) product, en 's hofs oordeel dat deze waarde niet door het merkenrecht wordt beschermd. Volgens het onderdeel acht het hof ten onrechte het arrest HvJEG 20 september 2007 (Benetton/ G-Star) relevant, omdat het in de voorliggende (Tripp Trapp)zaak, anders dan in de Benetton/ G-Star-zaak, gaat om zuiver de waarde van de vorm als merk (hetgeen losstaat van de waarde van een aantrekkelijke vormgeving).(130) 5.51.2. Dit onderdeel kan niet tot cassatie leiden. Indien uitleg van art. 2.1 lid 2 BVIE respectievelijk art. 3 lid 1 sub e MRl blijkt mee te brengen dat de weigeringsgronden gelegen in de 'aard van de waar' en/of 'een wezenlijke waarde van de waar' níet aan de geldigheid van het onderhavige Stokke-vormmerk in de weg staan, is het argument van Stokke c.s. waarop het hof doelde (wegens overbodigheid) niet aan de orde, en hebben Stokke c.s. bij de bespreking daarvan geen belang. Indien even bedoelde uitleg blijkt te leiden tot het omgekeerde resultaat, dan kan het in het onderdeel bedoelde argument Stokke c.s. niet baten. De uitsluitingsgronden van art. 2.1 lid 2 BVIE respectievelijk art. 3 lid 1 sub e MRl zijn immers absoluut, (ook) in die zin dat eventuele verkrijging van (grotere) bekendheid of 'goodwill' van het als merk gedeponeerde teken (net als (zelfs) het verkrijgen van een daadwerkelijke onderscheidingsfunctie bij het publiek, zgn. inburgering), hetzij vóór, hetzij ná deponering respectievelijk inschrijving, aan de onbeschermbaarheid niet vermag af te doen.(131) 5.52.1. Onderdeel IV.8 klaagt dat het hof in rov. 52 van het tussenarrest 2009 en rov. 5.3 van het eindarrest de grenzen van de rechtsstrijd heeft overschreden door de weigeringsgrond 'aard van de waar' in aanmerking te nemen (al dan niet in combinatie met een andere weigeringgrond). In appel zou Hauck deze weigeringgrond niet hebben gesteld. In eerste aanleg Pagina 50 van 58
341
IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke
www.boek9.nl
daarentegen wel, maar het hof had dit niet mogen meenemen zonder overschrijding van het verbod van reformatio in peius, aangezien Stokke c.s. in een slechtere positie komen te verkeren als het oordeel van het hof over 'wezenlijke waarde' vernietigd zou worden, aldus het onderdeel. 5.52.2. Het hof is met juistheid (impliciet) ervan uitgegaan dat het verbod van reformatio in peius betrekking heeft op het dictum van de uitspraak en niet op de motivering ervan(132). In het dictum van haar vonnis van 4 oktober 2000 onder 28.11 verklaarde de rechtbank het onder depotnummer 915680 door Stokke Industri gedeponeerde merk nietig. Dit betekent dat het hof zonder overschrijding van de grenzen van de rechtsstrijd acht kon slaan op het beroep dat Hauck in eerste aanleg heeft gedaan op de aard van de waar (het hof verwijst in rov. 49 van het tussenarrest 2009 naar de pleitnota zijdens Hauck, p. 47, voorlaatste alinea) om partijen vervolgens in de gelegenheid te stellen zich o.m. over die weigeringgrond nader uit te laten. Het dictum van het eindarrest wijkt niet af van dat van het vonnis in eerste aanleg, nu het hof geoordeeld heeft dat de rechtbank het merk terecht nietig heeft verklaard (rov. 5.3 van het eindarrest). Het onderdeel stuit hierop af. Onderdeel V 5.53.1. Terwijl de rechtbank in het dictum van haar vonnis (onder 28.2) mede een bevel gericht op 'indirecte' auteursrechtinbreuk heeft toegewezen, heeft het hof dat alsnog afgewezen. Het hof overwoog hiertoe in rov. 42 van het tussenarrest 2009 onder meer dat de rechtbank deze eis had toegewezen zonder daarvoor enige motivering te geven, en in rov. 3.13 van het eindarrest: 'Nu de aan Hauck verweten handelingen directe auteursrechtinbreuk opleveren, kunnen deze niet tegelijkertijd als indirecte auteursrechtinbreuk worden aangemerkt. Gesteld noch gebleken is dat Hauck andere handelingen dreigt of dreigde te gaan verrichten'. Hiertegen richt zich onderdeel V met zes (sub)onderdelen. 5.53.2. Naar mijn mening faalt het gehele onderdeel V reeds bij gebrek aan belang. Stokke c.s. kunnen zich erover verheugen dat het hof 'de aan Hauck verweten handelingen' als 'directe auteursrechtinbreuk'(133) heeft aangemerkt, en klagen daarover (dan ook) niet in cassatie. In het principale cassatieberoep klaagt Hauck van haar kant niet over dit aspect van 's hofs arrest ('directe' dan wel 'indirecte' auteursrechtinbreuk). Kortom: Stokke c.s. hebben ten deze effectief gekregen wat zij willen, en vandaar het ontbreken van belang. 5.54. Ook overigens falen de klachten van onderdeel V. 5.55.1. Onderdeel V.1 (waarvan de eerste volzin slechts een inleiding bevat) klaagt over miskenning door het hof dat het feit dat Hauck directe auteursrechtinbreuk pleegt, niet noodzakelijkerwijs betekent dat Hauck niet ook indirecte auteursrechtinbreuk kan plegen, en dat het hof dus een onjuiste maatstaf hanteert.
5.55.2. Het onderdeel kan m.i. reeds niet opgaan omdat het niet aangeeft wat onder 'indirecte auteursrechtinbreuk' (geen wettelijk begrip) verstaan zou moeten worden. Voor zover Stokke c.s. daarmee bedoelen wat in onderdeel V.2 wordt aangeduid, zal bij de bespreking daarvan blijken dat van een miskenning als in onderdeel V.1 bedoeld geen sprake is. 5.56.1. Volgens onderdeel V.2 hebben Stokke c.s. gesteld 'dat Hauck auteursrechtinbreuk medepleegt en onrechtmatig handelt door structureel de inbreuk door derden (detaillisten en groothandels) te bevorderen, daar ook van te profiteren en te weten dat zij die inbreuk bevorderde'(134). Het hof zou aan deze essentiĂŤle stellingen van Stokke c.s. zijn voorbijgegaan. 5.56.2. Wat het door Stokke c.s. gestelde 'medeplegen' van auteursrechtinbreuk betreft, heeft het hof in rov. 3.13 van het eindarrest rechtens juist geoordeeld dat dit valt onder directe inbreuk. 5.56.3. Wat het door Stokke c.s. gestelde onrechtmatig handelen door structureel de inbreuk door derden (detaillisten en groothandels) te bevorderen, daarvan te profiteren en te weten dat zij die inbreuk bevorderde betreft, heeft het hof in rov. 3.13 van het eindarrest kennelijk geoordeeld dat dit een en ander niets anders is dan hetgeen samenviel met de door Hauck gepleegde directe auteursrechtinbreuk; en dat - omgekeerd - met een bevel tot het staken van directe inbreuk ook een einde komt aan het hier door Stokke c.s. bedoelde daarmee samenvallende onrechtmatig handelen. Het hof heeft om die reden klaarblijkelijk geoordeeld dat Stokke c.s. bij het gevorderde afzonderlijke bevel gericht op 'indirecte' auteursrechtinbreuk geen, althans onvoldoende belang hebben. Dat oordeel is begrijpelijk. Als een fabrikant directe auteursrechtinbreuk inbreuk pleegt door het vervaardigen van verveelvoudigingen en het openbaar maken van die verveelvoudigingen (art. 13 en 12 Aw), verricht hij zodanig 'openbaar maken' in de regel nu juist door derden (detaillisten en groothandels) te beleveren, waarbij hij als er directe auteursrechtinbreuk blijkt te zijn - inderdaad kan of moet weten dat die derden (detaillisten en groothandels) zich op hun beurt ook weer aan auteursrechtinbreuk schuldig (gaan) maken, en waarbij hij (de fabrikant) normaliter profijt heeft van het zaken doen met deze derden (anders begon de fabrikant er niet aan). En: aan dit alles pleegt ook een einde te komen door een bevel tot het staken van directe inbreuk. Er kĂşnnen omstandigheden zijn dat (gevreesd moet worden dat) dit laatste niet gebeurt. Daar heeft het hof ook rekening meegehouden, maar het heeft vervolgens in rov. 3.13 overwogen: 'Gesteld noch gebleken is dat Hauck andere handelingen dreigt of dreigde te gaan verrichten.' Tegen die deeloverweging is geen klacht gericht. 5.56.4. Per saldo komt onderdeel V.2 op tegen een oordeel dat niet getuigt van een onjuiste rechtsopvatting en dat alleszins begrijpelijk is. 5.57.1. De onderdelen V.3 t/m V.6 lenen zich voor gezamenlijke bespreking. Stokke c.s. bestrijden het Pagina 51 van 58
342
IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke
www.boek9.nl
oordeel van het hof dat 'veeggrief 5' van Hauck in zoverre doel treft, als rechtens onjuist en/of onbegrijpelijk en voeren daartoe, kort samengevat, aan: - (V.3) veeggrief 5 is niet toereikend om de beslissing op grond van indirecte auteursrechtinbreuk onder de reikwijdte van het hoger beroep te doen vallen; - (V.4) veeggrief 5 kwalificeert niet als een behoorlijk naar voren gebrachte kenbare grief; - (V.5) het hof heeft aan veeggrief 5 een onbegrijpelijke uitleg gegeven; - (V.6) de overweging is innerlijk tegenstrijdig met rov. 43 van het tussenarrest, waar het hof vaststelt dat veeggrief 5 zich alleen richt tegen hetgeen de rechtbank heeft overwogen in rov. 1-10 en 13-20, waar met geen woord over indirecte auteursrechtinbreuk wordt gesproken. 5.57.2. Wat betreft de toereikendheid van 'veeggrief 5' voeren Stokke c.s. aan dat de grief onvoldoende is gespecificeerd en daarom geen zelfstandige betekenis heeft, nu bijzondere omstandigheden die dat anders zouden maken (zoals dat ge誰ntimeerde de veeggrief op een bepaalde manier opvat en erop ingaat) hier niet aan de orde zijn. Stokke c.s. verwijzen in de s.t. (nrs. 4.1574.158) naar o.m. Asser Procesrecht 4/Bakels, Hammerstein & Wesseling-van Gent (2009), nrs. 118 en 119. Daar is inderdaad te lezen dat een veeggrief als 'ten onrechte heeft de rechtbank de vordering toegewezen' in de regel niet aan de eisen van het grievenstelsel voldoet en cassatie volgt wanneer het hof een dergelijke klacht aangrijpt om een kennelijk gewenste beslissing te bereiken. De auteurs vermelden t.a.p. evenwel ook (zie het slot van nr. 118(135)) dat naar rechtspraak van de Hoge Raad het van de omstandigheden afhangt of een verwijzing in het beroepschrift naar de stellingen in eerste aanleg voldoende is. Het is dus juist dat de letterlijke bewoordingen van een grief relevant zijn voor de beoordeling van de (on)deugdelijkheid ervan, maar dat is op zichzelf niet voldoende: de bewoordingen dienen vervolgens te worden beoordeeld in het licht van hetgeen partijen over en weer ten overstaan van de rechtbank hebben gesteld. 5.57.3. Op het punt van de indirecte auteursrechtinbreuk is dat bijzonder weinig. Zoals het hof in rov. 42 van het tussenarrest en Hauck bij toelichting heeft aangegeven (s.t. p. 47) hebben Stokke c.s. in het geheel niets aangevoerd ter adstructie van haar vordering ter zake van indirecte auteursrechtinbreuk. Het hof heeft onder deze omstandigheden (zie letterlijk in deze zin rov. 42 van het tussenarrest 2009, vierde volzin) 'veeggrief' 5 toereikend (gemotiveerd) geacht om de relevante beslissing van de rechtbank onder de reikwijdte van het hoger beroep te doen vallen. Hieruit kan m.i. worden afgeleid dat het hof, mede door het gebruik van aanhalingstekens, zich ervan heeft vergewist dat de bewoordingen van de grief op het eerste gezicht ontoereikendheid opleveren, maar in het licht van het partijdebat en van de bewoordingen van het dictum van het vonnis van 4 oktober 2000 heeft aangenomen dat de grief niettemin toereikend en kenbaar is en naar
behoren is aangevoerd. Dit oordeel, dat aan de feitenrechter is voorbehouden en in cassatie slechts marginaal kan worden getoetst, geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk. Onderdelen V.3 t/m V.5 treffen daarom geen doel. Onderdeel V.6 slaagt evenmin, aangezien de rechtbank in het dictum onder rov. 28.2 van het vonnis van 4 oktober 2000 tot uitdrukking heeft gebracht dat het zowel directe als indirecte auteursrechtinbreuk in gedachte heeft gehad, waarmee de overwegingen van de rechtbank over auteursrechtinbreuk in rov. 10, anders dan het onderdeel veronderstelt, niet anders gelezen kunnen worden dan dat zij mede betrekking hebben op indirecte auteursrechtinbreuk, zoals het hof ook heeft gedaan. Voorwaardelijk onderdeel VI 5.58.1. Onderdeel VI is voorwaardelijk voorgesteld, nl. voor het geval enig onderdeel van het principale cassatieberoep gegrond zou worden bevonden. 5.58.2. Hoewel mijn conclusie in het principale beroep strekt tot verwerping daarvan, zal ik niettemin op het voorwaardelijke onderdeel VI ingaan. 5.58.3. Het is gericht tegen de rov. 1.2 t/m 1.6 van het eindarrest. Het is daarmee ook gericht tegen daarin door het hof 'tot de zijne gemaakte' overwegingen van het 'Fikszo-arrest' van 30 juni 2009, waarnaar het hof in zijn tussenarrest van 17 november 2009 (rov. 9) 'voor de beschermingsomvang van het auteursrecht op de TRIPP TRAPP-stoel' had verwezen en partijen in de gelegenheid gesteld om zich hierover bij akte nader uit te laten. 5.58.4. Ik herinner aan mijn opmerkingen in nrs. 5.3.1 5.3.3 over het eveneens bij de Hoge Raad (onder rolnr. 11/00447) aanhangige beroep tegen dat arrest van zowel Stokke c.s. (principale eisers) als Fikszo BV en H3 Products BV (incidentele eiseres), in welke zaak ik heden eveneens concludeer. 5.58.5. Ik teken aan dat de (voorwaardelijk incidentele) cassatieklachten van Stokke c.s. in de onderhavige zaak tegen Hauck enerzijds, en de (principale) cassatieklachten van Stokke c.s. in die zaak met rolnr. 11/00447 tegen (inhoudelijk) dezelfde overwegingen van het hof anderzijds, niet steeds inhoudelijk corresponderen. 5.59. Onderdeel VI.1 bevat slechts een inleiding. 5.60.1. Ik zie aanleiding nu eerst onderdeel VI.4 te bezien. Het oordeel klaagt over 's hofs oordeel in (het slot van) rov. 1.2, dat de overwegingen van (hetzelfde) hof in het (Stokke/) Fikszo-arrest (tussenarrest van 30 juni 2009) 'ook door Stokke c.s. in hun "akte na tussenarrest van 17 november 2009" als feitelijk en rechtens juist worden onderschreven'. Volgens het onderdeel is dit oordeel onvoldoende gemotiveerd, want onbegrijpelijk en/of innerlijk tegenstrijdig. Uit het door Stokke c.s. ten processe gestelde volgt niet alleen dat de Tripp Trapp in zijn geheel (als samenstel van een legio ontwerpkeuzes van de maker) een intellectuele schepping is en [verweerder 3] bij het ontwerpen van het werk vrije en creatieve keuzes heeft gemaakt, maar dat dit ook geldt voor de vormgeving van de verschillende afzonderlijke bestanddelen. Ook daar zijn Pagina 52 van 58
343
IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke
www.boek9.nl
vrije en creatieve keuzes gemaakt die steeds niet of anders gemaakt hadden kunnen worden(136). Volgens het onderdeel gaat het hof ten onrechte aan deze essentiële stellingen voorbij. 5.60.2. Lezing van de 'akte na tussenarrest van 17 november 2009' zijdens Stokke c.s. leert dat zij daarin weldegelijk de criteria als door het hof aangelegd in 'Stokke/Fikszo' als 'rechtens en feitelijk juist' hebben onderschreven. Dat blijkt niet alleen uit het kopje boven nrs. 6 e.v., maar het blijkt ook uit de inhoud van dit processtuk. Daarin is ook geen enkel voorbehoud te vinden voor bezwaren in de zin van het nu voorliggende onderdeel VI.4. 5.60.3. Dit brengt mee dat onderdeel VI.4 niet ontvankelijk geoordeeld moet worden, gelet op art. 399 Rv.(137) 5.60.4. Hetzelfde geldt, naar blijken zal, voor nog meer onderdelen waarin bezwaren worden ontwikkeld tegen (de criteria van) het 'Fikszo-arrest', welke bezwaren geredelijk naar voren hadden kunnen worden gebracht in de akte na het tussenarrest van 2009, waartoe het hof uitdrukkelijk gelegenheid had geboden, maar waarvan Stokke c.s. geen gebruik gemaakt hebben. 5.61. Om de zojuist aangegeven reden is ook onderdeel VI.2, gericht tegen rov. 1.2 van het eindarrest in verbinding met art. 13 van het 'Fikszo-arrest' (over de twee door het hof in de Tripp Trapp onderkende auteursrechtelijk beschermde trekken) niet ontvankelijk.(138) 5.62. Voor zover onderdeel VI.3 voortbouwt op onderdeel VI.2, deelt het het lot daarvan. Voor zover het niet daarop voorbouwt, faalt het omdat het niet aangeeft tegen welk onderdeel van het bestreden arrest het is gericht, en dus niet voldoet aan art. 407 Rv. 5.63. Ook voor onderdeel VI.5, gericht tegen rov. 1.3 van het eindarrest in verbinding met art. 16 van het 'Fikszo-arrest' (over de toepasselijkheid van het totaalindrukkencriterium) moet gelden dat het niet ontvankelijk is op de in nrs. 5.60.3 en 5.60.4 aangegeven grond.(139) 5.64. Onderdeel VI.6 deelt het lot van onderdeel VI.5. 5.65.1. Onderdeel VI.7 klaagt over de rov. 1.4 t/m 1.6 van het eindarrest, waarin het hof te zeer de nadruk zou leggen op één punt van verschil (tussen de Alpha en Beta stoelen enerzijds en de Tripp Trapp anderzijds), namelijk de vorm van de staanders. Het hof heeft de aard en omvang van de door Stokke (verder) gestelde overeenstemmende ontwerpelementen (geheel) buiten de beoordeling gelaten. Het onderdeel noemt er negen (onder (a) t/m (h) en (k), en verwijst naar desbetreffende stellingen bij inleidende dagvaarding, nr. 7, MvA, nrs. 37-44, akte na tussenarrest van 17 november 2009, nrs. 19-22). 5.65.2. Het onderdeel faalt wegens verkeerde lezing en bij gebrek aan belang. Het hof heeft in rov. 1.4 t/m 1.6 van het eindarrest onderzocht of een of twee door Hauck benadrukte verschillen aanleiding gaven om te oordelen dat sprake was een voldoende van de Tripp Trapp afwijkende totaalindruk. In rov. 1.6 komt het hof per saldo tot het oordeel dat zulks niet het geval is. Onder deze omstandigheden had het hof geen
aanleiding, en hadden Stokke c.s. geen belang bij beoordeling van andere punten van overeenstemming. Het onderdeel geeft ook geen reden aan waarom Stokke c.s. dat belang (toch) wél zouden hebben. 5.66.1. Onderdeel VI.8 klaagt dat het hof zou hebben miskend dat bij de beoordeling van de inbreukvraag in gedachten dient te worden gehouden dat de nadruk dient te liggen op de punten van overeenstemming en niet op de punten van verschil. Het onderdeel verwijst naar de arresten Decaux/Mediamax en Bigott/Doucal van de Hoge Raad. 5.66.2. Een regel dat de feitenrechter bij de beoordeling van een inbreukvraag meer nadruk zou dienen te leggen op de punten van overeenstemming en niet op de punten van verschil is niet te vinden in HR 29 december 1995, NJ 1996, 546 (Decaux/Mediamax), om niet te zeggen: integendeel (in de zin dat het juist niét aankomt op 'optellen en aftrekken')(140). Zij ligt evenmin besloten in andere rechtspraak van de Hoge Raad over Nederlands auteursrecht. Voor zover zo'n regel besloten ligt in het door Stokke c.s. aangehaalde arrest HR 16 april 1999 (Bigott/Doucal)(141), zij opmerkt dat het daar niet ging om auteursrecht, maar om Arubaans merkenrecht: zie rov. 3.6-3.7 van dat arrest (een dienovereenkomstige regel in het Europees geharmoniseerde merkenrecht is mij niet bekend). 5.67. Onderdeel VI.9 deelt het lot van onderdeel VI.7. 6. Vragen van uitleg Aan het Hof van Justitie van de EU zouden de volgende vragen van uitleg kunnen worden voorgelegd:(142) 1. Gaat het bij de weigerings- of nietigheidsgrond van art. 3 lid 1, aanhef en onder e (i) van de Richtlijn 89/104, zoals gecodificeerd in Richtlijn 2008/95, te weten dat (vorm)merken niet uitsluitend mogen bestaan uit een vorm die door de aard van de waar bepaald wordt, om: (a) een vorm die voor de functie van de waar onontbeerlijk is, waarbij onontbeerlijk verstaan moet worden als: afwezigheid van een (realistisch) alternatief?; of is daarvan reeds sprake (b) in geval van een of meer (wezenlijke) gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt; of (c) geldt een nog andere uitleg? 2. Voor zover het antwoord op vraag 1 geheel of gedeeltelijk zou blijken samen te vallen met het antwoord op vraag 3, in hoeverre zijn de antwoorden op de vragen 4 t/m 6 van belang voor de (nadere) uitleg van de in vraag 1 bedoelde uitsluitingsgrond? 3. Gaat het bij de weigerings- of nietigheidsgrond van art. 3 lid 1, aanhef en onder e (iii) van de Richtlijn 89/104, zoals gecodificeerd in Richtlijn 2008/95, te weten dat (vorm)merken niet uitsluitend mogen bestaan uit een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft, om het motief (of de motieven) voor de aankoopbeslissing voor het in aanmerking komende publiek? Pagina 53 van 58
344
IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke
www.boek9.nl
4. Is van 'een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft' in de zin van even bedoeld voorschrift (a) slechts sprake indien die vorm moet worden aangemerkt als de voornaamste, of overheersende waarde in vergelijking tot andere waarden (zoals bij kinderstoelen het geval kan worden geacht met eigenschappen als: veilig, degelijk, duurzaam, comfortabel en deugdelijk, en (daarom) pedagogisch en ergonomisch verantwoord), of (b) kan daarvan ook sprake zijn, indien naast die voornaamste, of overheersende waarde in vergelijking tot andere waarden, eveneens als wezenlijk aan te merken waarden van die waar bestaan (zoals bij kinderstoelen het geval kan worden geacht met: het design (esthetische aantrekkelijkheidswaarde, aantrekkelijk uiterlijk, fraaie vormgeving e.d.))? 5. Is voor de beantwoording van vraag 4 beslissend de opvatting van de meerderheid van het in aanmerking komende publiek, of kan de rechter oordelen dat reeds de opvatting van een deel van het publiek volstaat om de betrokken waarde als "wezenlijk" in de zin van voormelde bepaling aan te merken? 6. Indien het antwoord of vraag 5 luidt in laatstbedoelde zin, welke eis dient dan aan de omvang van het betrokken deel van het publiek te worden gesteld? 7. Laat het systeem van art. 3 lid 1, aanhef en onder e van de Richtlijn 89/104, zoals gecodificeerd in Richtlijn 2008/95, toe dat de bevoegde instantie, gelet op die ratio van art. 3 lid 1 sub e MRl en het daarin nagestreefde algemeen belang, kan oordelen dat de gedeeltelijke voldoening aan telkens een van meerdere subcriteria tóch kan resulteren in uitsluiting van merkenrechtelijke beschermbaarheid van de als merk geclaimde vorm? 7. Conclusie Mijn conclusie strekt ertoe dat de Hoge Raad, alvorens verder te beslissen, het Hof van Justitie van de Europese Unie zal verzoeken over vragen van uitleg van Richtlijn 89/104/EEG (geconsolideerde versie: 2008/95/EG) als bedoeld in par. 6 van deze conclusie uitspraak te doen, en het geding zal schorsen totdat het Hof van Justitie naar aanleiding van dat verzoek uitspraak zal hebben gedaan.
1 Ter voorkoming van eventueel nodeloos tijdverlies geef ik de volgende leeswijzer mee. In de drie conclusies in de zaken met rolrns. 11/00447, 11/02739 en 11/04114 zijn de nrs. 4.1 - 4.40 identiek, behoudens toespitsingen op elke afzonderlijke zaak in de nrs. 4.24 en 4.30 (en een nr. 4.1.3 alléén in de onderhavige conclusie met rolnr. 11/04114). 2 Ontleend aan rov. 1 van het ten deze niet bestreden tussenarrest van het hof van 13 oktober 2005. 3 LJN AK4359, BIE 2001, nr. 78, p. 363 IER 2000, nr. 67, p. 319. 4 Blijkens mededeling ter rolle van 5 juni 2003 is Jakotrade BV failliet verklaard. De curator heeft het geding niet van Jakotrade BV overgenomen.
5 IEPT 20091117. 6 LJN BQ6773, IER 2012, nr. 3, p. 11 m.nt. Seignette. 7 Toevoeging A-G: dit is het arrest waarvan onder rolnr. 11/00447 eveneens cassatieberoep aanhangig is en waarin ik heden (5 oktober 2012) eveneens concludeer. 8 De cassatiedagvaarding is betekend op 31 augustus 2011. 9 In het document wordt gedupliceerd in het principale beroep en gerepliceerd in het incidentele beroep. 10 Vgl. Spoor/Verkade/Visser, Auteursrecht (2005), § 1.15, p. 19. Hierna geciteerd als: SVV (2005). 11 Vgl. bijv. Van Lingen, Auteursrecht in hoofdlijnen, 6e druk (2007), p. 53, SVV (2005), § 3.4-3.5 en 3.143.15. Zie over geurcombinaties het in nr. 4.6.3 te vermelden arrest van HR 16 juni 2006 (Kecofa/Lancôme). 12 Vgl. evenwel het uit 1985 stammende art. 45a in het hoofdstuk over filmwerken, waar gesproken wordt over een 'bijdrage van scheppend karakter'. 13 Vgl. - naast de bekende handboeken met verwijzingen - het recente artikel van Hugenholtz, Works of literature, science and art, in: Hugenholtz/ Quaedvlieg/ Visser, A century of Dutch Copyright Law, Auteurswet 1912 - 2012, DeLex Amsterdam 2012 p. 33-55. 14 HR 27 januari 1961, NJ 1962, 355 m.nt. HB (Explicator). 15 LJN ZC0104, NJ 1991, 608 m.nt. DWFV, AA 41 (1992) 1, p. 31 m.nt. HCJ, AMI 1991, p. 177 m.nt. JHS, CR 1991, p. 84 m.nt. Hugenholtz, IER 1991, nr. 38, p. 96 m.nt. FWG. 16 Na verwijzing is feitelijk alsnog geoordeeld dat de trefwoordenverzameling aan de door de HR geformuleerde eisen voldeed: Hof 's-Gravenhage 1 april 1993, NJ 1994, 58, AMI 1993, p. 134 m.nt. HCJ, CR 1993, p. 165 m.nt. PBH, IER 1993, nr. 16, p. 82. 17 NJ 2007, 37, AMI 2006, p. 153 m.nt. Quaedvlieg, IER 2006, nr. 39, p. 140. 18 LJN AU8940, NJ 2006, 585 m.nt. JHS, AMI 2006, p. 161 m.nt. Quaedvlieg, IER 2006, 54, p. 201, AA 2006, p. 821 m.nt. Hugenholtz. 19 LJN BC2153, NJ 2008, 556 m.nt. EJD, AMI 2008/5, nr. 12, p. 136 m.nt. Senftleben, IER 2008, nr. 58, p. 227 m.nt. Seignette, AA 2008, p. 819 m.nt. Hugenholtz. 20 In 2006 overgebracht naar (titel III) van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (Merken en tekeningen of modellen), afgekort BVIE. 21 Vgl. nader SVV (2005), § 3.38 (waaraan dit nr. ontleend is), met verwijzingen. 22 NJ 1987, 880, AMI 1986, p. 13, BIE 1986, nr. 15, p. 55. 23 NJ 1987, 881 m.nt. LWH, AMI 1987, p. 78 m.nt. JHS, BIE 1987, nr. 49, p. 196 m.nt. Ste., IER 1987, nr 40, p. 70 (met ill.), AA 1987, p. 717 (met ill.) m.nt. H. Cohen Jehoram. 24 NJ 1988, 376, BIE 1988, nr. 49, p. 170. Zie ook de volgende voetnoot.
Pagina 54 van 58 345
IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke
www.boek9.nl
25 In het BenGH-arrest stond hier 'karakter', maar dat moest volgens de HR gelezen worden als 'stempel': rov. 2, tweede alinea van het arrest van 15 januari 1988. 26 Art. 21 BTMW is overigens per 1 december 2003 vervallen. 27 NJ 1997, 293 m.nt. Gielen (Zoontjens/Kijlstra). 28 LJN AB2391, NJ 2001, 602 m.nt. DWFV, AMI 2001, nr. 15, p. 111 (met ill.) m.nt. Hugenholtz, IER 2001, nr. 41, p. 227 (met ill.) m.nt. HMHS. 29 In vergelijking tot de motiveringseisen volgens het Van Dale/Romme-arrest (maar dat was een bodemgeschil). 30 De HR kon in deze spellen-zaak ook wijzen op tardieve argumentatie in cassatie op het stuk van technische gebruiksvoordelen e.d.: vgl. bijv. rov. 3.5.3. 31 LJN AX3171, NJ 2006, 493, AMI 2006, p. 220 m.nt. Koelman, IER 2006, nr. 84, p. 300 (Timans/ Haarsma c.s.). 32 Bouwkundige werken worden in art. 10, lid 1 onder 8o Aw afzonderlijk genoemd, maar m.i. is er geen relevant verschil met werken als bedoeld in art. 10, lid 1 onder 11o Aw. 33 HR 8 september 2006. LJN AV3384, NJ 2006, 492, BIE 2007, nr. 7, p. 41, IER 2006, nr. 93, p. 294. 34 [Voetnoot hier niet overgenomen.] 35 [Voetnoot hier niet overgenomen.] 36 [Voetnoot hier niet overgenomen.] 37 LJN BK1599, RvdW 2010, 223. 38 Citaat uit SVV (2005), § 3.10 (voetnoten hier niet overgenomen). 39 Citaat uit SVV (2005), § 4.8. 40 Vgl. bijv. het oordeel in de spijkerbroekenzaak GStar/Benetton, vermeld in nr. 3.9.5. 41 NJ 1979, 339 m.nt. LWH. 42 HR 29 november 2002, LJN AE8456, NJ 2003, 17, AMI 2003, nr. 1, p. 15 m.nt. D.J.G. Visser, IER 2003, nr. 17, p. 93 m.nt. FWG, NTBR 2003/4, p. 224 m.nt. Quanjel-Schreurs (Wassenaar (Accordo) / Tros). Vgl. ook Gielen, De totaalindruk in het auteursrecht, IER 2004, nr. 55, p. 255. 43 In het verlengde van het chronologisch eerdere arrest Decaux/Mediamax: zie hierna 4.13.1. 44 Als bedoeld in HR 21 februari 1992, NJ 1993, 164 m.nt. JHS (Barbie). 45 Daaraan kan niet afdoen dat rov. 3.5 in fine rept van 'een zelfstandig werk' en niet van de art. 13-riedel 'een nieuw, oorspronkelijk werk'. Daarover ging het niet in het Una Voce Particolare-arrest. 46 Vgl. rov. 91 van het - hierna nog ter sprake komende Painer-arrest van HvJEU 2011. Een leerzame beschouwing over foto's als 'werken' is ook te vinden in de conclusie van de A-G Asser voor HR 1 juni 1990, NJ 1991, 377 (Lamoth/Kluwer; stilist). 47 Vgl. de inzet van de zaak Heertje/Hollebrand. 48.LJN ZC1942, NJ 1996, 546 m.nt. DWFV; zie ook Quaedvlieg, AMI 1996, p. 195. 49 Vgl. SVV (2005), § 4.9; Gielen, De totaalindruk in het auteursrecht, IER 2004, nr. 55, p. 255. 50 Ik onderken dat het gebruik van deze terminologie (kleinere vs. ruimere beschermingomvang) in de octrooirechtelijke en merkenrechtelijke context in de
afgelopen decennia niet alleen is ingeslopen, maar daar zelfs tot het juridisch acquis is gaan behoren. 51 Vgl. Grosheide, 'Zwakke werken. Een pleidooi voor een merkenrechtelijke benadering van de inbreukvraag in het auteursrecht', in: Intellectuele eigenaardigheden, Opstellen aangeboden aan mr. Theo R. Bremer (1998), p. 126 (132). 52 Zie eerder de CPG, nrs. 4.8 t/m 4.8.4 in de zaak leidend tot HR 2 september 2011, nr. 09/04977, LJN BQ3894 (G-Star/Bestseller Retail). Door de Hoge Raad beslist met toepassing van art. 81 RO. 53 Bij de categorie 'werken van toegepaste kunst' (art. 10 lid 1, sub 11o Auteurswet) is per definitie sprake van functionele elementen, vgl. nr. 4.11.1. 54 Vgl. in deze zin bijv. SVV (2005) § 4.8, p. 158 e.v. 55.NB: de A-G spreekt hier over modellen in de auteursrechtelijke context. 56.De A-G verwijst hier naar het arrest Heertje/Hollebrand. 57.De A-G verwijst hier andermaal naar het arrest Heertje/Hollebrand. 58 DeLex, Amsterdam (2011), p. 15. 59 Zie bijv. SVV (2005), § 4.9. 60 Vgl. ook nr. 4.13.7. Zo'n standpunt lijkt geïnspireerd door bepaalde evoluties in het merkenrecht, maar het laat zich m.i. niet overplanten naar het auteursrecht. 61 Dat is gezien de jaartallen van de arresten al onwaarschijnlijk. 62 Doorgaans met alleen de 'roepnaam'. 63 Er kan nog gewezen worden op de (alle IE-rechten, en dus ook het auteursrecht omvattende) Handhavingsrichtlijn (2004/48/EG) van 29 april 2004, Pb. L 157/45. 64 In de Volgrecht-richtlijn is de constructie een andere: in art. 2 lid 1 noemt de kunstwerken waarop het volgrecht van toepassing limitatief op (vgl. punt 21 van de considerans). Bouwwerken en werken van toegepaste kunst worden daarbij niet genoemd. 65 Hetzelfde staat in punt 33 van de considerans respectievelijk art. 96 lid 2 van de Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen, Pb 2002, L 3/1, in werking getreden op 6 maart 2002 (de 'Gemeenschapsmodellenverordening' of 'GModVo'). 66 Ingeschreven overeenkomstig de GModVo of een (geharmoniseerde) nationale modellenwet resp. (voor de Benelux) het BVIE. 67 C-168/09, LJN BP3418, RvdW 2011, 355. 68 In het genoemde arrest Flos/Semeraro kwamen deze niet aan de orde, omdat dáárover geen vragen waren gesteld. Aan rov. 21 van het arrest valt te ontlenen dat voor de vraagstellende rechter gegeven was dat 'de lamp Arco' van de eiser aan de voorwaarden voor auteursrechtelijke bescherming voldeed, en evenzo dat het object van de gedaagde zonder meer viel binnen de grenzen van de beschermingsomvang ('alle stilistische en esthetische kenmerken ervan slaafs nabootste'). 69 C-393/09, Jur. 2010, p. I-13971. In Nederland gepubliceerd in NJ 2011, 289 m.nt. Hugenholtz, AMI 2011, nr. 6, p. 95 m.nt. Van Rooijen, Computerrecht 2011, nr. 35, p. 74 m.nt. Krikke. Pagina 55 van 58
346
IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke
www.boek9.nl
70 C-5/08, Jur. 2009, p. I-6569. In Nederland gepubliceerd in NJ 2011, 288 m.nt. Hugenholtz onder nr. 289, AMI 2009, nr. 20, p. 198 m.nt. Koelman, IER 2009, nr. 78, p. 318 m.nt. Grosheide. 71 Vgl. ook de uitwerking in rov. 45-48, hieronder aangehaald in nr. 4.38.1. 72 In nr. 4.38.1 zal ik nog ingaan op tussenliggende overwegingen. 73 Voor vindplaatsen zie voetnoot 69. 74 Zaak C-145-10. In Nederland gepubliceerd in AMI 2012, nr. 6, p. 66 m.nt. Van Eechoud, IER 2012, nr. 16, p. 143 m.nt. SJS en PGFAG, Mediaforum 2012, nr. 8, p. 100 m.nt. Rörsch. 75 NJ 2011, 289. 76 Waaraan uiteraard ontelbare commentaren (vermeerderd na het Painer-arrest), al dan niet op internet, zouden kunnen worden toegevoegd. 77 Voetnoot van Hugenholtz: F.W. Grosheide, IER 2009/6, p. 78 e.v. Meer begrip voor de opvatting van het Hof toont Speyart, 'Infopaq: het werkbegrip geharmoniseerd?', NTER 2009/10, p. 335-342. 78 Hugenholtz verwijst naar: D.J.G. Visser, '[E] ingehaald door Infopaq', B9 8122. 79 Zie hierboven nr. 4.6.4. In deze zin ook Speyart, a.w. (voetnoot 77). 80 Zie hierboven nrs. 4.7.2 en 4.8.1. 81 Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (nadien 'geconsolideerd' in Richtlijn 2008/95/EG). 82 Dit blijkt uit art. 28, leden 1 en 2 BVIE (a contrario) en (duidelijker) uit art. 3 lid 3 MRl. 83 In de arresten a quo heeft het hof aan de problematiek van deze uitsluitingsgronden ampele (algemene) beschouwingen gewijd, die merendeels ook niet met cassatieklachten worden bestreden: zie de (hierboven geciteerde) rov. 49-53 van het tussenarrest 2009 en rov. 5.3 van het eindarrest. In hetgeen volgt bouw ik mede daarop voort; maar om vermenging met een bespreking van de cassatieklachten (die volgt in nrs. 5.44.1 - 5.52.2) te voorkomen, schrijf ik hier toch 'mijn eigen verhaal'. 84 Daarover ging (ook) niet het arrest van HvJEG van 20 september 2007 (Benetton/G-Star): zie hierna nr. 4.52 en voetnoot 106. 85 In art. 3 lid 1 onder (e) MRl en in art. 7 lid 1 onder (e) GMVo is dit de tweede van de drie uitsluitingsgronden; in art. 2.1 lid 2 BVIE de derde van de drie. 86 Nr. C-299/99, Jur. p. I-5475, NJ 2003, 481 m.nt. JHS, BIE 2003, nr. 89, p. 547 m.nt. AAQ, IER 2002, nr. 42, p. 251 m.nt. FWG, AA 2003, p. 41 m.nt. ChG. 87 In die zin, als ik goed zie, ook Gielen (red.), Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, 10e druk (2011), nr. 278, p. 239; Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, Industriële eigendom, Deel 2 Merkenrecht (2008), nr. 5.5.6.1, p. 130; Ströbele e.a., Markengesetz, Kommentar, 10. Aufl. (2012), § 3, Randnr. 93.
88 In dezelfde zin HvJEU 14 september 2010 (C-48/09 P; Lego Juris/BHIM en Mega Brands), rov. 83 in verbinding met rov. 55-60. 89 Quaedvlieg, Auteursrecht op techniek, diss. 1987. 90 Vgl. ook nr. 4.45. 91 Vgl. Gielen (red.), Kort begrip (a.w. 2011), nr. 278, p. 239. 92 Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, a.w. 2008, nr. 5.5.7, p. 134-135. 93 Von Kapff, in Gielen/Von Bomhard (eds.), Concise European Trade Mark and Design Law (2011), CTMR, art. 7, note 8(e). 94 Braun, Précis des Marques, 4e éd., Bruxelles 2004, nr. 76, p. 93. 95 Fezer, Markenrecht, 4. Auflage (2009), § 3 MarkenG, Randnr. 652, p. 422. 96 [Verwijzingen naar vier BGH-uitpraken 20012010]. 97 Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Auflage (2010), § 3, Randnr. 47 en 48, p. 47. 98 Ströbele e.a., a.w. (2012), § 3, Randnr. 100, p. 104105. 99 Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names, 15th edition (2011), nr. 8-174, p. 243. 100 Vgl. hierboven nr. 4.46.2. 101 Kerly, a.w. 2011, nr. 8-181, p. 244: 'Of the three provisions, the purpose and scope of this one is the most obscure'. 102 Conclusie van 14 oktober 2011 in zaak 10/02367, LJN BT 8460. 103 HR 23 december 2012, 10/02367, LJN BT 8460, NJ 2012, 23, IER 2012, nr. 29, p. 258. 104 BenGH 23 december 1985, NJ 1986, 258 m.nt. LWH, BIE 1986, nr. 54, p. 208 m.nt. vNH. 105 BenGH 14 april 1989, NJ 1989, 834 (Burberrys I). 106 HvJEG 20 september 2007, C-371/06, Jur. 2007, p. I-7709, IER 2007, nr. 99, p. 380 m.nt. QuanjelSchreurs, NJ 2010, 40 m.nt. ChG onder nr. 41. 107 In nr. 3.51.7 van de conclusie in Trianon/Revillon kon ik wat de literatuur betreft wijzen op een onderkenning door Ingerl/Rohnke, a.w. 2010, § 3, Randnr. 59, p. 50, van de mogelijkheid (daar aan de hand van het voorbeeld van een Design-vaas) dat 'ein Teil des Verkehrs den Nutzwert (Blumenpräsentation) im Vordergrund sehen wird, während ein anderes Teil des Verkehrs die Vase als reines Kunstobjekt erwerben'. Deze auteurs trekken aan de hand van dit voorbeeld echter niet de consequentie van een nietbinaire benadering (bespreken die niet eens), maar opteren er aanstonds voor om (op de 'wezenlijke waarde'-uitsluitingsgrond) merkbescherming 'nur bei reinen Kunst- oder Design-objekten zu verneinen'. Ik verwees ook naar Gielen, noot onder HR 3 april 2009, NJ 2010, 41 (Benetton/G-Star), sub 3, die, hoewel hij rekening wil houden met de doelgroep, kennelijk nog steeds uitgaat van een binaire denkwijze, waarbij een meerderheidspublieksopvatting beslissend zou zijn. 108 [Voetnoot uit de Trianon/Revillon-conclusie:] Vgl. Eisenführ/Schennen, Gemeinschaftsmarkenverordnung, Kommentar (2003), Art. 7 GMVo, Randnr. 160, p. 136-137 [thans: a.w., 3. Pagina 56 van 58
347
IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke
www.boek9.nl
Aufl. 2010, Art. 7 GMVo, Randnr. 203-204, p. 176177]; Von Kapff, in Gielen/Von Bomhard (eds.), a.w. 2011, CTMR, art. 7, note 8(g); Fezer, a.w. 2009, § 3 MarkenG, Randnr. 694, p. 432 en Randnrs. 699-701, p. 433-434; Ingerl/Rohnke, a.w. 2010, § 3, Randnr. 58-59, p. 49-50; Braun, a.w. 2004, nr. 77, p. 97 (vierde alinea). 109 [Voetnoot uit de Trianon/Revillon-conclusie:] Vgl. Kerly, a.w. 2004, nr. 8-192, p. 212 [thans: a.w. 2011, nr. 8-189, p. 247]: '(...) one is left with the aspects of design of shape where the designer has room for manoeuvre: does his or her design input to the shape give substantial value to the goods. This issue is to be answered by comparing the shape sought to be registered with shapes of equivalent articles. [...] If the designer has an established reputation, [...] then it is very likely that substantial value would be found. But even if the designer is unknown, "good design" may well be taken to have added substantial value to the goods.' In dezelfde (iets minder uitgesproken) zin: Ströbele e.a., a.w. 7. Aufl. (2003), § 3, Randnr. 119120, p. 56 [thans: a.w., 10. Aufl. 2012, § 3, Randnr. 116-117, p. 111-112]. 110 Hauck verwijst bij een en ander naar haar stellingen bij CvA nrs. 12-24; Pleitnota 21 juli 2000 p. 35-42; MvG nrs. 2.1, 2.9-2.17 en 2.24; Pleitnota 10 maart 2005 nrs. 45-59; en de daarin opgenomen verwijzingen; Tweede Akte na Tussenarrest (17 november 2009) nr. 2.7. 111 Hauck verwijst ook, maar zonder specificatie, naar BenGH 22 mei 1987, NJ 1987, 881 (Screenoprints) en HR 6 juni 2006,NJ 2006, 585 (Lancôme/Kecofa). 112 Dit in 'lekentaal' nog eenvoudig te illustreren door de in rov. 10 bedoelde L-vorm te bezien als species van wat in de visie van 's hofs rov. 9 ook gerealiseerd zou kunnen worden met (bijv.) een kopstaande cursieve T. 113 Referte ten aanzien van de vraag of op de Tripp Trapp auteursrecht rust, is door Hauck eerder aangegeven in de MvG, nr. 2.18, en bij pleitnota van 10 maart 2005, nr. 43. 114 Het onderdeel verwijst naar HR 28 juni 1946, NJ 1946, 712 (Van Gelder/Van Rijn) en HR 29 december 1995, NJ 1996, 546 (Decaux/Mediamax). 115 Het onderdeel verwijst naar de CvA, nrs. 30-37; pleitnota 21 juli 2000 p. 42-43; MvG nrs. 2.18 - 2.36; pleitnota 10 maart 2005 nrs. 60-65; en de daarin opgenomen verwijzingen. 116 Hierover in het algemeen: nrs. 4.15.1-4.15.4 van deze conclusie. 117 Ik herinner hier voor zover nodig aan het hier evenzeer toepasselijke nr. 5.10.7 van deze conclusie. 118 Onder meer: HR 7 juni 1991, NJ 1991, 708 (Bankmanager); HR 29 september 1995, NJ 1996, 86 (Van den Bos/Provincial). 119 Vgl. bijv. Mon. BW A6b (Tjittes), p. 28. 120 HR 27 juni 1997, NJ 1998/329; vgl. Mon. BW A6b (Tjittes), p. 54. 121 De stelling dat 'een onderscheid tussen nationale en interne Europese markt niet meer te maken valt' is - en was anno 1995 - bepaald multi-interpretabel. 122 SVV (2005), § 11.16; vgl. ook Deurvorst, Schadevergoeding, voldoening van een redelijke
gebruiksvergoeding en winstafdracht bij intellectuele eigendomsrechten (1994), p. 178-182. 123 Aanhalingstekens toegevoegd, A-G. 124 Zo'n lezing past m.i. - als juist consistent - in het in nr. 4.48.3 aangehaalde commentaar van Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, a.w. 2008, nr. 5.5.7, p. 135: 'Deze absolute uitsluitingsgrond staat niet in de weg aan het [...] inschrijven van vormen die wel door de aard van de waar worden bepaald, maar waaraan aanvullende (wel) onderscheidende kenmerken zijn toegevoegd. Een dergelijke merkinschrijving strekt zich dan vanzelfsprekend alleen uit tot die toegevoegde, onderscheidende elementen'. De auteurs gaan niet in op de mogelijkheid - maar sluiten terecht evenmin uit - dat die 'aanvullende' elementen (ook als die wél onderscheidend zouden zijn), getroffen kunnen worden door (een van) de twee andere nietigheidsgronden van art. 2.1 lid 2 BVIE. 125 S.t. namens Hauck, nrs. 106-119. 126 GRUR 2010/3, nr. 6, p. 231. 127 De uitspraak van het BGH wordt met impliciete instemming vermeld door Ströbele e.a., a.w. 2012, §3, Randnr. 95, p. 102; zij wijzen echter op kritiek van Rohnke en Thiering in GRUR 2011, p. 8 (10). 128 Het onderdeel verwijst naar: CvA in reconventie nr. 7, pleitnota d.d. 10 maart 2005, nr. 29. 129 Het bepaald lidwoord 'de' is van Stokke c.s. 130 Het onderdeel verwijst naar de CvA in reconventie, nr. 15 met productie 18 en de pleitaantekeningen namens Stokke c.s. d.d. 21 juli 2000, nr. 30. 131 HvJEG 18 juni 2002, nr. C-299/99 (Philips/Remington), rov. 57, 75, 76 (vindplaatsen in voetnoot 86); HvJEG 20 september 2007, C-371/06 (GStar/Benetton), rov. 25-28 (vindplaatsen in voetnoot 106). 132 Dit uitgangspunt is in overeenstemming met de devolutieve werking van het hoger beroep, op grond waarvan voor de appellant gunstige beslissingen in de overwegingen voor wijziging in aanmerking kunnen komen. Vgl. (bijv.) Groene Serie Burgerlijke Rechtsvordering, art. 347 (Ynzonides/Van Geuns), aant. 10 en aant. 14 ('Het verbod is beperkt tot het dictum van de uitspraak'); Ras/Hammerstein, De grenzen van de rechtsstrijd in hoger beroep in burgerlijke zaken (4e druk 2011), nrs. 85-88, p. 73-76 (nr. 85, p. 73: 'Het verbod van verslechtering geldt met betrekking tot het resultaat waartoe de appelrechter komt in vergelijking met het resultaat waartoe de eerste rechter is gekomen. Het verbod heeft geen betrekking op de motivering'); Asser Procesrecht 4 (Bakels, Hammerstein & Wesseling-van Gent, 2009), nrs. 123124, p. 112-113. 133 Voor zover er verband is met eerdere discussie tussen partijen over de territoriale plaats van handelen van Hauck (vgl. de rov. 8-39 van het tussenarrest 2009 en daarover ook de noot van Seignette in IER 2012, nr. 3, p. 21-23), speelt die kwestie in cassatie niet meer. 134 Het onderdeel verwijst naar de akte na tussenarrest 2009 d.d. 23 februari 2012, nrs. 110-128. 135 Met verwijzing naar HR 5 februari 1993, NJ 1993, 300 m.nt. Ras. Pagina 57 van 58
348
IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke
www.boek9.nl
136 Stokke c.s. verwijzen in dit verband naar de eerder genoemde elementen van de Tripp Trapp en naar pleitaantekeningen d.d. 21 juli 2000, nrs. 8-18, de MvA, nrs. 23-28, en de pleitnota d.d. 10 maart 2005, nrs. 24-32. 137 Vgl. Veegens-Korthals Altes-Groen, Cassatie (2005), nr. 49: 'Een procespartij die bezwaren heeft tegen een tussenuitspraak, kan voorts in het vervolg van de instantie trachten de rechter van die beslissingen te doen terugkomen.' 138 In mijn conclusie d.d. heden in zaak met rolnr. 11/00447 (Stokke c.s./Fikszo BV en H3 Products BV), concludeer ik ten aanzien van een vergaand parallelle klacht (daar principaal onderdeel I.2(a)) tot verwerping. 139 In mijn conclusie d.d. heden in zaak met rolnr. 11/00447 (Stokke c.s./Fikszo BV en H3 Products BV), concludeer ik ten aanzien van een parallelle klacht (daar principaal onderdeel III.1) tot verwerping. 140 Vgl. over dat arrest hierboven de nrs. 4.13.1 4.13.5, 4.21.3 en 4.22. 141 NJ 1999, 697 m.nt. Hugenholtz, IER 1999, nr. 29, p. 164 m.nt. Grosheide. 142 Bij de formulering van de vragen 3 t/m 6 heb ik mede acht geslagen op de vraagstelling van de Hoge Raad in de Trianon/Revillon-zaak (vgl. nr. 4.55).
Pagina 58 van 58 349
IEPT20130809, HR, Red Bull v Menken
www.boek9.nl
Osborne c.s. tot het ongerechtvaardigd voordeel trekken heeft geconcludeerd. Met hetgeen het hof in rov. 5.19.1 heeft overwogen heeft het kennelijk niet anders tot uitdrukking willen brengen dan dat Red Bull overigens geen feiten of omstandigheden heeft gesteld waaruit de door haar gestelde intentie van Osborne c.s. zou kunnen volgen. Deze oordelen geven niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Zij zijn zozeer verweven met waarderingen van feitelijke aard, dat zij voor het overige in cassatie niet op juistheid kunnen worden onderzocht; zij zijn ook niet onbegrijpelijk.
Hoge Raad, 9 augustus 2013, Red Bull v Menken
Vindplaatsen: ECLI
MERKENRECHT Ongerechtvaardigd voordeel trekken: intentie tot kielzogvaren vereist • Voor ongerechtvaardigd voordeel trekken is de intentie van Osborne tot ‘kielzogvaren’ vereist. Deze is niet door de merkhouder te bewijzen, maar niet aannemen van die intentie getuigt niet van onjuiste rechtsopvatting; sterk met waarderingen van feitelijek aard verweven oordeel. 3.3.2 Het onderdeel bestrijdt terecht niet het oordeel van het hof dat voor de inbreukmodaliteit ‘ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van een merk’ als bedoeld in art. 2.20 lid 1, onder c, BVIE en art. 5 lid 2 van Richtlijn 2008/95/EG, vereist is dat de beweerde inbreukmaker de intentie tot dat ‘kielzogvaren’ heeft. Zo blijkt immers uit het arrest HvJEU 18 juni 2009, C-487/07, […] (L’Oréal/ Bellure), in het bijzonder uit de nrs. 41, 48, 49 en 50. In dat arrest is voorts beslist dat voor de beantwoording van de vraag of sprake is van ‘kielzogvaren’ een globale beoordeling dient te worden gemaakt met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval (nr. 44). Het onderdeel betoogt voorts terecht dat daartoe behoren de overeenstemming tussen merk en teken, de soortgelijkheid van de waren, de bekendheid en het onderscheidend vermogen van het merk, alsmede de associatie bij het relevante publiek (nr. 44). 3.3.3 De klachten missen evenwel doel. Het hof heeft niet miskend dat hetgeen het heeft vastgesteld in rov. 5.18 niet uitsluit dat bij Osborne c.s. tevens de intentie kan (hebben) bestaan tot ‘kielzogvaren’, noch dat het ‘kielzogvaren’ met name zal voortvloeien uit de door de merkhouder te stellen omstandigheden. Het hof heeft voorts niet geoordeeld dat Red Bull als merkhouder de intentie van Osborne c.s. had te bewijzen. Het heeft (in rov. 5.18) de aanwijzingen vermeld die pleiten voor een andere dan de door Red Bull gestelde intentie van Osborne c.s. en heeft (in rov. 5.19.2 en 5.19.3) de door Red Bull daartegenover aangevoerde omstandigheden onderzocht, maar die niet zodanig overtuigend bevonden dat het daaruit tot het bestaan van de voor inbreuk vereiste intentie van
Hoge Raad, 9 augustus 2013 (E.J. Numann, A.M.J. van Buchem-Spapens, M.A. Loth, C.E. Drion en G. de Groot) 9 augustus 2013 Eerste Kamer nr. 12/00405 EE/LZ Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: De vennootschap naar Oostenrijks recht RED BULL GMBH, gevestigd te Fuschl am See, Oostenrijk, EISERES tot cassatie, verweerster in het voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep, advocaat: mr. K. Aantjes, tegen 1. de rechtspersoon naar Spaans recht GRUPO OSBORNE S.A., gevestigd te Cádiz, Spanje, 2. REFRESCO BENELUX B.V., als rechtsopvolgster Menken Drinks B.V., gevestigd te Maarheeze, gemeente Cranendonck, VERWEERSTERS in cassatie, eiseressen in het voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep, advocaten: mr. T. Cohen Jehoram en mr. V. Rörsch. Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Red Bull en Osborne c.s. 1 Het geding in feitelijke instanties Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende stukken: a. het vonnis in de zaak 294029/HA ZA 07-2704 van de rechtbank ’s-Gravenhage van 15 juli 2009; b. het arrest in de zaak 200.048.217/01 van het gerechtshof te ’s-Gravenhage van 20 september 2011. Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht. 2 Het geding in cassatie Tegen het arrest van het hof heeft Red Bull beroep in cassatie ingesteld. Osborne c.s. hebben voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep ingesteld. De cassatiedagvaarding en de conclusie van antwoord tevens houdende voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit. Partijen hebben over en weer geconcludeerd tot verwerping van het beroep. De zaak is voor Red Bull toegelicht door mr. S.A. Klos, mr. A.A. Quadvlieg en mr. J.A.K. van den Berg, advocaten
Pagina 1 van 23 350
IEPT20130809, HR, Red Bull v Menken
www.boek9.nl
te Amsterdam. Voor Osborne c.s. is de zaak toegelicht door hun advocaat. De conclusie van de Advocaat-Generaal in buitengewone dienst D.W.F. Verkade strekt tot verwerping van het principale beroep. De advocaat van Red Bull heeft bij brief van 17 mei 2013 op die conclusie gereageerd. 3 Beoordeling van het middel in het principale beroep 3.1 In cassatie kan worden uitgegaan van de feiten, vermeld in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 1.2-1.8. Het gaat in cassatie om de vraag of Osborne c.s. met het produceren en verhandelen van de blikjes energiedrank als onder de vaststaande feiten vermeld, inbreuk maken op de merkrechten van Red Bull. 3.2 De rechtbank heeft de inbreukvordering van Red Bull toegewezen. Het hof heeft geoordeeld dat de in het geding zijnde merken van Red Bull – met uitzondering van het woordmerk Bull – (zeer) bekende merken zijn, maar het heeft de vorderingen van Red Bull afgewezen. Het was van oordeel dat tussen de merken van Red Bull en het door Osborne c.s. gebezigde teken geen overeenstemming bestaat die het gevaar voor verwarring meebrengt als bedoeld in art. 2.20 lid 1, aanhef en onder b, BVIE (rov. 5.8-5.12, geciteerd in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 3.3). Het onderzocht vervolgens of Red Bull het gebruik van het teken door Osborne c.s. kan verbieden op grond van art. 2.20 lid 1, aanhef en onder c, BVIE. Het hof oordeelde dat Red Bull onvoldoende gesteld heeft om te kunnen aannemen dat het gebruik van het teken door Osborne c.s. afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van (een van) de bekende merken van Red Bull en dat evenmin feiten en omstandigheden naar voren zijn gekomen op grond waarvan het hof zou kunnen vaststellen dat het teken van Osborne c.s. op haar energiedrank afbreuk doet aan de reputatie van de bekende Red Bullmerken. (rov. 5.14-5.17, aangehaald in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 3.25). Met betrekking tot de vraag of er sprake van is dat Osborne c.s. door het gebruik van het in het geding zijnde teken ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van de Red Bull-merken, heeft het hof geoordeeld, kort gezegd, dat daarvan geen sprake is, omdat er voldoende onderbouwing is voor de stelling van Red Bull dat de intentie van Osborne c.s. bij het gebruik van haar teken is gelegen in haar eigen geschiedenis en haar wens haar eigen beeldmerk te gebruiken en niet in enige wens om aan te haken bij merken van Red Bull. Voorts, dat het hof ervan uitgaat dat Osborne c.s. met de plaatsing van de stier op haar teken op energiedranken haar eigen goodwill wensen te gebruiken en niet die van Red Bull (rov. 5.18-5.20, eveneens geciteerd in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 3.25). 3.3.1 Onderdeel IIB is gericht tegen het in de laatstvermelde overwegingen neergelegde oordeel van het hof dat geen sprake is van ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van de Red Bull-merken door het gebruik
door Osborne c.s. van het in het geding zijnde teken. Het betoogt dat het hof heeft vastgesteld dat, kort gezegd, de intentie van Osborne c.s. bij dat gebruik is gelegen in haar eigen geschiedenis en dat feiten of omstandigheden dat Osborne c.s. wel zou trachten met haar teken in het kielzog van de Red Bull-merken te varen, niet zijn gelegen in het gebruik van de stiertekening op een blikje energiedrank, dat een product is buiten haar gebruikelijke markt van alcoholische dranken, en evenmin in de omstandigheid dat Osborne c.s. in Spanje de distributeur van Red Bull waren en haar energiedrank kort na het beëindigen van de distributieovereenkomst heeft geïntroduceerd. Het onderdeel klaagt dat dit alles evenwel niet uitsluit dat bij Osborne c.s. tevens een relevant element aanwezig kan zijn van de intentie tot, kort gezegd, ‘kielzogvaren’. Het klaagt voorts dat in de rechtspraak van het HvJEU niet de eis wordt gesteld dat de merkhouder die intentie bewijst, en dat het ‘kielzogvaren’ met name zal voortvloeien uit de door de merkhouder te stellen omstandigheden omtrent de overeenstemming tussen merk en teken, de soortgelijkheid van de waren, de bekendheid en het onderscheidend vermogen van het merk, de associatie bij het relevante publiek en alle andere relevante omstandigheden. 3.3.2 Het onderdeel bestrijdt terecht niet het oordeel van het hof dat voor de inbreukmodaliteit ‘ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van een merk’ als bedoeld in art. 2.20 lid 1, onder c, BVIE en art. 5 lid 2 van Richtlijn 2008/95/EG, vereist is dat de beweerde inbreukmaker de intentie tot dat ‘kielzogvaren’ heeft. Zo blijkt immers uit het arrest HvJEU 18 juni 2009, C-487/07, ECLI:NL:XX:2009:BJ1503, NJ 2009/576 (L’Oréal/ Bellure), in het bijzonder uit de nrs. 41, 48, 49 en 50. In dat arrest is voorts beslist dat voor de beantwoording van de vraag of sprake is van ‘kielzogvaren’ een globale beoordeling dient te worden gemaakt met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval (nr. 44). Het onderdeel betoogt voorts terecht dat daartoe behoren de overeenstemming tussen merk en teken, de soortgelijkheid van de waren, de bekendheid en het onderscheidend vermogen van het merk, alsmede de associatie bij het relevante publiek (nr. 44). 3.3.3 De klachten missen evenwel doel. Het hof heeft niet miskend dat hetgeen het heeft vastgesteld in rov. 5.18 niet uitsluit dat bij Osborne c.s. tevens de intentie kan (hebben) bestaan tot ‘kielzogvaren’, noch dat het ‘kielzogvaren’ met name zal voortvloeien uit de door de merkhouder te stellen omstandigheden. Het hof heeft voorts niet geoordeeld dat Red Bull als merkhouder de intentie van Osborne c.s. had te bewijzen. Het heeft (in rov. 5.18) de aanwijzingen vermeld die pleiten voor een andere dan de door Red Bull gestelde intentie van Osborne c.s. en heeft (in rov. 5.19.2 en 5.19.3) de door Red Bull daartegenover aangevoerde omstandigheden onderzocht, maar die niet zodanig overtuigend bevonden dat het daaruit tot het Pagina 2 van 23
351
IEPT20130809, HR, Red Bull v Menken
www.boek9.nl
bestaan van de voor inbreuk vereiste intentie van Osborne c.s. tot het ongerechtvaardigd voordeel trekken heeft geconcludeerd. Met hetgeen het hof in rov. 5.19.1 heeft overwogen heeft het kennelijk niet anders tot uitdrukking willen brengen dan dat Red Bull overigens geen feiten of omstandigheden heeft gesteld waaruit de door haar gestelde intentie van Osborne c.s. zou kunnen volgen. Deze oordelen geven niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Zij zijn zozeer verweven met waarderingen van feitelijke aard, dat zij voor het overige in cassatie niet op juistheid kunnen worden onderzocht; zij zijn ook niet onbegrijpelijk. 3.4 De overige in het middel aangevoerde klachten kunnen evenmin tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling. 3.5 Het incidentele beroep, dat is ingesteld onder de voorwaarde dat het middel in het principale beroep tot vernietiging van het arrest van het hof leidt, behoeft gelet op hetgeen hiervoor is overwogen geen behandeling. 3.6 Partijen hebben over en weer aanspraak gemaakt op vergoeding van de volledige proceskosten in cassatie op de voet van art. 1019h Rv. Nu Red Bull het door Osborne c.s. opgevoerde bedrag ter zake van het principale beroep niet heeft bestreden, zal dat worden toegewezen. 4 Beslissing De Hoge Raad: verwerpt het principale beroep; veroordeelt Red Bull in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Osborne c.s. begroot op € 781,34 aan verschotten en € 52.838,98 voor salaris. Dit arrest is gewezen door de vicepresident E.J. Numann als voorzitter en de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, M.A. Loth, C.E. Drion en G. de Groot, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer M.A. Loth op 9 augustus 2013.
Conclusie Mr. D.W.F. Verkade inzake Red Bull GmbH, gevestigd te Fuschl am See, Oostenrijk, eiseres tot cassatie, verweerster in het voorwaardelijk incidenteel beroep, tegen 1) Grupo Osborne SA, gevestigd te El Puerto de Santa Maria, Cadiz, Spanje, 2) Refresco Benelux BV, gevestigd te Maarheeze, als rechtsopvolgster van Menken Drinks BV, principaal verweersters, eiseressen in het voorwaardelijk incidenteel beroep 0. Inleiding 0.1. Partijen zullen hierna doorgaans worden aangeduid als Red Bull, respectievelijk Osborne c.s. dan wel Osborne en Men ken. 0.2. Anders dan het omvangrijke dossier wellicht doet vermoeden, gaat het in deze zaak in wezen om een doorsnee-merkenkwestie.
0.3. Ik meen dat het hof geen rechtsregels heeft miskend en dat de cassatieklachten geen aanleiding geven tot het stellen van prejudiciële vragen aan het HvJ EU. De klachten vragen m.i. in wezen om een nieuwe feitelijke beoordeling in cassatie en miskennen de grenzen van de cassatierechtspraak. 1. Feiten 1.1. Het hof is uitgegaan van de door de rechtbank in appel onbestreden vastgestelde feiten. In cassatie is op haar beurt onbestreden de weergave daarvan door het hof, die ik hieronder (met gelijke nummering) in nrs 1.2 t/m 1.8 weergeef. 1.2. Red Bull produceert en verhandelt een frisdrank die wordt aangeduid als "energy drink". Deze drank bevat onder andere cafeïne en taurine. De drank wordt verkocht in deze verpakking:
1.3. Red Bull is houdster van onder meer de volgende merkrechten: A. het woord/beeldmerk RED BULL, internationaal geregistreerd op 27 december 1993 voor onder meer de Benelux onder nummer 612320 voor onder meer waren in klasse 32 (non-alcoholische dranken):
B. het woordmerk RED BULL, internationaal geregistreerd op 24 februari 1995 onder nummer 641378 voor waren in klasse 32. C. het Beneluxwoord-/beeldmerk RED BULL ENERGY DRINK, geregistreerd op 28 februari 1995 onder nummer 569511 voor waren in klasse 32:
D. het beeldmerk internationaal geregistreerd op 21 december 1998 voor onder meer de Benelux onder nummer 708693 voor waren in klasse 32:
E. het beeldmerk, internationaal geregistreerd op 24 juli 2002 voor onder meer de Benelux onder nummer 788105 voor onder meer waren in klasse 32:
Pagina 3 van 23 352
IEPT20130809, HR, Red Bull v Menken
www.boek9.nl
Dit beeldmerk is ook als Gemeenschapsmerk geregistreerd op 2 maart 2000 onder nummer 1056431 en in spiegelbeeld op 5 maart 2001 onder nummer 1564301 voor onder meer waren in klasse 32. F. het woordmerk BULL, internationaal geregistreerd op 24 oktober 2002 voor onder meer de Benelux onder nummer 790141 voor waren in klasse 32. 1.4. Osborne houdt zich bezig met de productie van onder meer alcoholische dranken, zoals sherry, port en wijn en van non-alcoholische dranken. Osborne heeft op 1 april 1975 voor de Benelux onder nummer 330689 voor waren in de klasse 33 ('vins, spiritueux et liqueurs') het beeldmerk geregistreerd:
Zij heeft het woordmerk EL TORO in Spanje geregistreerd in 1976 voor waren in klasse 33 en in 1979 voor waren in klasse 32. l.5. Vanaf eind jaren '90 heeft Osborne beeld-, woorden woord-/beeldmerken met de hiervoor afgebeelde stiertekening zonder de letters 'osborne', en met {onder meer) het woord 'toro' Europees geregistreerd. Bij deze registraties bevindt zich het op 23 juni 2000 gedeponeerde en op 23 januari 2002 geregistreerde beeldmerk onder nummer 1721349 voorwaren in onder meer de klasse 32:
1.6. Op 10 februari 2000 heeft Osborne onder nummer 1500917 een aanvraag gedaan voor inschrijving van het Gemeenschapswoord-/beeldmerk voor onder meer waren in klasse 32:
Red Bull heeft tegen deze aanvraag oppositie ingesteld. Zowel de oppositieafdeling als de kamer van beroep heeft de oppositie gedeeltelijk toegewezen vanwege verwarringsgevaar met de woordmerkinschrijvingen TORO ROSSO en TORO ROJO van Red Bull, onder meer wat betreft de inschrijving van het merk voor non-alcoholische dranken in klasse 32. De kamer van beroep heeft in haar beslissing van 20 februari 2006 ook een met het onder 1.3 sub E weergegeven merk overeenstemmende internationale merkregistratie (in
die beslissing aangeduid met nummer 707 372) betrokken. Ten aanzien van onder meer dat merk heeft de kamer van beroep overwogen dat er geen sprake is van verwarringsgevaar omdat het naar haar oordeel dominante woordelement TORO van de merkaanvraag niet voorkomt in dat merk van Red Bull en de in dat merk van Red Bull afgebeelde stier niet het beeld kan oproepen van de "paisible taureau" {vredige stier) als afgebeeld in het aangevraagde merk, dat bovendien naar haar oordeel slechts een secundair element van dat merk vormt. Red Bull is van deze beslissing in beroep gegaan bij het Gerecht van Eerste aanleg, maar heeft dit beroep op 30 januari 2009 (nadat partijen geconcludeerd en gepleit hadden en v贸贸r de uitspraak) ingetrokken. 1.7. Vanaf 1995 tot 2005 is Osborne opgetreden als exclusief distributeur van Red Bull in Spanje. Op 22 november 2005 heeft Red Bull de distributieovereenkomst opgezegd. Kort daarna is Osborne gestart met de verhandeling van een energiedrank. Deze drank wordt in Spanje en Portugal op de markt gebracht in de volgende verpakking:
1.8. Menken produceert onder meer frisdranken. In opdracht van Osborne vult Menken in Nederland de door Osborne ontworpen frisdrankblikjes, zoals hiervoor onder 1.7 weergegeven, af met de energiedrank van Osborne. 2. Procesverloop 1 2.1. Red Bull heeft gevorderd: een verbod op inbreuk op haar merken door Osborne c.s., opgave van (in de dagvaarding nader omschreven) gegevens met betrekking tot de geproduceerde en inbreukmakende producten, vernietiging van die producten en betaling van een voorschot op te betalen schadevergoeding, een en ander op straffe van een dwangsom en met veroordeling van Osborne c.s. in de proceskosten ex art. 1019h Rv. Zij heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat Osborne c.s. inbreuk maken op haar merkrechten. Osborne c.s. hebben verweer gevoerd. 2.2. Osborne c.s. hebben in reconventie vervallenverklaring van het hiervoor in nr. 2.2 sub F genoemde woordmerk BULL gevorderd, met een bevel om deze merkinschrijving te laten doorhalen, op straffe van een dwangsom en met veroordeling van Red Bull in de proceskosten ex art. 1019h Rv. Zij hebben aan hun vorderingen ten grondslag gelegd dat Red Bull dit 1 Nrs. 2.1 t/m 2.3 zijn ontleend aan de (niet bestreden) rov. 2.1 t/m 2.3 van het arrest a quo
Pagina 4 van 23 353
IEPT20130809, HR, Red Bull v Menken
www.boek9.nl
merk gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal heeft gebruikt. Red Bull heeft verweer gevoerd. 2.3. De rechtbank 's-Gravenhage heeft bij vonnis van 15 juli 1990 de vorderingen van Red Bull toegewezen behalve voor wat betreft het voorschot op schadevergoeding en de vorderingen van Osborne c.s. afgewezen. 2.4. Osborne c.s. zijn in hoger beroep gekomen van het vonnis van de rechtbank onder aanvoering van acht grieven. Red Bull heeft de grieven bestreden. 2.5. Bij arrest van 20 september 2011 2 heeft het gerechtshof te 's-Gravenhage het bestreden vonnis vernietigd. Het hof heeft, opnieuw rechtdoende (kort samengevat) in conventie de vorderingen van Red Bull afgewezen en in reconventie het woordmerk BULL vervallen verklaard. 2.6. Bij exploot van 20 december 2011- dus tijdigheeft Red Bull beroep in cassatie ingesteld. Osborne c.s. concludeerden tot verwerping en stelden voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep in. Red Bull concludeerde tot afwijzing van het incidentele beroep. Partijen hebben de zaak schriftelijk doen toelichten, en nog gerepliceerd resp. gedupliceerd. 3. Het principale cassatiemiddel 3.0. Het principale middel omvat drie (hoofd)onderdelen. Zeer kort aangeduid gaat het in onderdeel I om door het hof aangelegde maatstaven bij de beoordeling van merkenrechtelijke overeenstemming in de zin van art. 2.20 lid 1, aanhef en onder b BVIE, en het onbesproken laten van essentiĂŤle stellingen van Red Bull in dit verband. Onderdeel II richt zich tegen de beslissing van het Hof, dat het teken van Osborne (ook) geen inbreuk maakt onder art. 2.20 lid 1, aanhef en onder c BVIE (afbreuk aan onderscheidend vermogen en/of voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van Red Bull-merken). Onderdeel III vecht de vervallenverklaring aan van het woordmerk BULL. Volgens het onderdeel brengt het normaal gebruik van het merk RED BULL tevens mee normaal gebruik van het merk BULL (art. 2.26, lid 3 onder a BVIE). Bekendheid van RED BULL zou tevens bekendheid van het merk BULL meebrengen. 3.1. Principaal onderdeel/ (art. 2.20 lid 1, aanhef en onder b BVIE} 3.1. Dit onderdeel stelt aan de orde de uitleg en toepassing van het EU-geharmoniseerde inbreukcriterium van art. 2.20 lid 1, aanhef en onder b BVIE. Volgens deze bepaling kan de houder van een (ingeschreven) merk derden het gebruik van een teken verbieden 'b) wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk'. De bepaling stemt zakelijk overeen met art. 9 lid 1, aanhef en onder b van de
2
LJN BS8933, IER 2011, nr. 72, p. 431 m.nt. P.G.F.A. Geerts
Gemeenschapsmerkenverordening (GMVo) 3 en met art. 5 lid 1, aanhef en onder b van de Merkenrichtlijn (MRI) 4, en moet uiteraard in overeenstemming daarmee uitgelegd worden. 3.2. Over de uitleg van dit inbreukcriterium 5 heeft het Hof van Justitie van de EG/EU een aantal richtinggevende arresten gewezen. Met het oog op de onderhavige zaak vermeld ik de volgende citaten. a. HvJ EG 11 november 1997, C-251/95 (Puma/Sabel) 6: '18 In zoverre dient eraan te worden herinnerd, dat artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn slechts toepassing kan vinden, indien wegens de identiteit of gelijksoortigheid van zowel de merken als de erdoor geĂŻdentificeerde waren of diensten "bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk". Blijkens deze formulering is het begrip associatiegevaar geen alternatief voor het begrip verwarringsgevaar, maar dient het ter precisering van de draagwijdte ervan. Reeds op grond van haar formulering is deze bepaling derhalve niet toepasbaar, indien bij het publiek geen verwarring kan ontstaan. 19 Deze uitlegging vindt eveneens steun in de tiende overweging van de considerans van de richtlijn, waar wordt gezegd, dat "het gevaar van verwarring (...) de grondslag voor de bescherming vormt". 20 De in rechtsoverweging 18 van dit arrest gegeven uitlegging wordt niet weerlegd door de artikelen 4, leden 3 en 4, sub a, en 5, lid 2, van de richtlijn, op grond waarvan de houder van een bekend merk, zelfs indien de betrokken waren niet gelijksoortig zijn, het gebruik zonder geldige reden van identieke of overeenstemmende tekens kan verbieden zonder dat een verwarringsgevaar behoeft te worden bewezen. 21 Anders dan artikel 4, lid 1, sub b, zijn voormelde bepalingen namelijk uitsluitend van toepassing op merken die bekend zijn, en wel op voorwaarde dat door het gebruik zonder geldige reden van het andere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan hun onderscheidend vermogen of reputatie. 22 Artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn is, zoals in rechtsoverweging 18 van dit arrest is aangegeven, niet toepasselijk indien geen verwarring bij het publiek kan ontstaan. In dit verband blijkt uit de tiende overweging van de considerans van de richtlijn, dat het verwarringsgevaar "van vele factoren afhangt en met name van de bekendheid van het merk op de markt, van de vraag in hoeverre een associatie mogelijk is met het 3
Oorspronkelijk Verordening (EG) nr. 40/94 van 20 december 1993, thans Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk 4 Oorspronkelijk Richtlijn 89/104/EEG, thans (geconsolideerde versie) Richtlijn 2008/95/EG van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten. 5 Respectievelijk het zakelijk overeenstemmende weigerings/nietigheidscriterium van art. 8 lid 1, aanhef en onder b GMVo, en art. 4 lid 1, aanhef en onder b MRI 6 Jur. p. I-06191, LJN AK3842, NJ 1998, 523 m.nt. DWFV, BIE 1998, nr. 9, p. 64 m.comm. Van Bunnen, IER 1997, nr. 54, p. 220 m.nt. ChG
Pagina 5 van 23 354
IEPT20130809, HR, Red Bull v Menken
www.boek9.nl
gebruikte of ingeschreven teken (, en) van de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en van de geïdentificeerde waren of diensten". Het verwarringsgevaar dient derhalve globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. 23 Deze globale beoordeling dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Blijkens de formulering van artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn, dat "bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie", speelt de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument nu neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan. 24 Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Derhalve kan niet worden uitgesloten, dat een begripsmatige gelijkenis voortvloeiend uit het feit dat twee merken afbeeldingen met een overeenstemmende begripsinhoud gebruiken, verwarring kan doen ontstaan in een geval waarin een ouder merk hetzij van huis uit, hetzij wegens zijn bekendheid bij het publiek, bijzondere onderscheidingskracht bezit. [...] 26 Mitsdien moet op de prejudiciële vraag worden geantwoord dat het criterium "gevaar voor verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk", als bedoeld in artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd, dat gevaar voor verwarring in de zin van deze bepaling niet reeds aanwezig kan worden geacht, indien het publiek twee merken wegens hun overeenstemmende begripsinhoud met elkaar zou kunnen associëren.' b. HvJ EG 29 september 1998, C-30/97 (Canon/Cannon) 7: '17. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd. De onderlinge samenhang tussen deze factoren komt tot uitdrukking in de tiende overweging van de considerans van de richtlijn, waarin wordt gesteld, dat het begrip overeenstemming in samenhang met het verwarringsgevaar moet worden uitgelegd en dat de beoordeling daarvan weer afhangt van met name de bekendheid van het merk op de markt en van de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en 7 Jur. p. I-5507, LJN AD2945, NJ 1999, 393 m.nt. DWFV, IER 1998, nr. 44, p. 265 m.nt. ChG
van de mate van soortgelijkheid van de desbetreffende waren of diensten. 18. Verder blijkt uit de rechtspraak van het Hof, dat het verwarringsgevaar des te groter is naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is (arrest Sabel, reeds aangehaald, punt 24). Aangezien artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn voor bescherming van een ingeschreven merk het bestaan van gevaar voor verwarring vereist, genieten merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht.' c. HvJ EG 22 juni 1999, C-342/97 (Lloyd/Kiijsen) 8: '25 Voorts dient de globale beoordeling van het verwarringsgevaar wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis tussen de merken betreft, te berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Blijkens de formulering van artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn, dat "( ... ) bij het publiek verwarring kan ontstaan (…)", speelt de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument nu neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (zie in deze zin arrest SABEL, reeds aangehaald, punt 23).' d. HvJ EG 22 juni 2000, C-425/98 (Marca/Adidas; drie-strepenmerk) 9: '33 Op dit punt moet aanstonds worden vastgesteld, dat verwarringsgevaar niet op grond van een vermoeden mag worden aangenomen, ook niet in de specifieke omstandigheden als in het verwijzingsarrest worden beschreven. 34 Artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn kan immers slechts toepassing vinden, indien wegens de identiteit of gelijksoortigheid van zowel de merken als de erdoor geïdentificeerde waren of diensten bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk. Blijkens deze formulering is het begrip associatiegevaar geen alternatief voor het begrip verwarringsgevaar, maar dient het ter precisering van de draagwijdte ervan. Reeds op grond van haar formulering is deze bepaling derhalve niet toepasbaar, indien bij het publiek geen verwarring kan ontstaan[...]. [...] 37 Adidas kan zich niet met succes op punt 24 van het arrest SABEL (reeds aangehaald) beroepen. 38 Daarin overwoog het Hof, dat het verwarringsgevaar des te groter is naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is, 8 Jur. p. I-3819, LJN AD3067, NJ 2000, 375 m.nt. DWFV, IER 1999, nr. 48, p. 241 9 Jur. p. I-4861, LJN AD3173, NJ 2000, 712, BMM-bulletin 2000, p. 159, IER 2000, nr. 50, p. 239 m.nt. RdR, BIE 2001, nr. 9, p. 40 m.nt. JHS
Pagina 6 van 23 355
IEPT20130809, HR, Red Bull v Menken
www.boek9.nl
en dat derhalve niet kan worden uitgesloten, dat een begripsmatige gelijkenis voortvloeiend uit het feit dat twee merken afbeeldingen met een overeenstemmende begripsinhoud gebruiken, verwarring kan doen ontstaan in een geval waarin een ouder merk hetzij van huis uit, hetzij wegens zijn bekendheid bij het publiek, bijzondere onderscheidingskracht bezit. 39 Het Hof heeft hiermee te kennen gegeven, dat de bijzondere onderscheidingskracht van het oudere merk het verwarringsgevaar kan vergroten en, in geval van een begripsmatige gelijkenis tussen merk en teken, aan het ontstaan van dit gevaar kan bijdragen. De negatieve formulering "kan niet worden uitgesloten" in punt 24 van het arrest SABEL (reeds aangehaald) benadrukt enkel de mogelijkheid, dat uit de combinatie van de twee genoemde factoren een gevaar kan ontstaan. Zij betekent geenszins een vermoeden van verwarringsgevaar bij het bestaan van gevaar voor associatie in enge zin. Met deze formulering heeft het Hof impliciet gedoeld op de door de nationale rechter in iedere bij hem aanhangige zaak te verrichten bewijswaardering. Het Hof heeft de nationale rechter niet ontheven van de noodzakelijke positieve vaststelling van verwarringsgevaar, waarvan het bewijs moet worden geleverd. [...] 41 De bekendheid van een merk, indien deze is bewezen, is dus een factor die naast andere stellig van belang kan zijn. Merken met een- in het bijzonder door hun bekendheidsterke onderscheidingskracht genieten in zoverre een ruimere bescherming dan merken met een geringere onderscheidingskracht (arrest Canon, reeds aangehaald, punt 18). Niettemin is de bekendheid van een merk geen grond om het bestaan van verwarringsgevaar te vermoeden, enkel omdat er gevaar voor associatie in enge zin bestaat.' e. HvJ EG 12 januari 2006, C-361/04 P (Picasso/Picaro) 10: '20 Door in punt 56 van het bestreden arrest te oordelen dat, wanneer ten minste een van de twee betrokken tekens voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis heeft, die dit publiek dus onmiddellijk kan begrijpen, de tussen deze tekens vastgestelde begripsmatige verschillen kunnen opwegen tegen de visuele en fonetische gelijkenissen ervan, en door vervolgens te oordelen dat dit in casu het geval was, heeft het Gerecht geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting.' f. HvJ EG 23 maart 2006, C-206/04 P (M端lhens/Zirh; Sir/Zirh) 11: '34 Zoals in punt 19 van het onderhavige arrest in herinnering is gebracht, dient de globale beoordeling, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming van de merken in kwestie betreft, te berusten op de totaalindruk die door die merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan. 10 11
Jur. p. I-643, BMM-Bulletin 2006-1, p. 30 Jur. p. 1-2717
35 Deze globale beoordeling houdt in dat auditieve overeenstemmingen tussen twee tekens kunnen worden geneutraliseerd door de begripsmatige en visuele verschillen daartussen, voorzover ten minste een van deze tekens voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis heeft die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen (zie in die zin arrest van 12 januari 2006, Ruiz-Picasso e.a./BHIM, C-361/04 P, [...] punt 20). [...] 40 Aangaande de tweede grief van rekwirante met betrekking tot de beoordeling van de begripsmatige en visuele verschillen tussen de tekens in kwestie, moet worden vastgesteld dat de hogere voorziening in werkelijkheid ertoe strekt dat het Hof zijn eigen beoordeling van de feiten in de plaats stelt van die van het Gerecht. 41 Dienaangaande volstaat het erop te wijzen dat de vaststelling van het Gerecht in de punten 50 en 51 van het bestreden arrest dat de auditieve overeenstemming van de tekens in kwestie wordt geneutraliseerd door de begripsmatige en visuele verschillen daartussen, een feitelijk oordeel vormt dat het Hof in het kader van een hogere voorziening niet mag toetsen. Volgens artikel 225, lid 1, tweede alinea, EG en artikel 58, eerste alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie is de hogere voorziening immers beperkt tot rechtsvragen. Het Gerecht is dus bij uitsluiting bevoegd om de relevante feiten vast te stellen en te beoordelen, alsook om de bewijselementen te beoordelen. De beoordeling van deze feiten en bewijselementen levert dus, behoudens het geval van een onjuiste opvatting daarvan, geen rechtsvraag op die als zodanig in hogere voorziening vatbaar is voor toetsing door het Hof (zie arrest BioiD/BHIM, reeds aangehaald, punt 43, en aldaar aangehaalde rechtspraak).' g. HvJ EU 24 maart 2011, zaak C-552/09 P (Ferrero/Tirol Milch; Timi Kinderjoghurt) 12: '66 Zoals uit punt 51 van het onderhavige arrest blijkt, is de gelijkheid of de overeenstemming van de conflicterende merken immers een noodzakelijke voorwaarde voor toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, en van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94. Deze bepalingen vinden dus kennelijk geen toepassing wanneer het Gerecht vaststelt dat de conflicterende merken in geen enkel opzicht overeenstemmen [...]. Alleen wanneer de conflicterende merken een zekere, zelfs geringe, mate van overeenstemming vertonen, dient de rechter een globale beoordeling te verrichten om uit te maken of, niettegenstaande de geringe mate van overeenstemming van deze merken, het betrokken publiek deze merken met elkaar kan verwarren of een verband tussen deze merken legt, omdat er andere relevante factoren, zoals de algemene bekendheid of de reputatie van het oudere merk bestaan.' 3.3. Onderdeel I is gericht tegen de rov. 5.8 t/m 5.12. Het hof- dat met 'de merken' doelt op de merken van Red Bull, en met 'het teken' op het onder 1.7 bedoelde blikje van Osborne- overwoog daar:
12
Jur. p. 1-2063
Pagina 7 van 23 356
IEPT20130809, HR, Red Bull v Menken
www.boek9.nl
'5.8 Ten aanzien van de vraag of en in welke mate er overeenstemming is tussen teken en merken overweegt het hof het volgende. 5.9 Auditief bestaat er tussen enig merk van Red Bull en het teken van Osborne geen overeenstemming. De onder 1.3 D en 1.3 E afgebeelde merken van Red Bull hebben slechts beeld. Bij de andere merken van Red Bull is sprake van de woorden "Red Bull" of "Bull" of "Red Bull energy drink". De klanken hiervan verschillen auditief geheel van de woorden die in het teken van Osborne voorkomen, te weten "Toro" of "Toro XL" of "Toro XL energy drink", met uitzondering van het achteraan uitgesproken gedeelte "energy drink". Dat klinkt hetzelfde, maar is zowel in het woord-/beeldmerk van Red Bull (1.3 C) als in het teken van Osborne slechts beschrijvend voor het product. 5.10 Visueel stemmen de woordmerken RED BULL en BULL in niets overeen met het teken. Zowel de letters die de woorden vormen, als het lettertype, het hoofdlettergebruik, de afstand tussen de letters, de kleur van de letters en de lengte van de woorden zijn verschillend. In die merken ontbreekt bovendien de in het teken dominante stierafbeelding. Ook auditief en begripsmatig is er geen overeenstemming tussen de woordmerken en anderzijds het teken. De woordcombinatie "red bull" komt, indien naar het nederlands vertaald, begripsmatig niet in het teken terug, nu daarin een zwarte stier staat en geen rode. Met het woord "Bull" in de woordmerken van Red Bull heeft het teken van Osborne zonder vertaling geen begripsmatige gelijkenis. Het woord "toro" heeft in de Benelux (Nederlands en Frans) geen (althans onvoldoende) betekenis. De getekende stier in het teken van Osborne zal binnen de Benelux gewoon als "een stier" of (bij de Franstaligen) als "un taureau" benoemd worden en dus niet, althans niet rechtstreeks zonder vertaling, als "een bull". Voorzover enige begripsmatige gelijkenis op dit punt zou moeten worden aangenomen, wordt die tenietgedaan door de opvallende, duidelijke visuele en auditieve verschillen. Daarom is er naar het oordeel van het hof, ondanks de hoge of vrijwel volledige soortgelijkheid van de waren en het onderscheidende vermogen van de bekende merken van Red Bull, door het gebruik van het teken bij het relevante publiek geen gevaar voor verwarring in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE te duchten met de woordmerken van Red Bull. 5.11.1 Het hof zal zich nu begeven in de vraag of er visuele en/ of begripsmatige gelijkenis bestaat tussen het onder 1.E weergegeven merk (hierna: het stiermerk) en het teken. 5.11.2 Bij beoordeling van de visuele overeenstemming op basis van de afbeeldingen "sec", met wegdenken van de begripsinhoud daarvan (dus de afbeeldingen als visueel beeld, zonder dat daarbij wordt betrokken dat zij beide een stier voorstellen), verschillen de in het stiermerk en het teken opgenomen afbeeldingen in tamelijk hoge mate van elkaar. De verdelingen van de zwarte vlakken op de witte achtergrond en de contouren van die zwarte vlakken zijn in het stiermerk en het teken heel anders. In visuele zin bestaat aldus
geen overeenstemming tussen het stiermerk en het teken. 5.11.3 Indien bij de beoordeling van de visuele gelijkenis niet (helemaal) geabstraheerd wordt van het feit dat de afbeeldingen in het stiermerk en het teken een stier voorstellen, leidt dat niet tot een ander oordeel. Weliswaar zijn bij het stiermerk en het teken op realistische wijze stieren van opzij getekend en zijn deze realistische getekende stieren als silhouet weergegeven (met het verschil dat de stier in het teken van Osborne volledig als silhouet is uitgebeeld, terwijl in het silhouet van het stiermerk van de Red Bull ogen, oren, schouders, buik en hoeven met witte lijntjes zichtbaar zijn gemaakt), maar dit weegt niet op tegen de direct opvallende visuele verschillen tussen de tekeningen. In het stiermerk van Red Bull is de stier aan het springen met de kop naar beneden en is de staart ver uitstekend omhoog afgebeeld, in het teken van Osborne staat de stier stil, is zijn kop omhoog en de staart hangend. In het stiermerk staat de stier met zijn horens klaar voor de aanslag, hij is in beweging en hij oogt in beslaggenomen door het gevecht voor hem; in het teken heeft de stier zijn kop met horens naar opzij opgericht, heeft hij een stilstaande houding en is hij mogelijk met zijn aandacht op de potentiĂŤle consument gericht. Te zien is enerzijds een dynamisch, energiek en vechtend beest (Red Bull's stiermerk) en anderzijds een statisch, rustig en vredig dier (Osborne's teken). De verschillen zijn dusdanig groot, onderscheidend en opvallend, dat de stiertekeningen in het merk en in het teken een zeer verschillende visuele indruk achterlaten. Dit geldt te meer voor de andere beeldmerken van Red Bull waarin twee stieren en een ring zijn afgebeeld. Deze ogen in ongeveer niets hetzelfde als de ene stilstaande stier in het teken en laten een totaal andere visuele indruk achter. 5.11.4 De begripsmatige overeenstemming tussen het stiermerk en het teken is beperkt tot het concept "stier" in het algemeen. Zoals zojuist is overwogen bestaan grote verschillen in de wijze van weergeven van de stieren in het stiermerk en het teken. Deze verschillen leiden bij de gemiddelde consument tot een duidelijk verschillende begripsmatige indruk van de dieren: de stier van Red Bull is dynamisch, in actie en opgeladen voor de strijd, de stier van Osborne is statisch, vredig en in rust. Aldus blijven in het begrip dat bij de consument achterblijft, enerzijds een dynamische, vechtende stier en anderzijds een statische, rustige stier over. 5.11.5 Tussen het stiermerk en het teken bestaat, naar hiervoor is overwogen, geen auditieve overeenstemming. De geringe mate van begripsmatige overeenstemming tussen het stiermerk en het teken worden naar het oordeel van het hof tenietgedaan door de opvallende, duidelijke visuele verschillen. Daarom is er per saldo geen sprake van overeenstemming tussen dat merk en het teken, en is er, ondanks de (vrijwel) volledige soortgelijkheid van de waren en het onderscheidende vermogen van de bekende merken van Red Bull, geen gevaar voor verwarring in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE bij het relevante publiek. Pagina 8 van 23
357
IEPT20130809, HR, Red Bull v Menken
www.boek9.nl
5.12 Het voorgaande brengt met zich dat ook geen verwarringsgevaar is te duchten ten aanzien van de andere beeld- en woord/beeldmerken van Red Bull, waarbij het hof nog opmerkt dat de situering van de letters ten opzichte de stierafbeelding in deze merken afwijkt van die in het teken en dat er een groot verschil is door de statische vormgeving van het teken van Osborne en de dynamiek die de merken van Red Bull domineert.' 3.4. De punten 1 t/m 8 van onderdeel I behelzen opmerkingen van inleidende aard en behoeven geen afzonderlijke bespreking. 3.I.A. Principaal onderdeel I.A (miskenning van 'kruisverbanden') 3.5. Onderdeel I (A) (punten 9-43) behelst rechts- en motiveringsklachten dat het hof niet of onvoldoende in zijn overwegingen heeft betrokken Red Bull's essenti毛le stellingen met betrekking tot de overeenstemming die ontstaat door begripsmatige kruisverbanden tussen de auditieve en de visuele elementen van (de Red Bull-)merk(en) en het (Osborne)-teken. Volgens de punten 10-12, 15, 17, 21 en 23 van de cassatiedagvaarding heeft Red Bull aangevoerd: - dat in casu de overeenstemming primair begripsmatig is (CvA rb. nr. 4; MvA hof nr. 7); -dat enkel begripsmatige overeenstemming reeds tot het oordeel van verwarring kan voeren (CvA rb. nr. 74); - dat de getekende stier in het teken van Osborne binnen de Benelux als 'een stier' of (bij de Franstaligen) als 'un taureau' benoemd zal worden, waardoor (贸贸k) een rechtstreeks auditief verband met het woord TORO ontstaat (o.a. inl. dagvaarding nr. 29; pleitnotities Red Bull hof nr. 53); - dat begripsmatige overeenstemming ook kan ontstaan door kruisverbanden tussen auditieve en visuele bestanddelen van het merk, waarvan in casu sprake is (o.a. CvA rb. nr. 37; MvA hof nrs. 46, 51); - dat het genus van de afgebeelde diersoort- de 'stier'- in sterker mate bepalend is voor de begripsmatige overeenstemming dan de verschillen in visuele uitwerking, temeer omdat beeldelementen door de consument worden begrepen in het licht van de uitleg door begeleidende woordelementen (o.a. inl. dagvaarding nrs. 25- 29; CvA rb. nrs. 64-73, MvA hof nrs. 46, 51). Het hof heeft evenwel deze kruisverbanden hetzij in het geheel niet meegewogen, hetzij irrelevant geacht op grond van overwegingen die rechtens onjuist dan wel onbegrijpelijk zijn, aldus punt 13, met uitwerking in de punten 14 e.v. 3.6. Blijkens punten 13-30 acht Red Bull rechtens onjuist, dan wel onbegrijpelijk dat het hof de (met name begripsmatige) overeenstemming die voortvloeit uit de door Red Bull geargumenteerde 'volmaakte en intensieve kruisassociatie tussen de visuele elementen, het auditieve element Toro, en het begripsmatige element (red) bull, via het begripsmatig- auditieve element Taureau' niet heeft meegewogen, terwijl juist dergelijke kruisverbanden sterke begripsmatige overeenstemming c.q. associaties kunnen opwekken. Door het niet of onvoldoende wegen van deze
kruisverbanden heeft het hof verwaarloosd dat het verwarringsgevaar globaal moet worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Het onderdeel culmineert qua rechtsklachten in de punten 17-18 en 27. Punt 18 verwijst naar HvJ EG 11 november 1997, Puma/Sabel, rov. 22, en (in het bijzonder) rov. 23. Punt 27 verwijst naar de vrijwel gelijkluidende rov. 25 van HvJ EG 22 juni 1999, C-342/97 (Lloyd/Klijsen). 3.7. De rechtsklachten falen naar mijn mening bij gebrek aan feitelijke grondslag. Omziende naar de door het HvJ EG/EU aangegeven rechtscriteria (zie hierboven nr. 3.2), blijkt niet dat het hof die criteria miskend heeft. Blijkens rov. 5.8- 5.12 is het hof onmiskenbaar uitgegaan van de toets van een globale (totaal-) beoordeling van totaalindrukken die door de merken worden opgeroepen, met inachtneming van visuele, auditieve en begripsmatige factoren. Uit deze rechtsoverwegingen (met name rov. 5.10 en 5.11.35.11.5) blijkt voorts dat het hof, hoewel het de uitdrukking 'kruisverband(en)' niet bezigt, wel degelijk (als omstandigheid van het concrete geval) aandacht heeft gegeven aan het- al dan niet- versterkend effect van- al dan niet aanwezig geachte- visuele, auditieve en begripsmatige punten van overeenstemming. 3.8. Zoals onder de inleidende opmerkingen reeds aangegeven, vragen Red Bull's (rechtsen) motiveringsklachten - met name ook in dit onderdeel I.a - in wezen een nieuwe feitelijke beoordeling in cassatie, waarvoor in cassatie evenwel geen plaats is. Niettemin merk ik nog het volgende op. 3.9. Zoals Red Bull in punten 21-22, 25, 28 en 31 van de cassatiedagvaarding vrijwel onverholen aangeeft, komt de door haar verdedigde 'volmaakte en intensieve kruisassociatie' in wezen erop neer dat reeds de aanwezigheid van een afbeelding van enigerlei stier (en/of het woord Bull) in de merken van Red Bull, en de aanwezigheid van een afbeelding van enigerlei stier (en/of het woord Toro) in het blikje van Osborne met zich zou moeten brengen dat sprake is van verwarringsgevaar in de zin art. 2.20, lid 1 onder b, BVIE. Dat is uiteraard geenszins een rechtens onontkoombare conclusie 13. Omdat er geen rechtsregel is, die meebrengt dat in het geval van enigerlei afbeelding van enigerlei stier (of bijv. enigerlei afbeelding van een andere diersoort, of bijv. enigerlei afbeelding van een vliegtuig) in het ene merk, en het voorkomen van enigerlei andere afbeelding van enigerlei stier (of: enigerlei afbeelding van een andere diersoort, of bijv. enigerlei afbeelding van een vliegtuig) in het andere merk, de 'stier' (of die andere diersoort, of het vliegtuig) steeds moet worden aangemerkt als tot verwarringsgevaar aanleiding gevend onderscheidend of dominerend bestanddeel, heeft het hof {dus) geen rechtsregel geschonden. Dat en waarom die conclusie in casu niet getrokken dient te worden, is door het hof alleszins begrijpelijk 13 Dat het Sabel-panter-merk verwarringwekkend zou kunnen overeenstemmen met het Purnapanter-merk is blijkens het desbetreffende arrest van het HvJ EG een mogelijkheid, maar niet meer dan dat.
Pagina 9 van 23 358
IEPT20130809, HR, Red Bull v Menken
www.boek9.nl
gemotiveerd. Met name is- naast de verdere ampele motivering niet onbegrijpelijk 's hofs- feitelijke- rov. 5.11.4: 'De begripsmatige overeenstemming tussen het stiermerk en het teken is beperkt tot het concept "stier" in het algemeen', gevolgd door de redengeving dat en waarom zulks niet genoeg is voor verwarringwekkende overeenstemming, gelet op de grote verschillen in de wijze van weergeven van de stieren, die bij de gemiddelde consument tot duidelijk verschillende in het geheugen achterblijvende begripsmatige indrukken van de dieren leiden (de stier van Red Bull is dynamisch, in actie en opgeladen voor de strijd, de stier van Osborne is statisch, vredig en in rust). 3.10. Bij punten 22-25 van de cassatiedagvaarding teken ik nog aan dat miskend wordt dat het (woord)merk van Red Bull niet BULL luidt, maar RED BULL zoals het hof terecht onderkend heeft (waartegen onderdeel I.B zich vergeefs richt). Het behoeft (dus) geen betoog dat de in punt 24 gemaakte vergelijking mank gaat (reeds) omdat TORO niet een vertaling is van RED BULL. 3.11. De punten 31-43 van de cassatiedagvaarding omvatten in de kern de volgende rechtsklacht Nu het hof (hoewel het in rov. 5.11.5 heeft geoordeeld dat er 'per saldo geen sprake van overeenstemming' is) blijkens rov. 5.11.1- 5.11.4 (toch) punten van overeenstemming heeft gesignaleerd, had het met inachtneming van de onderscheidende kracht van de RED BULL-merken en de bekendheid daarvan moeten beoordelen of er - uitgaande van een enige (zij het minimale) mate van overeenstemming- niet toch sprake is van verwarringsgevaar. Zodanige beoordelingsregel volgt uit HvJ EG 11 november 1997, C-251/95 (Puma/Sabel), en uit HvJ EU 24 maart 2011, C-552/09 (Ferrero/Tirol Milch; Timi Kinderjoghurt), in het bijzonder rov. 66 van dat arrest (hierboven in nr. 3.2 onder g geciteerd). 3.12. Al gaat de hier bedoelde rechtsklacht uit van een juiste rechtsopvatting, zij faalt bij gebrek aan feitelijke grondslag. In rov. 5.11.5 heeft het hof immers overwogen dat er tussen het stiermerk en het teken (niet alleen: per saldo geen sprake is van overeenstemming tussen dat merk en het teken, maar ook) 'ondanks de (vrijwel) volledige soortgelijkheid van de waren en het onderscheidende vermogen van de bekende merken van Red Bull, geen gevaar voor verwarring in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE bij het relevante publiek' aanwezig is. Vgl. ook rov. 5.10 in fine en rov. 5.12. Aldus heeft het hof, gegeven de aanwezig geachte (geringe) punten van overeenstemming, het gevaar voor verwarring beoordeeld, en wel met inachtneming van de (vrijwel) volledige soortgelijkheid van waren, en met inachtneming van de (in rov. 5.5 zeer aanzienlijk geachte) bekendheid van de merken van Red Bull, waarin een navenant oordeel over de onderscheidende kracht van die merken besloten ligt. 3.13. Punt 43 (in fine) van de cassatiedagvaarding klaagt dat het hof bij de beoordeling van de gestelde inbreuk op de voet van art. 2.20, lid 1, onder b BVIE niet het verwarringsgevaar zou hebben onderzocht, terwijl het hof bij de beoordeling van de gestelde
inbreuk op de voet van art. 2.20, lid 1, onder c BVIE, in rov. 5.14, klaarblijkelijk op basis van dezelfde punten van overeenstemming, wĂŠl is uitgegaan van het leggen van een verband door het betrokken publiek tussen de wederzijdse merken. Aldus zou het Hof in strijd met rechtspraak van HvJ EU een onderscheid hebben gemaakt tussen de mate van overeenstemming die is vereist om vervolgens de 'verwarringsgevaarbeoordeling' te maken enerzijds, en de mate van overeenstemming die is vereist om vervolgens de 'verband- beoordeling' te maken anderzijds. 3.14. Deze klacht faalt bij gebrek aan belang, nu- zoals hierboven bleek- het hof de aanwezigheid van gevaar voor verwarring aan de hand van de relevante factoren wel beoordeeld heeft. 3.15. Voor zover in de punten 31-43 nog andere motiveringsklachten besloten liggen, verwijs ik naar nr. 0.3. 3.I.B. Principaal onderdeel I.B (miskenning associatiegevaar) 3.16. De punten 44-51 van de cassatiedagvaarding klagen erover (kort samengevat) dat het hof bij de beoordeling van de gestelde inbreuk op de voet vannog steeds- art. 2.20, lid 1 onder b BVIE, geen gewicht heeft toegekend aan de door Red Bull (los van verwarringsgevaar) gestelde mogelijkheid van associatie van het teken van Osborne met de Red Bullmerken. De klachten herinneren eraan dat krachtens art. 5 lid 1, onder b MRI (evenals art. 2.20, lid 1 onder b BVIE) de houder van een merk zich kan verzetten tegen het gebruik van een teken, indien dat teken 'gelijk is aan of overeenstemt met het merk en wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk' (curs. Red Bull). Red Bull verwijst in dit verband naar rov. 22 en 23 van HvJ EG 11 november 1997, C251/95 (Puma/Sabel). 3.17. Red Bull verwijst evenwel niet naar rov. 18 en rov. 26 van dat arrest (hierboven aangehaald in nr. 3.2 onder a), noch naar HvJEG 22 juni 2000, C-425/98 (Marca/Adidas; drie-strepen merk), rov. 41 (hierboven aangehaald in nr. 3.2 onder d). In die rechtspraak heeft het Hof van Justitie nu juist beslist dat het begrip associatiegevaar geen alternatief is voor het begrip verwarringsgevaar, dat de desbetreffende Richtlijnbepalingen niet toepasbaar zijn indien bij het publiek geen verwarring kan ontstaan, dat verwarring in de zin van die bepalingen niet reeds aanwezig kan worden geacht indien het publiek twee merken wegens hun overeenstemmende begripsinhoud met elkaar zou kunnen associĂŤren, en dat er (ook) bij bekende (c.q. sterke onderscheidingskracht genietende) merken geen grond is om het bestaan van verwarringsgevaar te vermoeden enkel omdat er gevaar voor associatie in enge zin bestaat. 3.18. Nu het hof geen verwarringsgevaar aanwezig geoordeeld heeft, en nu blijkens de jurisprudentie van het HvJ EU bij het criterium van art. 4, lid 1, sub b en
Pagina 10 van 23 359
IEPT20130809, HR, Red Bull v Menken
www.boek9.nl
het parallelle art. 5, lid 1, sub b MRI 14 verwarringsgevaar veronderstelt, terwijl dat verwarringsgevaar niet reeds aanwezig kan worden geacht indien het publiek twee merken wegens hun overeenstemmende begripsinhoud met elkaar zou kunnen associëren, kon het hof aan Red Bull's in de klacht bedoelde stellingname voorbij gaan. De klacht faalt dus omdat zij uitgaat van een onjuiste rechtsopvatting en/of bij gebrek aan belang. 3.19. Voor zover in de punten 44-51 nog motiveringsklachten besloten liggen, verwijs ik naar nr. 0.3. 3.I.C. Principaal onderdeel I.C (kleur van het TORO-blikje) 3.20. In de punten 52-56 van de cassatiedagvaarding klaagt Red Bull (kort samengevat) dat het hof bij de beoordeling van de gestelde inbreuk op de voet van art. 2.20, lid 1 onder b BVIE, geen gewicht heeft toegekend aan het door Red Bull gestelde en door Osborne c.s. niet bestreden element dat het TORO blikje voornamelijk rood is gekleurd. Volgens de (motiverings)klacht heeft het hof weliswaar in rov. 3.2 overwogen met de rechtbank van oordeel te zijn dat de totaalindruk van het door Osborne c.s. gebruikte teken wordt gedomineerd door twee bestanddelen, nl. de stierafbeelding en het woordelement TORO; maar anders dan het hof leest, stelde de rechtbank (rov. 4.4) vast dat 'voor wat betreft het door Osborne gebruikte teken de afbeelding van de stier en het woordelement TORO als onderscheidende bestanddelen (dienen) te worden aangemerkt' zonder daarmee uit te sluiten dat genoemde dominerende elementen ook nog eens werden afgebeeld tegen een voornamelijk rood gekleurde achtergrond. 3.21. De klacht mist feitelijke grondslag. Inderdaad heeft het hof geoordeeld dat de totaalindruk van het door Osborne c.s. gebruikte teken wordt 'gedomineerd' door de stierafbeelding en het woordelement TORO (iets waartegen Red Bull op zichzelf niet klaagt), maar dat betekent niet dat het hof aan Red Bull's stellingname met betrekking tot de rode (achtergrond)kleur voorbij is gegaan. Het tegendeel blijkt -niet alleen uit 's hofs rov. 3.2, waarin het hof- met de rechtbank- uitgaat 'van het door Osborne gebruikte teken in zijn geheel', waaraan niet afdoet dat het hofmet de rechtbank- oordeelde 'dat de totaalindruk van het door Osborne gebruikte teken wordt gedomineerd door twee bestanddelen: de stierafbeelding en het woordelement TORO'; -maar ook: -uit rov. 4.2, waar het hof spreekt over 'het zwart van de stier, het zilverkleurige vierkant op de rode basiskleur', -uit rov. 5.19.2, waar het hof overweegt: 'Het blikje van Osborne waarop het teken met de tekening is aangebracht heeft één basiskleur, een normale bordeaux-rode kleur, en wijkt daarmee opvallend veel af van de blauw-zilveren vlakken die als basis voor de blikjes van Red Bull dienen.'
14
3.22. Dat het hof aan het bezigen van de rode (achtergrond-)kleur niet het gewicht heeft toegekend dat Red Bull zou hebben gewild, betreft een aan het hof als feitenrechter voorbehouden oordeel. Onbegrijpelijk is dat oordeel niet. 3.II. Principaal onderdeel II (art. 2.20 lid 1, aanhef en onder c BVIE) 3.23. Dit onderdeel stelt aan de orde de uitleg en toepassing van het EU geharmoniseerde inbreukcriterium van art. 2.20 lid 1, aanhef en onder c BVIE. Volgens deze bepaling kan de houder van een (ingeschreven) merk derden het gebruik van een teken (tevens) verbieden 'c) wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor waren of diensten, die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, indien dit merk bekend is binnen het Benelux-gebied en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk'. De bepaling stemt zakelijk overeen met art. 9, lid 1, aanhef en onder c GMVo en met art. 5 lid 2 MRI, en moet uiteraard in overeenstemming daarmee uitgelegd worden. 3.24. Ook over de uitleg van het onderhavige inbreukcriterium 15 heeft het Hof van Justitie van de EG/EU een aantal richtinggevende arresten gewezen. Met het oog op de onderhavige zaak vermeld ik de volgende citaten. a. HvJ EG 9 januari 2003, C-292/00 (Davidoff/Gofkid) 16: '23 De vraag rijst dus, of de bewoordingen van artikel 5, lid 2, van de richtlijn, voorzover deze bepaling uitdrukkelijk slechts betrekking heeft op het gebruik van een teken voor niet-soortgelijke waren of diensten, eraan in de weg staat dat zij ook wordt toegepast wanneer het teken wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten. 24 Dienaangaande dient meteen te worden opgemerkt, dat bij de uitlegging van artikel 5, lid 2, van de richtlijn niet uitsluitend mag worden uitgegaan van de bewoordingen ervan, maar dat ook de algemene opzet en de doelstellingen van de regeling waarvan deze bepaling deel uitmaakt, in de beschouwing moeten worden betrokken. 25 Gelet op deze elementen kan bovenbedoeld artikel niet aldus worden uitgelegd, dat bekende merken minder bescherming zouden genieten wanneer een teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten wordt gebruikt, dan wanneer een teken voor niet soortgelijke waren of diensten wordt gebruikt.' Anders dan de tekst van de hierboven genoemde bepalingen suggereert, geldt de hier bedoelde bescherming dus niet alleen bij gebruik voor niet-soortgelijke waren en diensten, maar ook bij gebruik voor soortgelijke waren en diensten. 15 Vgl. ook het zakelijk overeenstemmende weigerings/nietigheidscriterium van art. 8 lid 5 GMVo resp. art. 4 lid 3 MRI 16 Jur. p. I-389, LJN BF8695, IER 2003, nr. 25, p. 126 m.nt. ChG, BIE 2003, nr. 81, p. 484
Vgl. voetnoot 5
Pagina 11 van 23 360
IEPT20130809, HR, Red Bull v Menken
www.boek9.nl
b. HvJ EG 27 november 2008, C-252/07 (lntel/lntelmark) 17: 24 De artikelen 4, lid 4, sub a, en 5, lid 2, van de richtlijn bepalen in wezen hetzelfde en beogen dezelfde bescherming te bieden aan bekende merken. [...] 26 Artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn biedt bekende merken een ruimere bescherming dan de bescherming die bij lid 1 van dat artikel wordt verleend. De voor deze bescherming bijzondere voorwaarde is dat door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt of zou worden getrokken uit of afbreuk wordt of zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk (zie in die zin, met betrekking tot artikel 5, lid 2, van de richtlijn, reeds aangehaalde arresten Marca Mode, punt 36, en Adidas-Salomon en Adidas Benelux, punt 27 [...). 27 De inbreuken waartegen artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn deze bescherming aan bekende merken biedt, zijn ten eerste afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk, ten tweede afbreuk aan de reputatie van dat merk en ten derde ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van dat merk. 28 Zodra er sprake is van één van deze drie soorten inbreuken, is deze bepaling van toepassing. 29 Er is met name sprake van afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk, hetgeen ook "verwatering", "verschraling" of "vervaging'' wordt genoemd, zodra dit merk minder geschikt wordt om de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en wordt gebruikt, te identificeren als afkomstig van de houder van dit merk, doordat door het gebruik van het jongere merk de identiteit van het oudere merk afbrokkelt en aan impact op het publiek inboet. Dat is met name het geval wanneer het oudere merk, dat onmiddellijk een associatie oproept met de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, deze associatie niet meer kan oproepen. 30 De inbreuken bedoeld in artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn, wanneer zij zich voordoen, zijn het gevolg van een zekere mate van overeenstemming tussen het oudere merk en het jongere merk, op grond waarvan het betrokken publiek een samenhang ziet tussen beide merken, dat wil zeggen een verband ertussen legt, ook al verwart het deze niet (zie, met betrekking tot artikel 5, lid 2, van de richtlijn, reeds aangehaalde arresten General Motors, punt 23; Adidas-Salomon en Adidas Benelux, punt 29, en adidas en adidas Benelux, punt 41). 31 Wanneer het publiek dit verband niet legt, kan door het gebruik van het jongere merk geen ongerechtvaardigd voordeel worden getrokken uit of afbreuk worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. 32 Dat een dergelijk verband wordt gelegd, is op zich evenwel geen voldoende grond om te concluderen dat
er sprake is van een van de in artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn bedoelde inbreuken, die- zoals is opgemerkt in punt 26 van het onderhavige arrest- de bijzondere voorwaarde vormen voor de bij deze bepaling aan bekende merken geboden bescherming. [...] 37 Om de bij artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn geboden bescherming te genieten moet de houder van het oudere merk bewijzen dat door het gebruik van het jongere merk "ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk". 38 Daartoe hoeft de houder van het oudere merk niet aan te tonen dat op dat ogenblik daadwerkelijk inbreuk wordt gemaakt op zijn merk in de zin van artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn. Wanneer voorzienbaar is dat een dergelijke inbreuk zal voortvloeien uit het gebruik dat de houder van het jongere merk van zijn merk kan maken, kan de houder van het oudere merk immers niet worden verplicht te wachten tot deze inbreuk zich daadwerkelijk voordoet alvorens het gebruik ervan te doen verbieden. De houder van het oudere merk moet echter wel bewijzen dat er elementen zijn op basis waarvan kan worden geconcludeerd dat er sprake is van een ernstig gevaar dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst voordoet. 39 Wanneer de houder van het oudere merk in staat is aan te tonen hetzij dat er op dat ogenblik daadwerkelijk inbreuk wordt gemaakt op zijn merk in de zin van artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn, hetzij, in het andere geval, dat er sprake is van een ernstig gevaar dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst voordoet, moet de houder van het jongere merk bewijzen dat met een geldige reden van dat merk gebruik wordt gemaakt. [...] 77 Bijgevolg veronderstelt het bewijs dat door het gebruik van het jongere merk afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk, dat is aangetoond dat het economische gedrag van de gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven, is gewijzigd als gevolg van het gebruik van het jongere merk of dat er een grote kans bestaat dat dit gedrag in de toekomst wijzigt.' c. HvJ EG 18 juni 2009, C-487/07 (L'Oréal/Bellure) 18: '15 Malaika en Starion brengen in het Verenigd Koninkrijk imitaties van luxeparfums uit de "Creation lamis"-lijn in de handel. Starion verhandelt voorts imitaties van luxeparfums uit de lijnen "Dorall" en "Stitch". 16 De lijnen "Creation lamis" en "Dorall" worden geproduceerd door Bellure. 17 De "Creation lam is" -lijn omvat met name het la Valeur-parfum, dat een imitatie is van het Trésorparfum en waarvan het flesje en het doosje een zekere
17 Jur. p. I-8823, LJN BG7353, NJ 2009, 575 m.nt. JHS, IER 2009, nr. 7, p. 18 m.nt. AKS, BIE 2009, nr. 57, p. 253 m.nt. AAQ
18 Jur. p. I-5185, LJN BJ1503, NJ 2009, 576 m.nt. JHS, IER 2009, nr. 43, p. 193 m.nt. ChG, BIE 2009, nr. 58, p. 264 m.nt. MRFS
Pagina 12 van 23 361
IEPT20130809, HR, Red Bull v Menken
www.boek9.nl
gelijkenis vertonen met die van Trésor. De lijn omvat verder het Pink Wonder-parfum, dat een imitatie is van het Miracle-parfum en waarvan het flesje en het doosje een zekere gelijkenis vertonen met die van Miracle. [...] 21 In het kader van de afzet van parfums uit de lijnen "Creation lamis", "Dorall" en "Stitch" bezorgen Malaika en Starion aan de kleinhandelaars vergelijkingslijsten die het woordmerk van het luxeparfum bevatten waarvan het verhandelde parfum de imitatie is (hierna: "vergelijkingslijsten"). [...] 38 [De inbreuken waartegen artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 bekende merken bescherming biedt] zijn ten eerste afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het merk, ten tweede afbreuk aan de reputatie van dat merk en ten derde ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van dat merk (zie in die zin arrest Intel Corporation, reeds aangehaald, punt 27). 39 Er is sprake van afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het merk, hetgeen ook "verwatering", "verschraling" of "vervaging" wordt genoemd, zodra dit merk minder geschikt wordt om de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en wordt gebruikt, te identificeren, doordat door het gebruik van het teken dat daaraan gelijk is of daarmee overeenstemt door de derde de identiteit van het merk afbrokkelt en aan impact op het publiek inboet. Dat is met name het geval wanneer het merk, dat onmiddellijk een associatie opriep met de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, deze associatie niet meer kan oproepen (zie in die zin arrest lntel Corporation, reeds aangehaald, punt 29). 40 Er is sprake van afbreuk aan de reputatie van het merk, ook wel"aantasting" of "degeneratie" genoemd, wanneer de waren of diensten waarvoor het teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk door de derde wordt gebruikt, op zodanige wijze aan de zintuigen van het publiek appelleren, dat de aantrekkingskracht van het merk vermindert. Het risico op een dergelijke afbreuk kan met name volgen uit het feit dat de waren of diensten die door de derde worden aangeboden een kenmerk of kwaliteit bezitten waarvan een negatieve invloed op het imago van het merk kan uitgaan. 41 Het begrip "ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk", ook aangeduid als "meeliften" en "free riding", verwijst niet naar de schade die het merk wordt berokkend, maar naar het profijt dat de derde haalt uit het gebruik van het teken dat daaraan gelijk is of daarmee overeenstemt. Het omvat met name alle gevallen waarin, dankzij de afstraling van het imago van het merk of de door dit merk opgeroepen kenmerken op de waren die worden aangeduid door het teken dat daaraan gelijk is of daarmee overeenstemt, duidelijk sprake is van exploitatie van de bekendheid van het merk. 42 Zodra er sprake is van één van deze drie soorten inbreuken, is artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 van
toepassing (zie in die zin arrest lntel Corporation, reeds aangehaald, punt 28). 43 Hieruit volgt dat het voordeel dat een derde haalt uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, ongerechtvaardigd kan blijken, ook al wordt door het gebruik van het teken dat daaraan gelijk is of daarmee overeenstemt, noch het onderscheidend vermogen, noch de reputatie van het merk aangetast, noch, meer algemeen, de houder ervan schade berokkend. 44 Om uit te maken of door het gebruik van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, moet een globale beoordeling worden gemaakt met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder met name de mate van bekendheid en de mate waarin het merk onderscheidend vermogen heeft, de mate van overeenstemming van de conflicterende merken alsmede de aard van en de mate waarin de betrokken waren en diensten gerelateerd zijn. Met betrekking tot de mate van bekendheid en de mate waarin het merk onderscheidend vermogen heeft, heeft het Hof reeds geoordeeld dat hoe groter het onderscheidend vermogen en de bekendheid van dat merk zijn, des te gemakkelijker een inbreuk zal kunnen worden vastgesteld. Uit de rechtspraak volgt ook dat hoe directer en sterker het merk door het teken in gedachten wordt opgeroepen, hoe groter de kans is dat door het gebruik van het teken op dat ogenblik of in de toekomst ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk (zie in die zin arrest lntel Corporation, reeds aangehaald, punten 6769). 45 Voorts zij erop gewezen dat in het kader van een dergelijke globale beoordeling zo nodig ook het bestaan van een gevaar voor verwatering of aantasting van het merk in aanmerking kan worden genomen. 46 In het onderhavige geval staat vast dat Malaika en Starion doosjes en flesjes gebruiken die overeenstemmen met die van de bekende door L'Oréal e.a. ingeschreven merken, om parfums te verhandelen die "goedkope" imitaties zijn van de luxeparfums waarvoor die merken worden ingeschreven en gebruikt. 47 Dienaangaande heeft de verwijzende rechter een verband vastgesteld tussen, enerzijds, een aantal door Malaika en Starion gebruikte doosjes, en, anderzijds, een aantal merken voor doosjes en flesjes waarvan l'Oréal e.a. houdster zijn. Voorts blijkt uit de verwijzingsbeslissing dat dit verband verweersters in het hoofdgeding commercieel voordeel verschaft. Uit de verwijzingsbeslissing volgt tevens dat de overeenstemming tussen die merken en de door Malaika en Starion verhandelde waren bewust is nagestreefd zodat het publiek de link zou leggen tussen de luxeparfums en de imitaties daarvan, en deze imitaties gemakkelijker zouden worden verkocht. 48 Bij de algemene beoordeling die de verwijzende rechter zal moeten verrichten om uit te maken of in die omstandigheden kan worden vastgesteld dat Pagina 13 van 23
362
IEPT20130809, HR, Red Bull v Menken
www.boek9.nl
ongerechtvaardigd voordeel is getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, zal met name rekening moeten worden gehouden met het feit dat het gebruik van doosjes en flesjes die overeenstemmen met die van de geïmiteerde parfums erop gericht is, voor reclamedoeleinden profijt te halen uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van de merken waaronder die parfums in de handel worden gebracht. 49 In dit verband zij gepreciseerd dat wanneer een derde door het gebruik van een teken dat overeenstemt met een bekend merk, in het kielzog van dit merk probeert te varen om van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige ervan te profiteren alsmede om zonder enige financiële vergoeding en zonder daarvoor passende inspanningen te moeten leveren, voordeel te halen uit de commerciële inspanning die de houder van het merk heeft gedaan om het imago van dat merk te creëren en te onderhouden, het uit dat gebruik voortvloeiende voordeel moet worden geacht ongerechtvaardigd te zijn getrokken uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van dat merk.' 3.25. Onderdeel 11 is gericht tegen de rov. 5.15 t/m 5.20. Het hof - dat met 'de merken' doelt op de merken van Red Bull, en met 'het teken' op het onder 1.7 bedoelde blikje van Osborne - overwoog daar (ik citeer ook de rov. 5.13 en 5.14): '5.13 Het hof stelt [...] thans aan de orde de vraag of Red Bull het gebruik van het teken door Osborne kan verbieden op de grond van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE, de tweede grondslag waarop Red Bull haar vorderingen heeft gebaseerd. 5.14 Door de (grote) bekendheid van de merken weergegeven onder 1.3 A t/m 1.3 E in de Benelux zullen een stier in combinatie met de aard van het product (energiedrank) of met de woorden "energy drink" (zoals in het teken) bij een relevant deel van het relevante publiek het woordmerk "RED BULL" (1.3 B) en/of een of meer beeldmerken in gedachte oproepen. Daardoor is er bij dit deel van het publiek sprake van een verband leggen tussen de merken en het teken als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub c (zonder merken en teken te verwarren). Dat het publiek een verband legt (zonder te verwarren) is op zich nog niet voldoende om Red Bull tegen gebruik van het teken te moeten beschermen. Daartoe moet er tevens sprake zijn van afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het merk (verwatering) of afbreuk aan de reputatie van het merk (aantasting) of ongerechtvaardigd voordeel trekken door Osborne uit het onderscheidend vermogen of reputatie van het merk (meeliften). 5.15 Red Bull heeft onvoldoende gesteld om aan te kunnen nemen dat het gebruik van het teken door Osborne afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van (een van de) bekende merken van Red Bull. Niets wijst er op dat door gebruik van het teken in de Benelux de identiteit van een van Red Bulls bekende merken zal afbrokkelen of aan impact op het publiek inboeten. Het is zonder nadere onderbouwing niet aannemelijk dat het teken met de rustige, zwarte stier
van Osborne de onmiddellijke associatie die de bekende merken van Red Bull met de drank van Red Bull oproepen zal kunnen verhinderen. Het had op de weg van Red Bull gelegen feiten of omstandigheden te stellen waaruit kan volgen dat die associatie verhinderd wordt. Dit geldt te meer nu zij zich, naar zij zelf stelt, richt op tieners en twintigers, althans consumenten jonger dan 40 jaar, van wie in beginsel kan worden verwacht dat zij juist (ook) de dynamiek van de vechtende Red Bull stier (welke dynamiek de rustige stier van Osborne mist) onmiddellijk met Red Bull associëren. 5.16 Er zijn ook geen feiten of omstandigheden naar voren gekomen op grond waarvan het hof vast zou kunnen stellen dat het teken van Osborne op de energie drank van Osborne afbreuk doet aan de reputatie van de bekende Red Bull merken. In het bijzonder is niet gesteld of gebleken dat de energiedrank van Osborne waarop zij en Menken het teken plaatsten, op zodanige wijze aan de zintuigen van het relevante publiek appelleert dat de aantrekkingskracht van de Red Bull merken vermindert. Red Bull heeft niet betwist dat de stiertekening van Osborne en de merken van Red Bull op de drankenmarkt in Spanje meer dan tien jaar hebben geco-existeerd met succes voor beide partijen en zonder enige afbreuk aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van (een van) haar merken. 5.17 Er is niets naar voren gebracht waaruit zou volgen dat het economische gedrag van de gemiddelde consument van energiedranken wijzigt als gevolg van gebruik van het teken van Osborne of dat er een grote kans bestaat dat dit gedrag in de toekomst wijzigt. 5.18 Er is geen sprake van ongerechtvaardigd voordeel trekken door Osborne. Osborne heeft naar voren gebracht dat de keuze voor de stiertekening en het woord "toro" in het teken van Osborne is ingegeven door de wens om de stiertekening die Osborne reeds lange tijd gebruikte en "el toro" noemt, ook te gebruiken voor energiedranken. Red Bull heeft niet betwist dat Osborne deze tekening in 1956 heeft laten ontwerpen en sedertdien tot op heden op onder meer haar alcoholische dranken gebruikt, dus lang voordat Red Bull haar energiedrank eind jaren '80 op de markt bracht. Voordat Red Bull op de markt kwam, heeft Osborne haar stiertekening met daarop witte letters "osborne" als merk gedeponeerd, in Spanje in 1973 en in de Benelux in 1975. Zij beschouwt de stiertekening als haar "paraplu-merk" en zij gebruikt deze tekening in haar huisstijl, althans op haar briefpapier, terwijl zij het woord "toro" als Europese merkinschrijving vanaf 1999 meermalen (voor verschillende klassen) heeft geregistreerd, evenals merken met zowel haar rustige zwarte stier als de letters toro. Osborne heeft de stiertekening ook daadwerkelijk gedurende lange tijd en in geenszins te verwaarlozen mate binnen de Benelux gebruikt, met name voor (alcoholische) dranken. Dit volgt uit het promotiemateriaal dat zij als productie 5 in eerste aanleg heeft overgelegd. Red Bull heeft aangevoerd dat uit een en ander niet kan worden afgeleid dat het stiermerk van Osborne daardoor een bekend merk in de Benelux is geworden. Het hof laat Pagina 14 van 23
363
IEPT20130809, HR, Red Bull v Menken
www.boek9.nl
dat in het midden, nu wel vaststaat dat het stiermerk het door Osborne gebruikte beeldmerk is en dat zij juist dit beeldmerk in relevante mate heeft gebruikt, ook in de Benelux. Hierdoor is voldoende onderbouwing voor de vaststelling dat de intentie van Osborne bij het gebruik van haar teken is gelegen in haar eigen geschiedenis en wens haar eigen beeldmerk te gebruiken en niet in enige wens om aan te haken bij merken van Red Bull. 5.19.1 Er is geen onderbouwing voor het tegendeel. Met name zijn geen feiten of omstandigheden gesteld op grond waarvan, indien bewezen, zou kunnen worden vastgesteld dat Osborne wel met haar teken probeert of heeft geprobeerd in het kielzog van de Red Bull merken te varen om te profiteren van de aantrekkingskracht, de reputatie en/of het prestige van Red Bull. 5.19.2 Zo'n omstandigheid vormt niet het feit dat Osborne haar stiertekening op een energiedrankblikje plaatst. Het blikje van Osborne waarop het teken met de tekening is aangebracht heeft één basiskleur, een normale bordeaux-rode kleur, en wijkt daarmee opvallend veel af van de blauw-zilveren vlakken die als basis voor de blikjes van Red Bull dienen. Ook de verschillen in opmaak tussen de blikjes van Osborne en Red Bull (plaatsing van letters en afbeelding, patronen, kleuren en vlakverdeling) zijn opvallend. Bovendien heeft Osborne haar stiertekening statisch binnen een vierkante omlijsting geplaatst, dus op heel andere wijze dan Red Bull met haar vechtende stier( en) placht te doen. Alleen de afmeting van het blikje van Osborne is gelijk aan die van Red Bull, doch dit is de gangbare vorm en maat voor energiedrankblikjes. De wijze van gebruik van het teken geeft het hof geen aanwijzingen dat Osborne heeft willen aanhaken bij de merken van Red Bull. 5.19.3 Zo'n aanwijzing vindt het hof ook niet in de omstandigheid dat Osborne in Spanje de distributeur van Red Bull was en haar energiedrank kort na het beëindigen van de distributieovereenkomst in een rood blikje met een stier heeft geïntroduceerd en onder de distributiekanalen die zij eerder gebruikte voor Red Bull is gaan verspreiden. Deze introductie vond immers plaats in Spanje, niet in de Benelux, en deze distributiekanalen bevonden zich eveneens aldaar, niet in de Benelux. In de Beneluxmarkt die in dit geding aan de orde is, heeft Osborne tot op vandaag nog niets gedistribueerd. Voorts geldt dat het, tenzij anders is overeengekomen, een voormalig distributeur vrijstaat om zelf een product aan te bieden wanneer de distributieovereenkomst met haar wordt beëindigd. Dat zij dit met name zal doen binnen het door haarzelf vóór of tijdens de distributieovereenkomst opgebouwde netwerk, is, tenzij anders overeengekomen, gerechtvaardigd en wijst niet op oneerlijk (ongerechtvaardigd) voordeeltrekken. 5.20 Op grond van het voorgaande gaat het hof ervan uit dat Osborne met de plaatsing van de stier in haar teken op energiedranken haar eigen goodwill wenst te gebruiken en niet de goodwill van Red Bull. Een en ander getuigt niet van oneerlijke concurrentie. Het hof kan dus niet vaststellen dat Osborne in het kielzog van
(een) merk( en) van Red Bull probeert te varen om van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige daarvan te profiteren of om zonder enige financiële vergoeding en/ of zonder daarvoor passende inspanningen te moeten leveren voordeel te halen uit de commerciële inspanningen die Red Bult heeft geleverd om het imago van haar merken te creëren en te onderhouden.' 3.26. De punten 57 en 58 van onderdeel II bevatten opmerkingen van inleidende aard en behoeven geen afzonderlijke bespreking. 3.II.A. Principaal onderdeel I.A ((stelplicht i.v.m.) afbreuk aan onderscheidend vermogen / verwatering) 3.27. Het exposé in de punten 59 t/m 79 van onderdeel II.A komt- in de kern- neer op de klacht dat het hof te zware of onjuiste eisen zou hebben gesteld aan de stelplicht van Red Bull ten aanzien van het verwateringsgevaar (punt 78). Ervan uitgaande dat Red Bull daaraan wél voldaan heeft, heeft het hof ten onrechte geen beslissing genomen over de vraag of op grond van de door Red Bull gestelde en bewezen omstandigheden verwatering(sgevaar) bestond (punt 79). 3.28. Red Bull onderbouwt deze klacht (kort samengevat) met het volgende betoog. Overeenkomstig Red Bull's desbetreffende stellingen heeft het hof identiteit van waren aangenomen, evenals bekendheid en spontaan onderscheidend vermogen van Red Bull's merken; het hof heeft ook aangenomen dat het publiek een verband legt. Red Bull heeft (blijkens onderdelen IA en IB, met verwijzingen) associatie en gevaar voor verwarring uit en te na gesteld en beargumenteerd. Andere omstandigheden dan de genoemde zijn, aldus Red Bull, moeilijk aan te voeren om het evidente gevaar van afbrokkeling van de identiteit van de bekende merken van Red Bull dan wel verhindering van de onmiddellijke associatie met de bekende merken van Red Bull te onderbouwen (punt 71). Red Bull vervolgt dat door het (moeten) tolereren van het gebruik van de Osborne stier en het woord TORO voor energydrinks, logischerwijs de uniciteit voor energydrinks van de associatie met het begrip 'stier' in al zijn geledingen voor Red Bull verloren gaat, waarvan het noodzakelijke gevolg is de afbrokkeling van identiteit van de bekende merken van Red Bull (punt 72). Tegen de achtergrond van alle omstandigheden die Red Bull heeft gesteld en onderbouwd omtrent de overeenstemming tussen teken en merk, identiteit van waren, bekendheid en spontaan onderscheidend vermogen van het merk, alsmede het door het relevante publiek te leggen verband, meent Red Bull het hof alle omstandigheden te hebben verschaft die het nodig had om over te gaan tot een beoordeling, of op grond van het aangetoonde verband een serieus gevaar voor verwatering bestond (punt 74). Ook met betrekking tot omstandigheden waaruit zou volgen dat (een grote kans bestaat dat) het economische gedrag van de gemiddelde consument van energy drinks wijzigt als gevolg van het gebruik van het teken van Osborne, kon Red Bull in wezen geen andere Pagina 15 van 23
364
IEPT20130809, HR, Red Bull v Menken
www.boek9.nl
omstandigheden aanvoeren dan wat reeds door het hof is aangenomen c.q. wat Red Bull reeds heeft aangevoerd. Het is aan de rechter om te oordelen of, in het verband van de zaak en alle relevante omstandigheden, deze omstandigheden voeren tot daadwerkelijke verwatering dan wel een ernstig gevaar daarvoor, in welk geval moet volgen dat (een grote kans bestaat dat) het economische gedrag van de gemiddelde consument van energy dranken wijzigt (punten 76 en 77). 3.29. De klacht berust op een onjuiste rechtsopvatting. Voor het aannemen van verlies van onderscheidende kracht (verwateringsgevaar) of reputatieschade is blijkens het systeem van art. 5 lid 3 MRI (art. 2.20, lid 1 onder c BVIE) -luce clarius- onvoldoende het enkele feit dat er sprake is van een teken dat overeenstemt met het bekende merk: er moet daarnaast sprake zijn van een wijze van gebruik (zonder geldige reden), waardoor inderdaad afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Zodanig gevaar voor verwatering of schade aan reputatie van een bekend merk mag blijkens het Unierechtelijke systeem niet verondersteld worden: in dat geval zou de hier bedoelde nadere voorwaarden niet in de bepaling behoeven te zijn opgenomen (of zou gesproken moeten zijn van een verbodsmogelijkheid met een negatief geformuleerde uitzondering: ... tenzij daardoor geen afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk). 3.30. Het vorenstaande is nadrukkelijk onderstreept in het (aan Red Bull overigens niet ontgane) arrest van het HvJ EG van 27 november 2008, C-252/07 (Intel/Intermark). De ten deze belangrijke rechtsoverwegingen van dat arrest zijn hierboven in nr. 3.24 onder b aangehaald 19. Volgens dit arrest moet de merkhouder aantonen dat het economische gedrag van de gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven, is gewijzigd als gevolg van het gebruik van het jongere merk of dat er een grote kans bestaat dat dit gedrag in de toekomst wijzigt. 3.31. Ook indien men met Red Bull van oordeel zou zijn, dat het hof zijn hier bestreden (per saldo) oordeel niet of in mindere mate had moeten relateren aan nietvoldoening door Red Bull aan haar stelplicht, blijft staan dat hetgeen wél door Red Bull is gesteld, het hof klaarblijkelijk onvoldoende heeft kunnen overtuigen van een (daadwerkelijke) afbreuk aan onderscheidend vermogen als door Red Bull blijkens haar stellingname gevreesd. Dat klaarblijkelijke- feitelijke- oordeel is, mede gelet op het systeem van art. 5 lid 3 MRI en op het Intel-arrest van het HvJ EG niet strijdig met het hier toepasselijke Unierecht. Het is ook niet onbegrijpelijk (voor zover onderdeel II.A al over onbegrijpelijkheid zou klagen). Aldus bezien faalt onderdeel II.A bij gebrek aan feitelijke grondslag. 3.11.B. Principaal onderdeel II.B 19 Vgl. ook GvEA 25 mei 2005, T-67 /04, Jur. 2005, p. II-1825, BMM-Bulletin 2005-3, p. 144 (Spa/Spa-Finders), rov. 40-45
(ongerechtvaardigd voordeel trekken uit onderscheidend vermogen en reputatie) 3.32. In de punten 81 t/m 83 verwijt onderdeel II.B het hof, in de kern, dat het de door Osborne aangegeven redenen voor de vormgeving van haar energiedrank-te weten: dat Osborne haar stiertekening en het woord 'toro' als haar 'paraplumerk' beschouwt, en dat de intentie van Osborne bij het gebruik van haar teken derhalve is gelegen in haar eigen geschiedenisgenoegzaam heeft geoordeeld om Red Bull's stellingname over het 'ongerechtvaardigd voordeel trekken' door Osborne c.s. van de hand te wijzen (rov. 5.18), en te oordelen dat er geen onderbouwing is van het tegendeel. Geklaagd wordt dat het hof een onderbouwing van het tegendeel niet aanwezig heeft geacht in de omstandigheid dat Osborne haar stiertekening op een energydrankblikje plaatst, een product buiten haar gebruikelijke markt van alcoholische dranken (rov. 5.19.2), noch in de omstandigheid dat Osborne in Spanje de distributeur van Red Bull was en haar energydrank kort na het beëindigen van de distributieovereenkomst heeft geïntroduceerd (rov. 5.19.3). Volgens de klacht {punten 82-83) sluit het één het ander niet uit: dat Osborne het stierteken als haar paraplumerk gebruikt en in het licht van haar historie dit teken voor al haar dranken wil gebruiken, sluit niet uit dat bij Osborne c.s. tevens een relevant element aanwezig kan zijn van het willen profiteren van de bekende merken van Red Bull c.q. het willen varen in het kielzog van deze merken. 3.33. Aan Red Bult kan worden toegegeven dat logisch gesproken inderdaad 'het één het ander niet uitsluit'. Niettemin gaat de klacht uit van een onjuiste rechtsopvatting. Zij miskent in de eerste plaats dat bij de beoordeling van een door de merkhouder gesteld 'ongerechtvaardigd voordeel trekken', het enkele 'voordeel trekken' op zichzelf niet incriminerend geoordeeld kan worden. Dat is (uiteraard) zo omdat de ongerechtvaardigdheid nu eenmaal element is van de verbodsbepaling. Daar is ook een goede reden voor. In het (veel voorkomende) geval van een markt, met één bekend merk (of enkele bekende merken) in een marktleiders positie, wordt al gauw een (niet verwarrende maar associatieve) verbinding met het bekende merk (de bekende merken) gelegd, en dat is allicht in zoverre in het voordeel van de gebruiker van het niet of minder bekende teken, dat het publiek daardoor gemakkelijker de link legt met de productsoort waarom het gaat. Ongerechtvaardigd is dit niet. Het overbekende Cola-voorbeeld biedt een illustratie van wat ik hier bedoel 20. De klacht miskent in de tweede plaats dat de vraag naar de eventuele 'ongeoorloofdheid' van het voordeel trekken beoordeeld dient te worden aan de hand van de omstandigheden van het geval, en dat daarbij een rechterlijke weging onvermijdelijk is. Daarom gaat Red Bull's )logisch juiste) 'het één sluit het ander niet uit' rechtens toch niet op: het één kan immers zwaarder gewogen worden dan het ander. 20
Vgl. ten aanzien van dit voorbeeld ook nr. 4.11 hierna.
Pagina 16 van 23 365
IEPT20130809, HR, Red Bull v Menken
www.boek9.nl
3.34. Het hof heeft klaarblijkelijk aan de door Osborne voor de keuze van haar teken aangevoerde gronden een groot gewicht toegekend. Daartegenover heeft het hof in rov. 5.19.2 en 5.19.3 de door Red Bult naar voren gebrachte stellingen omtrent het haars inziens wél aanwezige tegendeel gewogen (niettegenstaande de ook in mijn ogen te ferme openingsvolzin van rov. 5.19.1 'Er is geen onderbouwing van het tegendeel'). In rov. 5.19.2 bespreekt het hof de door Red Bull gewraakte plaatsing door Osborne van haar stiertekening op het energiedrankblikje, en zet uiteen dat en waarom de layout van het Osborne-blikje opvallend afwijkt van die van de blikjes van Red Bull, zodat het hof daarin geen aanwijzingen ziet dat Osborne heeft willen aanhaken bij de merken van Red Bull. In rov. 5.19.3 bespreekt het hof Red Bull's argument dat Osborne in Spanje de distributeur van Red Bult was en haar energiedrank kort na het beëindigen van de distributieovereenkomst in het litigieuze blikje heeft geïntroduceerd en onder de distributiekanalen die zij eerder gebruikte voor Red Bull is gaan verspreiden. Ook in deze rov. motiveert het hof waarom het hierin niet een oneerlijk (ongerechtvaardigd) voordeel trekken aanwezig acht. 3.35. Het hof heeft dus, anders dan de klacht wil, de hier bedoelde stellingen van Red Bull niet van beoordeling uitgesloten. Het heeft die stellingen gewogen maar (blijkens de concluderende rov. 5.20) te licht bevonden, mede in het licht van de door Osborne aangevoerde redenen voor de keuze voor haar (paraplumerk-)stier en (paraplumerk-) Toro. Die weging is aan de feitenrechter voorbehouden. Onbegrijpelijk is 's hofs oordeel niet. 3.36. In de punten 84-85 wordt geklaagd, kort samengevat, dat het hof ten onrechte een door Red Bull te bewijzen subjectieve gezindheid van Osborne, gericht op het voordeel trekken (of 'kielzog varen') zou hebben verlangd. Die intentie had het hof kunnen en moeten afleiden uit het effect van 'de door de merkhouder te stellen omstandigheden omtrent de overeenstemming tussen merk en teken, de soortgelijkheid van de waren, de bekendheid en het onderscheidend vermogen van het merk, de associatie bij het relevante publiek en alle andere relevante omstandigheden'. 3.37. Het onderdeel bestrijdt niet (en terecht niet, gelet op de in nr. 3.24 sub c aangehaalde rov. 47-49 van het HvJ-arrest L'Oréal/Bellure) dat het hier bedoelde 'ongerechtvaardigd voordeel trekken' een daarop gerichte subjectieve gezindheid veronderstelt. Het onderdeel klaagt dat het hof die intentie niet heeft afgeleid uit de in punten 84-95 genoemde omstandigheden. Daarmee gaat de klacht uit van een onjuiste rechtsopvatting: zij vormt een echo van de klacht in onderdeel II.A (punten 74-79) en deelt het lot daarvan. 3.38. In punt 86 is nog de motiveringsklacht neergelegd dat het hof niet in zijn overwegingen heeft betrokken het gegeven dat Osborne op grond van haar rechtstreekse betrekking tot de merkhouder wist dat Red Bull de bedoelde merken voerde en wist welk
belang voor Red Bull gemoeid was met de reputatie van deze merken. 3.39. De klacht berust op onjuiste lezing van het arrest, nu het hof in rov. 5.19.3 klaarblijkelijk deze omstandigheid wél in de overwegingen heeft betrokken. 3.III. Principaal onderdeel III (normaal gebruik van BULL als merk) 3.40. Bij de beoordeling van dit onderdeel is van belang de EU-geharmoniseerde regeling van art. 2.26 lid 2, aanhef en onder a en lid 3 BVIE. Volgens art. 2.26 lid 2 wordt een merk vervallen verklaard, voor zover na de datum van inschrijving 'a) gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren zonder geldige reden geen normaal gebruik van het merk is gemaakt binnen het Benelux-gebied voor de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven'. Artikel 2.26 lid 3 luidt, voor zover hier van belang: '3. Voor de toepassing van lid 2, sub a, wordt onder gebruik van een merk mede verstaan: a. het gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm, zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, wordt gewijzigd'. De bepalingen stemmen zakelijk overeen met art. 15, lid 1 GMVo en art. 10 lid 1 MRI en moeten uiteraard in overeenstemming daarmee uitgelegd worden. 3.41. Mede relevant zullen blijken de EUgeharmoniseerde regeling van art. 2.28 lid 1, aanhef en onder b, en 2.28 lid 2 BVIE: '2.28. -1. Iedere belanghebbende, met inbegrip van het Openbaar Ministerie, kan de nietigheid inroepen: [...] b. van de inschrijving van het merk dat elk onderscheidend vermogen mist; [...]. - 2. De rechter kan oordelen dat de merken zoals bedoeld in lid 1, sub b, c en d, na inschrijving door gebruik onderscheidend vermogen hebben verkregen.' Deze bepalingen stemmen zakelijk overeen met art. 7 lid 1, aanhef en onder b en lid 3 GMVo en met art. 3 lid 1, aanhef en onder b en lid 3 MRI en moeten uiteraard in overeenstemming daarmee uitgelegd worden. 3.42. Bij de beoordeling van dit onderdeel zijn de volgende arresten van het HvJ EU van belang: a. HvJ EG 7 juli 2005, C-353/03 (Nestlé/Mars; Have a break) 21: '6 De slagzin "HAVE A BREAK ... HAVE A KIT KAT" en de naam "KIT KAT" zijn merken die in het Verenigd Koninkrijk zijn ingeschreven in klasse 30 [...] voor chocoladeproducten, suikerbakkerswaren, snoepjes en koekjes. 7 Op 28 maart 1995 heeft Nestlé, houder van deze twee merken, de inschrijving in het Verenigd Koninkrijk van het merk HAVE A BREAK in klasse 30 aangevraagd. 8 Tegen deze aanvraag is oppositie ingesteld door Mars, die zich met name op artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn beriep. [...] 21
Jur. p. I-6135, BMM-Bulletin 2005-4, p. 197
Pagina 17 van 23 366
IEPT20130809, HR, Red Bull v Menken
www.boek9.nl
12 Op basis van de gegevens van het bij hem aanhangige geding oordeelt deze rechter dat de zin "HAVE A BREAK" intrinsiek onderscheidend vermogen mist en dat derhalve ingevolge artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn inschrijving daarvan als merk in beginsel uitgesloten is. 13 Volgens de verwijzende rechter kan een merk dus enkel op grond van artikel 3, lid 3, van de richtlijn worden ingeschreven indien wordt bewezen dat het door het gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen. 14 Hij stelt vast dat de aanvraag om inschrijving is afgewezen op grond dat de zin "HAVE A BREAK" hoofdzakelijk is gebruikt als onderdeel van het ingeschreven merk HAVE A BREAK ... HAVE A KIT KAT en niet echt als zelfstandig merk. [...] 19 Met zijn vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of een merk onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 3, van de richtlijn kan verkrijgen ten gevolge van het gebruik van dit merk als deel van of in samenhang met een ingeschreven merk. [...] 26 Wat de verkrijging van het onderscheidend vermogen door gebruik betreft, moeten de betrokken kringen de waar of de dienst als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeren op basis van het gebruik van het teken als merk [...]. 27 Om te kunnen voldoen aan laatstgenoemde voorwaarde, die in het hoofdgeding aan de orde is, hoeft het merk waarvoor inschrijving wordt aangevraagd, niet noodzakelijkerwijs zelfstandig te zijn gebruikt. 28 Artikel 3, lid 3, van de richtlijn bevat immers geen beperking in die zin en doelt enkel op "het gebruik dat [...] is gemaakt" van het merk. 29 De uitdrukking "gebruik van het teken als merk" moet derhalve aldus worden begrepen dat zij enkel betrekking heeft op het gebruik van het teken met het oog op de identificatie door de betrokken kringen van de waar of de dienst als afkomstig van een bepaalde onderneming. 30 Een dergelijke identificatie, en dus de verkrijging van onderscheidend vermogen, kan zowel voortkomen uit het gebruik, als deel van een ingeschreven merk, van een element van dit laatste, als uit het gebruik van een afzonderlijk teken in samenhang met een ingeschreven merk. In de twee gevallen is het voldoende dat de betrokken kringen de waar of de dienst die wordt aangeduid met het enkele merk waarvoor inschrijving wordt aangevraagd, ten gevolge van dit gebruik daadwerkelijk percipiëren als afkomstig van een bepaalde onderneming. [...] 32 Derhalve moet de prejudiciële vraag aldus worden beantwoord dat een merk onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 3, van de richtlijn kan verkrijgen ten gevolge van het gebruik van dit merk als deel van of in samenhang met een ingeschreven merk.'
b. HvJ EU 18 april 2013, C-12/12 (Levi Strauss/Colloseum): [Uit rov. 12 en 13: Levi Strauss is merkhouder van o.m. de volgende beeldmerken, ten processe aangeduid als 'Nr. 3', resp. 'Nr. 6':]
'19 De verwijzende rechter merkt op dat de uitkomst van het [...] beroep in "Revision" afhangt van de uitlegging van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 40/94. Zou merk nr. 6 nog steeds geldig zijn, dan zou hij immers vaststellen dat er ingevolge artikel 9, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 gevaar voor verwarring bestaat tussen merk nr. 6 en de door Colloseum verhandelde broekmodellen. [...] 23 Daarenboven merkt de verwijzende rechter op dat het ook denkbaar is dat het gebruik van het rode rechthoekige vaantje door levi Strauss bij de verkoop van broeken met het opschrift "LEVI'S", meebrengt dat zowel merk nr. 6 als het woordmerk "LEVI'S" normaal zijn gebruikt, waarbij de combinatie van deze twee merken zelf ook is ingeschreven als merk nr. 3. De verwijzende rechter vraagt zich bijgevolg af of een merk normaal kan worden gebruikt in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 40/94 wanneer het alleen samen met een ander merk wordt gebruikt, het publiek in de twee merken zelfstandige tekens ziet, en beide merken bovendien samen als merk zijn ingeschreven. 24 Daarop heeft het Bundesgerichtshof de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen: "Dient artikel 15, lid 1, van verordening nr. 40/94 aldus te worden uitgelegd, 1) dat een merk dat een deel vormt van een samengesteld merk en alleen door het gebruik van het samengestelde merk onderscheidend vermogen heeft verkregen, rechtsinstandhoudend kan zijn gebruikt wanneer enkel het samengestelde merk wordt gebruikt; 2) dat een merk rechtsinstandhoudend wordt gebruikt wanneer het alleen samen met een ander merk wordt gebruikt, het publiek in de twee merken zelfstandige tekens ziet, en beide merken bovendien samen als merk zijn ingeschreven?" [...] 30 Gelet op de systematiek en het doel van verordening nr. 40/94 en op de bewoordingen van artikel 15, lid 1, van deze verordening, moet de conclusie waartoe het Hof in punt 30 van het arrest Nestlé is gekomen ook gelden voor het begrip "normaal gebruik" met het oog op de instandhouding van de rechten van de houder van een ingeschreven merk in de zin van deze bepaling. [...]
Pagina 18 van 23 367
IEPT20130809, HR, Red Bull v Menken
www.boek9.nl
35 Dienaangaande zij er evenwel op gewezen dat [...],wanneer een ingeschreven merk uitsluitend wordt gebruikt als deel van een samengesteld merk of samen met een ander merk, dit gebruik slechts onder het begrip "normaal gebruik" in de zin van artikel 15, lid 1, valt indien het merk nog steeds wordt gepercipieerd als een aanduiding van de herkomst van de betrokken waar. 36 Gelet op een en ander moet op de gestelde vragen worden geantwoord dat aan de voorwaarde van een normaal gebruik van een merk in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 40/94 kan zijn voldaan wanneer een ingeschreven merk dat onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van het gebruik dat is gemaakt van een ander, samengesteld merk waarvan het een van de elementen vormt, enkel wordt gebruikt via dat andere samengestelde merk, of wanneer het slechts samen met een ander merk wordt gebruikt en de samenstelling van die twee merken bovendien zelf als merk is ingeschreven.' 3.43. Onderdeel III is gericht tegen rov. 5.6- 5.7, alsmede tegen rov. 8.2- 8.5. Het hof overwoog daar: '5.6 De bekendheid kan het hof niet vaststellen voor het woordmerk "BULL" (1.3 F). Red Bull heeft niet concreet feiten en omstandigheden gesteld waaruit kan volgen dat het woord "Bull" bekend is als aanduiding voor de waren van Red Bull. In de door Red Bull overgelegde producties komt het woord "Bull" nagenoeg alleen voor in combinatie met het woord "Red" en in de context van "Red Bull". Van een zelfstandig gebruik van "Bull" als woordmerk ter onderscheiding van de waren van Red Bull is geen sprake. Er is verder ook niets wat er op wijst dat het relevante publiek er mee bekend zou kunnen zijn dat het woord "bull" -los van het woord "red" en los van het bekende beeld van de vechtende stier(en)- wijst op een product van Red Bull. De stelling van Red Bull dat het woordmerk "BULL" door inburgering onderscheidend vermogen heeft gekregen voor Red Bull producten, heeft zij niet onderbouwd. Voor zover zij heeft aangevoerd dat het onderscheidend vermogen van "Bull" zou blijken uit het marktonderzoek overgelegd als productie 11 in eerste aanleg ("Market Survey on the Recognition of the word "Bull" in Connection with Energy Drinks" d.d. 9 mei 2007), volgt het hof haar niet. Dat de meeste respondenten het woord "Bull" hebben gehoord of gezien in verband met energiedranken van Red Bull, betekent niet dat het woordmerk "BULL" bekend is; veeleer is het woord "Bull" gebruikt als onderdeel van de bekende (andere) merken "RED BULL". 5.7 Het voorgaande betekent dat het hof tot uitgangspunt neemt dat de merken van Red Bull hiervoor weergegeven onder 1.3 A t/m E (zeer) bekend zijn en dat haar woordmerk "BULL" (als geheel merk) niet in relevante mate bekend is. [...] 8.2 Hiervoor onder 5.6 heeft het hof al overwogen dat in de door Red Bull overgelegde producties het woord "bull" nagenoeg alleen voorkomt in combinatie met het woord "red" en altijd in de context van "red bull".
Geen van de producties toont een waar of dienst van het merk "BULL". Zelfs in anderstalige reclameuitingen gaat het steeds om "taureau rouge" en "rode stier". Nergens toont "BULL" de identiteit of oorsprong van de producten van Red Bull, telkens is dit "RED BULL". Enig gebruik van het woordmerk "BULL" ter onderscheiding van de waren en/ of diensten van Red Bull is daarom niet voldoende onderbouwd. 8.3 Red Bull heeft betoogd dat zij van het woordmerk "BULL" gebruik maakt door intensief gebruik van het woord- en/ of woord-/beeldmerk "RED BULL" dat mede het woord "BULL" omvat. Echter, anders dan Red Bull betoogt, betekent het gebruik van een ander merk dat uit meerdere woorden bestaat, in beginsel niet dat daardoor een merk dat uit slechts één van die woorden bestaat eveneens normaal, als dat merk, is gebruikt. 8.4 Indien gebruik van de woordcombinatie "RED BULL" zou worden gezien als gebruik van het woordmerk "BULL"" in een op onderdelen afwijkende vorm (artikel 2.26, derde lid, sub a BVIE), is er geen sprake van gebruik in de zin van artikel 2.26, tweede lid, BVIE omdat het onderscheidend vermogen van het merk "BULL" dan wordt gewijzigd. Het zeer bekende merk "RED BULL" blijft immers een grotere onderscheidingskracht hebben dan het merk "BULL", zodat door gebruik van "BULL" in combinatie met "RED" het onderscheidend vermogen van "BULL" wordt gewijzigd.' 8.5 Nu Red Bull geen feiten of omstandigheden heeft aangevoerd waaruit- indien bewezen -blijkt dat zij het woordmerk BULL als zodanig (zonder de toevoeging RED) in een ononderbroken periode van vijf jaren normaal heeft gebruikt, wordt zij niet toegelaten te bewijzen dat zij haar woordmerk BULL (hiervoor onder 1.3 F genoemd) heeft gebruikt.' 3.44. De in de punten 87 t/m 109 neergelegde klacht van onderdeel III komt- in de kern -erop neer dat het hof ten onrechte rov. 8.2- 8.5 verworpen heeft Red Bull's stelling dat het gebruik van het woordmerk RED BULL tevens meebrengt (normaal) gebruik van haar woordmerk BULL. Evenzo heeft het hof in rov. 5.6 en 5.7 ten onrechte uit de bekendheid van het woordmerk RED BULL niet tevens de bekendheid van het merk BULL afgeleid. 3.45. Onderdeel III betwist niet ’s hofs feitelijke vaststellingen in rov. 8.2 jo. 5.6: 'In de door Red Bull overgelegde producties komt het woord "Bull" nagenoeg alleen voor in combinatie met het woord "Red" en in de context van "Red Bull'. Van een zelfstandig gebruik van "Bull'' als woordmerk ter onderscheiding van de waren van Red Bul/ is geen sprake'. 3.46. De niet-bestrijding van deze feitelijke vaststellingen, en het notoire gegeven dat RED BULL duidelijk een ander teken is dan BULL, roept a prima vista de vraag welke rechtsregels het hof zou kunnen hebben geschonden. Het onderdeel baseert niettemin zijn rechtsklacht op de volgende pijlers:
Pagina 19 van 23 368
IEPT20130809, HR, Red Bull v Menken
www.boek9.nl
- (punten 92-103:) miskenning van HvJ EG 11 maart 2003, C-40/01 (Ansul/Ajax) 22; - (punten 104-108:) miskenning van het 'Have a Break'arrest van het HvJ EG; - (ST, nrs. 151-161:) (verhoopte) miskenning van het (ten tijde van de ST) door het HvJ EU nog te wijzen arrest in de zaak Levi Strauss/Colloseum. 3.47. In nr. 3.42 heb ik géén overwegingen uit het Ansul/Ajax-arrest van het HvJ EG geciteerd. Dat arrest gaat weliswaar over vereisten voor rechtinstandhoudend normaal gebruik, maar in het geheel niet over de vraag of normaal gebruik van een uit meer woorden samengesteld merk tevens kon gelden als normaal gebruik (met rechthandhavend effect) van één van de woorden uit die samenstelling. De inzet in de zaak Ansul/Ajax was (slechts) of Ansul haar- enkelvoudige- merk MINIMAX nog normaal gebruikte, nadat Ansul de verkoop van nieuwe brandblusapparaten onder dat merk had gestaakt, doch het merk nog wel bezigde in het kader van service en levering van reserve-onderdelen aan vroegere kopers. De overwegingen van het HvJ EG zijn daarop toegesneden 23. Red Bull's beroep op het 'met de haren erbij gesleepte' Ansul/Ajax-arrest faalt dus 24. 3.48. In nr. 3.42 heb ik (onder a) wél het Have a Breakarrest van het HvJ EG geciteerd. Dat arrest is er niet 'met de haren bij gesleept'. Ik meen evenwel dat een beroep op dat arrest óók niet opgaat. Het ging in de Have a Break-zaak, voor zover hier van belang, om de vraag of met het gebruik van de als merk geregistreerde 'HAVE A BREAK ... HAVE A KIT KAT' ook het element 'HAVE A BREAK' als merk zou zijn gebruikt. De vraag speelde dáár in de context van de vraag of 'HAVE A BREAK' (dat door de Britse Registrar kennelijk op zichzelf niet voldoende onderscheidend als merk werd geoordeeld), geacht kon worden krachtens feitelijk gebruik (zij het 'hoofzakelijk [...] als onderdeel van het ingeschreven merk HAVE A BREAK ... HAVE A KIT KAT') wél het voor inschrijving vereiste onderscheidend vermogen te hebben verworven. Dat is een wat andere juridische context dan de context van het door Osborne c.s. ingeroepen verval van BULL (als niet afzonderlijk gebruikt). Een parallelle rechtsopvatting bij de ene en de andere juridische context, zoals aangevoerd door Red Bull, was goed verdedigbaar, en is inmiddels in het recente arrest van HvJ EU 18 april 2013, C-12/12 (Levi Strauss/ Colloseum) bevestigd. 3.49. Dat gezegd zijnde, wijs ik echter op de vooropstelling van het HvJ EU in rov. 26 van het Have a Break-arrest: 'Wat de verkrijging van het onderscheidend vermogen door gebruik betreft, moeten de betrokken kringen de waar of de dienst als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeren op basis van het gebruik van het teken als merk'. Inderdaad 22
Jur. p. I-2439, NJ 2004, 339 m.nt. JHS; BIE 2003, r. 90, p. 555, IER 2003, nr. 31, p. 172 23 Vgl. bijv. rov. 23, 24 en 42 van het arrest 24 Veelzeggend is dat het HvJ in zijn latere arresten Nestlé/Mars ('Have a Break') en Levi Strauss/Colloseum in het geheel niet verwijst naar het Ansul/Ajax-arrest
vervolgt het Hof in rov. 27 dat het merk daartoe 'niet noodzakelijkerwijs zelfstandig [behoeft] te zijn gebruikt'. Maar in rov. 29 stipuleert het Hof weer dat de 'uitdrukking "gebruik van het teken als merk "[...] aldus [moet] worden begrepen dat zij enkel betrekking heeft op het gebruik van het teken met het oog op de identificatie door de betrokken kringen van de waar of de dienst als afkomstig van een bepaalde onderneming'. Daarvoor is volgens rov. 30 voldoende, maar klaarblijkelijk ook vereist, 'dat de betrokken kringen de waar of de dienst die wordt aangeduid met het enkele merk waarvoor inschrijving wordt aangevraagd, ten gevolge van dit gebruik daadwerkelijk percipieren als afkomstig van een bepaalde onderneming'. 3.50. Het arrest van HvJ EU 18 april 2013, C-12/12 (Levi Strauss/Colloseum), waarop Red Bull in haar ST preludeerde, heeft- zoals Red Bull hoopte- de lijn van het Have a Breakarrest voor de initiële beschermbaarheid van een als deel van een samengesteld teken gebruikt (deel-)teken doorgetrokken naar de beoordeling van het rechtinstandhoudend gebruik. Toch kan ook het arrest van 18 april 2013 Red Bull niet baten. Zoals in nr. 3.42 onder b al bleek, heeft het Hof in dit arrest weliswaar bevestigd dat ook in het kader van rechtinstandhoudend gebruik aan de voorwaarde van een normaal gebruik van een merk 'kan 25 zijn voldaan wanneer een ingeschreven merk dat onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van het gebruik dat is gemaakt van een ander, samengesteld merk waarvan het een van de elementen vormt, enkel wordt gebruikt via dat andere samengestelde merk' (rov. 36). Maar daarbij is onverminderd vereist dat het merk 'wordt gepercipieerd als een aanduiding van de herkomst van de betrokken waar' (rov. 35). Ik herinner eraan dat, blijkens rov. 19, de verwijzende rechter in die zaak al geoordeeld had dat als de merkinschrijving nog geldig zou zijn, hij zou vaststellen dat er gevaar voor verwarring bestaat tussen Levi Strauss' merk nr. 6 en Colloseums broeken. 3.51. Bij wijze van intermezzo werp ik nu een blik op een tweetal algemeen bekende producten (al hebben tabaksproducten het tegenwoordig moeilijk). (i) Ik noem als eerste de ooit beroemde 'Erven Wed. J. van Nelle Zware Shag'. Het geheel van de verpakking met deze daarop voorkomende woorden liet zich in elk geval onder de Benelux-Merkenwet vanaf 1970 als merk registreren. Algemeen bekend is dat in de volksmond over dit product gesproken werd als (een) 'Zware Van Nelle' of een 'Zware van de Weduwe'. Hierin zie ik een voorbeeld waarin de feitenrechter zou kunnen spreken van een 'als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeren op basis van het gebruik van het teken als merk' terwijl het slechts om een deel van het merk gaat (en ook nog in een andere woordvolgorde) 26. (ii) Mijn tweede voorbeeld is de overbekende koffie (en thee) van Douwe Egberts. Hoe bekend of zelfs 25
Mijn cursivering, A-G De verpakking bestond mede uit een allegorische voorstelling omringd door de woorden 'The Rising Hope', en overtekend met een handtekening; maar dat merkelement is minder bekend gebleven 26
Pagina 20 van 23 369
IEPT20130809, HR, Red Bull v Menken
www.boek9.nl
beroemd dit merk ook is, ik heb de koffie of thee van dit merk nooit horen of zien aanduiden als (een pak of een kopje) 'Douwe' of (een kan of een bakje) 'Egberts'. 3.52. Ik keer terug naar het door Red Bull beweerd maar door Osborne c.s. weersproken en door het hof niet aanwezig geachte (normaal) gebruik van BULL als onderdeel van het merk RED BULL. 3.53. 's Hofs oordeel in rov. 8.3, dat, anders dan Red Bull betoogt, 'het gebruik van een ander merk dat uit meerdere woorden bestaat, in beginsel niet [betekent] dat daardoor een merk dat uit slechts ĂŠĂŠn van die woorden bestaat eveneens normaal, als dat merk, is gebruikt', is, anders dan punt 107 van de cassatiedagvaarding poneert, in lijn met rov. 27 het Have a Break-arrest ('niet noodzakelijkerwijs zelfstandig te zijn gebruikt') en rechtens juist. In rov. 5.6- waarnaar rov. 8.2 verwijst- heeft het hof feitelijk geoordeeld, niet alleen dat van afzonderlijk gebruik van het teken 'BULL' niet gebleken is, maar ook: 'Er is verder ook niets dat er op wijst dat het relevante publiek er mee bekend zou kunnen zijn dat het woord "Bull" -los van het woord "red" en los van het bekende beeld van de vechtende stier( en)- wijst op een product van Red Bull.' Tegen deze (feitelijke) oordelen richt het onderdeel op zichzelf geen klachten. Daarmee komt eventuele toepasselijkheid van de ruimte die de Have a Break- en Levi Strauss/Colloseum-arresten zouden bieden, in dit geval niet aan de orde 27. 3.54. Onderdeel III faalt dus. 4. Het voorwaardelijk incidentele cassatiemiddel 4.1. Hoewel ik meen dat het principale middel in al zijn onderdelen faalt, zal ik toch een bespreking wijden aan het voorwaardelijk incidentele cassatieklachten. 4.2. Het middel omvat drie (hoofd-)onderdelen. Zeer kort aangeduid klaagt onderdeel I over het onvoldoende meewegen door het hof van het woordelement 'XL' in de totaalindruk van het teken van Osborne. Onderdeel !I klaagt over 's hof oordeel dat een teken van een stier in combinatie met de waar energiedrink altijd zal leiden tot een verband met de relevante (bekende) merken van Red Bull. Volgens onderdeel III had het hof de vorderingen jegens Menken reeds moeten afwijzen omdat Menken geen gebruik maakt van het litigieuze teken. 4.I. Incidenteel onderdeel I (art. 2.20 lid 1, aanhef en onder b en c BVIE) 4.3. Dit onderdeel stelt de uitleg en toepassing van de eerder in deze conclusie aangehaalde Unierechtelijk geharmoniseerde criteria ben c van art. 2.20 lid 1 BVIE aan de orde. 4.4. Het onderdeel is gericht tegen rov. 3.2 van het arrest, waar het hof overwoog: '3.2 Naar het oordeel van het hof blijkt uit overweging 4.4 van het vonnis dat de rechtbank bij de beoordeling is uitgegaan van het door Osborne gebruikte teken in zijn geheel en niet alleen van de stierteken ing. De rechtbank heeft de totaalindruk van het gehele teken beoordeeld. De rechtbank heeft echter aangegeven dat zij bij het bepalen van de overeenstemming met name 27
Mijn cursivering, A-G
let op de afbeelding van de stier en het woordelement TORO. Dit is terecht. Met de rechtbank is het hof van oordeel dat de totaalindruk van het door Osborne gebruikte teken wordt gedomineerd door twee bestanddelen: de stierafbeelding en het woordelement TORO. Het woordelement XL is binnen het geheel van het teken niet opvallend of onderscheidend. Voor de totaalindruk van het teken speelt het XL wel enige rol omdat deze twee letters ongeveer 50% van het teken zilver belijnd maken. De letters zijn echter niet met opvallende kleuren of in het oog springende vormen weer- gegeven en "XL" is voor het gemiddelde publiek uitsluitend een algemene beschrijving voor de inhoud of de omvang van het product. Dit laatste wordt niet anders doordat het blikje van Osborne of de inhoud in werkelijkheid niet van bovengemiddelde grootte (dus niet extra large) is; bij een globale indruk zal XL voor het gemiddelde publiek niets anders zijn dan een normale beschrijving van, in dit geval, de (extra grote) kracht van de drank. De eerste grief is ongegrond.' 4.5. Het onderdeel klaagt, onder verwijzing naar artikel 2.20 lid 1, onder b en c BVIE, over onbegrijpelijkheid van 's hofs oordeel dat de totaalindruk van het door Osborne gebruikte teken niet tevens wordt gedomineerd door het woordelement "XL". Het onderdeel voert daartoe aan (onder 1.1) (i) dat in rechtspraak en literatuur steevast wordt aangenomen dat bij een samengesteld teken (als het onderhavige), de woordelementen doorgaans de meest in het oog springende, opvallende elementen zijn; (ii) dat de letters "XL" -zoals het hof zelf vaststelt maar liefst 50% van het teken vormt; (onder 1.2) (iii) onbegrijpelijkheid van de deeloverweging dat "XL" voor het gemiddelde publiek niets anders is dan een normale beschrijving van, in dit geval, de (extra grote) kracht van de drank van Osborne, nu partijen niets gesteld hebben omtrent de kracht van het Osborne product, ook niet ten opzichte van andere energiedranken en het beschrijvend karakter van XL door Osborne ten processe uitdrukkelijk betwist is; (onder 1.3) (iv) innerlijke tegenstrijdigheid van 's hofs oordeel omdat het hof enerzijds opmerkt dat de letters "X" en "L" ongeveer 50% van het teken zilver belijnd maken en "XL" voor het gemiddelde publiek uitsluitend een algemene beschrijving voor de inhoud of de omvang van het product is, terwijl in het onderhavige geval "XL" niet de inhoud of de omvang van het product van Osborne beschrijft, aangezien het niet van bovengemiddelde grootte (en dus niet extra large) is, en anderzijds tot het oordeel komt dat het woordelement "XL" binnen het geheel van het teken niet opvallend of onderscheidend is, omdat "XL" toch weer wel beschrijvend zou zijn voor het gemiddelde publiek (op grond van het argument dat "XL" de (extra grote) kracht van de drank zou indiceren); (onder 1.4) (v) onbegrijpelijkheid in het licht van (de afbeelding van) het Osborne-blikje, waaruit niet alleen blijkt dat het woordelement XL 50% van het teken uitmaakt, maar ook dat het in zilver tegen een fel rode achtergrond is afgebeeld, een ongebruikelijk, opvallend Pagina 21 van 23
370
IEPT20130809, HR, Red Bull v Menken
www.boek9.nl
lettertype is gebruikt (o.a. met een "L" die gevormd wordt door- in glimmend zilver- een afgeronde "L" en een hoekige "L", naast elkaar, gescheiden door een fel rode streep), en dus wel met opvallende kleuren of in het oog springende vormen is weergegeven. 4.6. Het onderdeel vraagt in de vorm van deze motiveringsklacht(en) in wezen een nieuwe feitelijke beoordeling, waarvoor in cassatie evenwel geen plaats is. Het faalt reeds daarom. 4.7. Ten overvloede teken ik bij de onderscheiden deelklachten nog aan: (ad i) voor zover de hier bedoelde vuistregel al gewicht in de schaal zou leggen, heeft het hof daaraan gevolg gegeven voor het woordelement 'TORO'; (ad ii) kwantitatieve omvang is nog niet redengevend, laat staan doorslaggevend voor kwalitatieve impact; (ad iii) nu (onbestreden) de letters 'XL' begrepen worden als 'extra large', en nu (onbestreden) dit in casu niet kan gelden voor de omvang van het blikje, is voor de hand liggend en begrijpelijk dat het hof oordeelt dat het gemiddelde publiek daarin een beschrijving van de (extra grote) kracht van de drank zal zien; (ad iv) waar het hof (naast de afbeelding van de stier) het woordelement TORO dominerend geeft geacht, zit in het oordeel over de mindere opvallendheid van het (beschrijvende) element XL geen tegenstrijdigheid; (adv) (ook) dit betreft een zuiver feitelijke waardering. 4.II. Incidenteel onderdeel II (art. 2.20 lid 1, aanhef en onder c BVIE; art. 24 Rv.) 4.8. Dit onderdeel klaagt over de uitleg en toepassing van het eerder in deze conclusie aangehaalde Unierechtelijk geharmoniseerde criterium c van art. 2.20 lid 1 BVIE, alsmede art. 24 Rv. 4.9. Het onderdeel is gericht tegen- de eerste alinea van- rov. 5.14 van het arrest. Het hof overwoog in rov. 5.14: '5.14 Door de (grote) bekendheid van de merken weergegeven onder 1.3 A t/m 1.3 E in de Benelux zullen een stier in combinatie met de aard van het product (energiedrank) of met de woorden "energy drink" (zoals in het teken) bij een relevant deel van het relevante publiek het woordmerk "RED BULL" (1.3 B) en/of een of meer beeldmerken in gedachte oproepen. Daardoor is er bij dit deel van het publiek sprake van een verband leggen tussen de merken en het teken als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub c (zonder merken en teken te verwarren). Dat het publiek een verband legt (zonder te verwarren) is op zich nog niet voldoende om Red Bull tegen gebruik van het teken te moeten beschermen. Daartoe moet er tevens sprake zijn van afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het merk (verwatering) of afbreuk aan de reputatie van het merk (aantasting) of ongerechtvaardigd voordeel trekken door Osborne uit het onderscheidend vermogen of reputatie van het merk (meeliften). 4.10. Volgens onderdeel II.1 is het hof met de overweging dat een teken bestaande uit een stier in combinatie met de in de onderhavige zaak relevante waren, zijnde energiedrank, er altijd toe zal leiden dat een relevant deel van het relevante publiek een verband zal leggen met het woordmerk RED BULL en/of een of
meer beeldmerken van Red Bult, dit gezien de (grote) bekendheid daarvan. In geding is immers- enkel- of het door Osborne gebruikte teken inbreuk maakt op de merkrechten van Red Bull, en niet ook of andere 'stiermerken' dat ook doen. 4.11. Een oordeel van een rechter dat de COCACOLA-merken zo bekend zijn dat ieder gebruik van het woord Cola in verband met een frisdrank (altijd) bij een relevant deel van het relevante publiek het woordmerk COCA-COLA en/of een of meer beeldmerken van COCA-COLA in gedachte zal oproepen, is een feitelijk oordeel. Zo'n oordeel is ook alleszins begrijpelijk te achten. Even feitelijk en even begrijpelijk acht ik het onderhavige dienovereenkomstige oordeel van het hof over een stier in verband met een energiedrank. Met zo'n oordeel overschrijdt de rechter niet de grenzen van de rechtsstrijd. Natuurlijk gaat het in de rechtsstrijd om eventuele inbreuk door het teken zoals gebruikt op de merken zoals ingeschreven. Maar met zo'n oordeel kan en mag de rechter intussen korte metten maken over de (voor)vraag of zich 端berhaupt enige relevante associatiemogelijkheid voordoet, alvorens- aan de hand van het teken zoals daadwerkelijk gebruikt en de merken zoals ingeschreven- op de eigenlijke inbreukvraag onder art. 2.20 lid 1, aanhef en onder c in te gaan. Dat is precies het parcours dat het hof gevolgd heeft. Het hof heeft dus niet- zoals het onderdeel beweert- geoordeeld over de vraag of andere stiermerken ook inbreuk maken op de merkrechten van Red Bull. Het- spijkers op laag water zoekendeonderdeel II.1 faalt dus. 4.12. Onderdeel II.2 bestrijdt het oordeel in de eerste alinea van rov. 5.14 vanuit een andere invalshoek. 's Hofs overweging dat, door de (grote) bekendheid van de Red Bullmerken, een teken bestaande uit een stier in welke hoedanigheid of op welke wijze weergegeven dan ook (dus een stier in abstracta) in combinatie met de in de onderhavige zaak relevante waren (energiedrank), er altijd toe zal leiden dat een relevant deel van het relevante publiek daarmee een verband zal leggen (en dus tevens zal leiden tot een relevante mate van overeenstemming), zou rechtens onjuist zijn. Dat zou zo zijn omdat het bestaan van een zekere mate van visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming tussen merk en teken, een toepassingsvoorwaarde is voor artikel 2.20 lid 1 onder c BVIE. Het onderdeel verwijst naar HvJ EU 24 maart 2011, C-552/09, Ferrero/Tirol Milch; Timi Kinderjoghurt Volgens het onderdeel heeft het hof miskend dat de bekendheid en het onderscheidend vermogen van het merk en de soortgelijkheid van de waren geen relevante factoren zijn bij beantwoording van de vraag of het beweerdelijke conflicterende teken overeenstemt met het merk in de zin van artikel 2.20 lid 1 onder c BVIE en het Ferrero/Tirol Milch-arrest. Bovendien heeft het hof ten onrechte buiten beoordeling gelaten dat de verschillende vormen van overeenstemming (visuele, auditieve en begripsmatige) elkaar kunnen 'compenseren', en dat (grote) verschillen op bepaalde vormen van overeenstemming (bijv. visueel en/of auditief) mogelijke overeenkomsten op andere vormen Pagina 22 van 23
371
IEPT20130809, HR, Red Bull v Menken
www.boek9.nl
van overeenstemming (bijv. begripsmatig) aan belang kunnen doen inboeten. Het hof kon dus niet in zijn algemeenheid overwegen dat het teken van een stier onverschillig de vormgeving daarvan- altijd zal leiden tot een verband bij een relevant deel van het relevante publiek (en dus zal leiden tot een relevante mate van overeenstemming). 4.13. Het onderdeel gaat uit van een onjuiste lezing van het bestreden arrest en ook van een onjuiste lezing van het Ferrero/Tirol Milch-arrest. 4.14. Om met het laatste te beginnen: de steller van het onderdeel miskent dat het HvJ EU in dat arrest (in rov. 66; geciteerd in nr. 3.2 onder g) de notie 'overeenstemming' in twee betekenissen bezigt. In de eerste volzin van rov. 66 gaat het (inderdaad) over 'de gelijkheid of de overeenstemming van de conflicterende merken immers een noodzakelijke voorwaarde voor toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, en van artikel 8, lid 5' GMVo (=art. 2.20 lid 1, aanhef en onder b en c BVIE). Hier wordt 'overeenstemming' gebruikt in de zin van (i) een minimumdrempel, bij gebreke waarvan een nadere toetsing overbodig is. (Pas) als deze (i) minimumdrempel genomen is, dient blijkens het vervolg van rov. 66 'de rechter een beoordeling te verrichten om uit te maken of, niettegenstaande de geringe mate van overeenstemming (in de zin van (i)) van deze merken, het betrokken publiek (ii) deze merken met elkaar kan verwarren of een verband tussen deze merken legt, omdat er andere relevante factoren, zoals de algemene bekendheid of de reputatie van het oudere merk bestaan'. Daarbij gaat het dus (ook al gebruikt het HvJ hier het woord 'overeenstemming' niet, maar art. 8, lid 1, sub b, en van artikel 8, lid 5 GMVo doen dat wĂŠl) wederom om 'overeenstemming': maar nu in de zin (ii) dat sprake is van (tot het inbreukoordeel aanleiding gevende) verwarringwekkende overeenstemming (artikel 5, lid 1, sub b, GMVo =art. 2.20 lid 1, aanhef en onder b en c BVIE) of voor de toepassing van art. 8, lid 5 GMVo (=art. 2.20 lid 1, aanhef en onder c BVIE) relevante associatieve overeenstemming. Men kan spreken van twee-stappentoets, waarbij in beide stappen 'overeenstemming' een rol speelt, maar in twee verschillende betekenissen. 4.15. Voor zover het onderdeel betoogt dat de rechter in het kader van de eerste stap niet behoeft stil te staan bij de 'bekendheid' van het anticiperende merk (noch bij het onderscheidend vermogen daarvan en de soortgelijkheid van de waren), berust dat op een juiste lezing van het aangehaalde arrest van het HvJ EU. Voor zover het onderdeel evenwel betoogt dat de rechter in die eerste stap daarbij niet zou mogen stilstaan, berust dat op een onjuiste lezing. Dat staat niet in het arrest Ferrero/Tirol Milch. Dat is ook logisch. Ook in het kader van de eerste stap kan (grote) bekendheid van het anticiperende merk (en kunnen het (grote) onderscheidend vermogen van het merk en de (grote) soortgelijkheid van de waren) uiteraard aanleiding geven om eerder overeenstemming in betekenis (i) aan te nemen dan wanneer die bekendheid (enz.) er niet was; zonder dat daarmee gezegd is dat in
de dan volgende twee stap ook tot overeenstemming in betekenis (ii) geconcludeerd zou moeten worden (zoals het hof in het arrest a quo ook niet gedaan heeft). De klacht lijkt trouwens op twee gedachten te hinken voor zover zij lijkt te betogen dat de rechter de in het onderdeel bedoelde 'compensatiefactoren' al wel in de eerste fase zou moeten meenemen. 4.16. Met de in zoverre onjuiste lezing van het arrest Ferrero/Tirol Milch, waarop het onderdeel zich beroept, is tevens de onjuiste lezing van de bestreden rov. 5.14, eerste alinea van het arrest a quo gegeven. Het hof mocht de bekendheid van de Red Bullmerken 'meenemen' om de drempel van de eerste toetsingsstap 'genomen' te achten. 4.17. Ook onderdeel II.2 faalt. 4.18. Onderdeel II.3 behoeft geen bespreking. 4.III. Incidenteel onderdeel III (art. 2.20 lid 1 BVIE; geen 'gebruik' door Menken) 4.19. Dit onderdeel behoeft slechts zeer summiere bespreking. 4.20. Het onderdeel is gericht tegen rov. 5.16 en 6.2, waarin het hof motiveert waarom het de vorderingen voor zover (ook) gericht tegen Menken afwijst. Het onderdeel bestrijdt uiteraard niet die afwijzing, maar de motivering. Volgens het onderdeel had het hof in rov. 5.16 ten onrechte vastgesteld dat 'Men ken het teken plaatst'. Daarmee heeft het hof miskend dat in de omstandigheden van dit geval (zoals ook door het hof zelf gememoreerd in rov. 1.8 en 6.2 en in weerwil van de stellingen van Osborne c.s.) dat Menken slechts in opdracht van Grupo Osborne voorbedrukte en aan haar aangeleverde blikjes afvulde met aan haar aangeleverde energiedrank, en aldus zelf geen gebruik maakt van het in het geding zijnde teken. 4.21. Het onderdeel verwijst naar het rechtsoordeel in die zin van HvJ 15 december 2011, C-119/10, Red Bull/Winters) 28 en betoogt dat het hof de vorderingen jegens Menken op de hier bedoelde gronden (direct) had moeten afwijzen. 4.22. Het onderdeel is door Red Bull niet weersproken. Het is-in het kader van het voorwaardelijk incidenteel beroep- terecht voorgesteld. 5. Conclusie Mijn conclusie strekt tot verwerping van het principale beroep. De procureur-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden,
28 LJN BU9279, IER 2012, nr. 41, p. 348 m.nt. AMEV, gewezen na prejudiciĂŤle verwijzing door HR 19 februari 2010, LJN BK4739, NJ 2010, 113
Pagina 23 van 23 372
IEPT20130718, HvJEU, Specsavers v Asda
www.boek9.nl
Hof van Justitie EU, 18 juli 2013, Specsavers v Asda
v
• dat artikel 9, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 207/2009 aldus moet worden uitgelegd dat het voor de globale beoordeling van het verwarringsgevaar en van het ongerechtvaardigd voordeel in de zin van deze bepaling relevant is dat de derde die gebruikmaakt van een teken dat beweerdelijk inbreuk maakt op het ingeschreven merk, door een aanzienlijk deel van het publiek wordt geassocieerd met de specifieke kleur of kleurencombinatie die hij gebruikt om dat teken weer te geven. 48 Bijgevolg kan in het hoofdgeding de omstandigheid dat Asda zelf wordt geassocieerd met de kleur groen, die zij gebruikt voor de tekens die beweerdelijk inbreuk maken op de merken van de Specsaversgroep, met name tot gevolg hebben dat het gevaar voor verwarring of associatie tussen deze tekens en de merken van de Specsaversgroep afneemt, aangezien bij het relevante publiek de indruk zou kunnen bestaan dat de groene kleur van die tekens Asda toebehoort, wat de verwijzende rechter dient na te gaan. 49 In de tweede plaats kan, zoals de Commissie in haar bij het Hof ingediende opmerkingen heeft aangevoerd, de omstandigheid dat de derde die gebruikmaakt van een teken dat beweerdelijk inbreuk maakt op het ingeschreven merk, door een aanzienlijk deel van het publiek wordt geassocieerd met de specifieke kleur of kleurencombinatie die hij gebruikt om dat teken weer te geven, een relevante omstandigheid zijn bij de beoordeling of voor het gebruik van dat teken een „geldige reden” bestaat in de zin van artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 207/2009. Vindplaatsen: curia.europa.eu
MERKENRECHT Normaal gebruik mogelijk van ingeschreven merk dat enkel in combinatie met erover geplaatst woordmerk wordt gebruikt, voor zover verschil tussen gebruikt en ingeschreven het onderscheidend vermogen van het ingeschreven merk niet wijzigt • dat de artikelen 15, lid 1, en 51, lid 1, sub a, van verordening nr. 207/2009 aldus moeten worden uitgelegd dat aan de voorwaarde van „normaal gebruik” in de zin van deze bepalingen kan zijn voldaan wanneer een gemeenschapsbeeldmerk enkel wordt gebruikt in combinatie met een erover geplaatst gemeenschapswoordmerk, waarbij de combinatie van beide merken bovendien zelf als gemeenschapsmerk is ingeschreven, voor zover de verschillen tussen de vorm waarin het merk wordt gebruikt en die waarin dit merk is ingeschreven, het onderscheidend vermogen van dat merk zoals dit is ingeschreven, niet wijzigen. Dat aanzienlijk deel van het publiek een kleur met derde associeert relevant voor de globale beoordeling van (i) verwarringsgevaar, (ii) ongerechtvaardigd voordeel of (iii) geldige reden voor beweerdelijk inbreukmakend teken
Hof van Justitie EU, 18 juli 2013 (M. Ilešič (rapporteur), E. Jarašiūnas, A. Ó Caoimh, C. Toader en C. G. Fernlund) ARREST VAN HET HOF (Derde kamer) 18 juli 2013 (*) „Merken – Verordening (EG) nr. 207/2009 – Artikelen 9, lid 1, sub b en c, 15, lid 1, en 51, lid 1, sub a – Gronden voor vervallenverklaring – Begrip ‚normaal gebruik’ – Merk gebruikt in combinatie met ander merk of als deel van samengesteld merk – Kleur of kleurencombinatie waarin merk wordt gebruikt – Bekendheid” In zaak C-252/12, betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door de Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Verenigd Koninkrijk) bij beslissing van 26 april 2012, ingekomen bij het Hof op 16 mei 2012, in de procedure Specsavers International Healthcare Ltd, Specsavers BV, Specsavers Optical Group Ltd, Specsavers Optical Superstores Ltd tegen Asda Stores Ltd, wijst HET HOF (Derde kamer), Pagina 1 van 7
373
IEPT20130718, HvJEU, Specsavers v Asda
www.boek9.nl
samengesteld als volgt: M. Ilešič (rapporteur), kamerpresident, E. Jarašiūnas, A. Ó Caoimh, C. Toader en C. G. Fernlund, rechters, advocaat-generaal: J. Kokott, griffier: L. Hewlett, hoofdadministrateur, gezien de stukken en na de terechtzitting op 20 maart 2013, gelet op de opmerkingen van: – Specsavers International Healthcare Ltd, Specsavers BV, Specsavers Optical Group Ltd en Specsavers Optical Superstores Ltd, vertegenwoordigd door A. Gold en K. Mattila, solicitors, en door J. Mellor en A. Speck, QC, – de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door L. Christie als gemachtigde, bijgestaan door S. Malynicz, barrister, – de Duitse regering, vertegenwoordigd door T. Henze, J. Kemper en V. Cramer als gemachtigden, – de Europese Commissie, vertegenwoordigd door F. Bulst en J. Samnadda als gemachtigden, gelet op de beslissing, de advocaat-generaal gehoord, om de zaak zonder conclusie te berechten, het navolgende Arrest 1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van de artikelen 9, lid 1, sub b en c, 15, lid 1, en 51, lid 1, sub a, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1). 2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Specsavers International Healthcare Ltd, Specsavers BV, Specsavers Optical Group Ltd en Specsavers Optical Superstores Ltd (hierna tezamen: „Specsaversgroep”) en Asda Stores Ltd (hierna: „Asda”) over een vermeende inbreuk op door de Specsaversgroep ingeschreven gemeenschapsmerken. Toepasselijke bepalingen Internationaal recht 3 Artikel 5, C, punten 1 en 2, van het Verdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom, laatstelijk herzien te Stockholm op 14 juli 1967 en gewijzigd op 28 september 1979 (Recueil des traités des Nations Unies, deel 828, nr. 11851, blz. 305; hierna: „Verdrag van Parijs”), bepaalt: „1) Indien in een land het gebruik van het ingeschreven merk verplicht is, zal de inschrijving slechts kunnen worden vernietigd na verloop van een billijke termijn, en indien de belanghebbende zijn stilzitten niet rechtvaardigt. 2) Het gebruik van een fabrieks- of handelsmerk door de eigenaar in een vorm, welke door bestanddelen, die het onderscheiden kenmerk niet wijzigen, verschilt van het merk in de vorm, waaronder dit laatste in een van de landen van de Unie [voor de bescherming van de industriële eigendom, die is ingesteld krachtens artikel 1 van het Verdrag van Parijs] is ingeschreven, zal de ongeldigverklaring van de inschrijving niet ten gevolge hebben, noch de aan het merk verleende bescherming verminderen.” Unierecht 4 In punt 10 van de considerans van verordening nr. 207/2009 is bepaald:
„De bescherming van gemeenschapsmerken en de bescherming van ingeschreven oudere merken tegen gemeenschapsmerken is alleen gerechtvaardigd, voor zover deze merken daadwerkelijk worden gebruikt.” 5 Artikel 7 van deze verordening, met als titel „Absolute weigeringsgronden”, bepaalt: „1. Geweigerd wordt inschrijving van: [...] b) merken die elk onderscheidend vermogen missen; c) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten; d) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden; [...] 3. Lid 1, sub b, c en d, is niet van toepassing indien het merk als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de waren of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd.” 6 Artikel 9, lid 1, van deze verordening, met als opschrift „Rechten verbonden aan het gemeenschapsmerk”, bepaalt: „Het gemeenschapsmerk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economische verkeer te verbieden: [...] b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan; verwarring omvat het gevaar van associatie met het merk; c) dat gelijk is aan of overeenstemt met het gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het gemeenschapsmerk ingeschreven is, indien het een in de [Unie] bekend merk betreft en indien door het gebruik zonder geldige reden van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.” 7 Artikel 15, lid 1, van deze verordening, met als opschrift „Gebruik van het gemeenschapsmerk”, luidt als volgt: „Een gemeenschapsmerk waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de [Unie] geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, is vatbaar voor de sancties van deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken. Als gebruik in de zin van de eerste alinea wordt eveneens beschouwd:
Pagina 2 van 7 374
IEPT20130718, HvJEU, Specsavers v Asda
www.boek9.nl
a) het gebruik van het gemeenschapsmerk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het ingeschreven is, wordt gewijzigd; [...]” 8 Artikel 51, lid 1, van verordening nr. 207/2009, met als opschrift „Gronden van verval”, preciseert: „De rechten van de houder van het gemeenschapsmerk worden op vordering bij het Bureau [voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)] of op reconventionele vordering in een inbreukprocedure vervallen verklaard: a) wanneer het merk in een ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal in de [Unie] is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en er geen geldige reden is voor het niet gebruiken; vervallenverklaring van een gemeenschapsmerk kan echter niet worden gevorderd wanneer het merk in de periode tussen het verstrijken van de vijfjarige periode en de instelling van de vordering of de reconventionele vordering, voor het eerst of opnieuw normaal is gebruikt; begin van gebruik of hernieuwd gebruik binnen drie maanden vóór de instelling van de vordering of van de reconventionele vordering, met dien verstande dat de periode van drie maanden ten vroegste na het verstrijken van de ononderbroken periode van vijf jaar van het niet gebruiken is ingegaan, wordt echter niet in aanmerking genomen indien de voorbereiding voor het begin van gebruik of het hernieuwde gebruik pas getroffen wordt, nadat de merkhouder er kennis van heeft gekregen dat de vordering of de reconventionele vordering kan worden ingesteld; [...]” Aan het hoofgeding ten grondslag liggende feiten en prejudiciële vragen 9 In oktober 2009 heeft Asda, eigenaar van een supermarktketen, een reclamecampagne voor optische producten gelanceerd die tegen de Specsaversgroep, de grootste keten van optiekzaken van het Verenigd Koninkrijk en de grootste concurrent van Asda, was gericht. In het kader van deze campagne heeft Asda gebruikgemaakt van de slogans „Be a real spec saver at Asda” en „Spec savings at ASDA” en van de volgende logo’s:
10 Kort na de aanvang van deze reclamecampagne, op 19 oktober 2009, heeft de Specsaversgroep bij de High Court of Justice (England & Wales) (Civil division)
tegen Asda een vordering ingesteld wegens inbreuk op de volgende gemeenschapsmerken: – de uit het woord „Specsavers” bestaande gemeenschapswoordmerken nrs. 1321298 en 3418928; – de gemeenschapsbeeldmerken nrs. 449256 en 1321348, die overeenstemmen met het volgende teken (hierna: „merken met schaduwlogo”):
– gemeenschapsbeeldmerk nr. 5608385, overeenstemt met het volgende teken:
dat
– en gemeenschapsbeeldmerk nr. 1358589, dat overeenstemt met het volgende teken (hierna: „merk met het woordloze logo”):
11 Bij vonnis van 6 oktober 2010 heeft de High Court of Justice (England & Wales) geoordeeld dat Asda geen inbreuk had gemaakt op de gemeenschapsmerken van de Specsaversgroep. Voorts heeft deze rechter het merk met het woordloze logo wegens nietgebruik vervallen verklaard. Tegen dit vonnis heeft de Specsaversgroep hoger beroep ingesteld bij de Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division). 12 Bij arrest van 31 januari 2012 heeft de verwijzende rechter uitspraak gedaan over het geschil inzake de vermeende inbreuk op de gemeenschapswoordmerken nrs. 1321298 en 3418928 en de gemeenschapsbeeldmerken nrs. 449256, 1321348 en 5608385 van de Specsaversgroep. Naar haar oordeel mocht laatstgenoemde op grond van deze merken en overeenkomstig artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 207/2009 Asda verbieden gebruik te maken van de slogans „Be a real spec saver at Asda” en „Spec
Pagina 3 van 7 375
IEPT20130718, HvJEU, Specsavers v Asda
www.boek9.nl
savings at Asda” alsook van het logo dat Asda in haar reclamecampagne gebruikte. 13 De verwijzende rechter was echter van oordeel dat het voor de beslechting van het op het merk met het woordloze logo betrekking hebbende deel van het hoofdgeding nodig was om het Hof vragen te stellen over de volgende punten. 14 In de eerste plaats, en voor zover Asda heeft verzocht om de aan het merk met het woordloze logo verbonden rechten wegens niet-gebruik vervallen te verklaren, vraagt de verwijzende rechter zich af of het gebruik van de merken met het schaduwlogo een gebruik van het merk met het woordloze logo kan opleveren. 15 In de tweede plaats wenst deze rechter te vernemen of in het kader van artikel 9, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 207/2009 rekening kan worden gehouden met de toegenomen bekendheid van de afbeelding in de kleur groen, dat de Specsaversgroep altijd heeft gebruikt voor de weergave van haar merk met het woordloze logo, ondanks het feit dat dat merk in zwart-wit is ingeschreven. Volgens de verwijzende rechter moet dit het geval zijn, maar laat het Unierecht dienaangaande ruimte voor interpretatie. 16 In deze omstandigheden heeft de Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen: „1) Wanneer een marktdeelnemer houder is van onderscheiden gemeenschapsmerkinschrijvingen voor a) een beeldmerk, en b) een woordmerk en deze beide tezamen gebruikt, kan dit dan gebruik van het beeldmerk in de zin van de artikelen 15 en 51 van verordening [nr. 207/2009] opleveren? Zo ja, hoe dient het gebruik van het beeldmerk te worden beoordeeld? [...] 2) Maakt het daarbij verschil of: a) het woordmerk over het beeldelement is geplaatst? b) de marktdeelnemer ook het samengestelde merk bestaande uit het beeldelement en het woordmerk als gemeenschapsmerk heeft laten ingeschreven? 3) Hangt het antwoord op [de eerste en de tweede] vraag ervan af of het beeldelement en de woorden door de gemiddelde consument worden opgevat als afzonderlijke tekens dan wel als tekens met elk een zelfstandige onderscheidende rol? Zo ja, in hoeverre? 4) Zijn de kleur of kleuren waarin de verwerende partij het litigieuze teken gebruikt, relevant bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar in de zin van artikel 9, lid 1, sub b, [van verordening nr. 207/2009, dan wel van] het ongerechtvaardigd voordeel in de zin van artikel 9, lid 1, sub c, van [deze] verordening], wanneer een gemeenschapsmerk niet in kleur is ingeschreven, maar de houder het op ruime schaal heeft gebruikt in een bepaalde kleur of kleurencombinatie, waardoor een aanzienlijk deel van het publiek (in een deel van, maar niet in de gehele Unie) het met die kleur of kleurencombinatie is gaan associëren? Zo ja, in hoeverre?
5) Zo ja, is het voor de globale beoordeling relevant dat de verwerende partij zelf door een aanzienlijk deel van het publiek geassocieerd wordt met de bijzondere kleur of kleurencombinatie die zij voor het litigieuze teken gebruikt?” Beantwoording van de prejudiciële vragen Eerste tot en met derde vraag 17 Met zijn eerste tot en met zijn derde vraag, die tezamen moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of aan de voorwaarde van normaal gebruik van een gemeenschapsmerk in de zin van de artikelen 15, lid 1, en 51, lid 1, sub a, van verordening nr. 207/2009 is voldaan wanneer een gemeenschapsbeeldmerk enkel samen met een daarover geplaatst gemeenschapswoordmerk wordt gebruikt, en de combinatie van beide merken bovendien zelf als gemeenschapsmerk is ingeschreven. 18 Alle partijen die bij het Hof opmerkingen hebben ingediend, betogen in wezen dat het gebruik van een gemeenschapsbeeldmerk samen met een ander daarover geplaatst woordmerk, normaal gebruik in de zin van de artikelen 15, lid 1, en 51, lid 1, sub a, van verordening nr. 207/2009 kan opleveren, voor zover dit beeldmerk in de globale verschijningsvorm een zelfstandige onderscheidende rol behoudt. 19 Allereerst moet worden gepreciseerd dat een situatie als die van het hoofdgeding, waarin een woordmerk over een beeldmerk is geplaatst, valt onder het in artikel 15, lid 1, tweede alinea, sub a, van verordening nr. 207/2009 bedoelde geval van het gebruik van het merk in een vorm die verschilt van die waarin dat merk is ingeschreven. 20 Dat het woordteken „Specsavers” over het merk met het woordloze logo is geplaatst, wijzigt immers de vorm waarin dit merk was ingeschreven, aangezien deze niet louter naast elkaar zijn geplaatst, daar bepaalde delen van het merk met het woordloze logo aldus door het woordteken aan het oog worden onttrokken. 21 Vervolgens zij erop gewezen dat uit de bewoordingen van artikel 15, lid 1, tweede alinea, sub a, van verordening nr. 207/2009 rechtstreeks volgt dat het gebruik van het merk in een vorm die afwijkt van die waarin het is ingeschreven, wordt beschouwd als een gebruik in de zin van de eerste alinea van dat artikel, voor zover het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het ingeschreven is, niet wordt gewijzigd. 22 Het onderscheidend vermogen van een merk in de zin van verordening nr. 207/2009 houdt in dat dit merk zich leent om de waar waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden (zie in die zin arresten van 29 april 2004, Procter & Gamble/BHIM, C-468/01 P–C-472/01 P, Jurispr. blz. I-5141, punt 32; 8 mei 2008, Eurohypo/BHIM, C-304/06 P, Jurispr. blz. I-3297, punt 66, en 12 juli 2012, Smart Technologies/BHIM, C-311/11 P, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 23). Pagina 4 van 7
376
IEPT20130718, HvJEU, Specsavers v Asda
www.boek9.nl
23 Dit onderscheidend vermogen van een ingeschreven merk kan voortkomen zowel uit het gebruik – als deel van een ingeschreven merk – van een element ervan, als uit het gebruik van een afzonderlijk merk in combinatie met een ingeschreven merk. In beide gevallen volstaat het dat de betrokken kringen de betrokken waar of dienst ten gevolge van dit gebruik daadwerkelijk waarnemen als afkomstig van een bepaalde onderneming (zie, naar analogie, arrest van 7 juli 2005, Nestlé, C-353/03, Jurispr. blz. I-6135, punt 30). 24 Hieruit volgt dat het gebruik van het merk met het woordloze logo waarover het woordteken „Specsavers” is geplaatst, zelfs al komt dit gebruik uiteindelijk neer op een gebruik als deel van of in combinatie met een ingeschreven merk, kan worden aangemerkt als een normaal gebruik van het merk met het woordloze logo als zodanig, voor zover dit merk zoals dit is ingeschreven – te weten zonder dat een deel ervan door het daarover geplaatste woordteken „Specsavers” aan het oog wordt onttrokken – in deze vorm nog altijd verwijst naar de door de inschrijving aangeduide waren van de Specsaversgroep, wat de verwijzende rechter dient te beoordelen. 25 Aan deze conclusie wordt niet afgedaan door de omstandigheid dat het woordteken „Specsavers” alsook de combinatie van het woordloze logo met het daarover geplaatste woordteken „Specsavers” eveneens als gemeenschapsmerken zijn ingeschreven. 26 Het Hof heeft immers reeds geoordeeld dat aan de voorwaarde van normaal gebruik van een merk in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 kan worden voldaan wanneer het merk enkel wordt gebruikt via een ander, samengesteld merk of wanneer het enkel wordt gebruikt in combinatie met een ander merk, waarbij de combinatie van deze twee merken bovendien zelf als merk is ingeschreven, voor zover het merk nog steeds wordt waargenomen als een aanduiding van de herkomst van de betrokken waar (zie in die zin arrest van 18 april 2013, Colloseum Holding, C-12/12, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punten 35 et 36). 27 Het Hof heeft overigens, met betrekking tot artikel 10, lid 2, sub a, van Eerste Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht van de lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), welke bepaling grotendeels overeenstemt met artikel 15, lid 1, tweede alinea, sub a, van verordening nr. 207/2009, eveneens geoordeeld dat de houder van een ingeschreven merk zich ten bewijze van het gebruik ervan in de zin van deze bepaling kan beroepen op het gebruik ervan in een vorm die afwijkt van die waarin dit merk is ingeschreven zonder dat de verschillen tussen deze twee vormen het onderscheidend vermogen van dit merk wijzigen, en dit niettegenstaande het feit dat deze afwijkende vorm zelf als merk is ingeschreven (arrest van 25 oktober 2012, Rintisch, C-553/11, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 30). 28 De argumenten die het Hof ertoe hebben gebracht om artikel 10, lid 2, sub a, van richtlijn 89/104 in die
zin uit te leggen, kunnen mutatis mutandis worden toegepast op de context van artikel 15, lid 1, tweede alinea, sub a, van verordening nr. 207/2009. 29 Deze uitlegging vindt inzonderheid steun in het doel van artikel 15, lid 1, tweede alinea, sub a, van verordening nr. 207/2009, dat, door geen strikte overeenstemming te vereisen tussen de in de handel gebruikte vorm en de ingeschreven vorm van het merk, de houder van het ingeschreven merk de mogelijkheid wil bieden om bij het commerciële gebruik ervan variaties aan het teken aan te brengen waardoor het beter inspeelt op de eisen van het in de handel brengen en promoten van de betrokken waren en diensten zonder dat het onderscheidend vermogen ervan wordt gewijzigd. Deze doelstelling zou immers in het gedrang komen indien voor het bewijs van het gebruik van het ingeschreven merk ook zou worden verlangd dat de afwijkende vorm waarin dit merk wordt gebruikt, zelf niet als merk mag zijn ingeschreven (zie, naar analogie, arrest Rintisch, reeds aangehaald, punten 21 en 22). 30 Overigens is deze lezing van artikel 15, lid 1, tweede alinea, sub a, van verordening nr. 207/2009 in overeenstemming met artikel 5, C, punt 2, van het Verdrag van Parijs, aangezien niets in deze bepaling erop duidt dat de inschrijving van een teken als merk tot gevolg heeft dat het gebruik van dit teken niet meer kan worden aangevoerd ten bewijze van het gebruik van een ander ingeschreven merk waarvan het teken slechts afwijkt op een wijze waardoor het onderscheidend vermogen van dit laatste merk niet wordt gewijzigd (zie arrest Rintisch, punt 23). 31 Gelet op de voorgaande overwegingen dient op de eerste tot en met de derde vraag te worden geantwoord dat de artikelen 15, lid 1, en 51, lid 1, sub a, van verordening nr. 207/2009 aldus moeten worden uitgelegd dat aan de voorwaarde van „normaal gebruik” in de zin van deze bepalingen kan zijn voldaan wanneer een gemeenschapsbeeldmerk enkel wordt gebruikt in combinatie met een erover geplaatst gemeenschapswoordmerk, waarbij de combinatie van beide merken bovendien zelf als gemeenschapsmerk is ingeschreven, voor zover de verschillen tussen de vorm waarin het merk wordt gebruikt en die waarin dit merk is ingeschreven, het onderscheidend vermogen van dat merk zoals dit is ingeschreven, niet wijzigen. Vierde vraag 32 Met zijn vierde vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of artikel 9, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 207/2009 aldus moet worden uitgelegd dat, wanneer een gemeenschapsmerk niet in kleur is ingeschreven, maar de houder het op ruime schaal in een specifieke kleur of kleurencombinatie heeft gebruikt, waardoor een aanzienlijk deel van het publiek dit merk met die kleur of kleurencombinatie is gaan associëren, de kleur of kleuren die een derde gebruikt voor de weergave van een teken dat beweerdelijk inbreuk maakt op dat merk, relevant zijn bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar of van het ongerechtvaardigd voordeel in de zin van die bepalingen. Pagina 5 van 7
377
IEPT20130718, HvJEU, Specsavers v Asda
www.boek9.nl
33 De Specsaversgroep en de Europese Commissie geven in overweging deze vraag bevestigend te beantwoorden, terwijl de regering van het Verenigd Koninkrijk meent dat zij ontkennend moet worden beantwoord. 34 Wat in de eerste plaats de beoordeling van het verwarringsgevaar in de zin van artikel 9, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 betreft, zij herinnerd aan de vaste rechtspraak dat het gevaar voor verwarring bij het publiek globaal moet worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (zie met name arresten van 11 november 1997, SABEL, C-251/95, Jurispr. blz. I6191, punt 22; 6 oktober 2005, Medion, C-120/04, Jurispr. blz. I-8551, punt 27, en 12 juni 2007, BHIM/Shaker, C-334/05 P, Jurispr. blz. I-4529, punt 34). 35 Het Hof heeft eveneens meermaals geoordeeld dat de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming tussen de betrokken merken betreft, dient te berusten op de totaalindruk die ervan uitgaat, waarbij met name rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. De wijze waarop de gemiddelde consument de betrokken waren of diensten waarneemt, speelt een beslissende rol bij de globale beoordeling van dit gevaar. In dit verband neemt de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waar en let hij niet op de verschillende details ervan (zie met name de reeds aangehaalde arresten SABEL, punt 23; Medion, punt 28, en BHIM/Shaker, punt 35). 36 Voorts volgt uit de rechtspraak van het Hof dat het gevaar voor verwarring toeneemt naarmate het onderscheidend vermogen groter is. Aldus genieten merken die hetzij intrinsiek, hetzij wegens de bekendheid ervan op de markt, een groot onderscheidend vermogen hebben, een ruimere bescherming dan merken met een geringer onderscheidend vermogen (arrest van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 18). 37 Op zijn minst in de gevallen waarin het gaat om een merk dat niet in een specifieke of kenmerkende kleur, maar in zwart-wit is ingeschreven, beïnvloedt de kleur of de kleurencombinatie waarin het merk daarna effectief wordt gebruikt, de wijze waarop de gemiddelde consument van de betrokken waren dit merk waarneemt en kan die kleur of kleurencombinatie bijgevolg het gevaar voor verwarring of associatie tussen het oudere merk en het teken dat daarop beweerdelijk inbreuk maakt, doen toenemen. 38 In deze omstandigheden zou het onlogisch zijn aan te nemen dat de omstandigheid dat een derde voor de weergave van een teken dat beweerdelijk inbreuk maakt op een ouder gemeenschapsmerk, gebruikmaakt van een kleur of kleurencombinatie die een aanzienlijk deel van het publiek, ten gevolge van het gebruik van dat oudere merk dat de houder ervan in die kleur of kleurencombinatie heeft gemaakt, met dat oudere merk is gaan associëren, bij de globale beoordeling niet in
aanmerking mag worden genomen om de enkele reden dat dit oudere merk in zwart-wit is ingeschreven. 39 Wat in de tweede plaats de beoordeling van het uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk getrokken ongerechtvaardigd voordeel in de zin van artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 207/2009 betreft, moet eveneens een globale beoordeling worden verricht waarbij rekening wordt gehouden met alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder met name de mate van bekendheid en onderscheidend vermogen van het merk, de mate van overeenstemming tussen de conflicterende merken alsmede de aard van en de mate waarin de betrokken waren of diensten zijn gerelateerd. Wat de mate van bekendheid en onderscheidend vermogen van het merk betreft, heeft het Hof ook geoordeeld dat een inbreuk gemakkelijker zal worden vastgesteld naarmate het onderscheidend vermogen en de reputatie van dat merk groter zijn (zie arrest van 18 juni 2009, L’Oréal e.a., C-487/07, Jurispr. blz. I-5185, punt 44). 40 In dit verband blijkt uit de verwijzingsbeslissing dat de overeenstemming tussen de merken van de Specsaversgroep en de door Asda gebruikte tekens bewust is nagestreefd om bij het publiek een associatie tussen beide tekens op te roepen. De omstandigheid dat Asda een kleur heeft gebruikt die lijkt op die welke de Specsaversgroep heeft gebruikt, teneinde voordeel te trekken uit het onderscheidend vermogen en de bekendheid van de merken van laatstgenoemde, is een omstandigheid waarmee rekening moet worden gehouden bij de beoordeling of ongerechtvaardigd voordeel is getrokken uit het onderscheidend vermogen of de bekendheid van het merk (zie, naar analogie, arrest L’Oréal e.a., reeds aangehaald, punt 48). 41 Gelet op het voorgaande moet op de vierde vraag worden geantwoord dat artikel 9, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 207/2009 aldus moet worden uitgelegd dat, wanneer een gemeenschapsmerk niet in kleur is ingeschreven, maar de houder het op ruime schaal in een specifieke kleur of kleurencombinatie heeft gebruikt, waardoor een aanzienlijk deel van het publiek dit merk met die kleur of kleurencombinatie is gaan associëren, de kleur of kleuren die een derde gebruikt voor de weergave van een teken dat beweerdelijk inbreuk maakt op dat merk, relevant zijn bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar of van het ongerechtvaardigd voordeel in de zin van deze bepaling. Vijfde vraag 42 Met zijn vijfde vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of artikel 9, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 207/2009 aldus moet worden uitgelegd dat het bij de beoordeling van het verwarringsgevaar en van het ongerechtvaardigd voordeel in de zin van deze bepaling relevant is dat de derde die gebruikmaakt van een teken dat beweerdelijk inbreuk maakt op het ingeschreven merk, door een aanzienlijk deel van het publiek wordt geassocieerd met de specifieke kleur of kleurencombinatie die hij gebruikt om dat teken weer te geven. Pagina 6 van 7
378
IEPT20130718, HvJEU, Specsavers v Asda
www.boek9.nl
43 De Specsaversgroep geeft in overweging deze vraag bevestigend te beantwoorden, terwijl de Commissie meent dat met dit element enkel rekening mag worden gehouden voor de beoordeling van de geldige reden in de zin van artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 207/2009. Volgens de regering van het Verenigd Koninkrijk, die voorstelt om de vierde vraag ontkennend te beantwoorden, behoeft de vijfde vraag niet te worden beantwoord. 44 In dit verband zij erop gewezen dat, zoals in de punten 34 en 39 van dit arrest in herinnering is gebracht, zowel het verwarringsgevaar in de zin van artikel 9, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 als het ongerechtvaardigd voordeel in de zin van artikel 9, lid 1, sub c, van deze verordening globaal moeten worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. 45 Bovendien volgt uit de rechtspraak van het Hof dat bij deze beoordeling rekening moet worden gehouden met de specifieke context waarin is gebruikgemaakt van het teken dat beweerdelijk overeenstemt met het ingeschreven merk [zie in die zin, wat artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 betreft, arrest van 12 juni 2008, O2 Holdings en O2 (VK), C-533/06, Jurispr. blz. I4231, punt 64]. 46 In deze omstandigheden moet worden geconstateerd dat de omstandigheid dat de derde die gebruikmaakt van een teken dat beweerdelijk inbreuk maakt op het ingeschreven merk, door een aanzienlijk deel van het publiek wordt geassocieerd met de specifieke kleur of kleurencombinatie die hij gebruikt om dat teken weer te geven, een van de elementen is die een zeker belang kunnen hebben bij de beoordeling of sprake is van verwarringsgevaar of van het ongerechtvaardigd voordeel in de zin van artikel 9, lid 1, sub b respectievelijk c, van verordening nr. 207/2009. 47 In de eerste plaats kan niet worden uitgesloten dat een dergelijke omstandigheid van invloed kan zijn op de wijze waarop het publiek de betrokken tekens waarneemt en dus gevolgen kan hebben voor het bestaan van verwarringsgevaar tussen die tekens in de zin van artikel 9, lid 1, sub b, van die verordening. 48 Bijgevolg kan in het hoofdgeding de omstandigheid dat Asda zelf wordt geassocieerd met de kleur groen, die zij gebruikt voor de tekens die beweerdelijk inbreuk maken op de merken van de Specsaversgroep, met name tot gevolg hebben dat het gevaar voor verwarring of associatie tussen deze tekens en de merken van de Specsaversgroep afneemt, aangezien bij het relevante publiek de indruk zou kunnen bestaan dat de groene kleur van die tekens Asda toebehoort, wat de verwijzende rechter dient na te gaan. 49 In de tweede plaats kan, zoals de Commissie in haar bij het Hof ingediende opmerkingen heeft aangevoerd, de omstandigheid dat de derde die gebruikmaakt van een teken dat beweerdelijk inbreuk maakt op het ingeschreven merk, door een aanzienlijk deel van het publiek wordt geassocieerd met de specifieke kleur of kleurencombinatie die hij gebruikt om dat teken weer te geven, een relevante omstandigheid zijn bij de beoordeling of voor het gebruik van dat teken een
„geldige reden” bestaat in de zin van artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 207/2009. 50 Bijgevolg moet op de vijfde vraag worden geantwoord dat artikel 9, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 207/2009 aldus moet worden uitgelegd dat het voor de globale beoordeling van het verwarringsgevaar en van het ongerechtvaardigd voordeel in de zin van deze bepaling relevant is dat de derde die gebruikmaakt van een teken dat beweerdelijk inbreuk maakt op het ingeschreven merk, door een aanzienlijk deel van het publiek wordt geassocieerd met de specifieke kleur of kleurencombinatie die hij gebruikt om dat teken weer te geven. Kosten 51 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking. Het Hof (Derde kamer) verklaart voor recht: 1) De artikelen 15, lid 1, en 51, lid 1, sub a, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk moeten aldus worden uitgelegd dat aan de voorwaarde van „normaal gebruik” in de zin van deze bepalingen kan zijn voldaan wanneer een gemeenschapsbeeldmerk enkel wordt gebruikt in combinatie met een erover geplaatst gemeenschapswoordmerk, waarbij de combinatie van beide merken bovendien zelf als gemeenschapsmerk is ingeschreven, voor zover de verschillen tussen de vorm waarin het merk wordt gebruikt en die waarin dit merk is ingeschreven, het onderscheidend vermogen van dat merk zoals dit is ingeschreven, niet wijzigen. 2) Artikel 9, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 207/2009 moet aldus worden uitgelegd dat, wanneer een gemeenschapsmerk niet in kleur is ingeschreven, maar de houder het op ruime schaal in een specifieke kleur of kleurencombinatie heeft gebruikt, waardoor een aanzienlijk deel van het publiek dit merk met die kleur of kleurencombinatie is gaan associëren, de kleur of kleuren die een derde gebruikt voor de weergave van een teken dat beweerdelijk inbreuk maakt op dat merk, relevant zijn bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar of van het ongerechtvaardigd voordeel in de zin van deze bepaling. 3) Artikel 9, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 207/2009 moet aldus worden uitgelegd dat het bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar en van het ongerechtvaardigd voordeel in de zin van deze bepaling relevant is dat de derde die gebruikmaakt van een teken dat beweerdelijk inbreuk maakt op het ingeschreven merk, door een aanzienlijk deel van het publiek wordt geassocieerd met de specifieke kleur of kleurencombinatie die hij gebruikt om dat teken weer te geven. * Procestaal: Engels.
Pagina 7 van 7 379
IEPT20130708, Rb Den Haag, Euronext v Tom en Binckbank
www.boek9.nl
Vzgr Rb Den Haag, 8 juli 2013, Euronext v Tom en Binckbank
v
van de derde en de houder van het merk, alsook met de mate waarin die derde zich daarvan bewust had moeten zijn. Voorts moet bij deze beoordeling rekening worden gehouden met de omstandigheid dat het een merk betreft dat in de lidstaat waar het is ingeschreven en waar bescherming ervan wordt gevraagd, een zekere bekendheid geniet, waaruit de derde voordeel zou kunnen trekken om zijn waren of diensten in de handel te brengen. Daarbij dient een algemene beoordeling van alle relevante omstandigheden van het geval te worden gemaakt. PROCESRECHT
MERKENRECHT Gebruik AEX-merken als productnaam (tickersymbool) voor eigen product geen “eerlijk gebruik in nijverheid of handel”. • In casu geldt dat Tom c.s. en BinckBank de met de AEX-merken gelijke althans overeenstemmende tekens feitelijk gebruiken als productnaam om een met de NYSE Liffe opties concurrerend eigen product aan te duiden, hetgeen zich voorshands oordelend niet verdraagt met de hiervoor genoemde eisen zodat het gebruik van de tekens om die reden niet geoorloofd is. • Hoewel het Tom c.s. en BinckBank vrijstaat aan te geven dat zij opties ter verhandeling aanbieden waarvan de onderliggende waarde is gebaseerd op de stand van de AEX-index op Euronext Amsterdam, bijvoorbeeld in haar (product)specificatie (zoals Euronext c.s. ook zelf stelt, vgl. paragraaf 154 pleitnota mrs. Van Manen en Van Schijndel), is het niet nodig om deze tekens ook in de productnaam, het ticker symbool, zelf op te nemen. Dit geldt te meer voor de met de afgeleide AEX-merken gelijke of overeenstemmende tekens (zoals AX1(T) en A6(T)). Tom c.s. en BinckBank worden in hun standpunt niet gevolgd. Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie houdt de uit de Merkenrichtlijn afkomstige voorwaarde van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel zoals opgenomen in de hiervoor in 4.8. aangehaalde bepalingen in wezen een verplichting in tot loyaliteit ten opzichte van de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder. Bij de beoordeling of van eerlijk gebruik sprake is moet rekening worden gehouden met de mate waarin het gebruik van het merk door de derde door het betrokken publiek of althans een aanzienlijk deel daarvan wordt begrepen als aanwijzing voor het bestaan van een verband tussen de waren of diensten
Geen spoedeisend belang bij die vorderingen betreffende kwesties die spelen sinds augustus 2011 • Tom c.s. en, in haar kielzog, BinckBank hebben de spoedeisendheid van een aanzienlijk deel van de vorderingen bestreden, namelijk voor zover die betrekking hebben op het gebruik van met de ticker symbolen van NYSE Liffe overeenstemmende tekens voor TOM opties (met uitzondering van de TOM opties die identiek zijn aan of overeenstemmen met de AEX-merken), de gestelde misleidende uitingen met betrekking tot ‘Smart Execution’ en de gestelde auteursrechtinbreuk ten aanzien van de Corporate Action Policy. Vindplaatsen: Vzgr Rb Den Haag, 8 juli 2013 (J.Th. van Walderveen) Team handel - voorzieningenrechter Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/441155 / KG ZA 13409 Vonnis in kort geding van 8 juli 2013 in de zaak van 1. de naamloze vennootschap EURONEXT N.V., 2. de naamloze vennootschap EURONEXT AMSTERDAM N.V., beide gevestigd te Amsterdam, eiseressen, advocaat: mr. J.C.H. van Manen te Amsterdam, tegen 1. de naamloze vennootschap TOM HOLDING N.V., 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TOM BROKER B.V., 3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TOM B.V., 4. de naamloze vennootschap BINCKBANK N.V., alle gevestigd te Amsterdam, gedaagden, advocaat: mr. A. Knigge te Amsterdam, Partijen zullen hierna Euronext c.s. (eiseressen gezamenlijk), Tom c.s. (gedaagden sub 1, 2 en 3 gezamenlijk) en BinckBank (gedaagde sub 4) genoemd worden. Waar nodig zullen partijen afzonderlijk respectievelijk Euronext, Euronext Amsterdam, Tom Holding, Tom Broker en Tom genoemd worden. Voor Euronext c.s. zijn opgetreden de advocaat voornoemd en mr. P. van Schijndel, advocaat te Amsterdam. Voor Tom c.s. is de zaak behandeld door mr. P.L. Reeskamp, Pagina 1 van 8
380
www.boek9.nl
IEPT20130708, Rb Den Haag, Euronext v Tom en Binckbank
advocaat te Amsterdam, en voor BinckBank door mrs. J.A. Schaap en J. Klopper, advocaten te Amsterdam. 1. De Procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: - de dagvaarding van 23 april 2013, met 26 producties; - de akte houdende overlegging en toelichting producties van 13 mei 2013 van Tom c.s., met producties 1 tot en met 27; - de akte houdende overlegging producties van 13 mei 2013 van BinckBank, met producties 1 tot en met 12, leeswijzer en algemene inleiding; - de akte houdende overlegging aanvullende producties, tevens wijziging en verduidelijking van de eis van 21 mei 2013 van Euronext c.s., met producties 28 tot en met 55 (Euronext c.s. heeft geen productie 27 overgelegd); - de akte houdende overlegging producties van 23 mei 2013 van Euronext c.s., met aanvullende producties 56 tot en met 59; - de akte houdende toelichting producties (producties 28 t/m 59) van 27 mei 2013 van Euronext c.s.; - de akte overlegging aanvullende producties met toelichting van 28 mei 2013 van BinckBank, met producties 13 tot en met 20; - de akte houdende overlegging nadere producties met toelichting van 28 mei 2013 van Tom c.s., met producties 28 tot en met 33; - de akte houdende overlegging nadere producties met toelichting van 30 mei 2013 van Tom c.s., met producties 34, 35 en 36; - de bij email van 3 juni 2013 aan de voorzieningenrechter gestuurde partijafspraak met betrekking tot de proceskosten; - de op 3 juni 2013 gehouden mondelinge behandeling, ter gelegenheid waarvan de raadslieden van de partijen pleitaantekeningen met bijlagen hebben overgelegd. 1.2. Ten slotte is vonnis nader bepaald op heden. 2. De Feiten. 2.1. Euronext is een pan-Europese beursmaatschappij. In Amsterdam, Brussel, Parijs, Lissabon en Londen exploiteert zij beurzen waarop aandelen en derivaten worden verhandeld. In Amsterdam heet de aandelenbeurs Euronext Amsterdam en de derivatenbeurs NYSE Liffe Amsterdam. Op NYSE Liffe Amsterdam worden tal van derivaten verhandeld, waaronder opties. 2.2. Euronext Amsterdam beheert en publiceert de AEX-index, een beursindex die het gewogen gemiddelde is van de 25 meest verhandelde fondsen op Euronext Amsterdam. 2.3. Euronext c.s. is houdster van de volgende merkregistraties (hierna gezamenlijk aan te duiden als: ‘AEX-merken’): - het Gemeenschapswoordmerk AEX, na een aanvrage van 10 maart 2008 op 4 december 2008 geregistreerd onder nummer 006739734 voor waren en diensten in de klassen 35, 36 en 41; - het Gemeenschapswoordmerk AEX-INDEX, na een aanvrage van 2 februari 2001 op 12 juli 2002 geregistreerd onder nummer 002067999 voor waren en diensten in de klassen 35, 36 en 41;
- het Gemeenschapswoordmerk EURONEXT, na een aanvrage van 27 juli 2005 op 8 juni 2007 geregistreerd onder nummer 004562328 voor waren en diensten in de klassen 35, 36 en 41, en na een aanvrage van 28 juni 2012 op 5 december 2012 opnieuw geregistreerd, dit maal onder nummer 011000627 voor waren en diensten in de klassen 9, 35, 36, 38 en 41; - het Benelux woordmerk AEX, na een depot van 23 december 1993 op 1 september 1994 ingeschreven onder nummer 0542552 voor waren en diensten in de klassen 35 en 36; - de Benelux woordmerken AX1, AX2, AX4, AX5 en A6, A15, A20 en A27, na depots van 20 maart 2013 op 27 maart 2013 respectievelijk ingeschreven onder nummers 0935185, 0935186, 0935187, 0935188, 0935189, 0935190, 0935191 en 0935192 voor waren en diensten in de klassen 9, 35, 36 en 41; - het Benelux woordmerk A10, na een depot van 25 maart 2013 op 27 maart 2013 ingeschreven onder nummer 0935193 voor waren en diensten in de klassen 9, 35, 36 en 41; - de internationale merkregistratie voor het woordmerk NYSE EURONEXT, met gelding voor onder meer de Europese Gemeenschap, op 17 mei 2007 geregistreerd onder nummer 946255 voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 35, 36, 38 en 41. 2.4. BinckBank is een online beleggersbank die particuliere beleggers in staat stelt om te handelen in aandelen en derivaten. Sinds BinckBank in 2007 concurrent Alex overnam, is zij de grootste speler op deze markt. BinckBank biedt haar diensten aan onder de namen “BinckBank” en “Alex”. 2.5. In 2008 is BinckBank onder de naam “The Order Machine”, of “TOM”, een samenwerkingsverband aangegaan met het professionele handelshuis Optiver. ABN AMRO, IMC Financial en de Amerikaanse beurs Nasdaq zijn inmiddels aandeelhouder van Tom Holding. De Autoriteit Financiële Markten heeft aan Tom op 6 april 2010 een vergunning verleend voor het exploiteren van een multilaterale handelsfaciliteit (hierna: MTF, als afkorting van Multi Trading Facility) voor aandelen. Deze vergunning is op 30 juni 2011 uitgebreid tot derivaten, waaronder opties. 2.6. De activiteiten van “TOM” zijn ondergebracht in twee separate vennootschappen. Tom exploiteert het handelsplatform TOM MTF, waarop aandelen en opties verhandeld kunnen worden. Tom Broker is op dat platform actief als broker (effectenmakelaar). BinckBank is actief op verschillende beurzen, waaronder Euronext Amsterdam en NYSE Liffe Amsterdam. Zij stuurt de opdrachten van haar klanten particuliere beleggers - naar Tom Broker, die op haar beurt handelt op die beurzen. Dat doet Tom Broker volgens een principe dat zij ‘Smart Execution’ noemt. ‘Smart Execution’ is een zoekmachine die, op het moment dat de klant een aandelenorder inlegt, de prijzen vergelijkt op de verschillende beurzen waar het aandeel wordt verhandeld. De order wordt vervolgens naar de beurs met de beste prijs gestuurd (order rerouting).
Pagina 2 van 8 381
www.boek9.nl
IEPT20130708, Rb Den Haag, Euronext v Tom en Binckbank
2.7. Op TOM MTF is het sinds 8 oktober 2010 mogelijk om te handelen in Nederlandse aandelen. Op dit moment zijn er 105 verschillende aandelen genoteerd op het platform. Daaronder bevinden zich 24 aandelen die zijn opgenomen in de AEX-index en 24 aandelen die opgenomen zijn in de AMX-index, de index van de 25 meest verhandelde MidKap aandelen op Euronext Amsterdam. 2.8. Aandelen worden uitgegeven door vennootschappen om eigen vermogen aan te trekken. Eenmaal uitgegeven aandelen kunnen verhandeld worden. Bij een beursgenoteerd bedrijf vindt die verhandeling plaats op elke beurs en MTF waar het aandeel genoteerd staat. Er is geen verschil tussen een aandeel dat verhandeld wordt op Euronext Amsterdam, Euronext Parijs of TOM MTF. Een aandeel gekocht op TOM MTF kan worden verkocht op Euronext Amsterdam en omgekeerd. Dat is anders bij een optie, i.e. een recht om op of voor een bepaalde datum tegen een vooraf overeengekomen prijs een financieel product te kopen (call-optie) of verkopen (putoptie). Een optie die op de ene beurs is gekocht, kan - onder meer door het verschil in clearing houses, de schakel via welke de transactie tussen koper en verkoper wordt afgewikkeld - niet op een andere beurs verkocht worden. 2.9. Het onderliggende product van een optie kan een aandeel zijn, maar ook de waarde van een beursindex. Omdat een index, in tegenstelling tot een individueel aandeel, niet gekocht en geleverd kan worden, wordt bij het executeren of uitoefenen van de optie het verschil tussen de uitoefenprijs en de stand van de index op dat moment in cash uitbetaald (cash settlement). 2.10. Aandelen en opties worden op een beurs of MTF aangeduid met een unieke, vaak drie- of vierletterige code, het zogenaamde ticker symbol (hierna: ticker symbool). Zo wordt bijvoorbeeld het aandeel Heineken op de aandelenbeurs Euronext Amsterdam aangeduid met het symbool “HEIA”. De optieproducten van NYSE Liffe hebben ook eigen ticker symbolen die over het algemeen niet gelijk zijn aan het ticker symbool van de onderliggende waarde. De optie op het aandeel Heineken op NYSE Liffe heeft bijvoorbeeld als symbool “HEI”. In het ticker symbool kunnen ook andere producteigenschappen tot uitdrukking gebracht worden, bijvoorbeeld de expiratiedatum, de dag waarop een optie uiterlijk geëxecuteerd kan worden. 2.11. De op NYSE Liffe verhandelde AEX-indexopties hebben de volgende ticker symbolen: Met AEX AUG 2013 P 320 wordt een put optie aangeduid waarvan de onderliggende waarde is gebaseerd op de stand van de AEX-index op Euronext Amsterdam. Deze optie expireert op de derde vrijdag in de maand augustus 2013. Met AX2 AUG 2013 C 340 wordt een AEXweekoptie (call) aangeduid die op vrijdag in de tweede week van de maand expireert. Met A1 t/m A31 worden AEX-dagopties aangeduid die op de respectieve dagen van de maand expireren, behalve op vrijdagen (waarbij A1 staat voor de eerste dag van de maand en A31 voor de laatste dag).
2.12. Op het handelsplatform van TOM MTF is het sinds 25 november 2011 mogelijk om te handelen in aandelenopties. De opties op TOM MTF worden uitgegeven op basis van eigen contract specifications. Opties onder die voorwaarden worden TOM Options genoemd (hierna: TOM opties). TOM MTF duidt haar TOM opties aan met ticker symbolen die gelijk zijn aan de ticker symbolen die NYSE Liffe gebruikt voor haar optieproducten, met dit verschil dat TOM MTF daaraan een ‘T’ toevoegt. De TOM optie met als onderliggende waarde het aandeel Heineken duidt zij bijvoorbeeld aan als HEIT [onderstreping toegevoegd, vzr]. BinckBank duidt de TOM opties aan met identieke ticker symbolen als die NYSE Liffe gebruikt voor haar optieproducten. 2.13. Vanaf medio november 2011 heeft Tom op haar website de brochure “TOM MTF Corporate Actions Policy” geplaatst, een Engelstalig document waarin beschreven staat hoe optiecontracten worden aangepast ingeval een bedrijf een ‘Corporate Action’ neemt, zoals een fusie, overname, splitsing van aandelen, faillissement e.d., welk besluit gevolgen heeft voor de aandelen en daarmee ook voor opties daarop. 2.14. Tom Broker en BinckBank maken ook voor hun optieproducten gebruik van ‘Smart Execution’. Het systeem werkt hier echter anders dan bij aandelen. Wanneer een klant een optieorder inlegt, wordt eerst gekeken of voor die order een TOM optie bestaat. Als dat het geval is, krijgt de klant de TOM optie. De transactie vindt in dat geval plaats op TOM MTF. Voor de uitvoeringsprijs vergelijkt ‘Smart Execution’ de op dat moment geldende prijzen van de NYSE Liffe optie en de TOM optie. Als de prijs van de NYSE Liffe optie beter is dan die van de TOM optie, dan past Tom Broker price matching toe: de klant krijgt dan de TOM optie voor de (betere) prijs van de NYSE Liffe optie. De order wordt ook hier uitgevoerd op het platform van TOM MTF. Orders voor opties die niet op TOM MTF beschikbaar zijn, worden via NYSE Liffe verhandeld. 2.15. In de uitingen over haar Smart Execution-service wordt door Tom geclaimd dat: 1. Smart Execution altijd ertoe leidt dat de order van de klant voor de beste prijs wordt uitgevoerd; 2. Smart Execution werkt doordat de order wordt uitgevoerd op de beurs met de laagste prijs. 2.16. Tom heeft recent, op 21 januari 2013, optieproducten geïntroduceerd die als onderliggende waarde de stand van de AEX-index op Euronext Amsterdam gebruiken. Tom c.s. gebruikt voor deze TOM index-opties dezelfde ticker symbolen als NYSE Liffe voor haar index-opties gebruikt met dit verschil dat daaraan ook hier een ‘T’ is toegevoegd. BinckBank gebruikt voor deze TOM index-opties dezelfde ticker symbolen als die NYSE Liffe voor haar index-opties gebruikt. 2.17. BinckBank publiceert op haar websites de dagelijkse expiratieprijs van de AEX-opties van NYSE Liffe en de zogenoemde expiratiekalender, waarin de expiratiedatum van onder meer NYSE Liffe opties en Tom opties zijn opgenomen. Ook biedt BinckBank onder de noemer “Beleggersbibliotheek” documenten
Pagina 3 van 8 382
www.boek9.nl
IEPT20130708, Rb Den Haag, Euronext v Tom en Binckbank
aan met informatie over het verhandelen van NYSE Liffe opties. 2.18. Bij brief van 22 januari 2013, daags nadat Tom c.s. en BinckBank de optieproducten waarvan de onderliggende waarde is gebaseerd op de stand van de AEX-index hadden geïntroduceerd, heeft Euronext c.s. Tom Holding gesommeerd het gebruik van de met de AEX-merken overeenstemmende tekens voor haar ticker symbolen te staken en gestaakt te houden. 2.19. Na 22 januari 2013 is er over en weer over de merkenrechtelijke kwestie gecorrespondeerd. Bij brief van 26 maart 2013 worden Tom c.s. en BinckBank gesommeerd door de raadsman van Euronext c.s. In dit schrijven wordt ook bezwaar gemaakt tegen het gebruik door Tom c.s. en BinckBank van ticker symbolen voor alle andere opties dan die gebaseerd op de AEX-index evenals tegen de in 2.15. weergegeven claims omtrent ‘Smart Execution’. Daarnaast wordt geklaagd over auteursrechtinbreuk ten aanzien van de ‘Corporate Action Policy’ van Tom c.s. en misleidende reclame. 2.20. Euronext c.s. heeft bij deze rechtbank een bodemprocedure aanhangig gemaakt (C/09/442420 HA ZA 13-512) tegen Tom c.s. en BinckBank waarvan de insteek overeenkomt met de vorderingen die voorliggen in deze kort geding procedure. 3. Het geschil 3.1. Euronext c.s. vordert na wijziging van eis en na ter zitting (opnieuw) een deel van de vorderingen te hebben ingetrokken dat de voorzieningenrechter bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, gedaagden veroordeelt tot het volgende: I. Gedaagden, ieder afzonderlijk te gelasten, binnen 3 dagen na betekening van dit vonnis, de in de dagvaarding omschreven misleidende praktijken en het systematisch en parasiterend aanhaken aan de diensten van eiseressen te staken en gestaakt te houden als volgt: a. Gedaagden te verbieden informatie te verspreiden waarmee de onjuiste indruk gewekt wordt dat op TOM MTF wordt gehandeld in NYSE Liffe Opties en in het bijzonder: i. BinckBank te gelasten het gebruik van NYSE Liffe symbolen ter verwijzing naar TOM opties, als sub 2426 van de dagvaarding omschreven, te staken en gestaakt te houden. ii. Gedaagden te gelasten het systematisch nabootsen van de NYSE Liffe optiesymbolen (al of niet met telkens de toevoeging ‘T’), ter aanduiding van Tom opties te staken en gestaakt te houden. iii. BinckBank te gelasten het systematisch communiceren van de expiratieprijzen van NYSE Liffe opties zonder daarbij duidelijk en ondubbelzinnig aan te geven dat deze prijzen van toepassing zijn op de via BinckBank verhandelde TOM opties, als sub 27-28 van de dagvaarding omschreven, te staken en gestaakt te houden. b. BinckBank te gelasten haar informatieverstrekking over opties zodanig aan te passen dat daaruit onmiskenbaar duidelijk wordt dat, althans wanneer, via haar platformen in TOM opties gehandeld wordt en in het bijzonder:
i. BinckBank te gelasten op elke webpagina waarin informatie gegeven wordt over een TOM optie, een duidelijke en direct zichtbare mededeling op te nemen die de klant erop wijst dat het betreffende product een "TOM optie" is en dat een transactie in dat product op TOM MTF uitgevoerd wordt; ii. BinckBank te gelasten in de op Binck gepubliceerde "beleggersbibliotheek", als sub 32-33 van de dagvaarding omschreven, een duidelijke mededeling op te nemen waarin wordt aangegeven dat de daar verstrekte Euronext en NYSE Liffe literatuur voor algemene doeleinden beschikbaar gesteld wordt, en dat via Binck slechts in TOM opties op TOM MTF te handelen valt. c. BinckBank, te gelasten binnen 3 dagen na betekening van dit vonnis, onjuiste en misleidende informatie over het platform waarop gehandeld wordt, als sub 69 - 82 van de dagvaarding bedoeld te staken en gestaakt te houden en in het bijzonder: i. BinckBank te gelasten het gebruik van de aanduiding "TOM MTF" in combinatie met NYSE Liffe symbolen, als sub 35-39 van de dagvaarding omschreven, te staken en gestaakt te houden. ii. [ingetrokken] iii. [ingetrokken] d. Gedaagden, ieder afzonderlijk, te gelasten binnen 3 dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis, onjuistheden in de aanprijzing van Smart Execution en de voordelen daarvan als sub 45-58 van de dagvaarding bedoeld te staken en gestaakt te houden en in het bijzonder: i. Gedaagden te gelasten het gebruik van de claim dat met Smart Execution altijd de beste (uitvoerings)prijs behaald wordt, en claims van dezelfde strekking, als sub 48-52 van de dagvaarding omschreven, te staken en gestaakt te houden. ii. Gedaagden te gelasten de communicatie van concrete prijsvoordelen die met Smart Execution beweerdelijk behaald zouden zijn, als sub 53-54 van de dagvaarding omschreven, te staken en gestaakt te houden. iii. Gedaagden te gelasten het gebruik van de claim dat Smart Execution de order naar de beurs met de beste prijs stuurt, en claims van dezelfde strekking, ten aanzien van optie orders, als sub 55-58 van de dagvaarding omschreven, te staken en gestaakt te houden. II. [ingetrokken] III. Gedaagden, ieder afzonderlijk, te gelasten binnen drie werkdagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis de sub 87-98 van de dagvaarding bedoelde merkinbreuk te staken en gestaakt te houden en in het bijzonder: a. Gedaagden, ieder afzonderlijk, te gelasten het gebruik van de merken "AEX" en "AEX-index" ter aanduiding van TOM opties die als onderliggende waarde de stand van de AEX-index hebben, als sub 8795 van de dagvaarding omschreven, te staken en gestaakt te houden. b. Gedaagden, ieder afzonderlijk, te gelasten het gebruik van de merken "AEX", "AX1", "AX2", "AX4", Pagina 4 van 8
383
www.boek9.nl
IEPT20130708, Rb Den Haag, Euronext v Tom en Binckbank
"AX5", "A6", "A10", "A15", "A20", "A27" ter aanduiding van opties anders NYSE Liffe AEX -index opties, als sub 96 van de dagvaarding omschreven, te staken en gestaakt te houden. c. Gedaagden, ieder afzonderlijk, te gelasten het gebruik van de tekens "AEXT", "AX1T", "AX2T, "AX4T", "AX5T" en "A1T" t/m "A31T" ter aanduiding van Tom opties die als onderliggende waarde de stand van de AEX-index hebben, als sub 96 van de dagvaarding omschreven, te staken en gestaakt te houden. d. BinckBank te gelasten het gebruik van het merk "Euronext" ter aanduiding van de beurs waarop TOM opties verhandeld worden (als beschreven sub 43 en 98 van de dagvaarding) te staken en gestaakt te houden. IV. Gedaagden te gelasten het openbaarmaken en verveelvoudigen van werken waarop Eiseressen auteursrechthebbende zijn te staken en gestaakt te houden, in het bijzonder: a. het openbaarmaken en of verveelvoudigen van de verzameling van NYSE Liffe optiesymbolen voor de op Amsterdam NYSE Liffe verhandelde opties, als sub 99 van de dagvaarding omschreven; en b. Tom c.s. te gelasten het openbaarmaken en verveelvoudigen van NYSE Liffe’s Corporate Actions Policy, althans meer dan insignificante delen daarvan als sub 100 van de dagvaarding omschreven. V. BinckBank te bevelen om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis aan al hun klanten een brief te sturen op hun eigen gebruikelijke briefpapier met de volgende duidelijk leesbare tekst, dan wel een tekst als door de voorzieningrechter te bepalen, in lettertype arial 12 pts, vet, en zonder daaraan enige tekst toe te voegen: “Belangrijke mededeling omtrent misleiding Op [datum] heeft de Haagse rechtbank geoordeeld dat wij op misleidende en onrechtmatige wijze hebben aangehaakt aan de diensten en merken van NYSE Euronext. Daarbij hebben wij volgens de rechter de misleidende indruk gewekt dat op TOM MTF wordt gehandeld in NYSE Liffe opties en hebben wij inbreuk gemaakt op merkrechten en auteursrechten van NYSE Euronext. Bovendien hebben wij onjuiste berichtgeving verstrekt over prijsvoordelen. Aldus hebben wij onrechtmatig gehandeld jegens NYSE Euronext. Op last van de rechter delen wij u uitdrukkelijk mee - dat op TOM MTF niet wordt gehandeld in NYSE Liffe (Euronext) opties; - dat via Binck en Alex geen NYSE Liffe (Euronext) Opties te verhandelen zijn; - dat Smart Execution niet altijd de beste uitoefeningsprijs voor uw order vindt.” VI. Gedaagden, ieder afzonderlijk, te bevelen om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis bovenaan op de eerste pagina van hun respectieve websites: - www.alex.nl; - www.binck.nl; - www.tommtf.eu; - www.tomsmartexecution.eu; - www.tomgroup.eu;
in lettertype arial, 12 punts vet de sub V. van dit petitum opgenomen tekst te plaatsen zonder enige nadere mededeling te doen waarmee op deze tekst wordt ingegaan. VII. Gedaagden, ieder afzonderlijk, te bevelen om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis in het Financieele Dagblad en de Financiële Telegraaf de sub V. van dit petitum opgenomen tekst te plaatsen, in lettertype arial 14 punts op een halve pagina, zoveel mogelijk vooraan in de krant, zonder in die kranten enige mededeling te doen waarmee op deze tekst wordt ingegaan. VIII. Gedaagden, ieder afzonderlijk, te bevelen om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis op RTL Z de volgende tekst in rustige en goed verstaanbare spreekstijl en op een gebruikelijke wijze door een bekende radio of televisiestem te laten uitspreken: “Belangrijke mededeling omtrent misleiding Op [datum] heeft de Haagse rechtbank geoordeeld dat wij op misleidende en onrechtmatige wijze hebben aangehaakt aan de diensten en merken van NYSE Euronext. Daarbij hebben wij volgens de rechter de misleidende indruk gewekt dat op TOM MTF wordt gehandeld in NYSE Liffe opties en hebben wij inbreuk gemaakt op merkrechten en auteursrechten van NYSE Euronext. Bovendien hebben wij onjuiste berichtgeving verstrekt over. Aldus hebben wij onrechtmatig gehandeld jegens NYSE Euronext. Op last van de rechter delen wij u uitdrukkelijk mee - dat op TOM MTF niet wordt gehandeld in NYSE Liffe (Euronext) opties; - dat via Binck en Alex geen NYSE Liffe (Euronext) Opties te verhandelen zijn; - dat Smart Execution niet altijd de beste uitoefeningsprijs voor uw order vindt. waarbij de sub V. bedoelde tekst duidelijk leesbaar in beeld verschijnt met de logo’s van BinckBank, Alex en TOM MTF in beeld en zonder enige geschreven of gesproken tekst toe te voegen. IX. Gedaagden hoofdelijk te bevelen aan eiseressen per overtreding van elk van de sub I. t/m VIII. bedoelde geen verboden een dwangsom te betalen van EUR 50.000,-- per dag, een gedeelte van een dag voor een gehele gerekend, dat één van die verboden wordt overtreden; X. Gedaagden hoofdelijk te veroordelen in de volledige proceskosten van dit geding overeenkomstig artikel 1019h Rv 1. 3.2. Aan haar vorderingen sub I. a t/m c legt Euronext c.s. ten grondslag dat Tom c.s. en BinckBank voor hun beleggingsdiensten waarbij in TOM opties kan worden gehandeld identieke of overeenstemmende ticker symbolen gebruiken als die voor de NYSE Liffe opties worden gebruikt. Daarmee maken Tom c.s. en BinckBank zich volgens Euronext c.s. schuldig aan slaafse nabootsing. Zij hadden duidelijk onderscheidende symbolen kunnen gebruiken voor hun eigen producten en door dat niet te doen handelen zij 1
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
Pagina 5 van 8 384
www.boek9.nl
IEPT20130708, Rb Den Haag, Euronext v Tom en Binckbank
onrechtmatig. Daarnaast is de handelwijze van Tom c.s. en BinckBank misleidend en levert zij strijd op met de eerlijke handelspraktijken (artikel 10bis lid 3 sub 1 Unieverdrag van Parijs 2, artikel 6:193g sub m BW 3, artikel 6:193c lid 1 sub a BW/artikel 6:194 sub a BW, artikel 6:193c lid 1 sub b BW/artikel 6:194 sub b BW), terwijl het overnemen van de NYSE Liffe ticker symbolen tevens een inbreuk vormt op het aan Euronext c.s. toekomende auteursrecht ter zake. 3.3. Aan haar vordering sub I. d legt Euronext c.s. ten grondslag dat de claims die Tom c.s. en BinckBank gebruiken ter aanprijzing van hun ‘Smart Execution’ zoeksysteem onjuist en daarom misleidend zijn in de zin van de artikelen 6:194 en 6:195 BW. 3.4. Aan haar vorderingen sub III. legt Euronext c.s. ten grondslag dat Tom c.s. en BinckBank door het gebruik van tekens die identiek zijn aan of overeenstemmen met de AEX-merken voor diensten die gelijk zijn aan die waarvoor de merken zijn ingeschreven, inbreuk maken op haar merkrechten (BinckBank op de sub agrond, Tom c.s. op de sub b-, c- of (alleen voor de Benelux registraties) d-grond van artikel 2.20 lid 1 BVIE 4 / artikel 9 lid 1 GMVo. 5 Door dit een en ander is bovendien sprake van strijd met de eerlijke gebruiken in handel en nijverheid. 3.5. Aan haar vordering sub IV. (a) legt Euronext c.s. ten grondslag dat het gebruik van identieke of met de ticker symbolen van NYSE Liffe overeenstemmende tekens ter aanduiding van TOM opties inbreuk oplevert op het aan Euronext c.s. toekomende auteursrecht op de verzameling van symbolen van NYSE Liffe opties, welke verzameling een auteursrechtelijk beschermd werk behelst. De grondslag van de vordering sub IV. (b) bestaat er in dat Tom c.s. en BinckBank door het in hun eigen Corporate Actions Policy overnemen van teksten uit de NYSE Liffe’s Corporate Actions Policy van Eurnonext c.s., inbreuk op het ter zake aan Euronext c.s. toekomende auteursrecht oplevert. 3.6. Tom c.s. en BinckBank voeren gemotiveerd verweer. 3.7. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 4. De beoordeling bevoegdheid 4.1. Voor zover de vorderingen van Euronext c.s. zijn gebaseerd op haar Gemeenschapsmerken, is de voorzieningenrechter van deze rechtbank bevoegd kennis te nemen van die vorderingen op grond van artikel 95 lid 1, 96 en 97 lid 1 GMVo en artikel 3 van de Uitvoeringswet EG verordening inzake het Gemeenschapsmerk. De bevoegdheid ten aanzien van het gevorderde verbod met betrekking tot de Benelux merken is gebaseerd op artikel 4.6 lid 1 BVIE nu Tom c.s. en BinckBank in Nederland woonplaats hebben. 2 Herzien Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom van 20 maart 1883, zoals laatstelijk gewijzigd in Trb. 2006, 157. 3 Burgerlijk Wetboek (hierna: BW). 4 Beneluxverdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen – hierna: BVIE). 5 Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: GMVo).
Gezien de sterke verknochtheid van deze vordering met het overigens gevorderde is aan te nemen dat de voorzieningenrechter van deze rechtbank ook relatief bevoegd is van de vordering kennis te nemen. De bevoegdheid wordt overigens niet door Tom c.s. en BinckBank bestreden. spoedeisend belang 4.2. Tom c.s. en, in haar kielzog, BinckBank hebben de spoedeisendheid van een aanzienlijk deel van de vorderingen bestreden, namelijk voor zover die betrekking hebben op het gebruik van met de ticker symbolen van NYSE Liffe overeenstemmende tekens voor TOM opties (met uitzondering van de TOM opties die identiek zijn aan of overeenstemmen met de AEXmerken), de gestelde misleidende uitingen met betrekking tot ‘Smart Execution’ en de gestelde auteursrechtinbreuk ten aanzien van de Corporate Action Policy. Dat verweer slaagt waartoe het navolgende redengevend is. 4.3. Weliswaar is het spoedeisend belang in beginsel gegeven zolang de gestelde inbreuk of het gestelde onrechtmatig handelen voortduurt, doch indien daartegen onvoldoende voortvarend wordt opgetreden, kan dit een aanwijzing zijn dat het belang van de eisende partij kennelijk geen voorlopige maatregel vergt. Zulks hangt af van de omstandigheden van het geval. In casu heeft Tom c.s. onweersproken gesteld dat zij reeds in augustus 2011 is begonnen met de handel in opties, dat dit weliswaar noodzakelijkerwijs gefaseerd is gebeurd, maar dat zij vanaf de introductie steeds de gewraakte ticker symbolen heeft gebruikt. Ook ten aanzien van de uitingen met betrekking tot ‘Smart Execution’ heeft Tom c.s. onbestreden gesteld dat deze al sinds het najaar van 2011 worden gedaan. De Corporate Action Policy van Tom c.s. is ten slotte al vanaf november 2011 op haar website beschikbaar. Ook dit laatste is niet bestreden. 4.4. Euronext c.s. heeft geen goede reden aangedragen voor het feit dat zij eerst in haar sommatie van eind maart 2013 (vgl. 2.19.) ageert tegen andere zaken dan kort gezegd - de gestelde merkinbreuk door de introductie van TOM opties gebaseerd op de stand van de AEX-index medio januari 2013. Integendeel, vast staat dat Euronext c.s. de concurrentie door Tom c.s. en BinckBank vanaf het begin nauwgezet in de gaten heeft gehouden en zij zulks dus, haar visie volgende dat de publicatie van de Corporate Action Policy van Tom c.s., de uitlatingen omtrent ‘Smart Execution’ en het gebruik van de ticker symbolen van de TOM opties een ingrijpen in kort geding zou rechtvaardigen, al veel eerder had kunnen doen. Alleen ten aanzien van de ‘Smart Execution’ claims heeft Euronext ter zitting nog gesteld dat zij pas recent heeft geconstateerd dat die uitingen misleidend zijn, maar dat is geen valide argument althans is een factor die voor haar rekening dient te blijven. Bij dit alles weegt ook mee dat het geschil omvangrijk en complex is en het niet billijk voorkomt dat Tom c.s. en BinckBank zich daartegen nu - binnen het beperkte kader van een kort geding - stante pede hebben te verweren, terwijl (ook) hun belangen groot zijn. Pagina 6 van 8
385
www.boek9.nl
IEPT20130708, Rb Den Haag, Euronext v Tom en Binckbank
4.5. Met Tom c.s. neemt de voorzieningenrechter aan dat de katalysator van dit kort geding inderdaad het feit is geweest dat Tom c.s. en BinckBank op 21 januari 2013 de handel in opties hebben opengesteld waarvan de onderliggende waarde is gebaseerd op de stand van de AEXindex, getuige ook de sommatie van Euronext c.s. die zij meteen al de volgende dag aan Tom c.s. zond (vgl. 2.18.). Euronext c.s. heeft ter zitting ook aangegeven dat zij met betrekking tot index-opties nu al 30% marktaandeel heeft verloren, wat haar directe belang op dit punt inzichtelijk maakt. De overige kwesties waartegen nu in dit geding wordt opgekomen zijn eerst veel later aan de orde gesteld. Onder die omstandigheden heeft Euronext c.s. haar spoedeisend belang bij de vorderingen sub I., II. en IV. verloren en zal zij die in de aanhangige bodemprocedure aan de orde kunnen stellen. 4.6. Het belang bij haar vorderingen sub III. is wél voldoende spoedeisend, nu Euronext c.s., als gezegd, subiet nadat de gestelde inbreuk een aanvang had genomen, daartegen is opgetreden. merkinbreuk 4.7. De merkenrechtelijke pijlen van Euronext c.s. richten zich op het gebruik door Tom c.s. en BinckBank van de tekens AEX, AEXT, AX1, AX1T, AX2, AX2T, AX4, AX4T, AX5, AX5T, A6, A6T, A10, A10T, A15, A15T, A20, A20T, A27, A27T en in het geval van Tom c.s. 6 – A1T t/m A5T, A7T t/m A9T, A11T t/m A14T, A16T t/m A19T, A21T t/m A26T, A28T t/m A31T als ticker symbolen voor TOM opties, met in het geval van Tom c.s. achter genoemde tekens steeds een toegevoegde ‘T’. Euronext c.s. meent dat die tekens, die gebruikt worden voor dezelfde waren en diensten als waarvoor de merken zijn ingeschreven, gelijk zijn aan of verwarringwekkend overeenstemmen met primair, zo althans begrijpt de voorzieningenrechter de stellingen van Euronext c.s. ter zake, het merk AEX, althans, in subsidiaire sleutel, de merken AX1, AX2, AX4, AX5, A6, A10, A15, A20 en A27, althans dat door het gebruik van de tekens zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de AEXmerken in de zin van artikel 9 lid 1 sub a, b en c GMVo respectievelijk artikel 2.20 lid 1 sub a, b, c en d BVIE. 4.8. Tom c.s. en BinckBank hebben niet bestreden dat de AEX-merken geldige merken zijn. Evenmin bestrijden zij dat de tekens door hen worden gebruikt voor dezelfde diensten en gelijk zijn aan respectievelijk (in het geval van Tom c.s.) overeenstemmen met de AEX-merken van Euronext c.s. zoals ingeschreven en dat die merken bekende merken zijn, zodat de voorzieningenrechter daarvan heeft uit te gaan. Het merkenrechtelijk ingestoken verweer van Tom c.s. en BinckBank beperkt zich tot de stelling dat het gebruik van de tekens geoorloofd refererend merkgebruik is in
de zin van artikel 12 aanhef en sub b GMVo respectievelijk artikel 2.23 lid 1 sub b BVIE. Tom c.s. en BinckBank stellen dat zij de tekens gebruiken om een kenmerk van de opties aan te geven, te weten de onderliggende waarde en de kenmerken van de optie. 4.9. Tom c.s. en BinckBank worden in hun standpunt niet gevolgd. Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie houdt de uit de Merkenrichtlijn 7 afkomstige voorwaarde van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel zoals opgenomen in de hiervoor in 4.8. aangehaalde bepalingen in wezen een verplichting in tot loyaliteit ten opzichte van de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder. Bij de beoordeling of van eerlijk gebruik sprake is moet rekening worden gehouden met de mate waarin het gebruik van het merk door de derde door het betrokken publiek of althans een aanzienlijk deel daarvan wordt begrepen als aanwijzing voor het bestaan van een verband tussen de waren of diensten van de derde en de houder van het merk, alsook met de mate waarin die derde zich daarvan bewust had moeten zijn. Voorts moet bij deze beoordeling rekening worden gehouden met de omstandigheid dat het een merk betreft dat in de lidstaat waar het is ingeschreven en waar bescherming ervan wordt gevraagd, een zekere bekendheid geniet, waaruit de derde voordeel zou kunnen trekken om zijn waren of diensten in de handel te brengen. Daarbij dient een algemene beoordeling van alle relevante omstandigheden van het geval te worden gemaakt. 8 In casu geldt dat Tom c.s. en BinckBank de met de AEX-merken gelijke althans overeenstemmende tekens feitelijk gebruiken als productnaam om een met de NYSE Liffe opties concurrerend eigen product aan te duiden, hetgeen zich voorshands oordelend niet verdraagt met de hiervoor genoemde eisen zodat het gebruik van de tekens om die reden niet geoorloofd is. Hoewel het Tom c.s. en BinckBank vrijstaat aan te geven dat zij opties ter verhandeling aanbieden waarvan de onderliggende waarde is gebaseerd op de stand van de AEX-index op Euronext Amsterdam, bijvoorbeeld in haar (product)specificatie (zoals Euronext c.s. ook zelf stelt, vgl. paragraaf 154 pleitnota mrs. Van Manen en Van Schijndel), is het niet nodig om deze tekens ook in de productnaam, het ticker symbool, zelf op te nemen. Dit geldt te meer voor de met de afgeleide AEX-merken gelijke of overeenstemmende tekens (zoals AX1(T) en A6(T)). Euronext c.s. heeft ter zitting ook toegelicht dat andere spelers in de markt wel eigen ticker symbolen gebruiken, zodat het argument dat er geen zinvol alternatief zou bestaan, onjuist voorkomt. Het gebruik van de tekens doet ook afbreuk aan de wezenlijke (herkomst)functie van het merk. Door de gelijkenis tussen de merken zoals ingeschreven en de tekens zoals door Tom c.s. en BinckBank gebruikt, indachtig ook het feit dat deze worden gebruikt voor dezelfde
6
7 Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten 8 HvJ EG 11 september 2007, zaak C-17/06 (Céline SARL v. Céline SA).
Euronext c.s. vordert blijkens haar petitum in de dagvaarding en de gewijzigde eis zoals weergegeven in haar akte van 21 mei 2013, behoudens de tekens A6, A10, A15, A20 en A27, niet de staking van het gebruik van de overige tekens A1 t/m A31 (dus: zonder ‘T’ door BinckBank (vgl. 3.1))
Pagina 7 van 8 386
www.boek9.nl
IEPT20130708, Rb Den Haag, Euronext v Tom en Binckbank
(beleggings)diensten en aangenomen moet worden dan het om bekende merken gaat, bestaat immers de mogelijkheid dat hierdoor bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken beleggingsdiensten, zijnde de gemiddelde belegger, verwarring wordt gewekt tussen de AEX-merken van Euronext c.s. en de door Tom c.s. en BinckBank gehanteerde tekens (directe (herkomst)verwarring), dan wel indirecte verwarring wordt gewekt, bijvoorbeeld doordat de indruk wordt gewekt dat Euronext c.s. en Tom c.s. een zekere commerciële (of bijzondere) relatie met elkaar onderhouden. Dit risico wordt nog versterkt door het feit dat bij Tom c.s. en BinckBank tot voor kort in NYSE Liffe opties kon worden gehandeld en deze gaandeweg zijn ‘omgezet’ in TOM opties. Tom c.s. en BinckBank hadden zich gelet op dit laatste ook bewust moeten zijn dat de gemiddelde consument zou kunnen denken dat er een commerciële band bestaat tussen Euronext c.s. enerzijds en Tom c.s. en BinckBank anderzijds. De door Tom c.s. en BinckBank gebruikte pop-up en disclaimer sluiten het ontstaan van bedoelde gedachte bij de gemiddelde consument niet uit, en nemen zo de verwarring niet weg op het punt waar die gecreëerd is. 4.10. De vordering sub III. zal op grond van het vorenstaande worden toegewezen als te melden in het dictum. De vordering III. sub d wordt afgewezen nu Euronext c.s. daarbij geen belang meer heeft omdat BinckBank het teken Euronext niet langer gebruikt. De vergelijkbare vordering I. sub iii heeft Euronext c.s. om die reden ook ingetrokken. slotsom 4.11. Op grond van hetgeen hiervoor is overwogen zal het Tom c.s. en BinckBank worden verboden inbreuk te maken op de merkrechten van Euronext c.s. Tom c.s. en BinckBank krijgen, mede ter vermijding van onnodige executiegeschillen, een termijn van 4 weken om te voldoen aan het verbod, nu zij voldoende inzichtelijk hebben gemaakt dat met het staken van de betreffende ticker symbolen en de daarbij behorende softwarematige en IT-aanpassingen de nodige tijd gemoeid is en de gevorderde termijn voor hen niet realiseerbaar is. nevenvorderingen 4.12. Euronext c.s. vordert een uitgebreide rectificatie, zowel per brief aan de klanten van BinckBank, als op de websites van Tom c.s. en BinckBank, in dagbladen (Financieel Dagblad en de Telegraaf) en op televisie (RTLZ). Nu de toe te wijzen vorderingen zich beperken tot - kort gezegd - merkinbreuk en bijvoorbeeld aan de toelaatbaarheid van de ‘Smart Execution’ claims niet wordt toegekomen, komt het gevorderde sub V., VII. en VIII. niet proportioneel voor en wordt afgewezen. Voorshands wordt afdoende geoordeeld dat Tom c.s. en BinckBank een rectificatie plaatsen op hun respectieve websites (BinckBank zowel op www.binck.nl als op www.alex.nl) op de wijze als in het dictum te bepalen. 4.13. De dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd. De gevorderde hoofdelijke
dwangsomveroordeling wordt afgewezen nu daarvoor geen grondslag aanwezig is. 4.14. Er zal geen termijn bepaald worden voor het instellen van een eis in de hoofdzaak nu Euronext c.s. de hoofdzaak immers al bij deze rechtbank aanhangig heeft gemaakt. proceskosten Nu partijen over en weer deels in het ongelijk zijn gesteld, ziet de voorzieningenrechter aanleiding de kosten te compenseren in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt. 5. De beslissing De voorzieningenrechter 5.1. verklaart Euronext c.s. niet-ontvankelijk in haar vorderingen I., II. en IV.; 5.2. gebiedt Tom c.s. en BinckBank binnen 4 weken na betekening van dit vonnis de inbreuk op de AEXmerken te staken en gestaakt te houden, in het bijzonder het gebruik van de tekens AEX, AEXT, AX1, AX1T, AX2, AX2T, AX4, AX4T, AX5, AX5T, A6, A6T, A10, A10T, A15, A15T, A20, A20T, A27, A27T en A1T t/m A5T, A7T t/m A9T, A11T t/m A14T, A16T t/m A19T, A21T t/m A26T, A28T t/m A31T ter aanduiding van opties waarvan de onderliggende waarde is gebaseerd op de stand van de AEX-index op Euronext Amsterdam, anders dan NYSE Liffe opties; 5.3. beveelt Tom c.s. en BinckBank om binnen 7 dagen na betekening van dit vonnis bovenaan op de homepage van hun respectieve websites (Tom c.s. op: www.tommtf.eu en www.tomgroup.eu; BinckBank op: www.binck.nl en www.alex.nl) in lettertype arial, vet, puntgrootte 12, gedurende 2 weken, zonder verder commentaar, de navolgende tekst te plaatsen: Op 8 juli 2013 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag geoordeeld dat wij inbreuk hebben gemaakt op de merkrechten van NYSE Euronext. Op last van de rechter delen wij u mede dat op TOM MTF niet wordt gehandeld in NYSE Liffe (Euronext) opties waarvan de onderliggende waarde is gebaseerd op de stand van de AEX-index. Deze opties zijn ook niet via Binck en Alex verhandelbaar. 5.4. veroordeelt Tom c.s. en BinckBank om aan Euronext c.s. een dwangsom te betalen van € 25.000,-voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de betrokken gedaagde niet aan het in 5.2. genoemde gebod en/of het in 5.3. bedoelde bevel voldoet, tot een maximum van € 1.000.000,-- is bereikt; 5.5. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; 5.6. compenseert de proceskosten in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt; 5.7. wijst af het meer of anders gevorderde. Dit vonnis is gewezen door mr. J.Th. van Walderveen en in het openbaar uitgesproken op 8 juli 2013 in aanwezigheid van de griffier mr. R.P. Soullié.
Pagina 8 van 8 387
www.boek9.nl
IEPT20130424, Rb Den Haag, Caprice v Restaurant Ivy
Rb Den Haag, 24 april 2013, Caprice v Restaurant Ivy
ligt het in de rede te verwachten dat het in aanmerking komende publiek kan denken dat het restaurant in Rotterdam in een of ander verband staat tot het restaurant in Londen.
v
MERKENRECHT “THE IVY” , enerzijds, en “Restaurant Ivy” en “Ivy”, anderzijds, geen identieke tekens • geen sprake van identieke tekens 4.4 [...] Het niet overnemen van het onderdeel THE in de tekens is in het geheel beschouwd een niet zodanig onbeduidend verschil dat het aan de aandacht van het in aanmerking komende publiek zal kunnen ontsnappen. Dat geldt ook voor de toevoeging “Restaurant” in voorkomende gevallen. Gebruik “Restaurant Ivy” en “Ivy” als handelsnaam en als merk: • Hoewel de lijn tussen handelsnaamgebruik en gebruik van een merk of teken voor diensten in sommige gevallen niet heel scherp kan worden getrokken, is in de onderhavige situatie duidelijk dat met het gebruik van de tekens “Restaurant Ivy” en “Ivy” niet in alle gevallen slechts verwezen wordt naar de onderneming, maar dat dit gebruik kennelijk (ook) dient om een verband te leggen voor het in aanmerking komende publiek tussen de onderneming en de door de onderneming geleverde restaurantdiensten. Merkinbreuk: Verwarringsgevaar tussen met merk “THE IVY” overeenstemmende tekens “Restaurant Ivy” en “Ivy” voor restauratiediensten • Gelet op de overeenstemming van het kenmerkende “Ivy” in tekens en merk en de afwezigheid van meer dan slechts onderschikte en/of beschrijvende verschillen, is sprake van overeenstemming tussen de tekens “Restaurant Ivy” en “Ivy” enerzijds en het Gemeenschapsmerk THE IVY anderzijds voor restauratiediensten. In aanmerking genomen de overeenstemming tussen de tekens en het merk, de gelijke totaalindruk, de soortgelijkheid van de onder de tekens en het merk verleende restaurantdiensten en de overigens onbestreden onderscheidende kracht van het merk,
Woord “Ivy” (in combinatie met beeldelementen (klimopbladeren) op receptenboek van gedaagde maakt tevens merkinbreuk • het gebruik van deze combinatie wijst op gebruik van woord “Ivy” als onderdeel van een logo, een onderscheidingsteken. Gedaagde heeft onvoldoende onderbouwd dat relevante publiek dit slechts zal opvatten als beschrijvend onderdeel van een (boek)titel 4.18 [...] De combinatie van het woord “Ivy” met beeldelementen die bestaan uit klimopbladeren, wijzen op gebruik van “Ivy” als onderdeel van een logo, een onderscheidingsteken. Dit wordt nog versterkt doordat ook bij de aanduiding van de restaurantdiensten gebruikt gemaakt wordt van een onderscheidingsteken bestaande uit het woord “Ivy” dat is afgebeeld in combinatie met klimopranken of -bladeren. Door Restaurant Ivy is onvoldoende onderbouwd aangevoerd waaruit volgt dat het in aanmerking komende publiek hierin geen gebruik als onderscheidingsteken zal zien, maar dit zal opvatten als slechts een beschrijving. Dat het teken ook de herkomst van het receptenboek beschrijft (van Restaurant Ivy), wil nog niet zeggen dat het derhalve slechts beschrijvend wordt gebruikt. Wanneer zoals hier het geval is, daarnaast ook sprake is van gebruik van een teken ter onderscheiding van de waar (recepten)boeken, is sprake van merkinbreuk. Geen misbruik van recht door Caprice: • Caprice heeft haar bevoegdheden met betrekking tot het aanvragen en zich beroepen op haar merken niet met geen ander doel gebruikt dan het schaden van Restaurant Ivy of met een ander doel dan waarvoor die bevoegdheden zijn verleend of ter behartiging van een belang dat niet in verhouding stond tot belangen van Restaurant Ivy die daardoor is geschaad Vindplaatsen: Rb Den Haag, 24 april 2013 (E.A.W. Schippers) Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/418787 / HA ZA 12573 Vonnis van 24 april 2013 in de zaak van rechtspersoon naar buitenlands recht CAPRICE HOLDINGS LIMITED, gevestigd te Londen, Verenigd Koninkrijk, eiseres, advocaat mr. A.P. Meijboom te Amsterdam, tegen de besloten vennootschap RESTAURANT IVY B.V., gevestigd te Rotterdam, gedaagde, advocaat mr. D. Knottenbelt te Rotterdam. Partijen worden hierna Pagina 1 van 7
388
www.boek9.nl
IEPT20130424, Rb Den Haag, Caprice v Restaurant Ivy
Caprice Holdings en Restaurant Ivy genoemd. De zaak is voor Caprice Holdings behandeld door de advocaat voornoemd en voor Restaurant Ivy door mr. S.A. Klos, advocaat te Amsterdam. 1. De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: - de inleidende dagvaarding van 13 april 2012; - de akte overlegging producties van Caprice Holdings, met producties 1 tot en met 8; - de conclusie van antwoord, met producties 1A tot en met E; - de akte overlegging aanvullende producties van Caprice Holdings, met producties 9 en 10; - het tussenvonnis van 1 augustus 2012, waarbij een comparitie van partijen is gelast; - de akte producties van Caprice Holdings, met producties 9 tot en met 16 (ter comparitie is met partijen vastgesteld dat Caprice Holdings twee maal de nummers 9 en 10 heeft gebruikt voor verschillende producties); - het proces-verbaal van comparitie van partijen (met pleitgelegenheid) van 7 november 2012, met de daarin genoemde stukken (te weten: kostenspecificaties en pleitaantekeningen van beide partijen). 1.2. Ten slotte is de datum voor het vonnis nader bepaald op heden. 2. De feiten 2.1. Caprice Holdings is sinds 2005 eigenaresse van het restaurant “The Ivy” in Londen, het Verenigd Koninkrijk, dat sinds 1917 bestaat. In 1997 is een receptenboek voor de verkoop gepubliceerd onder de naam “The Ivy”. Dit boek bevat recepten van gerechten die worden geserveerd in het restaurant “The Ivy”. 2.2. Caprice Holdings is houdster van de volgende merkregistraties: - het Gemeenschapsmerk, waarvan de aanvrage is ingediend op 22 juni 2007, welke aanvrage is gepubliceerd op 22 november 2007 en waarna registratie heeft plaatsgevonden op 5 maart 2010 onder nummer 06057517, van het woordmerk THE IVY, voor – onder meer – diensten in klasse 43: restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken), diensten van een restaurant, bar en cateringbedrijf, restaurant- en barbeheer, bardiensten, diensten op het gebied van de organisatie van feestmalen, diensten op het gebied van hotels en accommodatie advisering en consultancy en het verstrekken van inlichtingen met betrekking tot alle voornoemde diensten (hierna ook: het Gemeenschapsmerk van Caprice Holdings), en - het internationale merk, geregistreerd op 4 december 2007 en onder nummer 0965409 geregistreerd, met aanwijzing van de Europese Unie, van het woordmerk IVY voor – onder meer – waren in klasse 16: “printed matter, leaflets, periodicals, newspapers, books (…)” (hierna ook: het internationale merk van Caprice Holdings). 2.3. Restaurant Ivy is de onderneming van chef-kok X. Het door de onderneming sinds 2009 gedreven restaurant onder de naam “Restaurant Ivy” heeft een Michelinster. In 2010 is door X het receptenboek onder de titel “IVY 2010 Contemporary Cooking”
samengesteld dat onder meer op de website van Restaurant Ivy, www.restaurantivy.nl, wordt aangeboden. 2.4. Bij brief van 4 januari 2012 heeft Caprice Holdings met een beroep op haar merkrechten Restaurant Ivy gesommeerd het gebruik van het teken “Ivy” te staken. Daar is door Restaurant Ivy geen gevolg aan gegeven. 3. Het geschil 3.1. Caprice Holdings vordert – samengevat – bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis: 1. voor recht te verklaren dat Restaurant Ivy met gebruik van het teken “Ivy” alsmede het verhandelen van het receptenboek “IVY 2010 Contemporary Cooking” inbreuk maakt op de merken van Caprice Holdings; 2. Restaurant Ivy te bevelen iedere inbreuk op het gemeenschapsmerk van Caprice Holdings waaronder gebruik van het teken “Ivy” voor haar restaurant te staken en gestaakt te houden; 3. Restaurant Ivy te bevelen iedere inbreuk op het internationale merk van Caprice Holdings waaronder het verhandelen van het receptenboek “IVY 2010 Contemporary Cooking” te staken en gestaakt te houden; 4. Restaurant Ivy te bevelen onder overlegging van bewijsmatriaal en een goedkeurende verklaring van een registeraccountant opgave te doen van het aantal gedrukte, aan verkooppunten afgeleverde, in voorraad zijnde receptenboeken en van de kostprijs, de verkoopprijs en de netto- en brutowinst van de receptenboeken; 5. Restaurant Ivy te bevelen de gehele voorraad receptenboeken te laten vernietigen; 6. Restaurant Ivy te bevelen een bepaalde rectificatie te plaatsen in de magazines “Delicious” en “Elle Eten”; 7. Restaurant Ivy te bevelen een dwangsom te betalen van € 10.000 per overtreding van de onder 2 tot en met 6 bedoelde bevelen te vermeerderen met € 1.000 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt; 8. Restaurant Ivy te veroordelen de nader bij staat op te maken schade van Caprice Holdings geleden als gevolg van de merkinbreuk te vergoeden, met wettelijk rente; 9. Restaurant Ivy te veroordelen in de volledige proceskosten conform artikel 1019h van het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv). 3.2. Caprice Holdings legt aan haar vorderingen ten grondslag (a) dat Restaurant Ivy inbreuk maakt in de zin van (artikel 145 jo) artikel 9 lid 1 sub a, b, of c van de Verordening (EG) 207/2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: GMVo) op het Gemeenschapsmerk van Caprice Holdings door gebruik te maken van het teken “Ivy” voor restauratie, althans voor haar restaurant-, bar- en cateringdiensten aangeboden in het in Rotterdam gevestigde restaurant Ivy en (b) dat Restaurant Ivy inbreuk maakt in de zin van (artikel 145 jo) artikel 9 lid 1 sub a of b GMVo op het internationale merk van Caprice Holdings door gebruik te maken van het teken “Ivy” voor het Restaurant Ivy uitgegeven receptenboek. 3.3. Restaurant Ivy voert verweer en stelt zich daarbij op het standpunt dat, ondanks gebruik van het element Pagina 2 van 7
389
www.boek9.nl
IEPT20130424, Rb Den Haag, Caprice v Restaurant Ivy
“Ivy” door beide ondernemingen, er geen verwarring omtrent de herkomst kan ontstaan omdat het om lokaal opererende ondernemingen gaat die respectievelijk in Londen en in Rotterdam zijn gevestigd en die, behalve dat zij zich beide met het verstrekken van restaurantdiensten bezighouden, vanwege een geheel andere achtergrond en een ander karakter van hun ondernemingen, weinig met elkaar gemeen hebben. De werkingssfeer en de zakelijke actieradius van beide ondernemingen zijn voornamelijk lokaal bepaald en overlappen elkaar niet. De bescherming die Caprice Holdings vraagt (voor wat in wezen een lokaal handelsnaambelang is), levert oneigenlijk gebruik op van de GMVo. De GMVo wordt ingezet voor een ander doel dan waarvoor zij is bedoeld. Restaurant Ivy voert voorts aan dat zij geen gebruik maakt van een teken dat (mede) bestaat uit het element “Ivy” ter onderscheiding van haar waren of diensten, maar dat zij slechts gebruik maakt van de benaming “Restaurant Ivy” voor haar onderneming. “Restaurant Ivy” is niet meer dan de (handels)naam van haar restaurant. Restaurant Ivy bestrijdt voorts dat het door haar gebruikte “Restaurant Ivy” identiek is aan THE IVY en dat het door haar gebruikte teken overeenstemt met de merken van Caprice Holdings. Het in aanmerking komende publiek dat restaurants als Restaurant Ivy bezoekt, is deskundig en kan het aanbod van restaurants heel goed uit elkaar houden. Ook daarom is verwarring uitgesloten. De merken van Caprice Holdings zijn geen bekende merken. Met het receptenboek wordt evenmin inbreuk gemaakt op de merkrechten van Caprice Holdings. De titel maakt deel uit van het product en dient om het boek als afkomstig van Restaurant Ivy te onderscheiden. Titels kunnen bovendien niet als merkgebruik worden aangemerkt. 3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 4. De beoordeling Bevoegdheid 4.1. Deze rechtbank is bevoegd kennis te nemen van de vorderingen gegrond op het Gemeenschapsmerk en het internationale merk (met gelding voor de Europese Unie) van Caprice Holdings gelet op (artikel 151 lid 1 jo) artikel 95 lid 1 en 96 aanhef en sub a en 97 lid 1 GMVo en artikel 3 van de desbetreffende Uitvoeringswet, omdat Restaurant Ivy in Nederland gevestigd is. Het Gemeenschapsmerk THE IVY van Caprice Holdings en restaurantdiensten 4.2. Uit de door Caprice Holdings overgelegde, en niet door Restaurant Ivy bestreden voorbeelden blijkt dat op de voorgevel van het restaurant van Restaurant Ivy het teken “Ivy” is afgebeeld, dat haar domeinnaam restaurantivy.nl luidt, dat zij bij haar contactgegevens op haar website vermeld “Restaurant Ivy”, dat zij in veel gevallen bij het teken “Ivy” gebruik maakt van een afbeelding van een gestileerde klimoprank of -plant (zoals hieronder afgebeeld), dat dit logo met “Ivy” terugkomt in de inrichting en de aankleding van het restaurant en in de wijze waarop zij over het restaurant bericht en dat zij wanneer zij het over haar
restaurantbedrijf heeft (zoals op haar website), het afwisselend heeft over “Ivy” en “Restaurant Ivy” (bijvoorbeeld: “Bij Ivy …” en “Bij Restaurant Ivy …”). Daarnaast wordt op de website gesproken over “Ivy’s hoofdgerechten” en “Amuse Ivy” die op de menukaart staan.
Artikel 9 lid 1 sub a GMVo 4.3. Artikel 9 lid 1 sub a GMVo is van toepassing op gevallen waarin het gebruikte teken gelijk is aan het merk en dit teken voor dezelfde waren of diensten wordt gebruikt als waarvoor het merk is ingeschreven. 4.4. De door Restaurant Ivy gebruikte tekens “Restaurant Ivy” en “Ivy” (al dan niet in combinatie met een bepaalde schrijfwijze of logo) zijn niet identiek als bedoeld in artikel 9 lid 1 sub a GMVo aan het Gemeenschapsmerk van Caprice Holdings THE IVY, omdat de tekens niet zonder wijziging of toevoeging alle bestanddelen van het merk afbeelden. 1 Het niet overnemen van het onderdeel THE in de tekens is in het geheel beschouwd een niet zodanig onbeduidend verschil dat het aan de aandacht van het in aanmerking komende publiek zal kunnen ontsnappen. Dat geldt ook voor de toevoeging “Restaurant” in voorkomende gevallen. 4.5. Nu er geen sprake is van een aan het merk identiek teken, kan Caprice Holdings haar vorderingen ten aanzien van haar Gemeenschapsmerk niet gronden op artikel 9 lid 1 sub a GMVo. Artikel 9 lid 1 sub b GMVo 4.6. Niet valt in te zien dat THE IVY, dat in het Nederlands kan worden vertaald met “de klimop”, geen onderscheidend vermogen zou kunnen hebben voor de waren en diensten waarvoor het Gemeenschapsmerk van Caprice Holdings is ingeschreven, althans daarvoor is door Restaurant Ivy onvoldoende onderbouwing verschaft. Dat ook andere (horeca)ondernemingen van eenzelfde of op het merk gelijkend teken gebruik maken is – zonder meer – onvoldoende grond om onvoldoende onderscheidend vermogen aan te nemen. 4.7. Voor de toepassing van artikel 9 lid 1 sub b GMVo is vereist dat sprake is van gebruik van een met het merk overeenstemmend teken en van gebruik voor soortgelijke waren of diensten en verwarring die daardoor kan ontstaan bij het publiek. Het is de vraag of “Restaurant Ivy” en “Ivy” enerzijds en THE IVY anderzijds voor “restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken), diensten van een restaurant” (hierna: restaurantdiensten) zodanig overeenstemmen dat daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan. 4.8. Dat Restaurant Ivy geen merkenrechtelijk relevant gebruik maakt van de tekens “Restaurant Ivy” en “IVY” is door haar onvoldoende onderbouwd, althans in het licht van de overgelegde, en door haar niet bestreden voorbeelden van gebruik, heeft zij 1
HvJ EG 20 maart 2003, C-291/00, NJ 2004, 208 m.nt. JHS (Arthur et Félicie).
Pagina 3 van 7 390
www.boek9.nl
IEPT20130424, Rb Den Haag, Caprice v Restaurant Ivy
onvoldoende onderbouwing verschaft waaruit volgt dat slechts sprake is (geweest) van handelsnaamgebruik of het enkele verwijzen naar een benaming van de onderneming. Aan Restaurant Ivy kan worden toegegeven dat uit de Céline-uitspraak van het Hof van Justitie 2 volgt dat wanneer het gebruik van een maatschappelijke benaming, een handelsnaam, of een bedrijfsembleem beperkt is tot het identificeren van een vennootschap of tot het aanduiden van een onderneming, dit gebruik derhalve niet kan worden aangemerkt als gebruik voor waren of diensten. In die uitspraak wordt echter ook nadrukkelijk de mogelijkheid opengelaten dat sprake is van gebruik voor waren of diensten indien het betrokken teken op zodanige wijze wordt gebruikt dat er een verband ontstaat tussen de maatschappelijke benaming, de handelsnaam of het bedrijfsembleem en de waren en diensten die op de markt worden gebracht. Ten aanzien van restaurantdiensten van Restaurant Ivy is sprake van een dergelijke band met de tekens “Restaurant Ivy” en “Ivy” en de wijze waarop die in de verschillende voorbeelden van gebruik een rol spelen. Hoewel de lijn tussen handelsnaamgebruik en gebruik van een merk of teken voor diensten in sommige gevallen niet heel scherp kan worden getrokken, is in de onderhavige situatie duidelijk dat met het gebruik van de tekens “Restaurant Ivy” en “Ivy” niet in alle gevallen slechts verwezen wordt naar de onderneming, maar dat dit gebruik kennelijk (ook) dient om een verband te leggen voor het in aanmerking komende publiek tussen de onderneming en de door de onderneming geleverde restaurantdiensten. Het veelvuldig terugkomen van het logo met de klimopranken en “Ivy” in berichtgeving over het restaurant en de restaurantdiensten, het in berichtgeving vaak herhalen van de naam (“Bij Ivy …”, “Bij Restaurant Ivy”), wijzen niet op slechts verwijzing naar de onderneming maar zullen bij het in aanmerking komende publiek de indruk (kunnen) wekken dat verwezen wordt naar de diensten (i.c. de restaurantdienst) van de onderneming. Dat de tekens “Restaurant Ivy” en “Ivy” voor restauratiediensten worden gebruikt staat hiermee vast, zodat sprake is van gebruik van deze tekens voor diensten die gelijk zijn aan de diensten waarvoor het merk is geregistreerd. 4.9. Gelet op het voorgaande dient vervolgens de vraag te worden beantwoord of de tekens “Restaurant Ivy” en “Ivy” enerzijds en het Gemeenschapsmerk THE IVY anderzijds voor restauratiediensten zodanig overeenstemmen dat daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan, welke verwarring mede omvat het gevaar van associatie met het merk. 4.10. De overeenstemming is gelegen in gebruik van “Ivy” dat als onderdeel is opgenomen in “Restaurant Ivy” en in het Gemeenschapsmerk THE IVY en geheel samenvalt met het teken “Ivy”. “Ivy” wordt in alle gevallen gelijk (te weten op de Engelse wijze) uitgesproken. In zoverre bestaat er dus auditieve overeenstemming tussen tekens en merk. Visueel, wat het woordbeeld betreft, is de overeenstemming ook
gelegen in het gebruik van “Ivy”. In de Engelse taal verwijst “Ivy” naar een klimopplant. Hoewel Restaurant Ivy aanvoert dat zij haar restaurant heeft vernoemd naar de moeder van haar chef-kok (Ivy is haar voornaam), blijkt uit de wijze van afbeelding en de daarbij gebruikte gestileerde vormen van klimopbladeren en -ranken van de door Restaurant Ivy gebruikte tekens, dat Restaurant Ivy ook een verband legt met de letterlijke Engelse betekenis van “Ivy”: de klimopplant. In die zin is er dan ook sprake van begripsmatige overeenstemming tussen de tekens en het merk. 4.11. De verschillen tussen tekens en merk zijn gelegen in de omstandigheid dat het lidwoord THE opgenomen in het merk, niet terugkomt in de tekens en dat in het teken “Restaurant Ivy” het bestanddeel “restaurant” is opgenomen, dat niet voorkomt in het merk. Deze verschillen zijn echter ondergeschikt te achten aan de overeenstemming die in het kenmerkende bestanddeel “Ivy” in de tekens en het merk wordt gevonden. Het bestanddeel “Ivy” is wat de tekens en het merk onderscheidt c.q. kenmerkt. Het bestanddeel THE is slechts een lidwoord met een aan het kenmerkende bestanddeel IVY ondergeschikte rol. Het bestanddeel “restaurant” is hier een beschrijving van de onder de tekens geleverde (restaurant)diensten, zodat daaraan geen onderscheidende en daarmee kenmerkende betekenis toekomt. Daarbij dient in overweging te worden genomen dat bij beoordeling de punten van overeenstemming zwaarder wegen dan de punten van verschil, nu het publiek dat de tekens en het merk veelal niet naast elkaar zal zien en afgaat op een onvolmaakt herinneringsbeeld van het merk, ook eerder geneigd zal zijn af te gaan op de punten van overeenstemming. Uit het voorgaande volgt dat de verschillen tussen de tekens en het merk van ondergeschikte aard zijn en niet (kunnen) afdoen aan de overeenstemmende totaalindruk die gelegen is in het overeenstemmen van het kenmerkende bestanddeel. 4.12. Gelet op de overeenstemming van het kenmerkende “Ivy” in tekens en merk en de afwezigheid van meer dan slechts onderschikte en/of beschrijvende verschillen, is sprake van overeenstemming tussen de tekens “Restaurant Ivy” en “Ivy” enerzijds en het Gemeenschapsmerk THE IVY anderzijds voor restauratiediensten. In aanmerking genomen de overeenstemming tussen de tekens en het merk, de gelijke totaalindruk, de soortgelijkheid van de onder de tekens en het merk verleende restaurantdiensten en de overigens onbestreden onderscheidende kracht van het merk, ligt het in de rede te verwachten dat het in aanmerking komende publiek kan denken dat het restaurant in Rotterdam in een of ander verband staat tot het restaurant in Londen. Restaurant Ivy heeft hier tegenin gebracht dat de gemiddelde bezoeker van Restaurant Ivy zodanig deskundig is dat hij weet dat er geen band is. Daarvoor heeft zij echter geen concrete onderbouwing gegeven. Bovendien zegt dit nog niets over wat de gemiddelde consument van de onder het merk THE IVY verrichte restaurantdiensten verwacht of denkt. Dat die
2
HvJ EG 11 september 2007, C17/06, RvdW 2008, 127.
Pagina 4 van 7 391
www.boek9.nl
IEPT20130424, Rb Den Haag, Caprice v Restaurant Ivy
gemiddelde consument (ook als die meer dan gemiddeld geïnteresseerd in of geïnformeerd is over restaurants) beide restaurants met elkaar in verband brengt, lijkt gegeven de overeenstemming tussen merk en tekens een reële verwachting. Dat restaurants in het algemeen, en de desbetreffende restaurants in het bijzonder, lokaal opereren en een lokale clientèle bedienen, doet daar aan niet af. Een internationaal verband tussen restaurants is immers niet ondenkbaar of ongebruikelijk. De overgelegde producties maken bovendien duidelijk dat beide restaurants aanwezig zijn op het internet met een eigen website, dat zij beide worden genoemd op binnen- en buitenlandse websites, op nationale en internationale restaurantlijsten en dat zij beide internationale aandacht krijgen van de culinaire pers. 4.13. Gelet op het voorgaande wordt vastgesteld dat sprake is van overeenstemming tussen de tekens “Ivy” en “Restaurant Ivy” enerzijds en het Gemeenschapsmerk van Caprice Holdings anderzijds, waarbij beide partijen de tekens en het merk gebruiken voor dezelfde diensten, te weten: restaurantdiensten, hetgeen kan leiden tot verwarring bij het in aanmerking komende publiek, zodat sprake is van merkinbreuk als bedoeld in artikel 9 lid 1 sub b GMVo. Het internationale merk IVY van Caprice Holdings en het receptenboek 4.14. Ook met betrekking tot het internationale merk IVY geldt dat niet valt in te zien dat IVY, dat in het Nederlands kan worden vertaald met “klimop”, geen onderscheidend vermogen zou kunnen hebben voor de waren en diensten waarvoor dit merk van Caprice Holdings is ingeschreven, althans daarvoor is door Restaurant Ivy onvoldoende onderbouwing verschaft. Dat ook andere (horeca)ondernemingen van eenzelfde of op het merk gelijkend teken gebruik maken is – zonder meer – onvoldoende om gebrek aan onderscheidend vermogen aan te nemen. 4.15. Het receptenboek van Restaurant Ivy (dat op haar website wordt aangeboden en) waar Caprice Holdings met een beroep op haar internationale merk IVY bezwaar tegen maakt, ziet er als volgt uit:
ingeschreven. Caprice Holdings stelt dat sprake is van gebruik van het teken als merk voor de door haar in klasse 16 opgegeven waren. Volgens Restaurant Ivy is hier geen sprake van omdat het om beschrijvend gebruik als onderdeel van een (boek)titel gaat (“IVY 2010 Contemporaty Cooking”) dat niet kwalificeert als gebruik voor de waren opgesomd in klasse 16 bij de inschrijving van het internationale merk IVY (te weten: “printed matter, leaflets, periodicals, newspapers, books (…)”. 4.17. De rechtbank neemt bij de beoordeling tot uitgangspunt dat artikel 9 lid 2 aanhef en sub a GMVo aan de merkhouder het recht geeft zich te verzetten tegen het aanbrengen van aan het merk gelijke of met het merk overeenstemmende tekens op waren. Dat het internationale merk van Caprice Holdings IVY gelijk is aan het teken “Ivy” dat op de omslag van het receptenboek van Restaurant Ivy is aangebracht, staat niet ter discussie. Of het teken “Ivy” al dan niet deel uitmaakt van de titel van het receptenboek, zoals door Caprice Holdings wordt bestreden, is van ondergeschikt belang. Van doorslaggevend belang is welke indruk bestaat of ontstaat bij het in aanmerking komende publiek door het gebruik van het teken “Ivy” op en in het receptenboek van Restaurant Ivy en of die indruk beperkt zal zijn tot het signaleren van het bestanddeel “Ivy” als beschrijvend onderdeel van een boektitel. 4.18. Zoals Caprice Holdings aanvoert, is het teken van Restaurant Ivy tegen een achtergrond van een bos klimopbladeren zo vormgegeven en afgebeeld dat het los staat van de titel en de naam van de auteur. Dat het slechts een beschrijvend element vormt, een verwijzing naar Restaurant Ivy, zoals Restaurant Ivy aanvoert, volgt daar niet uit. Wanneer sprake zou zijn van een enkele beschrijvende verwijzing valt immers niet in te zien dat ook de beeldelementen die verwijzen naar klimop dienen te worden gebruikt. De combinatie van het woord “Ivy” met beeldelementen die bestaan uit klimopbladeren, wijzen op gebruik van “Ivy”als onderdeel van een logo, een onderscheidingsteken. Dit wordt nog versterkt doordat ook bij de aanduiding van de restaurantdiensten gebruikt gemaakt wordt van een onderscheidingsteken bestaande uit het woord “Ivy” dat is afgebeeld in combinatie met klimopranken of bladeren. Door Restaurant Ivy is onvoldoende onderbouwd aangevoerd waaruit volgt dat het in aanmerking komende publiek hierin geen gebruik als onderscheidingsteken zal zien, maar dit zal opvatten als slechts een beschrijving. Dat het teken ook de herkomst van het receptenboek beschrijft (van Restaurant Ivy), wil nog niet zeggen dat het derhalve slechts beschrijvend wordt gebruikt. Wanneer zoals hier het geval is, daarnaast ook sprake is van gebruik van een teken ter onderscheiding van de waar (recepten)boeken, is sprake van merkinbreuk. Dat slechts sprake is van een eenmalige uitgave, zoals Restaurant Ivy naar voren heeft gebracht, is daarbij niet van belang. Niet gezegd is overigens dat het in aanmerking komende publiek zal begrijpen dat het om een eenmalige uitgave gaat, nu door het prominente gebruik van het jaar 2010 in de
4.16. Partijen verschillen van mening met betrekking tot gebruik van het teken “Ivy” op het receptenboek waar het de vraag betreft of hier sprake is van gebruik voor de waren waarvoor het internationale merk is
Pagina 5 van 7 392
www.boek9.nl
IEPT20130424, Rb Den Haag, Caprice v Restaurant Ivy
titel de verwachting lijkt te worden werkt dat in de toekomst nieuwe publicaties onder het teken “Ivy” zullen volgen. Misbruik van recht 4.19. Voor zover het betoog van Restaurant Ivy ten aanzien van oneigenlijk gebruik van de GMVo dient te worden opgevat als een beroep op misbruik van recht, overweegt de rechtbank dat van misbruik van recht door Caprice Holdings door merken te verwerven en/of door een beroep te doen op haar merkrechten zoals in deze procedure aan de orde is geen sprake is. Daarvoor is immers vereist dat Caprice Holdings haar desbetreffende bevoegdheden heeft gebruikt met geen ander doel dan het schaden van Restaurant Ivy, met een ander doel dan waarvoor die bevoegdheden zijn verleend of ter behartiging van een belang dat niet in verhouding stond tot de belangen van Restaurant Ivy die daardoor is geschaad. Dat de ratio van de GMVo zich zou verzetten tegen het door Caprice Holdings aanvragen van Gemeenschapsmerken voor haar (nu nog) lokaal in Londen ontplooide activiteiten en het beroep van Caprice Holdings op dergelijke rechten ten aanzien van gebruik van met deze merken conflicterende tekens in Nederland, valt – zonder verdere onderbouwing – niet in te zien. De GMVo biedt dergelijke mogelijkheden en stelt niet de eis dat voordat wordt overgegaan tot aanvragen van een merk of het aanspannen van een procedure sprake dient te zijn van bepaald (plaatselijk of internationaal) gebruik van het merk. Daaruit volgt dat niet is komen vast te staan dat Caprice Holdings haar bevoegdheden met betrekking tot het aanvragen en het zich beroepen op de desbetreffende merken voor een ander doel heeft gebruikt dan dat die haar zij verleend. Dat zij haar bevoegdheden zou hebben gebruikt met geen ander doel dan het schaden van Restaurant Ivy of ter behartiging van een belang dat niet in verhouding stond tot de belangen van Restaurant Ivy die daardoor is geschaad, is gesteld noch gebleken. De vorderingen 4.20. De sub 1 gevraagde verklaring voor recht zal worden toegewezen. Ook het sub 2 gevorderde bevel met betrekking tot het staken van merkinbreuk zal als in het dictum vermeld worden toegewezen op de gevorderde en overigens onbestreden termijn van twee maanden. Ter vermijding van het ontstaan van mogelijke onduidelijkheden en executiegeschillen zal het verbod echter eerst ingaan twee maanden na de betekening van het vonnis. De vorderingen sub 3, 4 en 5 zullen – als overigens onbestreden – worden toegewezen. Aangezien de sub 6 gevorderde rectificatie in het geheel niet is onderbouwd, valt niet in te zien welk belang daarmee gediend is noch dat rectificatie hier aan de orde dient te zijn. Deze vordering zal dan ook worden afgewezen. De sub 7 gevorderde dwangsom, die niet bestreden is, zal voorzien van een maximum, als hierna verwoord, worden toegewezen. 4.21. Ook de overigens onbestreden gevorderde schadevergoeding en/of winstafdracht, zal worden toegewezen, met dien verstande dat het dient te gaan om schade en winsten die het gevolg zijn van de in dit
vonnis vastgestelde merkinbreuk. Voorts geldt dat schadevergoeding en winstafdracht niet onbeperkt kunnen cumuleren, zoals Caprice Holdings ook al heeft opgemerkt. Niet meer dan een bedrag gelijk aan het grootste van de totaalbedragen gevorderd aan winstafdracht respectievelijk schade bestaande uit gederfde licentievergoedingen kan worden toegewezen. Uit die twee gevorderde posten kan Caprice Holdings na afloop van de schadestaatprocedure de grootste kiezen. Cumulatie van winstafdracht met eventuele overige schadeposten (waardevermindering van merkrechten door verlies aan exclusiviteit en reputatieschade bijvoorbeeld) is wel mogelijk. De wettelijke rente is niet bestreden en zal na te melden worden toegewezen. 4.22. Restaurant Ivy zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Caprice Holdings maakt aanspraak op de volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv en heeft haar totale kosten (exclusief BTW) begroot op een bedrag van € 21.380,68. De kosten noch de gevraagde uitvoerbaar bij voorraad verklaring zijn door Restaurant Ivy bestreden zodat deze als in het dictum te melden zullen worden toegewezen. 5. De beslissing De rechtbank 5.1. verklaart voor recht dat Restaurant Ivy met het gebruik van het teken “Ivy” voor restauratie, althans voor restaurant-, bar- en cateringdiensten, verband houdende met het in Rotterdam gevestigde restaurant “Ivy” van Restaurant Ivy, alsmede door het aanbieden, leveren en anderszins verhandelen van het receptenboek “IVY 2010 Contemporary Cooking”, inbreuk maakt op het Gemeenschapsmerk THE IVY van Caprice Holdings geregistreerd onder nummer 06057517 en op het voor de Gemeenschap ingeschreven internationale woordmerk IVY met registratienummer 0965409; 5.2. beveelt Restaurant Ivy met ingang van twee maanden na de betekening van dit vonnis in alle landen van de Europese Unie iedere inbreuk als bedoeld in 5.1 op het Gemeenschapsmerk THE IVY van Caprice Holdings geregistreerd onder nummer 06057517 te staken en gestaakt te houden door gebruik van het teken “Ivy” voor restauratie, althans voor restaurant-, bar- en cateringdiensten, verband houdende met het in Rotterdam gevestigde restaurant “Ivy” van Restaurant Ivy, zowel online (waaronder, doch niet uitsluitend, gebruik als (onderdeel van) een domeinnaam of op een website) als offline (waaronder, doch niet uitsluitend, gebruik als naam van een restaurant, op menukaarten, en in promotiemateriaal); 5.3. beveelt Restaurant Ivy in alle landen van de Europese Unie iedere inbreuk op het voor de Gemeenschap ingeschreven internationale woordmerk IVY met registratienummer 0965409, met onmiddellijke ingang na de betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder door het aanbieden, leveren en anderszins verhandelen van het receptenboek “IVY 2010 Contemporary
Pagina 6 van 7 393
www.boek9.nl
IEPT20130424, Rb Den Haag, Caprice v Restaurant Ivy
Cooking” met onmiddellijke ingang te taken en gestaakt te houden; 5.4. beveelt Restaurant Ivy binnen zes weken na betekening van dit vonnis aan de behandelend advocaat van Caprice Holdings, onder overlegging van deugdelijk bewijsmateriaal en een goedkeurende verklaring van een onafhankelijke registeraccountant die door Caprice Holdings is aangewezen en waarvan Restaurant Ivy de kosten draagt, een schriftelijke en gedetailleerde opgave te doen van het volgende: 5.4.1. het aantal inbreukmakende receptenboeken (“IVY 2010 Contemporary Cooking”) dat door, in opdracht van of ten behoeve van Restaurant Ivy is gedrukt; 5.4.2. het aantal inbreukmakende receptenboeken (“IVY 2010 Contemporary Cooking”) dat door, in opdracht of ten behoeve van Restaurant Ivy is geleverd aan verkooppunten; 5.4.3. het aantal inbreukmakende receptenboeken (“IVY 2010 Contemporary Cooking”) dat Restaurant Ivy direct of indirect in voorraad heeft; 5.4.4. de kostprijs in Euro’s (exclusief BTW) alsmede de door gedaagde gehandteerde verkoopprijs in Euro’s (exclusief BTW) van de inbreukmakende receptenboeken (“IVY 2010 Contemporary Cooking”); 5.4.5. de bruto en nettowinst die Restaurant Ivy ten gevolge van de inbreukmakende receptenboeken (“IVY 2010 Contemporary Cooking”) heeft genoten en de berekeningswijze daarvan alsmede de totale omzet die Restaurant Ivy daarmee heeft betaald; 5.5. beveelt Restaurant Ivy om binnen zes weken na betekening van dit vonnis de gehele voorraad inbreukmakende receptenboeken (“IVY 2010 Contemporary Cooking”) op een door Caprice Holdings schriftelijk op te geven adres af te geven ter vernietiging; 5.6. beveelt dat Restaurant Ivy een dwangsom van € 10.000 verbeurt per overtreding van de onder 5.2 tot en met 5.5 gegeven bevelen, te vermeerderen met € 1.000 per dag dat de overtreding voortduurt, een gedeelte van een dag tot een hele gerekend, tot een maximum van in totaal van € 200.000 aan verbeurde dwangsommen, dat Restaurant Ivy in gebreke blijft met de naleving van deze bevelen; 5.7. veroordeelt Restaurant Ivy om aan Caprice Holdings te vergoeden de schade die zij heeft geleden en nog zal lijden ten gevolge van inbreuk door Restaurant Ivy op haar merkrechten als in 5.1 bedoeld, een en ander op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 13 april 2012 tot aan de dag van algehele voldoening en/of, zulks te keuze van Caprice Holdings, de door Restaurant Ivy met het in 5.1 bedoelde gebruik genoten winsten aan Caprice Holdings af te dragen, eveneens vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 13 april 2012 tot aan de dag van algehele voldoening; 5.8. veroordeelt Restaurant Ivy in de proceskosten aan de zijde van Caprice Holdings begroot op € 21.380,68; 5.9. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; 5.10. wijst af het anders of meer gevorderde.
Dit vonnis is gewezen door mr. E.A.W. Schippers en in het openbaar uitgesproken op 24 april 2013. ____________________________________________
Pagina 7 van 7 394
IEPT20130418, Rb Den Haag, Louboutin v Van Haren
www.boek9.nl
Vzgr Rb Den Haag, 18 april 2013, Louboutin v Van Haren Louboutin
v
Van Haren MERKENRECHT Rode zoolmerk van Louboutin heeft aspecten van zowel kleur- als vormmerk • Naar voorlopig oordeel heeft het zoolmerk aspecten van zowel een kleur-, als een vormmerk, nu er een specifieke kleur in het depot is opgenomen en daarbij instructies zijn gegeven hoe en in welke vorm de kleur dient te worden toegepast. In zoverre is het zoolmerk geen zuiver kleurmerk, zodat de beperkingen die gelden voor (de inschrijving van) een kleurmerk hierop niet zonder meer van toepassing zijn. Zoolmerk heeft door inburgering onderscheidend vermogen verkregen • Het zoolmerk wordt hier ingeroepen voor de waar hooggehakte damesschoenen. Naar voorlopig oordeel valt het zoolmerk samen met (een deel van) deze waar omdat het gaat om de kleurstelling van de zool. Het merk kan derhalve niet los worden gezien van de waar. Of het zoolmerk op significante wijze afwijkt van de norm of wat in de betrokken sector gangbaar is kan hier verder in het midden blijven, omdat naar voorlopig oordeel voldoende aannemelijk is geworden dat het zoolmerk is ingeburgerd en in ieder geval daardoor onderscheidend vermogen heeft verkregen. 4.8 [...] Louboutin heeft met de overlegging van productie 3 voldoende aannemelijk gemaakt dat het publiek de rode zool (in ieder geval mede) opvat als herkomstaanduiding. Dat andere schoenenontwerpers, zoals Jan Jansen of Yves Saint Laurent, ook een rode zool hebben aangebracht op bepaalde schoenen en daarmee een rode zool decoratief of om een bepaald visueel effect te bereiken hebben gebruikt, doet niet af aan het bestendige gebruik van de rode zool door
Louboutin als merk. Het verschil zit in het consequent toepassen van een rode zool op dezelfde wijze op alle hooggehakte schoenen, waardoor deze herkend kunnen worden en ook worden herkend als afkomstig van een bepaalde ontwerper versus een ontwerper die gebruik maakt van verschillende kleuren voor het ontwerp van zijn schoenen, waarbij hij in sommige gevallen, afhankelijk van de rest van het ontwerp, een rode zool aanbrengt. Verwarringsgevaar tussen zoolmerk en door Van Haren gebruikte rode zolen • De visuele overeenstemming tussen het zoolmerk en het gebruik van een rode zool door Van Haren is gelegen in het gebruik van – onbestreden – vrijwel dezelfde kleur rood op dezelfde plaats (de zool) van dezelfde waar (hooggehakte damesschoenen) als waarvoor het zoolmerk is ingeschreven en ingeroepen. De toevoeging van een zwarte omkadering van de zool, zoals door Van Haren wordt gevoerd, maakt niet dat er voorshands oordelend een andere totaalindruk bestaat tussen het zoolmerk en de door Van Haren gebruikte zolen. • In aanmerking nemende het onderscheidend vermogen van het zoolmerk zoals dat blijkt uit de herkenning van de rode zool van de hooggehakte damesschoenen van Louboutin, de mate van overeenstemming tussen merk en teken gevoegd bij het gebruik voor (vrijwel) identieke waren en een vrijwel gelijke toepassing van de rode zool, leiden tot het voorlopig oordeel dat Louboutin voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat het in aanmerking komende publiek door de door Van Haren gebruikte zolen in verwarring kan raken. Vindplaatsen: LJN: BZ7844 Vzgr Rb Den Haag, 18 april 2013 (E.A.W. Schippers) Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/436517 / KG ZA 13123 Vonnis in kort geding van 18 april 2013 in de zaak van CHRISTIAN LOUBOUTIN, wonende te Parijs, Frankrijk, eiser, advocaat mr. D. Knottenbelt te Rotterdam, tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VAN HAREN SCHOENEN B.V., gevestigd te Waalwijk, gedaagde, advocaat mr. R.C.K. van Oerle te Amsterdam. Partijen zullen hierna Louboutin en Van Haren genoemd worden. De zaak is voor Louboutin behandeld door mr. S.A. Klos, advocaat te Amsterdam en mr. T. van Innis, advocaat te Brussel. Voor Van Haren is de zaak behandeld door mr. A.M.E. Verschuur en mr. Van Oerle voornoemd, beiden advocaat te Amsterdam. 1. De procedure Pagina 1 van 5
395
IEPT20130418, Rb Den Haag, Louboutin v Van Haren
www.boek9.nl
1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: - de dagvaarding van 8 februari 2013, - de akte overlegging producties met 20 producties zijdens Louboutin; - de akte overlegging producties met 32 producties zijdens Van Haren; - de akte overlegging producties met producties 33 tot en met 37 zijdens Van Haren; - de akte overlegging producties met producties 21 tot en met 29 zijdens Louboutin; - de brief van mr. Klos van 25 maart 2013; - de mondelinge behandeling van 28 maart 2013 met de daarbij door beide partijen overgelegde pleitnotities. 1.2. Ten slotte is een datum voor het vonnis nader bepaald op heden. 2. De feiten 2.1. Louboutin is een Franse ontwerper die zich onder meer bezighoudt met het ontwerpen van high fashion damesschoenen. Sinds 1992 gebruikt hij voor de door hem ontworpen pumps met stiletto hakken, alsmede voor aanverwante modieuze schoenen met hoge hakken, een rode zool. Met betrekking tot de door hem consequent gebruikte rode zool heeft hij op 28 december 2009 een Beneluxmerk gedeponeerd, dat op 6 januari 2010 heeft geleid tot de hieronder afgebeelde Beneluxmerkinschrijving met nummer 0874489 voor de warenklasse 25: “Chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques)” (hierna ook: het zoolmerk). Rouge (Pantone 18-1663TP), La marque consiste en la couleur rouge (Pantone 18-1663TP) appliquée sur la semelle d'une chaussure telle que représentée (le contour de la chaussure ne fait pas partie de la marque mais a pour but de mettre en évidence l'emplacement de la marque).
2.2. Als voorbeeld van de toepassing door Louboutin van het zoolmerk geldt onder meer de navolgende damesschoen:
2.3. Van Haren maakt deel uit van de Duitse Deichmann-groep, met 1.325 winkels de grootste schoenenretailonderneming van Europa. Van Haren exploiteert meer dan 135 schoenendetailhandels in plaatsen verspreid over heel Nederland. 2.4. Van Haren biedt de hieronder afgebeelde schoen aan.
Deze schoen wordt aangeboden met een bovenwerk in zwart, zoals hierboven afgebeeld, in donkerblauw en in rood, in alle gevallen voorzien van de hierboven afgebeelde zool. 2.5. Louboutin heeft Van Haren gesommeerd de verkoop van de hierboven afgebeelde schoen te staken en gestaakt te houden. Daar heeft Van Haren geen gehoor aan gegeven. 3. Het geschil 3.1. Louboutin vordert – samengevat – een bevel tot het staken van merkinbreuk, een door een registeraccountant goedgekeurde opgave van aantallen, prijzen, aanwezige voorraad en genoten winst, voorzien van schriftelijk bewijs en vernietiging van de voorraad, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom en met veroordeling van Van Haren in de volledige proceskosten van het geding conform artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv), met bepaling van een termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak conform artikel 1019i Rv. 3.2. Louboutin legt aan zijn vorderingen primair ten grondslag dat de door Van Haren voor haar schoenen gebruikte rode zool identiek is aan het zoolmerk, waardoor Van Haren inbreuk maakt op dat merk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE). Als er geoordeeld wordt dat de door Van Haren gebruikte zool niet identiek is aan het zoolmerk, is er volgens Louboutin sprake van overeenstemming, zodat hij subsidiair een beroep doet op artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. Cumulerend met zowel de primaire als de subsidiaire inbreukgrond, doet Louboutin tevens een beroep op artikel 2.20 lid sub c BVIE met de stelling dat Van Haren ongerechtvaardigd voordeel trekt uit de reputatie van het zoolmerk. Dit effect wordt nog versterkt door het gebruik door Van Haren van verwijzingen naar Halle Berry bij de marketing van de schoen, nu de actrice Halle Berry, volgens Louboutin, zich in publiek nagenoeg louter vertoont op schoenen van Louboutin en dit wijd en zijd wordt waargenomen en gerapporteerd. Overigens brengt het gebruik van de rode zool door Van Haren volgens Louboutin schade Pagina 2 van 5
396
IEPT20130418, Rb Den Haag, Louboutin v Van Haren
www.boek9.nl
toe aan het zoolmerk, doordat het onderscheidend vermogen daarvan wordt aangetast. 3.3. Van Haren voert verweer. 3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 4. De beoordeling Bevoegdheid 4.1. De voorzieningenrechter stelt ambtshalve vast dat zij op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE bevoegd is kennis te nemen van de vorderingen die zijn gebaseerd op het door Louboutin ingeroepen zoolmerk, dat een Beneluxmerk is, nu de gestelde inbreuk zowel bestaat uit de verkoop van de schoenen via winkels van Van Haren, waaronder winkels gevestigd in Den Haag, als via een webshop gericht op heel Nederland, zodat de gestelde inbreuk derhalve ook in dit arrondissement plaatsvindt. Spoedeisend belang 4.2. De spoedeisendheid van de het gevorderde bevel tot staking van de gestelde inbreuk volgt uit het gestelde voortdurende karakter daarvan en is overigens ook niet bestreden. Producties 4.3. Van Haren heeft bezwaar gemaakt tegen producties 4e, 4g, 4h, 19 en 23 van Louboutin, omdat deze in een vreemde taal, niet zijnde Frans, Duits of Engels zijn gesteld en derhalve door haar niet te beoordelen zijn. Louboutin heeft in reactie op het bezwaar toegelicht dat de tekst die bij de overgelegde afbeeldingen niet relevant is en dat de producties zijn overgelegd met de bedoeling om de daarin weergegeven afbeeldingen kenbaar te maken en de in de producties weergegeven data, welke in cijfers zijn uitgedrukt en dat deze derhalve begrijpelijk zijn. Van Haren heeft haar bezwaar daarop ingetrokken. De voorzieningenrechter heeft naar aanleiding van de toelichting van Louboutin aangegeven dat zij de producties over en weer, voor zover deze niet in het Nederlands, Frans, Duits of Engels zijn gesteld, zal beoordelen op hun visuele aspecten en niet op de tekstuele inhoud. De merkinschrijving 4.4. Van Haren heeft zich op het standpunt gesteld dat het zoolmerk een kleurmerk is, waarvoor derhalve de strenge eisen gelden die zijn ontwikkeld in het Libertel-arrest. Desgevraagd is van de zijde van Louboutin aangegeven dat het ingeschreven merk geen kleur- of vormmerk is, maar een beeldmerk. 4.5. Naar voorlopig oordeel heeft het zoolmerk aspecten van zowel een kleur-, als een vormmerk, nu er een specifieke kleur in het depot is opgenomen en daarbij instructies zijn gegeven hoe en in welke vorm de kleur dient te worden toegepast. In zoverre is het zoolmerk geen zuiver kleurmerk, zodat de beperkingen die gelden voor (de inschrijving van) een kleurmerk hierop niet zonder meer van toepassing zijn. De vraag of een op een vaste plaats aangebracht merk een beeldmerk of een driedimensionaal merk vormt dan wel tot een bijzondere categorie merken behoort, is volgens het Gerecht EU in de zaak van X Technology
Swiss niet relevant geacht voor het beoordelen van het onderscheidend vermogen. 4.6. Volgens vaste rechtspraak houdt het onderscheidend vermogen van een merk zoals het zoolmerk in dat het merk zich ertoe leent de waar waarvoor het is ingeschreven te identificeren als afkomstig van een bepaalde onderneming en dus deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Een merk zonder elk onderscheidend vermogen kan niet worden ingeschreven ofwel kan, eenmaal ingeschreven, des verzocht, nietig worden verklaard. Het onderscheidend vermogen moet worden beoordeeld ten opzichte van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd/verleend, uitgaande van de perceptie ervan door het relevante publiek. Deze perceptie kan worden beïnvloed door de aard van het merk waarvoor bescherming wordt gevraagd. Aangezien de gemiddelde consument niet de gewoonte heeft om de commerciële herkomst van waren af te leiden uit tekens die met het uiterlijk van de waar zelf samenvallen, hebben dergelijke merken enkel onderscheidend vermogen indien zij op significante wijze afwijken van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is. 4.7. Het zoolmerk wordt hier ingeroepen voor de waar hooggehakte damesschoenen. Naar voorlopig oordeel valt het zoolmerk samen met (een deel van) deze waar omdat het gaat om de kleurstelling van de zool. Het merk kan derhalve niet los worden gezien van de waar. Of het zoolmerk op significante wijze afwijkt van de norm of wat in de betrokken sector gangbaar is kan hier verder in het midden blijven, omdat naar voorlopig oordeel voldoende aannemelijk is geworden dat het zoolmerk is ingeburgerd en in ieder geval daardoor onderscheidend vermogen heeft verkregen. 4.8. Naar voorlopig oordeel heeft Louboutin voldoende aannemelijk gemaakt dat het in aanmerking komende publiek in de Benelux zijn zoolmerk als zodanig opvat voor zover het gaat om hooggehakte damesschoenen; in zoverre is het zoolmerk ingeburgerd. Door verscheidene bronnen wordt in verschillende media verwezen naar de schoenen van Louboutin waarbij wordt genoemd dat deze als afkomstig van Louboutin herkenbaar zijn en herkend worden aan de rode zool. Dit blijkt onder meer uit de door Louboutin overgelegde productie 3. Vooralsnog ervan uitgaande dat het in aanmerking komende publiek in ieder geval wordt gevormd door (potentiële) klanten van hooggehakte damesschoenen in de Benelux en dat daarnaast ook de bredere kring van in mode geïnteresseerden daartoe mogen worden gerekend, volgt uit de door Louboutin overgelegde productie 3 dat dit publiek in de rode zool onder een hooggehakte damesschoen het zoolmerk herkent. Anders dan Van Haren heeft betoogd, gebruikt Louboutin de rode zool voorshands oordelend niet puur decoratief. Louboutin heeft met de overlegging van productie 3 voldoende aannemelijk gemaakt dat het publiek de rode zool (in ieder geval mede) opvat als herkomstaanduiding. Dat andere schoenenontwerpers, zoals Jan Jansen of Yves Saint Laurent, ook een rode zool hebben aangebracht Pagina 3 van 5
397
IEPT20130418, Rb Den Haag, Louboutin v Van Haren
www.boek9.nl
op bepaalde schoenen en daarmee een rode zool decoratief of om een bepaald visueel effect te bereiken hebben gebruikt, doet niet af aan het bestendige gebruik van de rode zool door Louboutin als merk. Het verschil zit in het consequent toepassen van een rode zool op dezelfde wijze op alle hooggehakte schoenen, waardoor deze herkend kunnen worden en ook worden herkend als afkomstig van een bepaalde ontwerper versus een ontwerper die gebruik maakt van verschillende kleuren voor het ontwerp van zijn schoenen, waarbij hij in sommige gevallen, afhankelijk van de rest van het ontwerp, een rode zool aanbrengt. Uit de overige voorbeelden die Van Haren heeft overgelegd van damesschoenen met een hak en een rode zool blijkt vooralsnog dat het in de meeste, zo niet alle, gevallen gaat om incidenteel gebruik voor schoenen die ofwel niet vergelijkbaar zijn met Louboutin’s schoenen, ofwel om gebruik van een niet op het zoolmerk gelijkende kleur rood, ofwel om een zool die niet op die van het zoolmerk lijkt. 4.9. Of het zoolmerk ook is ingeburgerd voor andere schoenen dan hooggehakte damesschoenen, behoeft hier niet te worden beoordeeld, aangezien de vorderingen in dit kort geding alleen zijn gericht tegen het gebruik van een rode zool onder bepaalde hooggehakte damesschoenen van Van Haren. Gelet hierop kan vooralsnog in het midden blijven of het zoolmerk voldoende onderscheidend vermogen heeft voor andere schoenen dan hooggehakte damesschoenen. De argumenten die Van Haren heeft aangevoerd ten aanzien van haar stelling dat een rode zool niet kan dienen ter onderscheiding van de waar schoenen, omdat deze al lang en breed bekend zou zijn, waarbij zij een beroep heeft gedaan op het bestaan van talloze slippers, Croc’s, regenlaarzen, klompen en sneakers (etc.) met rode zolen, doen daarom niet af aan het voorlopige oordeel over de geldigheid van het zoolmerk voor hooggehakte damesschoenen. Inbreuk 4.10. Ter zitting is verklaard namens Louboutin dat zijn bezwaren alleen betrekking hebben op de zwarte en blauwe versie van de Van Haren schoen, afgebeeld onder 2.4 en derhalve geen betrekking hebben op de rode variant. Aan de orde is dus de vergelijking van het zoolmerk met de zool zoals die onder de zwarte en blauwe schoen is aangebracht. Voorop staat dat uit artikel 2.20 lid 2 BVIE blijkt dat het aanbrengen van het teken op een waar is voorbehouden aan de merkhouder. 4.11. Louboutin’s beroep op artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE slaagt. Van een auditieve of begripsmatige overeenstemming is in een geval als het onderhavige geen sprake, althans, partijen hebben dat niet gesteld. De visuele overeenstemming tussen het zoolmerk en het gebruik van een rode zool door Van Haren is gelegen in het gebruik van – onbestreden – vrijwel dezelfde kleur rood op dezelfde plaats (de zool) van dezelfde waar (hooggehakte damesschoenen) als waarvoor het zoolmerk is ingeschreven en ingeroepen. De toevoeging van een zwarte omkadering van de zool,
zoals door Van Haren wordt gevoerd, maakt niet dat er voorshands oordelend een andere totaalindruk bestaat tussen het zoolmerk en de door Van Haren gebruikte zolen. Integendeel: bij het zwarte of blauwe bovenwerk van de Van Haren schoenen zal de daarop aansluitende zwarte omkadering van de zool niet of nauwelijks als een op zichzelf staand beeldelement aandacht (kunnen) krijgen, terwijl het opvallende rood van de zool binnen de omkadering wat vorm en kleur betreft overeenstemt met het zoolmerk. Het visuele effect dat Louboutin met de toepassing van zijn zoolmerk bereikt, komt terug in de schoenen van Van Haren. Bij het beoordelen van overeenstemming is ook van belang dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft het zoolmerk en de zolen van de schoenen van Van Haren rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. De punten van overeenstemming bij de beoordeling van de gestelde inbreuk dienen daarom zwaarder te wegen dan de punten van verschil. Gelet op het voorgaande is naar voorlopig oordeel sprake van een voldoende overeenstemming en een overeenstemmende totaalindruk en daarmee van overeenstemming zoals bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. 4.12. Niet in geschil is dat de waren waarvoor Van Haren het met het zoolmerk overeenstemmende teken gebruikt identiek zijn aan de waren waarvoor het zoolmerk is ingeschreven, te weten schoenen. Daar komt bij dat Van Haren dat teken juist toepast op het specifieke type schoenen waarvoor Louboutin het zoolmerk ook consequent gebruikt, te weten modieuze hooggehakte damesschoenen. Zelfs de wijze waarop de rode zool bij alle schoenen van Louboutin doorloopt in de binnenkant van de hak, is door Van Haren toegepast bij haar schoenen. In aanmerking nemende het onderscheidend vermogen van het zoolmerk zoals dat blijkt uit de herkenning van de rode zool van de hooggehakte damesschoenen van Louboutin, de mate van overeenstemming tussen merk en teken gevoegd bij het gebruik voor (vrijwel) identieke waren en een vrijwel gelijke toepassing van de rode zool, leiden tot het voorlopig oordeel dat Louboutin voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat het in aanmerking komende publiek door de door Van Haren gebruikte zolen in verwarring kan raken. Ook hier geldt dat het in aanmerking komende publiek in ieder geval wordt gevormd door (potentiële) klanten van hooggehakte damesschoenen in de Benelux en dat daarnaast ook de bredere kring van in mode geïnteresseerden in de Benelux daartoe mogen worden gerekend. Dat niet te verwachten is dat potentiële kopers zich zullen vergissen (omdat de schoenen van Louboutin slechts bij een beperkt aantal exclusieve winkels verkrijgbaar zijn voor een prijs die niet vergelijkbaar is met die van de schoenen van Van Haren) doet daaraan niet af. Ook door het zien van anderen met hooggehakte damesschoenen met rode zolen kan sprake zijn van merkenrechtelijk relevante verwarring (de zogenoemde “post-sale confusion”) als men aan de rode zool een Louboutin-schoen meent te herkennen terwijl sprake is Pagina 4 van 5
398
IEPT20130418, Rb Den Haag, Louboutin v Van Haren
www.boek9.nl
van een Van Haren-schoen. De voorzieningenrechter komt daarom tot het voorlopig oordeel dat sprake is van inbreuk op het zoolmerk ex artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. 4.13. Met het voorgaande behoeven de op artikel 2.20 lid 1 sub a en sub c BVIE geënte grondslagen geen behandeling meer. De vorderingen 4.14. Het bevel tot het staken en gestaakt houden van verdere inbreuk zal beperkt worden tot inbreuk op het zoolmerk, nu hier geen andere merkrechten zijn ingeroepen of aan de orde zijn. Ter zitting heeft Louboutin desgevraagd geëxpliciteerd dat het hem alleen gaat om de schoenen van Van Haren die zijn afgebeeld in 2.4 hiervoor in het zwart en in het donderblauw en niet om de rode uitvoering van dezelfde damesschoen. Deze explicitering zal ter vermijding van onduidelijkheden worden opgenomen in het dictum. Voorts zal het bevel worden beperkt tot de Benelux nu het gegrond is op een Beneluxmerk. Opdat Van Haren in staat wordt gesteld tijdig gevolg te geven aan dit bevel en vermijding van executiegeschillen, zal in het dictum een termijn voor het voldoen aan het bevel worden opgenomen. De gevorderde dwangsom zal worden toegewezen en gemaximeerd zoals in het dictum bepaald. De voorzieningenrechter ziet geen aanleiding om hogere dwangsommen op te leggen zoals gevorderd, nu deze vooralsnog geacht worden een voldoende prikkel te vormen. 4.15. Bij gebrek aan een onderbouwing van het spoedeisend belang daarbij, ziet de voorzieningenrechter vooralsnog geen aanleiding de gevorderde schriftelijke opgave omtrent de verhandeling van inbreukmakende schoenen en de vernietiging van inbreukmakende schoenen toe te wijzen. 4.16. Van Haren zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden verwezen. Louboutin heeft de door haar gevorderde totale proceskosten gesteld op € 68.973,07. Deze kosten zijn door Van Haren bestreden voor zover zij de kosten (€ 8.000) van mr. Innis betreffen omdat specificatie van deze kosten niet 24 uur voor de mondelinge behandeling is ingediend. Nu uit hetgeen door partijen naar voren is gebracht volgt dat Van Haren de opgave van deze kosten meer dan 24 uur voor de zitting heeft ontvangen en de middag voor de mondelinge behandeling de desbetreffende specificatie heeft ontvangen, zij niet heeft gesteld in haar belangen te zijn geschaad door deze late ontvangst en zij in de gelegenheid is geweest op de specificatie te reageren, wordt dit bezwaar terzijde geschoven en is het overigens inhoudelijk onbestreden opgegeven bedrag toewijsbaar. 4.17. De termijn ex artikel 1019i Rv zal worden bepaald op zes maanden. 5. De beslissing De voorzieningenrechter 5.1. beveelt Van Haren binnen 24 uur na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden de
verdere inbreuk in de Benelux op het Beneluxmerk ingeschreven onder nummer 0974489 van Louboutin, meer in het bijzonder: te staken en gestaakt te houden ieder gebruik van de rode zool afgebeeld in 2.4 van dit vonnis voor de in 2.4 afgebeeld schoenen in het zwart en/of in het donkerblauw, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 20.000 voor iedere dag waarop dit bevel wordt overtreden of – zulks naar keuze van Louboutin – van € 500 voor ieder individueel paar schoenen waarmee dit bevel wordt overtreden, in beide gevallen met een maximum van € 500.000; 5.2. veroordeelt Van Haren in de kosten van dit geding, aan de zijde van Louboutin tot op heden begroot op € 68.973,07; 5.3. bepaalt de termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak in de zin van artikel 1019i Rv, op zes maanden na heden; 5.4. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; 5.5. wijst af het meer of anders gevorderde. Dit vonnis is gewezen door mr. E.A.W. Schippers en in het openbaar uitgesproken op 18 april 2013. ____________________________________________
Pagina 5 van 5 399
IEPT20130115, Hof Den Haag, Porsche v Van den Berg
www.boek9.nl
Hof Den Haag, 15 januari 2013, Porsche v Van den Berg
BVIE (artikel 5 Merkenrichtlijn) en artikel 9 GMV (vgl. HvJ EG 11 september 2007, zaak C-17/06, Jur. 2007, p. 1-7041, IER 2007, 102 (Céline), rechtsoverweging 23
Porschespecialist Van den Berg is op generlei wijze verbonden aan Porsche AG automobielen of PON Porsche. Het woord Porsche verwijst louter naar het type auto
MERKENRECHT Gebruik “Porsche” of “Porschespecialist” strijdig met eerlijk gebruik in handel: suggereert bijzondere band met Porsche • Gebruik van het woord 'Porsche' of het woord 'porschespecialist' door Van den Berg in haar handelsnaam of in een teken dat zij gebruikt 'als merk' (ter onderscheiding van waren en diensten) kan naar het oordeel van het hof bij het relevante publiek (in dit geval: Porsche-bezitters als het gaat om reparatie/onderhoud van hun Porscheautomobiel en om de aanschaf van reserveonderdelen, en (potentiële) kopers van gebruikte automobielen) de indruk wekken dat er een bijzondere band bestaat tussen die onderneming en Porsche. Er is een reêle kans dat (een aanzienlijk deel van) het betrokken publiek in dergelijk gebruik een aanwijzing ziet voor het bestaan van een verband tussen de waren of diensten van die onderneming en Porsche. • Het bovenstaande doet er niet aan af dat het Van den Berg in beginsel vrijstaat om in advertenties bijvoorbeeld te vermelden 'garagebedrijf Van den Berg, gespecialiseerd in reparatie en onderhoud van Porsche', 'specialist in Porsche' en 'gespecialiseerd in Porsche'. Porsche heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen dergelijke aanduidingen. Gebruik “Porschespecialist Van den Berg” is ook gebruik voor waren of diensten • Naar het oordeel van het hof is het gebruik dat Van den Berg maakt van de aanduiding 'Porschespecialist Van den Berg' niet beperkt tot handelsnaamgebruik: het aanduiden van haar onderneming. Met het woord 'porsche' of' porschespecialist' maakt Van den Berg, zoals zij zelf heeft aangegeven, het publiek kenbaar dat zij in het merk Porsche is gespecialiseerd en dat zij onderhoud, reparatie en verkoop van tweedehands exemplaren van dit merk ter hand neemt. Er is dus een verband tussen deze ook als handelsnaam gebruikte aanduiding en de waren en/of diensten van Van den Berg, zodat sprake is van gebruik 'voor waren of diensten' in de zin van artikel 2.20 lid I sub a, b en c
“Porschespecialist” in merk- of handelsnaam niet toegestaan; “gespecialiseerd in Porsche” in reclame wel • het is Van den Berg niet toegestaan om het merk 'Porsche' te gebruiken in handelsnamen, domeinnamen of andere tekens ter onderscheiding van (soort) gelijke waren of diensten als waarvoor het merk 'Porsche' is ingeschreven. Het is Van den Berg daarentegen in beginsel wel toegestaan om in (andere) reclame-uitingen te vermelden dat zij is gespecialiseerd in Porsche (bijvoorbeeld: 'reparatie en onderhoud van Porsche', 'specialist in Porsche' en 'gespecialiseerd in Porsche').
AUTEURSRECHT Auteursrecht 911-model onvoldoende onderbouwd • Porsche heeft in dat verband gesteld dat het 911model zich met name onderscheidt van andere modellen auto's door de gestroomlijnde vormgeving en profile en door de kenmerkende wijze waarop de koplampen daarin een rol spelen. Naar het oordeel van het hof heeft Porsche aldus, in verband met voornoemd vereiste, ook in hoger beroep onvoldoende gesteld. Daarop stuit grief 8, gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat geen sprake is van auteursrechtinbreuk, af. Vindplaatsen: LJN: BY8261 ; Bie 2013, nr.19, p. 84, m.nt. Cohen Jehoram Hof Den Haag, 15 januari 2013 (J.C. Fasseur-van Santen, A.D. Kiers-Becking en S.J. Schaafsma) GERECHTSHOF DEN HAAG Afdeling Civiel recht zaaknummer: 200.098.670/01 zaak-/rolnummer rechtbank: 334946 / HA ZA 09-1190 Arrest van 15 januari 2013 inzake: de vennootschap naar vreemd recht Dr. Ing. H.C.F. Porsche AG, gevestigd te Stuttgart, Duitsland, appellante, hierna te noemen: Porsche, advocaat: mr. D. Knottenbelt te Rotterdam, Pagina 1 van 8
400
IEPT20130115, Hof Den Haag, Porsche v Van den Berg
www.boek9.nl
tegen Porsche Specialist Van Den Berg Apeldoorn B.V., gevestigd te Apeldoorn, ge誰ntimeerde, hierna te noemen: Van den Berg, advocaat: mr. R.J. Vriezen te Amersfoort. Het verloop van het geding 1 . Bij exploot van 25 oktober 2011 is Porsche in hoger beroep gekomen van het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage, sector civiel recht, van 27 juli 2011 (welk vonnis is hersteld bij herstelvonnis van 10 augustus 2011). Bij memorie van grieven (met producties) heeft Porsche tien grieven tegen genoemd vonnis aangevoerd, die Van den Berg bij memorie van antwoord (met producties) heeft bestreden. Vervolgens hebben partijen op 6 september 2012 de zaak laten bepleiten, Porsche door mrs. J.A.K. van den Berg en J.A. Schaap, advocaten te Amsterdam, en Van den Berg door mr. Vriezen voornoemd, allen aan de hand van overgelegde pleitnotities. Ten slotte hebben partijen arrest gevraagd. Beoordeling van bet hoger beroep 2. De feiten die de rechtbank in overweging 2 van het bestreden vonnis heeft vastgesteld, zijn met uitzondering van 2.4 en 2.5 onweersproken. Met inachtneming van hetgeen in hoger beroep in aanvulling daarop is aangevoerd en onweersproken is gebleven, gaat het hof van het volgende uit. (i) Porsche is een gerenommeerde producent van onder meer exclusieve sportwagens, bijbehorende onderdelen en accessoires. Porsche voert sinds 1931 de handelsnaam 'Porsche', en is houdster van een aantal merkinschrijvingen voor onder meer automobielen en onderdelen daarvoor in klasse 12 en diensten als constructie en reparatie in klasse 37. Kort gezegd gaat het om de volgende inschrijvingen (zie nader overweging 2.3 van het bestreden vonnis): Gemeenschapsmerkregistratie nr. 73098 ingeschreven op 12 december 2000 (woord- en beeldmerk PORSCHE); internationale merkregistratie, met gelding in onder meer de Benelux, nr. 179928 ingeschreven op 8 oktober 1954 (woord- en beeldmerk PORSCHE); internationale merkregistratie, met gelding in onder meer de Benelux, nr. 181932 ingeschreven op 7 januari 1955 (beeldmerk PORSCHE); internationale merkregistratie, met gelding in onder meer de Benelux, nr. 730310 ingeschreven op 12 november 1999 (beeldmerk PORSCHE). (ii) Van den Berg exploiteert sinds 1 september 1995 een handelsonderneming in tweedehands automobielen van in hoofdzaak het merk Porsche, en in nieuwe en gebruikte onderdelen (detailhandel), alsmede in reparatie en renovatie van automobielen van het merk Porsche. (iii) Van den Berg voert, in ieder geval sinds 1996, de handelsnaam 'Porschespecialist Van den Berg', soms gevolgd door de plaats waar haar bedrijf is gevestigd (Apeldoorn); zie overweging 3 hierna. (iv) Van den Berg is sinds 11 maart 1999 houdster van de domeinnaam 'www.porschespecialist.nl'. Een screenprint van deze website is opgenomen in
overweging 2.9 van het bestreden vonnis. Bovenaan iedere pagina van de website is links onder het logo in klein kapitaal de aanduiding Porschespecialist terug te vinden. Op de rechterzijde van iedere pagina staat de aanduiding 'porschespecialist VAN DEN BERG Apeldoorn B.V.' boven de contactgegevens vermeld. Verder maakt Van den Berg in genoemd logo en op iedere pagina van haar website, aan de onderzijde, gebruik van een afbeelding die de contouren van het 'Porsche 911 'model aangeeft. (v) Bij brieven van 19 maart 2008 en 5 november 2008 is Van den Berg gesommeerd ieder gebruik van het teken 'Porschespecialist Van den Berg' te staken en gestaakt te houden, evenals het gebruik van de domeinnaam 'www.porschespecialist.nl'. 3. Met deze feitenvaststelling heeft het hof rekening gehouden met de tegen de feitenvaststelling door de rechtbank gerichte grief 1. Porsche stelt in dat verband dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat Van den Berg sinds 1995 de handelsnaam 'Porschespecialist Van den Berg' (dan wel 'Porschespecialist Van den Berg Apeldoorn') voert en dat Van den Berg pas in 1999 is begonnen deze handelsnaam te voeren. Naar het oordeel van het hof heeft Porsche dit verweer, gelet op de gemotiveerde onderbouwing door Van den Berg van haar desbetreffende stelling (onder verwijzing naar correspondentie uit 1996 waarin zij wordt aangeduid als 'Porschespecialist Van den Berg'), onvoldoende onderbouwd. In rechte moet dus als vaststaand worden beschouwd dat Van den Berg in ieder geval al sinds 1996 de handelsnaam 'Porschespecialist Van den Berg' voert. Grief 1 kan op zichzelf niet tot vernietiging leiden. 4. In eerste aanleg heeft Porsche gevorderd - kort gezegd - Van den Berg (i) ieder gebruik te verbieden van de hiervoor in overweging 2(i) genoemde merken dan wel daarmee overeenstemmende tekens onder meer bestaande uit het gebruik van het woord 'Porsche' als onderdeel van haar handelsnaam en domeinnaam of anderszins ter onderscheiding van haar eigen waren en/of diensten en/of onderneming, (ii) te verbieden inbreuk te maken op de auteursrechten van Porsche op de vormgeving van het 'Porsche 911'-model, (iii) te veroordelen tot opgave van bepaalde gegevens en (iv) te veroordelen tot schadevergoeding, nader op te maken bij staat; een en ander met dwangsom, rente en kosten. 5. De rechtbank heeft de vorderingen afgewezen. Daartoe oordeelde de rechtbank kort gezegd, dat Van den Berg zich kan beroepen op artikel 2.23 lid 1 Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) zodat Porsche zich op grond van haar merkrechten niet kan verzetten tegen het gebruik dat Van den Berg maakt van de gewraakte tekens. Voorts oordeelde de rechtbank dat geen sprake is van handelsnaam- of auteursrechtinbreuk of onrechtmatig handelen. Gebruik van de handelsnaam 'Porsche Van den Berg Apeldoorn' (zonder specialist) is niet toegestaan, maar niet is vast komen te staan dat Van den Berg dit teken gebruikt, aldus de rechtbank. 6. Porsche heeft tien grieven tegen het bestreden vonnis aangevoerd. Pagina 2 van 8
401
IEPT20130115, Hof Den Haag, Porsche v Van den Berg
www.boek9.nl
De gewraakte tekens en het gebruik daarvan 7. Porsche verzet zich in de onderhavige procedure tegen het gebruik door Van den Berg van de volgende tekens: (i) 'Porschespecialist Van den Berg' (dan wel ' Porschespecialist Van den Berg Apeldoorn'), (onder meer) gebruikt als de handelsnaam; (ii) de domeinnaam 'www.porschespecialist.nl'; (iii) 'Porsche Van den Berg', (onder meer) gebruikt als de handelsnaam; (iv) het volgende logo (hierna: 'het logo'):
(v) een afbeelding die bestaat uit de contouren van een Porsche 911 in het logo onder (iv). Kan Van den Berg zich beroepen op artikel 2.23 lid 1 BVIE resp. artikel 12 GMV? 8. De rechtbank heeft geoordeeld dat Porsche zich op grond van haar merkrechten niet kan verzetten tegen het gebruik dat Van den Berg maakt van de gewraakte tekens omdat Van den Berg zich kan beroepen op artikel 2.23 lid 1 BVIE (met betrekking tot teken (iii) zie rechtsoverweging 36). Daartoe oordeelde de rechtbank, onder verwijzing naar HvJ EG 23 februari 1999, zaak C-63/97, Jur. 1999, p. 1-905 (BMW/Deenik), dat er geen reële kans is dat het gebruik door Van den Berg van de gewraakte tekens bij het publiek de indruk kan wekken dat er een commerciële band bestaat tussen Van den Berg en Porsche, met name dat de onderneming van Van den Berg tot het distributienet van Porsche behoort of dat een bijzondere band tussen de twee ondernemingen bestaat. Grieven 3 tot en met 6 keren zich tegen de desbetreffende overwegingen. 9. Volgens artikel 2.23 lid 1 BVIE (dat strekt tot implementatie van artikel 6 lid 1 Richtlijn 891104/EEG, thans Richtlijn 2008/95/EG) en volgens artikel 12 GMV kan de merkhouder zich onder meer niet verzetten tegen gebruik in het economisch verkeer door een derde van diens naam (sub a), en van het merk wanneer dit nodig is om de bestemming van een waar of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven (sub c), een en ander voor zover sprake is van eerlijk gebruik in nijverheid en handel. Laatstgenoemd vereiste brengt in wezen een loyaliteitsverplichting tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder tot uitdrukking. Onder 'naam' in artikel 2.23 lid 1 sub a BVIE valt ook een handelsnaam (HvJ EG 16 november 2004, C-245/02, Jur. 2004, p. I10989, NJ 2006, 569 (Anheuser-Busch)). Slotzin: eerlijk gebruik?
10. Volgens Porsche gebruikt Van den Berg de tekens (i) tot en met (iv) niet volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Bij een aanzienlijk deel van het relevante publiek wordt de indruk gewekt dat er een verband (commerciële band) bestaat tussen Van den Berg ('Porschespecialist Van den Berg') en Porsche. Het woord 'specialist' neemt, anders dan de rechtbank meent, die indruk niet weg. Uit marktonderzoek in opdracht van Porsche blijkt kort gezegd dat slechts 14% van de (meer dan 300) respondenten aangaf te denken dat 'Porschespecialist Van den Berg' geen officiële Porschedealer is en ook niet verbonden is met Porsche. Ook uit andere omstandigheden blijkt dat Van den Berg niet loyaal ten opzichte van Porsche heeft gehandeld. Zo heeft zij onder meer een webshop (gehad) waarin zij reserve-onderdelen verkocht die niet waren voorzien van het merk 'Porsche', repareert en verkoopt zij ook auto's van andere merken, en zijn de merken van Porsche veelvuldig zichtbaar op de website van Van den Berg op foto's van Porsche-automobielen, aldus nog steeds Porsche. 11. Van den Berg voert verweer; voor zover nodig wordt daar hieronder nader op in gegaan. Volgens Van den Berg gebruikt zij het merk volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Zij heeft de juistheid van de onderzoeksmethode en -resultaten betwist. 12. Het hof overweegt als volgt. Van eerlijk gebruik als hier bedoeld is geen sprake wanneer het merk door een derde zo wordt gebruikt dat de indruk kan ontstaan dat er een commerciële band tussen die derde en de merkhouder bestaat, en met name dat de onderneming van de derde tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat een bijzondere band tussen de twee ondernemingen bestaat (HvJ EG 23 februari 1999, zaak C- 63/97, Jur. 1999, p. 1-905, NJ 2001, 134 (BMW/Deenik)). Voor zover het gaat om gebruik van een handelsnaam moet bij de beoordeling van de vraag of de handelsnaam wordt gebruikt volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel, rekening worden gehouden - aldus HvJ EG 16 november 2004, C245/02, Jur. 2004, p. I-10989, NJ 2006, 569 (AnheuserBusch) - met de mate waarin het gebruik van de handelsnaam van de derde door het betrokken publiek of althans een aanzienlijk deel daarvan zou worden begrepen als aanwijzing voor het bestaan van een verband tussen de waren of diensten van de derde en de houder van het merk of een persoon die toestemming heeft voor het gebruik van het merk, alsook met de mate waarin de derde zich daarvan bewust had moeten zijn. Voorts moet bij deze beoordeling rekening worden gehouden met de omstandigheid dat het een merk betreft dat in de lidstaat waar het is ingeschreven en waar bescherming wordt gevraagd, een zekere bekendheid geniet, waaruit de derde voordeel zou kunnen halen om zijn waren in de handel te brengen. 13. Naar het oordeel van het hof is het gebruik door Van den Berg van de tekens (i) tot en met (iv), beoordeeld aan de hand van bovenstaande maatstaven, geen eerlijk gebruik als hier bedoeld.
Pagina 3 van 8 402
IEPT20130115, Hof Den Haag, Porsche v Van den Berg
www.boek9.nl
Gebruik van het woord 'Porsche' of het woord 'porschespecialist' door Van den Berg in haar handelsnaam of in een teken dat zij gebruikt 'als merk' (ter onderscheiding van waren en diensten) kan naar het oordeel van het hof bij het relevante publiek (in dit geval: Porsche-bezitters als het gaat om reparatie/onderhoud van hun Porsche-automobiel en om de aanschaf van reserve-onderdelen, en (potentiële) kopers van gebruikte automobielen) de indruk wekken dat er een bijzondere band bestaat tussen die onderneming en Porsche. Er is een reêle kans dat (een aanzienlijk deel van) het betrokken publiek in dergelijk gebruik een aanwijzing ziet voor het bestaan van een verband tussen de waren of diensten van die onderneming en Porsche. Het hof is van oordeel dat het gebruik van het woord 'specialist' die indruk niet wegneemt. Het kan zich dus niet verenigen met het oordeel van de rechtbank dat Van den Berg zich aldus afficheert als 'specialist' en derhalve juist niet de indruk kan wekken als ware zij officiële dealer. Naar het oordeel van het hof kan er niet van worden uitgegaan dat (een aanzienlijk deel van) het relevante publiek het teken 'porschespecialist' in een handelsnaam of in een als merk gebruikt teken aldus begrijpt dat de desbetreffende onderneming dus géén officiële dealer van Porsche is. Bovendien is voor oneerlijk gebruik reeds voldoende dat, kort gezegd, bij het publiek de indruk kan ontstaan dat er een bijzondere band tussen Van den Berg en Porsche bestaat; dat hoeft niet een officieel dealerschap te zijn. Die indruk kan, zoals hiervoor is overwogen, in dit geval naar het oordeel van het hof worden gewekt. Van den Berg had zich hier bewust van moeten zijn. Bij dit alles komt dat het merk 'Porsche' in de Benelux bekendheid geniet, waaruit Van den Berg voordeel zou kunnen halen om haar waren en/of diensten in de handel te brengen. 14. Ten aanzien van de website met de domeinnaam 'www.porschespecialist.nl' overweegt het hof in dit verband nog als volgt. Op de website is steeds linksboven het logo afgebeeld en rechtsboven de handelsnaam 'porschespecialist VAN DEN BERG Apeldoorn B.V.' met contactgegevens. Mede in het licht van hetgeen hiervoor is overwogen wekt de inhoud van de website daarmee, anders dan de rechtbank oordeelde, de indruk dat er een bijzondere band bestaat tussen Van den Berg en Porsche. Van den Berg heeft aangevoerd dat zij op haar website een disclaimer heeft opgenomen die haar disculpeert: onderaan de webpagina wordt meegedeeld dat porschespecialist Van den Berg op generlei wijze is verbonden aan Porsche AG automobielen of PON Porsche, en dat het woord Porsche louter verwijst naar het type auto. Deze disclaimer baat Van den Berg echter niet. Daargelaten dat zij alleen ziet op de website en niet op gebruik van de gewraakte tekens elders, is, zoals Porsche heeft uiteengezet in de memorie van grieven onder 91, de disclaimer dermate onderaan de webpagina's geplaatst dat zij door de gemiddelde websitebezoeker niet zal worden waargenomen.
15. Uit het bovenstaande volgt dat Van den Berg geen eerlijk gebruik maakt van de tekens (i) tot en met (iv) als bedoeld in artikel 2.23 lid I BVIE en/of artikel 12 GMV. In het midden kan derhalve blijven of de overige door Porsche genoemde omstandigheden (zie rechtsoverweging 10) verder bijdragen aan de vaststelling dat sprake is van oneerlijk gebruik. 16. Het bovenstaande doet er niet aan af dat het Van den Berg in beginsel vrijstaat om in advertenties bijvoorbeeld te vermelden 'garagebedrijf Van den Berg, gespecialiseerd in reparatie en onderhoud van Porsche', 'specialist in Porsche' en 'gespecialiseerd in Porsche'. Porsche heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen dergelijke aanduidingen. 17. De slotsom is dat Van den Berg zich niet kan beroepen op de in artikel 2.23 lid 1 BVIE en artikel 12 GMV vervatte beperkingen in de uitoefening van de merkrechten van Porsche, en dat deze bepalingen er in deze zaak dus niet aan in de weg staan dat Porsche zich op haar merkrechten beroept. In zoverre slagen de grieven 3 tot en met 6. Toestemming / rechtsverwerking? 18. Van den Berg heeft betoogd (zie in hoger beroep memorie van antwoord onder 3.29- 40) dat zij van Porsche toestemming heeft verkregen om zich te presenteren als onderdeel van de Nederlandse verkoopen/of onderhoudsorganisatie van Porsche. Van den Berg maakt deel uit van de dealerorganisatie ofwel van de Porsche organisatie, ofwel van de Porsche (Service) Dealerorganisatie in Nederland. Dit blijkt uit correspondentie in producties 8 tot en met 11 van de zijde van Van den Berg in eerste aanleg, aldus steeds Van den Berg. Subsidiair stelt Van den Berg dat tussen haar en Porsche, althans haar importeur in Nederland (hierna: Pon), een bijzondere band bestaat als bedoeld in het eerdergenoemde BMW/Deenik-arrest (memorie van antwoord onder 3.39; pleitnota in hoger beroep, onder 11). Ten slotte stelt Van den Berg meer subsidiair dat sprake is van rechtsverwerking. Porsche heeft een en ander gemotiveerd betwist. 19. Wat betreft het primaire betoog (toestemming) merkt het hof in de eerste plaats op dat Van den Berg ten pleidooie in hoger beroep heeft erkend dat zij nimmer officiële Porsche-dealer is geweest. Ten aanzien van de vraag of Van den Berg de hiervoor bedoelde toestemming had, overweegt het hof dat de stelplicht en bewijslast ter zake bij Van den Berg ligt. Naar het oordeel van het hof heeft Van den Berg haar stelling op dit punt onvoldoende onderbouwd. Uit de correspondentie, (algemene) brieven, facturen, softwarelicentie, e.d. in genoemde producties blijkt niet dat Porsche (of Pon) aan Van den Berg toestemming heeft verleend om het merk Porsche te gebruiken in de gewraakte tekens. 20. Ter onderbouwing van haar subsidiaire betoog (bijzondere band als bedoeld in het BMW/Deenikarrest) heeft Van den Berg gesteld dat zij reeds jarenlang met Porsche is verbonden als afnemer van producten en opleidingen, als licentienemer van bepaalde software, en als toeleverancier van marketingen klanteninformatie. Nog daargelaten dat het BMW Pagina 4 van 8
403
IEPT20130115, Hof Den Haag, Porsche v Van den Berg
www.boek9.nl
/Deenik-arrest niet gaat over de vraag of een bijzondere band tussen de gebruiker van een merk en de merkhouder deze laatste beperkt in de uitoefening van zijn merkrechten, duidt dit een en ander - wat daar verder ook van zij - op een vaste-klant-relatie, en dat is naar het oordeel van het hof onvoldoende om te kunnen spreken van een commerciĂŤle of bijzondere band die de rechten van Porsche als merkhouder beperkt of Van den Berg het recht geeft de merken te gebruiken. 21. Wat betreft het meer subsidiaire betoog (rechtsverwerking) dat Porsche het recht heeft verwerkt om jegens Van den Berg een beroep te doen op haar merkrechten, overweegt het hof als volgt. Enkel tijdsverloop of louter stilzitten door Porsche levert geen toereikende grond op voor het aannemen van rechtsverwerking. Vereist is daartoe de aanwezigheid van bijzondere omstandigheden als gevolg waarvan hetzij bij Van den Berg het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat Porsche haar aanspraken niet (meer) geldend zal maken, hetzij de positie van Van den Berg onredelijk zou worden benadeeld of verzwaard in geval Porsche haar aanspraak alsnog geldend zou maken. Het is aan Van den Berg om dergelijke bijzondere omstandigheden te stellen en zo nodig te bewijzen. 22. Van den Berg stelt in dat verband, zo begrijpt het hof, dat uit een geschiedenis van jarenlange samenwerking blijkt dat zij verregaand was opgenomen in de Porsche organisatie. Porsche betwist dit. 23. Naar het oordeel van het hof blijkt uit de door Van den Berg in dit verband overgelegde producties slechts dat Van den Berg een jarenlange, wellicht innige vasteklantrelatie heeft (gehad) met Pon, maar niet dat zij verregaand was opgenomen in de Porsche organisatie. Van den Berg is altijd buiten deze organisatie gebleven. Reeds daarom kan Van den Berg niet worden gevolgd in haar stelling dat zij, omdat zij verregaand was opgenomen in de Porsche organisatie, er op mocht vertrouwen dat Porsche haar aanspraken niet (meer) geldend zal maken zodat Porsche thans haar rechten heeft verwerkt. De vraag of gedragingen van Pon in dit verband kunnen/moeten worden toegerekend aan Porsche, kan dus in het midden blijven. 24. Van den Berg heeft, onder overlegging van voorbeelden, ook nog gesteld dat zij bij Pon bestellingen plaatste onder de naam 'Porschespecialist Van den Berg' (zodat Pon op de hoogte was van het gebruik van deze naam, terwijl zij niet daartegen protesteerde) en dat Pon en Porsche ook brieven hebben gericht aan 'Porschespecialist Van den Berg'. Volgens Porsche zegt dat niets omdat de verkoopafdeling van Pon de persoon die de onderdelen bestelt op naam van 'Porschespecialist Van den Berg' in het kader van de afwikkeling van die transactie ook op die manier terugschrijft. Wat daar ook van zij, naar het oordeel van het hof bieden deze (en de andere overgelegde) stukken onvoldoende grond voor het oordeel dat Van den Berg het gerechtvaardigd vertrouwen mocht koesteren dat zij impliciete toestemming had om de aanduiding 'porschespecialist'
te voeren of dat Porsche haar aanspraken niet (meer) geldend zou maken. 25. Van den Berg heeft dus niet het bewijs bijgebracht van bijzondere omstandigheden als bedoeld in rechtsoverweging 21. Zij heeft voorts geen specifiek bewijsaanbod ter zake gedaan. Haar betoog over rechtsverwerking faalt derhalve. 26. Voor zover Van den Berg (in memorie van antwoord onder 3.29) heeft bedoeld te stellen dat op grond van voormelde omstandigheden sprake is van een geldige reden in de zin van artikel 2.20 lid I sub c en d BVIE en artikel 9 sub c GMV faalt dit betoog op grond van het hiervoor overwogene. Inbreuk? 27. Porsche heeft gesteld dat Van den Berg door gebruik van tekens (i), (ii), (iii) en (iv) inbreuk maakt op haar merkrechten en/of handelsnaamrechten. Wat betreft teken (v) stelt Porsche dat Van den Berg inbreuk maakt op haar auteursrechten. Teken (i): 'Porschespecialist Van den Berg' 28. De vraag rijst hoe het gebruik dat Van den Berg van dit teken maakt, moet worden gekwalificeerd. Naar het oordeel van het hof is het gebruik dat Van den Berg maakt van de aanduiding 'Porschespecialist Van den Berg' niet beperkt tot handelsnaamgebruik: het aanduiden van haar onderneming. Met het woord 'porsche' of' porschespecialist' maakt Van den Berg, zoals zij zelf heeft aangegeven, het publiek kenbaar dat zij in het merk Porsche is gespecialiseerd en dat zij onderhoud, reparatie en verkoop van tweedehands exemplaren van dit merk ter hand neemt. Er is dus een verband tussen deze ook als handelsnaam gebruikte aanduiding en de waren en/of diensten van Van den Berg, zodat sprake is van gebruik 'voor waren of diensten' in de zin van artikel 2.20 lid I sub a, b en c BVIE (artikel 5 Merkenrichtlijn) en artikel 9 GMV (vgl. HvJ EG 11 september 2007, zaak C-17/06, Jur. 2007, p. 1-7041, IER 2007, 102 (CĂŠline), rechtsoverweging 23). 29. Vervolgens rijst de vraag of Porsche zich ingevolge artikel 2.20 lid 1 BVIE en artikel 9 lid 1 GMV op grond van haar merkrechten kan verzetten tegen gebruik van dit teken. Voor zover het teken wordt gebruikt als merk geldt het volgende. Volgens de bepaling sub b van deze artikelen is dat het geval indien het teken en het merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan. Bij de beoordeling van de vraag of daarvan sprake is, moet in aanmerking worden genomen dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld volgens de indruk die het teken en het merk bij de gemiddelde consument van de betrokken waren en diensten achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, met name de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van het teken en het merk, en de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op de totaalindruk die door het teken en het merk wordt opgeroepen Pagina 5 van 8
404
IEPT20130115, Hof Den Haag, Porsche v Van den Berg
www.boek9.nl
waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Voorts dient rekening te worden gehouden met het onderscheidend vermogen van het merk. Er moet sprake zijn van reĂŤel verwarringsgevaar bij de gemiddeld geĂŻnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Verwarringsgevaar moet eerder worden aangenomen naarmate de waren en/of diensten (soort)gelijker zijn en andersom minder snel wanneer de waren en/of diensten minder overeenstemmen. 30. Naar het oordeel van het hof kan Porsche zich krachtens deze bepaling op grond van haar merkrechten verzetten tegen het gebruik van het teken 'Porschespecialist Van den Berg'. De hiervoor onder 2(i) aangeduide merken van Porsche en het teken 'Porschespecialist Van den Berg' stemmen in visueel en auditief opzicht zodanig overeen dat het relevante publiek (als eerder omschreven) daardoor kan menen dat de betrokken waren en/of diensten afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen. Daarbij neemt het hof in aanmerking (i) dat het woord 'Porsche' geheel is overgenomen in het teken en daarin het eerste bestanddeel vormt waardoor het meer aandacht krijgt dan de daaropvolgende woorden terwijl het merk Porsche door haar bekendheid groot onderscheidend vermogen heeft waardoor het ook het meest onderscheidend onderdeel van het teken vormt, (ii) dat Van den Berg het teken gebruikt voor (onderdelen van) dezelfde auto's derhalve voor waren en diensten die (soort)gelijk zijn aan de waren en diensten waarvoor de merken zijn ingeschreven, en (iii) dat de merken van Porsche bekend zijn en daardoor een ruimere beschermingsomvang hebben. 31. Daarnaast kan Porsche, voor zover Van den Berg het teken 'Porschespecialist Van den Berg' gebruikt als handelsnaam, het gebruik daarvan verbieden krachtens artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE en artikel 5a Handelsnaamwet op grond van haar oudere Beneluxmerkrechten (uit 1954 en 1955) en krachtens artikel 5 Handelsnaamwet op grond van haar (onbetwiste) oudere handelsnaam 'Porsche'. De handelsnaam 'Porschespecialist Van den Berg' wijkt gelet op het bovenstaande- in geringe mate af van de handelsnaam 'Porsche' ten gevolge waarvan, in verband met de aard van de beide ondernemingen en plaats waar zij gevestigd zijn (beide richten zich, naar Porsche onbetwist heeft gesteld, (onder meer) op de Nederlandse markt), bij het relevante publiek verwarring tussen deze ondernemingen te duchten is. In zoverre slaagt de tegen het andersluidende oordeel van de rechtbank gerichte grief 7. 32. Conclusie is dat Porsche zich kan verzetten tegen het gebruik door Van den Berg van de aanduiding 'Porschespecialist Van den Berg'. In zoverre zijn de vorderingen van Porsche dus toewijsbaar. Teken (ii): domeinnaam 'www.porschespecialist.nl' 33. Van den Berg exploiteert een actieve website met de domeinnaam 'www.porschespecialist.nl', waarop zij haar waren en diensten aanbiedt. Van den Berg gebruikt deze domeinnaam als handelsnaam (reeds
omdat zij buiten internet de daarmee overeenstemmende handelsnaam 'Porschespecialist Van den Berg' voor haar onderneming gebruikt) alsmede als merk (immers ter onderscheiding van (op deze website aangeboden) waren/diensten) in de Benelux. 34. Dat betekent dat Porsche zich - gelet op hetgeen hiervoor is overwogen ten aanzien van de aanduiding 'Porschespecialist Van den Berg' - ook kan verzetten tegen het gebruik van deze domeinnaam. Daarbij neemt het hof in aanmerking dat, zoals Porsche heeft aangevoerd, de mate van overeenstemming tussen de merken en het teken 'porschespecialist' (zonder de toevoeging 'Van den Berg') groter is dan tussen de merken en het teken 'Porschespecialist Van den Berg'. 35. Conclusie is dat Porsche zich kan verzetten tegen het gebruik door Van den Berg van de domeinnaam 'www.porschespecialist.nl'. Ook in zoverre zijn de vorderingen van Porsche dus toewijsbaar. Teken (iii): 'Porsche Van den Berg' 36. De rechtbank oordeelde in rechtsoverweging 4.12 van het bestreden vonnis dat gebruik van de handelsnaam 'Porsche Van den Berg' niet is toegestaan. Hiertegen is in hoger beroep geen grief gericht. 3 7. Porsche heeft wel een grief aangevoerd tegen het oordeel van de rechtbank dat - hoewel gebruik van de handelsnaam 'Porsche Van den Berg' niet is toegestaan - geen verbod wordt opgelegd omdat Van den Berg heeft betwist dat zij deze handelsnaam (heeft) gebruikt en Porsche onvoldoende heeft onderbouwd dat het gebruik van die handelsnaam op twee websites is geschied met medewerking of instemming van Van den Berg. Grief 9 strekt ten betoge dat een verbod moet worden opgelegd omdat Van den Berg niet heeft willen toezeggen dat hij zich in de toekomst zal onthouden van het gebruik van deze naam en heeft geweigerd een afdwingbare toezegging te doen met betrekking tot de toekomst. 38. De grief faalt. Niet (is gegriefd tegen het oordeel dat niet) is komen vast te staan dat Van den Berg de handelsnaam 'Porsche Van den Berg' (heeft) gebruikt of dreigt te gaan gebruiken. In die omstandigheden kan niet worden gezegd dat de omstandigheid dat Van den Berg geen afdwingbare onthoudingsverklaring heeft gegeven, meebrengt dat Porsche een belang heeft bij een verbod. Teken (iv): logo 39. Van den Berg stelt dat zij haar logo niet ter onderscheiding van waren en/of diensten gebruikt doch enkel ter onderscheiding van haar onderneming, hetgeen zou blijken uit het gebruik van dit logo op haar website en haar briefpapier. Dit betoog faalt. Zoals Porsche terecht heeft aangevoerd, gebruikt Van den Berg dit bedrijfsembleem, waarin het woord 'porschespecialist' is opgenomen, als merk, en wel voor die waren en diensten waarvoor het 'Porsche' merk is ingeschreven. Het hof verwijst naar hetgeen hiervoor in rechtsoverweging 28 is overwogen (vgl. HvJ EG 11 september 2007, zaak C-17/06, Jur. 2007, p. I-7041 (CĂŠline), rechtsoverweging 23).
Pagina 6 van 8 405
IEPT20130115, Hof Den Haag, Porsche v Van den Berg
www.boek9.nl
40. Vervolgens rijst de vraag of Porsche zich ingevolge artikel 2.20 lid 1 BVIE en artikel 9 lid 1 GMV op grond van haar merkrechten kan verzetten tegen gebruik van dit teken. Volgens de bepaling sub b van deze artikelen is dat het geval indien het teken en het merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan (zie nader rechtsoverweging 29). Naar het oordeel van het hof kan Porsche zich krachtens deze bepaling op grond van haar merkrechten verzetten tegen het gebruik van het logo. De hiervoor onder 2(i) aangeduide merken van Porsche en het logo stemmen zodanig overeen dat het relevante publiek (als eerder omschreven) daardoor kan menen dat de betrokken waren en/of diensten afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen. Daarbij neemt het hof in aanmerking (i) dat het woord 'Porsche' geheel is overgenomen in het logo en wel in een opvallende rode kleur, (ii) Porsche door haar bekendheid een onderscheidend bestanddeel vormt in het logo, (iii) het logo aanhaakt bij (de huisstijl van) Porsche doordat de contouren van een Porsche 911 prominent worden weergegeven, welke contouren mede leiden tot begripsmatige overeenstemming, en doordat de huiskleuren van Porsche worden gebruikt, (iv) dat Van den Berg het teken gebruikt voor waren en diensten die (soort)gelijk zijn aan de waren en diensten waarvoor de merken zijn ingeschreven, en (v) dat de merken van Porsche bekend zijn en daardoor een ruimere beschermingsomvang hebben. 41. Conclusie is dat Porsche zich ook kan verzetten tegen het gebruik door Van den Berg van het logo. In zoverre zijn de vorderingen van Porsche dus toewijsbaar. 42. Het bovenstaande brengt mee dat grief 6, gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat geen sprake is van merkinbreuk, ook in zoverre slaagt. Dit geldt ook voor grief 2. Teken (v): afbeelding 43. Porsche stelt dat Van den Berg door het gebruik van de afbeelding inbreuk maakt op haar auteursrechten. Naar vaste rechtspraak geldt dat, wil een voortbrengsel kunnen worden beschouwd als een werk van letterkunde, wetenschap of kunst als bedoeld in artikel 1 juncto artikel 10 Auteurswet, vereist is dat het een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt (HR 30 mei 2008, NJ 2008, 556, Endstra-tapes). Porsche heeft in dat verband gesteld dat het 911-model zich met name onderscheidt van andere modellen auto's door de gestroomlijnde vormgeving en profile en door de kenmerkende wijze waarop de koplampen daarin een rol spelen. Naar het oordeel van het hof heeft Porsche aldus, in verband met voornoemd vereiste, ook in hoger beroep onvoldoende gesteld. Daarop stuit grief 8, gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat geen sprake is van auteursrechtinbreuk, af. In zoverre zijn de vorderingen van Porsche dus niet toewijsbaar. Vorderingen
44. Uit het bovenstaande blijkt dat de grieven deels slagen en dat de inbreukvorderingen van Porsche deels toewijsbaar zijn. Ten aanzien van de vorderingen overweegt het hof als volgt. 45. Porsche heeft gevorderd, kort gezegd, (i) een verbod, (ii) opgave/rekening en verantwoording, een en ander op straffe van een dwangsom; (iii) vergoeding van geleden schade nader op te maken bij staat; en (iv) veroordeling van Van den Berg in de proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv. 46. Zoals hiervoor overwogen, is het gevorderde verbod toewijsbaar voor zover het gaat om de handelsnaam 'Porschespecialist van den Berg', de domeinnaam 'www.porschespecialist.nl' en het logo. Het hof zal deze vordering toewijzen en ook een verbod uitspreken ter zake van het gebruik van andere handelsnamen, domeinnamen en andere tekens ter onderscheiding van (gelijke of soortgelijke) waren en/of diensten die het merk Porsche bevatten. Het hof acht het daarbij redelijk dat V au den Berg een termijn van zes maanden krijgt om haar handelsnaam, bedrijfspresentatie, website, enz. aan te passen. 47. Ten aanzien van de vordering tot schadevergoeding nader op te maken bij staat, overweegt het hof dat Porsche (ook in eerste aanleg, inleidende dagvaarding onder 33) onvoldoende heeft gesteld om de mogelijkheid van schade te kunnen aannemen (zie ook conclusie van antwoord onder 75). Zo heeft zij bijvoorbeeld niet gesteld dat zij door de handelwijze van Van den Berg inkomsten is misgelopen. Mede gelet op de lange periode dat Van den Berg de gewraakte tekens reeds gebruikt (vanaf in ieder geval 1996), had het op de weg van Porsche gelegen om in dit verband enige concrete indicaties te geven omtrent de (mogelijk) geleden schade. Het hof zal deze vordering dus afwijzen. Daarmee ontvalt ook het belang aan de opgave-vordering; deze vordering zal dus ook worden afgewezen. Het hof merkt op dat Porsche geen winstafdracht heeft gevorderd. 48. Het hof zal het bestreden vonnis vernietigen en, opnieuw rechtdoende, de vorderingen toewijzen als hiervoor overwogen. Het hof zal de dwangsom matigen als in het dictum vermeld. Van den Berg zal, als in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van de beide instanties op de voet van artikel 1019h Rv. Ten aanzien van de kosten in eerste aanleg overweegt het hof dat de kosten aan de zijde van Porsche niet zijn weersproken; zij worden conform haar opgave begroot op â&#x201A;Ź 12.180,02. Ten aanzien van de kosten van het hoger beroep overweegt het hof als volgt. Porsche heeft bij brief van 26 september 2012 aan het hof een afschrift gezonden waaruit blijkt dat (onder meer) haar 1019h-kostenoverzicht op 23 augustus 2012 door een koerier is bezorgd bij (de bode van) het hof. Daaruit blijkt dat dit overzicht tijdig is ingediend. Deze kosten aan de zijde van Porsche zijn niet weersproken en worden conform haar opgave begroot op â&#x201A;Ź 32.687,94. Gelet op het bovenstaande slaagt grief 10 deels en faalt hij voor het overige. Slotsom
Pagina 7 van 8 406
IEPT20130115, Hof Den Haag, Porsche v Van den Berg
www.boek9.nl
49. Het hoger beroep van Porsche slaagt grotendeels. De vorderingen van Porsche zullen alsnog (deels) worden toegewezen. Samengevat komt het hof, op grond van het (Europese) merkenrecht en de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie, tot het volgende oordeel: het is Van den Berg niet toegestaan om het merk 'Porsche' te gebruiken in handelsnamen, domeinnamen of andere tekens ter onderscheiding van (soort) gelijke waren of diensten als waarvoor het merk 'Porsche' is ingeschreven. Het is Van den Berg daarentegen in beginsel wel toegestaan om in (andere) reclame-uitingen te vermelden dat zij is gespecialiseerd in Porsche (bijvoorbeeld: 'reparatie en onderhoud van Porsche', 'specialist in Porsche' en 'gespecialiseerd in Porsche'). Beslissing Het hof: (a) vernietigt het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage, sector civiel recht, van 27 juli 2011, hersteld bij herstelvonnis van 10 augustus 2011, en, opnieuw rechtdoende: (b) verbiedt Van den Berg om, na zes maanden na betekening van dit arrest, te gebruiken: - de aanduiding 'Porschespecialist Van den Berg' als handelsnaam of als merk (ter onderscheiding van waren en/of diensten), - de domeinnaam 'www.porschespecialist.nl', - het logo afgebeeld in overweging 7 onder (iv), alsmede - andere handelsnamen, domeinnamen en andere tekens ter onderscheiding van waren en/of diensten (die (soort)gelijk zijn aan die waarvoor de merken van Porsche zijn ingeschreven) die het merk Porsche bevatten; (c) veroordeelt Van den Berg tot een dwangsom van € 1.000,- per keer of- zulks ter keuze van Porsche€ 5.000,- per dag, een dagdeel daaronder begrepen, dat wordt gehandeld in strijd met een het hiervoor genoemde verbod, met een maximum van € 100.000,-; (d) veroordeelt Van den Berg in de kosten van het geding in eerste aanleg, aan de zijde van Porsche tot op 27 juli 2011 begroot op € 12.180,02; (e) veroordeelt Van den Berg in de kosten van het geding in hoger beroep, tot op heden aan de zijde van Porsche tot op heden begroot op € 32.687,94; (f) bepaalt dat de bedragen onder (d) en (e) binnen veertien dagen na de dag van deze uitspraak moeten zijn voldaan, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf het einde van voormelde termijn tot aan de dag der algehele voldoening; (g) verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad; (h) wijst de vorderingen voor het overige af. Dit arrest is gewezen door mrs. J.C. Fasseur-van Santen, A.D. Kiers-Becking en S.J. Schaafsma, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 15 januari 2013 in aanwezigheid van de griffier.
Pagina 8 van 8 407
IEPT20121115, Rb Den Haag, Screentime v SBS
www.iept.nl
Vzgr Rb Den Haag, 15 november 2012, Screentime v SBS
Niet in geschil is dat onder die titel in de periode 2008-2011 ieder jaar gedurende vier maanden iedere week prime time een zangtalentenjacht is uitgezonden op de Nederlandse televisie, waarbij gemiddeld een miljoen televisiekijkers is bereikt. Die uitzendingen zijn meerdere malen herhaald en waren ook beschikbaar via Uitzending Gemist en Youtube. Daarnaast heeft Screentime onweersproken aangevoerd dat de programma's grote media-aandacht hebben gekregen, mede omdat in de programma’s gebruik is gemaakt van bekende personen uit de Nederlandse showbizz.
v
THE NEXT POPSTAR inbreukmakend op algemeen bekend merk POP STARS; • visueel, auditief en begripsmatig identiek en gevaar voor verwarring; bijkomende omstandigheid: zelfde omroep Naar voorlopig oordeel moet het gebruik van het teken THE NEXT POPSTAR worden aangemerkt als inbreuk op het algemeen bekende merk POP STARS. Het kenmerkende gedeelte van THE NEXT POPSTAR, te weten POPSTAR, moet namelijk worden aangemerkt als een 'nabootsing' van het POPSTARS-merk in de zin van artikel 6bis UvP. POPSTAR is immers in visueel, auditief en conceptueel opzicht identiek aan het merk, afgezien van de meervoudsvorm. Tevens is voorshands aannemelijk dat het gebruik van het teken verwarring kan wekken bij het relevante publiek. Het teken wordt immers gebruikt voor dezelfde dienst als waarvoor het merk bekendheid heeft verkregen, te weten het produceren en uitzenden van een zangtalentenjacht. Het betoog van SBS en Talpa dat het format van THE NEXT POPSTAR zou verschillen van het format van POPSTARS, sluit niet uit dat er sprake is van verwarringsgevaar, mede gelet op het feit dat Screentime heeft gewezen op een aantal overeenkomsten in het format van de zangtalentenjacht, zoals het gebruik van audities en live shows. Bovendien is er een aantal bijkomende omstandigheden die het gevaar voor verwarring versterken. Ten eerste het feit dat de zangtalentenjacht onder het teken THE NEXT POPSTAR zal worden uitgezonden door precies dezelfde omroep als de omroep die POPSTARS heeft uitgezonden, te weten SBS6. Ten tweede het feit dat de uitzending van THE NEXT POPSTAR zal plaatsvinden relatief kort na het laatste seizoen van POPSTARS. In combinatie met de toevoeging THE NEXT aan de titel zou het publiek kunnen menen dat het programma de opvolger is van POPSTARS en dat het dus afkomstig is van dezelfde onderneming als de POPSTARSprogramma's. Screentime heeft diverse publicaties overgelegd waaruit blijkt dat die indruk al daadwerkelijk is ontstaan, zelfs, bij journalisten uit het SBS-concern.
MERKENRECHT POPSTARS-merken ongeldig: aanduiding van de kenmerken van de dienst • SBS en Talpa hebben er terecht op gewezen dat de merken van Screentime uitsluitend bestaan uit benamingen die kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de specifieke diensten waarvoor Screentime de Beneluxmerken in deze zaak inroept, te weten het produceren en uitzenden van een Zangtalentenjacht. Zangtalentenjachten draaien immers om de selectie en creatie van (potentiële) 'popsterren'. Voorshands is voldoende aannemelijk dat het relevante publiek in de Benelux het Engels voldoende beheerst om te begrijpen dat het woord 'popstars' hetzelfde betekent als popsterren. Geen inburgering POPSTARS-merken in gehele Benelux • Screentime heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de merken zijn ingeburgerd in het gehele grondgebied van de Benelux. Het door Screentime overgelegde bewijs van inburgering heeft vrijwel uitsluitend betrekking op Nederland. Inburgering van de merken in Luxemburg is niet gesteld en het wel gestelde gebruik in België is naar voorlopig oordeel onvoldoende om inburgering aldaar te kunnen aannemen. POPSTARS-teken wel algemeen bekend merk voor het produceren en uitzenden van een zangtalentenjacht in de zin van artikel 6bis UvP en artikel 16 lid 2 TRIPs • Screentime heeft voorshands voldoende aannemelijk gemaakt dat het POPSTARS-teken in Nederland bekend is bij een aanzienlijk deel van het publiek dat interesse heeft in zangtalentenjachten.
Vindplaatsen: BIE 2013, nr. 18, p. 80, m.nt. Steinhauser Vzgr Rb Den Haag, 15 november 2012 Pagina 1 van 5
www.ie-portal.nl 408
IEPT20121115, Rb Den Haag, Screentime v SBS
www.iept.nl
(P.H. Blok) RECHTBANK 's-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 429981/ KG ZA 12-1198 Vonnis in kort geding van 15 november 2012 in de zaak van 1. de vennootschap naar buitenlands recht SCREENTIME PTY LTD., . gevestigd te Sydney, AustraliĂŤ, 2. de vennootschap naar buitenlands recht FIVE DIVAS PTY LTD., gevestigd te Sydney, AustraliĂŤ, eiseressen, advocaat mr. J.C.H. van Manen te Amsterdam, tegen 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SBS BROADCASTING B.V., gevestigd te Amsterdam, 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SBS PRODUCTIONS B.V., gevestigd te Amsterdam, 3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TALPA PRODUCTIES B.V., gevestigd te Laren, 4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TALPA CONTENT B.V., gevestigd te Laren, 5. de naamloze vennootschap TALPA HOLDING N.V., gevestigd te Laren, gedaagden, advocaat mr. G.S.P. Vos te Amsterdam. Eiseressen zullen hierna Screentime en Five Divas worden genoemd. Gedaagden zullen afzonderlijk worden aangeduid als respectievelijk SBS Broadcasting, SBS Productions, Talpa Producties, Talpa Content en Talpa Holding en gezamenlijk als SBS en Talpa. De zaak is voor Screentime en Five Divas behandeld door hun hiervoor genoemde advocaat en mr. J.H.A.M. Klaus, advocaat te Amsterdam, en voor SBS en Talpa door hun hiervoor genoemde advocaat en mr. J.A. Schaap, advocaat te Amsterdam. 1. De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: -de exploten van dagvaarding van 26 oktober 2012; - producties 1 tot en met 21 van Screentime en Five Divas; - de akte houdende overlegging aanvullende producties 22 tot en met 32 van Screentime en Five Divas, waaronder een kostenstaat; - producties 1 tot en met 13 van SBS en Talpa; - de kostenstaat van SBS en Talpa (productie 14); - de mondelinge behandeling met de daarbij door beide partijen overgelegde pleitnoties. 1.2. Vonnis is bepaald op heden. 2. De feiten 2.1. Screentime en Five Divas zijn televisie- en productiemaatschappijen behorend tot hetzelfde concern. 2.2. SBS is de Nederlandse tak van de SBS Broadcasting Group, een internationaal omroepbedrijf. Onder SBS vallen de televisiestations SBS6, NET 5 en Veronica. Talpa is een televisieen productiemaatschappij.
2.3. Het televisieprogramma 'Popstars' is in 1998 bedacht, ontwikkeld en geproduceerd door Screentime en Five Divas. Het programma bestaat uit een talentenjacht waarin men op zoek gaat naar een nieuw zangtalent. Dit talent wordt ontdekt door middel van diverse rondes van audities, gevolgd door live shows, waarin de kandidaten optreden. Een jury beoordeelt de deelnemers. Uiteindelijk wordt een winnaar gekozen, die een platencontract krijgt aangeboden. 2.4. 'Popstars' is uitgezonden in meer dan 50 landen, waaronder Nederland. SBS heeft in de seizoenen 2008, 2009/2010 en 2010/2011 het programma 'Popstars' op de Nederlandse televisie uitgezonden. In Vlaanderen is 'Popstars' uitgezonden in 2001. 'Popstars-The Rivals' werd in 2004 in Nederland uitgezonden door RTL4. In al deze gevallen had de zender (en het productiebedrijf) toestemming voor de uitzending op grond van een licentieovereenkomst met Screentime en Five Divas. 2.5. De kijkcijfers van de Nederlandse versie waren in 2008 gemiddeld 1.371.400 kijkers, in 2009/2010 gemiddeld 1.566.900 kijkers en in 2010/2011 gemiddeld 827.900 kijkers. 2.6. Screentime is houdster van de volgende Beneluxmerkinschrijvingen (hierna: de Beneluxmerken): 2.6.1. Beneluxwoordmerk POPSTARS-THE RIVALS, ingeschreven op 29 juli 2004 onder nummer 0751372 voor onder meer het uitzenden van radio- en televisieprogramma's (klasse 38) en het produceren van televisieprogramma's (klasse 41 ); 2.6.2. Beneluxwoordmerk POPSTARS, ingeschreven op 23 oktober 2012 (met spoedinschrijving) onder nummer 0927579 voor onder meer het uitzenden van radio- en televisieprogramma's (klasse 38) en het produceren van televisieprogramma's (klasse 41). 2.7. SBS heeft aangekondigd dat zij binnenkort onder de naam 'The Next Popstar' een zangtalentenjacht op de Nederlandse televisie zal uitzenden. Op de website van SBS wordt de show reeds aangekondigd en men kan zich opgeven als kandidaat voor de audities zoals hieronder weergegeven.
2.8. Op 20 november 2001 is de domeinnaam popstars.nl geregistreerd. Op dit moment staat die inschrijving op naam van SBS Broadcasting. Bij een zoekopdracht in Google met de zoekterm 'popstars', verschijnt popstars.nl bovenaan de lijst met zoekresultaten. De domeinnaam popstars.nl is actief en Pagina 2 van 5
www.ie-portal.nl 409
IEPT20121115, Rb Den Haag, Screentime v SBS
www.iept.nl
verwijst door naar de website van SBS, waarop reclame wordt gemaakt voor onder meer het programma 'The Next Popstar'. 3. Het geschil 3.1. Screentime en Five Divas vorderen - samengevatdat de voorzieningenrechter, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, aan SBS en Talpa een merkinbreukverbod oplegt ten aanzien van het gebruik van het teken THE NEXT POPSTAR, hen beveelt het gesteld onrechtmatig handelen te staken en gestaakt te houden en SBS en Talpa gelast het gebruik van de domeinnaam popstars.nl te staken, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom, met veroordeling in de kosten van dit geding conform artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv). 3.2. Screentime en Five Divas leggen daaraan ten grondslag dat SBS en Talpa met het voeren van de domeinnaam popstars.nl en door het gebruik van het teken 'The Next Popstar' voor onder meer televisieprogramma's inbreuk maken op de Beneluxmerk van Screentime. Zij stellen daarnaast dat het door hen als merk gebruikte POPSTARS-teken heeft te gelden als algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Unieverdrag van Parijs van 20 maart 1983 tot bescherming van de intellectuele eigendom (hierna: UvP) en artikel 16 lid 2 van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (hierna: TRIPs). Ten slotte stellen Screentime en Five Divas dat SBS en Talpa door het aanhaken bij de bekendheid van het POPSTARS-teken tevens onrechtmatig handelen, ten gevolge waarvan Screentime en Five Divas schade lijden. 3.3. SBS en Talpa voeren verweer. 3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 4. De beoordeling bevoegdheid 4.1. De voorzieningenrechter is op grond van artikel 4.6 van het Benelux verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE) bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen die zien op de gestelde merkinbreuk aangezien de gestelde .inbreuk mede plaatsvindt in het arrondissement ’s-Gravenhage. Ten aanzien van de vorderingen die zien op onrechtmatig handelen is de voorzieningenrechter bevoegd, alleen al omdat die bevoegdheid niet is bestreden. spoedeisend belang 4.2. Het spoedeisend belang bij het gevorderde verbod is gegeven, gelet op het voortdurende karakter van de gestelde inbreuk op de merkrechten van Screentime en het gestelde onrechtmatig handelen. ontvankelijkheid 4.3. SBS en Talpa hebben terecht aangevoerd dat Five Divas niet-ontvankelijk moet worden verklaard in haar vorderingen. Er is onvoldoende toegelicht dat Five Divas enig recht heeft om op te treden tegen het gewraakte gebruik van het teken THE NEXT POP STAR. De ter zitting ingenomen stelling dat Five Divas
de rechten bezit op het format volstaat naar voorlopig oordeel niet. Beneluxmerken 4.4. Het beroep van Screentime op haar Beneluxmerken kan niet slagen omdat die merken naar voorlopig oordeel niet geldig zijn. SBS en Talpa hebben er terecht op gewezen dat de merken van Screentime uitsluitend bestaan uit benamingen die kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de specifieke diensten waarvoor Screentime de Beneluxmerken in deze zaak inroept, te weten het produceren en uitzenden van een Zangtalentenjacht. Zangtalentenjachten draaien immers om de selectie en creatie van (potentiële) 'popsterren'. Voorshands is voldoende aannemelijk dat het relevante publiek in de Benelux het Engels voldoende beheerst om te begrijpen dat het woord 'popstars' hetzelfde betekent als popsterren. Voor het Nederlandstalige deel van de Benelux hebben Screentime en Five Divas dat ook niet bestreden. Dat het voor het niet-Nederlandstalige deel wezenlijk anders zou liggen, is voorshands onvoldoende aannemelijk. 4.5. Het betoog van Screentime dat haar Beneluxmerken zijn ingeburgerd en daarom niet nietig kunnen worden verklaard, treft naar voorlopig oordeel geen doel. Screentime heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de merken zijn ingeburgerd in het gehele grondgebied van de Benelux. Het door Screentime overgelegde bewijs van inburgering heeft vrijwel uitsluitend betrekking op Nederland. Inburgering van de merken in Luxemburg is niet gesteld en het wel gestelde gebruik in België is naar voorlopig oordeel onvoldoende om inburgering aldaar te kunnen aannemen. Screentime stelt dat het merk 'intensief’ is gebruikt in België, maar verwijst ter onderbouwing daarvan met name naar de uitzending van 'Popstars' op de Vlaamse televisie in 2001. Mede gelet op het feit dat sindsdien meer dan tien jaar zijn verstreken en Screentime geen inzicht heeft gegeven in de kijkcijfers van dat programma, is dat ene seizoen onvoldoende om inburgering aan te nemen in Vlaanderen, laat staan in Wallonië. Daarnaast heeft Screentime ter zitting nog aangevoerd dat 'een goed deel' van het Belgische publiek naar Popstars-programma's op de Nederlandse en Franse televisie heeft gekeken. Dat heeft SBS echter uitdrukkelijk betwist en heeft Screentime onvoldoende onderbouwd. 4.6. Het betoog van Screentime dat een Beneluxmerk waarvoor in de gehele Benelux een nietigheidsgrond bestaat, is ingeburgerd als het onderscheidend vermogen heeft verkregen bij een aanzienlijke deel van alleen het Nederlandse publiek moet voorshands worden verworpen. Naar voorlopig oordeel is dat standpunt niet verenigbaar met het oordeel van het Hof van Justitie dat in een dergelijk geval inburgering 'in het gehele Beneluxgebied' is vereist (HvJ EG 7 september 2006, C-108/05, NJ 2007, 238, Europolis, zie ook HR 5 oktober 2012, LJN BW8296, Kwik Lok, met conclusie van A-G Huydecoper). algemeen bekend merk
Pagina 3 van 5
www.ie-portal.nl 410
IEPT20121115, Rb Den Haag, Screentime v SBS
www.iept.nl
4.7. Screentime heeft naar voorlopig oordeel wel voldoende aannemelijk gemaakt dat zij het teken POPSTARS zo intensief heeft gebruikt in Nederland dat het teken moet worden aangemerkt als een algemeen bekend merk voor het produceren en uitzenden van een zangtalentenjacht in de zin van artikel 6bis UvP en artikel 16 lid 2 TRIPs. Het beperkte gebruik in België en Luxemburg sluit dat niet uit, aangezien voor de toepassing van dat artikel in Nederland naar voorlopig oordeel volstaat dat het merk in Nederland algemeen bekend is (vgl. hof 'sGravenhage 3 april 2012, LJN BW0685, Wendy's). Dat de artikelen 6bis UvP en 16 lid 2 TRIPs zo moeten worden uitgelegd, hebben SBS en Talpa desgevraagd ook bevestigd. 4.8. Met de inwerkingtreding van artikel 16 lid 2 TRIPs is de drempel voor het aannemen van algemene bekendheid aanzienlijk verlaagd (hof 's-Gravenhage 3 april 2012, LJN BW0685, Wendy's). Bij de vaststelling van de bekendheid van het POPSTARSteken moet nu rekening worden gehouden met de 'desbetreffende sector van het publiek’. Screentime heeft onweersproken aangevoerd dat dit in deze zaak betekent dat bij de vaststelling van de algemene bekendheid van het POPSTARS-teken moet worden gekeken naar de bekendheid van het teken bij het deel van het publiek dat interesse heeft in zangtalentenjachten. 4.9. Screentime heeft voorshands voldoende aannemelijk gemaakt dat het POPSTARS-teken in Nederland bekend is bij een aanzienlijk deel van het publiek dat interesse heeft in zangtalentenjachten. Niet in geschil is dat onder die titel in de periode 2008-2011 ieder jaar gedurende vier maanden iedere week prime time een zangtalentenjacht is uitgezonden op de Nederlandse televisie, waarbij gemiddeld een miljoen televisiekijkers is bereikt. Die uitzendingen zijn meerdere malen herhaald en waren ook beschikbaar via Uitzending Gemist en Youtube. Daarnaast heeft Screentime onweersproken aangevoerd dat de programma's grote media-aandacht hebben gekregen, mede omdat in de programma’s gebruik is gemaakt van bekende personen uit de Nederlandse showbizz. inbreuk 4.10. Naar voorlopig oordeel moet het gebruik van het teken THE NEXT POPSTAR worden aangemerkt als inbreuk op het algemeen bekende merk POP STARS. Het kenmerkende gedeelte van THE NEXT POPSTAR, te weten POPSTAR, moet namelijk worden aangemerkt als een 'nabootsing' van het POPSTARSmerk in de zin van artikel 6bis UvP. POPSTAR is immers in visueel, auditief en conceptueel opzicht identiek aan het merk, afgezien van de meervoudsvorm. Tevens is voorshands aannemelijk dat het gebruik van het teken verwarring kan wekken bij het relevante publiek. Het teken wordt immers gebruikt voor dezelfde dienst als waarvoor het merk bekendheid heeft verkregen, te weten het produceren en uitzenden van een zangtalentenjacht. Het betoog van SBS en Talpa dat het format van THE NEXT POPSTAR zou verschillen van het format van POPSTARS, sluit niet
uit dat er sprake is van verwarringsgevaar, mede gelet op het feit dat Screentime heeft gewezen op een aantal overeenkomsten in het format van de zangtalentenjacht, zoals het gebruik van audities en live shows. Bovendien is er een aantal bijkomende omstandigheden die het gevaar voor verwarring versterken. Ten eerste het feit dat de zangtalentenjacht onder het teken THE NEXT POPSTAR zal worden uitgezonden door precies dezelfde omroep als de omroep die POPSTARS heeft uitgezonden, te weten SBS6. Ten tweede het feit dat de uitzending van THE NEXT POPSTAR zal plaatsvinden relatief kort na het laatste seizoen van POPSTARS. In combinatie met de toevoeging THE NEXT aan de titel zou het publiek kunnen menen dat het programma de opvolger is van POPSTARS en dat het dus afkomstig is van dezelfde onderneming als de POPSTARSprogramma's. Screentime heeft diverse publicaties overgelegd waaruit blijkt dat die indruk al daadwerkelijk is ontstaan, zelfs, bij journalisten uit het SBS-concern. 4.11. Het verweer van SBS en Talpa dat zij het teken uitsluitend in beschrijvende zin gebruiken en dus niet als merk, moet naar voorlopig oordeel worden verworpen. Voorshands is voldoende aannemelijk dat het relevante publiek de titel van een televisieprogramma in ieder geval mede zal opvatten als een aanduiding van de herkomst van het programma. domeinnaam 4.1. Het voorgaande geldt ook voor het gebruik van de domeinnaam popstars.nl. Tussen partijen staat vast dat die domeinnaam wordt gebruikt om bezoekers te trekken naar de website van SBS Broadcasting, waarop reclame wordt gemaakt voor onder meer het programma THE NEXT POPSTAR Aldus gebruikt SBS Broadcasting een aan het algemeen bekende merk identiek teken om reclame te maken voor dat programma. Mede gelet op hetgeen hiervoor is overwogen over de titel van dat programma, moet voorshands worden aangenomen dat ook het gebruik van de domeinnaam verwarring kan wekken en dus een inbreuk vormt op het algemeen bekende merk POPSTARS. 4.13. Het betoog van SBS en Talpa dat SBS Broadcasting de domeinnaam heeft aangeschaft op het moment dat zij het programma POPSTARS nog onder licentie van Screentime en Five Divas aanboden en dat partijen destijds afspraken hebben gemaakt over de verdeling van de inkomsten uit het gebruik van die domeinnaam, kan niet leiden tot een ander oordeel. Uit die stellingen volgt wellicht dat SBS Broadcasting de domeinnaam mocht gebruiken gedurende de looptijd van de licentie, maar inmiddels is die licentie verlopen en kan SBS Broadcasting zich dus niet meer beroepen op de toestemming van de merkhouder. 4.14. Het aanbod van SBS en Talpa om de domeinnaam tegen betaling over te dragen aan Screentime en Five Divas, ontneemt Screentimeanders dan SBS en Talpa hebben betoogd- niet het belang om op te treden tegen de inbreuk op haar merkrecht. Pagina 4 van 5
www.ie-portal.nl 411
IEPT20121115, Rb Den Haag, Screentime v SBS
www.iept.nl
vorderingen 4.15. Op grond van het voorgaande moeten de vorderingen van Screentime worden toegewezen tegen Talpa Producties en SBS Broadcasting. Tussen partijen staat vast dat de laatstgenoemde partijen het programma onder de titel THE NEXT POPSTAR produceren, respectievelijk uitzenden. De vorderingen tegen de overige gedaagden moeten worden afgewezen aangezien zij onweersproken hebben aangevoerd geen enkele rol te spelen bij het gewraakte merkgebruik. 4.16. Aan het tegen Talpa Producties en SBS Broadcasting toe te wijzen verbod zal de gevorderde dwangsom worden verbonden. Wel zal de dwangsom worden gemaximeerd. 4.17. Talpa Producties en SBS Broadcasting zullen als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten van Screentime. Screentime heeft haar kosten. begroot op € 51.238,54. Gedaagden hebben, onder verwijzing naar de indicatietarieven en hun eigen lagere kosten, bestreden dat dit bedrag redelijk en evenredig is. De door Screentime gegeven motivering voor de overschrijding van het door gedaagden gevorderde bedrag is onvoldoende. Daarom zal de proceskostenveroordeling worden gematigd tot dat bedrag van € 20.523,62. 4.18. Five Divas moet worden aangemerkt als de in het ongelijk gestelde partij in haar zaak tegen alle gedaagden. Daarnaast zal Screentime in de zaak tegen SBS Productions , Talpa Content en Talpa Holding als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. SBS en Talpa hebben de kosten die betrekking hebben op deze twee delen van het geschil begroot op € 6.841,00. Die begroting hebben eisers niet bestreden. Daarom zullen proceskosten worden toegewezen conform de begroting. Daarbij zullen de kosten, bij gebreke van een door partijen voorgestelde verdeling, bij helfte worden verdeeld over de zaak van Five Divas tegen gedaagden en de zaak van Screentime tegen SBS Productions, Talpa Content en Talpa Holding. 5. De beslissing De voorzieningenrechter in de zaak tussen Screentime en SBS Broadcasting en Talpa Producties 5.1. beveelt SBS Broadcasting en Talpa Producties ieder afzonderlijk om binnen drie werkdagen na betekening van dit vonnis de in dit vonnis bedoelde merkinbreuk te staken en gestaakt te houden, in het bijzonder door het gebruik in Nederland van het teken THE NEXT POPSTAR te staken en gestaakt te houden; 5.2. beveelt SBS Broadcasting binnen 24 uur na betekening van dit vonnis het gebruik van de domeinnaam popstars.nl te staken en gestaakt te houden; 5.3. veroordeelt de partij die in strijd handelt met de hiervoor geformuleerde bevelen tot betaling van een dwangsom van € 25.000,00 voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, dat de betreffende partij in strijd handelt met die bevelen, met een maximum van € 1.000.000,00;
5.4. veroordeelt SBS Broadcasting en Talpa Producties hoofdelijk in de kosten van dit deel van het geschil, tot op heden aan de zijde van Screentime begroot op € 20.523,61; 5.5. bepaalt de termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak in de zin van artikel 1019i Rv op zes maanden; 5.6. verklaart dit vonnis tot zover uitvoer bij voorraad; 5.7. wijst het meer of anders gevorderde af; in de zaak tussen Five Divas en SBS en Talpa 5.8. verklaart Five Divas niet-ontvankelijk in haar vorderingen; 5.9. veroordeelt Five Divas in de proceskosten van dit deel van het geschil, tot op heden aan de zijde van SBS en Talpa begroot op in totaal € 3.420,50; 5.10. verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad; in de zaak tussen Screentime en SBS Productions, Talpa Content en Talpa Holding 5.11. wijst de vorderingen af; 5.12. veroordeelt Screentime in de proceskosten van dit deel van het geschil, tot op heden aan de zijde van SBS Productions, Talpa Content en Talpa Holding begroot op in totaal € 3.420,50. 5.13. verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad. Dit vonnis is gewezen door mr. P.H. Blok in het bijzijn van de griffier mr. B.O. Büler en in het openbaar uitgesproken op 15 november 2012.
Pagina 5 van 5
www.ie-portal.nl 412
IEPT20120203, HR, Red Bull v Bulldog
www.iept.nl
Hoge Raad, 3 februari 2012, Red Bull v Bulldog
(Advertenties)
rechtsopvatting, hetzij zijn oordeel ontoereikend gemotiveerd. • Van een onjuiste rechtsopvatting is sprake indien het hof van oordeel is geweest dat voor het aannemen van overeenstemming kon worden volstaan met het oordeel dat merk en teken visueel overeenstemmen. • Ingeval het hof wel is uitgegaan van de juiste rechtsopvatting is zonder nadere, door het hof niet gegeven, motivering niet begrijpelijk waarom het door [eiser] gestelde ontbreken van auditieve en vooral begripsmatige gelijkenis aan het aannemen van overeenstemming niet in de weg stond.
MERKENRECHT Ten onrechte geen kenbaar oordeel over mogelijke verwatering element Bull door licentie voor BULLIT Het onderdeel klaagt in de eerste plaats dat het hof verzuimd heeft in te gaan op de - naar het onderdeel stelt: essentiële - stelling van [eiser] dat het onderscheidend vermogen van het element "Bull" is tenietgegaan, althans sterk is verwaterd als gevolg van het feit dat Red Bull het bedrijf Bullit Trading B.V. een licentie heeft verleend waaronder dit bedrijf het energiedrankje BULLIT op de markt brengt. • Deze klacht is gegrond. Het hof heeft genoemde stelling van [eiser], die niet zonder meer onverenigbaar is met de in cassatie tevergeefs bestreden vaststelling dat het bij het merk van Red Bull om een bekend merk gaat, niet kenbaar in zijn overwegingen betrokken. Dat had het echter wel moeten doen, nu niet uitgesloten is dat die stelling, indien deze juist zou zijn bevonden, zou hebben geleid tot een ander antwoord op de vraag of het publiek een verband zal leggen tussen merk en teken dan waartoe het hof is gekomen. Impact ontbreken auditieve en begripsmatige gelijkenis bij visuele gelijkenis 3 Uit rov. 3.9, en ook overigens, is niet kenbaar dat het hof de stellingen van [eiser] met betrekking tot (het ontbreken van) auditieve en begripsmatige gelijkenis in zijn, naar het vooropstelt: globale, beoordeling heeft betrokken. Het oordeel dat sprake is van overeenstemming tussen merk en teken is uitsluitend gebaseerd op het bestaan van visuele gelijkenis. Aldus heeft het hof hetzij blijk gegeven van een onjuiste
Prejudiciële vraag inzake geldige reden en voorgebruik te goeder trouw • Moet art. 5 lid 2 van genoemde richtlijn aldus worden uitgelegd dat van een geldige reden in de zin van die bepaling ook sprake kan zijn indien het teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het bekende merk reeds te goeder trouw door de desbetreffende derde(n) werd gebruikt voordat dat merk werd gedeponeerd? Gelet op de bewoordingen van de hiervoor in 3.11.1 aangehaalde zin heeft het hof onmiskenbaar genoemd criterium toegepast. Het begrip "geldige reden" in de zin van art. 2.20 lid 1, sub c, BVIE dient thans te worden uitgelegd in overeenstemming met het begrip "geldige reden" in de zin van art. 5 lid 2 van de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (thans: Richtlijn 2008/95). Anders dan in het onderdeel wordt betoogd, kan - ook na het op 22 september 2011 door het HvJEU uitgesproken arrest in de zaak C-323/09 (Interflora/Marks & Spencer), betreffende zogeheten "keyword advertising" op internet met gebruikmaking van een trefwoord dat overeenkomt met een bekend merk van een concurrent - niet worden gezegd dat redelijkerwijze niet aan twijfel onderhevig is dat het hiervoor genoemde communautaire begrip "geldige reden" zonder meer ruimer is dan "geldige reden" zoals uitgelegd in het hiervoor in 3.11.3 genoemde arrest van het BenGH, en dat daarvan in ieder geval sprake is indien het beweerdelijk inbreukmakende teken al te goeder trouw werd gebruikt voordat het bekende merk werd gedeponeerd. Vindplaatsen: LJN: BU4915 Hoge Raad, 3 februari 2012 (J.B. Fleers, E.J. Numann, J.C. van Oven, F.B. Bakels en G. Snijders) Hoge Raad der Nederlanden Arrest Pagina 1 van 17
www.ie-portal.nl 413
IEPT20120203, HR, Red Bull v Bulldog
www.iept.nl
in de zaak van: 1. LEIDSEPLEIN BEHEER B.V., gevestigd te Amsterdam, 2. [Eiser 2], wonende te [woonplaats], EISERS tot cassatie, advocaat: mr. R.A.A. Duk, tegen 1. de rechtspersoon naar Oostenrijks recht RED BULL GMBH, gevestigd te Fuschl am See, Oostenrijk, 2. RED BULL NEDERLAND B.V., gevestigd te Soesterberg, VERWEERSTERS in cassatie, advocaat: mr. K. Aantjes. Eisers tot cassatie zullen hierna, in enkelvoud, ook worden aangeduid als [eiser] en verweersters in cassatie, in enkelvoud, als Red Bull. 1. Het geding in feitelijke instanties Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende stukken: a. het vonnis in de zaak 319813/HA ZA 05-1929 van de rechtbank Amsterdam van 17 januari 2007; b. het arrest in de zaak 106.006.683/01 (rolnummer 2007/0591) van het gerechtshof te Amsterdam van 2 februari 2010.Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht. 2. Het geding in cassatie Tegen het arrest van het hof heeft [eiser] beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit. Red Bull heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep. De zaak is voor [eiser] toegelicht door mr. T. Cohen Jehoram en mr. R.M. Sjoerdsma, advocaten te Amsterdam. Voor Red Bull is de zaak toegelicht door haar advocaat en mrs. S.A. Klos, A.P. Groen en J.A.K. van den Berg, advocaten te Amsterdam. De conclusie van de Advocaat-Generaal D.W.F. Verkade strekt tot vernietiging en verwijzing. De advocaat van Red Bull heeft bij brief van 25 november 2011 op die conclusie gereageerd. 3. Beoordeling van het middel 3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan. (i) Red Bull is houdster van de navolgende merkregistraties (met gelding in de Benelux) voor waren in onder meer klasse 32 betreffende nonalcoholische dranken: - het (in het vonnis van de rechtbank afgebeelde) woord/beeldmerk 'Red Bull Krating-Daeng' ,internationaal geregistreerd op 11 juli 1983 onder nummer 477624; - het (in het vonnis van de rechtbank afgebeelde) woord/beeldmerk 'Red Bull', internationaal geregistreerd op 27 december 1993 onder nummer 612320; -het woordmerk 'Red Bull', internationaal geregistreerd op 24 februari 1995 onder nummer 641378; - het (in het vonnis van de rechtbank afgebeelde) Benelux woord/beeldmerk 'Red Bull Energy Drink', geregistreerd op 28 februari 1995 onder nummer 569511; - het woordmerk 'Red Bull', internationaal geregistreerd op 21 december 1998 onder nummer 708694.Van deze
merken speelt in cassatie alleen "Red Bull KratingDaeng" nog een rol. (ii) [Eiser] is houder van de navolgende Benelux merkregistraties voor waren in onder meer klasse 32betreffende non-alcoholische dranken: - het (in het vonnis van de rechtbank afgebeelde) woord/beeldmerk 'The Bulldog', geregistreerd op 14juli 1983 onder nummer 391002; - het woordmerk 'The Bulldog', geregistreerd op 23 december 1999 onder nummer 667403; - het (in het vonnis van de rechtbank afgebeelde) woord/beeldmerk 'The Bulldog Energy Drink',geregistreerd op 15 juni 2000 onder nummer 672262. 3.2 Red Bull heeft in eerste aanleg gevorderd [eiser] op straffe van een dwangsom te bevelen iedere (verdere) inbreuk op de hiervoor in 3.1(i) genoemde merkrechten met betrekking tot het woordmerk "Red Bull" te staken, en meer in het bijzonder te staken de productie en verhandeling van energy drinks met verpakkingen die zijn voorzien van het teken "Bull Dog" of een ander teken waarvan het woordelement "Bull" deel uitmaakt of andere tekens die verwarringwekkend overeenstemmen met voornoemde merkregistraties van Red Bull, met nevenvorderingen. In reconventie heeft [eiser] vervallenverklaring en doorhaling voor de Benelux gevorderd van de registratie van het woord/beeldmerk "Red Bull Krating-Daeng". De rechtbank heeft zowel de vorderingen in conventie als de vorderingen in reconventie afgewezen. 3.3 In hoger beroep heeft het hof de vorderingen van Red Bull alsnog grotendeels toegewezen. Hetgeen het hof daartoe heeft overwogen kan als volgt worden samengevat. Geen grief is gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat voor de beantwoording van de vraag of sprake is van merkinbreuk in dit geval alleen het merk "Red Bull Krating-Daeng" relevant is (rov. 3.5). [Eiser] heeft niet betwist dat genoemd merk een bekend merk is binnen de Benelux. Ingevolge art. 2.20, lid 1, sub c, BVIE (voorheen art. 13, onder A, lid 1, onder c, BMW) kan de houder van een bekend merk zich verzetten tegen het gebruik door een derde van een daaraan gelijk of daarmee overeenstemmend teken indien door dat gebruik, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk (rov. 3.6). Aannemelijk is dat het publiek enerzijds in het woord/beeldmerk "Red Bull Krating Daeng" ook en vooral het bekende woordmerk "Red Bull" zal zien en anderzijds het teken zoals dit door [eiser] wordt gebruikt niet enkel als beeldmerk zal zien, maar tevens als woordmerk "The Bulldog". Evenzeer is aannemelijk dat het in aanmerking komend publiek, geconfronteerd met de overeenstemming die daarin is gelegen dat het bestanddeel "Bull" ook is opgenomen in het teken dat [eiser] voor energy drinks gebruikt, een verband tussen merk en teken zal leggen, ook al worden beide niet met elkaar verward (rov. 3.9). Nu sprake is van een overeenstemmend teken als bedoeld in art. 2.20, lid 1, sub c, komt vervolgens de vraag aan Pagina 2 van 17
www.ie-portal.nl 414
IEPT20120203, HR, Red Bull v Bulldog
www.iept.nl
de orde of [eiser] ongerechtvaardigd voordeel als bedoeld in deze verdragsbepaling heeft getrokken. Ook die vraag wordt bevestigend beantwoord, omdat voldoende aannemelijk is dat [eiser] een graantje heeft willen meepikken van de miljardenomzet van Red Bull in energy drinks en dat hij in het kielzog van haar bekende merk ongerechtvaardigd voordeel heeft getrokken uit de reputatie daarvan (rov. 3.10). Het beroep van [eiser] op een geldige reden voor het gebruik van een overeenstemmend teken gaat niet op (rov. 3.11). Eveneens verworpen wordt zijn verweer dat het recht op het merk "Red Bull Krating-Daeng" als gevolg van niet-gebruik is vervallen nu Red Bull consequent de woorden "Krating-Daeng" heeft weggelaten: dit weglaten heeft immers het onderscheidend vermogen van het merk van Red Bull in de vorm waarin het is ingeschreven niet gewijzigd (rov. 3.13). Het beroep van [eiser] op art. 2.27 lid 3 BVIE treft evenmin doel, reeds omdat de daar bedoelde uitzondering blijkens de tekst alleen geldt voor het zich hier niet voordoende geval van (gebruik van) merken die gedeponeerd zijn tijdens de periode waarin het oudere merk vervalrijp was wegens niet-gebruik (rov. 3.14). 3.4 De Hoge Raad zal de tegen deze oordelen gerichte klachten behandelen in de volgorde die is aangehouden in de conclusie van de Advocaat-Generaal. Normaal gebruik? 3.5.1 De klachten van onderdeel VI betreffen het oordeel in rov. 3.13 dat het onderscheidend vermogen van het merk van Red Bull zoals dit is ingeschreven niet is gewijzigd doordat de in het visuele totaalbeeld ondergeschikte onderdelen "Krating-Daeng" consequent door Red Bull zijn weggelaten, zodat het gebruik van dat merk in die vorm heeft te gelden als normaal gebruik in de zin van art. 2.26, lid 2, sub a, in verbinding met lid 3, sub a, BVIE. 3.5.2 Onderdeel VI.1 klaagt dat het hof bij dit oordeel ten onrechte niet is uitgegaan van de situatie ten tijde van het depot in 1983, toen, aldus het onderdeel, "Krating-Daeng" een substanti毛le bijdrage leverde aan het onderscheidend vermogen van het merk in zijn geheel en dit deel dus geen ondergeschikte plaats innam in het totaalbeeld. 3.5.3 Deze klacht kan wegens gemis aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden, nu niet blijkt dat het hof bij zijn oordeel van een andere opvatting is uitgegaan dan die welke het onderdeel voor de juiste houdt. 3.5.4 Onderdeel VI.2 klaagt, onder verwijzing naar een aantal door [eiser] in de feitelijke instanties betrokken stellingen, over onbegrijpelijkheid van het oordeel dat het onderscheidend vermogen van het merk van Red Bull niet is gewijzigd door het weglaten van de woordelementen "Krating-Daeng"; tevergeefs evenwel, want dit oordeel, dat van feitelijke aard is, behoefde, om begrijpelijk te zijn, geen nadere motivering dan door het hof in navolging van de rechtbank is gegeven. Deze motivering komt erop neer (a) dat de woorden "Krating-Daeng" in het totaalbeeld van het merk een
ondergeschikte plaats innemen doordat de overige bestanddelen - het beeld van de twee stieren en de woorden "Red Bull" - groter zijn afgebeeld, en (b) dat de intrinsiek onderscheidende kracht van deze laatste woorden voor energy drinks niet geringer is dan die van de woorden "Krating-Daeng" nu de woorden "Red Bull" immers geenszins beschrijvend zijn voor energy drinks. Art. 2.27 lid 3 BVIE van toepassing? 3.6.1 Onderdeel VII keert zich tegen het in rov. 3.14 gegeven oordeel dat het beroep van [eiser] op art. 2.27 lid 3 BVIE niet opgaat, reeds omdat de daar bedoelde uitzondering blijkens de tekst alleen geldt voor (gebruik van) merken die gedeponeerd zijn tijdens de periode waarin het oudere merk vervalrijp was wegens niet-gebruik en dus niet voor merken die voordien zijn gedeponeerd. Naar het onderdeel betoogt, ziet die uitzondering ook op depots verricht v贸贸r het vervalrijp worden van het oudere merk en is het andersluidende oordeel van het hof bovendien onvoldoende gemotiveerd gelet op BenGH 19 december 1996, LJN AD2665, NJ 1997/623. 3.6.2 Het onderdeel kan niet tot cassatie leiden. Dit vindt zijn grond in het navolgende. Volgens [eiser] is het merk "Red Bull Krating-Daeng" vervallen als gevolg van het niet gebruiken van de woorden "Krating-Daeng". Het hof heeft dit standpunt verworpen en de daartegen gerichte klachten van onderdeel VI hebben geen doel getroffen. Gevolg daarvan is dat van toepassing van art. 2.27 lid 3 BVIE geen sprake kan zijn, zodat onderdeel VII belang mist. "Red Bull Krating-Daeng" bekend merk, of "Red Bull"? 3.7.1 Onderdeel II.1 klaagt dat het hof in rov. 3.6 -waar het onder meer komt tot het (in rov. 3.10 herhaalde) oordeel dat het merk waarop Red Bull zich beroept bekend is binnen het Benelux-gebied in de zin van art. 2.20 lid 1, sub c, BVIE - ten onrechte niet het merk "Red Bull Krating-Daeng" tot uitgangspunt heeft genomen, maar een ander, later apart ingeschreven merk, te weten "Red Bull", waarvan het hof heeft vastgesteld dat het in deze zaak irrelevant is. 3.7.2 Deze klacht berust op een onjuiste lezing van het bestreden arrest. Met name gelet op de vaststelling in rov. 3.5 dat voor de beantwoording van de vraag of sprake is van merkinbreuk door [eiser] aan de zijde van Red Bull alleen haar merk "Red Bull Krating-Daeng" relevant is, staat buiten twijfel dat het hof met "het merk waarop Red Bull zich beroept" in rov. 3.6 en "het merk van Red Bull" in rov. 3.10 het oog heeft op het merk "Red Bull Krating-Daeng". Onderdeel II.1 kan dus wegens gemis aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden. 3.7.3 Onderdeel II.2 gaat uit van dezelfde, in 3.7.2 onjuist bevonden, lezing en kan dus evenmin tot cassatie leiden. 3.7.4 Onderdeel II.3, ten slotte, betoogt dat het oordeel dat bij gebreke van betwisting vaststaat dat het merk "Red Bull Krating-Daeng" bekend is binnen het Benelux-gebied om een aantal redenen onvoldoende Pagina 3 van 17
www.ie-portal.nl 415
IEPT20120203, HR, Red Bull v Bulldog
www.iept.nl
gemotiveerd is. Dit onderdeel stuit reeds in zijn geheel af op het feit dat geen grief is gericht tegen het oordeel van de rechtbank in rov. 5.20 dat het merk van Red Bull, waarmee bedoeld is: "Red Bull Krating-Daeng", grote bekendheid geniet in de Benelux, in aanmerking genomen dat op dit punt in cassatie niet is geklaagd over miskenning van de devolutieve werking van het hoger beroep. Onderscheidend vermogen van het element "Bull" negatief beĂŻnvloed door het verlenen van een licentie ter zake van het gebruik van het merk "Bullit" voor een energiedrankje? 3.8.1 Onderdeel III behoeft nog slechts behandeling voor zover het betrekking heeft op de slotzin van het hierna volgende citaat uit rov. 3.9. In deze rechtsoverweging, waartegen ook onderdeel IV is gericht, onderzoekt het hof, in het kader van de vraag of door het gebruik van het teken (hier: de merken van [eiser] zoals deze door hem worden gebruikt) ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk (hier: "Red Bull Krating- Daeng"), of het in aanmerking komende publiek een verband zal leggen tussen het bekende merk van Red Bull en het door [eiser] gebruikte teken. "Om uit te maken of door het gebruik van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk,moet een globale beoordeling worden gemaakt met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Het is aannemelijk dat enerzijds het publiek in het woord/beeldmerk "Red Bull Krating-Daeng", waarin de laatste twee woorden in een klein lettertype zijn opgenomen, ook en vooral het bekende enkele woordmerk "Red Bull" zal zien alsmede dat anderzijds het publiek het teken zoals dit door [eiser] wordt gebruikt niet enkel als beeldmerk, maar tevens als woordmerk "The Bulldog" zal zien. Bij de beoordeling van de gelijkenis tussen merk en teken komt meer gewicht toe aan de punten van overeenstemming dan aan die van verschil. In aanmerking nemende voorts dat in het - voor energy drinks bekende - woordmerk "Red Bull" aan het bestanddeel "Bull" meer onderscheidende betekenis toekomt dan aan het adjectief "Red" en dat dit bestanddeel "Bull" ook is opgenomen in het teken dat door [eiser] voor energy drinks wordt gebruikt, acht het hof het evenzeer aannemelijk dat het in aanmerking komende publiek, geconfronteerd met die overeenstemming, geen bijzondere betekenis zal hechten aan het voor het woord "Bulldog" geplaatste lidwoord "The" en een verband tussen merk en teken zal leggen, ook al worden beide niet met elkaar verward." 3.8.2 Het onderdeel klaagt in de eerste plaats dat het hof verzuimd heeft in te gaan op de - naar het onderdeel stelt: essentiĂŤle - stelling van [eiser] dat het onderscheidend vermogen van het element "Bull" is tenietgegaan, althans sterk is verwaterd als gevolg van het feit dat Red Bull het bedrijf Bullit Trading B.V. een licentie heeft verleend waaronder dit bedrijf het energiedrankje BULLIT op de markt brengt.
3.8.3 Deze klacht is gegrond. Het hof heeft genoemde stelling van [eiser], die niet zonder meer onverenigbaar is met de in cassatie tevergeefs bestreden vaststelling dat het bij het merk van Red Bull om een bekend merk gaat, niet kenbaar in zijn overwegingen betrokken. Dat had het echter wel moeten doen, nu niet uitgesloten is dat die stelling, indien deze juist zou zijn bevonden, zou hebben geleid tot een ander antwoord op de vraag of het publiek een verband zal leggen tussen merk en teken dan waartoe het hof is gekomen. Voor het overige behoeft het onderdeel geen behandeling. Overeenstemming tussen merk en teken? 3.9.1 Onderdeel IV.2 - onderdeel IV.1 berust op dezelfde onjuiste lezing van het bestreden arrest als onderdeel II.1 en deelt het lot daarvan - is gericht tegen het oordeel in rov. 3.9 dat "The Bulldog" een met het bekende merk van Red Bull overeenstemmend teken is, nu sprake is van een zodanige mate van overeenstemming dat het betrokken publiek een samenhang ziet tussen beide merken, dat wil zeggen: een verband tussen beide merken legt. Volgens het onderdeel is dit oordeel onvoldoende met redenen omkleed en rechtens onjuist nu niet blijkt dat de visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming in de beoordeling zijn betrokken. Dit klemt te meer aldus het onderdeel, dat daarbij verwijst naar HvJEU 12 januari 2006, zaak C-361/04, Jurispr., blz. I-643, LJN BG0090 (Picasso -Picaro) - nu, zoals in feitelijke aanleg gesteld, sprake is van een duidelijk en zwaarwegend begripsmatig verschil dat punten van overeenstemming kan "compenseren". 3.9.2 Naar vaste rechtspraak van het HvJEU dient het bestaan van een verband tussen merk en teken globaal te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden, waaronder niet alleen de mate van overeenstemming van merk en teken, maar ook de mate van onderscheidend vermogen en de mate van bekendheid van het merk of zijn reputatie. Die globale beoordeling dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis betreft te berusten op de totaalindruk die door merk en teken wordt opgeroepen, rekening houdend onder meer met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Alleen ingeval merk en teken een zekere, zelfs geringe, mate van overeenstemming vertonen, dient de rechter een globale beoordeling te verrichten om uit te maken of, niettegenstaande de geringe mate van overeenstemming, het betrokken publiek een verband tussen merk en teken legt omdat er andere relevante factoren bestaan, zoals de algemene bekendheid of de reputatie van het merk (vgl. HvJEU, 24 maart 2011, zaak C-552/09 (Ferrero/BHIM). 3.9.3 Uit rov. 3.9, en ook overigens, is niet kenbaar dat het hof de stellingen van [eiser] met betrekking tot (het ontbreken van) auditieve en begripsmatige gelijkenis in zijn, naar het vooropstelt: globale, beoordeling heeft betrokken. Het oordeel dat sprake is van overeenstemming tussen merk en teken is uitsluitend gebaseerd op het bestaan van visuele gelijkenis. Aldus heeft het hof hetzij blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, hetzij zijn oordeel ontoereikend Pagina 4 van 17
www.ie-portal.nl 416
IEPT20120203, HR, Red Bull v Bulldog
www.iept.nl
gemotiveerd. Van een onjuiste rechtsopvatting is sprake indien het hof van oordeel is geweest dat voor het aannemen van overeenstemming kon worden volstaan met het oordeel dat merk en teken visueel overeenstemmen. Ingeval het hof wel is uitgegaan van de juiste rechtsopvatting is zonder nadere, door het hof niet gegeven, motivering niet begrijpelijk waarom het door [eiser] gestelde ontbreken van auditieve en vooral begripsmatige gelijkenis aan het aannemen van overeenstemming niet in de weg stond. Ongerechtvaardigd voordeel? 3.10.1 Onderdeel V komt, voor zover het feitelijke grondslag heeft, met een tweetal motiveringsklachten op tegen het oordeel in rov. 3.10 dat voldoende aannemelijk is dat [eiser] een graantje heeft willen meepikken van de miljardenomzet van Red Bull en dat hij in het kielzog van haar bekende merk ongerechtvaardigd voordeel heeft getrokken uit de reputatie daarvan. 3.10.2 Deze motiveringsklachten behoeven geen behandeling nu hetgeen daarin wordt betoogd zonodig opnieuw aan de orde kan komen indien na beantwoording van de onder 5 te formuleren vraag aan het HvJEU verwijzing dient plaats te vinden. Geldige reden? 3.11.1 Onderdeel 1 ten slotte richt een reeks klachten tegen rov. 3.11, betreffende het verweer van [eiser] dat hij voor het gebruik van een overeenstemmend teken een geldige reden heeft, daarin bestaande dat het gebruik van zijn merk "The Bulldog" past binnen de historie van zijn eigen label en de daarbij gehanteerde merchandising en marketingstrategie. Naar het oordeel van het hof gaat dat verweer niet op. "Hetgeen [eiser] in dit verband heeft gesteld wettigt niet de conclusie dat voor hem een zodanige noodzaak bestaat om voor de door hem op de markt gebrachte energy drinks juist dit teken te gebruiken, dat van hem in redelijkheid niet kan worden verlangd zich van dat gebruik te onthouden", aldus het hof. 3.11.2 Met "de historie van zijn eigen label en de daarbij gehanteerde merchandising en marketingstrategie" doelt het hof op het feit dat [eiser], zoals door hem in feitelijke aanleg gesteld en door Red Bull niet bestreden, het teken The Bulldog al (ruim) voordat Red Bull in 1983 haar merk deponeerde te goeder trouw gebruikte als handelsnaam voor onder meer "horecadiensten waar dranken worden verkocht", en voor diverse merchandisingactiviteiten. 3.11.3 Onderdeel 1.1 klaagt dat het hof in rov. 3.11 ten onrechte het criterium heeft toegepast zoals geformuleerd in het arrest van het BenGH van 1 maart 1975, LJN AB3388, NJ 1975/472 (Claeryn/Klarein), dat betrekking heeft op het oude art. 13. A lid 1, aanhef en onder 2째, BMW. Het hof had, nu het merkenrecht inmiddels ook op dit punt Europees geharmoniseerd is, het communautaire begrip "geldige reden" moeten toepassen. Een "geldige reden" bestaat onder dat geharmoniseerde merkenrecht in ieder geval wanneer, zoals hier, het beweerdelijk inbreukmakende teken al te goeder trouw (als handelsnaam) werd
gebruikt voordat het ingeroepen merk werd gedeponeerd, aldus het onderdeel. 3.11.4 Het uitgangspunt van het onderdeel is juist. Gelet op de bewoordingen van de hiervoor in 3.11.1 aangehaalde zin heeft het hof onmiskenbaar genoemd criterium toegepast. Het begrip "geldige reden" in de zin van art. 2.20 lid 1, sub c, BVIE dient thans te worden uitgelegd in overeenstemming met het begrip "geldige reden" in de zin van art. 5 lid 2 van de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (thans: Richtlijn 2008/95). Anders dan in het onderdeel wordt betoogd, kan - ook na het op 22 september 2011 door het HvJEU uitgesproken arrest in de zaak C-323/09 (Interflora/Marks & Spencer), betreffende zogeheten "keyword advertising" op internet met gebruikmaking van een trefwoord dat overeenkomt met een bekend merk van een concurrent - niet worden gezegd dat redelijkerwijze niet aan twijfel onderhevig is dat het hiervoor genoemde communautaire begrip "geldige reden" zonder meer ruimer is dan "geldige reden" zoals uitgelegd in het hiervoor in 3.11.3 genoemde arrest van het BenGH, en dat daarvan in ieder geval sprake is indien het beweerdelijk inbreukmakende teken al te goeder trouw werd gebruikt voordat het bekende merk werd gedeponeerd. De Hoge Raad zal om die reden de onder 5 te formuleren vraag aan het HvJEU voorleggen. 3.12 De overige klachten behoeven thans geen behandeling. 4. Omschrijving van de feiten waarop de door het HvJEU te geven uitleg moet worden toegepast De Hoge Raad verwijst naar de hiervoor in 3.1 en 3.11.2 vermelde feiten waarvan te dezen moet worden uitgegaan. 5. Vraag van uitleg met betrekking tot richtlijn 89/104/EEG Moet art. 5 lid 2 van genoemde richtlijn aldus worden uitgelegd dat van een geldige reden in de zin van die bepaling ook sprake kan zijn indien het teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het bekende merk reeds te goeder trouw door de desbetreffende derde(n) werd gebruikt voordat dat merk werd gedeponeerd? 6. Beslissing De Hoge Raad: verzoekt het Hof van Justitie van de Europese Unie uitspraak te doen over de hiervoor onder 5 geformuleerde vraag van uitleg van richtlijn 89/104/EEG; houdt iedere verdere beslissing aan en schorst het geding tot het Hof van Justitie naar aanleiding van dit verzoek uitspraak zal hebben gedaan. Dit arrest is gewezen door de vice-president J.B. Fleers als voorzitter, de vice-president E.J. Numann en de raadsheren J.C. van Oven, F.B. Bakels en G. Snijders, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer J.C. van Oven op 3 februari 2012.
Conclusie 10/02162 Pagina 5 van 17
www.ie-portal.nl 417
IEPT20120203, HR, Red Bull v Bulldog
www.iept.nl
mr. D.W.F. Verkade Zitting 11 november 2011 Conclusie inzake: 1) Leidseplein Beheer BV en 2) [Eiser 2] (hierna tezamen: [eiser]), eisers tot cassatie tegen 1) de rechtspersoon naar Oostenrijks recht Red Bull GmbH en 2) Red Bull Nederland BV (hierna tezamen: Red Bull), verweersters in cassatie. Het gaat in deze zaak - over non-alcoholische energy drinks - om de vragen - of Red Bull normaal gebruik heeft gemaakt van haar woord-/beeldmerk 'Red Bull Krating-Daeng' door het slechts te gebruiken zonder de woorden 'KratingDaeng', - of [eiser] een beroep kan doen op het coexistentiesysteem van art. 2.27 lid 3 BVIE; - de vraag of het merk van Red Bull als een 'bekend merk' kan gelden; - of sprake is van verwatering van het merk van Red Bull, door het gedogen van 'Bullit'; - of sprake is van overeenstemming tussen de woord/beeldmerken 'Red Bull Krating-Daeng' en 'The Bulldog'; - of [eiser] ongerechtvaardigd voordeel heeft getrokken uit de reputatie van het merk 'Red Bull Krating-Daeng'; en - de vraag of [eiser] een 'geldige reden' heeft in de zin van art. 2.20 lid 1 sub c BVIE. 1. Feiten(1) 1.1. Red Bull is houdster van de navolgende merkregistraties (met gelding in de Benelux) voor waren in onder meer klasse 32 betreffende non-alcoholische dranken: - het (in het vonnis van de rechtbank afgebeelde) woord/beeldmerk 'Red Bull Krating-Daeng', internationaal geregistreerd op 11 juli 1983 onder nummer 477624; - het (in het vonnis van de rechtbank afgebeelde) woord/beeldmerk 'Red Bull', internationaal geregistreerd op 27 december 1993 onder nummer 612320; - het woordmerk 'Red Bull', internationaal geregistreerd op 24 februari 1995 onder nummer 641378; - het (in het vonnis van de rechtbank afgebeelde) Benelux woord/beeldmerk 'Red Bull Energy Drink', geregistreerd op 28 februari 1995 onder nummer 569511; - het woordmerk 'Red Bull', internationaal geregistreerd op 21 december 1998 onder nummer 708694. 1.2. [Eiser] is houder van de navolgende Benelux merkregistraties voor waren in onder meer klasse 32 betreffende non-alcoholische dranken: - het (in het vonnis van de rechtbank afgebeelde) woord/beeldmerk 'The Bulldog', geregistreerd op 14 juli 1983 onder nummer 391002;
- het woordmerk 'The Bulldog', geregistreerd op 23 december 1999 onder nummer 667403; - het (in het vonnis van de rechtbank afgebeelde) woord/beeldmerk 'The Bulldog Energy Drink', geregistreerd op 15 juni 2000 onder nummer 672262. 1.3. Bij brief van 22 januari 2003 heeft Red Bull [eiser] gesommeerd het gebruik van tekens die het woord Bull bevatten voor producten in klasse 32, in het bijzonder energy drinks, te staken en gestaakt te houden. 2. Procesverloop 2.1. Bij exploot van 27 juni 2005 heeft Red Bull [eiser] c.s. gedagvaard voor de rechtbank te Amsterdam. Red Bull vordert - verkort weergegeven(2) - [eiser] op straffe van een dwangsom te bevelen iedere (verdere) inbreuk op de onder 1.1 genoemde merkrechten met betrekking tot het woordmerk 'Red Bull', te staken, meer in het bijzonder te staken de productie en verhandeling van energy drinks met verpakkingen die voorzien zijn van het teken Bull Dog of een ander teken waarvan het woordelement Bull deel uitmaakt of andere tekens die verwarringwekkend overeenstemmen met voornoemde merkregistraties van Red Bull, met vorderingen tot schadevergoeding en nevenvorderingen als vermeld in het vonnis van de rechtbank onder 3.1 sub C tot en met F, alsmede nietigverklaring en de doorhaling uit te spreken subsidiair vervallen te verklaren de hierboven onder 1.2 genoemde merkregistraties van [eiser] voor klasse 32, met veroordeling van [eiser] in de proceskosten. 2.2. [Eiser] heeft de vordering in conventie bestreden en een reconventionele vordering ingesteld. Hij vordert - kort gezegd - de vervallenverklaring en doorhaling voor de Benelux van de hierboven onder 1.1 genoemde registratie van het woord/beeldmerk 'Red Bull KratingDaeng', met veroordeling van Red Bull in de proceskosten. Red Bull heeft tegen deze vordering in reconventie verweer gevoerd. 2.3. Bij vonnis van 17 januari 2007 heeft de rechtbank zowel in conventie als in reconventie de vorderingen afgewezen. 2.4. Red Bull heeft appel doen instellen bij het hof te Amsterdam. [Eiser] heeft ook in hoger beroep verweer gevoerd en heeft voorwaardelijk incidenteel appel ingesteld. 2.5. Op 20 februari 2009 is de zaak voor het hof bepleit. Na daartoe door Red Bull verzocht en verkregen verlof bij rolbeschikking van 28 juli 2009, hebben eerst Red Bull en vervolgens [eiser] zich nog nader uitgelaten bij akte na pleidooi. 2.6. In zijn arrest van 2 februari 2010 heeft het hof het vonnis waarvan beroep in conventie vernietigd en in zoverre opnieuw rechtdoende de vordering van Red Bull - grotendeels - toegewezen. Het hof heeft - onder meer - als volgt overwogen: '3.5 Bij de beoordeling van de vraag of er sprake is van merkinbreuk heeft de rechtbank tot uitgangspunt genomen dat in dit geval alleen het "Red Bull KratingDaeng" merk relevant is, aangezien de overige merken van Red Bull zijn gedeponeerd na de Benelux merkregistratie van [eiser] met registratienummer 319002 en registratiedatum 14 juli 1983 en het Pagina 6 van 17
www.ie-portal.nl 418
IEPT20120203, HR, Red Bull v Bulldog
www.iept.nl
(pretense) verval van dit merk wegens niet-gebruik niet is ingeroepen voor aanvang van het (herstellend) gebruik ervan door [eiser], zodat Red Bull haar vordering niet op haar latere merkrechten uit 1993, 1995 en 1998 kan baseren. Deze overweging, waartegen geen grief is gericht, strekt ook in hoger beroep tot uitgangspunt. 3.6 [Eiser] heeft niet betwist dat het merk waarop Red Bull zich beroept een bekend merk is in de Benelux, zodat dit als vaststaand wordt beschouwd. Ingevolge art. 2.20 lid 1 sub c BVIE (voorheen art. 13A lid 1 sub c BMW), waarop Red Bull haar vordering mede heeft gebaseerd, kan de houder van een bekend merk zich verzetten tegen het gebruik door een derde van een daaraan gelijk of daarmee overeenstemmend teken indien door dat gebruik, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. [...] 3.9 Om uit te maken of door het gebruik van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, moet een globale beoordeling worden gemaakt met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Het is aannemelijk dat enerzijds het publiek in het woord/beeldmerk "Red Bull KratingDaeng", waarin de laatste twee woorden in een klein lettertype zijn opgenomen, ook en vooral het bekende woordmerk "Red Bull" zal zien alsmede dat anderzijds het publiek het teken zoals dit door [eiser] wordt gebruikt niet enkel als beeldmerk, maar tevens als woordmerk "The Bulldog" zal zien. Bij de beoordeling van de gelijkenis tussen merk en teken komt meer gewicht toe aan de punten van overeenstemming dan aan die van verschil. In aanmerking nemende voorts dat in het - voor energy drinks bekende - woordmerk "Red Bull" aan het bestanddeel "Bull" meer onderscheidende betekenis toekomt dan aan het adjectief "Red" en dat dit bestanddeel "Bull" ook is opgenomen in het teken dat door [eiser] voor energy drinks wordt gebruikt, acht het hof het evenzeer aannemelijk dat het in aanmerking komende publiek, geconfronteerd met die overeenstemming, geen bijzondere betekenis zal hechten aan het voor het woord "Bulldog" geplaatste lidwoord "The" en een verband tussen merk en teken zal leggen, ook al worden beide niet met elkaar verward. Hiervoor is steun te vinden in de uitkomsten van het door Red Bull overgelegde IvoMar associatieonderzoek van 19 oktober 2006 (productie 14 in eerste aanleg), waaraan niet althans niet in relevante mate wordt afgedaan door het zogenaamde marktleidereffect zoals dit over en weer met tegengestelde conclusies door partijdeskundigen in overgelegde schriftelijke verklaringen is toegelicht. 3.10 Waar derhalve sprake is van een overeenstemmend teken als bedoeld in art. 2.20 lid 1 sub c BVIE is vervolgens de vraag aan de orde, of door [eiser] ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk van Red Bull. Naar het oordeel van het hof is dit
hier het geval. Tot de hierbij meegewogen omstandigheden behoren de (in confesso: grote) bekendheid van het merk "Red Bull" voor energy drinks, het identieke woord c.q. bestanddeel "Bull" in merk en teken zoals hierboven besproken, alsmede het feit dat het om identieke waren (energy drinks) gaat. De energy drink van Red Bull is in 1987 in Oostenrijk op de markt gebracht en is rond 1995 (volgens [eiser] was dit rond 1997) op de Beneluxmarkt ge誰ntroduceerd, de energy drink van [eiser] onder diens bestaande huismerk "The Bulldog" met logo in 1997. Mede gelet op gepubliceerde uitlatingen van [eiser], zoals die door Red Bull zijn geciteerd (o.a. akte na pleidooi sub 14, voetnoot 2), is voldoende aannemelijk dat [eiser] aldus een graantje heeft willen meepikken van de miljardenomzet van Red Bull en dat hij in het kielzog van diens bekende merk ongerechtvaardigd voordeel heeft getrokken uit de reputatie daarvan. 3.11 [Eiser] heeft zich beroepen op een geldige reden voor het gebruik van een overeenstemmend teken, aangezien het gebruik van zijn merk "The Bulldog" past binnen de historie van zijn eigen label en de daarbij gehanteerde merchandising en marketing strategy. Dit verweer gaat niet op. Hetgeen [eiser] in dit verband heeft gesteld wettigt niet de conclusie dat voor hem een zodanige noodzaak bestaat om voor de door hem op de markt gebrachte energy drinks juist dit teken te gebruiken, dat van hem in redelijkheid niet kan worden verlangd zich van dat gebruik te onthouden. [...] 3.13 [Eiser] heeft in eerste aanleg in reconventie de vervallenverklaring van het "Red Bull Krating- Daeng" merk gevorderd wegens niet-gebruik omdat Red Bull de woorden Krating-Daeng consequent heeft weggelaten. Dit in hoger beroep door [eiser] gehandhaafde verweer wordt verworpen. Het hof sluit zich aan bij hetgeen de rechtbank dienaangaande in rov. 5.9-5.10 heeft overwogen. Door weglating van de in het visuele totaalbeeld ondergeschikte onderdelen "Krating-Daeng" is het onderscheidend vermogen van het merk Red Bull in de vorm waarin het is ingeschreven niet gewijzigd, zodat dit als normaal gebruik in de zin van art. 2.26 lid 2 sub a juncto lid 3 sub a BVIE heeft te gelden. 3.14 Het beroep van [eiser] op art. 2.27 lid 3 BVIE gaat niet op, reeds omdat de daar bedoelde uitzondering blijkens de tekst alleen geldt voor (gebruik van) merken die gedeponeerd zijn tijdens de periode waarin het oudere merkrecht vervalrijp was wegens non-usus, en niet voordien zoals in het onderhavige geval.' 2.7. [Eeiser] heeft tijdig(3) cassatieberoep doen instellen. Red Bull heeft verweer gevoerd. Beide partijen hebben hun standpunten schriftelijk toegelicht. [Eiser] heeft vervolgens gerepliceerd en Red Bull heeft tenslotte nog gedupliceerd. 3. Bespreking van het cassatiemiddel 3.1.1. Het cassatiemiddel omvat de onderdelen I tot en met VII, die elk zijn opgebouwd uit afzonderlijke (sub)onderdelen. De onderdelen bestrijden zeven verschillende stappen in de redenering van het hof die ertoe geleid heeft om merkinbreuk door [eiser] met zijn Pagina 7 van 17
www.ie-portal.nl 419
IEPT20120203, HR, Red Bull v Bulldog
www.iept.nl
'Bulldog'-energy drinks op het 'Red Bull KratingDaeng' merk van Red Bull (de andere merkinschrijvingen van Red Bull spelen in cassatie geen rol meer) aan te nemen. 3.1.2. De door het cassatiemiddel onder vuur genomen stappen zijn (in de volgorde van de onderdelen van het middel): (I) Het verwerpen van het door [eiser] gedane beroep op een 'geldige reden' voor het gebruik zijnerzijds van zijn merk 'Bulldog' (rov. 3.11); (II) Het oordeel dat het 'Red Bull Krating-Daeng' merk van Red Bull, als door Red Bull gesteld en door [eiser] niet betwist, een bekend merk zou zijn (rov. 3.6 en 3.10); (III) Een positief oordeel van het hof over de (hoge) mate van onderscheidend vermogen van het 'Red Bull Krating-Daeng' merk, en het passeren daarbij van een essentiële stelling van [eiser] over de aanwezigheid op de markt van (Red Bull's andere) merk BULLIT (rov. 3.6 en 3.9); (IV) De door het hof aangenomen overeenstemming tussen het 'Red Bull Krating-Daeng' merk van Red Bull en [eiser]' merk 'Bulldog' (rov. 3.9); (V) Het door het hof aangenomen 'ongerechtvaardigd voordeel trekken' doordat [eiser] een 'graantje' zou hebben willen 'meepikken' (rov. 3.10) ; (VI) Het verwerpen van het beroep van [eiser] op het verval van het recht op het 'Red Bull Krating- Daeng' merk van Red Bull wegens ontbreken van normaal gebruik van dat merk (rov. 3.13); (VII) Het verwerpen van het beroep van [eiser] op verplichte co-existentie tussen beide merken in verband met art. 2.27 lid 3 BVIE (ook wel de zgn. 'Heilung'kwestie; rov. 3.14). 3.1.3. De volgorde van de klachten spreekt mij niet aan en ik neem de vrijheid een andere volgorde van bespreking te kiezen. (a) Ik wil beginnen met de door middel VI aangesneden vraag of op het enige thans nog door Red Bull jegens [eiser] ingeroepen merk 'Red Bull Krating-Daeng' (überhaupt) nog wel een subjectief merkrecht bestaat. (b) Rekening houdende met een ontkennende beantwoording van die vraag, lijkt een logische tweede stap de door middel VII aangesneden vraag of, wat er verder zij van de door Red Bull gestelde merkinbreuk, sprake moet zijn van verplichte co-existentie tussen de merken van partijen in verband met art. 2.27 lid 3 BVIE. (c) Rekening houdende met een ontkennende beantwoording van ook vraag (b) komt de vraag naar de eventuele inbreuk door [eiser] aan de orde. Nu (in cassatie in confesso) verwarring tussen de litigieuze merken niet aan de orde is, is slechts aan de orde het inbreukcriterium van art. 2.20 lid 1 sub c BVIE (voorheen art. 13A lid 1 sub c BMW). Inbreuk volgens dat criterium veronderstelt vooreerst dat het door Red Bull ingeroepen merk 'Red Bull Krating-Daeng' een bekend merk is. 's Hof bevestigend oordeel daarover wordt aangevochten in onderdeel II. (d) Rekening houdende met de houdbaarheid van 's hofs positieve oordeel over de bekendheid van het 'Red
Bull Krating-Daeng' merk, rijst vervolgens de vraag of [eiser]' 'Bulldog'-tekens daarmee overeenstemmen. Een tussen partijen aan de orde gekomen (voor-)vraag daarbij is de mate van onderscheidend vermogen van het 'Red Bull Krating-Daeng' merk, gezien het gedogen door Red Bull van een concurrerend merk BULLIT. 's Hofs voor Red Bull (impliciet) gunstige oordeel dáárover wordt bestreden in onderdeel III. (e) 's Hofs bevestigend oordeel over de overeenstemming tussen enerzijds het 'Red Bull Krating- Daeng' merk en anderzijds de 'The Bulldog' tekens is het onderwerp van onderdeel IV. (f) Uitgaande van de houdbaarheid van laatstbedoeld oordeel van het hof, is de volgende vraag of door het litigieuze gebruik door [eiser] van zijn 'Bulldog' tekens, 'ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie' van het 'Red Bull KratingDaeng' merk, in de zin van art. 2.20 lid 1 sub c BVIE. 's Hofs bevestigend antwoord van die vraag wordt bestreden in onderdeel V. (g) Dan (of daarbij) is er nog de vraag of [eiser] (in het licht van alle omstandigheden van het geval) een 'geldige reden' heeft voor het litigieuze gebruik van het 'The Bulldog' merk. In het cassatiemiddel is deze kwestie voorwerp van onderdeel I. 3.1.4. Zoals in het bovenstaande geïndiceerd, behandel ik de middelonderdelen in de volgorde: VI, VII, II, III, IV, V, en ten slotte I. Onderdeel VI: geen normaal gebruik van het ingeschreven merk van Red Bull? 3.2. In eerste aanleg heeft [eiser] aangevoerd dat Red Bull's merk 'Red Bull Krating-Daeng' vervallen was wegens niet-gebruik (nl. slechts afwijkend gebruik van het merk zoals gedeponeerd). Deze stellingname moet gezien worden tegen de juridische achtergrond van art. 2.26 lid 2 onder a BVIE(4), waarin - kort gezegd - op straffe van verval van het merkrecht is voorgeschreven dat normaal gebruik ervan niet langer dan vijf jaar achterwege blijft, en tegen de feitelijke achtergrond dat Red Bull dit merk nooit (en dus langer dan vijf jaar, gelet op de inschrijvingsdatum van 11 juli 1983) gebruikt heeft in de vorm zoals gedeponeerd, inclusief de woorden 'Krating-Daeng'. Red Bull heeft dit laatste niet weersproken, maar heeft daartegenover de stelling betrokken dat dit er niet toe doet omdat het door haar wél gemaakte gebruik van het merk zonder de woorden 'Krating-Daeng' kwalificeert als 'gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm, zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven werd gewijzigd' in de zin van art. 2.26 lid 3 sub a BVIE, zodat ingevolge laatstbedoelde bepaling toch van gebruik van het merk kan worden gesproken. De rechtbank heeft in rov. in rov. 5.9-5.10 deze stellingname van Red Bull gehonoreerd. Het hof heeft zich in rov. 3.13 bij de genoemde overwegingen van de rechtbank aangesloten. 3.3. Onderdeel VI is gericht tegen rov. 3.13 van het arrest, waarin het hof (anders dan door [eiser] betoogd) oordeelt dat het onderscheidend vermogen van het merk Red Bull door weglating van de in het visuele Pagina 8 van 17
www.ie-portal.nl 420
IEPT20120203, HR, Red Bull v Bulldog
www.iept.nl
totaalbeeld ondergeschikte onderdelen 'Krating-Daeng', niet is gewijzigd zodat Red Bull's zodanig gebruik als normaal gebruik in de zin van artikel 2.26 lid 2 sub a juncto lid 3 sub 2 BVIE heeft te gelden. 3.4. Volgens onderdeel VI.1 is het hof ten onrechte niet uitgegaan van de situatie ten tijde van het depot van het 'Red Bull Krating-Daeng'-merk, terwijl destijds, in 1983, het onderdeel 'Krating-Daeng' een substanti毛le bijdrage leverde aan de onderscheidende kracht van het merk in zijn geheel en dus geen ondergeschikte plaats innam, en Red Bull toen nog geen energy drinks op de markt bracht onder het (nu, maar in 1983 nog niet bekende) merk 'Red Bull'(5). 3.5. Deze klacht faalt bij gebrek aan feitelijke grondslag, nu het hof (en de rechtbank, waarbij het hof zich heeft aangesloten) kennelijk zijn uitgegaan van de situatie ten tijde van het depot. Uit niets blijkt een ander temporeel aanknopingspunt. Daarmee kan in het midden blijven de (rechts)vraag of het hof moest uitgaan van de situatie ten tijde van het depot, dan wel mocht of moest uitgaan van het tijdstip van het eerste gebruik van het merk in afwijkende vorm, dan wel van het tijdstip waarop gedurende vijf jaren geen gebruik gemaakt is van het merk in de vorm zoals het is gedeponeerd, dan wel van nog een ander tijdstip; een en ander voor zover zodanig verschil in tijdstippen relevant zou zijn. 3.6. Onderdeel VI.2 behelst - onder verwijzing naar verschillende stellingen in de processtukken - de motiveringsklacht dat 's hofs oordeel onbegrijpelijk is omdat het onderscheidend vermogen van het merk 'Red Bull Krating-Daeng' wel degelijk wijzigt door het weglaten van de opvallende (want niet tot het normale taalbeeld in een van de Benelux-talen behorende) woordelementen 'Krating-Daeng'. 3.7. Ook deze klacht faalt. Volgens het hof, dat op dit punt het oordeel van de rechtbank in rov. 5.10 volgt, staat (in zijn algemeenheid) de omstandigheid dat niet alle woorden die in het beeldmerk voorkomen er niet aan in de weg om van normaal gebruik te kunnen spreken. Dat oordeel - dat niet is bestreden - is juist. Het hof heeft vervolgens (met overneming van het oordeel van de rechtbank (rov. 5.10) dat de woorden 'Krating-Daeng' en het totaalbeeld van het merk een ondergeschikte plaats innemen doordat de overige bestanddelen bestaande uit het beeld van de twee stieren alsmede de woorden 'Red Bull' groter zijn afgebeeld, en dat de intrinsiek onderscheidende kracht van de woorden 'Red Bull' voor energy drinks niet lager is dan de woorden 'Krating-Daeng' omdat de woorden 'Red Bull' geenszins beschrijvend zijn voor energy drinks) geoordeeld dat het onderscheidend vermogen door het weglaten van de in het visueel totaalbeeld ondergeschikte onderdelen 'Krating-Daeng' in de vorm waarin het is ingeschreven, niet is gewijzigd. Dit, afdoende gemotiveerde, feitelijk oordeel is niet onbegrijpelijk. Onderdeel VII: co-existentieregeling van art. 2.27 lid 3 BVIE van toepassing? 3.8. Onderdeel VII heeft dezelfde feitelijke achtergrond als onderdeel VI, nl. dat Red Bull haar merk met de
woorden 'Red Bull Krating-Daeng' nooit (en dus langer dan vijf jaar, gelet op de inschrijvingsdatum van 11 juli 1983) gebruikt heeft in de vorm zoals gedeponeerd, inclusief de woorden 'Krating-Daeng'. Terwijl onderdeel VI daaraan - m.i. zonder succes - de conclusie wilde verbinden dat het hof dit merk als vervallen had moeten beschouwen, heeft onderdeel VII betrekking op een alternatieve of subsidiaire linie van [eiser]. De juridische grondslag voor de alternatieve of subsidiaire linie van [eiser] is gelegen in art. 2.27 lid 3 BVIE (voorheen art. 14.C lid 2 BMW), een regeling die een soort verplichte co-existentie voorschrijft: 'De houder van het merkrecht ten aanzien waarvan het verval ingevolge lid 2 niet meer kan worden ingeroepen, kan zich niet ingevolge 2.20, lid 1, sub a, b en c, verzetten tegen gebruik van een merk waarvan het depot is verricht tijdens de periode waarin het oudere merkrecht vervallen kon worden verklaard op grond van [niet normaal gebruik].' Volgens [eiser] kon het merk van Red Bull in de relevante periode vervallen worden verklaard (was het merk 'vervalrijp'), en komt hem een beroep op de regel van art. 2.27 lid 3 toe in verband met zijn merkdepot van 14 juli 1983 (vgl. onder de feiten, 1.1).(6) 3.9. Onderdeel VII is (dus) gericht tegen rov. 3.14 waarin het hof heeft geoordeeld dat het beroep van [eiser] op art. 2.27 lid 3 BVIE niet opgaat, reeds omdat de daar bedoelde uitzondering alleen geldt voor (gebruik van) merken die gedeponeerd zijn tijdens de periode waarin het oudere merkrecht vervalrijp was wegens non-usus, en niet voordien, zoals in het onderhavige geval. Volgens het onderdeel is deze lezing van artikel 2.27 lid 3 BVIE rechtens onjuist en is het oordeel van het hof bovendien onvoldoende met redenen omkleed gelet op het arrest van het BenGH in de Triomino-zaak (7). 3.10. Zoals het hof heeft overwogen, geldt de regeling van art. 2.27 lid 3 BVIE blijkens de tekst ervan alleen voor gebruik van merken die gedeponeerd zijn tijdens de zgn. vervalrijpe periode, en dus niet voor (gebruik van) merken die voordien (maar na inschrijving van het oudere merk) gedeponeerd zijn (8). In de kennelijke visie van het hof begon in casu de 'vervalrijpe' periode (i.v.m. art. 5, onder 3o (oud) BMW) in ieder geval niet eerder dan drie jaar na 11 juli 1983, dus pas op 11 juli 1986, terwijl het depot van [eiser] van daarv贸贸r, nl. 14 juli 1983 dateert. 3.11. De door het onderdeel aan de orde gestelde vraag of het hof hier niet te zeer naar de letter en te weinig naar de geest van art. 2.27 lid 3 BVIE oordeelt, acht ik op zichzelf een serieuze (rechts-) vraag. Dat geldt ook voor de in dit verband ingeroepen aandacht voor het precedent van het Triominoarrest van BenGH 19 december 1996.(9) Anderzijds heeft ook de s.t. namens Red Bull een 'punt' door aan te snijden dat de gehele coexistentieregeling van art. 2.27 lid 3 (en lid 4) BVIE een eigenaardige Benelux-aangelegenheid is, die zich mogelijk niet met de Merkenrichtlijn verdraagt.(10) 3.12. Aan deze problematiek, die tot prejudici毛le vragen aan het HvJ EU en wellicht tevens aan het
Pagina 9 van 17
www.ie-portal.nl 421
IEPT20120203, HR, Red Bull v Bulldog
www.iept.nl
BenGH aanleiding zou kunnen geven, kan m.i. echter voorbijgegaan worden. 3.13. De klacht faalt naar mijn mening niet 'reeds' om de door het hof aangegeven reden, doch w茅l 'reeds' om de volgende reden. Het hof heeft geoordeeld - en blijkens het m.i. falende onderdeel VI kunnen oordelen - dat er ondanks het weglaten van de woorden 'KratingDaeng' sprake is van normaal gebruik door Red Bull(11). Nu [eiser] zijn beroep op het verval van het 'Red Bull Krating- Daeng' merk gebaseerd heeft op het weglaten dan de woorden 'Krating-Daeng' (en daarmee een onderscheidend kenmerk) en nu die stellingname van de hand gewezen is, komt het 'co-existentie'systeem van art. 2.27 lid 3 BVIE (jo. lid 2) niet aan de orde. Onderdeel VII faalt dus bij gebrek aan (processueel) belang. Onderdeel II: heeft het hof het merk 'Red Bull Krating-Daeng' tot uitgangspunt genomen? 3.14. Zoals eerder vermeld, kies ik ervoor om na onderdelen VI en VII de onderdelen II t/m V te bespreken. Onderdeel I komt in deze conclusie als laatste aan de orde. 3.15. Onderdeel II keert zich tegen rov. 3.6 van het arrest van het hof. Volgens de onderdelen II.1 en II.2 heeft het hof ten onrechte niet het merk 'Red Bull Krating-Daeng' zoals dat is ingeschreven tot uitgangspunt genomen, maar een ander, later apart ingeschreven merk (woordmerk Red Bull), waarvan het hof (in rov. 3.5) heeft vastgesteld dat het in deze zaak niet relevant is. 3.16. De klachten falen omdat zij uitgaan van een onjuiste lezing van het arrest. Uit rov. 3.5 van het arrest van het hof volgt dat het hof - evenals de rechtbank tot uitgangspunt heeft genomen dat alleen het 'Red Bull Krating-Daeng' merk relevant is. Waar het hof verder verwijst naar 'het merk waarop Red Bull zich beroept' (rov. 3.6) of 'het merk van Red Bull' (rov. 3.10) doelt het onmiskenbaar op het enig relevante merk, 'Red Bull Krating-Daeng'. Overigens heeft de rechtbank in rov. 5.28 nog overwogen dat rekening moet worden gehouden met het feit dat het publiek in het woord/beeldmerk 'Red Bull Krating-Daeng' ook het enkele woordmerk 'Red Bull' zal zien. Daartegen is geen grief gericht, en het cassatiemiddel klaagt ten deze evenmin over miskenning door het hof van de devolutieve werking van het appel. 3.17. Onder II.3 klaagt het onderdeel dat 's hofs oordeel - dat [eiser] niet heeft betwist dat het merk waarop Red Bull zich beroept een bekend merk is in de Benelux 贸贸k onbegrijpelijk is omdat [eiser] de bekendheid van het merk 'Red Bull Krating-Daeng' uitdrukkelijk en gemotiveerd heeft betwist. [Eiser] verwijst in dit verband naar stellingen zijnerzijds(12) die volgens hem niet anders begrepen kunnen worden dan dat het merk, dat immers niet gebruikt is, (ook) (iedere) bekendheid ontbeert. 3.18. In de stellingen waarnaar verwezen betwist [eiser] dat Red Bull op normale wijze gebruik heeft gemaakt van haar merk 'Red Bull Krating-Daeng'. Volgens [eiser] kan gebruik van een merk op een van de merkinschrijving afwijkende wijze niet worden
gekwalificeerd als (normaal) gebruik, wanneer daarbij het onderscheidende kenmerk van het merk wordt gewijzigd(13). Red Bull heeft bij gebruik van het merk Red Bull Krating-Daeng steeds een wezenlijk onderdeel van het woordmerk-gedeelte van het merk weggelaten(14). 3.19. De klacht faalt - mede in het verlengde van de bespreking, hierboven, van onderdeel VI - op meerdere gronden. De stellingen waarnaar [eiser] verwijst, betwisten niet dat het merk waarop Red Bull zich beroept, een bekend merk is. [Eiser] betoogt in die stellingen dat Red Bull niet op normale wijze gebruik heeft gemaakt van het merk 'Red Bull Krating-Daeng' doordat steeds een onderscheidend deel van dat merk namelijk 'Krating-Daeng' - is weggelaten. Uit het betoog dat geen sprake is geweest van (normaal) gebruik van het merk 'Red Bull Krating-Daeng' volgt niet - althans niet zonder meer - dat de bekendheid van het ingeschreven merk wordt betwist, zodat de klacht in zoverre feitelijke grondslag mist. 3.20. Ook overigens moet het onderdeel stranden. De rechtbank heeft in rov. 5.20 geoordeeld: 'Het beroep op artikel 13A lid 1 sub c BMW kan slechts slagen voor zover het merk waarop Red Bull zich beroept, een bekend merk is in de Benelux. Red Bull heeft hiertoe aangegeven dat zij een marktleider is op het gebied van energy drinks. Voorts heeft zij overzichten van zeer hoge verkoopaantallen en marketing uitgaven over de periode van 1987 tot 2005 (...) voor de Benelux overgelegd. Nu [eiser] c.s. niet heeft weersproken dat het merk van Red Bull grote bekendheid geniet in de Benelux, neemt de rechtbank dit als vaststaand aan.' [cursivering A-G.] Deze overweging - die onmiskenbaar ziet op het merk 'Red Bull Krating-Daeng'(15) - is in appel niet bestreden, terwijl het cassatiemiddel ten deze evenmin klaagt over miskenning door het hof van de devolutieve werking van het appel. Zij heeft thans als uitgangspunt te gelden. 3.21. Ook voor zover [eiser] betoogt dat Red Bull geen normaal gebruik van haar merk heeft gemaakt door een onderscheidend deel van het merk weg te laten en dat daardoor het merk geen bekendheid heeft gekregen, kan het niet tot cassatie leiden. Zoals reeds werd aangeduid in nr. 3.16, heeft de rechtbank in rov. 5.28 geoordeeld: 'Het voorgaande brengt mee dat het Red Bull KratingDaeng merk zoals het gedeponeerd is, moet worden vergeleken met zowel het beeldmerk zoals dat gebruikt wordt als met de enkele woorden THE BULLDOG en BULLDOG aangezien die eveneens zonder toevoeging van het logo gebruikt worden. Daarbij moet voorts rekening worden gehouden met het feit dat het publiek in het Red Bull Krating- Daeng merk ook het enkele woordmerk Red Bull zal zien.' Zoals in nr. 3.16 is aangegeven, is tegen dit oordeel in appel geen grief gericht, terwijl het cassatiemiddel ten deze evenmin klaagt over miskenning door het hof van de devolutieve werking van het appel. Ook tegen deze achtergrond kan (in cassatie) moeilijk worden volgehouden dat de aanduiding 'Krating-Daeng' (mede) het onderscheidend Pagina 10 van 17
www.ie-portal.nl 422
IEPT20120203, HR, Red Bull v Bulldog
www.iept.nl
vermogen van het merk zoals het is ingeschreven bepaalt(16). 3.22. Voor zover onderdeel II.3 nog klaagt dat het hof aan de essentiële stelling van [eiser], dat de bekendheid van het merk een voorwaarde is voor een beroep op artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE, zou zijn voorbijgegaan, faalt het eveneens. Het hof heeft immers - in rov. 3.6 overwogen dat ingevolge art. 2.20 lid 1 sub c BVIE de houder van [slechts] een bekend merk zich kan verzetten tegen het gebruik door een derde van een daaraan gelijk of daarmee overeenstemmend teken, terwijl het hof in rov. 3.6 voorts heeft vastgesteld dat het merk waarop Red Bull zich beroept een bekend merk is. Een tegen laatstbedoelde vaststelling gerichte klacht in onderdeel III.2 is hierboven gewogen en door te licht bevonden. Voor zover onderdeel III (mede) daartegen gericht is, volgt een bespreking daarvan hieronder. Onderdeel III: invloed op onderscheidend vermogen van het element BULL als gevolg van het gedogen door Red Bull van BULLIT? 3.23. Onderdeel III is gericht tegen de rov. 3.6 en 3.9. Volgens het onderdeel heeft het hof verzuimd in te gaan op de essentiële stelling van [eiser] dat het onderscheidend vermogen van het element BULL teniet is gegaan, althans sterk is verwaterd door het feit dat Red Bull het bedrijf Bullit Trading BV een licentie heeft verleend waaronder het energiedrankje BULLIT op de markt wordt gebracht. [eiser] stelde op de aangegeven vindplaatsen(17) - samengevat - dat Red Bull zelf actief bijdraagt aan verlies van het onderscheidend vermogen door toe te staan dat andere leveranciers van energy drinks het element BULL gebruiken. Zo staan rechten op het merk BULLIT op naam van Red Bull, maar wordt het energy drankje BULLIT op de markt gebracht door Bullit Trading BV, zonder enige verwijzing naar Red Bull als merkhouder van het merk BULLIT. [eiser] heeft de relevantie van dit punt geadstrueerd met een verwijzing naar o.m. het arrest van BenGH 19 december 1997 (Beaphar/Nederma). 3.24. De klacht moet worden beoordeeld tegen de achtergrond van het volgende. 'Verwatering is het fenomeen dat door gebruik van het merk in beschrijvende zin, of doordat anderen dezelfde of zeer gelijkende merken of tekens gaan gebruiken, het onderscheidend vermogen van het merk afneemt, of soms zelfs geheel verdwijnt.' (18) Verwatering heeft een - beperkende - invloed op de beschermingsomvang: naarmate een merk geringer onderscheidend vermogen heeft, komt het minder bescherming toe(19). De ultieme vorm van verwatering is de verwording van een merk tot soortnaam, die een algeheel verlies van het subjectieve merkrecht meebrengt(20). Verwatering is veelal een gevolg van niet- of onvoldoende optreden door de merkhouder tegen het gebruik door derden van gelijke of overeenstemmende tekens voor soortgelijke van andere ondernemingen afkomstige waren. Dat deed zich voor in bijv. de zaken die leidden tot BenGH 13 december 1994 (Quick)(21) en HR 15 december 1995 (Lipmerk)(22). Het kan evenzo het gevolg zijn van de
omstandigheid dat de merkhouder zelf een soortgelijk product onder een gelijkend merk in het verkeer brengt of laat brengen, zonder duidelijk te maken dat het gaat om een product van dezelfde merkhouder. Dat deed zich voor in de zaak die leidde tot BenGH 19 december 1997 (Beaphar/Nederma)(23). 3.25. [Eiser] betoogt in onderdeel III terecht niet dat door de in het onderdeel aangegeven omstandigheden het woord-/beeldmerk 'Red Bull Krating-Daeng' in zijn geheel (ieder) onderscheidend vermogen zou hebben verloren. Maar het onderdeel refereert wél aan zijn stellingen over zodanig verlies, of in elk geval sterke verwatering voor wat betreft het element BULL in dit merk. Gaat het hier om essentiële stellingen waarop het hof had behoren te responderen? 3.26. Stellingen zijn essentieel indien het gestelde, zo dit komt vast te staan, van belang kan zijn voor de uitkomst van de zaak. [Eiser] heeft betoogd dat het volgens Red Bull zeer onderscheidende element BULL met instemming van Red Bull door derden wordt gebruikt, waardoor Red Bull zelf bijdraagt aan afbreuk van het onderscheidend vermogen van het element BULL. Afhankelijk van de juistheid van deze stelling en de mede op basis daarvan te beoordelen beschermingsomvang van het (al dan niet, of minder of meer) verwaterde onderscheidend vermogen van het element BULL (met gevolgen voor de beschermingsomvang van het woord-/beeldmerk van Red Bull in zijn geheel)(24) is het m.i. bepaald niet ondenkbaar dat de vraag of sprake is van overeenstemming tussen [eiser]' 'The Bulldog'-merken en Red Bull's merk 'Red Bull Krating-Daeng', en/of de vraag of sprake is van ongerechtvaardigd voordeel trekken door [eiser], anders wordt beantwoord dan nu door het hof is gedaan. Dit klemt uiteraard te meer nu het hof (in rov. 3.9) ook heeft geoordeeld dat aan het bestanddeel 'Bull' meer onderscheidende betekenis toekomt dan aan het adjectief 'Red'(25). 3.27. Uit het voorgaande volgt dat het onderdeel, voor zover het klaagt dat het hof essentiële stellingen heeft gepasseerd, slaagt. Daarbij 'neem ik mee' de klacht in het onderdeel over miskenning van het in jurisprudentie bevestigde gegeven dat het toestaan en bevorderen van gebruik van zeer (dan wel meer) met het merk overeenstemmende tekens, het onderscheidend vermogen van dat merk vermindert, en zelfs geheel teniet kan laten gaan. Per saldo geldt hier m.i. dat het hof ten deze van een onjuiste rechtsopvatting is uitgegaan, en dat - zo dat anders mocht zijn - zonder nadere motivering onbegrijpelijk is dat het hof aan [eiser]' hier bedoelde stellingen is voorbijgegaan. Onderdeel IV: overeenstemming tussen de woord/beeldmerken 'Red Bull Krating-Daeng' en 'The Bulldog'? 3.28. Onderdeel IV is gericht tegen rov. 3.9 van het arrest van het hof. 3.29. De klacht onder IV.1 bouwt geheel voort op onderdeel II, betogend dat het hof ten onrechte het woordmerk 'Red Bull' heeft betrokken bij de beoordeling van de gelijkenis tussen merk en teken. De klacht deelt dus het lot van onderdeel II. Pagina 11 van 17
www.ie-portal.nl 423
IEPT20120203, HR, Red Bull v Bulldog
www.iept.nl
3.30. Onder IV.2 wordt geklaagd dat 's hofs oordeel met onvoldoende redenen is omkleed en rechtens onjuist is nu niet blijkt dat de visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming in de beoordeling zijn betrokken. Dit klemt te meer, aldus de klacht, nu er sprake is van een duidelijk en zwaarwegend begripsmatig verschil, dat punten van overeenstemming kan 'compenseren'. [eiser] verwijst in dit verband naar HvJEG 12 januari 2006, C-361/04 (Picasso/Picaro) en naar zijn stellingen in de CvA onder 32, CvD onder 42, pleitaantekeningen in eerste aanleg onder 25-28 en de pleitaantekeningen in appel onder 30-36. 3.31. 'De relevante overeenstemming tussen merk en teken kan bestaan uit een auditieve, visuele en/of begripsmatige overeenstemming, al dan niet in onderlinge combinatie', aldus Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, a.w. (2008), p. 310, onder verwijzing naar het bekende Puma/Sabel-arrest van het HvJ EG van 1997(26). Zij vervolgen dat het moet gaan 'om een globale beoordeling, waarin het oordeel over de overeenstemming op basis van de drie genoemde vormen daarvan, moet berusten op de totaalindruk die door merk en teken bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten wordt achtergelaten'. Op p. 316-317 (nr. 8.7.3.4) schrijven zij: 'Het is mogelijk (en doet zich in veel gevallen voor) dat merk en teken niet alle vormen van overeenstemming in dezelfde mate vertonen. Een sterke visuele en auditieve overeenstemming hoeft bijvoorbeeld nog niet samen te gaan met een sterke begripsmatige overeenstemming. In dergelijke gevallen is het mogelijk dat de verschillende vormen van overeenstemming elkaar "compenseren". Dat wil zeggen dat het ontbreken van bijvoorbeeld begripsmatige overeenstemming, gecompenseerd kan worden door een sterke mate van overeenstemming op auditief en visueel vlak. Ook zonder begripsmatige overeenstemming kan dan geconcludeerd worden dat sprake is van een met het merk overeenstemmend teken.(27) Andersom geldt dat wanneer slechts een beperkte mate van overeenstemming bestaat in ĂŠĂŠn van de drie vormen, en een groot verschil in de andere vormen de eerstgenoemde vorm van overeenstemming aan belang kan inboeten. Wanneer merk en teken bijvoorbeeld alleen enigszins auditief overeenstemmen, terwijl er visueel en begripsmatig grote verschillen bestaan, kan dat aanleiding zijn om uiteindelijk te oordelen dat er geen sprake is van een voldoende met het merk overeenstemmend teken.(28)' 3.32. Het hof heeft - samengevat - geoordeeld dat aannemelijk is dat het publiek in het merk van Red Bull vooral het woordmerk 'Red Bull' en in de door [eiser] gebruikte tevens het woordmerk 'The Bulldog' zal zien. DĂĄt oordeel is in cassatie niet bestreden. Het hof heeft voorts geoordeeld dat bij de beoordeling van de gelijkenis tussen merk en teken meer gewicht toekomt aan de punten van overeenstemming dan aan punten van verschil, terwijl aan het bestanddeel 'Bull' meer onderscheidende betekenis toekomt dan aan 'Red' en het bestanddeel 'Bull' ook in het teken van [eiser] is opgenomen. Op grond hiervan acht het hof het
aannemelijk dat het publiek een verband zal leggen tussen merk en teken. 3.33. [Eiser] heeft - in de stellingen waarnaar verwezen (zie hierboven nr. 3.30 in fine) - uitgebreid gemotiveerd betoogd dat en waarom geen sprake is van visuele, noch van auditieve, noch van begripsmatige overeenstemming tussen de woordmerken en ook gewezen op de 'compensatie'- kwestie. Daarbij heeft [eiser] ook bestreden de stellingname van Red Bull ten aanzien van de beweerde auditieve en visuele overeenstemming, waarbij bijvoorbeeld merk en teken gereduceerd werden totdat een overstemmend element overbleef, terwijl daarenboven de beeldcomponenten van de merken enorm van elkaar verschillen(29). [eiser] heeft ook uiteengezet dat en waarom de door Red Bull beoogde wijze van vergelijking lijnrecht ingaat tegen de door het Hof van Justitie aangegeven criteria(30). 3.34. Anders dan uit de jurisprudentie van het HvJEG volgt, heeft het hof de visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming inderdaad niet globaal beoordeeld. Bij de beoordeling van de auditieve overeenstemming heeft het hof in rov. 3.9 veeleer merk en teken ontrafeld totdat een overstemmend deelelement ('Bull') overbleef. 3.35. De klacht is, tegen de hiervoor geschetste achtergrond, terecht voorgesteld. Bij zijn oordeel, dat er op neerkomt dat nu in beide merken het bestanddeel 'Bull' is terug te vinden, sprake is van relevante overeenstemming tussen merk en teken, is het hof ten deze van een onjuiste rechtsopvatting uitgegaan; of - zo dat anders mocht zijn - is, mede tegen de achtergrond van de uitgebreid gemotiveerde stellingname van [eiser], zonder nadere motivering onbegrijpelijk dat het hof hieraan is voorbijgegaan. Onderdeel V: 'meepikken van een graantje' van de bekendheid van het merk van Red Bull? 3.36. Onderdeel V is gericht tegen de laatste volzin van rov. 3.10 van 's hofs arrest, waarin het hof overweegt dat voldoende aannemelijk is dat [eiser] een graantje heeft willen meepikken van de miljardenomzet van Red Bull en dat hij in het kielzog van diens bekende merk ongerechtvaardigd voordeel heeft getrokken uit de reputatie daarvan. 3.37. De klacht onder V.1 betoogt dat 's hofs oordeel onbegrijpelijk is in het licht van de uitlatingen van [eiser]. Deze zagen immers op het meepikken van een graantje van de miljardenomzet op de markt van energy drinks, en niet op het meepikken van een graantje van de bekendheid van het merk van Red Bull. 3.38. Het hof heeft zijn oordeel dat voldoende aannemelijk is dat [eiser] een graantje heeft willen meepikken van de miljardenomzet van Red Bull blijkens de verwijzing in rov. 3.10, laatste volzin, gebaseerd op: 'gepubliceerde uitlatingen van [eiser], zoals die door Red Bull zijn geciteerd (o.a. Red Bull's akte na pleidooi sub 14, voetnoot 2)'. Te aangehaalder plaatse heeft Red Bull uit een interview met [eiser] in Nieuwe Revu (prod. 10 van Red Bull) de volgende twee volzinnen weergegeven: 'Red Bull heeft een omzet van 2,4 miljard euro op jaarbasis. Als ik daar Pagina 12 van 17
www.ie-portal.nl 424
IEPT20120203, HR, Red Bull v Bulldog
www.iept.nl
maar 1 procent van zou kunnen meepikken!'. De klacht verwijt het hof dat het geen acht geslagen heeft op de context, met name op de vervolgzin uit het interview: 'Red Bull vermoordt iedereen die probeert op hun markt te komen'. Daaruit blijkt, aldus het onderdeel, dat het gaat om een 'graantje' van de markt van energy drinks (in het algemeen).(31) 3.39. Tegen deze door het onderdeel(32) aangegeven achtergrond is het oordeel van het hof dat 'uitlatingen van [eiser]' 'voldoende aannemelijk' maken 'dat [eiser] aldus een graantje heeft willen meepikken van de miljardenomzet van Red Bull' weliswaar niet (logisch) dwingend, en - mede gelet op het vervolg in Nieuwe Revu na het door Red Bull aan het hof gepresenteerde citaat - m.i. uitgesproken 'dun' gemotiveerd. Het oordeel is evenwel ook niet onbegrijpelijk. Nu ten deze in cassatie slechts op begrijpelijkheid kan worden getoetst, is het onderdeel in zoverre dus vergeefs voorgesteld. 3.40. Voor zover onderdeel V.1 nog betoogt dat wanneer het hof geacht moet worden niet méér bedoeld te hebben dan dat [eiser] c.s. een graantje wilden meepikken van de markt van energy drinks in het algemeen, zijn oordeel rechtens onjuist is, gaat het uit van een onjuiste lezing van 's hofs arrest. 3.41. Onderdeel V.2 klaagt nog dat voor zover het hof (op basis van het gebruik van het woord 'mede') geacht moet worden nog andere omstandigheden ten grondslag te hebben gelegd aan de vaststelling dat [eiser] in het kielzog van het bekende merk van Red Bull heeft willen meevaren en/of ongerechtvaardigd voordeel heeft getrokken uit de reputatie daarvan, 's hofs oordeel onvoldoende gemotiveerd is, nu dergelijke andere omstandigheden niet door het hof zijn vastgesteld, althans niet kenbaar zijn uit het bestreden arrest. 3.42. Deze klacht kan niet tot cassatie leiden omdat zij uitgaat van een onjuiste lezing. Het oordeel van het hof in rov. 3.10 is immers tweeërlei: (i) het hof heeft geoordeeld dat [eiser] in het kielzog van het bekende merk van Red Bull ongerechtvaardigd voordeel heeft getrokken uit de reputatie daarvan en (ii) geoordeeld dat voldoende aannemelijk is dat [eiser] een graantje heeft willen meepikken van de miljardenomzet van Red Bull. Het hof heeft het door mij met (i) aangeduide oordeel gegrond op de (onbestreden) bekendheid van het merk van Red Bull voor energy drinks; op het identieke woord c.q. bestanddeel 'Bull' in het merk 'Red Bull' en het teken 'The Bulldog' (onderwerp van klachten in middelonderdelen III en IV); alsmede het feit dat het om identieke waren (energy drinks) gaat, terwijl de energy drink van Red Bull rond 1995 op de Beneluxmarkt is geïntroduceerd, althans eerder dan de energy drink van [eiser] in 1997. Dit volgt uit de eerste twee volzinnen van rov. 3.10 waar het hof de vraag of sprake is van ongerechtvaardigd voordeel trekken bevestigend beantwoordt, terwijl het hof vervolgens de omstandigheden weergeeft die bij dat oordeel meewegen. Het door mij met (ii) aangeduide oordeel heeft het hof vervolgens gebaseerd op de hiervoor weergegeven uitlating van [eiser].
3.43. Het middel(-onderdeel) stelt niet (nader) de vraag aan de orde of de door het hof in rov. 3.10 voor het (eind-)oordeel dat [eiser] ongerechtvaardigd voordeel heeft getrokken uit de reputatie van het merk van Red Bull 'meegewogen' omstandigheid van 'het identieke woord c.q. bestanddeel "Bull" in merk en teken', daartoe wel mocht worden meegewogen. Over de vraag of dit een consistent argument is, acht ik twijfel mogelijk(33),(34). Het middel(-onderdeel) stelt ook niet (nader) de vraag aan de orde of de door het hof in rov. 3.10 in aanmerking genomen omstandigheden moeten of zonder meer konden leiden tot zijn (eind)oordeel aldaar dat het voordeel dat [eiser] zou hebben getrokken uit de bekendheid van het merk van Red Bull, daarmee moet gelden als een ongerechtvaardigd voordeel. Indien onderdeel IV gegrond bevonden wordt, lijkt evenwel bij onderdeel V geen belang meer te bestaan (en bij de aantekeningen hierboven eens te minder). Onderdeel I: 'geldige reden'? 3.44. Onderdeel I richt zich - met zes subonderdelen tegen rov. 3.11 van 's hofs arrest. 3.45. Tot de elementen die vervuld moeten zijn om tot inbreuk onder art. 2.20 lid 1 sub c BVIE te concluderen, behoort óók het element dat het aangevochten gebruik 'zonder geldige reden' geschiedt. [Eiser] heeft zich - naast zijn andere weren - beroepen op een 'geldige reden' voor het gebruik van zijn The Bulldog-tekens. 3.46. Volgens onderdeel I.1 heeft het hof in rov. 3.11 ten onrechte het criterium zoals geformuleerd in het arrest van het BenGH van 1 maart 1975 in de zaak Claeryn/Klarein toegepast. Nu het merkenrecht inmiddels (ook op dit punt) is geharmoniseerd, had het hof het communautaire begrip 'geldige reden' moeten toepassen. Dit begrip is onder het communautaire recht ruimer dan onder het oude Benelux merkenrecht, aldus het onderdeel. Het zou in ieder geval de situatie omvatten waarin het beweerdelijk inbreukmakende teken al te goeder trouw werd gebruikt vóór dat het ingeroepen merk werd gedeponeerd, welke situatie ook in het onderhavige geval aan de orde is, aldus [eiser]. Onderdeel I.2 betoogt dat - zo er onduidelijkheid zou bestaan over (de uitleg van) het communautaire begrip 'geldige reden' - ter zake prejudiciële vragen aan het HvJEU moeten worden gesteld. 3.47. De voorloper van art. 2.20 lid 1 sub c BVIE(35), was art. 13.A lid 1, aanhef en onder 2o BMW zoals dat luidde van 1 januari 1975 tot 1 januari 1996: '13. A. 1. [De merkhouder kan zich op grond van zijn uitsluitend recht] verzetten tegen: (1o) [...] (2o) elk ander gebruik, dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt onder zodanige omstandigheden, dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht'. Deze (internationaal bezien ongebruikelijk vergaande) wetsbepaling kreeg een (internationaal bezien ongekend vergaande(36)) uitleg in het (eerste) arrest van het BeneluxGerechtshof: BenGH 1 maart 1975(37), in de zaak van Pagina 13 van 17
www.ie-portal.nl 425
IEPT20120203, HR, Red Bull v Bulldog
www.iept.nl
de producent van jenever onder het merk Claeryn tegen de fabrikant van een schoonmaakmiddel onder het merk Klarein. Het BenGH overwoog, bij de vraag om uitleg van het begrip 'zonder geldige reden' in brede termen: 'dat dat toch het karakter van het recht op een individueel merk als een "uitsluitend recht" en de beschermingsomvang, welke daaraan in art. 13 van de wet is gegeven, meebrengen dat de houder van het merk er zich - als regel - tegen kan verzetten, dat in het economisch verkeer door een ander van dat merk of een overeenstemmend teken gebruik wordt gemaakt onder zodanige omstandigheden dat daardoor aan de merkhouder schade kan worden toegebracht en dat dit slechts anders is, indien zulk een gebruik kan worden gerechtvaardigd door bijzondere omstandigheden, welke daaraan het in beginsel onrechtmatige karakter ontnemen; dat daartoe in het algemeen de eis moet worden gesteld dat er voor de gebruiker van dat teken een zodanige noodzaak bestaat juist dat teken te gebruiken, dat het van hem in redelijkheid niet kan worden gevergd dat hij zich, niettegenstaande de door dat gebruik aan de merkhouder toegebrachte schade, van dat gebruik onthoudt, dan wel dat de gebruiker een eigen recht heeft om dat teken te gebruiken en dat recht voor de toepassing van art. 13, onder A, eerste lid, sub 2, van de wet voor dat van de merkhouder niet behoeft te wijken'. alsmede: 'dat de vraag, of tegenover het verzet van een merkhouder tegen een "ander gebruik" in de zin van art. 13, onder A, eerste lid, aanhef en sub 2 door de gebruiker van het merk of overeenstemmend teken als "geldige reden" voor dat gebruik met vrucht beroep kan worden gedaan op een eigen depot van het gebruikte teken als merk voor zijn eigen, niet soortgelijke waren, voor een algemene beantwoording niet vatbaar is; dat reden voor een bevestigende beantwoording van die vraag kan bestaan, zo de gebruiker zich op een ouder recht dan dat van de zich verzettende merkhouder beroept; dat daarentegen reden voor een ontkennende beantwoording van die vraag kan bestaan, zo het eigen recht waarop de gebruiker zich beroept, ontleend wordt aan een depot, dat in rangorde na het depot van de zich tegen het gebruik verzettende merkhouder komt, terwijl reeds ten tijde van het depot van de gebruiker kon worden voorzien dat door het gebruik van het later gedeponeerde merk, al betrof dit andere en niet soortgelijke waren dan die waarop het eerder ingeschreven merk betrekking heeft, aan de houder van dat laatste merk schade zou worden toegebracht; dat voor het overige de vraag of een eigen recht van de gebruiker al dan niet voor dat van de zich op grond van meergenoemde wetsbepaling verzettende merkhouder zal moeten wijken, aan de hand van de bijzondere omstandigheden van elk geval door de rechter over het grondgeschil zal moeten worden beantwoord, waarbij behalve met de rangorde van de desbetreffende depots, tevens rekening zal moeten worden gehouden met de aard en de omvang van de schade die de merkhouder aanvoert, zulks in vergelijking met de belangen die
voor de gebruiker bij het gebruik van hetzelfde merk of van een overeenstemmend teken voor zijn waren zijn betrokken'. 3.48. In een opstel van 2010 analyseert Van der Kooij de opvatting van het BenGH van 1975 over het beroep op een 'eigen recht' als volgt: 'Het "eigen recht" kan een geldige reden opleveren als het ouder is dan het aanvallende merk; is het jonger, dan is ook daarmee nog niet alles gezegd, maar kan er aanleiding bestaan voor een veroordeling indien "... reeds ten tijde van het depot van de gebruiker kon worden voorzien dat door het gebruik van het later gedeponeerde merk, al betrof dit andere en niet soortgelijke waren dan die waarop het eerder ingeschreven merk betrekking heeft, aan de houder van dat laatste merk schade zou worden toegebracht." Samengevat zag het BenGH dus in een tweetal situaties een geldige reden, te weten bij een 'noodzaak' en bij een 'eigen recht', alles uiteraard met inachtneming van alle verdere omstandigheden van het geval'(38). 3.49. Het oude artikel 13.A lid 1 onder 2o is bij de Europese harmonisatie van het merkenrecht in 1989 (MRl 89/104) niet geheel ten ondergegaan: artikel 5 lid 2 MRl draagt er tal van sporen van. Daargelaten dat art. 5 lid 2 voor de lidstaten geen verplicht, maar optioneel recht schept, zijn de toepassingsvoorwaarden ten opzichte van de voormalige Benelux-bepaling echter verscherpt. De brede terminologie van die bepaling (en de brede uitleg van het BenGH) zijn ingeperkt door de voorwaarden (i) dat er sprake is van een bekend merk aan de zijde van de eiser, en (ii) dat door het gebruik van het overeenstemmende teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk(39). Naast deze 'nieuwe' voorwaarden kent ons huidige art. 2.20 lid 1 onder c BVIE (overeenkomstig art. 5 lid 2 MRl en art. 9 lid 1 onder c GMVo) ook thans nog de voorwaarde dat een 'geldige reden' voor het aangevallen gebruik in de weg staat aan het aannemen van merkinbreuk. 3.50. In Nederlandse literatuur is onderkend dat het begrip 'geldige reden' inmiddels Europeesrechtelijk ge誰nterpreteerd moet worden. Er is gezegd dat een grond voor een beroep op een van de beperkingen die zijn opgenomen in art. 6 MRl (art. 2.23 BVIE) een geldige reden voor gebruik van het teken zal opleveren(40), maar dat het beroep op een 'geldige reden' niet daartoe beperkt zal zijn(41). Volgens Gielen c.s. werd onder het door het BenGH in 1975 geformuleerde criterium een geldige reden voorheen zelden aangenomen, maar 'de laatste tijd lijkt het vaker aan de orde te zijn'(42). In zijn eerder genoemde artikel van 2010 heeft Van der Kooij literatuur en enige jurisprudentie uit enkele Europese lidstaten over de invulling van het begrip 'geldige reden' de revue laten passeren. Daaruit komt geen 'bovendrijvende' richting naar voren. 3.51. Zeer recent (na de schriftelijke toelichtingen van partijen) heeft het HvJ EU zich inhoudelijk uitgelaten over de eventuele aanwezigheid van een 'geldige reden' - ook in verhouding tot eventuele aanwezigheid van Pagina 14 van 17
www.ie-portal.nl 426
IEPT20120203, HR, Red Bull v Bulldog
www.iept.nl
'ongerechtvaardigd voordeel'. Het HvJ EU liet zich hierover uit in een zgn. adwords-zaak(43), waarbij een derde (met betaling aan de provider van de zoekdienst) kan bewerkstelligen dat bij het zoeken door internetgebruikers naar producten of diensten van een bepaald merk, bovenin het scherm (boven reguliere zoekresultaten) zijn concurrerende link verschijnt (als 'gesponsorde link'). In casu had de Britse onderneming Marks & Spencer iets dergelijks gedaan voor haar bloemenbezorgdienst, in concurrentie met de onderneming van merkhouder Interflora. 3.52. Uit het arrest van HvJ EU 22 september 2011 (C323/09; Interflora) citeer ik, met enkele toegevoegde cursiveringen: '89 Uit hetgeen aldus kenmerkend is voor de selectie van met bekende merken van derden overeenstemmende tekens als trefwoorden op internet volgt dat een dergelijke selectie - wanneer een "geldige reden" in de zin van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 ontbreekt - kan worden beschouwd als gebruik waarmee de adverteerder in het kielzog van een bekend merk probeert te varen om van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige ervan te profiteren, alsmede om zonder enige financiële vergoeding en zonder daarvoor passende inspanningen te moeten leveren, voordeel te halen uit de commerciële inspanning die de merkhouder heeft gedaan om het imago van dit merk te creëren en te onderhouden. Indien dat het geval is, moet het op die manier behaalde voordeel als ongerechtvaardigd worden aangemerkt (zie dienaangaande arrest van 18 juni 2009, L'Oréal e.a., reeds aangehaald, punt 49). 90 Zoals het Hof reeds heeft gepreciseerd, kan een dergelijke conclusie zich met name opdringen in gevallen waarin internetadverteerders door middel van het gebruik van trefwoorden die met bekende merken overeenkomen, waren te koop aanbieden die imitaties van de waren van de houder van die merken zijn (arrest Google France en Google, reeds aangehaald, punten 102 en 103). 91 Wanneer de reclameboodschap die via een met een bekend merk overeenkomend trefwoord op internet verschijnt daarentegen een alternatief voor de waren of diensten van de houder van het bekende merk voorstelt, zonder dat daarin een loutere imitatie van de waren of diensten van dit merk wordt aangeboden, zonder dat dit tot een verwatering of een afbreken daarvan leidt en zonder dat de functies van dit merk anderszins worden aangetast, moet worden geconcludeerd dat een dergelijk gebruik in beginsel onder een gezonde en eerlijke mededinging in de sector van de betrokken waren en diensten valt en dus wordt verricht met een "geldige reden" in de zin van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94. 92 Het staat aan de verwijzende rechter om met inaanmerkingneming van de voorgaande uitlegging te beoordelen of de feiten in het hoofdgeding dienen te worden aangemerkt als gebruik van het teken zonder geldige reden waarmee ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk INTERFLORA wordt getrokken.'
3.53. Daarmee heeft het Hof van Justitie een oordeel gegeven over de in de literatuur(44) tot hoofdbrekens aanleiding gevende vraag of 'zonder geldige reden' al dan niet op hetzelfde neerkwam als 'ongerechtvaardigd', en dus geen afzonderlijk toets behoefde (Red Bull betoogde dit lood-om-oudijzerstandpunt nog in haar van vóór het Interflora-arrest daterende s.t. onder 15 t/m 17). Het is dus wél een afzonderlijke toets. 3.54. Het komt mij voor dat de hierboven aangehaalde rov. 91 (jo. 89-90) uit het Interflora-arrest een 'éclaircissement' levert die ook voor onze zaak Red Bull/[eiser] richtinggevend is. Het oordeel van het hof in rov. 89-91 komt er, nu kort samengevat, op neer dat van ongerechtvaardigd voordeel in de zin van art. 5 lid 2 MRl sprake kán zijn ingeval van 'aanhakend' gebruik van het merk of een overeenstemmend (rov. 89), en dat daarvan in de regel sprake zál zijn bij het aanbieden van de eigen waren als imitaties van de waren van de merkhouder (rov. 90). Voor het aanhakend gebruik kan een geldige reden aanwezig worden geacht indien het concurrerende product als een alternatief voor het product van de merkhouder wordt voorgesteld, omdat een dergelijk gebruik in beginsel onder een gezonde en eerlijke mededinging valt (rov. 90)(45). 3.55. Uit het vorenstaande blijkt dat Unierechtelijk een aanzienlijk ander - en ruimer - begrip 'geldige reden' geldt dan onder de - door het hof in het arrest a quo nog aangehangen - Claeryn-jurisprudentie van het BenGH het geval was. Onderdeel I.1 is dus gegrond. Ik herinner er nog aan dat het hof in het arrest a quo het beroep van [eiser] op een geldige reden in verband met het gebruik van zijn merk "The Bulldog" als passend binnen de historie van zijn eigen label en de daarbij gehanteerde merchandising en marketing strategy, afwees. Dit is m.i. een verweer dat voor herbeoordeling onder de Europeesrechtelijke uitleg van het begrip 'geldige reden' in aanmerking komt. 3.56. Volgens de onderdelen I.3, I.4 en I.6 is, óók wanneer het criterium uit het Claeryn-arrest identiek zou zijn aan het communautairrechtelijk begrip 'geldige reden', 's hofs oordeel onjuist omdat het hof heeft miskend dat - onder die leer - een eigen recht om het teken te gebruiken, tevens een geldige reden oplevert. Het oordeel van het hof is in dit licht in elk geval onbegrijpelijk omdat [eiser] al sinds 1975 (te goeder trouw) gebruik maakt van het teken THE BULLDOG en aldus een ouder, eigen recht heeft ten aanzien van het gebruik van dat teken, hetgeen een geldige reden oplevert. 3.57. Bij gegrondbevinding van onderdeel I.1 lijkt bij deze klacht geen belang meer te bestaan: de hier bedoelde omstandigheden lenen zich ervoor om onder het Europeesrechtelijk criterium van het Interfloraarrest te worden meegewogen. 3.58. Overigens snijdt (of sneed) de klacht m.i. hout. Volgens het Claeryn-arrest (vgl. hierboven nr. 3.47) kon er in twee situaties sprake zijn van een geldige reden, te weten (zeer kort gezegd) bij een 'noodzaak', én bij een 'eigen recht' (een en ander met inachtneming van de verdere omstandigheden van het geval). Wat dit Pagina 15 van 17
www.ie-portal.nl 427
IEPT20120203, HR, Red Bull v Bulldog
www.iept.nl
laatste betreft, heeft [eiser] blijkens de bij onderdeel I.1 van het middel aangegeven vindplaatsen het nodige gesteld. Het hof heeft, uitgaande van 'oud recht', m.i. inderdaad ten onrechte slechts aan het 'noodzaak'-, en niet aan het 'eigen recht'-criterium getoetst. 3.59. Onderdeel I.5 verwijt het hof te hebben miskend dat [eiser] ook - op grond van artikel 6:162 BW in samenhang met artikel 10bis Verdrag van Parijs - een eigen recht heeft om het onderscheidingsteken 'The Bulldog' te gebruiken. 3.60. Voor zover het onderdeel betoogt dat het hof een onjuiste uitleg en toepassing van art. 10bis van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom heeft gehanteerd, is het vergeefs voorgesteld. Artikel 10bis VvP heeft - anders dan het onderdeel doet voorkomen - geen rechtstreekse werking. Ik verwijs naar HR 28 oktober 2011, nr. 10/00642, LJN BR3059 (zaklampen), rov. 5.4.7. 3.61. Ook de klacht dat het hof art. 6:162 BW heeft miskend, is vergeefs voorgesteld. Het onderdeel laat na te verwijzen naar stellingen op grond waarvan het hof gehouden zou zijn geweest toepassing te geven aan voornoemde bepaling. 3.62. Het lot van het onzelfstandige onderdeel I.6 is verbonden met het lot van de eerdere klachten van onderdeel I. 4. Conclusie Mijn conclusie strekt tot vernietiging en verwijzing. De Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, A-G i.b.d. 1 Ontleend aan het vonnis van de rechtbank onder 2.1 tot en met 2.3. Ook het hof is daarvan blijkens rov. 2 van het (in dat opzicht niet bestreden) arrest uitgegaan. 2 Vgl. het op dit punt niet bestreden arrest onder rov. 3.4. 3 De cassatiedagvaarding is betekend op 27 april 2010. 4 Corresponderend met art. 10 lid 1 MRl en art. 15 lid 1 GMVo. 5 Het onderdeel bedoelt kennelijk: een woord/beeldmerk van Red Bull zonder 'Krating-Daeng' (dat in deze procedure niet (langer) aan de vorderingen van Red Bull ten grondslag ligt, vgl. 's hofs rov. 3.5). 6 [eiser] verwijst naar zijn stellingen bij de pleitnota in eerste aanleg onder 5b, MvA/incidenteel appel onder 11, en de pleitnota in appel onder 4 en 9-10. 7 BenGH 19 december 1996, NJ 1997, 623 m.nt. JHS. 8 T. Cohen Jehoram, C.J.J.C. van Nispen en J.L.R.A. Huydecoper, Industriële eigendom, Deel 2 Merkenrecht (2008), p. 485. 9 NJ 1997, 623 m.nt. JHS, IER 1997, nr. 13, p. 62, BIE 1998, nr. 43, p. 215. 10 De literatuur is niet eensluidend over de vraag of de MRl een basis biedt voor de co-existentie die op grond van artikel 2.27 (3 en 4) BVIE mogelijk is. Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, a.w. (2008), p. 485486 heeft op dit punt sterke reserves, maar volgens Gielen, Kort begrip (a.w. 2007), p. 342-343, biedt de Richtlijn die basis wél. Spoor bepleit in zijn noot onder Rb. Amsterdam 8 oktober 2003, BIE 2004, nr. 43, p.
260 (Wheely) en in IEC, art. 5 BMW, aant. 3.9.3 uitdrukkelijk een ruime toepassing van het coexistentiebeginsel waarbij dit ook zou gelden depots die zijn verricht vóór de vervalrijpe periode. 11 De tegen dat oordeel gerichte klacht onder VI faalt. 12 [eiser] verwijst naar: CvA in conventie/eis in reconventie onder 11-16 en 75-77; CvD in conventie alsmede CvR in reconventie onder 10-19; pleitnota in eerste aanleg onder 5a; MvA tevens houdende incidenteel appel onder 15 en 90-95; pleitnota in appel onder 4. 13 CvA in conventie onder 11-16 en 75-77. 14 CvD in conventie onder 15 en de pleitnota in eerste aanleg onder 5a, MvA onder 90-95. 15 Dat de woorden 'Krating-Daeng' zijn weggelaten bij het gebruik door Red Bull doet daaraan niet af, nu - bij verwerping van onderdeel VI - het hof kon oordelen dat het ging om gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm, zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven werd gewijzigd (vgl. art. 2.26 lid 3 sub a BVIE). 16 Vgl. ook het oordeel van het hof onder 3.13 waarin het hof overweegt dat de onderdelen 'Krating- Daeng' in het visuele totaalbeeld ondergeschikt zijn. 17 [Eiser] verwijst naar de MvA tevens houdende incidenteel appel onder 86-89 en de pleitaantekeningen in appel onder 15-17. 18 Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, a.w. (2008), p. 190. Vgl. ook bijv. J. Schaap, 'Soortnamen en andere uitgeburgerde merken', BMM Bulletin 2/2005, p. 66 (69) met verwijzing naar HR 15 december 1995, NJ 1996, 522 m.nt. DWFV (Lipmerk). 19 BenGH 13 december 1994, NJ 1995, 409 m.nt. DWFV, BIE 1995, nr. 43, p. 170 m.nt. Ste (Quick), rov. 8-9. 20 Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, a.w. (2008), p. 190-191. 21 Vgl. voetnoot 19. 22 NJ 1996, 522 m.nt. DWFV (Levi Strauss/Bacofa). Vgl. ook HvJEG 27 april 2006, C-145/05, IER 2006, nr. 60, p. 218 (Levi Strauss/Casucci), ook een 'lipmerk'zaak (zie met name rov. 26-37). 23 NJ 2000, 574 m.nt. JHS, BIE 1998, nr. 44, p. 227 m.nt. Ste. 24 Vgl. Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, a.w. (2008), p. 191. Hieraan behoeft (blijvende) 'bekendheid' van het merk van Red Bull niet af te doen. Vgl. HR 15 december 1995, NJ 1996, 522 m.nt. DWFV (Levi Strauss/Bacofa; lipmerk), rov. 3.3.4. 25 Waar volgens het hof aannemelijk is dat het publiek een verband zal leggen tussen (Red) Bull en Bulldog, kan hetzelfde zich voordoen tussen (Red) Bull en Bullit. 26 HvJEG 11 november 1997 (C-251/95), Jur. p. I6191, NJ 1998, 523 m.nt. DWFV, BIE 1998, nr. 9, p. 64 m.comm. Van Bunnen, IER 1997, nr. 54, p. 220 m.nt. ChG. 27 De auteurs verwijzen hier naar o.m. HvJ EG 12 januari 2006, C-361/04, Jur. p I-643, BMMB 2006, p. 30 (Picasso/Picaro). Pagina 16 van 17
www.ie-portal.nl 428
IEPT20120203, HR, Red Bull v Bulldog
www.iept.nl
28 De auteurs verwijzen hier naar HvJ EG 23 maart 2006, C-206/04, Jur. p. I-2717 (Zirh/Sir) en GvEA 8 februari, T-88/05, Celex nr. 62005TJ0088, BMMB 2007, p. 79 (Mars/Nars). 29 Zie (in het bijzonder, mede visueel ondersteund) de CvD onder 42. 30 Zie (in het bijzonder) pleitaantekeningen in eerste aanleg onder 25. 31 In Red Bull's akte na pleidooi sub 14, voetnoot 2 is ook verwezen naar prod. 18 van [eiser]. Dat betreft een uitdraai van de website www.bevnet.com. Hier is een beoordeling te lezen van BevNet - onder meer inhoudend dat 'Bulldog is basically the epitome of a Red Bull knock off - going as far as saying in the sales materials that it tastes like Red Bull, but with a lower price.' Het hof refereert hier niet (expliciet) aan, en m.i. terecht niet, nu zo'n uitlating onder Richtlijn 97/55/EG en art. 6:194a BW inzake vergelijkende reclame (in principe) toelaatbaar is, en merkenrechtelijk evenzo (in principe) toelaatbaar is (vgl. HvJ EG 12 juni 2008 (C533/06), Jur. p. I-4231, IER 2008, nr. 56, p. 213 m.nt. EHH (O2/H3G), rov. 45). Wat hiervan zij: het middel(onderdeel) klaagt niet over het al dan niet (ten onrechte) (mede) in aanmerking nemen van deze door BevNet en door Red Bull aan [eiser] toegeschreven uitlating. 32 Niet in de Akte na pleidooi zijdens [eiser]. 33 De onderhavige casus verschilt in dit opzicht zo niet 'hemelsbreed' dan toch aanzienlijk van de inzet van de zaak L'Oréal c.s./Bellure c.s. (HvJEG 18 juni 2009, C487/07, Jur. p. I-5185, BIE 2009, nr. 58, p. 264 m.nt. MRFS, IER 2009, nr. 43, p. 193 m.nt. ChG, waarin sprake was van aanbieding van imitatieproducten met behulp van vergelijkingslijsten. Ik plaats deze opmerking omdat het hof zich blijkens de laatste volzin van rov. 3.10 niettemin (in het kielzog van Red Bull) klaarblijkelijk op dat - toen zeer recente - arrest heeft gebaseerd. 34 Ten tijde van de pleidooien bij het hof was het arrest L'Oréal c.s./Bellure c.s. nog niet gewezen. Na de pleidooien heeft Red Bull, onder verwijzing naar dat HvJ-arrest om heropening van het debat gevraagd, en het hof heeft daarin bewilligd. Zie hierboven nr. 2.5. 35 En van art. 2.20 lid 1 onder d BVIE, welke bepaling in deze zaak echter niet aan de orde is. 36 Vgl. bijv. R. Krasser, zie volgende voetnoot. Ik heb Krasser vrij uitvoerig geciteerd in mijn opstel 'De zaak Claeryn/Klarein (Benelux-Gerechtshof 1 maart 1975)', in Liber Amicorum Ludovic De Gryse (Bruxelles 2010: Larcier), p. 331-341. 37 NJ 1975, 472 m.nt. LWH, BIE 1975, nr. 30, p. 183, AA 1977, p. 644 m.nt. HCJ, Rechtskundig Weekblad 1974-1975, k. 2059 m.nt. P. Eeckman, GRUR Int. 1975, p. 399 m.nt. R. Krasser op p. 388. 38 P.A.C.E. van der Kooij, 'Naar een "Europese" geldige reden?', BIE 2010, p. 130-138 (131). 39 Volgens de tekst van art. 5 lid 2 MRl en art. 2.20 lid 1 sub c was deze bescherming voor 'bekende merken' bovendien slechts aanwezig bij gebruik voor nietsoortgelijke waren. De bescherming is doorgetrokken naar gebruik voor soortgelijke waren in HvJ EG 9
januari 2003, C-292/00, Jur. p. I-389 (Davidoff/Gofkid). Vgl. ook HvJ EG 23 oktober 2003, C-408/01, Jur. p. I-12537 (Adidas/Fitnessworld). 40 Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, a.w. (2008), p. 358-359. Naar mijn mening behoeft men in zodanig geval niet eens aan een beroep op een 'geldige reden' toe te komen. 41 Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, t.a.p. 42 Gielen c.s., Kort begrip (a.w. 2007), nr. 359, met verwijzing naar feitenrechtspraak waarin wél en waarin juist niét een geldige reden is aangenomen. 43 Zoals eerder bijv. HvJ EG 23 maart 2010 (C 236/08C 238/08), Jur. p. I-2417 (Google France en Google) en HvJ EG 8 juli 2010 (C-558/08; Portakabin). 44 In plaats van (andere) literatuurplaatsen, verwijs ik ten deze naar A-G Mengozzi in de vaker genoemde zaak L'Oréal c.s./Bellure c.s., nrs. 105-111. In die zaak kwam het Hof van Justitie aan dit onderwerp niet toe. In de boven geciteerde overwegingen uit het Interfloraarrest kiest het Hof voor een geheel andere lijn dan AG Mengozzi in de zaak L'Oréal c.s./Bellure c.s. 45 Het HvJ EU volgt hier klaarblijkelijk de mede vanuit de leer van de vrijemarkteconomie (onvervalste mededinging) onderbouwde conclusie (i.h.b. nrs. 45, 50 en 93-99 met de voetnoten) van A-G Jääskinen. vJ EU volgt hier klaa
Pagina 17 van 17
www.ie-portal.nl 429
IEPT20121219, HvJEU, Leno v Hagelkruis
www.iept.nl
Hof van Justitie EU, 19 december 2012, Leno v Hagelkruis Omel v
MERKENRECHT Normaal gebruik binnen de Gemeenschap: geabstraheerd van grenzen van het grondgebied van de lidstaten • dat bij de beoordeling van de voorwaarde betreffende „normaal gebruik” van een merk „binnen de Gemeenschap” in de zin van deze bepaling, moet worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten. Van een gemeenschapsmerk wordt „normaal gebruik gemaakt” in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 wanneer het wordt gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie ervan en teneinde in de Europese Gemeenschap marktaandelen te behouden of te verkrijgen voor de door dit merk aangeduide waren of diensten. Het staat aan de verwijzende rechter om te beoordelen of deze voorwaarden zijn vervuld in het hoofdgeding, gelet op alle relevante feiten en omstandigheden, zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan.
Vindplaatsen: curia.europa.eu Hof van Justitie EU, 19 december 2012 (A. Rosas, U. Lõhmus, A. Ó Caoimh, A. Arabadjiev en C. G. Fernlund) ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer) 19 december 2012 (*) „Gemeenschapsmerk – Verordening (EG) nr. 207/2009 – Artikel 15, lid 1 – Begrip ‚normaal gebruik van merk’ – Territoriale omvang van gebruik – Gebruik van gemeenschapsmerk op grondgebied van één enkele lidstaat – Toereikendheid” In zaak C-149/11, betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door het Gerechtshof te ’s-Gravenhage (Nederland) bij beschikking van 1 februari 2011, ingekomen bij het Hof op 28 maart 2011, in de procedure Leno Merken BV tegen Hagelkruis Beheer BV,
wijst HET HOF (Tweede kamer), samengesteld als volgt: A. Rosas, waarnemend voor de president van de Tweede kamer, U. Lõhmus (rapporteur), A. Ó Caoimh, A. Arabadjiev en C. G. Fernlund, rechters, advocaat-generaal: E. Sharpston, griffier: M. Ferreira, hoofdadministrateur, gezien de stukken en na de terechtzitting op 19 april 2012, gelet op de opmerkingen van: – Leno Merken BV, vertegenwoordigd door D. M. Wille, advocaat, – Hagelkruis Beheer BV, vertegenwoordigd door J. Spoor, advocaat, – de Nederlandse regering, vertegenwoordigd door C. Wissels en C. Schillemans als gemachtigden, – de Belgische regering, vertegenwoordigd door J.-C. Halleux als gemachtigde, – de Deense regering, vertegenwoordigd door C. H. Vang als gemachtigde, – de Duitse regering, vertegenwoordigd door K. Petersen als gemachtigde, – de Franse regering, vertegenwoordigd door J. Gstalter als gemachtigde, – de Hongaarse regering, vertegenwoordigd door M. Ficsor, K. Szíjjártó en K. Molnár als gemachtigden, – de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door S. Ossowski als gemachtigde, – de Europese Commissie, vertegenwoordigd door T. van Rijn, F. W. Bulst en F. Wilman als gemachtigden, gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 5 juli 2012, het navolgende Arrest 1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 15, lid 1, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1). 2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Leno Merken BV (hierna: „Leno”) en Hagelkruis Beheer BV (hierna: „Hagelkruis”) betreffende de oppositie die Leno als houdster van het gemeenschapsmerk ONEL heeft ingesteld tegen de inschrijving door Hagelkruis van het Benelux-merk OMEL. Toepasselijke bepalingen Verordening nr. 207/2009 3 De punten 2 tot en met 4, 6 en 10 van de considerans van verordening nr. 207/2009 luiden als volgt: „(2) Het is dienstig een harmonieuze ontwikkeling van de economische activiteit binnen de gehele Gemeenschap en een gestadige en evenwichtige expansie te bevorderen door de instelling en goede werking van een gemeenschappelijke markt die soortgelijke voorwaarden biedt als op een nationale markt bestaan. De verwezenlijking van een dergelijke markt en de versterking van zijn eenheidskarakter vergen niet alleen de opheffing van de belemmeringen voor het vrije verkeer van goederen en diensten alsmede de invoering van een regime waardoor wordt gewaarborgd dat de mededinging niet wordt vervalst, doch ook de instelling van een rechtskader waardoor Pagina 1 van 15
www.ie-portal.nl 430
IEPT20121219, HvJEU, Leno v Hagelkruis
www.iept.nl
de ondernemingen in staat worden gesteld onmiddellijk hun activiteiten, of het nu gaat om de productie en de afzet van goederen of het verrichten van diensten, op communautaire leest te schoeien. Op het punt van de rechtsinstrumenten waarover de ondernemingen te dien einde dienen te beschikken, zijn merken die hun waren of diensten in de gehele Gemeenschap, ongeacht de grenzen, op gelijke wijze herkenbaar maken, bijzonder passend. (3) Om de bovengenoemde doelstellingen van de Gemeenschap voort te zetten, is het noodzakelijk in een communautair merkensysteem te voorzien, dat de ondernemingen volgens één enkele procedure in staat stelt gemeenschapsmerken te verkrijgen die een eenvormige bescherming genieten en rechtsgevolgen hebben op het gehele grondgebied van de Gemeenschap. Dit beginsel, namelijk dat het gemeenschapsmerk een eenheid vormt, moet van toepassing zijn tenzij deze verordening anders bepaalt. (4) De aanpassing van de nationale wettelijke regelingen is niet bij machte de hindernis van de territorialiteit van de rechten die de wetgevingen der lidstaten aan de houders van merken verlenen, op te heffen. Om aan de ondernemingen een ongehinderde ontplooiing van activiteiten in het gehele door de interne markt bestreken grondgebied mogelijk te maken, is het bestaan noodzakelijk van merken welke worden geregeerd door één enkele communautaire rechtsregeling die rechtstreeks in alle lidstaten toepasselijk is. [...] (6) Het gemeenschapsmerkenrecht treedt echter niet in de plaats van het merkenrecht der lidstaten. Het lijkt namelijk niet gerechtvaardigd, de ondernemingen te verplichten hun merken als gemeenschapsmerk te deponeren, aangezien de nationale merken noodzakelijk blijven voor ondernemingen die geen bescherming van hun merken op Gemeenschapsniveau verlangen. [...] (10) De bescherming van gemeenschapsmerken en de bescherming van ingeschreven oudere merken tegen gemeenschapsmerken is alleen gerechtvaardigd, voor zover deze merken daadwerkelijk worden gebruikt.” 4 Artikel 1, lid 2, van deze verordening bepaalt: „Het gemeenschapsmerk vormt een eenheid: het heeft dezelfde rechtsgevolgen in de gehele Gemeenschap. Inschrijving, overdracht, afstand, vervallen- of nietigverklaring en verbod op het gebruik ervan zijn slechts voor de gehele Gemeenschap mogelijk. Dit beginsel is van toepassing tenzij deze verordening anders bepaalt.” 5 Artikel 15 van deze verordening, met als opschrift „Gebruik van het gemeenschapsmerk”, luidt als volgt: „1. Een gemeenschapsmerk waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Gemeenschap geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, is vatbaar voor de
sancties van deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken. Als gebruik in de zin van de eerste alinea wordt eveneens beschouwd: a) het gebruik van het gemeenschapsmerk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het ingeschreven is, wordt gewijzigd; b) het aanbrengen van het gemeenschapsmerk op waren of de verpakking ervan in de Gemeenschap, uitsluitend met het oog op uitvoer. 2. Het gebruik van het gemeenschapsmerk met toestemming van de houder geldt als gebruik door de merkhouder.” 6 Artikel 42 van die verordening, met als opschrift „Onderzoek van de oppositie”, bepaalt in de leden 2 en 3 ervan: „2. Op verzoek van de aanvrager levert de houder van een ouder gemeenschapsmerk die oppositie heeft ingesteld, het bewijs dat in de vijf jaar vóór de publicatie van de aanvrage om een gemeenschapsmerk het oudere gemeenschapsmerk in de Gemeenschap normaal is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en waarop de oppositie gebaseerd is, of dat er een geldige reden is voor het niet gebruiken, voor zover het oudere merk op die datum sinds ten minste vijf jaar ingeschreven was. Kan dat bewijs niet worden geleverd, dan wordt de oppositie afgewezen. [...] 3. Lid 2 is van toepassing op de in artikel 8, lid 2, sub a, bedoelde oudere nationale merken, met dien verstande dat het gebruik in de Gemeenschap wordt vervangen door het gebruik in de lidstaat waar het oudere nationale merk beschermd wordt.” 7 Artikel 51 van verordening nr. 207/2009, met als opschrift „Gronden van verval”, bepaalt in lid 1, sub a, ervan: „De rechten van de houder van het gemeenschapsmerk worden op vordering bij het Bureau [voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)] of op reconventionele vordering in een inbreukprocedure vervallen verklaard: a) wanneer het merk in een ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal in de Gemeenschap is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en er geen geldige reden is voor het niet gebruiken; [...]” 8 Artikel 112 van deze verordening luidt: „1. De aanvrager of houder van een gemeenschapsmerk kan verzoeken dat zijn aanvrage of zijn gemeenschapsmerk in een aanvrage om een nationaal merk wordt omgezet: a) voor zover de aanvrage om een gemeenschapsmerk is geweigerd of ingetrokken of geacht wordt te zijn ingetrokken; b) voor zover het gemeenschapsmerk geen rechtsgevolgen meer heeft. 2. Er vindt geen omzetting plaats: a) indien het gemeenschapsmerk wegens niet gebruiken vervallen is verklaard, tenzij het gemeenschapsmerk in Pagina 2 van 15
www.ie-portal.nl 431
IEPT20121219, HvJEU, Leno v Hagelkruis
www.iept.nl
de lidstaat waar om omzetting wordt verzocht zodanig is gebruikt, dat dit gebruik volgens de wetgeving van die lidstaat als normaal gebruik zou worden beschouwd; [...]” Richtlijn 2008/95/EG 9 Punt 2 van de considerans van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 299, blz. 25) preciseert: „De merkenwetgevingen in de lidstaten van voor de inwerkingtreding van [de Eerste] richtlijn 89/104/EEG [van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1)] vertoonden verschillen die het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten konden belemmeren en de mededingingsvoorwaarden op de gemeenschappelijke markt konden vervalsen. De wetgevingen van de lidstaten moesten derhalve worden aangepast om de goede werking van de interne markt te verzekeren.” 10 Artikel 10, lid 1, van deze richtlijn bepaalt: „Een merk waarvan de houder vijf jaar nadat de inschrijvingsprocedure is voltooid in de betrokken lidstaat geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen gebruik gemaakt is, is vatbaar voor de sancties van deze richtlijn, tenzij er een geldige reden is voor het niet gebruiken. [...]” Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom 11 Het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), ondertekend te Den Haag op 25 februari 2005, in zijn gewijzigde versie die van kracht is sinds 1 februari 2007 (hierna: „BVIE”), beoogt onder meer de eenvormige wetten tot omzetting van de Eerste richtlijn 89/104, ingetrokken bij en vervangen door richtlijn 2008/95, in één enkele tekst systematisch en overzichtelijk samen te brengen. 12 Artikel 2.3 van het BVIE bepaalt: „Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op: a. gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken; b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan; [...]” 13 Artikel 2.14, lid 1, van het BVIE luidt: „De deposant of houder van een ouder merk kan, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat:
a. in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b, [...]” 14 Volgens artikel 2.45 van het BVIE „[zijn] [a]rtikel 2.3 en artikel 2.28, lid 3, sub a, [...] van overeenkomstige toepassing ingeval de inschrijving berust op een eerder depot van een gemeenschapsmerk”. 15 Artikel 2.46 van het BVIE bepaalt: „Artikel 2.3 en artikel 2.28, lid 3, sub a, zijn eveneens van toepassing op gemeenschapsmerken, waarvoor overeenkomstig de gemeenschapsmerkenverordening op geldige wijze de anciënniteit voor het Beneluxgebied wordt ingeroepen, ook al is de aan de anciënniteit ten grondslag liggende Benelux- of internationale inschrijving vrijwillig doorgehaald of de geldigheidsduur daarvan verstreken.” Hoofdgeding en prejudiciële vragen 16 Op 27 juli 2009 heeft Hagelkruis bij het BeneluxBureau voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) (BBIE) een depot verricht van het woordmerk OMEL voor diensten van de klassen 35 (reclame en publiciteit; zakelijke administratie; administratieve diensten; beheer van commerciële zaken; marketing), 41 (opleiding, cursussen en trainingen; organisatie van seminars en beurzen) en 45 (juridische diensten) in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. 17 Leno is houdster van het op 19 maart 2002 aangevraagde gemeenschapswoordmerk ONEL dat op 2 oktober 2003 is ingeschreven voor diensten van de klassen 35, 41 en 42 in de zin van deze overeenkomst. 18 Op 18 augustus 2009 heeft Leno oppositie ingesteld tegen het depot van het merk OMEL door Hagelkruis, op basis van de gecombineerde bepalingen van de artikelen 2.14, lid 1, en 2.3, sub a of b, van het BVIE. Hagelkruis heeft op deze oppositie gereageerd door bewijzen van gebruik van het gemeenschapsmerk te vragen. 19 Bij beslissing van 15 januari 2010 heeft het BBIE deze oppositie afgewezen op grond dat Leno niet had aangetoond dat zij in het tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van het betwiste depot haar merk ONEL normaal had gebruikt. Leno heeft tegen deze beslissing beroep ingesteld bij het Gerechtshof te ’s-Gravenhage. 20 Volgens de verwijzende rechter zijn de partijen het erover eens dat de twee merken overeenstemmen en dat zij zijn ingeschreven voor identieke of soortgelijke diensten, alsmede over het feit dat het gebruik van het merk OMEL bij het publiek verwarring kan doen ontstaan in de zin van artikel 2.3, sub b, van het BVIE. Zij zijn het echter oneens over de uitlegging van het begrip „normaal gebruik” in de zin van artikel 15 van verordening nr. 207/2009, en met name over de territoriale omvang die voor een dergelijk gebruik is vereist. 21 Uit de verduidelijkingen van de verwijzende rechter blijkt dat weliswaar vaststaat dat Leno heeft Pagina 3 van 15
www.ie-portal.nl 432
IEPT20121219, HvJEU, Leno v Hagelkruis
www.iept.nl
aangetoond dat zij gedurende het relevante tijdvak normaal gebruik van het oudere merk ONEL in Nederland heeft gemaakt, maar dat zij geen bewijs van het gebruik van dit merk binnen de rest van de Gemeenschap heeft overgelegd. 22 De verwijzende rechter brengt in herinnering dat uit de rechtspraak van het Hof (zie arresten van 11 maart 2003, Ansul, C-40/01, Jurispr. blz. I-2439, punt 43, en 11 mei 2006, Sunrider/BHIM, C-416/04 P, Jurispr. blz. I-4237, punten 66, 70-73 en 76, alsook beschikking van 27 januari 2004, La Mer Technology, C-259/02, Jurispr. blz. I-1159, punt 27) volgt dat „normaal gebruik” een autonoom Unierechtelijk begrip is, dat de territoriale omvang van het gebruik slechts één van de aandachtspunten is waarmee rekening moet worden gehouden bij de beoordeling of een ouder merk al dan niet „normaal is gebruikt” voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, en dat gebruik in uitsluitend één lidstaat niet noodzakelijkerwijs tot de gevolgtrekking leidt dat dan van „normaal gebruik” binnen de Gemeenschap geen sprake kan zijn. 23 De verwijzende rechter vraagt zich evenwel af wat het belang is van gemeenschappelijke verklaring nr. 10 bij artikel 15 van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), die bij de vaststelling van verordening nr. 40/94 in de notulen van de zitting van de Raad van de Europese Unie is opgenomen (gepubliceerd in PB BHIM 1996, blz. 613; hierna: „gemeenschappelijke verklaring”), volgens welke „[d]e Raad en de Commissie van oordeel zijn dat een normaal gebruik in de zin van artikel 15 in één enkel land een normaal gebruik in de Gemeenschap uitmaakt”. 24 In die omstandigheden heeft het Gerechtshof te ’sGravenhage de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen: „1) Moet artikel 15, lid 1, [van verordening nr. 207/2009] aldus worden uitgelegd dat als normaal gebruik van een gemeenschapsmerk volstaat gebruik ervan binnen de grenzen van één enkele lidstaat, mits dit gebruik, ware het een nationaal merk, in die lidstaat als normaal gebruik wordt aangemerkt (vgl. Joint Statement [gemeenschappelijke verklaring] nr. 10 bij artikel 15 [van verordening nr. 207/2009] en de Opposition Guidelines [richtsnoeren inzake oppositie] van het BHIM)? 2) Indien het antwoord op vraag 1 ontkennend luidt, valt bovenomschreven gebruik van een gemeenschapsmerk binnen één enkele lidstaat nimmer aan te merken als normaal gebruik binnen de Gemeenschap als bedoeld in artikel 15, lid 1, [van verordening nr. 207/2009]? 3) Indien gebruik van een gemeenschapsmerk binnen één enkele lidstaat nimmer als normaal gebruik binnen de Gemeenschap is aan te merken, welke eisen moeten dan bij de beoordeling van een normaal gebruik binnen de Gemeenschap aan de territoriale omvang van het
gebruik van een gemeenschapsmerk – naast de andere factoren – worden gesteld? 4) Of moet – anders dan het bovenstaande – artikel 15 [van verordening nr. 207/2009] aldus worden uitgelegd dat bij de beoordeling van normaal gebruik binnen de Gemeenschap volledig wordt geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de afzonderlijke lidstaten [en bijvoorbeeld wordt aangeknoopt bij marktaandelen (productmarkt/geografische markt)]?” Beantwoording van de prejudiciële vragen 25 Met zijn vragen, die samen moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 aldus moet worden uitgelegd dat normaal gebruik van een gemeenschapsmerk in één lidstaat volstaat om te voldoen aan de voorwaarde van „normaal gebruik binnen de Gemeenschap” in de zin van deze bepaling, dan wel of bij de beoordeling van deze voorwaarde de grenzen van het grondgebied van de lidstaten buiten beschouwing dienen te blijven. 26 Vooraf zij eraan herinnerd dat het kenmerkend is voor de merkenbescherming in de Europese Unie dat verschillende beschermingsregelingen naast elkaar bestaan. Richtlijn 2008/95 heeft enerzijds tot doel, volgens punt 2 van de considerans ervan, de nationale merkenwetgevingen onderling aan te passen teneinde de bestaande verschillen weg te werken die het vrije verkeer van goederen en de vrijheid van dienstverrichting kunnen belemmeren en de mededingingsvoorwaarden op de gemeenschappelijke markt kunnen vervalsen (zie in die zin arrest van 22 maart 2012, GENESIS, C-190/10, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punten 30 en 31). 27 Verordening nr. 207/2009 beoogt anderzijds, blijkens punt 3 van de considerans ervan, een communautair merkensysteem in te stellen waarbij de merken een eenvormige bescherming genieten en rechtsgevolgen hebben op het gehele grondgebied van de Unie (zie in die zin arrest van 12 april 2011, DHL Express France, C-235/09, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 41, en arrest GENESIS, reeds aangehaald, punt 35). 28 Het Hof heeft het begrip „normaal gebruik” reeds uitgelegd waar het normaal gebruik van nationale merken heeft beoordeeld in de voornoemde arresten Ansul en Sunrider/BHIM, alsook in de reeds aangehaalde beschikking La Mer Technology, door te preciseren dat het gaat om een autonoom begrip van het recht van de Unie dat op eenvormige wijze moet worden uitgelegd. 29 Uit deze rechtspraak volgt dat normaal gebruik van een merk wordt gemaakt wanneer het – overeenkomstig de wezenlijke functie ervan, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven – wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat alleen ertoe strekt, de aan de merkinschrijving verbonden rechten te behouden. Bij de beoordeling of een normaal gebruik van het merk is Pagina 4 van 15
www.ie-portal.nl 433
IEPT20121219, HvJEU, Leno v Hagelkruis
www.iept.nl
gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan in het economische verkeer reëel is, inzonderheid de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandelen te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk (arresten en Ansul, reeds aangehaald, punt 43, Sunrider/BHIM, reeds aangehaald, punt 70, alsook beschikking La Mer Technology, reeds aangehaald, punt 27). 30 Het Hof heeft ook geoordeeld dat de territoriale omvang van het gebruik slechts één van de factoren is waarmee rekening moet worden gehouden om te bepalen of het gebruik al dan niet normaal is (zie arrest Sunrider/BHIM, reeds aangehaald, punt 76). 31 Deze uitlegging kan mutatis mutandis worden toegepast op gemeenschapsmerken, aangezien richtlijn 2008/95 en verordening nr. 207/2009 dezelfde doelstelling nastreven door de voorwaarde op te leggen dat het merk normaal wordt gebruikt. 32 Uit zowel punt 9 van de considerans van deze richtlijn als punt 10 van de considerans van deze verordening blijkt immers dat het de bedoeling van de wetgever van de Unie was om de rechten die met respectievelijk een nationaal merk en een gemeenschapsmerk zijn verbonden, enkel te behouden indien het betrokken merk daadwerkelijk wordt gebruikt. Zoals de advocaat-generaal in de punten 30 en 32 van haar conclusie heeft opgemerkt, kan een merk dat niet wordt gebruikt, de mededinging belemmeren doordat het een beperking meebrengt van de reeks van tekens die door anderen als merk kunnen worden ingeschreven en doordat het concurrenten de mogelijkheid ontzegt om dat merk of een overeenstemmend merk te gebruiken wanneer zij waren en/of diensten op de interne markt brengen die dezelfde zijn als of soortgelijk zijn aan die welke door het betrokken merk worden beschermd. Een niet gebruikt gemeenschapsmerk kan dus ook het vrije verkeer van goederen en de vrije dienstverrichting beperken. 33 Bij de toepassing naar analogie op gemeenschapsmerken van de in punt 29 van het onderhavige arrest in herinnering geroepen rechtspraak moet evenwel rekening worden gehouden met het verschil tussen de territoriale omvang van de bescherming die aan nationale merken wordt verleend en die van de bescherming die aan gemeenschapsmerken wordt verleend, welk verschil overigens voortvloeit uit de bewoordingen van de bepalingen die met betrekking tot de voorwaarde van normaal gebruik respectievelijk voor deze twee types van merken gelden. 34 Zo bepaalt artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 dat „[e]en gemeenschapsmerk waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Gemeenschap geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven
is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, [...] vatbaar [is] voor de sancties van deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken”. Artikel 10 van richtlijn 2008/95 bevat in wezen dezelfde regel voor nationale merken, maar bepaalt dat van deze merken normaal gebruik moet zijn gemaakt „in de betrokken lidstaat”. 35 Dit verschil betreffende de territoriale omvang van het „normaal gebruik” tussen beide merkenregelingen blijkt bovendien uitdrukkelijk uit artikel 42, lid 3, van verordening nr. 207/2009, waarin is bepaald dat de in lid 2 van dit artikel vastgestelde regel, namelijk dat de aanvrager van een gemeenschapsmerk in geval van oppositie kan verzoeken dat het bewijs wordt geleverd dat het oudere gemeenschapsmerk normaal is gebruikt in de Gemeenschap, ook van toepassing is op oudere nationale merken, „met dien verstande dat het gebruik in de Gemeenschap wordt vervangen door het gebruik in de lidstaat waar het oudere nationale merk beschermd wordt”. 36 Niettemin moet erop worden gewezen dat, zoals uit de in punt 30 van het onderhavige arrest in herinnering geroepen rechtspraak volgt, de territoriale omvang van het gebruik geen afzonderlijk criterium van het normaal gebruik vormt, maar een van de bestanddelen van dit gebruik dat in de globale analyse moet worden betrokken en samen met de andere bestanddelen ervan moet worden onderzocht. De bewoordingen „in de Gemeenschap” geven in dit verband de geografische referentiemarkt aan voor elk onderzoek van de vraag of een gemeenschapsmerk normaal is gebruikt. 37 Teneinde de voorgelegde vragen te kunnen beantwoorden moet dan ook worden nagegaan welke draagwijdte de uitdrukking „normaal gebruik binnen de Gemeenschap” in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 heeft. 38 Deze bepaling verwijst geenszins naar het grondgebied van de lidstaten. Uit de bewoordingen ervan blijkt daarentegen duidelijk dat het gemeenschapsmerk moet zijn gebruikt in de Gemeenschap, hetgeen met andere woorden betekent dat het gebruik van dit merk in derde landen niet in aanmerking kan worden genomen. 39 Daar andere preciseringen in artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 ontbreken, moet rekening worden gehouden met de context waartoe deze bepaling behoort, alsook met de door de betrokken regeling vastgestelde methode en de doelstellingen die zij nastreeft. 40 Wat de door de verordening nr. 207/2009 nagestreefde doelstellingen betreft, volgt uit de punten 2, 4 en 6 van de considerans ervan, in hun onderlinge samenhang gelezen, dat deze verordening ertoe strekt de hindernis van de territorialiteit van de rechten die de wetgevingen van de lidstaten aan de houders van merken verlenen, op te heffen door de ondernemingen in staat te stellen hun economische activiteiten op communautaire leest te schoeien en deze activiteiten ongehinderd te ontplooien. De houder van een gemeenschapsmerk kan aldus met dit merk zijn waren Pagina 5 van 15
www.ie-portal.nl 434
IEPT20121219, HvJEU, Leno v Hagelkruis
www.iept.nl
of diensten in de gehele Gemeenschap op gelijke wijze herkenbaar maken, ongeacht de grenzen. De ondernemingen die geen bescherming van hun merken op Gemeenschapsniveau verlangen, kunnen er echter de voorkeur aan geven om nationale merken te blijven gebruiken, zonder dat zij verplicht zijn hun merken als gemeenschapsmerk in te schrijven. 41 Ter verwezenlijking van deze doelstellingen heeft de wetgever van de Unie in artikel 1, lid 2, van verordening nr. 207/2009, in samenhang gelezen met punt 3 van de considerans van deze verordening, bepaald dat het gemeenschapsmerk een eenheid vormt, waardoor het op het volledige grondgebied van de Gemeenschap op dezelfde wijze wordt beschermd en dezelfde rechtsgevolgen heeft. Inschrijving, overdracht, afstand, vervallen- of nietigverklaring en verbod op het gebruik ervan zijn in beginsel slechts mogelijk voor de gehele Gemeenschap. 42 Zoals uit punt 2 van de considerans van die verordening blijkt, heeft de regeling inzake het gemeenschapsmerk dus tot doel, op de gemeenschappelijke markt soortgelijke voorwaarden te bieden als op een nationale markt bestaan. Zou in die context worden geoordeeld dat in het kader van het communautaire merkenstelsel een bijzondere betekenis aan het grondgebied van de lidstaten moet worden toegekend, dan zou dit afbreuk doen aan de verwezenlijking van de in punt 40 van het onderhavige arrest vermelde doelstellingen en inbreuk maken op het beginsel dat het gemeenschapsmerk een eenheid vormt. 43 Stellig blijkt uit een systematische analyse van verordening nr. 207/2009 dat sommige bepalingen daarvan naar het grondgebied van één of meerdere lidstaten verwijzen. Opgemerkt zij evenwel dat deze verwijzingen met name de context van de nationale merken betreffen, in de bepalingen aangaande de bevoegdheid en de procedure voor rechtsvorderingen inzake gemeenschapsmerken en in de bepalingen betreffende de internationale merkinschrijving, terwijl voor rechten die door het gemeenschapsmerk worden verleend, in de regel de uitdrukking „in de Gemeenschap” is gebruikt. 44 Uit de voorgaande overwegingen volgt dat bij de beoordeling of sprake is van „normaal gebruik binnen de Gemeenschap” in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 moet worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten. 45 Aan deze uitlegging wordt niet afgedaan door de in punt 23 van het onderhavige arrest genoemde gemeenschappelijke verklaring volgens welke „een normaal gebruik in de zin van artikel 15 in één enkel land een normaal gebruik in de Gemeenschap uitmaakt”, noch door de richtsnoeren van het BHIM betreffende de oppositieprocedure die in wezen dezelfde regel bevatten. 46 Wat om te beginnen de gemeenschappelijke verklaring betreft, volgt uit vaste rechtspraak dat een verklaring die in de notulen van de Raad is opgenomen, wanneer zij niet terug te vinden is in de tekst van een bepaling van afgeleid recht, niet kan worden gebruikt bij de uitlegging daarvan (zie arresten van 26 februari
1991, Antonissen, C-292/89, Jurispr. blz. I-745, punt 18; 6 mei 2003, Libertel, C-104/01, Jurispr. blz. I3793, punt 25; 10 januari 2006, Skov en Bilka, C402/03, Jurispr. blz. I-199, punt 42, en 19 april 2007, Farrell, C-356/05, Jurispr. blz. I-3067, punt 31). 47 De Raad en de Commissie hebben deze beperking overigens uitdrukkelijk erkend in de aanhef van hun verklaring: „De hierna weergegeven verklaringen van de Raad en de Commissie vormen geen onderdeel van de rechtshandeling en laten de uitlegging ervan door het Hof onverlet.” 48 Wat voorts de richtsnoeren van het BHIM betreft, moet worden benadrukt dat deze geen voor de uitlegging van de bepalingen van het recht van de Unie bindende rechtshandelingen vormen. 49 Sommige belanghebbenden die opmerkingen in het kader van de onderhavige procedure hebben ingediend, hebben aangevoerd dat de territoriale omvang van het gebruik van een gemeenschapsmerk in geen geval beperkt kan zijn tot het grondgebied van één enkele lidstaat. Deze stelling kan evenmin slagen. Het argument in kwestie is gebaseerd op artikel 112, lid 2, sub a, van verordening nr. 207/2009 dat bepaalt dat de houder van een wegens niet gebruiken vervallen verklaard gemeenschapsmerk kan verzoeken dat zijn gemeenschapsmerk wordt omgezet in een aanvraag voor een nationaal merk, indien „het gemeenschapsmerk in de lidstaat waar om omzetting wordt verzocht zodanig is gebruikt, dat dit gebruik volgens de wetgeving van die lidstaat als normaal gebruik zou worden beschouwd”. 50 Ook al kan redelijkerwijs worden verwacht dat een gemeenschapsmerk, aangezien het in territoriaal opzicht een ruimere bescherming geniet dan een nationaal merk, op een groter grondgebied wordt gebruikt dan het grondgebied van één enkele lidstaat om van een „normaal gebruik” te kunnen spreken, het is in bepaalde omstandigheden evenwel niet uitgesloten dat de markt van de waren of diensten waarvoor een gemeenschapsmerk is ingeschreven, zich in de praktijk slechts tot het grondgebied van één enkele lidstaat uitstrekt. In een dergelijk geval kan het gebruik van een gemeenschapsmerk op dit grondgebied voldoen aan de voorwaarden van zowel normaal gebruik van een gemeenschapsmerk als normaal gebruik van een nationaal merk. 51 Zoals de advocaat-generaal in punt 63 van haar conclusie heeft aangegeven, zal alleen wanneer een nationale rechter vaststelt dat, gelet op alle feiten van het concrete geval, het gebruik in een lidstaat niet volstaat om een normaal gebruik binnen de Gemeenschap te vormen, het nog steeds mogelijk zijn om het gemeenschapsmerk in een nationaal merk om te zetten overeenkomstig de uitzondering van artikel 112, lid 2, sub a, van verordening nr. 207/2009. 52 Sommige belanghebbenden die opmerkingen bij het Hof hebben ingediend, stellen tevens dat zelfs indien de grenzen van de lidstaten binnen de interne markt buiten beschouwing worden gelaten, de voorwaarde van normaal gebruik van een gemeenschapsmerk verlangt dat dit merk wordt gebruikt op een aanzienlijk deel van Pagina 6 van 15
www.ie-portal.nl 435
IEPT20121219, HvJEU, Leno v Hagelkruis
www.iept.nl
het grondgebied van de Gemeenschap, dat in voorkomend geval het grondgebied van een lidstaat kan zijn. Dit criterium vloeit volgens hen naar analogie voort uit de arresten van 14 september 1999, General Motors (C-375/97, Jurispr. blz. I-5421, punt 28); 22 november 2007, Nieto Nuño (C-328/06, Jurispr. blz. I-10093, punt 17), en 6 oktober 2009, PAGO International (C-301/07, Jurispr. blz. I-9429, punt 27). 53 Ook dit betoog kan niet worden aanvaard. In de eerste plaats heeft deze rechtspraak betrekking op de uitlegging van bepalingen betreffende de ruimere bescherming die wordt verleend aan merken die een reputatie hebben verworven dan wel bekendheid genieten in de Gemeenschap of in de lidstaat waar zij zijn ingeschreven. Deze bepalingen streven echter een andere doelstelling na dan de voorwaarde van normaal gebruik, die tot afwijzing van de oppositie of zelfs tot verval van het merk kan leiden, zoals met name in artikel 51 van verordening nr. 207/2009 is bepaald. 54 In de tweede plaats is het weliswaar juist dat redelijkerwijs mag worden aangenomen dat een gemeenschapsmerk op een groter grondgebied wordt gebruikt dan een nationaal merk, maar hoeft dit gebruik niet noodzakelijkerwijs betrekking te hebben op een geografisch uitgestrekt gebied om als normaal gebruik te kunnen worden gekwalificeerd, aangezien een dergelijke kwalificatie van de kenmerken van de betrokken waren of dienst op de desbetreffende markt afhangt (zie naar analogie, wat de kwantitatieve omvang van het gebruik betreft, arrest Ansul, reeds aangehaald, punt 39). 55 Aangezien bij de beoordeling van de vraag of het merk normaal is gebruikt, rekening moet worden gehouden met alle feiten en omstandigheden die erop kunnen wijzen dat dit merk op zodanige wijze commercieel is geëxploiteerd dat daarmee marktaandelen werden behouden of verkregen voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, is het niet mogelijk om bij voorbaat en in abstracto vast te stellen vanaf welke territoriale omvang er sprake is van normaal gebruik van dat merk. Een de-minimisregel, waardoor de nationale rechter niet in staat zou zijn alle omstandigheden van het bij hem aanhangige geschil te beoordelen, kan dus niet worden vastgesteld (zie naar analogie beschikking La Mer Technology, reeds aangehaald, punten 25 en 27, en arrest Sunrider/BHIM, reeds aangehaald, punten 72 en 77). 56 Wat het gebruik van het in het hoofdgeding aan de orde zijnde gemeenschapsmerk betreft, beschikt het Hof niet over de noodzakelijke feitelijke gegevens om de verwijzende rechter meer concrete aanwijzingen te kunnen verstrekken betreffende de vraag of dit merk al dan niet normaal is gebruikt. Zoals uit de voorgaande overwegingen volgt, staat het aan deze rechter om te beoordelen of het betrokken merk is gebruikt conform de wezenlijke functie ervan en teneinde voor de beschermde waren of diensten marktaandelen te behouden of te verkrijgen. Deze beoordeling dient te zijn gebaseerd op alle relevante feiten en
omstandigheden in het hoofdgeding, zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan. 57 Derhalve moet op de gestelde vragen worden geantwoord dat artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 aldus dient te worden uitgelegd dat bij de beoordeling van de voorwaarde inzake „normaal gebruik” van een merk „binnen de Gemeenschap” in de zin van deze bepaling, moet worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten. 58 Van een gemeenschapsmerk wordt „normaal gebruik gemaakt” in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 wanneer het wordt gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie ervan en teneinde in de Gemeenschap marktaandelen te behouden of te verkrijgen voor de door het merk aangeduide waren of diensten. Het staat aan de verwijzende rechter om te beoordelen of deze voorwaarden zijn vervuld in het hoofdgeding, gelet op alle relevante feiten en omstandigheden, zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan. Kosten 59 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking. Het Hof (Tweede kamer) verklaart voor recht: Artikel 15, lid 1, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk dient aldus te worden uitgelegd dat bij de beoordeling van de voorwaarde betreffende „normaal gebruik” van een merk „binnen de Gemeenschap” in de zin van deze bepaling, moet worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten. Van een gemeenschapsmerk wordt „normaal gebruik gemaakt” in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 wanneer het wordt gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie ervan en teneinde in de Europese Gemeenschap marktaandelen te behouden of te verkrijgen voor de door dit merk aangeduide waren of diensten. Het staat aan de verwijzende rechter om te beoordelen of deze voorwaarden zijn vervuld in het hoofdgeding, gelet op alle relevante feiten en omstandigheden, zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan. ondertekeningen * Procestaal: Nederlands.
Pagina 7 van 15
www.ie-portal.nl 436
IEPT20121219, HvJEU, Leno v Hagelkruis
www.iept.nl
CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL E. SHARPSTON van 5 juli 2012 (1) Zaak C-149/11 Leno Merken BV tegen Hagelkruis Beheer BV [verzoek van het Gerechtshof ’s-Gravenhage (Nederland) om een prejudiciële beslissing] „Gemeenschapsmerk – Verordening nr. 207/2009 inzake gemeenschapsmerk – Normaal gebruik – Plaats van gebruik” 1. Merkenrechtelijke bescherming is in wezen territoriaal. Een merk is immers een eigendomsrecht dat een teken in een bepaald gebied beschermt. In de Europese Unie bestaan nationale merken en gemeenschapsmerken naast elkaar. Een houder van een nationaal merk kan de aan dit merk verbonden rechten uitoefenen op het grondgebied van de lidstaat krachtens het nationale recht waarvan het merk wordt beschermd. Een houder van een gemeenschapsmerk kan hetzelfde doen op het grondgebied van de 27 lidstaten, daar het merk op dat gehele grondgebied werkzaam is.(2) 2. Artikel 15, lid 1, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad(3) (hierna: „verordening”) bepaalt dat een gemeenschapsmerk waarvan vijf jaar na de inschrijving „binnen de Gemeenschap geen normaal gebruik [is] gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is”, vatbaar is voor sancties (tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken).(4) 3. Terwijl de beschermingsomvang van een gemeenschapsmerk wettelijk is bepaald door een verwijzing naar het grondgebied van de 27 lidstaten, kan de vraag waar dat merk normaal moet zijn gebruikt, niet noodzakelijkerwijs op dezelfde manier worden beantwoord. In de onderhavige zaak wordt het Hof gevraagd om de omvang vast te stellen van het territoriale gebied waarin een merk moet worden gebruikt om te voldoen aan de voorwaarde van „normaal gebruik” als bedoeld in artikel 15, lid 1, van de verordening, en in het bijzonder of het gebruik van het merk op het grondgebied van één enkele lidstaat volstaat. Toepasselijke bepalingen Merkenrecht van de Europese Unie Verordening 4. Gemeenschapsmerken zijn „[m]erken voor waren of diensten die overeenkomstig [de] verordening worden ingeschreven”.(5) Zij kunnen worden gevormd door „alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden”.(6) 5. Volgens punt 2 van de considerans van de verordening „[vergen] [d]e verwezenlijking van een dergelijke markt en de versterking van zijn eenheidskarakter [...] niet alleen de opheffing van de belemmeringen voor het vrije verkeer van goederen en diensten alsmede de invoering van een regime waardoor wordt gewaarborgd dat de mededinging niet
wordt vervalst, doch ook de instelling van een rechtskader waardoor de ondernemingen in staat worden gesteld onmiddellijk hun activiteiten, of het nu gaat om de productie en de afzet van goederen of het verrichten van diensten, op communautaire leest te schoeien”. Punt 2 van de considerans stelt voorts: „Op het punt van de rechtsinstrumenten waarover de ondernemingen te dien einde dienen te beschikken, zijn merken die hun waren of diensten in de gehele Gemeenschap, ongeacht de grenzen, op gelijke wijze herkenbaar maken, bijzonder passend.” 6. Punt 3 van de considerans stelt dat om de bovengenoemde doelstellingen van de Gemeenschap voort te zetten, „het noodzakelijk [is] in een communautair merkensysteem te voorzien, dat de ondernemingen volgens één enkele procedure in staat stelt gemeenschapsmerken te verkrijgen die een eenvormige bescherming genieten en rechtsgevolgen hebben op het gehele grondgebied van de Gemeenschap”. Dit is het beginsel dat het gemeenschapsmerk een eenheid vormt; het „moet van toepassing zijn tenzij [de] verordening anders bepaalt”. 7. Punt 6 van de considerans erkent dat een onderneming vrij kiest om een merk als nationaal merk dan wel als gemeenschapsmerk in te schrijven en wijst met klem erop dat „[h]et namelijk niet gerechtvaardigd [lijkt], de ondernemingen te verplichten hun merken als gemeenschapsmerk te deponeren”. Volgens dat punt „[blijven] de nationale merken noodzakelijk [...] voor ondernemingen die geen bescherming van hun merken op Gemeenschapsniveau verlangen”. 8. Volgens punt 10 van de considerans „[is] [d]e bescherming van gemeenschapsmerken en de bescherming van ingeschreven oudere merken tegen gemeenschapsmerken [...] alleen gerechtvaardigd, voor zover deze merken daadwerkelijk worden gebruikt”. 9. Artikel 1, lid 2, luidt: „Het gemeenschapsmerk vormt een eenheid: het heeft dezelfde rechtsgevolgen in de gehele Gemeenschap. Inschrijving, overdracht, afstand, vervallen- of nietigverklaring en verbod op het gebruik ervan zijn slechts voor de gehele Gemeenschap mogelijk. Dit beginsel is van toepassing tenzij deze verordening anders bepaalt.” 10. Inschrijving van een merk als gemeenschapsmerk geeft de houder ervan bepaalde uitsluitende rechten. Die rechten zijn in het bijzonder opgesomd in artikel 9, dat bepaalt: „1. Het gemeenschapsmerk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economische verkeer te verbieden: a) dat gelijk is aan het gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is; b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan; verwarring omvat het gevaar van associatie met het merk; Pagina 8 van 15
www.ie-portal.nl 437
IEPT20121219, HvJEU, Leno v Hagelkruis
www.iept.nl
c) dat gelijk is aan of overeenstemt met het gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het gemeenschapsmerk ingeschreven is, indien het een in de Gemeenschap bekend merk betreft en indien door het gebruik zonder geldige reden van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. [...]” 11. Artikel 15 stelt dat de houder gebruik moet maken van het gemeenschapsmerk: „1. Een gemeenschapsmerk waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Gemeenschap geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, is vatbaar voor de sancties van deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken. Als gebruik in de zin van de eerste alinea wordt eveneens beschouwd: a) het gebruik van het gemeenschapsmerk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het ingeschreven is, wordt gewijzigd; b) het aanbrengen van het gemeenschapsmerk op waren of de verpakking ervan in de Gemeenschap, uitsluitend met het oog op uitvoer. 2. Het gebruik van het gemeenschapsmerk met toestemming van de houder geldt als gebruik door de merkhouder.” 12. Artikel 42, met het opschrift „Onderzoek van de oppositie”, luidt als volgt: „2. Op verzoek van de aanvrager levert de houder van een ouder gemeenschapsmerk die oppositie heeft ingesteld, het bewijs dat in de vijf jaar vóór de publicatie van de aanvrage om een gemeenschapsmerk het oudere gemeenschapsmerk in de Gemeenschap normaal is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en waarop de oppositie gebaseerd is, of dat er een geldige reden is voor het niet gebruiken, voor zover het oudere merk op die datum sinds ten minste vijf jaar ingeschreven was. Kan dat bewijs niet worden geleverd, dan wordt de oppositie afgewezen. Wordt het oudere gemeenschapsmerk slechts gebruikt voor een deel van de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, dan wordt het voor het onderzoek van de oppositie geacht alleen voor dat deel van de waren of diensten ingeschreven te zijn. 3. Lid 2 is van toepassing op de in artikel 8, lid 2, sub a, bedoelde oudere nationale merken, met dien verstande dat het gebruik in de Gemeenschap wordt vervangen door het gebruik in de lidstaat waar het oudere nationale merk beschermd wordt.” 13. Artikel 51, met het opschrift „Gronden van verval”, bepaalt: „1. De rechten van de houder van het gemeenschapsmerk worden op vordering bij het Bureau of op reconventionele vordering in een inbreukprocedure vervallen verklaard:
a) wanneer het merk in een ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal in de Gemeenschap is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en er geen geldige reden is voor het niet gebruiken [...]; [...]” 14. Overeenkomstig artikel 112 kan een houder verzoeken om omzetting van een gemeenschapsmerk in een nationaal merk: „1. De aanvrager of houder van een gemeenschapsmerk kan verzoeken dat zijn aanvrage of zijn gemeenschapsmerk in een aanvrage om een nationaal merk wordt omgezet: a) voor zover de aanvrage om een gemeenschapsmerk is geweigerd of ingetrokken of geacht wordt te zijn ingetrokken; b) voor zover het gemeenschapsmerk geen rechtsgevolgen meer heeft. 2. Er vindt geen omzetting plaats: a) indien het gemeenschapsmerk wegens niet gebruiken vervallen is verklaard, tenzij het gemeenschapsmerk in de lidstaat waar om omzetting wordt verzocht zodanig is gebruikt, dat dit gebruik volgens de wetgeving van die lidstaat als normaal gebruik zou worden beschouwd; [...]” Richtlijn 15. Volgens punt 9 van de considerans van de richtlijn „moet de eis worden gesteld dat een ingeschreven merk werkelijk wordt gebruikt en bij gebreke daarvan vervallen kan worden verklaard”; dit vereiste geldt „[o]m het totale aantal in de Gemeenschap ingeschreven en beschermde merken en derhalve het aantal daartussen rijzende conflicten te verminderen”. 16. Artikel 10, met het opschrift „Gebruik van het merk”, bepaalt: „1. Een merk waarvan de houder vijf jaar nadat de inschrijvingsprocedure is voltooid in de betrokken lidstaat geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen gebruik gemaakt is, is vatbaar voor de sancties van deze richtlijn, tenzij er een geldige reden is voor het niet gebruiken. [...]” 17. Artikel 11, lid 2, luidt: „Een lidstaat kan bepalen, dat de inschrijving van een merk niet kan worden geweigerd, omdat er een conflicterend ouder merk bestaat dat niet voldoet aan de voorwaarden van artikel 10, leden 1 en 2, of, naargelang van het geval, artikel 10, lid 3.” 18. Artikel 4, lid 2, van de richtlijn preciseert dat „oudere merken” gemeenschapsmerken omvatten. Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) 19. Het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: „Benelux-Verdrag”) stelt onder meer de voorwaarden voor verkrijging en handhaving van een Benelux-merk en de aan dit merk verbonden rechten vast. 20. Een Benelux-merk wordt verkregen door inschrijving. Bij de beoordeling van de rangorde van Pagina 9 van 15
www.ie-portal.nl 438
IEPT20121219, HvJEU, Leno v Hagelkruis
www.iept.nl
het depot(7) dient volgens artikel 2.3, sub b, van het Benelux-Verdrag rekening te worden gehouden met de rechten op „gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan”. (8) De houder van een dergelijk ouder merk kan overeenkomstig artikel 2.14.1 oppositie instellen tegen de inschrijving van een merk. 21. Volgens artikel 2.46 is artikel 2.3 „eveneens van toepassing op gemeenschapsmerken, waarvoor overeenkomstig de gemeenschapsmerkenverordening op geldige wijze de anciënniteit voor het Beneluxgebied wordt ingeroepen [...]”. Hoofdgeding en prejudiciële vragen 22. Leno Merken BV (hierna: „Leno”) en Hagelkruis Beheer BV (hierna: „Hagelkruis”) zijn ondernemingen die betrokken zijn bij een geschil inzake de door Hagelkruis op 27 juli 2009 ingediende aanvraag tot inschrijving van het woordteken „OMEL” als Beneluxmerk voor bepaalde diensten van de klassen 35, 41 en 45 in de zin van de Overeenkomst van Nice.(9) Op 18 augustus 2009 heeft Leno oppositie ingesteld tegen deze inschrijving op grond dat zij houdster is van het gemeenschapsmerk „ONEL” dat op 2 oktober 2003 is ingeschreven voor bepaalde diensten van de klassen 35, 41 en 42 in de zin van de Overeenkomst van Nice.(10) De oppositie was gebaseerd op argumenten die in een brief van 26 oktober 2009 werden uiteengezet. Op 2 december 2009 heeft Hagelkruis daarop geantwoord. 23. Op 6 november 2009 heeft Hagelkruis Leno verzocht om het bewijs van normaal gebruik van het gemeenschapsmerk „ONEL” te leveren. Op 19 november 2009 heeft Leno dit verzoek beantwoord. 24. Op 15 januari 2010 heeft het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: „BBIE”) de oppositie van Leno afgewezen en gesteld dat Hagelkruis „OMEL” als Benelux-merk mag doen inschrijven. 25. Leno heeft bij het Gerechtshof ’s-Gravenhage tegen deze beslissing beroep ingesteld. Voor deze rechter staat vast dat: (i) „ONEL” en „OMEL” overeenstemmende merken zijn; (ii) de merken zijn ingeschreven voor dezelfde of minstens voor soortgelijke diensten; (iii) bij het publiek verwarring tussen „OMEL” en „ONEL” kan ontstaan in de zin van artikel 2.3, sub b, van het Benelux-Verdrag, en (iv) Leno „ONEL” normaal heeft gebruikt in Nederland. Leno en Hagelkruis zijn het oneens over de vraag of Leno het bewijs van normaal gebruik van „ONEL” in meer dan één lidstaat moet leveren om oppositie te kunnen instellen tegen de inschrijving van „OMEL” door Hagelkruis. 26. De verwijzende rechter heeft het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld: „1) Moet artikel 15, lid 1, van [de verordening] aldus worden uitgelegd dat als normaal gebruik van een gemeenschapsmerk volstaat gebruik ervan binnen de grenzen van één enkele lidstaat, mits dit gebruik, ware
het een nationaal merk, in die lidstaat als normaal gebruik wordt aangemerkt (vgl. Joint Statement nr. 10 bij artikel 15 van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 en de Opposition Guidelines van het BHIM)? 2) Indien het antwoord op vraag 1 ontkennend luidt, valt bovenomschreven gebruik van een gemeenschapsmerk binnen één enkele lidstaat nimmer aan te merken als normaal gebruik binnen de Gemeenschap als bedoeld in artikel 15, lid 1, van [de verordening]? 3) Indien gebruik van een gemeenschapsmerk binnen één enkele lidstaat nimmer als normaal gebruik binnen de Gemeenschap is aan te merken, welke eisen moeten dan bij de beoordeling van een normaal gebruik binnen de Gemeenschap aan de territoriale omvang van het gebruik van een gemeenschapsmerk – naast de andere factoren – worden gesteld? 4) Of moet – anders dan het bovenstaande – artikel 15 van [de verordening] aldus worden uitgelegd dat bij de beoordeling van normaal gebruik binnen de Gemeenschap volledig wordt geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de afzonderlijke lidstaten [en bijvoorbeeld wordt aangeknoopt bij marktaandelen (productmarkt/geografische markt)]?” 27. Schriftelijke opmerkingen zijn ingediend door Leno, Hagelkruis, de Belgische, de Deense, de Duitse, de Hongaarse en de Nederlandse regering, de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Europese Commissie. 28. Ter terechtzitting van 19 april 2012 hebben Leno, Hagelkruis, de Deense, de Franse en de Hongaarse regering en de Commissie pleidooi gehouden. Beoordeling Inleidende opmerkingen 29. Met de vier prejudiciële vragen verzoekt het Gerechtshof ’s-Gravenhage het Hof in wezen om de omvang te bepalen van het territoriale gebied waarin de houder van een gemeenschapsmerk het merk moet gebruiken om de bij deze verordening vastgestelde sancties te vermijden en dus de aan dit merk verbonden uitsluitende rechten te handhaven. 30. De rechtvaardiging voor de bescherming van een gemeenschapsmerk houdt op te bestaan wanneer het merk niet daadwerkelijk wordt gebruikt.(11) Als de loutere inschrijving van een merk als gemeenschapsmerk zou volstaan voor bescherming op het grondgebied van de 27 lidstaten, zouden ondernemingen misschien bescherming vragen voor merken die zij niet (voornemens zijn te) gebruiken. Aldus zouden zij concurrenten de mogelijkheid kunnen ontzeggen om dat merk of een overeenstemmend merk te gebruiken wanneer zij waren en/of diensten op de interne markt brengen die dezelfde zijn als of soortgelijk zijn aan die welke door het merk worden aangeduid. Om deze reden mag een houder van een gemeenschapsmerk niet langer aan dat merk verbonden uitsluitende rechten aanvoeren wanneer vijf jaar na de inschrijving binnen de Gemeenschap geen normaal gebruik ervan is gemaakt.
Pagina 10 van 15
www.ie-portal.nl 439
IEPT20121219, HvJEU, Leno v Hagelkruis
www.iept.nl
31. De verwijzingsbeschikking bevat weinig nadere gegevens over de inschrijving van „ONEL” als gemeenschapsmerk of over de omstandigheden waarin werd vastgesteld dat het merk in Nederland normaal was gebruikt.(12) Volgens de verwijzingsbeschikking werd niet opgekomen tegen de bewering van Leno dat „ONEL”, indien het een Nederlands merk was geweest, zou worden geacht normaal te zijn gebruikt in Nederland. Aan het Hof zijn geen verdere gegevens verstrekt over de markt voor de door „ONEL” aangeduide diensten, en evenmin over het concrete gebruik dat in Nederland van dat merk is gemaakt. Derhalve zal ik de vraag van de omvang van het territoriale gebied waarin het gebruik van een gemeenschapsmerk moet worden aangetoond, in het algemeen behandelen. Betekenis van „normaal gebruik binnen de Gemeenschap” in artikel 15, lid 1, van de verordening 32. Het Hof heeft de betekenis van „normaal gebruik” reeds onderzocht, voornamelijk met betrekking tot nationale merken of Benelux-merken.(13) Van nationale merken moet „in de [...] lidstaat [...] normaal gebruik [zijn] gemaakt”.(14) Daarentegen moet van een gemeenschapsmerk „binnen de Gemeenschap [...] normaal gebruik [zijn] gemaakt”.(15) Hoewel deze types van merken tot een verschillende rechtsorde behoren, ben ik van mening dat de functie van het vereiste van „normaal gebruik” dezelfde is. Met dit vereiste wordt beoogd te verzekeren dat in het register geen merken worden opgenomen die de mededinging op de markt belemmeren in plaats van te bevorderen omdat zij de reeks van tekens die door anderen als merk kunnen worden ingeschreven, beperken, zij geen commercieel doel nastreven en zij de facto niet ertoe bijdragen dat waren of diensten op de relevante markt van elkaar worden onderscheiden en met de merkhouder worden geassocieerd. 33. Wanneer een gemeenschapsmerk niet conform de functie ervan wordt gebruikt, moet de bescherming van het merk op het gehele grondgebied van de 27 lidstaten ophouden te bestaan. Hetzelfde beginsel geldt voor een nationaal merk, maar het verlies van de bescherming blijft logischerwijs beperkt tot het grondgebied van de lidstaat waar het merk was ingeschreven. Ik zie derhalve niet in waarom het Hof het begrip „normaal gebruik” in artikel 15, lid 1, van de verordening niet zou uitleggen op een wijze die in het algemeen overeenstemt met de betekenis die het aan ditzelfde begrip in de richtlijn heeft gegeven.(16) 34. De formuleringen van artikel 10, lid 1, van de richtlijn en van artikel 15, lid 1, van de verordening verschillen niettemin van elkaar omdat eerstgenoemd artikel de bewoordingen „in de lidstaat” gebruikt terwijl laatstgenoemd artikel het heeft over „binnen de Gemeenschap”. Dit lijkt erop te wijzen dat de vraag of een gemeenschapsmerk normaal is gebruikt, afhangt van de beoordeling van de relevante criteria in een geografische context die de context waarin normaal gebruik van een nationaal merk wordt vastgesteld, overstijgt.
Gebruik buiten de Gemeenschap is irrelevant 35. De bewoordingen „binnen de Gemeenschap” in artikel 15, lid 1, van de verordening houden duidelijk in dat gebruik van een gemeenschapsmerk buiten het grondgebied van de 27 lidstaten niet kan bijdragen tot de vaststelling dat het merk normaal is gebruikt teneinde de bij deze verordening vastgestelde sancties te vermijden.(17) Deze uitlegging van artikel 15, lid 1, strookt met het beginsel dat de bescherming van een gemeenschapsmerk tot dat grondgebied beperkt is. 36. Bij een uitlegging in tegenovergestelde zin zou er bovendien voor de wetgever geen reden zijn geweest om in artikel 15, lid 1, sub b, van de verordening uitdrukkelijk te bepalen dat het aanbrengen van een gemeenschapsmerk op waren of de verpakking ervan uitsluitend met het oog op uitvoer „[eveneens] [a]ls gebruik in de zin van de eerste alinea wordt [...] beschouwd”. „Normaal gebruik binnen de Gemeenschap” is een ondeelbaar begrip 37. De bewoordingen van artikel 15, lid 1, van de verordening maken geen onderscheid tussen verschillende types van normaal gebruik afhankelijk van waar, anders dan „binnen de Gemeenschap”, dat gebruik plaatsvindt. Zij zijn enkel gericht op de vraag of van het merk „binnen de Gemeenschap normaal gebruik” is gemaakt, hetgeen mijns inziens wijst op een ondeelbaar begrip. Dit betekent dat „normaal gebruik” en „binnen de Gemeenschap” geen cumulatieve voorwaarden zijn die afzonderlijk dienen te worden onderzocht. 38. Het Hof heeft erkend dat „de territoriale omvang van het gebruik slechts één van de factoren [is] waarmee rekening moet worden gehouden om te bepalen of het gebruik al dan niet normaal is”.(18) De plaats van gebruik is derhalve een factor die in aanmerking dient te worden genomen bij de beoordeling of het merk binnen de Gemeenschap normaal is gebruikt. Het betreft geen onafhankelijke voorwaarde naast het vereiste van normaal gebruik (19), en het is evenmin de enige of dominerende factor die bepaalt wat normaal gebruik binnen de Gemeenschap is. 39. Alleen al om deze reden ben ik van mening dat het gebruik van een gemeenschapsmerk binnen de grenzen van één enkele lidstaat niet noodzakelijkerwijs als zodanig volstaat om normaal gebruik van dat merk te vormen, aangezien de territoriale omvang van het gebruik slechts één van de factoren is waarmee bij de beoordeling rekening dient te worden gehouden. Territoriale omvang van het gebruik in de zin van artikel 15, lid 1, van de verordening – Toepassing van het door het Hof in het arrest Pago gehanteerde criterium 40. Verschillende partijen die opmerkingen hebben ingediend, stellen dat het Gerecht in het arrest HIWATT reeds heeft geoordeeld dat „normaal gebruik veronderstelt dat het merk [aanwezig is] in een substantieel deel van het gebied waarvoor de bescherming geldt”, te weten de Gemeenschap.(20) Ditzelfde criterium werd door het Hof in het arrest Pagina 11 van 15
www.ie-portal.nl 440
IEPT20121219, HvJEU, Leno v Hagelkruis
www.iept.nl
Pago(21) gehanteerd om vast te stellen of een merk in de Gemeenschap bekend is.(22) 41. Mijns inziens betreft de zaak Pago een andere kwestie. In die zaak oordeelde het Hof dat een gemeenschapsmerk met het oog op de verkrijging van aanvullende bescherming overeenkomstig artikel 9, lid 1, sub c, van de verordening binnen de Gemeenschap bekend is wanneer het bekendheid heeft verworven in een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Gemeenschap; dan kan de eigenaar van dit merk het in die bepaling vermelde recht uitoefenen.(23) Dat grondgebied kan bestaan in het grondgebied van een lidstaat. Daarentegen wordt het Hof in de onderhavige zaak gevraagd, de omvang te bepalen van het grondgebied waarop een gemeenschapsmerk moet worden gebruikt om sancties als vervallenverklaring te vermijden. 42. Mijn uitgangspunt is derhalve dat de in het arrest Pago gegeven uitlegging niet rechtstreeks kan worden toegepast op de context van vervallenverklaring van een gemeenschapmerk en van de voorwaarde van normaal gebruik. – Gebruik van het gemeenschapsmerk moet kwantitatief voldoende zijn om op de interne markt marktaandelen te behouden of te verkrijgen 43. In het arrest Sunrider heeft het Hof geoordeeld dat van een nationaal merk een normaal gebruik is gemaakt „wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden”.(24) Het gebruik moet „kwantitatief voldoende [zijn] om marktaandelen voor de door het merk beschermde waren of diensten te behouden of te verkrijgen”.(25) Of een merk normaal is gebruikt, moet worden beoordeeld op basis van alle feiten en omstandigheden van het concrete geval, waaronder de kenmerken van de economische sector en de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren en diensten, en de omvang en frequentie van het gebruik.(26) 44. In wezen worden merken dus op markten gebruikt. De relevante markt voor een gemeenschapsmerk is de interne markt, die overeenkomstig artikel 26, lid 2, VWEU „een ruimte [omvat] zonder binnengrenzen waarin het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal is gewaarborgd”. – Omvang van het territoriale gebied waarin een gemeenschapsmerk moet worden gebruikt om te voldoen aan de voorwaarde van artikel 15, lid 1, van de verordening 45. Een gemeenschapsmerk stelt ondernemingen in staat om hun activiteiten aan te passen aan de grootte van de interne markt. Het werd immers ingevoerd voor ondernemingen die activiteiten op gemeenschapsniveau willen ontwikkelen of voortzetten en die dit onmiddellijk of binnenkort willen doen. Het stelt handelaars, consumenten, producenten en groothandelaars in staat, waren en diensten op de markt aan te duiden en te onderscheiden van die van andere ondernemingen in de gehele Gemeenschap. Dit strookt
met de algemene doelstellingen van de door het gemeenschapsmerk verleende bescherming, te weten het bevorderen en toegankelijk maken van economische activiteiten in de gehele interne markt door informatie over de door het merk aangeduide waren of diensten mee te delen.(27) 46. Met het oog hierop worden gemeenschapsmerken op het gehele grondgebied van de Gemeenschap beschermd, zonder enig onderscheid op grond van territoriale grenzen tussen de lidstaten. 47. Artikel 15 van de verordening bepaalt dat voor handhaving van die bescherming vereist is dat van het gemeenschapsmerk „binnen de Gemeenschap [...] normaal gebruik [is] gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is”. Bij gebreke van een dergelijk gebruik van het merk kan de houder ervan overeenkomstig artikel 42, lid 2, van de verordening het recht verliezen om oppositie in te stellen tegen de aanvraag tot inschrijving van een overeenstemmend merk voor dezelfde of soortgelijke diensten.(28) Dit beginsel is tevens van toepassing wanneer de houder van een ouder nationaal merk oppositie instelt tegen de inschrijving van een gemeenschapsmerk: in dit geval stelt artikel 42, lid 3, van de verordening dat het gebruik in de Gemeenschap wordt vervangen door het gebruik in de lidstaat waar het oudere merk beschermd wordt. Mijns inziens dient hetzelfde beginsel naar analogie te worden toegepast wanneer oppositie tegen de inschrijving van een nationaal merk is gebaseerd op een ouder gemeenschapsmerk: de houder van laatstgenoemd merk kan worden verzocht om het bewijs van normaal gebruik in de Gemeenschap te leveren.(29) Daar het gemeenschapsmerk een eenheid vormt, dient het onder dezelfde voorwaarden te worden beschermd, ongeacht of de oppositieprocedure de inschrijving van nationale merken dan wel van gemeenschapsmerken betreft. 48. Om vast te stellen of is voldaan aan de voorwaarde van normaal gebruik binnen de Gemeenschap moet de nationale rechter mijns inziens alle vormen van gebruik van het merk op de interne markt onderzoeken. In deze context wordt de relevante markt geografisch gevormd door het gehele grondgebied van de 27 lidstaten. De grenzen tussen de lidstaten en de respectieve omvang van hun grondgebied zijn hierbij irrelevant. Van belang is de commerciële aanwezigheid van het merk – en derhalve die van de door het merk aangeduide waren of diensten – op de interne markt. 49. In de onderhavige zaak ben ik van mening dat het gebruik dat op de Nederlandse markt van het merk is gemaakt, deel uitmaakt van die beoordeling en kan bijdragen tot de vaststelling of het merk is doorgedrongen tot de interne markt voor de door het merk aangeduide diensten. Gebruik (of niet-gebruik) buiten Nederland is echter even belangrijk. 50. Op dit punt is er een onderscheid tussen nationale merken en gemeenschapsmerken. Voor de vaststelling of een nationaal merk normaal is gebruikt, zijn alleen relevant de gevallen van gebruik op het grondgebied van de lidstaat waar het merk is ingeschreven, zelfs wanneer de houder het merk ergens anders gebruikt. Pagina 12 van 15
www.ie-portal.nl 441
IEPT20121219, HvJEU, Leno v Hagelkruis
www.iept.nl
Bij de beoordeling van gebruik van een gemeenschapsmerk in de zin van artikel 15, lid 1, van de verordening moet daarentegen rekening worden gehouden met gevallen van gebruik op de gehele interne markt. Of een gemeenschapsmerk in één lidstaat of in verschillende lidstaten is gebruikt, is irrelevant. Van belang is de impact van het gebruik op de interne markt: meer in het bijzonder, of dat gebruik kwantitatief voldoende is om marktaandelen te behouden of te verkrijgen op die markt voor de door het merk aangeduide waren en diensten, en of het gebruik bijdraagt tot een commercieel relevante aanwezigheid van de waren en diensten op die markt.(30) Of dat gebruik leidt tot een werkelijk commercieel succes, is irrelevant.(31) 51. In de beschikking La Mer heeft het Hof geoordeeld dat de vraag of een gebruik kwantitatief voldoende is, „af[hangt] van verschillende factoren en van een beoordeling van het concrete geval waartoe de nationale rechter bevoegd is”; rekening kan worden gehouden met „[d]e kenmerken van deze producten of diensten, de frequentie of de regelmaat van het gebruik van het merk, het feit dat het merk wordt gebruikt bij de verkoop van alle identieke producten of diensten van de houder of slechts bij sommige ervan, of ook de bewijzen inzake het gebruik van het merk die de houder kan leveren”.(32) Het Hof oordeelde dat „het niet mogelijk [is] om bij voorbaat en in abstracto te bepalen vanaf welke kwantitatieve drempel sprake is van een normaal gebruik”; een drempel „[zou] de nationale rechter niet in staat [...] stellen alle omstandigheden van het bij hem aanhangige geschil te beoordelen”. (33) Ik ben van mening dat deze redenering moet worden toegepast op de beoordeling van normaal gebruik in haar geheel, met inbegrip – voor zover passend – van de beoordeling van de omvang van het territoriale gebruik van het merk. 52. Aangezien de vraag of een merk normaal is gebruikt, in elk concreet geval dient te worden beoordeeld, dienen de kenmerken van de interne markt voor de betrokken waren en diensten te worden vastgesteld. Tevens moet rekening worden gehouden met het feit dat die kenmerken in de loop der jaren kunnen veranderen. 53. Vraag of aanbod in, of toegang tot, delen van de interne markt kan beperkt zijn door bijvoorbeeld taalbarrières, vervoer- of investeringskosten, of voorkeuren en gewoonten van de consument. Gebruik van een merk in een gebied waar de markt erg geconcentreerd is, kan bij de beoordeling dus een grotere weerslag hebben dan gebruik van hetzelfde merk in een deel van de markt waar vraag en aanbod voor deze waren of diensten nauwelijks bestaan of ontstaan. 54. Tevens is het mogelijk dat plaatselijk gebruik van een gemeenschapsmerk niettemin uitwerking heeft op de interne markt, door bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat deelnemers op een markt die veel ruimer is dan die welke overeenstemt met het gebied waar het merk wordt gebruikt, de waren op een commercieel relevante wijze kennen.(34)
55. Derhalve ben ik niet van mening dat gebruik op een grondgebied dat overeenstemt met dat van één enkele lidstaat, noodzakelijkerwijs uitsluit dat dit gebruik als normaal gebruik in de Gemeenschap kan worden aangemerkt. Tegelijkertijd ben ik niet van mening dat bijvoorbeeld gebruik van een merk op een website die in alle 27 lidstaten toegankelijk is, per definitie normaal gebruik in de Gemeenschap vormt. 56. Een dergelijke lezing van het vereiste van „normaal gebruik binnen de Gemeenschap” waarborgt dat allerhande ondernemingen vrij kunnen kiezen om een merk als nationaal merk dan wel als gemeenschapsmerk in te schrijven.(35) Het gemeenschapsmerk en de coëxistentie ervan met nationale merken werden ingevoerd teneinde tegemoet te komen aan de behoeften van alle marktdeelnemers, en niet alleen aan die van kleine ondernemingen die in één enkele lidstaat of in een klein deel van de interne markt actief zijn of aan die van grote ondernemingen die op de gehele interne markt of in een groot deel ervan actief zijn. Alle types van ondernemingen die hun merken beschermd willen zien op het grondgebied van de 27 lidstaten met het oog op gebruik ervan op een wijze dat marktaandelen op de relevante interne markt worden behouden of verkregen, moeten aanspraak kunnen maken op de door het gemeenschapsmerk verleende bescherming. 57. In de onderhavige zaak ben ik van mening dat de nationale rechter zijn beslissing met betrekking tot de voorwaarde van normaal gebruik als bedoeld in artikel 15, lid 1, van de verordening niet kan baseren op een loutere beoordeling van de gevallen van gebruik van „ONEL” in Nederland. Hij moet daarentegen rekening houden met alle gevallen van gebruik op de interne markt, waartoe natuurlijk ook de gevallen in Nederland behoren, en belang toekennen aan elk gebruik tegen de achtergrond van de bijzondere kenmerken van de markt en het marktaandeel van de merkhouder op die markt. Indien de nationale rechter bijvoorbeeld vaststelt dat de interne markt voor de door „ONEL” aangeduide diensten erg geconcentreerd is in Nederland en mogelijkerwijs in omliggende gebieden, kan bijzonder belang worden toegekend aan gebruik van het merk in Nederland alleen. Tegelijkertijd moet de nationale rechter zijn onderzoek uitbreiden tot vormen van gebruik die irrelevant kunnen zijn voor de beoordeling van normaal gebruik van een Nederlands nationaal merk, zoals bijvoorbeeld gebruik van het gemeenschapsmerk waardoor potentiële consumenten buiten Nederland de diensten op een commercieel relevante wijze leren kennen. 58. Bij deze beoordeling moet de nationale rechter tevens in aanmerking nemen dat het niet gaat om statische feiten die dienen te worden bewezen en beoordeeld. Het betreft integendeel feiten die kunnen evolueren in de tijd, ook gedurende het tijdvak van vijf jaar na inschrijving van het merk. 59. Ik ben derhalve van mening dat normaal gebruik binnen de Gemeenschap in de zin van artikel 15, lid 1, van de verordening gebruik is dat, rekening houdend met de bijzondere kenmerken van de relevante markt, Pagina 13 van 15
www.ie-portal.nl 442
IEPT20121219, HvJEU, Leno v Hagelkruis
www.iept.nl
kwantitatief voldoende is om op die markt marktaandelen voor de door het gemeenschapsmerk aangeduide waren en diensten te behouden of te verkrijgen. 60. Voor deze conclusie behoeven mijns inziens de gemeenschappelijke verklaring (Joint Statement) of de richtsnoeren inzake oppositie (Opposition Guidelines) – documenten die duidelijk niet bindend zijn voor het Hof – niet te worden onderzocht. De bewoordingen van artikel 15, lid 1, zijn in het licht van de context, het voorwerp en het doel ervan voldoende duidelijk. In elk geval lijken noch de gemeenschappelijke verklaring noch de richtsnoeren inzake oppositie in tegenspraak te zijn met mijn vaststelling. – Territoriale omvang van gebruik van een gemeenschapsmerk en omzetting ervan in een nationaal merk bij niet gebruiken 61. Anders dan sommige partijen die opmerkingen hebben ingediend, ben ik ten slotte van mening dat mijn uitlegging van artikel 15, lid 1, van de verordening geen afbreuk doet aan het nuttig effect van artikel 112, lid 2, sub a, van dezelfde verordening. Artikel 112 is evenmin doorslaggevend voor het onderscheiden van het vereiste van normaal gebruik van een gemeenschapsmerk van dat van een nationaal merk. 62. Artikel 112 beschrijft in welke omstandigheden een gemeenschapsmerk kan worden omgezet in een nationaal merk. Omzetting is uitgesloten indien „het gemeenschapsmerk wegens niet gebruiken vervallen is verklaard”. Artikel 112, lid 2, sub a, bevat evenwel een uitzondering op deze regel wanneer „het gemeenschapsmerk in de lidstaat waar om omzetting wordt verzocht zodanig is gebruikt, dat dit gebruik volgens de wetgeving van die lidstaat als normaal gebruik zou worden beschouwd”. 63. Het niet gebruiken wordt dus gesteld tegenover normaal gebruik in de Gemeenschap enerzijds en normaal gebruik van een nationaal merk volgens de wetgeving van een lidstaat anderzijds. Wanneer, rekening houdend met alle andere feiten, gebruik binnen één enkele lidstaat normaal gebruik binnen de Gemeenschap vormt, zal er geen grond zijn voor vervallenverklaring van het merk en zal er geen sprake zijn van de omstandigheden waarin omzetting uitgesloten is. In bepaalde omstandigheden zal eenzelfde gebruik van een merk voldoen aan de voorwaarden van zowel normaal gebruik van een gemeenschapsmerk als normaal gebruik van een nationaal merk. In dat geval zal artikel 112 niet van toepassing zijn. Wanneer een nationale rechter daarentegen vaststelt dat, gelet op alle feiten van het concrete geval, het gebruik in een lidstaat onvoldoende was om normaal gebruik binnen de Gemeenschap te vormen, zal het nog steeds mogelijk zijn om het gemeenschapsmerk in een nationaal merk om te zetten overeenkomstig de uitzondering van artikel 112, lid 2, sub a. Conclusie 64. In het licht van het bovenstaande geef ik het Hof in overweging de vragen van het Gerechtshof ’s-
Gravenhage te beantwoorden als volgt: „Artikel 15, lid 1, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk moet aldus worden uitgelegd dat (i) gebruik van een gemeenschapsmerk binnen de grenzen van één enkele lidstaat niet noodzakelijkerwijs als zodanig volstaat om normaal gebruik van dat merk te vormen, maar (ii) het mogelijk is dat, rekening houdend met alle relevante feiten, het gebruik van een gemeenschapsmerk in een gebied dat overeenstemt met het grondgebied van één enkele lidstaat, normaal gebruik binnen de Gemeenschap vormt. Normaal gebruik binnen de Gemeenschap in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 is gebruik dat, rekening houdend met de bijzondere kenmerken van de relevante markt, kwantitatief voldoende is om op die markt marktaandelen voor de door het gemeenschapsmerk aangeduide waren en diensten te behouden of te verkrijgen.” 1 – Oorspronkelijke taal: Engels. 2 – In deze conclusie zal ik hoofdzakelijk de terminologie hanteren die wordt gebruikt in de relevante verordeningen en richtlijnen, die nog steeds verwijzen naar het gebruik van een gemeenschapsmerk in de Gemeenschap en nog niet zijn gewijzigd in het licht van het Verdrag van Lissabon. 3 – Verordening van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1). Deze verordening codificeert de verschillende wijzigingen die werden aangebracht aan verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), waarbij het gemeenschapsmerk werd ingevoerd. Zie punt 1 van de considerans van de verordening. 4 – Daarentegen moet van een nationaal merk „in de betrokken lidstaat [...] normaal gebruik [zijn] gemaakt”: artikel 10, lid 1, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 299, blz. 25; hierna: „richtlijn”). Zie punten 15 en 16 infra. 5 – Artikel 1, lid 1, van de verordening. 6 – Artikel 4 van de verordening. 7 – Een depot in deze context betekent de indiening van een merkaanvraag. 8 – [Voetnoot niet relevant voor de Nederlandse vertaling.] 9 – Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. 10 – Noch de verwijzende rechter noch de partijen die opmerkingen hebben ingediend, hebben meegedeeld of „ONEL” het voorwerp is geweest van een internationale inschrijving. In deze conclusie zal ik veronderstellen dat dit gemeenschapsmerk daarvan niet het voorwerp is geweest. 11 – Punt 10 van de considerans van de verordening. 12 – Evenwel moet worden aangenomen dat de aanvraag tot inschrijving van „ONEL” als gemeenschapsmerk niet was aangetast door een van de Pagina 14 van 15
www.ie-portal.nl 443
IEPT20121219, HvJEU, Leno v Hagelkruis
www.iept.nl
absolute of relatieve weigeringsgronden van de artikelen 7 en 8 van de verordening. Overeenkomstig artikel 7, lid 1, sub b, juncto artikel 7, lid 2, van deze verordening moet bijvoorbeeld inschrijving van een teken als gemeenschapsmerk worden geweigerd indien het in een deel van de Gemeenschap onderscheidend vermogen mist: zie arrest van 22 juni 2006, Storck (C25/05 P, Jurispr. blz. I-5719, punt 81). 13 – Zie bijvoorbeeld arrest van 11 maart 2003, Ansul (C-40/01, Jurispr. blz. I-2439); beschikking van 27 januari 2004, La Mer (C-259/02, Jurispr. blz. I-1159), en arrest van 11 mei 2006, Sunrider (C-416/04 P, Jurispr. blz. I-4237). 14 – Artikel 10, lid 1, van de richtlijn. Deze bepaling en de richtlijn in het algemeen zijn van toepassing op nationale merken en Benelux-merken: artikel 1 van de richtlijn. 15 – Artikel 15, lid 1, van de verordening. 16 – Zie bijvoorbeeld punt 43 infra. 17 – Mijns inziens geldt hetzelfde beginsel voor nationale merken: normaal gebruik in een lidstaat kan niet worden vastgesteld op basis van gebruik van het merk buiten het grondgebied van die lidstaat. 18 – Arrest Sunrider, aangehaald in voetnoot 13 supra, punt 76. 19 – Zie ook de nota van de Commissie van 6 juli 1976 over de creatie van een EEG-merk, SEC (76) 2462 (juli 1976), Bulletin van de Europese Gemeenschappen, supplement 8/76, punt 126: „gebruik op het grondgebied van een voorgeschreven aantal lidstaten mag niet de doorslaggevende factor zijn” en „het is passender een bepaling vast te stellen die ‚gebruik in een substantieel deel van de interne markt’ of een ‚normaal gebruik op de interne markt’ vereist”. 20 – Arrest van 12 december 2002, Fernandes/BHIM (HIWATT) (T-39/01, Jurispr. blz. II-5233, punt 37). 21 – Arrest van 6 oktober 2009, Pago (C-301/07, Jurispr. blz. I-9429). 22 – Zie artikel 9, lid 1, sub c, van de verordening. 23 – De omstandigheden van de zaak waren van dien aard dat „het grondgebied van de betrokken lidstaat [Oostenrijk] kan worden beschouwd als een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Gemeenschap”; arrest Pago, aangehaald in voetnoot 21 supra, punt 30. 24 – Arrest Sunrider, aangehaald in voetnoot 13 supra, punt 70. Zie ook punt 8 van de considerans van de verordening. 25 – Arrest Sunrider, aangehaald in voetnoot 13 supra, punt 71 en aldaar aangehaalde rechtspraak. 26 – Zie arrest Sunrider, aangehaald in voetnoot 13 supra, punt 70 en aldaar aangehaalde rechtspraak. 27 – Conclusie van advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer in de zaak Ansul, aangehaald in voetnoot 13 supra, punt 44. 28 – In dit verband kan ik het niet beter zeggen dan advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer waar hij overwoog dat „[m]erkenregisters [...] niet loutere depots [kunnen] zijn waar tekens in een hinderlaag liggen te wachten tot iemand deze nietsvermoedend wil
gebruiken en eerst dan op zijn minst uit winstbejag daarmee wordt aangevallen”; conclusie in de zaak Ansul, aangehaald in voetnoot 13 supra, punt 42. 29 – De richtlijn bevat geen bepaling die overeenkomt met artikel 42, lid 3, van de verordening. Zie tevens artikel 10, lid 1, en artikel 11, lid 2, van de richtlijn. 30 – Zie punten 41-44 supra. 31 – Ik ben het dus eens met het standpunt dat het Gerecht in verschillende arresten heeft ingenomen. Zie bijvoorbeeld arrest van 8 juli 2004, Sunrider (VITAFRUIT) (T-203/02, Jurispr. blz. II-2811, punt 38 en aldaar aangehaalde rechtspraak). Om een enigszins ludiek voorbeeld te geven: een succesvolle verkoper van gefrituurde chocoladerepen in Schotland zou een marketingplan kunnen opstellen om zijn activiteiten uit te breiden naar Frankrijk, Italië, Estland en Hongarije. Hiertoe doet hij een geschikt gemeenschapsmerk inschrijven. Ondanks grote commerciële inspanningen blijkt het plan niet te slagen. Op onverklaarbare wijze lijken consumenten in die lidstaten verknocht aan hun eigen nationale culinaire lekkernijen en voelen zij er niets voor om zich door het nieuwe aanbod te laten verleiden. Het ontbreken van commercieel succes zou geen invloed hebben op de vraag of het merk normaal is gebruikt. Daarentegen zou het feit dat de vraag naar een bepaalde waar op een gegeven ogenblik vooral kwam uit een bepaald geografisch gebied, relevant zijn voor de beoordeling. 32 – Beschikking La Mer, aangehaald in voetnoot 13 supra, punt 22. 33 – Beschikking La Mer, aangehaald in voetnoot 13 supra, punt 25. 34 – Dergelijke extraterritoriale gevolgen van plaatselijk gebruik van een nationaal merk zijn niet relevant bij de beoordeling van normaal gebruik in de lidstaat waar dat merk is ingeschreven. Zie punt 50 supra. 35 – Zie punt 6 van de considerans van de verordening.
Pagina 15 van 15
www.ie-portal.nl 444
IEPT20130528, Hof Den Haag, All Round v Dutch Designz
www.boek9.nl
Hof Den Haag, 28 mei 2013, All Round v Dutch Designz Gaudi grey
Gaudi White
SLAAFSE NABOOTSING Maatmens: • al dan niet modebewuste vrouwen van 16 tot 40 jaar met gemiddeld aandachtsniveau Mi Moneda hangers hebben eigen gezicht op de markt vanwege relatief grote en brede sluiting • Het hof is echter van oordeel dat de Mi Moneda hanger door de zich aan de bovenzijde daarvan bevindende opvallende, uit drie ovaalvormige delen bestaande, relatief grote en brede sluiting, alsmede door het uitstekende scharniertje aan de onderkant van de hanger, waardoor de ronde vorm als het ware wordt onderbroken, ook ten opzichte van de Bulgari hanger voldoende eigen gezicht heeft. Slaafse nabootsing hangers • Bij alle hangers is op de rand een "versiering" aangebracht. Hoe die versiering er precies uitziet is naar het oordeel van het hof van ondergeschikt belang voor de bepaling van de totaalindruk. De verschillen aan de achterzijde zijn weliswaar opvallender, maar nu de hanger in het algemeen met de voorzijde naar voren wordt gedragen en aangeboden, acht het hof dit verschil voor de bepaling van de totaalindruk te licht wegen om te concluderen dat geen sprake is van verwarringsgevaar bij het relevante publiek, vrouwen van 16 tot 40 jaar met een gemiddeld aandachtsniveau. Dat in winkels de collecties ook wel naast elkaar te koop zijn is evenmin voldoende reden om anders te oordelen over het verwarringsgevaar. Geen slaafse nabootsingsbescherming inzake stijl of stijlkenmerken: duidelijk afgebakend, concreet product vereist • Uitgangspunt is dat het recht geen ruimte laat voor aanvullende bescherming van de maker van een werk op grond van art. 6:162 BW tegen zogenoemde slaafse nabootsing van een stijl of van stijlkenmerken, van het gebruik van een bepaald materiaal of het bewerken daarvan volgens een bepaald artistiek effect opleverende methode, omdat bescherming van zulke abstracties (via het auteursrecht of via artikel 6:162 BW) en
ontoelaatbare beperking van de vrijheid van creatie van de maker zou meebrengen (vergelijk HR 29 maart 2013, LJN BY8661). • Om voor bescherming in aanmerking te komen moet sprake zijn van een duidelijk afgebakend concreet product. Het bovenstaande geldt naar het oordeel van het hof ook voor bepaalde stijlen van productvorming (productlijnen) en voor ronde munten met een bepaalde diameter zonder nadere concretisering. Geen slaafse nabootsing specifieke munten: geen eigen gezicht in de markt • De enkele stelling dat het gaat om verklaringen van Thaise en Chinese producenten van D is onvoldoende om daaraan geen waarde toe te kennen. In zoverre gaat het hof aan de betwisting als onvoldoende gemotiveerd voorbij. De munten waarover is verklaard en de Bulgari hangers, waarvan niet betwist is dat zij op de markt waren voor 2010, in aanmerking nemende, gaat het hof ervan uit dat munten van ingelegd parelmoer, effen parelmoer en ingelegde zirconia/Swarovski steentjes of diamantjes al voor september 2010 op de markt waren. Bovendien acht het hof de uit stukjes parelmoer bestaande munten banaal en triviaal. Gelet daarop kan niet gezegd worden dat voormelde Mi Moneda munten op zichzelf in september 2010 een eigen gezicht in de markt hadden. Vindplaatsen: Hof Den Haag, 28 mei 2013 (A.D. Kiers-Becking, S.J. Schaafsma en G.R.B van Peursem) GERECHTSHOF DEN HAAG Afdeling civiel recht Zaaknummer : 200.110.656/01 Zaak/Rolnummer rechtbank : 394373/ HA ZA 11-1503 arrest van 28 mei 2013 inzake 1. A, gevestigd te [...], hierna te noemen: A, 2. M, wonende te [...], hierna te noemen: M, appellanten, advocaat: mr. W.J.G. Maas te Eindhoven, tegen D, gevestigd te [...], geïntimeerde, hierna te noemen: D, advocaat: mr. M.A. van den Hazenkamp te 'sHertogenbosch. Het geding Bij exploot van 20 juli 2012 zijn A en M in hoger beroep gekomen van het door de rechtbank 'sGravenhage tussen partijen gewezen vonnis van 13 juni 2012. A heeft bij memorie van grieven, tevens Pagina 1 van 8
445
IEPT20130528, Hof Den Haag, All Round v Dutch Designz
www.boek9.nl
houdende vermindering c.q. wijziging van eis, drie grieven tegen het vonnis aangevoerd en haar eis verminderd. D heeft de grieven bestreden bij memorie van antwoord. Vervolgens hebben partijen op 21 maart 2013 hun standpunten doen bepleiten, A door mr. C. de Boer en D door haar voormelde advocaat. Namens D is aan het hof op voorhand een productie gezonden, die op 4 maart 2013 is ontvangen en bij akte, genomen ter pleidooizitting in het geding is gebracht. Bij deze akte heeft D tevens aangegeven niet langer volledige proceskosten op de voet van artikel 1019h R v te vorderen. Tenslotte is arrest gevraagd. Beoordeling van het hoger beroep 1. Nu geen grieven tegen het vonnis zijn aangevoerd door M zal het hof haar niet-ontvankelijk verklaren in haar hoger beroep, met veroordeling van M in de kosten van het hoger beroep in de zaak tussen haar en D, te begroten op nihil. 2. De door de rechtbank in rechtsoverwegingen 2.1 tot en met 2.3 van het vonnis als vaststaand aangemerkte feiten zijn niet bestreden, zodat het hof ook uitgaat van deze feiten. Het gaat het in deze zaak om het volgende. 2.1 A brengt sinds 2009 onder de naam "Mi Moneda" een sieradenlijn op de markt die bestaat uit een hanger (in drie maten) en munten en/of schijven- hierna: de Mi Moneda hanger en - munten. De hanger bestaat uit twee delen en kan worden geopend en gesloten. De hanger is bestemd als houder van een verwisselbare munt. A brengt onder meer de zeven in de inleidende dagvaarding afgebeelde munten (Gaudi Grey, Gaudi White, Perla White, Diamond Disk Black, Diamond Disk Brown, Buddha 1 en 2 (een munt met een verschillende Buddha aan elke kant) en Da Vinci) op de markt. 2.2 D brengt sinds september 2010 onder de naam ''Quoins" een sieradenlijn op de markt, die bestaat uit soortgelijke hangers en munten en! of schijven- hierna: de Quoins hangers en- munten. Tot (eind) januari 2011 bracht D onder meer de zeven in de inleidende dagvaarding afgebeelde munten, die gelijkenis vertonen met voormelde Mi Moneda munten, op de markt. 2.3 A heeft in kort geding bij de voorzieningenrechter in de rechtbank te Roermond gevorderd D te bevelen de inbreuk op haar auteursrechten met betrekking tot de Mi Moneda hanger en- munten (en de combinatie daarvan) en de slaafse nabootsing daarvan te staken en gestaakt te houden. Daarin is vonnis gewezen op 20 januari 2011. In het daartegen bij het hof 'sHertogenbosch ingestelde hoger beroep is arrest gewezen op 13 maart 2012. Daarbij is D, kort gezegd, bevolen de slaafse nabootsing van (de hanger met daarin een van) voormelde zeven munten, met uitzondering van de Perla White, te staken en gestaakt te houden. 3. In eerste aanleg heeft A primair gesteld dat D inbreuk maakt op haar auteursrechten met betrekking tot de Mi Moneda hanger en - munten, althans een combinatie daarvan. Subsidiair heeft zij gesteld dat D onrechtmatig handelt door deze producten slaafs na te bootsen. Zij heeft een bevel gevorderd bedoeld inbreukmakend handelen, althans onrechtmatig
handelen te staken en gestaakt te houden, een en ander met nevenvorderingen. 4. De rechtbank heeft in het bestreden vonnis alle vorderingen afgewezen. 5. De grieven richten zich tegen de afwijzing van de vorderingen, voor zover gebaseerd op slaafse nabootsing en de daarvoor gegeven motivering. Geen grieven zijn gericht tegen het oordeel dat geen sprake is van inbreuk op de auteursrechten. Het hof begrijpt de grieven aldus dat zij zich ook richten tegen overwegingen in het kader van het in eerste aanleg gedane beroep op auteursrecht, voor zover het oordelen betreft die aan het aannemen van onrechtmatige slaafse nabootsing in de weg zouden staan. Grief I richt zich tegen het oordeel dat de Quoins hangers niet als slaafse nabootsingen van de Mi Moneda hanger zijn aan te merken. Grief II richt zich tegen het oordeel dat de Quoins munten geen slaafse nabootsingen vormen van de Mi Moneda munten. Grief III richt zich tegen het oordeel dat ook de combinaties van de Quoins hangers en de -munten niet kwalificeren als slaafse nabootsing van het Mi Moneda sieraad als geheel. 6. Bij de beantwoording van de vraag of sprake is van slaafse nabootsing gaat het hof van het volgende uit. Daar waar geen beroep gedaan wordt op bescherming door een absoluut recht van intellectuele eigendom geldt dat nabootsing van een product in beginsel vrijstaat, zij het dat dit beginsel uitzondering lijdt wanneer door die nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat. Onder omstandigheden kan een bij afnemers van de producten bestaande behoefte aan standaardisatie evenwel een rechtvaardiging zijn voor het verwarringwekkend nabootsen van een product (vergelijk HR 20 november 2009, LJN BJ6999, NJ 2011, 302 inz. Lego/ Mega Brand). Uiterlijke kenmerken die uitsluitend door de technische functie worden bepaald mogen worden nagebootst, maar ook dan geldt nog steeds de verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door de als gevolg van de aanpassing aan de standaard bestaande gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat of vergroot wordt. Bij de beoordeling of verwarringsgevaar is te duchten dient te worden uitgegaan van de totaalindruk van beide producten. Verwarring veronderstelt onderscheidend vermogen van het product van eiser. Dat wil zeggen dat het product een eigen plaats in de markt inneemt ofwel een eigen gezicht heeft. Om te beoordelen of daarvan sprake is, is de marktsituatie maatgevend, waarbij uitsluitend de Nederlandse markt beslissend is. Nu partijen er beiden van uitgaan dat bepalend is of bij de gemiddelde consument van de desbetreffende sieraden verwarring kan optreden en deze consument als "maatmens" moet worden aangemerkt, zal ook het hof Pagina 2 van 8
446
IEPT20130528, Hof Den Haag, All Round v Dutch Designz
www.boek9.nl
daarvan uitgaan. Tijdens het pleidooi in hoger beroep heeft D gesteld dat het relevante publiek bestaat uit modebewuste dames van 16 tot 25 jaar. De heer T heeft vervolgens namens A betwist dat het relevante publiek tot deze leeftijdsklasse beperkt is. Nu mevrouw B namens D tijdens de comparitie in eerste aanleg gesteld heeft dat D zich richt op een wat ouder publiek (dan 16 tot 25 jaar begrijpt het hof) en uit de vele overgelegde publicaties blijkt dat de hangers ook worden gedragen door vrouwen boven de 25 jaar, gaat het hof ervan uit dat het relevante publiek bestaat uit vrouwen van 16 tot 40 jaar. Dat bij deze vrouwen sprake zou zijn van een verhoogd aandachtsniveau is niet voldoende onderbouwd gesteld, zodat het hof, ook gelet op de omstandigheid dat het niet gaat om dure sieraden, ervan uitgaat dat sprake is van een gemiddeld aandachtsniveau. Dat sprake zou zijn van modebewuste vrouwen is niet voldoende onderbouwd en bovendien geen reden om anders over het aandachtsniveau te oordelen. Elementen van het product die louter een technisch effect dienen of te zeer het resultaat zijn van een door technische uitgangspunten beperkte keuze, kunnen niet bijdragen aan het eigen gezicht in de markt van het product, waarbij opmerking verdient dat deze uitsluiting zich niet uitstrekt tot alle elementen die een technische functie bezitten. De omstandigheid dat een product voldoet aan technische en functionele eisen laat onverlet dat de ontwerpmarges of keuzemogelijkheden zodanig kunnen zijn dat voldoende ruimte bestaat om tot een product te komen dat een eigen plaats in de markt inneemt. Ook een combinatie van elementen die op zichzelf niet beschermd zijn omdat zij geen eigen plaats in de markt innemen of daaraan niet kunnen bijdragen, omdat zij al voorkomen in soortgelijke producten, passen binnen een bepaalde stijl of trend of omdat zij uitsluitend technisch bepaald zijn, kan een eigen gezicht in de markt innemen. Slaafse nabootsing van de Mi Moneda hanger (sec)? 7. Het gaat om de volgende hangers (sec, zonder daarin aangebrachte munt). De Mi Moneda-hanger
De Quoins-hangers
De hangers zijn alle op de markt in drie dezelfde kleuren, zilver, geelgoud plated en rosĂŠgoud plateel, en in drie dezelfde maten. De maten zijn aldus dat daarin munten van 25 mm, 29 mm en 33 mm passen. Dit zijn de maten van de zilveren gulden, de rijksdaalder (sinds 1969) en het zilveren tientje (vergelijk productie 44 van D). Bij de Mi Moneda hanger is het basismateriaal altijd zilver; bij de geelgoud plateden de rosĂŠgoud plated Quoins-hanger is het basismateriaal messing. De hangers zijn bestemd als houder van een verwisselbare munt en zijn bedoeld te worden gedragen met een munt
erin. De hangers hebben twee kanten. Niet voldoende gemotiveerd is betwist - en uit de vele overgelegde producties valt ook af te leiden - dat de hanger in het algemeen wordt gedragen met de open, van de bredere rand voorziene kant naar voren, welke kant door het hof hierna dan ook zal worden aangeduid als de voorkant. Dat de hanger ook andersom kan worden gedragen en A op deze mogelijkheid wijst in haar reclamemateriaal doet daar niet aan af. De rand aan de voorzijde van de Mi Moneda hanger is bij alle hangers 2 mm breed. De rand aan de voorzijde van de Quoins hangers varieert in breedte van 1,8 tot 2,5 mm. Voorzien van een munt zien de hangers (links de Mi Moneda hanger met de Gaudi White munt en rechts de Quoins hanger met een munt van D) er aan de voorkant uit als volgt:
8. D betwist a) dat de Mi Moneda hanger een eigen plaats op de markt in nam toen de Quoins hanger op de markt kwam in september 2010, b) dat sprake is van verwarringsgevaar en c) dat zij een andere weg had kunnen inslaan zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en de bruikbaarheid. 9. Ad a) Een eigen gezicht in de markt? De rechtbank heeft in het bestreden vonnis in rechtsoverweging 4.7 overwogen dat, hoewel een aantal van de kenmerken reeds bekend was, triviaal is of functioneel bepaald is, de combinatie van elementen voldoende oorspronkelijk is om deze (in mei 2009) als een eigen intellectuele schepping te kunnen kwalificeren en aan te merken als het resultaat van creatieve keuzes en dat de Mi Moneda-hanger daarom in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming. Hoewel tegen deze beslissing- die zou kunnen impliceren dat de hanger in mei 2009) en in september 2010 bij gebreke van stukken waaruit blijkt dat in de periode mei 2009- september 2010 relevante producten op de markt zijn gekomen) een eigen plaats in de markt in nam - geen (incidentele) grief is gericht, dient het hof op grond van de positieve zijde van de devolutieve werking van het hoger beroep de hiertegen gerichte, door de rechtbank verworpen, verweren in het kader van de vraag of sprake is van een eigen plaats in de markt alsnog te behandelen. 10. Partijen hebben beide afbeeldingen overgelegd van cirkelvormige hangers, hangers voorzien van of bestaande uit een munt en hangers bestaande uit twee delen, waarvan gesteld wordt dat deze al voor september 2010 op de markt waren (A als producties 5 en 6 en D als producties 4 tot en met 12 en 48 tot en met 50). Hieruit valt - ook als de producties van D, waarvan A wegens het ontbreken van datering betwist dat zij producten van voor september 2010 tonen, buiten beschouwing worden gelaten- af te leiden dat cirkelvormige hangers met een al dan niet versierde Pagina 3 van 8
447
IEPT20130528, Hof Den Haag, All Round v Dutch Designz
www.boek9.nl
rand aan de voorzijde en hangers in de kleuren zilver, geelgoud (plated) en rosĂŠgoud (plated) en ook combinaties daarvan al op de markt waren voor september 2010. Afgezien van hangers van Bulgari (productie 6 van D) en de openklapbare ronde hanger van DUR, voorzien van een sluiting met drie ovale oogjes (productie 50 D), is het uiterlijk van de in (al de) voormelde producties afgebeelde hangers zodanig sterk afwijkend van de Mi Moneda hanger dat zij niet kunnen afdoen aan het eigen gezicht van de Mi Moneda hanger in september 2010. Nadat A bij de comparitie van partijen in eerste aanleg (zie haar pleitnota en haar productie 36) gemotiveerd heeft betwist dat voormelde DUR hanger voor 2011 op de markt was, had het op de weg van D gelegen haar stelling dat deze hanger al voor september 2010 op de markt was nader te onderbouwen. Nu zij dat heeft nagelaten acht het hof de stelling dat deze hanger voor september 2010 op de markt was onvoldoende onderbouwd en laat het hof- nog daargelaten dat niet is gesteld of gebleken dat de DUR hanger ook op de Nederlandse markt is aangeboden - deze hanger als niet relevant buiten beschouwing. Niet betwist is dat de afgebeelde Bulgari-hangers voor 2010 op de markt waren. Het gaat om zilver- en goudkleurige ronde hangers met een bredere, met letters versierde rand en een daarin geplaatste - niet verwisselbare - munt met briljantjes of een andere munt. Het totaalbeeld van deze Bulgari hangers vertoont, afgezien van de sluiting aan de bovenzijde en het ontbreken van het scharnier aan de onderzijde, grote gelijkenis met de Mi Moneda hanger. Dit is door A ook niet betwist. Het hof is echter van oordeel dat de Mi Moneda hanger door de zich aan de bovenzijde daarvan bevindende opvallende, uit drie ovaalvormige delen bestaande, relatief grote en brede sluiting, alsmede door het uitstekende scharniertje aan de onderkant van de hanger, waardoor de ronde vorm als het ware wordt onderbroken, ook ten opzichte van de Bulgari hanger voldoende eigen gezicht heeft. D heeft gesteld dat het hier gaat om technisch bepaalde onderdelen die voor de bepaling van het eigen gezicht buiten beschouwing moeten worden gelaten en dat openklapbare hangers met soortgelijke sluitingen al bekend waren. Het is juist dat de sluiting aan de bovenkant en het scharnier aan de onderkant een technische functie hebben, nu de. hanger goed en eenvoudig moet kunnen worden opengeklapt en gesloten, waarbij een sluiting die bestaat uit drie in elkaar vallende oogjes en die tevens functioneert als oog voor de ketting voordelen biedt boven andere sluitingen. Het bovenstaande doet er echter niet aan af dat - zoals A heeft gesteld en D niet gemotiveerd heeft betwist - de sluiting en het scharnier op verschillende manieren kunnen worden vormgegeven, zoals ook blijkt uit de door D als producties 12 en 50 overgelegde afbeeldingen van openklapbare hangers met bedoelde sluitingen. Het is ook juist dat openklapbare, uit twee delen bestaande hangers met een sluiting aan de bovenkant (en daarmee noodzakelijkerwijs een scharnier aan de onderkant) al bestonden (zie producties 11 en 12 van D) en dat het daaraan ten
grondslag liggende idee op zichzelf niet voor bescherming in aanmerking komt. Dat diverse elementen op zichzelf al bekend waren of om een andere reden niet voor bescherming in aanmerking kwamen, doet er niet aan af dat de Mi Moneda hanger een eigen gezicht had in september 2010, nu dat juist was gelegen in voormelde combinatie van die elementen. 11. Ad b) Verwarringsgevaar? De Mi Moneda hanger en de Quoins hangers zijn vrijwel gelijk wat betreft de vorm en de afmetingen van de houder, de rand aan de voorzijde, de sluiting aan de bovenzijde en het uitstekende scharnier aan de onderzijde. De afwijkingen in de breedte van de rand, die bij de Mi Moneda hanger 2 mm bedraagt en bij de Quoins hangers varieert van 1,8 mm tot 2,5 mm, en de schuine afronding van de hoeken van het scharniertje bij de recentere Quoins hangers zijn zo onopvallend dat zij naar het oordeel van het hof, mede gelet op de eigen waarneming van de desbetreffende hangers door het hof, niet van invloed zijn op de totaalindruk. Duidelijker verschillen de hangers wat betreft de versiering van de rand aan de voorzijde en de versiering/ versterking/ het verbindingsdeel aan de achterzijde. Het hof is van oordeel dat voormelde overeenstemmende elementen bepalend zijn voor de totaalindrukken van de hangers en dat die totaalindrukken zodanig overeenstemmen dat verwarring bij het relevante publiek te duchten is, waaraan de verschillen onvoldoende kunnen afdoen. Bij alle hangers is op de rand een "versiering" aangebracht. Hoe die versiering er precies uitziet is naar het oordeel van het hof van ondergeschikt belang voor de bepaling van de totaalindruk. De verschillen aan de achterzijde zijn weliswaar opvallender, maar nu de hanger in het algemeen met de voorzijde naar voren wordt gedragen en aangeboden, acht het hof dit verschil voor de bepaling van de totaalindruk te licht wegen om te concluderen dat geen sprake is van verwarringsgevaar bij het relevante publiek, vrouwen van 16 tot 40 jaar met een gemiddeld aandachtsniveau. Dat in winkels de collecties ook wel naast elkaar te koop zijn is evenmin voldoende reden om anders te oordelen over het verwarringsgevaar. 12. Ad c) Een andere weg zonder afbreuk aan deugdelijkheid en bruikbaarheid mogelijk? Het hof is van oordeel dat het eigen gezicht van de Mi Moneda hanger gelegen is in de combinatie van de cirkelvormige hanger met een diameter van 25, 29 of 33 mm in zilver, rosĂŠ- of geelgoud plated met een bredere rand van ongeveer aan de voorzijde enerzijds en de sluiting met de drie oogjes en het scharnier aan de onderzijde anderzijds. Het hof is van oordeel dat D wel had kunnen afwijken in de vormgeving zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en de bruikbaarheid. De stelling van A dat D zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en de bruikbaarheid had kunnen kiezen voor een andere vorm van de sluiting (ook wanneer zij gekozen zou hebben voor een sluiting aan de bovenzijde bestaande uit drie samenvallende delen), bijvoorbeeld (drie)hoekig of cirkelvormig in Pagina 4 van 8
448
IEPT20130528, Hof Den Haag, All Round v Dutch Designz
www.boek9.nl
plaats van ovaal (punt 49 VI van de inleidende dagvaarding) een andere rand aan de voorzijde in die zin dat zij deze breder had kunnen maken naar de buitenzijde toe (zoals bij de Mi Moneda for men, waarvan een afbeelding is overgelegd als productie 10 door A) of anders (boller of platter) had kunnen vormgeven (zie punt 49, onder v van de inleidende dagvaarding); een andere vormgeving van het scharniertje aan de onderkant (zie punt 49, onder U van de inleidende dagvaarding) heeft D niet betwist. D heeft hiertegenover gesteld dat deze elementen al bij sieraden werden gebruikt en/ of zo banaal/triviaal zijn dat ze niet voor bescherming in aanmerking komen. Dat is op zichzelf juist, maar het gaat erom dat in de Quoins hangers deze op zichzelf al bekende elementen op dezelfde wijze zijn gecombineerd als in de Mi Moneda hanger, terwijl D op een aantal, het totaalbeeld bepalende, onderdelen had kunnen afwijken zonder aan de deugdelijkheid en de bruikbaarheid afbreuk te doen. Het hof merkt ten overvloede nog op dat D weliswaar heeft betwist dat volstaan zou kunnen worden met een inwendig scharnier zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen, maar dat uit de afbeelding van de DURhanger uit 2011 (productie 50 van D) lijkt te volgen dat dat wel mogelijk is. 13. D heeft ten slotte nog gesteld dat in de branche van eenvoudig verwisselbare sieraden een mate van standaardisatie niet ongewoon is en dat er sprake is van een standaardisatiewens bij het publiek om verschillende producten van verschillende producenten te combineren. A heeft dit betwist Het hof is van oordeel dat D deze stelling, voor zover die al ziet op de hangers, in ieder geval in zoverre onvoldoende heeft onderbouwd. De voorbeelden die door D worden gegeven betreffen armbanden, die kunnen worden aangevuld met nieuwe schakels en kralen (producties 65 tot en met 67). Daarbij gaat het allereerst slechts om dezelfde maatvoering- en niet om dezelfde vormgeving-, terwijl het bovendien gaat om de maatvoering van de aanvullingen (de kralen, schakel) die moeten passen op het basisproduct, de armband. Dat er behoefte zou bestaan het basisproduct - in casu de hanger (sec)- te verwisselen (wat overigens voor de consument weinig zin zou hebben als het dezelfde vorm heeft) blijkt niet. Bij pleidooi in hoger beroep heeft D op de standaardisatiewens nog slechts een beroep gedaan als verweer tegen de gestelde slaafse nabootsing van de munten. Nog daargelaten dat deze voorbeelden andere producten betreffen, kan hieruit derhalve niet worden afgeleid dat bij het publiek de wens bestaat dat de hangers dezelfde vormgeving hebben. 14. Het bovenstaande leidt ertoe dat D met haar Quoins hangers de Mi Moneda hanger onrechtmatig slaafs heeft nagebootst. Grief I slaagt derhalve. Slaafse nabootsing van de munten? 15. A vordert een bevel om de slaafse nabootsing te staken en gestaakt te houden van alle Quoins munten waarvan de maatvoeringen gelijk zijn aan de Mi Moneda munten, waaronder, maar niet beperkt tot, de zeven in deze procedure specifiek genoemde, in de
inleidende dagvaarding afgebeelde, munten. Zij stelt daartoe dat sprake is van onrechtmatige slaafse nabootsing reeds omdat de munten dezelfde maat hebben, waardoor zij passen in de Mi Moneda hanger en sprake is van inwisselbaarheid tussen de Mi Moneda munten en de Quoins munten. Uitsluitend van voormelde zeven munten heeft zij in eerste aanleg concreet gesteld dat zij een eigen gezicht in de markt hebben en slaafs zijn nagebootst. Het gaat om de in de inleidende dagvaarding en in productie 4 van A afgebeelde munten met de namen: Gaudi Grey, Gaudi White, Perla White, Diamond Disk Black, Diamond Disk Brown, Buddha 1 en 2 (een munt met twee verschillende kanten) en Da Vinci. 16. Uitgangspunt is dat het recht geen ruimte laat voor aanvullende bescherming van de maker van een werk op grond van art. 6:162 BW tegen zogenoemde slaafse nabootsing van een stijl of van stijlkenmerken, van het gebruik van een bepaald materiaal of het bewerken daarvan volgens een bepaald artistiek effect opleverende methode, omdat bescherming van zulke abstracties (via het auteursrecht of via artikel 6:162 BW) en ontoelaatbare beperking van de vrijheid van creatie van de maker zou meebrengen. (vergelijk HR 29 maart 2013, LJN BY8661). Om voor bescherming in aanmerking te komen moet sprake zijn van een duidelijk afgebakend concreet product. Het bovenstaande geldt naar het oordeel van het hof ook voor bepaalde stijlen van productvorming (productlijnen) en voor ronde munten met een bepaalde diameter zonder nadere concretisering. 17. Tussen partijen staat vast dat de maten van de munten gelijk zijn aan de zilveren gulden, de rijksdaalder sinds 1969 en het zilveren tientje (vergelijk productie 44 van D). Bij pleidooi in hoger beroep heeft D onbetwist gesteld dat zij meer dan 1000 verschillende munten, waaronder zogenaamde kuipjes en cabuchons (bolvormige munten) op de markt brengt, dat A een aantal munten aanbiedt die overeenstemmen met door D eerder op de markt gebrachte munten (waarvan zij afbeeldingen heeft overgelegd als productie 74); dat zij sedert het in kort geding gewezen vonnis van 20 januari 2011 de zeven voormelde munten niet meer aanbiedt. 18. Het bovenstaande in aanmerking nemende is het hof van oordeel dat de vorderingen met betrekking tot de niet concreet aangeduide munten al moet worden afgewezen omdat deze geen betrekking hebben op concreet aangeduide producten. Ronde munten met een bepaalde diameter, die bovendien dezelfde maat hebben als voormalige Nederlandse betaalmiddelen, verdienen zonder meer geen bescherming. 19. Wat betreft de zeven voormelde munten oordeelt het hof als volgt. D heeft afbeeldingen overgelegd van diverse munten bestaande uit ingelegd (in vlakjes verdeeld) parelmoer (producties 25 en 26 zoals de Gaudi Grey en White), effen wit parelmoer (productie 29 zoals de Perla White) en ingelegde ronde zirconia steentjes of daarop gelijkende steentjes van Swarovski kristal of diamantjes (producties 6 en 34 zoals de Diamond Disk Black en Brown), bestemd als Pagina 5 van 8
449
IEPT20130528, Hof Den Haag, All Round v Dutch Designz
www.boek9.nl
(onderdeel van een) hanger. Kennelijk heeft D bedoeld aan te geven dat deze munten al op de markt waren voor voorjaar 2009. A heeft met een beroep op het ontbreken van datering weliswaar betwist dat een deel van de afgebeelde munten voor voorjaar 2009 bestonden, maar niet dat deze voor september 2010 op de relevante markt waren. Bovendien bevinden zich bij producties 26, 29 en 34 verklaringen waaruit valt af te leiden dat een deel van de afgebeelde munten al voor 2009 op de markt was. De enkele stelling dat het gaat om verklaringen van Thaise en Chinese producenten van D is onvoldoende om daaraan geen waarde toe te kennen. In zoverre gaat het hof aan de betwisting als onvoldoende gemotiveerd voorbij. De munten waarover is verklaard en de Bulgari hangers, waarvan niet betwist is dat zij op de markt waren voor 2010, in aanmerking nemende, gaat het hof ervan uit dat munten van ingelegd parelmoer, effen parelmoer en ingelegde zirconia/Swarovski steentjes of diamantjes al voor september 2010 op de markt waren. Bovendien acht het hof de uit stukjes parelmoer bestaande munten banaal en triviaal. Gelet daarop kan niet gezegd worden dat voormelde Mi Moneda munten op zichzelf in september 2010 een eigen gezicht in de markt hadden. Voor zover dit al anders zou zijn voor wat betreft de Diamond Disk Black en Brown vanwege het kleurverloop, geldt dat daarvan geen sprake is bij de Quoins munten, zodat niet gezegd kan worden dat de totaalindrukken van deze Quoins munten zodanig overeenstemmen met de totaalindrukken van deze Mi Moneda munten dat verwarring is te duchten. Wat betreft de munten met de Buddha's (de Buddha 1 en 2) en met de Vitruvius-man uit een tekening van Leonarda Da Vinci (de Da Vinci), is het hof met de rechtbank op grond van de door de rechtbank in rechtsoverwegingen 4.14 en 4.16 gegeven motivering van oordeel dat deze munten geen eigen gezicht in de markt hebben, althans niet gezegd kan worden dat de totaalindrukken van de Quoins munten zodanig overeenstemmen met die van de Mi Moneda munten dat verwarring is te duchten. Niet betwist is dat de tekening van Da Vinci en de Italiaanse Euromunt met een afbeelding daarvan dateren van voor 2010. Gelet op het bovenstaande kan in het midden blijven of er wat betreft de munten een standaardisatiewens bestaat bij het relevante publiek, zoals door D is gesteld en door A is betwist. 20. Het bovenstaande brengt mee dat D naar het oordeel van hof geen slaafse nabootsing van de munten kan worden verweten en dat grief II faalt. Slaafse nabootsing van de combinatie van de hanger (sec) en de munten? 21. Nu het hof van oordeel is dat de Quoins hangers (sec) wel en de Quoins munten niet onrechtmatige slaafse nabootsingen zijn van de Mi Moneda hanger (sec) respectievelijk de Mi Moneda munten, zou het oordeel dat combinaties daarvan slaafse nabootsingen zijn slechts gebaseerd kunnen zijn op de overeenstemming van de hangers. Nu de vorderingen met betrekking tot de hangers zullen worden toegewezen als in het dictum vermeld, zal D geen combinaties meer op de markt kunnen brengen die een
slaafse nabootsing vormen, terwijl eventuele schade een gevolg is van het op de markt brengen van de hangers. A heeft dan ook geen belang bij toewijzing van haar vorderingen met betrekking tot combinaties. Deze vorderingen zullen dan ook worden afgewezen. Grief III kan derhalve niet tot vernietiging leiden De vorderingen (omschreven in de memorie van grieven, tevens houdende wijziging van eis) 22. Het onder 2 van het petitum gevorderde bevel zal worden toegewezen met betrekking tot de hangers, zoals in het dictum vermeld. Nu niet onderbouwd is gesteld dat de vervaardiging en de export van de hangers onrechtmatig zouden zijn, zal het bevel zich niet uitstrekken tot deze handelingen. Voorts zal het hof een uitlooptermijn van een week gunnen. 23. De onder 7 van het petitum gevorderde, op de nettowinst van D te begroten, schadevergoeding zal eveneens worden toegewezen, nu tegen deze wijze van begroting geen verweer is gevoerd. 24. Het onder 3 van het petitum gevorderde bevel tot het doen van opgaven zal worden toegewezen voor zover dit nodig is om de winst te berekenen. D heeft verweer gevoerd tegen opgave van gegevens van afnemers, omdat het gaat om bedrijfsvertrouwelijke informatie die niet noodzakelijk is voor het vaststellen van de schadevergoeding. Nu A hierop vervolgens niet meer is teruggekomen, zal de vordering in zoverre (het gevorderde onder 3, sub i en ii (deels)) worden afgewezen. Dit geldt ook voor de gevorderde opgave van aantallen vervaardigde sieraden en sieraden die in voorraad zijn (onder 3, sub ii (deels) en iii), nu niet gemotiveerd gesteld is dat deze handelingen onrechtmatig zijn. Van de onder 3, sub ii gevorderde opgave zal dus slechts de opgave van het aantal afgeleverde hangers worden toegewezen. De onder 3, sub iv en v gevorderde opgave van inkoopprijzen, verkoopprijzen, de door D genoten winst en de behaalde omzet zal, nu daartegen geen gemotiveerd verweer is gevoerd en deze gegevens van belang zijn voor het berekenen van de winst, worden toegewezen. Nu de opgave van het aantal afgeleverde hangers, de inkoop- en verkoopprijzen slechts dient ter controle van de te berekenen winst, kan volstaan worden met verzending aan de advocaat van A die deze gegevens uitsluitend mag gebruiken ter controle. Voorts heeft A niet aangegeven dat zij er gerechtvaardigd belang bij heeft D te verplichten gebruik te maken van een door A aan te wijzen accountant. Gelet daarop en mede ter vermijding van executiegeschillen zal het hof bepalen dat gebruik gemaakt moet worden van een onafhankelijke registeraccountant, derhalve niet zijnde de huisaccountant van A. 25. In aanmerking nemende dat door D in hoger beroep geen verweer meer is gevoerd tegen de onder 4 van het petitum gevorderde recall en het bevel om aan haar afnemers een briefte zenden/op haar websites een mededeling te plaatsen en dat dit een manier is om het onrechtmatig handelen ongedaan te maken en/of de schade te beperken, zal het hof, het hiervoor overwogene in aanmerking nemende, deze vordering toewijzen als in het dictum omschreven. Nu D Pagina 6 van 8
450
IEPT20130528, Hof Den Haag, All Round v Dutch Designz
www.boek9.nl
onbetwist heeft gesteld dat Outch Jewelz B.V. zich niet bezig houdt met verhandeling van de Quoins hangers acht het hof de vordering om ook op de website www.dutchjewelz.eu een mededeling te plaatsen, zonder nadere toelichting, die ontbreekt, onvoldoende onderbouwd voor toewijzing. Gelet op het verweer van D tegen de gevorderde bekendmaking van haar afnemers, zal het hof de gevorderde verzending van kopieën van bedoelde brieven aan de advocaat van A toewijzen, maar daarbij bepalen dat de advocaat deze uitsluitend ter controle mag gebruiken. Nu A niet onderbouwd heeft gesteld dat zij bij de overige in deze vordering vermelde gegevens een gerechtvaardigd belang heeft en ter voorkoming van executiegeschillen, zal het hof de vordering in zoverre afwijzen. 26. Het onder 5 gevorderde bevel tot afgifte van de in voorraad gehouden sieraden ter vernietiging daarvan zal het hof afwijzen, nu niet onderbouwd is gesteld dat het in voorraad houden daarvan onrechtmatig is, terwijl bovendien voorkoming van verder onrechtmatig handelen voldoende wordt gewaarborgd door het inbreukverbod, versterkt met een dwangsom. 27. De wederzijdse belangen in aanmerking nemende en gelet op de waarde van de hangers (van fl. 45,- tot 65,-), zal het hof de onder 6 van het petitum gevorderde dwangsom matigen tot € 500,-- per overtreding of dag dat D in gebreke blijft en deze bovendien maximeren tot € 500.000,--. 28. Nu zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet valt in te zien dat A naast hetgeen wordt toegewezen belang heeft bij de onder I van het petitum gevorderde verklaring voor recht, zal ook deze vordering worden afgewezen. 29. Nu partijen over en weer deels in het ongelijk zijn gesteld, zal het hof de kosten in eerste aanleg en hoger beroep compenseren. 30. Aan het bewijsaanbod van partijen gaat het hof als niet ter zaken dienende, althans onvoldoende geconcretiseerd voorbij. Beslissing Het gerechtshof: In de zaak tussen M en D verklaart M niet-ontvankelijk in haar hoger beroep; veroordeelt M in de kosten van het hoger beroep, tot op heden aan de zijde van D begroot op nihil; in de zaak tussen A en D vernietigt het tussen partijen door de rechtbank 'sGravenhage gewezen vonnis van 13 juni 2012, en opnieuw rechtdoende, beveelt D om binnen een week na betekening van dit arrest ieder onrechtmatig handelen jegens A, meer in het bijzonder door het aanbieden, de verkoop, import, of enige verhandeling van de hiervoor in rechtsoverweging 7 afgebeelde Quoins hangers, te staken en gestaakt te houden; beveelt D binnen zes weken na betekening van dit arrest aan de advocaat van A (die de ontvangen gegevens uitsluitend mag gebruiken ter controle), onder overlegging van deugdelijk bewijsmateriaal en een goedkeurende verklaring van een onafhankelijk registeraccountant waarvan D de kosten draagt, een schriftelijke en gedetailleerde opgave te doen van
- de aantallen voormelde Quoins hangers die door, in opdracht van of ten behoeve van D zijn afgeleverd; - de inkoopprijzen in Euro's (exclusief BTW) alsmede de door D gehanteerde verkoopprijzen in Euro's (exclusief BTW) van de bedoelde Quoins hangers - de bruto- en netto winst die D ten gevolge van de door haar gepleegde onrechtmatige daad jegens A (de verkoop van voormelde Quoins hangers (de enkele houders zonder munt of schijf)) heeft genoten en de berekeningswijze daarvan, alsmede de totale omzet die D daarmee heeft behaald; beveelt D binnen zeven dagen na betekening van dit arrest een ondertekende brief te verzenden aan al haar afnemers van bovenvermelde Quoins hangers, niet zijnde natuurlijke personen, alsmede een mededeling gedurende twee weken te publiceren op haar websites (www.quoins.eu en www.d.eu) binnen een kader van minstens 10 cm x 10 cm in de eigen huisstijl, met uitsluitend de volgende tekst en opgemaakt volgens goed drukkersgebruik: "Wij zijn verplicht u te melden dat het Hof Den Haag bij arrest van 28 mei 2013 heeft geoordeeld dat D door het aanbieden en leveren van de Quoins hangers (de enkele houder zonder munt of schijf), de Mi Moneda hanger van A slaafs heeft nagebootst hetgeen onrechtmatig is jegens A. D is verboden desbetreffende hangers thans nog aan te bieden. " waaraan in de brief aan de afnemers wordt toegevoegd: "Wij verzoeken u hierbij om alle Quoins hangers met productnummers (invullen) die zich onder u bevinden uiterlijk twee weken na dagtekening van deze brief aan ons te retourneren. Wij zullen dan onmiddellijk de aankoopprijs en alle kosten in verband met de retournering van de hangers aan u vergoeden. Hoogachtend, (invullen naam bestuurder) Namens D. met verzending van kopieën van deze brieven aan de advocaat van A, die deze brieven en de daaruit blijkende gegevens uitsluitend mag gebruiken ter controle; veroordeelt D tot betaling van een dwangsom van € 500,-- per overtreding van de hiervoor vermelde bevelen of, zulks ter keuze van A, per dag, een gedeelte van een dag tot een hele gerekend, dat D in gebreke blijft met de naleving van de bevelen, met een maximum van € 500.000,--; veroordeelt D tot betaling van de door A geleden en nog te lijden schade, te begroten conform artikel 6:104 BW op de nettowinst die D ten gevolge van de door haar gepleegde onrechtmatige daad jegens A heeft genoten, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding voor vóór de dagvaarding genoten winst en vanaf de dag dat de winst is genoten voor daarna genoten winst, een en ander tot de dag der algehele voldoening; compenseert de kosten van het geding in eerste aanleg en in hoger beroep, des dat ieder de eigen kosten draagt; verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad; wijst af het meer of anders gevorderde. Pagina 7 van 8
451
IEPT20130528, Hof Den Haag, All Round v Dutch Designz
www.boek9.nl
Dit arrest is gewezen door mrs. A.D. Kiers-Becking, S.J. Schaafsma en G.R.B van Peursem; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 28 mei 2013 in aanwezigheid van de griffier.
Pagina 8 van 8 452
IEPT20120228, Hof Den Bosch, Blond Amsterdam v Xenos
www.iept.nl
Hof Den Bosch, 28 februari 2012, Blond Amsterdam v Xenos AUTEURSRECHT
fig. 1
fig. 2
Geen inbreuk; geen ontlening theedrinkende dames verschillen daarvan in zodanige mate, dat niet gesproken kan worden van ontlening van de subjectieve trekken daarvan, laat staan van overeenstemmende totaalindrukken.
meer in het bijzonder door het ontbreken bij Xenos van de op de Blond c.s.-koffieboon aangebrachte blauwachtige kleur) in zodanige mate af van de koffieboon van Blond c.s., dat de totaalindrukken die de beide werken maken te veel verschillen.
Slordig ingekleurd hartje geen auteursrechtelijk werk Het betreft een vorm die, ook in aanmerking genomen de beperkte creatieve ruimte die de maker van een dergelijk werk heeft, zowel wat kleur als belijning betreft te zeer voor de hand ligt om beschouwd te kunnen worden als het resultaat van scheppende menselijke arbeid. Het enkele feit dat het hartje slordig is ingekleurd, maakt dat niet anders.
Schulpenrand niet auteursrechtelijk beschermd een triviale vorm die, in aanmerking genomen de aard van het werk (aardewerk), zodanig afgesleten is dat het voorshands op zichzelf beschouwd niet aangemerkt kan worden als het resultaat van scheppende menselijke arbeid.
Inbreuk suikerklontje; verbod disproportioneel De betreffende inbreukmakende suikerklontjes worden immers slechts zeer weinig prominent en weinig frequent weergegeven op enkele van voornoemde producten, waarbij zij telkens slechts een gering onderdeel vormen van het uiterlijk van die producten als geheel. .
Geen inbreukmakende koffiebonen De koffiebonen die op het koffie bewaarblik van Xenos zijn afgebeeld wijken alle op de subjectief in te vullen onderdelen (belijning en kleurstelling,
Geen inbreukmakende aardbei en cupcake dat de totaalindrukken die de beide werken maken te veel verschil vertonen. Zo zijn de aardbeien van Xenos ronder van vorm en tonen zij zwarte in plaats van overwegend groene blaadjes, een dikkere, rondere belijning en stippen en steeltjes van afwijkende vorm. SLAAFSE NABOOTSING PRODUCTLIJN Geen negatieve reflexwerking auteursrecht Ten eerste gaat het Blond c.s. bij deze subsidiaire grondslag niet (enkel) om de specifieke werken waarvoor zij auteursrechtelijke bescherming claimen, maar om de tot de productlijn 'Even bijkletsen' behorende producten, welke worden bepaald door de combinaties van tekeningen, teksten en kleuren. Ten tweede staat nabootsing van een stoffelijk product dat niet (langer) wordt beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom niet vrij, indien door die nabootsing verwarring bij het Pagina 1 van 9
www.ie-portal.nl 453
IEPT20120228, Hof Den Bosch, Blond Amsterdam v Xenos
www.iept.nl
publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat (vgl. HR 20 november 2009, NJ 2011,302 (Lego), r.o. 3.3.2 Verwarringwekkende totaalindruk productlijnen De totaalindruk van de hiervoor opgesomde Xenos producten enerzijds en van de (producten van de) productlijn "Even bijkletsen" van Blond c.s. anderzijds is, gelet op de mate waarin de hiervoor genoemde kenmerken van de productlijn van Blond c.s. worden aangetroffen op genoemde Xenos producten, naar het voorlopig oordeel van het hof in zodanige mate overeenstemmend dat verwarringsgevaar voldoende aannemelijk is. In dat verband is ook van belang dat de beide productlijnen, zoals Blond c.s. onbestreden heeft gesteld, niet bij dezelfde verkooppunten verkrijgbaar zijn. Het publiek ziet de desbetreffende producten dus niet naast elkaar. Herinneringen van het publiek zijn meestal niet fotografisch en vaak onvolledig. Over het algemeen zal worden aangehaakt bij het onvolmaakte, in de herinnering achtergebleven beeld.
Vindplaatsen: BIE 2012, nr. 52, p. 219 Hof Den Bosch, 28 februari 2012 (P.M. Huijbers-Koopman, M.A. Wabeke en H. Struik) GERECHTSHOF 's-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer HD 200.055.449 arrest van de vierde kamer van 28 februari 2012 in de zaak van 1. [...] VAN GEFFEN, wonende te Amsterdam, 2. BLOND AMSTERDAM B.V. gevestigd te Amsterdam, appellanten, advocaat: mr. W.J.G. Maas, tegen: XENOS B.V., gevestigd te Waalwijk, geïntimeerde, advocaat: mr. P.W. Snoeker, op het bij exploot van dagvaarding van 22 januari 2010 ingeleide hoger beroep van het door de voorzieningenrechter van de rechtbank Breda tussen appellanten - gezamenlijk Blond c.s. en ieder afzonderlijk Van Geffen en Blond - als eiseressen en geïntimeerde – Xenos - als gedaagde in kort geding gewezen vonnis van 30 december 2009. 1. Het geding in eerste aanleg (zaak- / rolnr. 211872 / KG ZA 09-713) Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar voormeld vonnis. 2. Het geding in hoger beroep
2.1. Bij memorie van grieven hebben Blond c.s. onder overlegging van twintig producties twee grieven aangevoerd en geconcludeerd tot vernietiging van het vonnis waarvan beroep en, kort gezegd, tot alsnog toewijzing van hun vorderingen, met veroordeling van Xenos in de kosten van beide instanties op de voet van artikel 1019h Rv. 2.2. Bij memorie van antwoord heeft Xenos onder overlegging van vierentwintig producties de grieven bestreden. 2.3. Partijen hebben hun zaak op 15 december 2011 doen bepleiten door voornoemde advocaten, die hebben gepleit aan de hand van pleitnotities, met dien verstande dat van de pleitnota van Blond c.s. niet zijn voorgedragen de paragrafen 36-40, 55, 61-62, 66-69, 71-74 (afgezien van de eerste zin van paragraaf 73) en 85. Deze pleitnotities maken deel uit van het procesdossier. Enkele dagen voor het pleidooi hebben partijen proceskostenstaten aan de wederpartij en het hof doen toekomen. Partijen hebben tegen de overlegging van deze stukken over en weer geen bezwaar gemaakt. Het hof heeft voorafgaand aan het pleidooi van het overleggen van deze stukken akte verleend. 2.4. Partijen hebben vervolgens uitspraak gevraagd op basis van de voorafgaand aan het pleidooi aan het hof toegezonden gedingstukken. 3. De gronden van het hoger beroep Voor de tekst van de grieven wordt verwezen naar de memorie van grieven. 4. De beoordeling 4.1. Blond c.s. hebben geen grieven gericht tegen de vaststelling van de feiten door de voorzieningenrechter van de rechtbank, zoals weergegeven onder rov. 3.1 van het beroepen vonnis, zodat het hof daarvan uit zal gaan. Voorts staan tussen partijen nog enkele andere feiten vast als enerzijds gesteld en anderzijds niet, althans onvoldoende gemotiveerd betwist, alsmede als blijkend uit de onbetwiste inhoud van de door partijen overgelegde producties. Het hof vat de vaststaande feiten hierna als volgt samen. 4.1.1. Van Geffen is via F.C. van Geffen Beheer B.V. medebestuurder van Blond. Zij is tevens medeontwerpster van de afbeeldingen die aangebracht zijn op de producten - onder meer aardewerk en textiel - die in het verkeer gebracht worden onder de merken Blond en Blond Amsterdam. Blond beheert de rechten en behartigt de belangen van Van Geffen en van het merk Blond Amsterdam, van welk merk Van Geffen de houdster is. 4.1.2. Blond c.s. brengt sinds 2002/2003 de productlijn 'Even bijkletsen' op de markt. Op deze (aardewerk- dan wel blik-) producten staan onder andere afbeeldingen van onder meer cupcakes, koffieboontjes, suikerklontjes, hartjes en aardbeien. Sommige producten van Blond zijn voorzien van een decoratieve rand, uitgevoerd in geel en roze. Op het vierkante (voorraad)blik van Blond staan twee vrouwen afgebeeld die, gezeten aan een tafeltje, met elkaar eten en drinken. Daarbij zijn onder meer de teksten 'even bijkletsen' en 'samen theedrinken en koekjes eten' Pagina 2 van 9
www.ie-portal.nl 454
IEPT20120228, Hof Den Bosch, Blond Amsterdam v Xenos
www.iept.nl
afgedrukt. Afbeeldingen van de producten uit deze productlijn van Blond zijn door Blond c.s. onder meer overgelegd als productie 12 bij de memorie van grieven en opgenomen in hun pleitnota. De betreffende producten zijn bij gelegenheid van pleidooi in hoger beroep door partijen aan het hof getoond. 4.1.3. Xenos verkoopt in haar winkels in Nederland voorraadbussen, koektrommels, theezakjeshouders, theeglashouders, een theepot en servetten, met daarop afbeeldingen van onder meer cupcakes, krakelingen, suikerklontjes, bloemetjes, hartjes, snoepjes en aardbeien. Op sommige voorraadbussen staan vermeldingen als 'Taart', 'Koekies' en 'Beschuit'. Op de beschuitbus van Xenos staan afbeeldingen van onder meer beschuitjes en van twee vrouwen die, gezeten aan een tafeltje, met elkaar eten en drinken. Daarbij is de tekst 'gezellig zo samen een beschuitje eten' afgedrukt. Sommige producten van Xenos zijn voorzien van een decoratieve rand, uitgevoerd in geel en roze. 4.1.4. Blond c.s. stellen dat Xenos inbreuk maakt op hun auteursrechten, althans dat Xenos de producten van Blond c.s. slaafs nabootst. 4.1.5. Afbeeldingen van (een aantal van) de aangevallen producten van Xenos zijn door Blond c.s. als productie 1 bij de memorie van grieven overgelegd. Deze producten en enkele andere aangevallen producten zijn bij gelegenheid van pleidooi in hoger beroep door partijen aan het hof getoond. 4.2.1. In eerste aanleg hebben Blond c.s. gevorderd dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad: I. primair: Xenos gebiedt om onmiddellijk na betekening van dit vonnis iedere openbaarmaking en verveelvoudiging van dessins waarop de auteursrechten toekomen aan (één van) eisers, alsmede iedere slaafse nabootsing van het dessin van (één van) eisers en verhandeling van producten waarop het dessin is afgebeeld waarvan de auteursrechten bij (één van) eisers liggen, althans een door/namens Xenos slaafs nagebootst dessin, te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een dwangsom van € 20.000,-- per (gedeelte van een) dag dat Xenos nalaat aan dit gebod gevolg te geven, subsidiair: Xenos gebiedt om onmiddellijk na betekening van dit vonnis iedere onrechtmatige daad, althans ongeoorloofde mededinging jegens eisers, zoals uiteengezet in het lichaam van de dagvaarding, te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een dwangsom van € 20.000,-- per (gedeelte van een) dag dat Xenos nalaat aan dit gebod gevolg te geven; II. Xenos gebiedt om onmiddellijk na betekening van dit vonnis het (laten) vervaardigen, produceren, inkopen, aanbieden, leveren en/of anderszins verhandelen van de in de dagvaarding aangeduide producten en andere producten waarop het dessin is afgebeeld waarvan de auteursrechten bij (één van) eisers liggen, althans een daarvan door/namens Xenos nagebootst dessin, te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een dwangsom van € 20.000,-- per
(gedeelte van een) dag dat Xenos nalaat aan dit gebod gevolg te geven; III. Xenos gebiedt om binnen drie dagen na betekening van dit vonnis zorg te dragen voor het opkopen c.q. terughalen van alle in de dagvaarding aangeduide producten en andere producten waarop het dessin is afgebeeld waarvan de auteursrechten bij (één van) eisers liggen, althans een daarvan door/namens Xenos slaafs nagebootst dessin, welke zich thans nog bevinden in haar winkels en/of bij afnemers van de producten, niet zijnde consumenten, zo nodig onder aanbieding van terugbetaling dan wel creditering van de inkoopnota's alsmede vergoeding van alle kosten van de afnemers voor de retournering van de producten, zulks op straffe van een dwangsom van € 20.000,-- per (gedeelte van een) dag dat Xenos nalaat aan dit gebod gevolg te geven; IV. Xenos gebiedt om op straffe van een dwangsom van € 5.000,-- per (gedeelte van een) dag dat Xenos nalaat aan dit gebod gevolg te geven, op eigen kosten, binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis, een schriftelijke en van alle relevante documenten vergezeld ter onderbouwing, door een registeraccountant opgestelde en geaccordeerde verklaring aan de advocaat van eisers te doen toekomen inzake: a. het totaal aantal inbreukmakende producten c.q. alle in de dagvaarding aangeduide producten en andere producten waarop het dessin is afgebeeld waarvan de auteursrechten bij (één van) eisers liggen, althans een daarvan door/namens Xenos slaafs nagebootst dessin dat Xenos: - heeft geproduceerd, afgenomen en/ of ingekocht; - heeft verkocht en/ of geleverd; - nog op voorraad en/ of in haar macht heeft; b. de met betrekking tot de onder a) bedoelde producten gemaakte productie- en/ of inkoopkosten, gerealiseerde omzet, alsmede bruto- en netto winst; c. de naam- en adresgegevens van leverancier(s), producenten en eventueel zakelijke afnemers van de onder a) bedoelde producten (onder vermelding van het aantal afgenomen inbreukmakende producten per afnemer), inclusief alle contactgegevens; V. Xenos gebiedt op eigen kosten, binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis, haar totale voorraad van de in de dagvaarding aangeduide producten en andere producten waarop het dessin is afgebeeld waarvan de auteursrechten bij (één van) eisers liggen, althans een daarvan door/namens Xenos slaafs nagebootst dessin (waaronder de op basis van de vordering onder III teruggehaalde producten), naar keuze van eisers, hetzij ter vernietiging af te staan aan eisers, hetzij te vernietigen in aanwezigheid van een gerechtsdeurwaarder en het daarvan opgemaakte proces-verbaal van bevindingen binnen drie dagen na vernietiging toe te zenden aan de advocaat van eisers, zulks op straffe van een dwangsom van € 5.000,-- per (gedeelte van een) dag dat Xenos nalaat aan dit gebod gevolg te geven; VI. Xenos veroordeelt in de proceskosten conform artikel 1019h Rv., althans 237 Rv. en ter voldoening van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 Pagina 3 van 9
www.ie-portal.nl 455
IEPT20120228, Hof Den Bosch, Blond Amsterdam v Xenos
www.iept.nl
BW ter hoogte van een in goede justitie te bepalen bedrag; VII. op grond van artikel 1019i Rv. de termijn van de eis in de hoofdzaak stelt op zes maanden vanaf de datum van het vonnis. 4.2.2. De voorzieningenrechter heeft in het vonnis waarvan beroep overwogen, kort gezegd, dat de vorderingen op grond van het auteursrecht niet voor toewijzing in aanmerking komen, nu deze zijn gestoeld op een ondeugdelijke feitelijke grondslag, namelijk een sfeer en stijl, terwijl een stijl naar vaste jurisprudentie niet in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming. Daarnaast heeft de voorzieningenrechter de vorderingen afgewezen voor zover gegrond op slaafse nabootsing. Daartoe heeft de voorzieningenrechter overwogen, kort samengevat, dat het beroep op deze grondslag afstuit op de negatieve reflexwerking van de Auteurswet. Nu zich geen auteursrechtinbreuk voordoet is naar het oordeel van de voorzieningenrechter voor aanvullende bescherming van artikel 6:162 BW slechts ruimte indien sprake is van bijkomende omstandigheden, welke omstandigheden naar zijn oordeel zijn gesteld noch gebleken. 4.3. Blond c.s. hebben tegen dit vonnis tijdig hoger beroep ingesteld. Zij hebben bij gelegenheid van pleidooi in hoger beroep laten weten dat zij niet persisteren in hun vordering tot vernietiging zoals hierboven weergegeven onder 4.2.1 sub V. 4.4. Met hun twee grieven hebben Blond c.s. het geschil tussen partijen in volle omvang aan het hof voorgelegd. De grieven lenen zich voor gezamenlijke behandeling. 4.5. Xenos heeft zowel de gestelde inbreuk op auteursrechten als de gestelde slaafse nabootsing gemotiveerd betwist. 4.6. Bij de beoordeling van de vraag of Blond c.s. voldoende spoedeisend belang hebben bij hun vorderingen in de zin van artikel 254 Rv wordt het volgende vooropgesteld. Op grond van vaste jurisprudentie geldt dat, indien in kort geding een voorziening wordt gevraagd, die ertoe strekt een einde te maken aan als stelselmatige inbreuk op een subjectief recht aan te merken handelingen waarvan de eisende partij doorlopend schade ondervindt, het alleszins voor de hand ligt dat de betreffende partij een spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen (vgl. HR 29 juni 2001, NJ 2001, 602). Dit toetsingskader in acht genomen, wordt geoordeeld dat Blond c.s. voldoende spoedeisend belang hebben bij hun vorderingen, aangezien er een voortdurende situatie bestaat waarin Xenos volgens Blond c.s. inbreuk maakt op het auteursrecht van Blond c.s. Ten aanzien van de spoedeisendheid van de door Blond c.s. gevorderde accountantsopgave verwijst het hof naar het onder 4.18 overwogene. Auteursrecht 4.7. Blond c.s. hebben de gestelde auteursrechtinbreuk onderbouwd door aan te voeren dat Xenos inbreuk maakt op zeven separate auteursrechtelijk beschermde werken, te weten:
a. Blond tekening van twee thee drinkende vrouwen aan een rond tafeltje; b. Blond decoratieve rand; c. de tekening van het Blond suikerklontie; d. de tekening van de Blond koffieboon; e. de tekening van het Blond hartje; f. de tekening van de Blond aardbei en g. de tekening van de roze Blond cupcake, die alle verwerkt zijn in het dessin van de productlijn 'Even bijkletsen' van Blond. Blond c.s. stellen in dit verband gemotiveerd dat Xenos een beschuitbus voert met een inbreukmakend ontwerp. Xenos heeft deze stelling onder meer bestreden met de mededeling dat zij de bewuste beschuitbus niet meer voert sinds de lente van 2010 (par. 11 MvA), hetgeen Blond c.s. bij gebrek aan wetenschap hebben betwist. Het hof gaat er voorshands - bij gebreke van enige onderbouwing van het uit de collectie nemen door Xenos - van uit dat Xenos de betreffende beschuitbus nog steeds voert, althans dreiging bestaat van verhandeling daarvan door Xenos, zodat Blond c.s. naar voorlopig oordeel geacht moet worden belang te hebben bij beoordeling van de op de beschuitbus - dan wel het daarop aangebrachte ontwerp - betrekking hebbende vorderingen. 4.8. Het hof stelt voorop dat de in r.o. 4.7 genoemde tekeningen en decoratieve rand slechts voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen indien de betreffende tekeningen een eigen intellectuele schepping van de maker vormen, dat wil zeggen dat zij een eigen, oorspronkelijk karakter bezitten en het persoonlijk stempel dragen van de maker. Het vereiste van een eigen, oorspronkelijk karakter houdt in dat de vorm van het betreffende voortbrengsel niet ontleend mag zijn aan een ander werk. De eis dat het voortbrengsel het persoonlijk stempel van de maker moet dragen, betekent dat sprake moet zijn van een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes. Daarbuiten valt in elk geval al hetgeen zo banaal of triviaal is, dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard ook valt aan te wijzen (vgl. HR 30 mei 2008, NJ 2008/556 (Endstra), en HvJ EG 16 juli 2009, C-5/08, AMI 2009/20 (lnfopaq/Danske Dagblades Forening)). Aan het enkele ontwikkelen of inzetten van een nieuwe mode of stijl komt naar vaste rechtspraak geen bescherming krachtens auteursrecht toe (vgl. HR 29 december 1995, NJ 1996, 546 (Decaux/Mediamax).
fig. 1 fig. 2 4.9.1. Ten aanzien van de beschermwaardigheid van de eerste door Blond c.s. ingeroepen tekening (van aan een tafeltje gezeten drinkende dames, zie fig. 1) hebben Blond c.s. gemotiveerd gesteld dat en waarom deze tekening de auteursrechtelijke werktoets doorstaat. Zij Pagina 4 van 9
www.ie-portal.nl 456
IEPT20120228, Hof Den Bosch, Blond Amsterdam v Xenos
www.iept.nl
hebben daartoe aangevoerd dat de volgende elementen op auteursrechtelijke bescherming kunnen bogen: a) de onrealistisch lange en slanke weergave van de vrouwen, met een grote glimlach en diepe insnijding van de mond; b) een feestelijk gedekte tafel met drie sierlijk gevormde en gekrulde poten aan een bolvormig element; c) theekopjes temidden van een kenmerkend theeservies; d) de ronde, roodkleurige stoeltjes met franjes aan de onderkant; e) de aanwezigheid van handgeschreven tekst. 4.9.2. Blond c.s. stellen dat de door Xenos op haar beschuitbus overgenomen compositie (fig. 2) met de hiervoor genoemde afzonderlijke (concrete) elementen auteursrechtinbreuk oplevert, omdat de totaalindrukken van beide tekeningen te weinig verschillen. 4.9.3. Blijkens mededelingen van haar advocaat ter gelegenheid van het pleidooi heeft Xenos het gestelde makerschap van Blond c.s. ten aanzien van de in r.o. 4.9.1 bedoelde tekening niet langer betwist. Wel heeft Xenos de gestelde auteursrechtinbreuk gemotiveerd betwist, onder meer door aan te voeren dat geen sprake is van overeenstemming tussen de tekening van Blond c.s. en de tekening als afgebeeld op de beschuitbus van Xenos. Volgens Xenos ogen de dames totaal verschillend, verschilt de tafel, het onderstel van de tafel en hetgeen wat op de tafel staat. De tekeningen van Xenos zijn alle ontworpen door haar ontwerpster Van den Brand, aldus Xenos. 4.9.4. Naar het voorlopig oordeel van het hof doorstaat de tekening van Blond c.s. van de aan een tafeltje gezeten drinkende dames de auteursrechtelijke werktoets. Van een eigen, oorspronkelijk karakter is reeds sprake nu gesteld noch gebleken is dat sprake is van ontlening door de makers van de tekening. De tekening draagt eveneens het persoonlijk stempel van de maker, nu deze naar het voorlopig oordeel van het hof een concreet, creatief uitgewerkte weergave betreft van een tafelgesprek, die zich kenmerkt door de verschillende door Blond c.s. aangevoerde subjectieve trekken, als omschreven onder 4.9.1, die ieder voor zich het resultaat vormen van originele keuzes. 4.9.5. Naar 's hofs voorlopig oordeel is evenwel geen sprake van inbreuk op het gestelde auteursrecht van Blond c.s. Voor de vraag of er sprake is van inbreuk komt het erop aan of het beweerdelijk inbreukmakende werk in zodanige mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van het eerdere werk vertoont, dat de totaalindrukken die de beide werken maken te weinig verschillen voor het oordeel dat het eerstbedoelde werk als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt (HR 29 november 2002, IER 2003, 17 (Una Voce Particolare), ro. 3.5). De werken vertonen zodanige verschillen dat de tekening van Xenos naar het voorlopig oordeel van het hof heeft te gelden als zelfstandig werk dat niet de vrucht vormt van ontlening. De elementen uit het werk van Blond c.s., als hiervoor genoemd onder 4.9.1, zijn weliswaar in enige mate te vinden in het beweerdelijk
inbreukmakende werk van Xenos, maar verschillen daarvan in zodanige mate, dat niet gesproken kan worden van ontlening van de subjectieve trekken daarvan, laat staan van overeenstemmende totaalindrukken.
fig. 3 4.10. Het tweede door Blond c.s. ingeroepen werk, de decoratieve rand (fig. 3), onderdeel van de door haar gevoerde suikerpot, doorstaat naar het voorlopig oordeel van het hof de werktoets niet, zodat in het midden kan blijven of Xenos daaraan heeft ontleend. De betreffende op de rand van de betreffende suikerpot weergegeven schulpenrand, gelegen onder een aanliggende, roze baan - door Blond c.s. omschreven als een in geel, roze en zwart uitgevoerde decoratieve rand - ontbeert naar voorlopig oordeel van het hof het vereiste persoonlijk stempel van de maker. Het betreffende voortbrengsel betreft een triviale vorm die, in aanmerking genomen de aard van het werk (aardewerk), zodanig afgesleten is dat het voorshands op zichzelf beschouwd niet aangemerkt kan worden als het resultaat van scheppende menselijke arbeid.
fig 4 fig. 5 4.11. Xenos betwist blijkens de mededelingen van haar advocaat ter gelegenheid van het pleidooi niet (langer) het door Blond c.s. gestelde makerschap ten aanzien van de tekening van het suikerklontje (fig. 4 ). Het hof acht, voorshands oordelend, het betreffende ontwerp auteursrechtelijk beschermd, vanwege de toegepaste dikke, zwarte belijning en de als grote zwarte punten, onnatuurlijk weergegeven suikerkristallen. Door de betreffende bijzondere weergave wordt, zoals Blond c.s. hebben gesteld, de suggestie gewekt van een dobbelsteen. De suikerklontjes die te vinden zijn op de producten van Xenos (vgl. fig. 5) (op het koffie bewaarblik, de theepot en de theeglashouder) tonen dezelfde subjectieve trek, die de totaalindruk van beide tekeningen domineert. Tussen het ingeroepen en als inbreuk makend bestreden voortbrengsel bestaat naar het voorlopig oordeel van het hof dan ook zodanige overeenstemming dat deze het vermoeden wettigt dat de tekeningen van Xenos de vrucht zijn van ontlening. Mitsdien zijn deze als verveelvoudiging aan te merken. Niettemin zullen de producten van Xenos waarop het suikerklontje staat afgebeeld niet worden verboden op de auteursrechtelijke grondslag. De betreffende inbreukmakende suikerklontjes worden immers slechts zeer weinig prominent en weinig frequent weergegeven Pagina 5 van 9
www.ie-portal.nl 457
IEPT20120228, Hof Den Bosch, Blond Amsterdam v Xenos
www.iept.nl
op enkele van voornoemde producten, waarbij zij telkens slechts een gering onderdeel vormen van het uiterlijk van die producten als geheel. Toewijzing van de betreffende vorderingen op basis van de geconstateerde verveelvoudiging van het suikerklontje zou dan als een te verstrekkende ordemaatregel hebben te gelden.
fig. 6 fig. 7 4.12. Ten aanzien van het vierde door Blond c.s. ingeroepen werk, de koffieboon (fig. 6) - waarop volgens haar de koffiebonen op het koffie bewaarblik van Xenos (vgl. fig. 7) inbreuk maken - overweegt het hof dat in het midden kan blijven of de betreffende tekening voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Voor zover auteursrechtelijke bescherming aangenomen dient te worden, geldt de beschermingsomvang van het ontwerp - vanwege de beperkte creatieve ruimte die de ontwerper van een eenvoudig voorwerp als een koffieboon heeft- als dusdanig gering dat nabootsingen in gewijzigde vorm snel als nieuw, oorspronkelijk werk in de zin van art. 13 Aw zullen gelden. In het onderhavige geval is naar voorlopig oordeel van het hof sprake van nieuwe, oorspronkelijke werken. De koffiebonen die op het koffie bewaarblik van Xenos zijn afgebeeld wijken alle op de subjectief in te vullen onderdelen (belijning en kleurstelling, meer in het bijzonder door het ontbreken bij Xenos van de op de Blond c.s.-koffieboon aangebrachte blauwachtige kleur) in zodanige mate af van de koffieboon van Blond c.s., dat de totaalindrukken die de beide werken maken te veel verschillen.
fig.8 4.13. De door Blond c.s. ingeroepen tekening van een hartje (fig. 8) komt naar het voorlopig oordeel van het hof niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking, nu het een persoonlijk stempel van de maker ontbeert. Het betreft een vorm die, ook in aanmerking genomen de beperkte creatieve ruimte die de maker van een dergelijk werk heeft, zowel wat kleur als belijning betreft te zeer voor de hand ligt om beschouwd te kunnen worden als het resultaat van scheppende menselijke arbeid. Het enkele feit dat het hartje slordig is ingekleurd, maakt dat niet anders.
fig. 9 fig. 10 4.14. Als de door Blond c.s. ingeroepen tekening van een aardbei (fig. 9) al voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt, wijken de door Xenos op haar producten afgebeelde aardbeiontwerpen (vgl. fig. 10) waar het de subjectieve trekken betreft daar naar voorlopig oordeel in zodanige mate van af, dat de totaalindrukken die de beide werken maken te veel verschil vertonen. Zo zijn de aardbeien van Xenos ronder van vorm en tonen zij zwarte in plaats van overwegend groene blaadjes, een dikkere, rondere belijning en stippen en steeltjes van afwijkende vorm.
fig. 11 fig. 12 4.15. Hetzelfde heeft mutatis mutandis te gelden ten aanzien van de door Blond c.s. ingeroepen tekening van een cupcake (fig. 11). Veronderstellenderwijs uitgaande van auteursrechtelijke bescherming van de tekening van Blond c.s., wijken de door Xenos gebruikte afbeeldingen van cupcakes (vgl. fig. 12) (op koek bewaarblik, koffie bewaarblik, theepot en theeglashouder) op de subjectief in te vullen onderdelen in zodanige mate af, dat de totaalindrukken die de cupcakes van Xenos wekken te veel verschil vertonen met de tekening van de cupcake van Blond c.s. Dit is niet alleen zo op het punt van de kleurstelling, maar tevens op het punt van de vorm en het aantal van de daarop aangebrachte decoratieve elementen. 4.16. De vorderingen van Blond c.s. zijn dus niet toewijsbaar op de auteursrechtelijke grondslag. Grief I faalt. Slaafse nabootsing 4.17.1. Blond c.s. hebben naast auteursrechtelijke bescherming tevens de bescherming ingeroepen van art. 6:162 BW tegen slaafse nabootsing. Hoewel Blond c.s. in dit verband verzuimd hebben nauwkeurig te omschrijven wat het object, dan wel de objecten zijn waarvan zij bescherming beogen, begrijpt het hof uit hun stellingen dat zij voor (de producten in) hun productlijn 'Even bijkletsen' bescherming zoeken tegen verwarringwekkende nabootsing. Het hof maakt uit de stukken en het pleidooi van Xenos op dat zij het ook zo heeft begrepen. De gestelde nabootsingen van Xenos kenmerken zich volgens Blond c.s. door het gebruik van de volgende stijlkenmerken en elementen, waardoor deze volgens hen dezelfde sfeer ademen als de producten van Blond en waardoor bij het publiek Pagina 6 van 9
www.ie-portal.nl 458
IEPT20120228, Hof Den Bosch, Blond Amsterdam v Xenos
www.iept.nl
gevaar voor verwarring te duchten is: het voorkomen van thee drinkende vrouwen aan een rond tafeltje; het frequent voorkomen van de onder 4.10 genoemde decoratieve rand, het suikerklontje, de koffieboon, het hartje, de aardbei, theezakjes en de cupcake, al dan niet in gewijzigde vorm; vrolijke, handgeschreven teksten; nagenoeg dezelfde kleurstelling en opmaak; Volgens Blond c.s. hebben de van de productlijn 'Even bijkletsen' deel uitmakende producten een eigen plaats op de markt, bootst Xenos (de producten van) deze productlijn met haar producten na en sticht zij daardoor nodeloze verwarring. Blond c.s. wijzen in dat verband op enkele concrete gevallen waarin volgens hen sprake is geweest van verwarring. 4.17.2. Xenos betwist gemotiveerd de door Blond c.s. gestelde eigen plaats op de markt en voorts dat zij met haar serviesproducten en blikken (de producten van) de productlijn 'Even bijkletsen' van Blond c.s. slaafs heeft nagebootst en dat sprake is van verwarringsgevaar bij het publiek. Bovendien brengt volgens Xenos de negatieve reflexwerking van het auteursrecht mee dat in dit geval geen beroep gedaan kan worden op de aanvullende bescherming van art. 6:162 BW. 4.17.3. Het hof volgt Xenos niet in haar- meest verstrekkende- stelling dat van afwijzing van de auteursrechtelijke grondslag negatieve reflexwerking uitgaat. Het enkele feit dat er wat betreft de door Blond c.s. opgevoerde tekeningen en decoratieve rand geen auteursrechtinbreuk wordt aangenomen, brengt niet mee dat geen ruimte is voor aanvullende bescherming op grond van artikel 6:162 BW. Ten eerste gaat het Blond c.s. bij deze subsidiaire grondslag niet (enkel) om de specifieke werken waarvoor zij auteursrechtelijke bescherming claimen, maar om de tot de productlijn 'Even bijkletsen' behorende producten, welke worden bepaald door de combinaties van tekeningen, teksten en kleuren. Ten tweede staat nabootsing van een stoffelijk product dat niet (langer) wordt beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom niet vrij, indien door die nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat (vgl. HR 20 november 2009, NJ 2011,302 (Lego), r.o. 3.3.2). 4.17.4. Naar het voorlopig oordeel van het hof heeft Blond c.s. met de bij memorie van grieven overgelegde producties 13 t/m 17 voldoende aannemelijk gemaakt dat de productlijn 'Even bijkletsen' en de producten daarvan een eigen positie in de markt bezitten. 4.17.5. Partijen hebben getwist over de in aanmerking te nemen verwarringssoort: herkomst of productverwarring. Het hof merkt in dit verband op dat art. 6:162 BW, mede gelet op de algemene formulering van art. 10bis van het Unieverdrag van Parijs, geacht moet worden bescherming te bieden tegen beide vormen van verwarring. V oor de beoordeling van het
verwarringsgevaar in de onderhavige zaak gaat het hof uit van een publiek van gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consumenten. 4.17.6. Blond c.s. en Xenos hebben hun respectieve producten van de productlijn 'Even bijkletsen' zowel bij gelegenheid van pleidooi als in de overgelegde producties getoond. Deze vertonen tenminste de volgende kenmerken: het kris-kras door elkaar plaatsen van verschillende beeldelementen, waardoor de suggestie van dynamiek wordt gewekt; het gebruik van - hoofzakelijk roze - en geelkleurige- pasteltinten; het voorkomen, al dan niet in meervoud, van één of meer van de zeven door Blond c.s. opgevoerde elementen (thee drinkende vrouwen aan een rond tafeltje; een decoratieve rand, een suikerklontje, een koffieboon, een hartje, een aardbei en een cupcake, zie r.o. 4.7) tegen een gebroken witte, of wit met roze achtergrond. het gebruik van één of meerdere decoratieve schulpenranden; het gebruik van handgeschreven tekst; Een aanzienlijk aantal van deze kenmerken treft men ook aan in de volgende producten van Xenos: de beschuitbus; het lage, ronde koek bewaarblik; het grote, ronde taartblik; het koekjesblik met deksel met ronde knop; de ronde voorraadbus/het koffie bewaarblik (afgebeeld links op de eerste foto van prod. 1 MvG); de theezakjeshouder; de theeglashouder; de theepot. 4.17.7. Beeldelementen die voorkomen op de producten van de productlijn 'Even bijkletsen' van Blond c.s. (een decoratieve rand, suikerklontjes, koffiebonen, hartjes, aardbeien, cupcakes) worden ook aangetroffen op de hiervoor genoemde producten van Xenos. Ook gebruikt Xenos, evenals Blond c.s., de kleurencombinatie (pastel) geel/roze op opvallende wijze tegen een lichte achtergrond. Ook gebruikt Xenos, evenals Blond c.s., een kriskras rangschikking van elementen die met eten en (thee- en koffie-)drinken te maken hebben en evenals Blond c.s. gebruikt zij soms handgeschreven teksten, die dan overigens ook weer met voornoemde onderwerpen en met het in dat kader "gezellig samenzijn" verband houden. Beide productlijnen betreffen voorraadbussen/-potten/blikken en met thee- en koffiedrinken samenhangende gebruiksvoorwerpen uit de huiselijke keuken. 4.17.8. De totaalindruk van de hiervoor opgesomde Xenos producten enerzijds en van de (producten van de) productlijn "Even bijkletsen" van Blond c.s. anderzijds is, gelet op de mate waarin de hiervoor genoemde kenmerken van de productlijn van Blond c.s. worden aangetroffen op genoemde Xenos producten, naar het voorlopig oordeel van het hof in zodanige mate overeenstemmend dat verwarringsgevaar voldoende aannemelijk is. In dat verband is ook van belang dat de beide productlijnen, zoals Blond c.s. onbestreden heeft gesteld, niet bij dezelfde verkooppunten verkrijgbaar zijn. Het publiek ziet de desbetreffende producten dus niet naast elkaar. Herinneringen van het publiek zijn meestal niet fotografisch en vaak onvolledig. Over het algemeen zal worden aangehaakt bij het onvolmaakte, in de herinnering achtergebleven beeld. Pagina 7 van 9
www.ie-portal.nl 459
IEPT20120228, Hof Den Bosch, Blond Amsterdam v Xenos
www.iept.nl
4.17.9. Het enkele feit dat de producten van Xenos overwegend in blik zijn uitgevoerd en die van Blond c.s. overwegend in aardewerk neemt, gelet op de hiervoor omschreven overeenstemming in uitvoering en thema, dat verwarringsgevaar niet weg. Dat is echter anders ten aanzien van de Xenos producten die in textiel zijn uitgevoerd en het kartonnen feestbordje van Xenos; die zijn te ver van de getoonde producten van Blond c.s. (enkel aardewerk en blik) verwijderd om zonder nadere toelichting, die ontbreekt, verwarringsgevaar aannemelijk te achten. 4.17.10. Xenos heeft niet aangevoerd en ook anderszins is niet aannemelijk geworden dat zij alles heeft gedaan wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van de in r.o. 4.17 .6 genoemde producten gevaar voor verwarring ontstaat of vergroot wordt. Zij had evengoed voor een andere vormgeving kunnen kiezen zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van de producten afbreuk te doen. Dat blijkt reeds uit de meer recentere productlijn van Xenos, waarvan ook producten bij gelegenheid van het pleidooi aan het hof zijn getoond, waarop bijvoorbeeld prominent rode, blauwe en groene rastermotieven zijn aangebracht en waarop veel meer heldere kleuren aanwezig zijn dan bijvoorbeeld de roze pasteltinten op de producten van Blond c.s. 4.17.11. Het voorgaande leidt er toe dat de in r.o. 4.17 .6 genoemde producten van Xenos geacht worden slaafs te zijn nagebootst van (de producten van) de productlijn 'Even bijkletsen' van Blond c.s. In zoverre heeft Xenos onrechtmatig jegens Blond c.s. gehandeld en slaagt de tweede grief. 4.17.12. De slotsom is dat het bestreden vonnis zal worden vernietigd en dat de vorderingen van Blond c.s. alsnog zullen worden toegewezen zoals hierna aangegeven. De vorderingen 4.18. De onder I geformuleerde vordering acht het hof te weinig concreet om te kunnen worden toegewezen. Overigens is het belang van Blond c.s. voldoende gediend bij toewijzing van het sub II gevorderde, waarbij dat verbod dan wel wordt beperkt tot de hiervoor in r.o. 4.17.6 genoemde Xenos producten alsmede tot handelingen die inhouden dat het publiek met die producten in aanraking wordt gebracht. Anders dan Blond c.s. lijken te veronderstellen (pleitnota sub 7), is een omschrijving van "alle andere producten waarop de gewraakte Xenos dessins voorkomen" te weinig concreet om daarop een verbod te baseren. Ook het onder III gevorderde is toewijsbaar voor zover het niet-consumenten betreft. Ten aanzien van de onder IV onder a) gevorderde opgave is door Xenos bij pleidooi in eerste aanleg aangevoerd dat accordering van de opgave naar de huidige beroepsregels van accountants niet mogelijk is. Volgens Xenos zal de registeraccountant slechts kunnen vastleggen dat de opgave strookt met de boekhouding van Xenos, hetgeen door Blond c.s. niet is weersproken. De onder IV onder b) gevorderde opgave van kosten, omzet en winst ziet op schadebegroting en niet op controle van naleving van het op te leggen verbod. In aanmerking
genomen dat de bodemprocedure reeds aanhangig is, hebben Blond c.s. naar het oordeel van het hof bij deze opgave onvoldoende spoedeisend belang. Tegen het onder IV onder c) gevorderde heeft Xenos geen afzonderlijk verweer gevoerd. Gelet op het voorgaande zal het onder IV gevorderde worden toegewezen als hierna te melden. Het onder V gevorderde zal als niet, dan wel onvoldoende gemotiveerd bestreden worden toegewezen met uitzondering van het deel van de vordering dat ziet op vernietiging, nu de raadsman van Blond c.s. tijdens het pleidooi in hoger beroep heeft medegedeeld dat Blond c.s. hoe dan ook niet tot vernietiging van de Xenosproducten zal overgaan vóórdat in de bodemprocedure uitspraak is gedaan. De gevorderde dwangsommen zullen worden gemaximeerd. Xenos zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij in de aan de zijde van Blond c.s. gevallen proceskosten in beide instanties worden veroordeeld (VI), met dien verstande dat zulks op de voet van art. 237 Rv. gebeurt, nu de vorderingen op de subsidiaire grondslag (slaafse nabootsing) worden toegewezen en op de auteursrechtelijke grondslag zijn afgewezen. De verwerping van de auteursrechtelijke grondslag is op zichzelf onvoldoende reden om Blond c.s. de in het kader van dat debat door Xenos gemaakte kosten te laten dragen. Met het op onrechtmatige wijze voeren van een productlijn en het weigerachtig blijven dat te beëindigen, heeft Xenos over zichzelf afgeroepen dat zij in rechte werd betrokken. Het stond Blond c.s. daarbij in beginsel vrij om primair een van de in artikel 1019h Rv. bedoelde grondslagen aan te dragen. Omtrent de buitengerechtelijke kosten is te weinig gesteld; deze worden afgewezen. Tenslotte is, nu de bodemprocedure aanhangig is, het bepalen van een termijn daarvoor (VII) niet meer aan de orde. 5. De uitspraak Het hof: vernietigt het vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Breda van 30 december 2009; en opnieuw rechtdoende: 5.1. gebiedt Xenos om onmiddellijk na betekening van dit arrest het (laten) aanbieden, leveren en/ of anderszins verhandelen van de artikelen genoemd in r.o. 4.17.6, zijnde de beschuitbus, het lage, ronde koek bewaarblik, het grote, ronde taartblik, het koekjesblik met deksel met ronde knop, de ronde voorraadbus/het koffie bewaarblik, de theezakjeshouder, de theeglashouder en de theepot, te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een dwangsom van € 20.000,-- per (gedeelte van een) dag dat Xenos nalaat aan dit gebod gevolg te geven, zulks met een maximum van € 1.000.000,--; 5.2. gebiedt Xenos om binnen drie dagen na betekening van dit arrest zorg te dragen voor het opkopen, dan wel terughalen van alle exemplaren van de in 5.1 bedoelde producten welke zich thans nog bevinden in haar winkels en/of bij afnemers van deze producten, niet zijnde consumenten, zo nodig onder aanbieding van terugbetaling dan wel creditering van de inkoopnota's alsmede vergoeding van alle kosten van de afnemers voor de retournering van de producten, zulks op straffe Pagina 8 van 9
www.ie-portal.nl 460
IEPT20120228, Hof Den Bosch, Blond Amsterdam v Xenos
www.iept.nl
van een dwangsom van € 20.000,-- per (gedeelte van een) dag dat Xenos nalaat aan dit gebod gevolg te geven, zulks met een maximum van € 1.000.000,--; 5.3. gebiedt Xenos om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis op eigen kosten een schriftelijke en van alle relevante documenten vergezeld ter onderbouwing, door een registeraccountant opgestelde verklaring aan de advocaat van Blond c.s. te doen toekomen inzake: a. het totaal aantal van de in 5.1 bedoelde producten die Xenos: - heeft geproduceerd, afgenomen en/ of ingekocht; - heeft verkocht en! of geleverd; - nog op voorraad en/ of in haar macht heeft; b. de naam- en adresgegevens van leverancier(s), producenten en eventueel zakelijke afnemers van de onder a) bedoelde producten (onder vermelding van het aantal afgenomen producten per afnemer), inclusief alle contactgegevens; één en ander op straffe van een dwangsom van € 5.000,-- per (gedeelte van een) dag dat Xenos nalaat aan dit gebod gevolg te geven, zulks met een maximum van € 250.000,--; 5.4. gebiedt Xenos om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis op eigen kosten haar totale voorraad van de in 5.1 bedoelde producten afte staan aan Blond c.s., zulks op straffe van een dwangsom van € 5.000,- per (gedeelte van een) dag dat Xenos nalaat aan dit gebod gevolg te geven, zulks met een maximum van € 250.000,-; 5.5. veroordeelt Xenos in de kosten van de procedure in eerste aanleg, welke kosten het hof aan de zijde van Blond c.s. begroot op € 334,25 aan verschotten en € 1.632,- aan salaris advocaat; 5.6. veroordeelt Xenos in de kosten van het hoger beroep, welke kosten het hof aan de zijde van Blond c.s. begroot op € 401,93 aan verschotten en € 2.682,-aan salaris advocaat, 5.7. verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad; 5.8. wijst af het anders of meer gevorderde. Dit arrest is gewezen door mrs. P.M. Huijbers-Koopman, M.A. Wabeke en H. Struik en in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 28 februari 2012.
Pagina 9 van 9
www.ie-portal.nl 461
IEPT20130329, HR, Stijl
www.boek9.nl
Hoge Raad, 29 maart 2013, Stijl
SLAAFSE STIJLNABOOTSING Nodeloos verwarringwekkende stijlnabootsing niet onrechtmatig ď&#x201A;ˇ Auteursrecht beschermt niet tegen navolgen stijl. In aanvulling daarop geen ruimte voor aanvullende stijlbescherming op grond van slaafse nabootsing; eventueel onder bijkomende omstandigheden, maar daartoe is nodeloos verwarringwekkend nabootsen niet voldoende. Volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad brengt het gebruik van hetzelfde materiaal, het bewerken daarvan volgens dezelfde, een bepaald artistiek effect opleverende methode, of het volgen van dezelfde stijl, nog niet mee dat sprake is van nabootsing van een werk als bedoeld in art. 13 Aw (HR 28 juni 1946, NJ 1946/712, vgl. voorts HR 29 december 1995, LJN ZC1942, NJ 1996/546). De Auteurswet geeft geen exclusief recht aan degene die volgens een - hem kenmerkende - stijl werkt. Aan deze rechtspraak ligt de gedachte ten grondslag dat de auteursrechtelijke bescherming van abstracties als stijlkenmerken een ontoelaatbare beperking van de vrijheid van creatie van de maker zou meebrengen, en aldus een rem op culturele ontwikkelingen zou vormen. 3.6 Tegen deze achtergrond dient te worden geoordeeld dat het recht geen ruimte laat voor aanvullende bescherming van de maker van een werk op grond van art. 6:162 BW tegen zogenoemde slaafse nabootsing van een stijl of van stijlkenmerken. Een ander oordeel zou meebrengen dat langs die weg alsnog het resultaat zou worden bereikt dat de hiervoor in 3.5 vermelde rechtspraak beoogt te voorkomen. Het vorenstaande sluit niet uit dat slaafse nabootsing van een stijl of van stijlkenmerken onder bijkomende omstandigheden onrechtmatig kan zijn, maar daartoe is niet toereikend dat die nabootsing nodeloos is en bij het publiek verwarring wekt. Vindplaatsen: LJN: BY8661; AMI 2013, nr. 5, p. 108, m.nt. Pinckaers Hoge Raad, 29 maart 2013 (E.J. Numann, A.M.J. van Buchem-Spapens, C.A. Streefkerk, A.H.T. Heisterkamp en M.A. Loth) Arrest in de zaak van: [Eiser], wonende te [woonplaats], EISER tot cassatie, advocaat: mr. S.M. Kingma,
tegen [Verweerster], wonende te [woonplaats], VERWEERSTER in cassatie, niet verschenen. Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als [eiser] en [verweerster]. 1. Het geding in feitelijke instanties Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende stukken: a. het vonnis in de zaak 207794/HA ZA 10-510 van de rechtbank 's-Hertogenbosch van 25 augustus 2010; b. het arrest in de zaak HD 200.079.650 van het gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 15 november 2011. Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht. 2. Het geding in cassatie Tegen het arrest van het hof heeft [eiser] beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit. Tegen [verweerster] is verstek verleend. De zaak is voor [eiser] toegelicht door zijn advocaat. De conclusie van de Advocaat-Generaal in buitengewone dienst D.W.F. Verkade strekt tot vernietiging van het bestreden arrest met zodanige verdere bepalingen als de Hoge Raad geraden zal oordelen. 3. Beoordeling van de middelen 3.1 In deze zaak gaat het om de vraag of een kunstschilder met succes een beroep kan doen op art. 6:162 BW wegens de slaafse nabootsing van een door haar toegepaste stijl. In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan. (i) Zowel [verweerster] als [eiser] zijn beeldend kunstenaars-schilders. [Verweerster] heeft sinds 1999 op diverse tentoonstellingen in binnen- en buitenland geĂŤxposeerd. (ii) [Eiser] verkoopt zijn werken onder meer via MondiArt. Op 7 november 2009 heeft [verweerster] een e-mail verzonden aan MondiArt, waarin zij onder meer schrijft: "Door middel van een brief met foto's ben ik op de hoogte gesteld van het feit dat u copieen van mijn werk verkoopt." 3.2 In dit geding vordert [verweerster] een verklaring voor recht dat de figuren op haar werken auteursrechtelijke bescherming genieten, waarop door werken van [eiser] inbreuk wordt gemaakt. Voorts stelt zij vorderingen in die ertoe strekken de gevolgen daarvan ongedaan te maken. De rechtbank heeft ten aanzien van drie schilderijen van [eiser] geoordeeld dat deze verveelvoudigingen zijn van werken van [verweerster]. Op die grond heeft zij [eiser] veroordeeld die schilderijen ter vernietiging af te geven aan [verweerster]. Het meer of anders gevorderde heeft de rechtbank afgewezen, daartoe overwegende dat de wijze van afbeelden van een gezicht of lichaamshouding een stijlelement is dat geen zelfstandig auteursrechtelijk beschermd werk oplevert. 3.3 Het hof heeft het vonnis bekrachtigd voor zover het betrekking heeft op de drie genoemde werken. Het Pagina 1 van 12
462
IEPT20130329, HR, Stijl
www.boek9.nl
heeft het vonnis voor het overige vernietigd en de vorderingen van [verweerster] grotendeels toegewezen. Voor zover in cassatie van belang heeft het hof het navolgende overwogen. ‘De rechtbank heeft ten onrechte het geschil niet mede op grond van onrechtmatige daad beoordeeld (slaafse nabootsing), terwijl [verweerster] dat wel aan haar vorderingen ten grondslag had gelegd. (rov. 4.5) Het hof is voorts van oordeel dat auteursrecht rust op de werken van [verweerster] als geheel, maar dat de figuren op de schilderijen van [verweerster] gedefinieerd als een geheel van elementen en kenmerken en niet als concreet vormgegeven werken niet als afzonderlijk auteursrechtelijk beschermde werken kunnen worden beschouwd. Gelet hierop overweegt het hof dat er sprake moet zijn van verveelvoudiging conform art. 13 Aw van een of meer concrete werken van [verweerster], wil er sprake zijn van een door [eiser] gepleegde inbreuk. Het hof oordeelt dat [eiser] met vijf van zijn werken inbreuk maakt op de auteursrechten van [verweerster] (waaronder de drie hiervoor in 3.2 bedoelde werken). (rov. 4.10 en 4.11) Ten aanzien van die overgelegde werken van [eiser] die geen inbreuk vormen op de aan [verweerster] toekomende auteursrechten, onderzoekt het hof vervolgens de vraag of deze werken een onrechtmatige, want nodeloos slaafse nabootsing vormen van de schilderijen en/of de stijl van [verweerster]. Naar het oordeel van het hof onderscheiden de werken van [verweerster] zich door stijlkenmerken die in meerdere of mindere mate terugkomen in genoemde werken van [eiser]. Deze stijlnabootsing acht het hof niet alleen opvallend, maar ook nodeloos. [Eiser] is aldus tekortgeschoten in zijn verplichting om bij het nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door de gelijkheid van de schilderijen gevaar voor verwarring kan ontstaan. Als gevolg van de nabootsing door [eiser] van de stijl van [verweerster] is verwarring bij het publiek te duchten. De naamsvermelding van [eiser] op zijn werken doet daaraan naar het oordeel van het hof niet af. Het hof is op deze gronden van oordeel dat [eiser] door het vervaardigen en exploiteren van die werken, mede gelet op de reeds geconstateerde inbreuken op de auteursrechten van [verweerster] met betrekking tot vijf voornoemde werken van [eiser], onrechtmatig handelt jegens [verweerster] door nodeloos haar stijl na te bootsen. (rov. 4.12) 3.4 Onderdeel 1.1 van het middel behelst de rechtsklacht dat het hof ten onrechte het leerstuk van de onrechtmatige (slaafse) nabootsing van (stoffelijke) producten van toepassing heeft geacht op een geval waarin slechts sprake is van de nabootsing van de stijl(kenmerken) van een ander. Het hof heeft daarmee miskend dat het nabootsen van (kenmerken van) een stijl van een ander waardoor bij het publiek verwarring valt te duchten, niet onrechtmatig is, ook niet indien de wijze van nabootsing "nodeloos" is. Naar Nederlands recht worden stijlkenmerken auteursrechtelijk niet beschermd door zorgvuldigheidsnormen.
3.5 De klacht treft doel. Volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad brengt het gebruik van hetzelfde materiaal, het bewerken daarvan volgens dezelfde, een bepaald artistiek effect opleverende methode, of het volgen van dezelfde stijl, nog niet mee dat sprake is van nabootsing van een werk als bedoeld in art. 13 Aw (HR 28 juni 1946, NJ 1946/712, vgl. voorts HR 29 december 1995, LJN ZC1942, NJ 1996/546). De Auteurswet geeft geen exclusief recht aan degene die volgens een - hem kenmerkende - stijl werkt. Aan deze rechtspraak ligt de gedachte ten grondslag dat de auteursrechtelijke bescherming van abstracties als stijlkenmerken een ontoelaatbare beperking van de vrijheid van creatie van de maker zou meebrengen, en aldus een rem op culturele ontwikkelingen zou vormen. 3.6 Tegen deze achtergrond dient te worden geoordeeld dat het recht geen ruimte laat voor aanvullende bescherming van de maker van een werk op grond van art. 6:162 BW tegen zogenoemde slaafse nabootsing van een stijl of van stijlkenmerken. Een ander oordeel zou meebrengen dat langs die weg alsnog het resultaat zou worden bereikt dat de hiervoor in 3.5 vermelde rechtspraak beoogt te voorkomen. Het vorenstaande sluit niet uit dat slaafse nabootsing van een stijl of van stijlkenmerken onder bijkomende omstandigheden onrechtmatig kan zijn, maar daartoe is niet toereikend dat die nabootsing nodeloos is en bij het publiek verwarring wekt. 3.7 De overige klachten behoeven geen behandeling. 4. Beslissing De Hoge Raad: vernietigt het arrest van het gerechtshof te 'sHertogenbosch van 15 november 2011; verwijst de zaak naar het gerechtshof ArnhemLeeuwarden ter verdere behandeling en beslissing; veroordeelt [verweerster] in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van [eiser] begroot op € 473,82 aan verschotten en € 2.600,- voor salaris. Dit arrest is gewezen door de vice-president E.J. Numann als voorzitter en de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, C.A. Streefkerk, A.H.T. Heisterkamp en M.A. Loth, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer M.A. Loth op 29 maart 2013. Conclusie A-G Verkade Mr. D.W.F. Verkade Zitting 11 januari 2013 Conclusie inzake: [Eiser] tegen: [Verweerster] (niet verschenen) 1. Inleiding 1.1. Partijen zullen hierna doorgaans worden aangeduid als '[eiser]' en '[verweerster]'.
Pagina 2 van 12 463
IEPT20130329, HR, Stijl
www.boek9.nl
1.2. Het gaat in deze zaak primair om de vraag of het hof op basis van art. 6:162 BW nabootsingsbescherming mocht toekennen aan de door schilderes [verweerster] gebezigde stijl. Daarnaast wordt geklaagd over enige door het hof aan hoofdveroordelingen verbonden nevenveroordelingen, en over de proceskostenveroordeling. 2. Feiten en procesverloop(1) 2.1. Zowel [verweerster] als [eiser] zijn beeldend kunstenaars-schilders. 2.2. [Verweerster] exposeert sinds 1999 op diverse tentoonstellingen in binnen- en buitenland. 2.3. [Eiser] verkoopt zijn werken onder meer via MondiArt. Op 7 november 2009 heeft [verweerster] een e-mail verzonden aan MondiArt, waarin zij onder meer schrijft: 'Door middel van een brief met foto's ben ik op de hoogte gesteld van het feit dat u copieen van mijn werk verkoopt.' 2.4. Bij exploot van 12 februari 2010 heeft [verweerster] [eiser] gedagvaard voor de rechtbank 'sHertogenbosch. Voor zover in cassatie van belang komen de vorderingen en nevenvorderingen van [verweerster] hierna aan de orde. 2.5. [Verweerster] heeft aan deze vorderingen (in ieder geval) ten grondslag gelegd dat [eiser] inbreuk maakt op het auteursrecht op de door haar vervaardigde schilderijen en geschilderde figuren. 2.6. [Eiser] heeft erkend dat drie van zijn schilderijen als verveelvoudigingen van drie schilderijen van [verweerster] zouden kunnen worden beschouwd. Voor de overige werken betwistte [eiser] dat er sprake zou zijn van inbreuk op enig werk van [verweerster]. Hij heeft geconcludeerd tot afwijzing van de vorderingen en de veroordeling van [verweerster] in de kosten op de voet van art. 1019h Rv. 2.7. De rechtbank heeft de vordering van [verweerster] met betrekking tot de drie onder 2.6 bedoelde werken toegewezen, onder oplegging van een dwangsom. De rechtbank heeft de andere vorderingen afgewezen. Over de gevorderde verklaring voor recht heeft de rechtbank geoordeeld dat de wijze van afbeelden van een gezicht of lichaamshouding door [verweerster], hoe consequent ook, een stijlelement is dat niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Volgens de rechtbank zijn de door [verweerster] in het geding gebrachte werken van [eiser] geen verveelvoudigingen van concrete werken van [verweerster]. De rechtbank heeft overwogen dat [verweerster] aan haar vorderingen uitsluitend het auteursrecht ten grondslag heeft gelegd. 2.8. [Verweerster] is bij het gerechtshof te 'sHertogenbosch in hoger beroep gegaan. Zij heeft onder aanvoering van vijf grieven geconcludeerd tot vernietiging van het vonnis voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen en tot het alsnog toewijzen van haar bij appeldagvaarding nader geformuleerde vorderingen voor zover deze door de rechtbank waren afgewezen, met veroordeling van [eiser] in de kosten in beide instanties overeenkomstig art. 1019h Rv. 2.9. [Eiser] heeft de grieven bestreden. Hij heeft incidenteel appel ingesteld, daarin één grief aangevoerd
en geconcludeerd tot vernietiging van punt 5.1 van het dictum van het vonnis, een en ander met veroordeling van [verweerster] in de kosten van het hoger beroep op grond van art. 1019h Rv. [Verweerster] heeft in incidenteel appel geantwoord. 2.10. Bij arrest van 15 november 2011(2) heeft het hof, samengevat, in het principaal en incidenteel appel het vonnis bekrachtigd voor zover dat betrekking heeft op de drie werken als bedoeld in het dictum onder 5.1 van het vonnis. Het hof vernietigde het vonnis voor het overige, en sprak jegens [eiser] nadere veroordelingen uit, deels gegrond op inbreuk op auteursrecht, en deels op onrechtmatig handelen wegens slaafse stijlnabootsing. Op deze veroordelingen wordt, voor zover in cassatie van belang, in het vervolg van deze conclusie teruggekomen. 2.11. [Eiser] heeft tegen het arrest van het hof tijdig(3) - beroep in cassatie ingesteld. [Verweerster] is niet verschenen. [Eiser] heeft zijn vordering tot vernietiging van het bestreden arrest schriftelijk doen toelichten door zijn advocaat. 3. Bespreking van de cassatiemiddelen 3.1. De drie cassatiemiddelen - telkens in onderdelen verdeeld - snijden drie onderscheiden kwesties aan. Middel I keert zich tegen de door het hof op basis van art. 6:162 BW toegekende bescherming van de door [verweerster] gehanteerde stijl. Middel II klaagt (kennelijk subsidiair) over enige door het hof aan hoofdveroordelingen verbonden nevenveroordelingen, en middel III bevat verschillende klachten over de proceskostenveroordeling. 3.A. Middel I: Stijlbescherming op basis van art. 6:162 BW? 3.2.1. Het gaat in cassatie niet om werken van [eiser], waarover is geoordeeld dat die beschouwd moeten worden als inbreukmakende verveelvoudigingen in auteursrechtelijke zin van werken van [verweerster]: de drie onder 2.6 bedoelde werken, en nog twee waarover het hof zich in rov. 4.114 en 4.11.9 (en in het dictum onder (1)) in die zin uitgesproken heeft. 3.2.2. Het gaat in cassatie ook niet om de vraag of [verweerster] inderdaad auteursrecht toekomt op (andere) werken van haar hand, ten aanzien waarvan zij [eiser] auteursrechtinbreuk dan wel 'slaafse nabootsing' verwijt. Auteursrecht op elk van die werken wordt door [eiser] niet betwist. 3.2.3. Evenmin gaat het in cassatie om de vraag of vijf andere litigieuze werken van [eiser] (als bedoeld in rov. 4.11.3, 4.11.5-4.11.8 en 4.11.10) inbreuk maken op auteursrechten van [verweerster]. Het hof heeft ten deze geen verveelvoudigingen in auteursrechtelijke zin ten aanzien van individuele werken van [verweerster] aanwezig geacht, en het hof heeft niet een auteursrechtelijke stijlbescherming aangenomen. [Verweerster] heeft daartegen geen (incidenteel) cassatieberoep ingesteld. 3.2.4. Het gaat in middel I wél om de vraag of [verweerster] met succes een, door het hof gehonoreerd, beroep op basis van art. 6:162 BW heeft kunnen doen op onrechtmatigheid van het handelen van [verweerster] wegens (verwarringwekkend) (slaafs) Pagina 3 van 12
464
IEPT20130329, HR, Stijl
www.boek9.nl
nabootsen door [eiser] van de/een door haar toegepaste stijl. 3.3. De hier van belang zijnde rechtsoverwegingen van het hof luiden: '4.12.1. Uit het voorgaande volgt dat een deel van de overgelegde werken van [eiser] geen inbreuk vormen op de aan [verweerster] toekomende auteursrechten. De vraag die daarom overblijft is of deze werken overgelegd in productie 7, en productie 13 pagina 1 onderaan, pagina's 2 en 4 volledig en pagina 3 bovenaan een nodeloze slaafse nabootsing vormen van de schilderijen en/of de stijl van [verweerster], waardoor [eiser] onrechtmatig handelt tegenover [verweerster]. 4.12.2. Uit de overgelegde werken van [verweerster] blijkt dat deze zich kenmerken door een eigen en duidelijk herkenbare stijl, waaraan niet afdoet dat mogelijk, zoals [eiser] stelt, bepaalde van de door [verweerster] gehanteerde stijlelementen, afzonderlijk, eerder ook door anderen zijn gebruikt. De kenmerken van de stijl van [verweerster] zijn onder meer: - de omhoog stekende neus - de verhouding tussen de omvang van het hoofd en de rest van het lichaam - de vorm van de mond en de ogen (gesloten) - de positie van de ogen, hoog op het hoofd - de vorm en positie van de neus (boven de ogen) - het overlopen van het hoofd in de hals (geen kin) - de grote boezems bij de voluptueuze vrouwen - de vorm van de jurk (galastijl) van de vrouw - het pak (met vlinderdas) bij de stevige mannen - de feestelijke setting (vaak drinkend) - de parelsnoeren in stipvorm die de vorm van de boezem volgen - de stand en vorm van de handen en de wijze van vasthouden van een glas of kopje - de felle (met name primaire) kleuren 4.12.3. Al de hierboven opgesomde kenmerken van de stijl van [verweerster] komen in meer of mindere mate terug in voornoemde werken van [eiser]. Niet alleen de vormgeving van de voluptueuze vrouwen en stevige mannen en hun gezichten zijn nagenoeg gelijk, maar ook het felle kleurgebruik, de feestelijke setting, de houding van de mannen en vrouwen, de parelsnoeren en vlinderdassen en de wijze van vasthouden van glazen en kopjes zijn nagenoeg volledig nagebootst van de werken van [verweerster]. De verschillen waar [eiser] op wijst, zoals de strakkere lijnen, de preciezere schilderwijze en het verschil in concrete afbeelding vallen pas op indien schilderwerken van beide kunstenaars naast elkaar worden bekeken. 4.12.4. De stijlnabootsing van [eiser] is naar het oordeel van het hof niet alleen opvallend, maar ook nodeloos. Door [eiser] zijn in productie 15 enkele afbeeldingen - overigens zonder naam of datum vermelding - overgelegd van werk van kunstenaars die naar zijn stelling eenzelfde soort stijl hanteren. Het hof valt vooral, meer nog dan de gelijkenis, het verschil op tussen deze afbeeldingen onderling en tussen deze afbeeldingen enerzijds en die van [verweerster] én
[eiser] anderzijds. In ieder geval blijkt uit deze voorbeelden dat er diverse mogelijkheden zijn om voluptueuze dames en stevige heren met de neus omhoog in een feestelijke setting te schilderen. Het is dus zeker niet noodzakelijk of nodig om de stijl van [verweerster] op een zo vergaande wijze na te bootsen als door [eiser] is gedaan. [eiser] is daarmee tekortgeschoten in zijn verplichting om bij het nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door de gelijkheid van de schilderijen gevaar voor verwarring kan ontstaan. Het hof merkt daarbij op dat bij de werken van [eiser] waarvan afbeeldingen zijn overgelegd op de vierde pagina van productie 13 wel meer afstand is genomen tot de specifieke stijl van [verweerster]. Toch is het hof van oordeel dat ook in deze werken nog onvoldoende van de specifieke, hierboven genoemde, stijlkenmerken van [verweerster] is afgeweken om niet meer als nodeloze slaafse nabootsing te worden aangemerkt. 4.12.5. De door [eiser] vervaardigde schilderijen roepen direct associaties op met de schilderijen van [verweerster]. [eiser] heeft niet betwist dat [verweerster] bekendheid geniet. Met zijn nabootsingen kan [eiser] profiteren van de commerciële mogelijkheden die de werken van [verweerster] hebben. Bij het publiek kan verwarring ontstaan en een werk van [eiser] kan door het publiek allicht voor een schilderij van [verweerster] worden aangezien. Wat er ook zij van de voorbeelden van verwarring in de emails en brieven die door [verweerster] zijn overgelegd en waarvan de authenticiteit door [eiser] wordt betwist, het hof is van oordeel dat als gevolg van de nabootsing van de stijl van [verweerster] verwarring bij het publiek te duchten valt. Dat, volgens zijn stelling, [eiser] altijd zijn naam op zijn werken vermeldt, doet daar niet aan af. Nabootsers kunnen niet aan een onrechtmatigheidsoordeel ontkomen door een eigen merk, of in dit geval een eigen naam, op hun werk te zetten. Dat het hier om een kritisch publiek gaat omdat een schilderij een luxeobject is, neemt het gevaar voor verwarring niet weg. De schilderijen van [eiser] worden, in ieder geval voor een belangrijk deel, niet via dezelfde kanalen verkocht als die van [verweerster], waardoor het voor potentiële kopers bijna nooit mogelijk is de werken naast elkaar te bekijken. Herinneringen van het publiek zijn meestal niet fotografisch en vaak onvolledig. De associatie die de werken van [eiser] oproept met de werken van [verweerster] maken dat gevaar voor verwarring met werken van [verweerster] reëel is. 4.12.6. Op grond van het voorgaande en mede gelet op de reeds geconstateerde inbreuken op de auteursrechten van [verweerster] met betrekking tot vijf voornoemde werken van [eiser], is het hof van oordeel dat [eiser] door het vervaardigen en exploiteren van de werken zoals overgelegd in productie 7, en productie 13 pagina 1 onderaan, pagina's 2 en 4 volledig en pagina 3 bovenaan, onrechtmatig handelt jegens [verweerster] door nodeloos haar stijl na te bootsen. Pagina 4 van 12
465
IEPT20130329, HR, Stijl
www.boek9.nl
Het hof zal de gevorderde verklaring voor recht en de op slaafse nabootsing gebaseerde verboden en geboden van [verweerster] derhalve toewijzen met dien verstande dat de toewijzing zich enkel uitstrekt over de ten processe middels producties aan de orde gestelde werken van [eiser].' 3.4. Onderdeel 1.1 klaagt dat het hof ten onrechte het leerstuk van de onrechtmatige ('slaafse') nabootsing van (stoffelijke) producten van toepassing heeft geacht op een geval waarin slechts sprake is van nabootsing van de stijl(kenmerken) van een ander. Het nabootsen van (kenmerken van) een stijl van een ander, waardoor bij het publiek verwarring valt te duchten, is niet onrechtmatig te achten, ook niet indien de wijze van nabootsing 'nodeloos' is (in die zin dat ook gekozen zou kunnen worden voor een wijze van nabootsing waardoor minder verwarringsgevaar ontstaat). Het in de rechtspraak ontwikkelde leerstuk van de slaafse nabootsing (door het scheppen van nodeloos verwarringsgevaar) komt in het geval van verwarring door louter nabootsing van (kenmerken van) een stijl niet voor (overeenkomstige) toepassing in aanmerking; in beginsel bestaat naar Nederlands recht geen bescherming van (louter) stijl(kenmerken) door zorgvuldigheidsnormen. Evenmin kan (anders dan in rov 4.12.4 besloten ligt) een verplichting worden aangenomen om bij het nabootsen van de stijl van een ander alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat gevaar voor verwarring kan ontstaan. Het hof heeft dit alles miskend, aldus het onderdeel. 3.5. Nu het hof, in overeenstemming met jurisprudentie van de Hoge Raad(4) en met het merendeel(5) van de literatuur(6) geen auteursrechtelijke stijlbescherming heeft aangenomen en nu [verweerster] daartegen geen cassatieberoep heeft ingesteld, zou op zichzelf aan dat onderwerp voorbijgegaan kunnen worden. Voor de beoordeling van middel I - dat zich keert tegen een door het hof verleende 'aanvullende' bescherming ex art. 6:162 - is het echter toch van belang om stil te staan bij de reden waarom bescherming tegen stijlnabootsing in het auteursrecht pleegt te worden afgewezen. In de literatuur worden bezwaren van tweeërlei aard benadrukt. 3.5.1. Het eerste bezwaar - vooral te vinden in publicaties van J.H. Spoor - betreft het afbakeningsprobleem. Ik citeer Spoor(7): '4. De werken die het auteursrecht beschermt moeten niet alleen bepaalde eigenschappen bezitten (een eigen, oorspronkelijk karakter en het persoonlijk stempel van de maker [...], maar ze moeten vóór alles goed afgebakend zijn. Object van het auteursrecht op een schilderij, om maar eens wat te noemen, is weliswaar niet het stoffelijke doek met de verf daarop, maar wel het concrete tafereel (hoe abstract wellicht ook) dat op het doek is vereeuwigd. [...] De stijl waarin of methode volgens welke een werk is gemaakt zijn als zodanig geen object van bescherming. Daarin ligt mede besloten dat het auteursrecht (alleen) duidelijk afgebakende rechtsobjecten beschermt, hoe onlichamelijk ze op zichzelf ook mogen zijn.
5. Die afbakening is belangrijk; alleen al met het oog op de rechtszekerheid. Dat inmiddels ook minder scherp omlijnde creaties als werken erkend zijn, zoals characters, programmaformats en de lay-out van tijdschriften, doet daar niet aan af, maar bevestigt het belang van een duidelijke afbakening juist. Vooral als dergelijke werken niet vooraf zijn beschreven, maar achteraf - meestal in het kader van een inbreukprocedure - worden "geconstrueerd" door elementen die in een aantal programma-afleveringen telkens opnieuw naar voren komen, op een rijtje te zetten, bestaat het gevaar dat men daarbij selectief te werk gaat, en naar een bepaald resultaat toe gaat redeneren. Het "werk" wordt dan met terugwerkende kracht geacht te bestaan uit juist die elementen, die ook in de programma's van gedaagde worden aangetroffen. 6. [...] Als er iets is wat ons auteursrecht nodig heeft, zijn het wel duidelijke grenzen; om te beginnen waar het de afbakening van het werk betreft.' 3.5.2. Het tweede bezwaar (dat uiteraard met het eerste samenhangt) is: bedreiging van de creatievrijheid. De literatuur die zich hierover - soms wat langer(8), meestal kort(9), uitlaat - is in wezen eenstemmig. Bescherming van een stijl, ook van een (nog) persoonlijke stijl (van een bepaalde auteur) als zodanig, los van de een bepaalde vormgegeven inhoud, zou de ontwikkeling van literatuur en kunst juist niet bevorderen doch belemmeren(10). Daarmee volgt de literatuur - zoals vaker - de auteursrechtelijke wijsheid uit het zeer nabije oosten: nl. Duitsland, waar deze opvatting van oudsher gemeengoed is. 'Es würde eine Hemmung der literarischen und künstlerischen Entwicklung bedeuten, wenn Methoden und Stilmittel nicht der allgemeinen Benutzung zugänglich blieben', aldus(11) BGH 22 januari 1952 in zijn eerste arrest over navolging van (de stijl van) Zuster Hummel's populaire beeldjes(12),(13). 3.6. De hier weergegeven bezwaren tegen auteursrechtelijke stijlbescherming vormen even zware argumenten tegen een aanvulling van het auteursrecht door het gemene recht (art. 6:162 BW) waardoor de auteur die stijlbescherming daaraan wél zou kunnen ontlenen. Dit argument ligt in de rechtsklacht van onderdeel 1.1 besloten. De Hoge Raad heeft zich anders dan enige feitenrechterlijke instanties en enige literatuur - over aanvullende stijlbescherming via de band van art. 1401 (oud) resp. 6:162 BW nog niet uitgesproken. 3.7. Ik leg nu het 'moederarrest' van de Hoge Raad inzake nabootsingsbescherming via het BW, 'Hyster Karry Krane' van 1953(14), nog eens voor mij. De Hoge Raad overwoog dat het aan een ieder moet vrijstaan om aan zijn industriële producten een zo groot mogelijke deugdelijkheid en bruikbaarheid te geven, zodat het niet verboden is om te dien einde, ten eigen voordele en mogelijk tot nadeel van een concurrent, van in diens producten geopenbaarde resultaten van inspanning, inzicht of kennis gebruik te maken, zelfs wanneer enkel tengevolge van dat gebruik maken tussen het eigen product en dat van de concurrent bij het publiek verwarring mocht ontstaan. Pagina 5 van 12
466
IEPT20130329, HR, Stijl
www.boek9.nl
Aan dit uitgangspunt lag het in de rechtsliteratuur zo genoemde ethisch-sociale vrijheidsbeginsel ten grondslag(15). (Slechts) nabootsing op punten die voor de deugdelijkheid en bruikbaarheid niét van belang zijn, en die aanleiding kon geven tot verwarring bij het publiek, kan wél leiden tot het oordeel dat onrechtmatig werd gehandeld. 3.8. Leg ik de inhoud van bovenstaande nrs. 3.5.1 en/of 3.5.2 enerzijds, en 3.7 anderzijds naast elkaar, dan wijst dat in de richting van gegrondbevinding van onderdeel 1.1. Met: (i) het door de Hoge Raad in het Hijskraan-arrest bedoelde 'moeten vrijstaan' om aan industriële producten een zo groot mogelijke deugdelijkheid en bruikbaarheid te geven, ook met gebruikmaking, te eigen voordele en mogelijk tot nadeel van een concurrent, van in diens objecten geopenbaarde resultaten van inspanning, inzicht of kennis, en dat zelfs daardoor bij het publiek verwarring mocht ontstaan, laat zich m.i. gelijk stellen: (ii) het 'moeten vrijstaan' om literatuur of kunst verder te ontwikkelen door het creëren van werken, ook met gebruikmaking van een (nog) persoonlijke stijl (van een bepaalde auteur) als zodanig (mits, op grond van de Auteurswet, uiteraard los van een bepaalde vormgegeven inhoud); en zulks ook als dat geschiedt te eigen voordele en mogelijk tot nadeel van een concurrent, en zelfs als daardoor bij het publiek verwarring mocht ontstaan. Het 'logisch' beredeneren van een voor de hand liggender (of even voor de hand liggend) tegengesteld standpunt is mij niet gelukt. 3.9. Daarnaast noteer ik dat het leerstuk van de - onder omstandigheden - ex art. 1401 (oud), thans: art. 6:162 BW te verbieden (product)nabootsing, door de Hoge Raad is ontwikkeld in een tijd dat toepassing van de Auteurswet op voortbrengselen van 'op nijverheid toegepaste kunst' in de kinderschoenen stond(16). Specifieke wetgeving voor zulke productnabootsing, laagdrempeliger dan de Auteurswet, in de vorm van wettelijk 'modellenrecht', bestond in Nederland toen anders dan in omringende landen - nog niet. In die voor nu juist bescherming van industriële productvormgeving toentertijd als een lacune gevoelde behoefte voorzag en voorziet het Hyster Karry Kranearrest (gevolgd door enige handenvol verfijnende arresten(17)) enigszins: welbewust - zoals bleek in nr. 3.7 - in beperkte mate. Om bescherming tegen stijlnavolging, los van concrete objecten is het in deze jurisprudentie van de Hoge Raad echter nooit gegaan. Ook niet om bescherming van bepaalde stijlen van productvormgeving ('productlijnen')(18). 3.10. In het principiële arrest Decca/Holland Nautic van HR 27 juni 1986(19) ging het over profiteren van andermans prestaties (hier: Decca's Navigation System DNS) anders dan door nabootsing van (concrete) producten. Ik citeer uit rov. 4.2: 'Bij de beoordeling van het middel in het principaal beroep [...]moet worden vooropgesteld:
- enerzijds dat het verhandelen van de radioontvangers van Holland Nautic niet onrechtmatig is geoordeeld uit hoofde van de wijze waarop deze ontvangers zijn geconstrueerd [...], noch uit hoofde van de wijze waarop zij worden verhandeld, doch uitsluitend omdat Holland Nautic bij dat verhandelen profiteert van het bestaan van het DNS, en - anderzijds dat de omstandigheid dat Holland Nautic bij het verhandelen van haar radio-ontvangers profiteert van het bestaan - en dus van het instandhouden en, zonodig, verbeteren - van het DNS op zich zelf niet in strijd is met de zorgvuldigheid die Holland Nautic als concurrente van Decca jegens deze in het maatschappelijk verkeer betaamt, ook niet als zij Decca daardoor nadeel toebrengt [...]. Beslissend is hier derhalve of afweging van de betrokken maatschappelijke belangen het oordeel wettigt dat de door het hof blijkens zijn r.o. 9 in aanmerking genomen bijzondere omstandigheden van het gegeven geval bedoeld profiteren niettemin onrechtmatig maken. Daarbij past in zoverre terughoudendheid dat de rechter door deze vraag bevestigend te beantwoorden en, gelijk het hof heeft gedaan, op grond daarvan het verhandelen van de radio-ontvangers van Holland Nautic te verbieden, aan Decca een bescherming biedt die niet wezenlijk verschilt van die waarvan zij zou hebben geprofiteerd indien zij zich ter bescherming van het DNS op octrooirechten zou hebben kunnen beroepen of zich anderszins zou hebben kunnen baseren op schending van een absoluut recht van intellectuele eigendom. Ontbreekt een dergelijk absoluut recht dan is bij een stand van zaken als zich hier voordoet voor een vergelijkbare bescherming via het recht van de ongeoorloofde mededinging in beginsel ten minste vereist dat wordt geprofiteerd van een prestatie van dien aard dat zij op een lijn valt te stellen met die welke toekenning van een dergelijk recht rechtvaardigen. [...]' 3.11. (Ook) dit Decca-arrest wijst in de richting van afwijzing van stijlbescherming via art. 6:162 BW. Gegeven is immers dat er geen sprake is van nabootsing van individuele objecten (wat via het auteursrecht of desnoods via de Hyster Krane-leer te verbieden zou zijn). Dan past terughoudendheid, en zou, gegeven het ontbreken van auteursrechtelijke bescherming tegen stijlnabootsing, 'in beginsel ten minste vereist' zijn dat [eiser] zou profiteren van 'een prestatie van dien aard dat zij op een lijn valt te stellen met die welke toekenning van een dergelijk [auteurs]recht' rechtvaardigt. Maar onder 3.5.1 en 3.5.2 zagen wij dat en waarom in het auteursrecht stijlbescherming nu juist niét gerechtvaardigd, integendeel ongewenst wordt geacht. 3.12. In enige rechtspraak van hoven en rechtbanken is niettemin een (overeenkomstige) toepassing van de 'Hyster Karry Krane'-rechtspraak op stijlnabootsing gegeven. Dat gebeurde (vóór het Decca-arrest) in een arrest van Hof Arnhem van 1979 in de zaak Dick Bruna/ Rolf(20), in een vonnis van Pres. Rb. Amsterdam van 1979 in de zaak Henneman/ McCannPagina 6 van 12
467
IEPT20130329, HR, Stijl
www.boek9.nl
Erickson(21), en in een vonnis van Rb. Utrecht van 1985 de zaak Dick Bruna/A.W. Bruna(22).(23),(24) In de literatuur is deze toepassing geconstateerd door Van Engelen(25) en verdedigd door Peeperkorn(26) en door Van Maaren(27). Het impliciete uitgangspunt hierbij is klaarblijkelijk dat nabootsing die verwarring wekt, óók als het een stijl betreft, onbehoorlijk is. Volgens Van Maaren - die wél als eisen stelt dat de nagebootste stijl uniek is, en dat de nabootser zijn eigen stijl heeft verlaten - is stijlnavolging altijd nodeloos 'daar het aantal voorhanden zijnde mogelijkheden oneindig is'. Van Maaren stuitte overigens wel op 'de lastige - vraag [...] of een en ander stand kan houden binnen het "restrictieve beleid" dat blijkt uit o.m. het arrest Decca/Holland Nautic', maar verdedigde dat dat zou moeten kunnen. 3.13. Tegenover de in nr. 3.12 aangehaalde rechtspraak staat een arrest van Hof 's-Gravenhage van 3 april 1970 over Hummel-beeldjes(28), waarin geoordeeld werd dat het verkopen van uit essentialia van verschillende Hummel-figuren samengestelde beeldjes geen bijzondere omstandigheid meebrengt waardoor van ongeoorloofde mededinging kan worden gesproken. Wat de literatuur betreft, moge ik verwijzen naar een zeer kritische noot van Van Nispen in BIE 1998, p. 289-290(29). En naar het volgende citaat uit SVV (2005)(30) waar ik - alles heroverwegende - nog steeds achter sta: 'Monopolisering van een stijl op zichzelf komt ons ook ongewenst voor. Wij menen dan ook dat er in beginsel geen plaats is voor bescherming van een stijl onder toepassing van zorgvuldigheidsnormen, en dat het criterium van de "nodeloze verwarring" hier niet voor (overeenkomstige) toepassing in aanmerking komt. Een zekere kans op verwarring kan, als men uitgaat van het principe van stijlnavolgingsvrijheid, niet incriminerend zijn; men mag tot een "school" behoren, en bij ongesigneerd werk kunstcritici en -historici laten puzzelen. Indien men stijlnavolging op zichzelf oirbaar acht, kan de eventuele verwarring evenmin op zichzelf als "nodeloos" gediskwalificeerd worden. Is er sprake van een té grote gelijkenis met een concreet werk uit de betrokken school of stijl, dan neme men inbreuk op auteursrecht aan. Voorts kan een bij loutere stijlnabootsing bewust gezaaide verwarring - in de zin van een onzorgvuldig uitlokken van een verkeerde toeschrijving aan een bepaalde auteur - op persoonlijkheidsrechtelijke gronden onrechtmatig zijn (vgl. het volgend nr). Dat kan dan leiden tot een aan die onrechtmatigheid aangepaste veroordeling (bijv. het doen van bepaalde (rectificerende) mededelingen), maar daarmee nog niet tot een breed verbod van "verwarrende stijlnabootsing".' 3.14.1. Onderdeel 1.1 is naar mijn mening terecht voorgesteld. 3.14.2. Daaraan kan m.i. niet afdoen dat het hof (toch nog) een zekere afbakening heeft willen geven, door in rov. 4.12.6 en in het dictum onder (4) te spreken over slaafse nabootsing van 'de ten processe middels producties aan de orde gestelde schilderijen van [verweerster] en daarop voorkomende figuren'.
Ook al is daarin een afbakening te vinden wat betreft via rov. 4.12.6 geïndividualiseerde werken van [verweerster], daarin is niét een afbakening te vinden die duidelijk maakt waarom de - volgens het hof zelf auteursrechtelijk niet te verbieden stijlnavolging van deze via rov. 4.12.6 geïndividualiseerde werken volgens het hof tóch onrechtmatig zou zijn. Voor zover rov. 4.12.2 in dat opzicht richting zou (dienen te) geven - waarnaar rov. 4.12.6 evenwel niet verwijst - blijft onafgebakend in hoeverre navolging van de daar vermelde kenmerken de 'stijlnabootsing' onrechtmatig zou maken: rov. 4.12.3 rept slechts, maar dat acht ik in dit verband ontoelaatbaar onduidelijk, over het 'in meerdere of in mindere mate' terugkomen van aan [verweerster] toegeschreven stijlkenmerken in de werken van [eiser]. 3.15. Bij slagen van onderdeel 1.1 behoeven de overige onderdelen van middel I geen behandeling, omdat [eiser] daarbij dan geen belang meer heeft. Voor het geval dat de Hoge Raad anders oordeelt, zal ik ze oge niettemin bespreken. 3.16. De onderdelen 1.2 tot en met 1.5 bestrijden, vanuit verschillende invalshoeken, het door het hof door stijlnabootsing aanwezig geachte verwarringsgevaar tussen de in rov. 4.12.1 bedoelde werken van [eiser] resp. [verweerster]. Ik zie reden om eerst onderdeel 1.5 te bespreken (met als hypothetisch uitgangspunt dat naast onderdeel 1.1, ook de onderdelen 1.2 t/m 1.4 zouden falen). 3.17. Onderdeel 1.5 is gericht tegen de oordelen van het hof (rov. 4.12.5) dat nabootsers 'niet aan een onrechtmatigheidsoordeel kunnen ontkomen door (een eigen merk of) een eigen naam op hun werk te zetten', en dat het feit dat 'volgens zijn stelling, [eiser] altijd zijn naam op zijn werken vermeldt', niet eraan afdoet dat als gevolg van de nabootsing van de stijl van [verweerster] verwarring bij het publiek te verwachten valt. Volgens de rechts- en motiveringsklachten van het onderdeel heeft het hof miskend dat de vermelding van de naam van de nabootser op het werk wel degelijk kan afdoen aan de aanwezigheid van (nodeloos) verwarringsgevaar, en daarmee van onrechtmatigheid. Niet valt in te zien waarom in het onderhavige geval het (in cassatie als vaststaand te beschouwen) feit dat [eiser] altijd zijn naam op zijn werken vermeldt, niet leidt tot (althans bijdraagt aan) het ontbreken van (nodeloos) verwarringsgevaar. Zulks geldt in elk geval nu [eiser] heeft aangevoerd(31) dat hij altijd zijn naam op zijn werken vermeldt, en meer in het bijzonder dat (wat in cassatie eveneens als vaststaand moet worden beschouwd) op ieder schilderij van [eiser] in grote, contrasterende, duidelijk leesbare letters de naam '[eiser]' staat. 3.18. Iemand die inbreuk op eens anders auteursrecht pleegt, komt (natuurlijk) 'niet weg' door op zijn nabootsing van andermans werk zijn eigen naam te zetten. Sterker nog: naast inbreuk op auteursrecht zou er dan bovendien sprake zijn van plagiaat. Maar het omgekeerde gaat ook op. Wie niét een andermans werk verveelvoudigt in auteursrechtelijke zin, is Pagina 7 van 12
468
IEPT20130329, HR, Stijl
www.boek9.nl
auteursrechtelijk vrij om al dan niet zijn naam op het door hem gemaakte object te vermelden, en handelt - in geval van stijlgelijkenis - (extra) zorgvuldig door zijn eigen naam (duidelijk) te vermelden, teneinde mogelijke onjuiste toeschrijvingen tegen te gaan(32). 3.19. Hoe 'loopt' dit in geval van op grond van art. 6:162 onrechtmatig geachte (stijl-) nabootsing? Volgens het Hyster Karry Krane-leerstuk zit het decisieve onrechtmatigheidselement in: het niet afwijken op punten die voor de deugdelijkheid en bruikbaarheid niet van belang zijn, en het daardoor wekken van verwarring. Expliciete rechtspraak van de Hoge Raad over de vraag of (directe of indirecte) herkomstverwarring toereikend kan worden weggenomen door een duidelijke merk- of andere afzendervermelding is mij niet bekend, maar het impliciete standpunt is wellicht dat ook bij ex art. 6:162 onrechtmatige productnabootsing, de nabootser daarmee 'niet wegkomt'.(33) Maar nu het geval van stijlnabootsing. Hier is verwarringwekkende gelijkenis tussen individuele objecten (dus) niet aan de orde. Hier is aan de orde dat ieder door een tegenpartij gemaakt object, dat zodanige gelijkenissen vertoont met de door de rechter aangenomen kenmerken van de stijl van de eiser dat daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, door een verbod getroffen zou worden. 3.20. Dat zou dus (heel) veel verder gaan. Zo ver, dat daarom - zoals eerder uiteengezet - m.i. onderdeel 1.1 zou moeten slagen: een te vergaande beperking van de scheppingsvrijheid, in strijd met het wettelijk (auteursrechtelijk) systeem. Indien de Hoge Raad niet voor gegrondbevinding van onderdeel 1.1 zou kiezen, dan vormt het boven gezegde m.i. een majeure reden om het ruime stijlnabootsingsverbod ten minste in te perken door uitsluiting van gevallen waarin daadwerkelijke (directe of indirecte) herkomstverwarring wordt voorkomen door een duidelijke vermelding van de - andere - maker. In deze zin: BGH 18 december 1968 (Hummelfiguren III)(34). Subsidiair concludeer ik dus tot gegrondbevinding van onderdeel 1.5. 3.21. Gegrondbevinding van onderdeel 1.5 brengt (net als gegrondbevinding van onderdeel 1.1) mee dat de onderdelen 1.2 t/m 1.4 geen bespreking meer behoeven. Ik zal toch nog bij deze onderdelen stilstaan(35). Zij lenen zich m.i. voor gezamenlijke bespreking. 3.22. Voor zover deze onderdelen de rechtsklacht(en) inhouden dat het hof een te lage drempel heeft gehanteerd door reeds onrechtmatigheid aan te nemen in geval van verwarringwekkende overeenstemming met (slechts) een stijl, zonder (vastgestelde) verwarringwekkende overeenstemming met individuele werken, zie ik daarin wel een adstructie van (het belang van) de klachten van onderdeel 1.1 en onderdeel 1.5, maar geen zelfstandig dragende klachten. Ik meen dus dat in het geval van falen van onderdeel 1.1 en/of onderdeel 1.5, de onderdelen 1.2 t/m 1.4 in zoverre het lot daarvan delen. 3.23. Vervolgens: voor zover de onderdelen 1.2 t/m 1.4 klagen over miskenning door het hof van de voor het
aanwezig achten van gevaar van (nodeloze) verwarring ingevolge eerdere jurisprudentie van de Hoge Raad geldende criteria - de onderdelen spreken over: vergelijking van totaalindrukken, over bijkomende omstandigheden, en over ongenoegzaamheid van 'associaties' - kunnen zij, in geval van falen van de onderdelen 1.1 en 1.5, [eiser] niet baten. Indien - in weerwil van onderdeel 1.1 'grensverleggend' aanvaard wordt dat stijlnabootsing een onrechtmatige daad kan opleveren, en dat - in weerwil van onderdeel 1.5 - daaraan niet afdoet het voorkomen van herkomstverwarring door naamsvermelding, moeten 'vanzelf' nader aangepaste criteria gelden voor het vaststellen van gevaar van (nodeloze) verwarring, juist omdat dan verwarringsgevaar ook los van overeenstemming met individuele objecten incriminerend mag worden geacht. Anders gezegd: bij het in de vorige volzin nolens volens betrokken uitgangspunt, meen ik dat het hof bij zijn 'grensverlegging' niet verder is afgeweken van de volgens de bestaande HR-jurisprudentie geldende criteria, dan zo'n 'grensverlegging' naar haar aard zou gaan meebrengen. Zo zijn 'totaalindrukken' van individuele (concrete) werken dan niet meer aan de orde. 3.24.1. Voor zover de hier besproken onderdelen 1.2 t/m 1.4 nog motiveringsklachten behelzen dat het hof het in zijn rechtsopvatting decisieve gevaar van (nodeloze) verwarring onvoldoende onderbouwd zou hebben, falen zij wegens onjuiste lezing van het arrest. Het hof heeft een gemotiveerd oordeel gegeven dat en waarom zijns inziens: - (rov. 4.12.2) de werken van [verweerster] zich kenmerken door een eigen en duidelijk herkenbare stijl; - (rov. 4.12.3) die kenmerken in meer of mindere mate terugkomen in de litigieuze werken van [eiser]; - (rov. 4.12.4) de stijlnabootsing door [eiser] nodeloos is; - (rov. 4.12.5, tweede alinea) bij het publiek verwarring kan ontstaan en een werk van [eiser] door het publiek allicht voor een schilderij van [verweerster] kan worden aangezien. In een bij falen van onderdelen 1.1 en 1.5 vigerend systeem, kan dit een en ander als een toereikende motivering van 's hofs aanname van de (nodeloos) verwarringwekkende gelijkenis gelden. 3.24.2. Voor zover onderdeel 1.3 nog klaagt dat het hof in rov. 4.12.5 ten onrechte de omstandigheid in aanmerking zou hebben genomen dat [verweerster] bekendheid geniet (zodat [eiser] kan profiteren van de commerciĂŤle nabootsingen die de werken van [verweerster] hebben), faalt deze klacht omdat die deeloverweging kennelijk niet dragend is voor 's hofs oordeel. 3.B. Middel II: (Neven-)vorderingen bij slaafse nabootsing 3.25. Middel II heeft betrekking op door het hof in het dictum uitgesproken (neven-) veroordelingen (aan de proceskostenveroordeling is het afzonderlijke middel III gewijd). Zie ik het wel, dan komt bij slagen van middel I (onderdeel 1.1 of onderdeel 1.5) middel II bij Pagina 8 van 12
469
IEPT20130329, HR, Stijl
www.boek9.nl
gebrek aan belang niet aan de orde. Ik zal het middel evenwel bespreken. 3.26. Onderdeel 2.1 wijst erop dat het hof onder 4.12 (4.12.6, A-G) heeft overwogen dat het de op slaafse nabootsing gebaseerde verboden en geboden van [verweerster] zal toewijzen met dien verstande dat de toewijzing zich enkel uitstrekt over de ten processe middels producties aan de orde gestelde werken van [eiser]. Het onderdeel klaagt over onbegrijpelijkheid (en/of innerlijke tegenstrijdigheid) van het arrest, nu het hof in dictum sub (4) t/m (8) - voor zover betrekkelijk tot slaafse nabootsing - geen dienovereenkomstige beperking heeft aangebracht. 3.27. Deze klacht faalt omdat - volgens vaste rechtspraak - de (eventueel) (te) ruim geformuleerde verbods- en bevelsdicta moeten worden gelezen in het licht van de gronden waarop zij in het lichaam van het vonnis of arrest gebaseerd zijn(36). Aldus moeten de hier bedoelde onderdelen van het dictum overeenkomstig rov. 4.12.6 beperkt geacht worden tot 'ten processe middels producties aan de orde gestelde werken van [eiser]', en is er geen tegenspraak of onbegrijpelijkheid. 3.28. Onderdeel 2.2 klaagt over de nevenveroordelingen onder (5) t/m (8) in het dictum van het arrest. Het gaat hier om de volgende veroordelingen: '5) veroordeelt [eiser] om uiterlijk binnen 30 dagen na betekening van dit arrest aan de advocaat van [verweerster], mr. R.S. Le Poole te Amsterdam, te doen toekomen een schriftelijke, door een onafhankelijke registeraccountant gecontroleerde en gewaarmerkte opgave van de volgende informatie: a) het aantal van de bij [eiser] nog aanwezige door hem vervaardigde schilderijen en zeefdrukken die inbreuk maken op of een slaafse nabootsing zijn van de ten processe middels producties aan de orde gestelde schilderijen van [verweerster], onder vermelding van de locatie waar deze werken zich bevinden; b) de vermelding van de naam, adres(sen), emailadres(sen), telefoon- en telefaxnummers van iedere derde aan wie [eiser] de door hem vervaardigde schilderijen en zeefdrukken die inbreuk maken op of een slaafse nabootsing zijn van de ten processe middels producties aan de orde gestelde schilderijen van [verweerster], op enigerlei wijze heeft geleverd, verkocht, verhuurd of anderszins ter beschikking heeft gesteld; c) de door [eiser] behaalde omzet en winst met de door hem vervaardigde schilderijen en zeefdrukken die inbreuk maken op of een slaafse nabootsing zijn van de ten processe middels producties aan de orde gestelde schilderijen van [verweerster]; 6) veroordeelt [eiser] om met de door hem vervaardigde schilderijen en zeefdrukken die inbreuk maken op of een slaafse nabootsing zijn van de ten processe middels producties aan de orde gestelde schilderijen van [verweerster], genoten winst zoals hiervoor sub 5 c bedoeld, binnen 14 dagen na verzending aan mr. R.S. Le Poole van de hiervoor bedoelde opgave af te dragen aan [verweerster], zulks
door betaling daarvan op een door [verweerster] aan te geven wijze; 7) veroordeelt [eiser] om alle schilderijen en/of zeefdrukken die inbreuk maken op of een slaafse nabootsing zijn van de ten processe middels producties aan de orde gestelde schilderijen van [verweerster] en die zich bevinden bij de hierboven sub 5 b bedoelde derden, met uitzondering van de schilderijen en/of zeefdrukken die [eiser] aan derden verkocht heeft, binnen 30 dagen na betekening van dit arrest op zijn kosten terug te nemen; 8) veroordeelt [eiser] om op zijn kosten, binnen 30 dagen na betekening van dit arrest, zijn totale voorraad schilderijen en/of zeefdrukken die inbreuk maken op of een slaafse nabootsing zijn van de ten processe middels producties aan de orde gestelde schilderijen van [verweerster], alsmede de sub 7 bedoelde schilderijen en zeefdrukken, naar keuze van [verweerster], hetzij ter vernietiging af te staan aan [verweerster], hetzij te vernietigen in aanwezigheid van een gerechtsdeurwaarder en het daarvan opgemaakte proces-verbaal binnen drie werkdagen na de vernietiging toe te zenden aan mr. R.S. Le Poole, voornoemd'. Volgens het onderdeel heeft het hof ten onrechte deze nevenvorderingen toegewezen met betrekking tot de schilderijen en zeefdrukken van [eiser] die een slaafse nabootsing zijn van de ten processe door middel van producties aan de orde gestelde schilderijen van [verweerster]. Volgens de klacht heeft het hof miskend dat voor toewijzing van deze nevenvorderingen - die kennelijk wat de auteursrechtinbreuk betreft (vooral) gegrond zijn op art. 27a en 28 Auteurswet - ter zake van slaafse nabootsing geen grondslag bestaat in het recht. Dit geldt volgens het onderdeel in het bijzonder voor de veroordeling tot winstafdracht (dictum onder 6)). 3.29. Wat betreft de (potentieel) geschonden rechtsregel(s), volstaat het onderdeel met de stelling dat voor deze nevenveroordelingen 'ter zake van slaafse nabootsing geen grondslag bestaat in het recht'. Dat is gemakkelijk gezegd, en het is zo gezegd ook niet waar. 3.30. Wij betreden hier het in onrechtmatige-daadcontext nog weinig wettelijk geregelde(37), maar in rechtspraak en rechtsleer enigszins ontwikkelde leerstuk van 'aan de onrechtmatige gedraging aangepaste veroordelingen'. Een richtinggevend arrest van de Hoge Raad was en is: HR 28 juni 1974 (Caltex/Kamsteeg)(38). De voornaamste aan het onderwerp gewijde studie is de dissertatie van C.J.J.C. van Nispen, Het rechterlijk verbod en bevel (1978). Dit leerstuk (waarbij het ook gaat om bijv. toewijsbaarheid van bevelen tot HIV-tests jegens bijters of verkrachters, en om al dan niet tijdelijke straatverboden jegens stalkers) wordt sinds 1992 (mede) gegrond op art. 3:296 van het (toen nieuwe) BW, terwijl ook art. 6:103 (over schadevergoeding anders dan in geld) als een grondslag naar voren is gebracht. Over de nadere vormgeving en toepassing van het leerstuk valt met name te lezen in het Groene
Pagina 9 van 12 470
IEPT20130329, HR, Stijl
www.boek9.nl
Serie-deel Onrechtmatige Daad, onderdeel II.1, Rechtsvorderingen (T.E. Deurvorst). 3.31. Hoewel ik mij meer dan eens gereserveerd heb getoond over even vergaande als gemakkelijk gegeven sancties in de vorm van civielrechtelijke bevelsvarianten(39), meen ik, hier uitgaande van falen van onderdeel I, dat anders dan onderdeel 2.2 beweert niet gezegd kan worden dat de door het hof onder 5, 7 en 8 uitgesproken bevelen in strijd met een rechtsregel gegeven zijn. Dat zij ontleend zijn aan in i.e.-wetgeving (zoals de Auteurswet) wettelijk geregelde sancties, en dat een dergelijke wettelijke sanctieregeling voor gevallen van slaafse nabootsing ontbreekt, doet daaraan niet af: aan de i.e.-wetgeving komt wat dit betreft geen a contrario-werking toe. Waar het (naar het criterium van het genoemde Caltex/Kamsteeg-arrest) om gaat, is of deze bevelen kunnen gelden als aangepaste veroordelingen tot het goed maken van de nadelen die als gevolg van de onrechtmatige gedragingen zijn of kunnen worden geleden(40). Dat kunnen zij. Klachten over buitenproportionaliteit - daargelaten of die zouden kunnen opgaan - zijn in het middel niet te lezen. In de feitelijke instanties zijn desbetreffende verweren ook niet gevoerd. 3.32. Gaat het vorenstaande ook op voor de in het dictum onder (6) bevolen winstafdracht? Ja. Sterker nog: hier biedt art. 6:104 BW een uitdrukkelijke wettelijke grondslag, mede voor gevallen van slaafse nabootsing. Daarmee faalt onderdeel 2.2 in zijn geheel. Op het bevel tot winstafdracht heeft echter ook onderdeel 2.3 nog betrekking. 3.33. Volgens onderdeel 2.3 heeft het hof althans miskend dat een vordering tot afdracht ter zake van door slaafse nabootsing genoten winst slechts kan worden toegewezen jegens een partij die ter zake van zijn slaafse nabootsing te kwader trouw is. Zou het hof dat niet miskend hebben, dan is zijn oordeel onvoldoende gemotiveerd, nu het hof niet (kenbaar) kwade trouw bij [eiser] heeft vastgesteld. Zulks geldt, volgens het onderdeel, in elk geval nu niet valt in te zien dat het door [eiser] gevoerde verweer in redelijkheid niet als bij voorbaat kansloos kon worden aangemerkt(41), en bovendien de juistheid van de rechtsopvatting dat, kort gezegd, ook louter stijlnavolging door zorgvuldigheidsnormen kan worden beschermd (welke opvatting door onderdeel 1.1 hierv贸贸r wordt bestreden), door de Hoge Raad nooit is bevestigd en deze rechtsopvatting niet onomstreden is. 3.34. Het onderdeel faalt omdat boek 6 BW, inzonderheid ook art. 6:104, een vereiste van kwade trouw voor toewijsbaarheid van schadevergoeding in de vorm van winstafdracht niet kent. Hier gelden de gewone regels van toerekenbaarheid. Weliswaar kan de rechter bij zijn bevoegdheid om de schadevergoeding op het bedrag van de winst (of op een gedeelte daarvan) te begroten rekening houden met de mate van verwijtbaarheid, maar art. 6:104 BW verplicht de rechter daartoe niet. 3.35. Ook de motiveringsklacht van het onderdeel gaat niet op. Het onderdeel zoekt kennelijk aansluiting bij
het arrest van BenGH 11 februari 2008 (Ondeo Nalco/Michel)(42) waarin het BenGH in merkenrechtelijke context heeft beslist: - 'dat van "gebruik te kwader trouw" als bedoeld in artikel 13.A, lid 5, BMW(43) slechts sprake is in geval van moedwillig of opzettelijk gepleegde inbreuk, zodat de tweede vraag bevestigend wordt beantwoord' (rov. 14); - 'Van opzettelijke of moedwillige inbreuk is sprake indien degene wiens handelen achteraf inbreukmakend wordt geoordeeld, zich ten tijde van zijn handelen bewust is geweest van het inbreukmakend karakter daarvan' (rov. 15); - 'Van bewustheid in vorenbedoelde zin is geen sprake indien degene wiens handelen achteraf inbreukmakend wordt geoordeeld, het verwijt van inbreuk heeft bestreden met een verweer dat in redelijkheid niet als bij voorbaat kansloos kan worden aangemerkt. Dit zal zich bijvoorbeeld kunnen voordoen indien het verweer gebaseerd is op (a) de stelling dat geen sprake is van verwarringsgevaar [...]' (rov. 15). Het onderdeel ziet over het hoofd dat de Beneluxwetgever ten aanzien van merk- of model-inbreuk(44) de expliciete keuze heeft gemaakt dat voor winstafdracht geen plaats is indien 'de rechter van oordeel is dat [het] gebruik niet te kwader trouw is', maar dat de Nederlandse BW-wetgever die keuze niet heeft gemaakt. 3.C. Middel III: Proceskostenveroordeling 3.36. Indien middel I (of middel II) slaagt, bestaat m.i. voor [eiser] geen belang bij afzonderlijke behandeling van de onderdelen 3.1, 3.2 en 3.3. 3.37. Onderdeel 3.1 is gericht tegen rov. 4.5 van 's hofs arrest, luidende: '4.5. Met grief 4 stelt [verweerster] aan de orde dat de rechtbank ten onrechte het geschil niet mede op basis van onrechtmatige daad - slaafse nabootsing - heeft beoordeeld, maar heeft geoordeeld dat [verweerster] uitsluitend het auteursrecht aan haar vorderingen ten grondslag heeft gelegd. Deze grief slaagt, nu uit onderdeel 5.3 van haar aantekeningen ten behoeve van de comparitie van partijen blijkt dat [verweerster] haar vorderingen mede op onrechtmatige daad had gebaseerd. Reeds het feit dat deze grief slaagt, leidt tot vernietiging van het vonnis op het principaal appel, en leidt tot een integrale nieuwe beoordeling van de vorderingen, rekening houdend met de grenzen van het geschil zoals deze door de grieven zijn getrokken.' 3.38. Het onderdeel klaagt over een onbegrijpelijke uitleg gegeven aan de gedingstukken, omdat de vorderingen van [verweerster], zoals weergegeven in het petitum op p. 12-14 van de inleidende dagvaarding immers niet anders kunnen worden uitgelegd dan dat hieraan het auteursrecht ten grondslag is gelegd en niet een onrechtmatige daad. Volgens het onderdeel heeft [verweerster] weliswaar in onderdeel 5.3 van de aantekeningen ten behoeve van de comparitie van partijen opgemerkt dat 'ook het overnemen van stijlelementen nodeloze verwarring meebrengt bij het publiek, hetgeen onrechtmatig is jegens [verweerster]', maar heeft zij vervolgens deze Pagina 10 van 12
471
IEPT20130329, HR, Stijl
www.boek9.nl
aangestipte beweerdelijke onrechtmatige daad niet aan een vordering ten grondslag gelegd, en, integendeel, in § 9.1 van haar aantekeningen ten behoeve van de comparitie van partijen de (expliciet) louter op het auteursrecht gegronde vorderingen van het petitum gehandhaafd. 3.39. Het onderdeel kan niet tot cassatie leiden om twee - zelfstandig dragende - redenen. In de eerste plaats is de gangbare uitleg van de regel dat de partij die in het ongelijk wordt gesteld, in de kosten wordt veroordeeld (art. 237 Rv.) deze, dat het winnen van een procedure in hoger beroep meebrengt dat de in appel verliezende partij (alsnog) in de kosten van (ook) de eerste instantie wordt veroordeeld, óók indien het in appel aangenomen 'gelijk' berust op andere gronden dan aangevoerd in eerste instantie. Het gaat hierbij - per saldo - om een petitum/dictumvergelijking(45). Een ratio hiervan is het beginsel dat het appel mede mag dienen om eigen tekortkomingen in de eerste instantie te herstellen. Weliswaar kan de rechter 'nodeloos' aangewende of veroorzaakte kosten voor rekening van de desbetreffende partij laten, maar art. 237 Rv. laat zulks aan het (aan beoordeling in cassatie onttrokken) oordeel van de feitenrechter over(46). In de tweede plaats geldt in cassatie dat de uitleg van gedingstukken, behoudens onbegrijpelijkheid, aan de (hoogste) feitenrechter is overgelaten. 's Hofs interpretatie van de uitlating zijdens [verweerster] bij comparitie, dat zij haar vorderingen mede op onrechtmatige daad - slaafse nabootsing - wenste te gronden en dat zij dat ook dééd (ook al paste zij haar petita in eerste instantie nog niet aan), acht ik niet onbegrijpelijk(47). 3.40. Onderdeel 3.2, gericht tegen rov. 4.17, deelt het lot van onderdeel 3.1. Daaraan doen de in dit onderdeel naar voren gebrachte verbijzonderingen niet af. 3.41. De 'veegklacht' van onderdeel 3.3 deelt het lot van onderdelen 3.1 en/of 3.2. 3.42. Onderdeel 3.4 klaagt dat het hof ten onrechte (in rov. 4.19 en het dictum onder (11)) de wettelijke rente over het door [eiser] aan [verweerster] terug te betalen bedrag van € 14.500 berekende vanaf de dag van betaling door [verweerster] aan [eiser] tot aan de dag van volledige terugbetaling. Het hof heeft daarmee miskend dat wettelijke rente conform art. 6:119 BW wordt berekend over de tijd dat de schuldenaar met de voldoening daarvan in verzuim is geweest, of (subsidiair) miskend dat het verzuim met betrekking tot de ongedaanmaking van de voldoening van een in eerste aanleg uitgesproken maar in hoger beroep vernietigde proceskostenveroordeling - zijnde een vordering uit onverschuldigde betaling - eerst intreedt zodra aan een van de voorwaarden van art. 6:82 of 6:83 BW is voldaan. 3.43. Ik meen dat - zonder dat zulks toelichting behoeft - dit onderdeel slaagt. 4. Conclusie Mijn conclusie strekt tot vernietiging van het bestreden arrest met zodanige verdere bepalingen als de Hoge Raad geraden zal oordelen.
1 (Verkort) ontleend aan rov. 2.1 t/m 2.5 en 4.1.2 t/m 4.6 van het (ten deze niet) bestreden arrest. 2 LJN BU4770, incl. de afbeeldingen van werken van partijen (in kleur). Vgl. voor de herkomst van de afbeeldingen rov. 2.5 van het arrest (onbestreden in cassatie). 3 Na het arrest van 15 november 2011 is de cassatiedagvaarding op 15 februari 2012 uitgebracht. 4 HR 28 juni 1946, NJ 1946, 712 (Van Gelder/Van Rijn); vgl. ook HR 29 december 1995, NJ 1996, 546 m.nt. DWFV (Decaux/Mediamax; stadsmeubilair), rov. 3.4. 5 Uitzonderingen zijn: F.W. Grosheide, BIE 1985, p. 186-193 en IER 1988, p. 43-45, alsmede D. Peeperkorn, in Beeldrechtwijzer (1987), p. 87-97. Hierna genoemde schrijvers van na 1985 resp. 1988 tonen zich door Grosheide en Peeperkorn niet overtuigd. 6 Vgl. Wichers Hoeth, noot (sub 3) onder HR 11 december 1981, NJ 1982, 286 (Spaanse tegels), instemmend aangehaald door Gerbrandy, Kort commentaar op de Auteurswet 1912 (1986), p. 69 (in aant. 1(d) op art. 10 Aw); voorts: Van Maaren, AMI 1988, p. 95; Quaedvlieg, AMI 1996, p. 195; Van Lingen, Auteursrecht in hoofdlijnen (6e druk 2007), nr. 3.1, p. 52; Spoor/Verkade/Visser, Auteursrecht (3e druk 2005) [hierna aangehaald als: SVV (2005)], § 3.7, p. 63-64; Gielen c.s., Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht (10e druk 2011), nr. 535. 7 Noot onder HR 16 juni 2006, NJ 2006, 585 (Lancôme/Kecofa). Zie ook SVV (2005) t.a.p. 8 Vgl. Van Maaren, a.w., op p. 96 r.k. 9 Vgl. Van Lingen t.a.p.; SVV (2005) t.a.p. 10 Grosheide, BIE 1985, op p. 192, nr. 7, laatste alinea, onderkent dat met de mogelijkheid van inpassing van een persoonlijke stijl in het auteursrechtelijk systeem, nog niets gezegd is over tegenkanten van algehele toepasselijkverklaring van het auteursrecht, waarbij hij met name denkt aan de lange duur. Terzijde: zoals Grosheide opmerkt (BIE 1985, op p. 190; IER 1988, op p. 44) heb ik in Ars Aequi 1984, p. 672 (677) geschreven dat bescherming van een eigen stijl op zichzelf in het auteursrechtelijk systeem te passen zou zijn. T.a.p. heb ik daaraan onmiddellijk toegevoegd dat het auteursrecht toch maar niet zo ver zou moet gaan (om redenen als in de hoofdtekst hierboven aangegeven). 11 Als geparafraseerd door Schricker/Loewenheim, Urheberrecht, 4. Auflage 2010, § 2, Randnr. 49. 12 BGHZ 5, 1, NJW 1952, p. 784, GRUR 1952, p. 516. In dit arrest werden ook de stijlnabootsingsklachten op basis van het oude § 25 WZG (Ausstattungsschutz) en § 1 UWG (oneerlijke mededinging) afgewezen. 13 In latere zaken ging het (de rechtsopvolgster van) Zuster Hummel nauwelijks beter af bij het BGH: zie BGH 23 juni 1961, GRUR 1961, p. 581 m.nt. D. Reimer (Hummelfiguren II); BGH 18 december 1968, Pagina 11 van 12
472
IEPT20130329, HR, Stijl
www.boek9.nl
GRUR 1970, p. 250 (Hummelfiguren III). In laatstgenoemde zaak werden van de door eiseres als onrechtmatige nabootsing aangevochten 25 beeldjes van de concurrent er per saldo twee, 'Junge mit Korb, der eine Gans angreift', resp. 'Schuljunge' (nader gedetailleerd omschreven in rov. 3) als 'identisch oder doch nahezu übereinstimmend' (rov. 2) in strijd met art. 1 UWG veroordeeld. 14 HR 26 juni 1953, NJ 1954, 90 m.nt. PhANH, AA 1953, p. 10 m.nt. HB, BIE 1953, nr. 55, p. 113. 15 Vgl. Hijmans van den Berg in zijn noot in AA onder HR 26 juni 1953 (zie vorige voetnoot). 16 Vgl. de inleiding op de vraagstelling door de Hoge Raad in het (eerste) Screenoprints-arrest, HR 29 november 1985, NJ 1987, 880, AMI 1986, p. 13, BIE 1986, nr. 15, p. 55, rov. 3.4; vgl. ook bijv. Th. Limperg, Bescherming van vormgeving tegen plagiaat (1971), in het bijzonder nr. 3.6. 17 Zie hierover bijv. Van Nispen/Huydecoper/Cohen Jehoram, Industriële eigendom deel 3 (2012), nr. 4.4.3.4.2 (p. 314-515). 18 Indien men daartoe de 'standaardisatie'-jurisprudentie zou willen rekenen, werd juist geoordeeld ten voordele van de navolger. Vgl. HR 12 juni 1970, NJ 1970, 434 m.nt. HB, BIE 1970, nr. 90, p. 306 (Klerenhangers); HR 20 november 2009, LJN BJ6999, NJ 2011, 302 m.nt. JHS, IER 2010, nr. 16, p. 92 m.nt. FWG (Lego/Mega Brand). 19 NJ 1987, 191 m.nt. vNH, BIE 1986, nr. 71, p. 280, IER 1986, nr. 29, p. 78, CR 1986, p. 176 m.nt. Dommering. 20 Hof Arnhem 6 maart 1979, AMR 1980, p. 32 (met ill.), BIE 1981, p. 42. 21 Pres. Rb. Amsterdam 1 november 1979, AMR 1980, p. 13, BIE 1980, nr. 25, p. 98 m.nt. DWFV; in deze zaak werd stijlnabootsing overigens niet aangenomen. 22 Rb. Utrecht 4 december 1985, NJ 1987, 677. 23 De s.t. namens [eiser] maakt nog melding Hof 'sHertogenbosch 28 februari 2012, LJN BV7194 (Blond c.s./ Xenos), waarin eveneens onrechtmatigheid van stijlnabootsing werd aangenomen. Het betreft een arrest van dezelfde kamer van het hof die het arrest in de zaak [eiser]/[verweerster] wees. 24 Een soort van 'stijlbescherming' is op grond van art. 6:162 BW ook aangenomen door Pres. Rb. 'sGravenhage 7 mei 1998, BIE 1998, nr. 54, p. 287 m.nt. CvN, en door Hof 's-Gravenhage 21 augustus 2008, IEF 7202, IEPT20080821 (twee zaken, met nogal wat 'bijmengsels', tussen Bols en Goedewaagen, over miniatuur porseleinen huisjes zoals gedistribueerd door KLM). 25 Th.C.J.A. van Engelen, Prestatiebescherming, diss. 1994, nr. 7.3.13, p. 278-279. 26 A.w., op p. 95. 27 A.w., op p. 97-98. 28 Hof 's-Gravenhage 3 april 1970, NJ 1971, 57, BIE 1971, nr. 66, p. 225. 29 Vgl. voetnoot 24. 30 § 8.6, p. 402-403. 31 Het onderdeel verwijst naar de MvA, § 55. 32 Vgl. het citaat uit SVV (2005) § 8.7, p. 402-403, aangehaald in nr. 3.13, in fine.
33 Deze observatie laat zich al ontlenen aan de context van de Hyster Karry Krane-arrest zelf. Bij aanschaf van een hijskraan zal de (bedrijfsmatige) aspirant-koper toch bezwaarlijk door de nodeloze gelijkenissen tussen de hijskranen van Hyster respectievelijk van Thole denken dat Thole en Hyster dezelfde zijn, of dat zij met elkaar of met één en dezelfde (derde) fabrikant verbonden leveranciers zijn. 34 GRUR 1970, p. 250, rov. 5, laatste alinea en rov. 6. 35 Ik wijs nog op een kennelijke tikfout in de cassatiedagvaarding bij onderdeel 1.3, op p. 6, zevende regel. Daar staat: 'niet onder bijzondere, bijkomende omstandigheden', terwijl kennelijk bedoeld is: niet zonder bijzondere, bijkomende omstandigheden'. 36 Vgl. bijv. Groene serie OD, Afd. II.1, Rechtsvorderingen (Deurvorst), nr. 235 e.v., i.h.b. nrs. 245-246 en daar vermelde rechtspraak en literatuur. 37 Op de winstafdracht (dictum onder 6) kom ik hierna in nr. 3.32 afzonderlijk terug. 38 NJ 1974, 400 m.nt. GJS, AA 1974, p. 624 m.nt. G. Vgl. ook HR 23 februari 1990, NJ 1990, 664 (Hameco/SKF) over rechterlijke bevelen in een i.e.zaak waarvoor daarop toegespitste i.e-wetgeving nog niet bestond. 39 Vgl. mijn opstel Aangepaste veroordelingen in Van der Grinten-bundel Goed & Trouw (1984), p. 561-576 en mijn noot in NJ 1990, 664 onder het Hameco/SKFarrest. 40 Het onder 5 genoemde bevel kan niet alleen dienen voor berekening van af te geven winst (waarover hieronder nader), maar ook voor berekening van door [verweerster] geleden schade. 41 Het onderdeel verwijst naar de MvA, § 53-57. 42 LJN BC6935, NJ 2008, 535 m.nt. ChG. 43 Thans: art. 2.21 lid 4 BVIE. 44 Vgl. art. 3.17 lid 4 BVIE. 45 Aan [eiser] kan worden toegegeven dat [verweerster] niettegenstaande haar opmerkingen bij comparitie, haar (slechts) over 'auteursrecht' sprekende petita in prima niet had aangepast; maar in de appeldagvaarding (toegelicht bij MvG) heeft [verweerster] dat wel gedaan. 46 Het onderdeel klaagt ook niet over nodeloos veroorzaakte kosten. 47 Evenmin onbegrijpelijk acht ik het oordeel in andere zin van de rechtbank; maar bij verworpen 'onbegrijpelijkheidsklachten' geeft het oordeel van de laatste rechter de doorslag.
Pagina 12 van 12 473
IEPT20130528, Rb Amsterdam, Hema
www.boek9.nl
Vzgr Rb Amsterdam, 28 mei 2013, Hema
v
SLAAFSE NABOOTSING Geen onnodig verwarringsgevaar sfeerlichthouders: Hema heeft nodige gedaan om gevaar dat beide producten onnodig met elkaar worden verward, te voorkomen • De sfeerlichthouders van [X] zijn gemaakt van mat, ongeglazuurd biscuitporselein, zo dun dat het licht doorlaat wanneer er een kaarsje in wordt gebrand. De sfeerlichthouders ogen daardoor teer. De bakjes van Hema daarentegen zijn gemaakt van glanzend metaal, waardoor zij geen licht doorlaten. Dat metaal geen licht doorlaat, wordt bij een gemiddelde consument bekend verondersteld. De bakjes van Hema ogen onbreekbaar. Hierdoor, in combinatie met het feit dat zij iets lager en wijder zijn dan de sfeerlichthouders van [X], zijn de bakjes van Hema ook geschikt om bijvoorbeeld borrelnootjes in te serveren, iets waarvoor de sfeerlichthouders van [X] niet gemaakt lijken te zijn. Het materiaal van de sfeerlichthouders is daarvoor immers te kwetsbaar, ongeglazuurd porselein is niet geschikt voor ‘food’ producten en het model is daarvoor te nauw. Deze verschillen zijn ook waarneembaar wanneer de producten los van elkaar worden bekeken. Dat beide producten in twee maten worden gemaakt en in meerdere kleuren verkrijgbaar zijn, is – afgezet tegen het verschil in uiterlijk en uitstraling tussen beide producten – onvoldoende om bij de gemiddelde consument de indruk te wekken dat hij met een bakje van Hema een sfeerlichthouder van [X] in handen heeft, of dat beide producten dezelfde herkomst hebben. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft Hema het nodige gedaan om het gevaar dat beide producten onnodig met elkaar worden verward, te voorkomen. Vindplaatsen: LJN: CA1664 Vzgr Rb Amsterdam, 28 mei 2013
(Sj.A. Rullmann) Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel zaaknummer / rolnummer: C/13/539582 / KG ZA 13432 SR/EB Vonnis in kort geding van 28 mei 2013 in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [X] B.V., gevestigd te Duivendrecht, eiseres bij dagvaarding van 26 april 2013, advocaat mr. J.S. Hofhuis te Amsterdam, tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HEMA B.V., gevestigd te Amsterdam, gedaagde, advocaat mr. M.J. Odink te Amsterdam. Partijen zullen hierna [X] en Hema worden genoemd. 1. De procedure Ter terechtzitting van 14 mei 2013 heeft [X] gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Hema heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening. Beide partijen hebben producties en pleitnota’s in het geding gebracht. Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen. Ter zitting waren aan de zijde van [X] aanwezig [A] en [B], directeuren, met mr. Hofhuis. Aan de zijde van Hema waren aanwezig [C], [functie], en [D], [functie], met mr. Odink. 2. De feiten 2.1. [X] is een Amsterdamse groothandel die zich bezighoudt met het ontwerpen en verkopen van interieurartikelen en –accessoires. De producten van [X] worden onder meer verkocht in twee winkels in Amsterdam en via internet. 2.2. Sinds begin 2011 brengt [X] tulpvormige sfeerlichthouders op de markt, die gemaakt zijn van dun ongeglazuurd porselein, spierwit van buiten en met een contrasterende kleur aan de binnenzijde. Het porselein is zo dun dat wanneer er een kaarsje in wordt gebrand, het licht daarvan door het porselein heen schijnt. De sfeerlichthouders worden in twee maten en in 26 kleuren gevoerd, waaronder de kleuren geel, roze, blauw, groen en grijs. Twee voorbeelden van deze sfeerlichthouders (in de grote maat) worden hieronder afgebeeld.
2.3. Recent heeft [X] geconstateerd dat Hema in haar filialen en op haar website tulpvormige bakjes verkoopt die van dun metaal zijn vervaardigd, spierwit van buiten en met een contrasterende kleur aan de binnenzijde. Het metaal is niet lichtdoorlatend. Deze bakjes worden eveneens verkocht in twee maten, in de Pagina 1 van 3
474
IEPT20130528, Rb Amsterdam, Hema
www.boek9.nl
kleuren geel, roze, blauw, groen en grijs, en kosten ongeveer de helft van de sfeerlichthouders van [X]. Twee voorbeelden van de door Hema aangeboden bakjes (in de grote maat) zijn hieronder afgebeeld.
In haar filialen prijst Hema de bakjes als volgt aan: “Of je er nu borrelnootjes of een waxinelichtje in doet, met deze vrolijke metalen bakjes maak je er op tafel een feestje van.” 3. Het geschil 3.1. [X] vordert, kort gezegd: A) Hema te gebieden elk gebruik van de onder 2.3 beschreven sfeerlichthouders of andere daarop gelijkende producten waarmee nodeloos verwarring wordt gewekt met de sfeerlichthouders van [X] te staken; B) Hema te gebieden de onder A) bedoelde sfeerlichthouders terug te nemen bij alle opslagadressen en verkooppunten; C) Hema te gebieden haar gehele voorraad van de onder A) bedoelde sfeerlichthouders te vernietigen; D) Hema te gebieden opgave te doen van de gegevens die [X] nodig heeft voor het berekenen van de door haar geleden schade en de door Hema gemaakte winst; E) al het voorgaande op straffe van dwangsommen; F) Hema te veroordelen in de proceskosten. 3.2. Aan haar vordering legt [X] ten grondslag, samengevat weergegeven, dat Hema de door [X] ontworpen sfeerlichthouder slaafs heeft nagebootst, waardoor gevaar voor verwarring bij het publiek is ontstaan. Daarmee bedrijft Hema volgens [X] ongeoorloofde concurrentie. 3.3. Hema voert verweer, waarop voor zover van belang hierna, bij de beoordeling, zal worden ingegaan. 4. De beoordeling 4.1. De vordering van [X] is in kort geding alleen toewijsbaar indien voldoende aannemelijk is dat een bodemrechter het standpunt van [X] zal volgen en indien van haar niet kan worden gevergd dat zij de uitkomst van een bodemprocedure afwacht. 4.2. [X] heeft er om haar moverende redenen voor gekozen om haar vordering niet (tevens) te gronden op auteursrechtinbreuk, maar alleen op slaafse nabootsing. Voor slaafse nabootsing geldt als uitgangspunt dat profijt trekken van de aantrekkelijkheid van het product van een ander op zichzelf niet in strijd is met de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt, ook dan niet als dit profijt trekken de ander concurrentie aandoet en hem daardoor nadeel toebrengt. Van slaafse nabootsing is zelfs geen sprake wanneer bij het publiek verwarring kan ontstaan tussen beide producten. Het nabootsen is alleen dan
ongeoorloofd, wanneer de navolger zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van zijn product afbreuk te doen op bepaalde punten net zo goed een andere weg had kunnen inslaan en hij door dit na te laten onnodig verwarring sticht. Van slaafse nabootsing is bijvoorbeeld sprake als het publiek het later in de markt geplaatste product voor het origineel kan houden, of wanneer de producten wel verschillen, maar toch zodanige overeenstemmende kenmerken vertonen dat het publiek kan menen dat beide producten door dezelfde producent zijn vervaardigd. Bij het voorgaande dient in het oog te worden gehouden dat stijlen, of kenmerken daarvan, in beginsel niet onder de bescherming van artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek vallen. De vordering is dan ook alleen toewijsbaar indien Hema de sfeerlichthouders van [X] min of meer heeft gekopieerd. 4.3. De voorzieningenrechter ziet aanleiding om eerst het subsidiaire verweer van Hema, dat er geen sprake is van onnodig verwarringsgevaar, te bespreken. Daartoe zullen beide producten met elkaar worden vergeleken. De sfeerlichthouders van [X] zijn gemaakt van mat, ongeglazuurd biscuitporselein, zo dun dat het licht doorlaat wanneer er een kaarsje in wordt gebrand. De sfeerlichthouders ogen daardoor teer. De bakjes van Hema daarentegen zijn gemaakt van glanzend metaal, waardoor zij geen licht doorlaten. Dat metaal geen licht doorlaat, wordt bij een gemiddelde consument bekend verondersteld. De bakjes van Hema ogen onbreekbaar. Hierdoor, in combinatie met het feit dat zij iets lager en wijder zijn dan de sfeerlichthouders van [X], zijn de bakjes van Hema ook geschikt om bijvoorbeeld borrelnootjes in te serveren, iets waarvoor de sfeerlichthouders van [X] niet gemaakt lijken te zijn. Het materiaal van de sfeerlichthouders is daarvoor immers te kwetsbaar, ongeglazuurd porselein is niet geschikt voor ‘food’ producten en het model is daarvoor te nauw. Deze verschillen zijn ook waarneembaar wanneer de producten los van elkaar worden bekeken. Dat beide producten in twee maten worden gemaakt en in meerdere kleuren verkrijgbaar zijn, is – afgezet tegen het verschil in uiterlijk en uitstraling tussen beide producten – onvoldoende om bij de gemiddelde consument de indruk te wekken dat hij met een bakje van Hema een sfeerlichthouder van [X] in handen heeft, of dat beide producten dezelfde herkomst hebben. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft Hema het nodige gedaan om het gevaar dat beide producten onnodig met elkaar worden verward, te voorkomen. Vooralsnog is dan ook onvoldoende aannemelijk dat een bodemrechter tot het oordeel zal komen dat sprake is van slaafse nabootsing. Het primaire verweer van Hema, dat de sfeerlichthouders van [X] geen eigen plaats in de markt hebben, behoeft bij deze stand van zaken geen bespreking meer. De slotsom is dat de vordering zal worden afgewezen. 4.4. [X] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Hema worden begroot op: - griffierecht € 589,00 Pagina 2 van 3
475
IEPT20130528, Rb Amsterdam, Hema
www.boek9.nl
- salaris advocaat 816,00 Totaal â&#x201A;Ź 1.405,00 5. De beslissing De voorzieningenrechter 5.1. weigert de gevraagde voorzieningen, 5.2. veroordeelt [X] in de proceskosten, aan de zijde van Hema tot op heden begroot op â&#x201A;Ź 1.405,00, 5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad. Dit vonnis is gewezen door mr. Sj.A. Rullmann, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. E. van Bennekom, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 28 mei 2013. ____________________________________________
Pagina 3 van 3 476
.·
IN NAAM DES KONINGF
arrest GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN locatie Leeuwarden afdeling civiel recht zaaknummer gerechtshof 200.113 .3 83/01 (zaaknummer rechtbank Groningen 120270 I HA ZA 10-691)
arrest van de eerste kamer van 27 augustus 2013 in de zaak van KMG Asia B.V., gevestigd te Ten Boer, appellante, in eerste aanleg: gedaagde, hierna: KMG, advocaat: mr. D.J. Mensink, kantoorhoudend te Groningen, tegen
1. VDW International BVBA, gevestigd te Brussel, hierna: VdW, 2. European Amusement Brokers BVBA, gevestigd te Brussel, hierna: EAB, geïntimeerden, in eerste aanleg: eisers, hierna gezamenlijk te noemen: VdW c.s., ')( advocaat: mr. E.J. Louwers, kantoorhoudend te Eindhoven.
1.
Het geding in eerste aanleg
In eerste aanleg is geprocedeerd en beslist zoals weergegeven in de vonnissen van 15 december 201 0 en 25 april 20 12 van de rechtbank Groningen.
2.
Het geding in hoger beroep
2.1 Het verloop van de procedure blijkt uit: - de dagvaarding in hoger beroep d .d. 5 juli 2012, • de memorie van grieven met producties (hierna ook: MvG), - de memorie van antwoord met producties (hierna ook: MvA), -het gehouden pleidooi waarbij door beide partijen pleitnotities zijn overgelegd. 2.2
Na afloop van het pleidooi heeft het hof arrest bepaald.
477
zaaknummer: 200.113.383/01 datum: 27 augustus 2013
2.3
blad 2
De vordering Yan KMG luidt:
"( ... )het vonnis van de rechtbank Groningen d.d. 25 april2012 met zaaknummer 120270 HA ZA 10-691, uitgesproken tussen appellanten als gedaagden en geïntimeerden als eiseressen, bij arrest te vernietigen en opnieuw rechtdoende, geïntimeerden in eerste aanleg alsnog niet-ontvankelijk te verklaren althans haar vorderingen te ontzeggen met aanvulling van de gronden en met veroordeling van geïntimeerden, oorspronkelijk eiseressen, in de kosten van beide instanties, waaronder 50% van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand, zoals gespecificeerd hierboven en in productie 17, met eventuele aanvullingen".
3.
De beoordeling van het hoger beroep
De vaststaande feiten 3.1 De door de rechtbank in de rechtsoverwegingen 2.1 tot en met 2.5 van het bestreden vonnis van 25 april2012 vastgestelde feiten zijn niet in geschil. Ook het hofzal daar van uitgaan. Deze feiten, aangevuld met feiten die in hoger beroep zijn komen vast te staan, komen op het volgende neer. 3.1.1 V dW is producente en verkoper van kermisattracties, waaronder muntschuifspeelmachines (zogenoemde "coinpushers"). De muntschuifspeelmachines worden door VdW in opdracht van EAB ontworpen, waarna VdW met toestemming van EAB optreedt als exclusief producent en distributeur. Het ten praeesse bedoelde hexagonale 6-speler basismodel wordt onder de naam Fun City (hierna ook: de Fun City) door VdW sinds 1996 in onder andere Nederland, België en Frankrijk verkocht. De Fun City wordt door VdW in verschillende uitvoeringsvannen op de markt gebracht, waaronder de door haar genoemde Extravaganza, Triple 7 en Macao. De Extravaganza, Triple 7 en Macao gaan uit van het basismodel van de Fun City, maar variëren in thematische decoratie. 3.1.2 Sinds 2008 wordt door KMG onder meer in Nederland een hexagonale 6-speler muntschuifspeelmachine onder de naam Treasure Ïsland aangeboden. 3.1.3
De Fun City en de Treasure Island zien er als volgt uit (pt. 6 MvG):
Fun City VdW International
Treasure lsland KMG
3.1.4 Een hexagonale 6-speler muntschuifspeelmachine is voor 1996 door Harry Levy onder de naam CircusCircus in Nederland op de markt gebracht (zie onderstaande afbeelding). De CircusCircus is nog steeds op de kermis te vinden en wordt thans alleen nog tweedehands aangeboden.
478
zaaknummer: 200.113.383/01 datum: 27 augustus 2013
blad
3
Het geschil en de procedure in eerste aanleg 3.2 Stellende dat KMG inbreuk maakt op de auteursrechten van VdW c.s. op de Fun City en op de andere op deze basisuitvoering uitgebrachte thema's, althans onrechtmatig jegens hen handelt, hebben VdW c.s. de onderhavige procedure aanhangig gemaakt bij de rechtbank Groningen en daarbij de in de dagvaarding onder I tot en met IX vermelde vorderingen ingesteld. KMG heeft gemotiveerd verweer gevoerd. Zij heeft allereerst betwist dat de Fun City een auteursrechtelijk werk is omdat de Fun City is ontleend aan oudere muntschuifspeelmachines zoals de CircusCircus van Harry Levy en de Rock n ' Rock van Crompton en de vormgeving van de Fun City daarnaast ook technisch is bepaald. Verder heeft KMG betwist dat zij door de nabootsing onrechtmatigjegens VdW c.s. heeft gehandeld. Daartoe heeft KMG gesteld dat de Fun City onderscheidend vermogen mist en geen eigen plaats op de markt inneemt, terwijl er evenmin sprake is van verwarringsgevaar. 3 .3 Bij vonnis van 25 april2012 heeft de rechtbank geoordeeld dat de Fun City geen auteursrechtelijke bescherming geniet. De rechtbank heeft de vorderingen van VdW c.s., uitgezonderd het voorschot op schadevergoeding, op grond van slaafse nabootsing van K.J\1G toegewezen. De rechtbank heeft daarbij de dwangsom gemaximeerd tot een bedrag van â&#x201A;Ź 200.000,- en KMG in de proceskosten veroordeeld met toepassing van het liquidatietarief. Tegen dit oordeel is KMG met drie grieven in hoger beroep gekomen. De grieven De rechtbank heeft in r.o. 5.4 van het bestreden vonnis overwogen dat de Fun City 3.4 qua vorm, stijlkenmerken en functionaliteit sterk lijkt op en in het verlengde ligt van de eerder op de kermismarkt verschenen muntschuifspeelmachines, zoals de CircusCircus. De rechtbank heeft daarbij betrokken dat de CircusCircus en de Fun City eenzelfde grondvorm hebben en alle apparaten versierd zijn met (schreeuwerige en aandachttrekkende) afbeeldingen en teksten, boven de glasplaten openingen hebben om penningen in te werpen en onder de glasplaten openingen hebben waarin uitgekeerde penningen en coupons vallen en bij alle apparaten de hoed gedragen wordt door een aantal peilers die staan op het onderste gedeelte van het apparaat, waarbij in de open ruimte tussen het apparaat en de hoed verlichting is geplaatst. Tegen deze achtergrond heeft de rechtbank geoordeeld dat er geen sprake is van oorspronkelijk karakter van de Fun City dan wel dat deze de persoonlijke stempel van de maker draagt. Grief 1 keert zich tegen de motivering van dit oordeel, niet tegen het oordeel zelf. De grief houdt in dat de rechtbank in haar motivering is tekortgeschoten omdat zij daarin de "apparaatgerichte leer" niet heeft betrokken. Naar het oordeel van het hof heeft KMG bij de behandeling van deze grief geen belang nu deze grief niet tot vernietiging van het dictum kan leiden. Grief 1 is mitsdien tevergeefs voorgedragen. Nu VdW c.s. geen incidentele grief hebben aangevoerd tegen de beslissing van de rechtbank
479
zaaknummer: 200.113.383/01 datum: 27 augustus 2013
blad 4
dat hun vordering, voor zover gegrond op een aan EAB toekomend auteursrecht, aan hen moet worden ontzegd, moet er in hoger beroep van worden uitgegaan dat van het bestaan van een auteursrecht op de Fun City niet is gebleken. Het gaat in dit hoger beroep om de vraag ofKMG jegens VdW c.s. onrechtmatig handelt door in Nederland een muntschuifmachine aan te bieden die volgens V dW nagenoeg identiek is aan de muntschuifmachine die door VdW c.s. sinds 1996 in onder meer Nederland wordt verkocht. Volgens KMG is deze vraag door de rechtbank ten onrechte bevestigend beantwoord. Grief 2 roert alle aspecten aan van het oordeel van de rechtbank dat sprake is van slaafse nabootsing door KMG. 3.5 De meeste verstrekkende stelling van KMG houdt in dat er geen plaats is voor slaafse nabootsing omdat het uiterlijk van de Fun City overwegend technisch en functioneel is bepaald (sub 40-89 MvG). Ter ondersteuning van haar stelling doet zij een beroep op wat zij noemt 'de techniekexceptie' in het merken-, modellen- en auteursrecht.
3.6 Het hof overweegt hierover als volgt. Voor zover KMG bedoelt te betogen dat nabootsing van een voorwerp waarvan de vormgeving overwegend technisch en functioneel is bepaald nimmer onrechtmatig kan zijn, kan KMG daarin niet worden gevolgd. Naar het oordeel van het hof wordt met die stelling geen recht gedaan aan de in rechtspraak ontwikkelde bescherming tegen slaafse nabootsing van stoffelijke producten. Het in de rechtspraak door de Hoge Raad ontwikkelde leerstuk van ongeoorloofde nabootsing betreft immers juist ook producten waarvan de vormgeving sterk door technische en functionele eisen is bepaald, zoals raamuitzetters, koppelingen voor bouwsteigers, klerenhangers, stapelschalen en lego steen~es. Uit de rechtspraak van de Hoge Raad volgt dat nabootsing van een stoffelijk product dat niet (langer) wordt beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom in beginsel weliswaar vrijstaat, maar dat dit beginsel uitzondering lijdt wanneer door die nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat. Onderscheidend vermogen, eigen plaats in de markt 3. 7 Een volgend argument van KMG is dat de Fun City zich niet aanmerkelijk onderscheidt van de andere in de handel zijnde producten omdat de Fun City grotendeels technisch/functioneel is bepaald en een belangrijk sier- of fantasie-element ontbeert (zie onder meer sub 48 en 116-119 MvG).
3.8 Dit argument vindt geen steun in de door de Hoge Raad ontwikkelde rechtspraak. Om tegen onnodig verwarringwekkende nabootsing te worden beschermd, moet het nagebootste product een zeker onderscheidend vermogen, een eigen plaats op de markt hebben, zonder dat is vereist dat het product nieuw of oorspronkelijk is of zoals KMG stelt, een belangrijk sier- of fantasie-element bevat (vgl. HR 21 december 1956, NJ 1960,414, Drukasbak, HR 8 januari 1960, NJ 1960, 415, HR 15 maart 1968, NJ 1968, 268, Plastic Stapelschalen). 3.9 Verder moet het gaan om een zeker onderscheidend vermogen. De voorwaarde dat het nagebootste product zich aanmerkelijk onderscheidt van de rest van de markt, wordt pas gesteid indien buiten het nagebootste product tal van gelijksoortige producten op de Nederlandse markt zijn te vinden (vgl. HR 15 maart 1968, NJ 1968,268, Plastic
480
zaaknummer: 200.113.383/01 datum: 27 augustus 2013
blad 5
stapelschalen) In het onderhavige geschil kan daarvan niet worden uitgegaan. VdW c.s. hebben immers gemotiveerd betwist dat de door KMG in haar productie 16 getoonde modellen ook in Nederland zijn verhandeld, en KMG heeft daar onvoldoende tegenover gesteld. Bij de beoordeling of de Fun City zich onderscheidt van de andere in de handel 3 .10 zijnde producten mag volgens KMG vervolgens geen betekenis worden toegekend aan technisch/functioneel bepaalde vormgeving. Technisch/functioneel bepaalde vormgevingselementen van de Fun City, waaronder de hexagonale vorm, de muntinworp, de sleuven, de glasplaten, de hellingshoek en de hoogte waarop al deze elementen in de machine zijn verwerkt dienen, net zoals in het merken-, modellen en auteursrecht, worden weggedacht bij de beoordeling van het onderscheidend Yermogen, aldus KMG (sub 112 MvG). 3.11 Ook dit standpunt kan niet worden gevolgd. Onderscheidend vermogen in het door de Hoge Raad ontwikkelde leerstuk van slaafse nabootsing heeft een andere betekenis dan onderscheidend vermogen in het merkenrecht en eigen karakter of oorspronkelijkheid in het modellen- respectievelijk het auteursrecht. Aan het merken-, modellen en auteursrecht kunnen, anders dan KMG stelt, dus ook geen argumenten worden ontleend voor de haar bepleitte beoordeling van het onderscheidend vermogen. Bij een vordering uit slaafse nabootsing gaat het erom dat het nagebootste product zich naar zijn uiterlijke verschijningsvorm onderscheidt van andere gelijksoortige producten. In het licht van hetgeen hierover onder 3.6 is overwogen, past daarbij niet dat functioneel en technische bepaalde elementen worden weggedacht. Verder is het bij de beoordeling van het hier bedoelde onderscheidend vermogen niet 3.12 relevant dat de Fun City door (potentiĂŤle) afnemers van VdW c.s. wordt herkend als afkomstig van VdW c.s. Evenmin is het relevant, zoals VdW c.s. aanvoeren, dat de Fun City door zijn marktaandeel bij het relevante publiek (zeer) bekend is. Anders dan in het merkenrecht, waar VdW c.s. met haar stellingen aan refereert, is het springende punt ter zake van een vordering op grond van het verwarringwekkend nabootsen van een product, dat het nagebootste product door zijn uiterlijke verschijningsvorm zich onderscheidt van de rest van de markt en door die onderscheidende verschijningsvorm - en dus niet het marktaandeel een eigen plaats op de markt inneemt. 3.13 Bij het onderzoek naar het onderscheidend vermogen van de Fun City gaat het hof met partijen er vanuit dat de relevante markt wordt gevormd door kermisexploitanten die goed op de hoogte zijn van de verschillende muntschuifmachines die op de markt worden aangeboden. De vraag is dus of de Fun City door zijn verschijningsvorm zich op de hiervoor gedefinieerde markt van andere soortgelijke producten onderscheidt en daardoor een eigen plaats inneemt. 3.14 Die vraag moet bevestigend worden beantwoord. Het hof heeft aan de hand van de door partijen overgelegde foto's (producties 2, 3, 8 en 24 van VdW c.s. en productie 15 van KMG) en de ter gelegenheid van het pleidooi aan het hof getoonde specimen van de Fun City en de CircusCircus vastgesteld dat de uiterlijke verschijningsvorm van de Fun City afwijkt van de rest van de markt. V dW c.s. hebben de Fun City door onder andere i) de vorm van de hoed, ii) de vorm en de maatvoering van de ruiten en de panelen onder de ruimte, iii) de plaatsing en het design van de belichting en iv) de belijsting van de ruiten en de panelen, een uiterlijk gegeven waarmee de machine zich onderscheidt van de bestaande klassieke
481
zaaknummer: 200.113.3 83/ 01 datum: 27 augustus 2013
blad 6
modellen waaronder de CircusCircus en de Rock 'n Roll van Crompton. Verplichting om andere weg in te slaan
3.15 KMG stelt verder dat het overgrote deel van de uiterlijke kenmerken van de Fun City technisch en functioneel zijn bepaald en dat zij al deze functionele elementen mag overnemen, ook als hiervoor een andere weg had kunnen worden gekozen zonder aan de deugdelijk en bruikbaarheid afte doen (sub 114 MvG). 3.16 Met dit standpunt miskent KMG evenwel dat in de door de Hoge Raad ontwikkelde rechtspraak is bepaald dat de mogelijkheid om een andere weg in te slaan, zonder daarmee atbreuk te doen aan de deugdelijkheid en de bruikbaarheid van het product, de verplichting meebrengt dit ook te doen (een en ander voor zover nodig om te voorkomen dat door gelijkheid de kans op verwarring ontstaat of wordt vergroot) (vgl. HR 15 maart 1968, NJ 1968, 268, Plastic Stapelschalen). Er bestond voor KMG, zoals zij zelf ook ten pleidooi heeft toegegeven, geen door deugdelijkheid en bruikbaarheid bepaalde noodzaak om de hiervoor onder 3.14 genoemde vormgevingselementen van de Fun City één-op-één over te nemen. Verwarringsgevaar
3.17 Resteert de vraag of door de gelijkheid tussen de Fun City en de Treasure Island bij het in aanmerking komende publiek gevaar voor verwarring wordt gesticht. Ook die vraag beantwoordt het hof bevestigend. Daartoe wordt het volgende overwogen. Voor de beoordeling van het verwarringsgevaar is het uitgangspunt de totale indruk, 3.18 die bepalend is voor elk product en de beschouwing daarvan door het kopende publiek dat in het onderhavige geval wordt gevormd door de hiervoor onder 3.13 genoemde kermisexploitanten. 3.19 Het model van de Treasure Island is een nagenoeg exacte kopie van de Fun City; slechts het thema is anders. Dit werkt verwarring in de hand, ook bij de gespecialiseerde en deskundige kermisexploitant. Bij de aanschafvan een muntschuifmachine zal de kermisexploitant vanwege de nodeloze gelijkenissen tussen de Fun City en de Treasure lsland kunnen denken dat de Treasure lsland een nieuwe uitvoeringsvorm van de Fun City van V dW c.s. is. De indruk dat het om een nieuwe uitvoeringsvorm van de Fun City gaat, wordt naar het oordeel van het hof niet weggenomen door de logo's die KMG op de Treasure Island heeft aangebracht, nog daargelaten dat de enkele aanwezigheid van een ander logo of merk op een product nog niet betekent dat geen sprake meer zou kunnen zijn van verwarringsgevaar waartegen op grond van de leer van slaafse nabootsing kan worden opgetreden (zie onderstaande afbeeldingen).
482
zaaknummer: 200.113 .3 83/01 datum: 27 augustus 2013
blad 7
Gelet op hun grootte, vormgeving en plaats doen de logo's in het onderhavige geval niet af aan de totaalindruk dat de Treasure Island een nieuwe uitvoeringsvorm is van de Fun City. Het enkel aanbrengen van de vermelding KMG neemt het gevaar voor verwarring dus niet weg. Het feit dat de Treasure Island lager is geprijsd dan de Fun City maakt dit niet anders. Het is zeer wel mogelijk dat de kermisexploitant de Treasure Island aanziet als een goedkopere variatie van de Fun City van V dW c.s. Schade
3.20 Bij gelegenheid van het pleidooi heeft KMG ook nog aangevoerd dat VdW c.s. door het onrechtmatig nabootsen van de Fun City door KMG geen schade heeft gelden. Deze eerst bij pleidooi aangevoerde stelling, die erop neerkomt dat de rechtbank in r.o. 5.8 van het bestreden vonnis van 25 april 2012 ten onrechte heeft geoordeeld dat V dW c.s. voldoende aannemelijk hebben gemaakt dat zij door het onrechtmatig handelen van KMG schade hebben geleden, is een nieuwe grief die in dit stadium van het geding in hoger beroep als tardief moet worden aangemerkt. 3.21 Ingevolge de "in beginsel strakke regel" dienen grieven bij memorie van grieven (dan wel bij memorie van antwoord, tevens incidenteel appel) worden aangevoerd en mag de appelrechter op later aangevoerde grieven geen acht slaan (HR 4 oktober 1996, LJN: ZC216INJ 1997, 66). Een uitzondering op deze "in beginsel strakke regel" is gerechtvaardigd indien de wederpartij erin heeft toegestemd dat deze grief alsnog in de rechtsstrijd wordt betrokken (HR 28 februari 1992,409 en 22juni 2007, LJNBA3032, NJ 2007, 344). Van "ondubbelzinnige toestemming" is evenwel niet gebleken. VdW c.s. zijn ook niet inhoudelijk op de grief ingegaan. Het hof gaat derhalve aan de grief voorbij. 3.22
Uit het voorstaande volgt dat grief 2 faalt.
Nu hetgeen ter bewijs is aangeboden niet aan de te nemen beslissingen kan 3.23 bijdragen, zal geen van de partijen tot enige bewijslevering worden toegelaten. Proceskostenvergoeding
3.24 Met grief 3 komt KMG op tegen de beslissing van de rechtbank om haar als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten te veroordelen. KMG stelt zich op het standpunt dat waar het betreft de afwijzing van de auteursrechtelijke vorderingen, VdW c.s. krachtens artikell019h Rv in de proceskosten van KMG had moeten worden veroordeeld. 3.25 Het hofkan KMG hierin niet volgen. Uit artikel1019h Rv. in samenhang met artikel 237 Rv. volgt dat de partij die bij het vonnis (grotendeels) in het ongelijk wordt gesteld, in de kosten wordt veroordeeld. Artikel 10 19h Rv. doet geen afbreuk aan de algemene regel van artikel237 Rv. dat de verliezer in beginsel betaalt. 3 .26 In geval van een gemengde zaak wordt een schatting gemaakt van de proceskosten die aan de op de intellectuele eigendomsgrondslag gebaseerde deel van de procedure moet worden toegerekend. De opvatting van KMG dat dit tot gevolg zou moeten hebben dat een verliezende partij aanspraak heeft op een (volledige) proceskostenvergoeding indien de vordering op de andere grondslag wordt toegewezen, berust op een verkeerde lezing van artikel 10 19h Rv. De rechtbank heeft KMG terecht als de grotendeels in het ongelijk gestelde
483
zaaknummer: 200.113.383/01 datum: 27 augustus 2013
blad 8
partij in de proceskosten veroordeeld met toepassing van het algemene liquidatietarief 3.27 KMG zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van dit hoger beroep. Omdat de vorderingen worden toegewezen op grond van artikel 6:162 BW (slaafse nabootsing) is er geen aanleiding de daadwerkelijk gemaakte kosten in de zin van artikel 10 19h toe te wijzen. De kosten zullen worden toegewezen overeenkomstig het gebruikelijke liquidatietarief (3 punten, tarief II).
4.
De slotsom
De grieven falen. Het vonnis waarvan beroep dient te worden bekrachtigd met veroordeling van KMG als de in het ongelijk te stellen partij in de kosten van het geding in hoger beroep.
5.
De beslissing
Het gerechtshof, rechtdoende in hoger beroep, bekrachtigt het vonnis waarvan beroep; veroordeelt KMG in de kosten van het geding in hoger beroep en begroot die aan de zijde V dW c.s. tot aan deze uitspraak op â&#x201A;Ź 666,- aan verschotten en â&#x201A;Ź 2.682,- aan geliquideerd salaris voor de advocaat; verklaart dit arrest wat betreft de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad. Dit arrest is gewezen door mr. R.E. Weening, mr. L. Groefsema en mr. M. Schut en is door de rolraadsheer in tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op dinsdag 27 augustus 2013.
mr. J.H. Kuiper
Uitg~ven
voor grosse
AUG ~ hof
op 21 213 door de griffier van h Arnhem-Leeuward
484
IEPT20130121, Rb Den Haag, Bang & Olufsen v Loewe
www.boek9.nl
Vzgr Rb Den Haag, 21 januari 2013, Bang & Olufsen v Loewe
BeoVision 10
Justitie volgt dat het auteursrechtelijke werkbegrip een Europees geharmoniseerd begrip is, terwijl in het Painer-arrest bovendien is geoordeeld dat het enkele feit dat vorderingen tegen meerdere verweerders wegens identieke inbreuken op het auteursrecht zijn ingediend, en welke op per lidstaat verschillende nationale rechtsgrondslagen berusten, aan toepassing van artikel 6 lid 1 EEX-Vo niet in de weg staat, hetgeen te meer geldt indien de nationale bepalingen waarop de tegen de diverse gedaagden ingediende vorderingen zijn gebaseerd volgens de rechter in hoofdzaak identiek zijn (r.o. 81 en 82 van het arrest). Gelet daarop, en voorts gelet op alle omstandigheden van het geval, waaronder het feit dat voor Loewe c.s. voorzienbaar was dat zij kon worden opgeroepen in de lidstaat waar ten minste een van hen woonplaats had, wordt voorshands aangenomen dat de verschillende vorderingen tegen de respectieve Loewe-entiteiten samenhangend zijn, zowel feitelijk als rechtens, in die zin dat bij afzonderlijke berechting van de vorderingen gevaar bestaat voor onverenigbare beslissingen.
AUTEURSRECHT
Loewe Reference ID MODELRECHT Geen inbreuk op Gemeenschapsmodel BeoVision 10: • de Loewe Reference ID wekt door de bestaande en niet onaanzienlijke verschillen bij de geïnformeerde en in hoge mate aandachtige gebruiker een andere algemene indruk dan het model van B&O PROCESRECHT - IPR Nederlandse rechter bevoegd o.g.v. artikel 6 lid 1 EEX-Vo ter vermijding van onverenigbare beslissingen geharmoniseerd auteursrechtelijk werkbegrip • Wat betreft de voor het auteursrecht wél betwiste samenhang tussen de vorderingen in de zaken tegen Loewe GmbH en Loewe AG enerzijds en die in de zaak tegen Loewe B.V. anderzijds, geldt nog het volgende. Loewe c.s. wordt verweten met verhandeling van hetzelfde voortbrengsel, de Reference ID, inbreuk te maken op het(zelfde) auteursrecht van B&O. Terecht heeft B&O erop gewezen dat uit de rechtspraak van het Hof van
Onvoldoende aangetoond dat B&O auteursrechthebbende is op het ontwerp van BeoVision 10 uit hoofde van overdracht of werkgeversauteursrecht • Wat de auteursrechtelijke grondslag van de vorderingen betreft, heeft Loewe c.s. primair het verweer gevoerd dat niet is gebleken dat de auteursrechten ten aanzien van het ontwerp van de BeoVision 10 door de externe ontwerper, wijlen de heer Lewis, aan B&O zijn overgedragen. Zij wijst erop dat B&O slechts een overeenkomst heeft overgelegd waarbij de auteursrechten ten aanzien van het ontwerp van de BeoVision 10 op 6 november 2012 zijn overgedragen van de vennootschap David Lewis Designers ApS aan B&O. Er is evenwel geen bewijs bijgebracht van het feit dat Lewis, of zijn erven, de auteursrechten hebben overgedragen aan de vennootschap David Lewis Designers ApS. Dat, zoals B&O heeft aangevoerd, de auteursrechten uit hoofde van werkgeversauteursrecht aan David Lewis Designers ApS toekwamen, is voorshands niet aannemelijk geworden. Vindplaatsen: Vzgr Rb Den Haag, 21 januari 2013 (J.Th. van Walderveen) Team handel zaaknummer / rolnummer: C/09/432020 / KG ZA 121331 Vonnis in kort geding van 21 januari 2013 in de zaak van de rechtspersoon naar vreemd recht BANG & OLUFSEN A/S, gevestigd te Struer, Denemarken, Pagina 1 van 8
485
IEPT20130121, Rb Den Haag, Bang & Olufsen v Loewe
www.boek9.nl
eiseres, advocaat: mr. T. Cohen Jehoram te Amsterdam, tegen 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LOEWE OPTA NEDERLAND B.V., statutair gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende te Antwerpen, België, 2. de vennootschap naar vreemd recht LOEWE OPTA GmbH, gevestigd te Kronach, Duitsland, 3. de vennootschap naar vreemd recht LOEWE AG, gevestigd te Kronach, Duitsland, gedaagden, advocaat: mr. F.W.E. Eijsvogels te Amsterdam. Partijen zullen hierna B&O en (gedaagden gezamenlijk) Loewe c.s. genoemd worden. Waar nodig zullen de gedaagde partijen afzonderlijk worden aangeduid als Loewe B.V., Loewe GmbH, Loewe AG. Voor B&O is opgetreden de advocaat voornoemd alsmede mrs. E.J. Morée en P.L. Tjiam, advocaten te Amsterdam. Loewe c.s. is bijgestaan door de advocaat voornoemd en door mr. M.L.J. van de Braak, advocate te Amsterdam. 1. De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: - de exploten van dagvaarding van 27 november 2012; - de producties 1 t/m 24 zijdens B&O; - de producties 1 t/m 12 zijdens Loewe c.s.; - de mondelinge behandeling van 17 december 2012; - de pleitnota’s van partijen. 1.2. Ten slotte is vonnis nader bepaald op heden. 2. De feiten 2.1. B&O is een Deense producent van technisch hoogwaardige audio- en videoproducten, zoals televisies. 2.2. B&O is houdster van het op 29 juli 2009 onder nummer 001595521-0001 ingeschreven Gemeenschapsmodel voor ‘Televisietoestellen’ (hierna ook: het model). Het model roept prioriteit in van 27 maart 2009 op basis van de Deense aanvrage DK 20009 00046. 1 De bij de registratie behorende tekeningen zijn hieronder weergegeven: 0001.1
0001.5
0001.6
0001.7
2.3. B&O brengt sinds eind 2009 een flat screen televisie op de markt onder de naam BeoVision 10. De BeoVision 10 ziet er als volgt uit:
0001.2
De BeoVision 10 heeft aan de onderzijde van de televisie een groot rechthoekig luidsprekerfront dat ongeveer een derde van het oppervlak beslaat. Voor de BeoVision 10 zijn verschillende soorten frames en verschillende kleuren luidsprekerfronten beschikbaar. Hierdoor kan het uiterlijk van de BeoVision 10 worden aangepast aan de omgeving en de eigen smaak. Hierna zijn nog enkele detailafbeeldingen opgenomen van de BeoVision 10 2: 2
0001.3
0001.4
1
Overigens gaat B&O er in dit geding blijkens haar stellingen in processtukken kennelijk vanuit dat de eerste datum 29 juli 2009 is
Ter gelegenheid van de mondelinge behandeling hebben partijen de voorzieningenrechter uitgebreid diverse modellen televisies uit het vormgevingserfgoed getoond die in de zittingszaal daartoe waren opgesteld. Ook de BeoVision 10 en de Reference ID van Loewe c.s. heeft de voorzieningenrechter op dat moment kunnen aanschouwen. De voorzieningenrechter heeft van een aantal van de getoonde modellen foto’s gemaakt, hetgeen ook aan partijen is medegedeeld. Sommige van de hierna weer te geven foto’s zijn uit die bron afkomstig
Pagina 2 van 8 486
IEPT20130121, Rb Den Haag, Bang & Olufsen v Loewe
www.boek9.nl
2.4. Loewe c.s. richt zich eveneens op de productie en verkoop van audio- en videoproducten. 2.5. Tijdens de consumentenelektronicabeurs in Berlijn (de IFA, die werd gehouden tussen 31 augustus en 5 september 2012) heeft Loewe c.s. haar nieuwste flat screen televisie gepresenteerd, de Loewe Reference ID. ‘ID’ staat voor ‘Individual Design’. Ook deze televisie kan geheel aangepast worden aan de (woon)stijl van de consument. Zo zijn er luidsprekercovers in verschillende designs en materialen, waaronder leder, kan het frame bestaan uit diverse materialen zoals hout of aluminium en is de televisie plaatsbaar op een voet of kan deze door middel van een standaard, als ware het een fotolijst, in de kamer gezet worden; het aan een muur ophangen van de televisie is ook mogelijk. Afbeeldingen van de Reference ID zijn hierna opgenomen:
2.6. B&O is van mening dat de Loewe Reference ID inbreuk maakt op haar modelrecht alsook op het auteursrecht ten aanzien van het ontwerp van de BeoVision 10. Op 19 november 2012 heeft B&O Loewe c.s. gesommeerd de inbreuk op haar uitsluitende rechten te staken en gestaakt te houden. Loewe AG heeft op 26 november 2012 schriftelijk aangegeven aan de sommatie geen gehoor te geven. 2.7. Tot het vormgevingserfgoed behoren onder meer de volgende – ook van B&O afkomstige – televisiemodellen BeoVision 5 en BeoVision 9:
Pagina 3 van 8 487
IEPT20130121, Rb Den Haag, Bang & Olufsen v Loewe
www.boek9.nl
3. Het geschil 3.1. B&O vordert - samengevat - dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Loewe c.s. verbiedt binnen de lidstaten van de Europese Unie inbreuk te maken op de gemeenschapsmodel- en auteursrechten van B&O ten aanzien van het ontwerp van de BeoVision 10, daaronder begrepen het aanbieden of tonen via internet in de Europese Unie van de Loewe Reference ID, met vernietiging van reclamematerialen, alles op straffe van een hoofdelijk te verbeuren dwangsom en met veroordeling van Loewe c.s. in de volledige kosten van de procedure ex artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv), te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 Burgerlijk Wetboek vanaf veertien dagen na de datum van dit vonnis. 3.2. Aan haar vorderingen legt B&O ten grondslag dat Loewe c.s. in de Europese Unie inbreuk maakt op haar gemeenschapsmodelrecht met nummer 0015955210001 alsmede op haar auteursrechten ten aanzien van het ontwerp van de BeoVision 10. 3.3. Loewe c.s. voert gemotiveerd verweer. 3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 4. De beoordeling bevoegdheid 4.1. Loewe GmbH en Loewe AG betwisten dat de internationale bevoegdheid van deze voorzieningenrechter om van de gemeenschapsmodelrechtelijke vorderingen van B&O kennis te nemen grensoverschrijdend is; die bevoegdheid is volgens hen, gelet op artikel 90 lid 3 GModVo 3, beperkt tot Nederland. Voor zover de vorderingen auteursrechtelijk zijn ingestoken, zou 3 Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen
bevoegdheid op zich kunnen worden gebaseerd op artikel 6 EEX-Vo 4, zo betoogt Loewe c.s., doch daaraan staat in de weg dat het auteursrecht niet geharmoniseerd is en de vorderingen tegen de verschillende gedaagden aldus een eigen rechtsgrondslag hebben (i.e. inbreuk op een nationaal recht), zodat van eenzelfde situatie rechtens geen sprake is. Die betogen gaan naar voorlopig oordeel niet op. 4.2. Ten aanzien van de gemeenschapsmodelrechtelijk ingestoken vorderingen wordt als volgt overwogen. Met B&O kan worden aangenomen dat deze voorzieningenrechter bevoegdheid heeft op basis van artikel 6 lid 1 EEX-Vo. Vooropgesteld wordt dat Loewe GmbH en Loewe AG niet hebben bestreden dat in hun zaak sprake is van dezelfde situatie, zowel feitelijk als rechtens, als die tegen Loewe B.V., waardoor onverenigbare beslissingen dienen te worden vermeden. Als geen bevoegdheid op basis van artikel 6 EEX-Vo zou worden aangenomen, zou dat betekenen dat eerst de Nederlandse rechter (voor Loewe B.V.) en vervolgens de eventueel aangezochte Duitse rechter (voor Loewe GmbH en Loewe AG) voor de gehele EU zouden moeten beoordelen of hetzelfde voortbrengsel inbreuk maakt volgens de GModVo op hetzelfde gemeenschapsmodel, terwijl de Nederlandse rechter in elk geval bevoegdheid heeft wat het Nederlandse territoir betreft ingevolge artikelen 82 lid 5 en 83 lid 2 GModVo. Duidelijk mag zijn dat die situatie onwenselijk is en tot onverenigbare beslissingen aanleiding kan geven (vgl. AG P. Cruz Villal贸n, 29 maart 2012, C-616/10, Solvay/Honeywell, nummers 23-27). Niet gesteld is overigens dat B&O de vordering jegens Loewe B.V. enkel heeft ingesteld om Loewe GmbH en Loewe AG van de volgens artikel 82 lid 1 GModVo bevoegde rechter af te trekken. 4.3. Voorts wordt overwogen dat artikel 6 EEX-Vo 5 aanvullend op de bevoegdheidsregeling van de GModVo van toepassing is ingevolge het bepaalde in artikel 79 lid 1 GModVo, terwijl artikel 6 EEX-Vo niet is opgenomen in de opsomming van uitgesloten bepalingen in lid 3. Dit betekent dat voorshands moet worden aangenomen dat de Gemeenschapswetgever bij het vaststellen van de GModVo heeft onderkend dat artikel 6 lid 1 EEX-Vo bevoegdheid kan scheppen, terwijl hij nochtans niet in artikel 83 GModVo heeft opgenomen dat die bevoegdheid territoriaal beperkt zou moeten zijn, zoals voor bevoegdheid op basis van artikel 82 lid 5 (forum delicti) wel is gebeurd. Bij die stand van zaken en indachtig dat artikel 6 lid 1 EEX-Vo volgens vaste rechtspraak 6 in beginsel een grensoverschrijdende bevoegdheid schept, moet voorshands worden aangenomen dat de 4
Verordening (EG) nr. 44/2001 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken 5 In artikel 79 wordt strikt genomen gesproken van het EEX-Verdrag (zie voetnoot 4), doch daaraan is de EEXVo in het kader van de thans voorliggende beoordeling gelijk te stellen 6 HvJ EU 1 december 2011, C-145/10 (Eva-Maria Painer v. Standard Verlags GmbH c.s.), LJN BU7495; IER 2012, 16, m.nt. mrs. S.J. Schaafsma en P.G.F.A. Geerts
Pagina 4 van 8 488
IEPT20130121, Rb Den Haag, Bang & Olufsen v Loewe
www.boek9.nl
voorzieningenrechter in deze rechtbank ook jegens Loewe GmbH en Loewe AG voor de gehele EU bevoegd is voorlopige en beschermende maatregelen te treffen. 4.4. Anders dan Loewe GmbH en Loewe AG hebben betoogd, doet aan het voorgaande niet af dat artikel 90 lid 3 GModVo bepaalt dat geen enkele andere rechterlijke instantie (dan die ingevolge artikelen 82 leden 1-4 GModVo bevoegd is) de bevoegdheid heeft voorlopige maatregelen van kracht in elke lidstaat te bevelen. Uit hetgeen hiervoor is overwogen en gelet op de verbinding die in artikel 82 lid 1 GModVo met het krachtens artikel 79 GModVo tevens toepasselijke artikel 6 EEX-Vo wordt gelegd, is ervan uit te gaan dat bevoegdheid op basis van artikel 6 EEX-Vo op één lijn te stellen is met bevoegdheid op basis van artikel 82 lid 1 GModVo. Hierbij komt dat een andere lezing van artikel 90 lid 3 GModVo tot de ongerijmde consequentie zou leiden dat de voorzieningenrechter niet, maar de rechtbank als bodemrechter wel, bevoegd zou zijn tot het afgeven van een pan-Europees verbod. Het HvJ EU heeft in het kader van artikel 24 EEXVerdrag 7 (artikel 31 EEX-Vo, hier niet rechtstreeks van toepassing ingevolge artikel 79 lid 3 GModVo) reeds overwogen dat de rechter die volgens de bevoegdheidsregels van onder andere artikel 6 EEX-Vo bevoegd is, tevens bevoegd is voorlopige en beschermende maatregelen te treffen. 89 4.5. Wat betreft de voor het auteursrecht wél betwiste samenhang tussen de vorderingen in de zaken tegen Loewe GmbH en Loewe AG enerzijds en die in de zaak tegen Loewe B.V. anderzijds, geldt nog het volgende. Loewe c.s. wordt verweten met verhandeling van hetzelfde voortbrengsel, de Reference ID, inbreuk te maken op het(zelfde) auteursrecht van B&O. Terecht heeft B&O erop gewezen dat uit de rechtspraak van het Hof van Justitie 10 volgt dat het auteursrechtelijke werkbegrip een Europees geharmoniseerd begrip is 11, terwijl in het Painer-arrest 12 bovendien is geoordeeld dat het enkele feit dat vorderingen tegen meerdere verweerders wegens identieke inbreuken op het auteursrecht zijn ingediend, en welke op per lidstaat verschillende nationale rechtsgrondslagen berusten, aan toepassing van artikel 6 lid 1 EEX-Vo niet in de weg staat, hetgeen te meer geldt indien de nationale bepalingen waarop de tegen de diverse gedaagden 7
Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (Trb. 1969, 101) 8 HvJ EG 17 november 1998, LJN AD2958; NJ 1999, 339, Van Uden/Deco-Line (C-391/95), r.o. 19 9 In dezelfde zin (ten aanzien van vorderingen gebaseerd op Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk): Vzr. Rb. (toen nog) ’s-Gravenhage 7 mei 2012, IEPT20120507; Vzr. Rb. ’s-Gravenhage 11 juli 2012, LJN BX1228 10 Sinds Infopaq (HvJ EG 16 juli 2009, NJ 2011, 288, m.nt. P.B. Hugenholtz), en laatstelijk in het Painer-arrest (zie voetnoot 6) 11 Axel Metzger, Der Einfluss des EuGH auf die gegenwärtige Entwicklung des Urheberrechts, GRUR 2/2012, pp. 118-126); Christian Handig, Durch „freie kreative Entscheidungen“ zum europäischen urheberrechtlichen Werkbegriff, GRUR 11/2012, pp. 973-979 12 Zie voetnoot 6
ingediende vorderingen zijn gebaseerd volgens de rechter in hoofdzaak identiek zijn (r.o. 81 en 82 van het arrest). Gelet daarop, en voorts gelet op alle omstandigheden van het geval, waaronder het feit dat voor Loewe c.s. voorzienbaar was dat zij kon worden opgeroepen in de lidstaat waar ten minste een van hen woonplaats had, wordt voorshands aangenomen dat de verschillende vorderingen tegen de respectieve Loeweentiteiten samenhangend zijn, zowel feitelijk als rechtens, in die zin dat bij afzonderlijke berechting van de vorderingen gevaar bestaat voor onverenigbare beslissingen. 4.6. Het vorenstaande betekent dat de voorzieningenrechter ook grensoverschrijdende bevoegdheid toekomt kennis te nemen van de jegens Loewe GmbH en Loewe AG ingestelde vorderingen. spoedeisend belang 4.7. De voor een in kort geding te treffen voorlopige voorziening noodzakelijke spoedeisendheid volgt uit de gestelde voortdurende inbreuk op de gemeenschapsmodel- en auteursrechten van B&O, althans de dreiging daartoe, en is overigens niet bestreden. bezwaar tegen laattijdige producties 4.8. Eerst aan het einde van haar tweede termijn heeft B&O een multomap overgelegd onder de noemer ‘overzicht van onvolledigheden in producties 5A en 5B van Loewe’. De map bevat tien tabbladen, waarvan, nadat Loewe c.s. een leespauze was gegund, tegen de stukken onder tabbladen 1, 8, 9 en 10 bezwaar is gemaakt door Loewe c.s. Tegen de stukken onder de tabbladen 2 t/m 7, die laten zien dat bepaalde door Loewe c.s. overgelegde inschrijvingen van gemeenschapsmodellen, anders dan zij deed voorkomen, geen ‘prior art’ maar ‘later art’ betreffen, heeft Loewe c.s. geen bezwaar gemaakt. Datzelfde geldt voor de eveneens overgelegde stukken ‘Aantekeningen voor repliek: veel geregistreerde gemeenschapsmodellen in producties Loewe zijn geen flat screen televisies’ en ‘Aantekeningen voor repliek: vierkante buitenvorm televisies van productie 5 [Loewe, vzr.] is volledig bepaald door de technische functie’. 4.9. Vooropgesteld wordt dat de voorzieningenrechter erop moet kunnen vertrouwen dat stellingen van partijen, zoals de stelling van Loewe c.s. dat bepaalde modellen tot het vormgevingserfgoed behoren omdat zij voor de inschrijvingsdatum van het model van B&O zijn ingeschreven, op waarheid berusten. Dit is ook als ankerpunt neergelegd in artikel 21 Rv. Zo beschouwd had B&O op zich het volste recht zich tegen feitelijke onjuistheden te verweren. 4.10. De timing en wijze waarop B&O zulks gemeend heeft te moeten doen, gaan alle perken echter te buiten. In de eerste plaats valt niet in te zien, en desgevraagd is ter zake ook geen zinvolle verklaring verkregen, waarom B&O een en ander niet reeds voorafgaand aan de zitting, althans ten minste niet in haar eerste termijn aan de orde had kunnen stellen. De gegunde spreektijd van 60 minuten bood daarvoor voldoende gelegenheid. In de tweede plaats beperkte de reactie van B&O zich Pagina 5 van 8
489
IEPT20130121, Rb Den Haag, Bang & Olufsen v Loewe
www.boek9.nl
niet tot het noemen van de modellen uit de producties van Loewe c.s. die niet tot het vormgevingserfgoed kunnen worden beschouwd, doch zijn, integendeel, ook diverse andere stukken onder de noemer ‘aantekeningen voor repliek’ overgelegd. Een dergelijke handelwijze komt in strijd met de eisen van een goede procesorde. Hij verrast immers niet alleen de wederpartij, doch maakt ook dat de voorzieningenrechter, die als unus-rechter in die situatie, de procesorde bewakend, on the spot snel en praktisch moet handelen, mogelijk onvoldoende gelegenheid heeft om enerzijds genoegzaam van de inhoud van die stukken kennis te nemen en anderzijds daarop ook adequaat te kunnen reageren. 4.11. Dit alles leidt ertoe dat alle bij repliek overgelegde stukken, met uitzondering van die onder de tabbladen 2 t/m 7, buiten beschouwing worden gelaten. Dat geldt dus ook voor stukken waartegen van de zijde van Loewe c.s. geen bezwaar is gemaakt. modelrechtelijke grondslag 4.12. Vooropgesteld wordt dat Loewe c.s. de geldigheid van het model van B&O niet heeft bestreden. 13 De voorzieningenrechter gaat er dan ook met Loewe c.s. veronderstellenderwijs vanuit dat het model nieuw is en een eigen karakter heeft. 4.13. De beschermingsomvang van een gemeenschapsmodel omvat ingevolge artikel 10 lid 1 GModVo elk model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt. 4.14. In zijn arrest van 20 oktober 2011 in de zaak PepsiCo/Grupo Promer 14 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie overwogen dat het hier gaat om een gebruiker die niet slechts gemiddeld, maar in hoge mate aandachtig is, hetzij door zijn persoonlijke ervaring, hetzij door zijn uitgebreide kennis van de betrokken sector; in de samenvatting van het hof ’sGravenhage 15: ‘Kort gezegd is de geïnformeerde gebruiker dus een gebruiker die tevens op de details zal letten, zonder echter minieme verschillen te kunnen onderscheiden’. Deze regel heeft tot consequentie dat eerder moet worden aangenomen dat het aangevallen model/voortbrengsel een andere algemene indruk wekt; ook detailverschillen moeten immers worden meegewogen. 4.15. B&O heeft gesteld dat haar model de volgende kenmerkende elementen bezit: 16 (i) een (aaneengesloten) vierkant oppervlak (waarbij de vier zijden (nagenoeg) dezelfde lengte hebben); (ii) een rechthoekig luidsprekerfront aan de onderzijde van het oppervlak dat in hoogte ongeveer een derde van het oppervlak beslaat en aan de zij- en onderkant een kleine ruimte openlaat tot het frame; (iii) een (zeer) dun frame met scherpe hoeken dat bestaat uit vier gelijke delen waarbij elke hoek diagonaal is afgesneden waardoor het effect van een 13
Zie voetnoot 12 pleitnota Loewe c.s. HvJ EU 20 oktober 2011 (C-281/10), PepsiCo, Inc v. Grupo Promer Mon Graphic SA, LJN BU2777, r.o. 53 en r.o. 59 15 Vgl. Gerechtshof ’s-Gravenhage 24 januari 2012, r.o. 3.3., LJN BV1612 (Apple v. Samsung) 16 Positum 25 dagvaarding, paragraaf 44 pleitnota mr. Cohen Jehoram 14
fotolijst ontstaat die om het vierkante oppervlak is geplaatst; en (iv) een dunne schaduwrand aan de binnenzijde van het frame. 4.16. Het valt op dat deze kenmerken alle slechts zichtbaar zijn indien het model vanuit een vooraanzicht wordt aanschouwd. Ter zitting heeft B&O in dit verband gesteld zich uitsluitend te beroepen op tekening 0001.3 (de voorzijde) van het model. 17 Volgens haar zijn de overige tekeningen van het model daarom niet relevant. 4.17. Deze laatste stelling getuigt, zo meent ook Loewe c.s., van een modelrechtelijk onjuiste benadering en wordt verworpen. Anders dan B&O suggereert, betreft haar model geen zogenaamde meervoudige aanvrage (waarbij voor verscheidene modellen één meervoudig depot kan worden ingediend, vgl. artikel 37 GModVo), maar een reguliere enkelvoudige aanvrage waarin verschillende aanzichten van één model zijn opgenomen. In het model van B&O zijn, behalve van de voorzijde, ook afzonderlijke tekeningen van de zijen achterkant opgenomen. De geïnformeerde gebruiker, die ‘in hoge mate aandachtig is’ althans ‘blijkt geeft van een vrij hoog aandachtsniveau’, zou hieraan bij het vaststellen van de beschermingsomvang een passende betekenis toe hechten. Een andersluidende opvatting zou in strijd komen met de rechtszekerheid van derden. 4.18. Vanuit dit vertrekpunt valt verder het volgende op te merken. Het scherm strekt zich blijkens de tekeningen in het model (zie tekeningen 0001.1 en 0001.3) uit tot het frame van het toestel. Voorts is te zien dat het luidsprekerfront bovenop het scherm ligt in die zin dat het naar voren toe uitsteekt (zie tekening 0001.1 van het model). Ook valt eruit af te leiden dat dat het luidsprekerfront aan de beide zijkanten niet uitstrekt tot het frame. Het laat niet een kleine, zoals B&O stelt, maar een behoorlijke ruimte open tot het frame. Wat het frame zelf betreft kan worden aangenomen dat het vanuit een vooraanzicht beschouwd relatief dun oogt. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat de tekeningen 0001.5 en 0001.6 laten zien dat het frame een specifieke vormgeving kent bestaande uit twee delen die aan de bovenzijde spits naar elkaar toelopen. Anders dan B&O meent kan uit model het effect van een fotolijst die om het vierkante oppervlak is geplaatst, niet zonder meer worden afgeleid; bij de aanvrage is ook geen beschrijving ingediend waaruit dit zou kunnen blijken. Met het door B&O eerst ter zitting genoemde kenmerk van een dunne schaduwrand aan de binnenzijde van het frame, doelt zij kennelijk op de opstaande rand van het frame, zoals uit tekening 0001.3 van het model blijkt. De achterzijde van het model, zo kan uit de tekeningen 0001.5 en 0001.6 in verbinding met tekeningen 0001.2 en 0001.4 worden afgeleid, bestaat aan de onderzijde uit twee uitstekende delen, welke verspringen in hoogte. Voorts zijn er bovenaan, in het midden en onderaan drie horizontaal verlopende (ventilatie)strepen zichtbaar. 17
Paragraaf 20 pleitnota mr. Cohen Jehoram
Pagina 6 van 8 490
IEPT20130121, Rb Den Haag, Bang & Olufsen v Loewe
www.boek9.nl
4.19. Aldus kan vastgesteld worden dat het model van B&O uit de volgende kenmerkende elementen bestaat: A. een vierkante vormgeving van het oppervlak van scherm en luidsprekerfront gezamenlijk; B. een zichtbaar rechthoekig luidsprekerfront aan de onderzijde van het oppervlak dat ten opzichte van het oppervlak uitsteekt, in hoogte ongeveer 1/3 van het oppervlak beslaat en aan de zij- en onderkant een substantiële ruimte openlaat tot het frame; C. een frame, met een opstaande rand, bestaande uit twee delen die aan de bovenzijde spits naar elkaar toelopen; D. De achterzijde van het model bestaat aan de onderzijde uit twee uitstekende delen, welke verspringen in hoogte. Voorts zijn er bovenaan, in het midden en onderaan drie horizontaal verlopende (ventilatie)strepen zichtbaar. 4.20. Bij de beoordeling van de draagwijdte van de bescherming valt in de eerste plaats onmiddellijk op dat in de Reference ID het rechthoekige front van de luidspreker niet wordt omgeven door de voor het eigen karakter van het model zo bepalende rand (‘passepartout’) die deel uitmaakt van het scherm. In de Reference ID strekt het luidsprekerfront zich juist helemaal uit tot aan de buitenrand van het scherm (vgl. 2.5., figuren 1 en 2). In de tweede plaats springt in het oog, zoals Loewe c.s. heeft aangevoerd, dat, in tegenstelling tot het model, het luidsprekerfront in de Reference ID niet bovenop het scherm ligt, maar onder en op gelijke hoogte met het scherm (vgl. 2.5., figuur 6). Het speakerfront steekt, anders gezegd, niet uit, zoals dat in het model, wel het geval is, en waardoor de ‘passe-partout’- werking wordt versterkt. Detail is nog dat het luidsprekerfront van de Reference ID iets kleiner is: het luidsprekerfront in de Reference ID neemt niet ongeveer 1/3 maar 3/8 van de hoogte van de totale televisie in beslag. In de derde plaats wijst Loewe c.s. er terecht op dat het frame in de Reference ID afwijkt van die van het model. Het frame volgens het model kent een opstaande rand en bestaat uit twee aan de bovenzijde spits naar elkaar toelopende delen, terwijl de Reference ID een recht en plat frame heeft dat uit slechts één deel bestaat en de indruk geeft van een minimalistische baklijst (vgl. 2.5., figuren 3, 5 en 7). In de vierde plaats verschilt ook de achterkant van de Reference ID van die volgens het model. Waar de achterzijde van het model onderaan twee uitstekende delen kent die in hoogte verspringen, en bovenaan, in het midden en onderaan drie horizontale (ventilatie)strepen vertonen, wordt de achterzijde van de Reference ID gekenmerkt door twee vlakken (vgl. 2.5., figuren 4 en 8): een groot vierkant (onder)vlak met daarbovenop aangebracht een verkleind vierkant, waarbij aan de rand van het grote vierkante (onder)vlak rondom een inkeping is gemaakt (vgl. 2.5., figuur 5); de achterzijde van de Reference ID oogt stijlvoller dan die van het model. De zo-even genoemde inkeping aan de achterzijde van de Reference ID, bevindt zich ook aan de voorzijde (vgl. 2.5., figuur 3), dit is een vijfde verschil. Het scherm sluit hierdoor niet volledig aan op het frame. In het model zit er tussen scherm en frame
geen ruimte en sluit het scherm volledig op het scherm aan. In de zesde plaats ten slotte bevat het speakerfront van de Reference ID middenin en onderaan een opvallende grote ring, bestaande uit een brede buitenring van aluminium met een effen zwarte binnenzijde, het bekende ‘Loewe oog’ (vgl. 2.5., figuren 1 en 2) en wijkt ook in dat opzicht af van het model. Dat, zoals B&O heeft betoogd, de geïnformeerde gebruiker het Loewe oog zou herkennen als een merk van Loewe c.s., mag zo zijn, doch doet aan het vorenstaande niet af. 4.21. Gegeven deze tussen het model en de Reference ID bestaande, niet onaanzienlijke, verschillen, wekt de Reference ID bij de geïnformeerde gebruiker naar voorlopig oordeel een andere algemene indruk dan het model van B&O, zodat van inbreuk geen sprake is. 4.22. Dat het model, zoals B&O nog heeft betoogd, een zeer sterk eigen karakter zou hebben en daarmee een ruime beschermingsomvang 18, wordt niet gevolgd en maakt het vorenstaande derhalve niet anders. Daaraan staat immers in de weg dat Loewe c.s. er terecht op heeft gewezen dat bepaalde kenmerken van het model afzonderlijk al bekend waren uit het vormgevingserfgoed, in de BeoVision 5 en de modelregistratie ten aanzien van het ontwerp van de BeoVision 9 (vgl. 2.7.) ten dele zelfs in combinatie; dat geldt in ieder geval voor de vierkante vorm van het televisietoestel en het aan de onderzijde van het scherm geplaatste grote luidsprekerfront. Het eigen karakter van het model komt dan ook vooral naar voren in het hiervoor genoemde ‘passe-partout’-kenmerk, geaccentueerd door het uitstekende luidsprekerfront, dat in de Reference ID nu juist ontbreekt. 4.23. Het vorenstaande betekent dat de vorderingen, voor zover deze op de modelrechtelijke grondslag zijn ingestoken, niet voor toewijzing in aanmerking komen. auteursrechtelijke grondslag 4.24. Wat de auteursrechtelijke grondslag van de vorderingen betreft, heeft Loewe c.s. primair het verweer gevoerd dat niet is gebleken dat de auteursrechten ten aanzien van het ontwerp van de BeoVision 10 door de externe ontwerper, wijlen de heer Lewis, aan B&O zijn overgedragen. Zij wijst erop dat B&O slechts een overeenkomst heeft overgelegd waarbij de auteursrechten ten aanzien van het ontwerp van de BeoVision 10 op 6 november 2012 zijn overgedragen van de vennootschap David Lewis Designers ApS aan B&O. Er is evenwel geen bewijs bijgebracht van het feit dat Lewis, of zijn erven, de auteursrechten hebben overgedragen aan de vennootschap David Lewis Designers ApS. Dat, zoals B&O heeft aangevoerd, de auteursrechten uit hoofde van werkgeversauteursrecht aan David Lewis Designers ApS toekwamen, is voorshands niet aannemelijk geworden. Zoals Loewe c.s. heeft betoogd, kent de Deense auteurswet (Bekendtgørelse af lov om ophavsret) naar voorlopig oordeel inderdaad geen algemene bepaling van werkgeversauteursrecht, met 18 Beide partijen gaan ervan uit dat de mate van eigen karakter relevant is voor de beschermingsomvang van het model
Pagina 7 van 8 491
IEPT20130121, Rb Den Haag, Bang & Olufsen v Loewe
www.boek9.nl
uitzondering van een bepaling in artikel 59 voor software, welke hier niet relevant is, en geldt (ingevolge artikel 1 van genoemde wet) als uitgangspunt dat het auteursrecht aan de maker ervan toekomt, welk recht bij overeenkomst kan worden overgedragen. Een dergelijk stuk ontbreekt evenwel. In de Deense rechtspraak zijn weliswaar criteria ontwikkeld die onder bepaalde omstandigheden toch overdracht van auteursrechten aan de werkgever aannemen, maar of daarvan in dit geval sprake zou zijn, is gesteld noch gebleken. Hier wringt zich dat B&O heeft nagelaten een opinie naar Deens recht over te leggen ter zake. Bij dit alles komt nog dat blijkens het eigen citaat van B&O 19 kennelijk ook de heer Torsten Valeur als ontwerper van de BeoVision 10 heeft te gelden, zoals Loewe c.s. heeft gesteld. Van hem is in de eerste plaats niet duidelijk of ook hij in dienst was bij David Lewis Designers ApS. Zou dat het geval zijn, dan geldt in de tweede plaats dat ook hier niet is komen vast te staan of zijn auteursrechten aan David Lewis Designers ApS zijn overgedragen. Bij die stand van zaken en gelet op het feit dat voor nadere bewijslevering binnen het beperkte bestek van een kort geding geen ruimte is, kan van een dergelijke overdracht voorshands niet worden uitgegaan. Daarop stranden de auteursrechtelijke ingestoken vorderingen. proceskosten 4.25. B&O zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van dit geding. Loewe c.s. heeft een opgave en specificatie gedaan ter hoogte van een bedrag van € 110.456,51. B&O heeft de redelijkheid en evenredigheid van de door B&O gemaakte kosten bestreden, in het bijzonder ten aanzien van de kosten van de Duitse advocaten die ongeveer € 30.000,00 daarvan uitmaken. Loewe c.s. heeft aangevoerd dat de kosten van de Duitse advocaten zien op het opstellen van een opinie met betrekking tot de vraag of de Reference ID naar Duits recht inbreuk maakt op het auteursrecht ten aanzien van het ontwerp van de BeoVision 10. Voorts zijn zij, aldus Loewe c.s., betrokken geweest bij het selecteren van bewijs en hebben zij geassisteerd bij argumentatie ten aanzien van internationale bevoegdheid. De voorzieningenrechter is van oordeel dat ook de kosten van de Duitse advocaten voor vergoeding in aanmerking komen, nu de noodzaak hiervan in een zaak als de onderhavige, waar twee in Duitsland gevestigde ondernemingen worden (mee)gedaagd, kan worden ingezien. De totale omvang van de kosten komen, gelet op de door Loewe c.s. verstrekte toelichting en gezien ook de eigen kosten van B&O ten bedrage van ongeveer € 70.000,00, niet onredelijk of onevenredig voor. Nu Loewe c.s. zulks heeft gevorderd, zal de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard. 5. De beslissing De voorzieningenrechter 5.1. wijst de vorderingen af;
5.2. veroordeelt B&O in de kosten van de procedure, aan de zijde van Loewe c.s. tot dusverre begroot op € 110.456,51; 5.3. verklaart dit vonnis ten aanzien van de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad. Dit vonnis is gewezen door mr. J.Th. van Walderveen en in het openbaar uitgesproken op 21 januari 2013 door mr. M.P.M. Loos in tegenwoordigheid van de griffier.
19 Paragraaf 6 dagvaarding en de daar opgenomen link naar http://www.bang-olufsen.com/picture/beovision-10
Pagina 8 van 8 492
Hof van Justitie EU, 12 juli 2012, Solvay/Honeywell http://www.boek9.nl/files/2012/IEPT20120712_HvJEU_Solvay_v_Honeywell.pdf
493