AvdR Webinar

INLEIDING MERKENRECHT (DEEL II) SPREKER MR. W.J.G. MAAS, ADVOCAAT DETERINK ADVOCATEN EN NOTARISSEN 6 FEBRUARI 2013 15:00 – 17:15 UUR

WWW.AVDRWEBINARS.NL WEBINAR 0215

W E B I N A R S

H O O G L E R A R E N

De Academie voor de Rechtspraktijk heeft onder de naam Magna Charta Webinars 30 hoogleraren bereid gevonden webinars te verzorgen op de verschillende rechtsgebieden.

Wab en procesrecht | 27 februari 2013 | 14:00 - 17:15 uur Massaschade; de juridische afwikkeling | 11 maart 2013 | 14:00 - 17:15 uur Corporate Governance | 18 maart 2013 | 09:00 - 12:15 uur Kwalitatieve aansprakelijkheid | 18 maart 2013 | 14:00 - 17:15 uur Internationaal Erfrecht | 25 maart 2013 | 09:00 - 12:15 uur Algemene voorwaarden | 28 maart 2013 | 14:00 - 17:15 uur Consumentenrecht | 8 april 2013 | 14:00 - 17:15 uur Totstandkoming | 25 april 2013 | 14:00 - 17:15 uur Actualiteiten Internationaal Handelsrecht | 6 mei 2013 | 14:00 - 17:15 uur Actualiteiten Merken- en Modellenrecht | 8 mei 2013 | 09:00 - 12:15 uur Actualiteiten Auteursrecht en oneerlijke mededingingen | 8 mei 2013 | 12:45 - 16:00 uur Actualiteiten Verzekeringsrecht | 13 mei 2013 | 14:00 - 17:15 uur Hoger beroep | 14 mei 2013 | 09:00 - 12:15 uur Huwelijksvermogensrecht | 27 mei 2013 | 09:00 - 12:15 uur Flex BV | 29 mei 2013 | 09:00 - 12:15 uur Actualiteiten Internationaal Handelsrecht | 6 mei 2013 | 14:00 - 17:15 uur Actualiteiten Merken- en Modellenrecht | 8 mei 2013 | 09:00 - 12:15 uur Actualiteiten Auteursrecht en oneerlijke mededingingen | 8 mei 2013 | 12:45 - 16:00 uur Actualiteiten Verzekeringsrecht | 13 mei 2013 | 14:00 - 17:15 uur Hoger beroep | 14 mei 2013 | 09:00 - 12:15 uur Huwelijksvermogensrecht | 27 mei 2013 | 09:00 - 12:15 uur Flex BV | 29 mei 2013 | 09:00 - 12:15 uur Huwelijksvermogensrecht | 23 oktober 2013 | 14:00 - 17:15 uur Derivatenrecht | 28 oktober 2013 | 14:00 - 17:15 uur Aandeelhoudersovereenkomsten | 31 oktober 2013 | 09:00 - 12:15 uur Actualiteiten Erfrecht | 31 oktober 2013 | 14:00 - 17:15 uur Actualiteiten pensioenrecht | 11 november 2013 | 14:00 - 17:15 uur Awb bezwaarschriftprocedure | 18 november 2013 | 14:00 - 17:15 uur Sociaal recht | 25 november 2013 | 09:00 - 12:15 uur Appartementsrecht | 25 november 2013 | 14:00 - 17:15 uur

Magna Charta is onderdeel van de Academie voor de Rechtspraktijk Postbus 13346

|

3507 LH Utrecht

|

T 030 - 220 10 70

E info@magnacharta.nl

|

F 030 - 220 53 27

Inhoudsopgave Deel II Spreker W.J.G. Maas • • • • • • • • • •

HvJ EU, 23 maart 2010, zaak C-236/08 HvJ EU, 8 juli 2010, zaak C-558/08 HvJ EG, 14 september 2010, zaak C-48/09P BenGH, 1 maart 1975, rolnr. A 74-1 BenGH, 21 november 1983, rolnr. A 82-6 BenGH, 23 december 1983, rolnr. A 83-4 BenGH, 16 december 1991, rolnr. A 90-4 BenGH, 29 november 2001, rolnr. A 99-1 BenGH, 7 juni 2002, rolnr. A 98-5 BenGH, 25 juni 2004, rolnr. A 03-1

p. 450 p. 474 p. 492 p. 512 p. 524 p. 555 p. 577 p. 592 p. 603 p. 612

ARREST VAN HET HOF (Grote kamer) 23 maart 2010 (*)

„Merken – Internet – Zoekmachine – Reclame op basis van trefwoorden (‚keyword advertising’) – Op basis van met merken overeenkomende trefwoorden links tonen naar websites van concurrenten van merkhouders of naar websites waarop imitaties worden aangeboden – Richtlijn 89/104/EEG – Artikel 5 – Verordening (EG) nr. 40/94 – Artikel 9 – Aansprakelijkheid van exploitant van zoekmachine – Richtlijn 2000/31/EG (‚richtlijn inzake elektronische handel’)”

In de gevoegde zaken C-236/08 tot en met C-238/08, betreffende verzoeken om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG, ingediend door de Cour de cassation (Frankrijk) bij beslissingen van 20 mei 2008, ingekomen bij het Hof op 3 juni 2008, in de procedures Google France SARL, Google Inc. tegen Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08), en Google France SARL tegen Viaticum SA, Luteciel SARL (C-237/08), en Google France SARL tegen Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin, Tiger SARL (C-238/08), wijst HET HOF (Grote kamer), samengesteld als volgt: V. Skouris, president, A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts en E. Levits, kamerpresidenten, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, A. Borg

450

Barthet, M. Ilešič (rapporteur), J. Malenovský, U. Lõhmus, A. Ó Caoimh en J.-J. Kasel, rechters, advocaat-generaal: M. Poiares Maduro, griffier: H. von Holstein, adjunct-griffier, gezien de stukken en na de terechtzitting op 17 maart 2009, gelet op de opmerkingen van: – Google Frankrijk SARL en Google Inc., vertegenwoordigd door A. Néri en S. Proust, avocats, en G. Hobbs, QC, – Louis Vuitton Malletier SA, vertegenwoordigd door P. de Candé, avocat, – Viaticum SA en Luteciel SARL, vertegenwoordigd door C. Fabre, avocat, – Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL en P.-A. Thonet, vertegenwoordigd door L. Boré en P. Buisson, avocats, – Tiger SARL, vertegenwoordigd door O. de Nervo, avocat, – de Franse regering, vertegenwoordigd door G. de Bergues en B. Cabouat als gemachtigden, – de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door H. Krämer als gemachtigde, gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 22 september 2009, het navolgende Arrest 1 De verzoeken om een prejudiciële beslissing betreffen de uitlegging van artikel 5, leden 1 en 2, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz.

1), artikel 9, lid 1, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), en artikel 14 van richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt („richtlijn inzake elektronische handel”) (PB L 178, blz. 1).

2 Deze verzoeken zijn ingediend in het kader van gedingen tussen, in zaak C-236/08, Google France SARL en Google Inc. (hierna zowel samen als individueel: „Google”) en Louis Vuitton Malletier SA (hierna: „Vuitton”) en, in de zaken C-237/08 en C-238/08, Google, enerzijds, en Viaticum SA (hierna: „Viaticum”), Luteciel SARL (hierna: „Luteciel”), Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL (hierna: „CNRRH”) en Tiger SARL (hierna: „Tiger”) en twee particulieren, P.-A. Thonet en B. Raboin, anderzijds, betreffende de weergave op internet van advertentielinks op basis van met merken overeenkomende trefwoorden.

451

I – Toepasselijke bepalingen A – Richtlijn 89/104 3 Onder het opschrift „Rechten verbonden aan het merk” bepaalt artikel 5 van richtlijn 89/104: „1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden: a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is; b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.

2. Elke lidstaat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economisch verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dit bekend is in de lidstaat en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

3. Met name kan krachtens de leden 1 en 2 worden verboden: a) het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking; b) het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken; c) het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken; d) het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties. [...]”

4 Onder het opschrift „Beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen” luidt artikel 6 van richtlijn 89/104: „1. Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken: a) van diens naam en adres; b) van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten; c) van het merk, wanneer dit nodig is om de bestemming van een product of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven, voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

452

[...]”

5 Onder het opschrift „Uitputting van het aan het merk verbonden recht” bepaalde de oorspronkelijke versie van artikel 7 van richtlijn 89/104: „1. Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht.

2. Lid 1 is niet van toepassing wanneer er voor de houder gegronde redenen zijn om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.”

6 Overeenkomstig artikel 65, lid 2, van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER) van 2 mei 1992 (PB 1994, L 1, blz. 3) juncto bijlage XVII, punt 4, bij deze Overeenkomst werd de oorspronkelijke versie van artikel 7, lid 1, van richtlijn 89/104 voor de toepassing van deze Overeenkomst gewijzigd in die zin dat de uitdrukking „in de Gemeenschap” werd vervangen door de woorden „in een overeenkomstsluitende partij”.

7 Richtlijn 89/104 is ingetrokken bij richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (gecodificeerde versie) (PB L 299, blz. 25), die op 28 november 2008 in werking is getreden. Gelet op de datum waarop de feiten hebben plaatsgevonden, is evenwel op de hoofdgedingen nog richtlijn 89/104 van toepassing.

B – Verordening nr. 40/94 8 Onder het opschrift „Rechten verbonden aan het gemeenschapsmerk” bepaalt artikel 9 van verordening nr. 40/94: „1. Het gemeenschapsmerk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden: a) dat gelijk is aan het gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is; b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan; verwarring omvat het gevaar van associatie met het merk; c) dat gelijk is aan of overeenstemt met het gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het gemeenschapsmerk ingeschreven is, indien het een in de gemeenschap bekend merk betreft en indien door het gebruik zonder geldige reden van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.

2. Met name kan krachtens lid 1 worden verboden: a) het aanbrengen van het teken op de waren of op de verpakking;

453

b) het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder dit teken; c) het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken; d) het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties. [...]”

9 Onder het opschrift „Beperking van de aan het gemeenschapsmerk verbonden rechtsgevolgen” luidt artikel 12 van verordening nr. 40/94: „Het aan het gemeenschapsmerk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken: a) van diens naam of adres; b) van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten; c) van het merk, wanneer dat nodig is om de bestemming van een waar of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven, voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.”

10 Onder het opschrift „Uitputting van het aan het gemeenschapsmerk verbonden recht” bepaalt artikel 13 van deze verordening: „1. Het aan het gemeenschapsmerk verbonden recht staat de houder niet toe het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht.

2. Lid 1 is niet van toepassing wanneer er voor de houder gegronde redenen zijn om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.”

11 Verordening nr. 40/94 is ingetrokken bij verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (gecodificeerde versie) (PB L 78, blz. 1), die op 13 april 2009 in werking is getreden. Gelet op de datum waarop de feiten hebben plaatsgevonden, is evenwel op de hoofdgedingen nog verordening nr. 40/94 van toepassing.

C – Richtlijn 2000/31 12 Punt 29 van de considerans van richtlijn 2000/31 bepaalt: „Commerciële communicatie is essentieel voor de financiering van de diensten van de informatiemaatschappij en de ontwikkeling van een breed assortiment van nieuwe gratis diensten. Commerciële communicatie [...] dient in het belang van de consument en met het oog op de eerlijkheid van de transacties aan een aantal voorschriften inzake transparantie te voldoen. [...]”

13 De punten 40 tot en met 46 van de considerans van richtlijn 2000/31 luiden:

454

„(40) Het uiteenlopen van de bestaande of nieuwe wetgeving en rechtspraak in de lidstaten op het gebied van de privaatrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van als tussenpersoon optredende dienstverleners staat de goede werking van de interne markt in de weg, met name omdat daarmee de ontwikkeling van de grensoverschrijdende dienstverlening wordt belemmerd [...]. Om onwettige activiteiten te vermijden of deze te doen ophouden, zijn de dienstverleners in bepaalde gevallen verplicht op te treden. De bepalingen van deze richtlijn vormen het passende uitgangspunt voor de uitwerking van snelle, betrouwbare mechanismen om onwettige informatie te verwijderen en ontoegankelijk te maken. [...]

(41)

De onderhavige richtlijn brengt een evenwicht tot stand tussen de verschillende betrokken belangen en legt beginselen vast waarop sectorale overeenkomsten en normen kunnen worden gebaseerd.

(42) De in deze richtlijn vastgestelde vrijstellingen van de aansprakelijkheid gelden uitsluitend voor gevallen waarin de activiteit van de aanbieder van diensten van de informatiemaatschappij beperkt is tot het technische proces van werking en het verschaffen van toegang tot een communicatienetwerk waarop door derden verstrekte informatie wordt doorgegeven of tijdelijk wordt opgeslagen, met als enig doel de doorgifte efficiënter te maken. Die activiteit heeft een louter technisch, automatisch en passief karakter, hetgeen inhoudt dat de aanbieder van diensten van de informatiemaatschappij noch kennis noch controle heeft over de informatie die wordt doorgegeven of opgeslagen.

(43) Een dienstverlener komt voor de vrijstellingen voor ‚mere conduit’ en ‚caching’ in aanmerking wanneer hij op geen enkele wijze betrokken is bij de doorgegeven informatie. [...]

(44) Een dienstverlener die met opzet met een van zijn afnemers van de dienst samenwerkt om onwettige handelingen te verrichten, gaat verder dan de activiteiten ‚mere conduit’ of ‚caching’ en kan zich derhalve niet beroepen op de voor die activiteiten vastgestelde vrijstelling van de aansprakelijkheid.

(45) De beperking van de in de richtlijn vastgestelde aansprakelijkheid van dienstverleners die als tussenpersoon optreden, doet geen afbreuk aan de mogelijkheid om verschillende soorten verbodsmaatregelen te treffen. [...]

(46) Wil de verlener van een dienst van de informatiemaatschappij die uit de opslag van informatie bestaat, in aanmerking komen voor een beperkte aansprakelijkheid, dan moet hij, zodra hij daadwerkelijk kennis heeft van onwettige activiteiten of dergelijke activiteiten gewaarwordt, prompt handelen om de informatie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken. [...]”

14 Onder verwijzing naar artikel 1, lid 2, van richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (PB L 204, blz. 37), zoals gewijzigd bij richtlijn 98/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 juli 1998 (PB L 217, blz.

18), omschrijft artikel 2, sub a, van richtlijn 2000/31 „diensten van de informatiemaatschappij” als: „elke dienst die gewoonlijk tegen vergoeding, langs elektronische weg, op afstand en op individueel verzoek van een afnemer van diensten verricht wordt”.

15 Artikel 1, lid 2, van richtlijn 98/34, zoals gewijzigd bij richtlijn 98/48, luidt verder:

455

„[...]

In deze definitie wordt verstaan onder: – ‚op afstand’: een dienst die geleverd wordt zonder dat de partijen gelijktijdig aanwezig zijn; – ‚langs elektronische weg’: een dienst die verzonden en ontvangen wordt via elektronische apparatuur voor de verwerking [...] en de opslag van gegevens, en die geheel via draden, radio, optische middelen of andere elektromagnetische middelen wordt verzonden, doorgeleid en ontvangen; – ‚op individueel verzoek van een afnemer van diensten’: een dienst die op individueel verzoek via de transmissie van gegevens wordt geleverd. [...]”

16 Artikel 6 van richtlijn 2000/31 bepaalt: „In aanvulling op de overige informatievoorschriften van het gemeenschapsrecht zorgen de lidstaten ervoor dat commerciële communicaties die deel uitmaken van een dienst van de informatiemaatschappij [...], ten minste aan de volgende voorwaarden voldoen: [...] b)

de natuurlijke of rechtspersoon voor wiens rekening de communicatie geschiedt, moet duidelijk te identificeren zijn;

commerciële

[...]”

17 Hoofdstuk II van richtlijn 2000/31 bevat een afdeling 4, getiteld „Aansprakelijkheid van dienstverleners die als tussenpersoon optreden”, die de artikelen 12 tot en met 15 omvat.

18 Onder het opschrift „‚Mere conduit’ (doorgeefluik)” bepaalt artikel 12 van richtlijn 2000/31: „1. De lidstaten zorgen ervoor dat, wanneer een dienst van de informatiemaatschappij bestaat in het doorgeven in een communicatienetwerk van door een afnemer van de dienst verstrekte informatie, of in het verschaffen van toegang tot een communicatienetwerk, de dienstverlener niet aansprakelijk is voor de doorgegeven informatie, op voorwaarde dat: a) het initiatief tot de doorgifte niet bij de dienstverlener ligt; b) de ontvanger van de doorgegeven informatie niet door de dienstverlener wordt geselecteerd, en c) de doorgegeven informatie niet door de dienstverlener wordt geselecteerd of gewijzigd.

2. Het doorgeven van informatie en het verschaffen van toegang in de zin van lid 1 omvatten de automatische, tussentijdse en tijdelijke opslag van de doorgegeven informatie, voor zover deze opslag uitsluitend dient om de doorgifte in het communicatienetwerk te bewerkstelligen en niet langer duurt dan redelijkerwijs voor het doorgeven nodig is.

456

3. Dit artikel doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor een rechtbank of een administratieve autoriteit om in overeenstemming met het rechtsstelsel van de lidstaat te eisen dat de dienstverlener een inbreuk beëindigt of voorkomt.”

19 Onder het opschrift „‚Caching’ (wijze van opslag)” luidt artikel 13 van deze richtlijn: „1. De lidstaten zorgen ervoor dat, wanneer een dienst van de informatiemaatschappij bestaat in het doorgeven in een communicatienetwerk van door een afnemer van de dienst verstrekte informatie, de dienstverlener niet aansprakelijk is voor de automatische, tussentijdse en tijdelijke opslag van die informatie, wanneer deze opslag enkel geschiedt om latere doorgifte van die informatie aan andere afnemers van de dienst en op hun verzoek doeltreffender te maken, op voorwaarde dat: a) de dienstverlener de informatie niet wijzigt; b) de dienstverlener de toegangsvoorwaarden voor de informatie in acht neemt; c) de dienstverlener de alom erkende en in de bedrijfstak gangbare regels betreffende de bijwerking van de informatie naleeft; d) de dienstverlener niets wijzigt aan het alom erkende en in de bedrijfstak gangbare rechtmatige gebruik van technologie voor het verkrijgen van gegevens over het gebruik van de informatie, en e) de dienstverlener prompt handelt om de door hem opgeslagen informatie te verwijderen of de toegang ertoe onmogelijk te maken, zodra hij er daadwerkelijk kennis van heeft dat de informatie verwijderd werd van de plaats waar zij zich oorspronkelijk in het net bevond, of dat de toegang ertoe onmogelijk werd gemaakt, of zodra een rechtbank of een administratieve autoriteit heeft bevolen de informatie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken.

2. Dit artikel doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor een rechtbank of een administratieve autoriteit om in overeenstemming met het rechtsstelsel van de lidstaat te eisen dat de dienstverlener een inbreuk beëindigt of voorkomt.”

20 Onder het opschrift „‚Hosting’ (‚host’-diensten)” bepaalt artikel 14 van richtlijn 2000/31: „1. De lidstaten zorgen ervoor dat, wanneer een dienst van de informatiemaatschappij bestaat in de opslag van de door een afnemer van de dienst verstrekte informatie, de dienstverlener niet aansprakelijk is voor de op verzoek van de afnemer van de dienst opgeslagen informatie, op voorwaarde dat: a) de dienstverlener niet daadwerkelijk kennis heeft van de onwettige activiteit of informatie en, wanneer het een schadevergoedingsvordering betreft, geen kennis heeft van feiten of omstandigheden waaruit het onwettige karakter van de activiteiten of informatie duidelijk blijkt, of b) de dienstverlener, zodra hij van het bovenbedoelde daadwerkelijk kennis heeft of besef krijgt, prompt handelt om de informatie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken.

2. Lid 1 is niet van toepassing wanneer de afnemer van de dienst op gezag of onder toezicht van de dienstverlener handelt.

457

3. Dit artikel doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor een rechtbank of een administratieve autoriteit om in overeenstemming met het rechtsstelsel van de lidstaat te eisen dat de dienstverlener een inbreuk beëindigt of voorkomt. Het doet evenmin afbreuk aan de mogelijkheid voor lidstaten om procedures vast te stellen om informatie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken.”

21 Onder het opschrift „Geen algemene toezichtverplichting” luidt artikel 15 van richtlijn 2000/31: „1. Met betrekking tot de levering van de in de artikelen 12, 13 en 14 bedoelde diensten leggen de lidstaten de dienstverleners geen algemene verplichting op om toe te zien op de informatie die zij doorgeven of opslaan, noch om actief te zoeken naar feiten of omstandigheden die op onwettige activiteiten duiden.

2. De lidstaten kunnen voorschrijven dat dienstverleners de bevoegde autoriteiten onverwijld in kennis dienen te stellen van vermeende onwettige activiteiten of informatie door afnemers van hun dienst, alsook dat zij de bevoegde autoriteiten op hun verzoek informatie dienen te verstrekken waarmee de afnemers van hun dienst met wie zij opslagovereenkomsten hebben gesloten, kunnen worden geïdentificeerd.”

II – Hoofdgedingen en prejudiciële vragen A – Zoekmachineadvertentiedienst „AdWords” 22 Google exploiteert een zoekmachine op internet. Wanneer een internetgebruiker een zoekactie uitvoert op basis van een of meer zoekwoorden, toont de zoekmachine, in afnemende volgorde van belangrijkheid, de websites die het best overeenkomen met deze zoekwoorden. Dit zijn de zogenoemde „natuurlijke” resultaten van de zoekactie.

23 Daarnaast biedt Google de betaalde zoekmachineadvertentiedienst „AdWords” aan.

Daarmee kan elke marktdeelnemer, door een of meer trefwoorden („keywords”) te selecteren, wanneer dit woord of deze woorden overeenkomen met een of meer woorden die deel uitmaken van de zoekopdracht die de internetgebruiker in de zoekmachine heeft ingevoerd, een advertentielink naar zijn site doen verschijnen.

De advertentielink verschijnt in het veld „gesponsorde links”, dat wordt weergegeven in het rechtergedeelte van het beeldscherm − rechts van de natuurlijke resultaten −, ofwel in het bovenste gedeelte van het beeldscherm, boven deze resultaten.

24 Bij de advertentielink staat een korte reclameboodschap. Deze link en deze boodschap vormen tezamen de in bovenbedoeld veld getoonde advertentie.

25 De adverteerder is per klik op de advertentielink een vergoeding voor de zoekmachineadvertentiedienst verschuldigd. Deze vergoeding wordt berekend op basis van met name de „maximale prijs per klik” die de adverteerder bij het sluiten van de overeenkomst met Google inzake de zoekmachineadvertentiedienst heeft verklaard bereid te zijn te betalen, en het aantal keer dat internetgebruikers op die link hebben geklikt.

26 Meerdere adverteerders kunnen hetzelfde trefwoord selecteren. De volgorde waarin hun advertentielinks worden weergegeven, wordt dan met name bepaald op basis van de maximale prijs per klik, het aantal eerdere klikken op die links en de kwaliteitsbeoordeling van de advertentie door Google. De adverteerder kan de positie van zijn advertentie wat de volgorde van weergave betreft steeds

458

verbeteren door een hogere maximale prijs per klik te bepalen of door te proberen de kwaliteit van zijn advertentie te verhogen.

27 Google heeft een geautomatiseerde procedure voor de selectie van trefwoorden en het maken van advertenties uitgewerkt. Adverteerders selecteren trefwoorden, schrijven de reclameboodschap en voeren de link naar hun site in.

B – Zaak C-236/08 28 Vuitton brengt met name luxehandtassen en andere lederwaren in de handel en is houder van het gemeenschapsmerk „Vuitton” en de nationale Franse merken „Louis Vuitton” en „LV”. Vaststaat dat het om bekende merken gaat.

29 Begin 2003 heeft Vuitton laten vaststellen dat wanneer internetgebruikers in de zoekmachine van Google de woorden ingaven waaruit haar merken bestaan, in het veld „gesponsorde links” links verschenen naar sites waarop imitaties van waren van Vuitton werden aangeboden. Tevens is vastgesteld dat Google adverteerders de mogelijkheid bood, niet alleen met de merken van Vuitton overeenkomende trefwoorden te selecteren, maar deze trefwoorden ook te combineren met woorden die op imitatie duiden, zoals „namaak” en „kopie”.

30 Vuitton heeft Google gedagvaard en met name gevorderd vast te stellen, dat laatstgenoemde inbreuk had gemaakt op haar merken.

31 Google is wegens inbreuk op de merken van Vuitton veroordeeld bij vonnis van 4 februari 2005 van het Tribunal de grande instance de Paris en daarna, in hoger beroep, bij arrest van 28 juni 2006 van de Cour d’appel de Paris. Google heeft tegen dit arrest cassatieberoep ingesteld.

32 Daarop heeft de Cour de cassation de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld: „1) Moeten artikel 5, lid 1, sub a en b, van [richtlijn 89/104] en artikel 9, lid 1, sub a en b, van [verordening nr. 40/94] aldus worden uitgelegd dat de verlener van een betaalde zoekmachineadvertentiedienst die de adverteerders trefwoorden (‚keywords’) ter beschikking stelt die ingeschreven merken reproduceren of nabootsen, en die in het kader van de zoekmachineadvertentieovereenkomst op basis van deze trefwoorden zorgt voor het creëren en het bevoorrecht verschijnen van advertentielinks naar sites waarop namaakproducten worden aangeboden, een gebruik maakt van deze merken dat de houder ervan kan verbieden?

2) Indien het gaat om bekende merken, kan de houder ervan zich verzetten tegen een dergelijk gebruik op grond van artikel 5, lid 2, van [richtlijn 89/104] en artikel 9, lid 1, sub c, van [verordening nr. 40/94]?

3) Indien de merkhouder een dergelijk gebruik niet kan verbieden krachtens [richtlijn 89/104] en [verordening nr. 40/94], kan de verlener van de betaalde zoekmachineadvertentiedienst worden beschouwd als een verlener van een dienst van de informatiemaatschappij bestaande in de opslag van de door een afnemer van de dienst verstrekte informatie in de zin van artikel 14 van [richtlijn 2000/31], zodat hij niet aansprakelijk kan worden gesteld voordat hij door de merkhouder op de hoogte is gebracht van het onwettige gebruik van het teken door de adverteerder?”

C – Zaak C-237/08

459

33 Viaticum is houder van de Franse merken „Bourse des Vols”, „Bourse des Voyages” en „BDV”, die zijn ingeschreven voor diensten inzake de organisatie van reizen.

34 Luteciel verleent computerdiensten aan reisbureaus en zorgt voor de opzet en het onderhoud van de website van Viaticum.

35 Viaticum en Luteciel hebben laten vaststellen dat wanneer internetgebruikers in de zoekmachine van Google de woorden ingaven waaruit de genoemde merken bestaan, in het veld „gesponsorde links” links verschenen naar sites van concurrenten van Viaticum. Vastgesteld is ook dat Google adverteerders de mogelijkheid bood om daartoe met deze merken overeenkomende trefwoorden te selecteren.

36 Viaticum en Luteciel hebben Google gedagvaard. Bij vonnis van 13 oktober 2003 heeft het Tribunal de grande instance de Nanterre geoordeeld dat Google merkinbreuken had gepleegd en Google veroordeeld tot vergoeding van de door Viaticum en Luteciel geleden schade. Google heeft hoger beroep ingesteld bij de Cour d’appel de Versailles, die bij arrest van 10 maart 2005 heeft geoordeeld dat Google medewerking aan merkinbreuk had verleend, en die het vonnis van 13 oktober 2003 heeft bevestigd. Google heeft tegen dit arrest cassatieberoep ingesteld.

37 Daarop heeft de Cour de cassation de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld: „1) Moet artikel 5, lid 1, sub a en b, van [richtlijn 89/104] aldus worden uitgelegd dat de verlener van een betaalde zoekmachineadvertentiedienst die de adverteerders trefwoorden (‚keywords’) ter beschikking stelt die ingeschreven merken reproduceren of nabootsen, en die in het kader van de zoekmachineadvertentieovereenkomst op basis van deze trefwoorden zorgt voor het creëren en het bevoorrecht verschijnen van advertentielinks naar sites waarop dezelfde of soortgelijke waren worden aangeboden als die waarop de merkinschrijving betrekking heeft, een gebruik maakt van deze merken dat de houder ervan kan verbieden?

2) Indien de merkhouder een dergelijk gebruik niet kan verbieden krachtens [richtlijn 89/104] en [verordening nr. 40/94], kan de verlener van de betaalde zoekmachineadvertentiedienst worden beschouwd als een verlener van een dienst van de informatiemaatschappij bestaande in de opslag van de door een afnemer van de dienst verstrekte informatie in de zin van artikel 14 van [richtlijn 2000/31], zodat hij niet aansprakelijk kan worden gesteld voordat hij door de merkhouder op de hoogte is gebracht van het onwettige gebruik van het teken door de adverteerder?”

D – Zaak C-238/08 38 Thonet is de houder van het Franse merk „Eurochallenges”, dat is ingeschreven voor met name diensten inzake huwelijksbureaus. CNRRH is een huwelijksbureau en is houder van een door Thonet verleende licentie op dat merk.

39 In 2003 hebben Thonet en CNRRH laten vaststellen dat wanneer internetgebruikers in de zoekmachine van Google het met het genoemde merk overeenkomende woord ingaven, in het veld „gesponsorde links” links verschenen naar sites van concurrenten van CNRRH, die respectievelijk door Raboin en Tiger werden geëxploiteerd. Daarnaast is vastgesteld dat Google adverteerders de mogelijkheid bood om daartoe dit woord als trefwoord te selecteren.

460

40 Raboin, Tiger en Google zijn ingevolge de vordering van Thonet en CNRRH wegens merkinbreuk veroordeeld bij vonnis van 14 december 2004 van het Tribunal de grande instance de Nanterre en vervolgens in hoger beroep bij arrest van 23 maart 2006 van de Cour d’appel de Versailles. Google heeft tegen dit arrest cassatieberoep ingesteld.

41 Daarop heeft de Cour de cassation de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld: „1) Wordt als zodanig inbreuk gemaakt op het uitsluitende recht dat artikel 5 van [richtlijn 89/104] toekent aan de merkhouder, wanneer een marktdeelnemer, via een overeenkomst inzake betaalde zoekmachineadvertenties op internet, een trefwoord (‚keyword’) reserveert dat in het geval van een zoekopdracht op basis van dit woord een link doet verschijnen die uitnodigt om te surfen naar een site die door deze marktdeelnemer wordt geëxploiteerd teneinde waren of diensten aan te bieden, en dat een door een derde ingeschreven merk reproduceert of nabootst ter aanduiding van dezelfde of soortgelijke waren, zonder toestemming van de houder van dit merk?

2) Moet artikel 5, lid 1, sub a en b, van [richtlijn 89/104] aldus worden uitgelegd dat de verlener van een betaalde zoekmachineadvertentiedienst die de adverteerders trefwoorden ter beschikking stelt die ingeschreven merken reproduceren of nabootsen, en die in het kader van de zoekmachineadvertentieovereenkomst op basis van deze trefwoorden zorgt voor het creëren en het bevoorrecht verschijnen van advertentielinks naar sites waarop dezelfde of soortgelijke waren worden aangeboden als die waarop de merkinschrijving betrekking heeft, een gebruik maakt van deze merken dat de houder ervan kan verbieden?

3) Indien de merkhouder een dergelijk gebruik niet kan verbieden krachtens [richtlijn 89/104] en [verordening nr. 40/94], kan de verlener van de betaalde zoekmachineadvertentiedienst worden beschouwd als een verlener van een dienst van de informatiemaatschappij bestaande in de opslag van de door een afnemer van de dienst verstrekte informatie in de zin van artikel 14 van [richtlijn 2000/31], zodat hij niet aansprakelijk kan worden gesteld voordat hij door de merkhouder op de hoogte is gebracht van het onwettige gebruik van het teken door de adverteerder?”

III – Beantwoording van de prejudiciële vragen A – Gebruik van met merken van derden overeenkomende trefwoorden in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet 1. Inleidende overwegingen 42 Vaststaat dat de hoofdgedingen hun oorsprong vinden in het gebruik van tekens die met merken overeenkomen, als trefwoorden in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet, zonder dat de houders van deze merken daarin hebben toegestemd. De trefwoorden zijn door klanten van de verlener van de zoekmachineadvertentiedienst gekozen en door laatstgenoemde geaccepteerd en opgeslagen. De betrokken klanten brengen imitaties van waren van de merkhouder in de handel (zaak C-236/08) of zijn gewoon concurrenten van de merkhouder (zaken C-237/08 en C-238/08).

43 Met zijn eerste vraag in zaak C-236/08, zijn eerste vraag in zaak C-237/08 en zijn eerste en tweede vraag in zaak C-238/08, die samen moeten worden onderzocht,

461

wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 5, lid 1, sub a en b, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1, sub a en b, van verordening nr. 40/94 aldus moeten worden uitgelegd dat de houder van een merk een derde kan verbieden om, op basis van een trefwoord dat gelijk is aan of overeenstemt met dit merk en dat deze derde zonder toestemming van de houder in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet heeft geselecteerd of opgeslagen, een advertentie te tonen of te laten tonen voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven.

44 De eerste vraag in zaak C-236/08, de eerste vraag in zaak C-237/08 en de tweede vraag in zaak C-238/08 spitsen zich toe op de opslag van een dergelijk trefwoord door de verlener van de zoekmachineadvertentiedienst en diens bewerkstelliging van de weergave van de advertentie van zijn klant op basis van dit woord, terwijl de eerste vraag in zaak C-238/08 betrekking heeft op de selectie van het teken als trefwoord door de adverteerder en op de advertentie die als gevolg daarvan via het zoekmachineadvertentiesysteem verschijnt.

45 Op grond van artikel 5, lid 1, sub a en b, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1, sub a en b, van verordening nr. 40/94 kunnen merkhouders onder bepaalde voorwaarden derden verbieden, gebruik te maken van tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met hun merken, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor deze merken ingeschreven zijn.

46 In de hoofdgedingen heeft het gebruik van met merken overeenkomende tekens als trefwoorden tot doel en tot gevolg, dat advertentielinks verschijnen naar sites waarop dezelfde waren of diensten worden aangeboden als die waarvoor de merken ingeschreven zijn, te weten respectievelijk lederwaren, diensten inzake de organisatie van reizen en diensten van huwelijksbureaus.

47 Bijgevolg zal het Hof de vraag in punt 43 van het onderhavige arrest voornamelijk beoordelen met betrekking tot artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94, en slechts incidenteel met betrekking tot lid 1, sub b, van deze artikelen, aangezien laatstgenoemde bepaling wat een teken dat gelijk is aan het merk betreft, ook ziet op het geval waarin de waren of diensten van de derde slechts soortgelijk zijn aan die waarvoor dat merk ingeschreven is.

48 Daarna dient een antwoord te worden gegeven op de tweede vraag in zaak C-236/08, waarin het Hof wordt verzocht deze problematiek te onderzoeken met betrekking tot artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr.

40/94, die zien op de aan bekende merken verbonden rechten. Blijkens het verzoek om een prejudiciĂŤle beslissing behelst de in Frankrijk toepasselijke wettelijke regeling, onder voorbehoud van verificatie door de verwijzende rechter, de regel van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104. Het Hof heeft overigens gepreciseerd dat bij de uitlegging van deze bepaling van de richtlijn niet uitsluitend mag worden uitgegaan van de bewoordingen ervan, maar dat ook de algemene opzet en de doelstellingen van de regeling waarvan zij deel uitmaakt, in de beschouwing moeten worden betrokken. Bijgevolg betreft de regel van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 niet alleen gevallen waarin een derde gebruikmaakt van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een bekend merk, voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor dit merk ingeschreven is, maar ook gevallen waarin het teken gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is (arresten van 9 januari 2003, Davidoff, C-292/00, Jurispr. blz. I-389, punten 24-30, en 10 april 2008, adidas en adidas Benelux, C-102/07, Jurispr. blz. I-2439, punt 37).

462

2. Uitlegging van artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94 49

Op grond van artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 of, voor gemeenschapsmerken, artikel 9, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94 kan de merkhouder het gebruik door een derde, zonder zijn toestemming, van een teken dat gelijk is aan het merk, verbieden wanneer dit gebruik plaatsvindt in het economisch verkeer, het teken wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is, en het gebruik afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk (zie met name arrest van 11 september 2007, Céline, C-17/06, Jurispr. blz. I-7041, punt 16; beschikking van 19 februari 2009, UDV North America, C-62/08, Jurispr. blz. I-00000, punt 42, en arrest van 18 juni 2009, L’Oréal e.a., C-487/07, Jurispr. blz. I-00000, punt 58). a) Gebruik in het economisch verkeer

50 Het aan het merk gelijke teken wordt gebruikt in het economische verkeer, zodra het wordt gebruikt in het kader van een handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd, en niet in de particuliere sfeer (arrest van 12 november 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Jurispr. blz. I-10273, punt 40; arrest Céline, reeds aangehaald, punt 17, en beschikking UDV North America, reeds aangehaald, punt 44).

51

Wat om te beginnen de adverteerder betreft die betaalt voor de zoekmachineadvertentiedienst en als trefwoord een teken kiest dat gelijk is aan een merk van een ander, dient te worden vastgesteld dat hij gebruikmaakt van het teken in de zin van deze rechtspraak.

52 Uit het oogpunt van de adverteerder heeft de selectie van het aan het merk gelijke trefwoord immers tot doel en tot gevolg, dat een advertentielink verschijnt naar de site waarop hij zijn waren of diensten aanbiedt. Aangezien het als trefwoord geselecteerde teken het middel is dat leidt tot weergave van de advertentie, kan niet worden betwist dat de adverteerder daarvan gebruikmaakt in het kader van zijn handelsactiviteiten, en niet in de particuliere sfeer.

53 Wat voorts de verlener van deze een handelsactiviteit hij tekens die gelijk zijn trefwoorden opslaat en op

de zoekmachineadvertentiedienst betreft, staat vast dat uitoefent en een economisch voordeel nastreeft wanneer aan merken, voor rekening van bepaalde klanten als basis daarvan voor de weergave van advertenties zorgt.

54 Ook staat vast dat deze dienst niet enkel wordt verleend aan de houders van deze merken of aan marktdeelnemers die de waren of diensten van eerstgenoemden in de handel mogen brengen, en dat hij, althans in de betrokken zaken, wordt verricht zonder de toestemming van de houders en wordt verleend aan hun concurrenten of aan makers van imitaties.

55

Daaruit blijkt weliswaar duidelijk dat de verlener van de zoekmachineadvertentiedienst „in het economisch verkeer” optreedt wanneer hij adverteerders de mogelijkheid biedt, aan merken gelijke tekens als trefwoorden te selecteren, deze tekens opslaat en op basis daarvan advertenties van zijn klanten toont, maar dit brengt nog niet mee dat deze dienstverlener zelf „gebruik” maakt van deze tekens in de zin van artikel 5 van richtlijn 89/104 en artikel 9 van verordening nr. 40/94.

56 In dit verband volstaat het op te merken dat het gebruik, door een derde, van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk van de houder, op zijn minst

463

impliceert dat deze derde het teken in het kader van zijn eigen commerciële communicatie gebruikt. De verlener van een zoekmachineadvertentiedienst biedt zijn klanten de mogelijkheid, gebruik te maken van tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met merken, zonder zelf van deze tekens gebruik te maken.

57 Deze conclusie wordt niet op losse schroeven gezet doordat de dienstverlener voor het gebruik van de tekens door zijn klanten wordt vergoed. Het feit dat iemand zorgt voor de technische voorzieningen die nodig zijn voor het gebruik van een teken, en daarvoor wordt vergoed, betekent immers niet dat degene die deze dienst verleent, zelf het teken gebruikt. Voor zover hij zijn klant de mogelijkheid heeft geboden, van het teken gebruik te maken, moet bij de beoordeling van zijn rol, in voorkomend geval, worden uitgegaan van andere rechtsregels dan artikel 5 van richtlijn 89/104 en artikel 9 van verordening nr. 40/94, zoals die waarnaar in punt 107 van het onderhavige arrest wordt verwezen.

58 Uit het voorgaande blijkt dat de verlener van de zoekmachineadvertentiedienst geen gebruikmaakt van het teken in het economisch verkeer in de zin van de genoemde bepalingen van richtlijn 89/104 en verordening nr. 40/94.

59 Derhalve dient alleen het gebruik dat door de adverteerder wordt gemaakt van het aan het merk gelijke teken, te worden getoetst aan de voorwaarden inzake het gebruik „voor waren of diensten” en de afbreuk aan de functies van het merk. b) Gebruik „voor waren of diensten” 60 De uitdrukking „voor waren of diensten” die dezelfde zijn als die waarvoor het merk ingeschreven is, in artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94 heeft in beginsel betrekking op de waren of diensten van de derde die gebruikmaakt van het teken dat gelijk is aan het merk [zie arresten van 25 januari 2007, Adam Opel, C-48/05, Jurispr. blz. I-1017, punten 28 en 29, en 12 juni 2008, O2 Holdings en O2 (UK), C-533/06, Jurispr. blz. I-4231, punt 34]. In voorkomend geval kunnen zij ook betrekking hebben op de waren of diensten van een andere persoon voor rekening van wie de derde handelt (zie beschikking UDV North America, reeds aangehaald, punten 43-51).

61 Zoals het Hof reeds heeft vastgesteld, is er bij de gedragingen die worden genoemd in artikel 5, lid 3, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 2, van verordening nr. 40/94, namelijk het aanbrengen van het teken op de waren of op de verpakking, het te koop aanbieden van waren of diensten onder het teken, het invoeren of uitvoeren onder het teken, en het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties, sprake van gebruik voor waren of diensten (zie reeds aangehaalde arresten Arsenal Football Club, punt 41, en Adam Opel, punt 20).

62 De aan het hoofdgeding ten grondslag liggende feiten in zaak C-236/08 verschillen niet veel van sommige in die bepalingen van richtlijn 89/104 en verordening nr.

40/94 beschreven situaties, te weten het aanbieden van de waren van de derde onder het teken dat gelijk is aan het merk, en het gebruik van dit teken in advertenties. Uit het dossier blijkt immers dat tekens die gelijk zijn aan merken van Vuitton, zijn verschenen in advertenties die in het veld „gesponsorde links” werden getoond.

63 In de zaken C-237/08 en C-238/08 daarentegen is er in de advertentie van de derde geen sprake van een teken dat gelijk is aan het merk.

64 Volgens Google kan van het gebruik van het teken als trefwoord niet worden gesteld dat het voor waren of diensten is, indien het teken niet in de advertentie zelf op

464

enigerlei wijze wordt vermeld. De merkhouders die tegen Google opkomen en de Franse regering, betogen het tegendeel.

65 In dit verband zij eraan herinnerd dat artikel 5, lid 3, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 2, van verordening nr. 40/94 slechts een niet-limitatieve opsomming bevatten van soorten gebruik die de merkhouder kan verbieden (arrest Arsenal Football Club, reeds aangehaald, punt 38; arrest van 17 maart 2005, Gillette Company en Gillette Group Finland, C-228/03, Jurispr. blz. I-2337, punt 28, en arrest Adam Opel, reeds aangehaald, punt 16). Bijgevolg betekent de omstandigheid dat het door de derde voor reclamedoeleinden gebruikte teken niet in advertenties zelf verschijnt, op zich niet dat dit gebruik niet valt onder het begrip „gebruik [...] voor [...] waren of diensten” in de zin van artikel 5 van richtlijn 89/104.

66 Bovendien zou de uitlegging dat alleen de in de opsomming genoemde soorten gebruik relevant zijn, voorbijgaan aan het feit dat deze opsomming tot stand kwam vóór de echte opkomst van de elektronische handel en de in het kader daarvan ontwikkelde vormen van reclame. Juist deze elektronische vormen van handel en reclame kunnen evenwel, door het gebruik van computertechnologie, aanleiding geven tot andere soorten gebruik dan die van artikel 5, lid 3, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 2, van verordening nr. 40/94.

67 Wat de zoekmachineadvertentiedienst betreft, staat vast dat de adverteerder die het teken dat gelijk is aan een merk van een ander, als trefwoord heeft geselecteerd, beoogt dat internetgebruikers die dit woord als zoekwoord invoeren, niet alleen op de getoonde links van de houder van dat merk klikken, maar ook op de advertentielink van die adverteerder.

68 Eveneens duidelijk is dat de internetgebruiker die de naam van een merk als zoekwoord invoert, meestal op zoek is naar informatie over of aanbiedingen voor de waren of diensten van dit merk. Indien advertentielinks naar sites met waren of diensten van concurrenten van de merkhouder naast of boven de natuurlijke resultaten van de zoekactie verschijnen, kan de internetgebruiker deze dus zien als een alternatief voor de waren of diensten van de merkhouder, voor zover hij ze niet meteen als irrelevant afdoet en ze niet verwart met die van de merkhouder.

69 In deze situatie, waarin een teken dat gelijk is aan een merk, als trefwoord wordt geselecteerd door een concurrent van de merkhouder om internetgebruikers een alternatief te bieden voor diens waren of diensten, is er sprake van gebruik van het teken voor de waren of diensten van deze concurrent.

70 In dit verband zij eraan herinnerd dat het Hof reeds heeft geoordeeld dat een adverteerder die in vergelijkende reclame een teken gebruikt dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk van een concurrent, om de door laatstgenoemde aangeboden waren of diensten uitdrukkelijk of impliciet aan te duiden en zijn eigen waren of diensten daarmee te vergelijken, gebruikmaakt van het teken „voor [...] waren of diensten” in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 [zie reeds aangehaalde arresten O2 Holdings en O2 (UK), punten 35, 36 en 42, en L’Oréal e.a., punten 52 en 53].

71 Zonder dat behoeft te worden onderzocht of internetreclame op basis van trefwoorden die gelijk zijn aan merken van concurrenten al dan niet een vorm van vergelijkende reclame is, staat in elk geval wel vast dat, zoals in de in het vorige punt aangehaalde rechtspraak is vastgesteld, het gebruik dat de adverteerder maakt van het teken dat gelijk is aan het merk van een concurrent opdat de internetgebruiker niet alleen kennis neemt van diens waren of diensten, maar ook

465

van zijn eigen waren of diensten, een gebruik voor de waren of diensten van deze adverteerder is.

72 Zelfs in gevallen waarin de adverteerder, door het gebruik van het aan het merk gelijke teken als trefwoord, niet beoogt zijn waren of diensten aan internetgebruikers voor te stellen als een alternatief voor de waren of diensten van de merkhouder, maar internetgebruikers daarentegen wil misleiden over de herkomst van zijn waren of diensten, door hen te doen geloven dat zij van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming afkomstig zijn, is er overigens sprake van gebruik „voor waren of diensten”. Zoals het Hof reeds heeft geoordeeld, is dat immers hoe dan ook het geval wanneer de derde het aan het merk gelijke teken op zodanige wijze gebruikt, dat een verband ontstaat tussen dit teken en de waren die hij in de handel brengt of de diensten die hij verricht (arrest Céline, reeds aangehaald, punt 23, en beschikking UDV North America, reeds aangehaald, punt 47).

73 Uit het voorgaande volgt dat het gebruik door de adverteerder van het aan het merk gelijke teken, als trefwoord in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet, valt onder het begrip gebruik „voor [...] waren of diensten” in de zin van artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104.

74 Evenzeer is er sprake van gebruik „voor [...] waren of diensten” in de zin van artikel 9, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94, wanneer het gebruikte teken gelijk is aan een gemeenschapsmerk. c) Gebruik dat afbreuk kan doen aan de functies van het merk 75 Het in artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94 bedoelde uitsluitende recht is verleend om de merkhouder de mogelijkheid te bieden, zijn specifieke belangen als houder van dat merk te beschermen, dat wil zeggen zeker te stellen dat het merk zijn wezenlijke functies kan vervullen. De uitoefening van dit recht moet derhalve beperkt blijven tot de gevallen waarin het gebruik van het teken door een derde afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk (zie met name reeds aangehaalde arresten Arsenal Football Club, punt 51; Adam Opel, punten 21 en 22, en L’Oréal e.a., punt 58).

76 Uit die rechtspraak volgt dat de merkhouder zich niet kan verzetten tegen het gebruik van een teken dat gelijk is aan het merk, wanneer dat gebruik aan geen van de functies van het merk afbreuk kan doen (reeds aangehaalde arresten Arsenal Football Club, punt 54, en L’Oréal e.a., punt 60).

77 Tot die functies behoren niet alleen de wezenlijke functie van het merk, de consument de herkomst van de waar of de dienst te waarborgen (hierna: „herkomstaanduidingsfunctie”), maar ook de overige functies ervan, zoals met name die welke erin bestaat de kwaliteit van deze waar of deze dienst te garanderen, of de communicatie-, de investerings- en de reclamefunctie (arrest L’Oréal e.a., reeds aangehaald, punt 58).

78 De bescherming van artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94 is ruimer dan die waarin lid 1, sub b, van deze artikelen voorziet, voor de toepassing waarvan er sprake moet zijn van verwarringsgevaar (zie in die zin reeds aangehaalde arresten Davidoff, punt 28, en L’Oréal e.a., punt 59).

79 Uit de in herinnering gebrachte rechtspraak blijkt dat in het in artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94 bedoelde

466

geval, waarin een derde een teken dat gelijk is aan het merk, gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is, de merkhouder gerechtigd is om dat gebruik te verbieden wanneer dit afbreuk kan doen aan een functie van het merk, ongeacht of het om de herkomstaanduidingsfunctie of een andere functie gaat.

80 De merkhouder kan een dergelijk gebruik weliswaar niet verbieden in de uitzonderingsgevallen als bedoeld in de artikelen 6 en 7 van richtlijn 89/104 en de artikelen 12 en 13 van verordening nr. 40/94, maar er wordt niet gesteld dat daarvan in casu sprake is.

81 De te onderzoeken relevante functies zijn de herkomstaanduidingsfunctie en de reclamefunctie. i) Afbreuk aan de herkomstaanduidingsfunctie 82 De wezenlijke functie van het merk is daarin gelegen dat aan de consument of de eindverbruiker de identiteit van oorsprong van de gemerkte waar of dienst wordt gewaarborgd in dier voege, dat hij deze waar of dienst kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst (zie in die zin arresten van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 28, en 6 oktober 2005, Medion, C-120/04, Jurispr. blz. I-8551, punt 23).

83 Of aan deze functie van het merk al dan niet afbreuk wordt gedaan wanneer aan internetgebruikers, op basis van een zoekwoord dat gelijk is aan een merk, een advertentie van een derde, zoals een concurrent van de houder van dat merk, wordt getoond, hangt in het bijzonder af van de wijze waarop deze advertentie wordt gepresenteerd.

84 Van afbreuk aan de herkomstaanduidingsfunctie van het merk is sprake wanneer de advertentie het voor de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde (zie in die zin arrest Céline, reeds aangehaald, punt 27 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

85 In een dergelijke situatie, waarbij de advertentie overigens meteen verschijnt nadat de internetgebruiker het merk als zoekwoord heeft ingevoerd, en wordt weergegeven wanneer het merk, als zoekwoord, ook nog op het scherm staat, kan de internetgebruiker zich immers vergissen omtrent de herkomst van de waren of diensten. In die omstandigheden wekt het gebruik, door de derde, van het aan het merk gelijke teken als trefwoord dat leidt tot weergave van deze advertentie, de indruk dat er in het economisch verkeer een materieel verband bestaat tussen de betrokken waren of diensten en de merkhouder (zie naar analogie arrest Arsenal Football Club, reeds aangehaald, punt 56, en arrest van 16 november 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Jurispr. blz. I-10989, punt 60).

86 Wat de afbreuk aan de herkomstaanduidingsfunctie betreft, dient voorts te worden opgemerkt dat internetadvertenties volgens de Uniewetgeving betreffende elektronische handel op doorzichtige wijze moeten worden weergegeven. Met het oog op de eerlijkheid van de transacties en in het belang van de consument, waarnaar in punt 29 van de considerans van richtlijn 2000/31 wordt verwezen, schrijft artikel 6 van deze richtlijn voor dat de natuurlijke of rechtspersoon voor wiens rekening commerciële communicatie in het kader van een dienst van de informatiemaatschappij geschiedt, duidelijk te identificeren moet zijn.

467

87 Daaruit volgt weliswaar dat internetadverteerders, in voorkomend geval, op grond van tot andere rechtsgebieden behorende regels, zoals die inzake oneerlijke mededinging, aansprakelijk kunnen worden gesteld, maar dit neemt niet weg dat vermeend onwettig gebruik op internet van tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met merken, moet worden onderzocht op basis van het merkenrecht. Gelet op de wezenlijke functie van het merk, die er in de elektronische handel met name in bestaat dat internetgebruikers die de na een zoekactie met betrekking tot een bepaald merk getoonde advertenties bekijken, de waren of diensten van de houder van dat merk van die van andere herkomst kunnen onderscheiden, moet de merkhouder kunnen verbieden dat advertenties van derden worden weergegeven waarvan internetgebruikers ten onrechte kunnen denken dat zij van de merkhouder afkomstig zijn.

88 Het staat aan de nationale rechter om per geval te beoordelen of in het hem voorgelegde geding afbreuk wordt gedaan, of kan worden gedaan, aan de herkomstaanduidingsfunctie als bedoeld in punt 84 van het onderhavige arrest.

89 Wanneer de advertentie van de derde de indruk wekt dat er tussen deze derde en de merkhouder een economische band bestaat, moet ervan worden uitgegaan dat er sprake is van afbreuk aan de herkomstaanduidingsfunctie.

90 Ook wanneer de advertentie weliswaar niet de indruk wekt dat er een economische band bestaat, maar wel zo vaag blijft over de herkomst van de betrokken waren of diensten dat een normaal geĂŻnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker op basis van de advertentielink en de daaraan gekoppelde reclameboodschap niet kan weten of de adverteerder een derde is ten opzichte van de merkhouder dan wel, integendeel, een economische band met hem heeft, moet worden vastgesteld dat afbreuk wordt gedaan aan deze functie van het merk. ii) Afbreuk aan de reclamefunctie 91 Aangezien het economisch verkeer wordt gekenmerkt door een gevarieerd aanbod van waren en diensten, kan de merkhouder beogen met het merk niet alleen de herkomst van zijn waren of diensten aan te duiden, maar zijn merk ook voor reclamedoeleinden te gebruiken teneinde de consument te informeren en te overtuigen.

92 Derhalve kan de merkhouder verbieden dat zonder zijn toestemming een aan zijn merk gelijk teken wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dat gebruik afbreuk doet aan het gebruik van het merk, door de merkhouder, als element ter bevordering van de verkoop of als handelsstrategisch instrument.

93 Dienaangaande is duidelijk dat het gebruik door internetadverteerders van het aan het merk van een ander gelijke teken als trefwoord met het oog op de weergave van advertenties, bepaalde gevolgen kan hebben voor het gebruik voor reclamedoeleinden van dat merk door de merkhouder alsook voor diens handelsstrategie.

94 Gelet op het belang van internetreclame in het economisch verkeer kan immers worden aangenomen dat de merkhouder zijn eigen merk als trefwoord bij de verlener van de zoekmachineadvertentiedienst registreert, zodat in het veld „gesponsorde links� een advertentie verschijnt. Dan moet de merkhouder, in voorkomend geval, bereid zijn een hogere prijs per klik te betalen dan sommige andere marktdeelnemers, indien hij wenst dat zijn advertentie verschijnt boven die van de marktdeelnemers die eveneens zijn merk als trefwoord hebben

468

geselecteerd. Zelfs wanneer hij daartoe bereid is, heeft hij bovendien geen zekerheid dat zijn advertentie boven die van die derden verschijnt, aangezien voor de volgorde van weergave van advertenties ook met andere factoren rekening wordt gehouden.

95 Door deze gevolgen van het gebruik van het aan het merk gelijke teken door derden wordt op zich evenwel geen afbreuk gedaan aan de reclamefunctie van het merk.

96 Zoals de verwijzende rechter zelf heeft vastgesteld, is er in de prejudiciële vragen immers sprake van de weergave van advertentielinks nadat de internetgebruiker een zoekwoord heeft ingevoerd dat overeenkomt met het als trefwoord geselecteerde merk. In de hoofdgedingen staat eveneens vast dat die advertentielinks naast of boven de natuurlijke resultaten van de zoekactie worden getoond. Ten slotte wordt niet betwist dat de volgorde waarin de natuurlijke resultaten worden weergegeven, afhankelijk is van de relevantie van de sites ten opzichte van het door de internetgebruiker ingevoerde zoekwoord, en dat de exploitant van de zoekmachine geen vergoeding vraagt voor het tonen van deze resultaten.

97 Wanneer de internetgebruiker de naam van een merk als zoekwoord invoert, verschijnt normaal dus de home- en advertentiepage van de merkhouder als een van de eerste natuurlijke resultaten. Door deze, overigens gratis, weergave is verzekerd dat de waren of diensten van de merkhouder zichtbaar zijn voor de internetgebruiker, ongeacht of deze houder er al dan niet in slaagt om ervoor te zorgen dat ook een advertentie in het veld „gesponsorde links”, ergens bovenaan, wordt getoond.

98 Gelet op een en ander moet worden vastgesteld dat het gebruik van een teken dat gelijk is aan een merk van een ander, in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst als die welke in de hoofdgedingen aan de orde is, geen afbreuk kan doen aan de reclamefunctie van het merk. d) Conclusie 99 Gelet op het voorgaande dient op de eerste vraag in zaak C-236/08, de eerste vraag in zaak C-237/08 en de eerste en de tweede vraag in zaak C-238/08, te worden geantwoord dat: – artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94 aldus moeten worden uitgelegd dat de houder van een merk gerechtigd is een adverteerder te verbieden om op basis van een trefwoord dat gelijk is aan dat merk en dat door die adverteerder zonder toestemming van deze houder is geselecteerd in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet, reclame te maken voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer die reclame het voor de gemiddelde internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde; – de verlener van een zoekmachineadvertentiedienst op internet die een teken dat gelijk is aan een merk, als trefwoord opslaat en op basis daarvan voor de weergave van advertenties zorgt, geen gebruik maakt van dit teken in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 of artikel 9, lid 1, sub a en b, van verordening nr. 40/94.

469

3. Uitlegging van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 100 Met zijn tweede vraag in zaak C-236/08 wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of de verlener van een zoekmachineadvertentiedienst op internet die een met een bekend merk overeenkomend teken als trefwoord opslaat en op basis daarvan voor de weergave van advertenties zorgt, een gebruik maakt van dit teken dat de merkhouder kan verbieden op grond van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 of, wanneer het teken gelijk is aan een bekend gemeenschapsmerk, op grond van artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94.

101 Volgens de vaststellingen van de verwijzende rechter staat in deze zaak vast dat Google adverteerders die imitaties van waren van Vuitton aan internetgebruikers aanboden, de mogelijkheid bood met merken van Vuitton overeenkomende trefwoorden te selecteren in combinatie met trefwoorden zoals „namaak” en „kopie”.

102 Het Hof heeft ten aanzien van te koop aangeboden imitaties reeds geoordeeld dat wanneer een derde door het gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een bekend merk, in het kielzog van dit merk probeert te varen om van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige ervan te profiteren alsmede om zonder enige financiële vergoeding en zonder daarvoor passende inspanningen te moeten leveren, voordeel te halen uit de commerciële inspanning die de houder van het merk heeft gedaan om het imago van dat merk te creëren en te onderhouden, het uit dat gebruik voortvloeiende voordeel moet worden geacht ongerechtvaardigd te zijn getrokken uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van dat merk (arrest L’Oréal e.a., reeds aangehaald, punt 49).

103 Die rechtspraak is relevant in gevallen waarin internetadverteerders, door middel van het gebruik van tekens die gelijk zijn aan bekende merken zoals „Louis Vuitton”, „LV” of „Vuitton”, waren te koop aanbieden die imitaties van de waren van de houder van die merken zijn.

104 Wat echter de vraag betreft of de verlener van een zoekmachineadvertentiedienst zelf, wanneer hij die tekens, in combinatie met woorden als „namaak” en „kopie”, als trefwoorden opslaat en op basis daarvan voor de weergave van advertenties zorgt, van die tekens een gebruik maakt dat de houder van die merken kan verbieden, moet eraan worden herinnerd, zoals in de punten 55 tot en met 57 van het onderhavige arrest is opgemerkt, dat deze handelingen van de dienstverlener geen gebruik in de zin van artikel 5 van richtlijn 89/104 en artikel 9 van verordening nr. 40/94 opleveren.

105 Derhalve dient op de tweede vraag in zaak C-236/08 te worden geantwoord dat de verlener van een zoekmachineadvertentiedienst op internet die een teken dat gelijk is aan een bekend merk, als trefwoord opslaat en op basis daarvan voor de weergave van advertenties zorgt, geen gebruikmaakt van dat teken in de zin van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 of artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr.

40/94.

B – Aansprakelijkheid van de verlener van de zoekmachineadvertentiedienst 106 Met zijn derde vraag in zaak C-236/08, zijn tweede vraag in zaak C-237/08 en zijn derde vraag in zaak C-238/08 wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 14 van richtlijn 2000/31 aldus moet worden uitgelegd dat een zoekmachineadvertentiedienst op internet een dienst van de informatiemaatschappij is bestaande in de opslag van door de adverteerder

470

verstrekte informatie, zodat er sprake is van „hosting” van deze gegevens in de zin van dat artikel en de verlener van de zoekmachineadvertentiedienst bijgevolg pas aansprakelijk kan worden gesteld nadat hij van het onrechtmatige gedrag van die adverteerder op de hoogte is gebracht.

107 Afdeling 4 van richtlijn 2000/31, die de artikelen 12 tot en met 15 omvat en het opschrift „Aansprakelijkheid van dienstverleners die als tussenpersoon optreden” draagt, strekt tot beperking van de gevallen waarin dienstverleners die als tussenpersoon optreden, overeenkomstig het ter zake geldende nationale recht aansprakelijk kunnen worden gesteld. Voor de voorwaarden voor de vaststelling van de aansprakelijkheid moet dus worden gekeken naar het nationale recht, met dien verstande echter dat volgens afdeling 4 van deze richtlijn in bepaalde gevallen geen sprake kan zijn van aansprakelijkheid van de dienstverleners die als tussenpersoon optreden. Sinds de termijn voor de omzetting van de richtlijn is verstreken, moeten de nationaalrechtelijke regels inzake de aansprakelijkheid van dergelijke dienstverleners de beperkingen waarin de genoemde artikelen voorzien, bevatten.

108 Volgens Vuitton, Viaticum en CNRRH is een zoekmachineadvertentiedienst zoals AdWords evenwel geen dienst van de informatiemaatschappij als omschreven in bovengenoemde bepalingen van richtlijn 2000/31, zodat de verlener van een dergelijke dienst zich in geen geval kan beroepen op die aansprakelijkheidsbeperkingen. Google en de Commissie van de Europese Gemeenschappen betogen het tegendeel.

109 De aansprakelijkheidsbeperking van artikel 14, lid 1, van richtlijn 2000/31 geldt wanneer „een dienst van de informatiemaatschappij bestaat in de opslag van de door een afnemer van de dienst verstrekte informatie” en houdt in dat de verlener van een dergelijke dienst niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de gegevens die hij op verzoek van de afnemer van deze dienst heeft opgeslagen, tenzij hij niet snel deze gegevens verwijdert of de toegang daartoe onmogelijk maakt nadat hij, via een benadeelde of anderszins, kennis heeft gekregen van het onwettige karakter van die gegevens of van activiteiten van die afnemer.

110 Zoals in de punten 14 en 15 van het onderhavige arrest is uiteengezet, heeft de wetgever het begrip „dienst van de informatiemaatschappij” omschreven als elke dienst die, via elektronische apparatuur voor de verwerking en de opslag van gegevens, op afstand wordt verricht op individueel verzoek van een afnemer van diensten en, gewoonlijk, tegen vergoeding. Gelet op de in punt 23 van het onderhavige arrest genoemde kenmerken van de in de hoofdgedingen aan de orde zijnde zoekmachineadvertentiedienst, moet worden vastgesteld dat aan alle onderdelen van die definitie is voldaan.

111

Voorts kan niet worden betwist dat de verlener van een zoekmachineadvertentiedienst informatie van de afnemer van deze dienst, namelijk de adverteerder, doorgeeft in een voor internetgebruikers open communicatienetwerk en bepaalde gegevens, zoals de door de adverteerder geselecteerde trefwoorden, de advertentielink en de begeleidende reclameboodschap alsook het adres van de site van de adverteerder, opslaat, dat wil zeggen op zijn server bewaart.

112 Wil er in het kader van de zoekmachineadvertentiedienst sprake zijn van opslag in de zin van artikel 14 van richtlijn 2000/31, dan is tevens vereist dat het gedrag van de verlener van deze dienst binnen de perken blijft van dat van een „als tussenpersoon optredende dienstverlener” in de zin die de wetgever in afdeling 4 van deze richtlijn daaraan heeft willen geven.

471

113 Uit punt 42 van de considerans van richtlijn 2000/31 volgt dat de in deze richtlijn vastgestelde vrijstellingen van de aansprakelijkheid uitsluitend gelden voor gevallen waarin de activiteit van de aanbieder van diensten van de informatiemaatschappij een „louter technisch, automatisch en passief” karakter heeft, hetgeen inhoudt dat deze aanbieder „noch kennis noch controle heeft over de informatie die wordt doorgegeven of opgeslagen”.

114

Om na te gaan of de aansprakelijkheid van de verlener van de zoekmachineadvertentiedienst krachtens artikel 14 van richtlijn 2000/31 kan worden beperkt, moet derhalve worden onderzocht of de rol van deze dienstverlener in die zin neutraal is dat zijn handelingen louter technisch, automatisch en passief zijn, wat impliceert dat hij geen kennis heeft van of controle heeft over de gegevens die hij opslaat.

115 Wat de in de hoofdgedingen aan de orde zijnde zoekmachineadvertentiedienst betreft, blijkt uit het dossier en de beschrijving in de punten 23 en volgende van het onderhavige arrest dat Google, met behulp van door haar ontwikkelde software, de door adverteerders ingevoerde gegevens verwerkt en dat dit proces leidt tot de weergave van advertenties onder door Google gecontroleerde voorwaarden. Aldus bepaalt Google de volgorde van weergave op basis van met name de door de adverteerders betaalde vergoeding.

116

Opgemerkt dient te worden dat het enkele feit dat voor de zoekmachineadvertentiedienst moet worden betaald, dat Google de wijze van vergoeding bepaalt of dat zij algemene inlichtingen aan haar klanten verstrekt, niet ertoe kan leiden dat Google geen beroep kan doen op de in richtlijn 2000/31 vastgestelde vrijstellingen van de aansprakelijkheid.

117 Ook het feit dat het geselecteerde trefwoord en het door een internetgebruiker ingevoerde zoekwoord overeenkomen, volstaat op zich niet om ervan uit te gaan dat Google kennis heeft van of controle heeft over de door adverteerders in haar systeem ingevoerde en op haar server opgeslagen gegevens.

118 Wel relevant voor het in punt 114 van het onderhavige arrest bedoelde onderzoek daarentegen is de rol van Google bij het schrijven van de reclameboodschap die de advertentielink begeleidt, of bij de vaststelling of de selectie van trefwoorden.

119 Met het voorgaande dient door de nationale rechter, die het best in staat is om de concrete regeling van de in de hoofdgedingen verleende dienst te kennen, rekening te worden gehouden bij de beoordeling of deze rol van Google overeenkomt met die welke in punt 114 van het onderhavige arrest is beschreven.

120 Daaruit volgt dat op de derde vraag in zaak C-236/08, de tweede vraag in zaak C-237/08 en de derde vraag in zaak C-238/08 dient te worden geantwoord dat artikel 14 van richtlijn 2000/31 aldus moet worden uitgelegd dat de daarin genoemde regel geldt voor de verlener van een zoekmachineadvertentiedienst op internet wanneer die dienstverlener geen actieve rol heeft gehad waardoor hij kennis heeft van of controle heeft over de opgeslagen gegevens. Indien dat het geval is, kan de dienstverlener niet aansprakelijk worden gesteld voor de gegevens die hij op verzoek van een adverteerder heeft opgeslagen, tenzij hij niet snel die gegevens verwijdert of de toegang daartoe onmogelijk maakt nadat hij kennis heeft gekregen van het onwettige karakter van die gegevens of van activiteiten van die adverteerder.

IV – Kosten

472

121 Ten aanzien van de partijen in de hoofdgedingen is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechter over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Grote kamer) verklaart voor recht: 1) Artikel 5, lid 1, sub a, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten en artikel 9, lid 1, sub a, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk moeten aldus worden uitgelegd dat de houder van een merk gerechtigd is een adverteerder te verbieden om op basis van een trefwoord dat gelijk is aan dat merk en dat door die adverteerder zonder toestemming van deze houder is geselecteerd in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet, reclame te maken voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer die reclame het voor de gemiddelde internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde.

2) De verlener van een zoekmachineadvertentiedienst op internet die een teken dat gelijk is aan een merk, als trefwoord opslaat en op basis daarvan voor de weergave van advertenties zorgt, maakt geen gebruik van dat teken in de zin van artikel 5, leden 1 en 2, van richtlijn 89/104 of artikel 9, lid 1, van verordening nr. 40/94.

3) Artikel 14 van richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt („richtlijn inzake elektronische handel�) moet aldus worden uitgelegd dat de daarin genoemde regel geldt voor de verlener van een zoekmachineadvertentiedienst op internet wanneer die dienstverlener geen actieve rol heeft gehad waardoor hij kennis heeft van of controle heeft over de opgeslagen gegevens.

Indien dat het geval is, kan de dienstverlener niet aansprakelijk worden gesteld voor de gegevens die hij op verzoek van een adverteerder heeft opgeslagen, tenzij hij niet snel die gegevens verwijdert of de toegang daartoe onmogelijk maakt nadat hij kennis heeft gekregen van het onwettige karakter van die gegevens of van activiteiten van die adverteerder. ondertekeningen

473

ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer) 8 juli 2010 (*)

„Merken – Reclame op internet via zoekwoorden (‚keyword advertising’) – Richtlijn 89/104/EEG – Artikelen 5 tot en met 7 – Weergave van advertenties op basis van zoekwoord dat gelijk is aan merk – Weergave van advertenties op basis van zoekwoorden die met ‚kleine verschrijvingen’ merk afbeelden – Reclame voor tweedehands waren – Door merkhouder vervaardigde en in handel gebrachte waren – Uitputting van aan merk verbonden recht – Aanbrenging van etiketten met naam van wederverkoper en verwijdering van die waarop merk is aangebracht – Reclame op basis van merk van ander voor tweedehands waren, waaronder, naast door merkhouder vervaardigde waren, waren van andere herkomst”

In zaak C-558/08, betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG, ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden bij arrest van 12 december 2008, ingekomen bij het Hof op 17 december 2008, in de procedure Portakabin Ltd, Portakabin BV tegen Primakabin BV, wijst HET HOF (Eerste kamer), samengesteld als volgt: A. Tizzano, kamerpresident, E. Levits, A. Borg Barthet, M. Ilešič (rapporteur) en J.-J. Kasel, rechters, advocaat-generaal: N. Jääskinen, griffier: C. Strömholm, administrateur, gezien de stukken en na de terechtzitting op 26 november 2009, gelet op de opmerkingen van: – Portakabin Ltd en Portakabin BV, vertegenwoordigd door N. W. Mulder en A. Tsoutsanis, advocaten, – Primakabin BV, vertegenwoordigd door C. Gielen en M. G. Schrijvers, advocaten, –

de Franse regering, gemachtigde,

vertegenwoordigd

door

B.

Beaupère-Manokha

als

– de Italiaanse regering, vertegenwoordigd door I. Bruni als gemachtigde, bijgestaan door L. Ventrella, avvocato dello Stato,

474

– de Poolse regering, vertegenwoordigd door A. Rutkowska en A. Kraińska als gemachtigden, – de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door H. Krämer en W. Roels als gemachtigden, gelet op de beslissing, de advocaat-generaal gehoord, om de zaak zonder conclusie te berechten, het navolgende Arrest 1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van de artikelen 5, 6 en 7 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz.

1), zoals gewijzigd bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER) van 2 mei 1992 (PB 1994, L 1, blz. 3; hierna: „richtlijn 89/104”).

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Portakabin Ltd en Portakabin BV enerzijds (hierna, tezamen: „Portakabin”) en Primakabin BV (hierna: „Primakabin”) anderzijds, inzake de weergave op internet van advertentielinks op basis van zoekwoorden die gelijk zijn aan of overeenstemmen met een merk.

Toepasselijke bepalingen 3 Artikel 5 van richtlijn 89/104, met het opschrift „Rechten verbonden aan het merk”, bepaalt: „1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden: a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is; b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.

2. Elke lidstaat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economisch verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dit bekend is in de lidstaat en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

3. Met name kan krachtens de leden 1 en 2 worden verboden: a) het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking; b) het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken;

475

c) het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken; d) het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties. [...]

5. De leden 1 tot en met 4 laten onverlet bepalingen in een lidstaat, betreffende bescherming tegen het gebruik van een teken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.”

4 Artikel 6 van richtlijn 89/104, met het opschrift „Beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen”, bepaalt: „1. Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken: a) van diens naam en adres; b) van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten; c) van het merk, wanneer dit nodig is om de bestemming van een product of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven, voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. [...]”

5 Artikel 7 van richtlijn 89/104, in de oorspronkelijke versie, met het opschrift „Uitputting van het aan het merk verbonden recht”, bepaalde: „1. Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht.

2. Lid 1 is niet van toepassing wanneer er voor de houder gegronde redenen zijn om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.”

6 Overeenkomstig artikel 65, lid 2, van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER) van 2 mei 1992, gelezen in samenhang met bijlage XVII, punt 4, bij deze overeenkomst, is artikel 7, lid 1, van de richtlijn in de oorspronkelijke versie ervan gewijzigd ter fine van bovenvermelde overeenkomst, waarbij de bewoordingen „in de Gemeenschap” zijn vervangen door de bewoordingen „op het grondgebied van een partij bij de Overeenkomst”.

7 Richtlijn 89/104 is ingetrokken bij richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (gecodificeerde versie) (PB L 299, blz. 25), die op 28 november 2008 in werking is getreden. Gelet op de datum van de feiten, wordt het hoofdgeding niettemin beheerst door richtlijn 89/104.

476

Hoofdgeding en prejudiciële vragen Zoekmachineadvertentiedienst „AdWords” 8 Wanneer een internetgebruiker op basis van een of meerdere woorden een zoekopdracht uitvoert met de zoekmachine Google, zal deze de websites tonen die het meest met deze woorden overeen lijken te komen, in volgorde van afnemende relevantie. Het betreft hier de zogenaamde „natuurlijke” resultaten van de zoekopdracht.

9 Via de betaalde zoekmachineadvertentiedienst „AdWords” van Google kan iedere marktdeelnemer door één of meerdere zoekwoorden te selecteren, in geval van concordantie tussen dit woord of deze woorden en de woorden die de internetgebruiker in de zoekopdracht in de zoekmotor heeft gebruikt, een advertentielink naar zijn website laten verschijnen. Deze advertentielink verschijnt in de rubriek „gesponsorde links”, die of in het rechtergedeelte van het scherm, rechts van de natuurlijke resultaten, of in het bovenste gedeelte, boven deze resultaten, wordt weergegeven.

10 Bij deze advertentielink staat een korte reclameboodschap. Deze link en deze boodschap vormen samen de advertentie die in bovenbedoelde rubriek wordt weergegeven.

Gebruik van zoekwoorden in het hoofdgeding 11 Portakabin Ltd is producent en leverancier van mobiele bouwsystemen en houder van het Beneluxmerk PORTAKABIN, dat is ingeschreven voor de klassen 6 (gebouwen, onderdelen en bouwmaterialen daarvoor van metaal) en 19 (gebouwen, onderdelen en bouwmaterialen daarvoor, niet van metaal) in de zin van de Overeenkomst van Nice betreffende de internationale classificatie van waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, van 15 juni 1957, zoals herzien en gewijzigd.

12 Portakabin BV is een dochtervennootschap van Portakabin Ltd en houdt zich bezig met de verkoop van producten van de groep onder licentie van het merk PORTAKABIN. 13 Primakabin verkoopt en verhuurt nieuwe en tweedehands mobiele bouwsystemen.

Behalve uit de productie en de verhandeling van haar eigen cabines, zoals bouwketen en kantoorcabines, bestaat een belangrijk deel van de bedrijfsactiviteiten van Primakabin uit de verhuur en verkoop van gebruikte units, waaronder ook door Portakabin vervaardigde units.

14 Primakabin maakt geen deel uit van de Portakabin-groep.

15 Zowel Portakabin als Primakabin bieden hun waren te koop aan via hun respectieve sites op internet.

16 Primakabin heeft in het kader van de zoekmachineadvertentiedienst AdWords de zoekwoorden „portakabin”, „portacabin”, „portokabin” en „portocabin” opgegeven.

Deze laatste varianten heeft zij geselecteerd teneinde te voorkomen dat internetgebruikers wegens kleine verschrijvingen bij het invoeren van het woord „portakabin” bij een zoekopdracht naar de door Portakabin vervaardigde units, de advertentie van Primakabin niet te zien krijgen.

477

17 Aanvankelijk luidde de aanhef van de advertentie van Primakabin die verscheen na het invoeren van een van deze woorden in de zoekmachine „nieuwe en gebruikte units”. Na wijziging door Primakabin luidt deze tekst „gebruikte portakabins”.

18 Portakabin heeft bij exploot van 6 februari 2006 Primakabin gedagvaard voor de voorzieningenrechter te Amsterdam. Zij vorderde dat Primakabin op straffe van een dwangsom zou worden gelast, ieder gebruik van een met het merk PORTAKABIN overeenstemmend teken te staken, daaronder begrepen de zoekwoorden „portakabin”, „portacabin”, „portokabin” en „portocabin”.

19 Bij vonnis van 9 maart 2006 heeft de voorzieningenrechter te Amsterdam de vordering van Portakabin afgewezen. Hij overwoog dat Primakabin het woord „portakabin” niet gebruikte ter onderscheiding van waren. Voorts zou Primakabin geen ongerechtvaardigd voordeel trekken uit bedoeld gebruik. Zij gebruikte het woord „portakabin” immers om belangstellenden naar haar website te leiden waarop zij „gebruikte portakabins” te koop aanbiedt.

20 Tegen dit vonnis heeft Portakabin hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te Amsterdam. Bij arrest van 14 december 2006 heeft deze rechterlijke instantie het bestreden vonnis vernietigd en Primakabin verboden, gebruik te maken van een advertentie met de tekst „gebruikte portakabins”, alsmede bij gebruik van het zoekwoord „portakabin” en de varianten ervan direct door te linken naar andere subpagina’s van haar site dan die waarop door Portakabin vervaardigde units te koop worden aangeboden.

21 Daar naar het oordeel van het Gerechtshof te Amsterdam het gebruik van het zoekwoord „portakabin” en de varianten ervan geen gebruik vormde voor waren of diensten in de zin van de wettelijke bepalingen ter uitvoering van artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104, heeft Portakabin tegen voormeld arrest van 14 december 2006 beroep in cassatie ingesteld bij de Hoge Raad der Nederlanden. Deze heeft de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld: „1) a) Indien een ondernemer die handelt in bepaalde waren of diensten (hierna: ‚de adverteerder’) gebruik maakt van de mogelijkheid om bij de exploitant van een internetzoekmachine een [zoekwoord] op te geven dat gelijk is aan een door een ander (hierna: ‚de merkhouder’) voor soortgelijke waren of diensten ingeschreven merk, welk opgegeven zoekwoord – zonder dat dit zichtbaar is voor de gebruiker van de zoekmachine – tot gevolg heeft dat deze internetgebruiker die dat woord intikt, op de resultatenlijst van de zoekmachine-exploitant een verwijzing aantreft naar de website van de adverteerder, levert dit dan gebruik op, door die adverteerder, van het ingeschreven merk in de zin van artikel 5, lid 1, [...] sub a, van richtlijn [89/104]? b) Maakt het daarbij verschil of de verwijzing wordt vermeld: – in de gewone lijst met gevonden pagina’s, of – in een als zodanig aangegeven advertentiegedeelte? c) Maakt het daarbij verschil: – of de adverteerder reeds in de verwijzende mededeling op de webpagina van de exploitant van de zoekmachine daadwerkelijk producten of diensten aanbiedt die gelijk zijn aan de waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, dan wel

478

– of de adverteerder op een eigen webpagina, waarnaar door de internetgebruiker [...] via de verwijzing op de pagina van de zoekmachine-exploitant kan worden ‚doorgeklikt’ (‚hyperlinking’), daadwerkelijk producten of diensten aanbiedt die gelijk zijn aan de waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven?

2) Indien en voor zover het antwoord op vraag 1 bevestigend luidt, kan het bepaalde in artikel 6 van richtlijn [89/104], met name het bepaalde in lid 1, sub b en c, van dat artikel, dan meebrengen dat de houder van het merk niet het in vraag 1 bedoelde gebruik kan verbieden, en zo ja, onder welke omstandigheden?

3) Voor zover vraag 1 bevestigend beantwoord wordt, is dan artikel 7 van richtlijn [89/104] toepasselijk, voor zover een aanbod van de adverteerder als in vraag 1, onder a bedoeld, betrekking heeft op waren die onder het in vraag 1 bedoelde merk door de merkhouder of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht?

4) Gelden de op de voorgaande vragen gegeven antwoorden ook voor door de adverteerder opgegeven zoekwoorden als in vraag 1 bedoeld, waarin het merk bewust met kleine verschrijvingen is weergegeven, waardoor de zoekmogelijkheden voor het publiek dat van internet gebruik maakt, doeltreffender worden, aangenomen dat op de website van de adverteerder het merk correct wordt weergegeven?

5) Indien en voor zover het antwoord op de hiervoor gestelde vragen meebrengt dat van gebruik van het merk in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn [89/104] geen sprake is, kunnen de lidstaten dan, ter zake van het gebruik van [zoekwoorden] als in deze zaak aan de orde, op de voet van artikel 5, lid 5, van de richtlijn, overeenkomstig in die staten geldende bepalingen betreffende bescherming tegen het gebruik van een teken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, zonder meer bescherming verlenen tegen gebruik, zonder geldige reden, van dat teken, waardoor naar het oordeel van de rechterlijke instanties in die lidstaten ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, of gelden daarbij voor de nationale rechters communautairrechtelijke grenzen, samenhangend met de antwoorden op de voorgaande vragen?”

Beantwoording van de prejudiciële vragen 22 Allereerst moeten de eerste, de vierde en de vijfde vraag worden beantwoord, aangezien deze betrekking hebben op het recht van de houder van een merk om krachtens artikel 5 van richtlijn 89/104 te verbieden dat een adverteerder een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met dat merk, als zoekwoord gebruikt in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet. Vervolgens zullen de tweede en derde vraag worden onderzocht, die betrekking hebben op de artikelen 6 en 7 van richtlijn 89/104 in verband met de uitzonderingsgevallen waarin de merkhouder het in artikel 5 van deze richtlijn vermelde recht niet kan uitoefenen.

Beantwoording van de eerste, de vierde en de vijfde vraag, betreffende artikel 5 van richtlijn 89/104 De eerste vraag, sub a

479

23 Het hoofdgeding vindt zijn oorsprong in het gebruik van tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met een merk als zoekwoorden in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet, zonder dat de houder voor dit gebruik zijn toestemming heeft gegeven.

24 Met zijn eerste vraag, sub a, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat het een merkhouder is toegestaan een derde te verbieden om, op basis van een zoekwoord dat gelijk is aan dit merk en dat deze derde zonder toestemming van de houder heeft geselecteerd in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet, een advertentie te laten weergeven voor waren of diensten die gelijk zijn aan of overeenstemmen met die waarvoor het genoemde merk is ingeschreven.

25 Zoals uit het verwijzingsarrest blijkt, heeft deze rechter het zoekwoord „portakabin” gekwalificeerd als zijnde gelijk aan het merk PORTAKABIN. Daarenboven staat vast dat het gebruik van dit zoekwoord door Primakabin tot doel en tot gevolg heeft dat advertenties worden weergegeven voor dezelfde waren als die waarvoor het merk is ingeschreven, namelijk mobiele bouwsystemen.

26 De eerste vraag moet dan ook worden onderzocht in het licht van artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104. Deze bepaling staat de merkhouder toe, iedere derde die hiertoe niet zijn toestemming heeft verkregen het gebruik van een teken dat gelijk is aan het merk te verbieden, wanneer dit plaatsvindt in het economisch verkeer, betrekking heeft op dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven en afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk (zie onder meer arresten van 11 september 2007, Céline, C-17/06, Jurispr. blz. I-7041, punt 16, en 18 juni 2009, L’Oréal e.a., C-487/07, Jurispr. blz. I-5158, punt 58).

27 Zoals het Hof heeft vastgesteld in de punten 51 en 52 van zijn arrest van 23 maart 2010, Google France en Google (C-236/08–C-238/08, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie), is het teken dat door een adverteerder als zoekwoord is geselecteerd in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet, het door hem gebruikte middel dat leidt tot weergave van zijn advertentie, zodat het wordt gebruikt in „het economisch verkeer” in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104.

28 Daarenboven betreft het een gebruik voor de waren of diensten van de adverteerder (arrest Google France en Google, reeds aangehaald, punten 67 tot en met 69).

Deze vaststelling wordt niet ontkracht door de omstandigheid die in de bij het Hof overgelegde opmerkingen naar voren is gebracht, dat het teken dat gelijk is aan het merk – in casu het teken „portakabin” – niet enkel wordt gebruik voor gebruikte waren van dit merk – namelijk voor de wederverkoop van door Portakabin vervaardigde accommodatie-eenheden – maar tevens voor producten van andere fabrikanten, zoals in het onderhavige geval door Primakabin of andere concurrenten van Portakabin vervaardigde units. Integendeel, het gebruik door een adverteerder van een teken dat gelijk is aan een merk van een ander om de internetgebruiker een alternatief te bieden voor het aanbod van de houder van het desbetreffende merk, is juist een gebruik „voor waren en diensten” in de zin van artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 (arrest Google France en Google, reeds aangehaald, punten 70 tot en met 73).

29 Toch kan de merkhouder zich niet verzetten tegen het gebruik van een teken dat gelijk is aan zijn merk, wanneer dat gebruik aan geen van de functies van het merk afbreuk kan doen (reeds aangehaalde arresten L’Oréal e.a., punt 60, en Google France en Google, punt 76).

480

30 Tot die functies behoren niet alleen de wezenlijke functie van het merk, de consument de herkomst van de waar of de dienst te waarborgen (hierna: „herkomstaanduidingsfunctie”), maar ook de overige functies ervan, zoals met name die welke erin bestaat de kwaliteit van deze waar of deze dienst te waarborgen, of de communicatie-, de investerings- en de reclamefunctie (reeds aangehaalde arresten L’Oréal e.a., punt 58, en Google France en Google, punt 77).

31 Aangaande het gebruik van tekens die gelijk zijn aan merken als zoekwoorden in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst, heeft het Hof in punt 81 van het arrest Google France en Google, reeds aangehaald, geoordeeld dat de te onderzoeken relevante functies de reclamefunctie en de herkomstaanduidingsfunctie zijn.

32 Met betrekking tot de reclamefunctie heeft het Hof vastgesteld dat het gebruik van een teken dat gelijk is aan een merk van een ander in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst als „AdWords”, aan deze functie van het merk geen afbreuk kan doen (arrest Google France en Google, reeds aangehaald, punt 98, en arrest van 25 maart 2010, BergSpechte, C-278/08, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 33).

33 Deze conclusie dringt zich ook op in het onderhavige geval, aangezien het hoofdgeding betrekking heeft op de selectie van zoekwoorden en de weergave van advertenties in het kader van dezelfde zoekmachineadvertentiedienst „AdWords”.

34 Het Hof heeft inzake de herkomstaanduidingsfunctie overwogen dat de vraag of aan deze functie afbreuk wordt gedaan wanneer aan de internetgebruiker op basis van een zoekwoord dat gelijk is aan een merk, een advertentie van een derde wordt getoond, met name afhangt van de wijze waarop deze advertentie wordt gepresenteerd. Van afbreuk aan de herkomstaanduidingsfunctie van het merk is sprake wanneer de advertentie het de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde (reeds aangehaalde arresten Google France en Google, punten 83 en 84, en BergSpechte, punt 35).

35 Dienaangaande heeft het Hof tevens gepreciseerd dat wanneer de advertentie van de derde de indruk wekt dat tussen deze derde en de merkhouder een economische band bestaat, ervan moet worden uitgegaan dat afbreuk wordt gedaan aan de herkomstaanduidingsfunctie. Ook wanneer de advertentie weliswaar niet de indruk wekt dat er een economische band bestaat, maar wel zo vaag blijft over de herkomst van de betrokken waren of diensten dat een normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker op basis van de gesponsorde link en de daaraan gekoppelde reclameboodschap niet kan weten of de adverteerder een derde is ten opzichte van de merkhouder dan wel, integendeel, een economische band met hem heeft, moet worden vastgesteld dat afbreuk wordt gedaan aan deze functie van het merk (reeds aangehaalde arresten Google France en Google, punten 89 en 90, en BergSpechte, punt 36).

36 Het staat aan de nationale rechter om, rekening houdend met het voorgaande, te beoordelen of in de feitelijke omstandigheden van het hoofdgeding aan de herkomstaanduidingsfunctie afbreuk wordt gedaan of kan worden gedaan.

De eerste vraag, sub b

481

37 Met zijn eerste vraag, sub b, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of de omvang van de bescherming die door een merk aan de houder ervan wordt toegekend kan verschillen naargelang de advertentie van een derde die in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet wordt weergegeven op basis van een zoekwoord dat gelijk is aan dat merk, al dan niet in een als zodanig aangegeven advertentierubriek staat vermeld.

38 Vaststaat dat het hoofdgeding slechts betrekking heeft op het gebruik van zoekwoorden in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet dat resulteert in de weergave van advertenties in de rubriek „gesponsorde links” van de door de leverancier van genoemde dienst beheerde zoekmotor. Onder deze omstandigheden zou een onderzoek naar de bescherming die het merk aan de houder ervan verleent in geval van de weergave van advertenties van derden buiten de rubriek „gesponsorde links”, van geen enkel nut zijn voor de oplossing van dat geding (zie naar analogie arresten van 15 juni 2006, Acereda Herrera, C-466/04, Jurispr. blz. I-5341, punt 48, en 15 april 2010, E. Friz, C-215/08, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 22).

39 Hieruit volgt dat de eerste vraag, sub b, niet hoeft te worden beantwoord.

De eerste vraag, sub c 40 Met zijn eerste vraag, sub c, wenst de verwijzende rechter te vernemen in welke mate bij de vaststelling of de adverteerder van een teken dat gelijk is aan het merk een gebruik maakt dat door de merkhouder mag worden verboden, onderscheid moet worden gemaakt tussen de situatie waarin de waren of diensten waarop de advertentie doelt daadwerkelijk worden aangeboden in de advertentie zelf zoals deze wordt weergegeven door de leverancier van de zoekmachineadvertentiedienst, en de situatie waarin de waren of diensten enkel worden aangeboden op de website van de adverteerder, waarop de internetgebruiker terecht komt bij het aanklikken van de gesponsorde link.

41 Zoals in de punten 9 en 10 van dit arrest is opgemerkt, leidt het gebruik van een teken als zoekwoord in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet tot de weergave van een advertentie, die bestaat uit ten eerste een link die de internetgebruiker bij een besluit deze aan te klikken naar de website van de adverteerder leidt, en ten tweede een reclameboodschap.

42 Deze link en reclameboodschap zijn kort en stellen, in het algemeen, de adverteerder niet in staat, een precies aanbod tot verkoop te doen of een volledig overzicht te geven van de soorten waren of diensten die hij in de handel brengt. Deze omstandigheid doet echter niet af aan het feit dat de adverteerder die als zoekwoord een teken heeft geselecteerd dat gelijk is aan een merk van een ander, ernaar streeft dat de internetgebruiker die dit woord als zoekterm invoert, op zijn gesponsorde link zal klikken om kennis te nemen van zijn verkoopaanbod. Derhalve wordt dit teken gebruikt „voor waren en diensten” in de zin van artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 (zie arrest Google France en Google, reeds aangehaald, punten 67-73).

43 Hieruit volgt dat het niet relevant is te onderzoeken of de waren of de diensten waarop de advertentie doelt daadwerkelijk te koop worden aangeboden in de tekst van deze advertentie, zoals hij wordt weergegeven door de leverancier van de zoekmachineadvertentiedienst, of enkel op de website van de adverteerder waarnaar de internetgebruiker wordt geleid bij het aanklikken van de gesponsorde link.

482

44 Die vraag hoeft in beginsel evenmin te worden onderzocht bij de beoordeling of het gebruik van het teken dat gelijk is aan het merk als zoekwoord, afbreuk kan doen aan de functies van het merk en met name aan de herkomstaanduidingsfunctie ervan. Zoals in de punten 34 tot en met 36 van dit arrest in herinnering is gebracht, staat het aan de nationale rechter om te beoordelen of de wijze waarop de advertentie in haar geheel is gepresenteerd, het voor de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de adverteerder een derde is ten opzichte van de merkhouder, dan wel, integendeel, economisch met hem is verbonden. Bij deze beoordeling is in het algemeen niet doorslaggevend of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft al dan niet daadwerkelijk ten verkoop worden aangeboden.

Vierde vraag 45 Met zijn vierde vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of de merkhouder, onder dezelfde voorwaarden als die welke gelden bij gebruik door een derde van een zoekwoord dat gelijk is aan het merk, een derde kan verbieden zoekwoorden te gebruiken die een reproductie van het merk zijn met „kleine verschrijvingen”.

46 Deze vraag rijst naar aanleiding van het in punt 16 van dit arrest uiteengezette feit, dat Primakabin niet alleen het zoekwoord „portakabin” heeft geselecteerd, maar tevens de zoekwoorden „portacabin”, „portokabin” en „portocabin”.

47 Dienaangaande zij eraan herinnerd dat een teken gelijk is aan een merk wanneer het, zonder wijziging of toevoeging, alle bestanddelen van het merk afbeeldt, of wanneer het in zijn geheel beschouwd verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen (arrest van 20 maart 2003, LTJ Diffusion, C-291/00, Jurispr. blz.

I-2799, punt 54, en arrest BergSpechte, reeds aangehaald, punt 25).

48 Wat zoekwoorden betreft die een merk weergeven met kleine verschrijvingen staat vast, dat zij niet alle bestanddelen weergeven die het merk vormen. Niettemin zouden zij kunnen worden geacht verschillen te vertonen die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen, in de zin van de in het vorige punt van het onderhavige arrest genoemde rechtspraak.

Het staat aan de nationale rechter om te beoordelen of, gelet op alle omstandigheden die hem bekend zijn, voornoemde tekens als zodanig moeten worden aangemerkt.

49 Indien deze rechter van oordeel is dat het merk niet gelijk is aan de zoekwoorden die dit met kleine verschrijvingen weergeven, moet hij nog nagaan of deze zoekwoorden overeenstemmen met het genoemde merk in de zin van artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104.

50 In dit laatste geval, waarin de derde gebruikmaakt van een teken dat overeenstemt met een merk voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor dat merk is ingeschreven, kan de merkhouder zich enkel tegen het gebruik van dit teken verzetten wanneer verwarring kan ontstaan (reeds aangehaalde arresten Google France en Google, punt 78, en BergSpechte, punt 22).

51 Van verwarringsgevaar is sprake, wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (zie onder meer arresten van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 17; 6

483

oktober 2005, Medion, C-120/04, Jurispr. blz. I-8551, punt 26, en 10 april 2008, adidas en adidas Benelux, C-102/07, Jurispr. blz. I-2439, punt 28).

52 Hieruit volgt dat indien de regel van artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 van toepassing is, de nationale rechter tot de slotsom dient te komen dat er sprake is van verwarringsgevaar, wanneer aan de internetgebruiker, op basis van een met een merk overeenstemmend zoekwoord, een advertentie van een derde wordt getoond die het voor de normaal ge誰nformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde (arrest BergSpechte, reeds aangehaald, punt 39).

53 De in punt 35 van dit arrest in herinnering gebrachte preciseringen zijn naar analogie van toepassing.

54 Gelet op een en ander dient op de eerste en de vierde vraag te worden geantwoord dat artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat de houder van een merk een adverteerder kan verbieden om op basis van een zoekwoord dat gelijk is aan of overeenstemt met dat merk en dat door die adverteerder zonder toestemming van de merkhouder is geselecteerd in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet, reclame te maken voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor dat merk is ingeschreven, wanneer die reclame het de gemiddelde internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde.

Vijfde vraag 55 Daar de vijfde vraag alleen is gesteld voor het geval het Hof zou oordelen dat het gebruik door een adverteerder van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een merk van een ander als zoekwoord in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet, geen gebruik kan vormen in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104, hoeft de vijfde vraag, gelet op het antwoord op de eerste en de vierde vraag, niet te worden beantwoord.

Tweede vraag, inzake artikel 6 van richtlijn 89/104 56 Met zijn tweede vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of een adverteerder zich kan beroepen op de in artikel 6 van richtlijn 89/104 vermelde uitzondering, inzonderheid die vermeld in lid 1, sub b en c, van dit artikel, om een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een merk te gebruiken als zoekwoord in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet, hoewel het een gebruik betreft dat onder artikel 5 van deze richtlijn valt.

57 Door een beperking van de gevolgen van de rechten die de merkhouder aan artikel 5 van richtlijn 89/104 ontleent, beoogt artikel 6, lid 1, van deze richtlijn de fundamentele belangen van de bescherming van de merkrechten en de rechten van het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten in de gemeenschapsmarkt met elkaar in overeenstemming te brengen (arresten van 23 februari 1999, BMW, C-63/97, Jurispr. blz. I-905, punt 62, en 17 maart 2005, Gillette Company en Gillette Group Finland, C-228/03, Jurispr. blz. I-2337, punt 29, alsmede arrest adidas en adidas Benelux, reeds aangehaald, punt 45).

484

58 Meer in het bijzonder bepaalt artikel 6, lid 1, dat het de merkhouder niet is toegestaan een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken, „a) van diens naam en adres”, „b) van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten”, of „c) van het merk, wanneer dit nodig is om de bestemming van een product of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven”. Deze bepaling preciseert echter dat deze regel slechts geldt voor zover er sprake is van gebruik door de derde „volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel”.

59 Aangezien niet wordt betwist dat artikel 6, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 irrelevant is voor de oplossing van het hoofdgeding, moet allereerst worden onderzocht of de bepaling van voormeld artikel 6, lid 1, sub b, van toepassing zou kunnen zijn.

60

Dienaangaande zij benadrukt dat, zoals de Commissie van de Europese Gemeenschappen heeft doen opmerken, in de regel het gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een merk van een ander als zoekwoord in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet, niet tot doel heeft, een van de kenmerkende eigenschappen van de door de gebruikmakende derde aangeboden waren of diensten aan te duiden en, als gevolg daarvan, niet onder artikel 6, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 valt.

61 In bijzondere omstandigheden, die door de nationale rechter moeten worden beoordeeld, kan de tegenovergestelde conclusie zich echter opdringen. De verwijzende rechter dient dan ook op basis van een volledig onderzoek van de aan hem voorgelegde zaak na te gaan of Primakabin, doordat zij tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met het merk PORTAKABIN als zoekwoorden heeft gebruikt, gebruik heeft gemaakt van beschrijvende aanduidingen in de zin van voormelde bepaling van richtlijn 89/104. Hij zal bij die beoordeling rekening moeten houden met het feit dat volgens de informatie die door Primakabin ter terechtzitting voor het Hof is verstrekt, de term „portakabin” niet is gebruikt als generieke benaming.

62 Wat vervolgens het in artikel 6, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104 bedoelde geval betreft, namelijk het gebruik van het merk „wanneer dit nodig is om de bestemming van een product of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven”, is in het merendeel van de aan het Hof overgelegde opmerkingen betoogd dat het onwaarschijnlijk is dat het gebruik door Primakabin van tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met het merk zo kan worden gekwalificeerd.

Daar het rechtskader en het feitelijk kader worden bepaald door de verwijzende rechter en deze niet uitsluit dat in het hoofdgeding sprake is van het in de onderhavige bepaling van richtlijn 89/104 bedoelde geval, moeten op dit punt niettemin aanwijzingen worden verstrekt.

63 Zoals het Hof al heeft gepreciseerd, heeft de wetgever de bestemming van waren „als accessoire of onderdeel” slechts als voorbeeld gegeven, nu het daarbij gaat om een gangbare situatie waarin van een merk gebruik moet worden gemaakt om de bestemming van een product aan te geven. De toepassing van artikel 6, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104 strekt zich dus niet alleen uit tot deze situatie (arrest Gillette Company en Gillette Group Finland, reeds aangehaald, punt 32).

64 De situaties die binnen de werkingssfeer van voormeld artikel 6, lid 1, sub c, vallen, moeten echter worden beperkt tot die welke met de doelstelling van deze bepaling stroken. Zoals Portakabin en de Commissie terecht hebben doen opmerken, heeft artikel 6, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104 tot doel, leveranciers van waren of diensten die complementair zijn aan de waren of diensten die door de houder van

485

een merk worden aangeboden, in staat te stellen dit merk te gebruiken om het publiek ervan in kennis te stellen dat er tussen het gebruik van hun waren en diensten en dat van de waren en diensten van de merkhouder een verband bestaat (zie in die zin arrest Gillette Company en Gillette Group Finland, reeds aangehaald, punten 33 en 34).

65 Het staat aan de verwijzende rechter om te onderzoeken of het gebruik door Primakabin van het teken dat gelijk is aan het merk PORTAKABIN, voor de waren die door haar aan de internetgebruiker worden aangeboden al dan niet valt onder het in voormeld artikel 6, lid 1, sub c, bedoelde geval zoals hierboven beschreven.

66 Zo de verwijzende rechter mocht concluderen dat in het hoofdgeding sprake is van een van de wijzen van gebruik bedoeld in artikel 6, lid 1, sub b of c, van richtlijn 89/104, zal hij tot slot moeten nagaan of is voldaan aan de voorwaarde dat dit gebruik plaatsvindt volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

67 Deze voorwaarde geeft gestalte aan de verplichting tot loyaliteit tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder. Bij de beoordeling of deze in acht wordt genomen moet onder meer rekening worden gehouden met de mate waarin het betrokken publiek of althans een aanzienlijk deel daarvan er door het gebruik door de derde toe wordt gebracht een verband te leggen tussen de waren van de derde en die van de merkhouder of van een persoon die toestemming heeft voor het gebruik van het merk, en met de mate waarin de derde zich daarvan bewust had moeten zijn (arrest van 16 november 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Jurispr. blz. I-10989, punten 82 en 83, alsmede arrest CĂŠline, reeds aangehaald, punten 33 en 34).

68 Zoals in het antwoord op de eerste en de vierde prejudiciĂŤle vraag in herinnering is geroepen, valt het gebruik door een adverteerder van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een merk in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet onder artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104, indien dit op dusdanige wijze plaatsvindt dat de normaal geĂŻnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker onmogelijk of slechts moeilijk kan weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde.

69 De omstandigheden waarin de houder van een merk ingevolge artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 het gebruik door een adverteerder van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met dat merk als zoekwoord kan verbieden, kunnen dan ook, gelet op de in punt 67 van het onderhavige arrest aangehaalde rechtspraak, gemakkelijk overeenkomen met een situatie waarin de adverteerder niet kan beweren dat hij volgens de eerlijke gebruiken in handel en nijverheid handelt en zich dus niet met succes kan beroepen op de in artikel 6, lid 1, van deze richtlijn vermelde uitzondering.

70 Dienaangaande moet ten eerste worden overwogen dat een van de kenmerken van de in punt 68 van het onderhavige arrest bedoelde situatie juist is gelegen in het feit dat de advertentie ten minste een aanzienlijk deel van het betrokken publiek ertoe kan brengen, een verband te leggen tussen de waren of diensten waarop zij doelt en de waren of diensten van de houder van het merk of de personen die toestemming hebben om dit merk te gebruiken, en ten tweede dat in het geval de nationale rechter vaststelt dat de gemiddelde internetgebruiker door de advertentie niet of slechts moeilijk kan weten of de in de advertentie bedoelde waren of diensten afkomstig zijn van de merkhouder of van een derde, de adverteerder naar alle waarschijnlijkheid niet serieus kan beweren dat hij niet op de hoogte was van de dubbelzinnigheid die aldus door zijn advertentie is ontstaan. De adverteerder

486

zelf heeft immers in het kader van zijn reclamebeleid en met volledige kennis van de economische sector waarin hij opereert een zoekwoord geselecteerd dat overeenkomt met het merk van een ander en, alleen of met hulp van de leverancier van de zoekmachineadvertentiedienst, de advertentie opgesteld en dus bepaald hoe deze wordt gepresenteerd.

71 Gelet op deze elementen moet worden vastgesteld dat de adverteerder in de situatie zoals die in de punten 54 en 68 van dit arrest is beschreven, in beginsel niet kan stellen te hebben gehandeld volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

Het staat evenwel aan de nationale rechter om alle relevante omstandigheden algemeen te beoordelen om na te gaan of er eventueel elementen zijn die zouden kunnen leiden tot de tegengestelde conclusie (zie in die zin arrest van 7 januari 2004, Gerolsteiner Brunnen, C-100/02, Jurispr. blz. I-691, punt 26, en arrest Anheuser-Busch, reeds aangehaald, punt 84 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

72 Gelet op het voorgaande dient op de tweede prejudiciĂŤle vraag te worden geantwoord dat artikel 6 van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat wanneer het gebruik door adverteerders van tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met merken als zoekwoorden in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet kan worden verboden ingevolge artikel 5 van die richtlijn, deze adverteerders zich in het algemeen niet op de in dit artikel 6, lid 1, vermelde uitzondering kunnen beroepen om aan dat verbod te ontkomen. De nationale rechter dient echter na te gaan of er, gelet op de omstandigheden van de zaak, inderdaad geen gebruik in de zin van artikel 6, lid 1, sub b of c, is geweest dat kan worden beschouwd als gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

De derde vraag, inzake artikel 7 van richtlijn 89/104 73 Met zijn derde vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of een adverteerder in omstandigheden als die in het hoofdgeding een beroep kan doen op de in artikel 7 van richtlijn 89/104 bedoelde uitzondering om een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een merk als zoekwoord te gebruiken in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet, hoewel het gaat om gebruik dat valt onder artikel 5 van deze richtlijn.

74 Artikel 7 van richtlijn 89/104 bevat een uitzondering op het in artikel 5 van deze richtlijn vermelde uitsluitende recht van de merkhouder, door te bepalen dat het recht van deze houder om iedere derde het gebruik van zijn merk te verbieden, wordt uitgeput voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming in de EER in de handel worden gebracht, tenzij er voor de houder gegronde redenen zijn om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren (zie onder meer arrest BMW, reeds aangehaald, punt 29, en arresten van 20 november 2001, Zino Davidoff en Levi Strauss, C-414/99–C-416/99, Jurispr. blz.

I-8691, punt 40, en 23 april 2009, Copad, C-59/08, Jurispr. blz. I-3421, punt 41).

75 Om te beginnen blijkt uit het verwijzingsarrest dat de reclame die door Primakabin wordt gemaakt met behulp van zoekwoorden die gelijk zijn aan of overeenstemmen met het merk van Portakabin, grotendeels betrekking heeft op de doorverkoop van gebruikte, oorspronkelijk door deze laatste onderneming vervaardigde, mobiele bouwsystemen. Tevens staat vast dat deze waren door Portakabin onder het merk PORTAKABIN in de EER in de handel zijn gebracht.

76 Voorts kan niet worden betwist dat het doorverkopen door een derde van tweedehands waren die oorspronkelijk door de merkhouder of met diens toestemming onder dit merk in de handel zijn gebracht, „verdere verhandeling van

487

de waren” in de zin van artikel 7 van richtlijn 89/104 vormt en dat de houder het gebruik van het merk ter fine van deze verkoop dus slechts kan verbieden indien „gegronde redenen” in de zin van lid 2 van dit artikel rechtvaardigen dat hij zich tegen deze verhandeling verzet (zie naar analogie arrest BMW, reeds aangehaald, punt 50).

77 Tot slot is het vaste rechtspraak dat, wanneer van een merk voorziene waren door de houder van dat merk of met zijn toestemming in de EER in de handel zijn gebracht, het een wederverkoper niet alleen vrijstaat deze producten te verkopen, doch eveneens het merk te gebruiken om de verdere verhandeling van deze waren bij het publiek aan te kondigen (arrest van 4 november 1997, Parfums Christian Dior, C-337/95, Jurispr. blz. I-6013, punt 38, alsmede arrest BMW, reeds aangehaald, punt 48).

78 Uit een en ander volgt dat de houder van een merk een adverteerder niet kan verbieden om, op basis van een zoekwoord dat gelijk is aan of overeenstemt met dat merk en dat deze adverteerder zonder toestemming van die houder heeft geselecteerd in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet, reclame te maken voor de wederverkoop van tweedehands waren die oorspronkelijk door de merkhouder of met zijn toestemming onder dit merk in de EER in de handel zijn gebracht, tenzij gegronde redenen in de zin van artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104 rechtvaardigen dat de houder zich hiertegen verzet.

79 Een dergelijke reden bestaat onder meer wanneer het gebruik door de adverteerder van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een merk, de reputatie hiervan ernstig schaadt (reeds aangehaalde arresten Parfums Christian Dior, punt 46, en BMW, punt 49).

80 Tevens is sprake van een gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104 wanneer de wederverkoper, door zijn advertentie op basis van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een merk, de indruk wekt dat er een economische band bestaat tussen hem en de merkhouder, meer in het bijzonder dat de onderneming van de wederverkoper tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat er een bijzondere band tussen de twee ondernemingen bestaat. Een advertentie die een dergelijke indruk kan wekken is immers niet noodzakelijk om de verdere verhandeling van waren die door of met toestemming van de merkhouder onder het merk op de markt zijn gebracht, en dus de bereiking van het doel van de uitputtingsregel van artikel 7 van richtlijn 89/104, te verzekeren (zie in die zin arrest BMW, reeds aangehaald, punten 51 en 52, en arrest van 26 april 2007, Boehringer Ingelheim e.a., C-348/04, Jurispr. blz. I-3391, punt 46).

81 Hieruit volgt dat de in punt 54 van dit arrest bedoelde omstandigheden waarin de merkhouder ingevolge artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 een adverteerder kan verbieden een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met dat merk als zoekwoord te gebruiken, te weten de situatie waarin het gebruik van dit teken door de adverteerder het de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde, overeenstemmen met een situatie waarin artikel 7, lid 2, van deze richtlijn van toepassing is en waarin bijgevolg de adverteerder zich niet kan beroepen op de in artikel 7, lid 1, van deze richtlijn neergelegde regel die voorziet in uitputting van het door het merk toegekende recht.

488

82 Zoals is opgemerkt in de punten 34 tot en met 36, 52 en 53 van het onderhavige arrest, staat het aan de nationale rechter om te beoordelen of de advertenties van Primakabin zoals die werden weergegeven in geval van een zoekopdracht door de internetgebruiker op basis van de termen „portakabin”, „portacabin”, „portokabin” en „portocabin”, de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker al dan niet in staat stelden te weten of Primakabin een derde is ten opzichte van Portakabin of met deze onderneming integendeel economisch verbonden is.

83 Niettemin moeten de verwijzende rechter aanwijzingen worden verstrekt – die zeker niet uitputtend zijn – om hem in staat te stellen om, gelet op de specifieke kenmerken van de verkoop van tweedehands waren, op dit punt een passende beslissing te geven. Deze aanwijzingen hebben betrekking op drie elementen die partijen in het hoofdgeding in hun opmerkingen voor het Hof naar voren hebben gebracht, te weten in de eerste plaats het belang van de marktdeelnemer en de consument, dat de verkoop van tweedehands waren op internet niet onnodig wordt beperkt, in de tweede plaats de behoefte aan transparante communicatie inzake de herkomst van dergelijke producten en in de derde plaats het feit dat de advertentie van Primakabin met de titel „gebruikte portakabins” de internetgebruiker niet enkel naar het aanbod voor de doorverkoop van door Portakabin vervaardigde waren leidde, maar tevens naar het aanbod voor de verkoop van waren van andere fabrikanten.

84 Wat de eerste van deze elementen betreft, moet rekening worden gehouden met het feit dat de verkoop van tweedehands waren waarop een merk is aangebracht, een alom bekende vorm van handel is, waarmee de gemiddelde consument vertrouwd is. Derhalve kan niet op basis van het enkele feit dat een adverteerder het merk van een ander gebruikt onder toevoeging van woorden die aangeven dat het betrokken product wordt doorverkocht, zoals „gebruikt” of „tweedehands”, worden geconstateerd dat de advertentie de indruk wekt dat de wederverkoper en de merkhouder economisch verbonden zijn of de reputatie van het merk ernstig schaadt.

85 Wat het tweede element betreft, heeft Portakabin erop gewezen dat Primakabin de vermelding van het merk PORTAKABIN van de door haar verkochte tweedehands mobiele bouwsystemen had verwijderd en deze had vervangen door de vermelding „Primakabin”. Tot staving van deze bewering heeft Portakabin bij haar schriftelijke opmerkingen een stuk gevoegd waaruit blijkt dat aan de internetgebruiker die op de advertentie „tweedehands portakabins” klikte, mobiele bouwsystemen werden getoond met de vermelding „Primakabin”. Ter terechtzitting heeft Primakabin in antwoord op een vraag van het Hof bevestigd dat zij etiketten had vervangen, maar daarbij benadrukt dat zij deze praktijk slechts in een beperkt aantal gevallen had toegepast.

86 Dienaangaande moet worden vastgesteld dat wanneer de wederverkoper zonder toestemming van de houder van een merk de vermelding van dat merk op waren verwijdert (debranding) en deze vermelding vervangt door een etiket waarop de naam van de wederverkoper vermeld staat, zodat het merk van de fabrikant van de betrokken waren volledig onzichtbaar wordt gemaakt, de merkhouder zich ertegen kan verzetten dat de wederverkoper het merk gebruikt om voor de wederverkoop te adverteren. In een dergelijk geval wordt namelijk afbreuk gedaan aan de wezenlijke functie van het merk, de herkomst van de waar aan te geven en te waarborgen, en wordt verhinderd dat de consument de waren die afkomstig zijn van de merkhouder onderscheidt van de van de wederverkoper of andere derden afkomstige waren (zie in die zin arrest van 11 november 1997, Loendersloot, C-349/95, Jurispr. blz. I-6227, punt 24, en arrest Boehringer Ingelheim e.a., reeds aangehaald, punten 14, 32 en 45-47).

489

87 Wat het derde in punt 83 van het onderhavige arrest vermelde element betreft, zijn partijen in het hoofdgeding het erover eens dat de advertentie voor „gebruikte portakabins” die Primakabin liet verschijnen wanneer de internetgebruiker de term „portakabin”, „portacabin”, „portokabin” of „portocabin” in de zoekmotor invoerde, bij het aanklikken van deze gesponsorde link door de internetgebruiker naar webpagina’s leidde waarop Primakabin, behalve producten die oorspronkelijk door Portakabin waren vervaardigd en in de handel gebracht, producten van andere merken te koop aanbood.

88 Volgens Portakabin was in die omstandigheden de gesponsorde link die Primakabin had aangelegd op basis van tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met het merk PORTAKABIN, bedrieglijk. Daarenboven zou Primakabin uit de reputatie van het merk PORTAKABIN meer voordeel hebben getrokken dan noodzakelijk was en zou zij deze reputatie ernstig hebben geschaad.

89 Zoals het Hof reeds heeft opgemerkt, vormt het enkele feit dat een wederverkoper voordeel haalt uit het gebruik van het merk van een ander doordat de, overigens correcte en loyale, reclame voor de wederverkoop van de waren van dat merk zijn eigen activiteit een kwaliteitsuitstraling geeft, geen gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104 (arrest BMW, reeds aangehaald, punt 53).

90 Dienaangaande moet worden overwogen dat een wederverkoper die tweedehands waren van een merk van een ander verhandelt en die gespecialiseerd is in de verkoop van deze waren, zijn potentiële klanten deze informatie moeilijk kan meedelen zonder van dit merk gebruik te maken (zie naar analogie arrest BMW, reeds aangehaald, punt 54).

91 In deze omstandigheden, die worden gekenmerkt door een specialisatie in de wederverkoop van waren van het merk van een ander, kan het de wederverkoper niet worden verboden dit merk te gebruiken om bij het publiek te adverteren voor zijn wederverkoopactiviteiten, die behalve de verkoop van tweedehands waren van bedoeld merk de verkoop van andere tweedehands waren omvatten, tenzij de wederverkoop van deze andere waren, gelet op de omvang, de presentatie of de slechte kwaliteit ervan, het imago dat de houder voor zijn merk heeft weten te creëren, ernstig zou kunnen schaden.

92 Gelet op het voorgaande moet op de derde vraag worden geantwoord dat artikel 7 van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat de houder van een merk een adverteerder niet kan verbieden om, op basis van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met dat merk en dat deze adverteerder zonder toestemming van die houder als zoekwoord heeft geselecteerd in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet, reclame te maken voor de wederverkoop van waren die door deze houder zijn vervaardigd en door hem of met zijn toestemming in de EER in de handel zijn gebracht, tenzij een gegronde reden in de zin van lid 2 van voormeld artikel rechtvaardigt dat deze houder zich hiertegen verzet, zoals een gebruik van dat teken dat de indruk wekt dat er een economische band bestaat tussen de wederverkoper en de merkhouder, of een gebruik dat de reputatie van het merk ernstig schaadt.

93 De nationale rechter, die dient te beoordelen of in de bij hem aanhangige zaak al dan niet sprake is van een gegronde reden: – kan niet op basis van het enkele feit dat een adverteerder het merk van een ander gebruikt onder de toevoeging van woorden die aangeven dat de betrokken waren worden doorverkocht, zoals „gebruikt” of „tweedehands”, constateren dat de advertentie de indruk wekt dat de wederverkoper en de

490

houder van het merk economisch zijn verbonden of de reputatie van het merk ernstig schaadt; – moet vaststellen dat een dergelijke gegronde reden bestaat wanneer de wederverkoper zonder toestemming van de houder van het merk dat hij in het kader van de reclame voor zijn wederverkoopactiviteiten gebruikt, de vermelding van dit merk heeft verwijderd van de waren die door deze merkhouder zijn vervaardigd en in de handel gebracht en deze vermelding heeft vervangen door een etiket waarop de naam van de wederverkoper vermeld staat, waardoor dat merk onzichtbaar wordt gemaakt, en –

moet in zijn overweging betrekken dat het een wederverkoper die is gespecialiseerd in de verkoop van tweedehands waren van een merk niet kan worden verboden gebruik te maken van dit merk om bij het publiek te adverteren voor zijn wederverkoopactiviteiten, die behalve de verkoop van tweedehands waren van bedoeld merk de verkoop van andere tweedehands waren omvatten, tenzij de wederverkoop van deze andere waren, gelet op de omvang, de presentatie of de slechte kwaliteit ervan, het imago dat de houder voor zijn merk heeft weten te creĂŤren, ernstig zou kunnen schaden.

Kosten 94 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Eerste kamer) verklaart voor recht: 1) Artikel 5, lid 1, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, zoals gewijzigd bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992, moet aldus worden uitgelegd dat de houder van een merk een adverteerder kan verbieden om op basis van een zoekwoord dat gelijk is aan of overeenstemt met dat merk en dat door die adverteerder zonder toestemming van de merkhouder is geselecteerd in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet, reclame te maken voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor dat merk is ingeschreven, wanneer die reclame het de gemiddelde internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde.

2) Artikel 6 van richtlijn 89/104, zoals gewijzigd bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992, moet aldus worden uitgelegd dat wanneer het gebruik door adverteerders van tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met merken als zoekwoorden in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet kan worden verboden ingevolge artikel 5 van die richtlijn, deze adverteerders zich in het algemeen niet op de in dit artikel 6, lid 1, vermelde uitzondering kunnen beroepen om aan dat verbod te ontkomen. De nationale rechter dient echter na te gaan of er, gelet op de omstandigheden van de zaak, inderdaad geen gebruik in de zin van

491

artikel 6, lid 1, is geweest dat kan worden beschouwd als gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

3) Artikel 7 van richtlijn 89/104, zoals gewijzigd bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992, moet aldus worden uitgelegd dat de houder van een merk een adverteerder niet kan verbieden om, op basis van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met dat merk en dat deze adverteerder zonder toestemming van die houder als zoekwoord heeft geselecteerd in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet, reclame te maken voor de wederverkoop van waren die door deze houder zijn vervaardigd en door hem of met zijn toestemming in de Europese Economische Ruimte in de handel zijn gebracht, tenzij een gegronde reden in de zin van lid 2 van voormeld artikel rechtvaardigt dat deze houder zich hiertegen verzet, zoals een gebruik van dat teken dat de indruk wekt dat er een economische band bestaat tussen de wederverkoper en de merkhouder, of een gebruik dat de reputatie van het merk ernstig schaadt.

De nationale rechter, die dient te beoordelen of in de bij hem aanhangige zaak al dan niet sprake is van een gegronde reden: – kan niet op basis van het enkele feit dat een adverteerder het merk van een ander gebruikt onder de toevoeging van woorden die aangeven dat de betrokken waren worden doorverkocht, zoals „gebruikt” of „tweedehands”, constateren dat de advertentie de indruk wekt dat de wederverkoper en de houder van het merk economisch zijn verbonden of de reputatie van het merk ernstig schaadt; – moet vaststellen dat een dergelijke gegronde reden bestaat wanneer de wederverkoper zonder toestemming van de houder van het merk dat hij in het kader van de reclame voor zijn wederverkoopactiviteiten gebruikt, de vermelding van dit merk heeft verwijderd van de waren die door deze merkhouder zijn vervaardigd en in de handel gebracht en deze vermelding heeft vervangen door een etiket waarop de naam van de wederverkoper vermeld staat, waardoor dat merk onzichtbaar wordt gemaakt, en – moet in zijn overweging betrekken dat het een wederverkoper die is gespecialiseerd in de verkoop van tweedehands waren van een merk niet kan worden verboden gebruik te maken van dit merk om bij het publiek te adverteren voor zijn wederverkoopactiviteiten, die behalve de verkoop van tweedehands waren van bedoeld merk de verkoop van andere tweedehands waren omvatten, tenzij de wederverkoop van deze andere waren, gelet op de omvang, de presentatie of de slechte kwaliteit ervan, het imago dat de houder voor zijn merk heeft weten te creëren, ernstig zou kunnen schaden. ondertekeningen

ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer) 8 juli 2010 (*)

492

„Merken – Reclame op internet via zoekwoorden (‚keyword advertising’) – Richtlijn 89/104/EEG – Artikelen 5 tot en met 7 – Weergave van advertenties op basis van zoekwoord dat gelijk is aan merk – Weergave van advertenties op basis van zoekwoorden die met ‚kleine verschrijvingen’ merk afbeelden – Reclame voor tweedehands waren – Door merkhouder vervaardigde en in handel gebrachte waren – Uitputting van aan merk verbonden recht – Aanbrenging van etiketten met naam van wederverkoper en verwijdering van die waarop merk is aangebracht – Reclame op basis van merk van ander voor tweedehands waren, waaronder, naast door merkhouder vervaardigde waren, waren van andere herkomst”

In zaak C-558/08, betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG, ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden bij arrest van 12 december 2008, ingekomen bij het Hof op 17 december 2008, in de procedure Portakabin Ltd, Portakabin BV tegen Primakabin BV, wijst HET HOF (Eerste kamer), samengesteld als volgt: A. Tizzano, kamerpresident, E. Levits, A. Borg Barthet, M. Ilešič (rapporteur) en J.-J. Kasel, rechters, advocaat-generaal: N. Jääskinen, griffier: C. Strömholm, administrateur, gezien de stukken en na de terechtzitting op 26 november 2009, gelet op de opmerkingen van: – Portakabin Ltd en Portakabin BV, vertegenwoordigd door N. W. Mulder en A. Tsoutsanis, advocaten, – Primakabin BV, vertegenwoordigd door C. Gielen en M. G. Schrijvers, advocaten, –

de Franse regering, gemachtigde,

vertegenwoordigd

door

B.

Beaupère-Manokha

als

– de Italiaanse regering, vertegenwoordigd door I. Bruni als gemachtigde, bijgestaan door L. Ventrella, avvocato dello Stato, – de Poolse regering, vertegenwoordigd door A. Rutkowska en A. Kraińska als gemachtigden, – de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door H. Krämer en W. Roels als gemachtigden,

493

gelet op de beslissing, de advocaat-generaal gehoord, om de zaak zonder conclusie te berechten, het navolgende Arrest 1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van de artikelen 5, 6 en 7 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz.

1), zoals gewijzigd bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER) van 2 mei 1992 (PB 1994, L 1, blz. 3; hierna: „richtlijn 89/104”).

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Portakabin Ltd en Portakabin BV enerzijds (hierna, tezamen: „Portakabin”) en Primakabin BV (hierna: „Primakabin”) anderzijds, inzake de weergave op internet van advertentielinks op basis van zoekwoorden die gelijk zijn aan of overeenstemmen met een merk.

Toepasselijke bepalingen 3 Artikel 5 van richtlijn 89/104, met het opschrift „Rechten verbonden aan het merk”, bepaalt: „1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden: a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is; b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.

2. Elke lidstaat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economisch verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dit bekend is in de lidstaat en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

3. Met name kan krachtens de leden 1 en 2 worden verboden: a) het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking; b) het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken; c) het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken; d) het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties. [...]

494

5. De leden 1 tot en met 4 laten onverlet bepalingen in een lidstaat, betreffende bescherming tegen het gebruik van een teken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.”

4 Artikel 6 van richtlijn 89/104, met het opschrift „Beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen”, bepaalt: „1. Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken: a) van diens naam en adres; b) van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten; c) van het merk, wanneer dit nodig is om de bestemming van een product of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven, voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. [...]”

5 Artikel 7 van richtlijn 89/104, in de oorspronkelijke versie, met het opschrift „Uitputting van het aan het merk verbonden recht”, bepaalde: „1. Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht.

2. Lid 1 is niet van toepassing wanneer er voor de houder gegronde redenen zijn om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.”

6 Overeenkomstig artikel 65, lid 2, van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER) van 2 mei 1992, gelezen in samenhang met bijlage XVII, punt 4, bij deze overeenkomst, is artikel 7, lid 1, van de richtlijn in de oorspronkelijke versie ervan gewijzigd ter fine van bovenvermelde overeenkomst, waarbij de bewoordingen „in de Gemeenschap” zijn vervangen door de bewoordingen „op het grondgebied van een partij bij de Overeenkomst”.

7 Richtlijn 89/104 is ingetrokken bij richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (gecodificeerde versie) (PB L 299, blz. 25), die op 28 november 2008 in werking is getreden. Gelet op de datum van de feiten, wordt het hoofdgeding niettemin beheerst door richtlijn 89/104.

Hoofdgeding en prejudiciële vragen Zoekmachineadvertentiedienst „AdWords”

495

8 Wanneer een internetgebruiker op basis van een of meerdere woorden een zoekopdracht uitvoert met de zoekmachine Google, zal deze de websites tonen die het meest met deze woorden overeen lijken te komen, in volgorde van afnemende relevantie. Het betreft hier de zogenaamde „natuurlijke” resultaten van de zoekopdracht.

9 Via de betaalde zoekmachineadvertentiedienst „AdWords” van Google kan iedere marktdeelnemer door één of meerdere zoekwoorden te selecteren, in geval van concordantie tussen dit woord of deze woorden en de woorden die de internetgebruiker in de zoekopdracht in de zoekmotor heeft gebruikt, een advertentielink naar zijn website laten verschijnen. Deze advertentielink verschijnt in de rubriek „gesponsorde links”, die of in het rechtergedeelte van het scherm, rechts van de natuurlijke resultaten, of in het bovenste gedeelte, boven deze resultaten, wordt weergegeven.

10 Bij deze advertentielink staat een korte reclameboodschap. Deze link en deze boodschap vormen samen de advertentie die in bovenbedoelde rubriek wordt weergegeven.

Gebruik van zoekwoorden in het hoofdgeding 11 Portakabin Ltd is producent en leverancier van mobiele bouwsystemen en houder van het Beneluxmerk PORTAKABIN, dat is ingeschreven voor de klassen 6 (gebouwen, onderdelen en bouwmaterialen daarvoor van metaal) en 19 (gebouwen, onderdelen en bouwmaterialen daarvoor, niet van metaal) in de zin van de Overeenkomst van Nice betreffende de internationale classificatie van waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, van 15 juni 1957, zoals herzien en gewijzigd.

12 Portakabin BV is een dochtervennootschap van Portakabin Ltd en houdt zich bezig met de verkoop van producten van de groep onder licentie van het merk PORTAKABIN. 13 Primakabin verkoopt en verhuurt nieuwe en tweedehands mobiele bouwsystemen.

Behalve uit de productie en de verhandeling van haar eigen cabines, zoals bouwketen en kantoorcabines, bestaat een belangrijk deel van de bedrijfsactiviteiten van Primakabin uit de verhuur en verkoop van gebruikte units, waaronder ook door Portakabin vervaardigde units.

14 Primakabin maakt geen deel uit van de Portakabin-groep.

15 Zowel Portakabin als Primakabin bieden hun waren te koop aan via hun respectieve sites op internet.

16 Primakabin heeft in het kader van de zoekmachineadvertentiedienst AdWords de zoekwoorden „portakabin”, „portacabin”, „portokabin” en „portocabin” opgegeven.

Deze laatste varianten heeft zij geselecteerd teneinde te voorkomen dat internetgebruikers wegens kleine verschrijvingen bij het invoeren van het woord „portakabin” bij een zoekopdracht naar de door Portakabin vervaardigde units, de advertentie van Primakabin niet te zien krijgen.

17 Aanvankelijk luidde de aanhef van de advertentie van Primakabin die verscheen na het invoeren van een van deze woorden in de zoekmachine „nieuwe en gebruikte units”. Na wijziging door Primakabin luidt deze tekst „gebruikte portakabins”.

18 Portakabin heeft bij exploot van 6 februari 2006 Primakabin gedagvaard voor de voorzieningenrechter te Amsterdam. Zij vorderde dat Primakabin op straffe van een

496

dwangsom zou worden gelast, ieder gebruik van een met het merk PORTAKABIN overeenstemmend teken te staken, daaronder begrepen de zoekwoorden „portakabin”, „portacabin”, „portokabin” en „portocabin”.

19 Bij vonnis van 9 maart 2006 heeft de voorzieningenrechter te Amsterdam de vordering van Portakabin afgewezen. Hij overwoog dat Primakabin het woord „portakabin” niet gebruikte ter onderscheiding van waren. Voorts zou Primakabin geen ongerechtvaardigd voordeel trekken uit bedoeld gebruik. Zij gebruikte het woord „portakabin” immers om belangstellenden naar haar website te leiden waarop zij „gebruikte portakabins” te koop aanbiedt.

20 Tegen dit vonnis heeft Portakabin hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te Amsterdam. Bij arrest van 14 december 2006 heeft deze rechterlijke instantie het bestreden vonnis vernietigd en Primakabin verboden, gebruik te maken van een advertentie met de tekst „gebruikte portakabins”, alsmede bij gebruik van het zoekwoord „portakabin” en de varianten ervan direct door te linken naar andere subpagina’s van haar site dan die waarop door Portakabin vervaardigde units te koop worden aangeboden.

21 Daar naar het oordeel van het Gerechtshof te Amsterdam het gebruik van het zoekwoord „portakabin” en de varianten ervan geen gebruik vormde voor waren of diensten in de zin van de wettelijke bepalingen ter uitvoering van artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104, heeft Portakabin tegen voormeld arrest van 14 december 2006 beroep in cassatie ingesteld bij de Hoge Raad der Nederlanden. Deze heeft de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld: „1) a) Indien een ondernemer die handelt in bepaalde waren of diensten (hierna: ‚de adverteerder’) gebruik maakt van de mogelijkheid om bij de exploitant van een internetzoekmachine een [zoekwoord] op te geven dat gelijk is aan een door een ander (hierna: ‚de merkhouder’) voor soortgelijke waren of diensten ingeschreven merk, welk opgegeven zoekwoord – zonder dat dit zichtbaar is voor de gebruiker van de zoekmachine – tot gevolg heeft dat deze internetgebruiker die dat woord intikt, op de resultatenlijst van de zoekmachine-exploitant een verwijzing aantreft naar de website van de adverteerder, levert dit dan gebruik op, door die adverteerder, van het ingeschreven merk in de zin van artikel 5, lid 1, [...] sub a, van richtlijn [89/104]? b) Maakt het daarbij verschil of de verwijzing wordt vermeld: – in de gewone lijst met gevonden pagina’s, of – in een als zodanig aangegeven advertentiegedeelte? c) Maakt het daarbij verschil: – of de adverteerder reeds in de verwijzende mededeling op de webpagina van de exploitant van de zoekmachine daadwerkelijk producten of diensten aanbiedt die gelijk zijn aan de waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, dan wel – of de adverteerder op een eigen webpagina, waarnaar door de internetgebruiker [...] via de verwijzing op de pagina van de zoekmachine-exploitant kan worden ‚doorgeklikt’ (‚hyperlinking’),

497

daadwerkelijk producten of diensten aanbiedt die gelijk zijn aan de waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven?

2) Indien en voor zover het antwoord op vraag 1 bevestigend luidt, kan het bepaalde in artikel 6 van richtlijn [89/104], met name het bepaalde in lid 1, sub b en c, van dat artikel, dan meebrengen dat de houder van het merk niet het in vraag 1 bedoelde gebruik kan verbieden, en zo ja, onder welke omstandigheden?

3) Voor zover vraag 1 bevestigend beantwoord wordt, is dan artikel 7 van richtlijn [89/104] toepasselijk, voor zover een aanbod van de adverteerder als in vraag 1, onder a bedoeld, betrekking heeft op waren die onder het in vraag 1 bedoelde merk door de merkhouder of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht?

4) Gelden de op de voorgaande vragen gegeven antwoorden ook voor door de adverteerder opgegeven zoekwoorden als in vraag 1 bedoeld, waarin het merk bewust met kleine verschrijvingen is weergegeven, waardoor de zoekmogelijkheden voor het publiek dat van internet gebruik maakt, doeltreffender worden, aangenomen dat op de website van de adverteerder het merk correct wordt weergegeven?

5) Indien en voor zover het antwoord op de hiervoor gestelde vragen meebrengt dat van gebruik van het merk in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn [89/104] geen sprake is, kunnen de lidstaten dan, ter zake van het gebruik van [zoekwoorden] als in deze zaak aan de orde, op de voet van artikel 5, lid 5, van de richtlijn, overeenkomstig in die staten geldende bepalingen betreffende bescherming tegen het gebruik van een teken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, zonder meer bescherming verlenen tegen gebruik, zonder geldige reden, van dat teken, waardoor naar het oordeel van de rechterlijke instanties in die lidstaten ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, of gelden daarbij voor de nationale rechters communautairrechtelijke grenzen, samenhangend met de antwoorden op de voorgaande vragen?�

Beantwoording van de prejudiciĂŤle vragen 22 Allereerst moeten de eerste, de vierde en de vijfde vraag worden beantwoord, aangezien deze betrekking hebben op het recht van de houder van een merk om krachtens artikel 5 van richtlijn 89/104 te verbieden dat een adverteerder een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met dat merk, als zoekwoord gebruikt in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet. Vervolgens zullen de tweede en derde vraag worden onderzocht, die betrekking hebben op de artikelen 6 en 7 van richtlijn 89/104 in verband met de uitzonderingsgevallen waarin de merkhouder het in artikel 5 van deze richtlijn vermelde recht niet kan uitoefenen.

Beantwoording van de eerste, de vierde en de vijfde vraag, betreffende artikel 5 van richtlijn 89/104 De eerste vraag, sub a 23 Het hoofdgeding vindt zijn oorsprong in het gebruik van tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met een merk als zoekwoorden in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet, zonder dat de houder voor dit gebruik zijn toestemming heeft gegeven.

498

24 Met zijn eerste vraag, sub a, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat het een merkhouder is toegestaan een derde te verbieden om, op basis van een zoekwoord dat gelijk is aan dit merk en dat deze derde zonder toestemming van de houder heeft geselecteerd in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet, een advertentie te laten weergeven voor waren of diensten die gelijk zijn aan of overeenstemmen met die waarvoor het genoemde merk is ingeschreven.

25 Zoals uit het verwijzingsarrest blijkt, heeft deze rechter het zoekwoord „portakabin” gekwalificeerd als zijnde gelijk aan het merk PORTAKABIN. Daarenboven staat vast dat het gebruik van dit zoekwoord door Primakabin tot doel en tot gevolg heeft dat advertenties worden weergegeven voor dezelfde waren als die waarvoor het merk is ingeschreven, namelijk mobiele bouwsystemen.

26 De eerste vraag moet dan ook worden onderzocht in het licht van artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104. Deze bepaling staat de merkhouder toe, iedere derde die hiertoe niet zijn toestemming heeft verkregen het gebruik van een teken dat gelijk is aan het merk te verbieden, wanneer dit plaatsvindt in het economisch verkeer, betrekking heeft op dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven en afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk (zie onder meer arresten van 11 september 2007, Céline, C-17/06, Jurispr. blz. I-7041, punt 16, en 18 juni 2009, L’Oréal e.a., C-487/07, Jurispr. blz. I-5158, punt 58).

27 Zoals het Hof heeft vastgesteld in de punten 51 en 52 van zijn arrest van 23 maart 2010, Google France en Google (C-236/08–C-238/08, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie), is het teken dat door een adverteerder als zoekwoord is geselecteerd in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet, het door hem gebruikte middel dat leidt tot weergave van zijn advertentie, zodat het wordt gebruikt in „het economisch verkeer” in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104.

28 Daarenboven betreft het een gebruik voor de waren of diensten van de adverteerder (arrest Google France en Google, reeds aangehaald, punten 67 tot en met 69).

Deze vaststelling wordt niet ontkracht door de omstandigheid die in de bij het Hof overgelegde opmerkingen naar voren is gebracht, dat het teken dat gelijk is aan het merk – in casu het teken „portakabin” – niet enkel wordt gebruik voor gebruikte waren van dit merk – namelijk voor de wederverkoop van door Portakabin vervaardigde accommodatie-eenheden – maar tevens voor producten van andere fabrikanten, zoals in het onderhavige geval door Primakabin of andere concurrenten van Portakabin vervaardigde units. Integendeel, het gebruik door een adverteerder van een teken dat gelijk is aan een merk van een ander om de internetgebruiker een alternatief te bieden voor het aanbod van de houder van het desbetreffende merk, is juist een gebruik „voor waren en diensten” in de zin van artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 (arrest Google France en Google, reeds aangehaald, punten 70 tot en met 73).

29 Toch kan de merkhouder zich niet verzetten tegen het gebruik van een teken dat gelijk is aan zijn merk, wanneer dat gebruik aan geen van de functies van het merk afbreuk kan doen (reeds aangehaalde arresten L’Oréal e.a., punt 60, en Google France en Google, punt 76).

30 Tot die functies behoren niet alleen de wezenlijke functie van het merk, de consument de herkomst van de waar of de dienst te waarborgen (hierna: „herkomstaanduidingsfunctie”), maar ook de overige functies ervan, zoals met name die welke erin bestaat de kwaliteit van deze waar of deze dienst te

499

waarborgen, of de communicatie-, de investerings- en de reclamefunctie (reeds aangehaalde arresten L’Oréal e.a., punt 58, en Google France en Google, punt 77).

31 Aangaande het gebruik van tekens die gelijk zijn aan merken als zoekwoorden in kader van een zoekmachineadvertentiedienst, heeft het Hof in punt 81 van arrest Google France en Google, reeds aangehaald, geoordeeld dat de onderzoeken relevante functies de reclamefunctie en herkomstaanduidingsfunctie zijn.

het het te de

32 Met betrekking tot de reclamefunctie heeft het Hof vastgesteld dat het gebruik van een teken dat gelijk is aan een merk van een ander in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst als „AdWords”, aan deze functie van het merk geen afbreuk kan doen (arrest Google France en Google, reeds aangehaald, punt 98, en arrest van 25 maart 2010, BergSpechte, C-278/08, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 33).

33 Deze conclusie dringt zich ook op in het onderhavige geval, aangezien het hoofdgeding betrekking heeft op de selectie van zoekwoorden en de weergave van advertenties in het kader van dezelfde zoekmachineadvertentiedienst „AdWords”.

34 Het Hof heeft inzake de herkomstaanduidingsfunctie overwogen dat de vraag of aan deze functie afbreuk wordt gedaan wanneer aan de internetgebruiker op basis van een zoekwoord dat gelijk is aan een merk, een advertentie van een derde wordt getoond, met name afhangt van de wijze waarop deze advertentie wordt gepresenteerd. Van afbreuk aan de herkomstaanduidingsfunctie van het merk is sprake wanneer de advertentie het de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde (reeds aangehaalde arresten Google France en Google, punten 83 en 84, en BergSpechte, punt 35).

35 Dienaangaande heeft het Hof tevens gepreciseerd dat wanneer de advertentie van de derde de indruk wekt dat tussen deze derde en de merkhouder een economische band bestaat, ervan moet worden uitgegaan dat afbreuk wordt gedaan aan de herkomstaanduidingsfunctie. Ook wanneer de advertentie weliswaar niet de indruk wekt dat er een economische band bestaat, maar wel zo vaag blijft over de herkomst van de betrokken waren of diensten dat een normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker op basis van de gesponsorde link en de daaraan gekoppelde reclameboodschap niet kan weten of de adverteerder een derde is ten opzichte van de merkhouder dan wel, integendeel, een economische band met hem heeft, moet worden vastgesteld dat afbreuk wordt gedaan aan deze functie van het merk (reeds aangehaalde arresten Google France en Google, punten 89 en 90, en BergSpechte, punt 36).

36 Het staat aan de nationale rechter om, rekening houdend met het voorgaande, te beoordelen of in de feitelijke omstandigheden van het hoofdgeding aan de herkomstaanduidingsfunctie afbreuk wordt gedaan of kan worden gedaan.

De eerste vraag, sub b 37 Met zijn eerste vraag, sub b, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of de omvang van de bescherming die door een merk aan de houder ervan wordt toegekend kan verschillen naargelang de advertentie van een derde die in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet wordt weergegeven op

500

basis van een zoekwoord dat gelijk is aan dat merk, al dan niet in een als zodanig aangegeven advertentierubriek staat vermeld.

38 Vaststaat dat het hoofdgeding slechts betrekking heeft op het gebruik van zoekwoorden in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet dat resulteert in de weergave van advertenties in de rubriek „gesponsorde links” van de door de leverancier van genoemde dienst beheerde zoekmotor. Onder deze omstandigheden zou een onderzoek naar de bescherming die het merk aan de houder ervan verleent in geval van de weergave van advertenties van derden buiten de rubriek „gesponsorde links”, van geen enkel nut zijn voor de oplossing van dat geding (zie naar analogie arresten van 15 juni 2006, Acereda Herrera, C-466/04, Jurispr. blz. I-5341, punt 48, en 15 april 2010, E. Friz, C-215/08, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 22).

39 Hieruit volgt dat de eerste vraag, sub b, niet hoeft te worden beantwoord.

De eerste vraag, sub c 40 Met zijn eerste vraag, sub c, wenst de verwijzende rechter te vernemen in welke mate bij de vaststelling of de adverteerder van een teken dat gelijk is aan het merk een gebruik maakt dat door de merkhouder mag worden verboden, onderscheid moet worden gemaakt tussen de situatie waarin de waren of diensten waarop de advertentie doelt daadwerkelijk worden aangeboden in de advertentie zelf zoals deze wordt weergegeven door de leverancier van de zoekmachineadvertentiedienst, en de situatie waarin de waren of diensten enkel worden aangeboden op de website van de adverteerder, waarop de internetgebruiker terecht komt bij het aanklikken van de gesponsorde link.

41 Zoals in de punten 9 en 10 van dit arrest is opgemerkt, leidt het gebruik van een teken als zoekwoord in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet tot de weergave van een advertentie, die bestaat uit ten eerste een link die de internetgebruiker bij een besluit deze aan te klikken naar de website van de adverteerder leidt, en ten tweede een reclameboodschap.

42 Deze link en reclameboodschap zijn kort en stellen, in het algemeen, de adverteerder niet in staat, een precies aanbod tot verkoop te doen of een volledig overzicht te geven van de soorten waren of diensten die hij in de handel brengt. Deze omstandigheid doet echter niet af aan het feit dat de adverteerder die als zoekwoord een teken heeft geselecteerd dat gelijk is aan een merk van een ander, ernaar streeft dat de internetgebruiker die dit woord als zoekterm invoert, op zijn gesponsorde link zal klikken om kennis te nemen van zijn verkoopaanbod. Derhalve wordt dit teken gebruikt „voor waren en diensten” in de zin van artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 (zie arrest Google France en Google, reeds aangehaald, punten 67-73).

43 Hieruit volgt dat het niet relevant is te onderzoeken of de waren of de diensten waarop de advertentie doelt daadwerkelijk te koop worden aangeboden in de tekst van deze advertentie, zoals hij wordt weergegeven door de leverancier van de zoekmachineadvertentiedienst, of enkel op de website van de adverteerder waarnaar de internetgebruiker wordt geleid bij het aanklikken van de gesponsorde link.

44 Die vraag hoeft in beginsel evenmin te worden onderzocht bij de beoordeling of het gebruik van het teken dat gelijk is aan het merk als zoekwoord, afbreuk kan doen aan de functies van het merk en met name aan de herkomstaanduidingsfunctie ervan. Zoals in de punten 34 tot en met 36 van dit arrest in herinnering is

501

gebracht, staat het aan de nationale rechter om te beoordelen of de wijze waarop de advertentie in haar geheel is gepresenteerd, het voor de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de adverteerder een derde is ten opzichte van de merkhouder, dan wel, integendeel, economisch met hem is verbonden. Bij deze beoordeling is in het algemeen niet doorslaggevend of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft al dan niet daadwerkelijk ten verkoop worden aangeboden.

Vierde vraag 45 Met zijn vierde vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of de merkhouder, onder dezelfde voorwaarden als die welke gelden bij gebruik door een derde van een zoekwoord dat gelijk is aan het merk, een derde kan verbieden zoekwoorden te gebruiken die een reproductie van het merk zijn met „kleine verschrijvingen”.

46 Deze vraag rijst naar aanleiding van het in punt 16 van dit arrest uiteengezette feit, dat Primakabin niet alleen het zoekwoord „portakabin” heeft geselecteerd, maar tevens de zoekwoorden „portacabin”, „portokabin” en „portocabin”.

47 Dienaangaande zij eraan herinnerd dat een teken gelijk is aan een merk wanneer het, zonder wijziging of toevoeging, alle bestanddelen van het merk afbeeldt, of wanneer het in zijn geheel beschouwd verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen (arrest van 20 maart 2003, LTJ Diffusion, C-291/00, Jurispr. blz.

I-2799, punt 54, en arrest BergSpechte, reeds aangehaald, punt 25).

48 Wat zoekwoorden betreft die een merk weergeven met kleine verschrijvingen staat vast, dat zij niet alle bestanddelen weergeven die het merk vormen. Niettemin zouden zij kunnen worden geacht verschillen te vertonen die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen, in de zin van de in het vorige punt van het onderhavige arrest genoemde rechtspraak.

Het staat aan de nationale rechter om te beoordelen of, gelet op alle omstandigheden die hem bekend zijn, voornoemde tekens als zodanig moeten worden aangemerkt.

49 Indien deze rechter van oordeel is dat het merk niet gelijk is aan de zoekwoorden die dit met kleine verschrijvingen weergeven, moet hij nog nagaan of deze zoekwoorden overeenstemmen met het genoemde merk in de zin van artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104.

50 In dit laatste geval, waarin de derde gebruikmaakt van een teken dat overeenstemt met een merk voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor dat merk is ingeschreven, kan de merkhouder zich enkel tegen het gebruik van dit teken verzetten wanneer verwarring kan ontstaan (reeds aangehaalde arresten Google France en Google, punt 78, en BergSpechte, punt 22).

51 Van verwarringsgevaar is sprake, wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (zie onder meer arresten van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 17; 6 oktober 2005, Medion, C-120/04, Jurispr. blz. I-8551, punt 26, en 10 april 2008, adidas en adidas Benelux, C-102/07, Jurispr. blz. I-2439, punt 28).

52 Hieruit volgt dat indien de regel van artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 van toepassing is, de nationale rechter tot de slotsom dient te komen dat er sprake is

502

van verwarringsgevaar, wanneer aan de internetgebruiker, op basis van een met een merk overeenstemmend zoekwoord, een advertentie van een derde wordt getoond die het voor de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde (arrest BergSpechte, reeds aangehaald, punt 39).

53 De in punt 35 van dit arrest in herinnering gebrachte preciseringen zijn naar analogie van toepassing.

54 Gelet op een en ander dient op de eerste en de vierde vraag te worden geantwoord dat artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat de houder van een merk een adverteerder kan verbieden om op basis van een zoekwoord dat gelijk is aan of overeenstemt met dat merk en dat door die adverteerder zonder toestemming van de merkhouder is geselecteerd in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet, reclame te maken voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor dat merk is ingeschreven, wanneer die reclame het de gemiddelde internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde.

Vijfde vraag 55 Daar de vijfde vraag alleen is gesteld voor het geval het Hof zou oordelen dat het gebruik door een adverteerder van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een merk van een ander als zoekwoord in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet, geen gebruik kan vormen in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104, hoeft de vijfde vraag, gelet op het antwoord op de eerste en de vierde vraag, niet te worden beantwoord.

Tweede vraag, inzake artikel 6 van richtlijn 89/104 56 Met zijn tweede vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of een adverteerder zich kan beroepen op de in artikel 6 van richtlijn 89/104 vermelde uitzondering, inzonderheid die vermeld in lid 1, sub b en c, van dit artikel, om een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een merk te gebruiken als zoekwoord in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet, hoewel het een gebruik betreft dat onder artikel 5 van deze richtlijn valt.

57 Door een beperking van de gevolgen van de rechten die de merkhouder aan artikel 5 van richtlijn 89/104 ontleent, beoogt artikel 6, lid 1, van deze richtlijn de fundamentele belangen van de bescherming van de merkrechten en de rechten van het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten in de gemeenschapsmarkt met elkaar in overeenstemming te brengen (arresten van 23 februari 1999, BMW, C-63/97, Jurispr. blz. I-905, punt 62, en 17 maart 2005, Gillette Company en Gillette Group Finland, C-228/03, Jurispr. blz. I-2337, punt 29, alsmede arrest adidas en adidas Benelux, reeds aangehaald, punt 45).

58 Meer in het bijzonder bepaalt artikel 6, lid 1, dat het de merkhouder niet is toegestaan een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken, „a) van diens naam en adres”, „b) van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten”, of „c) van het merk, wanneer dit nodig is om de bestemming van een

503

product of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven”. Deze bepaling preciseert echter dat deze regel slechts geldt voor zover er sprake is van gebruik door de derde „volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel”.

59 Aangezien niet wordt betwist dat artikel 6, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 irrelevant is voor de oplossing van het hoofdgeding, moet allereerst worden onderzocht of de bepaling van voormeld artikel 6, lid 1, sub b, van toepassing zou kunnen zijn.

60

Dienaangaande zij benadrukt dat, zoals de Commissie van de Europese Gemeenschappen heeft doen opmerken, in de regel het gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een merk van een ander als zoekwoord in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet, niet tot doel heeft, een van de kenmerkende eigenschappen van de door de gebruikmakende derde aangeboden waren of diensten aan te duiden en, als gevolg daarvan, niet onder artikel 6, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 valt.

61 In bijzondere omstandigheden, die door de nationale rechter moeten worden beoordeeld, kan de tegenovergestelde conclusie zich echter opdringen. De verwijzende rechter dient dan ook op basis van een volledig onderzoek van de aan hem voorgelegde zaak na te gaan of Primakabin, doordat zij tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met het merk PORTAKABIN als zoekwoorden heeft gebruikt, gebruik heeft gemaakt van beschrijvende aanduidingen in de zin van voormelde bepaling van richtlijn 89/104. Hij zal bij die beoordeling rekening moeten houden met het feit dat volgens de informatie die door Primakabin ter terechtzitting voor het Hof is verstrekt, de term „portakabin” niet is gebruikt als generieke benaming.

62 Wat vervolgens het in artikel 6, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104 bedoelde geval betreft, namelijk het gebruik van het merk „wanneer dit nodig is om de bestemming van een product of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven”, is in het merendeel van de aan het Hof overgelegde opmerkingen betoogd dat het onwaarschijnlijk is dat het gebruik door Primakabin van tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met het merk zo kan worden gekwalificeerd.

Daar het rechtskader en het feitelijk kader worden bepaald door de verwijzende rechter en deze niet uitsluit dat in het hoofdgeding sprake is van het in de onderhavige bepaling van richtlijn 89/104 bedoelde geval, moeten op dit punt niettemin aanwijzingen worden verstrekt.

63 Zoals het Hof al heeft gepreciseerd, heeft de wetgever de bestemming van waren „als accessoire of onderdeel” slechts als voorbeeld gegeven, nu het daarbij gaat om een gangbare situatie waarin van een merk gebruik moet worden gemaakt om de bestemming van een product aan te geven. De toepassing van artikel 6, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104 strekt zich dus niet alleen uit tot deze situatie (arrest Gillette Company en Gillette Group Finland, reeds aangehaald, punt 32).

64 De situaties die binnen de werkingssfeer van voormeld artikel 6, lid 1, sub c, vallen, moeten echter worden beperkt tot die welke met de doelstelling van deze bepaling stroken. Zoals Portakabin en de Commissie terecht hebben doen opmerken, heeft artikel 6, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104 tot doel, leveranciers van waren of diensten die complementair zijn aan de waren of diensten die door de houder van een merk worden aangeboden, in staat te stellen dit merk te gebruiken om het publiek ervan in kennis te stellen dat er tussen het gebruik van hun waren en diensten en dat van de waren en diensten van de merkhouder een verband bestaat (zie in die zin arrest Gillette Company en Gillette Group Finland, reeds aangehaald, punten 33 en 34).

504

65 Het staat aan de verwijzende rechter om te onderzoeken of het gebruik door Primakabin van het teken dat gelijk is aan het merk PORTAKABIN, voor de waren die door haar aan de internetgebruiker worden aangeboden al dan niet valt onder het in voormeld artikel 6, lid 1, sub c, bedoelde geval zoals hierboven beschreven.

66 Zo de verwijzende rechter mocht concluderen dat in het hoofdgeding sprake is van een van de wijzen van gebruik bedoeld in artikel 6, lid 1, sub b of c, van richtlijn 89/104, zal hij tot slot moeten nagaan of is voldaan aan de voorwaarde dat dit gebruik plaatsvindt volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

67 Deze voorwaarde geeft gestalte aan de verplichting tot loyaliteit tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder. Bij de beoordeling of deze in acht wordt genomen moet onder meer rekening worden gehouden met de mate waarin het betrokken publiek of althans een aanzienlijk deel daarvan er door het gebruik door de derde toe wordt gebracht een verband te leggen tussen de waren van de derde en die van de merkhouder of van een persoon die toestemming heeft voor het gebruik van het merk, en met de mate waarin de derde zich daarvan bewust had moeten zijn (arrest van 16 november 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Jurispr. blz. I-10989, punten 82 en 83, alsmede arrest CĂŠline, reeds aangehaald, punten 33 en 34).

68 Zoals in het antwoord op de eerste en de vierde prejudiciĂŤle vraag in herinnering is geroepen, valt het gebruik door een adverteerder van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een merk in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet onder artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104, indien dit op dusdanige wijze plaatsvindt dat de normaal geĂŻnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker onmogelijk of slechts moeilijk kan weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde.

69 De omstandigheden waarin de houder van een merk ingevolge artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 het gebruik door een adverteerder van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met dat merk als zoekwoord kan verbieden, kunnen dan ook, gelet op de in punt 67 van het onderhavige arrest aangehaalde rechtspraak, gemakkelijk overeenkomen met een situatie waarin de adverteerder niet kan beweren dat hij volgens de eerlijke gebruiken in handel en nijverheid handelt en zich dus niet met succes kan beroepen op de in artikel 6, lid 1, van deze richtlijn vermelde uitzondering.

70 Dienaangaande moet ten eerste worden overwogen dat een van de kenmerken van de in punt 68 van het onderhavige arrest bedoelde situatie juist is gelegen in het feit dat de advertentie ten minste een aanzienlijk deel van het betrokken publiek ertoe kan brengen, een verband te leggen tussen de waren of diensten waarop zij doelt en de waren of diensten van de houder van het merk of de personen die toestemming hebben om dit merk te gebruiken, en ten tweede dat in het geval de nationale rechter vaststelt dat de gemiddelde internetgebruiker door de advertentie niet of slechts moeilijk kan weten of de in de advertentie bedoelde waren of diensten afkomstig zijn van de merkhouder of van een derde, de adverteerder naar alle waarschijnlijkheid niet serieus kan beweren dat hij niet op de hoogte was van de dubbelzinnigheid die aldus door zijn advertentie is ontstaan. De adverteerder zelf heeft immers in het kader van zijn reclamebeleid en met volledige kennis van de economische sector waarin hij opereert een zoekwoord geselecteerd dat overeenkomt met het merk van een ander en, alleen of met hulp van de leverancier van de zoekmachineadvertentiedienst, de advertentie opgesteld en dus bepaald hoe deze wordt gepresenteerd.

505

71 Gelet op deze elementen moet worden vastgesteld dat de adverteerder in de situatie zoals die in de punten 54 en 68 van dit arrest is beschreven, in beginsel niet kan stellen te hebben gehandeld volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

Het staat evenwel aan de nationale rechter om alle relevante omstandigheden algemeen te beoordelen om na te gaan of er eventueel elementen zijn die zouden kunnen leiden tot de tegengestelde conclusie (zie in die zin arrest van 7 januari 2004, Gerolsteiner Brunnen, C-100/02, Jurispr. blz. I-691, punt 26, en arrest Anheuser-Busch, reeds aangehaald, punt 84 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

72 Gelet op het voorgaande dient op de tweede prejudiciële vraag te worden geantwoord dat artikel 6 van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat wanneer het gebruik door adverteerders van tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met merken als zoekwoorden in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet kan worden verboden ingevolge artikel 5 van die richtlijn, deze adverteerders zich in het algemeen niet op de in dit artikel 6, lid 1, vermelde uitzondering kunnen beroepen om aan dat verbod te ontkomen. De nationale rechter dient echter na te gaan of er, gelet op de omstandigheden van de zaak, inderdaad geen gebruik in de zin van artikel 6, lid 1, sub b of c, is geweest dat kan worden beschouwd als gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

De derde vraag, inzake artikel 7 van richtlijn 89/104 73 Met zijn derde vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of een adverteerder in omstandigheden als die in het hoofdgeding een beroep kan doen op de in artikel 7 van richtlijn 89/104 bedoelde uitzondering om een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een merk als zoekwoord te gebruiken in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet, hoewel het gaat om gebruik dat valt onder artikel 5 van deze richtlijn.

74 Artikel 7 van richtlijn 89/104 bevat een uitzondering op het in artikel 5 van deze richtlijn vermelde uitsluitende recht van de merkhouder, door te bepalen dat het recht van deze houder om iedere derde het gebruik van zijn merk te verbieden, wordt uitgeput voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming in de EER in de handel worden gebracht, tenzij er voor de houder gegronde redenen zijn om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren (zie onder meer arrest BMW, reeds aangehaald, punt 29, en arresten van 20 november 2001, Zino Davidoff en Levi Strauss, C-414/99–C-416/99, Jurispr. blz.

I-8691, punt 40, en 23 april 2009, Copad, C-59/08, Jurispr. blz. I-3421, punt 41).

75 Om te beginnen blijkt uit het verwijzingsarrest dat de reclame die door Primakabin wordt gemaakt met behulp van zoekwoorden die gelijk zijn aan of overeenstemmen met het merk van Portakabin, grotendeels betrekking heeft op de doorverkoop van gebruikte, oorspronkelijk door deze laatste onderneming vervaardigde, mobiele bouwsystemen. Tevens staat vast dat deze waren door Portakabin onder het merk PORTAKABIN in de EER in de handel zijn gebracht.

76 Voorts kan niet worden betwist dat het doorverkopen door een derde van tweedehands waren die oorspronkelijk door de merkhouder of met diens toestemming onder dit merk in de handel zijn gebracht, „verdere verhandeling van de waren” in de zin van artikel 7 van richtlijn 89/104 vormt en dat de houder het gebruik van het merk ter fine van deze verkoop dus slechts kan verbieden indien „gegronde redenen” in de zin van lid 2 van dit artikel rechtvaardigen dat hij zich tegen deze verhandeling verzet (zie naar analogie arrest BMW, reeds aangehaald, punt 50).

506

77 Tot slot is het vaste rechtspraak dat, wanneer van een merk voorziene waren door de houder van dat merk of met zijn toestemming in de EER in de handel zijn gebracht, het een wederverkoper niet alleen vrijstaat deze producten te verkopen, doch eveneens het merk te gebruiken om de verdere verhandeling van deze waren bij het publiek aan te kondigen (arrest van 4 november 1997, Parfums Christian Dior, C-337/95, Jurispr. blz. I-6013, punt 38, alsmede arrest BMW, reeds aangehaald, punt 48).

78 Uit een en ander volgt dat de houder van een merk een adverteerder niet kan verbieden om, op basis van een zoekwoord dat gelijk is aan of overeenstemt met dat merk en dat deze adverteerder zonder toestemming van die houder heeft geselecteerd in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet, reclame te maken voor de wederverkoop van tweedehands waren die oorspronkelijk door de merkhouder of met zijn toestemming onder dit merk in de EER in de handel zijn gebracht, tenzij gegronde redenen in de zin van artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104 rechtvaardigen dat de houder zich hiertegen verzet.

79 Een dergelijke reden bestaat onder meer wanneer het gebruik door de adverteerder van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een merk, de reputatie hiervan ernstig schaadt (reeds aangehaalde arresten Parfums Christian Dior, punt 46, en BMW, punt 49).

80 Tevens is sprake van een gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104 wanneer de wederverkoper, door zijn advertentie op basis van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een merk, de indruk wekt dat er een economische band bestaat tussen hem en de merkhouder, meer in het bijzonder dat de onderneming van de wederverkoper tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat er een bijzondere band tussen de twee ondernemingen bestaat. Een advertentie die een dergelijke indruk kan wekken is immers niet noodzakelijk om de verdere verhandeling van waren die door of met toestemming van de merkhouder onder het merk op de markt zijn gebracht, en dus de bereiking van het doel van de uitputtingsregel van artikel 7 van richtlijn 89/104, te verzekeren (zie in die zin arrest BMW, reeds aangehaald, punten 51 en 52, en arrest van 26 april 2007, Boehringer Ingelheim e.a., C-348/04, Jurispr. blz. I-3391, punt 46).

81 Hieruit volgt dat de in punt 54 van dit arrest bedoelde omstandigheden waarin de merkhouder ingevolge artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 een adverteerder kan verbieden een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met dat merk als zoekwoord te gebruiken, te weten de situatie waarin het gebruik van dit teken door de adverteerder het de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde, overeenstemmen met een situatie waarin artikel 7, lid 2, van deze richtlijn van toepassing is en waarin bijgevolg de adverteerder zich niet kan beroepen op de in artikel 7, lid 1, van deze richtlijn neergelegde regel die voorziet in uitputting van het door het merk toegekende recht.

82 Zoals is opgemerkt in de punten 34 tot en met 36, 52 en 53 van het onderhavige arrest, staat het aan de nationale rechter om te beoordelen of de advertenties van Primakabin zoals die werden weergegeven in geval van een zoekopdracht door de internetgebruiker op basis van de termen „portakabin”, „portacabin”, „portokabin” en „portocabin”, de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker al dan niet in staat stelden te weten of Primakabin een derde is ten opzichte van Portakabin of met deze onderneming integendeel economisch verbonden is.

507

83 Niettemin moeten de verwijzende rechter aanwijzingen worden verstrekt – die zeker niet uitputtend zijn – om hem in staat te stellen om, gelet op de specifieke kenmerken van de verkoop van tweedehands waren, op dit punt een passende beslissing te geven. Deze aanwijzingen hebben betrekking op drie elementen die partijen in het hoofdgeding in hun opmerkingen voor het Hof naar voren hebben gebracht, te weten in de eerste plaats het belang van de marktdeelnemer en de consument, dat de verkoop van tweedehands waren op internet niet onnodig wordt beperkt, in de tweede plaats de behoefte aan transparante communicatie inzake de herkomst van dergelijke producten en in de derde plaats het feit dat de advertentie van Primakabin met de titel „gebruikte portakabins” de internetgebruiker niet enkel naar het aanbod voor de doorverkoop van door Portakabin vervaardigde waren leidde, maar tevens naar het aanbod voor de verkoop van waren van andere fabrikanten.

84 Wat de eerste van deze elementen betreft, moet rekening worden gehouden met het feit dat de verkoop van tweedehands waren waarop een merk is aangebracht, een alom bekende vorm van handel is, waarmee de gemiddelde consument vertrouwd is. Derhalve kan niet op basis van het enkele feit dat een adverteerder het merk van een ander gebruikt onder toevoeging van woorden die aangeven dat het betrokken product wordt doorverkocht, zoals „gebruikt” of „tweedehands”, worden geconstateerd dat de advertentie de indruk wekt dat de wederverkoper en de merkhouder economisch verbonden zijn of de reputatie van het merk ernstig schaadt.

85 Wat het tweede element betreft, heeft Portakabin erop gewezen dat Primakabin de vermelding van het merk PORTAKABIN van de door haar verkochte tweedehands mobiele bouwsystemen had verwijderd en deze had vervangen door de vermelding „Primakabin”. Tot staving van deze bewering heeft Portakabin bij haar schriftelijke opmerkingen een stuk gevoegd waaruit blijkt dat aan de internetgebruiker die op de advertentie „tweedehands portakabins” klikte, mobiele bouwsystemen werden getoond met de vermelding „Primakabin”. Ter terechtzitting heeft Primakabin in antwoord op een vraag van het Hof bevestigd dat zij etiketten had vervangen, maar daarbij benadrukt dat zij deze praktijk slechts in een beperkt aantal gevallen had toegepast.

86 Dienaangaande moet worden vastgesteld dat wanneer de wederverkoper zonder toestemming van de houder van een merk de vermelding van dat merk op waren verwijdert (debranding) en deze vermelding vervangt door een etiket waarop de naam van de wederverkoper vermeld staat, zodat het merk van de fabrikant van de betrokken waren volledig onzichtbaar wordt gemaakt, de merkhouder zich ertegen kan verzetten dat de wederverkoper het merk gebruikt om voor de wederverkoop te adverteren. In een dergelijk geval wordt namelijk afbreuk gedaan aan de wezenlijke functie van het merk, de herkomst van de waar aan te geven en te waarborgen, en wordt verhinderd dat de consument de waren die afkomstig zijn van de merkhouder onderscheidt van de van de wederverkoper of andere derden afkomstige waren (zie in die zin arrest van 11 november 1997, Loendersloot, C-349/95, Jurispr. blz. I-6227, punt 24, en arrest Boehringer Ingelheim e.a., reeds aangehaald, punten 14, 32 en 45-47).

87 Wat het derde in punt 83 van het onderhavige arrest vermelde element betreft, zijn partijen in het hoofdgeding het erover eens dat de advertentie voor „gebruikte portakabins” die Primakabin liet verschijnen wanneer de internetgebruiker de term „portakabin”, „portacabin”, „portokabin” of „portocabin” in de zoekmotor invoerde, bij het aanklikken van deze gesponsorde link door de internetgebruiker naar webpagina’s leidde waarop Primakabin, behalve producten die oorspronkelijk door Portakabin waren vervaardigd en in de handel gebracht, producten van andere merken te koop aanbood.

508

88 Volgens Portakabin was in die omstandigheden de gesponsorde link die Primakabin had aangelegd op basis van tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met het merk PORTAKABIN, bedrieglijk. Daarenboven zou Primakabin uit de reputatie van het merk PORTAKABIN meer voordeel hebben getrokken dan noodzakelijk was en zou zij deze reputatie ernstig hebben geschaad.

89 Zoals het Hof reeds heeft opgemerkt, vormt het enkele feit dat een wederverkoper voordeel haalt uit het gebruik van het merk van een ander doordat de, overigens correcte en loyale, reclame voor de wederverkoop van de waren van dat merk zijn eigen activiteit een kwaliteitsuitstraling geeft, geen gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104 (arrest BMW, reeds aangehaald, punt 53).

90 Dienaangaande moet worden overwogen dat een wederverkoper die tweedehands waren van een merk van een ander verhandelt en die gespecialiseerd is in de verkoop van deze waren, zijn potentiële klanten deze informatie moeilijk kan meedelen zonder van dit merk gebruik te maken (zie naar analogie arrest BMW, reeds aangehaald, punt 54).

91 In deze omstandigheden, die worden gekenmerkt door een specialisatie in de wederverkoop van waren van het merk van een ander, kan het de wederverkoper niet worden verboden dit merk te gebruiken om bij het publiek te adverteren voor zijn wederverkoopactiviteiten, die behalve de verkoop van tweedehands waren van bedoeld merk de verkoop van andere tweedehands waren omvatten, tenzij de wederverkoop van deze andere waren, gelet op de omvang, de presentatie of de slechte kwaliteit ervan, het imago dat de houder voor zijn merk heeft weten te creëren, ernstig zou kunnen schaden.

92 Gelet op het voorgaande moet op de derde vraag worden geantwoord dat artikel 7 van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat de houder van een merk een adverteerder niet kan verbieden om, op basis van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met dat merk en dat deze adverteerder zonder toestemming van die houder als zoekwoord heeft geselecteerd in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet, reclame te maken voor de wederverkoop van waren die door deze houder zijn vervaardigd en door hem of met zijn toestemming in de EER in de handel zijn gebracht, tenzij een gegronde reden in de zin van lid 2 van voormeld artikel rechtvaardigt dat deze houder zich hiertegen verzet, zoals een gebruik van dat teken dat de indruk wekt dat er een economische band bestaat tussen de wederverkoper en de merkhouder, of een gebruik dat de reputatie van het merk ernstig schaadt.

93 De nationale rechter, die dient te beoordelen of in de bij hem aanhangige zaak al dan niet sprake is van een gegronde reden: – kan niet op basis van het enkele feit dat een adverteerder het merk van een ander gebruikt onder de toevoeging van woorden die aangeven dat de betrokken waren worden doorverkocht, zoals „gebruikt” of „tweedehands”, constateren dat de advertentie de indruk wekt dat de wederverkoper en de houder van het merk economisch zijn verbonden of de reputatie van het merk ernstig schaadt; – moet vaststellen dat een dergelijke gegronde reden bestaat wanneer de wederverkoper zonder toestemming van de houder van het merk dat hij in het kader van de reclame voor zijn wederverkoopactiviteiten gebruikt, de vermelding van dit merk heeft verwijderd van de waren die door deze merkhouder zijn vervaardigd en in de handel gebracht en deze vermelding

509

heeft vervangen door een etiket waarop de naam van de wederverkoper vermeld staat, waardoor dat merk onzichtbaar wordt gemaakt, en –

moet in zijn overweging betrekken dat het een wederverkoper die is gespecialiseerd in de verkoop van tweedehands waren van een merk niet kan worden verboden gebruik te maken van dit merk om bij het publiek te adverteren voor zijn wederverkoopactiviteiten, die behalve de verkoop van tweedehands waren van bedoeld merk de verkoop van andere tweedehands waren omvatten, tenzij de wederverkoop van deze andere waren, gelet op de omvang, de presentatie of de slechte kwaliteit ervan, het imago dat de houder voor zijn merk heeft weten te creĂŤren, ernstig zou kunnen schaden.

Kosten 94 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Eerste kamer) verklaart voor recht: 1) Artikel 5, lid 1, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, zoals gewijzigd bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992, moet aldus worden uitgelegd dat de houder van een merk een adverteerder kan verbieden om op basis van een zoekwoord dat gelijk is aan of overeenstemt met dat merk en dat door die adverteerder zonder toestemming van de merkhouder is geselecteerd in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet, reclame te maken voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor dat merk is ingeschreven, wanneer die reclame het de gemiddelde internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde.

2) Artikel 6 van richtlijn 89/104, zoals gewijzigd bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992, moet aldus worden uitgelegd dat wanneer het gebruik door adverteerders van tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met merken als zoekwoorden in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet kan worden verboden ingevolge artikel 5 van die richtlijn, deze adverteerders zich in het algemeen niet op de in dit artikel 6, lid 1, vermelde uitzondering kunnen beroepen om aan dat verbod te ontkomen. De nationale rechter dient echter na te gaan of er, gelet op de omstandigheden van de zaak, inderdaad geen gebruik in de zin van artikel 6, lid 1, is geweest dat kan worden beschouwd als gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

3) Artikel 7 van richtlijn 89/104, zoals gewijzigd bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992, moet aldus worden uitgelegd dat de houder van een merk een adverteerder niet kan verbieden om, op basis van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met dat merk en dat deze adverteerder zonder

510

toestemming van die houder als zoekwoord heeft geselecteerd in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet, reclame te maken voor de wederverkoop van waren die door deze houder zijn vervaardigd en door hem of met zijn toestemming in de Europese Economische Ruimte in de handel zijn gebracht, tenzij een gegronde reden in de zin van lid 2 van voormeld artikel rechtvaardigt dat deze houder zich hiertegen verzet, zoals een gebruik van dat teken dat de indruk wekt dat er een economische band bestaat tussen de wederverkoper en de merkhouder, of een gebruik dat de reputatie van het merk ernstig schaadt.

De nationale rechter, die dient te beoordelen of in de bij hem aanhangige zaak al dan niet sprake is van een gegronde reden: – kan niet op basis van het enkele feit dat een adverteerder het merk van een ander gebruikt onder de toevoeging van woorden die aangeven dat de betrokken waren worden doorverkocht, zoals „gebruikt” of „tweedehands”, constateren dat de advertentie de indruk wekt dat de wederverkoper en de houder van het merk economisch zijn verbonden of de reputatie van het merk ernstig schaadt; – moet vaststellen dat een dergelijke gegronde reden bestaat wanneer de wederverkoper zonder toestemming van de houder van het merk dat hij in het kader van de reclame voor zijn wederverkoopactiviteiten gebruikt, de vermelding van dit merk heeft verwijderd van de waren die door deze merkhouder zijn vervaardigd en in de handel gebracht en deze vermelding heeft vervangen door een etiket waarop de naam van de wederverkoper vermeld staat, waardoor dat merk onzichtbaar wordt gemaakt, en – moet in zijn overweging betrekken dat het een wederverkoper die is gespecialiseerd in de verkoop van tweedehands waren van een merk niet kan worden verboden gebruik te maken van dit merk om bij het publiek te adverteren voor zijn wederverkoopactiviteiten, die behalve de verkoop van tweedehands waren van bedoeld merk de verkoop van andere tweedehands waren omvatten, tenzij de wederverkoop van deze andere waren, gelet op de omvang, de presentatie of de slechte kwaliteit ervan, het imago dat de houder voor zijn merk heeft weten te creëren, ernstig zou kunnen schaden. ondertekeningen

511

IEPT19750301, BenGH, Claereyn v Klarein

www.iept.nl

Benelux Gerechtshof, 1 maart 1975, Claeryn v Klarein

MERKENRECHT ‘Ander gebruik’- art 13(1)(2) BMW • Geen afbreuk aan onderscheidende kracht of herkomstverwarring vereist In art. 13, onder A, eerste lid, aanhef en sub 2, Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken is voor het verzet van een merkhouder tegen het gebruik van het merk of van een overeenstemmend teken voor een andere soort van waren dan die waarvoor het merk is ingeschreven, niet als vereiste gesteld: a. dat door dat gebruik afbreuk wordt gedaan aan de onderscheidende kracht van het merk waarvoor de bescherming wordt ingeroepen; b. dat door dat gebruik gevaar ontstaat voor verwarring bij het publiek omtrent de herkomst van de waren of op onbehoorlijke wijze wordt geprofiteerd van de bekendheid van het merk waarvoor de bescherming wordt ingeroepen.

• Schade kan bestaan uit aantasting kooplustopwekkend vermogen merk De in vorengenoemde wetsbepaling bedoelde schade kan uitsluitend of mede daarin bestaan dat door het gebruik van het merk of overeenstemmend teken voor een bepaalde andere soort van waren dan die waarvoor het merk is ingeschreven, de aantrekkingskracht van het merk voor laatstbedoelde soort van waren vermindert, zulks doordat die andere soort van waren — al appelleert zij op zich zelf niet negatief aan de zintuigen van het publiek — op zodanige wijze aan die zintuigen appelleert dat het merk voor de soort van waren waarvoor het is ingeschreven, wordt getroffen in zijn kooplust opwekkend vermogen • geen verschil of het merk waarvoor de bescherming wordt ingeroepen al dan niet een ‘beroemd merk’ is • bijzondere geschiktheid teken voor aanduiding ander product geen geldige reden www.ie-portal.nl

512

Ingeval in het economisch verkeer van een merk of van een overeenstemmend teken door een ander dan de merkhouder gebruik wordt gemaakt voor een andere soort van waren dan die waarvoor het merk is ingeschreven onder zodanige omstandigheden dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht, kunnen de omstandigheden dat het merk of het overeenstemmende teken een bijzondere geschiktheid heeft voor de waren waarvoor die ander het gebruikt en/of dat het door de gebruiker of het concern waartoe deze behoort reeds eerder voor deze of soortgelijke waren binnen het Benelux-gebied of elders is gebruikt, op zichzelf en zonder meer niet als een ‘geldige reden’ in de zin van vorengenoemde wetsbepaling gelden.

• Geldige reden vereist ‘onontkoombare noodzaak’ dat daartoe in het algemeen de eis moet worden gesteld dat er voor de gebruiker van dat teken een zodanige noodzaak bestaat juist dat teken te gebruiken, dat het van hem in redelijkheid niet kan worden gevergd dat hij zich, niettegenstaande de door dat gebruik aan de merkhouder toegebrachte schade, van dat gebruik onthoudt, dan wel dat de gebruiker een eigen recht heeft om dat teken te gebruiken en dat recht voor de toepassing van art. 13, onder A, eerste lid, sub 2, van de wet voor dat van de merkhouder niet behoeft te wijken; Vindplaatsen: NJ 1975, 472, m.nt. Wichers Hoeth

Benelux Gerechtshof, 1 maart 1975 (xxx) Colgate — Palmolive BV, adv. Mr. S.L. Buruma, tegen NV Koninklijke Distilleerderijen Erven Lucas Bols, adv. Mr. R. van der Veen (…)

Gezien de brief van de HR der Nederlanden van 14 juni 1974 met het daarbij gevoegde, voor eensluidend gewaarmerkte, afschrift van het arrest van de HR van 14 juni 1974 in de zaak van de besloten vennootschap Colgate-Palmolive BV te Weesp tegen de naamloze vennootschap NV Koninklijke Distilleerderijen Erven Lucas Bols te Amsterdam, waarbij overeenkomstig art.

6 Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof vragen van uitleg betreffende art. 13, onder A, eerste lid, aanhef en sub 2, Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken worden gesteld; Ten aanzien van de feiten: Overwegende dat de HR de feiten waarover het geding tussen Lucas Bols en Colgate gaat als volgt heeft samengevat: ‘dat Lucas Bols door eerste gebruik in Nederland sinds maart 1952 en door een drietal depots bij het Benelux Merkenbureau te 's-Gravenhage ingevolge art. 30 Benelux Merkenwet, ingediend op 17 en 21 dec. 1971, rechthebbende is op het merk ‘Claeryn’ alsmede op dit woord in bepaalde schrijfwijze alsmede op dit woord als hoofdmotief op een etiket en wel voor de waren: jenevers; dat Lucas Bols door een zeer intensief en omvangrijk gebruik van dit merk gedurende 21 jaren in Nederland grote bekendheid en goodwill heeft verkrePagina 1 van 12

IEPT19750301, BenGH, Claereyn v Klarein

www.iept.nl

gen voor haar produkt dat zij onder dit merk verkoopt, t.w. een jonge jenever; dat deze algemene bekendheid met name is opgebouwd door de goede kwaliteit van het produkt dat onder dit merk wordt verkocht en door de reclame die op ruime schaal daarvoor wordt gemaakt, o.m. door middel van televisiespots, radioteksten alsmede advertenties in de persmedia; dat Lucas Bols heeft moeten bemerken dat Colgate zich het merk ‘Klarein’ heeft gekozen ter aanduiding van een schoonmaakmiddel, een zogenaamde ‘allesreiniger’ bestaande uit vloeibare zeep, welke in flessen in de handel zal worden gebracht, en voornemens was dit schoonmaakmiddel onder dit merk in de weken welke het uitbrengen van de inleidende dagvaarding zouden volgen in Nederland in de handel te brengen en in het openbaar aan te kondigen door middel van televisiereclame en reclame in de persmedia; dat het door Colgate gekozen woordmerk ‘Klarein’ visueel enige gelijkenis vertoont met het woord merk ‘Claeryn’ van Lucas Bols en eerstgenoemd woordt met laatstgenoemd woord auditief volledige overeenstemming heeft; dat Lucas Bols Colgate schriftelijk heeft uitgenodigd de aanduiding ‘Klarein’ niet in gebruik te nemen, doch Colgate heeft geantwoord dat zij niet aan het verzoek van Lucas Bols het gebruik van de aanduiding ‘Klarein’ na te laten wenste te voldoen;’.

Ten aanzien van het verloop van het geding: Overwegende dat Lucas Bols op grond van de zojuist vermelde feiten heeft gevorderd dat de Pres. van de Rb. te Amsterdam, rechtdoende in k.g., Colgate iedere inbreuk zal verbieden op het merk ‘Claeryn’ van Lucas Bols met veroordeling van Colgate tot het betalen van een dwangsom voor iedere overtreding van dit verbod; dat de Pres. van de Rb. te Amsterdam de vordering heeft toegewezen, waarna Colgate in hoger beroep is gegaan bij het Hof te Amsterdam; dat het Hof te Amsterdam het vonnis van de Pres. heeft vernietigd en opnieuw rechtdoende Colgate het gebruik voor schoonmaakmiddelen van het merk ‘Klarein’ of van enig met het merk ‘Claeryn’ overeenstemmend teken heeft verboden, met bepaling van een dwangsom voor iedere overtreding van dit verbod; dat Colgate beroep in cassatie tegen het arrest van het Hof te Amsterdam heeft ingesteld, welk beroep de HR aanleiding heeft gegeven bij arrest van 14 juni 1974 aan het Benelux-Gerechtshof te verzoeken om uitspraak te doen over de navolgende vragen van uitlegging van art. 13, onder A, eerste lid, aanhef en sub 2, Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken: 1. Stelt evengenoemde wetsbepaling als vereiste voor het verzet van de merkhouder tegen het gebruik van het merk of van een overeenstemmend teken voor een andere soort van waren dan die waarvoor het merk is ingeschreven: a. dat door dat gebruik afbreuk wordt gedaan aan de onderscheidende kracht van het merk waarvoor de bescherming wordt ingeroepen? b. dat door dat gebruik gevaar ontstaat voor verwarring bij het publiek omtrent de herkomst van de waren of op onbehoorlijke wijze wordt geprofiteerd van de bekend-

www.ie-portal.nl

513

heid van het merk waarvoor de bescherming wordt ingeroepen?

2. Kan de schade, waarover vorengenoemde wetsbepaling spreekt — uitsluitend of mede — daarin bestaan dat door het gebruik van het merk of van een overeenstemmend teken voor een bepaald andere soort van waren dan die waarvoor het merk is ingeschreven, de aantrekkingskracht van het merk voor laatstbedoelde soort van waren vermindert, zulks doordat die andere soort van waren — al appelleert zij op zichzelf niet negatief aan de zintuigen van het publiek — op een zodanige wijze aan die zintuigen appelleert dat het merk voor de soort van waren waarvoor het is ingeschreven wordt getroffen in zijn kooplust opwekkend vermogen?

3. Maakt het voor het antwoord op de voorgaande vragen verschil of het merk waarvoor de bescherming wordt ingeroepen een ‘beroemd merk’ is? Zo ja, aan welke eisen moet een merk voldoen om als een ‘beroemd merk’ te gelden?

4. Naar welke maatstaf moet worden beoordeeld of van een merk of van een overeenstemmend teken gebruik wordt gemaakt zonder geldige reden in de zin van meergenoemde wetsbepaling? Kunnen als zulk een geldige reden in aanmerking komen redenen als de volgende, in deze zaak door Colgate voor het gebruik van het merk ‘Klarein’ aangevoerde: dat dit merk door de associaties die ervan uitgaan (klaar = vlug, gereed; rein = helder) geschikt is voor de waren waarvoor het is gekozen (reinigingsmiddelen); dat dit merk buiten Nederland door het concern, waartoe de gebruiker behoort, voor zulke waren reeds veel eerder is gevoerd dan het merk waarvoor de bescherming wordt ingeroepen door de merkhouder wordt gevoerd voor zijn waren; dat de gebruiker van het aangevallen merk het in de zestiger jaren in Nederland heeft gebruikt voor soortgelijke waren (zeepsponsjes) als die waarvoor het thans is gekozen?; Overwegende dat het Hof overeenkomstig art. 6, lid 5, Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof aan de Ministers van Justitie van België, Nederland en Luxemburg een door de griffier voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van het arrest van de HR heeft toegezonden; Overwegende dat het Hof de pp. in het geding, Colgate en Lucas Bols, in de gelegenheid heeft gesteld schriftelijke opmerkingen te maken over de door de HR gestelde vragen; Overwegende dat Colgate daarbij kort samengevat heeft aangevoerd: Vraag 1. Het gaat in art. 13, onder A, eerste lid, aanhef en sub 2, Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken, zoals ook blijkt uit de in art. 1 van de wet gegeven definitie van individuele merken, alleen om de onderscheidende kracht van het merk, afgezien van de verwijzing in de aanvangswoorden naar het gemene recht.

In beginsel heeft alleen indien aan de onderscheidende kracht van het merk afbreuk wordt gedaan, de oudere gebruiker recht op bescherming op grond van de Beneluxwet; voorts ook, indien de jongere gebruiker Pagina 2 van 12

IEPT19750301, BenGH, Claereyn v Klarein

www.iept.nl

merkgebruik te kwader trouw zou maken of indien sprake zou zijn van strijd met de goede zeden of met de openbare orde, of van misleiding van het publiek.

Vraag 1 moet daarom bevestigend worden beantwoord.

Vraag 2. Uit het antwoord op vraag 1 vloeit voort, dat vraag 2 ontkennend moet worden beantwoord.

Vraag 3. Daar noch in de tekst noch in het gemeenschappelijk commentaar van de Regeringen gewag wordt gemaakt van ‘beroemde merken’ kan geen bijzondere betekenis worden gehecht aan de beroemdheid van een merk.

Vraag 4. Colgate heeft als houder van een bij het Benelux Merkenbureau gedeponeerd merk voor schoonmaakmiddelen een geldige reden om dit merk voor schoonmaakmiddelen te gebruiken. Overigens zijn de door de HR in vraag 4 vermelde bijzondere omstandigheden elk voor zich en tezamen een geldige reden in de zin van art. 13, onder A, eerste lid, aanhef en sub 2; Overwegende dat Lucas Bols kort samengevat heeft aangevoerd: Vraag 1. Er is, gezien de ruime bewoordingen van art.

13, onder A, eerste lid, aanhef en sub 2, geen reden de bescherming die de bepaling verleent, beperkt te achten tot gevallen van afbreuk aan de onderscheidende kracht van een merk of tot gevaar voor verwarring of tot onbehoorlijk profiteren van de bekendheid van een merk.

Vraag 2. Vermindering van de aantrekkingskracht van een merk komt als schade in de zin van de genoemde wetsbepaling in aanmerking.

Vraag 3. De graad van bekendheid van een merk speelt bij de toepassing van de bepaling geen rol.

Vraag 4. Als geldige reden kan — naast de noodzaak van informatie in woordenboeken of bij studie — slechts in aanmerking komen, dat men genoodzaakt is het merk van een ander te gebruiken als middel tot identificatie van zijn eigen waren, zoals bij de handel in onderdelen van auto's. De door de HR in vraag 4 vermelde omstandigheden kunnen daarom niet als geldige reden worden beschouwd; Overwegende dat ter zitting van het Hof van 25 okt.

1974 de standpunten van Colgate en van Lucas Bols mondeling zijn toegelicht en wel namens Colgate door Mr. S.L. Buruma, adv. te 's-Gravenhage en namens Lucas Bols door Mr. R. van der Veen, Mr. Ant. Braun en Mr. E. Arendt, advocaten onderscheidenlijk te 'sGravenhage, Brussel en Luxemburg; Overwegende dat de Adv.-Gen. Berger op 3 dec. 1974 schriftelijk conclusie heeft genomen.

Ten aanzien van het recht: Overwegende dat de HR bij interlocutoir arrest van 14 juni 1974 krachtens het tweede en het derde lid van art.

6 Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof een aantal vragen heeft gesteld betreffende de uitlegging van art. 13, onder A, eerste lid, aanhef en sub 2, Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken; dat het eerste lid van art. 13, onder A, luidt als volgt: ‘A. Onverminderd de toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen:

www.ie-portal.nl

514

1. elk gebruik, dat van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren, waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren; 2. elk ander gebruik, dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt onder zodanige omstandigheden, dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht.’.

Ten aanzien van vraag 1: Overwegende dat het Hof bij deze vraag wordt verzocht zich erover uit te spreken of genoemde wetsbepaling, voor het verzet van de merkhouder tegen het gebruik van het merk of van een overeenstemmend teken voor een andere soort van waren dan die waarvoor het merk is ingeschreven, als vereiste stelt: a. dat door dat gebruik afbreuk wordt gedaan aan de onderscheidende kracht van het merk waarvoor de bescherming wordt ingeroepen; b. dat door dat gebruik gevaar ontstaat voor verwarring bij het publiek omtrent de herkomst van de waren of op onbehoorlijke wijze wordt geprofiteerd van de bekendheid van het merk waarvoor de bescherming wordt ingeroepen; Overwegende dat, terwijl luidens art. 13, onder A, eerste lid, sub 1, de merkhouder zich kan verzetten tegen elk gebruik, dat van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren, waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren, luidens het onder 2 bepaalde de houder van het merk zich ook kan verzetten tegen elk ander gebruik, dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt onder zodanige omstandigheden dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht; dat de opvatting dat het voor de toepasselijkheid van het onder 2 bepaalde nodig zou zijn dat door dat ‘ander gebruik’ afbreuk wordt gedaan aan de onderscheidende kracht van het merk waarvoor de bescherming wordt ingeroepen, of dat gevaar ontstaat voor verwarring bij het publiek omtrent de herkomst van de waren dan wel op onbehoorlijke wijze wordt geprofiteerd van de bekendheid van dat merk, in de tekst van genoemde bepaling geen steun vindt; dat immers volgens die tekst aan het verzet van de houder van het merk tegen het daar bedoelde gebruik van het merk of van een overeenstemmend teken geen andere voorwaarden worden gesteld dan dat dit gebruik plaatsvindt a. zonder geldige reden, b. in het economisch verkeer en c. onder zodanige omstandigheden dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht; dat Colgate, voor een engere uitlegging van het in art.

13, onder A, eerste lid, aanhef en sub 2, bepaalde dan de tekst van het artikel aangeeft, zich beroept op art. 1 van de wet waarin individuele merken worden omschreven als tekens dienende om de waren van een onderneming te onderscheiden, ten onrechte evenwel; dat toch de omstandigheid dat de wetgever merken als onderscheidingstekens voor waren heeft omschreven, niet betekent dat hij de beschermingsomvang van het uitsluitende recht dat door de houder van het merk Pagina 3 van 12

IEPT19750301, BenGH, Claereyn v Klarein

www.iept.nl

wordt verkregen, tot de onderscheidende kracht van het merk heeft willen beperken; dat het tegendeel volgt uit de wijze waarop in de Regeringen op de eenvormige wet gegeven toelichting art.

13 van de wet is toegelicht; dat toch volgens die toelichting het uitsluitende recht van de houder van het merk een grotere draagwijdte heeft dan volgens de bestaande nationale wetten het geval is, hetgeen — gelet op de draagwijdte van het recht op een merk volgens die nationale wetten, welke in het bijzonder op de bescherming van de onderscheidende kracht van het merk en de voorkoming van verwarringsgevaar waren gericht — niet anders kan worden verstaan dan dat volgens het nieuwe eenvormige recht de beschermingsomvang van het merk ruimer is dan nodig is om het merk te beschermen tegen aantasting van zijn onderscheidende kracht en ter voorkoming van het gevaar dat bij het publiek omtrent de herkomst der waren verwarring zou ontstaan; dat ook voor een beperking van de draagwijdte van genoemde bepaling tot een bescherming van het merk tegen een gebruik, waarbij op onbehoorlijke wijze wordt geprofiteerd van de bekendheid van het merk waarvoor de bescherming wordt ingeroepen, in de tekst van het artikel, de toelichting of de strekking daarvan geen grond kan worden gevonden; dat hieruit volgt dat de eerste vraag van de HR ontkennend moet worden beantwoord.

Ten aanzien van vraag 2: Overwegende dat tot de voordelen welke voor de houder van een merk aan zijn uitsluitend recht op het merk zijn verbonden, kan behoren hetgeen in de tweede vraag van de HR wordt omschreven als zijn kooplust opwekkend vermogen voor de soort van waren waarvoor het merk is ingeschreven; dat dit vermogen ook kan worden aangetast doordat anderen dan de houder van het merk of een overeenstemmend teken gebruik maken van een andere soort van waren dan die waarvoor het merk is ingeschreven; dat die aantasting hierin kan bestaan dat het merk door het verlies van zijn exclusiviteit niet meer in staat is bij het publiek de onmiddellijke associatie te wekken met de waren waarvoor het is ingeschreven en wordt gebruikt, doch ook mogelijk is dat de waar, waarop het ‘andere gebruik’ van het merk of overeenstemmend teken betrekking heeft, op zodanige wijze appelleert aan de zintuigen van het publiek, dat het merk voor de soort van waren waarvoor het is ingeschreven, daardoor in zijn aantrekkingskracht en ‘kooplust opwekkend vermogen’ wordt getroffen; dat in beide gevallen door zodanig ‘ander gebruik’ aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht; dat niet valt in te zien waarom een dergelijke schade niet zou kunnen vallen onder de in art. 13, onder A, eerste lid, sub 2, bedoelde schade, welke aan de houder van een merk kan worden toegebracht door ‘elk ander gebruik’ dat in het economisch verkeer van het merk of van een overeenstemmend teken zonder geldige reden worden gemaakt; dat de tekst van het artikel immers geen grond geeft voor een uitlegging waarin nadelen als hier bedoeld

www.ie-portal.nl

515

niet onder de daarin genoemde schade zouden vallen en zulk een uitlegging ook in de toelichting, volgens welke de rechter over een ‘ruime bevoegdheid’ zal beschikken ‘om de feiten, die een werkelijke en ongerechtvaardigde inbreuk op het merkrecht vormen, te beoordelen’, geen enkele steun vindt; dat de tweede vraag van de HR waarin het Hof wordt verzocht zich er over uit te spreken of de schade waarop meergenoemde wetsbepaling betrekking heeft, uitsluitend of mede kan bestaan in een nadeel als hierboven wordt bedoeld, mitsdien bevestigend moet worden beantwoord.

Ten aanzien van vraag 3: Overwegende dat hierin wordt gevraagd of het voor de beantwoording van de voorgaande vragen verschil maakt of het merk waarvoor de bescherming wordt ingeroepen een ‘beroemd merk’ is en zo ja aan welke eisen een merk moet voldoen om als een ‘beroemd merk’ te kunnen gelden; dat in het in art. 13 van de wet bepaalde geen verschil tussen ‘beroemde’ en niet ‘beroemde’ merken wordt gemaakt en ook in de toelichting daarop of de strekking van het daar bepaalde geen aanleiding kan worden gevonden om bij de uitlegging daarvan zodanig verschil te maken; dat het in de vraag bedoelde verschil wèl van belang kan zijn voor de beantwoording van de feitelijke vraag of in een bepaald geval werkelijk aannemelijk is dat door een ‘ander gebruik’ als in art. 13, onder A, eerste lid, sub 2, bedoeld aan de houder van een merk een schade, bestaande in de aantasting van het ‘kooplust opwekkend vermogen' van het merk, kan worden toegebracht, aangezien het bestaan van zulk een vermogen in de regel van de mate van de bekendheid van het merk afhankelijk is; dat voor de uitlegging van die bepaling genoemd verschil echter geen rol speelt; dat hieruit volgt dat de vraag of het voor de beantwoording van de voorgaande vragen verschil maakt of het merk waarvoor de bescherming wordt ingeroepen een ‘beroemd merk’ is, ontkennend moet worden beantwoord, hetgeen meebrengt dat het Hof niet behoeft in te gaan op de vraag aan welke voorwaarden een merk moet voldoen om als een ‘beroemd merk’ te gelden.

Ten aanzien van vraag 4: Overwegende dat deze vraag de maatstaven betreft naar welke moet worden beoordeeld of, indien van het merk of een overeenstemmend teken een ‘ander gebruik’ als bedoeld in art. 13, onder A, eerste lid, sub 2, wordt gemaakt, zulks al dan niet ‘zonder geldige reden’ geschiedt, en de HR het Hof daarbij in het bijzonder verzoekt zich er over uit te spreken of als ‘geldige reden’ in aanmerking kunnen komen redenen als in deze zaak door Colgate voor het gebruik van het merk ‘Klarein’ aangegeven en in de vraag van de HR omschreven; dat bij de beantwoording van deze vraag voorop moet worden gesteld dat het enerzijds niet mogelijk is de vraag betreffende de maatstaven voor de beoordeling van het al dan niet bestaan van een ‘geldige reden’ als bovenbedoeld in abstracto te beantwoorden, terwijl anderzijds de tot de uitlegging van rechtsregels beperkte Pagina 4 van 12

IEPT19750301, BenGH, Claereyn v Klarein

www.iept.nl

taak van het Benelux-Hof niet toelaat die vraag voor een bepaald geval in concreto te beslissen; dat het Hof zich daarom zal beperken tot de behandeling van de vraag of, zo een ander dan de merkhouder een met het merk overeenstemmend teken gebruikt voor een andere soort van waren dan die waarvoor het merk is ingeschreven onder zodanige omstandigheden dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht doordat het ‘kooplust opwekkend vermogen’ van het merk door dat ‘ander gebruik’ wordt aangetast, als ‘een geldige reden’ in aanmerking kunnen komen omstandigheden, welke hierdoor worden gekenmerkt dat het overeenstemmend teken een bijzondere geschiktheid heeft voor de waren waarvoor het wordt gebruikt en/of dat dit teken ook reeds in het verleden door de gebruiker of door het concern waartoe deze behoort, voor deze of soortgelijke waren binnen het Benelux-gebied en/of elders is gebruikt; dat Colgate bij de mondelinge toelichting van haar standpunt ten gunste van een bevestigende beantwoording van deze vraag de opvatting heeft verdedigd, dat van een geldige reden reeds sprake is, indien de gebruiker van het merk of van een overeenstemmend teken bij dat gebruik een redelijk belang heeft; dat die opvatting echter niet kan worden aanvaard; dat toch het karakter van het recht op een individueel merk als een ‘uitsluitend recht’ en de beschermingsomvang, welke daaraan in art. 13 van de wet is gegeven, meebrengen dat de houder van het merk er zich — als regel — tegen kan verzetten, dat in het economisch verkeer door een ander van dat merk of een overeenstemmend teken gebruik wordt gemaakt onder zodanige omstandigheden dat daardoor aan de merkhouder schade kan worden toegebracht en dat dit slechts anders is, indien zulk een gebruik kan worden gerechtvaardigd door bijzondere omstandigheden, welke daaraan het in beginsel onrechtmatige karakter ontnemen; dat daartoe in het algemeen de eis moet worden gesteld dat er voor de gebruiker van dat teken een zodanige noodzaak bestaat juist dat teken te gebruiken, dat het van hem in redelijkheid niet kan worden gevergd dat hij zich, niettegenstaande de door dat gebruik aan de merkhouder toegebrachte schade, van dat gebruik onthoudt, dan wel dat de gebruiker een eigen recht heeft om dat teken te gebruiken en dat recht voor de toepassing van art. 13, onder A, eerste lid, sub 2, van de wet voor dat van de merkhouder niet behoeft te wijken; dat de omstandigheden dat het overeenstemmende teken een bijzondere geschiktheid heeft voor de waren waarvoor het wordt gebruikt en/of dat dit teken ook reeds in het verleden door de gebruiker of het concern, waartoe deze behoort voor deze of soortgelijke waren binnen het Benelux-gebied en/of elders is gebruikt, niet aan die eis beantwoorden en derhalve op zich zelf en zonder meer zulk een rechtvaardigingsgrond niet kunnen opleveren; dat Colgate voor het Benelux-Hof alsnog beroep heeft gedaan op het bestaan van een eigen recht tot het gebruiken van het merk ‘Klarein’ voor de schoonmaakmiddelen waartoe zij dit merk bezigt, zulks

www.ie-portal.nl

516

op grond van een depot van dat merk bij het BeneluxMerkenbureau; dat echter noch in de door de HR gegeven omschrijving van de feiten waarop het onderhavige geding betrekking heeft, noch in de door de HR aan het Hof voorgelegde vragen van een beroep door Colgate op een eigen recht op het merk ‘Klarein’, ontleend aan een depot bij het Benelux-Merkenbureau, wordt gesproken; dat het Hof te dien aanzien niettemin de volgende opmerkingen wil maken; dat de vraag, of tegenover het verzet van een merkhouder tegen een ‘ander gebruik’ in de zin van art. 13, onder A, eerste lid, aanhef en sub 2 door de gebruiker van het merk of overeenstemmend teken als ‘geldige reden’ voor dat gebruik met vrucht beroep kan worden gedaan op een eigen depot van het gebruikte teken als merk voor zijn eigen, niet soortgelijke waren, voor een algemene beantwoording niet vatbaar is; dat reden voor een bevestigende beantwoording van die vraag kan bestaan, zo de gebruiker zich op een ouder recht dan dat van de zich verzettende merkhouder beroept; dat daarentegen reden voor een ontkennende beantwoording van die vraag kan bestaan, zo het eigen recht waarop de gebruiker zich beroept, ontleend wordt aan een depot, dat in rangorde na het depot van de zich tegen het gebruik verzettende merkhouder komt, terwijl reeds ten tijde van het depot van de gebruiker kon worden voorzien dat door het gebruik van het later gedeponeerde merk, al betrof dit andere en niet soortgelijke waren dan die waarop het eerder ingeschreven merk betrekking heeft, aan de houder van dat laatste merk schade zou worden toegebracht; dat voor het overige de vraag of een eigen recht van de gebruiker al dan niet voor dat van de zich op grond van meergenoemde wetsbepaling verzettende merkhouder zal moeten wijken, aan de hand van de bijzondere omstandigheden van elk geval door de rechter over het grondgeschil zal moeten worden beantwoord, waarbij behalve met de rangorde van de desbetreffende depots, tevens rekening zal moeten worden gehouden met de aard en de omvang van de schade die de merkhouder aanvoert, zulks in vergelijking met de belangen die voor de gebruiker bij het gebruik van hetzelfde merk of van een overeenstemmend teken voor zijn waren zijn betrokken; dat de vierde vraag van de HR dus in die zin moet worden beantwoord dat voor de toepassing van art. 13, onder A, eerste lid, aanhef en sub 2, Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken, ingeval in het economisch verkeer van een merk of overeenstemmend teken door een ander dan de merkhouder gebruik wordt gemaakt voor een andere soort van waren dan die waarvoor het merk is ingeschreven onder zodanige omstandigheden dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht, de omstandigheden dat het merk of overeenstemmend teken een bijzondere geschiktheid heeft voor de waren waarvoor die ander het gebruikt en/of dat het door de gebruiker of het concern waartoe deze behoort, voor deze of soortgelijke waren binnen het Beneluxgebied of elders reeds eerder is gebruikt, op Pagina 5 van 12

IEPT19750301, BenGH, Claereyn v Klarein

www.iept.nl

zich zelf en zonder meer niet als een ‘geldige reden’ in de zin van die bepaling kunnen worden aangemerkt.

Ten aanzien van de kosten: Overwegende dat het Hof volgens art. 13 Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een BeneluxGerechtshof de kosten moet vaststellen, welke op de behandeling voor het Hof zijn gevallen, welke kosten omvatten de honoraria van de raadslieden van pp., voor zover dit in overeenstemming is met de wetgeving van het land waar het bodemgeschil aanhangig is; dat volgens de Nederlandse wetgeving het salaris van de raadslieden van de pp. wordt begrepen in de kosten welke aan de in het ongelijk gestelde partij in rekening worden gebracht, doch het Hof bij de vaststelling daarvan in aanmerking zal nemen het aan art. 57, lid 3, Rv. ten grondslag liggende beginsel, dat, indien voor een partij meerdere advocaten optreden, slechts het salaris van één advocaat onder de aan de wederpartij in rekening te brengen kosten mag worden begrepen en tevens de in Nederland in de cassatie-instantie voor de berekening van zodanig salaris geldende maatstaven; dat, gelet op het vorenstaande en op de door pp. op 's Hofs verzoek verstrekte gegevens, de kosten op de behandeling voor het Hof gevallen zullen worden bepaald op ƒ 3500 voor Colgate en ƒ 3500 voor Lucas Bols; Gelet op de, grotendeels eensluidende, schriftelijke conclusie van de Adv.-Gen. Berger; Uitspraak doende op de door de HR bij het arrest van 14 juli 1974 gestelde vragen; Verklaart voor recht: 1. In art. 13, onder A, eerste lid, aanhef en sub 2, Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken is voor het verzet van een merkhouder tegen het gebruik van het merk of van een overeenstemmend teken voor een andere soort van waren dan die waarvoor het merk is ingeschreven, niet als vereiste gesteld: a. dat door dat gebruik afbreuk wordt gedaan aan de onderscheidende kracht van het merk waarvoor de bescherming wordt ingeroepen; b. dat door dat gebruik gevaar ontstaat voor verwarring bij het publiek omtrent de herkomst van de waren of op onbehoorlijke wijze wordt geprofiteerd van de bekendheid van het merk waarvoor de bescherming wordt ingeroepen.

2. De in vorengenoemde wetsbepaling bedoelde schade kan uitsluitend of mede daarin bestaan dat door het gebruik van het merk of overeenstemmend teken voor een bepaalde andere soort van waren dan die waarvoor het merk is ingeschreven, de aantrekkingskracht van het merk voor laatstbedoelde soort van waren vermindert, zulks doordat die andere soort van waren — al appelleert zij op zich zelf niet negatief aan de zintuigen van het publiek — op zodanige wijze aan die zintuigen appelleert dat het merk voor de soort van waren waarvoor het is ingeschreven, wordt getroffen in zijn kooplust opwekkend vermogen.

3. Het maakt voor het onder 1 en 2 gestelde geen verschil of het merk waarvoor de bescherming wordt ingeroepen al dan niet een ‘beroemd merk’ is.

4. Ingeval in het economisch verkeer van een merk of van een overeenstemmend teken door een ander dan de

www.ie-portal.nl

517

merkhouder gebruik wordt gemaakt voor een andere soort van waren dan die waarvoor het merk is ingeschreven onder zodanige omstandigheden dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht, kunnen de omstandigheden dat het merk of het overeenstemmende teken een bijzondere geschiktheid heeft voor de waren waarvoor die ander het gebruikt en/of dat het door de gebruiker of het concern waartoe deze behoort reeds eerder voor deze of soortgelijke waren binnen het Benelux-gebied of elders is gebruikt, op zichzelf en zonder meer niet als een ‘geldige reden’ in de zin van vorengenoemde wetsbepaling gelden.

Uitspraak doende omtrent de op de behandeling voor het Benelux-Hof gevallen kosten: Bepaalt die kosten voor Colgate op ƒ 3500 en voor Lucas Bols op ƒ 3500.

Conclusie Advocaat-Generaal Berger Bij arrest van 24 juni 1974 heeft de HR der Nederlanden conform art. 6 Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof van 31 maart 1965 (Trb. 1965, 71) Uw Hof verzocht uitspraak te doen over de navolgende vragen van uitlegging van art.

13, onder A, eerste lid, aanhef en sub 2, Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken (verder aan te halen als: BMW): 1. Stelt evengenoemde wetsbepaling als vereiste voor het verzet van de merkhouder tegen het gebruik van het merk of van een overeenstemmend teken voor een andere soort van waren dan die waarvoor het merk is ingeschreven: a. dat door dat gebruik afbreuk wordt gedaan aan de onderscheidende kracht van het merk waarvoor de bescherming wordt ingeroepen? b. dat door dat gebruik gevaar ontstaat voor verwarring bij het publiek omtrent de herkomst van de waren of op onbehoorlijke wijze wordt geprofiteerd van de bekendheid van het merk waarvoor de bescherming wordt ingeroepen?

2. Kan de schade, waarover vorengenoemde wetsbepaling spreekt — uitsluitend of mede — daarin bestaan dat door het gebruik van het merk of van een overeenstemmend teken voor een bepaalde andere soort van waren dan die waarvoor het merk is ingeschreven de aantrekkingskracht van het merk voor laatstbedoelde soort van waren vermindert, zulks doordat die andere soort van waren — al appelleert zij op zichzelf niet negatief aan de zintuigen van het publiek — op een zodanige wijze aan die zintuigen appelleert dat het merk voor de soort van waren waarvoor het is ingeschreven wordt getroffen in zijn kooplust opwekkend vermogen?

3. Maakt het voor het antwoord op de voorgaande vragen verschil of het merk waarvoor de bescherming wordt ingeroepen een ‘beroemd merk’ is? Zo ja, aan welke eisen moet een merk voldoen om als een ‘beroemd merk’ te gelden?

4. Naar welke maatstaf moet worden beoordeeld of van een merk of van een overeenstemmend teken gebruik Pagina 6 van 12

IEPT19750301, BenGH, Claereyn v Klarein

www.iept.nl

wordt gemaakt zonder geldige reden in de zin van meergenoemde wetsbepaling? Kunnen als zulk een geldige reden in aanmerking komen redenen als de volgende, in deze zaak door Colgate voor het gebruik van het merk ‘Klarein’ aangevoerde: dat dit merk door de associaties die ervan uitgaan (klaar = vlug, gereed; rein = helder) geschikt is voor de waren waarvoor het is gekozen (reinigingsmiddelen); dat dit merk buiten Nederland door het concern, waartoe de gebruiker behoort, voor zulke waren reeds veel eerder is gevoerd dan het merk waarvoor de bescherming wordt ingeroepen door de merkhouder wordt gevoerd voor zijn waren; dat de gebruiker van het aangevallen merk het in de zestiger jaren in Nederland heeft gebruikt voor soortgelijke waren (zeepsponsjes) als die waarvoor het thans is gekozen?

Vóór de datum van de inwerkingtreding van de BMW, zijnde 1 jan. 1971, werd het merkenrecht beheerst: In België door de ‘Loi du 1er avril 1879 concernant les marques de fabrique et de commerce’, in Luxemburg door de ‘Loi du 28 mars 1883, sur les marques de fabrique et de commerce’ en in Nederland door de Merkenwet van 30 sept. 1893, welke wetgeving in België in 1935, in Luxemburg in 1945 en in Nederland in 1956 een min of meer belangrijke wijziging of eerder een aanpassing aan de eisen van de praktijk heeft ondergaan. In plaats van die wetgeving is de BMW gekomen, die, als compromis tussen uiteenlopende nationale rechtsopvattingen, voor elk der Beneluxlanden nieuw recht bevat, dat van het daar voorheen geldende recht op bepaalde punten wezenlijk afwijkt. Een van de beweegredenen voor de Regeringen der drie betrokken landen tot invoering van een eenvormige wet is ook met name geweest, dat dat de gelegenheid zou bieden om in alle drie de staten de bestaande merkenwetgeving op de hoogte van de tijd te brengen en daarin de normen op te nemen, die inmiddels door de rechtspraak waren ontwikkeld (Van Nieuwenhoven Helbach, ‘Nederlands handels- en faillissementsrecht’, ..

Industriële eigendom en mededingingsrecht, 1974, nOverwegende 334).

Met name nu is de beschermingsomvang van een merk in art. 13 BMW, vergeleken bij het vroegere recht aanzienlijk verruimd. Naar het mij voorkomt, is in deze verruiming aansluiting gezocht op de ontwikkeling van de functie van het merk, welke vooral na de tweede wereldoorlog in een stroomversnelling is geraakt.

Aanvankelijk was de eerste en voornaamste functie van een merk de waren afkomstig van de ene producent te onderscheiden van dezelfde of soortgelijke waren afkomstig van een andere producent, m.a.w. de herkomstaanduiding stond als functie van het merk voorop. Als zodanig vond het gebruik van het merk in de merkenwetgeving directe bescherming. In HR 24 mei 1929, NJ 1929, blz. 1512 (betreffende het merk ‘nOverwegende 4711’) wordt de strekking van de Merkenwet aldus nader omschreven: ‘dat toch de Merkenwet alleen strekt om te waarborgen dat niet anderen soortgelijke waren, van hetzelfde onderscheidingsteken voorzien, in den handel brengen en daardoor zich meester maken van de voordeelen, die de rechtsheb-

www.ie-portal.nl

518

bende op dat merk verwacht van de in het merk gelegen aankondiging, dat een met dat merk voorziene waar door hem wordt verhandeld, en het daarbij onverschillig is of dergelijke waren door anderen worden verkocht, zelfs al zij die waren afkomstig van denzelfden fabrikant’, een formulering, welke de HR in zijn arrest van 14 dec. 1956 (NJ 1962, 242) heeft herhaald.

Van Nieuwenhoven Helbach drukt het alsvolgt uit: ‘Het merkenrecht beoogt bescherming te verlenen aan de band, die door het gebruik van een merk wordt gelegd tussen degene, die dat gebruik initiëert, en de waren of diensten, waarvoor dat gebruik plaatsvindt. In die bescherming pleegt te worden voorzien door de toekenning van een uitsluitend recht, waarop, afhankelijk van het gekozen stelsel, de eerste gebruiker of de eerste verzoeker tot inschrijving aanspraak kan maken en waarmede deze derden van het gebruik van zijn merk of imitaties daarvan voor niet van hem afkomstige waren of diensten kan uitsluiten. (…) In wezen heeft het merkenrecht dan ook een tweeledige strekking: het beschermt niet alleen de gerechtigde tegen verstoringen van de door zijn merkgebruik gelegde band, maar ook het publiek tegen de gevolgen van dergelijke verstoringen’ (o.c., nOverwegende 306).

Naar mate nu evenwel de producent zich is gaan terugtrekken in de anonimiteit is de functie van het merk als herkomstaanduiding naar de achtergrond gedrongen, terwijl de individualiserende functie van het merk steeds sterker naar voren is getreden. Het merk is steeds zelfstandiger geworden.

‘De anonimiteit van de producent heeft echter wel tot gevolg, dat het merk nog andere functies gaat vervullen, dan onderscheidingsteken voor de van hem afkomstige waren. Het wordt dan tevens naam voor zijn waar, symbool en garantie voor de door hem aan de waar gegeven hoedanigheden en drager van de daarvoor verworden reputatie en goodwill’ (Van Nieuwenhoven Helbach, o.c., nOverwegende 456).

Aanvankelijk werd, wat wel genoemd wordt de reclame-functie van het merk, niet als een afzonderlijke functie van het merk gezien (Pfeffer ‘Grondbegrippen van Nederlandsche Mededingingsrecht’ — 1938 — blz. 146) doch sedert de vijftiger jaren is zij steeds meer op de voorgrond getreden en heeft niet nagelaten haar stempel op de rechtsontwikkeling te drukken (Van Bunnen ‘Aspects actuels du droit des marques dans le Marché Commun’ — 1967 — blz. 7 e.v.).

In een voordracht, gehouden voor de United States Trademark Association te New York op 4 juni 1956, heeft Prof. Mr. G.H.C. Bodenhausen — na enige reeds in de oudheid voorgekomen gevallen van merkinbreuk te hebben gereleveerd — de ontwikkeling als volgt geschetst: ‘in those days and for a long time after, when the art of printing had not yet been invented, and even thereafter but before the rise of large-scale advertising — not to mention such up-to-date media as radio and television — the trademark was almost exclusively a means of identifying a product as regards its origin. Its imitation, too, was probably always effected in a relatively simple manner, i.e. by using a confusingly similar

Pagina 7 van 12

IEPT19750301, BenGH, Claereyn v Klarein

www.iept.nl

mark for the same product, enabling it thus to be past off as the genuine article.

One has only to set foot in America — if one has not experienced the same thing in other countries — to see how this situation has changed!

Today, while the trademark remains a means of identifying a product as regards its origin, it is also much more. Because it can be used not only on the product itself, but also in an immense volume of publicity, the trademark has acquired a function in, and via, this publicity. By means of it, the mark can be kept continually before the minds of the public, thereby acquiring a goodwill which may partly be independent of the quality of the product (which, by the way, in itself is not an unqualified advantage!). Moreover, as trademarks are now used mainly for products of consistent quality, the public sees in the mark also a quarantee of this standard quality’ (BIE 1956 blz. 96).

Het aldus in zijn reclame-functie gematerialiseerde merk is een zelfstandig waardeobject geworden. Maar met de waardestijging van het merk in zijn reclamefunctie, met de toeneming van zijn daarin gelegen werfkracht, wijzigde zich de aard van de merkinbreuk, waar het juist die functie treft. Daarmede heeft in het merkenrecht het begrip van ‘verwatering’ zijn intrede gedaan en is met name in Nederland in de rechtspraak tot ontwikkeling gekomen (Drion c.s. ‘Onrechtmatige Daad’, losbl. uitg. Kluwer, , ‘Onrechtmatige Daad in het Sociaal-Economische Verkeer’ door Martens, nOverwegende 128). Het is niet eenvoudig, zo niet onmogelijk, het begrip verwatering te definiëren. Met Martens (Onrechtmatige Daad nOverwegende 128.4) zou ik er in de eerste plaats op willen wijzen, dat in het oog moet worden gehouden, dat de term ‘verwatering’ (dilution, Verwasserung, avilissement), hoewel oorspronkelijk stellig uitsluitend op het effect van een bepaalde handelwijze duidend, allengs mede die handelwijze zelf is gaan aanduiden. Met dezelfde schrijver zou ik vervolgens menen, dat verwatering twee aspecten heeft: A. Vooreerst is van verwatering sprake, wanneer de onderscheidende kracht en daardoor de werfkracht van een merk wordt aangetast; zulk een aantasting van onderscheidend vermogen kan resulteren uit het gebruik van het merk — of een nabootsing daarvan — als merk voor geheel verschillende waren, maar ook uit het gebruik van het merk juist niet als onderscheidingsmiddel, maar als soortnaam, typeaanduiding etc. (vergelijk Callmann, op. cit. * [2] , blz. 969 e.v.: ‘The use of a mark similar to the plaintiff's constitutes a trespass upon his property rights in his mark, for it necessarily involves a gradual impairment of its selling power; it is analogous to the situation where the plaintiff's building is demolished because it is carried away stone by stone’).

B. Daarnaast is eveneens van verwatering sprake, indien door gebruik van een jonger merk (resp. door niet als merkgebruik te kwalificeren handelingen) de reputatie van een merk wordt aangetast.

Verwatering als merkinbreuk heeft met name in de litteratuur veel aandacht gekregen met betrekking tot

www.ie-portal.nl

519

‘beroemde merken’ (marques de haute renommée, famous trademarks, berühmte Marke), omdat bij gebruik van juist zulke merken ook voor geheel anderssoortige waren het gevaar aanwezig wordt geacht, dat de werfkracht van dat merk wordt aangetast (BaumbachHefermehl ‘Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht’ — 1969 — blz. 594 en Ulmer ‘Het recht inzake oneerlijke mededinging in de lidstaten der Europese Economische Gemeenschap’, Deel : Rechtsvergelijkend Overzicht, nOverwegende 155).

Ik zal hierop naar aanleiding van vraag 3 nog nader ingaan.

In zijn hoger geciteerde voordracht heeft Bodenhausen er voor gepleit met betrekking tot beroemde merken afstand te doen van het specialiteitsbeginsel i.v.m. de waren, waarvoor het merk is gebruikt en dat het antwoord op de vraag of er verwarringsgevaar omtrent de herkomst bestaat niet langer beslissend moet zijn. Hij was van mening: ‘On the contrary, in cases concerning famous trademarks, the relevant question is wether or not the imitation, irrespective of its nature, is causing material damage. If so, the trademark should be protected. Only for the better guidance of the Courts, certain factors can be indicated, by which imitation of a famous trademark can cause harm’. Bodenhausen heeft zich vervolgens afgevraagd of deze lijn niet moet worden doorgetrokken voor alle merken, beroemd of niet, zodat men zich uitsluitend zou moeten afvragen of het merk door de nabootsing al dan niet is geschaad. Bodenhausen heeft gemeend, dat dat niet moest gebeuren niet, omdat hij die verder gaande bescherming afwees, maar omdat hij vreesde, dat de rechterlijke instanties, gezien hun dikwijls conservatieve standpunt en antimonopolistische geneigdheid, de beschermingsomvang van een merk eerder zouden verkleinen dan vergroten.

Hebben nu de wetgevers in de BMW de beschermingsomvang van een merk in de door Bodenhausen gewenste richting uitgebreid? Ik meen deze vraag bevestigend te kunnen beantwoorden.

In de eerste plaats blijkt uit de wettelijke regeling van de BMW, dat de verzelfstandiging van het merk is onderkend. De functie van herkomstteken wordt in de BMW niet meer vermeld. In het eerste lid van art. 3 BMW wordt het recht, dat door het eerste depot van een merk wordt verkregen, omschreven als ‘het uitsluitend recht op een merk’, hetgeen aanmerkelijk ruimer is dan de omschrijving van art. 3 Merkenwet, waarin sprake is van het recht tot uitsluitend gebruik van een merk ter onderscheiding van iemands fabrieks- of handelswaren van die anderen. ‘Gaat het immers om het uitsluitend recht ‘op’ een merk, dan is niet slechts een bepaald gebruik van dat merk object van het recht, maar dat merk als zodanig, als ware het eigendom van de gerechtigde. Ieder gebruik, dat van dat merk kan worden gemaakt, blijft in dat geval aan de gerechtigde voorbehouden’ (Nieuwenhoven Helbach, o.c., nOverwegende 455).

In de tweede plaats is de binding van art. 20 Merkenwet met de onderneming (de fabrieken of handelsinrichtingen, tot onderscheiding van welker wa-

Pagina 8 van 12

IEPT19750301, BenGH, Claereyn v Klarein

www.iept.nl

ren het merk bestemd is; art. 7 van de Belgische en art.

10 van de Luxemburgse Merkenwet) verbroken.

Ingevolge art. 11 BMW kan het uitsluitend recht op een merk, onafhankelijk van de overdracht van de onderneming of een deel daarvan, overgaan of voorwerp van licentie zijn voor alle of een deel van de waren, waarvoor het merk is gedeponeerd. Tegen de hiervoren geschetste achtergronden moet, naar het mij voorkomt, art. 13A BMW worden gezien. Ik laat deze bepaling — voor zover in het onderhavig geding van belang — hier volgen: Onverminderd de toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen: 1. elk gebruik, dat van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren, waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren; 2. elk ander gebruik, dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt onder zodanige omstandigheden, dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht.

Onder dezelfde voorwaarden kan de merkhouder schadevergoeding eisen voor elke schade, die hij door dit gebruik lijdt.

Het uitsluitend recht op het merk omvat echter niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren, die de merkhouder of zijn licentiehouder onder het bedoelde merk in het verkeer heeft gebracht, mits de toestand van de waren niet is gewijzigd.

In deze bepaling wordt, naar mijn mening, de beschermingsomvang van een merk, dat bereids in art. 1 BMW ruimer is gedefinieerd, dan tevoren door het interne recht en de rechtspraak van de Beneluxlanden was aanvaard * [3] , exact omschreven en worden de grenzen vastgelegd waarbinnen iedere merkinbreuk op grond van het uitsluitend recht kan worden afgeweerd. Onder die merkinbreuk zal ook die zijn te begrijpen, die in het vorengaande met het begrip ‘verwatering’ werd aangeduid, óók in haar aspect van afbreuk doen aan de faam en de aantrekkingskracht van het merk. Ofschoon de officiële toelichting niet veel verduidelijking geeft van de onderhavige wetbepaling, wil ik de desbetreffende passage hier laten volgen: Krachtens deze bepaling heeft het uitsluitend recht van een merkhouder een grotere draagwijdte dan volgens de bestaande nationale wetten het geval is. De bepalingen onder A, onder 1 bekrachtigen de bescherming die de huidige wetgeving aan een merkhouder verleent.

Bovendien kan een merkhouder zich volgens het onder A, onder 2 bepaalde, verzetten tegen ieder ander gebruik, dat hem schade toebrengt onder voorwaarde evenwel, dat dit gebruik: 1. plaats heeft in het economische verkeer; 2. plaats heeft zonder geldige reden.

Zo zal de houder het gebruik van het merk in woordenboeken of wetenschappelijke werken bijv. niet ingevolge de eenvormige wet op de merken kunnen verbieden en zal de rechter over een ruime bevoegdheid

www.ie-portal.nl

520

beschikken om de feiten, die een werkelijke en ongerechtvaardigde inbreuk op het merkrecht vormen, te beoordelen.

De rechter zal echter het gebruik van het merk door opvolgende verkopers van de op regelmatige wijze van een merk voorziene waren alleen dan als inbreuk jegens de merkhouder of de licentiehouder, die het merk heeft aangebracht, beschouwen, indien de waren wijzigingen hebben ondergaan, daar deze aan de goede faam van dat merk afbreuk zouden kunnen doen. In de andere gevallen is de verhouding tussen de merkhouder of de licentiehouder en de opvolgende verkopers van hun waren uitsluitend aan het gemene recht onderworpen. (…)

De inleidende woorden van art. 14 * [4] leggen ondubbelzinnig de nadruk er op, dat handelingen, die niet als inbreuk op het merk zijn te beschouwen, daarom nog niet rechtmatig zijn. Zij kunnen immers onder andere bepalingen van het interne recht van de Benelux-landen vallen. * [5] Uit het vorenstaande meen ik te mogen afleiden, dat bepaaldelijk een ruimere beschermingsomvang van het merk dan tot dan toe met meerbedoelde bepaling beoogd is, waarbij mede in aanmerking is te nemen ten eerste, dat het tot voorbeeld gestrekt hebbend voorontwerp van de Belgische, Luxemburgse en Nederlandse groepen van de Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle in art. 14 o.m. bepaalde: ‘Elk gebruik door een derde van het merk of van een zelfde of overeenstemmend teken, zelfs zonder direct verband met voortbrengselen, waren of diensten, in omstandigheden, waardoor de rechthebbende gestoord kan worden in de exploitatie van zijn merk, is onrechtmatig’, * [6] en ten tweede, dat zowel de opstellers van vorenbedoeld voorontwerp als zij die art. 13 BMW hebben geredigeerd ongetwijfeld kennis hebben gehad van het verwateringsprobleem en hetzelve bij de formulering van de betreffende artikelen bewust in aanmerking hebben genomen. Dit laatste kan, naar het mij voorkomt, ook nog blijken uit de toelichting op het derde lid van art. 13A, waarin met zoveel woorden sprake is van afbreuk doen aan de goede faam van het merk. Ik geloof dan ook, dat art. 13A, aanhef en sub 2, het verwateringsgevaar als merkinbreuk bedoelt te keren, in welke mening ik bepaald niet alleen sta, hoewel sommige schrijvers te dezen nog steeds meer in het bijzonder aan de categorie van beroemde merken denken.

Zie: Wichers Hoeth ‘Kort Commentaar op de Benelux Merkenwet’ (1970), blz. 91 en in zijn noot onder HR 26 mei 1972, NJ 1972, 450, Komen en Verkade ‘Het nieuwe merkenrecht’ (1970) nOverwegende 74, Van Nieuwenhoven Helbach, o.c. nOverwegende 466 (echter ook: Martens, BIE 1971 blz. 202 e.v. en met name noot 37), Van Dijk ‘Merkenrecht in de Beneluxlanden’ (1973) blz. 106, Braun ‘Precis des Marques de Produits’ (1971) blz. 222, Gotzen ‘Van Belgisch naar Benelux Merkenrecht’ (1969) nOverwegende 101 en Ulmer-Baeumer, Band ‘Niederlande’ nOverwegende 181. Voor wat recente rechtspraak betreft moge ik verwijzen naar: Tribunal de Commerce de Bruxelles, 16 Pagina 9 van 12

IEPT19750301, BenGH, Claereyn v Klarein

www.iept.nl

jan. 1974, Revue de Droit Intellectuel ‘L'Ingenieurconseil’, 1974, blz. 29 en Pres. 's-Gravenhage 10 sept.

1971, NJ 1972, 128.

Naar mijn oordeel is de situatie onder vigeur van art.

13A BMW thans zo, dat de gebruikelijke bescherming van een merk tegen verwarringwekkende overeenstemming bij gebruik voor dezelfde of soortgelijke goederen en tegen verwarring omtrent de herkomst is gehandhaafd, doch dat daarbij is gekomen een verder gaande bescherming tegen elke schadebrengende nabootsing van het merk, mits in het economisch verkeer en zonder geldige reden, welke merkinbreuk onder de vroeger geldende wetgeving slechts langs de weg van de onrechtmatige daad kon worden bestreden (Martens, Onrechtmatige Daad, 10.1).

Na het vorenstaande zal het geen verwondering wekken, dat, naar mijn oordeel, de eerste vraag, die de HR aan Uw Hof ter beantwoording heeft voorgelegd, zowel sub a als sub b ontkennend moet worden beantwoord.

De vereisten, waaraan moet zijn voldaan, wanneer de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht kan verzetten tegen gebruik van dat merk, zijn bij gebruik van dat merk voor een andere soort van waren dan die waarvoor het merk is ingeschreven, vastgelegd in art. 13A, eerste lid, aanhef en sub 2, en zijn niet anders dan deze: dat van het merk of van een overeenstemmend teken gebruik wordt gemaakt: 1. zonder geldige reden; 2. in het economische verkeer; 3. onder zodanige omstandigheden, dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht.

Is aan deze vereisten voldaan dan ‘zal de rechter over een ruime bevoegdheid beschikken om de feiten, die een werkelijke en ongerechtvaardigde inbreuk op het merkrecht vormen, te beoordelen’. Die feiten kunnen hierin zijn gelegen, dat aan de onderscheidende kracht van het merk, waarvoor de bescherming wordt ingeroepen, afbreuk wordt gedaan (HR 29 jan. 1954, NJ 1954, 449, en HR 14 mei 1954, NJ 1954, 450, met noot van Houwing en HR 26 mei 1972, NJ 1972, 450 m.n. Wichers Hoeth) ofwel ondanks gebruik voor een andere soort van waren dan die waarvoor het merk is ingeschreven dat niettemin gevaar ontstaat voor verwarring bij het publiek ofwel dat op onbehoorlijke wijze wordt geprofiteerd van de bekendheid van het merk waarvoor de bescherming wordt ingeroepen. Maar evengenoemde wetsbepaling stelt deze feiten niet als vereisten voor het verzet van de merkhouder. Zij staan ter vrije beoordeling van de rechter.

De tweede door de HR voorgelegde vraag vindt haar bevestigend antwoord in de zin en de achtergrond van het hier aan de orde zijnd wetsvoorschrift. In zijn — voor het onderhavig geding belangwekkende — rede ‘Triptiek van Beschermingsomvang’ (1966) komt Van Nieuwenhoven Helbach tot de conclusie: ‘dat de verwatering van de reputatie, de wervingskracht en de onderscheidingskracht van een merk voor de bepaling van de beschermingsomvang van het subjectieve merkrecht tweeërlei rol speelt. Binnen het kader van overeenstemming in hoofdzaak bij soortgelijkheid van

www.ie-portal.nl

521

waren levert zij grond op voor directe schending van het subjectieve recht, terwijl zij daarbuiten ook bij afwezigheid van verwarringsgevaar grond voor onrechtmatige daad kan opleveren uit hoofde van het gemene recht. Dat bij afwezigheid van verwarringsgevaar de speciale omstandigheden, die tot aantasting van de reputatie, de werfkracht of de onderscheidingskracht van het oudere merk aanleiding geven, zich niet licht zullen voordoen, kan aan de betekenis voor de verwatering als factor voor de bepaling van de beschermingsomvang van het subjectieve merkrecht niet afdoen’. Welnu de hier destijds nog aan het gemene recht te ontlenen bescherming is m.i. thans in art.

13A, sub 2, nedergelegd. Wellicht voor de beantwoording van de gestelde vraag niet in aanmerking komend, zou ik er te dezen op willen wijzen, dat het merk, waar het in dit geding over gaat (Claeryn/Klarein) meer in het bijzonder geschikt is om in zijn kooplust opwekkend vermogen te worden getroffen, omdat het inhoudelijk een leuze, een slagwoord, is, waarop dan ook daarom Bols in haar reclamecampagne voor de jonge jenever Claeryn bijzonder de nadruk gelegd heeft en waarin Colgate, naar haar zeggen, grond heeft gevonden om het als merk voor haar vloeibare allesreiniger te kiezen. Een schade brengend effect als hier aan de dag treedt, zal zich niet makkelijk voordoen bij jenever, die bijv. onder het merk Kabouter of Mops in de handel gebracht wordt. Hier dient ook nog bijzonder gelet op de indringende kracht van de televisieen radioreclame.

Op de eerste vraag onder 3 zou ik willen antwoorden, dat het voor het antwoord op de voorgaande vragen geen beslissend verschil maakt of het merk waarvoor de bescherming wordt ingeroepen een ‘beroemd merk’ is. De samenstellers van de BMW zullen ongetwijfeld met de problematiek van de beroemde merken bekend zijn geweest. Zo zij met betrekking tot de beschermingsomvang van het merk aan de beroemde merken een speciale plaats hadden willen geven, zouden zij zulks ongetwijfeld expressis verbis hebben gedaan. Ik meen echter, dat er twee redenen zullen zijn geweest om dat achterwege te laten. In de eerste plaats is het niet wel doenlijk een definitie van beroemde merken te geven en deze dan aan de hand daarvan onder speciale bescherming te plaatsen. Er heerst op dit punt geen eenstemmigheid van mening, weshalve het onmogelijk is hetzelve op bevredigende wijze in het keurslijf van een wettekst te wringen. Ik moge met betrekking tot deze problematiek verwijzen naar BaumbachHefermehl, o.c. blz. 594, Van Bunnen, o.c., nOverwegende 238 e.v. en nOverwegende 262 e.v. en Braun, o.c., blz. 222. In de tweede plaats is het in de opzet van de beschermingsomvang, zoals neergelegd in art. 13A BMW niet nodig een bijzondere plaats in te ruimen voor de bescherming van beroemde merken. Immers, zoals hoger uiteengezet, is in de BMW de van ouds bestaande bescherming van het merk gehandhaafd, doch daaraan is een zeer ruime bescherming tegen schadebrengende nabootsing toegevoegd, en met name die ter zake van de aantasting van de reputatie van het merk in zijn wervend vermogen. Welnu vooraleer er sprake kan Pagina 10 van 12

IEPT19750301, BenGH, Claereyn v Klarein

www.iept.nl

zijn van schadetoebrenging aan de reputatie van een merk in zijn wervend vermogen, moet er een reputatie van dien aard zijn, dat deze door de nabootsing schade kan lijden. * [7] Om faam te kunnen aantasten moet er faam zijn. En ook hier zal dan weer de rechter over een ruime bevoegdheid beschikken om de feiten, die een werkelijke en ongerechtvaardigde inbreuk op het merkrecht vormen, te beoordelen. Hoe beroemder het merk des te meer zal de psychologische inwerking op het kopend publiek haar kracht doen gevoelen, des te eerder zal bij nabootsing die inwerking worden geneutraliseerd en aldus de merkhouder in zijn merk schade worden toegebracht.

Gezien het vorenstaande komt het antwoord op de tweede vraag onder 3 niet meer aan de orde. Bovendien is, zoals hoger gezegd, dat antwoord in abstracto niet te geven. Ik wil hier nog opmerken, dat in de litteratuur soms nog onderscheid wordt gemaakt tussen beroemde merken en bekende merken. In art. 4, sub 5, is sprake van een algemeen bekend merk in de zin van art. 6bis Verdrag van Parijs, doch deze bepaling betreft uitsluitend het depot en heeft, naar het mij voorkomt, geen bijzondere betekenis ten aanzien van de bescherming van de veel omstreden beroemde merken (zie de noot van Houwing onder NJ 1954, 450).

Tenslotte dan de vragen onder 4 geformuleerd, waarvan de eerste luidt: ‘Naar welke maatstaf moet worden beoordeeld of van een merk of van een overeenstemmend teken gebruik wordt gemaakt zonder geldige reden in de zin van meergenoemde wetsbepaling?’.

De beantwoording van deze vraag in haar algemeenheid is reeds daarom zo moeilijk, omdat van officiële zijde geen woord is gewijd aan deze eis van een geldige reden. Met Wichers Hoeth (o.c., blz. 90), die de in de Toelichting genoemde ruime beoordelingsbevoegdheid van de rechter op de geldige reden betrekt, ben ik van oordeel dat niet bedoeld kan zijn, dat de rechter een ruime vrijheid heeft een vastgestelde inbreuk, dus een schadelijk gebruik onder de omstandigheden als in de wet bedoeld, gerechtvaardigd te verklaren. De enkele rechtvaardigingsgrond in het algemeen lijkt mij onvoldoende om een geldige reden in de zin van het onderhavig wetsartikel aan te nemen. Ik zou veel eerder denken, dat eerst dan van een geldige reden in voormelde zin kan worden gesproken, wanneer een overigens gerechtvaardigde deelneming aan het economisch verkeer uitgesloten is anders dan met gebruik van een merk of een soortgelijk teken ten aanzien waarvan een ander de rechthebbende is. Ik moge hier verwijzen naar de voorbeelden, die Van Dijk in zijn bovenaangehaald werk heeft gegeven (blz. 107) en die Van Komen en Verkade vermelden op blz. 70 in hun boek. Hieruit volgt reeds, dat de verdere vraagstelling onder 4 ontkennend moet worden beantwoord. Zouden de redenen, die van de zijde van Colgate in het onderhavig geding naar voren gebracht zijn, als geldige redenen, zoals bedoeld in art. 13A, sub 2, worden aanvaard, dan zou de in die bepaling neergelegde verruiming van de beschermingsomvang van een merk in aanzienlijke mate aan betekenis inboeten. De door Colgate aangevoerde redenen staan er niet aan in de

www.ie-portal.nl

522

weg, dat zij zonder inbreuk te maken op het merk Claeryn van Bols haar allesreiniger in het economisch verkeer brengt. Als merkwaardig treft hierbij overigens nog, dat Colgate als reden voor het gebruik van het merk ‘Klarein’ heeft aangevoerd, dat dit merk door de associaties die er van uitgaan geschikt is voor de waren waarvoor het is gekozen (reinigingsmiddelen), terwijl zij juist door het gebruik van het merk ‘Klarein’ voor een vloeibare allesreiniger in flessen de associaties die van merk ‘Claeryn’ voor jonge jenever uitgaan op zo schadende wijze verstoort.

Op vorenstaande gronden moge ik concluderen, dat Uw Hof als volgt uitspraak zal doen op de door de HR der Nederlanden voorgelegde vragen van uitlegging van art. 13, onder A, eerste lid, aanhef en sub 2, Eenvormige Beneluxwet op de Warenmerken: 1. Stelt evengenoemde wetsbepaling als vereiste voor het verzet van de merkhouder tegen het gebruik van het merk of van een overeenstemmend teken voor een andere soort van waren dan die waarvoor het merk is ingeschreven: a. dat door dat gebruik afbreuk wordt gedaan aan de onderscheidende kracht van het merk waarvoor de bescherming wordt ingeroepen?

Antwoord: Neen. b. dat door dat gebruik gevaar ontstaat voor verwarring bij het publiek omtrent de herkomst van de waren of op onbehoorlijke wijze wordt geprofiteerd van de bekendheid van het merk waarvoor de bescherming wordt ingeroepen?

Antwoord: Neen.

2. Kan de schade, waarover vorengenoemde wetsbepaling spreekt — uitsluitend of mede — daarin bestaan dat door het gebruik van het merk of van een overeenstemmend teken voor een bepaalde andere soort van waren dan die waarvoor het merk is ingeschreven de aantrekkingskracht van het merk voor laatstbedoelde soort van waren vermindert, zulks doordat die andere soort van waren — al appelleert zij op zichzelf niet negatief aan de zintuigen van het publiek — op een zodanige wijze aan die zintuigen appelleert dat het merk voor de soort van waren waarvoor het is ingeschreven wordt getroffen in zijn kooplust opwekkend vermogen?

Antwoord: Ja. 3. Maakt het voor het antwoord op de voorgaande vragen verschil of het merk waarvoor de bescherming wordt ingeroepen een ‘beroemd merk’ is?

Antwoord: Neen, geen beslissend verschil.

4. Naar welke maatstaf moet worden beoordeeld of van een merk of van een overeenstemmend teken gebruik wordt gemaakt zonder geldige reden in de zin van meergenoemde wetsbepaling?

Antwoord: Deze maatstaf zij: dat een overigens gerechtvaardigde deelneming aan het economisch verkeer uitgesloten is anders dan met gebruik van een merk ten aanzien waarvan een ander de rechthebbende is.

Kunnen als zulk een geldige reden in aanmerking komen de redenen in deze zaak door Colgate voor het gebruik van het merk ‘Klarein’ aangevoerd?

Antwoord: Neen.

Pagina 11 van 12

IEPT19750301, BenGH, Claereyn v Klarein

www.iept.nl

www.ie-portal.nl

523

Pagina 12 van 12

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

COUR DE JUSTICE

BENELUX GERECHTSHOF A 99/1/14 Arrest van 29 november 2001 in de zaak A 99/1 ------------------------Inzake : KONINKLIJKE KPN NEDERLAND N.V. tegen BENELUX-MERKENBUREAU Procestaal : Nederlands

Arrêt du 29 novembre 2001 dans l’affaire A 99/1 -----------------------------En cause : KONINKLIJKE KPN NEDERLAND N.V. contre BUREAU BENELUX DES MARQUES Langue de la procédure : le néerlandais

GRIFFIE

GREFFE

REGENTSCHAPSSTRAAT 39 1000 BRUSSEL TEL. (0) 2.519.38.61 FAX (0) 2.513.42.06 curia@benelux.be

39, RUE DE LA RÉGENCE 1000 BRUXELLES TÉL. (0) 2.519.38.61 FAX (0) 2.513.42.06 curia@benelux.be

592

2 HET BENELUX-GERECHTSHOF in de zaak A 99/1 1.

Gelet op de op 3 juni 1999 door het Gerechtshof te ’s-Gravenhage (Nederland)

uitgesproken beschikking in de zaak 98/210 van Koninklijke KPN Nederland N.V., voorheen genaamd Koninklijke PTT Nederland N.V., gevestigd te ’s-Gravenhage (verder te noemen KPN)

tegen het Benelux-Merkenbureau, gevestigd te ’s-Gravenhage (verder te noemen

BMB), waarbij - met verwijzing naar de in deze zaak gegeven tussenbeschikking van 3 december 1998 – overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof (hierna het Verdrag) aan dit Hof vragen van uitleg van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) worden gesteld; TEN AANZIEN VAN DE FEITEN: 2. Overwegende dat het Gerechtshof de feiten waarop de door het Hof te geven uitleg moet worden toegepast in zijn tussenbeschikking van 3 december 1998 als volgt heeft omschreven: (a)

KPN heeft op 2 april 1997 bij het BMB het teken POSTKANTOOR onder nummer 890969 gedeponeerd als woordmerk voor de in die beschikking vermelde waren en diensten in de klassen 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41 en 42.

(b)

Het BMB heeft bij brief van 16 juni 1997 KPN laten weten de inschrijving van het depot 890969 voorlopig te weigeren. Als reden(en) heeft het BMB opgegeven: "Het teken POSTKANTOOR is uitsluitend beschrijvend voor de in de klassen 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41 en 42 genoemde waren en diensten met betrekking tot een postkantoor. Derhalve mist het teken ieder onderscheidend vermogen zoals bedoeld in artikel 6bis, eerste lid onder a, BMW".

(c)

KPN heeft bij brief van 15 december 1997 tegen deze voorlopige weigering bezwaar gemaakt. Zij heeft daarbij verzocht de voorlopige weigering in te trekken, dan wel met haar in overleg te treden over een eventuele "disclaimer".

(d)

Het BMB heeft bij brieven van 28 januari 1998 KPN laten weten geen aanleiding te zien om zijn voorlopige beslissing te herzien en heeft haar in kennis gesteld van zijn beslissing houdende definitieve weigering van de inschrijving van het depot.

593

3

(e)

Het verzoekschrift van KPN is eerst op 30 maart 1998 ter griffie van het Gerechtshof ingekomen. KPN heeft het Gerechtshof daarin op de voet van artikel 6ter BMW verzocht het BMB te bevelen tot inschrijving van het depot over te gaan voor alle geweigerde waren en diensten, althans voor de door het Gerechtshof te bepalen waren en diensten, al dan niet met een "disclaimer". KPN stelt zich op het standpunt dat het teken POSTKANTOOR onderscheidend vermogen heeft, niet beschrijvend is, althans niet uitsluitend beschrijvend.

(f)

Het BMB, dat zijn beslissingen heeft gebaseerd op artikel 6bis, eerste lid, onder a, BMW, heeft verzocht het verzoek af te wijzen;

3.

Overwegende dat het Gerechtshof vragen van uitleg heeft gesteld : aan het Hof, de

hierna onder nrs I.a, I.b, II, III, IV.b, V, VI, VII, VIII, IX.b, X.c, XII.b, XIII.b, XIV en XV weergegeven vragen met betrekking tot de BMW en aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJ EG), de hierna onder nrs IV.a, V, VI, IX.a, X.a, X.b, XI, XII.a, XIII.a en XVI) weergegeven vragen met betrekking tot de eerste richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1988, betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lidstaten, nr. 89/104 (PbEG 1989 L40), (verder de richtlijn) ; I.a. Moet de vaststelling van de termijn van twee maanden, genoemd in artikel 6ter BMW, geschieden overeenkomstig het desbetreffende nationale recht - hetgeen voor Nederland meebrengt dat de termijn kan worden verlengd indien is voldaan aan het bepaalde in de Algemene termijnenwet - , of dienen de woorden ‘twee maanden’ verdragsautonoom te worden uitgelegd? Indien het laatste het geval is, kan de termijn dan worden verlengd, en indien het antwoord bevestigend luidt, onder welke voorwaarden?

I.b. Moet ervan worden uitgegaan dat, indien het BMB geen kennisgeving van de (gehele of gedeeltelijke) weigering van de inschrijving van het depot, als bedoeld in artikel 6bis, vierde lid, BMW, aan de deposant heeft toegezonden, de in artikel 6ter BMW bedoelde termijn van twee maanden aanvangt op het tijdstip waarop zes maanden (overeenkomstig artikel 4, eerste lid, Uitvoeringsreglement BMW) zijn verstreken na de datum van de verzending van de (voorlopige) kennisgeving, bedoeld in artikel 6bis, derde lid, BMW? Is de deposant ontvankelijk in zijn in artikel 6ter BMW bedoelde verzoek indien dit wordt gedaan vóór het aanvangstijdstip van de in dat artikel bedoelde termijn van twee maanden?

594

4

II. Spelen in de in artikel 6bis BMW bedoelde toetsingsprocedure en in de in artikel 6 ter BMB bedoelde verzoekschriftprocedure beginselen, zoals die welke in het Nederlandse (bestuurs)recht worden aangeduid als beginselen van behoorlijk bestuur of algemene rechtsbeginselen (bijvoorbeeld het verbod van willekeur, d茅tournement de pouvoir, het vertrouwensbeginsel, het gelijkheidsbeginsel) een rol? Zo ja, in welke mate, en welk (formeel) gevolg kan of behoort honorering van een beroep op zodanig beginsel (te) hebben voor de beslissing van het BMB en van de rechter? Behoort de rechter ambtshalve beginselen als hier bedoeld bij zijn beslissing in aanmerking te nemen? Is hierop nog van invloed hetgeen is vermeld in de gepubliceerde richtlijnen van het BMB? III. Mag of moet de rechter de deposant of het BMB in de kosten van de procedure verwijzen indien deze in het ongelijk wordt gesteld? Zo ja, zijn de nationale procesregels van toepassing op de kostenveroordeling of is deze een onderwerp van uniform

Beneluxrecht?

Volgens

welke

regels

dient

de

hoogte

van

de

kostenveroordeling te worden vastgesteld indien deze een onderwerp is van uniform Beneluxrecht?

IV.a. Dient het BMB, waaraan bij het Protocol van 2 december 1992, houdende wijziging van de BMW (Trb. 1993, 12), de toetsing van merkdepots op de absolute gronden, weergegeven in artikel 3, eerste lid, juncto artikel 2, van de richtlijn is opgedragen, rekening te houden niet alleen met het teken zoals het is gedeponeerd maar ook met alle hem bekende relevante feiten en omstandigheden waaronder die welke hem door de deposant zijn meegedeeld (bijvoorbeeld dat de deposant het teken reeds v贸贸r het depot op grote schaal als merk voor de desbetreffende waren heeft gebruikt of dat uit onderzoek blijkt dat het teken voor de in het depot vermelde waren en/of diensten niet tot misleiding van het publiek zal kunnen leiden)?

IV.b. Laat artikel 6bis, eerste lid, BMW een uitleg toe overeenkomstig de uitleg die door het HvJ EG op de onder IV.a geformuleerde vraag aan artikel 3, eerste lid, juncto artikel 2 van de richtlijn wordt gegeven?

V. Geldt het antwoord op vraag IV.a en b evenzo voor het oordeel van het BMB omtrent de vraag of zijn bezwaren tegen de inschrijving door de deposant zijn opgeheven, en voor zijn besluit het merk geheel of gedeeltelijk te weigeren, een en ander als bedoeld in artikel 6bis, vierde lid, BMW?

595

5 VI. Geldt het antwoord op vraag IV.a en b evenzo voor het rechterlijk oordeel omtrent het in artikel 6ter BMW bedoelde verzoek?

VII. Aangenomen dat het BMB bij de toetsing van depots krachtens artikel 6bis BMW en de rechter in een procedure ingevolge artikel 6ter BMW rekening dienen te houden met alle hun bekende relevante feiten en omstandigheden als in vraag IV.a bedoeld, hebben zij dan, mede gelet op de belangen van derden, uitsluitend rekening te houden met relevante feiten en omstandigheden die zich tot uiterlijk het tijdstip van het depot hebben voorgedaan, of mogen zij hun oordeel ook baseren op feiten en omstandigheden die zich nadien hebben voorgedaan? Indien de laatste vraag positief wordt beantwoord, wanneer moeten die feiten en omstandigheden zich dan uiterlijk hebben voorgedaan en/of zijn meegedeeld (peildatum)?

VIII. Mag of moet de rechter, mede rekening houdend met het antwoord op vraag II, VI en VII, een door het BMB eerst in de rechterlijke procedure aangevoerde nieuwe weigeringsgrond in de beoordeling van het in artikel 6ter BMW bedoelde verzoek betrekken?

IX.a. Vallen – mede gelet op het bepaalde in artikel 6quinquies B, onder 2 van het Verdrag van Parijs – onder de merken, die krachtens artikel 3, eerste lid, aanhef en c van de richtlijn niet worden ingeschreven of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden, ook merken die zijn samengesteld uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten, ook indien die samenstelling niet de (enige of meest) gebruikelijke aanduiding terzake is? Speelt daarbij een rol of er weinig of veel concurrenten zijn die belang kunnen hebben bij de mogelijkheid om zodanige aanduidingen te bezigen? (vgl. het arrest van het Hof van 19 januari 1981, NJ 1981, 294 inzake P. Ferrero & Co S.p.a./Alfred Ritter, Schokoladefabrik GmbH (Kinder)). Is voorts nog van belang dat volgens artikel 13 C BMW het recht op een merk, luidende in één der nationale of streektalen van het Beneluxgebied, zich van rechtswege uitstrekt over zijn vertaling in een andere van deze talen?

596

6

IX.b. Laat artikel 6bis, eerste lid, onder a, BMW, in welke bepaling wordt verwezen naar artikel 6quinquies B, onder 2, van het Verdrag van Parijs, een uitleg toe overeenkomstig de uitleg, die door het HvJ EG in antwoord op de hiervoor onder IX.a geformuleerde vraag aan artikel 3, eerste lid, aanhef en onder c, van de richtlijn wordt gegeven?

X.a. Moet bij de beoordeling van de vraag of een teken, dat bestaat uit een (nieuw) woord dat is samengesteld uit bestanddelen die ieder op zichzelf voor de waren of diensten waarvoor het depot is verricht elk onderscheidend vermogen missen, beantwoordt aan de in artikel 2 van de richtlijn (en in artikel 1 BMW) gegeven omschrijving van een merk, ervan worden uitgegaan dat een dergelijk (nieuw) woord in beginsel onderscheidend vermogen heeft?

X.b. Zo neen, moet dan worden aangenomen dat een dergelijk woord (afgezien van inburgering) in beginsel onderscheidend vermogen mist, en dat zulks slechts anders is onder bijkomende omstandigheden die ertoe leiden dat de combinatie méér is dan de som der delen? Is daarbij van belang of het teken de enige, althans een voor de hand liggende term is om de desbetreffende hoedanigheid of (combinatie van) hoedanigheden aan te duiden, dan wel of daarvoor synoniemen bestaan welke redelijkerwijs ook voor gebruik in aanmerking komen, of dat het woord een commercieel wezenlijke dan wel een meer bijkomstige hoedanigheid van de waar of dienst aanduidt? Is voorts nog van belang dat volgens artikel 13 C BMW het recht op een merk, luidende in één der nationale of streektalen van het Beneluxgebied, zich van rechtswege uitstrekt over zijn vertaling in een andere van deze talen?

X.c. Laat artikel 6bis, eerste lid, onder a, juncto artikel 1 BMW een uitleg toe overeenkomstig de uitleg, die door het HvJ EG in antwoord op de hiervoor onder X.a en b geformuleerde vraag aan artikel 2 van de richtlijn wordt gegeven?

XI. Is de enkele omstandigheid dat een beschrijvend teken mede is gedeponeerd als merk voor waren en/of diensten waarvoor het teken niet beschrijvend is, voldoende om te kunnen oordelen dat het teken daardoor onderscheidend vermogen heeft voor die waren en/of diensten (bijvoorbeeld het teken POSTKANTOOR voor meubelen)? Zo neen, dient bij de beantwoording van de vraag of een dergelijk beschrijvend teken onderscheidend vermogen bezit voor zodanige waren en/of diensten, rekening te worden gehouden met de mogelijkheid dat (een deel van) het publiek dat teken, gelet op zijn beschrijvende betekenis of betekenissen, niet zal opvatten als een onderscheidingsteken voor (alle of sommige van) die waren of diensten?

597

7

XII.a. Legt bij de beantwoording van voormelde vragen nog gewicht in de schaal dat, nu de Benelux-staten ervoor gekozen hebben de merkdepots aan een onderzoek door het BMB te onderwerpen alvorens tot inschrijving over te gaan, het toetsingsbeleid

van

Gemeenschappelijk

het

BMB

Commentaar

ingevolge van

de

artikel

6bis

Regeringen

BMW "een

volgens voorzichtig

het en

terughoudend beleid (zal) moeten zijn, waarbij met alle belangen van het bedrijfsleven rekening wordt gehouden en waarbij het streven erop gericht zal zijn slechts de evident ontoelaatbare depots inhoudelijk te herstellen dan wel te weigeren"? Zo ja, volgens welke normen dient te worden beoordeeld of een depot "evident ontoelaatbaar" is?

XII.b. Laat artikel 6bis, eerste lid, BMW een uitleg toe overeenkomstig de uitleg, die door het HvJ EG in antwoord op de hiervoor onder IX.a onderscheidenlijk X.a en b geformuleerde vragen aan artikel 3, eerste lid, aanhef en onder c, onderscheidenlijk artikel 2 van de richtlijn wordt gegeven?

XIII.a. Is het verenigbaar met het stelsel van de richtlijn en het Verdrag van Parijs, dat een teken wordt ingeschreven voor bepaalde waren of diensten met de beperking dat de inschrijving slechts geldt voor die waren of diensten voor zover deze een bepaalde hoedanigheid of bepaalde hoedanigheden niet bezitten (bijvoorbeeld het depot van het teken POSTKANTOOR voor de diensten : het verzorgen van direct-mail campagnes en uitgeven van frankeerzegels "voor zover die niet betrekking hebben op een postkantoor")?

XIII.b. Is het, in aanmerking genomen het antwoord van het HvJ EG op de onder XIII.a geformuleerde vraag, verenigbaar met het stelsel van de BMW en het Uitvoeringsreglement, dat een teken wordt ingeschreven voor bepaalde waren en diensten met een beperking dat de inschrijving slechts geldt voor die waren en diensten voor zover deze een bepaalde hoedanigheid of bepaalde hoedanigheden niet bezitten?

XIV. Moet worden aangenomen dat de in artikel 6bis, tweede lid, BMW vervatte bevoegdheid van het BMB om de weigering te beperken tot een of meer waren waarvoor het merk is bestemd, mede inhoudt de bevoegdheid om de weigering nader te beperken tot een of meer van de in het depot vermelde waren voor zover deze betrekking hebben op een bepaalde hoedanigheid of bepaalde hoedanigheden (bijvoorbeeld voor bepaalde waren ‘voor zover die betrekking hebben op postkantoor’)?

598

8

XV. Mag of moet de rechter, in aanmerking genomen het antwoord op de onder XIII.b. geformuleerde vraag, acht slaan op een - eerst in de in artikel 6ter BMW bedoelde procedure gedaan - verzoek om het depot in te schrijven met een beperking als in die vraag bedoeld, en mag de rechter hiertoe ambtshalve overgaan?

XVI. Is bij de beantwoording van de vragen nog van invloed of een overeenkomstig teken voor gelijke waren of diensten in een andere Lid-Staat als merk is ingeschreven?

TEN AANZIEN VAN HET VERLOOP VAN HET GEDING:

4.

Overwegende dat het Hof overeenkomstig artikel 6, vijfde lid, van het Verdrag een

door de Griffier voor conform getekend afschrift van de beschikking van het Gerechtshof te ’s-Gravenhage heeft gezonden aan de Ministers van Justitie van België, Nederland en Luxemburg; 5.

Overwegende dat partijen de gelegenheid hebben gekregen schriftelijke opmerkingen

te maken over de aan het Hof gestelde vragen; dat voor KPN door mrs. K. Limperg en T. Cohen Jehoram een memorie en een memorie van antwoord en voor BMB door mr. J.H. Spoor een memorie en door mrs. Spoor en L. De Gryse een memorie van antwoord zijn ingediend; 6.

Overwegende dat ter zitting van het Hof van 9 oktober 2000 te ’s-Gravenhage de

standpunten van partijen mondeling zijn toegelicht door mrs. Limperg, Spoor en De Gryse, die ieder een pleitnota hebben overgelegd; 7.

Overwegende dat de plaatsvervangend Advocaat-Generaal L. Strikwerda op 30

januari 2001 schriftelijk conclusie heeft genomen;

TEN AANZIEN VAN HET RECHT:

Met betrekking tot vraag I.a. :

8.

Overwegende dat in het in deze vraag bedoelde geval, dat de in artikel 6ter BMW

voor het indienen van het verzoekschrift bepaalde termijn van twee maanden eindigt op een

599

9 dag dat de griffie van het bevoegde Hof gesloten is en het verzoekschrift eerst nadien is ontvangen, de rechter bij de beoordeling van de ontvankelijkheid van het verzoek in zoverre toepassing dient te geven aan nationaal recht; 9.

Overwegende dat uit de gemeenschappelijke rechtsregels niet anders volgt; dat

daarbij opmerking verdient dat het bij Protocol van 20 november 1995 vastgestelde Uitvoeringsreglement BMW ingevolge artikel 1 van het Protocol de uitvoeringsmodaliteiten vaststelt van - voor wat de BMW betreft - de artikelen 6, 6bis, 7, 8, 10, 11, 17 en 49, dus niet van artikel 6ter BMW; Met betrekking tot vraag I.b. :

10.

Overwegende dat deze vraag betrekking heeft op het zich in de onderhavige zaak

blijkens de hiervoor onder 2 weergegeven omschrijving van de feiten niet voordoende geval dat het BMB niet een kennisgeving als bedoeld in artikel 6bis, vierde lid, BMW aan de deposant heeft toegezonden; 11.

Overwegende dat zich dan ook niet voordoet een geval als bedoeld in artikel 6,

eerste lid, van het Verdrag, zodat deze vraag thans geen beantwoording behoeft;

Met betrekking tot vraag II. :

12.

Overwegende dat het Gerechtshof met deze vraag wenst te vernemen of en in

hoeverre de in die vraag bedoelde algemene rechtsbeginselen een rol spelen in de in de artikelen 6bis en 6ter BMW voorziene procedures; 13.

Overwegende dat op grond van de formulering van de vraag moet worden

aangenomen dat het Gerechtshof een toetsing van de door het BMB genomen beslissing aan de in de vraag met name genoemde rechtsbeginselen voor ogen staat; 14.

Overwegende dat ingevolge het in artikel 6bis, eerste lid, BMW bepaalde het BMB,

indien naar zijn oordeel het gedeponeerde teken ieder onderscheidend vermogen mist, dan wel het depot betrekking heeft op een merk als bedoeld in artikel 4, onder 1 en 2, BMW, de inschrijving van het depot moet weigeren en dat in de in artikel 6ter BMW voorziene verzoekschriftprocedure de rechter slechts dan de inschrijving van het depot kan bevelen indien hij tot het oordeel komt dat zich geen van de in artikel 6bis BMW opgenomen weigeringsgronden voordoet;

600

10 15.

Overwegende dat het bij de in artikel 6bis en artikel 6ter BMW voorziene

procedures dan ook gaat om een inhoudelijke toetsing van het gedeponeerde teken aan de in artikel 6bis, eerste lid, BMW vermelde criteria; 16.

dat de aard van deze toetsing meebrengt dat de in de vraag bedoelde algemene

rechtsbeginselen daarbij geen bepalende rol kunnen spelen;

Met betrekking tot vraag III. :

17.

Overwegende dat de BMW noch het Uitvoeringsreglement van die wet enige bepaling

bevat met betrekking tot een eventuele kostenveroordeling in de in artikel 6ter BMW voorziene procedure, terwijl hieraan in het Gemeenschappelijk commentaar op het Protocol houdende wijziging van de BMW van 2 december 1992, waarbij deze procedure is ingevoerd, geen aandacht is besteed, zodat geen aanleiding bestaat om aan te nemen dat de ingevolge artikel 6ter BMW in deze verzoekschriftprocedure bevoegde nationale rechter met betrekking tot de proceskosten zou moeten afwijken van de daarvoor geldende nationale rechtsregels; 18.

Overwegende dat hieruit volgt dat de rechter bij wie een procedure ingevolge artikel

6ter BMW aanhangig is gemaakt ten aanzien van een eventuele kostenveroordeling nationaal recht moet toepassen; Met betrekking tot de overige aan het Hof gestelde vragen :

19.

Overwegende dat het Hof de beantwoording van deze vragen zal aanhouden totdat

het HvJ EG uitspraak zal hebben gedaan naar aanleiding van de door het Gerechtshof aan het HvJ EG gestelde vragen van uitleg van de richtlijn; 20.

Gelet op de conclusie van de plaatvervangend Advocaat-Generaal L. Strikwerda;

21.

Uitspraak doende op de door het Gerechtshof te ’s-Gravenhage in zijn beschikking

van 3 juni 1999 gestelde vragen;

601

11 VERKLAART VOOR RECHT:

Ten aanzien van de onder I.a gestelde vraag :

22.

In de in artikel 6ter BMW voorziene procedure dient de rechter in het geval de

in dat artikel bepaalde termijn van twee maanden afloopt op een dag dat de griffie van het gerecht is gesloten het einde van die termijn naar nationaal recht vast te stellen; Ten aanzien van de onder II gestelde vraag :

23.

De aard van de in artikel 6bis en artikel 6ter BMW voorziene inhoudelijke

toetsing van het gedeponeerde teken aan de in artikel 6bis, eerste lid, BMW vermelde criteria brengt mee dat de in de vraag bedoelde algemene rechtsbeginselen daarbij geen bepalende rol kunnen spelen; Ten aanzien van de onder III gestelde vraag :

24.

In de in artikel 6ter BMW voorziene procedure dient de rechter nationaal recht

toe te passen ten aanzien van een eventuele kostenveroordeling; Houdt iedere verdere beslissing aan totdat het HvJ EG uitspraak zal hebben gedaan naar aanleiding van de door het Gerechtshof bij zijn beschikking van 3 juni 1999 gestelde vragen van uitleg.

Aldus gewezen door de heren R. Gretsch, eerste vice-president, P. Marchal, tweede vice-president, J. Jentgen, M. Lahousse, I. Verougstraete, mevrouw G.G. van Erp Taalman Kip-Nieuwenkamp, de heer R. Schmit, rechters, de heren D.H. Beukenhorst, A. Hammerstein, plaatsvervangende rechters, en uitgesproken ter openbare zitting te 's-Gravenhage op 29 november 2001 door de heer W.J.M. Davids, president, in aanwezigheid van de heren L. Strikwerda, plaatsvervangend advocaat-generaal, en C. Dejonge, waarnemend hoofdgriffier.

C. Dejonge

W.J.M. Davids

602

HET BENELUX-GERECHTSHOF In de zaak A 98/5 Gelet op het op 20 november 1998 door de Hoge Raad der Nederlanden

1.

uitgesproken arrest in de zaak nummer 16.665 (C97/144HR) van: de commanditaire vennootschap MARCA MODE, gevestigd te Amsterdam, met de beherende vennoten: 1.

MichaĂŤl Louis Maria Brenninkmeijer, wonende te Laren

2.

Martinus Bernardus Brenninkmeijer, wonende te Hilversum

3.

Dominic Brenninkmeijer, wonende te Aerdenhout, gemeente Bloemendaal,

tegen: 1. de vennootschap naar Duits recht ADIDAS A.G., gevestigd te Herzogenaurach (Duitsland) en 2. Adidas Benelux B.V., gevestigd te Etten-Leur, waarbij overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof (het Verdrag) aan dit Hof vragen van uitleg van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) worden gesteld; TEN AANZIEN VAN DE FEITEN:

2.

Overwegende dat de Hoge Raad de feiten waarop de door het Hof te geven uitleg

moet worden toegepast als volgt heeft omschreven: (i) Adidas A.G. is op grond van verscheidene (vernieuwingen van) inschrijvingen bij het Benelux Merkenbureau en bij het Internationale Bureau voor de bescherming van industriĂŤle eigendom merkhoudster in de Benelux van een drie-strepenbeeldmerk. Dit merk is algemeen bekend als afkomstig van Adidas; de drie strepen worden niet als een louter decoratief element beschouwd. (ii) Adidas Benelux B.V. is voor de Benelux exclusief licentieneemster van Adidas A.G. (iii) Marca heeft in haar vestiging te Breda een sportkledingcollectie aangeboden, waarvan een aantal kledingstukken aan de zijkanten waren voorzien van twee in de lengterichting parallel lopende strepen. Deze kledingstukken zijn uitgevoerd in de kleuren wit of zwart.

Indien het kledingstuk wit is, zijn de strepen zwart; indien het kledingstuk zwart is, zijn de strepen wit.

603

2 (iv) Tevens brengt Marca in de kleuren wit en oranje een T-shirt in het verkeer met in het midden van de voorzijde over de gehele lengte drie zwarte, verticaal en parallel lopende strepen, die aan de buitenzijde zijn voorzien van een smal wit randje en aan de voorzijde worden onderbroken door een medaillon met de afbeelding van een kat, waarop het woord TIM is vermeld. Ten processe zijn deze shirts aangeduid als TIM-shirt.

3.

Overwegende dat de Hoge Raad de onder 5 van zijn arrest geformuleerde vraag van

uitleg van het gemeenschapsrecht aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJEG) heeft gesteld, welke vraag luidt als volgt: "Moet het bepaalde in artikel 5, eerste lid onder b, van Richtlijn 89/104 aldus worden uitgelegd dat, ingeval (a) een merk hetzij van huis uit hetzij wegens zijn bekendheid bij het publiek een bijzondere onderscheidingskracht bezit, en (b) een derde zonder de toestemming van de merkhouder in het economisch verkeer voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, een teken gebruikt dat in zodanige mate met het merk overeenstemt dat daardoor de mogelijkheid van associatie met het merk ontstaat, het uitsluitend recht van de merkhouder hem toestaat aan die derde dat gebruik van het teken te verbieden wanneer de onderscheidingskracht van het merk zodanig is dat niet uitgesloten is dat die associatie verwarring kan doen ontstaan ?" ; 4.

Overwegende dat de Hoge Raad aan het Hof de navolgende vragen van uitleg van

de BMW heeft gesteld: "(1) Behelst de BMW en in het bijzonder art. 11D daarvan een uitputtende regeling in die zin dat aan de licentiehouder uitsluitend het recht toekomt om – tussenkomend in een door de merkhouder ingestelde vordering als bedoeld in artikel 13A, derde of vierde lid, dan wel zelfstandig in rechte optredend krachtens van de merkhouder bedongen bevoegdheid rechtstreeks door hem geleden schade vergoed te krijgen of zich een evenredig deel van de door de gedaagde genoten winst te doen toewijzen, en niet ook het recht om, al dan niet tezamen met de merkhouder, een verbods- of gebodsvordering in te stellen, alsmede nevenvorderingen strekkende tot het

verkrijgen van gegevens omtrent de omzet van

beweerdelijk inbreuk makende producten en tot verificatie van deze gegevens?

(2) Maakt het voor de beantwoording van de onder (1) bedoelde vraag verschil of de hier bedoelde vorderingen van de licentiehouder in een bodemprocedure dan wel in een kort geding zijn gesteld?

604

3 (3) Laat art. 13A, eerste lid onder b, BMW een uitleg toe overeenkomstig de uitleg die door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in antwoord op de hiervoor onder 5 geformuleerde vraag aan art. 5, eerste lid onder b, van de Richtlijn 89/104 zal worden gegeven?"; TEN AANZIEN VAN HET VERLOOP VAN HET GEDING:

5.

Overwegende dat het Hof overeenkomstig artikel 6, vijfde lid, van het Verdrag een

door de griffier voor conform getekend afschrift van het arrest van de Hoge Raad heeft gezonden aan de Ministers van Justitie van BelgiĂŤ, Nederland en Luxemburg; 6.

Overwegende dat de Kamer voor de procesvoering van het Hof bij beschikking van

18 januari 1999 heeft beslist de procedure voor het Hof aan te houden en de antwoorden af te wachten van het HvJEG op de vragen van uitleg die hem door de Hoge Raad in het arrest zijn gesteld en heeft bepaald dat de behandeling van de zaak door het Hof zal worden hervat en de partijen en de Ministers van Justitie van de Beneluxlanden binnen twee maanden nadat het HvJEG uitspraak zal hebben gedaan een memorie respectievelijk een schriftelijke uiteenzetting mogen indienen; 7.

Overwegende dat het HvJEG bij arrest van 22 juni 2000 uitspraak heeft gedaan en

daarbij antwoord heeft gegeven op de hem gestelde prejudiciĂŤle vragen; 8.

Overwegende dat Mrs. D.W.F. Verkade en D.J.G. Visser, beiden advocaat te

Amsterdam, namens de partij Marca Mode een memorie hebben ingediend en dat Mr. P.N.A.M. Claassen, advocaat te Breda, namens de partijen Adidas A.G. en Adidas Benelux B.V. een memorie heeft ingediend; 9.

Overwegende dat de Advocaat-Generaal M.R. Mok op 16 november 2001 schriftelijk

conclusie heeft genomen; TEN AANZIEN VAN HET RECHT:

Ten aanzien van de eerste en de tweede vraag:

10.

Overwegende dat het Hof de door de Hoge Raad gestelde vragen zal beantwoorden

naar de tekst van de BMW die de Hoge Raad toepaste, derhalve zoals deze luidde voor de

605

4

inwerkingtreding op 1 januari 2000 van het Protocol houdende wijziging van de eenvormige

Beneluxwet op de merken, ondertekend te Brussel op 7 augustus 1996, zodat telkens waar het Hof in dit arrest verwijst naar een bepaling van de BMW, zonder nadere aanduiding is bedoeld de tekst zoals deze voor de bedoelde inwerkingtreding gold; 11.

Overwegende dat artikel 11D BMW is gewijzigd bij Protocol tussen het koninkrijk der

Nederlanden, het koninkrijk BelgiĂŤ en het groothertogdom Luxemburg houdende wijziging van de eenvormige Benelux-wet op de merken, getekend te Brussel op 2 december 1992 en dat de daarbij als Bijlage 2 behorende Artikelsgewijze toelichting te dien aanzien inhoudt: "De formulering van artikel 11, onder D, is aangepast aan de wijziging van artikel 13, waarbij de merkhouder de bevoegdheid krijgt om naast of in plaats van vergoeding van schade ten gevolge van inbreuk op zijn merk, ook afdracht van onrechtmatig genoten winst te vorderen.

Daarnaast is in de tweede volzin van dit onderdeel de mogelijkheid geopend dat de licentiehouder zelfstandig de bovengenoemde vorderingen kan instellen, indien hij de bevoegdheid hiertoe van de merkhouder heeft bedongen. Onder de bestaande tekst van artikel 11, onder D, was de licentienemer alleen gerechtigd om tezamen met de merkhouder schadevergoeding te vorderen."; 12.

dat artikel 13A in de leden 1, 3, en 4 aan de merkhouder bij gebruik van het merk als

bedoeld in lid 1 de volgende vorderingen tot bescherming van zijn rechten geeft: - in het eerste lid tot verzet tegen dat gebruik; - in het derde lid tot vergoeding van schade door dat gebruik en - in het vierde lid tot het afdragen van tengevolge van dat gebruik genoten winst alsmede tot het afleggen van rekening en verantwoording dienaangaande; 13.

dat het vijfde lid bepaalt dat de merkhouder de vordering tot schadevergoeding of het

afdragen van winst namens de licentiehouder kan instellen, "onverminderd de aan deze laatste in artikel 11, onder D, toegekende bevoegdheid"; 14.

dat uit dit samenstel van bepalingen volgt dat de BMW een scherp onderscheid

maakt tussen enerzijds de verbods- of gebodsvorderingen als bedoeld in het eerste lid en anderzijds de vorderingen die in het derde en vierde lid zijn bedoeld, op welke laatste vorderingen het bepaalde in artikel 11D van toepassing is;

606

5 15.

dat dit inhoudt zowel dat aan de licentiehouder niet de bevoegdheid toekomt om de in

het eerste lid van artikel 13A genoemde vorderingen in te stellen als dat de licentiehouder een van de in het derde en vierde lid bedoelde vorderingen tot schadevergoeding van de door hem geleden schade of tot toewijzing van een evenredig deel van de door de inbreukmaker genoten winst slechts kan instellen hetzij door tussenkomst in een zodanige door de merkhouder ingestelde vordering hetzij bij een zelfstandige vordering indien hij de bevoegdheid daartoe van de merkhouder heeft bedongen; 16.

dat de licentiehouder dus niet aan artikel 11D de bevoegdheid kan ontlenen tot het

instellen van een verbods- of gebodsvordering, als in de eerste vraag bedoeld; 17.

dat het vierde lid van artikel 13A mede inhoudt de vordering tot het afleggen van

rekening en verantwoording aangaande het afdragen van ten gevolge van het gebruik genoten winst; 18.

dat de licentiehouder derhalve een zodanige vordering tot het afleggen van rekening

en verantwoording, die kan bestaan uit een vordering strekkende tot het verkrijgen van gegevens omtrent de omzet van beweerdelijk inbreuk makende producten en tot verificatie van deze gegevens, kan instellen wanneer hetzij hij tussenkomt in een door de merkhouder ingestelde vordering hetzij hij de bevoegdheid daartoe van de merkhouder heeft bedongen, een en ander als bedoeld in artikel 11D; 19.

Overwegende dat aan het vorenstaande niet afdoet dat in de aanhef van artikel 13A

tot uitdrukking is gebracht dat de in die bepaling genoemde vorderingen kunnen worden ingesteld "onverminderd de toepassing van het gemene recht inzake de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad"; 20.

dat immers die woorden zijn overgenomen uit de oorspronkelijke tekst van artikel 13

BMW dat eveneens met die woorden begon; 21.

dat de artikelsgewijze opmerkingen in de toelichting te dien aanzien inhouden:

"De inleidende woorden van artikel 13 leggen er ondubbelzinnig de nadruk op, dat handelingen, die niet als inbreuk op het merk zijn te beschouwen, daarom nog niet rechtmatig zijn. Zij kunnen immers onder andere bepalingen van het interne recht van de Beneluxlanden vallen.";

607

6 22.

dat tegen die achtergrond moet worden aangenomen dat de hiervoor bedoelde

woorden zien op handelingen die niet als merkinbreuk zijn te beschouwen en daarom buiten de toepassing van het in artikel 13A neergelegde stelsel vallen; 23.

Overwegende dat indien en voor zover het nationale procesrecht een regel inhoudt

die de licentiehouder toestaat als gemachtigde van de merkhouder een vordering in te stellen, de BMW er niet aan in de weg staat dat die regel ook kan gelden voor een vordering als bedoeld in het eerste lid van artikel 13A; 24.

dat het aan de nationale rechter is overgelaten om te beslissen onder welke

omstandigheden moet worden aangenomen dat een dergelijke machtiging is verstrekt; 25.

Overwegende dat de achtergrond van de in artikel 11D opgenomen beperkingen in

de bevoegdheid van de licentiehouder vorderingen in te stellen op grond van inbreuk op het merk in dier voege dat hij zulks slechts kan met medewerking van de merkhouder, hierin moet worden gevonden dat de merkhouder nadeel van dergelijke vorderingen zou kunnen ondervinden; 26.

dat die mogelijkheid aanwezig is zowel in een bodemprocedure als - wanneer de

nationale rechter volgens zijn rechtsstelsel bevoegd is in kort geding kennis te nemen van een vordering bedoeld in artikel 13A BMW - bij een vordering in kort geding; 27.

dat hieruit moet worden afgeleid dat het in dat geval geen verschil maakt of de in

vraag (1) bedoelde vorderingen van de licentiehouder in een bodemprocedure dan wel in een kort geding zijn ingesteld; Ten aanzien van de derde vraag:

28.

Overwegende dat het HvJEG bij zijn arrest van 22 juni 2000 de hiervoor onder 3

weergegeven vraag als volgt heeft beantwoord: "Artikel 5, lid 1, sub b, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, kan niet aldus worden uitgelegd, dat ingeval - een merk hetzij van huis uit hetzij wegens zijn bekendheid bij het publiek een bijzondere onderscheidingskracht bezit, en

608

7 - een derde zonder de toestemming van de merkhouder in het economisch verkeer voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, een teken gebruikt dat in zodanige mate met het merk overeenstemt dat daardoor de mogelijkheid van associatie met het merk ontstaat, het uitsluitend recht van de merkhouder hem toestaat aan die derde dat gebruik van het teken te verbieden, wanneer de onderscheidingskracht van het merk zodanig is dat niet uitgesloten is, dat die associatie verwarring kan doen ontstaan."; 29.

dat het Hof in zijn arrest van 2 oktober 2000 nr. A 98/3 inzake het merk VAL

(Jurisprudentie 2000, p. 50) met betrekking tot de inhoud van de Eerste richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (89/104/EEG), aangeduid als "de Richtlijn", heeft overwogen: "18. Overwegende dat artikel 5, lid 1, aanhef en onder b, van de Richtlijn de merkhouder toestaat het gebruik van een met het merk overeenstemmend teken in de door die bepaling gegeven omstandigheden te verbieden, 'indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk'; 19. dat blijkens de uitlegging die het HVJEG van dit criterium heeft gegeven (het arrest van 11 november 1997, nr. C-251/95, Jur. 1997, p. I-6191 inzake het merk SABEL en dat van 29 september 1998, nr. C-39/97. Jur. 1998, p. I-5507 inzake het merk CANON), het gevaar voor verwarring niet reeds aanwezig kan worden geacht indien het publiek twee merken wegens hun overeenstemmende begripsinhoud met elkaar zou kunnen associĂŤren; 20. Overwegende dat uit het vorenstaande volgt, enerzijds dat de merkhouder zich op grond van artikel 13 A, aanhef en onder 1, BMW, uitgelegd in het licht van de bewoordingen en het doel van de Richtlijn, tegen het gebruik dat van een met zijn merk overeenstemmend teken wordt gemaakt, slechts kan verzetten indien

daardoor bij het publiek verwarring kan

ontstaan, anderzijds dat het gevaar voor verwarring niet reeds aanwezig kan worden geacht, indien het publiek twee merken wegens hun overeenstemmende begripsinhoud met elkaar zou kunnen associĂŤren";

30.

dat het HvJEG zijn in deze zaak gegeven antwoord, als hiervoor onder 28

weergegeven, heeft gebaseerd op zijn arresten van 11 november 1997 en 29 september 1998 en daarmee de in die arresten gegeven uitleg op de onderhavige zaak heeft toegepast;

609

8 31.

dat dit antwoord – zoals uit het hiervoor onder 29 weergegevene blijkt – in wezen

overeenkomt met het oordeel dat het Hof met een beroep op dezelfde arresten in zijn arrest van 2 oktober 2000 heeft gegeven; 32.

dat het hiervoor genoemde Protocol van 2 december 1992 ertoe strekte om de BMW

aan te passen aan de Richtlijn; 33.

dat uit het vorenstaande volgt dat de derde vraag bevestigend moet worden

beantwoord; TEN AANZIEN VAN DE KOSTEN:

34.

Overwegende dat het Hof volgens artikel 13 van het Verdrag de kosten moet

vaststellen welke op de behandeling door het Hof zijn gevallen, welke kosten omvatten de honoraria van de raadslieden van partijen, voor zover dit in overeenstemming is met de wetgeving van het land waar het bodemgeschil aanhangig is; 35.

dat volgens de Nederlandse wetgeving het salaris van de raadslieden is begrepen in

de kosten welke aan de in het ongelijk gestelde partij in rekening worden gebracht; 36.

dat, gelet op het vorenstaande, de kosten op de behandeling voor het Hof gevallen,

moeten worden bepaald op € 1.000,-- voor elk van de partijen; 37.

Gelet op de conclusie van de Advocaat-Generaal M.R. Mok;

38.

Uitspraak doende op de door de Hoge Raad bij arrest van 20 november 1998

gestelde vragen; VERKLAART VOOR RECHT:

Ten aanzien van vraag (1):

39.

De BMW en in het bijzonder artikel 11D daarvan behelst een uitputtende regeling in

die zin dat aan de licentiehouder uitsluitend het recht toekomt om – tussenkomend in een door de merkhouder ingestelde vordering als bedoeld in artikel 13A, derde of vierde lid, dan

610

9 wel zelfstandig in rechte optredend krachtens van de merkhouder bedongen bevoegdheid – rechtstreeks door hem geleden schade vergoed te krijgen of zich een evenredig deel van de door de gedaagde genoten winst te doen toewijzen, alsmede om een vordering in te stellen tot het afleggen van rekening en verantwoording dienaangaande, daaronder begrepen nevenvorderingen strekkende tot het dienaangaande verkrijgen van gegevens omtrent de omzet van beweerdelijk inbreuk makende producten en tot verificatie van deze gegevens, en niet ook het recht om, al dan niet tezamen met de merkhouder, een verbods- of gebodsvordering in te stellen; Ten aanzien van vraag (2):

40.

Het maakt voor de beantwoording van de onder (1) bedoelde vraag geen verschil of

de hier bedoelde vorderingen van de licentiehouder in een bodemprocedure dan wel in een kort geding zijn ingesteld; Ten aanzien van vraag (3):

41.

Artikel 13A, eerste lid onder b, BMW laat een uitleg toe overeenkomstig de uitleg die

door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in antwoord op de in het arrest van de Hoge Raad onder 5 geformuleerde vraag aan artikel 5, eerste lid onder b, van Richtlijn 89/104 is gegeven.

Aldus gewezen door de heren W.J.M. Davids, president, R. Gretsch, eerste vicepresident, P. Marchal, tweede vice-president, J. Jentgen, I. Verougstraete en mevrouw G.G. van Erp Taalman Kip-Nieuwenkamp, rechters, de heer E. Forrier, mevrouw M.-P. Engel en de heer A. Hammerstein, plaatsvervangende rechters, en uitgesproken ter openbare zitting te ′s-Gravenhage op 7 juni 2002 door de heer W.J.M. Davids, voornoemd, in aanwezigheid van de heren L. Strikwerda, advocaat-generaal, en C. Dejonge, waarnemend hoofdgriffier.

(w.g.) C. DEJONGE

(w.g.) W.J.M. DAVIDS

611

COUR DE JUSTICE BENELUX GERECHTSHOF

~

A 2003/1/13 Arrest van 25 juni 2004 in de zaak A 2003/1

Inzake : UNILEVER N.V. en IGLO-MORA GROEP B.V. tegen ARTIC N.V. en N.V. FRISA Procestaal : Nederlands

Arrêt du 25 juin 2004 dans l'affaire A 2003/1 En cause : UNILEVER N.V. et IGLO-MORA GROEP B.V. contre ARTIC S.A. et S.A. FRISA Langue de la procédure: le néerlandais

GRIFFIE

GREFFE

REGENTSCHAPSSTRAAT 39 1000 BRUSSEL TEL. (0) 2.519.38.61 FAX (0) 2.513.42.06 www.courbeneluxhof.int

39, RUE DE LA RÉGENCE 1000 BRUXELLES TÉL. (0) 2.519.38.61 FAX (0) 2.513.42.06 www.courbeneluxhof.int

612

2 Het Benelux-Gerechtshof in de zaak A 2003/1 1.

Gelet op het op 24 januari 2003 door de Hoge Raad der Nederlanden uitgesproken

arrest in de zaak van: UNILEVER N.V., gevestigd te Rotterdam en IGLO-MORA GROEP B.V., gevestigd te ’s Hertogenbosch, verder tezamen te noemen: Unilever, tegen de vennootschappen naar Belgisch recht ARTIC N.V., gevestigd te Nieuwegein en N.V. FRISA, gevestigd te Kuurne, verder tezamen te noemen: Artic, waarbij overeenkomstig artikel 6 van het verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof (verder te noemen: het Verdrag) aan dit hof vragen van uitleg van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (verder te noemen: BMW) worden gesteld; Ten aanzien van de feiten:

2.

De Hoge Raad heeft de feiten waarop de door het Hof te geven uitleg moet worden

toegepast, als volgt omschreven: (i) Iglo-Ola, een dochtermaatschappij van Unilever, heeft in 1997 via haar paraplumerk OLA een ijsproduct in de Benelux op de markt gebracht onder de naam WINNER TACO. Dit product bestaat uit een krokant gebakken zoete wafel omhuld met chocolade en nootjes en gevuld met caramelsaus en vanille-roomijs; (ii) De WINNER TACO is een succesvol product gebleken en heeft sinds haar introductie alleen al in Nederland een omzet gegenereerd van bijna ƒ 50 miljoen. Aan reclame voor de WINNER TACO heeft Iglo-Ola sedert de introductie een bedrag van ƒ 8 miljoen besteed; (iii) Iglo-Ola heeft bij het Benelux-merkenbureau op 2 oktober 1997 onder nummer 616997 het teken WINNER TACO als merk gedeponeerd, en op 30 maart 1999 onder nummer 0935427 het teken TACO, alles voor de klasse 30 (consumptie-ijs); (iv) Op 6 mei 1999 heeft Iglo-Ola onder nummer 0937784 een afbeelding van het WINNER TACO ijsje (met een hap eruit) als beeldmerk bij het Benelux-merkenbureau geregistreerd;

613

3 (v) Artic brengt sedert februari 1999 een ijsproduct op de markt onder de naam EL TACO. Ook dit product bestaat uit een krokant gebakken zoete wafel omhuld met chocolade en nootjes en gevuld met caramelsaus en vanille-roomijs; (vi) Beide ijsproducten hebben een met elkaar overeenstemmende "tacovorm".

3.

De Hoge Raad heeft voorts ten aanzien van de feiten vastgesteld dat het Gerechtshof

heeft overwogen dat Artic heeft gecontroleerd of Unilever de vorm als merk of model had geregistreerd en dat het Hof aldus klaarblijkelijk heeft aangenomen dat Artic bij (de aanvang van) haar gebruik op de hoogte was van het gebruik van de "tacovorm" door Unilever.

4.

De Hoge Raad heeft bij arrest van 24 januari 2003 de volgende vragen van uitleg aan

het Hof gesteld: 1. Kan van het te kwader trouw verrichten van een depot als bedoeld in artikel 4, lid 6, BMW geen sprake zijn op grond van het enkele feit dat de deposant die weet dat van gebruik, als in deze bepaling nader omschreven, door een derde sprake is, de eerste gebruiker (de voorvoorgebruiker) van het merk is ?

2. Indien het antwoord op vraag 1 luidt dat de enkele omstandigheid dat de deposant de eerste gebruiker van het merk is, niet voldoende is om aan te nemen dat kwade trouw als bedoeld in artikel 4, lid 6, ontbreekt, kan dan toch worden aangenomen dat onder omstandigheden de voor-voorgebruiker niet te kwader trouw is en, zo ja, moeten dan alle overige omstandigheden van het geval in de beoordeling worden betrokken of moet alleen voldaan zijn aan bepaalde voorwaarden ?

3. Indien het antwoord op vraag 2 luidt dat aan bepaalde voorwaarden moet zijn voldaan, behoort dan tot deze voorwaarden: (a) dat de voorgebruiker rekening moest houden met een depot door de voor-voorgebruiker, en/of (b) dat het teken ten tijde van het voor-voorgebruik van de latere deposant dan wel ten tijde van de aanvang van het voorgebruik door een derde reeds onderscheidend vermogen had en, zo ja, is daarbij de mate van onderscheidend vermogen nog van belang ?

614

4 Ten aanzien van het verloop van het geding:

5.

Het Hof heeft, overeenkomstig artikel 6, lid 5, van het verdrag een voor conform

getekend afschrift van het arrest van de Hoge Raad gezonden aan de partijen en aan de Ministers van Justitie van BelgiĂŤ, Nederland en Luxemburg.

6.

De partijen hebben de gelegenheid gekregen schriftelijke opmerkingen te maken over

de aan het Hof gestelde vragen; een memorie is ingediend voor Unilever door mr. T. Cohen Jehoram en mr. M.L.J. van de Braak, advocaten te ‘s-Gravenhage en voor Artic door mr. J.L. ten Hove, advocaat te Maastricht, op welke memories dezelfde advocaten telkens bij memorie van antwoord hebben gereageerd.

7.

De plaatsvervangend Advocaat-Generaal F.F. Langemeijer heeft op 28 november

2003 schriftelijk conclusie genomen.

8.

Mr. Cohen Jehoram heeft namens Unilever bij brief, als faxbericht ingekomen ter

griffie van het Hof op 24 december 2003, schriftelijk commentaar gegeven op die conclusie, welke brief bij besluit van de Kamer voor de Procesvoering van het Hof van 27 februari 2004 aan de stukken van het geding is toegevoegd.

Ten aanzien van het recht:

met betrekking tot vraag 1:

9.

De Hoge Raad beoogt met de eerste vraag het antwoord te vernemen op de vraag:

Moet het verrichten van een depot noodzakelijkerwijs als te kwader trouw in de zin van artikel 4, lid 6, BMW worden aangemerkt, indien de deposant weet dat van eerder gebruik, als in deze bepaling nader is omschreven, door een derde sprake is doch deze derde, in de verhouding tot de deposant, niet de eerste gebruiker van het merk is omdat de deposant ("voor-voorgebruiker") zelf nog eerder van het merk gebruik maakte?

10.

Artikel 4, aanhef en onder 6, BMW, zoals die bepaling tot en met 31 december 2003

luidde, bepaalde onder meer: "Binnen de in de artikelen 6bis, 6ter en 14 gestelde grenzen wordt geen recht op een merk verkregen door:

615

5 1. (‌) 6. het te kwader trouw verrichte depot, onder andere: a. het depot dat wordt verricht terwijl de deposant weet of behoort te weten, dat een derde binnen de laatste drie jaren in het Beneluxgebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, en die derde zijn toestemming niet heeft verleend; b. het depot dat wordt verricht terwijl de deposant op grond van zijn rechtstreekse betrekking tot een derde weet, dat die derde binnen de laatste drie jaren buiten het Beneluxgebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, tenzij die derde zijn toestemming heeft verleend, of bedoelde wetenschap eerst is verkregen nadat de deposant een begin had gemaakt met het gebruik van het merk binnen het Beneluxgebied".

11.

In het Gemeenschappelijk commentaar op de BMW is ter zake van genoemde

bepaling onder meer vermeld, na een uiteenzetting van voor- en nadelen van de in de LidStaten bestaande stelsels: "Daarom stelt het ontwerp voor het uitsluitend recht te doen ontstaan uit het eerste depot (artikel 3).

Weliswaar vertoont dit systeem het nadeel, dat een onbekende gebruiker van een merk, die heeft nagelaten zijn merk te deponeren, geen aanspraak meer kan maken op een uitsluitend recht, wanneer de latere gebruiker van een overeenstemmend merk eerder dan hij heeft gedeponeerd, maar dit nadeel weegt niet zwaar, indien men van de opvatting uitgaat, dat de belanghebbende kringen van handel en industrie die merkrechten willen verkrijgen, na de invoering van de eenvormige wet, zullen weten, dat tijdig deponeren van het merk onontbeerlijk is.

Ten einde echter misbruiken te voorkomen is bepaald (artikel 4 onder 6 en artikel 14 onder B) dat een te kwader trouw verricht depot kan worden nietig worden verklaard. Daaronder wordt onder andere verstaan een depot verricht door iemand, die wist of behoorde te weten, dat een niet ingeschreven overeenstemmend merk reeds eerder gebruikt werd".

12.

In dit commentaar is onder 'Artikelsgewijze opmerkingen' sub Artikel 4 vermeld:

"Op de algemene regel, volgens welke het ‘eerste depot’ het merkrecht doet ontstaan, worden een zestal uitzonderingen gemaakt.

616

6 1) (…)

6) Het depot dat te kwader trouw is verricht. De beoordeling van de kwade trouw van een deposant zal in ieder afzonderlijk geval noodzakelijk zijn; men zal daarbij rekening moeten houden met alle aan het geval eigen omstandigheden. Er worden hier echter enkele – niet limitatief op te vatten – gevallen genoemd, waarin de kwade trouw uit het geheel van feiten zonder meer voortvloeit".

13.

Uit de tekst van de BMW, in het bijzonder artikel 3, en uit bovenstaande toelichting

blijkt dat de hoofdregel van het in de BMW neergelegde stelsel tot het verkrijgen van het uitsluitend recht op een merk is dat dit recht wordt verkregen door het eerste depot maar dat die hoofdregel uitzonderingen kent, onder meer zoals omschreven in artikel 4.

14.

Het zesde lid van dat artikel 4 beoogt te voorkomen dat de deposant het uitsluitend

recht op een merk verkrijgt wanneer hij het depot te kwader trouw heeft verricht, waarvan onder de letters a. en b. twee voorbeelden worden gegeven.

15.

Beide voorbeelden vinden hun grond in het misbruik bij de deposant, te weten in het

onder a. bedoelde geval misbruik van wetenschap omtrent het gebruik dat een derde reeds eerder binnen het Benelux-gebied van het merk maakte ("de voorgebruiker") en in het onder b. bedoelde geval misbruik van wetenschap omtrent het gebruik dat een derde reeds eerder buiten het Benelux-gebied van het merk maakte, terwijl de deposant die wetenschap ontleende aan zijn rechtstreekse betrekking tot die derde.

16.

Aldus wordt de voorgebruiker ten opzichte van de eerste deposant beschermd tegen

diens misbruik van wetenschap ("weet of behoort te weten" of "weten op grond van een rechtstreekse betrekking") in de in genoemd artikel 4, lid 6, BMW genoemde omstandigheden, in welke gevallen het depot als te kwader trouw verricht wordt aangemerkt.

17.

De toepassing van het zesde lid van artikel 4 is evenwel niet beperkt tot de daarin

onder a. en b. genoemde gevallen, zoals volgt uit de in die bepaling gebezigde woorden ‘onder andere’ en uit de hiervoor onder 11 en 12 uit de Toelichting geciteerde passage.

18.

Anderzijds moet worden aangenomen dat de BMW toelaat dat de omstandigheden

van het geval meebrengen dat kwade trouw afwezig is wanneer zich geen geval van misbruik voordoet, zodat de in artikel 3 neergelegde hoofdregel van toepassing is.

617

7 19. van

In het in de eerste vraag bedoelde geval doet zich de situatie voor dat er sprake is voorgebruik

door

een

derde,

terwijl

die

derde

evenwel

ten

opzichte

van

de deposant niet de eerste gebruiker (de voorgebruiker) van het merk is, doch in die verhouding

20.

de

deposant

zelf

de

eerste

gebruiker

was

(de

voor-voorgebruiker).

Derhalve maakt de eerste gebruiker die het merk niet tijdig heeft gedeponeerd geen

misbruik wanneer hij het merk alsnog deponeert.

21.

Hieruit volgt dat er voor de derde/voorgebruiker geen grond is om zich te beroepen

op de aanwezigheid van kwade trouw bij de deposant.

22.

Het vorenstaande brengt mee dat de eerste vraag, zoals hiervoor geformuleerd onder

9, ontkennend moet worden beantwoord. met betrekking tot de vragen 2 en 3:

23.

Gelet op het hiervoor overwogene behoeven de tweede en de derde vraag geen

beantwoording.

Ten aanzien van de kosten:

24.

Het Hof moet volgens artikel 13 van het Verdrag de kosten vaststellen welke op de

behandeling voor het Hof zijn gevallen, voorzover dit in overeenstemming is met de wetgeving van het land waar het bodemgeschil aanhangig is.

25.

Volgens de Nederlandse wetgeving wordt het salaris van de raadslieden begrepen in

de kosten welke aan de in het ongelijk gestelde partij in rekening worden gebracht.

26.

Gelet op het vorenstaande moeten de kosten op de behandeling voor het Hof

gevallen worden bepaald op â‚Ź 1.000,-- voor elk van de beide partijen.

618

8 27.

Gelet

op

de

conclusie

van

de

plaatsvervangend

Advocaat-Generaal

F.F.

Langemeijer; 28.

Uitspraak doende op de door de Hoge Raad bij arrest van 24 januari 2003 gestelde

vragen;

Verklaart voor recht:

36.

Het verrichten van een depot van een merk moet niet noodzakelijkerwijs als te

kwader trouw in de zin van artikel 4, lid 6, BMW worden aangemerkt indien de deposant weet dat van eerder gebruik, als in deze bepaling nader omschreven, door een derde sprake is doch deze derde, in de verhouding tot de deposant, niet de eerste gebruiker van het merk is omdat de deposant zelf nog eerder van het merk gebruik maakte (de voor-voorgebruiker).

Aldus gewezen door de heren I. Verougstraete, president, W.J.M. Davids, eerste vice-president, R. Gretsch, tweede vice-president, M. Lahousse, P. Neleman, R. Schmit, rechters en de dames A.M.J. van Buchem-Spapens, G. Bourgeois en L. Mousel, plaatsvervangende rechters, en uitgesproken ter openbare zitting te 's-Gravenhage, op 25 juni 2004 door de heer W.J.M.

Davids,

voornoemd,

in

aanwezigheid

van

de

heren

F.F.

Langemeijer,

plaatsvervangend advocaat-generaal, en C. Dejonge, waarnemend hoofdgriffier.

C. Dejonge

W.J.M. Davids

619