Webinar by Academie voor de Rechtspraktijk

AVDR Webinar

Webinar Actualiteiten en Jurisprudentie Merkenrecht Spreker mr. W.J.G. Maas 14 juni 2012 15:00-17:15 uur

Tel.: 030 - 2201070

AVDRWEBINARS.NL Webinar 0024

Ook interessant voor u!

Verdiepingscursus Arbeidsrecht in Cambridge Woensdag 12 september - zondag 16 september Altijd al aan Cambridge willen studeren? Dit is uw kans! Dit najaar organiseren we een driedaagse cursus Arbeidsrecht, waarbij u studeert en verblijft op het Corpus Christi College. Tot halverwege de middag volgt u college, gegeven door drie topdocenten op het gebied van arbeidsrecht. De rest van de dag heeft u vrije tijd om Cambridge en omgeving te verkennen. Daarnaast kunt u drie webinars arbeidsrecht volgen in het najaar.

Sprekers

mr. M.J.M.T. Keulaerds advocaat BarentsKrans N.V., voorzitter VAAN

mr. R.A.A. Duk advocaat BarentsKrans N.V.

mr. P.C. Vas Nunes advocaat BarentsKrans N.V.

Praktische informatie PE punten: Kosten: Niveau: Max. aantal deelnemers: Extra informatie

PO: 15 + 6 PO EURO 2.000,-- incl. studiemateriaal, excl. BTW Verdieping en actualiteiten 20 • Deze unieke cursus vindt plaats op het Corpus Christi College te Cambridge, op 37 km van London Stansted vliegveld en 80 km van Londen. • De cursusprijs is inclusief vier overnachtingen in een studentenkamer in het college; met aankomst op woensdagavond en vertrek op zondagochtend. Tevens inbegrepen zijn alle maaltijden, koffie/thee en het studiemateriaal. • De cursusprijs is exclusief reiskosten. Op deze manier kunt u desgewenst zelf uw verblijf verlengen. • Inschrijven via www.magnacharta.nl

w w w. m a g n a c h a r t a . n l

Inhoudsopgave

Spreker Mr. W.J.G. Maas Hof van Justitie EU, 14 juli 2011, zaak C-46/10

Hof van Justitie EU, 15 december 2011, zaak C-119/10 Hof van Justitie EU, 12 juli 2011, zaak C-324/09

p. 2 p. 11 p. 18

Gerechtshof â&#x20AC;&#x2122;s-Gravenhage, 22 november 2011, LJN BU6275 Hoge Raad, 3 februari 2012, LJN BU4915 Hof van Justitie EU, 24 mei 2012, zaak C-98/11 Gerechtshof Arnhem, 24 april 2012, LJN BW3655

p. p. p. p.

45 57 79 88

ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer) 14 juli 2011 (*)

„Merken – Richtlijn 89/104/EG – Artikelen 5 en 7 – Als driedimensionaal merk beschermde gasflessen – In handel brengen door houder van exclusieve licentie – Activiteit van concurrent van licentiehouder bestaande in navullen van die flessen” In zaak C-46/10, betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door het Højesteret (Denemarken) bij beslissing van 2 november 2009, ingekomen bij het Hof op 28 januari 2010, in de procedure Viking Gas A/S tegen Kosan Gas A/S, voorheen BP Gas A/S, wijst HET HOF (Eerste kamer), samengesteld als volgt: J.-J. Kasel, president van de Vijfde kamer, waarnemend voor de president van de Eerste kamer, A. Borg Barthet, M. Ilešič (rapporteur), M. Safjan en M. Berger, rechters, advocaat-generaal: J. Kokott, griffier: C. Strömholm, administrateur, gezien de stukken en na de terechtzitting op 20 januari 2011, gelet op de opmerkingen van: –

Viking Gas A/S, vertegenwoordigd door P.H. Würtz, advokat,

–

Kosan Gas A/S, voorheen BP Gas A/S, vertegenwoordigd door E. Bertelsen, advokat,

–

de Italiaanse regering, vertegenwoordigd door G. Palmieri als gemachtigde, bijgestaan door S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

–

de Europese Commissie, vertegenwoordigd door F.W. Bulst en H. Støvlbæk als gemachtigden,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 7 april 2011, het navolgende

Arrest

Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Viking Gas A/S (hierna: „Viking Gas”) en Kosan Gas A/S, voorheen BP Gas A/S (hierna: „Kosan Gas”), over de praktijk van Viking Gas die erin bestaat gas te verkopen middels het tegen betaling navullen en inwisselen van composietgasflessen, waarvan de vorm is beschermd als driedimensionaal merk en die eerder door consumenten zijn gekocht bij Kosan Gas, die een exclusieve licentie voor het gebruik ervan bezit en er haar, als woorden beeldmerken beschermde, naam en logo op heeft aangebracht.

Toepasselijke bepalingen 3

Richtlijn 89/104 is ingetrokken bij richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (gecodificeerde versie) (PB L 299, blz. 25), die op 28 november 2008 in werking is getreden. Gelet op de datum waarop de feiten hebben plaatsgevonden, is evenwel op het hoofdgeding nog richtlijn 89/104 van toepassing. Artikel 5, leden 1 tot en met 3, van richtlijn 89/104 bepaalde: „1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden: a)

wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;

dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.

[...] 3.

Met name kan krachtens de leden 1 en 2 worden verboden:

het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking;

het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken;

[...]” 5

Artikel 7 van richtlijn 89/104, met het opschrift „Uitputting van het aan het merk verbonden recht”, luidde: „1. Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht. 2. Lid 1 is niet van toepassing wanneer er voor de houder gegronde redenen zijn om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.”

Overeenkomstig artikel 65, lid 2, van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER) van 2 mei 1992, gelezen in samenhang met bijlage XVII, punt 4, bij deze overeenkomst, is artikel 7, lid 1, van de richtlijn gewijzigd ter fine van bovenvermelde overeenkomst, waarbij de bewoordingen „in de Gemeenschap” zijn vervangen door de bewoordingen „op het grondgebied van een partij bij de Overeenkomst”. Artikel 8, lid 1, van richtlijn 89/104 bepaalde:

„Een merk kan het voorwerp zijn van licenties voor alle of voor een deel van de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en voor het geheel of voor een deel van het grondgebied van een lidstaat. Een licentie kan al dan niet uitsluitend zijn.”

Hoofdgeding en prejudiciële vragen 8

Kosan Gas produceert flessengas en verkoopt dit aan particulieren en ondernemers. Sinds 2001 brengt Kosan Gas in Denemarken flessengas in de handel in zogenoemde „composietflessen” (lichte flessen). De bijzondere vorm van die flessen is ingeschreven als driedimensionaal gemeenschapsmerk en als driedimensionaal Deens merk voor gasvormige brandstoffen en voor houders die zijn bestemd om vloeibare brandstoffen te bevatten. De geldigheid en de beschermingsomvang van die inschrijvingen worden niet betwist.

De composietflessen worden door Kosan Gas gebruikt in het kader van een met de Noorse producent van de fles gesloten alleenverkoopovereenkomst die aan Kosan Gas een exclusieve licentie verleent voor het gebruik van die flessen als vormmerk in Denemarken alsmede het recht om op te treden tegen inbreuken op het merk. Kosan Gas brengt op die flessen haar naam en logo aan, die als gemeenschapswoord- en beeldmerken zijn ingeschreven voor met name gas.

Bij de eerste aankoop van een composietgasfles bij een distributeur van Kosan Gas, betaalt de consument ook de prijs van de fles, die daarmee zijn eigendom wordt. De activiteit van Kosan Gas omvat ook het navullen van de composietflessen wanneer deze leeg zijn. De consument kan dus een lege composietfles bij een distributeur van Kosan Gas inwisselen tegen een door die distributeur gevulde overeenkomstige fles, waarbij hij enkel de prijs van het gekochte gas betaalt.

Viking Gas, die gas verkoopt maar dit niet zelf produceert, bezit een vulcentrum in Denemarken, van waaruit de composietflessen, na met gas te zijn gevuld, naar onafhankelijke distributeurs worden verzonden. Viking Gas plakt op die flessen een sticker met haar naam en het nummer van het vulcentrum alsmede een andere sticker waarop met name de wettelijk voorgeschreven informatie over het vulcentrum en de inhoud van de flessen wordt vermeld. De woorden beeldmerken van Kosan Gas die op die flessen staan, worden noch verwijderd, noch overgeplakt. De consument kan bij een met Viking Gas samenwerkende distributeur een lege gasfles inwisselen tegen een door Viking Gas gevulde overeenkomstige fles.

Kosan Gas heeft ook gas verkocht waarbij zij als gashouder andere flessen dan composietflessen gebruikte, namelijk stalen gasflessen van hetzelfde type als die welke door de meeste marktdeelnemers worden gebruikt (gele, stalen standaardflessen van verschillende grootte). Deze vroeger door Kosan Gas gebruikte stalen flessen zijn niet ingeschreven als vormmerk maar wel, net als de composietflessen, voorzien van het woorden/of beeldmerk van die onderneming. Viking Gas stelt dat Kosan Gas jarenlang heeft aanvaard, en nog steeds aanvaardt, dat andere ondernemingen deze standaardflessen navullen om hun gas te verkopen, hoewel de flessen de naam en het logo van Kosan Gas dragen.

Naar aanleiding van een door Kosan Gas ingediende vordering wegens merkinbreuk, heeft de fogedret de Viborg bij beschikking van 6 december 2005 aan Viking Gas een verbod opgelegd om door middel van het navullen van de composietflessen van Kosan Gas gas te verkopen. Die beschikking is bekrachtigd bij arrest van de Sø- og Handelsretten van 21 december 2006, dat name vaststelt dat Viking Gas door het navullen en verkopen in Denemarken van de composietflessen de merkenrechten van Kosan Gas schendt, en Viking Gas verbiedt om gebruik te maken van de merken waarvan Kosan Gas de houdster is. Viking Gas werd bovendien veroordeeld tot betaling van 75 000 DKK aan Kosan Gas als vergoeding voor het gebruik van die merken.

Daarop heeft Viking Gas beroep ingesteld bij de Højesteret, die de behandeling van de zaak heeft geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen heeft gesteld:

„1)

Moet artikel 5 juncto artikel 7 van [richtlijn 89/104] aldus worden uitgelegd dat bedrijf B een merkinbreuk pleegt door gasflessen die afkomstig zijn van bedrijf A, te vullen met gas en te verkopen in de volgende omstandigheden: a)

A verkoopt gas in zogenoemde composietflessen met een bijzondere vorm die als zodanig, dat wil zeggen als vormmerk, als Deens merk en als gemeenschapsmerk is ingeschreven. A is niet de houder van dit vormmerk, maar heeft een exclusieve licentie voor het gebruik ervan in Denemarken en mag bij inbreuken in Denemarken in rechte optreden.

Bij de eerste aankoop van een composietgasfles bij een van de verkopers van A, betaalt de consument ook de fles, die daarmee eigendom van de consument wordt.

A hervult de composietflessen via een regeling waarbij de consument tegen betaling van het gas bij een van de verkopers van A een lege composietfles kan inwisselen voor een overeenkomstige fles die door A is gevuld.

B vult gasflessen, waaronder composietflessen die worden beschermd door het sub a bedoelde vormmerk, via een regeling waarbij de consument tegen betaling van het gas bij een verkoper die samenwerkt met B, een lege composietfles kan inwisselen voor een overeenkomstige fles die door B is gevuld.

Wanneer B de betrokken composietflessen met gas vult, brengt B op de flessen stickers aan met de vermelding dat het vullen is gebeurd door B?

Speelt het voor het antwoord op de eerste vraag een rol indien kan worden aangenomen dat consumenten in het algemeen de indruk zullen krijgen dat er een band is tussen B en A?

Indien de eerste vraag ontkennend wordt beantwoord, kan de uitkomst dan anders zijn wanneer de composietflessen – behalve dat zij door het betrokken vormmerk zijn beschermd – ook zijn voorzien van (bedrukt met) het ingeschreven beeld- en/of woordmerk van A, dat zichtbaar blijft ondanks door B aangebrachte stickers?

Indien de eerste of de derde vraag bevestigend wordt beantwoord, kan de uitkomst dan anders zijn wanneer wordt aangenomen dat A voor andere soorten flessen, die niet door het betrokken vormmerk worden beschermd, maar waarop het woorden/of beeldmerk van A is aangebracht, jarenlang heeft aanvaard, en nog steeds aanvaardt, dat andere bedrijven de flessen hervullen?

Indien de eerste of de derde vraag bevestigend wordt beantwoord, kan de uitkomst dan anders zijn wanneer de consument zichzelf rechtstreeks tot B wendt en daar a)

tegen betaling van het gas een lege composietfles kan inwisselen voor een overeenkomstige fles die door B is gevuld, of

tegen betaling een door hemzelf meegebrachte composietfles met gas kan laten vullen?”

Beantwoording van de prejudiciële vragen 15

Met zijn vragen, die samen moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of en, in voorkomend geval, onder welke voorwaarden de houder van een exclusieve licentie voor het gebruik van composietgasflessen die zijn bestemd om te worden hergebruikt, waarvan de vorm is beschermd als driedimensionaal merk en waarop die houder zijn als woorden beeldmerken beschermde naam en logo heeft aangebracht, zich op grond van de artikelen 5 en 7 van richtlijn 89/104 ertegen kan verzetten dat die flessen, nadat zij zijn aangekocht door consumenten die vervolgens het oorspronkelijk in die flessen aanwezige gas hebben opgebruikt, door een derde, tegen betaling, worden

ingewisseld voor composietflessen die zijn gevuld met gas dat niet van die houder afkomstig is. Bij het Hof ingediende opmerkingen 16

Volgens Viking Gas kan het onder omstandigheden als in het hoofdgeding niet op grond van de artikelen 5 en 7 van richtlijn 89/104 worden verboden composietflessen na te vullen en in te wisselen. Kosan Gas en de Italiaanse Republiek betogen het tegendeel. De Europese Commissie is van mening dat in wezen moet worden bepaald of er in het hoofdgeding een gevaar bestaat voor verwarring doordat de consument zou kunnen denken dat het in een door Viking Gas gevulde fles aanwezige gas afkomstig is van Kosan Gas of dat er tussen die ondernemingen een economische band bestaat, hetgeen door de verwijzende rechter moet worden vastgesteld.

Viking Gas beklemtoont dat de consument de composietfles bij de eerste aankoop verwerft, hetgeen uitputting van het merkrecht van Kosan Gas tot gevolg heeft. Daarom is de consument gerechtigd vrij gebruik te maken van die fles om deze te laten navullen, waarvoor die fles overigens juist ook bestemd is. De aan een merkhouder toegekende rechten kunnen niet zodanig worden uitgebreid dat zij eraan in de weg staan dat de koper van een waar die van dat merk is voorzien deze waar gebruikt voor de doeleinden waarvoor deze in de handel is gebracht. Daarbij is niet van belang of de consument de door hem gekochte composietflessen laat navullen door zich rechtstreeks tot Viking Gas te wenden, of dat hij een lege composietfles inwisselt tegen een overeenkomstige volle fles bij een met Viking Gas samenwerkende distributeur. Aangezien het namelijk in beide gevallen voor de koper duidelijk is dat, enerzijds, de composietfles een gebruikt goed is, en, anderzijds, het gas niet afkomstig is van Kosan Gas, maar van Viking Gas, hetgeen op de flessen is aangegeven door de daarop aangebrachte stickers, maakt de doorverkoop van de door Viking Gas gevulde flessen geen inbreuk op de merkrechten van Kosan Gas.

Viking Gas betoogt dat het bij andere soorten gasflessen dan composietflessen vaak voorkomt dat de navulling wordt verricht door andere marktdeelnemers dan die welke die flessen in de handel hebben gebracht. Kosan Gas kan echter niet door een ander type gasfles op de markt te introduceren een einde maken aan dat gebruik. De verwerving van een merkrecht kan namelijk niet tot doel hebben de markten af te schermen teneinde een onterecht mededingingsvoordeel te verkrijgen en een ongerechtvaardigd prijsverschil te kunnen hanteren, wat ook bij de uitlegging van de regels inzake uitputting van het aan het merk verbonden recht in aanmerking moet worden genomen. In dit verband stelt Viking Gas dat Kosan Gas de niet-uitputting van het aan het betrokken merk verbonden recht gebruikt om een kunstmatige verdeling van de markt van flessengas tot stand te brengen, hetgeen wordt aangetoond door het feit dat die onderneming het in een composietfles aanwezige gas thans verkoopt voor een prijs die meer dan 20 % meer bedraagt dan die van het in een klassieke stalen fles aanwezige gas, zonder dat er sprake is van productie- of distributiefactoren die een dergelijk prijsverschil kunnen rechtvaardigen.

Kosan Gas overweegt dat het in het hoofdgeding gaat om identieke waren en merken, zodat reeds daarom van merkinbreuk sprake is. In ieder geval bestaat er een groot verwarringsgevaar, aangezien de etikettering van de composietflessen door Viking Gas zeer onopvallend is.

Kosan Gas is van mening dat de regel van uitputting van het aan het merk verbonden recht Viking Gas niet het recht geeft om over te gaan tot het navullen en verkopen van haar eigen gas in composietflessen die worden beschermd door een merk waarvan Viking Gas niet de houdster is. Die regel impliceert namelijk enkel dat Kosan Gas zich er niet tegen kan verzetten dat de door haarzelf gevulde en in de handel gebrachte composietflessen worden doorverkocht. De uitputting van het betrokken recht kan geen betrekking hebben op een herbruikbare verpakking, aangezien de verpakking op zichzelf geen waar is en de waar in casu bestaat uit het gas. Zelfs in het tegenovergestelde geval kan de uitputting alleen betrekking hebben op de verpakking als zodanig, zodat deze zonder inhoud kan worden verhandeld. Voor het overige vormt de vervanging van een door een merk beschermde waar die is bestemd om door de consument te worden verbruikt een wijziging in de zin van artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104 waartegen de houder van dat merk zich zelfs na de waar in de handel te hebben gebracht kan verzetten.

De Italiaanse Republiek wijst op de risicoâ&#x20AC;&#x2122;s die voortvloeien uit een bescherming van gashouders als driedimensionaal merk alsmede op het openbaar belang om, ter bevordering van de mededinging en ter bescherming van consumenten, de beschikking over die gashouders te waarborgen. Dit belang wordt evenwel beschermd door artikel 3 van richtlijn 89/104, dat de gronden opsomt voor de weigering en nietigverklaring van merken, en kan niet bijdragen tot de vaststelling van de grenzen en de beschermingsomvang van het aan het merk verbonden recht, wanneer dit eenmaal rechtgeldig is geregistreerd. Aangezien de geldigheid van de inschrijving van de composietfles als merk niet wordt betwist, mag worden aangenomen dat de vorm van de fles een onderscheidende functie heeft voor de waar, hetgeen betekent dat de verkoop door een derde van dezelfde waar in dezelfde vorm afbreuk doet aan de onderscheidende functie van het merk.

Tegen deze uitlegging kan niet worden aangevoerd het beginsel van uitputting van het aan het merk verbonden recht, dat enkel betrekking heeft op achter elkaar plaatsvindende doorverkopen van waren waarvan het merkrecht is uitgeput. Zelfs indien van het tegenovergestelde standpunt wordt uitgegaan, zijn de aan het merk verbonden rechten in het hoofdgeding evenwel niet uitgeput, aangezien de door de verwijzende rechter omschreven omstandigheden binnen de werkingssfeer vallen van de in artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104 bedoelde afwijking. De omstandigheid dat Viking Gas de flessen vult met haar eigen gas brengt namelijk het gevaar met zich mee van een verslechtering of wijziging van de â&#x20AC;&#x17E;fles-waarâ&#x20AC;?. Kosan Gas heeft er duidelijk belang bij dat de composietflessen worden gevuld door haar erkende distributeurs, zodat zij toezicht kan houden op de kwaliteit van de verkochte waar, aangezien elk gebrek in de waar gevolgen kan hebben voor de reputatie van het merk.

De Commissie is van mening dat het doorslaggevende element in het hoofdgeding betrekking heeft op de vraag of de consument die zich tot Viking Gas wendt om zijn lege composietfles te laten navullen in staat is om, zonder moeite, enkel op basis van de etikettering te begrijpen dat het gas dat hij zojuist heeft gekocht afkomstig is van Viking Gas en dat er geen economische band bestaat tussen die onderneming en Kosan Gas. Zij preciseert dat de situatie in het hoofdgeding valt onder artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104, dat volgens de rechtspraak van het Hof alle functies van het merk beschermt. Niets wijst er evenwel op dat andere functies dan die bestaande in het garanderen van de oorsprong van de waar, door het betrokken gebruik worden ondermijnd.

Aangaande de vraag naar de uitputting van het aan het merk verbonden recht, maakt de Commissie onderscheid tussen, enerzijds, het gebruik van de composietfles gevuld met gas van Kosan Gas of, in voorkomend geval, van de lege composietfles, en, anderzijds, het gebruik van die fles gevuld met gas afkomstig van een andere onderneming. Het eerste soort gebruik kan niet worden verboden door de houder van het vormmerk, aangezien de aan dat merk verbonden rechten bij de verkoop van de composietfles zijn uitgeput voor zover op grond van die verkoop de economische waarde van de fles is gerealiseerd. Wat het tweede soort gebruik betreft moet rekening worden gehouden met het feit dat de door het merk beschermde waar, te weten het gas, reeds is opgebruikt en, zonder toestemming van de merkhouder, vervangen door een andere, niet van die merkhouder afkomstige, waar. In een dergelijke situatie is niet voldaan aan de voorwaarden van artikel 7, lid 1, van richtlijn 89/104, aangezien het merk het niet mogelijk maakt de oorsprong van de waar, welke oorsprong het merk geacht wordt te beschermen, te garanderen. Beoordeling door het Hof

Volgens vaste rechtspraak brengen de artikelen 5 tot en met 7 van richtlijn 89/104 een volledige harmonisatie van de regels betreffende de aan het merk verbonden rechten tot stand en bepalen zij aldus welke rechten de houders van merken in de Europese Unie genieten (zie met name arrest van 3 juni 2010, Coty Prestige Lancaster Group, C-127/09, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 27 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

In het bijzonder geeft artikel 5 van deze richtlijn de merkhouder een uitsluitend recht dat hem onder meer toestaat, iedere derde te verbieden van zijn merk voorziene waren aan te bieden, in de handel te brengen of daartoe in voorraad te hebben. Artikel 7, lid 1, van dezelfde richtlijn bevat een uitzondering op deze regel, waar het bepaalt dat het recht van de merkhouder is uitgeput wanneer de waren door de merkhouder zelf of met diens

toestemming in de Europese Economische Ruimte (EER) in de handel zijn gebracht (zie met name arrest van 15 oktober 2009, Makro Zelfbedieningsgroothandel e.a., C-324/08, Jurisprudentie blz. I-10019, punt 21 en aldaar aangehaalde rechtspraak). 27

De uitdoving van het uitsluitend recht is het gevolg van hetzij de uitdrukkelijke dan wel impliciete toestemming van de houder tot het in de EER in de handel brengen, door de houder zelf, dan wel door een persoon die economisch verbonden is met de merkhouder, zoals met name een licentiehouder. De toestemming van de houder of het in de EER in de handel brengen door hem of door een marktdeelnemer die economisch met hem verbonden is, wat met een afstand van het uitsluitend recht gelijk te stellen is, zijn dus beslissende elementen voor de uitdoving van dat recht (zie reeds aangehaald arrest Coty Prestige Lancaster Group, punt 29 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

In het hoofdgeding staat vast dat de composietflessen, waarvan de vulling en inwisseling door Viking Gas aan de orde zijn, in de EER in de handel zijn gebracht door Kosan Gas, die in het bezit is van een exclusieve licentie voor het gebruik in Denemarken van het driedimensionale merk bestaande in de vorm van die flessen en die houdster is van de daarop aangebrachte woorden beeldmerken.

Kosan Gas, de Italiaanse Republiek en de Commissie zijn evenwel van mening dat artikel 7, lid 1, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat door dat in de handel brengen enkel het recht wordt uitgeput van de merk- of licentiehouder om de verdere verhandeling van de nog met het oorspronkelijke gas gevulde of lege flessen te verbieden, maar dat het op grond van dat in de handel brengen evenwel niet aan derden is toegestaan om diezelfde flessen voor commerciĂŤle doeleinden met hun eigen gas te vullen. Kosan Gas betoogt met name dat de uitputting van het merkrecht geen betrekking kan hebben op de verpakking van de waar.

Dienaangaande zij opgemerkt dat de composietflessen, die zijn bestemd om meerdere malen te worden hergebruikt, niet louter een verpakking van het originele product vormen, maar een autonome economische waarde hebben en moeten worden aangemerkt als op zichzelf staande waren. De consument moet immers wanneer hij bij een distributeur van Kosan Gas voor het eerst een dergelijke met gas gevulde fles aankoopt niet alleen betalen voor dat gas, maar ook voor de composietfles, waarvan de prijs, met name vanwege de bijzondere technische kenmerken ervan, hoger is dan die van de traditionele stalen gasflessen en het daarin aanwezige gas.

In die omstandigheden dient een afweging plaats te vinden van, enerzijds, het legitiem belang van de licentiehouder van het recht op het uit de vorm van de composietfles bestaande merk en houder van de daarop aangebrachte merken om te profiteren van de aan die merken verbonden rechten, en, anderzijds, de legitieme belangen van de kopers van die flessen, en met name het recht om ten volle van hun eigendomsrecht op die flessen te genieten, alsmede het algemeen belang van handhaving van een onvervalste mededinging.

Aangaande het belang van voornoemde licentie- en merkhouder om te profiteren van de aan die merken verbonden rechten, moet worden geconstateerd dat de verkoop van composietflessen hem in staat stelt om de economische waarde van de aan die flessen verbonden merken te realiseren. Het Hof heeft reeds vastgesteld dat een verkoop die de merkhouder in staat stelt de economische waarde van zijn merk te realiseren, de door richtlijn 89/104 toegekende uitsluitende rechten uitput (zie met name arrest van 30 november 2004, Peak Holding, C-16/03, Jurispr. blz. I-11313, punt 40).

Wat de rechten van de kopers van composietflessen betreft, staat vast dat deze niet ten volle van hun eigendomsrecht kunnen genieten wanneer die rechten zelfs na de verkoop door of met toestemming van de merkhouder van die flessen nog zouden worden beperkt door de daaraan verbonden merkrechten. Zoals de advocaat-generaal heeft opgemerkt in punt 66 van haar conclusie, zouden die kopers niet langer vrij zijn in de uitoefening van dat recht, maar voor de latere navulling van die flessen gebonden blijven aan ĂŠĂŠn enkele gasleverancier.

Ten slotte zou het toestaan aan de licentiehouder van het merkrecht bestaande in de vorm van de composietfles en houder van de daarop aangebrachte merken, zich op grond van de aan die merken verbonden rechten te verzetten tegen de latere navulling van die flessen, de mededinging op de stroomafwaartse markt van navulling van gasflessen op ongerechtvaardigde wijze beperken en zelfs het risico van afscherming van die markt met zich meebrengen, wanneer die licentie- en merkhouder zijn fles dankzij de – niet door het merkenrecht beschermde – bijzondere technische kenmerken ervan, zou kunnen opdringen. Dat risico wordt bovendien nog vergroot door het feit dat de composietfles duur is in verhouding tot het gas, en de koper, als hij weer vrij wil zijn in de keuze van zijn gasleverancier, afstand zal moeten doen van zijn voor de aankoop van de fles verrichte oorspronkelijke investering, die slechts rendabel is wanneer de fles een voldoende aantal malen wordt hergebruikt.

Uit het voorgaande volgt dat door de verkoop van de composietfles de rechten die de licentiehouder van het recht op het merk bestaande in de vorm van de composietfles en houder van de daarop aangebrachte merken, aan die merken ontleent zijn uitgeput, en voorts dat daardoor het recht om vrijelijk over die fles te beschikken – met inbegrip van het recht om de fles bij een onderneming van zijn eigen keuze, dat wil zeggen niet enkel bij de merk- of licentiehouder maar ook bij een van diens concurrenten, in te wisselen of te laten navullen wanneer het oorspronkelijke gas eenmaal is opgebruikt – is overgegaan op de koper. Dat recht van de koper is verbonden met het recht van die concurrenten om, binnen de door artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104 gestelde grenzen, over te gaan tot het navullen en inwisselen van de lege flessen.

Wat die grenzen betreft, zij eraan herinnerd dat krachtens voornoemd artikel 7, lid 2, de houder van een merk zich, ondanks dat van zijn merk voorziene waren in de handel zijn gebracht, tegen verdere verhandeling van die waren kan verzetten wanneer daarvoor gegronde redenen bestaan en, met name, wanneer de toestand van de waren nadat zij in de handel zijn gebracht is gewijzigd of verslechterd. Volgens vaste rechtspraak wijst het gebruik van de bijwoordelijke bepaling „met name” in voornoemd artikel 7, lid 2, erop, dat het geval van wijziging of verslechtering van de toestand van de van het merk voorziene waren slechts als voorbeeld van gegronde redenen is genoemd (zie met name arrest van 23 april 2009, Copad, C-59/08, Jurispr. blz. I-3421, punt 54 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

Zoals het Hof reeds heeft geoordeeld, bestaat een dergelijke gegronde reden ook wanneer het gebruik door een derde van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een merk, de reputatie hiervan ernstig schaadt, of wanneer er van dat teken gebruik wordt gemaakt op een wijze die de indruk kan wekken dat er een economische band bestaat tussen de merkhouder en die derde, en meer in het bijzonder dat laatstgenoemde tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat er een bijzondere band tussen die twee personen bestaat (zie in die zin arrest van 8 juli 2010, Portakabin, C-558/08, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punten 79 en 80 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

Hoewel het aan de verwijzende rechter is om te beoordelen of er, gelet op de omstandigheden die het hoofdgeding kenmerken, een dergelijke gegronde reden bestaat, dienen aan hem toch enige aanwijzingen te worden verstrekt voor die beoordeling, met name wat de concrete elementen betreft waarover hij een uitspraak van het Hof verlangt.

Binnen die context moet worden gepreciseerd dat, om te kunnen antwoorden op de vraag of de verhandeling van de door Viking Gas gevulde composietflessen geschiedt op een wijze die de indruk kan wekken dat er een economische band bestaat tussen die onderneming en Kosan Gas, hetgeen laatstgenoemde het recht zou geven zich tegen die verhandeling te verzetten, rekening moet worden gehouden met de etikettering van die flessen alsmede met de omstandigheden waaronder zij worden ingewisseld.

De etikettering van de composietflessen alsmede de omstandigheden waaronder zij worden ingewisseld, mogen de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument immers niet doen veronderstellen dat er tussen de twee betrokken ondernemingen in het hoofdgeding een economische band bestaat of dat het voor het vullen van die flessen gebruikte gas afkomstig is van Kosan Gas. Om te kunnen beoordelen of een dergelijke onjuiste indruk uitgesloten is, dient rekening te worden gehouden met de praktijken in die sector, en, inzonderheid, met de vraag of de consumenten eraan gewend

zijn dat gasflessen door andere distributeurs worden gevuld. Voorts kan er redelijkerwijs van worden uitgegaan dat een consument die zich rechtstreeks tot Viking Gas wendt om hetzij zijn lege gasfles in te wisselen tegen een gevulde, hetzij zijn eigen fles te laten vullen, gemakkelijker kan nagaan of er al dan niet een band bestaat tussen die onderneming en Kosan Gas. 41

Wat het feit betreft dat op de composietflessen woorden beeldmerken zijn aangebracht bestaande in de naam en het logo van Kosan Gas die, zoals de verwijzende rechter heeft geconstateerd, ondanks de door Viking Gas op die flessen aangebrachte etikettering, zichtbaar blijven, zij erop gewezen dat die omstandigheid in zoverre een relevante factor vormt dat zij lijkt uit te sluiten dat die etikettering de toestand van de flessen wijzigt door hun oorsprong te maskeren.

Uit het voorgaande volgt dat op de gestelde vragen moet worden geantwoord dat de artikelen 5 en 7 van richtlijn 89/104 aldus moeten worden uitgelegd dat de houder van een exclusieve licentie voor het gebruik van composietgasflessen die zijn bestemd om te worden hergebruikt, waarvan de vorm is beschermd als driedimensionaal merk en waarop die houder zijn als woorden beeldmerken ingeschreven naam en logo heeft aangebracht, zich niet op grond van die bepalingen ertegen kan verzetten dat die flessen, na te zijn aangekocht door consumenten die vervolgens het daarin aanwezige gas hebben opgebruikt, door een derde, tegen betaling, worden ingewisseld voor composietflessen die zijn gevuld met gas dat niet van die houder afkomstig is, tenzij die houder zich kan beroepen op een gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104.

Kosten 43

Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Eerste kamer) verklaart voor recht: De artikelen 5 en 7 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moeten aldus worden uitgelegd dat de houder van een exclusieve licentie voor het gebruik van composietgasflessen die zijn bestemd om te worden hergebruikt, waarvan de vorm is beschermd als driedimensionaal merk en waarop die houder zijn als woorden beeldmerken ingeschreven naam en logo heeft aangebracht, zich niet op grond van die bepalingen ertegen kan verzetten dat die flessen, na te zijn aangekocht door consumenten die vervolgens het daarin aanwezige gas hebben opgebruikt, door een derde, tegen betaling, worden ingewisseld voor composietflessen die zijn gevuld met gas dat niet van die houder afkomstig is, tenzij die houder zich kan beroepen op een gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104.

ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer) 15 december 2011 (*)

„Merken – Richtlijn 89/104/EEG – Artikel 5, lid 1, sub b – Afvullen van blikjes die reeds zijn voorzien van teken dat met merk overeenstemt – Dienstverlening in opdracht en volgens aanwijzingen van derde – Vordering van merkhouder tegen dienstverlener” In zaak C-119/10, betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden bij arrest van 19 februari 2010, ingekomen bij het Hof op 4 maart 2010, in de procedure Frisdranken Industrie Winters BV tegen Red Bull GmbH, wijst HET HOF (Eerste kamer), samengesteld als volgt: A. Tizzano, kamerpresident, M. Safjan, M. Ilešič (rapporteur), E. Levits en M. Berger, rechters, advocaat-generaal: J. Kokott, griffier: C. Strömholm, administrateur, gezien de stukken en na de terechtzitting op 10 maart 2011, gelet op de opmerkingen van: –

Frisdranken Industrie Winters BV, vertegenwoordigd door P. N. A. M. Claassen, advocaat,

–

Red Bull GmbH, vertegenwoordigd door S. Klos en A. Alkema, advocaten,

–

de Poolse regering, vertegenwoordigd door M. Laszuk als gemachtigde,

–

de Europese Commissie, vertegenwoordigd door A. Nijenhuis en F. W. Bulst als gemachtigden,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 14 april 2011, het navolgende

Arrest

Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 5, leden 1 en 3, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1).

Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Red Bull GmbH (hierna: „Red Bull”) en Frisdranken Industrie Winters BV (hierna: „Winters”). Winters houdt zich bezig met het afvullen met frisdrank van blikjes die zijn voorzien van tekens die met merken van Red Bull overeenstemmen.

Toepasselijke bepalingen 3

Artikel 5, leden 1 tot en met 3, van richtlijn 89/104 bepaalt: „1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden: a)

wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;

2. Elke lidstaat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economisch verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dit bekend is in de lidstaat en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. 3.

Met name kan krachtens de leden 1 en 2 worden verboden:

het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking;

het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken;

het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken;

het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties.”

Hoofdgeding en prejudiciële vragen 4

Red Bull produceert en verhandelt onder het wereldwijd bekende merk RED BULL een energiedrank. Voor dit merk heeft Red Bull internationale registraties verricht, met gelding voor onder meer de Benelux-landen.

Winters is een onderneming waarvan de voornaamste activiteit bestaat in het afvullen van blikjes met door haar of door derden geproduceerde dranken.

Smart Drinks Ltd (hierna: „Smart Drinks”), een rechtspersoon naar het recht van de Britse Maagdeneilanden, is een concurrent van Red Bull.

Winters heeft in opdracht van Smart Drinks blikjes afgevuld met frisdrank. Daartoe heeft Smart Drinks aan Winters lege blikjes aangeleverd met de daarbij behorende afsluitdoppen, een en ander voorzien van verschillende tekens, versieringen en teksten. Die blikjes waren voorzien van onder meer de tekens „BULLFIGHTER”, „PITTBULL”, „RED HORN” (later gewijzigd in „LONG HORN”) en „LIVE WIRE”. Ook heeft Smart Drinks het extract van de frisdrank aan Winters aangeleverd. Winters heeft de blikjes overeenkomstig de aanwijzingen en recepten van Smart Drinks gevuld met een bepaalde hoeveelheid van het extract, heeft dit aangevuld met water en zo nodig koolzuur, en heeft de blikjes gesloten. Daarna heeft

Winters de gevulde blikjes weer aan Smart Drinks ter beschikking gesteld, die deze heeft geëxporteerd naar landen buiten de Benelux. 8

Winters heeft louter dergelijke afvuldiensten voor Smart Drinks verricht, zonder de afgevulde blikjes naar Smart Drinks te vervoeren. Voorts was levering en/of verkoop van die blikjes door Winters aan derden niet aan de orde.

Op 2 augustus 2006 heeft Red Bull Winters in kort geding gedagvaard voor de Rechtbank ’s-Hertogenbosch en gevorderd, Winters te bevelen te staken en gestaakt te houden elk verder gebruik van tekens die overeenstemmen of associëren met bepaalde van haar merken. Red Bull betoogde in dit verband dat Winters door het vullen van blikjes waarop de tekens „BULLFIGHTER”, „PITTBULL”, „RED HORN”, „LONG HORN” en „LIVE WIRE” zijn aangebracht, inbreuk op haar merkrechten maakt. De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat het afvullen van de blikjes als gebruik van deze tekens moet worden aangemerkt, maar dat alleen het teken „BULLFIGHTER” in combinatie met de daarvoor gebruikte blikjes overeenstemt met de merken van Red Bull. Hij heeft Winters bij vonnis van 26 september 2006 dan ook bevolen, het vullen van de blikjes BULLFIGHTER te staken.

Red Bull en Winters hebben tegen dit vonnis respectievelijk hoger beroep en incidenteel hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch.

Het Gerechtshof heeft de conclusie van de Rechtbank, namelijk dat het afvullen van de blikjes door Winters moet worden aangemerkt als gebruik van de daarop door Smart Drinks aangebrachte tekens, bevestigd. Het heeft in dit verband verwezen naar de herkomstfunctie van het merk en naar het feit dat bij de soort van waren waar het hier om gaat, te weten dranken, een teken niet anders kan worden aangebracht dan door de drank te combineren met een verpakking die reeds van dat teken is voorzien. Door het aangelengde extract en de van de betrokken tekens voorziene blikjes te combineren tot het eindproduct, brengt Winters deze tekens op dat product aan, ook al heeft Winters de tekens niet op de blikjes aangebracht.

Ten aanzien van de vraag of overeenstemming tussen deze tekens en de merken van Red Bull bestaat, heeft het Gerechtshof geoordeeld dat dit het geval is voor de tekens „BULLFIGHTER”, „PITTBULL” en „LIVE WIRE”. Het heeft daarbij met betrekking tot de aard van het in aanmerking komende publiek overwogen dat gezien de aard van de waren dient te worden uitgegaan van een algemeen publiek en, aangezien de producten die door Winters voor Smart Drinks worden behandeld niet voor de Benelux, maar voor landen daarbuiten bestemd zijn, in abstracte zin van de gemiddelde consument in de Benelux.

Bij arrest van 29 januari 2008 heeft het Gerechtshof Winters dan ook op grond van de bepalingen van het op 25 februari 2005 te ’s-Gravenhage ondertekende Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) die corresponderen met artikel 5, lid 1, sub b, en lid 2, van richtlijn 89/104, bevolen, het vullen van de blikjes BULLFIGHTER, PITTBULL en LIVE WIRE te staken. Winters heeft beroep in cassatie ingesteld.

Daarop heeft de Hoge Raad der Nederlanden de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld: „1)

Moet het loutere ‚afvullen’ van verpakkingen die zijn voorzien van een teken [...] worden aangemerkt als gebruik van dat teken in het economisch verkeer in de zin van artikel 5 van [richtlijn 89/104 betreffende merken], óók indien dit afvullen geschiedt als dienstverlening voor en in opdracht van een ander ter onderscheiding van de waren van die opdrachtgever? Maakt het voor het antwoord op vraag 1, sub a, verschil of sprake is van inbreuk als bedoeld in artikel 5, lid 1, aanhef en sub a, of sub b?

Indien het antwoord op vraag 1, sub a, bevestigend luidt, kan het gebruik van het teken ook dan op grond van artikel 5 van [richtlijn 89/104 betreffende merken] in de Benelux worden verboden indien de van het teken voorziene waren uitsluitend bestemd zijn voor export naar landen buiten [...] het Benelux-gebied, of [...] de

Europese Unie en zij daarbinnen – behalve in de onderneming waar het afvullen heeft plaatsgevonden – niet door het publiek kunnen worden waargenomen? 3)

Indien het antwoord op vraag 2 (sub a of b) bevestigend luidt, welke maatstaf moet dan worden aangelegd bij de beantwoording van de vraag of sprake is van merkinbreuk: geldt dan als maatstaf de perceptie van de (gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone) consument in de Benelux, onderscheidenlijk de Europese Unie – die dan in de gegeven omstandigheden niet anders dan fictief of abstract bepaald kan worden – of moet ter zake een andere maatstaf worden aangelegd, bijvoorbeeld de perceptie van de consument in het land waarheen de waren worden geëxporteerd?”

Beantwoording van de prejudiciële vragen Eerste vraag 15

Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 5, lid 1, sub a en b, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat een dienstverlener die in opdracht en volgens aanwijzingen van een derde verpakkingen afvult die hem door deze derde ter beschikking zijn gesteld en waarop door diens toedoen daaraan voorafgaand een teken is aangebracht dat gelijk is aan of overeenstemt met een als merk beschermd teken, zelf een gebruik van dat teken maakt dat op grond van deze bepaling kan worden verboden. Bij het Hof ingediende opmerkingen

Winters is van mening dat het loutere afvullen van verpakking die van een teken is voorzien, als dienstverlening voor een derde, geen gebruik van dit teken vormt in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104. Winters baseert zich daarvoor onder meer op het arrest van 23 maart 2010, Google France en Google (C-236/08–C-238/08, Jurispr. blz. I-2417, punten 50, 56 en 57), en merkt op dat het Hof in dit arrest heeft geoordeeld dat de verlener van een zoekmachineadvertentiedienst zijn klanten de mogelijkheid biedt, gebruik te maken van tekens die trefwoorden vormen, zonder evenwel zelf van deze tekens gebruik te maken, ook al werd de dienstverlener daarvoor niet alleen vergoed en zorgde hij voor de technische voorzieningen die nodig waren voor het gebruik van deze tekens door de klanten maar kwam hij daarbij ook rechtstreeks in aanraking met het publiek. Winters leidt hieruit af dat haar eigen diensten, die beperkt zijn tot het loutere afvullen als onderdeel van het productieproces en waarbij geen rol bij de verkoop van de dranken of enige vorm van communicatie met het publiek aan de orde is, a fortiori niet als „gebruik” kunnen worden aangemerkt.

Dit standpunt wordt in wezen gedeeld door de Poolse regering, die er onder meer op wijst dat het uiterlijk van de blikjes geen enkele invloed heeft op de activiteiten van Winters of op het economische voordeel dat deze onderneming uit die activiteiten haalt, nu dit voordeel hetzelfde is ongeacht of deze blikjes al dan niet zijn voorzien van die tekens. Winters oefent weliswaar een economische activiteit uit, maar het gaat om een louter technische handeling waarbij Winters slechts een uitvoerende rol heeft.

Verder maken de in artikel 5, lid 3, van richtlijn 89/104 genoemde handelingen alleen inbreuk als is voldaan aan de voorwaarden van artikel 5, lid 1, daarvan. Voor zover niet aan die voorwaarden is voldaan, is het slechts van gering belang dat het afvullen van een van een teken voorzien blikje kan worden aangemerkt als het „aanbrengen” van dit teken op het betrokken product. De door Red Bull en de Europese Commissie verdedigde zienswijze is daarenboven aanvechtbaar omdat het teken in werkelijkheid niet op de waren wordt aangebracht, maar wel op de verpakking. Indien deze zienswijze wordt aanvaard, dan rijst de vraag welke onderneming inbreuk maakt op het merkenrecht, namelijk de onderneming die de blikjes van het teken heeft voorzien dan wel de onderneming die ze heeft afgevuld.

Volgens Red Bull en de Commissie daarentegen valt onder gebruik van een teken in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 eveneens het afvullen van verpakkingen die van een teken zijn voorzien, ook indien dit afvullen geschiedt als dienstverlening, op aanwijzing van de klant en ter onderscheiding van diens waren.

Om te beginnen moet het afvullen van blikjes die van tekens zijn voorzien, worden gekwalificeerd als het „aanbrengen” van die tekens op de waren in de zin van artikel 5, lid 3, sub a, van richtlijn 89/104, nu in deze fase van het productieproces het teken en het product met elkaar worden verbonden. Het begrip „aanbrengen” dient immers te worden opgevat als het tot stand brengen van de fysieke verbinding tussen het teken en het product, ongeacht de techniek waarmee deze connectie tot stand wordt gebracht. Bovendien blijkt uit punt 61 van het reeds aangehaalde arrest Google France en Google dat de in artikel 5, lid 3, van richtlijn 89/104 genoemde handelingen voorbeelden zijn van „gebruik” in de zin van artikel 5, lid 1, daarvan.

Voorts moet, wanneer een persoon tegen betaling aan een klant een dienst verleent die uit het gebruik van een teken bestaat, dit gebruik als „gebruik in het economisch verkeer” worden aangemerkt. Dat de dienstverlener slechts onder instructie van de klant handelt, doet niet ter zake, aangezien de dienst een commerciële activiteit blijft.

Ten slotte is het irrelevant of de onderneming die het teken op de waren of op hun verpakking aanbrengt, dit voor eigen waren doet dan wel als dienstverlening voor een ander. Richtlijn 89/104 is immers gebaseerd op het beginsel dat bepaalde handelingen, onder meer die welke in artikel 5, lid 3, worden genoemd, aan de houder van het ingeschreven merk zijn voorbehouden. Met dit principe en de opzet van artikel 5 is niet verenigbaar dat de door een persoon zonder toestemming van de merkhouder verrichte handelingen inzake de productie en de verhandeling van waren buiten het bereik van dit artikel worden gebracht om de enkele reden dat de waren niet aan deze persoon toebehoren. Het doel van deze bepaling zou immers worden gefrustreerd indien de bescherming van de merkhouder zou kunnen worden ontweken door het simpelweg opdelen van het productieproces en het uitbesteden van de verschillende onderdelen daarvan aan verschillende contractanten.

Deze uitleg vindt steun in het arrest Google France en Google, reeds aangehaald (punten 60 en 61), en in de beschikking van 19 februari 2009, UDV North America (C-62/08, Jurispr. blz. I-1279, punten 39-43). Bovendien volgt uit de systematiek van artikel 5, lid 3, dat de merkhouder de aldaar genoemde handelingen elk afzonderlijk kan verbieden en zich dus tegen het aanbrengen van zijn merk kan verzetten, los van de omstandigheid of degene die het aanbrengt de betrokken waren vervolgens ook verhandelt. Antwoord van het Hof

Vooraf moet erop worden gewezen dat de tekens op de door Winters gevulde blikjes blijkens de verwijzingsbeslissing niet gelijk zijn aan de beschermde tekens van Red Bull, maar daar hooguit mee overeenstemmen. A priori is dan ook uitgesloten dat Red Bull zich op artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104, dat vereist dat de betrokken tekens gelijk zijn, kan beroepen om Winters het afvullen van deze blikjes te verbieden. Het Hof dient zich in de onderhavige zaak dus alleen uit te spreken over de uitlegging van artikel 5, lid 1, sub b, dat reeds kan worden toegepast als de betrokken tekens met elkaar overeenstemmen.

Op grond van artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 kan de merkhouder het gebruik door een derde, zonder zijn toestemming, van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk, verbieden wanneer dit gebruik plaatsvindt in het economisch verkeer, betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is, en wegens het bestaan van verwarringsgevaar bij het publiek afbreuk doet of kan doen aan de wezenlijke functie van het merk, namelijk het waarborgen van de herkomst van de waren of diensten aan de consument [zie met name arrest van 12 juni 2008, O2 Holdings en O2 (UK), C-533/06, Jurispr. blz. I-4231, punt 57 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

In het hoofdgeding staat vast dat Winters een handelsactiviteit uitoefent en een economisch voordeel nastreeft wanneer deze onderneming als dienstverlener, in opdracht en volgens aanwijzingen van Smart Drinks, blikjes afvult die haar door Smart Drinks ter beschikking zijn gesteld en waarop door toedoen van Smart Drinks daaraan voorafgaand tekens zijn aangebracht die overeenstemmen met de merken van Red Bull.

Tevens staat vast dat het vooraf aanbrengen van die tekens op de blikjes, het afvullen ervan met frisdrank en de latere uitvoer van het eindproduct, te weten de van die tekens voorziene gevulde blikjes, zonder toestemming van Red Bull geschiedt.

Daaruit blijkt weliswaar dat een dienstverlener zoals Winters in het economisch verkeer optreedt wanneer hij in opdracht van een derde dergelijke blikjes afvult, maar dit brengt nog niet mee dat deze dienstverlener zelf „gebruik” maakt van deze tekens in de zin van artikel 5 van richtlijn 89/104 (zie naar analogie arrest Google France en Google, reeds aangehaald, punt 55).

Het Hof heeft immers reeds vastgesteld dat het feit dat iemand zorgt voor de technische voorzieningen die nodig zijn voor het gebruik van een teken, en daarvoor wordt vergoed, niet betekent dat degene die deze dienst verleent, zelf het teken gebruikt (arrest Google France en Google, reeds aangehaald, punt 57).

In omstandigheden als die van het hoofdgeding maakt een dienstverlener die, in opdracht en volgens aanwijzingen van een derde, alleen maar blikjes afvult die reeds zijn voorzien van met merken overeenstemmende tekens, en die dus slechts een technisch gedeelte van het productieproces van het eindproduct uitvoert, zonder enig belang te hebben bij het uiterlijk van die blikjes en met name bij de daarop voorkomende tekens, zelf geen „gebruik” van deze tekens in de zin van artikel 5 van richtlijn 89/104, maar zorgt hij uitsluitend voor de technische voorzieningen die nodig zijn voor het gebruik daarvan door die derde.

Daarbij komt nog dat een dienstverlener die in de situatie van Winters verkeert, hoe dan ook geen gebruik van die tekens maakt „voor waren of diensten” die dezelfde zijn als of soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, als bedoeld in dat artikel. Het Hof heeft immers reeds vastgesteld dat dit begrip in beginsel betrekking heeft op de waren of diensten van de derde die van het teken gebruikmaakt [zie arrest van 25 januari 2007, Adam Opel, C-48/05, Jurispr. blz. I-1017, punten 28 en 29, en reeds aangehaalde arresten O2 Holdings en O2 (UK), punt 34, en Google France en Google, punt 60]. In het hoofdgeding staat vast dat de door Winters verleende diensten bestaan in het afvullen van blikjes en dat deze diensten niet soortgelijk zijn aan de waren waarvoor de merken van Red Bull zijn ingeschreven.

Weliswaar heeft het Hof tevens vastgesteld dat voornoemd begrip onder bepaalde voorwaarden ook betrekking kan hebben op waren of diensten van een andere persoon voor rekening van wie de derde handelt. Het heeft namelijk geoordeeld dat de situatie van een dienstverlener die een met het merk van een ander overeenstemmend teken gebruikt om waren aan te prijzen die een van zijn klanten met behulp van de verleende diensten in de handel brengt, onder dat begrip valt wanneer dit gebruik zodanig geschiedt dat een verband tussen dat teken en die verleende diensten ontstaat (zie in die zin arrest Google France en Google, reeds aangehaald, punt 60; arrest van 12 juli 2011, L’Oréal e.a., C-324/09, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punten 91 en 92, en beschikking UDV North America, reeds aangehaald, punten 43-51).

Zoals de advocaat-generaal in punt 28 van haar conclusie in wezen heeft opgemerkt, kan het afvullen van blikjes die zijn voorzien van met merken overeenstemmende tekens, naar zijn aard evenwel niet worden vergeleken met diensten ter bevordering van de verkoop van producten die van dergelijke tekens zijn voorzien, inzonderheid ontstaat daarbij geen verband tussen die tekens en de afvuldiensten. Het afvulbedrijf is immers niet zichtbaar voor de consument, zodat zijn diensten niet met die tekens kunnen worden geassocieerd.

Aangezien uit een en ander blijkt dat in een situatie als die in het hoofdgeding dus niet aan de voorwaarden van artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 is voldaan, zodat de merkhouder de dienstverlener niet op die grond kan verbieden om blikjes af te vullen die zijn voorzien van tekens die met zijn merken overeenstemmen, is de vraag of dit afvullen al dan niet kan worden aangemerkt als het aanbrengen van de tekens op de waren of op hun verpakking in de zin van artikel 5, lid 3, sub a, daarvan, irrelevant.

Wanneer een dergelijke dienstverlener het zijn klanten mogelijk maakt om met merken overeenstemmende tekens te gebruiken, kan zijn rol niet worden beoordeeld aan de hand

van de bepalingen van richtlijn 89/104, maar moet deze in voorkomend geval worden beoordeeld vanuit de invalshoek van andere rechtsregels (zie naar analogie reeds aangehaalde arresten Google France en Google, punt 57, en Lâ&#x20AC;&#x2122;OrĂŠal e.a., punt 104). 36

Anders dan Red Bull en de Commissie vrezen, heeft de vaststelling dat de merkhouder niet louter op basis van richtlijn 89/104 tegen de dienstverlener kan optreden, bovendien geenszins tot gevolg dat de klant van deze dienstverlener de in deze richtlijn aan die merkhouder geboden bescherming kan ontwijken door het productieproces op te delen en de verschillende onderdelen daarvan aan dienstverleners uit te besteden. Dienaangaande volstaat de vaststelling dat de verleende diensten eventueel kunnen worden toegerekend aan die klant, die volgens deze richtlijn dus aansprakelijk blijft.

Gelet op het voorgaande moet op de eerste vraag worden geantwoord dat artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat een dienstverlener die in opdracht en volgens aanwijzingen van een derde verpakkingen afvult die hem door deze derde ter beschikking zijn gesteld en waarop door diens toedoen daaraan voorafgaand een teken is aangebracht dat gelijk is aan of overeenstemt met een als merk beschermd teken, zelf geen gebruik maakt van dit teken dat op grond van deze bepaling kan worden verboden. Tweede en derde vraag

Gelet op het antwoord op de eerste vraag hoeven de tweede en de derde prejudiciĂŤle vraag niet te worden beantwoord.

Kosten 39

Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de verwijzende rechter over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Eerste kamer) verklaart voor recht: Artikel 5, lid 1, sub b, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moet aldus worden uitgelegd dat een dienstverlener die in opdracht en volgens aanwijzingen van een derde verpakkingen afvult die hem door deze derde ter beschikking zijn gesteld en waarop door diens toedoen daaraan voorafgaand een teken is aangebracht dat gelijk is aan of overeenstemt met een als merk beschermd teken, zelf geen gebruik maakt van dit teken dat op grond van deze bepaling kan worden verboden.

ARREST VAN HET HOF (Grote kamer) 12 juli 2011 (*)

„Merken – Internet – Verkoopaanbieding op elektronische marktplaats bestemd voor consumenten in Unie van merkproducten die door merkhouder zijn bestemd voor verkoop aan derde staten – Verwijdering van verpakking van genoemde producten – Richtlijn 89/104/EEG – Verordening (EG) nr. 40/94 – Aansprakelijkheid beheerder van elektronische marktplaats – Richtlijn 2000/31/EG (‚richtlijn inzake elektronische handel’) – Rechterlijke bevelen aan genoemde beheerder – Richtlijn 2004/48/EG (‚richtlijn betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten’)” In zaak C-324/09, betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG, ingediend door de High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division (Verenigd Koninkrijk) bij beslissing van 16 juli 2009, ingekomen bij het Hof op 12 augustus 2009, in de procedure L’Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie, L’Oréal (UK) Ltd tegen eBay International AG, eBay Europe SARL, eBay (UK) Ltd, Stephen Potts, Tracy Ratchford, Marie Ormsby, James Clarke, Joanna Clarke, Glen Fox, Rukhsana Bi, wijst HET HOF (Grote kamer), samengesteld als volgt: V. Skouris, president, A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, K. Schiemann, J.-J. Kasel en D. Šváby, kamerpresidenten, A. Rosas, R. Silva de Lapuerta, M. Ilešič (rapporteur), M. Safjan en M. Berger, rechters, advocaat-generaal: N. Jääskinen, griffier: L. Hewlett, hoofdadministrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 22 juni 2010, gelet op de opmerkingen van: –

L’Oréal SA e.a., vertegenwoordigd door H. Carr en D. Anderson, QC, en door T. Mitcheson, barrister,

–

eBay International AG e.a., vertegenwoordigd door T. van Innis en G. Glas, advocaten,

–

de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door H. Walker en L. Seeboruth als gemachtigden, bijgestaan door C. May, barrister,

–

de Franse regering, vertegenwoordigd door G. de Bergues, B. Beaupère-Manokha, J. Gstalster en B. Cabouat als gemachtigden,

–

de Italiaanse regering, vertegenwoordigd door G. Palmieri als gemachtigde, bijgestaan door S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

–

de Poolse regering, vertegenwoordigd door M. Dowgielewicz en A. Rutkowska als gemachtigden,

–

de Portugese regering, vertegenwoordigd door L. Inez Fernandes als gemachtigde,

–

de Europese Commissie, vertegenwoordigd door H. Krämer als gemachtigde,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 9 december 2010, het navolgende

Arrest

Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van de artikelen 5 en 7 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), zoals gewijzigd bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992 (PB 1994, L 1, blz. 3; hierna: „richtlijn 89/104”), van de artikelen 9 en 13 van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), van artikel 14 van richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt („richtlijn inzake elektronische handel”) (PB L 178, blz. 1), alsook van artikel 11 van richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (PB L 157, blz. 45, met rectificaties in PB 2004, L 195, blz. 16, en PB 2007, L 204, blz. 27).

Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen L’Oréal SA tezamen met haar dochterondernemingen Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie en L’Oréal (UK) Ltd (hierna gezamenlijk: „L’Oréal”) en drie dochterondernemingen van eBay Inc., te weten eBay International AG, eBay Europe SARL en eBay (UK) Ltd (hierna gezamenlijk: „eBay”) alsook S. Potts, T. Ratchford, M. Ormsby, de heer J. Clarke, mevrouw J. Clarke, G. F. Fox en R. Bi (hierna: „verwerende natuurlijke personen”), betreffende het aanbod tot verkoop van de producten van L’Oréal, zonder toestemming van deze laatste, op de elektronische marktplaats die door eBay wordt beheerd.

I – Toepasselijke bepalingen

A – Richtlijn 89/104 en verordening nr. 40/94 3

Richtlijn 89/104 en verordening nr. 40/94 zijn ingetrokken bij respectievelijk richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (Gecodificeerde versie) (PB L 299, blz. 25), die op 28 november 2008 in werking is getreden, en verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (Gecodificeerde versie) (PB L 78, blz. 1), die op 13 april 2009 in werking is getreden. Gelet op de datum van de feiten zijn desalniettemin richtlijn 89/104 en verordening nr. 40/94 op het hoofdgeding van toepassing. Artikel 5 van richtlijn 89/104, „Rechten verbonden aan het merk”, is als volgt verwoord: „1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden: a)

wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;

Met name kan krachtens de leden 1 en 2 worden verboden:

het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking;

het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken;

het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken;

het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties.

[...]” 5

De bewoordingen van artikel 9, lid 1, sub a en b, van verordening nr. 40/94 stemden in wezen overeen met die van artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104. Lid 2 van genoemd artikel 9 stemde overeen met lid 3 van genoemd artikel 5. Artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94, bepaalde het volgende: „Het Gemeenschapsmerk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden: [...] c)

dat gelijk is aan of overeenstemt met het Gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het Gemeenschapsmerk ingeschreven is, indien het een in de Gemeenschap bekend merk betreft en indien door het gebruik zonder geldige reden van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.”

Artikel 7 van richtlijn 89/104, „Uitputting van het aan het merk verbonden recht”, zette uiteen: „1. Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming in een overeenkomstsluitende partij [van de Europese Economische Ruimte] in de handel zijn gebracht. 2. Lid 1 is niet van toepassing wanneer er voor de houder gegronde redenen zijn om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.”

Volgens de bewoordingen van artikel 13, lid 1, van verordening nr. 40/94 „[staat h]et aan het Gemeenschapsmerk verbonden recht [...] de houder niet toe het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht”. Lid 2 van dit artikel is identiek aan artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104. B – Richtlijn 2000/31 („richtlijn inzake elektronische handel”)

Artikel 2, sub a, van richtlijn 2000/31 definieert de „diensten van de informatiemaatschappij” onder verwijzing naar richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (PB L 204, blz. 37), zoals gewijzigd bij richtlijn 98/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 juli 1998 (PB L 217, blz. 18; hierna: „richtlijn 98/34”), als zijnde „elke dienst die gewoonlijk tegen vergoeding, langs elektronische weg, op afstand en op individueel verzoek van een afnemer van diensten verricht wordt”. Artikel 1, lid 2, van richtlijn 98/34 luidt vervolgens: „[...] In deze definitie wordt verstaan onder: –

‚op afstand’: een dienst die geleverd wordt zonder dat de partijen gelijktijdig aanwezig zijn;

–

‚langs elektronische weg’: een dienst die verzonden en ontvangen wordt via elektronische apparatuur voor de verwerking [...] en de opslag van gegevens, en die geheel via draden, radio, optische middelen of andere elektromagnetische middelen wordt verzonden, doorgeleid en ontvangen;

–

‚op individueel verzoek van een afnemer van diensten’: een dienst die op individueel verzoek via de transmissie van gegevens wordt geleverd.

[...]” 10

Artikel 6 van richtlijn 2000/31 zet het volgende uiteen: „In aanvulling op de overige informatievoorschriften van het [...]recht [van de Unie] zorgen de lidstaten ervoor dat commerciële communicaties die deel uitmaken van een dienst van de informatiemaatschappij [...], ten minste aan de volgende voorwaarden voldoen: [...] b)

de natuurlijke of rechtspersoon voor wiens rekening de commerciële communicatie geschiedt, moet duidelijk te identificeren zijn;

[...]”

Hoofdstuk II van richtlijn 2000/31 omvat een afdeling 4, „Aansprakelijkheid van dienstverleners die als tussenpersoon optreden”, waarin de artikelen 12 tot en met 15 zijn samengebracht. Artikel 14 van richtlijn 2000/31, „‚Hosting’ (‚host’-diensten)”, bepaalt het volgende: „1. De lidstaten zorgen ervoor dat, wanneer een dienst van de informatiemaatschappij bestaat in de opslag van de door een afnemer van de dienst verstrekte informatie, de dienstverlener niet aansprakelijk is voor de op verzoek van de afnemer van de dienst opgeslagen informatie, op voorwaarde dat: a)

de dienstverlener niet daadwerkelijk kennis heeft van de onwettige activiteit of informatie en, wanneer het een schadevergoedingsvordering betreft, geen kennis heeft van feiten of omstandigheden waaruit het onwettige karakter van de activiteiten of informatie duidelijk blijkt, of

de dienstverlener, zodra hij van het bovenbedoelde daadwerkelijk kennis heeft of besef krijgt, prompt handelt om de informatie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken.

2. Lid 1 is niet van toepassing wanneer de afnemer van de dienst op gezag of onder toezicht van de dienstverlener handelt. 3. Dit artikel doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor een rechtbank of een administratieve autoriteit om in overeenstemming met het rechtsstelsel van de lidstaat te eisen dat de dienstverlener een inbreuk beëindigt of voorkomt. Het doet evenmin afbreuk aan de mogelijkheid voor lidstaten om procedures vast te stellen om informatie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken.” 13

Artikel 15 van richtlijn 2000/31, „Geen algemene toezichtverplichting”, voorziet in het volgende: „1. Met betrekking tot de levering van de in de artikelen 12, 13 en 14 bedoelde diensten leggen de lidstaten de dienstverleners geen algemene verplichting op om toe te zien op de informatie die zij doorgeven of opslaan, noch om actief te zoeken naar feiten of omstandigheden die op onwettige activiteiten duiden. [...]”

Hoofdstuk III van richtlijn 2000/31 omvat onder meer artikel 18, „Beroep op rechterlijke instanties”, dat het volgende bepaalt: „1. De lidstaten zorgen ervoor dat hun nationale wetgeving op het gebied van diensten van de informatiemaatschappij voorziet in rechtsgedingen waarbij snel maatregelen kunnen worden getroffen – met inbegrip van voorlopige maatregelen – om de vermeende inbreuk te doen eindigen en om te verhinderen dat de betrokken belangen verder worden geschaad. [...]” C – Richtlijn 2004/48 eigendomsrechten”)

(„richtlijn

betreffende

handhaving

van

intellectuele-

De punten 1 tot en met 3, 23, 24 en 32 van de considerans van richtlijn 2004/48 luiden: „(1)

Voor de totstandbrenging van de interne markt moeten de beperkingen van het vrije verkeer en de verstoringen van de mededinging worden opgeheven en moet tegelijkertijd een gunstig klimaat voor innovatie en investeringen worden geschapen. In deze context is de bescherming van de intellectuele eigendom een essentieel element [...].

(2)

[...] Tegelijkertijd mag de bescherming van de intellectuele eigendom geen belemmering van de vrijheid van meningsuiting, het vrije verkeer van informatie of de bescherming van persoonsgegevens vormen, ook niet op het Internet.

(3)

Zonder doeltreffende middelen om intellectuele-eigendomsrechten te handhaven, worden innovatie en creativiteit echter ontmoedigd en investeringen verminderd. Er moet dus voor worden gezorgd dat het materiële recht inzake de intellectuele eigendom, dat tegenwoordig grotendeels onder het communautaire acquis valt, in de [Unie] doeltreffend wordt toegepast. [...]

[...] (23)

[...] rechthebbenden [moeten] de mogelijkheid hebben te verzoeken dat een bevel wordt uitgevaardigd tegen een tussenpersoon wiens diensten door een derde worden gebruikt om inbreuk te maken op het industriële-eigendomsrecht van de rechthebbende. De voorwaarden voor en modaliteiten van deze bevelen moeten aan het nationale recht van de lidstaten worden overgelaten. Met betrekking tot inbreuken op auteursrechten en naburige rechten is al een grote mate van harmonisatie bewerkstelligd door richtlijn 2001/29/EG [van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (PB L 167, blz. 10)]. Aan artikel 8, lid 3, van die richtlijn dient dan ook door deze richtlijn geen afbreuk te worden gedaan.

(24)

Afhankelijk van het geval en zo de omstandigheden het rechtvaardigen, moeten de vast te stellen maatregelen, procedures en rechtsmiddelen verbodsmaatregelen omvatten ter voorkoming van nieuwe inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten. [...]

[...] (32)

Deze richtlijn eerbiedigt de grondrechten [...], die met name worden erkend door het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Deze richtlijn beoogt meer bepaald te waarborgen dat de intellectuele eigendom volledig wordt geëerbiedigd overeenkomstig artikel 17, lid 2, van genoemd Handvest.”

Artikel 2 van richtlijn 2004/48, dat de werkingssfeer daarvan definieert, bepaalt het volgende: „1. Onverminderd de middelen die in de [wetgeving van de Unie] of nationale wetgeving zijn of kunnen worden vastgelegd, voor zover deze middelen gunstiger zijn voor de rechthebbenden, zijn de bij deze richtlijn vastgestelde maatregelen, procedures en rechtsmiddelen [...] van toepassing op elke inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten, zoals bepaald in het [...] recht [van de Unie] en/of het nationale recht van de betrokken lidstaat. [...] 3.

Deze richtlijn doet geen afbreuk aan:

[...] richtlijn 2000/31/EG in het algemeen en de artikelen 12 tot en met 15 daarvan in het bijzonder;

[...]” 17

Hoofdstuk II van richtlijn 2004/48, „Maatregelen, procedures en rechtsmiddelen”, bevat zes afdelingen, waarvan de eerste, „Algemene bepalingen”, onder meer artikel 3 bevat, dat het volgende bepaalt: „1. De lidstaten stellen de maatregelen, procedures en rechtsmiddelen vast die nodig zijn om de handhaving van de in deze richtlijn bedoelde intellectuele-eigendomsrechten te waarborgen. Deze maatregelen, procedures en rechtsmiddelen dienen eerlijk en billijk te

zijn, mogen niet onnodig ingewikkeld of kostbaar zijn en mogen geen onredelijke termijnen inhouden of nodeloze vertragingen inhouden. 2. De maatregelen, procedures en rechtsmiddelen moeten [...] doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn; zij worden zodanig toegepast dat het scheppen van belemmeringen voor legitiem handelsverkeer wordt vermeden [...]” 18

Afdeling 5 van hoofdstuk II van richtlijn 2004/48 heeft als opschrift „Maatregelen ten gevolge van een beslissing over de grond van de zaak”. Zij bestaat uit de artikelen 10 tot en met 12, die respectievelijk de opschriften „Corrigerende maatregelen”, „Rechterlijk bevel” en „Alternatieve maatregelen” dragen. Artikel 11 van richtlijn 2004/48 is als volgt verwoord: „De lidstaten dragen er zorg voor dat, wanneer bij rechterlijke uitspraak inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht is vastgesteld, de bevoegde rechterlijke instanties een bevel tot staking van de inbreuk tegen de inbreukmaker kunnen uitvaardigen. Indien het nationale recht erin voorziet, wordt bij niet-naleving van een bevel, indien passend, een dwangsom tot naleving van het verbod opgelegd. De lidstaten dragen er tevens zorg voor dat de rechthebbenden om een rechterlijk bevel kunnen verzoeken tegen tussenpersonen wier diensten door derden worden gebruikt om inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht te maken, onverminderd artikel 8, lid 3, van richtlijn 2001/29/EG.”

Genoemd artikel 8, lid 3, van richtlijn 2001/29, bepaalt het volgende: „De lidstaten zorgen ervoor dat de rechthebbenden kunnen verzoeken om een verbod ten aanzien van tussenpersonen wier diensten door een derde worden gebruikt om inbreuk te maken op een auteursrecht of naburige rechten.” D – Richtlijn 76/768 („richtlijn inzake cosmetische producten”)

Artikel 6, lid 1, van richtlijn 76/768/EEG van de Raad van 27 juli 1976 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake cosmetische producten (PB L 262, blz. 169, met rectificatie in PB 1977, L 53, blz. 30), zoals gewijzigd bij richtlijn 2003/15/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 februari 2003 (PB L 66, blz. 26), bepaalt het volgende: „1. De lidstaten treffen alle nodige maatregelen opdat cosmetische producten slechts in de handel kunnen worden gebracht indien op de recipiënt en op de verpakking in onuitwisbare letters, goed leesbaar en zichtbaar, de volgende aanduidingen zijn aangebracht; de onder g) vermelde aanduidingen hoeven evenwel alleen op de verpakking te worden aangebracht: a)

de naam of de handelsnaam en het adres of de maatschappelijke zetel van de fabrikant of van de in de Gemeenschap gevestigde persoon die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen van het cosmetische product [...];

de nominale inhoud op het tijdstip van verpakking, [...];

de minimale houdbaarheidsdatum [...];

de bijzondere voorzorgen in verband met het gebruik [...];

het nummer van de charge van productie of referentie die het mogelijk maakt deze te identificeren. [...]

de functie van het product, behalve wanneer deze blijkt uit de aanbiedingsvorm van het product;

een lijst van ingrediënten [...].

[...]”

E – Nationale regeling 22

Richtlijn 89/104 is in nationaal recht omgezet bij de merkenwet (Trade Marks Act). De omzetting van artikel 5, leden 1 tot en met 3, van richtlijn 89/104 is verzekerd in artikel 10 van deze wet.

Richtlijn 2000/31 is in nationaal recht omgezet bij de verordening inzake elektronische handel (Electronic Commerce Regulations). De omzetting van artikel 14 van richtlijn 2000/31 is verzekerd door artikel 19 van die verordening.

Het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland heeft wat artikel 11, derde volzin, van richtlijn 2004/48 betreft geen specifieke regels ter uitvoering van deze bepaling vastgesteld. De bevoegdheid om rechterlijke bevelen uit te spreken wordt evenwel beheerst door artikel 37 van de wet inzake het Hooggerechtshof (Supreme Court Act), volgens welk het Hooggerechtshof een rechterlijk bevel kan uitvaardigen in alle zaken waarin dit gerechtvaardigd en gepast voorkomt („in all cases in which it appears to be just and convenient to do so”).

Richtlijn 76/768 is in nationaal recht omgezet bij de verordening inzake cosmetische producten (Cosmetic Products Regulations). Artikel 12 daarvan stemt overeen met artikel 6, lid 1, van richtlijn 76/768 en de schending daarvan kan een strafbaar feit opleveren.

II – Hoofdgeding en prejudiciële vragen 26

L’Oréal vervaardigt parfums, cosmetica en haarverzorgingsproducten en brengt die ook in de handel. In het Verenigd Koninkrijk is zij houdster van verschillende nationale merken. Zij is daarenboven houdster van gemeenschapsmerken.

De distributie van de producten van L’Oréal vindt plaats via een gesloten distributienetwerk in het kader waarvan het aan de erkende distributeurs verboden wordt om de producten aan andere distributeurs te leveren.

eBay beheert een elektronische marktplaats waarop objecten worden getoond die te koop worden aangeboden door personen die met dat doel bij eBay zijn ingeschreven en daarbij een verkoperaccount hebben aangemaakt. eBay int een percentage over de transacties die via haar elektronische marktplaats tot stand komen.

Op eBay kunnen potentiële kopers op de door de verkopers aangeboden objecten bieden. Objecten kunnen ook zonder veiling worden verkocht, dus tegen een vaste prijs, volgens het „Nu kopen”-systeem. Verkopers kunnen bovendien „online-winkels” op de eBay-sites creëren, die alle objecten tonen die een verkoper op een bepaald moment te koop aanbiedt.

Verkopers en kopers moeten de door eBay opgestelde gebruiksvoorwaarden voor de elektronische marktplaats accepteren. Onderdeel van deze voorwaarden is dat de verkoop van namaakproducten en merkinbreuken verboden zijn.

In voorkomend geval helpt eBay de verkopers om hun aanbod te optimaliseren, om onlinewinkels op te zetten en om hun verkopen te bevorderen en te verhogen. Afgezien daarvan maakt zij reclame voor bepaalde van de op haar elektronische marktplaats te koop aangeboden objecten door advertenties te plaatsen bij zoekmachines zoals Google.

Bij brief van 22 mei 2007 heeft L’Oréal bij eBay haar bezorgdheid geuit over het feit dat met behulp van de Europese eBay-sites op grote schaal transacties worden gesloten die inbreuk maken op haar intellectuele-eigendomsrechten.

Daar L’Oréal geen genoegen kon nemen met het antwoord dat zij daarop had ontvangen, heeft zij in verschillende lidstaten tegen eBay rechtszaken aanhangig gemaakt, waaronder een rechtszaak bij de High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division.

L’Oréal heeft zich tot de High Court of Justice gewend om te doen vaststellen, in de eerste plaats, dat eBay en de verwerende natuurlijke personen aansprakelijk moeten worden gehouden voor de verkopen van deze laatste via de site www.ebay.co.uk, van 17 objecten die vermeend inbreuk maken op de aan L’Oréal verleende rechten, waaronder het gemeenschapsbeeldmerk bestaande uit de woorden „Amor Amor” en het nationale woordmerk „Lancôme”.

Tussen L’Oréal en eBay is niet in geschil dat van deze 17 objecten er twee nabootsingen van merkproducten van L’Oréal zijn.

Wat de vijftien andere objecten betreft, stelt L’Oréal niet dat het nabootsingen zijn, maar meent zij niettemin dat de verkoop ervan inbreuk maakt op haar merkrechten, aangezien deze objecten niet voor de verkoop zijn bestemd, daar het demonstratieproducten en monsters betreft, dan wel merkproducten van L’Oréal die voor de verkoop in Noord-Amerika zijn bestemd, en niet in de Europese Economische Ruimte (hierna: „EER”). Bovendien zijn sommige van deze objecten zonder verpakking verkocht.

Zonder in dit stadium uitspraak te doen over de vraag in hoeverre inbreuk wordt gemaakt op de merkrechten van L’Oréal, heeft de High Court of Justice bevestigd dat de verwerende natuurlijke personen in het hoofdgeding de door L’Oréal omschreven verkopen op de site www.ebay.co.uk hebben gerealiseerd.

L’Oréal betoogt in de tweede plaats dat eBay verantwoordelijk is voor het gebruik van de merken van L’Oréal omdat zij deze op haar site toont en op de site van beheerders van zoekmachines, zoals Google, gesponsorde links toont die worden geactiveerd wanneer met deze merken overeenstemmende trefwoorden worden gebruikt.

Wat dit laatste betreft, staat vast dat eBay, door in het kader van de dienst van vermelding op internet „AdWords” van Google trefwoorden te kiezen die overeenstemmen met de merken van L’Oréal, een advertentielink naar de site www.ebay.co.uk heeft doen verschijnen telkens wanneer een dergelijk woord overeenstemde met een woord dat voorkomt in de zoekopdracht van de internetgebruiker in de zoekmachine van Google. Deze link verscheen in de rubriek „Advertenties”, die hetzij rechts hetzij in het bovenste deel van het scherm door Google wordt getoond.

Zo is op 27 maart 2007, toen een internetgebruiker de woorden „shu uemura”, die in wezen overeenstemmen met het nationale woordmerk „Shu Uemura” van L’Oréal, als zoekwoorden heeft ingegeven in de zoekmachine Google, de volgende advertentie van eBay verschenen in de rubriek „advertenties”: „Shu Uemura Voordelige aanbiedingen voor Shu uemura Koop op eBay en bespaar! www.ebay.co.uk” („Shu Uemura Great deals on Shu uemura Shop on eBay and Save! www.ebay.co.uk”)

Door op deze advertentielink te klikken, werd men naar een pagina op de site www.ebay.co.uk geleid met daarop weergegeven „96 objecten gevonden voor shu uemura”. Voor de meeste van deze objecten was uitdrukkelijk aangegeven dat zij afkomstig waren uit Hong Kong.

Een van de andere voorbeelden is dat wanneer een internetgebruiker op 27 maart 2007 de woorden „matrix hair”, die deels overeenstemmen met het nationale woordmerk „Matrix” van L’Oréal, als zoekwoord ingaf in de zoekmachine Google, de volgende advertentie van eBay verscheen in de rubriek „Advertenties”: „Matrix hair Fantastisch lage prijzen hier Leef je passie uit op eBay.co.uk! www.ebay.co.uk” („Matrix hair Fantastic low prices here Feed your passion on eBay.co.uk! www.ebay.co.uk”)

L’Oréal geeft in de derde plaats te kennen dat zelfs indien eBay niet verantwoordelijk is voor de inbreuk op de met haar merken verbonden rechten, tegen haar krachtens artikel 11 van richtlijn 2004/48 een rechterlijk bevel moet worden uitgevaardigd.

L’Oréal heeft een schikking getroffen met sommige van de verwerende natuurlijke personen, te weten Potts, Ratchford, Ormsby, de heer Clarke en mevrouw Clarke, en een bij verstek gewezen arrest verkregen tegen andere, te weten Fox en Bi. Vervolgens is in de loop van de maand maart van het jaar 2009 een terechtzitting gewijd aan de rechtszaak tegen eBay gehouden bij de High Court of Justice.

Bij arrest van 22 mei 2009 is de High Court of Justice tot enkele feitelijke oordelen gekomen en heeft hij geconcludeerd dat de zaak niet in staat van wijzen was omdat eerst voor verschillende rechtsvragen een uitlegging door het Hof van Justitie van de Europese Unie moest worden gegeven.

Bij genoemd arrest heeft de High Court of Justice vastgesteld dat eBay filters had aangebracht om advertenties op te sporen die met de gebruiksvoorwaarden van de site in strijd zouden kunnen zijn. Genoemde rechter stelt tevens vast dat eBay een programma heeft ontwikkeld dat „VeRO” („Verified Rights Owner”) wordt genoemd, een systeem van kennisgeving en intrekking dat voor houders van intellectuele-eigendomsrechten bestemd is om hen te helpen om inbreukmakende advertenties van de marktplaats te doen verwijderen. L’Oréal heeft geweigerd aan dit programma deel te nemen, omdat zij meende dat het niet voldeed.

De High Court of Justice heeft tevens opgemerkt dat eBay sancties toepast ten aanzien van verkopers die haar reglementen niet naleven, zoals tijdelijke of zelfs permanente schorsing van de verkopers die de gebruiksvoorwaarden van de online-marktplaats niet hebben nageleefd.

Ondanks de hierboven uiteengezette vaststellingen, was de High Court of Justice van oordeel dat eBay nog meer maatregelen had kunnen treffen ter beperking van het aantal, door tussenpersonen via haar elektronische marktplaats gerealiseerde verkopen die inbreuk maken op intellectuele-eigendomsrechten. Volgens deze rechter zou eBay aanvullende filters kunnen gebruiken. Zij zou in haar reglementen ook kunnen opnemen dat het verboden is om zonder toestemming van de merkhouders niet uit de EER afkomstige merkproducten te verkopen. Zij zou in diezelfde zin in staat moeten zijn om aanvullende beperkingen op te leggen ten aanzien van de hoeveelheden producten die tegelijkertijd in een advertentie kunnen worden aangeboden en zou ook strikter sancties kunnen opleggen.

De High Court of Justice preciseert evenwel dat het feit dat het voor eBay mogelijk ware om meer maatregelen te treffen, niet noodzakelijkerwijs betekent dat zij daartoe rechtens ook gehouden is.

Bij beslissing van 16 juli 2009, die een vervolg is op het genoemde arrest van 22 mei 2009, heeft de High Court of Justice besloten de behandeling van de zaak te schorsen en het Hof de volgende prejudiciële vragen voor te leggen: „1)

Is er in het geval van testers van parfums en cosmetische middelen (dat wil zeggen monsters die in detailhandelzaken worden gebruikt om producten aan de consument te demonstreren) en ‚dramming bottles’ (‚doseerflessen’, dat wil zeggen recipiënten waaruit kleine hoeveelheden kunnen worden genomen om als gratis monster aan de consument te geven), die niet bestemd zijn om aan de consument te worden verkocht (en die vaak zijn voorzien van de vermelding ‚niet bestemd voor verkoop’ of ‚niet bestemd voor losse verkoop’), maar kosteloos worden verstrekt aan de erkende distributeurs van de merkhouder, sprake van ‚in de handel brengen’ in de zin van artikel 7, lid 1, van [richtlijn 89/104] en artikel 13, lid 1, van [verordening nr. 40/94]?

Heeft de merkhouder een ‚gegronde reden’ in de zin van artikel 7, lid 2, van [richtlijn 89/104] en artikel 13, lid 2, van [verordening nr. 40/94] om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van parfums en cosmetische middelen waarvan [de buitenverpakking] zonder zijn toestemming is verwijderd?

Maakt het voor de beantwoording van de tweede vraag verschil of: a)

de verwijdering van [de buitenverpakking] tot gevolg heeft dat de uitgepakte producten niet de informatie dragen die wordt vereist bij artikel 6, lid 1, van [richtlijn 76/768], en in het bijzonder niet de ingrediënten of de uiterste datum van houdbaarheid vermelden?

de omstandigheid dat koop aanbieden of de vormt in de lidstaat aangeboden of worden

dergelijke informatie ontbreekt, meebrengt dat het te verkoop van de uitgepakte producten een strafbaar feit waarin deze producten door derden te koop worden verkocht?

Maakt het voor de beantwoording van de tweede vraag verschil of verdere verhandeling het imago van de producten en dus de reputatie van het merk schaadt of kan schaden? Zo ja, bestaat voor dit effect een vermoeden of dient de merkhouder het aan te tonen?

Wanneer [de beheerder van een] elektronische markt het gebruik van een aan een ingeschreven merk gelijk teken als trefwoord verwerft van een exploitant van een zoekmachine, zodat de zoekmachine het teken aan een gebruiker toont in een gesponsorde link naar de website van de exploitant van de elektronische markt, is dan de vertoning van het teken in de gesponsorde link ‚gebruik’ van het teken in de zin van artikel 5, lid 1, sub a, van [richtlijn 89/104] en artikel 9, lid 1, sub a, van [verordening nr. 40/94]?

Wanneer het aanklikken van de in de vijfde vraag bedoelde gesponsorde link de gebruiker rechtstreeks leidt naar advertenties of verkoopaanbiedingen die derden, onder vermelding van het teken, op de website hebben geplaatst voor producten die gelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, en sommige van deze advertenties of verkoopaanbiedingen wel en sommige geen inbreuk maken op het merk, afhankelijk van de status van de respectieve producten, is er dan sprake van gebruik van het teken door de exploitant van de elektronische markt ‚voor’ de inbreukmakende producten in de zin van artikel 5, lid 1, sub a, van [richtlijn 89/104] en artikel 9, lid 1, sub a, van [verordening nr. 40/94]?

Volstaat het, wanneer de producten waarop de reclame of verkoopaanbieding op de in de zesde vraag bedoelde website betrekking heeft, ook producten omvatten die niet door de merkhouder of met diens toestemming in de EER in het verkeer zijn gebracht, dat de advertentie of de verkoopaanbieding is gericht tot de consument op het

grondgebied waarop het merk bescherming geniet om te kunnen spreken van gebruik dat valt onder artikel 5, lid 1, sub a, van [richtlijn 89/104] en artikel 9, lid 1, sub a, van [verordening nr. 40/94] en niet onder artikel 7, lid 1, van [richtlijn 89/104] en artikel 13, lid 1, van [verordening nr. 40/94], of moet de merkhouder aantonen dat de advertentie of de verkoopaanbieding noodzakelijkerwijs meebrengt dat de betrokken producten in het verkeer worden gebracht op het grondgebied waarop het merk bescherming geniet? 8)

Maakt het voor de beantwoording van de vijfde tot en met de zevende vraag verschil of het door de merkhouder gelaakte gebruik inhoudt dat het teken op de website van de exploitant van de elektronische markt zelf wordt getoond, en niet in een gesponsorde link?

Indien het volstaat dat de advertentie of de verkoopaanbieding is gericht tot de consument op het grondgebied waar het merk bescherming geniet om te kunnen spreken van gebruik dat valt onder artikel 5, lid 1, sub a, van [richtlijn 89/104] en artikel 9, lid 1, sub a, van [verordening nr. 40/94] en niet onder artikel 7 [...] van [richtlijn 89/104] en artikel 13 [...] van [verordening nr. 40/94]:

10)

bestaat dit gebruik uit of omvat het de ‚opslag van de door een afnemer van de dienst verstrekte informatie’ in de zin van artikel 14, lid 1, van [richtlijn 2000/31]?

indien het gebruik niet uitsluitend bestaat uit activiteiten die onder artikel 14, lid 1, van [richtlijn 2000/31] vallen, maar zulke activiteiten omvat, is dan de exploitant van de elektronische markt vrijgesteld van aansprakelijkheid voor zover het gebruik bestaat uit dergelijke activiteiten, en zo ja, kan een schadevergoeding of andere financiële vergoeding worden toegekend met betrekking tot zulk gebruik waarvoor de exploitant niet is vrijgesteld van aansprakelijkheid?

is er sprake van ‚daadwerkelijke kennis’ of ‚besef’ in de zin van artikel 14, lid 1, van [richtlijn 2000/31] indien de exploitant van de elektronische markt ermee bekend is dat bij het adverteren, te koop aanbieden en verkopen van producten op zijn website inbreuk is gemaakt op ingeschreven merken en dat op die ingeschreven merken verder inbreuk kan worden gemaakt door het adverteren, te koop aanbieden of verkopen van dezelfde of soortgelijke producten door dezelfde of andere gebruikers van de website?

Vereist artikel 11 van [richtlijn 2004/48] in gevallen waarin een derde de diensten van een tussenpersoon, zoals een exploitant van een website, heeft gebruikt om inbreuk te maken op een ingeschreven merk, dat de lidstaten er zorg voor dragen dat de merkhouder een rechterlijk bevel kan verkrijgen tegen de tussenpersoon om verdere inbreuken – en niet enkel de voortzetting van de specifieke inbreukhandeling – op bedoeld merk te voorkomen, en zo ja, wat is de draagwijdte van het rechterlijk bevel dat moet worden uitgevaardigd?”

III – Beantwoording van de prejudiciële vragen A – Eerste tot en met vierde en zevende vraag, inzake de verkoop van merkproducten op een elektronische marktplaats 1. Voorafgaande overwegingen 51

Zoals is uiteengezet in de punten 36 en 37 van het onderhavige arrest, staat vast dat de verwerende natuurlijke personen via de site www.ebay.co.uk aan consumenten in de Unie producten van het merk L’Oréal te koop hebben aangeboden en ook hebben verkocht die door deze laatste voor de verkoop aan derde landen bestemd waren, en daarnaast ook producten die niet voor de verkoop bestemd waren zoals demonstratievoorwerpen en monsters. Evenmin wordt betwist dat sommige van deze producten zonder verpakking zijn verkocht.

Het te koop aanbieden op de site www.ebay.co.uk van producten die in derde landen in de handel zijn gebracht, volgt ook uit de in de punten 40 en 41 van het onderhavige arrest samengevatte vaststellingen, volgens welke eBay op genoemde site reclame heeft gemaakt voor verkoopaanbiedingen van producten van het merk Shu Uemura uit Hong Kong (China).

eBay betwist dat dergelijke verkoopaanbiedingen op haar elektronische marktplaats inbreuk kunnen maken op de rechten die merken verlenen. Met de eerste tot en met vierde en de zevende prejudiciële vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of dit standpunt van eBay juist is.

Alvorens deze vragen aan een onderzoek te onderwerpen, moet eraan worden herinnerd, zoals de advocaat-generaal in punt 79 van zijn conclusie heeft gedaan, dat de uitsluitende rechten die door merken worden verleend, in beginsel slechts tegen marktdeelnemers kunnen worden ingeroepen. Immers, opdat de houder van een merk een derde het gebruik van een aan dit merk gelijk of overeenstemmend teken kan verbieden, dient dit gebruik plaats te vinden in het economisch verkeer (zie onder meer arresten van 16 november 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Jurispr. blz. I-10989, punt 62, en 18 juni 2009, L’Oréal e.a., C-487/07, Jurispr. blz. I-5185, punt 57).

Hieruit volgt dat wanneer een natuurlijke persoon een merkproduct via een elektronische marktplaats verkoopt zonder dat deze transactie in de context van een handelsactiviteit plaatsvindt, de houder van het merk zijn uitsluitende recht als neergelegd in de artikelen 5 van richtlijn 89/104 en 9 van verordening nr. 40/94 niet kan inroepen. Indien, daarentegen, de verkopen die op een dergelijke marktplaats worden gerealiseerd, wegens hun volume, frequentie of andere kenmerken, buiten de sfeer van een privéactiviteit vallen, begeeft de verkoper zich in „het economisch verkeer” in de zin van genoemde artikelen.

In zijn arrest van 22 mei 2009 heeft de verwijzende rechter vastgesteld dat Potts, een van de verwerende natuurlijke personen, via de site www.ebay.co.uk een groot aantal objecten voorzien van de merken van L’Oréal heeft verkocht. In het licht van dit feit heeft de verwijzende rechter geconcludeerd dat deze persoon als handelaar was opgetreden. Vergelijkbare vaststellingen zijn gedaan ten aanzien van Ratchford, Ormsby, Clarke en Bi en de heren Clarke en Fox.

Aangezien de in punt 51 van het onderhavige arrest genoemde verkoopaanbiedingen en verkopen, die het gebruik omvatten van tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met de merken waarvan L’Oréal de houder is, hebben plaatsgevonden in het economische verkeer, en aangezien voor het overige niet wordt betwist dat L’Oréal daarvoor geen toestemming had gegeven, moet worden onderzocht of zij zich, gelet op het samenstel van regels die zijn vastgelegd in de artikelen 5 van richtlijn 89/104 en 9 van verordening nr. 40/94 alsook de rechtspraak betreffende deze artikelen, tegen deze verkoopaanbiedingen en verkopen mocht verzetten. 2. Aanbod tot verkoop op een elektronische marktplaats bestemd voor consumenten in de Unie, van merkproducten die door de houder van dat merk zijn bestemd voor verkoop aan derde staten

Met zijn zevende vraag, die als eerste moet worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of het voor een verzet krachtens de artikelen 5 van richtlijn 89/104 en 9 van verordening nr. 40/94 van de zijde van de houder van een in een lidstaat van de Unie ingeschreven merk of een gemeenschapsmerk tegen het aanbod tot verkoop, op een elektronische marktplaats, van producten van dat merk die niet voorheen in de EER of, in het geval van het gemeenschapsmerk, niet voorheen in de Unie in de handel zijn gebracht, volstaat dat de verkoopaanbieding is gericht tot consumenten die zijn gevestigd op het grondgebied waarvoor het merk is ingeschreven.

De regel die is neergelegd in de artikelen 5 van richtlijn 89/104 en 9 van verordening nr. 40/94 verleent de merkhouder een uitsluitend recht dat hem toestaat, iedere derde te verbieden van zijn merk voorziene waren in te voeren, aan te bieden, in de handel te brengen of daartoe in voorraad te hebben. De artikelen 7 van diezelfde richtlijn en 13 van diezelfde verordening bevatten een uitzondering op deze regel, waar zij bepalen dat het

recht van de merkhouder is uitgeput wanneer de waren door de merkhouder zelf of met diens toestemming in de EER – of in het geval van het gemeenschapsmerk in de Unie – in de handel zijn gebracht (zie onder meer arresten van 30 november 2004, Peak Holding, C-16/03, Jurispr. blz. I-11313, punt 34; 15 oktober 2009, Makro Zelfbedieningsgroothandel e.a., C-324/08, Jurispr. blz. I-10019, punt 21, en 3 juni 2010, Coty Prestige Lancaster Group, C-127/09, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punten 28 en 46). 60

In het in het kader van deze vraag onderzochte geval dat de producten op geen enkel ogenblik door de merkhouder of met diens toestemming binnen de EER in de handel zijn gebracht, kan de uitzondering in de artikelen 7 van richtlijn 89/104 en 13 van verordening nr. 40/94 niet van toepassing zijn. Dienaangaande heeft het Hof herhaaldelijk geoordeeld dat het essentieel is dat de houder van een in een lidstaat ingeschreven merk de eerste verhandeling van de van het merk voorziene waren in de EER moet kunnen controleren (zie onder meer arrest van 20 november 2001, Zino Davidoff en Levi Strauss, C-414/99– C-416/99, Jurispr. blz. I-8691, punt 33 en arresten Peak Holding, reeds aangehaald, punten 36 en 37, en Makro Zelfbedieningsgroothandel e.a., reeds aangehaald, punt 32).

Hoewel zij deze beginselen erkent, stelt eBay dat de houder van een in een lidstaat ingeschreven merk of van een gemeenschapsmerk het door dit merk verleende uitsluitende recht niet dienstig kan inroepen zolang de daarvan voorziene waren die op een elektronische marktplaats worden aangeboden, zich in een derde staat bevinden en niet noodzakelijkerwijs naar het door dat merk bestreken grondgebied worden gebracht. L’Oréal, de regering van het Verenigd Koninkrijk, de Italiaanse, de Poolse en de Portugese regering, alsook de Europese Commissie menen daarentegen dat de regels van richtlijn 89/104 en van verordening nr. 40/94 van toepassing zijn wanneer blijkt dat het aanbod tot verkoop van het merkproduct dat zich in een derde staat bevindt, gericht is tot consumenten die gevestigd zijn op het grondgebied dat door het merk wordt bestreken.

Deze laatste stelling moet worden aanvaard. Anders zouden de marktdeelnemers die elektronisch handel drijven door op een voor consumenten uit de Unie bestemde elektronische marktplaats merkproducten aan te bieden die zich in een derde staat bevinden en die op scherm kunnen worden bekeken en via die marktplaats kunnen worden besteld, geen enkele verplichting hebben om, wat dit soort verkoopaanbiedingen betreft, de regels van de Unie op het gebied van de intellectuele eigendom na te leven. Een dergelijke situatie zou afbreuk doen aan de nuttige werking van deze regels.

Het volstaat om dienaangaande op te merken dat krachtens de artikelen 5, lid 3, sub b en d, van richtlijn 89/104 en 9, lid 2, sub b en d, van verordening nr. 40/94, het gebruik door een derde van tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met merken waartegen de houder zich kan verzetten, ook het gebruik van dergelijke tekens in verkoopaanbiedingen en in reclame omvat. Zoals de advocaat-generaal in punt 127 van zijn conclusie en de Commissie in haar schriftelijke opmerkingen hebben uiteengezet, zou aan de effectiviteit van die regels afbreuk worden gedaan indien het gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een in de Unie ingeschreven merk in een verkoopaanbieding of reclame op internet die voor consumenten uit de Unie is bestemd, aan de toepassing van die regels zou ontsnappen vanwege het enkele feit dat de derde van wie deze aanbieding of deze reclame afkomstig is, in een derde staat gevestigd is of de server van de website die hij gebruikt zich in een dergelijke staat bevindt, of nog de waar waarop deze aanbieding of deze reclame betrekking heeft, zich in een derde staat bevindt.

Niettemin moet worden gepreciseerd dat het niet volstaat dat een website vanaf het door het merk bestreken grondgebied toegankelijk is om te concluderen dat de daarop afgebeelde verkoopaanbiedingen bestemd zijn voor op dat grondgebied gevestigde consumenten (zie naar analogie arrest van 7 december 2010, Pammer en Hotel Alpenhof, C-585/08 en C-144/09, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 69). Indien de toegankelijkheid van een elektronische marktplaats vanaf genoemd grondgebied immers zou volstaan opdat de daarop getoonde advertenties binnen de werkingssfeer van richtlijn 89/104 en verordening nr. 40/94 vallen, zouden sites en advertenties die, hoewel zij klaarblijkelijk alleen voor in derde staten gevestigde consumenten bestemd zijn, technisch gezien vanaf het grondgebied van de Unie toegankelijk zijn, ten onrechte aan het recht van de Unie worden onderworpen.

Bijgevolg staat het aan de nationale rechter om van geval tot geval te beoordelen of er relevante aanwijzingen zijn die de conclusie wettigen dat een verkoopaanbieding die getoond wordt op een elektronische marktplaats die vanaf het door het merk bestreken grondgebied toegankelijk is, bestemd is voor consumenten die daarop gevestigd zijn. Wanneer de verkoopaanbieding vergezeld gaat van een precisering ten aanzien van de geografische zones waarnaar de verkoper bereid is het product te verzenden, is dit soort precisering van bijzonder belang in het kader van die beoordeling.

In het hoofdgeding lijkt de site met het adres „www.ebay.co.uk”, bij gebreke van tegenbewijs, bestemd te zijn voor consumenten die zich bevinden op het grondgebied dat door de ingeroepen nationale en gemeenschapsmerken bestreken wordt, zodat de verkoopaanbiedingen die op deze site voorkomen en waarop het hoofdgeding betrekking heeft, binnen de werkingssfeer van de regels van de Unie op het gebied van de merkenbescherming vallen.

Gelet op een en ander moet op de zevende vraag worden geantwoord dat wanneer waren die zich in een derde land bevinden, voorzien zijn van een merk dat in een lidstaat van de Unie is ingeschreven of van een gemeenschapsmerk en niet voorheen in de EER, of in het geval van een gemeenschapsmerk niet voorheen in de Unie in de handel zijn gebracht, door een marktdeelnemer worden verkocht met behulp van een elektronische marktplaats en zonder de toestemming van de houder van dat merk aan consumenten die zich op het door dat merk bestreken grondgebied bevinden, of voorwerp zijn van een verkoopaanbieding of reclame op een dergelijke plaats die bestemd is voor consumenten die zich op dit grondgebied bevinden, kan genoemde houder zich tegen deze verkoop, verkoopaanbieding of reclame verzetten krachtens het bepaalde in artikel 5 van richtlijn 89/104 of artikel 9 van verordening nr. 40/94. Het staat aan de nationale rechter om van geval tot geval te beoordelen of er relevante aanwijzingen zijn die de conclusie wettigen dat een verkoopaanbieding of een advertentie die getoond wordt op een elektronische marktplaats die vanaf het door het merk bestreken grondgebied toegankelijk is, bestemd is voor consumenten die zich daarop bevinden. 3. Aanbod tot verkoop van demonstratievoorwerpen en monsters

Vaststaat dat ten tijde van de feiten die door de verwijzende rechter zijn onderzocht, de verwerende natuurlijke personen op de site www.ebay.co.uk tevens demonstratievoorwerpen en monsters die L’Oréal gratis aan haar erkende distributeurs ter beschikking had gesteld, te koop hebben aangeboden.

Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of de terbeschikkingstelling van voorwerpen die van zijn merk zijn voorzien, bestemd voor demonstratie aan de consument in de erkende verkooppunten, alsook van eveneens van dat merk voorziene flacons waaruit kleine hoeveelheden kunnen worden gehaald die als gratis monsters aan de consument kunnen worden gegeven, moet worden aangemerkt als in de handel brengen in de zin van richtlijn 89/104 en verordening nr. 40/94.

Deze rechter heeft in die context vastgesteld dat L’Oréal duidelijk aan haar erkende distributeurs te kennen had gegeven dat zij dergelijke voorwerpen en flacons, die overigens vaak de vermelding „verkoop verboden” droegen, niet mochten verkopen.

Het Hof heeft reeds geoordeeld dat wanneer de merkhouder zijn merk aanbrengt op artikelen die hij gratis meegeeft ter bevordering van de verkoop van zijn waren, deze artikelen niet aan de klant worden verstrekt met het oog op de penetratie van de artikelen op de markt (zie arrest van 15 januari 2009, Silberquelle, C-495/07, Jurispr. blz. I-137, punten 20-22). De gratis terbeschikkingstelling van dergelijke artikelen vormt dus in beginsel geen in de handel brengen daarvan door genoemde houder.

Het Hof heeft tevens vastgesteld dat wanneer de merkhouder op artikelen zoals parfumtesters vermeldingen aanbrengt als „demonstratie” en „verkoop verboden”, zich dit bij gebreke van tegenbewijs verzet tegen de conclusie dat de merkhouder impliciet heeft toegestemd tot het in de handel brengen van genoemde artikelen (zie arrest Coty Prestige Lancaster Group, reeds aangehaald, punten 43, 46 en 48).

In die omstandigheden moet op de eerste vraag worden geantwoord dat de terbeschikkingstelling door een merkhouder aan zijn erkende distributeurs van artikelen die van dat merk zijn voorzien, die voor demonstratie aan de consument in de erkende verkooppunten zijn bestemd, alsook van eveneens van dat merk voorziene flacons waaruit kleine hoeveelheden kunnen worden gehaald die als gratis monsters aan de consument kunnen worden gegeven, behoudens tegenbewijs geen in de handel brengen in de zin van richtlijn 89/104 en verordening nr. 40/94 vormt. 4. Verhandeling van producten zonder verpakking

Zoals is uiteengezet in de punten 36, 37 en 51 van het onderhavige arrest, zijn sommige exemplaren van de waren waarvan L’Oréal de merkhouder is, door handelaren die via de marktplaats eBay actief zijn verkocht zonder buitenverpakking.

Met zijn tweede tot en met vierde prejudiciële vragen wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of de verwijdering van de buitenverpakking van waren zoals die in het hoofdgeding, inbreuk maakt op het uitsluitende recht van de houder van het op die waren aangebrachte merk, krachtens welk deze laatste zich tegen de verkoop van de aldus uitgepakte waren kan verzetten.

Gelet op de omstandigheid dat de uitgepakte producten die in het hoofdgeding aan de orde zijn voornamelijk cosmetische producten zijn, verzoekt de verwijzende rechter om bij de beantwoording van die vragen rekening te houden met artikel 6, lid 1, van richtlijn 76/768, krachtens welk cosmetische producten slechts in de handel mogen worden gebracht indien op de recipiënt en op de verpakking vermeldingen zijn aangebracht van onder meer de identiteit van de fabrikant of de persoon die voor het in de handel brengen verantwoordelijk is, de samenstelling van het product (inhoud en ingrediëntenlijst), het gebruik van het product (functie en bijzondere voorzorgen in verband met het gebruik) en de bewaring daarvan (minimale houdbaarheidsdatum). Hij wenst in dit verband in wezen te vernemen of de houder van een merk, uit hoofde van zijn uitsluitende recht als bedoeld in richtlijn 89/104 of in het geval van een gemeenschapsmerk verordening nr. 40/94, zich kan verzetten tegen de verdere verhandeling van waren die van dat merk zijn voorzien, wanneer deze verhandeling in strijd met de in genoemde bepaling van richtlijn 76/768 vastgelegde vereisten plaatsvindt.

L’Oréal meent, zoals de Franse, de Poolse en de Portugese regering en de Commissie, dat, los van de vraag naar een eventuele schending van richtlijn 76/768, de verpakking een essentieel onderdeel van het imago van parfums en cosmetische producten is. De houder van het op die producten en die verpakking aangebrachte merk zou zich dus tegen de verdere verhandeling van die producten in uitgepakte vorm moeten kunnen verzetten. eBay benadrukt daarentegen dat in de sector van de parfums en cosmetica vaak het flacon of de houder en niet de buitenverpakking het prestige- en luxe-imago geeft.

In de eerste plaats moet worden overwogen dat, gelet op de uiteenlopende gamma’s van parfums en cosmetische producten, de vraag of het uitpakken van een dergelijk product afbreuk doet aan het imago van dit laatste, en dus aan de reputatie van het merk waarvan het is voorzien, van geval tot geval moet worden onderzocht. Zoals de advocaat-generaal immers heeft uiteengezet in de punten 71 tot en met 74 van zijn conclusie, kan de verschijningsvorm van een parfum of cosmetisch product soms ook zonder verpakking op doeltreffende wijze het prestige- en luxe-imago van dat product weergeven, terwijl in andere gevallen juist het verwijderen van die verpakking afbreuk doet aan dat imago.

Van een dergelijke afbreuk kan sprake zijn wanneer de buitenverpakking op gelijke wijze als of meer nog dan het flacon of de recipiënt bijdraagt tot de wijze waarop het door de merkhouder en zijn erkende distributeurs gecreëerde imago wordt getoond. Ook is mogelijk dat het ontbreken van sommige of alle bij artikel 6, lid 1, van richtlijn 76/768 vereiste informatie afbreuk doet aan het imago van het product. Het staat aan de merkhouder om het bewijs te leveren dat van deze afbreuk sprake is.

In de tweede plaats moet eraan worden herinnerd dat aangezien de wezenlijke functie van het merk daarin is gelegen dat aan de consument de identiteit van de oorsprong van de waar

wordt gewaarborgd, het onder meer dienst doet als bevestiging dat alle van dat merk voorziene waren zijn vervaardigd of geleverd onder controle van een en dezelfde onderneming, die kan worden geacht voor de kwaliteit ervan in te staan (zie onder meer arresten van 12 november 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Jurispr. blz. I-10273, punt 48, en 23 april 2009, Copad, C-59/08, Jurispr. blz. I-3421, punt 45). 81

Wanneer bepaalde wettelijk vereiste informatie, zoals die betreffende de identiteit van de fabrikant of van de persoon die voor het in de handel brengen ervan verantwoordelijk is, ontbreekt, wordt afbreuk gedaan aan de functie van het merk om de herkomst van de waar aan te geven. Dan wordt daaraan immers de wezenlijke werking ontnomen om te waarborgen dat alle van dat merk voorziene waren zijn geleverd onder controle van een en dezelfde onderneming, die kan worden geacht voor de kwaliteit ervan in te staan.

In de derde en laatste plaats moet worden opgemerkt, zoals de advocaat-generaal heeft gedaan in punt 76 van zijn conclusie, dat de vraag of de verkoopaanbieding of de verkoop van de van hun buitenverpakking ontdane merkproducten en dus zonder sommige van de krachtens artikel 6, lid 1, van richtlijn 76/768 vereiste informatie al of niet naar nationaal recht strafbaar is, niet van invloed kan zijn op de toepasselijkheid van de regels van de Unie op het gebied van merkenbescherming.

Gelet op een en ander moet op de tweede tot en met vierde vraag worden geantwoord dat de artikelen 5 van richtlijn 89/104 en 9 van verordening nr. 40/94 aldus moeten worden uitgelegd dat de houder van een merk zich krachtens het daarbij aan hem verleende uitsluitende recht kan verzetten tegen de verdere verhandeling van producten zoals die in het hoofdgeding op grond dat de wederverkoper de buitenverpakking van die producten heeft verwijderd, wanneer dit uitpakken tot gevolg heeft dat wezenlijke informatie, zoals die betreffende de identiteit van de fabrikant of de persoon die voor het in de handel brengen ervan verantwoordelijk is, ontbreekt. Wanneer de verwijdering van de buitenverpakking er niet toe leidt dat deze informatie ontbreekt, kan de merkhouder zich er niettemin tegen verzetten dat een parfum of een cosmetisch product dat van zijn merk is voorzien verder wordt verhandeld in uitgepakte vorm, mits hij het bewijs levert dat de verwijdering van de verpakking afbreuk doet aan het imago van genoemd product en dus aan de reputatie van het merk. B – Vijfde en zesde vraag, inzake de reclame die de beheerder van de elektronische marktplaats voor zijn site en de daarop aangeboden producten maakt

Uit de feiten van het hoofdgeding, die in de punten 39 tot en met 42 van het onderhavige arrest zijn samengevat, volgt dat eBay, door bij de beheerder van de zoekmachine Google trefwoorden te kiezen die met de merken van L’Oréal overeenstemmen, een advertentielink naar de site www.ebay.co.uk doet verschijnen die vergezeld gaat van een reclameboodschap over de mogelijkheid om de gezochte merkproducten op die site aan te schaffen, zodra de internetgebruiker in die zoekmachine een zoekopdracht ingeeft waarin deze woorden voorkomen. Deze advertentielink komt voor in de rubriek „advertenties”, die zich hetzij rechts hetzij bovenaan het scherm met de zoekresultaten op Google bevindt.

Vaststaat dat de beheerder van de elektronische marktplaats in dat geval als adverteerder optreedt. Zoals de advocaat-generaal in punt 89 van zijn conclusie heeft opgemerkt, zijn deze links en boodschappen reclame voor niet alleen sommige verkoopaanbiedingen op de marktplaats, maar ook voor die marktplaats als zodanig. Onder andere in de door de verwijzende rechter genoemde reclame-uitingen die in de punten 40 en 42 van het onderhavige arrest zijn uiteengezet, kan een illustratie van deze praktijk worden gevonden.

Met zijn vijfde en zesde vraag, die tezamen moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of de artikelen 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 en 9, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94 aldus moeten worden uitgelegd dat de houder van een merk de beheerder van een elektronische marktplaats mag verbieden om een trefwoord dat identiek is aan dit merk en dat door die beheerder zonder toestemming van de houder is gekozen in het kader van een dienst van vermelding op internet, te gebruiken in reclame voor die marktplaats en de daarop aangeboden waren van dat merk.

Ten aanzien van reclame die op internet wordt getoond met behulp van met merken overeenstemmende trefwoorden heeft het Hof reeds geoordeeld dat een dergelijk trefwoord het door de adverteerder gebruikte middel is dat leidt tot weergave van de reclame en dat daarvan dus „in het economisch verkeer” gebruik wordt gemaakt in de zin van de artikelen 5 van richtlijn 89/104 en 9 van verordening nr. 40/94 (arresten van 23 maart 2010, Google France en Google, C-236/08–C-238/08, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punten 51 en 52, en 25 maart 2010, BergSpechte, C-278/08, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 18).

Om te bepalen of reclame van dat soort ook aan de andere voorwaarden voldoet die volgens het bepaalde in de artikelen 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 en 9, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94 moeten zijn vervuld opdat de merkhouder zich daartegen kan verzetten, moet in de eerste plaats worden onderzocht of reclameboodschappen zoals die welke door eBay worden getoond met behulp van een dienst van vermelding op internet zoals die van Google, worden gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, en in de tweede plaats of dergelijke reclameboodschappen afbreuk doen of afbreuk kunnen doen aan een van de functies van het merk (zie arrest BergSpechte, reeds aangehaald, punt 21).

Dienaangaande moet om te beginnen worden opgemerkt dat voor zover eBay trefwoorden gebruikt die met de merken van L’Oréal overeenstemmen om haar eigen dienst aan te prijzen, namelijk het aan verkopers en kopers van waren ter beschikking stellen van een elektronische marktplaats, dat daarvan dan geen gebruik is gemaakt voor „dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven” in de zin van lid 1, sub a, van de artikelen 5 van richtlijn 89/104 en 9 van verordening nr. 40/94, en evenmin voor dezelfde of soortgelijke waren in de zin van lid 1, sub b, van diezelfde artikelen.

Dit gebruik dat eBay maakt van met de merken van L’Oréal overeenstemmende tekens teneinde haar elektronische marktplaats aan te prijzen, kan dus hoogstens worden onderzocht op basis van lid 2 van genoemd artikel 5 van richtlijn 89/104 en lid 1, sub c, van artikel 9 van verordening nr. 40/94, welke bepalingen ten behoeve van bekende merken een verdergaande bescherming invoeren dan die voorzien in lid 1, sub a en b, van diezelfde artikelen, en met name het geval dekken waarin derden gebruik maken van tekens die met dergelijke merken overeenstemmen voor producten of diensten die soortgelijk zijn aan de waren of diensten waarvoor deze merken zijn ingeschreven.

Vervolgens moet worden vastgesteld dat voor zover eBay met de merken van l’Oréal overeenstemmende trefwoorden heeft gebruikt om verkoopaanbiedingen voor merkproducten die van haar klanten-verkopers afkomstig zijn aan te prijzen, zij daarvan gebruik heeft gemaakt voor waren of diensten die dezelfde zijn als die waarvoor deze merken zijn ingeschreven. Dienaangaande moet eraan worden herinnerd dat de uitdrukking „voor waren of diensten” niet uitsluitend betrekking heeft op de waren of diensten van de derde die van de met het merk overeenstemmende tekens gebruik maakt, maar ook betrekking kan hebben op de waren of diensten van andere personen. Immers, de omstandigheid dat een marktdeelnemer een met een merk overeenstemmend teken gebruikt voor waren die niet zijn eigen waren zijn, in die zin dat hij daarop geen titel heeft, staat er op zich niet aan in de weg dat dit gebruik onder de artikelen 5 van richtlijn 89/104 en 9 van verordening nr. 40/94 valt (zie arrest Google France en Google, reeds aangehaald, punt 60, en beschikking van 19 februari 2009, UDV North America, C-62/08, Jurispr. blz. I-1279, punt 43).

Wat specifiek de situatie betreft van een dienstverrichter die een teken gebruikt dat met het merk van een ander overeenstemt om waren aan te prijzen die een van zijn klanten met behulp van die dienst in de handel brengt, heeft het Hof geoordeeld dat dergelijk gebruik binnen de werkingssfeer van lid 1 van de artikelen 5 van richtlijn 89/104 en 9 van verordening nr. 40/94 valt, wanneer dit zodanig geschiedt dat een verband ontstaat tussen genoemd teken en genoemde dienst (zie beschikking UDV North America, reeds aangehaald, punt 47 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

Zoals de advocaat-generaal in punt 89 van zijn conclusie en de Franse regering ter terechtzitting hebben benadrukt, is van een dergelijk verband sprake in omstandigheden als die van het hoofdgeding. De advertenties van eBay leggen immers duidelijk verband tussen

de in die advertenties vermelde merkproducten en de mogelijkheid om deze via eBay te kopen. 94

Ten aanzien van de vraag, ten slotte, of het gebruik van een met een merk overeenstemmend trefwoord afbreuk kan doen aan een van de functies van het merk, heeft het Hof in andere zaken gepreciseerd dat dergelijke afbreuk wordt gedaan wanneer de advertentie het de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde (arrest Google France en Google, reeds aangehaald, punt 99, en arrest van 8 juli 2010, Portakabin en Portakabin, C-558/08, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 54).

In dat verband moet eraan worden herinnerd dat internetadvertenties volgens de Unieregelgeving betreffende elektronische handel op doorzichtige wijze moeten worden weergegeven. Met het oog op de eerlijkheid van de transacties en in het belang van de consument schrijft artikel 6 van richtlijn 2000/31 voor dat de natuurlijke of rechtspersoon voor wiens rekening commerciële communicatie in het kader van een dienst van de informatiemaatschappij geschiedt, duidelijk te identificeren moet zijn (arrest Google France en Google, reeds aangehaald, punt 86).

De van de beheerder van een elektronische marktplaats afkomstige en door de exploitant van een zoekmachine getoonde advertentie moet dus in elk geval de identiteit van die beheerder vermelden, alsook het feit dat de merkproducten die het voorwerp van de advertentie zijn, te koop worden aangeboden op de door hem beheerde marktplaats.

Gelet op een en ander moet op de vijfde en de zesde vraag worden geantwoord dat de artikelen 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 en 9, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94 aldus moeten worden uitgelegd dat de houder van een merk het recht heeft om de beheerder van een elektronische marktplaats te verbieden om met behulp van aan dat merk gelijke trefwoorden, die deze beheerder heeft gekozen in het kader van een dienst van vermelding op internet, reclame te maken voor de op die marktplaats verkochte waren van dat merk, wanneer die advertentie het de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of genoemde waren afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde. C – Achtste vraag, inzake het gebruik van met merken overeenstemmende tekens in de verkoopaanbiedingen die op de site van de beheerder van de elektronische marktplaats worden getoond

Met zijn achtste vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen hoe het tonen van aan merken gelijke of daarmee overeenstemmende tekens op de site van de beheerder van een elektronische marktplaats in het licht van richtlijn 89/104 en verordening nr. 40/94 moet worden gekwalificeerd.

In dat verband moet om te beginnen worden opgemerkt dat in de handel die met behulp van dergelijke marktplaatsen wordt gedreven, de door de beheerder van een dergelijke plaats verleende dienst bestaat in het tonen, ten behoeve van zijn klanten-verkopers, van de van deze laatste afkomstige verkoopaanbiedingen.

100

Vervolgens moet worden vastgesteld dat wanneer deze aanbiedingen betrekking hebben op merkproducten, er op de site van de beheerder van de marktplaats onvermijdelijk tekens worden getoond die gelijk zijn aan of overeenstemmen met merken.

101

Ofschoon het juist is dat deze tekens in die omstandigheden op genoemde site worden „gebruikt”, volgt daaruit niet noodzakelijkerwijs dat daarvan door de beheerder van de marktplaats gebruik wordt gemaakt in de zin van richtlijn 89/104 en verordening nr. 40/94.

102

Het bestaan van een „gebruik”, door een derde, van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk van de houder in de zin van de artikelen 5 van richtlijn 89/104

en 9 van verordening nr. 40/94, impliceert op zijn minst dat deze derde het teken in het kader van zijn eigen commerciële communicatie gebruikt. Voor zover deze derde een dienst levert die erin bestaat dat hij het zijn klanten mogelijk maakt om in het kader van hun handelsactiviteiten, zoals hun verkoopaanbiedingen, met merken overeenstemmende tekens te laten tonen op zijn site, maakt hij op genoemde site immers niet zelf gebruik van deze tekens in de zin bedoeld in genoemde Unieregelgeving (zie in die zin arrest Google France en Google, reeds aangehaald, punten 56 en 57). 103

Zoals met name door de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Commissie ter terechtzitting en door de advocaat-generaal in de punten 119 en 120 van zijn conclusie is uiteengezet, volgt hieruit dat de aan merken gelijke of daarmee overeenstemmende tekens in de verkoopaanbiedingen die op een elektronische marktplaats worden getoond, door de klanten-verkopers en niet door deze beheerder zelf worden gebruikt.

104

Daar waar hij het zijn klanten mogelijk maakt om deze te gebruiken, kan de rol van de beheerder van de elektronische marktplaats niet worden beoordeeld aan de hand van de bepalingen van richtlijn 89/104 en van verordening nr. 40/94, maar moet deze worden beoordeeld vanuit de invalshoek van andere rechtsregels, zoals die welke zijn neergelegd in richtlijn 2000/31, meer bepaald in onderdeel 4 van hoofdstuk II daarvan met als opschrift „Aansprakelijkheid van dienstverleners die als tussenpersoon optreden” in de elektronische handel, dat de artikelen 12 tot en met 15 van die richtlijn bevat (zie naar analogie arrest Google France en Google, reeds aangehaald, punt 57).

105

Gelet op een en ander moet op de achtste vraag worden geantwoord dat de beheerder van een elektronische marktplaats geen „gebruik” in de zin van de artikelen 5 van richtlijn 89/104 en 9 van verordening nr. 40/94 maakt van aan merken gelijke of daarmee overeenstemmende tekens die voorkomen in verkoopaanbiedingen die op zijn site worden getoond. D – Negende vraag, inzake de aansprakelijkheid van de beheerder van de elektronische marktplaats

106

Met zijn negende vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen –

of de door beheerder van een elektronische marktplaats geleverde dienst onder artikel 14, lid 1, van richtlijn 2000/31 (hosting) valt, en zo ja,

–

in welke omstandigheden geconcludeerd moet worden dat de beheerder van een elektronische marktplaats „kennis heeft” in de zin van artikel 14, lid 1, van richtlijn 2000/31.

1. Hosting, door de beheerder van de elektronische marktplaats, van door zijn klantenverkopers verstrekte informatie 107

Zoals het Hof reeds heeft opgemerkt, strekken de artikelen 12 tot en met 15 van richtlijn 2000/31 tot beperking van de gevallen waarin dienstverleners die in de informatiemaatschappij als tussenpersoon optreden, overeenkomstig het ter zake geldende nationale recht aansprakelijk kunnen worden gesteld. Voor de voorwaarden voor de vaststelling van de aansprakelijkheid moet dus worden gekeken naar het nationale recht, met dien verstande echter dat ingevolge de bovengenoemde artikelen van richtlijn 2000/31 in bepaalde gevallen geen sprake kan zijn van aansprakelijkheid van de dienstverleners die als tussenpersoon optreden (arrest Google France en Google, reeds aangehaald, punt 107).

108

Ofschoon het aan de nationale rechter staat om te bepalen welke de voorwaarden zijn waaronder sprake is van aansprakelijkheid zoals door L’Oréal ten opzichte van eBay ingeroepen, is het de taak van het Hof om te onderzoeken of de beheerder van een elektronische marktplaats zich op de in richtlijn 2000/31 voorziene vrijstelling van aansprakelijkheid kan beroepen.

109

Zoals met name de regering van het Verenigd Koninkrijk, de Poolse regering en de Commissie en de advocaat-generaal in punt 134 van zijn conclusie hebben opgemerkt, kan

een dienst op internet die erin bestaat contact mogelijk te maken tussen verkopers en kopers van waren, in beginsel worden aangemerkt als een dienst in de zin van richtlijn 2000/31. Zoals het opschrift ervan reeds aangeeft, heeft deze richtlijn betrekking op de „diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel”. Uit de in de punten 8 en 9 van het onderhavige arrest aangehaalde definitie van het begrip „dienst van de informatiemaatschappij” volgt dat deze de diensten omvat die gewoonlijk tegen vergoeding, via elektronische apparatuur voor de verwerking en de opslag van gegevens, op afstand en op individueel verzoek van een afnemer van diensten worden verricht. Het is evident dat het beheer van een elektronische marktplaats al deze bestanddelen in zich kan verenigen. 110

Aangaande de elektronische marktplaats die in het hoofdgeding aan de orde is, is niet betwist dat eBay de door haar klanten aangeleverde gegevens opslaat, dat wil zeggen in het geheugen van haar server plaatst. eBay gaat telkens wanneer een klant een verkoperaccount bij haar aanmaakt en haar gegevens over zijn verkoopaanbiedingen aanlevert, tot die opslag over. Voor het overige ontvangt eBay normalerwijze een vergoeding daar zij een percentage int over de transacties die op basis van genoemde verkoopaanbiedingen tot stand komen.

111

Het feit dat de door de beheerder van een elektronische marktplaats verleende dienst de opslag van door de klanten-verkopers verstrekte informatie omvat, wettigt echter op zich nog niet de conclusie dat deze dienst in alle omstandigheden binnen de werkingssfeer van artikel 14, lid 1, van richtlijn 2000/31 valt. Deze bepaling moet immers niet alleen aan de hand van de bewoordingen ervan worden uitgelegd, maar ook rekening houdend met de context en de doelstellingen die de regeling waarvan zij deel uitmaakt nastreeft (zie naar analogie arrest van 16 oktober 2008, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, C-298/07, Jurispr. blz. I-7841, punt 15 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

112

Dienaangaande heeft het Hof reeds gepreciseerd dat, wil de verlener van een dienst op internet binnen de werkingssfeer van artikel 14 van richtlijn 2000/31 kunnen vallen, het essentieel is dat hij een „als tussenpersoon optredende dienstverlener” is in de zin die de wetgever in afdeling 4 van hoofdstuk II van deze richtlijn daaraan heeft willen geven (zie arrest Google France en Google, reeds aangehaald, punt 112).

113

Dit is niet het geval wanneer de dienstverlener, in plaats van zich te beperken tot een neutrale levering van die dienst met behulp van een louter technische en automatische verwerking van de gegevens die hem door zijn klanten zijn verstrekt, een actieve rol heeft waardoor hij kennis heeft van of controle heeft over die gegevens (arrest Google France en Google, reeds aangehaald, punten 114 en 120).

114

Uit het dossier en de omschrijving die in de punten 28 tot en met 31 van het onderhavige arrest is weergegeven, volgt dat eBay de door haar klanten-verkopers aangeleverde gegevens verwerkt. De verkopen waartoe deze aanbiedingen kunnen leiden, vinden plaats op de door eBay vastgestelde wijze. In voorkomend geval verleent eBay ook bijstand om bepaalde verkoopaanbiedingen te optimaliseren of te bevorderen.

115

Zoals de regering van het Verenigd Koninkrijk terecht heeft opgemerkt, kan het enkele feit dat de beheerder van een elektronische marktplaats de verkoopaanbiedingen op zijn server opslaat, bepaalt hoe zijn dienst wordt verleend, daarvoor een vergoeding ontvangt en algemene inlichtingen aan zijn klanten verstrekt, er niet toe leiden dat hij geen beroep kan doen op de in richtlijn 2000/31 voorziene vrijstellingen van aansprakelijkheid (zie naar analogie arrest Google France en Google, reeds aangehaald, punt 116).

116

Wanneer genoemde beheerder daarentegen bijstand verleent die er onder meer in bestaat om de wijze waarop de verkoopaanbiedingen worden getoond te optimaliseren of deze aanbiedingen te bevorderen, moet ervan worden uitgegaan dat hij geen neutrale positie tussen de betrokken klant-verkoper en de potentiële kopers heeft ingenomen, maar dat hij een actieve rol heeft gespeeld waardoor hij kennis van of controle over de gegevens betreffende die offertes heeft gekregen. Hij kan zich wat die gegevens betreft dan niet beroepen op de in artikel 14 van richtlijn 2000/31 voorziene vrijstelling van aansprakelijkheid.

117

Het staat aan de verwijzende rechter om te onderzoeken of eBay een rol als in het vorige punt omschreven heeft gespeeld met betrekking tot de verkoopaanbiedingen die in het hoofdgeding aan de orde zijn. 2. Het hebben van „kennis” van de zijde van de beheerder van de elektronische marktplaats

118

Mocht de verwijzende rechter tot de conclusie komen dat eBay niet heeft gehandeld op de wijze als bedoeld in punt 116 van het onderhavige arrest, staat het aan hem om na te gaan of deze onderneming in de omstandigheden van het hoofdgeding voldoet aan de voorwaarden die in artikel 14, lid 1, sub a en b, van richtlijn 2000/31 zijn gesteld opdat vrijstelling van aansprakelijkheid kan worden genoten (zie naar analogie arrest Google France en Google, punt 120).

119

Ingeval deze dienstverlener zich heeft beperkt tot een louter technische en automatische gegevensverwerking en dus de regel genoemd in artikel 14, lid 1, van richtlijn 2000/31 op hem van toepassing is, kan hij immers alsnog vrijstelling genieten, krachtens lid 1, van enige aansprakelijkheid voor de onwettige informatie, op voorwaarde dat hij niet „daadwerkelijk kennis heeft van de onwettige activiteit of informatie” en, wanneer het een schadeactie betreft, „geen kennis heeft van feiten of omstandigheden waaruit het onwettige karakter van de activiteiten of informatie duidelijk blijkt” of, nadat hij dusdanige kennis heeft verkregen, prompt heeft gehandeld om de informatie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken.

120

Daar het hoofdgeding kan leiden tot een veroordeling tot het betalen van schadevergoeding, staat het aan de verwijzende rechter om te onderzoeken of eBay, ten aanzien van de betrokken verkoopaanbiedingen en voor zover zij op de merken van L’Oréal inbreuk hebben gemaakt, „kennis heeft gehad van feiten of omstandigheden waaruit het onwettige karakter van de activiteiten of informatie duidelijk blijkt”. Wat dit laatste betreft volstaat het om de verlener van een dienst van de informatiemaatschappij een beroep op de vrijstelling van aansprakelijkheid als voorzien in artikel 14 van richtlijn 2000/31 te ontzeggen, dat hij kennis had van feiten of omstandigheden op grond waarvan een behoedzame marktdeelnemer de onwettigheid in kwestie had moeten vaststellen en overeenkomstig lid 1, sub b, van genoemd artikel 14 had moeten handelen.

121

Bovendien moeten de regels die zijn neergelegd in artikel 14, lid 1, sub a, van richtlijn 2000/31, wil hen hun nuttige werking niet worden ontnomen, in die zin worden uitgelegd dat zij zien op elke situatie waarin de betrokken dienstverlener op enige wijze kennis verkrijgt van dergelijke feiten of omstandigheden.

122

Zo zijn onder meer bedoeld de situatie waarin de beheerder van een elektronische marktplaats een onwettige activiteit of informatie ontdekt na een op eigen initiatief verricht onderzoek, evenals die waarin het bestaan van een dergelijke activiteit of van dergelijke informatie hem ter kennis wordt gebracht. Ofschoon in het tweede geval een dergelijke kennisgeving uiteraard niet kan betekenen dat het voordeel van de vrijstelling van aansprakelijkheid als voorzien in artikel 14 van richtlijn 2000/31 automatisch verloren gaat, aangezien de kennisgeving van vermeend onwettige activiteiten of informatie onvoldoende nauwkeurig en onderbouwd kan blijken te zijn, doet dit er niet aan af dat zij in een dergelijk geval in het algemeen een factor is waarmee de nationale rechter rekening moet houden om te beoordelen of, gelet op de inlichtingen die aldus aan de beheerder zijn verstrekt, deze kennis had van feiten of omstandigheden op grond waarvan een behoedzame marktdeelnemer de onwettigheid had moeten vaststellen.

123

Gelet op een en ander moet op de negende vraag worden geantwoord dat artikel 14, lid 1, van richtlijn 2000/31 aldus moet worden uitgelegd dat het van toepassing is op de beheerder van een elektronische marktplaats wanneer deze geen actieve rol heeft gehad waardoor hij kennis heeft van of controle heeft over de opgeslagen gegevens. Genoemde beheerder heeft een dergelijke rol wanneer hij bijstand verleent die onder meer bestaat in het optimaliseren van de wijze waarop de betrokken verkoopaanbiedingen worden getoond of het bevorderen daarvan.

124

Wanneer de beheerder van de elektronische marktplaats geen actieve rol heeft gehad als bedoeld in het voorgaande punt en zijn dienstverlening derhalve binnen de werkingssfeer van artikel 14, lid 1, van richtlijn 2000/31 valt, kan hij zich in een zaak die tot een veroordeling tot het betalen van schadevergoeding kan leiden niet op de vrijstelling van aansprakelijkheid als bedoeld in die bepaling beroepen wanneer hij kennis heeft gehad van feiten of omstandigheden op grond waarvan een behoedzame marktdeelnemer de onwettigheid van de betrokken verkoopaanbiedingen had moeten vaststellen en hij, ingeval hij deze kennis had, niet prompt heeft gehandeld overeenkomstig lid 1, sub b, van genoemd artikel 14. E – Tiende vraag, inzake rechterlijke bevelen gericht aan de beheerder van de elektronische marktplaats

125

Met zijn tiende vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen –

of artikel 11 van richtlijn 2004/48 van de lidstaten vereist dat zij de houders van intellectuele-eigendomsrechten de mogelijkheid bieden om aan de beheerder van een internetsite, zoals de beheerder van een elektronische marktplaats waarmee inbreuk op hun rechten is gemaakt, rechterlijke bevelen te richten waarbij deze beheerder wordt gelast om maatregelen te nemen om toekomstige inbreuken op hun rechten te voorkomen en zo ja,

–

welke maatregelen dit zouden kunnen zijn.

126

eBay meent dat een bevel in de zin van genoemd artikel enkel betrekking kan hebben op specifieke en duidelijk omschreven inbreuken op een intellectueel-eigendomsrecht. L’Oréal, de regering van het Verenigd Koninkrijk, de Franse, de Italiaanse, de Poolse en de Portugese regering evenals de Commissie zijn van mening dat de in richtlijn 2004/48 bedoelde bevelen ook betrekking kunnen hebben op toekomstige inbreuken, mits bepaalde grenzen in acht worden genomen.

127

Zoals volgt uit de verwijzingsbeslissing, heeft de gestelde vraag betrekking op de derde volzin van artikel 11 van richtlijn 2004/48, volgens welk de lidstaten ervoor moeten zorgen „dat de rechthebbenden om een rechterlijk bevel kunnen verzoeken tegen tussenpersonen wier diensten door derden worden gebruikt om inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht te maken”. Zij komt erop neer te bepalen of dit voorschrift de lidstaten verplicht om ervoor te zorgen dat de beheerder van de elektronische marktplaats, onverminderd zijn eventuele eigen aansprakelijkheid ten aanzien van de litigieuze feiten, kan worden verplicht om naast de maatregelen die bedoeld zijn om de door de gebruikers van zijn diensten gepleegde inbreuken op de intellectuele-eigendomsrechten te doen beëindigen, maatregelen te nemen om nieuwe inbreuken van die aard te voorkomen. 1. Verplichting van de lidstaten om hun rechterlijke instanties de bevoegdheid te verlenen om te gelasten dat de verleners van online-diensten maatregelen nemen om toekomstige inbreuken op de intellectuele eigendom te voorkomen

128

Teneinde te bepalen of de in artikel 11, derde volzin, van richtlijn 2004/48 bedoelde bevelen tevens het voorkomen van nieuwe inbreuken tot doel hebben, moet om te beginnen worden opgemerkt dat het gebruik van het woord „rechterlijk bevel” in de derde volzin van genoemd artikel 11 zich wezenlijk onderscheidt van het gebruik, in de eerste volzin van datzelfde artikel, van de woorden „bevel tot staking van de inbreuk”, die verwijzen naar de bevelen die aan de inbreukmakers op een intellectueel-eigendomsrecht kunnen worden gericht.

129

Zoals onder meer de Poolse regering heeft opgemerkt, wordt dit verschil verklaard door het feit dat het bevel dat aan een inbreukmaker wordt gericht, er logischerwijze in bestaat dat het hem wordt verboden om de inbreuk voort te zetten, terwijl de situatie van de verlener van de dienst met behulp waarvan de inbreuk is gepleegd complexer is en zich leent voor andere soorten van bevel.

130

Om die reden kan het woord „rechterlijk bevel” dat in artikel 11, derde volzin, van richtlijn 2004/48 is gebruikt, niet gelijk worden gesteld met de woorden „bevel tot staking van de inbreuk” die in de eerste volzin van datzelfde artikel voorkomen.

131

Vervolgens moet worden opgemerkt dat in het licht van het door richtlijn 2004/48 nagestreefde doel, namelijk dat de lidstaten met name in het kader van de informatiemaatschappij zorgen voor de doeltreffende bescherming van de intellectuele eigendom (zie in die zin arrest van 29 januari 2008, Promusicae, C-275/06, Jurispr. blz. I-271, punt 43), de bevoegdheid die overeenkomstig artikel 11, derde volzin, van genoemde richtlijn aan de nationale rechterlijke instanties wordt verleend, hun de mogelijkheid moet bieden om de verlener van een online-dienst, zoals die waarbij aan internetgebruikers een elektronische marktplaats ter beschikking wordt gesteld, te gelasten om doeltreffende maatregelen te treffen om niet alleen inbreuken die met behulp van die marktplaats worden gepleegd te beëindigen, maar ook om nieuwe inbreuken te voorkomen.

132

Deze uitlegging vindt steun in artikel 18 van richtlijn 2000/31, dat van de lidstaten vereist dat zij ervoor zorgen dat hun nationale wetgeving op het gebied van diensten van de informatiemaatschappij voorziet in rechtsgedingen waarbij maatregelen kunnen worden getroffen „om de vermeende inbreuk te doen eindigen en om te verhinderen dat de betrokken belangen verder worden geschaad”.

133

Een uitlegging van artikel 11, derde volzin, van richtlijn 2004/48 volgens welke de daarin aan de lidstaten opgelegde verplichting enkel erin zou bestaan dat aan de houders van het intellectuele-eigendomsrecht de mogelijkheid wordt geboden om tegen de verleners van online-diensten bevelen te verkrijgen die erop gericht zijn om de op hun rechten gepleegde inbreuken te doen eindigen, zou de omvang van de verplichting die is neergelegd in artikel 18 van richtlijn 2000/31 doen afnemen, hetgeen in strijd zou zijn met de regel die is vastgesteld bij artikel 2, lid 3, van richtlijn 2004/48, inhoudende dat richtlijn 2004/48 geen afbreuk doet aan richtlijn 2000/31.

134

Ten slotte zou een beperkte uitlegging van artikel 11, derde volzin, van richtlijn 2004/48 niet te rijmen zijn met punt 24 van de considerans van deze richtlijn, waarin is opgenomen dat, afhankelijk van het geval en zo de omstandigheden het rechtvaardigen, moet worden voorzien in maatregelen om nieuwe inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten te voorkomen. 2. De aan de verleners van online-diensten opgelegde maatregelen

135

Zoals volgt uit punt 23 van de considerans van richtlijn 2004/48, worden de modaliteiten van de bevelen waarin de lidstaten krachtens artikel 11, derde volzin, van genoemde richtlijn moeten voorzien, zoals die betreffende de te vervullen voorwaarden en de te volgen procedure, aan het nationale recht overgelaten.

136

Deze regels van nationaal recht moeten evenwel zo worden ingericht dat het door de richtlijn nagestreefde doel kan worden bereikt (zie onder meer, aangaande het effectiviteitsbeginsel, arresten van 14 december 1995, van Schijndel en van Veen, C-430/93 en C-431/93, Jurispr. blz. I-4705, punt 17; 7 juni 2007, van der Weerd e.a., C-222/05– C-225/05, Jurispr. blz. I-4233, punt 28, en 6 mei 2010, Club Hotel Loutraki e.a., C-145/08 en C-149/08, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 74). Dienaangaande moet eraan worden herinnerd dat de betrokken maatregelen ingevolge artikel 3, lid 2, van richtlijn 2004/48 doeltreffend en afschrikkend moeten zijn.

137

Gelet bovendien op de in de verwijzingsbeslissing uiteengezette omstandigheid die in punt 24 van het onderhavige arrest is weergegeven, dat er voor artikel 11, derde volzin, van richtlijn 2004/48 in het Verenigd Koninkrijk geen specifieke omzettingsmaatregelen zijn getroffen, moet eraan worden herinnerd dat de nationale rechter bij de toepassing van het nationale recht gehouden zal zijn om dit zo veel mogelijk in het licht van de bewoordingen en het doel van genoemd artikel 11, derde volzin, te doen (zie naar analogie arresten van 13 november 1990, Marleasing, C-106/89, Jurispr. blz. I-4135, punt 8, en 23 april 2009, Angelidaki e.a., C-378/07–C-380/07, Jurispr. blz. I-3071, punt 106).

138

De door de lidstaten ingevoerde regels, alsook de toepassing ervan door de nationale rechters, moeten eveneens de beperkingen die uit richtlijn 2004/48 voortvloeien eerbiedigen, evenals de rechtsbronnen waarnaar deze richtlijn verwijst.

139

In de eerste plaats volgt uit artikel 15, lid 1, van richtlijn 2000/31, gelezen in samenhang met artikel 2, lid 3, van richtlijn 2004/48, dat de maatregelen die van de verlener van de online-dienst worden verlangd niet kunnen bestaan in het actief surveilleren van alle gegevens van ieder van zijn klanten om elke toekomstige inbreuk op intellectueleeigendomsrechten via de site van die dienstverlener te voorkomen. Een dergelijke algemene surveillanceplicht zou bovendien onverenigbaar zijn met artikel 3 van richtlijn 2004/48, krachtens welk de bij die richtlijn bedoelde maatregelen billijk en evenredig moeten zijn en niet overdreven kostbaar mogen zijn.

140

In de tweede plaats volgt uit artikel 3 van richtlijn 2004/48 tevens dat de rechter die de bevelen oplegt ervoor moet zorgen dat de daarin omschreven maatregelen geen belemmeringen voor legitiem handelsverkeer scheppen. Dit houdt in dat in een zaak zoals die in het hoofdgeding, die betrekking heeft op mogelijke inbreuken op merken die in het kader van de door de beheerder van een elektronische marktplaats verleende dienst worden gepleegd, het bevel aan die beheerder niet tot doel of gevolg kan hebben dat een algemeen en permanent verbod wordt opgelegd om op die marktplaats producten van dat merk te koop aan te bieden.

141

Ondanks de in de vorige punten genoemde beperkingen, kunnen bevelen die zowel doeltreffend als evenredig zijn aan dienstverleners zoals de beheerders van elektronische marktplaatsen worden gericht. Zoals de advocaat-generaal in punt 182 van zijn conclusie heeft opgemerkt, kan de beheerder van de elektronische marktplaats, indien hij niet op eigen initiatief de inbreukmaker op de intellectuele-eigendomsrechten schorst teneinde nieuwe inbreuken van diezelfde aard door diezelfde handelaar op diezelfde merken te voorkomen, door middel van een rechterlijk bevel worden verplicht om dit te doen.

142

Ter waarborging van het recht op een effectieve rechtsgang tegen degenen die een onlinedienst hebben gebruikt om inbreuk te maken op intellectuele-eigendomsrechten, kan de beheerder van een elektronische marktplaats bovendien worden gelast om maatregelen te treffen om de identiteit van zijn klanten-verkopers eenvoudiger te kunnen vaststellen. Zoals L’Oréal dienaangaande terecht in haar schriftelijke opmerkingen heeft uiteengezet en zoals volgt uit artikel 6 van richtlijn 2000/31 is het, ofschoon de bescherming van persoonsgegevens uiteraard moet worden geëerbiedigd, niettemin zo dat wanneer de inbreukmaker in het economisch verkeer actief is en niet in de privésfeer, zijn identiteit duidelijk moet kunnen worden vastgesteld.

143

De niet uitputtend in de voorafgaande punten omschreven maatregelen, alsook elke andere maatregel die in de vorm van een rechterlijk bevel in de zin van artikel 11, derde volzin, van richtlijn 2004/48 kan worden gelast, moeten een passend evenwicht tussen de verschillende hierboven genoemde rechten en belangen verzekeren (zie naar analogie arrest Promusicae, reeds aangehaald, punten 65-68).

144

Gelet op een en ander moet op de tiende vraag worden geantwoord dat artikel 11, derde volzin, van richtlijn 2004/48 aldus moet worden uitgelegd dat het van de lidstaten vereist dat zij ervoor zorgen dat de op het gebied van de intellectuele-eigendomsrechten bevoegde nationale rechterlijke instanties de beheerder van een elektronische marktplaats kunnen gelasten om maatregelen te treffen die niet alleen bijdragen tot het doen eindigen van de door de gebruikers van die marktplaats gepleegde inbreuken op die rechten, maar ook tot het voorkomen van nieuwe inbreuken van die aard. Deze bevelen moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn en mogen geen belemmeringen voor het legitiem handelsverkeer scheppen.

IV – Kosten 145

Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te

beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Grote kamer) verklaart voor recht: 1)

Wanneer waren die zich in een derde land bevinden, voorzien zijn van een merk dat in een lidstaat van de Unie is ingeschreven of van een gemeenschapsmerk en niet voorheen in de Europese Economische Ruimte, of in het geval van een gemeenschapsmerk niet voorheen in de Unie, in de handel zijn gebracht, door een marktdeelnemer worden verkocht met behulp van een elektronische marktplaats en zonder de toestemming van de houder van dat merk aan consumenten die zich op het door dat merk bestreken grondgebied bevinden, of voorwerp zijn van een verkoopaanbieding of reclame op een dergelijke plaats die bestemd is voor consumenten die zich op dit grondgebied bevinden, kan genoemde houder zich tegen deze verkoop, verkoopaanbieding of reclame verzetten krachtens het bepaalde in artikel 5 van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten of artikel 9 van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk. Het staat aan de nationale rechter om van geval tot geval te beoordelen of er relevante aanwijzingen zijn die de conclusie wettigen dat een verkoopaanbieding of een advertentie die getoond wordt op een elektronische marktplaats die vanaf het door het merk bestreken grondgebied toegankelijk is, bestemd is voor consumenten die zich daarop bevinden.

De terbeschikkingstelling door een merkhouder aan zijn erkende distributeurs van artikelen die van dat merk zijn voorzien, die voor demonstratie aan de consument in de erkende verkooppunten zijn bestemd, alsook van eveneens van dat merk voorziene flacons waaruit kleine hoeveelheden kunnen worden gehaald die als gratis monsters aan de consument kunnen worden gegeven, vormt behoudens tegenbewijs geen in de handel brengen in de zin van richtlijn 89/104 en verordening nr. 40/94.

De artikelen 5 van richtlijn 89/104 en 9 van verordening nr. 40/94 moeten aldus worden uitgelegd dat de houder van een merk zich krachtens het daarbij aan hem verleende uitsluitende recht kan verzetten tegen de verdere verhandeling van waren zoals die in het hoofdgeding op grond dat de wederverkoper de buitenverpakking van die waren heeft verwijderd, wanneer dit uitpakken tot gevolg heeft dat wezenlijke informatie, zoals die betreffende de identiteit van de fabrikant of de persoon die voor het in de handel brengen ervan verantwoordelijk is, ontbreekt. Wanneer de verwijdering van de buitenverpakking er niet toe leidt dat deze informatie ontbreekt, kan de merkhouder zich er niettemin tegen verzetten dat een parfum of een cosmetisch product dat van zijn merk is voorzien verder wordt verhandeld in uitgepakte vorm, mits hij het bewijs levert dat de verwijdering van de verpakking afbreuk doet aan het imago van genoemd product en dus aan de reputatie van het merk.

De artikelen 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 en 9, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94 moeten aldus worden uitgelegd dat de houder van een merk het recht heeft om de beheerder van een elektronische marktplaats te verbieden om met behulp van aan dat merk gelijke trefwoorden, die deze beheerder heeft gekozen in het kader van een dienst van vermelding op internet, reclame te maken voor de op die marktplaats verkochte producten van dat merk, wanneer die advertentie het de normaal ge誰nformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of genoemde waren afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde.

De beheerder van een elektronische marktplaats maakt geen „gebruik” in de zin van de artikelen 5 van richtlijn 89/104 en 9 van verordening nr. 40/94 van aan merken gelijke of daarmee overeenstemmende tekens die voorkomen in verkoopaanbiedingen die op zijn site worden getoond.

Artikel 14, lid 1, van richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt („richtlijn inzake elektronische handel”), moet aldus worden uitgelegd dat het van toepassing is op de beheerder van een elektronische marktplaats wanneer deze geen actieve rol heeft gehad waardoor hij kennis had van of controle had over de opgeslagen gegevens. Genoemde beheerder heeft een dergelijke rol wanneer hij bijstand verleent die onder meer bestaat in het optimaliseren van de wijze waarop de betrokken verkoopaanbiedingen worden getoond of het bevorderen daarvan. Wanneer de beheerder van de elektronische marktplaats geen actieve rol heeft gehad als bedoeld in de voorgaande alinea en zijn dienstverlening derhalve binnen de werkingssfeer van artikel 14, lid 1, van richtlijn 2000/31 valt, kan hij zich in een zaak die tot een veroordeling tot het betalen van schadevergoeding kan leiden niet op de vrijstelling van aansprakelijkheid als bedoeld in die bepaling beroepen wanneer hij kennis heeft gehad van feiten of omstandigheden op grond waarvan een behoedzame marktdeelnemer de onwettigheid van de betrokken verkoopaanbiedingen had moeten vaststellen en hij, ingeval hij deze kennis had, niet prompt heeft gehandeld overeenkomstig lid 1, sub b, van genoemd artikel 14.

Artikel 11, derde volzin, van richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten moet aldus worden uitgelegd dat het van de lidstaten vereist dat zij ervoor zorgen dat de op het gebied van de intellectuele-eigendomsrechten bevoegde nationale rechterlijke instanties de beheerder van een elektronische marktplaats kunnen gelasten om maatregelen te treffen die niet alleen bijdragen tot het doen eindigen van de door de gebruikers van die marktplaats gepleegde inbreuken op die rechten, maar ook tot het voorkomen van nieuwe inbreuken van die aard. Deze bevelen moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn en mogen geen belemmeringen voor het legitiem handelsverkeer scheppen.

LJN: BU6275, Gerechtshof 's-Gravenhage , 200.083.709/01 Datum uitspraak: 22-11-2011 Datum publicatie: 30-11-2011 Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Hoger beroep kort geding Inhoudsindicatie: Merkenrecht; gebruik van een aan het merk van een ander gelijk teken als Vindplaats(en):

zoekwoord of adword op internet. Merkinbreuk? Vergelijkende reclame. IER 2012, 17 m. nt. ChG Rechtspraak.nl

Uitspraak GERECHTSHOF 's-GRAVENHAGE Sector civiel recht Zaaknummer : 200.083.709/01 Rol/zaaknummer Rb : 380699/KG ZA 10-1438 arrest van 22 november 2011 inzake 1. TEMPUR BENELUX B.V., gevestigd te Ede, 2. de vennootschap naar vreemd recht DAN-FOAM APS, gevestigd te Aarup, Denemarken, appellanten, hierna gezamenlijk te noemen: Tempur (in enkelvoud), advocaat: mr. J.P. Heering te 's-Gravenhage, tegen MEDICOMFORT B.V., gevestigd te Tilburg, ge誰ntimeerde, hierna te noemen: Medicomfort, advocaat: mr. H. Maatjes te Amsterdam. Verloop van het geding Bij exploot van 3 maart 2011 is Tempur in hoger beroep gekomen van het tussen partijen gewezen vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank 's-Gravenhage van 4 februari 2011. Daarbij heeft Tempur dertien grieven aangevoerd, haar eis vermeerderd en producties overgelegd. Medicomfort heeft de grieven en de vermeerderde eis bij memorie van antwoord, met productie, bestreden. Op 29 september 2011 hebben partijen de zaak doen bepleiten, Tempur door mr. J. Becker, advocaat te Arnhem, en Medicomfort door haar procesadvocaat, beiden aan de hand van pleitnotities die aan het procesdossier zijn toegevoegd. Beide partijen hebben voorts nog stukken overgelegd. Tempur heeft bezwaar gemaakt tegen de op 15 september 2011 door Medicomfort ingediende kostenopgave op de grond dat deze te laat is overgelegd. Zij stelt dat het Landelijk Procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven meebrengt dat stukken uiterlijk op (in dit geval) 14 september 2011 konden worden ingediend. Dat betoog gaat uit van een onjuiste uitleg van artikel 2.17 van voormeld reglement, dat bepaalt: "Een partij die bij gelegenheid van een (...) pleidooi nog(...) producties in het geding wenst te brengen, zorgt ervoor dat het hof en de wederpartij uiterlijk twee weken voor de dag van de zitting een afschrift van (...) de in het geding te brengen producties hebben ontvangen.(...)"

De dag van de zitting was in dit geval 29 september 2011. Dat betekent dat de producties uiterlijk twee weken daarvoor, te weten op 15 september 2011, door het hof en Tempur dienden te zijn ontvangen, hetgeen het geval was. De kostenopgave is derhalve tijdig ingediend. Het op 26 september 2011 namens Medicomfort ingezonden stuk is wel te laat ingediend en derhalve ter terechtzitting geweigerd. Na afloop van de pleidooien hebben partijen arrest gevraagd. Beoordeling van het beroep 1. Door de voorzieningenrechter zijn in r.o. 2.1 tot en met 2.12 van het bestreden vonnis feiten vastgesteld. In haar eerste grief bestrijdt Tempur deze vaststelling op de volgende gronden: a. na het intypen van het zoekwoord "tempur" verschijnen meerdere advertenties van Medicomfort in plaats van één; b. deze advertenties verschijnen niet steeds naast de natuurlijke zoekresultaten, maar bijna altijd bovenaan; c. niet Tempur heeft geen gehoor gegeven aan de sommatie, maar Medicomfort (rov. 2.9); d. Medicomfort bedient zich niet van één, maar van twee banners. De vermelding in rov. 2.9 berust op een kennelijke vergissing: de voorzieningenrechter heeft ongetwijfeld bedoeld vast te stellen dat Medicomfort geen gehoor heeft gegeven aan de sommatie van 12 november 2010. De onder a., b. en d. weergegeven bezwaren zal het hof hierna behandelen. Voor het gaat het hof van de feiten zoals door de voorzieningenrechter vastgesteld uit.

overige

2. Kort samengevat is tussen partijen in geschil of Medicomfort inbreuk maakt op de diverse Benelux- en Gemeenschapsmerkrechten van Tempur in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a, b of c (en subsidiair sub d) van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: BVIE) en van artikel 9 lid 1 sub a, b of c van de Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: GMVo), door gebruik te maken van het teken "tempur" als adword in het kader van de door Google aangeboden advertentieverwijzingsdienst "AdWords" en ten behoeve van het doen verschijnen van banners, althans gelet op de inhoud en presentatie van die advertenties en/of banners. Daarnaast stelt Tempur dat Medicomfort met bedoeld gebruik onrechtmatig handelt jegens haar. In hoger beroep stelt Tempur bovendien subsidiair dat, indien het hof van oordeel zou zijn dat sprake is van vergelijkende reclame, deze niet aan de daarvoor geldende voorwaarden voldoet. 3. De voorzieningenrechter heeft de vorderingen van Tempur, voor zover gebaseerd op de advertentie van Medicomfort die verschijnt na invoering van het zoekwoord "tempur", afgewezen op de grond dat deze advertentie dient te worden aangemerkt als vergelijkende reclame in de zin van artikel 6:194a lid 1 BW en dat aan de in dat kader gestelde voorwaarden is voldaan. Onder die omstandigheden is volgens de voorzieningenrechter geen sprake van merkinbreuk. Meer in het bijzonder heeft de voorzieningenrechter onder meer (voorshands) geoordeeld dat: i) het gebruik van het teken "tempur" als adword noodzakelijk is in het licht van de doelstelling van de regels voor vergelijkende reclame, te weten: het voorlichten van de consument en het stimuleren van concurrentie; ii) de inhoud van de advertentie geen oneerlijk voordeel oplevert omdat de matrassen van Medicomfort duidelijk tegenover de matrassen van "andere topmerken" worden geplaatst; en iii) het (derhalve) voor het publiek niet moeilijk, laat staan onmogelijk is om de herkomst van de in de advertentie aangeboden matrassen vast te stellen, zodat verwarring niet te duchten is. Het gebruik van het teken "tempur" door Medicomfort voor het doen verschijnen van banners heeft de voorzieningenrechter voorshands niet aannemelijk geacht. 4. In haar grieven 2 tot en met 6 betoogt Tempur dat de voorzieningenrechter de advertenties ten onrechte heeft aangemerkt als en getoetst heeft aan de regels voor vergelijkende reclame en geen juiste maatstaf heeft aangelegd, en voorts dat Medicomfort door het gebruik van het teken "tempur" wel degelijk inbreuk maakt op haar merkrechten. In grief 7 bestrijdt Tempur het oordeel van de voorzieningenrechter dat niet aannemelijk is geworden dat de banners verschijnen als gevolg van het gebruik van het teken "tempur". De grieven 8 en 9 zien op de proceskostenveroordeling. In de grieven 10 tot en met 12 betrekt Tempur de nieuwe stelling dat

sprake is van vergelijkende reclame die niet aan de daaraan gestelde voorwaarden voldoet. Grief 13 ten slotte richt zich tegen de door de voorzieningenrechter gegeven beslissing. 5. Ten aanzien van de hiervoor, in rov. 1 onder a. en b. weergegeven bezwaren oordeelt het hof als volgt. Onder 15 van het appelexploot stelt Tempur dat na het invoeren van het zoekwoord "tempur" de volgende advertenties verschijnen: (productie 12, blz. 3 en 9): Toe aan een Nieuw Matras? Bestel Medicomfort Matras. Tot 40% Goedkoper dan de andere Topmerken! MedicomfortMatras.nl (productie 12, blz. 12, 13 en 14; bedoeld zal zijn: 13, 14 en 15): Toe aan een Nieuw Matras? Bestel Medicomfort Matras. Tot 40% Goedkoper dan de andere Topmerken! MedicomfortMatras.nl (productie 12, blz. 4, 7 en 8): Toe aan een Nieuw Matras? MedicomfortMatras.nl Bestel Medicomfort Matras. Tot 40% Goedkoper dan de andere Topmerken! Daarbij staat de eerste advertentie op beide prints aan de rechterzijde, onder het kopje "Advertentie". De tweede en derde advertentie staan aan de linkerzijde boven de natuurlijke zoekresultaten in een licht gekleurd kader. Rechts boven in dat kader staat het woord "Advertentie" danwel "Advertenties". Medicomfort voert aan dat slechts één advertentie verschijnt, door haar bij memorie van antwoord onder 12 weergegeven. Deze advertentie is gelijk aan de hiervoor als tweede afgebeelde advertentie, zij het dat het in groen afgebeelde website-adres (de "url") geheel met kleine letters is geschreven. 6. Het hof is voorshands van oordeel dat het voor de beoordeling van de inbreukvraag niet uitmaakt welke van de hier genoemde advertenties verschijnt of verschijnen, nu de kop (de link), de inhoud van de boodschap en ook de url min of meer gelijk zijn, althans in het kader van de hierna weergegeven en toegepaste maatstaf vergelijkbaar. Het hof gaat er bij de beoordeling van het beroep vanuit dat, na invoering van het teken "tempur", één of meer van de hiervoor weergegeven advertenties verschijnt of verschijnen. 7. Wat betreft de plaats op de pagina met zoekresultaten zal het hof ervan uitgaan dat de advertentie(s) (ook) verschijnt/verschijnen of kan verschijnen aan de linkerzijde van het scherm, boven de natuurlijke zoekresultaten. 8. Anders dan Tempur betoogt, stond het de rechtbank vrij om, naar aanleiding van het daartoe strekkende verweer van Medicomfort, eerst te onderzoeken of sprake is van vergelijkende reclame en, zo ja, of deze aan de daarvoor geldende voorwaarden voldoet. Indien dat het geval is, kan immers van merkinbreuk geen sprake zijn (zie onder meer considerans nr. 15 van Richtlijn (EG) nr. 97/55 inzake misleidende reclame). Overeenkomstig de wens van Tempur zal het hof evenwel eerst beoordelen of het gebruik van het teken "tempur" als adword door Medicomfort merkinbreuk oplevert. Wanneer dat niet het geval is moet de vordering, voor zover daarop gegrond, immers evenzeer worden afgewezen en behoeft het verweer dat sprake is van toelaatbare vergelijke reclame geen beoordeling meer, althans niet in het kader van de primaire, merkenrechtelijke grondslag van de vorderingen. Overigens zijn de relevante begrippen uit het merkenrecht en voormelde richtlijn inzake misleidende reclame door de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie aldus uitgelegd dat zij in beide leerstukken dezelfde betekenis hebben. 9. In het kader van het merkenrecht moet de toelaatbaarheid van het gebruik van het teken "tempur" als adword worden beoordeeld aan de hand van de arresten van het Hof van Justitie

van de Europese Unie van (onder meer) 23 maart 2010 inzake Google France en Google (C-236238/2008, hierna: "Google"), van 25 maart 2010 inzake BergSpechte (C-278/08, hierna: BergSpechte), van 8 juli 2010 inzake Portakabin (C-558/08, hierna: "Portakabin") en 22 september 2011 inzake Interflora (C-323/09, hierna: "Interflora"). In laatstgenoemd arrest heeft het Hof over het gebruik van adwords overwogen: "10 Via de betaalde advertentieverwijzingsdienst "AdWords" van Google kan iedere marktdeelnemer door één of meerdere zoekwoorden te selecteren, in geval van concordantie tussen dit woord of deze woorden en de woorden die de internetgebruiker in de zoekopdracht in de zoekmotor heeft gebruikt, een advertentielink naar zijn website laten verschijnen. Deze advertentielink verschijnt in de rubriek "gesponsorde links", die of in het rechtergedeelte van het scherm, rechts van de natuurlijke resultaten, of in het bovenste gedeelte, boven deze resultaten, wordt weergegeven. 11 Bij deze advertentielink staat een korte reclameboodschap. Deze link en deze boodschap vormen samen de advertentie die in bovenbedoelde rubriek wordt weergegeven. 12 De adverteerder is per klik op de advertentielink een vergoeding voor de advertentieverwijzingsdienst verschuldigd. Deze vergoeding wordt berekend op basis van met name de "maximumprijs per klik" die de adverteerder bij het sluiten van de overeenkomst met Google inzake de advertentieverwijzingsdienst heeft verklaard bereid te zijn te betalen, en het aantal keer dat internetgebruikers op die link hebben geklikt. 13 Meerdere adverteerders kunnen hetzelfde trefwoord selecteren. De volgorde waarin hun advertentielinks worden weergegeven, wordt dan met name bepaald op basis van de "maximumprijs per klik", het aantal eerdere klikken op die links en de kwaliteitsbeoordeling van de advertentie door Google. De adverteerder kan de positie van zijn advertentie wat de volgorde van weergave betreft steeds verbeteren door een hogere maximumprijs per klik te bepalen of te proberen de kwaliteit van zijn advertentie te verhogen." 10. Tussen partijen is terecht niet in geschil dat het gebruik van het teken "tempur" als adword gebruik in het economisch verkeer voor de producten van Medicomfort oplevert in de zin van de artikelen 2.20 BVIE en 9 GMvo, ook al verschijnt het als trefwoord geselecteerde teken niet in de advertentie zelf (zie Google, rov. 49-52, BergSpechte, rov. 18 en Interflora, rov. 30-31). 11. In geval van "dubbele identiteit", dat wil zeggen wanneer het als adword gebruikte teken gelijk is aan het merk en wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven (het geval beschreven in de artikelen 2.20 lid 1 sub a BVIE en 9 lid 1 sub a GMVo, hierna: "grond a"), kan de merkhouder dit gebruik enkel verbieden wanneer het één van de functies van het merk aantast of kan aantasten (Google rov. 79, BergSpechte rov. 29, Portakabin rov. 29 en Interflora rov. 34). Als functies van het merk noemt het Hof van Justitie: de herkomstaanduidingsfunctie (de volgens het Hof wezenlijke functie), de functie die erin bestaat de kwaliteit van de waar of dienst te garanderen, de communicatiefunctie, de investeringsfunctie en de reclamefunctie. 12. Ook in het onderhavige geval is sprake van zogenaamde dubbele identiteit. Het door Medicomfort als adword gebruikte teken ("tempur") is immers gelijk aan de woordmerken Tempur (en het woordgedeelte van de woord/beeldmerken van Tempur) en de merken zijn (mede) ingeschreven voor de in de advertentie(s) aangeboden waren, te weten (traagschuim)matrassen. Mede naar aanleiding van het daarop gerichte verweer van Medicomfort, moet worden onderzocht of het gebruik van het teken "tempur" als adword door Medicomfort in de omstandigheden van het geval afbreuk doet of kan doen aan (één van) de functies van het merk. Over aantasting van de herkomstaanduidingsfunctie heeft het Hof van Justitie overwogen (Interflora): "44 Of de herkomstaanduidingsfunctie van een merk al dan niet wordt aangetast wanneer op basis van een zoekwoord dat gelijk is aan een merk een advertentie van een derde, zoals een concurrent van de houder van dat merk, aan internetgebruikers wordt getoond, hangt in het bijzonder af van de wijze waarop deze advertentie wordt gepresenteerd. Van afbreuk aan deze functie van het merk is sprake wanneer de advertentie het voor de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde (...). In een dergelijke situatie, waarbij de advertentie overigens meteen verschijnt nadat het merk als zoekwoord is ingevoerd en wordt weergegeven wanneer het merk, als zoekwoord, ook nog op het scherm staat, kan de internetgebruiker zich immers vergissen omtrent de herkomst van de waren of diensten (...).

45 Wanneer de advertentie van de derde de indruk wekt dat er tussen deze derde en de merkhouder een economische band bestaat, moet worden geoordeeld dat de herkomstaanduidingsfunctie van dat merk is aangetast. Ook wanneer de advertentie weliswaar niet de indruk wekt dat er een economische band bestaat, maar wel zo vaag blijft over de herkomst van de betrokken waren of diensten dat een normaal ge誰nformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker op basis van de advertentielink en de daaraan gekoppelde reclameboodschap niet kan weten of de adverteerder een derde is ten opzichte van de merkhouder dan wel, integendeel, een economische band met hem heeft, moet worden geconcludeerd dat afbreuk aan deze functie van het merk wordt gedaan (...)." Zie dienovereenkomstig Google, rov. 83-85 en Portakabin rov. 34 en 35. Uit de betreffende overwegingen volgt dat niet reeds het enkele gebruik van het met het merk overeenstemmende teken afbreuk doet aan de herkomstaanduidingsfunctie, maar dat dit afhangt van de wijze waarop de, als gevolg van invoering van het aan het merk gelijke teken verschijnende advertentie(s) wordt/worden gepresenteerd. Maatman daarbij is de normaal ge誰nformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker. Het feit dat sommige internetgebruikers er zich mogelijk niet goed van bewust zijn dat de in de advertentie aangeboden waar of dienst los staat van die van de merkhouder, volstaat dan ook niet om aantasting van de herkomstaanduidingsfunctie aan te nemen (Interflora, rov. 51). 13. Met betrekking tot de reclamefunctie en de investeringsfunctie van het merk heeft het Hof van Justitie het volgende overwogen. De reclamefunctie wordt niet aangetast door het gebruik van een aan het merk gelijk teken als adword, omdat reclame op internet op basis van trefwoorden die overeenkomen met merken een praktijk vormt die inherent is aan de vrije mededinging, aangezien deze reclame er in de regel louter toe strekt internetgebruikers een alternatief te bieden voor de waren of diensten van de merkhouder en omdat het de merkhouder niet belet zijn merk ook zelf doeltreffend te gebruiken om de consument te informeren en te overtuigen. Het enkele feit dat het gebruik door een derde van een aan het merk gelijk teken de merkhouder ertoe verplicht om grotere reclame-inspanningen te leveren om de bekendheid van het merk bij de consument te behouden of verhogen maakt dit niet anders (Google, rov. 95 en 98, Interflora rov. 54 en 57-59). 14. Van aantasting van de investeringsfunctie van het merk (het gebruik van het merk ter verwerving of behoud van een reputatie die consumenten kan aantrekken en aan de merkhouder kan binden) is volgens het Hof sprake wanneer het gebruik door een derde van een aan het merk gelijk teken, het gebruik door de merkhouder van zijn merk ter verwerving of behoud van reputatie aanzienlijk stoort. De enkele noodzaak tot het opvoeren van de eigen inspanningen (investeringen) is daartoe niet voldoende, evenmin als de omstandigheid dat voornoemd gebruik een aantal consumenten er mogelijkerwijs toe brengt de waren of diensten van de merkhouder links te laten liggen. In geval van een merk dat al een reputatie heeft moet dan ook onderzocht worden of het gebruik van een aan het merk identiek teken afbreuk doet aan deze reputatie en derhalve het behoud daarvan in gevaar brengt (Interflora, rov. 62-65). 15. Tussen partijen is in geschil of het gebruik van het teken "tempur" als adword, door Medicomfort, afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk. Medicomfort stelt dat dit niet het geval is. In haar appelexploot stelt Tempur dat bedoeld gebruik afbreuk doet aan zowel de herkomstaanduidingsfunctie, als aan de goodwill-, kwaliteitsgarantie-, communicatie-, investerings- en reclamefunctie van haar merk. Bij pleidooi heeft zij dat nader uitgewerkt voor de herkomstaanduidingsfunctie en de investeringsfunctie. Tempur doet in dat verband - afgezien van de tekst van de advertentie(s) - een beroep op de navolgende omstandigheden: a. Tempur is een bekend merk; b. Tempur maakt gebruik van een netwerk van door haar geselecteerde distributeurs; c. Tempur prijst haar producten aan als comfortabel en geschikt voor gebruik in een medische setting (door haar "unique selling points" genoemd); d. Medicomfort is een samentrekking van "medisch en "comfort" en als zodanig beschrijvend. De onder a. en b. genoemde omstandigheden zijn door Medicomfort niet, althans onvoldoende gemotiveerd betwist. Hetzelfde geldt voor de onder c. genoemde omstandigheid, behoudens wat betreft de kwalificatie als "unique selling points". Verder betwist Medicomfort niet dat de aanduiding Medicomfort tot op zekere hoogte beschrijvend is. Voor zover aldus niet of onvoldoende betwist zal het hof van genoemde omstandigheden uitgaan. Het hof zal het betoog van Tempur allereerst beoordelen in het kader van de inbreukgrond "sub

a" (zie rov. 2 en 11). Overigens laat het hof daarbij in het midden op wie ingevolge de rechtspraak van het Hof van Justitie (bij de toetsing aan de grond sub a.) de bewijslast rust terzake van het al of niet afbreuk (kunnen) doen aan de functies van het merk door gesteld inbreuk makend handelen. Daarover kan verschillend worden gedacht. In het kader van dit kort geding kan worden volstaan met beantwoording van de vraag of (voorshands) aannemelijk is geworden dat door het gebruik van het teken "tempur" als adword door Medicomfort wel of juist geen afbreuk wordt gedaan of kan worden gedaan aan de functies van het merk Tempur. Uit hetgeen in rov. 21 (en 36) zal worden overwogen volgt dat het oordeel van het hof niet anders is wanneer ervan zou worden uitgegaan dat het aan Medicomfort zou zijn te bewijzen, c.q. aannemelijk te maken dat geen afbreuk wordt gedaan aan de functies van het merk. 16. Ter onderbouwing van haar betoog dat het gebruik van het teken "tempur" als adword door Medicomfort de herkomstaanduidingsfunctie van haar merken aantast stelt Tempur allereerst dat de maatman zich al door het enkele verschijnen van de/een advertentie van Medicomfort zal vergissen over de herkomst van de aangeboden waren, nu hij immers zoekt op Tempur en dan ook verwacht Tempur te krijgen. Subsidiair stelt Tempur dat door de advertentie(s) de suggestie wordt gewekt dat er een economische band bestaat tussen Tempur en Medicomfort, althans dat de advertentie zo vaag is dat de internetgebruiker daaruit niet kan afleiden door wie de matrassen worden aangeboden. Zij betoogt dat in de advertentie niet duidelijk wordt gemaakt dat de aangeboden waren niet van Tempur of haar commerci谷le netwerk afkomstig zijn. In dat verband wijst zij erop dat Tempur gebruik maakt van honderden dealers, ieder met hun eigen naam. Bij dit alles dient volgens Tempur te worden uitgegaan van een lager aandachtsniveau dan dat van de "gemiddeld ge誰nformeerde, omzichtige en oplettende consument", nu de maatman in zaken als deze volgens het Hof van Justitie redelijk oplettend moet worden geacht (en niet "omzichtig"). 17. Het betoog dat reeds het gebruik van het teken "tempur" als adword door Medicomfort de herkomstaanduidingsfunctie van haar merken aantast, omdat de maatman zich door het enkele verschijnen van een advertentie van Medicomfort zal vergissen over de herkomst van de aangeboden waren, stuit af op de hiervoor weergegeven rechtspraak van het Hof van Justitie, waaruit volgt dat dit gebruik als zodanig onvoldoende grond oplevert om te kunnen concluderen dat de herkomstaanduidingsfunctie wordt of kan worden aangetast. Ook de omstandigheden a. dat Tempur een bekend merk is en b. dat Tempur gebruik maakt van een distributienetwerk maken niet dat de maatman (reeds daarom) denkt dat alle zoekresultaten die hij verkrijgt na het intypen van het zoekwoord "tempur" gerelateerd zijn aan de merkhouder Tempur of haar distributeurs. In dat verband is het hof voorshands van oordeel dat, wat er zij van de vraag of "de normaal ge誰nformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker" (de maatman) een lager aandachtsniveau moet worden toegedacht dan "de gemiddeld ge誰nformeerde, omzichtige en oplettende consument", de maatman in het huidige tijdsgewricht, gelet op zijn kennis van en ervaring met de werking van het internet in het algemeen en zoekmachines in het bijzonder, van welke ervaring deel uitmaakt de vermelding van "Advertentie" of "Advertenties", danwel "Gesponsorde links" in het gekleurde kader links of boven de advertenties aan de rechterzijde van het scherm, op de hoogte is van het feit dat wanneer hij op de zoekpagina van Google (of een andere aanbieder van zoekmachines) een merknaam als zoekwoord intypt, niet alleen aan de merkhouder gelinkte zoekresultaten verschijnen, maar ook advertenties van derden, niet alleen in het veld gesponsorde links aan de rechterzijde van het scherm, maar ook boven de natuurlijke zoekresultaten. 18. Evenmin is aannemelijk geworden dat de wijze waarop de advertentie(s) van Medicomfort wordt/worden gepresenteerd het voor de maatman onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van Tempur of een economisch met Tempur verbonden onderneming, dan wel van een derde. Anders dan Tempur betoogt, is (zo volgt uit voormelde rechtspraak van het Hof van Justitie) niet vereist dat in de advertentie zelf expliciet wordt aangegeven dat de aanbieder op geen enkele wijze met Tempur verbonden is. Bezien vanuit het uitgangspunt dat de maatman zich ervan bewust is dat, wanneer hij op de zoekpagina van Google (of een andere aanbieder van zoekmachines) een merknaam als zoekwoord intypt, niet alleen aan de merkhouder gelinkte zoekresultaten verschijnen, maar ook advertenties van derden, wekt de wijze waarop de hier aan de orde zijnde advertentie(s) wordt/worden gepresenteerd naar 's hofs voorlopige oordeel bij de maatman niet de suggestie dat er een economische band tussen Tempur en de adverteerder bestaat. Evenmin is de advertentie zo vaag dat de internetgebruiker daaruit niet kan afleiden door wie de matrassen worden aangeboden. Het hof acht, in tegendeel, voorshands aannemelijk dat de maatman de advertentie van Medicomfort zal beschouwen als aanbod van een alternatief, afkomstig van een

concurrent van Tempur. Daartoe overweegt het hof als volgt. 19. De tekst van de link "Toe aan een Nieuw Matras?" is dermate algemeen dat deze door iedere aanbieder gebruikt zou kunnen worden. De inhoud van de daarop volgende korte reclameboodschap ("Bestel Medicomfort Matras. Tot 40% Goedkoper dan de andere Topmerken!") maakt, door het gebruik van de aanduiding "Medicomfort", met hoofdletter, en de daarop volgende url "MedicomfortMatras.nl, voldoende duidelijk dat de aanbieder zichzelf Medicomfort noemt. Verder wordt de aangeboden matras afgezet tegen "de andere topmerken". De maatman weet dat in elk geval Tempur zo'n topmerk is. Tot slot is van belang dat de aanduiding "tempur" niet in de advertentie voorkomt. Aan dit alles kan de maatman voldoende aanwijzingen ontlenen dat het hier niet gaat om een advertentie van de merkhouder Tempur of een met deze verbonden onderneming, maar om een alternatief aanbod van een concurrent. 20. De in rov. 15 onder a. tot en met d. genoemde omstandigheden maken het voorgaande niet anders. Wat betreft de omstandigheden genoemd onder a. en b. verwijst het hof naar rov. 17, hiervoor. De omstandigheid dat Tempur bij het aanprijzen van haar producten veelvuldig gebruik maakt van de aanduiding "comfort" legt geen gewicht in de schaal omdat dit een algemene aanduiding is van een eigenschap van de aangeboden waren, die zo voor de hand ligt, met name ook waar het gaat om een matras, dat de maatman deze aanduiding niet (exclusief) met producten van Tempur zal associĂŤren. Ook de omstandigheid dat Tempur haar producten aanprijst als medisch verantwoord en/of aanbevolen leidt - er veronderstellenderwijs van uitgaand dat de maatman daarmee bekend is -, gelet op hetgeen in de rov. 18 en 19 is overwogen, niet tot de conclusie dat de maatman bij het zien van de onderhavige advertentie(s) van Medicomfort (toch) zal denken dat deze aanbieder en/of de aangeprezen matrassen met Tempur verbonden zijn. Daarbij is het hof voorshands van oordeel dat de samentrekking Medicomfort (die op zichzelf geen deel uitmaakt van de Nederlandse taal), hoewel tot op zekere hoogte beschrijvend, toch voldoende onderscheidend vermogen heeft om door de maatman als aanduiding van de onderneming van een (alternatieve) aanbieder te worden aangemerkt. 21. Ook bij beschouwing in onderlinge samenhang van de inhoud en presentatie van de advertentie(s) en de onder a. tot en met d. genoemde omstandigheden, acht het hof voorshands aannemelijk dat de maatman zich niet zal vergissen omtrent de herkomst van de aangeboden waren en zal begrijpen dat deze niet afkomstig zijn van Tempur of een economisch met Tempur verbonden onderneming, maar van een derde (Medicomfort). Derhalve is voorshands aannemelijk dat het gebruik door Medicomfort van het teken "tempur" als adword (wanneer dat leidt tot een advertentie als hier aan de orde) geen afbreuk doet of kan doen aan de herkomstaanduidingsfunctie van de merken van Tempur. 22. Het beroep van Tempur op de reclamefunctie van haar merken faalt, omdat, zoals hiervoor reeds is overwogen, het gebruik van een aan een merk gelijk teken als adword volgens het Hof van Justitie niet aan deze functie kan afdoen. Voor zover Tempur met haar beroep op de communicatiefunctie van haar merken een andere functie voor ogen heeft gehad dan de reclamefunctie, heeft zij onvoldoende onderbouwd waarom aan die functie afbreuk wordt of kan worden gedaan. 23. In het kader van haar beroep op de goodwill-, kwaliteisgarantie- en investeringsfuncties van haar merken stelt Tempur dat het gaat om haar investeringen in het behoud van de reputatie van haar merken, die consumenten kan aantrekken en aan Tempur kan binden. Tempur stelt dat Medicomfort de hiertoe gebruikte "commerciĂŤle technieken" aanzienlijk verstoort. Zij wijst erop dat het merkgebruik door Medicomfort voor het hele netwerk van Tempur zeer schadelijk is, omdat Medicomfort wel gebruik maakt van de aantrekkingskracht van de Tempur-merken, maar niet dezelfde uniforme kwaliteit, service en garantie biedt als Tempur (-dealers). De beweerde aantasting van haar reputatie baseert Tempur in het bijzonder op de stelling dat Medicomfort kwalitatief inferieure producten levert, die een negatieve uitstraling hebben op het imago van Tempur als leverancier van kwaliteitsproducten met een luxueuze uitstraling. Deze aantasting wordt volgens Tempur nog versterkt door de omstandigheid dat de matrassen van Medicomfort tot 40% goedkoper zijn dan die van Tempur. Het beroep op de goodwill- en kwaliteitsgarantiefunctie onderbouwt Tempur niet afzonderlijk. Het gaat er mitsdien vanuit dat zij hiermee niet een andere functie op het oog heeft dan de investeringsfunctie, zoals door het Hof van Justitie nader omschreven. 24. Zoals hiervoor, in rov. 14 is overwogen, volgt uit het arrest Interflora dat het er bij de beoordeling van de vraag of afbreuk wordt gedaan aan de investeringsfunctie van het merk, om

gaat of door het gebruik van een aan het merk gelijk teken als adword afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van het merk (indien het merk al een reputatie heeft), waardoor het behoud daarvan in gevaar wordt gebracht (Interflora, rov. 63). Het Hof van Justitie heeft niet nader uitgewerkt wanneer in een geval als het onderhavige sprake kan zijn van afbreuk aan de reputatie van een merk. In het kader van de beantwoording van de gestelde vragen met betrekking tot grond sub c. (artikelen 2.20 lid 1 sub c BVIE en 9 lid 1 sub c GMVo) noemt het Hof eveneens de afbreuk aan de reputatie van het merk als één van de (bekende) inbreukgronden onder sub c (geldend voor een bekend merk). Aangenomen dient te worden dat het Hof met afbreuk aan de reputatie in het kader van grond sub a. niet iets anders bedoelt dan in het kader van grond sub c. en dat mitsdien, althans indien het gaat om een bekend merk, dezelfde maatstaf dient te worden aangelegd. Het Hof werkt de betreffende inbreukgrond ook in het kader van grond sub c. niet nader uit voor een geval als het onderhavige (omdat daar door de verwijzende rechter niet om gevraagd was), maar verwijst wel naar de maatstaf geformuleerd in het arrest van het Hof van 18 juni 2009 in de zaak L'Oréal/Bellure (C-487/07), te weten dat sprake moet zijn van een situatie waarin de waren of diensten waarvoor de aan het merk gelijke teken wordt gebruikt op zodanige wijze aan de zintuigen van het publiek appelleren, dat de aantrekkingskracht van het merk vermindert (Interflora, rov. 73). Aannemelijk is dat voor een geval als dit, waarin het gaat om het gebruik van een aan het merk gelijk teken als adword, niet naar de waren of diensten zelf dient te worden gekeken, maar (evenals bij beoordeling van de vraag of afbreuk wordt of kan worden gedaan aan de herkomstaanduidingsfunctie) uitsluitend naar de advertentie zoals deze na het intypen van het teken als zoekwoord verschijnt. Daarvan uitgaand geldt dat, wanneer de maatman (zoals het hof voor het onderhavige geval heeft vastgesteld) de aangeboden waar als afkomstig van een concurrent (een alternatief) kan identificeren, hij die waar niet met die van de merkhouder in verband zal brengen en dat om die reden geen afbreuk aan de reputatie van haar merk kan worden gedaan. 25. Mocht het zo zijn dat in het kader van de beoordeling van de gestelde afbreuk aan de reputatie van het merk toch ook in een geval als het onderhavige moeten worden gekeken naar de aangeboden waren of diensten zelf, dan geldt het volgende. Het hof acht voldoende aannemelijk dat het merk van Tempur de reputatie heeft dat waren voorzien van dit merk van goede kwaliteit zijn en een luxueuze uitstraling hebben. Echter is onvoldoende aannemelijk geworden dat de door Medicomfort aangeboden matrassen op zodanige wijze aan de zintuigen van het publiek appelleren, dat de aantrekkingskracht van het merk Tempur daardoor vermindert. De omstandigheid dat de matrassen van Medicomfort een minder grote "dichtheid" hebben (namelijk 70 kg/m3 in plaats van 85 kg/m3) leidt zonder meer niet tot die conclusie, te meer niet nu er, zoals Medicomfort onvoldoende weersproken heeft gesteld, ook traagschuimmatrassen zijn met een dichtheid van niet meer dan 55 kg/m3. Ook overigens is niet aannemelijk geworden dat door het hier aan de orde zijnde gebruik van een aan haar merk gelijk teken afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van dat merk. 26. De conclusie uit het voorgaande is dat geen sprake is van een inbreuk op grond sub a. 27. Gelet hierop kan ook het beroep op inbreukgrond sub b. niet slagen. Immers, daarvoor wordt als aanvullende eis (ten opzichte van sub a.) gesteld dat gevaar voor verwarring bestaat. Nu het hof van oordeel is dat in het kader van dit kort geding voldoende aannemelijk is geworden dat het voor de maatman niet onmogelijk of moeilijk is om te weten dat de waren of diensten waarop de advertentie(s) betrekking heeft/hebben, afkomstig zijn van Tempur of een economisch met Tempur verbonden onderneming, dan wel van een derde (Medicomfort), is gevaar voor verwarring evenmin aannemelijk. 28. In het kader van het beroep op inbreukgrond sub c. doet Tempur een beroep op alle in dat verband erkende inbreuken, te weten: afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het merk ("verwatering"), afbreuk aan de reputatie van het merk ("afbreken") en ongerechtvaardigd voordeel trekken ("aanhaken"). 29. In Interflora heeft het Hof van Justitie verduidelijkt dat van verwatering sprake is wanneer het onderscheidend vermogen van het merk verzwakt en dat aan het slot van het proces van verwatering het merk niet meer in staat is bij de consument een rechtstreekse associatie met een specifieke commerciële herkomst op te roepen. Voorts heeft het Hof verduidelijkt dat de merkhouder dit einde van het proces van verwatering niet hoeft af te wachten, alvorens hij gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk, waardoor het

onderscheidend vermogen daarvan wordt verzwakt, kan verbieden (rov. 76 en 77). Van verwatering kan sprake zijn wanneer het gebruik van een met het merk overeenstemmend teken ertoe bijdraagt dat het merk tot algemene term verwordt (rov. 79). Tempur stelt dat dit het geval is. Anders dan zij bepleit, draagt de selectie als trefwoord van een dergelijk teken echter niet noodzakelijkerwijs tot een dergelijke ontwikkeling bij. Daartoe is in de eerste plaats vereist dat de litigieuze advertentie de maatman niet in staat stelt te bepalen of de aangeprezen waar of dienst niet van de merkhouder, maar van een concurrent van deze afkomstig zijn. Stelt de advertentie de maatman daartoe wel in staat, dan wordt het onderscheidend vermogen van het merk door dat gebruik niet aangetast, aangezien het gebruik van het merk als adword er in dat geval enkel toe strekt de aandacht van de internetgebruiker te vestigen op het feit dat er alternatieven bestaan voor de waren of diensten van de merkhouder, aldus het Hof van Justitie in rov. 80 en 81 in Interflora. Zoals volgt uit hetgeen reeds in het kader van grond sub a. is overwogen, kan de maatman naar 's hofs voorlopig oordeel uit de advertentie(s) van Medicomfort opmaken dat de aangeboden matrassen niet van Tempur of een met Tempur verbonden onderneming, maar van Medicomfort afkomstig zijn en dat laatstgenoemde als concurrent een alternatief biedt. Onder die omstandigheden kan geen sprake zijn van afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het merk. 30. Zoals volgt uit hetgeen in rov. 25 is overwogen, is evenmin aannemelijk geworden dat het gebruik van het teken "tempur" als adword, door Medicomfort, leidt of kan leiden tot afbreuk aan de reputatie van het merk Tempur. 31. Tot slot resteert de vraag of Medicomfort ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het onderscheidend vermogen en/of de reputatie van het merk Tempur. Te dien aanzien heeft het Hof van Justitie in de zaak Interflora overwogen dat niet kan worden betwist dat een concurrent die een aan een bekend merk gelijk teken als adword selecteert ernaar streeft profijt te trekken uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van dat merk en dat wanneer internetgebruikers na lezing van de advertentie van deze concurrent de door deze laatste aangeboden waar of dienst kopen in plaats van die van de merkhouder, die concurrent een reĂŤel voordeel uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk haalt. Wanneer dat zonder vergoeding gebeurt, dient dergelijk gebruik volgens het Hof te worden beschouwd als gebruik waarmee de adverteerder in het kielzog van een bekend merk probeert te varen, om zo voordeel te halen uit de commerciĂŤle inspanning die de merkhouder heeft gedaan om het imago van het merk te creĂŤren en te onderhouden. Het daardoor behaalde voordeel moet als ongerechtvaardigd worden aangemerkt, tenzij sprake is van een "geldige reden". Van dergelijk ongerechtvaardigd voordeel is volgens het Hof (in elk geval) sprake wanneer waren te koop worden aangeboden die imitaties zijn van de waren van de merkhouder. Wanneer de reclameboodschap die via een met een bekend merk overeenkomend trefwoord op internet verschijnt daarentegen een alternatief voor de waren of diensten van de houder van het bekende merk voorstelt, zonder dat daarin een loutere imitatie van de waren of diensten van dit merk wordt aangeboden, zonder dat dit tot een verwatering of een afbreken daarvan leidt en zonder dat de functies van dit merk anderszins worden aangetast, moet echter worden geconcludeerd dat een dergelijk gebruik in beginsel onder een gezonde en eerlijke mededinging in de sector van de betrokken waren en diensten valt en dus wordt verricht met een "geldige reden" in de zin van artikel 5, lid 2, van Richtlijn 89/104/EG (inmiddels vervangen door richtlijn 2008/95/EG) en artikel 9, lid 1, sub c, van Verordening (EG) nr. 40/94 (thans 207/2009), aldus het Hof (rov. 86-91). 32. Nu voorshands tot uitgangspunt dient te worden genomen dat de maatman de advertentie(s) van Medicomfort die verschijnt/verschijnen na invoering van het zoekwoord "tempur" in staat stelt/stellen te bepalen dat het gaat om een alternatief aanbod van een concurrent van Tempur, dat geen verwatering of afbreken van de reputatie van het merk aannemelijk is geworden en ook de overige functies van het merk Tempur niet worden aangetast en voorts gesteld noch gebleken is dat de door Medicomfort aangeboden matrassen imitaties zijn van die van Tempur, moet geconcludeerd worden dat voor het gebruik van het teken "tempur" een geldige reden aanwezig is in de zin van de artikelen 2.20 lid 1 sub c BVIE en 9 lid 1 sub c GMVo en dat het voordeel derhalve niet als ongerechtvaardigd kan worden gekenmerkt. 33. Het beroep van Tempur op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE heeft zij gedaan voor het geval de handelwijze van Medicomfort niet als merkgebruik zou moeten worden aangemerkt. Nu wel sprake is van merkgebruik mist grond sub d. toepassing. 34. Gelet op het voorgaande is het hof voorshands van oordeel dat het gebruik door Medicomfort van het teken "tempur" als adword in de omstandigheden van het geval (te weten: wanneer

daardoor advertenties verschijnen als in rov. 5 weergegeven) geen merkinbreuk opleveren. De grieven 2 tot en met 6 kunnen dan ook niet tot vernietiging leiden. 35. In grief 7 bestrijdt Tempur het oordeel van de voorzieningenrechter dat niet aannemelijk is geworden dat de banners van Medicomfort verschijnen als gevolg van het gebruik van het teken "tempur" door Medicomfort. Zij stelt dat een test op internet aantoont dat de banners alleen verschijnen wanneer "tempur" als zoekwoord wordt ingevoerd. Medicomfort bestrijdt dit en stelt dat zij geen gebruik maakt van het teken "tempur" in het kader van het maken van reclame door middel van banners. Het feit dat haar banner verschijnt indien op "tempur" wordt gezocht wordt volgens haar veroorzaakt door de omstandigheid dat Google bepaalde zoekwoorden intern gekoppeld heeft, zoals "Volkswagen" aan "auto's" en "Tempur" aan "matras". Een en ander speelt zich volgens Medicomfort buiten haar invloedssfeer af. 36. In het licht van dit verweer heeft Tempur ook in hoger beroep niet voldoende aannemelijk gemaakt dat Medicomfort in het kader van reclame-uitingen door middel van banners gebruik maakt van het teken "tempur". Volledigheidshalve overweegt het hof nog als volgt. Tempur stelt dat terzake van het gebruik van de banners exact dezelfde beoordeling dient plaats te vinden als bij het gebruik van "tempur" als adword. Ook het hof ziet geen reden het gebruik van het teken "tempur" in het kader van het maken van reclame door middel van de banners anders te beoordelen dan in het kader van advertentielinks. Nu het hof voorshands heeft geoordeeld dat laatst genoemd gebruik geen merkinbreuk oplevert, geldt hetzelfde voor het gebruik in het kader van de banners. Waar Tempur er vervolgens nog op wijst dat de banners alleen de termen "traagschuimmatras" en "comfortabel, zacht, betaalbaar" noemen en aldus die matrassen niet uitdrukkelijk afzet tegen producten van derden, zodat sprake is van goodwill transfer, respectievelijk "kielzog varen", voert zij daarmee geen argumenten aan die maken dat ten aanzien van de banners alsnog anders geoordeeld dient te worden dan ten aanzien van het gebruik als adword in het kader van advertentielinks. Ten overvloede overweegt het hof voorshands aannemelijk te achten dat de maatman, die de banners bekijkt, zich niet zal vergissen omtrent de herkomst van de aangeboden waren en zal begrijpen dat deze niet afkomstig zijn van Tempur of een economisch met Tempur verbonden onderneming, maar van een derde (Medicomfort). Daarbij gaat het hof er voorshands vanuit dat de maatman in het huidige tijdsgewricht weet dat als gevolg van het invoeren van merknamen als zoekwoord (niet alleen advertentielinks, maar) ook advertenties van concurrenten van de merkhouder in de vorm van banners kunnen verschijnen. In de advertentie wordt voorts voldoende duidelijk gemaakt dat deze afkomstig is van Medicomfort. Het feit dat de in de advertentie aangeboden producten daarin niet worden afgezet tegen die van (bij voorbeeld) Tempur is onvoldoende om de maatman vervolgens alsnog op de gedachte te brengen dat de advertentie van Tempur of een met haar economisch verbonden onderneming afkomstig is. De inhoud van de banners geeft ook geen aanleiding te veronderstellen dat aan de andere functies van het merk afbreuk wordt of kan worden gedaan. 37. In de grieven 10 tot en met 12 betoogt Tempur, met vermeerdering van eis, dat indien het hof de adword-advertenties van Medicomfort aanmerkt als vergelijkende reclame (in de zin van artikel 6:194a BW), de conclusie moet zijn dat de reclame misleidend is, omdat zij niet voldoet aan de voorwaarden genoemd onder a., b. en c. van bedoelde bepaling. De strekking van haar argumenten in dit verband is dat Medicomfort in de advertenties nalaat de vergeleken producten te specificeren, waardoor zij de indruk wekt dat de producten kwalitatief gelijkwaardig zijn, wat volgens Tempur niet zo is. De prijsvergelijking is daardoor volgens Tempur niet controleerbaar en niet objectief. Bij pleidooi heeft Tempur nader aangevoerd dat, om te voldoen aan de "duidelijkheidseis", Medicomfort expliciet moet uitschrijven dat zij zich met Tempur vergelijkt en een directe vergelijking moet maken tussen haar producten en die van Tempur, omdat het anders voor "de maatman" bijzonder moeilijk is om vast te stellen dat de reclame niet van Tempur of van ĂŠĂŠn van de Tempur-dealers komt. Voorts acht Tempur het door Medicomfort genoten voordeel oneerlijk en meent zij dat Medicomfort de Tempur-merken doet verwateren. Daarmee lijkt zij (alsnog tevens) een beroep te doen op de voorwaarden genoemde onder d. en g. van artikel 6:194a, lid 2, BW. Hoewel naar het oordeel van het hof te laat, zal het ook deze aanvullende argumenten bespreken, nu zij niet opgaan. 38. De regeling van de artikelen 6:194a e.v. BW strekt tot implementatie van Richtlijn 97/55/EG inzake misleidende reclame en dient derhalve richtlijnconform te worden uitgelegd. Onder meer in zijn arrest van 12 juni 2008 inzake O2/Hutchinson (C-533/06) heeft het Hof van Justitie overwogen dat onder vergelijkende reclame dient te worden verstaan elke vorm van reclame

waarbij een concurrent dan wel door een concurrent aangeboden waren of diensten uitdrukkelijk of impliciet worden genoemd. Het hof is met de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat in de onderhavige advertentie(s) sprake is van vergelijkende reclame. Weliswaar worden Tempur, noch haar producten daarin expliciet genoemd, maar doordat de advertentie verschijnt nadat de zoekterm "tempur" is ingetypt en door de verwijzing naar "andere topmerken" is, gelet op het feit dat Tempur een bekend merk is, voor het publiek (in het kader van vergelijkende reclame: een gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument) voldoende duidelijk dat Medicomfort haar producten in bedoelde advertentie(s) vergelijkt met die van onder andere Tempur. 39. Met de voorzieningenrechter is het hof voorshands van oordeel dat de advertentie(s) aan de voorwaarden voor geoorloofde vergelijkende reclame onder a., b. en c. voldoen, nu zowel Tempur, als Medicomfort traagschuimmatrassen aanbieden, voorshands niet aannemelijk is dat de matrassen van Medicomfort van inferieure, althans relevant mindere kwaliteit zijn, zoals Tempur stelt, en vergelijking plaatsvindt op basis van prijs. In dit verband verwijst het hof naar hetgeen het in rov. 25 heeft overwogen. Tempur stelt voorts niet, althans niet voldoende onderbouwd, dat de prijsvergelijking op zichzelf onjuist of anderszins misleidend is (omdat bij voorbeeld slechts een deel van de aangeboden producten in aanmerking is genomen). Daarbij neemt het hof in aanmerking dat de consument via de websites van zowel Tempur (waarvan de url als natuurlijk zoekresultaat verschijnt), als Medicomfort (wier url in de advertentie is vermeld), nadere informatie kan verkrijgen over de hoedanigheden en prijzen van de betreffende producten. Uit hetgeen het hof in het kader van het merkenrecht ten aanzien van de herkomstfunctie heeft overwogen volgt voorts dat (voorshands aannemelijk is dat) de inhoud van de advertentie(s) het publiek in staat stelt/stellen te bepalen dat de aangeboden waar niet afkomstig is van Tempur of een met Tempur verbonden onderneming, maar van een concurrent, zijnde Medicomfort. Voorts vloeit uit hetgeen het hof in de rov. 31 en 32 heeft overwogen voort dat de advertentie(s) Medicomfort geen oneerlijk voordeel oplevert/opleveren. Ook aan de voorwaarden onder d. en g. is derhalve voldaan. 40. Op grond van het voorgaande falen de grieven 10 tot en met 12. 41. In grief 9 betoogt Tempur dat de voorzieningenrechter de kostenveroordeling ten onrechte uitvoerbaar bij voorraad heeft verklaard nu dat niet gevorderd is. Bij pleidooi heeft de raadsman, nadat hem was voorgehouden dat Medicomfort bij conclusie van antwoord wel uitvoerbaar bij voorraad-verklaring heeft gevorderd, deze grief (voor wat betreft de eerste aanleg) ingetrokken. 42. In grief 8 bepleit Tempur dat niet zij, maar Medicomfort in de proceskosten dient te worden veroordeeld, omdat Tempur in het gelijk dient te worden gesteld. Uit het voorgaande vloeit voort dat dit niet het geval is en dat het vonnis waarvan beroep dient te worden bekrachtigd. Ook grief 13 faalt derhalve. Daaruit vloeit voort dat Tempur in eerste aanleg terecht in de kosten is veroordeeld en dat zij ook in de kosten van het hoger beroep dient te worden veroordeeld. 43. Blijkens het gestelde in de memorie van antwoord, onder 108, is Medicomfort van oordeel dat 30% van het debat ziet op het merkenrecht en 70% op vergelijkende reclame en maakt zij dienovereenkomstig aanspraak op vergoeding van 30% van haar kosten op de voet van artikel 1019h Rv. en voor het overige op vergoeding van het liquidatietarief. Bij brief ingekomen op 15 september 2011 heeft Medicomfort haar kosten voor het hoger beroep wat betreft het honorarium gespecificeerd op € 25.002,- en wat betreft betaald griffierecht op € 649,-. Het hof zal 30% van het opgegeven honorarium, te weten € 7.501,- toewijzen, vermeerderd met het griffierecht ad € 649,- en 70% van het toepasselijke liquidatietarief. Beslissing Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep; wijst af de vorderingen van Tempur voor zover gebaseerd op vergelijkende reclame; veroordeelt Tempur in de kosten van het geding in hoger beroep, tot op heden begroot op € 649,- aan verschotten en € 9.378,- (€ 7.501,- + € 1.877,-) aan salaris.

Dit arrest is gewezen door mrs. A.D. Kiers-Becking, T.H. Tanja-van den Broek en S.J. Schaafsma, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 22 november 2011 in aanwezigheid van de griffier.

LJN: BU4915, Hoge Raad , 10/02162 Datum uitspraak: 03-02-2012 Datum publicatie: 03-02-2012 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Cassatie Inhoudsindicatie: Merkenrecht. Woord/beeldmerk; uitleg art. 5 lid 2 Richtlijn 89/104/EEG; Hoge

Vindplaats(en):

Raad stelt prejudiciële vragen aan HvJEU. Essentiële stellingen met betrekking tot tenietgaan althans verwatering onderscheidend vermogen, door hof niet kenbaar in overwegingen betrokken. Oordeel dat sprake is van overeenstemming tussen merk en teken, uitsluitend gebaseerd op bestaan visuele gelijkenis; hof heeft stellingen met betrekking tot (ontbreken) auditieve en begripsmatige gelijkenis ten onrechte niet (kenbaar) in beoordeling betrokken (vgl. HvJEU 24 maart 2011, zaak C-552/09, Ferrero/BHIM). Begrip “geldige reden” in de zin van art. 2.20 lid 1, sub c, BVIE moet thans worden uitgelegd in overeenstemming met begrip “geldige reden” in de zin van art. 5 lid 2 Richtlijn 89/104/EEG. Vraag of van geldige reden in de zin van die bepaling ook sprake kan zijn indien het teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het bekende merk reeds te goeder trouw door desbetreffende derde(n) werd gebruikt voordat dat merk werd gedeponeerd. NJ 2012, 92 Rechtspraak.nl RvdW 2012, 248

Uitspraak 3 februari 2012 Eerste Kamer 10/02162 EE/LZ Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: 1. LEIDSEPLEIN BEHEER B.V., gevestigd te Amsterdam, 2. [Eiser 2], wonende te [woonplaats], EISERS tot cassatie, advocaat: mr. R.A.A. Duk, tegen 1. de rechtspersoon naar Oostenrijks recht RED BULL GMBH, gevestigd te Fuschl am See, Oostenrijk, 2. RED BULL NEDERLAND B.V., gevestigd te Soesterberg, VERWEERSTERS in cassatie, advocaat: mr. K. Aantjes. Eisers tot cassatie zullen hierna, in enkelvoud, ook worden aangeduid als [eiser] en verweersters in cassatie, in enkelvoud, als Red Bull. 1. Het geding in feitelijke instanties Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende stukken: a. het vonnis in de zaak 319813/HA ZA 05-1929 van de rechtbank Amsterdam van 17 januari 2007;

b. het arrest in de zaak 106.006.683/01 (rolnummer 2007/0591) van het gerechtshof te Amsterdam van 2 februari 2010. Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht. 2. Het geding in cassatie Tegen het arrest van het hof heeft [eiser] beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit. Red Bull heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep. De zaak is voor [eiser] toegelicht door mr. T. Cohen Jehoram en mr. R.M. Sjoerdsma, advocaten te Amsterdam. Voor Red Bull is de zaak toegelicht door haar advocaat en mrs. S.A. Klos, A.P. Groen en J.A.K. van den Berg, advocaten te Amsterdam. De conclusie van de Advocaat-Generaal D.W.F. Verkade strekt tot vernietiging en verwijzing. De advocaat van Red Bull heeft bij brief van 25 november 2011 op die conclusie gereageerd. 3. Beoordeling van het middel 3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan. (i) Red Bull is houdster van de navolgende merkregistraties (met gelding in de Benelux) voor waren in onder meer klasse 32 betreffende non-alcoholische dranken: - het (in het vonnis van de rechtbank afgebeelde) woord/beeldmerk 'Red Bull Krating-Daeng', internationaal geregistreerd op 11 juli 1983 onder nummer 477624; - het (in het vonnis van de rechtbank afgebeelde) woord/beeldmerk 'Red Bull', internationaal geregistreerd op 27 december 1993 onder nummer 612320; -het woordmerk 'Red Bull', internationaal geregistreerd op 24 februari 1995 onder nummer 641378; - het (in het vonnis van de rechtbank afgebeelde) Benelux woord/beeldmerk 'Red Bull Energy Drink', geregistreerd op 28 februari 1995 onder nummer 569511; - het woordmerk 'Red Bull', internationaal geregistreerd op 21 december 1998 onder nummer 708694. Van deze merken speelt in cassatie alleen "Red Bull Krating-Daeng" nog een rol. (ii) [Eiser] is houder van de navolgende Benelux merkregistraties voor waren in onder meer klasse 32 betreffende non-alcoholische dranken: - het (in het vonnis van de rechtbank afgebeelde) woord/beeldmerk 'The Bulldog', geregistreerd op 14 juli 1983 onder nummer 391002; - het woordmerk 'The Bulldog', geregistreerd op 23 december 1999 onder nummer 667403; - het (in het vonnis van de rechtbank afgebeelde) woord/beeldmerk 'The Bulldog Energy Drink', geregistreerd op 15 juni 2000 onder nummer 672262. 3.2 Red Bull heeft in eerste aanleg gevorderd [eiser] op straffe van een dwangsom te bevelen iedere (verdere) inbreuk op de hiervoor in 3.1(i) genoemde merkrechten met betrekking tot het woordmerk "Red Bull" te staken, en meer in het bijzonder te staken de productie en verhandeling van energy drinks met verpakkingen die zijn voorzien van het teken "Bull Dog" of een ander teken waarvan het woordelement "Bull" deel uitmaakt of andere tekens die verwarringwekkend overeenstemmen met voornoemde merkregistraties van Red Bull, met nevenvorderingen. In reconventie heeft [eiser] vervallenverklaring en doorhaling voor de Benelux gevorderd van de registratie van het woord/beeldmerk "Red Bull Krating-Daeng". De rechtbank heeft zowel de vorderingen in conventie als de vorderingen in reconventie afgewezen. 3.3 In hoger beroep heeft het hof de vorderingen van Red Bull alsnog grotendeels toegewezen. Hetgeen het hof daartoe heeft overwogen kan als volgt worden samengevat. Geen grief is gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat voor de beantwoording van de vraag of sprake is van merkinbreuk in dit geval alleen het merk "Red Bull Krating-Daeng" relevant is (rov. 3.5). [Eiser] heeft niet betwist dat genoemd merk een bekend merk is binnen de Benelux. Ingevolge art. 2.20, lid 1, sub c, BVIE (voorheen art. 13, onder A, lid 1, onder c, BMW) kan de houder van een bekend merk zich verzetten tegen het gebruik door een derde van een daaraan gelijk of daarmee overeenstemmend teken indien door dat gebruik, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk (rov. 3.6). Aannemelijk is dat het publiek enerzijds in het woord/beeldmerk "Red Bull Krating-Daeng" ook en vooral het bekende woordmerk "Red Bull" zal zien en anderzijds het teken zoals dit door [eiser] wordt gebruikt niet enkel als beeldmerk zal zien, maar tevens als woordmerk "The Bulldog". Evenzeer is aannemelijk dat het in aanmerking komend

publiek, geconfronteerd met de overeenstemming die daarin is gelegen dat het bestanddeel "Bull" ook is opgenomen in het teken dat [eiser] voor energy drinks gebruikt, een verband tussen merk en teken zal leggen, ook al worden beide niet met elkaar verward (rov. 3.9). Nu sprake is van een overeenstemmend teken als bedoeld in art. 2.20, lid 1, sub c, komt vervolgens de vraag aan de orde of [eiser] ongerechtvaardigd voordeel als bedoeld in deze verdragsbepaling heeft getrokken. Ook die vraag wordt bevestigend beantwoord, omdat voldoende aannemelijk is dat [eiser] een graantje heeft willen meepikken van de miljardenomzet van Red Bull in energy drinks en dat hij in het kielzog van haar bekende merk ongerechtvaardigd voordeel heeft getrokken uit de reputatie daarvan (rov. 3.10). Het beroep van [eiser] op een geldige reden voor het gebruik van een overeenstemmend teken gaat niet op (rov. 3.11). Eveneens verworpen wordt zijn verweer dat het recht op het merk "Red Bull Krating-Daeng" als gevolg van niet-gebruik is vervallen nu Red Bull consequent de woorden "Krating-Daeng" heeft weggelaten: dit weglaten heeft immers het onderscheidend vermogen van het merk van Red Bull in de vorm waarin het is ingeschreven niet gewijzigd (rov. 3.13). Het beroep van [eiser] op art. 2.27 lid 3 BVIE treft evenmin doel, reeds omdat de daar bedoelde uitzondering blijkens de tekst alleen geldt voor het zich hier niet voordoende geval van (gebruik van) merken die gedeponeerd zijn tijdens de periode waarin het oudere merk vervalrijp was wegens niet-gebruik (rov. 3.14). 3.4 De Hoge Raad zal de tegen deze oordelen gerichte klachten behandelen in de volgorde die is aangehouden in de conclusie van de Advocaat-Generaal. Normaal gebruik? 3.5.1 De klachten van onderdeel VI betreffen het oordeel in rov. 3.13 dat het onderscheidend vermogen van het merk van Red Bull zoals dit is ingeschreven niet is gewijzigd doordat de in het visuele totaalbeeld ondergeschikte onderdelen "Krating-Daeng" consequent door Red Bull zijn weggelaten, zodat het gebruik van dat merk in die vorm heeft te gelden als normaal gebruik in de zin van art. 2.26, lid 2, sub a, in verbinding met lid 3, sub a, BVIE. 3.5.2 Onderdeel VI.1 klaagt dat het hof bij dit oordeel ten onrechte niet is uitgegaan van de situatie ten tijde van het depot in 1983, toen, aldus het onderdeel, "Krating-Daeng" een substanti毛le bijdrage leverde aan het onderscheidend vermogen van het merk in zijn geheel en dit deel dus geen ondergeschikte plaats innam in het totaalbeeld. 3.5.3 Deze klacht kan wegens gemis aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden, nu niet blijkt dat het hof bij zijn oordeel van een andere opvatting is uitgegaan dan die welke het onderdeel voor de juiste houdt. 3.5.4 Onderdeel VI.2 klaagt, onder verwijzing naar een aantal door [eiser] in de feitelijke instanties betrokken stellingen, over onbegrijpelijkheid van het oordeel dat het onderscheidend vermogen van het merk van Red Bull niet is gewijzigd door het weglaten van de woordelementen "KratingDaeng"; tevergeefs evenwel, want dit oordeel, dat van feitelijke aard is, behoefde, om begrijpelijk te zijn, geen nadere motivering dan door het hof in navolging van de rechtbank is gegeven. Deze motivering komt erop neer (a) dat de woorden "Krating-Daeng" in het totaalbeeld van het merk een ondergeschikte plaats innemen doordat de overige bestanddelen - het beeld van de twee stieren en de woorden "Red Bull" - groter zijn afgebeeld, en (b) dat de intrinsiek onderscheidende kracht van deze laatste woorden voor energy drinks niet geringer is dan die van de woorden "Krating-Daeng" nu de woorden "Red Bull" immers geenszins beschrijvend zijn voor energy drinks. Art. 2.27 lid 3 BVIE van toepassing? 3.6.1 Onderdeel VII keert zich tegen het in rov. 3.14 gegeven oordeel dat het beroep van [eiser] op art. 2.27 lid 3 BVIE niet opgaat, reeds omdat de daar bedoelde uitzondering blijkens de tekst alleen geldt voor (gebruik van) merken die gedeponeerd zijn tijdens de periode waarin het oudere merk vervalrijp was wegens niet-gebruik en dus niet voor merken die voordien zijn gedeponeerd. Naar het onderdeel betoogt, ziet die uitzondering ook op depots verricht v贸贸r het vervalrijp worden van het oudere merk en is het andersluidende oordeel van het hof bovendien onvoldoende gemotiveerd gelet op BenGH 19 december 1996, LJN AD2665, NJ 1997/623. 3.6.2 Het onderdeel kan niet tot cassatie leiden. Dit vindt zijn grond in het navolgende. Volgens [eiser] is het merk "Red Bull Krating-Daeng" vervallen als gevolg van het niet gebruiken van de woorden "Krating-Daeng". Het hof heeft dit standpunt verworpen en de daartegen gerichte klachten van onderdeel VI hebben geen doel

getroffen. Gevolg daarvan is dat van toepassing van art. 2.27 lid 3 BVIE geen sprake kan zijn, zodat onderdeel VII belang mist. "Red Bull Krating-Daeng" bekend merk, of "Red Bull"? 3.7.1 Onderdeel II.1 klaagt dat het hof in rov. 3.6 -waar het onder meer komt tot het (in rov. 3.10 herhaalde) oordeel dat het merk waarop Red Bull zich beroept bekend is binnen het Beneluxgebied in de zin van art. 2.20 lid 1, sub c, BVIE - ten onrechte niet het merk "Red Bull KratingDaeng" tot uitgangspunt heeft genomen, maar een ander, later apart ingeschreven merk, te weten "Red Bull", waarvan het hof heeft vastgesteld dat het in deze zaak irrelevant is. 3.7.2 D eze klacht berust op een onjuiste lezing van het bestreden arrest. Met name gelet op de vaststelling in rov. 3.5 dat voor de beantwoording van de vraag of sprake is van merkinbreuk door [eiser] aan de zijde van Red Bull alleen haar merk "Red Bull Krating-Daeng" relevant is, staat buiten twijfel dat het hof met "het merk waarop Red Bull zich beroept" in rov. 3.6 en "het merk van Red Bull" in rov. 3.10 het oog heeft op het merk "Red Bull Krating-Daeng". Onderdeel II.1 kan dus wegens gemis aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden. 3.7.3 Onderdeel II.2 gaat uit van dezelfde, in 3.7.2 onjuist bevonden, lezing en kan dus evenmin tot cassatie leiden. 3.7.4 Onderdeel II.3, ten slotte, betoogt dat het oordeel dat bij gebreke van betwisting vaststaat dat het merk "Red Bull Krating-Daeng" bekend is binnen het Benelux-gebied om een aantal redenen onvoldoende gemotiveerd is. Dit onderdeel stuit reeds in zijn geheel af op het feit dat geen grief is gericht tegen het oordeel van de rechtbank in rov. 5.20 dat het merk van Red Bull, waarmee bedoeld is: "Red Bull KratingDaeng", grote bekendheid geniet in de Benelux, in aanmerking genomen dat op dit punt in cassatie niet is geklaagd over miskenning van de devolutieve werking van het hoger beroep. Onderscheidend vermogen van het element "Bull" negatief beĂŻnvloed door het verlenen van een licentie ter zake van het gebruik van het merk "Bullit" voor een energiedrankje? 3.8.1 Onderdeel III behoeft nog slechts behandeling voor zover het betrekking heeft op de slotzin van het hierna volgende citaat uit rov. 3.9. In deze rechtsoverweging, waartegen ook onderdeel IV is gericht, onderzoekt het hof, in het kader van de vraag of door het gebruik van het teken (hier: de merken van [eiser] zoals deze door hem worden gebruikt) ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk (hier: "Red Bull KratingDaeng"), of het in aanmerking komende publiek een verband zal leggen tussen het bekende merk van Red Bull en het door [eiser] gebruikte teken. "Om uit te maken of door het gebruik van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk,moet een globale beoordeling worden gemaakt met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Het is aannemelijk dat enerzijds het publiek in het woord/beeldmerk "Red Bull Krating-Daeng", waarin de laatste twee woorden in een klein lettertype zijn opgenomen, ook en vooral het bekende enkele woordmerk "Red Bull" zal zien alsmede dat anderzijds het publiek het teken zoals dit door [eiser] wordt gebruikt niet enkel als beeldmerk, maar tevens als woordmerk "The Bulldog" zal zien. Bij de beoordeling van de gelijkenis tussen merk en teken komt meer gewicht toe aan de punten van overeenstemming dan aan die van verschil. In aanmerking nemende voorts dat in het - voor energy drinks bekende - woordmerk "Red Bull" aan het bestanddeel "Bull" meer onderscheidende betekenis toekomt dan aan het adjectief "Red" en dat dit bestanddeel "Bull" ook is opgenomen in het teken dat door [eiser] voor energy drinks wordt gebruikt, acht het hof het evenzeer aannemelijk dat het in aanmerking komende publiek, geconfronteerd met die overeenstemming, geen bijzondere betekenis zal hechten aan het voor het woord "Bulldog" geplaatste lidwoord "The" en een verband tussen merk en teken zal leggen, ook al worden beide niet met elkaar verward." 3.8.2 Het onderdeel klaagt in de eerste plaats dat het hof verzuimd heeft in te gaan op de - naar het onderdeel stelt: essentiĂŤle - stelling van [eiser] dat het onderscheidend vermogen van het element "Bull" is tenietgegaan, althans sterk is verwaterd als gevolg van het feit dat Red Bull het bedrijf Bullit Trading B.V. een licentie heeft verleend waaronder dit bedrijf het energiedrankje BULLIT op de markt brengt. 3.8.3 Deze klacht is gegrond. Het hof heeft genoemde stelling van [eiser], die niet zonder meer onverenigbaar is met de in cassatie tevergeefs bestreden vaststelling dat het bij het merk van Red

Bull om een bekend merk gaat, niet kenbaar in zijn overwegingen betrokken. Dat had het echter wel moeten doen, nu niet uitgesloten is dat die stelling, indien deze juist zou zijn bevonden, zou hebben geleid tot een ander antwoord op de vraag of het publiek een verband zal leggen tussen merk en teken dan waartoe het hof is gekomen. Voor het overige behoeft het onderdeel geen behandeling. Overeenstemming tussen merk en teken? 3.9.1 Onderdeel IV.2 - onderdeel IV.1 berust op dezelfde onjuiste lezing van het bestreden arrest als onderdeel II.1 en deelt het lot daarvan - is gericht tegen het oordeel in rov. 3.9 dat "The Bulldog" een met het bekende merk van Red Bull overeenstemmend teken is, nu sprake is van een zodanige mate van overeenstemming dat het betrokken publiek een samenhang ziet tussen beide merken, dat wil zeggen: een verband tussen beide merken legt. Volgens het onderdeel is dit oordeel onvoldoende met redenen omkleed en rechtens onjuist nu niet blijkt dat de visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming in de beoordeling zijn betrokken. Dit klemt te meer aldus het onderdeel, dat daarbij verwijst naar HvJEU 12 januari 2006, zaak C-361/04, Jurispr., blz. I-643, LJN BG0090 (Picasso-Picaro) - nu, zoals in feitelijke aanleg gesteld, sprake is van een duidelijk en zwaarwegend begripsmatig verschil dat punten van overeenstemming kan "compenseren". 3.9.2 Naar vaste rechtspraak van het HvJEU dient het bestaan van een verband tussen merk en teken globaal te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden, waaronder niet alleen de mate van overeenstemming van merk en teken, maar ook de mate van onderscheidend vermogen en de mate van bekendheid van het merk of zijn reputatie. Die globale beoordeling dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis betreft te berusten op de totaalindruk die door merk en teken wordt opgeroepen, rekening houdend onder meer met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Alleen ingeval merk en teken een zekere, zelfs geringe, mate van overeenstemming vertonen, dient de rechter een globale beoordeling te verrichten om uit te maken of, niettegenstaande de geringe mate van overeenstemming, het betrokken publiek een verband tussen merk en teken legt omdat er andere relevante factoren bestaan, zoals de algemene bekendheid of de reputatie van het merk (vgl. HvJEU, 24 maart 2011, zaak C-552/09 (Ferrero/BHIM). 3.9.3 Uit rov. 3.9, en ook overigens, is niet kenbaar dat het hof de stellingen van [eiser] met betrekking tot (het ontbreken van) auditieve en begripsmatige gelijkenis in zijn, naar het vooropstelt: globale, beoordeling heeft betrokken. Het oordeel dat sprake is van overeenstemming tussen merk en teken is uitsluitend gebaseerd op het bestaan van visuele gelijkenis. Aldus heeft het hof hetzij blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, hetzij zijn oordeel ontoereikend gemotiveerd. Van een onjuiste rechtsopvatting is sprake indien het hof van oordeel is geweest dat voor het aannemen van overeenstemming kon worden volstaan met het oordeel dat merk en teken visueel overeenstemmen. Ingeval het hof wel is uitgegaan van de juiste rechtsopvatting is zonder nadere, door het hof niet gegeven, motivering niet begrijpelijk waarom het door [eiser] gestelde ontbreken van auditieve en vooral begripsmatige gelijkenis aan het aannemen van overeenstemming niet in de weg stond. Ongerechtvaardigd voordeel? 3.10.1 Onderdeel V komt, voor zover het feitelijke grondslag heeft, met een tweetal motiveringsklachten op tegen het oordeel in rov. 3.10 dat voldoende aannemelijk is dat [eiser] een graantje heeft willen meepikken van de miljardenomzet van Red Bull en dat hij in het kielzog van haar bekende merk ongerechtvaardigd voordeel heeft getrokken uit de reputatie daarvan. 3.10.2 Deze motiveringsklachten behoeven geen behandeling nu hetgeen daarin wordt betoogd zonodig opnieuw aan de orde kan komen indien na beantwoording van de onder 5 te formuleren vraag aan het HvJEU verwijzing dient plaats te vinden. Geldige reden? 3.11.1 Onderdeel 1 ten slotte richt een reeks klachten tegen rov. 3.11, betreffende het verweer van [eiser] dat hij voor het gebruik van een overeenstemmend teken een geldige reden heeft, daarin bestaande dat het gebruik van zijn merk "The Bulldog" past binnen de historie van zijn eigen label en de daarbij gehanteerde merchandising en marketingstrategie. Naar het oordeel van het hof gaat dat verweer niet op. "Hetgeen [eiser] in dit verband heeft gesteld wettigt niet de

conclusie dat voor hem een zodanige noodzaak bestaat om voor de door hem op de markt gebrachte energy drinks juist dit teken te gebruiken, dat van hem in redelijkheid niet kan worden verlangd zich van dat gebruik te onthouden", aldus het hof. 3.11.2 Met "de historie van zijn eigen label en de daarbij gehanteerde merchandising en marketingstrategie" doelt het hof op het feit dat [eiser], zoals door hem in feitelijke aanleg gesteld en door Red Bull niet bestreden, het teken The Bulldog al (ruim) voordat Red Bull in 1983 haar merk deponeerde te goeder trouw gebruikte als handelsnaam voor onder meer "horecadiensten waar dranken worden verkocht", en voor diverse merchandisingactiviteiten. 3.11.3 Onderdeel I.1 klaagt dat het hof in rov. 3.11 ten onrechte het criterium heeft toegepast zoals geformuleerd in het arrest van het BenGH van 1 maart 1975, LJN AB3388, NJ 1975/472 (Claeryn/Klarein), dat betrekking heeft op het oude art. 13. A lid 1, aanhef en onder 2째, BMW. Het hof had, nu het merkenrecht inmiddels ook op dit punt Europees geharmoniseerd is, het communautaire begrip "geldige reden" moeten toepassen. Een "geldige reden" bestaat onder dat geharmoniseerde merkenrecht in ieder geval wanneer, zoals hier, het beweerdelijk inbreukmakende teken al te goeder trouw (als handelsnaam) werd gebruikt voordat het ingeroepen merk werd gedeponeerd, aldus het onderdeel. 3.11.4 Het uitgangspunt van het onderdeel is juist. Gelet op de bewoordingen van de hiervoor in 3.11.1 aangehaalde zin heeft het hof onmiskenbaar genoemd criterium toegepast. Het begrip "geldige reden" in de zin van art. 2.20 lid 1, sub c, BVIE dient thans te worden uitgelegd in overeenstemming met het begrip "geldige reden" in de zin van art. 5 lid 2 van de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (thans: Richtlijn 2008/95). Anders dan in het onderdeel wordt betoogd, kan - ook na het op 22 september 2011 door het HvJEU uitgesproken arrest in de zaak C-323/09 (Interflora/Marks & Spencer), betreffende zogeheten "keyword advertising" op internet met gebruikmaking van een trefwoord dat overeenkomt met een bekend merk van een concurrent - niet worden gezegd dat redelijkerwijze niet aan twijfel onderhevig is dat het hiervoor genoemde communautaire begrip "geldige reden" zonder meer ruimer is dan "geldige reden" zoals uitgelegd in het hiervoor in 3.11.3 genoemde arrest van het BenGH, en dat daarvan in ieder geval sprake is indien het beweerdelijk inbreukmakende teken al te goeder trouw werd gebruikt voordat het bekende merk werd gedeponeerd. De Hoge Raad zal om die reden de onder 5 te formuleren vraag aan het HvJEU voorleggen. 3.12 De overige klachten behoeven thans geen behandeling. 4. Omschrijving van de feiten waarop de door het HvJEU te geven uitleg moet worden toegepast De Hoge Raad verwijst naar de hiervoor in 3.1 en 3.11.2 vermelde feiten waarvan te dezen moet worden uitgegaan. 5. Vraag van uitleg met betrekking tot richtlijn 89/104/EEG Moet art. 5 lid 2 van genoemde richtlijn aldus worden uitgelegd dat van een geldige reden in de zin van die bepaling ook sprake kan zijn indien het teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het bekende merk reeds te goeder trouw door de desbetreffende derde(n) werd gebruikt voordat dat merk werd gedeponeerd? 6. Beslissing De Hoge Raad: verzoekt het Hof van Justitie van de Europese Unie uitspraak te doen over de hiervoor onder 5 geformuleerde vraag van uitleg van richtlijn 89/104/EEG; houdt iedere verdere beslissing aan en schorst het geding tot het Hof van Justitie naar aanleiding van dit verzoek uitspraak zal hebben gedaan. Dit arrest is gewezen door de vice-president J.B. Fleers als voorzitter, de vice-president E.J. Numann en de raadsheren J.C. van Oven, F.B. Bakels en G. Snijders, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer J.C. van Oven op 3 februari 2012.

Conclusie 10/02162

mr. D.W.F. Verkade Zitting 11 november 2011 Conclusie inzake: 1) Leidseplein Beheer BV en 2) [Eiser 2] (hierna tezamen: [eiser]), eisers tot cassatie tegen 1) de rechtspersoon naar Oostenrijks recht Red Bull GmbH en 2) Red Bull Nederland BV (hierna tezamen: Red Bull), verweersters in cassatie. Het gaat in deze zaak - over non-alcoholische energy drinks - om de vragen - of Red Bull normaal gebruik heeft gemaakt van haar woord-/beeldmerk 'Red Bull Krating-Daeng' door het slechts te gebruiken zonder de woorden 'Krating-Daeng', - of [eiser] een beroep kan doen op het co-existentiesysteem van art. 2.27 lid 3 BVIE; - de vraag of het merk van Red Bull als een 'bekend merk' kan gelden; - of sprake is van verwatering van het merk van Red Bull, door het gedogen van 'Bullit'; - of sprake is van overeenstemming tussen de woord-/beeldmerken 'Red Bull Krating-Daeng' en 'The Bulldog'; - of [eiser] ongerechtvaardigd voordeel heeft getrokken uit de reputatie van het merk 'Red Bull Krating-Daeng'; en - de vraag of [eiser] een 'geldige reden' heeft in de zin van art. 2.20 lid 1 sub c BVIE. 1. Feiten(1) 1.1. Red Bull is houdster van de navolgende merkregistraties (met gelding in de Benelux) voor waren in onder meer klasse 32 betreffende non-alcoholische dranken: - het (in het vonnis van de rechtbank afgebeelde) woord/beeldmerk 'Red Bull Krating-Daeng', internationaal geregistreerd op 11 juli 1983 onder nummer 477624; - het (in het vonnis van de rechtbank afgebeelde) woord/beeldmerk 'Red Bull', internationaal geregistreerd op 27 december 1993 onder nummer 612320; - het woordmerk 'Red Bull', internationaal geregistreerd op 24 februari 1995 onder nummer 641378; - het (in het vonnis van de rechtbank afgebeelde) Benelux woord/beeldmerk 'Red Bull Energy Drink', geregistreerd op 28 februari 1995 onder nummer 569511; - het woordmerk 'Red Bull', internationaal geregistreerd op 21 december 1998 onder nummer 708694. 1.2. [Eiser] is houder van de navolgende Benelux merkregistraties voor waren in onder meer klasse 32 betreffende non-alcoholische dranken: - het (in het vonnis van de rechtbank afgebeelde) woord/beeldmerk 'The Bulldog', geregistreerd op 14 juli 1983 onder nummer 391002; - het woordmerk 'The Bulldog', geregistreerd op 23 december 1999 onder nummer 667403; - het (in het vonnis van de rechtbank afgebeelde) woord/beeldmerk 'The Bulldog Energy Drink', geregistreerd op 15 juni 2000 onder nummer 672262. 1.3. Bij brief van 22 januari 2003 heeft Red Bull [eiser] gesommeerd het gebruik van tekens die het woord Bull bevatten voor producten in klasse 32, in het bijzonder energy drinks, te staken en gestaakt te houden. 2. Procesverloop 2.1. Bij exploot van 27 juni 2005 heeft Red Bull [eiser] c.s. gedagvaard voor de rechtbank te Amsterdam. Red Bull vordert - verkort weergegeven(2) - [eiser] op straffe van een dwangsom te bevelen iedere (verdere) inbreuk op de onder 1.1 genoemde merkrechten met betrekking tot het woordmerk 'Red Bull', te staken, meer in het bijzonder te staken de productie en verhandeling van energy drinks met verpakkingen die voorzien zijn van het teken Bull Dog of een ander teken

waarvan het woordelement Bull deel uitmaakt of andere tekens die verwarringwekkend overeenstemmen met voornoemde merkregistraties van Red Bull, met vorderingen tot schadevergoeding en nevenvorderingen als vermeld in het vonnis van de rechtbank onder 3.1 sub C tot en met F, alsmede nietigverklaring en de doorhaling uit te spreken subsidiair vervallen te verklaren de hierboven onder 1.2 genoemde merkregistraties van [eiser] voor klasse 32, met veroordeling van [eiser] in de proceskosten. 2.2. [Eiser] heeft de vordering in conventie bestreden en een reconventionele vordering ingesteld. Hij vordert - kort gezegd - de vervallenverklaring en doorhaling voor de Benelux van de hierboven onder 1.1 genoemde registratie van het woord/beeldmerk 'Red Bull Krating-Daeng', met veroordeling van Red Bull in de proceskosten. Red Bull heeft tegen deze vordering in reconventie verweer gevoerd. 2.3. Bij vonnis van 17 januari 2007 heeft de rechtbank zowel in conventie als in reconventie de vorderingen afgewezen. 2.4. Red Bull heeft appel doen instellen bij het hof te Amsterdam. [Eiser] heeft ook in hoger beroep verweer gevoerd en heeft voorwaardelijk incidenteel appel ingesteld. 2.5. Op 20 februari 2009 is de zaak voor het hof bepleit. Na daartoe door Red Bull verzocht en verkregen verlof bij rolbeschikking van 28 juli 2009, hebben eerst Red Bull en vervolgens [eiser] zich nog nader uitgelaten bij akte na pleidooi. 2.6. In zijn arrest van 2 februari 2010 heeft het hof het vonnis waarvan beroep in conventie vernietigd en in zoverre opnieuw rechtdoende de vordering van Red Bull - grotendeels toegewezen. Het hof heeft - onder meer - als volgt overwogen: '3.5 Bij de beoordeling van de vraag of er sprake is van merkinbreuk heeft de rechtbank tot uitgangspunt genomen dat in dit geval alleen het "Red Bull Krating-Daeng" merk relevant is, aangezien de overige merken van Red Bull zijn gedeponeerd na de Benelux merkregistratie van [eiser] met registratienummer 319002 en registratiedatum 14 juli 1983 en het (pretense) verval van dit merk wegens niet-gebruik niet is ingeroepen voor aanvang van het (herstellend) gebruik ervan door [eiser], zodat Red Bull haar vordering niet op haar latere merkrechten uit 1993, 1995 en 1998 kan baseren. Deze overweging, waartegen geen grief is gericht, strekt ook in hoger beroep tot uitgangspunt. 3.6 [Eiser] heeft niet betwist dat het merk waarop Red Bull zich beroept een bekend merk is in de Benelux, zodat dit als vaststaand wordt beschouwd. Ingevolge art. 2.20 lid 1 sub c BVIE (voorheen art. 13A lid 1 sub c BMW), waarop Red Bull haar vordering mede heeft gebaseerd, kan de houder van een bekend merk zich verzetten tegen het gebruik door een derde van een daaraan gelijk of daarmee overeenstemmend teken indien door dat gebruik, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. [...] 3.9 Om uit te maken of door het gebruik van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, moet een globale beoordeling worden gemaakt met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Het is aannemelijk dat enerzijds het publiek in het woord/beeldmerk "Red Bull Krating-Daeng", waarin de laatste twee woorden in een klein lettertype zijn opgenomen, ook en vooral het bekende woordmerk "Red Bull" zal zien alsmede dat anderzijds het publiek het teken zoals dit door [eiser] wordt gebruikt niet enkel als beeldmerk, maar tevens als woordmerk "The Bulldog" zal zien. Bij de beoordeling van de gelijkenis tussen merk en teken komt meer gewicht toe aan de punten van overeenstemming dan aan die van verschil. In aanmerking nemende voorts dat in het - voor energy drinks bekende - woordmerk "Red Bull" aan het bestanddeel "Bull" meer onderscheidende betekenis toekomt dan aan het adjectief "Red" en dat dit bestanddeel "Bull" ook is opgenomen in het teken dat door [eiser] voor energy drinks wordt gebruikt, acht het hof het evenzeer aannemelijk dat het in aanmerking komende publiek, geconfronteerd met die overeenstemming, geen bijzondere betekenis zal hechten aan het voor het woord "Bulldog" geplaatste lidwoord "The" en een verband tussen merk en teken zal leggen, ook al worden beide niet met elkaar verward. Hiervoor is steun te vinden in de uitkomsten van het door Red Bull overgelegde IvoMar associatie-onderzoek van 19 oktober 2006 (productie 14 in eerste aanleg),

waaraan niet althans niet in relevante mate wordt afgedaan door het zogenaamde marktleidereffect zoals dit over en weer met tegengestelde conclusies door partijdeskundigen in overgelegde schriftelijke verklaringen is toegelicht. 3.10 Waar derhalve sprake is van een overeenstemmend teken als bedoeld in art. 2.20 lid 1 sub c BVIE is vervolgens de vraag aan de orde, of door [eiser] ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk van Red Bull. Naar het oordeel van het hof is dit hier het geval. Tot de hierbij meegewogen omstandigheden behoren de (in confesso: grote) bekendheid van het merk "Red Bull" voor energy drinks, het identieke woord c.q. bestanddeel "Bull" in merk en teken zoals hierboven besproken, alsmede het feit dat het om identieke waren (energy drinks) gaat. De energy drink van Red Bull is in 1987 in Oostenrijk op de markt gebracht en is rond 1995 (volgens [eiser] was dit rond 1997) op de Beneluxmarkt geĂŻntroduceerd, de energy drink van [eiser] onder diens bestaande huismerk "The Bulldog" met logo in 1997. Mede gelet op gepubliceerde uitlatingen van [eiser], zoals die door Red Bull zijn geciteerd (o.a. akte na pleidooi sub 14, voetnoot 2), is voldoende aannemelijk dat [eiser] aldus een graantje heeft willen meepikken van de miljardenomzet van Red Bull en dat hij in het kielzog van diens bekende merk ongerechtvaardigd voordeel heeft getrokken uit de reputatie daarvan. 3.11 [Eiser] heeft zich beroepen op een geldige reden voor het gebruik van een overeenstemmend teken, aangezien het gebruik van zijn merk "The Bulldog" past binnen de historie van zijn eigen label en de daarbij gehanteerde merchandising en marketing strategy. Dit verweer gaat niet op. Hetgeen [eiser] in dit verband heeft gesteld wettigt niet de conclusie dat voor hem een zodanige noodzaak bestaat om voor de door hem op de markt gebrachte energy drinks juist dit teken te gebruiken, dat van hem in redelijkheid niet kan worden verlangd zich van dat gebruik te onthouden. [...] 3.13 [Eiser] heeft in eerste aanleg in reconventie de vervallenverklaring van het "Red Bull KratingDaeng" merk gevorderd wegens niet-gebruik omdat Red Bull de woorden Krating-Daeng consequent heeft weggelaten. Dit in hoger beroep door [eiser] gehandhaafde verweer wordt verworpen. Het hof sluit zich aan bij hetgeen de rechtbank dienaangaande in rov. 5.9-5.10 heeft overwogen. Door weglating van de in het visuele totaalbeeld ondergeschikte onderdelen "KratingDaeng" is het onderscheidend vermogen van het merk Red Bull in de vorm waarin het is ingeschreven niet gewijzigd, zodat dit als normaal gebruik in de zin van art. 2.26 lid 2 sub a juncto lid 3 sub a BVIE heeft te gelden. 3.14 Het beroep van [eiser] op art. 2.27 lid 3 BVIE gaat niet op, reeds omdat de daar bedoelde uitzondering blijkens de tekst alleen geldt voor (gebruik van) merken die gedeponeerd zijn tijdens de periode waarin het oudere merkrecht vervalrijp was wegens non-usus, en niet voordien zoals in het onderhavige geval.' 2.7. [Eeiser] heeft tijdig(3) cassatieberoep doen instellen. Red Bull heeft verweer gevoerd. Beide partijen hebben hun standpunten schriftelijk toegelicht. [Eiser] heeft vervolgens gerepliceerd en Red Bull heeft tenslotte nog gedupliceerd. 3. Bespreking van het cassatiemiddel 3.1.1. Het cassatiemiddel omvat de onderdelen I tot en met VII, die elk zijn opgebouwd uit afzonderlijke (sub-)onderdelen. De onderdelen bestrijden zeven verschillende stappen in de redenering van het hof die ertoe geleid heeft om merkinbreuk door [eiser] met zijn 'Bulldog'energy drinks op het 'Red Bull Krating-Daeng' merk van Red Bull (de andere merkinschrijvingen van Red Bull spelen in cassatie geen rol meer) aan te nemen. 3.1.2. De door het cassatiemiddel onder vuur genomen stappen zijn (in de volgorde van de onderdelen van het middel): (I) Het verwerpen van het door [eiser] gedane beroep op een 'geldige reden' voor het gebruik zijnerzijds van zijn merk 'Bulldog' (rov. 3.11); (II) Het oordeel dat het 'Red Bull Krating-Daeng' merk van Red Bull, als door Red Bull gesteld en door [eiser] niet betwist, een bekend merk zou zijn (rov. 3.6 en 3.10); (III) Een positief oordeel van het hof over de (hoge) mate van onderscheidend vermogen van het 'Red Bull Krating-Daeng' merk, en het passeren daarbij van een essentiĂŤle stelling van [eiser] over de aanwezigheid op de markt van (Red Bull's andere) merk BULLIT (rov. 3.6 en 3.9);

(IV) De door het hof aangenomen overeenstemming tussen het 'Red Bull Krating-Daeng' merk van Red Bull en [eiser]' merk 'Bulldog' (rov. 3.9); (V) Het door het hof aangenomen 'ongerechtvaardigd voordeel trekken' doordat [eiser] een 'graantje' zou hebben willen 'meepikken' (rov. 3.10) ; (VI) Het verwerpen van het beroep van [eiser] op het verval van het recht op het 'Red Bull Krating-Daeng' merk van Red Bull wegens ontbreken van normaal gebruik van dat merk (rov. 3.13); (VII) Het verwerpen van het beroep van [eiser] op verplichte co-existentie tussen beide merken in verband met art. 2.27 lid 3 BVIE (ook wel de zgn. 'Heilung'-kwestie; rov. 3.14). 3.1.3. De volgorde van de klachten spreekt mij niet aan en ik neem de vrijheid een andere volgorde van bespreking te kiezen. (a) Ik wil beginnen met de door middel VI aangesneden vraag of op het enige thans nog door Red Bull jegens [eiser] ingeroepen merk 'Red Bull Krating-Daeng' (überhaupt) nog wel een subjectief merkrecht bestaat. (b) Rekening houdende met een ontkennende beantwoording van die vraag, lijkt een logische tweede stap de door middel VII aangesneden vraag of, wat er verder zij van de door Red Bull gestelde merkinbreuk, sprake moet zijn van verplichte co-existentie tussen de merken van partijen in verband met art. 2.27 lid 3 BVIE. (c) Rekening houdende met een ontkennende beantwoording van ook vraag (b) komt de vraag naar de eventuele inbreuk door [eiser] aan de orde. Nu (in cassatie in confesso) verwarring tussen de litigieuze merken niet aan de orde is, is slechts aan de orde het inbreukcriterium van art. 2.20 lid 1 sub c BVIE (voorheen art. 13A lid 1 sub c BMW). Inbreuk volgens dat criterium veronderstelt vooreerst dat het door Red Bull ingeroepen merk 'Red Bull Krating-Daeng' een bekend merk is. 's Hof bevestigend oordeel daarover wordt aangevochten in onderdeel II. (d) Rekening houdende met de houdbaarheid van 's hofs positieve oordeel over de bekendheid van het 'Red Bull Krating-Daeng' merk, rijst vervolgens de vraag of [eiser]' 'Bulldog'-tekens daarmee overeenstemmen. Een tussen partijen aan de orde gekomen (voor-)vraag daarbij is de mate van onderscheidend vermogen van het 'Red Bull Krating-Daeng' merk, gezien het gedogen door Red Bull van een concurrerend merk BULLIT. 's Hofs voor Red Bull (impliciet) gunstige oordeel dáárover wordt bestreden in onderdeel III. (e) 's Hofs bevestigend oordeel over de overeenstemming tussen enerzijds het 'Red Bull KratingDaeng' merk en anderzijds de 'The Bulldog' tekens is het onderwerp van onderdeel IV. (f) Uitgaande van de houdbaarheid van laatstbedoeld oordeel van het hof, is de volgende vraag of door het litigieuze gebruik door [eiser] van zijn 'Bulldog' tekens, 'ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie' van het 'Red Bull Krating-Daeng' merk, in de zin van art. 2.20 lid 1 sub c BVIE. 's Hofs bevestigend antwoord van die vraag wordt bestreden in onderdeel V. (g) Dan (of daarbij) is er nog de vraag of [eiser] (in het licht van alle omstandigheden van het geval) een 'geldige reden' heeft voor het litigieuze gebruik van het 'The Bulldog' merk. In het cassatiemiddel is deze kwestie voorwerp van onderdeel I. 3.1.4. Zoals in het bovenstaande geïndiceerd, behandel ik de middelonderdelen in de volgorde: VI, VII, II, III, IV, V, en ten slotte I. Onderdeel VI: geen normaal gebruik van het ingeschreven merk van Red Bull? 3.2. In eerste aanleg heeft [eiser] aangevoerd dat Red Bull's merk 'Red Bull Krating-Daeng' vervallen was wegens niet-gebruik (nl. slechts afwijkend gebruik van het merk zoals gedeponeerd). Deze stellingname moet gezien worden tegen de juridische achtergrond van art. 2.26 lid 2 onder a BVIE(4), waarin - kort gezegd - op straffe van verval van het merkrecht is voorgeschreven dat normaal gebruik ervan niet langer dan vijf jaar achterwege blijft, en tegen de feitelijke achtergrond dat Red Bull dit merk nooit (en dus langer dan vijf jaar, gelet op de inschrijvingsdatum van 11 juli 1983) gebruikt heeft in de vorm zoals gedeponeerd, inclusief de woorden 'Krating-Daeng'. Red Bull heeft dit laatste niet weersproken, maar heeft daartegenover de stelling betrokken dat dit er niet toe doet omdat het door haar wél gemaakte gebruik van het merk zonder de woorden 'KratingDaeng' kwalificeert als 'gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm, zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven werd gewijzigd' in de zin van art. 2.26 lid 3 sub a BVIE, zodat ingevolge laatstbedoelde bepaling toch van gebruik van het merk kan worden gesproken. De rechtbank heeft in rov. in rov. 5.9-5.10 deze stellingname van Red Bull gehonoreerd. Het hof heeft zich in rov. 3.13 bij de genoemde overwegingen van de rechtbank aangesloten. 3.3. Onderdeel VI is gericht tegen rov. 3.13 van het arrest, waarin het hof (anders dan door [eiser]

betoogd) oordeelt dat het onderscheidend vermogen van het merk Red Bull door weglating van de in het visuele totaalbeeld ondergeschikte onderdelen 'Krating-Daeng', niet is gewijzigd zodat Red Bull's zodanig gebruik als normaal gebruik in de zin van artikel 2.26 lid 2 sub a juncto lid 3 sub 2 BVIE heeft te gelden. 3.4. Volgens onderdeel VI.1 is het hof ten onrechte niet uitgegaan van de situatie ten tijde van het depot van het 'Red Bull Krating-Daeng'-merk, terwijl destijds, in 1983, het onderdeel 'KratingDaeng' een substantiĂŤle bijdrage leverde aan de onderscheidende kracht van het merk in zijn geheel en dus geen ondergeschikte plaats innam, en Red Bull toen nog geen energy drinks op de markt bracht onder het (nu, maar in 1983 nog niet bekende) merk 'Red Bull'(5). 3.5. Deze klacht faalt bij gebrek aan feitelijke grondslag, nu het hof (en de rechtbank, waarbij het hof zich heeft aangesloten) kennelijk zijn uitgegaan van de situatie ten tijde van het depot. Uit niets blijkt een ander temporeel aanknopingspunt. Daarmee kan in het midden blijven de (rechts)vraag of het hof moest uitgaan van de situatie ten tijde van het depot, dan wel mocht of moest uitgaan van het tijdstip van het eerste gebruik van het merk in afwijkende vorm, dan wel van het tijdstip waarop gedurende vijf jaren geen gebruik gemaakt is van het merk in de vorm zoals het is gedeponeerd, dan wel van nog een ander tijdstip; een en ander voor zover zodanig verschil in tijdstippen relevant zou zijn. 3.6. Onderdeel VI.2 behelst - onder verwijzing naar verschillende stellingen in de processtukken de motiveringsklacht dat 's hofs oordeel onbegrijpelijk is omdat het onderscheidend vermogen van het merk 'Red Bull Krating-Daeng' wel degelijk wijzigt door het weglaten van de opvallende (want niet tot het normale taalbeeld in een van de Benelux-talen behorende) woordelementen 'KratingDaeng'. 3.7. Ook deze klacht faalt. Volgens het hof, dat op dit punt het oordeel van de rechtbank in rov. 5.10 volgt, staat (in zijn algemeenheid) de omstandigheid dat niet alle woorden die in het beeldmerk voorkomen er niet aan in de weg om van normaal gebruik te kunnen spreken. Dat oordeel - dat niet is bestreden - is juist. Het hof heeft vervolgens (met overneming van het oordeel van de rechtbank (rov. 5.10) dat de woorden 'Krating-Daeng' en het totaalbeeld van het merk een ondergeschikte plaats innemen doordat de overige bestanddelen bestaande uit het beeld van de twee stieren alsmede de woorden 'Red Bull' groter zijn afgebeeld, en dat de intrinsiek onderscheidende kracht van de woorden 'Red Bull' voor energy drinks niet lager is dan de woorden 'Krating-Daeng' omdat de woorden 'Red Bull' geenszins beschrijvend zijn voor energy drinks) geoordeeld dat het onderscheidend vermogen door het weglaten van de in het visueel totaalbeeld ondergeschikte onderdelen 'Krating-Daeng' in de vorm waarin het is ingeschreven, niet is gewijzigd. Dit, afdoende gemotiveerde, feitelijk oordeel is niet onbegrijpelijk. Onderdeel VII: co-existentieregeling van art. 2.27 lid 3 BVIE van toepassing? 3.8. Onderdeel VII heeft dezelfde feitelijke achtergrond als onderdeel VI, nl. dat Red Bull haar merk met de woorden 'Red Bull Krating-Daeng' nooit (en dus langer dan vijf jaar, gelet op de inschrijvingsdatum van 11 juli 1983) gebruikt heeft in de vorm zoals gedeponeerd, inclusief de woorden 'Krating-Daeng'. Terwijl onderdeel VI daaraan - m.i. zonder succes - de conclusie wilde verbinden dat het hof dit merk als vervallen had moeten beschouwen, heeft onderdeel VII betrekking op een alternatieve of subsidiaire linie van [eiser]. De juridische grondslag voor de alternatieve of subsidiaire linie van [eiser] is gelegen in art. 2.27 lid 3 BVIE (voorheen art. 14.C lid 2 BMW), een regeling die een soort verplichte co-existentie voorschrijft: 'De houder van het merkrecht ten aanzien waarvan het verval ingevolge lid 2 niet meer kan worden ingeroepen, kan zich niet ingevolge 2.20, lid 1, sub a, b en c, verzetten tegen gebruik van een merk waarvan het depot is verricht tijdens de periode waarin het oudere merkrecht vervallen kon worden verklaard op grond van [niet normaal gebruik].' Volgens [eiser] kon het merk van Red Bull in de relevante periode vervallen worden verklaard (was het merk 'vervalrijp'), en komt hem een beroep op de regel van art. 2.27 lid 3 toe in verband met zijn merkdepot van 14 juli 1983 (vgl. onder de feiten, 1.1).(6) 3.9. Onderdeel VII is (dus) gericht tegen rov. 3.14 waarin het hof heeft geoordeeld dat het beroep van [eiser] op art. 2.27 lid 3 BVIE niet opgaat, reeds omdat de daar bedoelde uitzondering alleen geldt voor (gebruik van) merken die gedeponeerd zijn tijdens de periode waarin het oudere

merkrecht vervalrijp was wegens non-usus, en niet voordien, zoals in het onderhavige geval. Volgens het onderdeel is deze lezing van artikel 2.27 lid 3 BVIE rechtens onjuist en is het oordeel van het hof bovendien onvoldoende met redenen omkleed gelet op het arrest van het BenGH in de Triomino-zaak(7). 3.10. Zoals het hof heeft overwogen, geldt de regeling van art. 2.27 lid 3 BVIE blijkens de tekst ervan alleen voor gebruik van merken die gedeponeerd zijn tijdens de zgn. vervalrijpe periode, en dus niet voor (gebruik van) merken die voordien (maar na inschrijving van het oudere merk) gedeponeerd zijn(8). In de kennelijke visie van het hof begon in casu de 'vervalrijpe' periode (i.v.m. art. 5, onder 3o (oud) BMW) in ieder geval niet eerder dan drie jaar na 11 juli 1983, dus pas op 11 juli 1986, terwijl het depot van [eiser] van daarvóór, nl. 14 juli 1983 dateert. 3.11. De door het onderdeel aan de orde gestelde vraag of het hof hier niet te zeer naar de letter en te weinig naar de geest van art. 2.27 lid 3 BVIE oordeelt, acht ik op zichzelf een serieuze (rechts-)vraag. Dat geldt ook voor de in dit verband ingeroepen aandacht voor het precedent van het Triomino-arrest van BenGH 19 december 1996.(9) Anderzijds heeft ook de s.t. namens Red Bull een 'punt' door aan te snijden dat de gehele coexistentieregeling van art. 2.27 lid 3 (en lid 4) BVIE een eigenaardige Benelux-aangelegenheid is, die zich mogelijk niet met de Merkenrichtlijn verdraagt.(10) 3.12. Aan deze problematiek, die tot prejudiciële vragen aan het HvJ EU en wellicht tevens aan het BenGH aanleiding zou kunnen geven, kan m.i. echter voorbijgegaan worden. 3.13. De klacht faalt naar mijn mening niet 'reeds' om de door het hof aangegeven reden, doch wél 'reeds' om de volgende reden. Het hof heeft geoordeeld - en blijkens het m.i. falende onderdeel VI kunnen oordelen - dat er ondanks het weglaten van de woorden 'Krating-Daeng' sprake is van normaal gebruik door Red Bull(11). Nu [eiser] zijn beroep op het verval van het 'Red Bull KratingDaeng' merk gebaseerd heeft op het weglaten dan de woorden 'Krating-Daeng' (en daarmee een onderscheidend kenmerk) en nu die stellingname van de hand gewezen is, komt het 'coexistentie'-systeem van art. 2.27 lid 3 BVIE (jo. lid 2) niet aan de orde. Onderdeel VII faalt dus bij gebrek aan (processueel) belang. Onderdeel II: heeft het hof het merk 'Red Bull Krating-Daeng' tot uitgangspunt genomen? 3.14. Zoals eerder vermeld, kies ik ervoor om na onderdelen VI en VII de onderdelen II t/m V te bespreken. Onderdeel I komt in deze conclusie als laatste aan de orde. 3.15. Onderdeel II keert zich tegen rov. 3.6 van het arrest van het hof. Volgens de onderdelen II.1 en II.2 heeft het hof ten onrechte niet het merk 'Red Bull Krating-Daeng' zoals dat is ingeschreven tot uitgangspunt genomen, maar een ander, later apart ingeschreven merk (woordmerk Red Bull), waarvan het hof (in rov. 3.5) heeft vastgesteld dat het in deze zaak niet relevant is. 3.16. De klachten falen omdat zij uitgaan van een onjuiste lezing van het arrest. Uit rov. 3.5 van het arrest van het hof volgt dat het hof - evenals de rechtbank - tot uitgangspunt heeft genomen dat alleen het 'Red Bull Krating-Daeng' merk relevant is. Waar het hof verder verwijst naar 'het merk waarop Red Bull zich beroept' (rov. 3.6) of 'het merk van Red Bull' (rov. 3.10) doelt het onmiskenbaar op het enig relevante merk, 'Red Bull Krating-Daeng'. Overigens heeft de rechtbank in rov. 5.28 nog overwogen dat rekening moet worden gehouden met het feit dat het publiek in het woord-/beeldmerk 'Red Bull Krating-Daeng' ook het enkele woordmerk 'Red Bull' zal zien. Daartegen is geen grief gericht, en het cassatiemiddel klaagt ten deze evenmin over miskenning door het hof van de devolutieve werking van het appel. 3.17. Onder II.3 klaagt het onderdeel dat 's hofs oordeel - dat [eiser] niet heeft betwist dat het merk waarop Red Bull zich beroept een bekend merk is in de Benelux - óók onbegrijpelijk is omdat [eiser] de bekendheid van het merk 'Red Bull Krating-Daeng' uitdrukkelijk en gemotiveerd heeft betwist. [Eiser] verwijst in dit verband naar stellingen zijnerzijds(12) die volgens hem niet anders begrepen kunnen worden dan dat het merk, dat immers niet gebruikt is, (ook) (iedere) bekendheid ontbeert. 3.18. In de stellingen waarnaar verwezen betwist [eiser] dat Red Bull op normale wijze gebruik heeft gemaakt van haar merk 'Red Bull Krating-Daeng'. Volgens [eiser] kan gebruik van een merk op een van de merkinschrijving afwijkende wijze niet worden gekwalificeerd als (normaal) gebruik, wanneer daarbij het onderscheidende kenmerk van het merk wordt gewijzigd(13). Red Bull heeft bij gebruik van het merk Red Bull Krating-Daeng steeds een wezenlijk onderdeel van het

woordmerk-gedeelte van het merk weggelaten(14). 3.19. De klacht faalt - mede in het verlengde van de bespreking, hierboven, van onderdeel VI - op meerdere gronden. De stellingen waarnaar [eiser] verwijst, betwisten niet dat het merk waarop Red Bull zich beroept, een bekend merk is. [Eiser] betoogt in die stellingen dat Red Bull niet op normale wijze gebruik heeft gemaakt van het merk 'Red Bull Krating-Daeng' doordat steeds een onderscheidend deel van dat merk - namelijk 'Krating-Daeng' - is weggelaten. Uit het betoog dat geen sprake is geweest van (normaal) gebruik van het merk 'Red Bull Krating-Daeng' volgt niet althans niet zonder meer - dat de bekendheid van het ingeschreven merk wordt betwist, zodat de klacht in zoverre feitelijke grondslag mist. 3.20. Ook overigens moet het onderdeel stranden. De rechtbank heeft in rov. 5.20 geoordeeld: 'Het beroep op artikel 13A lid 1 sub c BMW kan slechts slagen voor zover het merk waarop Red Bull zich beroept, een bekend merk is in de Benelux. Red Bull heeft hiertoe aangegeven dat zij een marktleider is op het gebied van energy drinks. Voorts heeft zij overzichten van zeer hoge verkoopaantallen en marketing uitgaven over de periode van 1987 tot 2005 (...) voor de Benelux overgelegd. Nu [eiser] c.s. niet heeft weersproken dat het merk van Red Bull grote bekendheid geniet in de Benelux, neemt de rechtbank dit als vaststaand aan.' [cursivering A-G.] Deze overweging - die onmiskenbaar ziet op het merk 'Red Bull Krating-Daeng'(15) - is in appel niet bestreden, terwijl het cassatiemiddel ten deze evenmin klaagt over miskenning door het hof van de devolutieve werking van het appel. Zij heeft thans als uitgangspunt te gelden. 3.21. Ook voor zover [eiser] betoogt dat Red Bull geen normaal gebruik van haar merk heeft gemaakt door een onderscheidend deel van het merk weg te laten en dat daardoor het merk geen bekendheid heeft gekregen, kan het niet tot cassatie leiden. Zoals reeds werd aangeduid in nr. 3.16, heeft de rechtbank in rov. 5.28 geoordeeld: 'Het voorgaande brengt mee dat het Red Bull Krating-Daeng merk zoals het gedeponeerd is, moet worden vergeleken met zowel het beeldmerk zoals dat gebruikt wordt als met de enkele woorden THE BULLDOG en BULLDOG aangezien die eveneens zonder toevoeging van het logo gebruikt worden. Daarbij moet voorts rekening worden gehouden met het feit dat het publiek in het Red Bull Krating-Daeng merk ook het enkele woordmerk Red Bull zal zien.' Zoals in nr. 3.16 is aangegeven, is tegen dit oordeel in appel geen grief gericht, terwijl het cassatiemiddel ten deze evenmin klaagt over miskenning door het hof van de devolutieve werking van het appel. Ook tegen deze achtergrond kan (in cassatie) moeilijk worden volgehouden dat de aanduiding 'Krating-Daeng' (mede) het onderscheidend vermogen van het merk zoals het is ingeschreven bepaalt(16). 3.22. Voor zover onderdeel II.3 nog klaagt dat het hof aan de essentiĂŤle stelling van [eiser], dat de bekendheid van het merk een voorwaarde is voor een beroep op artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE, zou zijn voorbijgegaan, faalt het eveneens. Het hof heeft immers - in rov. 3.6 - overwogen dat ingevolge art. 2.20 lid 1 sub c BVIE de houder van [slechts] een bekend merk zich kan verzetten tegen het gebruik door een derde van een daaraan gelijk of daarmee overeenstemmend teken, terwijl het hof in rov. 3.6 voorts heeft vastgesteld dat het merk waarop Red Bull zich beroept een bekend merk is. Een tegen laatstbedoelde vaststelling gerichte klacht in onderdeel III.2 is hierboven gewogen en door te licht bevonden. Voor zover onderdeel III (mede) daartegen gericht is, volgt een bespreking daarvan hieronder. Onderdeel III: invloed op onderscheidend vermogen van het element BULL als gevolg van het gedogen door Red Bull van BULLIT? 3.23. Onderdeel III is gericht tegen de rov. 3.6 en 3.9. Volgens het onderdeel heeft het hof verzuimd in te gaan op de essentiĂŤle stelling van [eiser] dat het onderscheidend vermogen van het element BULL teniet is gegaan, althans sterk is verwaterd door het feit dat Red Bull het bedrijf Bullit Trading BV een licentie heeft verleend waaronder het energiedrankje BULLIT op de markt wordt gebracht. [eiser] stelde op de aangegeven vindplaatsen(17) - samengevat - dat Red Bull zelf actief bijdraagt aan verlies van het onderscheidend vermogen door toe te staan dat andere leveranciers van energy drinks het element BULL gebruiken. Zo staan rechten op het merk BULLIT op naam van Red Bull, maar wordt het energy drankje BULLIT op de markt gebracht door Bullit Trading BV, zonder enige verwijzing naar Red Bull als merkhouder van het merk BULLIT. [eiser] heeft de relevantie van dit punt geadstrueerd met een verwijzing naar o.m. het arrest van BenGH

19 december 1997 (Beaphar/Nederma). 3.24. De klacht moet worden beoordeeld tegen de achtergrond van het volgende. 'Verwatering is het fenomeen dat door gebruik van het merk in beschrijvende zin, of doordat anderen dezelfde of zeer gelijkende merken of tekens gaan gebruiken, het onderscheidend vermogen van het merk afneemt, of soms zelfs geheel verdwijnt.' (18) Verwatering heeft een - beperkende - invloed op de beschermingsomvang: naarmate een merk geringer onderscheidend vermogen heeft, komt het minder bescherming toe(19). De ultieme vorm van verwatering is de verwording van een merk tot soortnaam, die een algeheel verlies van het subjectieve merkrecht meebrengt(20). Verwatering is veelal een gevolg van niet- of onvoldoende optreden door de merkhouder tegen het gebruik door derden van gelijke of overeenstemmende tekens voor soortgelijke van andere ondernemingen afkomstige waren. Dat deed zich voor in bijv. de zaken die leidden tot BenGH 13 december 1994 (Quick)(21) en HR 15 december 1995 (Lipmerk)(22). Het kan evenzo het gevolg zijn van de omstandigheid dat de merkhouder zelf een soortgelijk product onder een gelijkend merk in het verkeer brengt of laat brengen, zonder duidelijk te maken dat het gaat om een product van dezelfde merkhouder. Dat deed zich voor in de zaak die leidde tot BenGH 19 december 1997 (Beaphar/Nederma)(23). 3.25. [Eiser] betoogt in onderdeel III terecht niet dat door de in het onderdeel aangegeven omstandigheden het woord-/beeldmerk 'Red Bull Krating-Daeng' in zijn geheel (ieder) onderscheidend vermogen zou hebben verloren. Maar het onderdeel refereert wĂŠl aan zijn stellingen over zodanig verlies, of in elk geval sterke verwatering voor wat betreft het element BULL in dit merk. Gaat het hier om essentiĂŤle stellingen waarop het hof had behoren te responderen? 3.26. Stellingen zijn essentieel indien het gestelde, zo dit komt vast te staan, van belang kan zijn voor de uitkomst van de zaak. [Eiser] heeft betoogd dat het volgens Red Bull zeer onderscheidende element BULL met instemming van Red Bull door derden wordt gebruikt, waardoor Red Bull zelf bijdraagt aan afbreuk van het onderscheidend vermogen van het element BULL. Afhankelijk van de juistheid van deze stelling en de mede op basis daarvan te beoordelen beschermingsomvang van het (al dan niet, of minder of meer) verwaterde onderscheidend vermogen van het element BULL (met gevolgen voor de beschermingsomvang van het woord-/beeldmerk van Red Bull in zijn geheel)(24) is het m.i. bepaald niet ondenkbaar dat de vraag of sprake is van overeenstemming tussen [eiser]' 'The Bulldog'-merken en Red Bull's merk 'Red Bull Krating-Daeng', en/of de vraag of sprake is van ongerechtvaardigd voordeel trekken door [eiser], anders wordt beantwoord dan nu door het hof is gedaan. Dit klemt uiteraard te meer nu het hof (in rov. 3.9) ook heeft geoordeeld dat aan het bestanddeel 'Bull' meer onderscheidende betekenis toekomt dan aan het adjectief 'Red'(25). 3.27. Uit het voorgaande volgt dat het onderdeel, voor zover het klaagt dat het hof essentiĂŤle stellingen heeft gepasseerd, slaagt. Daarbij 'neem ik mee' de klacht in het onderdeel over miskenning van het in jurisprudentie bevestigde gegeven dat het toestaan en bevorderen van gebruik van zeer (dan wel meer) met het merk overeenstemmende tekens, het onderscheidend vermogen van dat merk vermindert, en zelfs geheel teniet kan laten gaan. Per saldo geldt hier m.i. dat het hof ten deze van een onjuiste rechtsopvatting is uitgegaan, en dat - zo dat anders mocht zijn - zonder nadere motivering onbegrijpelijk is dat het hof aan [eiser]' hier bedoelde stellingen is voorbijgegaan. Onderdeel IV: overeenstemming tussen de woord-/beeldmerken 'Red Bull Krating-Daeng' en 'The Bulldog'? 3.28. Onderdeel IV is gericht tegen rov. 3.9 van het arrest van het hof. 3.29. De klacht onder IV.1 bouwt geheel voort op onderdeel II, betogend dat het hof ten onrechte het woordmerk 'Red Bull' heeft betrokken bij de beoordeling van de gelijkenis tussen merk en teken. De klacht deelt dus het lot van onderdeel II. 3.30. Onder IV.2 wordt geklaagd dat 's hofs oordeel met onvoldoende redenen is omkleed en rechtens onjuist is nu niet blijkt dat de visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming in de beoordeling zijn betrokken. Dit klemt te meer, aldus de klacht, nu er sprake is van een duidelijk en zwaarwegend begripsmatig verschil, dat punten van overeenstemming kan 'compenseren'. [eiser] verwijst in dit verband naar HvJEG 12 januari 2006, C-361/04 (Picasso/Picaro) en naar zijn stellingen in de CvA onder 32, CvD onder 42, pleitaantekeningen in eerste aanleg onder 25-28 en de pleitaantekeningen in appel onder 30-36.

3.31. 'De relevante overeenstemming tussen merk en teken kan bestaan uit een auditieve, visuele en/of begripsmatige overeenstemming, al dan niet in onderlinge combinatie', aldus Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, a.w. (2008), p. 310, onder verwijzing naar het bekende Puma/Sabel-arrest van het HvJ EG van 1997(26). Zij vervolgen dat het moet gaan 'om een globale beoordeling, waarin het oordeel over de overeenstemming op basis van de drie genoemde vormen daarvan, moet berusten op de totaalindruk die door merk en teken bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten wordt achtergelaten'. Op p. 316-317 (nr. 8.7.3.4) schrijven zij: 'Het is mogelijk (en doet zich in veel gevallen voor) dat merk en teken niet alle vormen van overeenstemming in dezelfde mate vertonen. Een sterke visuele en auditieve overeenstemming hoeft bijvoorbeeld nog niet samen te gaan met een sterke begripsmatige overeenstemming. In dergelijke gevallen is het mogelijk dat de verschillende vormen van overeenstemming elkaar "compenseren". Dat wil zeggen dat het ontbreken van bijvoorbeeld begripsmatige overeenstemming, gecompenseerd kan worden door een sterke mate van overeenstemming op auditief en visueel vlak. Ook zonder begripsmatige overeenstemming kan dan geconcludeerd worden dat sprake is van een met het merk overeenstemmend teken.(27) Andersom geldt dat wanneer slechts een beperkte mate van overeenstemming bestaat in ĂŠĂŠn van de drie vormen, en een groot verschil in de andere vormen de eerstgenoemde vorm van overeenstemming aan belang kan inboeten. Wanneer merk en teken bijvoorbeeld alleen enigszins auditief overeenstemmen, terwijl er visueel en begripsmatig grote verschillen bestaan, kan dat aanleiding zijn om uiteindelijk te oordelen dat er geen sprake is van een voldoende met het merk overeenstemmend teken.(28)' 3.32. Het hof heeft - samengevat - geoordeeld dat aannemelijk is dat het publiek in het merk van Red Bull vooral het woordmerk 'Red Bull' en in de door [eiser] gebruikte tevens het woordmerk 'The Bulldog' zal zien. DĂĄt oordeel is in cassatie niet bestreden. Het hof heeft voorts geoordeeld dat bij de beoordeling van de gelijkenis tussen merk en teken meer gewicht toekomt aan de punten van overeenstemming dan aan punten van verschil, terwijl aan het bestanddeel 'Bull' meer onderscheidende betekenis toekomt dan aan 'Red' en het bestanddeel 'Bull' ook in het teken van [eiser] is opgenomen. Op grond hiervan acht het hof het aannemelijk dat het publiek een verband zal leggen tussen merk en teken. 3.33. [Eiser] heeft - in de stellingen waarnaar verwezen (zie hierboven nr. 3.30 in fine) - uitgebreid gemotiveerd betoogd dat en waarom geen sprake is van visuele, noch van auditieve, noch van begripsmatige overeenstemming tussen de woordmerken en ook gewezen op de 'compensatie'kwestie. Daarbij heeft [eiser] ook bestreden de stellingname van Red Bull ten aanzien van de beweerde auditieve en visuele overeenstemming, waarbij bijvoorbeeld merk en teken gereduceerd werden totdat een overstemmend element overbleef, terwijl daarenboven de beeldcomponenten van de merken enorm van elkaar verschillen(29). [eiser] heeft ook uiteengezet dat en waarom de door Red Bull beoogde wijze van vergelijking lijnrecht ingaat tegen de door het Hof van Justitie aangegeven criteria(30). 3.34. Anders dan uit de jurisprudentie van het HvJEG volgt, heeft het hof de visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming inderdaad niet globaal beoordeeld. Bij de beoordeling van de auditieve overeenstemming heeft het hof in rov. 3.9 veeleer merk en teken ontrafeld totdat een overstemmend deel-element ('Bull') overbleef. 3.35. De klacht is, tegen de hiervoor geschetste achtergrond, terecht voorgesteld. Bij zijn oordeel, dat er op neerkomt dat nu in beide merken het bestanddeel 'Bull' is terug te vinden, sprake is van relevante overeenstemming tussen merk en teken, is het hof ten deze van een onjuiste rechtsopvatting uitgegaan; of - zo dat anders mocht zijn - is, mede tegen de achtergrond van de uitgebreid gemotiveerde stellingname van [eiser], zonder nadere motivering onbegrijpelijk dat het hof hieraan is voorbijgegaan. Onderdeel V: 'meepikken van een graantje' van de bekendheid van het merk van Red Bull? 3.36. Onderdeel V is gericht tegen de laatste volzin van rov. 3.10 van 's hofs arrest, waarin het hof overweegt dat voldoende aannemelijk is dat [eiser] een graantje heeft willen meepikken van de miljardenomzet van Red Bull en dat hij in het kielzog van diens bekende merk ongerechtvaardigd voordeel heeft getrokken uit de reputatie daarvan. 3.37. De klacht onder V.1 betoogt dat 's hofs oordeel onbegrijpelijk is in het licht van de uitlatingen van [eiser]. Deze zagen immers op het meepikken van een graantje van de miljardenomzet op de markt van energy drinks, en niet op het meepikken van een graantje van de bekendheid van het merk van Red Bull.

3.38. Het hof heeft zijn oordeel dat voldoende aannemelijk is dat [eiser] een graantje heeft willen meepikken van de miljardenomzet van Red Bull blijkens de verwijzing in rov. 3.10, laatste volzin, gebaseerd op: 'gepubliceerde uitlatingen van [eiser], zoals die door Red Bull zijn geciteerd (o.a. Red Bull's akte na pleidooi sub 14, voetnoot 2)'. Te aangehaalder plaatse heeft Red Bull uit een interview met [eiser] in Nieuwe Revu (prod. 10 van Red Bull) de volgende twee volzinnen weergegeven: 'Red Bull heeft een omzet van 2,4 miljard euro op jaarbasis. Als ik daar maar 1 procent van zou kunnen meepikken!'. De klacht verwijt het hof dat het geen acht geslagen heeft op de context, met name op de vervolgzin uit het interview: 'Red Bull vermoordt iedereen die probeert op hun markt te komen'. Daaruit blijkt, aldus het onderdeel, dat het gaat om een 'graantje' van de markt van energy drinks (in het algemeen).(31) 3.39. Tegen deze door het onderdeel(32) aangegeven achtergrond is het oordeel van het hof dat 'uitlatingen van [eiser]' 'voldoende aannemelijk' maken 'dat [eiser] aldus een graantje heeft willen meepikken van de miljardenomzet van Red Bull' weliswaar niet (logisch) dwingend, en - mede gelet op het vervolg in Nieuwe Revu na het door Red Bull aan het hof gepresenteerde citaat - m.i. uitgesproken 'dun' gemotiveerd. Het oordeel is evenwel ook niet onbegrijpelijk. Nu ten deze in cassatie slechts op begrijpelijkheid kan worden getoetst, is het onderdeel in zoverre dus vergeefs voorgesteld. 3.40. Voor zover onderdeel V.1 nog betoogt dat wanneer het hof geacht moet worden niet méér bedoeld te hebben dan dat [eiser] c.s. een graantje wilden meepikken van de markt van energy drinks in het algemeen, zijn oordeel rechtens onjuist is, gaat het uit van een onjuiste lezing van 's hofs arrest. 3.41. Onderdeel V.2 klaagt nog dat voor zover het hof (op basis van het gebruik van het woord 'mede') geacht moet worden nog andere omstandigheden ten grondslag te hebben gelegd aan de vaststelling dat [eiser] in het kielzog van het bekende merk van Red Bull heeft willen meevaren en/of ongerechtvaardigd voordeel heeft getrokken uit de reputatie daarvan, 's hofs oordeel onvoldoende gemotiveerd is, nu dergelijke andere omstandigheden niet door het hof zijn vastgesteld, althans niet kenbaar zijn uit het bestreden arrest. 3.42. Deze klacht kan niet tot cassatie leiden omdat zij uitgaat van een onjuiste lezing. Het oordeel van het hof in rov. 3.10 is immers tweeërlei: (i) het hof heeft geoordeeld dat [eiser] in het kielzog van het bekende merk van Red Bull ongerechtvaardigd voordeel heeft getrokken uit de reputatie daarvan en (ii) geoordeeld dat voldoende aannemelijk is dat [eiser] een graantje heeft willen meepikken van de miljardenomzet van Red Bull. Het hof heeft het door mij met (i) aangeduide oordeel gegrond op de (onbestreden) bekendheid van het merk van Red Bull voor energy drinks; op het identieke woord c.q. bestanddeel 'Bull' in het merk 'Red Bull' en het teken 'The Bulldog' (onderwerp van klachten in middelonderdelen III en IV); alsmede het feit dat het om identieke waren (energy drinks) gaat, terwijl de energy drink van Red Bull rond 1995 op de Beneluxmarkt is geïntroduceerd, althans eerder dan de energy drink van [eiser] in 1997. Dit volgt uit de eerste twee volzinnen van rov. 3.10 waar het hof de vraag of sprake is van ongerechtvaardigd voordeel trekken bevestigend beantwoordt, terwijl het hof vervolgens de omstandigheden weergeeft die bij dat oordeel meewegen. Het door mij met (ii) aangeduide oordeel heeft het hof vervolgens gebaseerd op de hiervoor weergegeven uitlating van [eiser]. 3.43. Het middel(-onderdeel) stelt niet (nader) de vraag aan de orde of de door het hof in rov. 3.10 voor het (eind-)oordeel dat [eiser] ongerechtvaardigd voordeel heeft getrokken uit de reputatie van het merk van Red Bull 'meegewogen' omstandigheid van 'het identieke woord c.q. bestanddeel "Bull" in merk en teken', daartoe wel mocht worden meegewogen. Over de vraag of dit een consistent argument is, acht ik twijfel mogelijk(33),(34). Het middel(-onderdeel) stelt ook niet (nader) de vraag aan de orde of de door het hof in rov. 3.10 in aanmerking genomen omstandigheden moeten of zonder meer konden leiden tot zijn (eind)oordeel aldaar dat het voordeel dat [eiser] zou hebben getrokken uit de bekendheid van het merk van Red Bull, daarmee moet gelden als een ongerechtvaardigd voordeel. Indien onderdeel IV gegrond bevonden wordt, lijkt evenwel bij onderdeel V geen belang meer te bestaan (en bij de aantekeningen hierboven eens te minder). Onderdeel I: 'geldige reden'? 3.44. Onderdeel I richt zich - met zes subonderdelen - tegen rov. 3.11 van 's hofs arrest.

3.45. Tot de elementen die vervuld moeten zijn om tot inbreuk onder art. 2.20 lid 1 sub c BVIE te concluderen, behoort óók het element dat het aangevochten gebruik 'zonder geldige reden' geschiedt. [Eiser] heeft zich - naast zijn andere weren - beroepen op een 'geldige reden' voor het gebruik van zijn The Bulldog-tekens. 3.46. Volgens onderdeel I.1 heeft het hof in rov. 3.11 ten onrechte het criterium zoals geformuleerd in het arrest van het BenGH van 1 maart 1975 in de zaak Claeryn/Klarein toegepast. Nu het merkenrecht inmiddels (ook op dit punt) is geharmoniseerd, had het hof het communautaire begrip 'geldige reden' moeten toepassen. Dit begrip is onder het communautaire recht ruimer dan onder het oude Benelux merkenrecht, aldus het onderdeel. Het zou in ieder geval de situatie omvatten waarin het beweerdelijk inbreukmakende teken al te goeder trouw werd gebruikt vóór dat het ingeroepen merk werd gedeponeerd, welke situatie ook in het onderhavige geval aan de orde is, aldus [eiser]. Onderdeel I.2 betoogt dat - zo er onduidelijkheid zou bestaan over (de uitleg van) het communautaire begrip 'geldige reden' - ter zake prejudiciële vragen aan het HvJEU moeten worden gesteld. 3.47. De voorloper van art. 2.20 lid 1 sub c BVIE(35), was art. 13.A lid 1, aanhef en onder 2o BMW zoals dat luidde van 1 januari 1975 tot 1 januari 1996: '13. A. 1. [De merkhouder kan zich op grond van zijn uitsluitend recht] verzetten tegen: (1o) [...] (2o) elk ander gebruik, dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt onder zodanige omstandigheden, dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht'. Deze (internationaal bezien ongebruikelijk vergaande) wetsbepaling kreeg een (internationaal bezien ongekend vergaande(36)) uitleg in het (eerste) arrest van het Benelux-Gerechtshof: BenGH 1 maart 1975(37), in de zaak van de producent van jenever onder het merk Claeryn tegen de fabrikant van een schoonmaakmiddel onder het merk Klarein. Het BenGH overwoog, bij de vraag om uitleg van het begrip 'zonder geldige reden' in brede termen: 'dat dat toch het karakter van het recht op een individueel merk als een "uitsluitend recht" en de beschermingsomvang, welke daaraan in art. 13 van de wet is gegeven, meebrengen dat de houder van het merk er zich - als regel - tegen kan verzetten, dat in het economisch verkeer door een ander van dat merk of een overeenstemmend teken gebruik wordt gemaakt onder zodanige omstandigheden dat daardoor aan de merkhouder schade kan worden toegebracht en dat dit slechts anders is, indien zulk een gebruik kan worden gerechtvaardigd door bijzondere omstandigheden, welke daaraan het in beginsel onrechtmatige karakter ontnemen; dat daartoe in het algemeen de eis moet worden gesteld dat er voor de gebruiker van dat teken een zodanige noodzaak bestaat juist dat teken te gebruiken, dat het van hem in redelijkheid niet kan worden gevergd dat hij zich, niettegenstaande de door dat gebruik aan de merkhouder toegebrachte schade, van dat gebruik onthoudt, dan wel dat de gebruiker een eigen recht heeft om dat teken te gebruiken en dat recht voor de toepassing van art. 13, onder A, eerste lid, sub 2, van de wet voor dat van de merkhouder niet behoeft te wijken'. alsmede: 'dat de vraag, of tegenover het verzet van een merkhouder tegen een "ander gebruik" in de zin van art. 13, onder A, eerste lid, aanhef en sub 2 door de gebruiker van het merk of overeenstemmend teken als "geldige reden" voor dat gebruik met vrucht beroep kan worden gedaan op een eigen depot van het gebruikte teken als merk voor zijn eigen, niet soortgelijke waren, voor een algemene beantwoording niet vatbaar is; dat reden voor een bevestigende beantwoording van die vraag kan bestaan, zo de gebruiker zich op een ouder recht dan dat van de zich verzettende merkhouder beroept; dat daarentegen reden voor een ontkennende beantwoording van die vraag kan bestaan, zo het eigen recht waarop de gebruiker zich beroept, ontleend wordt aan een depot, dat in rangorde na het depot van de zich tegen het gebruik verzettende merkhouder komt, terwijl reeds ten tijde van het depot van de gebruiker kon worden voorzien dat door het gebruik van het later gedeponeerde merk, al betrof dit andere en niet soortgelijke waren dan die waarop het eerder ingeschreven merk betrekking heeft, aan de houder van dat laatste merk schade zou worden toegebracht; dat voor het overige de vraag of een eigen recht van de gebruiker al dan niet voor dat van de zich op grond van meergenoemde wetsbepaling verzettende merkhouder zal moeten wijken, aan de

hand van de bijzondere omstandigheden van elk geval door de rechter over het grondgeschil zal moeten worden beantwoord, waarbij behalve met de rangorde van de desbetreffende depots, tevens rekening zal moeten worden gehouden met de aard en de omvang van de schade die de merkhouder aanvoert, zulks in vergelijking met de belangen die voor de gebruiker bij het gebruik van hetzelfde merk of van een overeenstemmend teken voor zijn waren zijn betrokken'. 3.48. In een opstel van 2010 analyseert Van der Kooij de opvatting van het BenGH van 1975 over het beroep op een 'eigen recht' als volgt: 'Het "eigen recht" kan een geldige reden opleveren als het ouder is dan het aanvallende merk; is het jonger, dan is ook daarmee nog niet alles gezegd, maar kan er aanleiding bestaan voor een veroordeling indien "... reeds ten tijde van het depot van de gebruiker kon worden voorzien dat door het gebruik van het later gedeponeerde merk, al betrof dit andere en niet soortgelijke waren dan die waarop het eerder ingeschreven merk betrekking heeft, aan de houder van dat laatste merk schade zou worden toegebracht." Samengevat zag het BenGH dus in een tweetal situaties een geldige reden, te weten bij een 'noodzaak' en bij een 'eigen recht', alles uiteraard met inachtneming van alle verdere omstandigheden van het geval'(38). 3.49. Het oude artikel 13.A lid 1 onder 2o is bij de Europese harmonisatie van het merkenrecht in 1989 (MRl 89/104) niet geheel ten ondergegaan: artikel 5 lid 2 MRl draagt er tal van sporen van. Daargelaten dat art. 5 lid 2 voor de lidstaten geen verplicht, maar optioneel recht schept, zijn de toepassingsvoorwaarden ten opzichte van de voormalige Benelux-bepaling echter verscherpt. De brede terminologie van die bepaling (en de brede uitleg van het BenGH) zijn ingeperkt door de voorwaarden (i) dat er sprake is van een bekend merk aan de zijde van de eiser, en (ii) dat door het gebruik van het overeenstemmende teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk(39). Naast deze 'nieuwe' voorwaarden kent ons huidige art. 2.20 lid 1 onder c BVIE (overeenkomstig art. 5 lid 2 MRl en art. 9 lid 1 onder c GMVo) ook thans nog de voorwaarde dat een 'geldige reden' voor het aangevallen gebruik in de weg staat aan het aannemen van merkinbreuk. 3.50. In Nederlandse literatuur is onderkend dat het begrip 'geldige reden' inmiddels Europeesrechtelijk geïnterpreteerd moet worden. Er is gezegd dat een grond voor een beroep op een van de beperkingen die zijn opgenomen in art. 6 MRl (art. 2.23 BVIE) een geldige reden voor gebruik van het teken zal opleveren(40), maar dat het beroep op een 'geldige reden' niet daartoe beperkt zal zijn(41). Volgens Gielen c.s. werd onder het door het BenGH in 1975 geformuleerde criterium een geldige reden voorheen zelden aangenomen, maar 'de laatste tijd lijkt het vaker aan de orde te zijn'(42). In zijn eerder genoemde artikel van 2010 heeft Van der Kooij literatuur en enige jurisprudentie uit enkele Europese lidstaten over de invulling van het begrip 'geldige reden' de revue laten passeren. Daaruit komt geen 'bovendrijvende' richting naar voren. 3.51. Zeer recent (na de schriftelijke toelichtingen van partijen) heeft het HvJ EU zich inhoudelijk uitgelaten over de eventuele aanwezigheid van een 'geldige reden' - ook in verhouding tot eventuele aanwezigheid van 'ongerechtvaardigd voordeel'. Het HvJ EU liet zich hierover uit in een zgn. adwords-zaak(43), waarbij een derde (met betaling aan de provider van de zoekdienst) kan bewerkstelligen dat bij het zoeken door internetgebruikers naar producten of diensten van een bepaald merk, bovenin het scherm (boven reguliere zoekresultaten) zijn concurrerende link verschijnt (als 'gesponsorde link'). In casu had de Britse onderneming Marks & Spencer iets dergelijks gedaan voor haar bloemenbezorgdienst, in concurrentie met de onderneming van merkhouder Interflora. 3.52. Uit het arrest van HvJ EU 22 september 2011 (C-323/09; Interflora) citeer ik, met enkele toegevoegde cursiveringen: '89 Uit hetgeen aldus kenmerkend is voor de selectie van met bekende merken van derden overeenstemmende tekens als trefwoorden op internet volgt dat een dergelijke selectie - wanneer een "geldige reden" in de zin van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 ontbreekt - kan worden beschouwd als gebruik waarmee de adverteerder in het kielzog van een bekend merk probeert te varen om van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige ervan te profiteren, alsmede om zonder enige financiële vergoeding en zonder daarvoor passende inspanningen te moeten leveren, voordeel te halen uit de commerciële inspanning die de merkhouder heeft gedaan om het imago van dit merk te creëren en te onderhouden. Indien dat het geval is, moet het op die manier behaalde voordeel als ongerechtvaardigd worden aangemerkt (zie dienaangaande arrest van 18 juni 2009, L'Oréal e.a., reeds aangehaald, punt 49).

90 Zoals het Hof reeds heeft gepreciseerd, kan een dergelijke conclusie zich met name opdringen in gevallen waarin internetadverteerders door middel van het gebruik van trefwoorden die met bekende merken overeenkomen, waren te koop aanbieden die imitaties van de waren van de houder van die merken zijn (arrest Google France en Google, reeds aangehaald, punten 102 en 103). 91 Wanneer de reclameboodschap die via een met een bekend merk overeenkomend trefwoord op internet verschijnt daarentegen een alternatief voor de waren of diensten van de houder van het bekende merk voorstelt, zonder dat daarin een loutere imitatie van de waren of diensten van dit merk wordt aangeboden, zonder dat dit tot een verwatering of een afbreken daarvan leidt en zonder dat de functies van dit merk anderszins worden aangetast, moet worden geconcludeerd dat een dergelijk gebruik in beginsel onder een gezonde en eerlijke mededinging in de sector van de betrokken waren en diensten valt en dus wordt verricht met een "geldige reden" in de zin van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94. 92 Het staat aan de verwijzende rechter om met inaanmerkingneming van de voorgaande uitlegging te beoordelen of de feiten in het hoofdgeding dienen te worden aangemerkt als gebruik van het teken zonder geldige reden waarmee ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk INTERFLORA wordt getrokken.' 3.53. Daarmee heeft het Hof van Justitie een oordeel gegeven over de in de literatuur(44) tot hoofdbrekens aanleiding gevende vraag of 'zonder geldige reden' al dan niet op hetzelfde neerkwam als 'ongerechtvaardigd', en dus geen afzonderlijk toets behoefde (Red Bull betoogde dit lood-om-oud-ijzer-standpunt nog in haar van vóór het Interflora-arrest daterende s.t. onder 15 t/m 17). Het is dus wél een afzonderlijke toets. 3.54. Het komt mij voor dat de hierboven aangehaalde rov. 91 (jo. 89-90) uit het Interflora-arrest een 'éclaircissement' levert die ook voor onze zaak Red Bull/[eiser] richtinggevend is. Het oordeel van het hof in rov. 89-91 komt er, nu kort samengevat, op neer dat van ongerechtvaardigd voordeel in de zin van art. 5 lid 2 MRl sprake kán zijn ingeval van 'aanhakend' gebruik van het merk of een overeenstemmend (rov. 89), en dat daarvan in de regel sprake zál zijn bij het aanbieden van de eigen waren als imitaties van de waren van de merkhouder (rov. 90). Voor het aanhakend gebruik kan een geldige reden aanwezig worden geacht indien het concurrerende product als een alternatief voor het product van de merkhouder wordt voorgesteld, omdat een dergelijk gebruik in beginsel onder een gezonde en eerlijke mededinging valt (rov. 90)(45). 3.55. Uit het vorenstaande blijkt dat Unierechtelijk een aanzienlijk ander - en ruimer - begrip 'geldige reden' geldt dan onder de - door het hof in het arrest a quo nog aangehangen - Claerynjurisprudentie van het BenGH het geval was. Onderdeel I.1 is dus gegrond. Ik herinner er nog aan dat het hof in het arrest a quo het beroep van [eiser] op een geldige reden in verband met het gebruik van zijn merk "The Bulldog" als passend binnen de historie van zijn eigen label en de daarbij gehanteerde merchandising en marketing strategy, afwees. Dit is m.i. een verweer dat voor herbeoordeling onder de Europeesrechtelijke uitleg van het begrip 'geldige reden' in aanmerking komt. 3.56. Volgens de onderdelen I.3, I.4 en I.6 is, óók wanneer het criterium uit het Claeryn-arrest identiek zou zijn aan het communautairrechtelijk begrip 'geldige reden', 's hofs oordeel onjuist omdat het hof heeft miskend dat - onder die leer - een eigen recht om het teken te gebruiken, tevens een geldige reden oplevert. Het oordeel van het hof is in dit licht in elk geval onbegrijpelijk omdat [eiser] al sinds 1975 (te goeder trouw) gebruik maakt van het teken THE BULLDOG en aldus een ouder, eigen recht heeft ten aanzien van het gebruik van dat teken, hetgeen een geldige reden oplevert. 3.57. Bij gegrondbevinding van onderdeel I.1 lijkt bij deze klacht geen belang meer te bestaan: de hier bedoelde omstandigheden lenen zich ervoor om onder het Europeesrechtelijk criterium van het Interflora-arrest te worden meegewogen. 3.58. Overigens snijdt (of sneed) de klacht m.i. hout. Volgens het Claeryn-arrest (vgl. hierboven nr. 3.47) kon er in twee situaties sprake zijn van een geldige reden, te weten (zeer kort gezegd) bij een 'noodzaak', én bij een 'eigen recht' (een en ander met inachtneming van de verdere omstandigheden van het geval). Wat dit laatste betreft, heeft [eiser] blijkens de bij onderdeel I.1 van het middel aangegeven vindplaatsen het nodige gesteld. Het hof heeft, uitgaande van 'oud

recht', m.i. inderdaad ten onrechte slechts aan het 'noodzaak'-, en niet aan het 'eigen recht'criterium getoetst. 3.59. Onderdeel I.5 verwijt het hof te hebben miskend dat [eiser] ook - op grond van artikel 6:162 BW in samenhang met artikel 10bis Verdrag van Parijs - een eigen recht heeft om het onderscheidingsteken 'The Bulldog' te gebruiken. 3.60. Voor zover het onderdeel betoogt dat het hof een onjuiste uitleg en toepassing van art. 10bis van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom heeft gehanteerd, is het vergeefs voorgesteld. Artikel 10bis VvP heeft - anders dan het onderdeel doet voorkomen - geen rechtstreekse werking. Ik verwijs naar HR 28 oktober 2011, nr. 10/00642, LJN BR3059 (zaklampen), rov. 5.4.7. 3.61. Ook de klacht dat het hof art. 6:162 BW heeft miskend, is vergeefs voorgesteld. Het onderdeel laat na te verwijzen naar stellingen op grond waarvan het hof gehouden zou zijn geweest toepassing te geven aan voornoemde bepaling. 3.62. Het lot van het onzelfstandige onderdeel I.6 is verbonden met het lot van de eerdere klachten van onderdeel I. 4. Conclusie Mijn conclusie strekt tot vernietiging en verwijzing. De Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, A-G i.b.d. 1 Ontleend aan het vonnis van de rechtbank onder 2.1 tot en met 2.3. Ook het hof is daarvan blijkens rov. 2 van het (in dat opzicht niet bestreden) arrest uitgegaan. 2 Vgl. het op dit punt niet bestreden arrest onder rov. 3.4. 3 De cassatiedagvaarding is betekend op 27 april 2010. 4 Corresponderend met art. 10 lid 1 MRl en art. 15 lid 1 GMVo. 5 Het onderdeel bedoelt kennelijk: een woord/beeldmerk van Red Bull zonder 'Krating-Daeng' (dat in deze procedure niet (langer) aan de vorderingen van Red Bull ten grondslag ligt, vgl. 's hofs rov. 3.5). 6 [eiser] verwijst naar zijn stellingen bij de pleitnota in eerste aanleg onder 5b, MvA/incidenteel appel onder 11, en de pleitnota in appel onder 4 en 9-10. 7 BenGH 19 december 1996, NJ 1997, 623 m.nt. JHS. 8 T. Cohen Jehoram, C.J.J.C. van Nispen en J.L.R.A. Huydecoper, Industriële eigendom, Deel 2 Merkenrecht (2008), p. 485. 9 NJ 1997, 623 m.nt. JHS, IER 1997, nr. 13, p. 62, BIE 1998, nr. 43, p. 215. 10 De literatuur is niet eensluidend over de vraag of de MRl een basis biedt voor de co-existentie die op grond van artikel 2.27 (3 en 4) BVIE mogelijk is. Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, a.w. (2008), p. 485-486 heeft op dit punt sterke reserves, maar volgens Gielen, Kort begrip (a.w. 2007), p. 342-343, biedt de Richtlijn die basis wél. Spoor bepleit in zijn noot onder Rb. Amsterdam 8 oktober 2003, BIE 2004, nr. 43, p. 260 (Wheely) en in IEC, art. 5 BMW, aant. 3.9.3 uitdrukkelijk een ruime toepassing van het co-existentiebeginsel waarbij dit ook zou gelden depots die zijn verricht vóór de vervalrijpe periode. 11 De tegen dat oordeel gerichte klacht onder VI faalt. 12 [eiser] verwijst naar: CvA in conventie/eis in reconventie onder 11-16 en 75-77; CvD in conventie alsmede CvR in reconventie onder 10-19; pleitnota in eerste aanleg onder 5a; MvA tevens houdende incidenteel appel onder 15 en 90-95; pleitnota in appel onder 4. 13 CvA in conventie onder 11-16 en 75-77. 14 CvD in conventie onder 15 en de pleitnota in eerste aanleg onder 5a, MvA onder 90-95. 15 Dat de woorden 'Krating-Daeng' zijn weggelaten bij het gebruik door Red Bull doet daaraan niet af, nu - bij verwerping van onderdeel VI - het hof kon oordelen dat het ging om gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm, zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven werd gewijzigd (vgl. art. 2.26 lid 3 sub a BVIE). 16 Vgl. ook het oordeel van het hof onder 3.13 waarin het hof overweegt dat de onderdelen 'Krating-Daeng' in het visuele totaalbeeld ondergeschikt zijn. 17 [Eiser] verwijst naar de MvA tevens houdende incidenteel appel onder 86-89 en de

pleitaantekeningen in appel onder 15-17. 18 Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, a.w. (2008), p. 190. Vgl. ook bijv. J. Schaap, 'Soortnamen en andere uitgeburgerde merken', BMM Bulletin 2/2005, p. 66 (69) met verwijzing naar HR 15 december 1995, NJ 1996, 522 m.nt. DWFV (Lipmerk). 19 BenGH 13 december 1994, NJ 1995, 409 m.nt. DWFV, BIE 1995, nr. 43, p. 170 m.nt. Ste (Quick), rov. 8-9. 20 Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, a.w. (2008), p. 190-191. 21 Vgl. voetnoot 19. 22 NJ 1996, 522 m.nt. DWFV (Levi Strauss/Bacofa). Vgl. ook HvJEG 27 april 2006, C-145/05, IER 2006, nr. 60, p. 218 (Levi Strauss/Casucci), ook een 'lipmerk'-zaak (zie met name rov. 26-37). 23 NJ 2000, 574 m.nt. JHS, BIE 1998, nr. 44, p. 227 m.nt. Ste. 24 Vgl. Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, a.w. (2008), p. 191. Hieraan behoeft (blijvende) 'bekendheid' van het merk van Red Bull niet af te doen. Vgl. HR 15 december 1995, NJ 1996, 522 m.nt. DWFV (Levi Strauss/Bacofa; lipmerk), rov. 3.3.4. 25 Waar volgens het hof aannemelijk is dat het publiek een verband zal leggen tussen (Red) Bull en Bulldog, kan hetzelfde zich voordoen tussen (Red) Bull en Bullit. 26 HvJEG 11 november 1997 (C-251/95), Jur. p. I-6191, NJ 1998, 523 m.nt. DWFV, BIE 1998, nr. 9, p. 64 m.comm. Van Bunnen, IER 1997, nr. 54, p. 220 m.nt. ChG. 27 De auteurs verwijzen hier naar o.m. HvJ EG 12 januari 2006, C-361/04, Jur. p I-643, BMMB 2006, p. 30 (Picasso/Picaro). 28 De auteurs verwijzen hier naar HvJ EG 23 maart 2006, C-206/04, Jur. p. I-2717 (Zirh/Sir) en GvEA 8 februari, T-88/05, Celex nr. 62005TJ0088, BMMB 2007, p. 79 (Mars/Nars). 29 Zie (in het bijzonder, mede visueel ondersteund) de CvD onder 42. 30 Zie (in het bijzonder) pleitaantekeningen in eerste aanleg onder 25. 31 In Red Bull's akte na pleidooi sub 14, voetnoot 2 is ook verwezen naar prod. 18 van [eiser]. Dat betreft een uitdraai van de website www.bevnet.com. Hier is een beoordeling te lezen van BevNet onder meer - inhoudend dat 'Bulldog is basically the epitome of a Red Bull knock off - going as far as saying in the sales materials that it tastes like Red Bull, but with a lower price.' Het hof refereert hier niet (expliciet) aan, en m.i. terecht niet, nu zo'n uitlating onder Richtlijn 97/55/EG en art. 6:194a BW inzake vergelijkende reclame (in principe) toelaatbaar is, en merkenrechtelijk evenzo (in principe) toelaatbaar is (vgl. HvJ EG 12 juni 2008 (C-533/06), Jur. p. I-4231, IER 2008, nr. 56, p. 213 m.nt. EHH (O2/H3G), rov. 45). Wat hiervan zij: het middel(-onderdeel) klaagt niet over het al dan niet (ten onrechte) (mede) in aanmerking nemen van deze door BevNet en door Red Bull aan [eiser] toegeschreven uitlating. 32 Niet in de Akte na pleidooi zijdens [eiser]. 33 De onderhavige casus verschilt in dit opzicht zo niet 'hemelsbreed' dan toch aanzienlijk van de inzet van de zaak L'Oréal c.s./Bellure c.s. (HvJEG 18 juni 2009, C-487/07, Jur. p. I-5185, BIE 2009, nr. 58, p. 264 m.nt. MRFS, IER 2009, nr. 43, p. 193 m.nt. ChG, waarin sprake was van aanbieding van imitatieproducten met behulp van vergelijkingslijsten. Ik plaats deze opmerking omdat het hof zich blijkens de laatste volzin van rov. 3.10 niettemin (in het kielzog van Red Bull) klaarblijkelijk op dat - toen zeer recente - arrest heeft gebaseerd. 34 Ten tijde van de pleidooien bij het hof was het arrest L'Oréal c.s./Bellure c.s. nog niet gewezen. Na de pleidooien heeft Red Bull, onder verwijzing naar dat HvJ-arrest om heropening van het debat gevraagd, en het hof heeft daarin bewilligd. Zie hierboven nr. 2.5. 35 En van art. 2.20 lid 1 onder d BVIE, welke bepaling in deze zaak echter niet aan de orde is. 36 Vgl. bijv. R. Krasser, zie volgende voetnoot. Ik heb Krasser vrij uitvoerig geciteerd in mijn opstel 'De zaak Claeryn/Klarein (Benelux-Gerechtshof 1 maart 1975)', in Liber Amicorum Ludovic De Gryse (Bruxelles 2010: Larcier), p. 331-341. 37 NJ 1975, 472 m.nt. LWH, BIE 1975, nr. 30, p. 183, AA 1977, p. 644 m.nt. HCJ, Rechtskundig Weekblad 1974-1975, k. 2059 m.nt. P. Eeckman, GRUR Int. 1975, p. 399 m.nt. R. Krasser op p. 388. 38 P.A.C.E. van der Kooij, 'Naar een "Europese" geldige reden?', BIE 2010, p. 130-138 (131). 39 Volgens de tekst van art. 5 lid 2 MRl en art. 2.20 lid 1 sub c was deze bescherming voor 'bekende merken' bovendien slechts aanwezig bij gebruik voor niet-soortgelijke waren. De bescherming is doorgetrokken naar gebruik voor soortgelijke waren in HvJ EG 9 januari 2003, C292/00, Jur. p. I-389 (Davidoff/Gofkid). Vgl. ook HvJ EG 23 oktober 2003, C-408/01, Jur. p. I12537 (Adidas/Fitnessworld). 40 Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, a.w. (2008), p. 358-359. Naar mijn mening behoeft men in zodanig geval niet eens aan een beroep op een 'geldige reden' toe te komen. 41 Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, t.a.p. 42 Gielen c.s., Kort begrip (a.w. 2007), nr. 359, met verwijzing naar feitenrechtspraak waarin wél en waarin juist niét een geldige reden is aangenomen. 43 Zoals eerder bijv. HvJ EG 23 maart 2010 (C 236/08-C 238/08), Jur. p. I-2417 (Google France

en Google) en HvJ EG 8 juli 2010 (C-558/08; Portakabin). 44 In plaats van (andere) literatuurplaatsen, verwijs ik ten deze naar A-G Mengozzi in de vaker genoemde zaak L'Oréal c.s./Bellure c.s., nrs. 105-111. In die zaak kwam het Hof van Justitie aan dit onderwerp niet toe. In de boven geciteerde overwegingen uit het Interflora-arrest kiest het Hof voor een geheel andere lijn dan A-G Mengozzi in de zaak L'Oréal c.s./Bellure c.s. 45 Het HvJ EU volgt hier klaarblijkelijk de mede vanuit de leer van de vrijemarkteconomie (onvervalste mededinging) onderbouwde conclusie (i.h.b. nrs. 45, 50 en 93-99 met de voetnoten) van A-G Jääskinen.

ARREST VAN HET HOF (Vierde kamer) 24 mei 2012 (*)

„Hogere voorziening – Gemeenschapsmerk – Absolute weigeringsgrond – Ontbreken van onderscheidend vermogen – Driedimensionaal teken in vorm van chocolade haas met rood lint” In zaak C-98/11 P, betreffende een hogere voorziening krachtens artikel 56 van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie, ingesteld op 28 februari 2011, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, gevestigd vertegenwoordigd door R. Lange, Rechtsanwalt,

Kilchberg

(Zwitserland),

rekwirante, andere partij in de procedure: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door G. Schneider als gemachtigde, verweerder in eerste aanleg, wijst HET HOF (Vierde kamer), samengesteld als volgt: J.-C. Bonichot, kamerpresident, (rapporteur), C. Toader en E. Jarašiūnas, rechters,

A. Prechal,

K. Schiemann

advocaat-generaal: V. Trstenjak, griffier: L. Hewlett, hoofdadministrateur, gezien de stukken en na de terechtzitting op 2 februari 2012, gelet op de beslissing, de advocaat-generaal gehoord, om de zaak zonder conclusie te berechten, het navolgende

Arrest

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (hierna: „Lindt”) verzoekt om vernietiging van het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 17 december 2010, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/BHIM (Vorm van een chocolade haas met rood lint) (T-336/08; hierna: „bestreden arrest”), waarbij is verworpen haar beroep tot vernietiging van de beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 11 juni 2008 (zaak R 1332/2005-4) betreffende haar aanvraag voor inschrijving van een driedimensionaal teken in de vorm van een chocolade haas met een rood lint als gemeenschapsmerk.

Rechtskader

Op het onderhavige geding is verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1) van toepassing.

Artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bepaalt dat inschrijving wordt geweigerd van merken die elk onderscheidend vermogen missen.

Volgens artikel 7, lid 3, van die verordening is artikel 7, lid 1, sub b, niet van toepassing indien het merk als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de waren of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd.

Voorgeschiedenis van het geding 5

Op 18 mei 2004 heeft Lindt bij het BHIM een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens verordening nr. 40/94. Het merk waarvoor inschrijving is aangevraagd is het hieronder weergegeven driedimensionale teken, dat de vorm van een chocolade haas met een rood lint heeft en volgens de beschrijving in de aanvraag rood, goudkleurig en bruin.

De waren waarvoor inschrijving is aangevraagd, behoren tot klasse 30 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd, en zijn omschreven als volgt: â&#x20AC;&#x17E;Chocolade, chocoladeproductenâ&#x20AC;?.

Bij beslissing van 14 oktober 2005 heeft de onderzoeker van het BHIM de gemeenschapsmerkaanvraag afgewezen op grond van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 omdat het aan de orde zijnde teken onderscheidend vermogen miste. Bovendien had het aangevraagde merk volgens hem geen onderscheidend vermogen door gebruik verkregen in de zin van artikel 7, lid 3, van die verordening, aangezien de bewijzen alleen Duitsland betroffen.

Op 10 november 2005 heeft rekwirante bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de onderzoeker van het BHIM.

Bij beslissing van 11 juni 2008 heeft de vierde kamer van beroep van het BHIM dat beroep verworpen. Zij was in wezen van oordeel dat geen van de elementen van het aangevraagde merk, te weten de vorm, de goudkleurige folie en het rode lint met belletje, afzonderlijk of samen beschouwd dat merk onderscheidend vermogen kon verlenen ten aanzien van de betrokken waren. Hazen behoren immers tot de typische vormen die chocoladeproducten kunnen aannemen, vooral rond Pasen. Het aangevraagde merk miste volgens de kamer van beroep dan ook onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 op het volledige grondgebied van de Europese Unie, aangezien er geen reden bestond om aan te nemen dat de consumenten in Duitsland en Oostenrijk de aan de orde zijnde vorm anders opvatten dan de consumenten in de overige lidstaten.

De vierde kamer van beroep van het BHIM oordeelde bovendien dat uit de door rekwirante overgelegde documenten, die uitsluitend Duitsland betroffen, niet kon worden afgeleid dat het aangevraagde merk voor de betrokken waren onderscheidend vermogen door gebruik had verkregen in de zin van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 op het volledige grondgebied van de Unie.

Procesverloop voor het Gerecht en bestreden arrest 11

Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 18 augustus 2008, heeft Lindt beroep ingesteld tegen de beslissing van het BHIM van 11 juni 2008. Daarbij heeft zij twee middelen aangevoerd, respectievelijk schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 en schending van artikel 7, lid 3, van deze verordening.

Wat het eerste middel betreft, heeft het Gerecht, nadat het had vastgesteld dat het aangevraagde merk uit drie elementen bestaat, te weten de vorm van een zittende haas, de

goudkleurige folie waarin de chocolade haas is verpakt en het rode geplisseerde lint waaraan een belletje is bevestigd, voor elk van deze elementen onderzocht of het eventueel onderscheidend vermogen bezit, alvorens dit merk globaal te beoordelen. 13

Met betrekking tot de vorm van een zittende of hurkende haas heeft het Gerecht de vaststellingen van de vierde kamer van beroep van het BHIM in dit verband bevestigd en in punt 34 van het bestreden arrest vastgesteld dat die vorm typisch is voor chocolade hazen en dus onderscheidend vermogen mist.

Met betrekking tot de goudkleurige verpakkingsfolie heeft het Gerecht in punt 38 van het bestreden arrest vastgesteld dat de door rekwirante verkochte chocolade haas niet de enige is die in een goudkleurige folie wordt verpakt, en in punt 39 van dat arrest eraan herinnerd dat een eventuele oorspronkelijkheid niet volstaat ten bewijze van het onderscheidend vermogen.

Met betrekking tot het in een strik geknoopte rode geplisseerde lint waaraan een belletje is bevestigd, heeft het Gerecht in punt 44 van het bestreden arrest opgemerkt dat het dossier geen gegevens bevat die kunnen afdoen aan de beoordelingen van de vierde kamer van beroep van het BHIM en aan die van de onderzoeker van het BHIM, die heeft vastgesteld dat het gebruikelijk is om chocolade dieren of hun verpakking met strikken, linten en bellen te versieren en dat belletjes en strikken dus gangbare elementen zijn bij chocolade dieren.

Ten aanzien van de globale beoordeling van het aangevraagde merk heeft het Gerecht in punt 48 van het bestreden arrest geoordeeld dat de kenmerken van de combinatie van de vorm, de kleuren en het geplisseerde lint met belletje onvoldoende verschillen van die van de basisvormen die vaak worden gebruikt om chocolade en chocoladeproducten en meer bepaald chocolade hazen te verpakken. Het relevante publiek herinnert zich deze bijgevolg niet als aanduidingen van een commerciĂŤle herkomst. De verpakking in de vorm van een zittende, goudkleurige haas die een rood geplisseerd lint met een belletje draagt, wijkt immers niet op significante wijze af van de gewoonlijk in de handel gebruikte verpakkingen voor de betrokken waren, die aldus uiteraard doorgaan voor een typische verpakkingsvorm voor deze waren.

In punt 49 van het bestreden arrest was het Gerecht het eens met de vaststelling van de vierde kamer van beroep van het BHIM dat het aan de orde zijnde teken evenmin op grond van de grafische elementen ervan, in het bijzonder de ogen, de snorharen en de poten, in aanmerking komt voor bescherming. Het gaat immers om gangbare elementen die elke vorm van chocolade haas normaal gezien heeft en het artistieke niveau ervan is niet van dien aard dat de consument ze als een aanduiding van de herkomst van de betrokken waren kan opvatten.

Het Gerecht heeft in punt 51 van het bestreden arrest geoordeeld dat rekwirante er niet in is geslaagd de juistheid van de algemeen bekende of door het BHIM vastgestelde feiten ter discussie te stellen of om aan te tonen dat het aangevraagde merk intrinsiek onderscheidend vermogen bezit.

In punt 59 van het bestreden arrest heeft het Gerecht dus geconcludeerd dat de vierde kamer van beroep van het BHIM terecht heeft geoordeeld dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. Het heeft het eerste middel dan ook afgewezen.

Wat het tweede middel betreft, heeft het Gerecht in punt 67 van het bestreden arrest het argument van rekwirante afgewezen dat de chocolade paashaas buiten Duitsland weinig bekend is en daardoor intrinsiek onderscheidend vermogen bezit in de overige lidstaten. Het is algemeen bekend dat chocolade hazen, die vooral rond Pasen worden verkocht, niet onbekend zijn buiten Duitsland.

In punt 68 van het bestreden arrest heeft het Gerecht dus geoordeeld dat, aangezien er geen concrete aanwijzingen voor het tegendeel zijn, aangenomen moet worden dat de indruk die het uit een driedimensionaal teken bestaande aangevraagde merk bij de consument

wekt, dezelfde is in de hele Unie, zodat dit merk op het volledige grondgebied van de Unie onderscheidend vermogen mist. 22

In punt 69 van het bestreden arrest heeft het Gerecht geoordeeld dat dit merk bijgevolg in de hele Unie onderscheidend vermogen door gebruik moet hebben verkregen om krachtens artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 te kunnen worden ingeschreven.

In punt 70 van het bestreden arrest heeft het Gerecht opgemerkt dat, gesteld al dat rekwirante aantoont dat het aan de orde zijnde teken onderscheidend vermogen door gebruik heeft verkregen in de drie door haar vermelde lidstaten, te weten Duitsland, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk, de door haar verstrekte bewijsstukken niet het bewijs kunnen leveren dat dit teken in alle lidstaten onderscheidend vermogen heeft verkregen op de datum waarop de aanvraag voor inschrijving van het aan de orde zijnde merk is ingediend.

Tegen die achtergrond heeft het Gerecht in punt 71 van het bestreden arrest geoordeeld dat niet hoefde te worden onderzocht of daadwerkelijk uit de stukken bleek dat het aan de orde zijnde teken onderscheidend vermogen door gebruik heeft verkregen in de drie door rekwirante vermelde lidstaten, omdat dit niet zou volstaan om aan te tonen dat dit teken onderscheidend vermogen door gebruik heeft verkregen in de hele Unie.

Het Gerecht heeft bijgevolg ook het tweede middel afgewezen.

Conclusies van partijen 26

Met haar hogere voorziening verzoekt Lindt het Hof om vernietiging van het bestreden arrest en om verwijzing van het BHIM in de kosten.

Het BHIM verzoekt het Hof de hogere voorziening af te wijzen en Lindt te verwijzen in de kosten.

Hogere voorziening 28

Lindt voert twee middelen aan ter onderbouwing van haar hogere voorziening, te weten schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 en schending van artikel 7, lid 3, van deze verordening. Eerste middel: schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 Argumenten van partijen

Rekwirante verwijt het Gerecht dat het heeft geoordeeld dat het aan de orde zijnde driedimensionale teken onderscheidend vermogen mist en dat het zijn analyse heeft gebaseerd op de beoordelingen van het BHIM, die in werkelijkheid slechts vage veronderstellingen zijn.

Rekwirante uit kritiek op het Gerecht omdat het in punt 29 van het bestreden arrest het volgende heeft geoordeeld: â&#x20AC;&#x17E;Wat in de eerste plaats de vorm van een zittende of hurkende haas betreft, heeft de kamer van beroep geoordeeld dat uit het administratieve dossier voor het BHIM bleek dat hazen behoren tot de typische vormen die chocolade en chocoladeproducten kunnen aannemen, vooral rond Pasen, wat tussen partijen vaststaat. De vaststelling van de kamer van beroep betreft niet alleen Duitsland en Oostenrijk, maar ook andere lidstaten van de Unie.â&#x20AC;?

Die bewering van het BHIM is een zuivere veronderstelling die rekwirante uitdrukkelijk heeft betwist in haar bij het BHIM ingediende memorie van 6 juni 2007. Het BHIM en het Gerecht

hadden die analyse moeten onderzoeken om hun toezicht correct uit te oefenen in overeenstemming met verordening nr. 40/94. 32

Rekwirante betwist ook de vaststelling van het Gerecht in punt 38 van het bestreden arrest dat het op de markt gangbaar is dat een goudkleurige folie wordt gebruikt voor chocolade paashazen. Slechts van drie andere in goudkleurige folie gewikkelde producten is het bestaan vastgesteld. Twee van die producten zijn enkel op de markt omdat rekwirante daarvoor toestemming heeft gegeven. Een zo beperkt aantal producten kan niet tot het oordeel leiden dat het aan de orde zijnde kenmerk gangbaar is op de markt. In dit opzicht is de juridische beoordeling dan ook onjuist.

Rekwirante herinnert eraan dat een merk dat op significante wijze afwijkt van wat in de betrokken sector gangbaar is, volgens de rechtspraak van het Hof het noodzakelijke onderscheidend vermogen bezit (arrest van 29 april 2004, Henkel/BHIM, C-456/01 P en C-457/01 P, Jurispr. blz. I-5089). Het Gerecht heeft ten onrechte aangenomen dat het aangevraagde merk overeenstemt met de norm of met wat in de betrokken sector gangbaar is. Die conclusie van het Gerecht berust op de onjuiste veronderstelling dat het niet van belang is dat die hazen slechts op de markt zijn omdat daartoe overeenkomsten met rekwirante zijn gesloten. De juridische beoordeling door het Gerecht dat het om een gangbare vorm gaat, is gebaseerd op het bestaan van drie andere producten met soortgelijke kenmerken. Die beoordeling is juridisch onjuist.

Voorts betoogt rekwirante dat het feit dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen bezit, ook blijkt uit de omstandigheid dat het in vijftien lidstaten is ingeschreven.

Het BHIM betwist het betoog van rekwirante en herinnert er om te beginnen aan dat de hogere voorziening alleen rechtsvragen betreft. De onderhavige hogere voorziening berust hoofdzakelijk op een feitelijke bewering van rekwirante die reeds zorgvuldig is onderzocht en uitvoerig besproken in de voorafgaande instanties. Het gaat om de vraag of haasvormen en goudkleurige folie gebruikelijk zijn bij chocoladeproducten.

Volgens het BHIM beoogt rekwirante met het verwijt aan het Gerecht dat het de beslissingen van de voorafgaande instanties heeft aanvaard zonder daarop kritiek te uiten, in werkelijkheid een nieuwe beoordeling van de feiten en is het desbetreffende argument nietontvankelijk. Het antwoord op de vraag of de op de markt aanwezige haasvormen soortgelijk zijn dan wel of de aan de orde zijnde haasvorm en de overige haasvormen uit het oogpunt van de relevante consument dermate verschillen dat de aan de orde zijnde haasvorm onderscheidend vermogen bezit, vergt een beoordeling van de perceptie van de consument en dus een beoordeling van de feiten.

Het antwoord op de vraag hoe de consument de verpakking van de aan de orde zijnde chocoladeproducten in een goudkleurige folie opvat, vergt ook een beoordeling van de feiten, die, behoudens wanneer de feiten mogelijkerwijs onjuist zijn voorgesteld, niet opnieuw kan plaatsvinden in het kader van de hogere voorziening. Ook het desbetreffende argument is dus niet-ontvankelijk.

Het BHIM is van mening dat het Gerecht de feiten hoe dan ook niet onjuist heeft voorgesteld.

Wat meer bepaald het eerste middel betreft, herinnert het BHIM eraan dat alleen een merk dat op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is, en derhalve de essentiĂŤle functie van herkomstaanduiding kan vervullen, onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bezit (arresten van 12 januari 2006, Deutsche SiSi-Werke/BHIM, C-173/04 P, Jurispr. blz. I-551, punt 31, en 22 juni 2006, Storck/BHIM, C-24/05 P, Jurispr. blz. I-5677, punt 26).

Volgens het BHIM heeft het Gerecht op basis van die rechtspraak terecht vastgesteld dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen mist. Het Gerecht is niet afgegaan op de beslissingen van de voorafgaande instanties, maar heeft de argumenten van rekwirante en de verschillende documenten uit het dossier voor de vierde kamer van beroep van het BHIM zorgvuldig onderzocht.

Beoordeling door het Hof 41

Artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bepaalt dat inschrijving van merken die elk onderscheidend vermogen missen wordt geweigerd. Volgens vaste rechtspraak moet het onderscheidend vermogen van een merk in de zin van die bepaling worden beoordeeld met betrekking tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, en uitgaande van de perceptie van het merk door het relevante publiek (zie onder meer reeds aangehaalde arresten Henkel/BHIM, punt 35, en Storck/BHIM, punt 25, en arrest van 25 oktober 2007, Develey/BHIM, C-238/06 P, Jurispr. blz. I-9375, punt 79).

Alleen een merk dat op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is, en derhalve de essentiĂŤle functie van herkomstaanduiding vervult, bezit onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 (arrest Deutsche SiSi-Werke/BHIM, reeds aangehaald, punt 31).

In casu volgt uit de punten 12 tot en met 14 van het bestreden arrest dat het Gerecht bij zijn beoordeling van het onderscheidend vermogen van het aangevraagde merk de door de relevante rechtspraak vastgestelde criteria correct heeft geĂŻdentificeerd en gevolgd.

Nadat het had herinnerd aan de essentiĂŤle kenmerken van de bepaling van het onderscheidend vermogen van een driedimensionaal merk dat uit de vorm van de waar bestaat, heeft het Gerecht namelijk elk van de drie elementen van het aangevraagde merk gedetailleerd onderzocht, te weten de vorm van een zittende haas, de goudkleurige folie waarin de chocolade haas is verpakt en het rode geplisseerde lint waaraan een belletje is bevestigd, en vervolgens in de punten 34, 38 en 44 van het bestreden arrest vastgesteld dat elk van deze elementen onderscheidend vermogen mist.

Het Gerecht is tot dezelfde slotsom gekomen met betrekking tot de totaalindruk die het aangevraagde merk wekt, aangezien het in punt 47 van het bestreden arrest de beslissing in die zin van de vierde kamer van beroep van het BHIM heeft bevestigd.

Na zijn analyse heeft het Gerecht dus in punt 51 van het bestreden arrest vastgesteld dat rekwirante er niet in is geslaagd de juistheid van de algemeen bekende of door het BHIM vastgestelde feiten ter discussie te stellen of aan te tonen dat het aangevraagde merk intrinsiek onderscheidend vermogen bezit.

Daartoe heeft het de argumenten van rekwirante en van het BHIM onderzocht, zodat het Gerecht, anders dan rekwirante betoogt, niet kan worden verweten dat het zich slechts heeft gebaseerd op veronderstellingen en beweringen van het BHIM. Integendeel, alvorens vast te stellen dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen mist, heeft het Gerecht zowel de in de betrokken sector gebruikelijke praktijken als de perceptie van de gemiddelde consument beoordeeld en zich daarbij gebaseerd op de uit vaste rechtspraak voortvloeiende criteria.

Voorts verwijt rekwirante het Gerecht dat het heeft geoordeeld dat de vorm van de chocolade paashaas en de goudkleurige verpakking gewone marktverschijnselen zijn die overeenstemmen met wat in de betrokken sector gangbaar is.

Met dat argument wordt in werkelijkheid beoogd te verkrijgen dat het Hof zijn beoordeling van de feiten in de plaats stelt van die van het Gerecht. Door te streven naar een nieuwe beoordeling van het onderscheidend vermogen van het aangevraagde merk, stelt rekwirante, zonder aan te voeren dat de feiten op dit punt onjuist zijn voorgesteld, de juistheid aan de orde van de vaststellingen van het Gerecht, die feitelijke beoordelingen betreffen en niet door het Hof kunnen worden onderzocht in het kader van een hogere voorziening.

Wat de stelling van rekwirante betreft dat de omstandigheid dat het aangevraagde merk in vijftien lidstaten als merk is ingeschreven, argumenten levert voor het onderscheidend vermogen van het aangevraagde merk in de zin van verordening nr. 40/94, moet worden opgemerkt dat het Gerecht geen blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door in punt 55 van het bestreden arrest, overeenkomstig vaste rechtspraak van het Hof, te oordelen dat in de lidstaten bestaande inschrijvingen slechts een feit vormen dat in

aanmerking kan worden genomen bij de inschrijving van een gemeenschapsmerk, aangezien het aangevraagde merk moet worden beoordeeld op basis van de relevante regeling van de Unie, waardoor het BHIM niet verplicht is om de vereisten en de beoordeling van de bevoegde nationale instanties te volgen, noch om het betrokken merk op basis van dergelijke overwegingen als gemeenschapsmerk in te schrijven (zie in die zin arrest Develey/BHIM, reeds aangehaald, punten 72 en 73). 51

Uit al het voorgaande volgt dat het eerste middel gedeeltelijk niet-ontvankelijk en gedeeltelijk ongegrond is. Tweede middel: schending van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 Argumenten van partijen

Rekwirante verwijt het Gerecht dat het in punt 70 van het bestreden arrest heeft geoordeeld dat het aan de orde zijnde merk slechts kan worden ingeschreven op grond van het gebruik dat ervan is gemaakt, indien het in alle lidstaten onderscheidend vermogen door gebruik heeft verkregen. Volgens haar is die stelling om twee redenen onjuist.

Ten eerste is het Gerecht voorbijgegaan aan het feit dat het onderscheidend vermogen van een merk waarvoor inschrijving is gevraagd, slechts door gebruik moet zijn verkregen in de lidstaten waar dit merk geen intrinsiek onderscheidend vermogen bezit. Het aangevraagde merk bezit intrinsiek onderscheidend vermogen in vijftien lidstaten. In die staten hoeft het aan de orde zijnde merk dus geen onderscheidend vermogen door gebruik te hebben verkregen. Het Gerecht had dan ook moeten vaststellen dat dit merk in het grootste deel van de Unie intrinsiek dan wel door gebruik verkregen onderscheidend vermogen bezit. Op de datum waarop de aanvraag voor inschrijving van het aan de orde zijnde merk is ingediend, bestond de Unie uit 25 lidstaten met in totaal 465,7 miljoen inwoners. Het aan de orde zijnde merk bezit intrinsiek dan wel door gebruik verkregen onderscheidend vermogen in de ogen van in totaal 351,3 miljoen inwoners, dus 75,4 % van de bevolking van de Unie zoals die op bedoelde datum was samengesteld.

Ten tweede betoogt rekwirante dat artikel 1, lid 2, van verordening nr. 40/94 bepaalt dat het gemeenschapsmerk een eenheid vormt en dezelfde rechtsgevolgen in de hele Unie heeft. Bij de beoordeling of een merk kan worden ingeschreven, met name bij de beoordeling of het onderscheidend vermogen bezit, moet de Unie dus worden beschouwd als een gemeenschappelijke eenheidsmarkt. Het is onjuist de afzonderlijke nationale markten in overweging te nemen. Bij de beantwoording van de vraag of een merk onderscheidend vermogen heeft verkregen, moet de gehele bevolking in aanmerking worden genomen, zonder onderscheid naargelang de nationale markten. Indien een merk onderscheidend vermogen heeft verkregen in de ogen van het grootste deel van de bevolking van de Unie in haar geheel beschouwd, moet dit dus ook volstaan om het op de volledige Europese markt bescherming te verlenen.

Het BHIM is het niet eens met de argumenten van rekwirante en betoogt dat uit de vermelde cijfers, waarvan de bron vaag blijft, niet kan worden afgeleid dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting.

Volgens het BHIM heeft het Gerecht in de punten 64 en volgende van het bestreden arrest correct toepassing gemaakt van de rechtspraak volgens welke voor de verkrijging door een merk van onderscheidend vermogen door gebruik in de zin van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 vereist is dat minstens een aanzienlijk deel van het relevante publiek de betrokken waren of diensten op basis van het aan de orde zijnde merk als van een bepaalde onderneming afkomstig identificeert, en volgens welke, wat de territoriale draagwijdte van de verkrijging van het onderscheidend vermogen betreft, een merk krachtens die bepaling slechts kan worden ingeschreven wanneer is bewezen dat het onderscheidend vermogen door gebruik heeft verkregen in het deel van de Unie waarin het ab initio onderscheidend vermogen miste.

In die context heeft het Gerecht nog vastgesteld dat niet hoefde te worden onderzocht of uit de door rekwirante overgelegde documenten daadwerkelijk bleek dat het aangevraagde

merk onderscheidend vermogen door gebruik heeft verkregen in de drie door rekwirante vermelde lidstaten, aangezien dit hoe dan ook niet kan volstaan om het bewijs te leveren dat dit merk onderscheidend vermogen door gebruik heeft verkregen in de hele Unie. 58

Het BHIM stelt dan ook voor om het tweede middel kennelijk ongegrond te verklaren. Beoordeling door het Hof

Volgens artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 staat de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub b, van deze verordening niet in de weg aan de inschrijving van een merk indien dit merk als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de waren en diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd.

Het Hof heeft reeds geoordeeld dat een merk op grond van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 slechts kan worden ingeschreven wanneer is bewezen dat het onderscheidend vermogen door gebruik heeft verkregen in het deel van de Unie waarin het ab initio onderscheidend vermogen miste (zie arrest Storck/BHIM, reeds aangehaald, punt 83).

Op basis van die rechtspraak heeft het Gerecht in punt 69 van het bestreden arrest vastgesteld dat het aangevraagde merk in de hele Unie onderscheidend vermogen door gebruik moet hebben verkregen. Die vaststelling geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting, aangezien, zoals uit de â&#x20AC;&#x201C; samen gelezen â&#x20AC;&#x201C; punten 51 en 68 van het bestreden arrest blijkt, rekwirante er niet in is geslaagd aan te tonen dat dit merk intrinsiek onderscheidend vermogen bezit en dat dit voor het volledige grondgebied van de Unie het geval is. Om die reden kunnen het argument van rekwirante dat het aangevraagde merk intrinsiek onderscheidend vermogen bezit in vijftien lidstaten en dat in die staten dus geen onderscheidend vermogen door gebruik hoeft te zijn verkregen, en de statistische gegevens die zij ter onderbouwing van dit argument heeft verstrekt, niet worden aanvaard.

Wat het argument van rekwirante betreft dat aangezien het gemeenschapsmerk een eenheid vormt, bij de beoordeling of een merk onderscheidend vermogen door gebruik heeft verkregen, geen rekening mag worden gehouden met de afzonderlijke nationale markten, moet worden opgemerkt dat de verkrijging door een merk van onderscheidend vermogen door gebruik weliswaar moet worden bewezen voor het deel van de Unie waarin het ab initio onderscheidend vermogen miste, overeenkomstig de in punt 60 van het onderhavige arrest in herinnering gebrachte rechtspraak, maar dat het te ver zou gaan te eisen dat het bewijs van deze verkrijging voor elke lidstaat afzonderlijk wordt geleverd.

In casu heeft het Gerecht echter geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, aangezien rekwirante hoe dan ook niet kwantitatief afdoende heeft bewezen dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen door gebruik heeft verkregen op het volledige grondgebied van de Unie.

Bijgevolg is het tweede middel ongegrond.

In die omstandigheden moet de onderhavige hogere voorziening worden afgewezen.

Kosten 66

Volgens artikel 69, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering, dat krachtens artikel 118 van dit Reglement van toepassing is op de procedure in hogere voorziening, wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dat is gevorderd. Aangezien Lindt in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het BHIM te worden verwezen in de kosten.

Het Hof (Vierde kamer) verklaart: 1)

De hogere voorziening wordt afgewezen.

Chocoladefabriken Lindt & Spr端ngli AG wordt verwezen in de kosten.

LJN: BW3655, Gerechtshof Arnhem , 200.092.177 Datum uitspraak: 24-04-2012 Datum publicatie: 24-04-2012 Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Hoger beroep kort geding Inhoudsindicatie: Omvang merkenrecht Monatoetje; Puddingvorm; hoger beroep van LJN: Vindplaats(en):

BR0619 Rechtspraak.nl

Uitspraak GERECHTSHOF ARNHEM Sector civiel recht zaaknummer gerechtshof 200.092.177 (zaaknummer rechtbank 305261) arrest van de eerste kamer van 24 april 2012 in het kort geding (spoedappel) van de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid 1 FrieslandCampina Consumer Products Europe B.V., tevens handelend onder de naam: Mona, en 2 Friesland Brands B.V., beide gevestigd te Amersfoort, appellanten, hierna: FrieslandCampina c.s., advocaat: mr. F.A.M. Kn端ppe, tegen: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Natuurhoeve B.V., gevestigd te Benschop, gemeente Lopik, ge誰ntimeerde, hierna: De Natuurhoeve, advocaat: mr. M.F.J. Haak. 1. Het geding in eerste aanleg Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar de inhoud van het vonnis van 6 juli 2011, dat de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht heeft gewezen tussen FrieslandCampina c.s. als eiseressen en De Natuurhoeve als gedaagde. Een afschrift van dit vonnis is aan dit arrest gehecht. Het is gepubliceerd onder LJN: BR0619. 2. Het geding in hoger beroep (spoedappel) 2.1 Het verloop van de procedure blijkt uit: - de dagvaarding in hoger beroep d.d. 3 augustus 2011 (met daarin de grieven), - de dienovereenkomstige memorie van eis in hoger beroep, - de memorie van antwoord met producties, - een akte van FrieslandCampina c.s. met de aanvullende producties 27 tot en met 30 ten behoeve van de pleidooien, - een akte van De Natuurhoeve, houdende verweer "wezenlijke waarde", - de op 12 maart 2012 gehouden pleidooien overeenkomstig de pleitnotities van mr. G.S.P. Vos (met uitzondering van de niet gepleite nummers 96, 104, 105, 106, 159, 160 en 164) en mr. M.F.J. Haak, beiden advocaat te Amsterdam, waaronder voormelde akten alsmede de door De Natuurhoeve ingezonden productie 17 (tegen de akten met bijbehorende documenten en

productie 17 waartegen de advocaten desgevraagd over en weer hebben verklaard geen bezwaar te hebben), - de door de advocaten tijdens de pleidooien geprojecteerde afbeeldingen. 2.2 Na afloop van de pleidooien heeft het hof arrest bepaald (op het door FrieslandCampina c.s. overgelegde dossier). 3. De vaststaande feiten Met inachtneming van de naar de opvatting van De Natuurhoeve slagende grief 1 staan de volgende feiten vast. 3.1 FrieslandCampina is een onderneming die zuivelproducten produceert en verhandelt, waaronder puddingproducten onder de naam Mona. Sinds de jaren zeventig giet FrieslandCampina haar puddingen in een beker met verticale ribbels. Die Mona-beker is in 2003 voor het laatst gemoderniseerd. Bovendien heeft Mona vanaf 1998 de bekers voorzien van een kartonnen bedekking (hierna te noemen de clip). 3.2 Frieslands Brands heeft op 3 december 2010 een tweetal beeldmerken gedeponeerd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder de depotnummers 1215063 en 1215064. Die depots zijn op 10 december 2010 ingeschreven onder de inschrijvingsnummers BX 892124 en BX 892125 voor waren en/of diensten in de klasse 29 (zuivelproducten, met inbegrip van room, zure room, melkpoeder, yoghurt, vla en kwark; desserts, voor zover niet begrepen in andere klassen) en in de klasse 30 (gerechten op basis van meel en graan; pap op basis van melk; pudding, mousses en dergelijke nagerechten, voor zover niet begrepen in andere klassen; consumptie-ijs, waaronder sorbets en preparaten voor de bereiding daarvan; zoete sausen, uitgezonderd slasausen). De inschrijvingen betreffen spoedinschrijvingen als bedoeld in artikel 2.8 lid 2 Beneluxverdrag intellectuele eigendom (BVIE), waartegen door Boermarke Holding B.V. oppositie is ingesteld, welke op 9 december 2011 is afgewezen. De ingeschreven merken zijn als volgt afgebeeld in het Benelux-Merkenregister:

BX nummer 892124 BX nummer 892125 Als kleur is voor beide gedeponeerde merken vermeld: â&#x20AC;&#x153;Rood, wit, geelâ&#x20AC;?. Het betreft tevens vormmerken. 3.3 De Natuurhoeve produceert en verhandelt eveneens zuivelproducten. Sedert 1997 produceert De Natuurhoeve onder eigen label zuivelproducten. Sedert 2009 produceert De Natuurhoeve ook onder private label kant-en-klare puddingproducten en verkoopt deze aan supermarkten zoals Albert Heijn en Lidl en tot voor enige tijd geleden ook aan C1000. 3.4 De Natuurhoeve heeft die puddingproducten voor Albert Heijn, Lidl en C1000 in de navolgende verpakkingen op de markt gebracht. Albert Heijn 2009

Lidl

Albert Heijn 2010

C1000

3.5 Bij aangetekende brief van 20 december 2010 heeft FrieslandCampina De Natuurhoeve verzocht binnen veertien dagen te bevestigen dat zij elk gebruik van de Milbona- en C1000puddingverpakkingen zal staken en gestaakt zal houden. De Natuurhoeve heeft niet aan dat verzoek voldaan. 3.6 Na het vonnis heeft De Natuurhoeve de verpakkingen enigszins aangepast en is zij tevens gaan produceren voor Superunie met formules als Hoogvliet, Coop, Jan Linders et cetera. 4. De motivering van de beslissing in hoger beroep

4.1 Op basis van primair merkenbescherming ingevolge artikel 2.20 lid 1, aanhef en onder b., althans c., BVIE, subsidiair slaafse nabootsing, meer subsidiair oneerlijke handelspraktijken, heeft FrieslandCampina - samengevat - gevorderd dat de voorzieningenrechter bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad: 1 De Natuurhoeve zal bevelen binnen twee dagen na betekening van dit vonnis iedere verdere inbreuk op de exclusieve merkrechten van FrieslandCampina te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een dwangsom; 2 De Natuurhoeve zal bevelen binnen twee dagen na betekening van dit vonnis ieder verder onrechtmatig handelen te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een dwangsom; 3 De Natuurhoeve zal veroordelen binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis een door een registeraccountant gecertificeerde verklaring te verstrekken, zulks op straffe van een dwangsom; 4 De Natuurhoeve zal veroordelen binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis de nog in voorraad hebbende inbreukmakende puddingverpakkingen te vernietigen, zulks op straffe van een dwangsom; 5 De Natuurhoeve zal veroordelen binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis, bij wijze van voorschot op de schadevergoeding en/of winstafdracht EUR 25.000,-- te betalen, een en ander berekend aan de hand van de verklaring van de registeraccountant; 6 de termijn waarbinnen op grond van artikel 1019i Rv FrieslandCampina een bodemprocedure aanhangig dient te maken te stellen op zes maanden na betekening van dit vonnis en 7 De Natuurhoeve zal veroordelen in de kosten van dit geding als bedoeld in artikel 1019h Rv. 4.2 Na verweer van De Natuurhoeve heeft de voorzieningenrechter het gevorderde afgewezen. Daartegen richten FrieslandCampina c.s. hun grieven. De omstandigheid dat FrieslandCampina c.s. naast hun grieven 2 tot en met 8 niet een aparte grief tegen het dictum van het vonnis hebben gericht, brengt, anders dan De Natuurhoeve heeft voorgesteld, niet mee dat het vonnis onherroepelijk zou zijn geworden. Uit die grieven en het petitum behoorde De Natuurhoeve immers redelijkerwijs te begrijpen, zoals zij ook blijkens haar memorie van antwoord en pleidooi heeft gedaan, dat FrieslandCampina c.s. in hoger beroep vernietiging van het afwijzende vonnis vorderen alsmede toewijzing van hetgeen zij in eerste aanleg hebben gevorderd. Wel blijkt uit de omstandigheid dat FrieslandCampina c.s. ondanks hun verder nauwkeurig gerichte grieven geen grief in het bijzonder hebben aangevoerd tegen rov. 4.18 (tot afwijzing van de grondslag oneerlijke handelspraktijken) dat zij daartegen, zoals De Natuurhoeve redelijkerwijs mocht begrijpen, geen grief beoogde te richten. Dit wordt bevestigd in de pleitnota van FrieslandCampina onder 15 met de daarop gegeven toelichting bij de pleidooien. Daarom komt deze grondslag in hoger beroep niet meer aan de orde. 4.3 Uit de hiervoor onder 3.2 weergegeven gedeponeerde en ingeschreven merken van Mona (afbeeldingen 1 en 2) blijkt dat het gaat om driedimensionale verpakkingen met deksel respectievelijk clip, in beide gevallen met grafische elementen. De vormmerken zoals ingeschreven bevatten onder meer de volgende elementen: - twaalf ronde verticale ribbels (bogen) die naar beneden taps toelopen; - de transparantie van het materiaal waardoor de gelige kleur van de pudding en de rode kleur van de onderliggende saus te zien is; - de verhouding tussen de pudding en de saus en voorts bij de verpakking als weergegeven op afbeelding 1: - een rood afdekfolie met driehoekig lipje met op de afdekfolie het grafische element “MONA” in witte letters en voorts bij de verpakking als weergegeven op afbeelding 2: - een om de bovenkant en de halve voorzijde van de beker gevouwen wit/grijs gekleurde enigszins vierkante kartonnen clip met daarop zowel op de bovenzijde als de voorzijde de grafische elementen “Mona“ in de kleur wit op rood. Hieraan heeft de voorzieningenrechter, in hoger beroep terecht niet bestreden, de gevolgtrekking verbonden dat de merken zowel een twee- als een driedimensionaal karakter hebben en derhalve een gecombineerd beeld- en vormmerk betreffen. 4.4 Volgens artikel 2.1 lid 1 BVIE moet een teken, wil het een merk zijn, dienen om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden, dat wil zeggen dat het merk zich ertoe leent de waren of diensten waarvoor de inschrijving is verleend, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus deze waren of diensten van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Volgens artikel 2.1 lid 2 BVIE kunnen niet als merken worden beschouwd tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, die een

wezenlijke waarde aan de waar geeft of die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. Een teken kan onderscheidend vermogen verwerven door gebruik (inburgering), met dien verstande dat ingeval een van de in artikel 2.1 lid 2 BVIE bedoelde uitsluitingsgronden van toepassing is het niet mogelijk is dat het teken door inburgering als merk bescherming verkrijgt (HvJEG 18 juni 2002, zaak C-299/99 (Koninklijke Philips Electronics NV/Remington Consumer Products Ltd). Op de door het hof gestelde vraag waarom FrieslandCampina c.s. voor de door hen hier in het bijzonder verlangde vormbescherming niet hebben volstaan met inschrijving van pure vormmerken (met name: de naar beneden taps toelopende 12 ronde verticale ribbels (de bogen)) heeft de advocaat van FrieslandCampina c.s. het volgende geantwoord. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) heeft aangekondigd de inschrijving hiervan te zullen weigeren wegens afwezigheid van inburgering in de gehele Benelux (met name in België en Luxemburg). FrieslandCampina c.s. erkennen die afwezigheid, maar oordelen een dergelijke weigeringsgrond onjuist. Niettemin hebben zij toen alsnog besloten tot (spoed-) inschrijvingen van de thans ingeroepen gecombineerde beeld/vormmerken. 4.5 Ongeacht het antwoord op de vraag of inschrijving van een puur vormmerk in dit geval wel of niet toelaatbaar zou zijn, dienen de merken zoals deze zijn ingeschreven en thans voorliggen uitgangspunt te zijn bij de beoordeling van dit geschil, hetgeen tot gevolg heeft dat FrieslandCampina c.s. de gecombineerde woorden beeldmerken niet zonder meer mag reduceren tot enkel de vormelementen zonder de grafische elementen, welke laatste immers ook deel uitmaken van de inschrijvingen. Het hof onderschrijft derhalve de (door grief 2 aangevallen) overwegingen in rov. 4.4 van het vonnis dat de beschermingsomvang van het merk wordt bepaald door het merk zoals het is ingeschreven en niet kan worden uitgebreid tot een of meer afzonderlijke elementen of bestanddelen daarvan, ongeacht de mate waarin die (door marketingen reclameactiviteiten) als karakteristiek voor het vormmerk hebben te gelden, alsook dat als uitgangspunt moet gelden het merk zoals dat door FrieslandCampina is gedeponeerd en is ingeschreven. 4.6 Op grond van artikel 2.20 lid 1, aanhef en onder b BVIE heeft de merkhouder het uitsluitend recht het gebruik van een teken te verbieden wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk. De globale beoordeling dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis betreft, te berusten op de totaalindruk die door merk en teken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Bij de beoordeling van de overeenstemming van een merk en een teken mag niet slechts één enkel bestanddeel van een samengesteld merk in de beschouwing worden betrokken, doch moeten het merk en het betrokken teken juist elk in hun geheel worden onderzocht. Hierbij moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument van het betrokken product (o.a. HvJEG 22 juni 1999, LJN: AD3067 (Lloyd/Loint’s) en HvJEG 29 september 1998, LJN: AD2945 (Canon/Cannon)). De totaalindruk die bij het relevante publiek door een samengesteld merk wordt opgeroepen, kan in bepaalde omstandigheden door een of meerdere bestanddelen ervan kan worden gedomineerd. Evenwel kan alleen wanneer alle andere bestanddelen van het merk te verwaarlozen zijn, de overeenstemming op basis van enkel het dominerende bestanddeel worden beoordeeld. (o.a. HvJEG/EU 3 september 2009, LJN: BK2729 (Carbonell/La Espanola). Bestanddelen van een merk die niet of nauwelijks onderscheidend zijn, of waarvoor op grond van artikel 2.1 lid 2 BVIE geen merkenrecht kan worden verkregen, mogen bij deze globale beoordeling evenwel slechts een beperkte rol spelen. Voorts geldt dat op grond van artikel 2.23 lid 1 sub (b) het uitsluitend recht van de merkhouder zich niet uitstrekt tot het gebruik in het economische verkeer door een derde van “aanduidingen inzake soort, kwaliteit, […] of andere kenmerken van de waren of diensten.” Voorts moet bij de beoordeling worden uitgegaan van de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven en die waarvoor het merk wordt gebruikt, maar geen rekening moet worden gehouden met de administratieve, voor de inschrijving van de merken toegepaste rangschikking in klassen (art. 2.20 lid 3 BVIE). 4.7 Ter toepassing hiervan oordeelt het hof als volgt. Afgezien van de voorstelling van dieren (een vis of beer) bestaat de puddingvorm vanouds uit taps toelopende ronde verticale ribbels (bogen) (zie de afbeeldingen in productie 17 bij de inleidende dagvaarding en in de memorie van antwoord, pagina 10). Dat geldt zelfs voor de door FrieslandCampina c.s. getoonde boogvormige (rijst-)puddingen van AH en La Laitière (pleitnota onder 29 en onder 93). Als regel representeert deze traditionele vorm de waar pudding, terwijl

het begrip pudding veelal geassocieerd wordt met deze vorm. Het hof merkt hierbij op dat pudding zoals die door partijen op de markt wordt gebracht zich onderscheidt van andere kant en klare nagerechten op zuivelbasis, doordat die andere nagerechten veelal uit een bak worden geschept of gegoten zodat de verpakkingen daarvan glad zijn, terwijl een pudding bedoeld is omgekeerd en uitgestort te worden en dan zonder hulpmiddelen kan blijven "staan". Bij uit te scheppen producten is een ribbelvorm hinderlijk en verdient een gladde vorm de voorkeur; bij uit te storten puddingen is een gladde vorm niet noodzakelijk en bevordert de ribbelvorm juist het rechtstandig uitstorten van de pudding. De consument die deze vorm, al dient zij tot verpakking, in de winkel aantreft zal dus in de eerste plaats aan pudding denken; hij zal de vorm associëren met de aard van de waar. Als gevolg hiervan komt aan de specifieke vorm van de gecombineerde beeld- en vormmerken van FrieslandCampina c.s., die naar het oordeel van het hof niet significant afwijkt van de traditionele puddingvorm, mede in het licht van artikel 2.1 lid 2 BVIE niet of nauwelijks onderscheidend vermogen toe. Veelzeggend is in dit verband dat de vragenlijst behorend bij het marktonderzoek door Metrix Lab (de eerste gerichte vraag, question 8; zie productie 18 bij de inleidende dagvaarding) opent met de inleiding: "U hebt zojuist een foto van een puddingverpakking gezien." 4.8 Het voorgaande geldt evenzeer voor de afzonderlijke kenmerken van de puddingvorm die onderdeel uitmaken van de gecombineerde beeld- en vormmerken van FrieslandCampina c.s. Aan de bogen als zodanig komt nauwelijks of geen onderscheidend vermogen toe, hetgeen bij pudding eveneens geldt voor de geelachtige puddingkleur. In de voorstelling van het publiek hoort dit nu eenmaal allemaal bij de waar pudding. In dit licht onderscheidt het eerste merk van FrieslandCampina c.s. zich vooral door de dominerende rode afdekfolie met daarop in witte letters “MONA” en de rode sauslaag onderin, terwijl haar tweede merk als dominerend bestanddeel een om de bovenkant en de halve voorzijde van de beker gevouwen wit/grijs gekleurde kartonnen enigszins vierkante clip draagt met daarop op zowel de bovenzijde als de voorzijde de met grafische elementen “Mona“ in de kleur wit op rood. De onder 3.4 afgebeelde tekens van gedaagde missen die aspecten maar hebben, al tonen zij ook de bogen en de gelige kleur, daarentegen een in het oog springende veelkleurig bedrukte ronde afdekfolie en daarop aansluitend aan de bovenzijde van de bogen rondom een brede veelkleurig bedrukte, in de beker gegoten band, waardoor de bogen slechts aanwezig zijn op de onderste helft van de beker en de verhouding tussen pudding en saus anders oogt. Gerelateerd aan de in rov. 4.6 geformuleerde toetsingsnormen is naar het voorlopige oordeel van het hof daarom geen sprake van gelijkenis of overeenstemming tussen de door Natuurhoeve gebruikte tekens en de merken van FrieslandCampina c.s., waardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk. 4.9 Naar aanleiding van het marktonderzoek door Metrix Lab heeft de voorzieningenrechter in rov. 4.15 overwogen: "Het feit dat het tonen van de gehele verpakkingen van AH, Lidl en C1000 slechts respectievelijk 12%, 26% en 28% van de respondenten Mona als eerste associatie noemt en bij een tweede associatie respectievelijk 31%, 16% en 23%, van de respondenten, alsmede dat bij het tonen van verpakking waarbij de beeldmerken van AH, Lidl en C1000 zijn verwijderd slechts respectievelijk 23%, 26% en 29% van de respondenten Mona als eerste associatie noemt en bij een tweede associatie respectievelijk 27%, 16% en 24%, betekent op zich niet dat die respondenten vanwege overeenstemming met de ingeschreven merken van FrieslandCampina een verband leggen. Uit deze gegevens blijkt vooralsnog ook niet dat sprake is van (indirecte) verwarring dan wel van associatie in de hiervoor onder 4.14. bedoelde zin. Weliswaar stelt FrieslandCampina onder punt 77 van de dagvaarding dat uit het marktonderzoek blijkt dat het in aanmerking komend publiek een verband legt tussen de verpakking van De Natuurhoeve en de “MONA Vormmerken”, maar die als zodanig door FrieslandCampina gedefinieerde merken betreffen slechts de driedimensionale bestanddelen van de door FrieslandCampina gedeponeerde merken en niet de daadwerkelijk door FrieslandCampina gedeponeerde en op grond daarvan ingeschreven merken. Die conclusie van FrieslandCampina op grond van het marktonderzoek is dan ook op een onjuist uitgangspunt gebaseerd." 4.10 Tegen het oordeel dat geen sprake is van directe of indirecte verwarring dan wel associatie hebben FrieslandCampina c.s. grief 5 gericht. Het hof onderschrijft echter het hiervoor geciteerde oordeel van de voorzieningenrechter. Aannemelijk is dat de respondenten de hen integraal dan wel na verwijdering van de beeldmerken getoonde verpakkingen van AH, Lidl en C1000 (de afbeeldingen onder 3.4) dan wel van het droomdessert op basis van de vraagsteling onder 8 in de eerste plaats op basis van de bogen en de door de verpakking heen zichtbare geelachtige inhoud associëren met kant-en-klare

pudding, aan welk product zij dan de langjarige marktleider van dergelijke puddingproducten in Nederland Mona koppelen. Daarmee is echter nog geenszins aannemelijk geworden dat bij de respondenten of het publiek verwarring kan ontstaan door een overeenstemming met de beide gedeponeerde merken onder 3.2 (dus niet beperkt tot de driedimensionele bestanddelen ervan). Grief 5 faalt daarom. 4.11 Met de voorzieningenrechter oordeelt het hof evenmin aannemelijk dat indirecte verwarring kan ontstaan. De verpakkingen zoals gedeponeerd en ingeschreven door FrieslandCampina c.s. en de door De Natuurhoeve op de markt gebracht verpakkingen bieden immers uiteenlopende totaalindrukken. De grieven 2 en 3 mislukken. 4.12 Evenmin is sprake van inbreuk op artikel 2.20 lid 1, aanhef en onder c. BVIE, omdat met inachtneming van het hierboven gestelde naar het oordeel van het hof geen sprake is van gelijkenis of overeenstemming tussen de door De Natuurhoeve gebruikte tekens en de merken van FrieslandCampina c.s. Grief 4 wordt verworpen. 4.13 De voorzieningenrechter heeft in rov. 4.17 van het vonnis het beroep van FrieslandCampina c.s. op slaafse nabootsing verworpen op de grond dat vooralsnog niet is gebleken dat de producten van De Natuurhoeve verwarring wekken ten opzichte van de merken van FrieslandCampina c.s. Daartegen richten FrieslandCampina c.s. grief 6 met de klacht dat de voorzieningenrechter ten onrechte een te eng criterium heeft gehanteerd. Ook indien, zoals FrieslandCampina c.s. aanvoeren, moet worden uitgegaan van directe dan wel indirecte verwarring, veroorzaakt door de gelijkenis van de producten, dan is nog niet aan dat criterium voldaan. Op grond van het voorgaande is immers niet voldoende aannemelijk dat de totale indruk van beide producten voor de doorsnee consument tot, al was het maar indirecte, verwarring leidt. De consument die voor het schap staat (zie foto 162 in de pleitnota van FrieslandCampina c.s.) zal ook bij oppervlakkige en vluchtige waarneming op basis van de duidelijke belettering en, afgezien van de puddingbogen, verdere vormgeving zoals hiervoor beschreven, snel het verschil tussen Mona en AH opmerken en dat geldt eveneens voor de puddingproducten van Lidl en C1000. Grief 6 treft geen doel. 4.14 De grieven 7 en 8 bouwen slechts voort op de voorafgaande grieven, missen zelfstandige betekenis en behoeven daarom geen afzonderlijke bespreking. 5. Slotsom 5.1 Grief 1 is terecht voorgedragen, maar kan niet leiden tot vernietiging. De andere grieven falen. Het bestreden vonnis zal worden bekrachtigd. 5.2 Als de in het ongelijk gestelde partij zal het hof FrieslandCampina c.s., zoals onweersproken gevorderd en hoofdelijk, overeenkomstig de hoofdregel van artikel 1019h Rv veroordelen in redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij, De Natuurhoeve, heeft gemaakt. Deze kosten voor de procedure in hoger beroep aan de zijde van De Natuurhoeve worden begroot op € 1.769 aan verschotten (voor griffierecht) en op € 42.727 (ex BTW) voor salaris. 6. De beslissing Het hof, recht doende in kort geding (spoedappèl) in hoger beroep: bekrachtigt het vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht van 6 juli 2011; veroordeelt FrieslandCampina c.s. hoofdelijk in de kosten van het hoger beroep, tot aan deze uitspraak aan de zijde van De Natuurhoeve vastgesteld op € 42.727 (ex BTW) voor salaris op € 1.769 voor verschotten; verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. A.W. Steeg, J.M. Brandenburg en P.B. Hugenholtz, en is in tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op dinsdag 24 april 2012.