AvdR Webinars

INSOLVENTIE EN IE SPREKER MR. W.J.G. MAAS, ADVOCAAT DETERINK ADVOCATEN EN NOTARISSEN 5 JUNI 2013 15:00 – 17:15 UUR

WWW.AVDRWEBINARS.NL WEBINAR 0302

LIVE & ON DEMAND Magna Charta Webinars

Uitspraken Hoge Raad besproken In samenwerking met vier advocatenkantoren verzorgt de Academie voor de Rechtspraktijk een reeks webinars waarin de meest recente uitspraken van de Hoge Raad op verschillende rechtsgebieden worden behandeld. Al vanaf oktober 2013 kunt u elke maand deze colleges volgen.

Elke eerste vrijdag van de maand worden door specialisten de belangrijkste uitspraken van de maand daarvóór met u besproken.

Programma Webinar 1: Webinar 2: Webinar 3: Webinar 4: Webinar 5: Webinar 6: Webinar 7: Webinar 8: Webinar 9: Webinar 10:

4 oktober 2013 1 november 2013 6 december 2013 3 januari 2014 7 februari 2014 7 maart 2014 4 april 2014 2 mei 2014 6 juni 2014 4 juli 2014

12:00 – 14:15 uur NautaDutilh N.V. 12:00 – 14:15 uur Ekelmans & Meijer Advocaten 12:00 – 14:15 uur Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn 12:00 – 14:15 uur BarentsKrans N.V. 12:00 – 14:15 uur NautaDutilh N.V. 12:00 – 14:15 uur Ekelmans & Meijer Advocaten (afwijkend tijdstip) 11:00 – 13:15 uur Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn 12:00 – 14:15 uur BarentsKrans N.V. 12:00 – 14:15 uur NautaDutilh N.V. 12:00 – 14:15 uur Ekelmans & Meijer Advocaten

Sprekers Mr. F.E. Vermeulen, advocaat NautaDutilh N.V. Prof. mr. B.F. Assink, advocaat NautaDutilh N.V. Mr. B.F.L.M. Schim, advocaat NautaDutilh N.V. Mr. R.J. van Galen, advocaat NautaDutilh N.V. Mr. D. Rijpma, advocaat Ekelmans & Meijer Advocaten Mr. A. van Staden ten Brink, advocaat Ekelmans & Meijer Advocaten Mr. K. Teuben, advocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. Mr. S.M. Kingma, advocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. Mr. M.W. Scheltema, advocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. Mr. M.E.M.G. Peletier, advocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. Mr. J.W.H. Van Wijk, advocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. Mr. J.C. van Nass, advocaat BarentsKrans N.V. Bezoek onze website voor meer informatie: www.magnacharta.avdrwebinars.nl T 030 - 220 10 70 | F 030 - 220 53 27 E info@magnacharta.nl

W E B I N A R S Magna Charta is onderdeel van de Academie voor de Rechtspraktijk

Het Sociaal Akkoord praktisch toegelicht: wat verandert er voor de HR-praktijk?

NEWS ROOM WEBINAR Magna Charta News Room powered by AvdR

Dies Siegers

Marc Vogel

W W W . M A G N A C H A R T A . A V D R W E B I N A R S . N L

Inhoudsopgave Mr. W.J.G. Maas Jurisprudentie Hoge Raad, 13 mei 2005, RvdW 2005, 72 (Curatoren Baby XL/ALM)

p. 5

Hoge Raad, 3 november 2006, RvdW 2006, 1033 (Nebula)

p. 11

Rechtbank Amsterdam, 16 augustus 2007, IEPT200708016 (Flodder 3)

p. 16

Vzgr Rechtbank Den Haag, 8 juli 2010, IEPT 20100708 (Diadora)

p. 19

Hof Arnhem, 24 februari 2009, IEPT 20090224 (Bebe-Jou)

p. 27

LJN: AT2650, Hoge Raad , C04/075HR Datum uitspraak: 13-05-2005 Datum publicatie: 13-05-2005 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Cassatie Inhoudsindicatie: 13 mei 2005 Eerste Kamer Nr. C04/075HR JMH/AT Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: Mrs Frederik Hendrik TIETHOFF en Arjen Sjoerd DOUMA, beiden in hun hoedanigheid van curatoren in het faillissement van BaByXL B.V., wonende te 's-Gravenhage, resp.

Rijswijk, EISERS tot cassatie, advocaten: mrs. G.C. Makkink en E.A.L. van Emden, t e g e n AMSTEL LEASE MAATSCHAPPIJ N.V., gevestigd te Utrecht, VERWEERSTER in cassatie, advocaat: mr. J.B.M.M. Wuisman. 1. Het geding in feitelijke instantie...

Vindplaats(en): JOL 2005, 290 JOR 2005, 222 m. nt. mr. drs. W.J.M. van Andel NJ 2005, 406 m. nt. PvS Rechtspraak.nl RvdW 2005, 72 TvI 2005, 36 m. nt. E. WR 2005, 65

Uitspraak 13 mei 2005 Eerste Kamer Nr. C04/075HR JMH/AT Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: Mrs Frederik Hendrik TIETHOFF en Arjen Sjoerd DOUMA, beiden in hun hoedanigheid van curatoren in het faillissement van BaByXL B.V., wonende te 's-Gravenhage, resp. Rijswijk, EISERS tot cassatie, advocaten: mrs. G.C. Makkink en E.A.L. van Emden, tegen AMSTEL LEASE MAATSCHAPPIJ N.V., gevestigd te Utrecht, VERWEERSTER in cassatie, advocaat: mr. J.B.M.M. Wuisman.

1. Het geding in feitelijke instantie Eisers tot cassatie - verder te noemen: de curatoren - hebben bij exploot van 30 oktober 2002 verweerster in cassatie - verder te noemen: ALM - gedagvaard voor de rechtbank te 's-Gravenhage en gevorderd bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, ALM te veroordelen om aan hen te betalen een bedrag van € 586.284,04 ter zake van een bankgarantie en een bedrag van € 15.977,03 wegens teveel betaalde huur over de periode van 19

5

februari 2002 tot en met 28 februari 2002, een en ander te vermeerderen met wettelijke rente (hierna: de bodemprocedure).

ALM heeft de vordering bestreden.

Op 19 november 2002 heeft ALM, nadat haar vordering door de rechter-commissaris in het faillissement van BaByXL op de voet van art. 122 F. was verwezen, een conclusie van eis ingediend tot verificatie tot een bedrag van € 944.420,15 of tot een zoveel lager bedrag als zal corresponderen met het oordeel van de rechtbank in de bodemprocedure.

De curatoren hebben in de renvooiprocedure deze vordering gemotiveerd bestreden.

De rechtbank heeft beide procedures gevoegd behandeld.

De rechtbank heeft bij vonnis van 3 december 2003 in de bodemprocedure ALM veroordeeld om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan de curatoren te betalen een bedrag van € 15.977,03, vermeerderd met de wettelijke rente daarover vanaf de dag der dagvaarding tot aan de dag der voldoening, het meer of anders gevorderde afgewezen, en de curatoren in de proceskosten van de bodemprocedure aan de zijde van ALM veroordeeld. In de renvooiprocedure heeft de rechtbank de vordering van ALM tot een bedrag van € 374.113,14 erkend en de curatoren in de proceskosten aan de zijde van ALM in de renvooi-procedure veroordeeld.

Het vonnis van de rechtbank is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie Tegen het vonnis van de rechtbank hebben de curatoren beroep in cassatie ingesteld.

Partijen zijn overeengekomen het hoger beroep over te slaan. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

ALM heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.

De conclusie van de Procureur-Generaal strekt tot verwerping van het beroep.

3. Beoordeling van het middel 3.1In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan. (i) Op 15 februari 2001 hebben (de rechtsvoorgangster van) BaByXL B.V. (hierna: BaByXL) en (de rechtsvoorgangster van) ALM een huur- c.q. operational leaseovereenkomst met betrekking tot computerapparatuur gesloten. (ii) Op 1 mei 2001 hebben partijen een nieuwe huurovereenkomst gesloten, waarmee de eerdere overeenkomst van 15 februari 2001 kwam te vervallen. Deze nieuwe overeenkomst zijn (de rechtsvoorgangster van) BaByXL en (de rechtsvoorgangster van) ALM aangegaan voor de duur van 30 maanden, ingaande op 1 april 2001 en eindigende op 30 september 2003. Als huurvergoeding zijn zij voor de eerste 9 maanden een bedrag van € 39.053,23 (incl. BTW) per maand overeengekomen en voor de daaropvolgende 21 maanden een bedrag van € 49.706,32 (incl. BTW) per maand. Daarnaast is in art. 13 van de huurovereenkomst, voor zover in cassatie van belang, overeengekomen: " Artikel 13 Ontbinding (...)

2. Verhuurder heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien zich naar het oordeel van verhuurder omstandigheden voordoen die haar verhaalsmogelijkheden op huurder in ernstige mate verhinderen of in gevaar brengen, een en ander onverminderd het recht van verhuurder om nakoming van huurder te vorderen en/of schadevergoeding.

3. Van de in lid 2 bedoelde omstandigheden is onder meer sprake indien: a. surséance van betaling of faillissement van huurder is aangevraagd of huurder op enigerlei wijze de vrije beschikking over het geheel of een gedeelte van zijn vermogen verliest; (...)

4. Ingeval van ontbinding door verhuurder op grond van dit artikel zijn alle resterende huurtermijnen direct opeisbaar: op het moment van de ontbinding eindigt de huurperiode.

6

5. De schadevergoeding die huurder aan verhuurder op enig moment verschuldigd wordt is terstond opeisbaar en bedraagt ingeval van ontbinding door verhuurder in ieder geval een som ter grootte van alle resterende huurtermijnen die bij een normale uitvoering van de overeenkomst zouden zijn verschenen. (...)" (iii) Op 8 februari 2001, nadat de eerste huurovereenkomst door (de rechtsvoorgangster van) ALM was ondertekend, heeft (de rechtsvoorgangster van) BaByXL via de ABN AMRO Bank N.V. (hierna: de bank) ten gunste van ALM, die de huurovereenkomst inmiddels had overgenomen, een bankgarantie gesteld voor de juiste nakoming van haar verplichtingen tegenover ALM tot een maximum bedrag van ƒ 753.420,-- (€ 341.887,09). Bij brief van 9 mei 2001, i.e. nadat de nieuwe huurovereenkomst was gesloten, is dit bedrag verhoogd tot ƒ 1.292.000,-- (€ 586.284,04). (iv) BaByXL heeft tot en met 28 februari 2002 aan haar betalingsverplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst van 15 februari 2001 en die van 1 mei 2001 voldaan.

De laatste betaling dateerde van 31 januari 2002 en heeft betrekking op de maand februari 2002. (v)Op 8 februari 2002 heeft de rechtbank te 's-Gravenhage aan BaByXL voorlopige surséance van betaling verleend. Hierbij is mr. F.H. Tiethoff tot bewindvoerder benoemd. (vi) Bij brief van 14 februari 2002 heeft ALM op grond van het bepaalde in art. 13 (lid 2 in verbinding met lid 3 onder a) van de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang deze overeenkomst beëindigd. In dezelfde brief heeft ALM eveneens met een beroep op art.

13 (lid 5) een schadevergoeding van € 944.420,15 gevorderd, welk bedrag overeenkomt met de resterende huurtermijnen. Daarnaast heeft zij meegedeeld dat BaByXL niet langer gerechtigd is tot gebruikmaking van de computerapparatuur en aangegeven dat tot taxatie van de apparatuur zal worden overgegaan. (vii) Eveneens bij brief van 14 februari 2002 heeft ALM de bank aangesproken tot betaling onder de bankgarantie van het maximumbedrag. Op 25 februari 2002 heeft de bank dit bedrag aan ALM voldaan en deze betaling ten laste van het creditsaldo van BaByXL gebracht. (viii) Bij vonnis van 19 februari 2002 heeft de rechtbank te 's-Gravenhage BaByXL failliet verklaard, waarbij mr. F.H. Tiethoff en mr. A.S. Douma tot curatoren zijn benoemd. (ix) BaByXL heeft de gehuurde computerapparatuur tot en met 19 februari 2002 gebruikt. Vervolgens heeft ALM de apparatuur verkocht en geleverd aan Tiscali B.V. voor een bedrag van € 464.100,- (incl. BTW). (x) ALM heeft na aftrek van het onder de bankgarantie getrokken bedrag haar resterende vordering op BaByXL ter hoogte van € 358.136,11 ter verificatie bij de curatoren ingediend. De curatoren hebben de vordering betwist. Vervolgens heeft ALM haar vordering in het faillissement van BaByXL opnieuw ingediend voor een bedrag van € 944.420,15. Ook deze (gewijzigde) vordering hebben de curatoren betwist.

3.2 In deze zaak gaat het in hoofdzaak om de vraag of art. 238 F. onderscheidenlijk art.

39 F. in de weg staat aan een beroep van ALM op het bepaalde in art. 13 van de huurovereenkomst, dat de verhuurder ingeval van surséance van betaling van de huurder recht geeft op ontbinding van de huurovereenkomst en op schadevergoeding tot een bedrag ter grootte van alle resterende huurtermijnen die bij een normale uitvoering van de overeenkomst zouden zijn verschenen. De rechtbank heeft daaromtrent als volgt geoordeeld. a. Weliswaar biedt art. 238 F. de huurder de mogelijkheid tot opzegging, maar het verbiedt de verhuurder niet de overeenkomst te beëindigen op grond van opzegging of ontbinding, zodat dit artikel niet van toepassing moet worden geacht op de onderhavige zaak. ALM mocht derhalve uitgaan van de contractuele afspraken, meer in het bijzonder art. 13 van de huurovereenkomst. Art. 39 F. is niet van toepassing, omdat op het moment van beëindiging van de overeenkomst van faillissement geen sprake was. (rov.

3.3) b. Tegen de (in de renvooiprocedure) door ALM gevorderde schadevergoeding ingevolge

7

art. 13 lid 5 van de huurovereenkomst hebben de curatoren zich verweerd met de stelling dat ALM bij opzegging in een faillissementssituatie geen recht op schadevergoeding heeft. Dit verweer faalt. De overeenkomst was gesloten voor een bepaalde duur, namelijk 30 maanden. Bij tussentijdse opzegging heeft ALM in beginsel recht op schadevergoeding bestaande uit de overeengekomen doch niet meer te incasseren huurtermijnen, overeenkomstig het bepaalde in art. 13 lid 5 van de huurovereenkomst, waarbij de rechtbank van oordeel is dat de stelling van de curatoren dat dat niet zou gelden in een faillissementssituatie, geen basis in het recht heeft. (rov.

3.6) c. Het verweer van de curatoren dat het schadevergoedingsbeding (art. 13 lid 5 van de huurovereenkomst) in strijd is met de goede zeden of de openbare orde en derhalve nietig is (art. 3:40 BW), heeft de rechtbank als onvoldoende onderbouwd gepasseerd, omdat het op generlei wijze is geconcretiseerd, noch is toegespitst op de onderhavige zaak. (rov. 3.8) 3.3 Onderdeel A keert zich hiertegen met het betoog in onderdeel 2.2 dat art. 238 F. beëindiging van de huurovereenkomst door de verhuurder gedurende surséance niet toestaat. De surséance van betaling heeft immers tot doel de zaken van de schuldenaar gaande te houden, met welk doel niet verenigbaar is dat de verhuurder de huurovereenkomst tussentijds kan beëindigen. Volgens onderdeel 2.3 heeft de rechtbank miskend dat art. 238 F. (evenals art. 39 F.) dwingend recht bevat, zodat daarvan niet contractueel kan worden afgeweken. Een andersluidende opvatting zou ertoe leiden dat aan de door de Faillissementswet gecreëerde bescherming van de belangen van de schuldenaar en diens crediteuren op onaanvaardbare wijze afbreuk zou worden gedaan, aldus het onderdeel.

3.4.1 Deze onderdelen falen. Art. 238 F. strekt ertoe dat in geval van surséance van betaling, indien het belang van de boedel zulks eist, de huurder met medewerking van de bewindvoerder de huur op korte termijn kan beëindigen, waartegenover in het belang van de verhuurder is bepaald dat de huurprijs van de aanvang der surséance af boedelschuld is. De tekst en de strekking van de bepaling verzetten zich niet ertegen dat in de huurovereenkomst een bepaling als de onderhavige wordt opgenomen die, in aanvulling op de wettelijke regeling, ook aan de verhuurder de mogelijkheid biedt in geval van surséance de huurovereenkomst tussentijds te beëindigen. De omstandigheid dat art. 238 F. van dwingend recht is, verzet zich daartegen evenmin, omdat zulks slechts betekent dat de in art. 238 F. opgenomen mogelijkheid tot beëindiging door de huurder niet bij overeenkomst kan worden uitgesloten. Het artikel biedt de huurder in het belang van de boedel de mogelijkheid tot tussentijdse beëindiging van de huur, maar houdt niet een verbod tot (eerdere) beëindiging van de huur door de verhuurder in. In aanmerking genomen dat in het algemeen faillissement en surséance op zichzelf niet van invloed zijn op de bestaande wederkerige overeenkomsten van de schuldenaar, moet daarom worden aanvaard dat art. 238 F. niet in zoverre een exclusieve werking heeft dat deze bepaling de bedongen bevoegdheid tot buitengerechtelijke ontbinding aan de verhuurder ontneemt.

3.4.2 Het voorgaande wordt niet anders doordat surséance van betaling tot doel heeft de zaken van de schuldenaar gaande te houden, en dat de wetgever juist daarom bij surséance van betaling de mogelijkheid van tussentijdse beëindiging slechts aan de huurder en niet, zoals bij faillissement, aan zowel de huurder als de verhuurder heeft geboden. In de eerste plaats geldt dat de wetgever in dit doel van de surséance geen reden heeft gezien een beroep op een bepaling als de onderhavige onmogelijk te maken, zoals inmiddels met betrekking tot energieleveringscontracten is geschied in art. 237b F. In de tweede plaats kunnen, zij het slechts tijdelijk, de voor de boedel nadelige gevolgen van een vroegtijdige beëindiging van de huur ten dele worden ondervangen door de in art. 241a F. voorziene afkoelingsperiode, waardoor opeising van de verhuurde zaken kan worden verhinderd. Ten slotte kan in voorkomend geval een beroep op een beding als het onderhavige worden tegengegaan met een beroep op art. 6:248 lid 2 BW, met name

8

in gevallen waarin ervan kan worden uitgegaan dat de doorbetaling van de huur gedurende de surséance is verzekerd. In deze zaak hebben curatoren op dit artikel een beroep gedaan, maar tegen de verwerping daarvan door de rechtbank (in rov. 3.7) wordt in cassatie niet opgekomen.

3.4.3 Bij het voorgaande kan nog het volgende worden aangetekend. Voorafgaand aan een surséance van de huurder kan de verhuurder, ook zonder dat de huurovereenkomst een daartoe strekkende bepaling bevat, in geval van tekort-schieten van de huurder de huur buitengerechtelijk ontbinden, in voorkomend geval met toepassing van art. 6:80 BW zelfs reeds indien vaststaat dat nakoming zonder tekortkoming onmogelijk zal zijn.

Een dergelijke ontbindingsbevoegdheid kan ook in de huurovereenkomst worden neergelegd. Wanneer aldus wegens (dreigend) tekortschieten de huur voorafgaand aan de surséance wordt ontbonden, zal dit na het uitspreken van de surséance niet ongedaan kunnen worden gemaakt. Wanneer eenmaal een surséance is uitgesproken en de doorbetaling van de (ingevolge art. 238 F. als boedelschuld te beschouwen) huur niet is verzekerd, zal grond bestaan voor de omzetting van de surséance in een faillissement, hetgeen tot gevolg heeft dat de verhuurder dan ingevolge art. 39 F. bevoegd is de huur tussentijds te doen eindigen. Ook tegen deze achtergrond kan een beding als het onderhavige, dat ook veelvuldig voorkomt in andere voor de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten noodzakelijke overeenkomsten, bijvoorbeeld betreffende de financiering van de onderneming, niet in het algemeen als een ontoelaatbare inbreuk op het wettelijk stelsel inzake de surséance van betaling worden beschouwd.

3.4.4 Voorzover de onderdelen 2.2 en 2.3 op dezelfde gronden als hiervoor besproken betogen dat art. 13 lid 5 van de huurovereenkomst, betreffende de schadevergoeding in geval van ontbinding door de verhuurder, nietig is, stuiten zij op het hiervoor overwogene af. Hier verdient nog aantekening dat de art. 39 en 238 F. niet een regeling ter zake van de schadevergoeding bij ontbinding inhouden. Deze artikelen staan dan ook niet in de weg aan de door ALM gevraagde verificatie van haar vordering te dier zake.

3.5 Onderdeel 2.4 kan bij gebrek aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden. De rechtbank heeft haar beslissing, anders dan het onderdeel veronderstelt, niet gegrond op de opvatting dat art. 238 F. toepassing mist omdat het slechts op onroerende zaken zou zien.

3.6 De onderdelen 2.5 en 2.6 bouwen voort op de hiervoor verworpen opvatting dat een beding tot tussentijdse beëindiging van de huur zoals opgenomen in art. 13 lid 2 van de huurovereenkomst niet geldig is, en falen derhalve. Dat, zoals onderdeel 2.6 op zichzelf terecht aanvoert, bij een beëindiging van de huur op de voet van art. 39 F. of 238 F. de verhuurder geen recht op schadevergoeding heeft, staat niet in de weg aan de geldigheid van een beding zoals opgenomen in art. 13 lid 5 van de huurovereenkomst, dat een recht op schadevergoeding verbindt niet aan een beëindiging van de huur op grond van die artikelen, maar aan ontbinding van de huurovereenkomst ingevolge art. 13 lid 2 van die overeenkomst.

3.7.1 Onderdeel B van het middel heeft betrekking op de verwerping door de rechtbank in rov. 3.10 van de stelling van de curatoren dat ALM niet onder de hiervoor in 3.1 onder (iii) vermelde bankgarantie mocht trekken, omdat de bankgarantie alleen huurverplichtingen - huurtermijnen - betreft en dus niet ziet op eventuele schadevergoeding wegens beëindiging van de huurovereenkomst; na rechtsgeldige beëindiging van de overeenkomst zou ALM derhalve geen vorderingsrecht meer toekomen. De rechtbank heeft geoordeeld dat de bankgarantie, gelet op de redactie ervan, ziet op al hetgeen BaByXL uit hoofde van de huurovereenkomst met betrekking tot een juiste nakoming, verschuldigd is of zal worden, en dat voor de beperkte uitleg als door de curatoren genoemd, de tekst van de bankgarantie geen steun biedt. Daar komt naar het oordeel van de rechtbank nog bij dat uit de hoogte van de bankgarantie kan worden opgemaakt dat deze ziet op een groot aantal van de overeengekomen resterende

9

huurtermijnen en daarmee dus ook ziet op - en kennelijk bedoeld is als schadevergoeding na ontbinding.

3.7.2 De rechtbank heeft, anders dan het onderdeel tot uitgangspunt neemt, niet geoordeeld dat ook als na beëindiging van de huurovereenkomst tijdens de surséance of het faillissement van BaByXL ALM geen vordering tot schadevergoeding tegen BaByXL geldend zou kunnen maken, zij toch gerechtigd zou zijn tot hetgeen zij onder de bankgarantie heeft getrokken. Het oordeel van de rechtbank komt immers erop neer dat de garantie, anders dan de curatoren hadden bepleit, ook dient ter verzekering van de uit art. 13 lid 5 van de huurovereenkomst voortvloeiende schadevergoeding. Het onderdeel kan dus bij gebrek aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden.

4. Beslissing De Hoge Raad: verwerpt het beroep; veroordeelt de curatoren in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van ALM begroot op € 5.740,34 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president P. Neleman als voorzitter en de raadsheren D.H. Beukenhorst, P.C. Kop, E.J. Numann en W.A.M. van Schendel, en in het openbaar uitgesproken door de vice-president P. Neleman op 13 mei 2005.

10

LJN: AX8838, Hoge Raad , C05/165HR Datum uitspraak: 03-11-2006 Datum publicatie: 03-11-2006 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Cassatie Inhoudsindicatie: Faillissementsrecht. Geschil tussen een curator in het faillissement van de juridische eigenaar van een pand met bedrijfsruimte en twee bovenwoningen en huurders over de ontruiming van hun bovenwoning die de opvolgend economisch eigenaar van dat pand op eigen naam hen verhuurt; een economisch eigenaar van een onroerende zaak kan deze zaak na het faillissement van de juridische eigenaar daarvan niet met werking tegen de boedel verhuren aan een derde; betekenis van het begrip economische eigendom, onaanvaardbare doorbreking van de paritas creditorum en ernstige bemoeilijking van een goed beheer ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers van de tot de boedel behorende zaken ten aanzien waarvan langlopende overeenkomsten bestaan.

Vindplaats(en): JOL 2006, 671 JOR 2007, 76 m. nt. prof. mr. S.C.J.J. Kortmann en prof. mr. S.E. Bartels, tevens behorend bij ÂŤJORÂť 2007/75 NJ 2007, 155 m. nt. P. van Schilfgaarde ONDR 2007, 91 m. nt. R.J. van Galen Rechtspraak.nl RvdW 2006, 1033 WR 2007, 12

Uitspraak 3 november 2006 Eerste Kamer Nr. C05/165HR JMH/RM Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: Mr. Ronald VAN DEN BOS, in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van NEBULA B.V., wonende te Zeist, EISER tot cassatie, advocaat: mr. H.J.A. Knijff, tegen 1. [Verweerder 1], 2. [Verweerster 2], beiden wonende te [woonplaats], VERWEERDERS in cassatie, advocaat: mr. D. Stoutjesdijk.

1. Het geding in feitelijke instanties

11

Eiser tot cassatie - verder te noemen: de curator - heeft, toen nog samen met een medecurator, bij exploot van 3 oktober 2002 verweerders in cassatie - verder te noemen: [verweerders] - gedagvaard voor de rechtbank te Amsterdam en gevorderd bij vonnis, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, [verweerders] ieder en gezamenlijk te veroordelen de woonruimte van het pand aan de [a-straat 1], staande en gelegen te [woonplaats], met alle daarin aanwezige personen en goederen binnen vijf dagen na betekening van het door de rechtbank te wijzen vonnis te verlaten en te ontruimen zonder daarin terug te keren en met afgifte van de sleutels ter vrije beschikking van de curatoren te stellen, zulks op straffe van een dwangsom, met machtiging van de curatoren om, indien zij met die ontruiming in gebreke blijven, deze zelf te doen uitvoeren, desnoods met behulp van de sterke arm van justitie en politie, met hoofdelijke veroordeling van [verweerders] in de kosten van deze procedure.

[Verweerders] hebben de vordering bestreden.

De rechtbank heeft bij tussenvonnis van 22 januari 2003 een comparitie van partijen gelast en bij eindvonnis van 25 juni 2003 de vordering toegewezen, zij het met matiging van de dwangsom tot een bedrag van € 250,-- per dag.

Tegen het eindvonnis hebben [verweerders] hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te Amsterdam. Bij memorie van grieven hebben [verweerders] gevorderd voormeld eindvonnis te vernietigen en, opnieuw rechtdoende: - de curatoren te veroordelen tot ongedaanmaking van het vonnis door levering van het woongenot van voormelde woning binnen twee dagen na betekening van het in deze te wijzen arrest op straffe van een dwangsom van € 1.000,-- per dag of dagdeel dat de curatoren daarmee in gebreke blijven; - de curatoren te veroordelen tot betaling van een bedrag van € 15.074,54, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 9 juli 2003, alsmede met een bedrag van € 370,26 per maand vanaf 14 juli tot aan de dag van ongedaanmaking van het vonnis.

De curator heeft de vorderingen van [verweerders] bestreden.

Bij arrest van 17 maart 2005 heeft het hof het bestreden vonnis vernietigd en, opnieuw rechtdoende, de vordering van de curator alsnog afgewezen, de curator veroordeeld om [verweerders] binnen twee weken na betekening van dit arrest weer toe te laten tot de bovenwoning van voormeld pand op straffe van verbeurte aan [verweerders] van een dwangsom van € 100,-- per dag dat de curator daarmee in gebreke blijft, met een maximum van € 10.000,--, [verweerders] niet-ontvankelijk verklaard in hun (reconventionele) vordering tot schadevergoeding, de curator verwezen in de kosten van beide instanties, het arrest tot hiertoe uitvoerbaar bij voorraad verklaard, en het meer of anders gevorderde afgewezen.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie Tegen het arrest van het hof heeft de curator beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

[Verweerders] hebben geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor de curator namens zijn advocaat toegelicht door mrs B. Winters en K.A.J. de Vries, beiden advocaat te Amsterdam, en voor [verweerders] door hun advocaat.

De conclusie van de Advocaat-Generaal J.L.R.A. Huydecoper strekt tot vernietiging van het bestreden arrest, met verwijzing naar een ander hof.

3. Beoordeling van het middel 3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan. (i) Nebula B.V. (hierna: Nebula) was in 1991 eigenares van een pand aan de [a-straat 1] in [woonplaats], bestaande uit een bedrijfsruimte en twee bovenwoningen (hierna: het pand). Op 24 december 1991 heeft Nebula de economische eigendom van het pand overgedragen aan [A] B.V. (hierna: [A]). In de van deze transactie opgemaakte

12

onderhandse akte zijn de volgende bedingen opgenomen: "BEDINGEN Artikel 1: Het onroerend goed behoort met ingang van heden in economische zin in eigendom aan de koper doch zal tot een nader door de koper te bepalen tijdstip geheel of gedeeltelijk ten name van verkoper blijven staan.

Artikel 2: Alle kosten, belastingen en andere lasten op deze overeenkomst van koop en verkoop en op de economische, de juridische en de feitelijke leveringen van het onroerend goed vallende, zijn voor rekening van de verkoper (...).

Artikel 3: Het onroerend goed wordt aan de koper in bezit en genot geleverd op heden, onder gestanddoening der lopende huurovereenkomsten; vanaf 1 januari 1992 zijn alle baten, lasten en het risico voor rekening van de koper, die met ingang van heden bevoegd is tot het verrichten van alle (rechts)handelingen met betrekking tot het onroerend goed, van welke (rechts)handelingen verkoper zich zal onthouden tenzij koper het tegendeel verzoekt.

Artikel 4: Het onroerend goed wordt heden in economische eigendom overgedragen in de staat waarin het zich op heden bevindt met alle daaraan verbonden lusten en lasten, rechten en verplichtingen (...)"

Voorts zijn de volgende bijzondere bepalingen opgenomen: "Artikel 7: De juridische levering van het onroerend goed zal geschieden op een nader door de koper te bepalen tijdstip, onder de bepalingen vast te stellen door de koper mits met inachtneming van het bij deze akte overeengekomene.

Artikel 8: Als integrerend deel bij deze akte door de verkoper en de koper overeengekomene verleent de verkoper bij deze een onherroepelijke volmacht met de macht van substitutie aan de koper om voor en namens de verkoper: a. het onroerend goed geheel of in gedeelten in juridische eigendom over te dragen; b. in het algemeen de verplichtingen door de verkoper jegens de koper op zich genomen, na te komen; c. in het algemeen tot het verrichten van alle rechtshandelingen, waartoe een juridische eigenaar bevoegd is, daaronder uitdrukkelijk begrepen de splitsing van het onroerend goed in appartementen." (ii) Op 27 december 1991 heeft [A] bij onderhandse akte de economische eigendom van het pand overgedragen aan [B] B.V. (hierna: [B]). Nebula is met deze overdracht akkoord gegaan. In deze akte is - voor zover van belang - bepaald: "Voorts verklaren de partijen dat op deze verkoop en koop met economische eigendomsoverdracht van toepassing zijn de bedingen en bijzondere bepalingen als genoemd in de artikelen 1 tot en met 10 van de akte van economische eigendomsoverdracht van onroerend goed de dato 24 december 1991 gesloten tussen Nebula B.V. en [A] B.V., waarbij uitdrukkelijk wordt verwezen naar de artikelen 7 en 8 van de bijzondere bepalingen." (iii) De juridische eigendom van het pand is bij Nebula gebleven. Nebula is op 24 maart 1999 failliet verklaard. (iv) Een bovenwoning die tot het pand behoort (hierna: de bovenwoning) is per 1 juli 2000 door [B] op eigen naam verhuurd aan [verweerders].

3.2 In dit geding heeft de curator, kort gezegd, ontruiming gevorderd van de bovenwoning. De curator beriep zich erop dat Nebula in juridische zin eigenares is gebleven van de bovenwoning en stelde voorts dat [verweerders] de bovenwoning in relatie tot Nebula zonder recht of titel bewonen. [Verweerders] hebben verweer gevoerd.

De rechtbank heeft de vordering van de curator toegewezen, maar het hof heeft het eindvonnis van de rechtbank vernietigd en de vordering van de curator alsnog afgewezen. Het hof overwoog daartoe met name als volgt:

13

"4.3.2 [B] had krachtens de overeenkomst tot economische eigendomsoverdracht het recht om het pand te gebruiken. Partijen gaan daar kennelijk van uit, zodat ook het hof aanneemt dat dit recht niet is aangetast doordat de oorspronkelijke economisch eigenaar [A] B.V. - na naamswijziging in Nimbach B.V. - op 6 juni 1999 is ontbonden. In de overeenkomst tot economische eigendomsoverdracht noch anderszins lag een beletsel om dat recht vervolgens - voorzover betrekking hebbend op de bovenwoning - krachtens huurovereenkomst aan [verweerders] te geven, zoals [B] heeft gedaan. Het hof overweegt daarbij dat [B] voor het in eigen naam aangaan van die huurovereenkomst overigens geen bijzondere bevoegdheid of positie nodig had, doch slechts wilsovereenstemming met [verweerders]. Ingevolge die huurovereenkomst had [B] recht op de met [verweerders] overeengekomen huurprijs en hadden [verweerders] jegens [B] recht op het genot van de bovenwoning. Dat genot kon [B] aan [verweerders] geven, zolang zij krachtens de overeenkomst tot economische eigendomsoverdracht het recht op het gebruik van het pand had.

4.3.3 Het faillissement van Nebula heeft de overeenkomst tot economische eigendomsoverdracht - en daarmee het recht van [B] tot gebruik van het pand - niet van rechtswege doen eindigen. Feiten of omstandigheden waaruit volgt dat die overeenkomst nadien wel is geĂŤindigd, zijn niet of niet voldoende gesteld of gebleken. Dat betekent dat het ervoor moet worden gehouden dat [B] nog altijd is gerechtigd tot het gebruik van het pand en dat zij dat recht nog altijd aan [verweerders] kan geven. Dat leidt tot de conclusie dat niet kan worden gezegd dat [verweerders] thans zonder recht of titel de bovenwoning gebruiken. De vordering van de curator(en) is daarom niet toewijsbaar."

3.3 De onderdelen 1(a) en 1(c) bevatten de klacht dat de omstandigheid dat het faillissement van Nebula de overeenkomst van economische eigendom niet van rechtswege deed eindigen, niet meebrengt dat [B] haar gebruiksrecht met betrekking tot de bovenwoning na het faillissement van Nebula nog kon uitoefenen. Daarom kon [B] ook niet een tegenover de boedel afdwingbare huurovereenkomst met betrekking tot de bovenwoning aangaan met [verweerders]. De curator beroept zich op - kort gezegd - het stelsel van de Faillissementswet.

3.4 In de onderhavige zaak is de vraag aan de orde of een economische eigenaar van een onroerende zaak deze zaak na het faillissement van de juridische eigenaar daarvan, met werking tegen de boedel kan verhuren aan een derde. Dienaangaande wordt in de eerste plaats overwogen dat bij de totstandkoming van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek uitdrukkelijk de vraag onder ogen is gezien of het aanbeveling verdient in de wet onderscheid te maken tussen juridische en economische eigendom. In antwoord op een door de bijzondere commissie voor de herziening van het Burgerlijk Wetboek uit de Eerste Kamer gestelde vraag antwoordde de regering onder meer: "Het verdient geen aanbeveling de figuur van economische eigenaar in het Burgerlijk Wetboek in te voeren. De positie van degene die houder van een zaak is op grond van een obligatoire overeenkomst of een beperkt zakelijk recht, dient te worden bepaald door de regels betreffende die overeenkomst of dat zakelijk recht en niet door andere regels die aan de economische eigendom - wat men daar ook onder mag verstaan - zouden moeten zijn verbonden. (...)

Men kan het begrip 'economisch eigenaar' ook in verband brengen met de in het huidige recht bekende fiduciaire eigendom, waarvan in de praktijk vooral de eigendomsoverdracht tot zekerheid van belang is en waarbij men verder pleegt te denken aan figuren als de Engelse trust. In het nieuwe BW zullen deze echter niet zijn toegelaten (...). Ook in dit opzicht verdient het derhalve geen aanbeveling het begrip 'economische eigendom' in het nieuwe wetboek te introduceren."

(EV I, Parl. gesch. Boek 5, blz. 17-18).

Het begrip economische eigendom heeft op grond van deze overwegingen geen regeling gevonden in het Burgerlijk Wetboek. Dit begrip moet in het burgerlijk recht daarom worden opgevat als een samenvattende benaming zonder zelfstandige betekenis van de

14

rechtsverhouding tussen partijen die de 'economische eigendom' in het leven hebben geroepen (vgl. HR 5 maart 2004, nr. C02/303, NJ 2004, 316).

3.5 In de tweede plaats verdient het volgende opmerking. Zoals onder meer is gesteld in de memorie van toelichting op artikel 37 F. "oefent de faillietverklaring op bestaande wederkerige overeenkomsten niet de minste invloed uit; de verbintenissen van de gefailleerde en diens mede-contractant worden er niet door gewijzigd" (Van der Feltz, I, blz. 409). Het feit dat het (voort)bestaan van een wederkerige overeenkomst niet wordt beĂŻnvloed door het faillissement van een van de contractanten, betekent echter niet dat de schuldeiser van een duurovereenkomst wiens wederpartij failliet wordt verklaard, de rechten uit die overeenkomst kan blijven uitoefenen alsof er geen faillissement ware. Een andere opvatting zou immers ertoe leiden dat het aan de Faillissementswet mede ten grondslag liggende, onder meer in de artikelen 26 en 108 e.v. F. tot uiting komende, beginsel van gelijkheid van schuldeisers op onaanvaardbare wijze zou worden doorbroken. Dit geldt ook voor gevallen waarin de gefailleerde krachtens de tussen partijen gesloten overeenkomst niet is gehouden een bepaalde prestatie te verrichten, maar het gebruik van een aan hem in eigendom toebehorende zaak te dulden. Indien de wederpartij van de gefailleerde van de curator zou kunnen verlangen dat deze het voortgezet gebruik van de desbetreffende zaak duldt, zou deze wederpartij immers in feite bevoegd zijn het faillissement in zoverre te negeren. Voor dat laatste is echter slechts plaats in uitzonderlijke, in de wet uitdrukkelijk geregelde, gevallen. Bovendien zou door aanvaarding van een zodanige regel een goed beheer ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers van de tot de boedel behorende zaken ten aanzien waarvan langlopende overeenkomsten bestaan, in ernstige mate worden bemoeilijkt (vgl. HR 22 december 1989, nr. 13721, NJ 1990, 661).

3.6 Uit het hiervoor in 3.4 en 3.5 overwogene, in samenhang bezien, volgt dat de onderdelen 1(a) en 1(c) doel treffen. Anders dan het hof heeft overwogen, bracht het faillissement van de juridische eigenaar Nebula van het pand mee dat de economische eigenaar [B] niet langer meer haar gebruiksrecht met betrekking tot het pand, dat berust op de economische eigendom daarvan, kon tegenwerpen aan de curator van Nebula.

Hieruit volgt dat [B] ook niet door een overeenkomst met derden, [verweerders], aan dezen een huurrecht kon verschaffen dat aan de curator van Nebula kan worden tegengeworpen. De omstandigheid dat het gebruiksrecht van [B] met betrekking tot het pand op zichzelf niet werd geraakt door het faillissement van Nebula, brengt hierin geen wijziging, om de hiervoor in 3.5 uiteengezette reden.

3.7 Nu de onderdelen 1(a) en 1(c) doel treffen, behoeven de overige onderdelen geen beoordeling meer.

4. Beslissing De Hoge Raad: vernietigt het arrest van het gerechtshof te Amsterdam van 17 maart 2005; verwijst het geding naar het gerechtshof te 's-Gravenhage ter verdere behandeling en beslissing; veroordeelt [verweerders] in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van de curator begroot op â‚Ź 603,11 aan verschotten en â‚Ź 2.600,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president D.H. Beukenhorst als voorzitter en de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, P.C. Kop, E.J. Numann en F.B. Bakels, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer W.D.H. Asser op 3 november 2006.

15

IEPT200708016, Rb Amsterdam, Flodder 3

www.iept.nl

ken om aan potentiële kopers te laten zien en zo een hogere koopprijs te kunnen bedingen. Daarmee wordt het echter een verkapte verklaring voor recht en die is in kort geding niet mogelijk.

Vzgr Rb Amsterdam, 16 augustus 2007, Flodder 3

PROCESRECHT Proceskosten Artikel 1019h Rv ook van toepassing bij geschil over licentierechten op auteursrechten en ook in kort geding Anders dan de curator meent is artikel 1019h Rv - de volledige proceskostenveroordeling in LE. zaken - in dit geval toepasselijk. Blijkens artikel 1019 Rv strekt het toepassingsgebied zich uit over handhaving van (onder meer) rechten van intellectuele eigendom ingevolge de Auteurswet 1912, dus ook over licentierechten op auteursrechten, en is toepassing niet beperkt tot bodemprocedures. Bij het vaststellen van de omvang van de kosten is gelet op de door CNR Music ingediende staat. De daarin opgenomen kosten zijn door de curator niet bestreden, en komen redelijk en evenredig voor zodat zij zullen worden toegewezen.

AUTEURSRECHT Vindplaatsen: Licentie en faillissement • Curator geen belang bij gevraagde verbod exploitatie gestaakt te houden nu CNR heeft laten weten tijdens faillissement geen gebruik van licentie te zullen maken en curator tijdens faillissement de auteursrechten – vrij van licentie – kan overdragen zonder de gevraagde voorziening Als meest verstrekkende verweer heeft CNR Music aangevoerd dat de curator niet meer kan vorderen dan dat zij de exploitatie van de licentie gedurende het faillissement staakt, iets dat zij reeds heeft toegezegd. Wat er na het faillissement gebeurt hangt ervan af of de rechten inmiddels daadwerkelijk door de curator zijn verkocht. Is dat niet zo dan herleven de rechten van CNR Music. Als de curator heeft verkocht dan kan de eigenaar volgens de literatuur optreden tegen een licentienemer die haar licentierechten toch weer gaat uitoefenen, aldus CNR Music. Dit verweer is terecht.

Op zichzelf kan de curator de rechten thans aan een derde overdragen. Daar heeft hij noch de medewerking van CNR Music noch een voorziening als gevorderd voor nodig. Nu de advocaat van CNR Music reeds bij brief van 2 juli 2007 - vóór het uitbrengen van de dagvaarding - heeft laten weten dat CNR Music gedurende het faillissement niet van haar rechten onder de licentie gebruik zal maken, heeft de curator bij een voorziening voor de duur van het faillissement geen belang.

• Een voorziening voor langere duur gaat het kader van kort geding te buiten, aangezien nu niet met voldoende zekerheid valt te zeggen of de rechten inderdaad tijdens faillissement aan een derde zullen zijn verkocht en of CNR Music de exploitatie in dat geval desondanks weer ter hand zal gaan nemen.

Mocht dat zo zijn, dan is het maar de vraag wat die derde heeft aan een veroordeling ten gunste van de curator in het dan inmiddels opgeheven faillissement. De curator lijkt een veroordelend vonnis te willen gebruiwww.ie-portal.nl

16

Vzgr Rb Amsterdam, 16 augustus 2007 (A.J. Beukenhorst) Sector civiel recht, voorzieningenrechter zaaknummer / rolnummer: 373882/ KG ZA 07-1261 AB/RV Vonnis in kort geding van 16 augustus 2007 in de zaak van MR. PAUL REINIER WILLEM SCHAINK in zijn hoedanigheid van curator van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FIRST FLOOR FEATURES B.V., gevestigd te Amsterdam, eiser bij dagvaarding van 11 juli 2007, procureur mr. P.R.W. Schaink, tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CNR MUSIC B.V., gevestigd te Amsterdam, gedaagde, procureur mr. M.I. Meerrnans - de Vries.

Partijen zullen hierna de curator en CNR Music worden genoemd.

1. De procedure Ter terechtzitting van 31 juli 2007 heeft de curator gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. CNR Music heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening. Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

2. De feiten 2.1. Flodder Televisie B.V. is producent van de film Flodder III en had de auteursrechten op die film. Op 30 juni 1995 heeft Flodder Televisie B.V. haar auteursrechten op het filmwerk Flodder III overgedragen aan Almerica Film B.V. Deze heeft de auteursrechten op 1 september 1998 overgedragen aan First Floor Features Pagina 1 van 3

IEPT200708016, Rb Amsterdam, Flodder 3

www.iept.nl

B.V., verder FFF. De L.J.M. Geels was bestuurder van deze drie opvolgende BV's.

2.2. Op 27 januari 1995 is Flodder Televisie B.V. een licentieovereenkomst aangegaan met de rechtsvoorganger van CNR Music. Namens Flodder Televisie B.V. heeft haar bestuurder Geels de licentieovereenkomst ondertekend. In de licentieovereenkomst is, voor zover van belang, opgenomen: "Artikel 2 - LICENTIEVERLENING 2.1. Flodder verleent door deze aan ARCADE (rechtsvoorganger CNR Music, vzr), gelijk ARCADE hierbij aanvaardt, het exclusieve overdraagbare recht om met uitsluiting van ieder ander en van haarzelf de door haar aan ARCADE ingevolge deze overeenkomst ter beschikking te stellenfilmwerk te (doen) reproduceren en te (doen) exploiteren, alsmede het recht om daarvan sublicenties aan derden te verlenen, vennootschappen behorende tot de groep ARCADE Enterainment Holdings B. V. daaronder begrepen. (..)

2.3. Uitgezonderd van de licentieverlening is de exploitatie middels openbaarmaking op televisie binnen het licentiegebied (..)

Artikel 3 - CONTRACTSGEBIED 3.1. De (..) overgedragen rechten gelden uitsluitend voor het Nederlandstalige gebied van de Benelux, de Nederlandse Antillen en Suriname en uitsluitend voor exploitatie in de Nederlandstalige versie.

Artikel 4 - DUUR VANDE OVEREENKOMST 4.1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de bepaalde tijd van 20 (twintig) jaren (..)

Artikel 8 - VOORSCHOT, SPECIFICATIE ENBETALING 8.1. Als voorschot op de uit hoofde van deze overeenkomst aan Flodder te betalen vergoeding, voldoet ARCADE éénmalig een verrekenbaar, doch niet terugvorderbaar voorschot op verschuldigde royalties ten bedrage van NFL 750.000,-- (..). " 2.3. Op 24 februari 2005 heeft deze rechtbank het faillissement van FFF uitgesproken en mr. Schaink als curator aangesteld.

2.4. Bij brief van 1 juni 2007 heeft de curator CNR Music gesommeerd het gebruik van de haar verleende licentie voor Flodder III onmiddellijk te staken en gestaakt te houden, met verwijzing naar HR 3 november 2006 (Nebula).

2.5. Bij brief van 2 juli 2007 heeft de advocaat van CNR Music de curator laten weten dat CNR Music gedurende het faillissement niet van haar rechten onder de licentie gebruik zal maken.

3. Het geschil 3.1. De curator vordert - samengevat - CNR Music te gebieden om iedere vorm van exploitatie van haar licentie met betrekking tot het filmwerk getiteld Flodder III te staken en gestaakt te houden en hem te informeren over alle verkooppunten van alle reproductievormen van de film, op straffe van verbeurte van een dwangsom, en met veroordeling van CNR Music in de proceskosten.

3.2. Hiertoe stelt de curator - samengevat - dat uit het Nebula-arrest volgt dat de curator ook bij verbintenissen waarbij hij niet is verplicht iets te doen niet

www.ie-portal.nl

17

gehouden is de overeenkomst na te komen. Hij is dan ook niet gehouden de licentieovereenkomst tussen FFF en CNR Music nog langer na te komen. Zou hij dit wel doen dan zou dat CNR Music een voordelige positie ten opzichte van de gezamenlijke crediteuren verschaffen, wat niet verenigbaar is met het beginsel van gelijkheid van schuldeisers in een faillissementsboedel.

De boedel is erbij gebaat dat het voor CNR Music niet mogelijk is om de licentie te gebruiken, omdat de curator dan zonder last van die licentie kan beschikken over de auteursrechten op de film Flodder III. In die situatie kan een betere verkoopprijs worden bedongen bij verkoop van de auteursrechten wat meer geld zal opleveren voor de boedel. De curator zegt verschillende gegadigden te hebben voor de auteursrechten. Die willen de rechten echter alleen onbezwaard overnemen, zodat hij zich niet langer kan houden aan de licentieovereenkomst met CNR Music.

3.3. CNR Music heeft verweer gevoerd waarop hierna voor zover van belang zal worden ingegaan. Zij vordert de veroordeling van de curator in de werkelijke kosten van € 13.291,90, waarvan zij een specificatie heeft overgelegd.

4. De beoordeling 4.1. Als meest verstrekkende verweer heeft CNR Music aangevoerd dat de curator niet meer kan vorderen dan dat zij de exploitatie van de licentie gedurende het faillissement staakt, iets dat zij reeds heeft toegezegd. Wat er na het faillissement gebeurt hangt ervan af of de rechten inmiddels daadwerkelijk door de curator zijn verkocht. Is dat niet zo dan herleven de rechten van CNR Music. Als de curator heeft verkocht dan kan de eigenaar volgens de literatuur optreden tegen een licentienemer die haar licentierechten toch weer gaat uitoefenen, aldus CNR Music.

4.2. Dit verweer is terecht. Op zichzelf kan de curator de rechten thans aan een derde overdragen. Daar heeft hij noch de medewerking van CNR Music noch een voorziening als gevorderd voor nodig. Nu de advocaat van CNR Music reeds bij brief van 2 juli 2007 - vóór het uitbrengen van de dagvaarding - heeft laten weten dat CNR Music gedurende het faillissement niet van haar rechten onder de licentie gebruik zal maken, heeft de curator bij een voorziening voor de duur van het faillissement geen belang. Een voorziening voor langere duur gaat het kader van dit kort geding te buiten, aangezien nu niet met voldoende zekerheid valt te zeggen of de rechten inderdaad tijdig aan een derde zullen zijn verkocht en of CNR Music de exploitatie in dat geval desondanks weer ter hand zal gaan nemen. Mocht dat zo zijn, dan is het maar de vraag wat die derde heeft aan een veroordeling ten gunste van de curator in het dan inmiddels opgeheven faillissement. De curator lijkt een veroordelend vonnis te willen gebruiken om aan potentiële kopers te laten zien en zo een hogere koopprijs te kunnen bedingen. Daarmee wordt het echter een verkapte verklaring voor recht en die is in kort geding niet mogelijk.

4.3. De gevraagde voorzieningen zullen dan ook worden geweigerd, met verwijzing van de curator als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten. Anders Pagina 2 van 3

IEPT200708016, Rb Amsterdam, Flodder 3

www.iept.nl

dan de curator meent is artikel 1019h Rv - de volledige proceskostenveroordeling in LE. zaken - in dit geval toepasselijk. Blijkens artikel 1019 Rv strekt het toepassingsgebied zich uit over handhaving van (onder meer) rechten van intellectuele eigendom ingevolge de Auteurswet 1912, dus ook over licentierechten op auteursrechten, en is toepassing niet beperkt tot bodemprocedures. Bij het vaststellen van de omvang van de kosten is gelet op de door CNR Music ingediende staat. De daarin opgenomen kosten zijn door de curator niet bestreden, en komen redelijk en evenredig voor zodat zij zullen worden toegewezen.

5. De beslissing De voorzieningenrechter: 5.1. Weigert de gevraagde voorziening.

5.2. Veroordeelt de curator in de proceskosten, aan de zijde van CNR Music tot heden begroot op â‚Ź 13.291,90 aan salaris procureur en â‚Ź 251,00 aan vastrecht.

5.3. Verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.J. Beukenhorst, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. R. Verloo, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 16 augustus 2007.

www.ie-portal.nl

18

Pagina 3 van 3

IEPT20100708, Rb Den Haag, SIG v Diadora

www.iept.nl

Geen derdenwerking niet-ingeschreven licentie onder internationale merkrechten voor Benelux • De voorzieningenrechter ziet onvoldoende aanknopingspunten om aan te kunnen nemen dat aan de niet-ingeschreven licentie onder de internationele merkrechten met gelding voor de Benelux eveneens dergelijke derdenwerking toekomt.

Vzgr Rb Den Haag, 8 juli 2010, SIG v Diadora

MERKENRECHT – LICENTIE Uitleg beëindigingsmogelijkheid bij insolvabiliteit – Italiaans recht • dat naar voorlopig oordeel artikel 13.1 van de Overeenkomst moet worden uitgelegd – en met hoge mate van waarschijnlijkheid de bevoegde Italiaanse bodemrechter die bepaling zo zal uitleggen – dat de ene partij het recht heeft de Overeenkomst op te zeggen, zodra de andere partij – kort gezegd – insolvabel wordt.

Rechtmatige inschrijving licentie Gemeenschapsmerken • Uit de omstandigheid dat de Overeenkomst aan SIG het recht geeft de licentie onder de internationale merken te doen registreren kan niet (a contrario) worden afgeleid dat het SIG verboden zou zijn zulks te doen ten aanzien van de licentie onder de Gemeenschapsmerken.

Derdenwerking ingeschreven licentie tegenover rechtsopvolgend Gemeenschapsmerkhouder • In de literatuur wordt wel uitgegaan van derdenwerking van onder Gemeenschapsmerken verleende licenties, mits ingeschreven. Het merkrecht is in dat geval te beschouwen als ‘bezwaard’ met de licentie. De voorzieningenrechter sluit zich aan bij die in de literatuur breed gedragen opvatting.

De voorzieningenrechter stelt vast dat de vraag of een (ingeschreven) licentie na overdracht van een intellectueel eigendomsrecht derdenwerking heeft geen uitgekristalliseerd leerstuk is. In de literatuur wordt wel uitgegaan van derdenwerking van onder Gemeenschapsmerken verleende licenties, mits ingeschreven.

Het merkrecht is in dat geval te beschouwen als ‘bezwaard’ met de licentie. De voorzieningenrechter sluit zich aan bij die in de literatuur breed gedragen opvatting. Naar voorlopig oordeel zal Diadora B daarom de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de in de Overeenkomst neergelegde licentie onder de Gemeenschapsmerken moeten eerbiedigen en SIG behoudt voor de duur en onder de voorwaarden van de Overeenkomst derhalve haar – voor Nederland exclusieve – licentiepositie onder de Gemeenschapsmerken die aan Diadora B zijn overgedragen. Het stond Diadora B derhalve niet vrij terzake de Diadora-Gemeenschapsmerken voor Nederland een licentie te verstrekken aan Overdistribution Ltd.

www.ie-portal.nl

19

Derdenwerking licentie Diadora Gemeenschapswoordmerk ter zake van overige Diadora-merken • Gegeven het feit dat onder de Overeenkomst een licentie is verstrekt onder het Gemeenschapswoordmerk ‘Diadora’, moet het echter wel in strijd met die licentie worden geacht, indien onder enig merk waarvan het Gemeenschapswoordmerk Diadora een onderscheidend deel uitmaakt (zoals het onder 2.4 genoemde Five Balls Trade Mark) aan derden licenties zouden worden verstrekt voor Nederland.

Afweging van de belangen van SIG als licentiehouder onder het Gemeenschapswoordmerk enerzijds en Diadora B als nieuwe houder van het Five Balls Trade Mark (en andere Diadora-merken) anderzijds, leidt niet tot een ander oordeel. Diadora B moet immers – naar SIG heeft gesteld en door Diadora c.s. niet gemotiveerd is weersproken – geacht worden ten tijde van de overdracht van de Diadora-merken ingevolge de Cessione (ook) van de daaronder aan SIG verleende licenties op de hoogte te zijn geweest.

PROCESRECHT - IPR Bevoegdheid voorzieningenrechter • Dat Diadora A op grond van artikel 28 van de Overeenkomst de mogelijkheid heeft ook een andere voorzieningenrechter dan de (voorzieningen)rechter te Treviso om voorlopige maatregelen te vragen, betekent niet dat SIG de mogelijkheid kan worden ontzegd de op grond van artikel 31 EEX-Vo bevoegde voorzieningenrechter te adiëren.

Artikel 31 van de Verordening (EG) 44/2001 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (hierna: EEX-Vo) bepaalt, zo erkennen ook Diadora c.s., dat partijen kunnen vragen om voorlopige maatregelen bij – kort gezegd – een andere dan de op grond van de EEX-Vo bevoegde bodemrechter.

Dat geldt ook als in de overeenkomst een forumkeuze is opgenomen.

4.3. […] Die bevoegdheid heeft zij van rechtswege en niet vereist is dat zij die expliciet in een overeenkomst heeft bedongen.

4.4. Diadora c.s. hebben nog gesteld dat de aard van de vorderingen van SIG – die in wezen een vordering tot algehele nakoming van de Overeenkomst betreft – zou maken dat de voorzieningenrechter zich onbevoegd zou moeten verklaren. De voorzieningenrechter wijst dat van de hand. Een veroordeling tot eerbiediging van de aan SIG onder de Overeenkomst verleende rechten in Nederland voor de periode totdat de Italiaanse rechter in de bodemprocedure op de vorderingen zal hebben Pagina 1 van 8

IEPT20100708, Rb Den Haag, SIG v Diadora

www.iept.nl

beslist, moet worden aangemerkt als een voorlopige maatregel als bedoeld in artikel 31 EEX-Vo en er bestaat geen aanleiding terzake van het aannemen van bevoegdheid daarbij andere criteria te hanteren dan bij andere voorlopige maatregelen.

Vindplaatsen: Bulletin Industriële Eigendom, nr. 98, p.

428 Vzgr Rb Den Haag, 8 juli 2010 (R. Kalden) Rechtbank ’s-Gravenhage Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 362455 / KG ZA 10-401 Vonnis in kort geding van 8 juli 2010 in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SPORT ILLIMITATO GRUPPO B.V., gevestigd te Amsterdam, eiseres, advocaat: mr. P.L. Reeskamp te Amsterdam, tegen 1. de rechtspersoon naar vreemd recht DIADORA S.P.A., gevestigd te Caerano di San Marco, Italië, 2. de rechtspersoon naar vreemd recht DIADORA SPORT S.R.L., gevestigd te Caerano di San Marco, Italië, gedaagden, advocaat: mr. S.A. Klos te Amsterdam.

Eiseres zal hierna SIG genoemd worden, gedaagden gezamenlijk Diadora c.s. en afzonderlijk Diadora A, respectievelijk Diadora B. Voor SIG is de zaak behandeld door mr. Reeskamp voornoemd en mr. R.R.D. Donker, eveneens advocaat te Amsterdam.

1. De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: - de dagvaarding van 25 maart 2010, met 32 producties, - producties 1 tot en met 7 van Diadora c.s., - aanvullende producties 33 tot en met 43 van SIG, - aanvullende producties 8 tot en met 14 van Diadora c.s., - de mondelinge behandeling, nader bepaald op 21 juni 2010, ter gelegenheid waarvan de raadslieden pleitnotities hebben overgelegd.

1.2. Ten slotte is vonnis nader bepaald op heden.

2. De feiten 2.1. SIG is actief op het gebied van (de handel in) sportartikelen. Zij is een dochtervennootschap van Unlimited Sports Group B.V., dat zich onder meer bezighoudt met de exploitatie van de winkelketens Aktiesport en Perry Sport.

2.2. De Italiaanse onderneming Diadora A is eveneens actief op het gebied van sportartikelen. Zij heeft onder meer de navolgende merken laten registreren: - het hieronder weergegeven internationale beeldmerk dat ook wel forked badge device wordt genoemd, op 27 april 1981 geregistreerd onder nummer 460594 voor waren in de klassen 18, 25 en 28, met gelding in onder meer de Benelux;

www.ie-portal.nl

20

- het Gemeenschapswoordmerk DIADORA, op 7 januari 1999 geregistreerd onder nummer 339093 voor waren in de klassen 18, 25 en 28; - het Gemeenschapsmerk dat overeenkomt met het hierboven weergegeven forked badge device beeldmerk, op 14 november 2002 geregistreerd onder nummer 2403012 voor waren in de klassen 16, 25 en 28.

2.3. Op 10 oktober 2007 is een overeenkomst (hierna: de Overeenkomst) tot stand gekomen tussen SIG en Diadora A met betrekking tot de exclusieve licentie en distributie in Nederland van kleding, schoenen en accessoires onder bovengenoemde merken van Diadora A. 2.4. Op 1 augustus 2008 is de Overeenkomst uitgebreid met een licentie onder een vierde merk van Diadora A, te weten het hieronder weergegeven internationale beeldmerk dat ook wel het Five Balls Trade Mark wordt genoemd, op 27 april 1981geregistreerd onder nummer 460593 voor waren in de klassen 18, 25 en 28, met gelding in onder meer de Benelux.

2.5. De Overeenkomst omvat de navolgende bepalingen.

ART. 5 - TERM OF THE AGREEMENT 5.1. The term of this agreement shall commence on the 1st day of August 2007 and shall terminate on the 31st day of December 2015, unless sooner terminated in Accordance with the provisions hereof.

ART. 13 - TERMINATION 13.1. In case the other Party files for bankruptcy or has a receiver appointed, this agreement shall terminate; 13.2. If during the term of this Agreement a Party shall intentionally or through gross misconduct or negligence breach any of the contractual obligations the non-breaching Party may terminate this Agreement, according to art. 1454 of the Italian Civil Code, only by giving other Party a written notice, duly motivated and stating the nature of the default as well as the cure demanded and/or the estimation of the actual damages suffered and a thirty days period to remedy the default or in case the default is not capable of remedy to pay the actual damages to the non-breaching Party. If the default is not cured within thirty (30) days (or such longer period as shall be required to complete the remedy) or in case the breach is not capable for remedy the actual amount of direct damages the non-breaching Party reasonably claims to have suffered has not been paid out or paid in escrow within thirty (30) days by

Pagina 2 van 8

IEPT20100708, Rb Den Haag, SIG v Diadora

www.iept.nl

the allegedly breaching Party, this Agreement shall terminate.

ART. 28 - JURISDICTION AND GOVERNING LAWS 28.1. This agreement and the rights and obligations of the parties hereunder shall be governed, construed and interpreted in accordance with the laws of Italy.

28.2. For any disputes arising out or deriving from this agreement or regarding its validity, performance, interpretation and/or termination shall be competent the Court of Treviso (Italy), notwithstanding the Licensor shall have the right, at its own discretion, to refer such disputes to the jurisdiction of any Court in the Licensed Territory or in the countries where the Licensed Products are manufactured and to obtain any provisional or summary remedy or injunctive relief from any Court in the Licensed Territory or in the countries where the Licensed Products are manufactured.

2.6. Het eerste, door SIG opgestelde, concept voor de licentieovereenkomst bevatte een bepaling waarbij iedere partij de overeenkomst mocht beëindigen als de andere partij insolvabel zou worden. Daarop heeft Diadora A een eenzijdige beëindigingsclausule voorgesteld die alleen haar het recht zou geven de overeenkomst te beëindigen in geval van insolventie van SIG. In een daaropvolgend concept heeft SIG opnieuw een wederkerige clausule voorgesteld met opzegmogelijkheid van de ene partij als de andere partij insolvabel zou worden.

Het voorlaatste concept bevatte de navolgende clausule: with immediate effect after receipt of a written notice by the terminating party in case the other party files for bankruptcy or has a receiver appointed, this agreement shall terminate.

2.7. Diadora A is in financiële problemen geraakt, reden waarom in juli 2009 zogenoemde liquidatori giudiziale zijn benoemd. Een liquidatore giudiziale is te vergelijken met de Nederlandse bewindvoerder in surséance van betaling.

2.8. Bij brief van 21 juli 2009 hebben de liquidatori SIG op de hoogte gebracht van hun voornemen de Overeenkomst te beëindigen, waarbij zij zich beriepen op artikel 13.2 van de Overeenkomst. Zij schreven onder meer: “We have to inform you that during the contractual relationship with Diadora S.p.A. your company did not fulfil many essential obligations provided in the License and Distribution Agreement signed between our companies on October 10th, 2007. Specifically, your company did not respect terms of payment, acted in breach of the Licensed Territory and did violate other provisions set forth in favour of Diadora S.p.A.. As a result of the above, Diadora S.p.A. hereby gives you notice of termination for cause of the distribution agreement signed with your company, pursuant to clause 13.2 of the said agreement.”

In de brief werd vervolgens betaling gevraagd, binnen zeven dagen na ontvangst van de brief, van openstaande rekeningen ten bedrage van EUR 4.805,68.

2.9. In haar reactie van 7 augustus 2009 heeft SIG tegengesproken dat sprake zou zijn van enige tekortkoming van haar kant en uiteengezet dat de op-

www.ie-portal.nl

21

zegging van de Overeenkomst niet rechtsgeldig was, onder meer stellende: “[W]e hereby fully contest and reject Diadora’s right to terminate the Agreement based on reasons set out in your letter of July 21, 2009. As you are aware, the Agreement does not provide for an automatic termination; on the contrary, art. 13.2 of the Agreement states that – in the event of a party breaching any “contractual obligations”, (…) “the non-breaching party may terminate this agreement, according to art. 1454 if the Italian Civil Code, only by giving other Party a written notice, (…).”(accentuering overgenomen van origineel; vzr.) Zij liet daarnaast weten dat het openstaande bedrag – hoewel SIG de verschuldigdheid van (een deel van) het bedrag had betwist – inmiddels was betaald.

2.10. SIG heeft de licentie onder de Gemeenschapsmerken in het Gemeenschapsmerkenregister laten inschrijven. Op 5 oktober 2009 is deze inschrijving gepubliceerd. De licentie onder de internationale merken is niet geregistreerd.

2.11. Op 26 oktober 2009 kwam een zogeheten Concordato Preventivo, een schuldeisersakkoord, tot stand tussen Diadora A en een aantal van haar crediteuren.

SIG was bij dit akkoord niet betrokken.

2.12. Op 27 oktober 2009 ontving SIG van de advocaat van Diadora A een brief met een nadere (op onderdelen nieuwe) onderbouwing van de stelling dat sprake zou zijn van tekortkomingen van SIG die tussentijdse beeindiging van de Overeenkomst mogelijk zouden maken, opnieuw met een beroep op artikel 13.2.

2.13. SIG reageerde bij brief van 26 november 2009 met een bestrijding van alle door Diadora A aangedragen gronden voor opzegging. Ook stelde zij dat de opzegging niet in overeenstemming met de vereisten van artikel 13.2 was gedaan, in het bijzonder omdat een “notice of default” ontbrak.

2.14. Op 22 januari 2010 zijn – als onderdeel van de Concordato Preventivo op grond waarvan activa en passiva zijn overgegaan van Diadora A naar Diadora B – de intellectuele eigendomsrechten van Diadora A, waaronder de merken waarop de Overeenkomst ziet, door Diadora A overgedragen aan Diadora B in een Contratto definitivo di cessione di ramo d’azienda, in de processtukken (en hierna) ook aangeduid als Cessione. In deze Cessione wordt een aantal licentieovereenkomsten uitdrukkelijk genoemd als overeenkomsten die overgaan van Diadora A naar Diadora B. De Overeenkomst is daarin niet vermeld.

2.15. Bij brief van 16 februari 2010 heeft Diadora A voor het eerst een beroep gedaan op artikel 13.1, stellende dat door de benoeming van de liquidatori giudiziale de Overeenkomst op 1 juli 2009 automatisch was geëindigd, nu op dat moment de in dat artikel bedoelde omstandigheden zouden zijn ingetreden. Het beroep op artikel 13.2 werd overigens gehandhaafd, in het bijzonder in verband met een nieuwe (althans nieuw uitgewerkte) grond, te weten dat SIG de bepaling in de Overeenkomst met betrekking tot de geografische reikwijdte van de licentie zou hebben geschonden.

2.16. In haar brief van 18 februari 2010 aan Diadora A wees SIG erop dat naar haar mening artikel 13.1 niet Pagina 3 van 8

IEPT20100708, Rb Den Haag, SIG v Diadora

www.iept.nl

voorziet in automatische beëindiging van de Overeenkomst, maar een opzeggingsbevoegdheid in het leven roept voor de partij die niet insolvabel is geraakt.

2.17. In een brief van 24 februari 2010 aan SIG deelde Diadora B mede dat zij onder meer de merken waarop de Overeenkomst ziet van Diadora A heeft verkregen en dat zij aan Overdistribution Ltd. een wereldwijde licentie “in promotional channels” heeft verleend. Die brief bevat de navolgende passages: “It is come to our attention that you have recently approached Overdistribution Ltd.’s customer, named Super De Boer Supermarkets and/or Brand Loyalty Sourcing BV, stating that you are “…exclusive licensee for all categories of Diadora products in the Netherlands…”, that “…our rights are being breached …” and many similar meaningless declarations. According to our knowledge your license agreement with Diadora s.p.a. has been terminated, you are not anymore authorized to use Diadora Trademarks and you are not entitled to exploit Diadora’s name for your commercial purposes.” (…) if you continue to bother Overdistribution Ltd’s customers in the Netherlands, we will be forced to take appropriate legal action (…).

Ten slotte stelt Diadora B SIG aansprakelijk voor de schade die SIG met haar handelwijze zou hebben veroorzaakt. Op dezelfde dag ontving SIG een brief van de advocaat van Overdistribution Ltd., waarin SIG wordt gesommeerd haar mededelingen omtrent haar positie als rechthebbende onder de Diadoramerken te staken.

2.18. In een brief van 8 maart 2010 van Diadora A aan SIG wordt onder meer het volgende medegedeeld: “Diadora Sport s.r.l. did not succeed to Diadora s.p.a. into the Agreement, because: (i) the same Agreement was already terminated according to the clause 13.1 and because of several breaches committed and not remedied by SIG, and (ii) of the covenants stipulated with Diadora Sport s.r.l. that clearly stated that the same did not replace Diadora s.p.a. in the Agreement.”

2.19. Bij dagvaarding van 25 maart 2010 hebben Diadora A en Diadora B voor de afdeling Industriële en Intellectuele Eigendom van de rechtbank van Venetië een procedure aanhangig gemaakt tegen SIG. De zaak zal ter zitting behandeld worden op 4 februari 2011.

Gevorderd wordt een verklaring voor recht dat de Overeenkomst op 15 juni 2009 is geëindigd vanwege de ‘surseance van betaling’ waarin Diadora A is komen te verkeren, althans vanwege wanprestatie aan de zijde van SIG, een veroordeling tot vergoeding door SIG van de schade veroorzaakt door het onrechtmatig blijven handelen alsof nog een licentie van kracht is, een verbod voor SIG om producten met Diadora-merken en logo’s te vervaardigen en vermarkten, een veroordeling tot het gestand doen door SIG van de na beëindiging van de Overeenkomst resterende verplichtingen en een bevel de inschrijving van de licentie in het Gemeenschapsmerkenregister ongedaan te maken.

3. Het geschil 3.1. SIG vordert na mondelinge eiswijziging ter zitting, waartegen Diadora c.s. zich niet hebben verzet – samengevat – dat de voorzieningenrechter bij vonnis,

www.ie-portal.nl

22

voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, Diadora B respectievelijk Diadora A veroordeelt om de Overeenkomst te eerbiedigen, hen verbiedt handelingen te verrichten die indruisen tegen de exclusieve licentie- en distributierechten van SIG voor Nederland, hen verbiedt licenties voor Nederland aan derden te verstrekken, alsmede hen gebiedt reeds verleende licenties ongedaan te maken en derden te beletten zich in Nederland als licentienemer te manifesteren, een en ander op straffe van een dwangsom en met gelding totdat in de door Diadora c.s. tegen SIG aanhangig gemaakte procedure in Italië op het daar gevorderde zal zijn beslist, met veroordeling van Diadora A en Diadora B in de proceskosten, te vermeerderen met de wettelijke rente en nakosten.

3.2. Diadora c.s. voeren verweer.

3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling Bevoegdheid 4.1. Zich beroepend op de in artikel 28 van de Overeenkomst vastgelegde forumkeuze stellen Diadora c.s. dat deze voorzieningenrechter niet bevoegd is van de vorderingen in kort geding van SIG kennis te nemen, omdat alleen de rechtbank van Treviso, ook voor wat betreft provisionele maatregelen, exclusief bevoegd zou zijn om van door SIG ingestelde vorderingen kennis te nemen.

4.2. Naar voorlopig oordeel treft dit bevoegdheidsverweer van Diadora c.s. geen doel. Artikel 31 van de Verordening (EG) 44/2001 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (hierna: EEX-Vo) bepaalt, zo erkennen ook Diadora c.s., dat partijen kunnen vragen om voorlopige maatregelen bij – kort gezegd – een andere dan de op grond van de EEX-Vo bevoegde bodemrechter. Dat geldt ook als in de overeenkomst een forumkeuze is opgenomen.

4.3. Dat Diadora A op grond van artikel 28 van de Overeenkomst de mogelijkheid heeft ook een andere voorzieningenrechter dan de (voorzieningen)rechter te Treviso om voorlopige maatregelen te vragen, betekent niet dat SIG de mogelijkheid kan worden ontzegd de op grond van artikel 31 EEX-Vo bevoegde voorzieningenrechter te adiëren. Die bevoegdheid heeft zij van rechtswege en niet vereist is dat zij die expliciet in een overeenkomst heeft bedongen.

4.4. Diadora c.s. hebben nog gesteld dat de aard van de vorderingen van SIG – die in wezen een vordering tot algehele nakoming van de Overeenkomst betreft – zou maken dat de voorzieningenrechter zich onbevoegd zou moeten verklaren. De voorzieningenrechter wijst dat van de hand. Een veroordeling tot eerbiediging van de aan SIG onder de Overeenkomst verleende rechten in Nederland voor de periode totdat de Italiaanse rechter in de bodemprocedure op de vorderingen zal hebben beslist, moet worden aangemerkt als een voorlopige maatregel als bedoeld in artikel 31 EEX-Vo en er bestaat geen aanleiding terzake van het aannemen van bevoegdheid daarbij andere criteria te hanteren dan bij andere voorlopige maatregelen.

Pagina 4 van 8

IEPT20100708, Rb Den Haag, SIG v Diadora

www.iept.nl

4.5. Het feit dat inmiddels terzake van dezelfde Overeenkomst ook een bodemprocedure aanhangig is gemaakt door Diadora A bij de bevoegde bodemrechter te Trevo, Italië, maakt dat niet naders. Indien het al zo zou zijn dat na het aanhangig zijn van een bodemprocedure slechts bij die rechtbank voorlopige voorzieningen als hier door SIG verzocht zouden mogen worden gevorderd, zoals Diadora c.s. onder verwijzing naar artikel 27 en 28 EEX-Vo betogen, dan bestaat er in deze zaak nog geen aanleiding voor onbevoegdheid van de voorzieningenrechter, reeds omdat onderhavige kort geding procedure eerder aanhangig is gemaakt (25 maart 2010) dan de Italiaanse bodemprocedure (op 9 juni 2010). Daarenboven is het gevaar voor tegenstrijdige beslissingen dat volgens Diadora c.s. aanwezig zou zijn, geweken door de eiswijziging waardoor de voorzieningen slechts van kracht zullen zijn zolang door de Italiaanse rechter nog niet op die vorderingen is beslist.

4.6. De slotsom luidt dat de Nederlandse voorzieningenrechter bevoegd is van het onderhavige geschil kennis te nemen. De relatieve bevoegdheid van de Haagse voorzieningenrechter is niet bestreden.

Spoedeisend belang 4.7. Diadora c.s. hebben het spoedeisend belang van SIG bij het gevorderde bestreden. Dat verweer wordt gepasseerd. Reeds uit de sommaties om het gebruik van de Diadora merken te staken en de dreiging met rechtsmaatregelen, zowel door Diadora B als door Overdistribution Ltd – volgt een voldoende spoedeisend belang bij de gevorderde veroordeling tot eerbiediging van de onder de Overeenkomst aan SIG verleende exclusieve licentie en ongedaanmaking van de in strijd daarmee aan derden verleende licenties.

Artikel 13.1 van de Overeenkomst 4.8. De voorzieningenrechter stelt voorop dat Diadora c.s. zich in het kader van dit kort geding uitsluitend beroepen op de (automatische) beëindiging van de Overeenkomst op grond van artikel 13.1, zodat een oordeel of sprake is van een rechtsgeldige opzegging in de zin van artikel 13.2 in deze procedure achterwege kan blijven.

4.9. Partijen zijn verdeeld over de vraag of de in artikel 13.1 genoemde omstandigheden zich hebben voorgedaan. Niet in geschil is dat geen faillissement is aangevraagd, maar SIG meent dat met benoeming van de liquidatori ook niet is voldaan aan de in 13.1 bedoelde situatie ‘or has a reciever appointed’. Mocht de benoeming van liquidatori wel aangemerkt moeten worden als benoeming van een receiver, dan verschillen partijen verder van mening of dat met zich brengt dat de Overeenkomst automatisch is beëindigd, dan wel dat aan SIG in dat geval de bevoegdheid toekomt de Overeenkomst te beëindigen.

4.10. Op de Overeenkomst is Italiaans recht van toepassing. De uitleg van de Overeenkomst dient derhalve te geschieden op basis van hetgeen in artikelen 1362 tot en met 1371 van het Italiaans Burgerlijk Wetboek is neergelegd. Naar SIG onweersproken heeft aangevoerd bepaalt artikel 1362 lid 1 dat voor de uitleg van een overeenkomst de bedoeling van partijen dient te wor-

www.ie-portal.nl

23

den onderzocht. Daarbij dient rekening te worden gehouden met de bewoordingen van de uit te leggen bepaling en – zo die niet (voldoende) duidelijk zouden zijn – de achter die bepaling liggende gedachte(n). Diadora c.s. hebben voorts gewezen op de uitlegregel van artikel 1367 van het Italiaans Burgerlijk Wetboek. Volgens die regel moet een contractuele bepaling zo worden uitgelegd dat zij enig effect sorteert, niet op een wijze die maakt dat zij geen enkele betekenis heeft.

4.11. Naar voorlopig oordeel zijn de bewoordingen van artikel 13.1 van de Overeenkomst innerlijk tegenstrijdig. Enerzijds wordt gesproken van ‘the other party’, hetgeen erop wijst dat beëindiging door de ene partij kan plaatsvinden zodra de andere – kort gezegd – insolvabel wordt. Anderzijds wordt gesproken van ‘the agreement shall terminate’ wat wijst op automatische beëindiging indien welke partij dan ook insolvabel wordt. Aldus behoeven de bewoordingen van artikel 13.1 van de Overeenkomst uitleg.

4.12. De uitlegregel van artikel 1367 van het Italiaans Burgerlijk Wetboek indiceert dat artikel 13.1 moet worden uitgelegd in de door SIG voorgestane zin, namelijk dat de partij die niet insolvent is geworden de mogelijkheid heeft de Overeenkomst op te zeggen. Zou immers worden uitgegaan van de door Diadora c.s. voorgestane uitleg, inhoudende dat de Overeenkomst automatisch beëindigt bij het intreden van een in artikel 13.1 genoemde situatie bij een der partijen, dan zouden de woorden “the other party” zonder enige betekenis zijn. De term either party had dan veeleer in de rede gelegen.

4.13. Naar voorlopig oordeel wijst ook de achterliggende gedachte van een opzegbepaling als die van 13.1 van de Overeenkomst in de richting van uitleg als door SIG verdedigd. De stelling van Diadora c.s. dat moet worden aangenomen dat partijen een automatische beeindiging hebben bedoeld omdat dit partijen zekerheid zou bieden, reden waarom het een standaardbepaling in (met name internationale) licentiecontracten zou zijn, kan naar voorlopig oordeel niet als juist worden aanvaard. Die stelling gaat voorbij aan het – ook door Diadora c.s. erkende – belang dat de niet-insolvente partij juist kan hebben bij voortzetting van de Overeenkomst. Dat geldt in het bijzonder voor de licentienemer die juist zelf vergoedingsplichtig is en geen betalingsrisico loopt. Voor de niet-insolvente partij biedt de mogelijkheid om per onmiddellijk op te kunnen zeggen als de andere partij insolvent wordt voldoende zekerheid tegen risico’s verbonden aan insolventie van de andere partij. Voor de partij die zelf insolvabel is geworden valt niet in te zien waarom die belang zou hebben bij een einde van de licentieovereenkomst van rechtswege. De toestand van surseance is immers juist gericht op voortzetting van de onderneming. De licentiegever heeft belang bij het in stand blijven van de overeenkomst omdat daaruit inkomsten worden gegenereerd. Voor een licentienemer geldt dat een licentie aanzienlijke goodwill waarde – en daarmee verdiencapaciteit – kan vertegenwoordigen. In geval van faillissement bestaan van rechtswege voldoende moge-

Pagina 5 van 8

IEPT20100708, Rb Den Haag, SIG v Diadora

www.iept.nl

lijkheden voor beëindiging van overeenkomsten door de curator.

4.14. Het standpunt van Diadora c.s. dat een automatische beëindiging van een licentieovereenkomst in geval een partij insolvabel wordt standaard zou zijn, strookt ook niet met de aanvankelijke wens van Diadora A om – eenzijdig – het recht te hebben om op te kunnen zeggen in geval van faillissement of surseance van SIG. Evenmin is met dat standpunt te verenigen dat in de nadien tussen Diadora B (waar de voormalig jurist van Diadora A in dienst is getreden) en Overdistribution Ltd. tot stand gekomen licentie-overeenkomst ook niet is voorzien in automatische beëindiging, maar in de mogelijkheid tot opzegging in geval van insolventie van de andere partij.

4.15. Artikel 23 van de Overeenkomst, dat bepaalt dat de Overeenkomst de gehele overeenkomst tussen partijen behelst en in de plaats treedt van eerdere overeenkomsten, staat er niet aan in de weg dat de totstandkomingsgeschiedenis van een bepaling uit de Overeenkomst in aanmerking kan worden genomen bij de uitleg van de Overeenkomst, zoals nog door Diadora c.s. betoogd. Daarmee wordt immers niet teruggrepen op andere of eerdere afspraken tussen partijen, maar vastgesteld wat partijen in die (enig bindende) Overeenkomst hebben afgesproken.

4.16. Tegen het standpunt dat artikel 13.1 zo moet worden uitgelegd dat de Overeenkomst automatisch zou beëindigen in geval van insolventie van een der partijen, pleit ten slotte ook dat de liquidatori giudiziale aanvankelijk geen beroep hebben gedaan op dit artikel, maar uitsluitend op artikel 13.2, waarbij steeds meer c.q. andere gronden voor opzegging wegens wanprestatie zijn aangevoerd. Ook zij gingen er kennelijk vanuit dat de Overeenkomst niet reeds op grond van artikel 13.1 automatisch was geëindigd vanwege de surseance van Diadora A. 4.17. De slotsom op grond van het voorgaande is dat naar voorlopig oordeel artikel 13.1 van de Overeenkomst moet worden uitgelegd – en met hoge mate van waarschijnlijkheid de bevoegde Italiaanse bodemrechter die bepaling zo zal uitleggen – dat de ene partij het recht heeft de Overeenkomst op te zeggen, zodra de andere partij – kort gezegd – insolvabel wordt. Gegeven deze uitleg van artikel 13.1 kan in het midden kan blijven of de in artikel 13.1 genoemde omstandigheden zich hebben voorgedaan, zoals door Diadora c.s. gesteld, maar door SIG bestreden. Aldus heeft naar voorlopig oordeel geen rechtsgeldige tussentijdse beeindiging van de Overeenkomst plaatsgevonden met de opzegging door (de liquidatori van) Diadora A. Derdenwerking na overdracht van merkrechten?

4.18. Hoewel volgens SIG de merkenregisters daags voor de mondelinge behandeling Diadora A nog als merkhouder vermeldden voor alle merken in kwestie, heeft Diadora A de merken naar eigen zeggen overgedragen aan Diadora B. Mede gezien de in het geding gebrachte stukken, zoals de Cessione en de correspondentie tussen partijen, zal de voorzieningenrechter er voorshands met partijen vanuit gaan dat overdracht van de merken aan Diadora B heeft plaatsgevonden en dat

www.ie-portal.nl

24

de registers nog dienen te worden bijgewerkt, waarmee – naar Diadora c.s. onweersproken hebben gesteld – enkele maanden gemoeid kan zijn.

4.19. Nu naar voorlopig oordeel de Overeenkomst niet rechtsgeldig is beëindigd, rijst de vraag welke verplichtingen na overdracht van de merkrechten in kwestie rusten op Diadora A, de licentiegever en contractspartij van SIG enerzijds en op Diadora B als verkrijger van de merkrechten anderzijds. Daarbij is – in ieder geval ten aanzien van de Gemeenschapsmerken – mede van belang dat de inschrijving van de licentie in het Gemeenschapsmerkenregister dateert van vóór de overdracht van de merken aan Diadora B. 4.20. De stelling van Diadora c.s. dat de inschrijving van de licentie door SIG dient te worden genegeerd omdat de Overeenkomst SIG daartoe niet het recht zou hebben gegeven, wordt verworpen. Uit de omstandigheid dat de Overeenkomst aan SIG het recht geeft de licentie onder de internationale merken te doen registreren kan niet (a contrario) worden afgeleid dat het SIG verboden zou zijn zulks te doen ten aanzien van de licentie onder de Gemeenschapsmerken. Dat geldt temeer nu artikel 22 lid 5 van de Verordening (EG) nr.

207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (GMVo) bepaalt dat de verlening van een licentie op verzoek van een van partijen in het register wordt ingeschreven en – gelet op artikel 23 lid 1 GMVo – de licentiehouder evident een belang heeft bij inschrijving van zijn licentie.

4.21. SIG heeft, verwijzend naar artikel 23 lid 1 GMVo en artikel 2.33 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), betoogd dat de inschrijving van een licentie onder een merkrecht maakt dat na overdracht van dat merkrecht de verkrijger van dat merkrecht aan die licentie gebonden is. Diadora c.s. hebben daar tegenin gebracht dat een licentie geen goederenrechtelijke (derden)werking heeft en dat een licentienemer na overdracht van het merkrecht aan een derde slechts een aanspraak heeft op de licentiegever.

4.22. De voorzieningenrechter stelt vast dat de vraag of een (ingeschreven) licentie na overdracht van een intellectueel eigendomsrecht derdenwerking heeft geen uitgekristalliseerd leerstuk is. In de literatuur 1 wordt wel uitgegaan van derdenwerking van onder Gemeenschapsmerken verleende licenties, mits ingeschreven.

Het merkrecht is in dat geval te beschouwen als ‘bezwaard’ met de licentie. De voorzieningenrechter sluit zich aan bij die in de literatuur breed gedragen opvatting. Naar voorlopig oordeel zal Diadora B daarom de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de in de Overeenkomst neergelegde licentie onder de Gemeenschapsmerken moeten eerbiedigen en SIG behoudt voor de duur en onder de voorwaarden van de Overeenkomst 1 Zie bijv. Eisenfurh/Schennen, Gemeinschaftsmarkenverordnung, Art. 23, par 2.2 (Verhältnis Lizenz/Rechtsübergang), p. 383-4 en Cohen Jehoram, Merkenrecht, 16.9.7 (Derdenwerking), p. 596, waar wordt verwezen naar Von Mühlendahl/Ohlgart, par. 9 aamt.39: ’Die Lizenz hat nach der Gemeinschaftsmarkenverordnung ’dingliche’ Wirkung, weil sie – ihre Eintragung vorausgesetzt – sowohl gegenüber Erwerbern der Marke wirkt als auch (…) ein Klagerecht einräumt’.

Pagina 6 van 8

IEPT20100708, Rb Den Haag, SIG v Diadora

www.iept.nl

derhalve haar – voor Nederland exclusieve – licentiepositie onder de Gemeenschapsmerken die aan Diadora B zijn overgedragen. Het stond Diadora B derhalve niet vrij terzake de Diadora-Gemeenschapsmerken voor Nederland een licentie te verstrekken aan Overdistribution Ltd. 4.23. De voorzieningenrechter ziet onvoldoende aanknopingspunten om aan te kunnen nemen dat aan de niet-ingeschreven licentie onder de internationele merkrechten met gelding voor de Benelux eveneens dergelijke derdenwerking toekomt.

4.24. Gegeven het feit dat onder de Overeenkomst een licentie is verstrekt onder het Gemeenschapswoordmerk ‘Diadora’, moet het echter wel in strijd met die licentie worden geacht, indien onder enig merk waarvan het Gemeenschapswoordmerk Diadora een onderscheidend deel uitmaakt (zoals het onder 2.4 genoemde Five Balls Trade Mark) aan derden licenties zouden worden verstrekt voor Nederland. Afweging van de belangen van SIG als licentiehouder onder het Gemeenschapswoordmerk enerzijds en Diadora B als nieuwe houder van het Five Balls Trade Mark (en andere Diadora-merken) anderzijds, leidt niet tot een ander oordeel. Diadora B moet immers – naar SIG heeft gesteld en door Diadora c.s. niet gemotiveerd is weersproken – geacht worden ten tijde van de overdracht van de Diadora-merken ingevolge de Cessione (ook) van de daaronder aan SIG verleende licenties op de hoogte te zijn geweest.

De vorderingen 4.25. Ter zitting heeft SIG te kennen gegeven haar vorderingen te willen beperken in die zin dat de voorlopige voorzieningen zullen vervallen op het moment dat in de Italiaanse bodemprocedure een uitspraak is gedaan ten aanzien van de aldaar tegen SIG ingestelde vorderingen. Diadora c.s. hebben desgevraagd medegedeeld geen bezwaar te maken tegen deze (mondelinge) wijziging van eis.

4.26. De vordering Diadora c.s. te veroordelen de rechten van SIG onder de Overeenkomst te eerbiedigen zal jegens Diadora B worden toegewezen voor zover het de licentie op de Gemeenschapsmerken betreft. Voor zover de Overeenkomst een licentie verschaft onder andere merken dan de Gemeenschapsmerken zal de vordering van SIG jegens Diadora B worden afgewezen omdat aan die licentie geen derdenwerking toekomt, zoals in 4.23 overwogen. Ten aanzien van Diadora A komt de vordering niet voor toewijzing in aanmerking omdat aangenomen moet worden dat Diadora A niet langer houder is van de Diadora merken.

4.27. Het gevorderde verbod licenties aan derden te verstrekken zal jegens Diadora B worden toegewezen voor zover betrekking hebbend op de Gemeenschapsmerken en andere merken waarvan het Gemeenschapswoordmerk Diadora een onderscheidend deel uitmaakt, gelet op hetgeen in 4.24 is overwogen.

Jegens Diadora A wordt die vordering afgewezen omdat zij niet langer merkhouder is.

4.28. Een gebod reeds verstrekte licenties aan derden ongedaan te maken zal in diezelfde zin jegens Diadora B worden toegewezen, zij het dat daarvoor een periode

www.ie-portal.nl

25

van 72 uur na betekening zal worden gegund. Jegens Diadora A wordt deze vordering afgewezen. Gesteld noch gebleken is immers dat Diadora A dergelijke licenties heeft verleend. Het gevorderde gebod derden te beletten zich als licentienemer te manifesteren is niet toewijsbaar, alleen al omdat Diadora c.s. niet zonder meer aansprakelijk kunnen worden gehouden voor handelingen van derden.

4.29. De gevorderde dwangsom zal jegens Diadora B worden toegewezen, met dien verstande dat zal worden bepaald dat de dwangsom vatbaar zal zijn voor matiging.

4.30. Diadora c.s. zullen als de grotendeels in het ongelijk gestelde partijen in de proceskosten van SIG worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van SIG worden begroot op: - dagvaarding EUR 73,89 - vast recht 263,= - salaris advocaat 527,= Totaal EUR 863,89 De proceskosten worden vermeerderd met de wettelijke rente alsmede de nakosten ten bedrage van EUR 131,= of, indien betekening van het vonnis plaatsvindt, EUR 199,=.

5. De beslissing De voorzieningenrechter 5.1. veroordeelt Diadora B, met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis en totdat in de Italiaanse bodemprocedure een uitspraak is gedaan ten aanzien van de aldaar tegen SIG ingestelde vorderingen, de aan de licentie verbonden verplichtingen zoals uiteengezet in de Overeenkomst na te komen, en verbiedt Diadora B handelingen te verrichten die indruisen tegen de exclusieve licentierechten van SIG voor Nederland onder de Gemeenschapsmerken uit hoofde van de Overeenkomst, waaronder begrepen het aan derden licenties verstrekken of aanbieden voor Nederland op enig merk waarvan het Gemeenschapswoordmerk Diadora een onderscheidend deel uitmaakt; 5.2. gebiedt Diadora B, binnen 72 uur na betekening van dit vonnis en totdat in de Italiaanse bodemprocedure een uitspraak is gedaan ten aanzien van de aldaar tegen SIG ingestelde vorderingen, aan derden verleende licenties voor Nederland onder de Gemeenschapmerkrechten die onderwerp zijn van de onder de Overeenkomst verstrekte licentie, waaronder begrepen enig ander merk waarvan het Gemeenschapswoordmerk Diadora een onderscheidend deel uitmaakt, ongedaan te maken; 5.3. veroordeelt Diadora B om aan SIG een dwangsom te betalen van EUR 5.000,= per dag of per keer, zulks ter keuze van SIG, dat zij in gebreke blijft geheel of gedeeltelijk aan een veroordeling, verbod en/of gebod onder 5.1 en/of 5.2 te voldoen; 5.4. bepaalt dat deze dwangsom vatbaar zal zijn voor matiging door de rechter, voorzover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan het vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding; Pagina 7 van 8

IEPT20100708, Rb Den Haag, SIG v Diadora

www.iept.nl

5.5. veroordeelt Diadora c.s. in de proceskosten, aan de zijde van SIG tot op heden begroot op EUR 863,89, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 25 maart 2010 tot de dag van volledige betaling, alsmede met de nakosten; 5.6. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; 5.7. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. R. Kalden en in het openbaar uitgesproken op 8 juli 2010 in tegenwoordigheid van de griffier mr. R.P. SoulliĂŠ.

www.ie-portal.nl

26

Pagina 8 van 8

IEPT20090224, Hof Arnhem, Style & Concepts v Bébé-Jou

www.iept.nl

Hof Arnhem, 24 februari 2009, Style & Concepts v Bébé-Jou

AUTEURSRECHT - VERMOGENSRECHT Overdracht auteursrecht aangetoond • niet langer ter discussie dat de auteursrechten waar dit geschil betrekking op heeft eind 2001 door E&S 'oud' (toen Esta Behang genaamd) aan E&S 'nieuw' (toen nog Pijofa genaamd) en vervolgens, op 15 maart 2002, door E&S 'nieuw' aan S&C zijn overgedragen.

Naar aanleiding van het verweer van de zijde van Bébé-Jou dat S&C zich niet op het auteursrecht ter zake van het dessin kan beroepen omdat Bébé-Jou zaken heeft gedaan met Esta, bij wie het auteursrecht rustte, heeft het hof in het tussenarrest overwogen dat niet aannemelijk is gemaakt dat dit recht door Esta (of een rechtsopvolger van Esta) op de wettelijk voorgeschreven wijze bij akte aan E&S is overgedragen. Nadat daartoe nadere stukken zijn overgelegd en ter comparitie toegelicht, en nadat beide partijen nog een conclusie hebben kunnen nemen, staat niet langer ter discussie dat de auteursrechten waar dit geschil betrekking op heeft eind 2001 door E&S 'oud' (toen Esta Behang genaamd) aan E&S 'nieuw' (toen nog Pijofa genaamd) en vervolgens, op 15 maart 2002, door E&S 'nieuw' aan S&C zijn overgedragen. Het desbetreffende verweer van Bébé-Jou is om die reden niet langer aan de orde.

Overdracht debiteuren omvat niet vorderingen ter zake van inbreuk • dat Bébé-Jou terecht betoogt dat uit beide genoemde overeenkomsten onvoldoende blijkt dat behalve vorderingen op handelsdebiteuren ook vorderingen zijn overgedragen ter zake van de inbreuken waar deze procedure op betrekking heeft De overeenkomst met de curator is in eerste aanleg als productie 10 overgelegd bij akte van 22 februari 2006 en vervolgens opnieuw bij akte van 16 september 2008 (productie 22). In reactie op die laatste akte heeft BébéJou bestreden dat in de genoemde overeenkomsten met 'debiteuren' ook op andere dan reguliere handelsdebiteuren wordt gedoeld. Daartoe beroept zij zich erop dat sprake is geweest van overdracht door de curator van een verpande debiteurenportefeuille. 5. Het hof is van oordeel dat Bébé-Jou terecht betoogt dat uit beide genoemde overeenkomsten onvoldoende blijkt dat behalve vorderingen op handelsdebiteuren ook vorderingen zijn overgedragen ter zake van de inbreuken waar deze procedure op betrekking heeft Licentie niet verbindend voor rechtsopvolger onder bijzondere titel • Deze grief faalt, aangezien de rechtbank op juiste gronden heeft aangenomen dat bij overdracht onder bijzondere titel van het auteursrecht de contractuele verplichtingen zoals die krachtens de licentieovereenkomst voor E&S 'oud' hebben gegolden niet meegaan. www.ie-portal.nl

27

Niet onaanvaardbaar dat rechthebbende na overdracht auteursrechten tegen licentienemer inroept • Die grief slaagt wel, omdat - gegeven de brief van 23 december 2003 - niets is gesteld of gebleken dat de conclusie kan rechtvaardigen dat het naar maatstaven van de redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn indien E&S haar auteursrechten na genoemde datum tegen Bébé-Jou inroept AUTEURSRECHT Inbreukmakende kroontjes serie Royal Magic • De dominante vorm is er evenwel een van een kroon met een onderrand en drie van bolletjes voorziene punten.

Het hof oordeelt met betrekking tot de kroontjes op de houten meubels uit de serie Royal Magic van BébéYou zelf, dat deze ogen als een gestileerde versie van de kroontjes van het dessin, met licht gebogen lijnen waar de lijnen van de kroontjes op het dessin recht zijn.

De dominante vorm is er evenwel een van een kroon met een onderrand en drie van bolletjes voorziene punten. Deze kroontjes zijn om die reden naar het oordeel van het hof te beschouwen als (gedeeltelijke) nabootsing in gewijzigde vorm in de zin van artikel 13 Auteurswet 1912, en daarmee als verveelvoudiging van het dessin.

Geen inbreukmakende kroontjes serie Canopy • Bij deze kroontjes ontbreken de genoemde kenmerken goeddeels. Het ontwerp loopt (anders dan bij het dessin) naar buiten uit, heeft de drie punten niet op gelijke hoogte, kent geen rand en geen bolletjes. Er is daarom hoogstens sprake van een globale gelijkenis, zoals die in het algemeen bestaat bij getekende kroontjes.

15. Met betrekking tot de eveneens gestileerde kroontjes op de houten meubels uit de serie Canopy komt het hof tot een ander oordeel. Bij deze kroontjes ontbreken de genoemde kenmerken goeddeels. Het ontwerp loopt (anders dan bij het dessin) naar buiten uit, heeft de drie punten niet op gelijke hoogte, kent geen rand en geen bolletjes. Er is daarom hoogstens sprake van een globale gelijkenis, zoals die in het algemeen bestaat bij getekende kroontjes. Van verveelvoudiging in de zin van artikel 13 Auteurswet 1912 is geen sprake. Dat de kroontjes samen met het dessin zijn opgenomen in een en dezelfde lijn (Canopy), en daarmee om die reden met het dessin associaties oproepen, doet aan die constatering niet af. In het licht van het voorgaande ontbreekt het de vordering op dit punt aan een deugdelijke onderbouwing voor zover een beroep wordt gedaan op het leerstuk van de onrechtmatige daad (slaafse navolging).

Vindplaatsen: LJN: BH7545 Hof Arnhem, 24 februari 2009 (Knijp, Zandbergen en Onnes-Wind) Arrest d.d. 24 februari 2009 Zaaknummer 107.001.316/01 Pagina 1 van 4

IEPT20090224, Hof Arnhem, Style & Concepts v Bébé-Jou

www.iept.nl

HET GERECHTSHOF TE ARNHEM Nevenzittingsplaats Leeuwarden Arrest van de vierde kamer voor burgerlijke zaken in de zaak van: Style & Concepts Company B.V., gevestigd te Amersfoort, appellante in het principaal en geïntimeerde in het incidenteel appel, in eerste aanleg: eiseres, hierna te noemen: S&C, advocaat: mr. P.M. Wilmink, tegen Atelier 49 Nederland B.V. h.o.d.n. Bébé-Jou, gevestigd te Staphorst, geïntimeerde in het principaal en appellante in het incidenteel appel, in eerste aanleg: gedaagde, hierna te noemen: Bébé-Jou, advocaat: mr. A.T. Bolt.

De inhoud van het tussenarrest d.d. 29 april 2008 wordt hier overgenomen.

Het verdere procesverloop Na het genoemde tussenarrest heeft een comparitie van partijen plaatsgehad, bij welke gelegenheid S&C een akte houdende producties (16 tot en met 33) heeft genomen. Vervolgens heeft Bébé-Jou een akte na comparitie genomen, gelijktijdig met een akte overlegging producties (24 tot en met 39) van de zijde van S&C. Laatstgenoemde heeft daarna een akte na comparitie van partijen genomen, terwijl Bébé-Jou nog een antwoordakte heeft genomen.

Vervolgens hebben partijen de stukken wederom overgelegd voor het wijzen van arrest.

De verdere beoordeling Het bestaan en de omvang van de rechten van S&C 1. Naar aanleiding van het verweer van de zijde van Bébé-Jou dat S&C zich niet op het auteursrecht ter zake van het dessin kan beroepen omdat Bébé-Jou zaken heeft gedaan met Esta, bij wie het auteursrecht rustte, heeft het hof in het tussenarrest overwogen dat niet aannemelijk is gemaakt dat dit recht door Esta (of een rechtsopvolger van Esta) op de wettelijk voorgeschreven wijze bij akte aan E&S is overgedragen. Nadat daartoe nadere stukken zijn overgelegd en ter comparitie toegelicht, en nadat beide partijen nog een conclusie hebben kunnen nemen, staat niet langer ter discussie dat de auteursrechten waar dit geschil betrekking op heeft eind 2001 door E&S 'oud' (toen Esta Behang genaamd) aan E&S 'nieuw' (toen nog Pijofa genaamd) en vervolgens, op 15 maart 2002, door E&S 'nieuw' aan S&C zijn overgedragen. Het desbetreffende verweer van Bébé-Jou is om die reden niet langer aan de orde.

Drie te onderscheiden periodes 2. Het hof zal bij de verdere beoordeling van dit geschil onderscheid maken tussen de periode tot 15 maart 2002 (de eerste periode), vanaf dat moment tot 23 december 2003 (de tweede periode) en vanaf laatstgenoemde datum (de derde periode).

De eerste periode 3. In principale grief I beroept S&C zich op een met de curator van Esta (E&S 'nieuw') op 7 juli 2004 gesloten overeenkomst, waarbij alle aan E&S 'nieuw' toekomende vorderingen (mede wegens inbreuken op het auteursrecht) op S&C zijn overgedragen. Deze vorderingen zouden eerder in een op 20 december 2001

www.ie-portal.nl

28

gedateerde overeenkomst tussen E&S 'oud' en Gamma holding Nederland enerzijds en E&S 'nieuw' (Pijofa) anderzijds aan laatstgenoemde zijn overgedragen. Om die reden heeft de rechtbank volgens S&C ten onrechte geoordeeld dat zij uit hoofde van de Auteurswet geen vorderingen op Bébé-Jou heeft die dateren uit de periode voorafgaand aan de overdracht van de auteursrechten op 15 maart 2002.

4. De overeenkomst met de curator is in eerste aanleg als productie 10 overgelegd bij akte van 22 februari 2006 en vervolgens opnieuw bij akte van 16 september 2008 (productie 22). In reactie op die laatste akte heeft Bébé-Jou bestreden dat in de genoemde overeenkomsten met 'debiteuren' ook op andere dan reguliere handelsdebiteuren wordt gedoeld. Daartoe beroept zij zich erop dat sprake is geweest van overdracht door de curator van een verpande debiteurenportefeuille.

5. Het hof is van oordeel dat Bébé-Jou terecht betoogt dat uit beide genoemde overeenkomsten onvoldoende blijkt dat behalve vorderingen op handelsdebiteuren ook vorderingen zijn overgedragen ter zake van de inbreuken waar deze procedure op betrekking heeft.

Bébé-Jou heeft de stellingen van S&C in dit opzicht dus voldoende gemotiveerd weersproken. Het had daarom in dit hoger beroep op de weg van S&C gelegen van het onderwerp van deze cessies specifiek bewijs aan te bieden. Op de constatering dat zij dat heeft nagelaten strandt de grief.

De tweede en de derde periode 6. Zowel de derde en de vierde principale grief als de incidentele grief heeft betrekking op de vraag wat rechtens is ten aanzien van het gebruik van het dessin door Bébé-Jou na de overdracht van de auteursrechten op S&C. De incidentele grief bestrijdt het uitgangspunt van de rechtbank dat het gebruik van het dessin door Bébé-Jou ook ingeval van een licentieovereenkomst tussen die partij en Esta (E&S oud) inbreuk maakt op het uiteindelijk door S&C verworven auteursrecht. Met de derde principale grief bestrijdt S&C op haar beurt de overweging van de rechtbank dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid desalniettemin onaanvaardbaar is dat S&C zich daarop na 23 december 2003 beroept. Op die datum immers, heeft E&S naar S&C stelt aan Bébé-Jou laten weten tegen het gebruik door Bébé-Jou van het dessin bezwaar te maken. Vanaf dat moment was Bébé-Jou er volgens S&C dus in ieder geval van op de hoogte dat S&C rechthebbende was geworden. De vierde principale grief bouwt hierop voort, en komt op tegen het oordeel van de rechtbank dat de genoemde overweging ook de afwijzing kan rechtvaardigen van het gevorderde verbod tot verdere productie van of handel in producten met het dessin.

7. Het hof constateert dat in het voorgaande besloten ligt dat geen grief expliciet is gericht tegen de afwijzing van de vordering voor zover die betrekking heeft op de tweede periode (dus tot de verzending van de brief van 23 december 2003). Het hof komt niet meer toe aan de behandeling van de eerste twee principale grieven, voor zover daarin het oordeel van de rechtbank wordt bestreden dat de door Bébé-Jou gestelde overeenkomst is

Pagina 2 van 4

IEPT20090224, Hof Arnhem, Style & Concepts v Bébé-Jou

www.iept.nl

komen vast te staan. Die overeenkomst doet immers niet af aan de rechten van S&C na 23 december 2003.

8. De incidentele grief van Bébé-Jou is dan ook slechts van belang voor de derde periode. Deze grief faalt, aangezien de rechtbank op juiste gronden heeft aangenomen dat bij overdracht onder bijzondere titel van het auteursrecht de contractuele verplichtingen zoals die krachtens de licentieovereenkomst voor E&S 'oud' hebben gegolden niet meegaan.

9. Aan de zijde van Bébé-Jou ontbreekt bovendien elke reactie op de derde principale grief. Die grief slaagt wel, omdat - gegeven de brief van 23 december 2003 niets is gesteld of gebleken dat de conclusie kan rechtvaardigen dat het naar maatstaven van de redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn indien E&S haar auteursrechten na genoemde datum tegen Bébé-Jou inroept.

10. De conclusie luidt dat de vordering in beginsel slechts toewijsbaar is voor zover deze is gebaseerd op na 23 december 2003 gepleegde inbreuken. Dat brengt het hof op de vraag wat de omvang is van het auteursrecht. Ook daarover bestaat tussen partijen verschil van mening. Het hof neemt met beide partijen tot uitgangspunt de tekeningen zoals die door S&C als productie 27 zijn overgelegd, zowel als geheel als ook met betrekking tot de onderscheiden onderdelen daarvan.

Kenmerkend onderdeel van deze tekeningen zijn de daarin voorkomende kroontjes, telkens met drie van bolletjes voorziene punten, en in enkele gevallen een rand aan de onderzijde. De discussie heeft zich na de comparitie toegespitst op die kroontjes. Het hof zal daarop hierna ingaan en ten aanzien van productie 27 spreken over 'de kern van het ontwerp'.

De kroontjes op kunststof producten (series Royal Magic en Canopy).

11. Bébé-Jou heeft thans bij akte van 14 oktober 2008 voor het eerst het verweer gevoerd dat de kroontjes uit de lijn van Royal Magic (overwegend kunststof producten) geen enkele gelijkenis vertonen met de kroontjes van S&C (het dessin). Naar aanleiding van het dispuut over de kroontjes heeft E&S foto's overgelegd van het behangboek (de stoffencollectie) waarin meer en andere tekeningen zijn opgenomen dan uitsluitend die van de kern van het ontwerp (het 'totale ontwerp'). Dat alle onderdelen van dit totale ontwerp tot het dessin moeten worden gerekend, heeft Bébé-Jou niet bestreden. Het hof kan haar om die reden in het verweer niet volgen: de kroontjes op de kunststofproducten komen nauwkeurig overeen met de diverse (varianten van) de kroontjes in het uitgebreide ontwerp.

Nu een verduidelijking van het verweer niet is gegeven, faalt het.

12. Een nieuw verweer is ook, dat de kroontjes een onvoldoende oorspronkelijk karakter hebben om voor bescherming in aanmerking te komen. Ook dat verweer faalt: het design (het totale ontwerp) is een samenhangend geheel van tekeningen waarin de eerder beschreven kroon telkens terugkeert, soms met gesloten bolletjes op de punten, soms met bolletjes in de vorm van krullen; soms ook met bolletjes in de rand van de kroon. Naar het oordeel van het hof getuigt het dessin

www.ie-portal.nl

29

in zodanige mate van een eigen oorspronkelijk stempel van de maker, dat het werk daarmee voldoet aan het daaromtrent te stellen oorspronkelijkheidsvereiste. De auteursrechtelijke bescherming strekt zich krachtens artikel 13 Auteurswet 1912 uit tot al deze samenhangende onderdelen.

De kroontjes op houten meubels (series Royal Magic en Canopy).

13. In de loop van dit hoger beroep heeft Bébé-Jou voorts ten verwere aangevoerd dat de kroontjes die zijn afgedrukt op de door haar verkochte houten kasten en dergelijke - zowel van de serie Royal Magic als (en zelfs met name) van de serie Canopy - geen inbreuk vormen op het auteursrecht op het dessin. Verwezen wordt naar productie 39 van S&C. Naar aanleiding van dit nieuwe verweer heeft S&C haar eis in die zin gewijzigd dat zij thans (subsidiair) ook een vordering baseert op de stelling dat sprake is van slaafse nabootsing op andere dan kunststofproducten van Bébé-Jou. Bébé-Jou heeft vervolgens betoogd dat ook deze kroontjes niet een voldoende oorspronkelijk karakter hebben om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen.

14. Het hof oordeelt met betrekking tot de kroontjes op de houten meubels uit de serie Royal Magic van BébéYou zelf, dat deze ogen als een gestileerde versie van de kroontjes van het dessin, met licht gebogen lijnen waar de lijnen van de kroontjes op het dessin recht zijn.

De dominante vorm is er evenwel een van een kroon met een onderrand en drie van bolletjes voorziene punten. Deze kroontjes zijn om die reden naar het oordeel van het hof te beschouwen als (gedeeltelijke) nabootsing in gewijzigde vorm in de zin van artikel 13 Auteurswet 1912, en daarmee als verveelvoudiging van het dessin.

15. Met betrekking tot de eveneens gestileerde kroontjes op de houten meubels uit de serie Canopy komt het hof tot een ander oordeel. Bij deze kroontjes ontbreken de genoemde kenmerken goeddeels. Het ontwerp loopt (anders dan bij het dessin) naar buiten uit, heeft de drie punten niet op gelijke hoogte, kent geen rand en geen bolletjes. Er is daarom hoogstens sprake van een globale gelijkenis, zoals die in het algemeen bestaat bij getekende kroontjes. Van verveelvoudiging in de zin van artikel 13 Auteurswet 1912 is geen sprake. Dat de kroontjes samen met het dessin zijn opgenomen in een en dezelfde lijn (Canopy), en daarmee om die reden met het dessin associaties oproepen, doet aan die constatering niet af. In het licht van het voorgaande ontbreekt het de vordering op dit punt aan een deugdelijke onderbouwing voor zover een beroep wordt gedaan op het leerstuk van de onrechtmatige daad (slaafse navolging).

De overige grieven en het bewijsaanbod 16. Gelet op het voorgaande behoeven de principale grieven 1 en 2, die betrekking hebben op de licentieovereenkomst, bij gebrek aan belang geen verdere bespreking meer. Hetzelfde geldt voor het door S&C gedane bewijsaanbod. Principale grief 5 heeft betrekking op de proceskosten en ontbeert naast de overige

Pagina 3 van 4

IEPT20090224, Hof Arnhem, Style & Concepts v Bébé-Jou

www.iept.nl

grieven zelfstandige betekenis. Ook principale grief 6 heeft naast het voorgaande geen betekenis.

De gevorderde buitengerechtelijke kosten 17. S&C heeft € 13.159,47 gevorderd ter zake van kosten juridische bijstand. Bébé-Jou heeft daartegen uitgebreid verweer gevoerd door te betogen dat de gevorderde kosten zien op instructie en voorbereiding van de procedure. S&C heeft deze vordering vervolgens (ook in dit hoger beroep) niet nader onderbouwd. Met name heeft zij niet uiteengezet dat (en zo ja, welke) kosten wel degelijk als schade in de zin van artikel 6:96 BW moeten worden aangemerkt. Dit onderdeel van de vordering strandt dan ook bij gebreke van een deugdelijke onderbouwing.

De slotsom 18. Het vonnis waarvan beroep dient te worden vernietigd. De vordering wordt toegewezen voor zover deze betrekking heeft op ná 23 december 2003 gepleegde inbreuken met betrekking tot de serie Royal Magic. De wettelijke rente zal vanaf heden worden toegewezen over de gevorderde winst. Bébé-Jou zal in eerste aanleg alsmede in dit hoger beroep het principaal als de overwegend in het ongelijk te stellen partij worden veroordeeld in de kosten van het geding. De kosten van het incidenteel appel komen voor rekening van S&C (tariefgroep II, in eerste aanleg 3 punten, in hoger beroep 3,5 punten in principaal appel c.q. 0,5 punt in incidenteel appel).

De beslissing Het gerechtshof: In het principaal en incidenteel appel: vernietigt het vonnis waarvan beroep en opnieuw rechtdoende: veroordeelt Bébé-Jou - binnen 14 dagen na betekening van dit arrest een door een registeraccountant op basis van een controle van de boeken en facturen van Bébé-Jou goedgekeurde en als zodanig gekwalificeerde verklaring te doen toekomen aan S&C waaruit blijkt: a. hoeveel inbreukmakende artikelen door Bébé-Jou na 23 december 2003 zijn geproduceerd, respectievelijk verkocht in de serie Royal Magic; b. tegen welke prijs de artikelen zijn verkocht; c. de per verkocht product gemaakte winst; d. de wijze waarop de winst berekend is; e. de resterende voorraad inbreukmakende artikelen in het bezit van Bébé-Jou op datum van dit arrest; veroordeelt Bébé-Jou voorts - tot afdracht van de door haar genoten winst, vast te stellen als hierboven omschreven, samenhangend met de productie en de verkoop na 23 december 2003 van artikelen bedrukt met het RoyalMagicdessin, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf heden; - tot vernietiging op kosten van Bébé-Jou van alle nog bij Bébé-Jou aanwezige artikelen bedrukt met het RoyalMagicdessin, tegen behoorlijk bewijs daarvan; - aan al haar afnemers bericht te zenden met het verzoek daarin om de door Bébé-Jou geleverde artikelen bedrukt met het RoyalMagicdessin terug te sturen (recall-actie), om deze vervolgens ook door en op kosten van Bébé-Jou te laten vernietigen;

www.ie-portal.nl

30

verbiedt Bébé-Jou artikelen bedrukt met RoyalMagicdessin te produceren dan wel te verhandelen; verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad; wijst af het meer of anders gevorderde; In principaal appel veroordeelt Bébé-Jou in de kosten van het geding in beide instanties en begroot die tot aan deze uitspraak aan de zijde van S&C : in eerste aanleg op € 372,57 aan verschotten en € 1.356,= aan geliquideerd salaris voor de advocaat, in hoger beroep op € 466,32 aan verschotten en € 3.129,= aan geliquideerd salaris voor de advocaat; verklaart dit arrest ten aanzien van deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad; In incidenteel appel veroordeelt S&C in de kosten van het geding in hoger beroep en begroot die tot aan deze uitspraak aan de zijde van Bébé-Jou op € 447,= aan geliquideerd salaris voor de advocaat; verklaart dit arrest ten aanzien van deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Aldus gewezen door mrs. Knijp, voorzitter, Zandbergen en Onnes-Wind, raden, en uitgesproken door de raadsheer ter openbare terechtzitting van dit hof van 24 februari 2009 in bijzijn van de griffier .

Pagina 4 van 4