Magna Charta magazine Nationaal Militair Museum

HT MSREC

jaargang 3 | maart 2017 | nr.48 | LIMITED EDITION

magazine

DO L EIGEN E E U T EC INTELL

www.avdr.nl

#Articles Judith Krens

Hyppocrates revisited- maatwerk medicijnen vragen om maatwerk octrooibescherming Helmer Klingenberg

Vloggers & Bloggers; Marketeers’ best friends!

Joost Becker

Adwords: stand van zaken Maarten Rijks

Bewustheid en online auteursrechtinbreuk: een relevante link Otto Swens

Oud geneesmiddel, nieuwe toepassing

#Q&A

Judith Krens

Helmer Klingenberg Joost Becker Maarten Rijks Otto Swens

Academie voor de Rechtspraktijk Abonnement 25 jaar Vermogensrecht 10 NOvA punten

Spreker: mr. L. Reurich raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag

EURO 600,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW

Op 1 januari 2017 bestond het vermogensrecht 25 jaar. In deze cursus wordt dit jubileum gevierd. Met diverse anekdotes rond invoering en totstandkoming van het vermogensrecht en het schetsen van de soms persoonlijke vetes die aan de invoering van het BW vooraf gingen. Inzichtelijk wordt gemaakt dat de systematiek van de wet als een succes kan worden beschouwd en in de rechtspraak van de Hoge Raad verder is ontwikkeld en verfijnd. De hoogtepunten van vijfentwintig jaar vermogensrecht passeren de revue. Maar ook wordt geanalyseerd welke ontwikkelingen plaatsvonden op de witte plekken op de kaart van het vermogensrecht die door de wetgever bewust zijn open gelaten. En er is aandacht voor de vraag of en zo ja, hoe Europese invloeden de systematiek van de wet hebben beinvloed. En de meer omvattende vraag wat is terecht gekomen van de bedoeling van de wetgever. Kortweg: de cursus biedt een feestelijk bespreking van de highs en lows van het vermogensrecht, zowel juridisch-inhoudelijk, als meer impressionistisch en anekdotisch.

23-03-2017 09.00 uur eigen werkplek

23-03-2017 10.15 uur eigen werkplek

23-03-2017 11.30 uur eigen werkplek

23-03-2017 13.30 uur eigen werkplek

De bedoeling van de wetgever

Vijfentwintig jaar ontwikkelingen op het gebied van het goederenrecht

Ontwikkelingen op het gebied van causaliteit

De bedoeling van de wetgever; hoe Meijers het wetboek vorm gaf als een persoonlijk project dat reeds in 1903 werd geformuleerd. Samenhang tussen het vermogensrecht en de Algemene Begrippen van Meijers.

Tegendraadsheid; tegenstander roeren zich (van Dunne en Schoordijk).

Vijfentwintig jaar ontwikkelingen op het gebied van het goederenrecht; het fiduciaverbod (art. 3:84 lid 3), het uitsluitend van overdraagbaarheid (art.

3:83 BW), ontwikkelingen rondhet (stille) pandrecht. De samenhang tussen natrekking (art. 3:4 BW) en de kwalificatie onroerend (art. 3:3 BW).

Ontwikkelingen op het gebied van causaliteit; het Des-arrest, opkomst (en ondergang) van de omkeringsregel, samenlopende oorzaken.

23-03-2017 14.45 uur eigen werkplek

21-04-2017 09.00 uur eigen werkplek

21-04-2017 10.15 uur eigen werkplek

Diverse vormen van relativiteit

De opkomst van zorgplichten

Beperkingen van redelijkheid en billijkheid

Diverse vormen van relativiteit; de zakelijke relativiteit van art. 6:163 en de persoonlijke relativiteit van art. 6:162: wat wrodt beschermd en voor wie geldt de bescherming?

De opkomst van zorgplichten en de vervagende grens tussen het contractenrecht en het onrechtmatige daadsrecht.

Beperkingen van redelijkheid en billijkheid; aanvulling, beperking en de veiligheidsklep van het vermogensrecht.

21-04-2017 11.30 uur eigen werkplek

21-04-2017 13.30 uur eigen werkplek

21-04-2017 14.45 uur eigen werkplek

De opkomst van regimes van uitleg

Samenloop van vordering en de redelijkheid en billijkheid

Naar een evaluatie van 25 jaar vemogensrecht

Samenloop van vordering en de redelijkheid en billijkheid.

Naar een evaluatie van 25 jaar vemogensrecht.

De opkomst van regimes van uitleg.

Klik hier om u aan te melden

www.avdr.nl

Systematiek van het vermogensrecht Systematiek van het vermogensrecht; hoe de ‘gelaagde structuur’door de Hoge Raad verder werd doorgevoerd.

De nieuwe terminologie van het vermogensrecht;­goederen en zaken, redelijkheid en billijkheid. Buitenlandse recenties van het wetboek.

They think we do BAD THINGS but we do them very well

maart 2017 |

3

King’s C

Arbeidsrecht i

van 10 t/m 1

Met sprekers: mr. E.W. de G 4

| januari 2017

Euro 999,-- excl. BTW inclusief: 2 overnachtingen in 1 welkomsdiner, 1 gala diner (Dres

College

in Cambridge

12 april 2017

Groot & mr. M.A. Schneider

n King's College ontbijt, welkomstborrel, 2 lunches, sscode: Black Tie) en 8 PO punten

Gaat deďŹ nitief door

januari 2017 |

5

magazine

Joost Becker Helmer Klingenberg

Judith Krens

6

| maart maart 2017 2017

Otto Swens Maarten Rijks

maart maart2017 2017||

7

Content

33

11

Editor's Letter

Joost Becker Advocaat | Dirkzwager Questions & Answers

by Joost Becker

13

36

Judith Krens Advocaat | Taylor Wessing Questions & Answers

by Judith Krens

The Article

by Joost Becker

16

The Article

by Judith Krens

Maarten Rijks Advocaat | Taylor Wessing Questions & Answers

by Maarten Rijks

23

46

43

Helmer Klingenberg Advocaat | Van Doorne Questions & Answers

by Helmer Klingenberg

The Article

by Maarten Rijks

26

Otto Swens Advocaat | Vondst Law Questions & Answers

by Otto Swens

The Article

by Helmer Klingenberg

53

58

The Article

by Otto Swens

8

| maart 2017

WWW.AVDR.NL maart 2017 |

9

‘Wereldveroveraar te paard’ Een unieke tentoonstelling met zeldzame topstukken,

GENGHIS KHAN VEROVERT NEDERLAND 10

| maart 2017

impactvolle presentaties en meer dan 200 schatten uit het Inner Mongolia Museum. Nooit eerder buiten Mongolië te zien.

Kijk voor info op NMM.nl

Editors Letter Voor u ligt het nieuwe Magazine van de Academie voor de Rechtspraktijk.

Deze editie leren wij zes toonaangevende advocaten kennen die zich hebben gespecialiseerd in de bescherming van de kroonjuwelen van bedrijven en personen; hun intellectuele eigendomsrechten.

De advocaten ontmoetten elkaar tussen de kroonjuwelen van het Nationaal Militair Museum te Soesterberg. Tussen de kanonnen, tanks en gevechtsvliegtuigen van het Museum vertelden de advocaten over hun meest spraakmakende zaken en spraken zij over de zaken die bij hen vanuit juridisch oogpunt iets hebben losgemaakt. Ieder van de advocaten schreef voor u een artikel over een IE-onderwerp waarmee zij in hun dagelijkse praktijk in aanraking komen.

Wij wensen u allen veel leesplezier, Etienne van Bladel Directeur Academie voor de Rechtspraktijk

Magna Charta magazine is een uitgave van:

Contactgegevens:

Academie voor de Rechtspraktijk

Academie voor de Rechtspraktijk

Magna Charta magazine

Interne cursuslocatie Kasteel Waardenburg

Jaargang 3

G.E.H. Tutein Noltheniuslaan 7

Citeerwijze: MagnaCM, 2017-48

(navigatie: nr 1), 4181 AS WAARDENBURG T: 030-220 10 70 Traditionele cursussen

Redactie:

T: 030-303 10 70 Webinar cursussen

Etienne van Bladel en

F: 030-220 53 27

Sharon Olivier van Genderen

E-mail: info@avdr.nl

Ontwerp en realisatie:

Advertenties: Etienne van Bladel

Mark Pollema, Manon van Roosmalen,

ISBN: 9789462286375

Melanie Hament en Eline van Roosmalen Behoudens door de auteurswet gestelde uitzonderingen Met dank aan:

mag niets uit deze uitgave verveelvoudigd of openbaar

Nationaal Militair Museum Soesterberg

gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

maart 2017 |

11

www.avdr.nl 12

| november maart 20172016

Judith Krens Judith Krens is advocaat gespecialiseerd in het octrooirecht en als partner verbonden aan Taylor Wessing. Zij richt zich met name op life sciences en chemie. De liefde voor de techniek en de passie voor rechten hebben haar tot die keuze gebracht. Ze geeft graag alles om voor haar klanten het beste resultaat te bereiken, maar blijft wel realistisch. "Ik haal graag het onderste uit de kan, maar ben ook eerlijk over wat er in de kan zit", zegt ze zelf hierover. Judith opereert graag en vaak op internationaal niveau waarbij ze met name samenwerkt met Engelse en Duitse collega's. In Nederland leidt ze het IE/IT-team van de Amsterdamse vestiging van Taylor Wessing. Judith is lid van een aantal vakverenigingen, spreekt regelmatig bij seminars en heeft een netwerk voor senior Women in IP opgezet.

maart 2017 |

13

Wat was uw leukste zaak?

In mijn beginjaren heb ik veel zaken gedaan over stents (buisjes die in bloedvaten worden geplaats om deze open te houden). Mijn toenmalige cliĂŤnt procedeerde in tal van Europese landen en in

Vragen aan Judith Krens

de VS. In die zaken vloeiden mijn interesse voor de onderliggende techniek en mijn voorkeur voor werken op internationaal niveau voor het eerst perfect samen. Fascinerend om te zien was ook dat in principe vergelijkbare zaken tot geheel verschillende uitkomsten kunnen leiden in verschillende landen.

14

| maart 2017

Questions& Answers

Welk arrest heeft bij u veel "losgemaakt" vanuit juridisch oogpunt?

Waar bent u momenteel mee bezig, juridisch gezien?

beschermingsomvang en equivalentie in het

het octrooirecht bezig. Dat betreft onder meer

octrooirecht, waaronder de Hoge Raad uitspraak

de octrooibescherming van nieuwe generaties

inzake Bayer/Sandoz (2016). Bijzonder hoe men in

geneesmiddelen. Dit zijn bijvoorbeeld precision

Nederland van een zeer ruime uitleg van octrooien

medicines (zie mijn artikel bij deze publicatie), maar

("wezen van de uitvinding") in de loop der jaren is

ook biologicals en biosimilars. Het veranderende

opgeschoven naar een zeer beperkte uitleg (de

landschap in de geneesmiddelen voorziening

letterlijk tekst van de octrooiconclusies). Ik hoop dat

brengt ook een nieuwe kijk op de geldigheid van

de Hoge Raad, in navolging van het Hof Den Haag,

en inbreuk op octrooien met zich mee. In dat kader

de gulden middenweg weer een beetje weet te vinden

adviseer ik cliĂŤnten ook graag vroegtijdig en sta ik

in de nog hangende zaak tussen AstraZeneca en

ze niet alleen bij in conflictsituaties.

‘De jurisprudentie op het gebied van

Momenteel houd ik me met alle aspecten van

Resolution. Dat midden resulteert in een redelijke bescherming voor de octrooihouder en tevens voldoende rechtszekerheid voor derden.

januari maart 2017 2017||

15

0062

Hyppocrates revisitedmaatwerk medicijnen vragen om maatwerk octrooibescherming Je leest er steeds vaker over: precision medicines. Maar wat zijn het nu en waarom is de octrooi-bescherming ervan niet zo vanzelfsprekend als die lijkt. In dit artikel ga ik in op de mogelijkheden om octrooi te krijgen (en te houden) op een precision medicine.

Wat is een precision medicine?

(De belofte van) Precision medicines heeft de laatste jaren een vlucht genomen als gevolg van steeds meer geavanceerde diagnostiek. Denk hierbij aan het in kaart brengen van de genetische opmaak van patiënten. Vooral de oncologie lijkt vooralsnog te kunnen profiteren van precision medicines. Met conventionele medicijnen krijgen grote groepen patiënten (bijvoorbeeld longkankerpatiënten) dezelfde behandeling en als die niet aanslaat dezelfde vervolgbehandeling. Met precision medicines wordt slechts een subgroep behandeld, te weten alleen die patiënten met bepaalde biologische, chemische of fysische eigenschappen (“biomarkers”), zoals een bepaalde genmutatie.

Het vinden van dergelijke biomarkers is geen sinecure. Er is veel tijd mee gemoeid en de kosten zijn vaak zeer hoog. Echter, als de biomarkers

Hyppocrates zei het al: “It is more important to know

eenmaal geïdentificeerd zijn, dan kunnen medicijnen

what sort of person has a disease than to know what

die niet voor de hele groep werken (en dus

sort of disease a person has.” Dit is exact waar het

unpromising zijn), opeens wel aanslaan bij een

om draait. Als we het over precision medicines (ook

bepaalde subgroep van patiënten.

wel: personalised medicines) hebben, dan hebben we het over maatwerk: het zo precies mogelijk inzetten van een bepaalde medicijnbehandeling die afgestemd is op de specifieke (genetische) opmaak,

Octrooibescherming op precision medicines

De speurtocht naar precision medicines is in volle

leefstijl en sociale context van de individuele patiënt.

gang en iedereen zoekt mee. De gevestigde grote

Dit is een breuk met een meer conventionele

farmaceuten, gevestigde generieken met een R&D

aanpak waarbij de ziekte het uitgangspunt vormt

afdeling, (spin-offs van) universiteiten die nog een

en iedereen met dezelfde ziekte in beginsel op

ongeveer afgeschreven actieve stof op de plank

dezelfde manier met dezelfde medicijnen behandeld

hebben liggen en tal van kleine, middelgrote en

wordt. De individuele patiënt centraal stellen

grotere life sciences bedrijven die speciaal voor dit

mondt uit in een beter en effectiever resultaat van

doel zijn opgericht.

behandelingen, vaak met minder bijwerkingen bij

16

patiënten. Men hoeft het lichaam van de patiënt niet

Maar wat als er na veel bloed, zweet en tranen zo’n

te belasten met een keur aan medicijnen die later

precision medicine gevonden is en er stappen richting

toch niet blijken te werken.

de marktintroductie genomen kunnen worden?

| maart 2017

The Article

by Judith Krens

maart 2017 |

17

Dan zal daar een beloning tegenover moeten staan

Met betrekking tot nieuwheid heeft het EOB meerdere

zodat de investeringen terugverdiend kunnen worden.

malen geoordeeld dat, zelfs wanneer octrooi wordt

Octrooibescherming met de daarmee gepaard

aangevraagd voor dezelfde reeds bekende actieve

gaande periode van exclusiviteit ligt voor de hand.

stof voor de behandeling van dezelfde ziekte, aan

Maar hoe? Om aanspraak te maken op een octrooi

het nieuwheidsvereiste wel wordt voldaan indien de

moet hetgeen waarvoor bescherming gewenst is op

behandeling wordt uitgevoerd bij een nieuwe groep

zijn minst nieuw zijn en ook nog eens niet voor de

van patiënten die duidelijk onderscheidbaar is met

hand liggen (vereiste van inventiviteit).

betrekking tot haar fysiologische en pathologische eigenschappen.

Daar beginnen de problemen. Vaak is immers niet

Dit is ook zo als een patiënt die in deze groep valt

alleen het medicijn zelf al bekend, het is ook al

naar alle waarschijnlijkheid ook al eerder met het

bekend voor de behandeling van de ziekte (de totale

betreffende medicijn behandeld is (wat bijna altijd zo

populatie aan patiënten).

zal zijn als de hele populatie patiënten behandeld werd en de subpopulatie een niet verwaarloosbaar

18

Het Europees Octrooibureau (EOB, de

percentage vormt van de hele populatie) maar daar

instantie waarbij in Europa vrijwel alle octrooien

geen absoluut bewijs van is.

worden aangevraagd) heeft gemeend dat de

Wanneer de hobbel van de nieuwheidstest is

ontwikkelaars van precision medicines in bepaalde

overwonnen, moet die van de inventiviteit nog

omstandigheden wel degelijk zouden moeten kunnen

worden genomen. De behandeling voor de

profiteren van octrooibescherming. Om dit kunnen

betreffende subpopulatie moet niet voor de hand

bewerkstelligen worden zowel het nieuwheidsvereiste

hebben gelegen. Die drempel ligt hoog als altijd –

als het inventiviteitsvereiste met open vizier tegemoet

bijvoorbeeld ook als een medicijnen voor een andere

getreden.

ziekte gebruikt kan worden, ook dan moet worden

| maart 2017

aangetoond dat dergelijk gebruik niet voor de hand

Echter, nationale rechters zijn ook kritisch en hebben

lag. Er mogen geen eerdere, openbaar toegankelijke,

de plicht hun eigen oordeel te vellen. Met enige

aanwijzingen zijn dat het betreffende geneesmiddel

regelmaat vernietigen zij octrooien, vaak op grond

wel eens goed zou kunnen werken bij de betreffende

van gebrek aan inventiviteit. De ervaring leert dat met

subpopulatie. Zo heeft Genentech bijvoorbeeld

name tweede of verdere generatie octrooien (d.w.z.

haar eigen glazen ingegooid met een persbericht .

octrooien die niet zien op een nieuwe actieve stof,

Genentech had een octrooi voor het gebruik van

maar bijvoorbeeld op een nieuwe indicatie of een

het antilichaam rituximab bij de behandeling van

nieuw doseringsregime) regelmatig de gang naar de

reuma patiënten die slecht reageerden op een

rechter niet overleven. Dit geldt uiteraard niet voor

TNFα-remmer (een medicijn dat de werking van het

alle tweede generatie octrooien. Hoewel over de

eiwit TNFα, dat overactief is bij mensen met een

geldigheid van octrooien op precision medicines in

auto-immuunziekte remt). Dat gold voor zo’n 30-

Nederland, evenals in andere Europese landen, nog

40% van de reumapatiënten maar desalniettemin

niet of nauwelijks geprocedeerd is, is de verwachting

werd de nieuwheidstest doorstaan. Het ging mis bij

dat de Nederlandse rechter open zal staan voor

de beoordeling van de inventiviteit. Genentech had

octrooien op precision medicines. Als hij ervan

in klinische studies positieve resultaten geboekt

overtuigd is dat het precision medicine inderdaad

met precies hetzelfde doseringsregime bij reuma

een verrassend, technisch voordeel oplevert

patiënten die slecht reageerden op een ander

voor de nieuwe subpopulatie patiënten zal hij de

medicijn.

octrooihouder wel degelijk de lusten van enige jaren

In het licht hiervan was, althans volgens het EOB,

exclusiviteit gunnen. Dit is ook te hopen, aangezien

een positief resultaat bij patiënten die slecht op TNFα

mogelijke octrooibescherming een belangrijk

remmers reageerden ook te verwachten.

onderdeel vormt van het (terug)verdien model van life

Makkelijk is het niet, maar het EOB biedt dus

sciences bedrijven.

1

wel mogelijkheden om een precision medicine geoctrooieerd te krijgen.

Hoe kijkt de Nederlandse rechter ernaar?

Conclusie

Met de ontwikkeling van precision medicines is niet alleen in de geneeskunde een nieuw tijdperk aangebroken, dit geldt ook voor de

Als het EOB octrooien op precision medicines

octrooibescherming. Het EOB verleent onder

verleent, doemt de vraag op of die stand zullen

bepaalde voorwaarden reeds octrooien op dergelijke

houden bij de nationale gerechten. Natuurlijk,

geneesmiddelen. De verwachting is dat ook de

nationale rechters, waaronder de Nederlandse,

Nederlandse rechter in principe open zal staan

nemen de standpunten van het EOB uiterst serieus,

tegenover de geldigheid van dergelijke octrooien,

zeker na een uitgebreide verlenings- /

maar wel kritisch zal kijken naar met name de

oppositieprocedure.

inventiviteit. De tijd zal het leren.

1 T 734/12

maart 2017 |

19

20

| maart 2017

februari maart 2017 |

21

22

| november maart 20172016

Helmer Klingenberg Helmer studeerde rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam. Nadat hij in 2010 afstudeerde werkte hij als vrijwilliger bij een advocatenkantoor in New Orleans, Louisiana, dat ter dood veroordeelden bijstaat in hun hoger beroep voor de Amerikaanse Gerechtshoven. Bij de Gemeenteraadsverkiezingen van 2010 en 2014 was Helmer namens het CDA verkiesbaar voor de deelraad van de stad Amsterdam. Als bestuurslid van de Stichting Run for Human Rights Watch haalde hij in 2014 met een team van young professionals een bedrag van 130.000 Euro op voor Human Rights Watch. In 2011 is Helmer beĂŤdigd als advocaat en begon hij zich te specialiseren in het intellectuele eigendomsrecht. Binnen Van Doorne maakt Helmer deel uit van het Media & Technology team, waarbij zijn focus ligt op alles wat te maken heeft met media en reclame, merkenrecht en auteursrecht.

maart 2017 |

23

Wat was uw leukste zaak?

De leukste zaken zijn voor mij toch de grote zaken, waarbij de belangen het grootst zijn, de druk hoog is en juridisch alles uit de kast moet worden gehaald. Ik heb meegewerkt aan een zaak waar

Vragen aan Helmer Klingenberg

er een moot court werd georganiseerd, waarbij advocaten werden ingeschakeld om de wederpartij na te spelen, zodat we op de uiteindelijke zitting werkelijk op alles voorbereid zouden zijn. Dat soort zaken zijn toch wel kicken.. Mijn collega Kriek Wille heeft geprocedeerd voor het Hof van Justitie van de Europese Unie in de Onel/Omel zaak, dat is iets dat ik ook nog een keer moet meemaken!

24

| maart 2017

Questions& Answers

Welk arrest heeft bij u veel "losgemaakt" vanuit juridisch oogpunt?

Waar bent u momenteel mee bezig, juridisch gezien?

In ons Media & Technology team zien we dat er veel speelt op het gebied van online media en

Ik heb een zaak gehad waarbij onze cliënt er

reclame; we doen momenteel veel voor multi

juridisch niet sterk voor stond. We hebben mede

channel networks en media bureaus die zich

daarom geprobeerd de zaak te schikken, maar dat

bezig houden met influencer marketing. Het valt

lukte niet op redelijke gronden. Uiteindelijk kwam

op dat ook veel acquisities plaatsvinden op en

het dus tot een zitting, mijn cliënt won de zaak.

rondom dit vlak, Van Doorne assisteerde recent

In mijn ogen kwam dat voornamelijk omdat de

bijvoorbeeld Havas Boondoggle, onderdeel van

advocaat van de wederpartij zijn huiswerk niet goed

de beursgenoteerde Franse Havas Group (één

had gedaan. Goed voor mijn cliënt natuurlijk. Aan

van 's werelds grootste communicatiebureaus), bij

de andere kant is ons Nederlandse rechtsstelsel

de overname van het reclamebureau Lemz. Dat

is erop gebaseerd dat de advocaat naar zijn beste

soort overnames zorgt bij een full service kantoor

vermogen het belang van de cliënt dient, en ik

als Van Doorne toch ook voor de nodige spin-off

vrees dat dat bij deze wederpartij niet helemaal het

werkzaamheden. Verder zijn we momenteel hard

geval was. Dat vind ik schrijnend.

aan het werk in een grote pan-Europese zaak over verschillende merkrechten, die zaken zijn natuurlijk altijd mooi om te doen!

januari maart 2017 2017||

25

0063

Vloggers & Bloggers; Marketeers’ best friends!

Social influencers zoals vloggers en bloggers zijn marketing machines.

De content die zij online plaatsen op YouTube, Facebook, Instagram en andere social media wordt door soms tienduizenden of honderdduizenden followers gezien, geshared, geliked en becommentarieerd. Dat zorgt voor engagement met het publiek, op een manier waarop dat met traditionele marketing instrumenten eerder niet mogelijk was. En dat is goud waard voor zowel merk, marketeer als vlogger, die allen van steeds meer wet- en regelgeving op de hoogte dienen te zijn en worden geconfronteerd met steeds complexere contracten.

en entrepreneurship is goed voor meer dan 50,000 subscribers. Een van Nederlands’ grootste vloggers is Enzo Knol, die zich met vlogs over zijn dagelijkse leven met name richt op tieners. Zijn YouTube Channel heeft meer dan 1,400,000 subscribers en een vlog van zijn camera wordt makkelijk 400,000 keer bekeken.

Het bereik van vloggers is gigantisch en biedt bovendien grote voordelen ten opzichte van marketing via traditionele media. Elke vlogger heeft namelijk zijn eigen specifieke doelgroep en brand owners kunnen door samen te werken met vloggers die specifieke doelgroep dus op een heel gerichte manier bereiken. Omdat statistieken bijgehouden kunnen worden van het aantal clicks, likes, bezoekers, etc., is deze reclamevorm ook beter meetbaar voor de brand owner.

“The reality is that top vloggers are a marketer’s dream ticket, with a proven track record of engaging audiences that brands want to target”1, aldus het Amerikaanse blad Forbes.

Marketing machines

Een van ‘s werelds bekenste vloggers is de Zweed Felix Kjellberg, online bekend onder de naam PewDiePie. Met zijn gaming vlogs verdiende hij in 2015 naar schatting meer dan 7 miljoen euro, dankzij de meer dan 50,000,000 subscribers van zijn YouTube Channel. De bezienswaardige ‘Make it Count’ video die vlogger Casey Neisat maakte voor Nike werd meer dan 23 miljoen keer bekeken op YouTube. Ook vloggers van Nederlandse bodem doen het uitstekend. Het Instagram account van Annic van Wonderen met updates over daily lifestyle

26

| maart 2017

De opkomst van vloggers en bloggers heeft gezorgd voor een serieuze verschuiving binnen de adverteerders markt. Marketing en reclame met behulp van vloggers en bloggers is een noodzakelijke uitbreiding geworden in aanvulling op de traditionele media mix. De platforms (multi channel networks, of marketing bureaus) die vloggers, bloggers en adverteerders met elkaar verbinden schieten als paddenstoelen uit de grond.

1 http://www.forbes.com/sites/edmundingham/2015/09/25/the-worlds-mostsuccessful-vloggers-the-fees-they-command-and-why-they-are-marketersbest-friends/#20546e772575

The Article

by Helmer Klingenberg

maart 2017 |

27

De vlucht van deze vorm van online marketing heeft

anderzijds sluit ze ook de contracten met de brand

ook de aandacht van toezichthouders en wetgevers

owner (er bestaat dus meestal niet een directe

getrokken. Brand owners, vloggers, bloggers

contractuele relatie tussen brand owner en vlogger

en marketing bureaus dienen onderling goede

of blogger, hoewel dat in de praktijk natuurlijk wel

contractuele afspraken te maken, op de hoogte te zijn

gewoon mogelijk is).

van de geldende regelgeving, zich ervan bewust te zijn dat online reclame onder een vergrootglas komt

Het contract dat de brand owner sluit met het

te liggen en nieuwe (Europese) wetgeving op komst

marketing bureau dient ertoe brand awereness te

is. De media en reclame wereld is namelijk al even

creĂŤren. In dat contract wordt vastgelegd welke

met deze reclamevorm bezig, maar de wetgever lijkt

marketing strategie zal worden gehanteerd en op

zich de impact hiervan pas net te realiseren.

welke wijze en langs welke social media channels

Contractuele verhoudingen; back to back

28

reclame zal worden gemaakt; dus hoeveel posts worden geplaatst, hoeveel blogs worden geschreven, en of dat wordt geopenbaard op YouTube, Facebook,

Vanwege haar expertise fungeert het marketing

Instagram, of bijvoorbeeld de persoonlijke website

bureau doorgaans als middle man. Enerzijds sluit

van de betreffende vloggers. Bovendien kunnen

zij het contract af met vloggers en/of bloggers,

resultaatsverplichtingen worden opgenomen; hoe

| maart 2017

vaak een bepaalde post aangeklikt dient te worden,

kunnen dat de IE-rechten van de campagne bij de

hoe vaak het publiek moet doorklikken naar de

vlogger blijven liggen. Het marketing bureau kan dan

website van de brand owner, of zelfs een concreet

niet voldoen aan haar verplichting onder het contract

product moet kopen. Essentieel zijn duidelijke

met de brand owner en is dan mogelijk aansprakelijk.

afspraken over het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten (“IE-rechten”) van brand owner (diens geregistreerde merken of auteursrechtelijk beschermd marketing materiaal, dat door de brand

Wet- en regelgeving; nieuwe regels op komst!

Uiteraard dienen de reclame uitingen zelf ook aan

owner zelf wordt verschaft), net als afspraken over de

wet- en regelgeving te voldoen. Dat betekent dat

vraag wie de IE-rechten krijgt die voortvloeien uit de

als een brand owner - al dan niet met tussenkomst

te voeren campagne. Mogelijk zal een brand owner

van een media bureau - een vlogger inschakelt om

ook het recht willen voorbehouden vlogs en blogs

reclame te maken voor diens producten of diensten,

goed te keuren, voordat die online worden geplaatst.

die reclame in zijn algemeenheid niet misleidend

Dat dient dan ook overeengekomen te worden in het

mag zijn, bijvoorbeeld ten aanzien van de aard,

contract met het marketing bureau.

beschikbaarheid of voordelen van het product, het bestaan van een specifiek prijsvoordeel of de

In juridische termen zegt men wel dat de

prijs in het algemeen. Bovendien is het goed in het

contracten die het marketing bureau aangaat back

achterhoofd te houden dat online reclame makkelijk

to back moeten zijn; belangrijke bepalingen die

grensoverschrijdend publiek bereikt. In dat geval is

overeengekomen worden in de verhouding tussen

eventueel ook buitenlandse wet- en regelgeving van

de brand owner en het marketing bureau dienen

toepassing. Wordt voor een Nederlandse campagne

door het marketing bureau óók weer overeen

bijvoorbeeld gebruik gemaakt van een vlogger die

gekomen te worden in het contract met de vloggers

ook in Amerika erg populair is, en valt te betogen

en bloggers die zij inschakelt voor de betreffende

dat de reclame ook is gericht op is het Amerikaanse

campagne. Dat geldt voor afspraken over zowel

publiek, bijvoorbeeld doordat de uiting in het Engels

merkgebruik, IE-rechten die voortvloeien uit de

is en het product tevens in Amerika is te verkrijgen,

campagne, als eventuele goedkeuringsrechten van

dan zal de reclame in principe ook aan Amerikaanse

vlogs en blogs door de brand owner. Gebeurt dat

wet- en regelgeving moeten voldoen.

niet, dan kan dat in sommige gevallen al snel leiden tot aansprakelijkheid. Als bijvoorbeeld in het contract

Worden deze en andere toepasselijke regels

tussen de brand owner en het marketing bureau

overtreden, dan kunnen consumenten en

overeengekomen wordt dat de IE-rechten van een

concurrenten de brand owner in rechte betrekken

campagne bij de brand owner komen te liggen, maar

en schadevergoeding eisen. Wordt de brand owner

in het contract tussen het marketing bureau en de

vervolgens schadeplichtig geacht, dan kan zij

vlogger niet overeengekomen wordt dat de vlogger

afhankelijk van de contractuele afspraken met het

zijn of haar IE-rechten - al dan niet via het marketing

media bureau en/of de vlogger de schade mogelijk

bureau - overdraagt aan de brand owner, dan zou het

op hen verhalen.

maart 2017 |

29

Europese toezichthouders op de media, waaronder

De klacht werd enkel gericht tegen Swiss Sense en

ook het Nederlandse Commissariaat voor de Media

niet tegen de vlogger. Kort gezegd kocht Feoktistova

(“CvM”), hebben nog geen bevoegdheid te oordelen

een Swiss Sense matras, liet dat ook zien in een

over deze vorm van online reclame of vloggers. Zij

vlog, en kreeg achteraf korting van Swiss Sense op

kunnen momenteel dus nog geen boetes opleggen.

de reeds verrichte aankoop als zij nog een tweede

Zoals mijn collega’s Kriek Wille2 en Chris in ‘t Veld3

vlog zou plaatsen. Dat tweede vlog kwam er en

eerder al schreven wordt dat in de toekomst anders.

Swiss Sense werd in het zonnetje gezet, maar

Online reclame wordt in 2017 een speerpunt van

Feoktistova maakte niet duidelijk dat zij korting had

het CvM. Vooruitlopend op een nieuwe Europese

gekregen op haar matras. Volgens de RCC werd uit

richtlijn op dit punt heeft het CvM vooraanstaande

het tweede vlog onvoldoende duidelijk dat sprake

vloggers opgeroepen zelf in actie te komen en een

was van een relevante relatie tussen de vlogger en

gedragscode op te stellen.4

Swiss Sense (lees: de korting na de aankoop), die geopenbaard had moeten worden. Op Swiss Sense

Er bestaan echter ook nu al bijzondere regels,

rustte een zorgplicht, op basis waarvan zij ervoor had

waaronder Reclamecodes voor bijvoorbeeld

moeten zorgen dat de relatie tussen de vlogger en

Tabaksproducten en Voedingsmiddelen, maar er

Swiss Sense voldoende duidelijk werd aan de kijker.

is ook een Reclamecode voor reclame gericht op

Dat had zij nagelaten.

kinderen onder de 18, alsmede een Reclamecode Social Media (“RCM”). De RCM moet zorgen

Goede contractuele afspraken over de do’s & dont’s

voor transparantie in social media marketing, door

van online reclame scheppen duidelijkheid voor

de relatie tussen de adverteerder en de vlogger

alle betrokkenen, voorkomen procedures, kosten,

openbaar te maken. Dat kan soms eenvoudigweg

en reputatieschade. Gezien de huidige regels en

door het gebruik van hashtags, zoals bijvoorbeeld

contractuele afspraken die worden gemaakt ten einde

#Sponsored of #Adv, bij gesponsorde berichten en

vloggers aan te kunnen spreken, valt nog te bezien

advertenties op bijvoorbeeld Instagram. Worden de

of de nieuwe code die het CvM voor ogen heeft een

Reclamecodes overtreden, dan kan een ieder een

nuttige aanvulling is op de reeds bestaande codes en

klacht indienen bij de Reclame Code Commissie

juridische mogelijkheden.

(“RCC”).

In maart 2016 heeft de RCC voor het eerst een klacht voor overtreding van de RCM toegewezen. Het ging om vlogs van Mascha Feoktistova over Swiss Sense matrassen.

2 https://www.vandoorne.com/kennisdeling/blog/2016_q4/meer-bloggen-overvloggen/ 3 https://www.vandoorne.com/kennisdeling/blog/2016_q4/bloggen-over-vloggen/ 4 https://www.cvdm.nl/nieuws/toezichtbrief-2017-tegengaan-van-online-sluikreclame-topprioriteit/

30

| maart 2017

maart 2017 |

31

Dirkzwager zoekt talent!

Dirkzwager is een topspeler waar ambitieuze, gemotiveerde advocaten en notarissen juridische dienstverlening op hoog niveau leveren. Dat doen wij in een mooie omgeving en in een prettig werkklimaat. Dirkzwager is innovatief, gedreven en toekomstgericht.

Dirkzwager zoekt regelmatig medewerkers die bij dit profiel passen.

Ben jij ambitieus? Heb je het zelfvertrouwen en ga je hard aan de slag om de kansen die wij bieden op te pakken? Wil je het beste uit jezelf halen en werken bij het grootste kantoor buiten de Randstad? Dan zijn de actuele vacatures wellicht interessant voor jou.

Dirkzwager zoekt talent en heeft jou veel te bieden. Jij ons ook?

Bekijk dan snel voor meer informatie de actuele vacatures op www.werkenbijdirkzwager.nl

32

| maart 2017

Joost Becker Joost (1979) is advocaat sedert 2005. Hij werkt als gespecialiseerd advocaat bij Dirkzwager in Arnhem op de afdeling IE-IT. Joost behandelt uiteenlopende zaken op het vlak van intellectuele eigendom en reclamerecht, waaronder handels- en domeinnamen, merken en adwords. Hij heeft zeer brede ervaring op het vlak soft-IP. Joost staat allerlei soorten ondernemers bij, van het MKB tot multinationals, met advies-, proces- en contractenwerk. Hij is lid van de Vereniging voor Intellectuele Eigendom Procesrecht Advocaten (VIEPA), de Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht (BBMM) en de Vereniging voor Reclamerecht (VvRr). Joost heeft diverse juridische publicaties op zijn naam staan, verzorgt regelmatig lezingen en voordrachten.

maart 2017 |

33

Wat was uw leukste zaak?

‘Moeilijk kiezen, ik doe heel veel leuke zaken …

Ik denk toch mijn allereerste ‘echte’ zaak, over de namaak van beha’s. Deze kreeg ik binnen aan het begin van mijn carrière, in mijn eerste jaar. Er diende op zeer korte termijn een verbod

Vragen aan Joost Becker

te worden uitgevaardigd door de rechter, om te bewerkstelligen dat er nog langer inbreukmakende beha’s in de winkel zouden liggen. (In die tijd had je nog geen ex parte verboden.) Op de dag van het pleidooi is de zaak geschikt. Een taart van een zaak; het ging om een omvangrijke inbreuk, alle soft-IP rechten op productvormgeving speelden een rol en we hebben uiteindelijk een mooi resultaat bereikt. Ik heb nog steeds goed contact met die klant.’

34

| maart 2017

Questions& Answers

Welk arrest heeft bij u veel "losgemaakt" vanuit juridisch oogpunt?

Waar bent u momenteel mee bezig, juridisch gezien?

‘De Google France-arresten (zie mijn bijdrage). Ik

publiceer op regelmatige basis over onderwerpen

heb het gevoel dat het Europese Hof van Justitie de

op het vlak van het intellectuele eigendomsrecht.

merkhouders hier in de steek gelaten heeft. Naar

Momenteel werk ik aan een analyse van het

mijn mening wordt er te snel aangenomen dat de

Artiestenverloningen-arrest van de Hoge Raad,

adverteerder vrij is om te doen wat hij maar wil. Mijn

dat gaat over handelsnamen en domeinnamen.

klanten hebben het gevoel online (in zoekmachines)

Ik hoop daar een volwaardige publicatie van te

minder bescherming te krijgen dan offline. Dat is niet

maken. Het handelsnaamrecht is een belangrijk

te rijmen. Ik zie ook niet de noodzaak een andere

recht in Nederland. Het staat dicht bij de

rechtsregel aan te nemen, waar mijn inziens sprake

ondernemer, en is vrij eenvoudig in te roepen.

van is, dan in bijvoorbeeld een geval waarin twee

Dat moet zo blijven. Ik hoop niet dat het gevolg

woordmerken tegenover elkaar staan. Bovendien

is van dit arrest dat min of meer beschrijvende

is de merkrechtelijke toetsing vrij – eigenlijk té –

handelsnamen in de toekomst minder bescherming

ingewikkeld gemaakt door het Hof.’

gaan genieten…’

‘Het handelsnaamrecht gaat mij aan het hart en ik

januari maart 2017 2017||

35

0064

Adwords: stand van zaken Mogen concurrenten elkaars naam gebruiken voor zoekmachineadvertenties?

De grens van het (on)toelaatbare wordt door de rechter bepaald. In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van relevante rechtspraak.

Het Hof oordeelt dat dit een vorm van reclame is, waarbij inbreuk wordt gemaakt op het merk. Met name ‘wanneer die reclame het voor de gemiddelde internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde’.

Deze rechtsregel geldt óók als er geen sprake is van namaak. Wanneer de advertentie die verschijnt de indruk wekt dat tussen de adverteerder en de merkhouder een economische band bestaat, of

Keywords

Adverteerders kunnen hun doelpubliek bereiken door aan een zoekterm reclame te koppelen.

Bijvoorbeeld via Google AdWords.1 Met adwords kan een adverteerder een tekstadvertenties laten tonen op basis van een ingevoerd zoekwoord (‘keyword’) op de resultatenpagina van de zoekmachine, veelal boven de organische zoekresultaten. Per klik op deze advertenties wordt bij Google afgerekend.2 Ook merken van anderen kunnen als zoekwoord worden ‘gekocht’ door adverteerders.

Europese rechtspraak

daarover te vaag is, mag het merk niet als adword gebruikt worden. De tekst van de adword advertentie is doorslaggevend.4 Hiermee zet het Hof de lijn in voor het beoordelingskader dat nog steeds geldt. Dat kader moet niet alleen worden toegepast bij concurrenten (van de merkhouder) die proberen mee te liften op (de bekendheid van) het merk, maar bijvoorbeeld ook bij wederverkoop van merkproducten.5 Verder heeft het Europese Hof geoordeeld over adword advertenties door platforms, zoals eBay. Dergelijke advertenties moeten de identiteit van de beheerder van de elektronische marktplaats

In de Google France-zaken3 heeft het Europese

vermelden, alsook het feit dat de merkproducten die

Hof van Justitie geoordeeld over het gebruik

voorwerp zijn van de adword advertentie te koop

van trefwoorden. Een aantal bedrijven heeft bij

worden aangeboden op die online marktplaats.6

Google het zoekwoord ‘Louis Vuitton’ gekocht. Na het intoetsen van de zoekopdracht Louis Vuitton verschijnen bovenaan betaalde advertenties van namaakproducten.

1 Er zijn vergelijkbare zoekmachineadvertentiediensten zoals Bing en Yahoo, maar de Nederlandse zoekmarkt wordt gedomineerd door Google.

2 Adverteerders kunnen gebruik maken van programmatuur om op basis van het zoek- en klikgedrag de efficiëntie van hun advertenties te optimaliseren.

3 Hof van Justitie 23 maart 2010 -C236/08 tot en met C238/08 ECLI:EU:C:2010:159.

36

| maart 2017

4 Het is niet zozeer relevant of het merk van de merkhouder in de advertentie zelf staat. Ook zonder dat het merk van de merkhouder in de advertentie staat, is deze mogelijk ontoelaatbaar.

5 Hof van Justitie 8 juli 2010, C558/08 (Portacabin). Er is in beginsel geen verboden gebruik van een merk als adword als de woorden ‘gebruikt’ of ‘tweedehands’ in de advertentie voorkomen, mits voldaan wordt aan een aantal specifieke voorwaarden. Indien bijvoorbeeld de wederverkoop van de andere dan de tweedehands gemerkte producten gelet op hun omvang, de presentatie of de slechte kwaliteit het imago van de merkhouder schaadt, mag adverteren via adwords in beginsel niet.

6 Hof van Justitie 12 juli 2011, C-324/09 (eBay).

The Article

by Joost Becker

maart 2017 |

37

De laatste belangrijke uitspraak van het Europese

van Interflora uit veel in omvang en commercieel

Hof is de uitspraak inzake Interflora. Interflora is een

profiel verschillende detailhandelaren. Het Hof

wereldwijd opererende bloemenbezorgdienst met

oordeelt: ‘In die omstandigheden kan het voor

een bekend netwerk van aangesloten bloemisten.

de internetgebruiker (…) bijzonder moeilijk zijn

Marks & Spencer is een Brits warenhuis dat ook

om – bij gebreke van enige aanduiding door de

een (online) bloemenbezorgdienst exploiteert. Marks

adverteerder – te weten of de reclame die wordt

& Spencer heeft het merk ‘interflora’ als adword bij

weergegeven in antwoord op een zoekopdracht

Google geregistreerd. De zoekopdracht “Interflora”

waarbij dit merk als zoekterm is gebruikt, al dan niet

levert een advertentie op van Marks & Spencer,

van dat netwerk deel uitmaakt.’7 Ik parafraseer: dan is

waarin zij aanbiedt bloemen te bezorgen. De regels

eerder sprake van inbreuk.

uit de Google France-zaken worden herhaald.

Toegevoegd wordt dat ook de algemene marktkennis

In deze uitspraak is tevens uitgemaakt dat bekende

van de internetgebruiker een rol kan spelen bij de

merken ook kunnen optreden tegen gebruik van hun

beoordeling of de adword advertenties al dan niet

merk als adword indien dat merk tot een generieke

toelaatbaar zijn.

term verwordt (‘verwatering’).

In een geval als bij Interflora mag in het bijzonder rekening worden gehouden met het commerciële netwerk van de merkhouder. Die bestaat in het geval

38

| maart 2017

7 Op basis daarvan moest beoordeeld worden of het gebruik van de woorden ‘M&S Flowers’ in de advertentie al dan niet volstaat om duidelijk te maken dat de aangeboden bloemenbezorgingsdienst niet van Interflora afkomstig is.

Indien de adword advertentie echter zo wordt

Toe aan een nieuw matras?

voorgesteld dat er ‘een alternatief’ is voor de

Bestel Medicomfort Matras.

waren van de (bekende) merkhouder, zonder

Tot 40% Goedkoper dan de andere Topmerken!

dat het bekende merk verwatert en zonder dat

Medicomfortmatras.nl

één van de functies van het bekende merk wordt aangetast, is dat een vorm van gezonde en

Het Hof Den Haag oordeelde hierover dat het

eerlijke mededinging. Dan heeft de adverteerder

internetpubliek, gelet op zijn kennis en ervaring,

merkrechtelijk een geldige reden, en kan de

ervan op de hoogte is dat dat wanneer men in

merkhouder niet met succes optreden.8

een zoekmachine een merknaam als zoekwoord

Nederlandse jurisprudentie

intypt, niet alleen aan de merkhouder gelinkte zoekresultaten verschijnen maar ook advertenties

In de lagere rechtspraak past de Nederlandse

van derden. Het Hof vindt de gewraakte advertentie

rechter het juridisch kader van het Europees

niet te vaag is, maar oordeelt dat deze als het

Hof vrij nauwgezet toe. Hieronder volgen enkele

aanbod van een alternatief voor Tempur matrassen

voorbeelden ter illustratie.

wordt gezien.12

Een advertentie voor cruisevakanties, geactiveerd door ‘cruise’ en ‘travel’ (zowel aan elkaar als los),

Andere rechtspraak waarin is geoordeeld over

leverde volgens het Hof Amsterdam geen inbreuk

adword advertenties gaat over: speelgoed,13 import

op de merken van Cruisetravel op omdat deze

van laminaat,14 bodyscans,15, airfryers16, trapliften,17

beschrijvend zijn.9 Door hetzelfde Hof is gebruik

buggy’s,18 BKR-registraties,19 lichtstraten20 en

van het merk travelcard als adword door Multi Tank

de Talensshop.21 Op regelmatige basis wordt

Card B.V. wel verboden.10

overigens ook (met wisselend succes) opgetreden

Energy+ gebruikte het adword ‘Tempur’ voor

tegen adword advertenties op basis van het

advertenties voor traagschuimmatrassen.

handelsnaamrecht en de onrechtmatige daad.

De advertenties maakten echter geen duidelijk onderscheid tussen de producten van Tempur

De meest recente Nederlandse uitspraak over

en Energy+. Deze advertenties zijn verboden.11

adwords betreft Fleurop.22 Concurrent Topbloemen ‘kocht’ fleurop als adword voor onder meer de

Matrassenfabrikant Tempur trad ook op tegen

volgende advertentie:

Medicomfort, die na de zoekopdracht ‘tempur’ onder andere de volgende advertentie in Google deed verschijnen: 8 Zoals bedoeld in de zin van artikel 5, lid 2, van richtlijn 2008/95 en artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 207/2009 en artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE. 9 Gerechtshof Amsterdam 28 december 2010, ECLI:NL:GHAMS:2010:BP1385.

10 G erechtshof Amsterdam 28 december 2010, ECLI:NL:GHAMS:2010:BP1382. Nu Travelcard enig onderscheidend vermogen had, maakt het Hof een onderscheid: aan de aan elkaar geschreven combinatie komt bescherming toe, de losse woorden ‘travel’ en ‘card’ konden wel worden gebruikt zonder daarmee een inbreuk te plegen.

11 Vzr. Rb. Den Haag 20 december 2010 (Tempur/Energy+), IEF 9300.

12 Hof Den Haag 22 november 2011 (ECLI:NL:GHSGR:2011:BU6275). Onder meer de tekst van de hyperlink in de advertentie is algemeen gesteld, aldus het Hof, terwijl duidelijk zou zijn dat de aanbieder zichzelf “Medicomfort” noemt. De aangeboden producten worden afgezet tegen “de andere topmerken” en de internetgebruiker kent Tempur als topmerk, zo oordeelde het Hof. 13 Vzr. Rb Breda 3 maart 2011, ECLI:NL:RBBRE:2011:BP7541 (Happylights).

14 Vzr. Rb Den Haag 26 april 2012 (Spanolux/Hofmans), IEPT20120426.

15 Rb. ’s-Gravenhage 22 augustus 2012, Domjur 2012-884.

16 Rb. Den Haag 23 januari 2013, C/09/416090 / HA ZA 12-423.

17 Vzr. Rb. Den Haag 18 april 2013 (OO B.V/Practicomfort B.V.), IEF12581.

18 Vzr. Rb Den Haag 22 oktober 2014 (Koelstra/Van Asten), IEF 14306.

19 Rechtbank Den Haag, 27 november 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:13582.

20 Rechtbank Overijssel 17 maart 2015, ECLI:NL:RBOVE:2015:1350.

21 Gerechtshof Den Haag 13 augustus 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:2967.

22 Rb. Den Haag 20 juli 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:8293.

maart 2017 |

39

Bloemen van Topbloemen.nl www.topbloemen.nl/vandaag-bezorgen Bij Topbloemen.nl Vanaf 11.95 Lagere bezorgkosten bij Topbloemen!

Vandaag nog bezorgd‌ 7 dagen versgaratie Deze zaak lijkt sterk op die van Interflora. Het Fleurop-netwerk bestaat ook uit een groot aantal bloemisten. De bekendheid van Fleurop is groot.

Geoordeeld wordt dat het publiek op grond van algemene marktkennis niet weet dat Topbloemen een concurrerend bezorgnetwerk biedt en geen bloemenwinkel is. De advertenties van Topbloemen vermelden niet uitdrukkelijk dat Topbloemen een bezorgnetwerk van bloemisten vormt, aldus de rechtbank. Op basis van de naam Topbloemen zal het publiek volgens de rechtbank geen onderscheid maken tussen Topbloemen en een bij het netwerk van Fleurop aangesloten bloemist, omdat alle Fleurop-bloemisten onder hun eigen naam bloemen aanbieden. De rechtbank oordeelt dat sprake is van verwarringsgevaar.

Conclusie

Wanneer kan de merkhouder optreden tegen het gebruik van zijn merk als adword? Het antwoord hangt sterk af van de inhoud van de betreffende adword-advertentie. Als het voor het publiek eenvoudig mogelijk is om een duidelijk onderscheid te maken tussen de merkhouder en de adverteerder, die een alternatief aanbiedt, mag een adwordadvertentie in beginsel. Dat kan anders zijn als de functies van het merk worden aangetast, er sprake is van verwarringsgevaar of verwatering.

De merkhouder zal dat moeten aantonen.

40

| maart 2017

maart 2017 |

41

A forward-thinking law firm for the industries of tomorrow

42

Europe > Middle East > Asia

| maart 2017

Maarten Rijks Maarten is sinds 2009 advocaat en is gespecialiseerd in het intellectueel eigendomsrecht. Hij heeft een bijzondere focus op het merken- modellen- en auteursrecht en stuurt sinds begin 2016 het team van Taylor Wessing in Nederland op die gebieden aan. Hij adviseert cliënten over bijvoorbeeld product design, de totstandkoming en bescherming van een nieuw merk en de exploitatie van hun intellectueel eigendom. Maarten procedeert daarnaast regelmatig voor zijn cliënten bij onder meer de rechtbank, het BBIE, EUIPO en het Europese Hof van Justitie. Maarten is onder meer lid van ECTA en de Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht (‘BMM’).

maart 2017 |

43

Wat was uw leukste zaak?

In het vakgebied van intellectuele eigendom is dat erg lastig kiezen omdat veel zaken tot de (mijn) verbeelding spreken, maar één van de leukste zaken ging over de vormgeving van hoofdkussens.

Het betrof hoofdkussens die bestonden uit een neksteun en drie compartimenten, zodat deze geschikt waren voor rug-, buik- en zijslapers. Wij

Vragen aan Maarten Rijks

stonden in die zaak de gedaagde bij die werd beticht van inbreuk. Het mooie aan deze zaak is dat de discussie werd gevoerd op diverse onderdelen van het IE-recht: het merkenrecht (vorm- en beeldmerk), auteursrecht en de leer van de slaafse nabootsing. Nadat de zaak in eerste aanleg in kort geding nog werd verloren, werd in hoger beroep en later in de bodemprocedure gewonnen. Zo ‘terugkomen’ na een verlies in het eerste kort geding en de cliënt op die manier kunnen helpen, gaf erg veel voldoening.

44

| maart 2017

Questions& Answers

Welk arrest heeft bij u veel "losgemaakt" vanuit juridisch oogpunt?

Waar bent u momenteel mee bezig, juridisch gezien?

Het Wolf-arrest van het Gerecht EU en later het

zaak bij het Europese Hof van Justitie over de

HvJEU, waarin ten aanzien van merkinbreuken

reikwijdte van de absolute uitsluitingsgronden

op grond van ‘sub c’ is geoordeeld dat de

in de oude Merkenrichtlijn. In het bijzonder

merkhouder moet bewijzen dat er sprake is van

gaat de zaak over de uitsluitingsgrond die

een wijziging in het economisch gedrag van de

bepaalt dat tekens geen merk kunnen vormen

consument om aan te tonen dat er sprake is van

als zij uitsluitend bestaan uit de vorm die de

afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen

wezenlijke waarde aan de waar geeft waarvoor

(‘verwatering’) van het ingeroepen merk. Deze

ze zijn ingeschreven. De vraag die in deze zaak

eis lijkt de lat voor merkhouders erg hoog te

speelt is of andere eigenschappen (zoals kleur)

leggen om verwatering van hun merk te kunnen

dan de driedimensionale vorm van een merk

aantonen en heeft de gemoederen sindsdien

ook wezenlijke waarde aan de waar kunnen

behoorlijk bezig gehouden. Ik ben benieuwd hoe

geven. In de nieuwe Merkenrichtlijn is inmiddels

ver het HvJEU zal gaan in de toepassing van dit

opgenomen dat dit inderdaad het geval kan zijn,

criterium in (hopelijk) toekomstige arresten over

maar wat de precieze uitleg op dit vlak is van

dit onderwerp.

de oude Merkenrichtlijn was voor de rechtbank

Ik ben onder andere bezig met een grote

Den Haag nog niet duidelijk en reden om een prejudiciële vraag aan het Europese Hof van Justitie te stellen.

januari maart 2017 2017||

45

0065

Bewustheid en online auteursrechtinbreuk: een relevante link GS Media-arrest

van een hyperlink naar een illegaal geplaatst werk wel kan worden gezien als inbreuk op auteursrechten, omdat daarmee mogelijk een nieuw publiek wordt bereikt.

Bewustheid bij hyperlink-plaatser

De conclusie van het HvJEU is kort gezegd dat het

Het Europese Hof van Justitie (‘HvJEU’) heeft

plaatsen van een hyperlink naar illegaal geplaatste

op 8 september 2016 arrest gewezen in de

content inderdaad een mededeling aan een nieuw

spraakmakende zaak over de door GS Media

publiek is en daarmee een auteursrechtinbreuk

(GeenStijl) geplaatste hyperlinks naar de zonder

kan zijn. Hiervoor is van belang of degene die

toestemming openbaar gemaakte Playboy foto’s

de hyperlink plaatste, wist of moest weten dat de

van Britt Dekker. GeenStijl werd in 2011 getipt

door hem geplaatste link toegang geeft tot illegale

over de publicatie van de betreffende foto’s van

content. Als vaststaat dat dergelijke bewustheid bij

Britt Dekker nog voordat de editie van Playboy

de plaatser van de link aanwezig is of had moeten

was verschenen. GeenStijl heeft vervolgens

zijn, zal er sprake zijn van inbreuk.

op haar website een artikel geplaatst over de uitgelekte naaktfoto’s van Britt Dekker en daarbij de hyperlinks naar de website (niet van GS

Verificatieplicht bij winstoogmerk Het HvJEU gaat nog een stapje verder als het

Media) opgenomen waar de foto’s openbaar

gaat om (met name) professionele partijen. Als

werden gemaakt, zodat bezoekers van GeenStijl

de hyperlink namelijk wordt geplaatst met een

ze eenvoudig zelf konden bekijken. Sanoma,

winstoogmerk dan mag van de plaatser verwacht

Playboy en Britt Dekker zijn vervolgens een

worden dat hij verifieert of de content waarnaar

procedure tegen GS Media begonnen gebaseerd

wordt gelinkt niet illegaal is gepubliceerd. Bij

op onder meer auteursrechtinbreuk.

professionele partijen wordt dus vermoed dat zij zich bewust waren van het feit dat de content

46

De procedure is in 2015 bij de Hoge Raad

illegaal is geplaatst. Dat vermoeden kan weliswaar

gekomen die vragen van uitleg heeft gesteld aan

worden weerlegd, maar het betekent wel dat

het HvJEU. Eerder besloot het HvJEU al in het

professionele partijen op hun hoede moeten zijn

Svensson-arrest dat het linken naar legaal (met

bij het plaatsen van hyperlinks op hun website.

toestemming van de maker) geplaatste werken

Zij zullen altijd moeten proberen na te gaan of

geen inbreuk op auteursrechten kan opleveren,

de content waarnaar wordt gelinkt wel moet

omdat daarmee hetzelfde publiek wordt bereikt

toestemming van de maker is geplaatst. Bij een

als dat de maker had beoogd bij plaatsing van

illegaal geplaatste film of uitgelekte Playboy foto’s

zijn werk. De Hoge Raad wilde in de GS Media-

lijkt er weinig ruimte voor discussie of deze met

zaak echter weten of het plaatsen

toestemming van de maker zijn geplaatst.

| maart 2017

The Article

by Maarten Rijks

maart 2017 |

47

Verificatie in de praktijk

48

Lastiger zal het volgens mij worden bij het linken

Is het navraag doen bij de eigenaar van de andere

naar een artikel of foto op een andere website,

website waarnaar wordt gelinkt voldoende? In

waarvan vaak niet duidelijk zal zijn of deze met

welke mate wordt verwacht dat de hyperlink-

toestemming van de maker zijn geplaatst of niet.

plaatser meer of ander onderzoek doet, zoals

Zo is het niet ondenkbaar dat een interessant

het kopiëren van de tekst in Google om te

artikel op een website is gekopieerd van een

ontdekken dat deze in feite is gekopieerd van de

andere auteur en dus illegaal is geplaatst. Dit zal

oorspronkelijke maker? De vraag is dus wanneer

op het eerste gezicht meestal niet duidelijk zijn

er “de nodige verificaties verricht” zijn om onder

voor de plaatser van een hyperlink, zeker als geen

aansprakelijkheid voor auteursrechtinbreuk uit te

bron bij de illegale content wordt vermeld. Het

kunnen komen als professionele partij. Het goed

zal interessant zijn om te zien hoe de hyperlink-

documenteren van de verificatie-acties die door

plaatser het vermoeden van bewustheid van

de hyperlink-plaatser zijn genomen, lijkt in ieder

inbreuk kan weerleggen in zo’n geval.

geval essentieel te zijn om later met succes het

| maart 2017

vermoeden van bewustheid van inbreuk te kunnen

De aanbieder van de mediaspeler heeft in de

weerleggen. Al met al levert het een behoorlijke

procedure aangevoerd dat hij slechts een product

belasting voor de professionele partij op en is

verkoopt dat het gemakkelijker maakt voor de

voorzichtigheid bij hyperlinken geboden.

gebruiker om toegang te krijgen tot verschillende

Toepassing GS Media-arrest in andere situaties

websites van derden waar al legale en illegale content openbaar werd gemaakt. Volgens hem is hij dus slechts één schakel van de vele schakels in

Precies twee maanden na het GS Media-arrest - op 8

het proces van het ontsluiten (mededeling) van het

december 2016 - heeft Advocaat Generaal Campos

illegale materiaal aan het publiek. De AG vindt deze

Sanchez-Bordona zijn conclusie genomen in zaak

redenering echter onhoudbaar en wijst erop dat de

tussen Stichting Brein en Filmspeler die eveneens

mediaspeler (hardware) wordt aangeboden inclusief

speelt bij het HvJEU. In zijn conclusie wordt

de vooraf geïnstalleerde hyperlinks (software) die

voortgeborduurd op het GS Media-arrest.

toegang geven tot illegale content. Het aanbod van

Deze zaak ziet echter niet op het plaatsen van

deze directe toegang aan een onbepaald publiek is

hyperlinks op een website, maar op de verhandeling

een onderdeel van de toegevoegde waarde van de

van mediaspelers waarop vooraf geïnstalleerde add-

dienstverrichting, waarvoor hij de prijs ontvangt die

ons met hyperlinks staan. De mediaspelers bevatten

voor de mediaspeler is betaald.

hyperlinks (van anderen dan de aanbieder van de mediaspelers) naar legale, maar ook naar illegale

Volgens de AG bestaat er geen significant verschil

content zoals films en live sportwedstrijden. De

tussen het plaatsen van een hyperlink op een

gebruiker kan de mediaspeler eenvoudig aan zijn TV

website die linkt naar illegale content enerzijds en

aansluiten en op die wijze naar illegale content kijken.

het plaatsen van een hyperlink in een multimediaapparaat dat speciaal is ontworpen om eenvoudig,

De AG concludeert in deze zaak allereerst dat de

direct en onmiddellijk, toegang te hebben tot

aanbieder van de mediaspeler daarop extensies

illegale content anderzijds. Wat beide handelingen

(add‑ons) heeft geïnstalleerd met hyperlinks naar

gemeen hebben, is het leveren van links naar dat

websites die vrije toegang bieden tot auteursrechtelijk

beschermde materiaal en het ter beschikking stellen

beschermde werken. Bovendien was deze aanbieder

ervan aan het publiek. Tot slot concludeert de AG

zich er van bewust – of moest zich daarvan bewust

ook dat er sprake is van een nieuw publiek dat

zijn – dat veertien van deze extensies links bevatten

wordt bereikt door op de mediaspeler geïnstalleerde

naar digitaal materiaal dat op internet was geplaatst

hyperlinks, ondanks dat de extensies en de

zonder toestemming van de auteursrechthebbenden,

hyperlinks zelf gratis op internet gevonden kunnen

of alleen toegankelijk was door middel van een

worden. De mediaspeler biedt volgens de AG

abonnement, zoals bijvoorbeeld betaal‑tv. Bovendien

namelijk een onbetwistbaar voordeel voor een niet

is het volgens de AG evident dat de aanbieder van

onbelangrijk segment van dat publiek: het segment

de mediaspeler bij de verkoop daarvan met een

dat als internetgebruiker niet speciaal bedreven is in

winstoogmerk handelde.

het opsporen van illegale content.

maart 2017 |

49

Interessant is dat de AG de door het HvJEU in het GS Media-arrest ingezette lijn volgt en zelfs wat ruimer lijkt uit te leggen door erop te wijzen dat het bewust en met winstoogmerk “… leveren van links naar dat beschermde materiaal en het ter beschikking stellen ervan aan het publiek…” het meest relevant is bij de vraag of er sprake kan zijn van auteursrechtinbreuk.

De technische wijze waarop die links worden geleverd, lijkt daarbij dus niet van belang. Dit betekent volgens mij dat ook het verspreiden van een nieuwsbrief onder klanten van een onderneming kan leiden tot een auteursrechtinbreuk als in de nieuwsbrief een link staat opgenomen naar illegale content. En hetzelfde zou kunnen gelden in het geval een onderneming via WhatsApp communiceert met klanten en daar een hyperlink deelt die illegale content ontsluit. Het is wachten op het arrest om te zien of het HvJEU eveneens meegaat in deze uitleg of wellicht een nuance aanbrengt voor deze specifieke situatie met mediaspelers.

In ieder geval is wat mij betreft duidelijk dat de professionele linkende partij in dit soort gevallen al snel met 1-0 achterstaat. Deze ingezette lijn betekent uiteraard goed nieuws voor auteursrechthebbenden.

Hun mogelijkheden om rechten te handhaven zijn hiermee uitgebreid. Niet alleen ten aanzien van de partijen in de openbaarmakingsketen die kunnen worden aangesproken op inbreuk, maar ook ten aanzien van verdergaande handhavingsmiddelen zoals de volledige proceskostenveroordeling in IEzaken in Nederland.

50

| maart 2017

maart 2017 |

51

www.avdr.nl 52

| november maart 20172016

Otto Swens Otto (1970) is advocaat bij, en medeoprichter van, Vondst Advocaten. Otto is specialist op het gebied van het intellectuele eigendom, maar vooral actief in de octrooiprocespraktijk. Otto procedeert in octrooizaken op het gebied van werktuigbouw, chemie en farma & life sciences. Daarnaast is Otto actief in de (bestuursrechtelijke) farmaceutische praktijk. Otto procedeert over (wees)geneesmiddelenvergunningen, pediatrische indicaties en samenloop van stimulansen en beloningen voor geneesmiddelenonderzoek, zoals dossierbescherming en marktexclusiviteit. Otto staat vermeld als octrooispecialist in de relevante internationale gidsen, zoals Chambers, Legal500, IAM Patent 1000 en Managing Intellectual Property. Enkele citaten van cliënten uit deze gidsen luiden: “His particular strength is his attention to detail, and looking at a case from all its angles”, “He translates complex legal material into understandable information that we can base our strategic decisions on” en “He is extremely responsive; he makes himself available for urgent matters and handles everything professionally and to a high standard.” Otto is lid van de Adviescommissie IE van de Orde van Advocaten, en daarnaast van diverse beroepsverenigingen, waaronder AIPPI, INTA, LES, de Vereniging voor Farmacie en Recht en de PTMG.

maart 2017 |

53

Wat was uw leukste zaak?

Hoewel ik veel octrooizaken doe, en daar ook veel plezier aan beleef, heb ik een zwak voor zaken waarin het gaat om twee partijen die lang hebben samengewerkt, in een conflict terechtkomen en niet meer met elkaar verder willen. Dit zijn weerbarstige zaken. De partijen willen uit elkaar, maar ze hebben allerlei zaken en rechten in gezamenlijk eigendom - waaronder in mijn praktijk vaak ook octrooirechten op technologische vindingen. Vaak

Vragen aan Otto Swens

exploiteren zij deze technologie ook gezamenlijk.

En dan moeten ze dus uit elkaar, en moet de boel verdeeld worden, terwijl de emoties hoog zitten en er harde verwijten zijn over en weer. Ik vind het een mooie uitdaging om in een dergelijke situatie toch een goede beëindigingsregeling te bereiken voor de cliënt. Meestal zitten de verwijten en het wantrouwen over en weer zo diep dat dit tijd vergt. Vaak wil de cliënt eerst de aanval inzetten en moet er dus geprocedeerd worden.

Maar gelukkig wordt beide partijen snel duidelijk dat je daarmee geen oplossing bereikt. Dan is het de kunst om te werken aan bereidheid aan beide kanten om water bij de wijn te doen. Ik vind

54

| maart 2017

Questions& Answers dit soort zaken zo leuk, omdat de onafhankelijke

zwaar om de ander iets te ‘gunnen’. Maar cliënten

rol van de advocaat erin mooi naar voren komt.

zijn na een tijdje, als het stof wat is neergedaald,

Als advocaat sta je natuurlijk in de eerste plaats

eigenlijk altijd opgelucht dat het achter de rug is

voor je cliënt. Je probeert voor je cliënt een zo

en blij dat ze van een last zijn verlost en zich weer

gunstig mogelijke regeling te bereiken. Anderzijds

op positieve zaken kunnen richten. Ik vind dat zeer

is heb minstens zo belangrijk om je cliënt een

bevredigend.

spiegel voor te houden. Je wijst op de (vaak niet volledig irreële) beleving van de andere partij en op het belang van een oplossing. Het helpt ook om je cliënt te laten inzien dat het blijven hangen in verwijten niets oplevert. Op deze manier heb ik

Welk arrest heeft bij u veel "losgemaakt" vanuit juridisch oogpunt?

In de octrooipraktijk is de buitenlandse

met het nodige duw- en trekwerk al vrij regelmatig

rechtspraak, en dan met name de Engelse

een cliënt die de andere partij het licht in de ogen

en Duitse rechtspraak, vaak net zo belangrijk

niet meer gunde - en vice versa – toch kunnen

als de Nederlandse rechtspraak. Eén van de

helpen aan een goede beëindigingsregeling. Het

belangrijkste en moeilijkste onderwerpen in het

helpt daarbij ook als de tegenpartij een advocaat

octrooirecht betreft het bepalen van de zogenaamde

heeft die eenzelfde oplossingsgerichte houding

‘beschermingsomvang’ van een octrooi. Een octrooi

inneemt. In confraterneel overleg kun je dan

moet een uitvinding zijn, dat wil zeggen: het moet

oplosrichtingen verkennen en bespreken welke

gaan om technische vooruitgang. Dat betekent dat

aspecten wel of niet moeilijk zullen liggen bij je

er altijd sprake is van een bepaald ‘probleem’ dat

cliënten en waarom. Feit is wel dat in mijn ervaring

met de uitvinding wordt ‘opgelost’. De oplossing

cliënten in dit soort zaken soms nog niet helemaal

heeft vaak twee aspecten, namelijk enerzijds is

tevreden kunnen zijn als de regeling er komt. Er

er sprake van een bepaalde inventieve gedachte,

zijn altijd concessies nodig en het valt een cliënt

anderzijds moet die gedachte ook concreet zijn

januari maart 2017 2017||

55

uitgewerkt in een aantal technische maatregelen

is vaak te bepalen aan de hand van het voordeel

waardoor de oplossing in de praktijk kan worden

dat het octrooi biedt en dat in de beschrijving wordt

toegepast. Een octrooi bevat ‘conclusies’ en een

toegelicht. Als een bepaalde “schuinte” niet leidt

‘beschrijving’. De conclusies zien op een product

tot het realiseren van het voordeel dat het octrooi

of een werkwijze en beschrijft de technische

biedt, dan valt het niet onder het octrooi. Anderzijds

maatregelen om de oplossing te realiseren. Er

kan het zijn dat als iets (min of meer) “recht” is,

is altijd ten minste één ‘hoofdconclusie’ die de

maar voor het overige voldaan wordt aan de

kenmerken beschrijft die het product of de werkwijze

bewoordingen van een conclusie en het voordeel

moet bevatten. In de beschrijving wordt de uitvinding

van het octrooi bereikt wordt, dit toch onder de

meer uitvoerig toegelicht aan de hand van wat er

beschermingsomvang van een octrooi kan vallen.

bekend was. Vervolgens wordt het probleem met deze ‘bekende’ technologie beschreven en ten

Er is logischerwijs veel rechtspraak over deze

slotte de oplossing die het octrooi biedt. Daarbij

problematiek. Eén van belangrijkste uitspraken op

worden vaak diverse uitvoeringsvormen beschreven,

dit gebied dateert uit 2004 en betreft een Engels

meestal ook aan de hand van tekeningen. Bij

arrest van (toen nog) de ‘House of Lords’, zeg

geneesmiddelenoctrooien worden vaak ook

maar de Engelse Hoge Raad. Het betrof een zaak

resultaten van (klinische) testen opgenomen om

tussen Kirin-Amgen en Hoechst Marion Roussel

te laten zien dat bepaalde voordelige effecten

over de farmaceutische stof erythropoietine (beter

daadwerkelijk optreden.

bekend als “EPO”). Sowieso is het leuke aan Engelse uitspraken dat rechters echt een verhaal

56

Het probleem is dat de woorden in een ‘conclusie’

vertellen. De rechters nemen je mee in hun analyse

vaak voor meerdere uitleg vatbaar zijn. Denk aan

en geven daarmee, veel meer dan in Nederlandse

het woord ‘schuin’. Hoe “schuin” is “schuin” in de

uitspraken het geval is, ruimhartig inzicht in hun

zin van het octrooi? Het antwoord op deze vraag

afwegingen en worstelingen. Daarnaast is dit

| maart 2017

één van de meest invloedrijke arresten in het octrooirecht van de laatste 15 jaar. De Lords nemen in het arrest uitvoerig de tijd om uit te leggen hoe

Waar bent u momenteel mee bezig, juridisch gezien?

Op dit moment ben ik bezig met het opstarten van

octrooien zouden moeten worden gelezen en daarbij

een aantal octrooiprocedures voor farmaceutische

besteden ze aandacht aan alle mogelijke relevante

cliënten. Het gaat om zaken waarin ik namens

aspecten, zoals taalwetenschap, uitvindingshoogte,

generieke farmaceutische bedrijven de vernietiging

equivalenten, redelijke bescherming voor de

vorder van octrooien die betrekking hebben

octrooihouder en de rechtszekerheid van derden,

allerhande aspecten van geneesmiddelen, zoals

dit alles rechtsvergelijkend, zeer erudiet, en toch

tweede medische indicaties, formuleringen en

ook met typisch Engelse humor. Uiteindelijk komen

combinaties. Daarnaast ben ik aan het procederen

de Lords tot de conclusie dat de rechters aan

over het (mede-)eigendom van octrooien. Het

conclusies een “purposive construction” moeten

gaat om uitvindingen die meerdere partijen

geven. Oftewel: de uitleg van de bewoordingen van

gezamenlijk hebben gedaan, maar waarbij één

de (hoofd)conclusie in een octrooi moet recht doen

partij het octrooi heeft aangevraagd zonder de

aan het doel van het octrooi: het communiceren

andere partij(en) daarbij te betrekken. Verder

van het idee van een uitvinding. Nog steeds is dit

ben een aantal technologiesamenwerkingen

in Engeland de ‘leading authority’ op het gebied

aan het uitonderhandelen. Ten slotte procedeer

van de uitleg van octrooien. En ook in Nederland

ik momenteel bij de Raad van State over de

wordt de “Kirin Amgen”-uitspraak nog altijd vaak

afwijzing van een vergunningsaanvraag voor een

aangehaald in octrooiprocedures.

geneesmiddel en bij het College ter Bescherming van Gewasbeschermingsmiddelen over een parallelimportvergunning.

januari maart 2017 2017||

57

0066

Oud geneesmiddel, nieuwe toepassing Geneesmiddelen worden veelal beschermd door octrooien. Soms betreft dit echte uitvindingen, zoals een nieuwe actieve stof. Vaak gaat het echter om secundaire aspecten die lang niet altijd aan de octrooivereisten voldoen. Momenteel zijn ‘tweede medische indicatieoctrooien’ een hot topic in Europa. Dit zijn octrooien waarbij de uitvinding is gelegen in een nieuw gebruik van een bestaand geneesmiddel.

Rechters worstelen met de plaats van deze octrooien in de dagelijkse praktijk van de geneesmiddelenverstrekking.

‘basisoctrooi’ genoemd. Nadat een actieve stof is ontdekt, is er echter nog geen geneesmiddel.

Er moet eerst een zogenaamde ‘formulering’ worden bedacht voor de stof, zoals een oplossing of suspensie, waarmee de stof aan de patiënt kan worden toegediend. Ook moeten er keuzes worden gemaakt wat betreft de toedieningsvorm (tablet, capsule, injectie etc.), doseringen, therapeutische indicaties en (soms) combinaties met andere geneesmiddelen. Dit vereist nader onderzoek.

Vaak zal een bedrijf op de verschillende stappen in dit traject steeds apart octrooi aanvragen (en verleend krijgen). Er bestaan naast het ‘stofoctrooi’ of ‘basisoctrooi’ dus ook andere geneesmiddelenoctrooien: ‘formuleringsoctrooien’, ‘combinatieoctrooien’, ‘doseringsregimeoctrooien’ en ‘medische indicatieoctrooien’. Deze groep octrooien wordt veelal ‘secundaire’ octrooien genoemd.

In de farmaceutische bedrijfstak bestaat een onderscheid tussen de zogenaamde ‘innovatieve’

Omdat de ‘secundaire’ octrooien

en ‘generieke’ bedrijven. Innovatieve bedrijven

normaalgesproken pas aangevraagd worden

doen onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen en

nadat de actieve stof is geoctrooieerd, hebben

verbeteringen van bestaande geneesmiddelen.

deze octrooien een looptijd die voorbij de datum

Zij vragen veelal octrooi aan op de resultaten

van verloop van het ‘basisoctrooi’ ligt. Het punt

van dit onderzoek. Generieke bedrijven zijn

is dat zolang er op bepaalde aspecten van het

farmaceutische bedrijven die na verloop van deze

vergunde geneesmiddel nog octrooien lopen, de

octrooien (een octrooi loopt 20 jaar) op de markt

generiek het geneesmiddel meestal toch nog niet

mogen komen met (goedkopere) kopieën van deze

op de markt brengt. In de praktijk is het dus zo

geneesmiddelen.

dat als het ‘basisoctrooi’ verloopt (na 20 jaar) en de ‘actieve stof’ dus ‘vrij’ is om door generieke

58

De essentie van een geneesmiddel is de

bedrijven geproduceerd te worden, de nog

zogenaamde ‘actieve stof’. Die wordt eigenlijk altijd

lopende ‘secundaire’ octrooien eraan in de weg

het eerst ontwikkeld en het eerste octrooi voor een

staan dat generieke bedrijven met een goedkope

geneesmiddel is dan ook vaak een ‘stofoctrooi’.

kopie van het geneesmiddel op de markt kunnen

Een dergelijk octrooi wordt om die reden wel een

komen. Juridisch is hierbij van belang, dat niet

| maart 2017

The Article

by Otto Swens

maart 2017 |

59

alle octrooien even sterk zijn. Het enkele feit dat

Deze situatie is generieke bedrijven uiteraard een

een octrooi door het Europees Octrooibureau

doorn in het oog. Zij willen zo snel mogelijk na

is verleend, betekent bepaald niet dat er sprake

afloop van de stofbescherming met een goedkope

is van een uitvinding. Het onderzoek bij het

kopie van het geneesmiddel op de markt komen.

Europees Octrooibureau is namelijk summier en

Maar ook maatschappelijk worden vraagtekens

octrooien worden vaak (te) makkelijk verleend.

gezet bij het ‘uitsmeren’ van het monopolie op

Let wel: in ongeveer de helft van de procedures

een geneesmiddel middels secundaire octrooien.

waarbij een octrooihouder zijn octrooi inzet

Immers, de prijs van een geneesmiddel daalt

tegen een vermeende inbreukmaker wordt het

in het algemeen met 70-80% als er generieke

octrooi vernietigd. In de farmaceutische tak ligt

versies op de markt komen. Je kunt dus zeggen

dit iets genuanceerder. Als vuistregel kan worden

dat innovatieve bedrijven met behulp van

aangenomen dat “basisoctrooien” sterker zijn en

zwakke octrooien in staat zijn om de prijs van

‘secundaire’ octrooien zwakker. In Nederland en

een geneesmiddel langer hoog te houden dan

het Verenigd Koninkrijk wordt ongeveer 70% van

wenselijk (en juridisch passend) is.

de secundaire octrooien vernietigd.

60

| maart 2017

Het generieke bedrijf dat na verloop van een

Het punt is echter dat beide geneesmiddelen nog

‘stofoctrooi’ de markt op wil, heeft hoe dan ook

wel beschermd worden door tweede medische

geen andere keus dan onderzoek te doen naar

indicatie octrooien. Wat zijn tweede medische

de ‘secundaire’ octrooien. Beschermen die

indicatieoctrooien nu precies? Dit betreft octrooien

octrooien aspecten die noodzakelijk zijn om een

waarbij de ‘uitvinding’ is gelegen in een nieuw

handelsvergunning (vereist om een geneesmiddel

gebruik van een bestaand geneesmiddel, waarbij

op de markt te kunnen brengen) te krijgen of is

met nieuw gebruik wordt bedoeld: de behandeling

het mogelijk om het secundaire octrooi heen te

van een andere ziekte. Om Aclasta® van Novartis

gaan? En vaker nog: is het ‘secundaire’ octrooi

als voorbeeld te nemen: dit is een geneesmiddel

geldig? Vaak zal de analyse zijn dat er een goede

dat al sinds de jaren 80 bekend is voor de

kans is dat het secundaire octrooi door de rechter

behandeling van de ziekte van Paget. Pas later, in

vernietigd zal worden en zal het generieke bedrijf

2000, is ontdekt dat de stof in het geneesmiddel,

een nietigheidsprocedure starten om het octrooi

zolendroninezuur, ook effectief is bij de

vernietigd te krijgen.

behandeling van osteoporose. Op die toepassing (behandeling van osteoporose) heeft Novartis

Een bijzondere groep secundaire octrooien betreft

vervolgens een octrooi gekregen en dat octrooi is

de zogenaamde ‘tweede medische indicatie’-

op dit moment nog niet verlopen.

octrooien. In de wereld van farmaceutische octrooien zijn dergelijke octrooien momenteel

Dat betekent dus dat - los van de vraag of het octrooi

een ‘hot topic’. In vele landen van Europa lopen

geldig is3 - generieke bedrijven gerechtigd zijn om

er procedures over dergelijke octrooien1. In

een generieke versie van het geneesmiddel van

Nederland lopen er op dit moment zelfs twee

Novartis op de markt te brengen, maar alléén voor

procedures2. Deze procedures hebben betrekking

gebruik bij de behandeling van de ziekte van Paget.

op twee geneesmiddelen, Lycra® (stofnaam:

Het gebruik voor de behandeling van osteoporose

pregabaline) van Pfizer en Aclasta® (stofnaam:

wordt immers nog beschermd door een octrooi.

zolendroninezuur) van Novartis.

Simpel gezegd: patiënten die lijden aan de ziekte van Paget mogen dus Aclasta® krijgen en generieke

Voor beide geneesmiddelen geldt dat de

zolendroninezuur, maar patiënten die lijden aan

octrooibescherming voor de ‘stof’ is verlopen.

osteoporose mogen alleen Aclasta® krijgen.

Generieke bedrijven mogen dus generieke versies van deze geneesmiddelen op de

Het generieke bedrijf zal bij de generieke

markt brengen.

vergunningsaanvraag voor het geneesmiddel logischerwijs voor het gebruik de ziekte vermelden

1 In het Verenigd Koninkrijk lopen procedures tussen Warner-Lambert en Actavis (immidels in vier instanties); In Denemarken loopt een zaak over pregabaline tussen Warner-Lambert en Pfizer tegen Krka en de Deense Geneesmiddelenautoriteit. In Duitsland loopt een zaak over pregabaline tussen Warner-Lambert en verschillende generieken.

2 Gerechtshof Den Haag 27 januari 2015, IEF14599 (Novartis/Sun Pharmacuetical Industries); Gerechtshof Den Haag 14 juli 2015, IEF15109 (MSD/Teva).

die niet (meer) geoctrooieerd is, in het voorbeeld van Aclasta® dus: de ziekte van Paget.

3 De geldigheid van het octrooi in de diverse procedures betwist door de generieke bedrijven.

maart 2017 |

61

veel duurdere Aclasta®. Een eenvoudige Maar als de generiek vervolgens op de markt

oplossing voor dit probleem is er niet, omdat

komt met zijn goedkopere generieke versie,

vanwege privacyregels op de declaratie van

komen de praktische moeilijkheden waar de

de apotheker de ziekte waar de patiënt aan

Europese octrooirechters op dit moment juridisch

lijdt niet vermeld wordt.

mee worstelen.

De houders van tweede medische indicatieoctrooien Sowieso vinden artsen, apothekers en

zijn uiteraard niet blij met dit systeem. De vraag

verzekeraars het al moeilijk om te begrijpen

is echter wat zij er tegen kunnen doen. Uiteraard

waarom één en hetzelfde geneesmiddel dan

kunnen zij een procedure starten tegen de

opeens twee verschillende prijzen heeft. Hoe

apothekers en de verzekeraars en stellen dat

kan het dat zolendroninezuur voor de patiënt

deze partijen octrooi-inbreuk maken doordat

die lijdt aan de ziekte van Paget opeens 5x

zij zolendroninezuur (doen) afleveren voor het

goedkoper wordt, maar de prijs van het middel

nog geoctrooieerde gebruik. Maar dat doen de

voor de osteoporosepatiënt gewoon op het oude

octrooihouders liever niet, omdat de apothekers

hoge niveau blijft? Uiteraard is dit met een uitleg

en verzekeraars voor hen belangrijke commerciële

van het octrooirecht wel uit te leggen, maar

relaties zijn. En dus hebben de octrooihouders er in

oppervlakkig gezien zit er iets geks in omdat het

heel Europa (een enkele uitzondering daargelaten)

precies dezelfde geneesmiddelen zijn.

voor gekozen om de generieke bedrijven aan

Een groter probleem is echter dat de

te spreken op octrooi-inbreuk. Het probleem is

meeste Europese landen een systeem van

natuurlijk dat de generieke bedrijven er voor gezorgd

geneesmiddelenverstrekking hebben waarbij

hebben dat hun vergunning en bijsluitertekst

geen rekening wordt gehouden (en vaak

uitsluitend het toegestane (niet geoctrooieerde)

ook niet kan worden gehouden) met het

gebruik vermeldt. Met andere woorden: in beginsel

verschillende gebruik. Artsen schrijven op het

kan hen niets verweten worden. De vraag die in

recept voor de patiënt vaak simpelweg de stof

de diverse procedures steeds aan de orde is, is

(“zolendroninezuur”) met een dosering. Ze zetten

of de generieken niettemin toch octrooi-inbreuk

er niet bij of de patiënt lijdt aan osteoporose

verweten kan worden, omdat zij bekend zijn met het

of aan de ziekte van Paget. Komt de patiënt

systeem en dus zouden moeten beseffen dat hun

vervolgens met dat recept bij de apotheek,

goedkope generieke geneesmiddel ook voor het

dan moet deze op basis van afspraken met

geoctrooieerde gebruik zal worden voorgeschreven

verzekeraars meestal een goedkope versie

en afgeleverd, ondanks dat hun handelsvergunning

meegeven. En zo kan het voorkomen dat

dat gebruik niet vermeld.

de apotheker ‘cross-label’ aflevert en de

62

osteoporosepatiënt thuis komt met goedkope

Deze vraag is intussen door diverse nationale

generieke zolendroninezuur, en niet met het

rechters van Europese landen beantwoord.

| maart 2017

Dit heeft geleid tot diverse, vooral vanuit juridisch

het vervolgens dan toch nog ‘mis’ gaat, dan kan

oogpunt interessante beslissingen over de uitleg

de generiek daarvoor niet aansprakelijk worden

van tweede medische indicatieoctrooien en het

gehouden. AG Van Peursem overweegt in zijn

verschil tussen een beroep op directe en indirecte

Conclusie in de Novartis-zaak die momenteel

octrooi-inbreuk. Ook zijn de rechters ingegaan

bij de Hoge Raad aanhangig is het volgende:

op vragen zoals of het inbreuk al kan worden

“voor zover de klachten veronderstellen dat de

aangenomen als het generieke bedrijf weet dat het

maatregelen de inbreuk geheel zouden moeten

generieke product voor het geoctrooieerde gebruik

kunnen voorkomen om effectief te zijn, lijkt mij

kán worden voorgeschreven en afgeleverd of dat

dat een onjuiste rechtsopvatting, omdat volgens

moet blijken dat het generieke bedrijf dat gebruik

mij voldoende is dat de maatregelen de inbreuk

doelbewust nastreeft, waarbij ook is bekeken

bemoeilijken en het cross label gebruik ernstig

welke feitelijke omstandigheden bij de beoordeling

wordt ontraden”.4

daarvan relevant dienen te zijn.

Uiteindelijk ligt het probleem natuurlijk niet Hoewel de rechters in hun juridische analyses

bij de generieken, maar bij het systeem van

behoorlijk verschillen, is er in de praktische

geneesmiddelenverstrekking. Het mooiste

uitwerking wel enige lijn te ontdekken. Het

zou zijn als er een oplossing wordt gevonden

generieke bedrijf moet er in ieder geval voor

waarbij er in het systeem, op een met voldoende

zorgen dat het geoctrooieerde gebruik niet

waarborgen omklede wijze, rekening kan worden

in de vergunning en bijsluitertekst wordt

gehouden met verschillende toepassingen van

vermeld. Daarnaast zal het generieke bedrijf

één en hetzelfde geneesmiddel.

geen handelingen mogen verrichten die erop duiden dat hij ‘omzet’ op de geoctrooieerde toepassing nastreeft. Zo zal de generiek het geneesmiddel niet mogen inschrijven op tenders van ziekenhuizen gericht op het geoctrooieerde gebruik. Ook hebben sommige rechters beslist dat van de generiek verwacht worden dat hij bij de start van de verhandeling van het generieke product een brief stuurt aan de relevante partijen, zoals voorschrijvers, artsen en verzekeraars, waarin er expliciet op wordt gewezen dat het generieke product uitsluitend mag worden voorgeschreven en afgeleverd voor het niet-geoctrooieerde gebruik. Daar ligt dan echter dan ook wel echt de grens, zo lijkt het. Als

4 Conclusie AG, Hof Den Haag 30 september 2016, IEF16303, r.o. 2.24-2.25.

maart 2017 |

63

64

| maart 2017

februari maart 2017 |

65

LEERGANG CON

NO E

START SEPT 66

| maart 2017

NTRACTRECHT

QUAL

TEMBER 2017 maart 2017 |

67

Scratching in the dark, in the dark with no remark And you’re human yet.

Searching for belief, with the grit in your teeth And you’re human yet.

Tom Smith

68

| november 2016

www.avdr.nl

maart 2017 |

69

this is magna charta