HT MSREC
jaargang 3 | maart 2017 | nr.48 | LIMITED EDITION
magazine
DO L EIGEN E E U T EC INTELL
www.avdr.nl
#Articles Judith Krens
Hyppocrates revisited- maatwerk medicijnen vragen om maatwerk octrooibescherming Helmer Klingenberg
Vloggers & Bloggers; Marketeers’ best friends! Joost Becker
Adwords: stand van zaken Maarten Rijks
Bewustheid en online auteursrechtinbreuk: een relevante link Otto Swens
Oud geneesmiddel, nieuwe toepassing
#Q&A
Judith Krens
Helmer Klingenberg Joost Becker Maarten Rijks Otto Swens
Academie voor de Rechtspraktijk Abonnement 25 jaar Vermogensrecht 10 NOvA punten
Spreker: mr. L. Reurich raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag
EURO 600,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Op 1 januari 2017 bestond het vermogensrecht 25 jaar. In deze cursus wordt dit jubileum gevierd. Met diverse anekdotes rond invoering en totstandkoming van het vermogensrecht en het schetsen van de soms persoonlijke vetes die aan de invoering van het BW vooraf gingen. Inzichtelijk wordt gemaakt dat de systematiek van de wet als een succes kan worden beschouwd en in de rechtspraak van de Hoge Raad verder is ontwikkeld en verfijnd. De hoogtepunten van vijfentwintig jaar vermogensrecht passeren de revue. Maar ook wordt geanalyseerd welke ontwikkelingen plaatsvonden op de witte plekken op de kaart van het vermogensrecht die door de wetgever bewust zijn open gelaten. En er is aandacht voor de vraag of en zo ja, hoe Europese invloeden de systematiek van de wet hebben beinvloed. En de meer omvattende vraag wat is terecht gekomen van de bedoeling van de wetgever. Kortweg: de cursus biedt een feestelijk bespreking van de highs en lows van het vermogensrecht, zowel juridisch-inhoudelijk, als meer impressionistisch en anekdotisch.
23-03-2017 09.00 uur eigen werkplek
23-03-2017 10.15 uur eigen werkplek
23-03-2017 11.30 uur eigen werkplek
23-03-2017 13.30 uur eigen werkplek
De bedoeling van de wetgever
Vijfentwintig jaar ontwikkelingen op het gebied van het goederenrecht
Ontwikkelingen op het gebied van causaliteit
De bedoeling van de wetgever; hoe Meijers het wetboek vorm gaf als een persoonlijk project dat reeds in 1903 werd geformuleerd. Samenhang tussen het vermogensrecht en de Algemene Begrippen van Meijers. Tegendraadsheid; tegenstander roeren zich (van Dunne en Schoordijk).
Vijfentwintig jaar ontwikkelingen op het gebied van het goederenrecht; het fiduciaverbod (art. 3:84 lid 3), het uitsluitend van overdraagbaarheid (art. 3:83 BW), ontwikkelingen rondhet (stille) pandrecht. De samenhang tussen natrekking (art. 3:4 BW) en de kwalificatie onroerend (art. 3:3 BW).
Ontwikkelingen op het gebied van causaliteit; het Des-arrest, opkomst (en ondergang) van de omkeringsregel, samenlopende oorzaken.
23-03-2017 14.45 uur eigen werkplek
21-04-2017 09.00 uur eigen werkplek
21-04-2017 10.15 uur eigen werkplek
Diverse vormen van relativiteit
De opkomst van zorgplichten
Beperkingen van redelijkheid en billijkheid
Diverse vormen van relativiteit; de zakelijke relativiteit van art. 6:163 en de persoonlijke relativiteit van art. 6:162: wat wrodt beschermd en voor wie geldt de bescherming?
De opkomst van zorgplichten en de vervagende grens tussen het contractenrecht en het onrechtmatige daadsrecht.
Beperkingen van redelijkheid en billijkheid; aanvulling, beperking en de veiligheidsklep van het vermogensrecht.
21-04-2017 11.30 uur eigen werkplek
21-04-2017 13.30 uur eigen werkplek
21-04-2017 14.45 uur eigen werkplek
De opkomst van regimes van uitleg
Samenloop van vordering en de redelijkheid en billijkheid
Naar een evaluatie van 25 jaar vemogensrecht
Samenloop van vordering en de redelijkheid en billijkheid.
Naar een evaluatie van 25 jaar vemogensrecht.
De opkomst van regimes van uitleg.
Klik hier om u aan te melden
www.avdr.nl
Systematiek van het vermogensrecht Systematiek van het vermogensrecht; hoe de ‘gelaagde structuur’door de Hoge Raad verder werd doorgevoerd. De nieuwe terminologie van het vermogensrecht;goederen en zaken, redelijkheid en billijkheid. Buitenlandse recenties van het wetboek.
They think we do BAD THINGS but we do them very well
maart 2017 |
3
King’s C
Arbeidsrecht i
van 10 t/m 1
Met sprekers: mr. E.W. de G 4
| januari 2017
Euro 999,-- excl. BTW inclusief: 2 overnachtingen in 1 welkomsdiner, 1 gala diner (Dres
College
in Cambridge
12 april 2017
Groot & mr. M.A. Schneider
n King's College ontbijt, welkomstborrel, 2 lunches, sscode: Black Tie) en 8 PO punten
Gaat deďŹ nitief door
januari 2017 |
5
magazine
Joost Becker Helmer Klingenberg
Judith Krens
6
| maart maart 2017 2017
Otto Swens Maarten Rijks
maart maart2017 2017||
7
Content
33
11
Editor's Letter
Joost Becker Advocaat | Dirkzwager Questions & Answers by Joost Becker
13
36
Judith Krens Advocaat | Taylor Wessing Questions & Answers by Judith Krens
The Article by Joost Becker
16
The Article by Judith Krens
Maarten Rijks Advocaat | Taylor Wessing Questions & Answers by Maarten Rijks
23
46
43
Helmer Klingenberg Advocaat | Van Doorne Questions & Answers by Helmer Klingenberg
The Article by Maarten Rijks
26
Otto Swens Advocaat | Vondst Law Questions & Answers by Otto Swens
The Article by Helmer Klingenberg
53
58
The Article by Otto Swens
8
| maart 2017
WWW.AVDR.NL maart 2017 |
9
‘Wereldveroveraar te paard’ Een unieke tentoonstelling met zeldzame topstukken,
GENGHIS KHAN VEROVERT NEDERLAND 10
| maart 2017
impactvolle presentaties en meer dan 200 schatten uit het Inner Mongolia Museum. Nooit eerder buiten Mongolië te zien. Kijk voor info op NMM.nl
Editors Letter Voor u ligt het nieuwe Magazine van de Academie voor de Rechtspraktijk. Deze editie leren wij zes toonaangevende advocaten kennen die zich hebben gespecialiseerd in de bescherming van de kroonjuwelen van bedrijven en personen; hun intellectuele eigendomsrechten. De advocaten ontmoetten elkaar tussen de kroonjuwelen van het Nationaal Militair Museum te Soesterberg. Tussen de kanonnen, tanks en gevechtsvliegtuigen van het Museum vertelden de advocaten over hun meest spraakmakende zaken en spraken zij over de zaken die bij hen vanuit juridisch oogpunt iets hebben losgemaakt. Ieder van de advocaten schreef voor u een artikel over een IE-onderwerp waarmee zij in hun dagelijkse praktijk in aanraking komen. Wij wensen u allen veel leesplezier, Etienne van Bladel Directeur Academie voor de Rechtspraktijk
Magna Charta magazine is een uitgave van:
Contactgegevens:
Academie voor de Rechtspraktijk
Academie voor de Rechtspraktijk
Magna Charta magazine
Interne cursuslocatie Kasteel Waardenburg
Jaargang 3
G.E.H. Tutein Noltheniuslaan 7
Citeerwijze: MagnaCM, 2017-48
(navigatie: nr 1), 4181 AS WAARDENBURG T: 030-220 10 70 Traditionele cursussen
Redactie:
T: 030-303 10 70 Webinar cursussen
Etienne van Bladel en
F: 030-220 53 27
Sharon Olivier van Genderen
E-mail: info@avdr.nl
Ontwerp en realisatie:
Advertenties: Etienne van Bladel
Mark Pollema, Manon van Roosmalen,
ISBN: 9789462286375
Melanie Hament en Eline van Roosmalen Behoudens door de auteurswet gestelde uitzonderingen Met dank aan:
mag niets uit deze uitgave verveelvoudigd of openbaar
Nationaal Militair Museum Soesterberg
gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
maart 2017 |
11
www.avdr.nl 12
| november maart 20172016
Judith Krens Judith Krens is advocaat gespecialiseerd in het octrooirecht en als partner verbonden aan Taylor Wessing. Zij richt zich met name op life sciences en chemie. De liefde voor de techniek en de passie voor rechten hebben haar tot die keuze gebracht. Ze geeft graag alles om voor haar klanten het beste resultaat te bereiken, maar blijft wel realistisch. "Ik haal graag het onderste uit de kan, maar ben ook eerlijk over wat er in de kan zit", zegt ze zelf hierover. Judith opereert graag en vaak op internationaal niveau waarbij ze met name samenwerkt met Engelse en Duitse collega's. In Nederland leidt ze het IE/IT-team van de Amsterdamse vestiging van Taylor Wessing. Judith is lid van een aantal vakverenigingen, spreekt regelmatig bij seminars en heeft een netwerk voor senior Women in IP opgezet.
maart 2017 |
13
Wat was uw leukste zaak?
In mijn beginjaren heb ik veel zaken gedaan over stents (buisjes die in bloedvaten worden geplaats om deze open te houden). Mijn toenmalige cliĂŤnt procedeerde in tal van Europese landen en in
Vragen aan Judith Krens
de VS. In die zaken vloeiden mijn interesse voor de onderliggende techniek en mijn voorkeur voor werken op internationaal niveau voor het eerst perfect samen. Fascinerend om te zien was ook dat in principe vergelijkbare zaken tot geheel verschillende uitkomsten kunnen leiden in verschillende landen.
14
| maart 2017
Questions& Answers
Welk arrest heeft bij u veel "losgemaakt" vanuit juridisch oogpunt?
Waar bent u momenteel mee bezig, juridisch gezien?
beschermingsomvang en equivalentie in het
het octrooirecht bezig. Dat betreft onder meer
octrooirecht, waaronder de Hoge Raad uitspraak
de octrooibescherming van nieuwe generaties
inzake Bayer/Sandoz (2016). Bijzonder hoe men in
geneesmiddelen. Dit zijn bijvoorbeeld precision
Nederland van een zeer ruime uitleg van octrooien
medicines (zie mijn artikel bij deze publicatie), maar
("wezen van de uitvinding") in de loop der jaren is
ook biologicals en biosimilars. Het veranderende
opgeschoven naar een zeer beperkte uitleg (de
landschap in de geneesmiddelen voorziening
letterlijk tekst van de octrooiconclusies). Ik hoop dat
brengt ook een nieuwe kijk op de geldigheid van
de Hoge Raad, in navolging van het Hof Den Haag,
en inbreuk op octrooien met zich mee. In dat kader
de gulden middenweg weer een beetje weet te vinden
adviseer ik cliĂŤnten ook graag vroegtijdig en sta ik
in de nog hangende zaak tussen AstraZeneca en
ze niet alleen bij in conflictsituaties.
‘De jurisprudentie op het gebied van
Momenteel houd ik me met alle aspecten van
Resolution. Dat midden resulteert in een redelijke bescherming voor de octrooihouder en tevens voldoende rechtszekerheid voor derden.
januari maart 2017 2017||
15
0062
Hyppocrates revisitedmaatwerk medicijnen vragen om maatwerk octrooibescherming Je leest er steeds vaker over: precision medicines. Maar wat zijn het nu en waarom is de octrooi-bescherming ervan niet zo vanzelfsprekend als die lijkt. In dit artikel ga ik in op de mogelijkheden om octrooi te krijgen (en te houden) op een precision medicine.
Wat is een precision medicine?
(De belofte van) Precision medicines heeft de laatste jaren een vlucht genomen als gevolg van steeds meer geavanceerde diagnostiek. Denk hierbij aan het in kaart brengen van de genetische opmaak van patiënten. Vooral de oncologie lijkt vooralsnog te kunnen profiteren van precision medicines. Met conventionele medicijnen krijgen grote groepen patiënten (bijvoorbeeld longkankerpatiënten) dezelfde behandeling en als die niet aanslaat dezelfde vervolgbehandeling. Met precision medicines wordt slechts een subgroep behandeld, te weten alleen die patiënten met bepaalde biologische, chemische of fysische eigenschappen (“biomarkers”), zoals een bepaalde genmutatie. Het vinden van dergelijke biomarkers is geen sinecure. Er is veel tijd mee gemoeid en de kosten zijn vaak zeer hoog. Echter, als de biomarkers
Hyppocrates zei het al: “It is more important to know
eenmaal geïdentificeerd zijn, dan kunnen medicijnen
what sort of person has a disease than to know what
die niet voor de hele groep werken (en dus
sort of disease a person has.” Dit is exact waar het
unpromising zijn), opeens wel aanslaan bij een
om draait. Als we het over precision medicines (ook
bepaalde subgroep van patiënten.
wel: personalised medicines) hebben, dan hebben we het over maatwerk: het zo precies mogelijk inzetten van een bepaalde medicijnbehandeling die afgestemd is op de specifieke (genetische) opmaak,
Octrooibescherming op precision medicines
De speurtocht naar precision medicines is in volle
leefstijl en sociale context van de individuele patiënt.
gang en iedereen zoekt mee. De gevestigde grote
Dit is een breuk met een meer conventionele
farmaceuten, gevestigde generieken met een R&D
aanpak waarbij de ziekte het uitgangspunt vormt
afdeling, (spin-offs van) universiteiten die nog een
en iedereen met dezelfde ziekte in beginsel op
ongeveer afgeschreven actieve stof op de plank
dezelfde manier met dezelfde medicijnen behandeld
hebben liggen en tal van kleine, middelgrote en
wordt. De individuele patiënt centraal stellen
grotere life sciences bedrijven die speciaal voor dit
mondt uit in een beter en effectiever resultaat van
doel zijn opgericht.
behandelingen, vaak met minder bijwerkingen bij
16
patiënten. Men hoeft het lichaam van de patiënt niet
Maar wat als er na veel bloed, zweet en tranen zo’n
te belasten met een keur aan medicijnen die later
precision medicine gevonden is en er stappen richting
toch niet blijken te werken.
de marktintroductie genomen kunnen worden?
| maart 2017
The Article by Judith Krens
maart 2017 |
17
Dan zal daar een beloning tegenover moeten staan
Met betrekking tot nieuwheid heeft het EOB meerdere
zodat de investeringen terugverdiend kunnen worden.
malen geoordeeld dat, zelfs wanneer octrooi wordt
Octrooibescherming met de daarmee gepaard
aangevraagd voor dezelfde reeds bekende actieve
gaande periode van exclusiviteit ligt voor de hand.
stof voor de behandeling van dezelfde ziekte, aan
Maar hoe? Om aanspraak te maken op een octrooi
het nieuwheidsvereiste wel wordt voldaan indien de
moet hetgeen waarvoor bescherming gewenst is op
behandeling wordt uitgevoerd bij een nieuwe groep
zijn minst nieuw zijn en ook nog eens niet voor de
van patiënten die duidelijk onderscheidbaar is met
hand liggen (vereiste van inventiviteit).
betrekking tot haar fysiologische en pathologische eigenschappen.
Daar beginnen de problemen. Vaak is immers niet
Dit is ook zo als een patiënt die in deze groep valt
alleen het medicijn zelf al bekend, het is ook al
naar alle waarschijnlijkheid ook al eerder met het
bekend voor de behandeling van de ziekte (de totale
betreffende medicijn behandeld is (wat bijna altijd zo
populatie aan patiënten).
zal zijn als de hele populatie patiënten behandeld werd en de subpopulatie een niet verwaarloosbaar
18
Het Europees Octrooibureau (EOB, de
percentage vormt van de hele populatie) maar daar
instantie waarbij in Europa vrijwel alle octrooien
geen absoluut bewijs van is.
worden aangevraagd) heeft gemeend dat de
Wanneer de hobbel van de nieuwheidstest is
ontwikkelaars van precision medicines in bepaalde
overwonnen, moet die van de inventiviteit nog
omstandigheden wel degelijk zouden moeten kunnen
worden genomen. De behandeling voor de
profiteren van octrooibescherming. Om dit kunnen
betreffende subpopulatie moet niet voor de hand
bewerkstelligen worden zowel het nieuwheidsvereiste
hebben gelegen. Die drempel ligt hoog als altijd –
als het inventiviteitsvereiste met open vizier tegemoet
bijvoorbeeld ook als een medicijnen voor een andere
getreden.
ziekte gebruikt kan worden, ook dan moet worden
| maart 2017
aangetoond dat dergelijk gebruik niet voor de hand
Echter, nationale rechters zijn ook kritisch en hebben
lag. Er mogen geen eerdere, openbaar toegankelijke,
de plicht hun eigen oordeel te vellen. Met enige
aanwijzingen zijn dat het betreffende geneesmiddel
regelmaat vernietigen zij octrooien, vaak op grond
wel eens goed zou kunnen werken bij de betreffende
van gebrek aan inventiviteit. De ervaring leert dat met
subpopulatie. Zo heeft Genentech bijvoorbeeld
name tweede of verdere generatie octrooien (d.w.z.
haar eigen glazen ingegooid met een persbericht .
octrooien die niet zien op een nieuwe actieve stof,
Genentech had een octrooi voor het gebruik van
maar bijvoorbeeld op een nieuwe indicatie of een
het antilichaam rituximab bij de behandeling van
nieuw doseringsregime) regelmatig de gang naar de
reuma patiënten die slecht reageerden op een
rechter niet overleven. Dit geldt uiteraard niet voor
TNFα-remmer (een medicijn dat de werking van het
alle tweede generatie octrooien. Hoewel over de
eiwit TNFα, dat overactief is bij mensen met een
geldigheid van octrooien op precision medicines in
auto-immuunziekte remt). Dat gold voor zo’n 30-
Nederland, evenals in andere Europese landen, nog
40% van de reumapatiënten maar desalniettemin
niet of nauwelijks geprocedeerd is, is de verwachting
werd de nieuwheidstest doorstaan. Het ging mis bij
dat de Nederlandse rechter open zal staan voor
de beoordeling van de inventiviteit. Genentech had
octrooien op precision medicines. Als hij ervan
in klinische studies positieve resultaten geboekt
overtuigd is dat het precision medicine inderdaad
met precies hetzelfde doseringsregime bij reuma
een verrassend, technisch voordeel oplevert
patiënten die slecht reageerden op een ander
voor de nieuwe subpopulatie patiënten zal hij de
medicijn.
octrooihouder wel degelijk de lusten van enige jaren
In het licht hiervan was, althans volgens het EOB,
exclusiviteit gunnen. Dit is ook te hopen, aangezien
een positief resultaat bij patiënten die slecht op TNFα
mogelijke octrooibescherming een belangrijk
remmers reageerden ook te verwachten.
onderdeel vormt van het (terug)verdien model van life
Makkelijk is het niet, maar het EOB biedt dus
sciences bedrijven.
1
wel mogelijkheden om een precision medicine geoctrooieerd te krijgen.
Hoe kijkt de Nederlandse rechter ernaar?
Conclusie
Met de ontwikkeling van precision medicines is niet alleen in de geneeskunde een nieuw tijdperk aangebroken, dit geldt ook voor de
Als het EOB octrooien op precision medicines
octrooibescherming. Het EOB verleent onder
verleent, doemt de vraag op of die stand zullen
bepaalde voorwaarden reeds octrooien op dergelijke
houden bij de nationale gerechten. Natuurlijk,
geneesmiddelen. De verwachting is dat ook de
nationale rechters, waaronder de Nederlandse,
Nederlandse rechter in principe open zal staan
nemen de standpunten van het EOB uiterst serieus,
tegenover de geldigheid van dergelijke octrooien,
zeker na een uitgebreide verlenings- /
maar wel kritisch zal kijken naar met name de
oppositieprocedure.
inventiviteit. De tijd zal het leren.
1 T 734/12
maart 2017 |
19
20
| maart 2017
februari maart 2017 |
21
22
| november maart 20172016
Helmer Klingenberg Helmer studeerde rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam. Nadat hij in 2010 afstudeerde werkte hij als vrijwilliger bij een advocatenkantoor in New Orleans, Louisiana, dat ter dood veroordeelden bijstaat in hun hoger beroep voor de Amerikaanse Gerechtshoven. Bij de Gemeenteraadsverkiezingen van 2010 en 2014 was Helmer namens het CDA verkiesbaar voor de deelraad van de stad Amsterdam. Als bestuurslid van de Stichting Run for Human Rights Watch haalde hij in 2014 met een team van young professionals een bedrag van 130.000 Euro op voor Human Rights Watch. In 2011 is Helmer beĂŤdigd als advocaat en begon hij zich te specialiseren in het intellectuele eigendomsrecht. Binnen Van Doorne maakt Helmer deel uit van het Media & Technology team, waarbij zijn focus ligt op alles wat te maken heeft met media en reclame, merkenrecht en auteursrecht.
maart 2017 |
23
Wat was uw leukste zaak?
De leukste zaken zijn voor mij toch de grote zaken, waarbij de belangen het grootst zijn, de druk hoog is en juridisch alles uit de kast moet worden gehaald. Ik heb meegewerkt aan een zaak waar
Vragen aan Helmer Klingenberg
er een moot court werd georganiseerd, waarbij advocaten werden ingeschakeld om de wederpartij na te spelen, zodat we op de uiteindelijke zitting werkelijk op alles voorbereid zouden zijn. Dat soort zaken zijn toch wel kicken.. Mijn collega Kriek Wille heeft geprocedeerd voor het Hof van Justitie van de Europese Unie in de Onel/Omel zaak, dat is iets dat ik ook nog een keer moet meemaken!
24
| maart 2017
Questions& Answers
Welk arrest heeft bij u veel "losgemaakt" vanuit juridisch oogpunt?
Waar bent u momenteel mee bezig, juridisch gezien?
In ons Media & Technology team zien we dat er veel speelt op het gebied van online media en
Ik heb een zaak gehad waarbij onze cliënt er
reclame; we doen momenteel veel voor multi
juridisch niet sterk voor stond. We hebben mede
channel networks en media bureaus die zich
daarom geprobeerd de zaak te schikken, maar dat
bezig houden met influencer marketing. Het valt
lukte niet op redelijke gronden. Uiteindelijk kwam
op dat ook veel acquisities plaatsvinden op en
het dus tot een zitting, mijn cliënt won de zaak.
rondom dit vlak, Van Doorne assisteerde recent
In mijn ogen kwam dat voornamelijk omdat de
bijvoorbeeld Havas Boondoggle, onderdeel van
advocaat van de wederpartij zijn huiswerk niet goed
de beursgenoteerde Franse Havas Group (één
had gedaan. Goed voor mijn cliënt natuurlijk. Aan
van 's werelds grootste communicatiebureaus), bij
de andere kant is ons Nederlandse rechtsstelsel
de overname van het reclamebureau Lemz. Dat
is erop gebaseerd dat de advocaat naar zijn beste
soort overnames zorgt bij een full service kantoor
vermogen het belang van de cliënt dient, en ik
als Van Doorne toch ook voor de nodige spin-off
vrees dat dat bij deze wederpartij niet helemaal het
werkzaamheden. Verder zijn we momenteel hard
geval was. Dat vind ik schrijnend.
aan het werk in een grote pan-Europese zaak over verschillende merkrechten, die zaken zijn natuurlijk altijd mooi om te doen!
januari maart 2017 2017||
25
0063
Vloggers & Bloggers; Marketeers’ best friends! Social influencers zoals vloggers en bloggers zijn marketing machines. De content die zij online plaatsen op YouTube, Facebook, Instagram en andere social media wordt door soms tienduizenden of honderdduizenden followers gezien, geshared, geliked en becommentarieerd. Dat zorgt voor engagement met het publiek, op een manier waarop dat met traditionele marketing instrumenten eerder niet mogelijk was. En dat is goud waard voor zowel merk, marketeer als vlogger, die allen van steeds meer wet- en regelgeving op de hoogte dienen te zijn en worden geconfronteerd met steeds complexere contracten.
en entrepreneurship is goed voor meer dan 50,000 subscribers. Een van Nederlands’ grootste vloggers is Enzo Knol, die zich met vlogs over zijn dagelijkse leven met name richt op tieners. Zijn YouTube Channel heeft meer dan 1,400,000 subscribers en een vlog van zijn camera wordt makkelijk 400,000 keer bekeken. Het bereik van vloggers is gigantisch en biedt bovendien grote voordelen ten opzichte van marketing via traditionele media. Elke vlogger heeft namelijk zijn eigen specifieke doelgroep en brand owners kunnen door samen te werken met vloggers die specifieke doelgroep dus op een heel gerichte manier bereiken. Omdat statistieken bijgehouden kunnen worden van het aantal clicks, likes, bezoekers, etc., is deze reclamevorm ook beter meetbaar voor de brand owner. “The reality is that top vloggers are a marketer’s dream ticket, with a proven track record of engaging audiences that brands want to target”1, aldus het Amerikaanse blad Forbes.
Marketing machines
Een van ‘s werelds bekenste vloggers is de Zweed Felix Kjellberg, online bekend onder de naam PewDiePie. Met zijn gaming vlogs verdiende hij in 2015 naar schatting meer dan 7 miljoen euro, dankzij de meer dan 50,000,000 subscribers van zijn YouTube Channel. De bezienswaardige ‘Make it Count’ video die vlogger Casey Neisat maakte voor Nike werd meer dan 23 miljoen keer bekeken op YouTube. Ook vloggers van Nederlandse bodem doen het uitstekend. Het Instagram account van Annic van Wonderen met updates over daily lifestyle
26
| maart 2017
De opkomst van vloggers en bloggers heeft gezorgd voor een serieuze verschuiving binnen de adverteerders markt. Marketing en reclame met behulp van vloggers en bloggers is een noodzakelijke uitbreiding geworden in aanvulling op de traditionele media mix. De platforms (multi channel networks, of marketing bureaus) die vloggers, bloggers en adverteerders met elkaar verbinden schieten als paddenstoelen uit de grond. 1 http://www.forbes.com/sites/edmundingham/2015/09/25/the-worlds-mostsuccessful-vloggers-the-fees-they-command-and-why-they-are-marketersbest-friends/#20546e772575
The Article by Helmer Klingenberg
maart 2017 |
27
De vlucht van deze vorm van online marketing heeft
anderzijds sluit ze ook de contracten met de brand
ook de aandacht van toezichthouders en wetgevers
owner (er bestaat dus meestal niet een directe
getrokken. Brand owners, vloggers, bloggers
contractuele relatie tussen brand owner en vlogger
en marketing bureaus dienen onderling goede
of blogger, hoewel dat in de praktijk natuurlijk wel
contractuele afspraken te maken, op de hoogte te zijn
gewoon mogelijk is).
van de geldende regelgeving, zich ervan bewust te zijn dat online reclame onder een vergrootglas komt
Het contract dat de brand owner sluit met het
te liggen en nieuwe (Europese) wetgeving op komst
marketing bureau dient ertoe brand awereness te
is. De media en reclame wereld is namelijk al even
creĂŤren. In dat contract wordt vastgelegd welke
met deze reclamevorm bezig, maar de wetgever lijkt
marketing strategie zal worden gehanteerd en op
zich de impact hiervan pas net te realiseren.
welke wijze en langs welke social media channels
Contractuele verhoudingen; back to back
28
reclame zal worden gemaakt; dus hoeveel posts worden geplaatst, hoeveel blogs worden geschreven, en of dat wordt geopenbaard op YouTube, Facebook,
Vanwege haar expertise fungeert het marketing
Instagram, of bijvoorbeeld de persoonlijke website
bureau doorgaans als middle man. Enerzijds sluit
van de betreffende vloggers. Bovendien kunnen
zij het contract af met vloggers en/of bloggers,
resultaatsverplichtingen worden opgenomen; hoe
| maart 2017
vaak een bepaalde post aangeklikt dient te worden,
kunnen dat de IE-rechten van de campagne bij de
hoe vaak het publiek moet doorklikken naar de
vlogger blijven liggen. Het marketing bureau kan dan
website van de brand owner, of zelfs een concreet
niet voldoen aan haar verplichting onder het contract
product moet kopen. Essentieel zijn duidelijke
met de brand owner en is dan mogelijk aansprakelijk.
afspraken over het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten (“IE-rechten”) van brand owner (diens geregistreerde merken of auteursrechtelijk beschermd marketing materiaal, dat door de brand
Wet- en regelgeving; nieuwe regels op komst! Uiteraard dienen de reclame uitingen zelf ook aan
owner zelf wordt verschaft), net als afspraken over de
wet- en regelgeving te voldoen. Dat betekent dat
vraag wie de IE-rechten krijgt die voortvloeien uit de
als een brand owner - al dan niet met tussenkomst
te voeren campagne. Mogelijk zal een brand owner
van een media bureau - een vlogger inschakelt om
ook het recht willen voorbehouden vlogs en blogs
reclame te maken voor diens producten of diensten,
goed te keuren, voordat die online worden geplaatst.
die reclame in zijn algemeenheid niet misleidend
Dat dient dan ook overeengekomen te worden in het
mag zijn, bijvoorbeeld ten aanzien van de aard,
contract met het marketing bureau.
beschikbaarheid of voordelen van het product, het bestaan van een specifiek prijsvoordeel of de
In juridische termen zegt men wel dat de
prijs in het algemeen. Bovendien is het goed in het
contracten die het marketing bureau aangaat back
achterhoofd te houden dat online reclame makkelijk
to back moeten zijn; belangrijke bepalingen die
grensoverschrijdend publiek bereikt. In dat geval is
overeengekomen worden in de verhouding tussen
eventueel ook buitenlandse wet- en regelgeving van
de brand owner en het marketing bureau dienen
toepassing. Wordt voor een Nederlandse campagne
door het marketing bureau óók weer overeen
bijvoorbeeld gebruik gemaakt van een vlogger die
gekomen te worden in het contract met de vloggers
ook in Amerika erg populair is, en valt te betogen
en bloggers die zij inschakelt voor de betreffende
dat de reclame ook is gericht op is het Amerikaanse
campagne. Dat geldt voor afspraken over zowel
publiek, bijvoorbeeld doordat de uiting in het Engels
merkgebruik, IE-rechten die voortvloeien uit de
is en het product tevens in Amerika is te verkrijgen,
campagne, als eventuele goedkeuringsrechten van
dan zal de reclame in principe ook aan Amerikaanse
vlogs en blogs door de brand owner. Gebeurt dat
wet- en regelgeving moeten voldoen.
niet, dan kan dat in sommige gevallen al snel leiden tot aansprakelijkheid. Als bijvoorbeeld in het contract
Worden deze en andere toepasselijke regels
tussen de brand owner en het marketing bureau
overtreden, dan kunnen consumenten en
overeengekomen wordt dat de IE-rechten van een
concurrenten de brand owner in rechte betrekken
campagne bij de brand owner komen te liggen, maar
en schadevergoeding eisen. Wordt de brand owner
in het contract tussen het marketing bureau en de
vervolgens schadeplichtig geacht, dan kan zij
vlogger niet overeengekomen wordt dat de vlogger
afhankelijk van de contractuele afspraken met het
zijn of haar IE-rechten - al dan niet via het marketing
media bureau en/of de vlogger de schade mogelijk
bureau - overdraagt aan de brand owner, dan zou het
op hen verhalen.
maart 2017 |
29
Europese toezichthouders op de media, waaronder
De klacht werd enkel gericht tegen Swiss Sense en
ook het Nederlandse Commissariaat voor de Media
niet tegen de vlogger. Kort gezegd kocht Feoktistova
(“CvM”), hebben nog geen bevoegdheid te oordelen
een Swiss Sense matras, liet dat ook zien in een
over deze vorm van online reclame of vloggers. Zij
vlog, en kreeg achteraf korting van Swiss Sense op
kunnen momenteel dus nog geen boetes opleggen.
de reeds verrichte aankoop als zij nog een tweede
Zoals mijn collega’s Kriek Wille2 en Chris in ‘t Veld3
vlog zou plaatsen. Dat tweede vlog kwam er en
eerder al schreven wordt dat in de toekomst anders.
Swiss Sense werd in het zonnetje gezet, maar
Online reclame wordt in 2017 een speerpunt van
Feoktistova maakte niet duidelijk dat zij korting had
het CvM. Vooruitlopend op een nieuwe Europese
gekregen op haar matras. Volgens de RCC werd uit
richtlijn op dit punt heeft het CvM vooraanstaande
het tweede vlog onvoldoende duidelijk dat sprake
vloggers opgeroepen zelf in actie te komen en een
was van een relevante relatie tussen de vlogger en
gedragscode op te stellen.4
Swiss Sense (lees: de korting na de aankoop), die geopenbaard had moeten worden. Op Swiss Sense
Er bestaan echter ook nu al bijzondere regels,
rustte een zorgplicht, op basis waarvan zij ervoor had
waaronder Reclamecodes voor bijvoorbeeld
moeten zorgen dat de relatie tussen de vlogger en
Tabaksproducten en Voedingsmiddelen, maar er
Swiss Sense voldoende duidelijk werd aan de kijker.
is ook een Reclamecode voor reclame gericht op
Dat had zij nagelaten.
kinderen onder de 18, alsmede een Reclamecode Social Media (“RCM”). De RCM moet zorgen
Goede contractuele afspraken over de do’s & dont’s
voor transparantie in social media marketing, door
van online reclame scheppen duidelijkheid voor
de relatie tussen de adverteerder en de vlogger
alle betrokkenen, voorkomen procedures, kosten,
openbaar te maken. Dat kan soms eenvoudigweg
en reputatieschade. Gezien de huidige regels en
door het gebruik van hashtags, zoals bijvoorbeeld
contractuele afspraken die worden gemaakt ten einde
#Sponsored of #Adv, bij gesponsorde berichten en
vloggers aan te kunnen spreken, valt nog te bezien
advertenties op bijvoorbeeld Instagram. Worden de
of de nieuwe code die het CvM voor ogen heeft een
Reclamecodes overtreden, dan kan een ieder een
nuttige aanvulling is op de reeds bestaande codes en
klacht indienen bij de Reclame Code Commissie
juridische mogelijkheden.
(“RCC”). In maart 2016 heeft de RCC voor het eerst een klacht voor overtreding van de RCM toegewezen. Het ging om vlogs van Mascha Feoktistova over Swiss Sense matrassen. 2 https://www.vandoorne.com/kennisdeling/blog/2016_q4/meer-bloggen-overvloggen/ 3 https://www.vandoorne.com/kennisdeling/blog/2016_q4/bloggen-over-vloggen/ 4 https://www.cvdm.nl/nieuws/toezichtbrief-2017-tegengaan-van-online-sluikreclame-topprioriteit/
30
| maart 2017
maart 2017 |
31
Dirkzwager zoekt talent!
Dirkzwager is een topspeler waar ambitieuze, gemotiveerde advocaten en notarissen juridische dienstverlening op hoog niveau leveren. Dat doen wij in een mooie omgeving en in een prettig werkklimaat. Dirkzwager is innovatief, gedreven en toekomstgericht. Dirkzwager zoekt regelmatig medewerkers die bij dit profiel passen. Ben jij ambitieus? Heb je het zelfvertrouwen en ga je hard aan de slag om de kansen die wij bieden op te pakken? Wil je het beste uit jezelf halen en werken bij het grootste kantoor buiten de Randstad? Dan zijn de actuele vacatures wellicht interessant voor jou. Dirkzwager zoekt talent en heeft jou veel te bieden. Jij ons ook? Bekijk dan snel voor meer informatie de actuele vacatures op www.werkenbijdirkzwager.nl
32
| maart 2017
Joost Becker Joost (1979) is advocaat sedert 2005. Hij werkt als gespecialiseerd advocaat bij Dirkzwager in Arnhem op de afdeling IE-IT. Joost behandelt uiteenlopende zaken op het vlak van intellectuele eigendom en reclamerecht, waaronder handels- en domeinnamen, merken en adwords. Hij heeft zeer brede ervaring op het vlak soft-IP. Joost staat allerlei soorten ondernemers bij, van het MKB tot multinationals, met advies-, proces- en contractenwerk. Hij is lid van de Vereniging voor Intellectuele Eigendom Procesrecht Advocaten (VIEPA), de Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht (BBMM) en de Vereniging voor Reclamerecht (VvRr). Joost heeft diverse juridische publicaties op zijn naam staan, verzorgt regelmatig lezingen en voordrachten.
maart 2017 |
33
Wat was uw leukste zaak?
‘Moeilijk kiezen, ik doe heel veel leuke zaken … Ik denk toch mijn allereerste ‘echte’ zaak, over de namaak van beha’s. Deze kreeg ik binnen aan het begin van mijn carrière, in mijn eerste jaar. Er diende op zeer korte termijn een verbod
Vragen aan Joost Becker
te worden uitgevaardigd door de rechter, om te bewerkstelligen dat er nog langer inbreukmakende beha’s in de winkel zouden liggen. (In die tijd had je nog geen ex parte verboden.) Op de dag van het pleidooi is de zaak geschikt. Een taart van een zaak; het ging om een omvangrijke inbreuk, alle soft-IP rechten op productvormgeving speelden een rol en we hebben uiteindelijk een mooi resultaat bereikt. Ik heb nog steeds goed contact met die klant.’
34
| maart 2017
Questions& Answers
Welk arrest heeft bij u veel "losgemaakt" vanuit juridisch oogpunt?
Waar bent u momenteel mee bezig, juridisch gezien?
‘De Google France-arresten (zie mijn bijdrage). Ik
publiceer op regelmatige basis over onderwerpen
heb het gevoel dat het Europese Hof van Justitie de
op het vlak van het intellectuele eigendomsrecht.
merkhouders hier in de steek gelaten heeft. Naar
Momenteel werk ik aan een analyse van het
mijn mening wordt er te snel aangenomen dat de
Artiestenverloningen-arrest van de Hoge Raad,
adverteerder vrij is om te doen wat hij maar wil. Mijn
dat gaat over handelsnamen en domeinnamen.
klanten hebben het gevoel online (in zoekmachines)
Ik hoop daar een volwaardige publicatie van te
minder bescherming te krijgen dan offline. Dat is niet
maken. Het handelsnaamrecht is een belangrijk
te rijmen. Ik zie ook niet de noodzaak een andere
recht in Nederland. Het staat dicht bij de
rechtsregel aan te nemen, waar mijn inziens sprake
ondernemer, en is vrij eenvoudig in te roepen.
van is, dan in bijvoorbeeld een geval waarin twee
Dat moet zo blijven. Ik hoop niet dat het gevolg
woordmerken tegenover elkaar staan. Bovendien
is van dit arrest dat min of meer beschrijvende
is de merkrechtelijke toetsing vrij – eigenlijk té –
handelsnamen in de toekomst minder bescherming
ingewikkeld gemaakt door het Hof.’
gaan genieten…’
‘Het handelsnaamrecht gaat mij aan het hart en ik
januari maart 2017 2017||
35
0064
Adwords: stand van zaken Mogen concurrenten elkaars naam gebruiken voor zoekmachineadvertenties? De grens van het (on)toelaatbare wordt door de rechter bepaald. In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van relevante rechtspraak.
Het Hof oordeelt dat dit een vorm van reclame is, waarbij inbreuk wordt gemaakt op het merk. Met name ‘wanneer die reclame het voor de gemiddelde internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde’. Deze rechtsregel geldt óók als er geen sprake is van namaak. Wanneer de advertentie die verschijnt de indruk wekt dat tussen de adverteerder en de merkhouder een economische band bestaat, of
Keywords
Adverteerders kunnen hun doelpubliek bereiken door aan een zoekterm reclame te koppelen. Bijvoorbeeld via Google AdWords.1 Met adwords kan een adverteerder een tekstadvertenties laten tonen op basis van een ingevoerd zoekwoord (‘keyword’) op de resultatenpagina van de zoekmachine, veelal boven de organische zoekresultaten. Per klik op deze advertenties wordt bij Google afgerekend.2 Ook merken van anderen kunnen als zoekwoord worden ‘gekocht’ door adverteerders.
Europese rechtspraak
daarover te vaag is, mag het merk niet als adword gebruikt worden. De tekst van de adword advertentie is doorslaggevend.4 Hiermee zet het Hof de lijn in voor het beoordelingskader dat nog steeds geldt. Dat kader moet niet alleen worden toegepast bij concurrenten (van de merkhouder) die proberen mee te liften op (de bekendheid van) het merk, maar bijvoorbeeld ook bij wederverkoop van merkproducten.5 Verder heeft het Europese Hof geoordeeld over adword advertenties door platforms, zoals eBay. Dergelijke advertenties moeten de identiteit van de beheerder van de elektronische marktplaats
In de Google France-zaken3 heeft het Europese
vermelden, alsook het feit dat de merkproducten die
Hof van Justitie geoordeeld over het gebruik
voorwerp zijn van de adword advertentie te koop
van trefwoorden. Een aantal bedrijven heeft bij
worden aangeboden op die online marktplaats.6
Google het zoekwoord ‘Louis Vuitton’ gekocht. Na het intoetsen van de zoekopdracht Louis Vuitton verschijnen bovenaan betaalde advertenties van namaakproducten.
1 Er zijn vergelijkbare zoekmachineadvertentiediensten zoals Bing en Yahoo, maar de Nederlandse zoekmarkt wordt gedomineerd door Google. 2 Adverteerders kunnen gebruik maken van programmatuur om op basis van het zoek- en klikgedrag de efficiëntie van hun advertenties te optimaliseren. 3 Hof van Justitie 23 maart 2010 -C236/08 tot en met C238/08 ECLI:EU:C:2010:159.
36
| maart 2017
4 Het is niet zozeer relevant of het merk van de merkhouder in de advertentie zelf staat. Ook zonder dat het merk van de merkhouder in de advertentie staat, is deze mogelijk ontoelaatbaar. 5 Hof van Justitie 8 juli 2010, C558/08 (Portacabin). Er is in beginsel geen verboden gebruik van een merk als adword als de woorden ‘gebruikt’ of ‘tweedehands’ in de advertentie voorkomen, mits voldaan wordt aan een aantal specifieke voorwaarden. Indien bijvoorbeeld de wederverkoop van de andere dan de tweedehands gemerkte producten gelet op hun omvang, de presentatie of de slechte kwaliteit het imago van de merkhouder schaadt, mag adverteren via adwords in beginsel niet. 6 Hof van Justitie 12 juli 2011, C-324/09 (eBay).
The Article by Joost Becker
maart 2017 |
37
De laatste belangrijke uitspraak van het Europese
van Interflora uit veel in omvang en commercieel
Hof is de uitspraak inzake Interflora. Interflora is een
profiel verschillende detailhandelaren. Het Hof
wereldwijd opererende bloemenbezorgdienst met
oordeelt: ‘In die omstandigheden kan het voor
een bekend netwerk van aangesloten bloemisten.
de internetgebruiker (…) bijzonder moeilijk zijn
Marks & Spencer is een Brits warenhuis dat ook
om – bij gebreke van enige aanduiding door de
een (online) bloemenbezorgdienst exploiteert. Marks
adverteerder – te weten of de reclame die wordt
& Spencer heeft het merk ‘interflora’ als adword bij
weergegeven in antwoord op een zoekopdracht
Google geregistreerd. De zoekopdracht “Interflora”
waarbij dit merk als zoekterm is gebruikt, al dan niet
levert een advertentie op van Marks & Spencer,
van dat netwerk deel uitmaakt.’7 Ik parafraseer: dan is
waarin zij aanbiedt bloemen te bezorgen. De regels
eerder sprake van inbreuk.
uit de Google France-zaken worden herhaald. Toegevoegd wordt dat ook de algemene marktkennis
In deze uitspraak is tevens uitgemaakt dat bekende
van de internetgebruiker een rol kan spelen bij de
merken ook kunnen optreden tegen gebruik van hun
beoordeling of de adword advertenties al dan niet
merk als adword indien dat merk tot een generieke
toelaatbaar zijn.
term verwordt (‘verwatering’).
In een geval als bij Interflora mag in het bijzonder rekening worden gehouden met het commerciële netwerk van de merkhouder. Die bestaat in het geval
38
| maart 2017
7 Op basis daarvan moest beoordeeld worden of het gebruik van de woorden ‘M&S Flowers’ in de advertentie al dan niet volstaat om duidelijk te maken dat de aangeboden bloemenbezorgingsdienst niet van Interflora afkomstig is.
Indien de adword advertentie echter zo wordt
Toe aan een nieuw matras?
voorgesteld dat er ‘een alternatief’ is voor de
Bestel Medicomfort Matras.
waren van de (bekende) merkhouder, zonder
Tot 40% Goedkoper dan de andere Topmerken!
dat het bekende merk verwatert en zonder dat
Medicomfortmatras.nl
één van de functies van het bekende merk wordt aangetast, is dat een vorm van gezonde en
Het Hof Den Haag oordeelde hierover dat het
eerlijke mededinging. Dan heeft de adverteerder
internetpubliek, gelet op zijn kennis en ervaring,
merkrechtelijk een geldige reden, en kan de
ervan op de hoogte is dat dat wanneer men in
merkhouder niet met succes optreden.8
een zoekmachine een merknaam als zoekwoord
Nederlandse jurisprudentie
intypt, niet alleen aan de merkhouder gelinkte zoekresultaten verschijnen maar ook advertenties
In de lagere rechtspraak past de Nederlandse
van derden. Het Hof vindt de gewraakte advertentie
rechter het juridisch kader van het Europees
niet te vaag is, maar oordeelt dat deze als het
Hof vrij nauwgezet toe. Hieronder volgen enkele
aanbod van een alternatief voor Tempur matrassen
voorbeelden ter illustratie.
wordt gezien.12
Een advertentie voor cruisevakanties, geactiveerd door ‘cruise’ en ‘travel’ (zowel aan elkaar als los),
Andere rechtspraak waarin is geoordeeld over
leverde volgens het Hof Amsterdam geen inbreuk
adword advertenties gaat over: speelgoed,13 import
op de merken van Cruisetravel op omdat deze
van laminaat,14 bodyscans,15, airfryers16, trapliften,17
beschrijvend zijn.9 Door hetzelfde Hof is gebruik
buggy’s,18 BKR-registraties,19 lichtstraten20 en
van het merk travelcard als adword door Multi Tank
de Talensshop.21 Op regelmatige basis wordt
Card B.V. wel verboden.10
overigens ook (met wisselend succes) opgetreden
Energy+ gebruikte het adword ‘Tempur’ voor
tegen adword advertenties op basis van het
advertenties voor traagschuimmatrassen.
handelsnaamrecht en de onrechtmatige daad.
De advertenties maakten echter geen duidelijk onderscheid tussen de producten van Tempur
De meest recente Nederlandse uitspraak over
en Energy+. Deze advertenties zijn verboden.11
adwords betreft Fleurop.22 Concurrent Topbloemen ‘kocht’ fleurop als adword voor onder meer de
Matrassenfabrikant Tempur trad ook op tegen
volgende advertentie:
Medicomfort, die na de zoekopdracht ‘tempur’ onder andere de volgende advertentie in Google deed verschijnen: 8 Zoals bedoeld in de zin van artikel 5, lid 2, van richtlijn 2008/95 en artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 207/2009 en artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE. 9 Gerechtshof Amsterdam 28 december 2010, ECLI:NL:GHAMS:2010:BP1385. 10 G erechtshof Amsterdam 28 december 2010, ECLI:NL:GHAMS:2010:BP1382. Nu Travelcard enig onderscheidend vermogen had, maakt het Hof een onderscheid: aan de aan elkaar geschreven combinatie komt bescherming toe, de losse woorden ‘travel’ en ‘card’ konden wel worden gebruikt zonder daarmee een inbreuk te plegen. 11 Vzr. Rb. Den Haag 20 december 2010 (Tempur/Energy+), IEF 9300.
12 Hof Den Haag 22 november 2011 (ECLI:NL:GHSGR:2011:BU6275). Onder meer de tekst van de hyperlink in de advertentie is algemeen gesteld, aldus het Hof, terwijl duidelijk zou zijn dat de aanbieder zichzelf “Medicomfort” noemt. De aangeboden producten worden afgezet tegen “de andere topmerken” en de internetgebruiker kent Tempur als topmerk, zo oordeelde het Hof. 13 Vzr. Rb Breda 3 maart 2011, ECLI:NL:RBBRE:2011:BP7541 (Happylights). 14 Vzr. Rb Den Haag 26 april 2012 (Spanolux/Hofmans), IEPT20120426. 15 Rb. ’s-Gravenhage 22 augustus 2012, Domjur 2012-884. 16 Rb. Den Haag 23 januari 2013, C/09/416090 / HA ZA 12-423. 17 Vzr. Rb. Den Haag 18 april 2013 (OO B.V/Practicomfort B.V.), IEF12581. 18 Vzr. Rb Den Haag 22 oktober 2014 (Koelstra/Van Asten), IEF 14306. 19 Rechtbank Den Haag, 27 november 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:13582. 20 Rechtbank Overijssel 17 maart 2015, ECLI:NL:RBOVE:2015:1350. 21 Gerechtshof Den Haag 13 augustus 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:2967. 22 Rb. Den Haag 20 juli 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:8293.
maart 2017 |
39
Bloemen van Topbloemen.nl www.topbloemen.nl/vandaag-bezorgen Bij Topbloemen.nl Vanaf 11.95 Lagere bezorgkosten bij Topbloemen! Vandaag nog bezorgd‌ 7 dagen versgaratie Deze zaak lijkt sterk op die van Interflora. Het Fleurop-netwerk bestaat ook uit een groot aantal bloemisten. De bekendheid van Fleurop is groot. Geoordeeld wordt dat het publiek op grond van algemene marktkennis niet weet dat Topbloemen een concurrerend bezorgnetwerk biedt en geen bloemenwinkel is. De advertenties van Topbloemen vermelden niet uitdrukkelijk dat Topbloemen een bezorgnetwerk van bloemisten vormt, aldus de rechtbank. Op basis van de naam Topbloemen zal het publiek volgens de rechtbank geen onderscheid maken tussen Topbloemen en een bij het netwerk van Fleurop aangesloten bloemist, omdat alle Fleurop-bloemisten onder hun eigen naam bloemen aanbieden. De rechtbank oordeelt dat sprake is van verwarringsgevaar.
Conclusie
Wanneer kan de merkhouder optreden tegen het gebruik van zijn merk als adword? Het antwoord hangt sterk af van de inhoud van de betreffende adword-advertentie. Als het voor het publiek eenvoudig mogelijk is om een duidelijk onderscheid te maken tussen de merkhouder en de adverteerder, die een alternatief aanbiedt, mag een adwordadvertentie in beginsel. Dat kan anders zijn als de functies van het merk worden aangetast, er sprake is van verwarringsgevaar of verwatering. De merkhouder zal dat moeten aantonen.
40
| maart 2017
maart 2017 |
41
A forward-thinking law firm for the industries of tomorrow
42
Europe > Middle East > Asia
| maart 2017
Maarten Rijks Maarten is sinds 2009 advocaat en is gespecialiseerd in het intellectueel eigendomsrecht. Hij heeft een bijzondere focus op het merken- modellen- en auteursrecht en stuurt sinds begin 2016 het team van Taylor Wessing in Nederland op die gebieden aan. Hij adviseert cliënten over bijvoorbeeld product design, de totstandkoming en bescherming van een nieuw merk en de exploitatie van hun intellectueel eigendom. Maarten procedeert daarnaast regelmatig voor zijn cliënten bij onder meer de rechtbank, het BBIE, EUIPO en het Europese Hof van Justitie. Maarten is onder meer lid van ECTA en de Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht (‘BMM’).
maart 2017 |
43
Wat was uw leukste zaak?
In het vakgebied van intellectuele eigendom is dat erg lastig kiezen omdat veel zaken tot de (mijn) verbeelding spreken, maar één van de leukste zaken ging over de vormgeving van hoofdkussens. Het betrof hoofdkussens die bestonden uit een neksteun en drie compartimenten, zodat deze geschikt waren voor rug-, buik- en zijslapers. Wij
Vragen aan Maarten Rijks
stonden in die zaak de gedaagde bij die werd beticht van inbreuk. Het mooie aan deze zaak is dat de discussie werd gevoerd op diverse onderdelen van het IE-recht: het merkenrecht (vorm- en beeldmerk), auteursrecht en de leer van de slaafse nabootsing. Nadat de zaak in eerste aanleg in kort geding nog werd verloren, werd in hoger beroep en later in de bodemprocedure gewonnen. Zo ‘terugkomen’ na een verlies in het eerste kort geding en de cliënt op die manier kunnen helpen, gaf erg veel voldoening.
44
| maart 2017
Questions& Answers
Welk arrest heeft bij u veel "losgemaakt" vanuit juridisch oogpunt?
Waar bent u momenteel mee bezig, juridisch gezien?
Het Wolf-arrest van het Gerecht EU en later het
zaak bij het Europese Hof van Justitie over de
HvJEU, waarin ten aanzien van merkinbreuken
reikwijdte van de absolute uitsluitingsgronden
op grond van ‘sub c’ is geoordeeld dat de
in de oude Merkenrichtlijn. In het bijzonder
merkhouder moet bewijzen dat er sprake is van
gaat de zaak over de uitsluitingsgrond die
een wijziging in het economisch gedrag van de
bepaalt dat tekens geen merk kunnen vormen
consument om aan te tonen dat er sprake is van
als zij uitsluitend bestaan uit de vorm die de
afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen
wezenlijke waarde aan de waar geeft waarvoor
(‘verwatering’) van het ingeroepen merk. Deze
ze zijn ingeschreven. De vraag die in deze zaak
eis lijkt de lat voor merkhouders erg hoog te
speelt is of andere eigenschappen (zoals kleur)
leggen om verwatering van hun merk te kunnen
dan de driedimensionale vorm van een merk
aantonen en heeft de gemoederen sindsdien
ook wezenlijke waarde aan de waar kunnen
behoorlijk bezig gehouden. Ik ben benieuwd hoe
geven. In de nieuwe Merkenrichtlijn is inmiddels
ver het HvJEU zal gaan in de toepassing van dit
opgenomen dat dit inderdaad het geval kan zijn,
criterium in (hopelijk) toekomstige arresten over
maar wat de precieze uitleg op dit vlak is van
dit onderwerp.
de oude Merkenrichtlijn was voor de rechtbank
Ik ben onder andere bezig met een grote
Den Haag nog niet duidelijk en reden om een prejudiciële vraag aan het Europese Hof van Justitie te stellen.
januari maart 2017 2017||
45
0065
Bewustheid en online auteursrechtinbreuk: een relevante link GS Media-arrest
van een hyperlink naar een illegaal geplaatst werk wel kan worden gezien als inbreuk op auteursrechten, omdat daarmee mogelijk een nieuw publiek wordt bereikt.
Bewustheid bij hyperlink-plaatser
De conclusie van het HvJEU is kort gezegd dat het
Het Europese Hof van Justitie (‘HvJEU’) heeft
plaatsen van een hyperlink naar illegaal geplaatste
op 8 september 2016 arrest gewezen in de
content inderdaad een mededeling aan een nieuw
spraakmakende zaak over de door GS Media
publiek is en daarmee een auteursrechtinbreuk
(GeenStijl) geplaatste hyperlinks naar de zonder
kan zijn. Hiervoor is van belang of degene die
toestemming openbaar gemaakte Playboy foto’s
de hyperlink plaatste, wist of moest weten dat de
van Britt Dekker. GeenStijl werd in 2011 getipt
door hem geplaatste link toegang geeft tot illegale
over de publicatie van de betreffende foto’s van
content. Als vaststaat dat dergelijke bewustheid bij
Britt Dekker nog voordat de editie van Playboy
de plaatser van de link aanwezig is of had moeten
was verschenen. GeenStijl heeft vervolgens
zijn, zal er sprake zijn van inbreuk.
op haar website een artikel geplaatst over de uitgelekte naaktfoto’s van Britt Dekker en daarbij de hyperlinks naar de website (niet van GS
Verificatieplicht bij winstoogmerk Het HvJEU gaat nog een stapje verder als het
Media) opgenomen waar de foto’s openbaar
gaat om (met name) professionele partijen. Als
werden gemaakt, zodat bezoekers van GeenStijl
de hyperlink namelijk wordt geplaatst met een
ze eenvoudig zelf konden bekijken. Sanoma,
winstoogmerk dan mag van de plaatser verwacht
Playboy en Britt Dekker zijn vervolgens een
worden dat hij verifieert of de content waarnaar
procedure tegen GS Media begonnen gebaseerd
wordt gelinkt niet illegaal is gepubliceerd. Bij
op onder meer auteursrechtinbreuk.
professionele partijen wordt dus vermoed dat zij zich bewust waren van het feit dat de content
46
De procedure is in 2015 bij de Hoge Raad
illegaal is geplaatst. Dat vermoeden kan weliswaar
gekomen die vragen van uitleg heeft gesteld aan
worden weerlegd, maar het betekent wel dat
het HvJEU. Eerder besloot het HvJEU al in het
professionele partijen op hun hoede moeten zijn
Svensson-arrest dat het linken naar legaal (met
bij het plaatsen van hyperlinks op hun website.
toestemming van de maker) geplaatste werken
Zij zullen altijd moeten proberen na te gaan of
geen inbreuk op auteursrechten kan opleveren,
de content waarnaar wordt gelinkt wel moet
omdat daarmee hetzelfde publiek wordt bereikt
toestemming van de maker is geplaatst. Bij een
als dat de maker had beoogd bij plaatsing van
illegaal geplaatste film of uitgelekte Playboy foto’s
zijn werk. De Hoge Raad wilde in de GS Media-
lijkt er weinig ruimte voor discussie of deze met
zaak echter weten of het plaatsen
toestemming van de maker zijn geplaatst.
| maart 2017
The Article by Maarten Rijks
maart 2017 |
47
Verificatie in de praktijk
48
Lastiger zal het volgens mij worden bij het linken
Is het navraag doen bij de eigenaar van de andere
naar een artikel of foto op een andere website,
website waarnaar wordt gelinkt voldoende? In
waarvan vaak niet duidelijk zal zijn of deze met
welke mate wordt verwacht dat de hyperlink-
toestemming van de maker zijn geplaatst of niet.
plaatser meer of ander onderzoek doet, zoals
Zo is het niet ondenkbaar dat een interessant
het kopiëren van de tekst in Google om te
artikel op een website is gekopieerd van een
ontdekken dat deze in feite is gekopieerd van de
andere auteur en dus illegaal is geplaatst. Dit zal
oorspronkelijke maker? De vraag is dus wanneer
op het eerste gezicht meestal niet duidelijk zijn
er “de nodige verificaties verricht” zijn om onder
voor de plaatser van een hyperlink, zeker als geen
aansprakelijkheid voor auteursrechtinbreuk uit te
bron bij de illegale content wordt vermeld. Het
kunnen komen als professionele partij. Het goed
zal interessant zijn om te zien hoe de hyperlink-
documenteren van de verificatie-acties die door
plaatser het vermoeden van bewustheid van
de hyperlink-plaatser zijn genomen, lijkt in ieder
inbreuk kan weerleggen in zo’n geval.
geval essentieel te zijn om later met succes het
| maart 2017
vermoeden van bewustheid van inbreuk te kunnen
De aanbieder van de mediaspeler heeft in de
weerleggen. Al met al levert het een behoorlijke
procedure aangevoerd dat hij slechts een product
belasting voor de professionele partij op en is
verkoopt dat het gemakkelijker maakt voor de
voorzichtigheid bij hyperlinken geboden.
gebruiker om toegang te krijgen tot verschillende
Toepassing GS Media-arrest in andere situaties
websites van derden waar al legale en illegale content openbaar werd gemaakt. Volgens hem is hij dus slechts één schakel van de vele schakels in
Precies twee maanden na het GS Media-arrest - op 8
het proces van het ontsluiten (mededeling) van het
december 2016 - heeft Advocaat Generaal Campos
illegale materiaal aan het publiek. De AG vindt deze
Sanchez-Bordona zijn conclusie genomen in zaak
redenering echter onhoudbaar en wijst erop dat de
tussen Stichting Brein en Filmspeler die eveneens
mediaspeler (hardware) wordt aangeboden inclusief
speelt bij het HvJEU. In zijn conclusie wordt
de vooraf geïnstalleerde hyperlinks (software) die
voortgeborduurd op het GS Media-arrest.
toegang geven tot illegale content. Het aanbod van
Deze zaak ziet echter niet op het plaatsen van
deze directe toegang aan een onbepaald publiek is
hyperlinks op een website, maar op de verhandeling
een onderdeel van de toegevoegde waarde van de
van mediaspelers waarop vooraf geïnstalleerde add-
dienstverrichting, waarvoor hij de prijs ontvangt die
ons met hyperlinks staan. De mediaspelers bevatten
voor de mediaspeler is betaald.
hyperlinks (van anderen dan de aanbieder van de mediaspelers) naar legale, maar ook naar illegale
Volgens de AG bestaat er geen significant verschil
content zoals films en live sportwedstrijden. De
tussen het plaatsen van een hyperlink op een
gebruiker kan de mediaspeler eenvoudig aan zijn TV
website die linkt naar illegale content enerzijds en
aansluiten en op die wijze naar illegale content kijken.
het plaatsen van een hyperlink in een multimediaapparaat dat speciaal is ontworpen om eenvoudig,
De AG concludeert in deze zaak allereerst dat de
direct en onmiddellijk, toegang te hebben tot
aanbieder van de mediaspeler daarop extensies
illegale content anderzijds. Wat beide handelingen
(add‑ons) heeft geïnstalleerd met hyperlinks naar
gemeen hebben, is het leveren van links naar dat
websites die vrije toegang bieden tot auteursrechtelijk
beschermde materiaal en het ter beschikking stellen
beschermde werken. Bovendien was deze aanbieder
ervan aan het publiek. Tot slot concludeert de AG
zich er van bewust – of moest zich daarvan bewust
ook dat er sprake is van een nieuw publiek dat
zijn – dat veertien van deze extensies links bevatten
wordt bereikt door op de mediaspeler geïnstalleerde
naar digitaal materiaal dat op internet was geplaatst
hyperlinks, ondanks dat de extensies en de
zonder toestemming van de auteursrechthebbenden,
hyperlinks zelf gratis op internet gevonden kunnen
of alleen toegankelijk was door middel van een
worden. De mediaspeler biedt volgens de AG
abonnement, zoals bijvoorbeeld betaal‑tv. Bovendien
namelijk een onbetwistbaar voordeel voor een niet
is het volgens de AG evident dat de aanbieder van
onbelangrijk segment van dat publiek: het segment
de mediaspeler bij de verkoop daarvan met een
dat als internetgebruiker niet speciaal bedreven is in
winstoogmerk handelde.
het opsporen van illegale content.
maart 2017 |
49
Interessant is dat de AG de door het HvJEU in het GS Media-arrest ingezette lijn volgt en zelfs wat ruimer lijkt uit te leggen door erop te wijzen dat het bewust en met winstoogmerk “… leveren van links naar dat beschermde materiaal en het ter beschikking stellen ervan aan het publiek…” het meest relevant is bij de vraag of er sprake kan zijn van auteursrechtinbreuk. De technische wijze waarop die links worden geleverd, lijkt daarbij dus niet van belang. Dit betekent volgens mij dat ook het verspreiden van een nieuwsbrief onder klanten van een onderneming kan leiden tot een auteursrechtinbreuk als in de nieuwsbrief een link staat opgenomen naar illegale content. En hetzelfde zou kunnen gelden in het geval een onderneming via WhatsApp communiceert met klanten en daar een hyperlink deelt die illegale content ontsluit. Het is wachten op het arrest om te zien of het HvJEU eveneens meegaat in deze uitleg of wellicht een nuance aanbrengt voor deze specifieke situatie met mediaspelers. In ieder geval is wat mij betreft duidelijk dat de professionele linkende partij in dit soort gevallen al snel met 1-0 achterstaat. Deze ingezette lijn betekent uiteraard goed nieuws voor auteursrechthebbenden. Hun mogelijkheden om rechten te handhaven zijn hiermee uitgebreid. Niet alleen ten aanzien van de partijen in de openbaarmakingsketen die kunnen worden aangesproken op inbreuk, maar ook ten aanzien van verdergaande handhavingsmiddelen zoals de volledige proceskostenveroordeling in IEzaken in Nederland.
50
| maart 2017
maart 2017 |
51
www.avdr.nl 52
| november maart 20172016
Otto Swens Otto (1970) is advocaat bij, en medeoprichter van, Vondst Advocaten. Otto is specialist op het gebied van het intellectuele eigendom, maar vooral actief in de octrooiprocespraktijk. Otto procedeert in octrooizaken op het gebied van werktuigbouw, chemie en farma & life sciences. Daarnaast is Otto actief in de (bestuursrechtelijke) farmaceutische praktijk. Otto procedeert over (wees)geneesmiddelenvergunningen, pediatrische indicaties en samenloop van stimulansen en beloningen voor geneesmiddelenonderzoek, zoals dossierbescherming en marktexclusiviteit. Otto staat vermeld als octrooispecialist in de relevante internationale gidsen, zoals Chambers, Legal500, IAM Patent 1000 en Managing Intellectual Property. Enkele citaten van cliënten uit deze gidsen luiden: “His particular strength is his attention to detail, and looking at a case from all its angles”, “He translates complex legal material into understandable information that we can base our strategic decisions on” en “He is extremely responsive; he makes himself available for urgent matters and handles everything professionally and to a high standard.” Otto is lid van de Adviescommissie IE van de Orde van Advocaten, en daarnaast van diverse beroepsverenigingen, waaronder AIPPI, INTA, LES, de Vereniging voor Farmacie en Recht en de PTMG.
maart 2017 |
53
Wat was uw leukste zaak?
Hoewel ik veel octrooizaken doe, en daar ook veel plezier aan beleef, heb ik een zwak voor zaken waarin het gaat om twee partijen die lang hebben samengewerkt, in een conflict terechtkomen en niet meer met elkaar verder willen. Dit zijn weerbarstige zaken. De partijen willen uit elkaar, maar ze hebben allerlei zaken en rechten in gezamenlijk eigendom - waaronder in mijn praktijk vaak ook octrooirechten op technologische vindingen. Vaak
Vragen aan Otto Swens
exploiteren zij deze technologie ook gezamenlijk. En dan moeten ze dus uit elkaar, en moet de boel verdeeld worden, terwijl de emoties hoog zitten en er harde verwijten zijn over en weer. Ik vind het een mooie uitdaging om in een dergelijke situatie toch een goede beëindigingsregeling te bereiken voor de cliënt. Meestal zitten de verwijten en het wantrouwen over en weer zo diep dat dit tijd vergt. Vaak wil de cliënt eerst de aanval inzetten en moet er dus geprocedeerd worden. Maar gelukkig wordt beide partijen snel duidelijk dat je daarmee geen oplossing bereikt. Dan is het de kunst om te werken aan bereidheid aan beide kanten om water bij de wijn te doen. Ik vind
54
| maart 2017
Questions& Answers dit soort zaken zo leuk, omdat de onafhankelijke
zwaar om de ander iets te ‘gunnen’. Maar cliënten
rol van de advocaat erin mooi naar voren komt.
zijn na een tijdje, als het stof wat is neergedaald,
Als advocaat sta je natuurlijk in de eerste plaats
eigenlijk altijd opgelucht dat het achter de rug is
voor je cliënt. Je probeert voor je cliënt een zo
en blij dat ze van een last zijn verlost en zich weer
gunstig mogelijke regeling te bereiken. Anderzijds
op positieve zaken kunnen richten. Ik vind dat zeer
is heb minstens zo belangrijk om je cliënt een
bevredigend.
spiegel voor te houden. Je wijst op de (vaak niet volledig irreële) beleving van de andere partij en op het belang van een oplossing. Het helpt ook om je cliënt te laten inzien dat het blijven hangen in verwijten niets oplevert. Op deze manier heb ik
Welk arrest heeft bij u veel "losgemaakt" vanuit juridisch oogpunt?
In de octrooipraktijk is de buitenlandse
met het nodige duw- en trekwerk al vrij regelmatig
rechtspraak, en dan met name de Engelse
een cliënt die de andere partij het licht in de ogen
en Duitse rechtspraak, vaak net zo belangrijk
niet meer gunde - en vice versa – toch kunnen
als de Nederlandse rechtspraak. Eén van de
helpen aan een goede beëindigingsregeling. Het
belangrijkste en moeilijkste onderwerpen in het
helpt daarbij ook als de tegenpartij een advocaat
octrooirecht betreft het bepalen van de zogenaamde
heeft die eenzelfde oplossingsgerichte houding
‘beschermingsomvang’ van een octrooi. Een octrooi
inneemt. In confraterneel overleg kun je dan
moet een uitvinding zijn, dat wil zeggen: het moet
oplosrichtingen verkennen en bespreken welke
gaan om technische vooruitgang. Dat betekent dat
aspecten wel of niet moeilijk zullen liggen bij je
er altijd sprake is van een bepaald ‘probleem’ dat
cliënten en waarom. Feit is wel dat in mijn ervaring
met de uitvinding wordt ‘opgelost’. De oplossing
cliënten in dit soort zaken soms nog niet helemaal
heeft vaak twee aspecten, namelijk enerzijds is
tevreden kunnen zijn als de regeling er komt. Er
er sprake van een bepaalde inventieve gedachte,
zijn altijd concessies nodig en het valt een cliënt
anderzijds moet die gedachte ook concreet zijn
januari maart 2017 2017||
55
uitgewerkt in een aantal technische maatregelen
is vaak te bepalen aan de hand van het voordeel
waardoor de oplossing in de praktijk kan worden
dat het octrooi biedt en dat in de beschrijving wordt
toegepast. Een octrooi bevat ‘conclusies’ en een
toegelicht. Als een bepaalde “schuinte” niet leidt
‘beschrijving’. De conclusies zien op een product
tot het realiseren van het voordeel dat het octrooi
of een werkwijze en beschrijft de technische
biedt, dan valt het niet onder het octrooi. Anderzijds
maatregelen om de oplossing te realiseren. Er
kan het zijn dat als iets (min of meer) “recht” is,
is altijd ten minste één ‘hoofdconclusie’ die de
maar voor het overige voldaan wordt aan de
kenmerken beschrijft die het product of de werkwijze
bewoordingen van een conclusie en het voordeel
moet bevatten. In de beschrijving wordt de uitvinding
van het octrooi bereikt wordt, dit toch onder de
meer uitvoerig toegelicht aan de hand van wat er
beschermingsomvang van een octrooi kan vallen.
bekend was. Vervolgens wordt het probleem met deze ‘bekende’ technologie beschreven en ten
Er is logischerwijs veel rechtspraak over deze
slotte de oplossing die het octrooi biedt. Daarbij
problematiek. Eén van belangrijkste uitspraken op
worden vaak diverse uitvoeringsvormen beschreven,
dit gebied dateert uit 2004 en betreft een Engels
meestal ook aan de hand van tekeningen. Bij
arrest van (toen nog) de ‘House of Lords’, zeg
geneesmiddelenoctrooien worden vaak ook
maar de Engelse Hoge Raad. Het betrof een zaak
resultaten van (klinische) testen opgenomen om
tussen Kirin-Amgen en Hoechst Marion Roussel
te laten zien dat bepaalde voordelige effecten
over de farmaceutische stof erythropoietine (beter
daadwerkelijk optreden.
bekend als “EPO”). Sowieso is het leuke aan Engelse uitspraken dat rechters echt een verhaal
56
Het probleem is dat de woorden in een ‘conclusie’
vertellen. De rechters nemen je mee in hun analyse
vaak voor meerdere uitleg vatbaar zijn. Denk aan
en geven daarmee, veel meer dan in Nederlandse
het woord ‘schuin’. Hoe “schuin” is “schuin” in de
uitspraken het geval is, ruimhartig inzicht in hun
zin van het octrooi? Het antwoord op deze vraag
afwegingen en worstelingen. Daarnaast is dit
| maart 2017
één van de meest invloedrijke arresten in het octrooirecht van de laatste 15 jaar. De Lords nemen in het arrest uitvoerig de tijd om uit te leggen hoe
Waar bent u momenteel mee bezig, juridisch gezien?
Op dit moment ben ik bezig met het opstarten van
octrooien zouden moeten worden gelezen en daarbij
een aantal octrooiprocedures voor farmaceutische
besteden ze aandacht aan alle mogelijke relevante
cliënten. Het gaat om zaken waarin ik namens
aspecten, zoals taalwetenschap, uitvindingshoogte,
generieke farmaceutische bedrijven de vernietiging
equivalenten, redelijke bescherming voor de
vorder van octrooien die betrekking hebben
octrooihouder en de rechtszekerheid van derden,
allerhande aspecten van geneesmiddelen, zoals
dit alles rechtsvergelijkend, zeer erudiet, en toch
tweede medische indicaties, formuleringen en
ook met typisch Engelse humor. Uiteindelijk komen
combinaties. Daarnaast ben ik aan het procederen
de Lords tot de conclusie dat de rechters aan
over het (mede-)eigendom van octrooien. Het
conclusies een “purposive construction” moeten
gaat om uitvindingen die meerdere partijen
geven. Oftewel: de uitleg van de bewoordingen van
gezamenlijk hebben gedaan, maar waarbij één
de (hoofd)conclusie in een octrooi moet recht doen
partij het octrooi heeft aangevraagd zonder de
aan het doel van het octrooi: het communiceren
andere partij(en) daarbij te betrekken. Verder
van het idee van een uitvinding. Nog steeds is dit
ben een aantal technologiesamenwerkingen
in Engeland de ‘leading authority’ op het gebied
aan het uitonderhandelen. Ten slotte procedeer
van de uitleg van octrooien. En ook in Nederland
ik momenteel bij de Raad van State over de
wordt de “Kirin Amgen”-uitspraak nog altijd vaak
afwijzing van een vergunningsaanvraag voor een
aangehaald in octrooiprocedures.
geneesmiddel en bij het College ter Bescherming van Gewasbeschermingsmiddelen over een parallelimportvergunning.
januari maart 2017 2017||
57
0066
Oud geneesmiddel, nieuwe toepassing Geneesmiddelen worden veelal beschermd door octrooien. Soms betreft dit echte uitvindingen, zoals een nieuwe actieve stof. Vaak gaat het echter om secundaire aspecten die lang niet altijd aan de octrooivereisten voldoen. Momenteel zijn ‘tweede medische indicatieoctrooien’ een hot topic in Europa. Dit zijn octrooien waarbij de uitvinding is gelegen in een nieuw gebruik van een bestaand geneesmiddel. Rechters worstelen met de plaats van deze octrooien in de dagelijkse praktijk van de geneesmiddelenverstrekking.
‘basisoctrooi’ genoemd. Nadat een actieve stof is ontdekt, is er echter nog geen geneesmiddel. Er moet eerst een zogenaamde ‘formulering’ worden bedacht voor de stof, zoals een oplossing of suspensie, waarmee de stof aan de patiënt kan worden toegediend. Ook moeten er keuzes worden gemaakt wat betreft de toedieningsvorm (tablet, capsule, injectie etc.), doseringen, therapeutische indicaties en (soms) combinaties met andere geneesmiddelen. Dit vereist nader onderzoek. Vaak zal een bedrijf op de verschillende stappen in dit traject steeds apart octrooi aanvragen (en verleend krijgen). Er bestaan naast het ‘stofoctrooi’ of ‘basisoctrooi’ dus ook andere geneesmiddelenoctrooien: ‘formuleringsoctrooien’, ‘combinatieoctrooien’, ‘doseringsregimeoctrooien’ en ‘medische indicatieoctrooien’. Deze groep octrooien wordt veelal ‘secundaire’ octrooien genoemd.
In de farmaceutische bedrijfstak bestaat een onderscheid tussen de zogenaamde ‘innovatieve’
Omdat de ‘secundaire’ octrooien
en ‘generieke’ bedrijven. Innovatieve bedrijven
normaalgesproken pas aangevraagd worden
doen onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen en
nadat de actieve stof is geoctrooieerd, hebben
verbeteringen van bestaande geneesmiddelen.
deze octrooien een looptijd die voorbij de datum
Zij vragen veelal octrooi aan op de resultaten
van verloop van het ‘basisoctrooi’ ligt. Het punt
van dit onderzoek. Generieke bedrijven zijn
is dat zolang er op bepaalde aspecten van het
farmaceutische bedrijven die na verloop van deze
vergunde geneesmiddel nog octrooien lopen, de
octrooien (een octrooi loopt 20 jaar) op de markt
generiek het geneesmiddel meestal toch nog niet
mogen komen met (goedkopere) kopieën van deze
op de markt brengt. In de praktijk is het dus zo
geneesmiddelen.
dat als het ‘basisoctrooi’ verloopt (na 20 jaar) en de ‘actieve stof’ dus ‘vrij’ is om door generieke
58
De essentie van een geneesmiddel is de
bedrijven geproduceerd te worden, de nog
zogenaamde ‘actieve stof’. Die wordt eigenlijk altijd
lopende ‘secundaire’ octrooien eraan in de weg
het eerst ontwikkeld en het eerste octrooi voor een
staan dat generieke bedrijven met een goedkope
geneesmiddel is dan ook vaak een ‘stofoctrooi’.
kopie van het geneesmiddel op de markt kunnen
Een dergelijk octrooi wordt om die reden wel een
komen. Juridisch is hierbij van belang, dat niet
| maart 2017
The Article by Otto Swens
maart 2017 |
59
alle octrooien even sterk zijn. Het enkele feit dat
Deze situatie is generieke bedrijven uiteraard een
een octrooi door het Europees Octrooibureau
doorn in het oog. Zij willen zo snel mogelijk na
is verleend, betekent bepaald niet dat er sprake
afloop van de stofbescherming met een goedkope
is van een uitvinding. Het onderzoek bij het
kopie van het geneesmiddel op de markt komen.
Europees Octrooibureau is namelijk summier en
Maar ook maatschappelijk worden vraagtekens
octrooien worden vaak (te) makkelijk verleend.
gezet bij het ‘uitsmeren’ van het monopolie op
Let wel: in ongeveer de helft van de procedures
een geneesmiddel middels secundaire octrooien.
waarbij een octrooihouder zijn octrooi inzet
Immers, de prijs van een geneesmiddel daalt
tegen een vermeende inbreukmaker wordt het
in het algemeen met 70-80% als er generieke
octrooi vernietigd. In de farmaceutische tak ligt
versies op de markt komen. Je kunt dus zeggen
dit iets genuanceerder. Als vuistregel kan worden
dat innovatieve bedrijven met behulp van
aangenomen dat “basisoctrooien” sterker zijn en
zwakke octrooien in staat zijn om de prijs van
‘secundaire’ octrooien zwakker. In Nederland en
een geneesmiddel langer hoog te houden dan
het Verenigd Koninkrijk wordt ongeveer 70% van
wenselijk (en juridisch passend) is.
de secundaire octrooien vernietigd.
60
| maart 2017
Het generieke bedrijf dat na verloop van een
Het punt is echter dat beide geneesmiddelen nog
‘stofoctrooi’ de markt op wil, heeft hoe dan ook
wel beschermd worden door tweede medische
geen andere keus dan onderzoek te doen naar
indicatie octrooien. Wat zijn tweede medische
de ‘secundaire’ octrooien. Beschermen die
indicatieoctrooien nu precies? Dit betreft octrooien
octrooien aspecten die noodzakelijk zijn om een
waarbij de ‘uitvinding’ is gelegen in een nieuw
handelsvergunning (vereist om een geneesmiddel
gebruik van een bestaand geneesmiddel, waarbij
op de markt te kunnen brengen) te krijgen of is
met nieuw gebruik wordt bedoeld: de behandeling
het mogelijk om het secundaire octrooi heen te
van een andere ziekte. Om Aclasta® van Novartis
gaan? En vaker nog: is het ‘secundaire’ octrooi
als voorbeeld te nemen: dit is een geneesmiddel
geldig? Vaak zal de analyse zijn dat er een goede
dat al sinds de jaren 80 bekend is voor de
kans is dat het secundaire octrooi door de rechter
behandeling van de ziekte van Paget. Pas later, in
vernietigd zal worden en zal het generieke bedrijf
2000, is ontdekt dat de stof in het geneesmiddel,
een nietigheidsprocedure starten om het octrooi
zolendroninezuur, ook effectief is bij de
vernietigd te krijgen.
behandeling van osteoporose. Op die toepassing (behandeling van osteoporose) heeft Novartis
Een bijzondere groep secundaire octrooien betreft
vervolgens een octrooi gekregen en dat octrooi is
de zogenaamde ‘tweede medische indicatie’-
op dit moment nog niet verlopen.
octrooien. In de wereld van farmaceutische octrooien zijn dergelijke octrooien momenteel
Dat betekent dus dat - los van de vraag of het octrooi
een ‘hot topic’. In vele landen van Europa lopen
geldig is3 - generieke bedrijven gerechtigd zijn om
er procedures over dergelijke octrooien1. In
een generieke versie van het geneesmiddel van
Nederland lopen er op dit moment zelfs twee
Novartis op de markt te brengen, maar alléén voor
procedures2. Deze procedures hebben betrekking
gebruik bij de behandeling van de ziekte van Paget.
op twee geneesmiddelen, Lycra® (stofnaam:
Het gebruik voor de behandeling van osteoporose
pregabaline) van Pfizer en Aclasta® (stofnaam:
wordt immers nog beschermd door een octrooi.
zolendroninezuur) van Novartis.
Simpel gezegd: patiënten die lijden aan de ziekte van Paget mogen dus Aclasta® krijgen en generieke
Voor beide geneesmiddelen geldt dat de
zolendroninezuur, maar patiënten die lijden aan
octrooibescherming voor de ‘stof’ is verlopen.
osteoporose mogen alleen Aclasta® krijgen.
Generieke bedrijven mogen dus generieke versies van deze geneesmiddelen op de
Het generieke bedrijf zal bij de generieke
markt brengen.
vergunningsaanvraag voor het geneesmiddel logischerwijs voor het gebruik de ziekte vermelden
1 In het Verenigd Koninkrijk lopen procedures tussen Warner-Lambert en Actavis (immidels in vier instanties); In Denemarken loopt een zaak over pregabaline tussen Warner-Lambert en Pfizer tegen Krka en de Deense Geneesmiddelenautoriteit. In Duitsland loopt een zaak over pregabaline tussen Warner-Lambert en verschillende generieken. 2 Gerechtshof Den Haag 27 januari 2015, IEF14599 (Novartis/Sun Pharmacuetical Industries); Gerechtshof Den Haag 14 juli 2015, IEF15109 (MSD/Teva).
die niet (meer) geoctrooieerd is, in het voorbeeld van Aclasta® dus: de ziekte van Paget. 3 De geldigheid van het octrooi in de diverse procedures betwist door de generieke bedrijven.
maart 2017 |
61
veel duurdere Aclasta®. Een eenvoudige Maar als de generiek vervolgens op de markt
oplossing voor dit probleem is er niet, omdat
komt met zijn goedkopere generieke versie,
vanwege privacyregels op de declaratie van
komen de praktische moeilijkheden waar de
de apotheker de ziekte waar de patiënt aan
Europese octrooirechters op dit moment juridisch
lijdt niet vermeld wordt.
mee worstelen. De houders van tweede medische indicatieoctrooien Sowieso vinden artsen, apothekers en
zijn uiteraard niet blij met dit systeem. De vraag
verzekeraars het al moeilijk om te begrijpen
is echter wat zij er tegen kunnen doen. Uiteraard
waarom één en hetzelfde geneesmiddel dan
kunnen zij een procedure starten tegen de
opeens twee verschillende prijzen heeft. Hoe
apothekers en de verzekeraars en stellen dat
kan het dat zolendroninezuur voor de patiënt
deze partijen octrooi-inbreuk maken doordat
die lijdt aan de ziekte van Paget opeens 5x
zij zolendroninezuur (doen) afleveren voor het
goedkoper wordt, maar de prijs van het middel
nog geoctrooieerde gebruik. Maar dat doen de
voor de osteoporosepatiënt gewoon op het oude
octrooihouders liever niet, omdat de apothekers
hoge niveau blijft? Uiteraard is dit met een uitleg
en verzekeraars voor hen belangrijke commerciële
van het octrooirecht wel uit te leggen, maar
relaties zijn. En dus hebben de octrooihouders er in
oppervlakkig gezien zit er iets geks in omdat het
heel Europa (een enkele uitzondering daargelaten)
precies dezelfde geneesmiddelen zijn.
voor gekozen om de generieke bedrijven aan
Een groter probleem is echter dat de
te spreken op octrooi-inbreuk. Het probleem is
meeste Europese landen een systeem van
natuurlijk dat de generieke bedrijven er voor gezorgd
geneesmiddelenverstrekking hebben waarbij
hebben dat hun vergunning en bijsluitertekst
geen rekening wordt gehouden (en vaak
uitsluitend het toegestane (niet geoctrooieerde)
ook niet kan worden gehouden) met het
gebruik vermeldt. Met andere woorden: in beginsel
verschillende gebruik. Artsen schrijven op het
kan hen niets verweten worden. De vraag die in
recept voor de patiënt vaak simpelweg de stof
de diverse procedures steeds aan de orde is, is
(“zolendroninezuur”) met een dosering. Ze zetten
of de generieken niettemin toch octrooi-inbreuk
er niet bij of de patiënt lijdt aan osteoporose
verweten kan worden, omdat zij bekend zijn met het
of aan de ziekte van Paget. Komt de patiënt
systeem en dus zouden moeten beseffen dat hun
vervolgens met dat recept bij de apotheek,
goedkope generieke geneesmiddel ook voor het
dan moet deze op basis van afspraken met
geoctrooieerde gebruik zal worden voorgeschreven
verzekeraars meestal een goedkope versie
en afgeleverd, ondanks dat hun handelsvergunning
meegeven. En zo kan het voorkomen dat
dat gebruik niet vermeld.
de apotheker ‘cross-label’ aflevert en de
62
osteoporosepatiënt thuis komt met goedkope
Deze vraag is intussen door diverse nationale
generieke zolendroninezuur, en niet met het
rechters van Europese landen beantwoord.
| maart 2017
Dit heeft geleid tot diverse, vooral vanuit juridisch
het vervolgens dan toch nog ‘mis’ gaat, dan kan
oogpunt interessante beslissingen over de uitleg
de generiek daarvoor niet aansprakelijk worden
van tweede medische indicatieoctrooien en het
gehouden. AG Van Peursem overweegt in zijn
verschil tussen een beroep op directe en indirecte
Conclusie in de Novartis-zaak die momenteel
octrooi-inbreuk. Ook zijn de rechters ingegaan
bij de Hoge Raad aanhangig is het volgende:
op vragen zoals of het inbreuk al kan worden
“voor zover de klachten veronderstellen dat de
aangenomen als het generieke bedrijf weet dat het
maatregelen de inbreuk geheel zouden moeten
generieke product voor het geoctrooieerde gebruik
kunnen voorkomen om effectief te zijn, lijkt mij
kán worden voorgeschreven en afgeleverd of dat
dat een onjuiste rechtsopvatting, omdat volgens
moet blijken dat het generieke bedrijf dat gebruik
mij voldoende is dat de maatregelen de inbreuk
doelbewust nastreeft, waarbij ook is bekeken
bemoeilijken en het cross label gebruik ernstig
welke feitelijke omstandigheden bij de beoordeling
wordt ontraden”.4
daarvan relevant dienen te zijn. Uiteindelijk ligt het probleem natuurlijk niet Hoewel de rechters in hun juridische analyses
bij de generieken, maar bij het systeem van
behoorlijk verschillen, is er in de praktische
geneesmiddelenverstrekking. Het mooiste
uitwerking wel enige lijn te ontdekken. Het
zou zijn als er een oplossing wordt gevonden
generieke bedrijf moet er in ieder geval voor
waarbij er in het systeem, op een met voldoende
zorgen dat het geoctrooieerde gebruik niet
waarborgen omklede wijze, rekening kan worden
in de vergunning en bijsluitertekst wordt
gehouden met verschillende toepassingen van
vermeld. Daarnaast zal het generieke bedrijf
één en hetzelfde geneesmiddel.
geen handelingen mogen verrichten die erop duiden dat hij ‘omzet’ op de geoctrooieerde toepassing nastreeft. Zo zal de generiek het geneesmiddel niet mogen inschrijven op tenders van ziekenhuizen gericht op het geoctrooieerde gebruik. Ook hebben sommige rechters beslist dat van de generiek verwacht worden dat hij bij de start van de verhandeling van het generieke product een brief stuurt aan de relevante partijen, zoals voorschrijvers, artsen en verzekeraars, waarin er expliciet op wordt gewezen dat het generieke product uitsluitend mag worden voorgeschreven en afgeleverd voor het niet-geoctrooieerde gebruik. Daar ligt dan echter dan ook wel echt de grens, zo lijkt het. Als
4 Conclusie AG, Hof Den Haag 30 september 2016, IEF16303, r.o. 2.24-2.25.
maart 2017 |
63
64
| maart 2017
februari maart 2017 |
65
LEERGANG CON
NO E
START SEPT 66
| maart 2017
NTRACTRECHT
QUAL
TEMBER 2017 maart 2017 |
67
Scratching in the dark, in the dark with no remark And you’re human yet. Searching for belief, with the grit in your teeth And you’re human yet.
Tom Smith
68
| november 2016
www.avdr.nl
maart 2017 |
69
this is magna charta