Право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг. by Constantine Zerov

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

А.О.КОДИНЕЦЬ

ПРАВО НА ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ УЧАСНИКІВ ЦИВІЛЬНОГО ОБОРОТУ, ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

Монографія

Київ 2006

Рецензенти: Дзера О.В. доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент АПрН України, завідувач кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Кохановська О.В. кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Шишка Р.Б. доктор юридичних наук, професор кафедри цивільно-правових дисциплін Харківського національного університету внутрішніх справ.

Рекомендовано до друку вченою радою юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол №1 від 18 вересня 2006 року)

Кодинець А.О. Право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг: Монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2007. – 312с. ISBN – 966-594-874-1 Монографію присвячено дослідженню теоретичних та практичних аспектів цивільно-правової охорони засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг. Розкривається історичний розвиток та система засобів індивідуалізації, розглядається їх правова природа та ознаки суб’єктивних прав на засоби індивідуалізації, особливості реалізації та захисту. Визначається ефективність цивільно-правового регулювання відносин, пов’язаних з використанням засобів індивідуалізації, наводяться пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення чинного законодавства у сфері інтелектуальної власності. Розрахована на наукових працівників, викладачів, аспірантів та студентів вищих юридичних навчальних закладів, а також для практикуючих юристів, суддів, працівників правозастосовних органів. 3

ЗМІСТ Вступ…………………………………………………………………………………….….3 1. Еволюція засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг…………………………………………………………………………………....7 1.1. Історія становлення та розвитку правової охорони торговельних марок, комерційних найменувань та географічних зазначень……………………………...7 1.2. Правова охорона засобів індивідуалізації в дореволюційній Росії………………..21 1.3. Засоби індивідуалізації у радянському законодавстві……………………………..32 2. Засоби індивідуалізації в системі об’єктів цивільних прав……………………….44 2.1. Комерційні найменування, торговельні марки і географічні зазначення: термінологія та сучасний стан правової охорони……………………..…….……..44 2.2. Колізії суб’єктивних прав на засоби індивідуалізації……………………………...55 2.3. Комерційні найменування, торговельні марки і географічні зазначення в системі ідентифікуючих позначень………………………………………………………....69 2.4. Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг та інші об’єкти інтелектуальної власності.………………………………………………....84 3. Система засобів індивідуалізації…………………………………………………….94 3.1. Структура та динаміка системи засобів індивідуалізації………………………….94 3.2. Засоби індивідуалізації у Всесвітній мережі……………………………………...111 3.3. Проблеми функціональної ієрархії торговельних марок, комерційних найменувань та географічних зазначень………………………………………………………...123 4. Суб’єктивні права на засоби індивідуалізації у сфері цивільних прав…………132 4.1. Доктринальні підходи визначення сутності прав на результати інтелектуальної, творчої діяльності та засоби індивідуалізації……………………………………..132 4.2. Ознаки прав на засоби індивідуалізації…………………………………………...153 4.3. Проблеми суб’єктного складу відносин у сфері використання засобів індивідуалізації……………………………………………………………………162 5. Здійснення та захист суб’єктивних прав на засоби індивідуалізації……………176 5.1. Виникнення та припинення суб’єктивних прав на комерційні найменування, торговельні марки та географічні зазначення………….…………………………176 5.2. Зміст суб’єктивного права на засоби індивідуалізації……………………..196 5.3. Теоретичні та практичні аспекти захисту прав на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг……………………………………………..211 Список використаних джерел ………………………………….……………………..229

ВСТУП Розвиток ринкових відносин, активізація підприємницької діяльності, розширення сфери та обсягів матеріального виробництва, зміни у соціальноекономічному устрої держави зумовили запровадження ринкових механізмів в економіці України, проявом яких стало посилення конкурентної боротьби між суб’єктами господарювання, які функціонують в одній чи суміжних галузях промисловості. Під впливом зазначених факторів зростає значення та роль спеціальних ідентифікуючих позначень, які використовуються виробниками для виокремлення та індивідуалізації себе та результатів своєї діяльності – засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг. Зміни в економічній сфері спричиняють необхідність розробки та впровадження адекватних правових механізмів регулювання відносин, пов’язаних з використанням та надійною охороною комерційних найменувань, торговельних марок та географічних зазначень. Їх створенню мають передувати ґрунтовні наукові дослідження правової природи, особливостей та системи засобів індивідуалізації, що базуються на врахуванні положень вітчизняного та зарубіжного законодавств, вимог міжнародно-правових документів, досягнень юридичної науки. Першим кроком у напрямку формування правоохоронного механізму у даній галузі стало прийняття у 1993 р. Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” та у 1999р. Закону України “Про охорону прав на зазначення походження товарів”, які заклали фундамент розвитку національного законодавства про торговельні марки та географічні зазначення. На їх основі була створена низка підзаконних правових актів. Суттєвий вплив на розвиток інституту засобів індивідуалізації справило оновлення цивільного законодавства, зумовлене прийняттям Цивільного та Господарського кодексів України (далі - ЦК України та ГК України). Водночас, у даній сфері правового регулювання спостерігається значна кількість прогалин та суперечностей, незбалансованість законодавства, відсутність системних підходів правової охорони. Зокрема, на сьогоднішній день на неналежному рівні забезпечується охорона комерційних найменувань, що спричиняється відсутністю спеціального системного нормативного акту регламентації відносин у галузі їх використання, процедури та порядку державної реєстрації, захисту суб’єктивних прав на комерційні найменування. Крім того, норми існуючих законів не приведені у відповідність до кодифікованих правових актів. Необхідність розробки та впровадження дієвих правових механізмів охорони засобів індивідуалізації, наукового аналізу теоретичних та практичних аспектів використання та захисту прав їх суб’єктів спричиняється також нагальною потребою гармонізації українського законодавства з міжнародно-правовими нормами у галузі охорони інтелектуальної власності, що є необхідною передумовою реалізації проголошеного курсу інтеграції до міжнародних та європейських інституцій. Система правової охорони засобів індивідуалізації в Україні потребує вдосконалення також у зв'язку з наміром набуття членства у Світовій організації торгівлі (далі - СОТ), для участі в якій необхідно приведення національного 5

законодавства у відповідність до положень Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (далі - Угоди TRIPS), норми якої містять вимоги до законодавчої охорони засобів індивідуалізації держав-членів СОТ. У вітчизняній юридичній науці не проводилося всебічне дослідження особливостей цивільно-правової охорони засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг. Деякі аспекти інституту засобів індивідуалізації висвітлювалися у підручниках, посібниках, монографіях та статтях, присвячених правовій охороні окремих його елементів. Значний інтерес серед українських науковців викликає проблематика, пов’язана з дослідженням торговельних марок. В останні роки зазначені питання стали предметом дисертаційних робіт О.М.Мельник “Проблеми правової охорони знаків для товарів і послуг в Україні” (Харків, 1999р.), О.Ю.Кашинцевої “Правова охорона знаків для товарів і послуг в Україні” (Київ, 2000р.), Т.С.Демченко “Проблеми гармонізації законодавства України про товарні знаки з міжнародно-правовими нормами” (Київ, 2002р.), О.В.Піхурець “Охорона прав на торговельну марку (цивільно-правовий аспект)” (Харків 2005). Питання правової охорони торговельних марок висвітлювалися також у працях Г.О.Андрощука, І.Ю.Кожарської, В.М.Крижної, О.А.Підопригори, О.О.Підопригори та інших науковців. Значно менше уваги приділяється аналізу механізму правового регулювання відносин у сфері використання географічних зазначень. Проблеми правової охорони комерційних найменувань ні у радянський період, ні після набуття Україною незалежності не були предметом спеціальних монографічних досліджень. Недостатність сучасних наукових розробок із зазначеної проблематики, відсутність теоретичних узагальнень та відповідних практичних рекомендацій негативно впливають на формування та розвиток інституту засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у системі цивільного права України. Зазначене обумовлює нагальну потребу глибокого комплексного наукового дослідження теоретичних та практичних проблем правової охорони засобів індивідуалізації, а науково-теоретичні висновки та практичні рекомендації сприятимуть впровадженню більш досконалого нормативного масиву, присвяченого правовій регламентації відносин у даній сфері цивільно-правового регулювання. Розгляд основних закономірностей правової охорони засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у цивільному праві та аналіз існуючого стану правового регулювання відносин, пов’язаних з їх використанням доцільно розпочати з ряду зауважень загальнотеоретичного характеру. По-перше, правова категорія “засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг” має узагальнюючий характер та відносно недавно була розроблена цивільно-правовою доктриною для характеристики торговельних марок, комерційних найменувань та географічних зазначень 1. Зазначене поняття, хоча і не знайшло безпосереднього втілення у змісті нормативно-правових актів, 1

Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник. 2-е изд. –М.: Проспект, 2001. – С. 571-657.

було позитивно сприйняте у наукових колах та міцно закріпилося у сучасній юриспруденції. Враховуючи, що дана дефініція не фігурує у змісті нормативних документів, а на рівні доктрини їй надаються різні зазначення необхідно, насамперед, наголосити, що дане дослідження присвячене аналізу системи правової охорони засобів індивідуалізації, які належать до об’єктів права інтелектуальної власності. У свою чергу, засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг можна визначити як позначеннями чи комбінаціями позначень, які не вводять в оману споживачів та придатні для ідентифікації юридичних осіб підприємців, товарів, послуг чи походження товарів з географічного місця, де їх характеристики в значній мірі співвідносяться з географічним походженням. До їх кола належать комерційні найменування, торговельні марки та географічні зазначення (ст. 420, Гл. 43-45 ЦК України). Засоби індивідуалізації застосовуються для ідентифікації об’єктів чи суб’єктів цивільного обороту, тому для їх характеристики ми також будемо оперувати термінами “ідентифікуючі позначання” та “розрізняльні позначення”. По-друге, зміст поняття “засіб індивідуалізації” не обмежується лише трьома зазначеними об’єктами та охоплює значне коло інших позначень, що застосовуються для ідентифікації у сфері цивільних правовідносин (ім’я, псевдонім, назва підприємства, найменування держави та міжнародної організації, доменне ім’я тощо). Їх дослідження буде здійснено у загальних рисах у контексті співвідношення з комерційними найменуваннями, торговельними марками та географічними зазначеннями. Тому тут і в подальшому вживатиметься термін “засіб індивідуалізації” у вузькому значенні, охоплюючи ним лише об’єкти інтелектуальної власності, що виконують ідентифікуючи функції (комерційні найменування, торговельні марки та географічні зазначення). По-третє, поряд з категоріями “комерційне найменування”, “торговельна марка” та “географічне зазначення” для позначення даних об’єктів на доктринальному та нормативному рівнях широко застосовуються також інші категорії (“фірмове найменування”, “фірма”, “товарний знак”, “знак для товарів і послуг”, “кваліфіковане зазначення походження товару” тощо). Аналіз термінології у наведеній сфері буде здійснено нижче, наразі відзначимо, наступне: а) категорія “комерційне найменування” вживатиметься відповідно до ст.ст. 420, 489 ЦК України та Рекомендацій президії Вищого господарського суду України від 10.06.2004 р. “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з захистом прав інтелектуальної власності” як синонімічна поняттю “фірмове найменування” та “фірма”2. Під нею будемо розуміти позначення юридичної особи, яка займається підприємництвом, що дозволяє її індивідуалізувати у сфері цивільного обороту та не вводить в оману щодо справжнього характеру її діяльності; б) термін “торговельна марка” розглядатиметься на підставі 420 ЦК України та Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” як тотожний 2

Юридическая практика. - 2004. - №26.- С.14-15.

“знаку для товарів і послуг” та “товарному знаку”. Згідно діючого цивільного законодавства його можна визначити як позначення чи будь-яка їх комбінація, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими; в) поняття “зазначення походження товару” включає як просте зазначення, тобто будь-яке позначення, що прямо чи опосередковано вказує на географічне місце виготовлення товару, так і кваліфіковане зазначення – назву географічного місця, що вживається у назві товару, який походить з цього географічного місця та має ряд особливих якісних параметрів, зумовлених характерними для даного географічного місця природними умовами, людським фактором чи їх поєднанням. Категорія “кваліфікованого зазначення” характеризуватиметься у роботі як синонімічна “географічному зазначенню”, правова охорона якого забезпечується ЦК України. Більш повний аналіз проблем понятійного характеру у галузі засобів індивідуалізації буде здійснено нижче, наразі відзначимо, що термінологія у даній сфері правового регулювання не відрізняється усталеністю та протягом останніх років зазнала суттєвих змін. Проте, останні не торкнулися спеціальних законів та підзаконного регулювання, які і наразі оперують застарілими категоріями. Тому аналіз сучасного стану правової охорони засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг та розкриття змісту використовуваних для їх позначення категорій доцільно розпочати з дослідження основних етапів становлення та розвитку системи правової регламентації відносин у сфері використання торговельних марок, комерційних найменувань та географічних зазначень.

1.Еволюція засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг 1.1.Історія становлення та розвитку правової охорони торговельних марок, комерційних найменувань та географічних зазначень Історія виникнення та нормативного оформлення засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту товарів та послуг розглядається в юридичній науці неоднозначно. Дана обставина обумовлюється широким діапазоном поглядів вчених на питання черговості появи різних видів ідентифікуючих позначень та різницею у трактуванні моменту зародження окремих засобів індивідуалізації у межах значних історичних періодів. Наприклад, С.А. Горленко вважає, що основним позначенням товару у давнину було географічне зазначення, лише пізніше з розвитком продуктивних сил з’явилося фірмове найменування, а на межі XVIII-XIX ст. – товарний знак3. Інша більш чисельна група науковців висловлює протилежну позицію, обґрунтовуючи історичну первинність торговельних марок чи їх прототипів – торгових та фабричних клейм. У цій сфері можна виділити два основні напрямки: представники першого вбачають їх зародження уже в епоху рабовласницького ладу, а подальший розвиток та поширення - у Середньовічні часи4. Вчені, прихильники другої точки зору обґрунтовують появу торгових марок у період феодалізму та доводять їх генетичний зв’язок з цеховими позначеннями та знаками купецьких гільдій5. Окрему групу становлять автори, які обмежуються фіксацією позиції, що засоби індивідуалізації отримали правове регулювання раніше інших об’єктів виключних прав, не відносячи їх виникнення до конкретного історичного етапу6. Складність вирішення даного питання пояснюється, насамперед, різноманітністю засобів індивідуалізації та багатоаспектністю виконуваних ними функцій на різних історичних етапах розвитку суспільства. Інколи праобрази сучасних ідентифікуючих позначень вбачають у знаках, які повністю втратили своє значення чи суттєво його змінили. Безумовно, засоби індивідуалізації в їх теперішньому розумінні виникли відносно недавно та протягом останніх століть зазнали суттєвої трансформації, зміст якої пов’язується з розвитком та змінами характеру економічних відносин суспільства. Тому дослідження основних закономірностей їх історичного становлення та розвитку не можливе без визначення сучасного значення засобів індивідуалізації у цивільному праві Україні. Можна відзначити, що термінологія у даній сфері також зазнала певних змін у зв’язку з новітніми кодифікаціями у 3

Горленко С.А. Правовая охрана наименований мест происхождения товаров. 3-е изд-е, М., Информ. изд-й центр Роспатента, 2001.- С. 23. 4 Мельник О.М. Правова охорона знаків для товарів і послуг в Україні: цивільно-правовий аспект. Ірпінь, 2001. – С.5; Право інтелектуальної власності. Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О.А. Підопригори, О.Д.Святоцького. – К.: “Ін Юре”, 2002 – С.45. 5 Свядосц Ю.И. Правовая охрана товарных знаков в капиталистических странах. Учеб. пособие, М., 1969. – С.1011; Хекл. Б, Шпунда М. Товарные знаки и промышленные образцы. М.: ЦНИИПИ, 1969. – С.6-8. 6 Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник статей. М.: «Статут», 2003 – С.113.

правій системі України. Зокрема, поняття “комерційне найменування” та “торговельна марка” вперше використовуються 2003 р. у нормах ЦК та ГК України 2003 р.7. Аналогічно й термін “географічне зазначення” до його закріплення у кодифікованих правових актах застосовувався, насамперед, на міжнародному рівні. Їм передували відповідно поняття “товарний знак”, “фірмове найменування” чи “фірма” та “кваліфіковане зазначення походження товару”. Тому не слід обумовлювати появу сучасних засобів індивідуалізації тільки з закріпленням відповідної термінології у законодавчих актах. Пріоритетне значення при розгляді історії виникнення засобів індивідуалізації повинно надаватися змісту об’єкта, для правової характеристики якого конструюється відповідне правове поняття. З цією метою необхідно окреслити основне економічне призначення кожного окремого ідентифікуючого позначення, що враховується законодавцем при побудові системи його правової охорони. Призначенням торговельної марки є вирізнення товарів чи послуг, що виробляються (надаються) однією особою від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом, що видається на підставі реєстрації, яка носить добровільний характер (ст. 492, 494 ЦК України). Комерційне найменування застосовується для ідентифікації юридичної особи, яка є підприємницьким товариством (ст. 90 ЦК України). Географічне зазначення відповідно до ст. 501 ЦК України вказує на зв’язок особливих характеристик товару та географічного місця його походження. Сформульовані та закріплені цивільним законодавством ознаки засобів індивідуалізації (індивідуально-диспозитивний характер торговельної марки, спеціальний суб’єктний склад у сфері комерційного найменування та якісноіндивідуалізуючий зв’язок географічного зазначення) відіграють основоположну роль у визначенні економічної та юридичної природи зазначених засобів індивідуалізації, окресленні моменту їх історичного виникнення. Необхідно також розмежовувати поняття “засіб індивідуалізації” у юридичному та економічному аспектах. Як правова категорія конкретний засіб ідентифікації виникає у результаті отримання правової охорони на підставі правового акту, як економічна – його поява обумовлюється потребами суспільства в ідентифікації продукції чи її виробника. Переходу засобу індивідуалізації з економічної в юридичну площину передує значне поширення практики його застосування, зловживання та порушення інтересів суб’єктів, наявність обґрунтованої потреби в отриманні правового захисту з боку публічної влади. Перше, звичайно, передує останньому. Тому засіб індивідуалізації як явище економічної сфери лише зі спливом достатньо значного проміжку стає об’єктом правової охорони. Таким чином, дослідження становлення системи правової охорони засобів індивідуалізації у цивільному праві слід почати з схематичного розгляду 7

Відомості Верховної Ради. – 2003. - № 40-44. - Ст.356; Відомості Верховної Ради. – 2003.- № 18, № 19-20, № 2122. - Ст.144.

основних тенденцій та процесів розвитку соціально-економічних відносин суспільства, які зумовили формування групи нормативних правил про охорону розрізняльних позначень, їх подальшу консолідацію у самостійний правовий інститут та вироблення ефективних механізмів охорони засобів індивідуалізації на міжнародно-правовому рівні. Тому історичний аналіз правового регулювання відносин у сфері використання засобів індивідуалізації має здійснюватися у контексті аналізу всієї системи економічних та насамперед, торговельних відносин у межах відповідної історичної епохи. Найбільш повно в юридичній літературі висвітлюється питання виникнення та розвитку правової охорони торговельних марок. Історичні джерела наводять багато прикладів стародавнього маркування виробів. Свої вироби таврували виробники цегли, шкіри, книг, зброї, кухонного посуду та інших речей ще у давніх культурах. Такі позначення мали форму окремих букв, як правило, першої букви імені виробника, або його ініціали чи інші символічні позначення8. У спеціальній літературі обґрунтовується поява прототипів сучасних товарних знаків вже у епоху зародження рабовласницького ладу9. Аргументація даної позиції здійснюється на підставі археологічних даних. Так, майже за 4000 років до н.е. майстри Ассирії та Вавилона вирізали на камінні збудованих ними споруд свої знаки10. За історичними даними у ХХІІ – ХІХ рр. до н.е. жителі Криту використовували спеціальні піктографічні знаки на глечиках та як відмітки каменярів на камені11. Водночас, з наведеним поглядом не можна беззастережно погодитись. Необхідно відзначити, що такі позначення не виконували функції сучасних торговельних марок, а служили зовсім іншим цілям. У багатьох народів спеціальні оригінальні знаки – символи вживались для позначення належності майна його власнику. Так, при розкопках гробниць у Стародавньому Єгипті археологи помітили, що глечики, які поміщені в одну гробницю, позначені однаковим знаком, що свідчить про їх належність померлому12. Факт проставляння таких клейм дає історикам можливість визначити момент зародження економічних відносин власності у давніх народів та класового розшарування суспільства, яке передує появі інституту держави. Пізніше, символи належності речі почали проставляти на створеній продукції. Тому поступово, разом з знаком власності тавро стає знаком авторства творця нового виробу. Посвідчення спеціальним знаком факту належності майна на праві власності чи на іншому абсолютному праві настільки широко ввійшло у практику, що й наприкінці ХІХ ст. російські вчені визначаючи значення товарного клейма, ставили на перше місце ідентифікацію власника товару і лише другорядне 8

Право інтелектуальної власності. Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О.А. Підопригори, О.Д.Святоцького. – К.: “Ін Юре”, 2002 – С.43. 9 Мельник О.М. Правова охорона знаків для товарів і послуг в Україні: цивільно-правовий аспект. Ірпінь, 2001. – С.3 10 Хекл. Б, Шпунда М. Товарные знаки и промышленные образцы. М.: ЦНИИПИ, 1969. – С.5 11 История Древней Греции: Учебник. Под ред. В.И.Авдиева, Н.Н. Пикуса. М.: «Высшая школа», 1962 – С.74. 12 Авдиев В.И. История Древнего Востока. М.: «Высшая школа», 1962. – С.143.

значення надавали функції розрізнення товару. Так, А.П. Башилов зазначав, що у багатьох випадках наявність на товарі торгового знаку може слугувати доказом права власності. Інколи торговий знак вживається як засіб уникнення суміщення однієї партії товару з іншою13. Таким чином, первинно знаки посвідчували правову належність майна чи авторство виготовленої продукції. При продажу товару новий власник поряд чи замість існуючого проставляв своє ідентифікуюче позначення. В той час як, проставлення спеціальних знаків як спосіб виокремлення товару певного виробника від подібної продукції конкурентів в епоху рабовласницького ладу ще не набуло самостійного значення. Відсутність будь-яких правил, спрямованих на правову охорону торговельних марок в античну епоху слід вбачати у причинах соціальногоекономічного характеру, які зумовили незначну практику використання індивідуальних товарних знаків. При первинному розподілі праці внаслідок недостатнього розвитку продуктивних сил відбувається виокремлення та розвиток окремих професій, у той час як міжпрофесійне розмежування не здійснюється. Тому не виникає конкуренція між виробниками одного виду продукції. Як наслідок, відсутня потреба у торговельній марці як засобу виокремлення продукції від товарів інших ремісників та підвищення на неї споживчого попиту. Іншу причина відсутності їх цивільно-правової охорони в епоху панування високорозвинутого римського jus privatum визначається особливостями рабовласницького ладу та проявляється у характерному для даного періоду широкому використанні малоефективної рабської праці у ремісничих професіях. Вчені-історики наголошують, що зміна ставлення до ремісництва відбувається поступово у зв’язку з розвитком рабовласницького суспільства. На первинному етапі його зародження ремісництво заохочується, заняття ремеслами вважається почесним, але вже у класичний період розвитку античної цивілізації спостерігається негативне та, навіть, презирливе ставлення до ремесел. Так, у гомерівській “Іліаді” ретельно описується процес виробництва Гефестом щита Ахілла та інших військових обладунків14, а Одіссей з гордістю згадує як він сам без сторонньої допомоги створив ліжко та прикрасив його золотом, сріблом та слоновою кісткою15. Ці дані свідчать, що у Давній Греції гомерівського періоду (ХІ-ІХ ст. до н.е.) соціальне становище ремісників було значно вище статусу звичайних громадян. У класичний період грецької історії (V-ІV ст. до н.е.) поруч з вільними ремісниками і громадянами все у більшій кількості працюють раби. Дана обставина погіршує матеріальний та соціальний стан вільних майстрів. Шкідливо відбивається на їх доходах та зайнятості конкуренція більш дешевої рабської 13

Башилов А.П. Русское торговое право. Вып. 1, Спб. 1887. – С.150. Гомер. Илиада: Эпическая поэма./ Пер. с греч. В.Вересаева. // Илиада: Эпическая поэма; Одиссея: Эпическая поэма; Вергилий Энеида; Песнь о Роланде; Данте. Божественная комедия; Предисл. и коммент. И.Нахова. –М.: Дет. лит., 1989, (Б-ка мировой литературы для детей). – С. 119. 15 Там само. – С. 296. 14

праці. Поступово представники пануючого класу почали ставитися до ремісників як до осіб, що займаються презирливими рабськими професіями16. Зміну їх соціального становища можна яскраво проілюструвати описаним Ксенофонтом висловом Сократа, в якому великий філософ вказує, що “зайняття так званими ремеслами соромно і, природно, користується дуже дурною славою. Адже ремесло шкодить тілу і робітників, і доглядачів, змушуючи їх вести сидячий спосіб життя... А коли тіло розбещується, то й душа стає набагато слабша. До того ж ремесло залишає дуже мало вільного часу для турботи про друзів і рідне місто. Тому ремісники вважаються непридатними для дружнього товариства і поганими захисниками батьківщини. А в деяких містах, особливо в тих, які славляться військовою справою не дозволяється нікому з громадян займатися ремеслами”17. Підхід до ремесел як негідного вільного громадянина заняття спостерігається і в інших народів з розвинутим рабовласницьким ладом. Зокрема, у Давньому Римі небажання рабовласників займатись господарством та ремеслами стало причиною появи інституту рабського пекулія (peculium), що передбачав наділення раба майном, необхідним для здійснення господарської діяльності, відповідальність за результати якої ніс рабовласник. Негативне ставлення до праці простежується й у тексті Старого Заповіту, в епізоді коли Бог карає Адама не лише вигнанням з раю, а й покладенням на нього обов’язку працювати. Зазначені обставини соціально-економічного характеру у сукупності пояснюють той факт, що як у ранній період розвитку античної епохи, так і в подальшому, не лише не було правової охорони індивідуальних торговельних марок, а й практика їх проставляння не набула значного поширення. Символічні позначення тієї епохи, насамперед, виступали знаками власності чи авторськими позначеннями їх творців, а не конкретного виробника товару. Тому торговельна марка як засіб індивідуалізації індивідуального характеру, що добровільно (диспозитивно) проставляється на товарах з метою їх розрізнення від продукції конкурентів в силу слаборозвинутості торговельних відносин, низької продуктивності праці та соціального не сприйняття ремісництва виникає в наступні історичні епохи. А ті, окремі приклади маркування продукції спеціальними символами ще не означає виникнення торговельної марки як явища економічної та правової дійсності в її сучасному розумінні. Наведене, однак, не свідчить про відсутність будь-якої практики маркування продукції. У період античності виник інший вид засобів індивідуалізації – зазначення походження товару. Його появу слід пояснити загальним процесом розвитком торгівлі давніх народів та особливостями географічних місць їх розташування. Як писав К.Маркс: “процес обміну товарів виникає спочатку не усередині первісних общин, а там, де вони закінчуються, на їх кордонах, у тих не багатьох пунктах, де вони стикаються з іншими общинами. Тут починається мінова торгівля і звідси вона проникає в середину общини”18. Вироби та природні ресурси, яких не існувало на інших територіях становили основний предмет 16

История Древней Греции: Учебник. Под ред. В.И.Авдиева, Н.Н. Пикуса. М.: «Высшая школа», 1962. – С.235. Хрестоматия по истории Древней Греции. Под ред. Д.П. Каллистова. М., «Мысль», 1964. – С.340-341. 18 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 13 – С. 37. 17

торгівлі. Товари для посвідчення її походження з відповідної території таврувалися спеціальним позначенням майстрів, які виступали показником якості та географічним орієнтиром їх виготовлення. Так, ще 3000 років тому індійські ремісники мали звичай ставити свої підписи на художніх творіннях перед їх відправленням до Ірану. Промисловці з Китаю збували товари із зображенням своїх клейм у райони Середземномор'я понад 2000 років тому 19. У той час набув поширення й інший вид ідентифікуючих позначень, який активно використовуються і донині – вивіска. Зазначене підтверджується археологічними даними. Так, при розкопках Помпеї була знайдена вивіска з позначенням м'ясника, на якому було зображено окорок, вивіска молочника з зображенням кози, а також пекаря на фоні млина та інші 20. До цього періоду слід віднести й перші закони про таврування продукції. У податковому статуті Птоломея Філадельфа містилися правила обов’язкового публічного таврування засобів виноробства; “ті, хто має пристосування для виробництва вина, нехай зареєструються у відающого відкупом.... і коли зберуться робити вино, нехай покажуть, що накладена печатка не ушкоджена. Хто не зареєструється, чи не покаже пристосування відповідно до закону, чи не надасть їх для накладення печатки бажаючому опечатати, чи не покаже накладену печатку, нехай сплатить відкупникам стільки, у скільки вони в даний момент оцінять збиток”21. Безумовно, такі клейма виконували лише адміністративні та податкові функції та не мали нічого спільного з індивідуальними позначеннями торговців, але практика таврування товарів як доказ сплати встановленого збору набула значного поширення та зберігається і донині. Як приклад, можна згадати сучасні правила про таврування алкогольної та тютюнової продукції марками акцизного збору. Наступний етап у розвитку засобів індивідуалізації пов’язаний з цеховими позначеннями та знаками купецьких гільдій Середньовіччя. За даними вчених прославлення на товарах спеціальних знаків їх виготовлювача увійшло в практику ремісничого виробництва у XV-XVI ст.22. У цей період маркування товарів регулювалося в основному правилами цехової регламентації. Тавро мало на меті вказувати на належність виробника до цехової організації ремісників і тим самим засвідчувати, що зазначений виготовлювач має право на виробництво і продаж даного виробу. Зображення, нанесене на товар, служило одночасно свідченням того, що він виготовлений ремісником з дотриманням встановлених правил та пройшов контроль цехової корпорації. Діяльність цеху чітко визначалася цеховими статутами, які регламентували процес роботи, купівлю-продаж сировини та кінцевої продукції, взаємовідносини між членами одного цеху та між іншими цехами. Регламентуючи обробку продуктів, цехи, наприклад, забороняли майстру мати більше одного підмайстер’я, щоб виробництво не розширювалося понад встановлену межу, наказували працювати за точно встановленими зразками та прийомами. 19

Основи інтелектуальної власності. – К.:Видавничий Дім “Ін Юре”, 1999. – С. 171. Хекл. Б, Шпунда М. Товарные знаки и промышленные образцы. М.: ЦНИИПИ, 1969. – С.6. 21 Хрестоматия по истории Древней Греции. Под ред. Д.П. Каллистова. М., «Мысль», 1964. – С.563-564. 22 Свядосц Ю.И. Правовая охрана товарных знаков в капиталистических странах. Учеб. пособие, М., 1969. – С.10. 20

За таких умов міжцехова конкуренція могла здійснюватися лише у обмеженому масштабі, тому таврування виробленої продукції оригінальним яскравим знаком, який був би здатний лише своїм зовнішнім виглядом привабити покупця придбати позначений ним товар, не допускалося. Цеховий знак виконував лише інформаційні та контрольні функції. Особливість цехових знаків полягала у тому, що вони належали не окремому виробнику, а всьому цеху одночасно, їх використання було обов’язковим для всієї продукції виготовленої її членами. Таким чином, проставляння спеціальних символів на виготовленому продукті свідчило про додержання при його виробництві всіх встановлених статутом правил. Тому такі позначання, насамперед, виконували функцію контролю за якістю вироблених товарів. Одночасно, для споживачів знак свідчив про належність виробника до відповідної цехової організації та сприяв виокремленню товару від аналогічної продукції інших цехів та виробів не цеховиків. Враховуючи зазначене призначення цехових знаків, значна частина науковців пов’язують появу товарних знаків з цеховими позначеннями Середньовіччя23. Дана позиція, однак, потребує певного коригування. Сучасні товарні знаки мають індивідуальний характер, проставляються у добровільному порядку та охороняються на підставі процедури реєстрації. Лише у країнах англосаксонської правової системи реєстрація не носить правовстановлюючого характеру, хоча зареєстрований товарний знак має ряд переваг у правовій охороні порівняно з незареєстрованим позначенням. Факт належності цехового знаку не окремому члену ремісничої організації – майстру, а всьому цеху скоріше свідчить про його подібність до іншого різновиду даного засобу індивідуалізації – колективної торговельної марки. Цехові знаки мають багато спільного з сучасними колективними марками: вони забезпечують ідентифікацію продукції, належать організаціям у цілому, можуть використовуватись лише їх членами та свідчать про гарантію якості виготовленої продукції. Тому саме цехові позначення мали ознаки первинних колективних марок. Цехові знаки виконували комплекс взаємопов’язаних функцій, серед яких, насамперед, слід виокремити контролюючу та вказівки на джерело походження продукції. На сьогодні також існує практика правової охорони зазначення походження товару шляхом його реєстрації у вигляді колективної марки. Тому закономірно, що після виникнення зазначення походження товару у рабовласницький період наступним етапом у розвитку ідентифікуючих позначень стала поява цехового знаку, який вказував на джерело походження виробу, гарантував якість та сприяв його розрізненню від товарів інших цехів. Прагнучи монополізувати промисловість цехові організації обмежували чи, навіть, переслідували діяльність позацехових ремісників, так званих, “партачей”. У підтримці цього явища була зацікавлена королівська влада. Так, у привілеї польського короля Сигізмунда ІІІ від 1597 р. “Про утворення в Києві цехів і 23

Свядосц Ю.И. Правовая охрана товарных знаков в капиталистических странах. Учеб. пособие, М., 1969. – С.1011; Хекл. Б, Шпунда М. Товарные знаки и промышленные образцы. М.: ЦНИИПИ, 1969. – С.6-8; Щербина В. Геральдика производства // Наука и жизнь. – 1970.- №7. – С.69.

умови вступу ремісників до цеху” містився припис, щоб кожний ремісник працював лише в одному цеху24. Ремісники, які не стали членами будь-якої цехової організації не платили встановлених зборів, їх діяльність суворо заборонялася. Тому таврування товарними клеймами виробленої продукції позацеховиками у період розвитку цехового виробництва, звичайно, не набуло поширення. Маркування продукції індивідуальними клеймами також виникло у період Середньовіччя, хоча відбувалося у значно меншому обсязі, та лише щодо особливого виду продукції (зброя, вироби із золота та срібла). У підтримці високої якості подібних товарів була зацікавлена публічна влада, тому невипадково, що такі позначення стали першими об’єктами правової охорони. Зокрема, прийнятий у 1300 р. закон короля Едуарда I забороняв продавати золоті і срібні вироби без спеціального клейма, яке гарантувало якість товару. Воно одержало назву “Королівський знак”, чи “Голова леопарда”25. Такі позначення у подальшому перетворилися на пробірні клейма, які повинні були вказувати на дотримання вимог закону при виробництві та продажу ювелірної продукції. Покупець при цьому міг не сумніватися, що якість його покупки відповідає встановленим стандартам, а у випадку підробки можна легко виявити і покарати винних. Наступним кроком у цьому напрямку стало видання 1363р. королем Едуардом III закону, згідно якого кожен ювелір зобов’язаний був мати своє власне клеймо. Відомий зарубіжний дослідник товарних знаків К. Веркман, характеризуючи їх правовий режим слушно відзначає, що за своєю природою вони були чимось середнім між фабричною маркою і товарним знаком у нашому сучасному розумінні26. На сьогоднішній день також використовуються позначення, які мають своєю основною метою гарантувати якість виробленої продукції – сертифікаційні знаки. Тому можна припускати, що перші закони про охорону засобів індивідуалізації започатковують правове регулювання сертифікаційних знаків – позначень, що вказують на якість виготовленої продукції та відповідність її встановленим стандартам. Проставляння таких обов’язкових гарантійних знаків адміністративними органами чи самими виробниками під контролем влади було обов’язковою та необхідною умовою допуску товарів до продажу. Як вже зазначалося, добровільне таврування продукції індивідуальними оригінальними торговельними марками було несумісне з розвитком цехового виробництва. Значно більшого характеру набуло явище підробки цехових знаків на продукції, виготовленій партачами. Боротьба з підробками не могла здійснюватися лише на рівні цехових регламентів та статутів, які поширювали сферу свого впливу тільки на членів відповідної цехової організації, тому королівська влада за ініціативою цехмейстерів була змушена шляхом видачі правоохоронних правових актів забороняти подібні дії та суворо карати винних. Їх прикладами є Едикт 1544 року Карла П'ятого, яким передбачалося виключення 24

История Киева. В 3 томах, четырех книгах. Т. 1. К.: «Наукова думка», 1982 – С.262. Веркман К. Товарные знаки: создание, психология восприятия: Пер. с англ. – М.: Прогрес, 1986 – С.287. 26 Там само. – С.288. 25

з професії та відсікання правої руки за використання чужого знака, а також французький Королівський Едикт 1564 року, який встановлював смертну кару за підробне маркування парчі27. А.Г.Неболін відзначав, що французькі письменники, одним з ранніх прикладів законного захисту марок, наводять едикт 1564 року, що передбачав страту за наслідування марок, що накладаються на золоту парчу28. У 1666 році, статутом для фабрикантів сукон у місті Каркасоне, підробка їх марок каралась колесуванням Єдиним законним способом вийти з-під контролю цеху та самостійно здійснювати виготовлення продукції не керуючись цеховими вимогами було отримання дозволу королівської влади на виключне виробництво певної продукції у межах відповідної території, який видавався у формі привілею. Практика видачі привілеїв пов’язана з процесом посилення абсолютизму королівської влади та занепадом цехової організації виробництва. Поодинокі їх випадки трапляються вже у ХІІІ ст. Масового характеру даний процес набув у ХVI-XVII ст.ст. Отримавши привілей ремісник міг не лише здійснювати виробництва продукції встановленого роду, але і позначати її особливим клеймом, відмінним від цехового. Таврування продукції на підставі привілею носило добровільний характер, здійснювалося індивідуальним виробником, тому таким позначенням притаманні всі основні ознаки сучасних торговельних марок: приватноправовий характер, добровільність та індивідуальність маркування, використання марки у процесі масового виробництва товарів з метою їх відмежування від однорідної продукції конкурентів. Таким чином, торговельна марка як економічна категорія остаточно сформувалася лише у кінці Середньовіччя внаслідок розкладу цехової організації ремісничого виробництва. Наприклад, в Англії одним із перших почав таврувати свою продукцію Джон Дуайт, колишній богослов, який у 1671 р. отримав патент на “таїнство виробництва прозорих глиняних виробів, відомих під назвою “порцеляна” чи китайський та перський фарфор, а також на таїнство керамічних виробів, названих у народі “кельнським посудом”29. Подальший розвиток засобів індивідуалізації пов’язується з загальним розвитком промисловості, знищенням цехових організацій та поширенням мануфактурного та фабричного виробництва. Бурхливий розвиток промисловості та технологічне оснащення виробництва у ХVIII ст. сприяли появі на ринку великої кількості товарів різних виробників. Конкуренція виробників зумовила необхідність привернути увагу споживача до свого виробу. Тому набула поширення практика позначення виробленої продукції оригінальними знаками. Ще більш прискорився процес індивідуалізації товарів у період індустріалізації, що розгорнулася в XIX ст. У промисловості набуває все більшого розвитку процес масового виробництва однорідних товарів. У цей час одержує 27

Основи інтелектуальної власності. – К.:Видавничий Дім “Ін Юре”, 1999. – С.29-30. Неболин А.Г. Законодательство о фабричных и торговых клеймах. Спб. 1886 – С. 8-9. 29 Веркман К. Товарные знаки: создание, психология восприятия: Пер. с англ. – М.: Прогрес, 1986 – С.288. 28

небувале поширення маркування виробів. Збільшується значення торговельної марки не лише як способу ідентифікації виробленої продукції, а й засобу підвищення на неї попиту споживачів. Торгові клейма виробників, що внаслідок високої якості виготовлених товарів завоювали прихильність споживачів досить часто зазнають підробок. Виникає потреба у покаранні винних у використанні чужого фабричного чи торгового знаку. Її передумовою стало закріплення за товаровиробниками права на позначення виготовленої продукції оригінальними символічними знаками, та встановлення системи покарань за їх незаконне використання. За цих умов торговельна марка набуває правого значення та переходить з економічної категорії – позначення, застосованого для індивідуалізації продукції, в юридичну площину – об’єкта правової охорони. В юридичній літературі по-різному визначається момент появи сучасних торговельних марок. Так, Б.Хекл та М.Шпунда пов’язують його з встановленням системи реєстрації торговельних марок. На думку вчених, лише у цьому випадку клеймо перетворюється у товарний знак 30. Відомий зарубіжний дослідник товарних знаків К. Веркман відзначає, що товарні знаки виникли в той період, коли стала відчуватися потреба в них, коли культурна сфера західної економіки, що базується на принципах конкуренції, уже не могла без них обходитися та вказує на 1880 р. як дату орієнтовного оформлення товарного знаку31. Ряд науковців обумовлюють виникнення товарного знаку у період розвитку цехових організацій Середньовіччя, а подальший розвиток в умовах капіталізму. За вихідний момент інколи береться прийняття перших законодавчих актів про охорону фабричних та (або) торгових клейм у першій третині ХІХ ст.32. Інші дослідники визначають їх виникнення з появою відповідного терміну у правових документах у кінці ХІХ ст.33. Як вже зазначалось, необхідно відрізняти виникнення явища в економічному та юридичному розумінні. Торговельна марка як економічний феномен виник та набув свого розвитку у період занепаду цехового виробництва та зародження мануфактурної промисловості у результаті поширення індивідуального маркування продукції на підставі привілеїв. Значно пізніше, вона переходить в юридичну площину, перетворюючись на об’єкт правової охорони. При цьому, не слід пов’язувати виникнення сучасних товарних знаків з моментом встановлення правового регулювання процедури їх реєстрації. Оскільки у певних правових системах (країни англосаксонської правової сім’ї) реєстрація торговельних марок не має правого значення як підстава виникнення виключних прав. З іншого боку, процедура реєстрації позначень, які накладалися на продукцію на централізованому рівні була введена починаючи з ХІV ст. (вище згадані англійські закони про пробірні клейма 1300 р. та 1363 р.). Сучасне законодавство не визнає такі позначення товарними знаками. Так, відповідно до ст. 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів та послуг” не 30

Хекл. Б, Шпунда М. Товарные знаки и промышленные образцы. М.: ЦНИИПИ, 1969. – С.8. Веркман К. Товарные знаки: создание, психология восприятия: Пер. с англ. – М.: Прогрес, 1986 – С.35, 168. 32 Свядосц Ю.И. Правовая охрана товарных знаков в капиталистических странах. Учеб. пособие, М., 1969. – С.11. 33 Право інтелектуальної власності. Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О.А. Підопригори, О.Д.Святоцького. – К.: “Ін Юре”, 2002 – С.43 31

можуть одержати правову охорону позначення, що зображують чи імітують офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки34. Основний критерій, який відрізняє сучасні торговельні марки від позначень минулого полягає не лише в їх придатності для індивідуалізації продукції, адже практика проставляння на виробах певних символів їх творців сягає корінням періоду зародження рабовласницького ладу. Ним слід вважати добровільність, диспозитивність у позначенні виготовленої продукції спеціальним оригінальним знаком. Лише тавро, яке добровільно за власною ініціативою товаровиробника накладається на виготовлену продукцію з метою її відокремлення від аналогічної продукції конкурентів стає торговельною маркою. Тому першими законодавчими актами, спрямованими на забезпечення цивільно-правової охорони торговельних марок слід вважати, насамперед, ті нормативні документи, які не тільки їх захищають від незаконного використання та підробки, а закріплюють право виробника на проставляння індивідуалізуючих його продукцію позначень. Такі перші повноцінні правові акти були прийняті в другій половині XIX ст.: у Франції — в 1857р., в США — в 1881 p., у Великобританії — в 1883 p., Німеччині — в 1884 р. Інакше здійснювався розвиток іншого засобу індивідуалізації, що застосовується для позначення юридичної особи – комерційного найменування або як його називали в минулому – фірми. Становлення та генезис фірми тісно пов’язаний з процесом виникнення юридичних осіб як носіїв даного засобу індивідуалізації. Незважаючи на те, що римськими юристами обговорювалась можливість існування організацій (союзів), які володіли відокремленим майном та могли виступати у цивільному обороті від свого імені, саме поняття “юридичної особи” було не відоме римському праву. Участь корпорацій у цивільних правовідносинах античної епохи була досить обмеженою, що проявилося у відсутності правових норм, спрямованих на регулювання їх правого статусу. У період Середньовіччя розвиток вчення про юридичну особу також перебувало під значним впливом рецепійованого глосаторами та коментаторами римського приватного права. Поява та поширення юридичних осіб пов’язується з епохою розвитку економічних та торгових зв’язків періоду Нового часу, коли давньоримський інститут спільної власності виявився неспроможним адекватно регулювати відносини, що виникли за участю об’єднаного капіталу. З розвитком та поширенням грамотності виникає потреба використовувати певне позначення для підпису на документах. Для цього торговці спочатку використовували своє ім’я, а при створенні об’єднання купців стали вживати у ділових відносинах особливе позначення товариства, до якого включалися імена всіх його членів чи одного з них з вказівкою на існування товариства. Цим позначенням підписувалися на всіх документах, що опосередковували цивільноправові угоди товариства. Тому саме слово “фірми” має італійське походження та означає підпис. Можна цілком погодитись з тезою відомого російського цивіліста

Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 7. – Ст.36.

О.П.Сергєєва, який відзначає, що фірма як особливе найменування учасника обороту виникла внаслідок діяльності торгових товариств35. Якщо спершу процес розвитку корпорацій здійснювався у обмеженому масштабі: всі члени разом вирішували питання спільної діяльності та несли повну відповідальність за борги об’єднання, то у подальшому бурхливий розвиток економіки призвів до знеособлення юридичної особи – появи об’єднань, члени яких несли обмежену відповідальність та практично були позбавлені визначати напрямки його діяльності. Поступово на зміну повному товариству приходить новий вид юридичної особи – акціонерна компанія. Поява нових юридичних осіб позначилась на змісті фірмових найменувань: у назві товариства необхідно було включати імена всіх чи декількох учасників з вказівкою на існування товариства, а найменуванням акціонерної компанії могло бути будь-яке оригінальне позначення, навіть, безпосередньо не пов’язане з прізвищами її членів чи характером діяльності. Тому перетворення товариства в знеособленого суб'єкта призвело до необхідності застосування для його ідентифікації особливого імені, відмінного від імені окремих учасників та назв інших товариств. Промисловість XIX ст. переходить до масового випуску однорідних товарів, розвивається торгівля, посилюється конкуренція. У цих умовах значно зростає роль фірмового найменування як засобу ідентифікації виробника та реклами його продукції. Розширення товарного ринку призвело до необхідності боротися проти збігу однорідних найменувань товариств. З часом, значною мірою у зв'язку із зловживаннями, що з'явилися у цій сфері виникла потреба у регулюванні відносин, пов’язаних з використанням фірми. У зарубіжному законодавстві з перших, же кроків його становлення одержали юридичне закріплення ряд найважливіших принципів побудови фірмових найменувань. До них відносяться нормативне регулювання структури фірми, заборона включати до фірми товариства імена вкладників, щоб не вводити в оману третіх осіб щодо обсягу відповідальності товариства (принцип істинності). Деякі законодавства встановили принцип обов'язковості фірми, який проявлявся у тому, що купець повинен був у торгових відносинах завжди користуватися однаковим позначенням свого імені, оскільки в іншому випадку, при наявності декількох подібних, прізвищ купців, клієнти могли бути легко введені в оману. Тій самій меті - швидкості і точності інформування третіх осіб про юридичну особу повинен був служити і принцип винятковості фірми, згідно яким на одній території в межах єдиної сфери торгівлі не допускалося існування юридичних осіб з однаковим найменуванням, а вимагалось включення до складу фірми спеціальних розрізняльних позначень. Тому у ХІХ ст. законодавства ряду держав, зокрема, німецьке (Торгове уложення 1897 р., ст. 17-37), швейцарське (Закон про зобов'язання 1881р., ст. 865876) та скандинавських країн (Шведський закон 1887 р. про торгові реєстри і фірми)36 забезпечували правове регулювання відносин, що виникають у зв’язку з 35

Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник. 2-е изд. –М.: Проспект, 2001. – С.48-49. 36 Федоров А.Ф. Торговое право. Одесса, 1911 - С.176.

набуттям та використанням фірмових найменувань, а також містили правила і вимоги до структури фірм. Незважаючи на виникнення та широке застосування зазначень походження товару вже у період античності надання їм цивільно-правової охорони відбулося пізніше інших засобів індивідуалізації. Причиною достатньо пізнього закріплення за ними статусу самостійного об’єкту права стала їх близькість з торговельними марками та, як наслідок, використання єдиного правового режиму для регулювання обох засобів індивідуалізації законодавством про фабричні та торгові клейма. У період Середньовіччя для таврування продукції ремісників застосовувалися цехові знаки. Цехові організації об’єднували за професійно-галузевою ознакою всіх працюючих у даному регіоні чи місті працівників. Таким чином, позначення цехів не лише вказували на цехову належність майстра, але й свідчили про походження товару з місцевості, у рамках якої функціонував цех. Як вище зазначалось, цехові знаки можна вважати попередниками сучасних колективних марок, реєстрація яких і на сьогодні застосовується у країнах англо - саксонської системи права для охорони найменування місця знаходження товару. Тому правова охорона зазначень походження товару періоду Середньовіччя забезпечувалася системою регламентації таврування продукції цеховими клеймами. Водночас, у цей час приймалися перші правові акти у даній сфері. Наприклад, у Югославії особливості продажу вина 1222 року регулювала Хартія Стефана Першовінчаного, а едикт пфальского курфюрста XIV століття передбачав страту винного у підробці марки рюдесгсймских вин37. Хоча ці правові постанови носили локальний характер та обмежувалися окремими видами продукції, але вони є першими прикладами правової охорони зазначень походження товару. У подальшому правове регулювання зазначень походження товару здійснювалося законодавством про фабричні та торгові клейма. На останніх вимагалося позначати найменування та місцезнаходження виробника продукції, з метою розрізнення вітчизняної продукції від іноземних аналогів шляхом обов’язкового таврування виготовлених виробів. Тому значна кількість правових актів про клейма ХVIII-XIX ст.ст. одночасно забезпечували правову охорону зазначень походження товару. Вперше зазначення походження товару як самостійний об’єкт права на міжнародному рівні розглядається Паризькою конвенцією 1883 р., яка до переліку об’єктів промислової власності відносить “зазначення про походження” (фр.indication de provenance; анг. - indication of source), а ст. 10 передбачає можливість застосування положень про захист знаків та фірмових найменувань в разі прямого або непрямого використання неправдивих вказівок про походження продуктів38. Одним із недоліків Паризької конвенції стала відсутність регламентації 37

Кларк Лакерт. Географічні зазначення: минуле, сьогодення, майбутнє // Захист прав інтелектуальної власності: досвід Сполучених Штатів Америки. – Зб. Документів, матеріалів, статтей / За заг. ред. О.Д. Святоцького. – К.: Видавничий центр «Ін Юре», 2003. – С.206. 38 Интеллектуальная собственность: нормативно-правовые акты / Под общ. ред. А.Д.Святоцкого, В.П. Петрова. – Т.2. – К.: Ин Юре, 1999.

процедури визнання зазначень походження, які стали називними назвами певного виду товару (родовими позначеннями). Тому 1886 р. на Римській конференції делегати спробували посилити охорону зазначень походження через зміну статті 10. Висунуті пропозиції передбачали заходи для припинення всіх неправдивих зазначень походження і надавали національним судам договірних держав право визначати, яке із зазначень походження стало родовим або описовим на їх території. Ці акти не були ратифіковані, тому на Мадридській конференції 1891 р. було запропоновано до підписання угоду, спрямовану на посилення охорони зазначень походження товару. Стаття 4 Мадридської угоди про санкції за неправдиві та неправильні позначення походження виробів передбачала, що суди держави, в якій запитується охорона походження, можуть прийняти рішення про те, чи є це посилання родовим. Спеціальна режим охорони закріплювався за регіональними найменуваннями місць походження продуктів виноробства, які звільнялися від родового характеру39. Таким чином, вперше замість терміну “зазначення походження товару” як вказівки на державу виготовлення, було вжите поняття “регіональне найменування”, яке не підпадало під юрисдикцію іноземних судів при вирішенні питання описовості позначення. Розвиток національної системи охорони зазначення походження товару як самостійного об’єкту регулювання було започатковано французьким законом 1905 р. Закон містив положення, що будь-яка особа, яка ошукала або намагалася ошукати договірну сторону щодо природи, суттєвих якостей, складу або змісту корисних властивостей усіх товарів, або щодо характеру їх походження, підлягає покаранню40. На початку ХХ ст. виявилося, що охорона зазначень походження від фальшивого або такого, що вводить в оману, використання є недостатньою. Крім того, виникла потреба охорони і заохочення місцевих, традиційних способів виробництва. Перший законодавчий акт, який передбачав охорону найменування місць походження також був прийнятий у Франції 6 травня 1919 41. Відповідно до цього закону, найменуванням місця походження є назва країни, району або місцевості, що служить для позначення товару, який походить із цієї країни, району або місцевості та якість і особливості якого визначаються виключно або головним чином географічним середовищем, включаючи природні умови і людські фактори. Тобто, на відміну від зазначення походження товару для правової охорони якого необхідним був лише факт справжнього виробництва товару у межах відповідної території, охорона згідно закону 1919 р. надавалася лише таким товарам, які походять з конкретного району і які зобов'язані своїми специфічними якостями місцю свого походження.

Кларк Лакерт. Географічні зазначення: минуле, сьогодення, майбутнє // Захист прав інтелектуальної власності: досвід Сполучених Штатів Америки. – Зб. Документів, матеріалів, статтей / За заг. ред. О.Д. Святоцького. – К.: Видавничий центр «Ін Юре», 2003. – С.214. 40 Там само. – С. 206. 41 Основи інтелектуальної власності. – К.:Видавничий Дім “Ін Юре”, 1999. – С.218.

Початково поняття “найменування місця походження” стосувалося лише до позначення вин та інших алкогольних напоїв, але пізніше його було поширено на інші товари (молочні продукти, в основному сир та масло, продукти рослинного походження тощо)42. Враховуючи успішне функціонування системи охорони французьких найменувань місць походження подібна система також була введена в інших країнах. Підводячи підсумок дослідження основних аспектів історичного розвитку засобів індивідуалізації можна зазначити, що з давніх часів у побуті та у процесі господарської діяльності використовувались різноманітні засоби індивідуалізації, але появу сучасних ідентифікуючих позначень (зазначення походження товару, торговельної марки та комерційного найменування) слід відносити до різних історичних епох. Використання спеціальних символів на товарі, що свідчать про географічне місце його виготовлення увійшло у практику ще в період античності; цехові знаки Середньовіччя стали основою для розвитку сучасних колективних знаків і тільки у кінці цієї епохи під впливом розвитку мануфактурного виробництва одержало поширення індивідуальне таврування товарів торговельними марками. Комерційне найменування (фірма) як явище економічного життя виникає найпізніше – у період Нового часу внаслідок створення та діяльності торгових товариств. Таким чином, первинний знак власності поступово у процесі історичного розвитку під впливом соціально-економічних факторів трансформувався у систему засобів індивідуалізації товару та його виробника (зазначення походження товару – цеховий знак - фабричне та торгове клеймо – фірмове найменування). Правова охорона зазначених засобів індивідуалізації здійснювалася більш історично збалансовано, починаючи з ХІХ ст. Якщо фірмове найменування та товарний знак практично одночасно в середині ХІХ ст. отримали правове регулювання у результаті кодифікації торговельних правил та звичаїв, то підставою для розвитку системи правової охорони зазначень походження товару став їх нормативний захист на міжнародно-правовому рівні. Під впливом міжнародного законодавства на початку ХХ ст. були сформовані національні законодавчі акти про правову охорону зазначення походження товару та найменування місця його походження. 1.2. Правова охорона засобів індивідуалізації в дореволюційній Росії Окремого аналізу заслуговує процес виникнення та становлення правової охорони засобів індивідуалізації на території сучасної України. Їх історичний розвиток відбувався у загальному контексті генезису ідентифікуючих позначень країн Європи, але, водночас, можна відмітити вплив ряду факторів економікополітичного характеру, які зумовили особливості їх правової охорони. Враховуючи, що впродовж усієї своєї історії Україна перебувала під владою 42

Основи інтелектуальної власності. – К.:Видавничий Дім “Ін Юре”, 1999. – С.219.

іноземних держав (Речі Посполитої, Росії, а пізніше Радянського Союзу), то дослідження розвитку національної системи охорони засобів індивідуалізації буде здійснюватися у межах розгляду основних етапів правової регламентації відносин по їх використанню законодавством зазначених держав. Як і в інших країнах першими засобами індивідуалізації, накладання яких увійшло у загальну практику були знаки власності – позначення, які фіксували належність таврованої речі певній особі. У цьому аспекті клейма вже у період Київської Русі одержують правову регламентацію. У Руській Правді міститься докладний перелік покарань за псування «знамені» — сімейного знака власності, яким мітилися бортні дерева і межі земельних та лісових угідь43. Наступним етапом у розвитку засобів індивідуалізації стало виникнення знаків авторства, які використовувались ремісниками для позначення виготовленої ними продукції. Так, на мечі, знайденому біля містечка Фощевата, колишньої Полтавської губернії, який відноситься приблизно до 1000 року міститься напис «людоша»- на одному боці, а на іншому - «коваль»44. Ця та інші археологічні пам’ятки свідчать про поширення таврування виробів іменами їх творців. Порівняно з європейськими державами зародження та розвиток цехових організацій на території сучасної України, яка входила до складу Речі Посполитої відбувався значно пізніше, приблизно з XV-XVI ст. Перші ремісничі організації подібні до цехів виникли у Київські Русі в 11-12 ст., але остаточне їх поширення відбулося лише після надання українським містам магдебурзького права. Так, право на об’єднання у цехи було надано київським ремісникам лише 1597 р. згідно привілею польського короля Сигізмунда ІІІ45. В Україні, переважна частина населення якої займалася аграрним виробництвом розвиток ремесел та збільшення цехового виробництва відбувався достатньо повільно. Якщо у середині ХVI ст. в Києві було зареєстровано лише 71 ремісник при загальній чисельності населення 12-14 тис. , то у 1742 р. у київських цехах нараховувалося близько двох тисяч працівників, а через 20 років їх число перевищило 4 тис 46. Кожна цехова організація у своїй діяльності керувалася власним статутом та позначала вироблену продукцію спеціальним єдиним для всіх її членів цеховим знаком. На початку ХVIII ст. виникло та розвивалося мануфактурне виробництво. Перші мануфактури виникли у результаті розширення цехових організацій. Починаючи з середини ХVIII ст. спостерігається тенденція до втручання імператорської влади у діяльність цехових організацій. У 1785 р. всі цехи були підпорядковані загальноросійським законом, але за ними ще довгий час зберігалося право на позначення спеціальними клеймами вироблену продукцію. Так, у ст. 156 Ремісничого статуту 1879 р. містилось правило, що майстер на роботі своїй та своїх підмайстрів та учнів повинен ставити штемпель чи клеймо, 43

Российское законодательство X-XX вв.: в 9 т. Под общ. ред. О.И.Чистякова. Т. 1. Законодательство Древней Руси. М.: Юрид. лит., 1984. 44 Щербина В. Геральдика производства // Наука и жизнь. – 1970.- №7. – С.69. 45 История Киева. В трех томах, четырех книгах. Т. 1. К.: «Наукова думка», 1982. – С.262. 46 История Киева. В трех томах , четырех книгах. Т. 2. К.: «Наукова думка», 1982 - С.67.

якщо воно надане цеховою управою47. Таким чином, реміснича продукція не підпадала під таврування фабричними та торговими клеймами, які проставлялися добровільно самими фабрикантами чи торговцями. Остаточно цехи були скасовані у Російській імперії лише 1902р., що на століття пізніше їх скасування іншими європейськими країнами (у Франції вони були ліквідовані Законом від 17 березня 1791 р., в Англії привілеї гільдій були припинені у 1835р.). Слід підкреслити, що у вітчизняній та зарубіжній юриспруденції активно дискутується питання визначення моменту надання торговельній марці законодавчої охорони. Ряд науковців за основу беруть Новоторговий Статут Олексія Михайловича 1667 р.48. Деякі автори також згадують указ Єлизавети Петрівни 1774 р. про обов’язкове таврування товарів особливими фабричними та заводськими марками49. Але домінуючою є позиція віднесення до таких документів закону 1830 р., який, як зазначає О.П.Сергєєв, зобов’язував власників суконних, капелюшних, паперових та інших фабрик мати свої клейма50. При цьому, оскільки йде мова про обов’язкове маркування продукції, навряд чи можна зазначений закон 1830 р. вважати першим у сфері правової охорони торговельних марок. Останнім, як підкреслювалося, притаманне добровільність (диспозитивність) таврування, тому, принаймні з цих позицій існуюча домінуюча точка зору видається дещо сумнівною. Отже, можна припустити, що першим документом, який встановлював право, а не обов’язок позначати вироблену продукцію особливою торговельною маркою був закон 1896 р. Але тоді видається невірною позиція авторів, які небезпідставно заявляють, що в Росії закон про товарів знаки був прийнятий раніше відповідних зарубіжних аналогів, де правова охорона була надана торговельним маркам у ІІ половині ХІХ ст.51. Враховуючи достатню принциповість вірного розв’язання даного питання та широкий діапазон, а інколи і суперечність наукових поглядів з його приводу доцільно на ньому зупинитися детальніше, розглянувши на підставі історичних джерел основні етапи становлення дореволюційного законодавства про охорону торговельних марок. Розвиток промисловості у ХVII-ХVІІІ ст.ст. призвів до посилення конкурентної боротьби та зростання ролі фабричних та торгових клейм як засобу індивідуалізації виробленої продукції. Але перші правові акти про таврування російських виробів не були спрямовані на захист інтересів товаровиробників, а мали суто фіскальний характер. Постанови про накладення клейм на російські вироби зустрічаються у законодавстві уже в другій половині XVII сторіччя, але спочатку таке таврування 47

Башилов А.П. Русское торговое право. Вып. 1, Спб. 1887. – С.149. Мельник О.М. Правова охорона знаків для товарів і послуг в Україні: цивільно-правовий аспект. Ірпінь, 2001. – С.6. 49 Мабуть, йде мова про указ Єлизавети 1744 р., оскільки 1774 р. на російському імператорському престолі перебувала Катерина ІІ. 50 Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник. 2-е изд. –М.: Проспект, 2001. – С.51. 51 Право інтелектуальної власності. Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О.А. Підопригори, О.Д.Святоцького. – К.: “Ін Юре”, 2002. – С.56. 48

було обумовлено винятково фіскальними мотивами. За скаргами виробників на “проїзди і проволочки” при сплаті мита з різних товарів, цар Олексій Михайлович, зглянувшись на “усенародне челобиття”, видав Новоторговий Статут, обнародуваний 22 квітня 1667 р., у силу якого російські товари повинні доставлятися до митниць для сплати мита по 10 “денег” з карбованця з “весчих” (речових) та по 8 “денег” з “невесчих” (штучних). При цьому на товари накладалися клейма та печатки в посвідчення сплати належного з них мита, а потім відправлялися в казенні гостинні двори для продажу52. Як видно Новоторговий Статут є прикладом правового регулювання обов’язкового таврування виготовленої продукції, а тому він, безумовно, не має нічого спільного з цивільно-правовою охороною торговельних марок. З метою розвитку промисловості царський уряд надавав заохочення особам, які засновували виробництво нових товарів чи здійснювали впровадження новітніх технологій у формі привілеїв. Однією з головних переваг, дарованих привілеєм було звільнення виробників товарів від сплати мита та прикладання митних печаток і клейм протягом декількох років, з часу заснування фабрики чи заводу. Так, перший привілей, який згадується в Повному Зібранні російських законів, датований 1654 р. був виданий полотським посадним людям на безмитну торгівлю всякими товарами в місті Полотськ53. Цими пільгами нерідко зловживали, коли, наприклад, термін привілею неплатежу мита закінчився, але власники фабрик, упевнені в неспроможності тодішнього адміністративно фіскального нагляду контролювати їх виконання, продовжували не доставляти в митницю свої вироби та вільно їх продавали. Практика видачі привілеїв набула масового характеру у кінці 30-х рр. ХVIII ст., тому 1743р. Камер Колегія звернулася в Сенат з поданням про встановлення обов’язкового митного клеймування всіх товарів російського виробництва. Сенат, розглянувши питання про стягування мита з російських товарів, враховуючи, що мито із зазначених предметів не стягується, наказав і надалі митних стягнень з російських товарів не брати, до митниць їх для таврування не привозити, а Мануфактур Колегії підтвердити указом, щоб на всіх фабриках бархати шовкові матерії на посвідчення того, що вони відрізняються від іноземних товарів позначати на обох кінцях російськими літерами місто виготовлення та фабрику виробника54.

Российское законодательство X-XX вв.: в 9 т. Т.4. Законодательство периода становления абсолютизма. Отв. ред. А.Г.Маньков. М., Юридическая литература, 1986. 53 Пиленко А.А. Право изобретателя. – М.: «Статут», 2001. – С.139. 54 «подтвердить наикръпчайшимь указомъ, чтобъ дълающіеся на всъх имъющихся какъ в Москвъ, такъ и въ губерніях фабрикахъ бархаты, штофы и другія шелковыя матеріи, сукна, стамеды, каразеи, и всякія вещи тщиться пріумножать и въ лучшую доброту приводить, дабы, со временемъ, а можно бы было довольствоваться своими безъ нужды, и въ томъ оной Коллегіи по должности своей имъть кръпкое смотръніе и попеченіе, и на всъхъ тъхъ фабрикахъ для знанія, чтобы оныя оът чужестранныхъ товаровъ были при всякихъ случаяхъ видимы и никакихъ бы въ томъ споровъ происходить не могло, на дълающихся бархатахъ, штофахъ и другихъ шелковыхъ товарахъ, такожъ и всякихъ полотнахъ, сукнахъ, каразеяхъ и тому подобныхъ вещахъ вытыкать не на однихъ хозовыхъ, по всякой штуки на обоихъ концахъ литеры Россійскія, чьей именно фабрики и въ которомъ городъ дъланы…» Цит. по Неболін А.Г. Законодательство о фабричных и торговых клеймах. Спб. 1886 – С.24.

Таким чином, указ від 13 березня 1744р. вперше забезпечив правову охорону індивідуальних торговельних клейм, які накладалися на полотняну продукцію російськими виробниками. Зазначена аргументація Сенату свідчить, що клейма, якими тарувалися російські матерії виконували лише інформаційну функцію, вказуючи на джерело їх походження – конкретного російського виробника. Їх накладання стосувалося лише продукції текстильної промисловості та носило обов’язковий характер. Тому указ 1744 р. також не є законодавчим актом у сфері цивільно-правої охорони торговельних марок. Незважаючи на фіскальні мотиви його прийняття, даний правовий акт слід вважати першою спробою нормативної регламентації використання індивідуальних торгових клейм у Російській імперії. Указ мав ряд недоліків: не були встановлені санкції у разі його невиконання та спосіб проставляння фабричних клейм. Тому новим указом від 12 серпня 1753 року було приписано, щоб “фабриканти на товарах зроблених на їх фабриках клейма всякої штуки на обох кінцях клали”55. Уперше змінюється позиція царського уряду на таврування як на фіскальний захід та надається клейму значення товарного знака в указі Катерини ІІ від 16 січня 1783 р. Передумовою його прийняття стало прагнення влади стимулювати розвиток вітчизняного виробництва дорогих матерій шляхом встановленням заборони на ввіз більш дешевої аналогічної закордонної продукції. З метою недопущення контрабанди було вирішено позначати російські коштовні парчі особливими знаками їх виробників. У силу цих мотивів було наказано, щоб різного роду парчі із золотом та сріблом мали особливий штемпель, яким потрібно позначати по кінцях матерії, щоб по ньому можна було довідатися, що ці товари російського виробництва56. Указ містив ряд новел: у ньому вперше вказується порядок подання заявки та особи, на яких покладені обов’язки по нагляду за дотриманням законоположень про клейма. Кожний власник зобов’язаний подати свій штемпель у Губернське правління за місцем знаходження фабрики. Правління повинно повідомити про клеймо в усі митниці та інші органи, на яких лежить обов’язок нагляду за торгівлею. Копія клейма повинна бути доставлена у Комерц Колегію. У кінці указу сказано, що на інших матеріях позначеннях таких клейм залежить від волі виробника; у чому нікому жодного примусу не робити. Тобто, вводиться принцип факультативного (добровільного) таврування. Таким, чином, можна відзначити, що вперше за виробниками текстильної промисловості було закріплено право, а не обов’язок маркувати свої вироби спеціальним ідентифікуючим позначенням. Поступово фабричне клеймо набуває

Там само. – С. 27. Въ силу этихъ соображеній Высочайше повелъно, чтобы хозяева и содержатели заведенныхъ въ Россіи фабрикъ и мануфактуръ, «на коихъ таковыя разнаго рода парчи, глазеты и сиренки дълаются, имъли каждый свой особливый штемпель, которымъ долженствуютъ они означать по концамъ куски помянутыхъ матерій, дабы по оному узнать можно было, что тъ товары суть рукодълія Россійскаго и на чьей именно фабрикъ сдъланы…на другихъ матеріях, на фабрикахъ ихъ (производителей парчей, глазета и т. п.) выдълываемыхъ, класть такія клейма остается въ ихъ волъ; въ чемъ никому никакого принужденія не дълать».Цит. по Неболін А.Г. Законодательство о фабричных и торговых клеймах. Спб. 1886 – С.34. 56

рис товарного знаку, а правове регулювання переходить із публічної у приватну площину. Реалізація указу на практиці спричинила негативні явища – за відсутності обов’язкового таврування російські товари нерідко видавали за більш дорожчі іноземні вироби. Ці обставини призвели до появи нового указу від 19-го лютого 1801, який вводить обов’язкове таврування та містив припис, щоб кожен майстер і фабрикант представляв у Мануфактур Колегію зразки своїх виробів з тим, “щоб нижче цих зразків нічого не випускати, а навпаки намагалися їх покращити”. Указом надавався широкий простір для зловживань місцевих чиновників, які могли завжди довести, що випущені товари нижчої якості проти встановленого зразка та підлягали конфіскації. Тому за клопотанням товаровиробників уряд вже 14-го квітня 1801 року скасував вище наведений указ «яко несовмъстный съ дъломъ» Разом з тим, у законодавстві спостерігається повернення до принципу обов'язковості таврування. Указом Сенату 4 лютого 1815 р. було підтверджено усім фабрикантам беззастережне та неодмінне накладення клейм на їх вироби, для доказу того, що вони дійсно російського виробництва а, на яких, не буде, поводитись з ними на підставі законів, що регулюють заборону до ввозу закордонних товарів57. Обумовлені в указах заходи не знаходили підтримки у середовищі комерсантів, що проявлялося у збільшенні кількості правопорушень у даній сфері незважаючи на посилення відповідальності за не таврування продукції. Крім того, внаслідок розвитку промисловості та скасуванні раніше встановлених митних пільг відпала потреба у позначенні російських товарів клеймом для їх відмежування від іноземних виробів. Враховуючи ці обставини було вирішено замінити малоефективну систему покарань більш дієвими заходами преференційного характеру особам, які таврують свою продукцію. Виходячи з зазначених мотивів був прийняти новий указ 5 лютого 1830 року про фабричні клейма. Головною особливістю нового правового акту стала заміна правила про обов'язковість клеймування та надання кожній особі, яка займається виробництвом права таврувати свої вироби. Водночас, заборонялося накладати стягнення за нетаврування продукції. У подальшому текст указу був включений до Статуту про фабричну та заводську промисловість 1857 р., ст. 74 якого також закріпила принцип добровільності у використанні торгових клейм. Таврування чи нетаврування російських різного роду фабричних і мануфактурних виробів, надається на волю кожного виробника58. Підробка чужого клейма згідно указу визнавалася шахрайством, але таврований чужим позначенням товар передавався у власність тому фабриканту,

Неболін А.Г. Законодательство о фабричных и торговых клеймах. Спб. 1886 – С.37. ст. 74. «Клейменіе или неклейменіе россійскихъ разнаго рода фабричныхъ и мануфактурныхъ издълій, предоставляется на волю каждаго производителя. Никакихъ розысканій на фабрикахъ и домашнихъ заведеніяхъ, клеймятся ли нздълія оныхъ, или нътъ, не допускается». Устав о фабричной и заводськой промышленности 1857 г. // Уставы торговой, фабричной и заводской промышленности и ремесленный с разъяснениями. Спб. 1872. 58

чиє клеймо було використано. Ця положення свідчить про заміну кримінальноправових заходів цивільно-правовим захистом прав потерпілої особи. В юридичній науці тривалий час домінує позиція, що указ 1830 р. був “першим Законом, що встановлював цивільно-правову охорону товарних знаків”, за яким “власники певних виробництв (суконних, шляпних, паперових та інших фабрик) зобов'язані були мати спеціальні клейма, якими вони мали позначати свої вироби”59. Якщо перша частина даної тези не викликає заперечень, то вказівка на обов’язковість таврування виробів суперечить буквальному змісту указу 1830 р., який чітко передбачає можливість факультативного (добровільного) таврування фабричної продукції російських виробників. Указ містив окремі вимоги до оформлення клейм та порядку їх накладання на певні різновиди товарів, але, водночас, надавав всім виробникам право позначати виготовлені вироби оригінальними індивідуальними фабричними клеймами. Таким чином, указ 1830 р. є першим законодавчим актом, спрямованим на правову охорону товарних знаків у Російській імперії, що закріплює принцип факультативності таврування будь-якої номенклатури товарів. Виняток, як зазначалося, становили ремісничі вироби, які таврувалися обов’язковими клеймами цехових управ. 26 лютого 1896 р. у Росії був прийнятий Закон “Про товарні знаки (фабричні і торгові марки і клейма)”. Як відзначали російські цивілісти при його створенні були враховані положення Паризької конвенції 1883р., тому його прийняття було однією з передумов можливого приєднання Російської імперії до Паризького Союзу60. Незважаючи на те, що остання подія так і не відбулася, Закон 1896 р. можна вважати зразком тогочасної правової регламентації об’єктів інтелектуальної власності. Про високий рівень юридичної техніки закону 1896 р. свідчить і та обставина, що окремі його положення були використані більшовицьким урядом при розробці на поч. 20- х років власних нормативних актів у даній сфері. Закон вперше закріпив легальну дефініцію поняття товарного знака. Товарними знаками визнавалися різного роду знаки, які виставляються промисловцями і торговцями на товарах, для розрізнення їх від товарів інших промисловців та торговців. Як і раніше закріплювався принцип факультативності клейм – виставляння товарних знаків надається на волю промисловців і торговців за винятком таких знаків, відносно яких існують особливі встановлені законом правила61. Обов’язкове поставлення знаків здійснювалося по мотивах фіскального, поліцейського чи санітарного характеру для виробів із золота та срібла, на ремісничій та книговидавничій продукції62.

Мельник О.М. Правова охорона знаків для товарів і послуг в Україні: цивільно-правовий аспект. Ірпінь, 2001. – С.6; Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник. 2-е изд. –М.: Проспект, 2001. – С.51; Право інтелектуальної власності. Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О.А. Підопригори, О.Д.Святоцького. – К.: “Ін Юре”, 2002. – С.46. 60 Пиленко А.А. Право изобретателя. – М.: «Статут», 2001. – С.232. 61 Аглицкий А., Мицкевич В. Защита промышленной собственности. Товарные знаки. Популярное разъяснение существующего закона. Спб., 1910 – С.8-9. 62 Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. ІІ: Товар. Торговые сделки. – М.: “Статут”, 2003. – С.13.

Заявка на товарний знак подавалася до Міністерства торгівлі та промисловості. Вона повинна була містити: прізвище та ім'я володільця підприємства; фігурне зображення знака. Заявлене позначення заносилося до спеціального альбому, який був відкритий для ознайомлення. Якщо буде встановлено, що заявлене позначення не збігається з поміщеними в альбомі, не суперечить вимогам Закону щодо його змісту, заявнику видасться свідоцтво, про що робиться публікація. Право на знак встановлювалося, на строк до 10 років, тобто знак можна було заявити і на коротший строк. Особливі правила були встановлені щодо відчуження товарного знака. Його передача допускалося лише разом з підприємством із збереженням фірмового найменування. Це положення яскраво свідчить про факультативний характер товарного знаку у системі засобів індивідуалізації у Російській Імперії. Так, представник російської науки торгового права А.П. Башилов в кінці ХІХ ст. писав, що в даний час товарний знак має другорядне значення, тому користується меншою, порівняно з фірмою охороною від посягань сторонніх осіб63. Зростання значення товарних знаків як засобу добросовісної конкуренції у середовищі підприємців зумовило необхідність їх правої охорони не лише національному, але і на міжнародному рівні. Ще до прийняття Паризької конвенції 1883 р. Росія уклала ряд двосторонніх договорів у даній сфері. Перша угода була підписана з урядом Франції 15 серпня 1845 р. у подальшому подібні договори укладалися з Великобританією (13 лютого 1859), Італією (30 грудня 1863), Сполученими Штатами (26 жовтня 1864 р.), Німеччиною (4 серпня 1873 р.), Австро-Угорщиною (1 березня 1874 р.), Румунією (5 січня 1877 р.) та Іспанією (11 березня 1877 р.)64. Так, в угоді з Великобританією вказувалося, що випуск до продажу чи в оборот витворів, позначених підробленими російськими чи англійськими фабричними клеймами, в якій би країні вони не були підроблені буде вважатися оманливим діянням забороненим в межах обох держав65. Наступним кроком у розвитку правової охорони торговельної марки стало підписання багатосторонніх конвенцій у даній сфері - Паризької конвенція про промислову власність 1883 р. та Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків 1891 р. Незважаючи на переваги, передбачені конвенціями Російська імперія до них не приєдналася, хоча втілювала їх положення при розробці національного законодавства у сфері охорони інтелектуальної власності. Дана обставина викликала значний подив російських цивілістів. Як влучно відзначив О.О.Піленко, характеризуючи причини не підписання Росією Паризької конвенції “ніхто ніколи не зможе пояснити, чому вона не приєдналася до цієї конвенції”66. Отже, проведений аналіз історичних джерел засвідчує, що правова охорона торговельним маркам у Російській Імперії була надана раніше її забезпечення іноземними державами. Ознаки приватно-правового регулювання відносин у сфері використання торговельних марок містив указ Катерини ІІ 1783 р., який вперше закріпив принцип добровільності таврування індивідуальними марками 63

Башилов А.П. Русское торговое право. Вып. 1. Спб. 1887. – С.144. Неболін А.Г. Законодательство о фабричных и торговых клеймах. Спб. 1886 – С.70-73. 65 Там само. – С. 70 66 Пиленко А.А. Право изобретателя. – М.: «Статут», 2001. – С.231. 64

певної категорії товарів. Поширення права таврування всієї продукції відбулося указом 1830 р., який слід вважати першим повноцінним правовим актом про охорону торговельних марок на території сучасної України. Слід також наголосити на створення ще до прийняття Паризької конвенції 1883 р. правових підстав охорони торговельних марок російських товаровиробників на міжнародному рівні завдяки укладанню Російським урядом ряду спеціальних двосторонніх угод. На відміну від торговельної марки у Росії право на фірму не одержало законодавчого регулювання. Проте, як відзначали дослідники, інститут фірми був відомий російському праву і це поняття зустрічалося у ряді нормативних актів. Відомий цивіліст минулого Г.Ф. Шершеневич з цього приводу писав, що російське законодавство містить положення тільки щодо фірми товариства. Недолік закону заповнюється звичаєвим правом, що безсумнівно визнає інтереси, поєднані з фірмою такими, що підлягають юридичному захисту і тим створює право на фірму67. Так, у примітці до ст. 60 Торгового статуту, і ст. 1200—І201 Статуту про покарання йшла мова про “купців, що здійснюють торгівлю купецькими домами під фірмою”. Статті 220—221 Статуту цивільного судочинства вказували, що позови до компаній і товариств пред'являються за місцем перебування їх правління чи фірми68. Статут про векселі у п. 4 ст. 3 відносив до числа реквізитів векселя “позначення прізвища чи фірми особи, якій видається вексель”. Вказівка на фірмове найменування містилася і в інших статтях, які хоча не вживали самого слова “фірма”, але зміст цих законодавчих постанов не залишаєте сумніву в тому, що мова йде саме про фірму. Зокрема, ст. 62 Торгового статуту зазначала: “повне товариство складається з двох чи багатьох товаришів, що домовились торгувати під спільною назвою всіх”. Ст. 71 того ж статуту – командитне товариство “називається торговим домом, під ім'ям товаришів.” Стаття 2148 Законів цивільних (т. X ч. 1 Зводу законів Російської Імперії) визначала, що кожна акціонерна компанія має бути “заснована під певним найменуванням, запозиченим від предмета чи характеру її підприємства”. Незважаючи на відсутність системного правого регулювання інституту фірми в Росії в єдиному правовому акті, все ж існувало певне нормування окремих елементів структури фірми. Так, згідно ст. 62 і 71 Торгового статуту, фірма як повного, так і командитного товариств, повинна була складатися з імен усіх товаришів. Вкладники, за змістом ст. 71, не могли бути включені у фірму. Фірма акціонерної компанії повинна була бути предметною, тобто являти собою назву, що має певне відношення до діяльності компанії69. За відсутності спеціального правового регулювання використання фірмових найменувань цивільно-правовий захист права на фірму у дореволюційній Росії міг здійснюватися лише на підставі ст. 684 т. Х Зібрання Законів, яка передбачала 67

Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. – Тула: Автограф, 2001. – С.345. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник. 2-е изд. –М.: Проспект, 2001. – С.49. 69 Розенберг В.В. – Фирма. Догматический очерк.. Спб. 1914.- С.43. 68

право власника вимагати усунення порушення своїх прав і охоронюваних інтересів та на одержання при доведеності факту збитків відповідне відшкодування. Разом з тим, як відзначали дослідники застосування цієї статті на практиці пов’язувалося з певними труднощами70. Для її реалізації необхідно було довести розмір збитків, завданих фірмоволодільцю внаслідок незаконного використання його фірмового найменування, а оскільки порушення права на фірму досить часто проявлялося в неотриманні частини доходу, то довести дійсний розмір збитків на практиці було досить складно. У 80-х роках ХІХ ст., з розвитком торгово-промислового життя у Росії, стала досить гостро відчуватися відсутність законодавчого регулювання багатьох інститутів. Було поставлене питання про створення торгового уложення, але разом з тим, у зв'язку з тривалістю часу, що вимагався для його створення, виникла потреба у прийнятті ряду окремих законів і правил, які б регулювали окремі інститути торгового права. У числі таких проектів був створений у 1883 р. попередній проект Положення про торговий запис, перший відділ якого був присвячений питанню про фірму. Водночас, у 1886 р. особливим комітетом у Варшаві був підготовлений проект Положення про торгову реєстрацію для Привіслинських губерній. Обидва проекти з зауваженнями стали основою нового проекту “Положення про торговий запис і про фірми” 1889 р.71. Проект 1889 р. зобов'язував власника будь-якого торгового підприємства заявити установі, що веде торговий запис про фірму, під якою він буде торгувати та підписуватися, а також надати зразок свого підпису фірмою. Проект визначав фірму як “назву, під якою одноособовий хазяїн торгового підприємства, чи товариство здійснює торгівлю і яким хазяїн чи представники товариства підписуються”. Ст.44 містила право купця, що створює підприємство, перетворити у фірму своє прізвище з приєднанням до неї, для відмінності від фірм однофамільців, додаткове позначення своєї особи чи торгівлі. Особливі вимоги були встановлені для передачі фірми – її відчуження без торгового підприємства не допускалося. Власник фірми, з часу внесення найменування у торговий запис, мав право його виняткового використання, порушення якого призводило до виникнення обов’язку сплатити відповідне грошове стягнення і відшкодувати збитки потерпілому. При цьому, розмір санкції встановлювався за аналогією з користуванням неналежним званням чи прізвищем. Як багато російських законопроектів, Положення про торговий запис із невідомих причин незважаючи на усвідомлену необхідність у правовому регулюванні інституту фірми не став законом. Ще гостріша ситуація склалася з правовою охороною зазначення походження товару, яке у законодавстві Російської імперії не отримало самостійного правового регулювання. Його правова охорона забезпечувалася загальними положеннями законодавства про фабричні та торгові клейма. Вже перший російський указ 1744 р., що стосувався таврування матерій індивідуальними 70 71

Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права. / Вступ. ст. Е.А.Суханова, М.: “Спарк”, 1994. – С.77. Данилова Е.Н. Фирма и название предприятия. Спб. 1915. – С.24-30.

клеймами містив обов’язок “вытыкать по всякой штуки на обоихъ концахъ литеры Россійскія, чьей именно фабрики и въ которомъ городъ дъланы”. Указ Катерини ІІ 1783 р. також передбачав позначення дорогих матерій особливим штемпелем, “дабы по оному узнать можно было, что тъ товары суть рукодълія Россійскаго и на чьей именно фабрикъ сдъланы”. Обов’язкові вимоги до змісту фабричного клейма містив указ 1830 р. На ньому повинно було значено ім'я та прізвище фабриканта, принаймні початковими літерами та місце знаходження фабрики. Закон 1896 р. про товарні знаки був побудований за іншим принципом: він не передбачав вимоги до оформлення знаку, але встановлював заборону на розміщення на ньому за відомо неправдивих написів, чи таких, що мають на меті введення покупця в оману. Крім того, промисловцям надавалось право виключного використання товарного знаку без проходження процедури реєстрації, якщо він складався лише з імені та прізвища власника підприємства чи найменування фірми і місця знаходження підприємства (ст. 5). У разі, якщо такий знак буде відтворений оригінальним способом, то він підлягав реєстрації відповідно до загальної, передбаченої Законом процедури. Дане законодавче положення, на наш погляд, свідчить про нормативне розмежування поняття “товарний знак” та “зазначення походження товару” вже у дореволюційному законодавстві. Отже, аналіз нормативних джерел ХVIII-XIX ст. про таврування продукції вказує, що охорона зазначень походження товару здійснювалася через систему правового регулювання товарних знаків шляхом позначення у формі торгових та фабричних клейм місця виготовлення продукції на виробах російських промисловців. Але вже російській Закон 1896 р. через систему диференціації процедурного оформлення виникнення виключних прав на товарні знаки та позначення місцезнаходження виробника, створив нормативні передумови для законодавчого виокремлення зазначення походження як самостійного правоохоронного об’єкту. Підводячи підсумок дослідження розвитку засобів індивідуалізації у дореволюційному законодавстві слід зазначити, що аналіз його нормативних положень свідчить про високий рівень правової охорони засобів індивідуалізації. Найбільш повна правова охорона у порівнянні з іншими елементами системи засобів індивідуалізації була забезпечена торговельним маркам. Вже указ 1744р. містив приписи обов’язкового клеймування російських виробів індивідуальними фабричними клеймами. Підґрунтя для розвитку правової охорони торговельних марок було закладено указом 1783 р., в якому вперше принцип обов’язковості використання фабричних знаків трансформувався у право російських виробників матерій позначати свою продукцію спеціальними індивідуальними торговельними марками. Поширення права на використання товарних знаків для маркування будь-якої категорії товарів у Російській Імперії було здійснене раніше прийняття відповідних зарубіжних законів указом 1830р. Остаточне законодавче закріплення цього поняття та приведення російського законодавства до міжнародних стандартів було нормативно оформлене законом 1896 р. 33

Про високий ступінь регламентації відносин у сфері торговельних марок дореволюційного періоду свідчить також їх міжнародно-правова охорона на рівні двосторонніх угод, укладених Російською Імперією з високорозвинутими зарубіжними країнами (Великобританією, Італією, Сполученими Штатами, Німеччиною, Австро-Угорщиною тощо). Правова охорона фірмових найменувань у дореволюційному законодавстві забезпечувалася комплексом нормативних положень різних правових джерел. Незважаючи на розробку Положення про торговий запис і про фірми 1889 р. консолідований спеціальний закон у сфері їх правової регламентації не був прийнятий. Охорона зазначення походження товару здійснювалася через систему юридичного забезпечення фабричних та торгових клейм. Але нормативні передумови його самостійного законодавчого регулювання були закладені законом 1896 р. 1.3. Засоби індивідуалізації у радянському законодавстві Законодавство про засоби індивідуалізації радянського періоду пройшло складний та достатньо суперечливий шлях розвитку. Тому при дослідженні особливостей правової регламентації використання ідентифікуючих позначень радянської епохи видається більш важливим акцентувати увагу не стільки на деталях відповідних правових документів, а, насамперед, на виявленні та аналізі основних закономірностей розвитку правоохоронного механізму даної сфери. Актуальність такого підходу пояснюється відсутністю збалансованого нормативного оформлення та наукового висвітлення процесу становлення та зміни правового режиму у галузі засобів індивідуалізації. Якщо особливості розвитку правової охорони торговельних марок достатньо детально розглядаються в юридичній літературі, то закономірності регламентації відносин у сфері інших ідентифікуючих позначень залишилися практично поза увагою науковців, що є результатом їх неналежного законодавчого впорядкування у радянську епоху. Після 1917 р. спостерігається тенденція до зменшення правової охорони засобів індивідуалізації у радянській правовій системі. Ця явище пояснюється причинами економічного характеру: за умов військового комунізму при практичній повній ліквідації приватного сектору, заборони вільного підприємництва та поступового переходу до засад адміністративно-командної системи управляння втрачають значення конкурентні механізми просування товару на ринку. За цих обставин зменшується потреба в індивідуалізації продукції чи її виробника оригінальним позначенням, здатним привернути увагу споживача до виготовленого виробу. Але вже один із перших декретів нової влади мав на меті забезпечити регулювання відносин у сфері використання торговельних марок. Увага законодавця до проблем їх правової охорони обумовлюється не “серйозним практичним значенням”72 товарних знаків для радянської влади чи 72

Раевич С.И. Исключительные права. Право на товарные знаки, промышленные образцы, изобретения, авторское право. Л., 1926. – С.7.

далекоглядністю тодішнього керівництва, а у його бажанні поповнити мізерний революційний бюджет додатковими грошовими коштами за рахунок встановлення зборів з власників марок. Тому виданий 15 серпня 1918 р. декрет Ради Народних Комісарів (далі РНК) “Про мито на товарні знаки”73 не передбачав скасування царського закону 1896 р., а був виданий для його зміни і доповнення та містив правило про обов’язкове, під страхом втрати чинності засвідчення товарних знаків у відділі внутрішньої торгівлі Народного комісаріату торгівлі і промисловості. Цей захід не дав позитивного результату, про що свідчить невисоке число позначень (приблизно з півсотні), що були перереєстровані згідно положень декрету74. У період громадянської війни в умовах стагнації виробництва та націоналізації основних галузей промисловості російські фабриканти не мали суттєвих стимулів піклуватися про чинність своїх торговельних марок, а іноземні підприємці внаслідок блокади більшовицького уряду зарубіжними країнами не здійснювали реалізацію товарів на підвладній йому території. З закінченням терміну, що був встановлений декретом та з ліквідацією Народного комісаріату торгівлі і промисловості, перереєстрація товарних знаків і зовсім припинилася. У період проведення політики військового комунізму, спрямованої на повну ліквідацію приватної промисловості та торгівлі, проблеми регулювання засобів індивідуалізації як способів конкурентної боротьби за просування товарів на ринку не привертали увагу законодавця, тим більше, що торгові відносини з закордоном повністю припинилися. Проте 1919 р. Вищою Радою Народного господарства (далі - ВРНГ) РРФСР була видана інструкція про “Товарні знаки державних підприємств”75. Згідно її положень вироби та товари, створені державними підприємствами не могли позначатися товарними знаками, якими користувалися приватні торговопромислові підприємства до їх націоналізації, а колишні казенні підприємства до їх переходу у розпорядження Робоче-селянського уряду. Існуючи запаси етикеток та упаковок підлягали використанню, а виготовлення товарних знаків колишнього зразку заборонялось. Проставлення на товарі, його упаковці товарного знаку, що являє собою відтворення чи подібність до знаку державних підприємств РРФСР, а також продаж чи зберігання для продажу товару з вищевказаним знаками, каралось грошовою пенею чи тюремним ув’язненням у розмірі і на термін, встановлений судом, а самі товари, з підробленими знаками, підлягали конфіскації (ст.4). Особливі вимоги інструкція містила до форми та змісту товарних знаків державних підприємств: їх вироби могли бути позначені знаками “простого зразка і невеликого розміру”. Дане положення яскраво свідчить про поступову втрату торговельною маркою значення індивідуалізуючого товар позначення, яке здатне лише своїм яскравим зовнішнім виглядом орієнтувати споживача на 73

“Известия ВЦИК”. – 1918. – №179. Раевич С.И. Вказана праця. – С.12. 75 Собр. Узаконий и Распоряжений Рабоче-Крестьянского правительства. – 1919. - №33. – Ст. 322. 74

придбання певного виробу. Роль марки в нових умовах зводиться лише до фіксації інформації про товаровиробника та керуючого ним державного органу. З початком нової економічної політики ще гостріше проблема правової охорони торговельних марок. Тому 10 листопада 1922р. РНК РРСФР приймає Декрет “Про товарні знаки”76. Згідно його положень право позначати свої товари особливим знаком та одноособове користуватися ним для відрізнення своїх товарів від подібних товарів інших виробників надавалося усім торговельним і промисловим підприємствам незалежно від форм власності. Товарними знаками не визнавалися позначення, які є загальновживаними або такими, що складаються з малюнків, окремих букв, слів або цифр, зміст, розташування або поєднання яких не містить розрізняльних ознак. Декретом вводиться обов'язкова державна реєстрація товарних знаків, яку здійснював Комітет у справах винаходів. Забороняється користуватися знаками, що належали колишнім власникам націоналізованих підприємств. Декрет РНК РРФСР від 10 листопада 1922 р. “Про товарні знаки” спочатку мав силу лише в межах РРФСР. На Україні одночасно з ним діяв декрет РНК УСРР від 3 березня під тим же заголовком77. Він містив незначні відмінності від російського аналога. Водночас, можна відмітити, що факт регламентації використання торговельних марок декретом РНК УСРР не приймається до уваги деякими українськими науковцями, які стверджують, що “до прийняття Закону “Про правову охорону знаків для товарів і послуг” 1993 р. Україна свого законодавства про товарні знаки не мала”78. У зв’язку з наведеним, більш історично вірним видається положення, що Україна у складі Радянського Союзу не здійснювала самостійну правову охорону товарних знаків. Після утворення СРСР виникла необхідність уніфікації цивільного законодавства радянських республік. Тому декрет РНК СРСР від 18 липня 1923р. “Про товарні знаки”79 скасував всі видані до нього законодавчі акти про охорону товарних знаків (ст.2) та поширив єдине загальносоюзне законодавство на всю територію держави (ст.1). Суттєвих новел Декрет не містив та забезпечував регламентацію товарних знаків згідно Декрету РРФСР. Як і в дореволюційному законі не визнавалися товарним знаком позначення, які повинні проставлятися в обов’язковому порядку згідно вимог спеціального закону. Охорона надавалася лише зареєстрованим знакам. Їх реєстрація здійснювалася ВРНГ СРСР, лише для України був зроблений виняток: реєстрація провадилася ВРНГ УСРР. Зазначена обставина також свідчить про збереження самостійної системи охорони товарних знаків в Україні в період НЕПу. Згідно загальносоюзного декрету не допускалося використання знаків, що містили назви інших підприємств; знаків контрреволюційного характеру; знаків з 76

Собр. Узаконий и Распоряжений Рабоче-Крестьянского правительства. – 1922. - №75. – Ст. 939. Собр. Узаконий и Распоряжений Рабоче-Крестьянского правительства. – 1922. - №9. – Ст. 158. 78 Підопригора О.О. Правові засоби індивідуалізації учасників товарного обороту, товарів та послуг // Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. Книга перша / О.В. Дзера, Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер, 2002 – С.587. 79 Собр. Узаконий и Распоряжений Рабоче-Крестьянского правительства. – 1923. - №78. – Ст. 511. 77

зображенням державних гербів та інших позначень, що містили неправдиві відомості чи здатних ввести в оману. Особливістю декрету 1923 р. була відсутність максимального строку дії права на товарний знак. Згідно його положень свідоцтво на право на товарний знак видавалося на певний строк, який встановлювався за бажанням заявника. У залежності від його тривалості справлявся розмір державного мита. Відчужувалося право на знак лише разом з торговим підприємством – виробником відповідної продукції. За часів НЕПу виникла потреба в індивідуалізації учасників цивільного обороту, відмежуванні державних структур від приватних і кооперативних, а також у розрізненні між самими державними підприємствами. Економічні зміни у сфері майнового обороту у зв’язку з проведенням нової політики були законодавчо закріплені ЦК УСРР 1922р., побудованим за прикладом ЦК РСФСР80. ЦК УСРР 1922р. не містив положення про правову охорону товарних знаків чи інших об’єктів виключних прав. Відсутність відповідно частини у кодексі було мотивовано його розробниками складністю регулювання даних відносин та незначним пожвавленням товарного обороту на початку 20 - х років81. Кодекс закріплював концепцію подвійного статусу підприємства: державні підприємства та їх об’єднання виступали у цивільному обороті як самостійні юридичні особи, а торгівельні та промислові підприємства, кількість працюючих на яких не перевищувало встановленої законом межі визнавалися об’єктами права приватної власності. Вимоги до змісту фірмового найменування різних типів підприємств розкривалися в окремих підзаконних актах. Так, Декрет ВЦВК і РНК РРФСР від 10 квітня 1923 р. «Про державні промислові підприємства, що діють на засадах комерційного розрахунку (трести)» встановлював, що в статуті тресту повинне бути точне позначене найменування (фірма) тресту з обов'язковою вказівкою його державної приналежності і підвідомчості82. Однак у цілому питання про право на фірмове найменування у повному обсязі врегульоване не було. 22 червня 1927 р. була видана Постанова ЦВК і РНК СРСР, якою було затверджене Положення про фірму83 - перший нормативний акт, безпосередньо присвячений охороні фірмових найменувань. Положення розкривало структуру фірми, підстави і порядок набуття прав на неї, зміст права на фірму тощо. Протягом тривалого часу Положення про фірму було єдиним спеціальним нормативним джерелом регулювання фірмових найменувань не лише радянського періоду, а й після набуття Україною незалежності. Лише у 2004 р. президія Вищого господарського суду України у своєму роз’ясненні від 10 червня 2004 р. “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з захистом прав інтелектуальної власності” зазначила, що у зв’язку з вступом в силу Цивільного 80

Хрестоматия по истории отечественного государства и права. 1917 – 1991гг. / Под ред. О.И. Чистякова. М.: Зерцало, 1997. 81 Раевич С.И. Исключительные права. Право на товарные знаки, промышленные образцы, изобретения, авторское право. Л., 1926. – С.5. 82 Законодательство о трестах, синдикатах и органах регулирования промышленности. / Под ред. А.М.ГинзбургаНаумова. 2-е изд. М., 1924. 83 Собрание законов и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства СССР. - 1927.- №40. - Ст. 394 - 395.

та Господарського кодексів України до правовідносин, які виникли з 1 січня 2004р. не застосовується Положення про фірму 1927 р.84. Основну увагу Положення зосереджувало на питанні структури фірмового найменування, вказуючи на ті елементи фірми, що повинні відображатися у позначенні підприємств різної організаційно - правової форми. У Положенні визначався зміст права на фірму. Відповідно до п.8, воно полягало у праві виключного користування фірмовим найменуванням в угодах, на вивісках, в оголошеннях, рекламах, на бланках, на рахунках, на товарах підприємства, його упаковці. Аналогічно з дореволюційним проектом і зарубіжними законодавствами Положення не передбачало можливість відчуження права на фірму окремо від підприємства. У випадку переходу підприємства до нового власника, він міг користуватися колишньою фірмою лише за згодою колишнього власника чи його правонаступників. Дана норма Положення розглядається сучасними дослідниками85 як обставина, що свідчить про характеристику фірми як засобу індивідуалізації об’єкта (підприємство). Водночас, можна відзначити, що у Положенні 1927 р. відобразилося суперечливе нормативне трактування становища підприємства, закладене ЦК УСРР 1922р. З одного боку – фірма застосовувалась для позначення підприємства, яке належить юридичній особі акціонерному товариству чи кооперативній організації (п.п. 2, 3), з іншого – для характеристики найменування самого господарюючого суб’єкта. У цьому контексті Положення надавало фірмоволодільцю виключне право на її використання на вивісках, бланках та при укладанні угод (п. 8). Оскільки угоди можуть вчинятися лише суб’єктом від свого імені, а не керуючись назвою об’єкта, то можна стверджувати, що у значенні даного Положення фірма ідентифікує підприємство як учасника обороту. Пункт 12 передбачав обмежену можливість відчуження права на фірму лише разом з підприємством і за згодою колишнього власника, але й у цьому випадку відбувалася зміна власника майна юридичної особи з повним правонаступництвом у її правах та обов’язках. При цьому сама юридична особа – підприємство як учасник обороту не припиняла існувати та функціонувати у цивільному обороті під своїм найменуванням. Тому більш переконливою є позиція авторів, які стверджують про трактування фірми Положенням 1927 р. як засобу індивідуалізації учасника обороту – юридичної особи86. Слід підкреслити, що протягом всього періоду існування Радянського Союзу правова охорона фірмових найменувань забезпечувалася Положенням 1927р. Відсутність належної правової регламентації інституту фірмових найменувань радянського періоду пояснюється не лише причинами економічного характеру (концентрацією виробництва, ліквідацією приватного підприємництва, 84

Юридическая практика. - 2004. - №26.- С.14-15. Авилов Г.Е. комментарий к ст. 559 ГК РФ. // Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (постатейный). / Под ред. О.Н. Садикова. М., 2003. – С.170. 86 Жариков В.В. Особенности правового режима предприятия и отдельных видов имущества, входящего в его состав // Актуальные проблемы гражданского права. Вып.7 / Под ред. О.Ю.Шилохвоста. – М.: НОРМА, 2003. – С.132. 85

монополізацією економіки державою тощо). Ці чинники відігравали домінуючу роль до моменту виходу держави на зовнішній ринок у 60-ті рр. та налагодження міждержавних торгівельних відносин. У 60-х –поч. 70-х рр. Радянський Союз приєднався до міжнародних угод по охороні інтелектуальної власності, що стало стимулом для розвитку внутрішнього законодавства про охорону літературної та науково-технічної творчості. Але й у ті часи правове регулювання фірми не зазнало будь-яких суттєвих трансформацій – продовжувало застосовуватися застаріле Положення 1927 р. Дана обставина обумовлюється обмеженими масштабами охорони фірмових найменувань на міжнародно - правовому рівні. Спеціальні конвенції у даній сфері не були підписані, а згідно ст. 8 Паризької конвенції “фірмове найменування охороняється у всіх країнах Союзу без обов'язкової подачі заявки чи реєстрації і незалежно від того, чи є воно частиною товарного знаку”. Отже, характер та зміст правової охорони фірмових найменувань має визначатися внутрішнім законодавством відповідної держави. Таким чином, міжнародне право не встановлювало критеріїв охорони фірмових найменувань національним законодавством. Економічної потреби у поширенні використання ідентифікуючих виробника позначень за умов відсутності конкуренції не виникало, що призвело до поступового зникнення фірмового найменування не лише як явища економічної сфери, а й об’єкта правової охорони. Єдина норма ЦК УРСР 1963 р.87 містила згадку про фірмове найменування, проте вона носила бланкетний характер, вказуючи, що «права та обов'язки господарських організацій, пов’язані з користуванням фірмовим найменуванням, визначаються законодавством Союзу РСР» (ст. 27), яке, якщо не вважати Положення про фірму 1927 р., було відсутнє. Згортання реформаторських процесів періоду НЕПу та повне підпорядкування народного господарства командно-адміністративним методам управління позначилося на зміні правового режиму торговельних марок. В умовах посилення адміністративного тиску нівелюється здатність марки сприяти шляхом розрізнення товарів розвитку конкурентної боротьби у середовищі промисловців. Стає необхідним, використовуючи товарні позначення, здійснювати контроль за якістю виробу. Тому першочергове значення надається інформаційним та контролюючим позначенням, що вказують на виробника товару та відповідність продукції встановленим вимогам. Як відзначали радянські дослідники: «висока якість продукції, їх широкий асортимент з метою максимального задоволення потреб радянської людини ставлять на перший план економічну функцію, безпосереднім змістом якої являється гарантія якості товару»88. Процес трансформації правової природи товарного знаку здійснювався поступово: спочатку шляхом конструюванням законодавцем нового виду товарних позначень – виробничої марки, значення якої зводилось до засвідчення відповідності товару встановленим нормативам якості; пізніше – шляхом 87

Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1963. - №30. – Ст.463. Карпов Б.Г. Предисловие // Веркман К. Товарные знаки: создание, психология восприятия: Пер. с англ. – М.: Прогрес, 1986 – С. 14. 88

витіснення маркою товарного знака та надання йому другорядного значення. Оскільки виробнича марка свідчила про рівень якості виготовленого виробу та містила відомості про товаровиробника, то товарному знаку відводилась лише роль художнього оформлення продукту. Законодавчо зміна становища товарного знаку закріплюється Постановою ЦВК і РНК «Про виробничі марки і товарні знаки»89 від 7 березня 1936 р. Нею встановлювалося обов’язкове позначення виробленої продукції виробничими марками, які повинні були містити відомості про найменування підприємства; його місцезнаходження; найменування державного органу управління; сорт товару та відповідний номер стандарту. Водночас, поряд з обов’язковим позначенням виробничою маркою підприємствам надавалось право використовувати на своїх виробах постійні оригінально оформлені товарні знаки у вигляді географічних позначень, оригінальних назв, особливого поєднання цифр, букв чи слів тощо. Вводилась децентралізована реєстрація товарних знаків, що здійснювалася Народним комісаріатом важкої промисловості, Комісаріатом охорони здоров’я та Комісаріатом внутрішньої торгівлі. У 1940 р. від цього заходу відмовилися, зосередивши реєстрацію позначень, у єдиному відомстві, яким став Народний комісаріат торгівлі СРСР. Як і раніше, строк чинності охорони товарного знака визначався за вказівкою заявника і не обмежувався будь-яким часом. Іншою особливістю постанови було закріплення можливості передачі права користування знаком іншому володільцю за умови її обов’язкової реєстрації. Раніше така передача була можливою лише у разі відчуження підприємства, де здійснювалося виробництво, позначеної знаком продукції. Наступним етапом у розвитку законодавства про охорону товарних знаків стало прийняття 1962 р. Постанови Ради Міністрів СРСР “Про покращення виробничого маркування товарів народного споживання”90. Постанова була досить незначною за обсягом та вказувала, що “підприємства, які виготовляють товари народного споживання зобов’язані поміщати на виробах, які ними випускаються чи на їх упаковці оригінально оформлені товарні знаки, зареєстровані у встановленому порядку, а також здійснювати маркування товарів, передбачену ГОСТами і технічними умовами”. Таким чином, Постановою забезпечувалося перетворення права на товарний знак в обов’язок. Цей захід мав своє економічне та правове підґрунтя. Проведення економічної політики, спрямованої на концентрацію виробництва та створення підприємств – монополістів виготовлення товарів певного виду, призвело до знецінення товарного знаку. За умов відсутності конкуренції він перестає використовуватись для ідентифікації виробів конкретного підприємства та їх виокремлення з поміж товарів конкурентів. Юридичною підставою кардинального перетворення правового режиму товарних знаків стало введення у 1936 р. виробничої марки та закріплення за знаком статусу художнього символу позначення товару. Тому з метою ліквідації 89 90

Собрание законов и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства СССР. - 1936.- №40. - Ст. 113. СП СССР – 1962. - №4 – Ст.30-31.

поширених випадків нетаврування продукції товарними знаками в умовах розширення міжнародного експорту радянських виробів на поч. 60-х рр., було встановлене правило про обов’язкове маркування виготовленої підприємствами продукції. На основі зазначеної постанови Комітетом зі справ винаходів і відкриттів 23 червня 1962 р. затвердив Положення про товарні знаки91, що деталізувало її норми. Зокрема, строк чинності свідоцтва на такий знак був обмежений 10 роками, але надавалася можливість після його закінчення подовжувати чинність права на знак на наступні 10 років. Уперше вводилась правова охорона знаків обслуговування, які в правовому режимі прирівнювалися до товарних знаків. Слід зазначити, що зазначені нормативні акти не одержали широкої практичної реалізації, основна маса товарів і після їх прийняття вироблялася і реалізовувалася без маркування товарними знаками. Вихід на міжнародний ринок, вступ СРСР до Паризького Союзу та підписання ряду міжнародних угод по охороні інтелектуальної власності зумовили необхідність оновлення національного законодавства у сфері регламентації товарних знаків у відповідності з міжнародними стандартами. Тому у 1974 р. було прийнято нове Положення про товарні знаки92. У Положенні був встановлений принцип обов'язкової державної реєстрації товарних знаків та дозвільний порядок реєстрації знаків обслуговування. Товарним знаком визнавалось не лише “оригінально оформлене художнє зображення”, як це передбачалось Положення 1962 р., а “зареєстровані в установленому порядку позначення для відрізнення товарів (послуг) одних підприємств від однорідних товарів (послуг) інших підприємств”. Наведене визначення, безумовно, було більш прогресивним, оскільки надавало можливість визнавати знаками не тільки зображувальні, а й словесні, об'ємні та комбіновані позначення. Положення встановлювало принцип виключного права користування знаком. Відповідно до нього підприємства, організації чи об'єднання, які зареєстрували на своє ім'я знак, одержували виключне право на його використання для позначення відповідних товарів і послуг на території СРСР. Як відзначають дослідники “надання радянським підприємствам виключного права на використання товарного знака було єдиним винятком з прав промислової власності. Інші об’єкти виключного права на використання винаходу чи промислового зразка не мали”93. Останніми правовими актами Радянського Союзу, що стосувалися правової охорони товарних знаків, які, однак, не набрали чинності на території України стали Основи цивільного законодавства Союзу РСР і союзних республік від 31 травня 1991 р.94 та прийнятий 3 червня 1991 р. Закон СРСР «Про товарні знаки і

Нормативные материалы по гражданскому праву. М., 1965. Вопросы изобретательства. – 1976. - №6; №11. 93 Мельник О.М. Правова охорона знаків для товарів і послуг в Україні: цивільно-правовий аспект. Ірпінь, 2001.С.36. 94 Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. – 1991. - №26. – Ст. 733. 92

знаки обслуговування»95. Вказаний Закон набирав чинності з 1 січня 1992р. Аналізуючи його положення можна погодитися з думкою О.П. Сергєєва, який зазначає, що останній “не лише підвищував рівень нормативної регламентації відносин, пов'язаних з товарними знаками і знаками обслуговування, але і був розроблений на основі вимог ринкової економіки, а також багатого досвіду розвитих країн і положень міжнародних конвенцій”96. Товарним знакам в Основах присвячена стаття 148. Основи вказували про державну охорону права на товарні знаки та визначали способи використання товарного знаку, перелік яких не був вичерпним. Особа, на ім'я якої зареєстровано знак, наділялася виключним правом на його використання на свій розсуд. Перехід до ринкової економіки у кінці 80-х – на поч. 90-х рр. призвів до виникнення значної кількості недержавних структур, між якими поступово з’являється конкурентна боротьба та як наслідок - виникає потреба звернутися до тих правових інститутів, які раніше вважалися суто буржуазними і такими, що в цілому не є характерними для радянської економіки і радянського цивільного права. Одним із них став інститут фірмового найменування. Тому Основи вперше за багато років закріплювали (статтею 149) правовий режим фірмових найменувань. Основними його засадами були принципи державної реєстрації фірми та виключного права використання. Реєстрацію фірмового найменування передбачалось здійснювати одночасно з реєстрацією юридичної особи шляхом включення її до державного реєстру юридичних осіб. Лише юридична особа, фірмове найменування якої зареєстроване у встановленому порядку мала виключне право його використання. Їй надавалось право вимагати від порушника припинення незаконного використання чужого фірмового найменування та на відшкодування заподіяних збитків. Правові акти, спрямовані на деталізацію положень Основ про охорону фірмових найменувань ні в період існування Радянського Союзу, ні після набуття Україною незалежності не були прийняті, а самі Основи у зв’язку з розпадом СРСР не набули юридичної чинності на території України. Як і в дореволюційному законодавстві правова охорона зазначення походження товарів та місця його походження у Радянському Союзі здійснювалась через систему правової регламентації товарних знаків. Вже перші нормативні акти, що стосувалися маркування виробленої продукції націоналізованими підприємствами містили правила про зазначення найменування та місцезнаходження виробника на виготовленому виробі. Так, Інструкція ВРНГ 1919 р. “Про товарні знаки державних підприємств” вказувала, що останні повинні містити найменування підприємства, позначення відповідного державного органу у підпорядкуванні якого воно перебуває та зображення державного герба. Зберігається це правило і в Декреті СРСР від 18 липня 1923 р., в якому позначення фірми підприємства та його місцезнаходження розглядається Декретом як необхідний елемент товарного знаку. 95

Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. – 1991. - №30. – Ст. 864. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник. 2-е изд. –М.: Проспект, 2001. –С.54. 96

Змінюється підхід законодавця до питання охорони зазначення походження товару у зв’язку зменшенням значення товарного знаку у період індустріалізації в 30-ті роки. Але й за цих обставин зазначення походження не отримує самостійного правового регулювання. Вище згадана постанова ЦВК і РНК «Про виробничі марки і товарні знаки» 1936 р. вводить новий вид обов’язкових товарних позначень – виробничих марок, структура яких повинна була містити відомості про найменування підприємства та його місцезнаходження. Лише приєднання 1 липня 1965 р. Радянського Союзу до Паризької конвенції про охорону промислової власності стало причиною виокремлення серед інших засобів індивідуалізації «вказівок про походження товару» та «найменування місця походження», які відповідно до ст. 1 конвенції визнаються об’єктами промислової власності. Але внаслідок відсутності економічної потреби у розвитку правового регулювання засобів індивідуалізації нормативний механізм їх охорони у радянському законодавстві не був розроблений. Після проголошення Україною незалежності набула актуальності проблема створення національної системи законодавства про охорону інтелектуальної власності. Правовим актом, який заклав підґрунтя правоохоронного механізму у сфері засобів індивідуалізації слід вважати Закон УРСР “Про власність в Українській РСР” від 7 лютого 1991 р.97. Статті 13 та 41 Закону відносять до об'єктів права інтелектуальної власності твори науки, літератури і мистецтва, відкриття, винаходи, промислові зразки, раціоналізаторські пропозиції, результати науково-дослідних робіт та інші результати інтелектуальної праці. Першим нормативним документом сучасного законодавства, спрямованим на регламентацію товарних знаків стало “Тимчасове положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні”, затверджене указом Президента від 18 вересня 1992р.98, яке застосовувалося для охорони товарних знаків та знаків обслуговування до прийняття спеціальних законів у цій сфері. Стимулом для розвитку законодавства про охорону засобів індивідуалізації стало оголошення Кабінетом Міністрів Заяви, згідно якої якою Україна визнала для себе чинною Паризьку конвенцію про охорону промислової власності, Мадридську угоду про міжнародну реєстрацію знаків та Договір про патентну кооперацію99. Участь у міжнародних конвенціях стала основним фактором прискорення процесу розробки та прийняття Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів та послуг” від 15 грудня 1993 р.100 та Закону України “Про охорону прав на зазначення походження товарів” від 16 грудня 1999 р.101 – основних нормативних актів у галузі охорони засобів індивідуалізації. Якщо охорона товарних знаків та зазначень походження товару забезпечується на рівні спеціальних законів, то цілісний законодавчий акт, 97

Відомості Верховної Ради Української РСР – 1991. - №14. - Ст. 249. Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика. – Наук.-практ. вид.: У 4-х т. / За заг. ред. О.Д.Святоцького. – Т.3: Промислова власність. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 1999. – С. 212-215. 98

Інновація. – 1992. - № 4-5. Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 7. – Ст.36. 101 Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 27-28. – Ст.181. 100

спрямований на регламентацію фірмових найменувань і на сьогоднішній день відсутній в українській правовій системі. Водночас, починаючи з 1991 р. було створено ряд нормативних документів, які містять вимоги до структури найменувань господарюючих суб’єктів та опосередковано стосуються використання фірмових найменувань, хоча таке регулювання носить фрагментарний і непослідовний характер. Так, Закон України “Про підприємства в Україні” від 27.03 1991р.102 у ст. 1 вказував, що підприємство має самостійний баланс та печатку зі своїм найменуванням (ст.1), а в статуті підприємства визначаються власник та найменування підприємства (ст.9 Закону). У Законі України “Про підприємництво”103 від 7.02.1991р. із змінами і доповненнями у ст.2 містилося правило, що найменування суб'єкта підприємницької діяльності – юридичної особи повинно містити відомості про його організаційно-правову форму та назву. У найменуванні суб'єкта підприємницької діяльності – юридичної особи забороняється використання повних або скорочених найменувань органів державної влади, органів місцевого самоврядування та похідних від цих найменувань, а також найменувань, тотожних найменуванню іншого суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи чи об'єднання громадян, внесених до відповідних реєстрів. Закон України “Про цінні папери і фондову біржу”104 від 18 червня 1991р. вперше в українському законодавстві використав термін “фірмове найменування”, яке відноситься до обов’язкового реквізиту акції та облігації підприємств (“фірмове найменування акціонерного товариства” та "фірмове найменування і місцезнаходження емітента облігацій”). У подальшому охорона фірмових найменувань пов’язується з розробкою національного законодавства про інтелектуальну власність та посилення правоохоронного механізму у даній сфері шляхом встановлення адміністративної та кримінальної відповідальності за незаконне використання чужого найменування. Зокрема, Закон України “Про захист від недобросовісної конкуренції”105 від 7 червня 1996 р. у статті 4 серед видів недобросовісної конкуренції називає “використання без дозволу уповноваженої на те особи чужого імені, фірмового найменування, знаків для товарів і послуг, інших позначень.., що може призвести до змішування з діяльністю іншого господарюючого суб'єкта (підприємця), який має пріоритет на їх використання”, а також встановлює розміри штрафів за вчинення таких дій. Кодекс України про адміністративні правопорушення (введена Законом від 28 січня 1994 року106]) у ст. 164-3 встановлює адміністративну відповідальність за “незаконне копіювання форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а так само імітація, копіювання, пряме відтворення товару іншого підприємця, самовільне 102

Відомості Верховної Ради УРСР.- 1991. – №24. – Ст.272. Відомості Верховної Ради УРСР.- 1991. – №14. – Ст.168. 104 Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991.- № 38. – Ст. 508. 105 Відомості Верховної Ради України. -1996 р. - № 36. - Ст. 164. 103

106

Відомості Верховної Ради України. – 1994. -№ 19. -Ст.111.

використання його імені”. У ст. 229 Кримінального кодексу України107 передбачена відповідальність за “незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, або інше умисне порушення права на ці об’єкти, якщо це завдало матеріальної шкоди у великому розмірі”. Наступним етапом у розвитку та вдосконаленні законодавства про засоби індивідуалізації стало прийняття 16 січня 2003 р. Цивільного та Господарського кодексів України, які не лише суттєво змінили термінологію у даній сфері, а й заклали юридичні підстави для модифікації правового режиму охорони всієї системи ідентифікуючих позначень. На підставі проведеного дослідження основних закономірностей розвитку законодавства про засоби індивідуалізації радянського періоду можна зазначити наступне. 1. Правова регламентація засобів індивідуалізації у радянський період здійснювалася нерівномірно та залежала від зміни ролі та значення ідентифікуючих позначень у конкретних історико-економічних умовах. Можна виділити два етапи розвитку законодавчого регулювання відносин даної галузі: 1) 1918-1936 рр. – пов’язані з поширенням використання засобів індивідуалізації за умов зародження, розвитку та згортання НЕПу. Збільшення їх економічного значення позначилося на розробці та реалізації юридичних підстав охорони торговельних марок та фірмових найменувань шляхом прийняття 1923 р. Декрету «Про товарні знаки» та «Положення про фірму» 1927 р., які побудовані з врахуванням дореволюційного законодавства та відзначаються достатньо високим рівнем юридичної техніки. 2) 1936-1991 рр. За відсутності конкуренції в умовах командноадміністративної системи господарювання спостерігається суттєве зменшення економічної ролі ідентифікуючих товар та виробника позначень. В юридичній площині зміни у виробничій сфері проявилися у законодавчому закріпленні та витісненні товарних знаків обов’язковими контрольними позначеннями продукції (виробничими марками) та фактичному незастосуванню Положення про фірму 1927 р. 2. Юридичне відродження правового статусу торговельних марок відбулося після приєднання 1965 р. Радянського Союзу до Паризької конвенції про охорону промислової власності та нормативно оформлювалось Положенням 1974р. Норми конвенції вперше на території СРСР забезпечували самостійну правову охорону зазначень походження товару, але внаслідок відсутності кардинальних змін в економічній галузі вихід на міжнародний ринок істотно не вплинув на поширення практики використання засобів індивідуалізації та особливості їх законодавчого регулювання. Лише ринкові перетворення в економіці у кінці 80-х рр. стимулювали розвиток законодавства даної сфери. Прийняті 1991 р. Основи цивільного законодавства та Закон «Про товарні знаки і знаки обслуговування» через розпад Радянського Союзу не набули чинності на території України.

107

Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26.- Ст.131.

3. Після набуття Україною незалежності як наслідок виконання взятих на себе міжнародно-правових зобов’язань була сформована національна система законодавства про інтелектуальну власність, невід’ємними елементами якої стали Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів та послуг” 1993 р. та Закон “Про охорону прав на зазначення походження товарів” 1999р. 4. Новий етап у розвитку законодавства про засоби індивідуалізації був закладений ЦК України та ГК України, які вперше на кодифікованому рівні забезпечили правове регулювання відносин у сфері використання комерційних найменувань, торговельних марок та географічних зазначень. 2. Засоби індивідуалізації в системі об’єктів цивільних прав 2.1.Комерційні найменування, торговельні марки і географічні зазначення: термінологія та сучасний стан правової охорони Аналіз сучасного стану правового регулювання системи засобів індивідуалізації доцільно продовжити з історично-порівняльного дослідження присвяченого їм термінологічного апарату, значну увагу приділивши останнім змінам, які відбулися у даній сфері у результаті прийняття Цивільного та Господарського кодексів України. Цивільна наука як система знань про особливості цивільно-правового регулювання суспільних відносин передбачає використання широкого арсеналу засобів дослідження та узагальнення закономірностей, що становлять її предмет. Універсальним інструментом пізнання, за допомогою якого посягається сутність правових явищ, виступають юридичні категорії. Вони забезпечують втілення в абстрактному вигляді комплексу загальних ознак, притаманних певній групі однорідних відносин, систематизацію правового матеріалу та формування юридичних конструкцій. Закріплення суттєвих особливостей соціального явища у формі правової категорії передбачає створення на її основі абстрактної моделі правового регулювання суспільних відносин, яка знаходить своє зовнішнє втілення у правовій нормі. Правова категорія не лише не повинна породжувати невірне уявлення про природу позначуваного явища, дезінформувати суб’єктів про його властивості, але і відповідати характеру відносин у рамках яких вона використовується. Тому термінологія у цивільному праві призначена позначати юридично значимі явища адекватними їм правовими категоріями, які обумовлюють чітке визначення прав і обов’язків суб’єктів, які виникають у сфері їх використання. Застосування різних юридичних термінів для правової характеристики одного соціально-економічного феномену може призвести до появи різних, а, інколи, і суперечливих правил поведінки. У свою чергу, виникнення правових норм, які ґрунтуються на взаємно протилежних теоретичних позиціях, спричиняє помилки у вірному їх тлумаченні та, як наслідок, неоднозначне, а інколи, неправильне вирішення спірного питання судовою практикою. Тому можна цілковито погодитися з Й.О.Покровським, який наголошував, що однією з перших та найбільш суттєвих вимог, яка

пред’являється до права розвинутою людською особистістю являється вимога визначеності правових норм108. Сказане повною мірою стосується засобів індивідуалізації у цілому та інституту комерційних найменувань зокрема, для визначення правової природи якого необхідно провести чітке відмежування від суміжних правових категорій. Ускладнюється вирішення даного питання непослідовністю термінології цивільного законодавства та дискусійністю наукових поглядів у сфері даної проблематики. У Цивільному та Господарському кодексах для характеристики найменування юридичної особи – підприємницького товариства вживається новий для української правової доктрини та законодавства термін “комерційне найменування”. Аналіз ст.420 ЦК України та ст. 159 ГК України свідчать про його тотожність фірмовому найменуванню, які до переліку об’єктів права інтелектуальної власності включають комерційні (фірмові) найменування. Водночас, необхідно відзначити, що у радянському законодавстві для позначення найменування юридичної особи використовувалось поняття “фірма”. На сьогоднішній день спостерігається тенденція до його заміни категорією “фірмове найменування”, закріплення якої здійснюється на законодавчому рівні та знайшло своє відображення у новітніх цивільних кодифікаціях пострадянських держав (Російської Федерації, Казахстану, Вірменії). Його аналогом у німецькій правовій системі є firma, в англо-американському законодавстві – trade name. Цілком ймовірно, що формуючи нове поняття, законодавець прагнув підкреслити його належність особам, що здійснюють підприємницьку діяльність та прагнув привести національне законодавство у відповідність до положень Паризької конвенції, оригінальний текст якої містить категорію “nom commercial” (ім’я комерційне)109. Зміна назви правового інституту, хоча і спрямована на гармонізацію вітчизняного правого режиму з міжнародними нормами, але не завжди є виправданою, оскільки не враховує національні правові традиції, що склалися історично та може створити у правозастосовувача хибне уявлення про зміст явища, яке позначається даною категорією. Буквальний аналіз поняття “комерційне найменування” свідчить про комерційний характер цього засобу індивідуалізації, його вільну оборотоздатність, хоча п.2 ст. 490 ЦК України фіксує можливість передачі майнових прав інтелектуальної власності на нього лише разом з цілісним майновим комплексом підприємства чи його відповідною частиною. Окреме відчуження права на комерційне найменування законом не допускається. Тобто, оборотоздатність комерційного найменування суттєво обмежується правилом, сформульованим статтею 490 ЦК України. Варто наголосити, що деякі інші країни-учасниці Паризького Союзу, формуючи нове законодавство у даній сфері,

108

Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. Изд. 3-е., М.: «Статут», 2001. – С.89. Гражданское и торговое право капиталистических государств: Учебник / Отв. ред. Е.А.Васильев Международные отношения, 1993. – С.119. 109

- М.:

обмежилися змінами змісту правових норм, без зміни назви об’єкта правової охорони110. Можна також відмітити, що зміни у законодавстві стосуються не лише поверхневої модифікації назви правового явища, суттєвої трансформації зазнала його суть порівняно з регулюванням фірми радянським законодавством. Правовій регламентації фірмових найменувань у ЦК УРСР була присвячена ст. 27, яка мала бланкетний характер і вказувала на регулювання відносин, які виникають у зв’язку з їх охороною та використанням загальносоюзним законодавством. Таким спеціальним правовим актом було Положення про фірму 1927 р. Сучасне законодавство, присвячене правовій регламентації відносин у галузі використання комерційних найменувань, складається з Глави 43 ЦК України та ст.159 ГК України. На міжнародно-правовому рівні основний правовий акт у сфері охорони промислової власності - Паризька конвенція 1883 р. у ст.8 вказує на екстериторіальний характер права на фірмове найменування, відносячи більш детальне визначення правового режиму комерційних найменувань до компетенції національного законодавства. Оскільки до прийняття кодексів в українському законодавстві був відсутній окремий правовий акт у даній сфері, то відповідно до Постанови Верховної Ради України від 12.09.91 “Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР”111, Положення 1927р. зберігало свою чинність у частині, що не суперечить Конституції та законам України. Але згідно п. 6 рекомендацій президії Вищого господарського суду України (далі - ВГСУ) від 10.06.2004 “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з захистом прав інтелектуальної власності”112 було зазначено, що з вступом в силу кодексів, до правовідносин, які виникли з 1 січня 2004р. не застосовується Положення про фірму 1927 р. Наведена позиція ВГСУ свідчить, принаймні, про дві обставини: по-перше, у законодавстві для врегулювання правового режиму фірмових найменувань державних підприємств застосовуються норми ЦК та ГК України. Хоча ст.81 ЦК України встановлює порядок створення, організаційно-правові форми та правовий статус юридичних осіб приватного права, але ст. 82 ЦК України передбачає поширення його положень на юридичних осіб публічного права, якщо інше не встановлено законом. Спеціального законодавчого акту, який стосується правового регулювання комерційних найменувань державних юридичних осіб в Україні не прийнято, тому положення кодексів поширюються також на зазначених суб’єктів цивільних правовідносин. По-друге, судова позиція про заміну норм Положення 1927р. на кодифіковане регулювання відносин вказує на трактування вищим спеціалізованим судом термінів “фірма” та “комерційне (фірмове) найменування” як тотожних. В юридичній літературі висловлювалась й інша точка зору, яка передбачала розгляд фірмового найменування як засобу індивідуалізації комерційної організації, а фірму визначала як назву 110

Закон Федеративной республики Германия “О реформе законодательства о товарных знаках” от 25 октября 1994г. // Правовая охрана товарных знаков, фирменных наименований и географических указаний в Германии. / Пер., ред. и коммент. Г.А.Андрощук, А.П. Пахаренко. – К.: Таксон, 1997 – 112 с. 111 Відомості Верховної Ради України. – 1991.- № 46. - Ст.621. 112 Юридическая практика. - 2004. - №26.- С.14-15

відособленого майнового комплексу, що їй належить113. Вбачається, що зазначеною рекомендацією суд надав цілком слушний висновок з даного питання. Новелою ЦК України є положення про факультативний характер комерційних (фірмових) найменувань, що випливає із змісту ст. 90 ЦК України та ст. 159 ГК України, які зазначають, що юридичні особи – підприємницькі товариства, юридичні особи та громадяни, які є суб’єктами господарювання можуть мати комерційне найменування. На їх підставі була висловлена точка зору, що комерційне найменування є “додатковим найменуванням, яким можуть володіти підприємницькі товариства... та яке не повинно співпадати з найменуванням товариства, що вказане в установчих документах та свідоцтві про державну реєстрацію”114. Тобто, комерційне найменування та найменування юридичної особи є різними і незалежними один від одного засобами її ідентифікації у цивільному обороті. Водночас, ЦК чітко не розмежовує дані правові категорії. Навпаки, до основних вимог охороноздатності комерційного найменування закон відносить наявність розрізняльної здатності та не допущення введення в оману споживачів щодо справжньої діяльності юридичної особи (п. 1 ст. 489 ЦК України). З наведеної норми випливає, що у разі, коли б комерційне найменування суттєво відрізнялося від найменування особи, законодавцю не потрібно було б зазначати як обов’язкову умову його охороноздатності – придатність для ідентифікації юридичної особи. Достатньо було б вказівки, що нове комерційне найменування не повинно співпадати з комерційними найменуваннями інших осіб, оскільки їх індивідуалізація здійснюється саме на підставі, внесених до установчих документів найменувань, але ст. 489 ЦК України чітко закріплює виконання цієї функції також і за комерційним найменуванням. Ставить під сумнів трактування комерційного найменування як додаткового засобу індивідуалізації, яке юридична особа поряд з найменуванням використовує у підприємницьких відносинах також інше положення п. 1 ст. 489 ЦК України: неможливість правової охорони комерційного найменування, яке може ввести в оману споживачів щодо справжнього характеру діяльності юридичної особи. Ст.90 ЦК України чітко зазначає, що на характер такої діяльності має вказувати найменування юридичної особи. Саме воно не повинно дезінформувати інших суб’єктів цивільних правовідносин. Водночас, така вимога передбачається цивільним законодавством і до комерційного найменування юридичної особи. Тому наведені норми ЦК України дають підстави для висновку, що комерційне найменування є видом найменування юридичної особи, яке вона використовує для самоідентифікації у підприємницькій сфері. Іншим аргументом на користь даної тези може стати положення п.2 ст.490 ЦК України про можливість передачі майнових прав інтелектуальної власності на нього лише разом з цілісним майновим комплексом підприємства чи його відповідною частиною. При визначенні комерційного найменування як додаткового 113

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (постатейный). / Под ред. О.Н. Садикова. М., 2003. – С.170. 114 Кибенко Е. Что в имени тебе моем... Коммерческое наименование: старое название – новое содержание. / Юридическая практика. - 2004. - №9. – С.8-9.

позначення особи законодавцю можна було б передбачити вільну можливість відчуження. Такий правовий режим сконструйований для торговельних марок, які не пов’язані з немайновими правами юридичної особи. Але зазначена можливість суттєво обмежена правилом норми ст.490 ЦК України. Про видовий характер комерційного найменування свідчить також структурне розміщення нормативних положень про нього у ст. 90 ЦК України – “Найменування юридичної особи”. Таким чином, аналіз норм ЦК України свідчить, що комерційне найменування є різновидом найменування юридичної особи. На відміну від юридичних осіб – непідприємницьких структур, які використовують для своєї індивідуалізації найменування, підприємницькі товариства для цієї мети застосовують комерційні найменування, які є одночасно їх найменуваннями. Юридична особа може використовувати лише одне позначення для самоідентифікації - найменування - у разі, якщо вона не здійснює підприємницької діяльності чи комерційне найменування - якщо вона є господарюючим суб’єктом. Комерційне найменування не лише виконує функцію індивідуалізації суб’єкта у підприємницьких відносинах, але одночасно є об’єктом права інтелектуальної власності. Воно має певну вартісну оцінку, яка залежить від репутації юридичної особи, майнові права на нього можуть бути надані чи передані іншим суб’єктам. Зазначена обставина суттєво відрізняє його від найменування юридичної особи (ст.90 ЦК України), яке позбавлене економічного змісту та властивості оборотоздатності, а права щодо нього слід віднести до групи особистих немайнових прав юридичної особи (ст. 94 ЦК України). Застосування двох різних за правовою природою категорій (найменування та комерційного найменування) для характеристики одного явища – позначення, яке використовує юридична особа у підприємницьких відносинах, не сприяє правильній регламентації відносин, що виникають у сфері його використання. Тому слід погодитись з В.А.Дозорцевим, який підкреслював, що дуже небезпечно позначати однією категорією різні терміни, коли стають неясними права та обов’язки, які слідують за їх використанням115. Виходячи з зазначеного, комерційне найменування можна визначити як оригінальне позначення юридичної особи, що займається підприємництвом, яке дозволяє індивідуалізувати її серед інших осіб та не вводить в оману споживачів щодо справжнього характеру її діяльності. Комерційне найменування є особливим різновидом найменування юридичної особи, має певну вартісну оцінку, а майнові права на нього можуть бути надані іншим суб’єктам. Зміна термінології у сфері засобів індивідуалізації, втілена у ЦК України. стосується не лише позначення товаровиробника, а й способу ідентифікації товару, для правової характеристики якого законодавець застосовує категорію “торговельна марка”. Можна відмітити, що даний термін не новий для української правової системи. У законодавстві радянського періоду для характеристики позначення товару вживалося синонімічне з використаною ЦК України 115

Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник статей. М.: «Статут», 2003. – С.269.

“торговельною маркою” поняття “торгова марка”. Зокрема, Постановою ЦВК і РНК 1936 р. “Про виробничі марки та товарні знаки” закріплювалося право торгових підприємств, які реалізують вироби, виготовлені за їх спеціальним замовленням, поміщати поряд з товарним знаком виробника свою торгову марку. Отже, радянське законодавство тлумачило торгову марку як особливий вид товарного знаку, право на яку належало спеціальній категорії суб’єктів (торгові підприємства), які реалізовували продукцію на підставі спецзамовлення. Аналіз норм ЦК України свідчить про динаміку трансформації назви та суттєве оновлення змісту “торговельної (торгової) марки”, яка з виду товарного знаку перетворилася на загальне родове поняття, тотожне “знаку для товарів і послуг”, що використовується одноіменним Законом 1993 р. Як і у випадку з комерційним найменуванням, підставою модифікації назви даного засобу індивідуалізації стало прагнення українського законодавця гармонізувати національну нормативну базу, присвячену інтелектуальній власності, з міжнародно-правовими нормами. Зокрема, у тексті Паризької конвенції 1883 р. для характеристики товарних позначень вживається вислів “фабрична та комерційна марки” (marque de fabric et de commerce), що традиційно перекладається поняттям “товарний знак”. Ряд науковців радянської епохи116 вважали термін “marque de fabric” (фабрична марка) рівнозначний відомій радянському законодавству категорії “виробнича марка” – обов’язковому товарному позначенню, регламентація якого забезпечувалася зазначеною Постановою 1936 р. Дана позиція, однак, викликає певні зауваження. По-перше, Паризька конвенція закріплює умови та загальні особливості охорони товарних знаків на підставі процедури їх реєстрації (ст.6 конвенції), у той час як виробнича марка є незареєстрованим обов’язковим позначенням товару. По-друге, ст. 6 ter конвенції чітко розмежовує товарні знаки від офіційних знаків та клейм контролю та гарантії, використання яких на товарних знаках без згоди компетентних органів влади забороняється. Основне призначення виробничої марки полягало, поряд з зазначенням інформації про виробника продукції, вказувати на відповідність позначеного нею товару встановленим нормативам якості. Тобто, виробнича марка виконувала функцію контрольного клейма, про яке йде мова у ст. 6 ter конвенції. Таким чином, виробнича та фабрична марка у розумінні Паризької конвенції є різними правовими категоріями, що використовуються для характеристики різних видів товарних позначень. Водночас, можна відмітити близькість фабричної марки з відомим дореволюційному російському законодавству фабричним клеймом – різновидом товарного знаку, яким позначалися випущені на фабриках та заводах вироби російських промисловців. Г.Ф.Шершеневич з цього приводу писав: товарний знак накладається на товар промисловцем при випуску продукту (фабричне клеймо) чи торговцем при переході товару через його руки (торгове клеймо)117. Після прийняття 1896 р. Закону про товарні знаки, терміни “фабричне та торгове 116

Карпов Б.Г. Предисловие // Веркман К. Товарные знаки: создание, психология восприятия: Пер. с англ. – М.: Прогрес, 1986 – С.9-10. 117 Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. ІІ: Товар. Торговые сделки. – М.: “Статут”, 2003. – С.12.

клеймо” були об’єднанні єдиною більш загальною категорією - “товарним знаком”, суб’єктами права на який визнавались як промисловці, так і торговці. Інший аргумент на користь тотожності понять “фабрична марка” та “фабричне клеймо” може бути встановлений у результаті аналізу оригінального тексту Паризької конвенції, яка поряд з marque de fabric вживає термін marque de commerce – французький аналог дореволюційного товарного клейма. Таким чином, ретроспективне дослідження законодавства про маркування продукції свідчить про історичну пріоритетність термінів “фабричне та торгове клеймо”, які пізніше були замінені єдиним родовим поняттям – “товарний знак”. Постанова 1936 р. поряд з товарним знаком вводить новий вид ідентифікуючих позначень – “виробнича марка”, особливостями якої є обов’язковість використання та виконання контролюючих функцій. Наведені ознаки зумовлюють самостійність правового статусу виробничої марки у системі ідентифікуючих позначень та її незалежність від торговельної марки. У 1962 р. Положенням про товарні знаки була встановлена правова охорона знаків обслуговування – позначень, спрямованих на ідентифікацію послуг, що надаються особою для їх відмежування від аналогічних послуг інших суб’єктів. Вони також становлять предмет охорони Паризької конвенції, яка у ст. 6 sexies закріплює обов’язок країн учасниць Паризького Союзу створити у національному законодавстві умови для правового захисту знаків обслуговування, незалежно від проходження ними процедури реєстрації. Зазначена норма конвенції стала підставою розмежування режиму правової охорони у сфері товарних знаків та у галузі знаків обслуговування. Незважаючи на подальшу уніфікацію правового режиму охорони товарних знаків та знаків обслуговування, законодавство протягом тривалого часу інерційно зберігало розмежування обох позначень, що простежується у назвах нормативних актів у даній галузі цивільно-правового регулювання. Зокрема, останній Закон СРСР про засоби індивідуалізації дістав назву “Про товарні знаки і знаки обслуговування”. В українському законодавстві було розроблене та законодавчо закріплене Законом України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” єдине родове поняття “знак для товарів і послуг”. Ним охоплюється позначення, якими товари і послуги одних осіб відрізняються від однорідних товарів і послуг інших осіб. ЦК України зберіг тенденцію використання єдиного поняття для характеристики позначення товарів та послуг. Ним стала “торговельна марка”. Стимулом для її введення на кодифікаційному рівні стали: по-перше, необхідність заміни терміну “знак для товарів та послуг” більш стислою та, водночас, ємкою правовою категорією, загальною по відношенню до товарного знака та знака обслуговування; по-друге, потреба у приведенні національного законодавства у відповідність з вимогами міжнародних правових актів, не лише шляхом внесення відповідних змін до змісту правових документів, а й через імплементацію вжитих ними правових термінів. Зокрема, в Угоді TRIPS для характеристики товарних позначень застосовується поняття ”trade mark”

(торговельна марка)118, переклад якого на державну мову став новою назвою товарних позначень, правова охорона яких забезпечується Цивільним кодексом. Виходячи з наведеного, та керуючись положенням ст. 492 ЦК України, торговельну марку можна визначити як позначення чи будь-яку їх комбінацію, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими. Закріплення у ЦК України для характеристики географічного місця виготовлення товару поняття “географічне зазначення” також обумовлюється аналогічними мотивами: уніфікацією термінології у даній сфері правового регулювання та гармонізацією національного законодавства з міжнародноправовими вимогами. До 1999 р. в Україні було відсутнє регулювання відносин, пов’язаних з використанням назв географічних місць у позначенні продукції, наділеної особливими властивостями, а основні документи, що забезпечували їх охорону, приймалися на міжнародному рівні та не відрізнялися усталеним термінологічним апаратом. Першим багатостороннім правовим актом міжнародного характеру, який встановлював правову охорону “зазначення походження” була Паризька конвенція 1883 р. Нерідко використаний нею термін indication de provenance (анг. - indication of source) перекладають як “вказівки про походження”. Конвенція включає зазначення походження до системи об’єктів промислової власності та статтею 10 закріплює негативні наслідки використання виробів, оснащених неправильними зазначеннями про походження продукції. Відсутність у тексті конвенції регламентації процедури їх охорони та правових засад використання, стало причиною прийняття 1891 р. Мадридської угоди про санкції за неправдиві та неправильні позначення походження виробів119. Слід підкреслити, що Україна її не підписала. Крім терміну “зазначення походження” Мадридська угода містить й іншу правову категорію – “регіональне найменування”, що застосовується у контексті позначення походження продукції виноробства. Для них сконструйований особливий правовий режим, зміст якого полягає у наданні додаткових преференцій місцевим та регіональним назвам територій країни виробника, вжитих для позначення вин. Вони не підпадають під критерії описовості та не можуть бути визнані родовими позначеннями будь-яким судом країни-учасниці угоди. Наступним кроком у розвитку міжнародного законодавства у даній галузі стало прийняття 1958 р. Лісабонської угоди про охорону найменувань місць походження товарів та їх міжнародну реєстрацію120. Угода 1958 р. у ст. 2 законодавчо закріплює дефініцію “найменування місця походження” (appellation d’origine, appellation of origin, інколи її також перекладають як “зазначення місця 118

Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Соглашение TRIPS). (Украина не подписала) // Андрощук Г., Крайнев П., Кавасс И. Право интеллектуальной собственности. Торговые аспекты. – К.: Ин Юре, 2000 – 164с. 119 Мадридська угода про санкції за неправдиві та неправильні позначення походження виробів від 14 квітня 1891р. // http://www.rada.gov.ua. 120 Лісабонська угода про охорону найменувань місць походження товарів та їх міжнародну реєстрацію від 31 жовтня 1958 р. // http://www.rada.gov.ua.

походження”) та розуміє під нею географічну назву країни, району чи місцевості, яка використовується для позначення виробу, що походить звідти, якість і властивості якого визначаються винятково чи значною мірою географічним середовищем, в тому числі природними та етнографічними факторами. Угода встановила процедуру міжнародної реєстрації найменувань місця походження товарів та визначила особливий привілейований режим їх охорони по відношенню до товарних знаків. Його закріплення послужило одним із основних факторів незначної популярності Угоди, що проявилося у невеликій кількості держав, які її підписали (17 держав станом на 01.10.1996, до яких Україна не належить)121. На Лісабонській конференції 1958 р. також відбувся перегляд положень Паризької конвенції у контексті посилення охорони назв географічних місць, які використовуються у позначеннях товарів. Він завершився включенням до закріпленого ст. 2 переліку об’єктів промислової власності “найменувань місця походження”. Стаття вказує, що об’єктами промислової власності є “зазначення походження чи найменування місця походження”. Дане положення Паризької конвенції трактується вченими, як таке, що суперечить загальновизнаній науковій позиції, згідно якої “зазначення походження” є родовою категорію, що охоплює “найменування місця походження”122. Водночас, протиставляння Конвенцією зазначення та найменування місця походження не слід тлумачити буквально. Текст Паризької конвенції скоріше свідчить: по-перше, про родовий характер обох об’єктів. Статтею 2 забезпечується виокремлення лише одного засобу індивідуалізації у системі промислової власності – зазначення географічного місця виготовлення продукту, що може виступати у формі зазначення про походження чи найменування місця походження товару; по-друге, вказує на існування різних правових режимів охорони обох різновидів цього єдиного засобу індивідуалізації. Таким чином, аналіз положень Паризької конвенції свідчить, що вона розмежовує поняття “найменування місця походження” та “зазначення про походження” але не дає підстави для висновку, що перше (найменування місця походження) не є різновидом останнього. Іншим міжнародно-правовим документом, що містить засади правової охорони географічних назв, які використовуються для позначення товару є Угода TRIPS WТO (Світової організації торгівлі) . Для характеристики цього засобу індивідуалізації Угода вживає новий термін “географічне зазначення” (geographical indication), яке формулює як зазначення, що визначають товар як такий, що походить з території країни-учасниці, регіону або місцевості на її території, якщо ця якість, репутація або інші характеристики товару значною мірою пов’язані з його географічним походженням123. Аналіз дефініції “географічне зазначення” свідчить про її близькість з поняттям “найменуванням 121

Основи інтелектуальної власності. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 1999. – С.225. Там само. – С. 219. 123 Лоуренс Р. Гефтер, Роберт Д. Літовіц. Захист інтелектуальної власності. Угода ТРІПС // Захист прав інтелектуальної власності: досвід Сполучених Штатів Америки. – Зб. Документів, матеріалів, статтей / За заг. ред. О.Д. Святоцького. – К.: Видавничий центр «Ін Юре», 2003. – С.276. 122

місця походження”, що закріплюється Лісабонською угодою 1958 р. Подібним є режим їх правової охорони. Під впливом міжнародного законодавства була розроблена національна система нормативної регламентації зазначень походження товарів, основним елементом якої є Закон України “Про охорону прав на зазначення походження товарів” 1999 р. Закон включає такі поняття як “просте та кваліфіковане зазначення походження товару”, “назва місця походження” та “географічне зазначення походження товару”. Відповідно до нього видами зазначення походження товару є просте та кваліфіковане зазначення, яке, у свою чергу, включає назву місця походження та географічне зазначення походження товару. Кожен із цих видів ідентифікуючих позначень має свій правовий режим, особливості якого можна визначити шляхом їх співставлення. Закон передбачає різні підстави виникнення права на просте та кваліфіковане зазначення походження товару. Відповідно до ст. 6 Закону просте зазначення не підлягає реєстрації та охороняється на підставі його використання. Охорона кваліфікованим зазначенням походження товарів надається виключно на підставі їх реєстрації, яка носить конститутивний характер. Обидва види зазначень походження товарів служать для визначення, та розпізнавання дійсного географічного місця виготовлення продукції та повинні відповідати вимогам достовірності. Водночас, між ними існує суттєва різниця, яка полягає у відсутності зв’язку і залежності географічного середовища та властивостей товару (для простого зазначення), та обумовленості особливих властивостей, якостей чи інших характеристик товарів виключно чи головним чином природними умовами та/або людським фактором відповідного місця його виготовлення (для кваліфікованого). Розбіжності між даними об’єктами простежуються також на рівні їх зовнішнього вираження: кваліфікованим зазначенням може бути лише назва країни чи місцевості виготовлення товару, а простим зазначенням – словесне позначення (назва) географічного місця чи будь-яке художнє зображення (національний прапор, герб, географічна карта, відома архітектурна споруда тощо), що прямо чи опосередковано вказує на місце походження виробу. Аналіз змісту термінів “назва місця походження” (далі - НМП) та географічне зазначення походження” (далі - ГЗП) товару свідчить про їх однородовий характер. Різниця між ними обумовлюється характером позначуваного товару та особливостями місця його виготовлення. Позначуваний НМП товар має відповідні властивості, що виключно або головним чином зумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами чи їх поєднанням з людським фактором, а маркований ГЗП виріб має певні якості, репутацію чи інші характеристики, в основному, зумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами чи людським фактором. Крім того, обов’язковим критерієм використання НМП є виробництво та переробка позначуваного цією назвою товару у межах обумовленого географічного місця; для застосування ГЗП необхідно, щоб лише основна складова продукту вироблялася чи перероблялася в межах встановленої території. 55

Незважаючи на різницю термінології суттєвих розбіжностей у механізмі правової охорони НМП та ГЗП Закон не встановлює. Результатом чого стала відсутність потреби у подальшому збереженні диференціації термінологічного апарату у даній сфері, що проявилося у формулюванні положень про охорону географічного місця походження товару у ЦК України. Насамперед, слід наголосити, що ЦК України не передбачає зазначення походження товару серед засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів та послуг. Глава 45 кодексу стосується правової охорони географічних зазначень, які, відповідно до ст. 420 ЦК України є об’єктами права інтелектуальної власності. Оскільки даний розділ ЦК України розроблений у відповідності з вимогами Угоди TRIPS, що використовує дану правову категорію для позначення товару, наділеного особливими властивостями, зумовленими географічним місцем його виготовлення, то, вбачається, що поняття “географічного зазначення” тотожне закріпленому Законом 1999 р. “кваліфікованому зазначенню”. ЦК України закріплює подібний до Закону правовий режим охорони географічних зазначень, що надається на підставі реєстрації, ідентичним є обсяг охорони обох засобів індивідуалізації та коло суб’єктів відповідних прав. На підставі аналізу національного та міжнародного законодавства, географічне зазначення можна визначити як назву географічного місця, що вживається у позначенні товару, який має ряд особливих якісних характеристик, зумовлених місцем його походження. Підводячи підсумок історично-порівняльного дослідження термінології у сфері засобів індивідуалізації можна зазначити наступне. 1. ЦК України нормативно оформив зміну найменування всіх засобів індивідуалізації – об’єктів інтелектуальної власності. 2. Трансформація назви позначення, що використовується для ідентифікації юридичної особи з фірмового на комерційне найменування, не враховує правові традиції та може створити хибне уявлення про вільну оборотоздатність комерційного найменування, що суперечить п.2 ст. 490 ЦК України. З метою забезпечення чіткого визначення правового статусу комерційного найменування, як різновиду найменування юридичної особи, необхідно закріпити у ЦК України принцип обов’язковості комерційного найменування для підприємницьких юридичних осіб шляхом внесення до ст. 90 ЦК України змін та сформулювати положення, що “підприємницькі товариства повинні мати комерційне (фірмове) найменування”. Варто відзначити, що правило про обов’язковий характер фірмового найменування комерційних організацій закріплене у цивільних кодексах інших пострадянських республік (Російської Федерації, Казахстану тощо) та підтримується у юридичній літературі [24, с.580]. 3. Закріплення у ЦК України поняття “торговельної марки” для характеристики позначення, що відрізняє товари та послуги одних осіб від продукції інших, обумовлюється використанням єдиної правової категорії родового характеру, що охоплює “товарний знак” та “знак обслуговування” та відповідає міжнародним стандартам. Водночас, простежується суттєве збільшення значення та розширення сфери застосування “торговельної марки” 56

порівняно з регулюванням синонімічної їй “торгової марки” радянським законодавством. Закладені ЦК України зміни, зумовлюють необхідність оновлення законодавства у сфері товарних позначень та прийняття у новій редакції Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, в якому забезпечити єдність використовуваної термінології шляхом заміни терміну “знак для товарів та послуг” на “торговельну марку” та назви останнього на Закон України “Про охорону прав на торговельні марки”. 4. Аналіз правового категоріального апарату, що застосовується на міжнародному та національному рівнях для характеристики географічного місця виготовлення товару свідчить про тотожність понять “географічне зазначення” та закріпленого Законом 1999р. “кваліфікованого зазначення походження товару”. Слід визнати доцільною уніфікацію правової термінології у галузі використання позначення товару, наділеного особливими властивостями, що зумовлені географічним середовищем місця походження, шляхом введення до системи права інтелектуальної власності категорії “географічне зазначення” та конструювання єдиного правового режиму у даній сфері. Водночас, зміни, закладені на кодифікованому рівні потребують подальшої деталізації та закріплення у формі прийняття нового Закону “Про охорону прав на географічні зазначення”, в якому слід консолідувати терміни “найменування місця походження” та “географічне зазначення походження” в єдине поняття “географічного зазначення”. 2.2. Колізії суб’єктивних прав на засоби індивідуалізації Дослідження закріпленої ЦК України системи засобів індивідуалізації передбачає також проведення їх внутрішнього порівняльного аналізу на міжвидовому рівні. Його здійснення дозволяє охарактеризувати загальний рівень правової охорони засобів індивідуалізації у цивільному законодавстві України та сприяє визначенню особливостей окремих видів ідентифікуючих позначень, що зумовлюють їх самостійний правовий статус у сфері об’єктів інтелектуальної власності. Необхідність такого розмежування пов’язується з вирішенням низки питань практичного характеру: 1) колізіями у галузі співвідношення комерційних найменувань, торговельних марок та географічних зазначень; 2) пріоритетності прав на різні види засобів індивідуалізації, об’єктами яких є подібні чи ідентичні позначення; 3) можливості застосування паралельних охоронюваних механізмів підвищення ступеня юридичного захисту суб’єктивних прав на засоби індивідуалізації. За умов розвинутих ринкових відносин значно зростає значення спеціальних позначень, що використовуються виробниками для виокремлення та індивідуалізації себе і результатів своєї діяльності. Водночас, спостерігається збільшення випадків виникнення порушення суб’єктивних прав на засоби індивідуалізації. Такі порушення можуть мати місце не лише у рамках певного виду засобу індивідуалізації, але, і у силу подібності об’єктів виключних прав - за його межами. Насамперед, конфліктні ситуації можуть виникнути при зіткненні 57

прав на торговельну марку та комерційне (фірмове) найменування, прав на географічне зазначення та торговельну марку. Комерційне найменування та торговельна марка мають багато спільних рис: вони обидва стосуються об’єктів, що забезпечують індивідуалізацію підприємців, права на їх використання мають абсолютний характер. Крім того, оригінальне словесне позначення може вживатися одночасно у вигляді торгівельної марки та розрізняльної частини комерційного найменування. Проте, існує різниця між об’єктами, які можуть використовуватися у вигляді комерційного найменування та торговельної марки. Торговельними марками можуть бути слова, літери, цифри, зображувальні елементи будь-які інші позначення чи їх комбінації, придатні для вирізнення товарів і послуг, що виробляються чи надаються однією особою від товарів і послуг інших осіб. Комерційне найменування існує лише у вигляді словесного позначення, структура якого включає вказівку на організаційно-правову форму особи (корпус фірми) та спеціальне оригінальне слово, необхідне для розрізнення юридичної особи від інших господарюючих суб’єктів (додаток). Суттєва різниця простежується також у сфері сконструйованого законодавцем правового режиму суб’єктивних прав на засоби індивідуалізації. Вона проявляється як у призначенні відповідних прав (ідентифікація суб’єкта – для комерційних найменувань та ідентифікація продукції чи послуг – для торговельних марок), так і в їх правовій природі. Право на комерційне найменування діє безстроково, протягом усього періоду функціонування юридичної особи та виникає при її створенні. Можна відзначити його тісний зв’язок з сферою особистих немайнових прав юридичної особи (правом на недоторканість ділової репутації, на інформацію тощо) та обмежені можливості розпорядження. Для права на торговельну марку характерна строковість дії; можливість вільного надання та передачі; виникнення на підставі реєстрації після проведення експертизи органом, що виконує функцію патентного відомства. За даними зарубіжних дослідників близько 80 % усіх торговельних марок становлять словесні позначення124, тому існує висока вірогідність змішування позначень, які використовуються у вигляді торговельних марок та комерційних найменувань, права на які належать різним суб’єктам. Попередженню виникненню подібних конфліктів та їх вирішенню має сприяти розвинута система законодавства, яке не лише забезпечує правове регулювання відносин у сфері використання та захисту прав на засоби індивідуалізації, а й чітко визначає вимоги, які ставляться до заявлених позначень для набуття ними статусу об’єктів виключних прав. Але на рівні нормативного забезпечення суб’єктивних прав на комерційні найменування та торговельні марки також спостерігається певна незбалансованість правоохоронного механізму. Не можна не відзначити, що правова охорона торговельних марок в Україні порівняно з охороною комерційних найменувань, є більш досконалою і охоплює комплекс взаємопов’язаних нормативних актів, основу яких становлять 124

Веркман К. Товарные знаки: создание, психология восприятия: Пер. с англ. – М.: Прогрес, 1986 – С.136.

положення Глави 44 ЦК України та Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, створена розгалужена система підзаконних актів у даній сфері. Охорона марок здійснюється також на підставі відповідних конвенцій членом яких є Україна (Паризька конвенція про охорону промислової власності, Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків, Угода ТRIPS та інші). Законодавство, присвячене правовому регулюванню комерційних найменувань складається з Глави 43 ЦК України та декількох нормативних актів в яких використовується термін “фірмове найменування”, але які не забезпечують комплексної та цілеспрямованої регламентації відносин, що виникають у даній сфері. На міжнародно-правовому рівні основний правовий акт у галузі охорони промислової власності - Паризька конвенція 1883 р. лише у ст.8 вказує на екстериторіальний характер права на фірмове найменування, відносячи більш детальне визначення їх правового режиму до компетенції національного законодавства. Тому на практиці можливі випадки, коли в якості охоронюваного елементу торговельної марки може бути заявлене на реєстрацію словесне позначення, яке одночасно виступає розрізняльною частиною комерційного найменування (додатком), права на яке належить іншій юридичній особі. Дана обставина може ввести споживачів в оману і нанести значну шкоду правоволодільцю. У цьому випадку виникає питання пріоритетності прав на використання відповідного засобу індивідуалізації. Колізія між правами на комерційне найменування і торговельну марку виникає, насамперед, тоді, коли має місце тотожність чи подібність словесних позначень, які використовуються як частина комерційного найменування та як торговельна марка, збігаються сфера та спосіб їх використання. Їх вирішення здійснюється на підставі Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, який у п. 3 ст. 6 фіксує правило, що “не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або однорідних з ними товарів і послуг”. Незважаючи на те, що до даної статті Закону у 2003 р. були внесені зміни (термін “однорідних” було замінено словосполученням “таких же чи споріднених з ними”) можна констатувати наявність обмежених підстав для відмови у реєстрації заявленої торговельної марки, тотожної чи подібної до комерційного найменування. Ними виступають відомість найменування та тотожність чи спорідненість діяльності суб’єкта права на комерційне найменування та заявника марки. Тому, виходячи з положення п.3 ст. 6 можна прийти до висновку, що у разі не доведення власником комерційного найменування факту його відомості, буде зареєстроване тотожне чи подібне словесне позначення в якості торговельної марки, незважаючи на споріднений характер функціонування правоволодільців обох засобів індивідуалізації. У подальшому, відповідно до ст. 20 названого Закону, власник зареєстрованої марки зможе забороняти іншим особам використовувати зареєстроване позначення без його дозволу, у тому числі і у вигляді комерційного найменування. 59

Подібний підхід законодавця до проблеми співвідношення прав на різні засоби індивідуалізації призвів до постановки рядом вчених питання про нерівнозначність права на торгівельну марку і права на комерційне найменування та висновку про пріоритетний характер першого з прав125. З наведеною доктринальною позицією можна не погодитись, оскільки при розгляді питання пріоритетності до уваги береться, насамперед, характер права на однакове чи подібне словесне позначення. На нашу думку, при дослідженні рівності чи пріоритетності прав на засоби індивідуалізації необхідно виходити не з їх характеру, а з давності виникнення останніх в управомочених суб’єктів. При цьому варто дотримуватися виробленої ще давньоримськими юристами правової презумпції – prior in tempore potior in jure126. Тобто, при вирішенні питання пріоритетності прав на різні засоби ідентифікації, слід брати до уваги момент виникнення у суб’єктів права на комерційне найменування та права на торговельну марку. Перше - виникає у силу факту використання (п. 2 ст. 489 ЦК України), тобто, не раніше моменту реєстрації юридичної особи, а право на торгівельну марку відповідно до ст. 16 Закону виникає з дати подання заявки на реєстрацію позначення. Можливі ситуації, коли в якості торговельної марки заявляється позначення тотожне чи подібне до відомого комерційного найменування, право на яке належить особі, що здійснює діяльність в іншій сфері, ніж та у межах якої передбачається реєстрація торговельної марки. У законодавстві відсутні перепони для заборони проведення реєстрації такої торговельної марки. У п.3 ст. 6 зазначеного Закону міститься норма про обмеження підстав для відмови у реєстрації позначень лише спорідненим характером діяльності суб’єкта конфліктуючого найменування. Реалізація даного положення законодавства на практиці може призвести до негативних наслідків. Споживачі, орієнтуючись на загальновідоме комерційне найменування будуть купувати товари, позначені схожою чи тотожною маркою, які виробляє інший господарюючий суб’єкт. У такому випадку необхідно забезпечити захист прав третіх осіб, які можуть бути введені в оману, та правоволодільців відомих комерційних найменувань незалежно від сфери діяльності останніх. Необхідно зазначити, що подібний правовий захист передбачається у законодавстві зарубіжних держав. Зокрема, Закон Німеччини про реформу законодавства про товарні знаки від 25 жовтня 1994 р., який розроблений на підставі Директиви ЄЕС 84/104 від 21.12.1988 у п.3 ст.15 вказує, що якщо йде мова про відоме усередині держави фірмове найменування, то третім особам заборонено використовувати у ділових відносинах фірмове найменування чи схоже позначення, при відсутності небезпеки змішування127. Тобто, незалежно від 125

Одинцов С.В. Правовое регулирование в Российской Федерации индивидуализации коммерсантов и производимых ими товаров./ Автореф. дис. … канд. юр. наук: 12.00.03., М., 2001. – С.5; Каудыров Т.Э. Гражданско - правовая охрана объектов промышленной собственности в Республике Казахстан. – Алматы.: Жети Жаргы, 2001. – С.257. 126 Підопригора О.А. Римське приватне право: Підручник: Вид. 3 –є, перероб. та доп. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2001. – С.26. 127 Закон Федеративной республики Германия “О реформе законодательства о товарных знаках” от 25 октября

відсутності небезпеки змішування діяльності суб’єктів інших найменувань чи схожих до відомого фірмового найменування позначень, заборонено здійснювати їх використання. У цьому випадку поняття “інших схожих позначень” охоплює, насамперед, тотожні чи подібні до відомого комерційного найменування торговельні марки. Введення правових норм, які б забезпечили охорону відомих комерційних найменувань незалежно від характеру діяльності їх суб’єктів, видається доцільним також у законодавстві України. Інше коло питань, що виникають у зв’язку з аналізом п.3 ст.6 Закону “Про правову охорону знаків для товарів і послуг” стосується визначення поняття “відомості комерційного (фірмового) найменування”: змісту даної правової категорії; критеріїв, які можуть бути покладені в основу висновку про його відомість та встановлення компетентного органу при прийнятті такого рішення. Відповіді на них доцільно визначити на нормативному рівні шляхом прийняття спеціального правового акту – Правил визнання комерційних найменувань відомими в Україні, необхідність розробки якого випливає із змісту наведеної статті Закону. При його створенні має бути врахований досвід правової охорони добре відомих торговельних марок згідно ст. 25 згаданого Закону, положення іноземних законодавств та міжнародно-правових документів. Зокрема, Спільної резолюції про положення відносно охорони загальновідомих знаків, прийнятої Генеральною Асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності(далі – ВОІВ) та Асамблеєю Паризького союзу у 1999р.128, та Правил визнання товарного знаку загальновідомим, затверджених 2000р. Російським агентством по патентам і товарним знакам129. Колізії можуть виникнути також у сфері співвідношення суб’єктивних прав на торговельну марку та географічне зазначення. Дані види ідентифікуючих позначень пов’язує спільне призначення – вони обидва мають на меті забезпечити позначення продукції та виступають засобами її індивідуалізації. Водночас, значення та питома вага виконуваних ними функцій суттєво відрізняються. Основна функція торговельної марки – індивідуалізуюча – ідентифікувати товар від аналогічної продукції інших виробників. У географічному зазначенні на перший план виходить функція гарантії – засвідчення високої якості позначеного продукту шляхом вказівки на зв’язок особливих властивостей товару з унікальним географічним середовищем. Тому використання географічного зазначення може здійснювати будь-який виробник, продукція якого відповідає обумовленим якісним показникам, що визначаються специфічним географічним місцем її виготовлення. Зазначена обставина зумовлює специфіку права на географічне зазначення: абсолютне за своєю природою, воно не відноситься до комплексу виключних прав. Уповноважений суб’єкт може застосовувати 1994г. // Правовая охрана товарных знаков, фирменных наименований и географических указаний в Германии. / Пер., ред. и коммент. Г.А.Андрощук, А.П. Пахаренко. – К.: Таксон, 1997 – С.25. 128 Совместная резолюция Генеральной Ассамблеи ВОИС и Ассамблеи Парижского союза о положениях в отношении охраны общеизвестных знаков. Приложение 10. // Орлова В.В. Общеизвестные товарные знаки в Российской Федерации: современное состояние и перспективы. М., ИНИЦ Роспатента, 2001. - С.91-99. 129 Приказ Российского агентства по патентам и товарным знакам от 17 марта 2000г. №58 “Об утверждении Правил признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации”. // “Патенты и лицензии”. - 2000. №7. – С. 74-77.

зазначення для ідентифікації своєї продукції, але позбавлений можливості розпорядження. Інша особливість географічного зазначення, яка визначає його самостійне цивільно-правове регулювання полягає у обов’язковій наявності у позначуваному товарі особливих властивостей чи певної якості, що обумовлюються місцем його походження. Ідентифікований торговельною маркою продукт не обов’язково повинен характеризуватися високими показниками якості, які відрізняють його від інших аналогічних виробів. Для надання правової охорони торговельним маркам достатньо лише факту придатності позначення для індивідуалізації виробу та відсутності небезпеки змішування з аналогічними чи схожими знаками інших виробників. Спільною рисою обох засобів індивідуалізації є можливість їх трансформації у видове позначення, тобто найменування, яке у результаті довгострокового застосування втратило дистинктивний характер – зв’язок з географічним місцем виготовлення чи з конкретним товаровиробником та внаслідок наявності особливих властивостей асоціюється споживачами з певним різновидом товарів. Отже, у свідомості споживачів зазначення перестало вказувати на географічне місце виготовлення та застосовується для характеристики усієї категорії виробів, наділених схожими ознаками незалежно від суб’єкта чи місця їх виробництва. При цьому, відоме зазначення походження може стати географічним зазначенням, яке, у разі підвищення його ступеня, ризикує втратити охорону як об’єкт інтелектуальної власності. Підкріплюється дана теза міжнародноправовими нормами: ст. 24 п.6 Угоди TRIPS зазначає, що у разі “якщо географічне зазначення, що підлягає охороні, вже є загальновизнаним найменуванням для товарів або послуг у країні-учасниці, воно не потребує охорони”. Інша залежність динаміки правової охорони ідентифікуючого позначення від зміни рівня його відомості спостерігається у сфері комерційних найменувань та торговельних марок. Для них збільшення степеня популярності серед споживачів є підставою надання додаткових преференцій, встановлених пільговим правовим режимом охорони відомих найменувань чи добре відомих торговельних марок. Подальше зростання відомості може призвести до їх трансформації у видові позначення певної категорії товарів. Отже, у сфері географічних зазначень відсутній характерний для торговельної марки та комерційного найменування поділ засобів індивідуалізації на прості та добре відомі. Його простим різновидом виступає зазначення походження товару, яке не відносяться ЦК до категорії об’єктів інтелектуальної власності. Роль добре відомого географічного місця походження продукту виконує саме географічне зазначення – вид охоронюваних ЦК засобів індивідуалізації товару. На національному та міжнародному рівнях неоднозначно вирішується питання пріоритетності прав на торговельну марку та географічне зазначення. Відповідно до ст. 6 п.3 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з кваліфікованими зазначеннями 62

походження товарів. Їх реєстрація допускається лише у формі елементів торговельної марки, що не охороняються за умови наявності у заявника права на використання відповідного кваліфікованого зазначення. Дане положення законодавства цілком відповідає принципу часової першості при встановленні пріоритету виникнення суб’єктивних прав на різні види засобів індивідуалізації, які мають тотожні чи подібні об’єкти. Але українське законодавство не завжди додержується цієї правової засади. У випадку, якщо торговельна марка була зареєстрована раніше виникнення у іншої особи прав на тотожне чи подібне географічне зазначення, закон надає перевагу суб’єкту права на географічне зазначення. Зазначений висновок випливає з аналізу ст. 16 Закону “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, згідно якої виключне право власника свідоцтва забороняти будь-яке використання без його згоди зареєстрованого як знак позначення, не поширюється на кваліфіковане зазначення походження товару. Водночас, ст.17 Закону України “Про охорону прав на зазначення походження товарів” надає власнику свідоцтва про реєстрацію права на використання кваліфікованого зазначення право вживати заходів щодо заборони його використання будь-якими не управомоченими особами. Тому у разі, якщо суб’єкт права на торговельну марку не отримає дозвіл на використання свого позначення у вигляді географічного зазначення, то його володілець, незважаючи на більш пізнє виникнення прав на нього, може відповідно до ст. 19 Закону “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” вимагати визнання свідоцтва на товарний знак недійсним. При цьому, у випадку використання географічної назви як об’єкта торговельної марки необхідно додержуватися, встановленої законодавством вимоги добросовісності, яка забороняє застосування географічного найменування, що прямо чи опосередковано не пов’язане з місцем виробництва маркованого продукту. В іншому випадку таке позначення є оманливим або таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи виробника та відповідно до ст. 6 п.2 Закону 1993 р. не може одержати правову охорону як товарний знак. Тому у разі використання географічної назви для ідентифікації продукту у вигляді торговельної марки та географічного зазначення основна різниця між ними полягає у відсутності особливого зв’язку та залежності властивостей товару, позначеного маркою від географічного місця виробництва продукту та його присутність у географічному зазначенні. Такий стан законодавчого регулювання питання співвідношення прав на дані засоби індивідуалізації свідчить про домінантну правову охорону географічних зазначень та ставить власника прав на торговельну марку у невигідне правове становище, навіть, у випадку, коли зареєстроване як марка географічне найменування відповідає місцю виготовлення, переробки чи реалізації позначуваного нею товару. Суперечливо вирішується колізія права на товарний знак та географічне зазначення на міжнародно-правовому рівні. Основними правовими актами у даній галузі - Лісабонською угодою 1958 р. та Угодою TRIPS закріплюються різні підходи до співвідношення цих засобів індивідуалізації. Лісабонська угода у ст. 3 поширює правову охорону найменувань місця походження проти будь-якого 63

присвоєння або імітації. Угодою встановлюється дворічний строк для припинення колізійного товарного знака (ст. 5 ч. 6). Таким чином, якщо чинне право на товарний знак вступає у конфлікт з пізніше зареєстрованим найменуванням місця походження, то воно має бути припинено протягом наступних двох років. Закріплення даного правила, на думку науковців130 стало однією з причин, низької популярності Угоди 1958 р. серед міжнародної громадськості. По-іншому вирішується дана колізія Угодою TRIPS. У ст.16 ч.1 зазначається, що власник зареєстрованого товарного знака має виключне право не дозволяти усім третім особам використовувати подібні “знаки”, якщо в результаті такого використання існує ймовірність суміщення. Крім того, стаття 24 ч.5 вказує, що усі товарні знаки, заявлені на реєстрацію або зареєстровані добросовісно, або де права на товарний знак було придбано через його добросовісне використання відповідно до положень Угоди або до того, як географічне зазначення одержало охорону в країні походження, мають бути захищеними від наступних географічних зазначень. Аналіз Угоди TRIPS дає підстави для висновку, що в ній закріплюється пріоритетні права власників товарних знаків. Інший аргумент на його користь випливає з тексту ст.16 ч.1, яка поширює свої положення й на випадки виникнення права на товарний знак після отримання правової охорони назви місця походження виробу у формі географічного зазначення. Єдиний виняток, коли Угода надає географічному зазначенню переважну силу перед попередніми товарними знаками має місце у разі, коли ці товарні знаки є такими, що вводять чи можуть ввести в oману131. Таким чином, Угода закріплює домінуючий правовий статус товарних знаків серед інших видів товарних позначень, не беручи до уваги момент виникнення суб’єктивних прав на тотожне чи схоже позначення географічного місця виготовлення продукту. Таким чином, Угода TRIPS закріплює домінуючий правовий статус товарних знаків серед інших видів товарних позначень, не беручи до уваги момент виникнення суб’єктивних прав на тотожне чи схоже позначення географічного місця виготовлення продукту. Порівняння міжнародного законодавства з національними правовими актами у сфері співвідношення торговельних марок та географічних зазначень свідчить про протиріччя останнього з положеннями Угоди TRIPS. Разом з тим, указом Президента від 27.04.2001 “Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні”132 передбачалось проведення заходів, спрямованих на удосконалення законодавства України у сфері інтелектуальної власності з урахуванням, встановлених Угоди TRIPS стандартів. Одним із проявів реалізації Указу стало закріплення у ЦК нової термінології у сфері засобів індивідуалізації. Водночас, здійснення проголошеного курсу на гармонізацію українського законодавства 130

Основи інтелектуальної власності. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 1999. – С. 223. Кларк Лакерт. Географічні зазначення: минуле, сьогодення, майбутнє // Захист прав інтелектуальної власності: досвід Сполучених Штатів Америки. – Зб. Документів, матеріалів, статтей / За заг. ред. О.Д. Святоцького. – К.: Видавничий центр «Ін Юре», 2003. – С.224. 132 Указ Президента України “Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні” від 27 квітня 2001 р. // Урядовий кур’єр. – 5 травня 2001. – №79. 131

обумовлює необхідність внесення змін до Закону “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” не лише у контексті оновлення категоріального апарату, а також шляхом забезпечення більш повного захисту суб’єктам права на торговельні марки у випадку колізії з географічними зазначеннями. Проте, на нашу думку, беззастережне закріплення положень Угоди може не мати позитивного ефекту. Як було встановлено, Угода TRIPS, закріплюючи домінуюче становище товарних знаків, не враховує часове виникнення прав на різні види товарних позначень, що мають подібний об’єкт. Зазначена обставина може призвести до ущемлення прав суб’єктів на географічне зазначення та створює значну ймовірність введення споживачів в оману. Навіть, якщо торговельна марка, що включає до свого складу назву географічної території вказує на справжнє місце виготовлення, переробки чи реалізації товару, споживачі не застраховані від можливості бути введеними в оману. Дана небезпека може виникнути внаслідок того, що торговельна марка не повинна гарантувати якість позначуваного виробу та її зв’язок та обумовленість з географічним середовищем його походження. Виконання цієї функції забезпечується географічним зазначенням. Тому однорідні товари, позначені єдиною географічною назвою у формі торговельної марки та у вигляді географічного зазначення, можуть мати різну ступінь якості та властивості. Потерпатиме у цьому випадку споживач, який не завжди зможе відрізнити товари різної якості, позначені однаковим чи подібним товарним позначенням. Тому колізія між правом на торговельну марку та географічне зазначення повинна вирішуватися виходячи з принципу першості виникнення прав на відповідне ідентифікуюче позначення. У разі первинної реєстрації географічного зазначення, тотожне позначення може отримати правову охорону у формі торговельної марки лише після одержання заявником права на використання такого зазначення. Якщо ж має місце протилежна ситуація, то право власника торговельної марки мають бути збережені, але управомочений суб’єкт позбавляється можливості забороняти використання подібного до марки позначення у формі зареєстрованого географічного зазначення. Інший підхід до вирішення цього питання буде суперечити положенням Угоди TRIPS. Правовим механізмом, здатним забезпечити збереження права на торговельну марку після реєстрації географічного зазначення іншим суб’єктом являється, передбачене ЦК України, право попереднього користування. Його впровадження на у сфері географічних зазначень: по-перше, дозволить особі, що застосовує для позначення продукції незареєстроване в якості географічного зазначення найменування місцевості походження (у тому числі й у вигляді торговельної марки) у подальшому зберегти можливість його використання; подруге, надасть можливість обмежити передачу зазначеного позначення будь-якій третій особі. Інше коло питань, розгляд яких видається доцільним у контексті аналізу співвідношення торговельних марок та географічних зазначень, пов’язані з визначенням правового статусу та особливостей використання колективних торговельних марок. На відміну від комерційних найменувань, які мають індивідуальний характер та застосовуються для позначення товаровиробників, 65

географічних зазначень, яким притаманні лише групові ознаки, у межах позначень, що охоплюються категорією “торговельна марка” існують знаки індивідуального та колективного характеру. В Україні відсутнє деталізоване нормативне регулювання відносин у сфері їх використання. Норми, що стосуються колективних торговельних марок місяться у Паризькій конвенції 1883 р., Правилах складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів та послуг133 та частково у Законі “Про охорону прав на знаки для товарів та послуг”. Зокрема, ст. 7-bis Конвенції передбачає обов’язок країн – учасниць Союзу приймати заявки на реєстрацію та охороняти колективні знаки, що належать колективам, існування яких не суперечить закону країни походження, навіть якщо ці колективи не є власниками промислового чи торговельного підприємства. Особливості та умови охорони колективного знака кожна країна визначає самостійно, відповідно до положень свого національного законодавства. Національне законодавство України у даній сфері – Закон “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” не відносить до категорії об’єктів правової охорони колективні товарні знаки та не визначає їх правовий статус, але п. 5 ст. 5 закріплює можливість одержання свідоцтва на знак не лише за певною юридичною чи фізичною особою – заявником, але й за їх об’єднанням. Існування даної норми створило передумови нормативного регулювання колективних торговельних марок в українському законодавстві. “Правила складання, подання та розгляду заявки…” визначають, що у разі, якщо об'єднання осіб, що заявляє на реєстрацію знак для товарів і послуг зі спільними характерними ознаками бажає зареєструвати знак як колективний, така можливість може бути надана з урахуванням положень статті 7-bis Паризької конвенції. У цьому випадку додатково до заявки додається статут колективного знака, що повинен містити обумовлені Правилами відомості. Водночас, у правових актах відсутні норми, спрямовані на розкриття змісту категорії “колективна торговельна марка” та деталізації повноважень суб'єктів у сфері її використання. Дана обставина стала підставою незначного поширення в Україні практики їх застосування. Колективний характер даного виду товарних позначень зумовлює їх особливий правовий статус, відмінний від індивідуальних торговельних марок та наближений до географічних зазначень. Суб’єктивні права на колективні марки мають певну специфіку. Як і у сфері географічних зазначень, їх використання відбувається в обмеженому масштабі: передача права на колективні марки не допускається; власник групової марки не може заборонити іншому суб’єкту члену відповідної організації її застосовувати для позначення однорідної продукції. Тобто, на відміну від індивідуальних марок, права у галузі колективного різновиду торговельної марки не є абсолютно виключними. Інша спільна риса географічних зазначень та колективних марок полягає у наявності в позначуваному товарі певних якісних показників, за умови 133

Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика. – Наук.-практ. вид.: У 4-х т. / За заг. ред. О.Д. Святоцького. – Т.3: Промислова власність. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 1999. – С.417-450.

дотримання яких зберігається право на використання цих видів товарних позначень. Обов’язок контролю за їх дотриманням покладені на різні структури: для товару, ідентифікованого географічним зазначенням – на державні органи, що забезпечують його реєстрацію, для колективної марки – на організацію, члени якої наділяються правом її застосовувати на виробленій продукції. При цьому, недодержання, встановлених характеристик товару, позначеного географічним зазначенням є підставою припинення права на його використання. У разі виникнення подібної ситуації у сфері колективних марок, організація – власник може шляхом внесення до статуту колективного знаку, продовжити чинність суб’єктивних прав на нього для своїх членів. Незважаючи на спільний родовий характер індивідуальних та колективних марок між ними існує певна різниця. У всіх країнах, національні законодавства яких закріплюють правову охорону колективних знаків право на їх застосування виникає лише у результаті реєстрації. Дана риса притаманна і країнам англоамериканської правової системи, охорона торговельних марок в яких ґрунтується на принципі першовикористання як підстави виникнення виключних права на індивідуальні товарні позначення. У деяких державах охорона колективних марок здійснюється шляхом їх внесення до спеціальних реєстрів (США, Німеччина, Греція)134. Як й індивідуальні торговельні марки, їх колективні різновиди можуть застосовуватися для позначення товарів та ідентифікації послуг, тобто набувати форми товарних знаків чи знаків обслуговування. Ця особливість відрізняє їх від географічних зазначень, використання яких для характеристики наданих особою послуг законодавством не передбачається. Члени організації, на ім’я якої зареєстрований колективний знак можуть його вживати разом чи замість власного товарного знаку. Оскільки для позначення одного об’єкту можуть застосовуватися декілька різнохарактерних засобів індивідуалізації, а не однорідні ідентифікуючі позначення, то ця обставина також свідчить про самостійне економічне та правове становище колективних торговельних марок серед інших видів товарних позначень. Специфічним є суб’єкт права на колективну торговельну марку. Особам, управомоченим його використовувати є як об’єднання у цілому, так і окремі його члени. В юридичній літературі підкреслювалося, що коло суб’єктів права на колективну марку слід обмежити лише об’єднаннями юридичних осіб135. Дана позиція, однак, викликає певні зауваження та не зовсім відповідає нормативному регулюванню відносин у галузі колективних марок. Зокрема, Паризька конвенція до суб’єктів права на колективний знак відносить “колективи, існування яких не суперечить закону країни походження”, до категорії яких слід віднести об’єднання фізичних чи юридичних осіб. Аналогічно й українське законодавство у ст. 5 п. 5 Закону “Про охорону прав на знаки для товарів та послуг” зазначає, що право на одержання свідоцтва мають 134

Свядосц Ю.И. Правовая охрана товарных знаков в капиталистических странах. Учеб. пособие, М., 1969. – С.82. Мельник О.М. Проблеми правової охорони знаків для товарів та послуг в Україні. / Автореф. дис. … канд. юр. наук: 12.00.03. – Київ. – 1999. – С.9. 135

об’єднання осіб чи їх правонаступники. Закріплений статтею 1 Закону глосарій визначає, що поняття “особа” охоплює як фізичних так і юридичних осіб. Тому суб’єктом права на колективну торговельну марку слід визнати будь-яке об’єднання осіб, які виробляють продукцію чи надають послуги, для ідентифікації яких використовується колективний знак. Обмеження повноважень суб’єктів у даній галузі не відповідає закріпленим на міжнародному та національному рівнях вимогам правової охорони колективних торговельних марок. В українському законодавстві та у міжнародно-правових актах поряд з суб’єктами права на колективний знак використовується категорія “співвласники знака”. Так, ст. 5 Паризької конвенції передбачає, що “одночасне застосування одного й того ж знака на однакових чи подібних продуктах промисловими чи торговельними підприємствами, які розглядаються як співвласники знака... ніяким чином не обмежує охорону, що надана зазначеному знаку у будь-якій країні Союзу, якщо тільки таке застосування не вводить громадськість в оману і не суперечить публічним інтересам”. Норми, що стосуються використання одного товарного знаку декількома особами містяться також у Законі “Про охорону прав на знаки для товарів та послуг”, ст. 14 якого зазначає, що “якщо право на одержання свідоцтва мають кілька осіб, їм видається одне свідоцтво”, а ст. 16 містить припис, що “взаємовідносини при використанні знака, свідоцтво на який належить кільком особам, визначаються угодою між ними”. Тобто, як свідчить аналіз наведених норм Закону у даному випадку йде мова про індивідуальну торговельну марку, право на використання якої одночасно належить декільком особам (співвласникам знаку). На відміну від останньої свідоцтво на колективний знак видається на підставі її реєстрації на ім’я одного суб’єкта – організації, яка самостійно визначає коло осіб, уповноважених її використовувати для ідентифікації своєї продукції. Основне коло питань, пов’язаних з визначенням правового статусу колективних торговельних марок у системі засобів індивідуалізації виникає у зв’язку з їх застосуванням для позначення товарів, наділених особливими властивостями, зумовлених географічним місцем виготовлення. Тобто, можливості використання колективної марки замість географічного зазначення. Вирішення питання можливості реєстрації географічного зазначення у формі колективного знаку повністю залежить від конкретного національного законодавства. Правові системи певних держав забороняють реєстрацію географічних зазначень як колективних товарних знаків. До них належить і Україна. Згідно ст. 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів та послуг” не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з кваліфікованими зазначеннями походження товарів. Зазначене положення законодавства поширюється і на колективні торговельні марки. Крім того, ст. 17 Закону “Про охорону прав на зазначення походження товарів” надає власнику свідоцтва про реєстрацію права на використання кваліфікованого зазначення походження право вживати заходів щодо заборони його використання будь-якими неуправомоченими особами. 68

Водночас, у зарубіжних країнах поширена практика реєстрації колективних знаків для захисту назви географічного місця, що використовується для позначення товару, наділеного особливими властивостями, зумовленими місцем його походження. Вона набула значного розвитку у країнах англо-американської правової сім’ї та інших державах, де відсутня особлива система охорони місця походження товару у формі географічних зазначень136. Слід також відзначити, що реєстрація географічного місця у вигляді колективної марки, не обмежує сферу застосування останньої. Вживання комерційної марки замість географічного зазначення є лише одним із проявів її використання. У вигляді колективного знаку можуть існувати зображувальні елементи, кольори чи будь-яка їх комбінація, які придатні для позначення товарів, що виробляються членами організації - правоволодільця. У цьому випадку колізії між колективною маркою та географічним зазначенням не виникає. Вона відбувається у разі застосування найменування географічного місця у вигляді словесної колективної марки для позначення товару, наділеного особливими властивостями, що визначаються місцем його походженням. Реєстрація географічного зазначення у формі колективної марки має свої позитивні та негативні особливості. До останніх можна віднести необхідність обов’язкового безперервного використання колективної марки та періодично продовжувати строк чинності свідоцтва. У той час як географічне зазначення охороняється безстроково, незалежно від інтенсивності його використання. Крім того, реєстрація колективної марки для захисту географічного місця виготовлення продукції, за загальними правилом не перешкоджає останньому набути описового характеру та стати родовим поняттям. Серед позитивних моментів слід виділити можливість самостійно визначати рівень якості, яким повинен відповідати позначений маркою товар. Якщо у сфері географічних зазначень відсутність у продукції необхідних характеристик, обумовлених реєстрацією є підставою припинення прав на нього, то власник колективною марки може шляхом внесення змін до її статуту продовжувати застосовувати марку для ідентифікації відповідних товарів, незважаючи на зміну ступеня їх якості. Дана обставина пов’язується з здійсненням самою організацією – правоволодільцем повноважень контролю за відповідністю якісних показників, позначуваного маркою товару до закріплених її реєстрацією параметрів. Тому при наявності сприятливого законодавчого базису використання колективної марки для позначення товарів, наділених особливими властивостями, зумовлених географічним місцем виготовлення надає більші переваги для підприємців, ніж застосування для цих цілей географічного зазначення. Водночас, за умов відсутності зовнішнього контролю за дотриманням якісних характеристик продукції, позначеного колективною маркою існує небезпека введення споживачів в оману, які розраховуючи на добротність товару можуть придбати вироби нижчих показників. Тому при наданні можливості застосування колективних торговельних марок для позначення географічного місця виготовлення продукції, слід забезпечити встановлення державного нагляду 136

Основи інтелектуальної власності. – К.:Видавничий Дім “Ін Юре”, 1999. – С.219.

за відповідністю характеристик товару вимогам зареєстрованого статуту колективної марки. Таку перевірку можна здійснювати при кожному черговому разі продовження дії (пролонгації) свідоцтва на колективну марку. У зв’язку з наведеним видається доцільним обмежити можливість організації – власника свідоцтва на використання колективної марки вносити зміни до її статуту, спрямовані на зниження якісних вимог до позначуваних маркою товарів. Підсумовуючи дослідження основних колізій у сфері засобів індивідуалізації слід зазначити: 1. Сучасний стан українського законодавства у сфері правової охорони засобів індивідуалізації не забезпечує належного вирішення питання співвідношення суб’єктивних прав на дані види ідентифікуючих позначень. Якщо у сфері колізії прав на комерційні найменування та торговельні марки правові акти, в основному, визначають привілейований правовий статус власників прав на торговельні марки, то у галузі кореляції торговельних марок та географічних зазначень закон віддає перевагу суб’єктам права на географічні зазначення. 2. Питання пріоритетності прав на різні види засобів індивідуалізації, об’єктами яких є подібні чи тотожні позначення, слід вирішувати, виходячи з принципу часової першості, тобто враховувати момент надання правової охорони відповідному засобу індивідуалізації. Виняток становить механізм правової охорони добре відомих засобів індивідуалізації та право попереднього користувача. 3. З метою підвищення правової охорони комерційних найменувань та попередженню виникнення конфліктів між власниками виключних прав на різні види засобів індивідуалізації, які мають тотожні чи подібні об’єкти, доцільно внести зміни до п.3 ст. 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товари і послуг” та викласти його у такій редакції: “не можуть бути зареєстровані як торговельні марки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з: - комерційними (фірмовими) найменуваннями, що належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; - відомими в Україні комерційними (фірмовими) найменуваннями, право на які належать іншим особам”. 4. Для забезпечення ефективного правового режиму охорони різних видів засобів індивідуалізації та створення збалансованої системи правового регулювання відносин у даній сфері, виникає потреба у розробці і прийнятті спеціального нормативного акту - Правил визнання комерційних найменувань відомими в Україні, в якому визначити поняття та орієнтовні критерії відомості комерційних найменувань та компетентний орган у даній галузі. 5. Для розмежування суб’єктивних прав на торговельну марку та географічне зазначення доцільно внести зміни до ст. 6 п.3 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” та сформулювати її у такій редакції: “Не можуть бути зареєстровані як торговельні марки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з зареєстрованими географічними зазначеннями (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що належать іншим 70

особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів”. 6. З метою гармонізації законодавства України з положеннями Угоди TRIPS та закріплення можливості суб’єкта права на торговельну марку забезпечувати її використання після реєстрації тотожного чи схожого з нею географічного зазначення, слід доповнити Главу 45 ЦК “Право інтелектуальної власності на географічне зазначення” статтею 504 –1: “Будь-яка особа, яка до дати подання заявки на географічне зазначення або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала позначення, тотожне чи подібне географічному зазначенню щодо однорідних товарів та послуг або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача)”. 2.3. Комерційні найменування, торговельні марки і географічні зазначення в системі ідентифікуючих позначень Дослідження правової природи засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту товарів та послуг передбачає чітке відмежування закріпленого Цивільним кодексом комплексу ідентифікуючих позначень від суміжних правових категорій. Лише у результаті його проведення може бути охарактеризований правовий режим та місце кожного індивідуалізуючого позначення як об’єкту правової охорони у системі цивільного права. Таке порівняльне дослідження доцільно проводити не лише у сфері результатів інтелектуальної діяльності, охорона яких забезпечується ЦК України, а й у межах самої системи засобів індивідуалізації, визначаючи взаємозв’язки та співвідношення між ідентифікуючими позначеннями, для характеристики правового режиму яких законодавець використав конструкцію виключного права та механізм права інтелектуальної власності. Виявлені у результаті такого структурного співставлення дані сприятимуть більш глибокому теоретичному розумінню сутності засобів індивідуалізації, встановленню загальних та специфічних ознак системи ідентифікуючих позначень та покращенню правого режиму у даній галузі цивільно-правового регулювання. Визначення внутрішніх кореляційних зв’язків має також важливе практичне значення, зокрема, при вирішенні питання пріоритетності прав на різні види засобів індивідуалізації у разі тотожності чи подібності їх об’єктів та доцільності використання паралельних правоохоронних механізмів з метою підвищення рівня їх юридичної захищеності. Не менш важливо дослідити аспекти взаємодії засобів індивідуалізації з іншими позначеннями товару та його виробника, які не належать до об’єктів інтелектуальної власності, але, внаслідок подібності економічного призначення та виконуваних функцій, безпосередньо пов’язані з охоронюваними ЦК України комерційними найменуваннями, торговельними марками та географічними зазначеннями. 71

Таким чином, різноманітність засобів індивідуалізації та суміжних правових об’єктів, багатоаспектність виконуваних ними функцій обумовлює необхідність здійснення багаторівневого порівняльного аналізу, що включає: по-перше, дослідження змісту термінології, що використовується для характеристики системи засобів індивідуалізації та структури їх окремих видів; по-друге, визначення внутрішніх зв’язків у рамках охоронюваних ЦК України позначень товаровиробника та його продукції (комерційне позначення – торговельна марка – географічне зазначення); по-третє, відмежування засобів індивідуалізації – об’єктів цивільно-правової охорони від інших ідентифікуючих позначень, регламентація яких не охоплюється законодавством про інтелектуальну власність; по-четверте, здійснення їх співставлення з іншими об’єктами інтелектуальної власності. Перші два етапи порівняльного дослідження були проведені вище у процесі аналізу сучасного стану розвитку вітчизняного законодавства про засоби індивідуалізації, визначення термінології та проблем співвідношення комерційних найменувань, торговельних марок та географічних зазначень. Наразі зупинимося на розгляді теоретичних та практичних аспектів відмежування засобів індивідуалізації від інших ідентифікуючих позначень. Основною правовою категорією, з якою найбільш часто пов’язують комерційні найменування є найменування підприємства. Законодавчими підставами для їх ототожнення можуть виступати положення ст. 191 ЦК України, яка до складу підприємства як майнового комплексу відносить право на торговельну марку або “інше позначення” та п.2 ст. 490 ЦК України, що передбачає перехід майнових прав інтелектуальної власності на комерційне найменування разом з цілісним майновим комплексом підприємства чи його відповідною частиною. У цивільному праві перехід прав на об’єкт, як правило, пов’язується з передачею самого об’єкту, на підставі якого вони виникли. Тому можна припустити, що комерційне найменування має на меті ідентифікацію підприємства, а не юридичної особи. Суперечать такому висновку положення ЦК України, що закріплюють належність комерційних найменувань підприємницьким товариствам (ст. 90) та вказують на не допустимість охорони комерційних найменувань, які не дають можливість вирізнити одну особу з-поміж інших (ст.489). Ускладнюється вирішення даного питання відсутністю легальної дефініції та різними підходами до визначення комерційного найменування в юридичній літературі. Слід відзначити, що вже у дореволюційній правовій науці склалися два теоретичні підходи на питання сутності комерційного найменування, для характеристики якого вживався термін “фірми”. Першого дотримувалися Г.Ф.Шершеневич137, П.П.Цитович138, А.Ф.Федоров139 та В.В.Розенберг140, які трактували фірму як назву підприємства. Представники іншого напряму (В.А. 137

Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т.1: Введение. Торговые деятели. – М.: “Статут”, 2003. – С.188. Цитович П.П. Очерки основных понятий торгового права. М., АО «Центр ЮрИнфоР», 2001. – С.95-95. 139 Федоров А.Ф. Курс торгового права. Вып 1. Одесса, 1903. – С.177. 140 Розенберг В.В. Фирма. Догматический очерк. Спб. 1914. – С.19. 138

Удінцев141, Е.Н.Данілова142) розглядали її як торгове ім'я купця, власника підприємства, під яким він веде свою торгівельну діяльність. У залежності від обраного трактування комерційного найменування вирішувалося питання його відчужуваності. Представники першого напряму підкреслювали вільний характер передачі фірми разом з підприємством, якому вона належить, іншого – вказували на її не оборотоздатність. Особливу позицію займав А.І.Камінка – визнаючи фірму ім'ям купця та відносячи її до числа прав людини на особистість, він допускав можливість її передачі143. Після революції всі підприємства внаслідок націоналізації перейшли у власність держави. Відновлення ініціативи приватних осіб та розвиток підприємництва відбулося лише у період НЕПу. Економічні зміни у сфері майнового обороту були законодавчо закріплені у ЦК УСРР 1922 р., побудованим за прикладом ЦК РРФСР. Кодекс розмежовував підприємства на державні, які виступали у цивільному обороті як самостійні юридичні особи, та торгівельні і промислові, що визнавалися об’єктами права приватної власності. Суперечливе нормативне трактування становища підприємства відобразилося у Положенні про фірму 1927 р. З одного боку, фірма застосовувалась для позначення підприємства, яке належить юридичній особі акціонерному товариству чи кооперативній організації, з іншого – для характеристики найменування самого господарюючого суб’єкта. У останньому значенні Положення надавало фірмоволодільцю виключне право на використання на вивісках, бланках та при укладанні угод (п. 8). Оскільки угоди можуть вчинятися лише суб’єктом від свого імені, то можна стверджувати, що згідно Положення фірма ідентифікувала підприємство як учасника обороту. У подальшому, у зв’язку з поступовим обмеженням приватного підприємництва та монополізацією економіки державою, об’єктивної потреби у розмежуванні різних власників підприємств не існувало. Навпаки, виникла необхідність у розмежуванні різних підприємств, тому фірма ототожнюється з найменуванням підприємства. Лише з початком 90-х рр. у зв’язку з розвитком реформ в економічній сфері та, насамперед, процесу приватизації законодавче та наукове трактування категорії “підприємство” почало зазнавати певних змін. Зокрема, у прийнятому 07.02.1991 Законі УРСР “Про власність” “підприємство”, з одного боку, тлумачиться як поняття тотожне категорії “юридична особа” в якості суб’єкта відносин власності, з іншого – вказується на можливість його належності на праві власності іншим особам. Так, Закон відносить колективні підприємства до суб’єктів права власності (ст.20) та закріплює за ними певне майно (ст.23). Водночас, ст. 28 фіксує право громадських об'єднань “мати у власності підприємства відповідно до цілей, зазначених в їх статутах, і в порядку, передбаченому законодавчими актами”. Закон “Про підприємства в Україні” від 27.03.1991 також дотримувався цього підходу. Незважаючи на те, що підприємство визначається як “самостійний господарюючий статутний суб'єкт, який має права юридичної особи”, ст.18 фіксує можливість володіння 141

Удинцев В.А. Русское торгово-промышленное право. Киев.1907 – С.226. Данилова Е.Н. Фирма и название предприятия. Спб. 1915 – С.38. 143 Каминка А.И. Очерки теории торгового права. Спб. 1911. – С.128. 142

підприємством, вказуючи, що “порядок використання прибутку (доходу) визначає власник (власники) підприємства”. На сьогоднішній день питання про те, чи є підприємство об’єктом чи суб’єктом цивільних прав не є остаточно вирішеним. Насамперед, необхідно відмітити, що зазначене поняття має економічне походження і є, у першу чергу, економічною категорією. Традиційним є його трактування як особливого об'єкта приватного права. Підприємство розглядається як цілісний майновий комплекс, який відособлений від іншого майна власника. Лише як об’єкт права воно визначається у Цивільному кодексі, ст. 191 якого підкреслює можливість підприємства бути об’єктом купівлі-продажу, застави, оренди та інших правочинів. Проте, в інших галузях за ним зберігся статус учасника правовідносин. Зокрема, Глава 7 ГК України цілковито присвячена регламентації діяльності підприємства як суб’єкта господарювання. Хоча, як відзначають науковці, з погляду законодавства не викликає сумнівів оцінка підприємства як майна, об'єкта господарської діяльності комерсанта144. Ще більш категорично висловлюється О.Є Романов: у підприємстві не можна вбачати нічого більшого як майнову сукупність, певним чином організовану для підприємництва 145. Процес законодавчого “уособлення” підприємства зумовлюється мотивами юридичного та економічного характеру. Можна погодитись з М.І. Кулагіним, який наголошував, що одна з його причин полягає у тиску, який зазнає система суб’єктів цивільного права під дією публічно-правових засад у регулюванні відносин за участю юридичних та фізичних осіб. Сприяє цьому процесу фіскальна політика держави, яка також спрямована на розширення традиційного кола суб’єктів цивільних правовідносин146. Іншу причину слід вбачати у бажанні підприємців обмежити свою відповідальність за зобов’язаннями, пов’язаними з експлуатацією окремого підприємства тільки його активами, а не всім своїм майном. Використання єдиного засобу індивідуалізації – комерційного найменування – для одночасної ідентифікації суб’єкта – юридичної особа та об’єкта – підприємства як цілісного майнового комплексу, свідчить про теоретичну не розробленість законодавчого регулювання відносин у даній сфері. Хоча, ще на початку ХХ ст. російські цивілісти відмежовували поняття назви підприємства і фірмового найменування. Так, А.І. Камінка писав, що інтереси ділового обороту вимагають, щоб поруч з фірмою існувала можливість позначення кожного окремого підприємства147. Підтримується дана позиція і в сучасній юридичній літературі, в якій обґрунтовується потреба у розробці правового інституту ідентифікації підприємства як цілісного майнового комплексу 148. 144

Гражданское и торговое право капиталистических государств: Учебник / Отв. ред. Е.А.Васильев М.:Международные отношения, 1993. – С.112. 145 Романов О.Е. Теоретические и практические аспекты определения состава предприятия как имущественного комплекса // Актуальные проблемы гражданского права. Вып. 6 / Под ред. О.Ю.Шилохвоста. – М.: НОРМА, 2003. – С.213. 146 Кулагин М.И. Избранные труды по акционерному и торговому праву. 2-е изд. М.: “Статут”, 2004. –С.39. 147 Каминка А.И. Очерки теории торгового права. Спб. 1911. –С.128. 148 Жариков В.В. Особенности правового режима предприятия и отдельных видов имущества, входящего в его

В українському законодавстві відсутні правові норми, спрямовані на регламентацію назви підприємства, як особливого засобу індивідуалізації. Але правове підґрунтя для їх розробки передбачено ст. 191 ЦК України, яка до складу підприємства як майнового комплексу поряд з торговельною маркою відносить “інше позначення”. Введення у цивільне законодавство цієї конструкції та формулювання її правового режиму забезпечить можливість індивідуалізації декількох підприємств, що належать одному суб’єкту та дозволить позначити цілісні майнові комплекси, які перебувають у власності індивідуальних підприємців, що функціонують без створення юридичної особи. Отже, можна наголосити, що комерційне найменування та назва підприємства є різними правовими категоріями, перша - має на меті ідентифікувати суб’єкта права – юридичну особу, а друга стосується позначення об’єкта цивільних прав – цілісного майнового комплексу, що охоплюється поняттям “підприємство”. Поряд з засобами індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг (комерційними найменуваннями, торговельними марками та географічними зазначеннями) у зарубіжних законодавствах та на міжнародноправовому рівні вживається поняття “комерційне позначення”. У сфері міжнародного права даний термін фіксується Стокгольмською конвенцією про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності (далі - ВОІВ) 1967р., ст.2 якої відносить комерційне позначення до об’єктів інтелектуальної власності149. Тим самим визначається належність таких позначень до засобів індивідуалізації, що підлягають правовій охороні як об’єкти інтелектуальної власності та підкреслюється їх самостійний характер серед інших об’єктів виключних прав. Україна ратифікувала Стокгольмську конвенцію, яка є частиною її законодавства. Внутрішнє українське законодавство не містить норм, які безпосередньо стосуються правового режиму комерційних позначень, але дана обставина не свідчить про відсутність їх правової охорони. Незважаючи на те, що закріплений ст. 420 ЦК України перелік права об’єктів інтелектуальної власності є відкритим, ст. 418 ЦК України відзначає, що право інтелектуальної власності виникає на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об’єкт, що визначений кодексом та іншим законом. Ст. 4 ЦК вказує, що категорія “закон” у розумінні Цивільного кодексу охоплює закони України, що приймаються відповідно до ЦК України та Конституції України. Оскільки на сьогодні в Україні відсутній законодавчий акт, який би розкривав поняття “комерційного позначення” чи забезпечив регламентацію відносин у сфері його використання, то, відповідного до національного законодавства, комерційне позначення не є об’єктом інтелектуальної власності. Такий стан регулювання відносин у даній галузі не відповідає нормам Стокгольмської конвенції 1967 р. состав // Актуальные проблемы гражданского права. Вып.7 / Под ред. О.Ю.Шилохвоста. – М.: НОРМА, 2003. – С.132-133. 149 Конвенция об учреждении Всемирной организации интеллектуальной собственности от 14 июля 1967 г. (дата вступления в силу для Украины – 25.12.1991 р.) // http://www.rada.gov.ua.

Водночас, в українському законодавстві наявний певний комплекс правових норм, які опосередковано стосуються охорони та використання комерційних позначень. Зокрема, у п.3 ст. 1126, ст. 1128, ст.1129 ЦК України, які визначають правовий режим договору комерційної концесії, йде мова про права правоволодільця на торговельну марку та “інше позначення”. Правова охорона комерційних позначень відбувається також на підставі законодавства про недобросовісну конкуренцію. Так, відповідно до ст.4 Закону України “Про захист від недобросовісної конкуренції” неправомірним є використання без дозволу уповноваженої особи чужого імені, фірмового найменування, знаків для товарів і послуг та інших позначень150. На нашу думку, такими об’єктами, що охоплюються категорією “інше позначення” про які йде мова у цих статтях є комерційні позначення. Неурегульованість відносин, пов’язаних з використанням комерційних позначень, обумовлюється також відсутністю єдиного підходу в юридичній літературі до визначення їх правової природи та місця у системі засобів індивідуалізації. Ряд авторів (наприклад, В.О.Калятін) розглядають комерційне позначення як незареєстрований засіб ідентифікації юридичної особи. Інші науковці розкривають зміст даної правової категорії на підставі ст. б-bis Паризької конвенції як незареєстрованне, але загальновідоме найменування, що використовується у діяльності підприємця (Є.О. Суханов, А.О. Іванов151). Третя група науковців не дає визначення комерційного позначення, але приходить до висновку, що оскільки такі позначення не реєструються патентним відомством та не включені законодавством до числа об’єктів виключних прав, то вони взагалі не підлягають правовій охороні (Л.А.Трахтенгерц) чи їх правоволодільцем може виступати лише іноземний підприємець (М.І.Брагінський, В.В.Вітрянський). Зокрема, В.О.Калятін вказує, що комерційним позначенням можна визнати позначення, яке юридична особа звичайно використовує у відносинах з контрагентами, у рекламі і т.д. У законодавстві не встановлений обов'язок реєстрації такого позначення152. Наведене трактування змісту зазначеної категорії видається дещо широким. Крім того, вказівка на можливість застосування комерційного позначення у відносинах з контрагентами свідчить про його ототожнення з комерційним найменуванням. На підставі аналізу наведеної підходу можна встановити, що різниця між цими видами ідентифікуючих позначень полягає у підставах надання правової охорони: принцип першовикористання – для комерційних позначень та реєстрації – у сфері фірмових найменувань. Отже, як випливає з зазначеної позиції, якщо комерційне позначення зареєстроване, воно повинно набувати статусу комерційного найменування. Оскільки для характеристики одного явища у рамках єдиної площини не використовуються декілька однорідних категорій, то застосування для 150

Відомості Верховної Ради України. -1996 р. - № 36. - Ст. 164. Гражданское право: Учеб.: В 3 т. Т.2. – 4-е изд., перераб. и доп. / Отв. ред. А.П.Сергеев, Ю.К. Толстой. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. –С.735. 152 Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (Исключительные права). Учебник. М.: Из-во НОРМА, 2000. – С. 336. 151

ідентифікації суб’єкта права – юридичної особи комерційного позначення поряд з комерційним найменуванням не виглядає юридично доцільним та не може пояснити його виокремлення на міжнародно-правовому рівні як самостійного засобу індивідуалізації у системі об’єктів інтелектуальної власності. Іншу позицію займає С.А.Стєпанов, який розглядає комерційне позначення як додатковий засіб індивідуалізації підприємства, елемент його майнового комплексу153. На його думку, комерційні позначення використовуються власником майнового комплексу як для всієї юридичної особи в цілому, так і для виділених із загального майна окремих підприємств. Даний підхід також не видається бездоганним. У цьому випадку відбувається значне розширення змісту комерційного позначення: одна категорія використовується одночасно для фіксації суб’єкта (юридична особа – власник підприємства) та об’єкта права (підприємство як цілісний майновий комплекс). Водночас, на практиці досить часто одна юридична особа може володіти декількома підприємствами, найменування яких не співпадають з комерційним найменуванням юридичної особи – їх власника. М.І.Брагінський та В.В.Вітрянський не дають визначення комерційного позначення, але на підставі аналізу законодавства приходять до висновку, що оскільки останні не реєструються патентним відомством, то правоволодільцем комерційного позначення може виступати лише іноземний підприємець, фактичний користувач незареєстрованного позначення, якщо тільки воно не є загальновідомим, не набуває на нього виключних прав154. Ще більш категоричну позицію займає Л.А.Трахтенгерц, яка вказує, що оскільки комерційні позначення не включені російським законодавством до числа об’єктів виключних прав, то вони не підлягають правовій охороні на території Російської Федерації155. Наведені погляди також не позбавлені певних недоліків. Відсутність норм, які б передбачали реєстрацію і правову охорону комерційних позначень ще не означає позбавлення суб’єкта права на його використання. Особа може здійснити захист свого права та законного інтересу на комерційне позначення на підставі загальних положень цивільного законодавства. Відсутність особливої системи реєстрації комерційних позначень також не слід розглядати як обставину, що беззастережно свідчить про не можливість їх правової охорони. Наприклад, на сьогодні в Україні та у Російській Федерації (далі - РФ) не створена особлива, окрема від реєстрації юридичних осіб система реєстрації їх комерційних (фірмових) найменувань, вони згідно ст.489 ЦК України охороняються на підставі першовикористання. Як і норми українського законодавства, правові акти РФ закріплюють правило, що визначають належність ратифікованих міжнародних договорів до 153

Степанов С.А. Предприятие как имущественный комплекс по Гражданскому кодексу Российской Федерации // Актуальные проблемы гражданского права. / Под ред. С.С.Алексеева., М.: “Статут”, 2000. – С.61. 154 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении работ и оказании услуг. – М.: “Статут”, 2002 –С.975. 155 Трахтенгерц Л.А. комментарий к Главе 54. ГК РФ. // Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (постатейный). / Под ред. О.Н.Садикова. М., 2003. – С.735.

системи національного законодавства. Оскільки Україна та РФ є членами ВОІВ та ратифікували Стокгольмську конвенцію, то комерційним позначенням повинна бути забезпечена правова охорона у межах їх територій як і іншим об’єктам права інтелектуальної власності. У зв’язку із зазначеним викликає сумнів обґрунтованість вищенаведених позицій. Іншу точку зору висловлює Є.О.Суханов, який трактує поняття “комерційне позначення” як незареєстрованне, але загальновідоме найменування, що використовується у діяльності підприємця. На його думку зміст даного терміна може бути виведений з Паризької конвенції по охороні промислової власності156. Паризька конвенція по охороні промислової власності дійсно містить у собі ст. б-bis про захист загальновідомих знаків. Але проаналізувавши її зміст можна прийти до висновку, що в ній йде мова про знак, що проставляється для маркування продукції (загальновідомий товарний знак), а не про позначення, що вживається для ідентифікації суб’єкта - її виробника. Конвенція не містить норм, що стосуються комерційних позначень. Тому зміст даної правової категорії досить важко витлумачити з її положень. На нашу думку, категорія “комерційне позначення” є полісемічним поняттям, яке можна розглядати принаймні у двох аспектах: широкому та вузькому. У першому - нею охоплюються всі види позначень, які використовуються при здійсненні підприємницької діяльності та стосуються як об’єктів інтелектуальної власності (торговельних марок, географічних зазначень та комерційних найменувань), так будь-яких інших символів чи їх комбінацій, що використовуються для ідентифікації суб’єктів, товарів, послуг, іншого майна, що пов’язане з комерційною діяльністю та не відносяться до об’єктів інтелектуальної власності (сертифікаційних знаків, вивісок, назв підприємств тощо). У вузькому значенні комерційне позначення можна визначити як комбінацію словесних знаків, що застосовується для найменування підприємства як цілісного майнового комплексу, що використовується фізичною чи юридичною особою при здійсненні господарської діяльності. При трактуванні комерційного позначення у вузькому значенні необхідно провести його відмежування від суміжних правових категорій, насамперед, торговельних марок та комерційних найменувань. На відміну від комерційного найменування, комерційне позначення стосується ідентифікації не суб’єкта права – юридичної особи, а підприємства як цілісного майнового комплексу, тобто об’єкту відповідних цивільних прав. Окремі елементи комерційного найменування і комерційного позначення можуть співпадати, але дана обставина не свідчить про те, що ці категорії позначають тотожні явища. Право на комерційне найменування є невідчуженим та виникає з моменту створення юридичної особи. Комерційне позначення стосується лише назви відповідного підприємства, має майновий характер і може відчужуватися разом з підприємством, для позначення якого воно використовується. Юридична особа як правоволоділець комерційного 156

Комментрарий части второй Гражданского кодекса Российской Федерации для предпринимателей. М., 1996. – С.247.

найменування може мати декілька підприємств, кожне з яких характеризується своїм комерційним позначенням. Як вище зазначалося, потребами практичної сфери обґрунтовується необхідність розробки правового інституту, що охоплюватиме норми, пов’язані регулюванням відносин у галузі охорони ідентифікуючих підприємство позначень. Використання для характеристики найменування підприємства категорії “комерційне позначення” не лише сприятиме реалізації на національному рівні положень Конвенції 1967 р. у сфері його охорони як об’єкта інтелектуальної власності. Таке трактування змісту комерційних позначень створить необхідні умови для розв’язання ряду теоретичних питань та законодавчих колізій. Однією з яких є проблема оборотоздатності комерційного найменування, тобто можливості (неможливості) переходу прав на нього при відчуженні підприємства). В юридичній літературі неодноразово підкреслювалося, що хоча комерційне найменування є засобом індивідуалізації – об’єктом інтелектуальної власності, але право на його використання належить до групи особистих немайнових прав юридичної особи157. Останні, як відомо, стосуються невідчужуваних благ, права на які не можуть бути передані іншим суб’єктам та припиняються у результаті припинення діяльності юридичної особи – правоволодільця. Ліквідація юридичної особи, як підстава припинення чинності прав на комерційне найменування, передбачається також ст. 491 ЦК України. Водночас, суперечить визначенню комерційного найменування, як особистого немайнового блага, правило зафіксоване у п. 2 ст. 490 ЦК України, що передбачає передачу майнових прав інтелектуальної власності на таке найменування іншій особі разом з цілісним майновим комплексом. Слід відзначити, що факт продажу цілісного майнового комплексу не є підставою припинення діяльності юридичної особи, у тому числі й можливості подальшого використання належного їй комерційного найменування. Можливі випадки, коли юридична особа, яка є власником декількох підприємств відчужує одне з них, але продовжує використовувати інші. За цих обставин не відбувається передача комерційного найменування. При передачі підприємства до його нового власника може переходити лише ідентифікуюче позначення цілісного майнового комплексу. Тому, на нашу думку, у зазначеному випадку відчуженню підлягає комерційне позначення - назва підприємства, а не комерційне найменування юридичної особи. Визначення комерційного позначення як засобу індивідуалізації, який забезпечує ідентифікацію цілісного майнового комплексу сприятиме усуненню зазначеної правової колізії. Наведене розкриття змісту категорії “комерційного позначення” дозволяє також позитивно вирішити питання можливості фізичної особи-підприємця виступати стороною договору комерційної концесії. Як відзначалось в юридичній 157

Медведев Д.А. Право на фирму в условиях рыночной экономики. // Осуществление и защита имущественных прав граждан и организаций в условиях формирования социалистического правового государства. Уфа, 1991. – С.70-71; Гражданское право: Учеб.: В 3 т. Т.3. – 4-е изд., перераб. и доп. / Отв. ред. А.П. Сергеев, Ю.К.Толстой. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. – С.266.

літературі, (М.І.Брагінський, В.В.Вітрянський158, Л.О.Красавчикова159 тощо) фірмове найменування і (або) комерційне позначення є обов’язковими елементами комплексу прав, що надаються на підставі зазначеного договору. Але ЦК України не визнає фізичних осіб суб’єктами права на комерційне найменування. Відповідно до ст.28 ЦК України фізична особа набуває цивільні права та обов’язки та здійснює їх під своїм ім’ям, а комерційне найменування згідно ст.90 ЦК України належить юридичним особам-підприємницьким товариствам. Дане положення законодавства фактично усуває їх від можливості безпосередньої участі у відносинах комерційної концесії. Лише у разі закріплення за фізичними особами – власниками цілісних майнових комплексів статусу суб’єктів права на комерційне позначення, останні, укладаючи договір комерційної концесії, надаватимуть користувачеві у складі комплексу виключних прав, право на використання належного їм комерційного позначення. Іншою правовою категорією, що використовується для характеристики позначення юридичної особи є “фірмовий знак”. На доктринальному рівні була висловлена точка зору, що під фірмовим знаком слід розуміти “скорочене фірмове найменування, як правило назва підприємства, що використовується у комерційному обороті”160. Для оцінки та аналізу даної позиції слід звернутися до розгляду структури комерційного найменування та визначення поняття “скорочене фірмове найменування”. Слід наголосити, що в юридичній літературі та у практичній площині, характеризуючи структуру комерційного найменування виділяють його дві частини — основну, яка називається корпусом фірми, і допоміжну – додаток. Корпус фірми є обов'язковою частиною будь-якого комерційного найменування та повинен містить вказівку на організаційно-правову форму юридичної особи, її тип і предмет діяльності, а в певних випадках – й на інші її характеристики. До корпуса додається допоміжна частина, елементи якої поділяються на обов'язкові та факультативні. Обов'язковим додатком є спеціальне оригінальне ідентифікуюче позначення юридичної особи. Інші додатки, наприклад вказівки “універсальний”, “спеціалізований” тощо, відносяться до числа факультативних елементів, що можуть включатися до комерційного найменування за розсудом її власника. При цьому, всі структурні частини найменування повинні відповідати дійсності та не вводити в оману споживачів щодо справжнього характеру її діяльності. Таким чином, скорочене комерційне найменування повинно включати всі складові частини (корпус та обов’язковий додаток), притаманні відповідному повному найменуванню. В іншому випадку може йти мова лише про окремий елемент комерційного найменування – оригінальне слово, що використовується у назві юридичної особи. Тому, наприклад, скороченим комерційним 158

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении работ и оказании услуг. – М.: “Статут”, 2002 –С.972. 159 Красавчикова Л.О. Институт коммерческой концессии в гражданском законодательстве РФ. / Цивилистические записки. Выпуск 2. – М.: «Статут», 2002. – С. 107. 160 Гейко С., Капшук А, Насибуллина В. Торгова марка и фирменный знак. // Юридическая практика.- 2003. - №9 С.7.

найменуванням по відношенню до повного найменування юридичної особи – Закрите акціонерне товариство “Науково-виробничий центр “Альфа” буде ЗАТ “НВЦ “Альфа”. Отже, назва юридичної особи без вказівки на організаційноправову форму її діяльності не є скороченим фірмовим найменуванням, а становить лише її частину – обов’язковий додаток. У зв’язку з зазначеним, наведене трактування категорії “фірмовий знак” через ототожнення понять “скорочене фірмове найменування” та “назва підприємства” викликає певні заперечення. Для визначення юридичного змісту даного терміну видається доцільним зосередити увагу на формально-логічній характеристиці поняття “знак”. З філософської точки зору під “знаком” розуміється матеріальний предмет, що у процесі спілкування людей є символом якогось іншого предмету, його властивостей. В свою чергу, категорією “предмет” охоплюється певна цілісність, виділена зі світу об’єктів у процесі практичної і духовної діяльності161. Предмет у цьому аспекті ототожнюється з поняттям об’єкта або речі. Отже, знак є символом об’єкта (предмету), а не позначенням суб’єкта – юридичної особи, для правової характеристики якої законодавець використовує категорію “комерційне найменування”. Проведений аналіз поняття “фірмовий знак” дає підстави його охарактеризувати як позначення, що використовується для ідентифікації об’єктів, які належать юридичній особі, у тому числі виробленої продукції. Згідно ст. 492 ЦК України позначення, придатне для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами є торговельною маркою. Використання торговельної марки не обмежується лише маркуванням товару, для якого вона зареєстрована, а відповідно до ст. 16 Закону “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” включає комплекс можливостей управомоченої особи (нанесення знаку на вивіску, етикетку, нашивку тощо). Тому можна відзначити, що об’єкт, який позначається категорією “фірмовий знак” не є самостійним засобом індивідуалізації, а поняттям, тотожним іншому, закріпленому ЦК України терміну, що застосовується для характеристики товарного позначення – ”торговельній марці”. Досліджуючи особливості співвідношення засобів індивідуалізації – об’єктів інтелектуальної власності з суміжними правовими категоріями не можна не зупинитися на розгляді питання відмежування передбачених ЦК засобів індивідуалізації товару та його виробника від вивіски. Незважаючи на їх різний характер та правове значення досить часто вивіска являє собою словесне позначення, що використовується у вигляді торговельної марки чи є елементом (обов’язковим додатком) комерційного найменування. Як відзначали дореволюційні юристи вивіски внаслідок своєї схожості з фірмою становлять особливий інтерес, але завданням права є проведення ясного розмежування в юридичних наслідках цих двох схожих, але далеко не однакових, явищ162. 161

Філософський словник. // За ред. В.І. Шинкарука. – 2. вид., перероб і доп. – К.: Голов. ред. УРЕ, 1986. – С.212213, 522. 162 Розенберг В.В. – Фирма. Догматический очерк. Спб. 1914.- С.41.

Уже на ранньому періоді розвитку ідентифікуючих позначень за часів античності виникла потреба в розмежуванні торговельних закладів, що функціонують у галузі обслуговування споживачів зовнішніми відмінними ознаками, які допомагають встановити їх місцезнаходження та різновид пропонованих для продажу товарів чи характер послуг, які в них надаються. Для цієї мети почали застосовувати таблички з словесними написами чи наочними малюнками, розміщені зовні торгового приміщення – вивіски. Сучасне українське законодавство містить ряд положень, спрямованих на правове регулювання змісту і особливостей використання вивісок. На нормативному рівні розкриття даного поняття здійснюється Типовими правилами розміщення зовнішньої реклами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.98 р. та визначається як елемент оформлення фасаду, що містить інформацію про зареєстроване найменування особи, включаючи герби, емблеми, знаки для товарів та послуг, і виготовляється будь-яким способом та розміром. До інформації про особу належить також розміщена на спеціальних табличках інформація про роботу підприємства, у тому числі час роботи, повне юридичне найменування підприємства, профіль діяльності163. Інформація (вивіска) про особу, розміщена на фасаді, біля входу (в'їзду), або про її продукцію у вітрині споруди, в якій ця особа займає приміщення, не є зовнішньою рекламою і не потребує отримання дозволу місцевого органу влади (стаття 15 Закону України “Про рекламу”)164. У залежності від сфери торгівлі, розмірів діяльності торгового підприємства, смаків та уподобань споживачів вивіска може змінювати свій зміст. У ряді випадків у формі вивіски застосовуються художні зображення, в інших – словесні позначення чи їх поєднання з емблемами, торговельними марками тощо. Можливо також надання закладу якого-небудь особливого найменування для його розмежування від інших аналогічних структур конкурентів. Водночас, вивіска може вказувати лише на різновид промислової діяльності (наприклад, “Молоко”, “Універмаг”, “Аптека” тощо). Економічна роль вивісок вплинула на юридичну конструкцію правоохоронюваного механізму, що застосовується у галузі її використання. Вивіска може містити в собі окремі елементи комерційного найменування. Але оскільки вона має на меті позначити різновид підприємницької діяльності, що здійснюється в даному закладі та привернути увагу споживачів до його послуг, то на вивісці можуть бути і такі позначення, що не можуть бути включені до структури комерційного найменування. Простежується суттєва різниця також у юридичній природі права на вивіску та на фірмове найменування. На дану відмінність ще на початку ХХ ст. вказував В.В.Розенберг, який слушно наголошував, що оскільки вивіска містить лише вказівки на рід промислово-професійної діяльності підприємства чи містить повідомлення рекламного характеру, право на вивіску зводиться, по суті, до права

163 164

«Бухгалтерія». – 6 вересня 2001 р. – № 36/2. Відомості Верховної Ради. – 1996. – №39. – Ст. 181.

на тілесну річ. Така вивіска може вільно передаватися разом з торговопромисловим закладом, на приміщенні якого вона прикріплена165. Вивіска як позначення назви підприємства чи торгового закладу має багато спільного з комерційним позначенням, оскільки в її якості досить часто виступають відповідні назви підприємств. Але за своїм обсягом цей термін є значно ширшим. Не кожна вивіска може використовуватись у формі торговельної марки чи комерційного позначення, для цього вона принаймні повинна мати роздільну здатність і сприяти позначенню конкретного підприємства чи закладу. Крім того, вивіска не повинна вводити в оману споживачів щодо предмету діяльності відповідного підприємства чи кола товарів, які продаються в даному закладі, не суперечити публічному порядку та нормам моралі. Тому регламентація відносин у сфері використання вивісок, насамперед, належить до компетенції публічного, а не приватного права. Приватне право залучається до даних відносин лише тоді, коли право на вивіску вступає у протиріччя з охоронюваними Цивільним кодексом суб’єктивними правами на засоби індивідуалізації товару та їх виробника. Як наслідок у суб’єкта не виникає виключних прав на вивіску, якщо остання не співпадає з його комерційним найменуванням чи торговельною маркою. Крім торговельної марки для позначення товару використовуються також інші види ідентифікуючих знаків, які не відносяться до групи засобів індивідуалізації – об’єктів інтелектуальної власності. До їх кола належать сертифікаційні та гарантійні знаки. На відміну від індивідуальних торговельних марок, які застосовуються для ідентифікації продукції окремо кожним виробником, ідентичні сертифікаційні знаки можуть використовуватись значною кількістю товаровиробників. Груповий характер сертифікаційних знаків наближає їх до колективних торговельних марок, яким також притаманна дана властивість. Водночас, сертифікаційні знаки характеризуються наявністю більш високого рівня усуспільнення, що проявляється у належності права на їх використання будь-якій особі, яка виробляє продукцію, ступінь якості якої відповідає обумовленим статутом знака показникам. Тобто, коло осіб, управомочених використовувати сертифікаційний знак, є значно ширшим від переліку суб’єктів права на торговельну марку. Різниця полягає також у суб’єктах, на ім’я яких може бути зареєстроване відповідне товарне позначення. У галузі торговельних марок ці повноваження належать особі, яка може самостійно здійснювати виробництво маркованої колективним знаком продукції. Сертифікаційним знаком володіє асоціація чи орган влади, що безпосередньо не зайнятий у виробництві чи торгівлі. На нього покладаються обов’язки здійснювати постійний нагляд за якістю позначених знаком товарів та гарантувати їх високу якість. Можливість використання сертифікаційного знаку будь-якою особою, продукція якої відповідає встановленим параметрам обумовлює особливу конструкцію права на цей вид товарних позначень – воно не має виключного характеру. Тому, якщо основне призначення торговельної марки полягає у реалізації індивідуалізуючої функцій 165

Розенберг В.В. – Фирма. Догматический очерк. Спб. 1914.- С.45.

шляхом розрізнення позначених виробів від аналогічних товарів конкурентів, то роль сертифікаційних знаків зводиться лише до засвідчення рівня якості чи безпеки ідентифікованого продукту. У зв’язку з зазначеним, можна підтримати позицію авторів, які пропонують сконструювати особливий правовий режим у галузі використання сертифікаційних знаків, відмінного від правоохоронного механізму торговельних марок. Основними його елементами мають стати норми, що визначають правовий статус суб’єктів, що наділені правом реєстрації сертифікаційного знаку та осіб, управомочених його застосовувати; регулюють особливості реалізації ними своїх повноважень у сфері використання знаку; порядок реєстрації знаку, видачі та припинення дії свідоцтва на сертифікаційний знак. Потреба у його створенні визначається українським законодавством та міжнародно-правовими нормами. Зокрема, відповідно до п.3 ст. 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з сертифікаційними знаками, зареєстрованими у встановленому порядку. Договір про закони з товарних знаків 1994 р. у ст.2 також містить правило, що вказує на не поширення його положень на сферу сертифікаційних та гарантійних знаків166. Їх визначення та правова охорона забезпечується національним законодавством, яке Україною у даній галузі не розроблене. Сертифікаційні знаки слід відрізняти від знаків відповідності державної системи сертифікації. Право маркувати свою продукцію знаками відповідності надається суб’єкту у результаті проведення сертифікації при наявності позитивного рішення відповідного органу, що володіє владними повноваженням у даній сфері. Законодавчу базу регулювання проведення сертифікації та маркування продукції знаками відповідності становлять Декрет Кабінету Міністрів “Про стандартизацію і сертифікацію” від 10.05.1993167 та Закон України “Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини” від 23.12.1997168. Зазначений Закон забороняє реалізацію і використання вітчизняних та ввезення в Україну імпортних харчових продуктів без маркування державною інформації про: загальну назву харчового продукту; номінальну кількість харчового продукту в одиницях виміру (маси, об'єму тощо); склад та енергетичну цінність харчового продуктів та іншу інформацію, передбачену чинними нормативними документами, дія яких поширюється на певний харчовий продукт. Таким чином, позначення продукції знаком відповідності здійснюється в обов’язковому порядку і є необхідною умовою його допуску до продажу на території України. На відміну від останніх, сертифікаційні знаки проставляються добровільно товаровиробниками на виготовлених товарах у разі відповідності їх якісних показників, вимогам зареєстрованого статуту сертифікаційного знаку. 166

Договір про закони з товарних знаків 1994 р. (Договір ратифіковано Законом України № 380/95-ВР від 13 жовтня 1995 р. // Відомості Верховної Ради. – 1995. - №37. – Ст. 281.) // Збірник нормативних актів з питань промислової власності / За ред. В.Л.Петрова, В.О.Жарова. – К.: Вища школа, 1999. – С.441-465. 167 Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №27. – Ст. 289. 168 Відомості Верховної Ради України. – 1998. – №19. – Ст.98.

У зв’язку з зазначеним, викликає певні зауваження законодавче змішування даних понять. Зокрема п.3 ст. 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” фіксує правило про неможливість реєстрації як товарних знаків позначень, що є тотожними або схожими з “знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку”. Слід відзначити, що формування наведеного положення ст. 6 у такій формі може створити у правозастосовувача хибне враження про тотожність цих ідентифікуючих позначень. 1. На підставі порівняльно-правового дослідження засобів індивідуалізації в системі ідентифікуючих позначень встановлено, що відсутність легальної дефініції поняття “комерційне найменування” та подвійний правовий статус підприємства, закріплений в українському законодавстві, стали правовою підставою ототожнення комерційного найменування юридичної особи – суб’єкта права та назви підприємства, як виду правового об’єкта. З метою уніфікації термінології у даній сфері, слід закріпити законодавче трактування поняття “підприємство” у формі цілісного майнового комплексу – об’єкта правовідносин та розробити правоохоронний механізм у галузі використання назви підприємства як особливого засобу ідентифікації майнового комплексу, що не залежить від комерційного найменування юридичної особи – його власника. В цілях розмежування комерційного найменування та назви підприємства слід внести зміни до ЦК України, спрямовані на виключення з Глави 43 ЦК п. 2 ст. 490, що стосується передачі майнових прав на комерційне найменування разом з цілісним майновим комплексом. 2. Для характеристики засобу ідентифікації підприємства пропонується використовувати термін “комерційне позначення”, відомий міжнародному законодавству як вид засобів індивідуалізації, що є елементом системи об’єктів інтелектуальної власності та забезпечити його правову охорону на рівні національного законодавства. 3. Видається доцільним прийняття Закону України “Про охорону прав на комерційні найменування”, в якому дати визначення “комерційного найменування” як оригінального позначення юридичної особи, що займається підприємництвом, яке дозволяє індивідуалізувати її серед інших осіб та не вводить в оману споживачів щодо справжнього характеру її діяльності. 4. Проведений аналіз категорії “фірмовий знак” свідчить, що дане поняття не застосовується для характеристики самостійного засобу індивідуалізації товару чи його виробника. Воно використовується для ідентифікації об’єктів, що належать юридичній особі. Оскільки виконання даних функцій забезпечується торговельною маркою, то категорію “фірмовий знак” слід розглядати як синонімічне торговельній марці правове поняття. 5. Сертифікаційний знак, як добровільний засіб ідентифікації товару, що засвідчує якість виготовленої продукції, суттєво відрізняється від знаку відповідності, що має публічний характер, проставляється в обов’язковому

порядку та вказує на можливість допуску продукції до продажу на території держави. З метою законодавчого розмежування наведених понять видається доцільним внести зміни до п.3 ст.6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” та сформулювати його наступним чином: “не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з: знаками відповідності чи сертифікаційними знаками, зареєстрованими у встановленому порядку”. 2.4.Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг та інші об’єкти інтелектуальної власності Охоронювані Цивільним кодексом засоби індивідуалізації товару та його виробника тісно пов’язані з іншими об’єктами інтелектуальної власності. Можна простежити різний характер залежності окремих видів ідентифікуючих позначень від особливих різновидів об’єктів інтелектуальної власності. Рівень їх кореляції диференціюється як у рамках самої системи засобів індивідуалізації у межах якої певні позначення більш тісно пов’язані з охоронюваними результатами науковотехнічної чи літературної творчості, так і серед інститутів інтелектуальної власності, окремі з яких органічно більш сильно впливають на систему засобів індивідуалізації у цілому чи на її складові. Внаслідок загального призначення – застосування у процесі виробничої та господарської діяльності засоби індивідуалізації мають більш високий ступінь зв’язку з об’єктами охорони права промислової власності. Наявність єдиних функціональних характеристик стала причиною тривалого включення правового інституту, що регламентує відносини у галузі використання торговельних марок, комерційних найменування та географічних зазначень до загальної системи права промислової власності. Нормативне закріплення даного підходу найбільш послідовно відобразилось у Паризькій конвенції про охорону промислової власності 1883 р., яка у контексті регулювання відносин у сфері промислової власності відносить до кола їх об’єктів фірмові найменування, товарні знаки, зазначення походження та найменування місця походження. Водночас, специфіка виконуваних функцій, особливості прав та обов’язків суб’єктів у галузі використання засобів індивідуалізації стали підставою виокремлення даної групи відносин із предмета регулювання промислової власності та формування на їх базисі особливого комплексу правових норм, спрямованих на охорону ідентифікуючих позначень, самостійного по відношенню до системи авторського права та права промислової власності. Підхід до визначення місця засобів індивідуалізації як особливих об’єктів права інтелектуальної власності, що є предметом регулювання окремої групи правових інститутів набуває все більшого визнання та поширення у доктрині цивільного права. Тому можна погодитись з О.А.Підопригорою, який констатував, що “останніми роками намітилася тенденція до формування ще однієї – третьої – групи результатів творчої діяльності. Вона відокремлюється від групи промислової власності”169. 169

Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. Книга перша / О.В. Дзера, Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За

Зв’язок засобів індивідуалізації закріплений на рівні ст. 420 ЦК України торговельні марки, комерційні (фірмові) найменування та географічні зазначення включені до однієї групи об’єктів інтелектуальної власності. Незважаючи на те, що категорія “засоби індивідуалізації” не знайшла безпосереднього втілення на кодифікаційному та нормативному рівнях, наразі, не викликає суттєвих заперечень той факт, що норми у сфері правової охорони комерційних найменувань, торговельних марок та географічних зазначень являють собою окрему правову цілісність, що об’єднується у самостійний правовий інститут, який займає особливе місце у системі інтелектуальної власності. Його специфіка зумовлюється юридичною конструкцією суб’єктивних прав та особливим характером об’єктів, що суттєво відрізняються від об’єктів авторського та патентного прав. При цьому, слід підкреслити, що зв’язок та залежність системи засобів індивідуалізації з об’єктами охорони авторського права та суміжних прав є менш значним у порівнянні з результатами науково-технічної творчості. Причина невисокого ступеня їх кореляції обумовлюється невисоким рівнем творчості, прояв якої є необхідним для розробки та впровадження відповідного ідентифікуючого позначення. Необхідно також наголосити, що в останні роки у вітчизняній правовій науці особливості об’єктів торговельних марок, комерційних найменувань та географічних зазначень та притаманний їм незначний рівень творчості інтерпретують як обставину, що дає підстави для виокремлення зі сфери права інтелектуальної власності інститут засобів індивідуалізації чи окремі його складові 170. Зазначений підхід видається дещо сумнівним не лише з огляду на норми національного та міжнародного права, які беззастережно вказують на належність комерційних найменувань, торговельних марок та географічних зазначень до сфери інтелектуальної власності, а також виходячи із специфіки їх об’єктів, у межах яких суттєво відрізняється рівень та характер творчої діяльності. Слід підкреслити, що аналіз переліку об’єктів, для правової охорони яких застосовується конструкція інтелектуальної власності засвідчує, що останні не завжди пов’язуються з наявністю творчості. Зокрема, раціоналізаторські пропозиції для отримання правової охорони як об’єкти інтелектуальної власності не обов’язково повинні володіти елементами творчості. ЦК України фіксує, що пропозицією може бути будь-яке організаційне чи технічне рішення у сфері діяльності юридичної особи. Аналогічна ситуація склалася з комерційною таємницею. Згідно ст. 505 ЦК України інформація для визнання її комерційною таємницею, а отже об’єктом інтелектуальної власності, не повинна мати будьякий творчий характер. Але у зазначених випадках не викликає сумніву застосування до відповідних відносин механізму права інтелектуальної власності. ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер, 2004 – С.541. 170

Цивільне право України:Курс лекцій: У 6 т. – Т.1. – Кн.1 / Р.Б.Шишка, В.А.Кройтор, Я.О.Чапічадзе, М.О.Самойлов / За ред. Р.Б.Шишки та В.А.Кройтора. – Х.: Еспада. – 2004. – 176 с.

Тому наголошуючи, що засоби індивідуалізації займають особливе місце у системі права інтелектуальної власності, ми не можемо погодитися з позицією вчених, які обґрунтовують потребу у виведенні їх за межі даної системи. Деякими науковцями взагалі заперечується наявність творчого характеру у засобах індивідуалізації. Зокрема, В.А.Дозорцев писав, що для охорони засобів індивідуалізації творчості не вимагається, на них не закріплюється право авторства, творці засобів індивідуалізації не користуються захистом соціальних інтересів [127, с.40]. Ряд вчених притримуються позиції, згідно якої створення засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів та послуг відноситься до особливого виду творчої діяльності, що займає проміжне місце між літературно-художньою та технічною творчістю та не відзначається високим творчим рівнем [182, с. 36]. Але якщо дана особливість засобів індивідуалізації повністю спрацьовує у контексті аналізу ознак комерційних найменувань та географічних зазначень, об’єктами яких можуть бути лише словесні позначення, то торговельні марки внаслідок різноманітності та багатоаспектності форм зовнішнього вираження можуть втілюватися в об’єктах, наділених достатньо високим рівнем творчості. Використання географічних зазначень має на меті позначити зв’язок та обумовленість унікальних властивостей товару від географічного середовища його походження, виробництва та переробки. Їх об’єктом виступає географічна назва району, регіону, місцевості чи країни, що відображається у позначенні товару. Таким чином, географічні зазначення не є результатом творчої діяльності особи. Вони фіксують відому географічну назву у найменуванні виготовленого продукту. Позначення товару будь-яким іншим оригінальним найменуванням, в якому, хоча і присутні елементи творчості, але не пов’язаного з географічним середовищем його виготовлення не буде вважатися географічним зазначенням. Тому географічне зазначення є одним з не багатьох об’єктів, які не є результатом творчості, але охороняються законодавством про інтелектуальну власність. Комерційним найменуванням притаманний незначний рівень творчості. Їх структура охоплює дві частини: корпус (організаційно-правова форма функціонування особи) та додаток (словесне позначення, що індивідуалізує та відмежовує її серед інших учасників цивільних відносин). Тому результатом творчості може бути не комерційне найменування у цілому, а лише його оригінальне індивідуалізуюче позначення – додаток. Проте факт наявності чи відсутності творчого елементу у структурі комерційного найменування не впливає на надання йому правової охорони. Основна законодавча умова охорони найменування полягає у його можливості забезпечити індивідуалізацію особи, не допускаючи введення в оману споживачів щодо справжнього характеру її діяльності (ст. 489 ЦК України). Таким чином, основним засобом індивідуалізації, який найбільшою мірою пов’язаний з іншими об’єктами інтелектуальної власності є торговельна марка. Тому дослідження її співвідношення з результатами науково-технічної та літературної творчості, що охороняється авторським правом та правом промислової власності, набуває особливої важливості. 88

Торговельна марка, як вид товарних позначень, тісно пов’язана з особливим різновидом об’єктів промислової власності, що застосовується для оформлення виготовленої продукції – промисловим зразком. Промисловий зразок згідно Закону України “Про охорону прав на промислові зразки” визначається як результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання171. Стаття 5 Закону вказує, що його об'єктом може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб. Більш детально характеризують особливості та видове різноманіття об’єктів промислових зразків Правила складання та подання заявки на промисловий зразок172. Правила визначають, що зразки можуть бути об'ємними (моделі), площинними (малюнки) або комбінованими. Торговельним маркам також притаманні ознаки, характерні для промислових зразків. Знаки для товарів та послуг являють собою позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів та послуг інших. Об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які відповідають умовам правової охорони. Згідно ст. 5 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка їх комбінація. Деталізуються положення Закону у Правилах складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг. Таким чином, згідно законодавства про інтелектуальну власність, у формі торговельної марки та у вигляді промислового зразку можуть бути зареєстровані зображувальні (графічні) та об’ємні позначення чи їх комбінації. Подібність об’єктів правової охорони створює високу ймовірність виникнення конфліктних ситуацій, коли заявлений промисловий зразок включає елементи, правова охорона яких забезпечується у формі торговельної марки, права на яку належать іншій особі. Тому виникає потреба у чіткому законодавчому розмежуванні торговельних марок та промислових зразків, створенні системи правових норм, спрямованих на попередження та вирішення можливих колізій прав власників обох зазначених об’єктів інтелектуальної власності. В українському законодавстві співвідношенню торговельних марок та промислових зразків присвячений п.4 ст.6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, який забороняє здійснювати реєстрацію у вигляді товарних знаків позначень, які відтворюють промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам. У 2003 р. п.2 ст.6 даного Закону було доповнено положенням, згідно з яким забороняється реєстрація позначень, які відтворюють лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товару істотної 171

Відомості Верховної Ради. – 1994. - №7. – Ст. 34. “Правила складання та подання заявки на видачу патенту України на промисловий зразок”, затверджені наказом Державного патентного відомства України від 30 січня 1995 р. №12 // Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика. – Наук.-практ. вид.: У 4-х т. / За заг. ред. О.Д. Святоцького. – Т.3: Промислова власність. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 1999. – С.327-337. 172

цінності. Хоча зазначена норма спрямована на заборону реєстрації як марок позначень, що уособлюють форму виробу, але вона не здатна у повній мірі розв’язати комплекс питань, пов’язаних з колізією прав на зазначені об’єкти. Можна відмітити, що реєстрація об’ємних та графічних позначень у формі торговельних марок та промислових зразків має свої особливості, аналіз яких можливо здійснити шляхом співставлення та порівняння умов та процедури її проведення. Позначення отримує правову охорону як промисловий зразок у разі, якщо воно відповідає вимогам світової новизни, тобто, коли вся сукупність його суттєвих ознак, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу не є загальнодоступною для будь-якої третьої особи до дати подання заявки чи до дати пріоритету173. Правова охорона торговельних марок обмежується територією відповідної держави та визначається по відношенню до інших аналогічних чи ідентичних позначень, що проставляються на однорідних товарах. Тому новизна торговельної марки має національний характер. Спрощена процедура реєстрації та оформлення заявки на торговельну марку сприяла поширенню практики використання для охорони об’ємних та графічних зображень правової конструкції торговельної марки поряд чи замість їх реєстрації у вигляді промислових зразків. Для обґрунтування доцільності охорони позначень об’ємного та зображувального характеру у формі торговельної марки та промислового зразка у доктрині була вироблена концепція комплексної правової охорони, представники якої вказують на можливість одночасної охорони одного і того ж об’єкту декількома інститутами права інтелектуальної власності. Зокрема, О.П.Сергєєв зазначає, що якщо позначення, яке заявлене в якості товарного знаку, відповідає умовам патентоспроможності промислових зразків, то воно може бути зареєстроване як промисловий зразок та товарний знак174 [192, с.437]. Іншої точки зору притримується В.Є.Макода. На його думку, у наведеній редакції зазначені норм не дають підстав для висновку про можливість подвійної охорони. Вони мають іншу мету – “не допустити реєстрації промислового зразка, який уже зареєстрований на ім’я іншої особи тому, що такий промисловий зразок не має ознак новизни”175. Притримується підходу комплексної правової охорони Н.О.Радченко. Проаналізувавши особливості товарних знаків та промислових зразків, вчений приходить до висновку, що найбільш повна та раціональна правова охорона графічних та об’ємних елементів може бути отримана шляхом паралельної подачі заявок на промисловий зразок і товарний знак176. Слід відзначити, що українське законодавство суперечливо вирішує питання можливості одночасної охорони єдиного об’єкта двома правовими інститутами – правом на торговельну марку та на промисловий зразок. Після реєстрації позначення у вигляді торговельної марки, воно не може отримати правову 173

Макода В.Є. Правова охорона промислових зразків в Україні. К.: УАБ, 2000. – С.105-106; Радченко Н.А. Соотношение правовой охороны промышленных образцов и товарных знаков. М.: 2001. –С.8. 174 Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник. 2-е изд. –М.: Проспект, 2001. –С.435. 175 Макода В.Є. Правова охорона промислових зразків в Україні. К.: УАБ, 2000. – С.105-106. 176 Радченко Н.А. Соотношение правовой охороны промышленных образцов и товарных знаков. М.: 2001. –С.16.

охорону у формі промислового зразку, оскільки відповідно до ст. 6 Закону України “Про охорону прав на промислові зразки” буде порушена вимога новизни зразка. Тому реєстрація позначення у вигляді марки унеможливлює його одночасну правову охорону як промислового зразка. З іншого боку, буквальний аналіз п.4 ст. 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” свідчить про неможливість реєстрації як товарного знаку позначення, ідентичного до раніше зареєстрованого промислового зразка, права на який не належать заявнику. Але дана норма не забороняє реєстрації об’єкта, що одержав охорону як промисловий зразок у вигляді товарного знаку, якщо заявник та патентовласник є однією особою. Законодавством також не забороняється одночасна реєстрація схожих позначень у формі торговельної марки та промислового зразка. Вимога новизни промислового зразка як не загальнодоступність сукупності всіх його суттєвих ознак не поширюється на схожі об’єкти. Тому у разі, якщо позначення, що заявляється для отримання патенту містить щонайменше одну додаткову ознаку у порівнянні з об’єктом зареєстрованим у вигляді торговельної марки, то правило про новизну позначення буде додержаним. І навпаки, позначення, що зареєстроване у вигляді промислового зразка може охоронятися як торговельна марка, якщо воно принаймні однією суттєвою ознакою відрізняється від зареєстрованого зразка. Таким чином, незважаючи на те, що Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” у п.4 ст.6 закріплює правило про неможливість реєстрації як товарного знака позначень, що відтворюють промислові зразки інших осіб, слід відзначити, що існуючий стан нормативного регулювання співвідношення цих об’єктів інтелектуальної власності, у цілому, надає більші переваги власникам зареєстрованих знаків при виникненні їх конфліктів з патентовласниками. Зазначений висновок випливає з аналізу норм Закону України “Про охорону прав на промислові зразки”, який визначає новизну основною вимогою патентоспроможності зразка та тлумачить її як непоширення відомостей про його суттєві ознаки. Тому об’ємне чи графічне позначення, що включає значну частину, але не всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка може бути зареєстроване як торговельна марка. На нього не поширюється відмова у наданні правової охорони, оскільки відсутній факт відтворення зразка у всій сукупності його суттєвих ознак. Можна підкреслити, що коло прав власника свідоцтва на товарний знак є ширшим від можливостей патентовласника. Свідоцтво надає виключне право забороняти іншим особам використовувати без згоди його власника, будь-які позначення, схожі із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення та знак можна сплутати. Водночас, власник патенту позбавлений можливості заборонити використання схожої з належним йому зразком торговельної марки, оскільки ст.20 даного Закону надає йому право забороняти використання промислового зразка будь-якою неуправомоченою особою. При цьому, поняття “використання 91

зразка” Закон розкриває як виготовлення виробу із застосуванням всіх його суттєвих ознак. Тому особа, що зареєструвала як товарний знак об’ємне чи графічне позначення може, керуючись ст. 16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, заборонити використання у формі промислового зразка подібного об’єкта іншої особи як такого, що схожий з зареєстрованим знаком щодо обумовленої у свідоцтві номенклатури товарів, а патентовласник позбавлений даної можливості. Отже, рівень нормативної охорони у галузі торговельних марок є вищим у порівнянні з захистом прав патентовласників. Такий стан законодавства у даній сфері створює передумови для можливих зловживань суб’єктивними правами на торговельну марку та значно знижує ефективність правової охорони об’ємних та графічних позначень у формі промислових зразків. Для вирішення питання доцільності використання комплексної моделі правової охорони об’ємних та графічних позначень у формі промислового зразку та торговельної марки, слід звернутися до характеристики об’єктів цих інститутів інтелектуальної власності. Етимологічний аналіз поняття “торговельна марка” (“знак для товарів та послуг”) свідчить, що воно означає символічне позначення (“знак”), що проставляється на товарах та використовується для їх розрізнення. Таким чином, у вигляді торговельної марки може бути зареєстроване товарне позначення словесного, зображувального, об’ємного чи комбінованого характеру, яке не відіграє домінуючої ролі в оформленні виробу, але достатнє для його ідентифікації. Об’єктом промислового зразка може бути форма, розфарбування чи поєднання кольорів, що загалом визначають зовнішнє оформлення промислового виробу. Отже, об’ємне позначення може бути зареєстроване як торговельна марка у разі, якщо воно становить частину виробу та забезпечує його ідентифікацію серед однорідних товарів. У випадку, коли воно виражає форму виробу та сприяє задоволенню естетичних та ергономічних потреб споживачів (парфумерні флакони, декоративні форми ваз тощо) його слід визнати об’єктом, охорона якого може бути забезпечена лише шляхом реєстрації як промислового зразка. Аналогічно вирішується питання реєстрації зображувальних (графічних) позначень у формі торговельних марок чи промислових зразків. У випадку, коли зображення не відіграє пріоритетної ролі у оформленні продукту та сприяє розрізненню товару, його слід визнати придатним для отримання охорони шляхом реєстрації як торговельної марки. Якщо ж зовнішнє вираження виробу складається лише з оригінального художнього зображення чи воно має основоположне значення у його оформленні (напр., етикетка, упаковка тощо), воно може бути об’єктом правової охорони у формі промислового зразка. Таким чином, норма п.4 ст. 6 Закону “Про охорону прав на знаки для товарів та послуг” не виключає пріоритетний характер правової охорони торговельних марок у порівнянні з промисловими зразками та можливості комплексної охорони об’єктів з спільними суттєвими ознаками у формі торговельних марок та промислових зразків одночасно. Стан законодавчого регулювання співвідношення торговельних марок та промислових зразків не забезпечує чіткого 92

розмежування об’єктів цих різних правових інститутів та створює перешкоди у побудові збалансованої та ефективної системи регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності. Колізії прав на промислові зразки та торговельні марки слід вирішувати з врахуванням особливостей їх об’єктів. З метою підвищення ефективності правової охорони об’ємних та графічних позначень як промислових зразків видається доцільним встановити заборону на реєстрацію у формі торговельних марок позначень, що складаються з об’ємних, зображувальних елементів чи їх комбінацій, якщо вони визначають зовнішній вигляд промислового виробу та обмежити можливість власника свідоцтва на товарний знак забороняти використання позначення схожого з зареєстрованим знаком у випадку, якщо воно одержало правову охорону у формі промислового зразка. Дослідження співвідношення засобів індивідуалізації з об’єктами охорони авторського і суміжного права передбачає вирішення комплексу питань практичного характеру, які стосуються правомірності застосування окремих фрагментів творів літератури, науки, мистецтва, їх персонажів чи оригінальних назв у формі охоронюваних елементів комерційних найменувань чи торговельних марок; визначення умов, порядку та меж такого використання; можливості та доцільності охорони як об’єктів авторського права художніх, графічних, комбінованих чи інших позначень, які вживаються для ідентифікації товарів. Вирішення даних питань набуває своєї актуальності, насамперед, для тих індивідуалізуючих товар та виробника позначень, які характеризуються наявністю елементу творчості (торговельні марки та комерційні найменування), та не мають відношення до географічних зазначень, об’єкт яких безпосередньо не пов’язаний з результатами літературної, технічної чи наукової творчості. Основним законодавчим положенням, спрямованим на розмежування засобів індивідуалізації та об’єктів охорони авторського права є п.4 ст. 6 Закону України “Про правову охорону знаків для товарів і послуг”, який містить заборону на реєстрацію як знаків позначень, що відтворюють назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників. У радянській юридичній літературі тривалий час дискутувалася проблема використання як знаків творів живопису, скульптури, графічного та декоративного мистецтва, фотографічних зображень177. З прийняттям 1993р. Закону України “Про правову охорону знаків для товарів та послуг” дана проблема отримала законодавче вирішення. Водночас, слід відзначити, що Паризька конвенція, членом якої Радянський Союз став з 1 липня 1965 р., містить вимогу про відхилення при реєстрації чи визнання недійсною реєстрацію знака, що може порушити права, набуті третіми особами в країні, де витребується охорона (ст.6 quinquies). Дане положення поширюються також на випадки подання на реєстрацію позначень, що відтворюють елементи об’єктів охорони

177

Мельник О.М. Правова охорона знаків для товарів і послуг в Україні: цивільно-правовий аспект. Ірпінь, 2001. – С.90.

авторського права у випадку відсутності згоди авторів чи їх правонаступників на їх використання у формі товарних знаків. Правило про неможливість реєстрації як торговельних марок фрагментів, персонажів чи цитат з творів, що охороняються авторським правом, доцільно поширити також на інші види засобів індивідуалізації, насамперед, на позначення, що заявляються для охорони у формі комерційних найменувань. Відповідну правову норму слід закріпити у Законі України “Про правову охорону комерційних найменувань”, прийняття якого сприятиме більш повному регулюванню відносин у даній сфері та створить правові механізми реалізації положень Цивільного та Господарських кодексів у контексті правової охорони комерційних найменувань. При цьому слід додержуватися закріплених законодавством вимог охороноздатності торговельних марок та комерційних найменувань. Зокрема, правила, про неможливість охорони ідентифікуючого позначення, що може ввести в оману споживачів щодо справжнього характеру діяльності особи, товару чи послуги (п. 2 ст. 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарі і послуг”, ст.489 ЦК України) та вимог відповідності заявленого позначення принципам гуманності та моралі (ст. 5 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”). В юридичній літературі неоднозначно вирішується питання співвідношення прав на торговельну марку, об’єктом якої є художнє, графічне чи комбіноване зображення та прав автора даного позначення. Одна група науковців вважає створення товарного знаку проявом самостійного виду творчої діяльності особи, незалежної від літературної, художньої чи наукової творчості, результати якої охороняються авторським правом178. Інші науковці взагалі заперечують творчий характер засобів індивідуалізації чи не надають йому юридичного значення179. Особливу позицію займає О.Ю.Кашинцева, яка пропонує визнати подвійну правову природу товарного знаку як об’єкта охорони авторського права та права промислової власності. “Знак як об’єкт права промислової власності – це знак (символ), який індивідуалізує однорідні товари та послуги. Знак як об’єкт авторського права – це створене творчою працею розробника позначення, яке може бути виражене у будь-якій матеріальній формі… У даному випадку, об’єкт авторського права і матеріальний об’єкт, в якому він існує – знак для товарів і послуг – не повинні ототожнюватися”180. Щодо останньої позиції слід зазначити, що у цивільному праві розмежовують матеріальний об’єкт вираження результату творчої діяльності та результат творчості як самостійний об’єкт правової охорони. Дане положення закріплене на кодифікаційному рівні статтею 419 ЦК України, яка вказує, що право інтелектуальної власності та право власності на річ не залежать одне від одного. Таким чином, матеріальна форма вираження торговельної марки не є 178

Право інтелектуальної власності. Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О.А. Підопригори, О.Д.Святоцького. – К.: “Ін Юре”, 2002 – С.36. 179 Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник статей. М.: «Статут», 2003. – С.40. 180 Кашинцева О.Ю. Правова охорона знаків для товарів і послуг в Україні. / Автореф. дис. … канд. юр. наук: 12.00.03. – Київ. – 2000. – С.10.

результатом інтелектуальної діяльності та не підлягає правовій охороні як об’єкт інтелектуальної власності. Цим об’єктом виступає марка як вид товарного позначення, що виражається у відповідній матеріальній формі. Отже, аналіз вищезазначеного погляду свідчить, що торговельна марка є об’єктом охорони лише авторського права. Однак, дане положення не відповідає законодавчому висвітленню даного питання на національному та міжнародно-правовому рівнях, які відносять товарні знаки до групи об’єктів промислової власності. При визначенні співвідношення охорони об’єкта, що використовується для позначення товару авторським правом та законодавством про торговельні марки (товарні знаки) слід враховувати момент виникнення суб’єктивних прав на торговельну марку. В Україні, як і в інших країнах романо-германської правової системи право на торговельну марку виникають, за загальним правилом, у результаті реєстрації відповідного позначення, що провадиться після його перевірки на предмет додержання вимог законодавства, органом, що здійснює функції патентного відомства. Виняток становлять добре відомі торговельні марки, які підлягають охороні незалежно від їх реєстрації на території відповідної держави. Таким чином, лише після реєстрації товарне позначення отримує статус торговельної марки та стає об’єктом охорони законодавства про засоби індивідуалізації. До цього моменту воно є об’єктом авторського права, на нього закріплюються суб’єктивні права творця, які можуть бути надані чи передані будь-якій особі. Тому у разі, якщо особа, яка подала заявку на реєстрацію торговельної марки не є творцем заявленого позначення, то повинна бути одержана згода автора. Виняток становлять випадки, коли позначення створюється на підставі трудового договору чи за договором замовлення, яким передбачено перехід всіх майнових прав на позначення до роботодавця (замовника) – заявника марки. 1. Підводячи підсумок проведеного аналізу слід зазначити, що охоронювані законом засоби індивідуалізації тісно пов’язані з іншими об’єктами права інтелектуальної власності. Тому існує ймовірність виникнення конфліктів прав декількох суб’єктів на одне і те ж, або схоже позначення. 2. Колізії між правом на товарний знак та промисловим зразком необхідно вирішувати, виходячи з особливостей їх об’єктів. У формі торговельних марок можуть бути зареєстровані позначення словесного, зображувального, об’ємного чи комбінованого характеру, які забезпечують ідентифікацію товару, але не відіграють домінуючу роль у оформленні промислового виробу. Об’єктом промислового зразку може бути форма, розфарбування чи комбінація кольорів, що визначає зовнішній вигляд виробу. 3. З метою законодавчого розмежування торговельних марок та промислових зразків, що мають подібні чи тотожні об’єкти, слід закріпити заборону на реєстрацію як торговельної марки позначень, що визначають зовнішній вигляд виробу шляхом доповнення п.2 ст.6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” положенням наступного змісту: “не можуть одержати правову охорону позначення, які складаються з зображувальних, об’ємних 95

елементів чи їх комбінацій, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу”. Для підвищення ефективності правової охорони об’ємних та графічних позначень у вигляді промислових зразків, видається доцільним внести зміни до п.6 ст.16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” та доповнити його наступним положенням: “виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на використання позначення, схожого з зареєстрованим знаком, якщо воно одержало правову охорону як промисловий зразок відповідно до Закону України “Про охорону прав на промислові зразки”. 4. З метою реалізації положень Цивільного та Господарських кодексів про охорону комерційних найменувань, доцільно прийняти Закон України “Про охорону прав на комерційні найменування”, в якому закріпити правило про неможливість реєстрації як комерційних найменувань позначень, що відтворюють назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників. 5. При вирішенні питання охорони товарного позначення законодавством про торговельні марки чи авторським правом слід враховувати момент виникнення суб’єктивних прав на торговельну марку. До реєстрації позначення його правова охорона забезпечується авторським правом, після її проведення позначення набуває статусу торговельної марки та охороняється законодавством про засоби індивідуалізації. 3.Система засобів індивідуалізації 3.1.Структура та динаміка системи засобів індивідуалізації Сучасне українське законодавство передбачає регулювання відносин у галузі використання значної кількості позначень, які забезпечують індивідуалізацію суб’єктів цивільного обороту, товарів і послуг. Для правової охорони окремих з них застосовуються юридичні конструкції цивільного права та норми права інтелектуальної власності. Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів та послуг, що належать до об’єктів інтелектуальної власності (комерційні найменування, торговельні марки та географічні зазначення) формують особливу групу індивідуалізуючих найменувань, самостійну по відношенню до інших видів ідентифікуючих позначень, відносини у сфері використання яких регулюються правовими нормами. Охоронювані Цивільним кодексом засоби індивідуалізації не слід тлумачити ізольовано та відокремлено від інших об’єктів правової охорони. Комерційні найменування, торговельні марки та географічні зазначення тісно пов’язані з результатами інтелектуальної творчої діяльності та з іншими знаряддями індивідуалізації суб’єктів чи об’єктів цивільного права. Зазначені позначення утворюють систему, що характеризується взаємообумовленістю, внутрішньою єдністю і цілісністю її елементів, зв’язками та залежністю від 96

зовнішніх факторів та процесів. Водночас, вони становлять невід’ємну частину більш значних комплексів упорядкованих елементів – системи об’єктів права інтелектуальної власності та системи засобів індивідуалізації. Торговельні марки, комерційні найменування та географічні зазначення, незважаючи на притаманний їм незначний рівень творчості зазнають суттєвого впливу загальних правових механізмів охорони результатів інтелектуальної діяльності; пов’язані з ними та упорядковуються відповідно до вимог законодавства про інтелектуальну власність. Зв’язок системи засобів індивідуалізації з комплексом об’єктів інтелектуальної власності проявляється у наявності схожих форм зовнішнього втілення та зумовлену зазначеною обставиною можливість виникнення конфліктів у сфері співвідношення окремих їх елементів (колізії між правоволодільцями зображувальних чи об’ємних торговельних марок та власниками патентів на промислові зразки; авторами та суб’єктами права на засоби індивідуалізації тощо). Ще більш міцний зв’язок засобів індивідуалізації з іншими видами ідентифікуючих позначень, що не охороняються законодавством про інтелектуальну власність. Останні умовно можна диференціювати на дві групи: найменування суб’єктів цивільного права (ім’я фізичної особи, найменування юридичної особи та назва держави) та позначення, що застосовуються для ідентифікації правових об’єктів (сертифікаційні знаки, знаки відповідності, видові назви товарів тощо). Єдине функціональне призначення обумовлює близькість та стійку залежність засобів індивідуалізації, що охороняються законодавством про інтелектуальну власність та інших видів позначень, що використовуються для індивідуалізації суб’єктів цивільного обороту чи об’єктів цивільних прав. У рамках зазначеного відношення можна виокремити два види зв’язків: між засобами позначення учасників цивільних правовідносин (відносини типу “комерційне найменування – найменування юридичної особи”) та між товарними позначеннями (“торговельна марка – сертифікаційний знак, знак відповідності”). Крім прямого, простежується наявність опосередкованого відношення між засобами індивідуалізації, що застосовуються для ідентифікації товарів та позначеннями, що характеризують учасників цивільного обороту (відносини типу “найменування суб’єкта – позначення об’єкта”). Підтвердженням його існування стало встановлення законодавчих обмежень на використання для ідентифікації товарів та послуг найменувань, що індивідуалізують суб’єктів цивільних правовідносин. Зокрема, наказом Міністерства освіти і науки України від 04.03.2004 № 175 були затверджені Правила погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави “Україна”, до знака для товарів і послуг, відповідно до яких для використання офіційної назви держави “Україна”, як елемента торговельної марки можливо лише за умови одержання згоди спеціальної комісії, що функціонує у складі Державного департаменту інтелектуальної власності181. 181

Наказ Міністерства освіти і науки України №677 “Про затвердження Положення про Комісію щодо погодження

Згода на внесення до знака такого позначення надається, якщо: використання офіційної назви держави "Україна" не суперечитиме публічному порядку, принципам гуманності і моралі, сприятиме інтересам держави та не вводитиме в оману громадськість щодо особи, яка виробляє товар чи надає послуги, а товари і послуги, щодо яких передбачається використання такого знака, мають промислову, освітню, наукову, культурну чи художню цінність. Встановлення даних правил має на меті обмеження можливості застосування найменування держави як засобу її індивідуалізації у цивільних правовідносинах у формі інших ідентифікуючих позначень у випадку, якщо їх проставлення не сумісне з діяльністю держави чи може завдати шкоди її авторитету. Проте, слід зазначити, що далеко не завжди діяльність юридичних осіб – підприємницьких товариств, найменування яких містять у своєму складі назву держави, може відповідати реалізації загальнодержавних інтересів та виконанню її завдань, а у певних випадках їх функціонування може призвести до введення в оману контрагентів щодо справжнього характеру таких осіб чи, навіть, до дискредитації держави. Тому видається доцільним поширити норми про обмеження використання офіційної назви держави у комерційних цілях не лише на позначення, що заявляються як торговельні марки, а й на комерційні найменування. Подібні нормативні обмеження закріплені у зарубіжних законодавствах. Зокрема, у нормативних актах Російській Федерації182, Республіки Казахстан183 та інших пострадянських держав184 встановлені особливі правила використання офіційної назви держави чи її похідних у складі фірмових найменувань комерційних структур, чи взагалі забороняється їх застосування для подібних цілей. У зв’язку з належністю відповідних слів, термінів, чи назв до позначень, що стосуються місцевої символіки та забезпечують ідентифікацію територіальної громади як учасника цивільних правовідносин, право на їх використання з комерційною метою, у тому числі як елемент комерційного найменування чи торговельної марки також підлягає особливому нормативному регулюванню. Зокрема, відповідно до “Положення про збір за право на використання символіки м. Києва”, затвердженого розпорядженням Київської державної міської

питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави “Україна”, до знака для товарів і послуг” від 07 жовтня 2003; Наказ Міністерства освіти і науки України № 175 “Про затвердження Правил погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави “Україна”, до знака для товарів і послуг” від 4 березня 2004 р. // http://www.rada.gov.ua. 182 Постановление Верховного Совета РФ от 14 февраля 1992 “О порядке использования наименований “Россия”, “Российская Федерация” и образованых на их основе слов и словосочетаний”.// Ведомости РФ. - 1992. - №10. - Ст. 470. 183 Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 апреля 2000 г №520 "Об утверждении Правил о порядке исчисления и уплаты сбора за использование юридическими (кроме государственных предприятий, государственных учреждений и некоммерческих организаций) и физическими лицами слов "Казахстан", "Республика", "Национальный" (полных, а также любых производных от них) в их фирменных наименованиях, знаках обслуживания, товарных знаках"// http://www.cis-legal-reform.org. 184 Закон Кыргызской Республики“О фирменных наименованиях” от 23 декабря 1999 г. № 145 в редакции Закона КР от 27 февраля 2003 г. №46. http://www.kyrgyzpatent.kg/ russian/ law/ zakon/ firma-name.htm; Закон Республики Армения “О фирменных наименованиях” от 15 декабря 1999г. http://www. parliament.am/ hdoc /laws / ru / firmaf.htm.

адміністрації від 9 квітня 1996р. №514185 використання символіки м. Києва з комерційною метою у назвах підприємств, товарних знаках, при виготовленні продукції, наданні послуг, здійсненні робіт дозволяється лише при наявності дозволу на використання символіки м. Києва. До місцевої символіки відносяться назви і зображення об'єктів та історичних пам'яток міста згідно з Переліком, затвердженим розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 15 січня 1996 р. № 39186. Платниками збору є юридичні особи, включаючи підприємства з іноземними інвестиціями, а також окремі громадяни, які у встановленому порядку займаються підприємницькою діяльністю і використовують символіку м. Києва з комерційною метою. Інший комплекс питань виникає у контексті аналізу меж, порядку та особливостей використання як засобу індивідуалізації товару чи його виробника імені фізичної особи. Їх вирішення набуває особливої актуальності при дослідженні об’єктів торговельних марок та комерційних найменувань, які можуть бути вираженими у будь-якій словесній формі не забороненій законодавством. У сфері географічних зазначень, об’єктом яких є назва географічного місця виготовлення товару, колізії між правом на ім’я та зазначення фактично не виникають. Правила складання та подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів та послуг вказують, що знаки можуть бути словесними у вигляді слів або сполучень літер. Більш детально характеризує об’єкти товарних знаків Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів та послуг”, який безпосередньо фіксує можливість існування словесних знаків у вигляді власних імен. Таким чином, українське законодавство дозволяє реєстрацію як об’єкта торговельної марки ім’я фізичної особи. Основна нормативна вимога, яка повинна бути дотримана при заявці такого позначення полягає у його не можливості введення в оману споживачів щодо товарів, послуг чи особи, яка їх виробляє чи надає. Крім того, Відповідно до п.4 ст.6 зазначеного Закону, для використання прізвища, імені чи псевдоніма чи похідних від них відомих в Україні осіб у формі товарного знаку необхідно одержання їх згоди. Фіксуючи можливість реєстрації у вигляді торговельної марки імені фізичної особи законодавець не забезпечив нормативне розв’язання комплексу питань, які можуть виникнути у зв’язку з процедурою та подальшим використанням такого товарного позначення. Вони пов’язані з виникненням конфліктів між особами з однаковими чи схожими прізвищами, які бажають їх зареєструвати у вигляді торговельної марки; зміни торговельної марки, що співпадає чи включає ім’я фізичної особи у зв’язку з зміною її прізвища (наприклад, при реєстрації чи розірвання шлюбу); одержанням згоди інших осіб на реєстрацію їх спільного 185

Положення про збір за право на використання символіки м. Києва”, затверджене розпорядженням Київської державної міської адміністрації від 9 квітня 1996р. №514 // http://www.liga.kiev.ua. 186 “Перелік назв об'єктів та історичних пам'яток, що відносяться до місцевої символіки, використання яких юридичними особами і громадянами у комерційних цілях підлягає сплаті збору у встановленому порядку”, затвердженим розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 15 січня 1996 р. № 39 // http://www.liga.kiev.ua.

прізвища як торговельної марки тощо. Їх вирішенню має сприяти законодавче регулювання порядку, умов та особливостей використання імені фізичної особи у формі торговельної марки чи комерційного найменування. Для пошуку відповідей на поставлені питання видається доцільним звернутися до доктринальної характеристики імені, аналізу правомочностей особи на ім’я та дослідження специфіки реалізації нею своїх прав у даній сфері. Як слушно відзначав М.М.Агарков право на ім’я не надає управомоченій особі права виключного користування своїм іменем. Інші особи також можуть цілком правомірно ним користуватися, по-перше, тоді, коли самі володіють тим же самим іменем, по-друге, тоді, коли вони не спричинять цим шкоди187. Вчений приходить до висновку, що право на ім’я є абсолютним, у тому сенсі, що забезпечує захист проти кожного його порушника, але не належить до категорії виключних прав. Дана доктринальна позиція видається основоположною при розгляді зазначеної проблематики. Законодавство не обмежує можливість фізичної особи у реєстрації свого імені у формі торговельної марки чи іншого засобу індивідуалізації. Основна нормативна вимога, яка у даному випадку повинна бути додержана полягає у недопущенні введення в оману третіх осіб щодо характеру товарів та послуг, що ідентифікуються такою маркою чи особи, яка здійснює їх виробництво чи провадить діяльність по наданню послуг. У разі, якщо щодо даного класу товарів чи послуг вже зареєстрована торговельна марка чи подана заявка на реєстрацію, що містить у своєму складі ім’я тотожне чи схоже з іменем іншого суб’єкта, запобігти змішуванню зазначених засобів індивідуалізації можливо лише шляхом включення до заявленого позначення інших додаткових слів, що унеможливлюють його подібність з раніше зареєстрованим чи заявленим знаком. Це може бути вказівка на предмет діяльності заявника, географічна прив’язка чи будь-які інші словесні елементи, які у своїй сукупності забезпечують незалежний щодо раніше заявленої марки характер товарного позначення. Якщо внаслідок таких додаткових слів позначення не асоціюється з торговельної маркою іншого суб’єкта – однофамільця, йому за відсутності інших підстав відмови у реєстрації, повинно бути надана правова охорона як об’єкту права інтелектуальної власності. Як була наголошено, право на ім’я має абсолютний характер, але не належить до групи виключних прав, тому одержання згоди будь-яких інших осіб за умов відсутності небезпеки заподіяння їм шкоди на використання свого імені, у тому числі шляхом його реєстрації як торгівельної марки не вимагається. Зареєстроване як торговельна марка ім’я набуває правого статусу самостійного засобу індивідуалізації, незалежного та не пов’язаного з іменем фізичної особи – її власника. Власник торговельної марки може у подальшому змінити належне йому ім’я, але дана обставина автоматично не призводить до необхідності трансформації об’єкта марки. І навпаки, надання чи відчуження

187

Агарков М.М. Право на имя. // Агарков М.М. Избранные трады по гражданскому праву. В 2-х т. Т.ІІ. – М.: АО “Центр ЮрИнфроР”, 2002. – С. 96.

100

торговельної марки словесного характеру у вигляді імені не обумовлює потребу у зміні імені її набувача чи відчужувача. Слід відзначити, що свідоцтво на знак для товарів та послуг може бути визнане у судовому порядку недійсним у випадку невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони (ст. 19 Закону “Про охорону прав на знак для товарів та послуг”). Однією з зазначених умов є не оманливість позначення, що заявляється на реєстрацію як товарний знак щодо товару, послуги чи особи, що їх виробляє (надає) (п.2 ст.6 Закону). Згідно п. 3 ст. 19 Свідоцтво визнане недійсним вважається таким, що не набрало чинності від дати подання заявки, тобто законодавством вимагається відповідність заявленого позначення вимогам правової охорони на момент подання заявки на реєстрацію торговельної марки. Якщо ж на дату подання заявки не були порушені вимоги про відмову у наданні правової охорони, позначення не вводило в оману третіх осіб щодо особи – виробника, то у подальшому власник свідоцтва може забезпечити правомірне використання належної йому торговельної марки, об’єкт якої співпадає чи включає до свого складу ім’я, яке у подальшому було змінене. Пункт 4 ст.6 зазначеного Закону передбачає необхідність одержання згоди іншої особи на використання її імені шляхом реєстрації у вигляді торговельної марки лише у випадку його відомості. Водночас, згідно ст. 296 ЦК України лише фізична особа має право використовувати своє ім’я у всіх сферах своєї діяльності. Використання імені іншої фізичної особи у вигляді торговельної марки чи її охоронюваного елементу без її згоди є неправомірним та слід тлумачити як прояв порушення права на ім’я. Диференціація правого режиму імені фізичної особи у залежності від факту його відомості, що закріплена п. 4 ст. 6 Закону “Про охорону прав на знаки для товарів та послуг” є порушенням принципу рівності учасників цивільних правовідносин, насамперед, у сфері реалізації та захисту їх особистих немайнових прав. У зв’язку з зазначеним, доцільно розширити, передбачений п.4 ст.6 Закону перелік підстав для відмови у реєстрації знаку для товарів та послуг та доповнити його положенням про заборону реєстрації позначення, що відтворює ім’я особи у разі відсутності у заявника права на його використання. Таким чином, за відсутності небезпеки омани споживачів щодо особи – виробника позначеної продукції та заподіяння шкоди іншим суб’єктам, наділених тотожними чи схожими іменами особа може зареєструвати у формі торговельної марки своє ім’я чи ім’я іншої особи за наявності її згоди. Ім’я може включатися до складу комерційного найменування юридичної особи. У ряді випадків законодавство передбачає обов’язкову фіксацію прізвища учасника (засновника) юридичної особи у вигляді частини її комерційного найменування. Зокрема, Цивільний кодекс вказує, що найменування командитного товариства має містити імена (найменування) всіх його повних учасників чи хоча б одного повного учасника з додавання слів “і компанія” (п.2 ст. 133 ЦК України), а найменування повного товариства має містити імена всіх його учасників або одного чи кількох з них з доданням слів “і компанія” (п.4 ст. 119 ЦК України). Оскільки господарські товариства є видом підприємницьких товариств, а останні наділяються правом на комерційне найменування (п. 2 ст. 90 ЦК України), то у даних статтях кодексу містяться обов’язкові вимоги до 101

структури комерційних найменувань повного та командитних товариств. Отже, законодавство не лише не забороняє, а у певних випадках зобов’язує включати ім’я учасника (засновника) до корпуса комерційного найменування. Проте законодавчий обов’язок фіксації імені як частини комерційного найменування не слід розуміти як надання фізичній особі права на комерційне найменування. Визнання фізичної особи суб’єктом даного права означає надання їй спеціального позначення, яке буде використовуватись у підприємницькій діяльності. Тобто, підприємець зможе користуватися двома найменуваннями для самоіндивідуалізації у сфері цивільних правовідносин – ім’ям та комерційним (фірмовим) найменуванням, під якими набуватиме цивільні права і реалізовуватиме обов’язки. Таке положення суперечить ст.28 ЦК України, згідно якої фізична особа набуває права і обов’язки і здійснює їх під своїм ім’ям. Зазначена позиція знайшла підтримку і у спеціальній юридичній літературі. Як вірно відзначає О.П.Сергєєв надання індивідуальному підприємцю права користування особливим фірмовим найменуванням було б зайвою мірою, тому що його індивідуалізація в цивільному обороті забезпечується тим, що він виступає в ньому під своїм власним ім'ям. Більш того, вирішення питання поіншому було б неправильним і по суті, тому що тільки створювало б для третіх осіб додаткові труднощі у визначенні справжнього правового статусу підприємця188. Таким чином, засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг – об’єкти інтелектуальної власності тісно пов’язані з індивідуалізуючими позначеннями суб’єктів цивільного права (найменуваннями фізичної та юридичної особи, офіційними назвами держави та територіальних громад), які за умов додержання вимог законодавства можуть використовуватись у формі чи як елемент торговельних марок та комерційних найменувань. Виступаючи невід’ємною складовою частиною системи об’єктів інтелектуальної власності та системи ідентифікуючих позначень засоби індивідуалізації характеризуються наявністю власної структури, зумовленої особливим порядком розміщення, взаємодією та впливом її елементів, спільними закономірностями розвитку та єдиним функціональним призначенням. Аналіз, закріпленої Цивільним кодексом структури засобів індивідуалізації передбачає виокремлення її окремих видів – основних елементів даної системи, дослідження їх особливих різновидів та групування останніх за відповідними критеріями. Розгляд структури засобів індивідуалізації дозволяє визначити загальні (універсальні) класифікаційні підстави диференціації та особливі критерії їх розподілу, використання яких дає можливість встановити специфічні, характерні лише для окремого виду ідентифікуючого позначення його різновиди. ЦК України встановлює правову охорону трьох основних видів засобів індивідуалізації – об’єктів інтелектуальної власності: комерційних найменувань, торговельних марок та географічних зазначень. Регулюванню відносин у галузі використання торговельних марок та географічних зазначень присвячені 188

Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник. 2-е изд. –М.: Проспект, 2001. – С.576.

102

спеціальні закони. Водночас, законодавство у сфері охорони засобів індивідуалізації ще потребує оновлення та доповнення, виходячи із закріплених ЦК України новел, та враховуючи тенденції розвитку економічних відносин у даній сфері. Зазначені види засобів індивідуалізації, у залежності від свого призначення, можна поділити на дві групи: ідентифікуючі позначення суб’єктів цивільного права (комерційні найменування) та засоби, спрямовані на ідентифікацію об’єктів - товарів, робіт, послуг (торговельні марки, географічні зазначення). Законодавцем встановлені особливі режими правової охорони кожного із зазначених видів об’єктів інтелектуальної власності, елементом яких виступають повноваження управомочених суб’єктів у галузі їх використання. Якщо суб’єкти права на торговельну марку вільні у можливості надання або передачі права на їх застосування будь-яким третім особам на підставі відповідних ліцензійних договорів, то суб’єкти права на комерційне найменування та географічне зазначення цієї можливості взагалі позбавлені чи суттєво обмежені у механізмі її реалізації. За критерієм оборотоздатності засоби індивідуалізації диференціюються на ті, що залучені до цивільного обороту – вільно оборотоздатні (торговельні марки), обмежені в обороті (комерційні найменування – майнові права на їх використання, відповідно до п.2 ст. 490 ЦК України, можуть передаватися іншій особі лише разом з цілісним майновим комплексом особи, якій ці права належать чи його відповідної частини) та вилучені з цивільного обороту (географічні зазначення – суб’єкт права на географічне зазначення може заборонити його використання будь-якою неуправомоченою особою, але не вправі надати чи передати права на нього). За формою вираження засоби індивідуалізації класифікуються на ідентифікуючі позначення словесного характеру (комерційні найменування та географічні зазначення); графічні (зображувальні), об’ємні чи позначення іншої форми вираження та їх комбінації (торговельні марки). При цьому, об’єктом комерційних найменувань та географічних зазначень можуть бути лише словесні позначення. Будь-які обмеження у формі вираження (об’єкті) торговельної марки законодавством не встановлені. ЦК України у ст. 492 фіксує правило, що торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів та послуг” також вказує, що об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Водночас, існують певні труднощі у реєстрації як торговельних марок кольорів, звукових знаків та запахів. Як відзначається в юридичній науці складність забезпечення правової охорони звукових та нюхових знаків полягає не лише у встановленні можливості виконання ними функцій товарного знака, але 103

супроводжується суто технічними труднощами, пов'язаними з подачею таких знаків на реєстрацію, проведенням експертизи заявок, їх зберіганням, встановленням факту тотожності чи схожості у випадку виникнення конфліктних ситуацій тощо189. Тому реєстрація запахів у вигляді товарних знаків в більшості країн світу не передбачається. Лише у США та Австралії до охороноздатних позначень віднесено запах. Так, в 1990 р. в США було зареєстровано запах квітів одного з американських чагарників для маркування пряжі (свіжий кольоровий аромат, що нагадує цвітіння плюмерії відносно ниток для шиття і вишивальних ниток – ТТАВ 1990)190. За колом управомочених суб’єктів на використання засобу індивідуалізації, останні диференціюються на індивідуальні – лише одна особа має право на використовувати ідентифікуюче позначення та вимагати заборони застосування подібного чи схожого засобу індивідуалізації будь-якою третьою особою (комерційні найменування); колективні – право на використання яких належать всім суб’єктам, що здійснюють діяльність, характер якої відповідає обумовленим законом вимогам (географічні зазначення) та комплексні (змішані). До останніх належать торговельні марки, які можуть бути індивідуальними та колективними, що зареєстровані на ім’я організації, члени якої вправі її використовувати. У залежності від суб’єктного складу ідентифікуючі позначення поділяються на: а) засоби індивідуалізації, що належать юридичним особам (комерційні найменування); б) засоби індивідуалізації, що належать фізичним та юридичним особам (торговельні марки); в) засоби індивідуалізації, суб’єктом права на які можуть бути лише фізичні та юридичні особи – виробники позначеної ними продукції (географічні зазначення). В юридичній літературі та у нормативних джерелах зустрічаються й інші класифікації засобів індивідуалізації. Так, ст. 25 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” визначає правовий статус, підстави та докази визнання знаку “добре відомим”. Представники доктрини цивільного права також пропонують диференціювати товарні знаки на прості та загальновідомі191. Деякі вчені поряд з загальновідомими виокремлюють знамениті знаки192. Видається, що класифікація за ступенем відомості має універсальний характер та може бути поширена не лише на торговельні марки, а на всі засоби індивідуалізації – об’єкти права інтелектуальної власності, правова охорона яких забезпечується Цивільним кодексом. Даний висновок підтверджується на законодавчому рівні п.3 ст. 6 Закону “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, у якому йде мова про “відомі фірмові найменування”, у випадку тотожності чи подібності з якими, заявлене позначення не може бути зареєстроване у формі товарного знаку. Водночас, при характеристиці “добре відомих” ідентифікуючих позначень не слід 189

Мельников В. М. Защита обозначений: звук, запах, цвет // Интеллектуальная собственность. – 1997. - №5-6. – С.16-23. 190 Основи інтелектуальної власності. – К.:Видавничий Дім “Ін Юре”, 1999. – С.175. 191 Рассомахіна О. Особливості правової охорони добре відомих знаків в Україні. // Юридичний журнал №6. – 2004. - С. 79-83. 192 Демченко Т.С. Проблеми гармонізації законодавства України про товарні знаки з міжнародно-правовими нормами. //Автореф. дис. … канд. юр. наук: 12.00.03. – Київ. – 2002. – С.10.

104

обмежуватися їх тлумаченням лише як різновиду простих засобів індивідуалізації. Відомість засобу індивідуалізації можна трактувати у більш широкому контексті, як одну із стадій його розвитку, проміжну між простим та видовим етапом функціонування ідентифікуючого позначення. На наш погляд, засіб індивідуалізації може проходити у процесі свого генезису декілька стадій, кожній із яких відповідає притаманна їй форма виражання. На першій стадії ідентифікуюче позначення виникає як явище економічної сфери, що використовується у процесі виробничої чи іншої підприємницької діяльності для індивідуалізації виробника чи його продукції (робіт, послуг). За умов відповідності його вимогам законодавства та додержання передбаченої процедури, ідентифікуюче позначення переходить із економічної у юридичну площину та стає об’єктом правової охорони. Товарне позначення набуває правової охорони у формі торговельної марки у результаті його реєстрації, а комерційного найменування – внаслідок використання, тобто з моменту застосування юридичною особою у процесі свого функціонування для самоіндивідуалізації особливого найменування. ЦК України (п.3 ст.489) передбачає процедуру реєстрації комерційних найменувань, яка, однак, має декларативний характер та не впливає на виникнення суб’єктивних прав на комерційне найменування. Даній стадії розвитку ідентифікуючих позначень відповідає проста форма засобу індивідуалізації, що передбачає закріплення виключного права його на використання та встановлення заборони будь-яким неуправомоченим особам на застосування відповідного позначення для ідентифікації товарів (послуг) чи індивідуалізації їх виробника. Характерними рисами правового режиму простих засобів індивідуалізації є їх охорона на підставі принципів територіальності, спеціалізації та часової першості. Насамперед, дані особливості покладені в основу конструювання правоохоронного механізму у сфері торговельних марок. У галузі комерційних найменувань застосовується екстериторіальний правовий режим. Останні, відповідно до ст.8 Паризької конвенції, підлягають охороні без їх реєстрації та незалежно від того, чи є вони частиною торговельної марки. Зростання інтенсивності використання ідентифікуючого позначення, розширення сфери та території його застосування, збільшення витрат на рекламу позначеної продукції чи її виробника та інші фактори забезпечують підвищення популярності засобу індивідуалізації серед споживачів, контрагентів чи інших осіб, на яких спрямованих його індивідуалізуючий вплив. За цих умов, певний засіб індивідуалізації виокремлюється від аналогічних позначень інших суб’єктів, набуває нових якісних характеристик та переходить на рівень відомості, що являє наступну стадію розвитку ідентифікуючого позначення. Оскільки найбільш повно правова охорона відомих позначень нормативно висвітлена у сфері торговельних марок, розглянемо особливості трансформації правового статусу засобів індивідуалізації на їх прикладі. Однією із правових форм охорони засобу індивідуалізації на стадії відомості є надання йому правового статусу “добре відомого” позначення. Українське законодавство, починаючи з 2003р., встановило правову охорону добре відомих 105

товарних знаків. Відповідно до ст. 25 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, охорона прав на добре відомий знак здійснюється підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом. З дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди. Зарубіжні законодавства та міжнародно-правові документи по-різному характеризують правовий статус відомих знаків. Вперше загальновідомі товарні знаки стали об'єктами правової охорони в 1925 р., після того, як Паризьку конвенцію було доповнено статтею 6 bis, положення якої зобов'язують країни Паризького Союзу відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатного викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Тобто, у ст.6-bis Паризької конвенції не міститься визначення поняття “загальновідомий товарний знак”, але вказані ознаки порушення права на такий знак. Ними є відтворення знаком чи його істотною складовою частиною загальновідомого знака, його наслідування чи переклад, що може викликати з ним змішування. Охорона загальновідомим знакам, відповідно до норм ст. 6 - bis Паризької конвенції, надається без їх реєстрації у країні охорони щодо однорідних товарів193. До інших нормативних актів, які передбачають охорону загальновідомих товарних знаків належать Угода TRIPS (ст.ст. 16.2 та 16.3)194, Директива ЄС про товарні знаки (ст. 4.2(d)) та Постанова Європейської комісії від 20.12.1993 про товарний знак Співтовариства (ст. 8.2(с))195. Крім того, починаючи з 1995 р., розпочала роботу Комісія експертів по загальновідомих знаках ВОІВ, метою діяльності якої стало визначення єдиних критеріїв, за якими знак повинен визнаватись загальновідомим. У результаті діяльності Комісії у вересні 1999 р. було прийнято Спільну резолюцію Генеральної Асамблеї ВОІВ та Асамблеї Паризького Союзу про положення щодо охорони загальновідомих знаків196. У статтях 16(2) і 16(3) Угоди TRIPS відображені деякі нові норми, що стосуються охорони загальновідомих товарних знаків. Частина 2 ст. 16 поширила 193

Конюшенко Е.И. Правова охрана общеизвестных товарных знков в России. // Правовая охрана интелектуальной собственности в современных условиях. Всерос. конф., М., 2001.- С. 34-37. 194 Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Соглашение TRIPS). // Андрощук Г., Крайнев П., Кавасс И. Право интеллектуальной собственности. Торговые аспекты. – К.: Ин Юре, 2000 – 164 с. 195 Демченко Т.С. Охорона товарних знаків (порівняльно-правовий аналіз). (Монографія). – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. 2004. – С.100. 196 Совместная резолюция Генеральной Ассамблеи ВОИС и Ассамблеи Парижского союза о положениях в отношении охраны общеизвестных знаков. // Орлова В.В. Общеизвестные товарные знаки в Российской Федерации: современное состояние и перспективы. М., ИНИЦ Роспатента, 2001 – С.91-99.

106

дію ст.6-bis Паризької конвенції на послуги. Угодою зазначається, що “при визначенні того чи є товарний знак загальновідомим, країни-члени беруть до уваги відомість товарного знаку у відповідних колах громадськості включаючи відомість у даній країні-члені, набуту в результаті реклами товарного знаку”. Новизна ч.3 ст.16 полягає у наданні охорони загальновідомим знакам щодо товарів та послуг, відмінних від тих, у відношенні яких зареєстрований товарний знак, за умови, що використання цього товарного знаку для згаданих товарів чи послуг буде вказувати на взаємозв'язок між згаданими товарами чи послугами і власником зареєстрованого товарного знаку, за умови, що при такому використанні існує імовірність ущемлення інтересів власника зареєстрованого товарного знаку197. Умовою забезпечення охорони знака щодо неоднорідних товарів чи послуг є його обов’язкова реєстрація. Відповідно до положень Директиви ЄС про товарні знаки, країни, що входять до складу ЄС, повинні забезпечувати охорону знаменитих товарних знаків у випадку, коли їх використання третьою особою стосовно неоднорідних товарів чи послуг призведе до отримання останньою незаконного прибутку від розрізняльного характеру чи доброго імені знаменитого знаку або спричинить йому шкоду. У розумінні Директиви неоднорідними вважаються товари чи послуги, які відрізняються від тих, стосовно яких зареєстровано знаменитий знак198. Отже, згідно з положеннями Директиви та Угоди TRIPS, загальновідомі знаки повинні бути зареєстрованими у встановленому порядку, на відміну від загальновідомих знаків у контексті ст.6 bis Паризької конвенції, які охороняються без реєстрації. Інше визначення змісту загальновідомого знаку можна встановити проаналізувавши текст Спільної резолюції про положення щодо загальновідомих знаків, яка у ст. 4.1(b) передбачає охорону знаків незалежно від їх реєстрації та відносно неоднорідних товарів і послуг. Даний підхід щодо охорони загальновідомих товарних знаків знайшов своє відображення також у ст.25 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”. Таким чином, у міжнародному законодавстві поняття “загальновідомий знак” вживається у декількох значеннях. У певних випадках суб’єкти права на дане позначення вправі заборонити використання будь-якого схожого чи тотожного з ним знаку, незалежно від моменту виникнення прав на нього та його реєстрації, але лише щодо однорідних товарів. У даному аспекті зазначена категорія тлумачиться Паризькою конвенцією. Угода TRIPS, визначаючи правовий статус загальновідомих знаків поширює правило конвенції і на неоднорідні товари та послуги, у разі, якщо існує небезпека введення в оману споживачів, але вказує на обов’язкову реєстрацію такого відомого знака. Певні правові акти міжнародного характеру та український Закон “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” надають власнику даного засобу індивідуалізації можливість заборонити застосування будь-якого схожого чи тотожного знаку, незалежно від факту його реєстрації у країні застосування та однорідності маркованих товарів. Тобто, на 197

Конюшенко Е.И. Вказана праця. – С.35-37. Демченко Т.С. Охорона товарних знаків (порівняльно-правовий аналіз). (Монографія). – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. 2004. – С.107. 198

107

національному та міжнародному рівнях нормативно закріплюються три різновиди правового режиму охорони відомих засобів індивідуалізації, що передбачають різний обсяг прав їх суб’єктів. У зв’язку з зазначеним, видається доцільним виділити три правові форми охорони ідентифікуючого позначення – об’єкта інтелектуальної власності на стадії його відомості та виокремити “популярні”, “знамениті” та “добре відомі” (“загальновідомі”) засоби індивідуалізації. В юридичній науці для характеристики відомих товарних знаків, суб’єкт яких вправі вимагати заборони використання схожих чи тотожних позначень незалежно від факту їх реєстрації, вживається термін “загальновідомі знаки”199 [120, с.99-105]. На нашу думку, його використання є дещо не виправданим та не відповідає практиці застосування даного поняття на міжнародно-правовому рівні. Зокрема, Угода TRIPS та Спільна резолюція визначає поняття “загальновідомого знаку” в іншому ракурсі, відмінному від запропонованого. Крім того, деякі зарубіжні законодавства про товарні знаки, до яких належать правові акти Російської Федерації та Республіки Казахстан також вкладають в дану категорію інший зміст200. При цьому, обсяг правомочностей суб’єкта права на загальновідомий знак є значно ширшим кола можливостей суб’єкта популярного знака. Правоволоділець популярного знаку, внаслідок набуття ним широкої відомості та підтвердження її у країні застосування, незалежно від його реєстрації, вправі заборонити використання схожого чи тотожного позначення, що використовується для ідентифікації однорідної продукції. Правовий режим популярного знаку має екстериторіальний та екстемпоральний характер, тобто передбачає надання охорони без будь-якої додаткової реєстрації знака у країні використання та незалежно від моменту її отримання тотожною чи схожою простою торговельною маркою, але лише щодо однорідних товарів. Про такий знак йде мова у ст. 6 bis Паризької конвенції. Подальше зростання ступеня відомості засобу індивідуалізації призводить до переходу його на вищий рівень правової охорони та набуває форми знаменитого знака. Останні являють собою виняток з принципу спеціалізації. Правоволоділець знаменитого товарного знаку вправі вимагати заборони застосування будь-якого подібного з ним товарного позначення щодо неоднорідних товарів, якщо існує можливість введення в оману споживачів щодо справжнього виробника позначеної ним продукції. Такий знак має бути зареєстрований як об’єкт права інтелектуальної власності компетентним органом країни застосування. Проходження процедури реєстрації є невід’ємною умовою набуття знаком знаменитого характеру, на що вказує угода TRIPS (п.3 ст.16) та Директива ЄС. Третьою, останньою правовою формою охорони ідентифікуючого позначення на даній стадії розвитку, є набуття ним добре відомого 199

Демченко Т.С. Вказана праця. – С.99-105. Приказ Председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан “Об утверждении Инструкции по признанию товарного знака (знака обслуживания) общеизвестным в Республике Казахстан от 15 августа 2002г. №133. http://www.cis-legal-reform.org; Приказ Российского агентства по патентам и товарным знакам от 17 марта 2000г. №58 “Об утверждении Правил признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации”. // “Патенты и лицензии”. - 2000. - №7. – С. 74-77. 200

108

(загальновідомого) характеру у контексті ст. 25 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” та Спільної резолюції про положення щодо охорони загальновідомих знаків. Отже, на стадії відомості, у залежності від її ступеня, засіб індивідуалізації – об’єкт права інтелектуальної власності може перебувати в одній із трьох форм правової охорони: популярній, знаменитій чи добре відомій (загальновідомій). Обставини, що свідчать про набуття ідентифікуючим позначенням відомого характеру суттєво не відрізняються для кожної із трьох форм його правової охорони. Їх орієнтовний перелік наведений у п.2 ст. 25 згаданого Закону. Зокрема, при визначенні того, чи є знак добре відомим в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори як ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства; тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака; тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів чи послуг, тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій чи заявок на реєстрацію знака; свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами; цінність, що асоціюється зі знаком. Деталізуються положення ст. 25 Закону в Порядку визнання товарного знаку добре відомим в Україні, затверджені наказом Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України201. Зазначені правові форми охорони засобу індивідуалізації на стадії відомості притаманні не лише торговельним маркам, а й позначенням, що використовуються для індивідуалізації товаровиробника – комерційним найменуванням. Як відзначалось, українське законодавство оперує терміном “відомі фірмові найменування” (п.3 ст.6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”), але зміст та особливості їх правової охорони нормативно не закріплені. У зв’язку з наведеним, видається доцільним поширити правовий режим охорони добре відомих торговельних марок, закріплений ст.25 Закону також на комерційні найменування, які внаслідок тривалості їх використання, реклами, інтенсивності застосування чи інших чинників набули широкої відомості серед споживачів. Комерційні найменування, у залежності від ступеню їх відомості, також можна класифікувати на популярні, що наділені позачасовим (екстемпоральним) режимом охорони; знамениті, які охороняються незалежно від характеру діяльності юридичної особи – правоволодільця, та добре відомі (загальновідомі), правовий режим яких об’єднує особливості охорони обох зазначених форм відомих позначень. Розвиток географічних зазначень характеризується наявністю ряду особливостей, що відображаються у специфіці форм їх правової охорони. Як й інші види засобів індивідуалізації – об’єкти інтелектуальної власності, зазначення походження товару проходить у процесі свого генезису ряд стадії, кожній з яких 201

«Порядок визнання знака добре відомим в Україні Апеляціною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності», затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.2005 р. №228 // http://www.liga.kiev.ua.

109

притаманні відповідні форми охорони. Але якщо на першій стадії комерційні найменування та торговельні марки не лише забезпечують виконання індивідуалізуючої функції, але й стають об’єктом права інтелектуальної власності, то походження товару на даному етапі набуває рис правової охорони у формі простого зазначення, яке не віднесено законодавством до категорії об’єктів інтелектуальної власності. Правова охорона простого зазначення походження товару відповідно до ст. 6 Закону України “Про охорону прав на зазначення походження товарів” надається на підставі його використання та полягає у недопущенні застосування зазначень, що є неправдивими чи такими, що вводять споживачів в оману щодо дійсного географічного місця походження товару. На стадії відомості просте зазначення походження товару трансформується у кваліфіковане (географічне зазначення) та набуває статусу об’єкта інтелектуальної власності. Тобто, як об’єкт права інтелектуальної власності, географічне зазначення виникає внаслідок закономірного розвитку зазначення походження товару з простої у привілейовану форму (кваліфіковане зазначення), якій притаманний більш високий ступінь відомості, зв’язку та залежності географічного місця виготовлення товару і його особливих характеристик. Дана обставина характеризує, насамперед, процес розвитку зазначень походження товару, які лише на другій стадії у формі географічних зазначень стають об’єктами інтелектуальної власності. У той час, як комерційні найменування та торговельні марки вже на першому етапі свого генезису у простій формі охороняються законодавством про інтелектуальну власність. На третій стадії розвитку засіб індивідуалізації втрачає свої ідентифікуючі риси та перетворюється у видове позначення, що застосовується для найменування певної категорії товарів чи виду продукції та не пов’язується з їх конкретним виробником чи географічним місцем виготовлення. У свідомості споживачів втрачається зв’язок між назвою позначеного засобом індивідуалізації продукту та назвою самого засобу індивідуалізації, тобто, спостерігається суб’єктивне ототожнення об’єкта та символу його ідентифікації, що призводить до втрати позначенням свого первісного значення та перенесення його на маркований виріб. Трансформація товарного позначення у загальновживане найменування товару може зумовлюватися комплексом різноманітних факторів. Але, насамперед, цей процес відбувається внаслідок зростання ступеня відомості позначення, що супроводжується пасивністю його власника щодо охорони належного йому засобу індивідуалізації. Простежується достатньо суперечлива ситуація: зростання відомості позначення спочатку призводить до надання додаткових преференцій його власнику у формі створення привілейованого режиму правової охорони засобу індивідуалізації як популярного, знаменитого чи загальновідомого, а у подальшому – до втрати ним статусу об’єкта інтелектуальної власності. Процедура та особливості набуття географічним зазначенням (зазначенням походження товару) видового характеру достатньо детально висвітлюється у національному законодавстві та міжнародних правових актах. Зокрема, наказом 110

Міністерства освіти і науки України №583 від 12.12.2000 було затверджено Положення про перелік видових назв товарів202. Згідно Положення назва географічного місця вважається загальновживаною, якщо вона не пов’язується виробниками та споживачами товару з географічним місцем його походження. У Положенні зазначається, що назва географічного місця може бути віднесена до видової, зокрема, внаслідок виробництва товару з цією назвою протягом тривалого часу різними виробниками на території України. Внесення видової назви товару до Переліку здійснюється Державним департаментом інтелектуальної власності на підставі: рішення Департаменту, прийнятого з урахуванням пропозицій, внесених Міністерством аграрної політики України, Міністерством екології та природних ресурсів України, Міністерством культури та мистецтв України, Радою міністрів АРК, обласними, Київською та Севастопольською МДА; рішення Апеляційної палати чи суду. На міжнародному рівні ряд аспектів визнання видового характеру географічного зазначення здійснюється Мадридською угодою про санкції за неправдиві та неправильні позначення походження товарів 1891р. та Лісабонською угодою про захист зазначень місця походження виробів та їх міжнародну реєстрацію 1958 р., які, однак, не були підписані Україною. У ст. 4 Мадридською угоди зазначається, що право вирішувати, які найменування є родовими та не підпадають під дію даної угоди належить судам. Дане положення угоди не поширюється на регіональні найменування, які вказують на походження продукції виноробства. Лісабонська угода містить положення більш жорсткого характеру фіксуючи у ст. 6 правило, що зазначення, прийняте до охорони в одній із країн - учасниць угоди не може розглядатися як родове доти, поки у країні походження воно користується охороною як зазначення походження виробу. Небезпека трансформації засобу індивідуалізації у видове (родове) позначення існує, хоча і в дещо меншому масштабі також у галузі комерційних найменувань. Цивільний кодекс до умов охороноздатності комерційних найменувань відносить дистинктивність позначення, що використовується для індивідуалізації особи та недопущення введення оману щодо справжнього характеру діяльності власника найменування (п.1 ст. 489). Тому у разі, якщо комерційне найменування внаслідок втрати розрізняльної здатності перестало асоціюватися з його власником та набуло видового характеру, воно, виходячи із змісту ст. 489 ЦК України втрачає правову охорону як об’єкт інтелектуальної власності. 1. Підсумовуючи необхідно вказати, що ідентифікуючі позначення суб’єктів цивільного права (ім’я фізичної особи, офіційні назви держави та територіальних громад) можуть використовуватись у формі чи як елемент торговельних марок та комерційних найменувань. З метою врегулювання комплексу питань, пов’язаних з їх співвідношенням видається доцільним: 202

Наказ Міністерства освіти і науки України №677 “Про затвердження Положення про Комісію щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави “Україна”, до знака для товарів і послуг” від 07 жовтня 2003 // http://www.rada.gov.ua.

111

1) поширити норми про обмеження використання офіційної назви держави на комерційні найменування юридичних осіб приватного права; 2) розширити, передбачений п.4 ст.6 Закону перелік підстав для відмови у реєстрації знаку для товарів та послуг та доповнити його положенням про заборону реєстрації позначення, що відтворює ім’я особи у разі відсутності у заявника права на його використання. 3) законодавчо закріпити можливість функціонування юридичних осіб з однаковими корпусами при різних організаційно-правових формах та сферах діяльності. У випадку співпадіння комерційних найменувань командитних та повних товариств внаслідок тотожності організаційно - правових форм та прізвищ їх учасників на заявників доцільно покласти обов’язок приєднання до таких найменувань інших додаткових слів (вказівки на предмет діяльності, місця функціонування тощо). 2. Аналіз структури засобів індивідуалізації – об’єктів інтелектуальної власності дозволяє визначити їх видові елементи (комерційні найменування, торговельні марки та географічні зазначення) та різновиди (наприклад, індивідуальні та колективні торговельні марки). Елементи системи засобів індивідуалізації можна класифікувати за: а) об’єктом ідентифікації; б) формою вираження; в) колом суб’єктів, які мають право на їх використання; г) суб’єктним складом. 3. Засіб індивідуалізації може проходити у процесі свого генезису декілька стадій, кожній із яких відповідає притаманна їй форма виражання. На першій стадії ідентифікуюче позначення виникає як явище економічної сфери, що може отримати правову охорону. При цьому, охорона торговельних марок та комерційних найменувань здійснюється у простій формі як об’єктів інтелектуальної власності; просте зазначення походження товару не відноситься законодавством до кола об’єктів інтелектуальної власності. На стадії відомості у залежності від її ступеня комерційне найменування та торговельна марка може перебувати в одній із трьох форм правової охорони: популярній, знаменитій чи добре відомій. На даному етапі просте зазначення походження товару отримує правову охорону як географічне зазначення та стає об’єктом права інтелектуальної власності. На третій стадії розвитку засіб індивідуалізації втрачає свої ідентифікуючі риси та перетворюється у родове (видове) позначення, що застосовується для найменування певної категорії товарів чи виду продукції та не пов’язується з їх конкретним виробником чи географічним місцем виготовлення. 3.2. Засоби індивідуалізації у Всесвітній мережі Аналіз системи засобів індивідуалізації – об’єктів інтелектуальної власності дає можливість не лише окреслити структуру та провести класифікацію її елементів, а й встановити загальні закономірності внутрішнього розвитку 112

ідентифікуючих позначень, визначити їх взаємні зв’язки, зумовлені спільним функціональним призначенням та залежністю від зовнішніх, насамперед, економічних факторів та процесів. Система засобів індивідуалізації – об’єктів інтелектуальної власності як і інші явища правової сфери, залежать та видозмінюються відповідно до змін економічного устрою держави. Основним призначенням засобів індивідуалізації є забезпечення ідентифікації товарів (послуг) та їх виробників, тому найкращі умови їх функціонування виникають за наявності розвинутої конкуренції між господарюючими суб’єктами ринкових відносин. При її відсутності чи в умовах суттєвого обмеження вільного підприємництва, засоби індивідуалізації перестають виконувати свої функції та трансформуються чи витісняються іншими видами ідентифікуючих позначень. Аргументи на користь даного висновку можна встановити на підставі історичного аналізу особливостей нормативного регулювання відносин у сфері використання засобів індивідуалізації. Зокрема, згортання НЕПу та монополізація державою економіки стало причиною фактичного не застосування, починаючи з 30-х рр., Положення про фірму 1927р. та заміні фірмового найменування як засобу індивідуалізації особи, що здійснює комерційну діяльність на найменування підприємства. Посилення адміністративного тиску на економіку також позначилося на правовому режимі товарних знаків. Починаючи з 1936 р., поряд з товарними знаками як добровільними оригінальними позначеннями товарів, починають використовуватися виробничі марки – спеціальні знаки якості, які обов’язково проставляються на виробленій продукції. У подальшому товарний знак повністю втрачає своє ідентифікуюче значення та витісняється виробничою маркою. Лише приєднання 1965р. Радянського Союзу до Паризької конвенції 1883 р. спричинило оновлення законодавства у даній сфері та його побудову з урахуванням міжнародно-правових вимог охорони об’єктів промислової власності. Водночас, відсутність суттєвих змін в економіці не призвела до реалізації даних нормативних положень на практиці. Лише перехід держави до ринкової економіки у кінці 80-х – початку 90-х років. зумовив реанімацію та значне підвищення значення ідентифікуючих позначень, що використовуються виробниками для самоіндивідуалізації та виокремлення своєї продукції. Створення позитивного економічного підґрунтя стало причиною не тільки розширення нормативної бази та удосконалення правоохоронного механізму регулювання відносин у даній сфері, але й забезпечило збільшення питомої ваги і ролі засобів індивідуалізації у системі об’єктів інтелектуальної власності, ускладнення їх структури та появу нових видів. Досягнення у науково-технічній сфері та розвиток інформаційних технологій також впливають на систему засобів індивідуалізації. Їх проявом стало розширення традиційного переліку засобів індивідуалізації – об’єктів інтелектуальної власності за рахунок включення до його складу доменних імен та виникнення чисельних конфліктів, пов’язаних з використанням різних видів ідентифікуючих позначень у мережі Інтернет. 113

У сучасній юридичній літературі та правових джерелах склалося декілька підходів до розкриття змісту категорії “доменного імені”. Представники першого напряму схильні його визначати як словесне позначення, що використовується для адресації комп’ютерів у мережі Internet. Дану позицію відстоює, зокрема, В.О.Калятін, який відзначає, що доменне ім’я – це слово зареєстроване як адреса комп’ютерів у мережі Internet203. Ще більш формально розкривається зміст даного засобу індивідуалізації у документах, які розроблені недержавними організаціями, що виконують функції по адмініструванню доменних імен. Регламент на тарифи та послуги на реєстрацію доменів другого рівня у зоні .ru, затверджений рішенням Координаційної групи домену .ru від 23.01.2001р. визначає домен як область простору ієрархічних імен мережі Internet, яка обслуговується набором серверів доменних імен (DNS) і централізовано адмініструється. Домен ідентифікується іменем домену204. Спільна резолюція Генеральної Асамблеї ВОІВ та Асамблеї Паризького Союзу про положення щодо охорони загальновідомих знаків визначає поняття “назва домену” як виражену у текстовій формі строку, яка відповідає цифровій адресі Інтернеті205. Представники іншого напрямку схильні трактувати доменне ім’я як засіб ідентифікації інформаційних ресурсів у мережі Інтернет. Так, на думку, Т.С.Демченко доменне ім’я – це електронна адреса, що дозволяє ідентифікувати у мережі Інтернет сукупність інформаційних ресурсів (Web - сторінку) конкретної юридичної чи фізичної особи206. Існує також еклектичний підхід, який знайшов своє відображення на законодавчому рівні. Відповідно до Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” доменне ім’я – це ім’я, що використовується для адресації комп’ютерів і ресурсів в Інтернеті. Аналізуючи зазначені підходи слід відзначити, що розкриття змісту доменного імені як засобу адресації комп’ютерів у мережі, хоча і відображає технологічні особливості даного феномену, але не дозволяє визначити причини виникнення можливих конфліктів між позначеннями, що застосовуються для ідентифікації і адресації комп’ютерів та засобами індивідуалізації товарів, послуг чи особи, яка їх виробляє (надає). Більш прийнятною видається позиція другої групи вчених, хоча вона також не позбавлена певних недоліків, оскільки трактує доменне ім’я у занадто широкому контексті, не враховуючи, що будь-яке ідентифікуюче позначення виконує інформаційну функцію, забезпечуючи індивідуалізацію відповідного об’єкта чи суб’єкта цивільного права. Слід також наголосити, що доменне ім’я має на меті не лише позначити певну частину інформаційного простору, пов’язану з функціонуванням юридичної чи 203

Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (Исключительные права). Учебник. М.: Из-во НОРМА, 2000. – С.377. 204 Регламент и тарифы на услуги по регистрации доменов вторго уровня в зоне. RU, утвержден решением Координационной Группы домена RU от 23 января 2001 г. // http://www.ripn.net/nic/dns/contract.html. 205 Совместная резолюция Генеральной Ассамблеи ВОИС и Ассамблеи Парижского союза о положениях в отношении охраны общеизвестных знаков. // Орлова В.В. Общеизвестные товарные знаки в Российской Федерации: современное состояние и перспективы. М., ИНИЦ Роспатента, 2001. – С.91-99. 206 Демченко Т.С. Охорона товарних знаків (порівняльно-правовий аналіз). (Монографія). – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. 2004. – С.162, 164.

114

фізичної особи, воно полегшує орієнтацію користувачів у Всесвітній мережі у рамках колосального інформаційного масиву, що постійно циркулює в її межах. Тому, враховуючи зазначене, доменне ім’я можна охарактеризувати як словесне позначення, що використовується для ідентифікації частини інформаційного простору та орієнтації користувачів у Всесвітній мережі, пошуку інформації про товари, послуги, характер, сферу діяльності юридичної чи фізичної особи. Дане визначення, безумовно, не розкриває всю багатоаспектність доменних імен як особливих засобів індивідуалізації у мережі Інтернет, але дозволяє більш чітко визначити причини можливих конфліктів між ними та традиційною системою ідентифікуючих позначень. Структурно кожне доменне ім’я складається із декількох частин, що у сукупності забезпечують адресацію відповідного інформаційного ресурсу. Їх кількість і характер залежить від розміщення конкретної інформації у межах Всесвітньої мережі. Остання частина доменного імені становить домен верхнього рівня та індивідуалізує певну домену зону – частину мережі, що охоплює відомості про адреси всіх зареєстрованих у даній сфері інформаційних ресурсів. Домені зони індивідуалізуються за допомогою доменних імен верхнього рівня (generic top level domains), як централізовано управляють (адмініструються) відповідним організаціями. Домени верхнього рівня можуть бути міжнародними та національними. До міжнародних належать домені імена типу “com” — для комерційних організацій, “org” — для некомерційних структур, “edu” — для освітніх установ, “int” — для міжнародних організацій тощо. Вони не прив’язані до конкретної країни та складаються з трьох чи більше літер латинського алфавіту. Національні доменні ім’я включають дві літери та позначають вихідний код країни в якій вони зареєстровані. Наприклад .ua - для України, .ru – для Російської Федерації, .uk – для Великобританії тощо. Функції по наданню (делегуванню) доменів верхнього рівня (доменних зон) здійснює неурядова організація ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). Водночас, у кожній країні існують організації, які забезпечують реєстрацію відповідних національних доменних імен. Їм надається право використання національних доменних імен та самостійно виділяти інші додаткові підрівні у доменній ієрархії, визначати порядок та умови реєстрації доменних імен на даних підрівнях207. Першу частину доменного ім’я становить домен першого рівня (second level domain). Такі домені імена, як правило, доступні для реєстрації всім бажаючим. Досить часто як доменне ім’я першого рівня використовуються торговельні марки, комерційні найменування, імена чи псевдоніми відомих осіб, оригінальні чи, навіть, загальновживані слова. Вони забезпечують ідентифікацію конкретного інформаційного ресурсу фізичної чи юридичної особи у межах відповідної доменної зони. Умови та привила їх реєстрації, її вартість визначається відповідними організаціями, яким надане право адміністрування відповідної доменної зони. 207

Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (Исключительные права). Учебник. М.: Из-во НОРМА, 2000. – С.378.

115

У кожній країні свої умови реєстрації доменних імен. Ряд держав забороняють реєструвати домени другого рівня та допускають використання лише доменних імен третього рівня (наприклад, site.co.uk у Великобританії чи site.com.au в Австралії). Інші – допускають реєстрацію імен у національній зоні лише резидентам чи встановлюють як необхідну умову їх реєстрації наявність у заявника права на використання відповідного словесного позначення у формі торговельної марки. Таким чином, структура кожного доменного імені включає, принаймні, дві частини: доменне ім’я верхнього рівня національного чи міжнародного характеру, що локалізує відповідну інформаційну зону та доменні ім’я другого рівня, що забезпечує ідентифікацію інформаційного ресурсу у рамках зазначеної доменної зони. Права на такі словесні позначення, що використовуються для пошуку відомостей у мережі Інтернет стають об’єктами спорів між власниками традиційної системи засобів індивідуалізації та їх аналогів у віртуальному просторі. Насамперед, конфлікти виникають між особами, що зареєстрували словесне позначення як доменне ім’я та суб’єктами права на торговельні марки чи комерційні найменування, об’єкти яких тотожні чи схожі з зареєстрованим іменем. На сьогоднішній день у переважній більшості країн світу відсутня нормативна охорона доменних імен. Неурядові організації, які здійснюють функції по адмініструванню та делегуванню доменних імен у відповідних інформаційних зонах, хоча і розробляють документацію, спрямовану на впорядкування такої діяльності, але останні не забезпечують розв’язання комплексу питань, пов’язаного з можливими спорами між суб’єктами права на доменне ім’я та правоволодільцями інших видів засобів індивідуалізації. Тому, як правило, їх розгляд і вирішення здійснюється на підставі законодавства про традиційні засоби індивідуалізації, у рамках якого, за рахунок гармонізації правового режиму, створеного на міжнародно-правовому рівні найбільш ефективно функціонують правові механізми охорони торговельних марок. Водночас, новизна таких спорів та невизначеність правового статусу доменних імен призвела до нездатності судової системи та законодавств адекватно реагувати на порушення прав власників ідентифікуючих позначень у Всесвітній мережі. Лише відносно недавно розпочалась робота по розробці сприятливих правових інструментів, спрямованих на попередження та вирішення зазначених колізій. Слід підкреслити, що торговельні марки та доменні імена мають спільне функціональне призначення – забезпечують ідентифікацію товарів чи послуг чи інформації про них у мережі Інтернет. Словесні позначення, що є об’єктами торговельних марок та доменних імен другого рівня також можуть співпадати. Водночас, існує ряд відмінностей у правового режимі зазначених засобів індивідуалізації. Правоохоронний механізм торговельних марок, за винятком добре відомих, базується на принципах територіальності та спеціалізації, тобто поширюється лише на територію однієї держави стосовно обумовленого реєстрацією класу товарів та послуг. Для іншої групи товарів у патентних 116

відомствах інших держав можуть бути зареєстровані тотожні чи схожі марки на ім’я інших осіб. Власник зареєстрованої торговельної марки вправі вимагати заборони використання будь-якого тотожного чи схожого позначення щодо відповідних товарів незалежно від сфери застосування такого позначення у тому числі і в мережі Інтернет. Тобто, новизна заявленого як марка позначення носить відносний характер та не виключає можливість реєстрації аналогічних чи подібних знаків для ідентифікації неоднорідної продукції чи для однорідних товарів, але в межах території іншої держави. В основу конструювання режиму доменних імен покладені інші принципи. Позначення, що заявляється як доменне ім’я повинне бути унікальним у рамках відповідної доменної зони, незалежно від характеру та спеціалізації інформаційного ресурсу для ідентифікації якого його мають намір використовувати. Власник зареєстрованого доменного імені позбавлений права вимагати заборони застосування будь-яких схожих доменних імен у межах однієї доменної зони, чи, навіть, тотожного доменного імені, якщо воно зареєстроване на іншій ділянці інформаційного простору. Зарубіжній судовій практиці відомі випадки, коли власник певного домену намагався відсудити схоже доменне ім'я в іншій зоні. Так, власники Names.com подали позов про передачу їм домену Names.biz. Позивачу було справедливо відмовлене, оскільки, по-перше, слово “names” є загальновживаним, а, по-друге, володіння доменом не є підставою для отримання прав на схожі домени в інших зонах208. В юридичній літературі існує точка зору, що на відміну від товарних знаків, що мають територіальний характер правової охорони, доменним іменам притаманна екстериторіальність209. Так, Т.С.Демченко зазначає, що із всіх суб’єктів, які на законних підставах володіють аналогічним позначенням в різних країнах, або в одній країні, але відносно різних класів товарів і послуг лише один може отримати право на його використання в Інтернеті в якості найменування домену. Всі інші законні власники фактично позбавляються можливості використовувати належне їм позначення для просування власних товарів і послуг за допомогою глобальної комп’ютерної мережі210. Останнє твердження, однак, викликає ряд зауважень. Власник торговельної марки не має можливості її зареєструвати у вигляді доменного імені, якщо дане словесне позначення вже набуло статусу доменного імені іншого суб’єкта, але не обмежений у праві зареєструвати схоже з маркою доменне ім’я у межах даної доменної зони та тотожне з торговельною маркою ім’я у рамках іншого інформаційного підрівня. Незважаючи на відсутність території реєстрації доменного імені, факт її здійснення у межах відповідного національної частини інформаційного простору Всесвітньої мережі нівелює вищенаведену тезу про екстериторіальність доменного імені. Більш доцільно стверджувати про 208

Сенченко Н. Киберсковттер: есть такая профессия. // “Мир ПК” - №10, №11. – 2003. // http://www.osp.ru/pcworld/2003/10/094.htm. 209 Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (Исключительные права). Учебник. М.: Из-во НОРМА, 2000. – С.381. 210 Демченко Т.С. Охорона товарних знаків (порівняльно-правовий аналіз). (Монографія). – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. 2004. – С.168.

117

екстериторіальний характер доступу до інформаційного ресурсу ідентифікованого відповідним доменним ім’ям. Основними причинами виникнення конфліктів між власниками торговельних марок та особами, які зареєстрували доменні ім’я є: умисна реєстрація тотожного чи схожого з маркою іншої особи у формі доменного імені з метою його наступного перепродажу законному власнику марки чи його конкуренту; прагнення привернути увагу до конкретного інформаційного ресурсу шляхом використання для його ідентифікації назви відомої торговельної марки іншої особи; реєстрація доменного імені з метою дискредитації конкурента шляхом розміщення негативних відомостей на відповідній інформаційній сторінці, доменне ім’я якої співпадає з його торговельною маркою тощо. Діяльність по захопленню доменних імен, тотожних з торговельними марками інших суб’єктів з метою наступного перепродажу чи іншого недобросовісного використання отримала назву кіберсквотінга (cybersquatting). Масовість даного явища змусила організації, які займаються реєстрацією та адмініструванням доменів та державні органи адекватно реагувати на порушення прав власників торговельних марок шляхом прийняття відповідних змін до нормативних актів, спрямованих на розширення переліку можливостей власників марок щодо заборони використання їх об’єктів як доменних імен. Іншою тенденцією боротьби з кіберсквотінгом стало пошук ефективних позасудових процедур вирішення конфліктів між суб’єктами прав на торговельні марки та недобросовісними власниками доменних імен. Недобросовісна реєстрація доменних імен засуджується Всесвітньою організацією інтелектуальної власності. У доповіді підготовленій ВОІВ “Управління доменними іменами й адресами: питання інтелектуальної власності” від 30 квітня 1999 р. цій проблемі присвячений ряд положень211. На думку ВОІВ із зловмисною реєстрацією доменних імен необхідно боротися. З цією метою були розроблені Єдині Правила розгляду спорів про доменні імена (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (далі-UDRP))212. Правила прийняті Корпорацією Інтернет по реєстрації імен і нумерації (ICANN) 1 грудня 1999р. на основі рекомендацій ВОІВ. Відповідно до їх положень розглядаються спори у доменних зонах .com, .org, .net тощо. Їх процедура була рекомендована національним реєстраторам як основний документ для вирішення доменних конфліктів. UDRP спрямована на захист прав власників торгових марок. Відповідно до її умов для повернення захопленого домену позивачу необхідно довести, що спірна назва домену є тотожною чи подібною до ступеня змішування з належним йому товарним знаком. До 2003 р. на підставі UDRP розглянуто вже більш 5 тис. спорів213. Слід відзначити про наявність декількох варіантів позасудового розв’язання спорів про доменні імена. По-перше, існує можливість прямого приєднання зони 211

Доповідь ВОІВ “Управління доменними іменами й адресами: питання інтелектуальної власності” від 30 квітня 1999 р. http://wipo2.wipo.int/ process1/report/finalreport.html. 212 ICANN. Единые Правила Рассмотрения Споров о Доменных Именах http://www.soi.ru.soi.19192. 213 Сенченко Н. Киберсковттер: есть такая профессия. // “Мир ПК” - №10, №11. – 2003. // http://www.osp.ru/pcworld/2003/10/094.htm

118

.uа до правил UDRP, як це зробили, наприклад, Тринідад і Тобаго, Тувалу, Гватемала чи Західне Самоа214. Основним запереченням проти цього є те, що Україна внаслідок такого приєднанням втратить частину повноважень по управлінню зони .uа. Спори про доменні імена пов'язаних з Україною та між її резидентами будуть розглядатися зарубіжними організаціями за межами країни. По-друге, українським законодавством передбачена можливість застосування альтернативного порядку вирішення спорів. Сторони вправі передати спір на розгляд третейського суду чи міжнародного арбітражу. Водночас, для розгляду спорів про доменні імена в зоні .uа видається недоцільним створення міжнародного арбітражного інституту на зразок Міжнародного комерційного арбітражного суду при ТПП України, оскільки його дія поширюється лише на відносини, що виникли за участю іноземних контрагентів чи у зв’язку з іноземними інвестиціями. У свою чергу, для розгляду спору у третейському суді, для кожного конкретного випадку необхідно укладення договору про передачу справи на вирішення третейського судді. Варто враховувати, що правопорушник далеко не завжди виявлятиме бажання добровільно звернутися для розгляду спірного питання до третейського органу. Крім того, обов'язковість третейської процедури виключає можливість звернення у звичайні суди для оскарження прийнятого рішення. Водночас, існує можливість прийняття національних правил подібних до UDRP як позасудової процедури вирішення спорів. Дану позасудову процедуру доцільно передбачати як обов’язкову умову у договорах про реєстрацію доменних імен, які укладатимуться між реєстраторами та заявниками доменних імен. Варто наголосити, що Україна обрала особливий шлях вирішення можливих конфліктів між власниками доменних імен і торговельних марок, що фактично унеможливлюють кіберсквотінг. Довгий час громадяни України та українські організації могли реєструвати тільки домени третього рівня в зонах .com.ua, .net.ua та ін., а також регіональні домени типу .kiev.ua. 28 вересня 2001 р. було оголошено про початок реєстрації доменів другого рівня в зоні .ua. Відповідно до “Правил домену .ua”, розроблених його адміністратором компанією “Хостмастер”215, право на реєстрацію доменного імені в зоні .ua мають лише власники відповідних товарних знаків чи суб’єкти, які отримали право на його використання відповідно до укладених ліцензійних договорів. Даним рішенням було створені необхідні механізми, спрямовані на попередження кіберсквотінгу у національній частині Всесвітньої мережі Правила зони .ua одержали схвалення ВОІВ та ICAAN. Водночас, існує значний недолік даних правил – вони унеможливлюють реєстрацію доменного імені без попередньої реєстрації торговельної марки. Як вказують науковці, така політика зони .ua серйозно гальмує розвиток національної доменної зони, оскільки не в кожного бажаючого займатися розвитком інформаційних технологій є можливість одержати свідоцтво про реєстрацію торговельної марки. Крім того, 214 215

Страх А. Юридические аспекты принятия UDRP в России. http://www.strakh.ru. “Правила домену .UA” // http://www.a.iname.com.ua/ua_rules.phtml.

119

достатньо довго може тривати процес оформлення відповідних прав. У результаті за два роки в зоні .ua зареєстровано менше 800 доменних імен (у той час як у зоні .ru — близько 200 тис.). У Республіці Білорусь також існувала подібна практика обмеження реєстрації доменних імен, але з травня 2000 р. домен .by відкритий для вільної реєстрації всім бажаючим216. У той же час, дані правила не поширюються на реєстрацію доменних імен третього і нижчих підрівнів, у рамках яких можливі порушення прав на торговельні марки. Тому більш доцільним видається створення єдиного правового механізму реєстрації доменних імен усіх підрівнів зони .ua, який би передбачав надання права на доменне ім’я будь-якій юридичній чи фізичній особі не залежно від характеру її діяльності та наявності у неї права на використання торговельної марки. При цьому, на заявника доцільно покласти обов’язок у переліку документів, які необхідні для реєстрації домену надати відомості, що свідчать наявність у нього права на використання даного позначення як торговельної марки чи про відсутність у Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів та послуг щодо однорідних товарів тотожних чи схожих словесних позначень, зареєстрованих чи заявлених на реєстрацію як торговельні марки на ім’я інших суб’єктів. Тим самим, будуть створені сприятливі умови для розвитку інформаційних ресурсів національної частини Всесвітньої мережі та попереджуватимуться можливі колізії прав між власниками тотожних чи схожих торговельних марок та доменних імен. В Україні вирішенню конфліктів між власниками торговельних марок та доменних імен сприяло внесення змін у 2002 р. до Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”. Вони спрямовані на розширення переліку можливостей зареєстрованого товарного знаку шляхом включення до нього права на застосування знаку у мережі Інтернет та у вигляді доменних імен. Як випливає зі змісту п.4 та п.5 ст.16 Закону свідоцтво надає власнику зареєстрованого знака заборонити іншим особам його незаконно використовувати, у тому числі як доменне ім’я. Таким чином, в українському законодавстві були закладені необхідні правові механізми боротьби з кібесквотінгом. Законом України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” також обмежуються можливості для зворотного кіберсквотінгу, тобто коли доменне ім’я зареєстроване раніше тотожної торговельної марки, а право на останню спеціально оформлено з метою відібрання відомого доменне ім’я іншого суб’єкта. Згідно п.6 ст. 16 виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо був заявлений пріоритет, до дати пріоритету заявки. Тобто, власник торговельної марки не вправі заборонити використання тотожного з нею доменного імені, право на яке виникло до дати подання заявки. Водночас, дана стаття не дає можливостей власнику доменного імені вимагати заборони застосування тотожної торговельної марки, право на яку виникло пізніше реєстрації домену.

216

Сенченко Н. Там само.

120

Тому з метою збалансування правових можливостей власників доменних імен і торговельних марок, захисту їх від недобросовісних володільців торговельних марок доцільно доповнити ст.6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” положенням наступного змісту: “не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, що тотожні чи схожі з доменними іменами, раніше зареєстрованими в Україні на ім’я іншої особи щодо таких самих або споріднених з ними товарів і послуг”. Діюче законодавство передбачає єдиний випадок, коли правова охорона надається торгівельній марці незалежно від факту її реєстрації та поширюється на неоднорідні товари та послуги. Йде мова про добре відомі товарні знаки, власники яких вправі вимагати заборони використання будь-яких тотожних чи схожих раніше зареєстрованих знаків у разі якщо їх застосування може завдати шкоди суб’єктам права на такий знак. Буквальний аналіз ст. 25 Закону України “Про правову охорону знаків для товарів і послуг”, що визначає режим добре відомих знаків свідчить, що права їх суб’єктів поширюються лише на знаки для товарів та послуг, але не стосуються інших видів ідентифікуючих позначень, у тому числі доменних імен. Відповідно до її положень правова охорона поширюється на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням. Даний висновок випливає з ст. 1 Закону, що розкриває поняття “знак” як позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Оскільки доменне ім’я використовується для ідентифікації інформаційних ресурсів, а не для позначення товарів і послуг, то дія норми ст. 25 не поширюється на останні. Такий підхід українського законодавця суттєво обмежує можливості власників добре відомих знаків та суперечить міжнародно-правовим документам. Зокрема, ст. 6 Спільної резолюції Генеральної Асамблеї ВОІВ та Асамблеї Паризького Союзу про положення щодо охорони загальновідомих знаків зазначає, що власник загальновідомого знака має право вимагати рішенням компетентного органу, щоб орган, який зареєстрував конфліктуючу назву домену анулював реєстрацію чи передав її власнику загальновідомого знака217. Враховуючи, що доменне ім’я не підпадає під поняття “знак”, про яке йде мова у ст. 25, то власник добре відомої марки не вправі заборонити використання тотожного чи схожого домену, що зареєстрований до дати з якої за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні. З метою більш повного захисту власників добре відомих знаків та виконання рекомендацій ВОІВ, прийнятих з даного питання слід у п.4 ст. 25 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” замінити слово “знак” на термін “позначення” та оформити її наступним чином: “…При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в 217

Совместная резолюция Генеральной Ассамблеи ВОИС и Ассамблеи Парижского союза о положениях в отношении охраны общеизвестных знаков. // Орлова В.В. Общеизвестные товарные знаки в Российской Федерации: современное состояние и перспективы. М., ИНИЦ Роспатента, 2001. – С.91-99.

121

Україні, якщо використання цього позначення іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знак”. Якщо у сфері торговельних марок, у цілому, українське законодавство створює сприятливе правове поле попередження та розв’язання можливих конфліктів між їх власниками та особами, що зареєстрували доменні імена, то значно складніше відбувається розгляд і вирішення спорів між власниками комерційних найменувань і доменних імен. Ускладнюється процес їх розв’язання відсутністю належного нормативного забезпечення правової охорони цих засобів індивідуалізації. Судові органи ряду пострадянських держав, розглядаючи дані спори, відмовляли власникам комерційних (фірмових) найменувань у задоволенні вимог про анулювання реєстрації тотожного доменного імені іншого суб’єкта, керуючись положеннями законодавства про структуру фірмових найменувань. Останнє включає не лише оригінальне слово, що використовується для ідентифікації суб’єкта господарювання, а й містити вказівку на організаційно правову форму його діяльності. Суди вказували, що лише повне найменування підлягає захисту, а не його індивідуалізуюча частина. Так, у справах за позовом ТОВ “Кодак”, ВАТ “Камаз”, “Квелле Акциенгезельшафт”, Кіноконцерна Мосфільм позивачі стверджували про порушення права на фірмове найменування. У більшості випадків у задоволенні вимог позивачів було відмовлено з посиланням на статтю Цивільного кодексу РФ, яка містить положення про структуру найменування юридичної особи, мотивуючи відмову тим, що лише повне найменування, яке вказує на організаційно-правову форму підлягає захисту218. Заявники для вирішення спірного питання на їх користь були змушені змінювати підстави позовів та, керуючись законодавством про товарні знаки, заявляти про порушення права на товарний знак, реєстрацією тотожного чи схожого з ним доменного ім’я. Зазначена судова позиція видається дещо формальною. Правовий режим комерційного найменування передбачає, насамперед, охорону його оригінальної частини від будь-якого незаконного використання, у тому числі як частини доменного імені. Цей висновок випливає з п.1 ст. 489 ЦК України, що вказує на неможливість охорони комерційного найменування, яке не має дистинктивності, тобто не дозволяє вирізнити одну особу з –поміж інших. Структура доменного імені також повністю не співпадає з позначенням, що застосовується як торговельна марка, але, як було вище показано, зазначена обставина не є підставою для відмови у наданні охорони власнику марки у разі використання тотожного чи схожого з нею позначення у вигляді оригінальної частини доменного ім’я – домену другого рівня. Необхідність захисту прав суб’єктів на фірмове найменування у випадку їх конфлікту з доменними іменами визнається на міжнародному рівні. Слід відзначити, що ВОІВ у своїй доповіді “Про управління доменними іменами: питання інтелектуальної власності” від 30 квітня 1999р. наголошувало на необхідності розширення кола суб’єктів, які можуть заявляти свої претензії до 218

Страх А. Споры о доменах (росийские и мировые тенденции). // http://www.strakh.ru.

122

недобросовісних власників доменів за рахунок включення до їх складу фізичних осіб, що претендують на захист їх власних імен та осіб – правоволодільців фірмових найменувань219. Перешкоджає процесу вирішення спорів між власниками конфліктуючих доменних імен і комерційних найменувань нерозвинутість нормативної бази їх охорони. Цивільний кодекс передбачає серед комплексу прав на комерційне найменування можливість перешкоджати іншим особам його неправомірно використовувати (п.1 ст. 490). Водночас, для реалізації даного права ще до факту правопорушення, необхідно створити реєстр комерційних найменувань. Можливість реєстрації останніх зафіксована ЦК України, але вона носить суто добровільний характер та не впливає на виникнення прав на комерційне найменування. Тому на сьогоднішній день можна констатувати неможливість забезпечення превентивного захисту прав на комерційне найменування до моменту їх порушення реєстрацією конфліктуючого доменного імені. Крім того, у зв’язку з відсутністю централізованої реєстрації комерційних найменувань досить важко довести факт недобросовісності власника доменного імені та відшкодувати заподіяну шкоду. У даній сфері доцільно запровадити такі правоохоронні механізми, що застосовуються у галузі торговельних марок та, насамперед, сформувати реєстр комерційних найменувань. У такому випадку, при реєстрації нового доменного імені у зоні .ua, заявника можна зобов’язати надавати документи, що свідчать про належність йому заявленого словесного позначення у формі комерційного найменування чи торговельної марки або про відсутність тотожних чи схожих з заявленим як доменне ім’я зареєстрованих комерційних найменувань чи торговельних марок інших суб’єктів однорідної сфери господарювання. По-іншому вирішуються конфлікти між власниками доменних імен і суб’єктами права на використання географічних зазначень. Право на географічне зазначення, хоча і належить до групи абсолютних прав, але не є виключним, тому використовувати зареєстроване зазначення, у том числі як доменне ім’я може будь-яка особа, що у межах відповідного географічного району здійснює виробництво продукції, якісні параметри якої відповідають обумовленим реєстрацією показникам. Географічне зазначення може бути зареєстроване як доменне ім’я будь-якої особи, якщо заявник має право на його використання. Закон України “Про охорону прав на зазначення походження товару” не відносить до переліку можливостей суб’єкта права на кваліфіковане зазначення походження товару права на його використання у мережі Інтернет, у тому числі у формі доменного імені. Пункт 5 ст. 17 зазначеного Закону передбачає право власника зареєстрованого кваліфікованого зазначення застосовувати його у рекламі та не містить обмежень щодо характеру, та сфери такого рекламування. Виходячи з зазначеного положення та застосовуючи розширене тлумачення Закону, можна припустити наявність у власника кваліфікованого зазначення права на його використання для рекламування продукції у Всесвітній мережі. 219

123

Його застосування у вигляді доменного імені також можна розцінювати як форму реклами. Водночас, видається доцільним доповнити п.5 ст.17 Закону України “Про охорону прав на зазначення походження товару” положенням наступного змісту: “використанням зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару визнається: г) застосування його у мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах”. Відзначимо, що подібне законодавче положення відображене у п.4 ст. 16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”. Таким чином, подібність позначень, що використовуються для адресації інформаційних ресурсів у мережі Інтернет та ідентифікації товарів і послуг чи їх виробників, спричиняють високу ймовірність виникнення конфліктів між суб’єктами прав на доменні імена, торговельні марки, комерційні найменування та географічні зазначення. З метою їх превенції та ефективного вирішення доцільно: 1. Функції по адмініструванню доменних імен зони .ua покласти на єдину організацію, яка б забезпечила ведення єдиного реєстру доменних імен усіх підрівнів зони .ua, встановила умови та порядок їх реєстрації. 2. За аналогією з UDRP розробити на національному рівні Правила вирішення спорів по доменних іменах та з метою оперативного вирішення зазначених конфліктів, включати до тестів договорів на реєстрацію доменних імен у вигляді обов’язкової умови положення про додержання заявником правил даної адміністративної процедури. 3. При реєстрації доменних імен у зоні .ua та її підрівнях перевіряти наявність у заявника права на заявлене словесне позначення. У разі його відсутності, зобов’язати останнього надати докази, що підтверджують відсутність у інших осіб однорідної сфери господарювання прав на використання заявленого позначення як торговельної марки чи комерційного найменування (зокрема, виписка з Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів та послуг та виписка з Державного реєстру комерційних найменувань України). 4. Включити до переліку можливостей власника добре відомої торговельної марки право вимагати визнання недійсною реєстрацію та заборони використання тотожного чи схожого з таким знаком доменного імені шляхом внесення відповідних змін до п. 4 ст. 25 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”. 5. Законодавчо закріпити можливість власника свідоцтва зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару застосовувати його у мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах шляхом доповнення п.5 ст.17 Закону України “Про охорону прав на зазначення походження товару” положенням наступного змісту: “використанням зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару визнається: г) застосування його у мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах”. 3.3.Проблеми функціональної ієрархії торговельних марок, комерційних найменувань та географічних зазначень Система засобів індивідуалізації характеризується не лише взаємовпливом та залежністю від зовнішніх факторів та процесів, наявністю спільних 124

закономірностей розвитку, їй також притаманні єдині функціональні характеристики, що зумовлюються економічним призначенням її складових. В юридичній науці питання функцій засобів індивідуалізації є достатньо дискусійним. Якщо у сфері торговельних марок простежується значний та негасимий науковий інтерес до визначення та розкриття їх функціональних характеристик, то галузі географічних зазначень та комерційних найменувань серед порівняно невеликої кількості присвячених даній проблематиці досліджень, далеко не завжди висвітлюються спеціальні функції зазначених ідентифікуючих позначень. У тих роботах, в яких дане питання все ж піднімається його розгляд здійснюється, як правило, у контексті та за аналогією з відповідними функціями торговельних марок. Тому досліджуючи функціональні особливості системи засобів індивідуалізації – об’єктів інтелектуальної власності видається доцільним визначити призначення кожного з її видових елементів, на основі якого встановити взаємні зв’язки та взаємозалежність їх функцій, які забезпечують упорядковане розташування останніх у певній ієрархії. Вже перші дослідники торгового права дореволюційної Росії, підкреслюючи значення торговельних позначень, в основі їх диференціації визначали функціональний критерій. Зокрема, Н.О.Нерсесов характеризуючи види клейм, поділяв їх на товарні, що накладалися купцями з метою попередження змішування своїх товарів з чужими та фабричні, які служать атестацією якості фабрикатів220. Багатоаспектність значення товарних знаків підкреслював інший дореволюційний комерціаліст А.П.Башилов, відзначаючи, що в багатьох випадках наявність на товарі того чи іншого торгового знаку може служити одним із доказів права власності чи володіння. Досить часто, накладання знака символізує передачу від однієї сторони чи прийняття іншою стороною товару. Інколи товарний знак використовується як засіб запобігання змішування однієї партії товару з іншою. Вчений приходить до висновку, що істинне значення товарного знаку виясняється лише розглядом всіх обставин кожного випадку його використання221. Г.Ф.Шершеневич також розмежовував економічне значення та юридичний зміст товарного знаку. Перше зводиться до сприяння споживачам у пошуку необхідних товарів. Юридична характеристика товарного знаку свідчить про його дистинктивне призначення. Під товарним знаком вчений розумів знак, яким купець прагне зовнішньо відмітити свої товари для їх відрізнення від однорідних товарів інших купців222. В юридичних дослідженнях періоду НЕПу основний акцент при характеристиці значення товарного знаку робився на його індивідуалізуючих особливостях223. Посилення командно – адміністративного впливу та згортання конкурентних засад в економіці на початку 30-х рр. призвело до втрати товарним 220

Нерсесов Н.О. Конспективный курс лекций по торговому и вексельному праву. М., 1896. – С.57. Башилов А.П. Русское торговое право. Вып. 1, Спб. 1887. – 150-151. 222 Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. ІІ: Товар. Торговые сделки. – М.: “Статут”, 2003. – С.14. 223 Раевич С.И. Исключительные права. Право на товарные знаки, промышленные образцы, изобретения, авторское право. Л., 1926. – С.9. 221

125

знаком свого індивідуалізуючого призначення. Відновлюються інтерес до доктринального дослідження їх правового статусу лише з середини 60-х рр., як реакція наукової спільноти на приєднання СРСР до Паризької конвенції 1883 р. У той час набуває поширення тенденція протиставлення значення і функцій товарного знаку у капіталістичному та соціалістичному суспільствах. Науковці відзначали, що соціалістичний тип виробничих відносин висуває на перший план ті функції товарного знака, які в найбільшій мірі пов’язані з вирішенням задач в галузі виробництва та збуту. Висока якість продукції, їх широкий асортимент… ставить на перший план економічну функцію, безпосереднім змістом якої являється гарантування якості товару224. Підкреслювалась культурно-виховна роль знаків, які в умовах соціалістичного суспільства виступають “символом честі підприємства”, “виконуючи роль морального і речового зобов’язання підприємства перед споживачами його продукції”225. Незважаючи на зміну акцентів у характеристиці функціональних особливостей товарних знаків переважна більшість вчених радянської доби справедливо вказували на виконання знаком комплексу взаємопов’язаних функцій. Дослідники проблем правової охорони товарних знаків по-різному визначали цей комплекс. Одні вважали, що товарні знаки виконують такі функції: відрізняльну, інформативну, рекламну, охоронну, гарантійну, психологічну226. Інші фахівці до них відносили: позначення виробника чи продавця (відрізняльна функція), реклама товарів і послуг (рекламна функція), підвищення якості товарів (стимулююча функція), захист прав виробника чи продавця (охоронна функція), позначення певного виду товарів (індивідуалізуюча функція), впорядкування випуску і збуту товару (регулятивна функція), естетичне виховання (культурнопросвітницька функція)227. На думку відомого зарубіжного вченого К. Веркмана товарні знаки повинні виконувати наступні функції: фіксувати відмінні риси виробів; давати ім'я виробам; дозволяти споживачам пізнавати вироби; полегшувати споживачам запам'ятовувати вироби; вказувати джерело походження; доносити до споживачів інформацію про вироби; стимулювати прагнення купити товар; символізувати гарантію якості товару. Водночас, він особливо підкреслює значення знаків у рекламі: “У будь-якій рекламі перше, що упадає в очі, — це товарний знак, його менше всього забувають... Товарний знак називають “безмовним продавцем”, “вітриною”, але в дійсності його гучний голос звучить всюди у нашій торговій діяльності”228. Особливу позицію у дослідженні значення товарних знаків займає Ю.І.Свядосц. Аналізуючи їх роль у господарській діяльності капіталістичних 224

Карпов Б.Г. Предисловие // Веркман К. Товарные знаки: создание, психология восприятия: Пер. с англ. – М.: Прогрес, 1986 – С.14. 225 Сергеев В.М. Правовые вопросы использования товарных знаков в народном хозяйстве СССР. / Автореф. дис. … канд. юр. наук: 12.00.03. - М., 1977. – С.7. 226 Кукрус А.Ю., Койтель Х. Охрана промышленной собственности. / Аналитический обзор. – Таллин, 1980. –С.4453. 227 Шабанов Р.Б.Повышение эффективности использования товарных знаков. // Вопросы изобретательства. – 1980. - №11. – С.31-34. 228 Веркман К. Товарные знаки: создание, психология восприятия: Пер. с англ. – М.: Прогрес, 1986 – С.13.

126

підприємств і фірм та всієї буржуазної економіки вчений виокремлює призначення та функції товарних знаків. Перше полягає у індивідуалізації товару та його виробника, їх відмежування від аналогічних товарів та їх виробників. До основних господарсько-економічних функцій знака автор відносить функцію гарантування якості товару та функцію рекламування. У сукупності вони визначають економічне значення знака і його роль на ринку – забезпечення підвищення ринкового попиту на товар229. У сучасній українській юридичній літературі функції торговельних марок також інтерпретуються неоднозначно. Деякі автори до їх кола відносять: відрізняльну (розрізняльну), інформативну, рекламну, охоронну, гарантійну, психологічну та стимулюючу230. Інші науковці визначать чотири основні функції: індивідуалізуючу, вказівки на джерело походження товару, інформативну та рекламну231. При розгляді даного питання доцільно наголосити на ряд моментів загальнотеоретичного характеру. По-перше, у сучасній економіці торговельні марки виконують комплекс (систему) взаємопов’язаних функцій. Зазначене не означає надмірне розширення даного комплексу за рахунок включення до нього значної кількості другорядних елементів. Зокрема, охоронна та регулятивна функції, які виокремлюють ряд науковців232, притаманні не стільки торговельним маркам як засобам індивідуалізації товарів та послуг, а, насамперед, законодавству, що забезпечує впорядкування відносин, пов’язаних з використанням зазначених ідентифікуючих позначень та охорону прав їх суб’єктів. Видається помилковим ототожнення об’єкту та засобу правового регулювання. Тому можна дещо не погодитися з авторами, які їх виокремлюють у контексті дослідження особливостей товарних знаків, а не права на засоби індивідуалізації. По-друге, функції торговельних марок перебувають між собою у певній ієрархії, зумовленій значенням марок як явищ правової та економічної сфери. Основну роль у цьому комплексі відігріють ряд основоположних функцій, які формують та визначають економічний зміст даного засобу індивідуалізації та впливають на особливості його правової охорони. Їх зміна призводить до трансформації та видозміни призначення засобу індивідуалізації та, як наслідок, його економічної природи та обумовленої нею режиму правової охорони. Водночас, функції засобу індивідуалізації не є застиглими, незмінними протягом тривалих історичних проміжків. Вони характеризуються динамічним і розвиваючимся характером відповідно до умов економічного життя суспільства. 229

Свядосц Ю.И. Правовая охрана товарных знаков в капиталистических странах. Учеб. пособие, М., 1969. – С.14-

19. 230

Мельник О.М. Правова охорона знаків для товарів і послуг в Україні: цивільно-правовий аспект. Ірпінь, 2001. – С.18-24. 231 Підопригора О.А., Підопригора О.О. Право інтелектуальної власності України. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – С.133-134; Демченко Т.С. Охорона товарних знаків (порівняльно-правовий аналіз). (Монографія). – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. 2004. – 23-26. 232 Мельник О.М. Правова охорона знаків для товарів і послуг в Україні: цивільно-правовий аспект. Ірпінь, 2001. – С.21; Сергеев В.М. Правовые вопросы использования товарных знаков в народном хозяйстве СССР. / Автореф. дис. … канд. юр. наук: 12.00.03. - М., 1977. – С.7.

127

По-третє, розвиток функцій торговельних марок відбувався паралельно з становленням та генезисом самої торговельної марки як об’єкту правової охорони. Первинно товарні позначення використовувалися з метою посвідчення приналежності речі конкретній особі. Основною функцією таких знаків була інформаційна – вказівка на особу, якій на певному правовому титулі належить об’єкт. Змінюється характер функцій товарних позначень у період Середньовіччя. Цехові організації позначали виготовлені їх членами вироби особливими цеховими знаками – прототипами сучасних колективних марок. Такі позначення виконували подвійну роль: вказували на джерело походження товару та виступали гарантією якості виготовленого виробу. З розширенням цехової організації виробництва дані знаки почали виконувати ще й індивідуалізуючу функцію – відмежовувати продукцію одного цеху від аналогічних виробів іншого. Спочатку вона відігравала допоміжну роль, пізніше - занепад цехових структур, розвиток мануфактурного та фабричного виробництва призвів до надання їй пріоритетного статусу. Індивідуалізуюча функція торговельних марок у сучасних умовах набуває основоположного, домінуючого характеру, виокремлюється та частково поглинає інші функції. Зокрема, слід відзначити, що інформація про виробника та його виріб не є обов’язковою властивістю торговельної марки. На сьогоднішній день існує значна кількість товарних знаків, змістове значення яких абсолютно не пов’язане з характером маркованого товару та їх виробником чи, які взагалі не несуть жодного змістового навантаження. Сприяє розвитку даного процесу позиція законодавця, який закріпив лише вимогу істинності позначень, що заявляються як торговельні марки. Відповідно до п. 2 ст.6 Закону України “Про правову охорону прав на знаки для товарів і послуг” не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу. У нормативно-правових актах відсутній обов’язок включення до об’єктів, які заявляються на реєстрацію як марки інформації про виробника чи особливості маркованого товару. Тому можна стверджувати про втрату торговельною маркою самостійного інформаційного характеру – вказівки на джерело походження виробу. Функції індивідуалізації надається не лише економічне, але і правове значення. Законодавства багатьох країн світу та міжнародно-правові акти фіксують визначення товарного знаку (торговельної марки) як позначення, яке використовується для відмежування одних товарів від інших та вказують на їх дистинктивність – наявність у позначень, що застосовуються як марки розрізняльної здатності. Цієї ж позиції дотримується Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, який визначає товарний знак як позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Правило про відсутність дистинктивності як підстава відмови у наданні правової охорони позначення, що заявляється на реєстрацію як товарний знак також

128

зафіксоване у правових актах держав – членів Паризького Союзу233. В Україні – на рівні п. 2 ст. 6 Закону “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”. Тому можна відзначити, що дистинктивність, як основна властивість товарних знаків, зумовлена реалізацією індивідуалізуючої функції, якій надається, насамперед, юридичне значення. У разі неможливості товарного позначення забезпечити виконання індивідуалізуючої функції, воно не може отримати правову охорону як об’єкт права інтелектуальної власності. Індивідуалізація характеризує товарне позначення як явище правової сфери, виступаючи необхідною юридичною передумовою реалізації інших функцій торговельної марки. Виконання даної функції зумовлює видову характеристику торговельної марки у системі засобів індивідуалізації. Її заміна чи доповнення може призвести до трансформації марки в інший різновид товарних позначень. Зокрема, у сертифікаційних знаків на перший план виходить гарантійна функція – вказівки на певну якість позначеного ним товару. Необхідною умовою їх охорони також є наявність розрізняльної здатності у знака, що планується використовувати як сертифікаційний. Водночас, користуватися таким позначенням можуть всі виробники, якісні параметри продукції яких відповідають встановленим вимогам, тому функція індивідуалізації для сертифікаційних знаків відіграє другорядну роль – лише у контексті відмежування від продукції позбавленої відповідних сертифікаційних вимог. Іншу групу функцій торговельних марок становлять ті, що визначають економічне значення даних засобів індивідуалізації. Вони залежать від функції першого рівня (індивідуалізуючої) та реалізуються за умови виконання товарним позначенням своєї ідентифікуючої ролі як об’єкта правової охорони. Основна їх мета полягає у популяризації торговельної марки на ринку, залученні та привабленні споживачів до придбання позначеної нею продукції. Привертання уваги споживачів до торговельної марки та об’єкта її ідентифікації здійснюється шляхом рекламування позначення, як окремо та незалежно від ідентифікованого товару, так і разом з відповідною продукцією. Інший спосіб підвищення попиту полягає у наданні виготовленій продукції особливих якісних властивостей, що суттєво відрізняють її від аналогічних виробів конкурентів. Досить часто спостерігається поєднання обох зазначених механізмів просування товару на ринку, коли у рекламі продукції, позначеної відповідною торговельною маркою, акцентується увага на особливих властивостях товару. Водночас, слід підкреслити, що законодавства багатьох країн світу та міжнародні конвенції забороняють використовувати як товарні знаки позначення, 233

Закон РФ от 23 сентября 1992 г. “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров”. // Борохович Л., Монастырская А., Трохова М. Ваша интелектуальная собственность. – СПб: Питер, 2001 – С.378-399; Закон Федеративной республики Германия “О реформе законодательства о товарных знаках” от 25 октября 1994г. // Правовая охрана товарных знаков, фирменных наименований и географических указаний в Германии. / Пер., ред. и коммент. Г.А.Андрощук, А.П. Пахаренко. – К.: Таксон, 1997 – 112 с.

129

що вказують на вид, якість, кількість чи інші параметри товару. Подібна правова норма існує і в українському законодавстві (п.2 ст.6 Закону “Про охорону прав на знаки для товарі і послуг”). Тому донести до споживача інформацію про якість маркового товару можна лише опосередковано, шляхом рекламування продукції. Тому рекламну та гарантійну функції доцільно розглядати у сукупності. Підтримується дана теза і в юридичній літературі234. Слід наголосити і на іншій властивості торговельної марки – вона виконує для підприємців і споживачів відмінні функції. Якщо підприємець шляхом рекламування марки прагне привернути увагу споживачів до своєї продукції, виокремити її від інших товарів та підвищити її популярність, то для споживачів широко розрекламована марка, насамперед, свідчить про високу якість позначеного виробу. Тому рекламування торговельної марки – це спосіб впливу на свідомість споживачів шляхом їх інформування про особливі властивості позначеного виробу, які його виокремлюють від аналогічної продукції конкурентів. Отже, другий рівень функціональної ієрархії становлять гарантійно-рекламна функція, направлена на популяризацію торговельної марки та позначеного нею товару. У залежності від ефективності реалізації гарантійно-рекламної функції – дії торговельної марки на осіб, на яких спрямований індивідуалізуючий вплив, формується особливе психологічне ставлення до марки та її виробника (позитивне чи негативне). Популярний товарний знак створює у споживача переконаність, що даний товар є кращим за якістю від інших, стимулює покупця до його придбання та забезпечує підвищення попиту на нього. У свою чергу, високий попит на позначені товари та послуги спонукає (стимулює) виробника до постійного підтримання їх високої якості, підвищення технологічного рівня та розширення виробництва. Ефективність реалізації гарантійно-рекламної функції зумовлює економічні наслідки маркування продукції: підвищення попиту, розширення та технічне переоснащення виробництва чи зниження його обсягів у разі невиконання торговельною маркою своєї економічної ролі. Тому функція стимулювання є продовженням та наслідком виконання гарантійно-рекламної функції. Вона відіграє подвійну роль: для споживача – свідчення високої якості товару спонукає до його придбання, а для виробника – зростання попиту призводить до збільшення обсягів виробництва та підвищення якісних характеристик продукції. При аналізі функцій торговельних марок не можна не відмітити їх особливу тенденцію: з одного боку, торговельна марка як і інші засоби індивідуалізації є знаряддям конкурентної боротьби між товаровиробниками, забезпечуючи ідентифікацію продукції, реалізуючи індивідуалізуючу функцію, з іншого – ефективне виконання рекламно-гарантійної функції сприяє формуванню у споживачів психологічного уявлення про унікальність маркованої продукції, що, у свою чергу, збільшує попит на неї та дозволяє власнику марки підвищити ціни на вироби, тобто створює необхідні передумови для монополізації відповідного 234

Свядосц Ю.И. Правовая охрана товарных знаков в капиталистических странах. Учеб. пособие, М., 1969. – С.15-

16.

130

ринкового сегменту. Спостерігається певна суперечність – знаряддя конкуренції може стати засобом монополізації. Таким чином, аналіз функціональних особливостей торговельних марок дозволяє окреслити їх чітку ієрархічну структуру, зумовлену юридичним та економічним значенням кожного з її елементів. Перший рівень функціональної ієрархії забезпечує юридичну характеристику торговельних марок як об’єктів права інтелектуальної власності, обумовлює їх видову природу та визначає особливості правового режиму. Він представлений індивідуалізуючою функцією, яка формує необхідні правові передумови для перетворення товарного позначення у торговельну марку та реалізацію нею свого економічного призначення. Гарантійно-рекламна функція забезпечує економічний зміст марки як товарного позначення та формує другий рівень даної ієрархії. Її виконання передбачає популяризацію торговельної марки серед споживачів та просування об’єкта ідентифікації на ринку. Розширення попиту на марковані товари, збільшення обсягів виробництва продукції та встановлення монопольних цін є результатом успішної реалізації функцій другого рівня та змістом стимулюючої функції, що становить третій зазначеної структури. Вищенаведена ієрархія функцій торговельних марок притаманна, з певними видовими особливостями також іншим засобам індивідуалізації – об’єктам інтелектуальної власності. Індивідуалізуюча функція комерційних найменувань, на відміну аналогічної функції торговельних марок, має дещо особливий зміст, зумовлений необхідністю ідентифікації юридичної особи серед учасників цивільного обороту. Тому, якщо індивідуалізуючий вплив торговельних марок, насамперед, спрямований на споживачів, які купують позначені нею товари, для яких, досить часто, найменування виробника не відіграє суттєвого значення, то у сфері комерційних найменувань – такого впливу зазнають контрагенти юридичної особи чи інші суб’єкти, які вступають з нею у цивільні правовідносини. Для самої юридичної особи функція індивідуалізації забезпечує її можливість виступати у цивільному обороті під своїм іменем, набувати та реалізовувати майнові та особисті немайнові права та обов’язки235. Для інших суб’єктів комерційне найменування виконує також інформаційну роль, фіксуючи відомості про організаційно-правову форму та особливе позначення юридичної особи. Індивідуалізуюча та інформаційна функції визначають комерційне найменування як об’єкт права інтелектуальної власності. Тому, згідно ст.489 ЦК України, необхідними умовами правової охорони найменування є його істинність та наявність розрізняльної здатності – можливість комерційного найменування відрізняти одну особу з –поміж інших, не вводячи в оману споживачів щодо справжньої її діяльності. Другий та третій рівень даної структури представлений тими ж функціями, що і у сфері торговельних марок. Гарантійно-рекламна – 235

Козлова О.О., Жолт Ковач. Деякі проблеми правового регулювання комерційних найменувань в Україні у контексті міжнародно-правового досвіду // Промислова власність в Укрїні: проблеми правової охорони: Зб. наук. статей / За ред. Ю.С.Шемчушенка, Ю.Л.Бошицького. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2004 – С.326.

131

спрямована на популяризацію комерційного найменування юридичної особи як виробника товарів чи послуг високої якості. Результатом її реалізації є стимулююча функція, що внаслідок популярності найменування за рахунок розширення кола клієнтів сприяє одержання юридичною особою більшого прибутку. У сфері географічних зазначень юридичний рівень функціональної структури представлений інформаційно-гарантійною функцією. Згідно українського законодавства (ст. 501 ЦК України та ст. 1 Закону України “Про охорону прав на зазначення походження товарів”) правова охорона надається зазначенню, яке вказує на географічне місце виготовлення товару, що використовується у позначенні його назви та має відповідні якісні характеристики, зумовлені факторами, характерними лише для місця його виготовлення. Таким чином, географічне зазначення фіксує взаємозв’язок між джерелом походження товару (інформаційна функція) та його якісними параметрами (гарантійна функція). У випадку виробництва аналогічного товару в іншому географічному місці чи у його межах, але з іншими якісними показниками, право на використання географічного зазначення не виникає. Тому лише у сукупності дані функції формують юридичні передумови для охорони географічного місця виготовлення товару як географічного зазначення. У зв’язку з зазначеним, доцільно виділити єдину інформаційно-гарантійну функцію географічних зазначень, яка має пріоритетний характер у даній ієрархії. На відміну від торговельної марки та комерційного найменування, право на використання географічного зазначення мають всі особи, які у межах зазначеного географічного місця здійснюють виробництво продукції, якісні показники якої відповідають обумовленим реєстрацією географічного зазначення параметрам. Тому індивідуалізація товару у контексті використання географічного зазначення має другорядне значення. Зміст і прядок розташування інших функцій географічних зазначень (рекламної та стимулюючої) суттєво не відрізняється від відповідних функцій інших засобів індивідуалізації – об’єктів інтелектуальної власності (торговельних марок та комерційних найменувань). 1. На підставі проведеного аналізу, можна резюмувати, що комерційні найменування, торговельні марки та географічні зазначення утворюють систему, що характеризується: 1) зв’язками з системою об’єктів права інтелектуальної власності та системою засобів індивідуалізації; 2) наявністю внутрішньої структури, єдністю та цілісністю її елементів; 3) спільними тенденціями та закономірностями розвитку її складових; 4) залежністю від зовнішніх, насамперед, економічних факторів та процесів, розвитку інформаційних технологій; 5) єдністю функціональних характеристик. 2. Комерційні найменування, торговельні марки та географічні зазначення становлять невід’ємну складову частину систем засобів індивідуалізації та об’єктів права інтелектуальної власності. Їм притаманний незначний рівень творчості у порівнянні з іншими результатами інтелектуальної діяльності. Виступаючи складовою системи об’єктів інтелектуальної власності засоби 132

індивідуалізації зазнають впливу загальних правоохоронних механізмів даної підгалузі цивільного права. Наявність схожих форм зовнішнього втілення об’єктів інтелектуальної власності та засобів індивідуалізації зумовлює виникнення конфліктів у галузі співвідношення їх окремих елементів. 3. Комерційні найменування, торговельні марки та географічні зазначення є елементом системи засобів індивідуалізації, що проявляється у наявності зв’язків не лише між засобами позначення учасників цивільних правовідносин та між товарними позначеннями, але й між засобами індивідуалізації, що застосовуються для ідентифікації товарів та позначеннями, що характеризують учасників цивільного обороту (“найменуваннями суб’єкта – позначеннями об’єкта”). 4. Дослідження структури засобів індивідуалізації дозволяє визначити основні видові елементи (комерційні найменування, торговельні марки та географічні зазначення) та їх різновиди. Елементи системи засобів індивідуалізації можна класифікувати за різними критеріями. При цьому, кожний засіб індивідуалізації може проходити у процесі свого генезису декілька стадій, кожній із яких відповідає притаманна їй форма виражання. 5. Система засобів індивідуалізації – об’єктів інтелектуальної власності залежить та видозмінюється відповідно до змін економічного устрою держави. Найкращі умови для її функціонування виникають в умовах розвинутої конкуренції учасників ринкових відносин. При її обмеженні чи відсутності засіб індивідуалізації трансформується чи витісняється іншими видами ідентифікуючих позначень. 6. Розвиток глобальної інформаційної мережі (Інтернету) зумовив розширення традиційного переліку засобів індивідуалізації – об’єктів інтелектуальної власності за рахунок включення до нього нового видового елементу (доменного імені). Словесні позначення, які використовуються для адресації інформаційних ресурсів у мережі Інтернет та ідентифікації товарів і послуг, їх виробника чи географічного місця виготовлення спричиняють високу ймовірність виникнення конфліктів між власниками назв доменів, торговельних марок, комерційних найменувань та географічних зазначень. З метою їх попередження та ефективного вирішення доцільно здійснити комплекс заходів, спрямованих на: 1) створення централізованого організаційного та нормативного забезпечення процедури реєстрації доменних імен зони .ua з врахуванням інтересів суб’єктів прав на торговельні марки та комерційні найменування; 2) розширення переліку можливостей власників добре відомих знаків та внесення змін до Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” та Закону України “Про охорону прав на зазначення походження товару”; 3) прийняття за аналогією з UDRP національних Правил вирішення спорів по доменних іменах. 7. Функції торговельних марок, комерційних найменувань та географічних зазначень розташовані у чітко визначеній багаторівневій ієрархічній структурі, єдиній для всієї системи засобів індивідуалізації – об’єктів інтелектуальної власності. 133

Пріоритетну роль у даній ієрархії відіграють функції, що характеризують юридичну природу ідентифікуючого позначення як об’єкта правової охорони (індивідуалізуюча – для торговельних марок; індивідуалізуючо-інформаційна – для комерційних найменувань та гарантійно-інформаційна – у сфері географічних зазначень). Інші функції визначають економічне значення даних засобів індивідуалізації, забезпечуючи їх популярність серед осіб, на яких спрямований їх ідентифікуючий вплив (гарантійно-рекламна – для торговельних марок та комерційних найменувань; рекламна та індивідуалізуюча – для географічних зазначень). Ефективність їх реалізації визначає зміст стимулюючої функції, яка формує третій рівень ієрархії функцій засобів індивідуалізації. 4. Суб’єктивні права на засоби індивідуалізації у сфері цивільних прав 4.1. Доктринальні підходи визначення сутності прав на результати інтелектуальної, творчої діяльності та засоби індивідуалізації Визначення сутності та особливостей прав на засоби індивідуалізації доцільно розпочати з короткого історичного аналізу основних теоретичних підходів тлумачення юридичної природи прав на результати інтелектуальної, творчої діяльності та розгляду основних, домінуючих у сучасній юриспруденції доктринальних конструкцій, на підставі яких можна охарактеризувати місце та специфіку прав на комерційні найменування, торговельні марки та географічні зазначення, окресливши їх типові, родові та видові особливості. Протягом всього періоду правової охорони результатів інтелектуальної, творчої діяльності та засобів індивідуалізації була створена значна кількість доктринальних підходів, теорій та концепцій визначення сутності прав на дані об’єкти цивільних правовідносин. Деякі з них у зв’язку з загальним генезисом наукової думки та законодавства, удосконаленням нормативних механізмів охорони результатів творчої діяльності та розвитком технологічної сфери суспільства, у сучасних умовах втратили своє значення. Тому їх розгляд доцільно здійснити лише у контексті ретроспективно-порівняльного аналізу з новітніми теоретичними підходами інтерпретації юридичної природи прав на результати творчості. Інші доктрини, незважаючи на тривалу історію свого існування, залишилися актуальними і у теперішніх умовах інформатизації суспільства, активізації інтелектуальної діяльності та суттєво вплинули на формування системи правової охорони результатів творчої діяльності, отримуючи нормативне закріплення у законодавствах різних держав. Основні доктринальні конструкції інтерпретації сутності прав на результати інтелектуальної, творчої діяльності можна умовно диференціювати на дві групи. До першої належать доктрини, що тлумачать права на результати творчості за аналогією з існуючими інститутами системи цивільного права та обґрунтовують поширення на їх регулювання раніше розроблених правових механізмів. До їх кола можна віднести пропрієтарну, договірну, персональну, деліктну та рентну теорії. Іншу групу доктринальних підходів становлять теорії, що визначають права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, як самостійну та незалежну від існуючих правових інститутів категорію цивільних прав. До них 134

належать теорія виключних та виключних майнових прав, теорія інтелектуальних прав, імматеріальна теорія, теорія привілеїв. Умовно дані групи доктринальних підходів можна охарактеризувати як аналогістичні та специфічні. Слід також підкреслити, що кожна із зазначених теорій відповідала певному історичному етапу розвитку правової охорони результатів творчості та базувалася на відповідних філософських концепціях, а їх виникнення, розвиток та занепад зумовлювався комплексом факторів юридичного, економічного та, навіть, політичного характеру. Так, наприклад, історичним підґрунтям генезису теорії привілеїв було посилення королівської влади та занепад цехових організації Середньовіччя, в основі пропрієтарного підходу – природно - правова доктрина священності та непорушності прав особи на життя, свободу, власність, а базисом договірної теорії стала концепція Ж.-Ж. Руссо про суспільний договір. Теорія привілеїв. Історично першою формою правової охорони результатів творчості стали привілеї. Їх появу відносять на кінець Середньовіччя та обґрунтовують посиленням монархічної влади, зародженням буржуазного ладу та зміною цехової організації виробництва на мануфактурне. В епоху панування цехової системи застосування певного винаходу могло бути допущене лише зі згоди цеху. Цех міг схвалити нововведення та допустити його застосування всіма членами відповідної організації чи повністю його відхилити, забороняючи будькому застосовувати нові способи виробництва та прогресивні технології. Лише в окремих випадках монархи, виходячи з теоретичного уявлення, що право на працю є королівським правом (“le droit de travailler est un droit royal”), проявляючи милість до свого підданого, особливим актом звільняли винахідника від цехових обмежень, надаючи привілей здійснювати діяльність по виробництву продукції із застосуванням нової технології. Як слушно зазначав Г.Ф.Шершеневич привілей видавався не тому, що його вимагав заявник нового винаходу, а тому, що це було проявом милості до певної особи236. Можна виділити два види привілеїв: реальні, якими вивільнювались певні території від цехових обмежень та особисті, які надавали конкретним особам можливість здійснювати виробництво поза цеховими статутами та позначати виготовлену продукцію своїм особливим ідентифікуючим позначенням. Особисті привілеї, як відзначається вченими, стали прототипами сучасних патентів237. Такі привілеї надаючи виключне право особі здійснювати виробництво певного товару, закріплювали її монопольне становище, але їх видача повністю залежала від милості та прихильності королівської влади. Таким чином, теорія привілеїв базується на прерогативному принципі надання правової охорони результатів інтелектуальної діяльності та на королівському праві на працю. Вона сприяла подоланню замкнутості цехової організації виробництва та забезпеченню правової охорони нових технологій. Водночас, видача привілею призводила до монополізації особою, на ім’я якої видавався привілей відповідного сегменту промисловості, пов’язаного з застосуванням нового способу чи технічного рішення. 236

Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. ІІ: Товар. Торговые сделки. – М.: “Статут”, 2003. – С.81. Шишка Р.Б. Привілеї як відправна позиція формування права інтелектуальної власності // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2001. - №15. – С.195-200. 237

135

Як наслідок, виникла потреба в обмеженні прав автора на результат своєї творчості певним строком та закріплення за ним ряду прав незалежно від прихильності державної влади, тобто виникли передумови для переходу від прерогативного до облігаторного (обов’язкового) принципу правової охорони результатів інтелектуальної діяльності та суб’єктивних прав їх творців. Теоретичною підставою обґрунтування облігаторного характеру охорони результатів творчості стали праці французьких філософів – просвітителів про природні права людини, що трансформувалася у сфері юриспруденції у пропрієтарну концепцію. Отже, є всі підстави погодитись з О.О.Піленко, який зазначав, що проприєтарна теорія з'явилася у той момент, коли вперше серйозно заговорили про облігаторний принцип у патентному праві, тобто коли вперше виникла потреба довести, що патентне право не є милість, що дарується королем, а є право винахідника, право настільки ж святе, як право батька, чоловіка, власника238. Тому згідно пропрієтарного підходу право автора на твір є його невід’ємним природнім правом, що випливає з сутності творчої діяльності та існує незалежно від визнання цього права державою. Нормативне закріплення дана теорія отримала вперше у Патентному законі Франції від 7 січня 1791 р., який проголошував, що будь-який винахід чи відкриття є власністю його автора. Втілення даного законодавчого положення пов’язується з іменем де Буфлеса, який у доповіді до проекту Французького патентного закону заявив, що дерево, яке виросло у полі менше належить своєму власнику, ніж ідея автору239. Пропрієтарна теорія передбачає поширення на регулювання відносин, пов’язаних з використанням результатів інтелектуальної, творчої діяльності правового режиму, конструкцій та механізмів права власності. Відзначимо, що дана теорія отримала широку підтримку серед науковців, закріплена у законодавстві та на сьогоднішній день залишається однією із домінуючих у вітчизняній юриспруденції. Детальний аналіз її положень буде здійснено нижче у контексті розгляду основних доктринальних підходів інтерпретації результатів творчості та засобів індивідуалізації у сучасній цивілістиці. Наразі обмежимося характеристикою основних причин (факторів) її тривалого застосування у правовій доктрині та законодавстві. Так, на думку І.О. Зеніна можна виокремити технологічні, економічні, психологічні, юридичні та юридико-технічні передумови формування пропрієтарної концепції прав на результати інтелектуальної діяльності240. а)Технологічна передумова - відкриття друкарства і розвиток машинного виробництва створили умови для широкого тиражування творів літератури, винаходів і товарних позначень. б)Економічна передумова - широке залучення виключних прав на ідеальні продукти розумової праці у сферу товарно-грошових відносин, їх “товаризація” 238

Пиленко А.А. Право изобретателя. – М.: «Статут», 2001. – С. 585. Пиленко А.А. Зазаначена праця – С.586. 240 Зенин И.А. Гражданско–правовое регулирование отношений, связанных с интеллектуальной деятельностью и индивидуализацией товаров и их производителей // Гражданское право: В 2 т. Том І: Учебник / Отв. ред. проф. Е.А.Суханов. – 2-е. изд. – М.:Издательство БЕК, 2002 – С.632-634. 239

136

та ріст комерційної цінності, формували уявлення про “купівлі-продажу” результатів інтелектуальної діяльності. в) Психологічна передумова - психологічне сприйняття власності як священного і недоторканного права інтуїтивно сприяло прагненню творців мати на свої результати модель права аналогічного характеру. г) Юридична передумова - виключні права на результати творчої діяльності по своїй природі, як і речові права, у першу чергу право власності, є абсолютними. д) Юридико-технічна передумова - полягає у зручності позначення двоматрьома словами великого числа результатів інтелектуальної діяльності. Як слушно пише О.О.Піленко, виникнення та генезис пропрієтарної теорії пов’язується з існуванням закону конструкційної економії, коли поява нового соціально-правового явища викликає бажання субсумувати це явище в одну із давно розроблених і відомих юридичних категорій241. На психологічні корені даної теорії звертав увагу також С.І.Раєвич. З прирівнянням виключних патентних прав до права власності її прихильники прагнули надати цим правам властивості святості. Тобто, право інтелектуальної власності таке ж святе і недоторкане як і право власності242. Крім того, на нашу погляд, можна визначити й іншу причину поширення пропрієтарного підходу, яка полягає в спільності абсолютного характеру права власності і прав на результати інтелектуальної, творчої діяльності. Оскільки абсолютний характер притаманний, насамперед, праву власності, то науковцями був зроблений висновок про належність прав на результати інтелектуальної діяльності до цієї категорії речевих права. Дане положення пояснюється також відсутністю на момент появи пропрієтарної концепції у кінці ХVІІІ – початку ХІХ ст. самостійної правової охорони результатів творчості. Рецепійоване країнами Західної Європи римське приватне право не передбачало їх охорону, але детально розробило іншу категорію абсолютних прав – права власності. Тому з метою забезпечення регулювання та захисту відносин, пов’язаних з використанням творів, винаходів та інших результатів творчості виникла необхідність у підведенні нових суспільних відносин під розроблений римським правом та рецепійований цивільним законодавством європейських країн механізм права власності. Лише пізніше, у кінці ХІХ ст. внаслідок детального аналізу співвідношення прав власника і прав автора між ними були виявлені суттєві розбіжності у змісті, об’єкті, строках, території та способах захисту. У результаті критики пропрієтарної концепції з’явилися інші доктринальні підходи визначення сутності прав на результати інтелектуальної діяльності (імматеріальна теорія, теорія виключних прав тощо). Іншим видом аналогістичних теорій є договірна теорія, представники якої (Мані, Ренуар, Ф.Котареллі тощо) вважали, що патент є своєрідним договором між суспільством та винахідником на підставі якого винахідник передає свій 241

Пиленко А.А. Право изобретателя. – М.: «Статут», 2001. – С. 590. Раевич С.И. Исключительные права. Право на товарные знаки, промышленные образцы, изобретения, авторское право. Л., 1926. – С.6. 242

137

винахід, а взамін отримує монополію (виключне право) на використання запатентованого винаходу. Таким чином, прихильники даного підходу виходили з того, що ідея є власністю винахідника. Для того, щоб він міг цю ідею використовувати винахідник укладає із суспільством договір, за яким зобов'язується відкрити нову технологію, а взамін отримує право монопольного використання. Отже, патент є відображенням факту виникнення даних відносин і в такому вигляді є своєрідним договором між суспільством в особі держави і винахідником243. Договірна теорія не набула значного поширення в юридичній доктрині. Як слушно зазначав О.О.Піленко, якщо джерелом патентного прав є індивідуальний договір держави з винахідником, то приходиться визнати, що держава у кожному випадку вільна вступити чи не вступити у такий договір: а це приведе до факультативної конструкції патентного права, що суперечить сучасним правовим поглядам. Крім того, з контрактної теорії неможливо вивести право винахідника вимагати, щоб йому був виданий патент у разі, якщо створений результат творчості відповідає критеріям патентоспроможності244. Персональна теорія була розроблена Г.Беселером, І.Блунчлі, але в основному – у працях відомого німецького вченого Отто фон Гірке. Суть її зводиться до виокремлення у межах цивільного права достатньо значної категорії прав, які надають своєму суб’єкту владу над особистою сферою. Дані права можуть бути визначені як права на свою власну персону і тому повинні бути називані особистими правами (нім. – Persönlichkeitsrechte). Їх загальною об'єднуючою ознакою служить об'єкт – частина сфери особистості. До окремих видів особистих прав О.Гірке відносив: 1. Право на своє власне тіло і життя; 2. Право на свободу; 3. Право на честь; 4. Право на особливе положення у суспільстві (дворянство, купецтво і т.д.); 5. Право економічної діяльності; 6. Право на фірму і на товарні знаки; 7. Право на творчість, яке поділяється на авторське право і на патентне право245. Персональна теорія також не позбавлена певних недоліків та не дозволяє повною мірою пояснити специфіку правової охорони результатів інтелектуальної діяльності. Так, наприклад, якщо два винахідника створили незалежно один від одного два винаходи, але при цьому перший подав заявку на патент раніше іншого, то другий не отримує правову охорону результату своєї творчості. А згідно персональної теорії кожний із винахідників має повне право на охорону результату творчості як форму прояву своєї особистості. Крім того, представники даного підходу ототожнюють особисті немайнові блага до змісту яких входять особисті права (право на життя, свободу, честь, гідність тощо) та результати інтелектуальної, творчої діяльності, права на які включають особисті немайнові та майнові правомочності. Не спроможна дана теорія також інтерпретувати обмеження правової охорони об’єктів авторського і патентного права (строковість та 243

Шишка Р.Б. Охорона прав інтелектуальної власності: авторсько-правовий аспект: Монографія. – Х.: Вид-во Нац.ун-ту внтур.справ, 2002. – С. 137. 244 Пиленко А.А. Право изобретателя. – М.: «Статут», 2001. – С. 600. 245 Пиленко А.А. Зазаначена праця – С.602-603.

138

територіальність). Зокрема, якщо право на твір чи винахід є проявом особистості творця, то правова охорона даної особистої сфери не може бути обмежена будьяким строком. Можна також зазначити, що у галузі правової охорони засобів індивідуалізації існують й інші додаткові обмеження. Наприклад, обсяг охорони торговельної марки визначається класом товарів чи послуг, а комерційного найменування – характером діяльності юридичної особи – правоволодільця. Дані законодавчі обмеження важко пояснити, керуючись положеннями персональної теорії. У результаті критики пропрієтарної теорія виникла імматеріальна (нематеріальна) теорія, розроблена наприкінці ХІХ ст. І.Колером. У своїй основі імматеріальна теорія базується на природно-правовій концепції. Остання обґрунтовує право на розвиток своєї особистості та трактує твір як результат генезису, і розкриття творчого потенціалу людини. Прихильники даної теорії підкреслюють належність права на результати творчості поряд з правом власності до категорії абсолютних, зазначаючи, що дані права мають об'єктами предмети споживання, володіють певною виключністю і можуть бути предметом передачі246. Водночас, авторське та патентне право характеризується з позицій імматеріального підходу як вид цивільного права, що охоплює позитивну правомочність щодо нематеріального об'єкта, яка заснована на акті праці-творчості і тому є настільки ж природним правом, як і власність. Аналізуючи основні положення імматеріальної теорії можна встановити позитивні та негативні риси даного доктринального підходу. До перших належить: 1) розмежування представниками імматеріальної теорії права власності на річ і права на результат творчої діяльності; 2) визначення результатів творчості як нематеріальних благ, специфіка об’єктів яких має зумовлювати побудову особливого правового режиму їх охорони; 3) тлумачення права на результати інтелектуальної, творчої діяльності як виду абсолютних прав. Можна виокремити і ряд негативних моментів: 1) як і у сфері персональної теорії, прихильники нематеріальної доктрини не змогли пояснити співвідношення обмежень у правовій охороні результатів творчості з концепцією природних прав, які існують незалежно від визнання їх державою та не можуть бути скасовані чи обмежені державною владою; 2) при характеристиці права на результати творчості підкреслювався їх позитивний зміст. Водночас, слід підкреслити, що абсолютне право, підвидом якого є права на результати творчості наділене, насамперед, негативним змістом, що полягає у забороні всім третім особам втручатися у сферу, на яку поширюється влада правоволодільця. Але незважаючи на існування певних недоліків та суперечностей ряду положень нематеріальної теорії, слід констатувати, що основною заслугою даного доктринального підходу стало визначення юридичної природи прав на результати інтелектуальної діяльності як самостійної групи цивільних прав, специфіка яких зумовлює пошук особливого механізму їх правової охорони, відмінного від того, що використовується у рамках інших інститутів цивільного права. Тому

246

Пиленко А.А. Зазаначена праця – С.613.

139

імматеріальну доктрину можна віднести до групи специфічних теорій інтерпретації сутності прав на результати творчості. До аналогістичних належить також рентна теорія Ф.Ланге, заснована на необхідності виплати винагороди автору за свою працю та деліктна теорія К.Гербера та Жоллі. Суть першої зводиться до характеристики авторського права як штучно створеної монополії, що забезпечує автору отримання ренти (прибутку). Сам автор розглядається як кваліфікований працівник винагорода за роботу якого не може вкладатися в загальноприйняті схеми, що спонукає до побудови конструкції штучної монополії за допомогою якої з громадськості можна збирати ренту247. Прагнення забезпечити надійний захист прав автора та підведення факту їх порушень (контрафакту) під різновид кримінального караного діяння є основним змістом деліктної теорії. Як відзначав К.Гербер авторське право є лише рефлексом відповідних кримінальних норм, дія яких полягає у захисті прав автора248. Представники деліктної теорії, визначаючи правові наслідки порушення авторських прав як крадіжку, заперечували сам факт існування цивільноправового інституту авторського права, обґрунтовуючи необхідність захисту прав автора лише засобами кримінального права. Але як справедливо зауважував О.О.Піленко авторське право не обмежується лише визначенням деліктів (конрафактів) та їх наслідків. Більша частина його норм присвячена позитивному регулюванню відносин шляхом встановлення правового режиму його об'єктів та правового становища суб'єктів249. Не слід також ігнорувати способи захисту порушених авторських прав цивільним правом, які завдяки своєму відновлювально-компенсаційному характеру досить часто є більш ефективними для потерпілого, ніж застосування відповідних кримінально-правових санкцій за вчинене правопорушення. В основі теорії виключних прав – обґрунтування положення про необхідність надання та забезпечення монопольного права автора на створений ним результат інтелектуальної праці. Дана теорія була сформована як негативна реакція наукової громадськості на домінування пропрієтарного підходу, але вже на початку ХХ ст. набула поширення серед цивілістів, залишаючись актуальною і на сьогоднішній день. Відносячи права на результати інтелектуальної діяльності до категорії абсолютних, представники теорії виключних прав підкреслювали їх незалежність від речевих прав, акцентуючи увагу на нематеріальному характері об’єкта та специфіці змісту, що проявляється в забороні всім третім особам порушувати виключне право управомоченого суб’єкта. Останньою рисою (характеристикою прав на результати творчості як права заборони) дана теорія відрізняється від нематеріальної концепції І.Колера. Притримувалися доктрини виключних прав ряд відомих дореволюційних цивілістів. Зокрема, О.О.Піленко характеризуючи патентне право як право 247

Шишка Р.Б. Пропрієтарна теорія інтелектуальної власності // Вісник Національного уіверситету внутрішних справ. – 2002. - №16. – С.315-331. 248 Шишка Р.Б. Охорона прав інтелектуальної власності: авторсько-правовий аспект: Монографія. – Х.: Вид-во Нац.ун-ту внтур.справ, 2002. – С. 139. 249 Пиленко А.А. Право изобретателя. – М.: «Статут», 2001. – С. 611.

140

заборони всім і кожному експлуатувати даний нематеріальний об’єкт, визначив ряд основних ознак патентних прав: по-перше, воно належить до категорії абсолютних прав; по-друге, воно має бути зараховане до числа нематеріальних прав; по-третє, воно повинно бути визначене як абсолютно генеричне нематеріальне право250. Інший прихильник даної доктрини - Г.Ф.Шершеневич зазначав, що сутність права на промисловий винахід полягає в забороні усім, крім управомоченої особи, застосовувати даний винахід без дозволу суб'єкта права. Отже, за своєю юридичною природою, дане право повинне бути віднесене до розряду виключних прав251. Відзначимо, що даний підхід залишався домінуючим у вітчизняній цивілістиці також у перші роки радянської влади252. Теорія виключних прав була реанімована на початку 90-х рр. та дістала свій подальший розвиток у працях сучасних російських науковців (В.А.Дозорцева, І.О.Зеніна, В.О.Калятіна тощо). При цьому, В.А.Дозорцев зазначав, що виключне право – це абсолютне право на нематеріальний об’єкт. Виключні прав виконують для нематеріальних об’єктів ту ж функцію, що і право власності для матеріальних об’єктів, але цим не вичерпуються. Тому можна констатувати існування в цивільному праві двох видів відповідних цим об’єктам прав – права власності і виключних прав253. Більш детальний аналіз положень теорії виключних прав буде здійснено нижче у контексті розгляду основних сучасних підходів інтерпретації юридичної природи прав на результати інтелектуальної, творчої діяльності. Похідною від доктрини виключних прав є теорія інтелектуальних прав, розроблена бельгійським юристом Пікардом254. Суть її полягає у тому, що права на результати творчої діяльності виникають у силу самого факту їх створення і не породжуються правовими відносинами. Вони становлять особливу категорію прав, що не підпадає під відому римську класифікацію правовідносин на речові та зобов'язальні. Інтелектуальні права суттєво відрізняються від права власності на річ: їх правовий захист обмежений у часі, право користування інтелектуальною продукцією може належати одночасно необмеженій кількості осіб, право використання інтелектуального продукту допускає його безкінечну репродукцію тощо. В.А.Дозорцев також підкреслював, що інтелектуальні права охоплюють поряд з виключними правами, тобто правами майнового характеру також особисті немайнові права автора творчого результату255. Ще однією модифікацією теорії виключних прав є теорія виключних майнових прав представника вітчизняної доктрини цивільного права – Р.Б.Шишки. Як відзначає її автор – у основі даної концепції природне право особи на винагороду за свою творчу працю. Немайнові права не можуть бути 250

Пиленко А.А. Зазаначена праця – С.671-672. Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. ІІ: Товар. Торговые сделки. – М.: “Статут”, 2003. – С.76. 252 Раевич С.И. Исключительные права. Право на товарные знаки, промышленные образцы, изобретения, авторское право. Л., 1926 – 137 с. 253 Дозорцев В.А. Исключительное право: сущность и развитие. // Интеллектуальная собственность (Исключительные права). Учебник. М.: Из-во НОРМА, 2000 – С. ІX. 254 Шишка Р.Б. Охорона прав інтелектуальної власності: авторсько-правовий аспект: Монографія. – Х.: Вид-во Нац.ун-ту внтур.справ, 2002. – С. 142. 255 Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник статей. М.: «Статут», 2003 – С.6. 251

141

віднесені до інтелектуальної власності через їх характеристику. Під інтелектуальною власністю, автор даної концепції пропонує вважати засновані на факті створення результатів творчої діяльності та приватній основі виключні майнові права авторів, а в передбачених законом випадках – інших осіб256. Таким чином, можна констатувати існування значної кількості теоретичних підходів тлумачення юридичної природи прав на результати інтелектуальної, творчої діяльності та засоби індивідуалізації. У сучасних умовах активізації творчої діяльності, інформатизації суспільства, збільшення обсягів та розширення сфери духовного виробництва далеко не всі із зазначених теорій зберегли свою актуальність. У сучасній цивілістиці сформувалося декілька наукових напрямів визначення сутності прав на результати інтелектуальної творчої, діяльності та засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів та послуг. Значна їх кількість, у більшому чи меншому обсязі, знайшла своє нормативне закріплення у правових системах різних держав, у тому числі і в законодавстві України. Представники першого – пропрієтарного підходу – обґрунтовують спільність правового режиму речей та результатів інтелектуальної діяльності, можливість та необхідність охорони останніх єдиним механізмом власності, основні засади якого були розроблені ще давньоримськими юристами для регулювання та захисту відносин у сфері закріплення та розпорядження матеріальними благами. Їх опоненти – представники теорії виключних прав – вказують на неможливість поширення правового режиму речей на відносини, що виникли у зв’язку з охороною нематеріальних об’єктів. Вони виступають за відмову від застосування у правовій доктрині поняття “інтелектуальна власність” як неадекватного юридичній природі тих правових інститутів, для позначення яких він, як правило, використовується. Існує й третя, найбільш велика за чисельністю група науковців, які підкреслюючи умовність терміну “інтелектуальна власність” для відображення правомочностей суб’єкта у сфері використання результатів творчої діяльності, висловлюються за його збереження у законодавстві та науковому обороті, розглядаючи дану обставину як свого роду данину історичній традиції257. Інтерпретуючи зазначену дефініцію, як сукупність виключних прав майнового та немайнового характеру на нематеріальні об’єкти, прихильники даного підходу, водночас, вказують на відсутність будь-яких суттєвих заперечень для її застосування на теоретичному, нормативному та практичному рівнях. Остання позиція (її можна охарактеризувати як еклектичну) набула значного поширення у доктрині цивільного та міжнародного приватного права та нормативно-правових джерелах. Зокрема, Г.К.Дмитрієва підкреслює, що термін “власність” у словосполученні “інтелектуальна власність” не є різновидом речового права. Право на інтелектуальну власність належить до виключних у тому сенсі, що лише правоволоділець має виключне право на всі види 256

Шишка Р.Б. Охорона прав суб'єктів інтелектуальної власності у цивільному праві України. / Автореф. дис. … док. юр. наук: 12.00.03. // Одеська національна юридична академія. – Одеса. – 2004. – С. 17-18. 257 Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник. 2-е изд. –М.: Проспект, 2001. – С. 19.

142

використання результату інтелектуальної діяльності, а суспільство забезпечує за допомогою норм права визнання і охорону законних прав і інтересів правоволодільця258. Л.П.Ануфрієва також зазначає, що від застосування понять “промислова власність” та “інтелектуальна власність” не слід відмовлятися, але необхідно чітко розмежовувати категорії речових прав і інтелектуальної власності, які розуміються як виключні права на нематеріальні об’єкти259. Дотримується цієї позиції і М.М.Богуславський, який вказує, що застосовуючи дане поняття, слід пам’ятати, що воно має узагальнююче і умовне значення260. Але найбільш послідовно відобразився зазначений доктринальний підхід у працях О.П.Сергєєва, який відзначає, що у даний час термін “інтелектуальна власність” лише в історичному плані пов’язаний з теорією інтелектуальної власності кінця XVIII - поч. XIX ст. і не містить небезпеки введення в оману відносно природи тієї групи прав, для позначення яких він за звичай використовується. Тому для його застосування і в законодавстві, і в юридичній літературі немає серозних протипоказань261. Вищенаведені наукові напрямки визначення сутності прав на результати інтелектуальної діяльності отримали визнання законодавця та нормативне закріплення на певних історичних етапах становлення вітчизняної правової системи. Аналіз сучасного українського законодавства свідчить про поступовий перехід від пропрієтарного підходу до еклектичної концепції, що найбільш повно відобразилося у ЦК України, який широко оперує поняттям “інтелектуальна власність”, що втілюється, зокрема, у назві Книги 4 ЦК України – “Право інтелектуальної власності”. Але, при цьому, ст. 419 кодексу підкреслює, що право інтелектуальної власності та право власності на річ не залежать одне від одного. Перехід права на об’єкт права інтелектуальної власності не означає переходу права власності на річ. Перехід права власності на річ не означає переходу права на об’єкт права інтелектуальної власності. Слід відмітити, що зміни у даній сфері відбувалися поступово під впливом реформування економіки, удосконалення законодавчої техніки та збільшення наукового інтересу до проблем правової охорони результатів інтелектуальної, творчої діяльності. Так, ст. 2 Закону СРСР “Про власність у СРСР” від 6 березня 1990 р.262 присвячена законодавству про власність зазначала, що відносини по створенню і використанню винаходів, відкриттів, творів науки, літератури, мистецтва й інших об'єктів інтелектуальної власності регулюються спеціальним законодавством Союзу РСР, союзних і автономних республік. 258

Международное частное право: Учебник. / Отв.ред. Г.К.Дмитриева. – 2-е изд. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004 –С.297. 259 Ануфриева Л.П. Международное частное право: В 3-х т. Т.2 Особенная часть: Учебник. – 2 - изд., перераб. и доп. – М.: Издательство БЕК, 2002. – С.423. 260 Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 1999. – С.255. 261 Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник. 2-е изд. –М.: Проспект, 2001. – С.19. 262 Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. – 1990. – №11. – Ст.164.

143

Прийнятий незабаром Закон “Про власність в Українській РСР”263 у статті 41 вказував, що об'єктами права інтелектуальної власності є твори науки, літератури та мистецтва, відкриття, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, раціоналізаторські пропозиції, знаки для товарів і послуг, результати науководослідних робіт та інші результати інтелектуальної праці. Таким чином, дані правові акти передбачали поширення на регулювання відносин у сфері охорони результатів творчості правового режиму власності. Пропрієтарний підхід також отримав закріплення у Конституції України, яка статтею 41 прирівняла у правовому режимі результати творчої діяльності та матеріальні блага, зафіксувавши положення, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Сучасне українське законодавство про охорону результатів творчої діяльності використовує обидва поняття (“інтелектуальна власність” та “виключні права”). Зокрема, Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”264 відзначає, що пріоритет, авторство і право власності на винахід (корисну модель) засвідчується патентом (ст.1) та широко оперує категоріями “право власності на винахід, корисну модель”, “власник патенту” тощо. Закріплюється подібна термінологія також у законах України “Про охорону прав на промислові зразки”, “Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем”265, “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”. Разом з тим, у вітчизняному законодавстві намітилася тенденція до поступової відмови від застосування дефініції “власність” для характеристики правого режиму охорони результатів творчої діяльності. Так, нова редакція Закону України “Про авторське право та суміжні права”266 фіксує правило про незалежність авторського права та права власності на матеріальний об’єкт у якому втілений твір (ст.12), а у ст. 1 дає визначення виключного права як майнового права особи, яка має щодо твору, виконання, постановки, передачі організації мовлення, фонограми чи відеограми авторське право і (або) суміжні права, на використання цих об'єктів лише нею і на видачу лише цією особою дозволу чи заборону їх використання іншим особам у межах встановленого строку. Таким чином, простежується закріплення у законодавчій формі кожного із зазначених підходів. Водночас, аналіз змісту нормативах джерел та ознайомлення з спеціальною літературою у сфері даної проблематики дає підстави для висновку про доктринальне та нормативне домінування еклектичної концепції інтерпретації результатів творчої діяльності, яка передбачає: а) чітке розмежування права власності та прав на результати творчості; б) характеристику останніх як виключних; в) збереження на теоретичному та законодавчому рівнях практики використання дефініцій “інтелектуальна власність”, “промислова 263

Відомості Верховної Ради Української РСР – 1991. - №14. - Ст. 249. Відомості Верховної Ради. – 1994. – № 7. – Ст. 32. 265 Відомості Верховної Ради. – 1998. – № 8. – Ст. 28. 266 Відомості Верховної Ради. – 2001. – № 43. – Ст.214. 264

144

власність” та їх похідних для ідентифікації тієї групи правових інститутів, що забезпечують охорону результатів інтелектуальної діяльності. Слід також відзначити, що у рамках пропрієтарної теорії та у межах теорії виключних прав намітилось декілька основних напрямків (модифікацій) визначення юридичної природи прав на результати інтелектуальної, творчої діяльності. Прихильників пропрієтарної теорії у сучасній юриспруденції можна умовно поділити на дві групи. Перші виступають за автоматичне перенесення на результати інтелектуальної, творчої діяльності правового режиму власності, вказуючи на необхідність визнання “права власності на всі результати інтелектуальної діяльності”, підкреслюючи, що “принципової різниці у правомочностях власника і суб’єкта права інтелектуальної власності немає”267. Інші – характеризують право інтелектуальної власності як особливий вид права власності, об’єктом якого є безтілесні речі, зміст права на які за своїм обсягом нічим не відрізняється від прав власника матеріального об’єкта268. Аналізуючи основні аргументи представників першого напрямку пропрієтарного підходу можна зробити ряд зауважень. По-перше, вказуючи про ідентичність змісту права власності і права інтелектуальної власності вчені, які відстоюють дану позицію не розкривають зміст поняття “володіння об’єктом права інтелектуальної власності269. Проте, фактичне утримання матеріального об’єкта (речі – носія результату творчої діяльності), що традиційно розуміється під володінням, ще не означає “утримання” самого нематеріального блага, втіленого у ньому. Не розкривається сам механізм утримання (володіння) нематеріальним об’єктом. Зазначене свідчить про необхідність розширеного тлумачення представниками даного підходу правомочності “володіння” у випадку її пристосування для характеристики правового режиму результатів інтелектуальної діяльності, відмінного від загальноцивілістичного його розуміння як фактичного утримання особою речі. По-друге, поширення конструкції права власності на нематеріальні об’єкти призводить до зміни основних засад функціонування та значного “розмивання” меж інституту права власності. Оскільки право інтелектуальної власності, об’єктом, якого є нематеріальне благо належить автору чи його правонаступнику, а власником матеріального носія результату творчості може бути будь-яка особа, то при поширенні правового режиму власності на результати творчості може виникнути ситуація при якій декілька суб’єктів матимуть рівнозначні за правомочностями права власності на втілений у матеріальному об’єкті результат інтелектуальної діяльності: автор – право на нематеріальне благо, виражене у матеріальному 267

Право інтелектуальної власності. Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О.А. Підопригори, О.Д.Святоцького. – К.: “Ін Юре”, 2002 – С.63. 268 Демченко Т.С. Охорона товарних знаків (порівняльно-правовий аналіз). (Монографія). – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. 2004. – С. 50; Розенбенрг П. Основы патентного права США. М., 1979. С.42. 269 Право інтелектуальної власності. Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О.А. Підопригори, О.Д.Святоцького. – К.: “Ін Юре”, 2002 – С.54.

145

носієві; власник речі – право на матеріальний носій нематеріального об’єкта. Тобто, закріплення права власності на нематеріальне благо, втілене у матеріальній формі означатиме надання двом чи більше суб’єктам рівних за характером та змістом повноважень щодо володіння, користування та розпорядження матеріальним та нематеріальним об’єктами цивільних прав. Водночас, у сфері юридичної науки дана теза не лише піддається сумніву, але й вважається постулатом положення про виключний характер права власності. Як зазначав Є.В. Васьковський із визначення права власності як самого повного, всебічного панування над річчю випливає, що одна і та ж сама річ не може бути предметом двох чи багатьох прав власності (duorum in solidum dominium esse non potest)270. Г.Ф.Шершеневич також підкреслював, що начало виключності, яке характеризує право власності не допускає спільного існування декількох таких прав на одну і ту ж річ271. Повністю визнається дане положення також сучасними цивілістами272. Як слушно зазначає Є.О.Суханов, одним із основних принципів континентальної правової системи є неможливість встановлення двох однакових прав власності на одне і те ж майно. Право власності у його континентальному розумінні не можливо “розщепити”: воно чи повністю зберігається за власником, чи повністю ним втрачається273. Не заперечується теза про виключність права власності і самими представниками пропрієтарної теорії. Так, О.А.Підопригора наголошував, що “виключний характер права власності передбачав, що власником тієї чи іншої речі може бути тільки одна особа… Один власник речі виключає іншого такого ж власника. Кілька прав на одну і ту ж річ неможливі”274. Оскільки річ у даному випадку одна, а результат творчої діяльності не може отримати правову охорону без матеріальної форми вираження, то слід допустити можливість існування лише одного права власності на такий матеріальний носій результату творчої діяльності та неможливість поширення правового режиму власності на втілене у ньому нематеріальне благо. Розгляд даного питання в іншому ракурсі означатиме поширення конструкції подвійного власника на регулювання відносин, пов’язаних з використанням результатів творчої діяльності, а остання не лише не визнається українським законодавством та цивілістичною доктриною, але й суперечить основним підвалинам вітчизняної правової системи. Справді, до концепції подвійного власника призводить реалізація теоретичних положень прихильників пропорієтарного підходу. Зокрема, О.А.Підопригора резюмує: “на нашу думку, автор зберігає за собою володіння навіть тоді, коли твір, матеріалізований у певному носії, переходить до третіх осіб. Скульптура, картина, фотографія та інші 270

Васьковский Е.В. Учебник гражданского права. – М.: “Статут”, 2003. – С.294. Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. – Тула: Автограф, 2001. – С. 278. 272 Венедиктов А.В. Государственная социалистическая собственность. М.-Л., 1948. – С.278-279. 273 Гражданское право: В 2 т. Том І: Учебник / Отв. ред. проф. Е.А.Суханов. – 2-е. изд. – М.:Издательство БЕК, 2002 – С.491. 274 Підопригора О.А. Римське приватне право: Підручник: Вид. 3 –є, перероб. та доп. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001. – С.199; Підопригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – С.322. 271

146

подібні твори, якщо власниками їх є інші особи, ідеї, символи, бачення, світогляд, закладені в цих творах, завжди залишаються і у власності, і у володінні їх авторів”275. Отже, виходячи з наведеного, можна припустити існування двох власників єдиної речі (матеріалізованої форми нематеріального блага) автора, який “завжди залишається власником” та власника самого матеріального носія результату творчості. Зазначена позиція видається суперечливою у контексті аналізу основних положень вітчизняної правової системи у сфері права власності, а тому не може вважатися прийнятною. По-третє, іншим аргументом на користь свого підходу представники пропрієтарної концепції вбачають у нормативному закріпленні, насамперед, на рівні Конституції України (ст. 41), права власності на результат інтелектуальної, творчої діяльності. Водночас, слід ще раз наголосити на відмежування сучасним цивільним законодавством права власності і прав на результати творчості (ст. 419 ЦК України, ст. 12 Закону України “Про авторське право та суміжні права”) та використання конструкції виключних прав для нормативної характеристики юридичної природи прав у сфері охорони результатів інтелектуальної діяльності. Обґрунтування дієвості функціонування даної теорії здійснюється також із позицій ідентичності підстав виникнення прав на результати творчості та об’єкти права власності276. Проте, можна зазначити, що тотожність юридичного факту (створення у процесі трудової діяльності) для виникнення різних видів цивільних відносин ще не означає автоматичне перенесення правових механізмів охорони однієї групи благ на регулювання і захист відносин у сфері обороту інших об’єктів, права на які виникають на підставі єдиних юридичних фактів. Так, наприклад, заподіяння майнової чи моральної шкоди може бути підставою для виникнення охоронних відносин незалежно від того чи вона мала місце у зобов’язаннях договірного чи позадоговірного характеру, чи внаслідок порушення авторського права або права власності. Крім того, ЦК України факт створення літературних, художніх творів, винаходів та інших результатів інтелектуальної, творчої діяльності відносить до окремих підстав виникнення цивільних прав та обов’язків (п.2.ст.11). Слід також враховувати, що не кожний процес праці може завершуватися створенням певного результату (наприклад, надання послуг по зберіганню). Аналогічно результат праці не завжди є власністю особи, що його створила (наприклад, виконання роботи на підставі договору підряду). Як слушно відзначив з даного приводу О.О.Піленко правильне положення, що “праця створює у результаті власність” - аж ніяк не повинно бути ускладнене введенням побічного елемента: будь-яка праця створює у результаті власність. У такій формі положення стає помилковим277. По-четверте, інколи зазначається, що визнання права власності буде стимулювати активізацію літераторів та інших митців на створення нових творів

275

Право інтелектуальної власності. Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О.А. Підопригори, О.Д.Святоцького. – К.: “Ін Юре”, 2002 – С.55-56. 276 Право інтелектуальної власності. Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О.А. Підопригори, О.Д.Святоцького. – К.: “Ін Юре”, 2002 – С.64. 277 Пиленко А.А. Право изобретателя. – М.: «Статут», 2001. – С. 583-584.

147

науки, літератури і мистецтва278. Дану тезу можна розширити та відзначити, що будь-яка належна правова охорона результату творчої діяльності та прав їх авторів сприятиме розвитку творчої активності незалежно від того чи вона забезпечується інститутом власності чи за допомогою інших нормативних положень, що закріплюють і гарантують монопольне (абсолютне) право творця на результат своєї інтелектуальної праці. Для реалізації зазначеного завдання може бути придатна не лише конструкція власності, а й інший правоохоронний механізм, який максимально ефективно захищатиме права авторів. По-п’яте, необхідність поширення норм інституту власності на регулювання відносин, пов’язаних з результатами інтелектуальної діяльності обґрунтовується також усталеністю правової конструкції власності, доступністю її засобів і окремих складових для застосування на практиці279. Але, слід також врахувати, що усталеність та доступність правових механізмів зумовлюється закріпленням та функціонуванням протягом тривалого періоду єдиних нормативних положень регулювання певної групи суспільних відносин, а доступність – простотою та водночас високою юридичною технікою її впорядкування. Термінологія у цивільному праві призначена позначати юридично значимі явища відповідними їм правовими категоріями, які обумовлюють чітке визначення прав і обов’язків суб’єктів, що виникають у сфері їх використання. Вживання неадекватних юридичних термінів ще допустиме у політичних документах чи на побутовому рівні, але їх застосування у галузевому законодавстві та на доктринальному рівні передбачає чітке окреслення прав та обов’язків суб’єктів, побудову правових механізмів та конструкцію правового режиму, з урахуванням специфіки того явища, для ідентифікації якого використовується відповідна дефініція. Тому застосування терміну “власність” у контексті характеристики правового режиму охорони результатів інтелектуальної, творчої діяльності видається, принаймні, дещо неадекватним нематеріальним особливостям об’єктів даної групи суспільних відносин. Слід наголосити, що значного поширення набула пропрієтарна концепція серед вітчизняних науковців, що займаються дослідженням проблематики у сфері торговельних марок. Її домінування зумовлюється законодавчим закріпленням права власності на знаки для товарів і послуг в українському законодавстві. Зокрема, у преамбулі Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” зазначається, що ним регулюються відносини, що виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг в Україні. Широко оперує Закон поняттями “власник знака”, “право власності на знак”, “власник свідоцтва” (ст.ст. 5, 13, 14, 16 тощо). Наслідком такої законодавчої позиції стало інтерпретація сутності права на торговельну марку як права власності. Прихильників пропрієтарної теорії у галузі засобів індивідуалізації можна умовно диференціювати на дві групи. Ряд вчених, вважаючи даний факт цілком доведеним характеризуючи зміст права на товарний знак, обмежуються зазначенням, що “Закон про товарні знаки 278 279

Там само. - С.64. Там само. – С.64.

148

називає знак об’єктом права власності” та відзначають, що “основним його достоїнством є проголошення товарного знаку об’єктом права власності”280. Визначення права на товарний знак як об’єкт права власності на їх думку суттєво не відрізняється від поняття права власності на річ281. Цієї ж позиції притримується й інші науковці, які однак, наводять аргументи на користь обґрунтування правового режиму власності на товарний знак. Зокрема, Т.С.Демченко зазначає, що “товарний знак є беззаперечно майном – безтілесною річчю, має економічну цінність та може бути привласненою, а правові можливості його власника за обсягом нічим не відрізняються від прав власника матеріального об’єкта”282. Виходячи з наведеного, цим автором було зроблено висновок, що “всі аргументи наведені на користь теорії виключних прав можуть бути поставлені під сумнів” та “за своєю сутністю право на товарний знак є правом власності”283. Вищенаведені доводи видаються, однак, дещо суперечливими. По-перше, викликає заперечення тлумачення товарного знака як безтілесної речі та поширення на нього категорії “майна”. Відомо, що поняття безтілесної речі (res incorporales) було вироблене римським приватним правом, яке здійснювало диференціацію всіх речей на тілесні та безтілесні. Відомий римський юрист Гай писав в своїх Інституціях: “деякі речі є тілесними, деякі безтілесними… Безтілесні – ті, до яких не можна доторкнутися, якими є ті, що визначаються правом, як спадщина, узуфрукт, зобов’язання, укладені будь-яким способом. І немає значення, що в спадщині знаходяться тілесні речі, і що плоди, які вилучаються з поля, є також тілесними, і що те, що нам належить за яким-небудь зобов’язанням, переважно є тілесні речі, оскільки саме право наступництва, і саме право користування та вилучення плодів, і саме право із зобов’язання є безтілесним”284. Сучасні романісти також відзначають, що “наявні джерела підтверджують, що до безтілесних речей римляни відносили не речі в розумінні предметів матеріального світу, а саме права”285. Отже, категорією “безтілесні речі” охоплюються права майнового характеру, що можуть виступати об’єктами цивільного обороту. Водночас, результати інтелектуальної, творчої діяльності, що є об’єктами охорони права інтелектуальної власності цивільне законодавство визначає як нематеріальні блага (ст.199 ЦК України). Оскільки останні становлять самостійний об’єкт цивільних прав, відмінний від поняття “суб’єктивного права”, тому на них не може бути поширена конструкція безтілесної речі. 280

Мельник О.М. Проблеми правової охорони знаків для товарів та послуг в Україні. / Автореф. дис. … канд. юр. наук: 12.00.03. – Київ. – 1999. – С.3, 8. 281 Кашинцева О.Ю. Правова охорона знаків для товарів і послуг в Україні. / Автореф. дис. … канд. юр. наук: 12.00.03. – Київ. – 2000. – 20 с. 282 Демченко Т.С. Охорона товарних знаків (порівняльно-правовий аналіз). (Монографія). – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. 2004. – С.60. 283 Демченко Т.С.Зазаначена праця. – С.60. 284 Дождев Д.В. Римское частное право. Учебник. Под. общ. ред. проф. В.С.Нерсесянца. – 2-е изд., изм. и доп. – М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М, 1999. – С.359. 285 Підопригора О.А. Римське приватне право: Підручник: Вид. 3 –є, перероб. та доп. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001. – С.154-155.

149

Поняття майна, під яким у римському праві розумілося сукупність тілесних і безтілесних речей, у ЦК України тлумачиться як окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов’язки (ст. 190). Буквальний аналіз ст. 190 ЦК України свідчить, що даною категорією не охоплюються особисті немайнові блага, у тому числі результати інтелектуальної, творчої діяльності. Вона поширюється лише на речі та майнові прав та обов’язки, тобто, з позицій римського права, на тілесні та безтілесні речі. Враховуючи зазначене, можна не погодитись з вищенаведеним аргументом щодо належності товарних знаків до майна – безтілесних речей. По-друге, на наш погляд, автором занадто широко тлумачиться правомочність володіння, що інтерпретується як “демонстрація громадськості зв’язку між особою та майном”286. Демонстрація зв’язку між суб’єктом та об’єктом ще не свідчить про існування правомочності володіння, а лише вказує на наявність в особи певного права майнового чи немайнового характеру. Наприклад, особа, що використовує своє ім’я у цивільних правовідносинах (тобто, його публічно демонструє) не є власником останнього. Останнє має особистий немайновий характер та не може бути відчужене. Але його застосування у відносинах з третіми особами (демонстрація зв’язку між суб’єктом і благом) свідчить про належність особі даного імені. По-третє, серед засобів індивідуалізації – об’єктів права інтелектуальної власності можна виокремити невідчужувані ідентифікуючі позначення. Зокрема, суб’єкт права на географічні зазначення вправі його використовувати для індивідуалізації продукції, що походить з відповідного географічного району та наділена особливими якісними характеристиками, але не може надавати чи передавати право на географічне зазначення іншій особі, тобто позбавлений правомочності розпорядження. Суттєві обмеження щодо розпорядження існують також у сфері комерційних найменувань. Майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування, згідно п.2 ст. 490 ЦК України можуть бути відчужені лише разом з цілісним майновим комплексом чи його відповідною частиною. У зазначених випадках суб’єкти права на засоби індивідуалізації чи взагалі позбавлені права розпорядження чи обмежені у механізмі його реалізації. Враховуючи, що право власності являє собою абсолютне право володіння, користування та розпоряджання об’єктом, то відсутність однієї з зазначених правомочностей свідчить також про відсутність даного права в уповноваженого суб’єкта. Тому наведені аргументи щодо ідентичності повноважень власника і суб’єкта права на засіб індивідуалізації видаються дискусійними. Засоби індивідуалізації розглядаються у ЦК України у єдиному ракурсі, на них поширюються загальні положення правової охорони (Глава 35 ЦК), тому можна констатувати спільність правових конструкцій та механізмів регулювання відносин, пов’язаних з використанням комерційних найменувань, торговельних марок та географічних зазначень, якими, враховуючи вищенаведені положення не можуть вважатися ті, що застосуються у рамках інституту власності. 286

Демченко Т.С. Охорона товарних знаків (порівняльно-правовий аналіз). (Монографія). – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. 2004. – С.57.

150

Розмежування прав на результати інтелектуальної, творчої діяльності і права власності здійснюється представниками іншої поширеної у сучасній цивілістиці доктрині – теорії виключних прав. Історично дана теорія сформувалась ще на початку ХХ ст., але протягом тривалого часу не знаходила підтримки серед вітчизняних та, особливо, радянських науковців. Лише зміни у законодавстві, спрямовані на посилення та удосконалення механізму правової охорони результатів творчості, збільшення наукового інтересу та активізація теоретичних досліджень у сфері даної проблематики призвели до відновлення на початку 90-х років зазначеного доктринального підходу. На сьогоднішній день він набуває все більшого визнання у правовій доктрині та поступово отримує закріплення в українському законодавстві. Як відзначають представники даної теорії, виключні права є поряд з речевими різновидом абсолютних прав, об’єктами яких є нематеріальні блага – результати інтелектуальної, творчої діяльності287. Зміст виключних прав суттєво відрізняється від права власності і охоплює дві правомочності – використання і розпорядження. Право використання полягає у можливості правоволодільця самостійно використовувати результат інтелектуальної діяльності чи засіб індивідуалізації. Право розпорядження передбачає можливість правоволодільця надавати дозвіл третій особі використовувати тим чи іншим способом відповідний об’єкт виключних прав. При цьому розпорядження може здійснювати у формі уступки (передачі всіх прав третій особі) чи надання можливості використання прав у чітко визначених межах. Характеризуючи виключні права один із найбільш видатних представників даної теорії у сучасній цивілістиці В.А.Дозорцев зазначав, що виключні права відрізняються від права власності не лише за змістом повноважень, але і тим, що аналогічне право на один і той же об’єкт може одночасно і незалежно належати різним особам, кожний із яких є правоволодільцем. Таке право не може бути віднесене до класичних абсолютних прав, його допустимо кваліфікувати як квазіабсолютне288. До об’єктів щодо яких виникають квазіабсолютні права вчений відносив ноу-хау, найменування місця походження товару, колективний товарний знак. Остання позиція видається дещо дискусійною. Абсолютні правовідносини виникають між правоволодільцем результату інтелектуальної діяльності чи засобу індивідуалізації та всіма третіми неуправомоченими особами, на яких покладається обов’язок не порушувати його право. Можна приєднатися до позиції С.С. Алексєєва, який характеризує абсолютні правовідносини як такі, в яких поіменно визначена лише одна сторона - носій суб'єктивного права. Зобов'язаними у таких правовідносинах є всі інші особи. Такі права іменуються абсолютними тому, що, по-перше, їх активний центр - у суб'єктивному праві, що надає його носієві широкі можливості для поводження за 287

Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник статей. М.: «Статут», 2003 – С.112; Звеков В.П. Международное частное право. Курс лекций. – Издательская группа НОРМАИНФРА-М, 2001. – С. 367-377. 288 Дозорцев В.А. Зазаначена праця. – С. 6.

151

своїм розсудом, а, по-друге, всі інші суб'єкти (всякий і кожний) зобов'язані утримуватися від порушення даного конкретного суб'єктивного права289. Таким чином, основним змістом абсолютних правовідносин є можливість вимагати захисту від дій будь-якої третьої неуправомоченої особи, яка порушує чи створює загрозу порушення відповідного права. Такі абсолютні права повною мірою належать суб’єкту права на найменування місця походження товару та суб’єкту права на колективну торговельну марку. Зокрема, згідно ст. 16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди. Наділений даною правомочністю також суб’єкт права на географічне зазначення – ч.4 ст.17 Закону України “Про охорону прав на зазначення походження товарів”, ст.503 ЦК України). Водночас, обсяг повноважень суб’єкта права на географічне зазначення та суб’єкта права на колективну торговельну марку суттєво відрізняється від змісту прав особи у сфері інших результатів інтелектуальної діяльності. Такі особи позбавлені можливістю розпорядження. Відповідно до п.7 ст. 17 Закону України “Про охорону прав на зазначення походження товарів” власник свідоцтва на право використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару не має права видавати ліцензію його на використання. Дане право, за умови його реєстрації може отримати будь-який виробник, який у відповідному географічному місці, виробляє товар, особливі властивості, певні якості чи інші характеристики якого відповідають тим, що внесені до реєстру. Аналогічно суб’єкт права на колективну торговельну марку не вправі її відчужити чи надати іншій особі. Право на використання колективної марки може належати будь-якій особі, яка входить до об’єднання на ім’я якого вона зареєстрована. Обмеження існують також у механізмі розпорядження правом на комерційне найменування. ЦК України у п.2 ст. 490 допускає передачу майнових прав інтелектуальної власності на комерційне найменування лише разом з цілісним майновим комплексом чи його відповідною частиною. Зазначені особливості прав на комерційні найменування, географічні зазначення та колективні торговельні марки не лише суттєво відрізняються від механізму права власності, але і частково не вписуються у традиційну конструкцію виключних прав, яка, як підкреслює В.О.Калятін, передбачає легкість їх залучення до економічного обороту, а, отже, вільний характер відчуження290. Слід також наголосити на іншій особливості прав на засоби індивідуалізації – обмеженість обсягу правової охорони порівняно з характером охорони прав у сфері авторського та патентного права. Якщо обсяг правової охорони твору чи винаходу обмежується лише часовими рамками та територіальними кордонами, то у галузі засобів індивідуалізації він ще більш лімітований. Зокрема, межі охорони торговельної марки визначається переліком товарів чи послуг (ст. 494 289

Алексеев С.С. Общая теория права: В 2 т.: Т.2. М.: Юридическая литература, 1982.-С.106. Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (Исключительные права). Учебник. М.: Из-во НОРМА, 2000 – С.9. 290

152

ЦК України), географічного зазначення – характеристиками товару та районом його походження (ст. 501 ЦК України), комерційного найменування – предметом діяльності юридичної особи (ст. 489 ЦК України). Тому на території однієї держави, в один і той же час може бути декілька не пов’язаних між собою правоволодільців ідентичної торгівельної марки, яка використовується для позначення різних класів товарів чи послуг; функціонувати юридичні особи з однаковими комерційним найменуванням, що реалізують свою діяльність у різних сферах чи діяти особи, що застосовують для позначення своєї продукції єдине географічне зазначення. Таким чином, сфера повноважень суб’єкта авторського чи патентного права є значно ширшою від обсягу правомочностей суб’єкта права на засіб індивідуалізації. Тому якщо автор чи винахідник має виключне право на результат своєї творчості та може заборонити будь-яке використання ідентичного об’єкту третьою особою, то суб’єкт права на комерційне найменування, торговельну марку та географічне зазначення обмежений у механізмі реалізації даного права. Обсяг права заборони визначається характером охорони засобу індивідуалізації та обмежується класом товарів чи послуг, сферою функціонування, межами географічного району діяльності. Виняток становлять загальновідомі засоби індивідуалізації (торговельні марки та комерційні найменування), права на які не обмежені територіальними межами, сферою діяльності особи чи характером товарів чи послуг. Така суперечлива природа прав на прості та загальновідомі засоби індивідуалізації, насамперед, свідчить: з одного боку, про самостійну правову конструкцію та статус даної групи прав у межах права інтелектуальної власності, а з іншого, вказує на їх належність до системи інститутів, що формують право інтелектуальної власності та на можливість поширення на них загальних правоохоронних механізмів даної системи. Зазначене дає підстави стверджувати, що право на комерційне найменування, торговельну марку та географічне зазначення належать до категорії абсолютних. Їх суб’єкт вправі вимагати заборони використання відповідних засобів індивідуалізації від будь-якої неуправомоченої особи, але не від суб’єкта, що правомірно застосовує подібний об’єкт правової охорони. Тому, на нашу думку, права на комерційні найменування, торговельні марки та географічні зазначення можна визначити як квазівиключні, тобто вид абсолютних прав на нематеріальні об’єкти - засоби індивідуалізації, які можуть одночасно та незалежно належати декільком особам. 1. Аналіз основних теоретичних підходів визначення юридичної природи прав на результати творчої, інтелектуальної діяльності та засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг, дозволяє визначити існування значної кількості теоретичних підходів тлумачення юридичної природи прав на результати творчої, інтелектуальної діяльності та засоби індивідуалізації. Їх можна диференціювати на дві групи: 1) Аналогістичні теорії - доктрини, що тлумачать права на результати творчості за аналогією з існуючими інститутами системи цивільного права та обґрунтовують 153

поширення на їх регулювання раніше розроблених правових механізмів (пропрієтарна, договірна, персональна, деліктна та рентна теорії тощо). 2) Специфічні теорії – наукові підходи, що визначають права на результати інтелектуальної, творчої діяльності як самостійну та незалежну від існуючих правових інститутів групу цивільних прав (теорія виключних та виключних майнових прав, теорія інтелектуальних прав, імматеріальна теорія, теорія привілеїв тощо). 2. Більшість з вищезазначених доктрин виникла у кінці ХІХ ст. – на початку ХХ ст., та відповідали певному історичному етапу розвитку правової охорони результатів творчості, базувалася на відповідних філософських концепціях, а їх становлення, розвиток та занепад зумовлювався комплексом факторів юридичного, економічного та політичного характеру. У сучасних умовах активізації творчої діяльності, інформатизації суспільства, збільшення обсягів та розширення сфери духовного виробництва далеко не всі із теорій інтерпретації юридичної природи прав на результати інтелектуальної, творчої діяльності зберегли свою актуальність. 3. Вважаємо недоцільним для правової охорони результатів інтелектуальної, творчої діяльності та засобів індивідуалізації застосовувати механізм права власності та наголошуємо на неприйнятності пропрієтарної концепції інтерпретації юридичної природи прав на нематеріальні об’єкти, як такої, що враховує при побудові правого режиму їх охорони, характер об’єкта, обсяг охорони та зміст даних прав. Права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, правова охорона яких забезпечується авторським та патентним правом, можливо віднести до категорії виключних. Беручи до уваги усталені традиції, широке поширення та законодавче закріплення терміну “інтелектуальна власність”, незважаючи на його неповну адекватність юридичній природі прав на результати інтелектуальної, творчої діяльності та засоби індивідуалізації, допустимо подальше використання даної дефініції на доктринальному та законодавчому рівнях для ідентифікації зазначених видів нематеріальних благ. 4. Враховуючи характер об’єкту, специфіку обсягу правової охорони та особливості розпорядження, доцільно визначити права на засоби індивідуалізації як квазівиключні – абсолютні права на комерційні найменування, торговельні марки та географічні зазначення, які одночасно та незалежно можуть належати декільком суб’єктам, кожен з яких має всю повноту передбачених законодавством правомочностей. 4.2. Ознаки прав на засоби індивідуалізації Встановлення основних теоретичних конструкцій, на яких ґрунтується побудова групи прав на засоби індивідуалізації, та окреслення їх юридичної природи дозволяє охарактеризувати видові, родові та типові ознаки суб’єктивних прав на комерційні найменування, торговельні марки і географічні зазначення. Враховуючи їх однорідний характер, близькість об’єктів та єдність функціональних особливостей, доцільно провести дослідження даних прав через призму порівняльно-правового аналізу ознак правомочностей суб’єкта на комерційне найменування, на підставі якого встановити загальні та специфічні характеристики прав на засоби. Розгляд зазначеного питання у такому ракурсі 154

зумовлюється, насамперед, дискусійністю та фрагментарністю доктринального висвітлення особливостей суб’єктивного права на комерційне найменування порівняно з правами на інші види ідентифікуючих позначень (торговельні марки та географічні зазначення). Аналіз права на засоби індивідуалізації можна здійснити, принаймні, у двох аспектах: по-перше, у контексті дослідження можливості суб’єкта забезпечити використання особистого немайнового блага з приводу якого воно виникає. У даному випадку характеризується сутність та ознаки права на комерційне найменування, торговельну марку та географічне зазначення, визначаються їх суб’єкти, процедура реєстрації тощо. По-друге, як сукупність належних суб’єкту правомочностей, що випливають із зазначених засобів індивідуалізації. У такому ракурсі можна вести мову про право з торговельної марки, комерційного найменування та географічного зазначення, визначити їх зміст, особливості розпорядження та захисту. Тому, виходячи з наведеного, можна стверджувати не лише про існування прав на засоби індивідуалізації, але також прав, які випливають із засобів індивідуалізації, як належних суб’єкту особистих немайнових благ. Право на комерційне (фірмове) найменування стало предметом доктринального дослідження ще дореволюційних вчених та неоднозначно трактувалося різними науковцями. Зокрема, А.Ф.Федоров відзначав, що право на фірму виражається у праві заборони іншим особам користуватися даною фірмою291. В.А.Удінцев також на перший план висував правомочність вимоги. Він зазначав, що стосується виключних прав на фірму, то вони проявляються в подвійному направленні - в забороні користуватися чужою фірмою і у вимозі відшкодування збитків, заподіяних неправомірним користуванням292. П.П.Цітович приділяв увагу як позитивному, так і негативному аспекту права на фірму, але, насамперед, віддавав пріоритет останньому. Позитивна функція права-використання фірми у відносинах підприємства з споживачами. Негативна функція того ж права - заборона всім і кожному користуватися фірмою. У негативній функції і полягає зміст виключного права на фірму; у цьому аспекті воно користується судовим захистом293. Таким чином, юристи дореволюційної епохи при дослідженні права на фірмове найменування, насамперед, вбачали у ньому можливість захисту своєї фірми від проявів будь-яких посягань третіх осіб. Доктринальне акцентування на негативній характеристиці даного права можна розглядати як ще один аргумент на користь його належності до категорії виключних прав, основним змістом яких є правомочність заборони. Водночас, сучасними цивілістами підкреслюється перш за все позитивний бік права на комерційне найменування, що полягає у можливості використання особою відповідного найменування для своєї ідентифікації. Так, Д.А.Медведєв визначає суб'єктивне право на фірму як юридично забезпечену можливість використовувати своє комерційне ім'я незалежно від волі 291

Федоров А.Ф. Торговое право. Одесса, 1911 - С.187. Удинцев В.А. Русское торгово-промышленное право. Киев.1907 - С.232. 293 Цитович П.П. Очерки по теории торгового права. Вып 1-4. Спб. 1901-1902. – С.19. 292

155

всіх третіх осіб294. О.П.Сергєєв серед елементів права на фірму на перший план виводить правомочність по здійсненню власних дій. Сутність права на фірму полягає в гарантованій юридичній особі можливості виступати в цивільному обороті під власним фірмовим найменуванням295. Певні трансформації у науковій характеристиці права на комерційне найменування відбулись у зв’язку з частковою реанімацією теорії виключних прав та знайшли своє відображення у Цивільному кодексі України, який закріплює його подвійний статус, підкреслюючи негативну та позитивну сторону права на комерційне найменування. Згідно ст. 490 ЦК України до майнових прав на комерційне найменування належать: право на використання комерційного найменування; право перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати комерційне найменування, в тому числі забороняти таке використання та інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Характеризуючи право на комерційне найменування необхідно виділити ряд його загальних та специфічних ознак, виокремлення яких дозволяє більш повно дослідити його правову природу. В юридичній літературі вони визначаються неоднозначно. Зокрема, Д.А.Медведєв до їх кола відносить: 1) винятковість об'єкта; 2) абсолютність дії; 3) відсутність прямого зв'язку з майновими правами; 4) відносна невідчужуваність від особистості; 5) зв’язок з комерційним становищем підприємця, а також внутрішній зв'язок із правом останнього на честь і гідність (репутацію)296. О.П.Сергєєв виділяє наступні ознаки права на фірмове найменування : 1) виключний характер даного права; 2) належність до числа абсолютних прав; 3) особистий немайновий характер; 4) безстроковість права на фірмове найменування; 5) це право одночасно виступає і як обов'язок юридичної особи; 6) екстериторіальна сфера охорони; 7) невідчужуваність права на фірму297. При дослідженні ознак права на комерційне найменування можна зробити ряд зауважень. По-перше, об’єкт права на комерційне (найменування) за своїм характером не належить до категорії виключних. На відміну від результатів технічної, літературної і художньої творчості, що охороняються авторським правом та правом промислової власності, об’єкти яких (твір, винахід, корисна модель, промисловий зразок тощо) наділені високим творчим рівнем та є унікальними, засоби індивідуалізації можуть бути взагалі позбавлені творчого характеру (географічні зазначення) чи характеризуватися незначним рівнем творчості (наприклад, комерційні найменування). Тому відокремлення та охорона засобів індивідуалізації здійснюється не стільки внаслідок оригінальності та 294

Медведев Д.А. Право на фирму в условиях рыночной экономики. // Осуществление и защита имущественных прав граждан и организаций в условиях формирования социалистического правового государства. Уфа, 1991. – С.70. 295 Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник. 2-е изд. –М.: Проспект, 2001. – С.577. 296 Медведев Д.А. Право на фирму в условиях рыночной экономики. // Осуществление и защита имущественных прав граждан и организаций в условиях формирования социалистического правового государства. Уфа, 1991. – С.70-71. 297 Сергеев А.П. Зазаначена праця. – С. 578-587.

156

неповторності їх об’єктів, а у результаті штучного відособлення, насамперед, за допомогою законодавчого закріплення привілейованого (монопольного) статусу за першим заявником відповідного ідентифікуючого позначення. Зокрема, відповідно до ст. 10 Закону України “Про авторське право і суміжні права” бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності не є об’єктом авторським правом. Вимога новизни є невід’ємною умовою правової охорони винаходу, корисної моделі, промислового зразка (ст. 7 Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, ст.6 Закону України “Про охорону прав на промислові зразки”). Водночас, у сфері комерційних найменувань передбачена на законодавчому рівні можливість існування однакових комерційних найменувань різних суб’єктів, якщо ця обставина не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізовують, та послуг, які ними надаються (п.4 ст.489 ЦК України). Разом з тим, Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”298 вказує, що підставою для відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи є наявність в Єдиному державному реєстрі найменування, яке тотожне найменуванню юридичної особи, яка має намір зареєструватися. Оскільки, як було вище зазначено, найменування юридичної особи, що є підприємницьким товариством є одночасно її комерційним найменуванням, то дане законодавче положення має бути приведене у відповідність до норм Цивільного кодексу, що визначають правовий статус таких найменувань (Глава 43 ЦК України). Тому з метою гармонізації положень Закону “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” з нормами Цивільного кодексу до нього доцільно внести зміни шляхом включення до п.8 ст.23 положення наступного змісту: “Комерційне найменування юридичної особи, що реєструється у формі підприємницького товариства може співпадати з комерційним найменуванням іншої особи, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізовують, та послуг, які ними надаються”. Слід також доповнити п.1 ст. 27 даного Закону наступною нормою: “Не є підставою для відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи-підприємницького товариства наявність у Єдиному державному реєстрі тотожного комерційного найменування іншої особи, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізовують, та послуг, які ними надаються”. Тому виходячи з наведеного можна охарактеризувати дане право як таке, що належить до кола квазівиключних. Зазначене свідчить про те, що суб'єкт має монополію на реалізацію тих можливостей, які закладені у суб'єктивному праві на комерційне найменування. При цьому, виключність права на комерційне найменування носить відносний характер та обмежується сферою діяльності юридичної особи. До останньої належить як предмет діяльності суб’єкта, так і територія його функціонування. Тому як і у галузі торговельних марок, 298

Відомості Верховної Ради – 2003. – № 31-32. – Ст.263.

157

виключний характер права на які поширюється лише на певну, вказану при реєстрації номенклатуру товарів та обмежується територією держави, право на комерційне найменування також носить відносно виключний (квазівиключний) характер. У зв’язку з наведеним, слід погодитись з О.П.Сергєєвим, який писав, що право на фірму відноситься до числа виключних прав, але його винятковість повинна трактуватися не в абсолютному значенні на підставі формальних критеріїв, вказаних у законодавстві, а у відносному, виходячи із його правової природи, принципів і загального змісту законодавства про фірмові найменування299. З даного правила існує виняток для загальновідомих засобів індивідуалізації, чинність прав на які не обмежується предметно-галузевою чи територіальною сферою їх застосування та носить абсолютно виключний характер. По-друге, право на комерційне найменування належить до кола абсолютних прав, тобто таких, що діють щодо всіх третіх осіб, які зобов'язані утримуватися від порушення правомочностей, наданих його правоволодільцю. На відміну від відносних прав, управомоченому суб’єкту протистоїть не конкретна особа, зобов'язана здійснити чи утриматися від вчинення певних визначених дій, а всі треті особи, на яких покладений обов'язок не порушувати право на комерційне найменування та не перешкоджати у здійсненні його правомочностей. По-третє, деякі науковці пропонують трактувати дане право як таке, що має особистий немайновий характер300 чи безпосередньо не пов’язане з майновими правами301. Зазначені точки зору видаються дещо дискусійними з огляду на положення діючого законодавства та структурне розміщення норм про правову охорону комерційних найменувань у системі права інтелектуальної власності. Зокрема, ЦК України у ст. 490 передбачає комплекс майнових прав інтелектуальної власності на комерційне найменування. Особливістю особистих немайнових прав є неможливість вчинення будь-яких цивільно-правових угод, пов’язаних з їх відчуженням чи наданням іншому суб’єкту, та відсутність їх чітко визначеної економічної цінності. Водночас, п.2 ст. 490 ЦК України допускає можливість передачі майнових прав на комерційне найменування іншій особі, а Глава 76 ЦК України, що регулює відносини з приводу договору комерційної концесії закріплює процедуру надання комерційного найменування користувачеві у складі комплексу виключних прав згідно даного правочину. З іншого боку, дане право органічно пов’язане та залежить від особистих немайнових прав юридичної особи, насамперед, з правом на ділову репутацію. Ефективність участі юридичної особи у цивільних правовідносинах під своїм комерційним найменуванням впливає на рівень її ділової репутації, і, навпаки, набута репутація найчастіше пов’язується з найменуванням юридичної особи. 299

Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник. 2-е изд. –М.: Проспект, 2001. – С.580. 300 Сергеев А.П. Зазаначена праця. – С. 580. 301 Медведев Д.А. Право на фирму в условиях рыночной экономики. // Осуществление и защита имущественных прав граждан и организаций в условиях формирования социалистического правового государства. Уфа, 1991. – С.70-71.

158

Враховуючи наведене, більш доцільно стверджувати про особистий немайновий характер блага з приводу якого виникає дане право, а не про особисту немайнову природу самого права. Зазначена теза підкріплюється положеннями Цивільного кодексу, який також відносить комерційні найменування та інші результати інтелектуальної, творчої діяльності, до групи особистих немайнових благ (Глава 15). Дана ознака притаманна також правам на інші засоби індивідуалізації, об’єкти авторського права та права промислової власності, тому можна констатувати її типовий характер, тобто такий, що властивий усім об’єктам, які охороняються групою інститутів інтелектуальної власності. По-четверте, аналізуючи конструкцію права на комерційне найменування та визначаючи його місце у системі прав на засоби індивідуалізації, не можна не відзначити тісний зв’язок даного права з особистими немайновими правами особи. Зазначена обставина зумовлюється призначенням та характером об’єкта – комерційного найменування - особистого немайнового блага, що забезпечує ідентифікацію особи, яка здійснює підприємницьку діяльність. На відміну від нього, право на торговельну марку опосередковано, через позначення товару, пов’язане суб’єктом та колом належних йому особистих прав. У свою чергу, географічне зазначення покликане ідентифікувати географічне місце виготовлення товару та підкреслити його зв’язок з якісними характеристиками продукту, тому не пов’язане з певним виробником та сферою його особистих прав. Для споживача не відіграє суттєвої ролі конкретний виробник товару. Пріоритетне значення відіграє факт виробництва чи переробки позначеного продукту у межах обумовленого географічного місця, яке зумовлює особливі якісні параметри виробу. Таким чином, зв’язок з комплексом особистих немайнових прав є специфічною (видовою) ознакою права на комерційне найменування, яка відрізняє його від прав на інші види засобів індивідуалізації, визначає зміст та зумовлює інші особливості даного права. По-п’яте, характерною рисою права на комерційне найменування є те, що воно одночасно виступає обов’язком юридичної особи. На цю особливість права на фірму ще на початку ХХ ст. звернув увагу В.В.Розенберг, який підкреслював, що в ньому спостерігається переплетіння приватно – правових та публічно – правових елементів. Поряд із правом на фірму існує певний, встановленими нормами публічного права, фірмовий порядок. В його основі лежить суспільний інтерес, що не може бути змінений, чи відмінений угодою сторін. Тому варто говорити не про право на фірму, а про обов'язок мати фірму302. Юридична особа не тільки вправі виступати в цивільному обороті під власним комерційним найменуванням, але і зобов'язана згідно вимог законодавства здійснювати свою діяльність під власним найменуванням. З цією метою юридична особа повинна використовувати своє точне найменування, що відповідає вимогам діючого законодавства. Разом з тим, ЦК України передбачений інший підхід до характеристики комерційного найменування. Згідно п.2 ст.90 юридична особа, що є 302

Розенберг В.В. Фирма. Догматический очерк. Спб. 1914. – С.28.

159

підприємницьким товариством, може мати комерційне (фірмове) найменування. Вважаємо, що даний пункт ст. 90 суперечить правовій природі права на комерційне найменування та не відповідає положенню про найменування юридичної особи. Слід також наголосити, що у сфері комерційного найменування обов’язок його використання передує виникненню права на даний засіб індивідуалізації. Його існування зумовлює потребу у проведенні реєстрації комерційного найменування, яка, у свою чергу, створює правове підґрунтя для застосування найменування у цивільних правовідносинах, тобто можливості участі у цивільному обороті під власним іменем. Інший аспект даної правової вимоги полягає у необхідності застосування повного комерційного найменування, що не вводить в оману споживачів щодо справжнього характеру діяльності правоволодільця та дає можливість ідентифікувати особу - правоволодільця. У сфері торговельних марок та географічних зазначень конструкція суб’єктивних прав також поєднана з покладенням певних обов’язків на управомочених осіб. Але на відміну від того, що супроводжує право на комерційне найменування, обов’язки у галузі товарних позначень позбавлені публічно-правового характеру, є результатом та додатковим обтяженням повноважень суб’єкта. Зокрема, згідно Закону “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” реєстрація товарного знаку, що не застосовується щодо обумовленої номенклатури товарів протягом трьох років може бути анульована на підставі заяви будь-якої зацікавленої особи. Тобто, права, що випливають з реєстрації торговельної марки поєднуються з обов’язком забезпечувати її фактичне застосування при виробництві товарів, виконанні робіт чи наданні послуг. Правова охорона географічних зазначень може бути припинена, якщо товар, який виробляється у певному географічному місці втратив обумовлені реєстрацією якісні параметри. Тому право на географічне зазначення обтяжується обов’язком підтримувати якісні характеристики позначеного продукту та забезпечувати його виробництво у межах відповідного географічного району виготовлення. Проте, зазначені обтяження прав на торговельні марки та географічні зазначення суттєво відрізняються від обов’язку виступати під власним комерційним найменуванням. У сфері торговельних марок та географічних зазначень суб’єкт вправі на власний розсуд вирішувати можливість застосування чи незастосування відповідного товарного позначення для розрізнення свої продукції чи інших результатів діяльності від аналогічних виробів (послуг) конкурентів. Водночас, юридична особа, яка є підприємницьким товариством зобов’язана, в інтересах публічного порядку для самоіндивідуалізації використовувати комерційне найменування. Тому можна визначити дуалістичний характер суб’єктивного права на комерційне найменування, що проявляється у поєднанні останнього з обов’язком індивідуалізації у сфері цивільних правовідносин. По-шосте, іншою ознакою, що якісно виокремлює право на комерційне найменування у системі інтелектуальної власності є невідчужуваність даного 160

права. Вона органічно випливає із зв’язку права на комерційне найменування з комплексом особистих немайнових прав юридичної особи та зумовлена призначенням його об’єкта – ідентифікацією суб’єкта у сфері цивільного обігу. Тому, на відміну від результатів інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняються інститутами авторського права та права промислової власності, права на які можуть вільно передаватися іншим особам на договірній основі, комерційне найменування не може бути продано, безоплатно передано чи іншим способом відчужене. Законодавством допускається тільки один випадок переходу права на комерційне найменування до іншої особи. Згідно п.2 ст. 490 ЦК України майнові права інтелектуальної власності можуть бути переданні іншій особі лише разом з цілісним майновим комплексом особи, якій ці права належать, або його відповідною частиною. При цьому, законодавство не розкриває поняття “відповідної частини цілісного майнового комплексу”, відчуження якої є необхідною та достатньою умовою для передачі права на комерційне найменування. Слід відзначити, що в основі даного положення Кодексу правило, яке було зафіксоване у п. 12 Положення про фірму 1927 р., згідно якого право на фірмове найменування могло бути передано іншій особі одночасно з передачею самого підприємства. Можна принагідно зазначити, що у свій час Декретом РНК СРСР від 18 липня 1923 р. “Про товарні знаки” відчуження товарного знака допускалося лише разом з підприємством правоволодільця303. Пізніше дане законодавче положення було скасоване та було санкціоновано вільну оборотоздатність товарного знака. Як вище наголошувалось, існування даного правила свідчить про недостатнє законодавче розмежування понять “комерційне найменування” та “найменування підприємства”, оскільки лише останнє може передаватися разом з відчуженням цілісного майнового комплексу. При цьому, слід ще раз відзначити, що юридична особа, як суб’єкт права, може володіти декількома цілісними комплексами, відчуження яких не повинно призводити до зміни комерційного найменування їх продавця. Включення даного правила до ЦК України ще раз свідчить про довгоживучість концепції подвійного статусу підприємства, хоча представники сучасної цивілістичної доктрини304, та і ЦК України у ст. 191 характеризує підприємство лише у контексті об’єкта цивільних прав. Тому закріплення правила про відчужуваність комерційного найменування можна розглядати як рудимент минулого, що не відповідає сучасним концепціям розвитку цивільного законодавства та суттєво перешкоджає адекватному регулюванню відносин у сфері правової охорони комерційних найменувань. Враховуючи зазначене, слід визначити належність права на комерційне найменування до кола невідчужуваних та виключити з ст. 490 ЦК України положення другого пункту про перехід майнових прав на нього до іншої особи у зв’язку з передачею прав на цілісний майновий комплекс чи його відповідну 303

Собр. Узаконий и Распоряжений Рабоче-Крестьянского правительства. – 1923. - №78. – Ст. 511. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. розробників Цивільного кодексу України. – К.: Істина. –С.134-135; Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч. / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004. – Ч.1. – С.263-264. 304

161

частину. Вищенаведене, однак, не означає неможливість будь-яких цивільноправових правочинів з комерційним найменуванням. Право на його використання може надаватися іншій особі на підставі відповідних договірних конструкцій, зокрема, згідно договору комерційної концесії. По-сьоме, аналізуючи особливості права на комерційне найменування, не можна не зупинитися ще на двох його специфічних характеристиках: екстериторіальності та безстроковості. Екстериторіальність права на комерційне найменування закріплена на міжнародному рівні. Зокрема, відповідно до ст.8 Паризької конвенції про охорону промислової власності, фірмове найменування охороняється в усіх країнах Паризького Союзу без обов'язкового подання заявки чи реєстрації і незалежно від того, чи є воно частиною товарного знака. Тому фірмові найменування українських юридичних осіб користуються охороною у всіх країнах Паризького Союзу, а з іншого боку, на території України охороняються фірмові найменування будь-яких іноземних підприємств, що знаходяться у країнах учасницях Паризької конвенції, якщо останні підпадають під сферу правової охорони свого національного правопорядку. Дане положення Конвенції продубльоване в українському законодавстві у ст. 489 ЦК України. При цьому, право на торговельну марку може охоронятися як територіально (щодо простої марки), так і як екстериторіально – у випадку якщо його об’єктом є марка, яка визнана у встановленому порядку добре відомою. У той час як правова охорона географічного зазначення завжди носить територіальний характер. Право на комерційне найменування є безстроковим. Тобто, здобуваючи у встановленому порядку дане право, юридична особа може користуватися ним без будь-яких часових обмежень протягом всього періоду свого існування, якщо її комерційне найменування не вводить в оману споживачів щодо характеру діяльності та дозволяє її відмежувати від інших учасників цивільних правовідносин. Як відображено у ст. 491 ЦК України, чинність майнових прав інтелектуальної власності на комерційне найменування припиняється у разі ліквідації юридичної особи та з інших підстав, встановлених законом. Зазначена ознака диференціює право на комерційне найменування від прав на інші види об’єктів права інтелектуальної власності, чинність майнових прав на які, як правило, обмежується певним терміном. Так, право на торговельну марку є чинним протягом 10 років з необмеженою можливістю пролонгації кожний раз на зазначений термін. Право на географічне зазначення за своїм характером є також безстроковим. Його чинність обмежується збереженням характеристик товару (послуги), позначених цим зазначенням (ст. 504 ЦК України). Водночас, строк дії прав на географічне зазначення не пов’язаний з функціонуванням суб’єкта – правоволодільця та не обмежений періодом його існування. Тому, враховуючи дану обставину, право на географічне зазначення можна визначити як абсолютно безстрокове, на відміну від права на комерційне найменування, безстроковість якого відносна та обмежується періодом функціонування юридичної особи правоволодільця. Порівняльно-правовий аналіз права на комерційне найменування у системі прав на засоби індивідуалізації та прав об’єктів інтелектуальної власності 162

дозволяє виокремити ряд ознак права на засоби індивідуалізації та провести їх консолідацію у три групи: типові, родові та видові. Типові ознаки стосуються правової охорони всіх об’єктів права інтелектуальної власності, у тому числі засобів індивідуалізації. До їх кола можна віднести: 1) абсолютність суб’єктивного права; 2) особистий немайновий характер його об’єкта. Родові ознаки притаманні лише засобам індивідуалізації та не характерні для правової охорони результатів інтелектуальної, творчої діяльності – об’єктів авторського права та права промислової власності: До них належать: 1) відносно виключний (квазівиключний) характер права на прості комерційні найменування і торговельні марки та права на географічне зазначення. Права на загальновідомі (добре відомі) комерційні найменування та торговельні марки мають абсолютно виключний характер. 2) їх об’єктами є особисті немайнові блага, що використовуються для індивідуалізації суб’єктів, товарів, послуг. Видові ознаки характерні лише для права на певний засіб індивідуалізації. Для права на комерційне найменування можна виокремити такі видові особливості: 1) екстериторіальність охорони; 2) обмежені можливості розпорядження; 3) відносна безстроковість; 4) дуалістичний характер; 5) зв’язок з особистими немайновими правами та прямий зв’язок з суб’єктом. Право на торговельну марку має: 1) територіальний характер дії (екстериторіальність існує лише у сфері добре відомих марок); 2) вільні можливості розпорядження; 3) строковість; 4) моністичний характер (право, обтяжене обов’язком); 5) майновий характер та опосередкований зв’язок з суб’єктом. Праву на географічне зазначення притаманні: 1) територіальність; 2) неможливість розпорядження; 3) абсолютна безстроковість; 4) моністичний характер; 5) майновий характер та відсутність зв’язку з суб’єктом. Більш детально типові, родові та видові особливості прав на засоби індивідуалізації - об’єкти права інтелектуальної власності викладені у таблиці. Ознаки

Право на комерційні (фірмові) найменування

I. Типові

Право на торговельні марки (знаки для товарів і послуг)

Право на географічні зазначення (кваліфіковані зазначення походження товарів)

1.Абсолютність 2.Об’єкт – особисте немайнове благо

II. Родові

1.Квазівиключність 2.Об’єкт – засіб індивідуалізації

III. Видові

1. Екстериторіальність 2. Обмеженість розпорядження 3. Відносна безстроковість

1. Територіальність / екстериторіальність 2. Вільне розпорядження

1.Територіальність

3. Строковість

3. Абсолютна безстроковість

2. Неможливість розпорядження

163

4. Дуалістичний характер (право +обов’язок)

4. Моністичний характер (право обтяжене обов’язком)

5. Зв’язок з особистими немайновими правами; прямий зв’язок з суб’єктом

5. Майновий характер; опосередкований зв’язок з суб’єктом

4. Моністичний характер (право обтяжене обов’язком) 5. Майновий характер; зв’язок з суб’єктом відсутній

4.3. Проблеми суб’єктного складу відносин у сфері використання засобів індивідуалізації Однією із найбільш важливих та, одночасно, найбільш дискусійних проблем, які можна виокремити у контексті дослідження засобів індивідуалізації, є проблема суб’єктів права на комерційне найменування. Незважаючи на значне практичне значення зазначеного питання та достатньо велику кількість присвячених йому наукових досліджень, воно продовжує періодично виникати, залишаючись актуальним і на сьогоднішній день. Закріплення законодавчих механізмів охорони комерційних найменувань на рівні кодифікованих правових актів (Глава 43 ЦК України та ст. 159 ГК України) також не внесло цілковитої ясності у його вирішення та не забезпечило повною мірою його однозначне розв’язання. Можна відзначити, що у дореволюційній російській цивілістичній літературі простежувалося існування двох основних підходів визначення суб’єктів права на комерційне найменування (“фірму”). Згідно першого, якого притримувалися В.А.Удінцев305, А.І.Камінка306 фірмове найменування належало власнику підприємства і мало на меті його ідентифікацію у цивільному обороті. Представники другого (Г.Ф.Шершеневич307, П.П.Цитович308, А.Ф.Федоров309 та В.В.Розенберг310) визнавали суб’єктом права на фірму саме підприємство, для індивідуалізації якого вона використовувалась. При цьому, прихильники даної точки зору, аналізуючи питання суб’єктів, приходили до ідеї персоніфікації підприємства, трактуванні його як особливого учасника цивільних правовідносин. Зокрема, Г.Ф.Шершеневич зазначав, що фірма виражається у підписі на документах, “исходящихъ отъ предпріятія”311, а В.В.Розенберг підкреслював, що підприємство, діючи під певною фірмою, саме набуває для себе права і обов’язки312. Тому диференціація наукових поглядів дореволюційних вчених на питання суб’єктів права на фірмове найменування, частково пояснюється різницею у визначенні його правової природи та проблеми співвідношення підприємства і юридичної особи.

305

Удинцев В.А. Русское торгово-промышленное право. Киев.1907 – С.226. Каминка А.И. Очерки теории торгового права. Спб. 1911. – С.128. 307 Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т.1: Введение. Торговые деятели. – М.: “Статут”, 2003. – С.188. 308 Цитович П.П. Очерки основных понятий торгового права. М., АО «Центр ЮрИнфоР», 2001. – С.215. 309 Федоров А.Ф. Курс торгового права. Вып 1. Одесса, 1903. – С.177. 310 Розенберг В.В. Фирма. Догматический очерк. Спб. 1914. – С.19. 311 Шершеневич Г.Ф. Зазначена праця – С 189. 312 Розенберг В.В. Зазначена праця. – С.116. 306

164

У сучасній цивілістичній науці, у цілому, спостерігається єдність правових позицій щодо інтерпретації категорії “підприємство”. Більшість дослідників під останнім розуміють, насамперед, економічне поняття, що проявляється в юридичній площині у формі цілісного майнового комплексу, суб’єктом права на який виступає юридична особа, що індивідуалізується за допомогою комерційного найменування. Даний підхід знайшов законодавче закріплення у ст. 191 ЦК України, в якій категорія “підприємство” вживається у контексті цілісного майнового комплексу, тобто як об’єкт цивільних прав. Вирішення даного питання, однак, не означає, що проблема суб’єктів права на комерційне найменування вичерпала себе; змінився лише ракурс її розгляду. Тому при дослідженні проблеми суб’єктного складу відносин у сфері комерційних найменувань доцільно виділити ряд питань, пошук відповідей на які сприяє її розв’язанню: 1) належності даного права лише підприємницьким товариствам чи також і іншим видам юридичних осіб; 2) можливості розширення суб’єктного складу зазначених відносин за рахунок включення до них фізичних осіб, що здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи. Перше з зазначених питань законодавство пострадянських країн та Цивільний кодекс України вирішує досить однозначно, надаючи право на комерційне найменування лише юридичним особам, що займаються підприємницькою діяльністю. Юридична особа, що є підприємницьким товариством, може мати комерційне (фірмове) найменування, - вказує ст. 90 ЦК України. У Російській Федерації право на фірму закріплюється також лише за юридичними особами – комерційними організаціями (ст.54 ЦК РФ). Водночас, у сфері юридичної науки простежується поліваріантність доктринальних позицій. Преважна більшість вчених підтримують та обґрунтовують зазначені положення закону. Зокрема, О.П.Сергєєв зазначає, що установи, які виконують функції некомерційного характеру і повністю чи частково фінансуються власником, громадські і релігійні організації, споживчі кооперативи, фонди, асоціації і союзи юридичних осіб й інших організацій, що не займаються підприємництвом, фірмових найменувань не мають. Їх індивідуалізація в обороті забезпечується за допомогою офіційного найменування, що має містити вказівку на їх організаційно-правову форму та бути відображене в їх установчих документах313. Притримуються цього підходу В.О.Калятін314, В.В.Вітрянський та М.І.Брагінський, які вказують, що право на фірмове найменування може належати лише юридичній особі, що є комерційною організацією315.

313

Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник. 2-е изд. – М.: Проспект, 2001. – С.577. 314 Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (Исключительные права). Учебник. М.: Из-во НОРМА, 2000 – С.337. 315 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении работ и оказании услуг. – М.: «Статут», 2002 – С.978.

165

Існує й інша точка зору. Так, І.В. Амірханова виступає за розширення суб’єктного складу даних відносин, аргументуючи свою позицію тим, що як комерційні, так і некомерційні юридичні особи можуть бути учасниками цивільного обороту, зокрема, бути учасниками, зобов'язань, займатися певною господарською діяльністю. При цьому здається несправедливим положення про визнання за одними виключного права на фірмове найменування, а за іншими ні. Адже суть що права на фірмове найменування зводиться до захисту його від використання іншими особами316. Слід відзначити, що у сучасних економічних умовах, як юридичні особи, що здійснюють підприємницьку діяльність, так і інші організації, метою діяльності яких є реалізація інших статутних цілей змушені у більшій чи меншій мірі вступати у цивільний оборот, здійснювати певну господарську діяльність. При цьому, як перші так і другі, вступаючи у цивільні відносини повинні володіти однаковим обсягом прав незважаючи на цілі, які вони переслідують. Характерною рисою цивільних відносин є наявність рівного юридичного становище суб’єктів, що проявляється у потенційно рівних можливостях реалізації і захисту своїх прав та відсутністю дискримінації учасників відносин у рамках цивільно-правової сфери. Сучасне українське законодавство однозначної відповіді на поставлене питання не дає. Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” до підстав відмови у реєстрації юридичної особи відносить наявність в Єдиному державному реєстрі найменування, яке тотожне найменуванню юридичної особи, яка має намір зареєструватися. Аналізуючи дане положення Закону, можна відзначити, що у разі, якщо б право на комерційне (фірмове) найменування закріплювалося лише за юридичними особами, що здійснюють підприємницьку діяльність, можна було б припустити можливість функціонування юридичної особи, що не переслідує підприємницькі цілі, найменування якої було б тотожним найменуванню юридичної особи – підприємця. Але законодавством забороняється існування юридичних осіб з однаковими найменуваннями. Таким чином, українське законодавство, з одного боку, диференціює комерційне найменування юридичної особи – підприємця від найменування непідприємницької структури, а з іншого – забезпечує їх правову ідентичність, забороняючи існування юридичних осіб з тотожними найменуваннями, незалежно від характеру їх діяльності. Вищезазначене, однак, не означає, що юридичні особи, які не є підприємницями, володіють комерційним найменуванням. Вони, згідно п.1 ст. 90 ЦК України, виступають у цивільному обороті під своїм офіційним найменуванням, яке має містити вказівку на організаційно-правову форму, а найменування установи також має містити інформацію про характер її діяльності. Між комерційним найменуванням (Глава 43 ЦК) та найменуванням юридичної особи (п.1 ст.90 ЦК) існує суттєва різниця: комерційне найменування не лише виконує функцію індивідуалізації суб’єкта у підприємницьких 316

Амирханова И.В. Фирменные наименования как средства индивидуализации деятельности субъектов в предпринимательской сфере. // Цивилистические записки. М: «Статут», 2001. – С.319-327.

166

відносинах, воно одночасно є об’єктом права інтелектуальної власності та має певну вартісну оцінку, яка залежить від репутації юридичної особи. Майнові права на нього можуть бути надані чи передані іншим суб’єктам (наприклад, на підставі договору комерційної концесії). Дана обставина суттєво відрізняє його від права на офіційне найменування, яке позбавлене економічного змісту та властивості оборотоздатності, а права на нього слід віднести до групи особистих немайнових прав юридичної особи (ст. 94 ЦК). Водночас, суб’єктам права на офіційне найменування, якщо вони вступають у цивільні правовідносини, також повинен бути наданий відповідний правовий захист. Він забезпечується нормативними положеннями Цивільного кодексу, який встановлює єдині правові механізми захисту суб’єктивних цивільних прав (Глава 3 ЦК України), що поширюються на всю систему цивільних відносин. Крім того, суб’єкти права на комерційне найменування та права на найменування можуть використовувати особливі способи захисту, передбачені відповідно Главою 35 – при порушені прав інтелектуальної власності та Главою 20 – при порушенні їх особистих немайнових прав. Зазначеними положеннями Цивільного кодексу збалансовується становище юридичних осіб у правовій площині не залежно від організаційно-правової форми їх функціонування. Не володіють правом на комерційне найменуваннями представництва і філії юридичних осіб та інші їх відособлені підрозділи, які повинні виступати в обороті не від власного імені, а від імені юридичної особи, що їх створила, та, відповідно, користуватися її найменуванням. Слід наголосити, що чинне законодавство не містить з даного приводу чітких правил, що може призвести до негативних наслідків. Найменування багатьох представництв та філій може ввести в оману третіх осіб щодо їх правового статусу, створюючи видимість самостійного характеру даних утворень. Основною законодавчою нормою, спрямованою на попередження виникнення негативних наслідків, пов’язаних з зазначеною правовою прогалиною, є лише положення п.1 ст.489 ЦК України, що унеможливлює охорону комерційних найменувань, які можуть ввести в оману споживачів щодо справжньої діяльності юридичної особи. Тому доцільно законодавчо закріпити правило про обов’язкову фіксацію у структурі найменувань філій та представництв юридичних осіб вказівку на їх правовий статус. Інше актуальне питання, що виникає у зв’язку з дослідженням суб’єктів права на комерційне найменування, пов’язане з можливістю його надання фізичним особам, що здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи. Необхідно відзначити, що ЦК України законодавчо дане питання не вирішує, але ГК України у ст.159 визнає суб’єктом права на комерційне (фірмове) найменування не лише юридичну особу, але і громадянина – підприємця, який може заявити як комерційне найменування своє прізвище або ім’я. Враховуючи важливість зазначеного питання, доцільно здійснити його розгляд у контексті історичного та порівняльно-правового дослідження можливих варіантів його вирішення на законодавчому та доктринальному рівнях. 167

У дореволюційній Росії деякі науковці – прихильники позиції визнання фірми позначенням власника передбачали можливість наділення купців правом на фірму. Тогочасне законодавство не дозволяло, але і не забороняло подібну можливість. Однак, вже у той період з цього приводу висловлювалися певні сумніви, обумовлені практичними труднощами у можливості реалізації такої правової норми. Зокрема, Г.Ф.Шершеневич відзначав, що якщо вважати, що фірма є торгове ім'я купця і що воно повинно збігатися з його цивільним ім'ям, то яким чином можна позбавить особу з однозвучним прізвищем права користуватися своїм прізвищем. Яким чином особі, що продало своє підприємство, заборонити знову відкрити таке ж підприємство, позбавивши тим самим будь-якого змісту угоду по відчуженню317. Неоднозначно підходять до трактування можливості надання фізичним особам-підприємцям права на комерційне найменування (“nom commercial”, “firma”, “trade name”) зарубіжні законодавства. У Франції право на фірму належить лише комерсантам. Згідно ст. 1 Французького торгового кодексу (далі - ФТК) комерсантами є особи, що вчиняють торгові угоди у вигляді свого звичайного промислу. Статус комерсанта визначається торговим характером угод, що укладаються у якості промислу, причому їх перелік визначається у самому законі (ст. 632 і 633 ФТК). За ознакою здійснення таких операцій комерсантами визнаються як юридичні, так і фізичні особи. Комерсантами з погляду законодавства вважаються тільки самостійні підприємці (фізичні і юридичні особи), незалежно від ступеня економічної залежності. Фізичні особи, що відносяться до допоміжного персоналу, не вважаються комерсантами. Визнання статусу комерсанта у залежності від природи укладених угод, одержало назву об'єктивного принципу визначення комерсанта. Але цей принцип не завжди дотримується послідовно, доповнюючись суб'єктивним критерієм оцінки. Відповідно до п. 2 ст. 1.2 Закону про торгові товариства № 66-537 від 24 липня 1966 р.318 комерсантами являються у силу самої організаційної форми діяльності незалежно від предмета вчинених угоди повні та командитні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю і акціонерні товариства. Згідно ст. 1 Німецького торгового уложення (далі - НТУ), комерсантами визнаються у залежності від характеру здійснюваної діяльності. Визнання статусу комерсанта на підставі відповідності діяльності особи ознакам одного з видів комерційних промислів, обумовлених законом, характеризується у доктрині як суб'єктивний принцип кваліфікації. Німецьке торгове уложення виділяє три категорії таких осіб: по-перше, обов'язкові комерсанти (Musskaufmann), які зобов'язані мати фірму, по-друге, комерсантами за бажанням (Sollkauffmann), які мають право користуватися

317

Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права. / Вступ. ст. Е.А.Суханова, М.: “Спарк”, 1994. – С.78. Гражданское и торговое право капиталистических государств: Учебник / Отв. ред. Е.А.Васильев - М.: Международные отношения, 1993. – С.104. 318

168

фірмою, і, по-третє, можливі комерсанти (Kannkaufmann), що вирішують питання про реєстрацію та володіння фірмою за власним розсудом319. До першої групи, насамперед, відносяться особи, на яких зазначений обов'язок покладається у силу предмету їх діяльності. До здійснюваних ними промислів закон відносить придбання та перепродаж товарів чи цінних паперів, вчинення страхових, банківських, транспортних, комісійних і інших угод. Такі особи зобов'язані мати фірму, незалежно від обсягу, внутрішньої організації справи, юридичної форми володіння тощо. Сюди відносяться також акціонерні товариства, командитні товариства і товариства з обмеженою відповідальністю, які зобов'язані мати фірму незалежно від предмету їх діяльності. Комерсантами за бажанням визнаються особи, що не займаються зазначеними основними видами діяльності, але внесені до торгового реєстру. Такі комерсанти зобов'язані зареєструватися у торговому реєстрі і стають комерсантами після реєстрації. Крім того, закон відносить до комерсантів власників допоміжних підприємств сільського і лісового господарства як можливих комерсантів (Kannkaufmann), що вирішують питання про реєстрацію на їх власний розсуд. Не можуть користуватися фірмою ремісники і ті, хто, за змістом ст. 4 Торгового уложення, віднесені до числа дрібних промислових діячів. Ознакою дрібного промислу є його незначний обсяг; конкретне визначення цього поняття здійснюється місцевою владою320. Право користуватися комерційним найменуванням у таких країнах як Угорщина, Чехія, Словенія надається господарським товариствам. Специфіка законодавств цих країн полягає у тому, що деякі види господарських товариств не мають статусу юридичної особи. Наприклад, в Угорщині законом визнано п'ять видів господарських товариств: повне товариство, командитне товариство, спільне підприємство, товариство з обмеженою відповідальністю та акціонерне товариство. Серед них повне та командитне товариства не мають статусу юридичної особи321. Таким чином, визначення суб’єктів права на фірмове найменування у зарубіжних законодавствах здійснюється по-різному, що, інколи, призводить до створення значного обсягу нормативних правил регулювання даних відносин, не забезпечуючи чітке вирішення зазначеного питання. У зв’язку вищевикладеним можна погодитись з думкою В.В.Розенберга, який ще на початку ХХ ст. у контексті дослідження іноземного законодавства про фірму резюмував, що для визначення кола осіб, зобов'язаних мати фірму нашому законодавцю найкраще піти шляхом самостійної творчості322. У радянські часи питання суб’єктного складу відносин у сфері використання фірмових найменувань вирішувалося однозначно: як існування фізичної особи – 319

Гражданское и торговое право капиталистических государств. / Отв. ред. К.К.Яичков – М.:Международные отношения, 1966. – С.101-102. 320 Розенберг В.В. Фирма. Догматический очерк. Спб. 1914. – С.109. 321 Козлова О.О., Жолт Ковач. Деякі проблеми правового регулювання комерційних найменувань в Україні у контексті міжнародно-правового досвіду // Промислова власність в Укрїні: проблеми правової охорони: Зб. наук. статей / За ред. Ю.С.Шемчушенка, Ю.Л.Бошицького. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2004 – С.316-351. 322 Розенберг В.В. Зазначена праця – С.111.

169

підприємця, так і надання йому права на фірмове найменування вважалося не припустимим. Тому у Положенні про фірму 1927р. в якості суб’єкта фірмового найменування фізична особа – підприємець не фігурує. Зміна економічних умов позначилась на трансформації підходів до розгляду і вирішення даної проблематики. Так, Д.А.Медвєдєв 1991р., підкреслюючи зростаюче значення фірмового найменування у нових економічних умовах, визначав його як ім'я, під яким підприємець (громадянин чи юридична особа) виступає в цивільному обороті і яке індивідуалізує цю особу серед інших його учасників. Тобто, до суб’єктів права на фірмове найменування були віднесені як фізичні, так і юридичні особи, які займаються підприємництвом323. Дана точка зору не набула значного поширення у сучасній цивілістичній науці. Так, О.П.Сергєєв спираючись на російське законодавство вказує, що право на фірмове найменування належить лише юридичній особі – комерційній організації. Надання індивідуальному підприємцю права на користування особливим фірмовим найменуванням було б зайвою мірою, тому що його індивідуалізація в цивільному обороті цілком забезпечується тим, що він виступає в ньому під своїм власним ім'ям324. Існує точка зору, що передбачає визнання індивідуального підприємця суб’єктом права на комерційне найменування. Так, І.В.Амірханова на підставі Закону Республіки Казахстан “Про індивідуальне підприємництво”325 відзначає, що при занятті підприємництвом без створення юридичної особи індивідуальний підприємець може використовувати майновий комплекс – підприємницьку справу та надати йому фірмове найменування. На підставі вищевикладеного, було зроблено висновок, що поняття “фірмове найменування”, що використовується у правовому регулюванні індивідуального підприємництва пов'язане не із суб'єктом права, а з об'єктом - підприємницькою справою, на основі якої індивідуальний підприємець займається своєю діяльністю326. Видається, що у даному випадку здійснюється надмірна розширена інтерпретація об’єкта індивідуалізації. Комерційне (фірмове) найменування використовується для характеристики та ідентифікації суб’єкта права, а не об’єкта, у тому числі і підприємницької справи, що застосовується особою у процесі своєї діяльності по виробництву продукції, виконанні робіт чи надання послуг. У зв’язку з зазначеним, більш переконливою видається позиція вчених, що виступають за виключення фізичної особи – підприємця з кола суб’єктів права на комерційне найменування. Визнання фізичної особи суб’єктом права на фірму означатиме надання їй спеціального позначення, яке буде використовуватись у підприємницькій 323

Медведев Д.А. Право на фирму в условиях рыночной экономики. // Осуществление и защита имущественных прав граждан и организаций в условиях формирования социалистического правового государства. Уфа, 1991. – С.70. 324 Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник. 2-е изд. –М.: Проспект, 2001. – 576. 325 Закон Республики Казахстан “Об индивидуальном предпринимательстве” // http://www.cis-legal-reform.org. 326 Амирханова И.В. Фирменные наименования как средства индивидуализации деятельности субъектов в предпринимательской сфере. // Цивилистические записки. М: «Статут», 2001. – С.324.

170

діяльності. Тобто, підприємець зможе володіти двома найменуваннями – ім’ям та комерційним (фірмовим) найменуванням, під якими набуватиме цивільні права і реалізовуватиме обов’язки. Даний висновок суперечить ст.28 ЦК України, згідно якої фізична особа набуває права та обов’язки і здійснює їх під своїм ім’ям. Крім того, одним із основних принципів комерційного найменування є принцип істинності, згідно якого зміст найменування повинен відповідати дійсним фактам, які стосуються юридичної особи. Зокрема, вказівкам на її організаційно-правову форму, предмет діяльності, тип тощо. Він закріплюється у п.1 ст. 489 ЦК України, що не допускає охорону, як комерційних найменувань, позначень, що вводять в оману споживачів щодо справжньої діяльності особи. Виходячи із вимог даного принципу, можна припустити необхідність і обов’язковість включення до складу комерційного найменування фізичної особи – підприємця її прізвища. Подібне правило зафіксоване у п.1 ст.159 ГК України, який передбачає можливість фізичної особи – господарюючого суб’єкта зареєструвати, як комерційне найменування, своє прізвище або ім’я. Водночас, слід наголосити на проблемах, які можуть виникнути у зв’язку з реалізацією зазначеної правової норми. При використанні таких комерційних найменувань необхідно буде їх відмежувати від найменувань інших осіб з тотожними чи схожими прізвищами. Дана обставина може призвести до появи значних труднощів практичного характеру у випадку, якщо на одній території та в одній сфері бізнесу функціонуватимуть декілька фізичних осіб – однофамільців. Згідно ст.490 ЦК України суб’єкт права на комерційне найменування має правомочність його використовувати та забороняти всім іншим суб’єктом користуватися подібним чи тотожним найменуванням. Тому фізичні особи – підприємці, які не встигнуть зареєструвати своє прізвище в якості комерційного найменування, позбавлятимуться у майбутньому права його застосовувати при здійсненні підприємницької діяльності. Останнє суперечить положенням ст. 296 ЦК України, яка передбачає можливість фізичної особи використовувати своє ім’я у всіх сферах своєї діяльності, у тому числі у підприємницькій сфері. З огляду на поширення практики використання однакових імен для індивідуалізації фізичної особи видається ще більш небезпечною реалізація, передбаченої зазначеною статтею ГК України, можливості фізичної особи зареєструвати, як комерційне найменування, своє ім’я. Інший аспект досліджуваної проблеми пов’язаний із наявністю законодавчої колізії у трактуванні суб’єктів права на комерційне найменування та суб’єктів договору комерційної концесії. На підставі договору комерційної концесії правоволоділець зобов’язується надати користувачеві за плату право користування комплексом належних йому прав з метою виготовлення та (або) продажу певного виду товару та (або) надання послуг. Невід’ємною частиною даного комплексу є право на комерційне найменування, що надається на підставі договору франчайзингу. Положення про обов’язковість включення комерційного найменування до об’єктів договору комерційної концесії прямо не зазначене у ЦК України, але випливає з його змісту. Згідно ст.1126 ЦК України договір комерційної концесії припиняється у разі припинення права правоволодільця на 171

торговельну марку чи інше позначення, визначене в договорі, без його заміни аналогічним правом. Як відзначається в юридичній літературі: “надання користувачу права на використання у підприємницькій діяльності права на торговельну марку чи інше позначенням правоволодільця (під яким можна розуміти комерційне найменування (Глава 43 Кодексу) є суттєвою умовою договору комерційної концесії”327. Більш чітко визначається предмет даного договору у цивільних кодексах інших пострадянських держав. Так, ст.1027 Цивільного кодексу РФ до об’єктів договору франчайзингу безпосередньо відносить фірмове найменування правоволодільця. Тому відповідно до українського і російського законодавств, суб’єктами цього договору можуть бути як юридичні особи, що займаються підприємницькою діяльністю, так і фізичні особи – індивідуальні підприємці. Проте, право на комерційне (фірмове) найменування за своєю природою може належати лише юридичній особі, що здійснює підприємницьку діяльність. Включення до кола суб’єктів договору комерційної концесії індивідуальних підприємців пояснюється, насамперед, новизною даної договірної конструкції та нездатністю вітчизняної правової системи ефективно врегульовувати відносини, що виникли у зв’язку з трансплантацією розроблених зарубіжною наукою правових механізмів. Зазначена законодавча суперечність по-різному розцінюється представниками цивілістичної науки. О.П.Сергєєв приходить до висновку, що дане положення договору франчайзингу є помилковим, тому що воно розходиться зі змістом і основним призначенням законодавства про фірмові найменування328. В.О.Калятін також відзначає, що на підставі даного положення можна говорити, що формально законодавство допускає використання чужого фірмового найменування не тільки юридичною, але і фізичною особою. Надання фізичній особі можливості використовувати чуже фірмове найменування означало б створення для неї можливості фактично виступати в економічному обороті під маскою юридичної особи329. Іншої точки зору притримуються В.В.Вітрянський та М.І.Брагінський, які, характеризуючи суб’єктів договору франчайзингу, пишуть, що в якості правоволодільця за договором комерційної концесії може виступати тільки юридична особа, що діє у формі комерційної організації. Науковці зазначають, що користувачем за договором франчайзингу може бути як комерційна організація, так й індивідуальний підприємець. Водночас, вчені передбачають можливість фізичної особи-підприємця передавати право на фірмове найменування на підставі договору субконцесії330. 327

Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч. / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004. – Ч.2. – С.644. 328 Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник. 2-е изд. –М.: Проспект, 2001. – 576. 329 Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (Исключительные права). Учебник. М.: Из-во НОРМА, 2000 – С.337. 330 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении работ и оказании услуг. – М.: “Статут”, 2002 – С.983.

172

Остання позиція видається дещо суперечливою. Передача суб’єктом того права, на яке він, згідно законодавства, позбавлений негативно розцінювалася ще давньоримськими юристами, які виробили постулат – nemo ad alterum plus juris transferre potest, quam ipse habet. Тому, оскільки законодавством не передбачається можливість фізичної особи – підприємця виступати суб’єктом права на комерційне найменування, то дана особа не може бути ні правоволодільцем, ні користувачем права на дане найменування за договором комерційної концесії. Включення до кола суб’єктів договору комерційної концесії індивідуальних підприємців пояснюється, насамперед, новизною даної договірної конструкції та нездатністю вітчизняної правової системи ефективно врегульовувати відносини, що виникли у зв’язку з перенесенням розроблених зарубіжною наукою юридичних механізмів у вітчизняне правове поле. Вище зазначалось, що для позначення як підприємства об’єкта права чи підприємницької справи, що використовується індивідуальним підприємцем доцільно застосовувати термін “комерційне позначення”, який значно відрізняється від комерційного найменування юридичної особи підприємницького товариства. Даний термін використовується поряд з традиційними засобами індивідуалізації для позначення суб’єкта та його діяльності. Зокрема, у сфері міжнародного права це поняття застосовується у Стокгольмській конвенції про заснування ВОІВ 1967р., ст. 2 якої відносить комерційне позначення до об’єктів інтелектуальної власності. Україна ратифікувала Стокгольмську конвенцію, яка є частиною її законодавства. Внутрішнє українське законодавство не містить норм, що безпосередньо стосуються правового режиму комерційних позначень, але ця обставина не свідчить про відсутність їх правої охорони. Зокрема, у п.3 ст.1126, ст.1128, ст.1129 ЦК України йде мова про права правоволодільця на торговельну марку та “інше позначення”. Комерційне позначення, на нашу думку, підпадає під визначення “інших позначень”, про які йде мова у цих статтях. Право на комерційне найменування є невідчуженим та виникає з моменту створення юридичної особи. Комерційне позначення стосується лише назви відповідного підприємства, має майновий характер та може відчужуватися разом з підприємством, для позначення якого воно служить. Юридична особа, як володілець комерційного найменування, може мати декілька підприємств, кожне з яких характеризується своїм комерційним позначенням. Таким чином, для ідентифікації своєї підприємницької справи фізична особа - підприємець може використовувати комерційне позначення. Розгляд даного питання у зазначеному ракурсі сприяє вирішенню проблеми неможливості фізичної особи – індивідуального підприємця одночасно виступати суб’єктом договору комерційної концесії та суб’єктом права на комерційне найменування. Цивільний кодекс України не містить переліку виключних прав, які надає правоволоділець на підставі договору комерційної концесії. Але в юридичній літературі підкреслювалось, що обов’язковим об’єктом даного

173

договору поряд, з фірмовим найменуванням, є комерційне позначення331. Крім того, ст. 1027 Цивільного кодексу РФ до обов’язкових об’єктів, права на які надаються за договором франчайзингу безпосередньо відносить фірмове найменування і (або) комерційне позначення правоволодільця. У разі закріплення за фізичними особами – власниками цілісних майнових комплексів статусу суб’єктів права на комерційне позначення, вони, укладаючи договір комерційної концесії, надаватимуть користувачеві у складі комплексу виключних прав, що становлять об’єкт цього договору, право на використання належного їм комерційного позначення. Дискусійно в юридичній науці визначаються суб’єкти права на торговельну марку. Різноманітність наукових досліджень у даній сфері дозволяє виокремити два основні підходи: представники першого притримуються позиції звуження закріпленого Законом України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” кола суб’єктів права на марку та надання права на її використання лише підприємцям332. Водночас, їх опоненти виступають за збереження зазначеної правової норми у незмінному вигляді333. Прихильники спеціального статусу суб’єктів у сфері використання торговельних марок аргументують свою позицію посиланням на законодавство зарубіжних держав, насамперед, Російської Федерації, де дане право надається лише підприємцям, та наголошують на обов’язковому застосуванню торговельної марки для позначення вироблених товарів чи при надані послуг. Оскільки таке виробництво здійснюють господарюючі суб’єкти, то лише останні повинні мати право на використання торговельної марки. Слід підкреслити, що українське законодавство не обмежує можливість реєстрації торговельних марок лише на ім’я фізичної чи юридичної особи, що здійснює підприємницьку діяльність. Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” зазначає, що під поняттям “особа”, що вживається у даному правовому акті, слід розуміти будь-яку фізичну або юридичну особу. Тобто, Закон не вимагає набуття суб’єктом права на торговельну марку правового статусу підприємця. Якщо ж зареєстрована торговельна марка не використовується в Україні повністю, або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг, протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва, то будь-яка особа згідно ст. 18 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення його дії. Таким чином, суб’єкт права на торговельну марку, хоча не повинен бути підприємцем, але зобов’язаний, згідно вимог зазначеного Закону, використовувати належне йому право на марку щодо товарів чи послуг для яких 331

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении работ и оказании услуг. – М.: “Статут”, 2002 – С.972; Красавчикова Л.О. Институт коммерческой концессии в гражданском законодательстве РФ. / Цивилистические записки. Выпуск 2. – М.: «Статут», 2002. – С. 107. 332 Кашинцева О. Визначення правового статусу громадянина-підприємця як суб’єкта права на знак для товарів і послуг. // Предпринимательство, хозяйство и право. – №1. – 1999. – С. 54-55; Мельник О. Товарний знак та його ознаки. // Право України. – 1999. - №2. – С.22-24. 333 Демченко Т.С. Охорона товарних знаків (порівняльно-правовий аналіз). (Монографія). – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. 2004. – С.19.

174

вона зареєстрована. Управомочена особа може реалізувати дане право як безпосередньо шляхом маркування виробленої продукції чи при надані послуг, так і через передачу (надання) права на її застосування іншому суб’єкту на підставі відповідних ліцензійних договорів. Даний висновок випливає з п. 4 ст. 18 наведеного Закону, який вказує, що використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва. Незважаючи на критику зазначених законодавчих положень в юридичній літературі, вважаємо за необхідне приєднатися до позиції вчених, які виступають за збереження існуючої правової норми про поширення суб’єктів права на марку на всіх юридичних та фізичних осіб незалежно від характеру їх діяльності334. Вирішення питання в іншому ракурсі суперечитиме міжнародним зобов’язанням України та суттєво обмежуватиме права фізичної особи. Зокрема, у випадку, коли на момент подання заявки фізична особа не є підприємцем, але бажає у майбутньому здійснювати підприємницьку діяльність чи надавати право на торговельну марку іншим суб’єктам на підставі ліцензійних договорів, у зв’язку з чим реєструє позначення у формі марки. Слід також відзначити, що відповідно до Договору про закони щодо товарних знаків 1994 р., членом якого є Україна, жодна із договірних Сторін не може вимагати відносно заявки виконання певних умов, у тому числі зазначення того, що заявник здійснює промислову чи торговельну діяльність, а також, що заявник здійснює діяльність стосовно товарів та (або) послуг, які перелічені у заявці, а також надання відповідних доказів335. Тобто, на рівні міжнародних домовленостей забороняється вимагати від заявника надання будь-яких документів, що свідчать про набуття ним статусу підприємця. У зв’язку з наведеним, більш переконливою та юридично грамотною видається позиція щодо збереження існуючого, закріпленого Законом, кола суб’єктів у сфері торговельних марок. Українським законодавством передбачається особливий статус заявників географічних зазначень. Згідно із ст. 502 ЦК України, крім товаровиробників, до їх кола належать асоціації споживачів та інші особи, визначені законом. Спеціальний закон у даній сфері – Закон України “Про охорону прав на зазначення походження товарів” – відносить до заявників осіб, які в заявленому географічному місці виробляють товар, особливі властивості, певні якості, репутація або інші характеристики якого пов’язані з цим географічним місцем, асоціації споживачів та установи, що мають безпосереднє відношення до вироблення чи вивчення відповідних продуктів, виробів, технологічних процесів або географічних місць. Водночас, право на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару мають, за умови реєстрації цього права, лише виробники, які в даному географічному місці виробляють товар, 334

Демченко Т.С. Охорона товарних знаків (порівняльно-правовий аналіз). (Монографія). – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. 2004. – С.21-23. 335 Договір про закони з товарних знаків 1994 р. (Договір ратифіковано Законом України № 380/95-ВР від 13 жовтня 1995 р. // Відомості Верховної Ради. – 1995. - №37. – Ст. 281.) // Збірник нормативних актів з питань промислової власності / За ред. В.Л.Петрова, В.О.Жарова. – К.: Вища школа, 1999. – С.441-465.

175

особливі властивості, певні якості чи інші характеристики якого відповідають тим, що внесені до реєстру. Таким чином, перелік суб’єктів права на використання географічного зазначення та коло заявників, уповноважених порушити процедуру реєстрації географічного місця виготовлення товару у формі географічного зазначення, не співпадають. Зазначений підхід законодавця видається достатньо обґрунтованим. На відміну від конструкції права на торговельну марку, право на географічне зазначення не належить до категорії абсолютно виключних. Управомочений суб’єкт позбавлений можливості його надання чи передачі іншим особам, та, як наслідок, може лише особисто забезпечити використання географічного зазначення шляхом маркування продукції, що вироблена у відповідному географічному районі та має особливі властивості, зумовлені факторами, наявними у місці її виготовлення. Законодавче розмежування заявників та суб’єктів права на використання даного засобу індивідуалізації не забороняє особі, яка не є підприємцем, але у перспективі бажає здійснювати таку діяльність з використанням географічного зазначення, шляхом реєстрації забезпечити його правову охорону як об’єкта інтелектуальної власності та, набувши статусу суб’єкта господарювання, – використовувати географічне зазначення у процесі своєї діяльності. 1. Підсумовуючи дослідження проблемних аспектів суб’єктного складу відносин у сфері використання комерційних найменувань, торговельних марок та географічних зазначень можна відзначити, що суб’єктом права на комерційне найменування слід визнати лише юридичних осіб, які займаються підприємницькою діяльністю. 2. Індивідуалізація інших видів юридичних осіб, статутна діяльність яких не пов’язана з виробництвом продукції, виконанням робіт чи наданням послуг, як основного виду діяльності, забезпечується на підставі їх офіційного найменування. Фізичні особи – індивідуальні підприємці не є суб’єктами права на комерційне найменування, вони набувають та здійснюють цивільні права, створюють та виконують цивільні обов’язки під своїм ім’ям. 3. З метою попередження виникнення можливих конфліктів між фізичними особами, що зареєстрували як комерційні найменування свої імена, тотожні чи схожі з іменами інших осіб, слід законодавчо обмежити коло суб’єктів права на комерційне найменування лише підприємницькими юридичними особами шляхом виключення з п.1 ст.159 ГК України положення частини 2, сформулювавши п.1 цієї статті наступним чином: “Суб’єкт господарювання — юридична особа повинна мати комерційне найменування”. 4. Для ідентифікації підприємницької справи фізична особа – підприємець може використовувати комерційне позначення. Категорія “комерційне позначення” відома міжнародному праву як вид засобів індивідуалізації, що є елементом системи об’єктів інтелектуальної власності. Закріплення за фізичною особою права на комерційне позначення дозволяє позитивно вирішити питання можливості фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності виступати стороною договору комерційної концесії. 176

5. З метою вирішення законодавчої колізії у визначенні суб’єктів права на комерційне найменування та суб’єктів договору комерційної концесії, видається доцільним включити до предмету договору комерційної концесії право на використання комерційних найменувань і (або) комерційних позначень та внести зміни до п.1 ст.1116; п.3 ч.1 ст.1126; ч.1 п.1 ст.1128 та ч.2 п.1 ст.1129 ЦК України, виклавши їх у наступній редакції: Ст. 1116 “1. Предметом договору комерційної концесії є право на використання об’єктів права інтелектуальної власності (торговельних марок, комерційних найменувань і (або) комерційних позначень, промислових зразків, винаходів, творів, комерційних таємниць тощо), комерційного досвіду та ділової репутації”. Ст. 1126 “3. Договір комерційної концесії припиняється у разі: 1) припинення права правоволодільця на торговельну марку, комерційне найменування і (або) комерційне позначення, визначене в договорі, без його заміни аналогічним правом”. Ст. 1128 “1. У разі зміни торговельної марки, комерційного найменування і (або) комерційного позначення правоволодільця, права на використання яких входять до комплексу прав, наданих користувачеві за договором комерційної концесії, цей договір зберігає чинність щодо нового позначення правоволодільця, якщо користувач не вимагає розірвання договору і відшкодування збитків”. Ст. 1129 “У разі припинення права правоволодільця на торговельну марку, комерційне найменування і (або) комерційне позначення, настають наслідки, передбачені частиною третьою статті 1126 чи статтею 1128 цього Кодексу”. 6. Суб’єктом прав на торговельну марку може бути будь-яка юридична чи фізична особа. Вирішення даного питання в іншому ракурсі суперечить міжнародним зобов’язанням України та суттєво обмежує права фізичної особи. 7. Перелік суб’єктів права на використання географічного зазначення та коло заявників, уповноважених порушити процедуру реєстрації географічного місця виготовлення товару у формі географічного зазначення, не співпадають, що зумовлюється особливою конструкцією даного права – абсолютне за своєю природою, воно не належить до категорії виключних прав. 5. Здійснення та захист суб’єктивного права на засоби індивідуалізації 5.1.Виникнення та припинення суб’єктивних прав на комерційні найменування, торговельні марки та географічні зазначення Цивільним законодавством забезпечується правова охорона значної кількості об’єктів права інтелектуальної власності, видова чисельність яких зумовлюється багатоаспектністю творчої діяльності, різноманітність, питома вага та значення якої збільшується з кожним десятиліттям. Об’єднання об’єктів виключних прав у групи та їх міжвидове співвідношення здійснюється на підставі спільних ознак у залежності від характеру інтелектуальної діяльності у результаті якої вони виникають. Виокремлення результатів творчості передбачає диференціацію правового режиму по відношенню до кожної з створених груп, які опосередковують її відповідний вид. 177

Побудова правових конструкцій, які забезпечують нормативне оформлення результатів інтелектуальної діяльності та захист суб’єктивних прав їх творців базується не лише на використанні апробованих практикою юридичних технологій, вона включає, насамперед, створення нових правових моделей поведінки учасників відносин, при формуванні яких враховані особливості об’єкта охорони. При цьому, простежується стійка залежність механізму правової охорони певного різновиду інтелектуальної власності від властивостей та характеру об’єкту виключних прав, які, у свою чергу, зумовлені особливостями виду творчості, результати якої втілюються у дані об’єкти. Зв’язок правового режиму та характеристики об’єкта підкреслювався в юридичній літературі. Як відзначав В.А. Дозорцев співставлення окремих видів виключних прав робить особливо очевидним, що зміст правової охорони перебуває в залежності від натуральних властивостей об’єкта336. Для надання правової охорони певним результатам творчості достатньо лише їх уречевлення, тобто втілення у формі, придатній для сприйняття оточуючими. Законодавство не містить вимог до їх змістовної характеристики. При конструюванні правового режиму іншої категорії об’єктів законодавець не обмежується лише вимогами щодо зовнішнього оформлення результатів творчості; домінуючу роль відіграє встановлення відповідності їх внутрішніх ознак визначеним законом формальним умовам. У разі її відсутності результати інтелектуальної діяльності не отримують правову охорону як об’єкти права інтелектуальної власності. У цьому випадку основним критерієм надання правової охорони виступає зміст результату творчості; втілення його у відповідній матеріальній формі набуває вторинного значення. Такий підхід законодавця до конструювання правового режиму в сфері інтелектуальної власності пояснюється специфікою властивостей різних об’єктів. Результати певного виду творчості є унікальними та неповторними, інші особи не можуть їх відтворити незалежно від першого творця; результати іншого виду інтелектуальної діяльності можуть бути цілком самостійно досягнуті третіми особами. У першому випадку мова йде про твори літератури, науки, мистецтва, суб’єктивні права на які виникають з моменту їх створення, тобто, з втіленням твору у матеріальній формі, придатній для сприйняття та відтворення іншими особами. Будь-яка державна реєстрація чи інший спосіб публічного визнання факту виникнення у особи виключних прав на твір законодавством не вимагається. Для засвідчення своїх прав автор може у будь-який час протягом строку охорони авторського права їх зареєструвати. Така реєстрація не впливає на виникнення виключних прав на твір і не пов’язується з моментом надання йому правової охорони, вона лише засвідчує їх наявність, тобто носить декларативний характер. Для надання правової іншим об’єктам промислової власності не достатньо втілення результату науково-технічної творчості у матеріальній формі. У даному 336

Дозорцев В.А. Исключительное право: сущность и развитие. // Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (Исключительные права). Учебник. М.: Из-во НОРМА, 2000 – С. ХII.

178

випадку законодавство охороняє, насамперед, зміст таких результатів, тому для набуття ними статусу об’єктів інтелектуальної власності необхідне визнання державою наявності у останніх певних ознак та відповідність їх встановленим вимогам. У разі їх відсутності правова охорона результатам науково-технічної творчості не надається. Тому об’єктам промислової власності притаманна правовстановлююча реєстраційна система виникнення суб’єктивних прав на підставі акту органу державної влади, що здійснює функції патентного відомства. Таким чином, обрана система виникнення суб’єктивних прав на результат інтелектуальної діяльності залежить від спрямування правової охорони: якщо законодавством охороняється зовнішня форма, а не внутрішнє змістове наповнення об’єкта застосовується декларативна система реєстрації. Реєстраційна правовстановлююча система надання правової охорони притаманна таким результатам творчості, які для набуття ними статусу об’єктів інтелектуальної власності повинні відповідати ряду вимог змістовного характеру. Іншу групу результатів інтелектуальної діяльності, яка, однак, не завжди відзначається високим рівнем творчості, становлять засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів та послуг. Основою для віднесення відповідного позначення до цього виду інтелектуальної власності є його призначення - ідентифікація суб’єкта (комерційні найменування) чи виготовленої ним продукції, виконаних робіт та наданих послуг (торговельна марка та географічне зазначення). На відміну від результатів літературної, художньої та науково-технічної творчості питання виникнення виключних прав на засоби індивідуалізації, незважаючи на його досить важливе практичне значення, неоднозначно трактується в юридичній літературі та в українському законодавстві. Зазначене пояснюється можливістю застосування обох систем виникнення прав інтелектуальної власності у зазначеній сфері не лише стосовно різних засобів індивідуалізації, але і у рамках одного виду ідентифікуючих позначень у залежності від його різновиду. Певні труднощі у його вирішенні обумовлюються також відсутністю збалансованої системи правової охорони різних видів засобів ідентифікації учасників обороту, товарів та послуг. Найбільш чітко законодавство регулює виникнення прав на зазначення походження товару. Відповідно до Закону України “Про охорону прав на зазначення походження товарів” видами зазначення походження товару є просте та кваліфіковане зазначення, яке, у свою чергу, включає назву місця походження та географічне зазначення походження товару. Закон закріплює різні підстави виникнення права на просте та кваліфіковане зазначення походження товару. Відповідно до ст. 6 просте зазначення не підлягає реєстрації, у тому числі декларативній, та охороняється на підставі його використання. Охорона кваліфікованим зазначенням походження товарів надається виключно на підставі їх реєстрації, яка носить конститутивний характер. ЦК України у ст. 501 передбачає охорону суб’єктивних прав на географічні зазначення на підставі реєстрації, фіксуючи положення, що право інтелектуальної 179

власності на географічне зазначення виникає з дати держаної реєстрації цього права, якщо інше не встановлене законом. Оскільки спеціального закону щодо даного питання не прийнято, то можна стверджувати, що підставою виникнення суб’єктивного права на географічне зазначення є факт публічної реєстрації, яка має правовстановлюючий (конститутивний) характер. Права на просте зазначення виникають у результаті використання та не потребують проведення додаткової процедури їх фіксації відповідним державним органом. Певну складність викликає визначення підстав виникнення суб’єктивних прав на торговельну марку. Проблемність даного питання обумовлюється різноманітністю позначень, які використовуються в якості торговельних марок та неоднозначністю законодавчого підходу до його вирішення. Як відзначав відомий дослідник зарубіжного законодавства про товарні знаки Ю.І.Свядосц підстави виникнення права на товарний знак, юридичний зв'язок між фактично використовуваним знаком, з одного боку, і зареєстрованим знаком - з іншого, становлять одну з найбільш складних і практично важливих проблем буржуазного права у галузі охорони знаків337. Слід відзначити, що при наданні правової охорони торговельним маркам зарубіжне законодавство передбачає можливість застосування обох систем виникнення прав на об’єкти інтелектуальної власності. У залежності від традицій та особливостей правової системи превалююче значення надається правовстановлюючій чи явочній системі виникнення прав на торговельну марку. Правова охорона обумовлюється реєстрацією знака у державному відомстві чи першим фактичним застосування позначення у цивільному обороті. У країнах романо - германської системи права виключне право на знак виникає, переважно, на підставі його реєстрації у патентному відомстві, тобто за умови та з моменту офіційного оформлення даного права відповідно до встановленого законом порядку. Реєстрація обумовлює саме існування права на товарний знак, вона носить конститутивний, правовстановлюючий характер. Водночас, правова охорона надається також незареєстрованим знакам, які отримали широку відомість серед споживачів навіть у разі, якщо тотожне чи схоже позначення було пізніше зареєстровано у якості товарного знака. В англо-американській правовій системі право на знак виникає у силу використання та не потребує державного визнання. Реєстрація підтверджує факт використання знака та створює презумпцію, що заявник виступає його управомоченим правоволодільцем. Дана презумпція може бути спростована іншою особою у випадку більш раннього фактичного використання знака. Водночас, у США по знаках “Основного реєстру” та Великобританії по знаках “Реєстру А” передбачено неможливість оспорювання рішення державного органу про внесення знаку до відповідних реєстрів після спливу певного строку338. Необхідно відзначити, що у ряді держав відбувся перехід від системи першовикористання як підстави надання правової охорони товарному знаку до реєстраційної. Зокрема, Законом Франції 1965 р., на відміну від попереднього 337

Свядосц Ю.И. Правовая охрана товарных знаков в капиталистических странах. Учеб. пособие, М., 1969. – С.65. Гражданское и торговое право капиталистических государств: Учебник / Отв. ред. Е.А.Васильев - М.: Международные отношения, 1993. – С.501-502. 338

180

закону про фабричні і торгові клейма, правова охорона надається лише позначенням, які пройшли процедуру реєстрації339. Слід підкреслити, що загальною тенденцією сучасного стану зарубіжного законодавства про охорону товарних знаків є гармонізація, зближення норм різних держав у даній сфері правового регулювання. Зазначена обставина пояснюється не лише інтеграційними процесами у світовій економічній та політичній системах, а в усвідомленій необхідності подолання суперечностей між правовими актами різних держав шляхом створення збалансованої системи нормативних правил, які б забезпечували існування єдиного механізму правової охорони торговельних марок незалежно від особливостей, функціонуючого у межах відповідної держави правового масиву. Тому законодавства переважної більшості країн передбачають використання комбінованої (змішаної) системи виникнення права на товарний знак. Наприклад, Закон Німеччини про реформу законодавства про товарні знаки від 25 жовтня 1994 р., який розроблений на підставі Директиви ЄЕС 84/104 від 21 грудня 1988р. у §4 вказує, що правова охорона товарного знаку виникає: внаслідок реєстрації позначення як товарного знаку в реєстрі Патентного відомства; використання позначення в ділових відносинах, якщо позначення набуло визнання як товарний знак, чи внаслідок загальної популярності знака за змістом статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності340. Українське законодавство про торговельні марки чітко не визначає чи надається правова охорона лише на підставі реєстрації позначення чи також на підставі його першовикористання. Основні умови охороноздатності торговельної марки, згідно Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” передбачають можливість реєстрації заявленого позначення у разі його відповідності публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відсутності підстав для відмови в наданні правової охорони. У ст.6 Закону йде мова про знаки, які охороняються без реєстрації, зокрема знаки, визнані добре відомими. Правовий статус таких знаків визначається ст. 25 даного Закону, згідно якої з дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. Таким чином, підставою надання правової охорони добре відомих марок є рішення Апеляційної палати Держдепартаменту чи суду. З метою реалізації зазначеної правової норми був розроблений і прийнятий “Порядок визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності”, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України №228 від 15.04.2005 р.341. Практика його реалізації лише перебуває у стадії свого формування. Водночас, факт прийняття Порядку не можна не розцінювати як позитивну обставину, що сприяє 339

Свядосц Ю.И. Правовая охрана товарных знаков в капиталистических странах. Учеб. пособие, М., 1969. – С.69. Закон Федеративной республики Германия “О реформе законодательства о товарных знаках” от 25 октября 1994г. // Правовая охрана товарных знаков, фирменных наименований и географических указаний в Германии. / Пер., ред. и коммент. Г.А.Андрощук, А.П. Пахаренко. – К.: Таксон, 1997 – 112 с. 341 “Порядок визнання знака добре відомим в Україні Апеляціною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності”, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.2005 р. №228 // http://www.liga.kiev.ua. 340

181

зближенню вітчизняної системи правової охорони торговельних марок з зарубіжними аналогами та відповідає новітнім тенденціям захисту суб’єктивних прав інтелектуальної власності на міжнародно-правовому рівні. Відзначимо, що в Російській Федерації “Правила визнання товарного знаку загальновідомим”342 були прийняті ще 2000р. та на разі за даними Роспатенту 57 товарних знаків російських та зарубіжних виробників були визнані у даній державі загальновідомими. До таких належить торговельні марки іноземних компаній “Coca-cola”, “Nestle”, російських автовиробників – “КАМАЗ” та “ЛАДА”, виробників алкогольної продукції – “Балтика”, “MOSKOVSKAYA” тощо. У разі визнання товарного знаку добре відомим відповідний державний орган може вносити його до переліку чи реєстру відомих знаків. Але на відміну від звичайних знаків, право на добре відому марку виникає у особи не з моменту внесення відповідних відомостей до реєстру, а з дати обумовленої самим заявником, з якої, на його думку, позначення отримало загальновідомий статус на території держави. Момент набуття маркою добре відомого характеру не лише не співпадає з датою винесення рішення компетентним державним органом, але і, як правило, передує їй. Таким чином, реєстрація добре відомих торговельних марок не носить правовстановлюючого характеру, вона лише посвідчує визнання державою факту широкої відомості знака, їй надається облікове, декларативне значення. Тому у сфері правової охорони торговельних марок застосовуються обидві системи виникнення прав інтелектуальної власності: правова охорона простих торговельних марок здійснюється на підставі реєстраційної правовстановлюючої системи; виключні права на добре відому марку виникають в явочному порядку, у силу факту її використання. Питання виникнення права на комерційне найменування також трактується неоднозначно. Саме тому, на ньому необхідно зупинитися докладніше, дослідивши в історичному аспекті особливості правового регулювання виникнення права на фірмове найменування. У дореволюційній Росії право на комерційне найменування - фірму виникало в силу визнання органами державної влади певної фірми за даним підприємством, а у певних випадках у результаті оголошення факту присвоєння підприємцем собі певної фірми. Перший спосіб застосовувався стосовно повних і командитних товариств, а також підприємств, що здійснювали свою діяльність на підставі затверджуваних урядом статутів; другий — стосовно одноособових підприємств343. При цьому, багатьма дореволюційними дослідниками підкреслювалась необхідність введення торгової реєстрації, яка б забезпечувала перевірку змісту

342

Приказ Российского агентства по патентам и товарным знакам от 17 марта 2000г. №58 “Об утверждении Правил признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации”. // “Патенты и лицензии”. - 2000. №7. – С. 74-77. 343 Федоров А.Ф. Торговое право. Одесса, 1911 - С.185.

182

фірмових найменувань344. Лише у такому випадку можна було б не допустити виникнення юридичних осіб, які б використовували в якості фірми позначення тотожні чи подібні до раніше зареєстрованих фірмових найменувань. Але в той період подібну систему торгівельної реєстрації запровадити не вдалося, а при радянській владі особливої потреби в її провадженні не виникало, що пояснювалося значною втратою інститутом фірми свого значення в умовах адміністративно-командної економіки. Із змісту радянського законодавства випливало, що право на фірму виникало в явочному порядку з того моменту, коли юридична особа фактично починала нею користуватися, за умови її відповідності вимогам закону. Даний порядок був закріплений п. 10 Положення про фірму 1927 р., в якому підкреслювалося, що фірмове найменування не підлягає окремій реєстрації, незалежно від реєстрації підприємства345. В умовах переходу до ринкової економіки в України була створена система реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності, яка одночасно забезпечувала реєстрацію їх комерційних (фірмових) найменувань. Оскільки реєстрація юридичної особи здійснювалась на підставі правовстановлюючих документів, в яких обов’язково вказувалось найменування, то комерційне найменування охоронялося на території України з моменту реєстрації відповідної юридичної особи. Водночас, не можна не відзначити формальний характер такої реєстрації. Здійснюючи реєстрацію юридичної особи відповідний державний орган не перевіряв заявлене найменування на предмет новизни і тотожності, що призвело до існування на різних територіях, у різних чи однакових організаційно-правових формах юридичних осіб з однаковими найменуваннями. Так, наприклад, за даними Держкомстату на 31.03.2006 р. зареєстровано 56 юридичних осіб різних організаційно-правових форм, що містять у складі свого найменування слово “Мелодія”, з них 12 – ТОВ “Мелодія”346. Ситуація дещо змінилася з прийняттям Закону “Про внесення змін до Закону України “Про підприємництво” щодо найменування суб'єкта підприємницької діяльності” від 5 квітня 2001 р.347 та постанови Кабінету Міністрів України №1383 від 24.10.2001, якою були внесені зміни до ст. 2 Закону України “Про підприємництво”, а також до “Порядку державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 25 травня 1998 р. №740348. У п.2 постанови №740 містилась заборона здійснювати реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, найменуваннях яких тотожне найменуванням органів державної влади, органів місцевого самоврядування чи інших суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб чи об'єднань громадян, внесених до відповідних реєстрів. 344

Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т.1: Введение. Торговые деятели. – М.: «Статут», 2003. – С.192; Розенберг В.В. – Фирма. Догматический очерк.. Спб. 1914. – С.71. 345 Собрание законов и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства СССР. - 1927.- №40. - Ст. 394 - 395. 346 http://www.rada.gov.ua. 347 Відомості Верховної Ради. – 2001. – № 22. – Ст.108. 348 Офіційний вісник України. – 1998 р. – № 21. – Ст. 767.

183

Відповідно до зазначеної Постанови обов’язок по перевірці тотожності новозаявленого найменування покладався не на відповідний реєструючий орган, а на самого заявника. Це положення призвело до зміни змісту всієї реєстраційної процедури, яка із обов’язку державної структури перетворилася на додатковий обов’язок засновників. У цілому, зазначений механізм реєстрації найменувань підприємців зберігся у прийнятому 15.05.2003р. Законі України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб –підприємців”349. Стаття 27 Закону передбачає як одну із підстав у відмови у реєстрації юридичної особи наявність в Єдиному державному реєстрі найменування, яке тотожне найменуванню юридичної особи, яка має намір зареєструватися чи у разі використання у найменуванні юридичної особи повного чи скороченого найменування органу державної влади або органу місцевого самоврядування, або похідних від цих найменувань, або історичного державного найменування, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України. Закон деталізував процедуру резервування найменування юридичної особи (ст.23). Остання здійснюється строком на 2 місяці, а для відкритих акціонерних товариств – на 9 місяців на підставі заяви засновника. Певні особливості у виникненні права на комерційне найменування передбачаються ЦК України, ст. 489 якого зазначає, що комерційне найменування є чинним з моменту йог першого використання та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки. Поряд з цим, п. 3 цієї статті допускає внесення відомостей про комерційне найменування до реєстрів, порядок ведення яких встановлюється законом. Даний закон ще не прийнятий, що призводить до не можливості реалізації наведеної правової норми. Варто наголосити, що зазначене ЦК України положення п.2 ст.489 дублює норму ст. 8 Паризької конвенції про охорону промислової власності 1883 р., яка вказує, що фірмове найменування охороняється у всіх країнах Союзу без обов'язкової подачі заявки чи реєстрації і незалежно від того, чи є воно частиною товарного знаку. Україна ратифікувала Паризьку конвенцію, яка є частиною її законодавства. Водночас, встановлення особливої системи реєстрації комерційних (фірмових) найменувань не суперечать її нормам. Положення ст. 8 конвенції свідчить про екстериторіальний характер охорони фірмових найменувань, а не про процедуру її надання, характер та зміст якої визначається внутрішнім законодавством відповідної держави. Як відзначається в юридичній літературі у відповідності до ст. 8 Паризької конвенції кожна країна зобов'язана забезпечити іноземцю з іншої країни - учасниці конвенції захист його фірми незалежно від факту реєстрації ним свого фірмового найменування в даній чи будь-якій іншій країні, у тому числі і в

349

Відомості Верховної Ради – 2003. – № 31-32. – Ст.263.

184

країні походження350. Цієї позиції притримуються ряд науковців у галузі міжнародного права та права інтелектуальної власності351. Система реєстрації комерційних найменувань у межах певної держави стосується лише юридичних осіб – резидентів та не поширюється на іноземні. Зокрема, у ряді пострадянських держав (Російська Федерація, Вірменія, Литва, Республіка Киргизстан тощо), які є членами Паризького союзу встановлена система реєстрації фірмових найменувань. Тому у разі якщо фірмове найменування іноземної юридичної особи охороняється національним законодавством, то йому, відповідно до зазначеної статті Конвенції повинна бути надана охорона і в Україні без будь-якої додаткової реєстрації. Отже, встановлення особливої системи реєстрації комерційних (фірмових) найменувань в Україні не буде суперечити положенням Паризької конвенції у разі, якщо вона поширюватиметься лише на юридичних осіб - резидентів. Фірмові найменування іноземних осіб, згідно ст.8 конвенції підлягають охороні у силу використання на території України без обов'язкового подання заявки чи реєстрації. На підставі зазначеного, можна виділити декілька систем виникнення права на комерційне найменування: 1. Явочна система, відповідно до якої право на комерційне найменування виникає в юридичної особи в силу фактичного використання. Вона включає ряд різновидів: а) Право на комерційне найменування виникає з моменту використання та не підлягає реєстрації. Цей різновид був характерний для дореволюційної Росії, а також за часів СРСР. У радянському законодавстві вона закріплювалася Положенням про фірму 1927 р. б) Право на комерційне найменування виникає в силу його використання, але допускається реєстрація такого найменування, яка носить добровільний характер. Цей варіант виникнення даного права закріплений ЦК України. 2. Реєстраційна система, яка передбачає обов’язкову реєстрацію комерційного найменування відповідним державним органом як умову надання правової охорони. а) Право на комерційне найменування виникає з моменту реєстрації юридичної особи, яка має формальний характер та не передбачає перевірку найменування на предмет виключності. Цей різновид реєстраційної системи був характерним для України до внесення змін до Закону України “Про підприємництво” та набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України №1383. б) Право на комерційне найменування виникає з моменту реєстрації відповідної юридичної особи, але при цьому, здійснюється перевірка заявленого для реєстрації найменування на предмет тотожності найменуванню раніше 350

Гражданское и торговое право капиталистических государств: Учебник / Отв. ред. Е.А.Васильев – М.: Международные отношения, 1993. – С.121. 351 Международное частное право: Учебник. / Отв.ред. Г.К.Дмитриева. – 2-е изд. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. – С.345; Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (Исключительные права). Учебник. М.: Из-во НОРМА, 2000. – С.339.

185

зареєстрованих суб’єктів. Цей різновид системи був введений зазначеною постановою Кабінету Міністрів України та Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” від 15.05.2003 р. в) Право на комерційне найменування виникає з моменту його реєстрації та не пов’язується з реєстрацією відповідної юридичної особи. При цьому, також здійснюється перевірка заявленого для реєстрації комерційного найменування на предмет тотожності. Цей різновид надання правової охорони характерний для інших видів засобів індивідуалізації (наприклад, торговельних марок) та застосовується у ряді пострадянських держав (Вірменія, Киргизстан тощо). Конструкція надійного механізму захисту прав суб’єктів інтелектуальної власності передбачає обрання оптимальної варіанту правової охорони комерційних найменувань, яка б враховувала специфіку змісту даного права та базувалася на властивостях його об’єкта. Право на комерційне найменування має абсолютний характер. Тільки його володілець має виключне право на використання найменування, на всіх третіх осіб покладається обов’язок не порушувати дане право. Захист правоволодільця може бути повним лише у разі, якщо при створенні нової юридичної особи перевіряється її найменування на предмет тотожності до вже існуючих найменувань. Таким чином не допускається виникнення порушення права на комерційне найменування у майбутньому. У розрізі даної проблеми можна пригадати слова видатного цивіліста Й.О.Покровського, який зазначав, що однією з перших та найбільш суттєвою вимогою, яка пред’являються до права розвинутою людською особистістю являється вимога визначеності правових норм... Необхідність задоволення цієї потреби призводить до визнання індивіда суб’єктом прав та закріпленню за ним тих чи інших суб’єктивних прав352. В іншому випадку право на комерційне найменування перетворюється на фікцію, яка не лише забезпечує захист його суб’єкта від можливості змішування з іншими юридичними особами з тотожними чи подібними найменуваннями, але й призводить до введення в оману третіх осіб та споживачів. Система засобів індивідуалізації характеризується достатньо невисоким рівнем творчості; позначення, які використовуються в якості комерційних найменувань можуть бути вільно відтворені та застосовуватись різними особами незалежно один від одного. Тому закріплення суб’єктивних прав на оригінальне ідентифікуюче словесне позначення, яке використовується у вигляді комерційного найменування можливе лише шляхом його штучного відособлення, відокремлення від інших подібних об’єктів третіх осіб на підставі спеціальної процедури їх фіксації. Наведені аргументи свідчать про перевагу реєстраційної правовстановлюючої системи, оскільки лише вона здатна у повній мірі забезпечити реалізацію та захист інтересів суб’єктів права на комерційне найменування. Відзначимо, що державна реєстрація фірмових найменувань як

352

Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. Изд. 3-е., М.: «Статут», 2001. – С.106-107.

186

умова правової охорони передбачалася Проектом Цивільного кодексу353 та підтримувалась українськими цивілістами354. Досліджуючи питання виникнення суб’єктивних прав на засоби індивідуалізації не можна залишити поза увагою розгляд основних підстав (юридичних фактів) виникнення даної категорії прав. У правовій науці розроблена теорія юридичного факту - обставин, з якими норма права пов'язує рух правовідносини: їх виникнення, розвиток і припинення. Найбільше докладно дана теорія обґрунтована радянськими цивілістами355. Багато положень цивілістичної науки використовуються для формування загальної теорії юридичного факту “як того реального життєвого факту, на підставі якого абстрактна норма закону перетворюється у конкретні права й обов'язки певних осіб і організацій, поведінка яких співвідноситься з їх правами й обов'язками та породжує правові наслідки”356. В юридичній літературі відзначається, що підставою деяких цивільних правовідносин є декілька юридичних фактів, що виникають одночасно чи у певній послідовності. Вони дістали назву складних юридичних складів чи складних юридичних фактів357. Термін “складний юридичний склад” вперше був введений в юридичний оборот О.О.Красавчиковим. Надалі даний термін досить широко застосовувався, хоча деякі автори вважали, що термін “складний фактичний склад” також має право на існування358. До кола складних юридичних складів слід також віднести підстави виникнення суб’єктивних прав на засоби індивідуалізації. Таким чином, підставою виникнення виключних прав на засоби індивідуалізації є комплекс взаємопов’язаних юридичних фактів, які утворюють складний юридичний склад. Чисельність останніх диференціюється у залежності від обумовленої системи правової охорони, притаманній відповідному різновиду засобів індивідуалізації. Для набуття позначенням статусу об’єкта інтелектуальної власності на підставі реєстраційної системи необхідно: подання заявки, її розгляд і прийняття рішення державним органом та здійснення державної реєстрації засобу індивідуалізації. До зазначеного комплексу не належить факт використання торговельної марки як елемент надання їй правової охорони. Згідно ст.18 Закону “Про охорону прав на знак для товарів і послуг” використання товарного знаку для маркування товарів чи послуг є обов’язком його власника. При його порушенні законодавство передбачає негативні правові наслідки у вигляді дострокового припинення правової охорони. У випадку, якщо б обов’язок використання входив до складу 353

Проект Цивільного кодексу // Українське право. – 1999. - №1.- С.31- 612. Підопригора О.А., Підопригора О.О. Право інтелектуальної власності України. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – С.285. 355 Красавчиков О. А. Юридические факты в советском гражданском праве, Госюриздат, 1958 – 183 с.; Иоффе О.С. Правоотношение по советскому гражданскому праву. // Избранные труды по гражданскому праву. 2-е изд.,испр. – М.: «Статут», 2003, – 782 с. 356 Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. -М.: Юридическая литература, 1974. – С.285. 357 Гражданское право. Том 1 Учебник. Изд. 6-е, перераб. и доп. / Под. ред. А.П. Сергеева, Ю.К.Толстого. – М.: ООО «ТК Велби», 2002. – С.104; Гражнаское право: В 2 т. Том 1: Учебник / Отв. ред. Е.А.Суханов. – 2-е изд., перераб и доп. – М.: БЕК, 2002,. – С.328. 358 Красавчиков О. А. Зазначена праця. – С.298-299. 354

187

системи юридичних фактів, на підставі яких здійснюється правова охорона торговельних марок, то законодавство передбачало б негативні наслідки у вигляді визнання свідоцтва недійсним (анулювання реєстрації), а не дострокове припинення правової охорони. Тобто, права, які випливають з реєстрації вважались б такими, що не набрали чинності. Для одержання правової охорони добре відомим засобам індивідуалізації, крім вищезазначених фактів, необхідне тривале застосування торговельної марки чи комерційного найменування для позначення господарюючого суб’єкта чи результатів його діяльності; набуття ними широкої відомості серед споживачів чи контрагентів та підтвердження її рішенням суду чи Апеляційної палати органу, що здійснює функції по державній реєстрації даних засобів індивідуалізації. Дослідження питання припинення суб’єктивних прав на засоби індивідуалізації доцільно розпочати з окреслення деяких теоретичних аспектів з врахуванням і у відповідності до яких буде здійснено розгляд підстав припинення даної групи прав. По-перше, підставою для виникнення та припинення будь-яких цивільних правовідносин є певні життєві обставини з якими законодавство пов’язує виникнення, зміну чи припинення цивільних прав і обов’язків – юридичні факти. Підставами припинення прав на засоби індивідуалізації виступають декілька взаємопов’язаних фактів правового характеру, що виникають поступово та у певній послідовності, комплексно спричиняють припинення даних прав. Виходячи з наведеного, слід визначити існування складного юридичного складу, який формується за рахунок поєднання ряду взаємообумовлених юридичних фактів, чисельність та характер яких видозмінюється у залежності від виду відповідного засобу індивідуалізації. При цьому, можна виокремити як загальні, притаманні більшості засобам індивідуалізації юридичні факти припинення суб’єктивних прав, так і специфічні (особливі) підстави, які спричиняють правові наслідки лише для окремих ідентифікуючих позначень. По-друге, у нормативно-правових джерелах та у сфері юридичної науки не завжди чітко розмежовують підстави припинення суб’єктивних прав на засоби індивідуалізації та підстави припинення правової охорони самих засобів індивідуалізації. Варто відзначити, що припинення прав на об’єкт лише в окремих випадках призводить до втрати останнім правової охорони. Водночас, втрата правової охорони засобу індивідуалізації автоматично спричиняє скасування суб’єктивних прав на нього. Тому, враховуючи узагальнюючий характер юридичних фактів припинення суб’єктивних прав на засоби індивідуалізації, у подальшому акцентуватиметься увага, насамперед, на характеристиці даних правових підстав, у рамках яких аналізуватимуться юридичні факти, що зумовлюють припинення охорони засобів індивідуалізації як об’єктів цивільних прав. По-третє, у законодавстві використовуються різні терміни для позначення даної групи юридичних фактів: “визнання недійсною реєстрації” та “припинення дії реєстрації” (ст. 19 Закону України “Про охорону прав на зазначення походження товарів”); “припинення дії свідоцтва” та “визнання свідоцтва недійсним” (ст.18, 19 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і 188

послуг”); “дострокове припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності” та “визнання прав інтелектуальної власності недійсними” (ст. 497, 499 ЦК України) тощо. Тому у даній сфері доцільно уніфікувати правову термінологію. При цьому, варто наголосити, що свідоцтво є документом, який посвідчує факт державної реєстрації об’єкта права інтелектуальної власності, що використовується для індивідуалізації товарів і послуг та суб’єктивні права на нього. У свою чергу, державною реєстрацією забезпечується правова охорона об’єкта та пов’язаних з ним прав. Отже, свідоцтво має похідний характер, тому у зазначених випадках слід вести мову про припинення правової охорони засобу індивідуалізації, припинення чи визнання недійсними прав на нього, визнання недійсною його правову охорону. Саме у такому ракурсі буде здійснено розгляд даної проблематики. У зв’язку з зазначеним, видається юридично грамотною позиція законодавця, зафіксована у ст. 19 Закону України “Про охорону прав на зазначення походження товарів”, згідно якої правова охорона кваліфікованого зазначення походження товару визнається недійсною на підставі визнання недійсною реєстрації цього зазначення; правова охорона кваліфікованого зазначення походження товару припиняється на підставі припинення дії реєстрації цього зазначення. Водночас, назва та характер ст.18 та 19 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” потребує коригування шляхом заміни терміну “припинення дії свідоцтва” на “припинення правової охорони” та “визнання недійсним свідоцтва” на “визнання недійсною правову охорону”. По-четверте, підстави припинення суб’єктивних прав на засоби індивідуалізації не збалансовано висвітлені у діючому законодавстві. Зокрема, у ЦК України норма ст. 491 (“Припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на комерційне найменування”) відносить лише ліквідацію до кола таких юридичних фактів, залишаючи більш детальне їх визначення до компетенції спеціального закону. Стаття 499 (“Визнання прав інтелектуальної власності на торговельну марку недійсними”) носить банкетний характер, а ст.497 (“Дострокове припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку”) фіксує лише дві підстави припинення прав на торговельну марку (перетворення марки у загальновживане позначення та ініціатива особи – правоволодільця). Підстави анулювання прав на географічні зазначення на рівні ЦК України взагалі не визначені. Більш детально характеризуються дані юридичні факти у спеціальних законах (ст. 18 та 19 Закону “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” та ст. 19-21 Закону “Про охорону прав на зазначення походження товарів”), хоча можна відзначити про існування також інших не відображених у законодавстві підстав припинення суб’єктивних прав на засоби індивідуалізації. У результаті відсутності на рівні спеціального закону нормативного регулювання відносин у сфері використанні комерційних найменувань, найбільш законодавчо та, як наслідок, науково не визначеними залишаються підстави припинення суб’єктивних прав на дані засоби індивідуалізації. З даного приводу 189

лише норма ст. 491 ЦК України вказує, що чинність майнових прав інтелектуальної власності на комерційне найменування припиняється у разі ліквідації юридичної особи та з інших підстав, встановлених законом. Враховуючи, що спеціальний закон у сфері правової охорони комерційних найменувань ще не прийнятий, можна констатувати, що діючим законодавством передбачається лише один випадок припинення даного права у формі ліквідації юридичної особи. Слід наголосити, що при ліквідації відбувається одночасно припинення юридичної особи та припинення належного їй права на комерційне найменування. Але можливі випадки, коли припинення даного права не пов’язане з припиненням існування управомоченого суб’єкта. Наприклад, зміна правоволодільцем позначення, що використовується в якості комерційного найменування не призводить до припинення юридичної особи; виникає лише обов’язок здійснити перереєстрацію юридичної особи під новим найменуванням. Тому поряд з ліквідацією юридичної особи можна визначити й інші підстави припинення права на дані об’єкти. Крім того, аналіз ст. 491 ЦК України також свідчить про їх невичерпний перелік. Підстави припинення суб’єктивного права на комерційне найменування більш детально визначаються на доктринальному рівні. Зокрема, Д.А. Медведєв до їх кола відносить: а) відмову фірмоволодільця від свого права чи фактичне невикористання імені; б) злиття, приєднання чи перетворення або ліквідація юридичної особи; в) перехід підприємства до нового власника; г) вступ у силу рішення владного чи юрисдикційного органу, що забороняє подальше використання фірмового найменування359. На думку О.П.Сергєєва, до якої приєднуються О.Козлова та Ж.Ковач до підстав припинення права на комерційне (фірмове) найменування слід віднести: 1) рішення власника права на комерційне найменування; 2) перехід підприємства до нового власника, якщо умови такої передачі не передбачають збереження за особою колишнього найменування; 3) реорганізацію юридичної особи; 4) рішення суду через невідповідність комерційного найменування вимогам закону чи порушення охоронюваних законом прав і інтересів інших осіб360. Особливу позицію займає В.О.Калятін, який відзначає, що право на фірмове найменування діє доти, поки дана юридична особа продовжує залишатися зареєстрованою під цим найменуванням361. Останній підхід видається дещо загальним, водночас, він охоплює всі можливі випадки припинення права на комерційне найменування. Як відмова 359

Медведев Д.А. Право на фирму в условиях рыночной экономики. // Осуществление и защита имущественных прав граждан и организаций в условиях формирования социалистического правового государства. Уфа, 1991. – С.70-72. 360 Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник. 2-е изд. –М.: Проспект, 2001. – С.593; Козлова О.О., Жолт Ковач. Деякі проблеми правового регулювання комерційних найменувань в Україні у контексті міжнародно-правового досвіду // Промислова власність в Укрїні: проблеми правової охорони: Зб. наук. статей / За ред. Ю.С.Шемчушенка, Ю.Л.Бошицького. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2004 – С.339. 361 Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (Исключительные права). Учебник. М.: Из-во НОРМА, 2000 – С.340.

190

управомоченого суб’єкта від свого права, так і ліквідація юридичної особи самі по собі не призведуть до його скасування. Формальною підставою припинення суб’єктивного права на комерційне найменування буде, насамперед, рішення відповідного реєструючого органу про виключення позначення, що використовується юридичною особою в якості комерційного найменування з відповідного реєстру. Тому підставою для припинення права на комерційне найменування є юридичний склад, який включає в якості обов’язкового свого елемента факт прийняття рішення реєструючим органом про виключення найменування юридичної особи з відповідного реєстру. Іншим елементом даного юридичного складу можуть бути різні юридичні факти, до яких можна віднести наступні: 1. Добровільна відмова від комерційного найменування. Мотиви такої відмови можуть бути різними як немилозвучність колишнього найменування, так і необхідність його змінити з метою недопущення введення третіх осіб в оману у разі, якщо інша юридична особа використовує подібне чи тотожне комерційне найменування. Юридична особа має право на зміну комерційного найменування на свій власний розсуд, у разі якщо така зміна не завдає шкоди інтересам та не порушує права інших осіб. 2. Припинення комерційного найменування у зв'язку з реорганізацією чи ліквідацією юридичної особи. При цьому, слід відзначити, що не всі випадки реорганізації можуть служити юридичними підставами припинення права на комерційне найменування. Зокрема, у результаті перетворення - зміни організаційно-правової форми юридичної особи до корпусу найменування вносяться зміни, що відбивають новий організаційно-правовий статус, але спеціальна назва особи зберігається у незмінному вигляді. При злитті і приєднанні юридичних осіб відбувається поєднання прав та обов'язків реорганізованих юридичних осіб в єдине ціле. У випадку реорганізації у зазначений спосіб учасники обороту можуть за своїм розсудом вирішити питання про комерційне найменування в одному з наступних варіантів. Вони можуть як поєднати свої найменування в єдине ціле, так і обрати зовсім нове комерційне найменування. Можливий і третій варіант, коли юридичні особи продовжують користуватися найменуванням однієї з них. У разі реорганізації у формі приєднання — комерційним найменуванням тієї юридичної особи, до якої переходять права та обов'язки юридичної особи, що приєднується. При поділі юридичної особи, права й обов'язки переходять її правонаступників. Водночас, всі юридичні особи, що утворилися на базі єдиної юридичної особи, можуть обрати для себе нові комерційні найменування. При виділі зі складу юридичної особи новий суб’єкт повинен обрати для себе нове найменування, оскільки первинне комерційне найменування зберігається за тією юридичною особою, зі складу якої відбувся виділ. Тому виділ не призводить до припинення права на комерційне найменування.

191

Оскільки комерційне найменування має на меті ідентифікувати юридичну особу серед інших учасників цивільного обороту, то факт її ліквідації також є підставою припинення даного права. 3. Рішення суду про припинення права юридичної особи на комерційне найменування через невідповідність її вимогам закону. Дана підстава може мати місце, наприклад, у випадку, якщо юридична особа використовує комерційне найменування, яке схоже з найменуванням іншої особи, яка функціонує в одній сфері господарювання. При цьому, суд може прийняти рішення, яким заборонити подальше користування комерційним найменуванням і покласти на відповідну особу обов’язок здійснити його перереєстрацію. На підставі рішення суду може бути також встановлено недійсність реєстрації у разі якщо при її проведенні були порушені вимоги законодавства чи позначення, що заявлялося не відповідає умовам охороноздатності комерційного найменування. У такому випадку визнання недійсною реєстрації автоматично спричиняє припинення суб’єктивного права на комерційне найменування. Суд може також констатувати факт перетворення комерційного найменування у загальновживане позначення певного роду товарів чи послуг, у сфері виробництва чи надання яких функціонує юридична особа. У разі, якщо найменування втрачає свої ідентифікуючі риси та перетворюється у видове позначення, що застосовується для найменування певної категорії товарів чи виду продукції та не пов’язується з їх конкретним виробником, воно також позбавляється правової охорони, оскільки не здатне виконувати свою дистинктивну роль. Дана підстава припинення суб’єктивного права притаманна всім засобам індивідуалізації, проте можна відзначити, що, насамперед, небезпека трансформації у видове позначення існує у галузі торговельних марок і географічних зазначень, та в дещо меншому масштабі характерна для комерційних найменувань. В юридичній літературі до підстав припинення права на фірмове найменування відносять також перехід підприємства до нового власника362. Проте, з даною доктринальною позицією можна дещо не погодитися. Основне призначення комерційного найменування полягає в індивідуалізації суб’єкта цивільного права – юридичної особи, тому воно має виникати і припинятися одночасно з виникненням і припиненням самої юридичної особи. Відчуження підприємства, як певної частини майна, що належить юридичній особі не призводить до припинення її існування, а отже, і до припинення належного їй права на комерційне найменування. Крім того, юридична особа, відчуживши певне підприємство, може залишатися володільцем інших цілісних майнових комплексів та іншого майна, що використовується у процесі здійснення підприємницької діяльності. В юридичній літературі також неодноразово підкреслювалося, що при здійсненні угод з майновим комплексом юридичної 362

Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник. 2-е изд. –М.: Проспект, 2001. – С.593; Козлова О.О., Жолт Ковач. Деякі проблеми правового регулювання комерційних найменувань в Україні у контексті міжнародно-правового досвіду // Промислова власність в Укрїні: проблеми правової охорони: Зб. наук. статей / За ред. Ю.С.Шемчушенка, Ю.Л.Бошицького. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2004 – С.339.

192

особи, остання не припиняє свою діяльність як суб'єкт цивільного права363. Тому слід приєднатися до позиції вчених, які трактуючи право на комерційне найменування як абсолютне та невідчужуване, виключають факт продажу підприємства з кола підстав його припинення364. Аналіз підстав припинення права на комерційне найменування доцільно завершити розглядом питання про правовий режим комерційних найменувань, які перестали бути об'єктами виключних прав конкретних юридичних осіб. За загальним правилом, подібні комерційні найменування можуть бути обрані для свого позначення будь-якими зацікавленими учасниками цивільного обороту. Водночас, можна погодитися з думкою О.П.Сергєєва, який підкреслює, що у такому випадку неприпустимий суто формальний підхід, який зводиться до того, що відсутність конкретного правоволодільця автоматично означає, що право на таке фірмове найменування може набути будь-яка особа365. В окремих випадках, зокрема тоді, коли мова йде про оригінальні назви відомих у минулому юридичних осіб, які припинили своє існування, використання їх найменувань іншими суб’єктами може призвести до небезпеки введення в оману інших учасників обороту та споживачів. Тому доцільно законодавчо обмежити можливість використання як комерційних найменувань, позначень, що втратили правову охорону шляхом встановлення заборони третім особам протягом певного періоду повторно реєструвати такі позначення як свої комерційні найменування. Слід відзначити, що подібне правило вже існує у сфері торговельних марок. Зокрема, відповідно до ст.22 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію знака протягом трьох років після припинення дії свідоцтва. Закріплення подібного положення у галузі комерційних найменувань сприяло б удосконаленню існуючого механізму захисту прав їх суб’єктів. Стосовно припинення права на торговельну марку, слід наголосити, що законодавством встановлено ряд випадків припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг та визнання його недійсним (ст.18 та 19 Закону “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”). До першої групи належать: а) відмова власника свідоцтва; б) несплата збору за продовження строку дії свідоцтва; в) за рішенням суду у зв’язку з перетворенням знака у загальновживане позначення товарів і послуг певного виду; г) за рішенням суду про встановлення факту невикористання знаку в Україні повністю або частково. Другою групою охоплюються випадки визнання недійним свідоцтва на знак для товарів і послуг, яке встановлене рішенням суду на підставі: а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони; б) 363

Удинцев В.А. Русское торгово-промышленное право. Киев.1907 – С. 326; Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (Исключительные права). Учебник. М.: Из-во НОРМА, 2000 – С.341. 364 Калятин В.О.Зазначена праця. – С.341; Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации / Под ред. О.Н.Садикова (автор комментария к главе - Г.Е.Авилов). М.,1996 – С.135 - 136. 365 Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник. 2-е изд. –М.: Проспект, 2001. – С.594.

193

наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці; в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб. Аналіз підстав визнання недійсною правову охорону торговельної марки (ст.19 Закону “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”) свідчить, що таким юридичним фактом може бути лише невідповідність зареєстрованого знаку умовам надання правової охорони (п. а) ст.19). Всі інші підстави (п. б) та в) даної статті) охоплюються зазначеним випадком. Зокрема, згідно п.4 ст.5 (“Умови правової охорони”) цього Закону обсяг правової охорони визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеним до реєстру, тому наявність у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці є порушенням умов правової охорони позначення як торговельної марки. Видача свідоцтва з порушенням прав інших осіб також охоплюється п.1 ст. 5, яка вказує, що правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони. Деталізуються підстави відмови у правовій охороні у ст. 6 Закону, згідно якої не можуть одержати правову охорону позначення, що належать іншим особам, які їх відтворюють чи схожі з ними (тобто, позначення, що порушують права інших осіб). Таким чином, підставою недійсності правової охорони торговельної марки є складний юридичний склад, що охоплює: а) факт невідповідності торговельної марки умовам правової охорони; б) рішення суду про невідповідність торговельної марки умовам надання правової охорони; в) рішення державного органу про виключення торговельної марки з відповідного реєстру. Законодавчі підстави припинення дії свідоцтва на торговельну марку можна диференціювати на ті, що зумовлюють припинення правової охорони торгівельної марки як об’єкта цивільних прав та ті, що спричинять припинення суб’єктивного права на торговельну марку, але не пов’язані з припинення правової охорони самого засобу індивідуалізації. До перших належать: 1) Рішення суду про визнання недійсною правову охорону торговельної марки; 2) Рішення суду про перетворення марки у загальновживане позначення певного виду товарів чи послуг. До другої категорії можна віднести: 1) Рішення суду про припинення права на торговельну марку у зв’язку з її невикористанням протягом трьохрічного терміну; 2) Добровільна відмова управомоченого суб’єкта; 3) Несплата збору за продовження дії правовстановлюючого документа (свідоцтва України на знак для товарів і послуг); 4) Ліквідація юридичної особи чи смерть фізичної особи; 5) Закінчення строку дії правової охорони; 6) Передача права на торговельну марку іншій особі. У першому випадку припиняється правова охорона об’єкта – торговельної марки, а в другому - втрачається лише право конкретного суб’єкта на торговельну марку. Отже, підставою припинення права на торговельну марку є складний юридичний склад, що охоплює рішення відповідного реєструючого органу про виключення торговельної марки з відповідного реєстру чи про виключення з 194

реєстру (заміну) володільця прав на торговельну марку, що поєднується з фактом відмови, несплати збору, ліквідації правоволодільця, закінчення строку охорони тощо. Факт невідповідності торговельної марки умовам надання правової охорони та факт її невикористання має бути додатково підтверджені рішенням суду. У сфері кваліфікованих зазначень походження товару Закон України “Про охорону прав на зазначення походження товарів” виокремлює підстави припинення правової охорони кваліфікованого зазначення як об’єкта цивільних прав та підстави припинення прав на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення. До перших відносяться: 1) Рішення суду про визнання недійсною реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару у разі його невідповідності умовам надання правової охорони; 2) Рішення суду про втрату характерних для даного географічного місця умов і можливостей виготовлення товару; 3) Рішення суду про визнання зазначення видовою назвою товару; 4) Припиненням правової охорони кваліфікованого зазначення походження товару у країні походження. До підстав припинення права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення належать: 1) Рішення суду про визнання недійсною реєстрації даного права у разі її здійснення з порушенням вимог Закону України “Про охорону прав на зазначення походження товарів”; 2) Рішення суду про втрату товаром особливих властивостей або інших характеристик, описаних у реєстрі; 3) Ліквідація юридичної особи або смерть фізичної особи, що є власником свідоцтва; 4) Відмова власника свідоцтва від свого права на використання зазначення; 5) Несплата збору за продовження строку дії свідоцтва. У цілому, такий підхід законодавця до вирішення даного питання видається цілком слушним. Водночас, дані правові норми не позбавлені ряду недоліків. Поперше, п.2 ст. 20 Закону України “Про охорону прав на зазначення походження товарів” містить посилання на ст.8 (“Підстави для відмови в наданні правової охорони кваліфікованому зазначенню походження товару”). Водночас, згідно ст.7 правова охорона надається кваліфікованому зазначенню на яке не поширюються підстави для відмови у наданні правової охорони. Тобто, норма п.1 ст. 7 носить банкетний характер у зв’язку чим, слід виключити з п.2 ст. 20 даного Закону посилання на ст. 8. Внесення таких змін видається також необхідним з метою гармонізації п.2 ст. 20 з п.1 цієї статті, який містить норму про недійсність на підставі ст. 7 реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару. По-друге, враховуючи, що право на кваліфіковане зазначення припиняється з втратою правової охорони самого зазначення доцільно доповнити ст. 21 Закону п. 4 наступного змісту: “Право на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару припиняється у разі припинення дії реєстрації цього зазначення на підставі п.1 і п.2 ст. 20 Закону”. По-третє, підставою припинення правової охорони кваліфікованого зазначення також є визнання її недійсною (п.1 ст. 20) у разі встановлення рішенням суду про невідповідність реєстрації умовам надання правової охорони. Тому слід доповнити ст.21 п. 1 абзацом другим: “Дія реєстрації кваліфікованого 195

зазначення походження товару припиняється у разі визнання її недійсною у випадках та в у порядку передбаченому ст. 20 Закону”. Підводячи підсумок можна зазначити наступне. 1. Правова охорона засобів індивідуалізації здійснюється на підставі правовстановлюючої реєстраційної (основної) та явочної (допоміжної) систем виникнення суб’єктивних прав. 2. Реєстраційна система передбачає виникнення прав після перевірки відповідності заявленого позначення встановленим законодавством вимогам та реєстрації патентним органом. Вона використовується для надання правової охорони географічним зазначенням, торговельним маркам та комерційним найменуванням. При явочній системі правова охорона надається у силу факту використання. Вона притаманна засобам індивідуалізації, які внаслідок тривалого застосування набули широкої відомості та не потребують додаткової реєстрації (добре відомі торговельні марки та комерційні найменування) та комерційним найменуванням іноземних юридичних осіб (відповідно до ст. 8 Паризької конвенції). 3. Явочна система носить допоміжний характер, оскільки для визнання об’єкта загальновідомим чи отримання охорони в іншій державі необхідний факт визнання позначення засобом індивідуалізації відповідно до національного законодавства правоволодільця. 4. Наведені висновки обумовлюють потребу внесення змін до українського законодавства спрямовані на закріплення виникнення суб’єктивних прав на комерційні найменування на підставі публічної реєстрації, детальну регламентацію процедури її проведення та розробку механізму правової охорони добре відомих комерційних найменувань. 5. З метою підвищення правової охорони комерційних найменувань та попередженню виникнення конфліктів між суб’єктами виключних прав на найменування, які мають тотожні чи подібні словесні позначення доцільно законодавчо регламентувати процедуру їх реєстрації та внести зміни до п. 2 і 3 ст. 489 ЦК України, сформулювавши їх наступним чином: “Право інтелектуальної власності на комерційне найменування виникає у юридичної особи з моменту її реєстрації, у встановленому законом порядку. Комерційне найменування іноземної особи охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки”. 6. Підставою припинення права на засоби індивідуалізації є складний юридичний склад. 7. Проведений аналіз засвідчує, що існують загальні, притаманні всім засобам індивідуалізації юридичні склади припинення суб’єктивних прав та особливі склади, які спричиняють правові наслідки лише для окремих видів ідентифікуючих позначень – об’єктів права інтелектуальної власності. 8. Загальний складний юридичний склад припинення права на комерційні найменування, торговельні марки та географічні зазначення охоплює:

196

1. Рішення відповідного реєструючого органу про виключення комерційного найменування, торговельної марки чи географічного зазначення з відповідного реєстру чи про виключення з реєстру (заміну) володільця прав на засіб індивідуалізації. Цей юридичний факт є обов’язковим елементом зазначеного юридичного складу. 2. Іншим елементом даного юридичного складу може бути: а) Відмова правоволодільця від свого права на засіб індивідуалізації; б) Смерть фізичної особи чи ліквідація юридичної особи – суб’єкта прав на засіб індивідуалізації; в) Рішення суду про заборону подальшого використання комерційного найменування, торговельної марки чи географічного зазначення у разі невідповідності їх умовам надання правової охорони; д) Рішення суду про перетворення засобу індивідуалізації у загальновживане позначення певного виду товарів чи послуг. Наявність одного з зазначених юридичних фактів разом з рішенням про виключення засобу індивідуалізації з відповідного реєстру чи про виключення (заміну) правоволодільця призводить до припинення прав на комерційне найменування, торговельну марку та географічне зазначення. 9. До особливих підстав припинення права на торговельну марку можна віднести: 1) рішення суду про припинення права на торговельну марку у зв’язку з її невикористанням; 2) закінчення строку дії даного права; 3) передачу права на торговельну марку третій особі на підставі волевиявлення управомоченого суб’єкта. Специфічними підставами припинення права на географічне зазначення є: 1)рішення суду про втрату товаром особливих властивостей або інших характеристик, описаних у реєстрі; 2) припинення правової охорони кваліфікованого зазначення походження товару у країні походження; 3) рішення суду про втрату характерних для даного географічного місця умов і можливостей виготовлення товару. У всіх зазначених випадках дані юридичні факти поєднуються з рішенням реєструючого органу про виключення засобу індивідуалізації (управомоченого суб’єкта) з відповідного реєстру формуючи складний юридичний склад припинення суб’єктивних прав на торговельну марку та географічне зазначення. 10. Враховуючи, що свідоцтвом посвідчується факт правової охорони об’єкта права інтелектуальної власності, що використовується для індивідуалізації товарів і послуг та суб’єктивні права на нього, з метою уніфікації термінології у сфері нормативної охорони засобів індивідуалізації слід у ст.ст. 18 та 19 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” замінити терміни “припинення дії свідоцтва” та “визнання свідоцтва недійсним” на “припинення правової охорони” на “визнання недійсною правову охорону”. 11. Аналіз підстав визнання недійсною правову охорону торговельної марки свідчить, що таким юридичним фактом може бути лише невідповідність зареєстрованого знаку умовам надання правової охорони (п. а) ст.19 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”). Всі інші підстави (п.б) та в) даної статті) охоплюються зазначеним випадком. Тому до Закону 197

України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” ст.19 доцільно внести зміни та сформулювати п. 1 наступним чином: “Правову охорону знаку для товарів і послуг може бути визнано недійсною повністю чи частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам правової охорони”. 12. Визнання недійсності правової охорони торговельної марки спричиняє недійсність права не неї, тому слід доповнити ст. 18 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” пунктом 5 – “Дія свідоцтва припиняється у разі визнання недійсною правову охорону знаку для товарів і послуг у випадках та в у порядку передбаченому ст. 19 Закону”. 13. З метою законодавчого обмеження можливості третіх осіб використовувати як комерційні найменування, позначення, що втратили правову охорону, слід у спеціальному нормативному акті, присвяченому правовій охороні комерційних найменувань (Законі України “Про охорону прав на комерційні найменування”) встановити заборону їх повторної реєстрації у наступній формі: “Ніхто, крім колишнього правоволодільця не має право на повторну реєстрацію комерційного найменування протягом трьох років, після припинення правової охорони”. 5.2. Зміст суб’єктивного права на засоби індивідуалізації Зміст права на засоби індивідуалізації, тобто коло повноважень суб’єкта права на комерційне найменування, торговельну марку та географічне зазначення визначається в юридичній літературі та нормативно-правових джерелах дискусійно. Основна причина диференціації доктринальних поглядів та законодавчих позицій полягає, насамперед, у наявності різних підходів інтерпретації сутності прав на результати інтелектуальної, творчої діяльності. Прихильники пропрієтарної теорії за аналогією з правом власності обґрунтовують тріаду правомочностей суб’єкта права на засоби індивідуалізації, що проявляється в його праві у порядку та у межах визначених законом володіти, користуватися та розпоряджатися належною йому торгівельною маркою, комерційним найменуванням та географічним зазначенням. Представники теорії виключних прав, обґрунтовуючи ідею їх самостійного характеру, стверджують про наявність двох повноважень управомоченого суб’єкта (права використання та права розпорядження), що суттєво відрізняються та змістовно не пов’язані з правомочностями власника речі. У законодавстві також неоднозначно характеризуються елементи суб’єктивного права на засоби індивідуалізації. Найбільш суперечливим у даному аспекті видається Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, який, оперуючи поняттями “власник свідоцтва” та “право власності на знак”, до переліку прав, що випливають із державної реєстрації знака, відносить: право використання знака, виключне право забороняти іншим особам використовувати знак та право передачі (повністю чи частково) права власності на знак (п. 2, 5, 7 ст. 16 Закону). Слід принагідно відзначити, що подвійний характер правомочностей суб’єкта права на товарний знак, відображений у даному Законі, можна частково пояснити змінами, які були внесені до нього 198

Законом від 22.05.2003р366. Згідно останніх, формулювання п.2. ст. 16 “свідоцтво надає його власнику виключне право користуватися і розпоряджатися знаком за своїм розсудом” було замінене на “свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом”. Отже, якщо раніше Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” повністю віддзеркалював пропрієтарний підхід, то наразі у ньому закріплюється подвійна (дуалістична) концепція тлумачення прав на товарний знак. Більш послідовним виявився законодавець у визначенні елементів суб’єктивного права на кваліфіковане зазначення походження товару, відносячи до їх кола право використовувати зареєстроване кваліфіковане зазначення, вживати заходи щодо заборони його використання неуправомоченими особами та право вимагати від порушників припинення їх незаконних дій з відшкодуванням матеріальної та моральної шкоди. Використовуючи у Законі України “Про охорону прав на зазначення походження товарів” поняття “власник свідоцтва”, законодавець, цілком слушно, не вказує про право власності на кваліфіковане зазначення, що, на наш погляд, свідчить про закріплення елементів теорії виключних прав. Цивільний кодекс до переліку прав інтелектуальної власності на географічне зазначення відносить: право на визнання позначення товару (послуги) географічним зазначенням, право на використання географічного зазначення та право перешкоджати неправомірному його використанню, у тому числі забороняти таке використання. Слід наголосити, що перше з даних прав носить особистий немайновий характер та належить заявнику позначення, що планується використовувати як географічне зазначення. Зазначеному праву кореспондує обов’язок відповідного державного органу розглянути подану заявку та надати правову охорону зазначенню, за умови відповідності поданих документів встановленим вимогам, з додержанням передбаченого законодавством порядку та умов правової охорони. Таким чином, право на визнання позначення товару (послуги) географічним зазначенням виникає у заявника до моменту одержання правової охорони, а тому не входить до змісту суб’єктивного права на географічне зазначення та не є предметом нашого розгляду. До обсягу повноважень суб’єкта права на географічне зазначення також не належить право дозволяти чи забороняти його використання іншою особою, оскільки п.7 ст.17 Закону України “Про охорону прав на зазначення походження товарів” безпосередньо забороняє видачу ліцензії на таке використання. У сфері аналізу суб’єктивних прав на засоби індивідуалізації, слід зазначити, що найбільший обсяг повноважень має суб’єкт права на торговельну марку, який, згідно ст. 495 ЦК України, має право на її використання; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати її неправомірному використанню, в тому числі забороняти таке використання та інші майнові права інтелектуальної власності.

366

Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності” від 22 травня 2003р. // Відомості Верховної Ради. – 2003. - № 35. – Ст.271.

199

ЦК України також визначає майнові права на комерційне найменування (право на використання, право перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати комерційне найменування та інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом). Незважаючи на те, що у п.1 ст. 490 ЦК України серед повноважень суб’єкта не згадується право дозволяти використання найменування іншими особами, п.2 цієї статті зазначає, що майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування передаються іншій особі лише разом з цілісним майновим комплексом або його відповідною частиною. Крім того, їх надання, як неодноразово підкреслювалося вченими, можливе на підставі договору комерційної концесії367. Вище було встановлено, що між правом власності та конструкцією права на результати інтелектуальної, творчої діяльності існує суттєва різниця, а тому механізм власності, що ґрунтується на закріпленні прав на матеріальні об’єкти, виявився нездатним забезпечити правову охорону результатів творчості та адекватно їх правовому режиму інтерпретувати сутність суб’єктивних прав на результати інтелектуальної діяльності. Виходячи із зазначеного, та враховуючи закріплення положень теорії виключних прав ЦК України при визначенні переліку правових можливостей суб’єкта на засоби індивідуалізації, розгляд питання змісту прав на засоби індивідуалізації буде здійснено через призму даної юридичної доктрини. Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” надає право власнику свідоцтва використовувати знак. При цьому, слід констатувати, що положення ст.16 Закону широко трактує повноваження використання, розкриваючи його як нанесення знака на товар чи його застосування для надання послуги, для позначення яких він був зареєстрований, але також застосування знака у рекламі, документації, упаковці, в якій міститься товар, вивісці, етикетці товару тощо. Широкий підхід до правомочності використання застосовується для характеристики повноважень суб’єкта права на географічне зазначення. Останній має право на нанесення зазначення на товар або на етикетку; на упаковку товару, застосування його у рекламі; запису на бланках, рахунках та інших документах, що супроводжують товар. У зв’язку з наведеним, видається дещо непереконливою позиція авторів, які обґрунтовують існування більш широких можливостей використання суб’єкта права на товарний знак у порівнянні зі змістом права на найменування місця походження товару368. Обсяг та межі зазначених повноважень у цілому збігаються і стосуються не лише застосування відповідних товарних позначень (торговельної марки чи географічного зазначення) на обумовлених реєстрацією товарах, але і допускають можливість їх

367

Гражданское право: Учеб.: В 3 т. Т.2. – 4-е изд., перераб. и доп. / Отв. ред. А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. – М.: ТК Велби, Изд-во «Проспект», 2004. – С. 233; Сидоров Я.О. Становлення інституту комерційної концесії в Україні (цивільно - правовий аспект). // Автореф. дис. … канд. юр. наук: 12.00.03. – Харків. – 2004. – С.6. 368 Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник. 2-е изд. –М.: Проспект, 2001. – С.635; Гражданское право: Учеб.: В 3 т. Т.3. – 4-е изд., перераб. и доп. / Отв. ред. А.П. Сергеев, Ю.К.Толстой. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. – С. 274.

200

широкого використання в інших сферах, пов’язаних з продажем маркованої продукції. Форми реалізації права на використання комерційного найменування за своїм характером також є досить різноманітними. Наразі вони не визначені на нормативному рівні, але у свій час Положення про фірму 1927 р. у п.8 містило їх орієнтовний перелік. Згідно, Положення право на фірму полягало у праві виняткового користування фірмовим найменуванням в угодах, на вивісках, в оголошеннях, рекламі, на бланках, на рахунках, на товарах підприємства, їх упаковці тощо. Тобто, під своїм комерційним найменуванням юридична особа укладає цивільно-правові угоди, здійснює інші юридичні дії, реалізує та захищає свої права. Управомочений суб’єкт вправі поміщати комерційне найменування на вивісках, бланках, рахунках, прейскурантах, у публікаціях рекламного характеру, оголошеннях, анотаціях тощо. У перспективі невичерпне коло форм реалізації права на використання комерційного найменування доцільно визначити у спеціальному законі, присвяченому їх правовій охороні369. Таким чином, право на використання засобів індивідуалізації слід розглядати у широкому значенні, охоплюючи ним весь спектр можливих форм застосування комерційних найменувань, географічних зазначень та торговельних марок у сферах, пов’язаних з функціонуванням суб’єкта чи оборотом об’єкта ідентифікації. Іншим елементом змісту суб’єктивного права на засоби індивідуалізації є правомочність заборони. В юридичній літературі суперечливо визначається значення даної складової у комплексі повноважень суб’єкта права на комерційне найменування, торговельну марку та географічне зазначення. Так, Т.С.Демченко підкреслює, що “основною ознакою, що свідчить про наявність у особи найбільш повного комплексу прав на товарний знак, є надана їй можливість реалізувати право заборони”370. Д.А.Дозорцев, навпаки, вважав, що право заборони не має включатися у зміст виключних прав, оскільки останнім завжди кореспондує обов’язок всіх третіх осіб утриматися від дій, спрямованих на їх порушення371. Незважаючи на те, що останнє твердження випливає з абсолютної природи прав на результати інтелектуальної, творчої діяльності, воно видається дещо дискусійним у контексті його застосування для характеристики правомочності заборони суб’єктивного права на засоби індивідуалізації. Якщо у сфері авторського та патентного права повноваження заборони зводиться до можливості перешкоджати неправомірному використанню відповідного об’єкта інтелектуальної власності (ст.424 ЦК України), то у рамках засобів індивідуалізації обсяг заборонних можливостей суб’єкта є значно ширшим. Зміст права заборони суб’єкта права на торговельну марку розкривається у п.5 ст. 16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, 369

Проект Закону України “Про охорону прав на торговельні марки, географічні зазначення і комерційні найменування”. // http://www.sdip.gov.ua /legal/norma/mon2. 370 Демченко Т.С. Охорона товарних знаків (порівняльно-правовий аналіз). (Монографія). – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. 2004. – С.140. 371 Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник статей. М.: «Статут», 2003 – С.5.

201

згідно якого виключне право забороняти іншим особам використовувати знак без згоди правоволодільця охоплює: а) зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; б) зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; в) позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; г) позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати. Широкий діапазон заборонних можливостей зумовлює потребу у встановленні обмежень у реалізації даного права щодо ряду об’єктів та форм використання споріднених позначень, відображених у п.6 ст. 16 зазначеного Закону. Ще ширше коло заборонних можливостей існує у сфері географічних зазначень. Згідно ст. 23 Закону України “Про охорону прав на зазначення походження товарів” порушенням прав управомоченої особи на кваліфіковане зазначення визнається: а) його використання особою, яка не має свідоцтва про реєстрацію права на використання кваліфікованого зазначення; б) використання зареєстрованого зазначення географічного походження товару, якщо цей товар не походить із відповідного географічного місця; в) використання зареєстрованого зазначення походження товару або подібного до нього позначення для відмінних від описаних у реєстрі однорідних товарів, якщо таке використання вводить в оману споживачів, а також для неоднорідних товарів, якщо таке використання завдає шкоди репутації зареєстрованого зазначення; г) використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення як видової назви. Отже, право заборони у сфері географічних зазначень поширюється на об’єкт правової охорони та схоже з ним позначення як щодо однорідних, так і відмінних товарів, якщо є небезпека омани третіх осіб. В той час як право заборони у галузі торговельних марок поширюється на саму марку та, при наявності небезпеки змішування, на схоже з нею позначення щодо однотипних чи споріднених товарів. Складніше визначити діапазон заборонних можливостей суб’єкта права на комерційне найменування. Труднощі у його окресленні спричиняються, насамперед, відсутністю спеціального нормативного регулювання відносин по використанню комерційних найменувань. ЦК України у ст.490 встановлює право уповноваженого суб’єкта перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати комерційне найменування, в тому числі забороняти таке використання. Тобто, закріплює можливість забороняти використання тотожного позначення з метою ідентифікації юридичної особи будь-яким неуправомоченим суб’єктом. Закон України “Про захист від недобросовісної конкуренції” (ст. 4) також фіксує правило про неправомірність використання без дозволу уповноваженого суб’єкта чужого фірмового найменування. Крім того, Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців” відносить до підстав відмови у державній реєстрації юридичної 202

особи наявність в Єдиному державному реєстрі найменування, яке тотожне найменуванню особи, яка має намір зареєструватися. Таким чином, згідно діючого законодавства, суб’єкт права на комерційне найменування може заборонити використання тотожного найменування. Даний акт розцінюється як прояв недобросовісної конкуренції та є підставою для перереєстрації юридичної особи. Водночас, аналіз чинного нормативного масиву свідчить, що не вважається порушенням даного права участь в обороті юридичних осіб зі схожими найменуваннями, які функціонують в одній сфері господарювання чи на одній території, оскільки законодавство забезпечує захист лише від тотожних позначень, але не поширюються на схожі комерційні найменування. Як наслідок, зафіксоване реєстрацією та охоронюване законом право на комерційне найменування перестає бути гарантованим внаслідок неможливості забезпечення його захисту від можливих порушень з боку третіх осіб. У такій ситуації виникає потреба у встановленні чітких правил, зумовлених необхідністю забезпечення розумного співвідношення та недопущення порушення прав на дані засоби індивідуалізації Як зазначає В.В. Голофаєв вони мають бути спрямовані на заборону реєстрації комерційних найменувань, які повністю збігаються з тими, що вже знаходяться у реєстрі372. Разом з тим, слід відзначити, що враховуючи універсальний характер правоздатності юридичних осіб, можливість зміни та розширення територіальної чи підприємницької сфери діяльності, існують суттєві складнощі у сфері практичної площини у перевірці при реєстрації юридичної особи заявлене комерційне найменування на предмет подібності до раніше зареєстрованих. З іншого боку, юридичні особи зі схожими найменуваннями можуть функціонувати у різних галузях чи у різних регіонах, між ними може бути відсутня будь-яка конкуренція та небезпека введення в оману споживачів чи контрагентів. Тому можна погодитися з О.П.Сергєєвим, який зазначає, що у цьому випадку недопустимий суто формальний підхід. Головним критерієм при вирішенні питання про порушення даного права є наявність чи відсутність реальної небезпеки змішування підприємців, які виступають в обороті під схожими фірмовими найменуваннями373. Таким чином, на відміну від торговельних марок та географічних зазначень, у галузі охорони комерційних найменувань, внаслідок специфіки їх об’єкта, вже на стадії реєстрації необхідно забезпечити превентивний захист прав їх володільців. У процесі її проведення має перевірятися факт відсутності тотожності новозаявленого позначення до раніше зареєстрованих найменувань. Якщо ж має місце недобросовісна конкуренція чи існує загроза змішування юридичних осіб у результаті подібності їх комерційних найменувань, дане питання може бути предметом судового розгляду. При цьому, суд може брати до уваги не лише тотожність чи спорідненість сфер діяльності та територіальні межі 372

Голофаев В.В. Фирменное наименование коммерческих организаций. // Автореф. дис. … канд. юр. наук: 12.00.03. – Екатеринбург, 1999. – С.9. 373 Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник. 2-е изд. – М.: Проспект, 2001. – С.596.

203

її здійснення, а й інші факти, що зумовлюють заподіяння шкоди правоволодільцю. Отже, коло заборонних можливостей суб’єкта права на комерційне найменування повинно охоплювати не лише можливість перешкоджати незаконному використанню свого найменування, а й поширюватися на застосування схожих позначень, що вживаються з аналогічною метою та можуть призвести до заподіяння шкоди правоволодільцю. Значно ширший діапазон заборонних можливостей мають суб’єкти добре відомих, знаменитих та популярних засобів індивідуалізації (торговельних марок та комерційних найменувань). Правовий статус цих різновидів засобів індивідуалізації розглядався раніше, наразі зазначимо, що суб’єкт права на популярну марку та комерційне найменування має право вимагати заборони використання будь-якого схожого позначення незалежно від дати надання йому правової охорони щодо однотипних товарів, тобто у межах принципу спеціалізації. Суб’єкт права на знамениті засоби індивідуалізації не пов’язаний з правилом спеціалізації, але його вимоги поширюються лише на позначення, що пізніше отримали правову охорону. Правоволоділець добре відомого позначення має найбільш широке коло заборонних можливостей, оскільки може пред’явити вимоги до будь-якої особи, що використовує тотожне чи схоже позначення щодо однорідних чи відмінних товарів (послуг), незалежно від дати отримання позначенням правової охорони. Виходячи з наведеного аналізу положень доктрини та законодавства, можна констатувати, що право заборони у галузі засобів індивідуалізації має більш широке змістовне наповнення та охоплює значний діапазон заборонних можливостей уповноваженого суб’єкта у порівнянні з аналогічною правомочністю у сфері авторського та патентного права. Зазначене свідчить про потребу у деталізації зафіксованого ЦК України права заборони суб’єкта права на комерційне найменування, торговельну марку та географічне зазначення шляхом фіксації положення про його поширення на схожі позначення. Поряд з правомочністю використання і заборони, елементом змісту суб’єктивного права на засоби індивідуалізації є правомочність розпорядження. В юридичній літературі протягом тривалого часу дискусійно трактуються форми її реалізації. Наслідком доктринальних спорів стала поява теорій “уступки прав” та “дозволу”374. Перша виникла ще на підставі законодавства періоду НЕПу та базувалася на ст. 16 Основ авторського права 1928 р., яка встановлювала, що авторське право може бути відчужене за видавничим договором, за заповітом чи іншим законним способом, а ст. 17 постанови ВЦВК і РНК РРФСР від 8 жовтня 1928 р. “Про авторське право” визначала видавничий договір як угоду, згідно якої автор уступає на певний строк виключне право на видання твору375. Ці положення були поширені також на інші види авторських договорів та до середини 50-х 374

Гаврилов Э.П. Советское авторское право: основные положения, тенденции развития М.: Изд-во “Наука”, 1984. – С.195-197. 375 Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 8 октября 1928 г. “Об авторском праве” // СУ РСФСР. - 1928. - № 132. Ст. 861.

204

років одностайно трактувалися в літературі як договори про уступку на певний строк виключних авторських прав. Найбільше послідовно дана точка зору була висловлена в працях В.І.Серебровського, який вказував, що в Основах авторського права 1928 р. під відчуженням авторського права варто розуміти його уступку на певний термін376. Але у середині 50-х років стала висловлюватися думка про те, що за авторським договором автор, зберігаючи за собою усі авторські права, лише дозволяє організації-контрагенту використовувати визначеним у договорі способом свій твір. Дана теорія була докладно обґрунтована у монографічному дослідженні Б.С.Антімонова та К.А.Флейшиць377. У середині 60-х років вона була піддана критиці, після чого тривалий час не підтримувалася у цивілістичній науці, де відстоювалася теорія “уступки прав”378. Однак у 1977р. з'явилася робота В.А.Дозорцева, в який теорія дозволу була відроджена щодо договорів про передачу твору для використання, у той час як для ліцензійних договорів визнавався факт передачі авторських прав379. На сьогоднішній день у вітчизняній правовій літературі панує позиція про існування двох форм розпорядження результатами інтелектуальної діяльності – спрямованих на повну уступку та надання майнових прав на результати творчості. Закріплюється даний підхід також у ЦК України, який серед договорів розпорядження майновими правами інтелектуальної власності виділяє ліцензію та ліцензійний договір (ст.1108, 1109), згідно яких ліцензіар надає ліцензіату дозвіл на використання об’єкта права інтелектуальної власності та договір про передання виключних майнових прав (ст.1113), що опосередковує відносини по повній чи частковій передачі майнових прав інтелектуальної власності. Окремим видом договірних конструкцій у сфері розпорядження правами інтелектуальної власності є договір про створення за замовленням і використання об’єкта інтелектуальної власності (ст.1112). Згідно положень ЦК України даний договір повинен визначати спосіб та умови використання об’єкта інтелектуальної власності замовником, а тому можна стверджувати про його зв’язок з ліцензійними правочинами, що також опосередковують процес надання об’єкта інтелектуальної власності іншій особі. Таким чином, ЦК України закріпив дві форми розпорядження правом на результат інтелектуальної, творчої діяльності: передачу (уступку) прав (ст. 1113) та надання прав (ст. 1108, 1109, 1112). Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” також виділяє ліцензійний договір та договір про передачу права власності на знак, якими опосередковується процес розпорядження товарним знаком. На підставі ліцензійного договору власник свідоцтва надає будь-якій особі дозвіл (ліцензію) на використання знака, а згідно другої договірної конструкції здійснюється передача права на знак іншій особі повністю чи відносно частини зазначених у 376

Серебровский В. И. Вопросы советского авторского права. М.: Изд-во АН СССР, 1956. – С. 169-177. Антимонов Б. С., Флейшиц Е. А. Авторское право. М.: Госюриздат, 1957. - 279 с. 378 Никитина М. И. Авторское право на произведения науки, литературы и искусства. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1972. – С.95; Богуславский М.М., Гаврилов Э. П. Авторское право: изменения и дальнейшее развитие. // Сов. государство и право. – 1975. - № 6. - С. 26. 379 Дозорцев В.А. Авторский договор и его типы. // Сов. государство и право. – 1977. - №2. - С. 43-50. 377

205

свідоцтві товарів і послуг. При цьому, ліцензійний договір повинен містити умову про те, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови. У свою чергу, передача права власності на знак не допускається, якщо вона може стати причиною введення в оману споживача щодо товару і послуги або щодо особи, яка виготовляє товар чи надає послугу. Слід ще раз наголосити, що, на відміну від права на торговельну марку та комерційне найменування, конструкція права на географічне зазначення не включає до свого змісту правомочність розпорядження. Дана обставина зумовлена тим, що право на використання зазначення, за умови його реєстрації, має будь-який виробник, який у межах відповідного географічного району виробляє товар, особливі властивості, певні якості чи інші характеристики якого відповідають тим, що внесені до реєстру (ст. 9 Закону України “Про охорону прав на зазначення походження товарів”). Закон спеціально підкреслює (п.7 ст. 17), що власник свідоцтва не має права видавати ліцензію на використання кваліфікованого зазначення походження товару. Водночас, у законодавстві відсутня заборона суб’єкта права на кваліфіковане зазначення передавати належне йому право. Буквальний аналіз норми п.7 ст. 17 Закону свідчить лише про його неможливість на підставі ліцензії надавати право на його використання будь-якій особі. Таким чином, правомочність розпорядження не входить до змісту суб’єктивного права на географічне зазначення. У той час як суб’єкт права на торговельну марку має весь обсяг повноважень, що випливають з даної правомочності. Складніше визначається обсяг правомочності розпорядження суб’єкта права на комерційне найменування. Як і у сфері правового режиму інших охоронюваних законом результатів інтелектуальної, творчої діяльності у змісті права на комерційне найменування можна виділити дві форми розпорядження: передачу (уступку) та надання прав на комерційне найменування. При розгляді першої з названих форм необхідно визначити допустимість відчуження права на комерційне найменування. Законодавство з цього приводу висловлюється досить однозначно. ЦК України у п.2 ст.490 вказує, що майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування передаються іншій особі лише разом з цілісним майновим комплексом особи, якій ці права належать, або його відповідною частиною. Дане правило ґрунтується на нормі п. 12 Положення про фірму 1927 р., яка передбачала неможливість окремого відчуження права на фірму. Лише у випадку переходу підприємства до нового власника, він міг користуватися колишньою фірмою. Разом з цим, в юридичній літературі існують різні точки зору. Ще у дореволюційній Росії існувало декілька підходів на питання відчужуваності фірми. Його вирішення залежало від трактування правової природи даного засобу індивідуалізації. Науковці, які ототожнювали фірмове найменування з позначенням підприємства висловлювались за можливість її переходу разом з 206

підприємством (Г.Ф.Шершеневич, П.П.Цитович). Їх опоненти, навпаки, розмежовували поняття “фірма” та “назва підприємства”, зазначаючи, що фірма, будучи ім'ям купця, як одноособова, так і колективна, не може по своїй суті бути передана чи відчужувана і завжди повинна вказувати на дійсного власника підприємства. У той час як назва підприємства чи торгового закладу служить для їх розрізнення і може бути відчужувана і передаватися разом з підприємством чи закладом380. На сьогоднішній день з даного приводу також не існує єдиної точки зору. Незважаючи на характеристику комерційного найменування як позначення, яке індивідуалізує юридичну особу, тобто виступає найменуванням суб’єкта права, ряд науковців допускають його перехід разом з передачею підприємства як майнового комплексу (Д.А.Медвєдєв, О.П.Сергєєв381). Даний підхід отримав законодавче закріплення. Так, згідно ст. 191 ЦК України до складу підприємства як майнового комплексу входять усі види майна, призначені для його діяльності, включаючи право на торговельну марку або інше позначення та інші права, якщо інше не встановлено договором або законом. Пункт 4 цієї статті зазначає, що підприємство в цілому або його частина можуть бути об’єктом купівлі-продажу, застави, оренди та інших правочинів. Подібне положення містить ЦК РФ, який у ст. 132 прямо відносить фірмове найменування до складу підприємства як майнового комплексу. Існує також протилежна позиція. Зокрема, Г.Є.Авілов, коментуючи ЦК РФ зазначає, що фірмове найменування юридичної особи за ЦК не може включатися до складу підприємства і взагалі повинне бути визнано невідчужуваним об'єктом цивільних прав… До складу підприємства можуть бути включені засоби індивідуалізації самого підприємства як майнового комплексу чи окремих його елементів (вивіски, товарні знаки, знаки обслуговування тощо); перехід права на фірмове найменування до покупця підприємства не може мати місця382. Притримується цієї позиції також В.О.Калятін383. Варто наголосити, що в останній час виник еклектичний підхід, висловлений О.Є.Романовим, який вважає, що право на використання фірмового найменування здатне перенестися разом з підприємством до його покупця. При цьому, не саме фірмове найменування, а лише право на його використання при експлуатації конкретного підприємства переходить до набувача майнового комплексу384. Аналізуючи наведені підходи, слід зазначити, що як було встановлено, назва підприємства і комерційне найменування є різними засобами індивідуалізації. 380

Данилова Е.Н. Фирма и название предприятия. Спб. 1915. – С.38. Медведев Д.А. Право на фирму в условиях рыночной экономики. // Осуществление и защита имущественных прав граждан и организаций в условиях формирования социалистического правового государства. Уфа, 1991. – С.72; Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник. 2-е изд. –М.: Проспект, 2001. – С.587. 382 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (постатейный). / Под ред. О.Н.Садикова. М., 2003. – С.135. 383 Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (Исключительные права). Учебник. М.: Из-во НОРМА, 2000. – С.341. 384 Романов О.Е. Теоретические и практические аспекты определения состава предприятия как имущественного комплекса // Актуальные проблемы гражданского права. Вып. 6 / Под ред. О.Ю.Шилохвоста. – М.: НОРМА, 2003. С.237 381

207

Перше – призначене ідентифікувати об’єкт, а останнє – суб’єкта права. Відчуження об’єкта не повинно призводити до перейменування суб’єкта, і навпаки. Тому видається не переконливою позиція першої групи вчених, які, як видається, ототожнюють юридичну особу і підприємство та, як наслідок, обґрунтовують можливість переходу комерційного найменування при продажу цілісного майнового комплексу. Можна не погодитися і з еклектичним підходом. При передачі права на використання комерційного найменування, останнє може існувати лише до того часу, поки існує саме немайнове благо, право на яке було надано при відчуженні підприємства. Тому припинення права на комерційне найменування автоматично призводить до припинення права на його використання. Тобто, покупець, що придбав підприємство і разом з ним отримав можливість використовувати право на фірмове найменування, втрачає його у випадку ліквідації продавця, його відмови від належного найменування. Зміна продавцем підприємства свого найменування також повинна призводити до зміни права на використання. Таким чином, передача лише права, без передачі чи надання самого немайнового блага з приводу якого воно виникає, може спричинити невигідні наслідки, насамперед, для самого покупця. Для більш детального розгляду даного питання необхідно звернутися до значення комерційного найменування у системі об’єктів цивільного права. Як вказувалося, комерційне найменування має на меті шляхом відповідного позначення ідентифікувати юридичну особу як суб’єкта цивільних прав серед інших учасників цивільних правовідносин. Тому, вважаємо, за неможливий перехід права на комерційне найменування до іншого суб’єкта без припинення існування самої юридичної особи, для позначення якої воно використовується. Зазначене положення не слід трактувати як заперечення будь-якої можливості передачі права на комерційне найменування. Такий перехід можливий, але лише при припиненні юридичної особи – правоволодільця найменування. Тому фактично єдиним випадком переходу права на комерційне найменування є правонаступництво у формі реорганізації. У залежності від виду реорганізації (злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення) правонаступництво буде мати свої особливості. Водночас, слід відзначити, що потенційно при всіх способах реорганізації можливий перехід комерційного найменування повністю чи частково, якщо останній не передбачає збереження за колишньою юридичною особою свого найменування. При цьому, при перетворенні змінюється лише організаційно-правова форма особи (корпус), тобто має місце перехід прав лише на частину найменування. Таким чином, розпорядження комерційним найменуванням у формі передачі можливе лише при правонаступництві у випадку реорганізації юридичної особи – правоволодільця у формі злиття, приєднання, поділу, виділу та перетворенні. Друга форма розпорядження правом на комерційне найменування – надання суб’єктивного права – може мати місце на підставі договірних конструкцій. Основною серед яких є договір комерційної концесії (франчайзингу), що опосередковує відносини по наданню правоволодільцем іншій стороні 208

(користувачеві) за плату права користування комплексом належних йому прав з метою виготовлення та продажу певного виду товару чи надання послуг. Предметом договору комерційної концесії є право на використання об'єктів права інтелектуальної власності (торговельних марок, промислових зразків, винаходів, творів, комерційних таємниць тощо), комерційного досвіду та ділової репутації. В Україні франчайзинг, як різновид договірних відносин, лише зароджується. Але вже існує певний практичний досвід застосування франчайзингових операцій, зокрема за участю іноземних осіб. Разом з тим, приймаючи до уваги закордонний досвід, можна прогнозувати швидке поширення цієї нової для України форми договірних відносин. Законодавчі основи правового регулювання відносин у сфері комерційної концесії були закладені гл. 76 ЦК України. В останні роки підвищується інтерес до доктринального дослідження даного виду договірних відносин серед українських та зарубіжних науковців385. Аналіз положень ЦК України засвідчує, що договір комерційної концесії як самостійний цивільно-правовий договір є консенсуальним, двостороннім та оплатним. Предметом даного договору є комплекс виключних прав, що належать правоволодільцю, право використання яких надається користувачу. В юридичній літературі такі виключні права правоволодільця поділяють на дві категорії: першу (обов'язкові об'єкти) становлять виключні права, надання права користування якими становить основний зміст зобов'язання правоволодільця за договором комерційної концесії (право на комерційне найменування чи комерційне позначення та на охоронювану комерційну інформацію); до другої категорії (факультативні об'єкти) можуть бути віднесені ті виключні права, використання яких користувачем може бути передбачене договором комерційної концесії, однак договір вважається укладеним і при відсутності вказівки у ньому про надання права на їх використання (права на товарний знак, знак обслуговування, права патентовласника тощо)386. Таким чином, право на комерційне найменування є основою, стрижнем даної правової конструкції. При цьому, як слушно зазначає О.П. Сергєєв, предметом даного договору є не усе фірмове найменування з усіма його необхідними атрибутами, а лише те умовне позначення, яке є обов'язковим додатком до корпуса фірми та індивідуалізує підприємця серед інших учасників цивільного обороту387. Водночас, ЦК України не забороняє, щоб користувач за згодою правоволодільця використовував комерційне найменування останнього в якості 385

Цират А.В. Франчайзинг и франчайзинговый договор: Учебн. - практ. пособие. – К.: Истина, 2002. – 240 с; Евдокимова В. Франшиза и договор коммерческой концесии в Гражданском кодексе РФ. // Хозяйство и право. – №12. – 1997. - С. 25-32; Денисюк В.А., Андрощук Г.О. Франчайзингові мережі: роль в економіці та правове регулювання // Промислова власність в Україні: проблеми правової охорони: Зб. наук. статей / За ред. Ю.С.Шемчушенка, Ю.Л.Бошицького. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2004 – С. 398431; Мельник О.М. Проблеми охорони прав суб’єктів інтелектуальної власності в України. Харків, 2002. - 362 с. 386 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении работ и оказании услуг. – М.: “Статут”, 2002 – С.972. 387 Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник. 2-е изд. –М.: Проспект, 2001. – С.588.

209

свого власного. Однак, для цього відповідне найменування повинно бути внесене в установчі документи користувача. При дослідженні договору франчайзингу як правової моделі надання права на комерційне найменування, не можна не зупинитися на розгляді питання суб’єктів даного договору. ЦК України передбачає, що сторонами у договорі комерційної концесії можуть бути комерційні організації та фізичні особи, зареєстровані як індивідуальні підприємці. Обов’язковим елементом предмету даного договору є передача права на комерційне найменування чи комерційне позначення. Водночас, як зазначалось, право на комерційне найменування може належати лише юридичній особі, що займається підприємницькою діяльністю. Фізичні особи, у тому числі індивідуальні підприємці, виступають у цивільному обороті під ім’ям. При цьому, вони мають право на комерційне позначення, що ідентифікує відповідний майновий комплекс чи інше майно пов’язане з веденням підприємницької діяльності фізичної особи. Тому, на наш погляд, індивідуальний підприємець може бути стороною даного договору, але, на відміну від юридичної особи, він надає на підставі комерційної концесії належне йому право на комерційне позначення. Право на комерційне найменування займає основоположне значення серед комплексу виключних прав, що надаються на підставі договору комерційної концесії. Незважаючи на відсутність безпосередньої вказівки на нього у Гл. 76 ЦК України та ст.1116, що визначає предмет договору, даний висновок випливає із ряду нормативних положень, присвячених регулюванню цієї договірної конструкції. По-перше, договір комерційної концесії є єдиним правочином, який підлягає державній реєстрації органом, що здійснив реєстрацію правоволодільця, а якщо останній зареєстрований в іноземній державі – органом, що здійснив реєстрацію користувача. Як вказує А.О.Іванов, необхідність подібної реєстрації пов’язана з тим, що головною складовою предмету договору є права за допомогою яких здійснюється індивідуалізація підприємця, його товарів чи послуг388. По-друге, згідно ст. 1126 ЦК України договір комерційної концесії припиняється у разі припинення права правоволодільця на торговельну марку чи інше позначення, визначене у договорі, без його заміни аналогічним правом. У даному випадку мається на увазі припинення права на комерційне найменування, що належало правоволодільцю. Перехід до іншої особи будь-якого іншого виключного права, що входить до комплексу наданих користувачеві прав не визнається підставою для розірвання даного договору. По-третє, зміна комерційного найменування чи торговельної марки правоволодільця має суттєві наслідки для договору комерційної концесії. Користувач може вимагати розірвання договору, а у разі продовження його чинності – вправі вимагати відповідного зменшення належної правоволодільцеві плати.

388

Иванов А.А. Договор коммерческой концессии. // Гражданское право: Учеб.: В 3 т. Т.2. – 4-е изд., перераб. и доп. / Отв. ред. А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. – С. 737.

210

Таким чином, розпорядження правом на комерційне найменування має дві форми. Перша – передача прав на комерційне найменування при правонаступництві у випадку реорганізації юридичної особи - правоволодільця, якщо умови її проведення не передбачають збереження за реорганізованою юридичною особою свого найменування. Друга форма розпорядження передбачає надання права на комерційне найменування разом з іншими виключними правами на підставі договору комерційної концесії. Проведений аналіз змісту суб’єктивного права на засоби індивідуалізації засвідчує: 1. Доктринальне визначення та нормативне закріплення елементів змісту суб’єктивного права на засоби індивідуалізації пов’язане з домінуючою у правовій науці теорією інтерпретації юридичної природи прав на результати інтелектуальної, творчої діяльності. 2. Враховуючи конструкцією прав на засоби індивідуалізації, специфіку правового режиму їх охорони та виходячи з закріпленого ЦК України переліку можливостей суб’єкта права на комерційне найменування, торговельну марку та географічне зазначення, слід визначити належність до змісту суб’єктивного права на засоби індивідуалізації правомочності використання, заборони та розпорядження. 3. Кожний елемент суб’єктивного права на засоби індивідуалізації має свою особливість, що якісно відрізняється від повноважень суб’єкта у галузі авторського та патентного прав. 4. Правомочністю використання охоплюється весь спектр можливих форм застосування комерційних найменувань, географічних зазначень та торговельних марок у будь-яких сферах, пов’язаних з функціонуванням управомоченого суб’єкта чи оборотом ідентифікованого об’єкта. 5. Правомочність заборони суб’єкта права на засоби індивідуалізації має більш широке змістовне наповнення порівняно з авторським та патентним правом та включає значний діапазон можливостей уповноваженої особи, які поширюються на заборону використання тотожних та схожих позначень при наявності небезпеки їх змішування. Враховуючи наведене, до ст.ст. 490, 495 та 503 ЦК України доцільно внести зміни, спрямовані на розширення можливостей суб’єкта у сфері реалізації права заборони, сформулювавши їх у наступній редакції: Ст. 490. “Майновими правами інтелектуальної власності на комерційне найменування є: 2) право перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати комерційне найменування чи схоже з ним позначення, в тому числі забороняти таке використання;”. Ст. 495 “Майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки чи схожого з нею позначення, в тому числі забороняти таке використання”.

211

Ст. 503 “Правами інтелектуальної власності на географічне зазначення є: 3) право перешкоджати неправомірному використанню географічного зазначення чи схожого з ним позначення, в тому числі забороняти таке використання”. 6. Форми реалізації правомочності розпорядження є неоднаковими для різних видів засобів індивідуалізації. а) До змісту суб’єктивного права на географічне зазначення правомочність розпорядження не входить. Враховуючи, що остання охоплює як надання, так і передачу прав на об’єкт інтелектуальної власності, доцільно до п.7 ст. 17 Закону України “Про охорону прав на зазначення походження товарів” внести зміни та розширити перелік заборонних дій власника свідоцтва закріпивши положення наступного змісту: “Власник свідоцтва не має права: а) видавати ліцензію та передавати право на використання кваліфікованого зазначення походження товару”. б) Суб’єкт права на торговельну марку наділений максимально широким спектром форм реалізації правомочності розпорядження, що проявляється у його можливості надання чи передачі прав на торговельну марку підставі відповідних договірних конструкцій у повному обсязі чи частково. в) У сфері комерційних найменувань існують обмежені можливості розпорядження. Розпорядження у даній галузі має дві форми: 1) передача прав на комерційне найменування при правонаступництві у випадку реорганізації юридичної особи, якщо умови її проведення не передбачають збереження за особою свого найменування; 2) надання прав на комерційне найменування разом з іншими виключними правами на підставі договору комерційної концесії. 7. Слід визнати такою, що не відповідає юридичній природі суб’єктивного права на комерційне найменування положення п. 2 ст. 490 ЦК України про можливість переходу майнових прав інтелектуальної власності на комерційне найменування разом з цілісним майновим комплексом. Перехід права на комерційне найменування без припинення існування юридичної особи для позначення якої воно використовується, вважаємо неможливим, а тому пропонується виключити п. 2 зі змісту ст. 490 ЦК України. 5.3. Теоретичні та практичні аспекти захисту прав на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг Будь-яке суб’єктивне право має реальне значення для його носія лише при наявності ефективної та злагодженої системи захисту. Тому питання правового захисту відіграють основоположну роль у дослідженні механізму правової охорони відповідного майнового чи немайнового блага та аналізу практичних аспектів його реалізації у межах конкретних цивільних правовідносин. Незважаючи на їх значну актуальність для здійснення прав і свобод суб’єктів цивільного права та теоретичного осмислення юридичною наукою, у правовій доктрині у сфері даної проблематики вже протягом тривалого часу спостерігається існування ряду гострих питань з приводу яких ведуться активні дискусії. Вони пов’язані з: 1) визначенням поняття “правового захисту”; 2) окресленням його місця у системі цивільних прав; 3) характеристикою його 212

змісту та форм реалізації; 4) тлумаченням моменту виникнення права на захист; 5) співвідношенням з суміжними правовими категоріями. У зв’язку з зазначеною обставиною, вважаємо за необхідне зупинитися на аналізі теоретичних аспектів правового захисту і висловити своє бачення його специфіки у рамках цивільних правовідносин, розгляд яких сприяє більш повній характеристиці особливостей реалізації у практичній площині нормативно закріпленої системи захисту суб’єктивних прав на комерційні найменування, торговельні марки та географічні зазначення. В юридичній літературі дискусійно трактується поняття захисту. Домінуючою є позиція, що передбачає характеристику останнього як системи заходів, спрямованих на забезпечення недоторканості права, його здійснення та ліквідацію правопорушень. При цьому, при визначенні права на захист основний акцент робиться на його державно-правовому характері, що спрямований на відновлення порушеного права, забезпечення виконання юридичного обов’язку389. У такому ракурсі захист розглядається як функція держави, яка у формі спеціальних заходів, спрямована на припинення конкретних правопорушень, відновлення (компенсацію) порушених інтересів або забезпечення умов їх задоволення в інших формах. Дана позиція відстоюється, насамперед, представниками загальнотеоретичних юридичних дисциплін та отримала значне поширення у царині цивілістики. Зокрема, на думку С.С.Алексєєва правовий захист – це державно-примусова діяльність, спрямована на поновлення порушеного права, забезпечення виконання юридичного обов’язку390. Більш широко трактував правовий захист М.С.Малеїн, який розумів його як систему юридичних норм, спрямованих на запобігання правопорушенню та ліквідацію його наслідків391. Г.Я.Стоякин вважає, що правовий захист включає три моменти: видання норм, які встановлюють права і обов’язки, визначають порядок їх здійснення, захисту та застосування санкцій; діяльність суб’єктів із здійснення і захисту своїх суб’єктивних прав; попереджувальна діяльність держави і громадських організацій, а також діяльність з реалізації правових санкцій392. Вітчизняні цивілісти також притримуються цього підходу. Зокрема, як пише Р.Б.Шишка, захист суб’єктивного цивільного права – це діяльність володільця прав чи уповноважених органів із застосування правоохоронних заходів державно-примусового характеру (заходів відповідальності або заходів захисту),

389

Илларионова Т.И. Система гражданско-правовых охранительных мер. – Томск, Изд. Томского ун-та, 1982. – С.56; Ромовская З.В. Защита в советском семейном праве. – Львов, Вища школа, 1985. – С.9-31. 390 Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. Книга перша / О.В. Дзера, Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С.180. 391 Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар. / За ред. розробників Цивільного кодексу України. – К.: Істина. – С.192. 392 Стоякин Г.Я. Понятие защиты гражданских прав // Проблемы гражданско-правовой ответственности и защиты гражданских прав. Сб. статтей. Ред. коллегия В.М.Десятков и др. – Свердловск, 1973. – С.34; Стоякин Г.Я. Правовосстановительные санкции как меры защиты субъективных гражданских прав // Гражданское право и способы его защиты. Сб. статтей. Ред. Коллегия О.А.Красавчиков и др. – Свердловск.: Изд–во Свердловского юрид. института, 1974. – С. 97–104.

213

спрямованих на визнання або відновлення порушеного суб'єктивного права, що реалізується в межах тільки охоронюваних правовідносин393. Даному підходу протистоїть позиція вчених, які тлумачать захист як можливість уповноваженої особи застосувати заходи правоохоронного характеру для поновлення свого порушеного чи оспорюваного права394. Найбільш послідовно вона відображена у працях В.П.Грибанова395. Відповідно до цього підходу, право на захист не обмежується лише застосуванням державою заходів примусового характеру, а пов’язується, насамперед, з діяльністю самого суб’єкта по поновленню порушеного права та припинення дій, що його порушують. Дана позиція видається більш переконливою, оскільки: по-перше, дозволяє охопити поняттям захисту весь спектр можливих форм його здійснення, включаючи самозахист та захист права юрисдикційними органами; по-друге, ґрунтується на прояві ініціативи самого суб’єкта приватно-правових відносин, права якого порушені чи яким створюється загроза порушення; по-третє, відображає специфіку цивільно-правових норм та випливає з методу приватного права, невід’ємною ознакою якого, як відзначається в юридичній літературі396, є ініціативно-диспозитивний характер виникнення правових зв’язків між учасниками цивільних правовідносин. Сучасне цивільне законодавство, регламентуючи право на захист, не обмежується лише діяльністю державних чи інших уповноважених органів, спрямовану на застосування правоохоронних засобів до правопорушників. Цивільний кодекс достатньо широко регулює відносини по самозахисту прав самим потерпілим (ст.19), особливості здійснення права на захист (ст. 20) та застосування засобів оперативного впливу (наприклад, ст.ст.537, 621 тощо). Таким чином, правовий захист не обмежується можливістю застосування лише юридично закріплених захисних механізмів. Особа вправі самостійно обирати будь-які способи захисту, які відповідають змісту порушеного права, характеру правопорушення та його наслідкам. Викликає заперечення тлумачення захисту лише як діяльності по застосуванню заходів примусового впливу. Слід наголосити, що у переважній більшості випадків захист пов’язується з примусом, що здійснюється на правопорушника безпосередньо самим потерпілим у випадку самозахисту чи державним або іншим компетентним органом у судовому чи адміністративному порядку. Але зведення захисту лише до примусу видається не зовсім вірним, оскільки не всі правоохоронні заходи передбачають безпосередній чи опосередкований тиск на правопорушника. Йде мова про заходи оперативного впливу, пов’язані з відмовою від вчинення певних дій (відмова від договору, відмова від прийняття неналежно виконаного тощо) та заходи, спрямовані на 393

Шишка Р.Б. Охорона прав суб'єктів інтелектуальної власності у цивільному праві України. / Автореф. дис. … док. юр. наук: 12.00.03. // Одеська національна юридична академія. – Одеса. – 2004. – С.28. 394 Гражданское право. Том 1 Учебник. Изд. 6-е, перераб. и доп. / Под. ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. – М.: ООО “ТК Велби”, 2002. – С.335; Гражданское право: В 2 т. Том І: Учебник / Отв. ред. проф. Е.А.Суханов. – 2-е. изд. – М.:Издательство БЕК, 2002 – С.409. 395 Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. Изд. 2-е. – М.: “Статут”, 2001. – С.107. 396 Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. Книга перша / О.В.Дзера, Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер, 2004 – С.22.

214

виконання обов’язку третьою особою за рахунок боржника (ст.621 ЦК України). Тому зміст права на захист не обмежується лише можливістю примусу, а охоплює значно ширший діапазон діяльності уповноваженого суб’єкта по попередженню та поновленню порушеного права. Неоднозначно в юридичній науці визначається місце права на захист у системі цивільних прав. Згідно традиційної концепції, право на захист є складовою частиною суб’єктивного цивільного права поряд з правом на власні дії та правом вимагати певної поведінки від зобов’язаних осіб. До цієї групи можна віднести позиції вчених, які обґрунтовують, що забезпечення суб’єктивного права можливістю захисту є його невід’ємною якістю, яка існує не паралельно з іншими, закріпленими у суб’єктивному праві можливостями, а притаманна їм самим397. Існує також точка зору, згідно якої право на захист являє собою самостійне суб’єктивне право. Дане право появляється у суб’єкта лише у момент порушення чи оспорення права та реалізується у рамках виникаючих охоронних цивільних правовідносин398. Аналізуючи зазначені підходи можна відзначити, що право на захист є невід’ємним атрибутом будь-якого суб’єктивного права, оскільки останнє підлягає захисту, навіть, у разі якщо не передбачене цивільним законодавством, але не суперечить його засадам. Водночас, зміст даного права не обмежується лише самим суб’єктивним правом. Захисту підлягають порушені чи оспорюванні інтереси. Наприклад, при знищенні речі зникає речове право, тому захисту підлягає інтерес власника речі, пов’язаний з поновленням свого майнового стану шляхом відшкодування правопорушником заподіяної шкоди. Тому, виступаючи внутрішньою властивістю будь-якого суб’єктивного права, право на захист, разом з тим, являє собою самостійне суб’єктивне право управомоченої особи впливу на правопорушника з метою поновлення свого порушеного права чи забезпечення виконання юридичного обов’язку. На думку ряду вчених, суб’єктивне право на захист, крім матеріальноправових, включає також засоби процесуального порядку. До їх кола належать: право на звернення за судовим захистом, можливість подання позовної заяви, брати участь у розгляді справи, користуватися процесуальними правами, вимагати примусового виконання рішення тощо. Матеріальні і процесуальні норми формують єдиний комплексний інституту правового захисту399. Проте, слід відзначити, що засоби процесуального характеру не притаманні деяким формам правового захисту. Зокрема, самозахист та заходи оперативного характеру (наприклад, відмова від договору чи виконання за рахунок боржника) не потребують втілення у відповідній процесуальній формі. Остання спрямована на реалізацію матеріального права на захист у судовому та адміністративному 397

Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. М., Юрид. .лит. 1976. – С.73-74. Елисейкин П.Ф. Правоохранительные нормы: понятие, виды, структура // Защита субъективных прав и гражданское судопроизводство. Вып. 2. Сборник научных трудов. – Ярославль, 1977. – С. 25–36; Гражданское право. Том 1 Учебник. Изд. 6-е, перераб. и доп. / Под. ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. – М.: ООО “ТК Велби”, 2002. – С.336. 399 Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. Книга перша / О.В. Дзера, Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер, 2004 – С.234. 398

215

порядку. Тому більш вірною видається позиція науковців400, які розмежовують матеріальне право на захист та процесуальну форму його реалізації, однією з яких є пред’явлення позову у судовому порядку. Таким чином, можливості матеріально-правового характеру, які надаються управомоченій особі правом на захист передбачають також можливості їх здійснення у певній встановленій законом процесуальній формі. Разом з тим, не слід перебільшувати значення процесуальних засобів реалізації права на захист, оскільки останні забезпечують втілення матеріальноправової вимоги захисту, тобто виступають одним із кінчених етапів здійснення захисту порушеного матеріального права. Тому вважаємо за доцільне інтерпретувати право на захист як матеріально-правове, здійснення якого забезпечується у певній процесуальній формі. У літературі висловлюється думка, що право на захист виникає в управомоченої особи в момент порушення чи оспорювання права та реалізується у рамках виникаючого охоронного цивільного правовідношення401. Зазначена теза, однак, видається сумнівною, оскільки дане право, виступаючи невід’ємним атрибутом будь-якого суб’єктивного права, постійно супроводжуючи його, може реалізуватися до моменту правопорушення. Зокрема, ЦК України (ст.386) допускає можливість власника, який має підстави передбачати можливість порушення свого права, звернутися до суду з вимогою про заборону вчинення дій, що можуть порушити право або про вчинення певних дій для запобігання такому порушенню. У зазначеному випадку право ще не порушене, але вже підлягає правовому захисту. Як спосіб захисту та гарантію непорушності права можна розглядати державну реєстрацію засобу індивідуалізації, при якій перевіряється заявлене позначення на предмет тотожності чи подібності до вже існуючих. Тим самим забезпечується превентивний захист права від можливих правопорушень у майбутньому. При цьому, захист здійснюється як щодо нового засобу індивідуалізації, правоволоділець якого у разі тотожності його з раніше зареєстрованим позначенням може перетворитися на порушника чужого права, так і щодо вже зареєстрованого, право на яке також може бути порушеним у разі реєстрації аналогічного позначення як об’єкта інтелектуальної власності. Крім того, право на захист може реалізуватися при припиненні самого суб’єктивного права. У такому випадку забезпечується захист інтересу, пов’язаного з втраченим правом. Наприклад, смерть особи є підставою для захисту охоронюваних законом інтересів осіб, що були на його утриманні по відшкодуванню заподіяної шкоди. Таким чином, право на захист має більш широкий зміст, оскільки не лише супроводжує суб’єктивне цивільне право, а й продовжує існувати у разі його припинення.

400

Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. Изд. 2-е. – М.: “Статут”, 2001. – С.115. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник. 2-е изд. – М.: Проспект, 2001. – С.366. 401

216

Поняття “захист прав” тісно пов’язане з категорією “охорони”, але не тотожне останній402. Охороною прав охоплюється вся сукупність заходів, що забезпечують реалізацію права. До неї, як підкреслюється в юридичній літературі, включаються заходи не лише правового, але і економічного, організаційного та іншого характеру, спрямовані на створення необхідних умов для здійснення суб’єктивних прав403. До них належать всі заходи, за допомогою яких забезпечується розвиток цивільних правовідносин в їх нормальному, не порушеному стані, та поновлення порушених чи оспорюваних прав і інтересів. У свою чергу, право на захист суб’єктивного цивільного права і конкретне його здійснення є лише однією із складових правової охорони. Отже, підсумовуючи зазначене, можна вказати, що право на захист: 1) являє собою можливість уповноваженої особи використовувати незаборонені законом правоохоронні заходи безпосередньо чи за допомогою державних та інших органів; 2) має матеріально-правовий характер та може реалізуватися у відповідній процесуальній формі; 3) не обмежується лише діяльністю держави та можливістю застосування заходів примусового характеру; 4) постійно супроводжує суб’єктивне цивільне право та продовжує існувати у випадку його припинення; 5) будучи невід’ємним атрибутом суб’єктивного права, зберігає відносну самостійність у рамках системи цивільних прав. Таким чином, право на захист можна охарактеризувати як правову можливість уповноваженої особи використовувати заходи правоохоронного характеру з метою запобігання правопорушенню, припинення його наслідків, поновлення порушеного права та забезпечення виконання юридичного обов'язку. Право на захист характеризується наявністю певних форм та способів. У юридичній науці прийнято розрізняти юрисдикційну та неюрисдикційну форми захисту суб'єктивних прав404. Поняттям “юрисдикційна форма захисту” охоплюється діяльність уповноважених державою органів по захисту цивільних прав. Її суть полягає в тому, що особа, права і законні інтереси якої порушені неправомірними діями, звертається за захистом до державних чи інших компетентних органів, що уповноважені вжити необхідних заходів для відновлення порушеного права і припинення правопорушення. Неюрисдикційна форма охоплює собою дії самих потерпілих по захисту порушених чи оспорюваних прав, що здійснюються ними самостійно, без звернення до державних чи інших компетентних органів. У рамках даної форми розрізняють самозахист цивільних прав, тобто здійснення управомоченою особою незаборонених дій фактичного характеру, спрямованих на охорону її майнового чи немайнового права та інтересу, і застосування заходів оперативного впливу – 402

Галянтич М.К. Співвідношення правових категорій “охорона” та “захист” промислової власності // Промислова власність в Україні: проблеми правової охорони: Зб. наук. статей / За ред. Ю.С.Шемчушенка, Ю.Л.Бошицького. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2004 – С.479-501. 403 Гражданское право. Том 1 Учебник. Изд. 6-е, перераб. и доп. / Под. ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. – М.: ООО “ТК Велби”, 2002. – С.335. 404 Гражданское право: В 2 т. Том І: Учебник / Отв. ред. проф. Е.А.Суханов. – 2-е. изд. – М.:Издательство БЕК, 2002 –С.242-243.

217

правоохоронних засобів, які носять юридичний характер та застосовуються управомоченою особою без звернення до державних чи інших органів. Аналіз системи цивільних прав та механізмів їх захисту засвідчує, що захисні можливості особи нерозривно пов’язані та зумовлюються специфікою порушеного чи оспорюваного суб’єктивного права. Тому, якщо для окремих інститутів цивільного права притаманно застосування всіх чи переважної більшості передбачених законодавством спосіб захисту порушених прав, то особливості інших, обумовлюють можливість використання лише окремих правоохоронних засобів. Так, наприклад, самозахист цивільних прав у формі необхідної оборони застосовується при захисті права на життя та здоров’я, але, в цілому, не характерний для захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності. Крім загальних способів захисту, що застосовуються судом чи іншим компетентним органом, передбачених Главою 3 ЦК України (визнання права, припинення дій, що його порушують, відшкодування збитків тощо), у рамках кожного самостійного інституту можна виокремити спеціальні захисні механізми, які використовуються для поновлення даної групи прав у випадку їх порушення чи оспорення. Так, для захисту прав інтелектуальної власності суд може вжиті заходи, передбачені ст. 432 ЦК України (вилучити з цивільного обороту товари, що виготовлені з порушенням права інтелектуальної власності, знаряддя та матеріали, які використовувалися для їх виготовлення, застосувати разове грошове стягнення тощо). Способи захисту окремих видів об’єктів права інтелектуальної власності відображені у спеціальних законах (наприклад, Закон України “Про авторське право та суміжні права”, “Про захист прав на сорти рослин” тощо). Спеціальні способи захисту передбачаються також законодавством про охорону засобів індивідуалізації. Зокрема, Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” до особливих заходів правоохоронного характеру відносить усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, знищення виготовлених зображень знака або такого позначення. Водночас, як слушно зазначається вченими, даних правових механізмів не достатньо для забезпечення ефективного захисту прав суб’єктів на засоби індивідуалізації405. Тому, у подальшому, при характеристиці форм та способів захисту прав на засоби індивідуалізації буде акцентуватися увага на основних, притаманних даним правам захисним моделям загального та спеціального характеру, що відображають природу порушених прав та зумовлюються специфікою вчинених правопорушень. Аналізуючи неюрисдикційні способи захисту прав на засоби індивідуалізації, слід підкреслити, що особливості конструкції охоронюваних прав зумовлюють незначні можливості їх використання. На відміну від речових та особистих немайнових прав, у сфері захисту яких існують широкі можливості до застосування незаборонених законом засобів протидії самою особою, у межах 405

Мельник О.М. Цивільно-правова охорона інтелектуальної власності в Україні. / Автореф. дис. …док. юр. наук: 12.00.03. // Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. – Київ. – 2004. – С.26.

218

права інтелектуальної власності у цілому, та засобів індивідуалізації, зокрема, така діяльність суттєво обмежена характером прав, щодо яких вчинене чи на які посягає правопорушення. Як приклад самозахисту порушених прав на комерційні найменування, торговельні марки та географічні зазначення можна навести: 1) публічну заяву потерпілого про те, що конкретна фізична чи юридична особа незаконно користується тотожним чи подібним засобом індивідуалізації; 2) звернення потерпілого до правопорушника з вимогою припинення незаконного використання торговельної марки, комерційного найменування чи географічного зазначення чи схожих з ним позначень. Оперативні засоби захисту у галузі засобів індивідуалізації застосовуються, насамперед, у рамках договірних відносин по наданню чи передачі прав на торговельні марки та комерційні найменування на підставі ліцензійних договорів, договору комерційної концесії чи інших правочинів. Вони пов’язані з відмовою у вчиненні певних дій з метою попередження заподіяння шкоди. Цивільне законодавство передбачає, як заходи оперативного характеру у галузі засобів індивідуалізації: 1) відмову ліцензіара від ліцензійного договору у разі порушення ліцензіатом встановленого договором терміну початку використання об’єкта інтелектуальної власності (п.2 ст.1110 ЦК України); 2) можливість ліцензіара чи ліцензіата відмовитися від договору у разі порушення стороною умов договору (п.2 ст.1110 ЦК України); 3) можливість користувача відмовитися від договору комерційної концесії у разі зміни торговельної марки чи іншого позначення правоволодільця, право на використання яких входить до комплексу прав, наданих йому за договором комерційної концесії (ст.1128 ЦК України). Відзначимо, що відмова від договору у сфері використання засобів індивідуалізації допускається також в інших випадках, встановлених договором чи законом, якщо має місце факт порушення зобов’язання другою стороною (ст. 615 ЦК України). Деякі вчені до заходів оперативного характеру, спрямованих на захист права на фірмове найменування, відносять додаткову реєстрацію торговельної марки, подібної до фірмового найменування. У такому випадку при виникненні спору у сторони, що має зареєстрований товарний знак буде більше шансів на судове рішення на свою користь406. Вище проведений аналіз нормативно закріпленої системи правової охорони комерційних найменувань та торговельних марок засвідчує, що захист права на комерційне найменування у даному випадку зумовлюється не особливим характером права на таке найменування, а недоліком діючого законодавства, яке забезпечує пріоритетний характер охорони прав на торговельну марку. Тому дана позиція видається сумнівною. Більш широко для захисту даної групи прав застосовуються юрисдикційні способи захисту у загальному (судовому) та спеціальному (адміністративному) порядках. На відміну від захисту інших видів цивільних прав у сфері засобів індивідуалізації велике значення відіграє превентивний захист права на комерційне найменування, торговельну марку та географічне зазначення, що 406

Каудыров Т.Э. Гражданско - правовая охрана объектов промышленной собственности в Республике Казахстан. – Алматы.: Жети Жаргы, 2001. – С.256-257.

219

здійснюється у вигляді державної реєстрації позначення як об’єкта інтелектуальної власності. Слід зазначити, що державно-примусові заходи, які застосовуються державними органами та реалізуються в юрисдикційній формі у рамках адміністративного чи судового порядку у науці цивільного права поділяють на заходи превентивного (попереджувального) характеру, регулятивні заходи та заходи цивільно-правової відповідальності407. Серед заходів адміністративного порядку для захисту прав на засоби індивідуалізації пріоритетне значення відіграє превентивна діяльність державних органів, що проявляється у державній реєстрації позначень як торговельних марок, географічних зазначень та комерційних найменувань. При її проведенні перевіряється заявлений об’єкт на предмет відповідності його вимогам охороноздатності відповідного засобу індивідуалізації. При цьому, здійснюється попереджувальний захист як щодо заявленого позначення, так і щодо раніше зареєстрованого, права на який можуть бути порушені наданням правової охорони новому об’єкту. Таким чином, система державної реєстрації знаків для товарів і послуг, кваліфікованих зазначень походження товарів та комерційних найменувань є основоположною гарантією непорушності прав на засоби індивідуалізації. Слід відзначити, що існуюча процедура державної реєстрації торговельних марок та географічних зазначень, хоча і не позбавлена ряду недоліків, але, у цілому, забезпечує надійний захист прав їх суб’єктів. Основне коло питань у сфері превентивного захисту пов’язується з відсутністю належної системи попереджувального захисту суб’єктивних прав на комерційні найменування. Створення системи реєстрації комерційних найменувань передбачається українським законодавством (п.3 ст.489 ЦК України, п.2 ст.159 ГК України) та зумовлюється нагальними потребами практики. При створенні ефективної системи превентивного захисту прав на комерційне найменування у формі державної реєстрації мають бути на нормативному рівні вирішені ряд проблем, пов’язані з її функціонуванням та визначений: 1) орган, який забезпечує проведення реєстрації комерційних найменувань; 2) перелік документів, подання яких є необхідним для реєстрації; 3) термін та черговість її проведення (до чи після реєстрації юридичної особи – правоволодільця); 4) коло підстав для відмови у реєстрації та відомості, які мають перевірятися при її проведенні. Враховуючи новизну даної проблеми для українського законодавства, вважаємо за необхідне, при пошуку ефективної моделі превентивного захисту, звернутися до досвіду пострадянських країн, в яких сформована та функціонує система державної реєстрації фірмових найменувань. Зокрема, у Республіці Вірменія Законом від 15 грудня 1999 р. “Про фірмові найменування”408 вже декілька років відбувається правова охорона останніх на підставі їх державної реєстрації. Її проведення здійснює патентне відомство на підставі заявки її 407

Гражданское право: В 2 т. Том І: Учебник / Отв. ред. проф. Е.А.Суханов. – 2-е. изд. – М.:Издательство БЕК, 2002. – С.421. 408 Закон Республики Армения “О фирменных наименованиях” от 15 декабря 1999г. http://www. parliament.am/ hdoc /laws / ru / firma-f.htm/

220

засновників чи уповноважених ними осіб до державної реєстрації юридичної особи. Відомство перевіряє заявлене найменування на предмет відповідності його вимогам законодавства. Зокрема, згідно зазначеного Закону не підлягає реєстрації як фірмове найменування назва, яка: а) співпадає з фірмовим найменуваннями іншої юридичної особи, раніше зареєстрованої у республіці чи з фірмовими найменуванням іноземної юридичної особи відоме громадськості, а також співпадає з товарним знаком чи з найменуванням місця походження товару, які мають більш ранній строк реєстрації чи подібні до ступеня їх змішування та відносяться до однієї і тієї ж сфери діяльності; б) суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі; в) містить повне чи скорочене ім’я історичної чи іншої відомої особи і надане без відповідного дозволу на використання цього імені; г) співпадає чи подібне до ступеня змішування з назвою держави, міжнародної урядової чи неурядової організації. У разі відповідності позначення встановленим вимогам, патентне відомство приймає рішення про його реєстрацію та вносить найменування до державного реєстру. До державної реєстрації юридичної особи, але на строк, що не перевищує 6 місяців зареєстроване фірмове найменування отримує тимчасову правову охорону. Після проведення державної реєстрації юридичної особи, орган який її здійснив щоквартально надає відомству інформацію про зареєстрованих у даному кварталі осіб. На підставі отриманих даних відомство виносить рішення про видачу свідоцтва на фірмове найменування чи визнання його реєстрацію недійсною. При цьому, виключне право на використання фірмового найменування виникає лише з дня державної реєстрації юридичної особи. Запровадження подібної системи, згідно якої за рахунок злагодженої роботи патентних органів та органів по реєстрації підприємців перевіряється заявлене найменування на предмет тотожності до раніше зареєстрованих комерційних найменувань, торговельних марок та географічних зазначень, видається доцільним і в Україні. Наразі можна констатувати, що існуюча модель державної реєстрації юридичних осіб забезпечує лише перевірку найменувань щодо тотожності до раніше зареєстрованих назв інших юридичних осіб, офіційних назв державних органів та органів місцевого самоврядування. При проведенні реєстрації не беруться до уваги позначення, які зареєстровані як торговельні марки чи географічні зазначення. Тому, внаслідок відсутності належної системи превентивного захисту суб’єктивних прав на комерційне найменування, правова охорона останніх в Україні здійснюється на дуже низькому рівні. Інший спосіб захисту прав на засоби індивідуалізації в адміністративному порядку полягає у поданні заперечення проти реєстрації торговельної марки чи географічного зазначення. Даним способом можуть бути захищені не лише права на марки та зазначення, суб’єкт права на комерційне найменування також вправі подати заперечення проти їх реєстрації. Згідно Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” будь-яка особа може подати до закладу експертизи мотивоване заперечення проти заявки щодо невідповідності наведеного у ній позначення умовам надання правової охорони. Заперечення розглядається, якщо воно одержане закладом експертизи не пізніше, ніж за 5 днів 221

до дати прийняття рішення за заявкою. При цьому, заявник вправі повідомити заклад експертизи про своє ставлення до заперечення протягом двох місяців від дати його одержання. Результати розгляду заперечення відображаються у рішенні за заявкою. Подання заперечення проти реєстрації заявленої назви місця походження товару чи заявленого географічного зазначення походження товару та права на їх використання передбачається Законом України “Про охорону прав на зазначення походження товарів”. Водночас, слід визнати, що механізм подання та розгляду заперечення, відображений у даному Законі, є більш досконалим у порівнянні з аналогічним у галузі торговельних марок. По-перше, чітко визначений термін протягом якого особа може подати заперечення (6 місяців від дати опублікування офіційних відомостей про заявку). По-друге, про результати розгляду заперечення повідомляється особі, яка його подала, що дає їй змогу адекватно прореагувати на прийняте рішення. У той час, як результати розгляду заперечення проти реєстрації торговельної марки окремо не розголошуються, а відображаються у прийнятому рішенні за заявкою. По-третє, встановлений максимальний термін розгляду заперечення закладом експертизи (2 місяці від дня завершення строку, встановленого для відповіді). Враховуючи зазначене, видається доцільним удосконалити передбачену Законом України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” процедуру розгляду заперечення. Зокрема, встановити чіткі строки його подання та розгляду уповноваженим закладом та закріпити обов’язок останнього повідомити про результати розгляду особі, яка подала заперечення та заявника. Крім того, суб’єкт права на комерційне найменування, торговельну марку та географічне зазначення має можливість звернутися за захистом свого порушеного права у вищий орган відповідача, якщо такий існує. Захист права на засоби індивідуалізації в адміністративному порядку здійснюється також антимонопольними органами. Відповідно до ст.4 Закону України “Про захист від недобросовісної конкуренції” від 07.06.1996409, до категорії дій, що визнаються недобросовісною конкуренцією відноситься використання без дозволу уповноваженої на те особи чужого імені, фірмового найменування, знаків для товарів і послуг, інших позначень, що може призвести до змішування з діяльністю іншого господарюючого суб'єкта (підприємця), який має пріоритет на їх використання. Вчинення господарюючими суб'єктами юридичними особами та їх об'єднаннями дій, визначених даним Законом як недобросовісна конкуренція, тягне накладання Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями штрафів у розмірі до трьох відсотків виручки від реалізації товарів. Законом передбачається можливість для заінтересованих осіб звернутися до Антимонопольного комітету України, його відділень із заявою про вилучення товарів з неправомірно використаним позначенням або копій виробів іншого господарюючого суб'єкта (підприємця) як у виробника, так і у продавця. Крім того, Антимонопольний комітет України, його відділення також мають право прийняти рішення про офіційне спростування 409

Відомості Верховної Ради України. -1996 р. - № 36. - Ст. 164.

222

за рахунок порушника поширених ним неправдивих, неточних або неповних відомостей у строк і спосіб, визначені законодавством або цим рішенням. Як приклад, можна розглянути справу про порушення антимонопольного законодавства у вигляді недобросовісної конкуренції з боку приватного підприємства “Світич” (м. Луцьк). Заявник – акціонерне товариство “Львівська кондитерська фабрика “Світоч” (м. Львів), власник свідоцтва на знак для товарів і послуг “Світоч”. Неправомірні дії приватного підприємства “Світич” полягали у використанні без дозволу власника або уповноваженої ним особи знака для товарів і послуг “Світоч” на рекламних матеріалах, у вітрині магазину підприємства, на етикетках (цінниках) кондитерських виробів, які вироблені не львівським підприємством “Світоч”. Зазначені дії приватного підприємства “Світич” були здатні створити враження, що магазин належить до дистриб'юторської мережі акціонерного товариства “Львівська кондитерська фабрика “Світоч”, тим самим неправомірно використовувалась ділова репутація широковідомого підприємства. Крім того, було підтверджено, що вказані дії негативно впливають на обсяги реалізації продукції AT “Світоч” у регіоні. За результатами розгляду справи дії ПП “Світич” були визнані недобросовісною конкуренцією, а на порушника накладені штрафні санкції410. Захист прав на засоби індивідуалізації передбачається також нормами Кодексу про адміністративні правопорушення (далі - КпАП) та Кримінального кодексу України. Стаття 229 Кримінального кодексу України встановлює відповідальність за незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, або інше умисне порушення права на ці об’єкти, якщо це завдало матеріальної шкоди у значному розмірі. У ст.51-2 КпАП встановлюється адміністративна відповідальність за незаконне використання об’єкта права інтелектуальної власності, привласнення авторства на такий об’єкт або інше умисне порушення прав на об’єкт права інтелектуальної власності, що охороняється законом, а у ст. 164-3 – за незаконне копіювання форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а так само імітацію, копіювання, пряме відтворення товару іншого підприємця, самовільне використання його імені. Адміністративний спосіб захисту прав на засоби індивідуалізації, незважаючи на свій поліваріантний характер, не забезпечує у повній мірі задоволення інтересів потерпілого, оскільки не передбачає надання йому компенсації, а має на меті лише припинення правопорушення та покарання винного шляхом накладення відповідних штрафів. Набагато більше значення для потерпілого має захист права у судовому порядку за допомогою цивільноправових способів захисту суб’єктивних цивільних прав. Судовий захист прав на засоби індивідуалізації здійснюється господарським, адміністративним чи третейським судом. У випадках, коли стороною по справі є фізична особа, що не зареєстрована як підприємець, справа може бути предметом 410

Нестуля Т. Правові аспекти захисту знаків для товарів і послуг від недобросовісної конкуренції // Інтелектуальна власність. – 2000. - №8-9 – С.25-26.

223

розгляду суду загальної юрисдикції. Наприклад, у загальних судах можуть розглядатися спори про авторство на позначення, що зареєстроване як торговельна марка, про незаконне використання у засобі індивідуалізації імені тощо. Розгляд та вирішення спорів з приводу засобів індивідуалізації нерідко потребує спеціальних професійних знань та практичних навичок, які часто відсутні у суддів, внаслідок цього значна кількість прийнятих рішень скасовується вищестоящими інстанціями. Тому слід підтримати пропозиції щодо необхідності формування спеціалізованих судів, предметом розгляду яких будуть спори про право інтелектуальної власності411. Наразі, у багатьох судах функціонують окремі підрозділи, які спеціалізуються на розгляді даної категорії спорів, однак, їх діяльність не забезпечує повною мірою ефективного вирішення цієї проблеми. Для забезпечення захисту прав на засоби індивідуалізації суд може використовувати будь-які способи захисту, передбачені цивільним законодавством. У діючому ЦК України закріплюються 10 варіантів судового захисту майнових та немайнових прав та інтересів, що підпадають під сферу цивільно-правового регулювання. При цьому, їх перелік не є вичерпним. Водночас, слід визнати, що не всі способи мають однакове значення для захисту порушеного чи оспорюваного права на комерційне найменування, торговельну марку та географічне зазначення. Право на засоби індивідуалізації закріплюється державною реєстрацією, тому основним способом його захисту від конфліктуючих позначень буде вимога про визнання незаконним акту органу державної влади. З іншого боку, для захисту даної групи прав не притаманно використання такого способу, як примусове виконання обов’язку у натурі, оскільки їх об’єктом є нематеріальне благо. Тому вибір способів судового захисту порушеного чи оспорюваного права залежить: по-перше, від характеру самого права; по-друге, від виду та характеру вчиненого правопорушення. До основних способів судового захисту прав на засоби індивідуалізації можна віднести наступні: 1. Визнання права на засіб індивідуалізації. Враховуючи, що право на засоби індивідуалізації закріплюється державною реєстрацією, то цей спосіб захисту поєднується з вимогою її скасування. Але інколи він може застосовуватись самостійно. Наприклад, якщо у результатів реорганізації юридичної особи не була вирішена доля її комерційного найменування чи торговельної марки. Іншим прикладом може слугувати розгляд справи про визнання торговельної марки добре відомою в Україні. У такому випадку суд своїм рішенням підтверджує факт набуття торговельною маркою добре відомого характеру. Як приклад, можна навести рішення господарського суду про визнання знаку для товарів “Макдональдс” добре відомим в Україні за позовом Макдональдс Корпорейшн до ВАТ “Роси Буковини”412. 411 412

Дорошенко А., Орлюк Е. Зачем менять подсудность споров? // Юридическая практика. – 2005. – № 49 (415). http://www.arbitr.gov.ua/docs/ 28_656465.html.

224

Визнання права на комерційне найменування зазначення, що поєднується з вимогою про припинення подальшого його використання відповідачем також застосовується, наприклад, у разі використання третіми особами найменування, тотожного чи подібного до ступеня змішування з комерційним найменуванням юридичної особи, що володіє на нього виключним правом. При цьому, як слушно відзначає О.П.Сергєєв, вирішальним критерієм, яким повинний керуватися суд, що розглядає спір про порушення права на фірму, є наявність чи відсутність реальної небезпеки змішування юридичних осіб, що виступають в обороті під тотожними чи подібними фірмовими найменуваннями413. Як приклад, можна розглянути наступну справу. ЗАТ “Софтлайн” звернулося в суд з позовом до ТОВ “Софлайн Інтернешнл” про заборону використання фірмового найменування на території України. У процесі розгляду судом було встановлено, що позивач має пріоритет на використання фірмового найменування ТОВ “Софтлайн” згідно свідоцтва про державну реєстрацію від 28.11.1995, а також фірмового найменування ЗАТ “Софтлайн” відповідно до свідоцтва від 21.03.2001. Перше з фірмових найменувань фактично не використовується з 2001, а нове ЗАТ “Софтлайн” розрізняється з фірмовим найменуванням відповідача ТОВ “Софтлайн Інтернешнл” в чотирьох з п’яти слів, також слово “Інтернешнл” відсутнє у назві позивача, що свідчить про відсутність схожості у найменуваннях позивача і відповідача, яка здатна призвести до змішування між ними. З огляду на відсутність недобросовісної конкуренції з боку відповідача, суд прийняв рішення про відмову у задоволенні позовних вимог. У подальшому, чинність судового рішення у цій частині була підтверджена апеляційною та касаційною інстанціями414. 2. Відновлення становища, яке існувало до порушення права. Даний спосіб може застосовуватися у випадку порушенням права на засіб індивідуалізації шляхом перекручення третіми особами справжньої торговельної марки, комерційного найменування чи географічного зазначення управомоченої особи. Наприклад, неправильне позначення організаційно-правової форми, порушення обраного засновниками та закріпленого ними у комерційному найменуванні порядку розташування їх імен, здатні завдати значну шкоду діловій репутації юридичної особи. Відновлення становища, яке існувало до порушення права може бути досягнуте шляхом внесення порушником відповідних виправлень у документи, довідники, рекламні матеріали, шляхом публікації за рахунок порушника повідомлення про порушення і повідомлення точного комерційного найменування юридичної особи. Слід відзначити, що у галузі засобів індивідуалізації використовується особливий різновид даного способу захисту цивільних прав – знищення з товару чи його упаковки незаконно використаної торговельної марки, комерційного найменування та географічного зазначення чи схожого з ним позначення. Даний 413

Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник. 2-е изд. – М.: Проспект, 2001. – С.597. 414 http://www.arbitr.gov.ua/docs/ 28_665147.html.

225

спосіб застосовується тоді, коли іншим чином відновити порушене право на засіб індивідуалізації неможливо. Розглянемо наступний випадок із судової практики. ЗАТ “Ефект” звернулося з позовом до ППТФ “ЮСІ” про заборону використання словесного позначення “Антошка” у сфері виробництва і реалізації товарів класу 3 МКТП, що отримало правову охорону свідоцтва на знак для товарів і послуг від 16.04.2001; зобов’язання знищити всі зображення знаку “Антошка” на товарах цього класу. Судом у справі було встановлено, що Державний департамент інтелектуальної власності видав позивачеві свідоцтво на знак для товарів і послуг від 16.04.2001, за яким ЗАТ “Ефект” надано виключне право на використання знаку у вигляді словесного позначення “Антошка” у класі 3 МКТП. ППТФ “ЮСІ” застосовувало словесне позначення “Антошка” на упаковці виробленого ним товару – косметичному кремі, що входить до 3 класу МКТП. ППТФ “ЮСІ” не надало жодного документа, що підтверджував би його права на застосування словесного позначення знаку на товарах або на їх упаковці. Рішенням суду позов був задоволений, відповідачеві заборонено словесне позначення “Антошка” у сфері виробництва і реалізації товарів класу 3 МКТП та зобов’язано знищити усі зображення знака на товарах класу 3 МКТП. Апеляційна та касаційні інстанції залишили рішення без змін415. 3. Визнання незаконним акту органу державної влади. Право на торговельну марку, географічне зазначення та комерційне найменування закріплюється державною реєстрацією, тому цей спосіб захисту використовується найчастіше. Як правило, він поєднується з вимогою стягнення збитків чи знищення на товарах чи їх упаковці позначення, схожого з зареєстрованим. Даний спосіб захисту може застосовуватися як у межах одного об’єкта права інтелектуальної власності (наприклад, конфлікт між правоволодільцями схожих торговельних марок, що зареєстровані для одного класу товарів), так і між різними видами засобів індивідуалізації. Проілюструємо зазначене прикладами із судової практики. 1) Державне підприємство по виробництву бактерійних препаратів “Біофарма” звернулося з позовом до Державного департаменту інтелектуальної власності та ТОВ НВП “Медфарм” про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг № 18749 “Рінгера – Локка” як такого, що видано з порушенням вимог Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”. У процесі судового розгляду було встановлено, що 15.02.2002 Державним департаментом інтелектуальної власності було видане свідоцтво на знак для товарів і послуг “Рінгера –Локка” у класах 5, 16, 35, 42 МКТП. У 1882 р. С.Рінгер винайшов різновид соляного розчину, який з тих пір відомий як розчин Рінгера. Цей розчин удосконалювали різні вчені, зокрема Ф. Локк. Удосконалений розчин під назвою “Рінгера – Локка” загальновідомий від часу винайдення, широко використовується як замісник плазми крові, його склад та призначення наведені в учбовій, довідниковій та енциклопедичній літературі. За таких обставин суд дійшов висновку, що знак для товарів і послуг “Рінгера-Локка” не відповідає умовам надання правової охорони, визначеним ч.2 ст. 6 Закону України “Про 415

http://www.arbitr.gov.ua/docs/ 28_665509.html.

226

охорону прав на знаки для товарів і послуг”, є загальновживаним позначенням для товарів певного виду та прийняв рішення задовольнити позов, визнавши недійсним свідоцтво № 18749. Апеляційна та касаційні інстанції залишили рішення без змін416. 2) Підприємець звернувся з позовом до ТОВ “Міріам” про визнання недійсним свідоцтво на знак для товарів і послуг від 19.07.1999 “Шаянська” 32 класу МКТП, а саме мінеральних вод. Суд встановив, що Шаянське родовище мінеральних вод розташоване в межах населеного пункту з географічною назвою с. Шаяни та охороняється найменуванням місця походження товару. Тому, виходячи з п.3 ст. 6 Закону “Про охорону прав на знаки для товарі і послуг”, що забороняє реєстрацію як знаків позначень, які є тотожними чи схожими настільки, що їх можна сплутати з кваліфікованим зазначенням походження товару, суд визнав недійсним свідоцтво на знак для товарів і послуг “Шаянська” в частині надання правової охорони для товарів класу 32 МКТП стосовно мінеральних вод417. 4. Відшкодування збитків. Якщо у результаті порушення права на засіб індивідуалізації його суб’єкту заподіяні збитки, останній має право на їх відшкодування у повному обсязі. Згідно ст. 22 ЦК України збитками є втрати, яких особа зазнала у зв’язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки) та доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода). Наведене поняття збитків повною мірою можна застосувати по відношенню до можливих втрат суб’єкта прав на засоби індивідуалізації. Як реальний збиток можуть, зокрема, виступати витрати юридичної особи, пов'язані зі зміною комерційного найменування, яке було скомпрометовано виступом відповідача в обороті під таким же чи подібним найменуванням; витрати на додаткову рекламну кампанію, покликану загладити заподіяну відповідачем шкоду тощо. Як упущена вигода можуть розглядатися втрати правоволодільця, пов'язані зі зниженням його доходів внаслідок неправомірних дій відповідача по використанню засобу індивідуалізації для власного позначення. Зазначений вид збитків зустрічається найчастіше, але основні складнощі полягають в обґрунтуванні конкретного розміру упущеної вигоди. Певною мірою дане питання може розв’язати п.3 ст. 22 ЦК України, в якому зазначається, що у разі, якщо особа, що порушила право, одержала завдяки цьому доходи, то розмір збитків, які відшкодовуються потерпілій особі у зв'язку з неодержанням нею доходів, не може бути меншим від тих доходів, що їх одержав правопорушник. Як приклад, можна навести наступу справу. ПП “Агрохімінвест” звернулося з позовом до ТОВ “Абісаль” та ПП “Дайм” про визнання незаконним використання знаку для товарів і послуг та стягнення суми збитків. Судом було встановлено, що ПП “Агрохімпостач” 15.07.2000 Державним департаментом інтелектуальної власності видало свідоцтво на знак 416 417

http://www.arbitr.gov.ua/docs/ 28_681967.html. Архів господарського суду м. Києва. Справа № 20/381, 2002 р.

227

для товарів і послуг “Ефаль”. На підставі договору від 03.12.2000 про передачу права власності ПП “Агрохімінвест” набуло право власності на знак для товарів і послуг “Ефаль”. 31.07.2001 ТОВ “Абісаль” відпустило ВАТ ім. Чкалова Бахчисарайського району товар у кількості 330 кг. під найменуванням “Ефаль” на загальну суму 16400 грн. 23.07.2001 ПП “Дайм” відпустило ТОВ “Перемога” товар у кількості 220 кг. під цим найменуванням на загальну суму 11800 грн. Згідно висновками спеціалістів позначення “Ефаль”, що містяться у наданих документах є тотожними за всіма ознаками знаку для товарів і послуг за свідоцтвом від 15.07.2000. Суд позов задовольнив та визнав незаконним використання ТОВ “Абісаль” та ПП “Дайм” знака для товарів і послуг “Ефаль”, заборонивши його незаконне використання та постановив стягнути з відповідачів суми збитків у розмірі упущеної вигоди418. 5. Компенсація моральної шкоди. Право на засоби індивідуалізації, та особливо на комерційне найменування, тісно пов’язане з особистими правами юридичної особи, тому факт його незаконного використання може суттєво вплинути на ділову репутацію юридичної особи – правоволодільця. Цивільне законодавство передбачає, що особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав. Проте, в юридичній науці неоднозначно сприймають положення про можливість компенсації моральної шкоди юридичній особі419. Остання полягає у фізичному болю та душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, протиправною поведінкою, знищенням чи пошкодженням її майна тощо. Оскільки юридична особа не може душевно страждати, то обґрунтовується неможливість компенсації їй моральної шкоди. Водночас, слід визнати, що згідно доктрини реальності, виходячи з якої розробники Цивільного кодексу формулювали положення про юридичну особу, вона наділяється всіма правами, як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині420. Зниження чи втрата набутої ділової репутації у результаті незаконного використання належного засобу індивідуалізації, може не лише вплинути на розмір майбутніх прибутків, але ставить під загрозу можливість подальшого існування юридичної особи. Тому тісний зв’язок засобів індивідуалізації з особистими немайновими правами юридичної особи, її діловою репутацією зумовлюють можливість компенсації завданої моральної шкоди внаслідок заподіяння непоправної втрати її немайновим благам через незаконне використання комерційного найменування, торговельної марки чи географічного зазначення. При цьому, слід наголосити на значних складнощах доказування розміру моральної шкоди, завданої юридичній особі. Останньою обставиною зумовлюється незначна практика застосування компенсації моральної шкоди при захисті прав юридичної особи на засоби індивідуалізації. 418

Архів господарського суду м. Севастополя. Справа № 20-4/636, 2002 р. Кохановська О.В. Правове регулювання у сфері інформаційних відносин: Монографія. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2001. – С.138. 420 Кодифікація приватного (цивільного) права України. / За ред. проф. А.С.Довгерта. – К.: Укр.центр прав.студій, 2000. – С.132. 419

228

6. Особливим способом захисту прав на засоби індивідуалізації є опублікування судового рішення у засобах масової інформації з метою поновлення ділової репутації потерпілого. Даний спосіб правового захисту передбачений ст. 432 ЦК України для всього комплексу прав інтелектуальної власності та є особливо дієвим у сфері засобів індивідуалізації, які тісно пов’язані з особистими немайновими правами. Тому посягання на них, як правило, негативно позначається на набутій роками діловій репутації підприємців, часткове поновлення якої може бути здійснене через публікацію судового рішення. Слід наголосити, що для захисту порушеного чи оспорюваного права на засоби індивідуалізації суд може застосовувати також інші незаборонені законом способи. Проведений аналіз теоретичних та практичних аспектів захисту суб’єктивних цивільних прав на засоби індивідуалізації дає підстави для ряду висновків: 1. Право на захист являє собою правову можливість уповноваженої особи використовувати заходи правоохоронного характеру з метою запобігання правопорушенню, припинення його наслідків, поновлення порушеного права та забезпечення виконання юридичного обов'язку. Право на захист: 1) передбачає можливість уповноваженої особи використовувати незаборонені законом правоохоронні заходи; 2) має матеріально-правовий характер та може реалізуватися у процесуальній формі; 3) не обмежується лише державною діяльністю по застосуванню заходів примусового характеру; 4) супроводжує суб’єктивне цивільне право та продовжує існувати при його припиненні; 5) являється невід’ємним атрибутом суб’єктивного права та має відносну самостійність у рамках системи цивільних прав. 2. Захисні можливості особи нерозривно пов’язані та зумовлюються специфікою порушеного чи оспорюваного суб’єктивного цивільного права та залежать: по-перше, від характеру самого права; по-друге, від виду та характеру вчиненого правопорушення. Окремі інститути цивільного права допускають можливість застосування для захисту порушених прав всіх чи переважної більшості передбачених законодавством способів захисту, особливості інших обумовлюють використання лише певних правоохоронних засобів. 3. Захист прав на засоби індивідуалізації має ряд особливостей, які проявляються у наступному: а) у рамках прав на засоби індивідуалізації існують обмежені можливості використання неюрисдикційних механізмів захисту порушених прав у порядку самозахисту чи через застосування заходів оперативного характеру; б) для захисту прав на засоби індивідуалізації в адміністративного порядку пріоритетне значення має превентивна діяльність державних органів у формі державної реєстрації позначень як торговельних марок, географічних зазначень та комерційних найменувань; в) наявні спеціальні способи судового захисту, які реалізуються у сфері прав на засоби індивідуалізації (знищення з товару чи його упаковки незаконно використовуваного засобу індивідуалізації чи схожого з ним позначення; 229

опублікування у засобах масової інформації відомостей про порушення права на засоби індивідуалізації та зміст судового рішення щодо такого порушення). 4. При створенні ефективної системи превентивного захисту прав на комерційне найменування у формі державної реєстрації, на нормативному рівні мають бути вирішені проблеми, пов’язані з її функціонуванням та визначені: 1) орган, який забезпечує проведення реєстрації комерційних найменувань; 2) перелік документів, подання яких є необхідним для реєстрації; 3) термін та черговість її проведення; 4) коло підстав відмови у реєстрації та відомості, які мають перевірятися при її проведенні. При її формуванні видається доцільним врахувати досвід пострадянських країн, де забезпечується правова охорона фірмових найменувань на підставі їх державної реєстрації. 5. Потребує удосконалення, передбачена Законом України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, процедура розгляду заперечення проти реєстрації торговельної марки. Видається доцільним нормативно встановити чіткі строки подання та розгляду заперечення уповноваженим закладом та закріпити обов’язок останнього повідомити про результати розгляду особу, яка подала заперечення, та заявника. 6. У межах юрисдикційної форми можна виділити загальні способи, придатні для захисту будь-якої групи цивільних прав та спеціальні, які застосовуються щодо певної групи порушених чи оспорюваних прав. До основних способів судового захисту прав на засоби індивідуалізації можна віднести: визнання права, відновлення становища, яке існувало до порушення права, визнання незаконним правового акту органу державної влади, відшкодування збитків, компенсація моральної шкоди, опублікування судового рішення у засобах масової інформації. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1. Нормативно-правові акти Конституція України. Прийнята Верховною Радою України від 28 червня 1996р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст.141. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003р. // Відомості Верховної Ради. – 2003. - № 40-44. - Ст.356. Господарський кодекс України від 16 січня 2003р. // Відомості Верховної Ради. – 2003.- № 18, № 19-20, № 21-22. - Ст.144. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984р. // Відомості Верховної Ради Української РСР.- 1984. - додаток до № 51. Ст.1122. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради. – 2001. – № 25-26.- Ст.131. Закон УРСР “Про власність в Українській РСР” від 7 лютого 1991 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР – 1991. - №14. - Ст. 249. Закон України “Про підприємництво” від 7 лютого 1991р. // Відомості 230

Верховної Ради УРСР.- 1991. – №14. – Ст.168. 8. Закон України “Про цінні папери і фондову біржу” від 18 червня 1991р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991.- № 38. – Ст. 508. 9. Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 7. – Ст.36. 10. Закон України “Про внесення змін і доповнень до Кримінального, Кримінально-процесуального кодексів України та Кодексу України про адміністративні правопорушення від 28 січня 1994р.// Відомості Верховної Ради. – 1994. - №19. - Ст.111. 11. Закон України “Про охорону прав на сорти рослин” // Відомості Верховної Ради. – 1993. – № 21. – Ст.218 у редакції Закону України від 17 січня 2002 р. // Офіційний вісник України. – 2002. - № 7. – Ст. 278. 12. Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” // Відомості Верховної Ради. – 1994. – № 7. – Ст. 32. у редакції Закону України від 1 червня 2000 р. Відомості Верховної Ради. – 2001. - №8. – Ст.37. 13. Закон України “Про охорону прав на промислові зразки” від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради. – 1994. - №7. – Ст. 34. 14. Закон України “Про ратифікацію Договору про закони щодо товарних знаків” від 13 жовтня 1995 р. // Відомості Верховної Ради. – 1995. - №37. – Ст. 281. 15. Закон України “Про захист від недобросовісної конкуренції” від 7 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. -1996 р. - № 36. - Ст. 164. 16. Закон України “Про рекламу” від 3 липня 1996 р. // Відомості Верховної Ради. – 1996. – №39. – Ст. 181. 17. Закон України “Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини” від 23 грудня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – №19. – Ст.98. 18. Закон України “Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем” від 5 листопада 1997 р. // Відомості Верховної Ради. – 1998. – № 8. – Ст. 28. 19. Закон України “Про охорону прав на зазначення походження товарів” від 16 грудня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 27-28. – Ст.181. 20. Закон України “Про внесення змін до деяких законів України з питань інтелектуальної власності” від 21 грудня 2000р. // Відомості Верховної Ради. – 2001. - №8. – Ст.37. 21. Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення прав на об’єкти права інтелектуальної власності” від 5 квітня 2001р. // Відомості Верховної Ради. – 2001. - № 23. - Ст.117. 22. Закон України “Про авторське право і суміжні права” в редакції Закону України від 11 липня 2001р. // Відомості Верховної Ради. – 2001. - №43. – Ст. 214. 23. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про підприємництво” щодо найменування суб'єкта підприємницької діяльності” від 5 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради. – 2001. – № 22. – Ст.108. 24. Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 231

правової охорони інтелектуальної власності” від 22 травня 2003р. // Відомості Верховної Ради. – 2003. - № 35. – Ст.271. 25. Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” від 15 травня 2003 р. // Відомості Верховної Ради – 2003. – № 3132. – Ст.263. 26. Декрет Кабінету Міністрів України “Про стандартизацію і сертифікацію” від 10 травня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №27. – Ст. 289. 27. Постанова Верховної Ради України “Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР” від 12 вересня 1991р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991.- № 46. - Ст.621. 28. Указ Президента України “Про затвердження Тимчасового положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні” від 18 вересня 1992р. С. 212-215 // Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика. – Наук.-практ. вид.: У 4-х т. / За заг. ред. О.Д.Святоцького. – Т.3: Промислова власність. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 1999. – 656 с. 29. Указ Президента України “Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні” від 27 квітня 2001 р. // Урядовий кур’єр. – 5 травня 2001. – №79. 30. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами” від 23 вересня 1998 р. // “Бухгалтерія”. – 6 вересня 2001 р. – № 36/2. 31. “Правила складання та подання заявки на видачу патенту України на промисловий зразок”, затверджені наказом Державного патентного відомства України від 30 січня 1995 р. №12 С.327-337 // Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика. – Наук.-практ. вид.: У 4-х т. / За заг. ред. О.Д. Святоцького. – Т.3: Промислова власність. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 1999. – 656 с. 32. “Правила складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг”, затверджені наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995р. №116 С.417-450// Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика. – Наук.-практ. вид.: У 4-х т. / За заг. ред. О.Д. Святоцького. – Т.3: Промислова власність. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 1999. – 656 с. 33. Наказ Міністерства освіти і науки України №583 “Про затвердження Положення про Перелік видових назв товарів” від 12 грудня 2000 р. // http://www.rada.gov.ua. 34. Наказ Міністерства освіти і науки України №677 “Про затвердження Положення про Комісію щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави “Україна”, до знака для товарів і послуг” від 07 жовтня 2003 // http://www.rada.gov.ua. 35. Наказ Міністерства освіти і науки України № 175 “Про затвердження Правил погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави “Україна”, до знака для товарів і послуг” від 4 березня 2004 р. // 232

http://www.rada.gov.ua. 36. Наказ Міністерства освіти і науки України. №228 “Про затвердження Порядку визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності” від 15.04.2005 р. // http://www.liga.kiev.ua. 37. “Перелік назв об'єктів та історичних пам'яток, що відносяться до місцевої символіки, використання яких юридичними особами і громадянами у комерційних цілях підлягає сплаті збору у встановленому порядку”, затвердженим розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 15 січня 1996 р. № 39 // http://www.liga.kiev.ua. 38. “Положення про збір за право на використання символіки м. Києва”, затверджене розпорядженням Київської державної міської адміністрації від 9 квітня 1996р. №514 // http://www.liga.kiev.ua. 39. “Правила домену .UA” // http://www.a.iname.com.ua/ua_rules.phtml. 2. Міжнародні нормативно-правові документи 40. Парижская конвенция об охоране промишленной собственности от 20 марта 1883г. // Интеллектуальная собственность: нормативно-правовые акты / http://www.rada.gov.ua. 41. Мадридское соглашение о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 г. // Интеллектуальная собственность: нормативно-правовые акты / http://www.rada.gov.ua. 42. Мадридська угода про санкції за неправдиві та неправильні позначення походження виробів від 14 квітня 1891р. // http://www.rada.gov.ua. 43. Лісабонська угода про охорону найменувань місць походження товарів та їх міжнародну реєстрацію від 31 жовтня 1958 р. // http://www.rada.gov.ua. 44. Конвенция об учреждении Всемирной организации интеллектуальной собственности от 14 июля 1967 г // http://www.rada.gov.ua. 45. Договір про закони з товарних знаків 1994 р. (Договір ратифіковано Законом України № 380/95-ВР від 13 жовтня 1995 р. // Відомості Верховної Ради. – 1995. - №37. – Ст. 281.) // Збірник нормативних актів з питань промислової власності / За ред. В.Л.Петрова, В.О.Жарова. – К.: Вища школа, 1999. – С.441465. 46. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Соглашение TRIPS). // Андрощук Г., Крайнев П., Кавасс И. Право интеллектуальной собственности. Торговые аспекты. – К.: Ин Юре, 2000 – 164с. 47. Совместная резолюция Генеральной Ассамблеи ВОИС и Ассамблеи Парижского союза о положениях в отношении охраны общеизвестных знаков. Приложение 10. С.91-99 // Орлова В.В. Общеизвестные товарные знаки в Российской Федерации: современное состояние и перспективы. М., ИНИЦ Роспатента, 2001 – 137с. 48. Доповідь ВОІВ “Управління доменними іменами й адресами: питання інтелектуальної власності” від 30 квітня 1999 р. // http://wipo2.wipo.int/ process1/report/ finalreport.html. 233

49. ICANN. Единые Правила Рассмотрения Споров о Доменных Именах.// http://www.soi.ru.soi.19192. 3. Нормативно-правові акти зарубіжних країн 50. Гражданский кодекс РФ, часть первая от 30.11.94 // СЗ РФ. – 1994. - №32. - Ст. 3301; Гражданский кодекс РФ, часть вторая от 26.01.96 // СЗ РФ. – 1996. - №5. - Ст. 410; Гражданский кодекс РФ, часть третья от 26.11.2001 // СЗ РФ. – 2001. – №47. - Ст. 4552. 51. Закон РФ от 23 сентября 1992 г. “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров”. С.378-399 // Приложение 4. Борохович Л., Монастырская А., Трохова М. Ваша интеллектуальная собственность. – СП б: Питер, 2001 – 414 с. 52. Постановление Верховного Совета РФ от 14 февраля 1992 “О порядке использования наименований “Россия”, “Российская Федерация” и образованных на их основе слов и словосочетаний”.// Ведомости РФ. - 1992. №10. - Ст. 470. 53. Приказ Российского агентства по патентам и товарным знакам от 17 марта 2000г. №58 “Об утверждении Правил признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации”. // “Патенты и лицензии”. - 2000. №7. – С. 74-77. 54. Закон Федеративной республики Германия “О реформе законодательства о товарных знаках” от 25 октября 1994г. // Правовая охрана товарных знаков, фирменных наименований и географических указаний в Германии. / Пер., ред. и коммент. Г.А.Андрощук, А.П. Пахаренко. – К.: Таксон, 1997 – 112 с. 55. Закон Республики Казахстан “Об индивидуальном предпринимательстве” http://www.cis-legal-reform.org. 56. Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 апреля 2000 г №520 "Об утверждении Правил о порядке исчисления и уплаты сбора за использование юридическими (кроме государственных предприятий, государственных учреждений и некоммерческих организаций) и физическими лицами слов "Казахстан", "Республика", "Национальный" (полных, а также любых производных от них) в их фирменных наименованиях, знаках обслуживания, товарных знаках". http://www.cis-legal-reform.org. 57. Закон Кыргызской Республики “О фирменных наименованиях” от 23 декабря 1999 г. № 145 в редакции Закона КР от 27 февраля 2003 г. №46. http://www.kyrgyzpatent.kg/ russian/ law/ zakon/ firma-name.htm/ 58. Закон Республики Армения “О фирменных наименованиях” от 15 декабря 1999г. http://www. parliament.am/ hdoc /laws / ru / firma-f.htm/ 59. Приказ Председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан “Об утверждении Инструкции по признанию товарного знака (знака обслуживания) общеизвестным в Республике Казахстан от 15 августа 2002г. №133. http://www.cis-legalreform.org. 60. Регламент и тарифы на услуги по регистрации доменов вторго уровня в зоне. RU, утвержден решением Координационной Группы домена RU от 23 января 234

2001 г. // http://www.ripn.net/nic/dns/contract.html. 4.Нормативно-правові акти, що втратили чинність 61. Руська Правда // Российское законодательство X-XX вв.: в 9 т. Под общ. ред. О.И.Чистякова. Т. 1. Законодательство Древней Руси. М.: Юрид. лит., 1984. – 430 с. 62. Новоторговый устав 1667г. // Российское законодательство X-XX вв.: в 9 т. Под общ. ред. О.И.Чистякова. Т.4. Законодательство периода становления абсолютизма. Отв. ред. А.Г.Маньков. М.: Юрид. лит., 1985 – 507 с. 63. Устав о фабричной и заводской промышленности 1857 г. // Уставы торговой, фабричной и заводской промышленности и ремесленный с разъяснениями. СП б. 1872. – 620 с. 64. Закон “О товарных знаках (фабричных и торговых марках и клеймах)”от 26 февраля 1896 г. // Аглицкий А., Мицкевич В. Защита промышленной собственности. Товарные знаки. Популярное разъяснение существующего закона. СП б., 1910 – 82 с. 65. Декрет СНК РСФСР от 15 августа 1918 г. “О пошлинах на товарные знаки” // “Известия ВЦИК”. – 1918 г. – №179. 66. Инструкция ВСНХ РСФСР “О товарных знаках государственных предприятий” // Собр. Узаконий и Распоряжений Рабоче-Крестьянского правительства. – 1919. - №33. – Ст. 322. 67. Декрет СНК РСФСР от 10 ноября 1922г. “О товарных знаках” // Собр. Узаконий и Распоряжений Рабоче-Крестьянского правительства. – 1922. №75. – Ст. 939. 68. Декрет СНК УССР от 3 марта 1922г. “О товарных знаках” // Собр. Узаконий и Распоряжений Рабоче-Крестьянского правительства. – 1922. - №9. – Ст. 158. 69. Декрет СНК СССР від 18 июля 1923 г. “О товарных знаках” // Собр. Узаконий и Распоряжений Рабоче-Крестьянского правительства. – 1923. - №78. – Ст. 511. 70. ГК РСФСР 1922г. // Хрестоматия по истории отечественного государства и права. 1917 – 1991гг. / Под ред. О. И. Чистякова. М.: Зерцало, 1997. – 591 с. 71. Декрет ВЦИК и СНК РСФСР от 10 апреля 1923 г. “О государственных промышленных предприятиях, которые действуют на засадах коммерческого расчета (тресты)” // Законодательство о трестах, синдикатах и органах регулирования промышленности. / Под ред. А.М.Гинзбурга-Наумова. 2-е изд. М., 1924 – 160 с. 72. “Положение о фирме”, утвержденное постановление ВЦИК и РНК СССР от 22 июня 1927г. // Собрание законов и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства СССР. - 1927.- №40. - Ст. 394 - 395. 73. Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 8 октября 1928 г. “Об авторском праве” // СУ РСФСР. - 1928. - № 132. - Ст. 861. 74. Цивільний кодекс Української РСР від 18 липня 1963 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1963. - №30. – Ст.463. 75. Постановление ЦИК и СНК СССР “О производственных марках и товарных знаках” от 7 марта 1936 г. // Собрание законов и распоряжений РабочеКрестьянского Правительства СССР. - 1936.- №40. - Ст. 113. 235

76. Постановление Совета Министров СССР “Об улучшении производственного маркирования товаров народного потребления” от 15 мая 1962 г. // СП СССР – 1962. - №4 – Ст.30-31. 77. “Положение о товарных знаках”, утвержденное постановлением Комитета по делам изобретений и открытий от 23 июня 1962 г. С.51. // Нормативные материалы по гражданскому праву. М., 1965. 78. Положение о товарных знаках, утвержденное Государственным комитетом СССР по изобретениям и открытиям 1974 г. // Вопросы изобретательства. – 1976. - №6; №11. 79. Закон СССР “О товарных знаках и знаках обслуживания” от 3 июня 1991 г. // Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. – 1991. - №30. – Ст. 864. 80. Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик от 31 мая 1991 г. // Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. – 1991. - №26. – Ст. 733. 81. Закон СССР “О собственности в СССР”. // Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. – 1990. – №11. – Ст.164. 82. Закон України “Про підприємства в Україні” від 27 березня 1991р. // Відомості Верховної Ради УРСР.- 1991. – №24. – Ст.272. 83. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. № 740 “Про порядок державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності”. // Офіційний вісник України. – 1998 р. – № 21. – Ст. 767. 5. Законопроекти 84. Проект Цивільного кодексу // Українське право. – 1999. - №1.- С.31- 612. 85. Проект Закону України “Про охорону прав на торговельні марки, географічні зазначення і комерційні найменування”. // http://www.sdip.gov.ua /legal/norma/mon2. 6. Спеціальна література. 86. Авдиев В.И. История Древнего Востока. М.: “Высшая школа”, 1962. – 608 с. 87. Агарков М.М. Право на имя. // Агарков М.М. Избранные трады по гражданскому праву. В 2-х т. Т.ІІ. – М.: АО “Центр ЮрИнфроР”, 2002. – С.81113. 88. Аглицкий А., Мицкевич В. Защита промышленной собственности. Товарные знаки. Популярное разъяснение существующего закона. Спб., 1910 .- 82 с. 89. Адуев А.Н., Белгородская Е.М. Товарный знак и его правовое значение. М., Юрид. лит., 1972. – 77с. 90. Алексеев С.С. Общая теория права. – В 2 т.: Т.1. М.: Юридическая литература, 1981. – 359 с. 91. Алексеев С.С. Общая теория права: В 2 т.: Т.2. М.: Юридическая литература, 1982.-360с. 92. Алексеев С.С. Право: азбука-теория-философия: Опыт комплексного исследования. – М.: “Статут”, 1999. – 712 с. 93. Амирханова И.В. Фирменные наименования как средства индивидуализации деятельности субъектов в предпринимательской сфере // Цивилистические 236

записки. М: «Статут», 2001. – С.319-327. 94. Антимонов Б. С., Флейшиц Е. А. Авторское право. М.: Госюриздат, 1957. 279с. 95. Ануфриева Л.П. Международное частное право: В 3-х т. Т.2 Особенная часть: Учебник. – 2 - изд., перераб. и доп. – М.: Издательство БЕК, 2002. – 656 с. 96. Башилов А.П. Русское торговое право. Вып. 1, Спб. 1887. – 282 с. 97. Безклубий І.А. Банківські правочини: цивільно-правові поблеми: Мнографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2005. – 378 с. 98. Бобровски Й. Развитие международного законодательства по товарным знакам // ИС. Промышленная собственность. – 2001. -№2.- С.24-29. 99. Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 1999. – 408 с. 100. Богуславский М.М., Гаврилов Э. П. Авторское право: изменения и дальнейшее развитие. // Сов. государство и право. – 1975. - № 6. - С. 22- 30. 101. Боднар Т.В. Виконання договірних зобов’язань у цивільному праві: Монграфія. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 272 с. 102. Борохович Л., Монастырская А., Трохова М. Ваша интеллектуальная собственность. – СПб: Питер, 2001 – 414 с. 103. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении работ и оказании услуг. – М.: “Статут”, 2002 – с.1038. 104. Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. М., Юрид. .лит. 1976. – 215с. 105. Бромберг Г.В. Интеллектуальная собственность. Основной курс: Учебное пособие. – М.: “Приор-издат”, 2004 – 464 с. 106. Васьковский Е.В. Учебник гражданского права. – М.: “Статут”, 2003. – 382 с. (Классика российской цивилистики.) 107. Венедиктов А.В. Государственная социалистическая собственность. М.-Л., 1948. - 834 с. 108. Веркман К. Товарные знаки: создание, психология восприятия: Пер. с англ. – М.: Прогрес, 1986 – 518 с. 109. Гаврилов Э.П. Советское авторское право: Основные положения, тенденции развития М.: Изд-во “Наука”, 1984. - 222 с. 110. Галянтич М.К. Співвідношення правових категорій “охорона” та “захист” промислової власності // Промислова власність в Україні: проблеми правової охорони: Зб. наук. статей / За ред. Ю.С.Шемчушенка, Ю.Л.Бошицького. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2004 – С.479-501. 111. Гейко С., Капшук А, Насибуллина В. Торгова марка и фирменный знак. // Юридическая практика.- 2003. - №9 - С.7. 112. Гоголь Б.М. Проблеми визначення інформації як об’єкта цивільних правовідносин. // Вісник господарського судочинства. – 2005. - № 5. – С. 142-147. 113. Голофаев В.В. Фирменное наименование коммерческих организаций. // Автореф. дис. … канд. юр. наук: 12.00.03. – Екатеринбург, 1999. - 24 с. 237

114. Гомер. Илиада: Эпическая поэма./ Пер. с греч. В.Вересаева. // Илиада: Эпическая поэма; Одиссея: Эпическая поэма; Вергилий Энеида; Песнь о Роланде; Данте. Божественная комедия; Предисл. И коммент. И.Нахова. – М.: Дет. лит., 1989, (Б-ка мировой литературы для детей). – С. 31-200. 115. Гомер. Одиссея: Эпическая поэма. / Пер. с греч. В.А.Жуковского. // Илиада: Эпическая поэма; Одиссея: Эпическая поэма; Вергилий. Энеида; Песнь о Роланде; Данте. Божественная комедия; Предисл. и коммент. И.Нахова. – М.: Дет. лит., 1989, (Б-ка мировой литературы для детей). – С. 201-306. 116. Горленко С.А. Правовая охрана наименований мест происхождения товаров. 3-е изд-е, М., Информ. изд-й центр Роспатента, 2001. – 131 с. 117. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. /Под ред. О.М.Козырь, А.Л.Маковского, С.А.Хохлова. М.,1996. – 554 с. 118. Гражданское и торговое право капиталистических государств: Учебник / Отв. ред. Е.А.Васильев - М.: Международные отношения, 1993. - 554 с. 119. Гражданское и торговое право капиталистических государств. / Отв. ред. К.К.Яичков – М.:Международные отношения, 1966. – 552 с. 120. Гражданское право. Том 1 Учебник. Изд. 6-е, перераб. и доп. / Под. ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. – М.: ООО “ТК Велби”, 2002. – 776 с. 121. Гражданское право: Учеб.: В 3 т. Т.2. – 4-е изд., перераб. и доп. / Отв. ред. А.П.Сергеев, Ю.К. Толстой. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. – 848с. 122. Гражданское право: Учеб.: В 3 т. Т.3. – 4-е изд., перераб. и доп. / Отв. ред. А.П. Сергеев, Ю.К.Толстой. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. – 784с. 123. Гражданское право: В 2 т. Том І: Учебник / Отв. ред. проф. Е.А.Суханов. – 2-е. изд. – М.:Издательство БЕК, 2002 – 816 с. 124. Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. Изд. 2-е. – М.: “Статут”, 2001. – 411 с. (Классика российской цивилистики). 125. Данилова Е.Н. Фирма и название предприятия. Спб. 1915 – 39 с. 126. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. Київ: Либідь, 2002. – 200 с. 127. Демченко Т.С. Охорона товарних знаків (порівняльно-правовий аналіз). (Монографія). – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. 2004. – 184 с. 128. Демченко Т.С. Правова охорона загальновідомих і знаменитих знаків у міжнародній практиці та в Україні. // Вісник господарського судочинства. 2001. - №3. - С. 198-206. 129. Демченко Т.С. Проблеми гармонізації законодавства України про товарні знаки з міжнародно-правовими нормами. //Автореф. дис. … канд. юр. наук: 12.00.03. – Київ. – 2002. – 18 с. 130. Денисюк В.А., Андрощук Г.О. Франчайзингові мережі: роль в економіці та правове регулювання // Промислова власність в Україні: проблеми правової охорони: Зб. наук. статей / За ред. Ю.С.Шемчушенка, Ю.Л.Бошицького. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2004 – С. 398431. 131. Джамеркян В.Ю. Теоретические основы охраны в Российской Федерации наименований природных минеральных вод в качестве объектов 238

132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139.

140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150.

промышленной собственности. М., 2001 – 64 с. Дождев Д.В. Римское частное право. Учебник. Под. общ. ред. проф. В.С.Нерсесянца. – 2-е изд., изм. и доп. – М.: Издательская группа НОРМАИНФРА-М, 1999. – 784 с. Дозорцев В.А. Авторский договор и его типы. // Сов. государство и право. – 1977. - №2. - С. 43-50. Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник статей. М.: «Статут», 2003 – 416 с. Дозорцев В.А. Исключительное право: сущность и развитие. // Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (Исключительные права). Учебник. М.: Из-во НОРМА, 2000. – С. VIII-XVII. Дорошенко А., Орлюк Е. Зачем менять подсудность споров? // Юридическая практика. – 2005. – № 49 (415). Евдокимова В. Франшиза и договор коммерческой концесии в Гражданском кодексе РФ. // Хозяйство и право. – №12. – 1997. - С. 25-32. Елисейкин П.Ф. Правоохранительные нормы: понятие, виды, структура // Защита субъективных прав и гражданское судопроизводство. Вып. 2. Сборник научных трудов. – Ярославль, 1977. – С. 25–36. Жариков В.В. Особенности правового режима предприятия и отдельных видов имущества, входящего в его состав // Актуальные проблемы гражданского права. Вып.7 / Под ред. О.Ю.Шилохвоста. – М.: НОРМА, 2003. – С.122-151. Звеков В.П. Международное частное право. Курс лекций. – Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М, 2001. – 686 с. Зобов’язальне право: теорія і практика. Навч. Посібник для студентів юрид. вузів і фак. ун-тів / О.В.Дзера. Н.С.Кузнєцова, В.В.Луць та інші; За ред. О.В.Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 912 с. Илларионова Т.И. Система гражданско-правовых охранительных мер. – Томск, Изд. Томского ун-та, 1982. – 168 с. Иоффе О.С. Правоотношение по советскому гражданскому праву. // Избранные труды по гражданскому праву. 2-е изд.,испр. – М.: «Статут», 2003, – 782 с. (Серия классика российской цивилистики). История Древней Греции: Учебник. Под ред. В.И.Авдиева, Н.Н. Пикуса. М.: «Высшая школа», 1962. – 502 с. История Киева. В 3 томах, четырех книгах. Т. 1. К.: «Наукова думка», 1982 – 407с. История Киева. В 3 томах, четырех книгах. Т. 2. К.: «Наукова думка», 1982 - 463с. Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (Исключительные права). Учебник. М.: Из-во НОРМА, 2000 – 480 с. Каминка А.И. Очерки теории торгового права. Спб. 1911. – 350 с. Карпов Б.Г. Предисловие // Веркман К. Товарные знаки: создание, психология восприятия: Пер. с англ. – М.: Прогрес, 1986 – С. 5-30. Каудыров Т.Э. Гражданско - правовая охрана объектов промышленной собственности в Республике Казахстан. – Алматы.: Жети Жаргы, 2001. – 239

151. 152. 153. 154.

155. 156. 157. 158. 159. 160.

161. 162. 163. 164. 165. 166.

420 с. Кашинцева О. Визначення правового статусу громадянина-підприємця як суб’єкта права на знак для товарів і послуг. // Предпринимательство, хозяйство и право. – №1. – 1999. – С. 54-55. Кашинцева О.Ю. Правова охорона знаків для товарів і послуг в Україні. / Автореф. дис. … канд. юр. наук: 12.00.03. – Київ. – 2000. – 20 с. Кибенко Е. Что в имени тебе моем... Коммерческое наименование: старое название – новое содержание. / Юридическая практика. - 2004. - №9. – С.89. Кларк Лакерт. Географічні зазначення: минуле, сьогодення, майбутнє. // Захист прав інтелектуальної власності: досвід Сполучених Штатів Америки. – Зб. Документів, матеріалів, статтей / За заг. ред. О.Д. Святоцького. – К.: Видавничий центр “Ін Юре”, 2003. – С.205-234. Кодинець А.О. Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у цивільному праві України // Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. – Київ. – 2006. – 18с. Кодинець А. Торговельні марки: проблеми функціональної ієрархії // Право України. – 2005. – №12. – С. 44-48. Кодинець А. Цивільно-правові аспекти реалізації суб’єктивних прав на доменні імена // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – №1. – С. 18-21. Кодифікація приватного (цивільного) права України. / За ред. проф. А.С.Довгерта. – К.: Укр.центр прав.студій, 2000. – 336 с. Козлова Н.В. Понятие и сущность юридического лица. Очерк истории и теории: Учебное пособие. – М.: «Статут», 2003. – 318 с. Козлова О.О., Жолт Ковач. Деякі проблеми правового регулювання комерційних найменувань в Україні у контексті міжнародно-правового досвіду // Промислова власність в Укрїні: проблеми правової охорони: Зб. наук. статей / За ред. Ю.С.Шемчушенка, Ю.Л.Бошицького. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2004 – С.316-351. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (постатейный). / Под ред. О.Н. Садикова. М., 2003. – 924 с. Комментрарий части второй Гражданского кодекса Российской Федерации для предпринимателей. М., 1996 –836 с. Конюшенко Е.И. Правова охрана общеизвестных товарных знков в России. // Правовая охраня интелектуальной собственности в современных условиях. Всерос. конф., М., 2001, С. 34-37. Кохановська О.В. Правове регулювання у сфері інформаційних відносин: Монографія. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2001. – 212 с. Кохановська О.В. Теоретичні проблеми інформаційних відносин у цивільному праві: Монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2006. – 463 с. Кохановська О.В. Теоретичні проблеми інформаційних відносин у цивільному праві: Монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр 240

167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174.

175. 176. 177. 178.

179. 180. 181. 182. 183. 184.

«Київський університет», 2006. – 463 с. Крайнєв П.П., Рабо тягова Л.І., Дятлик І.І. Патентування винаходів в Україні / За ред. П.П.Крайнєва: Монографія. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2000. – 340 с. Красавчиков О. А. Юридические факты в советском гражданском праве, Госюриздат, 1958 – 183 с. Красавчикова Л.О. Институт коммерческой концессии в гражданском законодательстве РФ. / Цивилистические записки. Выпуск 2. – М.: «Статут», 2002. – С. 104-118. Красицька Л.В. Цивільно-правове регулювання особистих немайнових прав громадян. Монографія. – Донецьк; ДІВС МВС України, 2002. – 164 с. Крижна В.М. Співвідношення прав на торговельну марку та промисловий зразок за законодавством України. // Вісник господарського судочинства. – 2005. - №3. – С.191-197. Кукрус А.Ю., Койтель Х. Охрана промышленной собственности. / Аналитический обзор. – Таллин, 1980. – 145 с. Кулагин М.И. Избранные труды по акционерному и торговому праву. 2-е изд. М.: “Статут”, 2004. - 363 с. (Классика российской цивилистики). Лоуренс Р. Гефтер, Роберт Д. Літовіц. Захист інтелектуальної власності. Угода ТРІПС // Захист прав інтелектуальної власності: досвід Сполучених Штатів Америки. – Зб. Документів, матеріалів, статтей / За заг. ред. О.Д. Святоцького. – К.: Видавничий центр «Ін Юре», 2003. – С.246-295. Майданик Р.А. проблеми довірчих відносин в цивільному праві. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2002. – 502 с. Макода В.Є. Правова охорона промислових зразків в Україні. К.: УАБ, 2000. – 172с. Малеин Н.С. Гражданский закон и права личности в СССР. – М., Юрид. лит. 1981. – 215 с. Медведев Д.А. Право на фирму в условиях рыночной экономики. // Осуществление и защита имущественных прав граждан и организаций в условиях формирования социалистического правового государства. Уфа, 1991. – С.70-71. Международное частное право: Учебник. / Отв.ред. Г.К.Дмитриева. – 2-е изд. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004 – 688 с. Мельник О. Товарний знак та його ознаки. // Право України. – 1999. - №2. – С.22-29. Мельник О.М. Правова охорона знаків для товарів і послуг в Україні: цивільно-правовий аспект. Ірпінь, 2001. – 135 с. Мельник О.М. Проблеми охорони прав суб’єктів інтелектуальної власності в України. Харків, 2002. - 362 с. Мельник О.М. Проблеми правової охорони знаків для товарів та послуг в Україні. / Автореф. дис. … канд. юр. наук: 12.00.03. – Київ. – 1999. – 18с. Мельник О.М. Цивільно-правова охорона інтелектуальної власності в Україні. / Автореф. дис. …док. юр. наук: 12.00.03. // Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. – Київ. – 2004. – 36 с. 241

185. Мельников В. М. Защита обозначений: звук, запах, цвет // Интеллектуальная собственность. – 1997. - №5-6. – С.16-23. 186. Михайлов С.В. Категория интереса в российском гражданском праве. – М.: «Статут», 2002. – 205 с. 187. Мурзин Д.В. Бестелесние вещи. //Цивилистические записки: Межвузовский сборник научніх трудов. Віпуск 3. К 80-летию С.С.Алексеева. – М.: «Статут»; Екатеренбург: Інститут частного права, 2004. – 462 с. 188. Науково – практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. / За відповід. ред. О.В.Дзери (кер. авт.кол.), Н.С.Кузнєцової, В.В.Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – Т.І. – 832 с. 189. Науково – практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. / За відповід. ред. О.В.Дзери (кер. авт.кол.), Н.С.Кузнєцової, В.В.Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – Т.ІІ. – 1088 с. 190. Неболин А.Г. Законодательство о фабричных и торговых клеймах в России и заграницей. Материалы собранные А.Г.Неболиным. Спб. 1886. – 250 с. 191. Нерсесов Н.О. Конспективный курс лекций по торговому и вексельному праву. М., 1896 г. – 267 с. 192. Нестуля Т. Правові аспекти захисту знаків для товарів і послуг від недобросовісної конкуренції // Інтелектуальна власність. – 2000. - №8-9 – С.25-26. 193. Никитина М. И. Авторское право на произведения науки, литературы и искусства. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1972. – 136 с. 194. Носік В.В. Право на комерційну таємницю в Україні (цивільно-правовий аспект). // Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. – Київ. – 2006. – 18с. 195. Одинцов С.В. Правовое регулирование в Российской Федерации индивидуализации коммерсантов и производимых ими товаров./ Автореф. дис. … канд. юр. наук: 12.00.03., М., 2001. – 22 с. 196. Основи інтелектуальної власності. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 1999. – 578 с. 197. Оценка интеллектуальной собственности: Учеб. Пособие / Под ред. С.А.Смирнова. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 352 с. 198. Пастухов О.М. Авторське право в Інтернеті. – К.: Школа, 2004. – 144 с. 199. Пиленко А.А. Право изобретателя. – М.: «Статут», 2001. – 688 с. (Классика российской цивилистики). 200. Підопригора О.А. Римське приватне право: Підручник: Вид. 3 –є, перероб. та доп. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2001. – 440 с. 201. Підопригора О.А., Підопригора О.О. Право інтелектуальної власності України. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 336 с. 202. Підопригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 512 с. 203. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. Изд. 3-е., М.: «Статут», 2001. – 353 с.(Классика российской цивилистики). 204. Покровский И.А. История римского права. – Вступ. статья, перевод. с лат., научн. Ред. И коммент. А.Д.Рудокваса. – СП6.: Издательско – торговый дом «Летний сад», 1998. – 560 с. 242

205. Право інтелектуальної власності. Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О.А. Підопригори, О.Д.Святоцького. – К.: “Ін Юре”, 2002 – 624 с. 206. Притика Ю.Д. Проблема захисту цивільнихправ та інтересів у третейському суді: Монографія. – К.: Видавничний Дім “Ін Юре”, 2006. – 636 с. 207. Радченко Н.А. Соотношение правовой охороны промышленных образцов и товарных знаков. М.: 2001. – 50 с. 208. Раевич С.И. Исключительные права. Право на товарные знаки, промышленные образцы, изобретения, авторское право. Л., 1926. – 137 с. 209. Рассомахіна О. Особливості правової охорони добре відомих знаків в Україні. // Юридичний журнал №6. – 2004. - С. 79-83. 210. Розенберг Питер Д. Основы патентного права США. / Общ. ред. и вступ. статья В.П.Мозолина. М., Прогресс, 1979. – 462 с. 211. Розенберг В.В. Фирма. Догматический очерк. Спб. 1914. – 181 с. 212. Романов О.Е. Теоретические и практические аспекты определения состава предприятия как имущественного комплекса // Актуальные проблемы гражданского права. Вып. 6 / Под ред. О.Ю.Шилохвоста. – М.: НОРМА, 2003. С.200-239. 213. Ромовская З.В. Защита в советском семейном праве. – Львов, Вища школа, 1985. – 179 с. 214. Свядосц Ю.И. Правовая охрана товарных знаков в капиталистических странах. Учеб. пособие, М., 1969. – 189 с. 215. Сенченко Н. Киберсковттер: есть такая профессия. // “Мир ПК” - №10, №11. – 2003. // http://www.osp.ru/pcworld/2003/10/094.htm. 216. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник. 2-е изд. –М.: Проспект, 2001. – 752 с. 217. Сергеев В.М. Правовые вопросы использования товарных знаков в народном хозяйстве СССР. / Автореф. дис. … канд. юр. наук: 12.00.03. - М., 1977. - 26 с. 218. Серебровский В. И. Вопросы советского авторского права. М.: Изд-во АН СССР, 1956. – 284 с. 219. Сидоров Я.О. Становлення інституту комерційної концесії в Україні (цивільно –правовий аспект). // Автореф. дис. … канд. юр. наук: 12.00.03. – Харків. – 2004. - 22с. 220. Синайський В.И. Русское гражданское право. – М.: “Статут”, 2002. – 638 с. 221. Степанов С.А. Предприятие как имущественный комплекс по Гражданскому кодексу Российской Федерации // Актуальные проблемы гражданского права. / Под ред. С.С.Алексеева., М.: “Статут”, 2000. – С.4967. 222. Стоякин Г.Н. Понятие защиты гражданских прав // Проблемы гражданскоправовой ответственности и защиты гражданских прав. Сб. статтей. Ред. коллегия В.М.Десятков и др. – Свердловск, 1973. – 139 с. 223. Стоякин Г.Н. Правовосстановительные санкции как меры защиты субъективных гражданских прав // Гражданское право и способы его защиты. Сб. статтей. Ред. Коллегия О.А.Красавчиков и др. – Свердловск.: 243

224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242.

Изд–во Свердловского юрид. института, 1974. – С. 97–104. Страх А. Споры о доменах (росийские и мировые тенденции). // http://www.strakh.ru. Страх А. Юридические аспекты принятия UDRP в России. // http://www.strakh.ru. Трахтенгерц Л.А. комментарий к Главе 54. ГК РФ. // Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (постатейный). / Под ред. О.Н.Садикова. М., 2003. – С.733-747. Удинцев В.А. Русское торгово-промышленное право. Киев.1907 – 123 с. Федоров А.Ф. Курс торгового права. Вып 1. Одесса, 1903. – 159 с. Філософський словник. // За ред. В.І. Шинкарука. – 2. вид., перероб і доп. – К.: Голов. ред. УРЕ, 1986. – 800 с. Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. -М.: Юридическая литература, 1974. – 346 с. Хекл. Б, Шпунда М. Товарные знаки и промышленные образцы. М.: ЦНИИПИ, 1969. – 68 с. Хрестоматия по истории Древней Греции. Под ред. Д.П. Каллистова. М., “Мысль”, 1964. – 695 с. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. Книга перша / О.В. Дзера, Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер, 2004 – 736 с. Цивільне право України: Академічний курс: Підручник: У 2 т. / За заг.ред. Я.М.Шевченко. – Т.1. Загальна частина. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003. – 520 с. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / За заг. ред. В.І.Борисової, І.В.Спасибо-Фадеевої, В.Л.Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Т.1 – 480с. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар. / За ред. розробників Цивільного кодексу України. – К.: Істина. – 928 с. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч. / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004. – Ч.1. – 692 с. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч. / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004. – Ч.2. – 896 с. Цивільний кодекс УРСР від 1922р.(з наступними змінами та доповненнями). – Київ.: Державне видавництво політичної літератури УРСР, 1959. – 184с. Цивільний кодекс УРСР від 1963р. (з наступними змінами та доповненнями) (науково-практичний коментар). – Х.: ООО “Одіссей”, 2000. – 800с. Цират А.В. Франчайзинг и франчайзинговый договор: Учебн. - практ. пособие. – К.: Истина, 2002. – 240 с. Цитович П.П. Очерки основных понятий торгового права. М., АО «Центр ЮрИнфоР», 2001. – 448 с. 244

243. Цитович П.П. Очерки по теории торгового права. Вып 1-4. Спб. 1901-1902. – 368 с. 244. Цірат Г.В. Договори франчайзингу. Автореф. дис. … канд. юр. наук: 12.00.03. Ін-т міжнародних відносин КНУ ім. Т.Шевченка. – Київ. – 2001– 22 с. 245. Чорнооченко С.І. Особисті немайнові права, які забезпечують соціальне існування фізичної особи в Україні. / Автореф. дис. … канд. юр. наук: 12.00.03. – Харків. – 2000. – 18 с. 246. Шабанов Р.Б.Повышение эффективности использования товарных знаков. // Вопросы изобретательства. – 1980. - №11. – С.31-34. 247. Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права. / Вступ. ст. Е.А.Суханова, М.: “Спарк”, 1994. – 335 с. 248. Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. – Тула: Автограф, 2001. – 719с. 249. Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. ІІ: Товар. Торговые сделки. – М.: “Статут”, 2003. – 544 с. 250. Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т.1: Введение. Торговые деятели. – М.: “Статут”, 2003. – 480 с. 251. Шишка Р.Б. Охорона прав суб'єктів інтелектуальної власності у цивільному праві України. / Автореф. дис. … док. юр. наук: 12.00.03. // Одеська національна юридична академія. – Одеса. – 2004. – 38 с. 252. Шишка Р.Б. Охорона прав інтелектуальної власності: авторсько-правовий аспект: Монографія. – Х.: Вид-во Нац.ун-ту внтур.справ, 2002. – 368 с. 253. Шишка Р.Б. Привілеї як відправна позиція формування права інтелектуальної власності. // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2001. - №15. – С.195-200. 254. Шишка Р.Б. Пропрієтарна теорія інтелектуальної власності // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2002. - №16. – С.315-331. 255. Щербина В. Геральдика производства // Наука и жизнь. – 1970. - №7. – С.69-72. 7. Матеріали судової практики 256. Рекомендації президії Вищого господарського суду України від 10 червня 2004р. “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з захистом прав інтелектуальної власності”. // Юридическая практика. - 2004. - №26.С.14-15. 257. Постанова пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1995 р. №4 “Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди”. // www.rada.gov.ua.

245