COMENTARIOS A LA REFORMA DE LA LEY DE LA PROPIEDAD IND u STRIAL EN RELACI ó N CON LA FIG u RA DEL

“SECONDARY MEANING”

El diez de agosto entra en vigor el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, (LPI) publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 18 de mayo de 2018. Es sin duda trascendental esta reforma, juntamente con la que ese mismo ordenamiento sufrió anteriormente, según decreto publicado el 13 de marzo de 2018, mismo que entró en vigor el 25 de abril de 2018. Ambas reformas establecen un régimen más afín con las disposiciones legales en materia de propiedad industrial de otros países, poniendo a la vanguardia a nuestra LPI, además de armonizarla con los tratados internacionales suscritos por México relacionados con esa disciplina, en los temas de que se ocupan las referidas reformas.

Es de sumo interés la reforma del 18 de mayo relativa a la posibilidad para las marcas descriptivas o genéricas de obtener su registro cuando han adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicita su registro, un carácter distintivo derivado del uso que se hubiere hecho de ellas en el comercio. El reconocimiento a la figura del “Secondary Meaning”, que en español se conoce como “Distintividad Adquirida” “Distintividad Sobrevenida” o “Significado Secundario”, prevista en los artículos 6, Quinquies C-1, del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y 15, punto 1, del “Acuerdo sobre los Aspetos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio” (ADPIC), permitirá hacer más fácil el conocimiento y la debida apli- cación de la excepción a la prohibición de registro dispuesta por las fracciones I, II, III, IV, V y VI del artículo 90 de la LPI. Con ello podrán favorecerse todos aquellos titulares de marcas descriptivas o genéricas que, por razón de estar revestidas de dicho carácter, no han podido obtener el registro de su marca, no obstante que el uso a lo largo del tiempo de esos signos, los ha dotado de suficiente distintividad.

Los tratados mencionados forman parte integrante de nuestra legislación en materia de propiedad industrial de conformidad con los Artículos 1 (en relación a la exigibilidad de los derechos humanos y garantías de fuente internacional) y el 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por tanto representan derecho vigente que debe ser aplicado por las autoridades al fundar y motivar sus actos. Por lo tanto, si bien no estaba reconocida la figura del “Secondary Meaning” en la LPI, todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y garantías de fuente internacional.

Mediante la figura de “Secondary Meaning” las denominaciones y signos genéricos, así como las palabras que son de uso general y común con respecto a los productos o servicios a los cuales se refieren, pueden llegar a adquirir distintividad a través de su utilización en promociones, publicidad y un uso prolongado y efectivo como marca, consistente en el mercado, de manera que el público que habitualmente consume o use el producto o servicio, llegue a identificar la marca con una determinada fuente empresarial.

Existe ya la inclusión de la figura del “Secondary Meaning” en el Decreto de reformas y adiciones a la LPI del 18 de mayo de 2018, estando pendiente la publicación de su Reglamento. Deberá ser en este Reglamento donde se establezcan las reglas o condiciones que regirán lo relativo a esta figura ya que la reforma a la ley no alude a ciertas consideraciones que se hace necesario precisar. Entre estas, las siguientes:

1. Plazo mínimo de uso continuo que deberá tener la marca que solicita el registro para acreditar la “Distintividad Adquirida”.

2. Determinar si se aplica tanto para marcas genéricas como descriptivas.

3. Los medios de prueba para comprobar la distintividad que el uso en el tiempo le ha otorgado a la marca deberán ser en función del tipo de producto o servicio que ampare la misma, y que sean suficientes para evidenciar dicha distintividad.

4. Determinar si únicamente podrá invocarse la “Distintividad Adquirida” para los signos que sean perceptibles visualmente o ampliar esta posibilidad para otro tipo de marcas.

El establecer si se podrá reclamar “Distintividad Adquirida” o “Secondary Meaning” exitosamente sobre una marca, no es tarea sencilla y dependerá de cada caso comprobar que el uso ha dado distintividad a su signo, que se encuentra en la mente de los consumidores, como fuente de los bienes o servicios que se ofertan.