CB002- INTRODUCCIÓN A LAS MARCAS COMERCIALES
MÓDULO Nº 4: MARCAS Apartado 4.3
Aula INAPI es uno de los tres componentes del proyecto “Plataforma de difusión de la Propiedad Industrial y Transferencia de Conocimiento”, el cual es parte del Programa de Innovación y Competitividad UE-Chile, programa de cooperación ejecutado por diversas instituciones públicas para promover la innovación y el emprendimiento en beneficio del desarrollo económico del país. En su primera fase, cuenta con un financiamiento de 18,6 millones de euros, aportados en partes iguales por la Unión Europea y el Gobierno de Chile, bajo la coordinación de la Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCI). Aula INAPI ha sido desarrollado con la ayuda financiera de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de INAPI, en ningún caso debe considerarse que refleja los puntos de vista de la Unión Europea.
CB002- INTRODUCCIÓN A LAS MARCAS 4.3. Causales de irregistrabilidad 4.3.1. Principios básicos causales de irregistrabilidad Existen 5 principios básicos en el ámbito marcario, los cuales en caso de no cumplirse hacen que una marca no pueda ser registrada como tal: • • • • •
Exigencia de distintividad. Principio de especialidad. Evitar confusión en el mercado. Protección a la marca notoria chilena registrada. Protección a la marca notoria registrada en el extranjero.
a. Falta de carácter distintivo En términos amplios, signos que carecen de distintividad son aquellos que no sirven para cumplir el fin propio de una marca comercial que es el distinguir un origen empresarial de un determinado bien o servicio. Dentro de los signos que carecen de distintividad se puede encontrar los términos genéricos y los descriptivos, sin embargo, existen otro tipo de causales de carencia de distintividad que no son las antes señaladas, como es el caso de las marcas muy simples o demasiado complejas y los términos comunes. Marcas muy simples Las expresiones o signos muy simples no pueden convertirse en marcas comerciales porque carecen de distintividad. De hecho, muchas de estas figuras constituyen elementos que no poseen nada que las pueda distinguir o son elementos básicos que son partes componentes de otros signos y expresiones. Por ejemplo, la ETIQUETA, solicitud Nº 750358, para distinguir servicios en el sector de la agricultura, horticultura y silvicultura, clase 44. El Director Nacional del INAPI rechazó la marca en forma definitiva, debido a que la marca no cumplía el requisito de distintividad necesario para ser marca comercial.
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Imagen de la Etiqueta presentada en la solicitud Nº 750358, Fuente INAPI.
Marcas consistentes en una letra o número Se considera que una sola letra no puede constituir un signo susceptible de amparo marcario, debido a que se entiende que deben quedar a disposición de cualquier persona, ya que corresponden a signos elementales de todas las marcas denominativas. Sin embargo, se ha aceptado como signos susceptibles de amparo marcario a aquellas marcas constituidos por una letra, pero acompañadas de un diseño distintivo. Por ejemplo: La letra “S”, si se presenta tan sólo en su aspecto denominativo debiera ser rechazada por carecer de la distintividad necesaria para constituir marca comercial, conforme al art. 19 de la Ley 19.039. Sin embargo, se debe aceptar si se acompaña de un diseño distintivo: •
Marca S registro Nº 874.248 para distinguir calzado y vestuario, clase 25.
Y a su vez, por la misma razón, puede convivir pacíficamente con otras representaciones o diseños diferentes que representen a la misma letra. • Marca S registro Nº 818144 para distinguir productos de la clase 25.
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CB002- INTRODUCCIÓN A LAS MARCAS • Marca S registro Nº 682955 para distinguir productos de la clase 25.
En las marcas muy simples constituidas por sólo una letra lo distintivo radica en el diseño que acompaña la representación de esta letra, no en la letra en sí. Esto es concordante con lo señalado en el art. 23 del Reglamento de la Ley 19.039: “La marca comercial que consista en una letra o número, necesariamente deberá estar representada en forma gráfica, con un diseño característico que le otorgue distintividad”. Marcas muy extensas Las marcas deben estar compuestas por signos capaces de distinguir un origen empresarial. Esta cualidad de los signos se pierde si se pretende registrar marcas que posean una gran extensión. Por ejemplo, no se podría conceder, en el caso de una marca denominativa o mixta, una marca compuesta por: “Chile, fértil provincia y señalada en la región antártica famosa, de remotas naciones respetada por fuerte, principal y poderosa; la gente que produce es tan granada, tan soberbia, gallarda y belicosa, que no ha sido por rey jamás regida ni a extranjero sometida”. (Canto Primero de La Araucana de Alonso de Ercilla y Zuñiga) En el caso de una marca sonora, no se podría registrar una canción completa.
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CB002- INTRODUCCIÓN A LAS MARCAS Signos no distintivos Existen una serie de signos de utilización común que carecen de distintividad, entre los que se pueden mencionar: •
Signos de Internet y de lenguaje computacional e Internet Existen ciertas extensiones y signos que se han convertido de uso común con la masificación de Internet. Entre los signos que podemos mencionar: - @, símbolo utilizado en las direcciones de correo electrónico y de uso extendido en el mundo de las comunicaciones a través de Internet. - WWW, World Wide Web”, que en castellano significa “Red Global Mundial”, es una expresión utilizada en casi todas las direcciones electrónicas. El término www es de amplio uso y se entiende que carece de distintividad para diferenciar cualquier producto o servicio. - E-, la letra E, o su equivalente fonético en castellano “I”, es utilizada en términos generales para indicar que un determinado servicio se presta a través de internet u on-line, por lo que normalmente carece de distintividad. - Extensión de los nombres de dominio, dominios genéricos, globales o internacionales corresponden a los dominios básicos de internet y son utilizados en forma global. Ejemplos de dominios genéricos son: .com, .net, .edu, .biz, .info, .biz, .org.; dominios territoriales o geográficos son aquellos que le corresponden a cada país y que administra libremente, como por ejemplo: .cl, .ar, .pe.
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Los signos ortográficos y gramaticales en general, no son distintivos. En efecto, al igual que las letras, corresponden a signos que son elementos básicos de nuestro idioma, por lo tanto, no poseen el grado de distintividad suficiente para ser apropiados. Por ejemplo los signos de interrogación y de puntuación.
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Otros signos
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b. Principio de especialidad Uno de los principios base del derecho marcario es el principio de especialidad que consiste en la exclusividad del uso de la marca comercial sólo para determinados productos o servicios que la marca cubre. El principio de especialidad marcaria es el límite externo de la protección marcaria. Lo anterior se manifiesta en el artículo 32 del Reglamento de la Ley 19.039 el cual señala que: “la marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la forma que se le ha conferido y para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el registro”. En base a este principio es posible que signos independientes de su parecido puedan convivir, siempre y cuando su cobertura no colisione. c. Evitar confusión en el mercado Confusión consiste en la creencia de parte del público consumidor de un mismo origen empresarial de productos o servicios que no lo tienen, lo que también ocurre con la identidad. Una de las características esenciales de las marcas es que poseer un rasgo esencial para ser concedida esto es “fuerza diferenciadora o distintividad”. 7
CB002- INTRODUCCIÓN A LAS MARCAS d. Protección a la marca notoria chilena registrada y en el extranjero Uno de los principios rectores del Derecho Marcario es el de la especialidad de las marcas comerciales, lo cual significa que la protección de una marca comercial se extiende sólo a lo que se encuentra protegido en su cobertura. Lo anterior tiene una excepción en el caso de las marcas que son notorias, famosas o renombradas. Mientras más notoria sea una marca comercial, menos relevante será la especialidad de las coberturas. Para efecto de determinar que el grado de notoriedad podemos distinguir algunos tipos de marcas: •
Marcas notorias
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Marcas famosas o renombradas
Las marcas notorias son aquellas que son conocidas por un amplio porcentaje de los consumidores. El conocimiento debe ser dentro de las fronteras nacionales con independencia de si se encuentra registrada o no. El Convenio de Paris, en su artículo 6 bis señala que “1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida”. Además, señala que “2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca” y “3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe”. Estas disposiciones fueron recogidas en nuestra legislación en la letra g) del artículo 20 de la Ley 19.039 que establece el tratamiento de las marcas famosas y notorias. Por su parte, el artículo 27 señala que la acción de nulidad prescribirá en el plazo de 5 años y que será imprescriptible en los casos de mala fe, acogiendo de esta forma la disposición contenida en los números 2 y 3 del artículo 6 bis del Convenio de Paris.
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CB002- INTRODUCCIÓN A LAS MARCAS Por otra parte, las marcas famosas o internacionalmente o mundialmente conocidas.
renombradas
son
aquellas
Una de las características de las marcas famosas y renombradas es que corresponde una excepción al principio de especialidad de las marcas, es decir, se puede entender que existe error o confusión en marcas de productos o servicios entre los cuales no existe relación de cobertura, no considerando el principio de especialidad. La Recomendación Conjunta Relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas aprobada por La Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y por La Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en la Trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados Miembros de la OMPI 20 – 29 de septiembre de 1999, señala entre los criterios que pueden ser utilizar para determinar el grado de fama o notoriedad: •
El grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público.
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La duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca.
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La duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación, en ferias o exposiciones, de Los productos o servicios a los que se aplique la marca.
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La duración y el alcance geográfico de cualquier registro, o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca.
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La constancia del satisfactorio ejercicio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido declarada como notoriamente conocida por autoridades competentes.
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El valor asociado a la marca.
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CB002- INTRODUCCIÓN A LAS MARCAS Nuestra jurisprudencia, ha determinado que los medios de prueba adecuados para determinar el grado de conocimiento en el sector pertinente del público, pueden ser: •
Registro extranjeros en clases semejantes o relacionadas
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Publicaciones en revistas especializadas
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Publicaciones publicitarias
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Folletos publicitarios
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Facturas y guías de despacho
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Balances anuales
Los registros extranjeros se utilizan, generalmente, para probar la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca. Por otra parte, las publicaciones en revistas especializadas, publicaciones y folletos publicitarios son acompañadas, generalmente, para probar el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público. Por último, las facturas y guías de despacho y balances anuales son utilizados, generalmente, para probar el valor asociado a la marca. La marca notoria registrada en el extranjero se encuentra protegida en la letra g) del artículo 20 de la Ley 19.039, que señala que no podrán protegerse como marcas: “Las marcas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen, en forma de poder confundirse con otras registradas en el extranjero para distinguir los mismos productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales, siempre que ellas gocen de fama y notoriedad en el sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales o industriales, en el país originario del registro”. Para el caso de las marcas notorias registrada en Chile el artículo 20 letra g) inciso 2º de la Ley 19.039, indica que podrán impedir el registro de otras marcas, si cumplen los siguientes requisitos: • Gocen de fama y notoriedad • Identidad o similitud gráfica o fonética
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CB002- INTRODUCCIÓN A LAS MARCAS • Productos o servicios distintos o no relacionados, a condición que éstos guarden algún tipo de conexión con los productos, servicios, o establecimiento comercial o industrial • Probabilidad que esa protección lesione los intereses del titular de la marca notoria registrada • Fama y notoriedad en el sector pertinente del público en Chile. 4.3.2 Signos que no pueden registrarse como marcas El artículo 20 de la Ley 19.039 señala todos aquellos signos que no pueden ser registrados como marcas en Chile: a) Los escudos, las banderas u otros emblemas, las denominaciones o siglas de cualquier Estado, de las organizaciones internacionales y de los servicios públicos estatales. b) Respecto del objeto a que se refieren, las denominaciones técnicas o científicas, el nombre de las variedades vegetales, las denominaciones comunes recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y aquellas indicativas de acción terapéutica. c) El nombre, el seudónimo o el retrato de una persona natural cualquiera, salvo consentimiento dado por ella o por sus herederos, si hubiera fallecido. Sin embargo, serán susceptibles de registrarse los nombres de personajes históricos cuando hubieran transcurrido, a lo menos, 50 años de su muerte, siempre que no afecte su honor. Con todo, no podrán registrarse nombres de personas cuando ello constituya infracción a las letras e), f), g) y h). d) Las que reproduzcan o imiten signos o punzones oficiales de control de garantías adoptados por un Estado, sin su autorización; y las que reproduzcan o imiten medallas, diplomas o distinciones otorgadas en exposiciones nacionales o extranjeras, cuya inscripción sea pedida por una persona distinta de quien las obtuvo. e) Las expresiones o signos empleados para indicar el género, naturaleza, origen, nacionalidad, procedencia, destinación, peso, valor o cualidad de los productos, servicios o establecimientos; las que sean de uso general en el comercio para designar cierta clase de productos, servicios o establecimientos, y las que no presenten carácter distintivo o describan los productos, servicios o establecimientos a que deban aplicarse. 11
CB002- INTRODUCCIÓN A LAS MARCAS f) Las que se presten para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos, comprendidas aquellas pertenecientes a distintas clases cuyas coberturas tengan relación o indiquen una conexión de los respectivos bienes, servicios o establecimientos. g) Las marcas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen, en forma de poder confundirse con otras registradas en el extranjero para distinguir los mismos productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales, siempre que ellas gocen de fama y notoriedad en el sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales o industriales, en el país originario del registro. Rechazado o anulado el registro por esta causal, el titular de la marca notoria registrada en el extranjero, dentro del plazo de 90 días, deberá solicitar la inscripción de la marca. Si así no lo hiciera, la marca podrá ser solicitada por cualquier persona, teniendo prioridad dentro de los 90 días siguientes a la expiración del derecho del titular de la marca registrada en el extranjero, aquella a quien se le hubiera rechazado la solicitud o anulado el registro. De igual manera, las marcas registradas en Chile que gocen de fama y notoriedad, podrán impedir el registro de otros signos idénticos o similares solicitados para distinguir productos, servicios o establecimiento comercial o industrial distintos y no relacionados, a condición, por una parte, de que estos últimos guarden algún tipo de conexión con los productos, servicios o establecimiento comercial o industrial que distingue la marca notoriamente conocida y que, por otra parte, sea probable que esa protección lesione los intereses del titular de la marca notoria registrada. Para este caso, la fama y notoriedad se determinará en el sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales o industriales en Chile. h) Aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad para productos, servicios o establecimiento comercial o industrial idénticos o similares, pertenecientes a la misma clase o clases relacionadas. Esta causal será igualmente aplicable respecto de aquellas marcas no registradas que estén siendo real y efectivamente usadas con anterioridad a la solicitud de registro dentro del territorio nacional. Rechazado o anulado el registro por esta causal, el usuario de la marca deberá solicitar su inscripción en un plazo de 90 días. Si así no lo hiciera, la marca podrá ser solicitada por cualquier persona, teniendo prioridad dentro de los 90 días siguientes a la 12
CB002- INTRODUCCIÓN A LAS MARCAS expiración del derecho del usuario, aquélla a quien se le hubiera rechazado la solicitud o anulado el registro. No obstante lo dispuesto en el párrafo primero de esta letra, el Departamento podrá aceptar los acuerdos de coexistencia de marcas, siempre que no transgredan derechos adquiridos por terceros con anterioridad o induzcan a confusión al público consumidor. i) La forma o el color de los productos o de los envases, además del color en sí mismo. j) Las que puedan inducir a error o confusión en el público consumidor, respecto de la procedencia o atributos del producto que pretende distinguir en Chile una Indicación Geográfica o Denominación de Origen. k) Las contrarias al orden público, a la moral o a las buenas costumbres, comprendidas en éstas los principios de competencia leal y ética mercantil.
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