patentes

www.pwc.com/es

Aspectos legales de la apropiaciรณn de beneficios de la innovaciรณn.

Especializaciรณn en Gerencia y Vinculaciรณn Tecnolรณgica UNNE GTEC NEA

Abril 2011

Agenda Introducción a la propiedad industrial Gestión de la Propiedad Industrial Marco Internacional: Convenio de París y Trip´s

Patentes. Introducción. Diferentes ámbitos de protección Patentes: su regulación legal Convenio de Patente Europea Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) Cuestiones relacionadas con la titularidad Transferencia de tecnología Secretos empresariales Aspectos legales de la Innovación PwC

Abril 2011 Slide 2

Preliminar

Introducci贸n a la propiedad industrial

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Modalidades

Marcas

Patentes

Derechos de autor

Dise帽os

Nombres de dominio

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Objeto y características de la Propiedad Industrial

La propiedad industrial tiene como principal característica el que su objeto es un bien intangible o inmaterial.

• Carácter patrimonial • Títulos exclusivos y excluyentes • Principio registral • Principio de territorialidad

• Principio de temporalidad Aspectos legales de la Innovación PwC

Abril 2011 Slide 5

Principio de territorialidad

En principio, los derechos de Propiedad Industrial se gozan en aquellos territorios (países o uniones aduaneras) donde

se han decidido proteger. Así, por ejemplo, en el supuesto de que haya registrado una patente sólo en España, implicará en la práctica que su titular no podrá impedir el uso de dicha patente respecto a dicha invención en Argentina.

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Abril 2011 Slide 6

Principio registral

Esto significa que sólo gozará su titular de los derechos que le otorgan las legislaciones de propiedad industrial en

aquellos países donde los hubiesen registrado. La excepción se da en los casos de los derechos de Propiedad Intelectual donde los derechos se protegen por el mero hecho de la creación sin necesidad de su registro.

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Abril 2011 Slide 7

Principio de temporalidad

Estos derechos se gozan por un plazo de tiempo determinado (el que estipula la legislación de cada país) el cual una vez transcurrido implicará que los mismos pasan al dominio público, y que, por lo tanto, podrán ser explotados por cualquier otra empresa.

Excepciones: en España las patentes tienen una duración de 20 años, los diseños industriales hasta 25 años y las marcas 10 años (ésta últimas pueden ser renovadas indefinidamente mientras que los dos primeros, no).

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Abril 2011 Slide 8

Carácter patrimonial Estos derechos pueden ser cedidos o licenciados. En el primer supuesto, estamos ante un caso de transmisión plena de los derechos (similar a la venta de un bien mueble o inmueble), y en el segundo, ante la autorización por parte de su titular a un tercero para que este último lo utilice bajo

ciertas condiciones (territorio, tiempo, etc.). Además, se podrán utilizar como garantías para obtener cualquier tipo de préstamos.

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Abril 2011 Slide 9

Títulos exclusivos y excluyentes

Quienes gozan de cualquier derecho de propiedad industrial e intelectual no sólo podrán utilizarlo a través de si mismos

o de terceros a través de contratos de licencias, sino que también podrán impedir que cualquier tercero sin su consentimiento comercialice productos o preste servicios protegidos por alguna de las modalidades ya enumeradas.

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Abril 2011 Slide 10

Distintas modalidades

• Creaciones industriales Creaciones de fondo Patentes Modelos de utilidad Creaciones de forma Diseños industriales • Signos distintivos Marcas Nombre comercial Nombres de dominio • Derechos de autor Aspectos legales de la Innovación PwC

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Distintas modalidades Derecho legal

¿Qué protege?

¿Cómo se consigue?

Patentes

Nuevas invenciones

Solicitud y examen

Derechos de autor

Obras creativas o artísticas originales

Existen automáticamente

Marcas

Identificación distintiva de productos o servicios

Uso y/o registro

Diseños registrados

Apariencia externa

Registro*

Secretos comerciales

Información valiosa no conocida por el público

Esfuerzos razonables para mantener el secreto

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Fuente: Manual Didáctico sobre Patentes, Oficina Europea de Patentes, 2009.

Abril 2011 Slide 12

Distintas modalidades

• Los derechos obtenidos como resultado de innovaciones tecnológicas e inversiones en I+D son las PATENTES y MODELOS DE UTILIDAD

• Las creaciones que implican novedades en cuanto a la forma o la apariencia externa que presentan los productos son los DISEÑOS INDUSTRIALES • Los signos que permiten al empresario identificar y distinguir sus productos y servicios y sus actividades de los de sus competidores en el

tráfico económico son las MARCAS y los NOMBRES COMERCIALES. Aspectos legales de la Innovación PwC

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Caso Práctico Nro. 1 • Nuevo

procedimiento

industrial

para

pulir

determinados objetos, a base de utilizar un sistema óptico (láser) en lugar del sistema mecánico convencional.

• Juego de mesa • Producto químico / divulgación • Nuevo Uso • Idea comercial Aspectos legales de la Innovación PwC

Abril 2011 Slide 14

Conclusiones Diferentes modalidades

Marcas Diseños Patentes Modelos de utilidad Derechos de Autor Obtenciones vegetales

Características

Territorialidad Carácter registral Carácter Patrimonial Títulos exclusivos Temporalidad

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Gestión de la Propiedad Industrial

Promoción de la inventiva Selección y administración de proyectos Inteligencia competitiva tecnológica Adquisición de licencias Estrategia de protección

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Promoción de la inventiva Para que haya nuevas patentes o modelos de utilidad es necesario que haya invenciones. Una adecuada política dentro de la empresa / Universidad que motive a sus empleados / docentes / investigadores a investigar redundará sin duda alguna en una mayor actividad inventiva. Para ello será necesario que en los contratos laborales o de servicios se establezcan claramente los derechos y obligaciones de cada una de las partes como así también las compensaciones en los supuestos en que las invenciones excedan aquello para lo cual el trabajador había sido contratado o bien que el éxito comercial supere las expectativas iniciales.

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Abril 2011 Slide 17

Selección y administración de proyectos

Una segunda etapa consistirá en formar equipos de calidad que faciliten el trabajo, dotar a sus jefes de autonomía

necesaria para tomar decisiones que eviten la burocracia, e interactuar con los clientes a efectos de realizar un seguimiento conjunto del proyecto.

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Abril 2011 Slide 18

Inteligencia tecnológica competitiva

Se puede definir como una herramienta de gestión que permite a los directivos de una empresa / Universidad tener la sensibilidad sobre oportunidades, amenazas y desarrollos científicos y tecnológicos internos y externos que puedan afectar su situación competitiva en función de los recursos con los que cuenta, con el fin de elaborar planes, programas y proyectos relevantes. De esta manera, se evitaría la duplicación de esfuerzos, se facilitaría la determinación de estrategias de inversión y serviría para identificar a investigadores de centros públicos o universidades que puedan ser contratados como consultores. Indudablemente, este sistema estará íntimamente vinculado con el área de patentes y diseños de la empresa.

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Adquisición de licencias

En la etapa previa a todo comienzo de un nuevo proyecto de investigación será necesario analizar el estado de la técnica entendiendo por tal todo lo que se ha divulgado en cualquier lugar del mundo y por cualquier medio en relación a esa tecnología. Puede ocurrir que dicha tecnología ya haya sido patentada por un tercero y que sea conveniente contar con la autorización de dicho tercero para poder utilizarla. Y esto se logra a través de una licencia

o autorización de uso.

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Estrategia de protección

Una vez que se obtiene el producto o se define el servicio habrá que determinar cómo lo protegemos, dónde lo

hacemos y por cuánto tiempo.

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Marco internacional

Convenio de París y Trip´s

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Su génesis

• Dificultades para lograr la protección en diversos países.

• Exposición en Viena en 1873.

• Congreso de Viena de 1873 y 1878.

• Conferencia Diplomática de 1883. Convenio firmado por 11

Estados. Actualmente tiene 169 Partes Contratantes.

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Antecedentes del TRIP´s o ADPIC Los motivos de su adopción: • Intereses de países desarrollados y en vía de desarrollo.

• Introducción de procedimientos ágiles que garanticen la observancia de los mismos.

• Deficiencias de los Tratados Internacionales adoptados previamente: importancia del sistema de solución de

controversias.

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Definición de Propiedad Industrial (art. 1)

• La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal (apartado 2).

• Entre las patentes de invención se incluyen las patentes de importación, patentes de perfeccionamiento, patentes y certificados de adición, etc. (apartado 4).

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Trato Nacional (art. 2)

• Cada país parte en el CUP debe otorgar a los nacionales de los demás países miembros la misma protección que otorga a sus propios nacionales. Ver ejemplo 1.

• La aplicación del derecho del país a los nacionales de otro país miembro no impide, sin embargo, que esos nacionales invoquen los

derechos previstos específicamente en el CUP cuando éstos fuesen más ventajosos que la legislación nacional.

• Excepciones: cuestiones de índole procesal. Ver ejemplo 2.

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Trato Nacional (art. 2).

Ejemplo 1

País miembro A tiene un plazo de protección de las patentes más prolongado (20 años) que el país miembro B (15 años).

¿Tiene derecho A a disponer que las

patentes presentadas por los nacionales de B tengan una duración igual a la de su país?

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Abril 2011 Slide 27

Trato Nacional (art. 2).

Ejemplo 2

¿Puede

exigirse

que

los

extranjeros

depositen una garantía o fianza respecto de las costas judiciales?. ¿Es

necesario

que

los

extranjeros

constituyan domicilio a los efectos de las notificaciones en un determinado país o que designen a un mandatario?

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Abril 2011 Slide 28

Trato Nacional en el ADPIC (art. 3).

• Los Miembros deben conceder a los nacionales de los demás Miembros un trato no menos favorable que el que otorguen a sus propios nacionales.

• Constituye una especie de contrapeso de la exigencia de reciprocidad (semiconductores).

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Abril 2011 Slide 29

Derecho de prioridad (art. 4)

La presentación de una solicitud para proteger ciertos objetos de prioridad industrial en uno de los países miembros, crea a favor del mismo solicitante o de su causahabiente un derecho de prelación durante un período determinado, llamado plazo de prioridad, para solicitar protección para el mismo objeto

en todos los demás países de la Unión de París.

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Derecho de prioridad (art. 4)

El derecho de prioridad también protegerá al solicitante contra los efectos de cualquier acto realizado después de la fecha de prioridad que normalmente podría perjudicar o afectar la posibilidad de obtener la patente (4B).

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Derecho de Prioridad Ejemplo

Solicitud presentada por un tercero respecto

de

la

misma

invenci贸n

durante el plazo de prioridad.

Divulgaci贸n de la invenci贸n que es

objeto

de

la

solicitud

prioritaria

durante el plazo de prioridad.

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Abril 2011 Slide 32

Derecho de prioridad (art. 4)

• El derecho de prioridad sólo puede basarse en la primera solicitud del mismo derecho de propiedad industrial, que debe haberse presentado en un país miembro (4C.2).

• Excepción: art. 4C.4 (primera solicitud presentada en el mismo país hubiera sido retirada (desistida), abandonada o denegada sin haberse publicado y sin dejar ningún derecho subsistente y que no hubiera servido de base para invocar un derecho de prioridad).

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Derecho de prioridad (art. 4)

• Es

un

derecho

independiente:

podrá

transferirse

a

diferentes personas para diferentes países.

• La solicitud posterior debe referirse al mismo objeto que la primera (es posible el cambio de modalidad).

• La primera solicitud debe haber sido presentada en regla para que dé lugar al derecho de prioridad (ver art. 22 LP).

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Derecho de prioridad (art. 4)

• El derecho de prioridad subsiste aún cuando la solicitud prioritaria haya dejado de existir.

• El plazo de prioridad para las patentes y los modelos de utilidad es de 12 meses.

• El derecho de prioridad permite reivindicar “prioridades múltiples” y “prioridades parciales”.

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Abril 2011 Slide 35

Derecho de prioridad (art. 4)

Para prevalerse de un derecho de prioridad el solicitante debe hacer una declaración expresa invocando la prioridad o prioridades correspondientes e indicando el país y la fecha de presentación de la solicitud prioritaria, así como el número de esa solicitud (ver artículos 28 y 29 LP).

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Abril 2011 Slide 36

Independencia de las patentes (art. 4bis)

La regla de la independencia de las patentes de invención significa que una patente de invención solicitada o concedida en un país de la Unión de París debe tratarse con independencia de las patentes de invención solicitadas u obtenidas para la misma invención en otros países.

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Independencia de las patentes (art. 4bis) Ejemplo

¿Puede

una

legislación

del

disposición país

de

la

miembro

A

disponer que el plazo de las patentes de invención se cuente a partir de la fecha de prioridad extranjera y no

desde la fecha de presentación de la solicitud en el país?

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Mención del inventor en la patente (art. 4ter)

• El inventor tiene el derecho de ser mencionado como tal en la patente de invención. Ver artículo 23 LP.

• Incumplimiento de esta disposición: diferentes alternativas.

Ver artículo 14 LP.

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Abril 2011 Slide 39

Patentamiento en caso de restricción legal de la venta (art. 4quater)

El Convenio prohíbe denegar o invalidar una patente de invención sólo por razón de que la venta del producto patentado u obtenido por un procedimiento patentado está sometida a limitaciones o restricciones para su venta, comercialización o distribución, o que tales actos está sujetos

al previo cumplimiento de disposiciones especiales previstas en la legislación nacional.

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Abril 2011 Slide 40

Plazo de gracia para el pago de tasas de mantenimiento (art. 5bis)

Los países de la Unión de París están obligados a otorgar un plazo de gracia no menor de seis meses para el pago de las tasas de mantenimiento, pero pueden establecer el pago de una sobretasa o recargo cuando se hiciera uso del plazo de gracia. Ver artículo 161.3 LP.

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Conclusiones Derecho de Prioridad Menci贸n del inventor

Trato Nacional

Independencia de las patentes Motivos adopci贸n de CUP y TRIP麓S Plazo de gracia Aspectos legales de la Innovaci贸n PwC

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Patentes. Introducci贸n. Diferentes 谩mbitos de protecci贸n

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El “contrato social” implicito en el sistema de patentes

Revele su invención

obtenga exclusividad

… para que otros puedan aprender de ella y mejorar a partir de ella.

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Fuente: Manual Didáctico sobre Patentes, Oficina Europea de Patentes, 2009.

Abril 2011 Slide 44

Finalidad del sistema de patentes

• Fomentar el desarrollo tecnológico divulgando la nueva

tecnología y fomentando el I + D de las empresas (siempre que se recupere la inversión y se tenga un beneficio

razonable).

• ¡Una patente propia no previene posibles infracciones de patentes anteriores! (al contrario, las alerta). Las patentes sólo sirven, en principio, si se quiere evitar que los terceros copien la tecnología propia.

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Finalidad del sistema de patentes

• Alternativa al sistema de patentes: secretos industriales (conocidos por un sector limitado de personas). No es excluyente del sistema de patentes.

- Patente: monopolio / divulgación - Secretos: no monopolio / ocultación • Aspectos a considerar: posibilidad de mantener el secreto / tiempo.

- Riesgo de que un tercero patente la invención.

- Problemas en cuanto a la protección.

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Motivos para patentar • Para disfrutar del monopolio de un producto o poder negociar con este monopolio (venta o licencias)  La invención puede ser imitada

 Es difícil mantenerla como secreto industrial  La condena del infractor compensa los gastos y molestias  El producto es patentable válidamente • Embellecer una licencia de know how • Publicación de una tecnología (evitar patentes posteriores de otros solicitantes) Aspectos legales de la Innovación PwC

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Motivos para patentar • Para dar una imagen tecnológica avanzada (CV Empresa o Universidad) - Obtención de homologaciones o subvenciones.

- Facilitar la labor del departamento de marketing o transferencia de tecnología.

• ¿Dónde patentar? Aspectos a considerar: - Importancia económica y calidad inventiva de la invención.

- Área geográfica de interés: mercado y licencias.

- Costes: presentación, tramitación y mantenimiento.

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Las patentes como fuente de información Necesidad de conocer: Lo que hacen los demás Lo que no se puede hacer

Lo que queda por hacer Relación con el entorno de los competidores Vigilancia tecnológica de la competencia.

Prevención del riesgo de infracción.

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Las patentes como fuente de información

El 25% de todos los esfuerzos en I+d … se desperdician cada año en invenciones que ya han sido inventadas.

¡No emprenda actividades de I+D antes de realizar una búsqueda!

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Abril 2011 Slide 50

Las patentes como fuente de información

Publicada en otro lugar

Publicada en patentes

El 80% se encuentra sólo en patentes ¿Donde publican los competidores directos sus descubrimientos de I+D? Aspectos legales de la Innovación PwC

Fuente: Manual Didáctico sobre Patentes, Oficina Europea de Patentes, 2009.

Abril 2011 Slide 51

Las patentes como fuente de informaci贸n 90% de uso libre

10% protegidas

隆Pueden encontrarse muchas buenas soluciones de forma gratuita!

Aspectos legales de la Innovaci贸n PwC

Fuente: Manual Did谩ctico sobre Patentes, Oficina Europea de Patentes, 2009.

Abril 2011 Slide 52

Diferentes ámbitos de protección

• Ámbito Nacional • Ámbito europeo • Ámbito internacional

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Abril 2011 Slide 53

Approach to filing Ejemplo

a)Selecting your clients carefully.

The selective approach to filing is:

b) Selecting carefully where to file in a step by step manner. c) Selecting PCT over national filing.

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Abril 2011 Slide 54

Defensive publication Ejemplo A defensive publication is:

a)Intended to disclose any ideas you have and do not intend to protect, thereby becoming prior art.

b) A publication which defends your position by attacking your competitor’s patent application. c) Defending your patent application by publishing it.

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Patentes: su regulaci贸n legal

Aspectos legales de la Innovaci贸n PwC

Abril 2011 Slide 56

Concepto de invención

Es la idea de un inventor que permita en la práctica la solución técnica de un problema determinado.

La palabra técnico supone que la invención debe ser susceptible de aplicación práctica en la industria, y que no puede consistir en un mero hallazgo de una ley de la naturaleza.

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Concepto de patente

Es un monopolio legal que otorga el Estado al titular de una invención siempre que la misma sea nueva, posea actividad inventiva y sea aplicable industrialmente.

Tiene por objeto: • recompensar económicamente al inventor; • hacer público el conocimiento de nuevas tecnologías.

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Concepto de modelo de utilidad

Toda disposición o forma nueva obtenida o introducida en herramientas,

instrumentos

de

trabajo,

utensilios,

dispositivos u objetos conocidos que se prestan a un trabajo práctico, en cuanto importen una mejor utilización en la función a que estén destinados.

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¿Qué información contiene una patente?

Información bibliográfica •

Inventor, propietario, fecha de presentación, clase tecnológica, etc.

Resumen •

Unas 150 palabras de ayuda a la búsqueda para otras solicitudes de patente.

Descripción •

Resumen del estado de la técnica (es decir, la tecnología existente de la que se tenga conocimiento).

•

El problema que la invención presuntamente resuelve.

•

Explicación y al menos una forma de realizar la invención.

Reivindicaciones •

Definen el ámbito de protección de la patente.

Dibujos

•

Ilustran las reivindicaciones y la descripción.

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Fuente: Manual Didáctico sobre Patentes, Oficina Europea de Patentes, 2009.

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¿Qué información contiene una patente?

Aspectos legales de la Innovación PwC

Fuente: Manual Didáctico sobre Patentes, Oficina Europea de Patentes, 2009.

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Patentabilidad

•

Principio general

•

Excepciones a la patentabilidad

-

Descubrimientos, teorías científicas;

-

Obras literarias o artísticas;

-

Programas de computación;

-

Métodos de tratamientos quirúrgicos, terapéuticos o de diagnóstico.

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Requsitos de Patentabilidad

•

Novedad

•

Actividad inventiva

•

Aplicación industrial

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Novedad

Es nueva toda invención que no esté comprendida en el estado de la técnica.

Deberá entenderse por estado de la técnica el conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente, mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información, en el país o en el extranjero.

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Fecha de solicitud

Antes

Destruye la novedad

Despu茅s

No destruye la novedad

Tesis doctorales

Cualquier

Publicaciones

clase de

Congresos

divulgaci贸n

Divulgaciones orales Aspectos legales de la Innovaci贸n PwC

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Qué hay que evitar mientras se estudia la posibilidad de solicitar una patente • No efectuar publicaciones antes de presentar la solicitud:

por ejemplo, evitar artículos, comunicados de prensa, presentaciones/pósters/debates en conferencias, o entradas en blogs.

• No vender productos que incorporen la invención antes de presentar la solicitud.

• No impartir cursos o presentaciones antes de presentar la solicitud, salvo bajo un contrato de confidencialidad.

• ¡Buscar asesoramiento profesional lo antes posible!

• ¡Presentar la solicitud antes que los demás!

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Fuente: Manual Didáctico sobre Patentes, Oficina Europea de Patentes, 2009.

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Novedad Ejemplo Before disclosing the contents of a good idea:

a)You should publish it in a conference. b) File an application for suitable protection. c) Discuss it with friends at your local bar.

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Actividad inventiva

Habrá actividad inventiva cuando el proceso creativo o sus resultados no se deduzcan del estado de la técnica en

forma evidente para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

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Actividad inventiva

Indicios positivos de actividad inventiva: • Solución necesitada desde hace mucho tiempo

• Fallos de terceros en resolver ciertos problemas • Superación de un prejuicio en el estado de la técnica • Efecto sorprendente • Nueva dirección de un desarrollo técnico Aspectos legales de la Innovación PwC

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Aplicación Industrial

Se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola.

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Caso Pr谩ctico Nro. 2

An谩lisis previo a la solicitud de protecci贸n

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Caso Prรกctico Nro. 3

Anรกlisis de patentabilidad: novedad

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Caso Pr谩ctico Nro. 4

Derecho a la patente

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El Procedimiento de Concesión de la patente

• Procedimiento general de concesión •

Presentación de la solicitud

•

Examen formal de la solicitud

•

Informe del Estado de la Técnica

• Continuación con el procedimiento general • Procedimiento con examen previo

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Efectos de la patente

• Duración (20 años desde la solicitud de la patente) • Contenido del derecho: faz positiva y faz negativa • Límites: - actos realizados en un ámbito privado o académico y con fines no comerciales, y los actos realizados con fines

experimentales que se refieren al objeto de la invención patentada; - agotamiento del derecho.

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La patente como objeto de derechos

• Cesión • Licencia

• Garantías

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Nulidad y Caducidad

• Causas de nulidad - cuando no concurre alguno de los requisitos de patentabilidad; - cuando no describa la invención de forma suficientemente clara y completa para que pueda ejecutarla un experto sobre la materia • Causas de caducidad

- por la expiración del plazo para el que hubieren sido concedidas; - por renuncia del titular; - por falta de pago en tiempo oportuno de una anualidad; - por falta de explotación.

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Violación de los derechos conferidos por la patente • Acción de cesación • Indemnización de los daños y perjuicios sufridos • Embargo de los objetos producidos con violación de su derecho

• Adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación de la patente • Publicación de la sentencia condenatoria del infractor de la patente, a

costa del condenado, mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas • Medidas cautelares Aspectos legales de la Innovación PwC

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Acción de indemnización La acción de indemnización de los daños y perjuicios derivados de la violación de la patente -una de las más importantes, ya que permitirá al titular o al licenciatario resarcirse de los perjuicios sufridos-, deberá abarcar tanto el daño emergente como el lucro cesante. Para determinar éste último, se podrían tomar como pautas: • los beneficios que el titular habría obtenido previsiblemente de la explotación del objeto patentado si no hubiera existido la competencia del infractor; • los beneficios que este último haya obtenido de la explotación del invento patentado; • el precio que el infractor hubiera debido pagar por la concesión de una licencia.

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Conclusiones Novedad Efectos

Excepciones a la patentabilidad

Actividad inventiva Concepto de patente y modelo de utilidad Nulidad y Caducidad Aspectos legales de la Innovaci贸n PwC

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Convenio de Patente Europea

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Estados Miembros

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Características • Único estandar de protección en todos los países • Abaratamiento de costes • Aspectos básicos del procedimiento de concesión.

• Validación en los países designados.

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El Tratado de Cooperaci贸n en materia de Patentes (PCT)

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Características • Finalidad del Tratado • Idiomas de la solicitud • Tasas • Procedimiento de protección • Validación en los países designados

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El procedimiento PCT Eventual solicitud de patente anterior (prioridad)

Solicitud de patente PCT Publicaci贸n 18 meses tras la fecha de prioridad El solicitante decide: 驴examen previo?

22 meses tras la fecha de prioridad No Si Inicio directo de la fase nacional/regional

Examen previo

Fase nacional: 30-31 meses tras presentar la primera solicitud Aspectos legales de la Innovaci贸n PwC

Fuente: Manual Did谩ctico sobre Patentes, Oficina Europea de Patentes, 2009.

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Ventajas del Sistema • El solicitante puede retrasar el comienzo de la tramitación en cada uno de los países hasta 30 o 31 meses desde la prioridad (en otras palabras, compra tiempo para saber en qué países su invención puede ser comercializada o vendida a terceros y así evita incurrir en gastos).

• El solicitante cuenta en un plazo de tiempo relativamente breve con un informe de búsqueda (y opinión escrita) y luego con un examen de fondo que le permitirá conocer si su invención puede ser patentable o no.

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Presupuesto insuficiente Ejemplo

a) Simultaneously all over the world.

If you initially do b) A PCT patent application only. not have enough budget, you would c) A national patent application. probably file:

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Tiempo Ejemplo

a. National route

If you are seeking more time to test the different variants of your invention, the most suitable route would probably be:

b. European route

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c. PCT route

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Invenciones laborales y universitarias

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La actividad investigadora: nivel estatal, de empresa y personal Mayoría de las invenciones son obtenidas por trabajadores asalariados o dependientes.

Tema regulado en casi todas las legislaciones europeas.

Art. 60, párrafo 1, Convenio de Patente Europea: “si el inventor es un empleado, el derecho a la patente europea se determinará de acuerdo con la legislación del Estado en cuyo territorio el empleado ejerza su actividad principal; si no puede determinarse el Estado en cuyo territorio ejerce esa actividad principal, la legislación aplicable será la del Estado en cuyo territorio se encuentra el establecimiento del empresario del que el empleado dependa”.

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Concepto

Invenciones • ¿patentables?

• ¿qué ocurre con los modelos de utilidad?

• ¿qué ocurre con las propuestas de mejoras técnicas?

• ¿debe estar concluida la invención?

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Concepto

Laborales • invención realizada por un trabajador • durante la vigencia de su contrato o relación de trabajo

- ¿vacaciones, huelga, baja por enfermedad?

- ¿si el contrato se declara nulo?

- ¿contratos de formación?

- ¿becarios?

• para un empleador o contratista Aspectos legales de la Innovación PwC

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Clases de invenciones laborales

Invenciones de servicios • Invenciones de encargo

• Invenciones de la experiencia

Invenciones libres

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Invenciones de encargo

Son aquellas realizadas por el trabajador que sean fruto de una actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva de su contrato (artículo 15 LP).

Pertenecen al empresario.

No importa que se llegue a un resultado.

• ¿Qué ocurre si el empresario no ejercita su derecho a obtener la patente?

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Invenciones de encargo

“Fruto de una actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva de su contrato”.

Funciones explícitas del contrato de trabajo.

Funciones asignadas por el empresario.

Nexo causal entre relación laboral o de servicios y la invención.

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Invenciones de la experiencia Tiene lugar cuando el trabajador realizase una invención en relación con su actividad profesional en la empresa y en su obtención hubieran influido predominantemente conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilización de medios proporcionados por ésta (artículo 17 LP).

La titularidad originaria le pertenece al empleado: el empresario tendrá derecho a asumir la titularidad de la invención o reservarse un derecho de utilización de la misma.

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Invenciones de la experiencia

Conocimientos adquiridos dentro de la empresa.

Los medios utilizados no deben ser banales.

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Invenciones libres

La ley da una definici贸n negativa de ellas y las regula en el art铆culo 16.

Son las no comprendidas en los art铆culos 15 y 17.

Pertenecen al trabajador / inventor.

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Principio de igualación del artículo 20 LP

La Ley de Patentes (artículo 20.1) otorga a las invenciones de funcionarios,

empleados

y

trabajadores

del

Estado,

comunidades autónomas, provincias, municipios y demás

entes públicos el mismo tratamiento jurídico que el concedido a las de los trabajadores del sector privado, sometidos a un contrato de trabajo (ver Real Decreto 55/2002, de 18 de enero, sobre explotación y cesión de invenciones realizadas en los entes públicos de investigación).

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Especialidades de invenciones del profesor universitario Importancia de la cooperación entre los centros de investigación

públicos

y

universitarios

con

los

empresarios.

Situación concreta en América Latina.

Cuestiones que se plantean: •

titularidad formal

•

titularidad sustancial

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Especialidades de invenciones del profesor universitario Titularidad formal y sustancial: diferentes opciones

• Atribución a los profesores e investigadores universitarios de los derechos sobre los resultados obtenidos de sus investigaciones. Sistema seguido por la legislación alemana.

• Atribución de la titularidad de los derechos sobre los resultados de la investigación a la Universidad (solución que brinda la Ley española de patentes).

• Atribución originaria de la propiedad al investigador pero con la obligación de transferir dicha propiedad a la Universidad.

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Invenciones universitarias (artículo 20.2 LP)

Exigencias de orden objetivo: • resultado de su función de investigación universitaria: se requiere que haya un vínculo de unión o un nexo de causalidad entre la tarea investigadora en la Universidad y la invención obtenida.

• en el ámbito de sus funciones docente e investigadora: área de

conocimiento.

•

¿Qué ocurre con las tesis doctorales?

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Invenciones universitarias (artículo 20.2 LP)

Exigencias de orden subjetivo: • Profesor universitario como inventor: lo decisivo es si se tienen o no asumidas las funciones docentes e investigadoras propias del área de conocimiento.

•

¿Qué ocurre con los becarios o ayudantes de cátedra?

•

¿Qué sucede en el caso de que un equipo de investigación sea el inventor?

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Invenciones universitarias

Titularidad de las invenciones universitarias • Regla general: corresponden a la Universidad (art. 20.2 LP).

• Excepción: contratos con terceros (los Estatutos de las Universidades debe

prever la situación).

• Explotación por la Universidad o cesión al profesor: •

Participación del profesor en beneficios (art. 20.4 LP)

•

Cesión de la titularidad al profesor reservándose la Universidad una licencia no exclusiva (art. 20.5 LP)

•

Participación de la Universidad en beneficios (art. 20.6 LP)

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Régimen jurídico común

• El deber genérico y mutuo de colaboración (art. 18.2 LP).

• El deber de notificación por escrito de la invención •

Sujeto obligado: el trabajador

•

Sujeto destinatario: el empleador

•

Forma y contenido de la comunicación

•

Sanción frente al incumplimiento del deber de notificación.

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Régimen jurídico común

• El deber de guardar secreto • Presunción de titularidad, extinguida la relación laboral •

¿Es posible la prueba en contrario?

• Titularidad versus derecho a ser mencionado.

• Nulidad de renuncia anticipada de derechos.

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Remuneración y compensación de invenciones laborales • Criterios y procedimientos para determinar la cuantía en las invenciones de encargo: remuneración suplementaria (artículo 15.2 LP) -

Aportación personal del inventor

-

Importancia para la empresa

• Posibilidad de que empresario y trabajador pacten en el contrato de trabajo las bases para determinar la cuantía de la remuneración suplementaria.

• Plazo o momento en el que es exigible la remuneración suplementaria y plazo para determinar la remuneración.

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Remuneración y compensación de invenciones laborales • Criterios y procedimientos para determinar la cuantía en las invenciones de la experiencia: compensación económica justa (artículo 17.2 LP) -

Importancia industrial y comercial del invento

-

Valor de los medios o conocimientos facilitados por la empresa

-

Aportaciones propias del trabajador

• Compensación superior a la remuneración suplementaria.

• Monto menor en el supuesto de que el empresario sólo opte por asumir un derecho de utilización.

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Ejemplo Para que las invenciones puedan ser consideradas laborales, es necesario que sean fruto de la actividad de un trabajador. ¿Caen también dentro del concepto de laborales las invenciones realizadas por los sujetos que tengan una relación de servicios, exclusiva o no exclusiva, con la empresa o centro de investigación y no sometida al régimen jurídico laboral?

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a. Si b. No

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Ejemplo “Las invenciones, realizadas por el trabajador durante la vigencia de su contrato o relación de trabajo o de servicios con la empresa, que sean fruto de una actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva del objeto de su contrato, pertenecen al empresario”. ¿Qué ocurre en el supuesto de que el empresario decida no protegerlas bajo ninguna modalidad de propiedad industrial (patente, modelo de utilidad, know how, etc.)?

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a)Implica que la titularidad pasa a manos del trabajador. b) No implica que la titularidad pase automáticamente al trabajador. c) Pasa automáticamente al dominio público. d) Implica la concesión de una licencia exclusiva al trabajador.

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Ejemplo En el caso de las invenciones por encargo, en principio el trabajador no tiene derecho a una remuneración suplementaria por haber obtenido la invención.

Sin embargo, sí tendrá derecho a esa remuneración si:

a) el aporte que ha hecho el trabajador ha ido más allá del originariamente exigido. b) el trabajador ha logrado que un tercero adquiera la licencia de uso en forma gratuita. c) la invención gana un premio en la reunión anual de inventores de España.

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Caso Pr谩ctico Nro. 5

Conflicto en materia de invenciones laborales

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Caso Pr谩ctico Nro. 6

Conflicto en materia de invenciones laborales

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Conclusiones Remuneraciones ¿Cómo evitar conflictos?

¿Qué ocurre con las invenciones universitarias?

Derechos y obligaciones de las partes Diferentes tipos de invenciones laborales Importancia de los acuerdos Aspectos legales de la Innovación PwC

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Transferencia de tecnolog铆a

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Transacciones comerciales de activos de propiedad intelectual

• Uno de los activos más valorado en cualquier empresa en la actualidad son los activos intangibles (derechos de propiedad industrial e intelectual).

• Sirven para realizar transacciones comerciales (a través de licencias, contratos de cesión, fusiones de empresas, etc.).

• DPI: ¿derechos para excluir a terceros de utilizarlos o para obtener beneficios?

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Importancia para las empresas

¿Es clave dentro de las empresas la gestión de carteras de DPI?.

¿Tienen plena conciencia las empresas de la función de los DPI?.

• Normas de contabilidad • Insuficiencia de explotación

• Falta de coordinación entre departamentos Aspectos legales de la Innovación PwC

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Función de los DPI en una empresa Fuente: Kelvin King, “El Valor de la propiedad intelectual, los activos intangibles y la reputación”.

• ¿Cuáles son los derechos de P.I. usados en la empresa?

• ¿Cuál es su valor (y, por ende, el nivel de riesgo)?

• ¿Quién es su titular? (¿puedo llevar al infractor a juicio, o es mi empresa la que infringe?)

• ¿Cuál es la mejor manera de explotarlos (por ejemplo, concediendo o adquiriendo licencias de tecnología)?

• ¿En qué momento necesito cubrirme de riesgos?

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Planteamiento del tema Fuente: OMPI, “La Propiedad Intelectual al servicio del crecimiento económico”.

La información sobre patentes promueve la transferencia de tecnología y las inversiones extranjeras directas;

Las patentes fomentan las actividades de investigación y desarrollo en las universidades y los centros de investigación; Las patentes son un catalizador de nuevas tecnologías y empresas; y Las empresas acumulan patentes y llevan a cabo transacciones de concesión de licencias, empresas conjuntas y otras iniciativas de generación de ingresos sobre la base de esos activos.

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Las patentes promueven la transferencia de tecnología Fuente: OMPI, “La Propiedad Intelectual al servicio del crecimiento económico”.

Importancia de las base de datos sobre patentes.

Ejemplo: caso sobre la AZITROMICINA

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Las patentes al servicio de los centros de investigación Fuente: OMPI, “La Propiedad Intelectual al servicio del crecimiento económico”.

Repercute en ingresos adicionales para las Universidades.

Evita “fuga de cerebros”.

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Las patentes como estímulo de nuevas tecnologías Fuente: OMPI, “La Propiedad Intelectual al servicio del crecimiento económico”.

Las investigaciones farmacéuticas y biotecnológicas tienden al establecimiento de vínculos de cooperación entre empresas

de todo el mundo.

Ejemplo: el caso BIOBRAS.

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Acuerdos de transferencia de tecnolog铆a: Contratos t铆picos La licencia de secretos empresariales o de patentes es el contrato en el que una de las partes (licenciante), titular de un

secreto empresarial o de una patente autoriza a la otra (licenciatario) a explotarlo durante un tiempo determinado o no a cambio de un precio cierto.

Cesi贸n: contrato en el que el cedente transmite al cesionario definitivamente todos los derechos sobre el secreto empresarial

o patente cedido.

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Caso Pr谩ctico Nro. 7

La utilizaci贸n de patentes por las empresas spin-off surgidas de la Universidad

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Q&A

PwC eli.salis@es.pwc.com Tel茅fono 34-965980383

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